【事件の表示】
　特願２０１５−５０３５２９「組織厚さコンペンセーティング材料を外科用ステープル留め器具に取り付けるための装置及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成２５年１０月　３日国際公開、ＷＯ２０１３／１４８８３６、平成２７年　５月１８日国内公表、特表２０１５−５１３９６４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、２０１３年（平成２５年）３月２７日（パリ条約による優先権主張外国庁受理　２０１２（平成２４）年３月２８日、米国（ＵＳ））を国際出願日とする特許出願であって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。
平成２９年　２月　９日付け：拒絶理由通知書
平成２９年　４月２５日　　：意見書・手続補正書の提出 
平成２９年　８月１４日付け：拒絶査定
平成２９年１１月１７日　　：審判請求書・手続補正書の提出
平成３０年　４月　５日　　：上申書
第２　平成２９年１１月１７日にされた手続補正についての補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　平成２９年１１月１７日にされた手続補正（以下、「本件補正」という。）を却下する。
［理由］
１　本件補正について（補正の内容）
（１）本件補正後の特許請求の範囲の記載
　本件補正により、特許請求の範囲の請求項１の記載は、次のとおり補正された。（下線は、当審で付与した。以下同様。）
「【請求項１】
　外科用ステープル留め器具であって、
　発射動作が加わることに動作可能に応じる複数の外科用ステープルを内部に支持する第１の掴み具と、
　前記第１の掴み具に対して移動可能に支持された第２の掴み具であって、前記第２の掴み具に閉鎖動作が加わると前記第２の掴み具の一部が前記第１の掴み具に対して対面関係に移動可能である、第２の掴み具と、
　前記外科用ステープルに前記発射動作が加わると、前記外科用ステープル内に捕捉され、異なる外科用ステープル内で異なる圧縮高さを呈するように構成され、前記外科用ステープル内に捕捉された組織の様々な厚さを補い得る組織厚さコンペンセーターと、
　前記組織厚さコンペンセーターの対応部分を取り外し可能に機械的に取り付けるための、前記第１及び第２の掴み具のうちの一方上に設けられた少なくとも１つの取付用突出部と、を備え
、
　前記組織厚さコンペンセーターが、組織と共に前記外科用ステープル内に捕捉されている際に、前記外科用ステープルが前記第２の掴み具により屈曲された状態の高さであるステープルの形成高さをＨとした場合、前記組織厚さコンペンセーターは、１/９Ｈ以下の高さとなることができ、及び、７/９Ｈ以上の高さとなる事ができる、
（２）本件補正前の特許請求の範囲の記載
　本件補正前の、平成２９年４月２５日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１の記載は、次のとおりである。
「【請求項１】
　外科用ステープル留め器具であって、
　発射動作が加わることに動作可能に応じる複数の外科用ステープルを内部に支持する第１の掴み具と、
　前記第１の掴み具に対して移動可能に支持された第２の掴み具であって、前記第２の掴み具に閉鎖動作が加わると前記第２の掴み具の一部が前記第１の掴み具に対して対面関係に移動可能である、第２の掴み具と、
　前記外科用ステープルに前記発射動作が加わると、前記外科用ステープル内に捕捉され、異なる外科用ステープル内で異なる圧縮高さを呈するように構成され、前記外科用ステープル内に捕捉された組織の様々な厚さを補い得る組織厚さコンペンセーターと、
　前記組織厚さコンペンセーターの対応部分を取り外し可能に機械的に取り付けるための、前記第１及び第２の掴み具のうちの一方上に設けられた少なくとも１つの取付用突出部と、を備える、外科用ステープル留め器具。」
２　補正の適否
　本件補正は、本件補正前の請求項１に記載された発明を特定するために必要な事項である「組織厚さコンペンセーター」について、上記のとおり限定を付加するものであって、補正前の請求項１に記載された発明と補正後の請求項１に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法１７条の２第５項２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで、本件補正後の請求項１に記載される発明（以下、「本件補正発明」という。）が同条６項において準用する同法１２６条７項の規定に適合するか（特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか）について、以下、検討する。
　
（１）本件補正発明
　本件補正発明は、上記１（１）に記載したとおりのものである。
（２）引用文献の記載事項
ア　引用文献１
（ア）原査定の拒絶の理由で引用された、本願の優先日前に頒布された文献である、特開２００９−６１３７号公報（平成２１年１月１５日公開。以下、「引用文献１」という。）には、図面とともに、次の記載がある。
「【０００３】
　（要旨）
　有孔層および非有孔層を有するバットレスが本明細書において記載される。多層バットレスは、外科用ステープル止め装置と組み合わせて使用するために適しており、そして、組織の密閉を補助して、流体および気体の漏れを防止する。
外科用ステープル止め装置は、少なくとも１つの開口部を備える表面を有するステープルカートリッジを備え、この開口部を通して、ステープルが駆出され得る。外科用ステープル止め装置はさらに、アンビルを備え、このアンビルは、表面を有し、この表面に対して駆出されたステープルが変形され得る。本開示に従うバットレスは、ステープルカートリッジ、アンビル、またはその両方のいずれかに実装され得る。
「【０００８】
　本明細書に記載される
多層外科用バットレスは、非有孔層および有孔層を有する少なくとも１つの多層外科用バットレスを含むステープル止め装置のステープルカートリッジとステープルアンビルとの間に創傷組織の縁部を近付け、そして、ステープル止め装置を始動して少なくとも１つのステープルに力を加え、そして、ステープルカートリッジの開口部と、少なくとも１つの多層バットレスと、組織と、ステープルアンビル上の開口部とを通して通過させ、組織を密閉することによって、創傷を密閉する際に使用され得る。
有孔層は、有益に出血を減少させ、創傷を密閉することを補助し、そして、所望される場合、組織の内方増殖を可能にすることを補助し、一方で、非有孔層は、有孔層に対する支えを提供し、そして、癒着の形成を防止するのを補助し得る。
「【０００９】
　
バットレスは、ステープルカートリッジおよびアンビルの両方に実装される必要はないことが理解されるべきである。むしろ、バットレスは、ステープルカートリッジのみに実装され、アンビルには実装されないか、または、アンビルには実装され、ステープルカートリッジには実装されないこともある。
「【００１０】
　ここで、図３Ａおよび３Ｂを参照すると、
バットレス３５０は、非有孔層３６０および有孔層３７０を有する
「【００３２】
　いくつかの実施形態において、有孔層は、２つの層を架橋させて、化学結合を形成し、組織を密閉し得る多層バットレス材料を生成する様式で、非有孔層に取り付けられ得る。１つのこのような例としては、非有孔層が作製される予定の材料の溶液を型に注ぎ、そして、ゲル化プロセスの間に、この注いだ溶液に有孔層を適用することが挙げられる。米国特許第６，５９６，３０４号（この特許の全内容は、本明細書中に参考として援用される）に記載されるように、
有孔層は、コラーゲンから作製された有孔の圧縮体を含み得る。
「【００３９】
　ここで、図４を参照すると、多層バットレス３５０が少なくとも１つのホール３９０を備える１つの実施形態が示される。
このホール３９０は、ステープルカートリッジ１０４および／またはステープルアンビル２０４の上に位置を定められた少なくとも１つのピン４００の上に摩擦嵌めするような形状にされ、設計される。ホール３９０およびピン４００は、多層バットレス３５０をステープルカートリッジ１０４および／またはステープルアンビル２０４に着脱可能に取り付けるために設計され
　図４には、ステープルカートリッジ１０４にバットレス３５０を取り付けるための複数のピン４００を備えた点が開示されている。
（イ）上記記載事項及び開示事項から、引用文献１には、次の技術的事項が記載されているものと認められる。
　【０００８】の「ステープル止め装置のステープルカートリッジとステープルアンビルとの間に創傷組織の縁部を近付け、そして、ステープル止め装置を始動して少なくとも１つのステープルに力を加え、そして、ステープルカートリッジの開口部と、少なくとも１つの多層バットレスと、組織と、ステープルアンビル上の開口部とを通して通過させ、組織を密閉することによって、創傷を密閉する際に使用され得る。」との記載からみて、外科手術用ステープル装置の技術分野における常識を踏まえると、ステープル止め装置は、医師等による始動動作が加わることで力が加えられる少なくとも一つのステープルを内部に有するステープルカートリッジを備えているといえる。また、ステープルカートリッジとステープルアンビルの間にバットレスと組織を挟み込んで組織を密閉するものであることから、組織を密閉するにあたってバットレスはステープル内に捕捉されることは明らかであり、さらに、ステープルアンビルはステープルカートリッジに対して移動可能に支持されており、ステープルカートリッジとステープルアンビルに閉鎖動作が加わるとステープルアンビルがステープルカートリッジに対して対面するように移動可能であるといえる。
　【０００９】の「バットレスは、ステープルカートリッジおよびアンビルの両方に実装される必要はないことが理解されるべきである。むしろ、バットレスは、ステープルカートリッジのみに実装され、アンビルには実装されないか、または、アンビルには実装され、ステープルカートリッジには実装されないこともある。」との記載から、バットレスは、ステープルカートリッジ及びアンビルの一方に実装されていればよいといえ、【００３９】の「このホール３９０は、ステープルカートリッジ１０４および／またはステープルアンビル２０４の上に位置を定められた少なくとも１つのピン４００の上に摩擦嵌めするような形状にされ、設計される。ホール３９０およびピン４００は、多層バットレス３５０をステープルカートリッジ１０４および／またはステープルアンビル２０４に着脱可能に取り付けるために設計され」との記載とあわせみるに、ピンはステープルカートリッジ及びステープルアンビルの一方に備えられていればよいといえ、また、バットレスは、ステープルカートリッジ及びステープルアンビルの一方に着脱可能に機械的に取り付けられるといえる。
（ウ）上記（ア）及び（イ）から、引用文献１には、次の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されているといえる。
「ステープル止め装置であって、
　始動動作が加わることで力が加えられる少なくとも一つのステープルを内蔵するステープルカートリッジと、
　前記ステープルカートリッジに対して移動可能に支持されたステープルアンビルであって、前記ステープルカートリッジと前記ステープルアンビルに閉鎖動作が加わると前記ステープルアンビルがステープルカートリッジに対して対面するように移動可能であるステープルアンビルと、
　ステープルに始動動作が加わると、ステープル内に捕捉されるバットレスと、
　前記バットレスを着脱可能に機械的に取り付けるための、前記ステープルカートリッジ及び前記ステープルアンビルの一方に設けられた少なくとも１つのピンと、を備えた、ステープル止め装置。」
イ　引用文献４
（ア）原査定の拒絶の理由で例示された、本願の優先日前に頒布された文献である、特開２００１−３７７６３号公報（平成１３年２月１３日公開。以下、「引用文献４」という。）には、図面とともに、次の記載がある。
「【００１５】本発明の好適な実施形態によれば、
発泡材片５２は好ましくは弾力性で生吸収性の発泡材により製造
この発泡材はステープルラインに沿って均一に圧力を分配して、切断された組織に沿って実質的な止血または止気を生じさせる
「【００１６】
支持材（buttress）として使用されるための適切な発泡材は、その発泡材が圧縮性負荷を分配するとともに組織の厚さのばらつきを補償することができ、それにより止血および止気のための有効なガスケットとして作用するように弾力性で柔軟である
「【００３０】本発明による開口血管を有する組織切断部に沿って止血を行う方法を、ステープル適用装置１０の動作の説明に従って以下説明する。ステープル適用および切断すべき組織または器官壁の部分を上方顎部材２０と下方顎部材４０との間に配置しクランプし、ラッチ部材３８を図２に示すようなラッチ位置にする。カートリッジ５０およびアンビル先端部６２の少なくとも一方、好ましくは両方が、上述のように発泡材５２を備えている。一例として、図４に示すように、組織部分７０および７２が上方顎部材２０と下方顎部材４０との間に配置されクランプされる。」
「【００３１】組織部分を両顎部材間にクランプした後に、発射ノブ４２を前進させることによりステープル適用装置１０を発射して、押ブロックおよびナイフ刃組立体３０を作動する。発射ウェッジ３２がステープルカートリッジ５０を通して先端方向に前進してステープル駆動装置と係合し、開口部５３を通して２対の離間した平行なステープルラインにおいてステープル５１を次々に駆動する。ステープル５１はアンビル部６０に係る対応するステープル形成ポケット６３と接触して、ほぼＢ字形状または平坦形状のステープルを形成する。図４を参照すると、形成されるステープルが組織部分７０および７２および発泡材５２の片を貫通する。同時に、ナイフ刃３４がアンビル部６０およびステープルカートリッジ５０内に形成された縦方向スロットを通して先端方向に前進して、２対の離間した平行なステープルラインの間で両顎部材間に把持された当該組織部分を切断する。」
「【００３２】発射ウェッジ３２が十分に前進してカートリッジ５０内のステープルの全てを形成し終えた後、発射ノブ４２の後退により押ブロックおよびナイフ刃組立体３０がそのスタート位置に戻る。次に、ステープル適用装置１０が組織部分からクランプ解除され取外されるように、ラッチ部材３８をラッチ解除位置に移動させて顎部材２０および４０を分離し、発泡材片をアンビル先端部６２および／またはカートリッジ５０から剥離する。」
「【００３３】図５および図６に示すように、ステープル５１は発泡材片５２および組織部分７０および７２を貫通してその間に挟み込む。
発泡材片５２はステープルラインに沿って圧力を均一に分配し、それにより、切断された組織に沿ってステープル脚の周囲で実質的な止血および止気を生じさせる。
（イ）上記記載事項から、引用文献４には、次の技術的事項（以下、「技術４」という。）が記載されているものと認められる。
　「ステープルとともに用いられる止血等のための発泡材において、発泡材が圧縮性及び弾力性を有し、ステープルが発泡材及び組織を貫通して挟み込んだときに、発泡材が圧縮性負荷を分配するとともに組織の厚さのばらつきを補償する発泡材。」
ウ　引用文献５
（ア）原査定の拒絶の理由で例示された、本願の優先日前に頒布された文献である、特開２００９−１８９８４５号公報（平成２１年８月２７日公開。以下、「引用文献５」という。）には、図面とともに、次の記載がある。
「【０００３】
　場合によって、組織層は比較的薄かったり、多量の水分を含有していたり、および／または厚みが不均一なことがあり、ステープルが組織内で上手く留まらない原因となる。この問題を改善するために、支持体の要素を利用して組織を支持し、組織を挟んでステープル留めすることができる。少なくとも一つの実施形態では、第一ジョー部材および第二ジョー部材が手術部位に挿入される前に、支持体の要素を第一ジョー部材および第二ジョー部材に取り外し可能に取り付けることができる。種々の実施形態において、
支持体の要素は、支持体の表面領域上にアンビルによって加えられる圧縮力を分散し、組織内で組織のより均一な圧縮形状を形成できる
「【００１５】
　種々の実施形態において、手術器具のエンドエフェクタは第一ジョー部材と第二ジョー部材を含むことができ、第一ジョー部材と第二ジョー部材のうち少なくとも一方は、他方のジョー部材に対して移動するように構成され、それらの間に組織を挟むことができる。種々の実施形態において、図４から図１１を参照すると、
第一ジョー部材２０はステープルカートリッジ２２を含むことができ、加えて、第二ジョー部材２４はアンビル２６を含むことができる。
「【００１６】
　上記に加えて、図４から図１１を参照すると、
エンドエフェクタ組立体１４は支持体３６および／または３６’の少なくとも一つの要素を含むことができ、これらは第一ジョー部材と第２ジョー部材の中間に位置するよう構成でき、さらに、例えばデッキ２８および／または面３２のうち一方に取り外し可能に保持させる
第一ジョー部材と第二ジョー部材の間に組織が挟まれると、支持体の要素の表面は組織に接触する
支持体の表面は組織に対して圧縮締め付け力を分布し、組織から余分な水分を取り除き、および／またはステープルの結合を改善する
（イ）上記記載事項及び開示事項から、引用文献５には、次の技術的事項（以下、「技術５」という。）が記載されているものと認められる。
「ステープルとともに用いられる組織からの水分を取り除く支持体において、支持体の表面領域上にアンビルによって加えられる圧縮力を分散し、組織内で組織のより均一な圧縮形状を形成し、ステープルの結合を改善する支持体。」
（３）引用発明との対比
　本件補正発明と引用発明とを対比するに、引用発明の「ステープル止め装置」は、その機能及び作用を踏まえると、本件補正発明の「外科用ステープル留め器具」に相当し、以下同様に、「始動動作が加わることで力が加えられる」は「発射動作が加わることに動作可能に応じる」に、「ステープル」は「外科用ステープル」に、「内蔵する」は「内部に支持する」に、「ステープルカートリッジ」は「第１の掴み具」に、「ステープルアンビル」は「第２の掴み具」に、「対面するように」は「対面関係に」に、「バットレス」は「組織厚さコンペンセーター」に、「着脱可能に」は「取り外し可能に」に、「ピン」は「取付用突出部」に、それぞれ相当する。
　また、引用発明の「少なくとも一つのステープル」は、外科用ステープラー装置においてステープルカートリッジ内には複数のステープルを備えることが常套手段であることを踏まえると、本件補正発明の「複数の外科用ステープル」に相当する。
　引用発明の「前記ステープルカートリッジと前記ステープルアンビルに閉鎖動作が加わると」は、ステープルカートリッジはステープルアンビルに対して相対的に移動するものであることから、実質的にはステープルアンビルに閉鎖動作が加わっていることと同じであるといえる。そうすると、引用発明の「前記ステープルカートリッジと前記ステープルアンビルに閉鎖動作が加わると」は、本件補正発明の「前記第２の掴み具に閉鎖動作が加わると」に相当する。
　してみれば、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。
（一致点）
「外科用ステープル留め器具であって、
　発射動作が加わることに動作可能に応じる複数の外科用ステープルを内部に支持する第１の掴み具と、
　前記第１の掴み具に対して移動可能に支持された第２の掴み具であって、前記第２の掴み具に閉鎖動作が加わると前記第２の掴み具が前記第１の掴み具に対して対面関係に移動可能である、第２の掴み具と、
　前記外科用ステープルに前記発射動作が加わると、前記外科用ステープル内に捕捉される組織厚さコンペンセーターと、
　前記組織厚さコンペンセーターの対応部分を取り外し可能に機械的に取り付けるための、前記第１及び第２の掴み具のうちの一方上に設けられた少なくとも１つの取付用突出部と、を備えた、外科用ステープル留め器具。」
（相違点１）
　第１の掴み具に対して対面関係に移動可能であるものが、本件補正発明においては、第２の掴み具の一部であるのに対して、引用発明においては、一部という限定がない点。
（相違点２）
　組織厚さコンペンセーターについて、本件補正発明においては、異なる外科用ステープル内で異なる圧縮高さを呈するように構成され、前記外科用ステープル内に捕捉された組織の様々な厚さを補い得るのに対して、引用発明においては、そのような構成を有するか明らかでない点。
（相違点３）
　組織厚さコンペンセーターについて、本件補正発明においては、組織と共に前記外科用ステープル内に捕捉されている際に、前記外科用ステープルが前記第２の掴み具により屈曲された状態の高さであるステープルの形成高さをＨとした場合、前記組織厚さコンペンセーターは、１/９Ｈ以下の高さとなることができ、及び、７/９Ｈ以上の高さとなる事ができるという構成を有するのに対して、引用発明においては、そのような構成を有するか明らかでない点。
（４）判断
ア　相違点１について
　第１の掴み具に対して対面関係に移動可能であるものを、第２の掴み具の一部とすることは、当業者が必要に応じて設定することのできる単なる設計事項に過ぎない。
イ　相違点２について
　引用文献１の【００１０】には「バットレス３５０は、非有孔層３６０および有孔層３７０を有する」と、【００３２】には「有孔層は、コラーゲンから作製された有孔の圧縮体を含み得る。」と記載されていることから、引用発明のバットレスは圧縮性を有することは明らかである。そして、技術４及び５からみて、ステープルとともに用いられる止血等のための部材において、圧縮性を有することで、圧縮性負荷を分配するとともに組織のさまざまな厚さを補い得ることは、周知の技術であるといえる。
　してみると、この周知の技術を踏まえると、引用発明のバットレスは圧縮性を有することから、外科用ステープル内に捕捉された組織のさまざまな厚さを補い得るよう構成されるものであるといえるので、上記相違点２は実質的な相違点ではないといえる。
　また、仮に、上記相違点２が実質的な相違点であったとしても、引用発明２のバットレスにおいてこの周知の技術を適用することで、上記相違点２に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者にとって何ら困難性はない。
ウ　相違点３について
　ステープル内に組織とバットレスを捕捉することから、バットレスの高さと組織の厚さを加えたものがステープルの高さＨとなる。つまり、上記相違点３に係る事項は、「２Ｈ／９以下の組織」又は「８Ｈ／９以上の組織」に対してステープルを使用することを意味している。
　そして、引用発明のステープルの高さを「２Ｈ／９以下の組織」又は「８Ｈ／９以上の組織」に対して使用することを妨げる理由もないことから、引用発明のバットレスは、１/９Ｈ以下の高さとなることができ、及び、７/９Ｈ以上の高さとなる事ができるといえる。
　してみると、相違点３は、実質的な相違点でないということになる。
エ　そして、これらの相違点を総合的に勘案しても、本件補正発明の奏する作用効果は、引用発明、引用文献４及び５によって示される周知の技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
オ　したがって、本件補正発明は、引用発明及び周知の技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法２９条２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
３　本件補正についてのむすび
　よって、本件補正は、特許法１７条の２第６項において準用する同法１２６条７項の規定に違反するので、同法１５９条１項の規定において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下すべきものである。
　よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第３　本願発明について
１　本願発明
　平成２９年１１月１７日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、平成２９年４月２５日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１ないし１８に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、その請求項１に記載された事項により特定される、前記第２の［理由］１（２）に記載のとおりのものである。
２　原査定の拒絶の理由
　原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項１に係る発明は、本願の優先権主張の日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献１に記載された発明、並びに、引用文献４及び５で示される周知の技術に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない、というものである。
　引用文献１：特開２００９−６１３７号公報
　引用文献４：特開２００１−３７７６３号公報
　引用文献５：特開２００９−１８９８４５号公報
３　引用文献
　原査定の拒絶の理由で引用された引用文献１、４及び５の記載事項は、前記第２の［理由］２（２）に記載したとおりである。
４　対比・判断
　本願発明は、前記第２の［理由］２で検討した本件補正発明から、「組織厚さコンペンセーター」について、「前記組織厚さコンペンセーターが、組織と共に前記外科用ステープル内に捕捉されている際に、前記外科用ステープルが前記第２の掴み具により屈曲された状態の高さであるステープルの形成高さをＨとした場合、前記組織厚さコンペンセーターは、１/９Ｈ以下の高さとなることができ、及び、７/９Ｈ以上の高さとなる事ができる」という限定事項を削除したものである。
　そうすると、本願発明の発明特定事項をすべて含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第２の［理由］２（３）、（４）に記載したとおり、引用文献１に記載された発明及び周知の技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用文献１に記載された発明及び周知の技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
５　上申書の主張について
　請求人は、平成３０年４月５日に提出した上申書において、次の補正案を提出するとともに、「補正案の請求項１に係る発明は、以下の作用効果を奏します。
　外科用ステープルにより捕捉されている組織の厚さに関わらず、外科用ステープルの発射済み形状内に補足されている組織に対し、組織厚さコンペンセーターの圧縮力を確実に適用することができる。
　これに対し、引用文献１、４、及び、５の何れも、補正案の請求項１に係る発明のこの構成を開示も示唆もしておりません。
　たとえ引用文献１、４、及び、５を組み合わせても、補正案の請求項１に係る発明のこの構成を得ることはできません。
　そのため、補正案の請求項１に係る発明は、引用文献１、４、及び、５に基づき容易に発明できたものではないと思料致します。」と主張する。
（補正案）
「［請求項１］
　外科用ステープル留め器具であって、
　発射動作が加わることに動作可能に応じる複数の外科用ステープルを内部に支持する第１の掴み具と、
　前記第１の掴み具に対して移動可能に支持された第２の掴み具であって、前記第２の掴み具に閉鎖動作が加わると前記第２の掴み具の一部が前記第１の掴み具に対して対面関係に移動可能である、第２の掴み具と、
　前記外科用ステープルに前記発射動作が加わると、前記外科用ステープル内に捕捉され、異なる外科用ステープル内で異なる圧縮高さを呈するように構成され、前記外科用ステープル内に捕捉された組織の様々な厚さを補い得る組織厚さコンペンセーターと、　前記組織厚さコンペンセーターの対応部分を取り外し可能に機械的に取り付けるための、前記第１及び第２の掴み具のうちの一方上に設けられた少なくとも１つの取付用突出部と、を備え、
　前記組織厚さコンペンセーターが、組織と共に前記外科用ステープル内に捕捉されている際に、前記外科用ステープルが前記第２の掴み具により屈曲された状態の高さであるステープルの形成高さをＨとした場合、前記組織厚さコンペンセーターは、
１/９Ｈの高さ
７/９Ｈの高さ
　
前記外科用ステープルが未発射形状における変形前高さを有し、前記組織厚さコンペンセーターが圧縮されていない状態における未圧縮厚さを有し、前記組織厚さコンペンセーターの前記未圧縮厚さは、前記外科用ステープルの前記変形前高さよりも大きい
　補正案によって本件補正発明に新たに追加された事項である「前記外科用ステープルが未発射形状における変形前高さを有し、前記組織厚さコンペンセーターが圧縮されていない状態における未圧縮厚さを有し、前記組織厚さコンペンセーターの前記未圧縮厚さは、前記外科用ステープルの前記変形前高さよりも大きい」について検討する。
　引用文献１の【０００３】の「多層バットレスは、外科用ステープル止め装置と組み合わせて使用するために適しており、そして、組織の密閉を補助して、流体および気体の漏れを防止する。」との記載から、引用発明のバットレスは、組織を圧迫密閉して止血等を促すという技術的課題を解決するためのものである。そうすると、引用発明のバットレスは、このような課題を解決できるよう設計されるものと理解すべきであり、引用発明のバットレスの厚さをどの程度とするかは、必要に応じて設定することのできる単なる設計事項に過ぎず、ステープルの変形前の厚さよりも大きくすることを阻害する要因もない。
　よって、請求人の主張は採用することができない。
第４　むすび
　以上のとおり、本願発明は、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。