【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２６４９２８７号発明「単子葉植物の形質転換方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１．本件の経緯の概要
・平成５年７月６日：　国際出願  ＰＣＴ／ＪＰ９３／００９２５
　　　　　　　　　　　特願平６−５０３１６９号
　　　　　　　　　　　（優先権主張　１９９２．７．７　日本）
・平成９年５月１６日：　特許権の設定登録　特許第２６４９２８７号
・平成１４年６月４日：　無効審判の請求  無効第２００２−３５２３６号
・平成１４年９月２日：　被請求人から答弁書提出　 
・平成１４年１２月１３日：　請求人から口頭審理陳述要領書提出
・平成１４年１２月１９日：　被請求人から口頭審理陳述要領書提出
・平成１４年１２月１９日：　口頭審理
・平成１５年１月３１日：　請求人から上申書提出（請求人第1回上申書）
・平成１５年１月３１日：　被請求人から上申書提出（被請求人第1回上申書）
・平成１５年１０月２３日：　被請求人に対して審尋
・平成１６年１月６日：  被請求人から回答書提出
・平成１６年１月２６日：　無効理由通知
・平成１６年３月２９日：　被請求人から意見書提出
・平成１６年４月２３日：　被請求人から訂正請求書提出
・平成１６年４月２６日：  書面審理通知及び請求人への訂正請求書副本の送付
・平成１６年５月１７日：　被請求人から上申書提出（被請求人第2回上申書）
                                        
第２．訂正の可否について                   
１．訂正事項
　被請求人が求める訂正の内容は、以下のとおりである。
（１）訂正事項１は、請求項１において、「脱分化過程にある培養組織」を、「外植片を脱分化誘導培地に置床後７日以上のカルス形成過程にある培養組織」に訂正しようとするものであり、あわせて訂正後の請求項１と実質的に同一内容の請求項１１を削除し、それに伴って請求項１２及び１３を繰り上げ、これら請求項で引用していた請求項の記載を訂正しようとするものである。
　
（２）また、訂正事項２は、(1)本件特許明細書（特許公報の該当頁を示す。以下同様。）第6頁12欄9行の「American　Type　Culture　Colletion」を「American　Type　Culture　Collection」に、(2)同第9頁18欄表5の説明文中の「固体の細分化」を「個体の細分化」に、訂正しようとするものである。
　
２．訂正の適否に対する判断
（１）訂正事項１の「外植片を脱分化誘導培地に置床後７日以上のカルス形成過程にある培養組織」については、訂正前の請求項１を引用する同請求項１１に同一の記載があり、また特許明細書中にも「本発明で用いられる培養組織」（同第4頁7欄3〜7行）として明記されている事項であるから、明細書に記載された事項の範囲内における特許請求の範囲の減縮にあたるものであり、それに伴う請求項１１などの訂正は不明りょうな記載の釈明に相当するものと認められる。そして、いずれも特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもないと認められる。
　
（２）また、訂正事項２は、明細書の記載からみて、明らかな誤記を訂正するものであるといえるから、明細書に記載された事項の範囲を逸脱するものではなく、かつ特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもないと認められる。
　
（３）したがって、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第１３４条第５項において準用する平成５年改正特許法第１２６条第１項ただし書、第２項、及び第３項の規定に適合するので、当該訂正は認められるものである。
　
第３．本件発明
　上記のごとく、訂正は認容されるから、本件請求項１ないし請求項１２に係る発明は、訂正請求書に添付された訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし１２の記載により特定された、以下のとおりのものである。（以下、請求項１に係る発明を「本件発明」ともいう。）
なお、アンダーラインは、訂正箇所を示すために当審決において付したものである。
　
【請求項１】所望の遺伝子を含有するアグロバクテリウム属細菌で単子葉植物の脱分化過程にある培養組織又は脱分化した培養組織を形質転換することから成
り、ここにおいて、前記脱分化過程にある培養組織は、外植片を脱分化誘導培地に置床後７日以上のカルス形成過程にある培養組織である、
【請求項２】前記単子葉植物がイネ科植物である請求項１記載の方法。
【請求項３】前記単子葉植物がイネである請求項１記載の方法。
【請求項４】前記の単子葉植物がトウモロコシである請求項１記載の方法。
【請求項５】前記アグロバクテリウム属細菌は、TiまたはRiプラスミドを持つアグロバクテリウム属細菌であって、Agrobacterum tumefaciensのTiプラスミドpTiBo542のヴィルレンス領域由来のDNA断片を含むプラスミドを導入したアグロバクテリウム属細菌である請求項１ないし４いずれか１項に記載の方法。
【請求項６】前記DNA断片を含むプラスミドはpTOK162又はその誘導体である請求項５記載の方法。
【請求項７】前記アグロバクテリウム属細菌は、Agrobacterium tumefaciensである請求項１ないし６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】形質転換操作に用いるアグロバクテリウム属細菌の菌濃度が106〜1011細菌/mlである請求項１ないし７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】前記の培養組織を酵素処理や傷つけるなどの前処理を行わず形質転換に供する請求項１ないし８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】前記の培養組織を形質転換に供試した後、脱分化過程または脱分化状態で形質転換細胞または形質転換組織を選抜する請求項１ないし９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項
１１
１０
【請求項
１２
１１
　
第４．請求人が主張する無効理由の概要
１．請求人（独立行政法人　農業生物資源研究所）は、証拠方法として下記甲第１号証ないし甲第１３号証を提出し、訂正前の請求項１ないし１３に係る発明の特許は、以下の（無効理由１）ないし（無効理由４）の無効理由があるから、特許法第１２３条第１項第２号及び第４号の規定により無効にされるべきである旨を主張している。
（無効理由１）：
　本件訂正前の請求項１〜５，７，および９〜１３に係る発明は、本件優先日前に頒布された甲第１号証及び甲第３号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当する。
（無効理由２）：
　同請求項１〜１３に係る発明は、下記甲第１，３，７〜９号証の記載に基づいて当業者が容易に想到できた発明であるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
（無効理由３）：　
　訂正前の請求項１〜１３に係る発明について、各請求項の記載は特許を受けようとする発明が不明確であるから、本願は特許法第３６条第５項及び第６項に規定する要件を満たしていない。
（無効理由４）：
　訂正前の請求項１〜１３に係る発明について、本件特許の明細書は当業者が容易に実施可能な程度に明確かつ十分に記載されていないので、本願は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
                                              
２．請求人が提出した証拠方法：
　
(1)甲第１号証：　Raineriら、BIO/TECHNOLOGY　VOL.8　（1990）pp.33-38
(2)甲第２号証：　特許第3141084号に対する本件特許発明の特許権者による平成１３年９月５日付異議申立書
(3)甲第３号証：　国際公開公報　ＷＯ９２／０９６９６
(4)甲第４号証：　特許第3234598号公報（甲第３号証に対応する日本出願）
(5)甲第５号証：　特開平４−２２２５２７号（特願平２−４１１６８１号の公開公報）
(6)甲第６号証：　特願平２−４１１６８１号の平成１０年４月２日付拒絶理由通知書
(7)甲第７号証：　Plant　Sci.，vol.60(2)，p.223-229(1989)
(8)甲第８号証：　J.Bacteriol.，vol.169(10)，p.4417-4425(1987)
(9)甲第９号証：　特開昭63-87921号公報
(10)甲第１０号証：　Hodgesら，Bio/Technology　4:219-223（1986）
(11)甲第１１号証：　植物バイオテクノロジー辞典、初版
(12)甲第１２号証：　本件特許出願の米国出願（出願番号第08/193,058号）についての拒絶理由に対する特許権者の1996年2月20日付応答
(13)甲第１３号証：　特開平10-117776号公報
　
第５：当審の判断
（ア）無効理由１（特許法第２９条第１項第３号違反）について：
　審判請求人は、訂正前の請求項１〜５，７，および９〜１３に係る発明が甲第１号証もしくは甲第３号証に記載された発明であると主張する。
　甲第１号証には、第３番目の実験（実験３）として、イネの種子を2，4−D存在下（2．5mg／l）で発芽させ4〜5日培養後に培養胚を摘出し、胚盤領域に傷を付けた後でアグロバクテリウム細菌を感染させ、カナマイシン耐性のカルスを取得した後に導入したGUS遺伝子の発現などにより形質転換されたことを確認したことが記載されている。
　確かに、「2，4−D存在下（2．5mg／l）で4〜5日間培養」を行うことである程度の脱分化が起きる可能性はあるとしても、本件発明は、前記訂正により「脱分化過程にある培養組織」のうちでも、「外植片を脱分化誘導培地に置床後７日以上のカルス形成過程にある培養組織」という相当程度脱分化が進んだもののみに限定されたので、甲第１号証で用いられた胚盤組織とは、その脱分化程度において明らかに区別ができるものである。
　したがって、甲第１号証において安定な形質転換が達成されていたか否かを検討するまでもなく、甲第１号証には本件発明が記載されているとはいえない。
　また、甲第３号証は、トウモロコシなど単子葉植物において、その「無傷組織」又は「緻密な胚形成カルス」に対して「損傷及び/又は分解させた後に形質転換し、植物にまで再生することが記載されている。
　ここで、「緻密な胚形成カルス」とは、単子葉植物胚形成カルスのうちで、「砕けやすい胚形成カルス（タイプII）」と対比され、トウモロコシでは「タイプIカルス」として知られる「緻密な外観」を有するカルスを指すから、当該「緻密な胚形成カルス」は、本件発明の「脱分化した培養組織」に一応相当する。損傷又は分解工程を必須としてはいるが、脱分化した培養組織を用いて単子葉植物を形質転換する点で本件発明と軌を一にするということもできる。
　しかしながら、甲第３号証において具体的に実施例としてトウモロコシ及びイネに対して実際に適用し、植物体に再生して形質転換を確認した遺伝子導入手法はすべてエレクトロポレーション法である。アグロバクテリウム法に関しては、「ポリエチレングリコール、DNAで被覆した微小発射体の撃ち込み（すなわち、例えば、粒子銃を使用する、微粒子銃形質転換）およびアグロバクテリウムで媒介される形質転換を使用する直接遺伝子移入のような他の公知のDNA移入技術を使用してもよい。（第13頁第30〜35行）」という一般的な記載があるだけで、実際の確認実験どころかベクターの構築など、具体的な実験手順に関する記載すらもない。甲第９号証とあわせて乙第１〜４号証などの記載を検討してみるに、本件優先権主張日当時（1992年7月）は、アグロバクテリウム法による単子葉植物の形質転換法は，まれに成功したという報告がなされたとしても、すぐにそれを否定する文献が出て、信頼性が疑われるなど、依然として確実な形質転換方法であるとはいえない技術常識が存在していた時期であるといえる。
　そうであるから、甲第３号証に接した当業者にとって、確認実験もなく単に一般記載があったからといって、直ちにアグロバクテリウム法に適用しても成功すると確信するはずはない。すなわち、甲第３号証にはアグロバクテリウム法を用いた単子葉植物の形質転換法について実質的に記載されているといえない。
  したがって、甲第３号証にも本件発明は記載されていない。
  同様の理由により、甲第１号証及び甲第３号証のいずれにも、本件請求項２〜５，７，および９〜１２（訂正前の請求項２〜５，７，および９〜１３に相当）に係る発明は記載されているとはいえない。
　以上のとおりであるから、審判請求人の無効理由１についての主張は採用しない。
　                 
（イ）無効理由２（特許法第２９条第２項違反）について：
  審判請求人は、訂正前の請求項１〜１３に係る発明は、下記甲第１，３，７〜９号証の記載に基づいて当業者が容易に想到できた発明である旨主張している。
  上記（ア）で述べたごとく、甲第１号証においては、アグロバクテリウム細菌で単子葉植物を形質転換するために、「脱分化した培養細胞」又は、「外植片を脱分化誘導培地に置床後７日以上のカルス形成過程にある培養組織」といえるほどに脱分化が進んだ「脱分化過程にある培養組織」を用いることについては記載されておらず、また、アグロバクテリウム細菌を感染させる際の培養組織における「脱分化」程度に関する記載は全くない。  一方、甲第３号証では単子葉植物の「緻密な胚形成カルス」を用いて形質転換するに際し、アグロバクテリウム法を適用することについての実質的な開示がない点は、上記（ア）で述べたとおりである。しかも、「緻密な胚形成カルス」は「砕けやすい胚形成カルス」と対比され、かつ脱分化されていない「無傷組織」と同効のものとして並列的に記載されていることからも、「カルス」という「脱分化」が進んでいる状態自体が利用されているのではないことは明らかである。むしろ、「無傷組織」と同様に「緻密な胚形成カルス」が有する堅い細胞壁を、遺伝子導入に先立ち「損傷又は分解工程」により破壊することを特徴とする技術であると解される。このように、甲第３号証からは単子葉植物の形質転換に際し、遺伝子導入に先立ち、培養組織をできるだけ脱分化の進んだ状態にしておこうとする発想が概念として抽出できない以上、そもそも甲第３号証を甲第１号証と組み合わせる動機付けがない。        
　甲第７〜９号証を検討しても同様である。
　そして、本件発明においては、単子葉植物の脱分化した培養組織又は「外植片を脱分化誘導培地に置床後７日以上のカルス形成過程にある」といえるほどに脱分化が進んだ「脱分化過程にある培養組織」を用いたことで、はじめて確実に安定な単子葉植物の形質転換ができたという顕著な効果が奏せられたものと認められる。
　したがって、本件発明は、甲第１，３，７〜９号証の記載に基づいて当業者が容易に想到できたものではないから、この点についての請求人の主張も採用しない。                             
（ウ）無効理由３（特許法第３６条第５項及び第６項違反）について：
   審判請求人は、訂正前の請求項１などに記載される「脱分化過程にある培養組織」について、「脱分化過程」の開始時期が不明であるから、どのような培養組織が含まれるのかが不明である旨を指摘しているが、この点は前記訂正により、各請求項でいう「脱分化過程にある培養組織」が、「外植片を脱分化誘導培地に置床後７日以上のカルス形成過程にある培養組織」であることが明確になったので、解消されている。
　
（エ）無効理由４（特許法第３６条第４項違反）について：
　審判請求人は、訂正前の各請求項について本件明細書の発明の詳細な説明には、下記の点に関して当業者が容易に実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない旨を主張している。
(1)脱分化過程にある培養組織を調製すること。
(2)「インディカイネ」を形質転換すること。
(3)「幼根」を供試組織として形質転換すること。
(4)訂正前の請求項１３に係る発明における、「脱分化過程にある培養組織」を用いて「再生植物体を得る」こと。
　
　ここで、(1)の点については、上記（ウ）で述べたように前記訂正により解消されており、(3)の点についても、本件明細書表１の「幼根」自体は明らかに訂正後の「脱分化過程にある培養組織」に包含されないので理由がない。
　また、(4)の点についても、前記訂正により、「脱分化過程にある培養組織」が「外植片を脱分化誘導培地に置床後７日以上のカルス形成過程にある培養組織」に限定されたことで、相当程度脱分化の進んだ状態の培養細胞のみを指すことになったといえる。このことは被請求人が平成16年3月29日付で提出した意見書に添付された実験成績書の結果からも明らかである。
　そうしてみると、当該培養組織を用いた場合についても、明細書に詳細に記載された手法に従って形質転換を行うことで、「脱分化した培養組織」の場合と同様に正常な個体を再生する能力を有するような安定な形質転換体が得られると考えることに無理はなく、審判請求人はそれに反する証拠を示していない。
  そうなので、(4)の点についての審判請求人の主張は採用しない。
　さらに、(2)の点については、本件出願後の文献である甲第１３号証中の記載からみて、確かに、イネのうちでも「インディカイネ」の場合は本件発明の形質転換法を適用した場合に、形質転換しにくい品種であった可能性はある。
　しかしながら、甲第１３号証の審判請求人による摘記箇所には、「わずかながら、形質転換体が得られることがわかった。」と記載されており、「インディカイネ」の場合に再現性を有する形質転換系が全く不可能であることが述べられているわけではない。
　そもそも本件発明は、「単子葉植物の形質転換方法」に係る発明であって、従来「単子葉植物」に対しては困難とされていたアグロバクテリウムによる形質転換方法を、形質転換する培養細胞の時期として、「外植片を脱分化誘導培地に置床後７日以上のカルス形成過程」である「脱分化過程」もしくは「脱分化」後、という特定の時期を選択することにより、確実に安定な形質転換が行えるようになったことを特徴とするものである。
　そして、本件明細書中には、単子葉植物として典型的なイネ（朝の光、月の光、コシヒカリなど）及びトウモロコシの種々の品種についての具体的な実施例が、当業者が容易に追試できるように詳細に記載されている。
　そのようなとき、対象とする単子葉植物内の多数の品種のうちの１品種において形質転換に困難な点が存在した程度のことをもって、本件明細書中の記載における実施可能要件を云々することに意味はない。
　したがって、上記(2)の点についての主張も採用しない。
　
　なお、当審の職権による無効理由通知で指摘した訂正前の記載が特許法第３６条第４項又は第５項及び第６項の規定を満たさない旨の理由についても、上記訂正により解消した。
　　
第６：結び
　以上のとおりであるから、請求人の主張する理由及び提出した証拠方法によっては、本件の請求項１ないし１２に係る発明の特許を無効とすることができない。
　また、特許法第１６９条第２項で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、審判費用は、請求人の負担とする。
　よって、結論のとおり審決する。