【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２８４８７２１号「結晶ラクチュロース三水和物とその製造法」の特許無効審判事件についてされた平成１６年　３月　２日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決（平成１７年（行ケ）第１０２０５号平成１８年　２月１６日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第２８４８７２１号の請求項１ないし３に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯 
 　本件特許第２８４８７２１号は、平成３年８月９日に特許出願され、平成１０年１１月６日にその特許の設定登録がなされ、その後、特許異議の申立がなされ、平成１２年１月１７日付けで訂正請求がされ、同年６月６日付けで「訂正を認める。本件特許の請求項１ないし３に係る特許を維持する」旨の異議決定がされた。
　請求人イナルコ　エス．ピー．エーは，平成１５年１月３０日，本件特許の請求項１ないし３に係る特許を無効にすることについて審判（無効２００３−３５０２８号）を請求し、平成１６年３月２日に「本件審判の請求は，成り立たない」旨の審決がなされた。
　この審決に対する訴えが，請求人よりなされ，知的財産高等裁判所において平成１７年（行ケ）１０２０５号事件として審理され，平成１８年２月１６日に「特許庁が無効２００３−３５０２８号事件について平成１６年３月２日にした審決を取り消す」旨の判決が言い渡され、当該判決は確定した。
　
２．当事者の主張 
（１）請求人の主張 
 　請求人は「特許第２８４８７２１号の特許を無効とする、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求める。」と主張し、証拠方法として下記の甲第１号証ないし甲第１２号証及び参考資料１ないし５を提出しているところ、その理由の概要は次のとおりである。 
 　本件特許の請求項１〜３に記載された発明は、旧特許法第２９条第１項第３号および第２項に違反して特許されたものであり、また本件特許は旧特許法第３６条第４項または第５項および第６項に規定する要件を満たしていない特許出願に対して特許されたものであるから、旧特許法第１２３条第１項第１号および第３号に該当し、無効とすべきである。 
 　　　　　　　　　　　　　　　　記 
 　甲第１号証：特許第２８４８７２１号公報 
 　甲第２号証：特許異議申立書（平成１１年異議第７２７４８号） 
 　甲第３号証：特許異議意見書（平成１２年１月１７日付け） 
 　甲第４号証：訂正請求書（平成１２年１月１７日付け） 
 　甲第５号証：異議の決定（平成１２年６月６日付け） 
 　甲第６号証：欧州特許出願公開０３１８６３０公報 
 　甲第７号証：本件特許に対応する米国特許の再審査手続きで提出されたGiuseppe Bimbiの宣誓供述書 
 　甲第８号証：デルフト工科大学のG．M．van Rosmalen教授のM. J. Hatzmannに宛てた報告書 
 　甲第９号証：Bruni教授の第２宣誓供述書 
 　甲第１０号証：Bruni教授の第３宣誓供述書 
 　甲第１１号証：Fabrizio Bruniの宣誓供述書 
 　甲第１２号証：欧州特許第０５３２１７３号明細書 
 　参考資料：甲第６号証のパラメータの計算 
 　参考資料２：本件特許に対応する欧州特許についての２００３年６月２６日付け欧州特許庁の異議決定、（カバーの第２頁及び本文第７頁が欠落している。） 
 　参考資料３の１〜７：甲第１１号証の実験中に撮影した写真 
 　参考資料４：甲第１１号証の公証人による証明書 
 　参考資料５：メルク・インデックス、第１１版、第８４４頁 
 　 
（２）被請求人の主張 
 　被請求人は、「請求人の主張は失当であり、排斥されるべきものである」と主張し、証拠方法として下記の証拠を提出している。 
 　　　　　　　　　　　　　　　記 
 　乙第１号証：東京工業大学・広瀬教授の監督の下に森永乳業株式会社作成の実験成績証明書 
 　乙第２号証：Y．Tamura，T．Mizota，S．Shimamura　and　M．Tomita， 
 　　　　　　　Bulletin　of　the　International　Dairy　Fedaration　２８９：４３−５３、１９９３　　 
 　乙第３号証：実験の状況写真証明書 
 　乙第４号証：千葉大学・真田教授による実験成績証明書 
 　乙第５号証：本件特許に対応する欧州特許の異議事件において提出されたFukuwatari博士による宣誓供述書（F２） 
 　乙第６号証：本件特許に対応する欧州特許の異議事件において提出された広瀬教授による宣誓供述書（H２） 
 　参考資料A：特許権者の現地代理人から国内代理人の事務所員への２００３年１月２１日付書簡 
 　参考資料Ｂ：本件特許に対応する欧州特許の異議決定書 
 　 
 ３．本件発明 
 　本件発明は平成１２年１月１７日付けの訂正明細書の特許請求の範囲に記載された次のとおりのものである。 
 「【請求項１】C12H22O11・３H2Oの分子式を有する結晶ラクチュロース三水和物。 
 　【請求項２】次の理化学的性質を有する請求項１記載の結晶ラクチュロース三水和物。 
 　１）元素分析 
 炭素：水素：酸素のモルヒ率が１２：２８：１４であること、 
 　２）分子量 
 氷点降下法で測定した分子量が３９６ダルトンであること、 
 　３）水分 
 カールフィッシャー法で測定した水分含量が１３．６％（重量）であること、 
 　４）融解開始点 
 キャピラーリー式で測定した融点開始点が５８〜６０℃であること、および 
 　５）比旋光度 
 変旋光を示すが、平衡時１％（重量）水溶液を２０℃で測定した比旋光度が−４３．１±０．３°であること。 
 　【請求項３】固形分中無水ラクチュロース換算でラクチュロースを７０〜９０％（重量）の割合で含有するラクチュロース・シロップを、このシロップに含まれている乳糖の水中糖比、および全固形分含量がそれぞれ１０％（重量）以下および６５〜７５％（重量）の範囲に濃縮し、濃縮したシロップを２〜２０℃の温度に冷却し、ラクチュロース三水和物を種晶添加し、攪拌して結晶ラクチュロース三水和物を生成させたのち、この三水和物を分離することを特徴とする結晶ラクチュロース三水和物の製造法。」 
 　 
 ４．当審の判断 
（１）旧特許法第３６条第４項について 
 　上記平成１７年（行ケ）第１０２０５号判決において、知的財産高等裁判所は次のように判示している。
『(3) ・・・
　本件明細書の発明の詳細な説明には，実施例１〜３として，ラクチュロース三水和物を種晶としてラクチュロース三水和物を製造する方法が具体的に記載されているから，種晶となるべきラクチュロース三水和物を製造することができれば，当業者は，これを用いて実施例１〜３に記載された手法によりラクチュロース三水和物を製造することができ，「ラクチュロース三水和物」に係る本件発明１，２及び「ラクチュロース三水和物の製造法」に係る本件発明３を容易に実施することができると認められる。しかし，最初に，種晶となるべきラクチュロース三水和物をどのようにして製造するのかについて，発明の詳細な説明には，具体的な記載は存在しない。』
　
『(8) 被告は，本件明細書の記載に基づいて実際にラクチュロース無水物を種晶として使用しても，ラクチュロース三水和物が得られることは，追試実験（被告による甲５，６，原告による甲４）からも裏付けられると主張する。
　しかしながら，上記のとおり，本件出願時の技術常識を考慮しても，本件明細書の記載から，当業者が種晶としてラクチュロース無水物を使用してラクチュロース三水和物を製造する方法を知り得るものと認めることはできないのであるから，被告の挙げる追試実験の結果を本件明細書の記載を補完するものとして参酌することはできない。
(9) 以上検討したところによれば，被告の主張はいずれも採用できず，本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識に基づいて，当業者が種晶として使用するラクチュロース三水和物を容易に製造できる特段の事情が存在すると認めることはできないから，本件明細書の発明の詳細な説明の記載には，特許法旧３６条４項に違反する不備があるというべきである。』
　
　当審の審理は上記判決の判断に拘束されるものである。
　よって，本件特許明細書の発明の詳細な説明には、本件請求項１ないし３に係る発明について、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果が記載されていないとすべきものである。
　
５．むすび
　以上のとおり，請求人主張の他の無効理由を検討するまでもなく，本件請求項１ないし３に係る特許は旧特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない特許出願に対して特許されたものであるから、旧特許法第１２３条第１項第３号に該当し、無効とすべきである。
　審判に関する費用については，特許法１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により，被請求人が負担すべきものとする。
　よって，結論のとおり審決する。