【事件の表示】
　平成　６年特許願第１２４２０４号「磁気テープ」拒絶査定不服審判事件〔平成　７年１１月２８日出願公開、特開平　７−３１１９３４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成６年５月１３日の出願であって、拒絶理由通知に応答して平成１５年２月３日付けで手続補正がなされたが、その後平成１６年３月３０日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年５月７日に拒絶査定に対する審判が請求されるとともに、同年６月７日付けで手続補正がなされたものである。
　
２．平成１６年６月７日付けの手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　　平成１６年６月７日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
（１）補正後の本願発明
　本件補正により、特許請求の範囲は、
　
補正前
　「【請求項１】　基体フィルム上に磁性層あるいは非磁性層を介して積層形成した厚さが０．２３μｍ以下の最上層の磁性層中に、粒径がこの最上層の磁性層の厚さより大きい非磁性粉末粒子を含有させるとともに、最上層の磁性層表面の最大凸部の高さＲｐを１５ｎｍ以下にしたことを特徴とする磁気テープ」から、
　
補正後
　「【請求項１】　基体フィルム上に磁性層あるいは非磁性層を介して積層形成した厚さが０．２３μｍ以下の最上層の磁性層中に、粒径がこの最上層の磁性層の厚さより大きい
アルミナを
として
と補正された。
　
　上記補正は、請求項１に係る発明を特定するために必要な事項である「非磁性粉末粒子」について、「アルミナ」との限定を付加するものであって、特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで、本件補正後の前記請求項１に係る発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。    
　
（２）引用例
　原査定の拒絶理由に引用された本願出願前の刊行物である特開平３−２１９４２４号公報（以下、引用例という。）には、図面とともに、次のことが記載されている。　なお、下線は、便宜上当審が付与した。
　（i）「１．
非磁性支持体上に設けられた磁性層が最上層と少なくとも１層からなる下層とによって形成され、前記最上層が０．０１〜１．５μｍの厚みを有し
最上層中の非磁性粉の全数の５０％以上の個数を占めるモース硬度６以上、粒径０．３μｍ未満の非磁性粉とを含有し
磁気記録媒体
　（ii）「イ、産業上の利用分野
　本発明は
磁気テープ
ロ．従来技術
　一般に、
磁気テープ等の磁気記録媒体
　特に、近年の高記録密度化の傾向においては、高域の記録特性を上げ、しかも低ノイズであるものが要求されるため、高Ｈｃ、高ＢＥＴ値の磁性粉が用いられている。
　ところが、一種類の磁性粉（磁性層）で磁気記録媒体が構成されているため、高域特性を重視するあまり、高Ｈｃ、高ＢＥＴ値の磁性粉を用いざるを得ないことになるので、低域の特性が不十分となってしまう。
　一方、ビデオ用磁気記録媒体において、磁気記録容量を高めたり、或いは媒体の高周波域と低周波域とにおける磁気記録特性を共に向上させ、均衡させるべく、複数の磁性層を有する媒体が提案されている（特開昭４８−９８８０３号、特開昭５９−１７２１４２号、特公昭３２−２２１８号、特開昭５１−６４９０１号、特公昭５６−１２９３７号、特開昭５８−５６２２８号、特開昭６３−１４６２１１号各公報等）。
　これらの公知技術によれば、
磁性層の上層に比較的微粒子の磁性粉を用い、下層にそれより大きな磁性粉を用いて、上層で短波長側のビデオ出力をうけもち、下層で長波長側のクロマ・オーディオ出力をうけもつように設計されていた
　（iii）「他方、
一般に、磁気記録媒体において、磁性層の耐久性を向上させるために研磨剤（例えば、α−アルミナ）を磁性塗料に添加する。この場合、研磨剤の粒径を大きくする程、耐久性が一層向上する。しかしながら、反面、研磨剤の大きな粒径が原因して、磁性層の表面が粗くなってしまい、出力低下やノイズが増える等、電磁変換特性を劣化させるという問題が生じる。特に、上記した如き複数層からなる磁性層を設けた媒体では、磁性層の最上層は非常に薄いために、その最上層の表面性は研磨剤の粒径をうまく設定しなければ、表面性と耐久性等の他の性能とを両立させることが極めて困難である
　（iv）「（前略）・・・、更に、前記磁性層の表面粗さとして、表面粗さ断面曲線の平均線から０．０１μｍ以上突出したスパイク数Ｎｓと同平均線から突出した全ピーク数Ｎｓ（ｔ）との比であるＮｓ／Ｎｓ（ｔ）が０．１０〜０．３５である磁気記録媒体に係るものである。」（第３頁左下欄１行〜６行参照）こと、
　（v）「本発明の媒体においては、
複数層の磁性層に含有させる研磨剤（高硬度の非磁性粉）を特定のものに選択し、これによって、従来の媒体では不十分であった耐久性、走行性を向上させている
　本発明におけるような
複数層の磁性層においては、最上層の上記非磁性粉（例えば研磨剤）の粒径が粗すぎると、磁性層の表面が荒れ、再生時のノイズやヘッド摩耗は大きくなる。しかし、粒径が細かいと、例えば研磨力が低下し、ヘッドが白濁して出力低下の原因になり、かつ、表面が平滑化しすぎて摩擦が大きくなって摺動ノイズが大きくなる。しかし、本発明によれば、磁性層の最上層では粒径０．３μｍ未満と粒径の比較的小さいモース硬度６以上の非磁性粉を添加する一方、下層に粒径０．３μｍ以上と比較的粒径の大きなモース硬度５以上の非磁性粉を使用することによって磁性層の表面を適度に荒らし、例えば研磨力を維持し、摺動ノイズを減らし、かつ、適度な表面性によって電磁変換特性も良好にすることができる
　（vi）「上記の非磁性粉としては更に、最上層においては、粒径０．０１〜０．２５μｍのもの、更には０．１〜０．２ｍμのものがよく、下層においては、・・・（後略）」（第４頁左下欄３行〜５行参照）こと、
　（vii）「本発明においては、上記の
最上層の膜厚（又は層厚）は
０．０５〜１．０μｍ、特に０．５μｍ以下とするのが望ましい
　（viii）「ホ、実施例
　以下、本発明の実施例を説明する。
　以下に示す成分、割合、操作順序等は、本発明の精神から逸脱しない範囲において種々変更しうる。なお、下記の実施例において「部」はすべて重量部である。また、「実」は実施例、「比」は比較例を表す。
　まず、下記の各組成物からなる塗布液1、2、3、4、5（当審注：1〜5は、○付き数字１〜５、以下同様）を調製した。
塗布液1
　　Ｃｏ置換Ｂａフェライト（・・・（中略）・・・）　１００部
　　塩化ビニル系共重合体（重合度：３００）　　　　　１５部
　　ポリウレタン樹脂（・・・（中略）・・・）　　　　　１０部
　　カーボンブラック（粒径１００ｍμ）　　　　　　　　３部
　　研磨剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２部
　　レシチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部
　　ミリスチン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部
　　ステアリン酸ブチル　　　　　　　　　　　　　　　　１部
　　メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　１５０部
　　トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５０部
塗布液2
　・・・（中略）・・・
　上記組成の各成分を夫々ボールミル中で十分に攪拌、混合した後、多官能イソシアネート：コロネー）Ｌ（日本ポリウレタン社製）を５部ずつ添加した。下記表−１のような組み合わせの各塗布液を、乾燥厚、研磨剤、ポリウレタンの官能基、塗布方式を表−１のようにして、
膜厚１４μｍのポリエチレンテレフタレートベース上に塗布
　しかる後、次の組成のＢＣ層用塗料を磁性層等の反対側の面に乾燥厚さ０．８μｍになるように塗布した。
　・・・（中略）・・・
　このようにして幅広の
磁性フィルムを得
ビデオテープとした
　なお、Ｎｓ／Ｎｓ（ｔ）は次のようにして測定した。
　測定装置としてタリステップ粗さ計（ランク・テイラ・ポブソン（Ｒａｎｋ　Ｔａｙｌｏｒ　Ｈｏｂｓｏｎ）製）を用いた。
　仕様及び測定条件
　　スタイラス　　　　　　　　２．５×０．１μｍ
　　針圧　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｍｇ
　　カット・オフ・フィルタ　　　　　０．３３Ｈｚ
　　測定スピード　　　　　　　　２．５μｍ／ｓｅｃ
　　基準長　　　　　　　　　　　　　　０．５ｍｍ
　尚、粗さ曲線において、０．００５μｍ以下の凹凸はカットしている。
　上記により、粗さ曲線の平均線から０．０１μｍ以上突出したスパイク数Ｎｓ、同平均線上に突出したスパイク総数Ｎｓ（ｔ）を算定し、Ｎｓ／Ｎｓ（ｔ）を計算する。」（第７頁左上欄１３行〜第８頁左下欄１４行参照）こと、
　（ix）実施例９が、最下層、中間層２、中間層１及び最上層の磁性層を有し、
最上層磁性層に関し、乾燥膜厚０．１０μｍ
研磨剤種がアルミナ、研磨剤の粒径０．２８μｍ
　（x）「この結果から、
本発明に基いて各層を構成することによって、長波長側から低波長側までの出力が向上、摺動ノイズ、ヘッド白濁、ヘッド摩耗、高温高湿における粉落ち、スチル耐久性、角形比表面比抵抗、遮光性の良好な磁気記録媒体を提供することができる
へ．発明の作用効果
　本発明は上述したように、磁性層の最上層が０．０１〜１．５μｍの厚みを有していて、六方晶系の磁性粉と、５０％以上の個数を占めるモース硬度６以上、粒径０．３μｍ未満の非磁性粉とを含有し、かつ、下層のうち最上層から少なくとも２番目の層が、針状磁性粉と、５０％以上の個数を占めるモース硬度５以上、粒径０．３μｍ以上の非磁性粉とを含有し、更に、最上層と下層とを含む媒体構成層の厚みの合計が４．５μｍとしている。従って、磁性層として磁性粉の異なる層を用いることにより、長波長側から短波長側に亘って十分な記録を可能とし、研磨剤の粒径等を本発明の範囲とすることで
摺動ノイズ、ヘッド白濁、粉落ち、ヘッド摩耗、スチル耐久性が向上する
　
　これらの記載によれば、引用例には、摺動ノイズ、ヘッド白濁、粉落ち、ヘッド摩耗、スチル耐久性が向上し、出力を大きくできた、次の発明（以下、「引用例発明」という。）が記載されていると認めることができる。
　「非磁性支持体（フィルム）上に設けられた磁性層が最上層と少なくとも１層からなる下層とによって形成され、前記最上層が０．０５〜０．５μｍの厚み（実施例９で０．１０μｍ）を有していて、前記最上層中の非磁性粉の全数の５０％以上の個数を占めるモース硬度６以上、粒径０．３μｍ未満の非磁性粉（実施例９で粒径０．２８μｍのアルミナ）を含有した、磁気テープ。」
　
（３）対比、判断
　そこで、本願補正発明と引用例発明とを比較する。
　（ａ）引用例発明の「非磁性支持体（フィルム）」と「少なくとも１層からなる下層」が、それぞれ本願補正発明の「基体フィルム」と「磁性層あるいは非磁性層を介して」に相当するから、引用例発明の「非磁性支持体（フィルム）上に設けられた磁性層が最上層と少なくとも１層からなる下層とによって形成され」は、本願補正発明の「基体フィルム上に磁性層あるいは非磁性層を介して積層形成した」「最上層の磁性層」に相当する。
　（ｂ）引用例発明の「前記最上層が０．０５〜０．５μｍの厚み（実施例９で０．１０μｍ）を有し」は、本願補正発明の「厚さが０．２３μｍ以下の最上層の磁性層」に相当する。
　（ｃ）引用例発明の「前記最上層中の非磁性粉の全数の５０％以上の個数を占めるモース硬度６以上、粒径０．３μｍ未満の非磁性粉（実施例９で粒径０．２８μｍのアルミナ）を含有した」は、例えば実施例９における、最上層磁性層の厚み０．１０μｍに比べ非磁性粉であるアルミナの粒径０．２８μｍが大きいことを勘案すると、本願補正発明の「粒径がこの最上層の磁性層の厚さより大きいアルミナを非磁性粉末粒子として含有させる」に相当する。
　
　してみると、両発明は、次の一致点で一致し、次の相違点で相違している。
＜一致点＞
　「基体フィルム上に磁性層あるいは非磁性層を介して積層形成した厚さが０．２３μｍ以下（例えば０．１０μｍ）の最上層の磁性層中に、粒径（例えば０．２８μｍ）がこの最上層の磁性層の厚さより大きいアルミナを非磁性粉末粒子として含有させたことを特徴とする磁気テープ。」
＜相違点＞
　本願補正発明では、「最上層の磁性層表面の最大凸部の高さＲｐを１５ｎｍ以下にした」と規定しているのに対し、引用例発明ではそのような表現では規定されていない点。
　
　そこで、この相違点について検討する。
　本願補正発明において高さＲｐを規定した主旨は、本願明細書を検討すると、磁気媒体（磁気テープ）と磁気ヘッド間のスペーシングを増加させず、短波長領域の信号再生出力を向上させること、及び、磁気ヘッド摩耗を少なくし、磁気ヘッドに傷を与えないことにあると認められる（本願明細書段落【００２０】〜【００２３】参照）。
　一方、引用例には、「研磨剤の粒径を大きくする程、耐久性が一層向上する。しかしながら、反面、研磨剤の大きな粒径が原因して、磁性層の表面が粗くなってしまい、出力低下やノイズが増える等、電磁変換特性を劣化させるという問題が生じる」（摘示（iii）参照）ことや、「複数層の磁性層においては、最上層の上記非磁性粉（例えば研磨剤）の粒径が粗すぎると、磁性層の表面が荒れ、再生時のノイズやヘッド摩耗は大きくなる。しかし、粒径が細かいと、例えば研磨力が低下し、ヘッドが白濁して出力低下の原因になり、かつ、表面が平滑化しすぎて摩擦が大きくなって摺動ノイズが大きくなる。・・・（中略）・・・、磁性層の表面を適度に荒らし、例えば研磨力を維持し、摺動ノイズを減らし、かつ、適度な表面性によって電磁変換特性も良好にすることができる」（摘示（v）参照）と説明されているので、磁性層の表面が荒れると（即ち表面の凹凸が大きくなると）、ヘッド摩耗が大きくなり、且つ出力が低下し電磁変換特性が劣化することが示されているのである。　加えて、出力低下を防ぐためにスペーシングロスを少なくする、即ち、磁気ヘッドと磁気テープとの間隔（スペーシング）を小さくすることは周知技術である。
　してみると、ヘッドの摩耗を少なくし、また出力を大きくするために、磁気媒体の表面即ち最上層の磁性層の表面の凸部の高さを可能な限り小さくすることは当然のことと認められる。　なお、凸部を低くすると、磁気ヘッドが記録媒体に貼り付いたり、適切な摺動、走行性が確保できないなどの問題があるため、適切に凸部の下限も本来規定すべきであるのに対し、本願補正発明では構成として何ら考慮されていないが、他方、引用例発明では表面を適度に粗らすことが示されている。
　ところで、高さＲｐに関し、本願当初明細書には、１５ｎｍ以下との数値限定の言及はなく、２５ｎｍ以下（好ましくは２０ｎｍ以下）との記載（段落【００２１】〜【００２５】参照）があって、それは比較例３，４のＲｐ２７ｎｍ，２８ｎｍをもってＲpを２５ｎｍ以下としていたと認められるところ、たまたま実施例においてＲｐが１５ｎｍの例があったがために、１５ｎｍ以下と規定したにすぎないものと認められるから、かかる「Ｒｐを１５ｎｍ以下にした」ことに臨界的な技術的意義はなく単なる所望であり、Ｒｐが２５ｎｍでも問題がないと解するのが相当である。
　ちなみに、例えば、特開平６−５２５４１号公報［第１２頁参照。塗布型のビデオテープに関し、ラッピング処理によって、磁性層表面における表面粗さの中心線（即ち平均線）からの研磨材の突起高さとして２ｎｍ程度にした例（実施例１）が示されている（平均突起高さとされているが、ヘッド摩耗を勘案している以上最大突起も小さい方が良いことは明らかである。）］や、特開昭６１−１６８１２４号公報［実施例１３参照。磁気テープの磁気記録層のＲｍａｘとして０．０２０μｍ（即ち２０ｎｍ）の例が示されている。Ｒｍａｘが凸部と凹部の最大の間隔であり、Ｒｐが凹部と凸部の間に定められる平均線（平均面）からの高さであるところ、必ずしもＲｐは、Ｒｍａｘの半分とは限らないがＲｍａｘよりもはるかに小さいから、Ｒｍａｘ２０ｎｍはＲｐが２０ｎｍよりもはるかに小さいことを示している。］の周知例からみて、Ｒｐとの表現ではなくともＲｐとして１５ｎｍ程度の磁性層表面の粗さを採用することは既に知られている。
　結局のところ、本願補正発明の高さＲｐの規定は、スペーシングロスやヘッドの摩耗を小さくすることを単に数値で規定したものにすぎず、Ｒｐを１５ｎｍ以下とすることは当業者が適宜に乃至は容易に検討し設定できる程度にすぎないというべきである。
　仮に、最上層磁性層の膜厚よりも粒径が大きい非磁性粒子を有することが、ヘッド摩耗を大きくしない程度で且つ適切にクリーニング（即ちヘッドの白濁を防止）できる作用効果を奏すると解したとしても、それは前記の如く引用例にも記載された課題であり作用効果であるから、格別のことではない。　但し、本願明細書の表１及びその説明を検討すると、比較例１，２には、粒径の小さなアルミナの他に最上層磁性層の膜厚よりも大きい粒径のベンガラ（即ち非磁性粒子）が添加されているから、本願当初明細書の段落【００３０】にアルミナと同列に明示されていた非磁性の研磨材であるにもかかわらず、単にアルミナの粒径が重大でベンガラの粒径が問題ではないことは当初明細書に記載された範囲を逸脱するものであり、また説明された論理からも理解できないものである。　この点に関し、出願人は意見書において、ベンガラの比重（５程度）はアルミナの比重（４弱）よりも大きいため、ベンガラは下層側に移動したり集まったりして影響がない旨を主張しているけれども、本願補正発明の実施例や比較例を検討すると、下層はベンガラが主たるもの（７０重量部／全１０９重量部）であり、最上層磁性層は強磁性金属粉末が主たるもの（１００重量部／全１３１重量部）であることに鑑みると、段落【００３３】に例示された強磁性金属粉末のＦｅやＣｏの比重は８前後（なお、同様に磁性粉末として例示されたγ−Ｆｅ２Ｏ３は、ベンガラのα−Ｆｅ２Ｏ３とは結晶形態が異なるだけで比重に本質的な差異はない。）であるから、比重を理由とする出願人の主張は、まわりの状況を無視した議論であり、また他の合理的な釈明もなされていないから、表１のデータとその説明はいまだ矛盾するという他なく、本願補正発明の作用効果は裏付けとなるデータの疑義が解消していないことを付記する。
　
　これに対し、請求人は、請求理由（請求理由の平成１６年６月１８日付け手続補正書の＜＜３＞＞の＜４＞　本願発明と引用発明との対比の（イ）の項を参照）において、次のように主張している。
　『・・・。引用例１の第３頁左下欄第１〜５行には、磁性層の表面粗さについて、「表面粗さ断面曲線の平均線から０．０１μｍ以上突出したスパイク数Ｎｓと同平均線から突出した全ピーク数Ｎｓ（ｔ）との比であるＮｓ／Ｎｓ（ｔ）が０．１０〜０．３５である」と記載されているが、これによれば、表面粗さ断面曲線の平均線から０．０１μｍ以上、つまり１０ｎｍ以上突出した部分が相当数あることになり、むしろ最大凸部の高さＲｐが１５ｎｍを超えている可能性が高い。
　ここで、本願発明の磁気記録媒体において「基体フィルム上に磁性層あるいは非磁性層を介して積層形成した厚さが０．２３μｍ以下の最上層の磁性層中に、粒径がこの最上層の磁性層の厚さより大きいアルミナを非磁性粉末粒子として含有」させた構成（引用例１との一致点）に加えて、「最上層の磁性層表面の最大凸部の高さＲｐを１５ｎｍ以下」とする構成（引用例１との相違点）を採用したことの技術的意義について説明する。
　まず、本願発明では、短波長域で高出力を得るため、最上層磁性層の厚さを０．２３μｍ以下に設定した（［請求項１］、段落番号［００１２］）。ただし、このように最上層磁性層を薄層化すると、通常、これに伴って耐久性が低下する。そこで、このような耐久性の低下を避けるため、基体フィルムと最上層磁性層との間に他の磁性層あるいは非磁性層を設けるが、本願発明では、それに加えて更に耐久性の向上等を図るため、最上層磁性層に粒径がこの最上層磁性層の厚さより大きいアルミナを含有させた。このようにすると、例えば本願明細書添付の図１（ａ）〜（ｃ）に示したように、最上層磁性層に含有させたアルミナ（非磁性粉末粒子）４の上端部が磁性層３の表面に突出した状態（同図（ａ））もしくは顔を出した状態（同図（ｂ））あるいは磁性層３の表面が盛り上がった状態（同図（ｃ））となるため、これらの部分によって、磁気ヘッドとの接触力が支えられ、かつ磁気ヘッド表面が適度にクリーニングされることとなる。同時に、アルミナの下端部が非磁性層２中に入り込み、この入り込んだ部分のアンカー効果によって磁気ヘッドとの接触応力が非磁性層２に分散されるので、耐久性を向上させることが可能となる（段落番号［００１４］〜［００１９］）。
　ところが、最上層磁性層に上記のようなアルミナ粒子を含有させると、このアルミナが先に述べたように磁性層表面に突出したり顔を出したりして磁性層表面の凹凸ができるが、この凹凸の凸の最大高さＲｐが高くなるほど、媒体と磁気ヘッド間のスペーシングが増加して、特に短波長域の信号再生出力を減少させることとなる（段落番号［００２０］）。そこで、本願発明では、上述したアルミナの含有による耐久性向上効果やクリーニング効果を阻害することなく、前記スペーシングの増加による短波長域の信号再生出力の減少といった問題を解消するため、「最上層の磁性層表面の最大凸部の高さＲｐを１５ｎｍ以下」とした。本願発明は、このような構成により、先に述べた効果に加えて、短波長域の信号再生出力を十分に向上させ、また磁気ヘッド磨耗を少なくし、磁気ヘッドに傷を与えないようにすることができるという効果を奏するものである（段落番号［００２１］、［００２２］）。
　これに対し、引用例１記載の発明では「最上層の磁性層表面の最大凸部の高さＲｐを１５ｎｍ以下」するという構成は採られていないから、本願発明の構成を全て備えることによって始めて得られる上述の効果、すなわち「耐久性が低下されることなく、十分な高密度記録特性が得られ、適度のヘッドクリーニング特性を持ちながら、磁気ヘッド磨耗が少ない磁気テープが得られるといった効果」（段落番号［０００９］）は、奏することができない。また、引用例１には、他に上記の構成を示唆する記載も見当たらない。したがって、当業者といえども、上記のような引用例１記載の発明から本願発明を想到するのは困難である。』
　
　しかしながら、次の理由で請求人の上記主張は採用できない。
　そもそも、本願補正発明において、高さＲｐに関しては上限が規定されているだけで下限の規定がないこと、及び、本願明細書の図１の（ａ）〜（ｃ）の状態であることも何ら規定されていない、即ち、最上層磁性層の膜厚よりも非磁性粉末粒子の粒径が大きいというだけで、該非磁性粉末粒子がどのように存在するかは何ら規定されていないし、特定の製造手段も規定されているわけではないから、可能性はあっても必ず図１の（ａ）〜（ｃ）の状態となると解すべき理由がない（本願明細書段落【００２８】の記載はそのことを示唆している。）ことに留意すべきである。
　即ち、Ｒｐの下限の規定が無いということはほぼ０でも良いということである（例えば、図１の（ｂ）の状態のみでも良いとされていることに留意。乃至は磁性層の下方に完全に埋設された状態で且つ図１の（ｃ）の如き突出もない状態も包含される）から、走行性が悪化する場合やクリーニング効果を奏しない場合をも包含していることが明らかであり、本願補正発明に関連して前記主張ができる前提に欠けている。仮にクリーニング効果を確保する程度のものとすることを意味する構成が特定されたところで、そのようなことは上記で検討した如く引用例にも示唆されているのであるから、格別のことではない。
　次に、Ｎｓ／Ｎｓ（ｔ）の技術的意義からすると、その値が０．１であることは平均線から１０ｎｍを超える凸部が１０％を超えることを意味し、本願補正発明で規定するＲｐが１５ｎｍ以下との規定を引用例発明が満たさない可能性が大きい旨主張するが、必ずしも１５ｎｍを超えると断言はできない。　仮に１５ｎｍを超える場合がまれにあるとしたところで、そもそも本願補正発明の１５ｎｍ以下との規定に前記検討の如く臨界的意義はなく、もっと大きい数値例えば２５ｎｍ以下でも問題がなかったと解する他ないのであるから、Ｎｓ／Ｎｓ（ｔ）の前記値も阻害要因とならないというべきである。　しかも、引用例には本願補正発明と軌を一にする技術課題が示され、表面の荒れを適切にする必要性が示されているのであるから、その示唆に従い適切な表面粗さのものを必要とする程度に検討設定する程度のことは当業者が容易に為し得るものというべきである。
　
　したがって、本願補正発明は、引用例発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
（４）むすび
　以上のとおり、本件補正は、特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであり、特許法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する特許法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
　
３．本願発明について
　平成１６年６月７日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１に係る発明（以下、同項記載の発明を「本願発明」という。）は、平成１５年２月３日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、前記「２．（１）の補正前の【請求項１】」に摘示したとおりのものである。
　
（１）引用例
　原査定の拒絶理由に引用される引用例およびその記載事項は、前記「２．（２）」に記載したとおりである。
　
（２）対比、判断
　本願発明は、前記２．で検討した本願補正発明から「非磁性粉末粒子」の限定事項である「アルミナ」との構成を省いたものである。
　そうすると、本願発明の構成要件を全て含み、さらに他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が、前記「２．（３）」に記載したとおり引用例発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により引用例発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（３）むすび
　以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。