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　平成１０年特許願第２３４９７４号「電線被覆用シリコーンゴム組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年２月２２日出願公開、特開２０００−　５３９１８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１　手続の経緯
　本願は、平成１０年８月６日の出願であって、平成１５年１２月８日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成１６年１月１５日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同年２月１０日付けで手続補正がなされたものである。
２　平成１６年２月１０日付けの手続補正についての補正却下の決定
［結論］
　平成１６年２月１０日付けの手続補正を却下する。
［理由］
（１）本件補正は、特許請求の範囲の請求項１を、次のようにする補正を含むものである。
「（Ａ）下記平均組成式（１）
　　　　　ＲａＳｉＯ（４−ａ）／２　　　　　　（１）
（式中、Ｒは置換又は非置換の１価炭化水素基、ａは１．８〜２．３の数である。）で示され、一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合アルケニル基を有するオルガノシロキサン生ゴム　　　　　　　　　　　１００重量部
（Ｂ）補強性充填剤として比表面積１００〜４００ｍ２／ｇの煙霧質シリカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０〜１００重量部
（Ｃ）最大粒径が５０ミクロン以下のメチル基置換ベンゾイルパーオキサイド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１〜　５重量部
（Ｄ）ビニルトリアルコキシシラン　　　　　　　　　０．１〜２０重量部
を必須成分としてなることを特徴とする電線被覆用シリコーンゴム組成物。」
　
（２）本件補正は、補正前の請求項１に、
「（Ａ）下記平均組成式（１）
　　　　　ＲａＳｉＯ（４−ａ）／２　　　　　　（１）
（式中、Ｒは置換又は非置換の１価炭化水素基、ａは１．８〜２．３の数である。）で示され、一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合アルケニル基を有するオルガノシロキサン生ゴム　　　　　　　　　　　１００重量部
（Ｂ）補強性充填剤　　　　　　　　　　　　　　　　１０〜１００重量部
（Ｃ）最大粒径が５０ミクロン以下のメチル基置換ベンゾイルパーオキサイド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１〜　５重量部
（Ｄ）ジフェニルシランジオール及びビニルトリアルコキシシランから選ばれる有機ケイ素化合物　　　　　　　　　０．１〜２０重量部
を必須成分としてなることを特徴とする電線被覆用シリコーンゴム組成物。」
とされていたものを、その組成物の成分のうち（Ｂ）について、補強性充填剤を比表面積１００〜４００ｍ２／ｇの煙霧質シリカに限定し、（Ｄ）について、「ジフェニルシランジオール及びビニルトリアルコキシシランから選ばれる有機ケイ素化合物」を「ビニルトリアルコキシシラン」と限定したものであるから、特許請求の範囲の限定的減縮に該当する。
　
（３）補正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される発明（以下、「補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるかどうかについて検討する。
　
あ　先願及び先願明細書の記載事項
　拒絶査定において引用された、本願出願日前の特許出願であり、その出願後に出願公開された特願平１０−６２０７８号（特開平１１−２４６７６３号公報）の願書に最初に添付した明細書（以下、「先願明細書」という。）には、以下の記載がある。
（ａ）「（Ａ）平均組成式ＲａＳｉＯ（４−ａ）／２（式中、Ｒは置換または非置換の１価炭化水素基であり、ａは１．８〜２．３の数である。）で示されるオルガノポリシロキサン生ゴム。　１００重量部、
（Ｂ）微粉末状シリカ　１０〜１００重量部、および
（Ｃ）最大粒子径が６０μｍ以下であり、かつ、平均粒子径が３０μｍ以下であるメチル基置換ベンゾイルパーオキサイド　０．０５〜１０重量部
からなるシリコーンゴム組成物。」（特許請求の範囲、【請求項１】）
（ｂ）「本発明はシリコーンゴム組成物およびシリコーンゴム成形体の製造方法に関し、詳しくは、チューブ、シート、電線被覆材等の押出成形材料として好適に使用されるシリコーンゴム組成物およびシリコーンゴム成形体の製造方法に関するものである。」（段落【０００１】）
（ｃ）「（Ａ）成分のオルガノポリシロキサン生ゴムは本発明組成物の主成分であり、平均組成式：ＲａＳｉＯ（４−ａ）／２で表される。ここで、式中、Ｒは置換または非置換の１価炭化水素基であり、具体的には・・・ビニル基、アリル基、ブチニル基、ヘキセニル基などのアルケニル基、・・・で例示される１価炭化水素基が挙げられる。また、ａは１．８〜２．３の数である。」（段落【０００５】）
（ｄ）「（Ｂ）成分の微粉末状シリカは、本発明組成物を硬化させて得られるシリコーンゴムに優れた機械的強度を付与するために必須とされる成分である。かかる微粉末シリカとしては、ヒュームドシリカ等の乾式法シリカ、沈殿シリカ等の湿式法シリカが挙げられ、・・・本成分はその比表面積が５０ｍ２／ｇ以上であることが好ましい。本成分の配合量は（Ａ）成分１００重量部に対して１０〜１００重量部の範囲である。」（段落【０００６】）
（ｅ）「（Ｃ）成分のメチル基置換ベンゾイルパーオキサイドは本発明の組成物を加熱硬化させるための硬化剤であり、本発明組成物を特徴づける成分である。かかる（Ｃ）成分は最大粒子径が６０μｍ以下であることが必要でり、５０μｍ以下であることが好ましく、・・・本成分の添加量は（Ａ）成分のオルガノポリシロキサン１００重量部に対して、０．０５〜１０重量部の範囲内であり、０．１〜５重量部の範囲内が好ましい。」（段落【０００７】）
（ｆ）「本発明組成物は、上記した（Ａ）成分〜（Ｃ）成分からなるシリコーンゴム組成物であるが、これらの成分に加えて、従来からシリコーンゴム組成物に配合されることが公知とされている各種添加剤を添加配合することは本発明の目的を損なわない限り差し支えない。かかる添加剤としては、両末端シラノール基封鎖ジオルガノシロキサンオリゴマー、オルガノヒドロキシシラン、ヘキサオルガノジシラザン等のクレープハードニング防止剤・・・が例示される。」（段落【０００８】）
（ｇ）「【参考例１】最大粒子径が１００μｍ以上の粗大粒子を含有し、平均粒子径が３０μｍであるビス（パラ−メチルベンゾイル）パーオキサイド粒状物５０重量部と２５℃における粘度が１２,０００センチストークスの両末端トリメチルシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン５０重量部とを混合して、ビス（パラ−メチルベンゾイル）パーオキサイドの５０重量％シリコーンオイルペーストを調製した（加硫剤A）。このシリコーンオイルペーストを３本ロール上に導入して、最大粒子径が４０μmより大きい粒状物が認められなくなるまで3本ロールに通し続けた。得られたビス（パラ−メチルベンゾイル）パーオキサイドの５０重量％シリコーンオイルペーストは、最大粒子径４０μｍであり、平均粒子径が１５μｍであった(加硫剤Ｂ)。」（段落【００１２】）
（ｈ）「【実施例２】ジメチルシロキサン単位９９．６モル％とメチルビニルシロキサン単位０．４モル％からなる両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖オルガノポリシロキサン生ゴム（重合度５，０００）１００部、２５℃における粘度が６０センチストークスの両末端シラノール基封鎖ジメチルシロキサンオリゴマー１１．０部、比表面積２００ｍ２／ｇのヒュームドシリカ４５部をニーダーミキサーに投入して、加熱下均一になるまで混練した。冷却後、けいそう土８．０部、酸化セリウム粉末０．８部、酸化亜鉛粉末１．０を投入して均一になるまで混練してシリコーンゴムベースコンパウンドを得た。次いで、このシリコーンゴムベースコンパウンド１００部に、参考例１で得られた加硫剤b１．３部を２本ロール上で添加し混練してシリコーンゴム組成物を製造した。このシリコーンゴム組成物を６５ｍｍΦの１軸押出機に投入し、クロスヘッド内で直径０．７ｍｍの芯線にシリコーンゴム組成物を被覆して、シリコーンゴム組成物で被覆された電線を造った。続いて、このシリコーンゴム組成物被覆電線を４００℃の加熱炉中に線速６０ｍ／分の速度で通して、肉厚０．８ｍｍのシリコーンゴム被覆電線を製造した。このとき、加熱炉の出口と電線の巻取機の間でスパークテスター内に電線を通し、６ｋＶの電圧をかけて５万ｍ電線を引いたが、その間一度もスパークアウトは起こらなかった。」（段落【００１７】）
　
い　対比、判断
　先願明細書には、特定の重量割合で配合された、（Ａ）組成の特定されたオルガノシロキサン生ゴム、（Ｂ）微粉末シリカ及び（Ｃ）粒径に関して特定されたメチル基置換ベンゾイルパーオキサイドの３成分からなるシリコーンゴム組成物に係る発明が記載され（摘記ａ）、さらに、その３成分以外に、種々のクレープハードニング防止剤を添加することも記載され（摘記ｆ）、実施例ではその４種の成分からなるシリコーンゴム組成物が挙げられている（摘記ｇ、ｈ）から、先願明細書には、
「（Ａ）平均組成式ＲａＳｉＯ（４−ａ）／２（式中、Ｒは置換または非置換の１価炭化水素基であり、ａは１．８〜２．３の数である。）で示されるオルガノポリシロキサン生ゴム　　１００重量部、
（Ｂ）微粉末状シリカ　　１０〜１００重量部、
（Ｃ）最大粒子径が６０μｍ以下であり、かつ、平均粒子径が３０μｍ以下であるメチル基置換ベンゾイルパーオキサイド　　０．０５〜１０重量部、及び、
両末端シラノール基封鎖ジオルガノシロキサンオリゴマー、オルガノヒドロキシシラン、ヘキサオルガノジシラザン等のクレープハードニング防止剤を含有するシリコーンゴム組成物。」
に係る発明が記載されているものと認められる（以下、「先願発明」という。）。
　補正発明と先願発明を対比すると、（Ａ）成分のオルガノシロキサン生ゴムについて、先願明細書には、補正発明と同じ平均組成式で表されるものであり、その式におけるａの範囲も同じ１．８〜２．３であり、Ｒとしてビニル基等のアルケニル基が例示され、実施例においては両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖オルガノポリシロキサン生ゴムが使われているから、両者に相違はなく、（Ｂ）成分のシリカについて、本願発明の煙霧質シリカは先願明細書の微粉末状シリカ（ヒュームドシリカ）と同じ微粉末状の非晶質シリカのことであり、先願明細書では、その比表面積は５０ｍ２／ｇ以上が好ましいことが記載され、実施例２では２００ｍ２／ｇのものが使われており、（Ａ）成分１００重量部に対して配合する量も同じ１０〜１００重量部であるから、両者に実質的な相違はなく、（Ｃ）成分のメチル基置換ベンゾイルパーオキサイドについて、先願明細書では最大粒子径が６０μｍ以下のものを（Ａ）成分１００重量部に対して０．０５〜１０重量部配合するもので、粒子径及び配合割合について重複する範囲を含むものであるから、先願発明の（Ａ）〜（Ｃ）成分は補正発明の（Ａ）〜（Ｃ）成分とそれぞれ対応するもので、いずれもその成分自体及び重量割合については重複する範囲をもつものであり、結局、両発明の相違点は、（Ａ）〜（Ｃ）成分以外の成分として、補正発明では、ビニルトリアルコキシシランを（Ａ）成分１００重量部に対して０．１〜２０重量部配合しているのに対して、先願発明では、両末端シラノール基封鎖ジオルガノシロキサンオリゴマー、オルガノヒドロキシシラン、ヘキサオルガノジシラザン等のクレープハードニング防止剤を配合し、その配合割合を明示していない点のみである。
　そこで、この相違点について検討すると、先願明細書には、従来からシリコーンゴム組成物に配合されることが公知とされている両末端シラノール基封鎖ジオルガノシロキサンオリゴマー、オルガノヒドロキシシラン、ヘキサオルガノジシラザン等のクレープハードニング防止剤が添加できることが記載されていて（摘記ｆ）、実施例２ではクレープハードニング防止剤として両末端シラノール基封鎖ジメチルシロキサンオリゴマーが（Ａ）成分１００部に対して１１．０部添加されている（摘記ｈ）。一方、本願の出願当初の明細書をみると、「本発明の電線被覆用シリコーンゴム組成物は、上記した（Ａ）〜（Ｃ）成分を均一に混合することによって容易に製造できるが、これには必要に応じて、末端に水酸基を有する重合度１００以下のα，ω−ジメチルシロキサンジオール等のジオルガノポリシロキサン、ジフェニルシランジオール、ヘキサメチルジシラザン等のヘキサオルガノジシラザン、ビニルトリアルコキシシラン等のオルガノアルコキシシランなどの低分子量の有機ケイ素化合物からなる、通常ウエッターと呼称される添加剤の少なくとも１種を配合することが好ましい。この場合、（Ａ）成分のオルガノポリシロキサン生ゴム１００重量部に対して０．１〜２０重量部、特に０．５〜１０重量部配合することが好ましい。」（段落【００２０】）と記載されていて、補正発明における（Ｄ）成分であるビニルトリアルコキシシランは、通常ウエッターと呼称される添加剤の１種として位置づけられ、オルガノヒドロキシシラン等の他のウエッターと同列に記載されているだけで、ビニルトリアルコキシシランを添加した実施例も存在せず、ウエッターとして添加する添加剤をビニルトリアルコキシシランに特定することに格別の選択性があることは記載されていない。よって、当初明細書に記載されていなかった、平成１５年８月１１日に提出された平成１５年７月３１日付けの実験成績証明書における実施例Ｉ（平成１６年２月１０日付け手続補正書による審判請求書の理由における実施例Ｉ）ではじめて明らかにされた効果、すなわち、ビニルトリアルコキシシランを配合した場合に、ウェッターとして同等のものとして列挙されていた「末端に水酸基を有する重合度１００以下のα，ω−ジメチルシロキサンジオール等のジオルガノポリシロキサン、ジフェニルシランジオール、ヘキサメチルジシラザン等のヘキサオルガノジシラザン」に比して直流耐電圧が高いという効果を補正発明の効果として参酌することはできない。
　また、当該実験成績証明書における実施例Ｉでは、（Ａ）〜（Ｃ）成分の外にビニルトリメトキシシラン２部と分枝鎖両末端がシラノール基で封鎖された平均重合度約１０のジメチルポリシロキサン８部を配合しており、後者の分枝鎖両末端がシラノール基で封鎖された平均重合度約１０のジメチルポリシロキサンも、本願当初明細書にウェッターとして挙げられているものであるから、実施例Ｉはウエッターを２種併用したシリコーンゴム組成物の場合の実施例であって、それが出願当初明細書の、分枝鎖両末端がシラノール基で封鎖された平均重合度約１０のジメチルポリシロキサン８部を配合したシリコーンゴム組成物である実施例１〜３のものより直流耐電圧が優れていることを示すものであって、ビニルトリメトキシシランを単独、ウエッターとして配合したものが他のウエッターを配合しないシリコーンゴム組成物に比して優れた性質を有することを裏付けるものとも認められない。その意味においても、前記実験成績証明書の結果を補正発明の効果として参酌することはできない。
　そして、ビニルトリアルコキシシランは、シリカ等の補強用充填剤のゴム組成物中への添加に当たって、その分散性を良好にする分散剤としてよく知られているものであり（特公平７−３３４５９号公報参照。）、ウエッターもクレープハードニング防止剤も共にシリカ表面の活性による二次結合を防止する目的で添加するもので微粒子の生ゴム中への分散を助ける分散剤であって、添加剤としては同質のものであり（伊藤邦雄編「シリコーンハンドブック」（１９９０年８月３１日、日刊工業新聞社発行）２９１〜２９３頁、４１０頁参照。）、その添加量も通常の使用範囲のものであるから（先願明細書の実施例２（摘記ｈ）参照。）、（Ａ）〜（Ｃ）成分に、さらに分散剤としてビニルトリアルコキシシラン０．１〜２０重量部を添加することは周知の慣用技術の付加にすぎず、前記実験成績証明書の結果を補正発明の効果として参酌することはできないことは前記のとおりであるから、その効果も明細書の記載からみて格別のものとすることができないので、該相違点は課題解決のための具体化手段における微差の範囲であるといえる。
　したがって、補正発明は先願明細書に記載された発明と同一であり、しかも本願出願の発明者及び出願人が先願のそれらと同一の者であるとも認められないので、補正発明は特許法第２９条の２の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
う　むすび
　以上のとおり、本件補正は、特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項に規定する要件を満たしていないから、同法１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３　本願発明について
（１）本願発明
　平成１６年２月１０日付けの手続補正が上記のとおり却下されたので、本願発明は、平成１５年８月８日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１ないし３に記載された事項により特定されるものと認められ、その請求項１に係る発明は、下記のとおりである。
「【請求項１】（Ａ）下記平均組成式（１）
　　　　　ＲａＳｉＯ（４−ａ）／２　　　　　　（１）
（式中、Ｒは置換又は非置換の１価炭化水素基、ａは１．８〜２．３の数である。）で示され、一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合アルケニル基を有するオルガノシロキサン生ゴム　　　　　　　　　　　１００重量部
（Ｂ）補強性充填剤　　　　　　　　　　　　　　　　１０〜１００重量部
（Ｃ）最大粒径が５０ミクロン以下のメチル基置換ベンゾイルパーオキサイド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１〜　５重量部
（Ｄ）ジフェニルシランジオール及びビニルトリアルコキシシランから選ばれる有機ケイ素化合物　　　　　　　　　　　　　　　０．１〜２０重量部
を必須成分としてなることを特徴とする電線被覆用シリコーンゴム組成物。」　
　
（２）引用出願及びその記載事項
　原査定の拒絶理由に引用された、本願出願日前の特許出願であり、その出願後に出願公開された特願平１０−６２０７８号（特開平１１−２４６７６３号公報）の願書に最初に添付した明細書に記載された事項は、上記「２．（３）あ」の項に記載されたとおりである。
（３）対比・判断
　本願請求項１に係る発明と先願明細書に記載された発明との相違点は、上記「２．（３）い」の項に記載のとおりであり、請求項１に係る発明は、上記「２．（３）い」の項に記載された理由と同様の理由により特許を受けることができない。
　また、ジフェニルシランジオールを（Ｄ）成分とする場合も、ジフェニルシランジオールはシリコーンゴム組成物に用いる分散剤としては周知のものであり（特開昭６４−２４８５８号公報）、上記と同様の理由により特許を受けることができない。
（４）むすび
　以上のとおりであるから、本願請求項１に係る発明は、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることはできないので、他の請求項に係る発明については検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。　
　よって、結論のとおり審決する。