【事件の表示】
　特願２０１３−１２０４２０「非円形孔を形成するための電極及び電解加工プロセス」拒絶査定不服審判事件〔平成２５年１２月２６日出願公開、特開２０１３−２５５９８９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成２５年６月７日（パリ条約による優先権主張　２０１２年６月８日（ＵＳ）アメリカ合衆国）の出願であって、平成２９年４月１３日付けの拒絶理由の通知に対し、同年７月１８日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが、同年９月５日付けで拒絶査定がなされ、これに対して平成３０年１月１１日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
第２　平成３０年１月１１日にされた手続補正についての補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　平成３０年１月１１日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）を却下する。
［理由］
１　本件補正について（補正の内容）
（１）本件補正後の特許請求の範囲の記載
　本件補正により、特許請求の範囲の請求項１の記載は、次のとおり補正された（以下、「補正事項１」という。下線は補正箇所を示したものであり、請求人が付したもの。）を含んでいる。
　「少なくとも１つの通路を画定する導電性部材と、
前記導電性部材の側面を部分的に覆う絶縁被覆部と
を含む電解加工プロセス用の電極であって、
前記絶縁被覆部が、前記導電性部材の少なくとも１つの露出部分を覆わず、
前記少なくとも１つの露出部分は、前記導電性部材の長手方向軸にほぼ沿って延び、
前記絶縁被覆部は、前記導電性部材の露出前端部も覆わず、
前記導電性部材の前記露出前端部は、高さが０ｍｍ超２ｍｍ未満であ
って前記絶縁被覆部との間に段差を形成し
前記少なくとも１つの露出部分は、約１８０度だけ離隔した第１及び第２の露出部分を含み、
前記導電性部材の前記露出前端部は、前記導電性部材の前記第１及び第２の露出部分から少なくとも１ミリメートル（１ｍｍ）のギャップｈだけ離隔しており、
前記導電性部材の前記露出前端部は、前記導電性部材の残りの部分よりも小さい直径を有する、電極。」
（２）本件補正前の特許請求の範囲
　本件補正前の、平成２９年７月１８日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである。
　「少なくとも１つの通路を画定する導電性部材と、
前記導電性部材の側面を部分的に覆う絶縁被覆部と
を含む電解加工プロセス用の電極であって、
前記絶縁被覆部が、前記導電性部材の少なくとも１つの露出部分を覆わず、
前記少なくとも１つの露出部分は、前記導電性部材の長手方向軸にほぼ沿って延び、
前記絶縁被覆部は、前記導電性部材の露出前端部も覆わず、
前記導電性部材の前記露出前端部は、高さが０ｍｍ超２ｍｍ未満であり、
前記少なくとも１つの露出部分は、約１８０度だけ離隔した第１及び第２の露出部分を含み、
前記導電性部材の前記露出前端部は、前記導電性部材の前記第１及び第２の露出部分から少なくとも１ミリメートル（１ｍｍ）のギャップｈだけ離隔しており、
前記導電性部材の前記露出前端部は、前記導電性部材の残りの部分よりも小さい直径を有する、電極。」
２　補正の適否
　本件補正前は、本件補正前の請求項１に記載された発明を特定するために必要な事項である「露出前端部」について、上記のとおり限定を付加するものであって、補正前の請求項１に記載された発明と補正後の請求項１に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第１７条の２第５項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで、本件補正後の請求項１に記載される発明（以下、「本件補正発明」という。）が、特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定に適合するか（特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか）について、以下、検討する。 
（１）本件補正発明
　本件補正発明は、上記１（１）に記載したとおりのものである。
（２）引用文献の記載事項
ア　引用文献１
（ア）原査定の拒絶の理由で引用された、本願の優先日前に頒布された引用文献である特開２００８−２２９８４２号公報（平成２０年１０月２日出願公開。以下、「引用文献１」という。）には、図面とともに、以下の事項が記載されている（下線は理解の便のため当審にて付与。）。
ａ　段落【００１０】 
「図１に、電解加工（ＥＣＭ）用電極１００の例を示す。具体的には、図１では、
電極１００の第一の端部１０３から延びる第一セクション１０２と、電極１００の第二の端部１０５から延びる第二セクション１０４とを有する中空電解加工用電極１００
電極１００は実質的に円筒形であり、その内部を通して電解液を運ぶように構成されている。
ｂ　段落【００１１】
「例示的な実施形態では、
絶縁体１０６は、第一セクション１０２の外周を包囲するが、第二セクション１０４の外周には部分的にしか延在しない。
絶縁体１０６は、第二セクション１０４の第一の側面１０８とその反対側の第二の側面１１０にしか延在しない。したがって、第二セクション１０４は、互いに相対して位置し、絶縁されずに露出された部分１１２を２箇所含む。
非絶縁部１１２の構成、数、寸法及び長さは、電極１００の所望の機能及び／又は動作結果に基づいて種々選択し得る。
ｃ　段落【００１２】
「作動に際して、電解液を通して電極１００と電極１００で加工する部材とに電流が流れる。
絶縁体１０６は、電極１００の非絶縁部１１２及び非絶縁電極チップ１１６から放電を起こす。
ｄ　段落【００１３】
「図２に、例示的なタービン翼形部２０２での冷却孔２００の形成に用いられる電極１００を示す。具体的には、図２では、翼形部２０２の外表面２０４から翼形部２０２の内表面２０６に向かって挿入した電極１００の側面図２（ａ）並びに加工時の電極の第二の端部１０５の方向から観た端面図２（ｂ）を示す。」
ｅ　段落　【００１４】 
「図３に、加工プロセスが完了し、冷却孔２００が形成された翼形部２０２を示す。具体的には、図３では、冷却孔２００を含む翼形部２０２の側面図３（ａ）、冷却孔入口２０７の断面図３（ｂ）並びに冷却孔出口２０８の断面図３（ｃ）を示す。」
ｆ　段落【００１５】
「加工プロセスに際して、第一セクション１０２は、矢印２１０で示すように、外表面２０４から内表面２０６に向かって挿入される。例示的な実施形態では、電極１００は、外表面２０４に対して、特に限定されないが、０°、９０°その他０°〜９０°の間の任意の傾斜角を始めとして、様々な角度で挿入できる。
一部の電流２１２は翼形部２０２と電極チップ１１６との間で発生し、一部の電流２１４は非絶縁部１１２と翼形部２０２との間で発生する。
ｇ　段落【００１６】
「第二セクション１０４を翼形部２０２に挿入すると、電極１００から放電される電流２１４によって、翼形部２０２からの、さらに具体的には第一セクション１０２によって形成された略円形断面からの金属の除去が促進される。このような追加の金属除去によって、翼形部２０２に楕円形断面が形成される。具体的には、非絶縁部１１２から放電される電流２１４によって楕円形断面が画成される。当業者には自明であろうが、非絶縁部１１２の配置を変更すれば、第二セクション１０４で画成される断面の形状を変えることができる。翼形部２０２への第二セクション１０４の挿入に伴って、第二セクション１０４から放電される電流２１４に暴露される翼形部２０２の部分に画成される断面は大きくなる。その結果、例示的な実施形態では、外表面２０４に画成される冷却孔２００の断面積は、電極チップ１１６から放電される電流２１２にしか暴露されない翼形部２０２の部分に画成される冷却孔２００の断面積よりも広い。」
ｈ　図１
　
図１からは、電極チップ１１６が電極１００の前端部に配置されていること、露出された非絶縁部１１２と電極チップ１１６とが第１セクション１０２の長さ分だけ離隔していること
（イ）上記記載から、引用文献１には、次の技術的事項が記載されているものと認められる。
ａ　上記記載事項（ア）ａには、内部を通して電解液を運ぶように構成された中空電解加工用電極１００が記載されている。
ｂ　上記記載事項（ア）ａ及びｂには、中空電解加工用電極１００のうち、第一セクション１０２の外周を包囲するが、第二セクション１０４の外周には部分的にしか延在しない絶縁体、中空電解加工用電極１００の第二セクション１０４において、２箇所に互いに相対して位置し、電極１００に沿って、任意の長さＬ1に延在し得る、絶縁されずに露出された非絶縁部１１２が記載されている。
ｃ　上記記載事項（ア）ｃ、ｆ及びｈには、電極の前端部に配置されている非絶縁電極チップ１１６と、露出された非絶縁部１１２とが第１セクション１０２の長さ分だけ離隔していることが記載されている。
（ウ）上記（ア）及び（イ）から、引用文献１には、次の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されていると認められる。
　「内部を通して電解液を運ぶように構成された中空電解加工用電極１００であって、中空電解加工用電極１００のうち、第一セクション１０２の外周を包囲するが、第二セクション１０４の外周には部分的にしか延在しない絶縁体、中空電解加工用電極１００の第二セクション１０４において、２箇所に互いに相対して位置し、電極１００に沿って、任意の長さＬ1に延在し得る、絶縁されずに露出された非絶縁部１１２、電極の前端部に配置されており、露出された非絶縁部１１２との間で第１セクション１０２の長さ分だけ離隔した非絶縁電極チップ１１６を有する電極」
イ　引用文献２
（ア）同じく原査定の拒絶の理由で引用され、本願の優先日前に頒布された引用文献である特開平７−４０１４６号公報（以下、「引用文献２」という。）には、図面とともに、以下の事項が記載されている（下線は理解の便のため当審にて付与）。 
ａ　【請求項１】
「導電性の
ワークピースに均一な径の孔を穿孔するための形状管電解加工方法
　導電性の管をワークピースに向かって進めつつ、その導電性の管を通して電解液を該ワークピースに注ぐとともにその電解液を介してその導電性の管と該ワークピースの間に定電流を流すことによって孔全体に亘って均一に該ワークピースから導電性材料を溶出させて該ワークピースに穿孔することを特徴とする方法。」
ｂ　段落【００１４】 
「【実施例】
　図１は
本発明の方法を実施するのに適した形状管電解加工装置
ｃ　段落【００１５】 
「図２に示すように、
管状電極１０は金属管１２と誘電材料のコーテイング１４とからなっている。金属管１２の先端１３にはコーテイングが施されておらず、先端１３とワークピースＷの間に電解槽が形成されるようになっている。管状電極１０の先端１３は斜めに切られており、その角度∝は１１°であるのが望ましい。
ｄ　段落【００１８】
「本発明の形状管電解加工方法は、３０４ステンレス、３２１ステンレス、４１４ステンレス、インコーネル合金７１８、インコーネル合金６２５、インコーネル合金Ｘ−７５０、インコーネル合金８２５等の様々な導電性材料に穿孔するのに使用することができる。長さ／直径比（アスペクト比）３００：１まで、直径０．５から６．４ｍｍの範囲で６１０ｍｍまでの深さの孔を開けることができる。楕円形等の形状の場合は、最小幅が０．５ｍｍ以上で、長軸と短軸の比が３：１である必要がある。」
ｅ　図２
　
図２からは、金属管１２の先端１３にはコーティングが施されておらず、斜めにテーパ形状に突出していること
（イ）上記記載から、引用文献２には、次の技術が記載されていると認められる。
ａ　上記記載事項（ア）ａ及びｂには、ワークピースに均一な径の孔を穿孔する形状管電解加工装置が記載されている。 
ｂ　上記記載事項（ア）ｃ及びｅには、金属管１２の先端１３にはコーティングが施されておらず、管状電極１０の先端１３は斜めにテーパ形状に突出していることが記載されている。  
（ウ）上記（ア）及び（イ）から、引用文献２には以下の技術的事項が記載されていると認められる。  
「先端にはコーテイングが施されておらず、先端が斜めにテーパ形状に突出している管状電極により、ワークピースに均一な径の孔を電解加工すること」（以下、「引用文献２記載の技術的事項」という。） 
（３）引用発明との対比
ア　本件補正発明と引用発明とを対比する。
（ア）引用発明の「内部を通して電解液を運ぶように構成された中空電解加工用電極１００」は、本件補正発明の「少なくとも１つの通路を画定する導電性部材」に相当する。
（イ）引用発明の「中空電解加工用電極１００のうち、第一セクション１０２の外周を包囲するが、第二セクション１０４の外周には部分的にしか延在しない絶縁体」は、本件補正発明の「導電性部材の側面を部分的に覆う絶縁被覆部」に相当する。
（ウ）引用発明の「中空電解加工用電極１００の第二セクション１０４において、２箇所に互いに相対して位置し、電極１００に沿って、任意の長さＬ1に延在し得る、絶縁されずに露出された非絶縁部１１２」は、本件補正発明の「絶縁被覆部が、前記導電性部材の少なくとも１つの露出部分を覆わず、前記少なくとも１つの露出部分は、前記導電性部材の長手方向軸にほぼ沿って延びる」構成及び「少なくとも１つの露出部分は、約１８０度だけ離隔した第１及び第２の露出部分を含」む構成に相当する。
（エ）引用発明の「電極の前端部に配置されている非絶縁電極チップ１１６」は、本件補正発明の「絶縁被覆部は、前記導電性部材の露出前端部も覆わ」ない構成に相当する。
（オ）引用発明の「露出された非絶縁部１１２との間で第１セクション１０２の長さ分だけ離隔した非絶縁電極チップ１１６を有する電極離隔した非絶縁電極チップ１１６」は、本件補正発明の「導電性部材の前記露出前端部は、前記導電性部材の前記第１及び第２の露出部分からギャップｈだけ離隔」している構成に相当する。
イ　以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
【一致点】
　「少なくとも１つの通路を画定する導電性部材と、前記導電性部材の側面を部分的に覆う絶縁被覆部とを含む電解加工プロセス用の電極であって、前記絶縁被覆部が、前記導電性部材の少なくとも１つの露出部分を覆わず、前記少なくとも１つの露出部分は、前記導電性部材の長手方向軸にほぼ沿って延び、前記絶縁被覆部は、前記導電性部材の露出前端部も覆わず、前記少なくとも１つの露出部分は、約１８０度だけ離隔した第１及び第２の露出部分を含み、前記導電性部材の前記露出前端部は、前記導電性部材の前記第１及び第２の露出部分からギャップｈだけ離隔している電極。」  
【相違点１】
　導電性部材の露出前端部が、本願発明１は、高さが０ｍｍ超２ｍｍ未満であって絶縁被覆部との間に段差を形成するのに対して、引用発明では露出前端部の具体的構成が明らかでない点。
【相違点２】
　導電性部材の露出前端部と、導電性部材の第１及び第２の露出部分とが離隔しているギャップｈが、本願発明１は、少なくとも１ミリメートル（１ｍｍ）であるのに対して、引用発明では具体的な距離が明示されていない点。 
【相違点３】
　導電性部材の露出前端部が、本願発明１は、導電性部材の残りの部分よりも小さい直径を有するのに対して、引用発明では露出前端部の具体的構成が明らかでない点。
（４）判断
　以下、相違点について検討する。
ア　相違点１について 
　本願請求項１を引用する請求項２には「テーパが付いている」と記載されているのであるから、本願発明は、図１の形状の電極が実施例であることは明らかである。
　ここで、導電性部材１２の縦断面の形状が示されていないので、具体的な形状は明らかでないが、図２及び段落【００１６】の「円形管」の記載からして、円形管である導電性部材の先端がテーパ状となっているものと理解できる。すなわち、本願発明の導電性部材１２の縦断面の形状は、引用文献２の図２に示された金属管１２の形状と同様のテーパを有しているものと理解できる。
　そして、引用文献２のように導電性の電極を絶縁被覆部より突出させることは、当該技術分野においては周知であり（例えば、特開２０１１−１６１５２７号公報の段落【００２４】、図２等、特開２００２−３０７２４９号公報の段落【００１６】、図３等）、引用発明において、円形の孔を穿孔する先端部の形状として、従来周知の形状を選択することに格別の困難性は認められず、引用文献２に示された形状を適用することに格別な困難性はない。
　さらに、引用文献２では、孔の直径として０．５〜６．４ｍｍと記載され、テーパの角度が１１°であることから、突出量が２ｍｍ未満となるのは明らかであり、引用発明に引用文献２記載の技術的事項を適用した際に、突出量を２ｍｍ未満とすることは十分に想到し得る事項に過ぎない。
　なお、審判請求人は、審判請求書において、「電解加工プロセスで形成される孔の短軸のサイズを低減し、孔の長軸対短軸のサイズ比を増大させることができるという技術的が得られる（本願明細書段落００２０）。」と主張している。
　しかしながら、発明の詳細な説明には、「段差」を設けることについての具体的な記載はなく、図面に示されるのみである。その結果、発明の詳細な説明には「段差」と「電解加工プロセスで形成される孔の短軸のサイズを低減し、孔の長軸対短軸のサイズ比を増大させることができるという技術的効果」との関係についても開示されていない（段落【００２０】には、サイズ比についての記載はあるが、この記載は、導電性部材１２の露出前端部２０が、導電性部材１２の残りの部分よりも小さい直径を有することや、導電性部材１２の露出前端部２０にテーパを付けることに関するもので、段差による効果について開示するものではない。
　よって、「段差」が形成されることが限定されることで、出願人の主張する技術的効果に対して、当業者の予測を超えるような寄与があるものとは認められない。
イ　相違点２について
　引用発明を実施するにあたり、ギャップｈをある程度の長さを有するように実施することは当然であり、ギャップｈを１ｍｍ以上の長さとすることに格別の困難性は認められない。
ウ　相違点３について
　引用文献２記載の技術的事項における先端が斜めにテーパ形状に突出している管状電極は、導電性部材の残りの部分よりも当然に小さい直径であり、引用発明に引用文献２記載の技術的事項を適用した際に、導電性部材の露出前端部が、導電性部材の残りの部分よりも小さい直径を有するように構成することに格別の困難性は認められない。
エ　そして、これらの相違点を総合的に勘案しても、本件補正発明の奏する作用効果は、引用発明及び引用文献２記載の技術的事項の奏する作用効果から予測される範囲内のものに過ぎず、格別顕著なものということはできない。
オ　したがって、本件補正発明は、引用発明及び引用文献２記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
３　本件補正についてのむすび  
　よって、本件補正は、特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第３　本願発明について  
１　本願発明
　平成３０年１月１１日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、平成２９年７月１８日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１ないし９に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、その請求項１に記載された事項により特定される、前記第２［理由］１（２）に記載のとおりのものである。
２　原査定の拒絶の理由
　原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項１−９に係る発明は、本願の優先権主張の日前に頒布された下記の引用文献１に記載された発明及び引用文献２及び３に記載された事項に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、というものである。
引用文献１：特開２００８−２２９８４２号公報
引用文献２：特開平７−４０１４６号公報
引用文献３：特開２０１１−６２８１１号公報
３　引用文献等  
　これに対して、原査定の拒絶の理由に引用された引用文献１ないし２及びその記載事項は、前記第２の［理由］２（２）に記載したとおりである。
４　対比・検討  
　本願発明は、前記第２の［理由］２で検討した本件補正発明から、「露出前端部」の「段差」に係る限定事項を削除したものである。
　そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第２の［理由］２（３）、（４）に記載したとおり、引用発明、並びに上記引用文献２記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により当業者が容易に発明をすることができたものである。
第４　むすび  
　以上のとおり、本願発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本件出願は拒絶されるべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。