【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３２３１７０８号発明「透明材料のマーキング方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第３２３１７０８号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続きの経緯・本件発明
　本件特許第３２３１７０８号の請求項１ないし４に係る発明についての出願は、平成１０年８月２８日に特許出願（特許法第４１条に基づく優先権主張平成９年９月２６日）され、平成１３年９月１４日にその発明について特許権の設定登録がなされた。
　これに対し、請求人富士電機システムズ株式会社より平成１７年３月１日に特許の無効の審判が請求され、平成１７年５月１８日に被請求人住友重機械工業株式会社より答弁書が提出され、平成１７年７月６日に請求人より弁駁書が提出された。
　
　本件特許第３２３１７０８号の請求項１ないし４に係る発明は、特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１ないし４に記載された事項により特定される、次のとおりのものと認める。
「【請求項１】　厚さが２ｍｍ以下の板状のマーキング対象物を準備する工程と、
　前記マーキング対象物を形成する材料を透過する波長域のレーザ光を、ｆθレンズを用いて該マーキング対象物の内部に集光させることにより、該マーキング対象物の内部にマーキングを行う工程と
を有し、
　前記マーキングを行う工程において、前記マーキング対象物を形成する材料の屈折率を考慮して、レーザ光の集光点が前記マーキング対象物の内部に位置するように、前記マーキング対象物の表面から前記レーザ光の集光点までの深さを制御するマーキング方法。」（以下、「本件発明１」という。）
「【請求項２】　厚さが２ｍｍ以下の板状のマーキング対象物を準備する工程と、
　前記マーキング対象物を形成する材料を透過する波長域のレーザ光を、ｆθレンズを用いて該マーキング対象物の内部に集光させることにより、該マーキング対象物の内部にマーキングを行う工程と
を有し、
　前記マーキングを行う工程において、前記マーキング対象物の厚さ方向の中心位置よりも深い位置にのみ前記レーザ光を集光させるマーキング方法。」（以下、「本件発明２」という。）
「【請求項３】　前記マーキング対象物の厚さが１ｍｍ以上である請求項１に記載のマーキング方法。」（以下、「本件発明３」という。）
「【請求項４】　前記マーキング対象物の厚さが１ｍｍ以上である請求項２に記載のマーキング方法。」（以下、「本件発明４」という。）
　
２．請求人の主張
　請求人は、本件発明１ないし４の特許を取り消す、との審決を求め、その理由として、
イ．本件発明１ないし４は本件出願前に頒布された刊行物に記載された発明に基いて当業者が容赦が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものである；
ロ．平成１３年８月１７日付手続補正書による補正は新規事項を追加するものであって、特許法第１７条の２第３項の規定に違反している；
から本件特許１ないし４は無効とされるべきであると主張し、証拠方法として甲第１号証ないし甲第１０号証を提出している。（平成１７年３月１日付審判請求書）
　甲第１号証：　「第４回機械材料・材料加工技術講演会講演論文集」（社団法人日本機械学会、平成８年１１月１日発行）第６１〜６２ページ
　甲第２号証：　本件特許出願の平成１３年８月１７日付意見書の写し
　甲第３号証：　本件特許出願の平成１３年２月２２日付意見書の写し
　甲第４号証：　米国特許第４５３００８２号明細書
　　　　　　　　（昭和６０年７月１６日発行）
　甲第５号証：　実願昭６２−２２７９１号
　　　　　　　　（実開昭６３−１３３８９１号）のマイクロフィルム
　甲第６号証：　特開平３−１２４４８６号公報
　甲第７号証：　特開昭６４−８７０９３号公報
　甲第８号証：　特公昭６３−２０６３８号公報
　甲第９号証：　本件特許出願の平成１３年８月１７日付手続補正書の写し
　甲第１０号証：本件特許出願の平成１３年２月２２日付手続補正書の写し
　
３．被請求人の主張
　他方、被請求人は、
イ．本件発明１及び２において、厚さ２ｍｍ以下のマーキング対象物の内部にマーキングを施すこと、本件発明１において、マーキング対象物の材料の屈折率を考慮してレーザ光の集光点までの深さを制御すること、及び、本件発明２において、マーキング対象物の厚さ方向の中心位置よりも深い位置にのみレーザ光を集光させることは、当業者が容易に想到し得た事項ではない；
ロ．当初明細書には、「評価実験」で「凸レンズを使用して」「厚さ１〜２ｍｍのガラス基板にマーキングを行うと、基板内部のみならず、表面にもクラックが発生してしまうことが判明した。」（段落【0012】，【0013】）と記載されているが、厚さ１〜２ｍｍの対象物の内部にマーキングを行う試みは本件の発明者が初めて行った評価実験であり、本件発明は評価実験で発生した問題を解決するものであるから、本件発明において厚さ１〜２ｍｍのガラス基板を対象とすることに言及していることになり、そのため平成１３年８月１７日付の手続補正は新規事項を追加するものではない；
と主張している。（平成１７年５月１８日付答弁書）
　
４．特許法第２９条第２項違反について
4.1　甲第１号証に記載された事項
ａ．（第６１ページ左欄第１９〜２２行）
「２．マーキング装置
　開発した装置をFig.1に示す。装置は、Nd:YLFの第４高調波を用いたレーザ光源、レーザビームを高速に走査するガルバノスキャナ、及びｆθレンズなどで構成されている。」
ｂ．（第６２ページ左欄第１〜１２行）
「４．ガラスの内面加工
　固体レーザの４倍波を使用し、加工条件を最適化すると視認性よく割れのない加工が実現できるが、表面を加工すると、アブレーションで除去された微細粒子が表面に再付着したり熱影響により加工部近傍表面が盛り上がる問題点があった。そこで、光学的絶縁破壊、または、光学的損傷(Optical damage)を利用してガラス内面にマーキング加工する試みを行った。
　加工装置は前述のものと同様であるが、レーザ光源にはNd:YAGレーザの第４高調波(266nm)を用いた。厚さ10mmの合成石英ガラスをマーキング装置の加工位置に置き、光軸調整の後、マーキング加工した。」
ｃ．（第６２ページ左欄第１９〜２１行）
「また、これとは別に焦点距離50mmのｆθレンズを用いた場合、加工点密度の高い部分では亀裂が発生して、光源側に向かって成長するのが観察された。」
ｄ．（第６２ページ左欄第２６〜２９行）
「特に、内面の加工においては、表面のアブレーション加工と異なり、合成石英ガラスという透明材料に対して吸収のない波長に対して、多光子吸収という非線形光学現象が生じていると考えられる。」
　上記摘記事項ａないしｄより、甲第１号証には、
「厚さが１０ｍｍの板状のマーキング対象物を準備する工程と、
　前記マーキング対象物を形成する材料を透過する波長域のレーザ光を、ｆθレンズを用いて該マーキング対象物の内部に集光させることにより、該マーキング対象物の内部にマーキングを行う工程と
を有する、マーキング方法。」（以下、「甲第１号証記載の発明」という。）
が記載されていると認められる。
　
4.2　対比・判断
4.2.1　本件発明１につき
　本件発明１と甲第１号証記載の発明とを対比すると、両者の間には次の一致点及び相違点が認められる。
＜一致点＞
「板状のマーキング対象物を準備する工程と、
　前記マーキング対象物を形成する材料を透過する波長域のレーザ光を、ｆθレンズを用いて該マーキング対象物の内部に集光させることにより、該マーキング対象物の内部にマーキングを行う工程と
を有する、マーキング方法。」
＜相違点１＞
　マーキング対象物の厚さが、前者では「２ｍｍ以下」であるのに対し、後者では「１０ｍｍ」である点。
＜相違点２＞
　マーキングを行う工程において、前者は「マーキング対象物を形成する材料の屈折率を考慮して、レーザ光の集光点が前記マーキング対象物の内部に位置するように、前記マーキング対象物の表面から前記レーザ光の集光点までの深さを制御する」という発明特定事項を有するのに対し、後者はこのような発明特定事項を有しない点。
　
　そこで、上記相違点について検討する。
＜相違点１＞につき
　甲第１号証記載の発明のマーキング方法に用いられる装置と、本件発明１ないし４のマーキング方法に用いられる装置との間に、構成上の差異は認められない。そうすると、甲第１号証記載の発明においても、厚さ２ｍｍ以下の対象物にマーキングを施すことは可能であるということができ、また、甲第１号証記載の発明を厚さ２ｍｍ以下の対象物のマーキングに適用することを阻害する要因も見当たらないから、対象物を厚さ２ｍｍ以下に限定することは、当業者にとって格別の創意を要するものではない。
　また、マーキング対象物の厚さを２ｍｍ以下に限定することによって、甲第１号証記載の発明からは予測されない、格別の作用効果が生じるとも認められない。
　よって、相違点１に係る発明を特定する事項を本件発明１ないし４のものとすることは、当業者が容易に想到し得る事項である。
　
＜相違点２＞につき
　材料の屈折率がｎである場合に、表面から集光点までの見かけ上の深さに対し、実際の集光点までの深さがそのｎ倍となることは、技術常識であるから、甲第１号証記載の発明のようにレーザ光の集光点を位置させるものにおいて、集光点の深さを制御する際にマーキング対象物の屈折率を考慮することは、当業者にとって当然の配慮に過ぎない。
　そして、屈折率を考慮することによる作用効果は、普通に予測される範囲を超えるものではない。
　よって、相違点２に係る発明を特定する事項を本件発明１のものとすることは、当業者が容易に想到し得る事項である。
　
　さらに、相違点１及び相違点２に係る発明を特定する事項の組み合わせによる格別の作用効果も認めることができない。
　したがって、本件発明１は、甲第１号証記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
4.2.2　本件発明２につき
　本件発明２と甲第１号証記載の発明とを対比すると、両者の間には4.2.1の＜一致点＞及び＜相違点１＞に加えて次の相違点が認められる。
＜相違点３＞
　マーキングを行う工程において、前者は「マーキング対象物の厚さ方向の中心位置よりも深い位置にのみ前記レーザ光を集光させる」という発明特定事項を有するのに対し、後者はこのような発明特定事項を有しない点。
　
　そこで、上記相違点について検討する。
＜相違点１＞については、4.2.1においてすでに検討したとおりである。
＜相違点３＞につき
　甲第１号証には、表面を加工すると問題点が生じること（4.1摘記事項ｂを参照。）、及び、光学的損傷ないし光学的絶縁破壊を利用したマーキングにおいて、発生した亀裂が光源側に向かって成長すること（4.1摘記事項ｃを参照。）が記載されている。
　上記の記載事項より、発生した亀裂が表面に到達しないように集光点の深さ位置を設定することの必要性は、当業者が容易に看取し得るものである。
　発生した亀裂が表面に到達しないような集光点の位置は、実験等によって当業者が容易に見出すことができるものであり、その結果として「マーキング対象物の厚さ方向の中心位置よりも深い位置にのみレーザ光を集光させる」ことは、当業者が容易に採用し得る設計に過ぎない。
　また、亀裂が集光点から光源側に向かって成長することを考慮すれば、集光点の表面からの位置を深めに選定することは、当業者が容易に想到し得るものであり、「マーキング対象物の厚さ方向の中心位置よりも深い位置にのみレーザ光を集光させる」ことは、集光点の位置を深めに選定するうえで、当業者が容易に採用し得る設計に過ぎない。
　よって、相違点３に係る発明を特定する事項を本件発明２のものとすることは、当業者が容易になし得る。
　
　さらに、相違点１及び相違点３に係る発明を特定する事項の組み合わせによる格別の作用効果も認めることができない。
　したがって、本件発明２は、甲第１号証記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
4.2.3　本件発明３につき
　本件発明３と甲第１号証記載の発明とを対比すると、両者の間には4.2.1の＜一致点＞、＜相違点１＞及び＜相違点２＞に加えて次の相違点が認められる。
＜相違点４＞
　マーキング対象物の厚さが、前者では「１ｍｍ以上」であるのに対し、後者ではこのような特定がなされていない点。
　
そこで、上記相違点について検討する。
＜相違点１＞及び＜相違点２＞については、4.2.1においてすでに検討したとおりである。
＜相違点４＞につき
　甲第１号証記載の発明のマーキング方法に用いられる装置と、本件発明１ないし４のマーキング方法に用いられる装置との間に、構成上の差異は認められない。そうすると、甲第１号証記載においても、厚さ２ｍｍ以下であって、しかも１ｍｍ以上の対象物にマーキングを施すことは可能であるということができ、また、甲第１号証記載の発明を１ｍｍ以上の対象物のマーキングに適用することを阻害する要因も見当たらないから、対象物を厚さ１ｍｍ以上のものに限定することは、当業者にとって格別の創意を要するものではない。
　また、マーキング対象物の厚さの下限を１ｍｍに限定することによって、甲第１号証記載の発明からは予測されない、格別の作用効果が生じるとも認められない。
　よって、相違点４に係る発明を特定する事項を本件発明１ないし４のものとすることは、当業者が容易に想到し得る事項である。
　
　したがって、本件発明３は、甲第１号証記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
4.2.4　本件発明４につき
　本件発明４と甲第１号証記載の発明とを対比すると、両者の間には4.2.1の＜一致点＞、＜相違点１＞及び＜相違点３＞に加えて次の相違点が認められる。
＜相違点４＞
　マーキング対象物の厚さが、前者では「１ｍｍ以上」であるのに対し、後者ではこのような特定がなされていない点。
　
そこで、上記相違点について検討する。
　＜相違点１＞、＜相違点３＞及び＜相違点４＞については、4.2.1、4.2.2及び4.2.3においてそれぞれすでに検討したとおりである。
　
　したがって、本件発明４も、甲第１号証記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
５．特許法第１７条の２第３項の規定違反について
　請求人は、平成１３年８月１７日付手続補正書により補正された特許請求の範囲において、
ａ．請求項１及び２中の「厚さが２ｍｍ以下のマーキング対象物」、及び
ｂ．請求項３及び４中の「マーキング対象物の厚さが１ｍｍ以下である」
との記載事項は、いずれも出願当初の明細書等に記載した事項ではないと主張している。
　これに対し、被請求人は、出願当初の明細書の段落【0013】において、評価実験の結果、凸レンズを用いたマーキングについて、「厚さ１〜２ｍｍのガラス基板にマーキングを行うと、基板内部のみならず、表面にもクラックが発生してしまうことが判明した。」との記載があり、「本発明により、評価実験で発生した問題点が解決されるのであるから、本発明において、厚さ１〜２ｍｍのガラス基板を対象とすることに言及していると考えられる。」と主張している。
　
　以下、上記主張について検討する。
　本件の出願当初の明細書中、マーキング対象物の厚さに関しては、
ａ．（段落【0009】）「本発明の目的は、薄い透明基板へのマーキングに適したマーキング方法を提供することである。」、
ｂ．（段落【0013】）「厚さ１〜２ｍｍのガラス基板にマーキングを行うと、基板内部のみならず、表面にもクラックが発生してしまうことが判明した。」、
ｃ．（段落【0017】）「透明ガラス基板１として、例えば厚さ１０ｍｍの合成石英基板を使用する。」、
ｄ．（段落【0031】）「厚さ２ｍｍのＰＭＭＡ基板にマーキングを行ったところ、」、
との記載が認められる。
　しかし、記載事項ａは、「薄い透明基板」の厚さの具体的数値範囲を示すものではない。
　また、記載事項ｂは、凸レンズを用いたマーキングの評価実験の結果について問題点を述べたものであるが、本件発明がこの問題点を解決するものであるとの明示的な記載は見当たらず、しかも、本件発明の実施例について述べたものである記載事項ｃにおいて、厚さが１０ｍｍとされていることから、本件発明が厚さ１〜２ｍｍの対象物へのマーキングを目的とするものであると理解することはできない。
　記載事項ｄも本件発明の実施例について述べたものであるが、ここで「厚さ２ｍｍ」がマーキング対象物の厚さの上限に当たることを示唆する記載は見当たらない。
　以上のとおりであるから、本件の出願当初の明細書等に、マーキング対象物の厚さを「２ｍｍ以下」とすることも、「１ｍｍ以上」とすることも、記載されていたとすることはできない。
　よって、上記手続補正は、本件の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものではなく、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たさない。
　
６．まとめ
　以上のとおり、本件特許の請求項１ないし４に係る発明は、甲第１号証記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許がなされたものであり、本件の請求項１ないし４に係る特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
　また、本件特許の請求項１ないし４に係る発明の特許は、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たさない補正をした特許出願についてなされたものであるから、同法第１２３条第１項第１号に該当し、無効とすべきである。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。