【事件の表示】
　特許第３２４８４４７号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
　
　［１］請求の要旨
　
　本件審判の請求は、特許第３２４８４４７号（平成９年３月２４日出願　平成１３年１１月９日設定登録）の明細書を、審判請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正することを求めるものである。
　
　［２］補正の適否
　
　本件でなされた平成１７年７月１３日付けの手続補正（以下「本件補正」という。）は、審判請求書と、審判請求書に最初に添付した訂正明細書（以下「当初訂正明細書」という。）を補正するものであり、その補正事項には、当初訂正明細書の段落【０００８】中の「即ち、本発明は、フィルム製造用原料として水分率を５０ｐｐｍ以下にしたポリエステル系樹脂を用い、該ポリエステル系樹脂をフィルム状に成形するための樹脂溶融工程中の少なくとも１ヶ所以上に孔径２０μｍ以下のフィルターを導入して得られた金属板ラミネート用フィルム全体に、検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、直径０．１ｍｍφ以上のピンホールが存在せず、フィルムの縦方向および横方向の１５０℃、３０分間加熱処理した後の収縮率がそれぞれ５％以下であり、フィルムの面積が１，０００〜１００，０００ｍ２であることを特徴とするポリエステル系樹脂を含む金属板ラミネート用フィルムに関する。」を、「即ち、本発明は、フィルム製造用原料として水分率を５０ｐｐｍ以下にしたポリエステル系樹脂を用い、該ポリエステル系樹脂をフィルム状に成形するための樹脂溶融工程中の少なくとも１ヶ所以上に孔径２０μｍ以下のフィルターを導入して得られた金属板ラミネート用フィルム全体に、直径０．１ｍｍφ以上のピンホールが存在せず、フィルムの縦方向および横方向の１５０℃、３０分間加熱処理した後の収縮率がそれぞれ５％以下であり、フィルムの面積が１，０００〜１００，０００ｍ２であることを特徴とするポリエステル系樹脂を含む金属板ラミネート用フィルムに関する。」と補正する補正事項、及び、審判請求書第４頁の訂正事項ｊを、前記補正事項に対応するように補正する補正事項が含まれている（以下、これらの補正事項を一括して「補正事項ｊ」という。補正書の「６．補正の内容」の（２）を参照。）。
　そこで、補正事項ｊについて検討する。
　補正事項ｊにより、当初訂正明細書に存在していた「検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、」との文言が削除され、訂正事項ｊは内容的に別の訂正事項に変更されることとなるから、補正事項ｊは、審判請求書の要旨を変更するものと認められる。
　請求人は、補正事項ｊのうちの当初訂正明細書の補正は誤記の訂正を目的とするとしている（補正書第３頁第２行参照）が、「検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、」との長文の記載を誤記と認めることはできない。審判請求書に訂正事項ｆが存在していたことからみても、該記載を誤記と認めることはできない。また、請求人は、補正事項ｊは訂正事項ｆに係る記載を削除する補正に伴うものであると述べている（補正書第４頁の（理由）を参照）が、訂正事項ｊと訂正事項ｆとは互いに別の訂正事項であるから、それぞれが補正の要件を満たす必要があると認められる。
　以上のとおりであるから、他の補正事項について検討するまでもなく、本件補正は認められない。
　
　［３］訂正拒絶理由の概要
　
　当審において通知した平成１７年６月８日付けの訂正拒絶理由の概要は、以下の理由１〜４のとおりである。
理由１：訂正事項ｆは、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするとも認められない。仮に、訂正事項ｆにおいて「０．１ｍｍφ以上のピンホール」を「検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」と訂正したことで「直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」が減縮されるのであれば、訂正事項ｆは、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするとも認められないだけではなく、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものとも認められない。また、実質上特許請求の範囲を拡張する。
理由２：訂正事項ｊは、明りょうでない記載の釈明を目的とするとは認められない。特許請求の範囲の減縮や誤記の訂正を目的とするとも認められない。
理由３：訂正後の請求項１、２の記載は特許法第３６条第６項第２号、及び、第３号に規定する要件を満たしていないから、訂正後の請求項１、２に係る発明（以下「訂正発明１」、「訂正発明２」という。）は、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
理由４：訂正発明１、２は、本件特許の出願前に頒布された下記の刊行物１〜５に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものと認められるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　記
刊行物１：特開平６−７１７４７号公報（請求人が提出した刊行物１）
刊行物２：特開平２−２６９１２０号公報（同刊行物５）
刊行物３：湯木和男編「飽和ポリエステル樹脂ハンドブック」初版　１９８９年１２月２２日　日刊工業新聞社発行　ｐ．１９９〜２０１、６７６〜６７９、８３０〜８３３（同刊行物３）
刊行物４：特開平４−２６１８２６号公報（同刊行物２）
刊行物５：特開平７−３０４８８５号公報（同刊行物４）
　
　［４］訂正拒絶理由に対する判断
　
　１．理由１について
　
　訂正事項ｆは以下のとおりである。
訂正事項ｆ：特許請求の範囲の請求項１中の「０．１ｍｍφ以上」の前に「検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、」を加入する。（以下、ここで加入された「検出部電極と・・・走行させて検出される」という要件を「訂正検出要件」という。）
　訂正事項ｆにより、訂正前の「直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」が「検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」に訂正されることになる。
　そこで、訂正検出要件について検討する。
　訂正明細書の段落【００３８】には、
「【００３８】（１）ピンホールの検出方法（高電圧印加方式）
０．１ｍｍφのピンホールを検出する場合、フィルムに０．１ｍｍφのピンホールをあけ、これを用いて図１に示した装置の検出部電極と検出部ローラとの隙間および印加電圧を適切に決定する。本実施例の場合、検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎ．に設定し、この条件で巾１，０００ｍｍ、長さ１，０００ｍのロール状に巻かれたフィルムサンプルロールを走行・検出検査を実施した。」と記載されている。そして、上記段落【００３８】における「図１に示した装置」とは、訂正明細書の段落【００１３】の記載からみて、高電圧印加方式のピンホール検出器の一例（以下「Ａ装置」という。）である。段落【００１３】、【００３８】の記載によれば、フィルムにまず０．１ｍｍφのピンホールが開けられ、そのピンホールをＡ装置で検出するための適切な条件が決定されたことがわかる。その適切な操作条件が、訂正検出要件である。
　そうすると、訂正検出要件は、０．１ｍｍφのピンホールを検出するためのＡ装置に固有の操作条件として記載されており、０．１ｍｍφの複数種類のピンホールを相互に区別する為の要件として記載されているのではない。
　したがって、段落【００３８】の「０．１ｍｍφのピンホール」を、「検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、直径０．１ｍｍφのピンホール」と記載したからといって、該０．１ｍｍφのピンホールの実体が変わるものではないのと同様に、請求項１中の「０．１ｍｍφ以上のピンホール」を、「検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」と訂正したからといって、直径０．１ｍｍφ以上のピンホールの実体が変わるものではない。つまり、訂正事項ｆは、単なる文言の言い換えにすぎない。
　ゆえに、訂正事項ｆは、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものとも認められない。
　ところで、特許明細書（訂正前のもの）の段落【００１３】、【００３８】、図１の記載は、訂正明細書の同箇所の記載と相違がなく、したがって、特許明細書において、訂正検出要件は、０．１ｍｍφのピンホールを検出するための、Ａ装置に固有の操作条件として記載されているにすぎず、０．１ｍｍφの複数種類のピンホールを相互に区別する為の要件として記載されているのではない。
　したがって、仮に、訂正事項ｆにおいて「０．１ｍｍφ以上のピンホール」を「検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」と訂正したことで「直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」が減縮されるのであれば、訂正事項ｆは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものとは認められない。また、該減縮の結果として、訂正発明１のフィルムは、訂正前のフィルムに比べて拡張されることにもなる（フィルムに存在しないものを減縮すれば、フィルムそれ自体は拡張される。）。
　したがって、この場合、訂正事項ｆは、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするとも認められないだけではなく、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものとも認められない。また、実質上特許請求の範囲を拡張する。
　以上のとおりであるから、訂正事項ｆは、特許法第１２６条第１項ただし書の規定に適合せず、仮に、訂正検出要件が訂正前の「直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」を減縮するのであれば、さらに、同条第３項、及び、同条第４項の規定にも適合しない。
　
　２．理由２について
　
　本件審判請求における訂正事項ｊは以下のとおりである。
訂正事項ｊ：段落【０００８】中の「即ち、本発明は、少なくとも金属にラミネートされる部分には直径０．１ｍｍφ以上のピンホールが存在しない熱可塑性樹脂を含む金属板ラミネート用フィルムに関する。」を、「即ち、本発明は、フィルム製造用原料として水分率を５０ｐｐｍ以下にしたポリエステル系樹脂を用い、該ポリエステル系樹脂をフィルム状に成形するための樹脂溶融工程中の少なくとも１ヶ所以上に孔径２０μｍ以下のフィルターを導入して得られた金属板ラミネート用フィルム全体に、検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、直径０．１ｍｍφ以上のピンホールが存在せず、フィルムの縦方向および横方向の１５０℃、３０分間加熱処理した後の収縮率がそれぞれ５％以下であり、フィルムの面積が１，０００〜１００，０００ｍ２であることを特徴とするポリエステル系樹脂を含む金属板ラミネート用フィルムに関する。」と訂正する。
　訂正事項ｊは、訂正事項ｆが不適法な訂正であって認められない以上、明りょうでない記載の釈明を目的とするとは認められない。特許請求の範囲の減縮や誤記の訂正を目的とするとも認められない。
　したがって、訂正事項ｊは、特許法第１２６条第１項ただし書の規定に適合しない。仮に、訂正検出要件が訂正前の「直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」を減縮するのであれば、訂正事項ｊは、同条第３項の規定にも適合しない。
　
　３．理由３について
　
　訂正後の請求項１、２は減縮されており、その記載は以下のとおりである。
「【請求項１】　フィルム製造用原料として水分率を５０ｐｐｍ以下にしたポリエステル系樹脂を用い、該ポリエステル系樹脂をフィルム状に成形するための樹脂溶融工程中の少なくとも１ヶ所以上に孔径２０μｍ以下のフィルターを導入して得られた金属板ラミネート用フィルム全体に、検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、直径０．１ｍｍφ以上のピンホールが存在せず、フィルムの縦方向および横方向の１５０℃、３０分間加熱処理した後の収縮率がそれぞれ５％以下であり、フィルムの面積が１，０００〜１００，０００ｍｍ２であることを特徴とするポリエステル系樹脂を含む金属極ラミネート用フィルム。
　【請求項２】　少なくとも片面の表面濡れ張力が４２０μＮ／ｃｍ以上である請求項１記載の金属板ラミネート用フィルム。」
　そして、訂正後の請求項１に記載された訂正検出要件は、上記「１．理由１について」において示した理由により、単に「直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」を検出できる操作条件にすぎず、「直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」を事実上特定するものではない。
　つまり、「検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」は、「直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」とその意味内容において相違がない。
　そうすると、訂正後の請求項１は「直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」と簡潔に記載することができる事項を「検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」と簡潔性を欠く表現で記載するものである。
　しかも、訂正検出要件は、「１．理由１について」に示したとおりＡ装置固有の操作条件であるから、訂正検出要件はＡ装置を使用する場合の要件として記載されなければ意味をなさない。しかるに、訂正後の請求項１に測定装置の特定はない。
　したがって、訂正後の請求項１の記載は簡潔ではなく、また、特許を受けようとする発明が明確でもない。
　訂正後の請求項２の記載も、請求項１を引用している以上同様である。
　したがって、訂正後の請求項１、２の記載は特許法第３６条第６項第２号、及び、第３号に規定する要件を満たしていないから、訂正発明１、２は特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
　４．理由４について
　
　（１）訂正発明
　訂正後の請求項１、２は減縮されており、訂正発明１、２は、訂正明細書の請求項１、２に記載されたとおりのものと認める（上記「３．理由３について」を参照）。
　
　（２）訂正発明１について
　刊行物１の特許請求の範囲の請求項１、２には
「【請求項１】　融点が２１０〜２４５℃の共重合ポリエステルからなり、片面にコロナ放電処理が施されていることを特徴とする金属板貼合せ成形加工用ポリエステルフイルム。
【請求項２】　融点が２１０〜２４０℃の共重合ポリエステルからなり、面配向係数が０．０８〜０．１６、１５０℃での熱収縮率が１０％以下である請求項１記載の金属板貼合せ成形加工用ポリエステルフイルム。」と記載され、上記請求項１に記載された「融点が２１０〜２４５℃の共重合ポリエステル」は、「ポリエステル系樹脂」の下位概念物質であり、上記請求項１に記載された「金属板貼合せ成形加工用」は「金属板ラミネート用」と同義である。また、上記請求項２の「１５０℃での熱収縮率が１０％以下」という要件について、刊行物１の段落【００１８】、段落【００１９】には「【００１８】本発明のポリエステルフイルムは、さらに、金属板に貼合せた時にフイルムにしわが入るなどの欠点が生ずるのを防ぐうえで、１５０℃での熱収縮率が１０％以下、好ましくは７％以下、特に好ましくは６％以下であることが望ましい。【００１９】ここで、熱収縮率は、室温でサンプルフイルムに２点（約１０ｃｍの間隔）の標点をつけ、１５０℃の熱風循環型オーブン内に３０分間保持し、その後室温に戻して上記標点の間隔を測定し、１５０℃での温度保持前後の差を求め、この差と１５０℃での温度保持前の標点間隔とから算出する。そして、フイルムの縦方向の熱収縮率をもって代表させる。」と記載されているから、「１５０℃での熱収縮率」とは、フィルムの縦方向の熱収縮率をもって代表させた１５０℃、３０分間加熱したあとの熱収縮率を意味している。また、熱収縮率１０％以下のうち特に好ましいのは６％以下であることが記載され、刊行物１の第５〜６頁の段落【００５４】の表３には、１５０℃乾熱収縮率として、２．７〜３．５の中の特定の値が記載され、これらの値は、収縮率５％以下に該当する。ポリエステルフイルムがポリエステルをフィルム製造用原料とすることは自明である。また、刊行物１のポリエステルフイルムがフィルム状に成形するための樹脂溶融工程を経て得られることは、刊行物１の段落【００４３】に記載されているが、それ自体、技術常識でもある。
　以上の点からみて、刊行物１には「フィルム製造用原料としてポリエステル系樹脂を用い、該ポリエステル系樹脂をフィルム状に成形するための樹脂溶融工程を経て得られた、フィルムの縦方向の１５０℃、３０分間加熱処理した後の収縮率が５％以下であるポリエステル系樹脂を含む金属板ラミネート用フィルム」の発明（以下「刊行物１の発明」という。）が記載されていると認める。
　訂正発明１と刊行物１の発明を対比すると、両者は「フィルム製造用原料としてポリエステル系樹脂を用い、該ポリエステル系樹脂をフィルム状に成形するための樹脂溶融工程を経て得られた、フィルムの縦方向の１５０℃、３０分間加熱処理した後の収縮率が５％以下であるポリエステル系樹脂を含む金属板ラミネート用フィルム」の発明である点で一致し、次の点で相違する。
　相違点１：フィルム製造用原料としてのポリエステル系樹脂が、前者では水分率を５０ｐｐｍ以下にしたものであるのに対して、後者ではこのような特定がなされていない点。
　相違点２：ポリエステル系樹脂をフィルム状に成形するための樹脂溶融工程中に、前者では少なくとも１ヶ所以上に孔径２０μｍ以下のフィルターが導入されているのに対して、後者ではこのような特定がなされていない点。
　相違点３：前者では「金属板ラミネート用フィルム全体に、検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、直径０．１ｍｍφ以上のピンホールが存在せず」との特定があるのに対して、後者ではこのような特定がなされていない点。
　相違点４：前者では「フィルムの横方向の１５０℃、３０分間加熱処理した後の収縮率が５％以下であり」との特定があるのに対して、後者ではこのような特定がなされていない点。
　相違点５：前者では「フィルムの面積が１，０００〜１００，０００ｍ２である」との特定があるのに対して、後者ではこのような特定がなされていない点。
　そこで、これらの相違点について検討する。
　ａ．相違点１について
　刊行物２の第１頁左下欄下から第２行〜同右下欄第５行には、ポリエステル中の水分が加水分解等の劣化やボイドの生成の要因となることが記載され、刊行物３の第１９９〜２００頁には、ポリエステルの一種であるポリエチレンテレフタレートについて、その中の水分がフィルムの強度を引き下げる結果となること、及び、フィルムにあっては、好ましくは０．００５ｗｔ％以下の水分率を考えておく必要があることが記載されている。０．００５ｗｔ％以下の水分率は、５０ｐｐｍ以下と換算される。
　以上の点からみて、相違点１にかかる構成を採用することは容易である。
　なお、フィルムのように薄い成形品にあっては、上記刊行物２に記載されたボイドがピンホールとなることは予測できることであり、したがって、ピンホールの発生が防止できる効果は予測できるものにすぎない。
　ｂ．相違点２について
　刊行物１の段落【００２３】には、深絞り製缶等の加工の際に１０μｍ以上の粗粒子がピンホールの原因となることが記載され、また、刊行物４の第３頁左欄第５〜１３行にも同様の記載がある。
　さらに、刊行物３の第６７７頁の「Ｄ．異物」の項には「フィルム原料としては、特に異物の少ない原料であることが望ましい。異物が多いと，延伸中の破れの原因となるだけでなく，フィルムの特性（フィッシュアイや粗大突起が発生する）をも悪くする。押出し前のロ過工程で異物を除去することもできるが，フィルターの寿命を考えると重合工程以前での異物（ちりやほこりも含む）はできるだけ排除しなければならない。」と記載されているから、ロ過工程で異物を除去することが示されている。
　以上の刊行物１、３、４の記載からみて、ポリエステル系樹脂をフィルム状に成形するための樹脂溶融工程中の少なくとも１ヶ所以上に、ピンホールの原因となる１０μｍ以上の粗粒子を除く等の為に、孔径１０μｍ未満のフィルターを導入することは容易である。訂正発明１の孔径２０μｍ以下のフィルターには、孔径１０μｍ未満のフィルターが含まれる。
　したがって、相違点２にかかる構成を採用することは容易である。
　ｃ．相違点３について
　刊行物１の段落【００２３】に「白色顔料の平均粒径が２．５μｍを越える場合は、深絞り製缶等の加工により変形した部分に、粗大粒子（例えば１０μｍ以上の粒子）が起点となり、ピンホールを生じたり、場合によっては破断が生じるので、好ましくない。」と記載され、また、刊行物４には滑剤を含有する金属板貼合せ成形加工用フィルム（請求項１を参照）に関して「滑剤の平均粒径が２．５μｍを越える場合は、深絞り製缶等の加工により変形した部分の、粗大滑剤粒子（例えば１０μｍ以上の粒子）が起点となり、ピンホールを生じたり、場合によっては破断するので、好ましくない。特に耐ピンホール性の点で好ましい滑剤は、平均粒径２．５μｍ以下であると共に、粒径比（長径／短径）が１．０〜１．２である単分散の滑剤である。」（第３頁左欄第５〜１３行）と記載されているから、刊行物１、４にはピンホールが好ましくない現象であるとの認識が示されている。そして、その好ましくない現象が錆の発生であることは、技術常識から明らかである。ピンホールが錆の発生の点で好ましくないことは、刊行物２の段落【００４８】からも明らかである。
　これら、刊行物１、４に記載されたピンホールはフィルムを金属板に貼り合わせた後の製缶工程等で生じるピンホールであり、金属板に貼り合わせる前のフィルム自体に存在するピンホールではないが、完成品において好ましくないもの、特に、フィルムが目的とする用途の上から好ましくないものを素材の段階で排除しておくことは当業者が通常考慮することである。してみれば、フィルムの段階でピンホールを排除しておくことは、刊行物１、４の記載に基づいて当業者が当然に考慮できることにすぎない。
　金属板ラミネート用フィルムは、該フィルムで金属板を覆うことにより防錆をもたらすものであり（必要ならば刊行物１の段落【０００２】、及び、刊行物４の段落【０００２】を参照）、ピンホールは、この覆いの欠陥であるから、ピンホール数が多いほど、また、ピンホールの径が大きいほど防錆性が悪いのは当然のことである。
　してみれば、防錆の為に、金属板ラミネート用フィルム全体に径が大きいピンホールを存在させないことは当業者が当然に考慮することである。そして、存在させないピンホールの径の下限を設定することは、必要な防錆性に応じて適宜なしうることであるから、金属板ラミネート用フィルム全体において直径０．１ｍｍφ以上のピンホールを存在しないようにすることは容易である。そして、上記「３．理由３について」で示したように「金属板ラミネート用フィルム全体に、検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」と「直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」とに事実上の相違は認められない。
　したがって、相違点３にかかる構成を採用することは容易である。
　この判断について、請求人は平成１４年（行ケ）第４１８号判決を参考文献１として提出して該判決に基づくと称する主張をしているが、該判決は本件とは事例を異にするから、この請求人の主張は採用できない。
　ｄ．相違点４について
　刊行物１の段落【００１８】、【００１９】には上記のとおり熱収縮率について記載され、該熱収縮率は縦方向の熱収縮率をもって代表させている。ところで、通常、フィルムの熱収縮率としては、縦方向や横方向の収縮率を測定しており、縦方向の熱収縮率をもって代表させているということは、横方向の熱収縮率も考慮に入れていることを意味している。また、刊行物１の段落【００１８】に熱収縮率を特定した意味としてしわ防止が記載されており、しわは横方向の熱収縮であっても発生する。したがって、横方向の熱収縮率も、縦方向同様に特定することは容易である。
　したがって、相違点４に係る構成は、刊行物１の記載から当業者が容易に採用できたものと認める。
　ｅ．相違点５について
　フィルムの面積は、金属板ラミネートに必要な量を考慮して、適宜決定できるものと認められる。
　したがって、相違点５に係る構成を採用することは容易である。
　そして、相違点１〜５に係る構成をともに採用する点にも困難はない。
　したがって、訂正発明１は、刊行物１〜４に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
　なお、請求人は、訂正発明１は、ラミネート缶におけるピンホール検査が不要になるいう効果を奏する旨の主張をしているが、該効果は訂正明細書に記載されたものではないから、この請求人の主張は採用できない。請求人は、実施例１ではピンホールの発生がないからピンホール検査が不要になるという効果は訂正明細書に記載された効果である旨の主張をしているが、実施例１は訂正発明１の一実施例にすぎないから、実施例１の効果を訂正発明１全体の効果ということはできない。また、訂正発明１には、例えば、孔径２０μｍのフィルターを１ヶ所導入した発明が含まれるが、このような発明では、２０μｍ未満で１０μｍ以上の粗大粒子をロ過することはできず、該粗大粒子に基づくピンホールが発生する可能性がある（粗大粒子に基づくピンホールの発生については刊行物１、４を参照）。したがって、訂正発明１が、ラミネート缶におけるピンホール検査が不要になるいう効果を当然奏するということはできない。請求人は、参考資料２を提出し、訂正発明１で使用するフィルターは１０μｍ以上の粗大粒子を捕獲すると主張しているが、この主張は訂正明細書の記載、特に特許請求の範囲の記載に基づかない主張であるから採用できない。
　
　（２）訂正発明２について
　訂正発明２と刊行物１の発明を対比すると、両者は「フィルム製造用原料としてポリエステル系樹脂を用い、該ポリエステル系樹脂をフィルム状に成形するための樹脂溶融工程を経て得られたフィルムの縦方向の１５０℃、３０分間加熱処理した後の収縮率が５％以下であるポリエステル系樹脂を含む金属板ラミネート用フィルム」の発明である点で一致し、上記（１）に示した相違点１〜５、及び、下記相違点６で相違する。
　相違点６：前者は「少なくとも片面の表面濡れ張力が４２０μＮ／ｃｍ以上である」との特定があるのに対して、後者ではこのような特定がなされていない点。
　相違点１〜５に対する判断は上記（１）に示したとおりであるから、相違点６についてさらに判断する。
　刊行物１の段落【００３５】には、コロナ放電処理を行うことが記載され、刊行物５には、コロナ放電処理により、表面の濡れ張力を４６ｄｙｎｅ／ｃｍ（４６０μＮ／ｃｍと換算される。）以上とし、接着力を高めることが記載されている（刊行物５の請求項１、２、段落【００１８】、段落【００２２】の末尾、段落【００２８】、段落【００３３】の表１中の濡れ張力の欄を参照。）。
　そうすると、刊行物１の発明において、表面濡れ張力を４２０μＮ／ｃｍ以上とすることは刊行物５の記載から容易である。
　したがって、訂正発明２は、刊行物１〜５に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認める。
　
　（３）まとめ
　　以上のとおりであるから、訂正発明１、２は特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
　［５］本件補正が認められる場合についての判断
　
　上記［２］で述べたとおり本件補正は認められないが、仮に認められるとしても、下記の理由により、訂正拒絶理由のうちの理由４は依然として解消していない。
　
　本件補正後の請求項１、２に係る発明（以下「補正発明１」、「補正発明２」という。）は、補正後の訂正明細書の請求項１、２に記載された下記のとおりのものと認める。
「【請求項１】　フィルム製造用原料として水分率を５０ｐｐｍ以下にしたポリエステル系樹脂を用い、該ポリエステル系樹脂をフィルム状に成形するための樹脂溶融工程中の少なくとも１ヶ所以上に孔径２０μｍ以下のフィルターを導入して得られた金属板ラミネート用フィルム全体に、直径０．１ｍｍφ以上のピンホールが存在せず、フィルムの縦方向および横方向の１５０℃、３０分間加熱処理した後の収縮率がそれぞれ５％以下であり、フィルムの面積が１，０００〜１００，０００ｍ２であることを特徴とするポリエステル系樹脂を含む金属板ラミネート用フィルム。
　【請求項２】　少なくとも片面の表面濡れ張力が４２０μＮ／ｃｍ以上である請求項１記載の金属板ラミネート用フィルム。」
　そして、補正発明１、２に対する理由４の判断は、上記「４．理由４について」において、訂正発明１、２に対して示した判断と同様である。ただし、「４．理由４について」の記載のうち相違点３は下記の相違点３に置き換え、また「ｃ．相違点３について」中の「そして、上記「３．理由３について」で示したように「金属板ラミネート用フィルム全体に、検出部電極と検出部ローラーとの隙間を０．２ｍｍ、印加電圧を２．４ｋＶ、走行速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」と「直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」とに事実上の相違は認められない。」との記載は削除する。
　相違点３：前者では「金属板ラミネート用フィルム全体に、直径０．１ｍｍφ以上のピンホールが存在せず」との特定があるのに対して、後者ではこのような特定がなされていない点。
　以上のとおりであるから、補正発明１は、刊行物１〜４に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められ、補正発明２は、刊行物１〜５に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、補正発明１、２は特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
　［６］むすび
　
　以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書、及び同条第５項の規定に適合しない。仮に、訂正検出要件が訂正前の「直径０．１ｍｍφ以上のピンホール」を減縮するのであれば、さらに、同条第３項、及び、同条第４項の規定にも適合しない。
　また、仮に本件補正が認められるとしても、本件訂正は、特許法第１２６条第５項の規定に適合しない。
　よって、結論のとおり審決する。