【事件の表示】
　特願２０１４−５３０９５８「シロキサンコポリマーの調製プロセス」拒絶査定不服審判事件〔平成２５年　３月２８日国際公開、ＷＯ２０１３／０４３７２５、平成２６年１１月２７日国内公表、特表２０１４−５３１４４５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯  
　本願は、２０１２年９月１９日（パリ条約による優先権主張外国庁受理　２０１１年９月１９日、アメリカ合衆国（ＵＳ））を国際出願日とする特許出願であって、平成２６年５月１５日に上申書と手続補正書が提出され、平成２７年９月８日付けで拒絶理由が通知され、同年１２月１４日に意見書及び手続補正書が提出され、平成２８年５月３０日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年１０月２７日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に特許請求の範囲についての手続補正書が提出され、同年１２月７日に手続補正書（方式）が提出され、平成２９月１月２０日付けで前置報告がされ、同年１０月１０日付けで当審から審尋が通知されたところ、それに対して何ら回答がされなったものである。  
 第２　平成２８年１０月２７日にされた手続補正についての却下の決定
[結論]
　平成２８年１０月２７日にされた手続補正を却下する。
[理由]
１　補正の内容
　平成２８年１０月２７日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、平成２７年１２月１４日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲を補正するものであって、以下の補正事項１及び２を含むものである。
（１）　補正事項１
  補正前の請求項８に係るプロセスの発明において、請求項１又は７のプロセスの発明を引用していたところ、請求項１の削除に伴い、新たな請求項６に係るプロセスの発明を引用して整合性をとるとともに、新たに、補正後の請求項１に係る組成物の発明を引用し、発明を「組成物又はプロセス。」とする補正。
補正前：「【請求項８】
　前記アルケンが１−オクテン、１−ドデセン又は１−イソオクテンである、請求項１又は７に記載のプロセス。」
補正後：「【請求項７】
　前記アルケンが１−オクテン、１−ドデセン又は１−イソオクテンである、請求項１又は
６
組成物又は
（なお、下線は当審で付した。）
（２）　補正事項２
　補正事項１と同様に、補正前の請求項９ないし１１に係るプロセスの発明において、請求項１の削除にともなう請求項の引用の整合性をとると共に、新たに、補正後の請求項１に係る組成物の発明を引用し、補正後の請求項８ないし１０に係る発明を「組成物又はプロセス。」とする補正。
２　補正の適否
　補正事項１及び２に係る本件補正は、補正前はプロセスに係る発明であったところ、補正後は、新たに請求項１に係る組成物の発明も引用し、「組成物又はプロセス。」に係る発明とするものである。
　当該補正により、プロセスの発明に加えて、新たに組成物の発明も含むこととなったので、当該補正は、特許法第１７条の２第５項各号に掲げる事項を目的とするものではない。
３　補正却下の決定のむすび
　以上のとおり、補正事項１及び２を含む本件補正は、特許法第１７条の２第５項の規定に違反しているから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　よって、上記補正却下の決定の［結論]のとおり、決定する。
第３　本願発明
　平成２８年１０月２７日付けの手続補正は上記のように却下されたので、本願の請求項１ないし１４に係る発明は、平成２７年１２月１４日に提出の手続補正書により補正された請求項１ないし１４に記載された事項により特定されるとおりのものと認められ、そのうち、請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は以下のとおりである。
「【請求項１】
　シロキサンコポリマーの調製プロセスであって、
　１）
　　ｉ）８〜１２個の炭素原子を含む１−アルケンと、
　　ｉｉ）次の式：
【化１】
　　を有する環状シロキサンと、
　　を、白金触媒の存在下で反応させる工程であって、式中、Ｒは１〜３個の炭素原子を有するアルキルラジカルであり、ｃは４以上であり、これにより次の式：
【化２】
　　を含む環状コポリマーが形成され、式中、Ｒ’は８〜１２個の炭素原子を有するアルキル基であり、ａ＋ｂ＝ｃである、工程と、
　２）前記未反応のアルケン及び揮発性環状シロキサンを前記反応混合物から除去する工程であって、ここにおいてアルケン：環状シロキサンのモル比は≧１である、工程と、
　により、前記環状コポリマーは、１００ｇ／Ｌ未満の、ＡＳＴＭ　５０９５による揮発性有機物含有量を有する、プロセス。」
第４　原査定の拒絶の理由の概要
　原査定の拒絶の理由は、概略、以下の理由を含むものである。
　本願発明は、引用文献１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることはできず、また、引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもあるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　引用文献等一覧
　１．特開２００３−２６１７８３号公報
第５　原査定の理由に対する当審の判断
　当審は、原査定の理由のとおり、本願発明は、引用文献１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることはできず、また、本願発明は、引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもあるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、と判断する。
　以下、詳述する。
１　引用文献１の記載事項及び引用文献１に記載された発明
（１）　引用文献１に記載された事項
ア　「【請求項１】
　（Ａ）ＳｉＨ基と反応性を有する炭素−炭素二重結合を１分子中に少なくとも２個含有する有機化合物、（Ｂ）１分子中に少なくとも２個のＳｉＨ基を含有する化合物、（Ｃ）ヒドロシリル化触媒、を必須成分として含有する硬化性組成物であって、（Ｂ）成分が、ＳｉＨ基と反応性を有する炭素−炭素二重結合を１分子中に１個含有する化合物（α）と、１分子中に少なくとも３個のＳｉＨ基を有する鎖状及び／又は環状のポリオルガノシロキサン（β）を、ヒドロシリル化反応して得ることができる化合物であることを特徴とする硬化性組成物。
【請求項４】
（α）成分が炭素数７〜１０の炭化水素であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の硬化性組成物。
【請求項６】
（β）成分が下記一般式（ＩＩ）
【化２】
（式中、Ｒ5Ｒ2は炭素数１〜６の有機基を表し、ｎは３〜１０の数を表す。）で表される、１分子中に少なくとも３個のＳｉＨ基を有する環状ポリオルガノシロキサンであることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の硬化性組成物。」（請求項１、４、６）
（当審注：請求項６の式の説明の「Ｒ5Ｒ2」　は「Ｒ2」の誤記と思われる。）
イ　「【０００７】
・・・
（β）成分が下記一般式（ＩＩ）
【０００８】
【化４】
（式中、Ｒ2は炭素数１〜６の有機基を表し、ｎは３〜１０の数を表す。）で表される、１分子中に少なくとも３個のＳｉＨ基を有する環状ポリオルガノシロキサンであることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の硬化性組成物（請求項６）であり、・・・である。」
ウ　「【００７３】（α）成分の具体的な例としては、プロペン、１−ブテン、１−ペンテン、１−ヘキセン、１−ヘプテン、１−オクテン、１−ノネン、１−デセン、１−ドデセン、１−ウンデセン、出光石油化学社製リニアレン、４，４−ジメチル−１−ペンテン、２−メチル−１−ヘキセン、２，３，３−トリメチル−１−ブテン、２，４，４−トリメチル−１−ペンテン等のような鎖状脂肪族炭化水素系化合物類、シクロヘキセン、メチルシクロヘキセン、メチレンシクロヘキサン、ノルボルニレン、エチリデンシクロヘキサン、ビニルシクロヘキサン、カンフェン、カレン、αピネン、βピネン等のような環状脂肪族炭化水素系化合物類、・・・ビニルトリフェニルシラン等のシリコン化合物等が挙げられる。さらに、片末端アリル化ポリエチレンオキサイド、片末端アリル化ポリプロピレンオキサイド等のポリエーテル系樹脂、片末端アリル化ポリイソブチレン等の炭化水素系樹脂、片末端アリル化ポリブチルアクリレート、片末端アリル化ポリメチルメタクリレート等のアクリル系樹脂、等の片末端にビニル基を有するポリマーあるいはオリゴマー類等も挙げることができる。」
エ　「【００７８】上記のような（α）成分としては単一のものを用いてもよいし、複数のものを組み合わせて用いてもよい。
（（β）成分）
　（β）成分は、１分子中に少なくとも２個のＳｉＨ基を有する鎖状及び／又は環状のポリオルガノシロキサンである。
【００７９】具体的には、例えば
【００８０】
・・・
【００８１】
・・・が挙げられる。ここで、（α）成分との相溶性が良くなりやすいという観点から、下記一般式（ＩＩ）
【００８２】
【化３４】
（式中、Ｒ2は炭素数１〜６の有機基を表し、ｎは３〜１０の数を表す。）で表される、１分子中に少なくとも３個のＳｉＨ基を有する環状ポリオルガノシロキサンが好ましい。
【００８３】一般式（ＩＩ）で表される化合物中の置換基Ｒ2は、Ｃ、Ｈ、Ｏから構成されるものであることが好ましく、炭化水素基であることがより好ましく、メチル基であることがさらに好ましい。
【００８４】入手容易性等から、１，３，５，７−テトラメチルシクロテトラシロキサンであることが好ましい。」
オ　「【００８７】（α）成分と（β）成分をヒドロシリル化反応させる場合の（α）成分と（β）成分の混合比率は、特に限定されないが、得られる（Ｂ）成分と（Ａ）成分とのヒドロシリル化による硬化物の強度を考えた場合、（Ｂ）成分のＳｉＨ基が多い方が好ましいため、一般に前記（α）成分中のＳｉＨ基との反応性を有する炭素−炭素二重結合の数（Ｘ）と、前記（β）成分中のＳｉＨ基の数（Ｙ）との比が、Ｙ／Ｘ≧２であることが好ましく、Ｙ／Ｘ≧３であることがより好ましい。また（Ｂ）成分の（Ａ）成分との相溶性がよくなりやすいという点からは、１０≧Ｙ／Ｘであることが好ましく、５≧Ｙ／Ｘであることがより好ましい。
【００８８】（α）成分と（β）成分をヒドロシリル化反応させる場合には適当な触媒を用いてもよい。触媒としては、例えば次のようなものを用いることができる。白金の単体、アルミナ、シリカ、カーボンブラック等の担体に固体白金を担持させたもの、塩化白金酸、塩化白金酸とアルコール、アルデヒド、ケトン等との錯体、・・・も本発明において有用である。
【００８９】・・・
【００９０】これらの中では、触媒活性の点から塩化白金酸、白金−オレフィン錯体、白金−ビニルシロキサン錯体等が好ましい。また、これらの触媒は単独で使用してもよく、２種以上併用してもよい。」
カ　「【００９８】（α）成分と（β）成分を反応させた後に、溶媒あるいは／および未反応の（α）成分あるいは／および（β）成分を除去することもできる。これらの揮発分を除去することにより、得られる（Ｂ）成分が揮発分を有さないため（Ａ）成分との硬化の場合に揮発分の揮発によるボイド、クラックの問題が生じにくい。除去する方法としては例えば、減圧脱揮の他、活性炭、ケイ酸アルミニウム、シリカゲル等による処理等が挙げられる。減圧脱揮する場合には低温で処理することが好ましい。この場合の好ましい温度の上限は１００℃であり、より好ましくは６０℃である。高温で処理すると増粘等の変質を伴いやすい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・」（【００９８】）　　　　　　　　　
キ　「【０１７１】
・・・
（合成例３）
　２００ｍＬの四口フラスコに、磁気攪拌子、滴下漏斗、冷却管をセットした。このフラスコにトルエン４０ｇ、１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサン３８．８ｇを入れ、窒素雰囲気下オイルバス中で５０℃に加熱、攪拌した。１−オクテン１８．１ｇ、白金ビニルシロキサン錯体のキシレン溶液（白金として３ｗｔ％含有）６．１μＬ、トルエン１０ｇの混合物を滴下漏斗から、３５分かけて滴下した。４０分同温で加熱した後、未反応の１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサンおよびトルエンを減圧留去した。1Ｈ−ＮＭＲによりこのものは１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサンのＳｉＨ基の一部が１−オクテンとヒドロシリル化反応したものであることがわかった（反応物Ｃと称する）。また、１，２−ジブロモメタンを内部標準に用いて1Ｈ−ＮＭＲによりＳｉＨ基の含有量を求めたところ、６．８２ｍｍｏｌ／ｇのＳｉＨ基を含有していることがわかった。生成物は混合物であるが、本発明の（Ｂ）成分である下記のものを主成分として含有している。また、本発明の（Ｃ）成分である白金ビニルシロキサン錯体を含有している。
【０１７２】
【化３９】
」
（２）　引用文献１に記載された発明
　摘示事項アないしキ、特にキから、引用文献１には、以下の発明が記載されていると認められる。
　「２００ｍＬの四口フラスコに、磁気攪拌子、滴下漏斗、冷却管をセットしトルエン４０ｇ、１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサン３８．８ｇを入れ、窒素雰囲気下オイルバス中で５０℃に加熱、攪拌し、１−オクテン１８．１ｇ、白金ビニルシロキサン錯体のキシレン溶液（白金として３ｗｔ％含有）６．１μＬ、トルエン１０ｇの混合物を滴下漏斗から、３５分かけて滴下し、４０分同温で加熱した後、未反応の１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサンおよびトルエンを減圧留去して、１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサンのＳｉＨ基の一部が１−オクテンとヒドロシリル化反応した反応物を得るための方法。」（以下、「引用発明」という。）
２　対比・判断
（１）　対比
　本願発明と引用発明を対比する。
　引用発明の「１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサン」、「１−オクテン」、「白金ビニルシロキサン錯体」は、それぞれ本願発明の「ｉｉ）次の式：
　　【化１】
を有する環状シロキサン」、「ｉ）８〜１２個の炭素原子を含む１−アルケン」、「白金触媒」に相当する。
　また、引用発明の「１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサンのＳｉＨ基の一部が１−オクテンとヒドロシリル化反応した反応物」は、本願発明の「次の式：
　　【化２】
　　を含む環状コポリマーが形成され、式中、Ｒ’は８〜１２個の炭素原子を有するアルキル基であり、ａ＋ｂ＝ｃである」環状ポリマーに相当する。
　すると、引用発明の「２００ｍＬの四口フラスコに、磁気攪拌子、滴下漏斗、冷却管をセットしトルエン４０ｇ、１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサン３８．８ｇを入れ、窒素雰囲気下オイルバス中で５０℃に加熱、攪拌し、１−オクテン１８．１ｇ、白金ビニルシロキサン錯体のキシレン溶液（白金として３ｗｔ％含有）６．１μＬ、トルエン１０ｇの混合物を滴下漏斗から、３５分かけて滴下し、４０分同温で加熱した後、」との工程は、「１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサンのＳｉＨ基の一部が１−オクテンとヒドロシリル化反応した反応物」が得られる工程であるから、本願発明の
「１）
　　ｉ）８〜１２個の炭素原子を含む１−アルケンと、
　　ｉｉ）次の式：
　　【化１】
　　を有する環状シロキサンと、
　　を、白金触媒の存在下で反応させる工程であって、式中、Ｒは１〜３個の炭素原子を有するアルキルラジカルであり、ｃは４以上であり、これにより次の式：
　　【化２】
　　を含む環状コポリマーが形成され、式中、Ｒ’は８〜１２個の炭素原子を有するアルキル基であり、ａ＋ｂ＝ｃである、工程」
に相当する。
　また、引用発明の「未反応の１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサンおよびトルエンを減圧留去し」た工程は、「揮発性環状シロキサンを反応混合物から除去する工程」の限りにおいて、本願発明の「２）前記未反応のアルケン及び揮発性環状シロキサンを前記反応混合物から除去する工程」に相当する。
　そして、引用発明の「１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサンのＳｉＨ基の一部が１−オクテンとヒドロシリル化反応した反応物を得るための方法」は、「シロキサンコポリマーの調製プロセス」に相当する。　　
　そうすると、本願発明と引用発明は、
「シロキサンコポリマーの調製プロセスであって、
　１）
　　ｉ）８〜１２個の炭素原子を含む１−アルケンと、
　　ｉｉ）次の式：
　　【化１】
　　を有する環状シロキサンと、
　　を、白金触媒の存在下で反応させる工程であって、式中、Ｒは１〜３個の炭素原子を
有するアルキルラジカルであり、ｃは４以上であり、これにより次の式：
　　【化２】
　　を含む環状コポリマーが形成され、式中、Ｒ’は８〜１２個の炭素原子を有するアルキル基であり、ａ＋ｂ＝ｃである、工程と、
　　を有する、プロセス。」
の発明である点で一致し、以下の点で一応相違する。
＜相違点１＞
　本願発明では、「２）前記未反応のアルケン及び揮発性環状シロキサンを前記反応混合物から除去する工程であって、ここにおいてアルケン：環状シロキサンのモル比は≧１である、工程と、」との特定があるのに対し、引用発明１では、「未反応の１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサンおよびトルエンを減圧留去」するとの特定がある点。
＜相違点２＞
　環状コポリマーについて、本願発明は、「前記環状コポリマーは、１００ｇ／Ｌ未満の、ＡＳＴＭ　５０９５による揮発性有機物含有量を有する」との特定があるのに対し、引用発明は、この特定がない点。
（２）　判断
　上記相違点１について検討する。
　まず、引用発明において、１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサンの沸点は約１３４℃であり（必要であれば、下記の参考情報１、２参照）、また、１−オクテンの沸点は１２２〜１２３℃であるから（必要であれば、参考情報３、４参照）、未反応の「１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサン」を減圧留去する際に、それよりも沸点の低い未反応の「１−オクテン」も減圧留去されるのは自明である。
参照情報１：Chemical　Book、「1,3,5,7-テトラメチル-1,3,5,7-テトラシラ-2,4,6,8-テトラオキサシクロオクタン」、[online]、[平成３０年６月２７日検索]、インターネット(URL:http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_JP_CB1453337.htm)
参照情報２：東京化成工業株式会社　製品情報、[２，４，６，８−テトラメチルシクロテトラシロキサン］、[online]、[平成３０年６月２７日検索]、インターネット[http://www.tcichemicals.com/eshop/ja/jp/commodity/T2076/
参考情報３：Chemical　Book、「1-オクテン」、[online]、[平成３０年６月２７日検索]、インターネット(URL:http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_JP_CB6708177.htm)
参考情報４：国際化学物質安全性カード（ＩＣＳＣ）、「１−オクテン」、[online]、[平成３０年６月２７日検索]、インターネット(URL:http://www.nihs.go.jp/ICSC/icssj-c/icss0934c.html）
　そうすると、引用発明の「未反応の１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサンおよびトルエンを減圧留去」する工程は、本願発明の「２）前記未反応のアルケン及び揮発性環状シロキサンを前記反応混合物から除去する工程」に相当することになる。
 また、本願発明の「ここにおいてアルケン：環状シロキサンのモル比は≧１である、工程」について、本願明細書の段落【００１３】の記載からみて、これは反応時のアルケン／環状シロキサンのモル比であると理解できる。この観点から引用発明をみると、「１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサン３８．８ｇ」は分子量２４０．５１なので約０．１６１３モルに相当し、「１−オクテン１８．１ｇ」は分子量１１２．２１なので約０．１６０４モルとなり、ほぼアルケン：環状シロキサンのモル比は１であるから、本願発明の「アルケン：環状シロキサンのモル比は≧１である」との条件も満たすものである。
　よって、相違点１は、両発明において実質的な相違点とはならない。
　次に相違点２について検討する。
　引用発明には、揮発性有機物含有量についての特定はない。
　本願明細書の段落【００１３】には、低ＶＯＣ撥水性活性物質化合物を得るためには、未反応の揮発性反応物を反応生成物から除去することが重要であり、アルケンの環状シロキサンに対する最小比が必要であることが記載されている。そして、本願発明の実施例では、揮発性成分を反応混合物から減圧又は真空で除去しているのに対し、比較実施例でＶＯＣ含有量は１００ｇ／Ｌ以上のものは、すべて真空除去せずにそのまま用いたものである（【００６１】ないし【００６６】）。
　この点について、引用発明では、未反応の１、３、５、７−テトラメチルシクロテトラシロキサン（環状シロキサンに相当）を減圧で除去し、それに伴って１−オクテンも除去され、かつ、アルケンと環状シロキサンのモル比の関係も相違点１の関係を満たすから、引用発明も本願発明と同程度の揮発性有機物含有量となる蓋然性が極めて高いものである。
　そうすると、相違点２について、両発明における実質的な相違点とは認めることはできない。
　よって、本願発明は、引用発明と相違するところはなく、引用文献１に記載された発明である。
　また、仮に相違点１又は２において両発明が異なるとしても、相違点１については、アルケンと環状シロキサンのモル比を引用発明における割合を基に近接範囲で設定することは当業者が適宜なし得たことである。相違点２についても、引用発明において、反応後に未反応物等を除去する工程が特定されているから、揮発性有機物含有量を低く抑えることは、当業者であれば容易になし得たことと認められる。
　本願発明の効果についても検討するに、本願発明の実施例では、揮発性有機化合物の除去を全くしないものとの比較のみであって、揮発性有機物含有量の量を特定量とすることにより、その閾値の前後で予測できない効果が奏されることを示すものでもないから、本願発明に係る効果が格別顕著なものとは認めることはできない。
　したがって、本願発明は、引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもある。
　
第６　むすび
　以上のとおり、本願発明、すなわち、本願の請求項１に係る発明は、引用文献１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることはできない。
　また、本願発明、すなわち、本願の請求項１に係る発明は、引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることはできない。
　したがって、他の請求項について検討するまでもなく、本願は、その理由により拒絶されるべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。