【事件の表示】
　特許第３４２８１３６号「色合成装置の製造方法」の請求項１、２に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　訂正を認めない。
　特許第３４２８１３６号の請求項１ないし２に係る特許を取り消す。
【理　由】
１．手続の経緯
　特許第３４２８１３６号の請求項１および２に係る発明についての出願（特願平６−９２５６１号、平成６年４月２８日出願）は、平成１５年５月１６日に設定登録され、その特許について、特許異議申立人　原田　清悟　より特許異議の申立がなされ、その後、当審において取消理由を通知し、平成１６年８月３日に訂正請求がなされ、これに対し、訂正拒絶理由を通知したところ、当該訂正請求について平成１７年８月１６日に手続補正がなされたものである。
       
２．訂正の適否についての判断
（１）平成１７年８月１６日付け手続補正について
　ｉ．手続補正の内容
　　ア．平成１６年８月３日付け訂正請求書、７．請求の理由（３）訂正の要旨の訂正事項ａである、
「特許請求の範囲の請求項１中の
『直角を挟んでそれぞれ２つの矩形面が形成された第１，第２，第３，第４の直角プリズムの、それぞれの矩形面どうしを接合させて、接合面が直交するように四角形に形成すると共に、それぞれの接合面に所定の色の反射膜を形成させた色合成装置の製造方法であって、前記第１の直角プリズムの横幅を、他の直角プリズムよりも広くなし、』を、
『直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面に第２の色を反射する反射摸を形成した第１の直角プリズムと、直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第２の直角プリズムと、直角を挟む一方の矩形面に第２の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第３の直角プリズムと、直角を挟む２つの矩形面に色を反射する反射膜を形成しない第４の直角プリズムとからなり、前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と前記第２の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と前記第３の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面と前記第４の直角プリズムの１つの矩形面と、前記第３の直角プリズムの一方の矩形面と前記第４の直角プリズムのもう１つの矩形面とをそれぞれ接合し、前記第１の直角プリズムの横幅を、他の３つの直角プリズムよりも広くなし、接合した状態で両側面から前記第１の直角プリズムが突出するようにした色合成装置の製造方法であって、』に訂正する。」
を、
「特許請求の範囲の請求項１中の
『さらに、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面及び前記第３の直角プリズムの一方の矩形面に、前記第４の直角プリズムの直角を挟む２つの矩形面をそれぞれ接合するようにした色合成装置の製造方法。』を、
『さらに、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面及び前記第３の直角プリズムの一方の矩形面に、前記第４の直角プリズムの一方の矩形面及び前記第４の直角プリズムの他方の矩形面をそれぞれ接合するものであり、前記それぞれの接合が行われた状態での反射膜の配置状態として、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面及び前記第２の直角プリズムの一方の矩形面に、または前記第３の直角プリズムの他方の矩形面及び前記第４の直角プリズムの一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜が配置され、前記第１の直角プリズムの他方の矩形面及び前記第３の直角プリズムの一方の矩形面に、または前記第２の直角プリズムの他方の矩形面及び前記第４の直角プリズムの他方の矩形面に第２の色を反射する反射膜が配置された状態となるようにそれぞれの反射膜を形成させるようにした色合成装置の製造方法。』に訂正する。」と補正する。
　
　　イ．同じく訂正事項ｂである、
「特許請求の範囲の請求項２中の
『直角を挟んでそれぞれ２つの矩形面が形成された第１，第２，第３，第４の直角プリズムの、それぞれの矩形面どうしを接合させて、接合面が直交するように四角形に形成すると共に、それぞれの接合面に所定の色の反射膜を形成させた色合成装置の製造方法であって、前記第１及び第３の直角プリズムの横幅を、他の直角プリズムよりも広くなし、』を、
『直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面に第２の色を反射する反射膜を形成させた第１の直角プリズムと、直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第２の直角プリズムと、直角を挟む一方の矩形面に第２の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第３の直角プリズムと、直角を挟む２つの矩形面に色を反射する反射膜を形成しない第４の直角プリズムとからなり、前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と前記第２の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と前記第３の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面と前記第４の直角プリズムの１つの矩形面と、前記第３の直角プリズムの一方の矩形面と前記第４の直角プリズムのもう１つの矩形面とをそれぞれ接合し、前記第１の直角プリズム及び前記第３の直角プリズムの横幅を、前記第２の直角プリズム及び前記第４の直角プリズムよりも広くして、接合した状態で両側面から前記第１の直角プリズム及び前記第３の直角プリズムが突出するようにした色合成装置の製造方法であって、』に訂正する。」
を、
「特許請求の範囲の請求項２中の
『次に、前記第３の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第４の直角プリズムの１つの矩形面とを、平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第３の直角プリズムの一方の矩形面と、前記第４の直角プリズムの１つの矩形面とを接合し、さらに、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した前記第３の直角プリズムの一方の矩形面とを、前記第２及び前記第４の直角プリズムの逃げ部が施された平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と前記第３の直角プリズムの他方の矩形面とを、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面と前記第４の直角プリズムの１つの矩形面とを、それぞれ接合するようにした色合成装置の製造方
法。』を、
『次に、前記第３の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第４の直角プリズムの一方の矩形面とを、平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第３の直角プリズムの一方の矩形面と、前記第４の直角プリズムの他方の矩形面とを接合し、さらに、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した前記第３の直角プリズムの一方の矩形面とを、前記第２及び前記第４の直角プリズムの逃げ部が施された平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と前記第３の直角プリズムの他方の矩形面とを、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面と前記第４の直角プリズムの一方の矩形面とを、それぞれ接合するものであり、前記それぞれの接合が行われた状態での反射膜の配置状態として、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面及び前記第２の直角プリズムの一方の矩形面に、または前記第３の直角プリズムの他方の矩形面及び前記第４の直角プリズムの一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜が配置され、前記第１の直角プリズムの他方の矩形面及び前記第３の直角プリズムの一方の矩形面に、または前記第２の直角プリズムの他方の矩形面及び前記第４の直角プリズムの他方の矩形面に第２の色を反射する反射膜が配置された状態となるようにそれぞれの反射膜を形成させるようにした色合成装置の製造方法。』に訂正する。」と補正する。
　
　　ウ．同じく訂正事項ｃである、
「特許明細書(特許公報)第３頁第５欄第３７行〜第４５行(段落００１６)の
『直角を挟んでそれぞれ２つの矩形面が形成された第１，第２，第３，第４の直角プリズム１１，１２，１３，１４の、それぞれの矩形面どうしを接合させて、接合面が直交するように四角形に形成すると共に、それぞれの接合面に所定の色の反射膜を形成させた色合成装置の製造方法であって、各直角プリズムの矩形面を反射膜を介して接合され、第１の直角プリズム１１の横幅を、他の直角プリズムよりも広くなし、』を、
『直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面に第２の色を反射する反射膜を形成した第１の直角プリズム１１と、直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第２の直角プリズム１２と、直角を挟む一方の矩形面に第２の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第３の直角プリズム１３と、直角を挟む２つの矩形面に色を反射する反射膜を形成しない第４の直角プリズム１４とからなり、第１の直角プリズム１１の他方の矩形面と第２の直角プリズム１２の他方の矩形面と、第１の直角プリズム１１の一方の矩形面と第３の直角プリズム１３の他方の矩形面と、第２の直角プリズム１２の一方の矩形面と第４の直角プリズム１４の１つの矩形面と、第３の直角プリズム１３の一方の矩形面と第４の直角プリズム１４のもう１つの矩形面とをそれぞれ接合し、第１の直角プリズム１１の横幅を、他の３つの直角プリズムよりも広くなし、接合した状態で両側面から第１の直角プリズム１１が突出するようにした色合成装置の製造方法であって、』に訂正する。」
を、
「特許明細書（特許公報）第３頁第６欄第５行〜第９行（段落００１６）
『さらに、第２の直角プリズム１２の一方の矩形面及び第３の直角プリズム１３の一方の短形面に、第４の直角プリズム１４の直角を挟む２つの矩形面をそれぞれ接合するようにしたものである。』を、
『さらに、第２の直角プリズム１２の一方の矩形面及び第３の直角プリズム１３の一方の矩形面に、第４の直角プリズム１４の一方の矩形面及び第４の直角プリズム１４の他方の矩形面をそれぞれ接合するものであり、それぞれの接合が行われた状態での反射膜の配置状態として、第１の直角プリズム１１の一方の矩形面及び第２の直角プリズム１２の一方の矩形面に、または第３の直角プリズム１３の他方の矩形面及び第４の直角プリズム１４の一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜が配置され、第１の直角プリズム１１の他方の矩形面及び第３の直角プリズム１３の一方の矩形面に、または第２の直角プリズム１２の他方の矩形面及び第４の直角プリズム１４の他方の矩形面に第２の色を反射する反射膜が配置された状態となるようにそれぞれの反射膜を形成させるようにしたものである。』に訂正する。」と補正する。
　
　　エ．同じく訂正事項ｄである、
「特許明細書(特許公報)第３頁第６欄第１１行〜第１８行(段落００１７)の
『直角を挟んでそれぞれ２つの矩形面が形成された第１，第２，第３，第４の直角プリズム１１，１２，１３，１４の、それぞれの矩形面どうしを接合させて、接合面が直交するように四角形に形成すると共に、それぞれの接合面に所定の色の反射膜を形成させた色合成装置の製造方法であって、第１及び第３の直角プリズム１１及び１３の横幅を、他の直角プリズムよりも広くなし、』を、
『直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面に第２の色を反射する反射膜を形成させた第１の直角プリズム１１と、直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第２の直角プリズム１２と、直角を挟む一方の矩形面に第２の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第３の直角プリズム１３と、直角を挟む２つの矩形面に色を反射する反射膜を形成しない第４の直角プリズム１４とからなり、第１の直角プリズム１１の他方の矩形面と第２の直角プリズム１２の他方の矩形面と、第１の直角プリズム１１の一方の矩形面と第３の直角プリズム１３の他方の矩形面と、第２の直角プリズム１２の一方の矩形面と第４の直角プリズム１４の１つの矩形面と、第３の直角プリズム１３の一方の矩形面と第４の直角プリズム１４のもう１つの矩形面とをそれぞれ接合し、第１の直角プリズム１１及び第３の直角プリズム１３の横幅を、第２の直角プリズム１２及び第４の直角プリズム１４よりも広くして、接合した状態で両側面から第１の直角プリズム１１及び第３の直角プリズム１３が突出するようにした色合成装置の製造方法であって、』に訂正する。」
を、
「特許明細書（特許公報）第３頁第６欄第２３行〜第３７行（段落００１７）
『次に、第３の直角プリズム１３の他方の矩形面と、第４の直角プリズム１４の１つの矩形面とを、平面状の表面を有する治具１００の表面に当接させた状態で、第３の直角プリズム１３の一方の矩形面と、第４の直角プリズム１４の１つの矩形面とを接合し、さらに、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した第１の直角プリズム１１の他方の矩形面と、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した第３の直角プリズム１３の一方の矩形面とを、第２及び第４の直角プリズム１２及び１４の逃げ部が施された平面状の表面を有する治具２００の表面に当接させた状態で、第１の直角プリズム１１の一方の矩形面と第３の直角プリズム１３の他方の矩形面とを、第２の直角プリズム１２の一方の矩形面と第４の直角プリズム１４の１つの矩形面とを、それぞれ接合するようにしたものである。』を、
『次に、第３の直角プリズム１３の他方の矩形面と、第４の直角プリズム１４の一方の矩形面とを、平面状の表面を有する治具１００の表面に当接させた状態で、第３の直角プリズム１３の一方の矩形面と、第４の直角プリズム１４の他方の矩形面とを接合し、さらに、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した第１の直角プリズム１１の他方の矩形面と、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した第３の直角プリズム１３の一方の矩形面とを、第２及び第４の直角プリズム１２及び１４の逃げ部が施された平面状の表面を有する治具２００の表面に当接させた状態で、第１の直角プリズム１１の一方の矩形面と第３の直角プリズム１３の他方の矩形面とを、第２の直角プリズム１２の一方の矩形面と第４の直角プリズム１４の一方の矩形面とを、それぞれ接合するものであり、それぞれの接合が行われた状態での反射膜の配置状態として、第１の直角プリズム１１の一方の矩形面及び第２の直角プリズム１２の一方の矩形面に、または第３の直角プリズム１３の他方の矩形面及び第４の直角プリズム１４の一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜が配置され、第１の直角プリズム１１の他方の矩形面及び第３の直角プリズム１３の一方の矩形面に、または第２の直角プリズム１２の他方の矩形面及び第４の直角プリズム１４の他方の矩形面に第２の色を反射する反射膜が配置された状態となるようにそれぞれの反射膜を形成させるようにしたものである。』に訂正する。」と補正する。
　　
　ｉｉ．訂正請求書の補正の適否についての判断
　訂正請求書の訂正の趣旨についての補正は、訂正事項の削除や明らかな誤記の訂正など、当該補正により、審理の対象が変更されない範囲で許容されるべきところ、補正による変更の前後で請求の基礎である「訂正を求めている事項」の同一性や範囲を変更するような補正、例えば、訂正事項を追加したり、あるいは訂正事項を交換したりすることにより審理の対象を変更するような補正については、これにより請求書の要旨が変更されることになるから、認めることができない（審判便覧５４−１０の１０、１１頁）。
　　
　そこで、上記補正について検討するに、上記補正ア、イは、請求項１および２についての平成１６年８月３日付け訂正請求書の訂正事項ａ，ｂの内容を削除するとともに新たな訂正事項を加えるものであるから、補正前の請求の趣旨に変えて新しい趣旨について判断を求めるものであり、請求書の要旨を変更するものである。
　したがって、上記手続補正を認めることはできない。
　　
（２）平成１６年８月３日付け訂正請求について
　上記（１）で述べたとおり、平成１７年８月１６日付け手続補正は認められないので、以下では、平成１６年８月３日付け訂正請求の適否について検討する。
　　
　ｉ．訂正の内容
　特許権者が求めている訂正の内容は、以下のとおりである（下線は当審にて挿入。）。
 　[訂正事項ａ]
　特許請求の範囲の請求項１中の
「直角を挟んでそれぞれ２つの矩形面が形成された第１，第２，第３，第４の直角プリズムの、それぞれの矩形面どうしを接合させて、接合面が直交するように四角形に形成すると共に、それぞれの接合面に所定の色の反射膜を形成させた色合成装置の製造方法であって、前記第１の直角プリズムの横幅を、他の直角プリズムよりも広くなし、」を、
「
直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面に第２の色を反射する反射摸を形成した第１の直角プリズムと、直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第２の直角プリズムと、直角を挟む一方の矩形面に第２の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第３の直角プリズムと、直角を挟む２つの矩形面に色を反射する反射膜を形成しない第４の直角プリズムとからなり、前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と前記第２の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と前記第３の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面と前記第４の直角プリズムの１つの矩形面と、前記第３の直角プリズムの一方の矩形面と前記第４の直角プリズムのもう１つの矩形面とをそれぞれ接合し、
　
　 [訂正事項ｂ]
　特許請求の範囲の請求項２中の
「直角を挟んでそれぞれ２つの矩形面が形成された第１，第２，第３，第４の直角プリズムの、それぞれの矩形面どうしを接合させて、接合面が直交するように四角形に形成すると共に、それぞれの接合面に所定の色の反射膜を形成させた色合成装置の製造方法であって、前記第１及び第３の直角プリズムの横幅を、他の直角プリズムよりも広くなし、」を、
「
直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面に第２の色を反射する反射膜を形成させた第１の直角プリズムと、直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第２の直角プリズムと、直角を挟む一方の矩形面に第２の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第３の直角プリズムと、直角を挟む２つの矩形面に色を反射する反射膜を形成しない第４の直角プリズムとからなり、前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と前記第２の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と前記第３の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面と前記第４の直角プリズムの１つの矩形面と、前記第３の直角プリズムの一方の矩形面と前記第４の直角プリズムのもう１つの矩形面とをそれぞれ接合し、
　
 　[訂正事項ｃ]
　特許明細書(特許公報)第３頁第５欄第３７行〜第４５行(段落００１６)の
「直角を挟んでそれぞれ２つの矩形面が形成された第１，第２，第３，第４の直角プリズム１１，１２，１３，１４の、それぞれの矩形面どうしを接合させて、接合面が直交するように四角形に形成すると共に、それぞれの接合面に所定の色の反射膜を形成させた色合成装置の製造方法であって、各直角プリズムの矩形面を反射膜を介して接合され、第１の直角プリズム１１の横幅を、他の直角プリズムよりも広くなし、」を、
「
直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面に第２の色を反射する反射膜を形成した第１の直角プリズム１１と、直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第２の直角プリズム１２と、直角を挟む一方の矩形面に第２の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第３の直角プリズム１３と、直角を挟む２つの矩形面に色を反射する反射膜を形成しない第４の直角プリズム１４とからなり、第１の直角プリズム１１の他方の矩形面と第２の直角プリズム１２の他方の矩形面と、第１の直角プリズム１１の一方の矩形面と第３の直角プリズム１３の他方の矩形面と、第２の直角プリズム１２の一方の矩形面と第４の直角プリズム１４の１つの矩形面と、第３の直角プリズム１３の一方の矩形面と第４の直角プリズム１４のもう１つの矩形面とをそれぞれ接合し、
　
 　[訂正事項ｄ]
　特許明細書(特許公報)第３頁第６欄第１１行〜第１８行(段落００１７)の
「直角を挟んでそれぞれ２つの矩形面が形成された第１，第２，第３，第４の直角プリズム１１，１２，１３，１４の、それぞれの矩形面どうしを接合させて、接合面が直交するように四角形に形成すると共に、それぞれの接合面に所定の色の反射膜を形成させた色合成装置の製造方法であって、第１及び第３の直角プリズム１１及び１３の横幅を、他の直角プリズムよりも広くなし、」を、
「
直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面に第２の色を反射する反射膜を形成させた第１の直角プリズム１１と、直角を挟む一方の矩形面に第１の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第２の直角プリズム１２と、直角を挟む一方の矩形面に第２の色を反射する反射膜を形成し、直角を挟む他方の矩形面には色を反射する反射膜を形成しない第３の直角プリズム１３と、直角を挟む２つの矩形面に色を反射する反射膜を形成しない第４の直角プリズム１４とからなり、第１の直角プリズム１１の他方の矩形面と第２の直角プリズム１２の他方の矩形面と、第１の直角プリズム１１の一方の矩形面と第３の直角プリズム１３の他方の矩形面と、第２の直角プリズム１２の一方の矩形面と第４の直角プリズム１４の１つの矩形面と、第３の直角プリズム１３の一方の矩形面と第４の直角プリズム１４のもう１つの矩形面とをそれぞれ接合し、
　
　ｉｉ．当審の判断
　　ア．上記訂正事項ａ〜ｄのうち、下線を付した箇所の趣旨は「第１から第３の直角プリズムの所望の矩形面に予め反射膜を形成した後、第１から第４の直角プリズムの矩形面を接合する」ことにあると解されるところ、当該訂正事項の根拠は、平成１６年８月３日付訂正請求書の６頁１行目「（４）請求の原因」の記載によれば、本件特許明細書（特許公報）の４頁７欄１７〜２１行（段落【００２２】＊）及び４頁７欄２８〜３２行（段落【００２３】＊）の以下の記載に基づくものである。
（＊なお、上記記載箇所の段落番号について、「（４）請求の原因」には段落【００１７】，【００１８】と記載されているが、明らかな誤記であるので、上記のように訂正して記載した。）
「【００２２】・・・但し、赤色反射膜を接合面１１ａに形成させたときには、接合面１３ａ側に赤色反射膜を形成させ、接合面１２ａに赤色反射膜を形成させたときには、接合面１４ａ側に赤色反射膜を形成させる。」
「【００２３】・・・但し、青色反射膜を接合面１１ｂに形成させたときには、接合面１２ｂ側に青色反射膜を形成させ、接合面１３ｂに青色反射膜を形成させたときには、接合面１４ｂ側に青色反射膜を形成させる。」
　
　しかしながら、上記段落【００２２】，【００２３】の指摘箇所の記載内容を精読しても、「反射膜を一方の接合面に形成したときには、その一方の接合面に接合される他方の接合面には反射膜を形成しない」ことは理解できても、「第１から第３の直角プリズムの所望の矩形面に予め反射膜を形成した後、第１から第４の直角プリズムの矩形面を接合する」旨の事項が、上記段落の指摘箇所に記載されているとはいえない。
　
　　イ．上記訂正事項についてさらに検討するに、本件特許明細書には、上記訂正事項に関連する以下の事項が記載されている（下線は当審にて挿入。）。
「【００２１】　本例の場合には、従来例で説明した３板式の液晶プロジェクタ装置に使用される色合成装置としたもので、図１は本例の色合成装置を示す斜視図である。
この色合成装置は、それぞれが直角プリズムよりなる第１ブロック１１，第２ブロック１２，第３ブロック１３，第４ブロック１４の矩形面どうしを接合して構成される。この場合、各接合面には、所定色（例えば赤色又は青色）の反射膜を形成させる
【００２２】　即ち、
第１ブロック１１の一方の矩形面１１ａと第２ブロック１２の一方の矩形面１２ａとを接合させると共に、この接合面１１ａ，１２ａの何れか一方に赤色反射膜を形成させる
第３ブロック１３の一方の矩形面１３ａと第４ブロック１４の一方の矩形面１４ａとを接合させると共に、この接合面１３ａ，１４ａの何れか一方に赤色反射膜を形成させる
【００２３】　さらに、
第１ブロック１１の他方の矩形面１１ｂと第３ブロック１３の他方の矩形面１３ｂとを接合させると共に、この接合面１１ｂ，１３ｂの何れか一方に青色反射膜を形成させる
第２ブロック１２の他方の矩形面１２ｂと第４ブロック１４の他方の矩形面１４ｂとを接合させると共に、この接合面１２ｂ，１４ｂの何れか一方に青色反射膜を形成させる
　
　これらの記載事項によれば、「赤色ないしは青色反射膜を接合面に形成させる」旨が理解できるものの、「第１から第３の直角プリズムの所望の矩形面に予め反射膜を形成した後、第１から第４の直角プリズムの矩形面を接合する」趣旨についてまでは、記載されていないことは明らかである。よって、これら記載事項と上記指摘箇所の記載事項とを併せ考慮しても上記訂正事項を導き出すことはできない。
　
　　ウ．さらに、上記訂正事項が本件特許明細書の記載から、一義的に導き出せる自明な事項であるということもできない。すなわち、平成１６年５月２５日付取消理由で引用した刊行物１（特公昭３９−２００４９号公報）には、「この高いプリズムとこれに貼合わすべき低いプリズムとを各組夫々貼合わせ面に第１特性の干渉膜を付着した後接着剤によって貼合わせると共にその側部の１面を高低両プリズムに亙つて高精度に同一平面となし、この面に第２特性の干渉膜を設けた後・・・」（１頁右欄１０〜１４行）が記載されており、これによれば、第２特性の干渉膜は高いプリズムと低いプリズムとを貼合わせてできた高精度な同一平面に、貼合わせの後に形成されてなり、かかる反射膜の形成手順は上記訂正事項が教示する反射膜の形成手順と異なることが明らかであるから、上記特許明細書の記載事項（段落【００２１】〜【００２３】）に依拠しては、上記訂正事項が一義的に自明であるとはいえない。
　
　　エ．したがって、上記訂正事項の下線を付した箇所が、願書に添付した明細書又は図面に記載されているとはいえないので、上記訂正事項を含む訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正ではない。
　
（３）むすび
　以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第１２０条の４第３項において準用する平成６年法律第１１６号による改正前の特許法第１２６条第１項ただし書きの規定に適合しないので、本件訂正は認められない。
　　　
３．特許異議の申立て理由および取消理由の概要
（１）特許異議申立人　原田　清悟は、下記の甲第１，２号証を提出し、請求項１，２に係る発明の特許は、甲第１，２号証に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、特許法第１１３条第４項の規定により取消すべきである旨主張する。
　　　　　　　　　　　　　　記
　甲第１号証：特公昭３９−２００４９号公報
　甲第２号証：特開平３−１３８６０３号公報
　　
（２）当審は、請求項１，２に係る発明の特許は、下記の刊行物１，２に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、取消すべきである旨通知した。
　　　　　　　　　　　　　　記
　刊行物１：特公昭３９−２００４９号公報（甲第１号証）
　刊行物２：特開平３−１３８６０３号公報（甲第２号証）
　　
４．本件発明
　上記２．で訂正を認めないから、本件の請求項１，２に係る発明(以下、「本件発明１，２」という。)は、特許明細書（特許第３４２８１３６号）の特許請求の範囲の請求項１，２に記載されたとおりの次のものである。
　　　　
「【請求項１】  直角を挟んでそれぞれ２つの矩形面が形成された第１，第２，第３，第４の直角プリズムの、それぞれの矩形面どうしを接合させて、接合面が直交するように四角形に形成すると共に、それぞれの接合面に所定の色の反射膜を形成させた色合成装置の製造方法であって、
前記第１の直角プリズムの横幅を、他の直角プリズムよりも広くなし、
前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面とを、平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第２の直角プリズムの他方の矩形面とを接合し、
次に、この接合した面から横幅が広いために両方向に突出した前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第３の直角プリズムの一方の矩形面とを、前記第２の直角プリズムの逃げ部が施された平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と、前記第３の直角プリズムの他方の矩形面とを接合し、
さらに、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面及び前記第３の直角プリズムの一方の矩形面に、前記第４の直角プリズムの直角を挟む２つの矩形面をそれぞれ接合するようにした色合成装置の製造方法。
【請求項２】  直角を挟んでそれぞれ２つの矩形面が形成された第１，第２，第３，第４の直角プリズムの、それぞれの矩形面どうしを接合させて、接合面が直交するように四角形に形成すると共に、それぞれの接合面に所定の色の反射膜を形成させた色合成装置の製造方法であって、
前記第１及び第３の直角プリズムの横幅を、他の直角プリズムよりも広くなし、
前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面とを、平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第２の直角プリズムの他方の矩形面とを接合し、
次に、前記第３の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第４の直角プリズムの１つの矩形面とを、平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第３の直角プリズムの一方の矩形面と、前記第４の直角プリズムの１つの矩形面とを接合し、
さらに、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した前記第３の直角プリズムの一方の矩形面とを、前記第２及び前記第４の直角プリズムの逃げ部が施された平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と前記第３の直角プリズムの他方の矩形面とを、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面と前記第４の直角プリズムの１つの矩形面とを、それぞれ接合するようにした色合成装置の製造方法。」
　　　　
５．当審の判断
（１）刊行物１，２に記載された発明
　
刊行物１（特公昭３９−２００４９号公報）
　　ア．「本発明は・・プリズムの貼合わせによる十字状交叉ミラーを許容誤差以内の平行度に於て簡単に得ることを目的とする」（１頁右欄６〜８行）
　
　　イ．「図について本発明実施の１例を説明するに、第３図に示す如く４個の三角柱プリズム３１，３２，４１，４２を十字状に貼合わせ、その十字状交叉の一方の面には第１特性例えば赤色光反射、青・緑色光透過特性の干渉膜５を設け、他方の面に第２特性例えば青色光反射、赤・緑色光透過特性の干渉膜６を設けるものとすれば、先ず４個のプリズムのうち第４図に示す如く相隣るべき２個のプリズム３１，４１として高さの高いものを作り、他の２個のプリズム３２，４２として高さの低いものを作る。次に高低を異にする相隣る２個ずつのプリズム３１，３２と４１，４２とを各組ごとにその相互貼合わせ面に赤色光反射特性の干渉膜５を設けた後接着剤によって第５図に示す如くその貼合わせをする。貼合わせられたプリズム３１と３２及び４１と４２は夫々他の組に貼合わすべき面が高精度に同一平面を保つ必要があるが、そのためには各単体プリズムに於ける十字交叉面の角度を予め厳密に正確に仕上げておき、最初の貼合わせの際に他の組に対する接着面を平面原器に密着させた状態で貼合わせをする」（１頁右欄１９〜３６行）
　
　　ウ．「こうして貼合わせられたプリズム３１，３２の組と４１，４２の組とはその相互の貼合わせ面に青色光反射特性の干渉膜６を設けた後、接着剤によって第６図に示す如くその貼合わせをするが、その際は両組の高いプリズムに於ける赤色光反射特性膜面の延長部ａ，ｂ，ｃ，ｄとｅ，ｆ，ｇ，ｈとに平面原器を密着させながら貼合わせ面の接合をするものである。このようにするとプリズム３１，３２の組に於ける赤色光反射特性面とプリズム４１，４２の組に於ける赤色光反射特性面とは容易に同一平面となり又青色光反射特性面は両組を通じてはじめから同一平面をなすものであるから完全な交叉型ダイクロイツクミラーを得るものである。」（１頁右欄４１行〜２頁左欄５行）
　　
　
刊行物２（特開平３−１３８６０３号公報）
　　エ．「貼り合わせプリズムとして、例えば、四角プリズムは、プロジェクションテレビの光学系の主要要素であるダイクロイックプリズム等として広く用いられている。」（２頁左上欄３〜６行）
　
　　オ．「第１図は四角プリズムの平面図、第２図は第１図のＩＩ矢視図を示す。
　　・・・四角プリズム１は四つの三角プリズム３からなり、各三角プリズム３の断面形状は同一寸法で直角二等辺三角形を呈し、各三角プリズム３の直角を挟む側面３Ａ，３Ａが相互に貼り合わされて構成されている。
　四つの三角プリズム３のうち二つの三角プリズム３−１は他の二つの三角プリズム３−２よりも厚みが大きく、大きい方の厚みｔ１は夫々等しく、また、小さい方の厚みｔ２も夫々等しい。・・・小さい厚みｔ２の三角プリズム３−２の直角を挟む側面３Ａは、大きい厚みｔ１の三角プリズム３−１の直角を挟む側面３Ａの中央に貼り合わされ、双方の三角プリズム３−１，３−２の両端面３Ｃには夫々段差が生じ、三角プリズム３−１の側面３Ａの両側部には夫々等しい幅で露出する段部５が形成されている。・・・
　従って、この貼り合わされたプリズムを二つ合わせて四角プリズム１にする際、段部５を基準にすることができる。
　しかも、段部５は三角プリズム３の側面３Ａを直接利用するものであり、貼り合わせ時の基準としては十分に高い精度を有する。
　従って、従来の如く顕微鏡等の光学系を要せず、段部５を基準にした種々の構造の治具を用いて簡単に且つ高い精度で四角プリズム１を製作することが可能となる。」（３頁左上欄１０行〜同頁左下欄４行）
　
　　カ．「次に、第３図に平面図で、第４図に正面図で示すように、厚みの異なる二つの三角プリズム３−１，３−２を、夫々その一方の側面３Ａ，３Ａを同一平面７上に置き、エポキシ系接着剤或いは紫外線硬化型接着剤等により他方の側面３Ａ，３Ａを貼り合わせる。
　この場合、大きい厚みｔ１の三角プリズム３−１の側面３Ａの中心に小さい厚みｔ２の三角プリズム３−２の厚みの中心を合わせて貼り付け、三角プリズム３−１の側面３Ａの両側に段部５を形成する。
　このようにして厚みの異なる二つの三角プリズム３−１，３−２からなる組合せ三角プリズム１１を二つ形成する。」（３頁左下欄１１行〜同頁右下欄４行）
　
　　キ．「次に、第５図に平面図で、第６図に正面図で示す治具１３を用いて、二つの三角プリズム１１，１１を貼り合わせる。
　治具１３は基台１５を備え、基台１５には当て付け台１７と受け台１９とが固設され、また移動可能に移動台２１が組み付けられ、更に、移動台２１のストッパ２３が設けられている。
　当て付け台１７には斜面部１７Ａが形成され、またこの斜面部１７Ａの両側から夫々アーム１７Ｂが突設され、各アーム１７Ｂの先端に夫々垂直面部１７Ｃが形成されている。双方のアーム１７Ｂの間隔は小さい厚みｔ２の三角プリズム３−２を出し入れできる大きさで形成されている。
　受け台１９には前記斜面部１７Ａに対向する如く斜面部１９Ａが形成されている。
　移動台２１にはその上部両側から夫々アーム２１Ｂが突設され、各アーム２１Ｂの先端に夫々垂直面部２１Ｃが形成されている。双方のアーム２１Ｂの間隔は小さい厚みｔ２の三角プリズム３−２を出し入れできる大きさで形成されている。
　前記垂直面部１７Ｃと移動台２１の垂直面部２１Ｃは、ストッパ２３に移動台２１が当接した状態で同一平面上に位置するように形成されている。
　このように構成された治具１３の当て付け台１７と受け台１９の各斜面部１７Ａ，１９Ａに、一方の組合せ三角プリズム１１の側面１１Ａを載せる。
　この場合、大きい厚みｔ１の三角プリズム３−１を受け台１９側に位置させ、三角プリズム３−１の側面３Ａを斜面部１９Ａに当て付けると共に、段部５を垂直面部１７Ｃに当て付けて固定する。
　次に、この組合せ三角プリズム１１の直角に対向する側面１１Ｃにエポキシ系接着剤或いは紫外線硬化型接着剤等を塗布し、他方の組合せ三角プリズム１１の直角に対向する側面１１Ｃを載せる。
　この場合、当て付け台１７側に大きい厚みｔ１の三角プリズム３−１が位置するように載せる。
　次に、移動台２１の垂直面部２１Ｃを他方の組合せ三角プリズム１１の段部５に当ててストッパ２３に当接するまで移動台２１を前進させる。
　移動台２１がストッパ２３に当接した状態で、双方の段部５，５は同一平面上に位置し、該状態で固定して双方の側面１１Ｃを貼り付ける。」（３頁右下欄５行〜４頁右上欄１１行）
　
　　ク．「尚、実施例では、大きい厚みｔ１の三角プリズム３−１と小さい厚みｔ２の三角プリズム３−２を交互に配置して四角プリズム１を構成したが、治具１３の構造如何により、例えば移動台２１を逆向きにする等により、同じ厚みの三角プリズムを二つずつ並べて四角プリズム１を構成することも可能である。」（４頁右上欄１５〜同頁左下欄１行）
　
（２）対比・判断
　（２−１）本件発明２について
　先に、本件発明２と刊行物２に記載された事項とを以下に対比する。
　ａ）四角プリズムの構造等について
　刊行物２には、「四角プリズム１は四つの三角プリズム３からなり、各三角プリズム３の断面形状は同一寸法で直角二等辺三角形を呈し、各三角プリズム３の直角を挟む側面３Ａ，３Ａが相互に貼り合わされて構成されている。」（摘記事項オ）と記載されていることからみて、刊行物２の上記「四つの三角プリズム３」が、本件発明２の「第１，第２，第３，第４の直角プリズム」に相当することは明らかである。
　また、刊行物２の「次に、第３図に平面図で、第４図に正面図で示すように、厚みの異なる二つの三角プリズム３−１，３−２を、夫々その一方の側面３Ａ，３Ａを同一平面７上に置き、エポキシ系接着剤或いは紫外線硬化型接着剤等により他方の側面３Ａ，３Ａを貼り合わせる。」（摘記事項カ）なる記載からみて、上記「同一平面７」は、プリズムの面を平面に密着させた状態でプリズム同士を貼り合わせる治具に他ならないから、本件発明２の「平面状の表面を有する治具」に相当する。
　さらに、刊行物２の「四角プリズム１」は、四つの三角プリズム３を貼り合わせて形成した四角プリズムである点で、本件発明２の「色合成装置」と一致する。
　
　ｂ）二つのプリズムの貼り合わせについて
　刊行物２の「厚みの異なる二つの三角プリズム３−１，３−２を、夫々その一方の側面３Ａ，３Ａを同一平面７上に置き、エポキシ系接着剤或いは紫外線硬化型接着剤等により他方の側面３Ａ，３Ａを貼り合わせる。この場合、大きい厚みｔ１の三角プリズム３−１の側面３Ａの中心に小さい厚みｔ２の三角プリズム３−２の厚みの中心を合わせて貼り付け、三角プリズム３−１の側面３Ａの両側に段部５を形成する。このようにして厚みの異なる二つの三角プリズム３−１，３−２からなる組合せ三角プリズム１１を二つ形成する。」（摘記事項カ）は、本件発明２の「前記第１及び第３の直角プリズムの横幅を、他の直角プリズムよりも広くなし、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面とを、平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第２の直角プリズムの他方の矩形面とを接合し、次に、前記第３の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第４の直角プリズムの１つの矩形面とを、平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第３の直角プリズムの一方の矩形面と、前記第４の直角プリズムの１つの矩形面とを接合し、」に相当することは明らかである。
　　
　ｃ）プリズムの組同士の貼り合わせについて
　刊行物２には、
「次に、第５図に平面図で、第６図に正面図で示す治具１３を用いて、二つの三角プリズム１１，１１を貼り合わせる。治具１３は基台１５を備え、基台１５には当て付け台１７と受け台１９とが固設され、また移動可能に移動台２１が組み付けられ、・・・当て付け台１７には斜面部１７Ａが形成され、またこの斜面部１７Ａの両側から夫々アーム１７Ｂが突設され、
各アーム１７Ｂの先端に夫々垂直面部１７Ｃが形成されている。双方のアーム１７Ｂの間隔は小さい厚みｔ
２
の三角プリズム３−２を出し入れできる大きさで形成されている。
各アーム２１Ｂの先端に夫々垂直面部２１Ｃが形成されている。双方のアーム２１Ｂの間隔は小さい厚みｔ
２
の三角プリズム３−２を出し入れできる大きさで形成されている。
「大きい厚みｔ１の三角プリズム３−１を受け台１９側に位置させ、三角プリズム３−１の側面３Ａを斜面部１９Ａに当て付けると共に、段部５を垂直面部１７Ｃに当て付けて固定する。次に、移動台２１の垂直面部２１Ｃを他方の組合せ三角プリズム１１の段部５に当ててストッパ２３に当接するまで移動台２１を前進させる。・・・移動台２１がストッパ２３に当接した状態で、双方の段部５，５は同一平面上に位置し、該状態で固定して双方の側面１１Ｃを貼り付ける。」（摘記事項キ）、が記載されている。
　ここで、垂直面部１７Ｃ、２１Ｃは、プリズムの組同士の貼り合わせに際し、基準面である段部５，５を当て付ける治具の平面であり、また、双方のアーム１７Ｂ及び双方のアーム２１Ｂの各々の間隔は、小さい厚みｔ２の三角プリズム３−２を出し入れできる大きさの逃げ部である。
　さらに、上記摘記事項クには、移動台２１が当て付け台１７と同方向に配列される態様についても記載されており、この場合、プリズムの組同士の貼り合わせは、小さい厚みｔ２の三角プリズム３−２同士、大きい厚みｔ１の三角プリズム３−１同士の対向する面が貼り合わせられることになり、その結果、上記間隔は、上下二つの小さい厚みｔ２の三角プリズム３−２を収容する逃げ部を構成することになる。
　また、本件特許公報の【図３】によれば、実施例として開示された治具は一体構造の単純な形状のものであるのに対し、刊行物２に記載のものは、アーム１７Ｂ，２１Ｂに二分割されており、一見すると【図３】の実施例に比して複雑な形状を呈しているが、上記したように機能的にはまったく同等であって、しかも、本件発明２にいう「前記第２及び前記第４の直角プリズムの逃げ部が施された平面状の表面を有する治具」なる構成をすべて具備したものということができる。
　したがって、各アーム１７Ｂ，２１Ｂで構成される治具が、本件発明２の「前記第２及び前記第４の直角プリズムの逃げ部が施された平面状の表面を有する治具」に相当することは明らかであり、結局、刊行物２には、本件発明２の「さらに、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した前記第３の直角プリズムの一方の矩形面とを、前記第２及び前記第４の直角プリズムの逃げ部が施された平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と前記第３の直角プリズムの他方の矩形面とを、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面と前記第４の直角プリズムの１つの矩形面とを、それぞれ接合するようにした」が記載されているといえる。
　
　したがって両者は、
「直角を挟んでそれぞれ２つの矩形面が形成された第１，第２，第３，第４の直角プリズムの、それぞれの矩形面どうしを接合させて、接合面が直交するように四角形に形成させた四角プリズムの製造方法であって、
前記第１及び第３の直角プリズムの横幅を、他の直角プリズムよりも広くなし、
前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面とを、平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第２の直角プリズムの他方の矩形面とを接合し、
次に、前記第３の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第４の直角プリズムの１つの矩形面とを、平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第３の直角プリズムの一方の矩形面と、前記第４の直角プリズムの１つの矩形面とを接合し、
さらに、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した前記第３の直角プリズムの一方の矩形面とを、前記第２及び前記第４の直角プリズムの逃げ部が施された平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と前記第３の直角プリズムの他方の矩形面とを、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面と前記第４の直角プリズムの１つの矩形面とを、それぞれ接合するようにした四角プリズムの製造方法。」
である点で一致し、次の点で相違している。
　　
［相違点］
　本件発明２は、「それぞれの接合面に所定の色の反射膜を形成させた色合成装置」であるのに対し、刊行物２には、「ダイクロイックプリズム等として広く用いられている。」（摘記事項エ）なる記載はあるものの、プリズムのそれぞれの接合面に所定の色の反射膜を設けたとの明示の記載がない点。
　　
　そこで、上記相違点について検討する。
　刊行物１には、
「本発明は・・プリズムの貼合わせによる十字状交叉ミラーを許容誤差以内の平行度に於て簡単に得ることを目的とする」（摘記事項ア）、
「第３図に示す如く４個の三角柱プリズム３１，３２，４１，４２を十字状に貼合わせ、その十字状交叉の一方の面には第１特性例えば赤色光反射、青・緑色光透過特性の干渉膜５を設け、他方の面に第２特性例えば青色光反射、赤・緑色光透過特性の干渉膜６を設けるもの」（摘記事項イ）、
と、上記相違点の事項である「それぞれの接合面に所定の色の反射膜を形成させた色合成装置」が記載されており、また、刊行物２に記載のものが、ダイクロイックプリズム（摘記事項ア）を視野に入れた四角プリズムの製造方法であることは明らかであるから、上記刊行物１の記載に基づき、その製造工程に反射膜の形成工程を加えることは容易である。　
　以上のとおり、本件発明２は、刊行物１および２に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであり、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものである。
　　
　（２−２）本件発明１について
　本件発明１は、本件発明２の構成要件のうち「第３の直角プリズムの横幅を、他の直角プリズムよりも広くなし、」とあるのを削除するとともに、プリズムの貼り合わせの順序を、本件発明２ではプリズムの組同士を貼り合わせていたものを、「この接合した面から横幅が広いために両方向に突出した前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第３の直角プリズムの一方の矩形面とを、前記第２の直角プリズムの逃げ部が施された平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と、前記第３の直角プリズムの他方の矩形面とを接合し、さらに、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面及び前記第３の直角プリズムの一方の矩形面に、前記第４の直角プリズムの直角を挟む２つの矩形面をそれぞれ接合するようにした」と、第１と第２のプリズムの組に第３のプリズムを貼り合わせ、最後に第４のプリズムを貼り合わせるように変更したものである。
　そこで、刊行物２に記載のもの（上記摘記事項エ〜キ）と、本件発明１とを対比すると、
　両者は、
「直角を挟んでそれぞれ２つの矩形面が形成された第１，第２，第３，第４の直角プリズムの、それぞれの矩形面どうしを接合させて、接合面が直交するように四角形に形成させた四角プリズムの製造方法であって、
前記第１の直角プリズムの横幅を、第２，第４の直角プリズムよりも広くなし、
前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面とを、平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第２の直角プリズムの他方の矩形面とを接合し、
次に、この接合した面から横幅が広いために両方向に突出した前記第１の直角プリズムの他方の矩形面を、前記第２の直角プリズムの逃げ部が施された平面状の表面を有する治具の表面に当接させ、他の直角プリズムの一方の矩形面を前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と同一平面に維持した状態で、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と、他の直角プリズムの他方の矩形面とを接合するようにした四角プリズムの製造方法。」
である点で一致し、次の点で相違している。
　
 [相違点１]
　本件発明１は、「第１の直角プリズムの横幅を、他の直角プリズムよりも広くなし」たのに対し、刊行物２に記載のものは、「第１及び第３の直角プリズムの横幅を、他の直角プリズムよりも広くなし」ており、広い横幅の直角プリズムが第１の直角プリズムのみではない点。
　
 [相違点２]
　本件発明１は、「この接合した面から横幅が広いために両方向に突出した前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第３の直角プリズムの一方の矩形面とを、前記第２の直角プリズムの逃げ部が施された平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と、前記第３の直角プリズムの他方の矩形面とを接合し、さらに、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面及び前記第３の直角プリズムの一方の矩形面に、前記第４の直角プリズムの直角を挟む２つの矩形面をそれぞれ接合する」ようにしたのに対し、刊行物２に記載のものは、「前記第３の直角プリズムの他方の矩形面と、前記第４の直角プリズムの１つの矩形面とを、平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第３の直角プリズムの一方の矩形面と、前記第４の直角プリズムの１つの矩形面とを接合し、さらに、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した前記第１の直角プリズムの他方の矩形面と、接合させた面から横幅が広いために両方向に突出した前記第３の直角プリズムの一方の矩形面とを、前記第２及び前記第４の直角プリズムの逃げ部が施された平面状の表面を有する治具の表面に当接させた状態で、前記第１の直角プリズムの一方の矩形面と前記第３の直角プリズムの他方の矩形面とを、前記第２の直角プリズムの一方の矩形面と前記第４の直角プリズムの１つの矩形面とを、それぞれ接合する」ようにしており、第３，第４プリズムの接合の順序が異なる点。
　
 [相違点３]
　本件発明１は、「それぞれの接合面に所定の色の反射膜を形成させた色合成装置」であるのに対し、刊行物２には、「ダイクロイックプリズム等として広く用いられている。」（摘記事項エ）なる記載はあるものの、プリズムのそれぞれの接合面に所定の色の反射膜を設けたとの明示の記載がない点。
　　
上記相違点１〜３について検討する。
 [相違点１について]
　プリズム貼り合わせの手順からみて、本件発明１においては、第２の直角プリズムに貼り合わせる第１の直角プリズムの横幅が、第２の直角プリズムより広ければ足りるのであって、その他の第３，第４の直角プリズムの横幅については、その大小に拘わらず貼り合わせが可能であるから、その横幅が問われないことは明らかである。例えば、本件特許公報、段落【００３３】には、「
少なくとも
　したがって、上記相違点１は、単なる構成の微差にすぎない。
　
 [相違点２について]
　本件発明１は、第１、第２のプリズムを貼り合わせた後、第３のプリズム、第４のプリズムの順に貼り合わせる点で、上記刊行物２に記載のものと相違するが、例えば、第３の直角プリズムの横幅が第１の直角プリズムの横幅と同じであれば（第３の直角プリズムの横幅についての考察は、上記「相違点１ついて」で述べたとおりである。）、刊行物２の治具の仕様を変更することなく本件発明１と同じ順序でプリズムの貼り合わせが可能であることからも理解できるように、第３、第４のプリズムを先に貼合わせて、その後、第１，第２のプリズムの組と貼合わせる（刊行物１，２および本件発明２）か、第３のプリズム、第４のプリズムの順に貼合わせるか（本件発明１）は、それにより特段の作用効果上の差異を生じない（むしろ、「より簡単に正確な接合ができる」（本件特許公報、段落【００３９】）点で刊行物１，２および本件発明２の貼り合わせ順序の方が優れているといえる。）、単なる貼り合わせ順序の変更にすぎないから、刊行物２の記載に基づいて当業者が容易に実施可能な事項であるといえる。
　この場合、第３の直角プリズムの横幅が第２の直角プリズムの横幅と同じであれば、刊行物２の治具の逃げ部に落ち込んでしまう虞があるが、プリズムの貼合わせ順序の変更に応じて治具の仕様を変更することは、当業者にとって自明である。
　　
 [相違点３について]
　相違点３は本件発明２における相違点と同じであるから、これについては既に（２−１）で述べたとおり、刊行物１および２に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたものである。
 　
　よって、本件発明１は、刊行物１，２に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであり、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものである。
　
６．むすび
　以上のとおり、請求項１，２に係る発明の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものであるから、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第１４条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）第４条第２項の規定により、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１７年９月２０日（２００５．９．２０）