【事件の表示】
　平成１０年特許願第５４１１１９号「細菌性プラスミド」拒絶査定不服審判事件〔平成１０年１０月　８日国際公開、ＷＯ９８／４４１３４、平成１２年１１月　７日国内公表、特表２０００−５１４６６１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明　
　本願は、平成１０年４月１日（優先権主張、１９９７年４月２日、ドイツ）を国際出願日とする特許出願であって、その請求項１乃至４に係る発明は、平成１４年５月２日付で手続補正された明細書の請求項１乃至４の記載により特定された、以下のとおりのものである。（以下、請求項１に係る発明を「本願発明」ともいう。）　
【請求項１】以下の図１に記載のＤＮＡ配列を有するプラスミド。　
　　　　　　　　　　　　図１（省略）　
【請求項２】以下の図１に記載のヌクレオチド列を有するか又はこれからなるＤＮＡ配列。　
　　　　　　　　　　　　図１（省略）　
【請求項３】Ｅ．Ｃｏｌｉ　ＤＳＭ　６６０１を同定するための、請求項１または２に記載のプラスミド又はＤＮＡ配列の使用。　
【請求項４】発現ベクターとしての、請求項１または２に記載のプラスミド又はＤＮＡ配列の使用。　
　そして、本願発明のプラスミドは、本願明細書に「大腸菌Ｅ．ｃｏｌｉ株ＤＳＭ６６０１…は、ｐＭＵＴ１もしくはｐＭＵＴ１と呼称された３１７７もしくは５５５２ｂｐの大きさの２種の小さなプラスミドを有している。より小さい方のプラスミドｐＭＵＴ１のＤＮＡは…ＤＮＡ配列が決定された。これは添付図１から明らかである。」（本願公表公報１２頁１５〜２２行）と記載されているとおり、大腸菌Ｅ．ｃｏｌｉ株ＤＳＭ６６０１が有するプラスミドである。　
　
２．原査定の拒絶の理由　
　これに対し、原査定の拒絶の理由の一つは、　
「この出願の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　
　１．ＰＬＡＳＭＩＤ　２７，　ｐ．２２０−２３０　（１９９２）　
　２．Ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ　２３（４），ｐ．２３４−２３６　（１９９５）」　
というものである。　
　
３．当審の判断　
（３−１）原査定で引用した刊行物２に記載された事項　
　原査定で引用した上記刊行物２は、「血清型Ｏ６のＥ．ｃｏｌｉ菌株の性質」という表題の報文であり、２３４頁のサマリー欄には、大腸菌Ｅ．ｃｏｌｉ株ＤＳＭ６６０１について、「血清型Ｏ６のＥ．ｃｏｌｉ単離体群は変動幅の広い毒性を示す。…単離体５３６（Ｏ６：Ｋ１５）及びＲＺ４７５（Ｏ６：Ｋ５）とは対照的に、血清型Ｏ６：Ｋ５：Ｈ１に属する菌株ＤＳＭ６６０１は、毒素もマンノース抵抗性の血球凝集アドヘシンも産生しない。…当該菌株は、血清感受性であり、インビボ動物実験において、より毒性が少なかった。」と記載されている。　
（３−２）本願発明と刊行物２に記載された技術的事項との対比　
　本願発明と刊行物２に記載された技術的事項を対比すると、両者は、ともに「大腸菌Ｅ．ｃｏｌｉ株　ＤＳＭ　６６０１」に関するものであるという点で一致するが、　
　本願発明が、当該菌株が有する、図１に記載されたＤＮＡ配列を有するプラスミドであるのに対し、刊行物２には、当該菌株が有するプラスミドについて、記載がない点で相違する。　
（３−３）相違点についての判断　
　そこで、上記相違点について検討すると、例えば、R．Y．スタニエ他原著、「微生物学（上）第５版」、１９８９年、株式会社培風館、ｐ．２１６に「細菌のあらゆる遺伝子が染色体にコードされているとはいえない。すべてとはいえないが多くの細菌が、プラスミドとよばれる小さな環状ＤＮＡ分子を１つ以上もっている。」（２２〜２５行）と記載されているように、細菌類の多くがその細胞内にプラスミドを有することは本願優先日当時には当業者によく知られており、また、請求人も平成１４年１０月１５日付の審判請求書の手続補正書の【本願発明が特許されるべき理由】の１）の（２）、（３）で指摘するとおり、細菌が有するプラスミドを当該細菌の同定に用いたり、また、遺伝子組み換えの技術において宿主細胞の形質転換のためのベクターとして用いることも、本願優先日当時には当業者に周知のことであったと認められる。　
　また、細菌からプラスミドを採取する手法については、原査定で引用した刊行物１に、サルモネラ菌について、「インビトロでのＤＮＡ操作　プラスミドＤＮＡを精製し、操作するために、標準的な手法が使用された（マニアティス等、１９８２）。」（２２１頁左欄１１〜１３行）と記載されているように、本願優先日には標準的な手法が存在しており、例えば、田村隆明編集、「遺伝子工学実験ノート　上　ＤＮＡ取り扱いの基本とサブクローニング」、１９９７年３月１日発行、株式会社羊土社、の「２．プラスミドの調製法」の項（６４頁〜）に種々の手法が記載され、特に６７〜６９頁の「２−３アルカリプレップ」の項には、本願実施例において用いられているのと実質的に同等の試薬類を用いて大腸菌からプラスミドを採取する方法が記載されている。そして、プラスミドが得られれば、そのＤＮＡ配列は、本願優先日当時には周知のヌクレオチド配列の決定法に従って、容易に知ることができるものである。　
　そうすると、刊行物２に記載された非毒性の大腸菌Ｅ．ｃｏｌｉ株であるＤＳＭ６６０１についても、これにプラスミドが存在することを期待し、当該菌株に対して上記手法を適用し、プラスミドを採取しようとすることは、刊行物２に記載された技術的事項及び本願優先日当時の技術常識に基づき、当業者が容易に想到し得たことというべきである。　
　そして、その結果として実際にプラスミドが得られたことは、上述のとおり細菌類の多くにプラスミドが存在することが知られていたことからすれば、予測された範囲内のことであり、また、当該プラスミドの特性に関しては、本願明細書には、プラスミド一般について由来細菌の感染の診断や遺伝子工学における発現ベクターとして使用し得ることが示されているだけであり（公表公報１２頁）、本願発明のプラスミドが実際にどのような特性を有し、どのように使用することができたかについては何も記載されていないから、当該プラスミドが予測しがたい格別に優れた効果を有するものであると認めることもできない。　
　従って、本願発明は、原査定で引用した刊行物２に記載された技術的事項及び本願優先日当時の技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとするのが相当である。　
（３−４）請求人の主張について　
　これにつき、審判請求人は、審査における平成１４年５月２日付の意見書において、
「本願で使用したＥ．コリ菌株は非病原性であるとして公知であるが、Ｅ．コリにおいては病原性因子がプラスミドの遺伝子上に存在しているかもしれず、かつプラスミドのゲノムはしばしば抗生物質耐性トランスポゾンを含有していることもあり、そのようなプラスミドの使用により相応する特性を他のコリ菌株または腸内細菌にわたすことがあることが知られているから、非病原性の菌株から単離したプラスミドを発現ベクターとして安心して使用することができるかどうか、または腸内細菌で感染した疾病において診断の改良のために使用できるかどうか、は不明である」ところ、「意外にも、本願で使用した菌株から単離したプラスミドはそのような特性を示さず、遺伝子技術的な観点から安全なものとして考慮できる」旨、主張する。　
　しかしながら、非病原性の菌株由来のプラスミドであれば、むしろ病原性因子が存在しないことこそが期待されるというべきである上、請求人は上記主張を裏付ける具体的なデータ等を何ら示していない。また、請求人が仮にそのようなデータ等を示したとしても、本願明細書には本願発明のプラスミドが病原性因子や抗生物質耐性トランスポゾンを有さないことについては何も記載されておらず、上記主張は本願明細書の記載に基づかないものであるから、本願発明の進歩性を判断するに際し、参酌できない。　
　請求人は、また、審判請求書において、「本発明によるプラスミドは外来物質に対して感受性が低く、すなわち遺伝学的に安定であると思われる。」と主張するが、当該主張は、どのような外来物質に対するどのような感受性について述べているのかさえ明らかでなく、また、単に「思われる。」と推測しているにすぎないものであるから、参酌できる点は何もない。　
（３−５）請求項２〜４に記載された発明について　
　本願請求項２に記載された発明は、本願発明のプラスミドのヌクレオチド配列を有するか又はこれからなるＤＮＡ配列に係るものであるが、上述のとおり、本願発明のプラスミドは容易に得ることができたものであるところ、そのＤＮＡ配列は、これに本願優先日当時には周知のヌクレオチド配列の決定法を適用することにより、容易に知ることができたものである。　
　また、本願請求項３に係る発明は上記プラスミド又はＤＮＡ配列をＥ．Ｃｏｌｉ　ＤＳＭ　６６０１を同定するために使用することに係るものであり、請求項４に係る発明はこれを発現ベクターとして使用することに係るものであるが、上述のとおり、プラスミドをその由来菌の検出に用い、あるいは、発現ベクターとして用いることは、本願優先日にはしばしば行われていたことである。そして、本願明細書には、実際に本願発明のプラスミドあるいはそのＤＮＡ配列を、その由来菌であるＥ．Ｃｏｌｉ　ＤＳＭ　６６０１の同定に用いたこと、及び、発現ベクターとして用いたことは記載されておらず、これらの用途においてどのような効果を有するかは不明であるから、これらの発明が予測しがたい格別の効果を有するものともいえない。　
　以上のとおりであるから、本願請求項２〜４に係る発明は、本願発明と同様に、原査定で引用した刊行物２に記載された技術的事項及び本願優先日当時の技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。　
　
４．むすび　
　以上のとおりであるから、本件請求項１乃至４に係る発明は、いずれも特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。　
　よって、結論のとおり審決する。