【事件の表示】
　平成　５年特許願第５０５２２６号「ジェロニン・ポリペプチドをコードするＤＮＡ配列」拒絶査定不服審判事件〔平成　５年　３月１８日国際公開、ＷＯ９３／０５１６８、平成　６年１１月２４日国内公表、特表平　６−５１０４３１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明　
　本願は、１９９２年８月２１日（パリ条約による優先権主張１９９１年９月６日、米国）を国際出願日とするものであって、その請求項に係る発明は、平成１５年６月３０日付けの手続補正書により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜４０に記載されたとおりのものと認められる（以下、それぞれ本願発明１〜４０という。）ところ、請求項１の記載は以下のとおりである。　
「【請求項１】　ジェロニンをコードする配列がジェロニン配列の各アミノ酸に対する３つの塩基コドン・トリプレットを含み、前記トリプレットが第一のＤＮＡフラグメントを合成する表現ベクター内のＤＮＡフラグメントの表現、操作および安定性を最も好適にするような各アミノ酸のトリプレットのグループから選択される、ジェロニンをコードする配列を含んでいる第一のＤＮＡフラグメントを設計するステップと、　
　該第一のＤＮＡフラグメントに対する相補性ＤＮＡフラグメントを合成するステップと、そして　
　該第一のＤＮＡフラグメントおよび相補性ＤＮＡフラグメントをアニールすることによってＤＮＡの二本鎖を形成するステップと　
で形成される、ジェロニンをコードする合成遺伝子をつくる方法。」　
　
２．当審の通知した拒絶理由　
　これに対して、当審が平成１５年１２月１７日付で通知した拒絶理由は、　
「この出願の請求項１〜７、９〜３３、３５、３７〜４０に係る発明、および請求項８、３４および３６に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記１〜８の刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　
１．Ｉｎｔ．Ｊ．Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｒｅｓ．，Ｖｏｌ．３３（１９８９）ｐ．２６３−２６７　
２．英国特許出願公開第２２１６８９１号明細書（１９８９）　
３．R.W.オールドら著「遺伝子操作の原理・原書第３版」培風館（１９８７年４月２０日発行）１１５〜１１６頁　
４．R.W.オールドら著「遺伝子操作の原理・原書第３版」培風館（１９８７年４月２０日発行）１３９〜１４１頁　
５．特開平２−１８６９８９号公報　
６．Ｎａｔｕｒｅ，Ｖｏｌ．３５２（１９９１）ｐ．５４８−５４９　
７．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．Ａｐｐｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．，Ｖｏｌ．１０（１９８８）ｐ．５１０−５２１　
８．Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ  Ｌｅｔｔ．，Ｖｏｌ．２４，Ｎｏ．３（１９８３）ｐ．２４５−２４８」　
というものである。　
　
３．当審の判断　
（３−１）本願発明１　
　本願発明１は、「ジェロニンをコードする遺伝子をつくる方法」に係るものであり、ジェロニンをコードする配列を含んでいる第一のＤＮＡフラグメントを、当該フラグメントを合成する表現ベクター内の当該フラグメントの表現、操作および安定性を最も好適にするようなコドンの組合せからなるように設計し、第一のＤＮＡフラグメントに対する相補性ＤＮＡフラグメントを合成し、第一のＤＮＡフラグメントおよび相補性ＤＮＡフラグメントをアニールすることによってＤＮＡの二本鎖を形成することにより、当該遺伝子を作成するものと認められる。　
　したがって、本願発明１は、ジェロニンのアミノ酸配列（もしくはジェロニンの天然の遺伝子の塩基配列）が知られていることを前提とし、当該ジェロニンを遺伝子組み換えの手法を用いて形質転換した宿主により産生させるにあたり、表現ベクター内のジェロニン遺伝子の表現、操作および安定性が最も好適になるように、ジェロニンのアミノ酸配列をコードする塩基配列のコドンを選択し、あるいはジェロニンの天然の遺伝子の塩基配列のコドンを変更することを内容とするものである。　
　
（３−２）ジェロニンのｃＤＮＡ（天然の遺伝子に対応するもの）を容易に取得することができ、ジェロニンのアミノ酸配列も当該ｃＤＮＡの配列から容易に知ることができることについて　
　これに対し、引用文献１には、ジェロニン毒素のＮ末端のアミノ酸配列が記載されている（Ｆｉｇｕｒｅ２）。一方、引用文献２にも記載されているように、一般に蛋白のＮ末端アミノ酸配列が知られたときに、当該配列情報をもとに縮重プローブを作成し、当該プローブにより当該タンパクを産生する細胞から作成したｃＤＮＡライブラリーをスクリーニングして当該タンパクの遺伝子を得る手法は、本願優先日当時よく知られていた手法であり、本願と類似する植物毒の遺伝子を得るためにも採用されていた手法であるから、Ｇｅｌｏｎｉｕｍ  ｍｕｌｔｉｆｌｏｒｕｍ由来のｃＤＮＡライブラリーを作成し、引用文献１に記載されたアミノ酸配列情報をもとに作成した縮重プローブを用いて、ジェロニン毒素をコードする全長ｃＤＮＡをクローニングしようとすることは当業者が容易に着想し得ることである。　
　これについて、審判請求人は、審査段階の意見書において、「本願発明が出願されたとき、ジェロニン遺伝子またはその蛋白の配列を得ることは当業者にとってルーチンワークではなかった。」と主張し、また、「ジェロニンの４７個のＮ−末端アミノ酸配列を提供しているのは、引用文献Ｂ（注．当審拒絶理由における引用文献１）のみであり、引用文献Ｂのプロトコルを用いて得られる有限で、限定された（約４０〜５０の）数のアミノ酸が存在していた。しかしながら、引用文献Ｂに記載されている４７個の短いアミノ酸配列のうち４個のアミノ酸は本願発明のものと異なっている。これらの不一致は、引用文献Ｂでは不純な蛋白が得られていたか、引用文献Ｂのジェロニン配列はジェロニンの異性体（ｉｓｏｆｏｒｍ）であるかを意味している。」と主張している。　
　しかしながら、引用文献１のアミノ酸配列は、本件請求人による後の特許出願明細書に記載されたジェロニンのアミノ酸配列（特表平６−５０２８４７号公報参照）と、４７個のうちＣ端側の７アミノ酸中の５つが相違するが、他の部分は同じである。そして、アミノ酸配列に基づいて設計されるヌクレオチドプローブは縮重プローブであるから、引用文献１のアミノ酸配列に基づいてプローブを作成するときには、４７アミノ酸の全長にわたるプローブなどは通常作らず、そのうちの縮重パターン数が少ない、例えばＴｒｐ、Ｍｅｔなどを含む部分の１５〜２０ヌクレオチド長程度のプローブとするのが普通であるところ（例えば、引用文献３参照）、引用文献１で採用されているエドマン法によるアミノ酸配列分析では、各段階での反応が不十分である場合などには、Ｎ末端から遠ざかるほど誤りが生じやすいと考えられること、を考慮すると、引用文献１の情報に基づいて縮重プローブを作成する際は、Ｎ端に近く、縮重数の少ない、１５〜２０長程度のものとすることが通常であり、Ｃ端側のアミノ酸配列の相違する部分が採用されることは通常ないと考えられる。そして、そのように設計された縮重プローブを用いて、常法によりジェロニンを産生するＧｅｌｏｎｉｕｍ  ｍｕｌｔｉｆｌｏｒｕｍのｃＤＮＡライブラリーをスクリーニングすれば、ジェロニンをコードするｃＤＮＡ（天然の遺伝子に相当するもの）が通常は得られると考えられる。そして、ジェロニンのアミノ酸配列は、コドンとアミノ酸の対応関係により、当該ｃＤＮＡ配列から直ちに導き出されるものである。　
　これについて、請求人は、平成１６年６月１６日付の意見書において、引用文献１のＮ末端アミノ酸配列のうち最も縮重度の低い部分は本願発明１と配列の異なる残基４２〜４７の部分であり、その部分をプローブとしても本願発明１のジェロニンのＤＮＡは得られず、また、第２の候補である残基１４〜２０をプローブとしても、ライブラリーに対応するＤＮＡが存在しなければ、ポジティブクローンは得られないから、これを用いて配列を決定することは困難である旨を主張し、また、本願出願時にはこの生物のｃＤＮＡライブラリーが存在していなかったから、引用文献１と２を組み合わせてもジェロニンをコードするヌクレオチド配列を得ることはできなかったであろう旨を主張する。　
　しかしながら、引用文献１のＮ末端アミノ酸配列のＣ末端に近い部分は通常はプローブに用いないであろうことは上述のとおりであり、また、前述のR.W.オールドら著「遺伝子操作の原理・原書第５版」培風館（２０００年６月１０日発行）の１２９〜１３０頁には、１９８３〜８４年の文献を引用して、よいコロニーハイブリダイゼーションの結果を得るために用いる混合プローブの長さは１６ｍｅｒが典型的であることが記載され、また、全てのコドンの組合せが２５６通りの場合のハイブリダイゼーションの成功例が報告されており、縮重度がある程度あってもプローブとして用いることができないわけではないこと、そして、引用例１のジェロニンのＮ末端から４０までのアミノ酸配列に基づいて、２５６通りの組合せの１６ｍｅｒ混合プローブが別々の位置から２箇所作成できる（塩基２９〜４４および４６〜６１）ことからすると、引用例１のアミノ酸配列に基づき、ジェロニンのｃＤＮＡをつり上げるのに有効な縮重プローブを得ることは可能であると考えられ、上記Ｎ末端アミノ酸配列のＣ末端を除く部分からいくつかプローブを作製し、用いれば、通常はハイブリダイズするｃＤＮＡが得られるものと考えられる。　
　また、本願出願時にｃＤＮＡライブラリーが作製されていなかったのが事実であったとしても、一般に植物の種子に含まれる蛋白質の種類は動物細胞などに含まれるものに比べて限られているから、種子中にある程度の量含まれる蛋白質であれば、成熟過程にある種子からｃＤＮＡライブラリーを作製することにより、当該ライブラリーから当該蛋白質のｃＤＮＡを得ることは容易と考えられ、本願発明１のジェロニンが由来するジェロニウム・マルチフォーラムについても、その種子等を用いれば、通常はｃＤＮＡライブラリーが得られるものと考えられるところ、請求人は、単に本願出願時に当該ｃＤＮＡライブラリーが存在せず、断片から優良なｃＤＮＡライブラリーをつくることは成功の保証など絶対あり得ない大変な企てであったと述べるだけであり、具体的にｃＤＮＡライブラリーを得られないどのような事情があったのか、何も明らかにしていない。　
　当審は、平成１７年４月８日付の審尋書において、これらの点を指摘し、請求人に意見を述べるよう求めたが、回答はなかった。　
　してみると、請求人の審判請求書及び上記意見書における主張を考慮しても、ジェロニンの天然の遺伝子は引用文献１〜３に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に得ることができたものであり、ジェロニンのアミノ酸配列は引用文献１〜３に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に知ることができたものであるといわざるを得ない。　
　
（３−３）ジェロニンのアミノ酸配列情報を用いてその合成遺伝子を得ることが容易なことについて　
　異種由来のタンパク質を高度に発現させるために、宿主におけるコドンの使用頻度等を考慮して、人工的なコドン（合成遺伝子）を設計し、作成することは、本願明細書に、その一般論が従来技術を引用して記載されており（特に公表公報６頁左上欄〜７頁左下欄）、また、引用文献４に、異種遺伝子の大腸菌での発現におけるコドン選択の効果について、「遺伝子コードは縮退しているのでアミノ酸の大部分は２つ以上のコドンをもっている。…コドンの使用頻度を決めているのは、細胞内で利用可能なｔＲＮＡの量とピリミジンで終わるコドンの間で特殊な選択がおこることである。…Ｉｋｅｍｕｒａは大腸菌で最も強く発現する遺伝子は大部分が多量に存在するｔＲＮＡに一致するコドンを含み、少量しか存在しないｔＲＮＡのコドンをほとんど含んでいないことを見出した。…化学合成した遺伝子を最大限に発現させようとする場合にＩｋｅｍｕｒａの観察に合うようにコドンを選択するのはむつかしいことではない。」（１３９頁下５行〜１４０頁本文８行）と記載され、引用文献５には、殺虫性タンパクを産生する細菌バシラス・スリンジェンシス（Ｂｔ）由来の殺虫性タンパクを形質転換により植物内で産生させることに関して、「ここに開示された発明には、Ｂｔの天然の殺虫性タンパクと機能的に同等の殺虫性タンパクをコードする化学的に合成された遺伝子が含まれる。この合成遺伝子は、植物内で天然のＢｔ遺伝子よりも高いレベルで発現されるように設計されている。…植物内における発現を高められた本発明の合成Ｂｔ遺伝子を設計する際には、天然のＢｔ構造遺伝子のＤＮＡ配列は、高度に発現される植物遺伝子によって優先的に利用されるコドンを含有し；植物内に見出されるのと実質的に同じヌクレオチド塩基組成のＡ＋Ｔ含有量を与え；また好ましくは、植物の開始配列を形成し；ＲＮＡの不安定化、不適当なポリアデニル化、分解および終止を起こす配列を除去し；そして二次構造のヘアピンやＲＮＡのスプライス部位を構成する配列を回避するために、修飾が行われる。」（４頁左下欄下９行〜右下欄下２行）と記載されていることからみて、本願優先権主張日当時には、遺伝子組み換えの技術分野における常套手段であったものと認められる。　
　そして、引用文献６〜８には、遺伝子の合成を行うために、本願明細書に記載されている遺伝子の合成を行うための手法と実質的に同じ、担体にオリゴヌクレオチドを結合し、当該オリゴヌクレオチドに別途合成した遺伝子およびその相補鎖の小断片を交互に配列順にアニーリングし、小断片間をリゲートし、遺伝子部分を切り取る、一連の化学的工程を用いることが記載されており（例えば、引用文献７の５１５頁のＦＩｇ．６を参照）、このような手法を用いて遺伝子を合成することも、本願優先権主張日当時には常套手段であったものと認められる。　
　してみると、ジェロニンの天然遺伝子配列並びにアミノ酸配列情報は引用文献１〜３に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に得ることができたものであり、また、異種由来のタンパク質を高度に発現させるために、宿主におけるコドンの使用頻度等を考慮して、人工的なコドン（合成遺伝子）を設計し、作成することは、引用文献４〜８にも記載されているように、本願優先権主張日当時の遺伝子組み換えの技術分野における常套手段であるから、遺伝子組み換えの手法を用いてジェロニンを高度に産生させるために、ジェロニンのアミノ酸配列情報に対して上記常套手段を適用して、宿主に適したジェロニンの合成遺伝子を設計、作成することを内容とする本願発明１は、引用刊行物１〜３及び引用刊行物４〜８に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易になし得たものというべきである。　
　そして、これによって得られる効果が、上記引用文献に記載された事項から予測しがたい格別のものであるとも認められない。　
　
４．むすび　
　以上のとおりであるから、本願発明１は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本特許出願は拒絶されるべきものである。　
　よって、結論のとおり審決する。