【事件の表示】
　上記当事者間の特許第１６２７７６５号「マイクロバブル」の特許無効審判事件についてされた平成８年　５月１５日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成０８年（行ケ）第０２２０号平成１１年　６月２９日判決言渡）があり、さらに審理してされた平成１４年　３月２６日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成１４年（行ケ）第０２１３号平成１６年　３月２４日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第１６２７７６５号の請求項５及び９に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
Ｉ．手続の経緯 
　
特許出願：昭和６３年１月１１日（優先日１９８７年１月１２日米国） 
特許権設定登録（特許第１６２７７６５号）：平成３年１１月２８日 
無効審判請求（平成５年審判第４２９１号）：平成５年３月５日 
無効審判審決（全部無効）：平成８年５月１５日付け 
　
高裁出訴（平成８年東京高裁（行ケ）第２２０号）：平成８年１０月１日 
（第１次）訂正審判請求（平成８年訂正審判第１６７７８号）：平成８年１０月２日 
（第１次）訂正審判審決（訂正認容）：平成９年７月３０日付け 
（第１次）訂正審判審決確定：平成９年９月２２日 
　
高裁判決言渡（無効審判審決取消）：平成１１年６月２９日　　　　 
　
（第１次）平成８年訂正審判第１６７７８号の確定された訂正内容に対する審尋（無効審判請求人）：平成１１年１２月３日 
回答書：平成１２年２月１５日　　 
回答書に対する審尋（被請求人）：平成１２年４月７日 
回答書：平成１２年１０月２３日 
（第２次）訂正審判請求（訂正２０００−３９１２４号）：平成１２年１０月２３日 
（第２次）訂正審判に対する審尋（無効審判請求人）：平成１３年４月１７日 
回答書：平成１３年６月２６日 
上申書（無効審判請求人）：平成１３年７月９日 
上申書（無効審判被請求人）：平成１３年１１月２７日 
上申書（無効審判被請求人）：平成１４年１月１５日 
上申書（無効審判請求人）：平成１４年１月１６日 
（第２次）訂正審判審決（訂正認容）：平成１４年３月５日付け 
（第２次）訂正審判審決確定：平成１４年３月１５日 
無効審判審決（請求不成立）：平成１４年３月２６日付け 
　
高裁出訴（平成１４年東京高裁（行ケ）第２１３号）：平成１４年５月１日 
高裁判決言渡（無効審判審決取消）：平成１６年３月２４日　　　　 
　
（第３次）訂正審判請求（訂正２００４−３９１６４号）：平成１６年７月１５日
　
ＩＩ．本件発明 
　
（１）平成１２年１０月２３日付け（第２次）訂正審判請求（訂正２０００−３９１２４号）は、平成１４年３月５日付け審決で認容され、同審決は平成１４年３月１５日に確定したので、本件特許第１６２７７６５号に係る本件発明は、訂正後の請求項１ないし９に記載された次のとおりのものである（以下、この請求項５、９に記載された発明を、それぞれ、「本件訂正発明５、９」という。）。 
　
「【請求項１】　アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物重量比が１．２：１〜３．０：１の範囲であり、ガラス重量の少なくとも９７％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２、８〜１５％のＣａＯ、３〜８％のＮａ２Ｏおよび２〜６％のＢ２Ｏ３からなるガラスのマイクロバブル。 
【請求項２】　前記マイクロバブルの密度が０．０８から０．８の範囲である特許請求の範囲第１項記載のマイクロバブル。 
【請求項３】　前記ＣａＯ：Ｎａ２Ｏ比が１．２：１〜３．０：１の範囲である特許請求の範囲第１項記載のマイクロバブル。 
【請求項４】　前記ＣａＯ：Ｎａ２Ｏ比が少なくとも１．９：１である特許請求の範囲第３項記載のマイクロバブル。 
【請求項５】　アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１〜３．０：１の範囲の重量比で有し、そして密度が０．０８〜０．８の範囲であり、ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２、８〜１５％のＣａＯ、３〜８％のＮａ２Ｏおよび２〜６％のＢ２Ｏ３から成り、さらに、０．１２５〜１．５％のＳＯ３を含むガラスのマイクロバブル。 
【請求項６】　前記ガラスが約１．０％までのＰ２Ｏ５および／または１．０％のＬｉ２Ｏを含有する特許請求の範囲第５項記載のマイクロバブル。 
【請求項７】　アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を２．０：１〜３．０：１の範囲の重量比で有し、ガラスの重量の少なくとも９０％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２、８〜１５％のＲＯ、３〜８％のＲ２Ｏ、および２〜６％のＢ２Ｏ３から成り、さらに、０．１２５〜１．５％のＳＯ３を含むガラスのマイクロバブルであって、前記Ｒが所定の原子価を有する少なくとも１種の金属であるマイクロバブル。 
【請求項８】　前記ガラスの重量の少なくとも９７％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２、８〜１５％のＲＯ、３〜８％のＲ２Ｏ、および２〜６％のＢ２Ｏ３から成り、さらに０．１２５〜１．５％のＳＯ３を含み、前記Ｒが所定の原子価を有する少なくとも１種の金属である特許請求の範囲第７項記載のマイクロバブル。 
【請求項９】　ガラス粒子の自由流動集合体であって、少なくともその７０重量％が特許請求の範囲第２項、第５項、第７項、または第８項の何れか１項に記載のマイクロバブルであるガラス粒子の自由流動集合体。」 
　
（２）なお、第２次訂正前、すなわち、平成８年訂正審判第１６７７８号事件の訂正審決による訂正（以下「第１次訂正」という。）後の請求項５に係る発明は、その請求項５に記載された次のとおりのものである。
　
「【請求項５】　アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１〜３．０：１の範囲の重量比で有し、そして密度が０．０８〜０．８の範囲であり、ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２、８〜１５％のＣａＯ、３〜８％のＮａ２Ｏ、２〜６％のＢ２Ｏ３、および０．１２５〜１．５％のＳＯ３から成るガラスのマイクロバブル。」
　
ＩＩＩ．当事者の主張の概要 
　
１　請求人の主張の概要
　
 　請求人は、平成１２年１０月２３日付け（第２次）訂正審判請求（訂正２０００−３９１２４号）についての審尋に対する平成１３年６月２６日付け審判事件回答書において、「請求人は、本件無効審判の争点を明瞭にするため、本特許の全請求項９に対する無効請求のうち、請求項１〜４及び請求項６〜８についての無効の主張を取り止めることにする。従って、本回答書における以下の主張は、本特許の請求項５及び請求項９のみに関係することになる。」（回答書第２頁）として争点を整理し、さらに、平成１３年７月９日付け及び平成１４年１月１６日付け上申書を提出しており、これらの点をふまえて請求人の主張を整理すると、請求人の主張の概要は次のとおりのものである。 
　
主張１ 
　
  本件特許の請求項５、９についてされた、前記ＩＩ．記載の請求項５、９のとおりとする第２次訂正（以下、「第２次訂正ａ」という。）は、新規な技術的事項を本件特許設定登録時の明細書（以下、「特許時明細書」という。）に追加するものである、すなわち、「さらに、０．１２５〜１．５％のＳＯ３を含み」とする訂正は、「０．１２５〜１．５％のＳＯ３」を「ガラス重量の少なくとも９０％」を構成する成分の範囲外とするものであるが、特許時明細書（本件特許公報第５欄第１１行〜第１９行）によれば、「０．１２５〜１．５％のＳＯ３」はガラス重量の少なくとも９０％を構成する成分として記載されており、また、第１次訂正後の請求項７には、「ガラスが約１．５％までのＳＯ３を含有する」と記載されているだけで、ＳＯ３含有量の下限が記載されていないし、請求項６の従属項であるから請求項５のガラスバブルを構成するガラス成分とは異なっており、第２次訂正後の請求項５の記載をサポートするものではない、さらに、本件訂正発明５と特許時明細書（本件特許公報第５欄第１１行〜第１９行）に記載の内容とは、その数値範囲や項目が異なるものであるから、第２次訂正後の請求項５の「ガラスバブル」は第１次訂正明細書及び添付図面に記載のないものである。 
  してみると、第２次訂正は特許法第１２６条第１項ただし書きに違反するものである。
　したがって、本件訂正発明５、９に係る特許は、平成６年法律第１１６号による改正前の特許法第１２３条第１項第７号の規定により無効とされるべきものである。
　
主張２ 
　
　本件訂正発明５、９は、本件特許出願日（優先日）前に既に国内で販売されていた被請求人社製の商品名「Ｃ１５／２５０」のガラスバブル（以下、「「Ｃ１５／２５０」」いう。）と実質上同一であるから「特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明」に該当するものであり、そうでないとしても、「Ｃ１５／２５０」と甲第２、５証から当業者が容易に発明をすることができたものであるか、または、甲第２、５証から当業者が容易に発明をすることができたものである。 
　してみると、本件訂正発明５、９は、特許法第２９条第１項又は同条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　したがって、本件訂正発明５、９に係る特許は、平成６年法律第１１６号による改正前の特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とされるべきものである。
　
２　被請求人の主張の概要
　
　一方、被請求人は、請求人の各主張に対しておよそ次のように反論している。
　
（１）請求人の主張１に対し、被請求人は、本件特許の請求項５、９についてされた、前記ＩＩ．記載の請求項５、９のとおりとする第２次訂正ａは、新規な技術的事項を特許時明細書に追加するものでなく、第２次訂正は特許法第１２６条第１項ただし書きに違反するものではない旨主張している。
　
（２）請求人の主張２に対し、被請求人は、「Ｃ１５／２５０」は、本件特許出願日（優先日）前に国内で販売されていたかどうか不明であり、また、本件訂正発明５、９と「Ｃ１５／２５０」は実質上同一ではないから、本件訂正発明５、９は「特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明」に該当するものではなく、また、「Ｃ１５／２５０」と甲第２、５証から当業者が容易に発明をすることができたものではなく、かつ、甲第２、５証から当業者が容易に発明をすることができたものでもない旨主張している。
　
ＩＶ．請求人の主張に対する当審の判断 
　
１．上記「ＩＩＩ．１．」の主張１に対して 
　
（１）請求人は、本件特許の請求項５に関し、「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物を１．２：１〜３．０：１の範囲の重量比で有し、そして密度が０．０８〜０．８の範囲であり、ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２、８〜１５％のＣａＯ、３〜８％のＮａ２Ｏ、および２〜６％のＢ２Ｏ３から成り、さらに０．１２５〜１．５％のＳＯ３を含むガラスのマイクロバブル」とする第２次訂正ａは第１次訂正明細書又は添付図面に記載した事項の範囲内ではないから、特許法第１２６条第１項ただし書きの要件を欠如したものであり、したがって、第２次訂正後の請求項５に係る特許は、平成 ６年法律第１１６号（以下、「平成６年改正法」という。）による改正前の特許法第１２３条第１項第７号に違反し無効であると主張している。
（２）そこで、この点について判断するに、本件審判請求は平成５年３月５日になされたものであるところ、平成５年法律第２６号（以下「平成５年改正法」という。）附則第２条第１項によれば、この法律の施行の際に現に特許庁に係属している特許に係る審判については、第１条の規定による改正後の特許法第１９５条第１項及び第２項の規定により納付すべき手数料を除き、その審判について審決が確定するまでの間は、なお従前の例による旨規定されているから、本件審判請求において請求人が主張できる無効理由は平成５年改正法による改正前の特許法第１２３条第１項各号に規定する無効理由に限られると解される。
　したがって、平成６年改正法による改正前の特許法第１２３条第１項第７号の無効理由は平成５年改正法により追加されたものであり、平成５年改正法による改正前には存在しなかったものであるから、本件審判請求において、原告は、上記改正前の第１２３条第１項第７号に規定する無効理由を本件特許の無効理由として主張し得ないものというべきである。
　なお、平成５年改正法附則第２条第５項によれば、新特許法第１２３条第１項第７号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による旨規定されている。この規定は、平成５年改正法による改正前の特許法においては、不適法な訂正があった場合は、訂正無効審判において、不適法な訂正のみが無効とされていたのに対し、改正後の特許法においては、不適法な訂正があった場合には、これを当該特許の無効理由として無効審判を請求することができるようになったが、平成５年改正法の施行前に既に請求された訂正審判による訂正についてまで改正後の特許法の無効理由を適用することは、法律不遡及の原則の趣旨に照らし相当でないと考えられることから、これを回避するために設けられた経過規定にすぎず、平成５年改正法の施行後に請求された訂正審判において訂正された特許について、平成５年改正法による改正前に係属していた無効審判請求において改正後の１２３条第１項第７号に規定の無効理由を主張することができることまでを認めたものではないと解すべきである。
　請求人の上記（１）の主張は、無効理由とし得ないものを無効理由として主張するものであって、それ自体失当である。
　したがって、無効審判請求人の上記「ＩＩＩ．１．」の主張１は、採用することができない。 
　
２．上記「ＩＩＩ．１．」の主張２に対して 
　
（１）証拠とその記載内容 
　
　請求人が提示する証拠とその記載内容の概略は、次のとおりである。 
　
（１−１）甲第１０号証の１：住友３Ｍ社発行のＣ１５／２５０製品に関する販売資料「スコッチライト　グラス　バブルズ」
　３Ｍ社製の商品名「Ｃ１５／２５０」の製品が同社の販売に係る製品として記載されている。　
　
（１−２）甲第２号証：Ｐ．Ｃ．Ｓｏｕｅｒｓ外著「ＵＣＬＡ−５１６０９　ＦＡＢＲＩＣＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＧＬＡＳＳ　ＭＩＣＲＯＢＡＬＬＯＯＮ　ＬＡＳＥＲ　ＴＡＲＧＥＴ」昭和５０年８月２５日国立国会図書館受入、第１頁〜第２１頁、第４８頁
　第７頁の「表３」には、３Ｍ社製のガラスマイクロバルーンの化学分析結果が記載されている。そして、その中の「Ｂ１８Ａ　Ｐ−９１５１−７」と「Ｂ３５Ｄ　Ｐ−００９７−１」のガラスマイクロバルーンの分析結果は次のとおりである。 
（ａ）Ｂ１８Ａ　Ｐ−９１５１−７：「ＳｉＯ２ ７４．１、Ｃａ ６．６９、Ｎａ ３．１８、Ｂ １．２、Ｋ ０．５、Ｍｇ ０．５、Ａｌ ０．３、Ｐ ０．２、Ｚｎ ｎｄ＜０．００３、Ｆｅ ０．２、Ｃｒ ０．２、Ｌｉ ０．１、Ｍｎ ０．９９３」  
（ｂ）Ｂ３５Ｄ　Ｐ−００９７−１：「ＳｉＯ２ ７６．８、Ｃａ ６．５２、Ｎａ ５．０６、Ｂ ０．７０、Ｋ ０．１６８、Ｍｇ ０．２、Ａｌ ０．１４、Ｐ ０．３、Ｚｎ ０．８８、Ｆｅ ０．０４１、Ｃｒ ０．１、Ｌｉ ０．０６６、Ｍｎ ０．１４０」 
　
（１−３）甲第５号証：特開昭５８−１５６５５１号公報（米国特許第４３９１６４６号明細書の訳文として提出されたもの） 
（ａ）「イオウ、あるいは酸素とイオウの化合物は本発明のガラスバブル中の主要な発ぽう剤として役立ち、しかも上述の範囲内のイオウを用いることにより高密度のガラスバブルを得ることができる。」（第３頁右上欄第１３行〜第１６行） 
（ｂ）「上記したように、おそらく酸素と結合した（たとえばＳＯ２あるいはＳＯ３）イオウは発ぽう剤として働いてガラス粒を本発明のバブルに膨張させる。ガラス粒の含有物としてある量のイオウ（硫酸塩、亜硫酸塩など）を選択しガラス粒からバブルを形成して必要なだけ膨張させおよびこうして完成バブルの所望の密度あるいは肉厚を得る。・・・本発明のバブルは一般にイオウを約０．００５〜０．５重量％、好ましくは０．０１〜０．２重量％の範囲で含有する。」（第４頁右上欄第１２行〜左下欄第７行） 
　
 （１−４）甲第１０号証の１−１：「高次複合材料の全容　第２巻　新しいフィラー全容」（株）大阪ケミカル・マーケティング・センター発行、昭和６０年１１月３０日、第１８４頁〜第１８７頁、第１９９頁〜第２０５頁 
（ａ）第１８６頁「表４−４４低強度バルーン」の中に３Ｍ社の商品名「Ｃ１５／２５０」が挙げられ平均真密度「０．１５ｇ／ｃｃ」（１８６頁表４−４４）と記載されている。
（ｂ）わが国で市販されている主なバルーンの品種、物性等を示す「表４−５９ グラスバブルズ（住友スリーエム、ガラスバルーン）」（第２０３頁）の中に、汎用のバブルタイプとして「Ｃ１５／２５０」が挙げられその平均粒子比重（真比重）「０．１５ｇ／ｃｃ」（２０３頁表４−５９）と記載されている。 
　
（１−５）甲第１０号証の１−２：「ＮＩＫＫＥＩ　ＭＥＣＨＡＮＩＣＡＬ」１９８３年１０月１０日、第６０頁〜第６５頁 
（ａ）第６０頁の「表１」には、主なガラスバルーンの輸入企業と供給メーカーが記載され、その中に輸入企業として「住友スリーエム」が挙げられている。 
（ｂ）第６１頁の「表２」には、「住友スリーエムの一般用ガラスバルーンの特性」が記載され、その中に「Ｃ１５／２５０」が挙げられて粒子比重として平均０．１５、範囲０．１２〜０．１８と記載されている。 
　
（１−６）甲第１３号証：乙第６号証と同じ
　
　被請求人が提示する証拠とその記載内容の概略は、次のとおりである。　
　
（１−７）乙第６号証：ハリー　ｊ．　マーシャルの宣誓供述書
「Ｃ１５／２５０」の定量分析結果であり、この証拠によれば、１９８６年１１月５日付け「Ｃ１５／２５０フロートバブル」の定量分析結果は、次のとおりである。 
 「ＳｉＯ２：７５．２９、Ｂ２Ｏ３：３．９５、ＣａＯ：９．８１、Ｎａ２Ｏ：４．９５、Ｋ２Ｏ：２．４６、Ｌｉ２Ｏ：０．９０、ＳＯ３：１．１０、Ｐ２Ｏ５：１．１８」
　
（２）対比・判断 
　
（２−１）本件訂正発明５について 
　
　請求人は、被請求人の会社の製品である「Ｃ１５／２５０」が本件特許出願日（優先日）前に日本国内において販売されており、本件訂正発明５はこの製品の構成と同一であるから、本件訂正発明５は、特許法第２９条第１項第２号にいう「特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明」に該当する旨主張する。
　
（２−１−１）そこで、まず、「Ｃ１５／２５０」が本件特許出願前に日本国内で販売されていたかどうか、また、本件訂正発明５が上記製品と構成が同一であれば、本件訂正発明５が公然実施されていたといえるか否かについて検討する。
　
（あ）まず、商品名「Ｃ１５／２５０」のガラスバブルが本件発明の本件特許出願日（優先日）前に日本国内において販売されていたかどうかについてみるに、証拠（甲第１０号証の１、甲第１０号証の１−１、甲第１０号証の１−２）によれば、次の事実が認められる。
（ア）住友３Ｍ社作成の販売資料「スコッチライト　グラス　バブルズ」には、「Ｃ１５／２５０」が同社の販売に係る製品として記載されている。
（イ）「高次複合材料の全容　第２巻　新しいフィラー全容」（（株）大阪ケミカル・マーケティング・センター発行、昭和６０年１１月３０日）に、「次に、わが国で市販されている主なバルーンの品種、物性等を示す。」とあり、（甲第１０号証の１−１、２０２頁末）、同刊行物に、「グラスバブルズ（住友スリーエム、ガラスバルーン）」という表題の表４−５９に「バブルタイプ　汎用　Ｃ１５／２５０」として記載されている。（同、２０３頁）。
（ウ）また、「ＮＩＫＫＥＩ　ＭＥＣＨＡＮＩＣＡＬ」（１９８３年１０月１０日号）にも、「主なガラスバルーンの輸入企業と供給メーカー」として住友スリーエム社（輸入企業）、米Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ　Ｍｉｎｉｎｇ　＆　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ社（被請求人の会社。供給メーカー）が挙げられ（甲第１０号証の１−２）、６０頁表１）、同刊行物には、住友スリーエム供給の一般用ガラスバルーンとして「Ｃ１５／２５０」が示されている（同、６１頁表２）。
　
（い）上記記載からすれば、「Ｃ１５／２５０」は、遅くとも本件特許出願日（優先日）である１９８７年（昭和６２年）１月１２日より前である、昭和６０年１１月３０日以前には日本国内で販売されていたことが認められる。
　
（う）そして、特許法第２９条第１項第２号にいう「公然実施」とは、その発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうものであり、同法第２条（平成６年改正法による改正前のもの）第３項第１号によれば、この場合の「実施」とは、物の発明にあっては、その物を生産し使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為をいうものとされているところ、「Ｃ１５／２５０」が本件特許出願日（優先日）前に日本国内で販売されており、そして、本件のような物の発明の場合には、購入者が販売者からその発明の内容に関しその分析等の試験を行うことを禁じられているなど特段の事情がない限り、購入者は商品を自由に分解・分析してその発明の内容を知ることができるのであるから、それが本件訂正発明５と同一の構成の製品と認められる以上、本件訂正発明５は、特許法第２９条第１項第２号にいう「特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明」に該当するというべきである。
　
（２−１−２）次に、本件訂正発明５と「Ｃ１５／２５０」が構成を同一にするものか否かについて検討する。
　
（あ）ハリー　ｊ．　マーシャルの宣誓供述書（乙第６号証）には、１９８６年１１月５日付けＣ１５／２５０フロートバブルの定量分析について、次の記載がある（Ｅｘｈｉｂｉｔ　２Ｃ訳文）。
　　　　　　「ＳｉＯ２　　　７５．２９
　　　　　　　Ｂ２Ｏ３　　　　３．９５
　　　　　　　ＣａＯ　　　　　９．８１
　　　　　　　Ｎａ２Ｏ　　　　４．９５
　　　　　　　Ｋ２Ｏ　　　　　２．４６
　　　　　　　Ｌｉ２Ｏ　　　　０．９０
　　　　　　　ＳＯ３　　　　　１．１０
　　　　　　　Ｐ２Ｏ５　　　　１．１８
　　　　　　　ＲＯ／Ｒ２Ｏ＝９．８１／８．３１＝１．１８」
　
  上記の記載によれば、「Ｃ１５／２５０」は、「ＳｉＯ２：７５．２９、Ｂ２Ｏ３：３．９５、ＣａＯ：９．８１、Ｎａ２Ｏ：４．９５、Ｋ２Ｏ：２．４６、Ｌｉ２Ｏ：０．９０、ＳＯ３：１．１０、Ｐ２Ｏ５：１．１８」という成分含有量からなるものである。
　そこで、両者を比べると、この「Ｃ１５／２５０」のガラスバブルは、本件訂正発明５の「ガラス重量の少なくとも９０％が本質的に７０〜８０％のＳｉＯ２、８〜１５％のＣａＯ、３〜８％のＮａ２Ｏおよび２〜６％のＢ２Ｏ３から成り、さらに、０．１２５〜１．５％のＳＯ３を含む」という構成要件を満たすが、
・この「Ｃ１５／２５０」のガラスバブルは、その密度が明らかではない点（相違点１）
・この「Ｃ１５／２５０」のガラスバブルは「アルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物」の比が「１．１８」であるから、この「１．１８」の重量比が本件訂正発明５の「１．２：１〜３．０：１の範囲の重量比」という要件を満足するものであるかどうか明らかでない点（相違点２）
の２つの点で訂正発明５と一応相違している。 
　
（い）そこで、上記の相違点１、２について検討する。
　
（ア）上記相違点１について
　
　甲第１０号証の１−１には、「Ｃ１５／２５０」について、平均粒子比重（真比重）「０．１５ｇ／ｃｃ」（甲第１０号証の１−１、２０３頁表４−５９）、あるいは平均真密度「０．１５ｇ／ｃｃ」（甲第１０号証の１−１、１８６頁表４−４４）と記載され、甲第１０号証の１−２にも住友スリーエムの一般用ガラスバルーンとして「Ｃ１５／２５０」が表２に示され、粒子比重として平均０．１５、範囲０．１２〜０．１８と記載されており、したがって、「Ｃ１５／２５０」の平均密度は０．１５（ｇ／ｃｍ３）であると認められる。
　したがって、「Ｃ１５／２５０」の平均密度は、本件訂正発明５に係る請求項５の「密度が０．０８〜０．８の範囲」に含まれるものである。
　
（イ）上記相違点２について
　
ａ．　ハリー　ｊ．　マーシャルの宣誓供述書（乙第６号証）記載の試験結果によれば、「Ｃ１５／２５０」における「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」は「１．１８：１」（比の値１．１８）であるとされており、上記値は、本件訂正発明５いおける「１．２：１〜３．０：１」（比の値１．２〜３．０）と一致しない。
ｂ．　しかしながら、「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」と失透現象の防止に関し、第２次訂正明細書には、「本発明の顕著な特徴は１．２：１〜３．０：１のアルカリ土類金属酸化物：アルカリ金属酸化物比（ＲＯ：Ｒ２Ｏ）に存し、その比は実質的に１：１を上回り、そして今まで用いられた単一のホウケイ酸ガラス組成物のいかなるものの比率をも上回る。ＲＯ：Ｒ２Ｏ比（ここで用いた「Ｒ」とは所定の原子価を有する金属を指し、ＲＯはアルカリ土類金属酸化物、そしてＲ２Ｏはアルカリ金属酸化物を指す。）が１：１以上に増大するにつれ、単一のホウケイ酸組成物は伝統的な作業と冷却サイクルの間でますます不安定になり失透現象がおこる。そしてその結果Ａｌ２Ｏ３のような安定剤をその組成物の中に含有しないかぎり、ガラス組成物は存在し得ない。本発明の実施において、このような不安定な組成物はガラスマイクロバブルの製造のために高度に望ましいこと、フリットの形成のために水冷却による溶融ガラスの急速冷却は、失透現象を防止することが分かった。次のバブル形成の間。前述の米国特許第３３６５３１５号および同第４３９１６４６号各明細書で教示されたように、相対的によりいっそう揮発性のアルカリ金属酸化物化合物の損失のためにＲＯ：Ｒ２Ｏがよりいっそう増大するにもかかわらず、前出の失透現象は防がれる。」（第２次訂正明細書第３頁第１３〜２９行、特許公報の第４欄第２２行〜第５欄第２行）と記載され、また、「１つの形態において、本発明は、重量パーセントで表すとして本質的に少なくとも６７％のＳｉＯ２、８〜１５％のＲＯ、３〜８％のＲ２Ｏ、２〜６％のＢ２Ｏ３、および０．１２５〜１．５０％のＳＯ３から成るガラスバブルであって、前出の成分が前記ガラスバブルの少なくとも約９０％（好ましくは９４％そしてよりいっそう好ましくは９７％）を構成し、ＲＯとＲ２Ｏの重量比が１．０〜３．５の範囲内である組成物からなるガラスバブルとして特徴づけることができる。」（第２次訂正明細書第４頁第６〜１１行、特許公報の第５欄第１１〜１９行）と記載されている。
　この第２次訂正明細書の記載からすれば、「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」が増大するにつれてガラス組成物が不安定になって失透現象がおこること、不安定な組成物はガラスマイクロバブルの製造のために高度に望ましいこと、フリットの形成のための水冷却による溶融ガラスの急速冷却は失透現象を防止すること、急速冷却は相対的に揮発性のアルカリ金属酸化物化合物の損失のために「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」がより増大するにもかかわらず失透現象が防止されること、失透現象の防止のためには冷却方法の工夫が必要であることが認められるが、
「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」がより大きいこと自体は失透現象の防止のための要件であるとは認められず、（むしろ、どちらかといえば「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」が大きいことは失透現象の防止には障害であると解される。）、「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」が１．２以上であるものと、それ未満であるものとの間に失透現象に関して臨界的な相違があるとは認められない。また、失透現象に関して「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」が１．２の点が臨界的意義を有することを裏付ける証拠が他にあるわけでもない。
ｃ．　そして、ハリー　ｊ．　マーシャルの宣誓供述書（乙第６号証）の上記（あ）の上記の分析値、「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」の計算から考えて、「１．１８」という値は測定値、計算値であるから、４捨５入等の概数を求める方法により算出されたもので、有効数字を３桁でとれば「１．１８」であり、２桁でとれば「１．２」になるものである。「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」の計算の根拠になっているのは「ＲＯ」については「ＣａＯ　９．８１」で、「Ｒ２Ｏ」については「Ｎａ２Ｏ　４．９５」、「Ｋ２Ｏ　２．４６」「Ｌｉ２Ｏ　０．９０」の合計である。これらの測定値のうちＬｉ２Ｏを除くその余の成分は有効数字は有効数字３桁の測定値が示されているが、Ｌｉ２Ｏについては有効数字が２桁であるから、「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」の有効数字として２桁を採用することは全く問題がないものと考えられる。そして、そもそも、本件訂正発明５の「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」は有効数字２桁で規定されているのであるから、このことからして、本件訂正発明５の「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」の有効数字として２桁を採用することは全く問題がないものと考えられる。
ｄ．　そして、ハリー　ｊ．　マーシャルの宣誓供述書（乙第６号証）の分析は「Ｃ１５／２５０」についてのものと認められるものである。　
　
（う）そうすると、「Ｃ１５／２５０」の分析値から求められる「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」１．２は本件訂正発明５の「ＲＯ／Ｒ２Ｏ比」である「１．２：１〜３．０：１」と重複しており、本件訂正発明５は、「Ｃ１５／２５０」と構成を同一にするものというべきである。
　
（２−１−３）したがって、本件訂正発明５は、特許法第２９条第１項第２号にいう「特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明」に該当するというべきである。
　
（２−２）本件訂正発明９について 
　
 　請求項９の発明は、少なくとも請求項５のマイクロバブルであるガラス粒子の「自由流動集合体」であり、請求項５の発明と実質的に構成を同じくするものであるから、上記（２−１）と同様の理由により、本件訂正発明９は、特許法第２９条第１項第２号にいう「特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明」に該当するというべきである。
　
　
　そして、被請求人のその余の主張を検討してみても上記結論は左右されるものではない。
　
（３）結論 
　
　以上のとおり、無効審判請求人の上記「ＩＩＩ．２．」の主張２は、理由がある。 
　
Ｖ．むすび 
　
　以上のとおりであるから、本件訂正発明５、９は、特許法第２９条第１項第２号に該当し、本件訂正発明５、９に係る特許は平成５年改正法による改正前の同法第１２３条第１項第１号の規定に該当し、無効とすべきものである。
　審判に関する費用については、平成５年改正法による改正前の特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第８９条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。