【事件の表示】
　平成　７年特許願第５０８８２５号「プラスモジウム・ビバックスおよびプラスモジウム・ファルシパルム赤血球結合蛋白質からの結合領域」拒絶査定不服審判事件〔平成　７年　３月１６日国際公開、ＷＯ９５／０７３５３、平成　９年　３月１１日国内公表、特表平　９−５０２３５３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
〔１〕本願は、平成6年9月7日（優先権主張、1993年9月10日、米国）を国際出願日とする特許出願であって、本件の請求項１〜１４に係る発明は、平成15年9月11日付で手続補正された明細書の請求項１〜１４に記載されている発明として特定されており、そのうち請求項１及び５に記載された発明は以下の通りである。（以下、「本件発明１」及び「本件発明５」という。）
　
「【請求項１】プラスモジウム・ビバックスのダッフィ抗原結合蛋白質（DABP）由来の単離された結合領域ポリペプチドであって、前記結合領域ポリペプチドは、SEQ　ID　No．2の残基262付近から始まる図1に示した前記DABPのシステインに富んだ領域、または、前記DABPの保存されたシステインに富んだ領域に対し、少なくとも80％の配列同一性を有するシステインに富んだ領域を少なくとも含み且つ前記領域の長さが約50〜約325個の残基からなる該ポリペプチド。
　
【請求項５】 プラスモジウム・ファルシパルムのシアル酸結合蛋白質（SABP）由来の単離された結合領域ポリペプチドであって、前記結合領域ポリペプチドは、SEQ　ID　No．4の残基158付近から始まる図1に示した前記SABPのシステインに富んだ領域、または、前記SABPの保存されたシステインに富んだ領域に対し、少なくとも80％の配列同一性を有するシステインに富んだ領域を少なくとも含み且つ前記領域の長さが約50〜約616個の残基からなる該ポリペプチド。」
　
　ところで、「本件発明１」における「SEQ　ID　No．2」及び「本件発明５」における「SEQ　ID　No．4」は、本件明細書（特表平9-502353号、第8頁）中にも記載されるように、それぞれMol.Biochem.Parasitol.,44,125-132(1991)及びJournal of Cell Biology, 111;1877-1884(1990)（以下、それぞれを参考文献１及び２という。なお、これらの文献は原審の拒絶理由では引用例１及び２として引用された。）などに記載されて本件優先日前既に公知の推定アミノ酸配列であったものである。さらに、両文献中には、「本件発明１」における「SEQ　ID　No．2の残基262付近から始まる図1に示した前記DABPのシステインに富んだ領域」及び「本件発明５」における「SEQ　ID　No．4の残基158付近から始まる図1に示した前記SABPのシステインに富んだ領域」についても、それぞれのDNA鎖の「5'側に存在するシステインに富んだ領域（以下、「5'Cys領域」という。同様に、「3'側に存在するシステインに富んだ領域」を「3'Cys領域」という。）として明記されている。
　そこで、以下、「本件発明１」のうちP.ビバックス由来のDABPの「5'Cys領域」からなるポリペプチドに係る発明を、また「本件発明５」のうちP.ファルシパルム由来のSABPの「5'Cys領域」からなるポリペプチドに係る発明を、それぞれ両者の典型的な発明としてまず検討する。
　
〔２〕当審での拒絶の理由で引用された下記引用文献１には、「ダッフィ抗原結合蛋白質（DABP）とシアル酸結合蛋白質(SABP)とは、その塩基配列及びアミノ酸配列の相同性に基づき、同一の遺伝子ファミリーに属するものである。」ことと共に、「P.ファルシパルムとP.ビバックス／P.ナレシ間の進化上の距離からみて、両者の相同性領域はレセプター結合機能のために保存されているかもしれない。」ことが記載されている。（第7085頁右欄15〜20行）
　そして、P.ビバックス／P.ナレシのDABP遺伝子とP.ファルシパルムのSABP遺伝子とを比較した図１（第7086頁）などからみて、それぞれのDNA鎖の「5'Cys領域」及び「3'Cys領域」がその相同性領域であって、そのいずれかの領域もしくはいずれもがレセプター結合領域としての保存領域である可能性が高いことが理解できる。
  ところで、DABP遺伝子上の「5'Cys」と「3'Cys」の相同領域に関しては、当該引用文献１の１年も前の文献である上記参考文献１において、すでにP.ビバックスとP.ナレシ間の相同領域として認識されており、両領域がシステインと芳香族アミノ酸に富みアミノ酸配列の相同性が高い上に、システインの数と位置が保存されていることから、当該領域が三次元的な立体構造としても保存されていることが示唆されていることから、当該領域がDABPにおける赤血球結合領域であると当該文献の筆者が確信していることが述べられている（特に、同第131頁左欄下から9〜3行）。
　引用文献１を読むに際しては、このような技術的背景を踏まえるから、引用文献１の「考察」の最終段落におけるP.ファルシパルム及びP.ビバックス／P.ナレシ間での相同領域についての記載、すなわち、P.ナレシ及びP.ファルシパルムのサーカムスポロゾイト蛋白質(CSPs)間で保存している領域I及び領域II由来ペプチドがいずれも細胞結合活性があったことに言及した上で、「現在では、P.ファルシパルム及びP.ビバックス／P.ナレシ間の赤血球結合分子の相同性領域が結合機能のために保存されているのかどうかが、試験されるべきこととして残されている。（第7089頁左欄、下から1〜4行）」との記載は、まさにP.ファルシパルム及びP.ビバックス／P.ナレシ間での相同領域こそが赤血球結合領域であることの推論が充分な合理性を有していることの強い確信を表明したものであり、あとは実際の確認実験で実証すればよいことが述べられたものと解することに無理はない。
　そうであるから、引用文献１に接した当業者にとって、DABP及びSABPの赤血球結合領域の候補として、上記「5'Cys領域」及び「3'Cys領域」を真っ先に想起するはずであることには変わりはなく、両領域と赤血球上のレセプターとの結合実験を行って、上記推論を実証しようとすることはきわめて自然なことである。
　そして、P.ビバックスのDABPの遺伝子も、P.ファルシパルムのSABP遺伝子も既にクローニングされ、両者の「5'Cys領域」及び「3'Cys領域」の塩基配列も公知であった（上記参考文献１及び２）のだから、当該領域をコードするDNAを、哺乳動物細胞で発現させ、ダッフィ陽性赤血球との結合活性やシアル酸もしくはグルコフォリンとの結合活性を実験的に確認することに何らの困難性も見いだせない。
　その結果、DABP及びSABPのいずれにおいても「5'Cys領域」を含むDNA発現産物のみに赤血球との結合性が確認され、２つの相同領域うちの「5'Cys領域」の方が赤血球レセプター結合機能のために保存されている領域であることがわかったとしても、格別の意外性はなく、そのことをもって本願発明における進歩性を担保するほどの顕著な効果であると評価することはできない。
  以上述べたように、P.ビバックス由来DABPの「5'Cys領域」からなるポリペプチドに係る発明及びP.ファルシパルム由来SABPの「5'Cys領域」からなるポリペプチドに係る発明は、いずれも引用文献１の記載に基づき当業者が容易に想到し得た発明であるから、「本件発明１」及び「本件発明５」は、引用文献１に記載された発明に基づき当業者が容易に発明することができたものである。
　
〔３〕当審の上記拒絶理由に対する平成15年9月11日意見書における請求人の主張について、以下述べる。
１．さて、請求人が指摘する引用文献１中の第7088頁左欄第2段落、及び第7089頁左欄下から1〜4行、同第21〜32行の各記載を検討したが、いずれの箇所もDABP及びSABP遺伝子上の２箇所の相同領域こそが赤血球のレセプターとの結合のために保存された領域である旨の推論の確からしさをいささかも損なうものではない。むしろ、上記引用文献１第7088頁左欄の第2段落では、「5'側のシステインに富んだ領域（領域II）が、４つの遺伝子すべてにおいて同程度保存されている（表1）という事実は、この領域が赤血球のレセプターとの結合のために保存されている可能性を示唆する。」と記載されるように、「赤血球のレセプターとの結合のために保存されている領域」として直接言及した領域は「5'Cys領域」のみであり、引用文献１の筆者が上記２箇所の相同領域のうち、特に「5'Cys領域」の方に注目していることが窺われる。
　
２．また、請求人は、「通常、ある蛋白質がリガンドと結合できるからといって、必ずしもその蛋白質の結合領域のみでリガンドとの結合活性が維持されるとは結論づけられない」として、蛋白質中のリガンド結合領域に対応する配列からなるポリペプチドが、もとの蛋白質中での結合領域の三次元的構造を再現しない場合があるという一般論を示して、本願明細書中で得られた結果の予測不可能性を論じている。しかしながら、当該一般論は、短いペプチドについてはあてはまるとしても、「5'Cys領域」のドメイン全体に対応するポリペプチドの場合には事情が異なる。すなわち、「5'Cys領域」のドメインは数百アミノ酸残基からなる長いポリペプチドであって、含まれる10以上ものシステインが数も位置も保存されており、三次元的構造自体が保存されている可能性が高いドメインであるから、当該ドメインのみを発現させたとしても、その三次元的立体構造が再現できないとは考えにくい。少なくとも、当該ドメインを発現させて確認実験をしようとする当業者に対しての阻害要因とはならない。
　なお、そもそも本願明細書での実験結果は、SABP　DNAの1〜1848塩基及びDABP　DNAの1〜975塩基それぞれの増幅配列を用いたCOS細胞表面での発現産物、すなわち両者の「5'Cys領域」（しかもSABPの場合はF1及びF2の両領域からなる）の全体を含む616及び325アミノ酸残基からなる組換えポリペプチドに関するものでしかないから、ドメインレベルの長いポリペプチドの場合を論ずれば足りる。真に結合に関与する必須領域が短かった場合を想定して、当該必須領域に対応する短ペプチドについて論ずることには意味がない。
　
３．さらに、請求人は、上記参考文献２中にSABP遺伝子中のシステインに富んだ領域以外の領域に由来する「EBA-ペプチド4（1062-1103a.a.）」でウサギを免疫して得られた抗血清が、シアル酸が関与するEBA-175の重要な結合機能を阻害し、赤血球のメロゾイト侵襲を阻害する旨の記載（第1882頁右欄、第１段落）があることを指摘し、当該「EBA-ペプチド4」に対応する領域が赤血球との結合を仲介する可能性に言及し、参考文献２を「本願発明により明らかにされた事実とは相反する事実」を教示している先行技術であると位置づけ、あたかも「マラリア由来赤血球結合蛋白質の赤血球結合領域の位置については複数の相反する説」が存在していたかのように主張している。
　しかしながら、上記参考文献２における記載は、単に、「EBA-ペプチド4」で免疫して得られた抗体に赤血球との結合阻害能が存在したことを確認しているにすぎないものである。まさに41アミノ酸残基からなるこのような短いペプチドの場合、もとのSABP蛋白質中での対応領域が有する三次元的立体構造が保たれているか否かすら不明であり、すなわち、「EBA-ペプチド4」抗体が認識し結合したエピトープがSABP蛋白質中の「EBA-ペプチド4」に対応した領域に存在しているか否かも不明である。確かに、「EBA-ペプチド4」抗体が当該対応領域上のエピトープに結合した可能性も充分に考えられ、しかも当該対応領域が複数のP.ファルシパルム株の間で保存性が高いことから、当該対応領域がSABPと赤血球上のシアル酸との結合に何らかの重要な関与をしている可能性が示唆されるとしても、そのことが直ちに当該対応領域が赤血球表面のシアル酸結合領域であることを立証するものではない。
　そして、「5'Cys領域」及び「3'Cys領域」が、P.ビバックス及びP.ナレシ間でのDABP中の相同領域として、またP.ファルシパルム及びP.ビバックス／P.ナレシ間でのSABP及びDABP中の相同領域として認識され、赤血球表面でのレセプター結合領域であることが確信されるに至った文献である参考文献１及び引用文献１は、いずれも上記参考文献２の１年もしくは２年後の文献である。
　そうしてみると、本件優先権主張日当時の当業者においては、請求人が主張するような「２つの相反する説」が存在したと認識があったとは到底考えられない。参考文献２が発表された当初は「EBA-ペプチド4」対応領域に対して赤血球結合領域である可能性を期待したとしても、より確からしい最新の情報に従うことは当業者にとって自然なことであるから、まず赤血球結合活性を確認する対象の領域は「5'Cys領域」及び「3'Cys領域」であるはずであり、参考文献２の存在は何らの阻害要因とはならない。
　
４．また、請求人は、本発明（「本件発明５」）の内容が本願優先権主張日以後にScience（Sim et al., 1994, Science 264:1941-1944）中に掲載されたことをもって、本発明に進歩性があることを主張する。
　しかしながら、一般に学術文献としての情報価値と、特許権という独占権を付与すべき情報価値とは同列には論じられないところ、当該Science中での開示内容は、多岐にわたる多数の実験結果に裏付けられたもので、本件明細書の開示内容とは比べものにならないほどに充実しており、その情報量は同一ではない。
　そうであるから、本出願の発明者の関連論文がScienceに掲載されたことをもって、本発明に進歩性があることにはならない。
　
〔４〕以上述べたとおり、「本件発明１」及び「本件発明５」は、引用文献１に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明については検討するまでもなく、本件特許出願は拒絶すべきものである。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　
引用文献１：　Proc.Natl.Acad.Sci.USA，Vol.89，p.7085-7089（Aug.1992)