【事件の表示】
　特許第３１９６８９５号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．請求の要旨　
　本件審判の請求の要旨は、特許３１９６８９５号（平成１１年７月２７日〔特許法第４１条に基づく優先権主張：平成１０年７月２７日、日本〕特許出願、平成１３年６月８日設定登録）の明細書を審判請求書に添付した訂正明細書のとおり、すなわち、下記（１）〜（２）のとおり訂正することを求めるものである。
（１）訂正事項ア
　特許請求の範囲の請求項１中の「主たる繰り返し単位が一般式−Ｏ−ＣＨＲ−ＣＯ−（Ｒは水素または、炭素数１〜３のアルキル基）であり、脂肪族ポリエステルに対し不活性な平均粒子径１〜４μｍの滑剤粒子を含有する脂肪族ポリエステルであって、連鎖状粒子を含有しない脂肪族ポリエステルを主成分としたフィルムであって、少なくとも片面の三次元平均表面粗さ（ＳＲａ）が０．０１８〜０．０６９μｍであり、かつ粗さの中心面から０．００６２５μｍ以上の高さを有する突起の１ｍｍ２ 当たりの突起数（ＰＣＣ値）が下記式（１）を満足することを特徴とする脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム。」
との記載を、
　「主たる繰り返し単位が一般式−Ｏ−ＣＨＲ−ＣＯ−（Ｒは水素または、炭素数１〜３のアルキル基）であり、脂肪族ポリエステルに対し不活性な平均粒子径１〜４μｍの滑剤粒子を０．０１〜０．５重量％含有し、連鎖状粒子を含有しない脂肪族ポリエステルを主成分としたフィルムであって、少なくとも片面の三次元平均表面粗さ（ＳＲａ）が０．０１８〜０．０６９μｍであり、かつ粗さの中心面から０．００６２５μｍ以上の高さを有する突起の１ｍｍ２ 当たりの突起数（ＰＣＣ値）が下記式（１）を満足することを特徴とする、シーラント層を積層して使用するための脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム。」
と訂正する。
（２）訂正事項イ
　段落【００１１】の「主たる繰り返し単位が一般式−Ｏ−ＣＨＲ−ＣＯ−（Ｒは水素または、炭素数１〜３のアルキル基）であり、脂肪族ポリエステルに対し不活性な平均粒子径１〜４μｍの滑剤粒子を含有する脂肪族ポリエステルであって、連鎖状粒子を含有しない脂肪族ポリエステルを主成分としたフィルムであって、少なくとも片面の三次元平均表面粗さ（ＳＲａ）が０．０１８〜０．０６９μｍであり、かつ粗さの中心面から０．００６２５μｍ以上の高さを有する突起の１ｍｍ２ 当たりの突起数（ＰＣＣ値）が下記式（１）を満足することを特徴とする脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムである。」
との記載を、
　「主たる繰り返し単位が一般式−Ｏ−ＣＨＲ−ＣＯ−（Ｒは水素または、炭素数１〜３のアルキル基）であり、脂肪族ポリエステルに対し不活性な平均粒子径１〜４μｍの滑剤粒子を０．０１〜０．５重量％含有し、連鎖状粒子を含有しない脂肪族ポリエステルを主成分としたフィルムであって、少なくとも片面の三次元平均表面粗さ（ＳＲａ）が０．０１８〜０．０６９μｍであり、かつ粗さの中心面から０．００６２５μｍ以上の高さを有する突起の１ｍｍ２ 当たりの突起数（ＰＣＣ値）が下記式（１）を満足することを特徴とする、シーラント層を積層して使用するための脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムである。」
と訂正する。
　
２．当審の判断
２−１．当審が通知した訂正拒絶理由
（１）当審は、平成１６年８月３０日付で、本件訂正明細書の請求項１〜３に係る発明（以下、「訂正発明１〜３」という。）は、以下の２点で、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないから、本件訂正審判請求は拒絶されるべきものである旨を通知した。
（１−１）訂正事項ア及びイの訂正による本件明細書は、当業者が本件発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているものとは認められないから、本件出願は特許法第３６条第４項に規定する要件を満足せず、特許出願の際に独立して特許を受けることができないものである。
（１−２）訂正発明１〜３は、下記刊行物１〜５に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　記
刊行物１：特開平６−５７０１３号公報
刊行物２：特開平５−１２４１００号公報
刊行物３：特開平６−２５６４８０号公報
刊行物４：特開平８−２４５７７１号公報
刊行物５：特開平７−３２４７０号公報
（２）これに対して、請求人は、平成１６年１０月１日付で意見書を、平成１６年１１月１０日付で上申書をそれぞれ提出した。
　
２−２．訂正の目的の適否、訂正の範囲の適否、拡張・変更の存否について
　訂正事項アの訂正は、段落【００３８】の記載に基づいて、滑剤粒子の含有量を限定することによる、特許請求の範囲の減縮を目的とするもの、かつ、重複する文言を一つにまとめることによる、明りょうでない記載の釈明を目的とするもので、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内でするものであり、また、実質上、特許請求の範囲を拡張・変更するものではない。
　訂正事項イの訂正は、特許請求の範囲において、上記訂正事項アに係る訂正を行ったことに伴い、発明の詳細な説明の記載を整合させる目的で行うものであり、明りょうでない記載の釈明を目的とするもので、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内でするものであり、また、実質上、特許請求の範囲を拡張・変更するものではない。
　以上のとおり、訂正事項ア及びイの訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書、第３項及び第４項の規定に適合するものと認められる。
　
２−３．独立特許要件について（３６条第４項関連）
　まず、滑剤粒子及びフィルム製膜条件に関する本件明細書の記載は、単に当該技術的事項に関する列挙で一般的記載に止まるものであり、各条件を具体的にどのように制御するかを示していないことはもちろん、どのような滑剤粒子を用いた場合にどのような製膜条件とするのかという「フィルムの製膜条件と滑剤粒子の種類との関係」については、何ら具体的に記載されていない。したがって、この記載から本件発明のような特定のパラメーターを有するフィルムを製造しうるとは言えない。
　請求人は、審判請求書（ｂ−５）において、訂正発明１〜３の実施可能性について縷々述べているが、段落【００２９】の記載からみて、訂正発明１〜３に係る延伸方法には種々の手法が採用できるものと認められるところ、本件明細書中には、各手法について請求項１に規定されるＰＣＣ値とＳＲａの関係を満たすための条件を具体的に開示した例は「例えば、縦方向に１段以上延伸した後横方向に延伸する方法の場合、縦方向の延伸が終了した後の縦方向の屈折率（Ｎｘ）が１．５５５以下であることが好ましい。」（段落【００４１】）との記載のみであり、その屈折率とするための条件が何ら具体的に記載されていないのであるから、屈折率の指標が示されているとしても、当該脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムを容易に製造することはできない。その余の延伸手法については具体性を欠いており、やはり、当該脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムを容易に製造することはできない。
　訂正発明１〜３の実施例に示されているように(例えば、段落【００６３】)、その延伸に際しては種々の条件設定がなされるものであるが、これらの値をどのように設定すれば屈折率がどのように変化するのかの指標は何ら示されていない。
　（参考までに、Ｎｘ＝１．４６９である比較例１は、平均粒子径が請求項１の規定を満たしているにも拘わらず、請求項１にあるＳＲａの範囲を満たしておらず、Ｎｘ＝１．４６９である比較例２は、平均粒子径及びＳＲａも請求項１の規定を満たしているにも拘わらず、請求項１にあるＰＣＣ値とＳＲａの関係（本件請求項１の式（１））を満たしておらず、Ｎｘ＝１．４６７である比較例３のＳＲａは請求項１にあるＳＲａの関係を満たしていない。）
　このことから、訂正発明１〜３における特定範囲にあるＳＲａや、ＰＣＣ値とＳＲａの関係（本件請求項１の式（１））を満たしたフィルムを得ることができるか否か不明瞭である。
　また、明細書段落【００４１】には、「本発明のフィルムにおいて、フィルムの延伸条件は、添加する滑剤に依存して変化する。ＰＣＣ値及びＳＲａが所定の範囲内に入るような延伸条件が選択される。例えば、縦方向に１段以上延伸した後横方向に延伸する方法の場合、縦方向の延伸が終了した後の縦方向の屈折率（Ｎｘ）が１．５５５以下であることが好ましい。Ｎｘが大きすぎると製造工程中で表面突起の形成が不十分となりやすく、ハンドリング性または走行性が不良となりやすい。」と記載されている。そして、「例えば、縦方向に１段以上延伸した後横方向に延伸する方法の場合、」と記載し、「縦方向の延伸が終了した後の縦方向の屈折率（Ｎｘ）が１．５５５以下であることが好ましい」と記載するものである。つまり、縦方向の延伸が終了した後の縦方向の屈折率（Ｎｘ）が「１．５５５以下」であるのは、「例えば」の記載から明らかなように、一例を示しているに過ぎず、横方向の延伸については如何なるものとすべきか、その延伸については記載がないのであるし、また、「Ｎｘが大きすぎると製造工程中で表面突起の形成が不十分となりやすく、」と記載し、縦方向の延伸のみでフィルムの表面突起が形成されることを示しているが、実施例においては、縦方向に延伸後、横方向にも延伸したフィルムについての各値が示されているものであるから、ＰＣＣ値及びＳＲａが、縦方向の延伸のみで決まる値とはいえないことは明らかである。
　加えて、請求項１に記載の「二軸延伸フィルム」が「縦方向の延伸が終了した後の縦方向の屈折率（Ｎｘ）が１．５５５以下」の値を採る場合の「二軸延伸フィルム」に限定されているものではない。このことから、Ｎｘが１．５５５を越える場合についても具体的な製造方法を示す必要があるが、明細書に記載された事項を参酌しても、この点は不明である。また、ＰＣＣ値及びＳＲａについて、どのようにすれば目的とする数値範囲のものが選択できるのか何等具体的に記載がされていないのであるから、ＰＣＣ値及びＳＲａについての条件の選択に当たり、明細書に記載された事項を参酌しても、さらにどのような条件を採用すればよいのかは、依然として不明である。
　そして、訂正発明１〜３の「ＳＲａ値」については、請求項１には、「なお、ＳＲａとは表面粗さ曲線をサインカーブで近似した際の中心面（基準面）における平均粗さを意味し、触針式三次元表面粗さ計を用いて得た各点の高さを測定し、これらの測定値を三次元表面粗さ解析装置に取り込んで解析することにより得られる値である。」と記載され、ＳＲａ値が、製造されたフィルムを測定して得られた測定数値を解析して得るものであることが記載されているのである。つまり、これはフィルムを製造し、その製造されたフィルムを計測器を用いて測定して初めて得られる値であることを意味するものであり、請求項１に記載の、「主たる繰り返し単位が一般式−Ｏ−ＣＨＲ−ＣＯ−（Ｒは水素または、炭素数１〜３のアルキル基）であり、脂肪族ポリエステルに対し不活性な平均粒子径１〜４μｍの滑剤粒子を０．０１〜０．５重量％含有し、連鎖状粒子を含有しない脂肪族ポリエステルを主成分としたフィルム」であれば、必然的に決まる値であることを意味するものではない。
　このことから、どのような条件で製造すれば前記ＳＲａ値を有するフィルムが得られるのかについて、具体的なフィルムの製造方法の記載がないのであるから、当業者は製造したフィルムについて、逐一計測をして、請求項１に記載の数値に該当するものであるか否かを確認する必要があるのである。そして、このような確認作業が、当業者に過度の試行錯誤を強いることは明白である。
　また、本件明細書には、ＰＣＣ値が１０００個／ｍｍ２ 以上となるための手法に関する記載はなく、また示唆もない。したがって、この条件を満たすための具体的な手法は依然として明確ではない。
　さらに、本件明細書には、「ＰＣＣ値≦７０００−４５０００×ＳＲａ」を満たすものは実施例の他になく、この条件を普遍的に満たす手法や法則性は記載されておらず、また示唆もない。請求人が主張する各段落の記載は、滑剤粒子の種類、脂肪族ポリエステルへの添加方法、滑剤粒子の平均粒子径および含有量、フィルム製膜方法として当業界で一般的に知られている事項を示すにすぎず、この記載をもって、本件各請求項の規定を満たすフィルムを製造することは当業者に過度の試行錯誤を強いるものと言わざるを得ない。
　請求人は上記意見書において、「縦方向の延伸が終了した後の縦方向の屈折率（Ｎｘ）が１．５５５以下となるように、縦方向の延伸を行えば、横方向の延伸については、フィルムの厚み均一性、機械的強度等の延伸フィルムの一般的な要求特性を考慮して一般的な延伸条件に設定すれば、本件発明の二軸延伸フィルムが得られる」（１０頁１９〜２２行）旨主張するが、比較例１〜３は何れもＮｘ≦１．５５５であるにも拘わらず、本件発明の実施態様ではないことに鑑みると、この屈折率の条件によって本件発明の二軸延伸フィルムが得られるのか否か、また、横方向の延伸については、上記の「一般的な延伸条件」がどのような条件であるのか、依然として不明瞭である。さらに、本件発明の二軸延伸フィルムは、「具体的には、縦方向または横方向に延伸する一軸延伸法、インフレーション法、または同時二軸延伸法、もしくは逐次二軸延伸法などの二軸延伸方を用いる。逐次ニ軸延伸法としては、例えば、縦延伸および横延伸を順に行ってもよく、あるいは横延伸および縦延伸を順に行ってもよい。また、横・縦・縦延伸法、縦・横・縦延伸法、縦・縦・横延伸法などの延伸方法を適用することができる。」（明細書段落【００２９】）との記載があるように、各種延伸工程により製造しうるものであることに鑑みると、どのような延伸条件によれば本件発明の物性が得られるのか不明瞭である。
　また、本件明細書は「好ましい。」や「特に好ましい。」との語句で本件発明の二軸延伸フィルムに関する種々の製造条件を羅列しているが、これらの製造条件が広範に亘っており、どのように組み合わせれば（選択すれば）本件発明のＰＣＣ値及びＳＲａを満たすものが得られるのか理解できない。請求人は上記意見書において、「パラメータ発明は、…例えば製造方法…などによっては十分に特定しきれない種類の発明ですので、式（１）の不等式の条件を普遍的に満たす手法や法則性を明瞭にすることが求められているものではありません。」（意見書１６頁１〜４行）と主張するが、このようにどのようにして得られるのか不明瞭なものであるならば、尚更、当業者に対して本件発明を実施するにあたり、過度の試行錯誤を強いるものであるといえる。
　さらに、請求人は上記意見書及び上申書において、式（１）の意義を述べているが、式（１）が「右下がりの直線であることが妥当」（上申書４頁下から６〜５行）であるとしても、その傾きがどの程度であるかは本件明細書（例えば、各実施例および比較例によって得られる物性値。）からは不明瞭であり、意見書１３頁参考図１における本件発明の範囲内である左上部分（例えば、ＳＲａ＝０．０２５近傍かつＰＣＣ値＝５０００近傍。）にある物性値を有するものが本件発明により奏されるものとされる効果を有するものであるか否か不明瞭である。
　よって、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明１〜３にかかる二軸延伸フィルムを容易に得ることができる程度に記載されているとは認められない。
　
２−４．独立特許要件について（２９条第２項関連）
（１）刊行物１の記載事項
「本発明のシンジオタクチックポリスチレン系二軸延伸フィルムの少なくとも片面の三次元表面粗さＳＲａは０．０１μｍ以上０．０５μｍ以下の範囲内にある事が必要である。ＳＲａが０．０１μｍ未満ではハンドリング特性及び走行特性が不良になり…」（段落【００１２】）
　実施例において透明性（ヘーズ値）の良好なフィルムが得られることが記載されている。
　また、実施例において滑剤粒子を約０．３重量％添加することが記載されている。
（２）刊行物２の記載事項
「本発明を構成するポリエステルは特に限定されないが、エチレンテレフタレート、エチレンα，β−ビス（２−クロルフェノキシ）エタン−４，４′−ジカルボキシレート、エチレン２，６−ナフタレート単位から選ばれた少なくとも一種の構造単位を主要構成成分とする場合に特に好ましい。」（段落【０００６】）
「【実施例】
　実施例１（表１、表２）
…この二軸配向ポリエステルフイルム…の表面先端突起高さは１３０ｎｍ、突起個数は１５，０００個／ｍｍ２ …であった。
　次にこのフイルムの耐スクラッチ性を測定すると、４．８点であり、非常に良好であった。また走行性も０．２０で非常に良好であった。
　このように、特定の構造を持ち特定の粒径の連鎖状粒子をフイルム中に特定量含有させると、耐スクラッチ性に優れたフイルムとなり得ることが判る。
　実施例２〜６、比較例１〜７（表１、表２）
　添加する粒子や製膜条件を種々変更し、…表面の平均突起高さ、突起個数、…の全てが本発明の範囲内であるものは、耐スクラッチ性は良好であった（実施例２〜６）。…
【発明の効果】
　本発明の二軸配向ポリエステルフイルムは、特定の構造を持った連鎖状粒子を特定量含有させたフイルムとしたので、粒子とポリエステルフイルムが特異な相互作用を示し、フイルムの表面構造が特異なものとなるので、フイルムの加工工程で加工速度が増大しても、耐スクラッチ性に優れているため表面に傷が入るといったトラブルがなくなる。また、走行性がよく、透明性もよいので、包装材料用、工業材料用としても好適であるといった如き優れた効果を奏するものである。」（段落【００３０】〜【００３６】）
　また、刊行物２には、実施例において滑剤粒子を０．３重量％添加することが記載されている。
（３）刊行物３の記載事項
「【請求項１】一般式（Ｉ）を主たる繰り返し単位とする脂肪族ポリエステルより得られる生分解性包装用フィルム。
  −Ｏ−ＣＨＲ−ＣＯ−　　　……（Ｉ）
　（但し、ＲはＨまたは炭素数１〜３のアルキル基を示す。）」（特許請求の範囲）
（４）刊行物４の記載事項
「本発明においては上記したような方法により表面を適度に粗面化したフィルムを得ることができるが、フィルム製造時の巻き性や包装用フィルムに加工する際の作業性をさらに高度に満足させるために、フィルム表面の中心線平均粗さ（Ｒａ）が０．０１〜０．０７μｍ、好ましくは０．０２〜０．０５μｍの範囲とする。Ｒａが０．０１μｍ未満では、フィルム製造時の巻き特性や作業性が劣るようになるのでので好ましくない。またＲａが０．０７μｍを超えると、フィルム表面の粗面化の度合いが大き過ぎて、フィルムがシモフリ状になったり、フィルムの透明性を損なったり、フィルムが滑り過ぎて巻き特性が劣るようになるため好ましくない。」（段落【００１４】）
　また、実施例において滑剤粒子を約０．０４重量％添加することが記載されている。
（５）刊行物５の記載事項
「本発明のシンジオタクチックポリスチレン系延伸フィルムの少なくとも片面の三次元表面粗さＳＲａと粗さの中心面における単位面積当たりの突起数ＰＣＣ値は…の関係を満足する必要がある。ＰＣＣ値とＳＲａがこの関係を満足している場合、透明性に優れたフィルムが得られる。一方、ＰＣＣ値がこの範囲より大きくなると透明性が低下するために好ましくない。ＰＣＣ値の下限については特に限定されないが、５００個／ｍｍ２ 未満では走行性及び耐削れ性が不良となる場合があり、あまり好ましくない。…ＳＲａが０．０１μｍ以下の場合、走行性及び耐削れ性が不良となりやすい。また、ＳＲａが０．１μｍ以上の場合、透明性と走行性及び耐削れ性の両方の特性を同時に満足するフィルムを得ることが困難となる。」（段落【００１２】）
　また、実施例において滑剤粒子を約０．０５重量％添加することが記載されている。
（６）訂正発明１の容易性
　刊行物３には訂正発明１にて使用されるものと同一の脂肪族ポリエステル（ポリ乳酸）を包装用フィルムに使用することが記載されている。
　刊行物１において、段落【００１２】には、ＳＲａはハンドリング性と走行性に関与するものとして記載されており、また、実施例においても透明性（ヘーズ値）の良好なものが得られている。刊行物１及び３に記載された発明は、共に熱可塑性樹脂を用いた包装用フィルムに関するものであり、包装用フィルムとして使用しうる刊行物１に記載された発明において実施されるハンドリング性や透明性の改善のための技術を、同様に包装用フィルムの原料として用いられる熱可塑性樹脂である刊行物３に記載の脂肪族ポリエステルに転用することを排除する理由はない。
　刊行物２において、段落【０００６】はあくまでも「特に好ましい」ものとしてエチレンテレフタレート等の芳香族ポリエステルを例示しているにすぎず、「本発明を構成するポリエステルは特に限定されない」と記載されていることからみて、芳香族ポリエステルに限定する理由はなく、脂肪族ポリエステルもその対象として包含するものと認められる。
　また、刊行物２にはＳＲａ及びＰＣＣ値に関する記載はないが、段落【００３０】〜【００３６】において、ＳＲａに関連する「表面の平均突起高さ」、ＰＣＣ値に関連する「突起個数」が走行性と透明性の改善に影響を及ぼすことを指摘している。
　刊行物４において、訂正発明１と刊行物４に記載された発明の両者とも包装用フィルムの原料となるポリエステルとしては極めて一般的なものである。また、刊行物４に記載された発明において、ＳＲａに関連する「中心線平均粗さ（Ｒａ）」にしても、フィルム表面の突起高さの指標を示しており、測定方法を比較しても測定対象箇所が格別異なるものとは言えない。そしてＲａは、フィルム製造時の巻き特性や作業性、及び、フィルムの透明性に影響を及ぼすことが段落【００１４】に記載されており、この巻き特性は訂正発明の効果とされる「ハンドリング性（巻き性）」に相当するものと認められ、この巻き特性や透明性の改善のためにフィルム表面の粗さを制御する技術概念を刊行物３に記載の脂肪族ポリエステル製包装用フィルムに転用することを排除する理由はない。
　刊行物５において、フィルム原料として訂正発明の脂肪族ポリエステルとは異なるシンジオタクチックポリスチレンが記載されている。しかし、両者とも包装用フィルムの原料となる熱可塑性樹脂としては一般的なものであり、また、包装用フィルムとして使用しうる刊行物５に記載された発明において実施されるハンドリング性や透明性の改善のための技術を脂肪族ポリエステルに転用することを排除する理由はない。
　また、刊行物５にはＳＲａとＰＣＣ値によりフィルムの走行性や透明性の改善に影響を及ぼすことが記載されている。
　脂肪族ヒドロキシカルボン酸からなるポリエステルを用いた包装材において、該ポリエステルにシーラント層を積層して使用することは、本出願前周知である（必要であれば、特開平１０−１３８４３３号公報、特開平１０−１３８３７１号公報、特開平１０−８０９９０号公報等参照）。また、上記のとおり、刊行物１〜２及び４〜５には、包装用フィルムの原料となる熱可塑性樹脂に粒状物を０．０１〜０．５重量％加えることでフィルムに表面加工を施し、ハンドリング性や透明性の改善を図ることが記載されており、刊行物３に記載の包装用に用いられる脂肪族ポリエステルフィルムのハンドリング性や透明性の改善のために、刊行物１〜２及び４〜５に記載された技術を転用し、シーラント層を積層してみることは、当業者であれば容易に想到しうることである。刊行物５段落【００１２】の記載によればＰＣＣ値が透明性に関与しうるものと認められる。また、ハンドリング性を本件明細書の記載のとおり巻き性として捉えても、既に述べたとおり、刊行物４にはＳＲａと同一の技術概念として捉えることができるＲａが関与していることが記載されていることからみて、ＳＲａがハンドリング性（巻き性）に影響を及ぼしうることは当業者が容易に類推することができるものと認められる。そして、その効果においてもハンドリング性、透明性は刊行物１、５に記載されたものと同程度のものであるから、訂正発明１の効果が格別顕著なものということはできない。
　請求人は意見書（特に、２１頁２４行〜２２頁２７行）において、特開平１０−１３８３７１号公報に記載された発明は包装用を意図した脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムの発明とは関係がない旨、また、特開平１０−１３８４３３号公報及び特開平１０−８０９９０号公報に記載された発明は、シーラント層との接着性に優れた脂肪族ヒドロキシカルボン酸からなるポリエステルフィルムを如何にして取得するかということについて何らの解決手段も示しておらず、本件発明とは関係がない旨主張するが、この周知例は上記のとおり、「脂肪族ヒドロキシカルボン酸からなるポリエステルを用いた包装材において、該ポリエステルにシーラント層を積層して使用」しうることからみて、刊行物３に記載の脂肪族ポリエステルフィルムはシーラント層の積層を行いうるものと解するのが相当である。
　したがって、訂正発明１は刊行物１〜５に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到しうるものと認められる。
（７）訂正発明２の容易性
　刊行物２に記載された発明において、突起個数はフィルム表面の突起の密度の指標を示しており、測定方法を比較しても測定対象箇所が格別異なるものとは言えない。また、刊行物２には、突起個数とハンドリング特性の関係が明示されていないが、ＳＲａに関連する「表面の平均突起高さ」、ＰＣＣ値に関連する「突起個数」が走行性と透明性の改善に影響を及ぼすことが記載されている。訂正発明２によるとされる効果は刊行物１〜５の記載からみて格別のものを見出せないのは前述のとおりである。したがって、訂正発明２は刊行物１〜５に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到しうるものと認められる。
（８）訂正発明３の容易性
　刊行物３にはポリ乳酸からなる脂肪族ポリエステルフィルムが記載されている。したがって、訂正発明３は刊行物１〜５に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到しうるものと認められる。
　
３．まとめ
　以上のとおりであるから、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものとは言えず、特許法第１２６条第５項の規定に適合しないものである。
　よって、結論のとおり審決する。