【事件の表示】
　平成　５年特許願第５０５０７３号「酵母人工染色体およびその遺伝子発現制御における使用」拒絶査定不服審判事件〔平成　５年　３月１８日国際公開、ＷＯ９３／０５１６５、平成　７年　３月　２日国内公表、特表平　７−５０１９３０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、１９９２年９月１０日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９１年９月１０日、英国）を国際出願日とする出願であって、その請求項１〜６に係る発明は、平成１４年７月２３日付け手続補正書によって補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜６に記載されたとおりのものと認められるところ、そのうちの請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は次のとおりである。
　
「少なくとも１００ｋｂの外来遺伝子または遺伝子座および該外来遺伝子又は遺伝子座から離れた、少なくとも２コピーの選択可能なマーカーの遺伝子を含む酵母人工染色体ベクターでのＥＳ細胞のプロトプラスト融合；および、形質転換した細胞の選択を含み、ここに形質転換した細胞が実質的に酵母ＤＮＡを含まないことを特徴とする非ヒト胚性幹（ＥＳ）細胞を形質転換する方法。」
　　
２．引用例の記載
　原審の拒絶理由に引用された引用例３（Molecular and Cellular Biology，1990, Vol.10, No.8，p.4163-4169）には、ヒト由来の３６０ｋｂＤＮＡを有する酵母人工染色体ベクター（以下、「ＹＡＣ」という。）にネオマイシン耐性遺伝子を導入し、この修飾されたＹＡＣをポリエチレングリコールを介在したスフェロプラスト融合により胚性癌腫細胞（以下、「ＥＣ細胞」という。）へ移入してハイブリッド細胞を得ること（4163頁要約）、G418に対して耐性のあるハイブリッド細胞株を単離すること（4164頁右欄3行〜9行）、G418耐性となったハイブリッド細胞株は、ヒト由来のDNAを保持していること（第4166頁左欄１２行〜右欄１４行、及び第４図）、ＥＣ細胞は、酵母との融合によっても分化する能力を維持していること（第4167頁右欄9〜20行）、YXM1、YXM2等のハイブリッド細胞株は、酵母の内在性染色体ＤＮＡであるura3及びtrp1遺伝子座を有するが、ハイブリッド細胞株YXM3は、どちらの遺伝子座も有していないこと（第4167頁右欄21行〜第4168頁左欄２行）、ハイブリッド細胞株において存在する酵母由来の情報の広がりを決定するため、酵母YBP296のゲノムに約35コピー存在するレトロトランスポゾンであるTy因子を認識するプローブで、いくつかのハイブリッド細胞株由来のDNAについてハイブリダイゼーションを行ったところ、分析した様々なハイブリッド細胞株において、Ty因子を含む２１個の制限断片のうち１１個から１６個の間で制限断片が維持されていたこと（第4168頁左欄2行〜8行）、この研究における目標はＥＳ細胞を形質転換し、トランスジェニック動物を作成することであり、最近では、マイクロインジェクション法によりｎｅｏｒカセットを有するＹＡＣをＥＳ細胞へ導入することも行われているが、ＰＥＧ融合は、遺伝学的分析のためにＹＡＣを培養細胞に導入するには便利な手段であり、ここで述べたＹＡＣ修飾とＰＥＧ融合の方法は、これらの目標を実現するために有益であることを証明すべき手段を提供したこと（第4168頁右欄下24〜第4169頁左欄35行）が記載されている。
　
　原審の拒絶理由に引用された引用例４（特開平３−９４６２６号公報）には、少なくとも約100キロ塩基の核酸を含有した外因性染色体を含む遺伝可能な遺伝子物質を含んだトランスジェニック動物細胞において、細胞が多能性胚幹細胞であることが記載されている（請求項１４，１５）。
　
３．当審の判断
　本願発明１と引用例３に記載された発明を対比する。
　引用例３に記載された発明の「ヒト由来の３６０ｋｂＤＮＡ」、「ネオマイシン耐性遺伝子」は、それぞれ、本願発明１の「少なくとも１００ｋｂの外来遺伝子または遺伝子座」、「選択可能なマーカーの遺伝子」に相当する。また、引用例３に記載された発明の「ＥＣ細胞」は、引用例３において参照文献11としてあげられている「Somatic Cell Genet.Vol.8, No.6, 1982, p.743-757」によると、マウス由来の細胞である。したがって、両者は、「少なくとも１００ｋｂの外来遺伝子または遺伝子座および該外来遺伝子または遺伝子座から離れた選択可能なマーカーの遺伝子を含むＹＡＣでの非ヒト動物細胞の融合および、形質転換した細胞の選択を含む非ヒト動物細胞を形質転換する方法。」である点で一致し、（ｉ）本願発明１は、選択可能なマーカーの遺伝子を「少なくとも２コピー」含むのに対し、引用例３記載された発明は、選択可能なマーカー遺伝子の導入数について特に記載されていない点、（ii）本願発明１は、形質転換される細胞が「胚性幹細胞（以下、「ＥＳ細胞」という。）」であるのに対し、引用例３に記載された発明は、「ＥＣ細胞」である点、(iii)本願発明１は、形質転換方法が「プロトプラスト融合」であるのに対し、引用例３に記載された発明は、「スフェロプラスト融合」である点、(iv)本願発明１は、「形質転換した細胞が実質的に酵母ＤＮＡを含まない」と明記されているのに対し、引用例３に記載された発明は、そのような記載がなく、むしろ形質転換された細胞において酵母ＤＮＡであるレトロトランスポゾンの存在が確認されている点で相違する。
　
相違点（ｉ）について
　当該技術分野において、外来遺伝子及び選択可能なマーカー遺伝子を有するベクターを宿主に導入して形質転換を行うに際し、ベクター中へ選択可能なマーカー遺伝子を複数コピー導入することは、当業者が適宜なし得ることである。
　審判請求人は、平成１４年７月２３日付けの意見書及び、平成１５年３月２０日付け手続補正書によって補正された審判請求書の審判請求の理由において、少なくとも２コピーのマーカーを用いることにより奏される効果として、参考資料１「Nicholas P. Daviesのケンブリッジ大学における博士論文、第６章、１３９−１４５頁および２１３−２１４頁」及び参考資料２「Nature Genetics, Vol. 5, 1993, p.22-29」を挙げて、１コピーのマーカーを含むＹＡＣよりも複数コピーのマーカーを含むＹＡＣは、効率よく形質転換を行うことができる旨主張している。
　しかしながら、選択可能なマーカー遺伝子のコピー数が、形質転換効率に影響を及ぼすことについては、本願明細書に何ら記載されていない。また、参考文献１は、公開日が記載されておらず、参考文献２は、本願の出願日後のものであるから、これらの参考資料は、本願の出願日前の技術常識を示すものとはいえない。したがって、審判請求人が主張する効果は、本願明細書の記載及び本願出願時の技術常識を考慮しても当業者が推論できるものではないから、上記効果を参酌することはできない。
　
相違点（ii）について
　引用例３には、引用例３における研究の目標は、ＥＳ細胞を形質転換し、トランスジェニック動物を得ることである旨記載されており、目標を実現するためには、引用例３において述べた方法は有益である旨が示唆されている。また、最近の研究としてマイクロインジェクションによりＥＳ細胞を形質転換することが紹介されており、引用例４にも、少なくとも約100キロ塩基の核酸を含有した外因性染色体を含む遺伝子をＥＳ細胞に移入することが記載されているように、本願の優先日前には、すでに、ＥＳ細胞の形質転換が実施されていた。
　そして、引用例３においてはＥＣ細胞が酵母との融合後も、依然として分化する能力を維持していることが確認されているのであるから、当業者であれば、分化能力を維持した形質転換ＥＳ細胞を得て、ひいてはトランスジェニック動物を作成することを期待して、引用例３に記載された発明において、形質転換される宿主として、ＥＣ細胞に代えて、ＥＳ細胞を用いることは、容易に想到することである。そして、ＥＳ細胞を用いたことによる効果も当業者が予測しうる程度のものである。
　
相違点(iii)について
　ところで、当該技術分野において、細菌、酵母、植物細胞の細胞壁を消化して原形質体を取り出したとき、細胞壁を完全に取り除いたものを「プロトプラスト」といい、一部残っているもの、あるいはその疑いのあるものを「スフェロプラスト」ということは周知の事項である（監修　今堀和友ら「生化学辞典」、第１版第８刷、東京化学同人、１９８８年４月１日発行、第668頁「スフェロプラスト」の項参照）。このように「プロトプラスト」と「スフェロプラスト」は程度の差こそあれ、両者とも細胞壁の取り除かれた状態の細胞を意味するものであり、「プロトプラスト融合」及び「スフェロプラスト融合」とは、このように細胞壁の取り除かれた状態の細胞を利用して他の細胞との融合を行うことである。
　そして、細胞融合によるＤＮＡの導入に関する記載について、本願の詳細な説明をみると、「細胞への大きなＤＮＡ分子の導入に関する方法には、酵母プロトプラストを用いた・・・プロトプラスト融合がある」（明細書第７頁10行〜13行）、「該ＹＡＣはプロトプラスト融合により導入するのが好ましい」（第７頁下9行〜下8行）、「具体的な例において、・・・該修飾したＩＧκＹＡＣを胚性幹（ＥＳ）細胞系にスフェロプラスト融合により移入した。」（第8頁下7行〜下4行）と記載されている。このように、本願発明の一般的な記載において、「プロトプラスト融合」という表現を使用しているが、本願発明の実施の一態様である「具体的な例」において、「スフェロプラスト融合」という表現を使用しており、出願人自身も、「プロトプラスト融合」と「スフェロプラスト融合」という表現を、異なる意義を有するものと特に意識して使用しているものでもない。
　したがって、引用例３に記載された発明における「スフェロプラスト融合」と本願発明１における「プロトプラスト融合」は、両者ともに、程度の差はあるものの、細胞壁が取り除かれた状態の細胞を使用して他の細胞との融合を実施するというものであり、また、これにより、本願発明１が格別な効果を奏するものでもないから、この点は実質的な相違点とは認められない。
　
相違点(iv)について
　本願発明１の形質転換された細胞について、請求項１において「実質的に酵母ＤＮＡを含まない」ものである旨記載されているが、「実質的に」という記載の意味が明確でないため、本願発明１において、「形質転換された細胞」は、どの程度まで酵母ＤＮＡを含んでよいのか不明である。また、この点について、本願明細書をみると、形質転換された細胞の染色体ＤＮＡが酵母ＤＮＡを含まないことが具体的な実施例をもって確認されていない。特に、本願実施例のように、融合細胞として酵母細胞を用いる限り、酵母細胞中のＤＮＡがレトロトランスポゾンにより子細胞中に移ってしまう可能性は排除できないところ、本願明細書中にはそれを阻止するための具体的な工夫が示されているわけでもない。したがって、この点は実質的な相違点とは認められない。
　
４．むすび
　以上のとおり、本願発明１は、引用例３及び４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、その余の本願請求項に係る発明について検討するまでもなく、本特許出願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。