【事件の表示】
　平成１１年特許願第２４５０５１号「液状ゴム組成物およびそれを用いた電子写真用部材」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年１１月２８日出願公開、特開２０００−３２７８４５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続きの経緯
　本願は、平成１１年８月３１日にした特許出願（優先日　平成１１年３月１８日　日本）であって、平成１７年１月４日付けで拒絶理由が通知され、平成１７年３月２日に意見書及び手続補正書が提出され、更に平成１７年３月２２日付けで拒絶理由（最後）が通知され、平成１７年５月２７日に意見書及び手続補正書が提出されたが、平成１７年６月１４日付けで拒絶査定がなされ、これに対して平成１７年７月２１日に審判請求がなされ、平成１７年８月１９日に手続補正書が提出され、平成１７年１１月１０日付けで前置報告がなされ、平成１８年５月１１日に上申書が提出されたものである。
　
２．補正却下の決定
［結論］平成１７年８月１９日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］　
　２−１．補正の内容
　平成１７年８月１９日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、審判請求の日から３０日以内にされた補正であって、本件補正前の明細書（平成１７年５月２７日付け手続補正書により補正された明細書）の請求項１の、
「下記の（Ａ）成分を主成分とし、下記の（Ｂ）成分および（Ｃ）成分を含有することを特徴とする、導電性カーボン等の導電剤不含の非導電性の液状ゴム組成物。
（Ａ）ブタジエンおよびイソプレンの少なくとも一方から誘導され、主鎖中の非末端部分に側鎖としてアルケニル基をもつ構造単位（α）を有する液状ゴム。
（Ｂ）主鎖がケイ素−酸素結合からなるシロキサン系ヒドロシリル架橋剤。
（Ｃ）ヒドロシリル化触媒。」を
「下記の（Ａ）成分を主成分とし、下記の（Ｂ）成分および（Ｃ）成分を含有することを特徴とする、導電性カーボン等の導電剤不含の非導電性の液状ゴム組成物。
（Ａ）ブタジエンおよびイソプレンの少なくとも一方から誘導された不飽和炭化水素系重合体からなり、主鎖中の非末端部分に側鎖としてアルケニル基をもつ構造単位（α）を有する液状ゴム。
（Ｂ）主鎖がケイ素−酸素結合からなるシロキサン系ヒドロシリル架橋剤。
（Ｃ）ヒドロシリル化触媒。」
とする補正を含むものである。
　この請求項１についての補正は、（Ａ）成分についての記載中に「不飽和炭化水素系重合体からなり」との記載を挿入するもの（以下、「補正事項ａ」という。）である。
　
　２−２．補正の目的
　本件補正前の請求項１には、（Ａ）成分について「ブタジエンおよびイソプレンの少なくとも一方から誘導され、主鎖中の非末端部分に側鎖としてアルケニル基をもつ構造単位（α）を有する液状ゴム」と記載されており、アルケニル基が不飽和炭化水素基であることは自明であるから、このような液状ゴムは、不飽和基を含む炭化水素系重合体、即ち「不飽和炭化水素系重合体」からなるものといい得るものである。
　そうすると、補正事項ａによって（Ａ）成分の液状ゴムに「不飽和炭化水素系重合体からなり」との限定が付加されても、上記のように、本件訂正前の液状ゴムがもともと「不飽和炭化水素系重合体」からなるものであった以上、補正事項ａにより発明の実態が何等変わるものではない。
　してみれば、本件補正に含まれる補正事項ａは、特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、また、明りょうでない記載の釈明、請求項の削除及び誤記の訂正のいずれかを目的とするものでもない。
　
　２−３．独立特許要件
　本件補正によって請求項１に「不飽和炭化水素系重合体からなり」との限定が付加されることにより、形式的に特許請求の範囲が減縮されるとの解釈もあり得る。
　そこで、このような観点から仮に本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものとした場合、本件補正後の発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かを以下に検討する。
　
　　２−３−１．引用文献２の記載事項
　原審において拒絶査定の理由とされた平成１７年１月４日付け拒絶理由通知書に記載した理由１には、引用文献２として特開平６−１９２４８２号公報が引用されている。
　引用文献２には、次の事項が記載されている。
　
（２−１）「下記の成分（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）を必須成分としてなる電気・電子部品材料用組成物；
（Ａ）分子中に少なくとも２個のアルケニル基を含有する数平均分子量が５００〜６００００であるブタジエン系重合体、（Ｂ）分子中に少なくとも２個のヒドロシリル基を含有する分子量が３００００以下であり、かつ全塩素含量が１重量％以下である炭化水素系硬化剤、（Ｃ）ヒドロシリル化触媒。」（特許請求の範囲の請求項１）
　
（２−２）「更に、深部硬化性に優れた硬化系として、末端もしくは分子鎖中に、１分子中に平均２個またはそれ以上のビニル基をもつポリオルガノシロキサンを、ケイ素原子に結合する水素原子を１分子中に２個以上有するポリオルガノハイドロジェンシロキサンで架橋するものが開発され、その優れた耐候性、耐水性、耐熱性を利用して、電気・電子部品材料として使用されている。」（段落【０００４】）
　
（２−３）「即ち、従来、ヒドロシリル化による硬化反応に用いられていたポリオルガノハイドロジェンシロキサンの代わりに、分子中に少なくとも２個のヒドロシリル基を含有する炭化水素系硬化剤を用いれば、一般にポリオルガノハイドロジェンシロキサンよりも、アルケニル基を含有するブタジエン系重合体に対する相溶性が良好であること、さらにはヒドロシリル化触媒を用いて上記両成分を硬化させれば、均一で、かつ速硬化であり、湿分透過性・ガスバリア性、深部硬化性に優れ、硬化物が十分な引張特性等の機械特性を有する電気・電子部品材料用組成物及び電気・電子部品材料が得られることを見出し、本発明に到達した。」（段落【０００６】）
　
（２−４）「本発明に好適なブタジエン系共重合体を具体的に示すと、１，２−ポリブタジエン、１，４−ポリブタジエン、１，２−および１，４−結合を有するポリブタジエン、・・・、ブタジエン単位を５０重量％以上含有するブタジエン・スチレン共重合体、・・・などがある。−中略−
　後者のブタジエンとブタジエン以外の単量体との反応を−２０℃以下の温度で行うアニオンリビング重合法では、容易にブタジエン単位中の１，２−結合の量が８０％以上、条件によっては８５〜９５％とできるものであり、また、ブタジエンとブタジエン以外の単量体とを同時にまたは逐次に添加するかにより、ランダムまたはブロックコポリマーが容易に得られ、コポリマーの分子量の調節もきわめて容易である。」（段落【００１０】〜【００１２】）
　
（２−５）「本発明の（Ｂ）成分である、分子中に少なくとも２個のヒドロシリル基を有する有機化合物としては、特に制限はないが、式（Ｉ）
　　ＲＸa 　　　　　（Ｉ）
（Ｘは少なくとも１個のヒドロシリル基を含む基、Ｒは炭素数２〜１５０の１〜４価の炭化水素基。ａは１〜４から選ばれる整数。）で示される・・・炭化水素系硬化剤を好適に用いることができる。」（段落【００１３】）
　
（２−６）Ｘ（少なくとも１個のヒドロシリル基を含む基）の例として、
「
　」
が挙げられている。（段落【００１８】）
　
（２−７）「尚、本発明の組成物を封止用樹脂として適用する場合、従来から一般に使用されるエポキシ樹脂の封止用樹脂と同様の方法でポッティングすればよい。本発明の組成物を絶縁ワニスに用いると、硬化物は導体への接着性及び絶縁特性が良好なゴム状弾性体となり、かつ加熱硬化させるだけで、３次元網目状組織となって耐熱性の良好な硬化物となるため、巻線性、電気絶縁性、可撓性などの良好な絶縁ワニス処理導体が得られる。」（段落【００３２】）
　
（２−８）「（Ａ）成分（日本曹達（株）製、ＮＩＳＳＯ−ＰＢ Ｂ−３０００、数平均分子量３０００）のアルケニル基（ビニル基）と（Ｂ）成分のヒドロシリル基が表１に記載のモル比となるようにそれぞれ定量、混合し、更に製造例１で用いたヒドロシリル化触媒１１０μｌを添加よく混合した。」（段落【００４２】）
　
（２−９）「実施例４、５及び比較例１、２
ＮＩＳＳＯ−ＰＢ　Ｂ−３０００　１００部と、製造例１で得られた分子末端にヒドロシリル基を有する硬化剤を６１部、または、製造例３で得られた分子末端にヒドロシリル基を有する硬化剤を２０部に、製造例１で用いたヒドロシリル化触媒を０．１部添加し充分均一になるまで攪拌混合し、脱泡した後、テフロン板上に厚さ０．５ｍｍのシートとして流延し１２０℃で１０分間かけて硬化させた後、各種テスト用サンプルシートを得た。」（段落【００４６】）
　
　　２−３−２．対比、検討
  本件補正後の明細書（以下、「本願補正明細書」という。）の請求項１に係る発明（以下、「本願補正発明」という。）と引用文献２の記載事項とを対比、検討する。
　引用文献２には、その特許請求の範囲１に「下記の成分（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）を必須成分としてなる電気・電子部品材料用組成物；（Ａ）分子中に少なくとも２個のアルケニル基を含有する数平均分子量が５００〜６００００であるブタジエン系重合体、（Ｂ）分子中に少なくとも２個のヒドロシリル基を含有する分子量が３００００以下であり、かつ全塩素含量が１重量％以下である炭化水素系硬化剤、（Ｃ）ヒドロシリル化触媒」〔摘示記載（２−１）〕が記載されており、従来ビニル基を有する重合体をポリオルガノハイドロジェンシロキサンで架橋することが行われていたこと〔摘示記載（２−２）〕及び（Ｂ）成分である「分子中に少なくとも２個のヒドロシリル基を含有する炭化水素系硬化剤」が、ヒドロシリル化による硬化反応に用いられていたポリオルガノハイドロジェンシロキサンの代わりに用いられるものであること〔摘示記載（２−３）〕も記載されている。また、実施例には、（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）成分を、それぞれ１００部、６１部及び０．１部配合した組成物、並びに、それぞれ１００部、２０部及び０．１部配合した組成物〔摘示記載（２−８）、（２−９）〕が示されている。
　そうすると、（Ｂ）成分の「硬化剤」は「ヒドロシリル架橋剤」と言い換えることができ、また、（Ａ）成分は組成物中の主成分として用いられるものと解される。更に、（Ａ）成分の「ブタジエン系重合体」は「ブタジエンから誘導された炭化水素系重合体」にほかならない。
　以上の点から、引用文献２には、
「下記の（Ａ）成分を主成分とし、下記の（Ｂ）成分および（Ｃ）成分を含有する組成物。
（Ａ）ブタジエンから誘導されたアルケニル基をもつ炭化水素系重合体、
（Ｂ）ヒドロシリル架橋剤、
（Ｃ）ヒドロシリル化触媒」
である点で本願補正発明と一致する発明（以下、「引用発明」という。）が記載されているものということができるが、引用文献２には、本願補正発明における以下の点について、そのとおりには記載されていない点で、これらの発明の間には一応の相違が認められる。
　（あ）組成物が「導電性カーボン等の導電剤不含の非導電性の液状ゴム組成物」である点、
　（い）（Ａ）成分の重合体が「不飽和炭化水素系重合体からなり、主鎖中の非末端部分に側鎖としてアルケニル基をもつ構造単位（α）を有する液状ゴム」である点、及び、
　（う）（Ｂ）成分のヒドロシリル架橋剤が「主鎖がケイ素−酸素結合からなるシロキサン系ヒドロシリル架橋剤」である点
　
　そこで、これらの相違点について以下に検討する。
　（ｉ）（あ）の点について
　引用文献２には、「本発明の組成物を絶縁ワニスに用いると、硬化物は導体への接着性及び絶縁特性が良好なゴム状弾性体となり、かつ加熱硬化させるだけで、３次元網目状組織となって耐熱性の良好な硬化物となるため、巻線性、電気絶縁性、可撓性などの良好な絶縁ワニス処理導体が得られる」〔摘示記載（２−７）〕と記載されており、その請求項１に係る発明の組成物を非導電性の液状ゴム組成物とすることが開示されている。そして、非導電性ゴム組成物中に「導電性カーボン等の導電剤」が含まれないのは当然のことであるから、本願補正発明が、（あ）の点で引用発明と相違するものということはできない。
　
　（ｉｉ）（い）の点について
　引用文献２には、（Ａ）成分について「本発明に好適なブタジエン系共重合体を具体的に示すと、１，２−ポリブタジエン、１，４−ポリブタジエン、１，２−および１，４−結合を有するポリブタジエン・・・などがある」及び「・・・アニオンリビング重合法では、容易にブタジエン単位中の１，２−結合の量が８０％以上、条件によっては８５〜９５％とできるものであり・・・」〔摘示記載（２−４）〕と記載されており、引用発明における（Ａ）成分のブタジエンから誘導されたアルケニル基をもつ炭化水素系重合体は、１，２−ブタジエン構造単位、即ち、
を有するものであり、主鎖中の非末端部分に側鎖としてアルケニル基（ −ＣＨ＝ＣＨ２　）を有する構造単位を有するものということができる。そして、このように不飽和のアルケニル基を有する以上、その重合体は「不飽和炭化水素系重合体」と称すべきものである。
  また、引用文献２には（Ａ）成分が「数平均分子量が５００〜６００００である」〔摘示記載（２−１）〕と記載されており、本願補正明細書の「・・・液状ゴム（Ａ成分）の数平均分子量（Ｍｎ）は、７００〜１００，０００の範囲に設定されていることが好ましく・・・」（段落【００２２】）との記載からみても、この程度の分子量範囲のブタジエン系重合体は液状ゴムの状態にあるものと解される。
  ゆえに、本願補正発明における（い）の点は、引用発明も実質的に備えているものにすぎない。
　
　（ｉｉｉ）（う）の点について
　引用文献２には、「本発明の（Ｂ）成分である、分子中に少なくとも２個のヒドロシリル基を有する有機化合物としては、特に制限はないが、式（Ｉ）
　　ＲＸa 　　　　　（Ｉ）
（Ｘは少なくとも１個のヒドロシリル基を含む基、Ｒは炭素数２〜１５０の１〜４価の炭化水素基。ａは１〜４から選ばれる整数。）で示される・・・炭化水素系硬化剤を好適に用いることができる」〔摘示記載（２−５）〕と記載されており、Ｘの具体例として、
 〔摘示記載（２−６）〕が挙げられている。
　この例示された基を含むＲＸa化合物についてみると、当該化合物は珪素−酸素結合を含むものであり、Ｘにおける珪素−酸素結合の繰り返し数が多くＲの炭素数が小さいものは、十分「主鎖がケイ素−酸素結合からなるシロキサン系化合物」の範疇に含まれ得るものである。
  してみれば、本願補正発明における（う）の点も、実質的な相違点とはいえない。
　
　　２−３−３．小括り
  したがって、本願補正発明は、引用文献２に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号に該当するので、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
　２−４．まとめ
　以上のとおりであるから、本件補正は、特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　また、本件補正は、仮に特許法第１７条の２第４項の規定に違反しないとしても、同法第１７条の２第５項の規定により準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明
　上記のとおり平成１７年８月１９日付けの手続補正は却下された。　
　本願の請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、この補正前に提出された平成１７年５月２７日付け手続補正書により補正された明細書（以下、「本願明細書」という。）の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。
「下記の（Ａ）成分を主成分とし、下記の（Ｂ）成分および（Ｃ）成分を含有することを特徴とする、導電性カーボン等の導電剤不含の非導電性の液状ゴム組成物。
（Ａ）ブタジエンおよびイソプレンの少なくとも一方から誘導され、主鎖中の非末端部分に側鎖としてアルケニル基をもつ構造単位（α）を有する液状ゴム。
（Ｂ）主鎖がケイ素−酸素結合からなるシロキサン系ヒドロシリル架橋剤。
（Ｃ）ヒドロシリル化触媒。」
　
４．拒絶査定の理由
　原審において拒絶査定の理由とされた平成１７年１月４日付けで通知された拒絶理由のＩは、概略、以下のとおりである。
［理由Ｉ］
・請求項１−５に係る発明は下記引用文献１に、請求項１−４に係る発明は下記引用文献２に、それぞれ記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
＜引用文献＞
　１．特開平８−１３４２２０号公報
　２．特開平６−１９２４８２号公報
　
５．合議体の判断　
　上記２−３．で判断したとおり、本願補正発明は引用文献２に記載された発明である。
　そして、本願補正発明は、本願発明に、「（（Ａ）成分が）不飽和炭化水素重合体からなり」との要件を付加する補正をしたものであるが、上記２−２．で指摘したとおり、この補正によって発明の実態が何ら変更するものではないから、本願発明は実質的に本願補正発明と同一であり、本願補正発明が引用文献２に記載された発明である以上、本願発明もまた、引用文献２に記載された発明である。
　また、仮に、この補正が発明の実態を変更するものであるとしても、補正によって新たな要件が付加された本願補正発明が引用文献２に記載された発明である以上、このような要件に拘束されない本願発明が引用文献２に記載された発明であることは、当然のことというべきである。
　
　なお、審判請求人は、平成１８年５月１１日付けの上申書において、明細書の特許請求の範囲についての補正案を示し、補正する機会を求めている。
　しかしながら、審判請求人が主張するように分割出願との関係においてこのような補正が必要であったとしても、審判請求人は、審判請求の日から３０日以内にこれをなし得たものであり、また、合議体が新たな拒絶理由を通知すべき特段の理由も見出せない。
　
６．むすび
  以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し、特許を受けることができない。
　よって結論のとおり審決する。