【事件の表示】
　特願２０１３−５２２０１５「植物形質転換率を高めるように改変されたアグロバクテリウム（Ａｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）株」拒絶査定不服審判事件〔平成２４年　２月　２日国際公開、ＷＯ２０１２／０１６２２２、平成２５年１０月　３日国内公表、特表２０１３−５３７４１２、請求項の数（２１）〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　原査定を取り消す。
　本願の発明は、特許すべきものとする。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　この出願（以下「本願」という。）は、２０１１年（平成２３年）７月２９日（パリ条約による優先権主張外国受理官庁２０１０年（平成２２年）７月２９日、米国）を国際出願日とする特許出願であって、以降の手続の概略は次のとおりである。 
　拒絶理由通知　　　　　　　平成２７年　８月３１日付け  
　意見書、手続補正書の提出　平成２８年　２月　８日  
　拒絶理由通知《最後》　　　平成２８年　６月２９日付け  
　意見書、手続補正書の提出　平成２８年１２月２２日  
　補正の却下の決定　　　　　平成２９年　４月　４日付け 
　拒絶査定　　　　　　　　　平成２９年　４月　４日付け 
　拒絶査定不服審判請求　　　平成２９年　８月　９日 
　当審拒絶理由通知　　　　　平成３０年１１月　６日付け
　意見書、手続補正書の提出　平成３１年　２月２６日
第２　平成２９年４月４日付けの補正の却下の決定について 
１　平成２９年４月４日付けの補正の却下の決定（以下「本件補正却下の決定」という。）の概要 
　平成２８年１２月２２日付けの手続補正（以下「本件補正」という。）による請求項１〜３７についての補正は、特許請求の範囲の限定的減縮を目的としているものの、本件補正後の請求項１〜３７に係る発明は、特許法２９条２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。したがって、本件補正は、同法１７条の２第６項において準用する同法１２６条７項の規定に違反するものであるから、同法５３条１項の規定により却下する。 
  
２　請求人の主張 
　請求人は、平成２９年８月９日付け審判請求書において、要するに、本件補正後の請求項１〜３７に係る発明は新規でありかつ進歩性を有するものであると主張する。 
　ここで、前記１のとおり、本件補正は、本件補正後の請求項１〜３７に係る発明の進歩性欠如を理由として、却下されたものであるところ、請求人の主張は、本件補正後の請求項１〜３７に係る発明が進歩性を有するものであることを主張していることから、請求人の主張は、本件補正却下の決定について、不服を申し立てているものと認められる。 
　そこで、本件補正却下の決定の適否について検討する。 
  
３　本件補正却下の決定の適否 
（１）本件補正後の発明 
　本件補正後の請求項１〜３７に係る発明は、平成２８年１２月２２日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１〜３７に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項１に係る発明は以下のとおりである。
「【請求項１】
　植物を形質転換する方法であって、前記植物の細胞を、ｐＳＢ１の１４．８ＫｐｎＩ　ＶｉｒＢＣＤＧ断片を含む少なくとも１つのｐＴｉヘルパープラスミドと、少なくとも１つの無害化Ｔ−ＤＮＡ領域を有する第２の異なるｐＴｉプラスミドとを有するＲｅｃＡ欠損アグロバクテリウム（Agrobacterium）株と接触させるステップを含み、前記Ｔ−ＤＮＡ領域が少なくともＴ−ＤＮＡ右側境界および前記境界に隣接する外来性遺伝子配列を含み、前記ｐＴｉヘルパープラスミドおよび前記無害化Ｔ−ＤＮＡ領域を含む前記ｐＴｉプラスミドが互いに対して異なる複製開始点を有する、方法。」
（２）本件補正後の請求項１に係る発明について 
ア　本件補正却下の決定における進歩性欠如の理由の概要 
　本件補正後の請求項１に係る発明（以下「本件補正発明１」という。）と、引用文献１及び２にそれぞれ記載された発明（以下「引用発明１」及び「引用発明２」という。）とは、アグロバクテリウム株について、前者はＲｅｃＡ欠損していることが特定されているのに対し、後者はそのようなことが特定されていない点で相違するものの、引用発明１及び２において、植物への形質転換効率を向上させるために、引用文献３及び４の記載に基づき、ＲｅｃＡ欠損アグロバクテリウム株又はＲｅｃＡ機能を欠失させたアグロバクテリウム株を用いることは、当業者が容易に想到し得たことであって、また、本件補正発明１が、当業者が予測し得ない程の効果を奏するものとは認められないから、本件補正発明１は、引用文献１〜４の記載に基づいて、当業者が容易にすることができたものである。 
 ＜引用文献等一覧＞
　　引用文献１：国際公開第２００８／００１４１４号 
　　引用文献２：国際公開第２００７／１４８８１９号 
　　引用文献３：特開平１０−１５５４８５号公報 
　　引用文献４：Transgenic Research (2001) Vol. 10, p.121-132 
イ　当審での検討 
　本件補正発明１と、引用発明１及び２とは、アグロバクテリウム株について、前者はＲｅｃＡ欠損していることが特定されているのに対し、後者はそのようなことが特定されていない点で相違することは前記アのとおりである。そこで、引用発明１及び２におけるアグロバクテリウム株として、ＲｅｃＡ欠損株を用いることを、引用文献３及び４の記載から、当業者が容易に想到し得るか否かを検討する。 
　まず、引用文献３について検討する。引用発明１及び２で使用するアグロバクテリウム株であるＬＢＡ４４０４株は、引用文献１及び２において、３５ｋｂ程度の比較的大きなＤＮＡ断片を安定して保持し得ること（引用文献１の実施例２及び３、引用文献２の実施例２及び３）、並びに高い効率でトウモロコシの形質転換をなし得ることが記載されている（引用文献１の実施例５、引用文献２の実施例５）。すなわち、引用文献１及び２の記載に接した当業者は、引用発明１及び２で使用するＬＢＡ４４０４株が十分な安定性や形質転換効率を有するものであると認識するといえる。一方、引用文献３には、高転換率のアグロバクテリウム株のｒｅｃＡ遺伝子に部位特異的突然変異を導入することにより、ｒｅｃＡ−のアグロバクテリウム株を作製すること、当該ｒｅｃＡ−のアグロバクテリウム株が、大型インサートを有するバイナリーベクターを安定に維持すること、及び植物の形質転換に利用できることが記載されている（【請求項１９】、【請求項２０】、【００１６】、【００１７】、【００４７】、【００４８】）。しかし、引用文献３には、アグロバクテリウムの高転換率株のｒｅｃＡ−株を採用することにより安定性や転換率がどの程度向上するのかが具体的に記載されてはいない。そうすると、十分な安定性や形質転換効率を有していると当業者が認識し得る引用発明１及び２で使用するＬＢＡ４４０４株を、引用文献３に記載されたアグロバクテリウムの高転換率株のｒｅｃＡ−株に換える動機付けを、引用文献３の記載から見いだすことはできないといえる。 
　次に、引用文献４について検討する。引用文献４には、ＲｅｃＡ−のアグロバクテリウム株であるＵＩＡ１４３株と、ＲｅｃＡ＋のアグロバクテリウム株であるＬＢＡ４４０４株などの形質転換効率を比較したところ、Ｔ−ＤＮＡへの挿入が３０ｋｂのときはＲｅｃＡ＋株の方が形質転換効率が高く、一方で、Ｔ−ＤＮＡへの挿入が１５０ｋｂのときはＲｅｃＡ−株の方が形質転換効率が高いことが記載されている（１２６頁右欄１９行〜１２７頁左欄４行、表４）。すなわち、引用文献４には、Ｔ−ＤＮＡへの挿入が３０ｋｂのときは、ＲｅｃＡ−株よりもＲｅｃＡ＋株の方が形質転換効率が高いことが記載されているといえる。ここで、引用文献１及び２の記載からみて、引用発明１及び２が解決しようとする課題には、３０〜４０ｋｂ程度の大きさのＤＮＡ断片を効率よくクローン化し、クローン化した目的のＤＮＡ断片を植物に効率よく導入すること（引用文献１の［００１８］、引用文献２の［００１８］）があるといえるところ、引用文献４の記載に接した当業者は、３０〜４０ｋｂ程度の大きさのＤＮＡ断片であれば、ＲｅｃＡ−株よりもＲｅｃＡ＋株の方が形質転換効率が高いと理解するから、引用文献４には、引用発明１及び２で用いるアグロバクテリウムＬＢＡ４４０４株すなわちＲｅｃＡ＋株をＲｅｃＡ−株に換える動機付けは記載されてないといえる。 
　以上からみて、引用発明１及び２におけるアグロバクテリウム株として、ＲｅｃＡ欠損株を用いることを、引用文献３及び４の記載から、当業者が容易になし得るとまではいえない。 
　したがって、本件補正発明１は、引用文献１〜４の記載に基づいて当業者が容易にすることができたものであるということはできない。 
  
（３）本件補正後の請求項２〜３７に係る発明について 
　本件補正却下の決定における、本件補正後の請求項２〜３７に係る発明（以下「本件補正発明２」〜「本件補正発明３７」という。）の進歩性欠如の理由は、本件補正発明１の進歩性欠如を前提としていると認められる。
　しかし、前記（２）のとおり、本件補正発明１の進歩性が欠如しているとはいえないから、本件補正却下の決定における進歩性欠如の理由により、本件補正発明２〜３７の進歩性が欠如しているとすることはできない。 
  
（４）まとめ 
　以上からみて、本件補正却下の決定における進歩性欠如の理由により、本件補正発明１〜３７が、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとすることはできない。 
　したがって、本件補正却下の決定は理由がない。 
　よって、本件補正却下の決定を取り消す。
第３　原査定について
　原査定は、本件補正を却下し、本件補正前の発明、すなわち、平成２８年２月８日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１〜３９に記載された事項により特定される発明について、平成２８年６月２９日付け拒絶理由通知書に記載した理由により拒絶をすべきものと判断した。
　しかし、前記第２で検討したとおり、本件補正却下の決定は取り消されるから、本件補正発明１〜３７について検討することなく判断された原査定の拒絶理由により本願を拒絶すべきものとすることはできない。
第４　当審の拒絶理由の概要
　原査定については前記第３に示したとおりであるから、当審において、本件補正却下の決定を取り消すことを前提に、本件補正発明１〜３７について改めて検討し、平成３０年１１月６日付けで拒絶理由を通知した。
　当審で通知した拒絶理由（以下「当審拒理」という。）の概要は以下のとおりである。
［理由１］この出願は、特許請求の範囲の記載が、特許法３６条６項１号に規定する要件を満たしていない。
［理由２］この出願は、発明の詳細な説明の記載について、特許法３６条４項１号に規定する要件を満たしていない。
（１）本願明細書において、実際に植物の形質転換に用いられたアグロバクテリウム株は、ＥＨＡ１０５株が保持するｐＴｉＢｏ５４２プラスミド由来のヘルパープラスミド（ｐＴｉＥＨＡ１０５）が導入されており、この点と、本願明細書の段落【０１０９】の記載をも併せ考慮すれば、本願明細書の記載からは、「ｐＳＢ１の１４．８ＫｐｎＩ　ＶｉｒＢＣＤＧ断片を含むｐＴｉヘルパープラスミド」及び「無害化Ｔ−ＤＮＡ領域を有する第２の異なるｐＴｉプラスミド」に加え、「ｐＴｉＥＨＡ１０５」をも含むＲｅｃＡ欠損アグロバクテリウム株を用いて植物を形質転換することが可能であることは理解できるものの、当該「ｐＴｉＥＨＡ１０５」を欠き、「ｐＳＢ１の１４．８ＫｐｎＩ　ＶｉｒＢＣＤＧ断片を含むｐＴｉヘルパープラスミド」と、「無害化Ｔ−ＤＮＡ領域を有する第２の異なるｐＴｉプラスミド」という２種類のプラスミドのみを含むＲｅｃＡ欠損アグロバクテリウム株を用いて植物を形質転換することが可能であるとまでは理解できない。したがって、請求項１及び１８に係る発明は本願明細書に記載したものでなく、また、本願明細書は、当業者が請求項１及び１８に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。さらに、請求項１を引用する請求項２〜１７、並びに請求項１８を引用する請求項１９〜２９及び３７についても同様である。
（２）請求項１及び１８に係る発明には、「互いに対して異なる複製開始点」を有してはいるものの、不和合性グループとしては共通する複製開始点を有している態様が包含されているといえるところ、このような態様では、ｐＴｉヘルパープラスミド及び無害化Ｔ−ＤＮＡ領域を含むｐＴｉプラスミドの両方を安定して保持することができないから、結局、植物の形質転換もできないといえる。したがって、請求項１及び１８に係る発明は本願明細書に記載したものでなく、また、本願明細書は、当業者が請求項１及び１８に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。さらに、請求項１を引用する請求項２〜１７、並びに請求項１８を引用する請求項１９〜２９及び３７についても同様である。
（３）本願明細書に「ＲｅｃＡ欠損アグロバクテリウムＬＢＡ４４０４株」が記載されているとは理解できないから、請求項２９に係る発明は本願明細書に記載したものでなく、また、本願明細書は、当業者が請求項２９に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。
［理由３］この出願は、特許請求の範囲の記載が、特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていない。
（１）請求項２の記載は技術的に意味不明である。また、請求項２６、２７及び３７についても同様である。
（２）請求項４の記載は、１つのｐＴｉプラスミド中に複数のＴ−ＤＮＡ領域が存在するようにも解せる記載となっており、技術的に意味不明である。また、請求項１９の記載についても同様である。 
（３）請求項８の「外来性遺伝子配列が６０％以上の配列同一性を有する」という記載は、請求項８に記載された「外来性遺伝子配列」を何と比較して「６０％以上の配列同一性を有する」とするのかが不明確な記載である。また、請求項２２についても同様である。
（４）請求項１３〜１６の記載は、請求項１に記載された発明特定事項のいずれを特定しようとしているのかが不明であったり、そもそも、請求項１に記載された発明特定事項に対応した記載になっていない記載となっており、意味が不明確である。
（５）請求項１７は、植物を形質転換する方法の後のステップを記載していると解されるにもかかわらず、同項の末尾の記載が、植物を形質転換する方法である「請求項１〜１６のいずれかに記載の方法」となっているため、同項に係る発明を不明確なものとしている。
（６）物の発明に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情（以下「不可能・非実際的事情」という）が存在するときに限られると解するのが相当である（最高裁第二小法廷平成２７年６月５日　平成２４年（受）第１２０４号、平成２４年（受）第２６５８号）。しかし、本願明細書等には不可能・非実際的事情について何ら記載がなく、当業者にとって不可能・非実際的事情が明らかであるとも言えないから、請求項３０に係る発明は不明確である。また、請求項３１〜３６に係る発明についても同様に不明確である。
［理由４］この出願の請求項３０〜３６に係る発明は、引用文献１及び２又は引用文献１、２、５及び６に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
＜引用文献等一覧＞
　　引用文献１：国際公開第２００８／００１４１４号 
　　引用文献２：国際公開第２００７／１４８８１９号 
　　引用文献５：特表２００７−５３５３２７号公報 
　　引用文献６：特開平３−２２４４８７号公報 
第５　本願発明
　前記第１で示したとおり、当審拒理後、平成３１年２月２６日付けで手続補正書が提出されたため、本願の請求項１〜２１に係る発明は、当該平成３１年２月２６日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１〜２１に記載された事項により特定されるとおりのものである。
第６　当審の判断
１　平成３１年２月２６日付け手続補正書による補正により、当該補正前の請求項２、１３〜１６、２６、２７及び２９〜３７は削除されたため、これらの請求項を対象とする当審拒理、すなわち、［理由１］及び［理由２］の（３）、［理由３］の（１）、（４）及び（６）、並びに［理由４］に示した当審の拒絶理由は解消した。
　そこで、その余の当審拒理について以下で検討する。
２　検討
（１）［理由１］及び［理由２］の（１）について
　平成３１年２月２６日付け手続補正書におよる補正（以下「当審拒理後補正」という。）により、補正前の請求項１及び１８に対応する請求項１及び１３において、「ＲｅｃＡ欠損アグロバクテリウム株」が「ＥＨＡ１０５株が保持するｐＴｉＢｏ５４２プラスミド由来のヘルパープラスミド（ｐＴｉＥＨＡ１０５）」を有するとの特定が追加されたため、この点についての当審の拒絶理由は解消した。
（２）［理由１］及び［理由２］の（２）について
　当審拒理後補正により、補正前の請求項１及び１８に対応する請求項１及び１３において、「複製開始点」が「不和合性である」との特定が追加されたため、この点についての当審の拒絶理由は解消した。
（３）［理由３］の（２）について
　当審拒理後補正により、補正前の請求項４及び１９に対応する請求項３及び１４において、それぞれ、「ｐＴｉプラスミドが少なくとも１つのＴ−ＤＮＡ境界に隣接する少なくとも１つのさらなる外来性遺伝子配列をさらに含む」及び「ｐＴｉプラスミドが、少なくとも１つのＴ−ＤＮＡ境界に隣接する少なくとも１つの追加の外来性遺伝子配列をさらに含む」との記載となったため、この点についての当審の拒絶理由は解消した。
（４）［理由３］の（３）について
　当審拒理後補正により、補正前の請求項８及び２２に対応する請求項７及び１７において、それぞれ、「外来性遺伝子配列が互いに６０％以上の配列同一性を有する」及び「外来性遺伝子配列が互いに６０％を超える配列同一性を有する」との記載となったため、この点についての当審の拒絶理由は解消した。
（５）［理由３］の（５）について
　当審拒理後補正により、補正前の請求項１７に対応する請求項１２において、「請求項１〜１１のいずれかに記載の方法であって、前記方法におけるステップの後に、・・・ステップをさらに含む、方法。」との記載となったため、この点についての当審の拒絶理由は解消した。
３　小括
　以上のとおりであるから、本願は、特許請求の範囲の記載が、特許法３６条６項１号又は２号に規定する要件を満たしていないとすることはできず、かつ、発明の詳細な説明の記載について、特許法３６条４項１号に規定する要件を満たしていないとすることはできないから、当審で通知した拒絶理由によって本願を拒絶することはできない。
第７　むすび
　以上のとおりであるから、本願については、原査定の理由、及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
　また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり審決する。