【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２１３０６４３号発明「路面開削工法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第２１３０６４３号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
【１】手続の経緯
（１）本件特許第２１３０６４３号は、平成３年３月１８日に特許出願（特願平３−８０８１２）したものであって、平成８年３月６日に出願公告（特公平８−２３１４１）され、同年８月１５日に特許査定され、平成９年７月１１日に特許の設定登録がなされた。
　
（２）請求人は、平成１６年２月２０日付けで本件無効審判の請求をし、次の無効理由１〜３により本件特許を無効とすべきものである旨の主張をし、証拠として甲第１〜１１号証を提出した。
＜無効理由１＞
　本件特許の請求項１に係る発明（以下、「本件発明」という。）は、甲第１〜４号証記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきものである。
＜無効理由２＞
　本件特許は、その審査段階でなされた平成７年８月７日付け手続補正書による明細書の補正が、発明の要旨を変更するものであるから、（平成５年改正前）特許法第４０条の規定により上記手続補正書の提出日が現実の出願日とみなされる。そうすると、本件発明は、本件特許に係る公開特許公報記載の発明と周知慣用技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきものである。
＜無効理由３＞
　本件特許は、明細書の記載が（平成５年改正前）特許法第３６条第４項及び第５項第１，２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、特許法第１２３条第１項第３号の規定により無効とすべきものである。
＜甲号各証一覧＞
　甲第１号証：特開昭５７−９６１３０号公報
　甲第２号証：特開平１−１３１７３０号公報
　甲第３号証：実願昭６０−６０５１７号（実開昭６１−１７４７６２号）のマイクロフィルム
　甲第４号証：「月刊下水道」（1991年３月号、47〜71頁、株式会社環境公害新聞社、平成３年２月１５日発行）
　甲第４号証の２：「国立国会図書館」の押印がされた甲第４号証刊行物
　甲第５〜１１号証：（記載を省略）
　
（３）被請求人は、平成１６年５月１３日付けで答弁書を提出し、上記無効理由１〜３にはいずれも理由がない旨の主張をし、証拠として、乙第１号証を提出した。
　
（４）請求人は、平成１６年６月２３日付けで弁駁書を提出し、補充の証拠として、甲第１２〜１４号証、及び参考図面を提出した。
　
（５）当審は、平成１６年９月２日に、特許庁審判廷において両当事者出頭のもとに、口頭審理を行った。
　
【２】無効理由１についての検討
（１）本件発明
　本件発明は、請求項１に記載された次のとおりのものである。
　「路面（１）に敷設パイプ（３）類１本の長さに応じた距離を開削機械によって開削し、この開削部分にパイプ（３）類１本の長さ分の土留をしてパイプ（３）類を敷設し、勾配をパイプ（３）類の内部に設置したレーザ測定器（９）によって測定するとともに、測定用のレーザ光で開削部分を照しながら開削作業を行ない、かつ上記開削機械で開削部分を埋め戻す工程を順次繰り返すようにしたことを特徴とする路面開削工法。」
　
（２）甲第２，４号証記載の発明
（２−１）甲第２号証
　甲第２号証には、次の記載がある。
　「１．夜間作業サイクルタイム中に、配管のための溝を歩行路面に掘削し、この溝に土留工を行って管路を布設し、土留を撤去して溝の埋戻しおよび転圧を行い、仮舗装を行う地下配用管路布設作業方法において、第１日目の夜間作業サイクルタイムの後半には前記溝に対して埋戻しおよび転圧並びに仮舗装を行わずにこの溝を覆工板により覆う覆工作業を行い、２日目以降の夜間作業サイクルタイムの前半に、覆工板で被った溝部分の埋戻しおよび転圧並びに仮舗装を行い、この溝部分に連続する新たな管路用の溝を掘削し、前夜布設した管路の端部との接続を行ってこの新たな溝に管路を布設し、２日目以降の各夜の夜間作業サイクルタイムの終盤にこの新たな溝に対して前記覆工作業を行うことよりなることを特徴とする地下配用管路布設作業方法。
２．２日目以降の夜間作業サイクルタイムの前半に、覆工板で被った溝部分の埋戻しおよび転圧並びに仮舗装を行うのと並行してこの溝部分に連続する新たな管路用の溝を掘削することを特徴とする請求項１記載の地下配用管路布設作業方法。」（１頁左欄４行〜右欄６行）
　「本発明方法によれば、翌日の非作業時間帯における人々の歩行等の往来を可能にするための騒音・振動の激しい溝の埋戻し・転圧および仮舗装は、明け方に当夜の管布設区間に関して行わない代わりに、当夜掘削した溝には覆工板等により仮覆工し……２日目以降の一晩の夜間作業サイクルの前半に覆工板で被った溝部分の埋戻しおよび転圧並びに仮舗装を行うが、当夜に溝を掘削して布設する新たな管路端部との接続部は露出したままにしておき、管路端部相互接続のための掘り返しをなくす。」（２頁右上欄末行〜左下欄１１行）
　「本発明によれば、第１図に示すように、第１日目の一晩の作業のサイクルは、21;00に保安施設の設置を始め……4;00a.m.頃まで溝の掘削を行い、その後5;00a.m.頃まで管布設を行い、最後に掘削した溝を覆工板により被い、保安設備を撤去して6;00a.m.に作業を終了する。
　……。
　本発明の他の好適な実施例においては、第２図に示すように一晩の夜間作業工区を延長するため、一晩の作業サイクルの前半において前夜の管布設区間で埋戻し・転圧および
仮仮舗装
　この溝の掘削には溝の側壁の土留作業を伴う。この土留作業を迅速に行うためには、本願人により改良したボックス構造の土留装置（第４図参照）を使用するとよい。」（２頁左下欄１５行〜右下欄１８行）
　そして、掘削・埋戻し作業は特段の事情がない限り開削機械によって行われること、布設した管は埋戻し作業の前に勾配等の調整が行われること、及び、第２図の記載によれば、前夜の管布設区間における埋戻し作業と当夜の管布設区間における掘削作業とが同時に並行して行われることが、いずれも当業者に明らかな事項であるから、甲第２号証には、次の発明が記載されていると認められる。
「管路を道路面下に設けるための管路埋設工法であって、
　管布設用の溝を形成するための掘削作業、該溝の土留作業、管の布設作業、布設した管の勾配調整作業、及び管布設部分の埋戻し作業を含み、
　掘削作業及び埋戻し作業は開削機械により行われ、
　前夜の管布設区間における埋戻し作業と当夜の管布設区間における掘削作業とを同時に並行して行う工程を順次繰り返す、管路埋設工法。」
　
（２−２）甲第４号証
　甲第４号証には、次の記載がある。（なお、本審決書では○付き数字を表記できないので、下線付き数字に置き換えた。）
　「２．パイプレーザーとは
　パイプレーザーはレーザー光線によって，管埋設の方向と傾斜の基準を与える装置である。上下水道・ガス管の埋設，排水溝設置，造成地の測溝（当審注：「側溝」の明白な誤記と認める。）設置工事などの管きょ敷設，配管工事や基準勾配を必要とする作業に用いることを目的としている。オープン工法での従来の丁張りに替わるものであり，また工夫によって推進工法にも使うことができる。
　パイプレーザーを用いることのメリットは，丁張り作業の大幅な省略化である。従来方式では，正確な勾配と方向を得るためにレベルとトランシットを用いての丁張りや水糸張り作業を要し，勾配点検も頻繁に必要だった。パイプレーザーなら，埋設管の方向・勾配設定をレーザービームが正確に指示するので，わずらわしい水糸張りが不要となる。」（５４頁左欄１７行〜右欄５行）
　「５．使用例
　管埋設作業での使用例を，手順を追って示したい。オープン工法による塩ビ管埋設作業手順の例である。敷設作業は現場ごとにさまざまであり，ここに示すのはあくまでも一つの参考と理解していただければ幸いである。
　
１
　
２
　管内に本体を設置する場合には，最初の１本の管が布設されている時点で管内に本機を設置する。この場合水平方向は決定されているので，トランシットによる本機のセンター合わせは必要としない。パイプ径に合わせて本機の脚を交換し，電源を接続して管内に設置する。
　
３
　
４
　
５
　
６
　
７
５
　従来の方法によれば管を１本敷設する都度
１
７
５
７
　６．あとがき
　以上のようにパイプレーザーを用いれば，管埋設作業を能率よく進めることができる。レーザースポットをターゲットで常に容易に確認できるので精度管理も容易であり，レーザービームを基準として掘削作業や整地を効率よく行うことも可能である。従来方式による一日当たりの作業量の限界を大きく改善し，また測量・丁張りに要する作業コストの低減も可能になるものと思われる。」（５５頁右欄下から３行〜５６頁右欄下から７行）
　そして、上記記載、特に「パイプレーザーを用いれば，施工開始時の方向設定は従来と同じ手間がかかるものの，勾配設定がキー入力だけで簡単にでき，また２本目の敷設からは
５
７
「埋設管の敷設作業において、埋設管内に設置したパイプレーザーからのレーザービームにより埋設管の方向・勾配設定を正確に行うと共に、当該レーザービームにより次の開削部分を照しながら開削作業を行うようにした、埋設管の敷設工法。」
　
（３）対比・判断
　本件発明と、甲第２号証記載の発明とを対比すると、甲第２号証記載の発明の「道路面」、「布設」、「管」、「勾配調整」、「掘削作業」、及び「管路埋設工法」は、本件発明の「路面」、「敷設」、「パイプ類」、「勾配を……測定」、「開削作業」、及び「路面開削工法」にそれぞれ相当するから、両者は、
「路面にパイプ類を敷設するため開削機械によって開削し、この開削部分に土留をしてパイプ類を敷設し、勾配を測定するとともに、次の開削作業を行ない、かつ開削機械で開削部分を埋め戻す工程を順次繰り返すようにした、路面開削工法。」
　である点で一致し、以下の点で相違している。
　
　相違点１：本件発明は、勾配をパイプ類の内部に設置したレーザ測定器によって測定するとともに、測定用のレーザ光で開削部分を照しながら開削作業を行なうのに対し、甲第２号証記載の発明は、そのようなレーザー測定器を利用していない点
　相違点２：開削及び土留の長さが、本件発明では、パイプ類１本分の長さに応じた長さであるのに対し、甲第２号証記載の発明は、一晩に作業可能な長さである点
　
　上記各相違点について検討する。
＜相違点１について＞
　甲第４号証には、上記のとおり「埋設管の敷設作業において、埋設管内に設置したパイプレーザーからのレーザービームにより埋設管の方向・勾配設定を正確に行うと共に、当該レーザービームにより次の開削部分を照しながら開削作業を行うようにした、埋設管の敷設工法。」の発明が記載されており、この発明に基づき相違点１として摘記した本件発明の構成を当業者が想起する点には格別困難性は認められず、当業者が必要に応じ適宜採用し得る設計的事項にすぎない。
　
＜相違点２について＞
　開削及び土留の長さをどの程度とするかは、工事現場の各種条件（作業可能時間、作業可能区間、道路幅員、工費、工期、作業人員、交通規制など）を考慮して当業者が適宜決定する事項にすぎず、本件発明のようにパイプ類１本分の長さに応じた長さ、すなわち実質的に最短の長さとすることは、当業者が複数の選択肢の中から適宜決定し得ることであって、この点に格別の技術的意義は認められない。
　
　そして、本件発明が奏する効果も予期し得る程度のものであって格別のものではない。
　
　したがって、本件発明は、甲第２，４号証記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（４）被請求人の主張に対して
（４−１）甲第４号証に関して
　被請求人は、甲第４号証に関して、次のように主張している。
「まず、甲第４号証第５６頁左欄第１２行〜右欄第２１行及び第５６頁右欄第２３行〜第３０行に記載されているのは……予め所定の長さに開削された工事区間において、複数の管を（レーザービームを基準として）順次敷設してゆく従来工法の一般的な作業手順を示しているに過ぎない。
　ちなみに、長いスパン（区間）を掘削しておき、その後、敷設する複数の管を敷設した上で一挙に埋め戻すか、１本ずつ敷設してその上を順次埋め戻してゆくかは、作業者が適宜決定することができるものである。
　したがって、甲第４号証の記載は本件特許発明の、敷設パイプ（３）類１本の長さに応じた距離を開削と、敷設パイプ（３）類１本を敷設、敷設パイプ（３）類１本の長さに応じた距離を埋戻すという、いわゆる省開削工法を示すものではない。」（答弁書７頁２０行〜８頁１行）
　確かに甲第４号証は、上記「省開削工法」を示すものではない。しかし、上記【２】（２）（２−２）で認定した発明が記載されていることが、本件発明との関係、特に上記相違点１の判断に関して重要なのであって、「省開削工法」を示していないことは、相違点１の判断とは何ら関係ないことである。
　したがって、上記主張には理由がない。
　
（４−２）甲第２号証に関して
　被請求人は、甲第２号証に関して、次のように主張している。
「甲第２号証の第３頁左下欄第１８行〜右下欄第３行には、「また、当夜の管布設区間における作業は理戻し・転圧および仮舗装が必要でないため、余裕をもってまた長い区間にわたり溝の掘削を行い、したがって長い区間にわたって管布設を行うことができ、これにより全作業工期を大幅に短縮することができる。」と記載されている。そしてこのような記載から見て、一度に多数の管を布設することが前提となっているものと考えられる。
　また、甲第２号証の第３頁右下欄第４行〜右下欄第１１行には、「更に、埋戻し・転圧および仮舗装は、管布設後に当夜の夜間作業サイクルタイム終了時までに完了しなければならないという焦った作業は不要となり、夜間作業サイクルの開始と同時に当夜の管布設区間の隣の前夜の管布設区間でゆっくり余裕をもって、完璧に行うことができるため、作業員の肉体的・精神的な疲労は少なく、効率の良いしかも確かな作業を行うことができる。」と記載されている。このような記載から見て、上記と同様に一度に多数の管を布設することが前提となっているものと考えられる。
　すなわち、以上のような作業工程は、単に従来工法の一般的な技術常識を示しているに過ぎず、甲第２号証の記載は本件特許発明の、敷設パイプ（３）類１本の長さに応じた距離を開削と、敷設パイプ（３）類１本を敷設、敷設パイプ（３）類１本の長さに応じた距離を埋戻すという、いわゆる省開削工法を示すものではない。」（答弁書５頁２１行〜６頁２行）
　確かに甲第２号証も、上記「省開削工法」を示すものではない。しかし、敷設パイプ類１本の長さに応じた距離を開削する点については、上記＜相違点２について＞で判断したとおりである。
　したがって、上記主張には理由がない。
　
【５】まとめ
　以上のとおりであるから、本件発明の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当するから、請求人の主張する他の無効理由について検討するまでもなく、無効とすべきものである。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。