【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３１２３８７７号「軌道パッド」の特許無効審判事件についてされた平成１７年　７月２６日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の決定があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３１２３８７７号の請求項１に記載された発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯 
 　 
 　　平成　６年　３月　２日　出願（特願平６−５４８０２号） 
 　　平成１２年１０月２７日　特許登録 
 　　平成１７年　２月　９日　本件無効審判請求 
 　　平成１７年　４月２７日　審判事件答弁書 
 　　平成１７年　６月１３日　審判事件弁駁書 
 　　平成１７年　６月２９日　上申書（請求人提出）
 　　平成１７年　９月　５日　訴状 
 　　平成１７年　９月３０日　原告準備書面 
 　　平成１７年１０月３１日　被告答弁書 
 　　平成１７年１２月　５日　訂正審判請求書 
 　　平成１８年　１月１０日　差戻決定 
 　　平成１８年　５月１２日　審判事件弁駁書 
　　　　
２．当事者の主張 
 　　 
 ２−１　請求人の主張　 
　請求人は、本件の請求項１に係る発明の特許を無効とする理由として次のように主張し、甲第１号証ないし甲第１０号証を提出した。 
　無効理由：本件発明は、甲第２号証ないし甲第６号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、その特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである。 
 　 
　甲第１号証　特許第３１２３８７７号公報（本件特許公報） 
　甲第２号証　締結装置便覧，軌道材料研究グループ編（昭和５２年３月），３〜４頁，８５〜９０頁 
　甲第３号証　特開昭５７−２０１４０２号公報 
　甲第４号証　特開昭５８−１７９０１号公報 
　甲第５号証　実願昭５８−５７４００号（実開昭５９−１６３６０３号）のマイクロフィルム 
　甲第６号証　特願平６−５４８０２号に関する刊行物提出書（平成１２年２月３日提出）　甲第７号証　日軌四十年史（昭和６２年９月発行） 
　甲第８号証　「連接軌道」のカタログ，日本軌道工業株式会社 
　甲第９号証　日軌式連接軌道ブロックの図面（５２年度） 
　甲第１０号証　軌道用防振ゴム規格集　昭和５６年３月，軌道用防振ゴム協会，目−１〜目−５頁，１頁，２２９頁，２３１〜２３５頁 
 　 
 ２−２　被請求人の主張 
　被請求人は、平成１７年４月２７日付け審判事件答弁書において、本件の請求項１に係る発明に、請求人主張の無効理由はないと主張した。 
 　 
３．訂正請求について 
　　
　３−１　訂正事項
　本件特許の願書に添付した明細書及び図面（以下、「特許明細書」という。）の平成１８年２月１３日の訂正請求（以下、「本件訂正」という。）は、特許法第１３４条の３第５項の規定により、上記訂正審判の審判請求書に添付された訂正明細書（以下、「訂正明細書」という。）を援用するものであって、次の事項をその訂正内容とするものである。
　　
（１）訂正事項ａ
　特許請求の範囲の請求項１の
「前記調整パッキンはレール長手方向の両端を前記ゴム板およびタイプレートよりも突出させる一方、」とある記載を、
「前記ゴム板およびタイプレートを、これらのレール長手方向の両端よりも突出した前記調節パッキンのレール長手方向の両端に係合可能にする一方」
　と訂正する。
　　
（２）訂正事項ｂ
　本件特許明細書の段落【００１０】の
「前記調整パッキンはレール長手方向の両端を前記ゴム板およびタイプレートよりも突出させる一方、」とある記載を、
「前記ゴム板およびタイプレートを、これらのレール長手方向の両端よりも突出した前記調節パッキンのレール長手方向の両端に係合可能にする一方」
　と訂正する。
　　
　３−２  訂正の適否について
　（１）訂正事項ａについて
　（ア）訂正事項ａのうち、「前記ゴム板およびタイプレートを、これらのレール長手方向の両端よりも突出した前記調節パッキン」の訂正部分は、調整パッキンを用いてゴム板およびタイプレートの構成を明確にしようとするためになされたものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
　また、上記訂正部分は、本件特許の請求項１の記載及び明細書の段落【００３２】の記載と同様の事項を表現したものといえるから、本件特許明細書に記載した事項の範囲内と認められる。
　さらに、上記訂正部分は、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではないといえる。
　（イ）また、訂正事項ａのうち、「前記調節パッキンのレール長手方向の両端に係合可能にする」の訂正部分は、調整パッキンのレール長手方向の両端と、ゴム板およびタイプレートとの関係につき、係合可能という限定を付加したものであるから、特許請求の範囲の限縮を目的とするものである。
　また、上記訂正部分は、本件特許の明細書段落【００３２】の記載に基づくものであるから、本件特許明細書に記載した事項の範囲内と認められる。
　さらに、上記訂正部分は、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更をするものではないといえる。
　　
（２）訂正事項ｂについて
　訂正事項ｂの訂正内容は、上記の特許請求の範囲の訂正に伴い、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであって、明りょうでない記載の釈明を目的とすることが明らかである。
　また、上記訂正事項ｂの訂正内容は、上述したように本件特許明細書に記載された事項に範囲内のものであって、実質上特許請求の範囲を拡張するものではない。
　　
（３）まとめ
　以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書き各号並びに同上第５項の規定において準用する特許法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　　
４．本件発明 
　　
　上記３．のとおり本件訂正は認められるので、本件特許の請求項１に係る発明（以下、「本件発明」という。）は、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される次のとおりのものと認める。 
　　
（本件発明）
 「レール底面に接触しレール底面に対して摺動可能な金属板と、この金属板の下面に接着されたゴム板とを備え、タイプレートに載せた調節パッキンの上面とレール底部との間に介装される軌道パッドにおいて、前記ゴム板およびタイプレートを、これらのレール長手方向の両端よりも突出した前記調節パッキンのレール長手方向の両端に係合可能にする一方、金属板は前記ゴム板およびタイプレートよりもレール長手方向に長く形成され、タイプレートより突出する金属板のレール長手方向の両端にレールの幅方向へ突出する舌状部を一体形成し、これらの舌状部を前記タイプレートに設けたレール底部ガイド用突壁のレール長手方向の両端縁にそれぞれ係合可能にしたことを特徴とする軌道パッド。」 
 　 
５．無効理由についての判断 
 　 
５−１　甲号各証の記載事項 
（１）甲第２号証には、次の記載が認められる。 
　（ａ）「コンクリートマクラギの使用を可能にするため犬クギの代りにバネとボルトを用い、充分な弾性を有する軌道パッドと共同して二重弾性とした，いわゆる二重弾性レール締結装置が考案され，現在広く実用に供されている。 
　この，二重弾性レール締結装置の利点としては，(1)レールはマクラギを常に押しているので，その間に衝撃力の生じることはない。(2)ゴムの緩衝効果，振動減衰，音響防止効果を充分に活用することができ，道床振動を減衰し，道床沈下を減ずるから保守周期をのばすことができる。(道床振動加速度は理論的には軌道パッドのバネ定数の２乗根に比例して減少するとされている。)(3)ゴム製の軌道パッドは常に圧縮状態で使用されるので，ゴムの耐用年限を増す。(4)レールとマクラギはバネの作用により常に圧接されているから，その間に働く摩擦力により充分レールのふく進に抵抗でき，アンチ・クリーパーを必要としない。また直結構造，橋りよう等にロング・レールを用いる場合は，レールのふく進抵抗力をある範囲の値におさえる必要があるが，バネの締付力を変えることにより容易にこれを行える。(5)バネ，または適当な方法で容易に横方向に弾性をもたせることができ，横圧を数個のレール締結装置に分散させ，１締結装置に集中的に作用しないようにすることができる。」（第３頁第２３行〜第４頁第４行） 
　（ｂ）「本書は，第Ｉ章で，現在国鉄で使用されている締結装置の機能と構造について説明し，又，第II章は，これらの締結装置の図集として構成されている。」（第４頁第７行〜同第８行） 
　また、第８５頁の図面８３には、タイプレートＡ−Ｉ形の上に、可変パッドを載せ、前記可変パッドの上面に、軌道パッド、鉄板を順次載せ、その上にレールの底面を載せた構成が記載されていることから、レールの底面と鉄板は接触しており、また、軌道パッドと鉄板により軌道用積層体が構成され、前記軌道用積層体は、可変パッドの上面とレールの底面に介挿されていることは、当業者にとって明らかである。 
　以上の記載から、甲第２号証には、以下の発明が記載されていると認められる。 
 「レールの底面に接触した鉄板と、この鉄板の下面側に配置されたゴム製の軌道パッドとを備え、タイプレートに載せた可変パッドの上面とレールの底面に介挿される軌道用積層体。」（以下、「引用発明」という。） 
　　
 （２）甲第３号証には、次の記載が認められる。
　（ａ）「第１図及び第２図は前記従来の可変パッキングを示し、内部に補強繊維（１）を有し、且つ逆止弁付き注入口（２）及び排気口（３）を具えた袋状体（４）よりなる可変パッキング（ａ）を、第３図に示す如く、コンクリートスラブ（ｂ）上のタイプレート（ｃ）と軌道パット（ｄ）との間に介装し、硬化剤を添加した液状樹脂を前記袋状体（４）内に注入口（２）より圧入するとともに、同袋状体（４）内の空気を排気口（３）より排出し、袋状体（４）内の空気を完全に排出して排気口（３）をクリップで閉じ、袋状体（４）を樹脂で充填膨張させたのち同樹脂を硬化せしめ、前記タイプレート（ｃ）及び軌道パッド（ｄ）間の間隙を完全に填隙し、袋状体（４）内の補強繊維（１）によつて、硬化物を補強プラスチックとなし、高強度を有する可変パッキングを構成するものである。（第４図参照）」（第１頁右下欄第４−１８行）
　（ｂ）「即ち従来の可変パッキングにおいては上下２枚のフィルム（４ａ）（４ｂ）の周辺部を周辺シール部（４ｃ）によって袋状に成型しているので、樹脂注入により第４図に示すよう両端が膨らみ、一応可変パッキングの移動防止効果を発軌する・・・・」（第２頁左上欄第４−８行）
　また、第４図をみると、軌道パッド（ｄ）及びタイプレート（ｃ）のレール長手方向の両端よりも突出した可変パッキング（ａ）を有していること、軌道パッド（ｄ）及びタイプレート（ｃ）を可変パッキング（ａ）のレール長手方向の両端に係合可能にしたことが認められる。
　　
 （３）甲第５号証には、次の記載が認められる。 
　（ａ）「１）レール１の下面とレール支持面２との間に挟持される４角形弾性板３であって、レール１の方向との直交辺３ａ、３ａおよび平行辺３ｂ、３ｂよりなり、両側の平行辺３ｂ、３ｂのそれぞれの少くとも一端部に外側突出片４、４を設けてなる軌道パット。　２）４角形弾性板３が長方形ゴム板である実用新案登録請求の範囲第１項記載の軌道パット。　３）両側の平行辺３ｂ、３ｂのそれぞれの両端部に外部突出片４、４を設けてなる実用新案登録請求の範囲第１項記載の軌道パット。」（明細書第１頁第５行〜第１５行）
　（ｂ）「第５図、第６図では同突出片４、４をタイプレート７の上方突起７ａに係合させる。そしてこの突出片４、４は少くとも列車走行方向側（矢印ａ）の直交辺３ａの両側のものを係合させるものである。」（同第３頁第５行〜第９行） 
　（ｃ）「本案は上述のように構成したので列車走行の反力に対しては上記突出片４、４がゲージブロック１０やタイプレート７の上方突起７ａに係合して列車走行方向の反対側にずれるおそれがなく保線工事による修正作業を要せず・・・」（同第４頁第２行〜第６行） 
　また、第５図及び第６図を参照すると、タイプレート７の上方突起７ａは、レール底部をガイドしていることは当業者にとって明らかである。 
 　 
 （４）甲第１０号証には、次の記載が認められる。 
　（ａ）「軌道パッドと鋼板は、加硫接着又は接着剤により、強固に接着し、はがれないようにすること。」（第２３３頁第７行〜第８行） 
　（ｂ）第２３４頁の付図２８の下方部分において、軌道パッドとステンレス鋼板を、加硫接着または接着剤による接着をする旨が記載されている。 
　（ｃ）第２３５頁の付図２９の下方部分において、軌道パッドとステンレス鋼板を、加硫接着または接着剤による接着をする旨が記載されている。 
 　 
 ５−２　本件発明と引用発明との対比、判断 
 （１）対比 
　本件発明と引用発明とを対比すると、その機能ないし構造からみて引用発明の「レールの底面」、「鉄板」、「ゴム製の軌道パッド」、「可変パッド」、及び、「軌道用積層体」は、それぞれ、本件発明の「レール底面」、「金属板」、「ゴム板」、「調節パッキン」、及び、「軌道パッド」に相当する。 
　また、引用発明における「鉄板の下面側に配置されたゴム製の軌道パッド」と、本件発明における「金属板の下面に接着されたゴム板」を対比すると、両者とも、「金属板の下面側」に「ゴム板」が配置されている点で共通する。 
　よって、両者は、 
 「レール底面に接触する金属板と、この金属板の下面側に配置されたゴム板とを備え、タイプレートに載せた調節パッキンの上面とレール底部との間に介装される軌道パッド」である点で共通し、以下の点で相違する。 
 　 
 ＜相違点１＞ 
　レール底面と金属板の関係において、本件発明では、金属板はレール底面に対して摺動可能とされているのに対して、引用発明では、その点については不明である点。 
 　 
 ＜相違点２＞ 
　金属板とゴム板との関係において、本件発明では、ゴム板は金属板の下面に接着されているのに対して、引用発明では、その点については不明である点。 
 　 
 ＜相違点３＞ 
　調節パッキンを、本件発明では、ゴム板およびタイプレートのレール長手方向の両端よりも突出させ、そのレール長手方向の両端に、ゴム板およびタイプレートを係合可能にしているのに対して、引用発明では、そのような構成になっていない点。 
 　 
 ＜相違点４＞ 
　金属板が、本件発明では、ゴム板およびタイプレートよりもレール長手方向に長く形成され、タイプレートより突出する金属板のレール長手方向の両端にレールの幅方向へ突出する舌状部を一体形成し、これらの舌状部をタイプレートに設けたレール底部ガイド用突壁のレール長手方向の両端縁にそれぞれ係合可能にしたのに対して、引用発明では、そのような構成になっていない点。 
 　 
 （２）相違点についての判断 
 ＜相違点１について＞ 
　レール底面に接触して配置される金属板が、レール底面に対して摺動可能とされることは、例示するまでもなく従来周知の事項であるから、本件発明の相違点１に係る構成は、引用発明に当該周知技術を適用することにより、当業者が適宜採用し得た設計事項であるといえる。 
 　 
 ＜相違点２について＞ 
　軌道パッドにおいて、ゴム板を金属板の下面に接着することは、例えば甲第１０号証にも記載されているように、従来周知の事項であるから、本件発明の相違点２に係る構成は、引用発明に当該周知技術を適用することにより、当業者が適宜採用し得た設計事項であるといえる。 
 　 
 ＜相違点３について＞ 
　調整パッキンを軌道パッドおよびタイプレートのレール長手方向の両端よりも突出させ、そのレール長手方向の両端に、軌道パッドおよびタイプレートを係合可能にすることは、本件の訂正明細書の段落【０００５】に従来技術として説示されているように周知の技術である。なお、甲第３号証に記載された可変パッキング（ａ）は、本件発明の調整パッキンに相当するといえるから、甲第３号証には、上記周知の技術と同様の技術が記載されているといえる。
　そして、調整パッキンおよび軌道パッドのレール長手方向の移動を規制するために、引用発明に上記周知の事項を適用し、その調節パッキンを、軌道パッドおよびタイプレートのレール長手方向の両端よりも突出させ、そのレール長手方向の両端に、軌道パッドおよびタイプレートを係合可能にすることは、当業者であれば容易に想到し得ることである。そして、当該周知の事項を適用するに際して、引用発明のゴム板に調節パッキンを係合可能にすることは、周知の技術として例示した甲第３号証において、調整パッキンが、これに接する部材に係合させていることもみれば、格別困難なことではない。
　したがって、本件発明の相違点３に係る構成は、当業者が容易に採用し得た事項であるといえる。
 　 
 ＜相違点４について＞ 
　甲第５号証には、軌道パッドを構成する部材のレール長手方向の両端にレール幅方向に突出する突出片４、４（本件発明の「舌状部」に相当する。以下同様。）を形成し、突出片４、４をタイプレート７のレール底部をガイドする上方突起７ａ（「レール底部ガイド用突壁」）に係合させる構成が記載されている。そして、引用発明も、甲第５号証に記載された発明も、いずれも軌道パッドという同一の技術分野に属するものであり、甲第５号証に記載された発明を引用発明に適用することに際しては何ら阻害要因を認めることはできない。 
　そして、軌道パッドのレール長手方向の両端の部分を係合させるのであれば、軌道パッドが、レール底部ガイド用突壁よりもレール長手方向に長くなることは自明のことであるから、仮にレール底部ガイド用突壁がタイプレートと同じ長さであるとした場合、前記軌道パッドを、タイプレートよりもレール長手方向に長く形成すべきこともまた自明のことである。 
　さらに、軌道パッドがタイプレートよりもレール長手方向に長くなるのであれば、軌道パッドのタイプレートよりも長く形成された部分は、タイプレートとは接触しないことから、前記部分に圧縮力はかからず、前記部分にゴム板を存在させる必要もなくなるのであるから、前記部分にゴム板を設けない構成とすることにより、金属板を前記ゴム板よりも長手方向に長く形成することも、当業者が適宜採用し得た設計的事項といえる。 
　以上のことから、引用発明において、甲第５号証に記載された発明を適用して、本件発明の相違点４に係る構成とすることは、当業者であれば容易になし得ることいわざるを得ない。　　
　　
　そして、本件発明によってもたらされる効果も、引用発明、甲第５号証に記載された発明、及び周知の技術に基づき当業者が予測できる範囲のものであって、格別なものがあるとは認められない。 
 　 
　したがって、本件発明は、引用発明、甲第５号証に記載の発明、および周知の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 
 　 
６．まとめ 
 　 
　以上のとおり、本件発明は、甲第２号証に記載の発明、甲第５号証に記載の発明、および周知の技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであって、特許法第１２３条第１項第２号の規定に該当し、無効にすべきものである。 
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項において準用する民事訴訟法第６１条の規定により被請求人が負担すべきものとする。 
 　よって、結論のとおり審決する。