【事件の表示】
　特許第３４３７０７９号「切りくず処理性に優れた機械構造用鋼」の請求項１ないし５に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３４３７０７９号の請求項１ないし５に係る特許を取り消す。
【理　由】
１．手続きの経緯
　本件特許３４３７０７９号の請求項１乃至５に係る発明についての出願は、平成１０年２月５日に特許出願され、平成１５年６月６日にその特許権の設定登録がなされたものである。
　これに対し、村中祥世より本件請求項１乃至５に係る発明について特許異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内の平成１６年７月２０日に訂正請求がなされたが、この訂正請求に対し平成１７年１１月７日付けで訂正拒絶理由通知がなされたところ、その指定期間内に特許権者から何ら応答がなかったものである。
　
２．訂正の適否についての判断
（１）平成１６年７月２０日付け訂正請求書の内容
　上記訂正請求書の内容は、本件特許明細書を訂正請求書に添付された訂正明細書のとおり、すなわち次の訂正事項ａ乃至ｄのとおりに訂正するものである。
（ａ）訂正事項ａ：請求項１の「Ｃ：０．０１〜０．７％、」を「Ｃ：０．０１〜０．７％（０．５４％以上を除く）、」と訂正する。
（ｂ）訂正事項ｂ：特許明細書の段落【００１９】の「標準的には１〜５０℃／ｓｅｃの範囲、好ましくは２〜４０℃／ｓｅｃの範囲である。」を「標準的には１〜５０℃／ｍｉｎの範囲、好ましくは２〜４０℃／ｍｉｎの範囲である。」と訂正する。
（ｃ）訂正事項ｃ：特許明細書の段落【００４３】に記載の【表１】を別紙の「表１」のとおりに訂正する。
（ｄ）訂正事項ｄ：特許明細書の段落【００５０】に記載の【表２】を別紙の「表２」のとおりに訂正する。
　
（２）訂正拒絶理由通知の概要
　平成１６年７月２０日付け訂正請求書における上記訂正事項ａは、請求項１の「Ｃ：０．０１〜０．７％、」を、「除くクレーム」という新規事項に係る実務運用において例外的に認められている記載様式に基づいて「Ｃ：０．０１〜０．７％（０．５４％以上を除く）、」と訂正するものであるが、「除くクレーム」は、次の（ｉ）及び（ｉｉ）の場合に限り例外的に認められる記載様式である。 
（ｉ）特許法第２９条第１項第３号、２９条の２又は３９条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項である場合 
（ｉｉ）当該発明が先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複するような部分を含む場合 
　しかるに、取消理由通知において先行技術として提示した引用刊行物１及び２（異議申立人の甲第１号証及び甲第２号証）のうち、引用刊行物１には、「Ｃ：０．５４％」の合金例の他に、「Ｃ：０．５５％、０．５７％」の合金例しか記載されておらず、「Ｃ：０．５４％以上」という記載は見当たらない。また、引用刊行物２にも、「Ｃ：０．５４％以上」という記載は見当たらない。
　そうすると、上記訂正事項ａの「Ｃ：０．０１〜０．７％（０．５４％以上を除く）」とする「除くクレーム」は、先行技術である引用刊行物１及び２に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを除くものではなく、そこに記載されている事項以外のものをも除くものであるから、上記（ｉ）の場合に該当しないと云うべきである。 
　また、引用刊行物１及び２に記載された先行技術は、その成分組成が本件請求項１に係る発明と極めて類似するものであるから、本件請求項１及び２に係る発明は、上記（ｉｉ）の「当該発明が先行技術と技術的思想としては顕著に異なる」場合ではないし、特に引用刊行物１には、本件請求項１に係る発明の「Ｃ」や「Ｓ」等の成分組成範囲を満足する具体例も数例記載されているから、「たまたま先行技術と重複するような部分を含む」場合でもないと云うべきである。 
　してみると、上記訂正事項ａは、例外的に認められている「除くクレーム」の上記（ｉ）及び（ｉｉ）の場合に該当するとは云えないから、特許明細書に記載された範囲内でなされたものではないし、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当しない。 
　したがって、上記訂正は、特許法第１２０条の４第２項ただし書及び同条第３項において準用する特許法第１２６条第２項に違反するから、当該訂正は認められない、というものである。 
 
（３）当審の判断
　平成１７年１１月７日付け訂正拒絶理由通知に対し特許権者から何ら応答がなく、そして上記訂正拒絶理由通知は妥当なものである。
　したがって、上記訂正は、特許法第１２０条の４第２項ただし書及び同条第３項において準用する特許法第１２６条第２項に違反するから、当該訂正は認められない。
　
３．本件発明
　特許権者が求める上記訂正請求は、これを認めることができないから、本件請求項１乃至５に係る発明（以下、それぞれ「本件発明１乃至５」という）は、特許明細書の特許請求の範囲の請求項１乃至５に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項１】質量％で、Ｃ：０．０１〜０．７％、Ｍｎ：０．１〜３．０％、Ｓｉ：２．５％以下（０％を含まない）、Ａｌ：０．１％以下（０％を含まない）、Ｏ：０．００３％以下（０％を含まない）、Ｎ：０．０２％以下（０％を含まない）、Ｓ：０．０１５〜０．１２％、を夫々含むと共に、鋼中のＰｂ含量が０．００１％以下、残部がＦｅおよび不可避不純物の鋼であり、且つ、単独で２０μｍ以上の長さの硫化物、あるいは複数の硫化物が略直列状に連なった長さ２０μｍ以上の硫化物群が、圧延方向断面１ｍｍ２の視野内に３０以上存在していることを特徴とする切りくず処理性に優れた機械構造用鋼。
【請求項２】鋼が、他の元素として、Ｂ：０．０１％以下（０％を含まない）を含むものである請求項１に記載の機械構造用鋼。
【請求項３】鋼が、更に他の元素として、Ｎｉ：３％以下，Ｃｒ：５％以下，Ｍｏ：１．２％以下，Ｃｕ：１％以下から選ばれる少なくとも１種を含むものである請求項１または２に記載の機械構造用鋼。
【請求項４】鋼が、更に他の元素として、Ｃａ：０．０５％以下，Ｚｒ：０．２％以下，ＲＥＭ：０．３％以下，Ｔｅ：０．２％以下，Ｓｅ：０．３％以下から選ばれる少なくとも１種を含むものである請求項１〜３のいずれかに記載の機械構造用鋼。
【請求項５】鋼が、更に他の元素として、Ｖ：１％以下，Ｔｉ：０．３％以下，Ｎｂ：０．３％以下から選ばれる少なくとも１種を含むものである請求項１〜４のいずれかに記載の機械構造用鋼。」
　
４．特許異議申立てについて
（４−１）取消理由の概要
　当審による平成１６年５月１３日付け取消理由の概要は、次の（イ）乃至（ハ）のとおりである。
（イ）本件特許出願の請求項１〜５に係る発明は、特許異議申立書の第９頁第１８行〜第１４頁第２２行に記載の理由により、その出願前日本国内または外国において頒布された次の（４−２）に示す引用刊行物１、２に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し、特許を受けることができない。 
（ロ）本件特許出願の請求項１〜５に係る発明は、特許異議申立書の第９頁第１８行〜第１４頁第２２行に記載の理由により、その出願前日本国内または外国において頒布された次の（４−２）に示す引用刊行物１〜７に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。 
（ハ）本件特許出願は、その特許明細書及び図面の記載が、特許異議申立書の第１６頁第２７行〜第１８頁第１０行に記載の理由の点で不備であるから、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
　
（４−２）引用刊行物とその主な記載事項
（１）引用刊行物１：「Ｒ＆Ｄ／神戸製鋼技報」Ｖｏｌ．２７Ｎｏ．３、１９７７年７月１日、株式会社神戸製鋼所発行、第４５〜５０頁（甲第１号証）
（１ａ）「ジルコニウム快削鋼」と題して、第４６頁の第１表には、Ｓ５５ＣクラスやＳ１０Ｃクラスの供試材の化学成分が記載されている。
（１ｂ）「写真１にＳ５５ＣクラスのＺｒ快削鋼の、８０ｍｍφ圧延材における代表的硫化物形状を示す。また硫化物の形状を４００倍の光学顕微鏡にて４０視野中の硫化物を測定した結果を第２表に示す。」（第４６頁右欄）
（１ｃ）第４６頁第２表には、Ｓ５５Ｃクラスの供試材の硫化物個数（ｎ）、形状比（ｌ／ｗ）及び面積μ２（ｌ・ｗ）の数値が示されている。
（２）引用刊行物２：「鉄と鋼」第５７年（１９７１）第１３号、昭和４６年１１月、日本鉄鋼協会発行、第２０７６〜２０８９頁（甲第２号証）
　この証拠には、「鋼の脱酸調整による介在物組成変化と被削性」と題して、以下のとおり記載されている。
（２ａ）「本報は、非金属介在物と被削性の関係を明らかにする目的で、主としてＣａＳｉ脱酸で製造した脱酸調整快削鋼と通常脱酸鋼（ＦｅＳｉ＋Ａｌ脱酸鋼）および鉛快削鋼の旋削性を比較検討し、さらに旋削と並んで重要な切削加工法である穴あけ加工時の被削性と脱酸法およびＳ含有量の関連を調査したものである。また工具付着物による快削機構についても若干検討した。」（第２０７６頁「１．緒言」の項）
（２ｂ）「供試鋼は、機械構造用炭素鋼Ｓ４５Ｃ相当鋼であり、鉛快削鋼以外はいずれも実用のＬＤ転炉で溶製し、下注造塊した。Ｔａｂｌｅ１に供試鋼の化学組成、脱酸法およびドリル試験に使用した試験片の表面硬度を示す。」（第２０７６頁右欄）
（２ｃ）第２０７７頁の「Ｔａｂ１ｅ　１」には、供試鋼として次のＣ２〜Ｃ４の「Ｏｒｄｉｎａｒｙ　ｓｔｅｅｌ」の組成が記載されている。
「Ｃ２」＝「（％）Ｃ：０．４７、Ｓｉ：０．２３、Ｍｎ：０．８３、Ｐ：０．０１４、Ｓ：０．０１７、ｓｏｌ．Ａｌ：０．０２４、Ｃａ：＜０．００１、Ｐｂ：−、Ｏ：０．００３」
「Ｃ３」＝「（％）Ｃ：０．４６、Ｓｉ：０．２６、Ｍｎ：０．８４、Ｐ：０．０１５、Ｓ：０．０３３、ｓｏｌ．Ａｌ：０．０２３、Ｃａ：＜０．００１、Ｐｂ：−、Ｏ：０．００３」
「Ｃ４」＝「（％）Ｃ：０．４７、Ｓｉ：０．２６、Ｍｎ：０．８２、Ｐ：０．０１７、Ｓ：０．０５１、ｓｏｌ．Ａｌ：０．０２２、Ｃａ：＜０．００１、Ｐｂ：−、Ｏ：０．００３」
（２ｄ）「４．２　穴あけ加工性
４．２．１　工具寿命
　・・・Ｆｉｇ．７、Ｆｉｇ．８に脱酸調整快削鋼Ａ３、Ａ４、Ａ５および通常鋼Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４について、焼入焼もどしと焼ならし状態でのドリル寿命曲線を示す。・・（中略）・・
４．２．２　切削抵抗　
　Ｆｉｇ．９に焼入焼もどし状態の脱酸調整快削鋼Ａ３、Ａ４、Ａ５および通常鋼Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４を穴あけした場合の切削抵抗の速度変化を示す。・・（中略）・・
４．２．３　ドリル寿命におよぼす硫化物系介在物の影響
　・・・Ｐｈｏｔｏ．３は、通常の工程で熱間圧延した９６ｍｍ角の試験片素材での脱酸調整快削鋼および通常鋼の代表的な硫化物系介在物を示しており、Ｔａｂｌｅ　２は、これら硫化物系介在物の形状を示している。なおＴａｂｌｅ　２の値は各試料ともに３０個の硫化物について、長さおよび幅を測定したその平均値である。また、硫化物の長さ（Ｌ）／硫化物の幅（Ｗ）も個々の硫化物について求めたＬ／Ｗの平均値である。」（第２０８１頁右欄乃至第２０８４頁左欄）
（２ｅ）第２０８２頁の「Ｔａｂｌｅ　２」には、供試鋼の３通りの「Ｏｒｄｉｎａｒｙ　ｓｔｅｅｌ」の硫化物系介在物の長さ等について、次のとおり記載されている。
（１）Ｓ（％）：０．０１７、Ｌ（μ）：３２．９、Ｗ（μ）：３．１、Ｌ／Ｗ：１０．８
（２）Ｓ（％）：０．０３３、Ｌ（μ）：４８．２、Ｗ（μ）：４．３、Ｌ／Ｗ：１１．６
（３）Ｓ（％）：０．０５１、Ｌ（μ）：４９．２、Ｗ（μ）：４．７、Ｌ／Ｗ：１０．２
（２ｆ）第２０８３頁の「Ｐｈｏｔｏ．３」には、「Ｏｒｄｉｎａｒｙ　ｓｔｅｅｌ」の硫化物系介在物の長さが示されているが、その長さは、スケール「２０μｍ」より長いことが明らかである。
（３）引用刊行物３：特開昭５７−１４０８５４号公報（甲第３号証）
（３ａ）「第１表は本発明鋼と比較鋼として従来の快削鋼および基準鋼の化学組成を示したものである。ここでいう基準鋼とは機械構造用鋼として通常に溶製され、販売されているもので、Ｓは特に添加されず０．０１０〜０．０２０％のものである。」（第３頁左欄第１８行乃至右欄第２行）
（３ｂ）第１表には、基準鋼としてＤ−１、Ｄ−２およびＤ−３の３例が示されている。これらの鋼のＳｏｌ．Ａ１の含有量は、０．０３５％、０．００２９％および０．００３８％であり、Ｏの含有量は、０．００２４％、０．００１８％および０．００１９％である。
（４）引用刊行物４：日本鉄鋼協会編「鉄鋼便覧　第３版　II　製銑・製鋼」昭和５７年１２月２５日、日本鉄鋼協会発行、第４７１〜４７３頁、第６２０〜６２２頁（甲第４号証）
（５）引用刊行物５：「鉄と鋼」第５７年（１９７１）第１３号、昭和４６年１１月、日本鉄鋼協会発行、第２０６７〜２０７５頁（甲第５号証）
（６）引用刊行物６：特開平７−５４０９９号公報（甲第６号証）
（６ａ）「【請求項１】Ｃ：０．０５〜０．６％（重量％の意味、以下同じ），Ｓｉ：０．０３〜１％，Ｍｎ：０．１〜２％，Ｓ：０．００５〜０．１２％，Ｉｎ：０．００１〜０．１％，Ｎ：０．００３〜０．０２％を夫々含有すると共に、Ｏ：０．００２％以下およびＡｌ２ Ｏ３ ：０．００２％以下に夫々抑制してなり、残部Ｆｅおよび不可避不純物よりなることを特徴とする被削性に優れた機械構造用鋼。
【請求項２】更に、Ｂ：０．０００５〜０．０３％を含有したものである請求項１に記載の機械構造用鋼。
【請求項３】更に、Ｃｒ：２％以下，Ｍｏ：１％以下およびＮｉ：６％以下よりなる群から選択される１種以上を含有するものである請求項１または２に記載の機械構造用鋼。
【請求項４】更に、Ｐｂおよび／またはＴｅ：合計で０．０１〜０．６％含有する請求項１〜３のいずれかに記載の機械構造用鋼。
【請求項５】更に、Ｚｒ，Ｃａおよび希土類元素よりなる群から選択される１種以上を合計で、０．０１〜０．６％含有する請求項１〜４のいずれかに記載の機械構造用鋼。
【請求項６】更に、Ｖ：０．０１〜０．３％を含有すると共に、熱間鍛造後空冷のままで得られるものである請求項１〜５のいずれかに記載の機械構造用鋼。」（特許請求の範囲）
（６ｂ）「【作用】
　本発明者らは、鋼中のＩｎの挙動が鋼材の特性に及ぼす影響について詳細に検討した。その結果、ＩｎはＡｌ２Ｏ３等の酸化物系介在物の周辺に付着し、これがＩｎ添加による被削性（特に切り屑処理性）向上効果を半減させるのではないかとの知見が得られた。そこで本発明者らは、鋼中の酸化物系介在物（特にＡｌ２Ｏ３）を極力低減させれば、Ｉｎの添加効果が著しく発揮されて切り屑処理性が著しく向上するのではないかと考え、その為には鋼中のＯおよびＡｌ２Ｏ３をできるだけ低減させることが有効であることを見出し、本発明を完成した。また鋼中のＯやＡｌ２Ｏ３を低減することによって、疲労強度を向上することができることもわかった。尚上記「鋼中のＯ」とは、Ａｌ２Ｏ３ を構成するＯも含む意味である。」（段落【０００６】）
（６ｃ）「Ｎ：０．００３〜０．０２％
　Ｎは結晶粒微細化のために、少なくとも０．００３％含有させる。しかしながら、０．０２％を超えて含有させると硬さが増加して被削性が低下するので、上限を０．０２％とした。」（段落【００１３】）
（６ｄ）「Ｂ：０．０００５〜０．０３％
　Ｂは焼入性および靭性を向上させると共に、前述した如く、Ｉｎの偏析を抑制して熱間加工性と疲労強度を向上させるのに有効な元素である。その効果を発揮させるためには、少なくとも０．０００５％含有させる必要があるが、過剰に含有させると硬さが増加し、被削性が低下するので上限を０．０３％とした。」（段落【００１７】）
（６ｅ）「Ｃｒ：２％以下，Ｍｏ：１％以下およびＮｉ：６％以下よりなる群から選択　される１種以上　Ｃｒ，ＭｏおよびＮｉは、いずれも焼入性を高めるのに有効な元素である。またこのうちＭｏとＮｉは、靭性を高めるのに有効である。しかしながら、過剰に含有させると被削性が低下するので、Ｃｒは２％，Ｍｏは１％，Ｎｉは６％を夫々上限とすべきである。」（段落【００１８】）
（６ｆ）「Ｖ：０．０１〜０．３％
　Ｖは結晶粒を微細化し、熱間鍛造後空冷のままで強度を確保するのに有効であり、その効果を発揮させる為には少なくとも０．０１％含有させる必要がある。しかしながら、過剰に含有させると被削性が低下するので、上限を０．３％とした。」（段落【００２１】）
（７）引用刊行物７：「ＪＩＳ　ハンドブック　鉄鋼　１９８８」１９８８年４月１２日、日本規格協会発行、第１１３７頁（甲第７号証） 
機械構造用炭素鋼鋼材のＪＩＳ規格に関する証拠であり、その「備考１」には、「Ｓ０９ＣＫ、Ｓ１５ＣＫ及びＳ２０ＣＫは、不純物としてＣｕ０．２５％、Ｎｉ０．２０％、Ｃｒ０．２０％、Ｎｉ＋Ｃｒ０．３０％を、その他の記号のものは、Ｃｕ０．３０％、Ｎｉ０．２０％、Ｃｒ０．２０％、Ｎｉ＋Ｃｒ０．３５％を超えてはならない。」と記載されている。
　
（４−３）当審の判断
（１）本件発明１について
　引用刊行物２には、「鋼の脱酸調整による介在物組成変化と被削性」と題して、機械構造用炭素鋼Ｓ４５Ｃ相当鋼である脱酸調整快削鋼Ａ３、Ａ４、Ａ５と通常脱酸鋼Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４の供試鋼が記載され、上記（２ｃ）に記載されたＣ２〜Ｃ４の化学組成の中から「Ｃ３」の供試鋼を選択した場合には、引用刊行物２には、「（％）Ｃ：０．４６、Ｓｉ：０．２６、Ｍｎ：０．８４、Ｐ：０．０１５、Ｓ：０．０３３、ｓｏｌ．Ａｌ：０．０２３、Ｃａ：＜０．００１、Ｐｂ：−、Ｏ：０．００３」という機械構造用鋼が記載されていると云える。そして、この「Ｃ３」の機械構造用鋼は、上記（２ｅ）に摘示した３通りの「Ｏｒｄｉｎａｒｙ　ｓｔｅｅｌ」のうち、そのＳ含有量が一致する上記（２ｅ）において「（２）」と表記した「Ｓ（％）：０．０３３、Ｌ（μ）：４８．２、Ｗ（μ）：４．３、Ｌ／Ｗ：１１．６」という硫化物系介在物の形状を有していると認められる。また、上記（２ｄ）の「通常の工程で熱間圧延した９６ｍｍ角の試験片素材での脱酸調整快削鋼および通常鋼の代表的な硫化物系介在物を示しており、Ｔａｂｌｅ　２は、これら硫化物系介在物の形状を示している。なおＴａｂｌｅ　２の値は各試料ともに３０個の硫化物について、長さおよび幅を測定したその平均値である。」という記載に照らせば、測定された硫化物は３０個でその平均値が４８．２μｍであり、その試料も熱間圧延された「圧延材」であるから、その測定箇所は技術常識からみて「圧延方向断面」であると認められる。
　そうであれば、これら記載を本件発明１の記載ぶりに則って整理すると、引用刊行物２には、「Ｃ：０．４６％、Ｓｉ：０．２６％、Ｍｎ：０．８４％、Ｐ：０．０１５％、Ｓ：０．０３３％、ｓｏｌ．Ａｌ：０．０２３％、Ｃａ：＜０．００１％、Ｏ：０．００３％、を夫々含むと共に、鋼中のＰｂが０％、残部がＦｅおよび不可避不純物の鋼であり、且つ、平均４８．２μｍの長さの硫化物が圧延方向断面に３０個存在している機械構造用鋼」という発明（以下、「引用刊行物２発明」という）が記載されていると云える。
　そこで、本件発明１と引用刊行物２発明とを対比すると、引用刊行物２発明の「硫化物」の長さ４８．２μｍは、３０個の平均値であるが、引用刊行物２の第２０８３頁の「Ｐｈｏｔｏ．３」によれば、その１個の介在物の長さが２０μｍよりかなり長いことが明らかであり、しかもその平均値も２０μｍよりかなり長い「４８．２μｍ」であるから、引用刊行物２発明の３０個の「硫化物」の個々の長さも、単独で２０μｍ以上であると認められる。また、本件発明１の「Ｐｂ含量が０．００１％以下」についても、本件特許明細書の記載によれば、そのＰｂを有害元素排除の趣旨でその含量を制限するものであるから、引用刊行物２発明の「鋼中のＰｂが０％」と実質的な差異はないと云うべきである。
　そうすると、両者は、「質量％で、Ｃ：０．４６％、Ｓｉ：０．２６％、Ｍｎ：０．８４％、Ｓ：０．０３３％、ｓｏｌ．Ａｌ：０．０２３％、Ｏ：０．００３％、を夫々含むと共に、鋼中のＰｂが０％、残部がＦｅおよび不可避不純物の鋼であり、且つ、単独で２０μｍ以上の長さの硫化物が圧延方向断面に３０個存在している機械構造用鋼」という点で一致し、次の点で相違していると云える。
相違点：
（イ）本件発明１は、「Ｎ：０．０２％以下（０％を含まない）」含有するのに対し、引用刊行物２発明は、Ｎを含有するか明らかでない点
（ロ）本件発明１は、ＰやＣａ元素を含有すると明記されていないのに対し、引用刊行物２発明は、「Ｐ：０．０１５％、Ｃａ：＜０．００１％」含有する点
（ハ）本件発明１は、硫化物の個数を測定した視野が「圧延方向断面１ｍｍ２の視野内」であるのに対し、引用刊行物２発明は、この測定視野が明らかでない点
（ニ）本件発明１は、「切りくず処理性に優れた」ものであるのに対し、引用刊行物２発明は、この点が明らかでない点
　次に、これら相違点について検討する。
（ｉ）相違点（イ）について
　引用刊行物２発明では、Ｎの有無について明示的な限定がなされていないが、通常の「機械構造用鋼」には、不純物として０．０２％以下の微量のＮが含まれているとするのが技術常識であるから、両者は、この「Ｎ」の有無の点で実質的な差異はないと云える。仮にそうでないとしても、機械構造用鋼において、その結晶粒の微細化のために「Ｎ：０．０２％以下」含有させることは、例えば引用刊行物６の上記（６ｃ）に記載されているように当業者に周知の事項であるから、上記相違点（イ）は、上記周知事項に基づいて当業者が容易に想到することができたと云える。
（ｉｉ）相違点（ロ）について
　本件発明１では、「Ｐ」の有無について明示的な限定がなされていないが、「Ｐ」は、通常の「機械構造用鋼」に不可避的不純物として含有されていることは当業者に周知の事項であり、本件発明１の「残部がＦｅおよび不可避不純物の鋼」という特定事項における「不可避不純物」に該当することは明らかであるから、両者は、「Ｐ」の有無の点で実質的な差異はないと云える。
　また、「Ｃａ」の有無についても、「Ｃａ」は、本件発明４において選択成分の一つとして含有されているように、非金属介在物の形態制御等の目的で必要に応じて含有される選択成分であることも当業者に周知の事項であるから、この「Ｃａ」の取捨選択も必要に応じて当業者が容易に想到することができたと云うべきである。
（ｉｉｉ）相違点（ハ）について
　本件発明１の「圧延方向断面１ｍｍ２の視野内に３０以上存在」という測定結果については、本件特許明細書の「光学顕微鏡を用いて切削加工部位の面積１ｍｍ２の視野内の硫化物を観察する（実験では倍率４００倍を採用」（段落【００１３】）という記載によれば、具体的には面積１ｍｍ２の視野内の硫化物を倍率４００倍の光学顕微鏡によって観察した結果であるところ、同じ４００倍の光学顕微鏡によって快削鋼における硫化物の形状や個数を測定した引用刊行物１の第４６頁の写真１や第２表の測定結果に徴すれば、通常の溶製、鋳造及び圧延等の工程を経て製造された「機械構造用鋼」であれば、面積１ｍｍ２の視野内に硫化物が少なくとも３０個は生成されていると認められるから、引用刊行物２発明の場合も、その製造条件が引用刊行物１に記載の快削鋼と格別違いがないと認められる以上、引用刊行物２発明の３０個の硫化物も、面積１ｍｍ２の視野内に存在していると認められる。
　してみると、引用刊行物２発明も、その硫化物が「圧延方向断面１ｍｍ２の視野内に３０個」存在していると認められるから、両者は、上記相違点（ハ）の点で実質的な差異はないと云うべきである。
（ｉｖ）相違点（ニ）について
　本件発明１の上記「切りくず処理性に優れた」という性質は、本件特許明細書の記載によれば、もっぱら本件発明１のＳ含有量や硫化物系介在物の形態（長さ）等の因子に依拠するものであるところ、引用刊行物２発明も、これら因子の点で本件発明１と実質的な差異がないことは前示のとおりであるから、同様に「切りくず処理性に優れた」性質を有すると云うべきである。
　また、本件発明１の上記「切りくず処理性に優れた」という性質が硫化物系介在物の長さとの関係で発見した新たな性質であるとしても、引用刊行物２発明の機械構造用鋼に求められている性質が「被削性」である点で共通するものであり、そして、この「被削性」には「切りくず分断性（処理性）」がその確認すべき要素の一つとして含まれることは引用刊行物１の第４８頁乃至第４９頁の記載や引用刊行物６の第３頁段落【００１２】の記載に照らし周知の事項であると云えるから、引用刊行物２発明の被削性に係る確認実験に基づいて当業者が容易に発見することができたと云うべきである。
（ｖ）小括
　してみると、本件発明１は、引用刊行物２に記載された発明と周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと云えるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
（２）本件発明２について
　本件発明２は、さらに「鋼が、他の元素として、Ｂ：０．０１％以下（０％を含まない）を含むものである」という点を特定事項とするものであるが、機械構造用鋼に焼入性の向上等のために、Ｂを０．０００５〜０．０３％含有させることは、例えば引用刊行物６の上記（６ｄ）に記載されているように周知の事項である。
　してみると、本件発明２も、引用刊行物２に記載された発明と周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと云えるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
（３）本件発明３について
　本件発明３は、さらに「鋼が、更に他の元素として、Ｎｉ：３％以下，Ｃｒ：５％以下，Ｍｏ：１．２％以下，Ｃｕ：１％以下から選ばれる少なくとも１種を含むものである」という点を特定事項とするものであるが、機械構造用鋼に強度等の向上のために、「Ｃｒ：２％以下，Ｍｏ：１％以下およびＮｉ：６％以下」含有させることは、例えば引用刊行物６の上記（６ｅ）に記載され、また引用刊行物１の第１表にもこれら成分を含有する具体例が記載されているように周知の事項である。
　してみると、本件発明３も、引用刊行物２に記載された発明と周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと云えるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
（４）本件発明４について
　本件発明４は、さらに「鋼が、更に他の元素として、Ｃａ：０．０５％以下，Ｚｒ：０．２％以下，ＲＥＭ：０．３％以下，Ｔｅ：０．２％以下，Ｓｅ：０．３％以下から選ばれる少なくとも１種を含むものである」という点を特定事項とするものであるが、本件発明４が「Ｃａ：０．０５％以下」を選択した場合には、引用刊行物２発明も「Ｃａ：＜０．００１％」含有するものであるから、両者は、この「Ｃａ」の点で実質的な差異はない。また、Ｚｒの含有についても、引用刊行物１、５及び６に記載されているように周知の事項である。
　してみると、本件発明４も、引用刊行物２に記載された発明と周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと云えるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
（５）本件発明５について
　本件発明５は、さらに「鋼が、更に他の元素として、Ｖ：１％以下，Ｔｉ：０．３％以下，Ｎｂ：０．３％以下から選ばれる少なくとも１種を含むものである」という点を特定事項とするものであるが、機械構造用鋼に結晶粒の微細化等のために、「Ｖ：０．０１〜０．３％」含有させることは、例えば引用刊行物６の上記（６ｆ）に記載されているように周知の事項である。
　してみると、本件発明５も、引用刊行物２に記載された発明と周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと云えるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
  
５．むすび
　以上のとおり、本件請求項１乃至５に係る発明についての特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであるから、特許法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。
　よって、上記のとおり決定する。　 
【異議決定日】
平成１８年１月３１日（２００６．１．３１）