【事件の表示】
　特願２００８−３１４４１７「受精で用いられる精子分散液」拒絶査定不服審判事件〔平成２１年　５月１４日出願公開、特開２００９−１００７５２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成１７年（２００５年）３月２９日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００４年３月２９日　米国、２００４年９月２９日　米国、２００４年１０月１３日　米国）に出願された特願２００７−５０６４８９号の一部を、特許法第４４条第１項の規定により平成２０年１２月１０日に分割出願したものであって、平成２４年６月１２日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたが、平成２４年１２月５日付で拒絶査定がなされ、これに対して、平成２５年４月１０日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
２．平成２５年４月１０日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２５年４月１０日付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明  
　補正前の請求項１、７、及び１２は下記のとおりであり、
「【請求項１】卵を受精させる方法であって、
　ａ．精液試料を収集し；
　ｂ．該精液試料から精子分散液を形成し、該精子分散液は精子、および炭酸塩系阻害剤を含み；
　ｃ．該精子分散液を別々の集団に仕分け；
　ｄ．インビトロ受精、マイクロインジェクション、深子宮受精またはＩＣＳＩを用いて不動性精子で卵を受精させる；
ことを含む方法。」
「【請求項７】該精子分散液が低温保存されて、次いで卵を受精させる該工程に先立って解凍されたものである請求項１ないし６いずれか１記載の方法。」
「【請求項１２】さらに、運動阻害剤を低温保存剤に加える工程を含む請求項７ないし１１いずれか１記載の方法。」
　上記補正により、上記補正前の請求項７及び１２が削除され、上記補正前の請求項１は、「【請求項１】卵を受精させる方法であって、
　ａ．精液試料を収集し；
　ｂ．該精液試料から精子分散液を形成し、該精子分散液は精子、および炭酸塩系阻害剤を含み；
　ｃ．該精子分散液を別々の集団に仕分け；
　ｄ．インビトロ受精、マイクロインジェクション、深子宮受精またはＩＣＳＩを用いて不動性精子で卵を受精させる；
ことを含み、
該精子分散液が低温保存されて、次いで卵を受精させる該工程に先立って解凍されたものであり、さらに、運動阻害剤を低温保存剤に加える工程を含む
　
　上記請求項１の補正は、上記補正前の請求項７及び１２に記載した発明特定事項をそのまま、補正前の請求項１に付加して限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、請求項１についての上記補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
　そこで、本件補正後の請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について、以下に検討する。
　
（２）特許法第２９条第２項
（２−１）引用例
　原査定の拒絶の理由で引用文献１として引用された本願優先日前の２００２年７月１６日に頒布された刊行物である特表２００２−５２１０４３号公報（以下、「引用例１」という。）には、
（i）「従って、本発明は、雌ウマの非外科的な人工授精のためのシステムの達成を開示する。これらの技術は、低投与量のウマの精子の使用に対して適用可能であり、商業用および実用レベルで現場で使用され得るように設計される。さらに、このシステムは、雌雄鑑別されたウマの精子での人工授精との組み合わせにおいて使用可能であり、この雌雄鑑別されたウマの精子での人工授精に対して特に価値のある適用性を有する。このシステムはまた、フローサイトメトリー分離技術によって性を決定するためにウマの精子細胞を識別する改善された能力を提供する。種々の技術および物質が示されるが、当業者が容易に理解するので、種々の組み合わせおよび順列が、必要性、分離技術、目的、および特定のウマの処理適用に関する他のパラメーターに基づいた実行に対して最適化され得る様式で使用され得る。」（第３６頁第１８行〜第２８行）、
（ii）「フローサイトメトリー選別の使用または他の選別技術を通じて動物を、回収、選別、そして最後に授精させるプロセスは、種々の工程を包含する。ウマ授精の状況において、まず、精液が種馬から収集される。精液は、計画的授精の直前に、既知の高授精能の種馬から収集され得る。これは、インラインゲルフィルターを備えたＣｏｌｏｒａｄｏモデル人工膣（Ａｎｉｍａｌ　Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ、Ｃｈｉｎｏ、ＣＡ）を用いて行われ得る。次いで、ゲルのない容量、運動性、および精子濃度について、射精が評価され得る。次いで、精液が市販の脱脂粉乳グルコース増量剤（ＥＺ−Ｍｉｘｉｎ、ＯＦ、Ａｎｉｍａｌ　Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ、Ｃｈｉｎｏ、ＣＡ）を用いて、２５×１０６ｐｍｓ／ｍｌ（ｎ＝５１）または５×１０６ｐｍｓ／ｍｌ（ｎ＝１０）のいずれかまで増量される。
精液は、収集のすぐ後に授精が実施されるまで、室温で維持され得る。
　染料の添加後、所望の選別濃度までの希釈または増量が達成され得る。次いで、先に考察した種々の技術に従う選別が達成され、その選別から精子細胞が収集相において回収され得る。」（第５２頁第１７行〜第５３頁第６行：下線は当審で付与した。以下同様。）、
(iii)「本発明が示すように、ＤＮＡ含量に基づく精子の雌雄鑑別法、高速フローサイトメーター／セルソーター、および受胎率を損なうことなく２５００万総精子数未満でウマに精子注入するための手順の一致があり得、このことは、ウマにおける現実味のある非外科的または雌雄鑑別した精子産業さえの可能性が生じ得る。興味深いことには、このような精液注入が通常配置される子宮体内に精液注入するよりむしろ、ウマの子宮角内深部に精液注入することにより、よりよい結果が達成され得る。子宮角に十分深くまで、挿入が配置されることを理解すべきである。胚移植設備を使用し得るが、行われる必要はない。」（第６３頁第１４行〜第２１行）、と記載されている。
　
　上記引用例１記載事項(i)及び(iii)によれば、引用例１には、雌雄鑑別した精子で、深子宮受精により人工受精を行うことが記載されており、また上記引用例１記載事項(ii)に記載の、「精液が市販の脱脂粉乳グルコース増量剤を用いて増量される」とは、「脱脂粉乳及びグルコースを含む増量剤を添加して、精子を含む精液分散液を形成する」ことであるから、引用例１には、「収集した精液試料に脱脂粉乳及びグルコースを含む増量剤を添加して精子を含む精液分散液を形成し、該精子分散液の精子を雌雄により別の集団に仕分けし、深子宮受精を用いて仕分した精子で人工受精する方法」の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されていると認められる。
　
　また、同じく引用文献３として引用された本願優先日前の１９６１年１０月２４日に頒布された刊行物である米国特許第３,００５,７５６号明細書（以下、「引用例３」という。）には、
(iv)「この発明は、
精子の運動性と受精能を保存する
(v)「華氏４１度での精子の貯蔵は、
受精能の早急な損失
(vi)「現発明は、様々な貯蔵温度条件下での受精能を維持するための非常に簡単な系を提供する。少なくとも数日間、通常の室温貯蔵の下で精子を保存することは、人工受精の増加された利用を容易にし、特に冷凍が利用できない場所において有用である。
　緩衝化され、pH5.5以上に、好ましくは精液にとって自然なpH範囲である約6.1〜7.5にされ、維持する栄養水溶液にＣＯ２を混合して、精子希釈液を製造すると、その希釈液は、通常使用される希釈液によって観察されるより長い期間にわたり、
精子の生存率と受精能を延長するこ
希釈液のＣＯ
２
含有量の減少が、精子の運動性の阻害の可逆性を引き起こし
(vii)「水の添加によって活性化されるＣＯ２産生物質を含む、乾燥形態の製剤も提供され得る。このタイプの組成物は、次のとおりである。
　成分                                 　　Ｇ／100ml
　　
重炭酸カリウム
　　
重炭酸ナトリウム
　　クエン酸（Ｃ６Ｈ８Ｏ７.2Ｈ２Ｏ）　　−−−−−1.82   」（第５欄第５７行〜第６４行）、
(viii)「希釈液を処方するに際し、望ましい量の塩、ミネラル、及び栄養物を提供し、希釈液に精液プラズマの浸透圧を与えるために、従来の成分が水溶液に使用される。例えば卵黄、スキムミルク、血液由来素材のような様々な栄養物が、ＣＯ２の阻害効果が解かれるときのエネルギー目的で用いられる。他の栄養物は、例えばグルコースやフルクトースのような様々な糖を含む。
卵黄は重要な成分であり、低温ショックに対して保護される希釈液
　
（２−２）対比
　本願補正発明と引用発明とを対比すると、引用発明の「人工受精する方法」とは、本願補正発明の「精子で卵を受精させる方法」に他ならず、両者は、「卵を受精させる方法であって、ａ．精液試料を収集し、ｂ．該精液試料から精子を含む精子分散液を形成し、ｃ．該精子分散液を別々の集団に仕分け、ｄ．深子宮受精を用いて、仕分けした精子で卵を受精させることを含む、該方法」である点で共通し、両者は、（イ）前者では、精子分散液が炭酸塩系阻害剤を含み、仕分けした不動性精子で卵を受精させるのに対して、後者では、精子分散液が炭酸塩系阻害剤を含むこと、及び卵を受精させる仕分けした精子が不動性精子であることは、特定されていない点、及び（ロ）前者では、該精子分散液が低温保存されて、次いで卵を受精させる該工程に先立って解凍されたものであり、さらに、運動阻害剤を低温保存剤に加える工程を含むのに対して、後者にはそれらの工程は特定されていない点、の２点で相違する。
　
（２−３）当審の判断
　上記相違点（イ）について検討すると、上記引用例３記載事項（vi)には、精子希釈液にＣＯ２を混合すると、精子の運動が阻害され、精子の生存率と受精能が延長すること、その精子の運動性の阻害は、ＣＯ２含有量を減少することにより、可逆的に運動性が回復することが記載され、また、上記引用例３記載事項（vii)には、水の添加で活性化されるＣＯ２産生物質である炭酸塩系運動阻害剤を精子分散液に添加することが記載され、さらに、上記引用例３記載事項（v)には、室温で精子を貯蔵すると、受精能が早急に低下することが記載されている。
　そうすると、上記引用例１記載事項(ii)に記載のように、引用発明においては、精子分散液は、常温でフローサイトメトリー等により雌雄の集団へと仕分けられるから、上記引用例３の記載に接した当業者が、その室温での仕分け工程中の精子の受精能の低下を防ぐため、精子分散液に炭酸塩系阻害剤を添加することは、自然な発想であり、そして、そのようにして仕分けた精子で卵を受精させれば、不動性精子で卵を受精させることになるから、上記相違点（イ）の本願補正発明の特定事項は、引用例１及び３の記載から当業者が容易になし得ることである。
　
　また、仕分け後の精子分散液を、その場ですぐに使用しない場合には、保存及び輸送が必要となり、使用する時と場所に応じて長期保存が可能な冷凍手段を選択することは、当業者が必要に応じて適宜なし得ることである。さらに、上記引用例３記載事項(viii)にも記載のように、精子の低温ショックを防ぐために精子希釈剤に低温保存剤を加えることは、適宜行われていることであるから、仕分け後の精子分散液を冷凍保存するために、仕分け前の精子分散液に、（イ）で検討した炭酸塩系運動阻害剤とともに、あらかじめ低温保存剤を加えておくことは、当業者が必要に応じて適宜なし得ることであり、運動阻害剤を低温保存剤に加える工程を含む上記相違点（ロ）に係る本願補正発明の特定事項についても、上記引用例１及び３の記載から当業者が容易になし得ることである。　
　
　そして、本願明細書には、本願補正発明の方法を具体的に記載した実施例等は記載されておらず、本願補正発明において奏される効果が、引用例１及び３の記載から予測できない程の格別なものとはいえない。
　
　したがって、本願補正発明は、引用例１、３の記載に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
（２−４）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２６年１１月１９日付回答書で、参考資料として実験データを添付して、炭酸塩系阻害剤による精子運動性の改善された再活性化という効果を主張し、この効果は、いずれの引用文献の記載からも当業者が予期することのできない格別なものである旨、主張している。
　しかしながら、上記（２−３）にも記載したとおり、引用例３には、精子希釈液にＣＯ２を混合すると、精子の運動が阻害され、精子の生存率と受精能が延長すること、その精子の運動性の阻害は、ＣＯ２含有量を減少することにより、可逆的に運動性が回復することが記載されている。そして、ＣＯ２を減少して精子を再活性化させたときに、ＣＯ２を混合しない精子希釈液を用いていた対照と比較して、ＣＯ２を混合して運動を阻害しておいた精子の運動性がより向上したことが、実験で具体的に示されており、引用例３には、炭酸塩系阻害剤による精子運動性の改善された再活性化が示されている。
　さらに、本願の第１優先権主張の日である２００４年３月２９日と同じ２００４年３月に頒布された刊行物である、社団法人　畜産技術協会編「牛の人工授精マニュアル」には、その第１４頁に「３　精子の生存性と受精能力
　精子の運動が活発で生存性の高い精液は受精の力が高いことが知られている、受精能力を体外でできるたけ長く維持するためには、低温下で運動と代謝を可逆的に抑制して、エネルギーの消耗を防ぐことである。一般に受精能力は運動能力よりも先に失われる。」と記載され、第１５頁には、
「６　各種ガス
　酸素は精子の運動や代謝を活発にするが、過度の酸素は有害である。炭酸ガスは精子の運動を可逆的に抑制する。」と記載されており、炭酸ガス等により精子の運動を抑制してエネルギーの消耗を防げば、再活性化時に受精能力と運動能力が向上することは、本願優先日当時の技術常識であったといえ、炭酸塩系阻害剤による精子運動性の改善された再活性化という効果は予期できないという審判請求人の上記主張は、この点からも採用できない。
　
　また、平成２５年５月２３日付審判請求書の手続補正書では、「精子分散液に炭酸塩系阻害剤を含ませることにより、「流れ中の細胞およびこれらの細胞のレーザー操縦の並びを容易にし、それにより、該所望の細胞を、より効率的かつ正確に仕分けまたは豊富化することが可能となる」という効果を奏するものである（本願明細書、段落［００６１］ご参照）。」と主張しているが、本願明細書の段落【００６１】には、フローサイロメトリーによる仕分けの別法として、レーザー操縦を用いる光トラッピング法を用いた場合の効果として、上記記載があり、フローサイロメトリーによる仕分けの効果として記載されているものではない。しかも、光トラッピング方法を用いた場合に、実際にそのような効果があることは、本願明細書で確認されていない。
　そうすると、光トラッピング法による仕分けの場合にも、上記のような効果が奏されるか不明であるばかりか、たとえそのような効果があると仮定した場合であっても、本願補正発明の方法は、仕分けの方法を特定しておらず、特許請求の範囲の記載に基づかない主張であるから、審判請求人の上記主張も採用できない。　
　
（３）むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、特許法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
　平成２５年４月１０日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本出願に係る発明は、平成２４年６月１２日付手続補正書により補正された請求項１〜２１に記載された事項により特定されるとおりのものであり、そのうち請求項１には、以下のとおり記載されている。
　
「【請求項１】卵を受精させる方法であって、
　ａ．精液試料を収集し；
　ｂ．該精液試料から精子分散液を形成し、該精子分散液は精子、および炭酸塩系阻害剤を含み；
　ｃ．該精子分散液を別々の集団に仕分け；
　ｄ．インビトロ受精、マイクロインジェクション、深子宮受精またはＩＣＳＩを用いて不動性精子で卵を受精させる；
ことを含む方法」（以下、「本願発明」という。）
　
４．特許法第２９条第２項について
（１）引用例
　上記引用例１、３に記載の事項及び引用発明は、上記２．（２−１）に記載のとおりのものである。
（２）対比・判断
　本願発明と引用発明とを対比すると、両者は、上記２．（２−２）に記載した相違点（イ）のみで相違するが、上記２．（２−３）に記載した理由により、本願発明は、引用例１、３の記載に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
５．むすび
　以上のとおり、本願請求項１に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。