【事件の表示】
　特願２００７−５５８０３４「バレット食道検診用のテザー付きカプセル内視鏡」拒絶査定不服審判事件〔平成１８年　９月　８日国際公開、ＷＯ２００６／０９３６５５、平成２０年　８月１４日国内公表、特表２００８−５３１１９３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯　
　本願は，平成１８年２月９日（優先権主張　２００５年２月２８日　米国（ＵＳ））を国際出願日とする出願であって，平成２４年９月２５日付で拒絶理由が通知され，何らの応答もなかったので，平成２５年４月４日付けで拒絶査定がなされ，これに対し，同年８月１２日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに，同時に，手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２５年８月１２日付けの手続補正の補正の却下の決定　　
［補正の却下の決定の結論］　　
　平成２５年８月１２日付けの手続補正を却下する。　　
　　　
［理由］　　
１　補正後の発明
　平成２５年８月１２日付けの手続補正（以下，「本件補正」という。）により，補正前の特許請求の範囲の請求項５９及び６０は，
「【請求項５９】
  体内腔の内部における表面の画像を作成する撮像プローブシステムであって，
  （ａ）前記撮像プローブシステムの遠位端に配置されたカプセルであって，前記カプセルが体内腔の中へ容易に導入されることを可能にするようにサイズ決めし，体内腔の内部の内表面の画像を表示するのに使用可能な信号を生成する撮像装置を含む，カプセルと，
  （ｂ）近位端と前記カプセルに結合される遠位端とを有するテザーであって，柔軟性があって前記カプセルよりも直径が実質的に小さく，前記カプセルを動作させるために，かつ，体内腔の内表面の画像を表示する際に使用する，前記撮像装置によって作成される信号を搬送するために使用されるテザーと，
を備えることを特徴とする撮像プローブ。
【請求項６０】
  前記テザーは，少なくとも１つの信号を前記カプセルから前記テザーの前記近位端に向かって搬送し，前記少なくとも１つの信号は，電気信号および光信号から成る群から選択されることを特徴とする請求項５９に記載の撮像プローブ。」
から
「【請求項３９】
　体内腔の内部における表面の画像を作成する撮像プローブシステムであって，
　（ａ）前記撮像プローブシステムの遠位端に配置されたカプセルであって，前記カプセルが体内腔の中へ容易に導入されることを可能にするようにサイズ決めし，体内腔の内部の内表面の画像を表示するのに使用可能な信号を生成する撮像装置を含む，カプセルと，
　（ｂ）近位端と前記カプセルに結合される遠位端とを有するテザーであって，柔軟性があって前記カプセルよりも直径が実質的に小さく，前記カプセルを動作させるために，かつ，体内腔の内表面の画像を表示する際に使用する，前記撮像装置によって作成される信号を搬送するために使用され，
且つ単一の光ファイバを含む
　を備えることを特徴とする撮像プローブ。
　　【請求項４０】
　前記テザーは，少なくとも１つの信号を前記カプセルから前記テザーの前記近位端に向かって搬送し，前記少なくとも１つの信号は，
光信号である
　
　上記補正は，補正前の請求項５９の「テザー」について，「
且つ単一の光ファイバを含む
　
　したがって，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前（以下，「平成１８年法改正前」という。）の特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
２　補正の適否（特許法１７条の２第３項違反について）（下線は当審で付与した。）
　
２−１　導入事項
　補正発明は，「テザー」について，「
且つ単一の光ファイバを含む
単一の光ファイバを含む
　そうすると，本件補正により，補正発明には
「カプセル内の撮像装置が生成する，画像を表示するのに使用可能な信号を単一の光ファイバを含むテザーによって，カプセルに結合される遠位端から近位端に光信号で搬送する」という事項（以下「導入事項」という。）が導入された。
　
２−２　当初明細書等の記載
　本願の願書に最初に添付した特許請求の範囲，明細書又は図面（以下「当初明細書等」という。）には，以下の事項が記載されている。
　
（１）「【請求項５９】
  体内腔の内部における表面の画像を作成する撮像プローブシステムであって，
  （ａ）前記撮像プローブシステムの遠位端に配置されたカプセルであって，前記カプセルが体内腔の中へ容易に導入されることを可能にするようにサイズ決めし，体内腔の内部の内表面の画像を表示するのに使用可能な信号を生成する撮像装置を含む，カプセルと，
  （ｂ）近位端と前記カプセルに結合される遠位端とを有するテザーであって，柔軟性があって前記カプセルよりも直径が実質的に小さく，前記カプセルを動作させるために，かつ，体内腔の内表面の画像を表示する際に使用する，前記撮像装置によって作成される信号を搬送するために使用されるテザーと，
を備えることを特徴とする撮像プローブ。
【請求項６０】
  前記テザーは，
少なくとも１つの信号を前記カプセルから前記テザーの前記近位端に向かって搬送し，前記少なくとも１つの信号は，電気信号および光信号から成る群から選択される
【請求項６１】
  前記テザーは，
少なくとも１つの信号を前記テザーの前記近位端から前記カプセルに搬送し，前記少なくとも１つの信号は，電気信号および光信号から成る群から選択される
【請求項６２】
  前記カプセルは，食道の壁の撮像を可能にするために，前記カプセルが患者の食道に容易に嚥下されることを可能にするようにサイズ決めおよび構成されることを特徴とする請求項５９に記載の撮像プローブ。
【請求項６３】
  前記テザーは，前記カプセルが飲み込まれるとき，前記テザーが前記カプセルに容易に
追従して患者の食道を嚥下することを可能にするように，断面積サイズが十分に小さくかつ十分に柔軟であることを特徴とする請求項６２に記載の撮像プローブ。
【請求項６４】
  体内腔における前記カプセルの位置を監視する手段をさらに備えることを特徴とする請求項５９に記載の撮像プローブ。
【請求項６５】
  体内腔の内表面の画像を表示することを可能にする，
前記カプセルの中の前記撮像装置によって作成された前記信号は，前記画像を外部で表示する際に使用するために，前記テザーの中に配置された導体によって搬送された電気信号および前記テザーの中の光ファイバを介して搬送される光信号の一方である
（２）「【０００１】
  本発明は一般に，カプセルの中に収容される走査内視鏡を使用して体の内腔内部で診断撮像する装置および方法に関し，さらに詳細には，医学的状態を検出するために撮像カプセルを使って内腔の内壁を撮像する装置および方法に関するが，その場合に，このカプセルは，内腔内部におけるカプセルの位置を制御するためにも使用されるテザーリード線を介して，外部データ受信装置に電子的に接続される。
・・・
【０００７】
  したがって，本発明の第１の態様は，患者の体の内腔の内表面を撮像する装置に関する。本装置は，内腔を容易に通過するようにサイズ決めされるカプセル筐体を含む。カプセル筐体の撮像部分は，内腔の内表面を撮像するために，この部分を介して走査を可能にするように光学的に透明である。光源が含まれ，それは内腔の外部かまたはカプセル筐体の内部に配置することができる。アクチュエータを有するスキャナが，カプセル筐体の内部に配置される。このアクチュエータは，スキャナからの光のビームで内腔の内表面を所望の走査パターンで走査するためにスキャナを駆動する。少なくとも１つの光センサが含まれ，それは内腔の内表面から反射された光に応答する。このような
光センサはそれぞれが，光の強度を示す電気信号を生成する。本
（３）「【０００９】
  少なくとも１つの光センサがカプセル筐体の内部に配置される実施形態では，
内腔の内表面から反射された光が，対応する電気信号を生成する少なくとも１つの光センサによって受け取られる
テザーが，光センサに結合される少なくとも１本の電気リード線を含み，この光センサが生成する電気信号を内腔の外部に存在する箇所に搬送する。
（４）「【００２８】
  図２は，カプセル２０のこの実施形態のさらなる細部を示し，本発明に有用なカプセルの幾つかの他の実施形態が以下に説明される。この実施形態では，スキャナ２６を備える振動光ファイバによって放出された光が，複数のレンズを含む光学系３４を透過して，カプセル２０が内置される食道または他の内腔の内表面に達し得るように，筐体２４の前端すなわち遠位端３２が光学的に透明である。内表面は光の他の波長帯を使用してスキャナ２６によって照明されてもよいが，この実施形態では，内腔の内表面は白色光を使用して照明される。内表面から反射された光は，複数の赤色，緑色，および青色（ＲＧＢ）センサ３６ｒ，３６ｇ，および３６ｂによってそれぞれ検出される。食道または内腔の内表面を照明するために使用される白色光は，テザー２２内部に配置された光ファイバ（別個に表示せず）を介してスキャナ２６に搬送される。
複数のＲＧＢセンサによって生成された信号は，走査された内表面の部分に対応する画像を作成するように処理するために，テザー２２内部の電気リード線（図示せず）を介して返送される。
（５）「【００３９】
  図６Ａおよび６Ｂは，本発明のカプセルの中で使用する２Ｄ走査点放射源照明器２４０および光ビーム照明器２４０’を示す。図６Ａでは，点放射源照明器２４０は，患者の体内の内腔の内表面上のＲＯＩを走査させる，カプセル内部の光ファイバ２４２によって点放射源照明を実施する能力を有する。走査光ファイバによって設けられた点放射源がカプセル（図示せず）内部において所望のパターンで動作させられるとき，走査光ファイバによって放出された光は，ＲＯＩの異なる部分を照明するように撮像レンズ２４４ａ，２４４ｂ，および２４４ｃに透過される。実線で例示した位置で，光ビーム２４６はＲＯＩの特定の部分を照明し，他方では，点線で例示した位置で，この走査光ファイバは，ＲＯＩの異なる部分を照明する光ビーム２４６’を生成する。
走査光ファイバによって照明された各連続点から反射された光は，撮像レンズ２４４ｃ，２４４ｂ，および２４４ａを介して再び戻されて，ＲＢＧフォトン検出器２４５ｒ，２４５ｇ，および２４５ｂのそれぞれによって受け取られ，これらの検出器が，ＲＯＩの自然色画像を表示する際に使用するために，患者の体外に伝達される対応する電気信号を生成する。別法として，この光は，テザーを介して，患者の体外に配置された外部フォトン検出器に搬送されてもよい。
（６）「【００４４】
  相対的に
小さいカプセルの内部に統合された走査装置
    ・統合によりサイズが小型になること，
    ・患者の安静がほとんど必要ないかまたは全く不要であること，
    ・内科医がテザー付きカプセルを患者の食道の中へ挿入する必要がないこと，
    ・統合および低費用の構成要素の使用によって費用が低下すること，
    ・体の中の様々な内腔の内部における到達可能性を高めるように曲げ剛性が低下すること，
    ・特に反復治療が必要な場合に処置時間が短縮されること，
    ・組み込まれた高解像度
撮像装置
    ・可変解像度（実時間ズーミング）および高度のステレオ効果（影付けのような）などの走査光学システムによる追加的な特徴構成，
    ・組み込まれた非可視光源および検出器による追加的な機能性，
    ・内腔内部おける多器具または多挿入物による感染に関して患者に対する危険性が低下すること，
    ・健康な組織の損傷が減少することによって患者の回復時間が短縮されること，および
    ・慢性疾患を監視するために長時間にわたって体の内部に残置可能であること。  」
（７）「【００５６】
  
組み合わされた光ファイバおよび電気リード線ケーブル３９７は，
カプセルの中に配置されたスキャナ（この図ではどちらも図示せず）におよびそこから光信号および電気信号を搬送する１本または複数の電気リード線とを含む。
（８）「【００６０】
  機能ブロック図
  図１０は，カプセルが患者の体の内腔中に配置されるとき，本発明に従って実施可能な多様な機能の少なくとも一部を例示する。診断，治療，および監視などの機能が点線を使って形成されるブロックの中に示されており，他方で，カプセルおよび関連構成要素によって実施されるシステム４１０の撮像機能に実線が使用されている。この図に例示するように，
撮像レーザ４１２が，テザーを経由して患者の体内へ誘導されて，カプセルの中に配置される走査光ファイバで使用される撮像光学素子を介して，カプセルの中のスキャナによって誘導される光を生成する
ＲＧＢフォトン検出器４３０は，内腔の内表面上のＲＯＩから受け取られた光に応答して，テザー内部のまたはそれと並行して延びる電気導体を介して，患者の体外に配置された機器に搬送される電気信号を生成する。別法として，ＲＧＢ光は，テザー内部の光ファイバを介して，体外の外部フォトン検出器４２６に，または，例えば，光ダイオードおよび関連する回路を含む他の種類の光検出器４２４に搬送され得る
【００６１】
  ボックス４３２に示すように，本システムは，１つもしくは複数の分光測光計またはスペクトル分析器によって使用される集光用光ファイバに関連する，追加的な高出力または低出力の，ＵＶ検出器，および／または可視光検出器，および／またはＩＲ検出器を含んでもよい。例えば，ブロック４３４に示した分光測光計または
スペクトル分析器は，集光用光ファイバを介して搬送された光および／またはブロック４３６に示す導体を経由して搬送された信号を受け取ることができる。
（９）「【００７７】
  二重クラッド光ファイバの使用
  上記説明では，
光信号をカプセルの遠位に搬送し，かつ患者の体外に配置された検出器の近位に戻すために２連クラッド光ファイバが使用され得ることに留意された。
【００７８】
  
二重クラッド光ファイバ５４０を使用すると，図１５に示すように，カプセル５５２に必要な構成要素を簡素化する。例えば，光検出器はカプセル５５２の中には不要である。さらには，カプセル内部の光検出器から電気信号を搬送する必要が存在しな
タ５６０を励起する電気信号を搬送するのに必要とされるだけである。図１５に，リード線５５０は二重クラッド光ファイバ５４０に沿って，カプセル５５２用のテザーの柔軟性の高い薄い外部被覆５６４の内側に示されている。好ましくは，二重クラッド光ファイバ５５４の片持ち部分に走査を行わせ，点線５６２によって示されているように，食道１４の内表面を照明する光を放出する。カプセル５５２の中の光学系には第１のレンズ５５６および第２のレンズ５５８が含まれ，これらのレンズを介して，可動光ファイバ５５４によって放出された光が内腔の内表面上に搬送される。内腔の内表面から反射されて戻った光は同様に光学系を透過して内部クラッド５４４に進入し，この内部クラッドは，上で論じたように，この光を適正な検出器まで内腔の外部へ搬送する。」
　
２−３　判断
　当初の【請求項６５】（上記摘記事項（１）参照）に「 体内腔の内表面の画像を表示することを可能にする，前記カプセルの中の前記撮像装置によって作成された前記信号は，前記画像を外部で表示する際に使用するために，前記テザーの中に配置された導体によって搬送された電気信号および前記テザーの中の光ファイバを介して搬送される光信号の一方である」と記載されてはいるが，「単一の光ファイバを含むテザー」を特定している導入事項は記載されていない。
　また，当初明細書段落【００３９】（上記摘記事項（５）参照）に「別法として，この光は，テザーを介して，患者の体外に配置された外部フォトン検出器に搬送されてもよい。」と記載され，当初明細書段落【００６０】（上記摘記事項（８）参照）に「別法として，ＲＧＢ光は，テザー内部の光ファイバを介して，体外の外部フォトン検出器４２６に，または，例えば，光ダイオードおよび関連する回路を含む他の種類の光検出器４２４に搬送され得る。」と，テザーを介した光の搬送について記載されてはいるが，搬送される光は「撮像装置」によって生成される信号ではないので，導入事項は記載されていない。
  さらに，当初明細書段落【００５６】（上記摘記事項（７）参照）に「組み合わされた光ファイバおよび電気リード線ケーブル３９７は，・・・組み合わされた光ファイバおよび電気リード線３９７に接続されて，１本または複数の光ファイバと，カプセルの中に配置されたスキャナ（この図ではどちらも図示せず）におよびそこから光信号および電気信号を搬送する１本または複数の電気リード線とを含む。」と，信号の搬送に，光ファイバと電気リード線を組み合わせたものを用いることが記載されてはいるが，この信号はスキャナに対するものであり，撮像装置からのものではないので，導入事項は記載されていない。
　むしろ，当初明細書段落【０００７】（上記摘記事項（２）参照）に「このような光センサはそれぞれが，光の強度を示す電気信号を生成する。」と記載され，当初明細書段落【０００９】（上記摘記事項（３）参照）に「少なくとも１つの光センサがカプセル筐体の内部に配置される実施形態では，内腔の内表面から反射された光が，対応する電気信号を生成する少なくとも１つの光センサによって受け取られる。１つの実施形態では，テザーが，光センサに結合される少なくとも１本の電気リード線を含み，この光センサが生成する電気信号を内腔の外部に存在する箇所に搬送する。」と記載されているように，画像を表示するのに使用可能な信号のテザーによる搬送は，テザーの電気リード線による電気信号の搬送によることが主に記載されているといえる。
　さらに，本願の出願当時，上記導入事項が当業者にとって自明であったとする根拠もない。
　してみると，上記導入事項を導入する本件発明は，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において，新たな技術事項を導入しないものでない。
　
２−４　結論
　したがって，上記導入事項は，上記摘記箇所を含む当初明細書等の全体の記載に照らしても，上記導入事項が当初明細書等に記載されているとは認められない。
　よって，本件補正は，平成１８年法改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反する。
　
３　補正の適否（特許法第３６条第６項第１号違反について）
　次に補正発明が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年法改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
３−１発明の詳細な説明の記載事項
　補正発明は，「撮像装置を含む，カプセル」の「撮像装置によって作成される信号を搬送するために使用される」「テザーが単一の光ファイバを含み」，「少なくとも１つの信号は，光信号である」と撮像装置によって作成される信号を光信号に限定しているところ，本願明細書の発明の詳細な説明には，「２−２　当初明細書等の記載」の摘記事項（２）〜（９）に記載された事項が記載されている（発明の詳細な説明は出願時から補正されていない。）。
　
３−２　検討・判断
　上記摘記事項から明らかなように，「光信号」については，明細書段落【００５６】（上記摘記事項（７）参照）に「カプセルの中に配置されたスキャナ（この図ではどちらも図示せず）におよびそこから光信号および電気信号を搬送する１本または複数の電気リード線とを含む。」と記載されており，明細書段落【００７７】（上記摘記事項（９）参照）に「光信号をカプセルの遠位に搬送し，かつ患者の体外に配置された検出器の近位に戻すために２連クラッド光ファイバが使用され得ることに留意された。」と記載されてはいるが，「撮像装置によって作成される信号」と「光信号」の関係については，具体的な記載がみつからない。
　さらに，テザーによる「光信号」の搬送については，明細書段落【００３９】（上記摘記事項（５）参照）に「別法として，この光は，テザーを介して，患者の体外に配置された外部フォトン検出器に搬送されてもよい。」と記載され，明細書段落【００６０】（上記摘記事項（８）参照）に「別法として，ＲＧＢ光は，テザー内部の光ファイバを介して，体外の外部フォトン検出器４２６に，または，例えば，光ダイオードおよび関連する回路を含む他の種類の光検出器４２４に搬送され得る。」と記載されてはいるが，搬送される光は「撮像装置」によって生成される信号ではない。
　また，「撮像装置」については，明細書段落【００４４】（上記摘記事項（６）参照）に「 相対的に小さいカプセルの内部に統合された走査装置を使用することによってもたらされる利点は以下の通りである。 ・・・組み込まれた高解像度撮像装置および対話式表示器により精度が高まること，」と記載されてはいるが，「撮像装置によって作成される信号」と「光信号」の関係については，具体的な記載がみつからない。
　そのうえ，「撮像装置」を「ＲＧＢセンサ」を含むものとしてみてみても，明細書段落【００２８】（上記摘記事項（４）参照）には「複数のＲＧＢセンサによって生成された信号は，走査された内表面の部分に対応する画像を作成するように処理するために，テザー２２内部の電気リード線（図示せず）を介して返送される。」とテザー２２内部の電気リード線を流れる電気信号である旨の記載がされており，「撮像装置によって作成される信号」と「光信号」の関係については記載されていない。
　そうすると，補正発明の「撮像装置を含む，カプセル」の「撮像装置によって作成される信号を搬送するために使用される」「テザーが単一の光ファイバを含み」，「少なくとも１つの信号は，光信号である」場合については，発明の詳細な説明にはそれを実現するための具体的な構成の記載も示唆もない。
　また，そのような構成が明細書全体の記載から当業者にとって自明であるともいえない。
　
３−３　結論
　してみると補正発明は，発明の詳細な説明に記載されているものであるとはいえない。
　したがって，補正発明は特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　よって，本件補正は，平成１８年法改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反する。
　
４　むすび
　上記２，３より，本件補正は，平成１８年法改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反するので，また同法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。　
　
第３　本願発明について　　
１　本願発明　　
　本件補正は，上記のとおり却下されたので，本願の請求項１〜６６に係る発明は，出願当初の特許請求の範囲の請求項１〜６６に記載された事項により特定されたものであって，その請求項４３に係る発明は，次のとおりであると認める。　　
「【請求項４３】
  患者の体内の内腔の内表面を走査する方法であって，
  （ａ）スキャナを含むカプセルを前記内腔の中へ導入するステップであって，前記カプセルは前記カプセルに結合されたテザーをさらに含む，導入するステップと，
  （ｂ）前記テザーの近位端が前記内腔の外部に留まるように，前記カプセルを前記内腔に通して前送りすることを可能にするステップと，
  （ｃ）力を前記テザーに及ぼすことによって，前記内腔の内部における前記カプセルの配置を制御するステップと，
  （ｄ）前記スキャナで前記内腔の前記内表面の画像を作成するステップと，
  （ｅ）前記カプセルが前記内腔の内部で通過する距離を再現可能に追跡するステップと，
を含むことを特徴とする方法。」（以下，「本願発明」という。）
　
第４　原査定の拒絶の理由の概要　
　　平成２４年９月２５日付の拒絶理由通知書の概要は，以下のとおりのものである。　
１．この出願の請求項４３−５８，６６に係る発明は，産業上利用できる発明とは認められず，特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないので，特許を受けることができない。
２．この出願は，請求項１−４２に係る発明と，請求項５９−６５に係る発明との間に共通する技術事項は，撮像装置を含むカプセルと，テザーとを備えた撮像プローブであると解されるが，同共通する事項は本願出願前に知られていることから，前記発明群の間に共通する特別な技術的特徴が存在しておらず，本願は特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。
３．この出願の請求項１〜２６，３０〜４０，４２に係る発明は，その出願前に日本国内又は外国において，頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて，その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
第５　当審の判断　
　本願発明は，患者の体内の内腔の内表面を走査する方法であって，  （ａ）スキャナを含むカプセルを前記内腔の中へ導入するステップを含む方法に関する。
　したがって，その方法を実施する最中，カプセルを前記内腔の中へ導入するという外科的処置，すなわち「手術」を伴うから，この方法は「人間を手術する方法」であり，特許法第２９条第１項柱書きでいう「産業上利用することができる発明」に該当しない。
　
第６　結論
　してみれば，本願発明は特許法第２９条第１項柱書きでいう産業上利用することができる発明に該当しないので，特許をうけることができない。
　
　　よって，結論のとおり審決する。