【事件の表示】
　特願２０１０−２２５０１８「サルアデノウイルス核酸およびアミノ酸配列、それを含むベクターおよび使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成２３年　３月２４日出願公開、特開２０１１−　５５８３５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　
　本願は、平成１４年（２００２年）１１月２０日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００１年１１月２１日　米国、２００２年３月２２日　米国）とする特願２００３−５４７５５９号の一部を、特許法第４４条第１項の規定により平成２１年１月２９日に新たな特許出願とした特願２００９−１８２３１号の一部を、さらに、同法同条同項の規定により平成２２年１０月４日に新たな特許出願として分割したものであって、その後の主な経緯は次のとおりである。
　
平成２３年１２月　２日　　　手続補正書
平成２４年　８月１７日　　　拒絶理由通知書
平成２５年　２月１９日　　　意見書
平成２５年　３月２９日　　　拒絶査定
平成２５年　８月　９日　　　審判請求書・手続補正書
　
第２　平成２５年８月９日付けの手続補正についての補正却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　平成２５年８月９日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．補正後の本願発明
　上記補正により、補正前の平成２３年１２月２日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１，７，８が補正され、そのうち請求項１は、補正前の
「【請求項１】
　配列番号３のアミノ酸配列を有するＡｄＰａｎ５ヘキソンタンパク質を含んでなるキャプシドを含む組換えアデノウイルスであって、該アデノウイルスは、更に、Ｅ１遺伝子の一部または全部を欠いているアデノウイルス配列、複製およびキャプシド形成に必要な５’および３’アデノウイルス・シスエレメント、および宿主細胞中での導入遺伝子の発現を支配する配列に操作可能に連結されたアデノウイルスにヘテロロガスな導入遺伝子を含んでなる、上記組換えアデノウイルス。」から、
「【請求項１】
配列番号３のアミノ酸配列を有するＡｄＰａｎ５ヘキソンタンパク質
、繊維タンパク質およびペントンタンパク質
該繊維およびペントンタンパク質は個々にヒトまたはサル起源に由来し、
　
　上記補正のうち、補正前の請求項１に係る発明を特定するために必要な事項である「キャプシド」を、配列番号３のアミノ酸配列を有するＡｄＰａｎ５ヘキソンタンパク質に加えて、個々にヒトまたはサル起源に由来する「繊維タンパク質およびペントンタンパク質」を含んでなるものに限定するものであって、補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。さらに、補正前の請求項１に係る発明を特定するために必要な事項である「キャプシドを含む組換えアデノウイルス」については「キャプシドを有する組換えアデノウイルス」と補正し、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
　したがって、請求項１についての上記補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前（以下、「平成１８年改正前」という。）の特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものに該当し、さらに平成１８年改正前の特許法第１７条の２第４項第４号に規定する明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当する。
　
　そして、請求項１についての上記補正が、平成１８年改正前の特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものを含んでいることから、補正後の請求項１に係る発明（以下、「本件補正発明１」という。）が、特許出願の際、独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について、以下に検討する。
　
２．特許法第２９条第２項
　
（１）引用例
　
（１−１）引用例１
　原査定の拒絶の理由で引用例１として引用された本願優先日前の２０００年に頒布された刊行物である米国特許第６０８３７１６号明細書（以下、「引用例１」という。）には、次の事項が記載されている。
　なお、翻訳は当審によるものであって、下線は当審が付与したものである。以下、同様である。
　
（ａ）「しかしながら、多くの人々は、事前の自然な暴露の結果として、ヒトアデノウイルスに対する既存の免疫を持っており、この免疫が、遺伝子治療の手順に組換えヒトアデノウイルスを使用することに対する主要な障害となっている。」（第２カラム第１２行〜第１５行）
（ｂ）「遺伝子治療の技術分野では、組換えウイルスや治療のための導入遺伝子を患者からすぐに除去してしまう即時の免疫応答を刺激しない、さらなるアデノウイルスベクター構築物の開発の必要性が存在する。ワクチンの技術分野では、ヒトや他の哺乳類における安全かつ効果的な、新しいワクチン担体の必要性が存在する。」（第２カラム第４９行〜第５５行）
（ｃ）「さらなる側面では、
本発明は、チンパンジーアデノウイルスのＤＮＡ配列と、調節配列に対して、その発現方向に作動可能に連結されている、選択された外来遺伝子を含んでなる組換えアデノウイルスを提供する。該組換えウイルスは哺乳類細胞、好ましくはヒト細胞に感染する能力があり、該細胞中で外来の導入遺伝子産物を発現する能力がある。このベクターにおいて、天然のチンパンジーＥ１遺伝子、および／またはＥ３遺伝子、および／またはＥ４遺伝子は、除去され得る。外来遺伝子は、遺伝子が除去されたこれらの位置のいずれかに挿入され得る。
（ｄ）「Ｉ　チンパンジーアデノウイルス配列のクローニング 
　チンパンジーアデノウイルスのバーサまたはＣ１株［ＡＴＣＣ アクセッション番号 ＶＲ−２０］および
チンパンジーアデノウイルスのＰａｎ−９またはＣＶ６８株［ＡＴＣＣ　アクセッション番号ＶＲ−５９４］は、アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション（ＡＴＣＣ、住所省略）から入手した。
（・・・途中省略・・・） 
　両チンパンジーアデノウイルスは、ヒト細胞中でよく増殖し、ヒト胚性腎臓２９３細胞中で、増殖させられた。後述の実施例１、２に詳しく記載されるとおり、ゲノムＤＮＡは精製されたウイルスのストックから分離され、制限酵素群で消化され、その制限断片がクローン化されて、配列決定された。Ｃ１アデノウイルスのゲノム核酸配列は、配列番号１に定められている。
Ｃ６８アデノウイルスのゲノム核酸配列は、配列番号２に定められている。
　Ｃ１のそれ以外の遺伝子領域は、ヒトアデノウイルスＡｄ３、Ａｄ５、Ａｄ７の公知の配列に対する、配列番号１のＣ１配列の相同性によって同定された。同様に、Ｃ６８のそれ以外の遺伝子領域も、ヒトアデノウイルスＡｄ４およびＡｄ５の公知の配列に対する、配列番号２のＣ６８配列の相同性によって同定された。後期のアデノウイルスの遺伝子産物をコードするＣ１およびＣ６８の領域に加えて、Ｅ２ａ、Ｅ２ｂ、Ｅ３、Ｅ４の初期遺伝子機能をコードするゲノム領域も、下記表ＩおよびＩＩのとおり同定された。」（第７カラム第１８行〜第６７行）
（ｅ）「
実施例にさらに記載されているように、チンパンジーアデノウイルスのＥ１を発現する細胞株を樹立するプラスミドと、外来遺伝子を発現するＥ１を欠失した組換えアデノウイルスが準備される。
（ｆ）「我々の予備的な実験は、ヒトの抗血清は、中和抗体アッセイにおいてチンパンジーのアデノウイルスを中和しなかったことを示した。」（第１９カラム第７行〜第９行）
（ｇ）「請求項２２　
配列番号２から得られるチンパンジーアデノウイルスＤＮＡ配列と、異種宿主細胞中における異種遺伝子の発現を指向する調節配列に作動可能に連結された、選択された該異種遺伝子とを含むベクターであって、該チンパンジーアデノウイルスＤＮＡ配列は、少なくとも複製およびウイルスキャプシド形成に必要なシスエレメントを含み、該シスエレメントは該選択された異種遺伝子及び調節配列と隣接しているベクター。
　
　引用例１記載事項（ｃ）の下線部分には、組換えアデノウイルスベクター（以下、アデノウイルスを「Ａｄ」という。）において、天然のチンパンジーＡｄのＥ１遺伝子が除去され、遺伝子が除去されたこれらの位置に外来遺伝子が挿入され得ることが記載されており、引用例１記載事項（ｅ）の下線部分には、チンパンジーＡｄのＥ１を発現する細胞株を樹立するプラスミドと、外来遺伝子を発現するＥ１を欠失した組換えＡｄが準備されることが記載されている。
　また、引用例１記載事項（ｇ）の下線部分には、組換えＡｄが「異種宿主細胞中における異種遺伝子の発現を指向する調節配列に作動可能に連結された、選択された該異種遺伝子」と「複製およびウイルスキャプシド形成に必要なシスエレメント」とを含むことが記載されている。
　さらに、引用例１記載事項（ｇ）の下線部分における「配列番号２から得られるチンパンジーＡｄＤＮＡ配列」は、引用例１記載事項（ｄ）の下線部分にあるとおり、ＡｄＣ６８すなわちＡｄＰａｎ−９のゲノム核酸配列である。
　
　以上のことから、引用例１には、次の発明（以下、「引用発明１」という。）が記載されていると認められる。
　
「組換えチンパンジーＡｄＰａｎ−９であって、Ｅ１遺伝子が除去され、複製およびウイルスキャプシド形成に必要なシスエレメントを含み、異種宿主細胞中における異種遺伝子の発現を指向する調節配列に作動可能に連結された、選択された該異種遺伝子を含む、組換えチンパンジーＡｄＰａｎ−９。」
　
（１−２）引用例２
　原査定の拒絶の理由で引用例２として引用された本願優先日前の１９８３年に頒布された刊行物であるAmerican Type Culture Collection Catalogue of strains II 4th edition, Viruses and antisera, (1983), p. 226（以下、「引用例２」という。）には、次の事項が記載されている。
　
（ｈ）「チンパンジーＡｄ 
ATCC VR-591 株名：
Pan 5（CV-23）。
公知のヒトまたはサルのＡｄのいずれとも交差しない。
（ｉ）「チンパンジーＡｄ
ATCC VR-594 株名：
Pan 9（CV-68）。
公知のヒトまたはサルのＡｄのいずれとも交差しない。
　
（２）対比
　
　ヘキソンタンパク質、繊維タンパク質およびペントンタンパク質は、Ａｄのウイルスキャプシド形成に必要なタンパク質であり、本件補正発明１のヘキソンタンパク質は配列番号３のアミノ酸配列を有するＡｄＰａｎ５というチンパンジーＡｄに由来するものであるが、繊維タンパク質およびペントンタンパク質は個々にヒトまたはサル起源に由来するものである。
　一方、「サル」に関する本願明細書の記載は段落【００１８】にあって、
「Ｉ．サルアデノウイルス配列
  本発明は、自然に伴う他のウイルス性物質から単離されたＰａｎ５、Ｐａｎ６、Ｐａｎ７、ＳＶ１、ＳＶ２５およびＳＶ３９の核酸配列およびアミノ酸配列を提供する。」
と記載されており、本願明細書における「サル」は「チンパンジー」を包含する概念であるから、本件補正発明１の「ヘキソンタンパク質、繊維タンパク質およびペントンタンパク質を含んでなるキャプシド」は、ヘキソンタンパク質、繊維タンパク質およびペントンタンパク質の全てがサル起源、すなわちチンパンジーに由来するものを包含している。
　
　そうすると、本件補正発明１は、Ｅ１遺伝子の一部または全部を欠き、外来遺伝子が導入されている以外は、全てがＡｄＰａｎ５の配列であるチンパンジー由来のＡｄ、すなわち、 
「配列番号３のアミノ酸配列を有するＡｄＰａｎ５ヘキソンタンパク質、ＡｄＰａｎ５繊維タンパク質およびＡｄＰａｎ５ペントンタンパク質を含んでなるキャプシドを有する組換えアデノウイルスであって、該アデノウイルスは、更に、Ｅ１遺伝子の一部または全部を欠いているアデノウイルス配列、複製およびキャプシド形成に必要な５’および３’ アデノウイルス・シスエレメント、および宿主細胞中での導入遺伝子の発現を支配する配列に操作可能に連結されたアデノウイルスにヘテロロガスな導入遺伝子を含んでなる、上記組換えアデノウイルス」をその一態様として包含するものであり、以下、この態様の本件補正発明１と、引用発明１とを対比する。 
　
　引用発明１における「組換えチンパンジーＡｄ」は、本件補正発明１の「チンパンジー由来の組換えアデノウイルス」に、
　引用発明１における「Ｅ１遺伝子が除去され」は、本件補正発明１の「Ｅ１遺伝子の一部または全部を欠いているアデノウイルス配列」に、
　引用発明１における「複製およびウイルスキャプシド形成に必要なシスエレメント」は、本件補正発明１の「複製およびキャプシド形成に必要な５’および３’アデノウイルス・シスエレメント」に、
　引用発明１における「異種宿主細胞中における異種遺伝子の発現を指向する調節配列に作動可能に連結された、選択された該異種遺伝子を含む」は、本件補正発明１における「宿主細胞中での導入遺伝子の発現を支配する配列に操作可能に連結されたアデノウイルスにヘテロロガスな導入遺伝子を含んでなる」に、
それぞれ相当する。
　
　そうすると、本件補正発明１と引用発明１とは、 
「チンパンジーアデノウイルスのヘキソンタンパク質、繊維タンパク質およびペントンタンパク質を含んでなるキャプシドを有する組換えアデノウイルスであって、該アデノウイルスは、更に、Ｅ１遺伝子の一部または全部を欠いているアデノウイルス配列、複製およびキャプシド形成に必要な５’および３’ アデノウイルス・シスエレメント、および宿主細胞中での導入遺伝子の発現を支配する配列に操作可能に連結されたアデノウイルスにヘテロロガスな導入遺伝子を含んでなる、上記組換えアデノウイルス」である点で一致し、以下の点で相違する。 
　
相違点：チンパンジーＡｄが、本件補正発明１は、配列番号３のアミノ酸配列を有するヘキソンタンパク質を有するＡｄＰａｎ５であるのに対し、引用発明１はＡｄＰａｎ−９である点。
　
（３）当審の判断
　
　引用例２には、１９８３年までにＡＴＣＣに寄託されたチンパンジーＡｄが掲載されているが、そのうち引用例２記載事項（ｈ）にはＰａｎ５が、引用例２記載事項（２−ｂ）にはＰａｎ９がそれぞれ記載されており、本願優先日前に公知のものである。そして、引用例２記載事項（ｈ）及び（ｉ）の下線部分にあるとおり、両者とも「公知のヒトまたはサルのＡｄのいずれとも交差しない」特徴を有するものである。 
　ここで、本願優先日当時、引用例１記載事項（ａ）及び（ｂ）にもあるように、多くの人がヒトＡｄに対する免疫を既に獲得しており、その免疫反応が遺伝子治療にＡｄを使用することの障害となっており、その課題を解決しようとすることは既に知られていた課題であった。そのため、引用例１では、引用発明１のように特定されたチンパンジー由来の組換えＡｄをベクターとして使用することにより、その課題を解決しようとするものである。そして実際に引用例１記載事項（ｆ）には、予備的な実験として、ヒトの抗血清は中和抗体アッセイにおいてチンパンジーのＡｄを中和しなかったこと、すなわちチンパンジーのＡｄはヒトにおいて交差反応しなかったことが記載されている。
　そうすると、引用例２の記載に接した当業者にとって、引用例１で使用したＰａｎ９に代えて、引用例２に掲載されている「公知のヒトまたはサルのＡｄのいずれとも交差しない」特徴を有するＰａｎ５を使用してみることは自然な発想であり、その際、引用例１記載事項（ｄ）と同様の手法でＰａｎ５のゲノム配列を決定し、コードされるアミノ酸配列を決定することにより、配列番号３のヘキソンタンパク質のアミノ酸配列を推定すること、及びＥ１遺伝子領域を同定することにより、本願発明の組換えＡｄを製造することは、当業者であれば容易になし得ることである。
　そして、本願発明において奏される効果について、引用例１に記載のＰａｎ９を用いた組換えＡｄに比べ、本願発明のＰａｎ５を用いた組換えＡｄが予測できない程の格別な効果を有するものともいえない。 
　
　したがって、本願補正発明１は引用例１及び２の記載から当業者が容易になし得るものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際、独立して特許を受けることができるものではない。
　
（４）審判請求人の主張
　
　審判請求人は、平成２６年８月２７日付け回答書において、キメラベクターを用いた実験が記載されている資料を提示して、以下のように主張している。
　
「第一番目のキメラでは、Ｐａｎ５含有ヘキソンの内部１５，２２６ｂｐセグメント、繊維およびその他の部位が、Ｃ１からの機能的に類似したセグメントで置き換えられている。第二番目では、Ａｄ５ゲノムのより大きい部位（２５，０００+ｂｐ）が、Ｃ１からの機能的同等物で置き換えられている。追加の配列はペントンおよび他のタンパク質を含む。資料１の著者は、大きいＣ１配列を含む第二番目のキメラのみがレスキューできたことを見出した。 
　資料１の研究は、あるＡｄがレスキュー可能であるか否かを予想することを試みることができたとしても、生物学的技術の多くがそうであるように、それは決して確かのものではないことを示すものである。従って、新しい分野での試みを行おうとする時や新しい生物を用いる時には常に多数の実験が必要とされるものである。」
　
　しかしながら、本件補正発明１は、Ｅ１遺伝子の一部または全部を欠き、外来遺伝子が導入されている組換えＡｄに関するものであって、審判請求人の主張するキメラのＡｄがレスキュー可能であるか否かとは無関係である。よって、上記主張は採用の限りではない。
　
（５）結び
　
　以上のとおり、平成２５年８月９日付けの手続補正は、平成１８年改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
　
第３　本願発明
　
　平成２５年８月９日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は、平成２３年１２月２日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
「【請求項１】
配列番号３のアミノ酸配列を有するＡｄＰａｎ５ヘキソンタンパク質を含んでなるキャプシドを含む組換えアデノウイルスであって、該アデノウイルスは、更に、Ｅ１遺伝子の一部または全部を欠いているアデノウイルス配列、複製およびキャプシド形成に必要な５’および３’アデノウイルス・シスエレメント、および宿主細胞中での導入遺伝子の発現を支配する配列に操作可能に連結されたアデノウイルスにヘテロロガスな導入遺伝子を含んでなる、上記組換えアデノウイルス。」
　
１．特許法第２９条第２項について
　
　本願発明１は、本件補正発明１の「
繊維タンパク質およびペントンタンパク質
該繊維およびペントンタンパク質は個々にヒトまたはサル起源に由来
有する
含む
　そうすると、本願発明１の構成要件をすべて含み、さらに他の構成要件を付加したものに相当する本件補正発明１が、「第２　２．（３）当審の判断」に記載したとおり、引用例１及び２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明１も同様の理由により、引用例１及び２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。　
　
　
第４　結び
　
  以上のとおりであるから、本願請求項１に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができないので、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。