【事件の表示】
　平成１１年特許願第２６４３６４号「哺乳類型Ｃｒｅリコンビナーゼ遺伝子」拒絶査定に対する審判事件［平成１３年　４月　３日出願公開、特開２００１−　８６９８９］について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．本願は、平成１１年９月１７日の出願であって、その請求項１に係る発明は、特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものと認める。（以下、「本願発明１」という。）
「【請求項１】哺乳類において部位特異的にＣｒｅリコンビナーゼを発現させるためのポリヌクレオチドであって、前記哺乳類での使用頻度が高いコドンを用いてＣｒｅリコンビナーゼをコードするように設計された哺乳類型Ｃｒｅリコンビナーゼ遺伝子と、該哺乳類型Ｃｒｅリコンビナーゼ遺伝子に動作可能に連結された部位特異的プロモータとを含むポリヌクレオチド。」
　なお、請求項２に係る発明は、以下のものである。
「【請求項２】前記組織特異的プロモータが誘導性プロモーターである請求項１に記載のポリヌクレオチド。」
　
２．引用例
　これに対して、原査定の拒絶の理由に引用された、本願出願前に頒布された「Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．、（１９８６）Ｖｏｌ．１８７、Ｎｏ．２、ｐ．１９７〜２１２」（以下、「引用例１」という。）には、「バクテリオファージＰ１部位特異的組換えシステムは、２個のコンポーネント、組換えが起こる部位であるｌｏｘＰ及びリコンビナーゼ蛋白質Ｃｒｅから成る。本件論文で、我々はｃｒｅ構造遺伝子及びその上流調節領域のＤＮＡ配列を提供する。」（アブストラクト第１〜３行）、及び「我々は、また、ｃｒｅから上流には３個の可能性のあるプロモータが存在すること、及びこれらの３個のプロモータの１つの活性はＤＮＡメチル化により制御されることを示す。」（第１９８頁左欄９〜１２行）と記載され、第４図には、ｃｒｅ及びその上流調節領域（＋５１から−１５１４）のＤＮＡ配列及び３個のプロモータの位置が示され、また第６表には、Ｃｒｅの起源（複数のｃｒｅプロモータ）によるＣｒｅ活性アッセイの結果が記載されている。
　また、同「Ｎａｔｕｒｅ、（１９９７）Ｖｏｌ．３８９，Ｎｏ．６６４６、ｐ．４０〜４６」（以下、「引用例２」という。）には、「部位特異的組換えシナプスにおいてＤＮＡと複合したＣｒｅリコンビナーゼの構造」とのタイトルの下に、「部位特異的ＤＮＡ組換えの間に、これはウイルスの同化、切除及び染色体分離といったプロセスにおいて遺伝的転移を引き起こすが、リコンビナーゼ酵素は特異的な複数のＤＮＡ配列を認識し、これらの部位の間のＤＮＡ鎖の可逆的な変化を触媒する。バクテリオファージリコンビナーゼＣｒｅ触媒は、３４−塩基対ｌｏｘＰ部位の間で部位特異的な組換えを触媒する。」（アブストラクト第１〜４行）と記載され、第３ｂ図には、Ｃｒｅリコンビナーゼに割り当てられた２次構造が示されている。
　
３．対比
　本願発明１と引用例１及び２に記載された発明を対比すると、両者はともに部位特異的にＣｒｅリコンビナーゼを発現させるための遺伝子であり、また動作可能に連結されたプロモータを含む点で一致し、（１）前者は哺乳類での使用頻度が高いコドンを用いてＣｒｅリコンビナーゼをコードするように設計された哺乳類型Ｃｒｅリコンビナーゼ遺伝子であるのに対して、後者はバクリオファージ由来のＣｒｅリコンビナーゼ遺伝子である点、及び（２）前者においては、プロモータは部位特異的であると明記されているのに対して、後者ではそのような明示の記載がない点で相違する。
　上記相違点（１）について検討すると、遺伝子をある宿主において発現させる際に、利用する宿主のコドン使用頻度を考慮して発現効率の高いコドンで改変された遺伝子を設計することは従来から広くなされていることであり、当業者が必要に応じて適宜なし得ることである。（この点は、必要あれば、拒絶査定において引用された、Ｎｕｃｌｅｉｃ．Ａｃｉｄｓ．Ｒｅｓ．、Ｖｏｌ．９，Ｎｏ．１，ｐ．ｒ４３〜ｒ７４、１９８１，特開平９−２０６０８２号公報（第４頁第６欄第２〜５行）、特開平１０−１１３１７４号公報（第４頁右欄２３〜３６行）、三浦謹一郎編・蛋白工学シリーズ「蛋白工学における遺伝子発現の調節」株式会社講談社（１９９１年５月２０日）第３２頁及び第４８頁を参照のこと。）
　また、上記（２）については、引用例に記載の発明も部位特異的な組換えを行うものであり、また本願出願時に部位特異的なプロモータは周知であったから、このようなプロモータを選択することも当業者ならば必要に応じて適宜なし得ることである。
　一方、本願発明により得られる高い発現効率という効果は、上記のコドン採用設計から予期し得ることであって、本願発明１が格別予想外の効果を奏し得たということはできない。
　なお、請求人は、平成１３年１１月２７日付け審判請求書の手続補正書（方式）第５頁４〜７行において、「なお、上記補正においては、部位特異的プロモータが誘導性であるとの要件を請求項１から切離し、請求項２に従属項として記載してしまいましたが、これは錯誤によるものですので、以下の意見では、請求項１および請求項２を組合わせた発明として本発明を説明します。」と述べているので、その点について検討する。（なお、平成１３年１０月２９日付け補正書において、請求項１には「部位特異的プロモータ」と記載されているのに対して、請求項２では「前記組織特異的プロモータが・・・である請求項１に記載のポリヌクレオチド。」と記載されており、対応していない。）
　ところで、部位特異的プロモータが誘導性であるとすることは、本願明細書の【００２８】に「誘導性プロモータは、栄養素、ホルモン、基質、温度、電磁波、酸化的ストレス等種々の物質ないし刺激によって遺伝子の発現を誘導するものが多数知られているので、当業者であれば適切なプロモータを選択することは極めて容易である。」と記載されているとおり、当業者が容易になし得る事柄であって、かかるプロモータを選択すること自体に格別の支障があったとは認められない。
　一方、部位特異的プロモータを誘導性とすることにより得られた効果について、請求人は、上記手続補正書（方式）第６頁１５〜２２行において、野生型Ｃｒｅにおいては、誘導性プロモータは構成的プロモータより弱いため、前者のプロモータにおいては後者のプロモータの場合よりも組換え効率が低くなっているのに対して、本願発明の哺乳類型Ｃｒｅにおいては、弱いプロモータの場合も強いプロモータの場合とほぼ同等の組み換え率が得られていると主張している。
　しかしながら、図６から明らかなように、請求人の主張する誘導性プロモータを使用した時に得られる組換え効率は、構成的なプロモータを組み合わせて使用する時に得られる組換え効率とほぼ同等にすぎないものであって、構成的プロモータを使用しても得られなかったような高い組換え効率が達成されたというものではないし、また、そもそも、請求人が主張する上記効果は、構成的プロモータと誘導性プロモータという２つのカテゴリーについて一般的にいえることであるのか、或いは本願発明の実施例において使用したＣＡＧのプロモータとサイトメガロウイルスのエンハンサーを含むベクターおよびチミジンキナーゼプロモータとポリオーマのエンハンサーを含むベクターを使用した場合についてのみいえることであるのかは、関連する実験結果が示されていない本願明細書の記載のみからは明らかでない。
　このため、本願発明１に請求項２に係る要件を加えるとしても、かかる発明が格別困難であったということはできない。
　
４．むすび
　したがって、本願の請求項１に係る発明は、引用例１及び２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。