【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２１３８１１７号「ドリル螺子」の請求項１ないし２に係る特許に対する特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第２１３８１１７号の請求項１ないし２に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
Ｉ．手続の経緯
　本件特許第２１３８１１７号の請求項１及び２に係る発明（以下、「本件発明」という。）についての出願は、平成３年９月２５日に特許出願（特願平３−２７４８００号）され、平成１０年９月４日にその発明について特許権の設定登録がされたものである。
　これに対し、平成１１年５月３１日に、請求人・若井産業株式会社より特許無効審判の請求がされ、平成１１年８月２６日に、被請求人・株式会社丸エム製作所より答弁書が提出され、１２年２月１４日に請求人及び被請求人より、それぞれ弁駁書及び答弁書（第２回）が提出され、平成１２年２月２９日に、被請求人より訂正請求がされると共に答弁書（第３回）が提出され、平成１２年３月１４日に、請求人より弁駁書（第２回）が提出され、平成１２年４月２８日に、被請求人より答弁書（第４回）が提出され、当審において訂正拒絶理由が通知され、その指定期間内である平成１２年７月１８日に意見書が提出されたものである。
　
ＩＩ．訂正の適否についての判断
　
１．訂正明細書の請求項１に係る発明
　訂正明細書の請求項１に係る発明（以下、「訂正発明」という。）は、その特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
【請求項１】
　螺糸付きのシャンクと、シャンクを一対の分割ダイスで鍛造することにより形成され該シャンクの前端に延設されたドリル部と、該シャンクの尾端に設けられた工具係合部を有する頭部とから成り、前記ドリル部の径方向に対向して２条の縦溝を形成して成るドリル螺子において、前記ドリル刃（４）が、先端に位置する小径ドリル部（４ａ）と、該小径ドリル部と前記シャンクの間に位置する大径ドリル部（４ｂ）とを構成し、前記小径ドリル部（４ａ）は、該小径ドリル部の縦溝により形成される切削面（９ａ）の側縁に小孔用切削刃（１０ａ）を構成し、前記大径ドリル部（４ｂ）は、該大径ドリル部の縦溝により形成される切削面（９ｂ）の側縁に螺糸の谷径よりも大きく且つ山径よりも小さい回転軌跡を規定する大孔用切削刃（１０ｂ）を構成し、前記小孔用切削刃（１０ａ）から前記大孔用切削刃（１０ｂ）に次第に径を増加するように傾斜して連なる連続刃（１０ｃ）を設けて成り、それぞれドリル部の軸心を通る直径線により規定される中心面Ｐ上に位置する前記小孔用切削刃（１０ａ）と連続刃（１０ｃ）と大孔用切削刃（１０ｂ）のそれぞれから前記中心面Ｐより偏位し且つこれとほぼ平行な縦溝の溝底を成す前記切削面に向けて傾斜する掬い面（１１ａ）（１１ｃ）（１１ｂ）を形成し、連続刃（１０ｃ）の掬い面（１１ｃ）を大径ドリル部（４ｂ）の切削面（９ｂ）に向けて傾斜せしめて成ることを特徴とするドリル螺子。
　
２．引用刊行物記載の発明
　
　刊行物１（甲第３号証）：米国特許第３５７８７６２号明細書
　刊行物２（甲第９号証）：特開昭６２−１８８８０９号公報
　
　　当審において、通知した訂正拒絶理由で引用した上記刊行物１（以下、「引用例１」という。）には、
ａ．「この発明は、比較的小径の、先鋭端を有するパイロットドリル部と、このドリル部に続く、複数の溝が形成されたリーマー部と、リーマー部に続く、材料に形成された下孔周面にネジを切り、ネジを保持するための外径が一定のネジ山が形成されたネジ部からなるネジを提供する。…このネジは、２つのドリル部を一体に備えていることになる。」（第１欄第３５〜４２行、平成１１年１１月１１日付け手続補正書に添付された甲第３号証抄録翻訳文第２頁第６〜１２行参照）
ｂ．「図の１０は本発明のネジ全体を示す。ネジ１０はねじ込み工具係合用のヘッド１１を備えている。…ネジ１０の軸部１２は、パイロットドリル部１３と、複数の溝が形成されたリーマー部１４と、径が等しい複数のネジ山１５が形成されたネジ部からなる。」（第１欄下から４行〜第２欄第１０行、上記抄録翻訳文第３頁第４〜１３行参照）
ｃ．「Ｆｉｇ１及び２に最も良く示すように、主溝１７は、パイロットドリル１３を通じてリーマ１４の実質的部分に延びる。筒状のパイロットドリル１３と筒状のリーマ１４に形成された各主溝１７は、パイロットドリル１３とリーマ１４のそれぞれにおける一対の縁２０及び２１を規定する。主溝１７は、望ましくは公知のような適当な掬い角を縁２０及び２１に設けるように形成しても良い。リーマ部１４のために実質的にフラットで水平な切削縁２２をパイロットドリル１３とリーマ１４の連絡部分に形成したものを示しているが、約２０度のリードを有する僅かな角度又は斜面を採用することができる。……溝縁２０、２１及び２４は、切削縁１８及び２２、２２ａのためのガイド表面を提供する。」（第２欄第１９〜４１行、平成１２年７月１８日付け意見書に添付された別紙（１）甲第３号証抄訳第１頁右中欄及び右下欄参照）
ｄ．「二つのドリルシステムの第二のドリル（リーマ１４）にはマルチ溝の切削縁が設けられる。図面と上述の記載は、二つの切削面を備えたパイロットドリルと、四つの切削面を備えたリーマについて説明したが、螺子のセルフ・タッピング螺糸のための正確に丸い孔を準備しながら、ドリリングとリーミングを少ない時間で行わせしめる数のマルチ切削面を使用することも本発明の範囲内である。」（第２欄第４９〜５７行、上記抄訳第２頁右上欄第８〜１４行参照）
ｅ．「リーマー部１４とヘッド１１の間を延びる軸部の谷径１５ａは、図示の例ではリーマー部１４の径と等しくなっているが、より好ましくは、軸部の谷径１５ａをリーマー部１４の径より小さくして、穿孔時、ねじ込み時に生じる切り屑を上方に逃がす通路を形成する。ネジ山１５の外径は当然リーマー部１４の径より大きい。」（第２欄第５８〜６６行、上記抄録翻訳文第４〜９行参照）
ｆ．「このようにして、最初に部分１９がワークピースに接した後、第一段階で、パイロットドリル１３がその二つの切削縁１８でワークピースの最初の孔を形成し、この最初の孔を形成した後、螺子１０が移動することにより、リーマ切削縁２２及び２２ａが最初の孔を取り囲むワークピースにかなり急激に接触し、これにより螺子に与えられる勢い、即ち、ワークピースに対するリーマ１４の係合が、ワークへの第二の噛み込みを開始し、リーマ１４の四つの切削縁２２及び２２ａにより孔が適切なサイズにドリル又はリームされ、その後、リームされた孔の回りのワークピースに螺糸１５を係合せしめるように螺子が移動し、これにより、追加の勢いが螺糸１５のセルフ・タッピング作用を開始し、螺子１０が深くねじ込まれたとき、前記螺糸１５が螺子を所定位置に保持する。」（第３欄第１６〜３２行、上記抄訳第２頁右下欄参照）と記載されている。
　なお、引用例１に対して、請求人と被請求人よりそれぞれ抄訳が提出されているが、被請求人の提出した抄訳の方が原文に忠実な訳と認めることができるので、訳文が重複する箇所（上記摘記事項ｃ，ｄ，ｆ）については、被請求人の提出した抄録を採用することとした。
　　これらの記載事項及び明細書の全記載からみて、引用例１には、次の発明（以下、「引用発明１」という。）が記載されているものと認められる。
【引用発明１】
　螺糸付の軸部１２（シャンク）と、該軸部１２（シャンク）の前端に延設されたドリル部（ドリル部）と、該軸部１２（シャンク）の尾端に設けられたドライバー係合用の溝が形成されたヘッド１１（工具係合部を有する頭部）とから成り、前記ドリル部（ドリル部）の径方向に対向して２条の主溝１７，１７’（縦溝）を形成して成る螺子１０（ドリル螺子）において、前記ドリル部（ドリル刃４）が、先端に位置するパイロットドリル部１３（小径ドリル部４ａ）と、該パイロットドリル部１３（小径ドリル部）と前記軸部１２（シャンク）との間に位置するリーマー部１４（大径ドリル部４ｂ）とを構成し、前記パイロットドリル部１３（小径ドリル部４ａ）は、該パイロットドリル部１３（小径ドリル部）の主溝１７，１７’（縦溝）により規定される縁２０（小孔用切削刃１０ａ）を構成し、前記リーマー部１４（大径ドリル部４ｂ）は、該リーマー部１４（大径ドリル部）の主溝１７，１７’（縦溝）により規定され、螺糸１５の谷径１５ａ（螺糸の谷径）よりも大きく且つ外径（山径）よりも小さい径の縁２１（大孔用切削刃１０ｂ）を構成し、前記パイロットドリル部１３と前記リーマー部１４の連絡部分に形成した約２０度傾斜させた切削縁２２（次第に径を増加するように傾斜して連なる連続刃１０ｃ）を設けて成り、前記縁２０，２１（小孔用切削刃１０ａ，大孔用切削刃１０ｂ）に掬い角を設けてなる螺子１０（ドリル螺子）。
　　なお、上記括弧（）内の記載は、対比の便のため引用発明１の構成に概ね対応する訂正発明の構成を示すものである。
　また、請求人が甲第９号証として提示した上記刊行物２（以下、「引用例２」という。）には、
ｇ．このドリル螺子には、ドリル部をフライス等で切削加工したものと、ピンチポインティング又は冷間鍛造したものとの、二種類があるが、生産性及び経済性の点で後者が優れている。」（第２頁左上欄第１４〜１７行）
ｈ．「汎用ドリルは、強度を保つために、また、繰り返し研磨することにより常に鋭利な切刃を備えさせるために、コアーを成すウエブの存在が必須とされているものである。これに対して、ドリル螺子のドリル部は、通常一回限りの使用でその目的を達し、再研磨して使用するものではないから、ウエブを設ける必要性は少ない。」（第２頁右下欄第１〜７行）
ｉ．「ドリル部４は一対の分割ダイスによりシャンク・ブランクを挟んで圧着する冷間鍛造により形成されたもの」（第３頁左下欄第１１〜１３行）
ｊ．「本発明によれば、前記切削縁１１は、尖鋭部８の先端縁に位置する先端刃１３と、該先端刃１３より連続して尖鋭部８の両側に沿い傾斜する傾斜刃１４と、該傾斜刃１４より連続してボデー７の両側に沿う側刃１５とを形成する。これらの先端刃１３、傾斜刃１４、側刃１５は、ドリル部４の軸心を通る直径線により規定される中心面Ｐ上に位置して設けられている（第４図及び第５図）。また、前記切削面１０は、該中心面Ｐより偏位し且つ之と略平行に位置する。」（第３頁右下欄第３〜１２行）
ｋ．「前記先端刃１３、傾斜刃１４、側刃１５は、何れもそれぞれ中心面Ｐより偏位して凹設された切削面１０に至り傾斜する掬い面２２，２３，２４を形成する。これらの掬い面は、何れも刃から切削面１０の方向に直線的に平坦な面をなし、切削面１０と屈曲状に交わる。」（第４頁左上欄第９〜１４行）
ｌ．「先端刃１３により初期穿孔が行われた後、傾斜刃１４及び側刃１５により引き続き穿孔が行われるが、これらの刃１４及び１５は、その掬い面２３及び２４が初期穿孔された小孔の内周面に対して上記と同様の「正の掬い角」を有し、工作物３４を良好に切削する。」（第５頁左上欄第１３〜１８行）
　
３．対比・判断
　訂正発明と上記引用発明１を対比すると、引用発明１の「軸部１２」は、訂正発明の「シャンク」に相当し、以下同様に、「ドライバー係合用の溝が形成されたヘッド１１」は「工具係合部を有する頭部」に、「主溝１７，１７’」は「縦溝」に、「螺子１０」は「ドリル螺子」に、「前記ドリル部」は「前記ドリル刃４」に、「パイロットドリル部１３」は「小径ドリル部」に、「リーマー部１４」は「大径ドリル部」に、それぞれ相当するものと認められる。
　また、引用例１の「各主溝１７は、パイロットドリル１３とリーマ１４のそれぞれにおける一対の縁２０及び２１を規定する。」（上記「ＩＩ．２．摘記事項ｃ．」参照）との記載及び第１〜３図の記載から明らかなように、引用発明１における「縁２０」及び「縁２１」は、主溝１７，１７’により形成された面の側縁に設けられたものと認められ、一方、訂正発明における「小孔用切削刃」及び「大孔用切削刃」も、縦溝により形成される切削面の側縁に設けられたものと認められるから、引用発明１における「縁２０」及び「縁２１」と訂正発明における「小孔用切削刃」及び「大孔用切削刃」は、「縦溝により形成される面の側縁に設けられた縁」の限りにおいて共通しているものと認められる。
　また、引用発明１における「切削縁２２」は、引用例１の「切削縁２２をパイロットドリル１３とリーマ１４の連絡部分に形成した」（上記「ＩＩ．２．摘記事項ｃ．」参照）との記載及び第１〜３図の記載から明らかなように、パイロットドリル部１３の縁２０とリーマー部１４の縁２１の間に設けられたものであり、一方、訂正発明における「連続刃１０ｃ」も「小孔用切削刃１０ａから大孔用切削刃１０ｂに…連なる」ものであるから、「小孔用切削刃１０ａ」と「大孔用切削刃１０ｂ」との間に設けられたものということができるから、引用発明１と訂正発明は、「小径ドリル部の縁と大径ドリル部の縁との間に次第に径を増加するように傾斜する切削部」を設けたという限りにおいて共通しているものと認めることができる。
　そうすると、両者の一致点、相違点は、以下のとおりと認められる。
【一致点】
　螺糸付のシャンクと、該シャンクの前端に延設されたドリル部と、該シャンクの尾端に設けられた工具係合部を有する頭部とから成り、前記ドリル部の径方向に対向して２条の縦溝を形成して成るドリル螺子において、前記ドリル刃が、先端に位置する小径ドリル部と、該小径ドリル部と前記シャンクとの間に位置する大径ドリル部とを構成し、前記小径ドリル部は、該小径ドリル部の縦溝により形成される面の側縁に縁を構成し、前記大径ドリル部は、該大径ドリル部の縦溝により形成される面の側縁に螺糸の谷径よりも大きく且つ山径よりも小さい回転軌跡を規定する縁を構成し、前記小径ドリル部の縁と大径ドリル部の縁との間に次第に径を増加するように傾斜する切削部を設けて成るドリル螺子。
【相違点１】
　ドリル部が、訂正発明では、「一対の分割ダイスで鍛造することにより形成され」たものであるのに対し、引用発明１では、どのような手段により形成されたものか不明な点。
【相違点２】
　訂正発明では、「小径ドリル部の縦溝により形成される切削面の側縁に小孔用切削刃を構成し、前記大径ドリル部は、該大径ドリル部の縦溝により形成される切削面の側縁に螺糸の谷径よりも大きく且つ山径よりも小さい回転軌跡を規定する大孔用切削刃を構成し」ているのに対し、引用発明１では、切削面、小孔用切削刃及び大孔用切削刃について文言上明示されていない点。
【相違点３】
　　小径ドリル部の縁と大径ドリル部の縁との間に設けられた切削部が、訂正発明では、「小孔用切削刃１０ａから大孔用切削刃１０ｂに」「連なる連続刃１０ｃ」として構成されているのに対し、引用発明１では、そのような構成が文言上明示されていない点。
【相違点４】
　　訂正発明では、小孔用切削刃、連続刃及び大孔用切削刃のそれぞれが、ドリル部の軸心を通る直径線により規定される中心面Ｐ上に位置し、さらに、それぞれの刃から前記中心面Ｐより偏位し且つこれとほぼ平行な縦溝の溝底を成す切削面に向けて傾斜する掬い面が形成され、連続刃の掬い面が大径ドリル部の切削面に向けて傾斜しているのに対し、引用発明１では、縁２０及び縁２１に掬い角を設ける構成を備えているのみである点。
　そこで、上記相違点１〜４について検討する。
・相違点１について
　ドリル螺子において、そのドリル部を一対の分割ダイスで鍛造することにより形成することは、例えば上記引用例２に記載されているように周知の技術的事項（他に、必要であれば特公昭５９−７０４６号公報（請求人が提示した甲第８号証参照）又は特公平２−６１６４２号公報（同甲第１０号証参照）参照）であること、また、冷間鍛造によれば、切削によるものに比べて生産性、経済性の点で優れたものであることも明らかである（上記「ＩＩ．２．摘記事項ｇ．」又は、甲第８号証第２欄第５〜１０行の記載参照）ことより、引用発明１におけるドリル螺子のドリル部の形成に当たり、上記周知の技術的事項を適用し、上記相違点１に係る訂正発明の構成のようにすることは、当業者が容易に想到できたものである。
　なお、被請求人は平成１２年７月１８日付け意見書（以下、単に「意見書」という。）において、「甲第３号証は、ドリル１３とリーマ１４を切削加工により形成したものであるから、その切削加工に代えて甲第９号証のような鍛造加工の技術をそこに適用すること自体が従来では全く常識に反することである。」、「ドリル螺子のドリル部を形成するための方法として、本件特許の出願前に切削加工と鍛造加工がそれぞれ周知ではあるが、それらは独自に役割分担され、相互に転用可能とは考えられていない。」、及び「従って、甲第３号証に対して甲第９号証を組み合わせること自体に意外性がある。」旨の主張（第１０頁第１８行〜第１１頁第２行参照）をしているが、鍛造によるドリル螺子の製造が、上述のとおり、周知の技術的事項であって、かつ生産性及び経済性の点で優れたものであることが当業者の常識であるという観点に立ってみれば、そのような優れた技術を積極的に取り入れようと試みることが自然であり、かつ、上記被請求人の主張を裏付ける証拠も特に見当たらないから、上記「甲第３号証に対して甲第９号証を組み合わせること自体に、意外性がある。」とする主張は採用できない。
・相違点２について
　　引用発明１における縁２０及び２１には、通常切削刃に形成される掬い角を形成して良い旨、引用例１に記載されている（上記「ＩＩ．２．摘記事項ｃ．」参照）こと、及び、大径ドリル部がリーマー部と称されている（上記「ＩＩ．２．摘記事項ａ．」参照）こと等からみて、引用発明１における「縁２０」及び「縁２１」は、切削刃としての機能を有し、主溝１７、１７’により形成される面は切削面としての機能を有するものと解することができる。
　してみると、引用発明１における「主溝１７，１７’により規定される縁２０」及び「主溝１７，１７’により規定され、螺糸１５の谷径１５ａよりも大きく且つ外径よりも小さい径の縁２１」は、この相違点の限りにおいて、それぞれ訂正発明における「縦溝により形成される切削面の側縁に小孔用切削刃」及び「縦溝により形成される切削面の側縁に螺糸の谷径よりも大きく且つ山径よりも小さい回転軌跡を規定する大孔用切削刃」と機能上等価なものと認められるから、結局、上記相違点２は格別のものとは認められない。
・相違点３について
　　引用発明１における「切削縁２２」は、引用例１の「二つのドリルシステムの第二のドリル（リーマ１４）にはマルチ溝の切削縁が設けられる。図面と上述の記載は、二つの切削面を備えたパイロットドリルと、四つの切削面を備えたリーマについて説明した」（上記「ＩＩ．２．摘記事項ｃ．」参照）、及び「パイロットドリル１３がその二つの切削縁１８でワークピースの最初の孔を形成し、この最初の孔を形成した後、螺子１０が移動することにより、リーマ切削縁２２及び２２ａが最初の孔を取り囲むワークピースにかなり急激に接触し、これにより螺子に与えられる勢い、即ち、ワークピースに対するリーマ１４の係合が、ワークへの第二の噛み込みを開始し、リーマ１４の四つの切削縁２２及び２２ａにより孔が適切なサイズにドリル又はリームされ、」（上記「ＩＩ．２．摘記事項ｆ．」参照）との記載等からみて、切削刃としての機能を有するものと解することができる。
　さらに、引用例１には、「溝縁２０、２１及び２４は、切削縁１８及び２２、２２ａのためのガイド表面を提供する。」（上記「ＩＩ．２．摘記事項ｃ．」参照）と記載されていること、同図面では、切削縁１８、縁２０、切削縁２２及び縁２１が連続した線で表されていること、及び、敢えて、縁２０、切削縁２２及び縁２１を不連続に形成する理由も見出せないことを総合的に勘案すると、縁２０、切削縁２２及び縁２１は、連続的に形成されているものと解する方が合理的であって、不連続に形成する方が不自然であるというべきである。
　してみると、引用発明１における「切削縁２２」は、この相違点の限りにおいて、訂正発明における「小孔用切削刃１０ａから大孔用切削刃１０ｂに次第に径を増加するように傾斜して連なる連続刃１０ｃ」と機能上等価なものと認められるから、結局、上記相違点３は格別のものではない。
・相違点４について
　ドリル螺子において、切削性向上のために切削刃又は切削面に掬い角及び掬い面を設けることは周知の技術的事項（例えば、引用例２の摘記事項ｌ．及び上記甲第８、１０号証参照）と認められる。
　また、ドリル螺子は、ねじ下孔の切削がドリル部で行われるものであるから、下孔の切削性を向上させるようにドリル部の切削刃の構成を工夫する程度のことは当業者にとって自明の課題にすぎない。
　さらに、引用例２には、単一のドリル部を有するドリル螺子ではあるが、ドリル部が鍛造により形成され、ドリル部を構成する先端刃１３、傾斜刃１４、側刃１５の３つの刃が連続して形成され、それぞれがドリル部４の軸心を通る直径線により規定される中心面Ｐ上に位置して設けられ、それぞれから前記中心面Ｐより偏位して凹設され、且つ前記中心面Ｐと略平行に位置する切削面１０に至り傾斜する掬い面２２，２３，２４が形成されたドリル螺子が記載されている。すなわち、引用例２には、ドリル部を構成する連続する全ての切削刃に掬い面を設け、その全ての切削刃を軸心を通る直径線により規定される中心面Ｐ上に位置させると共に、連続する全ての切削刃から中心面Ｐと略平行な切削面に向けて傾斜する掬い面を設けるといった技術思想が示されているものと認められる。
　してみると、引用例１記載のドリル螺子において、上記周知技術及び技術思想を適用し、連続する全ての切削刃（縁２０、切削縁２２、縁２１）に掬い面を設け、その全ての切削刃を軸心を通る直径線により規定される中心面Ｐ上に位置させると共に、その掬い面をその全ての切削刃から中心面Ｐと略平行な切削面に向けて傾斜するように構成することは、当業者が容易に想到できたものである。
　なお、被請求人は意見書において、「第一に、そもそも甲第３号証は、溝１７の全体の面を傾斜せしめることにより縁２０、２１に掬い角を設けても良いと説明する反面、縁２２（本件発明の連続刃１０ｃに相当する）には掬い角を設けようにも設けられない構成としているから、これが甲第９号証の技術を如何に参酌しても、縁２２の部分に本件発明のような掬い面１１ｃを形成する術がないのである。
また、第二に、甲第９号証は、二段ドリル刃でないため当然のことながら、本件発明の連続刃１０ｃに相当する構成を有しておらず、このため当然のことながら、本件発明の掬い面１１ｃに相当する技術を開示していない。」（第１２頁第７〜１６行）、及び「そうすると、ドリル１３からリーマ１４への移行部分である縁２２に掬い角を設けることを不可能とした甲第３号証の技術に基づいて、如何に甲第９号証を参酌しても、本件発明における『連続刃１０ｃから大径ドリル部４ｂの切削面９ｂに向けて掬い面１１ｃを形成した点』の特徴は全く想到されないことが明らかである。」（第１２頁第２４〜２８行）、と主張している。
　しかしながら、甲第３号証には、「主溝１７は、望ましくは公知のような適当な掬い角を縁２０及び２１に設けるように形成しても良い。」（上記摘記事項ｃ．参照）と記載されているだけで、被請求人が主張するような、「溝１７の全体の面を傾斜せしめることにより縁２０、２１に掬い角を設けても良い」とか、「縁２２（本件発明の連続刃１０ｃに相当する）には掬い角を設けようにも設けられない構成としている」といったことは記載されていないし、また、そのように解釈しなければならない理由もない。したがって、この甲第３号証に係る主張は、甲第３号証の記載に基づかない主張であるから、採用することはできない。
　また、甲第９号証に記載されたドリル螺子はドリル部が２段のものではないために、確かに、訂正発明における連続刃１０ｃに相当する構成は有していないが、引用例２には、上述のとおりの技術思想が示されており、しかも、甲第３号証に記載された発明における「切削縁２２」に掬い面を形成してはならないような特段の事情も見当たらないから、このような技術思想を甲第３号証に記載されたドリル螺子に適用すれば、上記相違点３に係る訂正発明の構成のようになることは明らかである。
　したがって、上記主張の何れも採用することはできない。
　
　そして、上記相違点１〜４のように構成したことによる、切削抵抗の低下及び推力の低減並びに切粉排出を良好ならしめるといった訂正発明の作用効果は、引用例１及び２に記載された発明並びに周知の技術的事項から、当業者が予測可能なものであって、格別のものとは認められない。
　よって、訂正発明は、引用例１及び２記載の発明並びに周知の技術的事項から、当業者が容易になし得たものである。
　
４．むすび
　以上のとおりであるから、本件訂正発明は、上記引用例１及び２記載の発明並びに周知の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、上記訂正は、平成６年法律第１１６号附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成６年法改正前の特許法第１３４条第５項において準用する同法第１２６条第３項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
　　
ＩＩＩ．当事者の主張
１．請求人の主張
（１）．無効理由１：特許法第２９条第１項第３項の適用について
　「本件発明に係る願書に添付した明細書について、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前の平成６年１０月２１日付け手続補正書においてされた補正は、明細書の要旨を変更するものであるから、特許法第４０条の規定により、本件発明に係る出願は、その手続補正書の提出された日にされたものとみなされる。
　そうすると、本件発明は甲第１号証に記載された発明と同一である。
　また、上記補正が適法であった場合でも、本件発明は、周知技術を参酌すると、甲第３号証に記載された発明と実質的に同一である。」（請求書第８頁第２５行〜第１０頁第２３行、弁駁書（第２回）第２頁第２行〜第３頁第８行参照）旨主張している。
（２）．無効理由２：特許法第２９条の２の適用について
　「本件発明は、本件発明に係る出願の出願日前の実用新案登録出願であって当該特許出願後に出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案と同一と認められ、その考案をした者が当該特許出願に係る発明者と同一の者とも、また、当該特許出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願の出願人とが同一の者とも認められないので、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。」旨の主張をしていたが、この主張は、平成１２年２月１４日に行われた口頭審理において撤回された（第１回口頭審理調書第１頁請求人２参照）。
（３）．無効理由３：特許法第２９条第２項の適用について
　「本件発明は、甲第３号証に記載された発明及び周知技術から、又は甲第３号証に記載された発明及び甲第８〜１０、１３及び１４号証等に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」（請求書第第１１頁第１０〜２５行、弁駁書第８頁第８行〜第９頁第１４行、及び弁駁書（第二回）第７頁第６〜７行参照）旨主張している。
＜証拠方法＞
甲第１号証　　特開平５−８７１１３号公報（本件特許の公開公報）
甲第２号証　　　実願平３−２５０１３号明細書
甲第３号証　　　米国特許第３５７８７６２号明細書
甲第４号証　　　特開昭５１−１４１９５３号公報
甲第５号証　　　意匠第５７２５２２号公報
甲第６号証　　　特開昭５０−４９５５７号公報
甲第７号証　　　米国特許第３９３７１２０号明細書
甲第８号証　　　特公昭５９−７０４６号公報
甲第９号証　　　　特開昭６２−１８８８０９号公報
甲第１０号証　　特公平２−６１６４２号公報
甲第１１号証　　甲第２乃至１０号証の代表的図面一覧
甲第１２号証　　東京高裁昭和６３年９月２７日（昭和６２年（行ヶ）１５９号）判決
甲第１３号証　　「ＪＩＳ工業用語大辞典」、財団法人日本規格協会編、１９８３年２月１日発行、表紙、第５７１〜５７２、１３３６、１３３９，１３４６、及び奥付け
甲第１４号証　特公昭４８−１３１３７号公報
　なお、甲第１３号証は、平成１２年２月１４日付け弁駁書に、また、甲第１４号証は、平成１２年３月１４日付け弁駁書（第２回）に、それぞれ添付されたものである。
　
２．被請求人の主張
（１）．無効理由１について
　「願書に最初に添付した明細書における請求項１には、『ストレートの小孔用切削刃』について何も規定していないから、この意味で、本件特許の請求項１は、補正により新たな構成要件（小孔用切削刃）が付加されたものであり、何ら請求項を拡張していない。また、当該明細書の発明の詳細な説明において、小孔用切削刃が『ストレート』の文言と必ずしも一体に使用されていない。さらに、構成要件の一部を削除すると発明それ自体の目的及び効果が変わるときは、その限りにおいて明細書の要旨を変更すると考えるべき場合があるが、本件は、そのような事案には該当しない。」（答弁書（第三回）第１頁第１７行〜第３頁１５行の答弁の理由５−１参照）旨主張している。
（２）．無効理由３について
ａ．「甲第３号証は、審判請求時に提出されたものであるが、平成１２年２月１４日付け弁駁書における甲第３号証に基づく請求人の主張及び立証事実（引用箇所）は、審判請求書において相違点として認められていたものが、全く新たな引用をもって共通点であると主張されているものであり、これは審判請求書の請求の理由の要旨を変更するものである。」（答弁書（第二回）第１頁第１７行〜第４頁第２２行の答弁の理由（１）〜（４）の記載参照）旨主張していたが、この主張は、平成１２年２月１４日に行われた口頭審理において撤回された（第１回口頭審理調書第２頁被請求人１参照）。
ｂ．「甲第３号証には、本件発明における『前記小孔用切削刃（１０ａ）から前記大径用切削刃（１０ｂ）に連なる連続刃（１０ｃ）を設けて成り、前記小孔用切削刃（１０ａ）と連続刃（１０ｃ）と大孔用切削刃（１０ｂ）のそれぞれから縦溝の溝底を成す前記切削面に向けて傾斜する掬い面（１１ａ）（１１ｃ）（１１ｂ）を形成して成る』点は記載されていない。また、前記点は他の甲各号証の何れにも記載されていないから、本件発明は甲各号証に記載の発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではなく、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものではない。」（答弁書第７頁第２３行〜第１４頁第３行参照）旨主張している。　　　　　　　　　　　　　　　　　明細書
＜証拠方法＞
乙第１号証　　本件特許の付与前異議の決定謄本写し
乙第２号証　　　　特公昭４５−２４７２８号公報
乙第３号証　　　　特公昭４７−２５６２号公報
乙第４号証　　　特公昭４８−１３１３９号公報
乙第５号証　　　　特公昭５９−７０４６号公報
乙第６号証　　　　図解機械用語辞典（日刊工業新聞社発行）、５９５頁
　
ＩＶ．本件発明
　　本件発明は、願書に添付した明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された次のとおりのものと認める（以下、それぞれ「本件発明１」、「本件発明２」という。）。
【請求項１】螺糸付きのシャンクと、該シャンクの前端に延設されたドリル部と、該シャンクの尾端に設けられた工具係合部を有する頭部とから成り、前記ドリル部の径方向に対向して２条の縦溝を形成して成るドリル螺子において、前記ドリル刃（４）が、先端に位置する小径ドリル部（４ａ）と、該小径ドリル部と前記シャンクの間に位置する大径ドリル部（４ｂ）とを構成し、前記小径ドリル部（４ａ）は、該小径ドリル部の縦溝により形成される切削面（９ａ）の側縁に小孔用切削刃（１０ａ）を構成し、前記大径ドリル部（４ｂ）は、該大径ドリル部の縦溝により形成される切削面（９ｂ）の側縁に螺糸の谷径よりも大きく且つ山径よりも小さい回転軌跡を規定する大孔用切削刃（１０ｂ）を構成し、前記小孔用切削刃（１０ａ）から前記大孔用切削刃（１０ｂ）に連なる連続刃（１０ｃ）を設けて成り、前記小孔用切削刃（１０ａ）と連続刃（１０ｃ）と大孔用切削刃（１０ｂ）のそれぞれから縦溝の溝底を成す前記切削面に向けて傾斜する掬い面（１１ａ）（１１ｃ）（１１ｂ）を形成して成ることを特徴とするドリル螺子。
【請求項２】小径ドリル部（４ａ）の軸長Ｌを工作物の肉厚Ｔに対して、Ｌ１≧Ｔに形成したことを特徴とする請求項１に記載のドリル螺子。
　
Ｖ．甲第３号証及び甲第９号証に記載された発明
　　請求人が提出した甲第３号証及び甲第９号証には、上記「ＩＩ．２」において示したとおりの技術的事項及び発明が記載されているものと認められる。
　
ＶＩ．対比・判断
［無効理由（１）について］
１．本件発明１について
　本件発明１と上記甲第３号証に記載された発明とを対比すると、甲第３号証に記載された発明の「軸部１２」は、本件発明１の「シャンク」に相当し、以下同様に、「ドライバー係合用の溝が形成されたヘッド１１」は「工具係合部を有する頭部」に、「主溝１７，１７’」は「縦溝」に、「螺子１０」は「ドリル螺子」に、「前記ドリル部」は「前記ドリル刃４」に、「パイロットドリル部１３」は「小径ドリル部」に、「リーマー部１４」は「大径ドリル部」に、それぞれ相当するものと認められる。
　また、甲第３号証の「各主溝１７は、パイロットドリル１３とリーマ１４のそれぞれにおける一対の縁２０及び２１を規定する。」（上記「ＩＩ．２．摘記事項ｃ．」参照）との記載及び第１〜３図の記載から明らかなように、甲第３号証に記載された発明における「縁２０」及び「縁２１」は、主溝１７，１７’により形成された面の側縁に設けられたものと認められ、一方、本件発明１における「小孔用切削刃」及び「大孔用切削刃」も、縦溝により形成される切削面の側縁に設けられたものと認められるから、甲第３号証に記載された発明おける「縁２０」及び「縁２１」と本件発明１における「小孔用切削刃」及び「大孔用切削刃」は、「縦溝により形成される面の側縁に設けられた縁」の限りにおいて共通しているものと認められる。
　また、甲第３号証に記載された発明における「切削縁２２」は、甲第３号証の「切削縁２２をパイロットドリル１３とリーマ１４の連絡部分に形成した」（上記「ＩＩ．２．摘記事項ｃ．」参照）との記載及び第１〜３図の記載から明らかなように、パイロットドリル部１３の縁２０とリーマー部１４の縁２１の間に設けられたものであり、一方、本件発明１における「連続刃１０ｃ」も「小孔用切削刃１０ａから大孔用切削刃１０ｂに…連なる」ものであるから、「小孔用切削刃１０ａ」と「大孔用切削刃１０ｂ」との間に設けられたものということができるから、甲第３号証に記載された発明と本件発明１は、「小径ドリル部の縁と大径ドリル部の縁との間に切削部」を設けたという限りにおいて共通しているものと認めることができる。
　そうすると、両者の一致点、相違点は、以下のとおりと認められる。
【一致点】
　螺糸付のシャンクと、該シャンクの前端に延設されたドリル部と、該シャンクの尾端に設けられた工具係合部を有する頭部とから成り、前記ドリル部の径方向に対向して２条の縦溝を形成して成るドリル螺子において、前記ドリル刃が、先端に位置する小径ドリル部と、該小径ドリル部と前記シャンクとの間に位置する大径ドリル部とを構成し、前記小径ドリル部は、該小径ドリル部の縦溝により形成される面の側縁に縁を構成し、前記大径ドリル部は、該大径ドリル部の縦溝により形成される面の側縁に螺糸の谷径よりも大きく且つ山径よりも小さい回転軌跡を規定する縁を構成し、前記小径ドリル部の縁と前記大径ドリル部の縁との間に切削部を設けて成るドリル螺子。
【相違点１】
　本件発明１では、「小径ドリル部の縦溝により形成される切削面の側縁に小孔用切削刃を構成し、前記大径ドリル部は、該大径ドリル部の縦溝により形成される切削面の側縁に螺糸の谷径よりも大きく且つ山径よりも小さい回転軌跡を規定する大孔用切削刃を構成し」ているのに対し、引用発明１では、切削面、小孔用切削刃及び大孔用切削刃について文言上明示されていない点。
【相違点２】
　小径ドリル部の縁と大径ドリル部の縁との間に設けられた切削刃が、本件発明１では、「小孔用切削刃１０ａから大孔用切削刃１０ｂに連なる連続刃１０ｃ」として構成されているのに対し、甲第３号証に記載された発明では、そのような構成が文言上明示されていない点。
【相違点３】
　　本件発明１では、小孔用切削刃、連続刃及び大孔用切削刃のそれぞれから縦溝の溝底を成す切削面に向けて傾斜する掬い面を形成しているのに対し、甲第３号証に記載された発明では、小孔用切削刃及び大孔用切削刃に掬い角を設ける構成を備えているものの、それ以外の構成は備えていない点。
　そこで、上記相違点１〜３について検討する。
・相違点１について
　この相違点１は、訂正発明と引用発明１の相違点２と同じであるから、上記「ＩＩ．３．・相違点２について」において示したように、上記相違点１は格別のものではない。
・相違点２について
　上記「ＩＩ．３．・相違点３について」において示したように、甲第３号証に記載された発明における「切削縁２２」は、切削刃としての機能を有していると解することができ、また、「縁２０、切削縁２２及び縁２１」は、連続的に形成されているものと解することができるから、上記相違点２は格別のものではない。
・相違点３について
　上記「ＩＩ．対比・判断・相違点４について」において示したように、ドリル螺子において、切削性向上のために切削刃又は切削面に掬い角及び掬い面を設けることは周知の技術的事項と認められること、ドリル螺子は、ねじ下孔の切削がドリル部で行われるものであるから、下孔の切削性を向上させるようにドリル部の切削刃の構成を工夫する程度のことは当業者にとって自明の課題にすぎないこと、及び、甲第９号証には、ドリル部を構成する連続する全ての切削刃のそれぞれから切削面に向けて傾斜する掬い面を設けるといった技術思想が示されているものと認められることより、甲第３号証に記載されたドリル螺子において、本件発明１のように小孔用切削刃、連続刃及び大孔用切削刃のそれぞれから縦溝の溝底を成す切削面に向けて傾斜する掬い面を形成するように構成することは、当業者が容易に想到できたものである。
　そして、本件発明１が、上記相違点１〜３のように構成したことによる、切削抵抗の低下及び推力の低減並びに切粉排出を良好ならしめるといった作用効果は、甲第３号証及び甲第９号証に記載された発明並びに周知の技術的事項から、当業者が予測可能なものであって、格別のものとは認められない。
　したがって、本件発明１は、甲第３号証及び甲第９号証に記載された発明並びに周知の技術的事項から、当業者が容易になし得たものと認められる。
　
２．本件発明２について
　　本件発明２と甲第３号証に記載された発明とを対比すると、上記「１．本件発明１について」において示した【一致点】、【相違点１】【相違点２】及び【相違点３】と同様の一致点及び相違点が認められる他に、以下の相違点が認められる。
【相違点４】
　本件発明２では、　「小径ドリル部（４ａ）の軸長Ｌを工作物の肉厚Ｔに対して、Ｌ１≧Ｔに形成した」のに対し、甲第３号証に記載された発明では、そのような関係が規定されていない点。
　そこで、上記相違点４について検討する。
・相違点４について
　ドリル螺子のドリル部の寸法は、工作物の形状・材質、ドリル螺子の軸径・材質等を考慮して適宜選択されるものであるが、小径及び大径ドリル部を有するドリル螺子において、工作物に対しそれぞれのドリル部における切削に寄与する主要な部分が同時に作用すれば、それが別々に作用するより切削抵抗が大になる程度のことは当業者が容易に予測できることであって、それを避ける必要があれば、小径ドリル部と大径ドリル部の当該部分が別々に作用するように小径ドリル部の軸長を工作物の肉厚以上に設定する程度のことは、当業者が適宜なし得る設計的事項にすぎない。
　してみると、上記相違点４は格別のものとは認められない。
　また、相違点１〜３についても上述のとおり格別のものとは認められないから、本件発明２は、甲第３号証及び甲第９号証に記載された発明並びに周知の技術的事項から、当業者が容易になし得たものと認められる。
　
［無効理由（３）について］
　本件特許に係る願書に最初に添付した明細書における請求項１には、「螺糸付きのシャンクと、該シャンクの前端に延設されたドリル部と、該シャンクの尾端に設けられた工具係合部を有する頭部とから成り、前記ドリル部の径方向に対向して２条の縦溝を軸方向に形成して成るドリル螺子において、　前記ドリル部（４）が、先端に位置する小径ドリル部（４ａ）と、該小径ドリル部と前記シャンクの間に位置する大径ドリル部（４ｂ）とを構成し、前記小径ドリル部の軸長Ｌ１を工作物の肉厚Ｔに対して、Ｌ１≧Ｔに形成したことを特徴とするドリル螺子」と記載されている。そして、この記載によれば、ドリル部における切削刃の形状・構造について特に規定されているわけではない。そして、同明細書の請求項２に係る発明及び実施例において、小径ドリル部の小孔用切削刃が「ストレート」であること、及び、大径ドリル部の大孔用切削刃から小径ドリル部の小孔用切削刃にかけて「傾斜刃」が形成されていることが具体化されているものである。
　そうすると、請求項１の記載及び明細書の全記載からみて、出願当初から、小径ドリル部及び大径ドリル部にそれぞれ小孔用切削刃及び大孔用切削刃が形成されていること、並びに、大径ドリル部の大孔用切削刃から小径ドリル部の小孔用切削刃にかけて「切削刃」が形成されていることは、技術思想として開示されていたものと認めることができる。
　してみると、平成６年１０月２１日付け手続補正書においてされた補正は、明細書の要旨を変更するものとは認められない。
　したがって、本件発明に係る出願は、現実の出願日、即ち平成３年９月２５日にされたものであって、甲第１号証に記載された発明は、本件発明に係る出願日前に頒布された刊行物ではないから、本件発明は特許法第２９条第１項第３号の発明に該当しない。
　よって、無効理由（３）に係る証拠と理由によっては本件特許を無効とすることはできない。
　
ＶＩＩ．むすび
　　以上のとおりであるから、本件発明１及び２は、甲第３号証及び甲第９号証に記載された発明並びに周知の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、同法第１２３条第１項第１号に該当し、無効とすべきものである。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。