【事件の表示】
　特許第３１４５３６０号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第３１４５３６０号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
【理　由】
１．請求の要旨
　本件審判請求の要旨は、特許第３１４５３６０号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおりに訂正することを求めるものであって、その訂正の内容は次のとおりである。
　　
（１）訂正事項ａ
　特許請求の範囲請求項１の、
「【請求項１】ペンタエリスリトールと ２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合物からなるエステルを主成分とすることを特徴とする非塩素系フロン冷媒用冷凍機油（但し、フェニルグリシジルエーテル型エポキシ化合物、グリシジルエステル型エポキシ化合物、エポキシ化脂肪酸モノエステルおよびエポキシ化植物油からなる群より選ばれる少なくとも１種のエポキシ化合物を含有する場合を除く）。」を、
「【請求項１】ペンタエリスリトールと２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の等モル混合物とからなるエステルを主成分とし流動点が−１０℃以下であることを特徴とする非塩素系フロン冷媒用冷凍機油（但し、フェニルグリシジルエーテル型エポキシ化合物、グリシジルエステル型エポキシ化合物、エポキシ化脂肪酸モノエステルおよびエポキシ化植物油からなる群より選ばれる少なくとも１種のエポキシ化合物を含有する場合を除く）。」と訂正する。
　　
（２）訂正事項ｂ
　特許請求の範囲請求項２の、
「【請求項２】前記ペンタエリスリトールと ２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合物からなるエステルを基油とする請求項１に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。　」を、
「【請求項２】前記ペンタエリスリトールと ２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の等モル混合物とからなるエステルを基油とする請求項１に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。　」と訂正する。
　　
（３）訂正事項ｃ
　訂正前の請求項１または２を引用している請求項３を、訂正後の請求項１または２を引用している請求項３に訂正する。
　　
（４）訂正事項ｄ
　訂正前の請求項１〜３のいずれか１項を引用している請求項４を、訂正後の請求項１〜３のいずれか１項を引用している請求項４に訂正する。
　　
（５）訂正事項ｅ
　訂正前の請求項１〜４のいずれか１項を引用している請求項５を、訂正後の請求項１〜４のいずれか１項を引用している請求項５に訂正する。
　　
（６）訂正事項ｆ
　明細書段落【００１０】の、
「ペンタエリスリトールと ２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合物からなるエステルを主成分とすることを特徴とする非塩素系フロン冷媒用冷凍機油」を、
「ペンタエリスリトールと ２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の等モル混合物とからなるエステルを主成分とし、流動点が−１０℃以下であることを特徴とする非塩素系フロン冷媒用冷凍機油」に訂正する。
　　
（７）訂正事項ｇ
　明細書段落【００１１】の、
「ペンタエリスリトールと、 ２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合物とを反応させる」を、
「ペンタエリスリトールと、 ２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の等モル混合物とを反応させる」に訂正する。
　　　
２．当審の判断
２．１　訂正の目的の適否、新規事項の追加の有無、及び特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　　　
（１）訂正事項ａについて
　訂正事項ａは、訂正前の特許請求の範囲請求項１における、「【請求項１】ペンタエリスリトールと ２−エチルヘキサン酸および ３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合物からなるエステルを主成分とすることを特徴とする非塩素系フロン冷媒用冷凍機油」を「【請求項１】ペンタエリスリトールと ２−エチルヘキサン酸および ３，５，５−トリメチルヘキサン酸の等モル混合物とからなるエステルを主成分とし流動点が−１０℃以下であることを特徴とする非塩素系フロン冷媒用冷凍機油」に限定するもので、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。また該訂正は、訂正前の特許請求の範囲請求項１、明細書段落【００２５】及び実施例の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のものであって、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
　　
（２）訂正事項ｂについて
　訂正事項ｂは、訂正前の特許請求の範囲請求項２における、「【請求項２】前記ペンタエリスリトールと ２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合物からなるエステルを基油とする請求項１に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。」を「【請求項２】前記ペンタエリスリトールと２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の等モル混合物とからなるエステルを基油とする請求項１に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。」に限定するとともに、訂正事項ａによって訂正された請求項１を引用したものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。また該訂正は、訂正前の特許請求の範囲請求項２、明細書段落【００２５】及び実施例の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであって、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
　　　　　　
（３）訂正事項ｃについて
　訂正事項ｃは、訂正事項ａによって訂正された請求項１、および、訂正事項ｂによって訂正された請求項２を引用する請求項３の実質的な訂正であって、訂正事項ａ．ｂと同様に特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のもので、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
　　　
（４）訂正事項ｄについて
　訂正事項ｄは、訂正事項ａによって訂正された請求項１、訂正事項ｂによって訂正された請求項２、および、訂正事項ｃによって訂正された請求項３を引用する請求項４の実質的な訂正であって、訂正事項ａ、ｂ、ｃと同様に特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のもので、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
　　　
（５）訂正事項ｅについて
　訂正事項ｅは、訂正事項ａによって訂正された請求項１、訂正事項ｂによって訂正された請求項２、訂正事項ｃによって訂正された請求項３、および、訂正事項ｄによって訂正された請求項４を引用する請求項５の実質的な訂正であって、訂正事項ａ、ｂ、ｃ、ｄと同様に特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のもので、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。　
　　
（６）訂正事項ｆについて
　訂正事項ｆは、上記訂正事項ａ〜ｅによる特許請求の範囲の記載の訂正に伴って発明の詳細な説明の記載部分に生じた特許請求の範囲の記載と整合しない記載を、特許請求の範囲の記載に合わせて訂正して整合を図るものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。また該訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであって、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
　 　
（７）訂正事項ｇについて
　訂正事項ｇは、上記訂正事項ａ〜ｅによる特許請求の範囲の記載の訂正に伴って発明の詳細な説明の記載部分に生じた特許請求の範囲の記載と整合しない記載を、特許請求の範囲の記載に合わせて訂正して整合を図るものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。また該訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであって、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
　　　
２．２　独立特許要件についての判断
（１）訂正後の特許請求の範囲に記載されている発明
　訂正後の特許請求の範囲に記載されている発明は、審判請求書に添付された全文訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし請求項５に記載された以下のとおりのものである（以下、「訂正発明１〜５」という。）。
　なお、本願は、平成１年１２月２８日に出願した特願平１−３４１２４４号の一部を平成１１年３月１１日に新たな特許出願としたものである。
　　
「【請求項１】ペンタエリスリトールと ２−エチルヘキサン酸および ３，５，５−トリメチルヘキサン酸の等モル混合物とからなるエステルを主成分とし流動点が−１０℃以下であることを特徴とする非塩素系フロン冷媒用冷凍機油（但し、フェニルグリシジルエーテル型エポキシ化合物、グリシジルエステル型エポキシ化合物、エポキシ化脂肪酸モノエステルおよびエポキシ化植物油からなる群より選ばれる少なくとも１種のエポキシ化合物を含有する場合を除く）。
【請求項２】前記ペンタエリスリトールと ２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の等モル混合物とからなるエステルを基油とする請求項１に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。
【請求項３】冷凍機油全量に対し、リン酸エステル、酸性リン酸エステル、酸性リン酸エステルのアミン塩、塩素化リン酸エステルおよび亜リン酸エステルからなる群より選ばれる少なくとも 1種のリン化合物０．１〜５．０重量％を必須成分として含有する請求項１または２に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。
【請求項４】前記エステルの１００℃における動粘度が ２〜１５０ cＳt であることを特徴とする請求項１〜３のいずれか１項に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。
【請求項５】前記エステルの２５℃における体積抵抗率が４×１０14Ωcm以上であることを特徴とする請求項１〜４のいずれか１項に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。」
　　　　　　
（２）引用した先願明細書、及び、それに記載される事項
　訂正前の本件請求項１ないし５に係る特許の取消決定において引用された先願明細書に記載される事項は下記のとおりである。
　　
先願明細書：特願平１−１７２００１号の願書に最初に添付した明細書
    ［平成元年７月５日出願の特願平１−１７２００１号、および、特願平　　　１−１７２００２号を優先権主張の基礎出願とする特願平２−７１８　　　９３号（特開平３−１２８９９２号公報）参照］
                                        　　　
先願明細書に記載される事項
（以下、先願明細書に記載される事項は、特願平１−１７２００１号の出願について出願公開がされたものとみなされた特開平３−１２８９９２号公報（以下、「公報」という。）によって示す。）
先願−イ．「炭素数１５以下、３価以上の多価アルコール１種類以上と、炭素数２〜１８の直鎖又は分枝の１価脂肪酸１種類以上、・・・を原料として得たエステルを主成分とする水素含有フロン冷媒用潤滑油。」（公報１頁　特許請求の範囲　請求項１）
                                              　　
先願−ロ．「本発明の目的は、特に新しい冷媒であるＨＦＣ−１３４ａ、ＨＦＣ−１３４、ＨＦＣ−１５２ａなどの塩素を含まない水素含有フロン冷媒に対して広い温度範囲で相溶性に優れ、かつ電気絶縁性が高く、さらに吸湿性の低い冷凍機用潤滑油を提供する。」（公報２頁左下欄１０〜１５行）
                                              　　
先願−ハ．「３価のアルコール例として・・・４価以上のアルコール例として、ペンタエリスリトール、・・・ペンタエリスリトールの縮合物・・・などが挙げられる。」（公報３頁左上欄３〜１５行）
                                              　　
先願−ニ．「１価脂肪酸の炭素数を２〜１８に制限するのは、炭素数が１９以上になると、ＨＦＣ−１３４ａと合成後のエステルとの相溶性が極端に悪くなるためであり、１価脂肪酸として好ましいものは炭素数３〜１０の直鎖または分枝のものである。例示すると、・・・２−エチルヘキサン酸、・・・、３，５，５−トリメチルヘキサン酸・・・などがある。本発明においては、これら１価脂肪酸の１種類以上を適宜混合して、特定の多価アルコールとの間でエステル反応を生ぜしめ、各種冷凍機の要求する望ましい物理特性を満足するエステルを得るものである。」（公報３頁左上欄末２行〜３頁右上欄１７行）
                                              　　
先願−ホ．「第４表　供試エステル（実施例９〜１７）」と表題が付与された供試エステル一覧表中に下記エステルとその動粘度が記載されている。
Ａ−９　：ペンタエリスリトールとイソノナン酸のエステル
Ａ−１１：ペンタエリスリトールとプロピオン酸とステアリン酸のエステル
Ａ−１２：ペンタエリスリトールと２−エチルヘキサン酸のエステル
Ａ−１４：ジペンタエリスリトールと２−エチルヘキサン酸とプロピオン酸　　　のエステル
Ａ−１５：ジペンタエリスリトールとイソブタン酸とイソステアリン酸のエ　　　ステル
Ａ−９の４０℃の動粘度は１２５．４ｃＳｔ
Ａ−１２の４０℃の動粘度は４２．３ｃＳｔ　　（公報７頁　第４表）
                                              　　
先願−ヘ．「また従来、冷凍機油に使用されている・・・摩耗防止剤・・・を適宜添加し得ることも勿論のことである。」（公報４頁右上欄２〜４行）
                                              　　
先願−ト．「（発明の効果）・・・本発明の冷凍機用潤滑油は水素含有フロン冷媒に対し充分な相溶性を維持しかつ高い電気絶縁性を有し、総合性能にも優れている」（公報１０頁左上欄９行〜末行）
　
先願−チ．「第６表　供試油の評価結果（実施例９〜１７）」と表題が付与された供試油の評価結果一覧表中に下記エステルの８０℃での体積抵抗率（Ω・ｃｍ）、二層分離温度（℃）（前者の数値が低温、後者の数値が高温）、吸湿性（ｐｐｍ）が記載されている。
Ａ−９　：ペンタエリスリトールとイソノナン酸のエステル  
体積抵抗率６．５×１０１３、二層分離温度−３８、８０以上、吸湿性２９２
Ａ−１１：ペンタエリスリトールとプロピオン酸とステアリン酸のエステル
体積抵抗率７．６×１０１２、二層分離温度−５０以下、８０以上、吸湿性３４４
Ａ−１２：ペンタエリスリトールと２−エチルヘキサン酸とのエステル
体積抵抗率１．７×１０１３、二層分離温度−５０以下、８０以上、吸湿性３３１
Ａ−１４：ジペンタエリスリトールと２−エチルヘキサン酸とプロピオン酸のエステル
体積抵抗率２．６×１０１２、二層分離温度−４０以下、８０以上、吸湿性３２５
Ａ−１５：ジペンタエリスリトールとイソブタン酸とイソステアリン酸のエステル
体積抵抗率１．４×１０１２、二層分離温度−５０以下、８０以上、吸湿性３３９                                   　　　　　　　　　　　　　　　     　　    （公報９頁　第６表）
 （なお、上記摘記事項「先願−イ」〜「先願−チ」と同様の趣旨の事項は、先願明細書（特願平１−１７２００１号）にも記載されている。）
　　　
（３）対比・判断
〔訂正発明１について〕
　訂正発明１の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油は流動点が−１０℃以下で、該冷凍機油の主成分であるエステルは、ペンタエリスリトールと ２−エチルヘキサン酸および ３，５，５−トリメチルヘキサン酸の等モル混合物とからなるものであると認められる（本件【請求項１】参照）。
　
　ここで、先願明細書に記載されている発明について認定する。
先願明細書には、「本発明の目的は、特に新しい冷媒であるＨＦＣ−１３４ａ、ＨＦＣ−１３４、ＨＦＣ−１５２ａなどの塩素を含まない水素含有フロン冷媒に対して広い温度範囲で相溶性に優れ、かつ電気絶縁性が高く、さらに吸湿性の低い冷凍機用潤滑油を提供する。」（摘示事項「先願−ロ」参照）として、 請求項１には、「炭素数１５以下、３価以上の多価アルコール１種類以上と、炭素数２〜１８の直鎖又は分枝の１価脂肪酸１種類以上、・・・を原料として得たエステルを主成分とする水素含有フロン冷媒用潤滑油。」（摘示事項「先願−イ」参照）が記載され、また、「４価以上のアルコール例として、ペンタエリスリトール、・・・ペンタエリスリトールの縮合物・・・が挙げられ」（摘示事項「先願−ハ」参照）、さらに、「１価脂肪酸の炭素数を２〜１８に制限するのは、炭素数が１９以上になると、ＨＦＣ−１３４ａと合成後のエステルとの相溶性が極端に悪くなるためであり、」（摘示事項「先願−ニ」参照）とし、「１価脂肪酸として好ましいものは炭素数３〜１０の直鎖または分枝のものである。」（摘示事項「先願−ニ」参照）と記載されている。
　そして、「例示すると、・・・２−エチルヘキサン酸、・・・、３，５，５−トリメチルヘキサン酸・・・などがある。」（摘示事項「先願−ニ」参照）ことと、併せて「本発明においては、これら１価脂肪酸の１種類以上を適宜混合して、特定の多価アルコールとの間でエステル反応を生ぜしめ、各種冷凍機の要求する望ましい物理特性を満足するエステルを得るものである。」（摘示事項「先願−ニ」参照）と記載されている。
　しかし、上記したように「１価脂肪酸として好ましいものは炭素数３〜１０の直鎖または分枝のものである。」と記載しながらも、実施例では炭素数３〜１０の分枝脂肪酸として、２−エチルヘキサン酸（Ａ−１２）、および、３，５，５−トリメチルヘキサン酸に相当するイソノナン酸（Ａ−９）、イソブタン酸（Ａ−１５）しか使用していない（摘示事項「先願−ホ」参照）。
　また、１価の脂肪酸を２種類混合使用する例に、直鎖脂肪酸同士を混合して使用する例（エステルＡ−１１）、ジペンタエリスリトールのエステルではあるが、２−エチルヘキサン酸を直鎖脂肪酸と混合して使用する例（エステルＡ−１４）、あるいは、分枝脂肪酸同士を混合して使用する例（エステルＡ−１５）がある（摘示事項「先願−ホ」参照）。
　そして、２−エチルヘキサン酸を直鎖脂肪酸と混合して使用する例（エステルＡ−１４）よりも、２−エチルヘキサン酸を単独で使用する例（Ａ−１２）、あるいは、３，５，５−トリメチルヘキサン酸を単独で使用する例（Ａ−９）の方が体積抵抗率を始めとして優れた効果がある（摘示事項「先願−チ」参照）。
　このように、先願明細書には、エステルを形成する脂肪酸として２−エチルヘキサン酸、および、３，５，５−トリメチルヘキサン酸が優れた性能のものであることが実施例を伴って記載されると同時に、２種の脂肪酸を併用することについても、直鎖脂肪酸と分枝脂肪酸との併用例に限らずその他の併用例も実施例を伴って記載されている。
　そうしてみると、先願明細書から、塩素を含まない水素含有フロン冷媒用冷凍機油の主成分とするペンタエリスリトールのエステルとして、実施例Ａ−９とＡ−１２の酸を併用したエステル、すなわち「ペンタエリスリトールと２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合物からなるエステル」が把握しえる。
　また、先願明細書に、先願発明の潤滑油は摩耗防止剤を適宜添加し得ること（摘示事項「先願−ヘ」参照）、水素含有フロン冷媒に対し充分な相溶性を維持しかつ高い電気絶縁性を有し、総合性能にも優れていること（摘示事項「先願−ト」参照）も記載されている。
　したがって、先願明細書には、「ペンタエリスリトールと２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合物からなるエステルを主成分とし、摩耗防止剤が適宜添加された、水素含有フロン冷媒に対し充分な相溶性を維持しかつ高い電気絶縁性を有し、総合性能にも優れ、塩素を含まない水素含有フロン冷媒用冷凍機油」（以下、「先願発明」という。）が記載されているに等しい。
　なお、イソノナン酸は分枝構造の炭素数９のカルボン酸という意味で使用されることもあるが、分枝構造の炭素数９のカルボン酸として先願明細書中に具体的に記載されているのは３，５，５−トリメチルヘキサン酸のみであることから（摘示事項「先願−ニ」参照）、先願明細書のイソノナン酸（Ａ−９）は３，５，５−トリメチルヘキサン酸であると解すべきである。
　また、Ａ−１５のイソステアリン酸の表中の記載位置に誤りがあるが、Ａ−１５のイソステアリン酸をステアリン酸の誤りであるとする必然性もないから、表記どおりイソステアリン酸であると解すべきである。
　　
　ここで、訂正発明１と先願発明を対比する。
　訂正発明１の「非塩素系フロン冷媒用冷凍機油」は、先願発明の「塩素を含まない水素含有フロン冷媒用冷凍機油」に相当するから、訂正発明１と先願発明とは「ペンタエリスリトールと２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合物からなるエステルを主成分とする非塩素系フロン冷媒用冷凍機油」の点で一致し、冷凍機油の流動点が、訂正発明１では「−１０℃以下」と規定されているのに対し、先願発明では流動点に関する規定がされていない点、及び、２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合物の混合割合が、訂正発明１では、等モル混合物とされているのに対し、先願発明では混合割合が何ら規定されていない点で相違する。
　　　
　訂正発明１は、ペンタエリスリトールと反応してエステルを形成する酸が「２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の等モル混合物」に限定された。
　一方、先願明細書からは、前述したように、ペンタエリスリトールと反応してエステルを形成する酸として「 ２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合物」が把握し得、この酸の組合せではないが実施例において種々の割合の混合酸が用いられているが、「ペンタエリスリトールと２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合物からなるエステル」において混合割合を特定比率（等モル）とすることは記載されておらず、記載されている事項から把握し得る事項であるとすることもできない。さらには、２−エチルヘキサン酸および３，５，５−トリメチルヘキサン酸の等モル混合物によりエステル化されたペンタエリスリトールを主成分とする冷凍機油が−１０℃以下の流動点をもつ冷凍機油と成り得ることも先願明細書に記載されている事項、もしくは、記載されている事項から把握し得る事項ではない。
　したがって、訂正発明１は、先願発明と同一でない。
　　　
［訂正発明２について］
　訂正発明２は、訂正発明１で「ペンタエリスルトールと２−エチルヘキサン酸および ３，５，５−トリメチルヘキサン酸の等モル混合物とからなるエステル」を「主成分」としているのに対し、これを「基油」とするものであるが、「主成分」と「基油」とに実質的な差はない。
　したがって、訂正発明２も、訂正発明１と同じ理由により、先願発明と同一でない。
　　
［訂正発明３〜５について］
　訂正発明３〜５は実質的に訂正発明１または２の冷凍機油について技術的に限定を付すものにすぎず、訂正発明１、２が先願発明とは同一ではないので、訂正発明３〜５も同一ではない。
　
　　
（４）まとめ
　上述のとおり、訂正後の本件請求項１ないし請求項５に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公開がされたとみなされる特許出願の願書に最初に添付された明細書に記載された発明と同一ではないから、特許法第２９条の２の規定に違反してされたものでなく、訂正後の本件請求項１ないし請求項５に係る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができないものではない。
　そして、他に訂正後の本件請求項１ないし請求項５に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとすべき理由を発見しない。
  
３．むすび
　以上のとおりであるから、本件審判請求は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成６年法律第１１６号による改正前の特許法第１２６条第１項ただし書、第２項及び第３項に規定に適合する。
　よって、結論のとおり審決する。