【事件の表示】
　特許第３００１６８１号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第３００１６８１号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
【理　由】
Ｉ．手続の経緯
　
　本件特許第３００１６８１号の請求項１〜４に係る発明の出願は、平成３年７月２９日に特許出願され、平成１１年１１月１２日にその特許権の設定登録がなされ、その後、特許異議の申立てがなされ、取消しの理由が通知され、その指定期間内に訂正請求がなされ、平成１３年８月３０日付けで、「訂正を認める。請求項１〜４に係る特許を取り消す。」旨の異議決定がなされ、平成１３年１２月７日付けで本件審判請求がなされたのに対して、平成１４年１月１６日付けで訂正拒絶理由通知がなされ、その指定期間内に意見書が提出され、平成１４年６月１０日付けで訂正拒絶理由通知がなされ、その指定期間内に意見書が提出されたものである。
　
II．審判請求の要旨
　
　本件審判請求の要旨は、本件特許の設定登録時の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり、即ち、下記１〜２のとおりに訂正することを求めるものである。
　
１．訂正事項イ
　特許請求の範囲の請求項３を
「沸点１３０〜４００℃、芳香族分量１重量％以下、オレフィン分量２重量％以下、ｎ−パラフィン分量３〜４５重量％、ｉｓｏ−パラフィン分量５〜５０重量％及びナフテン分量１０〜４５重量％の石油系溶剤からなり、かつアルミニウム箔の圧延油剤であることを特徴とする金属加工油剤。」
と訂正する。
　
２．訂正事項ロ
　特許請求の範囲の請求項１〜４において、訂正前の請求項１、２及び４をいずれも削除し（ロ−１）、訂正前の請求項３を繰り上げて新たに請求項１と訂正する（ロ−２）。
　
III．当審の判断
　
１．訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
　
　上記訂正事項イについて、訂正前の請求項３が訂正前の請求項１又は２の従属形式で記載されているところ、請求項１の要件を含む独立形式に書き換えたものであり、かつ、その「芳香族分量」についての「２重量％以下」を「１重量％以下」に、「ナフテン分量」についての「１０〜７０重量％」を「１０〜４５重量％」に、訂正するものであり、訂正前の特許明細書の段落【０００７】に「芳香族分量が１重量％以下、・・・及びナフテン分量が３０〜４５重量％であることが好ましい。」と記載されているから、この訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とする明細書の訂正に該当し、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内であって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　上記訂正事項ロについて、（ロ−１）は請求項の削除であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする明細書の訂正に該当し、（ロ−２）は請求項の削除にともなって請求項番号を繰り上げるものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とする明細書の訂正に該当するものであり、いずれも、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内であって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　
２．独立特許要件
　
（１）本件発明
　
　訂正後の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下、「本件発明」という。）は、その特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。
「【請求項１】沸点１３０〜４００℃、芳香族分量１重量％以下、オレフィン分量２重量％以下、ｎ−パラフィン分量３〜４５重量％、ｉｓｏ−パラフィン分量５〜５０重量％及びナフテン分量１０〜４５重量％の石油系溶剤からなり、かつアルミニウム箔の圧延油剤であることを特徴とする金属加工油剤。」
　
（２）訂正拒絶理由通知の概要
　
　平成１４年１月１６日付け訂正拒絶理由通知（「訂正拒絶理由通知１」とする。）は、本件発明は、刊行物１、２に記載された事項及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって出願の際に独立して特許を受けることができないものであるから当該訂正は認められず、また、平成１４年６月１０日付け訂正拒絶理由通知（「訂正拒絶理由通知２」とする。）は、本件発明は、刊行物１〜６に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって出願の際に独立して特許を受けることができないものであるから当該訂正は認められない、というものである。
　そこで、これらの刊行物及びその記載事項について検討する。
　
（３）引用刊行物及びその記載事項
　
　刊行物１：「アルミニウム用冷間圧延油」、潤滑、（社）日本潤滑学会、
　　　　　　（昭和５４年２月１５日）、第２４巻第２号、第７７〜８２頁
　刊行物２：「アルミニウム板圧延油の現状」、
　　　　　　軽金属学会研究部会報告書、
　　　　　　軽金属学会、（１９８５年）、Ｎｏ．１４、第８〜１３頁、
　刊行物３：山田省二著
　　　　　　「日本化学会編産業化学シリーズ　石油と石油化学」
　　　　　　大日本図書株式会社、（昭和４５年４月２０日）、第６３頁
　刊行物４：「水素化改質基油の特徴について」
　　　　　　IDEMITSU　TRIBO　REVIEW　トライボレビュー、
　　　　　　No.７−１９８３、
　　　　　　出光興産株式会社、（昭和５８年１１月）、
　　　　　　第７３９〜７４４頁
　刊行物５：「テストミルによるアルミ箔圧延油の評価」、
　　　　　　塑性と加工（日本塑性加工学会誌）、（１９８７年７月）、
　　　　　　第２８巻第３１８号、第７３９〜７４４頁
　刊行物６：「機械油による皮膚障害の実験的研究」、労働科学、
　　　　　　（１９７５）、第５１巻第９号、第５２５〜５４１頁
　
（上記刊行物１、２は、それぞれ訂正拒絶理由通知１、２における刊行物１、２であって、上記刊行物３〜６は、それぞれ訂正拒絶理由通知２における刊行物３〜６である。）
　
　刊行物１は「アルミニウム用冷間圧延油」に関する文献であり、「アルミニウム冷間圧延は板圧延と箔圧延に大別される」旨（第７７頁左欄１行）、「基油はすぐれた安定性と狭い沸点範囲を有することが要求されるので、厳選された原油から高度の水素化精製と精密蒸留工程をえて製造される」旨（第７７頁左欄２２〜２５行）、記載され、表１は「基油の要求品質と性状」と題され、「粘度＠37.8℃、cSt」の値が、板圧延油では粗圧延油が4.5〜5.5、仕上圧延油が2.5〜4.5、箔圧延油では粗圧延油が2.0〜3.0、仕上圧延油が1.5〜2.0と、それぞれ特定の粘度範囲が記載されているが、その沸点範囲や「ＣN＋ＣA」の％やアルコアステインに関してはこれらの４種の圧延油に区別なく、沸点範囲は50℃以内、「ＣN＋ＣA」は33％以下、アルコアステインは２以下である旨、記載されている。また、表３は「基油の組成とかっ色ステイン性」と題され、７種類の基油について記載されており、該表の最上段に記載されるパラフィン系基油（「パラフィン系基油１」とする。）についてみるに、粘度（cSt　＠　37.8℃）が1.7、組成は％ＣPが71、％ＣNが13、％ＣAが16であり、蒸留性状（℃）が200〜250、アルコアステインテスト（343℃　30分）が２である。また、該表の下から２段目のパラフィン系基油（「パラフィン系基油２」とする。）についてみるに、粘度（cSt　＠　37.8℃）が3.8、組成は％ＣPが71、％ＣNが26、％ＣAが3であり、蒸留性状（℃）が260〜308、アルコアステインテスト（343℃　30分）が１である。
　さらに、同文献では他の種々のデータも解析し、これらの結果として、「基油中のナフテン及び芳香族炭化水素の含有量は33％以下がのぞましい」、「アルミニウム用冷間圧延油基油としては沸点が狭く、精製度の高いパラフィン基油がのぞましい」、「アルミニウム板や箔は食品包装材としての用途が広いので、基油についてもこうした用途において人体に対し高い安全性をもつことが要求されている。」（第７９頁左欄４〜２０行）と、記載され、また、「アルミニウム用冷間圧延油に要求される性能」は、「１）圧下性能がよく、油膜破断による起こるヘリングボン傷などの表面傷の発生がないこと。・・・６）人体に対する安全性の高いこと。」（第８０頁右欄２１〜２８行）と記載されている。
　刊行物２は「アルミニウム板圧延油の現状」に関する文献であり、基油の原料に関し、「基油の組成は原料となる原油組成が大きく影響する。すなわちパラフィン系原油を精製して得られた基油は、パラフィン系炭化水素を多く含有しナフテン系原油を精製して得られた基油はナフテン系炭化水素を多く含有する。したがって基油の組成を常に一定な状態で生産するには原油の選択が重要である。しかし現在では水素化分解装置、水素化改質装置が発達し、原油の組成によらず基油の組成を一定範囲内に制御しやすくなり、原油選択の範囲は、かってより広がりつつある。」（第１０頁左欄下から７行〜右欄下から８行）と記載されている。
　刊行物３には、特定の産地の原油として、沸点が異なる各種パラフィン、各種芳香族からなるものが例示されている（第６３頁、図３．１）。
　刊行物４には「水素化改質基油の特徴について」記載されるところ、「水素化分解法は過酷な運転条件下で潤滑油原料を化学的に分解し、炭化水素の構造までも変化させてしまうプロセス」であって、「原油の種類に関係なく、一定品質レベルの高品質な基油を供給できる」（第３８５頁左欄１２〜１７行）ものであり、「本稿では、このような興味ある特徴をもつ水素化改質油の製造フロー、品質、経済性などについて、溶剤精製基油と対比しながら紹介する」（第３８５頁左欄２０〜２２行）ものである。
　また、「水素化分解法は・・・多環芳香族化合物を望ましい炭化水素骨格へと変換させたり、レジン質を分解除去してしまうプロセスである。」（第３８５頁右欄１６〜２２行）旨、「このような背景にあって、水素化分解法の大きな利点の一つに、原油に対するフレキシビリティの高いことが挙げられる。すなわち、原油の種類（原油を構成するパラフィン基、ナフテン基、芳香族基などの多寡による差異）にかかわらず、一定品質レベルの基油を製造できる強みがある。」（第３８５頁右欄下から７〜２行）旨、「過酷な水素化分解反応によって、分子骨格の変換を受けた基油は、表１に示す通り、色相や粘度指数の向上、窒素や硫黄分および不飽和成分（主として多環芳香族化合物であり、これらは％ＣAや臭素価で判断される）の低減が認められる」（第３８７頁左欄１３〜１７行）旨、記載され、表１には「精製法の違いによる基油の性状比較」が記載され「水素化改質基油」の「環分析」として「％ ＣA　0、％ ＣN　32.1、％ ＣP　67.9」と記載されている。
　刊行物５には「テストミルによるアルミ箔圧延油の評価」について記載され、「ヘリングボーンには大きく分けて、２種類の形態があることを見出した。一つは潤滑不足のヘリングボーンであり、他は潤滑過剰のヘリングボーンである。これらの表面損傷と圧延条件や潤滑油のタイプ等との関連について考察したので、以下にその結果を述べる。」（第７３９頁右欄下から６〜１行）とし、「ベースオイルの影響を調べる目的で、同一粘度で組成の異なるベースオイル基油Ａ、基油Ｂを使用した。基油Ａはパラフィン系のもので、基油Ｂはナフテン系のものである。」（第７４０頁右欄Table１の下１〜４行）とし、その結果「ナフテン系の基油Ｂを用いた方がヘリングボーンに関して良好であることがわかる。」（第７４２頁左欄Fig.４の下１〜３行）としている。
　刊行物６には「機械油による皮膚障害の実験的研究」について記載され、具体的には「鉱油が切削油等の機械油として使用される場合に発生する皮膚炎について」（第５３９頁左欄１４〜１５行）考察され、「その障層作用が石油エーテル抽出分であるナフテン系を含むパラフィン系飽和炭化水素よりは、ベンゼン抽出分である芳香族系の化合物にその主要な原因を求めることが出来た」（第５３９頁左欄２８〜３２行）こと、「例えば、Ｂ−２とＢ−３との作用の差は明らかに水素化処理の差が皮膚障害の差を生ぜしめたものと考えられ」（第５３９頁左欄下から２行〜右欄１行）、「芳香族系の化合物も水素化処理によって、その皮膚障害作用が弱められるのかもしれないことをしめしている」（第５３９頁右欄１１〜１３行）と、記載されている。
　
（４）対比・判断
　
（４−１）本件発明と刊行物１に記載された発明との対比
　刊行物１は、訂正拒絶理由通知１においても同２においても、第１引用例として引用されているところ、該刊行物には、アルミニウム用冷間圧延油として、厳選された原油から高度の水素化精製と精密蒸留工程をえて製造される旨、基油中のナフテン及び芳香族炭化水素の含有量は33％以下がのぞましい旨、精製度の高いパラフィン基油がのぞましい旨、ヘリングボン傷などの表面傷の発生がないこと、人体に対する安全性の高いことが記載され、また、該冷間圧延油は板圧延油と箔圧延油に大別され、それぞれが更に粗圧延油と仕上圧延油に区別されること、箔圧延油に要求される品質としては、その表１に、「粘度＠37.8℃、cSt」の値が1.5〜3.0であること、沸点範囲は50℃以内、「ＣN＋ＣA」は33％以下、アルコアステインは２以下であること等、箔圧延油に要求される品質・諸条件が列挙されているが、具体的に組成とともに記載されているのは、表３中の基油であり、これらの基油のうち、上記した箔圧延油に要求される品質を有するもの、即ち、粘度が1.5〜3.0の範囲にあり、沸点範囲が50℃以内でＣN＋ＣAが33％以下の基油は、「パラフィン系基油１」であるから、本件発明と刊行物１に記載された発明を対比させるとは、即ち、本件発明と該パラフィン系基油１とを対比させることである。
　すると、本件発明のアルミニウム箔圧延油剤である金属加工油剤も上記パラフィン系基油１も、ともに沸点１３０〜４００℃の石油系溶剤からなるアルミニウム箔の圧延油剤であって、オレフィン分量、パラフィン分量およびナフテン分量は重複しているから、本件発明は、「芳香族分量を１重量％以下」とした点で上記ＣＡ16％のパラフィン系基油１と相違する。
　
（４−２）該相違点について
　そこで「芳香族分量が１重量％以下」について検討する。
　刊行物１中に、芳香族分量が１重量％以下の箔圧延油が記載されていないことは言うまでもなく、刊行物２は主として板圧延油について記載される文献であり、基油について、刊行物１、２には、水素化改質装置が発達したため圧延油基油とするための原油の選択の範囲が広がった旨、人体に対する影響が少なく精製度が高くアロマ分の少ない基油が有効である旨の記載はあるが、基油中の芳香族分量が具体的にどの程度のものかについては、記載されていない。刊行物３には、原油には多種の組成のものがあることが記載されているが、基油中の芳香族分量については記載されていない。
　刊行物５は箔圧延油について記載される文献であって、ヘリングボーンに関して考察されており、パラフィン系基油を用いるよりもナフテン系基油を用いた方がヘリングボーンに関して良好である旨の、刊行物１の記載とは反対の実験結果が提示されているが、基油中の芳香族分量については記載されていない。また、刊行物６には、切削油等の機械油において、芳香族分が不適当である旨の記載があるのみで、基油中の芳香族分量の範囲については記載されていない。
　唯一、刊行物４の表１中の「水素化改質基油」について、「環分析」として「％ ＣA　0、％ ＣN　32.1、％ ＣP　67.9」と記載されており、これは「芳香族分量が１重量％以下」に該当するものであるが、刊行物４は、水素化改質基油の精製フロー、水素化分解における反応、そこで得られた基油の品質、経済性等が記載された文献であって、表１中の「水素化改質基油」も、水素化改質を行うことによって、「溶剤精製基油（水素化仕上げ）」に比べて「色相や粘度指数の向上、窒素や硫黄分および不飽和成分（主として多環芳香族化合物であり、これらは％ ＣAや臭素価で判断される）の低減が認められる」として掲載されているのであって、該水素化改質基油が圧延油に適することや、ましてや、箔圧延油に適することは記載も示唆もされていない。そして、水素化改質を行うことによって、芳香族分が原油よりも減少することは明らかと言えるものの、どの程度まで減少するかは水素化分解の運転条件によって決定されるべきことである以上、本件訂正特許明細書の段落【０００４】、【０００５】、【０００８】に、本件発明においても水素化改質基油は好ましい基油と記載されていても、水素化改質基油として、刊行物４の表１に記載の基油を選択するのが容易であるとすることはできない。
　そうしてみると、刊行物１の記載から「芳香族分を１重量％以下」にする点を導くことはできないばかりでなく、刊行物１〜６の記載及び周知事項を合わせ考慮しても、この点を導くことはできない。
　
（４−３）本件発明の効果について
　本件発明は、「芳香族分量が１重量％以下」という要件を満たし、さらにオレフィン分量、ｎ−パラフィン分量、ｉｓｏ−パラフィン分量及びナフテン分量を特定範囲のものとし、そのような石油系溶剤をアルミニウム箔の圧延油剤としたことにより、本件訂正後の特許明細書の応用例１〜６に記載されるように、箔圧延に適し、ヘリングボーンを発生せず、無臭である、という作用効果を奏するものである。
　なお、訂正拒絶理由通知２において、芳香族分を低減させて無臭で人体に害のないものが得られることは当業者の予測の範囲内であり、また、本件訂正後の特許明細書の第１表の組成とその効果との関係について、刊行物５に記載された「パラフィン系基油よりも、ナフテン系基油を用いた方が、ヘリングボーンに関して良好である」という観点からみても、ヘリングボーンに関する効果の予測はできる旨の通知をしたところ、特許権者は平成１４年８月１２日付け意見書第８〜１０頁において、比較実験結果を提出した。これによると、本件発明においては、ナフテン分の増加はヘリングボーンの発生にほとんど影響を及ぼさないが芳香族分の増加はヘリングボーンを発生しやすくなることが認められる。
　そうしてみると、本件訂正後の特許明細書の応用例中に挙げられているヘリングボーンの有無に関する優劣は、芳香族分の多少によるものと認められ、このようなことは刊行物１〜６の記載及び周知事項を勘案しても、当業者の予測しうるものとは認められない。
　
（５）結論
　以上のとおりであるから、本件発明は、刊行物１〜６に記載された発明に基づき更に周知事項を合わせ考慮しても、当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
　また、他に本件発明が特許出願の際、独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。
　したがって、本件発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
　
IV．むすび
　
　以上のとおりであるから、本件審判の請求は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、同法による改正前の特許法第１２６条第１項第１ないし３号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第１項ただし書、第２項及び第３項の規定に適合する。
　
　よって、結論のとおり審決する。