【事件の表示】
　上記当事者間の特許第１４０００３２号「高硬度工具用焼結体およびその製造法」の特許無効審判事件についてされた平成１２年６月７日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成１２（行ケ）年第２５６号平成１４年６月６日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結論】
　特許第１４０００３２号の特許請求の範囲第１項に記載された発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理由】
［１］手続の経緯
１．本件特許第１４０００３２号発明は、昭和５６年３月１６日に、昭和５１年１２月２１日に出願された特願昭５１−１５４５７０号（以下、「原出願」という。）の分割出願として出願され、昭和５７年１０月２２日に特公昭５７−４９６２１号として出願公告され、昭和６２年９月２８日にその特許権の設定の登録がなされ、平成６年１１月２４日に、本件審判請求人より無効審判が請求され、平成９年５月１６日に「特許第１４０００３２号発明の明細書の特許請求の範囲第１項、第５項ないし第７項に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決がなされた。
２．本件審判の被請求人は、平成９年（行ケ）第１５８号として審決取消請求訴訟を提訴するとともに、平成１０年５月７日に平成１０年審判第３９０３５号として、本件特許第１４０００３２号についての訂正審判を請求し、平成１０年１２月２日に「特許第１４０００３２号発明の明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。」との審決（平成１０年１２月２４日審決確定）がなされ、そして、平成１１年３月３日に、前記平成９年（行ケ）第１５８号審決取消請求事件について、「特許庁が、平成６年審判第１９７３３号事件について平成９年５月１６日にした審決を取り消す。」との判決言渡がなされた。
３．そして、平成１１年９月１７日付の当審からの審尋に対して、本件審判請求人より平成１１年１２月１０日付の審判事件回答書が提出され、さらに、本件審判請求人より平成１２年１月１７日付の口頭審理陳述要領書が、また、被請求人より平成１２年２月４日付の口頭審理陳述要領書が提出され、そして、平成１２年２月１６日に特許庁審判廷において口頭審理が行われ、平成１２年６月７日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決がなされた。
４．本件審判請求人は、平成１２年（行ケ）第２５６号として審決取消請求訴訟を提訴し、そして、平成１４年６月６日に、「特許庁が平成６年審判第１９７３３号事件について平成１２年６月７日にした審決を取り消す。」との判決言渡がなされた。
［２］本件発明
　本件特許第１４０００３２号発明は、平成１０年審判第３９０３５号においてその訂正が認められた明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲第１項、第４項及び第５項に記載されたところを要旨とするものと認められ、そして、その特許請求の範囲第１項には次のとおり記載されている。
「１．立方晶型窒化硼素を体積％で８０〜４０％含有し残部が周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を第１の結合相とし、Ｔｉ２　ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるＡｌ化合物を第２の結合相として、該第１、第２の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし、前記周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物が結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下であることを特徴とする高硬度工具用焼結体。」（以下、「本件発明」という。）
［３］当事者の主張
１．請求人の主張
　平成１２年２月１６日の口頭審理における当事者の陳述によれば、請求人は、その無効事由として、
「本件特許第１４０００３２号の明細書の特許請求の範囲第１項に記載された発明（以下、「本件発明」という。）は、特許法第２９条第１項第３号に該当する」旨主張し、証拠として、甲第１号証（特開昭５３−７７８１１号公報）及び甲第３号証（特開昭５５−３１５１７号公報）を提出している。
　そして、請求人の前記主張の根拠は、
「本件発明は、原出願の願書に最初に添付した明細書及び図面（以下、「原出願当初明細書」という。）に記載された発明ではないから、本件出願は原出願の適法な分割出願であるとはいえず、特許法第４４条に規定される出願日のそ及は認められない。
　よって、本件出願の出願日は、現実の出願日である昭和５６年３月１６日となる。
　そうであれば、本件発明は、本件出願の出願日前に国内で頒布された刊行物である甲第１号証、甲第３号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることができない。」というにある。
２．被請求人の主張
　被請求人は、「本件発明は、原出願当初明細書に記載された範囲内のものであって、本件出願は原出願の適法な分割出願であるから、特許法第２９条第１項第３号には該当せず、請求人の主張には理由がない。」と主張する。
［４］当審の判断
１．分割の適否、本件出願の出願日
　「本件発明が、原出願当初明細書に記載された発明であるとはいえない。」という請求人の主張の具体的な理由の一つは、
「本件発明の「第１の結合相が結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下であること」との記載について、原出願当初明細書には、「結合相の主となる成分は耐熱性化合物相でありこれ等金属相は焼結体中の体積比で耐熱性化合物相の量以下とする必要がある。」との記載がある。
　しかし、第１の結合相の下限含有割合「５０体積％」は、原出願当初明細書の記載からみれば、第２の結合相が「金属相」以外で構成された場合の下限限定根拠とはなり得ず、また、第１の結合相の上限含有割合「９９．９体積％」は、原出願当初明細書に「焼結体全体に占める割合で、かつＡｌの割合で０．１重量％以上とする」という記載があるだけであり、この記載が、第１の結合相の上限限定根拠とはなり得ない。
　したがって、本件発明における第１の結合相の体積割合について、原出願当初明細書の記載事項との間に整合性がない。」（平成１２年１月１７日付口頭審理陳述要領書第４頁下から９行〜５頁１７行参照）というものであるから、この点について以下に検討する。
（１）本件発明における第２の結合相について
　本件発明は、本件明細書の特許請求の範囲第１項に記載されたとおりの高硬度工具用焼結体であって、その特許請求の範囲第１項の記載によれば、第１、第２の結合相のうち、第１の結合相については、結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下であるとされているが、第２の結合相をなす「Ｔｉ２　ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるＡｌ化合物」（以下、「・・・Ａｌ化合物」と略す場合もある。）の体積割合については、特許請求の範囲に直接的な規定はない。
　しかし、結合相における第１の結合相の体積が５０％〜９９．９％であるということは、結合相の残部、即ち、第１の結合相以外の部分が、０．１％以上５０％以下の範囲にあることは自明の理であるから、本件発明は、第１の結合相以外の結合相である第２の結合相の体積割合として、「０．１％以上５０％以下」の範囲を含むものであると一応解することができ、そうであれば、本件発明は、例えば、第１の結合相と第２の結合相の体積割合がそれぞれ５０％であるような焼結体を含むということになる。
　なお、本件明細書の「原料の処理とか焼結工程から必然的に混入してくるＮｉ、Ｃｏ、Ｆｅのようないわゆる不可避的成分は本発明の焼結体の特徴を失なわない範囲で含有することができる。また前記した耐熱性化合物以外Ａｌ２Ｏ３、ＡｌＮ等の化合物も焼結時に生成する場合がある。」（確定審決とともに訂正明細書が掲載された平成１０年審判第３９０３５号の審決公報の第２７頁右欄２０行〜２５行参照）との記載は、本件発明の結合相が「耐熱性化合物」及び「・・・Ａｌ化合物」以外の第３成分ないし第３成分の相を含む場合のあることを示唆しているが、これら第３の成分は、本件発明の構成において必須成分とされているものではないうえ、それが含有される場合においても、発明の詳細な説明において不可避的混入物や副生成物と位置づけられているところからみて、その量は、少量にとどまるものと認められる。
　そうすると、上記第３の成分の存在を考慮に入れたとしても、第１の結合相と第２の結合相を必須の構成とする本件発明は、結合相中における第２の結合相の体積割合が上限値で５０％に近いものを包含するものというべきである。
（２）原出願当初明細書の記載事項
　原出願当初明細書には、以下の事項（ア）〜（ケ）が記載されている。
　なお、記載箇所の指摘は、原出願の公開公報（特開昭５３−７７８１１号公報。以下、「原公報」という。）の該当箇所の指摘によって行う。
（ア）「（１）立方晶型窒化硼素を体積％で８０〜４０％含有し残部が周期率表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を主体としたものからなり、この化合物が焼結体組織中で連続した結合相をなすことを特徴とする高硬度工具用焼結体。・・・
　（４）連続した結合相をなす化合物が周期律表第４ａ族のＴｉ，Ｚｒ，Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなり、焼結体中にＡｌもしくはＳｉ、もしくはこの双方を重量で０．１％以上含有しこのＡｌもしくはＳｉが上記第４ａ族金属ＭとＭ−Ａｌ，Ｍ−Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物の形で結合相中に存在することを特徴とする特許請求の範囲（１）項記載の焼結体。」（原公報１頁左下欄５行〜右下欄５行の特許請求の範囲第１項、４項）
（イ）「・・・、また切削用途にはＣＢＮを金属Ｃｏなどで結合した焼結体が一部に使用されている。このＣＢＮを金属で結合した焼結体は切削工具として使用した場合、結合金属相の高温での軟化による耐摩耗性の低下や、被削材金属が溶着し易い為に工具が損傷するといった欠点がある。本発明は、このような金属で結合した焼結体でなく、高強度で耐熱性に優れた硬質金属化合物を結合相とした切削工具等の工具用途に適した新らしいＣＢＮ焼結体に関するものである。」（同２頁右上欄１５行〜左下欄４行）
（ウ）「発明者等は、・・・ＣＢＮと種々の耐熱性化合物の複合焼結体を作成した。目的とした複合焼結体を得る為の耐熱性化合物に要求される特性は、先ず高強度であること、及び複合焼結体とした場合に前記したＣＢＮの有する熱伝導率が高いという特徴を維持する為に組合せる耐熱性化合物自体も熱伝導の高いものが要求される。このような耐熱性化合物としては周期率表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、珪化物、もしくはこれ等の相互固溶体化合物が考えられる。」（同２頁左下欄１５行〜右下欄７行）
（エ）「本発明による焼結体の非常に注目すべき、また本発明を有用ならしめる特徴として前記耐熱性化合物が焼結体組織上で連続した相をなすことが挙げられる。・・・このような組織を有する焼結体を得る為にはＣＢＮの含有量を体積で８０％以下とする必要があることが実験の結果明らかになった。本発明による焼結体中のＣＢＮ相量の下限は体積で４０％までである。」（同３頁左上欄１５行〜右上欄７行）
（オ）「本発明による焼結体ではＣＢＮの結合体として前記した耐熱性化合物を用いるものであるが、更に必要により耐熱性化合物以外のＮｉ、Ｃｏ、Ｆｅ等の金属相を第３相として含むものであっても良い。但し結合相の主となる成分は耐熱性化合物相でありこれ等金属相は焼結体中の体積比で耐熱性化合物相の量以下とする必要がある。」（同４頁右上欄９行〜１５行）
（カ）「本発明の焼結体の原料として使用するＣＢＮは・・・超高圧下で焼結する場合においても、・・・この間の加熱によって六方晶型窒化硼素への逆変態を起す可能性もある。このような場合に前記した六方晶型窒化硼素に対して触媒作用を有する元素が混合粉末中に添加されていると、この逆変態を防止する効果があると考えられる。発明者等は、この考えに基いて特にＡｌ、Ｓｉについて効果を確認する実験を行なった。Ａｌ、Ｓｉを添加する方法としては・・・相対的に過剰なＭとＡｌ又はＳｉを反応せしめてＭ−Ａｌ、Ｍ−Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物・・・を生成させ、この粉末をＣＢＮと混合する結合材原料とした。この方法では加えたＡｌ、Ｓｉが結合材中に均一に分散した状態となり、小量の添加で、その効果が発揮される。別の方法としては、あらかじめＭ−Ａｌ、Ｍ−Ｓｉ間の金属間化合物粉末を作成して原料混合時に加えてもよい。・・・このようにして作成したＡｌ、Ｓｉを添加した焼結体と、これ等を含まない焼結体とを比較してみた。焼結体を研摩して組織観察を行なうとＡｌ、Ｓｉを含む焼結体の方が・・・ＣＢＮ粒子と結合相との結合強度が強いと考えられる。また切削工具として性能を比較すると、やはりＡｌ，Ｓｉを含有する方が耐摩耗性、靱性ともに優れていた。尚、このような効果が現れるのは焼結体中に重量％０．１％以上のＡｌ又はＳｉを含む場合であった。本発明による焼結体は高硬度で強靱性を有し、耐熱、耐摩耗性に優れており、切削工具以外に・・・等の工具用途にも適したものである。」（同４頁左下欄３行〜５頁左上欄３行）
（キ）「実施例４
　平均粒度７μのＣＢＮ粉末を用いて、これを体積で６０％残部が第２表のものからなる混合粉末を作成した。（但し、第２表中、Ｎｏ．Ｈとして記載された結合材体積％は、ＴｉＮ０．７３　　３５％、Ａｌ３Ｔｉ　５％である。）実施例１と同様にしてＭｏ製容器に入れた混合粉末型押体を第２表の条件で焼結した。（但し、第２表中、Ｎｏ．Ｈとして記載されたものの焼結条件は、圧力４０Ｋｂ、温度１１００℃である。）焼結体をダイヤペーストで研摩し組織観察を行ない、又Ｘ線回折により結合相の状態を調べたところ、Ｈの焼結体は結合相がＴｉＮを主体とし、小量のＴｉ２ＡｌＮ、ＴｉＡｌ、ＴｉＡｌ３と思われる化合物からなっており、」（同５頁右下欄下から２行〜６頁左上欄下から７行）
（ク）「実施例５
　平均粒度１μのＴｉＮ０．７３粉末と平均粒度３０μのＡｌ粉末を重量で各々９０％、１０％の割合に配合しＶ型ブレンダーを用いて混合した。この混合粉末を１ｔ／ｃｍ２の圧力でペレットに型押成型し、真空炉中で１０００℃に加熱し、３０分間保持した。これを粉砕して粉状としＸ線回折によって調べたところ、ＴｉＮ以外にＴｉＡｌ３、ＴｉＡｌ及びＴｉ２ＡｌＮと思える回折ピークが得られ、金属Ａｌは検出されなかった。このＡｌ化合物を含むＴｉＮ粉末を体積で４０％と、平均粒度７μのＣＢＮ粉末６０％を混合し、Ｍｏ製の容器に詰め、実施例１と同様にして、外径７ｍｍ、高さ３．５ｍｍの焼結体を得た。」（同６頁左上欄下から３行〜右上欄１０行）
（ケ）「実施例６
　平均粒度１μのＴｉ（Ｃ０．４，Ｎ０．４）０．８粉末に重量で平均粒度３０μのＡｌ粉末を２％を加工、以下実施例５と同様にしてＡｌ化合物を含むＴｉ（Ｃ，Ｎ）粉を作成した。この粉末と平均粒度４μのＣＢＮ粉末を体積％で各々６５％、３５％に配合し、実施例１と同様にして外径１０ｍｍ、厚み１ｍｍの焼結体を作成した。」（同６頁左下欄２〜８行）
（３）検討
　本件発明における第２の結合相についての上記（１）の認定を前提として、本件発明が原出願当初明細書に記載されていたかどうかを検討する。
　上記摘示（ア）〜（ケ）によると、原出願当初明細書には、高硬度工具用焼結体において、「耐熱性化合物」である「周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物」の相の量を、「焼結体中の体積比」で、「Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ等の金属相」の量以上のものとすること、すなわち、「耐熱性化合物相」（本件発明の第１の結合相）と「金属相」との体積比の関係が記載されていることが認められる。
　しかし、上記「Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ等の金属相」が、「Ｔｉ２ＡｌＮまたはＡｌと第４ａ族の金属間化合物から得られるＡｌ化合物」を相としたものを意味するものでないことは明らかである。
　そして、上記記載事項以外に、耐熱性化合物相（本件発明の「第１の結合相」）と「・・・Ａｌ化合物」の相（本件発明の「第２の結合相」）との体積割合に関連する記載が原出願当初明細書に存在するかどうかを更に検討すると、アルミニウムを加えた焼結体原料で作成した焼結体に関しては、実施例４の焼結体Ｈ、実施例５及び実施例６に関する記述が存するのみであること、及び、実施例４の焼結体Ｈについては、「Ｈの焼結体は結合相がＴｉＮを主体とし、小量のＴｉ２ＡｌＮ、ＴｉＡｌ、ＴｉＡｌ３と思われる化合物からなっており、」として、焼成した焼結体の結合相中におけるＡｌ化合物の量に関して「小量の」という記載があるが、実施例５及び６については、焼結体原料となる耐熱性化合物粉末中に添加するＡｌ化合物又はＡｌの重量について記載されているのみで、焼成した焼結体の結合相中でＡｌ化合物がどのような形で存在するか及びその量（体積）についての記述はないことが認められる。
　これらの記載内容を総合すると、原出願当初明細書に記載された焼結体中の結合相中に存在する「・・・Ａｌ化合物」の具体的な量（体積）は、必ずしも明らかでないものの、「小量」である旨の記載（実施例４のＨ）、及び原料粉末中に添加されたＡｌ化合物又はＡｌの重量（実施例５、６）から判断して、焼結体生成後の結合相中に占めるＡｌ化合物の体積は、比較的少量にとどまるものであって、耐熱性化合物の体積に到底比肩し得るようなものではないと認められる。
　なお、原出願当初明細書に記載された耐熱性化合物相（第１の結合相）と「金属相」との体積比の関係が、耐熱性化合物相と「・・・Ａｌ化合物」の体積比に当てはまるものでもないことも明らかである。即ち、原出願当初明細書において「耐熱性化合物以外のＮｉ，Ｃｏ，Ｆｅ等の金属相を第３相として含むものであっても良い。」と記載された「金属相」は、従来技術の「ＣＢＮを金属などで結合した焼結体」における結合相としての金属相と共通するものであると考えられ、その量も焼結体中の体積比であらわされているのに対し、原出願当初明細書に記載された技術において焼結体原料中にＡｌ化合物を加える目的は、「六方晶型窒化硼素に対して触媒作用を有する元素が混合粉末中に添加されていると、この逆変態を防止する効果があると考えられる。」（摘示（カ））と記載されているとおり、触媒作用を有する元素を原料中に加えることにあり、またその量も「尚、このような効果が現れるのは焼結体中に重量％０．１％以上Ａｌ又はＳｉを含む場合であった。」（摘示（カ））として、重量％で表示されているものであって、「Ｎｉ，Ｃｏ，Ｆｅ等の金属相」と「Ａｌ化合物」とは、その目的・作用において全く異なるものと認められるからである。
　してみると、原出願当初明細書には、「４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、珪化物もしくはこれらの混合物又は相互固溶体」（耐熱性化合物）を第１の結合相とし、「Ｔｉ２ＡｌＮまたはＡｌと第４ａ族の金属間化合物から得られるＡｌ化合物」を第２の結合相とし、第１、第２の結合相を合わせた「結合相」において、第１の結合相をなす耐熱性化合物が結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下とするもの、即ち、第２の結合相をなす「・・・Ａｌ化合物」が結合相中の体積で数十％から５０％に近い相当部分を占めるようなもの、が記載されていたとすることはできない。
（４）まとめ
　そうすると、本件発明は、原出願当初明細書に記載されていない発明を包含するものであるから、本件発明に係る出願は、特許法第４４条第１項に規定する「二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とするもの」とは認められないので、同条第２項の規定の適用は認められない。
　よって、本件発明に係る出願は、原特許出願の時にしたものとみなすことはできず、本件発明に係る出願の出願日は、現実の出願日である昭和５６年３月１６日となる。
２．本件発明の新規性について
　前記「［４］１．分割の適否、本件出願の出願日」で述べたとおり、本件発明に係る出願の出願日は昭和５６年３月１６日になるところ、請求人が提出した甲第１号証（本件出願の原出願に係る公開公報である特開昭５３−７７８１１号公報）の頒布日は、昭和５３年７月１０日であるから、甲第１号証は、本件発明に係る出願の出願前に日本国内で頒布された刊行物である。
（１）甲第１号証に記載された発明
　甲第１号証には、前記「［４］１．（２）原出願当初明細書の記載事項」に摘記した記載事項（ア）〜（ケ）が記載されている。
　そして、摘示（キ）によれば、実施例４に示される「Ｈの焼結体」は、「体積比で、ＣＢＮ粉末が６０％、残部（４０％）がＴｉＮ０．７３　　３５％、Ａｌ３Ｔｉ　５％の結合材からなる混合粉末を圧力４０Ｋｂ、温度１１００℃で焼結した焼結体であって、その結合相の状態は、結合相がＴｉＮを主体とし、小量のＴｉ２ＡｌＮ、ＴｉＡｌ、ＴｉＡｌ３と思われる化合物からなっている」旨が記載され、また、摘示（ア）によれば、「結合相は焼結体中で連続した結合相」をなし、「焼結体中にＡｌ・・・が上記第４ａ族金属ＭとＭ−Ａｌ・・・相図上に存在する金属間化合物の形で結合相中に存在する」のであり、さらに、摘示（カ）によれば、「本発明による焼結体は高硬度で・・・切削工具以外に・・・等の工具用途にも適したものである」とされている。
　したがって、甲第１号証の記載事項（キ）、（ア）、（カ）を総合すれば、甲第１号証の実施例４に示された「Ｈの焼結体」として、「ＣＢＮを含有し残部がＴｉＮを主体とする結合相からなり、Ａｌ３Ｔｉから得られる小量のＴｉ２ＡｌＮ、ＴｉＡｌ、ＴｉＡｌ３と思われる化合物が結合相中に存在し、該結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし、結合相の主体がＴｉＮであることを特徴とする高硬度工具用焼結体。」（以下、「引用発明」という。）が開示されているものと認められる。
（２）本件発明と引用発明との対比
　本件発明と引用発明とを対比するに、引用発明における「ＣＢＮ」、「ＴｉＮ」、「Ａｌ３Ｔｉ」及び「小量のＴｉ２ＡｌＮ、ＴｉＡｌ、ＴｉＡｌ３と思われる化合物」は、それぞれ、本件発明の「立方晶型窒化硼素」、「周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物」、「Ｔｉ２　ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物」及び「Ｔｉ２　ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物から得られる化合物」にそれぞれ相当するから、本件発明と引用発明とは、「立方晶型窒化硼素を含有し残部が周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を結合相の主体とし、Ｔｉ２　ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるＡｌ化合物を存在させ、該結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし、前記周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物が結合相中の主体であることを特徴とする高硬度工具用焼結体。」で一致する。
　そして、以下の点で、両者に一応の相違が認められる。
相違点１；
　本件発明は、高硬度工具用焼結体における立方晶型窒化硼素の含有量について、「体積％で８０〜４０％」としているのに対して、引用発明ではこれが明らかでない点。
相違点２；
　本件発明は、高硬度工具用焼結体における結合相について、「周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物」を第１の結合相と、また、「Ｔｉ２　ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるＡｌ化合物」を第２の結合相と、それぞれ区別しているのに対して、引用発明では、「周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物（具体的には、「ＴｉＮ」）を主体とし、Ｔｉ２　ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるＡｌ化合物（具体的には、「小量のＴｉ２ＡｌＮ、ＴｉＡｌ、ＴｉＡｌ３と思われる化合物」）」を結合相と呼び、第１の結合相と第２の結合相とを区別していない点。
相違点３；
　本件発明は、高硬度工具用焼結体における焼結体組織について、「第１、第２の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし」としているのに対して、引用発明では、「結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし」とされているだけであって、「第１、第２の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし」ているか否か明らかでない点。
相違点４；
　本件発明は、高硬度工具用焼結体における、周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物の体積割合、即ち、第１の結合相の体積割合について、「結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下である」としているのに対して、引用発明ではこれが明らかでない点。
（３）相違点について
　上記相違点１〜４について、以下に検討する。
相違点１について；
　焼結体を製造する際、焼結用原料としての混合粉末中の含有成分の体積割合は、通常、焼結操作によって変化し、焼結後の焼結体における含有成分の体積割合とは必ずしも一致するものではないが、引用発明においては、焼結体製造用原料である混合粉末中には、比較的反応性の低い材料であるＣＢＮが６０体積％含有されているのであるから、焼結操作を経た後であっても、焼結体ＨにおけるＣＢＮの体積割合は、混合粉末中でのそれ（６０体積％）から大幅に変化するとは認められない。
　そうすると、甲第１号証には、焼結体ＨにおけるＣＢＮの含有量が数値として明確にされていないとしても、本件発明でいうＣＢＮの含有量範囲、即ち、「立方晶型窒化硼素を体積％で８０〜４０％含有し」という条件を実質的には満足しているものといえる。
　なお、この点については、甲第１号証に記載された実施例４（摘示（キ）参照）と全く同一内容のものが、本件発明の実施例１（確定審決とともに訂正明細書が掲載された平成１０年審判第３９０３５号の審決公報の第２８頁左欄「実施例１」）参照）として本件明細書中に記載されていることからも明らかである。
　したがって、相違点１は、実質的な相違点ではない。
相違点２について；
　引用発明でいう結合相、即ち、「周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物（具体的には、「ＴｉＮ」）を主体とし、Ｔｉ２　ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるＡｌ化合物（具体的には、「小量のＴｉ２ＡｌＮ、ＴｉＡｌ、ＴｉＡｌ３と思われる化合物」）」のうちの、「周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物（具体的には、「ＴｉＮ」）」とは、正に本件発明にいう「第１の結合相」を構成する成分であり、また、引用発明でいう「Ｔｉ２　ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるＡｌ化合物（具体的には、「小量のＴｉ２ＡｌＮ、ＴｉＡｌ、ＴｉＡｌ３と思われる化合物」）」とは、本件発明にいう「第２の結合相」を構成するＡｌ化合物であることは明白である。
　つまり、引用発明でいう「結合相」とは、本件発明に即して表現すれば、「第１の結合相を主体とし、小量の第２の結合相からなる」相であって、この「第１の結合相を主体とし、小量の第２の結合相からなる」相の全体を「結合相」と表現したものであるといえる。
　そうであれば、相違点２は、引用発明における結合相の構成成分を、それぞれ区別して「第１の結合相」、「第２の結合相」と表現したか否かという単なる表現上の差異であって、実質的な相違ではない。
相違点３について；
　前記「相違点２について」で述べたように、引用発明でいう結合相とは、本件発明にいう「第１の結合相」及び「第２の結合相」の全体を結合相と呼んだものに相当し、また、引用発明では、「結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし」ているのであるから、引用発明における焼結体組織を、本件発明に即して表現すれば、「第１の結合相及び第２の結合相の全体が焼結体組織中で連続した結合相をなし」ということになる。
　そして、上記引用発明における焼結体組織は、本件発明でいう「第１、第２の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし」という焼結体組織と何ら異なるものでない。
　したがって、相違点３は、実質的な相違ではない。
相違点４について；
　引用発明でいう「周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物が結合相中の主体」及び「小量のＴｉ２ＡｌＮ、ＴｉＡｌ、ＴｉＡｌ３と思われる化合物」）」とは、引用発明における結合相中では、第１の結合相が大きな割合を占め、第２の結合相の占める割合は少ないということを表現したものであるといえる。
　そうすると、結合相中における第１の結合相と第２の結合相との割合を仮に数値で表現したとすれば、第１の結合相の体積割合は少なくとも５０％以上ということになるから、引用発明における第１の結合相の体積割合は当然に５０％以上であり、これは、本件発明でいう第１の結合相の体積割合に関する「結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下である」という数値範囲の下限の条件を満足しているといえる。
　一方、引用発明が、本件発明の「結合相中の体積で・・９９．９％以下である」という第１の結合相の数値範囲の上限の条件を満たすかは、甲第１号証の記載から直ちに明らかであるとはいえない。
　しかしながら、本件明細書には、甲第１号証に記載された実施例４と全く同一内容のものが本件発明の実施例１として記載され、そして、本件発明の実施例である以上、その実施例１における焼結体の第１の結合相は、「結合相中の体積で・・９９．９％以下である」という条件を、当然満たしているはずである。
　そうであれば、本件発明の実施例１と全く同一内容である甲第１号証に記載された実施例４における焼結体（即ち、引用発明）にあっても、その第１の結合相は、「結合相中の体積で・・９９．９％以下である」という条件を満たしていると認めるのが相当である。
　したがって、引用発明における第１の結合相の割合は数値として明確にされていないとはいえ、第１の結合相の割合は、少なくとも、「結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下である」という本件発明の数値範囲を満足するものであるから、相違点４は、実質的な相違ではない。
（４）まとめ
　上記（３）で検討したとおりであるから、相違点１〜４は、いずれも、本件発明と引用発明との実質的な相違とは認められない。
　したがって、本件発明は、本件特許に係る出願の出願前に頒布された刊行物である甲第１号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることができない。
［５］まとめ
　以上のとおり、本件発明に係る特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してなされたものであるから、特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。