【事件の表示】
　特許第２９２１６３６号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
Ｉ．請求の要旨
　本件審判の訂正の要旨は、特許第２９２１６３６号発明（平成９年６月８日設定登録）の明細書を審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正しようとするものであって、訂正明細書の特許請求の範囲の記載は次のとおりである。
「ポリプロピレン樹脂を金型内に溶融射出成形してポリプロピレン部材を成形し、該成形物を他の金型にインサートし、ポリプロピレン部材表面に、オレフィン系熱可塑性エラストマーとしてのエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーを２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲において溶融射出して、ポリプロピレン部材の表面に上記熱可塑性エラストマー部材を、何らの接着処理を施すことなく、立体的且つ一体的に融着成形させることを特徴とするプラスチック成形方法。」
ＩＩ．訂正拒絶の理由の概要
　平成１４年７月３０日付で通知した訂正拒絶の理由の概要は、次のとおりである。
１．本件は、原出願の公告決定後に分割された分割出願であるが、訂正前の本件発明は、その内容からみて、適法な分割出願であるとは認められないものである。
　訂正審判による訂正によっても、本件を適法な分割出願と扱うことはできないから、本件分割出願の出願日は、分割出願が実際にされた平成５年１２月８日である。
　そして、訂正後の本件発明は、その出願前（出願日平成５年１２月８日）に日本国内において頒布された刊行物１Ａ（特公平２−８５７２号公報（原出願の公告後補正前の公告公報）、刊行物２（プラスチックエージＶｏｌ．２８　Ｎｏ．３　第７１〜７５頁（１９８２年））及び刊行物３（「日本ゴム協会誌」第５７巻第１１号第６８４〜６９３頁（１９８４年））に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　したがって、本件訂正は、平成６年改正法附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成６年改正法による改正前の特許法第１２６条第３項の規定に適合しない。
２．本件は原出願の公告決定後に分割された分割出願であるが、出願後に平成９年２月１０日付、平成１０年１０月１３日付及び平成１１年１月２０日付の手続補正により明細書が補正され、その後特許査定がなされた。ところが、該平成１１年１月２０日付手続補正は、明細書の要旨を変更するものと認められるから、本件は適法な分割出願とはいえないものである。
　平成１１年１月２０日付手続補正による明細書の要旨変更は、訂正審判による訂正によっても解消していないから、本件は適法な分割出願とはいえない、そして本件の出願日は、特許法第４０条の規定により、補正書提出の日（平成１１年１月２０日）にされたと見なされる。
　そして、訂正後の本件発明は、その出願前（出願日平成１１年１月２０日）日本国内において頒布された刊行物１Ｂ（特開平８−９９３３１号公報（本件公開公報））に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることができないものである。
　したがって、本件訂正は、特許法第１２６条第４項の規定に適合しない。
３．訂正後の明細書は、オレフィン系熱可塑性エラストマーとしてのエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーの実質的な例示がないと認められるから、当業者がその実施をできる程度に記載されているとはいえず、特許法第３６条第４項に規定する要件を満足していない。
　したがって、本件訂正は、特許法第１２６条第４項の規定に適合しない。
ＩＩＩ．当審の判断
１．理由１について
１−１．本件出願の分割の適否について
　訂正審判による訂正により、特許請求の範囲に記載された発明（訂正後の本件発明）は、（イ）熱可塑性エラストマーを「オレフィン系熱可塑性エラストマーとしてのエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー」と特定し、（ロ）該特定の熱可塑性エラストマーについて、その溶融射出に際しての条件を、「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲」と特定されている。
１−１−１．（イ）の特定について 
 訂正後の明細書は、熱可塑性エラストマーは、「オレフィン系熱可塑性エラストマーとしてのエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー」とされ、その具体例について、「本発明において使用する熱可塑性エラストマーとは、常温ではゴムと同様な弾性を有するが、加熱によって軟化して流動性、即ち、熱可塑性を示す材料であり、オレフィン系熱可塑性エラストマーとして、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー（例えば、商品名ミラストマー、サーモラン等）、が挙げられる。これらの材料はいずれも市場から入手し得る材料である。」と記載している。（段落【００１３】参照） 
　この点に関して、                                                  ａ．原出願の願書に最初に添付された明細書（その公開公報（特開昭６１−２１３１４５号公報）により記載箇所を特定する）（以下、「原出願の当初明細書」という）においては、
ａ−１．「本発明において使用する熱可塑性エラストマーとは、常温ではゴムと同様な弾性を有するが、加熱によって軟化して流動性、すなわち可塑性を示す材料であり、例えば、スチレンポリマーとブタジエンポリマーとのブロックコポリマー、ポリエステル系のブロックコポリマー、スチレンポリマーとエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマー、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー等の各種の熱可塑性エラストマーが知られており、これらの公知の熱可塑性エラストマーは本発明においていずも使用できる。」（第２頁右下欄第１１行〜第３頁左上欄第２行）、
ａ−２．「本発明において特に好ましいものは、スチレンポリマーとエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマーであって、商品名、住友ＴＰＥ−ＳＢシリーズとして市場から入手し得る材料である。」（第３頁左上欄第３〜７行）、 
ａ−３．「住友ＴＰＥ」（第３頁左下欄下から第５行）と記載され、
　一方、ｂ．分割出願の際の原出願明細書（出願公告後の平成５年１２月８日付手続補正書により補正される前の公告公報（特公平２−８５７２号公報）によって、記載箇所を特定する）（以下、「分割の際の原出願明細書」という）においては、
ｂ−１．「本発明において使用する熱可塑性エラストマーとは、常温ではゴムと同様な弾性を有するが、加熱によって軟化して流動性、即ち、可塑性を示す材料であり、例えば、スチレンポリマーとブタジエンポリマーとのブロックコポリマー、ポリエステル系のブロックコポリマー、スチレンポリマーとエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマー、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー等の各種の熱可塑性エラストマーが知られており、これらの公知の熱可塑性エラストマーは本発明においていずれも使用出来る。」（第２頁第４欄第１４〜２５行）、
ｂ−２．「本発明において特に好ましいものは、スチレンポリマーとエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマーであって、商品名、住友ＴＰＥ−ＳＢシリーズとして市場から入手し得る材料である。」（第２頁第４欄第２６〜３０行）と記載されている。
 　訂正後の本件発明と、「原出願の当初明細書」に記載された発明、及び「分割の際の原出願明細書」に記載された発明とを対比検討すると、熱可塑性エラストマーとして例示された、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーは、熱可塑性エラストマーよりも中位の概念の「オレフィン系熱可塑性エラストマー」にそれぞれ包含され得るものであるとしても、「原出願の当初明細書」及び「分割の際の原出願明細書」には、該熱可塑性エラストマーの例示化合物（下位）を括る中位の「オレフィン系熱可塑性エラストマー」の記載はないし、例示されたポリマーを、ブロックコポリマーという限定もなしに、熱可塑性エラストマーよりも中位の「オレフィン系熱可塑性エラストマー」で括ることができることを示唆する記載もない。また、該例示化合物の記載から、ブロックコポリマーという限定もなしに、熱可塑性エラストマーよりも中位の「オレフィン系熱可塑性エラストマー」と把握することが当業者に自明のことであるともいえない。
　そして、訂正後の明細書では、「オレフィン系熱可塑性エラストマーとして、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー（例えば、商品名ミラストマー、サーモラン等）」と記載していることから、「オレフィン系熱可塑性エラストマー」には、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー以外に、実質上、ポリマーブレンドタイプのオレフィン系熱可塑性エラストマーが包含されることになった。（なぜなら、「サーモラン」は、ポリオレフィンポリマーのポリマーブレンド型熱可塑性エラストマーを意味していると認められる。必要があれば、「プラスチックエージ」第２９巻１０月号第８２〜８６頁、１９８３年参照されたい。）　したがって、「オレフィン系熱可塑性エラストマー」の概念を導入することにより、実質上ポリマーブレンドタイプのオレフィン系熱可塑性エラストマーを包含させている点で、訂正後の本件発明は、「原出願の当初明細書」に記載された発明であって、かつ、「分割の際の原出願明細書」に記載された発明と実質的に同一であるとはいえない。
１−１−２．（ロ）の特定について 
　訂正後の本件発明は、熱可塑性エラストマーを、「オレフィン系熱可塑性エラストマーとしてのエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー」と特定した上で、溶融射出に際しての条件を、「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲」と特定している、そして、その実施例では、「射出成形機として・・・２色成形機・・・・の改造機を使用し、ポリプロピレン樹脂を２００℃〜２３０℃の温度で溶融し、図１の１の如きキャビティ形状を有する５０℃の温度の第一の金型内に射出注入した。これによって図１の１の形状のポリプロピレン成形体が成形される。次に上記ポリプロピレン成形体を金型から取り出し、該成形体を図１の成形体全体と同一形状のキャビティを有する第二の金型内に装着した後、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックポリマーを１８０℃〜２４０℃の温度で溶融してポリプロピレン成形体の表面に射出注入させた。これによって図１の２の形状のエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックポリマーの成形体が形成される。」と記載している。（段落【００１７】参照）
　この点に関して、「原出願の当初明細書」においては、
ａ−４．「このような好ましい熱可塑性エラストマーは、本発明者の詳細な研究によれば、特定の成形温度（例えば、２００℃以上）において剪断速度１０３〜１０４の範囲においてポリプロピレン樹脂と同様な流動性や粘度を有するようになるものであり、このような両者の性質の故に、従来は不可能とされていたポリプロピレン樹脂との十分な融着が可能となったものと考えられる。」（第３頁左上欄第８〜１５行）、
ａ−５．「本発明の複合プラスチック成形品の成形方法それ自体は、従来公知の各種のプラスチック成形方法がいずれも使用できる。例えば、圧縮成形方法、押出成形方法、射出成形方法、トランスファ成形方法等、・・・・・射出成形方法でまず硬質プラスチック成形部材を成形し、次いで熱可塑性エラストマーを注入して、成形と同時に両者を融着させるインサート方式の射出成形方法あるいは、従来公知の２色成形機を用いる方法等いずれの成形方法でもよい。」（第３頁右上欄第５〜１９行）、
ａ−６．「実施例を挙げて本発明を具体的に説明する。・・・・射出成形機 ポリプロピレン樹脂の金型注入時の温度　２００℃〜２３０℃　住友ＴＰＥの金型注入時の温度　１８０℃〜２４０℃　金型温度　２０〜６０℃」（第３頁左下欄第９〜１９行）と記載され、
　一方、「分割の際の原出願明細書」においては、
ｂ−３．「この様な好ましい熱可塑性エラストマーは、本発明者の詳細な研究によれば、特定の成形温度（例えば、２００℃以上）において剪断速度１０３乃至１０４の範囲においてポロプロピレン樹脂と同様な流動性や粘度を有する様になるものであり、この様な両者の性質の故に、従来は不可能とされていたポリプロピレン樹脂との十分な融着が可能となったものと考えられる。」（第２頁第４欄第３１〜３８行）
ｂ−４．「本発明の複合プラスチック成形品は射出成形方法で製造し、先ず硬質プラスチック成形材料であるポリプロピレン樹脂を金型内に注入成形し、次いで熱可塑性エラストマーを注入して、成形と同時に両者を融着させる射出成形方法である。」（第３頁第５欄第４〜９行）、
ｂ−５．「成形条件自体は従来の一般的成形条件と同様でよく、公知の２色成形機が硬質部分と軟質部分が同時成形でき量産に最適であるが、一旦成形し型から取り出した硬質プラスチック部分にインサート方式を利用して熱可塑性エラストマーを一体成形させてもよい。」（第３頁第５欄第９〜１４行）、
ｂ−６．「射出成型機として・・・２色成形機・・・・を使用し、ポリプロピレン樹脂を２００℃乃至２３０℃の温度で溶融し、第１図の如きキャビテイ形状を有する５０℃の温度の金型内に注入した。これによって第１図の１の形状のポリプロピレン成形体が成形される。次に上記ポリプロピレン樹脂が固化したら、熱可塑性エラストマー（住友ＴＰＥ）を１８０℃乃至２４０℃の温度で溶融して同一の金型に注入させた。これによって第１図の２の形状のＴＰＥ成形体が成形される。」（第３頁第５欄第２７行〜第６欄第９行）、と記載している。
　「原出願の当初明細書」及び「分割の際の原出願明細書」における、「この様な好ましい熱可塑性エラストマー」（摘示記載ａ−４．及びｂ−３．）とは、「スチレンポリマーとエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマー」（摘示記載ａ−２．及びｂ−２．参照）を指すとしか解釈できないから、「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ」の射出条件は、「スチレンポリマーとエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマー」のためのものであったと認められる。 
　そうすると、訂正後の本件発明の熱可塑性エラストマーである、「オレフィン系熱可塑性エラストマーとしてのエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマー」の溶融射出に際しての射出条件「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．」は、「原出願の当初明細書」及び「分割の際の原出願明細書」に記載されている事項であるとはいえない。  また、「原出願の当初明細書」の実施例における、「住友ＴＰＥの金型注入時の温度１８０℃〜２４０℃」及び「分割の際の原出願明細書」の実施例における、「熱可塑性エラストマーを１８０乃至２４０℃の温度で溶融して」の温度範囲の規定は、成形時の樹脂についての温度としか解せないから、訂正後の本件発明の「オレフィン系熱可塑性エラストマーとしてのエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマー」の溶融射出に際しての射出条件「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．」は、「原出願の当初明細書」及び「分割の際の原出願明細書」に記載されている事項であるとはいえない。
　したがって、訂正後の本件発明は、「原出願の当初明細書」に記載された発明であって、かつ、「分割の際の原出願明細書」に記載された発明と実質的に同一であるとはいえない。
  よって、訂正審判による訂正によっても、本件を適法な分割出願と扱うことはできないから、本件分割出願の出願日は、分割出願が実際にされた平成５年１２月８日である。
１−２．対比・判断
　刊行物１Ａ（特公平２−８５７２号公報（原出願の公告後補正前の公告公報））には、ポリプロピレン樹脂を金型内に溶融射出成形してポリプロピレン部材を成形し、該成形物を他の金型にインサートし、ポリプロピレン部材表面に、熱可塑性エラストマーを溶融射出して、ポリプロピレン部材の表面に熱可塑性エラストマー部材を、何らの接着処理を施すことなく、立体的且つ一体的に融着成形させるプラスチックの成形方法において、熱可塑性エラストマーとして、オレフィン系熱可塑性エラストマーとしてのエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーを使用することが開示されている。 
　訂正後の本件発明と刊行物１Ａに記載された発明を対比すると、オレフィン系熱可塑性エラストマーとしてのエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーの射出成形に際して、射出条件が、訂正後の本件発明は、「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．」と特定されているのに対して、刊行物１Ａには、上記「ＩＩＩ．当審の判断」「１．理由１について」「１−１．本件出願の分割の適否について」「１−１−２．（ロ）の特定について」において、摘示記載ｂ−３．に関して述べたように、スチレンポリマーとエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマー、すなわちＳ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーの射出条件が、「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ」とされるものの、オレフィン系熱可塑性エラストマーとしてのエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーについては記載されてはいない点で相違する。 
　しかし、刊行物１Ａには、「特定の成形温度（例えば、２００℃以上）において剪断速度１０３乃至１０４の範囲においてポリプロピレン樹脂と同様な流動性や粘度を有する様になるものであり、この様な性質の故に、従来は不可能とされていたポリプロピレン樹脂との十分な融着が可能となったものと考えられる。」と記載されているから、この知見に基づいて、使用する熱可塑性エラストマーの種類に応じて、オレフィン系熱可塑性エラストマーとしてのエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー について、ポリプロピレン樹脂との十分な融着が可能となる射出条件を選定することは当業者が容易になし得たことにすぎないと認められる。
　そして、熱可塑性エラストマーとしての射出条件は、オレフィン系熱可塑性エラストマーでは、刊行物３によれば、ノズル温度は、「２１０〜２３０℃」、射出速度は、「速く」とされ、刊行物２によれば、図３に、＜サーモラン＞代表グレードの溶融粘度の剪断速度依存性（２００℃）と題して、剪断速度（ｓｅｃ−１）と見掛け粘度（ｐｏｉｓｅ）の関係が図示され、「図３に示したように実際の成形条件に近い、１０３〜１０４ｓｅｃ−１の剪断速度の領域では、ＴＰＯの見掛け粘度は、ＰＰと同程度であり（ＭＦＲ（２３０℃）＝１．０〜５．０）、ＰＰと同様の成形条件で成形可能である。」（第７２頁右欄下から第４行〜第７４頁左欄第１行、なお、剪断速度の単位ｃｍ−１は、ｓｅｃ−１の誤記と認められる。）とされているから、刊行物１Ａに記載された発明において、使用する材料（熱可塑性エラストマーの種類）に応じて、その射出条件として、刊行物２〜刊行物３の記載を参考にして、射出温度及び射出成形における剪断速度を適宜選定し、２００℃以上で、１０３〜１０４ｓｅｃ−１の剪断速度とする程度のことは、当業者が容易になし得たことにすぎないと認められる。
　したがって、訂正後の本件発明は、その出願前（出願日平成５年１２月８日）に日本国内において頒布された刊行物１Ａ〜刊行物３に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。 
　請求人は、平成１４年９月２５日付意見書において、「ポリマーブレンドタイプのオレフィン系熱可塑性樹脂は、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとの混合物に架橋剤を混合して両方のポリマーを架橋させたものであるからエチレンポリマーとプロピレンポリマーとは結合しており、ポリマーブレンドタイプのオレフィン系熱可塑性樹脂は、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーであると言うべきであります。従って要旨変更の問題、訂正審判による訂正により解消されたものと信じます。・・・分割出願は適法であるから、本件の出願日は、原出願の出願日に遡及し、本件発明に対し、原出願日の後に頒布された刊行物１Ａ等に基づく訂正拒絶理由は不当であります。」と主張している。しかし、２種の異なった繰返し単位からなるコポリマーの中で、繰返し単位が−ＡＡＡＡＡ−ＢＢＢＢＢ−のようにブロック状に結合しているものをブロックコポリマーと認識するのが、技術常識であり、「ポリマーブレンドタイプのオレフィン系熱可塑性樹脂」は、その組成成分であるエチレンポリマーとプロピレンポリマーとは架橋により結合しているとしても、「エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー」と同一視することはできないから、請求人の主張は採用できない。
　以上のとおり、本件訂正は、訂正後の本件発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではなく、平成６年改正法附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成６年改正法による改正前の特許法第１２６条第３項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
２．理由２について
２−１．分割出願の補正の適否について 
 　平成１１年１月２０日付手続補正は、熱可塑性エラストマーの具体例について、段落【００１３】を「本発明において使用する熱可塑性エラストマーとは、常温ではゴムと同様な弾性を有するが、加熱によって軟化して流動性、即ち、熱可塑性を示す材料であり、例えば、オレフィン系熱可塑性エラストマーとして、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー（例えば、商品名ミラストマー、サーモラン等）、スチレン系熱可塑性エラストマーとして、Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマー以外のスチレンポリマーとポリブタジエン（ポリイソプレン）ポリマーとのブロックポリマー等が挙げられる。これらの材料はいずれも市場から入手し得る材料である。」とするとともに、熱可塑性エラストマーをスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーと特定した上で、溶融射出に際しての条件を、「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲」と特定するもので、補正された特許請求の範囲に記載された発明（訂正審判による訂正前の本件特許発明に同じ）は、以下の通りのものである。
 「ポリプロピレン樹脂を金型内に溶融射出成形してポリプロピレン部材を成形し、該成形物を他の金型にインサートし、ポリプロピレン部材表面に、Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーを２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲において溶融射出して、ポリプロピレン部材の表面に上記熱可塑性エラストマー部材を、何らの接着処理を施すことなく、立体的且つ一体的に融着成形させることを特徴とするプラスチック成形方法。」
　しかし、熱可塑性エラストマーを「Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマー」とすること（補正内容（イ））、及び該特定の熱可塑性エラストマーについて、その溶融射出に際しての条件を、「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲」と規定すること（補正内容（ロ））は、明細書の要旨を変更するものであるから、上記手続補正は、適法なものとはいえない。 
２−１−１．補正内容（イ）について 
　分割出願の願書に最初に添付された明細書又は図面（その公開公報（特開平８−９９３３１号公報）により記載箇所を特定する）（以下、「分割出願の当初明細書」という）には、「ポリプロピレン樹脂を金型内に溶融射出成形してポリプロピレン部材を成形し、該成形物を他の金型にインサートし、ポリプロピレン部材表面に、熱可塑性エラストマーを溶融射出して、ポリプロピレン部材の表面に熱可塑性エラストマー部材を立体的且つ一体的に融着成形させることを特徴とするプラスチック成形方法。」（特許請求の範囲）とされ、熱可塑性エラストマーについて、「本発明において使用する熱可塑性エラストマーとは、常温ではゴムと同様な弾性を有するが、加熱によって軟化して流動性、即ち、熱可塑性を示す材料であり、例えば、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー（例えば、商品名、タフマーＰＯ４８０、三井石油化学製）、スチレンポリマーとポリブタジエン（ポリイソプレン）ポリマーとのブロックポリマー、ポリエステル系のブロックコポリマー等が挙げられ、特にエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーが好適である。これらの材料はいずれも市場から入手し得る材料である。」（第３頁第３欄第１０〜２０行）と記載されているにすぎない。
　上記手続補正により補正された特許請求の範囲に記載された発明（すなわち、訂正審判による訂正前の本件特許発明）と「分割出願の当初明細書」に記載された発明とを対比検討すると、熱可塑性エラストマーとして例示された、スチレンポリマーとポリブタジエン（ポリイソプレン）ポリマーとのブロックポリマー及びエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーは、熱可塑性エラストマーよりも中位の概念の「スチレン系熱可塑性エラストマー」及び「オレフィン系熱可塑性エラストマー」にそれぞれ包含され得るものであるとしても、「分割出願の当初明細書」には、該熱可塑性エラストマーの例示化合物（下位）を括る中位の「スチレン系熱可塑性エラストマー」及び「オレフィン系熱可塑性エラストマー」の記載はないし、例示されたポリマーを、ブロックポリマーという限定もなしに、熱可塑性エラストマーよりも中位の「スチレン系熱可塑性エラストマー」及び「オレフィン系熱可塑性エラストマー」で括ることができることを示唆する記載もない。また、該例示化合物の記載から、ブロックポリマーという限定もなしに、熱可塑性エラストマーよりも中位の「スチレン系熱可塑性エラストマー」及び「オレフィン系熱可塑性エラストマー」と把握することが当業者に自明のことであるともいえない。
　そして、「スチレン系熱可塑性エラストマー」及び「オレフィン系熱可塑性エラストマー」の概念の導入により、「分割出願の当初明細書」における、熱可塑性エラストマーの例示ポリマー以外に、「スチレン系熱可塑性エラストマー」にスチレンポリマーとポリブタジエン（ポリイソプレン）ポリマーとのブロックポリマー以外のポリマー、例えば、スチレンポリマーとポリイソプレンポリマーとのブロックポリマーの水素添加物が包含されることになり、同じく「オレフィン系熱可塑性エラストマー」に、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー以外のもの、例えば、ポリマーブレンドタイプのオレフィン系熱可塑性エラストマーが包含されることになった。（「サーモラン」は、ポリオレフィンポリマーのポリマーブレンド型熱可塑性エラストマーを意味していると認められる。）
 したがって、熱可塑性エラストマーを「Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマー」とする手続補正は、明細書の要旨を変更するものであると認められる。 
２−１−２．補正内容（ロ）について 
　上記「２．理由２について」「２−１．分割出願の補正の適否について」「２−１−１．補正内容（イ）について」で述べたように、「分割出願の当初明細書」の「熱可塑性エラストマー」を「Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマー」とすることは、明細書の要旨を変更するものであると認められる。
 　そして、成形条件に関して、「分割出願の当初明細書」には、「この様な熱可塑性エラストマー、特に、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーは、本発明者の詳細な研究によれば、特定の成形温度（例えば、２００℃以上）において剪断速度１０３〜１０４の範囲においてポリプロピレン樹脂と同様な流動性や粘度を有するようになるものであり、このような両者の性質の故に、従来は不可能とされていたポリプロピレン樹脂との十分な融着が可能となったものと考えられる。」（第３頁第３欄第２１〜２８行）、及び 「次に実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明する。・・・・射出成型機と して・・・  ２色成形機・・・・の改造機を使用し、ポリプロピレン樹脂を２００℃〜２３０℃の温度で溶融し、図１の１の如きキャビティ形状を有する５０℃の温度の第一の金型内に射出注入した。これによって図１の１の形状のポリプロピレン成形体が成形される。次に上記のポリプロピレン成形体を金型から取り出し、該成形体を図１の成形体全体と同一形状のキャビティを有する第二の金型内に装着した後、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーを１８０℃〜２４０℃の温度で溶融してポリプロピレン成形体の表面に射出注入させた。これによって図１の２の形状のエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー成形体が形成される。」（第３頁第４欄第２〜１６行）と記載されているにすぎない。 
　「分割出願の当初明細書」における、「この様な熱可塑性エラストマー、特に、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーは、」とは、「エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー」を指すとしか解釈できないから、成形温度「２００℃以上」及び「剪断速度１０３〜１０４の範囲」の射出条件は、「エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー」のためのものであったと認められる。
　したがって、Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーについて、その溶融射出に際しての成形条件を「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．」とする手続補正は、明細書の要旨を変更するものであると認められる。
２−２．訂正審判による明細書の要旨変更の解消について
　そこで、平成１１年１月２０日付手続補正による明細書の要旨変更が、訂正審判による訂正により解消されたか否かを検討する。
　「熱可塑性エラストマーとしてのエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー」に限定されたから、上記「２−１−２．補正内容（ロ）について」で指摘した点は、訂正審判による訂正によって、解消したと認められる。
　しかし、訂正審判による訂正により、「オレフィン系熱可塑性エラストマーとしてのエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー」と限定しても、訂正された明細書の発明の詳細な説明の記載（訂正後の段落【００１３】参照）によれば、「オレフィン系熱可塑性エラストマー」の概念の導入により、熱可塑性エラストマーとしては、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーからなるオレフィン系熱可塑性エラストマーだけでなく、ポリマーブレンドタイプのオレフィン系熱可塑性エラストマーを包含していることは明らか（「サーモラン」は、ポリオレフィンポリマーのポリマーブレンド型熱可塑性エラストマーを意味していると認められる。）であるから、上記「２−１−１．補正内容（イ）について」で指摘した明細書の要旨変更の問題点は、訂正審判による訂正によっては、解消していないと認められる。 
  以上のとおり、平成１１年１月２０日付手続補正による明細書の要旨変更は、訂正審判による訂正によっても解消していないから、本件は適法な分割出願とはいえない、そして本件の出願日は、特許法第４０条の規定により、補正書提出の日（平成１１年１月２０日）にされたと見なされる。
２−３．対比・判断
  刊行物１Ｂ（特開平８−９９３３１号公報（本件公開公報））には、「ＩＩＩ．当審の判断」「２．理由２について」「２−１．分割出願の適否について」「２−１−１．補正内容（イ）について」において摘示したように、「ポリプロピレン樹脂を金型内に溶融射出成形してポリプロピレン部材を成形し、該成形物を他の金型にインサートし、ポリプロピレン部材表面に、熱可塑性エラストマーを溶融射出して、ポリプロピレン部材の表面に熱可塑性エラストマー部材を立体的且つ一体的に融着成形させるプラスチックの成形方法」（特許請求の範囲）が記載され、該熱可塑性エラストマーの例示として、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーやスチレンポリマーとポリブタジエンポリマーとのブロックポリマーが記載されている。また、「ＩＩＩ．当審の判断」「２．理由２について」「２−１．分割出願の適否について」「２−１−２．補正内容（ロ）について」において摘示したように、「熱可塑性エラストマー、特に、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーは、本発明者の詳細な研究によれば、特定の成形温度（例えば、２００℃以上）において剪断速度１０３〜１０４の範囲においてポリプロピレン樹脂と同様な流動性や粘度を有するようになるものであり、このような両者の性質の故に、従来は不可能とされていたポリプロピレン樹脂との十分な融着が可能となったものと考えられる。」と記載されている。
　したがって、訂正後の本件発明は、その出願前（出願日平成１１年１月２０日）日本国内において頒布された刊行物１Ｂに記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることができないものである。
　請求人は、平成１４年９月２５日付意見書において、「ポリマーブレンドタイプのオレフィン系熱可塑性樹脂は、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとの混合物に架橋剤を混合して両方のポリマーを架橋させたものであるからエチレンポリマーとプロピレンポリマーとは結合しており、ポリマーブレンドタイプのオレフィン系熱可塑性樹脂は、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーであると言うべきであります。従って要旨変更の問題、訂正審判による訂正により解消されたものと信じます。・・・分割出願は適法であるから、本件の出願日は、原出願の出願日に遡及し、本件発明に対し、原出願日の後に頒布された刊行物１Ａ等に基づく訂正拒絶理由は不当であります。」と主張している。しかし、２種の異なった繰返し単位からなるコポリマーの中で、繰返し単位が−ＡＡＡＡＡ−ＢＢＢＢＢ−のようにブロック状に結合しているものをブロックコポリマーと認識するのが、技術常識であり、「ポリマーブレンドタイプのオレフィン系熱可塑性樹脂」は、その組成成分であるエチレンポリマーとプロピレンポリマーとは架橋により結合しているとしても、「エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー」と同一視することはできないから、請求人の主張は採用できない。
　以上のとおり、本件訂正は、訂正後の本件発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではなく、特許法第１２６条第４項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
３．理由３について
　訂正後の明細書は、オレフィン系熱可塑性エラストマーとしてのエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーの商品名に、ブロックコポリマーとはいえない商品名（サーモラン、ミラストマー）のみを記載している。「サーモラン」は、ブロックコポリマーとはいえないものであって、ポリオレフィンポリマーのポリマーブレンド型熱可塑性エラストマーを意味していると認められる。（必要があれば、「プラスチックエージ」第２９巻１０月号第８２〜８６頁（１９８３年）を参照されたい。）「ミラストマー」も同様である。（必要があれば、旭化成アミダス株式会社「プラスチックス」編集部共編「プラスチック・データブック」第８６３〜８６６頁　株式会社工業調査会　１９９９年１２月１日を参照されたい。） 
　訂正後の明細書は、オレフィン系熱可塑性エラストマーとしてのエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーの実質的な例示がないと認められるから、当業者がその実施をできる程度に記載されているとはいえず、特許法第３６条第４項に規定する要件を満足していない。 
　請求人は、「ポリマーブレンドタイプのオレフィン系熱可塑性樹脂は、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとの混合物に架橋剤を混合して両方のポリマーを架橋させたものであるからエチレンポリマーとプロピレンポリマーとはとは結合しており、ポリマーブレンドタイプのオレフィン系熱可塑性樹脂は、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーであると言うべきであります。・・・・前記の通り、商品名サーモラン等は、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーであるから、訂正後の明細書にはエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーが例示されている」と主張しているが、上記したように、ポリマーブレンドタイプのオレフィン系熱可塑性エラストマーは、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーと同一視することはできないから、請求人の主張は採用できない。
　以上のとおり、本件訂正は、訂正後の本件発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではなく、特許法第１２６条第４項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
ＩＶ．むすび
　本件訂正審判請求による訂正は、訂正後の本件発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないから、当該訂正は認められない。