【事件の表示】
　特願２００８−５１１３２１「多数の温度で生化学的又は化学的な反応を実施する方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成１８年１１月２３日国際公開、ＷＯ２００６／１２４４５８、平成２０年１１月２０日国内公表、特表２００８−５３９７５９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、２００６年５月１０日（パリ条約による優先権主張　２００５年５月１１日、米国）を国際出願日とする出願であって、平成２４年３月６日付けで特許請求の範囲の補正がされ、平成２４年１２月７日付けで拒絶査定がされたところ、平成２５年４月１８日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに、同日付けで手続補正書が提出されたものである。
　
第２　補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２５年４月１８日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．補正の内容
　平成２５年４月１８日付けの手続補正（以下、「本件補正」という）は、拒絶査定不服審判の請求と同時にしたものであって、補正前の請求項１と補正後の請求項１の記載は次のとおりである。
補正前：
「【請求項１】
異なる温度を必要とする核酸増幅反応を実施する方法であって、
（ａ）少なくとも１つの反応液滴を、少なくとも２つの反応ゾーンを備えたエレクトロウェッティングアレイに供給する、工程；これにおいて、各反応ゾーンは、核酸増幅反応に必要とされる異なる温度を有しており、反応液滴は、標的核酸と、該核酸の増幅を生じさせるのに必要とされる試薬と、を含んでおり、前記エレクトロウェッティングアレイは、前記少なくとも２つの反応ゾーンを通る少なくとも一つの反応通路を定義する複数のエレクトロウェッティング電極で、第１基板上に設けられている第１の複数の第１電極及び前記第１基板に平行な第２基板上に設けられている少なくとも一つの第２電極を含み、前記反応液滴は、前記第１及び第２電極間のギャップに位置しているとともに前記第１及び第２電極に接しており、前記ギャップは前記反応液滴と混合しないフィラー流体で満たされている；
（ｂ）核酸増幅反応の初回サイクルが完了するように、少なくとも１つの反応液滴を、エレクトロウェッティングを用いて、少なくとも２つの反応ゾーンを通して移動させることによって、核酸増幅反応を実施する、工程；
（ｃ）核酸増幅反応の更なるサイクルを実施するために、工程（ｂ）を任意に繰り返す、工程；
を有することを特徴とする、方法。　」
　
補正後：
「【請求項１】
異なる温度を必要とする核酸増幅反応を実施する方法であって、
（ａ）少なくとも１つの反応液滴を、少なくとも２つの反応ゾーンを備えたエレクトロウェッティングアレイに供給する、工程，これにおいて、各反応ゾーンは、核酸増幅反応に必要とされる異なる温度を有しており、反応液滴は、標的核酸と、該核酸の増幅を生じさせるのに必要とされる試薬と、を含んでおり、
　前記エレクトロウェッティングアレイは、
　　
複数のエレクトロウェッティング電極と、
　　
該複数のエレクトロウェッティング電極により定義されている少なくとも一つの反応通路または前記反応液滴が
って移動するそれぞれの
と、
　　第１基板上に設けられ
前記少なくとも一つの反応通路を定義している第１の複数の前記エレクトロウェッティング電極をそれぞれ構成する
、
さらなる電極を構成する
と、
を含み、
　　前記反応液滴は、前記第１及び第２電極間のギャップに位置しているとともに前記第１及び第２電極
または任意に該電極を被覆している絶縁体と接触
（ｂ）核酸増幅反応の初回サイクルが完了するように、少なくとも１つの反応液滴を、エレクトロウェッティングを用いて、少なくとも２つの反応ゾーンを通して移動させることによって、核酸増幅反応を実施する、工程；
（ｃ）核酸増幅反応の更なるサイクルを実施するために、工程（ｂ）を任意に繰り返す、工程；
を有することを特徴とする、方法。　」（下線部は、補正箇所を表す。）
　
２．補正の適否
（１）請求項１の（ａ）において、補正前に「少なくとも２つの反応ゾーンを通る少なくとも一つの反応通路」としていた反応通路の限定を、「
複数のエレクトロウェッティング電極により定義されている少なくとも一つの反応通路または前記反応液滴が前記少なくとも２つの反応ゾーンを通って移動するそれぞれの反応通路
または任意に該電極を被覆している絶縁体
　したがって、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項の規定に違反してなされたものであるから、特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
（２）審判請求人は、審判請求書において、本件補正は、特許請求の範囲の減縮にあたると主張するから、そうであると仮定した場合において、補正後の請求項１に係る発明（以下、「本願補正発明」という）が、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定を満たすものであるか（特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか）について、念のため検討しておく。
　
ア　本願補正発明
　補正後の請求項１に係る発明（以下、「本願補正発明」という。）は、前記１．に「補正後」として記載したとおりのものである。
　
イ　引用例の記載事項
　原査定の拒絶理由で引用文献４として引用された、本願の優先日前に頒布された刊行物であるIEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems，２００４年，Vol.23 pp.843-858（以下、「引用例１」という。）には、以下の事項が記載されている。
　
（ア）「・・・我々は、微小電子流体システム（ＭＥＦＳ）の２つの方式、連続フローシステムと液滴ベースシステムの間の性能比較を提供する。この比較は、特定の微小電子流体システム、つまりポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）システムに基づく。・・・」（要約３〜７行）
　
（イ）「図に示すように、ＰＣＲの熱サイクルは、以下の３つのステップからなる。
　１）鎖分離。　親ＤＮＡ分子の２本の鎖を、溶液を９５℃４５秒加熱することで分離する。
　２）プライマーのハイブリダイゼーション。　次に各プライマーがＤＮＡ鎖にハイブリダイズするように、溶液を５４℃に急冷する。プライマーｂは一つの鎖のｂ’にハイブリダイズし、プライマーｄ’は相補鎖のｄにハイブリダイズする。このアニーリングプロセスには３０秒かかる。
　３）ＤＮＡ合成。　次に溶液を、ＴａｑＴＮＡポリメラーゼの至適温度７２℃に加熱する。これにより、ＴａｑＤＮＡポリメラーゼは各プライミング部位に付着し（ここでプライマーがアニールし）、新しいＤＮＡ鎖を伸張（合成）する。プライマーｄ’の３’末端及びプライマーｂの３’末端はｃ’に向かうので、標的配列の方向に両プライマーの伸張が生じる。新しいＤＮＡ鎖は、ｂ−ｃ−ｄ−ｅ及びａ’−ｂ’−ｃ’−ｄ’である。このプロセスには９０秒かかる。」（８４４頁右欄６行〜下から３行）
　　
（ウ）「IV.液滴ベースＰＣＲシステム
・・・
Ｂ．物理的実装
１）エレクトロウェッティング　マイクロアクチュエーター　　エレクトロウェッティング　マイクロアクチュエーターが、図４に図式的に示されている。分極した導電性液体の液滴が、２セットの平面電極の間に挟まれている。上のプレートは一つの連続した接地電極からなるのに対し、下のプレートは独立してアドレス可能な四角形の制御電極のアレイからなる。各電極が独立に制御されると、複数の流体液滴は同時に移動することができる。隔離を維持するため２つの液滴間には少なくとも１つの電極が存在する。」（８４７頁左欄１９行、右欄１〜１１行）
　
（エ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９４７頁図４）
　
　以上の記載事項から、引用例１には、液滴ベースシステムを用いてポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）を実施する方法について記載されており（上記（ア）、（ウ））、ＰＣＲは９５℃、５４℃、７２℃という３つの異なる温度を必要とする反応であり（上記（イ））、エレクトロウェッティングアレイに供給された液滴が移動してＰＣＲが行われること（上記（ウ））が認められる。そして、上記（エ）には、エレクトロウェッティングマイクロアクチュエーターの構造が具体的に示されている。
　そうすると、引用例１には、以下の発明が記載されていると認められる。
　
「３つの異なる温度を必要とするポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）を実施する方法であって、
（ａ）少なくとも１つの液滴（droplet）を、エレクトロウェッティングアレイに供給する、工程，これにおいて、
前記エレクトロウェッティングアレイは、
　　底板（bottom plate）上に設けられた複数の制御電極（control electrode）、及び前記底板に平行な上板（upper plate）上に設けられた接地電極（ground electrode）、を含み、
前記液滴は、前記接地電極及び制御電極間のギャップに位置しているとともに前記制御電極及び接地電極を被覆している疎水性絶縁体（hydrophobic insulation）と接触しており、前記ギャップはフィラー流体（filler fluid）で満たされている；
（ｂ）少なくとも１つの液滴を、エレクトロウェッティングを用いて移動させて、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）を実施する、工程；
を有することを特徴とする、方法。」（以下、「引用発明」という。）
　
　また、原査定の拒絶理由で引用文献１として引用された、本願の優先日前の２００５年２月２８日に頒布された刊行物であるカナダ国特許出願公開第２４７９４５２号明細書（以下、「引用例２」という。）には、以下の事項が記載されている。（下線は当審で付与した。）
　
（オ）「【請求項１】
  液体中の検体を測定する方法において
  a)検査する液体量が、運搬平面の基板に適用され、
  b)検査する液体量が、運搬平面の基板上で検査部位に移動され、
  c)検査部位で、検査する液体量がさらに、運搬平面の基板と反対側の検出平面内に配置されたセンサ要素に接触され、
  d)検査する液体量中の検体が、センサ要素によって測定される方法であって、
  ステップb)において、液体量が運搬平面の基板のみと接触することを特徴とする方法。
・・・
【請求項６】
  
液体量が、
エレクトロウェッティングに基づく方法により移動される
　
（カ）「図6は、ＰＣＲ反応を行うのに、特にリアル・タイムＰＣＲにより検体を測定するのに適した、本発明による装置の一実施形態の断面図である。装置の基本的構造は、図1および2に対応するが、検出技術が異なるので、センサ電極および対応する接触子はこの実施形態では除かれている。代わりに、
複数の加熱要素(9)がカバー(2)内に配置され、これらの要素は異なる温度に設定することができ、下に位置するＰＣＲ反応混合物をＰＣＲの対応する反応ステップに必要な温度に設定する。
ＰＣＲを行うためには、反応混合物は特定の順序で運搬平面の上を移動され、加熱要素領域内で加熱要素と接触し、それによってこれらの位置でそれぞれの反応ステップに必要な温度に到達する。次のＰＣＲサイクルのため、反応混合物が初期位置に再び運ばれ、様々な温度ステップが再び行われる。
　
ウ　対比
　本願補正発明と引用発明とを対比する。
　引用発明において、液滴は、ＰＣＲに用いられるものである以上、「標的核酸と、該核酸の増幅を生じさせるのに必要とされる試薬とを含んだ反応液滴」であることは明らかであり、フィラー流体の存在下でも液滴（反応液滴）の状態が保たれている（前記イ（エ））ことから、「フィラー流体が反応液滴と混合しない」ものであることも明らかである。また、引用発明は、接地電極及び複数の制御電極を有する（前記イ（ウ）（エ））ことから、「複数のエレクトロウェッティング電極」を有するといえる。さらに、本願補正発明において、「複数のエレクトロウェッティング電極により定義されている少なくとも１つの反応通路」とは、明細書［００２０］段落に、「反応通路は、流体通路を画定するのを補助するための、管又はチャネルを、更に備えることができる。そのようなチャネル又は管は、エレクトロウェッティング電極自体の一部であってもよく」と記載されていることからみて、「複数のエレクトロウェッティング電極により画されている少なくとも１つの反応通路」を意味するものと認められるところ、引用発明においても、液滴が移動する通路は複数のエレクトロウェッティング電極によって画されているから、「複数のエレクトロウェッティング電極により定義されている少なくとも１つの反応通路」を含むものといえる。
　そして、引用発明における「底板（bottom plate）上に設けられた複数の制御電極（control electrode）」、「前記底板に平行な上板（upper plate）上に設けられた接地電極（ground electrode）」は、それぞれ、本願補正発明における「第１基板上に設けられ第１の複数の前記エレクトロウェッティング電極をそれぞれ構成する第１電極」、「前記第１基板に平行な第２基板上に設けられている少なくとも一つのさらなる電極を構成する第２電極」に相当する。
　そうすると、両者の一致点、相違点は以下のようになる。
　
一致点：「異なる温度を必要とする核酸増幅反応を実施する方法であって、
（ａ）少なくとも１つの反応液滴を、エレクトロウェッティングアレイに供給する、工程，これにおいて、反応液滴は、標的核酸と、該核酸の増幅を生じさせるのに必要とされる試薬と、を含んでおり、
　前記エレクトロウェッティングアレイは、
　　複数のエレクトロウェッティング電極と、
　　該複数のエレクトロウェッティング電極により定義されている少なくとも１つの反応通路と、
　　第１基板上に設けられ前記少なくとも１つの反応通路を定義している第１の複数の前記エレクトロウェッティング電極をそれぞれ構成する第１電極、及び前記第１基板に平行な第２基板上に設けられている少なくとも一つのさらなる電極を構成する第２電極と、
を含み、
　　前記反応液滴は、前記第１及び第２電極間のギャップに位置しているとともに前記第１及び第２電極を被覆している絶縁体と接触しており、前記ギャップは前記反応液滴と混合しないフィラー流体で満たされている；
（ｂ）少なくとも１つの反応液滴を、エレクトロウェッティングを用いて移動させて、核酸増幅反応を実施する、工程；
を有することを特徴とする、方法。」　
　
相違点１：本願補正発明においては、（ａ）において、エレクトロウェッティングアレイが「少なくとも２つの反応ゾーンを備え」、「各反応ゾーンは、核酸増幅反応に必要とされる異なる温度を有しており」、また、少なくとも１つの反応液滴の移動が「核酸増幅反応の初回サイクルが完了するように、少なくとも２つの反応ゾーンを通して移動させる」ものであることが特定されているのに対し、引用発明においては、このような特定がない点。
相違点２：本願補正発明においては、「（ｃ）核酸増幅反応の更なるサイクルを実施するために、工程（ｂ）を任意に繰り返す、工程」を有することが特定されているのに対し、引用発明においては、このような特定がない点。
　
エ　相違点についての検討
　引用発明における核酸増幅反応（ＰＣＲ）とは、３つの異なる温度による工程からなる反応であるところ、引用例２には、引用例１と同じく、エレクトロウェッティングによって液体を移動することによるＰＣＲ（前記イ（オ）、（カ））において、ＰＣＲの反応ステップに必要な異なる温度に設定された複数の加熱要素が配置された領域を通って、反応混合物が移動され、ＰＣＲの反応ステップに必要な温度に到達してＰＣＲが完了することが記載され、さらに、次のＰＣＲサイクルのため、反応混合物が初期位置に再び運ばれ、様々な温度ステップが再び行われることも記載されている（前記イ（カ））。そうすると、引用発明においても、３つの異なる温度による工程からなる反応であるＰＣＲを実施するに際し、ＰＣＲに必要な異なる温度に設定された複数の反応ゾーンを設け、ＰＣＲが完了するように、反応液滴をこの反応ゾーンを通って移動するようにすること、そして、「（ｃ）核酸増幅反応の更なるサイクルを実施するために、工程（ｂ）を任意に繰り返す、工程」を設けることは、当業者が容易に想到することである。
　そして、明細書をみても、本願発明が前記ウに記載した相違点に係る構成により、当業者の予想を超える顕著な効果を奏するとは認められない。
　
オ　小括
　以上検討したところによれば、本願補正発明は、引用例１及び２に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　したがって、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反してなされたものであるから、本件補正は、特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
１．本願発明・引用発明
　平成２５年４月１８日付け手続補正は上記のとおり却下されたので、本願発明１〜１７は、平成２４年３月６日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１〜１７に記載された発明特定事項により特定されるものであるところ、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、前記第２　１．に「補正前」として記載したとおりのものである。　
　また、引用発明は、前記第２の２．（２）イに記載したとおりである。
　
２．対比
　本願発明と引用発明とを対比する。
　引用発明において、液滴は、ＰＣＲに用いられるものである以上、「標的核酸と、該核酸の増幅を生じさせるのに必要とされる試薬とを含んだ反応液滴」であることは明らかであり、フィラー流体の存在下でも液滴（反応液滴）の状態が保たれている（前記第２　２．イ（エ））ことから、「フィラー流体が反応液滴と混合しない」ものであることも明らかである。また、引用発明は、接地電極及び複数の制御電極を有する（前記第２　２．イ（ウ）（エ））ことから、「複数のエレクトロウェッティング電極」を有するといえる。さらに、本願補正発明において、「複数のエレクトロウェッティング電極により定義されている少なくとも１つの反応通路」とは、明細書［００２０］段落に、「反応通路は、流体通路を画定するのを補助するための、管又はチャネルを、更に備えることができる。そのようなチャネル又は管は、エレクトロウェッティング電極自体の一部であってもよく」と記載されていることからみて、「複数のエレクトロウェッティング電極により画されている少なくとも１つの反応通路」を意味するものと認められるところ、引用発明においても、液滴が移動する通路は複数のエレクトロウェッティング電極によって画されているから、「少なくとも１つの反応通路を定義する複数のエレクトロウェッティング電極」を含むものといえる。
　そして、引用発明における「底板（bottom plate）上に設けられた複数の制御電極（control electrode）」、「前記底板に平行な上板（upper plate）上に設けられた接地電極（ground electrode）」は、それぞれ、本願発明における「第１基板上に設けられている第１の複数の第１電極」、「前記第１基板に平行な第２基板上に設けられている少なくとも一つの第２の電極」に相当する。
　さらに、本願発明における「反応液滴は、・・・第１及び第２電極に接しており」という特定事項の根拠は、図１以外に存在しないから、当該特定事項は本来、図１に示されるように「反応液滴は、・・・絶縁体を介して第１及び第２電極と接しており」を意味するか少なくともこの意味を包含するものと解され、引用発明における液滴も絶縁体を介して制御電極及び接地電極と接しているから、当該特定事項に相当する構成を有するといえる。
　そうすると、両者の一致点、相違点は以下のようになる。
　
一致点：異なる温度を必要とする核酸増幅反応を実施する方法であって、
（ａ）少なくとも１つの液滴を、エレクトロウェッティングアレイに供給する、工程；これにおいて、液滴は、標的核酸と、該核酸の増幅を生じさせるのに必要とされる試薬を含んでおり、前記エレクトロウェッティングアレイは、少なくとも１つの反応通路を定義する複数のエレクトロウェッティング電極で、第１基板上に設けられている第１の複数の第１電極及び前記第１基板に平行な第２基板上に設けられている少なくとも一つの第２電極を含み、前記反応液滴は、前記第１及び第２電極間のギャップに位置しているとともに前記第１及び第２電極に接しており、前記ギャップは前記反応液滴と混合しないフィラー流体で満たされている；
（ｂ）少なくとも１つの反応液滴を、エレクトロウェッティングを用いて移動させて、核酸増幅反応を実施する、工程；
を有することを特徴とする、方法。」
　
相違点１：本願発明においては、エレクトロウェッティングアレイが「少なくとも２つの反応ゾーンを備え」、「各反応ゾーンは、核酸増幅反応に必要とされる異なる温度を有しており」、また、少なくとも１つの反応液滴の移動が「核酸増幅反応の初回サイクルが完了するように、少なくとも２つの反応ゾーンを通して移動させる」ものであることが特定されているのに対し、引用発明においては、このような特定がない点。
相違点２：本願発明においては、「（ｃ）核酸増幅反応の更なるサイクルを実施するために、工程（ｂ）を任意に繰り返す、工程」を有することが特定されているのに対し、引用発明においては、このような特定がない点。
　
３．判断
　前記２．に記載した相違点は、前記第２の２．（２）ウに記載した相違点と同じであるから、第２の２．（２）エに記載したのと同様の理由により、本願発明は、引用例１及び２に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
第４　まとめ
　以上のとおり、本願発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく、拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。