【事件の表示】
　特願２００８−５１３７９７「ペプチド、その誘導体並びに類似体、及びそれらを使用する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１８年１１月３０日国際公開、ＷＯ２００６／１２８０８３、平成２０年１２月１８日国内公表、特表２００８−５４５７１２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、２００６年５月２５日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理２００５年５月２５日（ＵＳ）米国〕を国際出願日とする出願であって、平成２１年５月２３日付けで手続補正書の提出がなされ、平成２３年１０月３１日付けの拒絶理由通知に対し、平成２４年２月８日付けで意見書及び手続補正書の提出がなされ、平成２４年４月１０日付けの拒絶査定に対し、平成２４年８月１７日付けで審判請求がなされるとともに手続補正書の提出がなされ、平成２４年８月２１日付けで手続補足書の提出がなされたものである。
　
第２　平成２４年８月１７日付け手続補正についての補正の却下の決定
〔補正の却下の決定の結論〕
　平成２４年８月１７日付け手続補正を却下する。
　
〔理由〕
１．補正の内容
　平成２４年８月１７日付けの手続補正（以下「第３回目の手続補正」という。）は、補正前の特許請求の範囲における
「【請求項１】　ヒト膵島ペプチドであって、前記膵島ペプチドは、配列ＩＤ番号３及び７からなる群の一員から選択されるアミノ酸配列からなるものである。
　【請求項２】　治療を必要とする被験対象において、膵臓機能障害に関連した病状を治療するための薬学的組成物であって、この薬学的組成物は、治療的有効量の１若しくはそれ以上のヒト膵島ペプチドを有し、前記被験対象に投与されることによって、当該膵臓機能障害に関連した病状を治療するものであり、前記ヒト膵島ペプチドは、配列ＩＤ番号３及び７からなる群の一員から選択されるアミノ酸配列からなるものである、薬学的組成物。
　【請求項３】　請求項２記載の薬学的組成物において、この薬学的組成物は、膵島細胞再生を刺激する１若しくはそれ以上の薬剤と共に投与されるものである。
　【請求項４】　請求項３記載の薬学的組成物において、膵島細胞再生を刺激する前記薬剤は、ヒト膵島ペプチド、アミリン、ＳＹＭＬＩＮ（商標）、プラムリンタイド（ｐｒａｍｌｉｎｔｉｄｅ）、エキセンディン−４（Ｅｘｅｎｄｉｎ−４）、リラグルチド（Ｌｉｒａｇｌｕｔｉｄｅ）、ＧＬＰ−１受容体アゴニスト、ＧＬＰ−１、ＧＬＰ−１類似体、ハムスターＩＮＧＡＰ並びにその類似体、ＧＩＰ、ジペプチジルペプチダーゼ−４阻害剤からなる群の一員から選択されるものである。
　【請求項５】　請求項２記載の薬学的組成物において、この薬学的組成物は、膵島細胞を標的とする自己免疫細胞を阻害、阻止、若しくは破壊する１若しくはそれ以上の薬剤と共に投与されるものである。
　【請求項６】　請求項５記載の薬学的組成物において、膵島細胞を標的とする自己免疫細胞を阻害、阻止、若しくは破壊する前記薬剤は、抗ＣＤ３抗体、ラパマイシン、ＦＫ５０６、熱ショックタンパク質６０、抗ＧＡＤ６５ワクチン、ミコフェノール酸モフェチル、リソフィリン（ｌｙｓｏｆｙｌｌｉｎｅ）、リツキシマブ（Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ）、キャンパス−１Ｈ、ビタミンＤ、ＩＢＣ−ＶＳＯワクチン、及びＣＤ４＋ＣＤ２５＋抗原特異的制御性Ｔ細胞からなる群の一員から選択されるものである。
　【請求項７】　請求項６記載の薬学的組成物において、前記ミコフェノール酸モフェチルは、ダクリズマブ（Ｄａｃｌｉｚｕｍａｂ）と共に投与されるものである。
　【請求項８】　請求項６記載の薬学的組成物において、前記ビタミンＤは、ビタミンＤ３である。
　【請求項９】　請求項８記載の薬学的組成物において、前記ビタミンＤ３は、前記被験対象において、約４０ｎｇ／ｍＬ以上の２５−ヒドロキシビタミンＤを維持するのに効果的な量で前記被験対象に投与されるものである。
【請求項１０】　請求項２記載の薬学的組成物において、前記膵臓機能障害に関連する病状の少なくとも１つの症状は、少なくとも１つのヒト膵島ペプチドの投与の結果、治療されるか若しくは緩和されるものである。
【請求項１１】　請求項１０記載の薬学的組成物において、前記症状は、頻尿、過剰な口渇、極度の空腹感、異常な体重減、疲労感の増大、過敏性、視界不良、性器のかゆみ、異様なうずき及び痛み、口内乾燥症、乾燥肌若しくは敏感肌、インポテンス、膣内イースト菌感染症、傷口及び擦り傷の治癒不良、過度の若しくは異常な感染症、高血糖症、血糖コントロールの喪失、食後血糖値の変動、血液グルカゴンの変動、血液トリグリセリドの変動からなる群の一員から選択されるものである。
【請求項１２】　請求項２記載の薬学的組成物において、前記被験対象における血糖コントロールは、前記薬学的組成物が投与される前に、増大されているものである。
【請求項１３】　請求項２記載の薬学的組成物において、前記被験対象は、治療量の１若しくはそれ以上のヒト膵島ペプチドの投与時に、インスリンを投与されているものである。
【請求項１４】　請求項１３記載の薬学的組成物において、前記インスリンは、治療量の１若しくはそれ以上のヒト膵島ペプチドの投与後に、用量が減少されるものである。
【請求項１５】　請求項１４記載の薬学的組成物において、前記インスリンの用量は、治療量の１若しくはそれ以上のヒト膵島ペプチドの投与後に、１若しくはそれ以上の回数で減少されるものである。
【請求項１６】　請求項１５記載の薬学的組成物において、前記インスリンの用量は、０まで減少されるものである。
【請求項１７】　ヒト膵島ペプチドに選択的に結合する抗体であって、配列ＩＤ番号３及び７からなる群の一員から選択されるアミノ酸配列からなるものである、抗体。
【請求項１８】　請求項１７記載の抗体において、当該抗体は、モノクローナル抗体である。
【請求項１９】　請求項１７記載の抗体において、当該抗体は、ポリクローナル抗体である。」
との記載を、補正後の特許請求の範囲における
「【請求項１】　治療を必要とする被験対象において、膵臓機能障害に関連した病状を治療するためのヒト膵島ペプチドであって、前記膵島ペプチドは、配列ＩＤ番号３のアミノ酸配列からなるものである。
　【請求項２】　治療を必要とする被験対象において、膵臓機能障害に関連した病状を治療するための薬学的組成物であって、この薬学的組成物は、治療的有効量の１若しくはそれ以上のヒト膵島ペプチドを有するものであり、前記ヒト膵島ペプチドは、配列ＩＤ番号３のアミノ酸配列からなるものである、薬学的組成物。
　【請求項３】　請求項２記載の薬学的組成物において、この薬学的組成物は、膵島細胞再生を刺激する１若しくはそれ以上の薬剤と共に投与されるものである。
　【請求項４】　請求項３記載の薬学的組成物において、膵島細胞再生を刺激する前記薬剤は、ヒト膵島ペプチド、アミリン、ＳＹＭＬＩＮ（商標）、プラムリンタイド（ｐｒａｍｌｉｎｔｉｄｅ）、エキセンディン−４（Ｅｘｅｎｄｉｎ−４）、リラグルチド（Ｌｉｒａｇｌｕｔｉｄｅ）、ＧＬＰ−１受容体アゴニスト、ＧＬＰ−１、ＧＬＰ−１類似体、ハムスターＩＮＧＡＰ並びにその類似体、ＧＩＰ、ジペプチジルペプチダーゼ−４阻害剤からなる群の一員から選択されるものである。
　【請求項５】　請求項２記載の薬学的組成物において、この薬学的組成物は、膵島細胞を標的とする自己免疫細胞を阻害、阻止、若しくは破壊する１若しくはそれ以上の薬剤と共に投与されるものである。
　【請求項６】　請求項５記載の薬学的組成物において、膵島細胞を標的とする自己免疫細胞を阻害、阻止、若しくは破壊する前記薬剤は、抗ＣＤ３抗体、ラパマイシン、ＦＫ５０６、熱ショックタンパク質６０、抗ＧＡＤ６５ワクチン、ミコフェノール酸モフェチル、リソフィリン（ｌｙｓｏｆｙｌｌｉｎｅ）、リツキシマブ（Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ）、キャンパス−１Ｈ、ビタミンＤ、ＩＢＣ−ＶＳＯワクチン、及びＣＤ４＋ＣＤ２５＋抗原特異的制御性Ｔ細胞からなる群の一員から選択されるものである。
　【請求項７】　請求項６記載の薬学的組成物において、前記ミコフェノール酸モフェチルは、ダクリズマブ（Ｄａｃｌｉｚｕｍａｂ）と共に投与されるものである。
　【請求項８】　請求項６記載の薬学的組成物において、前記ビタミンＤは、ビタミンＤ３である。
　【請求項９】　請求項８記載の薬学的組成物において、前記ビタミンＤ３は、前記被験対象において、４０ｎｇ／ｍＬ以上の２５−ヒドロキシビタミンＤを維持するのに効果的な量で前記被験対象に投与されるものである。
【請求項１０】　請求項２記載の薬学的組成物において、前記膵臓機能障害に関連する病状の少なくとも１つの症状は、少なくとも１つのヒト膵島ペプチドの投与の結果、治療されるか若しくは緩和されるものである。
【請求項１１】　請求項１０記載の薬学的組成物において、前記症状は、頻尿、過剰な口渇、極度の空腹感、異常な体重減、疲労感の増大、過敏性、視界不良、性器のかゆみ、異様なうずき及び痛み、口内乾燥症、乾燥肌若しくは敏感肌、インポテンス、膣内イースト菌感染症、傷口及び擦り傷の治癒不良、過度の若しくは異常な感染症、高血糖症、血糖コントロールの喪失、食後血糖値の変動、血液グルカゴンの変動、及び血液トリグリセリドの変動からなる群の一員から選択されるものである。
【請求項１２】　請求項２記載の薬学的組成物において、前記被験対象における血糖コントロールは、前記薬学的組成物が投与される前に、増大されているものである。
【請求項１３】　請求項２記載の薬学的組成物において、前記被験対象は、治療量の１若しくはそれ以上のヒト膵島ペプチドの投与時に、インスリンを投与されているものである。
【請求項１４】　請求項１３記載の薬学的組成物において、前記インスリンは、治療量の１若しくはそれ以上のヒト膵島ペプチドの投与後に、用量が減少されるものである。
【請求項１５】　請求項１４記載の薬学的組成物において、前記インスリンの用量は、治療量の１若しくはそれ以上のヒト膵島ペプチドの投与後に、１若しくはそれ以上の回数で減少されるものである。
【請求項１６】　請求項１５記載の薬学的組成物において、前記インスリンの用量は、０まで減少されるものである。
【請求項１７】　ヒト膵島ペプチドに選択的に結合する抗体であって、配列ＩＤ番号３のアミノ酸配列からなるものである、抗体。
【請求項１８】　請求項１７記載の抗体において、当該抗体は、モノクローナル抗体である。
【請求項１９】　請求項１７記載の抗体において、当該抗体は、ポリクローナル抗体である。
【請求項２０】　請求項１記載のヒト膵島ペプチドにおいて、前記膵臓機能障害に関連した病状は、１型糖尿病、初発１型糖尿病、２型糖尿病、潜在性自己免疫性糖尿病、糖尿病前症、空腹時血糖異常、耐糖能異常、インスリン抵抗性症候群、メタボリックシンドローム、肥満、脂質異常症、高トリグリセリド血症、摂食障害、及び多嚢胞性卵巣症候群である。
【請求項２１】　請求項２記載の薬学的組成物において、前記膵臓機能障害に関連した病状は、１型糖尿病、初発１型糖尿病、２型糖尿病、潜在性自己免疫性糖尿病、糖尿病前症、空腹時血糖異常、耐糖能異常、インスリン抵抗性症候群、メタボリックシンドローム、肥満、脂質異常症、高トリグリセリド血症、摂食障害、及び多嚢胞性卵巣症候群である。」
との記載に改める補正からなるものである。
　
２．補正の適否
（１）削除補正
　第３回目の手続補正は、補正前の請求項２における「有し、前記被験対象に投与されることによって、当該膵臓機能障害に関連した病状を治療するものであり、」との記載部分を、補正後の請求項２における「有するものであり、」との記載に改めて、補正前の請求項２に記載されていた「前記被験対象に投与されることによって、当該膵臓機能障害に関連した病状を治療するもの」という発明特定事項を削除する補正（以下「削除補正」という。）を含むものである。
　ここで、当該「削除補正」は、請求項を削除するものではないから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第１号に掲げる「第三十六条第五項に規定する請求項の削除」を目的とするものに該当しない。
　また、当該発明特定事項を削除することによって特許請求の範囲が減縮されるものでもないから、同２号に掲げる「特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」を目的とするものに該当しない。
　また、補正前の請求項２の記載に「誤記」又は「明りようでない記載」に相当する記載がなく、当該「削除補正」が平成２３年１０月３１日付けの拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項について「明りようでない記載の釈明」をしたとも解せないから、同３号に掲げる「誤記の訂正」又は同４号に掲げる「明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）」を目的とするものにも該当しない。
　したがって、第３回目の手続補正は、目的要件違反の「削除補正」を含んでいるから、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項に規定する要件を満たしていない。
　
（２）増項補正
　第３回目の手続は、補正前の請求項１〜１９からなる特許請求の範囲の記載に、新たに「請求項１記載のヒト膵島ペプチドにおいて、前記膵臓機能障害に関連した病状は、１型糖尿病、初発１型糖尿病、２型糖尿病、潜在性自己免疫性糖尿病、糖尿病前症、空腹時血糖異常、耐糖能異常、インスリン抵抗性症候群、メタボリックシンドローム、肥満、脂質異常症、高トリグリセリド血症、摂食障害、及び多嚢胞性卵巣症候群である。」という内容の請求項２０を追加し、さらに新たに請求項２１を追加して、補正後の請求項１〜２１からなる特許請求の範囲の記載に増項する補正（以下「増項補正」という。）を含むものである。
　ここで、当該「増項補正」は、請求項を削除するものではないから、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第１号に掲げる「第三十六条第五項に規定する請求項の削除」を目的とするものに該当しない。
　また、請求項２０及び２１が請求項１又は２を限定するものとなっているとしても、同２号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」は補正前後の請求項に係る発明が一対一の対応関係にあることを前提としたものであるから、新たに請求項２０及び２１を増項する補正は、同２号に掲げる「特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」を目的とするものに該当しない。
　また、新たに請求項２０及び２１を増項することによって、何らかの「誤記」又は「明りようでない記載」が訂正又は釈明されるものでもないから、同３号に掲げる「誤記の訂正」又は同４号に掲げる「明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）」を目的とするものにも該当しない。
　したがって、第３回目の手続補正は、目的要件違反の「増項補正」を含んでいるから、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項に規定する要件を満たしていない。
　
３．まとめ
　以上総括するに、第３回目の手続補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項の規定に違反しているから、その余のことを検討するまでもなく、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　よって、〔補正の却下の決定の結論〕のとおり決定する。
　
第３　本願発明について
１．本願発明
　第３回目の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜１９に係る発明は、平成２４年２月８日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１〜１９に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。
　そして、本願請求項１に係る発明（以下「本１発明」という。）は、次のとおりのものである。
「ヒト膵島ペプチドであって、前記膵島ペプチドは、配列ＩＤ番号３及び７からなる群の一員から選択されるアミノ酸配列からなるものである。」
　なお、配列ＩＤ番号３及び７のアミノ酸配列は、次のとおりである（本願明細書の段落００４６）。
　　　配列ＩＤ番号３：ＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧ
　　　配列ＩＤ番号７：ＷＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧ
　
２．原査定の拒絶の理由
　原査定の拒絶の理由は「この出願については、平成２３年１０月３１日付け拒絶理由通知書に記載した理由３によって、拒絶をすべきものです。」というものであって、
　平成２３年１０月３１日付け拒絶理由通知書には、
　その理由３として「この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」との理由が示され、
　その「記」には『・理由：３　・請求項：１−３、５、２１−２３　・引用文献等：１　・備考：引用文献１に記載のペプチドについて、類似体・誘導体を作製することや、抗体を作製すること等、発明に関する各種構成を設定することは、当業者であれば容易に想到し得たことである。』との指摘がなされ、
　その「引用文献等一覧」には『１．国際公開第０３／０９４９５８号』の提示がなされている。
　そして、原査定の「備考」には『ある機能性ペプチドが報告されている場合、当該ペプチドに対してアミノ酸残基の欠失、置換、及び／又は付加等の種々の修飾を施すことにより改変体ペプチドを新たに作製することは当該技術分野における常套手段であり、例え引用文献１において具体的作製手段が明記されていないとしても、同文献に記載されるヒト膵島ペプチド（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３ペプチド等）について適当な配列構造改変体を作製する点に、技術的困難性の存在は認められない。斯かる事項を踏まえて、本願発明に係る配列ＩＤ番号３又は７のアミノ酸配列からなるヒト膵島ペプチドについて検討すると、両ペプチドの構造は、引用文献１に記載のＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３ペプチドに対して、Ｃ末端部のＧｌｕ残基欠失（本願配列ＩＤ番号３）、又は、Ｎ末端部のＴｒｐ残基付加（本願配列ＩＤ番号７）等の僅か１アミノ酸残基の修飾を施した構造に過ぎないものであり、それらの構造体を作製する点に格別の創意が要されたものとは認められない［この点詳述すると、Ｎ末端部のＴｒｐ残基付加（本願配列ＩＤ番号７）は、ヒト膵島ペプチド（引用文献１：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１−２）の配列構造内におけるＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３ペプチド対応領域のＮ末端側に本来的に存在するＴｒｐ残基を、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３ペプチドに対して付加したに過ぎないものと解される。］。そして、僅か１アミノ酸残基の修飾を末端部に施したＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３ペプチドの改変体（本願配列ＩＤ番号３又は７）が、機能性を喪失することなく一定のペプチド活性を維持することが確認されたとしても、当業者が想定し得ない程の意外な事項が見出されたものとは認められない。更に、本願配列ＩＤ番号３又は７のアミノ酸配列からなるペプチドの活性は、引用文献１に記載のＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３ペプチド［本願実施例において比較対照として用いられているＨＩＰ（本願配列ＩＤ番号２）に同じ］よりも劣るものであることから、従来技術に比して格別有利な効果が得られるものとも認められない。上述のとおり、本願請求項１−１９に係る発明は引用文献１の記載及び技術常識に基づいて当業者が容易に想到し得たものであり、その効果も格別のものとは認められない。よって、本拒絶理由は依然として解消しない。』との指摘がなされている。
　
３．理由３について
（１）引用文献及びその記載事項
ア．引用文献１（国際公開第０３／０９４９５８号）
　原査定の拒絶の理由において引用された、本願優先日前に頒布された刊行物である上記引用文献１には、和訳にして、次の記載がある。
　
摘記１ａ：請求項１（第４２頁第１〜２１行）
「膵炎関連ペプチドと相同性の膵炎関連蛋白質上のエピトープの存在を免疫特異的に認識することで哺乳動物によって産生される白血球の免疫刺激を最小限に抑えながら、哺乳動物における膵臓細胞の成長を促進させるための膵炎関連ペプチドの使用方法であって、
（ａ）膵臓細胞の増殖を促進させる膵炎関連ペプチドであって、アミノ酸配列ＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧＥ（配列ＩＤ番号：３）からなる膵炎関連ペプチドを哺乳動物に投与し、
（ｂ）哺乳動物が、配列ＭＬＰＰＭＡＬＰＳＶＳＷＭＬＬＳＣＬＭＬＬＳＱＶＱＧＥＥＰＱＲＥＬＰＳＡＲＩＲＣＰＫＧＳＫＡＹＧＳＨＣＹＡＬＦＬＳＰＫＳＷＴＤＡＤＬＡＣＱＫＲＰＳＧＮＬＶＳＶＬＳＧＡＥＧＳＦＶＳＳＬＶＫＳＩＧＮＳＹＳＹＶＷＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧＥＧＷＥＷＳＳＳＤＶＭＮＹＦＡＷＥＲＮＰＳＴＩＳＳＰＧＨＣＡＳＬＳＲＳＴＡＦＬＲＷＫＤＹＮＣＮＶＲＬＰＹＶＣＩＦＴＤ（配列ＩＤ番号：１）からなる相同性の膵炎関連蛋白質上のエピトープの存在を免疫特異的に認識して白血球を産生し、ここで、エピトープが工程（ａ）の膵炎関連ペプチドの上に存在せず、
これにより、膵炎関連ペプチドの投与は、膵臓細胞の増殖を促進するが、相同性の肝炎関連蛋白質の当量と同程度で白血球を免疫特異的に刺激しない、ことからなる方法。」
　
摘記１ｂ：第３８頁第１〜２３行
「実施例１　ＰＡＰペプチドへの膵臓細胞の増殖応答試験
　トリチウム化チミジンの取り込み
　ＰＡＰ活性の試験は当該技術分野における周知の方法（例えば、Rafaeloff et al., J. Clin. Invest. 1997, 99:2100-2109を参照。）によって実施できる。例えば、ヒトＰＡＰ／ＨＩＰの１０４〜１１８番目のアミノ酸に対応したＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧＥ（配列ＩＤ番号：３）のペンタデカペプチドは、テキサス州ウッドランドのジェノシス・バイオテクノロジーズのような企業によって商業的に合成することができる。ＰＡＰペプチドに対する膵臓の導管細胞及び／又は細胞株（例えば、ＡＲＩＰ及びＨＩＴ−Ｔ１５）の増殖応答はトリチウム化チミジンの取り込みによって定量化することができる。細胞を６穴型ウェルプレート上に播種し、２４〜４８時間又は５０〜６０％の集密度に達するまで、１０％のＦＢＳを含むハムのＦ−１２Ｋ培地で培養することができる。培地をその後に除去し、細胞をＰＡＰペプチドの種々の濃度（１００〜１５０ｎｇ／ｍｌ）又は１０μＣｉのトリチウム化チミジン（８０．４Ｃｉ／ｍｍｏｌ、デュポン・ニューイングランド・ニュークリヤ）の存在下でのコントロール稀釈剤の等量のいずれかで、２４時間培養することができる。陰性コントロールとして、ＰＡＰの代わりに例えば６０〜５００ｎｇ／ｍｌの神経成長因子（ＮＧＦ）蛋白質のサイトカインを使用することができる。ＤＮＡは１５％のＴＣＡで沈殿させ、２規定のＮａＯＨで抽出し、回収された放射能を測定することができる。データは回収されたｃｐｍ／μｇのＤＮＡとして記録され、ＡＮＯＶＡ及びポストホックのダンネット試験を用いて分析することができる。有効性は５％のレベルで受け入れることができる。」
　
イ．参考文献Ａ（特表平１１−５００９０７号公報）
　本願優先日前の一般的な技術水準を示すために参照する、本願優先日前に頒布された刊行物である上記参考文献Ａには、次の記載がある。
　
摘記Ａ１：請求項８２及び８７
「８２．哺乳動物ＩＮＧＡＰ蛋白の少なくとも１５個の連続したアミノ酸からなるポリペプチド製剤と薬学上許容される希釈剤又は担体とからなる、医薬組成物。…
　８７．前記ポリペプチドが配列番号２に示される哺乳動物ＩＮＧＡＰ蛋白における１０３〜１２２アミノ酸である、請求項８２記載の医薬組成物。」
　
摘記Ａ２：第２１頁第２〜２２行
「本発明によると、生物活性を与えるにはＩＮＧＡＰの小部分で十分であることが今や見いだされた。配列番号２の配列の２０アミノ酸の断片、アミノ酸＃１０３−＃１２２が、膵臓管細胞の成長及び増殖を刺激するのに十分である。…その他の哺乳動物ＩＮＧＡＰタンパク質の類似部分が同様の活性をもつ可能性が高い。…ＩＮＧＡＰ発現の生理学的部位を決定した。ＩＮＧＡＰは膵臓の外分泌部分において、腺房組織中で発現する。…挿入、欠失又はＩＮＧＡＰタンパク質の構造又はＩＮＧＡＰの発現制御を変更するその他の突然変異を有するように遺伝子操作された動物も本発明で意図している。これらの突然変異を行う方法は当業者に公知である。」
　
摘記Ａ３：第２３頁第２６行〜第２４頁第１２行
「哺乳類ＩＮＧＡＰタンパク質を含む薬剤組成物を、膵臓不全の治療に用いていることができる。あるいは、組成物は、哺乳類ＩＮＧＡＰタンパク質の少なくとも１５の連続するアミノ酸をの配列を含むポリペプチドを含んでもよい。ポリペプチドは、タンパク質の他の部分を欠いても生物学的に活性であるＩＮＧＡＰの部分を含むであろう。ポリペプチドは、例えば第二のタンパク質またはポリペプチドとの遺伝融合物等の、より大きなタンパク質の一部であってもよい。あるいは、例えば架橋剤によって、ペブチドを第二のタンパク質に結合させてもよい。ＩＮＧＡＰタンパク質の適当な部分は、配列番号２のアミノ酸#１０３−#１２２との相同性によって、あるいは披験ポリペプチドが膵管細胞の成長および増幅を刺激する能力によって、決定することができる。当該技術分野において知られているように、活性を損なうことなく、タンパク質のいずれかの端から比較的少数のアミノ酸を除くことができることはしばしばある。従って、タンパク質の約１０％までを削除することができ、そして、なおＩＮＧＡＰの全ての機能を本質的に提供することも本発明の範囲に意図される。ハムスターＩＮＧＡＰの場合、そのようなタンパク質は少なくとも１３０アミノ酸を含む。」
　
摘記Ａ４：第３３頁の配列表
「（２）SEQ ID NO:2の情報：…
Met Leu Pro Met Thr …
　1 　　　　　　　5 …
Ala Tyr Gln Tyr Ile Trp Ile Gly Leu His Asp Pro Ser His Gly Thr 　
　　　　　　100 　　　　　　　　105 　　　　　　　　110 　　　　　
Leu Pro Asn Gly Ser Gly Trp Lys Trp Ser Ser Ser Asn …　　　　　　
　　　　115 　　　　　　　　120 　　　　　　　　125 　　　　　　」
　
（２）引用文献１に記載された発明
　摘記１ａの「膵臓細胞の増殖を促進させる膵炎関連ペプチドであって、アミノ酸配列ＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧＥ（配列ＩＤ番号：３）からなる膵炎関連ペプチド」との記載からみて、引用文献１には、
『膵臓細胞の増殖を促進させる膵炎関連ペプチドであって、アミノ酸配列ＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧＥ（配列ＩＤ番号：３）からなる膵炎関連ペプチド。』についての発明（以下「引１発明」という。）が記載されている。
　
（３）本願明細書の記載
　本願明細書の発明の詳細な説明には、ヒト膵島ペプチド（ＨＩＰ）の配列ＩＤ番号や効果などに関して、次の記載がある。
　
摘記Ｓ１：段落００４５〜００４７
「本発明のＨＩＰ及びその類似体並びに誘導体には、以下の表２に示した精製、合成、若しくは組換え型のポリペプチド、又は薬学的組成物中に含有されたポリペプチドが含まれる。…
　表２．ヒト膵島ペプチド（Human proIslet Peptide:HIP）及び類似体の配列
 IGLHDPTQGTEPNGE 　ＨＩＰ　　　　　　　　　　配列ＩＤ番号２　
 IGLHDPTQGTEPNG　　グルタミン酸塩レスＨＩＰ　配列ＩＤ番号３…
WIGLHDPTQGTEPNG　　トリプトファン−　　　　　配列ＩＤ番号７　
　　　　　　　　　 グルタミン酸塩レスＨＩＰ　　　　　　　　…
  これらのペプチドは、米国特許第５，８３４，５９０号（この参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）に開示されるハムスターＩＮＧＡＰペプチドのヒトの相同体である。」
　
摘記Ｓ２：段落０１７１及び０１７４〜０１７７
「実施例１…培養後、前記ヒト膵島及び前駆体分画は次に、３つのＨＩＰ：配列ＩＤ番号：７、３或いは２の１つ、ポジティブコントロールとしてハムスターＩＮＧＡＰ配列（ＩＧＬＨＤＰＳＨＧＴＬＰＮＧＳ（配列ＩＤ番号：２７））若しくはＢａｃｈｅｍ  ＢｉｏＳｃｉｅｎｃｅ（９５％純度、研究グレード）によって合成されたスクランブル（混合）ペプチド配列（ＤＧＧＴＰＱＰＧＮＷＩＥＬＴＨ（配列ＩＤ番号：２８））によって盲検研究において処理した。二つ組培養は１０日目と１２日目に処理し、次に１４日目にインスリン含有量を検出するために溶解した。１０日培養の間、インスリン産生は無視できる量に減少し、ペプチドでの処理後インスリンは再度産生された。…
　インスリンレベルは、生理食塩水のみ、スクランブル（混合）ペプチド、配列ＩＤ番号：７、３或いは２、及びハムスターＩＮＧＡＰで処理した培養から放射性免疫測定法（ＲＩＡ）によって検出した。ヒト管組織分画に対する結果は図１に記載されており、ヒト島組織に対する結果は図２に記載されている。両分画は、新しい島構造に対する病巣であり、ＨＩＰがその刺激効果を発揮する前駆細胞を含有していた。…
　実施例２…レーン１〜３は、それぞれ配列ＩＤ番号７、３及び２の配列をＨＩＰで処理した、実施例１に記載されたように単離されたＨｕｄ２７０細胞ヒト管細胞からの結果を示したものである。レーン４は、ＩＮＧＡＰ配列（配列ＩＤ番号：２７）でペプチドを処理した細胞を示したものである。レーン５は、スクランブル（混合）ペプチド（配列ＩＤ番号：２８）で処理した細胞を示したものである。図４の結果は、５μｇの各ペプチドの使用に関するものであり、一方図５の結果は０．００２μｇの各ペプチドを用いて得られたものである。…
　各ＨＩＰペプチド配列は、インスリン産生をＩＮＧＡＰ或いはスクランブル（混合）ペプチドと比較してより効果的に誘導し、より高濃度のペプチドは、前駆細胞がより濃縮されている管培養においてより深い効果を産生した。」
　
摘記Ｓ３：段落０２１５
「図１は、３．３μＭ（最終培養物濃度１６５ｎＭ）のＨＩＰ１（配列ＩＤ番号７）、ＨＩＰ２（配列ＩＤ番号３）、及びＨＩＰ３（配列ＩＤ番号２）による治療後のヒト膵臓管組織培養におけるインスリン産生の増加と、ＩＮＧＡＰペプチド及びスクランブル（混合）した負の対照による治療後の同様のものとの比較を示す棒グラフである。…
　図２は、最終培養物濃度５００ｎＭの１ｍＭ  ＨＩＰ１（配列ＩＤ番号７）、ＨＩＰ２（配列ＩＤ番号３）、及びＨＩＰ３（配列ＩＤ番号２）による治療後のヒト膵島組織におけるインスリン産生の増加と、ＩＮＧＡＰペプチド及びスクランブル（混合）した負の対照による治療後の同様のものとの比較を示す棒グラフである。…
　図４は、ローゼンバーグ・プロトコルに従ってＨＩＰペプチドで治療した１０日後のヒト膵臓管組織培養におけるインスリン産生の増加を示す棒グラフである。ペプチド１、２、３は、ＨＩＰ類似体である配列ＩＤ番号７、配列ＩＤ番号３、配列ＩＤ番号２であり、ペプチド４（ハムスターＩＮＧＡＰ配列）及びペプチド５（スクランブル（混合）した負の対照）の同様の治療と比較した。試料は、５μｇの総タンパク量を２組用意し、ＥＬＩＳＡ分析によって測定した。」
　
摘記Ｓ４：図１、図２及び４
「
…
…
」
　
（４）対比
　本１発明と引１発明とを対比する。
　ここで、本願明細書の段落００４６の「表２．ヒト膵島ペプチド（…ＨＩＰ）及び類似体の配列」における
「IGLHDPTQGTEPNGE 　ＨＩＰ　　　　　　　　　　配列ＩＤ番号２　
　IGLHDPTQGTEPNG　　グルタミン酸塩レスＨＩＰ　配列ＩＤ番号３…
 WIGLHDPTQGTEPNG　　トリプトファン−　　　　　配列ＩＤ番号７　
　　　　　　　　　　グルタミン酸塩レスＨＩＰ　　　　　　　　　」
との記載（摘記Ｓ１）、及び同段落０２１５の
「図１は、…ＨＩＰ１（配列ＩＤ番号７）、ＨＩＰ２（配列ＩＤ番号３）、及びＨＩＰ３（配列ＩＤ番号２）による治療後のヒト膵臓管組織培養におけるインスリン産生の増加と、ＩＮＧＡＰペプチド及びスクランブル（混合）した負の対照による治療後の同様のものとの比較を示す棒グラフである。」との記載（摘記Ｓ３）を参酌する。
　
　先ず、引１発明の「ＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧＥ（配列ＩＤ番号：３）」というアミノ酸配列の膵炎関連ペプチドは、本願明細書の「ＨＩＰ３（配列ＩＤ番号２）」の「
ＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧ
　次に、本１発明の「配列ＩＤ番号３及び７」のアミノ酸配列のヒト膵島ペプチド（ＨＩＰ）の類似体若しくは誘導体は、本願明細書の「ＨＩＰ２（配列ＩＤ番号３）」の「
ＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧ
ＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧ
　してみると、本１発明のペプチドと、引１発明のペプチドは、上記下線部分の「ＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧ」というアミノ酸配列を含む点で一致する。
　
　したがって、本１発明と引１発明は『ヒト膵島ペプチドであって、前記膵島ペプチドは、ＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧのアミノ酸配列を含むものからなるものである。』という点において一致し、
　ヒト膵島ペプチドのアミノ酸配列が、本１発明においては、上記「ＨＩＰ３（配列ＩＤ番号２）」のＣ末端のグルタミン酸塩（略号Ｅ）を欠いた「ＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧ」の「ＨＩＰ２（配列ＩＤ番号３）」若しくは上記「ＨＩＰ３（配列ＩＤ番号２）」のＮ末端のトリプトファン（略号Ｗ）を含みＣ末端のグルタミン酸塩（略号Ｅ）を欠いた「ＷＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧ」の「ＨＩＰ１（配列ＩＤ番号７）」であるのに対して、引１発明においては「ＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧＥ」である点において相違する。
　
（５）判断
　上記相違点について検討するに、例えば、参考文献Ａの「生物活性を与えるにはＩＮＧＡＰの小部分で十分であることが今や見いだされた。配列番号２の配列の２０アミノ酸の断片、アミノ酸＃１０３−＃１２２が、膵臓管細胞の成長及び増殖を刺激するのに十分である。」との記載（摘記Ａ２）、及び「ＩＮＧＡＰタンパク質の適当な部分は、配列番号２のアミノ酸＃１０３−＃１２２との相同性によって、あるいは披験ポリペプチドが膵管細胞の成長および増幅を刺激する能力によって、決定することができる。当該技術分野において知られているように、活性を損なうことなく、タンパク質のいずれかの端から比較的少数のアミノ酸を除くことができることはしばしばある。従って、タンパク質の約１０％までを削除することができ、そして、なおＩＮＧＡＰの全ての機能を本質的に提供することも本発明の範囲に意図される。」との記載（摘記Ａ３）にあるように、一般に『ある機能性ペプチドが報告されている場合、当該ペプチドに対してアミノ酸残基の欠失、置換、及び／又は付加等の種々の修飾を施すことにより改変体ペプチドを新たに作製することは当該技術分野における常套手段である』といえるものである。
　
　そして、摘記１ａの「配列ＭＬＰＰＭＡＬＰＳＶＳＷＭＬＬＳＣＬＭＬＬＳＱＶＱＧＥＥＰＱＲＥＬＰＳＡＲＩＲＣＰＫＧＳＫＡＹＧＳＨＣＹＡＬＦＬＳＰＫＳＷＴＤＡＤＬＡＣＱＫＲＰＳＧＮＬＶＳＶＬＳＧＡＥＧＳＦＶＳＳＬＶＫＳＩＧＮＳＹＳＹＶ
ＷＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧＥ
　そうすると、引１発明の「ＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧＥ」というアミノ酸配列の機能性ペプチドに対して、１個のアミノ酸残基（Ｅ）の欠失及び／又は１個のアミノ酸残基（Ｗ）の付加の修飾を施すことにより類似体ペプチドを新たに作成することは、当業者にとって通常の創作能力の発揮の範囲であって、それらの構造体を作製する点に格別の創意が要されたものとは認められない。
　
　また、本１発明の効果について検討するに、本１発明の「配列ＩＤ番号３及び７」のアミノ酸配列からなるペプチド〔本願明細書の「ＨＩＰ１（配列ＩＤ番号７）」及び「ＨＩＰ２（配列ＩＤ番号３）」に対応〕の活性は、引１発明の「ＩＧＬＨＤＰＴＱＧＴＥＰＮＧＥ（配列ＩＤ番号：３）」というアミノ酸配列からなるペプチド〔本願明細書の「ＨＩＰ３（配列ＩＤ番号２）」に対応〕よりも劣るものであることから（摘記Ｓ２〜Ｓ４の図１、図２及び図４の結果などを参照。）、本１発明に格別予想外の顕著な効果があるとは認められない。
　
　したがって、本１発明は、引用文献１に記載された発明及び本願優先日前の当業者の技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
（６）請求人の主張について
ア．請求人の主張
　平成２４年８月１７日付けの審判請求書の請求の理由において、審判請求人は『（本願発明と引例との相違点について）
　本願発明は、今回の補正により、膵臓機能障害に関連した病状を治療するための、配列ＩＤ番号３のアミノ酸配列からなる膵島ペプチド（本願実施例のＨＩＰ２）、またはその薬学的組成物に係るものとなっております。
　ここで、審査官殿もご認識の通り、引例１は膵臓細胞の成長を促進させるＨＩＰ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３、本願実施例のＨＩＰ３）しか開示しておりません。このＨＩＰ３と本願のＨＩＰ２とを比較すると、確かに両者は１アミノ酸の相違しかありません。審査官殿は、この両者のペプチドの活性について、本願のＨＩＰ２ペプチドの活性が引例１のＨＩＰ３ペプチドの活性よりも劣るとして、本願発明は引例１に対して有利な効果を有するものではないとしています。
　しかしながら、本願実施例において、本願のＨＩＰ２とＨＩＰ３とは確かに一見すると同様のまたはＨＩＰ２の方が劣る活性しか示さないものの、実際にはＨＩＰ２はＨＩＰ３に対して顕著に有利な効果を有するものであります。具体的には、まず本願の図１、２、４、５、７において、本願のＨＩＰ２は、ネガティブコントロールや混合ペプチドと比べて、すべての治療条件（例えばＨＩＰ濃度、細胞培養の種類、治療期間など）において統計的に顕著に増加したインスリン産生を達成しています。一方、引例１にも記載されるＨＩＰ３はエラーバーが大きいことから見て取れるように、治療効果について非常に大きな幅があり、つまり非安定性を伴うものであります。すなわち、本願明細書の実施例からは、ＨＩＰ２がＨＩＰ３よりも安定した効果を示すことが読み取れるものと思量いたします。この点、本出願人は、より一層の安定性が求められる臨床試験において、主要製品の候補としてＨＩＰ２を選択しています。つまり、ＨＩＰを用いる場合には当然に医療目的で用いることになるため、当業者が本願明細書に接した場合には、安定的であるという顕著な効果を有するＨＩＰ２を選択することになると思量いたします。
　また、以上のようなＨＩＰ２が有する顕著な効果はＷＯ２００８／０６４３０６からも明らかであります（本請求書と併せて提出する手続補足書に参考資料１として明細書８４〜９３頁および図面３、９〜１１を添付）。例えば、参考資料１の実施例２および図３では、ＨＩＰ２は、ヒト細胞培養物中のヒトインスリン含量の増加に関して、ＨＩＰ３の約１．５倍の生物学的活性を示しています。また、実施例５では、ＨＩＰ２は、血糖値をより明白に減少させ、且つＨＩＰ１、ＨＩＰ３、ハムスターＩＮＧＡＰを投与したＮＯＤマウスまたはネガティブコントロールよりも、ＨＩＰ２を投与したＮＯＤマウスのほうが、膵臓における膵島炎（insulinitis）が減少したことを示しています。さらに、実施例６では、ＨＩＰ１、ＨＩＰ３、ハムスターＩＮＧＡＰを投与したＮＯＤマウスまたはネガティブコントロールよりも、ＨＩＰ２を投与したストレプトゾシン誘発糖尿病マウスのほうが、膵臓における膵島炎（insulinitis）が減少したことを示しています。そして、図９では、ＨＩＰ１、ＨＩＰ３、ハムスターＩＮＧＡＰで治療したマウスまたはネガティブコントロールよりも、ＨＩＰ２で治療したマウスのほうが、インスリン要求量が顕著に減少し、実際にＨＩＰ２のグループでは、２１日で完全にインスリンが不要となったことを示しています。また、これらのマウスの膵島組織における死後の免疫組織化学的なイメージ分析では、ＨＩＰ２グループの膵島の容量や数が増加していることがわかります。さらには、実施例７および図１０、１１では、ＨＩＰ２は、ＨＩＰ３やプラセボよりも、膵島細胞の容量と全膵島細胞数の両者を効率的に増加させることが示されています。
　以上のように、本願の配列ＩＤ番号３からなる膵島ペプチド（ＨＩＰ２）は引例１に記載のペプチド（ＨＩＰ３）に対して顕著に有利な効果を有するものであります。ここで、平成２１年（行ケ）第１０２３８号では『進歩性の判断において，「発明の効果」を出願の後に補充した実験結果等を考慮することが許されないのは，上記の特許制度の趣旨，出願人と第三者との公平等の要請に基づくものであるから，当初明細書に，「発明の効果」に関し，何らの記載がない場合はさておき，当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には，記載の範囲を超えない限り，出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり，許されるか否かは，前記公平の観点に立って判断すべきである。』と判事（審決註：原文の「判事」との記載は「判示」の誤記と思われる。）されています。本願においては、例えば本願の実施例において、本願の配列ＩＤ番号３からなる膵島ペプチド（ＨＩＰ２）が顕著な効果を有することが記載されているため、『当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合』に当たるものと思量いたします。よって、上記の参考資料１は参酌されるべきものと思量いたします。すると、上述したように、本願の配列ＩＤ番号３からなる膵島ペプチド（ＨＩＰ２）は引例１に記載のペプチド（ＨＩＰ３）に対して顕著に有利な効果を有するものであるため、本願発明は引例１に対して進歩性を有するものと思量いたします。
　以上のように、各引例は、本願発明の特徴的な構成を開示も示唆もするものではないため、単独で本願発明の進歩性を否定することはできず、周知技術と組み合わせたとしても、依然として本願発明の特徴的な構成を備えていないため、これによっても進歩性を否定することはできないと思量いたします。』と主張している。
　
イ．図１、２、４、５、７の結果について
　例えば、本願明細書の図２において、本１発明に該当する「ＨＩＰ１」及び「ＨＩＰ２」の結果は、引１発明に対応する「ＨＩＰ３」及び参考文献Ａの具体例に対応する「ハムスターＩＮＧＡＰ配列」に比べて、インスリン産生の増加が少ないものである。また、エラーバーの大きさも「ＨＩＰ１」の方が「ＨＩＰ３」や「ハムスターＩＮＧＡＰ配列」に比べて大きい。このため、本１発明のものが、従来技術の「ＨＩＰ３」や「ハムスターＩＮＧＡＰ配列」に比べて、顕著な効果を示しているとは認められない。同様に、本願明細書の図１、４、５、７においても、本１発明に該当する「ＨＩＰ１」及び「ＨＩＰ２」の結果は、引１発明に対応する「ＨＩＰ３」に比べて、効果に劣るものとなっている。したがって、本１発明に格別予想外の顕著な効果があるとは認められない。
　
ウ．ＷＯ２００８／０６４３０６の効果について
　請求人によって提示された参考資料１（国際公開第２００８／０６４３０６号）は、本願の国際出願日（２００６年５月２５日）よりも後の２００８年５月２９日（優先日：２００６年１１月２２日）に公開されたものであって、本願出願日前における当業者の技術水準を示すものではないところ、本願明細書及び添付された図面の記載を精査しても、本１発明に該当する「ＨＩＰ１」及び「ＨＩＰ２」の方が「ＨＩＰ３」よりも格段に優れていると解すべき事情は見当たらないので、本願出願後の参考資料１の実験結果を参酌することに妥当性はない。したがって、本１発明に格別予想外の顕著な効果があるとは認められない。
　
第４　むすび
　以上のとおり、本１発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、その余の請求項及びその余の事項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。