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　平成　７年特許願第５１８４９９号「トロンボポエチン」拒絶査定に対する審判事件［平成　７年　７月１３日国際公開、ＷＯ９５／１８８５８、平成　９年　８月２６日国内公表、特表平　９−５０８２６２］について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明　
　本願は、平成６年１２月２８日（パリ条約による優先権主張１９９４年１月３日、１９９４年１月２１日、１９９４年２月１５日、１９９４年４月４日、１９９４年５月２５日、１９９４年１２月２日、１９９４年１２月２日、それぞれ米国）に国際出願されたものであって、その請求項１〜３２に係る発明は、特許法第１７条の２第１項第５号の規定に基づき平成１２年１月１９日付けの手続補正書により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜３２に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、請求項１の記載は以下のとおりである（以下、これを本願発明１という。）。　
「１．以下の特徴を有するｍｐｌリガンドペプチド：　
（ａ）リガンドがｍｐｌに結合し、かつ以下によって検出可能なトロンボポエチン活性を有する；　
（ｉ）ヒトｍｐｌ　ＰでトランスフェクトされたＩＬ−３依存性Ｂａ／Ｆ３細胞のＤＮＡへの標識されたヌクレオチド（３Ｈ−チミジン）の取り込みを刺激する；　
（ｉｉ）血小板リバウンド検定において循環血小板中への３５Ｓの取り込みを刺激する；　
（ｉｉｉ）巨核球糖蛋白ＧＰＩＩｂＩＩＩａに特異的な放射標識されたモノクローナル抗体を用いて測定される、インビトロでの巨核球産生を刺激する；　
（ｉｖ）ＤＡＭＩ細胞の細胞内分裂活性を刺激する；　
（ｂ）リガンドがアミノ酸配列　
ＳＰＡＰＰＡＣＤＬＲＶＬＳＫＬＬＲＤＳＨＶＬＨＳＲＬ　
を含む；　
（ｃ）リガンドが、ｍｐｌリガンドを産生する細胞もしくは組織から誘導されたヒトｃＤＮＡライブラリーから、図９に示したコード化配列を元にした標識したオリゴヌクレオチドプローブを用いるハイブリダイゼーションスクリーニングにより分離可能なｃＤＮＡによってコードされている；　
またはそれらのアレル体もしくは変異体、あるいはｍｐｌリガンドに共通する少なくとも一つの生物学的性質を共有する該ｍｐｌリガンドのフラグメント、アレル体もしくは変異体。」　
　
２．原査定の理由　
　一方、原査定の拒絶の理由は、次のとおりである。　
「この出願の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公開がされた特願平０７−０６３２９８号（特開平０８−２２８７８１号公報参照）、特願平０７−１６１３６３号（特開平０８−２７７２９６号公報参照）および特願平０７−５２１１２２号（特開平０８−５１０９２１号公報参照）の特許出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　備考　
　平成１０年１０月２１日付手続補正書により補正された明細書の請求項１には、（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の特徴を有するｍｐｌリガンドポリペプチドだけでなく、「ｍｐｌリガンドに共通する少なくとも一つの生物学的性質を共有する該ｍｐｌリガンドのフラグメント」もが記載されている。すなわち、請求項１には、ヒト由来のｍｐｌリガンド（ＴＰＯ）のフラグメントもが包含される。　
　そこで、本出願の優先権主張の基礎となる第１出願（１９９４年１月３日出願）の明細書又は図面（以下、「本件第１出願明細書」という。）及び同第２出願（１９９４年１月２１日）の明細書又は図面（以下、「本件第２出願明細書」という。）をみると、それらには、平成１０年６月２９日付拒絶理由通知書に示したように、ヒト由来のｍｐｌリガンドのフラグメントが記載されているとは認められない。　
　この点に関し、出願人は、（１）本件第２出願明細書において実際に取得したヒト染色体由来の３９０ｂｐフラグメントは、ヒトｍｐｌリガンドのエクソン部分を含んでおり、このフラグメントの塩基配列と本件第２出願明細書の記載とから、ヒトｍｐｌリガンドの全長ｃＤＮＡクローンは容易に取得できること、及び、（２）本件第２出願明細書において決定したブタｍｐｌリガンドの部分アミノ酸配列と本件第２出願明細書の記載に基づいて、ヒトｍｐｌリガンドの全長ｃＤＮＡクローンは何ら困難を伴わないで取得できること、を理由とし、鑑定書、宣誓供述書、実験ノートの写し等を提出して、本件第２出願明細書にヒトｍｐｌリガンド、そのフラグメント、アレル体もしくは変異体が記載されている旨主張する。　
　しかしながら、これら鑑定書等を考慮しても、ヒト染色体由来の３９０ｂｐフラグメントの塩基配列、ブタｍｐｌリガンドの部分アミノ酸配列、及び、本件第２出願明細書の記載に基づいて、当業者が、当業者に期待されるところを越えた試行錯誤や過度の実験なしにヒトｍｐｌリガンドの全長ｃＤＮＡクローンを取得し得たとは認められないから、本件第２出願明細書には、ヒトｍｐｌリガンド、そのフラグメント等が記載されていたものとはいえない。事実、出願人は、本出願の優先権主張の基礎となる第３出願（１９９４年２月１５日出願）の明細書又は図面（以下、「本件第３出願明細書」という。）において、ヒトｍｐｌリガンドの全長ｃＤＮＡクローンを取得したことを記載しているが、その取得の際に実際に使用したｃＤＮＡライブラリーは、「胎児肝臓細胞」由来のものであって、本件第２出願明細書に使用し得るｃＤＮＡライブラリーとして唯一具体的に例示されている「腎臓細胞」由来のものではない。このことからみても、本件第２出願明細書の記載が、当業者がヒトｍｐｌリガンド、そのフラグメント等を取得するために十分なものでなかったことは明らかである。　
　そうすると、ヒトｍｐｌリガンド、そのフラグメント、アレル体もしくは変異体、並びに、それらをコードするＤＮＡについては、本件第３出願明細書において初めて記載されたものであるといえる。　
　一方、拒絶理由通知書で引用した出願１−３の優先権主張の基礎となる第１出願（１９９４年２月１４日出願）の明細書又は図面（以下、「他の出願の第１出願明細書」という。）には、ヒトＴＰＯのアミノ酸配列１−２３２の部分をコードする遺伝子を得、遺伝子組み換え技術を用いてそれを動物細胞を宿主として発現させてヒトＴＰＯ活性を有するポリペプチドを得たこと（ヒトＴＰＯ活性をｉｎ　ｖｉｔｒｏで確認している）、が記載されている。そして、このポリペプチドは、本願の請求項１に記載の「ｍｐｌリガンドのフラグメント」に包含されるものである。　
　従って、本出願の請求項１に係る発明は、出願１−３の出願当初の明細書又は図面に記載された発明であると認められる。同様に、ｍｐｌリガンドのフラグメントをコードする核酸分子に関する請求項１０−１２，１４に係る発明も、出願１−３の出願当初の明細書又は図面に記載された発明である。　
　なお、ヒトｍｐｌリガンドの全長ｃＤＮＡ、アレル体、変異体、それらがコードするポリペプチド等に係る発明についても、同様に、他の出願の第１出願明細書に記載されていると認められる。すなわち、他の出願の第１出願明細書においては、前述のように、ヒトＴＰＯのアミノ酸配列１−２３２の部分をコードする遺伝子を得、遺伝子組み換え技術を用いてそれを動物細胞を宿主として発現させてＴＰＯ活性を有するポリペプチドを得たことが記載されているだけでなく、ヒトＴＰＯのアミノ酸配列２０３−３３２の部分をコードする遺伝子をも得て、ヒトＴＰＯの全長（アミノ酸配列１−３３２）を明らかにしている。従って、本出願は、ヒトｍｐｌリガンド（ＴＰＯ）の全長ｃＤＮＡ、アレル体、変異体、それらがコードするポリペプチド等に係る発明についても、出願１−３の後願となる。　
　
３．当審の判断　
　原査定後の平成１２年１月１９日に明細書が補正されたが、これは、特許請求の範囲の請求項１の「１．以下の特徴を有するｍｐｌリガンドポリペプチド：（ａ）リガンドがｍｐｌに結合し、そして以下によって検出可能なトロンボポエチン活性を有する…」という記載を「１．以下の特徴を有するｍｐｌリガンドポリペプチド：（ａ）リガンドがｍｐｌに結合し、かつ以下によって検出可能なトロンボポエチン活性を有する…」と補正するだけのものであって、上記補正後の請求項１に係る発明である本願発明１は、原査定の対象となった補正前の請求項１に係る発明と実質的に異なるものではない。　
　そこで、原査定の拒絶の理由の、補正前の特許請求の範囲の請求項１について述べられた点が妥当であったかどうかについて、以下検討する。　
（１）審判請求人の主張の概要は、以下のとおりである。　
ア．本願発明１は、ヒト由来ばかりでなくブタ等を含む、哺乳動物由来のｍｐｌリガンドが広くクレームされており、ブタ由来のｍｐｌリガンド、特に、純粋なブタの全長ＴＰＯ蛋白が得られ、その性質が本願発明１で規定するとおりのものであることが判明しておれば、ヒト由来の全長ＴＰＯタンパク質が現実に得られていなかったとしても、得られる可能性がある限り、本願発明１のような広い定義で許可されてしかるべきである。　
イ．第１国出願の書類全体（明細書及び図面）に明確に記載されている事項を範囲としているものである限り、優先権を否認することはできない。ここで、明確に記載されている事項とは、特許法３６条４項の開示条件を具備している事項であると解される。そして、第２優先権出願明細書は、ヒト由来のｍｐｌリガンド、そのフラグメント、アレル体もしくは変異体について、当業者が、特許請求の範囲以外の明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明が記載されているものである。すなわち、　
イ−１．第２優先権出願明細書の記載に基づき、遺伝子工学的手法を用いて、容易に、ヒトトロンボポエチン遺伝子を取得することができる。　
イ−２．第２優先権出願明細書の記載に基づき、生化学的手法を用いて、容易に、ヒトトロンボポエチンを取得することができる。　
　したがって、本願は、第２優先権出願に基づく優先権主張の利益を享受できるから、新規性・進歩性等の判断は、第３優先権出願明細書の出願日（１９９４年２月１５日）ではなく、第２優先権出願明細書の出願日（１９９４年１月２１日）となり、審査官が引用した出願１、２および３のいずれも、本願の出願の日前の特許出願ではなく、本願請求項１〜６、９〜１４、２０〜３３及び３６〜４０に係る発明は、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない発明ではない。　
（２）そこで、まず、審判請求人の上記イの主張の根拠となる（１）−イ−１の主張について検討する。　
　第２優先権出願明細書の実施例の項には、再生不良性ブタの血漿からＢａ／Ｆ３ｍｐｌリガンド検定により活性を有する画分を得、当該画分に存在する蛋白のバンド（３０、２８および１８〜２２ｋＤ）についてＮ末側のアミノ酸配列を決定したこと（例３）、当該配列に基づき、ＰＣＲのプライマーとして使用するための縮重されたオリゴヌクレオチドを設計したこと、当該プライマーを用いたＰＣＲによってブタゲノムＤＮＡを増幅させ、６９ｂｐフラグメントを得たこと（例５）、当該６９ｂｐのブタＰＣＲフラグメントの配列を基にして合成されたオリゴヌクレオチドプローブ（３’末端側の４５ｍｅｒ）を作製したこと、当該４５ｍｅｒを用いてヒトゲノムライブラリーを低いストリンジェントの条件でスクリーニングし、同様の制限酵素パターンを有するクローン４種を単離したこと、当該クローンの一つ（＃４）の１４キロベースのフラグメントから、３９０ｂｐのＥｃｏＲＩ／Ｘｂａｌフラグメントをサブクローニングし、その配列を決定したことが記載されている。そして、当該フラグメントの配列において、予測されるイントロンの位置と推定のエクソンとを規定し、導き出されたアミノ酸配列が示されている。推定された当該エクソンは、アミノ酸４２個からなる配列をコードしており、そのうちの１６個はシグナル配列の一部であり、２６個は成熟ヒトｍｐｌリガンドの一部であるらしいと推定されている（例６及び第７図参照）。　
　第２優先権出願明細書には、更に、ヒトトロンボポエチンの全長ｃＤＮＡクローンを取得するために選択し得る一般的な方法が２つ記載されている。　
　その一つは、ゲノムＤＮＡ法であり、ヒトｍｐｌリガンドのエクソンを含む上記３９０ｂｐのフラグメントのもととなった１４キロベースのフラグメントを発現ベクターの哺乳類プロモーターの下流に挿入し、哺乳動物細胞ラインに一過的に形質転換して、形質転換細胞の上澄み液について、完全長の遺伝子が単離されていることを確かめるために、Ｂａ／Ｆ３−ｍｐｌ増殖試験の活性を調べる。この１４キロベースのフラグメントがｍｐｌリガンド遺伝子のすべてのエクソンを含むのに十分な長さがない場合は、より長いフラグメントを１８から２０キロベースの挿入物を有するラムダクローン＃４から、あるいは他の陽性ラムダゲノムクローンから単離して、用いる。あるいは、ヒトゲノムＤＮＡライブラリーから得たλｇｅｍ１２ファージ＃４を直接哺乳動物細胞に形質転換し、上澄み液をＢａ／Ｆ３−ｍｐｌ増殖試験の活性についてアッセイする。これらのクローニング法のいずれかについてのＢａ／Ｆ３−ｍｐｌ増殖試験において活性を有する哺乳動物細胞は、ヒト完全長クローンを得るために用いられる。活性を呈する形質転換細胞から単離されるｍＲＮＡは、標準的な方法によりｃＤＮＡライブラリーを作製するのに用いられる。当該ライブラリーは、その後、例えば第７図の配列に基づくオリゴヌクレオチドをプローブとして用い、ｍｐｌリガンドのヒト完全長ｃＤＮＡ等を単離するためにスクリーニングされる、というものである（例ＶＩＩ）。　
　もう一つは、組織ｍＲＮＡからのｃＤＮＡクローニング法であり、ヒトｍｐｌリガンドのＲＮＡの天然の由来源から得られたｃＤＮＡライブラリーを上に述べたようにスクリーニングすることができるというものである。様々なヒト細胞や組織由来のＲＮＡは、ヒトｍｐｌリガンドのＲＮＡの天然の由来源を同定するために、ノーザンハイブリダイゼーション及び／又はＲＴ−ＰＣＲにより分析することができる、とされている（例ＶＩＩ）。そして、第２優先権出願明細書の３３頁２３〜２６行には、「この発明を実施する好ましい方法は、注意深く選択されたオリゴヌクレオチド配列を、種々の組織、好ましくはブタ腎臓細胞系、由来のｃＤＮＡライブラリーをスクリーニングするために用いることである。任意に、ヒト腎臓細胞系のｃＤＮＡライブラリーをオリゴヌクレオチドプローブによりスクリーニングすることもできる。」と記載されている。　
　しかしながら、第２優先権出願明細書には、これらの手法を実際に行ったことは記載されておらず、それによりヒトｍｐｌリガンドの全長ｃＤＮＡクローンを取得したことも、ｍｐｌリガンドの生物学的性質を有するそのフラグメントを取得したことも記載されていない。　
　これについて、審判請求人は、平成１２年６月２６日付で補正された審判請求書において、「図７の配列及びトロンボポエチン活性の測定法が教示されれば、トロンボポエチンの遺伝子を取得することは優先日当時の技術者にとって容易なことであったことは、谷口教授による鑑定書（甲第５号証）、ローウェル博士の宣誓供述書（甲第６号証）、メン博士の宣誓供述書（甲第７号証）に示されるとおりである。」旨を主張している。　
　しかしながら、上記甲各号証を考慮しても、第２優先権出願明細書がヒトトロンボポエチンの全長ｃＤＮＡを容易に取得することができる程度に記載されていたとは認められない。　
　すなわち、ゲノムＤＮＡ法については、そもそも第２優先権出願の時点では、図７の配列自体がヒトトロンボポエチンと関連が有るかどうかは確定していなかったうえ、これとハイブリダイズするゲノムクローンが全長遺伝子を含んでいるとは限らないから、上記１４キロベースのフラグメントを発現させても完全長のＴＰＯが得られるかどうかは不明であり、得られない場合は、更にラムダクローン＃４由来のより長いフラグメントについて、あるいは他の陽性ラムダゲノムクローンについて同様のことを行う必要があり、これらすべてを行っても完全長のＴＰＯを発現する形質転換細胞が必ず得られるとはいえない。そして、これらの作業により、ＴＰＯ活性を呈する形質転換細胞が得られたとしても、更にこれからｍＲＮＡを単離し、ｃＤＮＡライブラリーを作製し、図７の推定エクソン部分から適切なプローブを設計し、これを用いて当該ライブラリーをスクリーニングし、完全長のｃＤＮＡをクローニングする等の作業が必要であり、これらのことについて単に一般的な手法を示したに過ぎない第２優先権出願明細書の記載に基づいて、この手法により試行錯誤や過度の実験を要することなく、完全長のｃＤＮＡが得られるとはいえない。　
　また、組織ｍＲＮＡからのｃＤＮＡクローニング法については、上述のとおり、第２優先権出願の時点では、図７の配列自体がヒトトロンボポエチンと関連が有るかどうかは確定していなかったのであるから、これのエクソン部分は推定できたとしても、当該配列からヒトトロンボポエチンのｃＤＮＡをスクリーニングするのに適切なプローブが得られるかどうかは不確定であったうえ、ヒトトロンボポエチンのｃＤＮＡを得るためには、当該プローブを用いてスクリーニングするｃＤＮＡライブラリーについても、試行錯誤の伴う選択が必要であったと認められる。　
　すなわち、本願明細書の実施例で実際に用いられ、ヒトトロンボポエチンの全長ｃＤＮＡを得ることに成功したｃＤＮＡライブラリーは胎児肝臓細胞由来のものであり、第２優先権出願明細書において唯一具体的名称が記載された腎臓細胞由来のものではない。　
　これについて、審判請求人は、トロンボポエチンが腎臓でも発現していることを示す文献（Ｎａｔｕｒｅ  Ｖｏｌ．３６９（１６．６．１９９４）ｐ．５３３−５３８（甲第８号証、第２優先権主張日の時点で非公知）、Ｂｌｏｏｄ  Ｖｏｌ．９４，Ｎｏ．１（１．７．１９９９）ｐ．９７−１０５（甲第１０号証、本出願後の文献））及びローウェル博士の宣誓供述書（甲第９号証）を提出し、実施例において用いたｃＤＮＡライブラリーがたまたま胎児肝臓細胞由来のものであっただけであり、腎臓細胞由来のものではトロンボポエチンのｃＤＮＡを取得することができないことを意味するものではないと主張するが、審判請求人の提出するローウェル博士及びメン博士の宣誓供述書（甲第６号証及び甲第７号証）によれば、当業者であっても、市販の腎臓細胞由来のｃＤＮＡライブラリーから、ヒトトロンボポエチンのｃＤＮＡを取得することができなかったというのが事実である（この結果は、甲第８号証の「ノーザンブロット分析により、胎児及び成人肝臓の両方で、低レベルの１．８ｋｂのＭＬのＲＮＡ転写物が示された。より長時間の暴露後、同サイズの弱いバンドが、成人腎臓で検出できた。」との記載、及び、甲第１０号証の表２に示されたＲＮＡ１μｇ当たり及び組織１ｇ当たりのＴＰＯｍＲＮＡ量が、腎臓は肝臓に比べて少ないことから、トロンボポエチンの腎臓における発現が肝臓よりも少ないことが窺えることとも符合するものである。）。　
　審判請求人は、これについて、更に、「第２優先権出願明細書の記載は、発明者は腎臓細胞が適切でないと判明したならば他のｃＤＮＡライブラリーをスクリーニングすることになることを認識していることを示すものであり、この分野の研究者であれば、骨髄、胎児肝臓及び脾臓細胞が多くのサイトカインの豊富な供給源であるという周知の事実に基づいて、これらの一つをｃＤＮＡライブラリーの供給源として選択することが考えられ、その際、特に、胎児肝臓ライブラリーが最も可能性が高いと考える。この可能性を試して成果のないことが明らかとなったならば、可能性のある組織を次々と徹底的に実験することになる。」と述べているが、このこと自体、この手法に基づきヒトＴＰＯの全長ｃＤＮＡを得るためには、試行錯誤や過度の実験を要することを示しているというべきである。　
　そのうえ、本願発明１のｍｐｌリガンドは、「…（ｃ）リガンドが、ｍｐｌリガンドを産生する細胞もしくは組織から誘導されたヒトｃＤＮＡライブラリーから、図９に示したコード化配列を元にした標識したオリゴヌクレオチドプローブを用いるハイブリダイゼーションスクリーニングにより分離可能なｃＤＮＡによってコードされている」ことをその特徴の一つとするものであり、この（ｃ）の特徴を有するリガンドがヒト由来のものであることは明らかであるから、本願発明１はヒトｍｐｌリガンド並びにその変異体等に係るものであるといえ、「ヒトｍｐｌリガンド」は本願発明の代表的な実施の形態であるといえる。してみれば、明細書に本願発明１が容易に実施し得る程度に記載されているというためには、少なくともその発明の代表的な実施の形態である「ヒトｍｐｌリガンド」自体については、当該物質を具体的に得たこと、及び、その具体的な製造方法が記載されているか、少なくとも記載されているに等しい程度に明細書に記載されていることを要するというべきである。更に、本願発明１は、「ヒトｍｐｌリガンド」を全長のＤＮＡ配列等、直接確認し得、また、再現し得る事項で特定するものではなく、上記（ｃ）に記載した製造方法で特定するものであって、当該製造方法を適用することによってのみ、確認し、再現し得るものであるから、当該製造方法については、少なくとも明細書の発明の詳細な説明中には、確実に当該物質を得ることができる具体的な手順、条件等が、実施例もしくはそれに準ずる程度に明確に記載されているべきものであり、これらの点からみても、第２優先権出願明細書の上述の記載では、ヒトトロンボポエチンの全長ｃＤＮＡを容易に取得することができる程度に記載されているとはいえず、本願発明１が容易に実施し得る程度に記載されているとはいえないことは明らかである。　
　審判請求人は、上記補正された審判請求書において、「（ｉ）トロンボポエチンについては、遺伝子の塩基配列及び遺伝子の発現生成物であるタンパク質のアミノ酸配列はまったく知られていなかったので、トロンボポエチン遺伝子を特定することができるのに十分な長さのＤＮＡ配列（プローブ又はＰＣＲ用のプライマーとして用いることができる）は得られていなかった。（ｉｉ）このような場合に１９９０年代前半において汎用された手法の一つは、タンパク質を精製・単離し、部分的アミノ酸配列を決定し、それに基づいて作製したＤＮＡをプローブとして用いてｃＤＮＡをクローニングするか、又はＰＣＲのプライマーとして用いることによって最終的にｃＤＮＡをクローニングする方法であるが、この方法においては、目的のタンパク質の精製工程には膨大な作業を要するが、精製したタンパク質の部分アミノ酸配列が決定されさえすれば、この情報に基づき、目的の蛋白質をコードする全長ｃＤＮＡを取得する工程は、優先日当時の研究者にとっては容易な技術であった。」と主張し、また、「（ｉｉｉ）トロンボポエチンについては、先願の第１出願明細書にも記載されているとおり、ＴＰＯ量は驚くべきことに全血漿タンパク質中の１億分の１から１０億分の１と推定され、精製することが通常は極めて困難であるほどの微量の含有量であったものである。（ｉｖ）また、本願発明で採用している、ｍｐｌでトランスフェクションされたＢａ／Ｆ３細胞の増殖刺激活性測定法によるトロンボポエチン活性の評価方法は、本願の発明者により初めて見いだされた、迅速なハイスループットのアッセイ法であり、このアッセイ法の確立により、トロンボポエチン活性の測定が迅速に行えるようになり、トロンボポエチン（ｍｐｌリガンド）の精製が容易となったのである。（ｖ）一方、第２優先権出願明細書の図７の配列は、ヒトトロンボポエチンの遺伝子を特定することができるのに十分な長さのＤＮＡ配列（プローブ又はＰＣＲ用プライマーとして用いることができる）を得ることができるものである。」とも主張している。　
　しかし、たとえ第２優先権出願の時点での状況が概ね上記のとおりであったとしても、上記「目的の蛋白質をコードする全長ｃＤＮＡを取得する工程は、優先日当時の研究者にとっては容易な技術であった。」との点は、天然物の部分アミノ酸配列の決定に至るまでの工程に比べて容易であったというに止まるものであり、事実、図７のＤＮＡ配列に基づいてヒトトロンボポエチン遺伝子を取得するまでには種々の工程、及びその条件の選択等が不可欠であるから、当該ＤＮＡ配列を用いてｃＤＮＡを取得する手法が一般論として記載されていることをもって、ヒトトロンボポエチン遺伝子を取得することが確実にできるように記載されているとはいえないので、第２優先権出願明細書は、遺伝子工学的手法により、容易に、トロンボポエチン遺伝子を取得することができる程度に記載されているとは認められない。　
（３）次に、（１）−イ−２の点について検討する。　
　審判請求人は、第２優先権出願明細書の優先日である１９９４年１月の時点において、ヒト再生不良性血漿が入手可能であれば、当業者は、本願出願人がブタ形成不全血漿を用いたのと同一又は同様の手順にしたがって、単離・精製されたヒトＴＰＯを取得することができたのであり、本願発明のＴＰＯは、第２優先権出願明細書の記載に基づき、遺伝子工学的手法のみならず、生化学的手法によっても、容易に取得することができることは明らかであると主張している（平成１２年６月２９日付の上申書）。しかし、現実には、この時点で、そこからヒトＴＰＯを単離・精製して取得するに足るほどの量のヒト再生不良性血漿は入手できていなかったのであるから、第２優先権出願明細書の優先日である１９９４年１月の時点において、この手法によりヒトＴＰＯを取得することが実施可能であったとはいえない。　
（４）最後に、（１）−アの点について検討する。　
　第２優先権出願明細書には、ブタ再生不良性血漿からＢａ／Ｆ３ｍｐｌリガンド検定により活性を有する画分を得、当該画分に存在する蛋白のバンド（３０、２８および１８〜２２ｋＤ）を取得したことが記載されている。　
　しかしながら、本願発明１のｍｐｌリガンドは、上述のとおり、「…（ｃ）リガンドが、…ヒトｃＤＮＡライブラリーから…分離可能なｃＤＮＡによってコードされている」ことをその特徴の一つとする、ヒト由来のものであり、当該ヒト由来のｍｐｌリガンドは、上述のとおり、第２優先権出願明細書の記載では実施可能要件を満たしていないものである。　
　本願発明１は、これに続いて、「またはそれらのアレル体もしくは変異体、あるいはｍｐｌリガンドに共通する少なくとも一つの生物学的性質を共有する該ｍｐｌリガンドのフラグメント、アレル体もしくは変異体。」と規定し、本願発明１にはこれらの変異体等も含まれるものであり、また、本願明細書に記載されたｍｐｌリガンド変異体の定義は「組み換え細胞培養または再生不良性ブタ血漿から分離されたｍｐｌリガンドまたは配列番号１を有するヒトリガンドと１００％未満の配列一致を有する、下に定義される生物活性ｍｐｌリガンドを意味する。」（本願公表公報４１頁）という、広範かつ曖昧なものであるから、ヒトｍｐｌリガンドの変異体等にはヒト以外の哺乳動物由来のｍｐｌリガンドあるいはそのフラグメントに相当するものも含まれ得ると考えられるが、これらはいずれにしても（ｃ）に規定される「ヒトｍｐｌリガンド」の変異体であるから、上記変異体の定義の不適切さに基づく実施可能要件不備の点はさておくとしても、一般的には、少なくとも「ヒトｍｐｌリガンド」が実施可能でなければ、これらの変異体は実施可能とはいえない関係にある。　
　従って、第２優先権出願明細書においてブタ再生不良性血漿から得られたことが記載されているＢａ／Ｆ３ｍｐｌリガンド検定により活性を有する画分に存在する３種のバンドに対応する蛋白も上記変異体等に相当するものである可能性はあるとしても、そのことをもって、ヒトｍｐｌリガンド及びその変異体等一般に係る本願発明１が実施可能要件を満たすとはいえない。　
（５）特許法第２９条の２の適用について　
　してみると、第２優先権出願明細書には、ヒト由来のｍｐｌリガンド、そのフラグメント、アレル体もしくは変異体について、当業者が、特許請求の範囲以外の明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を容易に実施することができる程度に、発明の詳細な説明が記載されているものとは認められないから、これらにかかる本願発明１は、第２優先権を享受することができない。　
　そして、拒絶査定で引用した出願１〜３は、それぞれ本願の第２優先権主張日（１９９４年１月２１日）後で、第３優先権主張日（１９９４年２月１５日）前の平成６年２月１４日を第１優先権主張日とするものであり、その第１優先権出願の明細書及び図面、並びに、その特許出願の願書に最初に添付された明細書又は図面には、ヒトＴＰＯのアミノ酸配列１−２３２の部分をコードする遺伝子を得、遺伝子組み換え技術を用いてそれを動物細胞を宿主として発現させてヒトＴＰＯ活性を有するポリペプチドを得たこと（ヒトＴＰＯ活性をｉｎ　ｖｉｔｒｏで確認している）、が記載されており、このポリペプチドは、本願発明１の「ｍｐｌリガンドのフラグメント」に該当するものである。また、上記出願１〜３の第１優先権出願の明細書及び図面、並びに、その特許出願の願書に最初に添付された明細書又は図面には、ヒトＴＰＯのアミノ酸配列２０３−３３２の部分をコードする遺伝子をも得て、ヒトＴＰＯの全長（アミノ酸配列１−３３２）を明らかしたことが記載されており、これは本願発明１の「ｍｐｌリガンド」に該当するものである。　
　従って、本願発明１は、本出願の出願日前の特許出願であって、本出願後に出願公開がされた、出願１、２及び３の特許出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一なものと認められる。そして、本出願の発明者は先願１、２及び３に係る上記の発明をした者と同一ではなく、また本出願の時において、その出願人は上記先願の出願人と同一でもない。　
　
４．結び　
　したがって、本願発明１は、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明についての拒絶査定の理由について検討するまでもなく、本特許出願は拒絶すべきものである。　
　よって、結論のとおり審決する。