【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２０４７１９２号「超高分子量ポリオレフィン二軸延伸フィルム及びその製造方法」の特許無効審判事件についてされた平成１４年　９月２５日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成１４年（行ケ）第０５６２号平成１５年　３月１２日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件特許第２０４７１９２号に係る発明の出願の手続の経緯は、次のとおりである。
　昭和５８年　６月１０日　原出願（特願昭５７−１０２７１３号）
                          （出願公告（特公平４−１６３３０号））
　平成　５年　６月２８日　本件分割出願（特願平５−１５７６９９号）
　平成　７年　９月２０日　出願公告（特公平７−８５９０７号）
　平成　８年　４月２５日　設定登録
　平成１２年　４月　５日　無効審判請求
　平成１２年　５月１８日　請求書副本送達
　平成１２年　７月１７日付答弁書・訂正請求書（平成１５年　８月　８日付けで訂正請求は取り下げられた。）
　平成１２年１０月２０日付答弁書副本・訂正請求書副本送付
　平成１３年　１月　４日　弁駁書（請求人）
　平成１３年　１月２５日付無効理由通知（当審）３６条
　平成１３年　１月３１日付弁駁書副本送付
　平成１３年　４月　９日　意見書（被請求人）
　平成１３年　４月１９日　上申書（被請求人）
　平成１３年　５月２１日付審尋書（対被請求人）
　平成１３年　７月３０日　審尋回答書（被請求人）
　平成１３年１１月１５日　上申書（被請求人）
　平成１４年　４月　４日　手続補正書（方式）指令（対被請求人）
　平成１４年　５月　１日　手続補正書（方式）（被請求人）
　平成１４年　９月２５日「本件特許請求の範囲第１項に記載された発明についての特許を無効とする」との審決がなされた。
　その後、東京高等裁判所に審決取消請求事件が提起され、その訴訟係属中の平成１４年１１月２５日付けで訂正審判の請求がなされ、訂正２００２−３９２４８号事件として審理し、平成１５年２月１２日付けで訂正認容の審決がなされ、訂正認容の審決は確定し、その後、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成１４年（行ケ）第５６２号、平成１５年　３月１２日判決言渡）があったものである。
　
２．本件特許発明
　上記したように訂正審判の訂正認容の審決が確定したので、本件特許第２０４７１９２号の訂正後の特許請求の範囲第１項に記載された発明（以下、「特許発明１」という。）の要旨は、平成１４年１１月２５日付け審判請求書に添付された訂正明細書の記載からみて、訂正後の特許請求の範囲第１項に記載された次のとおりのものである。
　「【請求項１】　少なくとも極限粘度［η］が５．０ｄｌ／ｇ以上の超高分子量ポリオレフィンＡで、且つ炭化水素系可塑剤Ｂを添加して一旦固化した後の縦方向の延伸倍率が４倍以上及び横方向の延伸倍率が４倍以上に二軸延伸したものであって、初期弾性率が６９００ｋｇ／ｃｍ２以上で且つ破断強度が７２０ｋｇ／ｃｍ２以上（ただし、縦方向の延伸倍率が５倍以上、及び横方向の延伸倍率が５倍以上であって、初期弾性率が７３００ｋｇ／ｃｍ２以上で且つ破断強度が９１０ｋｇ／ｃｍ２以上を除く）であることを特徴とする超高分子量ポリオレフィン二軸延伸フィルム。　」
　
３．請求人の主張
　これに対して、無効審判請求人（以下、「請求人」という）は、本件発明の特許を無効とする、との審決を求め、その理由として、下記の甲第１号証ないし甲第５号証を証拠方法として提出し、
　（１）訂正前の本件特許の特許請求の範囲第１項に記載された発明は、本件出願が適法な分割出願とはいえず、出願日の遡及は認められないため、分割出願に際し、基準明細書とした原出願の公開公報である甲第１号証に記載された発明又は甲第２号証に記載された発明と実質的に同一であるか、
　（２）甲第２号証乃至甲第５号証に記載された発明または事項に基づいて当業者が容易に発明できたものであるので、
　特許法第２９条第１項第３号又は第２項の規定に違反するものであるから、本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲第１項に記載された発明は、特許法第１２３条第１項第１号の規定により、無効とすべきである旨主張する。
　
　甲第１号証：特開昭５９−２２７４２号公報（原出願の公開公報）
　甲第２号証：欧州特許出願公開第００２４８１０号明細書、および同訳文
　甲第３号証：特開昭５２−１５５２２１号公報（第４頁左下欄下段〜右下欄上段）
　甲第４号証：「Ｃｏｌｌｏｉｄ　ａｎｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ」、第２５８巻、第７号（１９８０年発行）、第８９１〜８９４頁、および同訳文
　甲第５号証：欧州特許出願公開第００２４８１０号明細書に記載された例１３に関する平成１２年２月１日付け実験報告書（作成者：東燃化学株式会社　技術開発センター　河野公一、滝田耕太郎）
　
４．被請求人の主張
　一方、被請求人は、請求人の無効理由（１）及び（２）は、いずれも根拠を欠くものであり、失当である。その理由として、答弁書、回答書及び上申書等に添付された下記の乙第１号証ないし乙第１２号証を証拠方法として提出し、
（１）本件特許の出願は、特許法第４４条の規定に基づく適法な分割出願であるから、本件特許発明１は、甲第１号証に記載された発明であって、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反するという請求人の無効理由（１）は根拠を欠くものであり、明らかに失当であり、また、
（２）本件特許発明１の超高分子量ポリオレフィン二軸延伸フィルムは、甲第２号証に記載も示唆もされておらず、甲第２号証に記載された発明とは全く相違するものであり、かつ甲第５号証は、甲第２号証の「欧州特許出願明細書（以下、ＥＰ特許ともいう）の実施例１３」の追試実験結果を記載した実験報告書とは言えないものであり、しかも、甲第２号証に、本件特許発明１とは無関係の甲第３号証や甲第４号証を組合わせても、本件特許発明を何ら予測し得るものではないから、本件出願前に頒布された甲第２ないし第４号証の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない、旨主張する。
　
（答弁書提出時）
　乙第１号証　：　特公平４−１６３３０号公報（原出願公告公報）
　乙第２号証　：　平成１２年７月７日付け実験報告書（三井化学株式会社　高分子研究所フイルムグループ　主席研究員　八木和雄、主任研究員　橋本暁直）
　乙第３号証　：　２０００年７月１２日付宣言書（写し）（英国ブリストル大学物理学部助教授　ピーター・ジョン・バーハム博士自署）
　
（意見書書提出時）
　乙第４号証：２００１年４月６日付け鑑定意見（作成者　九州大学大学院工学研究院長工学府長工学部長　工学博士　梶山千里、添付書類：化学総説Ｎｏ．８，Ｐ２１−３７（１９７５））
　参考資料　：鑑定意見者（梶山千里）経歴等
　乙第５号証：平成１３年４月４日付実験報告書（三井化学株式会社　高分子研究所フィルムグループ　主席研究員　八木和雄、橋本暁直）
なお、平成１３年４月１９日付上申書により乙３，４号証と表示した証書の証拠番号を乙４，５号証とする訂正を上申しており、その上申の内容のとおり認定した。
　
（平成１３年７月３０日付回答書、平成１３年１１月１５日付上申書提出時）
　乙第６号証：『岩波　理化学辞典』１１２６頁（写し）
　乙第７号証：『広辞苑』２３００頁（写し）
　乙第８号証：『プラスチック大辞典』３１４頁（写し）
　乙第９号証：『化学大辞典』２２７０頁（写し）
　乙第１０号証：「通産省公報Ｎｏ．１３５０４」、通商産業調査会、１４頁、平成８年２月２０日発行（写し）
　乙第１１号証：特許庁編「平成６年改正特許法等における審査及び審判の運用」、社団法人発明協会、目次及び２９頁〜３７頁、平成７年６月２８日発行（写し）
　乙第１２号証：２００１年１１月１日付東京工業大学教授　工学博士奥井徳昌作成鑑定意見、（添付書類：「化学繊維の紡糸とフィルムの成形（ＩＩ）１５７頁〜１６１頁、「高分子概論」１９５頁〜２０７頁、２１５〜２２０頁、参考資料：鑑定意見者（奥井徳昌）経歴）
　
５．証拠の記載事項
　甲第２号証：
　甲第２号証には、「高分子量結晶性重合体ゲルから溶剤を除去する方法及びそれから製造する成形品」に関するものであって、
　ア．「微結晶形成能を示す一般的重合体はポリ（エチレン）、ポリプロピレンなどのポリオレフィン、ポリ（ヒドロキシブチラート）−以下ＰＨＢという−を含む高分子量ポリ（エステル）、ポリ（アミド）、・・・である。」（訳文第４頁９〜１３行）
　イ．「重合体の分子量は、鎖長に沿って少なくとも３個の結合点をもつ重合体鎖をかなりの数許容する（これはゲル形成に必要な限界である）に十分な長さの鎖を提供するのに十分大きい分子量であるべきである。・・・例えばポリ（エチレン）、ポリ（プロピレン）及びポリ（テトラフルオロエチレン）などでは、分子量は何も問題ないほど十分に高い。こうして、上記物質は０．５×１０６又はそれより大きい平均分子量で一般に入手可能であり、・・・ポリ（アミド）例えばナイロン６６又はポリエステル例えばポリ（エチレンテレフタレート）の品種は、繊維を調製し又は成形品に注入成形するために入手可能であるが、一般的に０．１×１０６より小さい平均分子量を有している。そして、形成されるゲルは実際に顆粒でありそして高分子量物質によるゲルよりもかなり劣る機械的不完全性があるので、本発明による成形品の製造に使用するにはかなり劣っている。」（第４頁１８行〜第５頁６行）
　ウ．「本明細書に開示の手順により結晶性重合体から形成したゲルは通常、溶剤が、重合体物質とゆるやかに結びついておりそして伸びたゲルから容易に抜き出されるものである。こうして、溶剤液体に懸濁されていたとしてもポリ（エチレン）ゲルは約２日間を越えて重合体とはじめから結びついていた溶剤の５０％を排出する。このゲルの脱溶剤自由な特性はゲルに応力をかける処理によって成形品を製造するのに理想的に適したものにゲルをつくり上げる。こうして、ゲルを単純に相対する２表面間で押圧して溶剤を実質的に除去して重合体薄膜を残すことができる。他方、かなり激しさの少ない応力を用いて溶剤を排出可能である。ポリ（エチレン）ゲルから繊維を延伸するなどゲルの延伸で発生する内部応力は溶剤の実質的量を絞り出させるのに十分である。規則的変形処理では溶剤の一部だけを除去することが望ましい。というのは、繊維又は薄膜上の製品に別途加工するのに１部分残った溶剤は有益だからである。こうして、本質的に全ての溶剤を押圧で除去した薄膜はたぶん極僅かな量の溶剤の存在のために、室温で一軸延伸されてもとの長さの１０００〜１５００％の伸び率にすることが可能である。他方に於いて、この同じ薄膜（所望ならば真空炉での）は、室温で脆い。しかしながら例えば乾燥させて溶剤を全て除去した製品は、重合体の溶融温度に至る高温で容易に製造可能である。これらの処理が重合体は配向する段階を含んでいる場合には、物理特性に於いて、顕著な改良が結果し重合体の溶融処理又は単結晶沈殿処理のような別の形の重合体処理によって配向されたものよりも優れている。」（第９頁１１行〜第１０頁１行）
　エ．「
例１３　
と記載されている。
　
　甲第３号証：
　甲第３号証は、繊維状重合体結晶の連続製造方法及びその装置に関するもので、
　オ．「本発明は、流動溶液中で種結晶を縦方向に成長させ、成長速度に等しい平均速度で、結晶性重合体の溶液から成長中の重合体フィラメントを取り出すことにより、結晶性重合体の溶液からフィラメント状重合体結晶を連続的に製造する方法に関する。」（第２頁上左欄１６行〜同頁上右欄１行）
　カ．「線状ポリエチレンをｐ−キシレンに溶解して０．５％溶液に調製した。このポリエチレン（商品名、ホスタレンＧＵＲ）の特性は、次の通りであった。
１３５℃でデカリン中の固有粘度：１５ｄｌ／ｇ（浸透法による）数平均分子量　Ｍｎ＝１０×１０，０００（１３５℃、α−クロロナフタレン中の光分散による）重量平均分子量　Ｍｗ＝１．５×１，０００，０００ポリエチレン溶液を、耐酸化剤・・・で安定させ、すべての実験を純粋な窒素ふん囲気下で行なつた」（第４頁下左欄１７行〜同頁下右欄７行）
と記載されている。
　
　甲第４号証：
　甲第４号証は、溶液からキャストされた高分子量ポリエチレンの超延伸に関するもので、
　キ．「高分子物質の究極の機械的特性は、巨大分子の分子量、延伸及び整列に依存するということが長い間にわたり認識されてきた。・・・押出成型物を延伸することにより配向させることは、一見有利であるように思われる（１−３）。ポリマーの融点以下の温度では失敗している。これは、主にこれらの高分子量物質の高い粘性に起因するためであり、この結果、延伸されると、破断を起こす。・・・例えば、２重量％のデカリン溶液から紡糸することにより得られたポリエチレン繊維は、１２０℃の温度、・・・３０倍の延伸倍率に容易に延伸することができた。・・・ポリエチレン繊維の溶融結晶化された物資は、同じ様な延伸条件下では、僅か５倍にしか延伸することができなかった（３，６，７）。」（訳文第１頁下から２１〜下から８行）
　ク．「数平均分子量が２×ｌ０５、重量平均分子量が１．５×１０６の高分子量ポリエチレンであるＨｏｓｔａｌｅｎ・ＧＵＲが用いられた。緻密に詰められた粉末は、１６０℃で０．１６ｍｍのシートに圧縮成形された。これらのフィルムは、室温に冷却され固形化された。・・・上記と同じポリマーのフィルムは、同じポリエチレンを溶解する２重量％のデカリン（・・・）溶液からキャスティングすることによりフィルムを調製された。・・・ゲルから室温で溶媒を蒸発させると、厚さ０．１４ｍｍのポリエチレンフィルムが得られたが、そのフィルムは、依然として４重量％のデカリンを含有していた。・・・エタノールで抽出することにより除去した。」（訳文第２頁２〜１５行）、
　ケ．「溶液キャスト法で得られたフィルムは、延伸倍率の増加に伴って引張り強度、弾性率等の機械的特性が向上し、現在のところ、４６倍までの高延伸倍率の達成が可能である旨（第８９３頁右欄第５１行〜５８行、同訳文第５頁第１３行〜１９行）、および溶液キャスト法で得られたフィルムを６倍に延伸した場合の引張り強度と弾性率は、それぞれ０．６ＧＰａと１３ＧＰａであるのに対し、４０倍に延伸した場合の引張り強度と弾性率は、それぞれ３．０ＧＰａと１０８ＧＰａである旨（第８９３頁右欄第５１行〜５６行、同訳文第５頁第１３行〜１６行、および第８９４頁上欄の表１、同訳文第６頁第１行〜７行）
と記載されている。
　
　甲第５号証（以下、実験報告書１という）：
　甲第５号証は、甲第１号証（欧州特許出願公開第００２４８１０号明細書）の例１３に開示された高分子量線状ポリエチレン２軸延伸フィルムの初期弾性率と破断強度を測定することを目的として実施した実験の報告書であって、
　コ．「（１）乾燥シートの調製　▲１▼高分子量線状ポリエチレンとして、ヘキスト社（現、セラニーズ社）製のＨｏｓｔａｌｅｎ　ＧＵＲ４１２０（注）３ｇｒを、１２０℃にて還流してキシレン４００ｍｌに溶解した。・・・室温にて、４８時間乾燥させた。得られた生成物は、脆性白色シートで、５０〜１００μｍの厚さを有していた。この乾燥シート（脆性白色シート）中のキシレンの存在の有無を・・・結果、キシレンの存在が確認できなかった。（２）二軸延伸フィルムの調製　・・・正方板状物（９．５ｃｍ×９．５ｃｍ）を切り出し、・・・同時に、３：１（３×３の延伸倍率（縦×横））の比率まで、供試体を延伸し、二軸延伸フィルムを得た。（３）二軸延伸フィルムの評価　初期弾性率っは、・・・１０−４ｓｅｃ−１（０．００６ｍｉｎ−１）、ＡＳＴＭ　Ｄ　８８２に準拠した０．１ｍｉｎ−１、及び特公平４−１６３３０号公報の第５頁に記載された実施例１と同様の０．２５ｍｉｎ−１の３通りの伸張速度にて求めた。また、破断強度は、・・・２通りの伸長速度にて求めた。評価回数（ｎ数）は３とした。３枚のフィルムの平均厚さは、５．５μｍ・・・であった。・・・（注）・・・「欧州特許出願第００２４８１０号の出願がなされた当時、Ｈｏｓｔａｌｅｎ　ＧＵＲの標準銘柄はＨｏｓｔａｌｅｎ　ＧＵＲ４１２であり、Ｈｏｓｔａｌｅｎ　ＧＵＲの物性や性能を検討している文献等で単にＨｏｓｔａｌｅｎ　ＧＵＲと引用されていたら、それはＨｏｓｔａｌｅｎ　ＧＵＲ４１２を指していると解釈できる。また、当時のＨｏｓｔａｌｅｎ　ＧＵＲにはいくつかの銘柄があるが、その中で最も極限粘度［η］が小さい銘柄はＨｏｓｔａｌｅｎ　ＧＵＲ４１２であって、その極限粘度［η］は約１９ｄｌ／ｇである。・・・銘柄番号が３桁から４桁に変更されたが、・・・Ｈｏｓｔａｌｅｎ　ＧＵＲ４１２０になった。・・・極限粘度［η］を実測ったところ、１８．５ｄｌ／ｇであった。」（第２頁１７行〜第４頁１行）
　サ．「６．実験結果　初期弾性率は３通りの伸長速度にて求めたが、その結果の数値に大きな差異が認められなかったため、・・・例１と同様の１０−４ｓｅｃ−１（０．００６ｍｉｎ−１）の伸長速度にて求めた値を表１に示した。また、破断強度は２通りの・・・大きな差異が認められなかったため、特公平４−１６３３０号公報の第５頁に記載された実施例１と同様の０．２５ｍｉｎ−１の伸長速度にて求めた数値を表１に示した。・・・平均初期弾性率は、２．２５×１０４ｋｇｆ／ｃｍ２であり、・・・平均引張破断強度は、１，７８０ｋｇｆ／ｃｍ２であった。」（第４頁２〜１５行）
　当審注：なお、丸囲み数字は、表記上の都合により、▲▼付き数字で表現した。
　
６．当審の判断
６−１．無効理由通知で指摘した特許法第３６条違反について
　当審で通知した無効理由通知の概要は、「本件特許明細書の発明の詳細な説明が、上記本件特許発明１を当業者が容易に実施できるように記載されているものとは認められない」というものであり、訂正の審判請求により本件特許発明１は炭化水素系可塑剤Ｂを添加して二軸延伸することを明確に規定しており、上記無効理由通知の理由は解消されたものと認められるので、無効理由通知で特許法第３６条第３項の規定に違反していると指摘した点については理由がないものと認められる。
　
６−２．特許法第２９条違反について
６−２−１．分割の適否
　本件特許発明は、もとの出願が公告された後に、分割された出願に係る発明であるから、特許請求の範囲請求項１、請求項４に記載された本件特許発明１及び本件特許請求の範囲請求項４に記載された発明に係る出願の分割の適否について検討する。
（１）分割出願の発明が分割前の原出願に包含された二以上の発明のうちの一つであるか
　分割前の原出願の明細書（特公平４−１６３３０号公報参照）には、
　ア．「【請求項１】　少なくとも極限粘度［η］が５．０ｄｌ／ｇ以上の超高分子量ポリオレフインＡで、且つ縦方向の延伸倍率が５倍以上及び横方向の延伸倍率が５倍以上にであって、初期弾性率が７３００ｋｇ／ｃｍ２以上で且つ破断強度が９１０ｋｇ／ｃｍ２以上であることを特徴とする超高分子量ポリオレフイン二軸延伸フイルム。
【請求項４】少なくとも極限粘度［η］が５．０ｄｌ／ｇ以上の超高分子量ポリオレフインＡと、該超高分子量ポリオレフインの融点を越える沸点を有する炭化水素系可塑剤Ｂを含み、且つメルトフローレートが０．００５ないし５０ｇ／ｍｉｎである混合物を押出し、前記超高分子量ポリオレフインの融点未満の延伸温度で、縦方向の延伸倍率が５倍以上及び横方向の延伸倍率が５倍以上に二軸延伸することを特徴とする、初期弾性率が７３００ｋｇ／ｃｍ２以上で且つ破断強度が９１０ｋｇ／ｃｍ２以上である超高分子量ポリオレフイン二軸延伸フイルムの製造方法。」（特許請求の範囲第１、４項）
　イ．「超高分子量ポリオレフィンに特定の炭化水素系可塑剤を混合することにより、二軸延伸フィルムが得られることが分かり、本発明に到達した。」（明細書第４頁１２〜１５行（公告公報第３欄３６〜３９行））
　ウ．「本発明の方法に用いる超高分子量ポリオレフインＡは、デカリン溶媒１３５℃における極限粘度［η］が５．０ｄｌ／ｇ以上・・・後述の炭化水素系可塑剤Ｂを添加しても溶融粘度が高く押出成形性に劣る。かかる超高分子量ポリオレフインＡは、エチレン、プロピレン、１−ブテン、４−メチル−１−ペンテン、・・・重合することにより得られるポリオレフインの中で、はるかに分子量が高い範疇のものである。」（明細書第５頁８行〜第６頁２行（公告公報第４欄１５〜２９行））
　エ．「押出されたフイルムを二軸延伸する際にはダイより押出された溶融状態のフイルムが冷却されて前記温度範囲内には入つた状態で行うか、一旦固化した後再度フイルムを前記温度範囲内に加熱して行うが、後者の方法が温度範囲の制御が容易であるので好ましい。」（第１３頁１５〜２０行（公告公報第８欄５〜１０行））
　オ．「比較例１　実施例１で用いたブレンド物を、延伸倍率以外はすべて実施例１と同じ条件にして二軸延伸フイルム成形を行い、均一な厚さの二軸延伸フイルムを得た。得られた結果を第２表に示す。
表２　実験番号６　延伸倍率　縦×横　３×３　初期弾性率　ｋｇ/ｃｍ２　６５００　破断強度　ｋｇ/ｃｍ２　６６０　延伸倍率　縦×横　４×４　初期弾性率　ｋｇ/ｃｍ２　６９００　破断強度　ｋｇ/ｃｍ２　７２０　」（比較例１、表２）
が記載されている。
　特許発明１及び本件特許請求の範囲請求項４に記載された発明の超高分子量ポリオレフィン二軸延伸フィルム及びその製造方法について、炭化水素系可塑剤を添加して二軸延伸処理すること、延伸処理する倍率、延伸処理により得る初期弾性率、破断強度の物性値、すなわち炭化水素系可塑剤Ｂの添加、延伸倍率４×４、初期弾性率６９００ｋｇ/ｃｍ２ 、破断強度７２０ｋｇ／ｃｍ２ は、上記ア．〜エ．の記載からみて、分割前の原出願の明細書に記載されていると認められ、また、表１の延伸倍率を変化させた結果の初期弾性率、破断強度の各物性値から、延伸倍率を大きくするほどそれぞれの物性値が大きくなることは明らかであるので、延伸倍率、初期弾性率、破断強度の各特定された数値以上ということも、当初明細書の記載から記載されていたものと認められるから、本件分割出願の発明は、分割前の原出願の明細書に記載された発明である。
　
（２）分割出願の発明と分割後の原出願の発明との同一性について
　　特許発明１は、「少なくとも極限粘度［η］が５．０ｄｌ／ｇ以上の超高分子量ポリオレフィンＡで、且つ炭化水素系可塑剤Ｂを添加して一旦固化した後の縦方向の延伸倍率が４倍以上及び横方向の延伸倍率が４倍以上に二軸延伸したものであって、初期弾性率が６９００ｋｇ／ｃｍ２以上で且つ破断強度が７２０ｋｇ／ｃｍ２以上（ただし、縦方向の延伸倍率が５倍以上、及び横方向の延伸倍率が５倍以上であって、初期弾性率が７３００ｋｇ／ｃｍ２以上で且つ破断強度が９１０ｋｇ／ｃｍ２以上を除く）であることを特徴とする超高分子量ポリオレフィン二軸延伸フィルム」であるのに対し、分割後の原出願の発明は、公告後の補正がなされ、「少なくとも極限粘度［η］が５．０ｄｌ／ｇ以上の超高分子量ポリオレフィンＡで、且つ縦方向の延伸倍率が５倍以上及び横方向の延伸倍率が５倍以上であって、初期弾性率が７３００ｋｇ／ｃｍ２以上で且つ破断強度が９１０ｋｇ／ｃｍ２以上であることを特徴とする超高分子量ポリオレフィン二軸延伸フィルム。」とされ、
　また、特許発明２は、「少なくとも極限粘度［η］が５．０ｄｌ／ｇ以上の超高分子量ポリオレフィンＡと、該超高分子量ポリオレフィンの融点を越える沸点を有する炭化水素系可塑剤Ｂを含み、且つメルトフローレートが０．００５ないし５０ｇ／ｍｉｎである混合物を押出し、一旦固化した後、前記超高分子量ポリオレフィンの融点未満の延伸温度で、縦方向の延伸倍率が４倍以上及び横方向の延伸倍率が４倍以上（ただし、縦方向の延伸倍率が５倍以上、及び横方向の延伸倍率が５倍以上であって、初期弾性率が７３００ｋｇ／ｃｍ２以上で且つ破断強度が９１０ｋｇ／ｃｍ２以上を除く）に二軸延伸することを特徴とする、初期弾性率が６９００ｋｇ／ｃｍ２以上で且つ破断強度が７２０ｋｇ／ｃｍ２以上である超高分子量ポリオレフィン二軸延伸フィルムの製造方法。」であるのに対し、分割後の原出願の発明は、公告後の補正がなされ、「少なくとも極限粘度［η］が５．０ｄｌ／ｇ以上の超高分子量ポリオレフィンＡと、該超高分子量ポリオレフィンの融点を越える沸点を有する炭化水素系可塑剤Ｂを含み、且つメルトフローレートが０．００５ないし５０ｇ／ｍｉｎである混合物を押出し、一旦固化した後、前記超高分子量ポリオレフィンの融点未満の延伸温度で、縦方向の延伸倍率が５倍以上及び横方向の延伸倍率が５倍以上に二軸延伸することを特徴とする、初期弾性率が７３００ｋｇ／ｃｍ２以上で且つ破断強度が９１０ｋｇ／ｃｍ２以上である超高分子量ポリオレフィン二軸延伸フィルムの製造方法。」とされた。特許発明１及び本件特許請求の範囲請求項４に記載された発明は、分割後の原出願の発明と同一となるのを避けるために、いわゆる「除くクレーム」形式で原出願の発明を除くように訂正されたものであるから、特許発明１及び本件特許請求の範囲請求項４に記載された発明と分割後の原出願の発明とは同一であるとはいえない。
　
（３）「分割の適否」のむすび
　したがって、明細書に記載された発明は、適法な分割出願であり、特許法第４４条第２項の規定により、原出願の出願日である昭和５８年６月１０日に出願したものと見なされる。
　
６−２−２．特許法第２９条第１項第３号違反について
（２−１）甲第１号証に記載された発明について
　上述のとおり、分割出願は適法なものであるので、本件特許出願は、本件分割出願に係る特許出願のもとの出願の時にしたものとみなされるから、甲第１号証に記載された発明は、本件出願の出願前に頒布された刊行物に記載された発明とすることはできない。
　
（２−２）甲第２号証に記載された発明と同一かについて
　本件特許発明１と甲第２号証に記載された発明と対比すると、両者は、「高分子量ポリエチレンを原料とし、縦方向と横方向とに延伸してなる高分子量ポリエチレン二軸延伸フィルム」の点で一致し、下記の点で相違する。
　相違点１：特許発明１は「少なくとも極限粘度［η］が５．０ｄｌ／ｇ以上の超高分子量ポリエチレン」であるのに対し、甲第１号証に記載された発明では極限粘度について特に明記されておらず、高分子量ポリエチレンであるＨｏｓｔａｌｅｎＧＵＲを使用することが記載されている点、
　相違点２：特許発明１は「炭化水素系可塑剤Ｂを添加して
縦方向の延伸倍率が４倍以上及び横方向の延伸倍率が４倍以上（ただし、縦方向の延伸倍率が５倍以上、及び横方向の延伸倍率が５倍以上であって、初期弾性率が７３００ｋｇ／ｃｍ
２
以上で且つ破断強度が９１０ｋｇ／ｃｍ
２
以上を除く）
縦方向の延伸倍率が３倍及び横方向の延伸倍率が３倍
　相違点３：特許発明１は当該二軸延伸フィルムが「初期弾性率が６９００ｋｇ／ｃｍ２以上で且つ破断強度が７２０ｋｇ／ｃｍ２以上である」と特定されているのに対し、甲第２号証に記載された発明では、弾性率が２．４±０．６ＧＮ／ｍ２と特定するのみで、破断強度については特に規定していない点。
　甲第２号証に記載された発明は、縦方向の延伸倍率が３倍及び横方向の延伸倍率が３倍に二軸延伸したものであって、縦方向の延伸倍率が４倍以上及び横方向の延伸倍率が４倍以上に二軸延伸したものについて記載されていない。
　したがって、実験報告書１を参酌して、上記相違点について検討するまでもなく、本件特許発明１は甲第２号証に記載された発明とはいえない。
　ところで、実験報告書１に記載されている実験内容は、試験サンプルの作成過程において、乾燥条件が異なり、脆性白色シートとの記載はあるが繊維材料の存在を示す記載も未延伸シートの繊維質特性のために不均質であった旨の記載もないものであり、また、乾燥されたシートから切り出すサンプルの大きさも、延伸フィルムの厚さも異なる。
　そして、測定条件において、初期弾性率、破断強度を求める伸長速度について、甲第２号証の例１３には明記されていないことから、それぞれ、甲第２号証の他の例の伸長速度と本件発明の実施例１の伸長速度を利用して測定している。
　このように、甲第２号証が忠実な追試とは認められないから、実験報告書１に記載の甲第２号証に記載された例１３の二軸延伸フィルムについて追試により求めたとする初期弾性率、破断強度は、甲第２号証に記載の発明の解釈においてこれらの値を参酌することはできない。
　
６−２−３．特許法第２９条第２項違反について
　特許発明１と甲第２号証に記載された発明と対比すると、上記６−２−２．（１）に記載したと同様の、一致点及び相違点１〜相違点３の相違が認められる。
　上記相違点について、検討する。
　相違点１について
　甲第３号証（１９７７年出願）を提示してＨｏｓｔａｌｅｎＧＵＲという商品名のポリエチレンの１３５℃でデカリン中の固有粘度は、１５ｄｌ／ｇである旨が明記されており、また、甲第２号証実験報告書１の超高分子量ポリオレフィン二軸延伸フィルムの原料樹脂として１９７９年当時の甲第１号証のＨｏｓｔａｌｅｎＧＵＲが、本件特許発明１（１９８３年出願）の極限粘度を満足するものと解することができるので、両者は相違点１で実質的に差異があるとは認められない。
　相違点２について
　延伸倍率により延伸フィルムの初期弾性率、破断強度、及び延伸状態によるフィルムの状態が異なることは明らかであり、甲第２号証の延伸倍率３×３の二軸延伸フィルムは、延伸倍率４×４以上の二軸延伸フィルムとは相違するものであるから、本件特許発明１は甲第２号証に記載された発明とは認めることができないことは上述のとおりである。
　ところで、甲第２号証の前記摘示記載エ．には「これらの数値は、溶融して調製した普通の線状高密度ポリエチレンフィルムに比べてかなり高いものであるが、もっと厚い原反シートを用いてもっと高い延伸倍率で延伸すると、さらに高い数値が得られると予想される。」と記載されているが、ここにいうさらに高い数値とは「弾性率」のことであることは明らかであり、甲第２号証に記載された発明において全く記載も示唆もされていない「破断強度」をも意味するものとは解することができない。
　また、二軸延伸フィルムでは、縦横方向に延伸処理するため引張強度は増加するが破断強度は一般的に低下するもので、延伸倍率の増加と共に単純に増加するものとは認められず、甲第２号証に上記記載があるからといって、延伸倍率４×４以上の超高分子量ポリオレフィン二軸延伸フィルムが得られるとの記載も示唆もないし、保証もない。
　してみると、甲第２号証の上記摘示記載の延伸倍率３×３のものをもって、延伸倍率４×４以上のものが示唆されているとは認められないから、当業者が容易になし得たものとすることもできない。
　相違点３について
　甲第２号証の例１３の追試として実験報告書１（甲第５号証）を提示しているが、延伸倍率が３×３の二軸延伸フィルムであって、本件特許発明１の二軸延伸フィルムとはこの点で既に相違している。
　そして、上記相違点２で触れたように、本件特許発明１に特定されている破断強度の延伸倍率４×４以上のものが製造でき得るのか、実験的に証明できるにも係わらず、例１３の延伸倍率３×３の二軸延伸フィルムのみの追試しか行わず、しかも、その追試は乾燥条件が異なり、脆性白色シートとの記載はあるが繊維材料の存在を示す記載も未延伸シートの繊維質特性のために不均質であった旨の記載もない未延伸シートであって、乾燥されたシートから切り出すサンプルの大きさも、延伸フィルムの厚さも異なるもので、さらに、初期弾性率、破断強度を求める伸長速度についても、甲第２号証の例１３には明記されていないことから、それぞれ、甲第１号証の他の例の伸長速度と本件特許発明の実施例１の伸長速度を利用して測定しているなど、実験報告書１に記載の実験は、上記甲第２号証に記載された例１３の二軸延伸フィルムの初期弾性率、破断強度を忠実な追試条件で測定しているものとは認められないので、甲第２号証の二軸延伸フィルムが上記相違点３の物性を示すことを証明するものとは認められない。
　したがって、相違点３の点からも、本件特許発明１は甲第２号証に記載された発明から容易に発明することができたものということはできない。
　そして、甲第４号証は溶液キャスト法で得られた高分子量ポリエチレンフィルムが超延伸できることが記載されているが、それは、本件特許発明１のような２軸延伸フイルムではなく、１軸延伸フィルムにおい本件特許発明１に特定されている弾性率のものが可能であることが記載されているにすぎない。
　
６−３．まとめ
　以上のとおり、甲第１号証は、本件出願前に頒布された刊行物ではなく、本件特許発明１は、甲第２号証に記載された発明とは認められないし、甲第２号証ないし甲第４号証に記載された発明及び事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとすることができない。
　
７．むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件の特許請求の範囲第１項に記載された発明についての特許を無効とすることはできない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。