【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３７００５０２号発明「発光ダイオード」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　請求のとおり訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　事案の概要 
　本件は、請求人が、被請求人が特許権者である特許第３７００５０２号（以下「本件特許」という。登録時の請求項の数は１７であるが、後記のとおり、訂正後の請求項の数は１３である。）の請求項１ないし１７に係る発明についての特許を無効とすることを求める事案である。　 
　 　 
第２　手続の経緯 
１　出願の経緯
　平成　９年　７月２９日　原出願（特願平１０−５０８６９３号）  　　
　　　　　　　　　　　　　特願平８−１９８５８５号に基づく優先権
　　　　　　　　　　　　　主張（平成８年７月２９日）  　
　　　　　　　　　　　　　特願平８−２４４３３９号に基づく優先権
　　　　　　　　　　　　　主張（平成８年９月１７日）　
　　　　　　　　　　　　　特願平８−２４４３８１号に基づく優先権
　　　　　　　　　　　　　主張（平成８年９月１８日） 
　　　　　　　　　　　　　特願平８−３５９００４号に基づく優先権
　　　　　　　　　　　　　主張（平成８年１２月２７日） 
　　　　　　　　　　　　　特願平９−８１０１０号に基づく優先権
　　　　　　　　　　　　　主張（平成９年３月３１日）    　　
　平成１１年１１月２２日　本件特許出願（分割出願）
　平成１７年　４月１１日　拒絶理由通知
　平成１７年　５月　２日　意見書及び手続補正書提出
　平成１７年　６月　６日　特許査定
　平成１７年　７月２２日　設定登録（特許第３７００５０２号）　
  　
２　本件審判の経緯　
　平成２４年１０月　９日　無効審判請求
　平成２４年１２月２１日　審判事件答弁書及び訂正請求書
　平成２５年　３月１１日　審判事件弁駁書　　
　平成２５年　５月１０日　口頭審理陳述要領書（請求人） 
　平成２５年　５月１０日　口頭審理陳述要領書（被請求人） 
　平成２５年　５月２４日　口頭審理 
　平成２５年　６月１４日　上申書（請求人）
　平成２５年　７月１１日　手続補正書（方式）
　　 　
第３　訂正請求 
１　訂正請求の内容 
　被請求人が平成２４年１２月２１日に提出した訂正請求（以下「本件訂正」という。）は、本件特許の願書に添付した明細書（以下「本件特許明細書」という。）について、訂正請求書に添付した訂正明細書（以下「本件訂正明細書」という。）のとおりに訂正することを請求するものであって、次の事項をその訂正内容とするものである。 　  　
　　　　
（１）訂正事項１
　特許請求の範囲の請求項１において、「前記ＬＥＤチップの近傍に配置された透光性樹脂と、」とあるのを、「前記ＬＥＤチップの近傍に配置された、コーテイング部である透光性樹脂と、」に訂正する（請求項１の記載を引用する請求項２ないし８、１１、１４ないし１７も同様に訂正する）。
　
（２）訂正事項２
　特許請求の範囲の請求項１において、「ガーネット構造をとると共にセリウムを含有するフォトルミネッセンスの蛍光体と、」とあるのを、「かつ一般式（Ｒｅ１−ｒＳｍｒ）３（Ａｌ１−ＳＧａＳ）５Ｏ１２：Ｃｅ（但し、０≦ｒ＜１、０≦ｓ≦１、Ｒｅは、Ｙ、Ｇｄから選択される少なくとも一種）で表されるフォトルミネッセンスの蛍光体と、」に訂正する（請求項１の記載を引用する請求項２ないし８、１１、１４ないし１７も同様に訂正する）。
　
（３）訂正事項３
　特許請求の範囲の請求項１において、「、を具え、」とあるのを、「、前記ＬＥＤチップと前記透光性樹脂を保護するモールド部材と、を具え」に訂正する（請求項１の記載を引用する請求項２ないし８、１１、１４ないし１７も同様に訂正する）。
　　
（４）訂正事項４
　特許請求の範囲の請求項１において、「両発光スペクトルの混合により白色系の光を発光可能なことを特徴とする」とあるのを、「発光スペクトルの混合により白色系の光を発光可能であり、前記モールド部材が凹レンズ形状であることを特徴とする」に訂正する（請求項１の記載を引用する請求項２ないし８、１１、１４ないし１７も同様に訂正する）。  　
　　　
（５）訂正事項５
　特許請求の範囲の請求項５において、「前記ＬＥＤチップ及び前記透光性樹脂は、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーンから成る群から選択された１種から成る部材で保護されている」とあるのを、「前記モールド部材は、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーンから成る群から選択された１種から成る部材である」に訂正する（請求項５の記載を引用する請求項７、８、１１、１４ないし１７も同様に訂正する）。   　
　　
（６）訂正事項６
　特許請求の範囲の請求項６において、「前記ＬＥＤチップ及び前記透光性樹脂は、硝子から成る部材で保護されている」とあるのを、「前記モールド部材は、硝子から成る」に訂正する（請求項６の記載を引用する請求項７、８、１１、１４ないし１７も同様に訂正する）。　
　　　
（７）訂正事項７
　特許請求の範囲の請求項７において、「前記ＬＥＤチップ及び前記透光性樹脂を保護する部材は、拡散剤を含む」とあるのを、「前記モールド部材は、拡散剤を含む」に訂正する（請求項７の記載を引用する請求項８、１１、１４ないし１７も同様に訂正する）。     　
　　
（８）訂正事項８
　特許請求の範囲の請求項９を削除する。
　
（９）訂正事項９
　特許請求の範囲の請求項１０を削除する。
　　
（１０）訂正事項１０
　特許請求の範囲の請求項１１において、「希土類元素としてＹとＧｄを含む」とあるのを、「ＲｅとしてＹとＧｄを含む」に訂正する（請求項１１の記載を引用する請求項１４ないし１７も同様に訂正する）。
　
（１１）訂正事項１１
　特許請求の範囲の請求項１２を削除する。
　　
（１２）訂正事項１２
　特許請求の範囲の請求項１３を削除する。  　
　　
（１３）訂正事項１３
　特許請求の範囲の請求項１４において、「フォトルルミネセンスの蛍光体」とあるのを、「フォトルミネセンスの蛍光体」に訂正する。
　
（１４）訂正事項１４
　特許請求の範囲の請求項１１において、「請求項１乃至１０」とあるのを、「請求項１乃至８」に訂正する。
　
（１５）訂正事項１５
　特許請求の範囲の請求項１４において、「請求項１乃至１３」とあるのを、「請求項１乃至８、１１」に訂正する。
　
（１６）訂正事項１６
　特許請求の範囲の請求項１５において、「請求項１乃至１４」とあるのを、「請求項１乃至８、１１、１４」に訂正する。
　　
（１７）訂正事項１７
　特許請求の範囲の請求項１６において、「請求項１乃至１５」とあるのを、「請求項１乃至８、１１、１４、１５」に訂正する。
　
（１８）訂正事項１８
　特許請求の範囲の請求項１７において、「請求項１乃至１６」とあるのを、「請求項１乃至８、１１、１４乃至１６」に訂正する。
　
（１９）訂正事項１９
　願書に添付した明細書の段落【００１０】において、
　「【００１０】
　【課題を解決するための手段】
　本発明に係る発光ダイオードは、以下のように構成される。
　すなわち、量子井戸構造をとると共に、発光層がＩｎを含む窒化ガリウム系半導体から成り、４２０〜４９０ｎｍの範囲に発光スベクトルのピークを有するＬＥＤチップと、
　前記ＬＥＤチップの近傍に配置された透光性樹脂と、
　前記透光性樹脂に含有されるフォトルミネッセンスの蛍光体であって、前記ＬＥＤチップの青色発光を一部吸収して、５３０〜５７０ｎｍにピークを有し、少なくとも７００ｎｍまで裾をひく発光スベクトルを発光可能であり、ガーネット構造をとると共にセリウムを含有するフォトルミネッセンスの蛍光体と、を具え、
　前記ＬＥＤチップから出て前記フォトルミネッセンスの蛍光体に吸収されずに通過した光の発光スベクトルと、前記フォトルミネッセンスの蛍光体から出た光の発光スペクトルとが互いに重なり合い、両発光スベクトルの混合により白色系の光を発光可能なことを特徴とする発光ダイオード。」
とあるのを、　
　　　
　「【００１０】
　【課題を解決するための手段】
　本発明に係る発光ダイオードは、以下のように構成される。
　すなわち、量子井戸構造をとると共に、発光層がＩｎを含む窒化ガリウム系半導体から成り、４２０〜４９０ｎｍの範囲に発光スベクトルのピークを有するＬＥＤチップと、
　前記ＬＥＤチップの近傍に配置された、コーティング部である透光性樹脂と、
　前記透光性樹脂に含有されるフォトルミネッセンスの蛍光体であって、前記ＬＥＤチップの青色発光を一部吸収して、５３０〜５７０ｎｍにピークを有し、少なくとも７００ｎｍまで裾をひく発光スベクトルを発光可能であり、かつ一般式（Ｒｅ１−ｒＳｍｒ）３（Ａｌ１−ＳＧａＳ）５Ｏ１２：Ｃｅ（但し、０≦ｒ＜１、０≦ｓ≦１、Ｒｅは、Ｙ、Ｇｄから選択される少なくとも一種）で表されるフォトルミネッセンスの蛍光体と、を具え、
　前記ＬＥＤチップから出て前記フォトルミネッセンスの蛍光体に吸収されずに通過した光の発光スペクトルと、前記フォトルミネッセンスの蛍光体から出た光の発光スペクトルとが互いに重なり合い、両発光スベクトルの混合により白色系の光を発光可能であり、
前記モールド部材が凹レンズ形状であることを特徴とする発光ダイオード。」に訂正する。   　
　　
２　訂正の適否 
（１）訂正事項１について 
　ア　訂正事項１は、訂正前の請求項１に係る発明の「ＬＥＤチップの近傍に配置された透光性樹脂」が「コーティング部」であることを特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものと認められる。
　　
　イ　そして、本件特許明細書の【００６４】には「コーティング部１０１は、モールド部材１０４とは別にマウント・リードのカップに設けられるものであり・・・」との記載があるから、本件特許明細書には、ＬＥＤチップの近傍に配置される透光性樹脂が「コーティング部」であることが記載されているものと認められる。
　    　
　ウ　したがって、本訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内でするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
　
（２）訂正事項２について 
　ア　訂正事項２は、訂正前の請求項１に係る発明の「ガーネット構造をとると共にセリウムを含有するフォトルミネッセンスの蛍光体」を「一般式（Ｒｅ１−ｒＳｍｒ）３（Ａｌ１−ＳＧａＳ）５Ｏ１２：Ｃｅ（但し、０≦ｒ＜１、０≦ｓ≦１、Ｒｅは、Ｙ、Ｇｄから選択される少なくとも一種）で表されるフォトルミネッセンスの蛍光体」に特定するものであるところ、
　フォトルミネッセンスの蛍光体に関して、本件特許明細書の【００３６】に「本実施形態１の発光ダイオードに用いられるフォトルミネセンス蛍光体は、半導体発光層から発光された可視光や紫外線で励起されて、励起した光と異なる波長を有する光を発光するフォトルミネセンス蛍光体である。具体的にはフォトルミネセンス蛍光体として、Ｙ、Ｌｕ、Ｓｃ、Ｌａ、Ｇｄ及びＳｍから選択された少なくとも１つの元素と、Ａｌ、Ｇａ及びＩｎから選択された少なくとも１つの元素とを含み、セリウムで付活されたガーネット系蛍光体である。本発明では、該蛍光体として、ＹとＡｌを含みセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体、又は、一般式（Ｒｅ１−ｒＳｍｒ）３（Ａｌ１−ＳＧａＳ）５Ｏ１２：Ｃｅ（但し、０≦ｒ＜１、０≦ｓ≦１、Ｒｅは、Ｙ、Ｇｄから選択される少なくとも一種）であらわされる蛍光体を用いることが好ましい。」と記載されていることから、
　本件特許明細書には、ガーネット構造をとると共にセリウムを含有するフォトルミネッセンスの蛍光体の好ましい例として、
（ア）ＹとＡｌを含みセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体
（イ）一般式（Ｒｅ１−ｒＳｍｒ）３（Ａｌ１−ＳＧａＳ）５Ｏ１２：Ｃｅ（但し、０≦ｒ＜１、０≦ｓ≦１、Ｒｅは、Ｙ、Ｇｄから選択される少なくとも一種）であらわされる蛍光体
　が記載されていたものと認められる。
　　　
　イ　そして、訂正事項２は、ガーネット構造をとると共にセリウムを含有するフォトルミネッセンスの蛍光体を、好ましい例として記載された上記ア（イ）の蛍光体に特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると認められる。
　  　
　ウ　また、本訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内でするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。     　
　　   　
（３）訂正事項３について
　ア　訂正事項３は、訂正前の請求項１に係る発明に「前記ＬＥＤチップと前記透光性樹脂を保護するモールド部材」との特定事項を追加するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると認められる。
　
　イ　そして、本件特許明細書の【００６５】には「モールド部材１０４は、発光素子１０２、導電性ワイヤー１０３、フォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング部１０１などを外部から保護する機能を有する。・・・」との記載があるから、 本件特許明細書には、発光ダイオードがＬＥＤチップと透光性樹脂を保護するモールド部材を備えることが記載されているものと認められる。
　
　ウ　したがって、本訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内でするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。  　
　　　　
（４）訂正事項４について
　ア　訂正事項４は、訂正事項３により追加した「前記ＬＥＤチップと前記透光性樹脂を保護するモールド部材」を、さらに「凹レンズ形状であるもの」に特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると認められる。
　    　
　イ　そして、本件特許明細書の【００６５】には「モールド部材１０４は、発光ダイオードにおいて、発光素子からの発光を集束させたり拡散させたりするレンズ機能を有する。従って、モールド部材１０４は、通常、凸レンズ形状、凹レンズ形状さらには、発光観測面から見て楕円形状やそれらを複数組み合わせた形状に形成される。」との記載があるから、本件特許明細書には、モールド部材が凹レンズ形状であることが記載されているものと認められる。
　  　
　ウ　したがって、本訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内でするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。       　
　　
（５）訂正事項５ないし７について
　ア　訂正事項５ないし７は、訂正前の請求項５ないし７の「前記ＬＥＤチップおよび前記透光性樹脂を保護する部材」を、訂正後の請求項１の記載との整合を図るため、「モールド部材」に訂正するものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであると認められる。　
　　　
　イ　また、本訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内でするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。     　
    　　
（６）訂正事項８、９、１１及び１２について
　ア　訂正事項８、９、１１及び１２は、訂正前の請求項９、１０、１２、１３の削除をするものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると認められる。
　　　
　イ　また、本訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内でするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。       　
   　
（７）訂正事項１０について
　ア　訂正事項１０は、訂正事項２によって「ガーネット構造をとると共にセリウムを含有するフォトルミネッセンスの蛍光体」が「一般式（Ｒｅ１−ｒＳｍｒ）３（Ａｌ１−ＳＧａＳ）５Ｏ１２：Ｃｅ（但し、０≦ｒ＜１、０≦ｓ≦１、Ｒｅは、Ｙ、Ｇｄから選択される少なくとも一種）で表されるフォトルミネッセンスの蛍光体」に限定され、この一般式における希土類原素が「Ｒｅ」と表記されていることに伴い、「希土類元素としてＹとＧｄを含む」とあるのを、「ＲｅとしてＹとＧｄを含む」と訂正するものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
　    　
　イ　また、本訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内でするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。          　
　
（８）訂正事項１３について
　ア　訂正事項１３は、請求項１４の「フォト
ルル
 　
　イ　また、本訂正事項は、本件特許出願の願書に最初に添付した明細書に記載された事項の範囲内でするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。  　
      　　
（９）訂正事項１４ないし１８
　ア　訂正事項１４ないし１８は、上記訂正事項８、９、１１、１２によって、請求項９、１０、１２、１３が削除されたことに伴い、訂正前にこれらの請求項を引用していた従属請求項において、これらの請求項の引用を除くものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると認められる。
　
　イ　また、本訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内でするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。　
      　
（１０）訂正事項１９
　ア　訂正事項１９は、上記訂正事項１ないし４に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るためのものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであると認められる。
  　
　イ　また、本件訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内でするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。　
　        　
３　本件訂正についてのむすび 
　以上のとおりであるから、本件訂正を認める。
　
第４　本件訂正発明
　上記第３のとおり、本件訂正が認められたので、本件特許第３７００５０２号の請求項１ないし１７に係る発明（以下、これらを総称して「本件訂正発明」という。）は、次の各請求項に記載したとおりのものと認められる。
  　
「【請求項１】　量子井戸構造をとると共に、発光層がＩｎを含む窒化ガリウム系半導体から成り、４２０〜４９０ｎｍの範囲に発光スペクトルのピークを有するＬＥＤチップと、
　前記ＬＥＤチップの近傍に配置された、コーティング部である透光性樹脂と、 　
　前記透光性樹脂に含有されるフォトルミネッセンスの蛍光体であって、前記ＬＥＤチップの青色発光を一部吸収して、５３０〜５７０ｎｍにピークを有し、少なくとも７００ｎｍまで裾をひく発光スペクトルを発光可能であり、かつ一般式（Ｒｅ１−ｒＳｍｒ）３（Ａｌ１−ＳＧａＳ）５Ｏ１２：Ｃｅ（但し、０≦ｒ＜１、０≦ｓ≦１、Ｒｅは、Ｙ、Ｇｄから選択される少なくとも一種）で表されるフォトルミネッセンスの蛍光体と、前記ＬＥＤチップと前記透光性樹脂を保護するモールド部材と、を具え、
　前記ＬＥＤチップから出て前記フォトルミネッセンスの蛍光体に吸収されずに通過した光の発光スペクトルと、前記フォトルミネッセンスの蛍光体から出た光の発光スペクトルとが互いに重なり合い、両発光スペクトルの混合により白色系の光を発光可能であり、  　
　前記モールド部材が凹レンズ形状であることを特徴とする発光ダイオード。
【請求項２】　前記透光性樹脂は、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーンから選択される１種を含む請求項１に記載の発光ダイオード。
【請求項３】　前記透光性樹脂中にチタン酸バリウム、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化珪素から選択される少なくとも１種が含有されている請求項１又は請求項２に記載の発光ダイオード。
【請求項４】　前記透光性樹脂に含有されたフォトルミネッセンスの蛍光体は、透光性樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって分布濃度が高くなっていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の発光ダイオード。
【請求項５】　前記モールド部材は、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーンから成る群から選択された１種から成る部材であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の発光ダイオード。
【請求項６】　前記モールド部材は、硝子から成ることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の発光ダイオード。
【請求項７】　前記モールド部材は、拡散剤を含むことを特徴とする請求項５又は６に記載の発光ダイオード。     　
【請求項８】　前記フォトルミネセンスの蛍光体は、ボディーカラーが黄色であることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の発光ダイオード。       　
【請求項９】　（削除）
【請求項１０】　（削除）　
【請求項１１】　前記フォトルミネッセンスの蛍光体は、ＲｅとしてＹとＧｄを含む請求項１乃至８のいずれか１項に記載の発光ダイオード。   
【請求項１２】　（削除）
【請求項１３】　（削除）
【請求項１４】　前記フォトルミネセンスの蛍光体は、Ａｌを含んでなる請求項１乃至８、１１のいずれか１項に記載の発光ダイオード。
【請求項１５】　前記フォトルミネセンス蛍光体は、ＹとＡｌを含んでなる
請求項１乃至８、１１、１４のいずれか１項に記載の発光ダイオード。
【請求項１６】　前記ＬＥＤチップに、Φ１０μｍ以上、Φ４５μｍ以下の導電性ワイヤーが接続されていることを特徴とする請求項１乃至８、１１、１４、１５のいずれか１項に記載の発光ダイオード。 
【請求項１７】　前記ＬＥＤチップは、４５０〜４７５ｎｍの範囲に発光スペクトルのピークを有することを特徴とする請求項１乃至８、１１、１４乃至１６のいずれか１項に記載の発光ダイオード。」　
　　
第５　請求人の主張の概要及び証拠方法 
１　無効理由
　請求人の主張する無効理由は、以下の（１）及び（２）のとおりである。
　なお、請求人は、平成２５年５月２４日の口頭審理において、審判請求書に記載された無効理由のうち、無効理由２（特許法第１７条の２第３項の規定に違反する不適法な補正）及び無効理由３（特許法第３６条第６項第１号の規定違反に基づく記載不備）については、撤回する旨の陳述を行った（調書を参照。）。
　また、請求人が平成２５年３月１１日付けで提出した審判事件弁駁書による請求の理由の補正については、訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたものとして、許可した（調書を参照。以後、この理由を「無効理由４」という。）。
　　　　                  　　　　　　　
（１）無効理由１（分割要件違反による特許法第２９条第１項第３号又は第２項の規定に反する新規性又は進歩性欠如）          　
　ア　審判請求書における主張（第５ないし７頁）
（ア）原出願の当初明細書には、「フォトルミネセンス蛍光体を、具体的には、Ｙ、Ｌｕ、Ｓｃ、Ｌａ、Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた少なくとも１つの元素と、Ａｌ、Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも１つの元素とを含み、かつセリウムで付活されたガーネット系蛍光体」を含むものとなすことを把握することができるが、原出願の当初明細書等には、フォトルミネッセンス蛍光体として、前記「Ｙ、Ｌｕ、Ｓｃ、Ｌａ、Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた少なくとも１つの元素と、Ａｌ、Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも１つの元素とを含み、かつセリウムで付活されたガーネット系蛍光体」に限られない、それ以外の「セリウム付活ガーネット系蛍光体」を用い得ることについて、具体的な記載はされていない。
　そうすると、本件特許の出願当初明細書の請求項１の発明として、「青色光の少なくとも一部を吸収し波長変換して蛍光を発する黄色のフォトルミネッセンス蛍光体」と記載したことは、原出願の明細書に記載されていない事項であることは明白であるし、また、本件特許の「ガーネット構造をとると共にセリウムを含有するフォトルミネッセンスの蛍光体」が原出願の明細書に記載されていないことも自明である。
　したがって、本件特許出願は分割要件に違反したものであることは明らかであり、新規性及び進歩性判断の基準日は現実の出願日である平成１１年１１月２２日というべきである。  　
      　
（イ）上記（ア）のとおり、本件特許は分割要件に違反して出願されたものであり、本件特許の請求項１ないし１７に係る発明は、原出願の国際公開公報であるＷＯ９８／０５０７８（甲第３号証）に記載された発明であり、又は、甲３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第２９条第１項第３号又は第２項の規定により特許を受けることができないものであり、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効にされるべきである。
　
　イ　審判事件弁駁書における主張（第３ないし５頁）
（ア）各裁判例（甲第４号証、甲第５号証）によれば、分割出願が特許として登録され、その後、訂正請求がされたとしても、分割出願の要件を満たすためには、訂正前の発明が原出願の範囲内にあることが必要である。そして、分割要件違反があったにもかかわらず、特許登録された場合、その後の訂正によって分割要件違反を解消することはできず、分割出願の出願日は、原出願日に遡及することはなく、現実の出願の日と認定されるのである。
　  　
（イ）本件特許に関しては、訂正前の発明は、原出願の明細書には記載されていないのである。そうすると、本件訂正により、分割要件違反を解消することはできないのであり、本件発明は、現実の出願日を基準に新規性・進歩性を判断するべきこととなる。
　そうすると、本件訂正前の発明（上位概念）は、原出願の公開公報に記載された発明（下位概念）であるから、特許法２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない。
　　　　　　  
（２）無効理由４（実施可能要件違反）
　ア　審判事件弁駁書における主張（第５ないし７頁）　　
（ア）本件明細書には、ＬＥＤチップとコーティング部を保護するモールド部材とを備えた発光ダイオードにおいて、モールド部材を凹レンズ形状にすることについて、当業者がどのように実施すれば良いのか、本件訂正明細書には記載されていないし、本件訂正明細書の記載から実施可能であることについて、被請求人により主張も立証もされていない。
　また、「前記モールド部材が凹レンズ形状である」という構成は、本件特許の優先日当時はもちろん、出願日当時であっても技術常識ではなかった。
　
（イ）図２の説明が記載されている段落【００２９】には「また、図２に示すものはチップタイプの発光ダイオードであって、筺体２０４の凹部に発光素子（ＬＥＤチップ）２０２が設けられ、該凹部に所定のフォトルミネッセンス蛍光体を含むコーティング材が充填されてコーティング部２０１が形成されて構成される。」と記載されている。
　他方、明細書の段落【００５３】には「発光素子は、図１及び図２に示すように、モールド部材に埋設されることが好ましい。」と記載されており、前述【００２９】の記載と前後矛盾になってしまう。　
　　　
　イ　口頭審理陳述要領書における主張
（ア）「前後矛盾」について（第２ないし３頁）
　明細書においては、「コーティング部材に埋設」という記載そのものはないものの、段落【００２７】、段落【００２９】、段落【０１０３】の記載からは、発光素子がコーティング部材に覆われていること、すなわち、発光素子がコーティング部材に埋設されていることは明らかである。
　他方で、段落【００５３】には「発光素子は、図１及び図２に示すように、モールド部材に埋設される」と記載されている。かかる記載から明らかなとおり、図１及び図２では、モールド部材に発光素子が埋設されると記載されている。しかも、当該記載では「図１及び図２に示すように」と記載されているところ、図２の説明をしている段落【００２９】では、モールド部材に発光素子が埋設されることなど一切記載されていないばかりか、発光素子を直接覆っているのはコーティング部であって、コーティング部とモールド部材は別の構成となっている。
　請求人は、かかる意味で、段落【００５３】と【００２９】の記載が前後矛盾になっているということを述べたものである。
　　
（イ）「実施可能要件違反」について（第３ないし４頁）
　ａ　本件訂正発明の構成を備えた発光ダイオードにおいて、モールド部材を凹レンズ形状にすることについて、当業者がどのように実施すれば良いのか、本件訂正明細書には記載されていないし、本件訂正明細書の記載から実施可能であることについて、被請求人により主張も立証もされていないし、また、「前記モールド部材が凹レンズ形状である」という構成は、本件特許の優先日当時はもちろん、出願日当時であっても技術常識ではなかった。
      　
　ｂ　発光素子がモールド部材に埋設されているのかコーティング部に埋設されているのか理解できず、特に、図２に示すタイプのような発光ダイオードが本件訂正発明に含まれるか否かも明確でもない。　
　　　　　　　　
　ウ　口頭審理における主張（調書）
　上記ア（イ）及びイ（ア）の主張は、「コーティング部とモールド部材とを別構成として備える発光ダイオードが、どのようにして実施されるのか理解できない。」というものである。　
　 　
　エ　上申書における主張（第２ないし３頁）  　
（ア）乙第４号証には、凹レンズにすることは記載されていない。乙第４号証のようなハンドブックにすら、凹レンズとすることが記載されていないことが、凹レンズ形状にすることが当業者にとって容易になしえなかったことを示すものといえる。
　
（イ）被請求人は、段落【００５３】の記載が「誤記に過ぎない。」と主張する。しかしながら、モールド部材とコーティング部材という用語は明らかに異なっており、当該記載が誤記でないことは明らかである。
　　　
２　証拠方法
　請求人が提出した甲号証は、以下のとおりである。 
（１）甲第１号証　　無効２０１１−８００１２４の審決
（２）甲第２号証　　知的財産高等裁判所平成２３年（行ケ）第１０３９１
　　　　　　　　　　号　審決取消請求事件の判決
（３）甲第３号証　　ＷＯ９８／０５０７８号
　　　（以上、審判請求書に添付して提出。）   　
（４）甲第４号証　　判例時報（平成２３年５月１１日号）
（５）甲第５号証　　東京高裁平成１４年（行ケ）第１８８号判決
　　　（以上、審判事件弁駁書に添付して提出。）　
  　
第６　被請求人の反論の概要及び証拠方法 
１　各無効理由
　請求人が主張する上記無効理由に対して、被請求人は、以下のように反論している。
       　　
（１）無効理由１（分割要件違反による特許法第２９条第１項第３号又は第２項の規定に反する新規性又は進歩性欠如）  　
　ア　審判事件答弁書における主張（第４ないし６頁）
　本件訂正発明において特定されるフォトルミネセンス蛍光体は、原出願明細書に記載されているものである。
　また、訂正により追加した特定事項はいずれも、原出願明細書に記載されているものである。
　このように、本件特許出願は、原出願明細書に記載された発明を分割したものであり、分割要件に違反してなされたものではないから、本件訂正発明の新規性および進歩性が、原出願の出願日に公知となっていなかった原出願の国際公開公報の記載によって否定されるはずがない。　
       　
　イ　口頭審理陳述要領書における主張（第２ないし１２頁）
　本件特許出願は適法な分割出願であり、新規性・進歩性の判断基準日は原出願の出願日に遡及する  
（ア）請求人は、「分割出願が特許として登録され、その後、訂正請求がされたとしても、分割出願の要件を満たすためには、訂正前の発明が原出願の範囲内にあることが必要である」（弁駁書３頁）とし、その根拠として知財高裁平成２１年（行ケ）第１００６５号事件平成２２年４月１４日判決（甲第４号証）を挙げる。しかしながら、平成２２年判決は、無効審判における訂正請求に関するものではなく、請求人が主張する見解は、訂正制度の趣旨及び理論に反するものであって、失当である。    　      　
　                       　
（イ）また、請求人は、東京高裁平成１４年（行ケ）第１８８号事件平成１５年９月２５日判決（甲第５証）を、「分割要件違反として指摘された事項を削除する訂正を認めていない」判決の一例として挙げる（弁駁書４頁）。
　しかしながら、請求人の引用する部分は、専ら訂正の要件に関する判示であり、分割の適法性の判断基準について判示するものではない。
  　
（ウ）分割要件の充足は訂正後の請求項を基準として判断されるべきこと、すなわち分割要件違反の訂正による治癒が認められるべきことについては、複数の専門家も見解を同じくするところである（乙第１ないし３号証）。
　　　　　　　  　
（２）無効理由４（実施可能要件違反）
　ア　口頭審理陳述要領書における主張（第１３ないし１７頁）
（ア）本件訂正明細書にはモールド部材の形成方法として、
　「【０１０３】
　以上のようにして作製した（Ｙ０．８Ｇｄ０．２）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ蛍光体８０重量部とエポキシ樹脂１００重量部とをよく混合してスラリーとし、このスラリーを発光素子が載置されたマウント・リードのカップ内に注入した後、１３０℃の温度で１時間で硬化させた。こうして発光素子上に厚さ１２０μｍのフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング部を形成した。なお、本実施例１では、コーティング部においては、発光素子に向かってフォトルミネセンス蛍光体が徐々に多く分布するように構成した。照射強度は、約３．５Ｗ／ｃｍ２である。その後、さらに発光素子やフォトルミネセンス蛍光体を外部応力、水分及び塵芥などから保護する目的でモールド部材として透光性エポキシ樹脂を形成した。ここで、モールド部材は、砲弾型の型枠の中に、リードフレームにボンディングされ、フォトルミネセンス蛍光体を含んだコーティング部に覆われた発光素子を挿入して、透光性エポキシ樹脂を注入した後、１５０℃５時間にて硬化させて形成した。」の記載が存在する。　
　    　
（イ）この記載から、モールド部材が、型内でモールド部材を構成する材料（流動状態の樹脂またはガラス）を硬化させることにより、所望の形を付与する方法により形成されることは、当業者であれば容易に理解し得る。
　型に流動物を入れ、型の中でその流動性を失わせて何らかの形状を付与する場合、型の形状が流動性を失った後の流動物の形状を決定することは、工業的な生産現場のみならず、日常生活においても広く知られ、且つ用いられている現象であり（例えば、型を適宜選択して好みの形のゼリーを作る等）、技術常識というよりはむしろ一般常識ともいえる事項である。
　かかる現象は、発光ダイオードのモールド部材の形成においても一般的に用いられており、乙第４号証には、エポキシコーティングを、樹脂モールド型でモールド（＝成形）してレンズとする場合に、金型によって指向性の鋭いものから、指向性の広い先端部がフラットなレンズ形状にし得ること、およびエポキシコーティングを目的に応じて種々の形に形成できることが記載されている（乙第４号証の６９頁）。
      　
（ウ）即ち、型を用いて製造される物（本件訂正発明におけるモールド部材）の形状は型の形状によって決定され、所望形状の物を得るには、成形しようとする物の形状と相補的となるように型を作製すればよいのであるから、弁駁書の６頁に例示された形状のモールド部材も、適切な形状の型（具体的には、所望の凹レンズ形状と相補的な凸形状部を有する型）を作製し、本件訂正明細書の段落【０１０３】に記載された方法等に従って成形することにより実施できる。
  　　
（エ）したがって、請求人の主張は、モールド部材の成形方法が本件訂正明細書の段落【０１０３】に記載されていること、および型を用いた部材の製作において部材の形状を型の形状によって所望のものにし得ることが、当該分野はもとより広く一般的に知られている技術であることに鑑みれば、実施可能要件違反を理由に本件訂正発明を無効とするのに十分なものではなく、失当である。
　      　
（オ）本件訂正発明に係る発光ダイオードにおいては、ＬＥＤチップの近傍
にコーティング部である透光性樹脂が配置され（構成要件１Ｂ）、コーティング部である透光性樹脂とＬＥＤチップとがモールド部材によって保護されており（構成要件１Ｆ）、ＬＥＤチップは、コーティング部により覆われたうえで（即ち、埋設されたうえで）、さらにモールド部材によって覆われているのであるから、ＬＥＤチップがモールド部材に直接的に埋設されることはなく、コーティング部に埋設されることは訂正後の請求項１において明らかである。
      　
（カ）よって、段落【００５３】において「発光素子は、図１及び図２に示すように、モールド部材に埋設されることが好ましい。」との記載があるからといって、本件訂正発明において、発光素子（ＬＥＤチップ）がモールド部材に埋設されているのか、コーティング部に埋設されているのかを理解できないということはない。
　　　　
２　証拠方法
　被請求人が提出した乙号証は、以下のとおりである。 
（１）乙第１号証　松田一弘弁理士意見書
（２）乙第２号証　一橋大学　相澤英孝教授意見書
（３）乙第３号証　北海道大学大学院法学研究科　吉田広志教授意見書
（４）乙第４号証　発光ダイオードとその応用、西渾潤一監修／スタンレー
　　　　　　　　　電気技術研究所編、昭和６３年４月１４日、産業図書
　　　　　　　　　株式会社発行
　　　（以上、口頭審理陳述要領書に添付して提出。）  　
　　　　
第７　無効理由についての当審の判断 
１　無効理由１（分割要件違反による特許法第２９条第１項第３号又は第２項の規定に反する新規性又は進歩性欠如）について    　
（１）適法な分割出願であるか否かについて
　ア　原出願の願書に最初に添付した明細書（甲第３号証の第１７頁第８ないし１９行）には、以下の記載がある。
　　      　
　「(フォトルミネセンス蛍光体)
　本実施形態１の発光ダイオードに用いられるフォトルミネセンス蛍光体は、半導体発光層から発光された可視光や紫外線で励起されて、励起した光と異なる波長を有する光を発光するフォトルミネセンス蛍光体である。具体的にはフォトルミネセンス蛍光体として、Ｙ、Ｌｕ、Ｓｃ、Ｌａ、Ｇｄ及びＳｍから選択された少なくとも１つの元素と、Ａｌ、Ｇａ及びＩｎから選択された少なくとも１つの元素とを含み、セリウムで付活されたガーネット系蛍光体である。本発明では、該蛍光体として、ＹとＡｌを含みセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体、又は、一般式（Ｒｅ１−ｒＳｍｒ）３（Ａｌ１−ＳＧａＳ）５Ｏ１２：Ｃｅ（但し、０≦ｒ＜１、０≦ｓ≦１、Ｒｅは、Ｙ、Ｇｄから選択される少なくとも一種）であらわされる蛍光体を用いることが好ましい。」
　　　              　
　イ　上記記載によれば、
　原出願の願書に最初に添付した明細書には、
　ガーネット構造をとると共にセリウムを含有するフォトルミネッセンスの蛍光体の好ましい例として、
（ア）ＹとＡｌを含みセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体
（イ）一般式（Ｒｅ１−ｒＳｍｒ）３（Ａｌ１−ＳＧａＳ）５Ｏ１２：Ｃｅ（但し、０≦ｒ＜１、０≦ｓ≦１、Ｒｅは、Ｙ、Ｇｄから選択される少なくとも一種）であらわされる蛍光体
　が記載されていたものと認められる。
　　　      　　
　ウ　そして、上記第３のとおり、本件訂正は認められるものであるところ、本件訂正発明は、原出願の願書に最初に添付した明細書に記載された複数の蛍光体のうち、上記イ（イ）の蛍光体を利用したものであって、同明細書に記載されていた発明であるといえるから、本件特許出願は、特許法第４４条第１項に規定する「新たな特許出願」に該当し、適法な分割出願であると認められる。
　              　
　エ　以上によれば、本件特許出願は、適法な分割出願であると認められ、特許法第４４条第２項の規定により、出願日がもとの特許出願の出願日まで遡及する。　
　　　　　   　 　       　
（２）甲第３号証に記載された発明に基づく新規性・進歩性 
　上記（１）のとおり、本件特許出願は、適法な分割出願であると認められるところ、甲第３号証は、もとの特許出願の出願日以後の平成１０年２月５日に頒布された刊行物であって、特許法第２９条第１項第３号でいう「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物」に該当しない。 
     　　    　
（３）甲第４号証及び甲第５号証について
　請求人が、指摘する判決は、無効審判における訂正請求に関するものではなく、本件とは事案を異にするものであって、上記判断を左右するものではない。
    　       　
（４）小括
　以上の検討によれば、請求人が主張する無効理由１によっては、本件訂正発明についての特許を無効とすることはできない。 
　　　   　
２　無効理由４（実施可能要件違反）について 
（１）請求人は、審判事件答弁書（第５ないし６頁）及び口頭審理陳述要領書（第３ないし４頁）において、本件訂正発明の構成を備えた発光ダイオードにおいて、モールド部材を凹レンズ形状にすることについて、当業者がどのように実施すれば良いのか、本件訂正明細書には記載されていないし、本件訂正明細書の記載から実施可能であることについて、被請求人により主張も立証もされていないし、また、「前記モールド部材が凹レンズ形状である」という構成は、本件特許の優先日当時はもちろん、出願日当時であっても技術常識ではなかったと主張しているので、この点について検討する。
　　             　
　ア　本件訂正明細書には、以下の記載がある。
（ア）「モールド部材１０４は、発光ダイオードにおいて、発光素子からの発光を集束させたり拡散させたりするレンズ機能を有する。従って、モールド部材１０４は、通常、凸レンズ形状、凹レンズ形状さらには、発光観測面から見て楕円形状やそれらを複数組み合わせた形状に形成される。」（【００６５】）　
　
（イ）「モールド部材は、砲弾型の型枠の中に、リードフレームにボンディングされ、フォトルミネセンス蛍光体を含んだコーティング部に覆われた発光素子を挿入して、透光性エポキシ樹脂を注入した後、１５０℃５時間にて硬化させて形成した。」（【０１０３】）　　　
  　
　イ　上記アの記載から、本件訂正明細書には、モールド部材を「砲弾型」の形状にするために、砲弾型の型枠を利用することが記載されているものと認められる。
　すなわち、モールド部材の硬化後の形状は、型枠の形状に依存するものであり、型枠の形状を工夫することで様々な形状のものが得られ、硬化後の形状を「凹」とすることも可能であることを当業者は容易に理解し得るということができる。
　　
（２）また、請求人は、本件訂正明細書の段落【００５３】の「モールド部材」との記載は誤記でないことは明らかであって（上申書を参照。）、コーティング部とモールド部材とを別構成として備える発光ダイオードが、どのようにして実施されるのか理解できない（調書を参照。）と主張しているので、この点について検討する。  　
　
　ア　本件訂正明細書には、以下の記載がある。
（ア）「【００２７】
【発明の実施の形態】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態の説明をする。
　図１の発光ダイオード１００は、マウント・リード１０５とインナーリード１０６とを備えたリードタイプの発光ダイオードであって、マウント・リード１０５のカップ部１０５ａ上に発光素子１０２が設けられ、カップ部１０５ａ内に、発光素子１０２を覆うように、所定のフォトルミネッセンス蛍光体を含むコーティング樹脂１０１が充填された後に、樹脂モールドされて構成される。ここで、発光素子１０２のｎ側電極及びｐ側電極はそれぞれ、マウント・リード１０５とインナーリード１０６とにワイヤー１０３を用いて接続される。            　
　　　
（イ）「【００２９】
　また、図２に示すものはチップタイプの発光ダイオードであって、筺体２０４の凹部に発光素子（ＬＥＤチップ）２０２が設けられ、該凹部に所定のフォトルミネッセンス蛍光体を含むコーティング材が充填されてコーティング部２０１が形成されて構成される。・・・発光ダイオード２００は、発光素子１０２が発生するＬＥＤ光とは波長の異なる光も出力する。」　
　　
（ウ）「【００５３】
（発光素子１０２、２０２）
　発光素子は、図１及び図２に示すように、モールド部材に埋設されることが好ましい。・・・フォトルミネセンス蛍光体の劣化がなく、より高輝度に発光する発光ダイオードとして利用することができる。」　
　
（エ）「【００６４】
（コーティング部１０１）
　コーティング部１０１は、モールド部材１０４とは別にマウント・リードのカップに設けられるものであり、本実施の形態１では、発光素子の発光を変換するフォトルミネセンス蛍光体が含有されるものである。・・・厚を調整したり蛍光体層に開口部を設けることで混色表示が可能な発光ダイオードとすることができる。」　
　
（オ）「【００６５】
（モールド部材１０４）
　モールド部材１０４は、発光素子１０２、導電性ワイヤー１０３、フォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング部１０１などを外部から保護する機能を有する。本実施形態１では、モールド部材１０４にさらに拡散剤を含有させることが好ましく、これによって発光素子１０２からの指向性を緩和させることができ、視野角を増やすことができる。また、モールド部材１０４は、発光ダイオードにおいて、発光素子からの発光を集束させたり拡散させたりするレンズ機能を有する。従って、モールド部材１０４は、通常、凸レンズ形状、凹レンズ形状さらには、発光観測面から見て楕円形状やそれらを複数組み合わせた形状に形成される。また、・・・モールド部材にフォトルミネセンス蛍光体を含有させることにより、視野角をさらに大きくすることができる。」　
　
（カ）上記（ア）ないし（ウ）で引用される図１及び図２は、以下のものである。          　
　   　
   　　　 　　　
（キ）上記（ア）ないし（オ）の記載を踏まえて、図２を見ると、
　図２における「図番２０１」はコーティング部であって、発光ダイオード２００は、モールド部材を備えていないことが理解できる。
　
　イ　してみると、本件訂正明細書の段落【００５３】には、
「（発光素子１０２、２０２）
　発光素子は、図１及び図２に示すように、モールド部材に埋設されることが好ましい。」と記載されているものの、上記「モールド部材」は「コーティング部」の誤記であることは明らかであって、
　段落【００６４】及び【００６５】の記載に照らせば、コーティング部は、モールド部材とは別にマウント・リードのカップに設けられるものであり、モールド部材は、発光素子、導電性ワイヤー、フォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング部などを外部から保護するものであることが理解できるから、当業者であれば、コーティング部とモールド部材とを別構成として備える発光ダイオードを、どのようにして実施するのか理解することができるといえる。
　                        　
（３）上記（１）及び（２）によれば、
　本件訂正明細書の発明の詳細な説明について、当業者が本件訂正発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとはいえない。　　　　
       　　
３　小括
　以上の検討によれば、請求人が主張する無効理由４によっては、本件訂正発明についての特許を無効とすることはできない。 
　　
第８　むすび  
　以上のとおりであって、本件訂正発明についての特許は、特許法第２９条第１項第３号又は第２項の規定に違反してなされたものではなく、同法第１２３条第１項第２号に該当するものではない。 
　また、本件訂正発明についての特許は、特許法第３６条第４項の規定に違反してなされたものではなく、同法第１２３条第１項第４号に該当するものでもない。
　したがって、請求人が主張する無効理由によっては、本件訂正発明についての特許を無効とすることはできない。 
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 
　　　　
　よって、結論のとおり審決する。