【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２１３１９８０号発明「溶接用裏当て材の保持に使用するアルミ粘着テープ」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
１　手続の経緯・本件特許発明
　昭和６３年　９月１３日 特許出願（特願昭６３−２２９３４２号）
　平成　６年　８月１７日 出願公告
　　同　９年　６月　３日 異議の決定・特許査定
　　同　９年　９月　５日 特許権の設定の登録
　　同１１年　９月２８日 訂正審判請求（審判１１−３９０７６）
　　同１１年１１月２５日 審決（訂正認容）
　本件特許無効審判請求時における、本件特許発明は、平成１１年９月２８日付け審判請求書に添付した明細書及び願書に最初に添付した図面（以下「特許明細書及び図面」という。）の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものと認められる。
「複数のタイル状片耐火物を搭載した溶接用裏当材の保持に使用され、
　粘着剤とアルミ箔からなるアルミ粘着テープであり、
　粘着剤の厚みが４０〜１００μｍであって、
　アルミ箔の厚みが６０〜１００μｍであること
　を特徴とする溶接用裏当て材の保持に使用するアルミ粘着テープ。」
　
２　請求人の主張の概要
　これに対して、請求人は、請求項１に係る特許（以下「本件特許」という。）を無効にするとの審決を求め、次の理由により、本件特許は、無効とすべきものである旨主張している。
（１）理由１：甲１号証に基づく新規性の欠如（用途限定を除くものとして認定）
　本件特許発明のアルミ粘着テープは、「複数のタイル状片耐火物を搭載した溶接用裏当材の保持に使用され、」と用途限定がされているが、複数のタイル状片耐火物に特に適しているわけでも、それのみにもっぱら使用されるものというわけでもないので、平成６年改正特許法の運用（特許庁審査基準室編、１３７〜１３８頁参照）により、本件特許発明は、前記用途限定がないものとして認定されるべきものである。
　また、本件特許発明に係る特許出願前に日本国内において頒布された刊行物である米国特許第３９２９２７０号明細書（以下「甲第１号証」という。）には、次の発明が記載されている。
　一条のフレキシブルな耐火物を搭載した溶接用裏当材の保持に使用され、
　粘着剤とアルミ箔からなるアルミ粘着テープであり、
　粘着剤の厚みが５０μｍであって、
　アルミ箔の厚みが７５μｍである
　溶接用裏当て材の保持に使用するアルミ粘着テープ。
　したがって、前記用途限定がないものとして認定される本件特許発明は、甲第１号証に記載された発明であるので、特許法２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができないものである。
（２）理由２：甲１号証に基づく新規性の欠如
　前記用途限定を考慮して本件特許発明を認定したとしても、本件特許発明と甲第１号証に記載された発明との間の相違は、耐火物が、本件特許発明では「複数のタイル状耐火物」であるのに対し、甲第１号証に記載された発明では「一条のフレキシブルな耐火物」であるという文言上の相違であって、その奏する作用効果に顕著な差がなく、本件特許発明は、甲第１号証に記載された発明であり、特許法２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができないものである。
（３）理由３：甲２号証に基づく新規性の欠如
　本件特許発明に係る特許出願前に日本国内において頒布された刊行物である米国特許第４１８３４５４号明細書（以下「甲第２号証」という。）には、次の発明が記載されている。
　複数のタイル状片耐火物を搭載した溶接用裏当材の保持に使用され、
　粘着剤とアルミ箔からなるアルミ粘着テープであり、
　粘着剤の厚みが５０μｍであって、
　アルミ箔の厚みが１４０μｍである
　溶接用裏当て材の保持に使用するアルミ粘着テープ。
　本件特許発明は、アルミ箔の厚みが「６０〜１００μｍ」であり、「１４０μｍ」である甲第２号証に記載された発明と相違している。
　しかし、本件特許発明におけるアルミ箔の厚みの上限は、切断性を考慮したものであって、このようなアルミ箔の厚みの相違によりもたらされる効果は、予測できる程度のことであり、両者間の作用効果に顕著な差異がないので、本件特許発明は、甲第２号証に記載された発明であり、特許法２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができないものである。
（４）理由４：甲１、２号証に基づく進歩性の欠如
　本件特許発明は、甲第１号証及び／又は甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
（５）理由５：記載不備（粘着剤の種類に関する実施可能要件違反）
　特許明細書等中には、「粘着剤としては、天然ゴム系、合成樹脂系、アクリル酸エステル系、合成ゴム系などの種々のものが可能であるが、溶接後の接着力、溶接ビードの健全性、使用性（異臭）等の面からするとアクリル酸エステル系の粘着剤が適している。」という一般記載がされているにとどまり、発明の詳細な説明は、本件特許発明を当業者が容易に実施をすることができる程度に記載されていないので、本件特許発明に係る特許出願は特許法３６条第３項に規定する要件を満たしていない。
（６）理由６：記載不備（臨界的意義の欠落）
　本件特許発明の「粘着剤の厚みが４０〜１００μｍであり、アルミ箔の厚みが６０〜１００μｍ」の限定数値の臨界的意義が不明であるので、本件特許発明に係る特許出願は特許法３６条第４項第２号に規定する要件を満たしていない。
（７）理由７：訂正要件違反（実質変更）
　前記訂正審判おける「複数のタイル状片耐火物を搭載した溶接用裏当材の保持に使用され、」を追加する訂正事項は、当該訂正審判の請求書中に主張されている裏当材が被溶接材の凹凸吸収能と裏当材構成材料としてのタイル状片耐火物の成分の被溶接部への移行抑制能とを有するという登録時の明細書に記載されていない効果をもたらすものであるから、特許法第１２６条第３項に規定に適合しない。
　
３　被請求人の主張の概要
（１）理由１について
　本件特許発明のアルミ粘着テープを複数のタイル状片耐火物を搭載した溶接用裏当材の保持に使用すると、アルミ粘着テープは鋼板裏面の凹凸を吸収するように適度に撓むが、ほぼ直線形状を維持し、皺等を形成することがなく、アルミ粘着テープを鋼板表面に密着させてその接着力を好適に得ることができ、また、アルミ粘着テープを道具を使わずに手で切断することができるという効果を奏することができる。
　したがって、本件特許発明のアルミ粘着テープは、複数のタイル状片耐火物を搭載した溶接用裏当材の保持に特に適したものである。
　また、前記効果は、複数のタイル状片耐火物を搭載した溶接用裏当材の保持に使用するに際して、そのタイル状片耐火物の如何によって影響されるものではないので、図面の第７図に示した特定の形状のタイル状片耐火物に限定する必要もない。
　以上のとおりであるので、前記用途限定は、平成６年改正特許法の運用の「その用途に特に適したもの」に該当するものであり、本件特許発明は、前記用途限定がないものとして認定されるものではなく、甲第１号証に記載された発明ではない。
（２）理由２について
　本件特許発明の「複数のタイル状片耐火物」と甲第１号証に記載された発明の「一条のフレキシブルな耐火物」とは、全く別個の構成であり、本件特許発明は、甲第１号証に記載された発明ではない。
（３）理由３について
　甲第２号証に記載された発明は、１４０μｍという本件特許発明の範囲を外れるアルミ箔の厚みを有するものであることからも明らかなように、切断性という課題に対する認識が全くなく、アルミ箔の厚みを切断性という観点から１００μｍという具体的な数値で規定する本件特許発明の技術思想は甲第２号証には記載も示唆もされていない。
　したがって、本件特許発明は、甲第２号証に記載された発明ではない。
（４）理由４について
　甲第１及び２号証に記載された発明は、アルミ粘着テープの剥離を防止し、裏当材の落下を防止するという課題及びアルミ粘着テープの切断性に関する課題を解決するものではなく、本件特許発明と課題が共通していないので、本件特許発明の進歩性の判断に際し、その数値限定に臨界的意義は要しない。
　本件特許発明のアルミ箔の厚みを「６０〜１００μｍ」と規定することは、当業者といえども、甲第１号証及び／又は甲第２号証に記載された発明に基づいて容易に想到できる程度のものではない。
（５）理由５について
　市販されているアルミ粘着テープには、合成樹脂系、シリコーン系、アクリル系といった粘着剤が開示されており、本件特許発明のアルミ粘着テープを得るにあたって、特許明細書に記載された事項を基に、市販されているアルミ粘着テープのカタログから使用されている粘着剤を確認し、その中から適当な粘着剤を選択し、使用することができる。
（６）理由６について
　本件特許発明の数値限定の理由及び作用効果は、特許明細書及び図面の記載より十分に認識しうるものであって、何ら記載不備として指摘される点はない。
（７）理由７について
　裏当材が被溶接材の凹凸吸収能と裏当材構成材料としてのタイル状片耐火物の成分の被溶接部への移行抑制能とを有するという効果は、訂正に伴う付随的な効果であり、新たな別の目的・効果を付与するものではなく、訂正事項は訂正要件に適合するものである。
　
４　当審の判断
（１）理由１について　
　溶接作業にあたり、裏当材を適度な長さに調節することを要した場合、耐火物が一条の細長い形状のものであると、アルミ粘着テープと共に搭載された耐火物を切断しなければならず、この耐火物を切断するための道具が必要になると認められる。
　しかし、本件特許発明の如く耐火物が複数のタイル状片耐火物であると、耐火物を切断することなく、タイル間の個所でアルミ粘着テープを切断することで裏当材を適当な長さに調節することができ、そして、アルミ箔の厚みが「６０〜１００μｍ」であることから、アルミ粘着テープを道具を使わずに手で容易に切断することができるという効果を奏するものと認められる。
　したがって、本件特許発明の溶接用裏当て材の保持に使用するアルミ粘着テープは、「複数のタイル状片耐火物を搭載した溶接用裏当材の保持に使用され、」という用途限定により、前記効果を奏することができるものであるので、前記用途限定は、アルミ粘着テープに特に適した用途を限定するものであり、平成６年改正特許法の運用の「その用途に特に適したもの」に該当するものであって、本件特許発明は、前記用途限定がないものとして認定できるものではなく、甲第１号証に記載された発明であるとすることはできない。
　なお、前記効果は、タイル状片耐火物の形状によって影響されるものではないと認められるので、本件特許発明のタイル状片耐火物を図面の第７図に示された特定の形状のものに限定する必要はない。
（２）理由２について
　本件特許発明は、耐火物が「複数のタイル状片耐火物」であり、「一条のフレキシブルな耐火物」である甲第１号証に記載された発明と相違しており、耐火物が複数のタイル状片耐火物であることにより前記効果を奏するものと認められる。
　したがって、本件特許発明は、甲第１号証に記載された発明であるとすることはできない。
（３）理由３について
　本件特許発明は、アルミ箔の厚みが「６０〜１００μｍ」であり、「１４０μｍ」である甲第２号証に記載された発明と相違しており、アルミ箔の厚みが６０〜１００μｍであることにより、道具を使わずに手で容易に切断することができるという効果を奏するものと認められる。
　したがって、本件特許発明は、甲第２号証に記載された発明であるとすることはできない。
（４）理由４について
　本件特許発明のアルミ粘着テープは、「複数のタイル状片耐火物を搭載した溶接用裏当材の保持に使用され、」、「アルミ箔の厚みが６０〜１００μｍであること」により、道具を使わずに手で容易に切断することができるという効果を奏するものと認められる。
　この道具を使わずに手で容易に切断することができるという効果について、甲第１及び２号証に記載されている事項を検討すると、先ず、甲第１号証には、一条のフレキシブルな耐火物を搭載したアルミ粘着テープを道具を使わずに手で切断することについて、記載されておらず、また、フレキシブルな耐火物を道具を使わずに手で容易に切断することができるとは考え難い。
　次に、甲第２号証には、複数のタイル状片耐火物を搭載したアルミ粘着テープを道具を使わずに手で切断することについて記載されておらず、また、複数のタイル状片耐火物を搭載したアルミ粘着テープを道具を使わずに手で切断しようとすると、その切断個所は、タイル状片耐火物が搭載された個所ではなく、隣接するタイル状片耐火物間のタイル状片耐火物に沿った個所になると考えられるが、第１、２及び４図に示されている複数のタイル状片耐火物を搭載したアルミ粘着テープは、隣り合うタイル状片耐火物の凹凸が組み合わせられて搭載されていることにより、アルミ粘着テープの切断方向への動きが規制されるので、道具を使わずに手で容易に切断することができるとは考え難い。
　さらに、第６及び７図に示されている複数のタイル状片耐火物を搭載したアルミ粘着テープの切断性について検討すると、第１、２及び４図のように隣り合うタイル状片耐火物が凹凸を組み合わせて搭載されているものではなく、前記のアルミ粘着テープの切断方向への動きがタイル状片耐火物によって規制されるものではない。
　しかし、そのアルミ粘着テープのアルミ箔の厚みは１４０μｍであり、また、被請求人より乙第９号証として提示された株式会社ニトムズのカタログの第１２、１３頁、乙第１０号証として提示された株式会社寺岡製作所のカタログの第１０頁及び乙第１１号証として提示された株式会社スリオンテックのカタログの第５頁に記載されているアルミ粘着テープのアルミ箔の多くが、５０μｍ程度であることより、アルミ粘着テープのアルミ箔の厚みは、一般的には５０μｍ程度であると認められるので、甲第２号証に記載されたアルミ粘着テープのアルミ箔は、一般のものより９０μｍも厚くなっているものである。
　これは、甲第１号証に記載されたようなアルミ粘着テープは、搭載した耐火物が一条のものであるので切断する虞がないが、甲第２号証に記載されたアルミ粘着テープは、搭載した耐火物がタイル状片であるので、一般の５０μｍ程度の厚みのアルミ箔では、取り扱いに注意しないと切断する虞があるため、容易に切断しないようにアルミ箔の厚みを一般のもの（５０μｍ程度）より積極的に９０μｍも厚い１４０μｍにしたものと考えられるものであり、甲第２号証には、道具を使わずに手で切断できることを意図しているアルミ粘着テープが記載されていると認められない。
　以上のとおりであるので、甲第１及び２号証のいずれにも、耐火物を搭載したアルミ粘着テープを道具を使わずに手で容易に切断することについて記載がなく示唆もされていない。
　また、耐火物を搭載したアルミ粘着テープを道具を使わずに手で容易に切断することについて、本件特許発明に係る特許出願前に知られていたことを示す証拠が提出されているものでもなく、このことが本件特許発明に係る特許出願前に技術常識であったとは認められない。
　ところで、本件特許発明と甲第１号証に記載された発明とを対比すると、本件特許発明は、耐火物が「複数のタイル状片耐火物」である点で、「一条のフレキシブルな耐火物」である甲第１号証に記載された発明と相違しており、「一条のフレキシブルな耐火物」を形状が異なる「複数のタイル状片耐火物」に変更することが当業者にとって容易に想到することができたものとは認められない。
　そして、本件特許発明は、耐火物を搭載したアルミ粘着テープを道具を使わずに手で容易に切断することができるという甲第１号証に記載された発明とは異なる格別の効果を奏するものと認められる。
　次に、本件特許発明と甲第２号証に記載された発明とを対比すると、アルミ箔の厚みが本件特許発明では、「６０〜１００μｍ」であるのに対し、甲第２号証に記載された発明では、「１４０μｍ」であり、両者は、アルミ箔の厚みの数値限定が異なるのみで相違している。
　甲第２号証に記載された発明において、その１４０μｍのアルミ箔の厚みを、６０〜１００μｍの範囲内のものに変更すること容易性について検討すると、前記のとおり、耐火物を搭載したアルミ粘着テープを道具を使わずに手で容易に切断することが、本件特許発明に係る特許出願前に技術常識であったとは認められず、また、甲第２号証に記載された発明がアルミ箔の厚みを一般のものに比べて積極的に厚くしていると認められることから、１４０μｍアルミ箔の厚みを、６０〜１００μｍの範囲内のものに変更することの動機づけがなく、この変更が当業者にとって容易に想到することができたものとすることはできない。
　そして、本件特許発明は、耐火物を搭載したアルミ粘着テープを道具を使わずに手で容易に切断することができるという甲第２号証に記載された発明とは異なる格別の効果を奏するものと認められる。
　なお、本件特許発明と甲第２号証に記載された発明とは、耐火物を搭載したアルミ粘着テープを道具を使わずに手で容易に切断することができるという効果を奏するものか否かで異なり、換言すると、両者は課題が異なるものであるので、数値限定を伴った本件特許発明の進歩性の判断に際し、本件特許発明のアルミ箔の厚みの数値限定に臨界的意義を要するものではない。
　また、甲第２号証に記載された発明は、前記のとおり積極的にアルミ箔の厚みを厚くしたものと認められるものであるから、これに甲第１号証に記載されたもののごとく一条の耐火物に用いるアルミ箔のごとき薄いアルミ箔を用いることが容易であるといえるものではなく、本件特許発明は、甲第１及び２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到することができたものとすることはできない。
　そして、本件特許発明は、耐火物を搭載したアルミ粘着テープを道具を使わずに手で容易に切断することができるという甲第１及び２号証に記載された発明とは異なる格別の効果を奏するものと認められる。
（５）理由５について
　乙第９号証第１２、１３頁及び乙第１１号証第５頁に記載された事項より、市販されているアルミ粘着テープには、合成樹脂系、シリコーン系、アクリル系といった種々の粘着剤が使用されていることが明らかであるので、市販のアルミ粘着テープに使用されている種々の粘着剤の中から、溶接用裏当て材の保持に使用する本件特許発明のアルミ粘着テープの粘着剤として適当なものを検証することは容易であり、また、溶接用裏当て材の保持に使用するアルミ粘着テープの粘着剤としてどのような粘着剤が適当であるかの技術情報は、アルミ粘着テープを製造している会社から容易に得ることができるものとも認められる。
　したがって、当業者が本件特許発明の粘着剤を追試するに際し、格別の困難を伴うものとも認められないので、特許明細書の発明の詳細な説明は、本件特許発明の粘着剤について当業者が容易に実施することができる程度に記載されていないとすることはできない。
（６）理由６について
　特許明細書には、「粘着剤及びアルミ箔の各厚みが下限未満では所定の粘着力が得られない。粘着剤の厚みが１００μｍを超えると接着力の向上効果がそれほど増大せず、却って粘着剤から発生するガスが多くなって溶接ビードにブローホールが生じることになるので好ましくない。またアルミ箔の厚みが１００μｍを超えるとアルミ粘着テープを所定長さに切断することが容易でなくなるので好ましくない。」（特許掲載公報第４欄第３７−４３行参照）と記載されており、また、第１表に粘着剤の厚みとアルミ箔の厚みとを変えた種々の例とその結果が記載されていることから、粘着剤の厚みが４０〜１００μｍであり、アルミ箔の厚みが６０〜１００μｍであることの限定理由を理解することができるので、本件特許発明に係る特許出願は特許法３６条第４項第２号に規定する要件を満たしていないとすることができる程度に、その記載が不備であるとは認められない。
　なお、数値限定に限界的意義がないという理由のみで、特許請求の範囲に特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものでないとすることはできない。
（７）理由７について
　請求人は、前記訂正審判おける「複数のタイル状片耐火物を搭載した溶接用裏当材の保持に使用され、」を追加する訂正事項により、裏当材が被溶接材の凹凸吸収能と裏当材構成材料としてのタイル状片耐火物の成分の被溶接部への移行抑制能とを有するという登録時の明細書に記載されていない効果が追加されたと主張しているが、この効果は、当該訂正審判請求書中に記載されている事項であって、特許明細書中に記載されているものではないので、前記訂正事項は、特許法第１２６条第３項の規定に適合しないとすることはできない。
　
５　むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張によっては、本件特許を無効とすることができない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。