【事件の表示】
　上記当事者間の特許第４１１１３８２号発明「餅」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
　
第１　手続の経緯
　
　本件特許第４１１１３８２号についての手続の経緯の概要は以下のとおりである。 
　
平成１４年１０月３１日　出願
平成２０年　４月１８日　特許権の設定登録 
平成２４年１２月２７日　審判請求書および甲第１ないし２号証提出
平成２５年　１月２４日　請求人手続補正書
平成２５年　４月　２日　答弁書および乙第１−１ないし２号証提出
平成２５年　７月２３日　請求人口頭審理陳述要領書
　　　　　　　　　　　　および甲第３ないし１２号証提出
平成２５年　７月２３日　被請求人口頭審理陳述要領書
　　　　　　　　　　　　および乙第３号証提出
平成２５年　８月　６日　口頭審理
　
　
第２　本件特許請求の範囲の記載
　
　本件特許請求の範囲の請求項１及び２（以下、それぞれの請求項に係る発明を「本件発明１」及び「本件発明２」といい、これらを併せて「本件発明」という。）は、次のとおりである。
　なお、請求人が審判請求書に付した、ＡないしＨの構成要件の分説を付記した。
　
【請求項１】
Ａ　焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の
Ｂ　載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、
Ｃ　この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、
Ｄ　焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した
Ｅ　ことを特徴とする餅。 
　
【請求項２】 
Ｆ　焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の
Ｇ　載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状の切り込み部又は溝部を設けた
Ｈ　ことを特徴とする請求項１記載の餅。 
　
　
第３　請求人の主張の概要
　
　請求人は、「特許第４１１１３８２号発明の特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は披請求人の負担とする。」との審決を求め、甲第１及び２号証を添付して審判請求書を提出し、甲第３ないし１２号証を添付して平成２５年７月２３日口頭審理陳述要領書を提出し、以下の無効理由１及び２により、本件特許は、特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきものであると主張している。
　
（無効理由１）
　本件発明は、その特許出願の日と同日付けにて出願された分割発明（甲第１号証）と同一であって、特許法３９条２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
（無効理由２）
　本件発明は、その特許出願の目前の他の特許出願であって、その特許出願後に出願公開されたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明（甲第２号証参照）と同一であるから、特許法２９条の２の規定により特許を受けることができないものである。
　
　そして、請求人が提出した証拠方法は、以下のとおりである。
　
（甲第１号証）特許第４６３６６１６号公報
（甲第２号証）特開２００４−９７０６３号公報
　　　　　　　（特願２００２−２６１９４７）
（甲第３号証）本件特許に係る無効２０１２−８０００７２号の審決
（甲第４号証）本件特許の出願に係る拒絶査定（平成１８年１月２４日付け）
（甲第５号証の１）本件特許の出願の審判請求書に係る手続補正書（平成１８年３月２９日付け）
（甲第５号証の２）本件特許の出願に係る手続補正書（平成１８年３月２９日付け）
（甲第６号証）特開昭６２−９１１４６号公報
（甲第７号証）昭和１２年実用新案出願公告第１６９１５号
（甲第８号証）昭和１３年実用新案出願公告第１２４０８号
（甲第９号証）特開昭５０−１４５５５８号公報
（甲第１０号証）特開昭６３−２２２６６６号公報
（甲第１１号証）特開２００３−２１９８２２号公報
（甲第１２号証）実開昭６３−１４３１８２号公報
　
　
第４　被請求人の主張の概要
　
　被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、乙第１−１ないし２号証を添付して答弁書を提出し、乙第３号証を添付して平成２５年７月２３日付け口頭審理陳述要領書を提出して、請求人の主張する無効理由及び証拠によっては本件発明を無効とすることはできないと主張している。
　
　被請求人の提出した証拠方法は以下のとおりである。
　
（乙第１号証の１）甲第１号証に係る平成２２年３月２３日付け拒絶理由通知書
（乙第１号証の２）甲第１号証に係る平成２２年５月１４日付け意見書
（乙第１号証の３）甲第１号証に係る平成２２年５月１４日付け手続補正書
（乙第２号証）甲第１号証に係る平成２２年１１月４日付け審決
（乙第３号証）甲第１号証に係る訂正２０１３−３９００８４号の平成２５年７月２日付け審決
　
　
第５　証拠の記載事項
　
　請求人の提出した甲第１号証および甲第２号証には、それぞれ以下の事項が記載されている。下線は当審で加えたものである。
　
１　甲第１号証（特許第４６３６６１６号公報）
　甲第１号証は、本件特許の出願日と同日付けにて出願された分割発明に係る特許公報であって、その特許請求の範囲には請求項１及び２が記載されている。
　しかしながら、訂正審判２０１３−３９００８４の平成２５年７月２日付け審決（乙第３号証）において、「訂正前の特許請求の範囲の請求項１を削除する。」および「訂正前の明細書の段落【００１０】を削除する。」との訂正が認められ、平成２５年７月１１日に確定している。
　よって、以下に記載する請求項２のみが無効理由１の審理の対象である。
　なお、下記（１ａ）においては、請求人が審判請求書に付した、ｆないしｊの構成要件の分説を付記した。
　
（１ａ）「【請求項２】
ｆ　焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅であって、この焼き網に載置する際に、最も面積の大きい対向する広大面の一方を載置底面他方を上面とする高さ寸法が幅寸法及び奥行き寸法より短い薄平板状の偏平方形体の切餅の、
g　前記上下の広大面間の立直側面に、この上下の広大面間の立直側面に沿う周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、
ｈ　この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う周方向で且つ前記広大面と平行な
直線状であって
対向二側面である長辺部の立直側面の双方に夫々長さいっぱいに
刃板に対して前記小片餅体を前記長辺部長さ方向に相対移動することで形成した
ｉ　焼き上げるに際し、前記立直側面の周方向に形成した前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した
ｊ　ことを特徴とする餅。」（訂正後の特許請求の範囲）
　
（１ｂ）「【００３１】
　従って、例えば図３に示すように対向二側面である長辺部の立直側面２Ａの双方に刃板５によって切り込み３を形成することで、（前後の短辺部の立直側面２Ａに切り込み３を殆ど形成せず環状に切り込み３を形成しないが）四面全てに連続させて形成して四角環状とする場合に比して十分ではないが持ち上がり現象は生じ、前記作用・効果は十分に発揮される。
【００３２】
即ち、
刃板５に対して小片餅体１を長辺部長さ方向に相対移動するだけで小片餅体１の両側の長辺部の立直側面２Ａに周方向に十分な長さを有する切り込み３を簡単に形成でき、前記作用・効果が十分に発揮されると共に、量産性に一層秀れる
　
（１ｃ）「【図３】
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　
２　甲第２号証（特開２００４−９７０６３号公報）
　甲第２号証は、本件特許の出願日前に出願され、本件特許の出願後に出願公開された公開特許公報である。
　
（２ａ）「【請求項１】無菌包装された切餅であって、前記切餅の厚みの４０〜６０％を残すように前記切餅の上下面から切込みを入れたことを特徴とする切餅。」（特許請求の範囲）
　
（２ｂ）「【０００９】【課題を解決するための手段】本発明の請求項１記載の切餅によれば、無菌包装された切餅であって、前記切餅の厚みの４０〜６０％を残すように前記切餅の上下面から切込みを入れたので、１個ずつ新鮮な状態で消費することができるとともに、流通時に割れる虞のない、切込みの入った切餅を提供する」
　
（２ｃ）「【００１１】【発明の実施態様】以下、本発明の餅の第１実施例について、図１〜３を参照しながら説明する。図１において、１は切餅であって、１個ずつ個別に、気密性を有する樹脂フイルム２によって無菌包装されている。」
　
（２ｄ）「【００１３】また、この切餅１には、上下両面から切込み３が縦方向と横方向にそれぞれ１本ずつ、切餅１を四等分するように設けられている。」
　
（２ｅ）「【００１６】つぎに、作用について説明する。まず、樹脂フイルム２から、切餅１を取出す。なお、切餅１は樹脂フイルム２によって無菌包装されているので、取出されるまではほぼ製造時の新鮮な状態に保たれている。
調理前に分割する割合は、刃物を使用することなく、簡便に切餅１を小分けにすることができ
　
（２ｆ）「【００１７】本実施例の切餅は、焼き調理時に極めて優れた効果を奏する。はじめに、比較のために、従来の切餅の焼き調理時の様子を図４に基づき説明する。従来の切餅をオーブントースター等を用いて焼き調理すると、内部の蒸気の抜け場がなく、凝集して不特定の場所から一気に膨らみ、局部的に盛り上がり、図４（Ａ）に示すように立方体の形が崩れてしまう。そして、局部的に盛り上がった部分だけが先に焦げてしまい、一部だけが極端に焦げた状態になってしまう。
【００１８】これに対し、
本実施例の切餅１では、切込み３から断続的に内部の蒸気が抜けやすいので、図３（Ａ）に示すように、ほぼ立方体の形に保持されたまま膨れる。そして、切餅１の上面をほぼ水平に保つたまま膨れるので、全面にわたって均等に焦げ目が付く。このように、本実施例の切餅１は、焼き調理した場合、形状、焦げ目などの外観が非常に優れた状態に仕上げることができる
　
（２ｇ）「【００２２】上記の構成によれば、１個ずつ新鮮な状態で消費することができるとともに、流通時に割れる虞のない、切込みの入った切餅を提供することができる。また、焼き調理した場合、切込み３から断続的に内部の蒸気が抜けやすいので、ほぼ立方体の形に保持されたまま膨れる。そして、切餅１の上面をほぼ水平に保つたまま膨れるので、全面にわたって均等に焦げ目が付く。したがって、形状、焦げ目などの外観が非常に優れた状態に仕上げることができる。さらに、焼いた後であっても切込み３から簡単に分割でき、子供や女性にとっても食べやすい焼餅に調理することができる。」
　
（２ｈ）「【００３４】【発明の効果】本発明の請求項１記載の切餅によれば、無菌包装された切餅であって、切餅の厚みの４０〜６０％を残すように切餅の上下面から切込みを入れたものであるので、１個ずつ新鮮な状態で消費することができるとともに、流通時に割れる虞のない、切込みの入った切餅を提供することができる。また、焼き調理した場合、
形状、焦げ目などの外観が非常に優れた状態に仕上げることができ、焼いた後であっても切込みから簡単に分割でき
　
（２ｉ）「【図１】
　
　
【図２】
　
　
【図３】
　
　
　
第６　当審の判断
　
１　無効理由１（特許法３９条２項）について
　
（１）本件発明１について
　
（１−１）本件発明１と分割発明の対比
　訂正審判２０１３−３９００８４の平成２５年７月２日付け審決（乙第３号証）により訂正された特許第４６３６６１６号（甲第１号証）の特許請求の範囲には、請求項２（摘記１ａ）に記載された発明（以下、「分割発明」という。）のみが存在している。
　
　そこで、本件発明１と分割発明を対比すると、
　本件発明１の構成要件Ａである「焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の」は、
　分割発明の構成要件ｆである「焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅であって、この焼き網に載置する際に、最も面積の大きい対向する広大面の一方を載置底面他方を上面とする高さ寸法が幅寸法及び奥行き寸法より短い薄平板状の偏平方形体の切餅の、」に対応し、
　
　本件発明１の構成要件Ｂである「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、」は、
　分割発明の構成要件gである「前記上下の広大面間の立直側面に、この上下の広大面間の立直側面に沿う周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、」に対応し、
　
　本件発明１の構成要件Ｃである「この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、」は、
　分割発明の構成要件ｈである「この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う周方向で且つ前記広大面と平行な直線状であって、四辺の前記立直側面のうちの対向二側面である長辺部の立直側面の双方に夫々長さいっぱいに形成した切り込み部又は溝部であり、刃板に対して前記小片餅体を前記長辺部長さ方向に相対移動することで形成した切り込み部又は溝部として、」に対応し、
　
　本件発明１の構成要件Ｄである「焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した」は、
　分割発明の構成要件ｉである「焼き上げるに際し、前記立直側面の周方向に形成した前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した」に対応し、
　
　本件発明１の構成要件Ｅである「ことを特徴とする餅。」は、
　分割発明の構成要件ｊである「ことを特徴とする餅。」に対応している。
　
（１−２）構成要件Ｃと構成要件ｈの対比判断
　本件発明１の構成要件Ｃと分割発明の構成要件ｈを更に詳細に対比すると、以下の点で一応相違する。
　
（相違点１）
　分割発明の切り込み部又は溝部が立直側面に沿う周方向で且つ広大面と平行な
直線状である
　
（相違点２）
　分割発明が四辺の立直側面のうちの
対向二側面である長辺部の立直側面の双方に夫々長さいっぱいに
　
（相違点３）
　分割発明の切り込み部又は溝部が
刃板に対して前記小片餅体を前記長辺部長さ方向に相対移動することで形成している
　
　相違点相互の関連性から相違点１ないし３をまとめて検討する。
　分割発明の構成要件ｈにおいて、「切り込み部又は溝部」は、広大面と平行な「直線状であ」って、四辺の立直側面のうちの「対向二側面である長辺部の立直側面の双方に夫々長さいっぱいに」形成し、「切り込み部又は溝部が刃板に対して前記小片餅体を前記長辺部長さ方向に相対移動することで形成」されることが特定されている。すなわち、これらの相違点１ないし３は相互に協働しあって、例えば、回転する刃部を用いて簡易かつ迅速に「切り込み部又は溝部」を形成するのに適した構成になっている。
　
　これに対して、本件発明１の「切り込み部又は溝部」については、「立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成」することが記載されるものの、その形成方法について特定がない。本件特許の明細書の段落【００３１】には、「例えば、切り込み３は先鋭なカッターや回転する刃部５などによって形成したが、凹条部を押圧形成し、切り込み３に代えて溝部としても良い。」と記載されており、本件発明１の「切り込み部又は溝部」の形成方法には、「押圧形成」することが含まれていると理解できる。
　
　してみると、分割発明は、本件発明１における各種の「切り込み部又は溝部」の形成方法の中から、相違点１ないし３に記載される形成方法に限定するものである。そして、これらの相違点１ないし３が協働して作用することによって、「刃板５に対して小片餅体１を長辺部長さ方向に相対移動するだけで小片餅体１の両側の長辺部の立直側面２Ａに周方向に十分な長さを有する切り込み３を簡単に形成でき、前記作用・効果が十分に発揮されると共に、量産性に一層秀れる」（摘記１ｂ）という、形成方法に限定のない本件発明１では得られない新たな効果を奏しているのである。したがって、構成要件Ｃと構成要件ｈが実質的に同一であるとは言えない。
　
　なお、請求人は、口頭審理陳述要領書１５〜１６頁において、「本件発明ｌでは、「切り込み部又は溝部を設け」るとされているが、「切り込み部又は溝部を設け」るとは、「切り込みを入れる動作」を行うことにほかならず、「刃板」を「小片餅体」に相対的移動することは、かかる動作の典型例であり、実質的に同一である。要するに、「刃板に対して前記小片餅体を前記長辺部長さ方向に相対移動することで形成」したとの記載は、「切り込み部又は溝部を設け」ることを
別の表現で述べているにすぎず
　しかしながら、分割発明は、上述したように、相違点１ないし３に特定される構成が相互に協働することによって、「刃板に対して前記小片餅体を前記長辺部長さ方向に相対移動することで」「切り込み部又は溝部」を形成するのに適した構成となっており、「別の表現で述べているにすぎ」ないとする請求人の主張には理由がない。
　
　よって、構成要件Ｃと構成要件ｈとが実質的に同一であるとは言えないことから、他の構成要件の対比を行うまでもなく、本件発明１と分割発明は同一とは言えない。
　
（２）本件発明２と分割発明の対比判断
　本件発明２は、本件発明１を引用する発明であって、その構成要件中に構成要件Ｃを含むものであるから、上記（１−２）に記載したとおり、他の構成要件の対比を行うまでもなく、本件発明２と分割発明は同一とは言えない。
　
（３）まとめ
　よって、本件発明は、その特許出願と同日に出願された分割発明と同一であって、特許法３９条２項の規定により特許を受けることができない、とすることはできない。
　
２　無効理由２について
　
（１）甲第２号証に係る特願２００２−２６１９４７に記載された発明（以下、「先願発明」という。）
　
　甲第２号証に係る特願２００２−２６１９４７の特許請求の範囲には、「無菌包装された切餅であって、前記切餅の厚みの４０〜６０％を残すように前記切餅の上下面から切込みを入れたことを特徴とする切餅。」（摘記２ａ）に係る発明が記載されており、「調理前に分割する割合は、刃物を使用することなく、簡便に切餅１を小分けにすることができ」（摘記２ｅ）、「本実施例の切餅１では、切込み３から断続的に内部の蒸気が抜けやすいので、図３（Ａ）に示すように、ほぼ立方体の形に保持されたまま膨れる。そして、切餅１の上面をほぼ水平に保つたまま膨れるので、全面にわたって均等に焦げ目が付く。このように、本実施例の切餅１は、焼き調理した場合、形状、焦げ目などの外観が非常に優れた状態に仕上げることができる。」（摘記２ｆ、２ｉ）という作用効果を奏することが記載されている。
　そして、図１ないし３（摘記２ｉ）を参酌すると、上記「切餅」は、輪郭形状が方形の小片餅体であって、切込みを入れるのは表面積の最も大きい上下面であることが直ちに理解できる。
　
　してみると、甲第２号証に係る特願２００２−２６１９４７には、以下の発明（以下、「先願発明」という。）が記載されていると認められる。
ａ’：焼き網に載置して焼き上げて食する輪廓形状が方形の小片餅体である切餅の
ｂ’：立直側面ではなくこの小片餅体の上側表面部及び下側表面部に切り込み部を設け、
ｃ’：この切り込み部は、上側表面部及び下側表面部の対向二面に形成した切り込み部として、
ｄ’：焼き上げるに際して前記切り込み部から断続的に内部の蒸気が抜けることにより、ほぼ立方体の形に保持されたまま膨れるように構成した
ｅ’：ことを特徴とする切餅。
　
　なお、請求人は、審判請求書において上述した当審の認定とは異なる先願発明の認定を行っているが、請求人の認定には請求人の主張に係るものも一部含まれているから、そのまま採用することはできないと判断されたため、甲第２号証に具体的に記載された事項のみに基づいて、上述したように認定することとした。しかしながら、請求人の主張に係るものについては、以下に当審の判断を別途示すこととする。
　
（２）本件発明１について
　
　本願発明１と先願発明を対比すると、前者が「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」「切り込み部又は溝部を設け」（構成要件Ｂ）ているのに対して、後者は「立直側面ではなくこの小片餅体の上側表面部及び下側表面部に切り込み部を設け」（構成要件ｂ’）ている点で少なくとも相違する。
　
　この相違点について、請求人は、「理論上は、方形の小片餅体である切餅においては、方形のどの面も載置底面とすることができるものであり、しかも、本件発明１では切餅の形状が「方形」であるから、直方体のみならず立方体も含むものであり、実質的に「側周表面」と「上側表面部及び下側表面部」の区別ができない。」（請求書２６頁）と主張している。
　
　しかしながら、本件特許請求の範囲には、「焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の」（構成要件Ａ）と記載され、「載置」は、焼き網上に載置することであるから、「載置底面」は、餅の面の内、焼き網に接する面といえる。また、本件明細書には、「本発明は、例えば個包装されるなどして販売される角形の切餅に関するものである。」（段落【０００１】）と記載されており、通常、切り餅を焼く際には、面積の広い面を焼き網に載せることから、「載置底面」は、この面積の広い面とするのが相当であって、「平坦上面」が「載置底面」の対向面であることも明らかである。さらに、「立直側面である側周表面」は、図１の２Ａで示される、「載置底面」及び「平坦上面」以外の面であるといえるから、「載置底面又は平坦上面」、「立直側面である側周表面」が自ずと特定される。そして、本件発明１は、「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」「切り込み部又は溝部を設け」（構成要件Ｂ）ている。
　
　一方、先願発明は、「厚みの４０〜６０％を残すように前記切餅の上下面から切込みを入れたことを特徴とする切餅」（摘記２ａ）であって、「切込み３から断続的に内部の蒸気が抜けやすいので、図３（Ａ）に示すように、ほぼ立方体の形に保持されたまま膨れ」（摘記２ｆ、２ｉ）、「形状、焦げ目などの外観が非常に優れた状態に仕上げることができ、焼いた後であっても切込みから簡単に分割でき」（摘記２ｈ）ることが記載されている。
　
　してみると、本件発明１において「切り込み部又は溝部」を「立直側面である側周表面」に設けたのに対して、先願発明では「切り込み部」を本件発明１の「平坦上面」に相当する「上側表面部」および「載置底面」に相当する「下側表面部」に設けている。そのような構成要件Ｂおよび構成要件ｂ’における構成の相違に基づいて、前者が「焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように」（構成要件Ｄ）作用するのに対して、後者は「焼き上げるに際して前記切り込み部から断続的に内部の蒸気が抜けることにより、ほぼ立方体の形に保持されたまま膨れるように」（構成要件ｄ’、摘記２ｆ、２ｉ）作用しており、両者の間には作用効果において明らかな相違が生じている。
　
　したがって、構成要件Ｄおよび構成要件ｄ’における相違を考慮しつつ、構成要件Ｂおよび構成要件ｂ’における相違の有無を判断すれば、請求人が主張するように当該相違が「表現上の違いにすぎない」と判断することはできない。
　
　よって、他の構成要件を検討するまでもなく、本件発明１は、先願発明と同一とはいえない。
　
（３）本件発明２について
　
　本件発明２は、本件発明１を引用する発明であって、その構成要件中に構成要件ＢおよびＤを含むものであるから、上記（２）に記載したとおり、他の構成要件を検討するまでもなく、本件発明２は、先願発明と同一とは言えない。
　
（４）他の審判決との整合性
　
　請求人は、平成２５年７月２３日口頭審理陳述要領書２１〜２２頁において、「別件審決（当審注：甲第３号証に係る無効２０１２−８０００７２号の審決）は、切餅には、審査官が指摘したように「切餅の側面を載置底面とするという」焼き方が想定でき、これを排除して、「側面が載置底面にならないことを明りょうにし」、切り込みを設けるべき「所定位置」を「特定するために、構成Ｄを付加したというのである。この判断による限り、別件審決は、「載置底面」が一義的に定まっておらず。「側面を載置底面」とする場合もあり得ること、つまり、以下の３通りの載置態様があり得ることを当然の前提とするものと解さざるを得ない。
　
　
　そうすると、別件審決の上記判断を正当なものとするのであれば、本件において載置方法が上記載置態様１に限定されると判断することは、別件審決と矛盾する判断をすることにほかならず、不当である。」と主張しているので、念のため以下に検討する。
　
　ここで、無効２０１２−８０００７２号の審決には、
「構成Ｄの付加により、側面が載置底面にならないことを明りょうにしたこと、所定位置、つまり載置底面とならない側面の切り込みによって、側面を載置底面とした場合には生じない焼き上がりを特定したと解すのが相当である。以上のとおり、構成Ｄは、これにより先願との差別化を積極的に図るための特異な構成ではなく、審査官が指摘した切餅の側面を載置底面とするという、通常でない焼き方をすることを排除しようとして付加した構成であるといえる。」（第５の１（３）エ）、および、
「本件特許請求の範囲には、「焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅」と記載され、「載置」は、焼き網上に載置することであるから、「載置底面」は、餅の面の内、焼き網に接する面といえる。・・・通常、切り餅を焼く際には、面積の広い面を焼き網に載せることから、「載置底面」は、この面積の広い面とするのが相当である。そして、「平坦上面」が、「載置底面」の対向面であることは明らかである。また、「立直側面である側周表面」は、図１の２Ａで示される、「載置底面」及び「平坦上面」以外の面であるといえるから、「載置底面又は平坦上面」、「立直側面である側周表面」が不明確とはいえない。」（第５の１（５））と判示されている。
　すなわち、構成要件Ｄは「先願との差別化を積極的に図るための特異な構成ではな」いものの、構成要件Ｄの存在によって「平坦上面」「載置底面」「立直側面である側周表面」が一義的に決定されるから不明確とはいえない、というのが当該審決の本意である。
　したがって、本件発明は、構成要件Ｄを考慮すれば、結果的に先願発明と同一とはいえないとする、上記（２）の当審の判断は、当該審決と整合している。
　
　なお、本件と同じ当事者に係る特許権侵害差止等請求控訴事件（平成２３年（ネ）第１０００２号）の中間判決（知財高裁において平成２３年９月７日判決言渡）では、甲第２号証に係る「被告特許１」について、「被告は、平成１４年９月６日、切餅及び丸餅の「上下面から切り込みを入れたこと」との構成が特許請求の範囲に記載された特許出願（被告特許１）をして、次いで同年１０月２１日、こんがりうまカットを販売したこと、また、その翌年である平成１５年７月１７日、「上面、下面、及び側面に切り込みを入れたことを特徴とする切り餅」との構成が特許請求の範囲に記載された特許出願（被告特許２）をして、次いで、同年９月１日、切餅の上下面及び側面の長辺部に２本の切り込みをいれた「パリッとスリット」を販売したことが認められる。しかるに、
被告特許１に係る明細書（甲２０）においては、切餅の側面の切り込みについては、何らの説明もない
　したがって、先願発明である「被告特許１に係る明細書（甲２０）においては、切餅の側面の切り込みについては、何らの説明もない」とする、知財高裁の判決とも上記（２）の当審の判断は整合している。
　
　よって、請求人の主張には理由がない。
　
　
第７　むすび 
　
　以上のとおりであるから、本件発明１および２は、甲第１号証に係る分割発明と同一であるから特許法３９条２項の規定により特許を受けることができないとも、甲第２号証に係る先願発明と同一であるから特許法２９条の２の規定により特許を受けることができないともいえず、ほかに無効とすべき理由もない。
　
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 
　
 　よって、結論のとおり審決する。