【事件の表示】
　特願２００９−５５２２０９「イオン性洗剤によるポリメラーゼ安定化」拒絶査定不服審判事件〔平成２０年　９月１２日国際公開、ＷＯ２００８／１０７４７３、平成２２年　６月１０日国内公表、特表２０１０−５１９９２０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は２００８年３月６日（パリ条約による優先権主張　２００７年３月６日　欧州、同日　米国）を国際出願日とする出願であって、平成２５年３月１３日付けで特許請求の範囲が補正され、同年４月２６日付けで拒絶査定がされたところ、同年９月９日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに、同日付けで手続補正書が提出されたものである。
　
第２　補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２５年９月９日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．補正の内容
　平成２５年９月９日付けの手続補正（以下、「本件補正」という）は、拒絶査定不服審判の請求と同時にしたものであって、補正前の請求項１と補正後の請求項１の記載は次のとおりである。
補正前：
「【請求項１】
ａ．組み換え型の核酸ポリメラーゼ、
ｂ．不活性タンパク質、および
ｃ．両性イオン性洗剤、
を含む組成物。」
補正後：
「【請求項１】
生物学的試料を精製することなく直接利用して酵素反応を行う直接酵素反応以外の酵素反応用組成物であって、
ａ．組み換え型の核酸ポリメラーゼ、
ｂ．不活性タンパク質、および
ｃ．両性イオン性洗剤、
を含む組成物。」（下線部は補正前からの補正箇所を示す。）
　
２．補正の適否
　上記補正後の請求項１は、補正前の「組成物」の用途を「生物学的試料を精製することなく直接利用して酵素反応を行う直接酵素反応以外の酵素反応用」に限定するものであって、補正前の請求項１に係る発明と補正後の請求項１に係る発明は、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正は、特許法第１７条の２第５項第２号に規定された特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　そこで、補正後の請求項１に係る発明（以下、「本願補正発明」という）が、特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定を満たすものであるか（特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか）について検討する。
　
（１）本願補正発明
　本願補正発明は、上記１．に「補正後」として記載したとおりのものである。
　
（２）先願明細書の記載
　原査定の拒絶の理由において引用された、本願の優先権主張の日前である２００６年７月２５日を優先日として本願の出願日前の２００７年７月２５日に国際出願され、本願の優先権主張の日後に国際公開（国際公開第２００８／０１３８８５号）され、その後、特許法第１８４条の４第１項に規定する翻訳文が提出された国際特許出願であるＰＣＴ／ＵＳ２００７／０１６７９０号（対応する国内出願番号は、特願２００９−５２１８３３号）（以下、「先願」という。）の、国際出願日における国際出願の明細書（以下「先願明細書」という）には、以下の事項が記載されている。（以下、上記先願の翻訳文が記載されている特表２００９−５４４３１６号公報における記載箇所で示す。下線は当審で付与した。）
　そして、以下の事項は、先願における優先権主張の基礎出願である米国仮出願６０／８３３３３１号（２００６年７月２５日出願）の出願当初明細書にも記載されている。
　
ア　「本発明は、
核酸の増幅に係る、特に、ＤＮＡポリメラーゼの
使用のための両性イオン洗剤に関する。
イ　「本発明は、
ポリメラーゼ及び両性イオン洗剤
を含む反応混合物
反応緩衝液は、標的核酸の増幅に有用である。
ウ　「
反応緩衝液は
ＢＳＡを含む。
エ　「本発明で使用され得る熱安定性ＤＮＡポリメラーゼとしては、Ｔａｑ、Ｔｎｅ、Ｔｍａ、Ｐｆｕ、Ｔｆｌ、Ｔｔｈ、Ｓｔｏｆｆｅｌ断片、ＶＥＮＴ（商標）及びＤＥＥＰＶＥＮＴ（商標）ＤＮＡポリメラーゼ、ＫＯＤ、Ｔｇｏ、ＪＤＦ３、並びにこれらの突然変異体、変異体及び誘導体が挙げられる（米国特許第５，４３６，１４９号、米国特許第４，８８９，８１８号、米国特許第４，９６５，１８Ｓ号、米国特許第５，０７９，３５２号、米国特許第５，６１４，３６５号、米国特許第５，３７４，５５３号、米国特許第５，２７０，１７９号、米国特許第５，０４７，３４２号、米国特許第５，５１２，４６２号、国際公開第９２／０６１８８号、国際公開第９２／０６２００号、国際公開第９６／１０６４０号、Barnes, W. M., Gene 112:29-35 （1992）、Lawyer, F. C., et al., PCR Meth. Appl. 2:275-287 （1993）、Flaman, J. -M, et al., Nuc. Acids Res. 22(15):3259-3260 (1994)）。
　一実施形態において、熱安定性ＤＮＡポリメラーゼは、Ｐｆｕ  ＤＮＡポリメラーゼ又はＴａｑ  ＤＮＡポリメラーゼである。さらなる実施形態において、熱安定性ＤＮＡポリメラーゼは、Ｖ９３位に変異を有するＰｆｕ  ＤＮＡポリメラーゼであり、このポリメラーゼはエキソヌクレアーゼ欠損である（例えば、Ｐｆｕ  Ｖ９３、ｅｘｏ−）。Ｐｆｕ  Ｖ９３、ｅｘｏ−  ＤＮＡポリメラーゼを作製及び使用する方法は、２００２年１１月１８日に出願された米国特許出願第１０／２９８，６８０号に記載され、その全体が参照により本明細書中に援用される。別の実施形態では、ポリメラーゼは、ポリメラーゼ活性を有する融合タンパク質である（例えば、２００５年７月１５日に出願された米国特許出願第６０／６９９，９３７号及び２００４年３月１４日に出願された米国特許公開第２００５／００４８５３０号（両方ともその全体が参照により本明細書中に援用される）に記載されたＰｆｕ  ＤＮＡポリメラーゼ−Ｓｓｏ７）。」（【００８１】、【００８２】）
オ　「ポリメラーゼ及び従来の非イオン性洗剤を欠いた緩衝液の調製
  非イオン性洗剤を最終保存緩衝液から除いたこと以外は標準的な製造プロトコルを使用して（洗剤非存在）、Ｐｆｕ（ｅｘｏ＋及びｅｘｏ−）融合ＤＮＡポリメラーゼ（例えば、２００５年７月１５日に出願された米国特許出願第６０／６９９，９３７号（その全体が参照により本明細書中に援用される）に記載されるような）、ｃＰｆｕ  ＤＮＡポリメラーゼ（Stratageneのカタログ番号６００１５４）、及びＰＥＦを精製した。・・・・
  非イオン性洗剤なしで、
ＰＣＲ反応緩衝液を調製した（「ＤＦ緩衝液」
１×ｃＰｆｕ  ＤＦ緩衝液は、
ＢＳＡを含有する。
  ０．１％  Ｔｒｉｔｏｎ  Ｘ１００（非イオン性洗剤）或いは
１つ又は複数の両性イオン洗剤
をＰＣＲ反応緩衝液に追加した。
カ　「ＰＣＲの終点においてＰｆｕ及びＰｆｕ融合ＤＮＡポリメラーゼ活性を高めるための両性イオン洗剤の使用
  ０．９ｋｂ及び６ｋｂのシステムに関して、１×ｃＰｆｕ  ＤＦ緩衝液中でｃＰｆｕ  ＤＮＡポリメラーゼ４０ｎｇ、又は１×Ｐｆｕ融合ＤＦ緩衝液Ｉ若しくはＤＦ緩衝液ＩＩそれぞれの中でＰｆｕ融合ＤＮＡポリメラーゼ２８ｎｇ又は２２４ｎｇを使用して、ＰＣＲ反応（５０μｌ）を行った。ＰＣＲ反応物は、２Ｕ／５０μｌのパイロコッカス・フリオサスｄＵＴＰアーゼ（PEF）、
ヒトゲノムＤＮＡ  １００ｎｇ
ヒトゲノムＤＮＡ  ２００ｎｇ
　
　上記記載事項ア〜ウ及びオの記載を総合すると、先願明細書には、標的核酸の増幅のための反応用組成物であって、核酸ポリメラーゼ、ＢＳＡ及び両性イオン性洗剤を含む組成物が記載されている。
　さらに、上記記載事項エには、使用できる核酸ポリメラーゼとして、さまざまなＤＮＡポリメラーゼが列挙されており、上記記載事項エにおいて引用された文献を参酌すると、その多くは組み換え型のＤＮＡポリメラーゼであるし、上記記載事項オによれば、実施例において使用されているＤＮＡポリメラーゼも組み換え型ＤＮＡポリメラーゼである。
  そうすると、先願明細書には、以下の発明が記載されていると認められる。
「標的核酸増幅のための反応用組成物であって、組み換え型核酸ポリメラーゼ、ＢＳＡ及び両性イオン性洗剤を含む組成物。」（以下、「先願発明」という。）
　
（３）対比・判断
　本願補正発明と先願発明とを対比すると、後者における「標的核酸増幅のための反応用組成物」は前者の「酵素反応用組成物」に相当し、後者における「ＢＳＡ」は、前者における「不活性タンパク質」に相当するから、両者は、「酵素反応用組成物であって、ａ．組み換え型核酸ポリメラーゼ、ｂ．不活性タンパク質、および、ｃ．両性イオン性洗剤、を含む組成物。」で一致し、酵素反応用組成物を適用する酵素反応が、本願補正発明は、「生物学的試料を精製することなく直接利用して酵素反応を行う直接酵素反応以外」であるのに対し、先願発明は、そのような特定がされていない点で、一応相違する。
　しかしながら、上記記載事項カによると、標的核酸として「ヒトゲノムＤＮＡ　１００ｎｇ」や「ヒトゲノムＤＮＡ２００ｎｇ」が記載されており、精製されたＤＮＡを標的核酸としていると認められるから、先願発明も、生物学的試料を精製することなく直接利用して酵素反応を行うものではないといえ、上記相違点は、実質的な相違点には当たらない。
　
３．小括
　したがって、本願補正発明は、先願明細書に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者が先願明細書に記載された発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が先願の出願人と同一でもないので、特許法第１８４条の１３の規定により読み替えて適用される特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。
　よって、本件補正は、特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
　平成２５年９月９日付け手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜１８に係る発明は、平成２５年３月１３日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１〜１８に記載された発明特定事項により特定されるものであるところ、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、上記第２　１．に「補正前」として記載したとおりのものである。
　そして、第２　２．で述べたとおり、本願補正発明は、本願発明の特定事項の一部を限定したものであるから、本願発明は本願補正発明を包含するものであることが明らかである。　
　したがって、上記第２　３．で述べたとおり、本願補正発明は、先願明細書に記載された発明と同一であるから、本願補正発明を包含する本願発明も、同様に、先願明細書に記載された発明と同一である。
第４　まとめ
　以上のとおり、本願の請求項１に係る発明は、特許法第１８４条の１３の規定により読み替えて適用される特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないから、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく、拒絶すべきものである。
 
　よって、結論のとおり審決する。