【事件の表示】
　特願２０１５−５６１６４５「煙の排出を備えたアルゴンビームアシスト電気外科手術用ペンシル」拒絶査定不服審判事件〔平成２６年　９月１２日国際公開、ＷＯ２０１４／１３８３６６、平成２８年　３月２４日国内公表、特表２０１６−５０８８４７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、２０１４年（平成２６年）３月６日（パリ条約による優先権主張　外国庁受理　２０１３年（平成２５年）３月６日（ＵＳ）米国）を国際出願日とする特許出願であって、平成２９年３月８日に特許請求の範囲について手続補正され、平成３０年１月２５日付けで拒絶理由が通知され、その指定期間内である同年５月３０日に意見書および手続補正書が提出されたが、同年８月２１日付けで拒絶査定がなされた。これに対し、同年１２月２７日に拒絶査定不服審判の請求がなされた。
第２　本願発明
　本願の請求項１〜２０に係る発明は、平成３０年５月３０日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１〜２０に記載された事項により特定されたものと認められるところ、そのうちの請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、次のとおりのものと認める。
【請求項１】
　外科手術用ペンシルであって、
　内側に含有された導管および少なくとも１つの電気接点要素を有するハンドピースと、
　導電性材料から構成された中空管状部材であって、前記ハンドピースの全長に沿って延在し、かつ前記ハンドピースの全長に沿って前記ハンドピースの内周面と前記中空管状部材の外周面との間に空間が存在するように前記導管内に同心状に含有され、および前記少なくとも１つの電気接点要素が前記中空管状部材と接触する、中空管状部材と、
　スペーサを介して前記中空管状部材内に沿って同心状に懸吊して接続された電極と、
　エネルギー源を前記少なくとも１つの電気接点に接続するための手段と、　凝固材料の供給を前記中空管状部材に提供するための手段と、
　前記ハンドピースと前記中空管状部材との間の前記空間に真空を供給するための手段であって、前記中空管状部材の端部が前記真空が適用される前記ハンドピースの端部まで延在することで、前記ハンドピースの前記端部の内周面と前記中空管状部材の前記端部の前記外周面との間に位置する空間内に形成された真空を存在せしめる手段と
を含む外科手術用ペンシル。
第３　原査定の拒絶の理由
　原査定の拒絶の理由は、本願発明は、本願の優先権主張の日（以下「優先日」という。）前に頒布された下記の引用文献に記載された発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、という理由を含むものである。
引用文献：米国特許第６４５８１２５号明細書
第４　引用文献の記載事項および引用発明等
１　引用文献に記載された事項
（ア）引用文献には、「Electro-surgical unit pencil apparatus and method therefor」（当審仮訳　電気外科用ユニットペンシル装置およびその方法）に関し、図１〜１１Ｄとともに次の事項が記載されている（下線は、当審で付与した。）。
「Also, in the past, it had not been possible to use an ESU pencil while operating both an argon beam coagulator and a smoke evacuation system simultaneously.」（１欄４０〜４２）
（当審仮約
　また、
従来、アルゴンビーム凝固器と煙排出システムの両方を同時に動作させながら、ＥＳＵペンシルを使用することができなかった
「FIGS. 5 ,  6 A-C, and  7 A-C depict an ESU-Argon beam coagulator pencil apparatus  121  with telescopic assembly  124 , in accordance with the present invention.」（８欄１０〜１２行）
（当審仮約
　図５、図６Ａ−Ｃ、図７Ａ−Ｃは、本発明の入れ子式アセンブリ１２４を有する
ＥＳＵアルゴンビーム凝固ペンシル装置１２１
「The handpiece  122  has a locking cap  101  coupled to the distal end of the handpiece  122 . An exhaust connector  113  is coupled to the proximal end of the handpiece  122 . The handpiece  122  is similar to the earlier mentioned handpiece  22 , except that the handpiece  122  has an additional hand switch  150  for regulating the supply of coagulating material to the inlet port  162 .」（８欄２０−２６行） 
（当審仮訳
　ハンドピース１２２は、ハンドピース１２２の遠位端に結合するロックキャップ１０１を備えている。
排気コネクタ１１３は、ハンドピース１２２の近位端と結合している。
ハンドピース１２２が、入口１６２に凝縮性物質の供給を調整するための付加ハンドスイッチ１５０が設けられている
「The inside of the handpiece  122  is lined with a cylindrical conducting element  103 . On the outside of the handpiece  122  are two hand switches  104  and  150 . Handswitch  104  regulates the supply of RF energy from an RF source (not shown) via a cord  114  to the conducting element  103 . 」（８欄２９−３３行）
（当審仮訳
　ハンドピース１２２の内部には、円筒状の導電性素子１０３が内張されている。
ハンドピース１２２の外側には、２つのハンドスイッチ１０４および１５０がある。
導電性素子１０３にコード１１４を介してＲＦ電源（図示せず）からのＲＦエネルギーの供給を調整する。
）
「The telescopic assembly  124  (shown in greater detail in  FIG. 6C ) is contained within the conducting element  103 . The telescopic assembly  124  is similar to the previously described telescopic assembly  24 . The outer diameter of the cylindrical tubing  109 , which forms the body of the telescopic assembly  124 , is marginally smaller than the diameter of the conducting element  103 , permitting the telescopic assembly  124  to slide along the longitudinal axis of the conducting element  103 .」（８欄３５−４３行）
（当審仮訳
　入れ子式アセンブリ１２４（図６Ｃに詳細に示されている。）は、導電要素１０３内にある。入れ子式アセンブリ１２４は、前述した入れ子式アセンブリ２４と同様である。入れ子式アセンブリ１２４の本体を形成する円筒型チューブ１０９の外径は、導電性要素１０３の直径よりもわずかに小さく、入れ子式アセンブリ１２４は、導電要素１０３の長手方向軸線に沿って摺動できるようになっている。）
「A thin hollow rod  105  is suspended inside the tubing  109  by means of two spacers  134  and  135 .」（８欄４３、４４行）
（当審仮訳
　
細い中空ロッド１０５が２つのスペーサ１３４および１３５によって、チューブ１０９の内側に吊り下げられている。
「 The socket  108  is located inside the distal end of the rod  105 . The spacers  136  and  137  suspend the socket  108  inside the rod  105 . The electrode  112  is removably coupled with this socket  108 . Alternatively, the electrode  112  could be integral with this socket  108 . The rod  105 , and the spacers  135 ,  136 , and  137  are made of conducting material. 」（８欄４８−５３行）
（当審仮訳
　ソケット１０８は、ロッド１０５の遠位端内に配置されている。
スペーサ１３６および１３７は、ロッド１０５の内部にソケット１０８を吊り下げる。
電極１１２は、ソケット１０８と一体とすることができる。ロッド１０５、スペーサ１３５、１３６および１３７は、導電材料で作成されている。
「 The conductor cap  106  has an electrical contact with the spacer  135 . The spacer  135  is located at the proximal end on the inside of the tubing  109 . The conductor cap  106  has a plurality of tangs  123  that provide an electrical link between the conductor cap  106  and the conducting element  103 . 」（８欄下から８行−下から３行）
（当審仮訳
　導電キャップ１０６は、スペーサ１３５と電気的に接触する。スペーサ１３５は、チューブ１０９の内側近位端に配置されている。導電キャップ１０６は、導電キャップ１０６と導電性素子１０３との間の電気的結合を行う複数の突起部１２３を有している。）
「At the proximal end of the connector　113 are two ports the exhaust port 164  and the inlet port  162. The exhaust port  164  is connected to a suction source (not shown) via tubing (not shown), and the inlet port  162  is connected to an argon supply (not shown).Inside the inlet port  162  is a long, narrow, tubular member  160 , whose distal end is inserted into the proximal end of the rod  105 . The outer diameter of the tubular member  160  is marginally less than the inner diameter of the rod  105  such that a substantially air-tight, yet slidable connection is made between the tubular member  160  and the rod  105  when the tubular member  160  is partially inserted into the rod  105 .」（１０欄１１−２２行）
（当審仮訳
　コネクタ１１３の近位端には、排気口１６４と入口１６２の２ポートが設けられている。
排気口１６４は、配管(図示せず)を介して吸引源(図示せず)に接続され、入口１６２は、アルゴン供給源(図示せず)に接続されている。
入口１６２の内側には、細長い管状部材１６０が設けられ、その遠位端は、ロッド１０５の近位端に挿入される。
管状部材１６０の外径は、ロッド１０５に部分的に挿入されるときに、筒状部材１６０およびロッド１０５は実質的に気密である
「Referring to  FIGS. 5 ,  6 A-C, and  7 A-C, a major additional feature introduced in this embodiment is the argon beam, whose activation is controlled through the hand switch  150 . The argon beam is conveyed to the site of the surgical procedure through the inlet port  162 , the tubular member  160 , the rod  105 , conduit  152  and finally the mouth  154 . The unique shape of the mouth  154  of the conduit  152  shields the argon beam from the exhaust suction, as will be explained below. 
　Smoke and other fluids from the operation site are removed through the smoke duct  155  by coupling a suction source (not shown) to the exhaust port  164 . Smoke and other fluids from the operation site are sucked into the smoke duct  155  through the annular space between the mouth  154  of the conduit  152  and the tip  117  of the nozzle  151 . 」（１３欄５０−５８行）
（当審仮訳
　図５、図６Ａ−図６Ｃ、および７Ａ−７Ｃを参照すると、実施形態で導入される主要な付加的な特徴は、その起動がスイッチ１５０により制御されるアルゴンビームを含む。
アルゴンビームは、入口１６２、管状部材１６０、ロッド１０５、導管１５２、および、最終的に口部１５４を介して外科的処置の部位に搬送される。
　
手術部位からの煙や他の流体は、吸引源(図示せず)と排気口１６４を接続する煙ダクト１５５を通って除去される。手術部位から煙や他の流体が導管１５２の口部１５４とノズル１５１の先端１１７との間の環状空間を通って煙ダクト１５５内に吸引される。
 
「The smoke is conveyed from the operation site through the smoke duct  155 , the tubing  109 , the handpiece  122 , the exhaust connector  113 , and through the exhaust port  164 .」（１４欄３０−３３行）
（当審仮訳
　
煙は、煙ダクト１５５、チューブ１０９、ハンドピース１２２、排気コネクタ１１３を通って手術部位から排気口１６４を通って排気される。
ＦＩＧ．５
「
」
ＦＩＧ．６Ａ−６Ｃ
「
」
ＦＩＧ．７Ａ−７Ｄ
「
」
（イ）上記摘記事項および図面から、引用文献には、次の技術的事項が記載されているといえる。
ａ　「電極１１２は、ソケット１０８と一体とすることができる」ことから、電極１１２は、ソケット１０８と一体化した電極１１２であるといえる。また、「スペーサ１３６および１３７は、ロッド１０５の内部にソケット１０８を吊り下げる。」との記載並びに図５および図７Ｃから、ソケット１０８と一体化した電極１１２は、スペーサ１３６および１３７を介して、ロッド１０５内に沿って同心状に吊り下げられているといえる。
　また、図５の記載から、ハンドピース１２２の内側にチューブ１０９が含有されていると認められる。
　また、「細い中空ロッド１０５が２つのスペーサ１３４および１３５によって、チューブ１０９の内側に吊り下げられている。」との記載および図６Ｃの記載から、スペーサ１３５は、ロッド１０５と接触していると認められる。
ｂ　「排気コネクタ１１３は、ハンドピース１２２の近位端と結合している。」との記載から、排気コネクタ１１３とハンドピース１２２は別の部材であることが理解でき、さらにそれを踏まえると、図５のロッド１０５はハンドピース１２２の遠位端から近位端まで延在しているといえる。すなわち、ロッド１０５は、ハンドピースの
ほぼ
ｃ　図５、図６Ｃおよび図７Ｃの記載から、ロッド１０５は、ハンドピース１２２の内周面とロッド１０５の外周面との間に空間が存在するように、チューブ１０９内に同心状に設けられているといえる。
ｄ　「ハンドスイッチ１０４は、導電性素子１０３にコード１１４を介してＲＦ電源（図示せず）からのＲＦエネルギーの供給を調整する」こと、および「導電キャップ１０６は、スペーサ１３５と電気的に接触する。スペーサ１３５は、チューブ１０９の内側近位端に配置されている。導電キャップ１０６は、導電キャップ１０６と導電性素子１０３との間の電気的結合を行う複数の突起部１２３を有している」ことから、コード１１４は、ＲＦ電源からのＲＦエネルギーをスペーサ１３５に供給するために、ＲＦ電源と導電性素子１０３に接続している、すなわち、ＲＦ電源をスペーサ１３５に接続するためのものといえる。
ｅ　「手術部位からの煙や他の流体は、吸引源(図示せず)と排気口１６４を接続する煙ダクト１５５を通って除去される。手術部位から煙や他の流体が導管１５２の口部１５４とノズル１５１の先端１１７との間の環状空間を通って煙ダクト１５５内に吸引される。」および「煙は、煙ダクト１５５、チューブ１０９、ハンドピース１２２、排気コネクタ１１３を通って手術部位から排気口１６４を通って排気される。」、「管状部材１６０の外径は、ロッド１０５に部分的に挿入されるときに、筒状部材１６０およびロッド１０５は実質的に気密である」並びに図５のハンドピース１２２の端部とロッド１０５の端部との位置関係から、吸引源は、排気コネクタ１１３の近位端に設けられた排気口１６４に接続されるとともに、ロッド１０５の端部が吸引されるハンドピース１２２の端部まで
ほぼ
ｆ　ハンドピース１２２について、「排気コネクタ１１３は、ハンドピース１２２の近位端と結合している」および「煙は、煙ダクト１５５、チューブ１０９、ハンドピース１２２、排気コネクタ１１３を通って手術部位から排気口１６４を通って排気される。」と記載されており、引用文献は、排気コネクタ１１３とハンドピース１２２とは別の部材として記載している。
　そうしてみると、ハンドピースは排気コネクタ１１３を含まないと考えるのが相当である。
　
２　引用発明
　上記１（ア）、（イ）より、引用文献には、次の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されていると認める。
「ＥＳＵアルゴンビーム凝固ペンシル装置１２１であって、
　内側に含有されるチューブ１０９および導電材料で作成されたスペーサ１３５を有するハンドピース１２２と、導電材料で作成された細い中空のロッド１０５であって、前記ハンドピース１２２の
ほぼ
　ＲＦ電源をスペーサ１３５に接続するためのコード１１４と、
　スペーサ１３６および１３７を介して前記ロッド１０５内に沿って同心状に吊り下げられて接続されたソケット１０８と一体化した電極１１２と、
　アルゴンの供給を前記ロッド１０５に提供するためのアルゴン供給源と、
　ハンドピース１２２の近位端に設けられた排気コネクタ１１３の近位端に設けられた排気口に接続される吸引源であって、
　前記ロッド１０５の端部が吸引されるハンドピース１２２の端部まで
ほぼ
第５　対比・判断
１　対比
　本願発明と引用発明とを対比すると、引用発明の「ＥＳＵアルゴンビーム凝固ペンシル装置１２１」は、その文言の意味、機能または構成等からみて、本願発明の「外科手術用ペンシル」に相当する。
　以下同様に「ハンドピース１２２」は「ハンドピース」に、「チューブ１０９」は「導管」に、「スペーサ１３５」は「少なくとも１つの電気接点要素」に、「ロッド１０５」は「中空管状部材」に、「コード１１４」は「エネルギー源を前記少なくとも１つの電気接点に接続するための手段」に、「電極１１２」は「電極」に、「アルゴン」は「凝固材料」に、「アルゴン供給源」は「凝固材料の供給を前記中空管状部材に提供するための手段」に、「吸引源」は「真空を存在せしめる手段」にそれぞれ相当することは明らかである。
　引用発明の「ハンドピース１２２の近位端に設けられた排気コネクタ１１３の近位端に設けられた排気口に接続される吸引源であって、前記ロッド１０５の端部が吸引されるハンドピース１２２の端部まで
ほぼ
ほぼ
　そうすると、本願発明と引用発明とは、
「外科手術用ペンシルであって、
　内側に含有された導管および少なくとも１つの電気接点要素を有するハンドピースと、
　導電性材料から構成された中空管状部材であって、前記ハンドピースの全長に沿って延在し、かつ前記ハンドピースの
ほぼ
　スペーサを介して前記中空管状部材内に沿って同心状に懸吊して接続された電極と、
　エネルギー源を前記少なくとも１つの電気接点に接続するための手段と、　凝固材料の供給を前記中空管状部材に提供するための手段と、
　前記ハンドピースと前記中空管状部材との間の前記空間に真空を供給するための手段であって、前記中空管状部材の端部が前記真空が適用される前記ハンドピースの端部まで
ほぼ
　真空を存在せしめる手段とを含む外科手術用ペンシル。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
（相違点）
　中空管状部材の端部とハンドピースの端部との位置関係について、本願発明では、「中空管状部材」が「ハンドピースの全長に沿って延在し」、かつ、「中空管状部材の端部」が「ハンドピースの端部まで延在」しているのに対して、引用発明では、「ロッド１０５」が「ハンドピース１２２の
ほぼ
ほぼ
２　判断
（１）相違点の検討
　上記相違点１について検討すると、ロッド１０５の端部の位置を吸引されるハンドピース１２２の端部の位置と一致させること、すなわち、ロッド１０５をハンドピースの全長に沿って延在させることは、他の部品との関係や製造の精度等を考慮して行い得る設計上の微差であるし、そのことによる格別な効果を見い出せないから、引用発明において、相違点１に係る本願発明の構成とすることは、当業者が適宜なし得る設計事項の範囲内である。
　
　請求人は、請求書において、「一方で、仮に、請求項１に係るハンドピースを（イ）「handpiece 122」のうち「exhaust connector 113」より先端側の部分と対応づけた場合、hollow rod 105は、排気ポート１６４まで延在していない。すなわち、hollow rod 105は、「真空が適用される前記ハンドピースの端部まで延在する」ものではなく、請求項１に係る中空管状部材とは相違する。」、「引用文献１は、請求項１に係る発明の上記特徴を開示も示唆もしていない。このため、引用発明１は、切断および凝固中に生成される煙および壊死組織片を手術部位から効率よく排出するという効果を奏することはできない。」（（３．３）本願発明と引用発明との対比）と主張する。
　当該主張について検討すると、引用文献の「手術部位からの煙や他の流体は、吸引源(図示せず)と排気口１６４を接続する煙ダクト１５５を通って除去される。手術部位から煙や他の流体が導管１５２の口部１５４とノズル１５１の先端１１７との間の環状空間を通って煙ダクト１５５内に吸引される。」との記載を踏まえると、引用発明において、切断および凝固中に生成される煙等を効率よく排出できるか否かは、導管１５２の口部１５４とノズル１５１の先端１１７との位置関係により決定されるものであり、ロッド１０５と排気口１６４との位置関係が大きな影響を及ぼすとは考えられないから、当該請求人の主張は失当である。
　　
（２）小括
　以上のとおり、本願発明は、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができるものでない。
第６　むすび
　以上のとおり、本願発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、その他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。