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　特願２０１７−５０２６６８「水で除去できる組成物およびその応用」拒絶査定不服審判事件〔平成２８年　２月　４日国際公開、ＷＯ２０１６／０１８６１１、平成２９年　９月　７日国内公表、特表２０１７−５２５７９９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、２０１５年（平成２７年）７月１４日（パリ条約による優先権主張外国庁受理　２０１４年（平成２６年）７月３０日（ＵＳ） 米国特許商標庁）を国際出願日とする出願であって、平成３１年３月２２日付けでなされた拒絶査定に対し、令和１年７月２４日付けで拒絶査定不服審判が請求されると同時に特許請求の範囲についての手続補正がされたものであって、その後、当審において、令和２年４月２８日付けで拒絶理由が通知され、令和２年７月２７日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第２　本願発明
　本願の請求項１〜１４に係る発明（以下本願発明１〜本願発明１４といい、まとめて本願発明という場合もある。）は、令和２年７月２７日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項１〜１４に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「　【請求項１】　組成物において、　５０〜９５質量％のアルコールワックス；　５〜５０質量％の粘着付与剤；および　０．５〜５質量％の着色剤を含み、　前記組成物中の前記着色剤の溶解度は、０．２〜５％のスペクトル強度デルタ値により特徴付けられ、該スペクトル強度デルタ値は前記組成物をブタノール中に溶解させることにより測定される、組成物。
　　【請求項２】　前記アルコールワックスが、式ＣＨ3（ＣＨ2）nＯＨを有するアルコールを含み、式中、ｎは１５から４０の整数である、請求項１記載の組成物。
　　【請求項３】　前記アルコールワックスが、前記組成物の総質量に基づいて、６０〜８０質量％の量で該組成物中に存在する、請求項１記載の組成物。
　　【請求項４】　前記粘着付与剤が、樹脂酸、ロジンエステル、ロジンアルコール、もしくはそれらの混合物または組合せを含む、請求項１記載の組成物。
　　【請求項５】　前記粘着付与剤が、前記組成物の総質量に基づいて、１０〜４０質量％の量で該組成物中に存在する、請求項１記載の組成物。
　　【請求項６】　前記着色剤が有機染料を含む、請求項１記載の組成物。
　　【請求項７】　１０質量％までの防止剤または安定剤をさらに含む、請求項１記載の組成物。
　　【請求項８】　前記組成物の融点が約４５℃から約８０℃に及ぶ、請求項１記載の組成物。
　　【請求項９】　プラスチック基体表面から水で除去できる、請求項１記載の組成物。
　　【請求項１０】　前記粘着付与剤が、前記組成物の総質量に基づいて、２５〜３５質量％の量で該組成物中に存在する、請求項１記載の組成物。　　　【請求項１１】　前記アルコールワックスが、式ＣＨ3（ＣＨ2）nＯＨを有するアルコールを含み、式中、ｎは１６から２２の整数である、請求項１記載の組成物。
　　【請求項１２】　前記アルコールワックスが、式ＣＨ3（ＣＨ2）nＯＨを有するアルコールを含み、式中、ｎは１６から２２の整数であり、　前記アルコールワックスが、前記組成物の総質量に基づいて、６０〜８０質量％の量で該組成物中に存在し、前記粘着付与剤が、樹脂酸、ロジンエステル、ロジンアルコール、もしくはそれらの混合物または組合せを含み、前記粘着付与剤が、前記組成物の総質量に基づいて、２５〜４０質量％の量で該組成物中に存在し、前記着色剤が有機染料を含み、前記組成物の融点が約４５℃から約８０℃に及ぶ、請求項１記載の組成物。
　　【請求項１３】　組成物において、　５０〜９５質量％の、式ＣＨ3（ＣＨ2）mＣＯＯＨを有し、式中、ｍは１４から４０の整数であるカルボン酸ワックス；　５〜５０質量％の粘着付与剤；および　０．５〜５質量％の着色剤を含み、　前記組成物中の前記着色剤の溶解度が、０．２〜５％のスペクトル強度デルタ値により特徴付けられ、該スペクトル強度デルタ値は前記組成物をブタノール中に溶解させることにより測定される、組成物。　　　　【請求項１４】　前記カルボン酸ワックスが、前記組成物の総質量に基づいて、６０〜８０質量％の量で該組成物中に存在する、請求項１３記載の組成物。」
第３　当審における拒絶理由
１　拒絶理由の概要
　当審において、令和２年４年２８日付けで通知した拒絶理由の概要は、以下のとおりである。
（１）　（明確性）この出願は、請求項１〜１４の記載が特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。
（２）　（実施可能要件）この出願は、請求項１〜１４の記載が特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。
（３）　（サポート要件）この出願は、請求項１〜１４の記載が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
２　拒絶理由の要旨
（１）　理由１（明確性要件）について
　本願発明１、１３の「組成物中の前記着色剤の溶解度は、０．２〜５％のスペクトル強度デルタ値により特徴付けられ」という発明特定事項は、希釈率、希釈溶媒、吸光度を測定する光の波長、温度、濾紙の種類や濾過の温度・圧力などの濾過条件などのスペクトル強度デルタ値の測定条件によって、同一の組成物が特許請求の範囲に含まれるか否かが異なるものとなるという点において、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎としても、特許請求の範囲の記載が第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であると言わざるを得ないため、請求項１〜１４の記載は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。
（２）　理由２（実施可能要件）について
ア　機能・特性等の「定義」及び「定量方法」について　
『機能、特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項において、その機能、特性等が標準的なものでなく、しかも当業者に慣用されているものでもない場合は、当該請求項に係る発明について実施可能に発明の詳細な説明を記載するためには、その機能、特性等の定義又はその機能、特性等を定量的に決定するための試験方法又は測定方法を示す必要がある。』にも関わらず、請求項１〜１４には、スペクトル強度デルタ値の測定条件が規定されていないため、「その機能、特性等の定義又はその機能、特性等を定量的に決定するための試験方法又は測定方法」が示されたものとは認められない。
　よって、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が、本願発明１〜１４の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しているものであるとはいえないから、特許法第３６条第４項第１号に適合するものではない。
イ　過度の試行錯誤について
　本願明細書の記載からは、具体的に粘着付与剤や各種ワックスをどのようなものに換えれば、どのようにΔspecが変化するのか、粘着付与剤や各種ワックスの含有量を増減することによって、Δspecの値にどのような影響を与えるのかが理解できず、どのように組成を調整することによって、スペクトル強度デルタ値を０．２〜５％とすることができるのか、その指針が開示されているとはいえないから、本願発明１〜１４は、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、どのように作るか理解」できないので、本件請求項１〜１４に係る発明を実施するために「当業者に期待し得る程度を越え得る試行錯誤、複雑高度な実験等をする必要がある」ものと認めざるを得ない。
　よって、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が、本願発明１〜１４の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しているものであるとはいえないから、特許法第３６条第４項第１号に適合するものではない。
（３）　理由３（サポート要件）について
ア　組成物の「スペクトル強度デルタ値」は、組成が同一であっても、スペクトル強度デルタ値の測定条件によって大きく異なるものとなると考えられるところ、本願実施例に記載される測定方法によって得られた「スペクトル強度デルタ値」を特定の範囲とすることにより基体表面に対するインクの付着力と水によるインクの除去性が優れることをもって、本願以外の測定方法によって得られた「スペクトル強度デルタ値」を特定の範囲としたものが同様の効果を有すると認識できるものではないから、本願発明１〜１４は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではない。
イ　本願発明１、１３のアルコールワックスや粘着付与剤、着色剤には、それぞれ膨大な化合物が包含されうる上に、それぞれの構成成分の含有量は、非常に大きな数値範囲で規定されているが、本願明細書【００６６】―【００６７】に記載される組成物は、上記の膨大な化合物を含むアルコールワックスやカルボン酸ワックス、粘着付与剤の中から、それぞれわずか２種類のものを、非常に限定された数値範囲の中で調整してなるものであるし、【表３】においてΔspecが０であるインク１７がＩＰＡ除去スコア、水除去スコアが最も良いものである一方で、Δspec０．２〜５を満足するインク１０の水除去スコアが最も悪いことや、Δspecを０．２〜５とすることによって、水除去スコアや基板への付着力値が好適なものとなる作用機序についての記載も存在せず、実施例に記載されるインクの記載を本願発明の範囲にまで拡張ないし一般化できるといえる明細書の「試験結果」や「作用機序」についての記載や出願時の「技術常識」の存在は見当たらないことから、本願発明１〜１４は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではない。
第４　当審の判断
１　理由１（明確性要件）について
（１）　一般に『法３６条６項２号は，特許請求の範囲の記載に関し，特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は，仮に，特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には，特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり，第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので，そのような不都合な結果を防止することにある。そして，特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だけではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術的常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきことはいうまでもない。』とされているところ〔平成２１年８月３１日　知財高裁平成２１年（行ケ）第１０４３４号判決参照。〕、このような観点に基づいて、本件特許の明確性要件の適否を以下に検討する。
（２）　本願発明１の「組成物中の前記着色剤の溶解度は、０．２〜５％のスペクトル強度デルタ値により特徴付けられ」という発明特定事項について、本願特許明細書の【００６１】、【００６５】から、インク１〜１８の「スペクトル強度デルタ値」は、等質量のインク１から１８から取り出されたアリコートと、当該アリコートを取り出した残りの部分を「Ｗｈａｔｍａｎ＃３濾紙を備えたステンレス鋼製フィルタホルダを含む、加熱されたＭＯＴＴ装置（ＭｏｔｔＭｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌ）に通して濾過した。濾過は、平方インチ当たり約１５ポンド（約１０３ｋＰａ）の圧力およびその混合物の融点より高い温度で行った。」処理することによって得られる濾過インクを、等体積の同じ溶媒中に溶かし、その吸光度を同一の測定条件で測定し、測定した吸光度をインクの濃度で割ったものをそれぞれＳＳ濾過、ＳＳ未濾過として、
Δspec＝［｜（ＳＳ未濾過）−（ＳＳ濾過）｜／（ＳＳ未濾過およびＳＳ濾過の大きい方）］×１００％で定義されるものであると理解できる。
　
（３）　しかしながら、上記のようなスペクトル強度デルタ値を測定する際の希釈率、吸光度を測定する光の波長、温度、濾紙の種類や濾過の温度・圧力などの濾過条件など（以下、「スペクトル強度デルタ値の測定条件」という。）について、特許請求の範囲には一切の規定がされていないし、発明の詳細な説明においても、「スペクトル強度デルタ値の測定条件」は明確に定義されていないから、本願発明１の「スペクトル強度デルタ値」は任意の測定方法で求めることができると認められる。
（４）　そして、本願明細書【００３９】「・・・前記組成物中の着色剤の溶解度は、・・・スペクトル強度デルタ値（Δspec）により特徴付けられる。」との記載や、平成３０年６月６日付意見書で「しかしながら、本願明細書の段落【００３９】に記載されているように、スペクトル強度デルタ値は、
組成物中の着色剤の溶解度
　また、濾紙の保留粒子径（孔径）は濾紙の種類によって様々であるところ、例えば本願【００６６】に記載されるインク１０についてスペクトル強度を測定する際に、【００６５】に記載される方法において濾紙として「Ｗｈａｔｍａｎ＃３濾紙」を用いるのに換えて、孔径が非常に大きく、濾過したインクと未濾過のインクの性状が変わらないものを使用すれば、ＳＳ未濾過の値とＳＳ濾過の値は等しくなるから、インク１０のスペクトル強度デルタ値も０となりうると考えられるし、同様に、物質の吸光度は波長によって大きく異なることは当該技術分野において周知の事項であるところ、吸光度を測定する光の波長として、５８０ｎｍに換えて、濾過前のインク１０、濾過後のインク１０のいずれにも吸収のない波長を選択すれば、ＳＳ未濾過及びＳＳ濾過の値はほぼ等しい値となると考えられるからインクのスペクトル強度デルタ値は０に近似した値となると考えられる。
（５）　加えて、審判請求人は、本件出願の審査の過程で提出した平成３０年６月６日付けの意見（「３）理由３について」の項）において、概ね、ＳＳ未濾過及びＳＳ濾過の測定値のそれぞれを得る際に同じ測定条件が維持される限り、希釈率、希釈溶媒、吸光度を測定する光の波長、温度などについて任意の条件が利用できると主張しているが、当該主張は、ＳＳ未濾過（ＳＳ濾過）の測定値自体は、その測定条件に応じて異なる値になる（ので、ＳＳ未濾過とＳＳ濾過のそれぞれを得る際に同じ測定条件が維持される必要がある）ことを自認するものであるといえる。
　また、審判請求人は令和２年７月２７日付の手続補正書で、請求項１を「該スペクトル強度デルタ値は前記組成物をブタノール中に溶解させることにより測定される」ものに限定すると共に、同日付の意見書で、請求項１において「スペクトル強度デルタ値は前記組成物をブタノール中に溶解させることにより測定される」ことを明確にする補正をしたため、Δspecを測定する際に用いられる溶媒が特定され、「組成物中の前記着色剤の溶解度は、０．２〜５％のスペクトル強度デルタ値」という発明特定事項は明確になったとも主張する。しかしながら、測定の際に用いられる溶媒は、スペクトル強度デルタ値の測定条件のうちの一つに過ぎず、残りの測定条件については未だ特定されていないため、当該主張は認められない。
（６）　してみれば、本願発明１に記載された「組成物中の前記着色剤の溶解度は、０．２〜５％のスペクトル強度デルタ値」という発明特定事項は、スペクトル強度デルタ値の測定条件によって、同一の組成物が特許請求の範囲に含まれるか否かが異なるものとなるという点において、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎としても、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であると言わざるを得ない。
　請求項１３についても同様である。
　したがって、本件特許の請求項１及びその従属項並びに請求項１３とその従属項の記載は、特許を受けようとする発明が明確ではないから、特許法第３６条第６項第２号に適合するものではない。
（７）　なお、審判請求人は令和２年７月２７日付の手続補正書で、請求項１を「該スペクトル強度デルタ値は前記組成物をブタノール中に溶解させることにより測定される」ものに限定すると共に、同日付の意見書で、請求項１において「スペクトル強度デルタ値は前記組成物をブタノール中に溶解させることにより測定される」ことを明確にする補正をしたため、Δspecを測定する際に用いられる溶媒が特定され、「組成物中の前記着色剤の溶解度は、０．２〜５％のスペクトル強度デルタ値」という発明特定事項は明確になったと主張する。しかしながら、測定の際に用いられる溶媒は、スペクトル強度デルタ値の測定条件のうちの一つに過ぎず、残りの測定条件については未だ特定されていないため、当該主張は認められない。
２　理由２（実施可能要件）について
（１）　機能・特性等の「定義」及び「定量方法」について
ア　本件請求項１、１３の「組成物中の前記着色剤の溶解度は、０．２〜５％のスペクトル強度デルタ値により特徴付けられる」等の記載は、組成物のスペクトル強度デルタ値という「機能・特性等によって物を特定しようとする記載」を含むものである。
　そして、一般に『機能、特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項において、その機能、特定等が標準的なものでなく、しかも当業者に慣用されているものでもない場合は、当該請求項に係る発明について実施可能に発明の詳細な説明を記載するためには、その機能、特性等の定義又はその機能、特性等を定量的に決定するための試験方法又は測定方法を示す必要がある。』とされている。
　しかしながら、上記の「スペクトル強度デルタ値」は、理由１において検討したように、スペクトル強度デルタ値の測定条件によって、その値が大きく異なるものとなるにも関わらず、本願発明１、１３においては、スペクトル強度デルタ値の測定条件が規定されていないため、「その機能、特性等の定義又はその機能、特性等を定量的に決定するための試験方法又は測定方法」が示されたものとは認められないものである。
イ　なお、審判請求人は令和２年７月２７日付の手続補正書で、請求項１を「該スペクトル強度デルタ値は前記組成物をブタノール中に溶解させることにより測定される」ものに限定すると共に、同日付の意見書で、請求項１において「スペクトル強度デルタ値は前記組成物をブタノール中に溶解させることにより測定される」ことを明確にする補正をしたため、発明の詳細な説明は、当業者が本願発明１〜１４の実施をすることができる程度に明確且つ十分に記載されている旨主張する。しかしながら、前述のように、測定の際に用いられる溶媒は、スペクトル強度デルタ値の測定条件のうちの一つに過ぎず、残りの測定条件については未だ特定されていないため、当該主張は認められない。
ウ　したがって、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が、本願発明１、１３とそれらの従属項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しているものであるとはいえないから、特許法第３６条第４項第１号に適合するものではない。
（２）　過度の試行錯誤について
　本願発明１、１３の「組成物中の前記着色剤の溶解度は、０．２〜５％のスペクトル強度デルタ値により特徴付けられる」等の記載は、組成物のスペクトル強度デルタ値という「機能・特性等によって物を特定しようとする記載」を含むものである。
　そして、一般に『物の有する機能、特性等からその物の構造等を予測することが困難な技術分野において、機能、特性等で特定された物のうち、発明の詳細な説明に具体的に製造方法が記載された物及びその物から技術常識を考慮すると製造できる物以外の物について、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、どのように作るか理解できない場合（例えば、そのような物を作るために、当業者に期待し得る程度を越え得る試行錯誤、複雑高度な実験等をする必要がある場合）は、実施可能要件違反となる。』とされている。
　そこで、発明の詳細な説明に具体的に製造方法が記載されたインク１〜１８について検討すると、【表１】、【表３】のインク１と２についての記載から、用いられる粘着付与剤の種類によってΔspecに差異が生じることについては理解が出来、インク１と４あるいは、１３と１６の記載から、用いられるアルコールワックス、カルボン酸ワックスの種類によってΔspecに差異が生じることについては理解ができるものの、具体的に粘着付与剤や各種ワックスをどのようなものに換えれば、どのようにΔspecが変化するのか、粘着付与剤や各種ワックスの含有量を増減することによって、Δspecの値にどのような影響を与えるのかは、【表１】〜【表３】の記載からは理解できない。
　また、本件明細書には、アルコールワックスやカルボン酸ワックス、粘着付与剤、着色剤のどのような構造、特性、あるいは含有量が、具体的にどのようにスペクトル強度デルタ値に影響を与えるのかについては記載されておらず、どのように組成を調整することによって、スペクトル強度デルタ値を０．２〜５％とすることができるのか、その指針が開示されているとはいえない。
　してみれば、【００６１】あるいは【表１】〜【表３】の開示だけでは、具体的に開示されるインク１０、１６及び実質的にこれらの実施例と同一といえる組成を有するインク以外の「組成物において、５０〜９５質量％のアルコールワックス；５〜５０質量％の粘着付与剤；および０．５〜５質量％の着色剤を含み、前記組成物中の前記着色剤の溶解度は、０．２〜５％のスペクトル強度デルタ値により特徴付けられる、組成物。」または「組成物において、５０〜９５質量％の、式ＣＨ3（ＣＨ2）mＣＯＯＨを有し、式中、ｍは１４から４０の整数であるカルボン酸ワックス；５〜５０質量％の粘着付与剤；および０．５〜５質量％の着色剤を含み、前記組成物中の前記着色剤の溶解度が、０．２〜５％のスペクトル強度デルタ値により特徴付けられる、組成物。」について、「当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、どのように作るか理解」できないので、本願発明１〜１４を実施するために「当業者に期待し得る程度を越え得る試行錯誤、複雑高度な実験等をする必要がある」ものと認めざるを得ない。
　また、審判請求人は、令和２年７月２７日付意見書で、この点について一切の反論を行っていない。
　よって、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が、本願発明１、１３とそれらの従属項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しているものであるとはいえないから、特許法第３６条第４項第１号に適合するものではない。
３　理由３（サポート要件）について
（１）　サポート要件の判断手法（観点）について
　一般に『特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり，明細書のサポート要件の存在は，特許出願人（…）が証明責任を負うと解するのが相当である。・・・いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ，このような発明において，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するためには，発明の詳細な説明は，その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が，特許出願時において，具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか，又は，特許出願時の技術常識を参酌して，当該数式が示す範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。』とされている〔平成１７年１１月１１日　知財高裁平成１７年（行ケ）１００４２号判決参照。〕。
（２）　本願発明の「解決しようとする課題」について　本願発明１〜１４の「解決しようとする課題」は、【０００３】「・・・プラスチック基体からより容易な様式で除去できる一方で、プラスチック基体の取扱い中のインクの除去に抵抗するのに十分なその基体に対する付着力を与える組成物を含む、印刷用途のための改善された組成物が必要とされている」、【０００４】「１つの態様において、様々な印刷用途のためのものを含む、水分散性または水で除去できる組成物であって、いくつかの実施の形態において、従来の組成物を上回る１つ以上の利点を提供するであろう組成物がここに記載されている。・・・プラスチック基体に対する良好な付着力を与えるが、水による濯ぎまたは水中の浸漬によって、その基体から容易に除去されるインクとして使用できる。このように、ここに記載された組成物は、水分散性または水で除去できるインクであり得る。・・・さらに、ある場合には、ここに記載された組成物は、石鹸や洗浄剤を使用せずに、プラスチック基体から除去できる。ここに記載された組成物は、基体表面からの組成物の過剰な剥離、摩耗、または他の除去なく、プラスチック基体を取り扱えるおよび／または包装できるようにプラスチック基体に対する十分な付着力を提供することもできる。」などの記載を含む発明の詳細な説明の全体の記載からみて『プラスチック基体から、石鹸や洗浄剤を使用せずに、水で除去できる一方で、プラスチック基体の取扱中のインクの除去に抵抗するのに十分なその基体に対する付着力を与える組成物』を得ることであると認められる。
（３）　本件明細書の記載の概要について本願明細書【００３９】には、「さらに、いくつかの実施の形態において、前記組成物中の着色剤の溶解度は、以下に記載されるように測定した場合、５％以下、３％以下、２％以下、または１％以下のスペクトル強度デルタ値（Δspec）により特徴付けられる。ある場合には、その組成物は、約０．１％から約１％、約１％から約５％、約１％から約３％、約２％から約５％、または約２％から約３％のスペクトル強度デルタ値を示す。ここに記載されたスペクトル強度デルタ値を示す組成物は、高い組成安定性および／または高い色安定性を示すことができる。」ことが記載されている。
　また、【００６１】〜【００７０】には、実施例として、「【００６１】ここに記載されたいくつかの実施の形態による組成物またはインクを以下のように調製した。詳しくは、下記の表ＩおよびＩＩのインク１から１８を、着色剤を除いて、各組成物の成分の全てをビーカーまたはガラス瓶に入れ、続いて、オーブン内において１００〜１１０℃でその成分を溶解させることにより調製した。次いで、溶解した混合物に着色剤を加え、油浴内の混合物を１００〜１１０℃に維持しながら、その混合物を約１時間に亘りかき混ぜた。次に、下記にさらに記載されるようなスペクトル強度測定のために、アリコート（約２ｇ）を混合物から取り出した。混合物の残りの部分を、Ｗｈａｔｍａｎ＃３濾紙を備えたステンレス鋼製フィルタホルダを含む、加熱されたＭＯＴＴ装置（Ｍｏｔｔ　Ｍｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌ）に通して濾過した。濾過は、平方インチ当たり約１５ポンド（約１０３ｋＰａ）の圧力およびその混合物の融点より高い温度で行った。次いで、濾過された混合物をアルミニウム製平鍋に注型し、冷却して、濾過された固体インク組成物を提供した。表ＩおよびＩＩにおける全ての量は、グラム（ｇ）で表された識別された成分の重量である。
【００６２】
                                                                    【００６３】
【００６４】
【００６５】　表ＩＩＩには、インク１〜１８のいくつかの性質が与えられている。表ＩＩＩにおける二重ハイフン「−−」は、特定のインクについて、特定の値が測定されなかったことを示している。表ＩＩＩにおける粘度は、製造業者のプロトコル（“AR 500/1000 Rheometers:　Rheometrics Series Getting Started Guide,”PN 500017.001 Rev. G, Issued October 2006, TAに記載されているような）にしたがって、１１０°でＡＲ−１０００コーンプレート流量計（１．９７°の円錐角、４０ｍｍの円錐直径、および４５μｍの切断間隙を有するステンレス鋼製円錐）を使用して測定した動的粘度である。しかしながら、ここに記載されたインクは、概して、約８０℃と約１３０℃の間の温度で約３ｃＰから約３０ｃＰに及ぶ粘度、または約９０℃と約１１５℃の間の温度で約５ｃＰから約２０ｃＰに及ぶ粘度を示した。表ＩＩＩにおける「ＤＳＣ」は、示差走査熱量測定法を称する。ピーク融点およびピーク凝固点は、ＤＵＰＯＮＴ　２１００熱量計を使用して、ＤＳＣにより測定した。インク１〜６および１３〜１５について、表ＩＩＩにおけるΔspec値は、トルエン中で測定した。インク７〜１２および１６〜１８について、Δspec値は、ブタノール中で測定した。一般に、Δspec値は、以下の式にしたがって計算した：Δspec＝［｜（ＳＳ未濾過）−（ＳＳ濾過）｜／（ＳＳ未濾過およびＳＳ濾過の大きい方）］×１００％式中、ＳＳ未濾過は、上述した未濾過インクのアリコートのスペクトル強度であり、ＳＳ濾過は、上述した濾過インクのスペクトル強度である。未濾過および濾過インクのスペクトル強度は、インクを溶媒（トルエンまたはブタノールなど）中に溶かし、Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ　Ｌａｍｂｄａ　２Ｓ　ＵＶ／ｖｉｓ分光光度計を使用して、所定の波長（５８０ｎｍなど）でインク溶液の吸光度を測定することによって、測定した。スペクトル強度は、測定した吸光度（Ａ）を、ｇ／ｍＬで表された溶液中のインクの濃度で割ったものと等しいと解釈した。例えば、２５０ｍＬのブタノール中に溶かした１６７．９６ｍｇのインクについて、０．７６３４（任意単位）の５８０ｎｍでの吸光度が測定され、１１３６のスペクトル強度値が与えられた。Δspecの計算について、等質量のインクの濾過および未濾過アリコートを等体積の同じ溶媒中に溶かした。
【００６６】
【００６７】　表ＩＩＩに与えられた性質に加え、インク１〜１８のいくつかについて、付着力値を測定した。詳しくは、ポリカーボネート基体表面に対するインクの付着力を、ガラスピペットでポリカーボネートシート上に１１０℃で液体インクのアリコートを滴下して、各々約５ｍｍの直径を有する５〜７滴のインクを形成することによって評価した。インクのドットの固化後、基体に対する付着力を、ドットを指の爪で押すかまたは引っ掻くことによって評価した。インク１、２、４、５、７、９、１０、１２、１３、１４、１６、１７、および１８は、８０〜１００％の付着力値を示した。ここで、付着力値は、指の爪の引っ掻きにより除去されなかったドットの百分率を称する。
【００６８】　有機溶媒による、また水による、ここに記載されたいくつかのインクの除去性も評価した。有機溶媒によるインクの分散性または除去性は、インクの液滴を、上述したポリカーボネート基体上に堆積させることによって評価した。次に、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）を基体表面に吹き付けた。次いで、基体表面を布で拭き取ることによって、ＩＰＡおよびインクの液滴を除去した。ドットの全てが除去されるまで、または８回のサイクルを完了するまで、吹き付け／拭き取りサイクルを繰り返した。インクの除去性は、１から１０の尺度で評価した。ここで、１は最も容易な除去に相当し、１０は最も困難な除去に相当した。例えば、吹き付けと拭き取りのたった１回のサイクル後に、８０〜１００％のインクが除去された場合、１のスコアを割り当てた。８回のサイクル後に、基体上に約１〜３％のインクが残留マークとして残っていた場合、６のスコアを割り当てた。８回のサイクル後に、基体上に少なくとも１５％のインクが残っていた場合、１０のスコアを割り当てた。ＩＰＡを吹き付ける代わりに、流水を使用したことを除いて、インクの水除去性を同様な様式で評価した。ＩＰＡおよび水の両方とも、約２５℃の温度で使用した。その結果が表ＩＶに示されている。        【００６９】
【００７０】　表ＩＶに示されたインクに加え、他のインクの除去性も同様に評価した。インク２、４、５、１３、および１４はＩＰＡで容易に除去され、インク２、５、１３、および１４は水で容易に除去された」と記載されている。
４　対比・判断
（１）　上記第４の１において検討したように、組成物の「スペクトル強度デルタ値」は、組成が同一であっても、スペクトル強度デルタ値の測定条件によって大きく異なるものとなると考えられる。一方で、組成物が『プラスチック基体から、石鹸や洗浄剤を使用せずに、水で除去できる一方で、プラスチック基体の取扱中のインクの除去に抵抗するのに十分なその基体に対する付着力を与え』られるか否かは、その組成によって決定されていると考えられる。
　してみれば、本願明細書【００６１】〜【００７０】において記載される「・・・表ＩおよびＩＩのインク・・・を、着色剤を除いて、各組成物の成分の全てをビーカーまたはガラス瓶に入れ、続いて、オーブン内において１００〜１１０℃でその成分を溶解させることにより調製した。次いで、溶解した混合物に着色剤を加え、油浴内の混合物を１００〜１１０℃に維持しながら、その混合物を約１時間に亘りかき混ぜた。次に、下記にさらに記載されるようなスペクトル強度測定のために、アリコート（約２ｇ）を混合物から取り出した。　混合物の残りの部分を、Ｗｈａｔｍａｎ＃３濾紙を備えたステンレス鋼製フィルタホルダを含む、加熱されたＭＯＴＴ装置（Ｍｏｔｔ　Ｍｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌ）に通して濾過した。濾過は、平方インチ当たり約１５ポンド（約１０３ｋＰａ）の圧力およびその混合物の融点より高い温度で行った。次いで、濾過された混合物をアルミニウム製平鍋に注型し、冷却して、濾過された固体インク組成物を提供した。」、「未濾過および濾過インクのスペクトル強度は、インクを溶媒（・・・ブタノールなど）中に溶かし、Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ　Ｌａｍｂｄａ　２Ｓ　ＵＶ／ｖｉｓ分光光度計を使用して、所定の波長（５８０ｎｍなど）でインク溶液の吸光度を測定することによって、測定した。スペクトル強度は、測定した吸光度（Ａ）を、ｇ／ｍＬで表された溶液中のインクの濃度で割ったものと等しいと解釈した。・・・Δspecの計算について、等質量のインクの濾過および未濾過アリコートを等体積の同じ溶媒中に溶かした。」なる方法（以下、本件方法という）によって測定された「スペクトル強度デルタ値」を特定の範囲とすることにより基体表面に対するインクの付着力と水によるインクの除去性が優れるということをもって、本件方法以外の測定方法によって得られた０．２〜５％の「スペクトル強度デルタ値」により特徴付けられる組成物が、全て基体表面に対するインクの付着力と水によるインクの除去性に優れるものであると一概に認識できるものではないし、出願時の技術常識を参酌しても、どのような測定方法によって得られたものであれ、「スペクトル強度デルタ値」が０．２〜５％である組成物であれば、基体表面に対するインクの付着力や、水によるインクの除去性を好適化しうると認識できるものでもない。
（２）　本願発明１は「組成物において、５０〜９５質量％のアルコールワックス；５〜５０質量％の粘着付与剤；および０．５〜５質量％の着色剤を含み、前記組成物中の前記着色剤の溶解度は、０．２〜５％のスペクトル強度デルタ値により特徴付けられる、組成物。」、本願発明１３は「組成物において、５０〜９５質量％の、式ＣＨ3（ＣＨ2）mＣＯＯＨを有し、式中、ｍは１４から４０の整数であるカルボン酸ワックス；５〜５０質量％の粘着付与剤；および０．５〜５質量％の着色剤を含み、前記組成物中の前記着色剤の溶解度が、０．２〜５％のスペクトル強度デルタ値により特徴付けられる、組成物。」であり、アルコールワックスや粘着付与剤、着色剤には、それぞれ膨大な化合物が包含されうる上に、それぞれの構成成分の含有量は、非常に幅広い数値範囲で規定されている。
　しかしながら、現状、本願明細書において、組成物をブタノール中に溶解させることにより測定されるスペクトル強度デルタ値（Δspec）が０．２〜５を満足し、かつ基体に対する付着力を満足するものは、上記の膨大な組み合わせが存在する組成物中において、ベヘン酸６８．８２ｇと樹脂酸（ＫＲ６１０）２９．５ｇ、着色剤（ＮＥＰＴＵＮＥ　Ｙｅｌｌｏｗ０７５）１．５０ｇ、酸化防止剤（ＮＡＵＧＡＲＤ　Ｎ４４５）を０．１８ｇ含んでなるインク１０とステアリルアルコール６６．５１ｇとロジンエステル（ＫＥ１００）３０．０５ｇ、着色剤（ＮＥＰＴＵＮＥ　Ｙｅｌｌｏｗ０７５）１．５０ｇ、酸化防止剤（ＮＡＵＧＡＲＤ　Ｎ４４５）を１．９４ｇ含んでなるインク１６のみである。
　また、【表３】においてΔspecが０であり、本願発明の構成を満足しないものであるインク１７が水除去スコアが最も良いものである一方で、本願発明の構成を満足するΔspec０．２〜５を満足するインク１０の水除去スコアが最も悪いことや、Δspecを０．２〜５（あるいは５以下）とすることによって、水除去スコアが優れたものとなること、基板への付着力値が好適なものとなることの作用機序についての記載も存在しないことを考えれば、インク１０、１６等の記載を元に本願発明の範囲にまでにまで拡張ないし一般化できるといえる明細書の「試験結果」や「作用機序」についての記載や出願時の「技術常識」の存在は見当たらない。
（３）　なお、審判請求人は意見書で「本願発明におけるインク組成物は、基体からの容易な除去と、基体の取り扱い中のインクの除去に抵抗するのに十分な付着力とのバランスを示すものであり、このバランスは、組成物をブタノール中に溶解させることにより測定される０．２〜５％のスペクトル強度デルタ値を示すインクによって達成されるものであります。このことは、本願明細書の表４によって特に示されるものであり、ここではＩＰＡ除去スコアがさまざまのインクについて提供されています。すなわち、ブタノール中で０．２〜５％のスペクトル強度デルタ値を満たすインク１０および１６は、それぞれ４および３のＩＰＡ除去スコアを示しており、これらのスコアは、取り扱い中の除去に抵抗するのに十分なインクの付着を示すものでありますが、基体から除去できないような抵抗性ではなく、これは、上記の繊細なバランスを示さないインク７、８、１１、１７、および１８とは明確に異なるものであります。」と、あたかもＩＰＡ除去スコアが３、４という数値であることが、基体からの除去性とインクの除去に抵抗するのに十分な付着力のバランスを示すもので、ＩＰＡ除去スコアが５であるインク８や、２であるインク１１と明確に異なるものであると主張する。
　しかしながら、【００６８】「・・・有機溶媒によるインクの分散性または除去性は、インクの液滴を、上述したポリカーボネート基体上に堆積させることによって評価した。・・・インクの除去性は、１から１０の尺度で評価した。ここで、１は最も容易な除去に相当し、１０は最も困難な除去に相当した。」の記載からは、ＩＰＡ除去スコアが、インクの分散性や除去性を示すものであることについては理解できるものの、ＩＰＡ除去スコアと十分な付着力についての関連性は不明であるし、本願明細書には、その他にＩＰＡ除去スコアが基体からの容易な除去と、基体の取り扱い中のインクの除去に抵抗するのに十分な付着力とのバランス（とりわけ基体の取り扱い中のインクの除去に抵抗するのに十分な付着力）との関連性を示す記載は存在しないし、具体的な除去スコアについても、１が最も容易な除去に相当し、１０は最も困難な除去に相当すると記載されているのみであって、除去スコア３、４のものが、２、５のものやそれ以外のものに比べてバランスに優れており好ましいことなどは記載されていない。
　また、仮に、上記のＩＰＡ除去スコアが３、４という数値であることが、基体からの除去性とインクの除去に抵抗するのに十分な付着力のバランスを示すとしても、上記の効果はあくまで、本件方法によって測定された「スペクトル強度デルタ値」を特定の範囲とすることにより基体表面に対するインクの付着力と水によるインクの除去性が優れることを証明するものに過ぎず、本件方法以外の測定方法によって得られた０．２〜５％の「スペクトル強度デルタ値」により特徴付けられる組成物が、全て基体表面に対するインクの付着力と水によるインクの除去性に優れるものであることや、どのような測定方法によって得られたものであれ、「スペクトル強度デルタ値」が０．２〜５％である組成物であれば、基体表面に対するインクの付着力や、水によるインクの除去性を好適化しうることを証明するものとはいえない。
（４）　上記（１）〜（３）の検討結果から、本件特許の請求項１及びその従属項並びに請求項１３とその従属項の記載は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載された範囲のものであるとはいえないので、特許法第３６条第６項第１号に適合するものではない。
第５　むすび
　以上のとおりであるから、本願は、特許請求の範囲の記載が、特許法第３６条６項１号、及び第３６項６項２号に規定する角要件を満たしておらず、また、発明の詳細な説明の記載が、第３６条４項１号に規定する要件を満たしていないので、本願は、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。