【事件の表示】
　平成１０年特許願第１１１４８４号「感熱孔版印刷用熱可塑性樹脂フィルム」拒絶査定不服審判事件〔平成１１年１０月２６日出願公開、特開平１１−２９１６５６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成１０年４月７日の出願であって、平成１７年９月２９日付けで拒絶の査定がされたため、これを不服として同年１０月２６日付けで本件審判請求がされるとともに、同日付けで明細書についての手続補正（以下「本件補正」という。）がされたものである。
　
第２　補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　平成１７年１０月２６日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．補正後の特許請求の範囲
　本件補正は特許請求の範囲を補正するものであって、補正後の特許請求の範囲請求項１〜４の記載は以下のとおりのものである。
　
【請求項１】無機粒子を０．５〜１０重量％含有する熱可塑性樹脂組成物からなるフィルムであって、該フィルムの密度（ｄ：ｇ／ｃｍ３）と該フィルムを構成する熱可塑性樹脂組成物の非晶密度（ｄ０：ｇ／ｃｍ３）とが下記（１）式を満足することを特徴とする感熱孔版印刷用熱可塑性樹脂フィルム
（結晶化度３０％以下のポリエステル系樹脂の二軸延伸フィルムであって、該フィルムの厚みが０．５〜３μで、該フィルム中に平均粒径がフィルム厚みの２．０〜４．５倍である微粒子を０．２〜１重量％添加したことを特徴とする感熱孔版原紙用フィルムを除く）
−０．６≦ｄ−ｄ０ ≦０．０２ （ｇ／ｃｍ３ ）　（１）
【請求項２】　熱可塑性樹脂がポリエステルであることを特徴とする請求項１に記載の感熱孔版印刷用熱可塑性樹脂フィルム。
【請求項３】　熱可塑性樹脂の融点が１４０〜２４０℃の範囲にあることを特徴とする請求項１または２に記載の感熱孔版印刷用熱可塑性樹脂フィルム。
【請求項４】　フィルムの結晶融解エネルギーが２０〜５５J/gの範囲にあることを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の感熱孔版印刷用熱可塑性樹脂フィルム。
（審決注：補正された記載に当審で下線を付した。）
　
２．新規事項
　本件補正により請求項１に記載されることとなった事項のうち、少なくとも「
平均粒径がフィルム厚みの２．０〜４．５倍である微粒子
　
　この点に関し、請求人は審判請求書において、
「『
結晶化度３０％以下のポリエステル系樹脂の二軸延伸フィルムであって、該フィルムの厚みが０．５〜３μで、該フィルム中に平均粒径がフィルム厚みの２．０〜４．５倍である微粒子を０．２〜１重量％添加したことを特徴とする感熱孔版原紙用フィルムを除く
 　審査官殿は補正却下の理由において、『出願人は、実施例１，９及び１０を、当該補正の根拠と主張する。』とされていますが、出願人の主張する補正の根拠は上記の通り、引用文献３に記載の発明と補正前の本願発明とが、たまたま重複する場合を含むことから、これを排除したことにあるのであります。したがって、審査官殿の補正却下の決定は補正の根拠を誤って認定したものであり、上記の通り、出願人の補正は『除くクレーム』であり、例外的に当初明細書等に記載した事項の範囲内であるものと取り扱われる（上記審査基準）ものであるので、本書と同日付けの補正は認められるべきであると思料いたします。」（第３頁第２７行〜第４頁第２２行） 
　と主張しているので、本件補正が、請求人の主張のとおり、例外的に当初明細書に記載した事項の範囲内であるものと取り扱われる、いわゆる「除くクレーム」に該当するのかについて、以下で検討する。
　請求人が主張の根拠としている「審査基準　第ＩＩＩ部　明細書又は図面の補正　第Ｉ節　新規事項　４．特許請求の範囲の補正　４．２　各論　（４）除くクレーム」の項には、
「『除くクレーム』とは、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。
　補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する『除くクレーム』は、除外した後の『除くクレーム』が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される。」
と記載され、当該記載から、いわゆる「除くクレーム」として認められるのは、原則、当初明細書等に記載した事項の範囲内でする補正であって、当初明細書に記載された事項の一部（補正前の請求項に記載した発明特定事項の一部）を除外する補正であると解される。
　また、上記で請求人が主張しているように、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取扱う補正として、
「（ｉ）請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（第２９条第１項第３号、第２９条の２又は第３９条）を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正。」
が掲げられているとともに、このような取扱いとする理由として
「たまたま先行技術と重複するために新規性等を欠くこととなる発明について、このような補正を認めないとすると、発明の適正な保護が図れない。そして、このような場合、先行技術として記載された事項を当初の請求項に記載した事項から除外しても、これにより第三者が不測の不利益を受けることにもならない。」
と記載されている。
　上記のように、例外的に「除くクレーム」として取り扱う補正は、「請求項に係る発明」（補正前の請求項に係る発明）と「先行技術」との「当該重なりのみを除く補正」であるから、「当該重なり」部分は、補正前の請求項に記載された発明特定事項に基づいて把握されるものである（言い換えれば、「先行技術」全体がどのようなものかを特定しても、除く対象となる「当該重なり」を特定したことにはならず、「当該重なり」を、補正前の請求項に記載された発明特定事項を離れて特定することはできない。）。
　そして、「当該重なりのみを除く」のであるから、「当該重なり」以外を含む事項を除くとする補正は該当しない（そのような、「当該重なりのみ」でない事項を除く補正まで許容することは、上記した適正な発明の保護等を目的とした当該規定の趣旨に反している）。
　上記の点を踏まえて、本件補正を検討すると、本件補正後の請求項１は、補正前の請求項１の記載をそのままに残した上で、カッコ書きで、原査定の拒絶の理由として引用された引用文献３（特開平４−２９９１９２号公報）の特許請求の範囲の請求項１の記載をそのまま記載して「除く」とするものであるから、「補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで」あることは明らかである。
　しかしながら、補正前の請求項１には「無機粒子を０．５〜１０重量％含有する熱可塑性樹脂組成物からなるフィルム」が記載され、当該フィルムの「密度」と「非晶密度」の関係式の取り得る範囲が記載されているのみであって、補正後の請求項１に「除く」ものとして記載されることとなった「フィルムの厚み」や、「微粒子」のフィルム厚みに対する平均粒径の比についての事項は記載されていない。
　つまり、本件補正後の請求項１には、補正前の請求項１の記載表現がそのまま残されているものの、先行技術（引用文献３）の記載をそのまま記載したことにより、実質的に補正前の請求項１で発明特定事項として記載されていない事項を新たに特定している。
　したがって、本件補正は、補正前の請求項１の発明特定事項に基づいて把握される先行技術との「重なりのみを除く補正」とは認められず、本件補正は、請求人が主張する例外的に認められた「除くクレーム」には該当しない。
　そして、上記新たな特定が前記のとおり新規事項を含む以上は、本件補正は、特許法第１７条の２第３項の規定に違反してなされたものということになる。
　
　なお、例えば、補正後の請求項１に記載されている「フィルムの厚み」は、本願当初明細書の段落【００１９】等に記載されており、当該段落等に記載された「フィルムの厚み」に基づいて請求項の記載を補正する場合、その補正自体は当初明細書に記載された事項の範囲内においてする補正である。
　しかしながら、本件補正は、審判請求時の補正であるから、たとえ新規事項を追加する補正ではなくても、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項各号に掲げられたいずれかの事項を目的とする補正でなければ適法になされた補正とは認められないものであり、上記した「フィルムの厚み」は、補正前の請求項１に記載された発明特定事項ではなく、新たに追加された発明特定事項であるから、本件補正として、「フィルムの厚み」を特定する補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に掲げられた特許請求の範囲の減縮に該当するとはいえず、また、同項各号に掲げられた他の事項を目的とするものとも認められないことからして、適法になされた補正とはならない。
　
［補正の却下の決定のむすび］
　以上のとおり、本件補正は、特許法第１７条の２第３項の規定に違反するものであり、同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
　
第３　本件審判請求についての判断
１．本願発明の認定
　本件補正が却下されたから、本願の請求項１〜４に係る発明は、平成１７年６月２４日付け手続補正により補正された明細書の特許請求の範囲請求項１〜４に記載された事項により特定されるものと認めることができ、そのうち、請求項１の記載は以下のとおりのものである。
　なお、平成１７年９月２９日付け拒絶の査定と同日付でなされた補正の却下の決定により、平成１７年９月８日付け手続補正は却下されている。
　
「無機粒子を０．５〜１０重量％含有する熱可塑性樹脂組成物からなるフィルムであって、該フィルムの密度（ｄ：ｇ／ｃｍ３）と該フィルムを構成する熱可塑性樹脂組成物の非晶密度（ｄ０：ｇ／ｃｍ３）とが下記（１）式を満足することを特徴とする感熱孔版印刷用熱可塑性樹脂フィルム。
−０．６≦ｄ−ｄ０ ≦０．０２ （ｇ／ｃｍ３ ）　（１）」（以下、「本願発明」という。）
　
２．引用例
　原査定の拒絶の理由に引用され、平成４年１０月２２日に頒布された特開平４−２９９１９２号公報（以下、「引用例」という。）には、以下の記載が図示とともにある。
　
（ア）【特許請求の範囲】
「【請求項１】　結晶化度３０％以下のポリエステル系樹脂の二軸延伸フィルムであって、該フィルムの厚みが０．５〜３μで、該フィルム中に平均粒径がフィルム厚みの２．０〜４．５倍である微粒子を０．２〜１重量％添加したことを特徴とする感熱孔版原紙用フィルム。」
　
（イ）【０００９】
「本発明に好ましく使用されるポリエステルとしては、酸成分としてテレフタル酸、イソフタル酸、ナフタレンジカルボン酸、アジピン酸、等のジカルボン酸またはエステル形成性誘導体より選ばれる少なくとも１種と、ジオール成分として、エチレングリコール、ジエチレングリコール等のアルキレングリコール類やそのエステル形成性誘導体、ブタンジオール、シクロヘキサンジオール、シクロヘキサンジメタノール、ビスフェノールＡ、及びその誘導体等より選ばれる少なくとも１種よりなるポリエステルである。」
　
（ウ）【００１２】
「本発明に用いられる微粒子としては、特に限定はされないが、シリカ、酸化チタン、炭酸カルシウム、タルク、アルミナ等の無機微粒子や、シリコーン架橋樹脂微粒子等の有機微粒子が挙げられる。」
　
（エ）【００１４】
「本発明のフィルム中の微粒子の添加量は０．０２〜１重量％の範囲のものである。添加量が少ない場合には、効果の発現性が悪く、多い場合には、延伸性が劣り、安定成膜が難しい。」
　
（オ）【００２２】〜【００２４】
「【実施例１〜４、比較例１〜５、８】
　表面層（Ｍ層）として酸成分がテレフタル酸を主体とし、アルコール成分として、１、４−シクロヘキサン−ジメタノール３０％、エチレングリコール７０モル％等を主体とした各単量体よりなる実質的に非晶質な共重合ポリエステル〔ビカット軟化点８２℃、Ｔｇ８１℃、極限粘度０．７５（イーストマン・コダック社のＫＯＤＡＲ（登録商標）ＰＥＴＧ６７６３相当品）〕で、微粒子として所定の平均粒径としたものを上記樹脂中に添加した組成物を用意し、次に中芯層（Ｂ層）としてエチレン−酢酸ビニル共重合体（酢酸ビニル基含量１４重量％、ビカット軟化点８１℃、ｍｐ９５℃）７０重量％、エチレン−α・オレフィン共重合体エラストマー（非晶質、ビカット軟化点４０℃以下）１５重量％及び結晶性ポリプロピレン（ビカット軟化点１３８℃、ｍｐ１４３℃、エチレンを４重量％ランダム共重合したもの）１５重量％の混合樹脂に剥離剤として２．５重量％の、ジグリセリンモノオレートとグリセリンモノオレートの５０／５０重量％の混合物を添加したものを用意した。
・・・この２種類の樹脂を別々の押出機で溶融し、環状多層（３層）ダイより〔Ｍ／Ｂ／Ｍ〕の３層構成で厚みがそれぞれ上記の順に表すと、〔４５／３００／４５〕（μｍ）となるように押しだし、冷媒により急冷固化せしめチューブ原反とした。このチューブ原反を２対の差動ニップロール間に通し、加熱ゾーンで９０℃〜１１０℃、冷却部分での温度２０℃に調整したエアーリング及びフードでもってそれぞれ最適な延伸状態に温調しチューブ内部に所定の加圧エアーを封入しヨコ約５倍、タテ約５倍に同時二軸延伸し、このものの両端をスリットし、ロール状に巻き取った。
・・・次にこのロールから目的の両表層を２枚同時に剥離し、中芯層を除去し、センター＆サーフェスワインド併用方式のスリッターを用いて９８０ｍｍ幅にスリットして、初期張力３ｇ／ｃｍで６インチのプラスチックコアに長さ６０００ｍ巻いた。
　得られた１．８μのフィルムロールを本文記載の方法にて評価した結果を表１に示した。」
　
（カ）【表１】には感熱孔版原紙用フィルムとして「実施例１」にシリカを０．２ｗｔ％含有し、結晶化度０％のものが、「実施例２」に球状シリカを０．１ｗｔ％含有し、結晶化度０％のものが、「実施例４」にシリカを０．２ｗｔ％含有し、結晶化度０％のものが示されている。
　
　上記（カ）の「実施例１」及び「実施例４」と「実施例２」から、上記（ア）に記載されたポリエステル系樹脂フィルムである感熱孔版原紙用フィルムとして、結晶化度が０％で、シリカを０．２重量％、または、球状シリカを０．１重量％含有するものが把握される。
　また、上記（カ）の「実施例１」及び「実施例４」と「実施例２」は、上記（オ）にあるように特定の組成物（テレフタル酸、１、４−シクロヘキサン−ジメタノール、エチレングリコール）から形成されたフィルムであるが、それは、上記（ア）に記載されたポリエステル系樹脂に包含されるものであるから、これらの特定の組成物から形成されたフィルムを、上記（ア）の記載に倣って、「ポリエステル系樹脂のフィルム」と称することに何ら問題はない。
　よって、上記（ア）〜（カ）の記載等を勘案すると、引用例には、次の発明（以下「引用発明」という。）が記載されていると認められる。
　
「結晶化度が０％のポリエステル系樹脂のフィルムであって、シリカを０．２重量％、または、球状シリカを０．１重量％含有する感熱孔版原紙用フィルム。」
　
３．対比
　引用発明の「ポリエステル系樹脂のフィルム」は、上記（イ）にその具体例が記載されているが、これらの具体例からして、当該「ポリエステル系樹脂」が熱可塑性樹脂であることは自明であるとともに、上記（オ）に記載された実施例を形成する組成物（テレフタル酸、１、４−シクロヘキサン−ジメタノール、エチレングリコール）は、本願明細書段落【００１１】で熱可塑性樹脂（ポリエステル）の構成成分として例示されているものであるから、引用発明の「ポリエステル系樹脂のフィルム」は本願発明の「熱可塑性樹脂組成物からなるフィルム」に相当するといえる。
　引用発明の「シリカ」及び「球状シリカ」は本願発明の「無機粒子」に相当し（必要なら、上記（ウ）の「無機微粒子」についての記載を参照。）、引用発明の「シリカを０．２重量％、または、球状シリカを０．１重量％含有する」点と本願発明の「無機粒子を０．５〜１０重量％含有する」点とは、「無機粒子を含有する」点において共通する。
　引用発明の「感熱孔版原紙用フィルム」は本願発明の「感熱孔版印刷用可塑性樹脂フィルム」に相当する。
　
　したがって、本願発明と引用発明とは、以下の一致点及び相違点を有する。
　
＜一致点＞「無機粒子を含有する熱可塑性樹脂組成物からなるフィルムである感熱孔版印刷用可塑性樹脂フィルム。」
　
＜相違点１＞本願発明では、「該フィルムの密度（ｄ：ｇ／ｃｍ３）と該フィルムを構成する熱可塑性樹脂組成物の非晶密度（ｄ０：ｇ／ｃｍ３）とが下記（１）式を満足する」、「−０．６≦ｄ−ｄ０ ≦０．０２ （ｇ／ｃｍ３ ）　（１）」と特定されているのに対して、引用発明では「結晶化度が０％」と特定されているものの、フィルムの密度や非晶密度について記載がなく、上記のように特定されていない点。
　
＜相違点２＞無機粒子について、本願発明では、「０．５〜１０重量％含有する」と特定されているのに対して、引用発明では、含有量が「０．１重量％」または「０．２重量％」であって値が異なり、上記のように特定されていない点。
　
４．判断
ａ．＜相違点１＞について
　「結晶化度」とは、「プラスチック試料の全重量のうち結晶性部分の重量の占める割合をいう。」技術用語である（必要ならば、「実用プラスチック用語辞典　改訂第３版」を参照されたい。）。
　したがって、引用発明において「結晶化度が０％」とは、結晶性部分がない、すなわち、完全に非晶質であることを意味するものと解される。
　一方、本願発明の「非晶密度」とは、本願明細書段落【００１４】に「ここで非晶密度とは、熱可塑性樹脂組成物を該樹脂の融点以上に加熱して完全に溶融させた後、液体窒素温度に急冷した完全非晶状態の密度である。」と記載されており、感熱孔版印刷用として形成されたフィルム（完全非晶状態にないものを含む）を溶融、冷却により完全非晶状態にした際の密度であると解される。
　してみると、引用発明のポリエステル系樹脂のフィルムは、それ自体が完全非晶状態であると解されるから、その密度ｄ（ｇ／ｃｍ３ ）と上記のように完全非晶状態にした際の密度である非晶密度ｄ０（ｇ／ｃｍ３ ）とには差がなく、ｄ−ｄ０≒０（ｇ／ｃｍ３ ）であると解されることから、引用発明は、本願発明の（１）式を満足するものであるということができる。
　そうであるならば、相違点１に係る本願発明の発明特定事項は、記載表現上の差異はあるものの、実際には引用例に記載された事項を含んでおり、実質的な相違点とはいえない。
　
ｂ．＜相違点２＞について
　引用例にはフィルムに対する微粒子の含有量に関して、上記（ア）に「微粒子を０．２〜１重量％添加した」と記載され、上記（エ）に「本発明のフィルム中の微粒子の添加量は０．０２〜１重量％の範囲のものである。」と記載され、本願発明の無機粒子の含有量の数値範囲を一部包含する記載がされている。
　また、引用例の段落【０００４】には従来技術として「感熱孔版原紙用フィルムに微粒子を添加する技術として、特開昭６３−２８６３９６号公報に、二軸延伸ポリエステルフィルムに平均粒径がフィルム厚みの０．５〜２．５倍である無機粒子を０．０５〜３重量％添加することが提案されているが、この技術は印刷性の改良を目的としたものであり、巻き姿をよくするようなことは示唆されていない。」と記載されており、この記載から、感熱孔版原紙用フィルム（感熱孔版印刷用熱可塑性樹脂フィルム）として、無機粒子を含有するものは従来から知られており、その含有量を本願発明の無機粒子の含有量程度とすることも、目的に応じて適宜になされていたことであると解される。
　つまり、相違点２に係る本願発明の発明特定事項である無機粒子の含有量の数値範囲規定は、引用例に記載された数値範囲規定から格別に相違するものではなく、目的とする作用効果に応じて適宜に設定し得る程度の事項であるといえる。
　したがって、相違点２に係る本願発明の発明特定事項は、引用例の記載に基づいて、当業者が想到容易な事項であるといえる。
　
　そして、相違点２に係る本願発明の発明特定事項を採用することによる効果も、格別なものではなく、当業者が予測し得る程度のことである。
　
５．むすび
　したがって、本願発明は、引用例に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
第４　むすび
　以上のとおり、本願発明が特許を受けることができない以上、本願のその余の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶を免れない。
　よって、結論のとおり審決する。