【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３４０３１７８号「フェノール性化合物及びその製造方法」の特許無効審判事件についてされた平成１８年　３月３０日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の決定（平成１８年（行ケ）第１０２２３号　平成１８年８月９日決定）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３４０３１７８号の請求項１〜４に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　平成　３年１０月３０日　原　出　願（特願平　３−３１１８９１号） 
　平成１０年　８月３１日　原分割出願（特願平１０−２４５９７８号） 
　平成１３年　１月１５日　本 件 出願（特願２００１−６２３３号） 
　平成１５年　２月２８日　登　　　録（特許第３４０３１７８号） 
　平成１７年　６月２７日　審判請求書 
　平成１７年　９月１２日　答弁書 
　平成１８年　１月１０日　口頭審理陳述要領書（請求人） 
　平成１８年　１月１８日　上申書（被請求人） 
　平成１８年　２月　１日　第２口頭審理陳述要領書，上申書（請求人） 
　　　　　　　　　　　　　口頭審理陳述要領書，同（２）（被請求人） 
　　　　　　　　　　　　　口頭審理，書面審理通知 
　平成１８年　３月　３日　上申書（２）（請求人） 
　　　　　　　　　　　　　上申書（２）（被請求人） 
　平成１８年　３月　８日　審理終結通知
　平成１８年　３月３０日　審決 
　平成１８年　５月１０日  審決取消訴訟の提起（平成１８年（行ケ）１０　　　　　　　　　　　　　２２３号）
　平成１８年　８月　７日　訂正審判請求（訂正２００６−３９１３２号）
　平成１８年　８月　９日　知的財産高等裁判所，差し戻し決定
　平成１８年１０月２３日　訂正請求書（訂正審判の請求書に添付された訂　　　　　　　　　　　　　正明細書の援用）
　平成１８年１２月１８日　弁駁書
　平成１９年　１月１７日　補正許否の決定
　平成１９年　１月１７日　訂正拒絶理由通知
　平成１９年　２月２１日　答弁書，意見書，手続補正書
　平成１９年　３月　６日　審理終結通知
　
　なお、訂正２００６−３９１３２号は、平成１８年１０月２３日付けで、審判請求は取り下げたものとみなされることとなった。
　
第２　訂正の可否に対する判断
１．訂正の内容
　被請求人は，平成１９年２月２１日付けの手続補正書により，訂正請求書の補正を行った。当該補正は，訂正請求書の訂正事項Ａ，訂正事項Ｃ１および訂正事項Ｄを削除するものであるから，訂正請求書の要旨の変更には当たらないので，当該補正を認める。
　したがって，当該補正後の訂正（以下，「本件訂正」という。）の内容は，本件特許明細書の明細書及び図面を下記のとおり訂正することを求めるものである。
　
（１）訂正事項Ｂ
　特許請求の範囲の請求項３の「ｎが１以上」を「ｎが１〜１５の整数」とする訂正。　　
　
（２）訂正事項Ｃ２
　段落【０００５】の「更に、本発明は、一般式（１）において、ｎが０の化合物を主成分であるフェノール性化合物である。」との記載を「更に、本発明は，一般式（１）において、ｎが０の化合物を主成分とし、ｎが１〜１５の化合物を少量成分とするフェノール性化合物である。」とする訂正。
　
２．訂正の適否に対する判断
（１）訂正事項Ｂについて
　訂正事項Ｂは，訂正前の請求項３の「ｎが１以上」を「ｎが１〜１５の整数」とするものであって，特許請求の範囲の減縮に該当する。
　また，願書に添付した明細書の段落【０００８】にはエポキシ化合物に関して「上記の方法で得られるエポキシ化合物は，下記一般式（４）
　
（但し、式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3は、水素原子又は炭素数１〜６の炭化水素基を示し、ｎは０〜１５の整数を示し、ｍは０〜２の整数を示す。また、Ｇはグリシジル基を示す）で表される。」と記載されているところ，同段落【０００７】には，「本発明のフェノール性化合物からエポキシ化合物を得るには、フェノール性化合物とエピクロルヒドリンとを、アルカリ金属水酸化物の存在下に反応温度６０〜１２０℃及びフェノール性化合物とエピクロルヒドリンとのモル比（エピクロルヒドリン／フェノール性化合物）０．９〜１．２の条件で反応させる方法がある。」と記載されているから，上記段落【０００８】に記載された一般式（４）で表されるエポキシ化合物は，本発明のフェノール性化合物を原料とし，これにエピクロルヒドリンを反応させた物であることが理解できる。
　また，同段落【００２０】の実施例２には，「実施例ｌで得た樹脂５５ｇをエピクロルヒドリン３３０ｇに溶解し、さらにベンジルトリエチルアンモニウムクロライド０．２ｇを加え、減圧下（約１５０ｍｍＨｇ）、４８％水酸化ナトリウム水溶液２２．３ｇを３時間かけて滴下した。この間、生成する水はエピクロルヒドリンとの共沸により系外に除き、溜出したエピクロルヒドリンは系内に戻した。滴下終了後、さらに３０分間反応を継続した。その後、濾過により生成した塩を除き、さらに水洗したのちエピクロルヒドリンを留去し、エポキシ樹脂６６．７ｇを得た。エポキシ当量は２９１であり、軟化点は６２℃であった。得られた樹脂のＧＰＣチャートを図１に示す。本樹脂を用い、フェノールノボラック樹脂（荒川化学工業社製タマノル７５８）を硬化剤として成形（１６０℃、３分）し、硬化試験片を得た。試験片は１８０℃にて１２時間ポストキュアを行った後、種々の物性試験に供した。」とエポキシ化合物の製造条件が記載されている。
　かかるフェノール性化合物にエピクロルヒドリンを反応させ，エポキシ化合物とする製造条件下では通常，エポキシ化以外の副反応がそれほど併発しないと解される（乙第１５号証参照）ことから，当該一般式（４）における「ｎは０〜１５の整数」という事項は，原料とされる一般式（１）のフェノール性化合物においても同様であると解するのが相当である。
　そうであるから，一般式（１）のフェノール性化合物には，ｎ＝０の物およびｎ＝１〜１５の整数の物が含まれていることになる。　
　したがって，訂正事項Ｂの「ｎ＝１〜１５の整数」という事項は，願書に添付した明細書に記載された事項に等しいものであるから，この訂正は，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものと認められる。
　よって，訂正事項Ｂは，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでもない。
　
（２）訂正事項Ｃ２について
　訂正事項Ｃ２は，訂正事項Ｂに係る特許請求の範囲の減縮にともなって，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るためのものであるから，明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
　そして，この訂正は，訂正事項Ｂと同様に，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでもない。
　
（３）まとめ
　したがって，本件訂正は，特許請求の範囲の減縮あるいは明りょうでない記載の釈明を目的とし，いずれも，願書に添付した明細書又は図面に記載されている事項の範囲内のものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。 
　以上のとおりであるから，本件訂正は，平成６年改正前特許法第１３４条第２項ただし書に適合し，特許法１３４条の２第５項において準用する平成６年改正前第１２６条第２項の規定に適合するので，当該訂正を認める。
 　 
第３　本件発明
　本件特許第３４０３１７８号に係る発明は，本件訂正により訂正された明細書及び図面の記載からみて，その特許請求の範囲の請求項１ないし４に記載された事項によって特定される，次のとおりのものである（以下，各々「本件発明１」ないし「本件発明４」という。）。 
 「【請求項１】下記一般式（１）
　
（但し、式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3は、水素原子又は炭素数１〜６の炭化水素基を示し、ｎは０を示し、ｍは２を示す）で表されるフェノール性化合物。 
【請求項２】　フェノール性化合物が、エポキシ化合物製造用の中間体である請求項１記載のフェノール性化合物。 
【請求項３】　請求項１に記載のフェノール性化合物を主成分とし、一般式（１）において、ｎが１〜１５の整数のフェノール性化合物を少量成分として含有するフェノール性化合物。 
【請求項４】　下記一般式（２）
（略）
（但し、Ｒ3は、水素原子又は炭素数１〜６の炭化水素基を示し、ｍは０〜２の整数を示す）で表されるフェノール類と下記一般式（３）
（略）
（但し、式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4は、水素原子又は炭素数１〜６の炭化水素基を示す）で表される縮合剤とを、酸触媒の存在下に、フェノール類と縮合剤とのモル比（縮合剤／フェノール類）０．０１〜０．９の条件で反応させることを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載のフェノール性化合物の製造方法。」
　
第４．当事者の主張および証拠方法 
１．請求人の主張
（１）主張の概要 
　請求人は，本件特許を無効とする，審判費用は被請求人の負担とする，との審決を求め，証拠方法として甲第１号証ないし甲第１５号証を提出し，併せて，参考資料１〜７を提出した。 
　請求人の主張する無効理由は、審判請求書および平成１８年１２月１８日付けの弁駁書に記載されたとおりのものであるが、その概要は次のとおりである。
　
１）無効理由１
　本件発明１〜３は甲第１号証に記載された発明であるから、本件発明１〜３に係る特許は特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してなされたものである。
　
２）無効理由２
　本件発明１〜３は甲第１号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明１〜３に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。
　本件発明４は，甲第１号証，甲第４号証および甲第５号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明４に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。
　
３）無効理由３
　本件発明１〜４は，甲第３号証（原出願の公開公報）に基いて容易に発明をすることができたものであるから，本件発明１〜４に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。
　
４）無効理由４
　本件特許明細書の記載は，特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていないから，本件発明１〜４に係る特許は特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものである。
　
５）無効理由５
　本件発明１〜３は，甲第８号証に記載された発明であるか，あるいは甲第８号証および第６号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明１〜３に係る特許は特許法第２９条第１項第３号あるいは同条第２項の規定に違反してなされたものである。
　
（２）証拠方法
甲第１号証：米国特許第４，９９２，１５１号公報
甲第２号証：「実験報告書」（平成１７年６月２０日作成，作成者：曽根　嘉久）
甲第２号証の２：「実験報告書（その２）」（平成１７年１２月２７日作成，作成者：曽根　嘉久）
甲第３号証：特開平５−１１７３５０号公報
甲第４号証：英国特許第１，１５０，２０３号公報　
甲第５号証：特公昭４７−１３７８２公報
甲第６号証：特開昭６３−２３８１２９号公報
甲第７号証：「熱硬化性樹脂」　Ｖｏｌ．１４，Ｎｏ．２（１９９３），第７１‐７８頁
甲第８号証：特開昭５３−２９９号公報
甲第９号証：特開昭５２−５７２４８号公報
甲第１０号証：丸山和博編「有機化学講座　有機反応II　芳香族化合物　鈴木仁美著」（丸善株式会社，昭和５９年６月１５日発行，第７２〜７５頁
甲第１１号証：ＪＯＨＮ　ＭｃＭＵＲＲＹ著「マクマリー　有機化学上　第３版」（東京化学同人出版，第３６２〜３７１、３７６〜３８１頁
甲第１２号証の１：特開平８−２５９４８５号公報
甲第１２号証の２：特開２００１−２２６３３２号公報
甲第１２号証の３：特開２００１−６４３６２号公報
甲第１２号証の４：特開２００１−３３５６１８号公報
甲第１３号証：「Ｚｈｕｒｎａ１　Oｂｓｈｃｈｅｉ　Ｋｈｉｍｉｉ」（１９５８），２８，３３０２‐３３０６
甲第１４号証：「追試実験報告書」（平成１８年１２月６日作成，報告者：曽根　嘉久，実験立会人：窪田　好浩）
甲第１５号証：「技術報告書」（平成１８年１２月６日作成，報告者：曽根　嘉久）
参考資料１：「【反応機構】第２口頭審理陳述要領書４頁関連」
参考資料２：「【４，４’−ビス（１−ヒドロキシ−１メチルエチル）ビフェニルのフェノールに対する置換位置選択性】第２口頭審理陳述要領書４頁関連」
参考資料３：「【乙第４号証と甲第７号証の比較】第２口頭審理陳述要領書５〜６頁関連」
参考資料４：「実験報告（補足）」（平成１８年２月２８日，曽根　嘉久作成）
参考資料５：「報告書（１）甲第２号証、甲第２号証の２の正当性について」（平成１８年２月２８日，曽根　嘉久作成）
参考資料６：「報告書（２）乙第４号証、乙第４号証の２の不当性」（平成１８年２月２８日，曽根　嘉久作成）
参考資料７：「エポキシ当量に基づく被請求人及び主張の不当性」
 　 
２．被請求人の主張 
（１）主張の概要
　被請求人は，本件特許を維持する，審判費用は請求人の負担とする，との審決を求め，証拠方法として乙第１号証ないし乙第１５号証，さらに訂正請求に援用した本件特許に係る訂正審判請求書（訂正２００６−３９１３２号）に添付した甲第１号証ないし甲第１９号証（以下，それぞれ「訂正請求甲第１号証」ないし「訂正請求甲第１９号証」という。）を提出し，併せて，参考資料１〜１１および平成１９年２月２１日付け答弁書に添付した参考資料１〜２（以下，それぞれ「訂正参考資料１」ないし「訂正参考資料２」という。）を提出した。 
 　 
（２）証拠方法
乙第１号証：授与者「合成樹脂工業協会」及び受賞者「梶　正史」の賞状「第１８回　Ｉ．０．Ｔ．賞」（平成６年１１月１日）
乙第２号証：「ＪＣＩＩ　ＮＥＷＳ　７５　”ＧＳＣ受賞”特集号　」（（財）化学技術戦略推進機構発行，２００４，Ｎｏ．２，８〜９頁）
乙第３号証：新保正樹編「エポキシ樹脂ハンドブック」（日刊工業新聞社，昭和６２年１２月２５日発行，第１９〜２５頁、６１〜６９頁）
乙第４号証：「実験報告書」（平成１７年９月７日，本件特許発明者：梶　正史作成）
乙第４号証の２：「実験報告書（２）」（平成１８年１月１１日，本件特許発明者：梶　正史作成）
乙第５号証：エポキシ樹脂技術協会編「総説エポキシ樹脂　基礎編Ｉ」（２００３年１１月１９日発行，第３６〜４０頁）
乙第６号証：高分子学会高分子機械材料委員会編「高分子機械材料　フェノール樹脂ガイドブック」（共立出版株式会社，昭和４２年１０月１日発行，第１１〜１５頁）
乙第７号証：加藤順監修「機能性高分子材料」（オーム社，昭和５９年１２月２０日発行，第６７〜６９頁）
乙第８号証：日本化学会編「実験化学講座２８　高分子合成」（丸善株式会社，平成４年５月６日発行，第４２７〜４３０頁）
乙第９号証の１：特開平６４‐７９２１５号公報
乙第９号証の２：特開平４‐１７８４１９号公報
乙第９号証の３：特開平６‐５６９６４号公報
乙第９号証の４：特許第３１２２８３４号公報
乙第１０号証：日本化学会編「実験化学講座１８　有機化合物の反応II（下）」（丸善株式会社，昭和３３年１０月３１日発行，第５〜１１頁）
乙第１１号証：垣内弘編著「新エポキシ樹脂」（株式会社昭晃堂，昭和６０年５月１０日発行，第２１〜３１頁）
乙第１２号証：特開平４‐２６４１１７号公報
乙第１３号証：特開平４‐２７５３１７号公報
乙第１４号証：「Ｊｏｕｒｎａ１　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ」Ｖｏ１．７４，６９０‐６９８（１９９９）
乙第１５号証：見解書（平成１９年２月１５日付け，飯島　孝雄作成）
訂正請求甲第１号証：エポキシ樹脂技術協会編「総説　エポキシ樹脂　基礎編I」（エポキシ樹脂技術協会，２００３年１１月１９日発行，第３６〜４０頁）（乙第５号証と同じ））
訂正請求甲第２号証：高分子学会高分子機械材料委員会編「高分子機械材料　フェノール樹脂ガイドブック」（共立出版株式会社，昭和４２年１０月１日発行，第１１〜１５頁）（乙第６号証と同じ）
訂正請求甲第３号証：加藤　順監修「機能性高分子材料」（オーム社，昭和５９年１２月２０日発行，第６７〜６９頁）（乙第７号証と同じ）
訂正請求甲第４号証：日本化学会編「実験化学講座２８　高分子合成」（丸善株式会社，平成４年５月６日発行，第４２７〜４３０頁）（乙第８号証と同じ）
訂正請求甲第５号証：新保正樹編「エポキシ樹脂ハンドブック」（日刊工業新聞社，昭和６２年１２月２５日発行，第１９〜２５頁、６１〜６９頁）（乙第３号証と同じ）
訂正請求甲第６号証：特開平６４‐７９２１５号公報（乙第９号証の１と同じ）
訂正請求甲第７号証：特開平４‐１７８４１９号公報（乙第９号証の２と同じ）
訂正請求甲第８号証：特開平６‐５６９６４号公報（乙第９号証の３と同じ）
訂正請求甲第９号証：特許第３１２２８３４号公報（乙第９号証の４と同じ）
訂正請求甲第１０号証：「実験報告書」（平成１７年９月７日，本件特許発明者：梶正史作成）（乙第４号証と同じ）
訂正請求甲第１１号証：「実験報告書（２）」（平成１８年１月１１日，本件特許発明者：梶正史作成）（乙第４号証の２と同じ）
訂正請求甲第１２号証：日本化学会編「実験化学講座１８　有機化合物の反応II（下）」（丸善株式会社，昭和３３年１０月３１日発行，第５〜１１頁）（乙第１０号証と同じ）
訂正請求甲第１３号証：伊保内　賢　外２名共著「エンジニアリングプラスチック事典」（技報堂出版，１９８８年１２月１５日発行，第１０章“ポリアリレート”第２２４〜２４３頁）
訂正請求甲第１４号証：「追試実験報告書」（平成１８年７月２１日，報告者：梶　正史、実験立会人：遠藤　剛）
訂正請求甲第１５号証：「技術報告書」（報告者：梶　正史、平成１８年７月２１日）
訂正請求甲第１６号証：「実験報告書」（平成１７年６月２０日，曽根　嘉久作成）（甲第２号証と同じ）
訂正請求甲第１７号証：「参考資料４」（無効審判請求人提出の参考資料４）
訂正請求甲第１８号証：エポキシ樹脂技術協会編「総説エポキシ樹脂　基礎編Ｉ」（エポキシ樹脂技術協会，２００３年１１月１９日発行，第５５〜６９，１７５〜１８５頁）
訂正請求甲第１９号証：「実験報告書（その２）」（平成１７年１２月２７日，曽根　嘉久　作成）（甲第２号証の２と同じ）
　
参考資料１：【甲第１号証（米国特許第４，９９２，１５１号公報）の全実施例】
参考資料２：【本件特許公報の図１、乙第４号証の図１、及び甲第２号証の図３】（ＧＰＣチャート対比）
参考資料３：【エポキシ当量のケイ酸（詳細）：答弁書２１〜２３頁関連】
参考資料４：〔実験報告（補足）〕（平成１８年１月２５日，梶　正史作成，乙第４号証の第４頁（４）で測定したＦＤＭＳ測定の結果を示すＦＤＭＳチャート）
参考資料５：甲第１号証の全文日本語翻訳
参考資料６：「報告書　甲第２号証の２（参考データ含む）について」（平成１８年１月　２５日，梶　正史作成）
参考資料７：新保正樹編「エポキシ樹脂ハンドブック」（日刊工業新聞社，昭和６２年１２月２５日発行，第３１〜４３頁）
参考資料８：「甲第１号証の　ＥＸＡＭＰＬＥ　１２　に記載された製造条件　ＶＳ．甲第２号証による追試製造条件」
参考資料９：「甲第２号証の２（第４頁）における請求人の主張についての疑義」
参考資料１０：高分子学会編「高分子測定法　構造と物性上」（株式会社培風館，昭和４８年１月３０日発行，第７６〜８９頁）
参考資料１１：「分析機器リストと原理」（株式会社日東分析センター，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎａｔｃ．ｃｏ．ｊｐ／ｓｅｒｖｉｃｅ／１１ｓｔ／ｇｐｃ．ｈｔｍ１）
訂正参考資料１：米国特許第４，９９２，１５１号公報（傍線付き）
訂正参考資料２：特許第３４０３１７８号公報（傍線付き）
　
３．甲第１号証，甲第２号証および甲第１４号証の記載事項 
（１）請求人が提出した証拠方法のうち，甲第１号証には，次の記載がある。 
「実施例１２　４，４’−ビス［１−（４−ヒドロキシフェニル）−１−メチルエチル］−ビフェニルの調製。 
 　撹拌手段と，水バブラーに接続したガス排出チューブを備えた１リットルフラスコに，DIPBP-Cl2 （１１０ｇ，０．３６モル）およびフェノール（３４０ｇ，３．６モル）を仕込んだ。混合物を，水バブラーを使ってフラスコ内をＨＣｌ（反応のバイプロダクト）の微加圧下に保ちながら，撹拌下に１１５℃で加熱した。１．５時間後，混合物を冷却し，過剰のフェノールとＨＣｌを真空下で除去した。生成物を，最少量の沸騰メタノール（ca.１００ｍＬ）に溶解し，水５００ｍＬを加えて，激しく撹拌しながら２時間沸騰させることによって残留フェノールを除去して精製した。撹拌を続けながら室温まで冷却し，ろ過した。固体生成物を真空下で乾燥した。得られた褐色粉末を沸騰ＣＨＣｌ３に溶解し，そこから再結晶させて１０１．７ｇのライトベージュの４，４’−ビス［１−（４−ヒドロキシフェニル）−１−メチルエチル］−ビフェニル（BP-DIPBP），m.p.１９５°〜６℃，を得た。収率は，理論値の６７％であった。これは，従来知られていなかった新規なビスフェノールである。）」（第７欄２６〜５０行） 
  　 
（２）同甲第２号証には，甲第１号証の前記実施例１２の記載にかかる，４，４’−ビス［１−（４−ヒドロキシフェニル）−１−メチルエチル］−ビフェニルの調製において，生成している物質を確認することを目的として，DIPBP-Cl2 ３０．７３ｇ（０．１モル）とフェノール　９４．１１ｇ（１．０モル）を仕込み，撹拌しながら１１５℃まで昇温し，１．５時間加熱を行い，その後室温まで冷却し，得られた反応液（サンプル１），および，反応液を３０ｍｍＨｇの減圧下に１８０℃，２時間おいて，過剰のフェノールを除去し，得られた固体状の淡黄褐色の生成物（サンプル２）をゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）分析した結果が記載されている（図２，図３）。
　
（３）同甲第１４号証には，次の実験１および２が記載されている。
実験１
　甲第１号証の前記実施例１２の記載にかかる，４，４’−ビス［１−（４−ヒドロキシフェニル）−１−メチルエチル］−ビフェニルの調製において，生成している物質を確認することを目的として，甲第１号証の実施例１１に記載の方法に従ってDIPBP-Cl2 を調整し，このDIPBP-Cl2 を１１０ｇ（０．３６モル）とフェノール　３４０ｇ（３．６モル）を仕込み，撹拌しながら１１５℃まで昇温し，１１５℃で１．５時間保持し，その一部をサンプリングし（サンプル１−１）、直ちにＨＰＬＣおよびＧＰＣの各分析に供したこと，その後，反応物を冷却し，過剰のフェノール及び残存するHClを減圧状態（最終減圧度　約３０mmHg）で処理温度１１５℃以下で，除去し，操作後，一部をサンプリングし（サンプル１−２），直ちにＧＰＣ分析を行ったこと，引き続いて，１００ｍｌのメタノールで溶解し，５００ｍｌの水を加え，煮沸しながら撹拌下で２時間の処理を行い，残存するフェノールを除去し，室温に冷却し濾過後，真空乾燥を行い，固体の反応生成物１４５．８ｇを得て，これ（サンプル１−３）をＧＰＣ，ＬＣＭＳおよびＦＤＭＳの各分析を行ったこと，当該固体の反応生成物に，クロロホルム４００ｍｌを加え，煮沸後，結晶化させ，濾過乾燥を行い，再結晶化物５２．３ｇを得て，この再結晶化物の融点は，ＤＳＣ法で測定して，１９７℃であったこと，さらに，これ（サンプル１−４）を，ＧＰＣ分析を行ったことが記載され，その分析結果が示されている（図１〜図１３）。
　
実験２
　参考資料４の方法で中間体［１］を合成し，これをＨＣｌと反応させて目的物［２］を得て、これをｎ−ヘキサンを溶媒として再結晶を行い，目的物［２］DIPBP-Cl2 Ｄを得て，１Ｈ−ＮＭＲで測定したこと，このDIPBP-Cl2  を３０ｇ（０．０９８モル）とフェノール　９２ｇ（０．９８モル）を仕込み，撹拌しながら１１５℃まで加熱昇温し（昇温時間は２８分），１１５℃で１．５時間保持し，途中で発生するＨＣｌ（反応の副生成物）は，水バブラーに導入して処理し，わずかな正圧を保持したこと，その後，一部をサンプリングし（サンプル２−１），直ちにＨＰＬＣおよびＧＰＣ分析を行ったことが記載され，その分析結果が示されている（図１４〜図１５）。　
 　 
第５　当審の判断 
１．無効理由１および２について
（１）本件発明１について 
 　甲第１号証には，フェノール性化合物として，４，４’−ビス［１−（４−ヒドロキシフェニル）−１−メチルエチル］−ビフェニルが記載されている。 
 　そこで，本件発明１と甲第１号証に記載された発明とを比較すると，後者は前者の一般式（１）に含まれるものであるから，両者は，フェノール性化合物として一致している。 
 　被請求人は，本件発明１は複数の異性体の混合物であって，甲第１号証に記載された発明とは異なる旨を主張する。
　しかしながら，本件発明１は，一般式（１）で記載されたフェノール性化合物という化学物質発明に係るものである。
　そして，化学物質発明において結合位置が特定されていない一般式で記載された化合物は，それぞれの特定の結合位置で結合した単一化合物を包括して示すものと解するのが通常であり，特段の事情のない限り，それらの異性体の混合物を意味するものとは解されない。
　さらに，化学物質発明においては，明細書の発明の詳細な説明において，特許請求の範囲に記載された化学物質全体が裏付けられる程度に具体的に記載されていなければならず，その化学物質が同定できる程度に同定資料が記載されていなければならないところ，請求項１に記載された化学物質のうち，本件特許明細書の発明に詳細な説明において具体的に記載され，その化学物質が同定できる程度同定資料が記載されているのは，実施例１の
で表されるフェノール性化合物のみである。
　そうであるから，本件発明１のフェノール性化合物が一般式（１）で表される単一化合物であることは発明の詳細な説明の記載からも裏付けられている。
　
　なお，被請求人が提出した乙第４号証（梶　正史が作成した平成１７年９月７日付実験報告書。以下，単に「乙第４号証」という。）には，本件特許明細書の実施例１で得られた樹脂が淡褐色非結晶性の樹脂状物であり，軟化点は９４℃である旨が示されているが，当該実施例１には，「・・・固体（樹脂）を得た。得られた樹脂をベンゼンにて再結晶し白色の結晶を得た。得られた樹脂結晶のＮＭＲ測定結果を表１に示す。さらに、質量分析、元素分析よりこの生成物は、下記式で表されるビスフェノール化合物と確認した。」と記載されており，固体（樹脂）を再結晶した結晶が本件発明１のフェノール性化合物であるところ，乙第４号証に示される樹脂が再結晶した結晶か否か不明である。
　そうであるから，乙第４号証の結果のみをもって，本件発明１と，甲第１号証に記載された発明とが相違するとまでいうことはできない。
　したがって，本件発明１は，甲第１号証に記載された発明であるといわざるをえない。 
 　 
（２）本件発明２について 
　本件発明２は，本件発明１において，フェノール性化合物が，エポキシ化合物製造用の中間体であると限定したものであり，甲第１号証に記載された発明にはそのような明示がない点で，両者は一応相違する。 
　しかしながら，甲第１号証における「これらのポリフェノールは，・・・またはエポキシ樹脂等の高機能架橋ポリマーの有益な前駆体である。」（「These polyphenols are valuable precursors to ・・・ or in high performance cross-linked polymers such as epoxy resins.」，第４欄２０〜２３行）との記載に徴し，フェノール性化合物はエポキシ化合物の製造原料として一般的なものである。
　しかも，化合物の発明において，○○用といった限定は，化合物の有用性を示しているにすぎないから（東京高裁平成９年７月８日判決言渡　平成７年（行ケ）２７号判決参照），化合物の化学構造が同一であるフェノール性化合物が，「エポキシ化合物製造用」なる限定のみをもって，用途を限定しない単なる化合物との間に実質的な差異があるということもできない。 
　
　被請求人は，本件発明２における用途限定について，甲第１号証には開示がない旨を主張するが，前記のとおり，本件発明２の用途限定に実質的な差異はないのであるから，被請求人の主張は採用できない。 
　
　したがって，本件発明２は，甲第１号証に記載された発明であるといわざるをえない。 
 　 
（３）本件発明３について 
 　本件発明３は，本件発明１において，本件発明１のフェノール性化合物を主成分とし，一般式（１）において，ｎが１〜１５の整数のフェノール性化合物を少量成分として含有するものであり，甲第１号証に記載された発明にはそのような明示がない点で，両者は一応相違する。
　 
　そこで，まず，本件発明３の「ｎが１〜１５の整数のフェノール性化合物を少量成分として含有する」の意味について検討する。
　特許明細書には，当該少量成分に関し，格別な定義はなされていない。
　当該記載は，通常，ｎが１〜１５の整数のフェノール性化合物のうちのいずれかを少量成分として含有することを示すものと解され，ｎが１〜１５の整数のフェノール性化合物のすべてを少量成分として含有することを意味するものとは解されない。
　これに関して，特許明細書には，実施例２で得られたエポキシ樹脂のＧＰＣチャートが図１として記載されている。
　
　図１には，複数のピークがみられるものの，その各々のピークが何を示しているのかは記載されておらず，その物を特定することはできないが，仮に最大ピークがｎ＝０のフェノール性化合物を原料とするエポキシ樹脂に相当し，最大ピークの前にあらわれる複数のピーク（図１から読み取れるのは３つのピーク）が，ｎが１〜１５の整数のフェノール性化合物を原料とするエポキシ樹脂に相当するとすると，図１からは，原料として「一般式（１）においてｎ＝０フェノール性化合物を主成分とし，一般式（１）において、ｎが１〜１５の整数のフェノール性化合物のうちのいずれかのフェノール性化合物を少量成分として複数含有するフェノール性化合物」を用いていることが類推される。
　そうであるから，図１からも，本件発明３の「ｎが１〜１５の整数のフェノール性化合物を少量成分として含有する」の意味は，「ｎが１〜１５の整数のフェノール性化合物のうちのいずれかを少量成分として含有すること」であることが裏付けられているといえる。
　
　次に，これを前提として，本件発明３と甲第１号証に記載された発明との上記一応の相違について検討する。
　甲第２号証によれば，甲第１号証に記載された発明の追試実験において，４，４’−ビス［１−（４−ヒドロキシフェニル）−１−メチルエチル］−ビフェニルおよび未反応フェノール以外に，他の生成物が生じていることが明らかである（図２のピークＣ，図３のピークＣ’）。そして，図２のピークＣは，ピークＡおよびピークＢよりもＧＰＣチャートにおける保持時間が短く，分子量が大きいこと（これは，図３のピークＣ’についても同様である。）から，この生成物は，本件発明３のフェノール性化合物における少量成分，すなわち「一般式（１）においてｎが１以上のフェノール性化合物」に相当するものであるということができる。
　さらに甲第１４号証の甲第１号証の追試実験である実験１および２において，図−６ないし図−９のＧＰＣチャートには，本件特許明細書の図１と同様の「最大ピークおよび最大ピークの前にあらわれる複数のピーク」が示されており，ｎ＝１〜１５の整数の少量成分のいずれかに相当するものが示されているといえる。
　そうすると，甲第１号証に記載された発明は，実質的に，ｎ＝１〜１５の整数の少量成分を含有するものであり，本件発明３との間に実質的な差異があるということはできない。 
　
　なお，本件特許明細書および図面の記載をみても，本件発明３のフェノール性化合物における少量成分の技術的意義は記載されておらず，また，具体的化合物としても，実施例１において，当該少量成分は直接的に確認されていない。また，上記の図１は，各ピークの属性についても何ら記載されていないものである。結局，本件発明３のフェノール性化合物における少量成分，すなわち「一般式（１）においてｎ＝１〜１５の整数のフェノール性化合物」の技術的意義について，格別顕著なものは認められない。そして，そうであるならば，化合物の生成において副生成物が生成することは通常のことであって，これを単に精製することなく少量成分として含有するフェノール性化合物を合成したにすぎないのであるから，仮に，甲第１号証に記載された発明において当該少量成分を含有する点が示されていないとしても，かかる点は，当業者において容易に想起しうることにすぎない。 
　
　被請求人は，甲第２号証，甲第１４号証によっては，本件発明３のフェノール性化合物における少量成分の生成は確認できない旨を主張する。
　しかしながら，当該少量成分についての本件特許明細書および図面の記載は，前記のとおりのものであり，それによって当該少量成分の生成が確認できるのであるから（乙第１５号証），当然に，甲第２号証，甲第１４号証によってもその生成が確認できるものといわざるをえない。
　よって，被請求人の主張は，採用できない。 
　
　したがって，本件発明３は，甲第１号証に記載された発明であるか，甲第１号証に記載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものである。 
 　 
（４）本件発明４について 
　本件発明４は，本件発明１ないし３のいずれかのフェノール性化合物の製造方法であって，一般式（２）で表わされるフェノール類と，一般式（３）で表わされる縮合剤とを，酸触媒の存在下に，縮合剤／フェノール類のモル比０．０１〜０．９の条件で反応させることを特徴としている。そして，本件発明４が，縮合剤として一般式（３）の化合物を用いるのに対して，甲第１号証に記載された発明では，縮合剤として４，４’−ビス（１−クロロ−１−メチルエチル）−ビフェニル（DIPBP-Cl2）が用いられている点において，両者は相違する。 
　そこで，前記相違点について検討するに，フェノール性化合物を製造する際の縮合剤として，アラルキルハライドないしアラルキルエーテルを用いることは，いずれもフェノール性化合物の製造について本件出願前に頒布された刊行物である，甲第４号証（英国特許第１１５０２０３号明細書）ないし甲第５号証（特公昭４７−１３７８２号公報）にも示されるように，周知であるから，甲第１号証に記載された発明において，縮合剤としてアラルキルハライドであるDIPBP-Cl2に代えて，周知のアラルキルエーテルを用いることにより，本件発明４にかかる構成に想到することは，当業者が容易になし得たことである。 
　そして，本件特許明細書および図面の記載をみても，一般式（３）で表される縮合剤については，段落【００１０】に具体的例が列挙され，実施例１に「４，４’−ジ（２−ヒドロキシ−２−プロピル）ビフェニル」が記載されるに止まり，一般式（３）以外の縮合剤を用いた場合との比較対照もなされていないのであるから，この点において格別顕著な効果があるものとも認められない。 
　
　被請求人は，甲第４号証ないし甲第５号証には，アラルキルエーテルに相当する実施例が記載されておらず，甲第１号証に記載された発明と組み合わせることは容易でない旨，および，アラルキルハライドを用いる場合は，アラルキルエーテルを用いる場合と反応機構が異なるため，複数の異性体の混合物が生成せず，また，一般式（１）における少量成分が生成しない旨を主張する。
　しかしながら，前記のとおり，甲第４号証ないし甲第５号証には，ビフェニル骨格を有するアラルキルエーテルが，アラルキルハライドと同等に用いられる旨が記載されており，しかも，アラルキルエーテルを用いることに格別顕著な効果があるものとも認められないのであるから，被請求人の主張は採用できない。 
　
　したがって，本件発明４は，甲第１号証に記載された発明および周知技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものである。 
 　 
（５）むすび 
　以上のとおりであるから，本件発明１ないし３は，甲第１号証に記載された発明であり，また，本件発明３ないし４は，甲第１号証に記載された発明および周知技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものである。 
　
第６．結論
　以上のとおりであるから，本件発明１〜４に係る特許は，特許法第２９条第１項第３号ないし同法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり，同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきものである。 
　よって，審判に関する費用について，特許法第１６９条第２項で準用する民事訴訟法第６１条の規定により，被請求人が負担すべきものとして，結論のとおり審決する。