【事件の表示】
　平成１０年特許願第５２０５０８号「静電容量型再使用可能な電気外科用のリターン電極」拒絶査定不服審判事件〔平成１０年　５月　７日国際公開、ＷＯ９８／１８３９５、平成１２年　７月２５日国内公表、特表２０００−５０９３１３号〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明
　
　本願は、１９９７年１０月１４日（パリ条約による優先権主張１９９６年１０月３０日、米国）を国際出願日とする出願であって、平成１６年３月２２日付けで拒絶査定がなされ、これに対し同年６月２８日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同年７月２８日付けで手続補正がなされたものである。
　
２．平成１６年７月２８日付け手続補正についての補正却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　
　平成１６年７月２８日付け手続補正（以下、「本件補正」という。）を却下する。
　
［理由］
　
（１）補正後の本願発明
　
　本件補正により、特許請求の範囲の請求項２は、以下のように補正された（なお、独立請求項形式で記載する。）。
　
「（ａ）主要面を有する導電性材料の第１の層であって、該第１の層に電気的接続を行うための接続手段を有する第１の層と、
（ｂ）外側作用面を含む外側上部主要面を有し、前記第１の層に接触し重なり電気的に絶縁する誘電体の第２の自己制御層であって、所定の制限された導電率および容量リアクタンスを有することにより、患者との間の直接的な接触を要することなく、電気外科の電流の密度を安全なレベルに制限する第２の自己制御層と、を含み、
　リターン電極により与えられる実効インピーダンスは、該リターン電極と患者との間の接触面積に反比例し、そのため、前記患者と前記リターン電極の上面との間の接触面積が所定のレベル以下に低下したならば、該リターン電極により与えられる実効インピーダンスが自動的に電気外科処置を妨げる自己制御式の再使用可能な電気外科用リターン電極であって、前記外側作用面の面積が、少なくとも実質的に前記患者の全身の投影面積に相当する自己制御式の再使用可能な電気外科用リターン電極。」
　
（２）補正の目的の適否
　
　上記補正は、平成１５年５月３０日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲（以下、「拒絶査定時の特許請求の範囲」という。）の請求項２に記載された発明における「自己制御式」の態様について、「リターン電極により与えられる実効インピーダンスは、該リターン電極と患者との間の接触面積に反比例し、そのため、前記患者と前記リターン電極の上面との間の接触面積が所定のレベル以下に低下したならば、該リターン電極により与えられる実効インピーダンスが自動的に電気外科処置を妨げる」との限定を付加するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
（３）独立特許要件
　
　そこで、本件補正後の前記請求項２に記載された事項により特定される発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について、以下に検討する。
　
ア．引用例
　
　原査定の拒絶の理由に引用した刊行物である、実願昭５４−６７９４０号（実開昭５５−１６８３１７号）のマイクロフィルム（以下、「引用例」という。）には、図面とともに次の事項が記載されている。
　
（ア）「本考案はかかる実情に鑑みてなされたもので、対極板の大きさを患者が横臥する手術台の大きさに形成して電流の集中による火傷事故を絶無ならしめ、対極板の金属面が直接患者の身体が接触するものではなくして、柔軟な絶縁物間に金属薄膜等の導電体を介在したものに改め、高周波電流を電気メスの刃先と該誘電体との間に通電せしめて手術を行いうるものであつて、かたい金属板の当接による患者苦痛を軽減しまた、術後もスイッチを切るだけで対極板をそのままベッドとして使用できる等多くの利点を有する電気メス用対極板を提供することをその目的とするものである。」（明細書第３ページ第１行〜第１２行）
　
（イ）「対極板１は、その導電体２が板状絶縁物３，３’の中間に介在されて積層物が形成されているが、・・・（中略）・・・板状絶縁物として柔軟なゴム、プラスチック、石綿等が使用されるが、特に高誘電率を有する塩化ビニル樹脂が好ましい。
　本考案に係る電気メスには高周波電流が通電されるため、板状絶縁物３を介してメスの刃先と導電体との間に通電が可能である。」（明細書第４ページ第１７行〜第５ページ第１３行）
　
（ウ）「電気メス用対極板１は第２図に示す如く、ベッド４に嵌入して手術台として敷設されると、患者５の当接する面積は著しく大となり、従つて絶縁物３を介してメスの刃先９と導電体２との間に流れる高周波電流が患者５の殆んど全身を通過することとなり、電流の集中による火傷等を防止することができる。
　また、板状絶縁物３，３’は柔軟部材であるから、横臥する患者には違和感がなく、通常のマットレスを敷設するのと同様であって、従つて、術後も取りはずす必要がなく、ベッドにそのまま敷き放しの状態が可能であり」
（明細書第５ページ第１７行〜第６ページ第８行）
　
（エ）第２図には、対極板１が、主要面を有する層状の導電体２と、それに接触し重なるように設けられた板状絶縁物３’とを含むように構成された点、及び、患者５が、前記板状絶縁物３’の外側上部主要面の上に全身が入るように横たわった状態で手術を受ける様子が、それぞれ図示されている。
　さらに、同図には、前記層状の導電体２の端部とメスの刃先９とが、電源及びリード線と推察される構成により接続されている態様が図示されているが、上記（ア）〜（ウ）の記載を参酌すれば、そこには、層状の導電体２が該導電体２に電気的接続を行うための接続手段を有することが示されていることは明らかといえる。
　
　上記記載事項（ア）〜（エ）を総合し、同一符号が付された用語を統一して整理すると、引用例には次の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されていると認められる。
　
「主要面を有する層状の導電体であって、該層状の導電体に電気的接続を行うための接続手段を有する層状の導電体と、外側上部主要面を有し、該層状の導電体に接触し重なるように設けられた板状絶縁物とを含む電気メス用対極板であって、該対極板がベッドに嵌入して手術台として敷設されると、前記板状絶縁物を介してメスの刃先と前記導電体との間に流れる高周波電流が患者の殆ど全身を通過することとなり、また、術後も取りはずす必要がなく、そのままベッドとして使用できる電気メス用対極板。」
　
イ．対比
　
　本願補正発明と引用発明とを対比すると、後者の「層状の導電体」は、前者の導電性材料の「第１の層」に相当し、後者の「電気メス用対極板」は、その機能・作用からみて、前者の「電気外科用リターン電極」に相当する。
　また、後者の「電気メス用対極板」が「術後も取りはずす必要がなく、そのままベッドとして使用できる」ことは、前者の「電気外科用リターン電極」が「再使用可能」であることに相当し、また、後者の「板状絶縁物」は、前記（ア）及び（イ）の記載をみれば誘電体であることは明らかであるから、後者の「板状絶縁物」と前者の「第２の自己制御層」とは、どちらも誘電体で構成され、かつ、導電性材料からなる第１の層を電気的に絶縁する層状部材である点で共通しており、いずれも「第２の誘電体層」と称することができる。
　さらに、後者において、「板状絶縁物を介してメスの刃先と前記導電体との間に流れる高周波電流が患者の殆ど全身を通過すること」は、上記（エ）の記載からみて、前者において、第２の誘電体層の「外側作用面の面積が、少なくとも実質的に前記患者の全身の投影面積に相当する」ことと変わりはない。
　
　したがって、両者は、本願補正発明の記載ぶりに従って表現すると、次の点で一致する。
　
「（ａ）主要面を有する導電性材料の第１の層であって、該第１の層に電気的接続を行うための接続手段を有する第１の層と、
（ｂ）外側作用面を含む外側上部主要面を有し、前記第１の層に接触し重なり電気的に絶縁する第２の誘電体層と、を含む再使用可能な電気外科用リターン電極であって、前記外側作用面の面積が、少なくとも実質的に前記患者の全身の投影面積に相当する再使用可能な電気外科用リターン電極。」
　
　そして、両者は次の点で相違する。
　
　相違点１：本願補正発明においては、第２の誘電体層が、所定の制限された導電率および容量リアクタンスを有することにより、電気外科の電流の密度を安全なレベルに制限する自己制御層であり、電気外科用リターン電極が、リターン電極により与えられる実効インピーダンスが該リターン電極と患者との間の接触面積に反比例し、そのため、前記患者と前記リターン電極の上面との間の接触面積が所定のレベル以下に低下したならば、該リターン電極により与えられる実効インピーダンスが自動的に電気外科処置を妨げる自己制御式であるのに対し、引用発明の第２の誘電体層や電気外科用リターン電極はそのような機能・作用を有しているか否か明らかではない点。
　相違点２：本願補正発明の第２の誘電体層は、患者との直接的な接触を要することのない自己制御層であるのに対し、引用発明における第２の誘電体層は、そのようなものであるか不明である点。
　
 ウ．当審の判断
　
［相違点１について］
　電気外科用リターン電極の使用に際して、引用発明においては、絶縁物である第２の誘電体層上に患者を横たわらせ、該誘電体層を介してメスの刃先と導電性材料である第１の層との間に高周波電流を流している。これは、前記誘電体層が所定の導電率および容量リアクタンスを有するように、患者の身体及び導電性材料である第１の層とを導体平板とする、いわゆるコンデンサが構成され、メスの刃先とともに直列の交流回路が形成されていることにほかならず、そうであるならば、そのような回路の特性として、引用発明の電気外科用リターン電極により与えられる実効インピーダンスが、前記コンデンサの導体平板としての、該リターン電極と患者との間の接触面積に反比例することは自明のことといえる。
　そうすると、仮に、患者が電気外科処置中に身体を動かし、該身体と手術台を構成する電気外科用リターン電極との接触面積が所定のレベル以下に低下したならば、前記実効インピーダンスはそれに反比例するように増加して上記直列の交流回路を流れる電流は減少し、それと同時に、メス刃先には電気外科処置を行うに必要な電流量が自動的に確保されなくなって該処置の実行は妨げられ、過電流により患者に外傷を与えるリスクも回避されることになる。
　したがって、それら引用発明の電気外科用リターン電極が有する機能・作用は、結局のところ、本願補正発明において「第２の誘電体層が、所定の制限された導電率および容量リアクタンスを有することにより、電気外科の電流の密度を安全なレベルに制限する自己制御層であり、電気外科用リターン電極が、リターン電極により与えられる実効インピーダンスが該リターン電極と患者との間の接触面積に反比例し、そのため、前記患者と前記リターン電極の上面との間の接触面積が所定のレベル以下に低下したならば、該リターン電極により与えられる実効インピーダンスが自動的に電気外科処置を妨げる自己制御式」であることと変わりはないというべきであるから、上記相違点１において上記両発明は実質的に相違するものではない。
　
［相違点２について］
　引用発明の第２の誘電体層が、本願補正発明と同様に自己制御機能を有する点については、上記相違点１において検討したとおりである。そして、手術の際に外科用ガウンやスリーブ等を使用することは慣用的な事項であるとともに、コンデンサの導体平板を構成する患者と導電性材料である第１の層との間に介在する外科用ガウンやスリーブ等が、誘電体層の一部を構成して通電を妨げるものでないことも、当業者が容易に予測し得ることであるから、引用発明においても上記相違点２に係る本願補正発明の特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。
　そして、上記相違点２に係る発明の特定事項による効果も、当業者が予測し得る範囲のものであって格別のものではない。
　
　したがって、本願補正発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
（４）むすび
　
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合しないので、特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明
　
　本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項２に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、拒絶査定時の特許請求の範囲の請求項２に記載された事項により特定される、次のとおりのものである（なお、独立請求項形式で記載する。）。
　
「（ａ）主要面を有する導電性材料の第１の層であって、該第１の層に電気的接続を行うための接続手段を有する第１の層と、
（ｂ）外側作用面を含む外側上部主要面を有し、前記第１の層に接触し重なり電気的に絶縁する誘電体の第２の自己制御層であって、所定の制限された導電率および容量リアクタンスを有することにより、患者との間の直接的な接触を要することなく、電気外科の電流の密度を安全なレベルに制限する第２の自己制御層とを含んで構成され、
　前記外側作用面の面積が、少なくとも実質的に前記患者の全身の投影面積に相当する自己制御式の再使用可能な電気外科用リターン電極。」
　
４．引用例
　
　原査定の拒絶の理由に引用した引用例及びその記載事項は、上記「２．（３）ア」に記載したとおりである。
　
５．対比・判断
　
　本願発明は、本願補正発明の特定事項のうち、「自己制御式」の態様について、「リターン電極により与えられる実効インピーダンスは、該リターン電極と患者との間の接触面積に反比例し、そのため、前記患者と前記リターン電極の上面との間の接触面積が所定のレベル以下に低下したならば、該リターン電極により与えられる実効インピーダンスが自動的に電気外科処置を妨げる」との限定を省略したものである。
　そうすると、本願発明に上記限定を付加する本願補正発明が、上記「２．（３）ウ」で述べたように当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
６．むすび
　
　したがって、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
　よって、結論のとおり審決する。