【事件の表示】
　平成　２年特許願第５１２２３９号「安定な形質転換稔性単子葉植物およびそれらの細胞を製造するための方法および組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成　３年　２月２１日国際公開、ＷＯ９１／０２０７１、平成　５年　３月１８日国内公表、特表平　５−５０１３５２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯・本願発明の認定
　本願は、１９９０年８月８日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９８９年８月９日　米国、１９９０年４月１７日　米国）を国際出願日とする出願であって、その発明の要旨は、平成１４年６月２６日に補正された明細書又は図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜１７に記載された通りであり、そのうちの請求項１及び１５に係る発明の要旨は、以下のとおりであると認める。
　
「【請求項１】　稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物の産生方法において、
　(a) トウモロコシ植物に発現させることを所望の、またはそのゲノム内に導入することを所望の成分のＤＮＡ組成物を調製し、
　(b) プロトプラストを分離することなく、再生可能なレシピエントトウモロコシ細胞によるＤＮＡの取り込みが可能な条件下に、当該ＤＮＡ組成物と再生可能なレシピエントトウモロコシ細胞をマイクロプロジェクタイルボンバードメントの使用により接触させ、
　(c) ＤＮＡ成分を受容した当該レシピエント細胞からトウモロコシ植物を再生させ、
　(d) 所望のＤＮＡ成分を含有する稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物を同定し、次いで
　(e) 所望のＤＮＡ成分を含有する稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物の子孫を回収する
各工程からなる方法。」（以下「本願発明１」という。）
　
「【請求項１５】　稔性のトランスジェニックなトウモロコシ植物、特に請求項１〜１４のいずれか一項に記載の方法によって調整された稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物。」（以下「本願発明１５」という。）
　
第２　本願の優先日について
　本願の優先権主張の基礎となっている第１の米国出願（US392176（1989.8.9）、以下「第１基礎出願」という。)中には、本願発明１及び１５の構成に欠くことができない事項である、稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物を得ることについては、具体的な記載は全くない。
　第１基礎出願には、単子葉植物のトランスジェニック植物の作製の困難性について、効率的に培養でき再生できる細胞へのＤＮＡの導入（４頁１〜４行）と、安定に発現する形質転換細胞の同定を最適化するための効率的な選択因子の欠如（４頁３４行〜５頁１行）という２つの問題点が挙げられており、稔性については、前者の問題点に関連して、「トウモロコシにおいては、プロトプラストのエレクトロポレーションを用いた形質転換は可能である（…）が、安定した形質転換植物の回復は不十分であり、そのような植物は不稔であった（…）。最近、稔性のトウモロコシ植物がプロトプラストから再生したことが報告された（…）が、エレクトロポレーションによる形質転換と稔性の非キメラ形質転換トウモロコシ植物の再生との組み合わせについては、未だ報告がされていない。」（４頁７〜１８行）との記載がある程度である。
　また、第１基礎出願の、発明の要約の欄（７頁２０行〜９頁１１行）に記載された各種発明の具体例や、発明の詳細な説明欄（９頁１２行〜１６頁１８行）、及びクレーム（１７頁〜１８頁）は、すべて細胞に（ｂａｒ遺伝子の導入により）ビアラフォス抵抗性を付与することに関するものであり、これは、上記２つの問題点のうち後者に対応するものであって、ビアラフォス抵抗性の付与と稔性植物の提供との関係についての記載は一切ない。
　そして、第１基礎出願中の、形質転換トウモロコシ植物についての具体的記載は、「優勢の幼植物は、発根促進のために、植物ホルモンを含まないMS培地に基づく培地に移された。発根した幼植物は、土壌中の状態で温室に移された。いくつかの分離体から、幼植物が生じた。３つの形質転換体から得られた組織化された緑色組織は、再生が試みられてから２ヶ月後にＰＡＴ活性を発現した。幼植物の葉組織のサンプルもＰＡＴ活性を発現した。」（１６頁１０〜１８行）と、再生した幼植物におけるマーカー遺伝子の発現を確認したところまでであり、目的遺伝子が生殖細胞を含めたすべての細胞で発現された（すなわちキメラ植物ではない）トウモロコシ植物が成体として得られ、該植物が稔性を有し、導入された目的遺伝子が交配を通じて次世代のトウモロコシ植物に遺伝することについては、その具体例はおろか、その課題や示唆の記載すら見あたらない。
　したがって、第１基礎出願時の技術常識を参酌しても、稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物を同定しその子孫を回収することを発明の構成に欠くことができない事項とする本願発明１や、稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物自体に係る本願発明１５が、当業者が実施できる程度の開示を以て第１基礎出願中に記載されているとも、発明として完成したものとして第１基礎出願中に記載されているということもできない。
　したがって、第１基礎出願に基づく優先権はこれを認めることができず、本願の優先日は、早くとも、本願の優先権主張の基礎となっている第２の米国出願（US513298、以下「第２基礎出願」という。）の出願日である１９９０年４月１７日であると認められる。)
　
　請求人は、この点について、平成１８年７月２０日付の意見書において、以下の理由により、第１基礎出願中に、「稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物」が得られたことについて、当業者が実施できる程度に具体的に記載されていると主張する。
（１）第１基礎出願には、トウモロコシ植物が安定に形質転換され、安定に保持、発現されることが記載されており、外来遺伝子を子孫に継承する蓋然性が高く、稔性であることが十分に期待できる。
（２）第１基礎出願には、マーカー遺伝子としてのｂａｒ遺伝子が記載され、安定な形質転換体の同定に使用できることが記載されている。
（３）その後の第２基礎出願で稔性が確認されたトランスジェニックトウモロコシ植物は、第１基礎出願に記載されたものと同一の出発材料、形質転換方法、選択系を使用するものであり、第１基礎出願に記載の発明は、「稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物」として既に完成されたものである。
　
　以下、これらの請求人の主張について検討する。
（１）について
　そもそも第１基礎出願中には、稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物を得るという課題や示唆の記載すらない。仮にそのような示唆等があったとしたところで、請求人の主張するような「外来遺伝子を子孫に継承する蓋然性が高く、稔性であることが十分に期待できるものであります。」という程度の開示を以て、そのような稔性のトウモロコシ植物が得られることが、当業者が実施できる程度に、又は完成した発明として、第１基礎出願中に記載されているということはできない。
（２）について
　第１出願の記載によれば、マーカー遺伝子としてｂａｒ遺伝子を用いるのは、上記の２つの問題点のうちの後者に対応するためであり、それにより稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物が得られることについては記載も示唆もされていない。
（３）について
　第１基礎出願中の記載によれば、第１基礎出願の時点では、稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物を得ることが困難であるというのが、本願発明の技術分野における一般的認識であったと認められる。そして、当業者が、そのような認識の下で、稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物を得ることについて何ら記載のない第１基礎出願の記載をみたときに、稔性の確認もされていない段階では、記載されているトランスジェニックトウモロコシ植物が稔性であるなどとは到底理解しないものというべきである。そうであれば、第１基礎出願中に記載されていたトランスジェニックトウモロコシ植物が稔性であったことが後で確認されたからといって、第１基礎出願の時点で、その代償として特許保護が与えられるほどの、完成した発明としての十分な開示がなされているものということはできない。
　以上のとおり請求人の主張は採用できず、以下、本願の優先日が、第２基礎出願の出願日である１９９０年４月１７日であることを前提として、本願発明の特許性について判断する。
　
第３　特許法第２９条第１項第３号及び同条第２項についての判断
　
１．引用例
　当審における平成１８年１月１７日付の拒絶理由通知において、引用文献１として引用された、「”FASEB Plant Gene Expression Conference Copper Mountain, CO” Aug.6-11, 1989, p.130-150」（以下「引用例」という。）は、１９８９年８月６〜１１日に開催された”FASEB Plant Gene Expression Conference”と称する会議で配布された、本願発明の発明者の一部により作成された刊行物であると認められ、本願の第１基礎出願の出願日前に頒布された刊行物であるとはいえないものの、本願の優先日前に頒布された刊行物であると認められる。この引用例には、以下の事項が記載されている。
　
（ａ−１）「非胚発生性及び胚発生性トウモロコシ培養体の安定な遺伝子形質転換がマイクロプロジェクタイル・ボンバードメントによって達成された。非胚発生懸濁培養体細胞を2つのプラスミドの混合物で爆撃（bombard）した。これらのプラスミドの1つは、ホスフィスリシン・アセチル・トランスフェナーゼ(PAT)をコード化するストレプトミセスhygroscopicusからのbar遺伝子を含んでおり、他方のプラスミドは、β-グルクロニダーゼ(GUS)をコード化するものである。爆撃された細胞は、除草剤ビアラフォスは植物細胞で開裂されてグルタミン・シンテターゼの抑制剤であるホスフィノスリシン(PPT)を産生する除草剤ビアラフォスを含む培地で選択された。PPTを不活性化する酵素であるPATを発現するビアラフォス耐性コロニーは回収された。bar遺伝子の組み込みをサザン分析によって確認した。ビアラフォスの濃度が増すと、高いレベルのPATを発現した形質転換細胞が低いレベルのPATを発現する形質転換細胞に比べてより急激に成長した。ビアラフォス形質転換細胞の50パーセント(16のうち8)が非選択GUS遺伝子を発現した。胚発生A188×B73懸濁培養体をbar含有プラスミドだけで又はGUSをコード化するプラスミドと組み合わせて爆撃した。爆撃した組織を1又は3mg/Lビアラフォスを含む選択媒質で培養した。合計7つの独立のビアラフォス耐性形質転換細胞が2つの爆撃実験から選択され、全てがPATを発現し及びバー遺伝子を含んでいる。同時形質転換実験から単離されたこれら3つの形質転換細胞は何れも非選択GUS遺伝子を発現しない。植物は、ビアラフォスの不存在下で形質転換組織から再生されている。再生媒質で2ヵ月後に発生した一体化グリーン組織及び植物体組織はPATを発現した。植物体は、7つの形質転換細胞のうち４つから発生した。」（１３１頁要約）
（ａ−２）PAT及びGUS酵素をコード化する植物発現ベクターのプラスミド・マップ、及び該プラスミドはプロモータとしてCaMV由来の35Sプロモータを含んでいること。（１３２頁の図１）
（ａ−３）A188×B73に由来する胚発生II型カルスを出発材料として用いること（１４２頁の図７）
（ａ−４）形質転換胚発生組織からの植物体が再生したこと。（１４９頁の図１１）
　
２．対比・判断
（１）本願発明１について
　本願発明１と引用例に記載された事項とを比較すると、本願発明は、その工程(a)において、「トウモロコシ植物に発現させることを所望の…成分のＤＮＡ組成物を調製」することを選択肢として含んでいるから、両者は、
「トランスジェニックトウモロコシ植物の産生方法において、
　(a) トウモロコシ植物に発現させることを所望の成分のＤＮＡ組成物を調製し、
　(b) プロトプラストを分離することなく、再生可能なレシピエントトウモロコシ細胞によるＤＮＡの取り込みが可能な条件下に、当該ＤＮＡ組成物と再生可能なレシピエントトウモロコシ細胞をマイクロプロジェクタイルボンバードメントの使用により接触させ、
　(c) ＤＮＡ成分を受容した当該レシピエント細胞からトウモロコシ植物を再生させる、
各工程を含む方法」である点で一致している。
そして、本願発明１では、得られるトランスジェニックトウモロコシ植物が稔性のものであり、「(d)所望のＤＮＡ成分を含有する稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物を同定する工程、及び(e)所望のＤＮＡ成分を含有する稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物の子孫を回収する工程」をさらに有しているのに対し、引用例には、得られたトランスジェニックトウモロコシ植物が稔性であるか否かについての記載はなく、本願発明１の(d)及び(e)に相当する工程については記載されていない点で相違する。
　
　そこで、この相違点について検討する。
　種子繁殖植物におけるトランスジェニック植物の研究開発においては、稔性を有する植物を得ること、及び導入したＤＮＡが子孫に伝達されることは自明の課題であるから、引用例に記載された、トランスジェニックトウモロコシ植物について、その稔性を確認すること、及び導入したＤＮＡを含有するその子孫を回収しようとすることは、当業者であれば容易に想到することである。
　そして、本願明細書に記載された本願発明の実施例と、引用例に記載された実験とを比較すると、両者は、
（i）出発材料が「A188×B73に由来する胚発生II型カルス」、であること、
（ii）形質転換手法が、「マイクロプロジェクタイル・ボンバードメント」によること、
（iii）マーカー遺伝子が「ストレプトミセスhygroscopicusからのbar遺伝子」であること、
（iv）レポーター遺伝子が「β-グルクロニダーゼ(GUS)をコード化するもの」であること、
(v)プロモータが「CaMV由来の35Sプロモータ」であること、
等で一致しており、大きく相違するところは認められない。
　であれば、引用例において得られたトランスジェニックトウモロコシ植物自体も、本願発明の実施例で得られたトランスジェニックトウモロコシ植物と同様に、稔性のものであると認められ、また、導入したＤＮＡは子孫に伝達されるものであると認められる。
　したがって、本願発明１は、引用例に記載された方法において、さらに、得られたトランスジェニックトウモロコシ植物について、その稔性を確認し、導入したＤＮＡを含有するその子孫を回収したものにすぎず、本願発明は、引用文献１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　そして、本願発明１の効果は、引用例に記載されたトランスジェニックトウモロコシ植物の稔性、及び子孫における導入ＤＮＡの存在を確認したに過ぎず、進歩性の存在を推認させるほどの顕著なものということはできない。
　したがって、本願発明１は、引用例に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
（２）本願発明１５について
　本願発明１５は、請求項１５の「特に請求項１〜１４のいずれか一項に記載の方法によって調製された」という記載の「特に」の意味からみて、製造方法が特定されない「稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物」を明らかに包含するものである。
　そして、上記（１）で述べたように、本願明細書に記載された本願発明の実施例と、引用例に記載された実験とは同じ手法によるものであるから、引用例に記載された実験により得られたトランスジェニックトウモロコシ植物も、本願発明の実施例で得られたトランスジェニックトウモロコシ植物と同様に稔性のものであることは明らかである。すなわち、稔性についての記載の有無にかかわらず、本願発明１５のトウモロコシ植物と同じ物が引用例に記載されていると認められる。
　したがって、本願発明１５は、特許法第２９条第１項３号に該当し、特許を受けることができない。
　
第４　特許法第２９条の２の判断
　
１．引用先願
　当審における平成１８年１月１７日付の拒絶理由通知において、引用先願１として引用された、「特願平３−５０３３７３号（特表平５−５０５９３３号）」の出願当初の明細書又は図面には以下のような事項が記載されている（以下、頁及び行は、対応する特表平５−５０５９３３号公報のものである。）。
　
（ｂ−１）「遺伝能力のある組換えＤＮＡを含む繁殖力のある形質転換Ｚｅａ　ｍａｙｓ植物」（特許請求の範囲第１項）
（ｂ−２）「当該プロセスが
ｉ）形質転換されるべきＺｅａ　ｍａｙｓ植物から再生可能な細胞培養を設定する；
ｉｉ）組換えＤＮＡ−被覆微小打込みにより当該細胞に打込むことによって当該培養の細胞を形質転換する；
ｉｉｉ）形質転換した細胞を同定または選択する；そして
ｉｖ）遺伝可能な当該組換えＤＮＡを安定して発現する、繁殖能力のある形質転換したＺｅａ　ｍａｙｓ植物を再生する：
ことから成る、遺伝可能な組換えＤＮＡを安定して発現する、繁殖能力のある形質転換したＺｅａ　ｍａｙｓ植物を生産するプロセス。」（特許請求の範囲第１９項）
（ｂ−３）「それゆえ、結実能力のある、しっかりと遺伝子変換した、Ｚｅａ　ｍａｙｓ植物及び導入された遺伝子を子孫に伝達する種子を生産することが本発明の目的である。」（３頁左下欄６〜８行）
（ｂ−４）「例III　…ＡＢ１２は同じ両親型遺伝子型（Ａ１８８ＸＢ７３）を持つ植物の分離交雑から作製する。」（２０頁左上欄下から６〜３行）
（ｂ−５）「例Ｖ　例IIIで述べた砕け易い、胚発生トウモロコシカルス培養ＡＢ１２を用いた。
　標準の組換えＤＮＡ法を用いて、３．２ｋｂ環状プラスミドであるベクターＰＢＳ＋Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ、Ｉｎｃ．、　ＳａｎＤｉｅｇｏ、ＣＡ）中にプラスミドｐｃＨIＮ１−１とｐＬＵＣ−１を組み立てた。ｐＣＨＮ−１はＡｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｔｕｍｅｆａｃｉｅｎｓ（Ｃｈｉｌｔｏｎ　ａｎｄ　Ｂａｒｎｅｓ　１９８３）のノパリンシンターゼ（ｎｏｓ）ポリアデニル化配列が３’末端で付着している大腸菌（Ｇｒｉｔｚ　ｅｔ　ａｌ、１９８３）からのハイグロマイシンＢフォスホトランスフェラーゼ（ＨＰＴ）コード配列を含む。発現はＨＰＴコーディング配列から上流に位置するカリフラワーモザイクウィルス（ＣａＭＶ）３５Ｓプロモーター（Ｇｕｉｌｌｅｙ　ｅｔ　ａｌ、１９８２）によって推進される。……プラスミドは微小発射打込みによってＡＢ１２のなかに導入した。……すべての試料に打込みを行った直後に、ｐＨＹＧＨ／ｐＢＩＩ２２１、ｐｃＨＮｌ−１／ｐＢII２２１で処理したすべてのプレートおよびｐＬＵＣ−１で処理したプレートのうちの３個からのカルスをプレートごとに１５mg／ｌハイグロマイシンＢを含むＦ培地（プレートあたり５ピース）であるラウンド１セレクションプレートに移した。」（２３頁右下欄１４行〜２４頁右上欄１２行）
（ｂ−６）「ｐＨ１系列は、ハイグロマイシンの０、１０、３０、１００及び２５０mg／ｌ濃度で９継代培養にわたり成長を維持する能力のあることが見出された。」（２５頁左上欄１〜３行）
（ｂ−７）「ＲＭＳ培地への阻害試験に用いられたハイグロマイシンのすべての濃度からｐＨＩカルスを転移し、植物が例Ｉに記載のように再生された。６５の植物がｐＨＩから生成し、３０の植物が対照のカルスから生成した。
　導入したＤＮＡがＲＯ組織に保持されたことを明示するため、無作為に選んだ３つのｐＨＩのＲＯ植物から得たＢａｍＨＩ消化の葉のＤＮＡについて、先に述べたようなサザンプロット法を適用した。プロットは、例ＩのようにＨＰＴプローブで調べた。図４に示すように、３つの植物全部に１．０５ｋｂバンドが認められ、ＨＰＴコーディング配列の存在を示した。対照の植物から得たＤＮＡについては、どんなバンドも見られなかった。
　成熟したｐＨＩ植物の調節授粉を、同系繁殖体Ｚｅａ　ｍａｙｓ系のＡ１８８、Ｂ７３及び０ｈ４３により、標準法で行った。授粉後４５日目に種を採り、さらに１〜２週間乾燥した。
　ＲＩ子孫中のハイグロマイシン抵抗特性の存在は根伸長バイオアッセイ、黄化葉バイオアッセイ及びサザンブロッティング法で評価した。再生したｐＨＩと対照植物から得たそれぞれ２つの穂を分析用に選んだ。結果を図５及び表９に示す。
　ＨＰＴ遺伝子の存在は、ｐＨＩの母方の親から得た２つのＲ２子孫中で確認した。
　植物ｐＨＩ３−１（表９）は、０Ｈ４３花粉によって授粉を行った。この交雑から得られた９つの種を発芽させ、子孫の植物の４枚の葉からＤＮＡが作られ、ＨＰＴコーディング配列プローブを用いサザンブロッティング法によって分析を行った。試験した４植物の中の２つが、高いコピー数でＨＰＴ配列を含んでいた。」（２５頁左下欄末行〜２６頁左上欄３行）
　
　また、引用先願の優先権主張の基礎となっている、本願の優先日前の１９９０年１月２２日に出願された、米国出願US467983（以下「先願基礎出願」という。）の明細書には、上記記載事項（ｂ−１）〜（ｂ−７）に対応した以下のような記載がある。
（ｂ’−１）「遺伝能力のある組換えＤＮＡを含む繁殖力のある形質転換Ｚｅａ　ｍａｙｓ植物」（４０頁、特許請求の範囲第１項）
（ｂ’−２）「当該プロセスが
ｉ）形質転換されるべきＺｅａ　ｍａｙｓ植物から再生可能な細胞培養を設定する；
ｉｉ）組換えＤＮＡ−被覆微小打込みにより当該細胞に打込むことによって当該培養の細胞を形質転換する；
ｉｉｉ）形質転換した細胞を同定または選択する；そして
ｉｖ）繁殖能力のある形質転換したＺｅａ　ｍａｙｓ植物を再生する：
ことから成る、遺伝可能な組換えＤＮＡを安定して発現する、繁殖能力のある形質転換したＺｅａ　ｍａｙｓ植物を生産するプロセス。」（４１〜４２頁、特許請求の範囲第１９項）
（ｂ’−３）「それゆえ、結実能力のある、しっかりと遺伝子変換した、Ｚｅａ　ｍａｙｓ植物及び導入された遺伝子を子孫に伝達する種子を生産することが本発明の目的である。」（４頁１４〜１６行）
（ｂ’−４）「砕け易い胚発生トウモロコシカルス培養物は、近交系Ａ１８８植物（ミネソタ大学、穀物改良協会）を近交系Ｂ７３植物（アイオワ州立大学）の花粉で受粉させることにより得られた雑種非成熟胚から誘導された。……ＡＢ１２と名付けられ、この例において使用された該細胞培養物は、そのような培養物であり、打込みの約１年以上前に誘導されていた。」（２２頁１３行〜２３頁１５行）
（ｂ’−５）「標準の組換えＤＮＡ法を用いて、３．２ｋｂ環状プラスミドであるベクターＰＢＳ＋Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ、Ｉｎｃ．、　ＳａｎＤｉｅｇｏ、ＣＡ）中にプラスミドｐｃＨIＮ１−１とｐＬＵＣ−１を組み立てた。ｐＣＨＮ−１はＡｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｔｕｍｅｆａｃｉｅｎｓ（Ｃｈｉｌｔｏｎ　ａｎｄ　Ｂａｒｎｅｓ　１９８３）のノパリンシンターゼ（ｎｏｓ）ポリアデニル化配列が３’末端で付着している大腸菌（Ｇｒｉｔｚ　ｅｔ　ａｌ、１９８３）からのハイグロマイシンＢフォスホトランスフェラーゼ（ＨＰＴ）コード配列を含む。発現はＨＰＴコーディング配列から上流に位置するカリフラワーモザイクウィルス（ＣａＭＶ）３５Ｓプロモーター（Ｇｕｉｌｌｅｙ　ｅｔ　ａｌ、１９８２）によって推進される。……プラスミドは微小発射打込みによってＡＢ１２のなかに導入した。……すべての試料に打込みを行った直後に、ｐＨＹＧＨ／ｐＢＩＩ２２１、ｐｃＨＮｌ−１／ｐＢII２２１で処理したすべてのプレートおよびｐＬＵＣ−１で処理したプレートのうちの３個からのカルスをプレートごとに１５mg／ｌハイグロマイシンＢを含むＦ培地（プレートあたり５ピース）であるラウンド１セレクションプレートに移した。」（２３頁１７行〜２６頁２５行）
（ｂ’−６）「細胞系６Ｌはハイグロマイシンの０、１０、３０、１００及び２５０mg／ｌ濃度で９継代培養にわたり成長を維持する能力のあることが見出された。該細胞系の６Ｌという名称は、このときにＰＨ１（Positive Hygromycin transformant 1）に変更された。」（２８頁２３〜２６行）
（ｂ’−７）「ＲＭ５培地で１４日間培養した後、ｐＨ１カルスの大多数と陰性のコントロールカルスが、２，４−Ｄを含まない以外はＲＭ５培地と同じＲ５培地に移された。…この時点で、形成された幼植物体は、１クォートの缶容器に移され、…植物はバーミキュライト中で、土壌への移植前の７又は８日間育てられ、成熟させられた。６５の植物がｐＨ１から生成し、３０の植物が対照のカルスから生成した。
　導入したＤＮＡがＲＯ組織に保持されたことを明示するため、無作為に選んだ３つのｐＨＩのＲＯ植物から得たＢａｍＨＩ消化の葉のＤＮＡについて、先に述べたようなサザンプロット法を適用した。図４に示すように、３つの植物全部に１．０５ｋｂバンドが認められ、ＨＰＴコーディング配列の存在を示した。対照の植物から得たＤＮＡについては、どんなバンドも見られなかった。
　成熟したｐＨＩ植物の調節授粉を、同系繁殖体Ｚｅａ　ｍａｙｓ系のＡ１８８、Ｂ７３及び０ｈ４３により、標準法で行った。授粉後４５日目に種を採り、さらに１〜２週間乾燥した。…
VII．Ｒ１子孫の分析
　Ｒ１子孫中のハイグロマイシン抵抗特性の存在は根伸長バイオアッセイ、黄化葉バイオアッセイ及びサザンブロッティング法で評価した。再生したｐＨＩと対照植物から得たそれぞれ２つの穂を分析用に選んだ。…
…図５に示すように、７つのＰＨ１植物３の７つの子孫のうち２つがトランスジェニックであった。同様に、ＰＨ１植物１０の８つの子孫のうち３つがトランスジェニックであった。該プロットの結果は、生化学アッセイのデータと明確に相関し、外来ＤＮＡが、１世代の完全な生殖サイクルを介して伝達されることを確認するものであった。全データは表１に示されている。」（３１頁１行〜３３頁１５行）
　
２．対比・判断
　本願発明１と、引用出願の出願当初の明細書又は図面、及び先願基礎出願の明細書又は図面の双方（以下、単に「引用先願明細書」という。）に記載された発明（すなわち優先日が１９９０年１月２２日である発明）とを比較すると、両者は、
「稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物の産生方法において、
　(a) トウモロコシ植物に発現させることを所望の成分のＤＮＡ組成物を調製し、
　(b) プロトプラストを分離することなく、再生可能なレシピエントトウモロコシ細胞によるＤＮＡの取り込みが可能な条件下に、当該ＤＮＡ組成物と再生可能なレシピエントトウモロコシ細胞をマイクロプロジェクタイルボンバードメントの使用により接触させ、
　(c) ＤＮＡ成分を受容した当該レシピエント細胞からトウモロコシ植物を再生させ、
　(d) 所望のＤＮＡ成分を含有する稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物を同定し、次いで
　(e) 所望のＤＮＡ成分を含有する稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物の子孫を回収する
各工程からなる方法。」である点で一致し、相違点はない。
　
　また、本願発明１５は、製造方法によらない「稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物」を明らかに包含するものであり、これは引用先願明細書に記載されている。また、仮に、製造方法を本願発明１５の物の発明の構成として参酌しても、上記のように本願発明１の方法は、引用先願明細書に記載されているのであり、それにより得られる「稔性のトランスジェニックトウモロコシ植物」も引用先願明細書に記載されていることは明らかである。
　したがって、本願発明１及び本願発明１５は、引用先願明細書に記載された発明と同一である。
　
３．出願人及び発明者の同一性について
　引用先願は、平成３年１月４日に、バイオテクニカ　インターナショナルを出願人として出願され、該特許出願に係る全ての権利は、その後、平成４年１２月２１日にデカルプ・プラント・ジェネティクスに譲渡され、さらに平成６年２月７日に、合併によりデカルブ・ジェネティクス・コーポレーションに承継されたものである。
　そして、本願は、平成２年８月８日にデカルブ・ジェネティクス・コーポレーションを出願人として出願されたものであり、したがって、本願の出願人が引用先願の出願人と同一となったのは、平成４年１２月２１日であって、本願の出願時点では、本願と引用先願の出願人が同一とはいえないことは明らかである。
　また、引用先願の願書に表示された発明者も、本願発明の発明者とは相違しており、引用先願に係る発明の発明者と本願の発明の発明者が同一であるともいえない。
　
４．小括
　したがって、本願発明１及び１５は、本特許出願の優先日前の他の特許出願であって、当該特許出願後に国際公開がされた特願平３−５０３３７３号の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一であり、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願の出願人とが同一の者ではなく、また、両発明をした者が同一の者であるということもできないから、本願発明１及び１５は、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。
　
第５　むすび
　以上のとおりであるから、本願の請求項１に係る発明は、引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　また、請求項１５に係る発明は、引用例に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
さらに、請求項１及び１５に係る発明は、引用先願の出願当初の明細書又は図面に記載された発明と同一であり、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。
　したがって、他の請求項について検討するまでもなく、本願は、特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。