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　平成　５年特許願第　５２５５９号「デサチュラーゼを使用しての植物油の改変」拒絶査定不服審判事件〔平成　６年　１月２５日出願公開、特開平　６−　１４６６７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　出願の経緯及び本願発明
　本願は，平成５年３月１２日（パリ条約による優先権主張，１９９２年３月１３日，米国）の出願であって，その請求項１ないし１７に係る発明は，平成１４年８月９日付けで提出された手続補正書によって補正された明細書の特許請求の範囲に記載されたとおりのものと認められるところ，その請求項１に係る発明は次のとおりのものである。
　
「【請求項１】 酵母デルタ−９デサチュラーゼ遺伝子および植物種子中で該酵母デルタ−９デサチュラーゼ遺伝子を発現させるための手段を含む，双子葉植物の植物種子であって，該発現させるための手段が，該植物種子中で該酵母デルタ−９デサチュラーゼ遺伝子を発現させるために有効な種子特異的プロモーターを含み，該酵母デルタ−９デサチュラーゼ遺伝子の発現は，該植物種子中の種子油におけるパルミトオレイン酸の含有パーセントの増加を生じる，植物種子。」（以下，「本願発明１」という。）
　
第２　原査定の拒絶理由
　これに対し，原査定の拒絶理由の概要は，以下のとおりのものである。
　
「この出願に係る発明は，その出願前に頒布された刊行物である米国特許第５０５７４１９号明細書（以下，「引用例１」という。），国際公開第９２／３５６４号パンフレット （以下，「引用例２」という。）及びPolashock J., et al.， FASEB J., 1991，Vol.5 (5)， A1159, （以下，「引用例４」という。）に記載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」
　
第３　当審の判断
１．引用文献に記載された発明
（１）引用例１について
　原査定の拒絶の理由に引用された引用例１は，「遺伝子操作されたプラスミド及び特殊化された油の生産のための生物」という表題であり，該引用例１には，脂肪酸デサチュラーゼ酵素をコードする遺伝子を含むＤＮＡフラグメントを単離し，該ＤＮＡフラグメントから，油産物を過剰発現させる発現ベクターであるプラスミドを構築し，プラスミドを生物に導入した結果，大量の油が生産されたことが記載されており（第２欄第２０〜３１行），実施例１には，実際に，酵母デルタ−９デサチュラーゼをコードする遺伝子を含むＤＮＡフラグメントを単離し，該ＤＮＡを含む発現ベクターYEp352(ole)を構築し，該ベクターを酵母に導入して，油の生産を増加させたことが示されている。そして，発現ベクターYEp352(ole)については，酵母で機能するプロモーターを含むことが記載されている（第７欄第２５〜２７行）。
　また，酵母以外の生物への該ＤＮＡフラグメントの導入については，以下の記載がある。
　
ア．「本願発明は，酵母における油の生産を増加させるという点についてここに記載されているが，特殊な脂肪酸組成を有する油を高いレベルで生産する植物の産生のための，同様の手段，その遺伝子をほかの生物へ導入することや，酵母やほかの生物，すなわち，トウモロコシ，ダイズ，ナタネ等の農作物から単離された同様のデサチュラーゼ遺伝子を使うことによっても，増加がもたらされることは，当業者にとって理解されるであろう。」（第４欄第２１〜２９行）
イ．「このことは，機能的なデサチュラーゼやそのほかの脂肪酸変性酵素を，農作物（ダイズ，ヒマワリ，トウモロコシ，ナタネ等）のような生物へ過剰なレベルで導入することが，特殊化された脂肪酸の組成を有する油の同様な過剰生産を導くことを示唆する。高度に特殊化された脂肪酸組成を有する油を生産する植物株を構築することにより，（１）油を精製したり，容易に酸化され質が低下するポリ不飽和脂肪酸を除去するために油を変換したりするための費用が下がったり，（２）食物や融点及び沸点に特徴を有する料理用油を製造するための的確な組成物を混合するための費用が下がったりすることにより，現在よりもより経済的に油を生産することが可能になるであろう。」（第５欄第２〜第１７行）
ウ．「標準的な分子遺伝学的手法が，デサチュラーゼ遺伝子の単離，プラスミドベクターの産生，並びに，酵母や農作物等の宿主細胞へ導入されるベクターを形成するための，所望の遺伝子を含むプラスミドと適切な調節要素との融合に用いられる。」（第６欄第１３〜２４行）
エ．「植物細胞に導入された遺伝子は，種子において適切に発現されるために，高発現プロモーターを有する植物生育の遺伝的調節要素の制御下にある。あるいは，油生産のための遺伝子の発現は，ほかの植物組織において同時に活性化され，最適な植物の成長と生育を阻害しない。」（第６欄第５０〜５７行）
　
（２）引用例２について
　同じく引用例２には，「植物シンターゼタンパク質をエンコードする配列を転写可能とする条件下に，そのゲノムの中にＤＮＡ構成体を組み込んで有する植物細胞を成長させることからなり，前記構成体は，転写の５’→３’の方向において，前記宿主細胞の中で機能的な転写調節領域および植物シンターゼタンパク質をエンコードする配列からなる，植物細胞の中で脂肪酸の組成を修飾する方法」（特許請求の範囲第５３項），並びに，「胚細胞のゲノムの中に組み換えＤＮＡ配列を組み込んで有する植物を，調節要素の活性を促進する条件下に，成長させて種子を生産し，ここで前記組み換えＤＮＡ配列は脂質の蓄積の間に種子の中で機能的な調節要素の転写のコントロール下に植物シンターゼをエンコードする配列の少なくとも一部分を含んでなり，そして前記種子を収穫する，ことからなる方法に従い生産された，天然の脂肪酸の組成を有する種子に比較して修飾された脂肪酸の組成を有する植物の種子」（特許請求の範囲第５９項）が記載されている。また，シンターゼの発現を，デルタ−９デサチュラーゼ等の脂肪酸の合成に関係するほかの酵素をエンコードする配列の発現と同調させることができること（第８頁第１〜６行及び第１３頁第３４行〜第１５頁第４行），並びに，該「宿主細胞の中で機能的な転写調節領域」として，種子特異的プロモーターが使用されること（第１３頁第１〜２１行）が記載されており，実施例８及び９では，実際に，シンターゼ及びデルタ−９デサチュラーゼをエンコードする配列を含むベクターを用いて，植物を形質転換する方法が記載されている。
　そうしてみると，引用例２には，天然の脂肪酸の組成を有する種子に比較して修飾された脂肪酸の組成を有する植物の種子を得る方法において，種子特異的プロモーター等の種子の中で機能的な調節要素の転写のコントロール下に，植物の脂肪酸合成に関係するシンターゼやデルタ−９デサチュラーゼ等をエンコードする配列を含むＤＮＡ配列を含むベクターを用いて，植物を形質転換する方法が記載されていると認められる。
　
（３）引用例４について
　同じく引用例４は，「タバコにおける酵母デルタ−９デサチュラーゼの発現」という表題であり，該引用例４には，酵母デルタ−９デサチュラーゼ遺伝子のコーディング配列を，カリフラワーモザイクウイルス３５Ｓプロモーターと終結領域に融合し，タバコの葉片に導入したところ，パルミトオレイン酸が平均１０倍に増加し，パルミチン酸とステアリン酸が減少したことが記載されている。また，酵母デルタ−デサチュラーゼ遺伝子は，パルミトイルとステアロイルＣｏＡのデルタ−９の二重結合を形成する小胞体酵素をコードすること，並びに，植物のデルタ−９デサチュラーゼ遺伝子は，アシルＡＰＣ基質を用いる可溶性のクロロプラスト酵素に相当し，その後の不飽和化は植物の小胞体にある酵素によって起こることが記載されている。
　
２．対比
　本願発明１と引用例１に記載された発明（以下，「引用発明１」という。）を対比する。
　引用発明１は，実施例において産生された酵母，すなわち，酵母で機能するプロモーター，及び，酵母デルタ−９デサチュラーゼをコードするＤＮＡフラグメントを含む発現ベクターを構築し，該ベクターを酵母に導入して，油の生産を増加した酵母であると認められる。それゆえ，両者は，
「酵母デルタ−９デサチュラーゼ遺伝子および生物中で該酵母デルタ−９デサチュラーゼ遺伝子を発現させるための手段を含む，生物であって，該発現させるための手段が，該生物中で該酵母デルタ−９デサチュラーゼ遺伝子を発現させるために有効なプロモーターを含む，生物。」という点で一致し，
本願発明１では，上記酵母デルタ−９デサチュラーゼ遺伝子を発現させる生物が，「双子葉植物の植物種子」であって，その発現のための手段が，「種子特異的プロモーター」であり，結果として，「植物種子中の種子油におけるパルミトオレイン酸の含有パーセントの増加」が生じているのに対し，引用発明１では，上記酵母デルタ−９デサチュラーゼ遺伝子を発現させる生物が，「酵母」であって，その発現のための手段が，「酵母で機能するプロモーター」であり，「それに含まれる油中のパルミトオレイン酸の含有パーセントの増加」については特定がされていない点で相違する。
　
３．当審の判断
　上記の相違点について検討する。
　引用発明１は，実施例においては，酵母デルタ−９デサチュラーゼをコードするＤＮＡフラグメントを含む発現ベクターを構築し，酵母に導入して，油の生産を増加させたことが示されているだけであるが，酵母以外の生物への該ＤＮＡフラグメントの導入について，上記ア．〜エ．のごとく，ナタネ，ヒマワリ，ダイズ等の双子葉植物の植物種子への導入ができることが記載されており，また，形質転換された植物による特殊化された脂肪酸組成を有する油の生産が望まれていることについても示唆されているのであるから（特に，上記イ.参照。），引用例１をみた当業者が，酵母デルタ−９デサチュラーゼをコードするＤＮＡフラグメントを導入する生物を，酵母の替わりに，双子葉植物の植物種子とし，該植物種子中の脂肪酸の組成を変えようと想い至ることは，ごく自然のことと認められる。また，その手法については，標準的な遺伝子手法を用いることが記載されており（上記ウ．参照），本願優先日時点での該標準的な遺伝子手法として，例えば，引用例２に記載された手法，すなわち，天然の脂肪酸の組成を有する種子に比較して修飾された脂肪酸の組成を有する植物の種子を得る方法において，種子特異的プロモーター等の種子の中で機能的な調節要素の転写のコントロール下に，植物の脂肪酸合成に関係するシンターゼやデルタ−９デサチュラーゼ等をエンコードする配列を含むＤＮＡ配列を含むベクターを用いて，植物を形質転換する方法が知られているのであるから，引用発明１において，酵母デルタ−９デサチュラーゼ遺伝子を「双子葉植物の植物種子」中で発現させ，そのための手段として，「種子特異的プロモーター」を含むものとするところは，当業者が容易に成し得たことと認められる。
　また，本願発明１では，酵母デルタ−９デサチュラーゼ遺伝子の発現により，「植物種子中の種子油におけるパルミトオレイン酸の含有パーセントの増加」が生じている点については，引用例４にも記載されているように，酵母デルタ−９デサチュラーゼが，パルミトイルＣｏＡ等のデルタ−９の二重結合を形成する小胞体酵素であることが本願優先日時点でよく知られているから，宿主に導入した酵母デルタ−９デサチュラーゼ遺伝子の発現により産出された酵素が，該宿主中に存在する基質のパルミトイルＣｏＡを触媒してパルミトオレイン酸を産生し，その結果，パルミトオレイン酸の含有パーセントが増加するであろうことは，当業者が予測し得ることである。そして，引用例４には，実際に，双子葉植物であるタバコについて，酵母デルタ−９デサチュラーゼ遺伝子のコーディング配列を，カリフラワーモザイクウイルス３５Ｓプロモーターと終結領域に融合し，タバコの葉片に導入したところ，パルミトオレイン酸が平均１０倍に増加し，パルミチン酸とステアリン酸が減少したことが記載されているから，双子葉植物の葉で観察された現象が，同じ植物体の種子においても起こり得るだろうと期待して，実際に，該種子中で酵母デルタ−９デサチュラーゼ遺伝子を発現させて，パルミトオレイン酸量の増加を確認することは当業者にとって容易に成し得ることであると認められる。また，本願発明１は，パルミトオレイン酸の含有パーセントの増加の程度について特定されておらず，増加の程度が顕著でないものも含んでいるから，そのようなものについては，顕著な効果を奏しているとは認められない。
　上記のとおり，本願発明１は進歩性を有さないが，念のため，本願明細書中の実施例における効果について検討する。本願発明１の実施例７における酵母デルタ−９デサチュラーゼの発現により変化した脂肪酸の組成の変化について，本願の発明の詳細な説明には，「【０１１５】第三のベクターであるpH.PデルタBOPによって形質転換し，次に再生し，そして自家受粉したナタネ組織から得られた種子の脂肪酸含有量は，形質転換していない「親」植物に見られる割合と比較して，飽和脂肪酸であるパルミチン酸およびステアリン酸の割合の有意な減少，それに伴い，パルミトレイン酸およびオレイン酸レベルの増大がある（表１参照）。」，及び，「【０１１６】他の３つのベクターのいずれかで形質転換し，再生し，自家受粉した植物から得られた種子の脂肪酸は，飽和脂肪酸であるパルミチン酸およびステアリン酸が種々の割合で含まれるが，それらは形質転換されていない「親」植物に見られる割合と等しいかあるいはより少ないものである（表２を参照のこと）。種子の発育中に遺伝子発現を起こす調節エレメントを有するこれらのベクターは，脂質の蓄積の間に，種々のレベルで遺伝子を発現させる。」の記載があり，また，パルミトオレイン酸（Ｃ１６：１）について，表１の「B. napusの栽培変種であるProfitの脂肪酸プロフィール」では，「平均　0.18，最小　0.00，最大　0.50」であること，並びに，表２の「再生体B. napusの栽培変種であるProfitの脂肪酸プロフィール」では，「平均　0.26，最小　0.10，最大　0.50」であることが示されている。しかしながら，これらの記載からは，パルミトオレイン酸のレベルが増加することはわかるものの，本願発明１の「植物種子中の種子油におけるパルミトオレイン酸の含有パーセントの増加」が，格別顕著なものであるとはいえず，本願発明１の効果は，引用例４での双子葉植物の葉におけるパルミトオレイン酸の含有パーセントの増加から期待されるものと比べて，当業者の予測の範囲を超えるものとはいえない。
　
４．請求人の主張について
　これに対し，審判請求人は，本件審判請求書についての平成１５年４月２日付け手続補正書において，「植物における組織ごとの脂肪酸の組成は，同じというより，異なることが当該分野における技術水準を構成していたものと思料いたします。特に，葉と種子とでは，その主な働き（光合成など，現在におけるエネルギー代謝（葉），および将来に向けてのエネルギー蓄積（種子））を考慮すると，貯蔵用エネルギー源である脂肪または脂肪酸の含量または組成が大きく異なることおよび遺伝子改変による組成変化は相互には予測不可能であることは周知の事実であると思料されます。」旨，主張している（第５頁参照）。
　しかしながら，引用例４をみた当業者であれば，種子における脂肪酸の組成が，葉と同じような現象が起こり得ないとする確たる事実，例えば，種子においては，酵母デルタ−９デサチュラーゼの基質となる物質，例えば，パルミトイルＣｏＡがまったく存在しない等の事実がない限り，葉における挙動が，種子においても同様にみられるだろうと期待することはごく自然であると考えられるから，上記主張は受け入れられない（むしろ，本願優先日前に頒布されたYi-zhi Cao, et al., Plant Physiol., 1986, Vol.82, p.813-20 には，ダイズ等の種子において，ジアシルグリセロール　アシルトランスフェラーゼが，その基質であるパルミトイルＣｏＡを触媒することが記載されており（特に，ABSTRACT及び第816頁右欄第２段落を参照。），双子葉植物の種子において，パルミトイルＣｏＡがまったく存在しないとは考え難い。）。
　また，上記手続補正書において，審判請求人は，「特に，葉においては，脂肪酸生合成は，「原核生物」の様式をとるクロロプラスト内でおきるのに対して，種子での脂肪酸合成は，「真核生物」の様式をとる細胞質ゾルにおいて行われます。このような代謝様式の差があることが一般に知られていたことにもかんがみると，種子における発現を記載も示唆もしていない引用文献から本願発明に想到するとはいえない」とも主張している（第４頁参照。）。
　しかしながら，引用例４にも記載されているように，導入した酵母デルタ−９デサチュラーゼが，パルミトイルＣｏＡ等のデルタ−９の二重結合を形成する小胞体酵素であること，並びに，植物体における不飽和化は，可溶性のクロロプラスト酵素である植物のデルタ−９デサチュラーゼによりアシルＡＰＣ基質が不飽和化され，その後，植物の小胞体内の酵素によっても起こることは，本願優先日時点でよく知られた事実であり（さらに必要であれば，J. Biol. Chem., Jan, 1992, Vol.267 (3), p.1502-9を参照（特に，第1502頁右欄第１段落。）。），このことを踏まえれば，引用例４において植物体に導入された酵母デルタ−９デサチュラーゼが，植物細胞の中で，局所的な存在である色素体でアシルＡＰＣを基質とした反応を触媒した（上記主張における「原核生物」の様式）と考えるより，細胞質中で，パルミトイルＣｏＡ等を基質とした反応を触媒した（上記主張における「真核生物」の様式）と考えるのが自然である。そうしてみると，上記主張のように，葉と種子との代謝様式にたとえ差があったとしても，脂肪酸生合成が，そのクロロプラスト内で「原核生物」の様式によって起こる葉においても，小胞体酵素である酵母デルタ−９デサチュラーゼが作用することが観察されたのであるから，脂肪酸合成が細胞質ゾルで「真核生物」の様式によって起こる種子においても当然に起こるだろうと，当業者であれば予測し得たものと認められ，植物種子中の種子油におけるパルミトオレイン酸の含有パーセントが増加することについては，当業者の予測を超えるものとは認められない。
　よって，上記主張は受け入れられない。
　
第４　むすび
　したがって，本願発明１は，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから，その余の本願の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本特許出願は拒絶すべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。