【事件の表示】
　特願２００４−２５５８４４「脂肪含有種実破砕物」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年１２月　２日出願公開、特開２００４−３３７１７８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、特許法第４１条に基づく優先権主張を伴う平成１４年４月２日（優先日、平成１３年１０月５日）に出願した特願２００２−９９９４２号の一部を、平成１６年９月２日に新たな特許出願としたものであって、平成１７年７月２０日付けの拒絶理由通知に対して、平成１７年９月２日に意見書及び手続補正書が提出され、その後、平成１８年２月２７日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成１８年４月５日に拒絶査定に対する審判請求がなされ、平成１８年４月２５日付けで手続補正がなされるとともに、審判請求書の手続補正書が提出され、平成１９年１月２９日付けで審尋がなされ、平成１９年２月２０日に回答書が提出されたものである。
　
２．平成１８年４月２５日付けの手続補正についての補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　平成１８年４月２５日付けの手続補正を却下する。
［理由］
　平成１８年４月２５日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、補正前の特許請求の範囲の請求項１である、
「フィルターまたはバッグを用いてカカオ豆抽出液を調製するのに適したカカオ豆破砕物であって、該破砕物は、脂肪含有量が３０質量％以下であり且つ粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量が５質量％以下である、前記カカオ豆破砕物。」
を、
「フィルターまたはバッグによる抽出用のカカオ豆破砕物であって、該破砕物は、脂肪含有量が３０質量％以下であり且つ粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量が５質量％以下であり、以下の：
（１）カカオ豆あるいは粗砕したカカオ豆を磨砕することなく脂肪含有量が３０質量％以下になるまで搾油する工程；
（２）工程（１）において搾油した後の塊状物を破砕する工程；及び
（３）工程（２）で得られた破砕物における粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量を５質量％以下とする工程；
を含む方法により製造されることを特徴とする、前記カカオ豆破砕物。」
とする補正を含むものである。
　しかるに、補正前の請求項１には、工程については何ら記載されていないから、補正後の「工程（１）乃至（３）」は、補正前の請求項１における発明を特定するために必要な事項を限定するものとはいえない。
　したがって、上記補正は、平成１８年改正前特許法１７条の２、４項２号に掲げられた特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当せず、また、同項１、３、４号に掲げられた、請求項の削除、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものにも該当しない。
　よって、その余のことを検討するまでもなく、本件補正は、平成１８年改正前特許法１５９条１項で準用する同法５３条１項の規定により却下されるべきものである。
　
３．本願発明について
（１）本願発明
　平成１８年４月２５日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願発明は、平成１７年９月２日付けの手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲に記載された事項により特定されるとおりのものであり、請求項１及び２に係る発明（以下、同項記載の発明をそれぞれ、「本願発明１」、「本願発明２」といい、まとめて「本願発明」ともいう。）は、下記のとおりである。
　
「【請求項１】フィルターまたはバッグを用いてカカオ豆抽出液を調製するのに適したカカオ豆破砕物であって、該破砕物は、脂肪含有量が３０質量％以下であり且つ粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量が５質量％以下である、前記カカオ豆破砕物。
【請求項２】フィルターまたはバッグを用いてカカオ豆抽出液を調製するのに適したカカオ豆破砕物の製造方法であって、以下の工程：
（１）カカオ豆あるいは粗砕したカカオ豆を磨砕することなく脂肪含有量が３０質量％以下になるまで搾油する工程；
（２）工程（１）において搾油した後の塊状物を破砕する工程；及び
（３）工程（２）で得られた破砕物における粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量を５質量％以下とする工程；
を含むことを特徴とする、前記製造方法。」
　
（２）原査定の理由及び刊行物の記載事項
　拒絶査定における拒絶理由の概要は、本願発明は、その出願前に頒布された刊行物１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができるものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない、というものである。
　　　　　刊行物１：特開平２−１８２１５１号公報
　
（２−１）刊行物１の記載事項
　刊行物１には、次の事項が記載されている。
(a)「（１）高脂肪含有種実を焙焼し、原型のままあるいは粗砕したものを脱脂して油分含量を３０重量％以下としたのち、該種実を湯と接触せしめて浸出液を得、次いで得られた浸出液を不織布をフィルターとしてろ過（「ろ過」の「ろ」は、「さんずい」に「戸」。刊行物１の記載においては、以下、同様である。）することを特徴とする高脂肪含有種実飲料の製造方法。
（２）高脂肪含有種実が、焙焼前または焙焼後にアルカリ処理したカカオ豆である請求項１記載の製造方法。
（３）不織布が、少なくとも一部が平均繊維径１０μ以下の繊維層で構成され、かつ通気性（フラジール法、ＪＩＳ Ｌ−１０９６）が３０〜３００ｃｃ／ｃｍ２／ｓｅｃ．の不織布である請求項１記載の製造法。」（特許請求の範囲の請求項１〜３）
(b)「まず、本発明では上記原料である高脂肪含有種実を焙焼し、原型のまま、あるいは脱脂しやすくするために粗砕して脱脂する。
　焙焼の方法は、通常の方法で行えばよく、種実の種類に応じて焙焼後に種皮を除去する工程を入れても差支えない。また、焙焼後に粗砕する場合、粗砕の程度は任意であるが粒径が２〜１０ｍｍ程度とするのが好ましい。原料の種実は４０重量％以上の油分を含むため、微粉砕すると油分がにじみ出てペースト化してしまい、脱脂はしやすいもののろ過時に目づまりを起こすので、ペースト化するほどの粉砕は好ましくない。」（２頁右下欄１１行〜３頁左上欄２行）
(c)「脱脂（搾油）の程度は、搾油後の原料種実の油分含量が３０重量％以下、好ましくは１０〜２０重量％となるようにすることが好ましい。」
「油分含量３０重量％以下に脱脂された原料種実は、粒度が細かい場合は、そのままで抽出可能であるが、粒度が大きい場合は、コーヒーミル等で粉砕し、粉砕後、必要に応じて篩で粒度を整えて使用することが好ましい。粉砕の程度は任意であるが、一般のレギュラーコーヒーの粒度程度が好ましい。
　次いて、本発明では上記方法で油分含量を３０重量％以下とした原料種実を湯と接触させて得られる浸出液を、不織布をフィルターとしてろ過する。」（３頁左上欄１８〜末行及び３頁右上欄６〜１６行）
(d)「ろ過の方法は、通常レギュラーコーヒーの抽出に用いるコーヒードリッパ−、サイフォン、コーヒーメーカー等を利用して、前記原料種実と湯を接触させて得られる浸出液を上記不織布をフィルターとして用いろ過すればよい。このようにして、高脂肪含有種実から飲料を得ることができる。」（３頁右下欄１７行〜４頁左上欄３行）
(e)「比較例５
　実施例１における搾油前の油分含量５６重量％のカカオニブをカッターにて細断し、篩でふるって４０〜２０メツシユに整粒したものを、実施例１と同様の方法で抽出ろ過した。熱湯を注ぎ終わって４分後にろ過が終了し、２１０ｃｃの抽出液を得た。得られた抽出液には固型分が０．５重量％しか含まれていなかった上に、カカオ豆由来の油分が混入し、抽出液上面に油膜を形成してしまい、飲料には不都合なものであった。」（４頁右下欄１０〜１９行）
(f)「実施例２
　カカオ豆を１３０℃で４０分間焙焼し粗砕して種皮と胚芽を除去して得られた油分含量５６重量％のカカオニブを、ココアプレス機にかけて５０ｋｇ／ｃｍ２（ゲージ圧）の圧力にてカカオバターを搾油して油分含量１８重量％の部分的に脱脂された塊状（ケーキ状）のカカオニブを得た。次いで、得られたカカオニブをコーヒーミルにて粉砕した。
　一方、平均繊維径８μｍのポリエステル繊維層からなる不織布（通気性１２０ｃｃ／ｃｍ２／ｓｅｃ）をフィルターとして用い、実施例１と同様の方法にて抽出ろ過を行った。熱湯を注ぎ終って２分１５秒後にろ過が終了し、固型分１．３重量％を含む抽出液２００ｃｃを得た。得られた抽出液は沈澱物を含まない上に、油浮きや油の被膜がなく、飲用に適するものであった。」（４頁右下欄末行〜５頁左上欄１５行）
　
（２−２）刊行物１に記載された発明
　刊行物１には、「高脂肪含有種実を焙焼し、原型のままあるいは粗砕したものを脱脂して油分含量を３０重量％以下としたのち、該種実を湯と接触せしめて浸出液を得、次いで得られた浸出液を不織布をフィルターとしてろ過することを特徴とする高脂肪含有種実飲料の製造方法。」が記載され（摘示(a)）、ここで、「高脂肪含有種実」とは「カカオ豆」であってよく（摘示(f)）、実施例においては脱脂後に「脱脂された塊状（ケーキ状）のカカオニブを得た。次いで、得られたカカオニブをコーヒーミルにて粉砕した。」（摘示(f)）とされるように破砕する工程を含んでいるから、刊行物１には、
「（１）カカオ豆を焙焼し、原型のままあるいは粗砕したカカオ豆を脂肪含有量が３０質量％以下になるまで搾油する工程；
（２）工程（１）において搾油した後の塊状物を破砕する工程；
を経た後、湯と接触せしめて浸出液を得、次いで得られた浸出液を不織布をフィルターとしてろ過することを特徴とする高脂肪含有種実飲料の製造方法。」が記載され、これは、「不織布をフィルターとして用いてカカオ豆抽出液を調製するのに適したカカオ豆破砕物の製造方法」といえるから、刊行物１には、
「不織布をフィルターとして用いてカカオ豆抽出液を調製するのに適したカカオ豆破砕物の製造方法であって、以下の工程：
（１）カカオ豆を焙焼し、原型のままあるいは粗砕したカカオ豆を脂肪含有量が３０質量％以下になるまで搾油する工程；
（２）工程（１）において搾油した後の塊状物を破砕する工程；
を含むことを特徴とする、前記製造方法」
の発明（以下、「刊行物発明Ａ」という。）が記載されているといえる。
　また、得られたカカオ豆破砕物について、刊行物１には、
「不織布をフィルターとして用いてカカオ豆抽出液を調製するのに適したカカオ豆破砕物であって、該破砕物は、脂肪含有量が３０質量％以下である、前記カカオ豆破砕物」
の発明（以下、「刊行物発明Ｂ」という。）が記載されているといえる。
　
（３）本願発明２について
（３−１）対比
　本願発明２と刊行物発明Ａとを対比すると、カカオ豆を焙焼するのは当業界において通常のことであって、実質的な相違点とはいえないから、両者は、
「フィルターを用いてカカオ豆抽出液を調製するのに適したカカオ豆破砕物の製造方法であって、以下の工程：
（１）カカオ豆を焙焼し、原型のままあるいは粗砕したカカオ豆を脂肪含有量が３０質量％以下になるまで搾油する工程；及び
（２）工程（１）において搾油した後の塊状物を破砕する工程；を含むことを特徴とする、前記製造方法」で一致し、
（イ）搾油する工程において、本願発明２においては、「磨砕することなく」とされているのに対し、刊行物発明Ａにおいてはそのような特定がなされていない点、
（ロ）フィルターが、刊行物発明Ａにおいては「不織布」であるのに対し、本願発明２においては、それが明らかでない点、
（ハ）本願発明２においては、「（３）」として、「工程（２）で得られた破砕物における粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量を５質量％以下とする工程」があるのに対し、刊行物発明Ａにおいては、それが明らかでない点、
で相違する。
　
（３−２）判断
（３−２−１）相違点（イ）について
　刊行物１の摘示(b)に「微粉砕すると油分がにじみ出てペースト化してしまい、脱脂はしやすいものの濾過時に目づまりを起こすので、ペースト化するほどの粉砕は好ましくない。」と記載され、また、具体的実施例である摘示(f)に磨砕工程がないことを踏まえると、刊行物発明Ａにおいては、「磨砕することなく採油」しているといえる。
　そうしてみると、相違点（イ）は実質的に相違していない。
　
（３−２−２）相違点（ロ）について
　本願明細書には「抽出用バッグも一般に市販されているものが使用でき、例えばカップタイプのダブルチャンバーパック、ティーポット用ティーバッグ、麦茶の冷水抽出にしばしば用いられるいわゆるお茶バッグなどが用いられる。なお、その材質は紙製、布製のいずれでもよい。」（段落【００２０】）と記載されているところ、「不織布」が「布製」の範疇に含まれることは明らかであるから、本願発明２においても、不織布をフィルターとする場合を含むといえる。
　そうしてみると、相違点（ロ）は実質的に相違していない。
　
（３−２−３）相違点（ハ）について
　本願発明２において、「粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量を５質量％以下とする」ためには、本願明細書の「この様にして得た塊状物から、これを例えばハンマーやミルなどを用いて破砕することで、概ね所望の大きさを有する破砕片を簡便に得ることが出来る。この様にして得た破砕片に対して、１０乃至３５メッシュサイズの篩を、好ましくは１種類だけを用いて篩分けをし、各篩上に残存する破砕片を回収して、本発明の破砕物とすることができる。この篩分けによって、ペーパーフィルターなどを用いた抽出に支障のない破砕片、具体的には粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量を５質量％以下、好ましくは４質量％以下、特に好ましくは３．５質量％以下とすることができる。」（段落【００１４】、【００１５】）との記載に徴し、概ね所望の大きさを有する破砕片を「１０乃至３５メッシュサイズの篩を、好ましくは１種類だけを用いて篩分け」する工程を経ることにより実現されると解される。
　ところで、刊行物１には「コーヒーミル等で粉砕し、粉砕後、必要に応じて篩で粒度を整えて使用することが好ましい。粉砕の程度は任意であるが、一般のレギュラーコーヒーの粒度程度が好ましい。」（摘示(c)）ことが記載され、「比較例５」には、粒度について「篩でふるって４０〜２０メッシュに整粒したもの」（摘示(e)）との記載があるところ、この比較例５は、刊行物１の実施例に対して、採油工程の有無だけを比較するためのものと解されるので、刊行物１の「実施例」においても、同様の粒度を呈するものと推測できる。
　そうすると、本願発明２における篩と刊行物１における篩とは、そのメッシュ数で重複するから、刊行物発明Ａにおいても、整粒されたものは当然に「粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量は５質量％以下」になる場合を含むものと解されるところ、刊行物発明Ａにおいて、刊行物１に記載された４０〜２０メッシュの範囲内あるいはその近傍のメッシュサイズの篩を用いて篩分けをし、その結果として、「粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量は５質量％以下」程度のものを得ることは、当業者が適宜なし得るところである。
　
（３−２−４）効果について
　本願発明２に係る効果は、本願明細書によると、
「本発明の破砕物を用いれば、特別な器具を要することなく、特に汎用のコーヒーメーカー、ペーパーフィルターあるいは抽出用バッグなどを利用して、カカオ豆の破砕物からの抽出液を飲料として楽しむことができる。」（段落【００６７】）であるといえる。
　しかるに、刊行物１には、「ろ過の方法は、通常レギュラーコーヒーの抽出に用いるコーヒードリッパ−、サイフォン、コーヒーメーカー等を利用して、前記原料種実と湯を接触させて得られる浸出液を上記不織布をフィルターとして用いろ過すればよい。このようにして、高脂肪含有種実から飲料を得ることができる。」（摘示(d)）との記載があり、これらは重複する内容であるから、結局、本願発明２に係る効果は、刊行物１に記載された事項から予測されるところを超えて優れているとはいえない。
　
（３−３）まとめ
　以上のとおりであるから、本願発明２は、刊行物１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたといえる。
　
（４）本願発明１について
（４−１）対比
　本願発明１と刊行物発明Ｂとを対比すると、両者は、
「フィルターを用いてカカオ豆抽出液を調製するのに適したカカオ豆破砕物であって、該破砕物は、脂肪含有量が３０質量％以下である、前記カカオ豆破砕物」で一致し、
（ニ）フィルターが、刊行物発明Ｂにおいては「不織布」であるのに対し、本願発明１においては、それが明らかでない点、
（ホ）破砕物が、本願発明１においては「粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量を５質量％以下である」のに対し、刊行物発明Ｂにおいては、それが明らかでない点、
で相違する。
　
（４−２）判断
　相違点（ニ）は、上記「（３−１）」の「相違点（ロ）」と全く同じであるから、上記「（３−２）（３−２−２）」で検討したとおり、実質的に相違していない。
　相違点（ホ）は、上記「（３−１）」の「相違点（ハ）」と実質的に変わるところはないから、上記「（３−２）（３−２−３）」で検討したとおり、当業者が適宜なし得るところである。
　また、本願発明１に係る効果は、本願発明２に係る効果と実質的に変わるところはないから、上記「（３−２）（３−２−４）」で検討したとおり、刊行物１に記載された事項から予測されるところを超えて優れているとはいえない。
　
（４−３）まとめ
　以上のとおりであるから、本願発明１は、刊行物１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたといえる。
　
（５）請求人の主張
（５−１）請求人は、平成１８年４月２５日付け手続補正書（審判請求書の手続補正）において、
「もとより刊行物１に記載の発明は、専ら特異な不織布を用いることで高脂肪含有種実飲料製造時の油滴によるフィルターの目詰まりを解決することを教示するところ（刊行物１、特許請求の範囲、第３頁右上欄第３〜４行目、同頁左下欄第５〜９行目等）、その実施例３についても、平均繊維径１．２μｍのポリプロピレン繊維からなる不織布（通気性９５ｃｃ／ｃｍ２／ｓｅｃ）でサイフォン抽出するのみであります。
　これに対し、本願発明では、本願発明に係るカカオ豆破砕物を使用すること、具体的にはカカオ豆／粗砕カカオ豆を磨砕することなくその脂肪含有量が３０質量％以下になるまで搾油した塊状物を破砕し、得られた破砕物における粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量を５質量％以下とすることにより、通常のペーパーフィルター等でも十分且つ短時間でカカオ豆を抽出することが可能となり、しかして、本願はそのようなカカオ豆破砕物が当該フィルター等での抽出用途に適していることを開示するのでありますから、そのような本願の特許請求の範囲に係る発明は、上記のとおり特別な不織布を用いることのみを教示する刊行物１の実施例３に記載の発明とは、カカオ豆であるか否かを問わず実質的に異なるものであると思料いたしております。」（２頁４〜１８行）と主張している。
　しかし、本願発明に係る「フィルター」から、上記不織布が排除されているわけではなく、また、刊行物１に係る「不織布」は、格別特殊なものともいえない（ペーパーフィルターに関するものであるが、本願明細書にも「本明細書に言う汎用のペーパーフィルターとは、一般に市販されているレギュラーコーヒー用のフィルターであればよい。その通気性を、通気度計を用いたＪＩＳ規格の通気測定値として表すならば、３００ｃｃの空気が通過する時間は概ね０．８秒〜１秒である。」（段落【００２０】）と、刊行物１の不織布と同程度の通気性を有するものが普通であることが開示されている。）から、請求人の主張は当を得ていない。
　なお、「不織布」についての判断は、上記「（３−２）（３−２−２）」に示したとおりである。
　
（５−２）請求人は、上記手続補正書に添付し、「カカオ豆抽出時の目詰まりの方が、アーモンド抽出時の目詰まりよりも甚だしい問題であることを示す」として、実験報告書を提出した。
　しかしながら、上記「（３）本願発明２について」及び「（４）本願発明１について」においては、刊行物１に記載された発明のうち、カカオ豆に関するものを「刊行物発明Ａ」、「刊行物発明Ｂ」として、本願発明と対比しているのであるから、アーモンド抽出時の目詰まりに関する試験結果は、当審の判断を左右するものではない。
　したがって、該実験報告書に基づく請求人の主張は、採用する余地がない。
　
（５−３）請求人は、回答書において、
「いっぽう、刊行物１では、確かに脱脂に関する記載はあるものの、それはもっぱら「種実に含まれる脂肪が抽出の妨げとなり、フィルターが目詰まりして濾過が途中で停止したり、分離後の抽出液に脂肪分が混入し抽出液の上面に油膜を形成する等の問題点があり、抽出、濾過を行うことは不可能であった」（記載事項（ａ））こと、詳細には「後工程の飲料の抽出時に油脂分が原料種実に皮膜を作り抽出の妨げとなる，油滴がフィルターの目詰まりの原因となり濾過に時間がかかる，濾液に油分が混入して濾液の上面に油膜を形成する等の不都合を生じる」（記載（ｃ）、下線部強調）ことを解決するためのものであるから、抽出工程で破砕物から溶け出した「油滴」自体がフィルターに吸着して目詰まりすることを回避する意図であって、けして粒経１００μｍ以下の微破砕片そのものが抽出時にフィルターに目詰まりすることを認識しているのではなく、況や、本願発明における、「大きな破砕片の表面に強固に付着し、篩による整粒程度では容易に分離できない粒経１００μｍ以下の微破砕片」を前もって除去しておくために脱脂しているのでもない。 
　したがって、刊行物１は、「粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量が５質量％以下」とする技術思想を開示するものではなく、当該技術思想に基づく本願発明が、刊行物１記載の発明から容易に想到できたとすることはできない。」（９頁１６行〜１０頁３行）と主張している。
　しかし、刊行物１には、本願発明における「粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量を５質量％以下とする」ための具体的工程である、破砕片を「１０乃至３５メッシュサイズの篩を、好ましくは１種類だけを用いて篩分け」することと実質的に相違しない工程、すなわち、「篩でふるって４０〜２０メッシュに整粒」することが記載されているのであるから、「粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量を５質量％以下とする」ことが請求人によってはじめて明らかにされたとしても、それは、単に原因を究明しただけであって、刊行物１に記載された発明から、当業者が想到し得ないような格別な発明がなされたわけではない。
　加えて、フィルターで濾過するに当たり、微細破片が存在すると抽出に時間が掛かることは日常的に経験することである。そうすると、微細破片を減らすように「粒径１００μｍ以下の破砕片の含有量を５質量％以下とする」ことは、当業者が普通に行う数値範囲の最適化にすぎないともいえる。
　したがって、上記請求人の主張は採用できない。
　
（６）結論
　以上のとおり、本願発明１及び２は、本願出願前に頒布された刊行物１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることはできないので、本願は、その余の請求項に係る発明を検討するまでもなく、拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。