【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２６１９７２８号「記録紙」の特許無効審判事件についてされた平成１６年１月２８日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成１６年（行ケ）第８３号　平成１７年２月１７日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯　
　本件特許第２６１９７２８号に係る手続の経緯の概要は、以下のとおりである。　
　　　
　　平成２年１月２５日　　　　　特許出願　
　　平成９年３月１１日　　　　　特許権の設定登録　
　　平成９年６月１１日　　　　　特許掲載公報の発行　
　　　
　　平成１１年６月３日　　　　　特許無効の審判の請求１　
　　（平成１１年審判第３５２６３号、請求人：リンテック株式会社）　
　　　　平成１２年３月２８日　　　　審決（請求不成立）　
　　　　平成１２年５月２日　　　　　東京高裁へ出訴　
　　　　（平成１２年（行ケ）第１４９号、原告：リンテック株式会社）　
　　　　平成１３年２月２２日　　　　判決（請求棄却）　
　　　
　　平成１１年９月２７日　　　　特許無効の審判の請求２　
　　（平成１１年審判第３５５２６号、請求人：リンテック株式会社）　
　　　　平成１２年６月１３日　　　　審決（請求不成立）　
　　　　平成１２年７月２８日　　　　東京高裁へ出訴　
　　　　（平成１２年（行ケ）第２８０号、原告：リンテック株式会社）　
　　　　平成１３年２月２２日　　　　判決（請求棄却）　
　　　
　　平成１２年２月１６日　　　　特許無効の審判の請求３　
　　（無効２０００−３５０９２号、請求人：リンテック株式会社）　
　　　　平成１３年３月２日　　　　　審決（請求不成立）　
　　　　平成１３年４月１０日　　　　東京高裁へ出訴　
　　　　（平成１３年（行ケ）第１４７号、原告：リンテック株式会社）　
　　　
　　平成１４年１０月２９日　　　特許無効の審判の請求４：本件無効審判
　　（無効２００２−３５４６４号、請求人：リンテック株式会社）　
　　　平成１４年１月２４日　　　　答弁書（被請求人）　
　　　平成１５年９月２日　　　　　口頭審理陳述要領書（請求人）　
　　　平成１５年９月２日　　　　　口頭審理陳述要領書（被請求人）　
　　　平成１５年９月２日　　　　　上申書（被請求人）　
　　　平成１５年９月２日　　　　　口頭審理　
　　　平成１５年９月３０日　　　　意見書（被請求人）　
　　　平成１５年１０月２日　　　　意見書（請求人）
　　　平成１６年１月２８日　　　　審決（請求不成立）
　　　平成１６年３月５日　　　　　東京高裁へ出訴　
　　　（平成１６年（行ケ）第８３号、原告：リンテック株式会社）　
　　　平成１７年２月１７日　　　　判決（審決取消）
　　　平成１７年２月１７日　　　　上申書（被請求人）
　　　平成１８年４月１８日　　　　上告受理却下の決定
　　　（平成１７年（行ヒ）第１７０号）
　
　　　平成１８年４月２４日　　　　上申書（被請求人）
　　　平成１８年５月１０日　　　　上申書（被請求人）
　　　平成１８年５月１９日　　　　上申書（請求人）
　　　平成１８年５月３０日　　　　無効理由通知、職権審理通知
　　　平成１８年６月２９日　　　　意見書、訂正請求書（被請求人）
　　　平成１８年７月３日　　　　　意見書（請求人）
　　　平成１８年８月７日　　　　　無効審判請求書補正書、弁駁書
　　　平成１８年９月１９日　　　　訂正拒絶理由通知、
　　　平成１８年１０月６日　　　　手続補正書（訂正請求書）
　　　平成１８年１０月２３日　　　意見書（被請求人）
　　　平成１８年１１月１３日　　　上申書（請求人）
　　
第２　請求人の主張及び証拠方法　
１．請求人は、「特許第２６１９７２８号の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由として以下の無効理由１ないし３を挙げている。　
　
［無効理由１］
　訂正後の本件請求項１に係る発明は、甲第２０号証ないし甲第２３号証に示される本件出願前の周知技術または技術常識及び甲第４０号証の記載を考慮すると、本件出願の出願日前の特許出願であってその出願後に出願公開（特開平２−８０２８８号）がされた特願昭６３−２３２２００号（出願人：本州製紙株式会社、発明者：諸貫克己、佐々木恵二）の願書に最初に添付した明細書（甲第１６号証、公開公報：甲第１７号証）に記載された発明と同一であり、かつ、上記の出願の発明者が本件特許発明の発明者と同一であるとも、また本件出願の時においてその出願人が上記出願の出願人と同一であるとも認められないので、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものである。　
　
［無効理由２］
　訂正後の本件請求項１に係る発明は、本件出願前に頒布された甲第２４号証（特公昭５０−１４５６７号公報）に記載された発明に基づき、または、これと甲第１８、１９号証に記載された発明の組み合わせから、さらにこれらに周知技術または技術水準としての甲第２６号証ないし甲第２９号証を加えた各甲号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるので、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
［無効理由３］
　訂正後の本件特許明細書の記載は、特許法第３６条第４項の規定を満たしていないから、訂正後の請求項１に係る発明は、特許を受けることができない。
　
２．請求人はさらに、平成１８年８月７日付けの弁駁書において、訂正請求書で求める訂正は、発明を不明りょうとするものであり、特許法第１２６条第１項ただし書きに該当せず、同法第１２６条第３項の要件を満たしていないから当該訂正は認めるべきできなく、訂正前の本件請求項１及び２に係る発明は、無効理由１、２により特許を受けることができないものである旨、主張している。
　
３．請求人提出の証拠方法　
・甲第１号証ないし甲第３１号証（審判請求書に添付）　
　甲第１号証：特許第２６１９７２８号公報（本件特許公報）　
　甲第２号証：特願平２−１５６４４号出願当初明細書　
　甲第３号証：平成３年４月２５日付け手続補正書　
　甲第４号証：平成４年１２月１４日付け手続補正書　
　甲第５号証：平成５年８月２４日付け拒絶理由通知書　
　甲第６号証：平成５年１１月１２日付け意見書（添付書類有り）　
　甲第７号証：平成５年１１月１２日付け手続補正書　
　甲第８号証：平成６年１１月１４日付け拒絶査定　
　甲第９号証：平成７年１月５日付け審判請求書
　　　　　　（平成７年審判第４０１号）
　甲第１０号証：平成７年２月６日付け審判請求理由補充書　
　甲第１１号証：平成７年２月６日付け手続補正書　
　甲第１２号証：平成７年７月６日付け「特許法第１６１条の４第３項の規定に基づく報告書」　
　甲第１３号証：平成８年９月２６日付け拒絶理由通知書（手交）　
　甲第１４号証：平成８年９月２６日付け手続補正書　
　甲第１５号証：平成８年１０月２３日付け審決　
　（注：甲第１〜１５号証は、本件の手続の経緯に関する書類である。）　
　
　甲第１６号証：特願昭６３−２３２２００号出願当初明細書「感熱記録体」
　甲第１７号証：特開平２−８０２８８号公報「感熱記録体」（甲第１６号証の公開公報）　
　甲第１８号証：表面、Ｖｏｌ．２６（１９８８年）、Ｎｏ．６、３９２〜４０３頁、財部邦英「中空樹脂顔料の機能とその応用展開」　
　甲第１９号証：色材、Ｖｏｌ．６１（１９８８年）、Ｎｏ．９、４９４〜５０８頁、財部邦英「中空樹脂顔料の性質と応用」　
　甲第２０号証：特開昭６２−５８８６号公報「感熱記録体」　
　甲第２１号証：特開昭６４−８０８８号公報「感熱記録体の製造方法」　
　甲第２２号証：特開昭４９−２１１５３号公報「計測器用感熱または感圧記録紙」　
　甲第２３号証：特公昭４３−１７８２１号公報「不透明フイルムの製造法」
　甲第２４号証：特公昭５０−１４５６７号公報「感圧コピーシートおよびその製造法」　
　甲第２５号証：リンテック株式会社、柴崎俊久作成の平成１３年１２月１５日付け「チャンピオン特許（特公昭５０−１４５６７）の説明」　
　甲第２６号証：日本国有鉄道、若原彦一作成の昭和５２年４月２０日付け「記録計用紙（タコグラフ）の試験結果について」　
　甲第２７号証の１：矢崎総業（株）製タコグラフ用記録紙（ＴＣＯ−１５−５　１日用　１２０Ｋ）のコピー　
　甲第２７号証の２：矢崎総業（株）製タコグラフ用記録紙（ＴＣＯ−１５−５　Ｓ−７　１２０Ｋ）のコピー　
　甲第２８号証：日本製紙（株）の原反を使用した小芝記録紙社製タコグラフ用記録紙（ＭＳＭ　ＴＣＯ−１５−５　１２０ｋｍ）（Ｎｏ．２４×７−１２０）のコピー　
　甲第２９号証：ＬＰ社（ベルギー国）製タコグラフ用記録紙（ＬＰ８０６ＡＵＴ　３３００Ｕ／ＭＩＮ）のコピー　
　甲第３０号証：レンカー社（ドイツ国）の原反を使用した小芝記録紙社製タコグラフ用記録紙（ＫＴＣ　ＴＣＯ１５−６　１４０ｋｍ）（Ｍ２６Ｈ−１４０Ｋ）のコピー　
　甲第３１号証：リンテック株式会社　永島孝作　作成の２００１年１０月１３日付け「他社製タコグラフチャート紙」　
　　　
・甲第３２号証ないし甲第４３号証（口頭審理陳述要領書に添付の参考資料１ないし１２）　
　甲第３２号証（参考資料１）：リンテック株式会社、柴崎俊久作成の２００３年７月２４日付け「感熱紙について」　
　甲第３３号証（参考資料２）参考資料２：ＪＩＳ　Ｄ　５６０７−１９６８「自動車用運行記録計」　
　甲第３４号証（参考資料３）：社団法人自動車技術会編「新編　自動車工学便覧　１９８４」５８〜５９頁（特に、５９頁右欄５行）、昭和５９年１０月１０日発行　
　甲第３５号証（参考資料４）：特公昭４７−３５０３０号公報「記録用材料」　
　甲第３６号証（参考資料５）：特公昭４３−７７８号公報「感圧記録材料」
　甲第３７号証（参考資料６）：特公昭４２−２０１４１号公報「記録材料」
　甲第３８号証（参考資料７）：特公昭４２−３２５１号公報「記録材料」
　甲第３９号証（参考資料８）：特公昭４７−５１７３７号公報「感圧記録材」　
　甲第４０号証（参考資料９）：カタログ「ローペイク　ＯＰ−８４Ｊ」ロームアンドハースジャパン株式会社発行、１〜８頁　
　甲第４１号証（参考資料１０）：平成１３年（行ケ）第１４７号特許取消決定取消請求事件の「被告第四準備書面」（平成１４年１１月２５日付け、被告：三水株式会社）　
　甲第４２号証（参考資料１１）：リンテック株式会社、永島孝作作成の平成１５年８月１８日付け「本件特許発明と本州特許並びにチャンピオン特許との関係」　
　甲第４３号証（参考資料１２）：特開昭５７−１３７３２３号公報「微小球の乾燥及び膨張方法」　
　　　
・甲第４４号証ないし甲第５５号証（平成１５年１０月２日付け意見書に添付の参考資料１３ないし２３）　
　甲第４４号証（参考資料１３）：リンテック株式会社、柴崎俊久作成の２００３年９月９日付け「隠蔽層の厚さ」　
　甲第４５号証（参考資料１４）：特開昭６４−１４０７５号公報「感熱記録紙」　
　甲第４６号証（参考資料１５）：リンテック株式会社、柴崎俊久作成の平成１３年９月３日付け「手続補正対比表」　
　甲第４７号証（参考資料１６）：リンテック株式会社、柴崎俊久作成の２００３年９月９日付け「上申書反論」　
　甲第４８号証（参考資料１７）：リンテック株式会社、柴崎俊久作成の平成１５年９月４日付け「チャンピオン特許（特公昭５０−１４５６７）の説明」　
　甲第４９号証（参考資料１８）：リンテック株式会社、柴崎俊久作成の２００３年８月２８日付け「請求項１記載の「記録紙」についての対比表」
　甲第５０号証（参考資料１９）：リンテック株式会社　永島孝作作成の２００３年９月１９日付け「「ＪＩＳ　Ｄ　５６０７−１９６８」と「尾見鑑定書（三水特許実施例の追試）」との関係」　
　甲第５１号証（参考資料２０）：東京農工大学教授　尾見信三作成の平成１４年２月９日付け「鑑定書（三水特許実施例の追試）」　
　甲第５２号証（参考資料２１）：小芝記録紙株式会社　作成の２００２年２月１５日付け「鑑定書」　
　甲第５３号証（参考資料２２）：東京農工大学教授　尾見信三作成の平成１４年２月９日付け「鑑定書（本州特許当初明細書の実施例追試）」　
　甲第５４号証（参考資料２３）：リンテック株式会社　並木伸一　作成の２００３年９月２９日付け報告書「隠蔽層の膜厚について」
　
・甲第５６号証ないし甲第８３号証及び甲第８５号証（平成１８年５月１９日付け上申書に添付）
　甲第５６号証：リンテック株式会社、永島孝作作成の平成１４年５月２２日付け「報告書（三水品は感熱記録紙と成り得る）」
　甲第５７号証：リンテック株式会社、柴崎俊久作成の平成１６年５月７日付け「陳述書」
　甲第５８号証：株式会社東京環境測定センター作成の平成１６年５月１０日付け「分析試験成績書」
　甲第５９号証：リンテック株式会社、永島孝作作成の平成１６年５月１３日付け「報告書」（「株式会社東京環境測定センターへの分析依頼及び分析試験成績書についての補充報告）、
　甲第６０号証：新編臨床検査講座１１「医用工学概論」、医歯薬出版株式会社、１９８９年３月２０日第１版第３刷発行、１８５〜１８９頁
　甲第６１号証：新編臨床検査講座１０「検査機器総論」、医歯薬出版株式会社、１９８９年３月２０日発行、２２２〜２２３頁
　甲第６２号証：「医学生物学大辞典第２巻」メヂカルフレンド社、昭和５８年１２月２２日第１版第１刷発行、１２０５頁「心電計」の項
　甲第６３号証：特許・実用新案審査基準(特許庁)平成６４年１２月、第３部明細書の補正、１〜４頁
　甲第６４号証：東京工業大学、高分子学科教授　渡辺順次作成の２００４年５月１２日付け「見解書−チャンピオン発明と三水発明について−」
　甲第６５号証：リンテック株式会社、並木伸一作成の２００４年５月１３日付け「陳述書（東京工業大学　渡辺順次教授の見解書について))」
　甲第６６号証：実公昭２９−１０４７５号公報
　甲第６７号証：平成３年３月８日最高裁第二小法廷判決、昭和６２年(行ツ)第３号（いわゆるリパーゼ判決）
　甲第６８号証：「情報産業と記録紙」化学と工業３３巻２２号(１９８０)社団法人日本化学会発行、７３頁表１
　甲第６９号証：「新・紙加工便覧」紙業タイムス社、昭和５５年１１月１５日発行、６８７頁表２．２−１
　甲第７０号証：特公昭４１−６１１３号公報「診断用機械」
　甲第７１号証：リンテック株式会社、永島孝作作成の平成１６年５月１３日付け「陳述書」
　甲第７２号証：特開平３−２２０４１５号公報（本件公開公報）
　甲第７３号証：「小学館英和中辞典」株式会社小学館、昭和５５年１２月５日初版１刷発行、１７５３頁右欄「sty・lus」の項
　甲第７４号証：米国特許第２，７３９，９０９号明細書、同訳文
　甲第７５号証：実願昭５７−６２４４４号（実開昭５８−１６４７７３号）のマイクロフイルム「記録用紙」
　甲第７６号証：特開昭６０−２２３８７３号公報「水性塗料組成物」
　甲第７７号証：「理化学辞典」株式会社岩波書店、平成７年９月８日第４版第１０刷発行、１４３頁左欄「エマルション」の項
　甲第７８号証：「理化学辞典」株式会社岩波書店、平成７年９月８日第４版第１０刷発行、１１４６頁左欄「分散系」の項
　甲第７９号証：ＪＩＳ　Ｋ５５００−１９８７「ＪＩＳハンドブック塗料」第１版第１刷、１９９０年４月２０日発行
　甲第８０号証　ＪＩＳ　Ｔ１０１１−１９８８　医用電気機器用（共通編）平１３年７月２８日１０刷発行、１２頁「熱ペンレコーダ」の項
　甲第８１号証：実願昭４９−１５６９３４号（実開昭５１−８３３６６号）のマイクロフイルム「チャート紙」
　甲第８２号証：特開昭６０−６９１０３号公報「水不溶性心／さやポリマー粒子の水性分散液の調製」
　甲第８３号証：リンテック株式会社、柴崎俊久作成の２００６年７月２８日付け「陳述書（水性）」
　甲第８５号証：竹田政民ら「記憶・記録・感光材」株式会社学会出版センター、１９８５年１０月２０日発行、１３５〜１４０頁
　
・甲第８４号証（平成１８年８月７日付け弁駁書に添付）
　甲第８４号証：リンテック株式会社、柴崎俊久作成の２００６年７月２１日付け「陳述書−着色原紙の色調とは−」
　
・甲第８６号証ないし甲第８８号証（平成１８年１１月１３日付け上申書に添付）
　甲第８６号証：カタログ「EXPANCEL　MICROSPHRES」総代理店日本フィライト株式会社（１９９９年８月制作）
　甲第８７号証：特開昭５９−２０１８９４号公報「感熱転写材」
　甲第８８号証：特開昭５９−１４５２７３号公報「通孔性熱接着シート及びその製造方法」
　
第３　被請求人の主張の概要及び証拠方法　
１．被請求人は、本件訂正請求は、訂正の要件を備えているものであり、訂正は認められるべきであると主張している。
　
２．被請求人は、乙第１号証ないし乙第６号証を提出し、上記無効理由１に対しては、訂正後の請求項１に係る発明は、特願昭６３−２３２２００号の出願当初の明細書（甲第１６号証）に記載された発明と同一でない旨、無効理由２に対しては、訂正後の請求項１に係る発明は、本件出願前に頒布された甲第２４号証、甲第１８号証、甲第１９号証、及び甲第２６号証ないし甲第２９号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない旨、また無効理由３に対しては訂正後の本件特許明細書の記載は明りょうで有る旨、反論している。
　
３．また、被請求人は、後記する当審において通知した無効理由４に対しては、訂正請求により訂正された訂正明細書により、無効理由４は解消した旨主張している。　
　
４．被請求人提出の証拠方法
・乙第１号証及び乙第２号証（答弁書に添付）　
　乙第１号証：東京高裁平成７年（行ケ）３０４号事件、平成１０年３月２５日判決　
　乙第２号証：東京高裁平成１３年（ネ）４１４６号特許権差止等請求控訴事件、平成１４年１０月３０日判決　
　
・乙第３号証（口頭審理陳述要領書に添付）　
　乙第３号証：「広辞苑　第４版」１３５７頁　
　
・乙第４号証（上申書に添付）　
　乙第４号証：神津磁治雄著「合成樹脂塗料」１７４〜１８０頁（株）高分子刊行会、昭和４１年１２月１０日　
　
・乙第５号証及び乙第６号証（平成１８年６月２９日付け訂正請求書に添付）
　乙第５号証：東京高裁平成１３年（行ケ）第１４７号事件、平成１６年６月２８日判決　
　乙第６号証：東京高裁平成１６年（行ケ）第８３号事件、平成１７年２月１７日判決　
　
第４　当審における無効理由
　当審においては、訂正前の特許請求の範囲に係る発明は、記録方法が限定されない「記録紙」であるところ、訂正前の明細書の発明の詳細な説明には、インクを用いない室温の尖針の摺動する力により記録が可能な記録紙については記載されているが、その他の方法による記録紙については何等記載がなく、訂正前の本件明細書の記載は、平成２年改正前特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていないものであるから、訂正前の本件請求項１及び請求項２に係る特許は、特許法第１２３条第１項第３号の規定により、無効にすべきものである旨の無効理由（以下、「無効理由４」という。）を通知した。
　
第５　補正の適否及び訂正の適否についての判断
１．訂正請求についての補正の適否
　被請求人は平成１８年１０月６日付け手続補正書において、訂正請求書の「（３）訂正事項」中の「訂正事項ｇ」の記載を削除し、「訂正事項ｈ」及び「訂正事項ｉ」をそれぞれ「訂正事項ｇ」、「訂正事項ｈ」に繰り上げ、「（４）訂正の原因」中の「７）訂正事項ｇ」についての記載を削除し、「８）訂正事項ｈ　訂正事項ｈは」を「７）訂正事項ｇ　訂正事項ｇは」と補正し、「９）訂正事項ｉ　訂正事項ｅは」を「７）訂正事項ｈ　訂正事項ｈは」と補正し、「１０）その他」を「９）その他」と補正し、補正された訂正明細書のとおりに訂正することを求めている。
　上記補正は、訂正事項の削除及び誤記の訂正に相当し、特許法第１３１条の２第１項の規定に適合する。
　したがって、本件訂正の補正を認める。
　
２．訂正の内容
　本件訂正請求は、本件特許明細書を平成１８年１０月６日付け手続補正書により補正された訂正明細書のとおりに訂正することを求めるものであり、訂正の内容は次のようなものである（なお、訂正前の本件特許明細書の訂正対象箇所については特許公報の記載箇所で表示する）。
　訂正事項ａ：特許請求の範囲の請求項１及び請求項２の記載
「（１）下記（Ａ）と（Ｂ）の重量比が１から３の範囲の組成物からなる隠蔽層（５）が１から２０ミクロンの膜厚で着色原紙（1a）、（1b）の表面に形成されたことを特徴とする、記録紙。
（Ａ）隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子
（Ｂ）成膜性を有する水性ポリマー
（２）タコグラフ用の請求項１の記録紙。」
を、
「（１）下記（Ａ）と（Ｂ）の重量比が１から３の範囲の組成物からなる着色原紙の色調を隠蔽する隠蔽層（５）が１から２０ミクロンの膜厚で着色原紙（１ａ）、（１ｂ）の表面に形成され、室温の尖針の記録ペンによって前記着色原紙の色調が現出するものであることを特徴とする、タコグラフ用記録紙。
　（Ａ）隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子
　（Ｂ）成膜性を有する水性ポリマー」と訂正する。
　訂正事項ｂ：特許公報１頁１欄１２行の「記録紙」を、「タコグラフ用記録紙」と訂正する。
　訂正事項ｃ：特許公報１頁１欄１５行の「記録紙」を、「タコグラフ用記録紙」と訂正する。
　訂正事項ｄ：特許公報１頁２欄１行の「（Ａ）隠蔽性を有する水性中空孔ポリマー粒子」を、「（Ａ）隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子」と訂正する。
　訂正事項ｅ：特許公報２頁３欄９行の「含んでる」を、「含んでいる」と訂正する。
　訂正事項ｆ：特許公報２頁３欄２５行〜２６行の「医療用（心電図等）測定記録紙及びダストメーター記録紙」を削除する。
　訂正事項ｇ：特許公報３頁５欄２６行〜２８行の「更に本発明の記録紙は、タコグラフ用記録紙としての他、医療用記録紙としても有用である。」を削除する。
　　訂正事項ｈ：特許公報４頁７欄２行の「資料」を、「試料」と訂正する。
　
３．訂正の目的の適否及び新規事項の有無
ア．訂正事項ａのうち「隠蔽層（５）」を「着色原紙の色調を隠蔽する隠蔽層（５）」とする訂正（以下、「訂正事項ａア」という。）は、「隠蔽層（５）」を「着色原紙の色調を隠蔽する」ものに限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ．訂正事項ａのうち「記録紙」を「タコグラフ用記録紙」とする訂正（以下、「訂正事項ａイ」という。）は、「記録紙」の用途を限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
ウ．訂正事項ａのうち、「室温の尖針の記録ペンによって前記着色原紙の色調が現出するものである」の記載を付加する訂正（以下、「訂正事項ａウ」という。）は、記録紙への記録器具及び記録機構を記載することで、記録紙に要求される構造を限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　そして、訂正事項ａは、訂正前の本件特許明細書（以下、「訂正前明細書」という。）の請求項２及び「着色された原紙（例えば黒色塗料を塗布した上質紙や黒色に染色した樹脂フィルム）に隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーとを混合して成る組成物を塗布して隠蔽層を形成したものである。」（特許公報３欄３９行〜４３行）、「得られた記録紙は、尖針例えば鉄針、サファイヤー針、ダイヤモンド針等のインクを用いない室温の記録針によって隠蔽層の中空孔ポリマー粒子が潰れて透明化することにより着色原紙の色調が現出され、印字される。」（同５欄１０行〜１３行）、「得られた記録紙は、タコグラフ装置で用いる記録紙として特に好適である。」（同５欄２０行〜２１行）の記載に基づくものであって、願書に添付した明細書の記載の範囲内のものである。
エ．訂正事項ｂないしｄは、訂正事項ａに伴って、発明の詳細な説明の記載を、訂正事項ａにより訂正された特許請求の範囲の記載と整合させようとするものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
オ．訂正事項ｅ及びｈは、誤記の訂正を目的とする訂正に該当する。
カ．訂正事項ｆ及びｇは、訂正事項ａにより特許請求の範囲に係る発明が「タコグラフ用記録紙」に限定されたことに伴い、これ以外の用途の記載を削除しようとするものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
　そして、訂正事項ｂないしｄ、ｆ及びｇは、願書に添付した明細書の記載の範囲内のものであり、訂正事項ｅ及びｈは、願書に最初に添付した明細書の記載の範囲内のものである。
　
４．特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　訂正事項ａないしｈは、いずれも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　
　なお、請求人は、平成１８年８月７日付け弁駁書において、上記訂正事項ａア、の「着色原紙の色調を隠蔽する隠蔽層」、訂正事項ａウの「着色原紙の色調」は、不明りょうな記載であり、かつ願書に最初に添付された明細書（以下、「当初明細書」という。）に記載された事項に基づかないものであって、特許請求の範囲の減縮を目的とするものとしても特許請求の範囲を実質的に変更するものであり、訂正事項ｂ及びｃ、訂正事項ｆ及ｈは、明りょうでない記載の釈明には相当せず、「タコグラフ用記録紙」とすることにより「記録紙」の技術的意義を変更するものであるから、上記訂正は訂正要件を満たしていない旨、主張しているので、以下検討する。
（１）「着色原紙の色調」に関する訂正について
　訂正事項ａアにより、「下記（Ａ）と（Ｂ）の重量比が１から３の範囲の組成物からなる隠蔽層」は、「下記（Ａ）と（Ｂ）の重量比が１から３の範囲の組成物からなる着色原紙の色調を隠蔽する隠蔽層」と訂正されことについて請求人は、訂正後の文は、「下記（Ａ）と（Ｂ）の重量比が１から３の範囲の組成物からなる着色原紙の色調」「を隠蔽する隠蔽層」と解されるから意味が不明りょうであると主張するが、ここで訂正による追加された「着色原紙の色調を隠蔽する」は、「下記（Ａ）と（Ｂ）の重量比が１から３の範囲の組成物からなる」と並列に「隠蔽層」を限定する事項として追加されたことは明らかであり、明細書における「組成物」についての「通常白い概観を呈する」などの記載からみて、上記記載は、「下記（Ａ）と（Ｂ）の重量比が１から３の範囲の組成物からなる、着色原紙の色調を隠蔽する隠蔽層」と解釈することができ、意味が不明りょうであるとはいえない。
　そして、訂正事項ａア、ａウは、いずれも上記３．で検討したとおり願書に添付した明細書（訂正前明細書）の記載に基づくものであって、特許請求の範囲の技術的事項を実質的に変更又は拡張するものではない。
　なお、請求人は、「色調」については、当初明細書に記載が無く、かつ当初明細書の記載から明らかでもなく、「着色原紙の色調を隠蔽する」の意味が不明りょうであり、このような不明りょうな記載を加入することは技術的事項の変更にあたると主張している。
　しかしながら、「隠蔽層」が、「室温の尖針の記録ペンによって着色原紙の色調が現出するものである」こと、言い換えれば「着色原紙の色調を記録として判読できない程度に隠蔽する」ものであることは、当初明細書に記載された事項から明らかである。
　この点については、本件特許に係る平成１３年（行ケ）第１４７号判決（平成１６年６月２８日言渡、乙第５号証）において、「当初明細書に接した当業者は，本件記録紙の記録機構として，記録ペンの記録紙上を摺動する力により，記録ペンの接する部位における隠蔽層の中空ポリマーの中空孔をつぶして多孔構造を消失させ，隠蔽層の隠蔽性を低下させることにより，着色原紙の色調を記録として判読可能な程度に現出させる機構・・・が記載されているのと同然であると理解するものと認めるのが相当である。」と判示されているところでもある。
（２）「タコグラフ用記録紙」とする訂正に伴う、発明の詳細な説明の訂正について
　訂正事項ａイは、訂正前の請求項２の記載に基いて「記録紙」を「タコグラフ用」に限定し、それ以外の用途を除外したものであることは明らかであり、訂正事項ｆ及びｇは、特許請求の範囲に係る発明が「タコグラフ用記録紙」に限定されたことに伴い、発明の詳細な説明の記載をこれに整合するものであり、特許請求の範囲の技術的意義を変更するものではない。
　なお、請求人は、訂正前明細書の実施例１は「記録紙」の実施例であって、「タコグラフ用記録紙」の実施例は記載されていないとも主張しているが、実施例には、実施例１で製造した記録紙に「タコグラフ」用の針で記録したことが記載されており、タコグラフ用としての記録紙が記載されている。
　したがって、請求人の主要は採用できない。
　
５．訂正の適否の結論
　以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律１１６号）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成６年法律第１１６号による改正前の特許法第１２６条第１項第１項ただし書き、及び第２項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　
第６　当審の判断
１．本件特許発明
　上記のとおり訂正が認められるから、本件特許に係る発明は、平成１８年１０月６日付け手続補正書により補正された訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものと認める。
「（１）下記（Ａ）と（Ｂ）の重量比が１から３の範囲の組成物からなる着色原紙の色調を隠蔽する隠蔽層（５）が１から２０ミクロンの膜厚で着色原紙（１ａ）、（１ｂ）の表面に形成され、室温の尖針の記録ペンによって前記着色原紙の色調が現出するものであることを特徴とする、タコグラフ用記録紙。
　（Ａ）隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子
　（Ｂ）成膜性を有する水性ポリマー」
（以下、「本件特許発明」という。）
　
２．無効理由１について　
２−１　先願明細書、甲第２０号証ないし甲第２３号証及び甲第４０号証の記載事項　
　本件出願前に出願され本件出願後に特開平２−８０２８８号公報（甲第１７号証）として公開された特願昭６３−２３２２００号の願書に最初に添付された明細書（甲第１６号証）には、「感熱記録体」について次のとおり記載されている。
(a)「１．支持体上に着色層を設け、前記着色層上に熱可塑性樹脂からなる中空球体状微粒子を主成分とする層を設けたことを特徴とする感熱記録体。」（特許請求の範囲）、　
(b)「［産業上の利用分野］　本発明は感熱記録体に関し、更に詳しくは、支持体上に着色層、その上に白色不透明の感熱層を設け、熱により前記感熱層が溶けて透明となり着色層が顕色する感熱記録体の改良に関する。」（明細書１頁８行〜１３行）、
(c)「［発明が解決しようとする課題］　近年、このロイコ染料と有機酸との組み合せによる感熱記録体の保存安定性を改良する研究が行なわれているが、未だ充分だとは言えない。そこで本発明者らは発色性、発色画像の保存安定性が良好で、しかもその他の具備すべき条件を満足する感熱記録体を見い出すことを目的として、広くかつ深く検討した結果、顕著な効果を有する感熱記録体を発明するに至った。
［課題を解決するための手段〕　すなわち、本発明は、支持体上に着色層を設け、その上に白色不透明の感熱層を設けた感熱記録体において、その白色不透明の感熱層に熱可塑性樹脂からなる中空球体状粒子を含有させ、従来のロイコ染料と有機酸の組み合わせによる感熱記録体の持つ保存安定性に欠けるという欠点を改良するように構成したものである。　
　なお、支持体上に着色層を設け、その上に白色不透明の感熱層を設けた感熱記録体は、古くから透明化法（ワックス型感熱紙）として知られており、熱により感熱層が溶けて透明となり、着色層が顕色する方式であって、心電計などに古くから使用されている。」（明細書２頁９行〜３頁１１行）、　
(d)「本発明の感熱記録体は、支持体上に着色層を設け、その着色層上に熱可塑性樹脂からなる中空球体状粒子を主成分とする層を塗工したものからなっている。」（明細書４頁５行〜８行）、　
(e)「本発明の感熱層に含まれる熱可塑性樹脂からなる中空球体状微粒子は熱可塑性樹脂の殻で形成されている中空球体状すなわちマイクロカプセル状のプラスチックピグメントである。」（明細書４頁１０行〜１３行）、　
(f)「本発明の感熱記録体の感熱層中に含まれる中空球体状微粒子の含有量は、発色性の点から感熱層の全固形分の３０〜１００重量％が好ましい。　
　中空球体状微粒子の粒子径は０．１〜４μｍ、好ましくは１μｍ以下がよい。　
　更に本発明では感熱層中の中空球体状微粒子と共に例えばシリカ、クレー、炭酸カルシウム等を併用しても良い」（明細書５頁１４行〜６頁１行）、
(g)「上記感熱層中に微粒子状に分散された中空球体状微粒子を固着させるバインダーの種類としては、水溶性バインダーとしてポリビニルアルコール、メチルセルロース、カルボキシエチルセルロース、ポリアクリル酸、カゼイン、ゼラチン、でんぷん、およびこれらの誘導体等が挙げられる。」（６頁２行〜７行）、　
(h)「中空球体状微粒子は、支持体上に少なくとも１ｇ／ｍ２以上必要であり、好ましくは２〜１５ｇ／ｍ２程度である。」（６頁８行〜１０行）、　
(i)「本発明に用いられる支持体としては、あらかじめ着色がほどこされた上質紙、中質紙、コート紙を始めとする紙が用いられるが、その他プラスチックシート、フィルムラミネート紙なども使用することが出来る。さらに着色層はカーボンブラックや着色顔料、染料などを前記水溶性バインダー中に分散させた塗工液を、支持体として用いる上記上質紙、中質紙、コート紙を始めとする紙やプラスチックシート、フィルムラミネート紙に塗工して作ってもよい。」（明細書６頁１１行〜２０行）、　
(j)「本発明の感熱記録体は上記着色支持体または、支持体に着色層を塗工した後に、さらにその上に中空球体状微粒子を含む塗工液を塗工して作られる。」（明細書７頁１行〜４行）、　
(k)「実施例１　
ａ）感熱記録体の製造　
　着色層として支持体上にカーボンブラックを塗工量が３ｇ／ｍ２になるようにマイヤーバーを用いて塗工、乾燥して、カーボン塗工層を設ける。　
　次にアクリル・スチレン共重合体からなる中空球体状微粒子（ローペイクＯＰ８４Ｊ　４２．５％濃度のエマルジョン）を上記カーボン塗工層上にマイヤーバーを用いて乾燥後の塗工量が５ｇ／ｍ２になるように塗工、乾燥した。　
　次にスーパーキャレンダー処理を行ないベック平滑度が１０００秒になるように処理して感熱記録紙を得た。」（明細書７頁２０行〜８頁１２行）、
(l)「［発明の効果］　以上述べたように、本発明の感熱記録体は、着色支持体上に加熱により不透明から透明に変化する熱可塑性樹脂からなる中空球体状微粒子を主成分とする感熱層を設けることにより、これによって得られる感熱記録体は、保存安定性に優れ、地肌濃度低く、特に感熱塗工面の均一性に優れ、ヘッドマッチング性を向上させることができる。また、従来のロイコ体を用いる感熱記録体に比較して乾燥条件範囲が広く操業条件の設定が楽であり、更に乾燥によるカブリ等も余裕が出るため製造スピードの向上が可能である。これらの利点は感熱層にワックス等を使用した透明化法に比較してもすぐれている。」（明細書１１頁下から１１行〜１２頁３行）。　
　
・甲第２０号証［特開昭６２−５８８６号公報］には、「感熱記録体」について次のとおり記載されている。　
(20a)「（１）支持体上に感熱記録層を設けた感熱記録体において、該支持体と記録層との間に、熱可塑性樹脂からなる外径５μｍ以下の非発泡性微小中空粒子を含有する中間層、及び、無機または有機顔料を含有する中間層とを設けたことを特徴とする感熱記録体。」（特許請求の範囲）、
(20b)「かかる特定の微小中空粒子は、一般に感熱記録層を構成する後述の如きバインダー中に分散して中間層用の塗液とされるが、特に、エマルジョン（ラテックス）系のバインダーは良好な塗液安定性を与え、しかも弾力性に優れた中間層が得られるため、より好ましく用いられる。なお、微小中空粒子の配合割合は、使用する中空粒子の外径およびその壁厚などに応じて調節されるため、特に限定するものではないが、中空粒子の樹脂成分が中間層の全固形分に対して５〜９５重景％重量ましくは６０〜８５重量％の範囲となるように配合するのが望ましい。」（２頁右下欄１２行〜３頁左上欄３行）(20c)実施例１では、スチレン−アクリル系共重合体樹脂からなる微小中空粒子のエマルジョン１４０部と、スチレン・ブタジェン共重合体ラテックス４０部と水２０部とからなる組成物を塗布して中間層−１を形成したこと（６頁左下欄４行〜１６行）。
　
・甲第２１号証［特開昭６４−８０８８号公報］には、「感熱記録体の製造方法」について次のとおり記載されている。　
(21a)「支持体上に熱膨張性微小中空粒子を含有する発泡層、及び無機または有機顔料を含有するアンダーコート層を順次形成し、該発泡層を加熱発泡せしめた後、アンダーコート層上に発色剤と呈色剤を含有する記録層を形成することを特徴とする感熱記録体の製造方法。」（特許請求の範囲）、
　
・甲第２２号証〔特開昭４９−２１１５３号公報〕には、「計測器用感熱または感圧記録紙」について次のとおり記載されている。
(22a)「タコグラフにおいては・・・解像力の特に優れた記録紙の開発が必要とされている。本発明に用いる感熱または感圧記録紙は従来のこの種記録紙では得られなかった解像力の優れた機能を具備したもので、完全に解像力に対する要求を満足せしめるものである。」（１頁右下欄５行〜１３行）。
　
・甲第２３号証〔特公昭４３−１７８２１号公報〕には、「不透明フィルムの製造法」について次とおり記載されている。
(23a)「本発明の目的は圧力あるいは熱を加えるかあるいは有機溶媒と接触させると不透明層の顕微鏡的空間がつぶれ、その結果その部分だけ選択的に透明化される不透明フィルムの製造および非画像の部分を濃度差あるいは色差を有する像を形成することである。」（１頁左欄２２行〜２７行）、
(23b)「本発明の不透明フィルムは・・・タコグラフ用のシート・・・等に利用することができる。」（１頁左欄下から１０行〜右欄３行）
　
・甲第４０号証には、「ローペイク　ＯＰ−８４Ｊ」について次とおり記載されている。
(40a)「ＯＰ−８４Ｊは４２．５％のエマルジョンの形で供給され粒子は外形０．５５μ、内径０．３μのアクリル／スチレン共重合体の殻で形成されている中空球体状すなわちマイクロカプセル状のプラスチックピグメントです。この殻は非常に硬い樹脂の為、乾燥後の粒子が球状のまま独立しており、連続したフィルムを形成することはありません。中空といっても中に水が入っており、乾燥されると蒸発し、空気と置換して中空上になる非常にユニークな合成顔料として開発されました。」（１頁３行〜８行）、
(40b)「ＯＰ−８４Ｊは中空球体の為、嵩比重は０．８１であり、塗工紙の軽量化が可能です。」（１頁下から２行）
　
２−２　対比、判断　　
　上記記載事項(a)ないし(k)によれば、先願明細書には、次の発明が記載されていると認められる。
「熱可塑性樹脂からなる中空球体状微粒子、具体的には『アクリル・スチレン共重合体からなる中空球体状微粒子（ローペイクＯＰ８４Ｊ　４２．５％濃度のエマルジョン）』を含有する白色不透明の感熱層が、着色支持体上に形成され、熱により前記感熱層が溶けて透明となり着色層が顕色する感熱記録体。」（以下、「先願発明」という。）。
　本件特許発明と先願発明とを対比する。
　先願発明における「着色支持体」は、本件特許発明の「着色原紙」に相当する。
　先願発明における「白色不透明の感熱層」は、「あらかじめ着色がほどこされた上質紙、中質紙、コート紙を始めとする紙の上に中空球体状微粒子を含む塗工液を塗工して作られ」（摘記事項(h)、（i））、「白色不透明の感熱層」となっているものであり、着色原紙の色調を隠蔽していることは明らかであるから、本件特許発明の「着色原紙の色調を隠蔽する隠蔽層」に相当する。
　先願発明における「熱可塑性樹脂からなる中空球体状微粒子」の具体例としてあげられている「アクリル・スチレン共重合体からなる中空球体状微粒子（ローペイクＯＰ８４Ｊ　４２．５％濃度のエマルジョン）」は、本件特許明細書の実施例Ｎｏ．４において、「隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子」として記載されているものであるから（本件公報６欄２７行）、「隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子」であることは明らかである。
　また、本件特許発明の「タコグラフ用記録紙」と、先願発明における「感熱記録体」とは、「記録紙」である点で共通する。
　したがって、両者は
「隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子を含有し、着色原紙の色調を隠蔽する隠蔽層が着色原紙の表面に形成された記録紙。」である点で一致し、次の点で相違する。
　相違点１：「記録紙」が、本件特許発明では「タコグラフ用記録紙」であるのに対し、先願発明は、「タコグラフ用」のものに限定されていない点。
　相違点２：「記録紙」が、本件特許発明では「室温の尖針の記録ペンによって前記着色原紙の色調が現出するものである」のに対し、先願発明では、「熱により前記感熱層が溶けて透明となり着色層が顕色する」ものであって、「室温の尖針の記録ペンによって前記着色原紙の色調が現出するもの」ではない点。
　相違点３：「隠蔽層」が、本件特許発明では、「（Ａ）隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子と（Ｂ）成膜性を有する水性ポリマーの重量比が１から３の範囲の組成物からなる」のに対し、先願発明では、唯一の実施例においては、隠蔽層はローペイクＯＰ−８４Ｊのみからなるものであり、隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーの重量比が１から３の範囲の組成物からなるものに限定されていない点。
　相違点４：隠蔽層の膜厚が、本件特許発明では１〜２０ミクロンであるのに対し、先願発明では膜厚が限定されていない点。
　
　相違点１について検討する。
　先願明細書からは、記録紙の用途は、従来感熱記録紙が使用されていたものであればどのようなものでもよいことが把握でき、タコグラフ用に感熱紙が使用されていることは、甲第２２号証及び甲第２３号証に記載されているように、本件特許出願前に当業者の技術常識であったことが認められるから、先願明細書からは先願発明の記録紙として、実質的に「タコグラフ用記録紙」が把握でき、相違点１は実質的な差異ではない。
　
　相違点２について検討する。     
　先願発明は、摘記事項(c)に示されているとおり、発色性、発色画像の保存安定性が良好な感熱記録体を見い出すことを目的とする、熱により感熱層が溶けて透明となり着色層が顕色する記録紙である。
　請求人は、平成１８年８月７日付け無効審判請求書補正書において、本件特許発明の記録紙は、訂正前の「記録紙」と実質的に相違はないから、平成１６年（行ケ）第８３号の判決の拘束力により、先願発明と差異がないと主張する。
　しかしながら、平成１６年（行ケ）第８３号判決は、訂正前の本件特許発明が「インクを用いない記録ペンすなわち尖針などで印字（尖針による引掻き記録）できる記録紙」に限定する旨の記載がないにも拘わらず、平成１６年１月２８日付けの審決が、記録紙について上記のように限定解釈したこと、また数値範囲の臨界的意義について検討していないことから、訂正前の本件特許発明は先願発明と差異がないと判示したのであって、訂正により「室温の尖針の記録ペンによって着色原紙の色調が現出する記録紙」に限定されたのであるから、前判決の拘束力は及ばない。
　そして、本件特許発明が「室温の尖針の記録ペンによって着色原紙の色調が現出するものである」との、記録器具及びその記録機構を限定することは、このような記録器具及び記録機構により記録するために要求される構造を有する記録紙であることを限定しているというべきである。
　このことは、上記平成１３年（行ケ）第１４７号判決において、「本件記録紙は，・・・着色原紙上に特定の被覆をさせて得られるものであるという構成を有するものであり，この特定の構成から，・・・多様な記録方法すべてに適用可能な記録紙であるということはできず，・・・記録器具及びその記録機構から，記録紙本来の目的である記録を得ることを可能とするために，記録紙に，特定の構造，機能，性質等が要求され，その要求に沿った記録紙の構成が規定されるものというべきである。」と判示されていることからも明らかである。
　一方、先願発明は、熱により感熱層が溶けて透明となり着色層が顕色する記録機構に求められる記録紙の構成が規定されているものであり、記録機構が異なる以上、先願発明の記録紙が、室温の尖針の記録ペンによって着色原紙の色調が現出する記録紙に要求される構造を有しているということはできない。
　
　相違点３について検討する。
　本件特許発明に係る「タコグラフ用記録紙」は、「隠蔽層」を、「隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーの重量比が１から３の範囲の組成物」から構成すること、及び「１から２０ミクロンの膜厚で着色原紙の上に形成された」ものとするものである。
　これらの数値範囲についてみると、水性の中空孔ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーの重量比について、訂正後の本件特許明細書（以下、「訂正後明細書」という。）には「隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーの重量比が１未満のときは充分な隠蔽性が得られず、しかも室温の記録ペンのペン圧で中空孔ポリマー粒子が潰れ難くなり、記録できない。また重量比が３以上となると実用可能な隠蔽層を形成することができない。」（訂正明細書４頁２０行〜２４行）と記載されていることから見て「重量比が１から３の範囲」は、充分な隠蔽性が得られ、室温の尖針の記録ペンによって中空ポリマー粒子の隠蔽性を低下させることができるのに好適な範囲を示すものと認められる。
　一方、先願明細書には、「室温の尖針の記録ペンによって着色原紙の色調が現出する記録紙」は記載されていないから、当然のことであるが、そのような記録を実現するために、水性の中空孔ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーの重量比を１から３の範囲に調整することが示されているとすることはできない。
　
  相違点４について検討する。
　膜厚について、訂正後明細書には「・・・乾燥により、２０〜１ミクロンの膜厚の塗膜が形成される量を塗布させねばならない。より好ましい乾燥後の膜厚は10〜３ミクロンである。得られる皮膜は着色原紙の色を完全に隠蔽し、通常白い外観を呈する。」（訂正明細書４頁９行〜１１行）と記載されていることから、「１〜２０ミクロン」の範囲は、中空ポリマー粒子の隠蔽性を発揮することができ、室温の尖針の記録ペンによって、中空ポリマー粒子の隠蔽性を低下させることができるのに好適な範囲を示すものと認められる。
　一方、先願明細書には、「中空球体状微粒子は、支持体上に少なくとも１ｇ／ｍ２以上必要であり、好ましくは２〜１５ｇ／ｍ２程度である。」（摘記事項(h)）、実施例１として「中空球体状微粒子（ローペイクＯＰ８４Ｊ　４２．５％濃度のエマルジョン）を上記カーボン塗工層上にマイヤーバーを用いて乾燥後の塗工量が５ｇ／ｍ２になるように塗工、乾燥した。」（摘記事項(k)）と記載されているところ、甲第４０号証によれば、「ローペイクＯＰ８４Ｊ」の嵩比重は０．８１であるから、隠蔽層の膜厚を２．５〜１８．５ミクロン程度とすることが示され、本件特許発明と重複する範囲を含んでいるといえる。
　しかしながら、相違点３についてで述べたとおり、先願明細書には、「室温の尖針の記録ペンによって着色原紙の色調が現出する記録紙」は記載されていないから、そのような記録を実現するために、膜厚を１〜２０ミクロンの範囲に調整することが示されているとすることはできない。
　
　以上のとおり、先願明細書には、室温の尖針の記録ペンによって前記着色原紙の色調が現出する記録紙」について記載されていないから、そのような記録を実現するために、水性の中空孔ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーの重量比を１から３の範囲にし、膜厚を１〜２０ミクロンの範囲することは示されていない。　
　したがって、本件特許発明が先願発明と同一であるとすることはできない。
　
２−３　無効理由１のむすび　
　上記のとおり、本件特許発明は先願明細書に記載された発明と同一でないから、本件特許発明は先願明細書に記載された発明と同一であるので特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものであるとの請求人の主張は採用できない。
　
３．無効理由２について　
３−１　証拠の記載事項　
・甲第２４号証〔特公昭５０−１４５６７号公報〕には、「感圧コピーシートおよびその製造法」について次のとおり記載されている。　
（24a)「１　約１ミクロン以下の平均粒子直径を持つ本質的に球状の空気含有マイクロカプセル不透明化剤よりなる塗膜を持つ基体よりなり、前記不透明化剤は予め決められた部分的圧力により破壊され得るものであり、前記基体は前記不透明化剤の破壊により現出する着色表面を持っている感圧コピーシート。　
　２　油含有マイクロカプセル原材を作り、この原材を着色表面を持つ基体に塗布し、前記原材を持つ前記表面を加熱して空気含有不透明化剤を作り、それによって前記表面を見かけ上白色にすることを包含する感圧コピーシートの製造法。」（特許請求の範囲）　
(24b)「本発明は新規な感圧コピーシステムに関するものである。さらに詳細には、本発明は圧力応用の部分において着色可視マークが得られる乾式感圧コピーシートに関するものであり、またかかるコピーシートの製造法に関するものである。」（１頁１欄３６行〜２欄３行）、　
(24c)「普通のスタイラスあるいはタイプライターによってマイクロカプセル塗膜に圧力を応用することによって、本質的に球状の空気含有マイクロカプセル不透明化剤が破壊され、その結果圧力応用の部分において着色基体が現れ、それによって可視安定画像が得られる。　
　同様に、多数感圧コピーシステムが重ね合わせた多数のシートを使って可能であり、この場合前記シートの少なくとも一枚は本質的に球状で空気含有マイクロカプセル剤（粒子の平均直径が約１ミクロン以下）よりなる被覆膜を持ちまた着色表面を持つ基体より構成される。・・・
　本発明のコピーシステムは従来のコピーシステムに比べて多くの明白な利点を持っている。例えば、マイクロカプセル不透明化剤は予め決められた圧力で破壊されるように構造的集成体で作られる。さらに、マイクロカプセル不透明化剤は本質的に均一な粒子直径をもって作られ、これにより基体へ塗布後圧力に均一に応答するようになる。かくしてこのような被覆膜を持つコピーシートの使用によって均一なマークが得られる。さらに本システムの他の利点は、不透明化剤が本質的に球形であり、すぐれた不透明性およびいんぺい力を持つ表面を作ることである。マイクロカプセル不透明化剤が破壊されてはじめて隠されていた下層の着色基体が出現し、これにより画像が得られる。」（２頁３欄４〜３７行）、　
(24d)「塗布前のマイクロカプセル分散液にバインダーの調節された量を加えることによって、破壊されたマイクロカプセルが上に重ねられたシートの裏面へ転移するのを防止することができる。」（２頁４欄１行〜４行）、
(24e)「本発明のマイクロカプセル不透明化剤は、ある適当な方法で油含有マイクロカプセル原材（precursor）を作り次にマイクロカプセルを以下に述べる方法で活性化してマイクロカプセルコア（Core）に空気を入れることにより調製される。　
　適当なマイクロカプセル原材は例えば　
　(a)　水に非混和性の油性物質に油溶性、部分縮合、熱硬化性縮合製品を溶かした油性溶液　
　(b)　水溶性重合物質の水性溶液　
　を単に混合することを包含する方法によって調製され、これによってエマルジョンが得られ、前記熱硬化性縮合製品および前記水溶性重合物質は相互に作用して固体の交サ結合樹脂性物質を作り、前記エマルジョンに前記重合物質が反応して前記油性物質の核の周りに固体カプセル壁を持つマイクロカプセル原材を作るような条件を与え、次にマイクロカプセルを活性化してマイクロカプセル不透明化剤が得られる。　
　油含有マイクロカプセル原材は適当な方法で活性化される。例えばスプレイ乾燥により油性のコア物質をマイクロカプセルの通気性が残っている壁から追い出し油と空気を入れ換える。」（２頁４欄２２行〜４３行）、　
(24f)「前述の水溶性重合物質は乳化剤およびカプセル化剤の両方の作用をする。・・・水溶性重合物質はホルムアルデヒド縮合重合体と反応してカプセル壁を形成する。好ましい熱可塑性水溶性重合は、スチレン−マレイン酸のアンモニウム塩、ポリビニルアルコール、メチルセルローズ、ヒドロキシチルセルロース・・・などを包含する。」（３頁６欄１５行〜３０行）、　
(24g)「本発明の種々の応用に使用される油溶性部分縮合熱硬化性樹脂はまた固体不融解状態において疎水性でなければならない。好ましくは、熱硬化性樹脂は部分縮合ホルムアルデヒド縮合製品として規定される広範囲の製品を包含し、ホルムアルデヒドとヒドロキシベンゼン（フェノール）・・・の縮合製品を包含する。熱の影響によってこれらの樹脂は融解性および（あるいは）溶解性物質から不融解性および不溶解性物質に不可逆的に変化する。」（４頁７欄２行〜１５行）、　
(24h)「エマルジョンの非常に小さい液滴を得るために従って最終的に非常に小さいカプセルを得るために強力な撹拌が必要である。約１ミクロン以下の好ましくは約０．２５〜約０．８ミクロンの直径範囲のマイクロカプセルが本発明の実施に従って製造される。・・・本発明のマイクロカプセルの壁の厚みはマイクロカプセルの直径の約１／２０である。従って約０．２５〜約１．０ミクロンの直径を持つ本発明の不透明化剤は例えば約０．０１２５〜０．０５ミクロン範囲の厚みを持つ。」（４頁７欄３６行〜４１行）、　
(24i)「第１図に空気含有マイクロカプセルを塗布したコピーシートを作る二種の方法を説明するものである。第１図に示されているカプセル化工程において、コアは低融点ワックスを含むミネラルスピリットのような油性物質およびホルムアルデヒド縮合製品によって例示され、これは乳化剤例えばスチレン−マレイン酸共重合体の水溶液と混合され、エマルジョン液滴の平均直径が１ミクロン以下になるまで撹拌が続行される。マイクロカプセルは随意的に例えばマイクロカプセル分散液を加熱することによりキュアされ、次に多くの方法のどれか一つが実施される。例えば、マイクロカプセル分散液は例えば８０°〜約１００℃の温度でスプレイ乾燥され、油性物質がカプセル壁の細孔を通って除去され、次に空気含有マイクロカプセルが着色ウエブに塗布され乾燥される。マイクロカプセルが破壊されない限り、マイクロカプセルから油性物質を追い出すためにどんな適当な温度も使用される。　
　二者択一的に油含有マイクロカプセルは着色ウエブに塗布され、次に塗布されたマイクロカプセルはそれから油を追い出すために加熱される。　
　一般に、樹脂の分離後のマイクロカプセル分散液には充分な残余の乳化剤があり、追加のバインダーを必要としないエマルジョンのカプセル化が用いられる。メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースおよびポリビニルアセテートエマルジョンの如き物質はバインダーとして使用されているが本発明にも使用される。」（４頁８欄２２行〜５頁９欄６行）、　
(24j)「以下の実施例は、空気含有マイクロカプセル不透明化剤の製法およびそれを使用するコピーシートの作り方を例説するものである。実施例に使用された紙の連量は２５インチ×３８インチを５００枚あるいは合計３３００平方フィートである。同様に実施例に使用された紙はボンドペーパー（３２．５ポンド／連）である。」（５頁９欄４４行〜１０欄６行）、　
(24k)「実施例１　８０ｇのミネラルスピリットに溶解されたキャンデリラワックス２ｇおよびブチル化メラミンホルムアルデヒド樹脂５０％のキシロール−ブタノール溶液２０ｇよりなる混合物がスチレン−マレイン酸共重合体のアンモニウム塩の６％溶液１５０ｇおよび１０％ポリビニルアルコール溶液１０ｇに乳化させる。乳化はワーリングブレンダーによって行われる。乳化はエマルジョン液滴の平均粒子直径が約０．５ミクロンになるまで続行される。これで油含有マイクロカプセルが得られる。　
　マイクロカプセル分散液がスプレイ乾燥器に吐出され、過剰の水および溶剤が約９０℃の温度でマイクロカプセルから除去され、これによって空気含有マイクロカプセルが得られる。得られた不透明化剤は次にバインダー溶液に懸濁され、樹脂の壁構造の交サ結合が進むように加熱される。この方法においては、カプセルの硬度は、乳化の油性溶剤および水が乾燥により除去された後において応用される熱の量によってさらに調節される。この方法においてはマイクロカプセル不透明化剤の懸濁液が作られる。」（５頁１０欄７行〜２８行）、　
(24l)「実施例２　実施例１のマイクロカプセル不透明化剤が、予めフタロシアニンブルー染料で濃青色に着色されたボンドペーパーのウエブに塗布される。得られた紙ウエブは見かけは白色であり、タイプライターの鍵で打たれた場合、鮮明で見易い青色画像がシートに作られる。これは不透明マイクロカプセルが破壊され下部の青色基体が現れるからである。」（５頁１０欄２９行〜３６行）、
(24m)「実施例３　実施例１のマイクロカプセル不透明化剤が白色ボンドペーパーのウエブに塗布され、前記ボンドペーパーは予めその一面に黒色塗料が塗布されており、前記塗料は３９重量％カーボンブラック水分散液１６部；クレイ充テン剤１００部（商品名ウルトラホワイト９０）；５０重量％スチレン−ブタジエンラテックス水分散液７部；スチレン−マレイン酸共重合体のアンモニウム塩よりなるバインダーの７重量％溶液；水１１６部が配合されたものである。　
　得られたボンドペーパーは両面とも白色である。マイクロカプセル塗膜に普通の筆記圧が与えられると、その被圧部分において黒色基体が現出し、それによって黒色画像が得られる。」（５頁１０欄３７行〜６頁１１欄７行）、　
(24n)「実施例４　油相に添加されるキャンデリラワックスの代りに低分子量のポリエチレンが使用される以外は実施例１と同じ方法で油含有マイクロカプセルが作られる。得られた油含有マイクロカプセル分散液は赤色ペーパー基体に塗布され、普通の紙の乾燥温度範囲すなわち約５０°から約１００℃で乾燥され、カプセルのコアからミネラルスピリットが追い出されその部分が空気と入れ換わる。
　ペーパーウエブの乾燥後スタイラスが普通の筆記圧で使用され、その結果下層の着色ウエブが出現する。ここにおいても鮮明で見易い画像がシート上に得られる。」（６頁１１欄８行〜２０行）、　
(24o)「実施例５　前記実施例のキャンデリラワックスの代りにそれぞれカルナウバワックスおよびパラフィンワックスを使用する二種類の実験で実施例４の方法が繰り返される。マイクロカプセル分散液は黄色ペーパーウエブに塗布され、約９０℃の温度で乾燥される。得られたペーパーウエブがタイプライタに使用され、前記と同様にすぐれたコピーが得られる。」（６頁１１欄２１行〜１２欄３行）。
(24p)  
　
・甲第１８号証は「中空樹脂顔料の機能とその応用展開」と題する論文であり、次の事項が記載されている。　
(18a)中空樹脂顔料の製法として、「異層構造粒子エマルジョン法」、「複合粒子エマルジョン法」、「揮発性成分含有法」があること、「異層構造粒子エマルジョン法」において、中空粒子構造を得る方法として「シード重合の最に、アルカリ親和性モノマーをコア成分として乳化重合した後、アンモニア水などの揮発性塩基にてこれを中和し、膨潤して中空化する方法がある。これらの方法で作成したエマルジョンはエマルジョン状態では内部に水を包含していて、乾燥時に水分が揮発し中空となる。」こと（３９２頁右欄〜３９３頁右欄）、
(18b)「４．１　白色度および隠ぺい性　
　エマルジョン重合法、異層構造粒子エマルジョン法で作成した中空樹脂顔料の場合には粒子径、中空径の制御が容易で前述のように一次粒子径が０．１〜０．８μｍのものが得られる。組成的には顔料となるためにはＴｇが高いポリマーが主成分となっており、水が蒸発してもフィルムを形成せず、粒子状のままの形態が保たれ、その粒子内部が中空であるため中空径をコントロールすることにより、図６のように可視光線の反射および屈折を助長し、白色顔料として機能する（図７）。例えば写真６に示すように同一粒子径の樹脂顔料粒子で中空樹脂顔料の方が非中空のものより圧倒的に隠ぺい性が良好である。顔料としての白度、隠ぺい性は表７に示すように炭酸カルシウム、クレーなどの体質顔料や従来の単なる非中空のポリスチレン系の非中空樹脂顔料と比較すると良好であるが、酸化チタンに比較すると低い値となる。」（３９６頁左欄）、　
(18c)「写真６　中空樹脂粒子エマルジョンの単独隠ぺい性　
　(a):中空樹脂粒子エマルジョン（大日本インキ化学工業）　
　(b):ポリスチレン系非中空樹脂粒子エマルジョン　
　　ピグメント/バインダー＝2/1（重量比）　
　　塗膜厚：0.05ｍｍ（dry）」（３９６頁右欄）、　
(18d)「表７　顔料単独の隠ぺい性　
　−−−−−−−−−−−−−−−−−−　
　　ピグメント　　　　　　　隠ぺい率　
　−−−−−−−−−−−−−−−−−−　
　酸化チタン　　　　　　　　０．９７　
　炭酸カルシウム　　　　　　０．０８　
　チャイナ・クレー　　　　　０．１１　
　中空粒子タイプ*　　　　　　０．５５　
　非中空粒子タイプ　　　　　０．１５　
　ＴｉＯ２/レジンタイプ**　　０．８８　
　−−−−−−−−−−−−−−−−−−　
　ピグメント/バインダー＝4/6（重量比）　
　塗膜厚：0.05ｍｍ（dry）　
　*中空樹脂粒子エマルジョン（大日本インキ化学工業(株)）　
　**Spindrift（ダルクス・オースラリア）」（３９６頁右欄）
(18e)「５．２紙
　中空樹脂粒子エマルジョンを顔料の形で利用する方法は塗料以外の分野でも行われ始めている。・・・表１０，１１に示すように紙の白色度、不透明性を維持した状態で光沢アップが可能となる。チタンの代替材料として用いることが可能である。中空樹脂粒子はカレンダーの前後で破壊されない紙の分野における中空樹脂粒子顔料の応用はまだ始まったばかりであるが非中空に比べ白色度、不透明性、嵩さなどの向上がもたらされ、Ｋ＆Ｎや耐ブリスタの向上なども期待され軽量コート紙、高級紙などの外填用途ばかりでなく、内填関係でも情報記録紙などの高級分野における展開が期待されている」（４０１頁右欄〜４０２頁左欄）。
　　　
・甲第１９号証は「中空樹脂粒子の性質と応用」と題する論文であり、次の事項が記載されている。　
(19a)「３．中空樹脂粒子の機能
　前節に示したような物理的性質をもつ中空樹脂粒子は一般にポリマーＴｇが高く、常温ではフィルムを形成しない非造膜性のものが多い。そこで造膜性成分と中空樹脂粒子をブレンドしてフィルムを作成し中空樹脂粒子の機能評価を行った。
　３．１　白色度、隠ぺい性　
　隠蔽性は下地を隠す能力で、ピグメントとポリマーの屈折率の差に依存している。・・・通常のポリマーの組合わせだけでは隠ぺい性のある塗膜が得られない。空気の屈折率は１であるので空気を顔料として用いることができればかなり大きい隠ぺい性が得られる。そこで屈折率が１．０の空気をカプセル化した中空樹脂粒子は白色顔料として機能し得る。２節でも示したように、エマルジョン重合法、異層構造粒子エマルジョン法で作成した中空樹脂粒子の場合には粒子径、中空径の制御が容易で一次粒子径で０．１μｍ〜０．８μｍのものが得られる。フィルム中の中空樹脂粒子の光散乱挙動は、可視光線の波長の半波長分の中空径があれば、図−８のように可視光線の反射および屈折を助長し、白色顔料として機能する。例えば写真−４に示すように同一粒子径で比較すると、中空の方が非中空のものより圧倒的に隠ぺい性、白色度が良好である。」（４９８頁左欄〜右欄、４９９頁右欄）、
(19b)「写真−４　中空樹脂粒子エマルジョンの単独隠ぺい性　
　（ａ）：中空樹脂粒子エマルジョン（大日本インキ化学工業）　
　（ｂ）：ポリスチレン系非中空樹脂粒子エマルジョン　
　　ピグメント／バインダー＝2/1（重量比）　
　　塗膜厚：0.05ｍｍ（dry）」（４９９頁左欄）
(19c)「４．２紙
　プラスチックパウダーの使用は紙の分野では歴史が古く１９７０年頃からエマルジョンタイプの非中空樹脂粒子が用いられてい。・・・従って中空樹脂粒子は・・・酸化チタンの代替材料として用いることが可能である。例えば表−７，−８に示すように紙の白色度、不透明性を維持した状態で光沢アップが可能となる。表−８では中空樹脂粒子の優位性が認められるが、写真−７に示すようにここで用いた中空樹脂粒子はカレンダーの前後で破壊されたり変形したりしていない。紙の分野における中空樹脂粒子顔料の応用はまだ始まったばかりであるが非中空に比べ白色度、光沢ばかりでなくＫ＆Ｎや耐ブリスタの向上等の特徴を活かし、軽量コート紙、板紙、高級紙等の外填用途、それに内填関係でも情報記録紙などの高級分野における展開が今後ますます促進されるであろう。」（５０５頁左欄〜５０７頁左欄）」。
　
・甲第２６号証は「記録計用紙（タコグラフ）の試験結果について」と題する昭和５２年４月２０日付の日本国有鉄道作成の書面であり、別紙の表中に
「３．性能及び試験　
　３．１塗膜性能試験　
　　（２）塗膜の厚さ」という「試験項目」の欄が記載され、これに対応する「規格値」の欄には「常温、常湿（ＪＩＳＺ８７０３）で２０±５μ」と記載されている。　
　
・甲第２７号証の１、甲第２７号証の２は、本件特許出願前に販売されていたとされる、矢崎総業（株）製タコグラフ用記録紙のコピーである。　
　
・甲第２８号証は、本件特許出願前に販売されていたとされる、日本製紙（株）の原反を使用した小芝記録紙社製タコグラフ用記録紙のコピーである。
　
・甲第２９号証は、本件特許出願前に販売されていたとされる、ＬＰ社（ベルギー国）製タコグラフ用記録紙のコピーである。
　
・甲第３０号証は、本件特許出願前に販売されていたか不明である、レンカー社（ドイツ国）の原反を使用した小芝記録紙社製タコグラフ用記録紙のコピーである。　
　　　
・甲第３１号証は、「他社製タコグラフチャート紙」と題する２００１年１０月１３日付のリンテック（株）永島孝作　作成の書面であり、甲第２７号証の１〜甲第３０号証の各社タコグラフ用記録紙の概要についての分析内容の説明で、「矢崎総業」、「日本製紙」、「ＬＰ（ベルギー）」、「レンカー（ドイツ）」の「白色隠蔽層膜厚」が、それぞれ「１０．５μ」、「９．５μｍ」、「２０．０μｍ／１５．７μｍ」、「７．５μｍ」と記載されている。　
　
・甲第４３号証（参考資料１２）［特開昭５７−１３７３２３号公報］には、「微小球の乾燥及び膨張方法」について次のとおり記載されている。
(43a)「エクスパンセル・・・は、ビニリデン／アクリルニトリル共重合体を有し、発泡剤としてイソブタンを含有する適当な市販微小球製品である。」（２頁右上欄５行〜８行）、
(43b)「実施例　水中の微小球の４４％混合物を調整した。微小球は、ビニリデンとアクリルニトリルの熱可塑性材料の外殻を有しそして発泡剤はイソブタンである。」（３頁左下欄７行〜１１行）。 
　
・甲第８６号証は、「EXPANCEL　MICROSPHRES」のカタログであり、「エクスパンセルWU＃642」は、未膨張マイクロスフェアーであること、ガスバリアー性のある熱可塑性プラスチック殻内に少量の液状炭化水素を内包し、重量平均粒径が１０〜１６μｍのプラスチック球体であることが記載されている。
　
・甲第８７号証［特開昭５９−２０１８９４号公報］には、「易揮発性有機液体を内包するマイクロカプセルは市販されており、たとえば・・・エクスパンセル（塩化ビニリデン／アクリルニトリル共重合体を壁剤として発泡剤イソブタンを内包）等があげられる。」（４頁左上欄１行〜８行）と記載されている。
　
・甲第８８号証［特開昭５９−１４５２７３号公報］には、「発泡剤としては、・・・エクスパンセル（日本フェライト社製：ビニリデンとアクリルニトリル共重合体を殻として発泡剤イソブタンを内包しているカプセル）、・・・などがあげられる。」（２頁右下欄８行〜１８行）と記載されている。
　
　なお、その他の請求人が提出した証拠、被請求人が提出した証拠については、摘示を省略する。　
　
３−２　対比、判断　　
（１）甲第２４号証に記載された発明
　上記摘記事項(24a)ないし(24p)の記載によれば、甲第２４号証には、次の発明が記載されていると認められる。
「約１ミクロン以下の本質的に球状の空気含有マイクロカプセル不透明化剤よりなる塗膜を持つ基体よりなり、前記不透明化剤はスタイラス又はタイプライターによる部分的圧力により破壊され得るものであり、前記基体は前記不透明化剤の破壊により現出する着色表面を持っている感圧コピーシート。」
　
（２）対比
　本件特許発明と甲第２４号証に記載された発明とを対比する。　
(i)甲第２４号証に記載された発明における「約１ミクロン以下の球状の空気含有マイクロカプセル不透明化剤」は、本件特許発明における「隠蔽性を有する中空ポリマー粒子」に相当する。
　甲第２４号証に記載された発明における「基体」は「着色表面を持っている」ものであるから、本件特許発明における「着色原紙」に相当する。
　甲第２４号証に記載された発明における「感圧コピーシート」に記録するのに使用される「スタイラス」は、本件特許発明における「室温の尖針の記録ペン」に相当する。
　甲第２４号証に記載された発明における「球状の空気含有マイクロカプセル不透明化剤よりなる塗膜」は、基体を隠蔽する表面を作るものであるから（摘記事項(24c)）、本件特許発明における「隠蔽層」に相当する。
　
(ii)次に本件特許発明の「隠蔽層」と甲第２４号証に記載された発明における「隠蔽層」（球状の空気含有マイクロカプセル不透明化剤よりなる塗膜）を対比する。
ア．本件特許発明における「隠蔽層」は、「下記（Ａ）と（Ｂ）の重量比が１から３の範囲の組成物からなる隠蔽層」とされ、「（Ａ）隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子」「（Ｂ）成膜性を有する水性ポリマー」と記載されているところ、訂正後明細書には、（Ａ）について、「水性の中空孔ポリマー粒子とは、水中に分散している中空孔ポリマー粒子のことでありその組成および製造方法は、特許出願公開昭５６−３２５１３号、・・・などに記載されている」という記載（訂正明細書３頁１行〜６行）があり、本件特許発明の「水性の中空孔ポリマー粒子」とは、「水中に分散している中空孔ポリマー粒子」と解することができ、この点については、請求人も「・・・中空孔ポリマー粒子も水に分散することが必要であって、本件特許ではこれを「水性」としている。」（無効審判請求書補正書１７頁１０行〜１２行）と述べており、当事者間に争いがない。
　また、（Ｂ）については、「成膜性を有する水性ポリマーとは、乳化重合、溶液重合、塊状重合等で合成されたポリマーであり、成膜性を有する」、「この水性ポリマーは水中で分散ないし溶解した状態で提供される」、「水性分散ポリマー」、「水溶解型ポリマー」という記載（同３頁１５行〜１７行、２７行）があり、「成膜性を有する水性ポリマー」についても、「水中で分散ないし溶解した状態で提供される成膜性を有するポリマー」と解することができる。
　そうすると（Ａ）の「水性の中空孔ポリマー粒子」及び（Ｂ）の「成膜性を有する水性ポリマー」は、いずれも分散媒又は溶媒としての水を含む状態のものであるから、「下記（Ａ）と（Ｂ）の重量比が１から３の範囲の組成物からなる隠蔽層」は、当該「組成物」を塗布し、乾燥した後は、「隠蔽性を有する中空孔ポリマー粒子と成膜性を有するポリマーを含有する層」となっていることは明らかである。　
イ．一方、甲第２４号証には、「隠蔽層」の形成方法として次の２つの方法が挙げられている（摘記事項（24i）、（24p））。
［方法１］：熱硬化性樹脂の油性溶液と熱可塑性水溶性重合物質の水溶液を混合攪拌し水中油型エマルジョンすなわち油含有マイクロカプセル（原材）の分散液を形成し、スプレイ乾燥して、油性物質がカプセル壁の細孔を通って除去された空気含有マイクロカプセルを形成し、次に空気含有マイクロカプセルを着色基体に塗布し乾燥する。
［方法２］：熱硬化性樹脂の油性溶液と熱可塑性水溶性重合物質の水溶液を混合攪拌し水中油型エマルジョンすなわち油含有マイクロカプセル（原材）の分散液を形成し、該エマルジョンを着色基体に塗布し、次に塗布されたエマルジョンを加熱し油含有マイクロカプセルから油を追い出し、マイクロカプセルを空気含有マイクロカプセルとする。
　そして、［方法１］の実施例に相当する実施例１、実施例２（摘記事項(24k)、（24l））には、「空気含有マイクロカプセルが得られる。得られた不透明化剤は次にバインダー溶液に懸濁され、樹脂の壁構造の交サ結合が進むように加熱される。・・・この方法においてはマイクロカプセル不透明化剤の懸濁液が作られる。実施例１のマイクロカプセル不透明化剤が、予めフタロシアニンブルー染料で濃青色に着色されたボンドペーパーのウエブに塗布される。」と記載されており、「バインダー溶液」について、「メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースおよびポリビニルアセテートエマルジョンの如き物質はバインダーとして使用されている」と記載されているところ、これらのバインダーは「水中で溶解した状態で提供される成膜性を有するポリマー」であり、「成膜性を有する水性ポリマー」といえるから、［方法１］により形成される「隠蔽層」は、「隠蔽性を有する中空ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーとの組成物」を塗布し、加熱乾燥して形成される「隠蔽性を有する中空ポリマー粒子と成膜性を有するポリマーを含有する層」といえる。
　また、［方法２］の実施例に相当する実施例４（摘記事項(24n)）には、「油含有マイクロカプセル分散液は赤色ペーパー基体に塗布され、普通の紙の乾燥温度範囲すなわち約５０°から約１００℃で乾燥され、カプセルのコアからミネラルスピリットが追い出されその部分が空気と入れ換わる。」と記載されているところ、油含有マイクロカプセルは、熱硬化性縮合製品および熱可塑性水溶性重合物質樹脂が反応した「ポリマー粒子」であり、エマルジョン中には、乳化剤として作用するポリビニルアルコール等の水溶性重合物質が含まれているものであり（摘記事項(24e)、(24f)）、これらの水溶性重合物質は「成膜性を有するポリマー」といえるから、［方法２］により形成される「隠蔽層」は、「油含有ポリマー粒子エマルジョン」を塗布し、加熱乾燥して形成される「隠蔽性を有する中空ポリマー粒子と成膜性を有するポリマーを含有する層」といえる。
　また、甲第２４号証には「塗布前のマイクロカプセル分散液にバインダーの調節された量を加えることによって、破壊されたマイクロカプセルが上に重ねられたシートの裏面へ転移するのを防止することができる。」（摘記事項(24d)）、「一般に、樹脂の分離後のマイクロカプセル分散液には充分な残余の乳化剤があり、追加のバインダーを必要としないエマルジョンのカプセル化が用いられる。メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースおよびポリビニルアセテートエマルジョンの如き物質はバインダーとして使用されているが本発明にも使用される。」（摘記事項(24i)）との記載があり、方法２において、マイクロカプセル分散液にさらに、バインダー、すなわち「成膜性を有する水性ポリマー」を加えることも示唆されており、［方法２］により形成される「隠蔽層」として、「油含有ポリマー粒子エマルジョンと成膜性を有する水性ポリマーとの組成物」を塗布し、加熱乾燥して形成される「中空ポリマー粒子と成膜性を有するポリマーを含有する隠蔽層」も開示されているといえる。
　
　したがって、両者は、
「隠蔽性を有する中空孔ポリマー粒子と成膜性を有するポリマーを含有し、着色原紙の色調を隠蔽する隠蔽層が着色原紙の表面に形成され、室温の尖針の記録ペンによって前記着色原紙の色調が現出するものである記録紙。」である点で一致し、次の点で相違する。
　相違点１：「記録紙」が、本件特許発明では「タコグラフ用記録紙」であるのに対し、甲第２４号証に記載された発明は、「タコグラフ用」に限定されていない点。
　相違点２：「隠蔽層」が、本件特許発明では「（Ａ）隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子と（Ｂ）成膜性を有する水性ポリマーの重量比が１から３の範囲の組成物からなる」のに対し、甲第２４号証に記載された発明は、「隠蔽性を有する中空ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーとの組成物」、「油含有ポリマー粒子エマルジョン」あるいは「油含有ポリマー粒子エマルジョンと成膜性を有する水性ポリマーとの組成物」からなるものであり、本件特許発明の特定の組成物からなるものではない点。
　相違点３：隠蔽層の膜厚が、本件特許発明では１〜２０ミクロンであるのに対し、甲第２４号証に記載された発明では膜厚が限定されていない点。
　
（２）相違点についての判断
(i)相違点１について
　甲第２４号証に記載の記録手段である「スタイラス」は、上記のとおり「室温の尖針の記録ペン」に相当するものであり、タコグラフ用尖針も含む概念である。そして、甲第２６号証ないし甲第２９号証には、本件出願前に公知の室温の尖針の記録ペンにより記録するタコグラフ用記録紙が示されており、本件特許出願前に、室温の尖針の記録ペンにより記録するタコグラフ用記録紙は周知であったといえるから、甲第２４号証に記載の発明には、記録紙を「タコグラフ用」とすることが実質的に開示されているということができ、相違点１は実質的な差異ではない。
　
(ii)相違点２について
　本件特許明細書の「隠蔽層」について、訂正後明細書に「隠蔽性を有する中空孔ポリマー粒子が完全に分散された形態で供給され」と記載されていることからみて、本件特許発明の「水性の中空ポリマー粒子」すなわち中空ポリマー粒子が水中に分散している状態は、通常水よりも粘度の高い水性ポリマー中に中空ポリマー粒子を直接分散したものに比べて、中空ポリマー粒子の分散性が良好なものとなっていると認められ、「水性の中空ポリマー粒子」と「成膜性を有する水性ポリマー」とを重量比で１から３の範囲混合する組成物においても、中空ポリマー粒子の分散性が良好なものとなり、乾燥後の隠蔽層は、中空ポリマー粒子が、一定の重量比で存在する成膜性を有するポリマー中に均一に分散したものとなっていると認められる。
　一方、甲第２４号証に示される［方法１］の「隠蔽性を有する中空ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーの組成物からなる隠蔽層」は、中空ポリマー粒子と成膜性を有するポリマーの割合を示唆する記載はなく、また、中空ポリマー粒子を成膜性を有する水性ポリマー中に直接分散するものであるから、中空ポリマー粒子の分散状態は本件特許発明の組成物とは異なると考えられ、本件特許発明の「隠蔽層」と、甲第２４号証の［方法１］により形成される「隠蔽層」とは、中空ポリマー粒子と成膜性を有するポリマーの割合及び中空ポリマー粒子の分散状態が同じであるとはいえず、両者の「隠蔽層」の構造が同じであるとすることはできない。
　また、甲第２４号証に示される［方法２］による「油含有ポリマー粒子エマルジョン」は、中空ポリマー粒子とするためには、塗布後に加熱してマイクロカプセル内部の油性物質を追い出す必要があるものであるから「水性の中空ポリマー粒子」には相当しない。また、油含有ポリマー粒子エマルジョン中には、乳化剤として含まれる成膜性を有するポリマーも含まれているから、「油含有ポリマー粒子エマルジョン」あるいは、「油含有ポリマー粒子エマルジョンと成膜性を有する水性ポリマーとの組成物」における、中空ポリマー粒子と成膜性を有するポリマーの割合は不明であり、［方法２］により形成された「隠蔽層」が、本件特許発明の「隠蔽層」と構造が同じであるとすることもできない。
　
　なお、請求人は、平成１８年１１月１３日付け上申書において、甲第８５号証ないし甲第８７号証を提出して、本件特許明細書において、「隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子」の例として「エクスパンセルWU＃642（エクセパンセル社、ケマ・ノーベル社（スエーデン）製造）」が挙げられているが、「エクスパンセルWU＃642」は、内部に液状ガスを内包した「空気含有中空孔粒子」であり、これが「隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子」に相当するのであれば、甲第２４号証に記載された「空気含有中空ポリマー粒子」も「隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子」に相当する旨、主張しているが、甲第４３号証（参考資料１２）には、エクスパンセルのような内部に液状ガスを内包した「空気含有中空孔粒子」を水の分散液とすることが示されており、本件特許明細書の上記記載は、このような水に分散させた状態のものを意味していることは明らかであって、上記記載から、本件特許発明の「隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子」が、水に分散していない「空気含有中空ポリマー粒子」までも意味するとすることはできず、他方、甲第２４号証に係る「中空孔ポリマー粒子」が水に分散しているといえないことは上述のとおりであって、甲第２４号証に「隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーの組成物」が開示されているとすることはできない。
　
　本件出願前に頒布された刊行物である甲第１８号証、甲第１９号証には、本件特許発明の「中空孔ポリマー粒子」に相当する中空樹脂粒子がエマルジョン法で製造されること、中空樹脂粒子はフィルム形成能がないため、成膜性を有するバインダーと混合したエマルジョンとして塗布し、隠蔽性を有する塗膜を形成することが示されている（摘記事項(18b)、(18c)、(18d)、(19a)、(19b)）。
　甲第１８号証には、中空樹脂粒子として、エマルジョン状態では内部に水を包含していて、乾燥時に水分が揮発し中空となる中空樹脂粒子があることが記載されているところ、甲第２０号証には、微小中空粒子のエマルジョンすなわち水性の中空ポリマー粒子と、成膜性を有する水性ポリマーとの組成物からなる塗膜層を有する感熱記録紙が記載されており、水性の中空ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーとの組成物から塗膜層を形成することも本件出願前知られていたと言うことができる。
　しかし、甲第１８号証、甲第１９号証には中空孔ポリマー粒子を、白色塗料として使用すること、紙の光沢度向上剤として使用することが示されているにすぎず（摘記事項(18e)、（19c））、中空樹脂粒子の塗布層を有する紙が、室温の尖針の記録ペンにより記録できる記録紙として応用できることを示唆するものでもない、また、甲第２０号証の中空ポリマー粒子を含む塗膜層は感熱記録紙の中間層であって、室温の尖針の記録ペンにより記録できる隠蔽層として応用できることを示唆するものではなく、甲第１８号証ないし甲第２０号証は、そのような記録紙の隠蔽層とするための水性の中空ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーとの重量比を示唆するものではない。
　また、甲第２６号証ないし甲第２９号証には、従来のタコグラフ用記録紙の隠蔽層等についての技術事項が記載されているが、タコグラフ用記録紙の隠蔽層として中空ポリマー粒子を使用できることを示唆するものではない。
　
　そもそも、甲第２４号証に記載された発明は、(a)水に非混和性の油性物質に油溶性、部分縮合、熱硬化性縮合製品を溶かした油性溶液、及び(b)水溶性重合物質の水性溶液とを単に混合することを包含する方法によって調製され、これによってエマルジョンが得られ、油性物質の核の周りに固体カプセル壁を持つマイクロカプセル原材を作るような条件を与えることにより、予め決められた圧力で破壊されるような中空ポリマー粒子を製造しようとするものであって、中空ポリマー粒子がどのようなものでも使用できるとするものではない。
　そして、甲第１８号証、甲第１９号証及び甲第２０号証に「中空ポリマー粒子」として例示されているものは、いずれもスチレンアクリル樹脂であって、甲第２４号証に具体的に記載されている上記マイクロカプセルとは材質が異なり、例えば、甲第４０号証にはスチレンアクリル樹脂からなる「ローペイクＯＰ−８４Ｊ」の殻は非常に硬い樹脂であることが記載されており、甲第１８号証ないし甲第２０号証に記載されている中空ポリマー粒子とバインダーを含有する塗膜層が、タコグラフ用の「室温の尖針の記録ペン」の圧力で破壊され、隠蔽性を低下させることができるものかどうかは予測することができないから、甲第２４号証に記載の発明における「隠蔽層」において、「中空ポリマー粒子」として甲第１８号証、甲第１９号証又は甲第２０号証に示される「中空ポリマー粒子」又は「水性の中空ポリマー粒子」を採用することは当業者が容易に想到しうることではない。
　また、甲第１８号証、甲第１９号証には、「中空ポリマー粒子」として形成されたものを水に分散させた「水性の中空孔ポリマー粒子」としてから「成膜性を有する水性ポリマー」と混合することは示されていないから、甲第２４号証の［方法１］に開示された「中空ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーとの組成物からなる隠蔽層」における「中空ポリマー粒子」を水に分散させた「水性の中空孔ポリマー粒子」とする理由もない。
　したがって、甲第２４号証に記載の発明における「隠蔽層」を、「隠蔽性を有する水性の中空ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーの重量比が１から３の範囲の組成物からなる」ものとすることが、当業者が容易に想到しうるとすることはできない。
　
（iii）相違点３について　
　本件特許発明の膜厚「１から２０ミクロン」は上記第６　２．２−２で検討したとおり、中空ポリマー粒子の隠蔽性を発揮することができ、室温の記録ペンによって、中空ポリマー粒子の隠蔽性を低下させることができる範囲を示したものと認められるが、甲第２４号証には「隠蔽層」に相当する「塗膜」の「膜厚」について何ら記載されていない。
　甲第２４号証に記載された発明の「隠蔽層」も、中空ポリマー粒子により隠蔽性を発揮することができ、記録ペンによって、中空ポリマー粒子の隠蔽性を低下させることができる膜厚であると認められるが、隠蔽性を低下させるに必要な膜厚は、中空ポリマー粒子の密度、記録ペンの幅や圧力等によって異なるものであるから、相違点２に係る特定の組成物からなる記録紙において、タコグラフの室温の記録ペンによって隠蔽性を低下させることができる範囲を「１から２０ミクロン」とすることが、甲第２４号証に記載された発明から当業者が容易に想到しうるとすることはできない。　
　また、甲第１８号証及び甲第１９号証の隠蔽性を示す実験においては、膜厚は０．０５ｍｍ（５０μｍ）であり（摘記事項(18c)、(18d)、(19b)）、１から２０ミクロンの範囲で中空ポリマー粒子により原紙の色調を隠蔽できることは示されていない。　
  
　なお、請求人は、甲第２６号証ないし甲第３１号証を提出し、隠蔽層の厚さが「１から２０ミクロン」の範囲に含まれるタコグラフ用記録紙は周知であると主張するが、原紙の色調を隠蔽し、かつ記録ペンにより隠蔽性を低下させるために必要な膜厚は、隠蔽性を発揮する材料により異なることは明らかであり、中空ポリマー粒子を含有していないタコグラフ用記録紙の膜厚から、中空ポリマー粒子により原紙の色調を隠蔽し、かつタコグラフの室温の記録ペンによって、隠蔽性を低下させることができる膜厚を予測することはできない。
　また、請求人は、（Ａ）と（Ｂ）の重量比を限定したこと、及び膜厚を限定したことには臨界的意義がない旨主張するが、「隠蔽層が着色原紙の表面に形成され、室温の尖針の記録ペンによって前記着色原紙の色調が現出するタコグラフ用記録紙」において、「隠蔽層」を「隠蔽性を有する水性の中空ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーの組成物からなる」とすることが従来公知でない以上、数値範囲に臨界的意義があることを要しない。そして、上記数値範囲に技術的意義があることは訂正後明細書の実施例の記載から明らかである。
　
（３）本件特許発明の作用効果について
　本件特許発明は、水性の中空ポリマー粒子を用いることにより、隠蔽層における中空ポリマー粒子の分散性が良好であり、経時的な変色が無く、「隠蔽性を有する水性の中空ポリマー粒子」と「成膜性を有する水性ポリマー」の「重量比が１から３」の範囲の組成物からなるものとすること及び膜厚を１〜２０μｍとすることにより、記録原紙の色調を隠蔽し、かつタコグラフ用の室温の記録ペンによって隠蔽性を低下させることができる作用効果を奏するものであり、さらに隠蔽層が水性の材料のみの組成物のみからなるため、引火性や有毒性等の危険がある有機溶媒や揮発性成分が残存しない記録紙を提供できる効果を奏するものと認められる。
　
　請求人は、上記した証拠方法以外にも種々の証拠方法を提出しているが、これらの証拠は、上記相違点２、３に係る構成を示唆するものではなく、これらの証拠によっても、上記判断は左右されない。
　
　したがって、本件特許発明は、甲第２４号証及び甲第１８、１９号証に記載された発明並びに本件出願前の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることはできない。　
　
３−３　無効理由２のむすび　
　以上のとおり、本件特許発明は甲第２４号証及び甲第１８、１９号証に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるとすることはできない。　
　
４．無効理由３について
　請求人は、訂正後明細書の発明の詳細な説明には、当初明細書に記載されていない「着色原紙の色調を隠蔽する隠蔽層」、「室温の尖針の記録ペンによって着色原紙の色調が現出するものである」との事項が含まれており、意味が不明りょうであるから、特許法第３６条第４項に規定を満たしていない旨主張しているが、上記第３　４．で検討したとおり、上記記載の意味は明りょうであり、発明の詳細な説明の記載が、特許法第３６条第４項に規定を満たしていないとすることはできない。
　
５．無効理由４について
　訂正により、無効理由４で指摘した本件明細書の不備は解消された。
　
第７　むすび　
　以上のとおり、審判請求人の主張する無効理由はいずれも理由のないものであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件特許の請求項１に係る発明を無効とすることはできない。　
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。　
　よって、結論のとおり審決する。