【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３４５７００４号発明「ｈＰＴＨ（１−３７）配列由来のペプチド」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　
　特許第３４５７００４号の請求項１及び請求項３乃至６に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
　
Ｉ．手続の経緯
　
　本件特許３４５７００４号の請求項１乃至請求項１０に係る発明についての出願は、平成７年９月２２日（パリ条約による優先権主張１９９４年９月２８日、ドイツ国）に特願平８−５１１３５２号として国際出願され、平成１５年８月１日に特許の設定登録がなされた。
　これに対して、株式会社日本スキャンティボディより平成１６年４月３０日付けで、請求項１及び請求項３乃至６に係る発明について、本件無効審判の請求がなされ、平成１６年９月１日付けで被請求人ファリス　バイオテック　ゲゼルシャフト　ミット　ベシュレンクテル　ハフツングより訂正請求がなされ（その後、取下げ）、平成１７年３月２２日付けで当審の職権審理による無効理由が通知され、平成１７年５月１１日付けで訂正請求がなされた。それに対して、平成１７年１１月２９日付けで当審による訂正拒絶理由が通知され、平成１８年１月１８日付けで被請求人より意見書が提出され、更に、平成１８年１月２３日付けで被請求人より上申書が提出されたものである。
　
II．訂正請求について
　
１．訂正の適否についての判断
　　
　平成１７年５月１１日付けの訂正請求に関して、訂正事項（ｅ）は、特許請求の範囲の請求項７の記載について、
「【請求項７】以下の配列から選ばれるペブチドを特異的に認識してそれに結合する抗体又は抗体フラグメントを含む生物活性を有するヒト上皮小体ホルモン（ｈＰＴＨ（１−３７））を検出するための診断薬。
ｈＰＴＨ　１−１０
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−Ｍｅｔ８−Ｈｉｓ９−Ａｓｎ１０−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−９
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−Ｍｅｔ８−Ｈｉｓ９−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−８
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−Ｍｅｔ８−ＯＨ
ｈＰＴＨ  １−７
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−６
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−５
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−ＯＨ」を、
「【請求項７】以下の配列から選ばれるペブチドを特異的に認識してそれに結合する抗体又は抗体フラグメントを含む生物活性を有するヒト上皮小体ホルモン（ｈＰＴＨ（１−３７））を検出するための診断薬であって、
ｈＰＴＨ　１−１０
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−Ｍｅｔ８−Ｈｉｓ９−Ａｓｎ１０−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−９
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−Ｍｅｔ８−Ｈｉｓ９−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−８
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−Ｍｅｔ８−ＯＨ
ｈＰＴＨ  １−７
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−６
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−５
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−ＯＨ
該抗体又は抗体フラグメントは、ｈＰＴＨのＮ−末端の最初のアミノ酸に結合し、２個のアミノ酸、即ち、ｈＰＴＨのアミノ酸配列の１番目のセリンと２番目のバリンが欠失すると親和性の実質的な消失が生じる、診断薬。」と訂正するものであって、発明特定事項である「抗体又は抗体フラグメント」の性質を「該抗体又は抗体フラグメントは、ｈＰＴＨのＮ−末端の最初のアミノ酸に結合し、２個のアミノ酸、即ち、ｈＰＴＨのアミノ酸配列の１番目のセリンと２番目のバリンが欠失すると親和性の実質的な消失が生じる」と限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする明細書の訂正に該当するものである。
　そして、本件明細書には、特許公報第４頁第７欄第２０〜２３行目に、ｈＰＴＨ（１−３７）の生物活性について、「しかしながら、最初のアミノ酸であるセリンを失うと活性は著しく低下し、最初のアミノ酸、すなわちセリン及びバリンが無いと活性が完全に失われる。」と、また、同第７頁第１３欄第３６〜３８行に、生物活性を有するｈＰＴＨ（１−３７）に結合する抗体について、「抗体はＮ−末端の最初のアミノ酸に結合して形成される。わずか２個のアミノ酸が欠失すると親和性の実質的な消失が生じる。」と記載されているから、上記訂正は願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
　よって、訂正事項（ｅ）は、特許法第１３４条の２ただし書き、及び、同条第５項において準用する同法第１２６条第３項、４項の規定に適合する。 
 　
　そこで、本件訂正後の前記請求項７に記載された発明（以下、「本件訂正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであって、特許法第１３４条の２第５項において読み替えて準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するかについて以下に検討する。
　
２．特許法第３６条第４項及び第６項第１号違反について
　
　訂正後の本件特許請求の範囲第７項には、「以下の配列から選ばれるペブチドを特異的に認識してそれに結合する抗体又は抗体フラグメントを含む生物活性を有するヒト上皮小体ホルモン（ｈＰＴＨ（１−３７））を検出するための診断薬であって、・・・（ペプチドｈＰＴＨ１−５乃至ペプチドｈＰＴＨ１−１０の配列省略）・・・該抗体又は抗体フラグメントは、ｈＰＴＨのＮ−末端の最初のアミノ酸に結合し、２個のアミノ酸、即ち、ｈＰＴＨのアミノ酸配列の１番目のセリンと２番目のバリンが欠失すると親和性の実質的な消失が生じる、診断薬。」と記載されている。
　一方、本件発明の詳細な説明欄中では、特許公報第４頁第７欄第１３〜２３行に、「８４アミノ酸を有する直鎖状ポリペプチドであるヒト上皮小体ホルモン（ｈＰＴＨ）はカルシウム代謝の調節において重要な役割を演じている。・・・しかしながら、最初のアミノ酸であるセリンを失うと活性は著しく低下し、最初の２アミノ酸、すなわちセリン及びバリンが無いと活性が完全に失われる。」と、また、同第７頁第１３欄第３５〜４１行に、「上記の特徴的な構造の領域は良好な免疫原性を持つ。抗体はＮ−末端の最初のアミノ酸に結合して形成される。わずか２個のアミノ酸が欠失すると親和性の実質的な消失が生じる。これらのアミノ酸は生物活性の発現に不可欠であるために、本発明のペプチドを使用することによって生物活性を有するｈＰＴＨ及びそのフラグメントだけを認識する抗体を得ることが可能である。」と記載されており、「ｈＰＴＨのＮ−末端の最初のアミノ酸に結合し、２個のアミノ酸、即ち、ｈＰＴＨのアミノ酸配列の１番目のセリンと２番目のバリンが欠失すると親和性の実質的な消失が生じる該抗体又は抗体フラグメント」は、文言上は記載されているといえる。
　しかしながら、同第８頁に実施例として記載されたペプチドｈＰＴＨ１−１０、ペプチドｈＰＴＨ９−１８、ペプチドｈＰＴＨ２４−３７の固相合成（実施例１）、精製及び分析（実施例２）、キャリアー蛋白へのカップリング（実施例３）、多重抗原性ペプチド（ＭＡＰ）の合成（実施例４）は、すべて抽象的に現在形で記載されたストラテジーにすぎず、実際に各ペプチドを用いてＭＡＰが合成されたものではない。まして、当該ＭＡＰを用いて得られる抗体に関しては、実施例５として、「免疫　最初の免疫用に、免疫すべき動物の体重１ｋｇ当たり１２５μｇのキャリアー−ペプチド共役体又はＭＡＰを水２５０ｍｌに溶解して２５０μｌの完全フロインド・アジュバンドを加えて乳化する。このエマルジョンを背中の種々な位置に１０箇所に分けて皮下注射する。完全フロインド・アジュバンドを不完全フロインド・アジュバンドに置き換える以外は同様の方法でブースティングを２−４週間後に行う。」と一般的な免疫法が記載されているにすぎず、実験動物に関しての具体的な開示もない。しかも、モノクローナル抗体については一般的記載すらない。
　そうであるから、どのようなペプチドを用いて免疫したときに、どのようなペプチド及びタンパク質を、どの程度の特異性をもって認識する抗体が得られるのかは不明であって、本件発明の詳細な説明欄中では、本件訂正発明の抗体について、実際に、具体的に「ｈＰＴＨのＮ−末端の最初のアミノ酸に結合し、２個のアミノ酸、即ち、ｈＰＴＨのアミノ酸配列の１番目のセリンと２番目のバリンが欠失すると親和性の実質的な消失が生じる抗体又は抗体フラグメント」を調製したことのみならず、そのような抗体の取得法についても何ら開示されているとはいえない。
　そして、ｈＰＴＨ１−５乃至ｈＰＴＨ１−１０のように短いペプチドを用いて免疫した場合、得られた抗体が夫々のペプチドを特異的に認識したとしても、当該抗体が全長のｈＰＴＨ（１−３７）中の対応した配列から成る領域をエピトープとして認識したことにはならず、又本件明細書には、ｈＰＴＨ（１−３７）のＮ末１，２位の位置にエピトープが存在することを裏付ける記載もないから、Ｎ末１，２位を認識し、Ｎ末１，２位が欠失したものを認識しない抗体が得られるかどうかは不明であるところ、本件訂正発明のような「ｈＰＴＨのＮ−末端の最初のアミノ酸に結合し、２個のアミノ酸、即ち、ｈＰＴＨのアミノ酸配列の１番目のセリンと２番目のバリンが欠失すると親和性の実質的な消失が生じる該抗体又は抗体フラグメント」という限定的な条件を満たす特定の抗体を取得することは、具体例の開示がなければ当業者といえども実施可能であるということはできないし、具体例が無くとも当業者が理解、実施できることを認めるに足りる証拠もない。
　被請求人は、甲第１２号証（Arzneimittelforschung/Drug Research 48(1),p199−204(1998)）により、本件訂正発明が実施可能である旨主張しているが、甲第１２号証は本件優先日の４年後に発行された文献であって、本件優先日での技術水準を示すものではないから、本件優先日時点で本件訂正発明が完成されていたことを示すものではなく、本件訂正発明が、具体例が無くとも当業者が理解、実施できることを認めるに足りる証拠とはいえない。
　
　したがって、本件訂正発明の発明特定事項のうち「ｈＰＴＨのＮ−末端の最初のアミノ酸に結合し、２個のアミノ酸、即ち、ｈＰＴＨのアミノ酸配列の１番目のセリンと２番目のバリンが欠失すると親和性の実質的な消失が生じる該抗体又は抗体フラグメント」については、本件明細書に実質的に開示されているとはいえないし、また、このような抗体を取得することが、当業者がその実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない。
　
　これに対して、被請求人は、平成１８年１月１８日付け意見書第３頁２３行から２６行において、乙第１１号証を挙げ、「乙第１１号証は、本件特許権者のライセンシーが実際に販売しているｈＰＴＨ用のアッセイ製品の説明書であり、乙第１１号証には、ヤギポリクローナル抗体を使用することが記載されており、この２種類のヤギポリクローナル抗体のうちの片方が、本発明の抗体に該当するから、本件訂正発明は実施可能である」旨主張しているが、乙第１１号証は本件優先日後に作成された文献であり、本件優先日での技術水準を示すものではない。また、乙第１１号証の第１頁IMMUNOMETRIC ASSAYの項１行から２行に「２つのヤギポリクローナル抗体が使用されている」と記載されているとおり、乙第１１号証で使用された免疫動物はヤギであるが、一方、被請求人が本件発明の実施品である旨主張する甲第１２号証で使用された免疫動物はチンチラウサギであり、両者は免疫動物が異なるから、乙第１１号証記載の抗体が、直ちに本件発明の実施品ということはできない。
　
　更に、被請求人は、平成１８年１月２３日付け上申書において乙第１２乃至１５号証を提出して、本件優先日の時点で本件訂正発明は現実に完成しており、本件訂正発明が実施可能である旨主張しているので検討する。
　まず、仮に、乙第１２乃至１５号証に本件訂正発明が記載されていたとしても、乙第１２乃至１５号証は、実験記録に関するものであり、本件優先日における技術水準を示すものとはいえないから、被請求人の主張は採用できない。
　また、後述するとおり、乙第１２乃至１３号証は、その作成日が必ずしも明らかではなく、乙第１５号証は、本件優先日後に作成された文書である。
　
　なお、念のため、乙第１２乃至１５号証の記載内容についても検討する。
　
（１）乙第１２号証
　被請求人は、同上申書第２頁１６行から１９行において、「１９９４年９月１５日作成の記録文書であり、ｈＰＴＨ１−１０を免疫原として使用して作製した抗血清Ｋ１−Ｋ３のエピトープマッピングの結果を示す乙第１２号証を提出する」旨述べている。確かに、乙第１２号証には、１９９４年９月１５日という日付が示されているが、乙第１２号証は、乙第１４乃至１５号証の実験記録のように編年体で記載されたものでなく、単に日付けが記載されているだけのものであることから、直ちに、乙第１２号証が１９９４年９月１５日に作成されたものとすることはできない。
　また、表と図によると、血清Ｋ1，Ｋ2及びＫ3は、ｈＰＴＨ４−１２に対する結合活性が夫々０．５、０．５及び０．４であって、Ｎ末端の１番目と２番目のアミノ酸がないｈＰＴＨ４−１２にも結合するものであるから、血清Ｋ1，Ｋ2及びＫ3は、「ｈＰＴＨのＮ−末端の最初のアミノ酸に結合し、２個のアミノ酸、即ち、ｈＰＴＨのアミノ酸配列の１番目のセリンと２番目のバリンが欠失すると親和性の実質的な消失が生じる該抗体又は抗体フラグメント」であるものとはいえない。
　被請求人は、同上申書第２頁２３行から２５行において、「血清Ｋ２は、ｈＰＴＨ１−３７及びｈＰＴＨ１−３４は認識しているが（値０．８）、その値はｈＰＴＨ４−３７の場合には０．１まで顕著に低下している」旨述べている。表と図によると、確かに血清Ｋ2は、ｈＰＴＨ４−３７に対する結合活性は０．１であるが、ｈＰＴＨ３−３７に対する結合活性は０．８であって、Ｎ末端の１番目と２番目のアミノ酸がないｈＰＴＨ３−３７にも結合するものであるから、血清Ｋ2は、「ｈＰＴＨのＮ−末端の最初のアミノ酸に結合し、２個のアミノ酸、即ち、ｈＰＴＨのアミノ酸配列の１番目のセリンと２番目のバリンが欠失すると親和性の実質的な消失が生じる該抗体又は抗体フラグメント」であるものとはいえない。
　　
（２）乙第１３号証
　被請求人は、同上申書第２頁２６行から２８行において、「１９９４年９月２７日作成の記録文書であり、エピトープマッピングの結果をまとめた乙第１３号証を提出する」旨述べている。乙第１２号証と同様に、乙第１３号証には、１９９４年９月２７日という日付が示されているが、乙第１３号証は、乙第１４乃至１５号証の実験記録のように編年体で記載されていないことから、直ちに、乙第１３号証が１９９４年９月２７日に作成されたものとすることはできない。
　また、第１頁下から３行目に「ｈＰＴＨ３−３７及びｈＰＴＨ４−３７を検出しない」と記載されているが、これはImmunoenzymometric Assay の結果を示すもので、抗体の性質を示すものではない。また、乙第１３号証は、図３乃至６に言及しているが、そもそも、乙第１３号証には図３乃至６は掲載されていない。
　
（３）乙第１４号証            
　被請求人は、同上申書第３頁４行から５行で「乙第１４号証は１９９４年１月から１０月までの実験記録である」と、８行から１２行で「乙第１４号証第１８頁左欄には、血清Ｋ１−Ｋ３のエピトープマッピング開始に関する記載があり、分子量と濃度を示す。」と、１２行から１３行で「第２０頁右欄には、エピトープマッピングなどの記載があり」と述べ、さらにこれらの記載から、被請求人は２１行から２３行で「エピトープマッピングや、実際の実験が本件優先日前に現実に行われていたことが実証される。」と主張しているが、これらの頁（第１８及び２０頁）に記載されているデータは各ペプチドの分子量などが記載されているだけであり、各ペプチドに対する結合活性についてのデータの記載は全くなく、さらに最も重要なｈＰＴＨ３−３７及びｈＰＴＨ４−３７については分子量すらも示されていないから、これにより、本件訂正発明が本件優先日前に現実に行われていたことが実証されたとすることはできない。
　次に、１５行から１９行で「第２５頁の左欄には、ｈＰＴＨ１−３７を用いてアフィニティ精製を行ったことが記載され、第２８頁の右欄には、ポリクローナル抗体をアフィニティ精製したことが記載されている。」と述べているが、本件訂正請求項に記載された抗体を取得するには、ｈＰＴＨ１−３７に結合するだけでなく、ｈＰＴＨ３−３７をリガンドとして結合しない抗体を取得する必要があるところ、ｈＰＴＨ３−３７をリガンドとして結合しない抗体を取得することは記載されていないから、被請求人の主張は採用できない。
　
（４）乙第１５号証
　被請求人が、同上申書第３頁６行から７行において、「乙第１５号証の実験ノートは１９９４年１１月からの実験記録である」と述べているように、乙第１５号証は本件優先日後の記録であることから、これを以て、本件訂正発明が本件優先日前に現実に行われていたことを実証することはできない。
　また、乙第１５号証の第２頁から第６頁までは編年体で記載されておらず、不可解である。
　さらに、乙第１５号証には、実際に測定したデータは全く記載されていない。被請求人は、同上申書２４行から２５行において、「乙第１５号証の第３頁には、ｐＰＴＨ１−３７の異なるエピトープに対して存在する抗血清（ウサギ）についての実験結果が示されている。」と述べているが、第３頁には、作成された抗血清に対する抗原ペプチドの構造、抗血清の希釈度及び抗血清がｈＰＴＨ３−３７には結合しないことが単に文言として記載されているだけで、同じ条件下での抗血清のｈＰＴＨ１−３７に対する結合活性が示されていないため、これを以て、本件訂正発明が本件優先日前に現実に行われていたことが実証されたとすることはできない。
　そして、乙第１１号証乃至第１５号証を併せ検討しても、乙第１１号証乃至第１５号証によっては、本件優先日の時点で本件訂正発明が現実に完成していたとすることはできないし、また、本件訂正発明が本件明細書に実質的に開示されているとも、本件訂正発明が実施可能であるともいえないから、被請求人の主張は採用できない。
　
　したがって、本件訂正発明は、特許法第３６条第４項及び第６項第１号に規定する要件を満たしていないから、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
３．むすび
　
　以上のとおり、訂正事項（ｅ）は特許法第１３４条の２第５項において読み替えて準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであるので、訂正事項（ｅ）を含む本件訂正は認められない。
 
                                                                             　
III．当事者の主張
　
１．請求人の主張
　
　請求人は、「第３４５７００４号の請求項１及び請求項３乃至６に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、証拠方法として、以下の甲第１乃至１５号証を提出し、その理由として、
（１）本件請求項１及び３乃至６に係る発明は、甲第１号証に記載された発明であって、特許法第２９条第１項第３項に該当し特許を受けることができないものであるので、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである、
（２）本件請求項１及び３乃至６に係る発明は、甲第１号証及び甲第４乃至８号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるので、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである、
（３）本件請求項１に係る発明は、甲第１２号証を斟酌すれば、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されておらず、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていないから、特許法第１２３条第１項第４号の規定により無効とすべきである、
（４）本件請求項５に係る発明は、技術的意味が理解できず、それにより発明が不明確となっており、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていないから、特許法第１２３条第１項第４号の規定により無効とすべきである旨主張している。
　　　　　　　　　　　　　　
甲第１号証：European Journal of Pharmaceutical Sciences vol.2,No.1/2(1994)p154（右上欄）
甲第２号証：エルゼビアジャパン株式会社による出版証明書　２００４年３月１５日
甲第３号証：国立国会図書館による受領印付きの甲第１号証の表紙
甲第４号証：Journal  of immunoassay,13(1),1992,p1-13,
甲第５号証：Advances in Protein Design International　 Workshop 1988;GBF Monographs,Vol.12
甲第６号証：Advances in Experimental Medicine and Biology 208,1986 p315-327
甲第７号証：Proc.Natl.Acad.Sci.USA,vol.85,pp.5409‐5413(1988)
甲第８号証：免疫学−基礎から臨床へ−　株式会社メディカル・サイエンス・インターナショナル　発行　29-32頁　1986年
甲第９号証：本件特許の対応米国特許USP6,030,790の表紙 
甲第１０号証：本件特許の対応ＥＰ特許EP0783522B1の表紙、クレーム部分
甲第１１号証：対応ＥＰ出願における、（ｉ）包袋の書類リスト、（ii）2000-1-26付け拒絶理由とそれに対する（iii）2000-3-29付け意見書
甲第１２号証：Arzneimittelforschung/Drug Research 48(1),p199-204(1998)
甲第１３号証：国立国会図書館所蔵図書館資料に関する証明書
甲第１４号証：ホルモンと臨床　Vol.38,No.1,　7-10,　1990
甲第１５号証：Clin.　Chem,　33:　1364-1367,　1987
 　
２．被請求人の主張
　
　一方、被請求人は、請求人の提出した証拠方法によっては、本件特許を無効にすることはできないと主張し、証拠方法として、以下の乙第１乃至１５号証を提出している。
　
乙第１号証：「BRITISH LIBRARY DOCUMENT SUPPLY CENTER 24 MAR I995 CONFERENCE INDEXED」というスタンプを表紙に有している、英国図書館のThe European Journal of Pharmaceutical Scienceの写し
乙第２号証：SCANTIBODIESの宣伝文書
乙第３号証：Maegerlein et al.,Arznein.-Forsh./Drug Res.48(II):783-787,1998
乙第４号証：Deftos LJ,Immunoassays for PTH and PTHrP(Deftos Decl in Support of Second Suppl.Claim Constr Br)
乙第５号証：DrFalkinham's Malman tutorial(Tutorial Tr.,20-16to21:6)
乙第６号証：東京高等裁判所昭和３６年４月２７日判決
乙第７号証：東京高等裁判所昭和３９年１０月２２日判決　
乙第８号証：カリフォルニア南部地区の米国地方裁判所の裁判所命令書（Court order）の写し　
乙第９号証：Clin.　Chem,　44:4　805-809,　1988
乙第１０号証：Semin　Dial.2002　May-Jun;15(3):196-201,　Eur　J　Endocrinol.2003　Oct;149(4):301-6,　Clin　Exp　Nephrol.2003　Jun;7(2)144-9,及びKidney　Int　Suppl.2004　Oct;(91):S13-9の抄録　
乙第１１号証：Nichols　Advantage　Bio-Intact　PTH
乙第１２号証：１９９４年９月１５日付けの記録文書
乙第１３号証：１９９４年９月２７日付けの記録文書
乙第１４号証：Lab　Book　Maegerlein(1.94-10.94)
乙第１５号証：Lab　Book　Maegerlein(11.94-)
　
３．当審による無効理由通知の概要
　
　平成１７年３月２２日付けの当審の職権審理による無効理由通知の概要は、平成１６年９月１日付け訂正請求書（その後、取下げ）に記載された本件請求項１及び本件請求項３乃至６に係る発明の特許は、本件出願の優先日前に頒布された上記刊行物１及び上記刊行物４乃至８（甲第１号証及び甲第４乃至８号証に相当する。）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである、というものである。
　
IV．本件発明
　
　平成１７年５月１１日付けの訂正請求は却下されたから、本件請求項１乃至１０に係る発明（以下、「本件発明１乃至１０」という。）は、特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１乃至１０に記載された事項により特定されるものであるところ、本件請求項１及び３乃至６に係る発明（以下、「本件発明１及び３乃至６」という。）は、以下のとおりのものである。
「【請求項１】生物活性を有するｈＰＴＨ（１−３７）を診断するための、抗体または抗体フラグメントを製造するための、以下の配列からなるべプチドの使用。
ｈＰＴＨ　１−１０
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−Ｍｅｔ８−Ｈｉｓ９−Ａｓｎ１０−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−９
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−Ｍｅｔ８−Ｈｉｓ９−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−８
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−Ｍｅｔ８−ＯＨ
ｈＰＴＨ  １−７
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−６
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−５
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−ＯＨ
【請求項３】請求項１又は２に記載の少なくとも１個のペプチドによる動物の免疫によって得ることができる、抗体又は抗体フラグメント。
【請求項４】以下の配列から選ばれるペプチドを認識してそれに結合する、請求項３に記載の抗体又は抗体フラグメント。
ｈＰＴＨ　１−１０
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−Ｍｅｔ８−Ｈｉｓ９−Ａｓｎ１０−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−９
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−Ｍｅｔ８−Ｈｉｓ９−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−８
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−Ｍｅｔ８−ＯＨ
ｈＰＴＨ  １−７
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−６
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−５
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−ＯＨ
【請求項５】以下の配列から選ばれるペプチドを特異的に認識してそれに結合する抗体又は抗体フラグメント。
ｈＰＴＨ　１−１０
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−Ｍｅｔ８−Ｈｉｓ９−Ａｓｎ１０−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−９
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−Ｍｅｔ８−Ｈｉｓ９−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−８
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−Ｍｅｔ８−ＯＨ
ｈＰＴＨ  １−７
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−Ｌｅｕ７−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−６
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−Ｇｌｎ６−ＯＨ
ｈＰＴＨ　１−５
ＮＨ２−Ｓｅｒ１−Ｖａｌ２−Ｓｅｒ３−Ｇｌｕ４−Ｉｌｅ５−ＯＨ
【請求項６】それ自体公知の免疫法を用いて請求項１又は２の少なくとも１つに記載の少なくとも１個のペブチドにより免疫した動物から免疫グロブリンを含む分画を回収し、請求項１又は２の少なくとも１つに記載の少なくとも１個のペプチドに対する抗体力価を有する分画を単離することにより得ることができ、さらに別のアジュバンド及び／又は賦形剤を含むこともある、診断薬。」
　
Ｖ．甲号証の記載事項
　
　甲第１乃至８号証及び甲第１３乃至１５号証には、以下の事項が記載されている。
　
甲第１号証：European Journal of Pharmaceutical Sciences vol.2,No.1/2(1994)p154（右上欄）
（１−１）ｈＰＴＨの生理的循環型フラグメントである、ヒト上皮小体ホルモン１−３７（ｈＰＴＨ１−３７）の免疫学的検出（表題）
（１−２）ヒト上皮小体ホルモン（８４アミノ酸ペプチド）は、カルシウム代謝のホメオスタシスにおける主要な因子の一つである。ｈＰＴＨは代謝されて多数のＣ末端フラグメントを生じるが、それらの生物学的意義は不明である。Ｎ末端フラグメントのｈＰＴＨ１−３７はｈＰＴＨの生理的循環体として提案されていたことから、我々は、ヒト血清におけるこのフラグメントを測定するための免疫学的アッセイを開発した。（２頁本文第１〜７行）
（１−３）我々は、無血清細胞培養におけるハイブリドーマ細胞によりｈＰＴＨ１−３７に対するモノクローナル抗体（Ｍａｂ）を作製した。ｈＰＴＨ１−３７に対する配列特異的ポリクローナル抗体を生成するために、我々はｈＰＴＨ１−３７の一次構造の一部を有する多重抗原性ペブチドシステム（ＭＡＰ）を合成した。我々は、ウサギにおいて惹起された１０種のポリクローナル抗血清：血清Ｋ1−Ｋ3（ｈＰＴＨ１−１０ＭＡＰから）残基５−９の間のヘリツクス領域を含む；血清Ｋ4−Ｋ6（ｈＰＴＨ９−１８ＭＡＰから）残基１０−１６の間の不定領域を提示する、および血清Ｋ7−Ｋ10（ｈＰＴＨ２４−３７ＭＡＰから）Ｃ末端らせん（残基１７−３４）を構成する、を得た。（２頁本文第７〜１６行）
（１−４）全てのポリクローナルおよびモノクローナル抗体をエピトープマッピングにより特徴付けた。この目的のため、ｈＰＴＨ１−３７全体に相当するように配列を重なり合わせたペプチド（９−１０アミノ酸残基）を合成した。抗原決定基が以下のように見出された：（１）血清Ｋ1−Ｋ3はｈＰＴＨ１−５の配列に優位的に結合する、（２）血清Ｋ4−Ｋ6は残基９−１４に選択的に結合する、（３）血清Ｋ7は２４−３０残基を認識する、（４）血清Ｋ8およびＫ9は残基２８−３６に結合する、（５）血清Ｋ10は残基３０−３７を認識する。（６）全てのＭａｂは、ｈＰＴＨフラグメント１６−２４を認識する。まとめると、ｈＰＴＨ１−３７の様々な領域が産生された抗体によりカバーされている。（２頁本文第１６〜２５行）
（１−５）さらに、二つの抗体を組み合わせた二部位アッセイの試験を行った。これらの実験によって、血清中の生理的循環型ヒトＰＴＨフラグメントを特異的に検出できる可能性が示される。（２頁本文第２５〜２８行）
　
甲第２号証：エルゼビアジャパン株式会社による出版証明書　２００４年３月１５日
（２−１）甲第１号証であるEuropean　Journal of Pharmaceutical Sciences vol.2,No.1/2の発行日が１９９４年９月１２日である旨が証明されている。  
　
甲第３号証：国立国会図書館による受領印付きの甲第１号証の表紙
（３−１）甲第１号証であるEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences vol.2,No.1/2に付された国立国会図書館の受領印の日付が「６．９．２６」であることが示されている。
　
甲第４号証：Journal  of immunoassay,13(1),1992,p1-13,
（４−１）エピトープマッピングによるｈＰＴＨ（１−３８）に対するマウスポリクローナル抗血清の結合特性（図２の表題）によれば、ピン１のペプチド（ｈＰＴＨ１−６）に結合特性が認められる。　
（４−２）抗体の有意な量が結合する少なくとも４つの異なるエピトープ：配列　５−１２（ピン５−７、Ｉｌｅ−Ｇｌｎ−Ｌｅｕ−Ｍｅｔ−Ｈｉｓ−Ａｓｎ−Ｌｅｕ−Ｇｌｙ）、１６−２５（ピン１６−２０、Ａｓｎ−Ｓｅｒ−Ｍｅｔ−Ｇｌｕ−Ａｒｇ−Ｖａｌ−Ｇｌｕ−Ｔｒｐ−Ｌｅｕ−Ａｒｇ）、２４−３０（ピン２４−２５、Ｌｅｕ−Ａｒｇ−Ｌｙｓ−Ｌｙｓ−Ｌｅｕ−Ｇｌｎ−Ａｓｐ）および２７−３４（ピン２７−２９、Ｌｙｓ−Ｌｅｕ−Ｇｌｎ−Ａｓｐ−Ｖａｌ−Ｈｉｓ−Ａｓｎ−Ｐｈｅ）が存在した。（５頁１６〜２１行）
　
甲第５号証：Advances in Protein Design International Workshop 1988;GBF Monographs,Vol.12
（５−１）最初の二つのアミノ酸残基のようなわずかな欠失であっても、腎ＰＴＨレセプターとの相互作用はまだあるものの、インビトロでのＰＴＨ活性を完全に消失させる。（１６９頁２１〜２４行）
　
甲第６号証：Advances in Experimental  Medicine and Biology 208,1986　p315-327
（６−１）１０アミノ酸を除去しなくても、１位と２位のアミノ酸残基を単に除去するだけで、同じインビトロアッセイにおいて明らかな生物活性の完全な消失がみられる。（３１８頁８〜１０行）
　
甲第７号証：Proc.Natl.Acad.Sci.USA,vol.85,pp.5409-5413(1988)
（７−１）９アミノ酸のＭＡＰを用いて免疫することの有用性が報告されている。（５４０９頁のABSTRACTの１１〜１３行、５４１２頁　DISCUSSIONの４〜７行）
　
甲第８号証：免疫学−基礎から臨床へ−　株式会社メディカル・サイエンス・インターナショナル　発行　２９〜３２頁　１９８６年
（８−１）抗原決定基は、ほぼ４〜６個のアミノ酸の集合の大きさである旨が記載されている。（２９頁下１行〜３０頁１行）
　
甲第１３号証：国立国会図書館所蔵図書館資料に関する証明書
（１３−１）甲第３号証の受け入れ年月日が「平成６年（１９９４年）９月２６日」であることを証明している。
　
甲第１４号証：ホルモンと臨床　Vol.38,No.1,　7-10,　1990
（１４−１）・・・２-site　ＩＲＭＡ法（サンドイッチ法）の測定原理に基づき、ＰＴＨ（１−８４）のみを高感度、広濃度域にわたり、簡便かつ迅速に測定できる画期的なアッセイが開発された。（７頁右欄２〜５行）
　
甲第１５号証：Clin.　Chem,　33:　1364-1367,　1987
（１５−１）ここで、一つはＰＴＨ分子のＮ−末端１−３４部分に特異的で、もう一方は３９−８４アミノ酸配列に対して特異的な、アフィニティ精製したポリクローナル抗血清を用いた、ＰＴＨの２部位ＩＲＭＡの開発について述べる。（１３６４頁右欄１０〜１４行）
　
VI．当審の判断
　
１．甲第１号証について
　　
  　最初に、甲第１号証が、本件優先日前に頒布された刊行物であるか否かについて検討する。
　甲第１号証の発行日については、その表紙に「September　１９９４」と記載されているものの、何日であるのかは明示されていないが、甲第１号証雑誌の発行元であるELSEVIER社（表紙の左下の「ELSEVIER」の表示を参照）の日本法人であるエルゼビアジャパン株式会社による甲第２号証の出版証明書を参照すれば、甲第１号証の発行日は、１９９４年９月１２日であり、また、甲第３号証のとおり、当該雑誌の国立国会図書館による受領印は「６．９．２６」であり、これは、受領日が、平成６年９月２６日即ち、１９９４年９月２６日であることを示すものと認められる。
　そうすると、甲第１号証が、１９９４年９月１２日に発行され、１９９４年９月２６日に国会図書館に受け入れられていたのであるから、甲第１号証が、本件優先日である１９９４年９月２８日前に、不特定の者が見得る状態におかれたことは明らかである。
　なお、被請求人は、甲第３号証に関し、押印された印が「受領印」である根拠が示されていない旨を主張しているが、甲第１３号証によれば、甲第３号証の受け入れ年月日が「平成６年（１９９４年）９月２６日」であることが証明されているから、押印された印が受領印であることは明らかである。
　また、被請求人は、乙第１，６乃至８号証を提出して、「受領印のある日に受け入れられたとしても、頒布された刊行物とは言えない」旨を主張しているが、国会図書館へ受け入れたことにより、不特定の者が見得る状態におかれたとすることが社会通念上妥当なことであるといえるから、甲第１号証は国会図書館受け入れ日に頒布された刊行物ということができるところ、被請求人の主張は採用できない。
　したがって、甲第１号証は、本件優先日前に頒布された刊行物であるものと認められる。
　
２．引用例記載発明
　
　そこで、本件優先日前に頒布された甲第１号証刊行物（以下、「引用例」という。）の記載内容を検討する。
　上記記載事項（１−１）「ｈＰＴＨの生理的循環型フラグメントである、ヒト上皮小体ホルモン１−３７（ｈＰＴＨ１−３７）の免疫学的検出」によれば、引用例の主題は、アミノ酸１−３７からなるヒト血液中に存在するｈＰＴＨのフラグメントである「ｈＰＴＨ（１−３７）」を検出することにあることは明らかである。
　次に、上記記載事項（１−３）「我々は、ウサギにおいて惹起された１０種のポリクローナル抗血清：血清Ｋ1−Ｋ3（ｈＰＴＨ１−１０ＭＡＰから）・・・を得た。」によれば、ｈＰＴＨ１−１０のペプチドを使用して、三重リジン分岐化したもの（ｈＰＴＨ１−１０ＭＡＰ）でウサギを免疫してポリクローナル抗血清を得たのであるから、「抗体を製造するためのペプチド（ｈＰＴＨ１−１０）の使用」及び「ペブチド（ｈＰＴＨ１−１０）による動物（ウサギ）の免疫によってポリクローナル抗体を含む抗血清Ｋ1−Ｋ3が得られたこと」が記載されているといえる。
　さらに、上記記載事項（１−４）には、（１）として、「血清Ｋ1−Ｋ3はｈＰＴＨ１−５の配列に優位的に結合する」と記載されている。
　ところで、上記記載事項（１−４）では、「全てのポリクローナルおよびモノクローナル抗体をエピトープマッピングにより特徴付けた。」と記載されているところからみて、上記記載事項（１−４）の（１）〜（５）に記載された各血清Ｋ1−Ｋ10は、いずれもポリクローナル抗体として位置づけられており、（６）によると全てのモノクローナル抗体は、ｈＰＴＨフラグメント１６−２４を認識するものであったのだから、上記記載事項（１−４）の「まとめると、ｈＰＴＨ１−３７の様々な領域が産生された抗体によりカバーされている。」との記載、及び上記記載事項（１−５）の「二つの抗体を組み合わせた二部位アッセイの試験」との記載中の「抗体」とは上記記載事項（１−４）の（１）〜（５）の血清群及び（６）のモノクローナル抗体を含めた６種類の「抗体」を指すものであると解される。
　そして、上記記載事項（１−４）の（１）の記載は、ｈＰＴＨ１−１０によりウサギを免疫することにより得られたポリクローナル抗体が、エピトープマッピングでは優位さをもってｈＰＴＨ１−５という配列に結合したことに他ならないから、このことは、ｈＰＴＨ（１−３７）中の１−５部位付近にエピトープが存在する可能性、そして、ｈＰＴＨ１−１０によりウサギを免疫することにより得られたポリクローナル抗体が、当該ｈＰＴＨ（１−３７）中における１−５部位付近のエピトープを認識する可能性を強く教示するものである。
　さらに、各血清群をモノクローナル抗体と共に上記記載事項（１−４）の（１）〜（６）の６種類に場合分けした後のまとめの記載として、「ｈＰＴＨ１−３７の様々な領域が産生された抗体によりカバーされている。」と結論づけていることからも、当該文献の筆者が「ｈＰＴＨ１−１０によりウサギを免疫することにより得られたポリクローナル抗体」に対してｈＰＴＨ（１−３７）中の１−５部位付近のエピトープの認識能を期待していることが窺われる。
　また、上記記載事項（１−５）の「二つの抗体を組み合わせた二部位アッセイの試験を行った。」における二つの抗体は、上記記載事項（１−４）のこれら（１）〜（６）の６種類の抗体から選択されることは明らかであるから、ｈＰＴＨ１−５という配列に結合する「ｈＰＴＨ１−１０によりウサギを免疫することにより得られたポリクローナル抗体」も、当然に当該アッセイのための「抗体」の候補の一つである。そして、続く「これらの実験によって、血清中の生理的循環型ヒトＰＴＨフラグメントを特異的に検出できる可能性が示される。」の記載からみて、当該「二部位アッセイ」は、生理的循環型ヒトＰＴＨフラグメントを特異的に検出するためのものであるから、これらによれば、引用例には、上記（ｈＰＴＨ１−５）という配列に結合する「ｈＰＴＨ１−１０によりウサギを免疫することにより得られたポリクローナル抗体」を、血清中の生理的循環型ヒトＰＴＨフラグメントであるｈＰＴＨ（１−３７）を免疫学的に検出するための候補の一つとすることが記載されているといえる。
　　　　　
３．対比・判断
　
（１）本件発明１
　本件発明１と、引用例に記載された発明（以下、「引用例発明」という。）とを対比すると、「ｈＰＴＨ（１−３７）を免疫学的に検出すること」は、「ｈＰＴＨ（１−３７）を診断すること」に他ならないから、両者は、「ｈＰＴＨ（１−３７）を診断するための抗体を製造するためのｈＰＴＨ１−１０ペプチドの使用。」である点で一致しており、 
(ａ)診断対象となるｈＰＴＨ（１−３７）について、前者が、「生物活性を有する」と特定しているのに対して、後者が、「生理的循環型」としている点、
(ｂ)後者では「ｈＰＴＨ１−１０」により得られたポリクローナル抗体を血清中の生理的循環型ヒトＰＴＨフラグメントであるｈＰＴＨ（１−３７）を免疫学的に検出するための候補の一つとすることが記載されているだけである点
で、両者は相違している。
　そこで、上記相違点について検討する。
　
相違点(ａ)　
　本件発明１における「生物活性を有する」とは、本件特許明細書の記載によれば、ｈＰＴＨの最初の二つのアミノ酸が欠けることがないものを意味するものであるが、引用例発明も、ｈＰＴＨ（１−３７）の全長の検出を行うものであるから、両者は、診断対象となるｈＰＴＨ（１−３７）が相違するものではなく、この点は実質的な相違点とはいえない。
　
相違点(ｂ)
　前記のとおり、引用例には、２種類の抗体を用いた二部位アッセイにより、血清中の生理的循環型ヒトＰＴＨフラグメントであるｈＰＴＨ（１−３７）を免疫学的に検出するための６種類の抗体のうちの１つの候補として、「（ｈＰＴＨ１−５）という配列に結合する「ｈＰＴＨ１−１０によりウサギを免疫することにより得られたポリクローナル抗体」が挙げられているといえる。
　また、甲第４号証の上記記載事項（４−１）によれば、ペプチドｈＰＴＨ１−６も有意にペプチドｈＰＴＨ１−３８に対するマウスポリクローナル抗血清に対する反応性を有するといえるから、ペプチドｈＰＴＨ（１−３７）の抗原エピトープの一つが１−５部位付近に存在するとの上記推論を裏付けるものである。
　そして、引用例のみならず甲第４号証の記載からも、ｈＰＴＨのＮ末端付近にエピトープが存在することが強く示唆されているところ、本件優先日前に、既に、甲第５或いは６号証の上記記載事項（５−１）或いは（６−１）のとおり、ｈＰＴＨのＮ末端の１位と２位のアミノ酸は生物活性を維持する上で必須であることが知られているのだから、引用例に接した当業者であれば、生理的循環型ｈＰＴＨ（１−３７）として、それが本来有している筈の生物活性を有するものを検出しようとする筈であり、そのために、上記二部位アッセイ用の抗体の一つとしては、むしろ必ずｈＰＴＨ１−１０による免疫で得られたポリクローナル抗体を選択するということができる。
　このことは、とりもなおさず、引用例及び甲第４乃至６号証の記載に基づいて、血清中の生理的循環型ヒトＰＴＨフラグメントであるｈＰＴＨ（１−３７）を免疫学的に検出するための抗体を産生するための免疫原として、ｈＰＴＨの１−１０位のペプチドフラグメントを用いようとすることが当業者にとって容易に想到できることであることに他ならない。　
　さらに、甲第７号証に記載のとおり、ＭＡＰにより９個程度のペプチドで動物を免疫して抗体が得られること、甲第８号証に記載の通り、エピトープは、通常、アミノ酸５個の配列部分からなることを考慮すれば、ペプチドｈＰＴＨ１−１０よりもＮ末端側の短いペプチドｈＰＴＨ断片を用いても、同様の抗体が得られる可能性があることは十分に予測できることである。
　したがって、ｈＰＴＨ１−５という配列を認識する抗体を得る目的で、ペプチドｈＰＴＨ１−１０に代えて、ペプチドｈＰＴＨ１−１０よりもＮ末端側の短いペプチドｈＰＴＨ１−５乃至ｈＰＴＨ１−９を用いてみようとすること自体に格別の困難性は見出せない。
　そして、本件発明１により得られる効果について検討しても、本件明細書においては、実施例において、ペプチドｈＰＴＨ１−１０の合成（実施例１）、精製及び分析（実施例２）、キャリアー蛋白へのカップリング（実施例３）、多重抗原性ペプチド（ＭＡＰ）の合成（実施例４）、免疫（実施例５）までの内容を全て現在形で記載しただけのものにとどまり、免疫した動物から、どこを認識する抗体が得られたのか、二部位アッセイの結果がどうであったのかについては全く記載されていないから、本件発明１が、引用例発明と比較して格別の効果を奏するものともいえない。
　したがって、本件発明１は、甲第１号証及び甲第４乃至８号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（２）本件発明３
　本件発明３は、本件発明１の抗体について、動物の免疫によって得ることができる旨特定するものであるが、上記記載事項（１−３）のとおり、引用例発明の抗体も、動物（ウサギ）を免疫することにより得られるものであり、この点で本件発明３と相違するものではないから、本件発明３も、本件発明１と同様の理由で、甲第１号証及び甲第４乃至８号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（３）本件発明４
　本件発明４は、本件発明１乃至３の抗体であって、ペブチドｈＰＴＨ１−５乃至ｈＰＴＨ１−１０を認識してそれに結合する抗体に係るものであるが、上記記載事項（１−４）のとおり、引用例発明の抗体も、ｈＰＴＨ１−５という配列を認識してそれに結合する抗体であり、この点で本件発明３と相違するものではないから、本件発明４も、本件発明３と同様の理由で、甲第１号証及び甲第４乃至８号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（４）本件発明５
　本件発明５は、ペブチドｈＰＴＨ１−５乃至ｈＰＴＨ１−１０を特異的に認識してそれに結合する抗体である。
　引用例において、「血清Ｋ1−Ｋ3」即ち「ｈＰＴＨ１−１０による免疫で得られたポリクローナル抗体」は「ｈＰＴＨ１−５の配列に優位的に結合する」と記載されていることからみて、ｈＰＴＨ１−１０によりウサギを免疫することにより得られたポリクローナル抗体が、ｈＰＴＨ（１−３７）が有する１−５部位付近のエピトープを認識するものであることが強く教示されており、そして甲第４号証の記載を勘案すれば、同１−５部位付近のエピトープの存在が示唆されることは上記したとおりである。
　そうしてみると、ｈＰＴＨ１−１０若しくはｈＰＴＨ１−５乃至１−９のペプチドフラグメントを免疫原として得られるモノクローナル抗体のうちには、同１−５部位付近のエピトープを特異的に認識するモノクローナル抗体が存在する可能性も十分考えられるから、そのような特異的抗体を想定すること自体に困難性はない。そして、本件明細書中でもこのような特異的抗体自体を提供しているわけではないから、本件明細書に基づく顕著な効果を主張することはできず、本件発明５も、本件発明１と同様の理由で、甲第１号証及び甲第４乃至８号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。（もしも、ｈＰＴＨ１−１０による免疫によって、そのような抗体がそもそも生じないのであればこの限りではないが、その場合には、本件発明５は実施可能要件違反の瑕疵があることになる。）
　
（５）本件発明６
　本件発明６は、公知の免疫法を用いてペプチドｈＰＴＨ１−５乃至ｈＰＴＨ１−１０により免疫した動物から免疫グロブリンを含む分画を回収し、ペプチドｈＰＴＨ１−５乃至ｈＰＴＨ１−１０に対する抗体力価を有する分画を単離することにより得ることができ、さらに別のアジュバンド及び／又は賦形剤を含むこともある、診断薬、であるが、上記記載事項（１−１）「ｈＰＴＨの生理的循環型フラグメントである、ヒト上皮小体ホルモン１−３７（ｈＰＴＨ１−３７）の免疫学的検出」によれば、「ｈＰＴＨの生理的循環型フラグメント」は、ｈＰＴＨ（１−３７）を免疫学的に検出するものであるから、「ｈＰＴＨ（１−３７）を診断するための」ものであることは明らかである。
　また、引用例において、「血清Ｋ1−Ｋ3」即ち「ｈＰＴＨ１−１０による免疫で得られたポリクローナル抗体」は「ｈＰＴＨ１−５の配列に優位的に結合する」と記載されていることからみて、ｈＰＴＨ１−１０によりウサギを免疫することにより得られたポリクローナル抗体が、ｈＰＴＨ（１−３７）が有する１−５部位付近のエピトープを認識するものであることが強く示唆されており、そして甲第４号証の記載を勘案すれば、同１−５部位付近のエピトープの存在が示唆されることは上記したとおりである。
　そうしてみると、ｈＰＴＨ１−１０若しくはｈＰＴＨ１−５乃至１−９のペプチドフラグメントを免疫原として得られるモノクローナル抗体のうちには、同１−５部位付近のエピトープを認識し、当該エピトープに対する抗体力価を有するものが存在する筈であり、また、当該エピトープを特異的に認識するモノクローナル抗体が存在する可能性も十分考えられるから、そのような抗体力価を有する特異的抗体を想定すること自体にも困難性はない。そして、それらの抗体がｈＰＴＨ（１−３７）の診断に用い得ることも明らかである。
　そして、本件明細書中でもこのような特異的抗体自体を提供しているわけではないから、本件明細書に基づく顕著な効果を主張することはできない。　よって、本件発明６も、本件発明１と同様の理由で、甲第１号証及び甲第４乃至８号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。　
　
　したがって、本件発明１及び本件発明３乃至６は、甲第１号証及び甲第４乃至８号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　　
４．被請求人の主張について
　 
（１）被請求人は、平成１６年９月１日付け答弁書７頁２７行〜８頁１３行において「引用例は、生理的循環体のｈＰＴＨ（１−３７）の検出に言及しているのみであるが、生理的循環体には生物活性を有さないもの（例えばｈＰＴＨ（３−３７）もある一方、本発明の抗体は、生物活性を有するｈＰＴＨだけを認識するものであり、生物活性を有さないｈＰＴＨ（３−３７）には結合しないものである」旨主張している。
　しかしながら、確かに、生理的循環体の中には、一般に生物活性を有するものと有さないものとがあろうが、引用例のｈＰＴＨ（１−３７）のようにＮ端末の１，２位を含むｈＰＴＨフラグメントは、生物活性を有するものである。そして、引用例は、生理的循環体の一つであるｈＰＴＨ（１−３７）の検出を目的とするものであるから、引用例で言う「ｈＰＴＨ（１−３７）」はＮ端末の１，２位を含む「生物活性を有するｈＰＴＨ」であることは明白であり、被請求人の主張は採用できない。
　また、被請求人は、乙第３号証を挙げて、抗血清Ｋ１−Ｋ３がｈＰＴＨ４−１２に結合することが示されているから、本件発明は引用例発明と相違する旨主張しているが、前記のとおり、ｈＰＴＨ１−１０若しくはｈＰＴＨ１−５乃至１−９のペプチドフラグメントを免疫原として得られる抗体のうちには、同１−５部位付近のエピトープを特異的に認識する抗体が存在する可能性も十分考えられるから、抗血清Ｋ１−Ｋ３中にｈＰＴＨ１−５に結合するが、ｈＰＴＨ４−１２に結合しないような抗体が存在するであろうことは、当業者が当然に期待するところである。一方、本件発明の抗体について、本件明細書の実施例では、ｈＰＴＨ１−１０のキャリアーペプチド共役体又はＭＡＰを動物に免疫することが現在形で記載されているだけであって、実際に「生物活性を有さないｈＰＴＨ（３−３７）等には結合しない」抗体を調製したことのみならず、そのような抗体の取得法についても何ら示していない。この点につき、被請求人は、甲第１２号証に言及して、本件発明１においては抗血清Ｋ２が生成単離されたものであるのに対して、引用例発明は抗血清及び未精製の抗体しか開示していない旨主張しているが、甲第１２号証は、本件優先日の４年後に発行された文献であって、本件優先日での技術水準を示すものではないから、被請求人の主張は採用できない。
　なお、本件発明において、「生物活性を有さないｈＰＴＨには結合しないものである」ことが特許請求の範囲に記載されているものでもないから、被請求人の主張は、特許請求の範囲に基づくものではない。
　さらに、乙第４乃至５号証によれば、免疫学的アッセイにより検出し得る、生理的循環体のｈＰＴＨは、「１−８４、１−３３、４３−８４、７−８４、Ｎ，Ｍ，Ｃ」であり、また、乙第９乃至１０号証によれば、ｈＰＴＨ（７−８４）が存在していることは理解できるが、被請求人が問題にしている、ｈＰＴＨ（３−３７）、ｈＰＴＨ（４−３７）の存在は無視できるから、実際の診断において格別の問題となるようなものではなく、この点からも被請求人の主張は採用できない。
　なお、引用例発明の抗体のｈＰＴＨ（３−３７）への結合性については、引用例に言及はないが、引用例発明と本発明では、多重抗原性ペプチドを合成し、ｈＰＴＨ１−１０のペプチドを用いて免疫する点で同一であるから、引用例で得られる抗体が本件発明と相違するとは言えない。
　
（２）被請求人は、同答弁書１６頁３〜１６行において、引用例には、「本発明の抗体を単離しようとする動機付けが存在しない」、「本発明の抗体の作成を試みるという動機付けが存在しない」及び「２種類の抗体を用いた二部位アッセイは記載されてない」と主張している。
　引用例は、生物活性を有するｈＰＴＨ（１−３７）の免疫学的検出に関するものであるが、ｈＰＴＨの検出に精製抗体を用いることは、本件明細書の従来技術の項でも言及されているとおり、本件優先日前、当業者にとって極めて一般的なことであったのであり、例えば、甲第１４乃至１５号証によれば、本件優先日前、アフィニティ精製したポリクローナル抗血清を用いたｈＰＴＨ（１−８４）の新しいアッセイキットが開発されたことが記載されている。
　してみると、引用例発明の抗血清から抗体を精製することは、当業者が通常適宜行う程度のことであり、動機付けがないとは到底いえない。また、精製抗体を用いることで検出精度が向上することも当業者にとって自明のことにすぎない。
　また、引用例には、確かに、二部位アッセイの詳細についての開示はないものの、引用例発明の目的がｈＰＴＨ（１−３７）という、１，２位を含んだ生物活性を有するｈＰＴＨの検出であるから、「二つの抗体を組み合わせた二部位アッセイの試験を行った。これらの実験によって、血清中の生理的循環型ヒトＰＴＨフラグメントを特異的に検出できる可能性が示される。」という上記記載事項（１−５）によれば、引用例に記載された抗血清中に含まれる、異なる２カ所の部位に結合する抗体を用いた二部位アッセイにより、生理的循環型ヒトＰＴＨフラグメントであるｈＰＴＨ（１−３７）を免疫学的に検出することが記載されているといえ、そして、引用例の検出対象はｈＰＴＨ（１−３７）の全長であり、ｈＰＴＨ（１−３７）の全長を検出する上で、ｈＰＴＨ１−５に結合する抗体を二部位の内の一方に用いることが好ましいことは当然である。
　
（３）被請求人は、同答弁書１９頁１０〜２５行において、Logue et al.を挙げて、「Logue et alには、『ヒトＰＴＨ（１‐１０）を抗原としたマウスの免疫による抗体力価は観察されなかった。』と記載されており、ｈＰＴＨ（１−１０）に対する抗体を作製することが困難であり、甲第１号証においてもそれは不可能となるはずである」と述べ、Longue et　alは、本件発明の達成が困難であることを開示していると主張している。
　しかしながら、Longue et　al　は、短いペプチドＰＴＨ（１−１０）あるいはＰＴＨ（１−３４）ペプチドをキャリアーであるキーホールリンペットヘモシアニンあるいはウシ血清アルブミンに結合させてそれを抗原として抗体を作製する方法で抗体を作成しようとしており、そのために抗体が産生されなかったものと考えられる。
　ところで、本件優先日においては短いペプチドに対する抗体を取得する方法として、ペプチドをキャリアタンパク質に結合させて抗原として用いる方法も、あるいは短いペプチドを多数つなぎあわせたＭＡＰ法も甲第７号証のとおり常套手段であって、当業者はこれらの方法を適宜選択して抗体を作製していた。
　そして、甲第１号証の上記記載事項（１−３）「我々は、ウサギにおいて惹起された１０種のポリクローナル抗血清：血清Ｋ1−Ｋ3（ｈＰＴＨ１−１０ＭＡＰから）・・・を得た。」によれば、ｈＰＴＨ１−１０のペプチドを使用して、三重リジン分枝化したもの（ｈＰＴＨ１−１０ＭＡＰ）でウサギを免疫してポリクローナル抗血清を得たのであるから、甲第１号証においては、多抗原性ペプチド法を用いて免疫することにより、抗体が得られていると解するのが相当である。
　そうすると、甲第１号証の上記記載事項（１−４）「血清Ｋ1−Ｋ3はｈＰＴＨ１−５の配列に優位的に結合する」によれば、血清Ｋ1−Ｋ3には、ｈＰＴＨ１−５に結合するものが多く含まれていたものと解されるところ、その中にはＰＴＨ１−５にのみ結合するものも含まれれていることは容易に予測できることであり、そのような抗体があれば、当業者は周知のスクリーニングでそれを得ることができるものであるから、被請求人の主張は採用できない。（もしも、ｈＰＴＨ１−１０による免疫によって、そのような抗体がそもそも生じないのであればこの限りではないが、その場合には、本件発明５は実施可能要件違反の瑕疵があることになる。）
　
（４）被請求人は、同答弁書２０頁７行〜最終行において、乙第２号証を挙げて縷々述べているが、乙第２号証は本件出願後の製品に関する文書に過ぎず、本件発明の進歩性とは関係のないものである。
　
（５）なお、被請求人は、同答弁書１１頁６〜１１頁行において、乙第８号証を挙げて対応米国特許に関する侵害訴訟に関して言及しているが、乙第８号証は米国特許に関するものであり、本件とは関係がない。
　
VII．むすび
　
　以上のとおり、本件請求項１及び３乃至６に係る発明の特許は、本件出願の優先日前に頒布された甲第１号証及び甲第４乃至８号証刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、他の理由について判断するまでもなく、同法第１２３条第１項２号に該当し、無効とすべきものである。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。