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　平成　５年特許願第５０８８２５号「合成アルファ−Ｌ−イズロニダーゼおよびそれをコード化する遺伝子配列」拒絶査定不服審判事件〔平成　５年　５月２７日国際公開、ＷＯ９３／１０２４４、平成　６年　５月２６日国内公表、特表平　６−５０４４４９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成４年１１月１２日を国際出願日（パリ条約による優先権主張、外国庁受理１９９１年１１月１４日、オーストラリア）とする国際出願であって、平成１４年１２月１７日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成１５年３月２４日に拒絶査定に対する審判請求（平成１５年５月２６日付け手続補正書（方式）提出）がなされるとともに、平成１５年４月１７日付けで手続補正書が提出され、さらに、平成１５年９月４日付けで前置報告がされた後、平成１８年４月６日付けで審尋がなされ、平成１８年１０月１０日付けで回答書が提出された。
　
２．本願発明
　本願の請求項１〜８に係る発明は、平成１５年４月１７日付けの手続補正書により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜８に記載された事項により特定されたとおりのものであるところ、そのうちの請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は次のとおりのものである。
　「【請求項１】ゲノムヌクレオチド配列又はそれに相補的な配列を含む単離された核酸分子であって、該ゲノムヌクレオチド配列は配列番号５に示すアミノ酸配列を有するヒトα−Ｌ−イズロニダーゼ（ＩＤＵＡ）をコードする単離された核酸分子。」
　
３．引用文献の記載事項
　これに対して、原査定の拒絶の理由に引用文献１として引用された、本願優先日前に頒布された刊行物である、Proc.Natl.Acad.Sci.USA.,Vol.88,No.21(1991.Nov.1)p.9695-9699（以下、「引用文献１」という。）には、以下の事項が記載されている。
（ア）「ＭＰＳ−Ｉ患者における突然変異を分子解析するため、並びに、ＭＰＳ−Ｉのイヌモデル（１３）における酵素及び遺伝子療法実験で使用するためのＤＮＡプローブを提供するために、ＩＤＵＡ遺伝子の単離が行われた。」（第9695頁左欄下から第4行〜第8行）
（イ）「この論文において、我々は、ヒトＩＤＵＡｃＤＮＡクローン及び逆転写されたＲＮＡからのＰＣＲ産物の単離及び配列決定、並びにヒトＩＤＵＡの完全コード領域を含むクローンの構築及び発現を報告する。」（第9695頁右欄第3行〜第7行）
（ウ）「ＩＤ４７をプローブとして使用して、我々は、ＥＭＢＬ３ヒトゲノムライブラリーの５００，０００クローンをスクリーニングし、８個のクローンを取得した。ゲノムクローンλＩＤ−４７５を精製し、ＩＤ４７陽性の１．６キロベース（ｋｂ）のＰｓｔＩ断片をｐＵＣ１９にサブクローンし、ｐＩＤ８９を調製した（１４）。」（第9695頁右欄第23行〜第27行）
（エ）「順序正しくまとめられたＤＮＡ配列（図２）は、精製ＩＤＵＡから得られたアミノ末端配列及びトリプシン処理ペプチド配列を含むタンパク質をコードしており、ＩＤＵＡのモデル（図１）と一致している。」（第9697頁左欄下から第1行〜第4行）
（オ）「図２．ＩＤＵＡｃＤＮＡの編集されたヌクレオチド配列とそのタンパク質の推定アミノ酸配列（配列は省略）」（第9697頁図２および脚注）
　
　また、原査定の拒絶の理由に引用文献２として引用された、本願優先日前に頒布された刊行物である、Am.J.Hum.Genet.,Vol.47,No.5(1990)p.802-807（以下、「引用文献２」という。）には、以下の事項が記載されている。
（カ）「ＭＰＳ Iの分子解析のためのＤＮＡプローブを提供する目的で、精製されたヒト肝臓ＩＤＵＡ（Clementsら.1989）からのアミノ酸配列が、ＩＤＵＡのゲノムクローン及びｃＤＮＡクローンの両方を単離するために用いられた。ゲノムクローン及びｃＤＮＡクローンは、両方とも精製されたＩＤＵＡからのペプチド配列と同一順序に並んでいるヌクレオチド配列を含んでいる（H.S.Scott、未発表データ）。」（第802頁右欄下から第3行〜第10行）
（キ）「精製されたＩＤＵＡ（Clementsら.1989）からのアミノ酸配列データを、ＩＤＵＡのゲノムクローン及びｃＤＮＡクローンを単離するために用いた。要約すると、オリゴヌクレオチドを、合計２４３アミノ酸になる１２個のトリプシン処理ペプチド配列及び４個のアミノ末端配列を含むゲノムクローンを単離するために用いた。ゲノムフラグメントを、成熟ＩＤＵＡの完全長配列をコードするｃＤＮＡクローンを単離するために用いた。用いたゲノムプローブは、半分以上がコード配列である１．５ｋｂのＰｓｔＩサブクローンである。」（第803頁左欄第12行〜第20行）
　
４．対比
　本願発明には「配列番号５に示すアミノ酸配列を有するヒトα−Ｌ−イズロニダーゼ（ＩＤＵＡ）」という記載があるが、本願明細書には「配列番号５」は記載されていない。
　そこで、本願明細書の記載を検討すると、ヒトＩＤＵＡのアミノ酸配列として図２のアミノ酸配列以外にアミノ酸配列は記載されておらず、また、出願当初明細書の請求項２３の「２３．実質上図２に記載のアミノ酸配列を有する・・・・・・哺乳動物ＩＤＵＡ。」という記載から、本願発明の「配列番号５に示すアミノ酸配列」は、図２に記載されたアミノ酸配列のことを意味しているのは明らかである。
　よって、「配列番号５に示すアミノ酸配列」は「図２に記載されたアミノ酸配列」の誤りであると認め、それを前提として、本願発明について、以下、対比・判断を行う。
　
　一方、記載事項（イ）、（エ）、（オ）から、引用文献１には、ヒトα−Ｌ−イズロニダーゼ（ＩＤＵＡ）をコードするｃＤＮＡを単離したことが記載されており、そのアミノ酸配列は、引用文献１の図２に記載されたものである。
　そして、本願発明の図２に記載されたアミノ酸配列と引用文献１の図２に記載されたアミノ酸配列を比較すると、両者は完全に一致する。
　そこで、本願発明と引用文献１に記載された発明を対比すると、両者は、図２に記載されたアミノ酸配列（配列番号５に示すアミノ酸配列）を有するヒトα−Ｌ−イズロニダーゼ（ＩＤＵＡ）をコードする単離された核酸分子である点で一致し、本願発明１は、核酸分子がゲノムヌクレオチド配列又はそれに相補的な配列を含むものであるのに対し、引用文献１に記載された発明は、核酸分子がcＤＮＡである点で相違する。
　
５．当審の判断
　上記相違点について検討する。
　ある生理活性を有するタンパク質をコードするｃＤＮＡが哺乳動物からクローニングされていた場合に、該哺乳動物から調製したゲノムＤＮＡライブラリーから、上記ｃＤＮＡの塩基配列に基づいて作成したプライマーを用いて、上記タンパク質をコードするゲノムＤＮＡをクローニングすることは、本願優先日前周知技術である。
　そして、引用文献１には、ヒトＩＤＵＡをコードするｃＤＮＡがクローニングされたこと、及び、その塩基配列が記載されている（記載事項（イ）、（エ）、（オ））。
　また、ヒトＩＤＵＡのゲノムＤＮＡを単離するという課題は、引用文献１の記載事項（ア）、引用文献２の記載事項（カ）から明らかなように、本願優先日前周知の課題であったといえる。
　さらに、引用文献１、２には、ヒトＩＤＵＡをコードする領域の一部を含むゲノムクローンを単離したことも記載されている（記載事項（ウ）、（キ））。
　よって、引用文献１に記載されたヒトＩＤＵＡをコードするｃＤＮＡの塩基配列に基づいて作成したプライマーを用いて、ヒトゲノムライブラリーから、ヒトＩＤＵＡをコードするゲノムＤＮＡをクローニングすることは、当業者が容易になし得ることである。
　
６．審判請求人の主張
　審判請求人は、審判請求書（平成１５年５月２６日付け手続補正書（方式）提出）において、「ＩＤＵＡのゲノム配列にはつぎのような価値がある（明細書２２頁下から４行−最終行）。即ち、ＩＤＵＡゲノム配列は、ＭＰＳ−１タンパク質の突然変異を規定するため、ＭＰＳ−１およびハンチントン病の診断上有用な多形性を規定するため，及びＩＤＵＡ遺伝子の遺伝的および物理的地図を改作するため有益である。」と主張している。
　しかし、そのような効果は、引用文献１の記載事項（ア）、引用文献２の記載事項（カ）及び周知技術から、当業者が予測し得る効果であり格別顕著なものとはいえない。
　また、審判請求人は、平成１８年１０月１０日付けの回答書において、平成１３年９月１４日付けの意見書に添付した参考資料１（J.Biol.Chem.,Vol.272,No.36(1997)p.22758-22765）、参考資料２（Biochem.J.,Vol.304,Pt.1(1994)p.43-49）、参考資料３（Lysosomes in biology and pathology(1984)p.63-82）、参考資料４（Protein Expr.Purif.,Vol.5,No.3(1994)p.225-232）を提示して、「出願人は平成１３年９月１４に提出した意見書において多くの文献（参考資料１〜４）を挙げ、ゲノム配列を使用するとＩＤＵＡの成熟したプロセシングされない型を与えることを示した。この型はムコ多糖沈着症における酵素置換療法における身体の細胞への適当な吸収に必要であり必須である。」と主張している。
　しかし、ゲノム配列を使用するとＩＤＵＡの成熟したプロセシングされない型が得られ、その型がムコ多糖沈着症の酵素置換療法において有用であるという効果は、本願明細書には何ら記載されていない効果であり、かつ、明細書の記載から当業者が推論できる効果ではないので、審判請求人の上記主張は採用できない。
　
７．付記
　本願の優先権主張の基礎となるオーストラリア国出願第ＰＫ９４９０号の明細書（以下、「優先権明細書」という。）の記載について検討すると、優先権明細書中には、本願明細書中のヒトＩＤＵＡのゲノムＤＮＡのクローニングについての記載（第２２頁下から第４行〜第１１行、等）、ヒトＩＤＵＡのゲノムＤＮＡのヌクレオチド配列についての図４の記載に対応する記載が全くない。
　そして、本願発明は、ヒトＩＤＵＡのゲノムＤＮＡに係る発明であるが、当該ＤＮＡについて優先権明細書中には何ら明示的な記載がなく、かつその他の記載から導き出すこともできないから、本願発明は、優先権明細書中に開示されていたとはいえないことは明らかであり、優先権主張の利益を享受することができない。
　よって、本願発明は、現実の出願日である平成４年１１月１２日を新規性、進歩性等の基準として判断を行うべきものである。
　そして、本願の出願日前に頒布された、Genomics,Vol.13,No.4(1992.Aug.)p.1311-1313（以下、「参考文献」という。）には、ヒトＩＤＵＡのゲノムＤＮＡをクローニングしたこと、該ゲノムＤＮＡのヌクレオチド配列が記載されている。
　したがって、本願発明は、参考文献に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないものであることを付記する。
　
８．むすび
　以上のとおりであるから、本願発明は、引用文献１〜２に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。