【事件の表示】
　平成　３年特許願第５０１４７０号「脊椎動物皮膚組織の微片仲介トランスフォーメーション」拒絶査定不服審判事件〔平成　３年　５月３０日国際公開、ＷＯ９１／０７４８７、平成　５年　６月２４日国内公表、特表平　５−５０３８４１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続きの経緯・本願発明
　
　本願は、平成２年１１月１３日（優先権主張　平成１年１１月１６日、米国）の出願であって、その請求項１に係る発明は、平成１７年１０月１９日付手続補正書により補正された特許請求の範囲及び発明の詳細な説明からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された以下のとおりのものと認める（以下、「本願発明１」という。）。
　
　「【請求項１】　生きた脊椎動物の組織細胞を遺伝子的にトランスフォーメーションするための仲介物であって、
　　前記仲介物は、ポリ核酸配列を付着させた微片を含んでなり、
　　前記ポリ核酸配列は、５’から３’の方向に、脊柱動物組織の中で機能する調節配列及びその調節配列の下流側に位置しその転写制御下にある遺伝子を含んでおり、
　　前記遺伝子は、その遺伝子が前記組織細胞中で発現すると、当該脊椎動物に免疫応答を起こさせるタンパク質またはペプチドである免疫源をコードしているものである
　　ことを特徴とする仲介物。」
　　
第２　特許法第２９条の２について
　
１．先願明細書に記載された事項
　当審で通知した拒絶の理由において引用された特願平２−５０９２５０号（国際公開第９１／００３５９号パンフレット、特表平４−５００３１４号公報参照。以下、「先願」という。）の特許法第１８４条の４第１項の国際出願における願書に最初に添付した明細書の特許請求の範囲第１項には、
　　「１．動物の体細胞を遺伝的に形質転換する方法であって、該動物の細胞内で遺伝子生成物を表現し得るように構築された外来遺伝子構造のコピーを、該動物の細胞の寸法に比して極めて小さな寸法の高密度物質の担体粒子に被覆する工程と、平坦なキャリヤシート上に該被覆担体粒子を層状に展開する工程と、該キャリャシートを火花放電室に設置する工程と、隔置された一対の電極の端部間に、該電極間のギャップを橋絡するように水滴を配置する工程と、該動物細胞を該キャリヤシートの移動する方向に設置する工程と、電弧が該電極間のギャップを橋絡するように、高電位電源の放電を開始し、該水滴を蒸発させ、かつ該キャリヤシートを該動物細胞の方向に加速して、該キャリヤシートが該動物細胞を打撃するのを回避するが、該担体粒子を該動物細胞内に侵入せしめ、該担体粒子が該動物細胞を打撃する力は、該電極に印加される該高電位電源の電圧を調節することにより、該外来遺伝子構造が該動物細胞中に導入され、一方で該細胞の損傷が最小限度となるように、調節可能であることを特徴とする上記遺伝的形質転換法。」（先願公表公報第１頁左下欄第２〜２１行）
と記載され、実施例として、シミアンウイルス４０（ＳＶ４０）初期プロモーター、Ｔｎ９クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ（ｃａｔ）コード領域、ＳＶ４０ｔ−抗原イントロンおよびＳＶ４０初期ポリアデニル化領域を含むキメラｃａｔ遺伝子構造物ｐＲＳＶｃａｔを付着させてなる１〜３μの金粒子（実施例ａ：先願公表公報第４頁右上欄第２５行〜同頁左下欄第２６行）を仲介として、マウスの側部皮膚（実施例ｃ：先願公表公報第５頁左上欄下から第４行〜同頁左下欄下から第１２行）、ツメガエルの側部皮膚（実施例ｄ：先願公表公報第５頁左下欄下から第１１行〜同頁右下欄下から第１０行）、ツメガエルの背部及び腹部（実施例ｅ：先願公表公報第５頁右下欄下から第９行〜第６頁左上欄下から第１６行）、及びホルツマンラットの肝臓（実施例ｆ：先願公表公報第６頁左上欄下から第１５行〜同頁左下欄下から第１５行）において、Ｔｎ９クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ（ｃａｔ）を発現させたことが記載されている。そして、これらの点は、全て、先願の優先権の基礎となっている米国特許出願３７１８６９号（１９８９年６月２６日出願）の明細書にも記載されている。
　
２．対比・判断
　
　本願発明１と先願明細書に記載された事項を対比すると、まず、先願明細書の実施例において、生きたまま遺伝子的にトランスフォーメーションされたマウス（実施例ｃ）、ツメガエル（実施例ｄ、ｅ）、及びホルツマンラット（実施例ｆ）はいずれも脊椎動物であって、その際に核酸を付着させるのに用いた１〜３μの金粒子は、本願発明１の「微片」に相当する。
　次に、トランスフォーメーションに用いた核酸について検討すると、先願の実施例において用いられたｐＲＳＶｃａｔ中のＴｎ９クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ（ｃａｔ）コード領域は、「脊柱動物組織の中で機能する調節配列」であるシミアンウイルス４０（ＳＶ４０）初期プロモーターの下流側に位置しその転写制御下にある遺伝子である。そして、その由来は、バクテリアトランスポゾンＴｎ９であって（必要ならば、ALTON,NK et al., Nature, vol.282(5741), pp.864-869 (1979)を参照のこと。）、その遺伝子産物であるＴｎ９クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ（ｃａｔ）は、脊椎動物にとっては異物であるから、脊椎動物に免疫応答を起こさせるタンパク質であるといえる。
　そうしてみると、先願明細書の実施例ａに記載されたシミアンウイルス４０（ＳＶ４０）初期プロモーター、Ｔｎ９クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ（ｃａｔ）コード領域、ＳＶ４０ｔ−抗原イントロンおよびＳＶ４０初期ポリアデニル化領域を含むキメラｃａｔ遺伝子構造物ｐＲＳＶｃａｔを付着させてなる１〜３μの金粒子は、本願発明１の構成をすべて備えている。
　したがって、本願発明１は、先願明細書に記載された発明と同一であり、しかも、本願発明１の発明者が上記先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも、また、本願の出願時に、その出願人が上記先願の出願人と同一であるとも認められないので、本願発明１は、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。
　
第３　特許法第３６条第３項および第４項第１号について
　
　本願発明１は、「生きた脊椎動物の組織細胞を遺伝子的にトランスフォーメーションするための仲介物」であって、当該トランスフォーメーションに用いられる遺伝子は、「その遺伝子が前記組織細胞中で発現すると、当該脊椎動物に免疫応答を起こさせるタンパク質またはペプチドである免疫源をコードしているもの」である。
　それに対して、本願の発明の詳細な説明には、当該遺伝子の例が挙げられ（本願公表公報第４頁左下欄第１２〜２８行）、効果について「ここに記載した方法のうち、免疫応答の産生可能なタンパク質やペプチドを処理する利点は、長期間において検体に効果的に抗原を提示する能力である。これは、検体によって急速に切断、除去されるタンパク質やペプチドの単なる注射とは対照的である。」（本願公表公報第４頁左下欄第２９行〜同頁右下欄第３行）と記載されてはいるが、実際にトランスフォーメーションを行った結果、検体において免疫応答が得られたことについて確認することができる、具体的データやそれに類する記載はない。
　本願の発明の詳細な説明に記載された実施例のうち、生きた脊椎動物をトランスフォーメーションしたことを示す実施例である実施例７（マウス）においては、トランスフェクション後１〜４日にかけて発現タンパク質の活性は急激に減少しており（本願公表公報第７頁右下欄表２）、生じたトランスフォーメーションは安定したものではなく、一過的なものにすぎないと認められ、その結果発現したタンパク質が免疫応答を引き起こす程度の量及び期間、発現しているか否か不明である。また、もう一つの、生きた脊椎動物をトランスフォーメーションしたことを示す実施例である実施例８（マウス）においては、示された発現データ（本願公表公報第８頁左上欄表３）が、トランスフォーメーション後どの程度の時間経過後の結果であるのか不明であり、発現したタンパク質が免疫応答を引き起こす程度の量及び期間、発現しているか否か不明である。
　しかも、請求人が平成１７年１０月１９日付意見書の（３）において述べているとおり、本願優先日以前、脊椎動物の組織にインシトゥで弾丸接種をして生きた脊椎動物に免疫応答を起こさせることの可能性については、当業界において非常に懐疑的に考えられてきたという状況を勘案すればなおさらのこと、上述したような発明の詳細な説明の記載から、本願発明１によりトランスフォーメーションされた脊椎動物において免疫応答が起こされたとは認めることができない。
　したがって、本願の発明の詳細な説明には、本願発明１の目的、構成及び効果について当業者が容易に実施をすることができる程度に記載されていないから、本願は、特許法第３６条第３項に規定する要件を満たしていない。また、本願発明１は、本願の発明の詳細な説明により裏付けられていないから、本願は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
第４　むすび
　
　以上のとおりであるから、本願発明１は、先願の特許法第１８４条の４第１項の国際出願における願書に最初に添付した明細書に記載された発明と同一であって、しかも、本願発明１の発明者が上記先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも、また、本願の出願時に、その出願人が上記先願の出願人と同一であるとも認められないので、本願発明１は、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものであり、また、本願は、特許法第３６条第３項および第４項第１号に規定する要件を満たしていないから、その他の請求項に係る発明については判断するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。