【事件の表示】
　平成１０年特許願第３６０７２８号「相補性によるクローニングおよび関連方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１１年　９月２１日出願公開、特開平１１−２５３２００〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　出願の経緯及び本願発明
　本願は，１９９１年４月１９日（パリ条約による優先権主張，１９９０年４月２０日，米国）を国際出願日とする出願の特願平０３−５０９３６０号の一部を，特許法第４４条第１項の規定により，平成１０年１２月１８日に分割出願したものであって，その請求項１〜７に係る発明の要旨は，平成１９年１月１１日付けで提出された手続補正書によって補正（以下，「本件補正」という。）された明細書の特許請求の範囲に記載されたとおりのものと認められるところ，その請求項１に係る発明（以下，「本願発明１」という。）の要旨は，次のとおりのものである。
　
「【請求項１】
　哺乳類遺伝子によってコードされたタンパク質の活性を変換する化学薬品を同定する方法であって，当該哺乳類遺伝子が，遺伝子変換された宿主細胞において発現をする際に，当該宿主細胞における遺伝子変換に関連する形質変換を修飾するホスホジエステラーゼ(ＰＤＥ)遺伝子であり，かつ以下の工程，すなわち；　
(ａ) 遺伝子変換され，かつ当該哺乳類遺伝子によってコードされたタンパク質が発現されていない宿主細胞において，当該哺乳類遺伝子によってコードされたタンパク質を発現し，これにより，遺伝子変換と関連する形質変換を修飾し，
(ｂ) 形質検定に適切な条件下で，工程(ａ)に記載の遺伝子変換された宿主細胞と検定される化学薬品とを接触させ，および
(ｃ) 工程(ａ)で修飾された遺伝子変換と関連する形質変換の逆転，すなわち，当該哺乳類遺伝子を阻害する化学薬品であることを示す当該形質変換の逆転の有無を決定する，
工程を含む，ことを特徴とする哺乳類遺伝子によってコードされたタンパク質の活性を変換する化学薬品を同定する方法。」
　
第２　当審で通知した拒絶理由について
　これに対し，当審で通知した拒絶理由の概要は，以下のとおりである。
　
　この出願に係る発明は，本願の優先日前に頒布されたCancer Res., (1989), Vol. 49(22), p.6318-23（以下，「引用例１」という。）及びProc. Natl. Acad. Sci. USA, (1989), Vol. 86, p.3599-603（以下，「引用例２」という。）の記載，並びに，本願出願時の技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができない。
　
　なお，当審で通知した拒絶理由通知書においては，本件補正前の請求項１に係る発明について，引用例１の記載及び本願出願時の技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができない旨の拒絶理由があることとともに，本件補正前の請求項１に係る発明を，「哺乳類ｃＡＭＰホスホジエステラーゼを，ホスホジエステラーゼ欠損のpde1-，pde2-酵母株である10DABで発現させて，該発現させた酵素の活性を変換する化学薬品を同定する方法」に限定したとしても，引用例２の記載を考えれば，当業者が容易に発明をすることができたものである旨，説示している（第４頁下から第６行〜第５頁第９行）。
　本件補正は，本件補正前の「哺乳類遺伝子の発現生成物の活性を変換する化学薬品を同定する方法」を，「哺乳類遺伝子によってコードされたタンパク質の活性を変換する化学薬品を同定する方法」とし，当該「哺乳類遺伝子」を「ホスホジエステラーゼ(ＰＤＥ)遺伝子」に限定するものであり，まさに，上記拒絶理由通知書で示した限定を行ったものである。したがって，本願発明１について，上記拒絶理由通知書において，本件補正後の請求項１に係る発明（本願発明１）について，引用例１の記載及び本願出願時の技術常識と併せて，引用例２の記載に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができないとの拒絶理由が示されており，審判請求人は，それに対応する意見書及び補正書を提出する機会が与えられていたといえる。
　
第３　引用文献に記載された発明について
　引用例１は，「酵母ＤＮＡトポイソメラーゼＩの欠失した酵母細胞におけるヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩの発現：抗癌剤カンプトテシンに対する細胞の感受性の回復」という表題であり，以下の記載がある（下線は，合議体による。）。
　
ア．「抗癌剤であるアルカロイドのカンプトテシン透過性の酵母株は，該薬剤の細胞内標的であるＤＮＡトポイソメラーゼＩが発現された場合には，該薬剤によって殺される（・・・）。我々は，酵
母ＤＮＡトポイソメラーゼＩの欠失したカンプトテシン透過性の酵母株が，ヒトｃＤＮＡクローンを担うプラスミドからのヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩの発現により，該薬剤への感受性が回復されることを示す
イ．「トポイソメラーゼを標的とする薬剤の大多数は，これらの酵素によって触媒されるＤＮＡ切断及び結合反応を妨害することによって，細胞障害性の効果を及ぼすようである（1-5，8）。」(第6318頁左欄第３段落の第５〜８行)，
ウ．「この研究室からの以前の報告で，トポイソメラーゼを標的とする薬剤の研究における酵母Saccharomyces cerevisiaeの透過性変異体の使用が報告された（16）。酵母システムの有利なところは，哺乳類システムに直ちに適用できない遺伝的，生化学的な手段が利用可能なところである。例えば，カンプトテシンを透過できる酵母細胞は，ＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子（TOP1）が欠失したときに，その薬剤に耐性になることが示され，当該酵素が，下等な真核生物における唯一の薬剤の細胞内標的であることを示した。さらに，これらの結果は，薬剤の細胞障害性は，本質的な機能の阻害というよりもむしろ，真核生物のＤＮＡトポイソメラーゼＩのＤＮＡを損傷させる薬剤への変化によるものであることを示す（Refs. 16及び17；Refs. 1-5も参照。）。この報告においては，我々は，活性なヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩが酵母において発現し得ること，並びに，当該ヒトの酵素の発現は，カンプトテシン感受性を，カンプトテシン透過性であるが，機能的な酵母ＤＮＡトポイソメラーゼＩを欠いた酵母細胞に回復させることを示す。ヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩを標的とする治療法のスクリーニングや，そのような治療法のメカニズムについての議論に，このシステムは使用できる可能性がある。」（第6318頁右欄第３段落），
エ．カンプトテシン透過性であり，且つ，酵母ＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子が欠失した酵母株JN2-134（top1-1 rad52 ise1 ura3-52）に，ヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子を含むプラスミドであるYEpGAL1-hTOP1を導入し，ヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子を発現させたところ，該酵母株のカンプトテシン感受性が回復されたこと。（第6320頁右欄第４段落〜第6321頁右欄第２段落），
オ．「癌の化学療法における
カンプトテシンとその類似体の臨床的な可能性にもかかわらず，その薬剤が，真核生物のＤＮＡトポイソメラーゼＩによるＤＮＡ鎖の切断及び再結合の触媒作用にどのように影響を及ぼすか
酵母top
-
細胞の薬剤感受性と，該ヒト酵素を発現させた同じ細胞とを比較することによって，カンプトテシン型の薬剤がたやすく同定できるであろう。
　
　上記ア.〜オ．によれば，引用例１には，酵母ＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子が欠損した酵母株において，ヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子によってコードされたタンパク質を発現することによってカンプトテシンに対する感受性を回復した酵母株を用いて，当該遺伝子によってコードされたタンパク質であるヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩを標的とするカンプトテシン型の薬剤を同定する方法が記載されているといえる。
　
第４　対比
　本願発明１と引用例１に記載された発明（以下，「引用発明１」という。）を対比する。
　引用発明１における「ヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子」は，「酵母ＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子が欠損した酵母株」において発現をする際に，該酵母株のカンプトテシンに対する感受性を回復するもの，すなわち，酵母ＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子が欠損することに基づくカンプトテシン耐性を感受性に変換するものである。
　それゆえ，該遺伝子は，「遺伝子的に変換された宿主細胞」である該酵母株において発現する際に，該酵母株における遺伝子変換に関連する形質転換を修飾するものといえるから，引用発明１における「ヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子」及び「酵母ＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子が欠損した酵母株」は，本願発明１における「哺乳類遺伝子」及び「遺伝子的に変換された宿主細胞」に，それぞれ相当し，引用発明１の「ヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子」は，本願発明１の「当該哺乳類遺伝子が，遺伝子的に変換された宿主細胞において発現をする際に，当該宿主細胞における遺伝子変換に関連する形質変換を修飾する遺伝子」であると認められる。
　また，引用発明１は，「ヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子によってコードされたタンパク質を標的とするカンプトテシン型の薬剤を同定する方法」であるが，上述のとおり，引用発明１における「ヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子」が，本願発明１における「哺乳類遺伝子」に相当し，引用発明１の「ヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子によってコードされたタンパク質を標的とするカンプトテシン型の薬剤」は，本願発明１の「哺乳類遺伝子によってコードされたタンパク質の活性を変換する化学薬品」といえるから，引用発明１の「ヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子よってコードされたタンパク質を標的とするカンプトテシン型の薬剤を同定する方法」は，本願発明１の「哺乳類遺伝子によってコードされたタンパク質の活性を変換する化学薬品を同定する方法」に相当する。
　さらに，上記オ．によれば，引用発明１の方法は，カンプトテシン型の薬剤を同定する際に，酵母top-細胞，すなわち，「遺伝子変換され，かつ当該哺乳類遺伝子によってコードされたタンパク質が発現されていない宿主細胞」において，ヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子によってコードされたタンパク質を発現し，これにより，酵母top-細胞の形質（カンプトテシン耐性）を感受性に修飾する工程（ａ’）を含むものといえる。また，引用発明１の方法は，カンプトテシン型の薬剤を同定する際に，当然に，工程（ａ’）における修飾されて感受性となった酵母細胞に，検定される候補の化学薬品を接触させる工程（ｂ’）を含むものと認められる。さらに，引用発明１の方法は，上記検定される候補の化学薬品が，上記工程（ａ’）で修飾された酵母細胞の薬剤感受性を耐性にするものかどうか，すなわち，カンプトテシンと同様に，該検定される候補の化学薬品がヒトＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子によってコードされるタンパク質の触媒作用に影響を及ぼすかどうかの有無を決定する工程（ｃ’）を含むと認いえる。
　そうであるから，引用発明１のこれらの工程（ａ’），（ｂ’）及び（ｃ’）は，本願発明１の「（ａ） 遺伝子的に変換され，かつ当該哺乳類遺伝子によってコードされたタンパク質が発現されていない宿主細胞において，当該哺乳類遺伝子によってコードされたタンパク質を発現し，これにより，遺伝子変換と関連する形質変換を修飾」する工程，「（ｂ）工程（ａ）に記載の遺伝子変換された宿主細胞と検定される化学薬品とを接触させ」る工程，及び，「（ｃ）工程（ａ）で修飾された遺伝子変換と関連する形質変換の逆転，すなわち，当該哺乳類遺伝子を阻害する化学薬品であることを指し示す当該形質変換の逆転の有無を決定する」工程に，それぞれ相当する。
　そうしてみると，本願発明１と引用発明１とは，
「哺乳類遺伝子によってコードされたタンパク質の活性を変換する化学薬品を同定する方法であって，当該哺乳類遺伝子が，遺伝子変換された宿主細胞において発現をする際に，当該宿主細胞における遺伝子変換に関連する形質変換を修飾する遺伝子であり，かつ以下の工程，すなわち；　
(ａ) 遺伝子変換され，かつ当該哺乳類遺伝子によってコードされたタンパク質が発現されていない宿主細胞において，当該哺乳類遺伝子によってコードされたタンパク質を発現し，これにより，遺伝子変換と関連する形質変換を修飾し，
(ｂ)工程(ａ)に記載の遺伝子変換された宿主細胞と検定される化学薬品とを接触させ，および
(ｃ) 工程(ａ)で修飾された遺伝子変換と関連する形質変換の逆転，すなわち，当該哺乳類遺伝子を阻害する化学薬品であることを示す当該形質変換の逆転の有無を決定する，
工程を含む，ことを特徴とする哺乳類遺伝子によってコードされたタンパク質の活性を変換する化学薬品を同定する方法。」
である点で一致し，上記工程（ｂ）において，本願発明１が，「形質検定に適切な条件下で，」宿主細胞と検定される化学薬品とを接触させているのに対し，引用発明１では，そのような条件が特定されていない点で，一応相違する（相違点１）。
　また，哺乳類遺伝子が，本願発明１では，「ホスホジエステラーゼ(ＰＤＥ)遺伝子」であるのに対し，引用発明１では，「ＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子」である点で相違する（相違点２）。
　
第５　判断
　上記相違点について検討する。
　まず，相違点１については，化学物質のスクリーニング等において，宿主細胞と検定される化学薬品とを接触させる際に，その検定に適切な条件下で行うことは，当然に行われることであり，本願発明１が，「形質検定に適切な条件下で，」微生物と検定される化学薬品とを接触させている点は，実質的な相違点とは認められないか，又は，本願出願時の技術常識を参酌すれば，当業者が適宜成し得た程度のものであると認められる。
　次に，相違点２，すなわち，哺乳類遺伝子が，本願発明１では，「ホスホジエステラーゼ(ＰＤＥ)遺伝子」であるのに対し，引用発明１では，「ＤＮＡトポイソメラーゼＩ遺伝子」である点について検討する。
　そもそも，酵素の活性を阻害する化合物を同定しようとすることは，本願出願時における周知の課題であるところ，その対象の酵素として，周知の酵素であり，遺伝子のクローニングもされているホスホジエステラーゼ（ＰＤＥ）を選択することは，当業者の通常の創作能力の発揮に過ぎない。しかも，引用例２には，以下の記載がある。
　
カ．「DPD遺伝子産物の発現及び特徴付け
　S. cerevisiaeは，２つのｃＡＭＰホスホジエステラーゼ，PDE1及びPDE2をコードしている（6，9）。10DAB株は，これらの遺伝子の両方が破壊されている。ｃＡＭＰホスホジエステラーゼ欠損の結果，細胞内ｃＡＭＰレベルを上昇させ，RAS2Val19アレルを有する株と同様の熱ショック感受性の表現型となる。10DAB細胞は，DPD発現プラスミドpADPDで形質転換され，熱ショック感受性の分析がされ，実際に熱ショック耐性に変化した（図４）。
　DPD遺伝子産物の生化学的特性を分析するために，pADNS又はpADPDで形質転換された10DABの１リットル培養物からの粗細胞抽出物が調製された。ホスホジエステラーゼ活性の分析は，基質としてのｃＡＭＰを用いて行われた。コントロールの抽出物（pADNSを持つ10DAB）は，ｃＡＭＰホスホジエステラーゼ活性を示さなかった。・・・対照的に，pADPDで形質転換された10DAB株は，かなりのｃＡＭＰホスホジエステラーゼ活性が見られた。・・・カルシウム／カルモジュリンは，その抽出物の測定されたホスホジエステラーゼ活性は，刺激できなかった（データは示さず。）。・・・最後に，我々の分析では，ｃＧＭＰホスホジエステラーゼ活性は検出できなかった。ウシ心臓ホスホジエステラーゼは，再度ポジティブコントロールとして用いられた。加えて，100倍以上の基質濃度のｃＧＭＰの存在は，ｃＡＭＰホスホジエステラーゼ活性を阻害できなかった。」（第3600頁右欄第３段落〜第3602頁右欄第１段落）
　
　上記記載によれば，引用例２には，ラットｃＡＭＰホスホジエステラーゼ遺伝子によってコードされたタンパク質の活性を変換する化学薬品を同定する方法が記載されており，当該方法において，哺乳類ｃＡＭＰホスホジエステラーゼ遺伝子を，遺伝子変換された宿主細胞であるホスホジエステラーゼ遺伝子が欠損したpde1-，pde2-酵母株（10DAB）において発現させて，該10DAB株の表現型を修飾したものを用いて，カルシウム／カルモジュリンやｃＧＭＰといった化学物質が，哺乳類ｃＡＭＰホスホジエステラーゼ遺伝子によってコードされたタンパク質の活性にどのような影響を及ぼすかを分析することが記載されているといえる。
　そうであるから，引用例２には，哺乳類ｃＡＭＰホスホジエステラーゼ遺伝子によってコードされたタンパク質の活性を変換する化学薬品を同定するという動機が十分に示されているといえ，また，哺乳類の「ホスホジエステラーゼ(ＰＤＥ)遺伝子」について，引用発明１の方法に適用できる酵母株，すなわち，宿主細胞である酵母株の遺伝子変異による形質変換を，哺乳類ホスホジエステラーゼ（ＰＤＥ）遺伝子を発現させることにより，その形質変換が修飾・補完されるという酵母株が本願優先日前に知られていたといえるから，引用発明１において，哺乳類遺伝子を，「ホスホジエステラーゼ(ＰＤＥ)遺伝子」とすることは，当業者が容易に想到し得たことであると認められるし，その効果は当業者の予測の範囲を超えるものとはいえない。
　また，哺乳類ｃＡＭＰホスホジエステラーゼ遺伝子を，遺伝子変換された宿主細胞である10DAB酵母株において発現させ，該10DAB酵母株の表現型を修飾・補完させる手法，並びに，該修飾・補完された10DAB株を用いて，当該哺乳類ｃＡＭＰホスホジエステラーゼ遺伝子によってコードされたタンパク質の活性を変換する化学薬品を同定する方法については，Molecular Pharmacology, Jan. 1990, Vol.37, p.7-10にも記載されており（特に，要約，材料と手法（第9頁左欄第２段落）を参照。），これらのことは本願優先日時点において周知であったといえるから，なおさら，引用発明１において哺乳類遺伝子を，「ホスホジエステラーゼ(ＰＤＥ)遺伝子」とすることは，当業者にとって容易になし得たことといえる。
　よって，本願発明１は，引用例１及び引用例２の記載，並びに，出願時の技術常識に基づいて，当業者が容易に成し得たものと認められる。
　なお，上記手続補正書により，独立請求項である請求項４が追加されたが，当該請求項４に係る方法は，上記引用例２に記載された方法にほかならず，特許法第２９条第１項第３号の発明であるか，又は，引用例２及び出願時の技術常識に基づいて，当業者が容易に成し得たものと認められから，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができないことを付記する。
　
第６　むすび
　したがって，本願発明１は，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができないから，その余の本願の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本特許出願は拒絶すべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。