【事件の表示】
　特許第２６６９０５１号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第２６６９０５１号に係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。
【理　由】
 １．手続の経緯　 
　　平成　１年　５月１１日　本件出願（特願平　１−１１８４６０号）
　　平成　２年１２月　７日　出願公開（特開平　２−２９７３８４号）
　　平成　９年　７月　４日　設定登録（特許第２６６９０５１号：
　　　　　　　　以下、「本件特許」という。請求項の数は１である。）
　　平成１８年　９月　５日　本件特許に対する無効審判請求（無効
　　　　　　　　２００６−８０１７２号）
　　平成１９年　６月　８日（起案日）無効２００６−８０１７２号審決
　　　　　　　　（訂正を認める。本件審判請求は、成り立たない。）
　　平成２０年　３月２１日　本件訂正審判請求
　
 ２．訂正の内容
　特許権者が求める訂正の内容は、特許第２６６９０５１号の明細書を請求書に添付した明細書（以下、単に「訂正明細書」という。）のとおり訂正することを求めるもので、訂正の内容は以下のとおりである（請求書の「６．請求の理由（３）訂正の要旨」欄）。
　
（１）訂正事項ａ
　請求項１において、「チオフェノール類、チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物」を「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」と訂正する。
　
（２）訂正事項ｂ
　無効２００６−８０１７２号における平成１８年１１月２１日付け訂正請求書に添付した全文訂正明細書（以下、単に「前訂正明細書」という。）２頁１３〜１５行の「チオフェノール類、チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物」を「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」と訂正する。
　
（３）訂正事項ｃ
　前訂正明細書２頁２３〜２４行の「チオフェノール類、チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物」を「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」と訂正する。
　
（４）訂正事項ｄ
　前訂正明細書２頁２９〜３１行の「チオフェノール類、チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物」を「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」と訂正する。
　
（５）訂正事項ｅ
　前訂正明細書３頁２５〜２７行の「チオフェノール類、チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物」を「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」と訂正する。
　
（６）訂正事項ｆ
　前訂正明細書３頁２７〜４頁３行の「ここで、チオフェノール類、チオカルボン酸類としては、ペンタクロロチオフェノール，４−ｔ−ブチル−ｏ−チオフェノール，４−ｔ−ブチルチオフェノール，２−ベンズアミドチオフェノール等のチオフェノール類、チオ安息香酸等のチオカルボン酸類、が好適に用いられ、またチオフェノール類又はチオカルボン酸類の金属塩としては、上記チオフェノール類、チオカルボン酸類の亜鉛塩などが好ましく使用される。これらは１種を単独で使用しても、２種以上を組み合せて使用してもよい。」を削除する。
　
（７）訂正事項ｇ
　前訂正明細書５頁下から７行の「有機硫黄化合物」を「ペンタクロロチオフェノール」と訂正する。
　
 ３．訂正の目的
（１）訂正事項ａについて 
　訂正事項ａは、請求項１における「チオフェノール類、チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物」をチオフェノールの一種である「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」に限定するものであり、特許請求の範囲の減縮に該当する。
　また、「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」は、本件願書に添付した明細書及び図面（以下、「特許明細書」という。）６頁６〜８行（特許公報２頁４欄１４〜１８行）に、「チオフェノール類、チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物を配合したものである。ここで、チオフェノール類、チオカルボン酸類としては、ペンタクロロチオフェノール，・・・」と記載され、チオフェノール類の一種として「ペンタクロロチオフェノール」が例示されており、同特許明細書１１頁５行〜１２頁１５行（特許公報３頁５欄３１行〜６欄４３行）の実施例に係る記載には、ソリッドコアのゴム組成物に「ペンタクロロチオフェノールの亜鉛塩」を含有させること、また、「ペンタクロロチオフェノールの亜鉛塩」を含有させなかった比較例と比較して「ボール初速度」が高くなる効果を得られることが明記されていることからして、当該訂正事項は、本件特許明細書の範囲内であって、ソリッドコアのゴム組成物を実施例相当のものとするものであるから、新規事項の追加には該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
 　 
（２）訂正事項ｂ〜ｇについて
　訂正事項ｂ〜ｇは、訂正事項ａにより特許請求の範囲を減縮した結果、記載表現が一致しなくなった本件特許明細書の記載を、特許請求の範囲の記載に整合させるものであって、明りようでない記載の釈明に該当する。
 　そして、これら訂正事項ｂ〜ｇは、いずれも、特許明細書に記載した事項の範囲内のものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 
　
（３）まとめ
　以上のとおり、本件訂正における上記訂正事項ａ〜ｇのいずれも、訂正目的に違反するところはなく、また、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１２６条第１項、第３項及び第４項の規定に適合している。 
 　 
　してみるに、訂正事項ａは「特許請求の範囲の減縮」（特許法第１２６条第１項ただし書き第１号該当）を目的とするものであることから、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない点（同条第５項該当）について、以下、検討する。
　
 ４．本件訂正発明の独立特許要件
（１）本件訂正発明の認定
 　本件特許の請求項１に係る発明（以下、「本件訂正発明」という。）は、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される次のものと認める。 
 　 
 （本件訂正発明） 
 「カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの芯球を、基材ゴムと、不飽和カルボン酸の金属塩と、
ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩
 　 
（２）無効２００６−８０１７２号における
　　　先願発明（特許第２９６１７３５号）との対比・判断
　当該特許第２９６１７３５号は、本件特許第２６６９０５１号の出願の日前である昭和６３年９月２９日の出願である特願昭６３−２４５３４４号に係るものであって、無効２００６−８０１７２において甲第１号証として提出され、当該事件では、本件特許第２６６９０５１号発明が、当該特許第２９６１７３５号先願発明と同一であるから、特許法３９条第１項の規定により特許を受けることができないとの無効理由が主張された。
　しかしながら、当該特許第２９６１７３５号については、平成１８年１１月２１日付けで訂正審判請求（訂正２００６−３９１８８号）がなされ、平成１９年３月１９日付けで「特許第２９６１７３５号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。」旨の審決（以下、当該審決を「訂正審決」といい、その訂正明細書を「先願特許の訂正明細書」という。）がなされ、当該審決は同年３月２９日に確定した。
　それ故、当該先願発明は、先願特許の訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載されたとおりの次のものである。 
 　 
 （先願発明） 
 「基材ゴムと、メタクリル酸の金属塩及び／又はアクリル酸の金属塩と、過酸化物系架橋開始剤とを含有するゴム組成物にペンタクロロチオフェノール、ペンタクロロチオフェノールの亜鉛塩、α，α−ジフェニル−β−ピクリルヒドラジル、N,N,N′,N′−テトラエチル−ｐ−フェニレンジアミン、Ｎ−（３−Ｎ−オキシアニリノ−1,3−ジメチルブチリデン）アニリンオキシドからの遊離基、p,p′−ジフルオルジフェニルアミン、クロルアニル、ガルビノキシル、ヨウ素及び塩化第２鉄から選ばれるラジカル捕獲剤を添加し、これを加硫・成型してワンピースボールを得ることを特徴とするソリッドゴルフボールの製造方法。」 
 　 
 　そこで、本件訂正発明と先願発明とを対比すると、いずれも「ゴルフボール」に係るものであって、先願発明の「メタクリル酸の金属塩及び／又はアクリル酸の金属塩」が本件発明の「不飽和カルボン酸の金属塩」に、先願発明の「ペンタクロロチオフェノール、ペンタクロロチオフェノールの亜鉛塩、・・・から選ばれるラジカル捕獲剤」が本件訂正発明の「
ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩
　すなわち、本件訂正発明では「多層構造ゴルフボールの芯球を、基材ゴムと、不飽和カルボン酸の金属塩と、
ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩
先願発明では「架橋開始剤」を含有せしめたゴム組成物に「ラジカル捕獲剤」としての「ペンタクロロチオフェノール、ペンタクロロチオフェノールの亜鉛塩」を添加するという加硫・成型に係る製造方法を特定しているものであり、両者が単なるカテゴリーの相違するものとはいえない。
　また、カテゴリーの相違を捨象したとしても、本件訂正発明は「カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボール」のゴム組成物からなる芯球であるのに対して、先願発明により製造されるものはワンピースボールであり、両者はそもそもソリッドゴルフボールの基本的構成が全く相違している。
　してみると、本件訂正発明は、先願発明と実質的に同一の構成を備えたものということはできない。 
 　 
 　したがって、本件訂正発明は、先願発明と同一であるということはできない。 
 　 
（３）原審の拒絶理由に引用された刊行物についての対比・検討
　本件特許第２６６９０５１号においては、原審で特許法第２９条第２項の拒絶の理由を通知するに際し、以下の刊行物が引用されている。
　そこで、本件特許第２６６９０５１号発明とこれら刊行物記載とを対比して検討する。
　
刊行物１：特開昭５９−２２８８６８号公報
刊行物２：特公昭５５−１９６１５号公報
刊行物３：特開昭６２−１９５０３１号公報
　
 　刊行物１は、基材ゴム、不飽和カルボン酸の金属塩及び「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフイド」又はその誘導体を含有する「ソリッドゴルフボール」の発明を開示するものであり、また、刊行物２は、ポリブタジエンと、不飽和カルボン酸の金属塩と、ジクミルペルオキシドのような遊離基開始剤とを含有する混合物を加熱・成形したソリツドゴムゴルフボールの発明を開示するものであり、さらに、刊行物３は、ラジカルまたは酸素を捕捉し得る官能基を有する架橋高分子微粉体からなるゴム用老化防止剤を用いたゴム製品を開示するものであって、いずれの刊行物にも、ソリッドゴルフボールのゴム組成物に、本件訂正発明における「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」を含有させることについての開示はない。 
 　そうすると、本件訂正発明は、上記刊行物１ないし刊行物３に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明することができたものということはできない。 
 　 
（４）まとめ
 　以上のとおりであるから、訂正後における特許請求の範囲の請求項１に記載されている事項により構成される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができないものとすることはできない。
　
 ５．むすび 
 　以上、本件審判請求は旧特許法第１２６条第１項ただし書き第１号及び第３号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第２項及び第３項の規定に適合するものである。 
 よって、結論のとおり審決する