【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３２９０１２７号発明「熱伝導性シリコーンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコーンゴム組成物によりなる放熱シート」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件特許第３２９０１２７号に係る発明についての出願は、平成１０年１月２７日に特許出願され、その発明についての特許権の設定登録が、平成１４年３月２２日になされたものである。　
　これに対して、特許異議の申立てがなされ〔異議２００２−７２８７４号事件〕、平成１５年６月２日付けで訂正請求書〔平成１６年２月９日付け手続補正書〔方式〕により補正された。〕が提出され、平成１６年２月２３日付けで「訂正を認める。特許第３２９０１２７号の請求項１ないし５に係る特許を維持する。」との特許異議の決定がなされ、同年３月１５日に当該決定が確定した。　
　その後、平成１９年３月２日に、請求人から、本件特許第３２９０１２７号の請求項１〜５に係る特許無効の審判が請求され、同年５月１８日付けで、被請求人から答弁書が提出され、同年６月６日付けで、請求人から上申書が提出され、同年７月１２日に特許庁第１審判廷において第１回口頭審理が行われるとともに、同日付けで、両当事者から口頭審理陳述要領書が提出され、当該口頭審理終了時に書面審理への移行が通知され、同年７月３０日付けで請求人から、また、同年７月３１日付けで被請求人から、それぞれ上申書が提出されたものである。
　
第２　本件特許発明
　平成１５年６月２日付けの訂正請求により訂正された特許明細書〔以下「本件特許訂正明細書」という。〕の記載からみて、本件特許第３２９０１２７号の請求項１〜５に係る発明〔以下「本件特許発明１」〜「本件特許発明５」という。〕は、次のとおりのものと認める。　
「　【請求項１】　シリコーンゴムに、下記一般式（Ａ）で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成り、熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％〜８０ｖｏｌ％であることを特徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成物。　
【化１】
　
　　【請求項２】　上記熱伝導性無機フィラーとして金属酸化物、金属窒化物、及び金属単体から選択されたものを用いることを特徴とする請求項１に記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。
　　【請求項３】　熱伝導性無機フィラーとしてアルミナを用いることを特徴とする請求項１又は２に記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。
　　【請求項４】　熱伝導性無機フィラーとしてシリカを用いることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。
　　【請求項５】　請求項１乃至４のいずれかに記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物を成形して成ることを特徴とする放熱シート。」　
　
第３　請求人の主張の概要
　請求人は、本件特許第３２９０１２７号の全請求項に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、審判請求書、平成１９年７月１２日付け口頭審理陳述要領書〔以下「請求人陳述要領書」という。〕、および、同年同月３０日付け上申書〔以下「請求人上申書」という。〕において、本件特許発明１〜５に係る特許は無効とすべき旨の主張を行い、証拠方法として甲第１〜８号証を提出するとともに、併せて参考資料１を提出した。　
　請求人の主張する無効理由は、審判請求書に記載されたとおりのものであるところ、その概要は以下の１〜３〔以下「無効理由１」〜「無効理由３」という。〕のとおりである〔ただし、審判請求書において、「特許法第３６条第４項第１号」、「特許法第３６条第６項第１号」および「特許法第１２３条第１項第４号」とあるのは、それぞれ、「平成１４年法律第２４号による改正前の特許法第３６条第４項」、「平成１４年法律第２４号による改正前の特許法第３６項第６項第１号」および「平成１４年法律第２４号による改正前の特許法第１２３条第１項第４号」の誤記と認める。なお、本審決においては、これらの平成１４年法律第２４号による改正前の特許法の規定については、それぞれ、「改正前特許法第３６条第４項」、「改正前特許法第３６条第６項第１号」および「改正前特許法第１２３条第１項第４号」と記載する。〕。　
１．
２．
　なお、請求人は、審判請求書において、甲第１号証に記載された発明を主たる引用刊行物とする特許法第２９条第２項違背の無効理由も主張していたところ、この主張は上記請求人上申書により撤回された〔平成１９年７月３０日付け上申書「５−２　進歩性欠如について　（１）はじめに」の項を参照〕ので、本審決においては、これを審理対象としない。　
３．
　
［証拠方法］　
甲第１号証：　特開昭６２−１８４０５８号公報　
甲第２号証：　特開平８−３２５４５７号公報
甲第３号証：　特開平９−１１１１２４号公報
甲第４号証：　特表平９−５０９６８６号公報
甲第５号証：　特開平５−２５９３１４号公報
甲第６号証：　「SILICON CHEMICALS」，チッソ株式会社パンフレット〔裏表紙に「記載内容は１９９６年６月現在のものです。」と記載されている。〕　
甲第７号証：　「SCHRIFTENREIHE PIGMENTE , Grundlagen von AEROSIL(R）〔註：原文では、英字のＲを○で囲んだものが上付き文字として記載されている。〕, Nummer 11」，（独）， Degussa AG, 1993年6月, Auflage 5, p.1-20）　
甲第８号証：　舟橋　一作成 「実験報告書」, 平成１９年７月２３日　
参考資料１：　相馬勲・永田員也・野村学 共著「初歩から学ぶフィラー活用技術」，株式会社工業調査会，２００３年１０月２０日，第１９〜２０頁
　
第４　甲第１〜８号証および参考資料１に記載された事項
　審判請求書に添付された甲第１〜５号証、および、請求人陳述要領書に添付された、本件出願前に日本国内または外国において頒布された刊行物と認められる甲第６，７号証には、それぞれ以下の事項が記載されている。
　また、請求人上申書に添付された甲第８号証および参考資料１には、それぞれ以下の事項が記載されていると認められる。　
１．甲第１号証
（甲１−１）
Ａ．１分子当り平均で２個のエチレン性不飽和炭化水素基を含む１００重量部の液体ポリジオルガノシロキサンと；
Ｂ．上記ポリジオルガノシロキサンを硬化するのに充分な量の硬化剤と、この場合上記硬化剤は１分子当り平均で少くとも３個のケイ素結合水素原子およびケイ素原子１個当り１つ以下の上記水素原子を含んでおり；
Ｃ．上記ポリジオルガノシロキサンの硬化を促進するのに充分な量の白金含有ヒドロシレーション触媒と；
Ｄ．５０〜９０重量％の酸化亜鉛および１０〜５０重量％の酸化マグネシウムを含む２００〜４００重量部の熱伝導性充填剤微粒子と；
Ｅ．上記組成物の加工性を保持するのに充分な量の充填剤処理剤とから成ることを特徴とするポリオルガノシロキサン組成物。」〔特許請求の範囲第１項〕　
（甲１−２）
　ポリジオルガノシロキサンはこの成分のエチレン性不飽和炭化水素基と硬化剤のケイ素結合水素原子との間でヒドロシレーション反応によって硬化する。」〔第５頁右上欄第１１〜１５行〕　
（甲１−３）
　ヒドロシレーション反応は白金属元素またはそのような金属の化合物である触媒の存在の下において通常行われる。」〔第６頁左上欄第１７〜２０行〕　
（甲１−４）
　本願の発明者は次のことを見い出した。即ち、本発明の少くとも１つのポリジオルガノシロキサンおよび約５０重量％を越える量の熱伝導性充填剤を含む混合物においては、液体組成物としての加工性を保持するために充填剤処理剤の存在が必要である。そのような処理剤が存在しない場合組成物のコンシステンシーが通常堅くなりすぎて、そのため従来の混合装置、射出成形装置および塗布装置を用いて処理することが不可能となる。　
　望ましい充填剤処理剤としては、１分子当り平均で少くとも２つの官能基を含むシランおよびシロキサンがある。理論によって拘束されたくはないけれども、これらの処理剤は充填剤粒子上に存在するヒドロキシル基と反応することができると考えられる。これらの反応性基は通常ケイ素結合ヒドロキシル基およびアルコキシル基である。また容易に加水分解してケイ素結合ヒドロキシ基を生成するヘキサオルガノジシラザンおよび環状ジオルガノシロキサンオリゴマーのようなオルガノシリコン化合物もまた有用な充填剤処理剤である。・・・・・・
　代表的な処理剤は周囲温度において液体で、このような処理剤としてはアルキルオルトシリケート、１分子当り平均で４〜約１０個の反復単位を含むヒドロキシル基を末端基とするポリジオルガノシロキサンおよび一般式Ｒ''qＳｉ（ＯＲ'''）4-qのシランがある。この式において、Ｒ''およびＲ'''は１〜約２０個の炭素原子を含む同一または異なる炭化水素基を表し、且つｑは１または２である。好ましくはＲ''およびＲ'''は低級アルキル基であり、最も好ましくはメチルであり、またｑは１である。　
・・・・・・
　通常本発明の一液型および二液型組成物の加工性を保持するためには、硬化性組成物の重量に対して約５％未満の好ましい充填剤処理剤で充分である。好ましくは、この処理剤の含有量は０．１〜約１％である。組成物が二液型の場合、両方の材料が充填剤処理剤を含むことが通常望ましい。」〔第８頁右上欄第１行〜同頁右下欄第７行〕　
（甲１−５）
　本発明の硬化性組成物はすべての成分を室温で一緒に配合することにより製造することができる。」〔第８頁右下欄第８〜１０行〕　
（甲１−６）
　次の成分を用いて、本発明の二液型硬化性ポリオルガノシロキサン組成物を製造した：　
材料Ｉ　
　　
成　　　　　　分
重量パーセント
ポリジオルガノシロキサンＡ　　　　　　　　　２１．８６
ポリジオルガノシロキサンＢ　　　　　　　　　　９．０４
酸化亜鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９．０
酸化マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　１９．２６
メチルトリメトキシシラン　　　　　　　　　　　０．５
白金含有触媒　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２４
２−メチル−３−ブチン−２−オール　　　　　　０．１　
　材料ＩはポリジオルガノシロキサンＡおよびＢの１００重量部の混合物および１７３．９６部の全充填剤を含んでおり、この充填剤のうち７２重量％は酸化亜鉛である。酸化亜鉛および酸化マグネシウムの平均粒度はそれぞれ０．１１および６ミクロンであった。　
材料ＩＩ　
　　
成　　　　　　分
重量パーセント
ポリジオルガノシロキサンＡ　　　　　　　　　２３．２５　
平板状アルミナ　　　　　　　　　　　　　　　３８．７７　
酸化第二鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　３５．２４　
メチルトリメトキシシラン　　　　　　　　　　　０．５０　
硬化剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．２７　
　材料ＩＩは１００重量部のポリジオルガノシロキサンおよび３１８．２重量部の全充填剤を含み、この充填剤のうち５２重量％はアルミナであり残りは酸化第二鉄である。アルミナおよび酸化第二鉄の平均粒度はそれぞれ１０ミクロンおよび０．２５ミクロンであった。　
・・・・・
　メチルトリメトキシシランは充填剤処理剤であり、・・・　
　二液材料のそれぞれはドウ型ミキサーを用いてすべての成分を一緒に配合することにより調製した。次に２つの材料を一緒に混合して、均一な組成物を生成し、この組成物を厚さ１．５mmのシート状に形成した。このシートを１７０℃で１０分間硬化し、次に１６０℃で１時間後硬化した。試験試料をこのシートから切出し、試験した。結果は次の通りである。 
・・・・・・
実施例２（対照）
この実施例は、充填剤としてアルミナおよび酸化第二鉄の混合物を含む従来の熱伝導性エラストマーが比較的大きな重量損失および高いジュロメータ−硬度を示すことについて証明するものである。　
次の成分および使用量で上記実施例１に述べた方法で、熱伝導性エラストマーを製造した。
材料Ｉ　
　　
成　　　　　　分
重量パーセント
ポリジオルガノシロキサンＡ　　　　　　　　　　１８．８　
ポリジオルガノシロキサンＢ　　　　　　　　　　１１．２　
平板状アルミナ　　　　　　　　　　　　　　　　６９．０　
メチルトリメトキシシラン　　　　　　　　　　　　０．５　
白金含有触媒　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５　
材料ＩはポリジオルガノシロキサンＡおよびＢの１００重量部の混合物並びに唯一の充填剤として２３０重量部のアルミナを含んでいた。　
材料ＩＩ　
　　成　　　　　　分　　　　　　　　　　　　重量パーセント　
ポリジオルガノシロキサンＡ　　　　　　　　　　１８．６　
ポリジオルガノシロキサンＢ　　　　　　　　　　　３．８　
平板状アルミナ　　　　　　　　　　　　　　　　３８．８
酸化第二鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５．３
メチルトリメトキシシラン　　　　　　　　　　　　０．５　
硬化剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．９　
２−メチル−３−ブチン−２−オール　　　　　　　０．２　
　ポリジオルガノシロキサンＡ、ポリジオルガノシロキサンＢ、白金含有触媒および硬化剤の各成分は上記実施例１において用いられたものと同じであった。　
　材料ＩＩはポリジオルガノシロキサンＡおよびＢの１００重量部の混合物並びに３３０．５重量部の充填剤を含んでいた。なおこの充填剤の５２重量部はアルミナであり、残りは酸化第二鉄であった。アルミナおよび酸化第二鉄の平均粒度はそれぞれ１０ミクロンおよび０．２５ミクロンであった。　
・・・・・・
　静電複写機における溶融ロール被膜としてエラストマーを評価した場合、本発明（実施例１）の硬化エラストマーは先行技術（実施例２）の熱伝導性エラストマーに比べて重量損失およびジュロメータ−硬度が低く、このことは本発明のものが有効寿命が長く優れた性能であることを示している。」〔第９頁右下欄第３行〜第１１頁右上欄第７行〕　
　
２．甲第２号証
（甲２−１）
(Ａ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合アルケニル基を含有するオルガノポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　１００重量部、　
(Ｂ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合水素原子を含有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン　　　　　　　　０．１〜５０重量部、
(Ｃ)一分子中に少なくとも１個のケイ素原子結合アルコキシ基またはケイ素原子結合水酸基を含有するオルガノシロキサン　　０．１〜１０重量部、
(Ｄ)（ｉ）平均粒子径が１０μｍ未満である球状または非球状アルミナ微粉末５〜９５重量％と(ii)平均粒子径が１０〜５０μｍである球状または非球状アルミナ微粉末９５〜５重量％からなるアルミナ微粉末
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００〜１２００重量部　
および　
(Ｅ)ヒドロシリル化反応用触媒　　　　　　　　　　　　　　　触媒量　
からなる熱伝導性シリコーンゴム組成物。　
【請求項２】(Ｄ)成分が有機ケイ素化合物により表面処理されたアルミナ微粉末であることを特徴とする請求項１記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。」〔特許請求の範囲〕　
（甲２−２）
（甲２−３）
（甲２−４）
（甲２−５）
　ケイ素原子結合アルコキシ基を含有する(Ｃ)成分としては、例えば、・・・・・・メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、・・・ビニルトリメトキシシラン、・・・フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、・・・３−グリシドキシピロピルトリメトキシシラン、・・・等のアルコキシシランの一種もしくは二種以上からなる部分加水分解縮合物が挙げられる。この部分加水分解縮合物としては、例えば、・・・式：【化１】
　
で示されるオルガノシロキサンオリゴマーが挙げられる。・・・・・・　
　(Ｃ)成分の配合量は、(Ａ)成分１００重量部に対して０．１〜１０重量部の範囲内である。これは、(Ｃ)成分の配合量が、(Ａ)成分１００重量部に対して０．１重量部未満であると、得られる組成物の貯蔵安定性が悪化するためであり、また、これが１０重量部をこえると、得られる組成物の貯蔵中にゲル化したり、これを硬化して得られるシリコーンゴムの物理特性が悪化するためである。」〔段落【００１１】〜【００１３】〕　
（甲２−６）
（甲２−７）
（甲２−８）
　
３．甲第３号証
（甲３−１）
【請求項２】  付加反応硬化型であることを特徴とする請求項１記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。　
【請求項３】  (ｉ)平均粒子径が０．１〜５０μｍであるシリカ微粉末１０〜９０重量％および(ｉｉ)平均粒子径が０．１〜５μｍ（但し、５μｍを除く）であるアルミナ微粉末９０〜１０重量％からなる熱伝導性充填剤、(Ａ)一分子中に少なくとも２個のアルケニル基を含有するオルガノポリシロキサン、(Ａ)成分１００重量部に対して０．１〜５０重量部の(Ｂ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合水素原子を含有するオルガノポリシロキサン、および触媒量の(Ｃ)ヒドロシリル化反応用触媒からなり、この充填剤を４０〜９０重量％含有することを特徴とする請求項２記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。　
【請求項４】  縮合反応硬化型であることを特徴とする請求項１記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。　
【請求項５】  (ｉ)平均粒子径が０．１〜５０μｍであるシリカ微粉末１０〜９０重量％および(ｉｉ)平均粒子径が０．１〜５μｍ（但し、５μｍを除く）であるアルミナ微粉末９０〜１０重量％からなる熱伝導性充填剤、(Ｄ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する水酸基もしくは加水分解可能な基を含有する実質的に直鎖状のオルガノポリシロキサン、(Ｄ)成分１００重量部に対して０．１〜２５重量部の(Ｅ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する加水分解可能な基を含有する有機ケイ素化合物、および(Ｄ)成分１００重量部に対して０．０１〜１０重量部の(Ｆ)縮合反応用触媒からなり、この充填剤を４０〜９０重量％含有することを特徴とする請求項４記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。　
【請求項６】  請求項１ないし５のいずれか１項に記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物を硬化させてなる熱伝導性シリコーンゴム。」〔特許請求の範囲〕　
（甲３−２）
（甲３−３）
（甲３−４）
（甲３−５）
・・・・・・　
　(Ｂ)成分のオルガノポリシロキサンはこの組成物の架橋剤であり、一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合水素原子を含有する。・・・(Ｂ)成分のケイ素原子に結合する有機基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基等のアルキル基；・・・が挙げられ、特に、メチル基、フェニル基であることが好ましい。・・・・・・　
　このような(Ｂ)成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンとしては、分子鎖両末端トリメチルシロキシ基封鎖メチルハイドロジェンポリシロキサン、分子鎖両末端トリメチルシロキシ基封鎖ジメチルシロキサン・メチルハイドロジェンシロキサン共重合体、・・・式：Ｒ13ＳｉＯ1/2で示されるシロキサン単位と式：Ｒ12ＨＳｉＯ1/2で示されるシロキサン単位と少量の式：ＳｉＯ4/2で示されるシロキサン単位からなるオルガノポリシロキサン共重合体、式：Ｒ12ＨＳｉＯ1/2で 示されるシロキサン単位と少量の式：ＳｉＯ4/2で示されるシロキサン単位からなるオルガノポリシロキサン共重合体、・・・が挙げられる。・・・」〔段落【００１０】〜【００１４】〕　
（甲３−６）
　(Ｄ)成分のオルガノポリシロキサンはこの組成物の主剤であり、一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する水酸基もしくは加水分解可能な基を含有する。」〔段落【００２２】〜【００２３】〕　
（甲３−７）
　この組成物において、(Ｄ)成分が一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する水酸基を含有するジオルガノポリシロキサンである場合に、(Ｅ)成分として上記のアルコキシシラン化合物もしくはアルコキシシロキサン化合物またはその部分加水分解物を用いて脱アルコール化合物縮合反応硬化型の組成物としたり、・・・・・・することができる。　
　(Ｅ)成分の配合量は(Ｄ)成分１００重量部に対して０．１〜２５重量部の範囲内であり、・・・」〔段落【００２６】〜【００２８】〕　
（甲３−８）
（甲３−９）
　［実施例６］粘度が５００ポイズである分子鎖両末端ジメチルヒドロキシシロキシ基封鎖メチルフェニルポリシロキサン１００重量部、メチルトリス（メチルエチルケトオキシム）シラン４．５重量部、平均粒子径が５μｍである不定形シリカ微粉末１０５重量部、平均粒子径が３μｍである不定形アルミナ微粉末２１０重量部、およびジブチル錫ジラウレート０．５重量部を湿気遮断下で均一に混合して熱伝導性シリコーンゴム組成物を調製した。この組成物の貯蔵安定性、およびこの組成物を硬化して得られたシリコーンゴムの熱伝導率を表２に示した。」〔段落【００４７】〜【００４８】〕　
　
４．甲第４号証
（甲４−１）
　　　ＲxＳi(Ｒ')4-x　
　（式中、Ｒは８〜約20個の炭素原子を有する、加水分解しない、脂肪族、環式脂肪族または芳香族の基であり；　
　　Ｒ'はアルコキシ、ハロゲン、アセトキシもしくはヒドロキシまたはそれらの混合から選ばれる加水分解性基であり；そして　
　　ｘ＝１〜３である）を有する少なくとも一つの有機珪素化合物のコーティングを有する前記ポリマーマトリックス。　
・・・・・・　
３．ポリマーがポリオレフィンである、請求項１または２記載の組成物。
・・・・・・　
５．ポリマーがポリ塩化ビニルである、請求項１または２記載の組成物。
６．Ｒが８〜18個の炭素原子を有する脂肪族であり、Ｒ'がアルコキシであり、そしてｘ＝１〜３である、請求項１、２または４記載の組成物。　
・・・・・・　
８．シラン処理されたTiO2顔料が、シラン処理されたTiO2の重量を基準にして、約0.1〜約５重量％の式：　
　　　ＲxＳi(Ｒ')4-x 　
　（式中、Ｒは８〜約20個の炭素原子を有する、加水分解しない、脂肪族、環式脂肪族または芳香族の基であり；　
　　Ｒ'はアルコキシ、ハロゲン、アセトキシもしくはヒドロキシまたはそれらの混合から選ばれる加水分解性基であり；そして　
　　ｘ＝１〜３である）を有する有機珪素化合物のコーティングを有する、ポリオレフィンおよびポリマーマトリックスの重量を基準にして、約0.01〜約87重量％のシラン処理されたTiO2顔料からなる、高められた加工性を示すポリオレフィンマトリックス。　
・・・・・・
10．シラン処理された顔料が、約70〜約82重量％の量で存在し、有機珪素化合物が、オクチルトリエトキシシラン、ノニルトリエトキシシラン、デシルトリエトキシシラン、ドデシルトリエトキシシラン、トリデシルトリエトキシシラン、テトラデシルトリエトキシシラン、ペンタデシルトリエトキシシラン、ヘキサデシルトリエトキシシラン、ヘプタデシルトリエトキシシラン、オクタデシルトリエトキシシラン、それらの混合物；・・・からなる群より選ばれる、請求項１、２、８または９記載の組成物。　
11．(a)ポリオレフィンがポリエチレンであり：　
　　(b)シラン処理されたTiO2が、約0.5〜1.5重量％のオクチルトリエトキシシランでコーティングされたTiO2であり；そして　
　　(c)シラン処理されたTiO2顔料が、約70重量％の量で存在する：　
請求項10記載のポリオレフィンマトリックス。　
・・・・・・
14．ポリオレフィンマトリックスが、ポリオレフィンマトリックスの重量を基準にして、約0.2〜約20重量％の範囲のTiO2濃度で、耐レーシング性を示す、請求項８記載の組成物。」〔特許請求の範囲請求項１，３〜６，８，１０，１１，１４〕　
（甲４−２）
（甲４−３）
　
５．甲第５号証
（甲５−１）
（甲５−２）
（甲５−３）
　充填剤粉末として、粒子径が０.１μｍから７５μｍに分布し、その平均粒子径が１４μｍの溶融球状シリカについて、表面処理剤としてオクタデシルトリエトキシシランを用い、次の方法で表面処理を行った。
　溶融シリカ粉末１００重量部に、オクタデシルトリエトキシシラン（Ｃ18Ｈ37Ｓｉ（ＯＣ2Ｈ5）3）を１.２重量部と、トルエンを５０重量部混合する。
　上記の混合物をシェーカで１時間混合分散した後、濾過した後、１５０℃で１時間加熱して表面処理シリカ粉末を得る。　
　以下に本発明の第２の実施例である樹脂封止組成物について述べる。第１の実施例で使用したのと同じシリカに対して、表面処理剤にヘキサデシルトリメトキシシラン（（Ｃ16Ｈ33Ｓｉ（ＯＣＨ3）3）により、第１の実施例と同じ混合割合で、同じ方法条件で表面処理を行い、表面処理シリカ粉末を得る。」〔段落【００１１】〜【００１５】〕　
（甲５−４）
　又樹脂の硬化剤としては、 フェノールノボラック、クレゾールノボラックなどのフェノール性ＯＨ基を有するものが一般的に使用できる。」〔段落【００４９】〜【００５０】〕　
（甲５−５）
　
６．甲第６号証
（甲６−１）
・・・・・・
 
」〔p.4〜5,「シラン化合物」の表〕　
（甲６―２）
（甲６−３）
　
７．甲第７号証
（甲７−１）
図５：　ＡＥＲＯＳＩＬプロセスと一体化された直接法によるＡＥＲＯＳＩＬの表面処理法」〔p.14,図５〕　
　
（甲７−２）
図７：　疎水性ＡＥＲＯＳＩＬとその表面基」〔p.15,図７〕　
（甲７−３）
　
８．甲第８号証
（甲８−１）
　ただし、サンプルＸ〜Ｙにおいて使用されているシリコーンゴムは、甲第３号証の実施例５で採用されている「分子鎖両末端トリメトキシシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン」ではなく、「二液付加型シリコーンゲルＳＥ１８８５」である。　
　
サンプルＸ〔インテグラルブレンド法処理品〕：Ａ液およびＢ液にそれぞれ、アルミナフィラー、不定形シリカおよびオクタデシルトリメトキシシランをインテグラルブレンド法により配合して得られる二液型スラリー。　
サンプルＹ〔前処理品〕：アルミナフィラーおよび不定形シリカを予めオクタデシルトリメトキシシランで処理し、この両者の混合物をＡ液およびＢ液に配合して得られる二液型スラリー。　
サンプルＺ〔未処理品〕：Ａ液およびＢ液のそれぞれに、未処理のアルミナフィラーおよび未処理の不定形シリカを配合して得られる二液型スラリー　
　
９．参考資料１
（参１−１）
　物質の表面分子は外側には結合する分子がないため余分のエネルギー（表面エネルギー）をもっている。特に結晶の角や稜は表面エネルギーを蓄積した大変活性なところである。表面積が大きいほど表面活性は高くなり、フィラーとマトリックスの間の相互作用が強くなって機能の発現力が増す。実際にはマトリックスにぬれる面積（実効表面積）が重要である。したがってフィラーの表面処理や表面改質は機能発現の点からも大変重要な要素技術となる。フィラーの表面積がプラスチックの各種性質に影響する事例は広く知られる。」（第１９頁第１８行〜第２０頁第１行）　
　
第５　被請求人の主張の概要
　これに対して被請求人は、平成１９年５月１８日付け答弁書、同年７月１２日付口頭審理陳述要領書〔以下「被請求人陳述要領書」という。〕および同年同月３１日付け上申書〔以下「被請求人上申書」という。〕において、本件特許発明１〜５は、甲第１〜３号証に記載された発明ではなく、また、甲第１〜３号証に記載された発明および甲第４〜７号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもないし、本件特許訂正明細書の記載には不備はない旨の主張を行い、証拠方法として乙第１〜３，５，６号証を提出するとともに、併せて参考資料を提出した。　
　
［証拠方法］
乙第１号証：　特許第２７３２７９１号公報　
乙第２号証：　特許第３４３５０９７号公報　
乙第３号証：　特許第３５３１８０５号公報　
参考資料〔註：平成１９年７月１２日付け口頭審理陳述要領書に添付された「乙第４号証」が参考資料に訂正されたもの。〕：　異議２００２−７２８７４号事件の決定の謄本
参考資料〔註：平成１９年７月３１日付け上申書の添付書類には「乙第４号証」と表記されている。〕：　被請求人　松下電工株式会社作成　「無効２００７−８０００４３号　口頭審理説明資料」　
乙第５号証：　「TECHNICAL BULLETIN AEROSIL AEROSIL(R)〔註：原文では、英字のＲを○で囲んだものが上付き文字として記載されている。〕の基本特性 No.17」，日本アエロジル株式会社，１９９９年６月　改訂版発行，第１〜２１頁，第３４〜３５頁　
乙第６号証：　「電子機器部品用放熱材料の高熱伝導化および熱伝導性の測定・評価技術」，株式会社技術情報協会，２００３年５月２２日　第２版発行，　第６１〜６２頁　
　
第６　乙第１〜６号証に記載された事項
　答弁書に添付された、本件出願後に日本国内において頒布された特許公報である乙第１〜３号証には、それぞれ以下の事項が記載されている。　
　また、被請求人上申書に添付された、本件出願後に日本国内において頒布された刊行物と認められる乙第５〜６号証には、それぞれ以下の事項が記載されていると認められる。　
１．乙第１号証
（乙１−１）
３０〜１０００重量部の範囲の塩基性金属酸化物と、　
難燃性助剤として０．０１〜１０重量部の範囲の白金化合物と　、
シリコーンオイルを含むことを特徴とする難燃性・熱伝導性シリコーンゴム組成物。」〔特許請求の範囲請求項１〕　
（乙１−２）
（乙１−３）
（乙１−４）
　
２．乙第２号証
（乙２−１）
前記熱伝導性組成物が常温では固形であり、発熱素子が動作しているときには軟化して発熱素子と吸熱体の間隙を隙間なく埋めることを特徴とする熱伝導性組成物。
【請求項２】  ゴム１００重量部に対してワックスまたは軟化剤１〜１５００重量部、粘着付与剤０〜１０００重量部、熱伝導性フィラー１０〜１２００重量部で配合した熱伝導性組成物であり、
前記熱伝導性組成物が常温では固形であり、発熱素子が動作しているときには軟化して発熱素子と吸熱体の間隙を隙間なく埋めることを特徴とする熱伝導性組成物。」〔特許請求の範囲請求項１，２〕　
（乙２−２）
（乙２−３）
　
３．乙第３号証
（乙３−１）
前記熱伝導性フィラーは、イソブチルトリメトキシシラン，イソブチルトリエトキシシラン，ｎ−ブチルトリメトキシシラン及びｎ−ブチルトリエトキシシランから選択される少なくとも一つのシランカップリング剤で表面処理されており、
前記シートはカットされて離型台紙に貼られていることを特徴とする熱伝導性シリコーンゲルを含むシート。」〔特許請求の範囲請求項１〕
（乙３−２）
（乙３−３）
（乙３−４）
（乙３−５）
　
４．乙第５号証
（乙５−１）
（乙５−２）
熱伝導率
　・・・・・・熱転移の平均温度との関係によるいくつかのグレードのＡＥＲＯＳＩＬの絶対熱伝導率を図３２に示す。　
 
」　〔第３４頁左欄〜右欄図３２〕　
　
５．乙第６号証
（乙６−１）
　
第７　合議体の判断
１．無効理由１につき
（１）甲第１号証につき
イ．甲第１号証に記載された発明
　甲第１号証には、その特許請求の範囲第１項に「硬化により熱伝導性シリコーンエラストマーになり得るポリオルガノシロキサン組成物において：
Ａ．１分子当り平均で２個のエチレン性不飽和炭化水素基を含む１００重量部の液体ポリジオルガノシロキサンと；　
Ｂ．上記ポリジオルガノシロキサンを硬化するのに充分な量の硬化剤と、この場合上記硬化剤は１分子当り平均で少くとも３個のケイ素結合水素原子およびケイ素原子１個当り１つ以下の上記水素原子を含んでおり；　
Ｃ．上記ポリジオルガノシロキサンの硬化を促進するのに充分な量の白金含有ヒドロシレーション触媒と；　
Ｄ．５０〜９０重量％の酸化亜鉛および１０〜５０重量％の酸化マグネシウムを含む２００〜４００重量部の熱伝導性充填剤微粒子と；　
Ｅ．上記組成物の加工性を保持するのに充分な量の充填剤処理剤とから成ることを特徴とするポリオルガノシロキサン組成物。」が記載されており〔摘示記載（甲１−１）〕、また、同刊行物には、当該成分Ｅの「充填剤処理剤」に関し、「望ましい充填剤処理剤としては、１分子当り平均で少くとも２つの官能基を含むシランおよびシロキサンがある。理論によって拘束されたくはないけれども、これらの処理剤は充填剤粒子上に存在するヒドロキシル基と反応することができると考えられる。これらの反応性基は通常ケイ素結合ヒドロキシル基およびアルコキシル基である。」〔摘示記載（甲１−４）〕と教示され、代表的な充填剤処理剤として、「一般式Ｒ''qＳｉ（ＯＲ'''）4-qのシラン」「式中、Ｒ''およびＲ'''は１〜約２０個の炭素原子を含む同一または異なる炭化水素基を表し、且つｑは１または２である。」が記載されている〔摘示記載（甲１−４）〕。　
　そうすると、甲第１号証には、次の発明〔以下、この発明を「引用発明１」という。〕が記載されていると認められる。
「硬化により熱伝導性シリコーンエラストマーになり得るポリオルガノシロキサン組成物において：　
Ａ．１分子当り平均で２個のエチレン性不飽和炭化水素基を含む１００重量部の液体ポリジオルガノシロキサン〔以下「成分Ａ」という。〕と；　
Ｂ．上記ポリジオルガノシロキサンを硬化するのに充分な量の硬化剤と、この場合上記硬化剤は１分子当り平均で少くとも３個のケイ素結合水素原子およびケイ素原子１個当り１つ以下の上記水素原子を含んでおり〔以下「成分Ｂ」という。〕；　
Ｃ．上記ポリジオルガノシロキサンの硬化を促進するのに充分な量の白金含有ヒドロシレーション触媒〔以下「成分Ｃ」という。〕と；　
Ｄ．５０〜９０重量％の酸化亜鉛および１０〜５０重量％の酸化マグネシウムを含む２００〜４００重量部の熱伝導性充填剤微粒子〔以下「成分Ｄ」という。〕と；　
Ｅ．上記組成物の加工性を保持するのに充分な量の一般式 Ｒ''qＳｉ（ＯＲ'''）4-qのシラン〔式中、Ｒ''およびＲ'''は１〜約２０個の炭素原子を含む同一または異なる炭化水素基を表し、且つｑは１または２である。〕である充填剤処理剤〔以下「成分Ｅ」という。〕とから成ることを特徴とするポリオルガノシロキサン組成物。」　
　
ロ．対比・判断
（ロ−１）本件特許発明１についての検討
　本件特許発明１と引用発明１とを対比すると、まず、引用発明１には、「ポリジオルガノシロキサンはこの成分のエチレン性不飽和炭化水素基と硬化剤のケイ素結合水素原子との間でヒドロシレーション反応によって硬化する」〔摘示記載（甲１−２）〕、「ヒドロシレーション反応は白金属元素またはそのような金属の化合物である触媒の存在の下において通常行われる。」〔摘示記載（甲１−３）〕、「本発明の硬化性組成物はすべての成分を室温で一緒に配合することにより製造することができる。」〔摘示記載（甲１−５）〕と記載されており、さらに、上記イで摘示したとおり、「望ましい充填剤処理剤としては、１分子当り平均で少くとも２つの官能基を含むシランおよびシロキサンがある。・・・これらの処理剤は充填剤粒子上に存在するヒドロキシル基と反応することができると考えられる。これらの反応性基は通常ケイ素結合ヒドロキシル基およびアルコキシル基である。」〔摘示記載（甲１−４）〕とも記載されていることから、上記成分Ａ，ＢおよびＣからシリコーンエラストマーが、また、上記成分ＤおよびＥから一般式Ｒ''qＳｉ（ＯＲ'''）4-qのシラン充填剤処理剤で表面処理を施された熱伝導性充填剤微粒子が、それぞれ形成され、そして、当該表面処理を施された熱伝導性充填剤微粒子は、シリコーンエラストマーに分散されることとなると解されるところ、引用発明１における「シリコーンエラストマー」，「シラン」である「充填剤処理剤」および「『酸化亜鉛および』『酸化マグネシウムを含む』『熱伝導性充填剤微粒子』」が、それぞれ、本件特許発明１における「シリコーンゴム」，「シランカップリング剤」および「熱伝導性無機フィラー」に相当することは明らかである。　
　そうすると、結局両者は、　
「シリコーンゴムに、シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成る熱伝導性シリコーンゴム組成物」　
の発明である点で一致しており、以下の点で相違するものと認められる。　
相違点：　
（あ）熱伝導性無機フィラーの表面処理のために、本件特許発明１では、「一般式　ＹＳｉＸ3〔Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕で示される」シランカップリング剤を使用するのに対して、引用発明１では、「一般式 Ｒ''qＳｉ（ＯＲ'''）4-qのシラン〔式中、Ｒ''およびＲ'''は１〜約２０個の炭素原子を含む同一または異なる炭化水素基を表し、且つｑは１または２である。〕」であるシランカップリング剤を使用する点。　
（い）熱伝導性無機フィラーの配合割合について、本件特許発明１では、「熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％〜８０ｖｏｌ％」と規定するのに対し、引用発明１では、シリコーンゴムの出発原料である「『液体ポリジオルガノシロキサン』『１００重量部』」に対して、「５０〜９０重量％の酸化亜鉛および１０〜５０重量％の酸化マグネシウムを含む２００〜４００重量部の熱伝導性充填剤微粒子」を配合すると規定する点。　
　
　まず、上記相違点（あ）について検討する。　
　本件特許発明１は、「炭素数６個以上１８個以下」という特定炭素原子数の「脂肪族長鎖アルキル基」１個、および、「メトキシ基又はエトキシ基」という特定の脂肪族短鎖アルキル基由来のアルコキシ基３個がケイ素原子に結合したシランカップリング剤を使用するものである。　
　これに対し、甲第１号証のシラン化合物の一般式における基Ｒ''およびＲ'''についてみると、甲第１号証には、「Ｒ''およびＲ'''は１〜約２０個の炭素原子を含む同一または異なる炭化水素基を表し」〔摘示記載（甲１−４）〕と記載されているものの、その炭素原子数を１〜約２０個とする理由は示されていない。特に、その炭素原子数の上限値は「約」が付された不明確な表現をもって規定されているところをみれば、可能性のある数字を漠然と示したにすぎないというべきである。
　しかも、甲第１号証には、当該基Ｒ''およびＲ'''について、「好ましくはＲ''およびＲ'''は低級アルキル基であり、最も好ましくはメチルであり、」〔摘示記載（甲１−４）〕と説示され、その実施例においても、充填剤処理剤として、当該説示に沿った化合物である「メチルトリメトキシシラン」、すなわち、当該一般式中の基Ｒ''およびＲ'''として、低級アルキル基であるメチルを選択したシラン化合物が開示されているにすぎない〔摘示記載（甲１−６）〕のであって、結局のところ、甲第１号証に実質的に開示されていると把握することができる「一般式 Ｒ''qＳｉ（ＯＲ'''）4-qのシラン」の範囲は、当該一般式中の基Ｒ''およびＲ'''が、炭素数１または１近傍の低級アルキル基であるもの、にとどまるというのが相当である。　
　以上のことからすると、甲第１号証に、１〜２０個の炭素原子を含む炭化水素基の全てがＲ''およびＲ'''の事実上の選択肢として記載されていると解することはできない。　
　さらに、甲第１号証の「好ましくはＲ''およびＲ'''は低級アルキル基であり、最も好ましくはメチルであり、」〔摘示記載（甲１−４）〕なる記載は、当該基Ｒ''の炭素原子数およびＲ'''の炭素原子数を特段区別せず、いずれもメチル基のような低級アルキル基を選択することを教示するものであるところ、シランカップリング剤のケイ素原子に結合するアルキル基、または、アルコキシ基のアルキル部位について、短鎖のものと長鎖のものとが同等の作用効果を奏することが技術常識であるとまではいえないから、甲第１号証には、当該一般式中の基Ｒ''としては６〜１８という特定炭素原子数の長鎖アルキル基を選択し、同一般式中の基Ｒ'''としてはメチル基またはエチル基という短鎖アルキル基を組み合わせて選択することまでは開示されていないというべきである。　
　したがって、甲第１号証には、成分Ｅとして記載されたシランカップリング剤として、本件特許発明１における「『一般式　ＹＳｉＸ3〔Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕で示される』シランカップリング剤」が記載されているということはできない。　
　以上を総合すると、本件特許発明１と引用発明１とは、上記（あ）の点で実質的に相違するものであるというほかはないから、相違点（い）について検討するまでもなく、本件特許発明１は甲第１号証に記載された発明ではない。　
　
（ロ−２）本件特許発明２，３についての検討
　本件特許発明２，３は、本件特許発明１に係る熱伝導性シリコーンゴム組成物にさらに技術的限定を付した組成物に係る発明であるが、いずれも、その前提となる本件特許発明１が上記（ロ−１）のように甲第１号証に記載された発明ではない以上、同様の理由により、本件特許発明２，３も甲第１号証に記載された発明とすることはできない。　
　
ハ．小括
　以上のとおり、本件特許発明１〜３はいずれも甲第１号証に記載された発明ではないから、特許法第２９条第１項第３号に該当しない。
　
（２）甲第２号証につき
イ．甲第２号証に記載された発明
　甲第２号証には、その特許請求の範囲の請求項１に、
「(Ａ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合アルケニル基を含有するオルガノポリシロキサン〔以下「（Ａ）成分」という。〕　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００重量部、　
(Ｂ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合水素原子を含有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン〔以下「（Ｂ）成分」という。〕　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１〜５０重量部、　
(Ｃ)一分子中に少なくとも１個のケイ素原子結合アルコキシ基またはケイ素原子結合水酸基を含有するオルガノシロキサン〔以下「（Ｃ）成分」という。〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１〜１０重量部、　
(Ｄ)（ｉ）平均粒子径が１０μｍ未満である球状または非球状アルミナ微粉末５〜９５重量％と(ii)平均粒子径が１０〜５０μｍである球状または非球状アルミナ微粉末９５〜５重量％からなるアルミナ微粉末〔以下「（Ｄ）成分」という。〕　　　　　　　　　　　　３００〜１２００重量部　
および　
(Ｅ)ヒドロシリル化反応用触媒〔以下「（Ｅ）成分」という。〕　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　触媒量　　
からなる熱伝導性シリコーンゴム組成物。」が記載されている〔摘示記載（甲２−１）〕。　
　そして、上記（Ｄ）成分については、甲第２号証に、「有機ケイ素化合物により表面処理されたアルミナ微粉末であることが好ましい」〔摘示記載（甲２−６）〕と記載されているから、当該（Ｄ）成分は、「有機ケイ素化合物により表面処理された」態様と、「有機ケイ素化合物によ」る「表面処理」が施されていない態様とを包含するものである。　
　そうすると、甲第２号証には、　
「(Ａ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合アルケニル基を含有するオルガノポリシロキサン〔（Ａ）成分〕　　　　　　１００重量部、　
(Ｂ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合水素原子を含有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン〔（Ｂ）成分〕　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１〜５０重量部、　
(Ｃ)一分子中に少なくとも１個のケイ素原子結合アルコキシ基またはケイ素原子結合水酸基を含有するオルガノシロキサン〔（Ｃ）成分〕　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１〜１０重量部、　
(Ｄ)有機ケイ素化合物により表面処理された、（ｉ）平均粒子径が１０μｍ未満である球状または非球状アルミナ微粉末５〜９５重量％と(ii)平均粒子径が１０〜５０μｍである球状または非球状アルミナ微粉末９５〜５重量％からなるアルミナ微粉末〔以下「（Ｄ１）成分」という。〕　
または、
　有機ケイ素化合物による表面処理が施されていない、（ｉ）平均粒子径が１０μｍ未満である球状または非球状アルミナ微粉末５〜９５重量％と(ii)平均粒子径が１０〜５０μｍである球状または非球状アルミナ微粉末９５〜５重量％からなるアルミナ微粉末〔以下「Ｄ２成分」という。〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００〜１２００重量部　
および
(Ｅ)ヒドロシリル化反応用触媒〔（Ｅ）成分〕　　　　　　触媒量　
からなる熱伝導性シリコーンゴム組成物。」〔以下「引用発明２」という。〕が記載されているものと認められる。　
　また、引用発明２に係る熱伝導性シリコーンゴム組成物は、多量のアルミナ微粉末を配合しているにもかかわらず、アルミナ微粉末が沈降しにくく、また、たとえアルミナ微粉末が沈降しても均一に再分散させることが容易であるという作用効果を奏するものである〔摘示記載（甲２−２）〕。　
　
ロ．対比・判断
（ロ−１）本件特許発明１についての検討
　本件特許発明１と引用発明２とを対比すると、甲第２号証には、「（Ａ）成分のオルガノポリシロキサンは本組成物の主剤であり」〔摘示記載（甲２−３）〕、「（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンは本組成物の架橋剤であり」〔摘示記載（甲２−４）〕、「（Ｄ）成分のアルミナ微粉末は本組成物を硬化して得られるシリコーンゴムに高熱伝導性を付与するための成分である」〔摘示記載（甲２−６）〕、および、「（Ｅ）成分のヒドロシリル化反応用触媒は本組成物の硬化を促進するための触媒である。」〔摘示記載（甲２−７）〕と記載され、また、引用発明２に係る熱伝導性シリコーンゴム組成物は、「（Ａ）成分〜（Ｅ）成分を均一に混合することにより調製される」ものである〔摘示記載（甲２−８）〕ことから、（Ａ）成分，（Ｂ）成分および（Ｅ）成分から「シリコーンゴム」が形成され、（Ｄ）成分の「アルミナ微粉末」がシリコーンゴムに分散されることとなると解されるところ、引用発明２の(Ａ)成分、（Ｂ）成分および（Ｅ）成分を併せた「シリコーンゴム」は本件特許発明１の「シリコーンゴム」に、また、引用発明２の（Ｄ）成分は本件特許発明１の「熱伝導性無機フィラー」に、それぞれ相当するものである。　
　次に、引用発明２における（Ｄ）成分については、甲第２号証に、上記イで指摘した摘示記載に加えて、「これらの表面処理方法としては、・・・(Ａ)成分とこれらの有機ケイ素化合物との混合物中にアルミナ微粉末を配合するか、または、(Ａ)成分とアルミナ微粉末の混合物中にこれらの有機ケイ素化合物を配合してアルミナ微粉末の表面を処理する方法（ｉｎ−ｓｉｔｕ処理方法）が挙げられる」〔摘示記載（甲２−６）〕と記載されている。　
　ここで、甲第２号証における「アルミナ微粉末」を「表面処理」するための「有機ケイ素化合物」〔摘示記載（甲２−６）〕は、一般にシランカップリング剤と称されるものであり、当該「有機ケイ素化合物」として「アルコキシシラン」が例示されている〔摘示記載（甲２−６）〕。　
　また、引用発明２の（Ｃ）成分は、熱伝導性シリコーンゴム組成物にチクロトロピー性を付与する目的で配合されるものである〔摘示記載（甲２−５）〕が、当該（Ｃ）成分は、「一分子中に少なくとも１個のケイ素原子結合アルコキシ基またはケイ素原子結合水酸基を含有」〔摘示記載（甲２−１），（甲２−５）〕している点で「アルコキシシラン」に該当するものを包含している。　
　そして、前述のとおり、引用発明２に係る熱伝導性シリコーンゴム組成物は、「（Ａ）成分〜（Ｅ）成分を均一に混合することにより調製される」ものである〔摘示記載（甲２−８）〕ところ、上記のような「アルコキシシラン」に該当する（Ｃ）成分を、（Ｄ１）または（Ｄ２）成分〔表面処理された、または、表面処理が施されていないアルミナ微粉末〕および（Ａ）成分等とともに均一に混合した場合には、当該（Ｄ１）または（Ｄ２）成分の表面が当該（Ｃ）成分によって処理される、つまり、（Ｃ）成分である「アルコキシシラン」がシランカップリング剤として作用することになるとも解される。　
　以上を総合すると、本件特許発明１と引用発明２とは、　
「シリコーンゴムに、シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成る熱伝導性シリコーンゴム組成物」　
の発明である点で一致しており、以下の点で相違するものと認められる。　
相違点：　
（う）熱伝導性無機フィラーの表面処理のために、本件特許発明１では、「一般式　ＹＳｉＸ3〔Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕で示される」シランカップリング剤を使用するのに対して、引用発明２では、シランカップリング剤として作用し得る化合物として、アルミナ微粉末用表面処理剤として明記された「アルコキシシラン」または「（Ｃ）一分子中に少なくとも１個のケイ素原子結合アルコキシ基またはケイ素原子結合水酸基を含有するオルガノシロキサン」を使用する点。　
（え）熱伝導性無機フィラーの配合割合について、本件特許発明１では、「熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％〜８０ｖｏｌ％」と規定するのに対し、引用発明２では、シリコーンゴムの出発原料である（Ａ）成分「１００重量部」および（Ｂ）成分「０．１〜５０重量部」に対して、「（ｉ）平均粒子径が１０μｍ未満である球状または非球状アルミナ微粉末５〜９５重量％と(ii)平均粒子径が１０〜５０μｍである球状または非球状アルミナ微粉末９５〜５重量％からなるアルミナ微粉末」を「３００〜１２００重量部」配合すると規定する点。　
　
　まず、上記相違点（う）について検討する。
　甲第２号証には、アルミナ微粉末用の表面処理剤と明示されたシランカップリング剤として、「メチルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、３−グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３ーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、３−アミノプロピルトリメトキシシラン、３−アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ−（２−アミノエチル）−３−アミノプロピルトリメトキシシラン」等の「アルコキシシラン」が例示されている〔摘示記載（甲２−６）〕ところ、ここに具体的に列挙されている「アルコキシシラン」は、本件特許発明１のシランカップリング剤の一般式（Ａ）に該当しない。　
　続いて、引用発明２の（Ｃ）成分について検討すると、当該（Ｃ）成分のケイ素原子結合アルコキシ基として、「メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基」〔摘示記載（甲２−５）の段落【００１１】〕が、また、（Ｃ）成分のケイ素原子に結合するその余の基として「メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基、オクチル基等のアルキル基」〔摘示記載（甲２−５）の段落【００１１】〕が、それぞれ独立に例示されているものの、「ケイ素原子結合アルコキシ基を含有する（Ｃ）成分」の具体例として、ケイ素原子に結合したアルコキシ基以外の基が炭素数６以上の脂肪族長鎖アルキル基である「アルコキシシラン」化合物は一切例示されていない〔摘示記載（甲２−５）の段落【００１２】〕から、甲第２号証には、アルコキシ基としてメトキシ基またはエトキシ基を選択し、アルコキシ基以外の基として炭素数６〜１８という特定炭素原子数の脂肪族長鎖アルキル基を選択してなるオルガノシロキサン〔（Ｃ）成分〕を採用することまでは開示されていないというのが相当である。　
　そうであれば、本件特許発明１と引用発明２とは、上記（う）の点で実質的に相違するというほかはない。　
　よって、相違点（え）について検討するまでもなく、本件特許発明１は甲第２号証に記載された発明ではない。　
　
（ロ−２）本件特許発明２，３，５についての検討
　本件特許発明２，３，５は、本件特許発明１に係る熱伝導性シリコーンゴム組成物にさらに技術的限定を付した組成物、あるいは、本件発明１に係る組成物を成形して成る放熱シートに係る発明であるが、いずれも、その前提となる本件特許発明１が上記（ロ−１）のように甲第２号証に記載された発明ではない以上、同様の理由により、本件特許発明２，３，５も甲第２号証に記載された発明とすることはできない。　
　
ハ．小括
　以上のとおり、本件特許発明１〜３，５は、いずれも甲第２号証に記載された発明ではないから、特許法第２９条第１項第３号に該当しない。
　
（３）甲第３号証につき
イ．甲第３号証に記載された発明
　甲第３号証には、その特許請求の範囲の請求項１に、　
「(ｉ)平均粒子径が０．１〜５０μｍであるシリカ微粉末１０〜９０重量％および(ｉｉ)平均粒子径が０．１〜５μｍ（但し、５μｍを除く）であるアルミナ微粉末９０〜１０重量％からなる熱伝導性充填剤を４０〜９０重量％含有することを特徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成物。」〔摘示記載（甲３−１）〕、　
　同じく請求項４に、　
「縮合反応硬化型であることを特徴とする請求項１記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。」〔摘示記載（甲３−１）〕、　
　さらに請求項５に、　
「(ｉ)平均粒子径が０．１〜５０μｍであるシリカ微粉末１０〜９０重量％および(ｉｉ)平均粒子径が０．１〜５μｍ（但し、５μｍを除く）であるアルミナ微粉末９０〜１０重量％からなる熱伝導性充填剤、(Ｄ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する水酸基もしくは加水分解可能な基を含有する実質的に直鎖状のオルガノポリシロキサン、(Ｄ)成分１００重量部に対して０．１〜２５重量部の(Ｅ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する加水分解可能な基を含有する有機ケイ素化合物、および(Ｄ)成分１００重量部に対して０．０１〜１０重量部の(Ｆ)縮合反応用触媒からなり、この充填剤を４０〜９０重量％含有することを特徴とする請求項４記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。」が記載されている〔摘示記載（３−１）〕。　
　ここで、請求項５における熱伝導性充填剤に係る規定は、その配合割合〔４０〜９０重量％〕も含めて、同請求項が間接的に引用する請求項１における規定と完全に一致しており〔摘示記載（甲３−１）〕、また、請求項５が請求項４を引用していることは、請求項５に係る熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化機構が縮合反応硬化型であることを意味するから〔摘示記載（３−１），（３−４），（３−５）〕、結局、甲第３号証には、請求項５として、次のシリコーンゴム組成物が記載されているといえる。　
「(ｉ)平均粒子径が０．１〜５０μｍであるシリカ微粉末１０〜９０重量％および(ｉｉ)平均粒子径が０．１〜５μｍ（但し、５μｍを除く）であるアルミナ微粉末９０〜１０重量％からなる熱伝導性充填剤、(Ｄ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する水酸基もしくは加水分解可能な基を含有する実質的に直鎖状のオルガノポリシロキサン〔以下、甲第２号証における成分の呼称と区別するため、「（ｄ）成分」という。以降他の成分についても同様。〕、(Ｄ)成分１００重量部に対して０．１〜２５重量部の(Ｅ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する加水分解可能な基を含有する有機ケイ素化合物〔以下「（ｅ）成分」という。〕、および(Ｄ)成分１００重量部に対して０．０１〜１０重量部の(Ｆ)縮合反応用触媒〔以下「（ｆ）成分」という。〕からなり、この充填剤を４０〜９０重量％含有することを特徴とする縮合反応硬化型熱伝導性シリコーンゴム組成物。」　
　そして、上記熱伝導性充填剤については、甲第３号証に、「これらの充填剤は有機ケイ素化合物により表面処理されていてもよい。」〔摘示記載（甲３−３）〕と記載されているから、当該熱伝導性充填剤は、「有機ケイ素化合物により表面処理された」態様と、「有機ケイ素化合物によ」る「表面処理」が施されていない態様とを包含するものである。　
　そうすると、甲第３号証には、　
「有機ケイ素化合物により表面処理された、(ｉ)平均粒子径が０．１〜５０μｍであるシリカ微粉末１０〜９０重量％および(ｉｉ)平均粒子径が０．１〜５μｍ（但し、５μｍを除く）であるアルミナ微粉末９０〜１０重量％からなる熱伝導性充填剤　
または、　
　有機ケイ素化合物による表面処理が施されていない、(ｉ)平均粒子径が０．１〜５０μｍであるシリカ微粉末１０〜９０重量％および(ｉｉ)平均粒子径が０．１〜５μｍ（但し、５μｍを除く）であるアルミナ微粉末９０〜１０重量％からなる熱伝導性充填剤、　
(Ｄ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する水酸基もしくは加水分解可能な基を含有する実質的に直鎖状のオルガノポリシロキサン〔（ｄ）成分〕、　
(Ｄ)成分１００重量部に対して０．１〜２５重量部の(Ｅ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する加水分解可能な基を含有する有機ケイ素化合物〔（ｅ）成分〕、　
および(Ｄ)成分１００重量部に対して０．０１〜１０重量部の(Ｆ)縮合反応用触媒〔（ｆ）成分〕からなり、　
この充填剤を４０〜９０重量％含有することを特徴とする縮合反応硬化型熱伝導性シリコーンゴム組成物。」〔以下「引用発明３」という。〕が記載されているものと認められる。　
　また、引用発明３に係る熱伝導性シリコーンゴム組成物は、比較的比重が小さい高熱伝導性シリコーンゴム、および、多量の熱伝導性充填剤を配合しているにもかかわらず、貯蔵中にこれが沈降し難く、また、たとえこれが沈降しても、容易にこれを再分散させることができる、という作用効果を奏するものである〔摘示記載（甲３−２）〕。　
　
ロ．対比・判断
（ロ−１）本件特許発明１についての検討
　本件特許発明１と引用発明３とを対比すると、引用発明３の「(ｉ)平均粒子径が０．１〜５０μｍであるシリカ微粉末１０〜９０重量％および(ｉｉ)平均粒子径が０．１〜５μｍ（但し、５μｍを除く）であるアルミナ微粉末９０〜１０重量％からなる熱伝導性充填剤」が、本件特許発明１の「熱伝導性無機フィラー」に相当することは明らかである。また、甲第３号証には、「（Ｄ）成分のオルガノポリシロキサンはこの組成物の主剤であり、」〔摘示記載（甲３−６）〕、「（Ｅ）成分の有機ケイ素化合物はこの組成物の架橋剤であり、」〔摘示記載（甲３−７）〕、「（Ｆ）成分の縮合反応用触媒はこの組成物の硬化を促進するための触媒であり、一般に、縮合反応に用いられる触媒である。」〔摘示記載（甲３−８）〕と記載されていることから、引用発明３の（ｄ）成分、（ｅ）成分および（ｆ）成分から「シリコーンゴム」が形成され、「熱伝導性充填剤」が「シリコーンゴム」に分散されることとなると解される。そして、引用発明３の（ｄ）成分、（ｅ）成分および（ｆ）成分を併せた「シリコーンゴム」は本件特許発明１の「シリコーンゴム」に相当するものである。
　また、引用発明３における「熱伝導性充填剤」を「表面処理」するための「有機ケイ素化合物」〔摘示記載（甲３−３）参照〕は、一般にシランカップリング剤と称されるものである。　
　そうしてみると、本件特許発明１と引用発明３とは、　
「シリコーンゴムに、シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成る熱伝導性シリコーンゴム組成物」　
の発明である点で一致しており、以下の点で相違するものと認められる。　
相違点：　
（お）熱伝導性無機フィラーの表面処理のために、本件特許発明１では、「一般式　ＹＳｉＸ3〔Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕で示される」シランカップリング剤を使用するのに対して、引用発明３では、このような規定がなされていない点。　
（か）熱伝導性無機フィラーの配合割合について、本件特許発明１では、「熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％〜８０ｖｏｌ％」と規定するのに対し、引用発明３では、「熱伝導性シリコーンゴム組成物」の「４０〜９０重量％」と規定する点。　
　
　まず、上記相違点（お）について検討する。
　甲第３号証には、当該熱伝導性充填剤の表面処理用アルコキシシラン化合物であるシランカップリング剤として、「メチルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、３−グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３−メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、３−アミノプロピルトリメトキシシラン、３−アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ−（２−アミノエチル）−３−アミノプロピルトリメトキシシラン等のアルコキシシラン化合物」が例示されているのみであるが、ここに具体的に列挙されている「アルコキシシラン化合物」は、本件特許発明１のシランカップリング剤の一般式（Ａ）に該当しない。
　次に、引用発明３の（ｅ）成分は、組成物の架橋剤として配合される成分である点で、本件特許発明１のシランカップリング剤と、化合物選択の契機において相違するものであるが〔摘示記載（甲３−７）〕、「(Ｅ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する加水分解可能な基を含有する有機ケイ素化合物」である点で、「アルコキシシラン化合物」に該当するものを包含しており、さらに、当該「アルコキシシラン化合物」として多数列挙されている例示化合物のうちの選択肢の一つとして「オクタデシルトリメトキシシラン」が記載されている〔摘示記載（甲３−７）〕ところ、当該（ｅ）成分が実質的にシランカップリング剤と把握できるものであるか否かさらに検討する。　
　この点に関し、請求人は、甲第３号証には、引用発明３に係る（ｅ）成分として、「オクタデシルトリメトキシシラン」が例示されており〔摘示記載（甲３−７）〕、この化合物は、本件特許発明１のシランカップリング剤である「一般式（Ａ）で示される」化合物に該当するものであるから、当該（ｅ）成分としてオクタデシルトリメトキシシランを採用し、これを、熱伝導性充填剤および（ｄ）成分等と、いわゆるインテグラルブレンド法により均一に混合して組成物を調製すれば、当該熱伝導性充填剤の表面はオクタデシルトリメトキシシランで処理されることになる旨主張する。　
　しかしながら、甲第３号証における（ｅ）成分は、縮合反応硬化型シリコーンゴム組成物を調製する際に、主剤である（ｄ）成分に含まれる反応性基、すなわち、ケイ素原子に結合した水酸基もしくは加水分解可能な基、と縮合的に反応して架橋構造を形成する「架橋剤」として開示されたものである〔摘示記載（甲３−７）〕。そして、シリコーンゴム組成物が付加反応硬化型である場合には、架橋剤として、「（Ｂ）一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合水素原子を含有するオリガノポリシロキサン」という、主剤である「（Ａ）一分子中に少なくとも２個のアルケニル基を含有するオルガノポリシロキサン」と付加的に反応して架橋構造を形成する化合物を使用することが教示されている〔摘示記載（甲３−１），（甲３−４），（甲３−５）〕のであるから、やはり、当該（ｅ）成分は、シランカップリング剤ではなく、架橋剤と解するのが自然であって、これをインテグラルブレンド法に適用したとしても、熱伝導性充填剤の表面が当該（ｅ）成分により処理されることになるとはいえない。　
　さらに、請求人は、甲第８号証を提出して、甲第３号証の実施例５を追試することにより、当該実施例で採用されているインテグラルブレンド法によっても、熱伝導性フィラーを予めシランカップリング剤で処理しておく方法と同等の効果を確認した旨主張しているが〔摘示記載（甲８−１）〕、甲第３号証の実施例５は、（ｄ）成分として「分子鎖両末端トリメトキシシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン」、（ｅ）成分として「メチルトリメトキシシラン」を使用した、縮合反応硬化型のシリコーンゴム組成物の調製方法を具体的に示したものである〔摘示記載（甲３−９）〕にもかかわらず、甲第８号証の実験では、基剤として付加反応硬化型の「二液付加型シリコーンゲルＳＥ１８８５」を採用しているから、甲第８号証は、そもそも、甲第３号証の実施例５と同じ条件下で実施された追試と解することができないものであり、請求人の主張を採用する余地はない。　
　そうであれば、引用発明３の（ｅ）成分が熱伝導性充填剤の表面処理剤として作用することは何ら裏付けられておらず、当該（ｅ）成分は、甲第３号証に説示されているとおり、縮合反応硬化型シリコーンゴム組成物を調製する際の架橋剤として作用すると解するのが相当である。よって、甲第３号証には、アルコキシ基としてメトキシ基またはエトキシ基を選択し、アルコキシ基以外の基として炭素数６〜１８という特定炭素原子数の脂肪族長鎖アルキル基を選択してなるアルコキシシラン化合物を採用して熱伝導性充填剤の表面を処理することまでは開示されていないというべきである。　
　以上のとおりであるので、本件特許発明１と引用発明３とは、上記（お）の点で実質的に相違するものである。　
　よって、相違点（か）について検討するまでもなく、本件特許発明１は甲第３号証に記載された発明ではない。　
　
（ロ−２）本件特許発明２〜５についての検討
　本件特許発明２〜５は、本件特許発明１に係る熱伝導性シリコーンゴム組成物にさらに技術的限定を付した組成物、あるいは、本件発明１に係る組成物を成形して成る放熱シートに係る発明であるが、いずれも、その前提となる本件特許発明１が上記（ロ−１）のように甲第３号証に記載された発明ではない以上、同様の理由により、本件特許発明２〜５も甲第３号証に記載された発明とすることはできない。　
　
ハ．小括
　以上のとおり、本件特許発明１〜５は、いずれも甲第３号証に記載された発明ではないから、特許法第２９条第１項第３号に該当しない。　
　
２．無効理由２につき
（１）甲第２号証と甲第４〜７号証との組み合わせにつき
イ．対比・判断
（イ−１）本件特許発明１についての検討
　本件特許発明１と引用発明２とを対比すると、上記１．（２）（ロ−１）で認定したとおり、両者は、相違点（う），（え）で相違する。　
　まず、相違点（う）については、上記１．（２）（ロ−１）で検討したように、甲第２号証における、アルミナ微粉末用の表面処理剤として記載された有機ケイ素化合物、チクソトロピー性を付与する目的で配合される（Ｃ）成分のいずれについてみても、具体的に例示されている化合物は、本件特許発明１のシランカップリング剤に係る一般式（Ａ）に該当しないもののみである。　
　そして、甲第２号証には、メトキシ基またはエトキシ基という短鎖アルキル基を含有するアルコキシ基と、炭素数６〜１８という特定炭素原子数の脂肪族長鎖アルキル基とを含有してなる、アルミナ微粉末表面処理用シランカップリング剤を使用することについては何ら教示されていない〔摘示記載（甲２−６）〕から、相違点（う）は、当業者が甲第２号証に記載された発明のみに基づいて容易に想到し得た事項ではない。　
　そこで、相違点（う）が、甲第２号証に記載された発明と甲第４〜７号証に記載された発明とを組み合わせることにより、当業者が容易に想到し得たものであるか否かについて検討する。　
　
　第１に、甲第４号証に記載された「シラン処理されたTiO2顔料」は、ポリマーマトリックスの加工性、レーシング抵抗性の改善等の目的で配合されるものであり〔摘示記載（甲４−２）〕、当該「シラン処理」に使用される「有機珪素化合物」としては、本件特許発明１のシランカップリング剤に係る一般式（Ａ）に該当するものも記載されているが〔摘示記載（甲４−１）の請求項１０，１１参照〕、甲第４号証には、当該「シラン処理」を熱伝導性無機フィラーの表面処理に適用することについては何ら教示するところがない。　
　第２に、甲第５号証に記載された「シラン化合物により処理されている」「無機質充填剤」は、半導体用封止樹脂組成物の耐半田クラック性の向上等の目的で配合されるものであり〔摘示記載（甲５−２）〕、当該「シラン化合物」としては、本件特許発明１のシランカップリング剤に係る一般式（Ａ）に該当するものも記載されているが〔摘示記載（甲５−３）参照〕、甲第３号証もまた、当該「シラン化合物」による「処理」を熱伝導性無機フィラーの表面に適用することについて教示するものではない。　
　第３に、甲第６号証に記載された「ｎ−ヘキシルトリメトキシシラン」または「ｎ−ヘキシルトリエトキシシラン」〔摘示記載（甲６−１）〕は、本件特許発明１のシランカップリング剤に係る一般式（Ａ）に該当するものではあるが、甲第６号証の記載によれば、これらのシラン化合物は「撥水剤」を主用途とするものである〔摘示記載（甲６−１）〕。これに対して、甲第６号証には、「無機質の表面改質剤」用途に供される化合物として、「メチルトリメトキシシラン」、「ジメチルジメトキシシラン」、「オクタデシルジメチルクロロシラン」、「オクタデシルトリクロロシラン」等のシラン化合物が別途開示されているから〔摘示記載（甲６−１）〕、甲第６号証に、「ｎ−ヘキシルトリメトキシシラン」または「ｎ−ヘキシルトリエトキシシラン」を「無機質」の表面改質剤、ましてや、熱伝導性無機フィラーの表面処理剤として使用することが記載されているとは解されない。
　第４に、甲第７号証には、表面に
なる構造〔以下「特定構造」という。〕を有する「ＡＥＲＯＳＩＬ　Ｒ　８０５」が記載されており〔摘示記載（甲７−１），（甲７−２）〕、当該表面構造は、本件特許発明１の一般式（Ａ）のシランカップリング剤から誘導される、カップリング処理後の表面構造に相当するものではあるが、甲第７号証には、当該「ＡＥＲＯＳＩＬ　Ｒ　８０５」を含めて「ＡＥＲＯＳＩＬ」なる商品名を有するシリカを、熱伝導性充填剤として使用することに関しては何ら記載されていないから、甲第７号証は、熱伝導性無機フィラーの表面を当該特定構造で修飾することを教示するものではない。　
　このように、甲第４〜７号証には、熱伝導性無機フィラーの表面処理のために、本件特許発明１の一般式（Ａ）で示されるシランカップリング剤を使用することについては、記載ないし示唆するところがないから、甲第４〜７号証のいずれも、引用発明２から出発した当業者が、上記相違点（う）に係る本件特許発明１の構成に到達するような契機を与えるものではない。　
　
　さらに、甲第４〜７号証に記載された、本件特許発明１の一般式（Ａ）に該当するシランカップリング剤による表面処理が施された〔以下、この表面処理のことを「特定表面処理」という。〕無機充填剤に関しては、その配合対象であるマトリックス樹脂として、甲第４号証に、ポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン等〔特許請求の範囲の請求項３，５，８，１１、摘示記載（甲４−１）参照〕、フェノール樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、ポリアミド、ポリウレタン、ポリイミド等〔発明の詳細な説明、摘示記載（甲４−３）参照〕が、甲第５号証に、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂等〔発明の詳細な説明、摘示記載（甲５−４）参照〕が、甲第７号証に、エポキシ樹脂〔摘示記載（甲７−３）参照〕が記載されているのみであり、また、甲第６号証には、配合対象となる樹脂に係る記載は認められない。　
　このように、甲第４〜７号証には、上記特定表面処理が施された無機充填剤が配合される、マトリックス成分としてのシリコーンゴムについて何処にも記載されておらず、さらに、電子・電気部品の放熱に有用な放熱シートの形成に好適な樹脂組成物を提供することについても一切教示されていないから、甲第４〜７号証に記載されている、当該特定表面処理が施された無機充填剤を、放熱シートの形成に好適に使用されるシリコーンゴムの組成物に適用する動機付けはないというほかはない。
　なお、請求人は、甲第５号証には、シリコン系ゴムをマトリックス樹脂に対して島状に混入することが記載されている〔摘示記載（甲５−５）〕から、当該マトリックス樹脂に、甲第５号証に記載された、特定表面処理が施された無機質充填剤粉末を混合すれば、必然的に島成分であるシリコン系ゴムにも当該充填剤が混合されることになる旨主張している。　
　しかしながら、甲第５号証においては、「シリコン系ゴム」は可とう化剤として混入することが意図されている〔摘示記載（甲５−５）〕のに対し、本件特許発明１においては、シリコーンゴムをマトリックス成分として使用することにより放熱シートの形成に有用な熱伝導性シリコーンゴム組成物が得られるのであるから、甲第５号証と本件特許発明１とは、組成物の組成が大きく異なるというほかはなく、請求人の主張は採用することができない。
　
　そして、本件特許発明１の一般式（Ａ）で示される特定のシランカップリング剤で表面処理を施した無機充填剤をシリコーンゴムに配合分散させることにより、特に、一般式（Ａ）中の基Ｙが脂肪族短鎖アルキル基に相当するシランカップリング剤で表面処理した場合と比較して、熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化成形物の柔軟性、ゴム弾性が向上すると共に、引張強度、引裂強度の向上及び圧縮永久歪みの低減が達成され、さらに、当該硬化成形物の耐熱試験におけるゴム硬度変化等の機械特性変化を低減することができるという、本件特許発明１の有利な作用効果〔本件特許訂正明細書段落【００５５】の記載等を参照〕は、甲第２号証、甲第４〜７号証のいずれからも予測し難い、格別のものであると認められる。　
　以上のことから、相違点（う）については、甲第２号証および甲第４〜７号証の記載に接した当業者が容易に想到し得たものとすることはできない。
　よって、相違点（え）について検討するまでもなく、本件特許発明１は、甲第２号証および甲第４〜７号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた発明ではない。　
　
（イ−２）本件特許発明２〜５についての検討
　本件特許発明２〜５は、本件特許発明１に係る熱伝導性シリコーンゴム組成物にさらに技術的限定を付した組成物、あるいは、本件発明１に係る組成物を成形して成る放熱シートに係る発明であるが、いずれも、その前提となる本件特許発明１が上記（ヘ−１）のように、甲第２号証および甲第４〜７号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない以上、同様の理由により、本件特許発明２〜５も、甲第２号証および甲第４〜７号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。　
　
ロ．小括
　以上のとおり、本件特許発明１〜５は、いずれも甲第２号証および甲第４〜７号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第２９条第２項の規定に違反するものではない。　
　
（２）甲第３号証と甲第４〜７号証との組み合わせにつき
イ．対比・判断
（イ−１）本件特許発明１についての検討
　本件特許発明１と引用発明３とを対比すると、上記１．（３）（ロ−１）で認定したとおり、両者は、相違点（お），（か）で相違する。
　まず、相違点（お）については、上記１．（３）（ロ−１）で検討したように、甲第３号証において、熱伝導性充填剤用の表面処理剤である有機ケイ素化合物として具体的に例示されている化合物は、本件特許発明１のシランカップリング剤に係る一般式（Ａ）に該当しないもののみである。また、同じく上記１．（３）（ロ−１）で検討したように、甲第３号証において（ｅ）成分として例示されている「オクタデシルトリメトキシシラン」は、縮合反応硬化型シリコーンゴム組成物を調製する際の架橋剤として作用すると解するのが相当である。　
　そして、甲第３号証には、メトキシ基またはエトキシ基という短鎖アルキル基を含有するアルコキシ基と、炭素数６〜１８という特定炭素原子数の脂肪族長鎖アルキル基とを含有してなる、充填剤表面処理用シランカップリング剤を使用することについては何ら教示されていない〔摘示記載（甲３−３）〕から、相違点（お）は、当業者が甲第３号証に記載された発明のみに基づいて容易に想到し得た事項ではない。　
　そこで、相違点（お）が、甲第３号証に記載された発明と甲第４〜７号証に記載された発明とを組み合わせることにより、当業者が容易に想到し得たものであるか否かについて検討すると、上記２．（１）（イ−１）で検討したとおり、甲第４〜７号証には、熱伝導性無機フィラーの表面処理のために、本件特許発明１の一般式（Ａ）のシランカップリング剤を使用することについては、記載ないし示唆するところがないから、甲第４〜７号証のいずれも、引用発明３から出発した当業者が、上記相違点（お）に係る本件特許発明１の構成に到達するような契機を与えるものではない。　
　さらに、無機充填剤の配合対象であるマトリックス樹脂についてみても、上記２．（１）（イ−１）で検討したとおり、甲第４〜７号証には、マトリックス成分としてのシリコーン樹脂について何処にも記載されておらず、さらに、電子・電気部品の放熱に有用な放熱シートの形成に好適な樹脂組成物を提供することについても一切教示されていないから、甲第４〜７号証に記載されている、特定表面処理〔上記２．（１）（イ−１）参照〕が施された無機充填剤を、放熱シートの形成に好適に使用されるシリコーンゴムの組成物に適用する動機付けもないというほかはない。　
　そして、本件特許発明１の一般式（Ａ）で示される特定のシランカップリング剤で表面処理を施した無機充填剤をシリコーンゴムに配合分散させることにより、特に、一般式（Ａ）中の基Ｙが脂肪族短鎖アルキル基に相当するシランカップリング剤で表面処理した場合と比較して、熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化成形物の柔軟性、ゴム弾性が向上すると共に、引張強度、引裂強度の向上及び圧縮永久歪みの低減が達成され、さらに、当該硬化成形物の耐熱試験におけるゴム硬度変化等の機械特性変化を低減することができるという、本件特許発明１の有利な作用効果〔本件特許訂正明細書段落【００５５】の記載等を参照〕は、甲第３〜７号証のいずれからも予測し難い、格別のものであると認められる。　
　以上のことから、相違点（お）については、甲第３〜７号証の記載に接した当業者が容易に想到し得たものとすることはできない。　
　よって、相違点（か）について検討するまでもなく、本件特許発明１は、甲第３〜７号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた発明ではない。　
　
（イ−２）本件特許発明２〜５についての検討
　本件特許発明２〜５は、本件特許発明１に係る熱伝導性シリコーンゴム組成物にさらに技術的限定を付した組成物、あるいは、本件発明１に係る組成物を成形して成る放熱シートに係る発明であるが、いずれも、その前提となる本件特許発明１が上記（ハ−１）のように、甲第３〜７号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない以上、同様の理由により、本件特許発明２〜５も、甲第３〜７号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。　
　
ロ．小括
　以上のとおり、本件特許発明１〜５は、いずれも甲第３〜７号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第２９条第２項の規定に違反するものではない。　
　
３．無効理由３につき
（１）請求人の主張
　請求人は、概要次の３点について本件特許訂正明細書の記載不備を指摘している。　
イ．フィラーの配合量につき
　本件特許発明１は、熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％〜８０ｖｏｌ％の熱伝導性無機フィラーを加えることを要件としているのに対して、本件特許訂正明細書の発明の詳細な説明の実施例および比較例は、そのすべてが熱伝導性無機フィラーを６０ｖｏｌ％配合したものであり、６０ｖｏｌ％以外の配合については実施例により効果が確認されていないから、本件特許訂正明細書の記載は、改正前特許法第３６条第６項第１号の規定に適合しないものである。　
　
ロ．シリコーンゴム組成物の「熱伝導性」につき
　本件特許発明１は「熱伝導性シリコーンゴム組成物」に係るものであるにもかかわらず、本件特許訂正明細書の発明の詳細な説明には、実施例も含めて、当該組成物の熱伝導性がどの程度のものであるか一切記載されていないので、本件特許訂正明細書の記載は、改正前特許法第３６条第４項の規定に適合せず、また、改正前特許法第３６条第６項第１号の規定にも適合しないものである。
　
ハ．放熱シートの「放熱」につき
　本件特許発明５は「放熱シート」に係るものであるにもかかわらず、本件特許訂正明細書の発明の詳細な説明には、どの程度の熱を放熱できるのか一切の説明がないので、本件特許訂正明細書の記載は、改正前特許法第３６条第４項の規定に適合せず、また、改正前特許法第３６条第６項第１号の規定にも適合しないものである。　
　
（２）本件特許訂正明細書に記載された事項
［１］
・・・・・・
　従来このような放熱シート３のための材料として、・・・いずれの形態のものにおいても熱伝導性フィラーをマトリックス樹脂に混合分散することが行なわれている。この場合マトリッックス樹脂としては、・・・シリコーンゴムが用いられることが多く、また熱伝導性フィラーとしては、アルミナ、酸化マグネシウム、窒化ホウ素等の高熱伝導性の無機フィラーを用いるものであり、この熱伝導性無機フィラーをマトリックス樹脂に高充填量で混合分散することによって得られる熱伝導性シリコーンゴム組成物を加熱成形して放熱シート３を形成することが行なわれている。・・・・・・」〔段落【０００２】〜【０００３】〕　
［２］
［３］
以下、本発明を実施例によって詳述する。
（実施例１）
　シリコーンゴムとして、主剤と硬化剤の二液よりなる付加反応型シリコーンゲル（東レダウコーニング社製、品番「ＳＥ１８８５」）を、熱伝導性無機フィラー１としてアルミナ（昭和電工社製）を、シランカップリング剤としてｎ−ヘキシルトリメトキシシランをそれぞれ用い、熱伝導性無機フィラー１に上記の直接処理法の乾式法にて、シランカップリング剤を、熱伝導性無機フィラー１００重量部に対して０．５重量部の割合で処理し、シリコーンゴムの主剤と硬化剤のそれぞれに、この表面処理を施した熱伝導性無機フィラー１を、熱伝導性無機フィラー１の体積分率（Ｖｆ）が６０％となるように配合した。この混練物の主剤と硬化剤を一対一の比率で混練して、スラリー状の熱伝導性シリコーンゴム組成物を得た。
　またこの熱伝導性シリコーンゴム組成物を離型フィルムで挟み込み、プレス成形により２ｍｍ厚のシート状に成形し、これを１２０℃、２ｈの条件下で硬化させて、放熱シート３を形成した。
（実施例２〜８、比較例１〜９）　
　シランカップリング剤及びその処理量を下記のようにした他は、実施例１と同様に行なった。　
・・・・・・　
（実施例９〜１１、比較例１０〜１２）　
　実施例９〜１１ではシランカップリング剤としてｎ−デシルトリメトキシシランをフィラー１００重量部に対して１．０重量部処理し、比較例１０〜１２ではシランカップリング剤は未処理とし、熱伝導性無機フィラー１として下記のものを用いた以外は、実施例１と同様に行なった。　
　実施例９    シリカ（龍森（株）製）　
　実施例１０  酸化マグネシウム（協和化学（株）製）　
　実施例１１  酸化チタン（石原産業（株）製）　
　比較例１０  シリカ（龍森（株）製）　
　比較例１１  酸化マグネシウム（協和化学（株）製）　
　比較例１２  酸化チタン（石原産業（株）製）」〔段落【００３２】〜【００３５】〕　
　
（３）当審の判断
イ．フィラーの配合量につき
　まず、本件特許訂正明細書には、熱伝導性無機フィラーの配合量について、「４０ｖｏｌ％に満たないと高い熱伝導率を得ることが困難であり、８０ｖｏｌ％を超えると熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化成形物がさらに硬く脆くなる恐れがあって好ましくない。」と記載されている〔摘示記載［２］〕。　
　また、発明の詳細な説明に記載された具体例を拡張ないし一般化できる程度は、技術分野により異なっており、その妥当な範囲は事案毎に判断すべきであるが、本件特許発明１が属する熱伝導性シリコーン組成物の分野では、
技術常識からして、熱伝導性の程度は熱伝導性無機フィラーの充填量に依存し、熱伝導性無機フィラーの配合量が少なくなるにつれて熱伝導率が低下すると認められるし、また、同様に技術常識からすれば、熱伝導性無機フィラーの配合量が多くなるにつれて、組成物から得られる材料が硬く脆くなると認められることから、本件特許訂正明細書に上記のような記載があれば、熱伝導性無機フィラーの配合量に係る数値限定の根拠および技術的意義は十分に明確である。　
　そして、被請求人が提出した乙第１〜３号証にも示されているように、熱伝導性シリコーン組成物の分野において〔摘示記載（乙１−２），
（乙２−２），（乙３−２）参照〕、明細書の実施例としては、熱伝導性無機フィラーの添加割合がほぼ１点しか開示されていないにもかかわらず、その特許請求の範囲では当該熱伝導性無機フィラーの配合割合を相当程度広い数値範囲で規定する事例〔摘示記載（乙１−１），（乙１−３），（乙１−４），（乙２−１），（乙２−３），（乙３−１）および（乙３−３）〜（乙３−５）参照〕は稀なものとも認められない。　
　そうであれば、本件特許訂正明細書中でその技術的意義が明確に説示されている本件特許発明１に係る熱伝導性無機フィラーの配合割合については、本件特許訂正明細書の実施例に開示されている６０ｖｏｌ％から、４０ｖｏｌ％〜８０ｖｏｌ％という範囲まで拡張ないし一般化し得ると解するのが相当であり、本件特許訂正明細書の記載は、改正前特許法第３６条第６項第１号の規定に適合するものである。　
　
ロ．シリコーンゴム組成物の「熱伝導性」につき
　まず、本件特許発明１は、熱伝導性無機フィラーを高充填して熱伝導性を高め、これを前提として、成形物の柔軟性と耐熱機械特性等を改善したシリコーンゴム組成物を提供するものであり、その目的は、熱伝導性の付与自体にある訳ではない。　
　そして、本件特許訂正明細書の従来技術の欄にも記載されているとおり、熱伝導性シリコーンゴム組成物の技術分野では、熱伝導性の無機フィラーをマトリックス樹脂に高充填量で混合分散することにより「熱伝導性」を発現させることは慣用の手段であり、その熱伝導性の程度が熱伝導性無機フィラーの充填量に依存することは、技術常識というべき事項である〔摘示記載［１］〕。
　さらに、特に、本件特許訂正明細書の実施例では、アルミナ、酸化マグネシウム等の当業界で「高熱伝導性」と認識されている無機フィラー〔摘示記載［１］〕が充填されていることも勘案すれば〔摘示記載［３］〕、本件特許訂正明細書の実施例で得られているシリコーンゴム組成物は、具体的な熱伝導率を記載するまでもなく「熱伝導性」のものであるというほかはない。
　よって、本件特許訂正明細書の記載は、改正前特許法第３６条第４項および同法同条第６項第１号の規定に適合するものである。　
　
ハ．放熱シートの「放熱」につき
　まず、本件特許発明５は、熱伝導性無機フィラーを高充填して熱伝導性、ひいては放熱性を高め、これを前提として、柔軟性と耐熱機械特性等を改善した放熱シートを提供するものであり、その目的は、放熱性の付与自体にある訳ではない。
　そして、本件特許訂正明細書の従来技術の欄にも記載されているとおり、熱伝導性シリコーンゴム組成物は放熱シートの材料として汎用のものであり〔摘示記載［１］〕、通常の熱伝導性を有するシリコーンゴム組成物を利用すれば通常の放熱作用を奏することが期待されるというべきである。　
　さらに、上記ロで指摘したとおり、本件特許訂正明細書の実施例では「熱伝導性」のシリコーンゴム組成物が調製されていると解され、さらに、当該シリコーンゴム組成物をシート状に成形してなる「放熱シート」が作製されているのであるから〔摘示記載［３］〕、このシート状物についても、通常の放熱作用を発揮すると解するのが相当である。　
　よって、本件特許訂正明細書の記載は、改正前特許法第３６条第４項および同法同条第６項第１号の規定に適合するものである。　
　
（４）小括
　よって、本件特許訂正明細書には、請求人が主張する上記イ〜ハの記載不備があるとはいえないから、本件特許訂正明細書の記載は、改正前特許法第３６条第４項および同法同条第６項第１号の規定に適合するものである。　
　
４．結論
　したがって、本件の特許は、特許法第２９条第１項第３号または同法同条第２項の規定に違反してされたものではないから、特許法第１２３条第１項第２号の規定に該当せず、また、改正前特許法第３６条第４項または同法同条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものではないから、改正前特許法第１２３条第１項第４号の規定に該当しない。　
　
第８　むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張する理由および提出した証拠方法によっては、本件特許発明１〜５に係る特許を無効とすることはできない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。　
　よって、結論のとおり審決する。