【事件の表示】
　平成１１年特許願第１９７７２０号「リブロース２リン酸カルボキシラーゼ小サブユニット遺伝子の制御下に置かれたｉｐｔ遺伝子を選抜マーカー遺伝子として行う遺伝子導入組織の作出方法及びこれに用いる植物への遺伝子導入用ベクター」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年　３月２８日出願公開、特開２０００−　８３６８０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明
　本願は、特許法第４１条に基づく優先権主張を伴う平成１１年７月１２日（優先日：平成１０年７月１６日、特願平１０−２０２３３５号）の出願であって、その請求項１〜５に係る発明は、平成１８年１１月１日付けの手続補正書によって補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜５に記載された事項により特定されたとおりのものであるところ、そのうちの請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は次のとおりのものである。
「【請求項１】次の過程（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）を経ることを特徴とする、植物における遺伝子導入組織の作出方法。
（Ａ）目的遺伝子、及び選抜マーカー遺伝子としてリブロース２リン酸カルボキシラーゼ小サブユニット遺伝子のプロモーターの制御下に置かれた、アグロバクテリウム属細菌の保持するｉｐｔ（ｉｓｏｐｅｎｔｅｎｙｌｔｒａｎｓｆｅｒａｓｅ）遺伝子を含む植物への遺伝子導入用ベクターを、植物細胞に導入する過程
（Ｂ）前記（Ａ）において遺伝子導入された植物細胞を、カナマイシンを含まない培地を用いて培養する過程
（Ｃ）前記（Ｂ）において培養中に生じる植物組織の形態異常を検出し、この形態異常を示す組織を選抜する過程」
　なお、請求項１の（Ｂ）には「家庭」と記載されているが、「家庭」は「過程」の誤記と認め、本願発明を上記のように認定した。
　
２．当審の拒絶理由
　一方、当審において平成１８年８月２５日付けで通知した拒絶の理由の概要は、本願発明１〜１１は、本願の優先日前に頒布された下記の引用文献１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない、また、本願発明１〜１１は、本願の優先日前に頒布された下記の引用文献１〜４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、というものである。
　
引用文献１：特開平９−１５４５８０号公報
引用文献２：Plant Mol.Biol.,Vol.27,No.2(1995)p.225-235
引用文献３：Acta Botanica Sinica,Vol.36,No.5(1994)p.339-344
引用文献４：Plant Physiol.,Vol.112,No.1(1996)p.141-148
　
３．引用文献の記載事項
　引用文献１には、以下の事項が記載されている。
（ア）「【請求項１２】マーカー遺伝子の影響が排除された遺伝子導入植物を作成する方法であって、次の過程（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）を経ることを特徴とする方法。（Ａ）目的遺伝子、マーカー遺伝子として形態異常誘導遺伝子、及び脱離能を有するＤＮＡ因子を含み、かつ、形態異常誘導遺伝子はこの脱離能を有するＤＮＡ因子と挙動を一つにする位置に存在し、また目的遺伝子は、この脱離能を有するＤＮＡ因子とは挙動を一つにすることがない位置に存在する、植物への遺伝子導入用ベクターを植物細胞に導入する過程（Ｂ）このベクターにより遺伝子導入された植物細胞を培養し、その培養中に生ずる、植物組織の形態異常を検出し、この形態異常を示す組織を選抜する過程（Ｃ）前記（Ｂ）で選抜した形態異常を示す組織を培養し、その培養中に出現する、正常な形態を有する組織を検出して選抜する過程」（【請求項１２】）
（イ）「例えば、このようなマーカー遺伝子としては、抗生物質耐性を付与するカナマイシン抵抗性遺伝子（ＮＰＴＩＩ；ネオマイシンリン酸化酵素遺伝子）やハイグロマイシン抵抗性遺伝子（ＨＰＴ；ハイグロマイシンリン酸化酵素遺伝子）、アミノ酸合成に関与するノパリン合成酵素遺伝子（ＮＯＳ）やオクトピン合成酵素遺伝子（ＯＣＳ）、農薬耐性を付与するスルフォニルウレア系抵抗性遺伝子（ＡＬＳ；アセトラクテート合成酵素遺伝子）などがある。」（【０００３】）
（ウ）「また現在、マーカー遺伝子として実用化されているのは、このＮＰＴＩＩ遺伝子をはじめ、植物細胞に対する成長阻害物質の解毒作用に寄与する遺伝子のみであり、それ故、目的遺伝子導入組織の選抜にあたっては、これら成長阻害物質を含む培地でその培養を行い、マーカー遺伝子の発現の有無、つまりはかかる物質に対する耐性を評価し、これを指標とすることになる。」（【０００５】）
（エ）「従って、これをマーカー遺伝子として目的遺伝子と共にベクターを構築し、このベクターを植物細胞に導入してこの細胞を培養しさえすれば、これから生じる異常な形態を示す組織を肉眼で選抜することのみにより、マーカー遺伝子、つまりは目的遺伝子が導入された細胞だけからなる組織を選抜できることとなるので、植物細胞成長阻害物質の培地中への添加等、特別な操作は何等行うことなく、肉眼による遺伝子導入組織の選抜が可能となる。」（【００３３】）
（オ）「なお一般に、遺伝子から酵素等のタンパク質が産生されるには、これらポリペプチドの情報をコードしている構造遺伝子配列の他に、構造遺伝子のプロモーター配列（発現開始配列）、ターミネーター配列（発現終結配列）などの調節配列が必要とされ、例えば、植物で機能するプロモーター配列としては、カリフラワーモザイクウイルスの３５Ｓプロモーター（Ｊ．Ｔ．Ｏｄｅｌｌ ｅｔ ａｌ．、Ｎａｔｕｒｅ（Ｌｏｎｄｏｎ）、３１３：８１０、１９８５）、ノパリン合成酵素のプロモーター（Ｗ．Ｈ．Ｒ．Ｌａｎｇｒｉｄｇｅ ｅｔ ａｌ．、Ｐｌａｎｔ Ｃｅｌｌ Ｒｅｐ．、４：３５５、１９８５）、リブロース２リン酸カルボキシラーゼ／オキシゲナーゼ小サブユニットのプロモーター（Ｒ．Ｆｌｕｈｒｅｔ ａｌ．、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、８３：２３５８、１９８６）等が、またターミネーター配列としては、ノパリン合成酵素のポリアデニル化シグナル（Ａ．Ｄｅｐｉｃｋｅｒ ｅｔ ａｌ．、Ｊ．Ｍｏｌ．Ａｐｐｌ．Ｇｅｎ．、１：５６１、１９８２）、オクトピン合成酵素のポリアデニル化シグナル（Ｊ．Ｇｉｅｌｅｎ ｅｔ ａｌ．、ＥＭＢＯ Ｊ．、３：８３５、１９８４）等が知られている。従って、本発明において単に遺伝子とした場合には、構造遺伝子及び遺伝子発現調節配列を指す。ちなみに、本発明においては、実施例で使用した遺伝子発現調節配列に限ることなく、上記のような種々の遺伝子発現調節配列を使用することができる。」（【００３０】）
（カ）「【請求項１７】形態異常誘導遺伝子がサイトカイニン合成遺伝子である、請求項１２、１３、１４、１５または１６に記載の方法。」（【請求項１７】）
（キ）「【請求項１８】サイトカイニン合成遺伝子がアグロバクテリウム・ツメファシエンスのＴ−ＤＮＡ上に存在するｉｐｔ遺伝子である、請求項１７に記載の方法。」（【請求項１８】）
（ク）「これらの遺伝子は、いずれも本発明において使用することができるが、中でも特に、頂芽優勢の崩壊を引き起こすｉｐｔ遺伝子や、毛状根の形成、及び毛状根から再生した植物の矮化や葉の波打ち等を引き起こすｒｏｌ遺伝子群は、種々の形態異常誘導遺伝子の中でも特徴的な形態の異常を引き起こすことから、本発明に使用するマーカー遺伝子として好ましい。さらに、これらはまた、それを組み合わせることにより、それが導入された特定の植物に、不定芽・不定根等の特定の構造を再分化させるよう設計することも可能である。本発明においては、このような遺伝子の組み合わせを利用し、遺伝子導入のターゲットとなる植物の種類等、遺伝子導入植物の作成条件に応じて形態異常誘導遺伝子を構築し、用いることもできる。」（【００１８】）
（ケ）「以上の実施例より明らかなように、ここで得られた多芽体の系統は、必ずｉｐｔ遺伝子をその染色体中に有し（図６）、また、この多芽体という、肉眼で識別可能な顕著な形態異常を示す組織はすべて、ｉｐｔ遺伝子と共に導入したモデル的な目的遺伝子である、ＮＰＴＩＩ遺伝子の発現によるカナマイシン耐性を例外なく示した。これは、かかる形態異常誘導遺伝子が、植物へ遺伝子導入を行う際のマーカー遺伝子として十分に適用可能であり、これをマーカー遺伝子とする本発明のベクターもまた、植物への遺伝子導入用ベクターとして有用であることを証明するものである。」（【０１０８】）
　
４．特許法第２９条第１項第３号について
（１）対比・判断
　記載（ア）〜（ケ）によると、引用文献１には、次の過程（Ａ）目的遺伝子、及び選抜マーカー遺伝子としてプロモーターの制御下に置かれた、アグロバクテリウム属細菌の保持するｉｐｔ（ｉｓｏｐｅｎｔｅｎｙｌｔｒａｎｓｆｅｒａｓｅ）遺伝子を含む植物への遺伝子導入用ベクターを、植物細胞に導入する過程、（Ｂ）前記（Ａ）において遺伝子導入された植物細胞を、カナマイシンを含まない培地を用いて培養する過程、（Ｃ）前記（Ｂ）において培養中に生じる植物組織の形態異常を検出し、この形態異常を示す組織を選抜する過程、を経ることを特徴とする、植物における遺伝子導入組織の作出方法の発明（以下、「引用発明１」という。）が記載されていると認められる。
　引用文献１の記載（オ）には、遺伝子の発現に使用するプロモーターとして、具体的には３種のもののみが特に記載されており、カリフラワーモザイクウイルスの３５Ｓプロモーター、ノパリン合成酵素のプロモーターと共に、リブロース２リン酸カルボキシラーゼ／オキシゲナーゼ小サブユニットのプロモーターが記載されている（【００３０】）。また、「ちなみに、本発明においては、実施例で使用した遺伝子発現調節配列に限ることなく、上記のような種々の遺伝子発現調節配列を使用することができる。」との記載（【００３０】）もある。
　ゆえに、引用文献１には、当業者が明確に認識できる実施の態様として、ｉｐｔ遺伝子のプロモーターとしてリブロース２リン酸カルボキシラーゼ小サブユニット遺伝子のプロモーターを用いることが記載されていると認められる。
　そこで、本願発明と引用発明１とを対比すると、両者は、次の過程（Ａ）目的遺伝子、及び選抜マーカー遺伝子としてリブロース２リン酸カルボキシラーゼ小サブユニット遺伝子のプロモーターの制御下に置かれた、アグロバクテリウム属細菌の保持するｉｐｔ（ｉｓｏｐｅｎｔｅｎｙｌｔｒａｎｓｆｅｒａｓｅ）遺伝子を含む植物への遺伝子導入用ベクターを、植物細胞に導入する過程、（Ｂ）前記（Ａ）において遺伝子導入された植物細胞を、カナマイシンを含まない培地を用いて培養する過程、（Ｃ）前記（Ｂ）において培養中に生じる植物組織の形態異常を検出し、この形態異常を示す組織を選抜する過程、を経ることを特徴とする、植物における遺伝子導入組織の作出方法である点で一致し、相違点はない。
　
（２）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成１８年１１月１日付けの意見書において、「本願発明は、プロモーターとして光誘導型プロモーターを用いたことにより、引用発明１が内在させていた問題点を解決し、大きな効果を達成したものです。従いまして、両者の間には実質的な相違点が存在し、本願発明は引用発明１と同一ではありませんので、本願発明は特許法第２９条第１項第３号に該当するものではない」と主張しているが、審判請求人の主張する相違点は、請求項に係る発明の発明特定事項の相違点ではないから、上記主張は採用できない。
　また、審判請求人は、同意見書において、「引用発明１における「エスケイプ」の発生率も、木本植物では比較的遺伝子導入し易い交雑ヤマナラシについてのデータです。遺伝子導入が困難なことで知られる、例えばユーカリであれば、遺伝子導入組織からマーカーフリーの形質転換植物が得られる確率はもっと低く、「エスケイプ」の発生率はもっと高くなると考えられますので、・・・・・・、引用発明１と本願発明との相違は更に大きくなることが、当業者であれば容易に予想できます。」と主張しているが、本願発明には「植物」と記載されているだけで、「木本植物」、「ヤマナラシ」あるいは「ユーカリ」に限定されているわけではないので、上記主張は採用できない。
　
（３）まとめ
　したがって、本願発明は、引用文献１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
　
５．特許法第２９条第２項について
（１）対比・判断
　上記４．で述べたように、本願発明と引用発明１に相違点はないが、引用文献１に、ｉｐｔ遺伝子のプロモーターとしてリブロース２リン酸カルボキシラーゼ小サブユニット遺伝子のプロモーターを用いることが明記されていない点を相違点とした場合についても、念のため以下に検討する。
　引用文献１の記載（オ）には、遺伝子の発現に使用するプロモーターとして、カリフラワーモザイクウイルスの３５Ｓプロモーター、ノパリン合成酵素のプロモーター、リブロース２リン酸カルボキシラーゼ／オキシゲナーゼ小サブユニットのプロモーターの３つのプロモーターが記載されており（【００３０】）、また、「ちなみに、本発明においては、実施例で使用した遺伝子発現調節配列に限ることなく、上記のような種々の遺伝子発現調節配列を使用することができる。」との記載（【００３０】）もある。そして、引用文献１において、実施例で使用したプロモーターはカリフラワーモザイクウイルスの３５Ｓプロモーターであるから、上記記載からすると、カリフラワーモザイクウイルスの３５Ｓプロモーターに限ることなく、ノパリン合成酵素のプロモーター、リブロース２リン酸カルボキシラーゼ／オキシゲナーゼ小サブユニットのプロモーターを遺伝子の発現に使用することができると記載されていることになる。
　一方、リブロース２リン酸カルボキシラーゼ小サブユニット遺伝子のプロモーターを用いて植物細胞で遺伝子を発現させることは本願優先日前広く行われていることであり、実際、引用文献２〜４には、リブロース２リン酸カルボキシラーゼ小サブユニット遺伝子のプロモーターの制御下に置かれたｉｐｔ遺伝子を含むベクターを植物細胞に導入した場合に、ｉｐｔ遺伝子の発現がみられたことが記載されている（各Abstract参照。）。
　よって、引用文献１の（オ）の記載及び引用文献２〜４の記載から、ｉｐｔ遺伝子のプロモーターとしてリブロース２リン酸カルボキシラーゼ小サブユニット遺伝子のプロモーターを用いることは、当業者が容易になし得ることである。
　
（２）審判請求人の主張
　審判請求人は、審判請求書（平成１６年２月１０日付け手続補正書（方式）提出）において、「引用例４のそれぞれ別個に例示された多くのプロモーターと多くの形態異常誘導遺伝子の中から、光誘導型プロモーターと不定芽再分化遺伝子という特定の組合せを選択し、これを選抜マーカー遺伝子として用いる必然性はありません。」との主張をしているが、　上記（１）で述べたように、引用文献１（上記「引用例４」に相当する。）には、たった３つのプロモーターが記載されているだけで、「多くのプロモーター」が記載されているとはいえず、ｉｐｔ遺伝子を発現させるのにリブロース２リン酸カルボキシラーゼ小サブユニット遺伝子のプロモーターを用いることも当業者が容易にすることができる選択といわざるをえず、そのことに必然性がなかったとする審判請求人の上記主張は当を得たものとはいえない。
　また、審判請求人は、平成１８年１１月１日付けの意見書において、「特許・実用新案審査基準」を引用して「本願発明はまさに、引用発明１〜４と比較した有利な効果であって、これらの引用発明が有するものとは異質な効果を達成するものです。しかも、本願発明の効果は、引用文献１〜４の記載から予測できるものではありません。」と主張しているが、その「特許・実用新案審査基準」には「1 引用発明と比較した有利な効果の参酌　請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有している場合には、これを参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは、進歩性は否定される。」との記載（「特許・実用新案審査基準　第II部　特許要件　第２章　新規性・進歩性　2.5　論理付けの具体例 (3) 1 引用発明と比較した有利な効果の参酌」）があり、本願発明はまさに、「当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたとき」に該当するといえるので、審判請求人の上記主張は採用できない。
　
（３）まとめ
　したがって、本願発明は、引用文献１〜４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
６．むすび
　以上のとおりであるから、本願発明は、引用文献１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないものであり、また、本願発明は、引用文献１〜４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。