【事件の表示】
　平成　５年特許願第３５５１３２号「ｍＣ２６遺伝子発現制御領域を用いてトランスジェニック動物乳腺において物質を生産する新規製造法」拒絶査定不服審判事件〔平成　７年　８月　１日出願公開、特開平　７−１９４３８０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明
　本願は、平成５年１２月２８日の出願であって、その請求項１〜１５に係る発明は、平成１５年１０月２８日付けの手続補正書によって補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜１５に記載された事項により特定されたとおりのものであるところ、そのうちの請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は次のとおりのものである。
　「【請求項１】配列番号１のヌクレオチド配列からなるＤＮＡ。」
　
２．引用文献の記載事項
　これに対して、原査定の拒絶の理由に引用された、本願出願日前に頒布された刊行物である、J.Biol.Chem.,Vol.268,No.6(1993.Feb.25)p.4525-4529（以下、「引用文献１」という。）には、以下の事項が記載されている。
（ア）「ＧＬＹＣＡＭ １をコードするマウス遺伝子の構造と染色体局在性」（第4525頁表題）
（イ）「さらなる分析の結果、ＧＬＹＣＡＭ １が泌乳期のマウス乳腺においてホルモン依存的に多量に発現することがわかった。」（第4525頁右欄第30行〜第32行）
（ウ）「ＧＬＹＣＡＭ １をコードするゲノムクローンの単離及び配列決定
　ＯＬＡ／１２９系マウスの肝臓ＤＮＡから作製されたλGEM-12ベクター中のゲノムライブラリーをAnton Bernsから得た。・・・・・・・・・・ＧＬＹＣＡＭ １の完全なコード配列をコードする約６．５ｋｂのＥｃｏＲＩ断片を、λクローンから単離し、ＥｃｏＲＩ消化pKSII（Stratagene）にサブクローンした。ＧＬＹＣＡＭ １をコードするゲノム断片の完全な配列を、Sequenase Ver.2.0配列決定キットを用いてプライマー特異的超螺旋配列決定により決定した。」（第4526頁左欄第31行〜第44行）
（エ）「図２．ＧＬＹＣＡＭ遺伝子を含むゲノム領域のＤＮＡ配列
　ＧＬＹＣＡＭ １遺伝子を含む約６．５ｋｂのＥｃｏＲＩ断片を、二重鎖鋳型のカスタム・プライマー配列決定により完全に決定した。ＧＬＹＣＡＭをコードするエクソンを含む領域のＤＮＡ配列を示す。（配列は省略）」（第4527頁図２および脚注）
（オ）「ＧＬＹＣＡＭ １をコードするエクソンを囲む完全な領域のヌクレオチド配列を決定し、図２に示す。」（第4528頁右欄第19行〜第21行）
（カ）「本論文において報告されたヌクレオチド配列は、GeneBank/EMBLのデータバンクに受け入れ番号L08101として提示されている。」（第4525頁左欄脚注下から第6行〜第4行）
　
３．対比
　記載事項（ア）〜（オ）から、引用文献１には、ＯＬＡ／１２９系マウスのゲノムＤＮＡライブラリーから、ＧＬＹＣＡＭ １をコードする約６．５ｋｂのＥｃｏＲＩ断片からなるゲノムクローンを単離し、そのヌクレオチド配列を決定をしたことが記載されており、そのヌクレオチド配列は、図２に示されたものであることが記載されている。また、引用文献１には、ＧＬＹＣＡＭ １は、マウス乳腺で泌乳期に発現していることも記載されている（記載事項（イ））。
　一方、本願明細書の【従来の技術】には、以下の事項が記載されている。
「【０００７】ｍＣ２６遺伝子産物は、乳腺で泌乳期特異的かつ組織特異的に多量に発現する遺伝子として同定され［サトウ（Ｓａｔｏｗ）ら、Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．９９，１６３９−１６４３（１９８６）］、また、その後ドーベンコ（Ｄｏｗｂｅｎｋｏ）ら［Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｖｏｌ　２６８，Ｎｏ．６：４５２５−４５２９（１９９３）］により白血球接着分子として同定され、ＧＬＹＣＡＭ−１と呼ばれている分子である。該遺伝子座はマウスにおいてマップされており、該遺伝子の構造遺伝子部分および周辺の一部のヌクレオチド配列は既に決定されている［ドーベンコ（Ｄｏｗｂｅｎｋｏ）ら、上記］。」（【０００７】）
　本願明細書の上記【０００７】の記載、実施例１及び２の記載（【００６１】〜【００６９】）によると、本願発明の「配列番号１のヌクレオチド配列からなるＤＮＡ」は、マウス乳腺で泌乳期に発現している遺伝子であるｍＣ２６遺伝子のゲノムＤＮＡであり、Ｂａｌｂ／ｃマウスのゲノムＤＮＡライブラリーからクローニングされたものである（【００６２】）。
　
　そこで、本願発明と引用文献１に記載された発明とを対比すると、両者は、マウス乳腺で泌乳期に発現している遺伝子である点で一致し、本願発明のＤＮＡは、Ｂａｌｂ／ｃマウス由来のゲノムＤＮＡであって、配列番号１のヌクレオチド配列からなるものであるのに対し、引用文献１に記載されたＤＮＡは、ＯＬＡ／１２９系マウス由来のゲノムＤＮＡであって、図２のヌクレオチド配列で示されるものである点で相違する。
　ここで、本願発明の配列番号１の５３９４塩基のヌクレオチド配列と、引用文献１の図２に示される３０００塩基のヌクレオチド配列とを比較すると、両者の同一性は９７％になり、すなわち、図２に記載されている領域においては、９７％が一致し、３％が異なり、かつ、本願発明のヌクレオチド配列には、図２に記載されていない５’側及び３’側のヌクレオチド配列が存在する点で相違するといえる。
　
４．当審の判断
　そこで、上記相違点について検討する。
　ある遺伝子が特定の生物種由来のＤＮＡライブラリーからクローニングされたことが知られていた場合に、前記ＤＮＡライブラリーとは異なるが同じ生物種由来の容易に入手可能なＤＮＡライブラリーから、前記遺伝子をクローニングすることは、本願出願日前周知技術である。
　そして、Ｂａｌｂ／ｃマウスのゲノムＤＮＡライブラリーは、容易に入手可能なＤＮＡライブラリーとして本願出願日前周知のものである（必要ならば、J.Biochem.,Vol.99,No.6(1986)p.1639-1643、J.Biochem.,Vol.101,No.1(1987)p.103-110、蛋白質 核酸 酵素,Vol.30,No.14 Suppl.(1985)p.1720-1731参照。以下、「周知例１」〜「周知例３」という。）。
　また、ある遺伝子がクローニングされた場合に、その５’側及び３’側の領域を含むＤＮＡをクローニングすることも、本願出願日前周知技術である。
　よって、ＯＬＡ／１２９系マウスのゲノムＤＮＡライブラリーの代わりに、Ｂａｌｂ／ｃマウスのゲノムＤＮＡライブラリーから、引用文献１に記載されたヌクレオチド配列に基づいて作成したプローブ、プライマーを用いて、図２に記載されていない５’側及び３’側の領域を含むゲノムＤＮＡである、配列番号１のヌクレオチド配列からなるＤＮＡをクローニングすることは、当業者が容易になし得ることである。
　そして、本願発明のＤＮＡが、本願明細書の記載をみても、引用文献１に記載されているＤＮＡに比べて格別顕著な効果を奏するとは認められない。
　
５．審判請求人の主張
　審判請求人は、審判請求書（平成１７年１月５日付け手続補正書（方式）提出）において、「引用文献１のＤＮＡは、請求項１のＤＮＡの(i)における第１〜第1804ヌクレオチド配列、及び(iii)における第4953〜第5394ヌクレオチド配列を含んでいない。・・・・・・引用文献１は、欠けている制御領域(i)及び(iii)部分の記載はなく、かつ示唆さえしていない。」、「引用文献１記載のＤＮＡは、本願請求項１のＤＮＡと塩基配列において明かな相違があり、また、引用文献１には、本願発明のＤＮＡにおける重要な発現制御領域の配列が記載されていない。」と主張している。
　しかし、上記４．で述べたように、引用文献１の図２に記載されていない５’側及び３’側の領域を含むゲノムＤＮＡをクローニングすることは、当業者が容易になし得ることであり、そのことに技術的困難性があったとはいえない。また、図２には、コード領域の５’側及び３’側にある程度の長さのヌクレオチド配列が記載され、その５’側の配列にはＴＡＴＡボックスの配列も含まれており（その位置は図３参照。）、さらに５’側、３’側のヌクレオチド配列が重要であり、それがなければ機能が発揮できないことを裏付ける証拠は何ら示されていないので、審判請求人の上記主張は採用できない。
　また、引用文献１には、「本論文において報告されたヌクレオチド配列は、GeneBank/EMBLのデータバンクに受け入れ番号L08101として提示されている。」との記載（記載事項（カ））があり、その受け入れ番号L08101のデータ（１９９３年４月２７日初出時）には、クローニングされたゲノムクローン約６．５ｋｂのＥｃｏＲＩ断片に相当する６４８２塩基のヌクレオチド配列が記載されている。この配列は、本願発明の配列番号１の配列よりも長く、引用文献１の図２に記載されていない、５’側及び３’側のヌクレオチド配列も記載されている。よって、このことからも、「引用文献１は、欠けている制御領域(i)及び(iii)部分の記載はなく、かつ示唆さえしていない」という審判請求人の主張は採用できない。
　
６．付記
　周知例１〜３には、Ｂａｌｂ／ｃマウスのゲノムＤＮＡライブラリーから、ｍＣ２６遺伝子のゲノムＤＮＡをクローニングしたことが記載されており（周知例１〜３）、また、そのヌクレオチド配列の一部についても決定されている（周知例２）。そして、周知例１〜３に記載されているクローニングされたＤＮＡのヌクレオチド配列を決定することは、当業者が容易になし得ることである。
　したがって、本願発明は、周知例１〜３に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないものでもあり、また、周知例１〜３に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものでもある。
　
７．むすび
　以上のとおりであるから、本願発明は、引用文献１に記載された発明及び本願出願日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。