【事件の表示】
　平成　９年特許願第３６９９８１号「ブレーキジョウ」拒絶査定不服審判事件〔平成１１年　４月　６日出願公開、特開平１１−　９３９９３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成９年１２月１７日の出願（パリ条約による優先権主張　１９９６年１２月１９日、ドイツ）であって、平成１８年６月２６日付けで拒絶査定がなされ、これに対して平成１８年９月２５日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに、平成１８年１０月２４日付けで手続補正（以下、「本件補正」という。）がなされたものである。
　
２．平成１８年１０月２４日付けの手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成１８年１０月２４日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
（１）本件補正の内容
　本件補正は、平成１７年１０月２８日付けの手続補正にて補正された特許請求の範囲における
「【請求項１】
　ライニング保持部材（２）及び摩擦ライニング（４）に加え、これら摩擦ライニング（４）とライニング保持部材（２）との間に配置され、摩擦による擦れ音を防止する減衰層として機能する中間層（６、８）からなるブレーキジョウにおいて、
　前記中間層（６、８）が、ブレーキ動作時の摩擦音を減衰させると共に、磨耗限界に達したときに自然警報信号を生成するように適合された金属混合物より成り、
前記金属混合物が、粒子サイズが１０〜３００μｍの固形小片として添加されるノイズ発生フィラーを含むことを特徴とするブレーキジョウ。
【請求項２】
　前記請求項１のブレーキジョウにおいて、前記中間層（６、８）の金属混合物が、ノイズ発生フィラーとして、酸化軽金属、カルサイン酸化アルミニウム、酸化重金属、シリケート、鉱石、コークス、無機ファイバー又は、これらの混合物を含む。
【請求項３】
　前記請求項１又は請求項２のブレーキジョウにおいて、前記中間層（６、８）の金属混合物中のノイズ発生フィラーは、その構造上発生する振動によるノイズとして自然警報信号を発生する。
【請求項４】
　前記請求項１のブレーキジョウにおいて、中間層（６、８）は、以下に示す材料組成（重量パーセント）を有する。
　　　樹脂０−４０％
　　　エラストマー０−４０％
　　　金属０−６０％
　　　ファイバー０−４０％
　　　フィラー２−８０％
【請求項５】
　前記請求項１のブレーキジョウにおいて、中間層（６、８）は、以下に示す材料組成（重量パーセント）を有する。
　　　樹脂　　　　　　５−１５％
　　　エラストマー　　５−１５％
　　　金属　　　　　　２５−４０％
　　　ファイバー　　　１５−２５％
　　　フィラー　　　　２０−３０％
【請求項６】
　前記請求項１のブレーキジョウにおいて、中間層（６、８）は、２枚の連続した分離層によって構成され、まず前記摩擦ライニングの次に自然警報信号を発生する層（８）が配置され、その次に、ライニング保持部材（２）に隣接し、摩擦音を減衰する層（６）が配置される。
【請求項７】
　前記請求項１のブレーキジョウにおいて、中間層（６、８）は、２枚の連続した分離層によって構成され、まず前記摩擦ライニング（４）の次に摩擦音を減衰する層（６）が配置され、その次に、自然警報信号を発生する層（８）が配置される。
【請求項８】
　前記請求項６又は請求項７のブレーキジョウにおいて、自然警報信号を発生する層（８）は、以下に示す組成を（重量パーセント）有する。
　　　樹脂５−３０％
　　　エラストマー２−５％
　　　金属１０−３０％
　　　ファイバー１−１０％
　　　フィラー３０−６０％
【請求項９】
　前記請求項６又は請求項７のブレーキジョウにおいて、摩擦音を減衰する層（６）は、
以下に示す組成を（重量パーセント）有する。
　　　樹脂　　　　　　２−２５％
　　　エラストマー　　２０−４０％
　　　金属　　　　　　０−２０％
　　　ファイバー　　　０−３０％
　　　フィラー　　　　１０−４０％
　　　防食剤　　　　　０−２％」
　
の記載を、
　
「【請求項１】
　ライニング保持部材（２）及び摩擦ライニング（４）に加え、これら摩擦ライニング（４）とライニング保持部材（２）との間に配置され、摩擦による擦れ音を防止する減衰層として機能する中間層（６、８）からなるブレーキジョウにおいて、
　前記中間層（６、８）が、ブレーキ動作時の摩擦音を減衰させると共に、磨耗限界に達したときに自然警報信号を生成するように適合された金属混合物より成り、
　前記金属混合物が、
平均
【請求項２】
　
前記平均粒子サイズは、約１２０μｍであることを特徴とする請求項１に記載のブレーキジョウ。
【請求項
３
　前記請求項１
又は２
前記ノイズ発生フィラーが、
【請求項
４
　前記請求項
１，２又は３
【請求項
５
　前記請求項
１，２，３又は４
　　　樹脂　　　　　　
０−４０％
　　　エラストマー　　
０−４０％
　　　金属　　　　　　
０−６０％
　　　ファイバー　　　
０−４０％
　　　フィラー　　　　
２−８０％
【請求項
６
　前記請求項
５
　　　樹脂　　　　　　５−１５％
　　　エラストマー　　５−１５％
　　　金属　　　　　　２５−４０％
　　　ファイバー　　　１５−２５％
　　　フィラー　　　　２０−３０％
【請求項７】
　
ライニング保持部材（２）及び摩擦ライニング（４）に加え、これら摩擦ライニング（４）とライニング保持部材（２）との間に配置され、摩擦による擦れ音を防止する減衰層として機能する中間層（６、８）からなるブレーキジョウにおいて、　前記中間層（６、８）が、ブレーキ動作時の摩擦音を減衰させると共に、磨耗限界に達したときに自然警報信号を生成するように適合された金属混合物より成り、　前記金属混合物が、平均粒子サイズが１０〜３００μｍの固形小片として添加されるノイズ発生フィラーを含み、　前記ノイズ発生フィラーが、酸化軽金属、カルサイン酸化アルミニウム、酸化重金属、シリケート、鉱石、コークス、無機ファイバー又は、これらの混合物を含み、　前記中間層（６、８）は、以下に示す材料組成（重量パーセント）を有する。
　　　樹脂　　　　　　５−１５％
　　　エラストマー　　５−１５％
　　　金属　　　　　　２５−４０％
　　　ファイバー　　　１５−２５％
　　　フィラー　　　　２０−３０％
【請求項８】　前記平均粒子サイズは、約１２０μｍであることを特徴とする請求項７に記載のブレーキジョウ。
【請求項
９
　前記請求項１のブレーキジョウにおいて、中間層（６、８）は、２枚の連続した分離層によって構成され、まず前記摩擦ライニングの次に自然警報信号を発生する層（８）が配置され、その次に、ライニング保持部材（２）に隣接し、摩擦音を減衰する層（６）が配置される。
【請求項
１０
　前記請求項１のブレーキジョウにおいて、中間層（６、８）は、２枚の連続した分離層によって構成され、まず前記摩擦ライニング（４）の次に摩擦音を減衰する層（６）が配置され、その次に、自然警報信号を発生する層（８）が配置される。
【請求項
１１
　前記請求項
９又は１０
　　　樹脂　　　　　　５−３０％
　　　エラストマー　　２−５％
　　　金属　　　　　　１０−３０％
　　　ファイバー　　　１−１０％
　　　フィラー　　　　３０−６０％
【請求項
１２
　前記請求項
９，１０又は１１
　　　樹脂　　　　　　２−２５％
　　　エラストマー　　２０−４０％
　　　金属　　　　　　０−２０％
　　　ファイバー　　　０−３０％
　　　フィラー　　　　１０−４０％
　　　防食剤　　　　　０−２％」
　と補正しようとする内容を含むものである。下線部は、対比の便のため当審において付したものである。
　
（２）補正の適否
　本件補正による補正後の請求項の数は１２であり、補正前は９であった請求項の数を増加させるものである。
　よって、本件補正は、平成１５年改正前特許法第１７条の２第４項に規定された補正の目的とし得る事項の何れにも該当しない。
　
（３）むすび
　したがって、本件補正は、平成１５年改正前特許法第１７条の２第４項の規定に違反するものであり、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
（４）本件補正後の請求項１が特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かの検討
　本件補正は、上述の如く、平成１５年改正前特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものであるが、本件補正による補正後の請求項１は、本件補正前の請求項１に記載されていた「金属混合物が、粒子サイズが１０〜３００μｍの固形小片として添加されるノイズ発生フィラーを含む」を、願書に最初に添付した明細書の段落【００４２】に基づいて、「金属混合物が、平均粒子サイズが１０〜３００μｍの固形小片として添加されるノイズ発生フィラーを含む」とノイズ発生フィラーの粒子サイズに係る限定を付加するものであって、新規事項を新たに追加するものではなく、平成１５年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当すると解する余地もある。
　この点に鑑み、本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下、「本件補正発明１」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１５年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に適合するか）についても補足的に検討することとする。
　
（４−１）刊行物に記載された発明
　原査定の拒絶の理由に引用された、本願の出願前に国内で頒布された刊行物である特開平８−８５７８１号公報（以下、「刊行物１」という。）には、「ブレーキ用摩擦材」に関し、図面とともに次の事項が記載されている。
　
イ．「本発明は、耐熱性を悪化させずに不足の無い鳴き抑制機能をもたせたブレーキ用摩擦材を提供することを課題としている。」（第２頁第１欄第４４−４６行，段落【０００５】欄参照）
　
ロ．「図１及び図２に示す構造のディスクブレーキ用パッドを試作した。各図とも１は摩擦材、２はパッドの裏板を示す。
　図２のパッドの摩擦材１は、摩擦面を構成する母材３に、摩擦面として用いない鳴き緩和層４を一体に積層した二層構造になっている。
　摩擦材１には、表１に示す成分を同表の割合で混合した原料を用いた。表１の実施例１〜４及び比較例１、２は図１の構造、実施例５は図２の構造のパッドである。磁性体は平均粒径が１０μｍのものを用い、実施例１〜４のパッドに対しては摩擦材の全体に加え、実施例５のパッドに対しては鳴き緩和層にのみ加えた。」（第３頁第３欄第７−１８行，段落【００１６】乃至【００１８】参照）
　
ハ．「以上説明したように、本発明のブレーキ用摩擦材は、粒径が１〜１００μｍの磁性体を添加してその磁性体の働きで摩擦振動を減衰するようにしたものであるから、耐熱性を悪化させずに従来品と同等或いはそれ以上の鳴き抑制効果を得ることができ」（第４頁第６欄第１１−１５行、段落【００３１】参照）
　
　これらの記載事項によれば、刊行物１には、以下の発明（以下、「刊行物１記載の発明」という。）が記載されているものと認められる。
　
　「摩擦面を構成する母材３に、磁性体を加えた摩擦面として用いない鳴き緩和層４を一体に積層した二層構造になっている摩擦材１とパッドの裏板２からなるディスクブレーキ用摩擦材。」
　
　また、原査定の拒絶の理由に引用された、本願の出願前に国内で頒布された刊行物である実願昭４８−７５６７号（実開昭５０−２０９９２号）のマイクロフィルム（以下、「刊行物２」という。）には、「摩耗警報装置付ブレーキ摩擦部材」に関し、図面とともに次の事項が記載されている。
　
ニ．「上記騒音発生部材は，通常のライニング材に金属粉や無機質材料を多量に（例えば２０〜３０％余分に）配合して，ブレーキドラム又はデイスクと摩擦接触したとき，通常のブレーキ鳴きとは異なる騒音を発生するように形成される。
　また，上記騒音発生部材は，板状体又はプラグ状に成形してブレーキライニングに対し層をなして接着されるか，又はライニング内に埋設しあるいはブレーキライニングに近接したシユー又はパッドの表面に装着することができる。
　本考案によれば，ブレーキライニングが摩耗限度に達したとき，騒音発生部材が被摩擦部材に接して異音を発生するので，運転者は容易かつ確実にブレーキ摩擦材が交換を要する時期に来たことを知ることができ，又公知装置のように電気回路及び電気的警報装置を必要としないので，コストも極めて廉くなり，しかも故障の発生が全くなく信頼性に富む利点がある。」（第２頁第１３行−第３頁第１１行参照）
　
ホ．「第１図及び第２図に示す本考案の第１実施例において，１０はブレーキシユー，１２はブレーキドラム，１４はブレーキシユー１０のブレーキドラム１２に対向する面に接着された騒音発生部材，１６は上記騒音発生部材１４の円弧状外面に接着されたライニングである。
　上記ライニング１６は自体公知の摩擦材料によつて所定の摩擦限度に相当する半径方向厚さを有するよう製作され，又騒音発生部材は，上記公知摩擦材料に適宜の金属粉，無機質材料（銅，アルミニウム，鉛，ガラス等の粉末）を例えば２０〜３０％余分に加えて製造することができる。」（第３頁第１３行−第４頁第５行参照）
　
（４−２）対比・判断
　本件補正発明１と刊行物１記載の発明とを対比すると、刊行物１記載の発明の「パッドの裏板２」は、本件補正発明１の「ライニング保持部材（２）」に相当し、「摩擦面を構成する母材３」は「摩擦ライニング（４）」に相当する。また、刊行物１記載の発明の「磁性体を加えた摩擦面として用いない鳴き緩和層４」は、刊行物１の図２の記載からみてパッドの裏板２と母材３との間に配置され、鳴き防止すなわち摩擦による擦れ音を防止する機能を奏するものであることから、少なくとも本件補正発明１の「摩擦ライニング（４）とライニング保持部材（２）との間に配置され、摩擦による擦れ音を防止する減衰層として機能する中間層（６、８）」としての機能を奏するものである。さらに、刊行物１記載の発明の「ディスクブレーキ用摩擦材」は本件補正発明１の「ブレーキジョウ」に相当する。
　したがって、本件補正発明１と刊行物１記載の発明とは、本件補正発明１の用語に倣えば、
　
　「ライニング保持部材（２）及び摩擦ライニング（４）に加え、これら摩擦ライニング（４）とライニング保持部材（２）との間に配置され、摩擦による擦れ音を防止する減衰層として機能する中間層（６、８）からなるブレーキジョウ。」
　
である点で一致し、次の点で相違する。
　
相違点
　本件補正発明１の中間層（６、８）は、「ブレーキ動作時の摩擦音を減衰させると共に、磨耗限界に達したときに自然警報信号を生成するように適合された金属混合物より成り、金属混合物が、平均粒子サイズが１０〜３００μｍの固形小片として添加されるノイズ発生フィラーを含む」ものであるのに対し、刊行物１記載の発明の中間層（６、８）は、ブレーキ動作時の摩擦音を減衰させるものではあるが、磨耗限界に達したときに自然警報信号を生成するように適合されたものではなく、平均粒子サイズが１０〜３００μｍの固形小片として添加されるノイズ発生フィラーを含むものでもない点。
　
　そして、相違点について検討するに、刊行物２には、通常のライニング材に金属粉（銅，アルミニウム，鉛等の粉末）を配合した騒音発生部材をブレーキライニングに対し層をなして接着するとともに、ブレーキシユーのブレーキドラムに対向する面に接着した摩耗警報装置付ブレーキ摩擦部材、すなわち磨耗限界に達したときに自然警報信号を生成する金属粉を含む騒音発生部材をライニングとライニング保持部材に相当するブレーキシユーとの間に配設するという発明が記載されている。そして、刊行物２に記載された発明は、ブレーキに関する技術であって、本件補正発明１及び刊行物１記載の発明と共通する技術に属するものであり、また、刊行物２に記載された騒音発生部材はブレーキシユーとライニングの間、すなわち中間層を構成するものであることから、刊行物１記載の発明の中間層（６、８）に刊行物２に記載された技術事項を適用し、「中間層（６、８）が、ブレーキ動作時の摩擦音を減衰させると共に、磨耗限界に達したときに自然警報信号を生成するように適合された金属混合物より成り、金属混合物が、固形小片として添加されるノイズ発生フィラーを含む」とすることに格別な想到困難性を見出すことができず、また、刊行物１記載の発明の中間層（６、８）に対し、刊行物２に記載された技術事項が適用できないとする格別な技術的な困難性があるともいえない。
　さらに、固形小片として添加されるノイズ発生フィラーの平均粒子サイズが１０〜３００μｍの範囲に特定することについて、本願の明細書の【発明の詳細な説明】欄をみると、その段落【００１９】に「ノイズ発生フィラーは、粒子サイズが１０〜３００μｍの固形小片として添加される。」と記載され、段落【００４２】に「ノイズ発生小片の平均粒子サイズは約１２０μｍであるが、１０〜３００μｍの範囲内でも良く、例えば、粗視化状態に粒子化する」と記載されているのみであり、ここにノイズ発生フィラーの粒子サイズ、平均粒子サイズを本件補正発明１の如く特定することの技術的意義、或いは臨界的意義の記載はなく、そして、上記段落を含む本願明細書の発明の詳細な説明全体の記載及び平成１７年１０月２７日付けの意見書並びに平成１８年１２月８日付けの手続補正書にて補正された審判請求書における請求人の主張から、ノイズ発生フィラーの粒子サイズ、平均粒子サイズを本件補正発明１の如く特定することの技術的意義、或いは臨界的意義の示唆を見出すこともできない。そうすると、固形小片として添加されるノイズ発生フィラーの平均粒子サイズが１０〜３００μｍの範囲に特定することに、中間層（６、８）に対し固形小片として添加されるノイズ発生フィラーを含む際に、摩耗警告手段が有効に機能するために必要なノイズの周波数あるいは大きさ等を踏まえ、当業者が通常の設計活動の範囲内で適宜設定しうる事項以上の格別な技術的意義或いは臨界的意義を見出すことはできない。
　したがって、刊行物１記載の発明に対し、刊行物２に記載された発明を適用し、かつ摩耗警告手段を有効に機能させるために金属粉の平均粒径を適宜設定することにより、相違点に係る本件補正発明１の構成とすることは、当業者であれば容易になし得るものである。
　
　なお、請求人は、平成１８年１２月８日付けの手続補正書にて補正された審判請求書において、「審査官は、「減衰層については、引用例１、２を、自然警報信号を発生する層については、引用例３、４を参照。これらを単に（複数の層として）組み合わせて請求項６及び７に係る発明のようにすることに格別の困難性は認められないし、１つの中間層中にそれぞれの目的で充填して請求項１に係る発明のようにすることにも格別の発明は認められない。」としている。
　しかしながら、減衰層と警報信号発生層とを組み合わせることが容易であるとする判断は誤りである。摩擦音の減衰と警報信号の発生とは、極端に言えば、「音を消す」のと、「音を出す」という相反する機能であり、これらを組み合わせることが容易とするのは全くの誤りである。すなわち、２つの相反する機能の一方のみを開示した公知文献が本発明の動機付けとならないことは明らかである。すなわち、組み合わせに関して動機付けとなるような記載又は示唆は何れの引用例にも示されていない。
　審査官は、また、「言うまでもないが、材料組成、粒径等の好適な数値範囲は、当業者が適宜選択し得るものである。しかも、そもそも摩擦ライニングに充填される金属混合物として、粒子サイズが１０〜３００μｍの固形小片は普通のサイズである。」としている。しかしながら、「普通のサイズ」という意味が不明であると共に、ノイズ発生フィラーの粒子サイズとして１０〜３００μｍが普通のサイズである根拠が示されておらず、客観的根拠のない単なる主観と言わざるを得ない。平成１７年１０月２７日の意見書において主張しているように、請求項１に係る発明においては、ノイズの減衰と自然警報信号発生との両方の機能を兼ね備えるために、最適な粒径のフィラーを減衰層（中間層）に添加したものであり、新規且つ格別の効果を発揮するものである。これら２つの機能を兼ね備えるべく、「中間層にフィラーを添加すること」自体が新規であるため、フィラーの粒径を最適な範囲に設定することは、「当業者の通常の創作能力の発揮により適宜に設定し得る」ものではない。」（３．（ロ）１）参照）と主張している。
　しかしながら、刊行物１記載の発明及び刊行物２に記載された発明は、いずれも本件補正発明１と同様ブレーキジョウの技術に属し、また、摩擦ライニングとライニング保持部材との間に配置された中間層に関する発明である点でも、刊行物１記載の発明と刊行物２に記載された発明は本件補正発明１と共通することから、ブレーキジョウの技術を知悉した当業者であれば何れも知り得ることができるものである。そして、これら２つの発明を知り得た当業者であれば、刊行物１記載の発明に対し、摩耗限界に達したときに自然警報信号を発生させるため、刊行物２に記載された発明を適用することは、容易に想起しうるものと解するのが相当である。そして、刊行物１の摘記事項ロ．及び刊行物２の摘記事項ホ．の記載から、刊行物１記載の発明及び刊行物２に記載された発明は、いずれも摩擦材料或いは公知の摩擦材料に対して、磁性体或いは金属粉を加えたものであり、請求人の主張を考慮しても、磁性体と金属粉を組み合わせて加られないとする特段の事情はなく、さらに、これらを組み合わせて加えた場合、ノイズ減衰機能あるいは自然警報信号発生機能のいずれかが発揮できない格別な事情を見出すこともできないことに鑑みれば、刊行物１記載の発明に対して刊行物２に記載された発明が適用できないとする特段の技術的な事情があるともいえない。そうすると、「減衰層と警報信号発生層とを組み合わせることが容易であるとする判断は誤りである。摩擦音の減衰と警報信号の発生とは、極端に言えば、「音を消す」のと、「音を出す」という相反する機能であり、これらを組み合わせることが容易とするのは全くの誤りである。」とすることはできない。
　また、固形小片として添加されるノイズ発生フィラーの平均粒子サイズが１０〜３００μｍの範囲に特定することにつき、本願の明細書の【発明の詳細な説明】の欄の記載及び平成１７年１０月２７日付け意見書並びに平成１８年１２月８日付けの手続補正書にて補正された審判請求書における主張を参酌しても、中間層（６、８）に対し固形小片として添加されるノイズ発生フィラーを含む際、当業者が通常の設計活動の範囲内で適宜設定しうる事項以上の技術的意義或いは臨界的意義を見出せないことは（４−２）で述べたとおりである。そうすると、「そもそも摩擦ライニングに充填される金属混合物として、粒子サイズが１０〜３００μｍの固形小片は普通のサイズである。」か否かに関わらず、固形小片として添加されるノイズ発生フィラーの平均粒子サイズが１０〜３００μｍの範囲に特定することに格別な創作性があるとはいえない。そして、刊行物１記載の発明に刊行物２に記載された発明を適用することができないとする特段の事情がないことを踏まえれば、固形小片として添加されるノイズ発生フィラーの平均粒子サイズが１０〜３００μｍの範囲に特定することは、刊行物１記載の発明に刊行物２に記載された発明を適用する際に、摩耗警告手段として有効に機能するために当業者が日常の設計活動の範囲内で適宜行う事項と解するのが自然である。
　よって請求人の上記主張は採用しない。
　
　また、本件補正発明１の奏する作用効果も、刊行物１及び刊行物２に記載された発明から当業者が予測できる範囲のものである。
　
　よって、本件補正発明１は、刊行物１及び刊行物２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
（４−３）むすび
　したがって、仮に本件補正により補正された請求項１が平成１５年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当すると解されたとしても、本件補正により補正された請求項１に係る発明は、平成１５年改正前特許法第１７条の２第５項で準用する同法第１２６条第４項の規定に違反するものであるから、特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する特許法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　そして、本件補正後の請求項１に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものである以上、本件補正後の請求項２ないし１２に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かを検討するまでもなく、本件補正は却下すべきものである。
　よって、平成１８年１２月８日付けの手続補正書にて補正された審判請求書における「同様に、請求項５，６，７，１１のように、減衰層や警報信号発生層の組成に関しても、引用文献の提示がなく、「容易に創作できる」という根拠が全く示されていない。発明者は、ブレーキジョウについてノイズの減衰と自然警報信号発生との機能を備えるのに最適な組成を見出したのであり、「当業者の通常の創作能力の発揮により適宜に設定し得る」ものではない。
　更に、審査官は「請求項６，７や、実施例の記載からみて、２つの機能を別々の層に持たせることが可能であるのが明らかであるので、当該主張は、そもそも根拠が希薄である。」と主張している。しかしながら、本出願の明細書の記載をもって本発明の特許性を判断すること自体が誤りである。摩擦音減衰機能と警報音発生機能とを２つの層に持たせることも、１つの層に持たせることも可能であり、各々のメリットがあることは言うまでもない。審査官は、一の実施例と他の実施例とを比較するような分析、判断を行っていることになる。進歩性の判断は、出願当時に公知となっている事実（公知発明）に基づいて判断するべきであり、本発明に基づいて判断されるべきではない。出願当初の請求項や明細書から得た知識を用いて、発明の新規性や進歩性を事後的に分析して判断することは、判断手法自体が特許法第２９条第２項に反することになる。」（３．（ロ）１）参照）との請求人の主張は採用しない。
　
３．本願発明について
　平成１８年１０月２４日付けの手続補正は上記の通り却下されたので、本願の請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、平成１７年１０月２８日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される以下の通りものと認める。
「【請求項１】　
　ライニング保持部材（２）及び摩擦ライニング（４）に加え、これら摩擦ライニング（４）とライニング保持部材（２）との間に配置され、摩擦による擦れ音を防止する減衰層として機能する中間層（６、８）からなるブレーキジョウにおいて、
　前記中間層（６、８）が、ブレーキ動作時の摩擦音を減衰させると共に、磨耗限界に達したときに自然警報信号を生成するように適合された金属混合物より成り、
前記金属混合物が、粒子サイズが１０〜３００μｍの固形小片として添加されるノイズ発生フィラーを含むことを特徴とするブレーキジョウ。」
　
（１）刊行物
　原査定の拒絶の理由に引用された刊行物及びその記載事項は、前記「２．（４−１）」に記載したとおりである。
　
（２）対比・判断
　本願発明は、前記２．（４）で検討した本件補正発明１の「金属混合物が、平均粒子サイズが１０〜３００μｍの固形小片として添加されるノイズ発生フィラーを含む」を「金属混合物が、粒子サイズが１０〜３００μｍの固形小片として添加されるノイズ発生フィラーを含む」としたものである。
　そうすると、本願発明の構成要件を全て含み、さらに「ノイズ発生フィラーの平均粒子サイズ」を限定したものと解する余地がある本件補正発明１が、前記「２．（４−２）」に記載したとおり、刊行物１及び刊行物２に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、刊行物１及び刊行物２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（３）結び
　以上の通り、本願発明は、刊行物１及び刊行物２に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであることから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　なお、請求項１に係る発明が特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである以上、請求項２ないし９に係る発明は検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論の通り審決する。