【事件の表示】
　特願２００３−　２９８３０「人工染色体、該染色体の使用および人工染色体の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　２月　５日出願公開、特開２００４−　３３２０９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成９年４月１０日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９６年４月１０日、米国、１９９６年７月１５日、米国、１９９６年８月７日、米国）とする特願平９−５３８１１６号の一部を特許法第４４条第１項の規定により、平成１５年２月６日に新たな特許出願としたものであって、平成１６年８月３日に特許請求の範囲について手続補正がなされたが、平成１６年１０月１２日に拒絶査定がなされ、これに対して、平成１７年１月１７日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、平成１７年２月１６日に特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
２．平成１７年２月１６日付の手続補正についての補正の却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成１７年２月１６日付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明
　上記補正により、特許請求の範囲の請求項１は、
「【請求項１】選択可能マーカーを含むＤＮＡフラグメントを細胞に導入する段階と、
　前記ＤＮＡフラグメントをそのゲノムＤＮＡに取込んだ細胞が産生されるような選択条件下で細胞を増殖させる段階と、
　新規な動原体と選択可能マーカーと真正染色質とを含む１０Ｍｂ〜５０Ｍｂのミニ染色体を有している細胞を選択する段階と、
　純度が９５％以上であるミニ染色体を単離する段階と、
　単離したミニ染色体を非ヒト動物の細胞に導入する段階と、
　トランスジェニック非ヒト動物が産生される条件下で前記動物の細胞を培養する段階とを含むトランスジェニック非ヒト動物の産生方法。」から、
「【請求項１】選択可能マーカーを含むＤＮＡフラグメントを細胞に導入する段階と、
　前記ＤＮＡフラグメントをそのゲノムＤＮＡに取込んだ細胞が産生されるような選択条件下で細胞を増殖させる段階と、
　新規な動原体と選択可能マーカーと真正染色質とを含む１０Ｍｂ〜５０Ｍｂのミニ染色体を有している細胞を選択する段階と、
　
前記ミニ染色体のＤＮＡ含有量に基づいて、内因性染色体からミニ染色体を識別する段階と
　純度が９５％以上であるミニ染色体を単離する段階と、
　単離したミニ染色体を非ヒト動物の細胞に導入する段階と、
　トランスジェニック非ヒト動物が産生される条件下で前記動物の細胞を培養する段階とを含むトランスジェニック非ヒト動物の産生方法。」と、補正された。
　上記請求項１に係る補正は、平成１６年８月３日付けで補正された請求項１に係る発明を特定するために必要な事項である「純度が９５％以上であるミニ染色体を単離する段階」の前に「前記ミニ染色体のＤＮＡ含有量に基づいて、内因性染色体からミニ染色体を識別する段階」を付加するものである。
（２）目的要件について
　この補正は、上記補正前の方法の発明において、その「純度が９５％以上であるミニ染色体を単離する段階」とは別の段階として、新たな段階を追加するものであるから、この補正は特許請求の範囲の減縮ではあるが、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの（限定的減縮）に相当するとはいえない。　　　
　また、この補正が、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とする補正ではないことは明らかである。
　したがって、この補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項各号のいずれをも目的とするものではなく、同項の規定に違反するものであるから、特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する平成１８年改正前特許法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
（３）独立特許要件について
　また、仮にこの補正が、特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮（限定的減縮）に相当するとした場合でも、補正後の請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明１」という。）は、以下のとおり、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
（３−１）引用例
　原査定の拒絶の理由で引用文献１として引用された本願優先日前の１９９５年７月１８日に頒布された刊行物である、本願と発明者が重複する特開平７−１７７８８１号公報（以下、「引用例1」という。）には、
(i)「ヒトＤＮＡを有する機能的動原体は、ヨーロピアン・コレクション・オブ・アニマル・セル・カルチャー（ＥＣＡＣＣ）、英国、ポートンダウンに、ブダペスト条約に基づく条件で寄託番号９００５１００１（またＥＣ３／７としても知られている）として寄託された細胞系から得られる。この細胞系は、一方の動原体がヒトＤＮＡ配列を含有している二動原体染色体を有するマウス細胞系である。この細胞系から単離できる動原体は優性な選択マーカーである、Ｇ４１８（シグマ社）に対する耐性を与えるアミノグリコシドー３’−ホスホトランスフェラーゼーＩＩに結合されている。」（第３頁右欄第４行〜第１４行）、
(ii)「第２の誘導細胞は、ＥＣ３／７から誘導されたヒトＤＮＡ含有動原体からなる安定なミニクロモソームを有する。ミニクロモソームは細胞系内の最も小さい染色体の半分以下のサイズである。安定なミニクロモソームは高濃度の選択試薬中で、ＥＣ３／７のような二動原体染色体含有細胞を生育させることにより生成できる。この選択試薬は結合された配列と共に選択マーカーの増幅を誘導するものである。例えば、もしＧ４１８のような抗生物質の１０μｇ／ｍｌが致死量であるとすれば（即ち、１０６個の細胞の３週間の生存を阻止する）、増幅を選択するのに４００μｇ／ｍｌの濃度を使用できる。一般に、１０6個の細胞を殺す量の少なくとも１０倍、好ましくは２０−４０倍が望ましい。４００μｇ／ｍｌのＧ４１８におけるＥＣ３／７細胞の選択によれば、二動原体染色体よりも、むしろ安定なミニクロモソームを持つ細胞が生成される。」（第３頁右欄第３７行〜第４頁左欄第２行）、
(iii)「ミニクロモソームは、安定にこれを保持する細胞系の分裂細胞から物理的に単離される。ミニクロモソームは、分画遠心次いで蔗糖勾配沈殿により、部分的に精製できる。そのような方法により、約１０−２０％ミニクロモソームの調製物を生じる。
　ミニクロモソーム（又はそれらの増幅誘導体）は染色体が媒介する遺伝子転移におけるベクターとして使用できる。哺乳動物細胞は、リン酸カルシウム、リポソーム、エレクトロポレーション、又は従来技術で知られているどのような手法を用いても、ミニクロモソーム又は遺伝子工学的に処理されたミニクロモソームで形質転換できる。ミニクロモソームは卵、胚又は培養細胞に微量注射するのにも使用できる。ミニクロモソーム含有細胞はヒト幹細胞又は骨髄細胞と融合するのにも使用できる。」（第４頁左欄第１２行〜第２６行）、
(iv)「この結果は、ミニクロモソームが不安定であり二動原体染色体の規則的な切断による産物であることを示唆している。ＥＣ３／７細胞系をＧ４１８の高濃度（致死量の４０倍）で３５０世代についてサブクローニングすることによって、ミニクロモソーム上にのみ特別の動原体を有する単細胞由来の安定な二つの細胞系（ＥＣ３／７Ｃ５及びＥＣ３／７Ｃ６）を作った。抗動原体抗体を用いた間接的な蛍光抗体法とそれに引き続くインサイチュ・ハイブリダイゼーション実験によって、ミニクロモソームは二動原体染色体に由来することが立証された。双方の細胞系において、大部分のハイブリダイゼーション・シグナルはミニクロモソーム上に見いだされたが、ＣＭ８又はラムダ配列の痕跡は一動原体染色体の末端において検出された。ＥＣ３／７Ｃ５及びＥＣ３／７Ｃ６細胞系（それぞれ１４０及び１２８個の分裂中期の細胞）において、二動原体染色体は一つも見られなく、ミニクロモソームはそれぞれ９７．２％及び９８．１％の細胞において検出された。そのミニクロモソームは１５０細胞世代以上にわたって維持された。」（第４頁左欄４０行〜同頁右欄９行）、と記載されている。
　また、同じく原査定の拒絶の理由で引用文献２として引用された本願優先日前の１９９１年に頒布された、本願の発明者の１人が共著者となっている刊行物であるProc.Natl.Acad.Sci.USA(1991)Vol.88,No.24,p.11042-11046（以下、「引用例２」という。）には、
(v)「最近ＤＮＡ共形質導入法を用いて、我々は追加の動原体を持つ二動原体染色体を有する、マウス細胞系（ＥＣ３／７）を製造した(1)。二動原体染色体は、マウス動原体と、ヒトＤＮＡ、λベクター配列及び優性選択マーカー遺伝子（アミノグリコシドー３’−ホスホトランスフェラーゼーII；ｎｅｏ）を含む末端に追加された動原体を有していた。このマーカー動原体は機能的であることがわかった。同じ染色体上の２つの機能的動原体の存在は特異的な切断を引き起こし、その結果、ミニ染色体の規則的な出現をもたらした。このミニ染色体は、ｎｅｏ遺伝子と結合した機能的マーカー動原体を有することが明らかにされた(1)。」（第１１０４２頁左欄第２１行〜第３２行）、と記載されている。　
　
（３−２）対比
　引用例２記載事項(v)には、ミニ染色体の起源であるマウス細胞系ＥＣ３／７の有する二動原体染色体は、ヒト（動原体）ＤＮＡ、λベクター配列及び優性選択マーカー遺伝子を細胞に導入することで、マウス染色体の末端にヒト動原体が追加された二つの動原体を有する染色体であることが記載されており、同じこのマウス細胞系ＥＣ３／７が有する二動原体染色体が起源の、引用例１記載事項(ii)〜(iv)に記載のミニクロモソーム（以下、用語を統一して「ミニ染色体」という。）も、引用例２に記載の方法で製造された二動原体染色体由来であることから、引用例１に記載のミニ染色体は、選択可能マーカーを含むＤＮＡフラグメントを細胞に導入する段階と、前記ＤＮＡフラグメントをそのゲノムＤＮＡに取込んだ細胞が産生されるような選択条件下で細胞を増殖させる段階とを経て製造されたものであるといえる。（なお、この点は、引用例２において、参照文献１として引用されているProc.Natl.Acad.Sci.USA(1991)Vol.88,No.18,p.8106-8110により、明らかにされている。）
　また、本願明細書の段落【０１０６】の記載によれば、ミニ染色体は細胞系ＥＣ３／７Ｃ５、ＥＣ３／７Ｃ６に含まれ、両細胞系に含まれるミニ染色体は同一であり、約２０〜３０Ｍbが安定なミニ染色体の最小または最小に近い物理的大きさであるであることが記載されており、引用例１においても、記載事項(iv)にあるように、そのミニ染色体はＥＣ３／７Ｃ５及びＥＣ３／７Ｃ６細胞系に含まれていることから、本願補正発明１のミニ染色体は、引用例１に記載の「ミニ染色体」と同一のものと認められる。
　そこで、本願補正発明１と引用例１に記載された事項とを比較すると、両者は、選択可能マーカーを含むＤＮＡフラグメントを細胞に導入する段階と、前記ＤＮＡフラグメントをそのゲノムＤＮＡに取込んだ細胞が産生されるような選択条件下で細胞を増殖させる段階と、新規な動原体と選択可能マーカーと真正染色質とを含む１０Ｍｂ〜５０Ｍｂのミニ染色体を有している細胞を選択する段階と、ミニ染色体を精製する段階とを有する方法である点で一致する。
　しかしながら、（ア）ミニ染色体の精製が、前者では、ミニ染色体のＤＮＡ含有量に基づいて、内因性染色体からミニ染色体を識別することにより、純度が９５％以上であるミニ染色体を単離することにより行われるのに対して、後者では、分画遠心と蔗糖勾配沈殿により部分的に精製し、約１０−２０％のミニ染色体の調製物を得ることにより行われる点、及び、（イ）前者は、単離したミニ染色体を非ヒト動物の細胞に導入して、トランスジェニック非ヒト動物が産生される条件下で該動物の細胞を培養してトランスジェニック非ヒト動物を産生しているのに対して、後者では、ミニ染色体を遺伝子転移におけるベクターとして使用すること、及び、例として、ミニ染色体を卵、胚又は培養細胞に微量注射するのに使用できると記載されているにすぎない点、の２点で相違する。
（３−３）判断
（３−３−１）相違点（ア）について
　遺伝子導入のために使用するベクターに、なるべく不純物が含まれないことが望ましいことは、本願優先日当時当業者にとって自明であるから、引用例１に記載の純度が約１０−２０％のミニ染色体の純度をできるだけ高めるために、本願明細書にも記載されている本願優先日前周知の染色体の単離精製方法である、ＤＮＡ結合性の蛍光色素を利用したＤＮＡ含有量に基づく染色体の単離方法（必要ならば、細胞工学，Vol.7,No.11(1988)p.896-903の特に第８９６頁左欄第６行〜第２０行、Science(1987)Vol.238,p.323-329の特に第３２６頁表３、参照。）を適用することは、当業者が容易になし得たことである。しかも、本願明細書の段落【００９３】に、二重レーザー光に基づくセルソーターでＡＴ特異染料およびＧＣ特異染料を加えることで染色体を精製することが記載され、上記周知技術を用いることが記載されている。
　そして、ミニ染色体は内因性染色体の半分程度の大きさであることを考慮すれば、サイズの近い内因性染色体でもソートできるそのような周知技術の適用により、純度が９５％以上のミニ染色体を単離することも、容易に行うことができたことといえる。　
（３−３−２）相違点（イ）について
　本願優先日当時、非ヒトトランスジェニック動物を製造することは既に広く行われており、かつ、その製造方法も周知であって、その１つが受精卵にクローン化遺伝子を含むベクターを微量注射する方法であるので、引用例１に記載の、ミニ染色体を卵、胚又は培養細胞に微量注射することから、トランスジェニック動物が得られることは自明であり、この点は実質的な相違点とはいえない。
　また、後述のように、本願明細書の非ヒトトランスジェニック動物の実施例は仮想実施例であり、製造した具体例の記載がないので、この点でも、本願補正発明１と引用例１とが上記相違点（イ）で相違するとはいえない。
　さらに、この点が、仮に実質的な相違点であるとした場合でも、上記記載に接した当業者が、ミニ染色体を非ヒト動物の受精卵に導入してトランスジェニック動物を産生しようとすることは、極めて容易に想到し得ることである。
（３−３−３）本願補正発明の効果について　
　本願明細書には、ミニ染色体の単離精製に関する記載として、段落【００９３】に、「異種ＤＮＡを含む得られた遺伝子操作ミニ染色体は次に、チャイニーズハムスター卵巣細胞［ＣＨＯ］などの受容細胞系への細胞融合によって転移させることができ、異種ＤＮＡの正しい発現を確認することができる。細胞生産に続いて、例えばコルヒチンを加えることで中期染色体を得て、二重レーザー光に基づくセルソーターでＡＴ特異染料およびＧＣ特異染料を加えることで染色体を精製する（人工染色体の単離方法の説明については、実施例１０Ｂ参照）。純度９５％以上の分取量の染色体［染色体５×１０４〜５×１０7個／ｍＬ］が得られる。得られた染色体を用いて、微量注入およびリボソーム介在転移などの方法によって、細胞に導入する。」という記載があるだけである。また上記記載中で参照された実施例１０Ｂから実施例１０Ｄの記載をみても、人工染色体のうち、ミニ染色体でない、異種ＤＮＡの部分を除く実質的に全ての異質染色質であるＳＡＴＡＣの単離精製方法が記載されているだけで、しかも単離されたＳＡＴＡＣの純度についても確認されてない。
　さらに、本願補正発明１に係る発明である、トランスジェニック非ヒト動物の産生方法に対応する本願明細書の実施例１４には、トランスジェニック非ヒト動物の産生方法の一般的記載及び上記ＳＡＴＡＣを導入するトランスジェニックマウスの製造法が記載されているものの、現在形で記載されており、仮想の実施例と考えられ、産生されたトランスジェニックマウスの細胞を分析しておらず、実際にトランスジェニックマウスを製造し、そのマウスが形質転換されたことを確認できる記載もない。
　以上のように、９５％以上の純度のミニ染色体を単離し、その単離したミニ染色体を細胞に導入してトランスジェニックマウスが製造されたことが、本願明細書に具体的に記載されていないのであるから、本願補正発明１によって奏される効果が、引用例１、２の記載及び周知技術から予測できない格別なものであるとはいえない。
（４）小括
　以上のとおり、本願補正発明１は、引用例１、２の記載及び周知技術から当業者であれば容易になし得たものであり、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
（５）むすび
　以上のことから、本件補正は、平成１８年改正前の特許法第１７条の２第４項各号のいずれをも目的とするものではなく、同項の規定に違反するものであるから、特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する平成１８年改正前特許法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　また仮に、本件補正が、特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮（限定的減縮）に相当するとした場合であっても、本願補正発明１は、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができないので、本件補正は平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する平成１８年改正前特許法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
３．本願発明について
　平成１７年２月１６日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本出願に係る発明は、平成１６年８月３日付手続補正により補正された明細書及び図面の記載からみて、その請求項１〜３に記載された事項により特定されるものである。
　そのうち、請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は、以下のとおりである。
「【請求項１】選択可能マーカーを含むＤＮＡフラグメントを細胞に導入する段階と、
　前記ＤＮＡフラグメントをそのゲノムＤＮＡに取込んだ細胞が産生されるような選択条件下で細胞を増殖させる段階と、
　新規な動原体と選択可能マーカーと真正染色質とを含む１０Ｍｂ〜５０Ｍｂのミニ染色体を有している細胞を選択する段階と、
　純度が９５％以上であるミニ染色体を単離する段階と、
　単離したミニ染色体を非ヒト動物の細胞に導入する段階と、
　トランスジェニック非ヒト動物が産生される条件下で前記動物の細胞を培養する段階とを含むトランスジェニック非ヒト動物の産生方法。」
（１）引用例
　原査定の拒絶の理由に引用した引用文献１、２及びその記載事項は、上記２．（３−１）に記載したとおりである。
（２）対比・判断
　前述のように、本願補正発明１は、方法の発明において、段階を１つ追加して上記本願発明１を減縮するものであるから、本願発明１は本願補正発明１をその一つの態様として包含するものであり、本願発明１も本願補正発明１と同じく上記２．（３−３）に記載した理由により、 引用例１、２の記載及び周知技術から当業者が容易になし得たものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
４．審判請求人の主張  
　審判請求人は、平成１９年１１月８日付けで提出した回答書中で、下記の点を主張している。
(1)前置報告書において周知技術の根拠の１つとして提示した、細胞工学，Vol.7,No.11(1988)p.896-903には、全てのヒト染色体が単離できたことは記載されておらず、塩基含量に基づいても、全ての染色体が他の全ての染色体から単離できることは、当該文献には示されていない。
(2)引用例１、２及び上記細胞工学には、内因性染色体より誘導される本願発明の新規な動原体を含むミニ染色体が、いずれの内因性染色体とも相違するユニークな塩基含量を有するという、鍵となる情報については何ら示唆されていないのであるから、ミニ染色体が９５％以上の純度で単離されるこをは、これらの記載から当業者が容易に想到し得たとはいえない。
　
　しかし、上記「細胞工学」は、本願優先日前７年以上前の文献であり、本願優先日前にＤＮＡ結合性の蛍光色素を利用したＤＮＡ含有量に基づく染色体の単離方法が既に周知技術であることの根拠として提示されたものであって、その第８９６頁左欄第６行〜第２０行には、「１９７０年代半ばから、これに代わり各染色体中のＤＮＡ含量や塩基組成の違いを指標とする新しい方法が考案された１）。染色体をＤＮＡ結合性の蛍光色素で標識し、セルソーターで蛍光強度を解析、ソーティングする方法である。この方法により現在では２４種類のヒト染色体がすべてソーティングできるようになった。単離染色体は今のところ、遺伝子マッピング…省略…などに利用されている。また、細胞中の異常染色体の検出、単離なども容易に行える。最近、高速で染色体ソーティングのできる装置が開発され９）、ＤＮＡの解析だけでなく、タンパク質の解析にも利用できる可能性がでてきた。」と記載されている。さらに、その参考文献９）は、１９８７年に頒布されたScience(1987)Vol.238,p.323-329であって、そこには高速染色体ソーティング技術が開示され、その表３には、染色体４，１１、１６、１７及び２１のソーティング純度は９０％あるいはそれ以上の９５％であることが記載されている。これらにより示される事実は、本願優先日前７、８年前に既に、全ての染色体ではないにしても、大きさの類似した内因性染色体間のソーティング（単離精製）技術が、確立していたということである。
　そして、ミニ染色体は、内因性染色体に比べ、半分以下のものであることは、引用例１に記載されているのであるから、引用例１、２には、ミニ染色体がいずれの内因性染色体とも相違するユニークな塩基含量を有するという、鍵となる情報については何ら示唆されていないから、本願発明が引用例１、２及び周知技術からは、当業者が容易に想到し得るものではないという請求人の主張は失当である。すなわち、上記周知技術を採用してミニ染色体をＤＮＡ含量によって内因性染色体と識別すれば、純度９５％以上で単離できること（この点については、本願明細書においても、技術的に確認した例が記載されていないことは、前記２．（３−３−３）で述べたとおりである。）十分予測できることであり、請求人の上記(1)(2)の主張は採用できない。
５．むすび
　以上のとおりであるから、本願請求項１に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるので、他の請求項に係る発明については検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。