【事件の表示】
　平成１１年特許願第１５０４２３号「ホスホジエステラーゼ酵素」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年　１月２５日出願公開、特開２０００−　２３６８２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成１１年５月２８日（パリ条約による優先権主張　１９９８年５月２８日、英国、１９９８年１０月３０日、英国、１９９８年１２月４日、英国、１９９９年４月９日、英国、１９９９年５月１０日、英国）に出願されたものであって、平成１６年８月１７日付で拒絶査定がなされ、これに対し、同年１１月１８日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同年１２月２０日付で願書に添付した明細書について手続補正がなされたものである。
　
第２　平成１６年１２月２０日付の手続補正についての補正却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　平成１６年１２月２０日付の手続補正を却下する。
　
［理由］
１．補正後の本願発明
　本件補正により、特許請求の範囲の請求項１は、次のとおりに補正された。
「【請求項１】　以下のアミノ酸配列の一つ：
　１）　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５に示されるアミノ酸配列；
　２）　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５に示されるアミノ酸残基中の１ないし数個のアミノ酸残基の付加、欠失及び／又は置換により修飾されたアミノ酸配列；および
　３）　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５に示されるアミノ酸配列と、BLASTアルゴリズムで少なくとも９５％の配列同一性を有するアミノ酸配列；
からなり、ホスホジエステラーゼ活性を発揮し得るポリペプチド。」
　
　上記補正は、補正前の請求項１に記載された発明の発明特定事項である、「ホスホジエステラーゼ活性を発揮し得るポリペプチド」の「アミノ酸配列」の選択肢について、「３）　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４に示される相補ヌクレオチド配列とハイブリダイゼーション可能な核酸によりコードされるアミノ酸配列；」を、「３）　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５に示されるアミノ酸配列と、BLASTアルゴリズムで少なくとも９５％の配列同一性を有するアミノ酸配列；」とするものであり、特許法第１７条の２第４項で補正の目的とし得る事項として規定された「請求項の削除」（１号）、「特許請求の範囲の減縮」（２号）、「誤記の訂正」（３号）、「明りょうでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）」のいずれにも該当しない。
　したがって、本件補正は特許法第１７条の２第４項において規定される目的外の補正であるので、特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
２．本件補正は上述のとおり特許法第１７条の２第４項の規定に違反するものであるが、さらに、仮に、本件補正が、特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮に該当するものであるとした場合であっても、本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）は、以下に述べるとおり、特許出願の際、独立して特許を受けることができないものであって、特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に適合しないものである。
　
（１）引用発明
　本願の優先日前の、１９９７年１０月１６日を優先日とした特許出願であって、本願出願後に出願公開がされた特願平１１−５２２７５０号（特表２００１−５１２３２７号）（以下、「先願」という。）の特許出願の願書に最初に添付された明細書、及び、優先権主張の基礎となる米国出願である０８／９５１，６４８の出願当初の明細書には、以下の事項が記載されている。 
（１−１）「１．精製及び単離されたＰＤＥ８ポリペプチド。
２．配列番号２：に示すアミノ酸配列を含む請求の範囲第１項記載のポリペプチド。
３．配列番号：４に示すアミノ酸配列を含む請求の範囲第２項記載のポリペプチド。」（特許請求の範囲第１〜３項）（優先権主張の基礎となる米国出願０８／９５１，６４８（以下、同様）においては、特許請求の範囲第１〜３項）
（１−２）「配列番号：４に示されるアミノ酸配列」（第５４〜５７頁）（第３７〜３９頁）
　
（２）対比・判断
  先願明細書及び優先権主張の基礎となる米国出願０８／９５１，６４８の出願当初の明細書には、上記摘記事項（１−１）に示されるような、「ＰＤＥ８ポリペプチド」、即ち、「ホスホジエステラーゼ活性を発揮し得るポリペプチド」に関し、上記摘記事項（１−１）及び（１−２）に示されるように、配列番号：４に示すアミノ酸配列を有するものが記載されている。
　本願補正発明における、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５に示されるアミノ酸配列と、先願の配列番号：４に示されるアミノ酸配列との配列の同一性は、当審で検索を行ったところ、「BLASTアルゴリズムで少なくとも９５％の配列同一性」を有するものである。そして、この結果は、審判請求書において、審判請求人が「補正後の本願請求項１の発明における、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５に示されるアミノ酸配列と、引用例１のＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４に記載されたアミノ酸配列との配列同一性はＢＬＡＳＴで９５％、ＧＡＰで９５．３％、ＦＡＳＴＡで９５．４３１％であった。」と述べている結果と符合するものである。
　してみれば、本願発明１と先願明細書に記載の発明は、
「以下のアミノ酸配列の一つ：
　１）　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５に示されるアミノ酸配列；
　２）　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５に示されるアミノ酸残基中の１ないし数個のアミノ酸残基の付加、欠失及び／又は置換により修飾されたアミノ酸配列；および
　３）　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５に示されるアミノ酸配列と、BLASTアルゴリズムで少なくとも９５％の配列同一性を有するアミノ酸配列；
からなり、ホスホジエステラーゼ活性を発揮し得るポリペプチド。」である点で一致している。 
　したがって、本願補正発明は、先願明細書に記載された発明と同一であり、本願の出願時に、本願の出願と先願の出願人とが同一の者ではなく、また、本願に係る発明の発明者と先願に記載された発明の発明者が同一の者ではないから、特許法第２９条の２の規定により、特許出願の際、独立して特許を受けることができない。 
　
（３）むすび
　以上のとおりであるから、本件補正は、特許法第１７条の２第５項で準用する同法第１２６条第４項の規定に違反するものであり、特許法第１５９条第１項で読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
　　
第３　本願発明１について
　平成１６年１２月２０日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項の１に係る発明（以下、これを「本願発明１」という。）は、平成１６年３月９日付で補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された、以下のとおりのものであると認められる。
「【請求項１】　以下のアミノ酸配列の一つ：
　１）　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５に示されるアミノ酸配列；
　２）　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５に示されるアミノ酸残基中の１ないし数個のアミノ酸残基の付加、欠失及び／又は置換により修飾されたアミノ酸配列；および
　３）　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４に示される相補ヌクレオチド配列とハイブリダイゼーション可能な核酸によりコードされるアミノ酸配列；
からなり、ホスホジエステラーゼ活性を発揮し得るポリペプチド。」
　
（１）引用発明
　原査定の拒絶の理由に引用された先願、及び、先願明細書に記載された事項は、前記「第２　２．」に記載したとおりである。
　先願明細書には、さらに、以下の事項が記載されている。
（１−３）「５．請求の範囲第１、２、３または４項記載のポリペプチドでコードされるポリヌクレオチド。
７．配列番号：３に示す配列を含む請求項の範囲第５項記載のポリヌクレオチド。」（特許請求の範囲第５項及び第７項）（優先権主張の基礎となる米国出願０８／９５１，６４８（以下、同様）においては、特許請求の範囲第５項及び第７項）
（１−４）「１０．以下の群すなわち、ａ）請求の範囲第６、７及び８項のいずれかに記載のポリヌクレオチド；ならびにｂ）（ａ）のポリヌクレオチドと中程度のストリンジェント条件下でハイブリダイズするＤＮＡよりなる群から選択される、ヒトＰＤＥ８ポリペプチドをコードするポリヌクレオチド。」（特許請求の範囲第１０項）（特許請求の範囲第１０項）
（１−５）「配列番号：３で示されるヌクレオチド配列」（第４９〜５４頁）（第３２〜３７頁）
　
（２）対比・判断
　本願発明１は、前記第２．で検討した、本願補正発明の「３）　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５に示されるアミノ酸配列と、BLASTアルゴリズムで少なくとも９５％の配列同一性を有するアミノ酸配列」を、その態様として明らかに包含するものである。
　してみれば、本願補正発明は、前記「第２　３．」に記載したとおり、先願明細書に記載された発明と同一であるから、当該発明を包含する本願発明１も、これと同様の理由により、先願明細書に記載された発明と同一である。
　また、先願明細書には、上記摘記事項（１−３）に示されるように、配列番号：４に示されるアミノ酸配列を含むＰＤＥ８ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドであって、上記摘記事項（１−５）に示される配列番号：３に示される配列を含むものが記載されている。
　先願明細書には、さらに、上記摘記事項（１−４）に示されるように、上記ポリヌクレオチドと中程度のストリンジェント条件下でハイブリダイズするＤＮＡよりなる群から選択される、ヒトＰＤＥ８ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドも記載されている。
　そして、審判請求人が、審判請求書において述べているように、本願発明１におけるＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４のヌクレオチド配列は、先願の配列番号：３に示される配列を含むヌクレオチド配列と、ＢＬＡＳＴで８６％の配列同一性を有するものであるから、先願明細書に記載の、配列番号：３に示される配列を含むポリヌクレオチド、及び、当該ポリヌクレオチドと中程度のストリンジェント条件下でハイブリダイズする、ヒトＰＤＥ８ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドは、本願発明１における、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４に示される相補ヌクレオチド配列とハイブリダイゼーション可能な核酸であるといえ、先願明細書には、これらヌクレオチドによりコードされるアミノ酸配列であって、ホスホジエステラーゼ活性を発揮し得るポリペプチドが記載されているといえる。
　
（３）小括
　以上のとおりであるから、本願発明１は、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。
　
第４　明細書の記載要件について
１．特許法第３６条第６項第２号について
　平成１６年１２月２０日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項の１７及び１８に係る発明（以下、これを「本願発明１７」及び「本願発明１８」という。）は、平成１６年３月９日付で補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１７及び１８にそれぞれ記載された、以下のとおりのものであると認められる。
「【請求項１７】　請求項１または２に記載のポリペプチド又はそれをコードするヌク
レオチド配列であるポリペプチド作動薬。
【請求項１８】　請求項１または２に記載のポリペプチド又はそれをコードするヌク
レオチド配列であるポリペプチド拮抗薬。」
  
　これらの請求項におけるポリペプチド作動薬、及び、ポリペプチド拮抗薬は、単にその機能のみにより特定されており、それが、具体的にどのような化合物を意味するのかが明確に把握できないから、特許請求の範囲が不明確である。
　審判請求人は、審判請求書において、「請求項１７（補正後の請求項１０）は、「請求項１に記載のポリペプチド又は請求項２に記載の核酸によりコードされるポリペプチドの作動薬」である。作動薬とは当該ポリペプチドと同じ生理活性を有する薬を意味している。また、請求項１８（補正後の請求項１１）は、「請求項１に記載のポリペプチドまたは請求項２に記載の核酸によりコードされるポリペプチドに対する拮抗薬」である。拮抗薬とは当該ポリペプチドの生理活性と拮抗する薬を意味している。」と主張する。しかし、仮に、請求人の主張するような意味であるとしても、本願発明１のポリペプチドは、本願の優先日前公知のポリペプチドではないので、出願時の技術常識を考慮しても、本願発明１のポリペプチドと同じ生理活性を有する薬、及び、本願発明１のポリペプチドの生理活性と拮抗する薬を想定できないから、発明の範囲は依然として不明確である。
　したがって、本願は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしておらず、特許を受けることができない。
　
２．特許法第３６条第４項について
　原審における、平成１５年９月４日付け拒絶理由通知の理由１の（１２）では、「請求項２１の「ＰＤＥ１１作動薬」なる記載は、ＰＤＥ１１に対する作動薬とＰＤＥ１１からなる作動薬のいずれを意味しているのかが不明確であり、仮にＰＤＥ１１からなる作動薬を意味している場合には、何に対する作動薬であるのかが不明確である。
　よって、請求項２１に係る発明は不明確である。
　同様の理由により、請求項２２に係る発明は不明確である。
　なお、ＰＤＥ１１に対する作動薬・拮抗薬を意味している場合、明細書中に具体的な化合物が記載されていないため、実施可能要件を満たさない蓋然性が高い点に留意されたい。」と指摘されている。なお、上記拒絶理由通知における請求項２１及び請求項２２は、平成１６年３月９日付で補正された明細書の特許請求の範囲における請求項１７及び請求項１８に対応するものである。
　上記点につき、審判請求人は審判請求書において、前述のようにＰＤＥ１１に対する作動薬・拮抗薬であると主張している。そこで上記の摘記理由１（１２）に関して、本願は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない点について、さらに付記する。
　すなわち、一般に、所望の性質を特定することのみで、その性質を有する化合物全体を把握することは困難であるため、化学構造等の有効成分を得るための手がかりが記載されていない明細書は、発明の実施に必要な有効成分の入手過程において、無数の化合物を製造、スクリーニングして、当該性質を有するか否かを確認するという当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤を求めるものであり、当業者が発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていないものと判断される。
　これを本願明細書についてみると、化合物を識別するためのスクリーニング方法について一般的な記載がなされるにとどまり、ＰＤＥ１１と同じ生理活性を有する化合物、あるいはＰＤＥ１１の生理活性を阻害する化合物の具体例も、また、そのような化合物を得るための化学構造等の手がかりも記載されておらず、かつ、それが出願時に当業者に推認できたものとも認められない。　よって、本願発明１７及び１８に包含される有効成分を当業者が理解できず、発明の実施にあたり、無数の化合物を製造、スクリーニングして確認するという当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤を求めるものである。
　したがって、発明の詳細な説明は、これらの本願発明１７及び１８について当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。
　
第５　むすび
　以上のとおりであるから、本願発明１は特許法第２９の２の規定により特許を受けることができないものであり、また、本願は、特許法第３６条第５項第２号に規定する要件を満たしていないから、他の請求項について検討するまでもなく、本特許出願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。