【事件の表示】
　平成７年特許願第５１０８９８号「ポリマー分子などの特性を明らかにする方法」拒絶査定不服審判事件〔平成７年４月１３日国際公開、ＷＯ９５／１００３４、平成９年４月１５日国内公表、特表平９−５０３８６３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、１９９４年９月２９日（パリ条約による優先権主張　１９９３年９月３０日　米国）を国際出願日とする出願であって、平成１６年１０月１４日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成１７年１月２４日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同年２月２２日付けで手続補正がなされたものである。
　
２．平成１７年２月２２日付けの手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　　平成１７年２月２２日付けの手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明
　本件補正により、特許請求の範囲は、
「【請求項１】大きな線状ＤＮＡ分子のサイズを決定する方法であって、線状ＤＮＡ分子を含んでいるサンプルを、該分子を流体境界面に通すことによって延伸する工程と、該流体境界面に通されることによって延伸する個々の線状ＤＮＡ分子を、該流体境界面において観察する工程と、個々の線状ＤＮＡ分子のサイズを計測する工程とを含む方法。
【請求項２】流体境界面が、ゲル−流体境界面である、請求項１記載の方法。
【請求項３】ゲル−流体境界面が、アガロースゲル−流体境界面である、請求項２記載の方法。」と補正された。
　上記補正は、補正前の請求項１の「ＤＮＡ分子」について、「線状」との限定を付加したものであるから、特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで、本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについて以下に検討する。
　
（２）引用刊行物記載の発明
　原査定の拒絶の理由に引用された、本願優先日前に頒布された刊行物である、下記のの引用刊行物には下記の事項が記載されている。
　
引用刊行物：Ｂｉｏｐｏｌｙｍｅｒｓ，Ｖｏｌ．２９，（１９９０）
ｐ．１１６７−１１７３の記載事項
(ａ)序論の欄に
「エチジウムブロマイドで染色された個々の二重らせんＤＮＡ分子は、ゲル電気泳動の進行中、蛍光顕微鏡により観察されるだろう。線状分子は、しばしば、両端を電界の下方へ伸ばして、障害物の周りに巻き付くが、しかし、すぐに障害物から、より長い腕の側へ、すべって外れる。しかしながら、プラスミドＤＮＡの大きなオープンサークルは、電場が一定で強い限り、ずっと障害物に捕捉されている。顕微鏡で、これらのプラスミドは、一端を固定され、全体の長さが、電場の強さにより増加して、線状で現れる（図１、２）。電場が外されると、数秒で、障害物を中心にランダムコイル状に縮む。」（p.1167左欄下から第５行目〜右欄第１０行目）
(ｂ)電荷密度決定の方法の欄に
(b-1)「66キロベースペアー（kbp）の長さのプラスミド（大腸菌c2110+からのpSM409）は、アルカリ溶解法で抽出された。プラスミドは、低融点アガロースのブロック内に入れられ、６V/cmで５時間、1/2×TBE電気泳動緩衝液（0.045モルトリス緩衝液、0.045モルホウ酸、0.001モルＥＤＴＡ）の中で電気泳動されて精製された。全ての線状フラグメントはブロックからなくなり、オープンサークルだけが捕捉され残された。0.1μｇのプラスミドを含有したブロックの小片（0.1ml）が、１mlの溶融した（60℃）、1/2×TBE緩衝液と0.5μg／mlエチジウムブロマイドで作られた１％SeaKem LE アガロースに再度溶融された。厚さ10〜20μmのゲルが、顕微鏡スライドとカバースリップの間に入れられた。電流は、22mmのカバースリップの対向する辺の間に、プラチナ線電極を用いてかけられた。」（p.1167右欄下から第３行目〜p.1168左欄下から第６行目）
(b-2）「分子には、緑色の光が照らされ、ニコン　マイクロフォト　エピ蛍光顕微鏡により、60×(NA1.4)オイル浸漬対物レンズ、イメージ増幅器、ビジコンテレビカメラを使用して、赤い光として観察された。それぞれの分子に焦点が合わされ、実際のマイクロメーターを使って目盛りを付けられたモニタースクリーンから、長さが測定された。」（p.1168左欄下から第３行目〜右欄第６行目）
(b-3)「図１の分子は、アガロースの孔を通して、曲がりくねっているため、分析対象としてはよくない。これらは、電界により損なわれていない分子と比べて、常に短い。図２は、カバーグラスの真下の液体層中にあり、アガロース表面上に位置するプラスミドを示す。これらの分子は通常、一端を捕捉され、他の部分は自由に漂っていた。電場が解除されると、これらは収縮し、それから、障害物から離れ、液体中でブラウン運動で動き回った。
電場中で分子の長さを測定するときは、図３にプロットするように、まっすぐで長い分子を選ぶが、それらのいくつかは、ゲル上の液体層にあり、また、それらのいくつかは、ゲル内のアガロースの孔または狭い隙間にある。図１のような固相ゲル内の分子は、測定には選ばれない。なぜならば、我々の理論は、ゲル内の多数の孔で曲がりくねった分子には、直接適用できないからである。」（p.1168右欄第６行目〜p.1169右欄第４行目）
(ｃ)電場内での分子延伸モデルの欄に
(c-1)「電場内でプラスミドが延伸されるとき、ループの半分は２つに重ねられ、それぞれの半ループは機械的に他方から独立している。どちらの半ループも、一端がゲルに固定され、同じ平均長さと方向で延伸する。それゆえ、ループの長さは、環状ＤＮＡ分子の半分として、一端を固定された線状分子と同じである。」（p.1169右欄下から第13行目〜下から第６行目）
(c-2)「多くのクーンリンク（Ｎ＞＞１）を含む長いＤＮＡ分子では、電場（Ｒｚ）において、鎖の平均の長さは、以下の式により示される。
Ｒｚ＝（１／α）ｌｎ｛１−［（ｓｉｎｈαＬ）／αＬ］｝　　　（１）
ここで、Ｌ＝Ｎｂは輪郭の長さ、α＝ＱＥ／ｋBＴ＝Ｅρｂ／ｋBＴ、ρは、ユニット長当たりの電荷。」（p.1170左欄１１行目〜１７行目）
(ｄ)図２の説明の欄に、
「これらのプラスミドは、カバーグラスとアガロースとの間に形成された薄い液体層の中で、自由に漂っていた。それぞれ、特定の障害物に引っ掛かり、強い電場が維持される限りそこに留まった。」（p.1169図２）
(ｅ)図３の説明の欄下から第３行目〜最終行に
「分子は、視覚的に直線性で選択され、そして多くは、ゲル表面の上に横たわっている。」と記載され、
図３に、横軸に電場（volts/cm）をとり、０〜14volts/cmまで変化させ、縦軸に長さ（ミクロン）をとり、個々のプラスミド分子の長さがプロットされたグラフが示されている。
(ｆ)ディスカッションの欄に
(f-1)「テレビモニターで観察したとき、捕捉されたプラスミドは、全長に沿った部分より、自由端が少し明るい。この明るさは、図１ではかろうじて明白であるが、図２では隠されている。なぜなら、最高のコントラストで現像されているからである。自由端は、張力が低くＤＮＡの線密度が高いためより明るい。」（p.1172左欄下から１３行目〜下から６行目）
(f-2)「イーストの全ての線状の染色体ＤＮＡ（250-1500kbp）は、ゲル電気泳動の間、先頭に顕著に明るい頭部が観察される。そのような頭部は、マグニチュードオーダーで、伸びて静止した明るい自由端より明るい。イーストＤＮＡが、比較的長い時間対称なＵ字型で捕捉されるとき、とても明るい頭は、明るさが低減した自由端へとほぐれる。」（p.1172右欄１０行目〜１８行目）
　
（３）対比
　上記引用刊行物の摘記事項（上記(ａ)(ｂ)(ｃ)(ｄ)(ｅ)）から、引用刊行物には、「蛍光染色されたオープンサークルのプラスミドＤＮＡ分子を含有するアガロースを、顕微鏡スライドとカバースリップの間に入れ、カバースリップの対向する両辺間に電場を付与し電気泳動により上記プラスミドＤＮＡ分子を延伸し、一端をゲルに捕捉され、他の部分は、カバーグラスとアガロースとの間に形成された薄い液体層の中で自由に漂っている、個々の上記プラスミドＤＮＡ分子を、エピ蛍光顕微鏡で観察し、顕微鏡に接続されたモニターのスクリーンから上記プラスミドＤＮＡ分子の長さを測定し、プラスミドＤＮＡ分子の長さを決定する方法」の発明（以下「引用刊行物発明」という。）が記載されているところ、本願補正発明と引用刊行物発明とを比較する。
（ア）引用刊行物発明の「長さ」は、本願補正発明の「サイズ」に相当する。
（イ）引用刊行物発明の「オープンサークルのプラスミドＤＮＡ」と、本願補正発明の「大きな線状ＤＮＡ」は、いずれも、ＤＮＡである点では共通している。
（ウ）本願補正発明は、ＤＮＡ分子を流体境界面に通すことにより延伸するものであるが、発明の詳細な説明の記載を参酌すれば、電気泳動によりこれをおこなうものといえ、本願補正発明と引用刊行物発明とは、ＤＮＡ分子を電気泳動により延伸する点では共通している。
　したがって、本願補正発明と引用刊行物発明との間には、下記のような一致点及び相違点がある。
　
（一致点）
　ＤＮＡ分子のサイズを決定する方法であって、ＤＮＡ分子を含んでいるサンプルを、電気泳動することにより、ＤＮＡ分子を延伸する工程と、延伸する個々のＤＮＡ分子を観察する工程と、個々の線状ＤＮＡ分子のサイズを計測する工程とを含む方法である点。
（相違点１）
　本願補正発明では、ＤＮＡ分子を流体境界面に通すことによって延伸するのに対して、引用刊行物発明では、電気泳動により延伸されたＤＮＡ分子は、一端をゲルに捕捉され、他の部分は、カバーグラスとアガロースとの間に形成された薄い液体層の中では自由に漂っている状態であり、一端部以外の部分が、どのような過程を経て、カバーグラスとアガロースとの間に形成された薄い液体層の中で自由に漂うようになるか明らかでなく、ＤＮＡ分子の延伸が、該ＤＮＡ分子を流体境界面に通すことによって行われるか不明である点。
（相違点２）
　ＤＮＡ分子が、本願補正発明では、大きな線状ＤＮＡ分子であるのに対して、引用刊行物発明では、オープンサークルのプラスミドＤＮＡ分子である点。
　
（４）判断
（相違点１について）
　まず、本願補正発明の「流体境界面」とは、明細書の記載からみて、「ゲル−流体境界面」であるといえる。
　引用刊行物（上記(ｂ)(ｄ)）には、プラスミドＤＮＡ分子は、電気泳動をする前にアガロースゲル中に含有させること、電気泳動により、一端がゲルに捕捉されているものの、それ以外の部分は、カバーグラスとアガロースとの間に形成された薄い液体層に漂うことが記載されているから、プラスミドＤＮＡ分子のアガロースゲルで捕捉された部分以外は、電気泳動により、ゲルと上記液体層との境界面を通して、ゲル中から上記液体層へと移動したといえる。
　そして、一端がゲルに捕捉されていても、プラスミドＤＮＡ分子に、電気泳動の電場による力がかかると、ゲル中におけるゲルとＤＮＡ分子との抵抗による摩擦力は、液体層中における液体とＤＮＡ分子との抵抗による摩擦力に比べて大きく、ゲルと液体層の境界面では、ゲルがＤＮＡ分子を束縛する傾向になることは明らかであり、これにより、引用刊行物発明においても、ゲルと液体層との境界面で分子が延伸されるといえる。さらに、ゲルに捕捉された一端部以外の部分が全て液体層中に移動した後も電場をかけ続ければ、捕捉された一端部の束縛により、ＤＮＡ分子がさらに延伸するが、少なくとも捕捉された一端部以外の部分が、ゲル中から液体層中に移動している間は、ゲルと液体層の摩擦力の差により、分子が延伸しているといえる。
　そうすると、引用刊行物発明においても、プラスミドＤＮＡ分子は流体境界面に通すことによって延伸されているといえるから、相違点１は、実質的な相違点でない。
　
（相違点２について）
　引用刊行物（上記(ａ)）には、線状ＤＮＡ分子は、両端を電界の下方へ伸ばして障害物の周りに巻き付くが、すぐに障害物からより長い腕の側へすべって外れるが、オープンサークルＤＮＡ分子は、一定の電場がかけられる間はずっと障害物に捕捉されていることが記載され、線状ＤＮＡ分子でなく、環状ＤＮＡであるプラスミドＤＮＡ分子を用いて、延伸とその長さの測定の実験を行っている。
　一方で、線状ＤＮＡについて、ディスカッションの欄（上記(f-2)）には、イーストの線状ＤＮＡ分子（250-1500kbp）が、ゲル電気泳動の間、対称なＵ字型であり、比較的長い時間捕捉されることが記載されており、必ずしも、すぐに障害物から外れるとは限らないことが示されていることから、線状ＤＮＡ分子は、ゲル電気泳動で延伸させて長さを測定することできないというものではないといえる。
　しかしながら、線状ＤＮＡ分子の具体的な実験は記載されていないため、線状ＤＮＡ分子の自由端が、ゲル上の液体層中にあるかどうかは明らかでないが、線状ＤＮＡ分子が、環状のプラスミドＤＮＡ分子と異なり、ゲル中から上記液体層へ、それらの境界面を通って移動し得ないとする理由は何ら考えることができない。このことは、本願明細書中（第６４頁第１４行目〜第１５行目、第６５頁第４行目〜第５行目）で、本発明の異なる摩擦力に対する理想的な状態を与える流体−ゲル境界面は、ＯＣＭにおけるのとよく似ているとされ、光学的輪郭最大化（ＯＣＭ）の技術として引用された参考文献４６であるＮａｔｕｒｅ，Ｖｏｌ．359，Ｎｏ．29（1992）p.783-784は、「単一ＤＮＡ分子のサイズ決定」と題する文献であり、線状ＤＮＡ分子は、ゲル電気泳動により、ゲル−カバーガラス境界面中で、最大に延伸されたフック構造のＤＮＡ分子が想像されることが記載され、さらに、本願明細書中には、本願補正発明で線状ＤＮＡ分子を延伸して長さを測定する際に、特段の条件等の工夫が必要であったことが、何ら記載されていないことからも伺い知ることができる。
　そうすると、引用刊行物発明において、ゲルと液体層との境界面を通して延伸し、長さを測定するＤＮＡ分子として、環状のプラスミドＤＮＡ分子に代えて、線状のＤＮＡ分子を用いることは当業者が容易になし得たものといえ、それにより、線状ＤＮＡ分子の長さの測定が可能であるということも、引用刊行物の記載から予測しうるものといえる。
　
　したがって、本願補正発明は、引用刊行物に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
（５）むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項で準用する同法第１２６条第４項の規定に違反するものであり、特許法第１５９条第１項で読み替えて準用する特許法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
　
３．本願発明について
　平成１７年２月２２日付け手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１ないし３に係る発明は、平成１６年６月２３日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１ないし３に記載されたとおりのものであり、そのうち請求項１に係る発明は、以下のとおりのものと認める。
「大きなＤＮＡ分子のサイズを決定する方法であって、ＤＮＡ分子を含んでいるサンプルを、該分子を流体境界面に通すことによって延伸する工程と、該流体境界面に通されることによって延伸する個々のＤＮＡ分子を、該流体境界面において観察する工程と、個々のＤＮＡ分子のサイズを計測する工程とを含む方法。」（以下、「本願発明」という。）
　
（１）引用刊行物の記載事項
　原査定の拒絶の理由に引用された刊行物、および、その記載事項は、前記「２．（２）」に記載したとおりである。
　
（２）対比・判断
　本願発明は、前記２．で検討した本願補正発明から「ＤＮＡ分子」の限定事項である「線状」との構成を省いたものである。
　そうすると、本願発明の構成要件を全て含み、さらに他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が、前記「２．（３）（４）」に記載したとおり、引用刊行物に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、引用刊行物に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（３）むすび
　以上のとおり、本願発明は、引用刊行物に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。