【事件の表示】
　特願２００１−３６６００４「環状オレフィン系開環共重合体およびその水素添加物並びに共重合体シート」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　６月１０日出願公開、特開２００３−１６５８２８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
I．手続きの経緯 
　本願は、平成１３年１１月３０日の特許出願であって、平成１７年８月３日付けで拒絶理由が通知され、その指定期間内である平成１７年１０月１１日に手続補正書と意見書が提出されたが、同年１１月２日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年１２月８日に審判請求がなされるとともに、平成１８年１月６日に手続補正書が提出され、同年３月２日に審判請求書の手続補正書（方式）が提出されたが、同年６月８日付けで前置報告がなされ、当審において平成１９年６月２０日付けで審尋がなされ、同年８月２３日に回答書が提出されたものである。 
 　 
II．補正却下の決定 
［結論］平成１８年１月６日付けの手続補正を却下する。
 　 
［理由］
　１．手続補正の内容 
　平成１８年１月６日付けでした手続補正（以下、「本件補正」という。）は、審判請求の日から３０日以内にされた補正であり、その内容は、本件補正前の明細書の特許請求の範囲請求項１の記載について、 
「【請求項１】下記一般式（１）で表される環状オレフィン系単量体および下記一般式（２）で表される環状オレフィン系単量体を開環共重合して得られ、一般式（１）で表される環状オレフィン系単量体と一般式（２）で表される環状オレフィン系単量体との割合が重量比で６０：４０〜１：９９であり、分子中に極性基を有することを特徴とする環状オレフィン系開環共重合体。
　
　
〔式中、Ｒ１〜Ｒ８は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数が１〜１０の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基、および、アルコキシ基、水酸基、エステル基、シアノ基、アミド基、イミド基、スルホニル基、ケトン基、アミノ基、スルフィド基、エーテル基、チオール基およびシリル基から選ばれた極性基、並びに、ハロゲン原子および／または上記の極性基により置換された極性炭化水素基よりなる群から選ばれた原子または基、或いはその他の１価の有機基を示す。ｋは０または正の整数、ｊは０または１である。但し、ｋが０のときはｊも０である。〕
　
　
〔式中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数が１〜１０の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基、および、アルコキシ基、水酸基、エステル基、シアノ基、アミド基、イミド基、スルホニル基、ケトン基、アミノ基、スルフィド基、エーテル基、チオール基およびシリル基から選ばれた極性基、並びに、ハロゲン原子および／または上記の極性基により置換された極性炭化水素基よりなる群から選ばれた原子または基、或いはその他の１価の有機基を示す。ｍは０または正の整数、ｎは０または１である。但し、ｍが０のときはｎも０である。〕
」を
「【請求項１】下記一般式（１）で表される環状オレフィン系単量体および下記一般式（２）で表される環状オレフィン系単量体を開環共重合して得られ、一般式（１）で表される環状オレフィン系単量体と一般式（２）で表される環状オレフィン系単量体との割合が重量比で６０：４０〜１：９９であり、分子中に極性基を有することを特徴とする環状オレフィン系開環共重合体。
　
　
〔式中、Ｒ１〜Ｒ８は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数が１〜１０の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基、および、アルコキシ基、水酸基、エステル基、シアノ基、アミド基、イミド基、スルホニル基、ケトン基、アミノ基、スルフィド基、エーテル基、チオール基およびシリル基から選ばれた極性基、並びに、ハロゲン原子および／または上記の極性基により置換された極性炭化水素基よりなる群から選ばれた原子または基、或いはその他の１価の有機基を示す。ｋは０または正の整数、ｊは０または１である。但し、ｋが０のときはｊも０である。〕
　
　
〔式中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数が１〜１０の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基、および、アルコキシ基、水酸基、エステル基、シアノ基、アミド基、イミド基、スルホニル基、ケトン基、アミノ基、スルフィド基、エーテル基、チオール基およびシリル基から選ばれた極性基、並びに、ハロゲン原子および／または上記の極性基により置換された極性炭化水素基よりなる群から選ばれた原子または基、或いはその他の１価の有機基を示し、Ｒ９〜Ｒ１２の少なくとも一つはエステル基である。ｍは０または正の整数、ｎは０または１である。但し、ｍが０のときはｎも０である。〕
」と補正する事項（以下、「補正事項ａ」という）を含むものである。
　
　２．本件手続補正の適否 
　上記補正事項ａは、補正前の特許請求の範囲請求項１に記載された、一般式（２）の式中の定義において、「Ｒ９〜Ｒ１２の少なくとも一つはエステル基である。」との事項を付加するものである。
　そこで、この付加された事項について検討する。
　補正前の請求項１には、一般式（２）の式中の定義であるＲ９〜Ｒ１２に関して、「Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数が１〜１０の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基、および、アルコキシ基、水酸基、エステル基、シアノ基、アミド基、イミド基、スルホニル基、ケトン基、アミノ基、スルフィド基、エーテル基、チオール基およびシリル基から選ばれた極性基、並びに、ハロゲン原子および／または上記の極性基により置換された極性炭化水素基よりなる群から選ばれた原子または基、或いはその他の１価の有機基を示す。」と記載されている。
　そうすると、一般式（２）の式中のＲ９〜Ｒ１２は、それぞれ「水素原子、ハロゲン原子、炭素数が１〜１０の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基、および、アルコキシ基、水酸基、エステル基、シアノ基、アミド基、イミド基、スルホニル基、ケトン基、アミノ基、スルフィド基、エーテル基、チオール基およびシリル基から選ばれた極性基、並びに、ハロゲン原子および／または上記の極性基により置換された極性炭化水素基よりなる群から選ばれた原子または基、或いはその他の１価の有機基」を独立に選択し得るものであるから、エステル基に関しては、Ｒ９〜Ｒ１２の全てがエステル基である場合、Ｒ９〜Ｒ１２の内の３個がエステル基である場合、２個がエステル基である場合、１個がエステル基である場合、エステル基が全く含まれない場合の５通りの選択肢が含まれることになる。
　そして、この５通りの選択肢の中から、エステル基が全く含まれない場合の選択肢を除くと上記４通りの選択肢が残ることになり、これは「Ｒ９〜Ｒ１２の少なくとも一つはエステル基である」に相当するものとなる。
　してみれば、一般式（２）の式中の定義において、「Ｒ９〜Ｒ１２の少なくとも一つはエステル基である。」との事項を付加する補正は、一般式（２）で表される化合物を上位の化合物（エステル基が全く含まれないものも含む化合物）から下位の化合物（エステル基を含む化合物）に限定するものである。
　したがって、一般式（２）の式中の定義において、「Ｒ９〜Ｒ１２の少なくとも一つはエステル基である。」との事項を付加する補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内でするものであり、特許請求の範囲の減縮（所謂、限定的減縮）を目的とするものに該当する。
　よって、本件補正は、特許法第１７条の２第３項及び第４項第２号の規定に適合する。
　
　３．独立特許要件について
　本件補正は、上記のとおり、特許法第１７条の２第４項第２号に規定する事項を目的とするものであるから、特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合する補正か否か（所謂、独立特許要件の有無）について、以下に検討する。
　
　３−１．本件補正後の請求項１、２に係る発明（以下、「補正発明１」、「補正発明２」という。）
　補正発明１、２は、次のとおりのものである。
「【請求項１】下記一般式（１）で表される環状オレフィン系単量体および下記一般式（２）で表される環状オレフィン系単量体を開環共重合して得られ、一般式（１）で表される環状オレフィン系単量体と一般式（２）で表される環状オレフィン系単量体との割合が重量比で６０：４０〜１：９９であり、分子中に極性基を有することを特徴とする環状オレフィン系開環共重合体。
　
　
〔式中、Ｒ１〜Ｒ８は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数が１〜１０の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基、および、アルコキシ基、水酸基、エステル基、シアノ基、アミド基、イミド基、スルホニル基、ケトン基、アミノ基、スルフィド基、エーテル基、チオール基およびシリル基から選ばれた極性基、並びに、ハロゲン原子および／または上記の極性基により置換された極性炭化水素基よりなる群から選ばれた原子または基、或いはその他の１価の有機基を示す。ｋは０または正の整数、ｊは０または１である。但し、ｋが０のときはｊも０である。〕
　
　
〔式中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数が１〜１０の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基、および、アルコキシ基、水酸基、エステル基、シアノ基、アミド基、イミド基、スルホニル基、ケトン基、アミノ基、スルフィド基、エーテル基、チオール基およびシリル基から選ばれた極性基、並びに、ハロゲン原子および／または上記の極性基により置換された極性炭化水素基よりなる群から選ばれた原子または基、或いはその他の１価の有機基を示し、Ｒ９〜Ｒ１２の少なくとも一つはエステル基である。ｍは０または正の整数、ｎは０または１である。但し、ｍが０のときはｎも０である。〕
【請求項２】請求項１に記載の環状オレフィン系開環共重合体が水素添加されてなることを特徴とする環状オレフィン系開環共重合体水素添加物。」
　
　３−２．刊行物１との対比・判断
　３−２−１．刊行物１の記載事項
　原審において平成１７年８月３日付けで通知された拒絶理由に引用された特開平１１−１５４８号公報（以下、「刊行物１」という。）には、以下の事項が記載されている。
ア．
「【請求項１】芳香環含有ノルボルネン系モノマー単位（Ａ）の結合量１０〜９０重量％と芳香環を含有しないノルボルネン系モノマー単位（Ｂ）の結合量１０〜９０重量％とを含み、重量平均分子量（Ｍｗ）が１，０００〜５００，０００で、重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）との比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２．０以下であるノルボルネン系重合体。」（特許請求の範囲請求項１）
イ．
「【発明の属する技術分野】本発明は、光線透過性、引張強度、引張伸び、及び耐水蒸気透過性に優れ、かつ、偏光膜との接着性にも優れるフィルム材料として好適なノルボルネン系重合体、及びその製造方法に関する。また、本発明は、光線透過性、引張強度、引張伸び、及び耐水蒸気透過性に優れ、かつ、偏光膜との接着性にも優れる偏光膜の保護フィルムとして有用なフィルムに関する。」（明細書段落【０００１】）
ウ．
「本発明のノルボルネン系重合体は、芳香環含有ノルボルネン系モノマー（ａ）と芳香環を含有しないノルボルネン系モノマー（ｂ）とをメタセシス触媒系の存在下に開環共重合し、必要に応じて水素添加することにより得ることができる。この開環共重合体は、主鎖に炭素−炭素の二重結合を有する。この開環共重合体を水素添加すると、主鎖の二重結合が水素添加されて炭素−炭素の単結合となる。この場合、水素添加率が１００％に達しない場合には、炭素−炭素の単結合と二重結合とが共存することになる。」（明細書段落【００２４】）
エ．
「芳香環含有ノルボルネン系モノマー（ａ）の具体例としては、例えば、５−フェニル−ビシクロ［２．２．１］ヘプト−２−エン（５−フェニル−２−ノルボルネン），・・・・・、８−フェニル−テトラシクロ［４．４．０．１２，５．１７，１０］−３−ドデセン、８−メチル−８−フェニル−テトラシクロ［４．４．０．１２，５．１７，１０］−３−ドデセン、・・・・・、５−（ビフェニル）−ビシクロ［２．２．１］−ヘプト−２−エン、・・・・・などの芳香族置換基を有するノルボルネン系モノマー；１，４−メタノ−１，４，４ａ，４ｂ，５，８，８ａ，９ａ−オクタヒドロフルオレン類；１，４−メタノ−１，４，４ａ，９ａ−テトラヒドロフルオレン、１，４−メタノ−８−メチル−１，４，４ａ，９ａ−テトラヒドロフルオレン、１，４−メタノ−８−クロロ−１，４，４ａ，９ａ−テトラヒドロフルオレン、１，４−メタノ−８−ブロモ−１，４，４ａ，９ａ−テトラヒドロフルオレン等の１，４−メタノ−１，４，４ａ，９ａ−テトラヒドロフルオレン類、１，４−メタノ−１，４，４ａ，９ａ−テトラヒドロジベンゾフラン類、１，４−メタノ−１，４，４ａ，９ａ−テトラヒドロカルバゾール、１，４−メタノ−９−フェニル−１，４，４ａ，９ａ−テトラヒドロカルバゾール等の１，４−メタノ−１，４，４ａ，９ａ−テトラヒドロカルバゾール類、１，４−メタノ−１，４，４ａ，５，１０，１０ａ−ヘキサヒドロアントラセンなどの１，４−メタノ−１，４，４ａ，５，１０，１０ａ−ヘキサヒドロアントラセン類、７，１０−メタノ−６ｂ，７，１０，１０ａ−テトラヒドロフルオランセン類、（シクロペンタジエン−アセナフチレン付加物）にシクロペンタジエンをさらに付加した化合物、１１，１２−ベンゾ−ペンタシクロ［６．５．１．１３，６．０２，７．０９，１３］−４−ペンタデセン、１１，１２−ベンゾ−ペンタシクロ［６．６．１．１３，６．０２，７．０９，１４］−４−ヘキサデセン、１４，１５−ベンゾ−ヘプタシクロ［８．７．０．１２，９．１４，７．１１１，１７．０３，８．０１２，１６］−５−エイコセン、シクロペンタジエン−アセナフチレン付加物などの多環体構造中にノルボルネン環構造と芳香族環構造とを有する芳香環含有ノルボルネン系モノマー；などを挙げることができる。」（明細書段落【００３１】）
オ．
「芳香環を含有しないノルボルネン系モノマー（ｂ）としては、例えば、特開平２−２２７４２４号公報、特開平２−２７６８４２号公報、及び特開平８−７２２１０号公報などに開示されている公知のモノマーを使用することができる。芳香環を含有しないノルボルネン系モノマー（ｂ）の具体例としては、例えば、ノルボルネン、そのアルキル、アルキリデン、芳香族置換誘導体、及びこれら置換または非置換のノルボルネンのハロゲン、水酸基、エステル基、アルコキシ基、シアノ基、アミド基、イミド基、シリル基等の極性基置換体を挙げることができる。より具体的には、例えば、２−ノルボルネン〔すなわち、ビシクロ［２．２．１］ヘプト−２−エン〕、５−メチル−２−ノルボルネン、５，６−ジメチル−２−ノルボルネン、５−エチル−２−ノルボルネン、５−ブチル−２−ノルボルネン、５−エチリデン−２−ノルボルネン、５−メトキシカルボニル−２−ノルボルネン、５−シアノ−２−ノルボルネン、５−メチル−５−メトキシカルボニル−２−ノルボルネン、５−ヘキシル−２−ノルボルネン、５−オクチル−２−ノルボルネン、５−オクタデシル−２−ノルボルネン等が挙げられる。」（明細書段落【００３６】）
カ．
「本発明においては、偏光膜の少なくとも一面に、接着剤層を介してノルボルネン系重合体フィルムを積層し、次いで加熱し加圧して接着（加熱圧着）させることで、より好適な偏光フィルムが製造できる。通常５０〜１２０℃、好ましくは８０〜１００℃の範囲で、１〜１０分間、好ましくは１．５〜５分間保ち、次いで１〜１０ｋｇ／ｃｍ２、好ましくは４〜７ｋｇ／ｃｍ２の圧力で加圧して接着する。本発明により得られる偏光フィルムは、優れた光線透過性と層間接着強度、耐久性を有し、かつ、熱可塑性ノルボルネン系樹脂フィルムの本来有する低複屈折性、耐湿性、耐熱性、物理的強度等の特性を有しているため、各種分野における偏光フィルムとして有用である。」（明細書段落【００８２】）
　
　３−２−２．刊行物１に記載された発明
　刊行物１には、摘示記載ア．からみて「芳香環含有ノルボルネン系モノマー単位（Ａ）の結合量１０〜９０重量％と芳香環を含有しないノルボルネン系モノマー単位（Ｂ）の結合量１０〜９０重量％とを含み、重量平均分子量（Ｍｗ）が１，０００〜５００，０００で、重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）との比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２．０以下であるノルボルネン系重合体」の発明（以下、「刊行物１発明」という。）が記載されている。
　
　３−２−３．対比・判断
（請求項１について）
　補正発明１と刊行物１発明とを対比すると、
　補正発明１の一般式（１）で表される環状オレフィン系単量体及び刊行物１発明における芳香環含有ノルボルネン系モノマーは、いずれも芳香環含有ノルボルネン系単量体といえること、補正発明１の一般式（２）で表される環状オレフィン系単量体及び刊行物１発明における芳香環を含有しないノルボルネン系モノマーは、いずれも芳香環を含有しないノルボルネン系単量体といえることは当業者には明らかなことであるから、両者は、「芳香環含有ノルボルネン系単量体および芳香環を含有しないノルボルネン系単量体を開環共重合して得られ、芳香環含有ノルボルネン系単量体と芳香環を含有しないノルボルネン系単量体との割合が重量比で６０：４０〜１０：９０である環状オレフィン系開環共重合体」の点で一致し、次の点で相違している。
　相違点
（ａ）芳香環含有ノルボルネン系単量体として、補正発明１が、
「
　
〔式中、Ｒ１〜Ｒ８は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数が１〜１０の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基、および、アルコキシ基、水酸基、エステル基、シアノ基、アミド基、イミド基、スルホニル基、ケトン基、アミノ基、スルフィド基、エーテル基、チオール基およびシリル基から選ばれた極性基、並びに、ハロゲン原子および／または上記の極性基により置換された極性炭化水素基よりなる群から選ばれた原子または基、或いはその他の１価の有機基を示す。ｋは０または正の整数、ｊは０または１である。但し、ｋが０のときはｊも０である。〕で表される環状オレフィン系単量体」としているのに対し、刊行物１発明では、特定していない点
（ｂ）芳香環を含有しないノルボルネン系単量体として、補正発明１が、
「
　
〔式中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数が１〜１０の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基、および、アルコキシ基、水酸基、エステル基、シアノ基、アミド基、イミド基、スルホニル基、ケトン基、アミノ基、スルフィド基、エーテル基、チオール基およびシリル基から選ばれた極性基、並びに、ハロゲン原子および／または上記の極性基により置換された極性炭化水素基よりなる群から選ばれた原子または基、或いはその他の１価の有機基を示し、Ｒ９〜Ｒ１２の少なくとも一つはエステル基である。ｍは０または正の整数、ｎは０または１である。但し、ｍが０のときはｎも０である。〕環状オレフィン系単量体」としているのに対し、刊行物１発明では、特定していない点
（ｃ）環状オレフィン系開環共重合体について、補正発明１が、「分子中に極性基を有する」としているのに対し、刊行物１発明では、特定していない点
　これらの相違点について検討する。
　相違点（ａ）について
　刊行物１には、芳香環含有ノルボルネン系モノマー（ａ）の具体例として、５−フェニル−ビシクロ［２．２．１］ヘプト−２−エン（５−フェニル−２−ノルボルネン）等のビシクロ［２．２．１］ヘプト−２−エン類、８−フェニル−テトラシクロ［４．４．０．１２，５．１７，１０］−３−ドデセン等のテトラシクロ［４．４．０．１２，５．１７，１０］−３−ドデセン類、１，４−メタノ−１，４，４ａ，４ｂ，５，８，８ａ，９ａ−オクタヒドロフルオレン類、１，４−メタノ−１，４，４ａ，９ａ−テトラヒドロフルオレン等のテトラヒドロフルオレン類、１，４−メタノ−１，４，４ａ，９ａ−テトラヒドロジベンゾフラン類、１，４−メタノ−１，４，４ａ，９ａ−テトラヒドロカルバゾール等のテトラヒドロカルバゾール類、１，４−メタノ−１，４，４ａ，５，１０，１０ａ−ヘキサヒドロアントラセンなどのヘキサヒドロアントラセン類、（シクロペンタジエン−アセナフチレン付加物）にシクロペンタジエンをさらに付加した化合物、１１，１２−ベンゾ−ペンタシクロ［６．５．１．１３，６．０２，７．０９，１３］−４−ペンタデセン、１１，１２−ベンゾ−ペンタシクロ［６．６．１．１３，６．０２，７．０９，１４］−４−ヘキサデセン、１４，１５−ベンゾ−ヘプタシクロ［８．７．０．１２，９．１４，７．１１１，１７．０３，８．０１２，１６］−５−エイコセン、シクロペンタジエン−アセナフチレン付加物等が例示されている（摘示記載エ．）。
　そして、これらの例示された芳香環含有ノルボルネン系モノマー化合物群は、いずれの化合物を採用した場合であっても、刊行物１に記載の発明の目的を達成することができるものとして記載されているのであるから、例示された芳香環含有ノルボルネン系モノマー化合物群の中から、代表的な骨格を有する化合物を採用して、環状オレフィン系開環共重合体を製造してみようとすることは、格別予想外のこととはいえず、その際、芳香環含有ノルボルネン系モノマーの化合物として例示されている、一般式（１）の化合物に該当することが当業者に明らかな「（シクロペンタジエン−アセナフチレン付加物）にシクロペンタジエンをさらに付加した化合物」、「シクロペンタジエン−アセナフチレン付加物」を採用してみることは、当業者であれば格別創意工夫を要するものということはできない。
　相違点（ｂ）について
　刊行物１においては、芳香環を含有しないノルボルネン系モノマー（ｂ）の具体例としては、例えば、ノルボルネン、そのアルキル、アルキリデン、芳香族置換誘導体、及びこれら置換または非置換のノルボルネンのハロゲン、水酸基、エステル基、アルコキシ基、シアノ基、アミド基、イミド基、シリル基等の極性基置換体を挙げることができるとし、さらに、より具体的には、例えば、２−ノルボルネン〔すなわち、ビシクロ［２．２．１］ヘプト−２−エン〕、５−メチル−２−ノルボルネン、５，６−ジメチル−２−ノルボルネン、５−エチル−２−ノルボルネン、５−ブチル−２−ノルボルネン、５−エチリデン−２−ノルボルネン、５−メトキシカルボニル−２−ノルボルネン、５−シアノ−２−ノルボルネン、５−メチル−５−メトキシカルボニル−２−ノルボルネン、５−ヘキシル−２−ノルボルネン、５−オクチル−２−ノルボルネン、５−オクタデシル−２−ノルボルネン等を挙げることができるとしている（摘示記載オ．）。
　そうすると、芳香環を含有しないノルボルネン系モノマー（ｂ）として、より具体的な例としてあげられている一般式（２）の化合物に該当することが当業者に明らかな「５−メトキシカルボニル−２−ノルボルネン、５−メチル−５−メトキシカルボニル−２−ノルボルネン」（エステル基を有するものと認める）を採用することは、当業者であれば格別創意工夫を要するものということはできない。
　相違点（ｃ）について
　刊行物１には、芳香環を含有しないノルボルネン系モノマーとして、明細書段落【００３６】に、極性基（エステル基）を含有する５−メトキシカルボニル−２−ノルボルネンあるいは５−メチル−５−メトキシカルボニル−２−ノルボルネンが記載されている。
　そして、これらの化合物も、上記のように環状オレフィン系開環共重合体を製造する際の芳香環を含有しないノルボルネン系モノマーとして記載されているのであるから、これらの化合物を芳香環を含有しないノルボルネン系モノマーとして採用すれば当然に分子中に極性基（エステル基）を有する環状オレフィン系開環共重合体が得られることは明らかであるから、したがって、上記相違点（ｂ）と同様の理由で、当業者であれば格別創意工夫を要するものとということはできない。
　
　また、刊行物１には、ノルボルネン系重合体（環状オレフィン系開環共重合体）が、接着性や耐熱性に優れたものであることが記載されている（摘示記載イ．、カ．）のであるから、補正発明１の効果も当業者が予測できる範囲のものである。
　さらに、補正発明１の具体的な効果についてみても、補正後の請求項１に記載されている化合物群の中からわずか一組の化合物を選択（一般式（１）で表される環状オレフィン系単量体として１，２−（２Ｈ、３Ｈ−［１，３］エピシクロペンタ）−１、２−ジヒドロアセナフチレンを採用し、一般式（２）で表される環状オレフィン系単量体として８−メトキシカルボニル−８−メチルテトラシクロ［４．４．０．１２，５．１７，１０］−３−ドデセンを採用）し、使用割合も特定の重量比４８．４／５２．５［８．２４／（８．２４＋８．７７）：８．７７／（８．２４＋８．７７）］を用いた１例のみの実施例を示しているだけであるから、この１実施例の結果をもって、補正発明１の全範囲について、刊行物１に記載された発明に比較し、格別顕著な効果を奏しているということはできない。
　したがって、本願発明１は、刊行物１に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（請求項２について）
　刊行物１には、環状オレフィン系開環共重合体が、水素添加されてもよいことが記載されている（摘示記載ウ．）。
　そうすると、請求項１について記載した理由と同様であって、補正発明２は、刊行物１に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
　３−３．刊行物２との対比・判断
　３−３−１．刊行物２の記載事項
　原審において平成１７年８月３日付けで通知された拒絶理由に引用された特開平８−２１７８６０号公報（以下、「刊行物２」という。）には、以下の事項が記載されている。
キ．
「【請求項１】下記一般式（Ｉ）で表されるノルボルネン誘導体（Ｉ）１〜９９重量％と一般式（ＩＩ）で表されるノルボルネン誘導体（ＩＩ）９９〜１重量％〔ただし、（Ｉ）＋（ＩＩ）＝１００重量％〕の混合物を、メタセシス触媒の存在下に開環共重合させ、得られた開環重合体を水素添加することを特徴とするノルボルネン系重合体の製造方法。
【化１】
　
〔一般式（Ｉ）中、ｋは０または正の整数、ｑは０または１であり、Ｒ１、Ａ、Ｂ、Ｃはそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、または芳香族基を含まない一価の有機基を示し、互いに結合して単環または多環の基を形成していてもよく、かつ該単環または多環の基が二重結合を有していてもよく、Ｒ１とＡとでアルキリデン基を形成していてもよい。〕
【化２】
　
〔一般式（ＩＩ）中、ｋは０または正の整数、ｑは０または１であり、Ｒ２は芳香族基を含む有機基、Ａ、Ｂ、Ｃ、はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、または一価の有機基を示し、Ｒ２とＢは互いに結合して芳香族環を形成していてもよい。〕」（特許請求の範囲請求項１）
ク．
「【従来の技術】従来より、光学用途に用いられる透明性樹脂としては、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂が用いられている。しかしながら、アクリル樹脂は耐熱性が不足しているうえ、吸水性が大きく吸湿による屈折率等の変化が大きいことが欠点であり、ポリカーボネート樹脂は光弾性係数が大きく複屈折が発生しやすいことが問題点である。これらの問題点を克服できる樹脂として、ノルボルネン系樹脂は、高ガラス転移温度（高耐熱性）、低吸水性、小さい光弾性係数を兼ね備えた優れた光学樹脂として、液晶ディスプレイ用フィルム、各種レンズ、光ファイバー等への応用が進められている。しかしながら、最近、技術の進歩にともない光学レンズなどの分野で、より低複屈折性の材料に対する要求が高まりつつある。」（明細書段落【０００２】）
ケ．
「上記ノルボルネン誘導体（Ｉ）の具体例としては、・・・・・８−メチル−８−カルボキシメチルテトラシクロ［４．４．０．１２，５　．１７，１０］−３−ドデセン、８−メチル−８−カルボキシエチルテトラシクロ［４．４．０．１２，５　．１７，１０］−３−ドデセン、８−メチル−８−カルボキシｎ−プロピルテトラシクロ［４．４．０．１２，５．１７，１０］−３−ドデセン、８−メチル−８−カルボキシイソプロピルテトラシクロ［４．４．０．１２，５．１７，１０］−３−ドデセン、８−メチル−８−カルボキシｎ−ブチルテトラシクロ［４．４．０．１２，５　．１７，１０］−３−ドデセン、などを挙げることができる。」（明細書段落【００１４】）
コ．
「これらのノルボルネン誘導体（Ｉ）のうち、得られる重合体の耐熱性と光学特性の面から、８−メチル−８−カルボキシメチルテトラシクロ［４．４．０．１２，５　．１７，１０］−３−ドデセンが最も好ましい。上記のノルボルネン誘導体（Ｉ）は、必ずしも単独で用いる必要はなく、２種以上を用いて開環共重合反応を行うこともできる。」（明細書段落【００１５】）
サ．
「また、上記ノルボルネン誘導体（ＩＩ）の具体例としては、５−フェニルビシクロ［２．２．１］−２−ヘプテン、・・・・・シクロペンタジエン−アセナフチレン付加体、２分子のシクロペンタジエンと１分子のアセナフチレン付加体、・・・・・などを挙げることができる。」（明細書段落【００１６】）
シ．
「ノルボルネン誘導体（Ｉ）と（II) 、あるいはノルボルネン誘導体（Ｉ）と（III)の共重合比率（重量比）は、ノルボルネン誘導体（Ｉ）／ノルボルネン誘導体（III)＝１／９９〜９９／１、ノルボルネン誘導体（Ｉ）／ノルボルネン誘導体（III)＝１／９９〜９９／１の範囲で共重合することができる。ノルボルネン誘導体（Ｉ）の割合が、１重量％未満〔ノルボルネン誘導体（II) あるいは（III)の割合が９９重量％を超える〕では、耐熱性が不足し、一方９９重量％を超える〔ノルボルネン誘導体（II) あるいは（III)が１重量％未満〕と、成形品の複屈折の改良効果が小さく好ましくない。共重合比率による複屈折低減効果は、それぞれのノルボルネン誘導体の組み合わせにより異なるが、得られる重合体の複屈折、耐熱性および光学特性の面から、一般的にノルボルネン誘導体（Ｉ）／ノルボルネン誘導体〔（Ｉ）あるいは（III)〕（重量比）＝５０／５０〜９５／５の範囲が好ましく、さらに好ましくは７０／３０〜９５／５の範囲である。」（明細書段落【００２１】）
ス．
「実施例１
ノルボルネン誘導体として、下記構造式（Ｉ）で表される８−メチル−８−カルボキシメチルテトラシクロ［４．４．０．１２，５．１７，１０］−３−ドデセンを９０部と下記構造式（ＩＩ）　で表わされる５−フェニルビシクロ［２．２．１］−２−ヘプテンを１０部、分子量調節剤である１−ヘキセンを１３部とトルエン２００部を、窒素置換した反応容器に仕込み、８０℃に加熱した。これに、重合触媒であるトリエチルアルミニウム（１．５モル／ｌ）のトルエン溶液０．１７部と、ｔ−ブタノールおよびメタノールでＷＣｌ６　を変性し、ｔ−ブタノールとメタノールおよびタングステンのモル比が０．３５：０．３：１とされたＷＣｌ６溶液（濃度０．０５モル／ｌ）１．０部を加え、８０℃で３時間加熱攪拌して、重合体溶液Ａを得た。この重合反応における重合転化率は９７％であった。」（明細書段落【００３４】）
セ．
「【化７】
」（明細書段落【００３５】）
ソ．
「【化８】
」（明細書段落【００３６】）
タ．
「得られた重合体溶液Ａの４，０００部をオートクレーブに入れ、これにＲｕＨＣｌ（ＣＯ）［Ｐ（Ｃ6 Ｈ5 ）3 ］3 の０．４８部を加え、水素ガス圧を１００Ｋｇ／ｃｍ2 、反応温度１６５℃の条件で３時間加熱攪拌して水素添加反応を行った。得られた反応溶液を冷却したのち、水素ガスを放圧し、水素添加重合体溶液Ｂを得た。このポリマー溶液を、大量のメタノール中で凝固、乾燥させてポリマーを単離した。このポリマーのＴｇは１６３℃、水素添加率は実質上１００％であり、ＧＰＣ（ゲルパーミエイションクロマトグラフィー）で測定したポリスチレン換算の重量平均分子量Ｍｗ＝５５，０００であった。」（明細書段落【００３７】）
　
　３−３−２．刊行物２に記載された発明
　刊行物２には、摘示記載キ．、ス．〜タ．からみて、「８−メチル−８−カルボキシメチルテトラシクロ［４．４．０．１２，５．１７，１０］−３−ドデセンを９０部と５−フェニルビシクロ［２．２．１］−２−ヘプテンを１０部、分子量調節剤である１−ヘキセンを１３部からなる混合物を、メタセシス触媒の存在下に開環共重合させ、得られた開環共重合体を水素添加するノルボルネン系開環共重合体」の発明（以下、「刊行物２発明」という。）が記載されている。
 
　３−３−３．対比・判断
（補正発明１について）
　補正発明１と刊行物２発明とを対比すると、
　補正発明１は補正発明２の上位概念の発明であるから、補正発明１は、補正発明２に係る環状オレフィン系開環共重合体の水素添加物も環状オレフィン系開環共重合体の非水素添加物も含むものである。
　また、補正発明１の一般式（１）で表される環状オレフィン系単量体及び刊行物２発明における５−フェニルビシクロ［２．２．１］−２−ヘプテンは、いずれも芳香環含有環状オレフィン系単量体といえることは当業者に明らかである。
　してみると、両者は、「芳香環含有環状オレフィン系単量体および８−メチル−８−カルボキシメチルテトラシクロ［４．４．０．１２，５．１７，１０］−３−ドデセンを開環共重合して得られ、芳香環含有環状オレフィン系単量体と８−メチル−８−カルボキシメチルテトラシクロ［４．４．０．１２，５．１７，１０］−３−ドデセンとの割合が重量比で１０：９０である環状オレフィン系開環共重合体の水素添加物」の発明である点で一致し、次の点で相違している。
　相違点
（ａ）芳香環含有環状オレフィン系単量体として、補正発明１が、
「
　
〔式中、Ｒ１〜Ｒ８は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数が１〜１０の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基、および、アルコキシ基、水酸基、エステル基、シアノ基、アミド基、イミド基、スルホニル基、ケトン基、アミノ基、スルフィド基、エーテル基、チオール基およびシリル基から選ばれた極性基、並びに、ハロゲン原子および／または上記の極性基により置換された極性炭化水素基よりなる群から選ばれた原子または基、或いはその他の１価の有機基を示す。ｋは０または正の整数、ｊは０または１である。但し、ｋが０のときはｊも０である。〕」としているのに対し、刊行物２発明では、５−フェニルビシクロ［２．２．１］−２−ヘプテンとしている点
　この相違点（ａ）について検討する。
　刊行物２発明における「５−フェニルビシクロ［２．２．１］−２−ヘプテン」は、一般式（II）で表されるノルボルネン誘導体（II）に該当することが明らかであるところ、刊行物２には、一般式（II）のノルボルネン誘導体（II）（芳香環含有環状オレフィン系単量体と認める。）の具体例として、刊行物２発明において採用されている５−フェニルビシクロ［２．２．１］−２−ヘプテンと同等に採用できる化合物として、シクロペンタジエン−アセナフチレン付加体や２分子のシクロペンタジエンと１分子のアセナフチレン付加体が例示され（摘示記載サ．）、これらの例示された化合物のそれぞれを採用して共重合体とした場合には、得られる共重合体は、いずれも刊行物２に記載された発明の目的を満足する共重合体となりうるものとして理解できる。
　そして、シクロペンタジエン−アセナフチレン付加体の代表的なものとして、補正発明１の実施例において、上記一般式（１）の芳香環含有環状オレフィン系単量体として用いられた１，２−（２Ｈ，３Ｈ−［１，３］エピシクロペンタ）−１，２−ジヒドロアセナフチレンは当業界では周知である。
　そうであれば、刊行物２の記載に接した当業者であれば、刊行物２発明における芳香環含有環状オレフィン系単量体である５−フェニルビシクロ［２．２．１］−２−ヘプテンに代えて、同列に例示されたシクロペンタジエン−アセナフチレン付加体を採用すること、更には、その１種である１，２−（２Ｈ，３Ｈ−［１，３］エピシクロペンタ）−１，２−ジヒドロアセナフチレンを採用して環状オレフィン系開環共重合体を得ようとすることは、当業者であれば格別の創意工夫を要するものということはできない。
　
　また、刊行物２に記載の一般式（Ｉ）で表されるノルボルネン誘導体（補正発明１の一般式（２）に相当）が１重量％未満では耐熱性が不足することも記載されている（摘示記載シ．）のであるから、１重量％以上採用すれば、耐熱性の改善も達成されるであろうことは当業者が容易に予測できることである。
　さらに、補正発明１の耐熱性の効果についてみても、補正後の請求項１に記載されている化合物群の中からわずか一組の化合物を選択（一般式（１）で表される環状オレフィン系単量体として１，２−（２Ｈ、３Ｈ−［１，３］エピシクロペンタ）−１、２−ジヒドロアセナフチレンを採用し、一般式（２）で表される環状オレフィン系単量体として８−メトキシカルボニル−８−メチルテトラシクロ［４．４．０．１２，５．１７，１０］−３−ドデセンを採用）し、使用割合も重量比が４８．４：５１．６［８．２４／（８．２４＋８．７７）：８．７７／（８．２４＋８．７７）］という特定の重量比を用いた１例のみの実施例を示しているだけであるから、この１実施例の結果をもって、補正発明１の全範囲について、刊行物２に記載された発明に比較し、格別顕著な効果を奏しているということはできない。
　したがって、補正発明１は、刊行物２に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（補正発明２について）
　刊行物２には、水素添加された環状オレフィン系開環共重合体が記載されている（摘示記載キ．、ス．〜タ．）。
　そうすると、（補正発明１について）で記載した理由と同様の理由により、補正発明２は、刊行物２に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
　３−４．まとめ
　したがって、補正発明１、２は、刊行物１又は刊行物２に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際、独立して特許を受けることができない。
　
　４．むすび　
　以上のとおりであるから、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
III．本願発明について
　１．本願発明　
　平成１８年１月６日付け手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜３に係る発明は、平成１７年１０月１１日に提出された手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１〜３に記載されたとおりのものであり、その請求項１、２に記載された発明（以下、「本願発明１」、「本願発明２」という。）は次のとおりである。
　「【請求項１】下記一般式（１）で表される環状オレフィン系単量体および下記一般式（２）で表される環状オレフィン系単量体を開環共重合して得られ、一般式（１）で表される環状オレフィン系単量体と一般式（２）で表される環状オレフィン系単量体との割合が重量比で６０：４０〜１：９９であり、分子中に極性基を有することを特徴とする環状オレフィン系開環共重合体。
　
〔式中、Ｒ１〜Ｒ８は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数が１〜１０の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基、および、アルコキシ基、水酸基、エステル基、シアノ基、アミド基、イミド基、スルホニル基、ケトン基、アミノ基、スルフィド基、エーテル基、チオール基およびシリル基から選ばれた極性基、並びに、ハロゲン原子および／または上記の極性基により置換された極性炭化水素基よりなる群から選ばれた原子または基、或いはその他の１価の有機基を示す。ｋは０または正の整数、ｊは０または１である。但し、ｋが０のときはｊも０である。〕
　
〔式中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数が１〜１０の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基、および、アルコキシ基、水酸基、エステル基、シアノ基、アミド基、イミド基、スルホニル基、ケトン基、アミノ基、スルフィド基、エーテル基、チオール基およびシリル基から選ばれた極性基、並びに、ハロゲン原子および／または上記の極性基により置換された極性炭化水素基よりなる群から選ばれた原子または基、或いはその他の１価の有機基を示す。ｍは０または正の整数、ｎは０または１である。但し、ｍが０のときはｎも０である。〕
【請求項２】請求項１に記載の環状オレフィン系開環共重合体が水素添加されてなることを特徴とする環状オレフィン系開環共重合体水素添加物。」　
　　　
　２．原査定の拒絶理由の概要　
　原査定の拒絶理由の概要は、下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。また、この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、というものである。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　記　　　　
　　・請求項１〜３
　　・引用文献１〜４
　　　
　　　　　＜引用文献等一覧＞　
　　１．特開平１１−００１５４８号公報
　　２．特開平１０−１３９８６５号公報
　　３．国際公開第９８／０５７１５号パンフレット
　　４．特開平０８−２１７８６０号公報
　
　３．当審の判断
　上記II．３−４で述べたとおり、補正発明１、２が、刊行物１又は刊行物２に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められる以上、補正発明１、２の上位概念である本願発明１、２も、補正発明１、２について述べた上記の理由と同様の理由で、刊行物１又は刊行物２に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
　４．むすび
　以上のとおりであるから、本願発明１、２は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。