【事件の表示】
　平成　７年特許願第３４９９２１号「４サイクルガソリンエンジン、６サイクルガソリンエンジンに、ピストンバルブ、ロータリーバルブを使用した時の、吸気工程で開き、圧縮工程に入ってから閉じる、弁、気口の対策。」拒絶査定不服審判事件〔平成　９年　５月１３日出願公開、特開平　９−１２５９７３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
［１］出願の経緯
　１）平成　７年１１月　７日付け　本件特許出願
　２）平成　７年１２月２４日付け　手続補正書
　３）平成　８年　１月　９日付け　手続補正書
　４）平成　８年　６月１６日付け　手続補正書
　５）平成　８年　７月２７日付け　手続補正書
　６）平成　８年　８月　８日付け　手続補正書
　７）平成　８年　９月　９日付け　手続補正書
　８）平成　８年１０月　６日付け　手続補正書
　９）平成　８年１２月２３日付け　手続補正書
　10）平成　９年　１月２６日付け　手続補正書
　11）平成　９年　２月　７日付け　手続補正書
　12）平成１４年　７月　７日付け　審査請求書及び手続補正書
　13）平成１５年　９月１９日付け　拒絶理由通知
　14）平成１５年１１月　１日付け　意見書、手続補正書
　15）平成１５年１１月　７日付け　意見書、手続補正書、弁明書
　16）平成１６年　２月　６日付け　弁明書、不受理の通知
　17）平成１６年　９月２９日付け　拒絶理由通知
　18）平成１６年１２月１０日付け　意見書
　19）平成１７年　３月１４日付け　拒絶査定
　20）平成１７年　４月１１日付け　審判請求書
　
　本件出願は、大略以上のような審査手続を経てきたものであり、本件審理の対象となる明細書及び図面は、平成１５年１１月　７日付け手続補正書（全文）によって補正された明細書及び図面となります。
　
［２］特許法第１７条の２第３項の要件（いわゆる、新規事項）について
　原審において、平成１６年９月２９日付け拒絶理由通知書に指摘されていますように、図２、図５及び図６は、本件出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（上記［１］において、１）の時点で提出された明細書及び図面のことで、以下、便宜上「当初明細書等」とします。）に記載された範囲内にない事項を包含するもので、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満足しているとはいえません。
　
　すなわち、当該図２、図５及び図６は、平成１４年７月７日付け手続補正書によりなされた補正（以下、便宜上、「補正Ａ」とします。）により、図２は当初に提出された図２と差し替えられ、また、図５及び図６は当該補正Ａにより追加されました。
　本件の願書に最初に添付されていた図１及び図２において「何もない空間５」は、上方が楕円状の形状をしているように記載されていましたが、補正Ａの結果、当該「何もない空間６」は、現在の図２に記載されているとおり、上面及びシリンダ側の側面が平板状な形状を有するものと書き換えられました。しかし、補正Ａ後の図２のような、平板状の部分を有する「何もない空間」が、当初明細書等にありました何れか図面に記載されていたものとは解されませんし、また、発明の詳細な説明、及び、特許請求の範囲等の図面以外の文章の記載においても、補正Ａ後の図２のような「何もない空間」の具体的形状について記載されていたとも解されません。
　また、補正Ａ後の図５に示される「膨張行程」について、当初明細書等には、【符号の説明】の欄に「１７　膨張行程完了」なる記載が、また符号「１７」を付したものとしては、当初図面図６の右端の気筒、及び図７の右から２つめの気筒、が記載されていますが、図６又は図７の記載は気筒をみる方向も異なり、これらの記載を考慮しましても、補正Ａ後の「図５」が、当初明細書等に記載されていたとは解されません。
　次に、補正Ａ後の図６に示される「排気行程」についても、当初明細書等には、同じく【符号の説明】の欄に「１８　排気行程完了」、「２１　１回目の排気行程完了」及び「２２　２回目の排気行程完了」なる文言及び、当初図面の図６、図７に対応する符号が付された気筒が示されていますが、これらの記載を考慮しましても、上記「膨張行程」と同様に、当初明細書等に、補正Ａ後の図６が記載されていたとは解されません。
　もう１点、拒絶理由通知において指摘されています、補正Ａ後の段落【００１８】の、「図３　圧縮行程−１」について記載されている「ピストンが約３分の１程、上昇した時点で閉じる」なる点に関しても、当初明細書では段落【００１１】の、「図４　圧縮行程−２」に関する記載において「圧縮行程に入って約２分１程、ピストンが上昇した時点で閉じる」とされており、「約３分の１」は「約２分１（「２分の１」の誤記でしょうか）」ではありませんので、当該「約３分の１」なる記載は、当初明細書等に記載された範囲に無い事項であるといわざるを得ません。
　
　なお、他にも補正Ａ後の図７及び図８について、対応すると解されます当初図６及び図７と比べますと、「３　吸気行程で開き、下死点で閉じる弁（弁ｄ）」、「４　下死点で開き、圧縮行程に入ってから閉じる弁（弁ｆ）」の配置関係が各気筒で逆になっている点、および、「１９　吸気行程で開き、下死点で閉じる弁と、その時に他の気筒の、下死点で開き、圧縮行程に入ってから閉じる弁を、つなぐ通路（１５　弁ｄと弁ｆとをつなぐ通路）」の配置関係が異なっており、これらの図の書き換えについても、当初図面等に記載された範囲に無い事項を加えるものと解されます。
　
　以上のように、本件出願の明細書または図面は、出願当初に願書に添付した明細書又は図面に記載された範囲に無い事項を含むものと判断せざるを得ず、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満足するものではありません。
　
［３］特許法第３６条第６項第２号（明確性）について
　請求項１には「４サイクルガソリンエンジン、６サイクルガソリンエンジンに、ピストンバルブ、ロータリーバルブを使用した時の、吸気工程で開き、圧縮工程に入ってから閉じる弁、気口を、吸気工程で開き、下死点で閉じる弁、気口と、下死点で開き、圧縮工程に入ってから閉じる弁、気口の、２種類に分ける。」と記載されていますが、これでは、例えば、「使用したとき」という記載からは「使用方法」に関する発明か、と推定されますが、使用方法であれば「２種類に分ける」という製造方法のような記載と整合しません。そのため、請求項１に規定されたものが、仮に方法であるとしても「製造方法」、「使用方法」、あるいは「制御方法」等、多々ある方法のうちどれに該当するものか解りません。
　
　なお、請求項１の記載では本来の混合気を吸入する吸気弁が欠落してしまい、発明の詳細な説明に記載されたもの（本来の吸気弁、及び排気弁と、２種類の弁とを合わせて備えるもの、とされています）と対応しない、本来の吸気経路を備えていない動作不能なものが記載されているとも解されます。
　他の請求項３、４に関しても、同様の問題を有するものと解されます。
　
　従って、本件出願は特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満足するものとはいえません。
　
＊本件出願に関する補足意見
　特許制度の原則として、特許請求の範囲の、個々の請求項の記載のみで、発明が特定される必要があり、発明の詳細な説明の記載は考慮されません。　本願の場合、意見書における出願人の方の主張や出願人の方の提示する先願に関する公報の記載等を参酌しますと、例えば６サイクルエンジンの作動方法の場合であれば、作動の前提となるエンジンに必要な部分（弁ｈ、弁ｄ、弁ｆ、排気弁の４つの弁、及びそれら４つの弁に連通する通路の配置等）を特定し、それらの要素が、時系列的にどのような相互関係をもって動作するか（バルブの開閉タイミング等）を特定して、始めて当該６サイクルエンジンに関する技術思想としての発明が明確になるのではないか、と推測されますが、残念ながら、本願の場合、出願時に最初に添付した明細書又は図面において、上記のような所定の行程を実行するに必要な事項が充分記載されていたとはいえませんので、補正により、上記の適切な明細書の記載とすることは難しいと考えられます。
　
　なお、我が国の特許制度にいて、明細書において従来技術に関する文献を記載しても、当該記載された文献の記載内容が本願明細書に記載されたものとは解されませんので、当初明細書等にご本人の先の特許出願の番号が記載されていたことを根拠に、本件出願の明細書に先の特許出願の明細書に記載された事項を追加することは、原則としてできないことにも留意する必要があります。
　
［４］むすび
　以上の通り、本件出願は、特許法第１７条の２第３項の規定に違反するものであり、また、特許法第３６条第６項第２号の規定を満足するものでもありませんので、拒絶すべきものとなります。
　
　よって、結論のとおり審決します。
　
＊補足説明（特許実務について）
Ａ．補正の制限について
　請求人（若しくは特許出願人）の不利益を考慮し、明細書又は図面について一定の範囲で補正することは認められています（特許法第１７条の２他）が、出願時点において記載されていなかったことについて、補正により明細書に追加することは、出願時点においては考えていなかったことを後になって追加し、特許の保護を受けることに繋がりますので、そのような補正は厳格に制限されています。このことを、一般的には「新規事項の制限」といわれています。
　当該「新規事項の制限」の判断においては、出願時点において「最初に」願書に添付した明細書又は図面が基礎となり、その後に自発的に補正した事項等は考慮されませんので、最初に提出する明細書又は図面については可能な限り不備が無いように注意する必要がありますし、また、出願後に明細書又は図面を補正する場合にも、出願時点に記載した事項の範囲を逸脱することの無いように注意する必要があります。
　
Ｂ．審査基準について
　審査基準（正式には「特許・実用新案　審査基準」です。）とは、法律の適用についてより具体的に規定したものです。
　法律は、例えば、特許法第１７条の２については、以下のように規定されています（抜粋）。
「第１７条の２
　第１項　特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
（以下、略）、
　第３項　第１項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、　誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書又は　図面（括弧内省略）に記載した事項の範囲内においてしなければならない　。」
　このように、法律自体は非常に簡潔に規定されており、当該法律に適合するために具体的にどのようにすべきか、解りやすいものとはいえません。　
　これは、あらゆる技術について一律に規定する法律としては、概略的な規定振りとならざるをえないのですが、実際に特許の手続を遂行する方にとっては便利なものとはいえません。
　審査基準は、このような法律・政令の規定について、裁判所の判決なども取り入れ、法令に適合しないこと等をより具体的・系統的に整理し、事例と共に記載したもので、特許庁の審査官のみならず民間の実務者にも広く活用されているものです。特許庁のホームページを通じ誰でも閲覧可能なものですし、特許の実務担当者には広く知られたものと考えられます。
（現行の審査基準は、平成５年６月に公表され、数次の改訂がされ、現在のものとなっています。）
　
Ｃ．発明のカテゴリーについて
　発明のカテゴリーにつきましては、まず、特許法は特許権について「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」（特許法第６８条、第１文）と規定し、さらに、発明の「実施」について「この法律で発明について「実施」とは次に掲げる行為をいう。」（特許法第２条第１項）と規定したうえで、実施行為について「物の発明」、「方法の発明」及び「製造方法の発明」の３つを規定しており、侵害に関する規定においても同様の「物の発明」、「方法の発明」及び「製造方法の発明」にわけて規定されています。
　ということは、我が国において特許発明について権利を行使しようとする場合、まず、上の法律に規定される３つの発明のうち何れであるかが問題となり、カテゴリーが不明なものは権利を行使するうえでも問題で、最悪、権利行使不能なものとなり得ます。
　このことを考慮しますと、先に指摘されております、「特許請求の範囲が不明りょう」ということは、特許権の設定上及び権利行使のうえで非常に重要となりますので、単に「言葉尻」の問題ということはできません。
　
Ｄ．明確性について
　特許制度が書面主義をとっており、明細書において、発明を「言葉」で記載し、技術的内容、権利範囲等につきましても、明細書、特許請求の範囲に記載された「言葉」に基づいて判断されるものですから、明細書、特に特許請求の範囲の記載については、細心の注意を払って、用語の選定等行う必要があることは、ご承知頂く必要があります。
　
　特許制度において、上のような新規事項及び明確性等については、特許を受けようとする人のみならず、権利行使される可能性のある第三者のことも考慮し、両者の利益・不利益を衡量の上、法令、審査基準等に記載されているように扱われるものとなっており、我が国特許制度の根幹に係わるものであることはご理解願います。
　
　なお、特許制度において、「発明」とは「技術的思想の創作」であるとされますが、裁判所の判決をみてみますと、「技術は一定の目的を達成するための具体的手段であって実際に利用できるもので、技能とは異なって他人に伝達できるものである」（最高裁判所昭和５２年１０月１３日、第１小法廷判決、判例タイムズ３３５号２６５頁）と判示されていますように、技術は具体性を持つものでなくてはならず、本件の場合、先に記載致しましたとおり、方法の前提となるようなエンジンの各要素を特定し、それらの時系列的な関係を明示してこそ、具体的手段であって実際に利用できるもの、といえるのではないでしょうか（通常、抽象的な「着想」のみでは技術とはいえないと考えられています）。
　
＊＊追記
　平成２０年２月６日以降に提出された意見書を拝見しましたが、平成１７年４月１１日に提出された審判請求書において請求の理由として記載された内容と同様のことが主張されており、特に新たな主張をされるものでもありませんので、このまま審決することと致します。