【事件の表示】
　特許第３３８５２７４号に関する訂正審判事件についてした平成１９年２月２０日付けの審決に対し、知的財産高等裁判所において、上記審決を取り消す旨の判決（平成１９年（行ケ）第１０２３７号、平成２０年３月２５日判決言渡）があったので、更に審理の上、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第３３８５２７４号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
【理　由】
第１．手続の経緯  
　本件特許第３３８５２７４号の発明は、平成３年８月１日（優先権主張　平成２年８月１日　イタリア）に特許出願された特願平３−２１６０５３号の一部を平成１３年６月６日に新たな特許出願としたものであって、平成１４年１２月２７日に特許権の設定登録がなされたものであり、その後、三菱化学株式会社より請求項１〜５に係る特許について特許異議の申立てがなされ、平成１６年１１月１２日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成１７年５月２６日付けで特許異議意見書とともに訂正請求書が提出された。そして、平成１８年２月１３日付けで「訂正を認める。特許第３３８５２７４号の請求項１ないし４に係る特許を取り消す。」旨の特許異議の決定がなされ、これを不服として平成１８年６月３０日付けで知的財産高等裁判所に特許取消決定取消の訴えが提起され、平成１８年（行ケ）第１０３０４号事件として審理されていたところ、平成１８年９月１９日付けで本件訂正審判が請求され、平成１８年１０月２４日付けで訂正拒絶理由が通知され、平成１８年１２月１５日付けで意見書とともに手続補正書が提出され、平成１９年２月２０日付けで本件審判の請求は成り立たない旨の審決がなされた。 
　これを不服として平成１９年６月２８日付けで知的財産高等裁判所に審決取消の訴えが提起され、平成１９年（行ケ）第１０２３７号事件として審理されたところ、平成２０年３月２５日に、「特許庁が訂正２００６−３９１５４号事件について平成１９年２月２０日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決言渡がなされたものである。 
 　 
第２．請求の要旨
１．補正の適否
（１）補正の内容
　本件でなされた平成１８年１２月１５日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、審判請求書に添付した訂正明細書（以下、「本件訂正明細書」という。）を補正するものであり、次の補正事項１を含むものである。
補正事項１：
　本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１の
「【請求項１】
　Ａ）８０よりも大きいアイソタクチック指数を有するプロピレンの単独重合体、またはプロピレンとエチレン、式ＣＨ２＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせとの第一の共重合体（該共重合体はプロピレン８５重量％以上を含有する）１０〜５０重量部、
および
　Ｂ＋Ｃ）エチレン−プロピレン混合物、エチレン−別のα−オレフィン混合物、またはエチレン−プロピレン−別のα−オレフィン混合物を成分（Ａ）の製造工程とは異なる重合工程で重合して得られる第二の共重合体４５〜１００重量部であって、下記成分からなるもの： 
Ｂ）室温のキシレンに不溶性のエチレン含有共重合体画分５〜２０重量部、
Ｃ）エチレンとプロピレンまたは式ＣＨ２＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）の別のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせと場合によって小割合のジエンとの共重合体画分（該画分はエチレン２０〜３８重量％を含有し、室温のキシレンに可溶性であり且つ固有粘度１．５〜４ｄｌ／ｇを有する）４０〜８０重量部を含み、全ポリオレフィン組成物に対する（Ｂ）画分と（Ｃ）画分との和の重量％は５０％〜９０％であり且つ（Ｂ）／（Ｃ）の重量比は０．４未満である、ポリオレフィン組成物であって、
　前記ポリオレフィン組成物が、塩化マグネシウム上に担持されたチタン化合物および電子供与体化合物を含有する固体触媒成分とＡ１トリアルキル化合物および電子供与体化合物との反応生成物からなる触媒を用いた重合を用いることにより得られるものであることを特徴とするポリオレフィン組成物。」を、
「【請求項１】
　（Ａ）８０よりも大きいアイソタクチック指数を有するプロピレンの単独重合体、またはプロピレンとエチレン、式ＣＨ２＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせとの共重合体（該共重合体はプロピレン８５重量％以上を含有する）である第一の重合体１０〜５０重量部と、
　（Ｂ＋Ｃ）エチレン−プロピレン混合物、エチレン−別のα−オレフィン混合物、またはエチレン−プロピレン−別のα−オレフィン混合物を第一の重合体（Ａ）の製造工程とは異なる重合工程で重合して得られる共重合体であって、（Ｂ）室温のキシレンに不溶性のエチレン含有共重合体画分５〜２０重量部、および（Ｃ）エチレンとプロピレンまたは式ＣＨ２＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）の別のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせとの共重合体画分（該画分はエチレン２０〜３８重量％を含有し、室温のキシレンに可溶性であり且つ固有粘度１．５〜４ｄｌ／ｇを有する）４０〜８０重量部のみからなる第二の重合体４５〜１００重量部と
を含み、 
　全ポリオレフィン組成物に対する（Ｂ）画分と（Ｃ）画分との和の重量％は５０％〜９０％であり且つ（Ｂ）／（Ｃ）の重量比は０．４未満である、ポリオレフィン組成物であって、
　第一の重合体（Ａ）および第二の重合体（Ｂ＋Ｃ）が、塩化マグネシウム上に担持されたチタン化合物および電子供与体化合物を含有する固体触媒成分とＡｌトリアルキル化合物および電子供与体化合物との反応生成物からなる触媒を用いた重合を用いることにより得られるものであることを特徴とするポリオレフィン組成物。」と補正する。
　
（２）補正の適否について
　本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１には、「前記ポリオレフィン組成物が、塩化マグネシウム上に担持されたチタン化合物および電子供与体化合物を含有する固体触媒成分とＡ１トリアルキル化合物および電子供与体化合物との反応生成物からなる触媒を用いた重合を用いることにより得られるものであることを特徴とするポリオレフィン組成物。」と記載されていて、ポリオレフィン組成物について、「触媒を用いた重合を用いることにより得られるもの」と規定しているのであるから、その文言からも、ポリオレフィン組成物について、これが重合により得られることを規定しているとするのが自然である。
　また、本件訂正明細書においては、
「例
一般的操作条件
　・・・操作は、２工程で不連続である：第一工程は液体単量体中でのプロピレンとエチレンとの重合、および第二工程は気相中でのエチレンとプロピレンとの共重合である。
　（Ａ）第一工程：
　オートクレーブに２０℃において下記成分を下記順序で導入する：液体プロピレン１６リットル、表１Ａに表示のような適量のエチレンおよび水素、および後述のように調製される固体成分（約０．１５ｇ）と、・・・
　（Ｂ）第二工程：
　各種の分析を行うための試料を除去した後、第一工程の重合体を所定の温度にさせる。次いで、順次、気相の組成および所定の圧力を達成するのに所望の比率および量のプロピレンおよびエチレンを供給する。重合時に、圧力および気相組成は、所望の共重合体と同じ組成を有するエチレン−プロピレン混合物を流量を調整し且つ測定する機器によって供給することによって一定に維持する。・・・。
　重合の終わりに、粒状重合体を排出し、上記のように安定化し、オーブン中で窒素流下で６０℃において乾燥する。」（段落【００３４】〜【００３６】）として、二段重合によって、ポリオレフィン組成物を得ることが記載されていることも併せ考慮すれば、本件補正前の特許請求の範囲は、訂正明細書に記載されている重合である二段重合によってポリオレフィン組成物を得ることを規定するものであると認められる。
　これに対し、本件補正後の特許請求の範囲の請求項１によれば、「第一の重合体（Ａ）および第二の重合体（Ｂ＋Ｃ）が、塩化マグネシウム上に担持されたチタン化合物および電子供与体化合物を含有する固体触媒成分とＡｌトリアルキル化合物および電子供与体化合物との反応生成物からなる触媒を用いた重合を用いることにより得られるものである」として、第一重合体及び第二の重合体について「触媒を用いた重合を用いることにより得られるもの」とするのみであり、ポリオレフィン組成物について、どのように得られるかを規定しない。
　そうすると、本件補正後は、本件補正前と異なり、ポリオレフィン組成物が第一の重合体である（Ａ）成分と第二の重合体である（Ｂ＋Ｃ）成分について、それぞれ別個に製造してその後混合するような方法で得られるものも含むこととなる。
　したがって、本件補正前は、ポリオレフィン組成物が重合により得られることが規定されていたのに、本件補正によって、本件補正後の発明は、そのようなものに限られず、（Ａ）成分と（Ｂ＋Ｃ）成分について、それぞれ別個に製造してその後混合するような方法で得られるものも含むことになるものであり、本件補正は、発明の内容を拡張するものとなる。
　
　したがって、補正事項１を含む本件補正は、審判請求書の請求の趣旨の要旨を変更するものであるから、特許法第１３１条の２第１項の規定により認められない。
　
２．訂正の内容
　上記のとおり、本件補正は認められないので、本件審判の請求の趣旨は、特許第３３８５２７４号の明細書（以下、「本件特許明細書」という。）を本件訂正明細書のとおりに訂正することを求めるものであり、該訂正の内容は次のとおりである。 
 訂正事項１：本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１の  
「【請求項１】Ａ）８０よりも大きいアイソタクチック指数を有するプロピレンの単独重合体、またはプロピレンとエチレン、式ＣＨ２＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせとの共重合体（該共重合体はプロピレン８５重量％以上を含有する）１０〜５０重量部、 
Ｂ）室温のキシレンに不溶性のエチレン含有共重合体画分５〜２０重量部、
Ｃ）エチレンとプロピレンまたは式ＣＨ２＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）の別のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせと場合によって小割合のジエンとの共重合体画分（該画分はエチレン４０重量％未満を含有し、室温のキシレンに可溶性であり且つ固有粘度１．５〜４ｄｌ／ｇを有する）４０〜８０重量部を含み、全ポリオレフィン組成物に対する（Ｂ）画分と（Ｃ）画分との和の重量％は５０％〜９０％であり且つ（Ｂ）／（Ｃ）の重量比は０．４未満であることを特徴とするポリオレフィン組成物。」を、
「【請求項１】Ａ）８０よりも大きいアイソタクチック指数を有するプロピレンの単独重合体、またはプロピレンとエチレン、式ＣＨ２＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせとの第一の共重合体（該共重合体はプロピレン８５重量％以上を含有する）１０〜５０重量部、
および
　Ｂ＋Ｃ）エチレン−プロピレン混合物、エチレン−別のα−オレフィン混合物、またはエチレン−プロピレン−別のα−オレフィン混合物を成分（Ａ）の製造工程とは異なる重合工程で重合して得られる第二の共重合体４５〜１００重量部であって、下記成分からなるもの： 
Ｂ）室温のキシレンに不溶性のエチレン含有共重合体画分５〜２０重量部、
Ｃ）エチレンとプロピレンまたは式ＣＨ２＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）の別のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせと場合によって小割合のジエンとの共重合体画分（該画分はエチレン２０〜３８重量％を含有し、室温のキシレンに可溶性であり且つ固有粘度１．５〜４ｄｌ／ｇを有する）４０〜８０重量部を含み、全ポリオレフィン組成物に対する（Ｂ）画分と（Ｃ）画分との和の重量％は５０％〜９０％であり且つ（Ｂ）／（Ｃ）の重量比は０．４未満である、ポリオレフィン組成物であって、
　前記ポリオレフィン組成物が、塩化マグネシウム上に担持されたチタン化合物および電子供与体化合物を含有する固体触媒成分とＡ１トリアルキル化合物および電子供与体化合物との反応生成物からなる触媒を用いた重合を用いることにより得られるものであることを特徴とするポリオレフィン組成物。」と訂正する。
 　 
訂正事項２：本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項２を削除して、請求項３乃至５を請求項２乃至４と訂正する。
　
訂正事項３：本件特許明細書の段落【００３１】（特許公報第９欄４〜５行目）の「最終生成物のキシレン可溶性部分の重量％および画分（Ａ）の重量％」を、「最終生成物のキシレン可溶性部分の重量％および画分（Ａ）のキシレン可溶性部分の重量％」と訂正する。　  
 　 
第３．訂正の適否  
１．新規事項の追加の有無、訂正の目的及び拡張・変更の有無について  
（１）訂正事項１について
　訂正事項１は、請求項１に係る発明について、以下の訂正事項１−１〜１−４を含むものである。
ａ．訂正事項１−１：
「Ａ）８０よりも大きいアイソタクチック指数を有するプロピレンの単独重合体、またはプロピレンとエチレン、式ＣＨ２＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせとの共重合体（該共重合体はプロピレン８５重量％以上を含有する）」を「Ａ）８０よりも大きいアイソタクチック指数を有するプロピレンの単独重合体、またはプロピレンとエチレン、式ＣＨ２＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせとの第一の共重合体（該共重合体はプロピレン８５重量％以上を含有する）」と訂正する。
ｂ．訂正事項１−２：
「Ａ）８０よりも大きいアイソタクチック指数を有するプロピレンの単独重合体、またはプロピレンとエチレン、式ＣＨ２＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせとの共重合体（該共重合体はプロピレン８５重量％以上を含有する）１０〜５０重量部、」と「Ｂ）室温のキシレンに不溶性のエチレン含有共重合体画分」との間に「および、Ｂ＋Ｃ）エチレン−プロピレン混合物、エチレン−別のα−オレフィン混合物、またはエチレン−プロピレン−別のα−オレフィン混合物を成分（Ａ）の製造工程とは異なる重合工程で重合して得られる第二の共重合体４５〜１００重量部であって、下記成分からなるもの：」との事項を挿入する。
ｃ．訂正事項１−３：
「Ｃ）エチレンとプロピレンまたは式ＣＨ２＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）の別のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせと場合によって小割合のジエンとの共重合体画分（該画分はエチレン４０重量％未満を含有し、室温のキシレンに可溶性であり且つ固有粘度１．５〜４ｄｌ／ｇを有する）」を「Ｃ）エチレンとプロピレンまたは式ＣＨ２＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）の別のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせと場合によって小割合のジエンとの共重合体画分（該画分はエチレン２０〜３８重量％を含有し、室温のキシレンに可溶性であり且つ固有粘度１．５〜４ｄｌ／ｇを有する）」と訂正する。
ｄ．訂正事項１−４：
　請求項１の末尾の「ポリオレフィン組成物」を「ポリオレフィン組成物であって、
　前記ポリオレフィン組成物が、塩化マグネシウム上に担持されたチタン化合物および電子供与体化合物を含有する固体触媒成分とＡ１トリアルキル化合物および電子供与体化合物との反応生成物からなる触媒を用いた重合を用いることにより得られるものであることを特徴とするポリオレフィン組成物。」と訂正する。
  
　以下、上記訂正事項について検討するに際し、Ａ）の共重合体、Ｂ）の共重合体画分、Ｃ）の共重合体画分をそれぞれ、Ａ）成分、Ｂ）成分、Ｃ）成分という。また、（Ａ）〜（Ｃ）は、それぞれＡ）〜Ｃ）と同義と解する。
　訂正事項１−１および１−２は、本件特許明細書段落【００１３】〜【００１９】に記載された事項に基づいて、「Ｂ）成分とＣ）成分とが、Ａ）成分の製造工程とは異なる重合工程で重合して得られる、Ａ）成分とは別の共重合体成分である」ことを明りょうにするために、Ａ）成分に「第一の共重合体」との記載を加え、さらに、「Ｂ＋Ｃ）エチレン−プロピレン混合物、エチレン−別のα−オレフィン混合物、またはエチレン−プロピレン−別のα−オレフィン混合物を成分（Ａ）の製造工程とは異なる重合工程で重合して得られる第二の共重合体４５〜１００重量部であって、下記成分からなるもの：」との記載を加えたものであるから、ともに明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。 
　訂正事項１−３は、本件特許明細書段落【０００９】に記載された事項に基づいて、Ｃ）成分のエチレン含有量を好ましい範囲に限定したものである。
　訂正事項１−４は、本件特許明細書段落【００２０】に記載された事項に基づいて、ポリオレフィン組成物を「塩化マグネシウム上に担持されたチタン化合物および電子供与体化合物を含有する固体触媒成分とＡ１トリアルキル化合物および電子供与体化合物との反応生成物からなる触媒を用いた重合を用いることにより得られるもの」に限定したものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。  
 　
　したがって、この訂正事項１−１〜１−４を含む訂正事項１は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、平成６年改正前特許法第１２６条第１項ただし書第１号及び第３号に掲げる事項を目的とする。
  
（２）訂正事項２について
　訂正事項２は、請求項２を削除し、それに伴って、請求項３乃至５を、それぞれ請求項２乃至４に繰り上げるものであって、特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるから、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、平成６年改正前特許法第１２６条第１項ただし書第１号及び第３号に掲げる事項を目的とする。
　
（３）訂正事項３について
　本件特許明細書の段落【００３１】には、「本明細書に記載の（Ａ）、（Ｂ）および（Ｃ）画分の重量パーセント（％）は下記方法で求める：
％（Ａ）＝１００−％（Ｂ＋Ｃ）
％（Ｃ）＝ＳＦ−ＰＡＳＡ（式中、ＳＦおよびＳＡはそれぞれ最終生成物のキシレン可溶性部分の重量％および画分（Ａ）の重量％であり；ＰＡは上記画分（Ａ）と最終生成物との間の重量比である）。」と記載されている。
　一方、同段落【００３８】の表１Ａには、第一段階の欄に「キシレン可溶分（ＳＡ）　ｗｔ％」と記載されており、この記載においては、ＳＡは第一段階で製造されるＡ）成分中のキシレン可溶分の含有量を表すものと解するのが自然である。
　そうすると、両者の記載においてＳＡの表す意味内容が異なっており、その意味が不明りょうである。
　そこで、まず、段落【００３１】の記載について検討する。
　当該記載において「％（Ｃ）」とは最終生成物中の、すなわち、オレフィン組成物中の（Ｃ）画分（すなわち、Ｃ）成分）の重量パーセントを意味するものであり、「％（Ｃ）＝ＳＦ−ＰＡＳＡ」なる式は、最終生成物中のＣ）成分の含有量を求める式である。
　そして、ＳＦが最終生成物のキシレン可溶性部分の重量％であるから、ＰＡＳＡは最終生成物中のＡ）成分に由来するキシレン可溶性部分の重量％と解するのが自然である。
　そして、ＰＡは画分（Ａ）と最終生成物との間の重量比と記載されているのであるから、ＳＡは、Ａ）成分中のキシレン可溶性部分の含有量を意味する、すなわち、段落【００３８】に記載された意味であると解するのが合理的である。
　したがって、訂正事項３は、ＳＡの定義に関する記載について整合を図るものであって、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるから、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、平成６年改正前特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる事項を目的とする。
　
（４）まとめ
　以上のとおり、訂正事項１〜３は、いずれも、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、平成６年改正前特許法第１２６条第１項ただし書第１号または第３号に掲げる事項を目的とする。 
　そして、いずれの訂正事項も実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。  
　よって、上記訂正は、平成６年改正前特許法第１２６条第１項ただし書及び同条第２項の規定に適合する。  
 　 
２．独立特許要件の判断  
　上記訂正は、平成６年改正前特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とする訂正事項を含むので、訂正後における請求項１〜４に記載されている事項により特定される発明（以下、それぞれ、「訂正発明１」〜「訂正発明４」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否かについて、次に検討する。  
　
（１）異議の決定の理由について
　本件訂正審判請求は、これに先立つ平成１８年２月１３日付け異議の決定において、「訂正を認める。特許第３３８５２７４号の請求項１ないし４に係る特許を取り消す。」との決定がなされたものであるが、その理由は、次のようなものである。
「１．本件発明１の記載について 
　本件発明１では、Ａ〜Ｃ成分の重量部が特定されており、この特定の為には、Ａ〜Ｃ成分がそれぞれ区別できなければならない。　 
　ところが、Ａ成分のうちキシレンに不溶性の部分（以下「Ｘ成分」という。）はＢ成分と区別できない。　 
　したがって、本件発明１で特定された重量部はどのようにして決定される値か不明である。例えば、組成物中に存在するＸ成分はＡ成分に計上されるのか、Ｂ成分に計上されるのか、それともＡ成分にもＢ成分にも計上されるのか不明である。 
　ゆえに、本件発明１の記載は不明りょうである。
　
２．本件発明２〜４の記載について 
 本件発明２〜４は、本件発明１を引用しているから、本件発明１について述べた理由と同じ理由により本件発明２〜４の記載は不明りょうである。 
・・・（中略）・・・ 　 
４．まとめ 
　以上のとおりであるから、本件発明１〜４についての特許は、特許法第３６条第５項及び第６項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 」
　
　上記異議の決定の理由が、訂正発明１〜４についてもなお、該当するものであるか否かについて以下検討する。
　訂正発明１においては、Ａ）成分とＢ＋Ｃ）成分とは異なる重合工程で重合して得られる、異なる共重合体であることが記載されているから、Ａ成分のうちキシレンに不溶性の部分（以下「Ｘ成分」という。）とＢ）成分とは、物として文言上明確に区別できるものとなった。
　次に、訂正発明１において特定されるＡ）ないしＣ）成分の重量部を決定できるか否かについてみる。
　訂正発明１は、「前記ポリオレフィン組成物が、塩化マグネシウム上に担持されたチタン化合物および電子供与体化合物を含有する固体触媒成分とＡ１トリアルキル化合物および電子供与体化合物との反応生成物からなる触媒を用いた重合を用いることにより得られるものである」との事項を発明の構成に欠くことができない事項とするものである。
　当該事項において、「・・・組成物が、・・・重合を用いることにより得られる」との記載は、重合により得られるものが組成物であることを意味し、本件訂正明細書段落【００３４】〜【００３６】においては、二段重合によって、ポリオレフィン組成物を得ることが記載されていることに鑑みるに、当該事項は、「塩化マグネシウム上に担持されたチタン化合物および電子供与体化合物を含有する固体触媒成分とＡ１トリアルキル化合物および電子供与体化合物との反応生成物からなる触媒」（以下、「本件触媒」という。）を用いて二段重合によってポリオレフィン組成物を得ることを規定するものであると認められる。
　そして、本件触媒は、チーグラー・ナッタ触媒といえるものであるところ、出願時の技術常識を考慮すれば、「チーグラー・ナッタ触媒においては、その分子鎖停止機構に鑑みるに、一旦重合を停止した後には、リビング鎖はほとんど存在しない、すなわち、第一工程で一旦反応を停止した後には、第一工程で製造された重合体が、第二工程で再び反応することはほとんどない」〔ジュリアノ　チェキン氏の２００５年４月２０日付けの「宣言書」（平成１９年（行ケ）１０２３７号事件における乙３号証）、エドワード・Ｐ・ムーア・Ｊｒ編著「ポリプロピレンハンドブック」（株式会社　工業調査会　２００１年７月２０日　初版第２刷発行　１０５〜１０７頁）、特許第２９５０９０８号公報　参照〕と解するのが相当である。
　そうであるから、訂正発明１の二段重合において、第一工程で製造されるＡ）成分は、一旦反応を停止した後の第二工程において重合反応が再開されることはなく、変化することなしに最終生成物中においてＢ）成分、Ｃ）成分と共存している蓋然性が高いものである。
　したがって、本件訂正明細書の段落【００３１】〜【００３３】の記載及び上記の技術常識に従えば、Ａ）成分ないしＣ）成分の重量部を決定することができ、各成分は明確に区別ができるものである。
　よって、訂正発明１において、Ａ）〜Ｃ）成分は明確に区別のできるものであり、訂正発明１に係る特許請求の範囲の記載が不明りょうとはいえない。
　
（２）第二共重合体の原料と生成物の不一致について
　平成１９年２月２０日付けの審決では、新規事項の観点から第二共重合体の原料と生成物が不一致である旨が次のように指摘された。
「第二の共重合体の原料が『エチレン−プロピレン混合物、エチレン−別のα−オレフィン混合物、またはエチレン−プロピレン−別のα−オレフィン混合物』であるにも係わらず、『Ｃ）』に、『エチレンとプロピレンまたは式　ＣＨ２＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）の別のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせと場合によって小割合のジエンとの共重合体画分』と記載され、該画分は、場合によって小割合のジエンを共重合成分とするから、原料と生成物が不一致である。」
　
　これについて、平成１９年（行ケ）１０２３７号判決は、次のように判示する。
「原料についての『エチレン−プロピレン混合物、エチレン−別のα−オレフィン混合物、またはエチレン−プロピレン−別のα−オレフィン混合物』との記載、及び、生成物についての『エチレンとプロピレンまたは式ＣＨ２ ＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）の別のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせと場合によって小割合のジエンとの共重合体画分』との記載自体は明確であって、その記載内容を理解でき、また、関係する記載が全体としておよそ意味不明なものであるとまではいえず、記載が不明確で意味が理解できないことを根拠として、これらが特許明細書に記載した事項の範囲内のものでないといえるものではない。仮に、審決が指摘する意味において、原料と生成物の記載に整合しない点があるのであれば、それは、記載内容は理解できるが、発明の内容として明確であるといえるかなどの他の観点から扱われることが相当であると解される。」
　そこで、この点について発明の明確性の観点から更に検討する。
　訂正発明１の「Ｂ＋Ｃ）エチレン−プロピレン混合物、エチレン−別のα−オレフィン混合物、またはエチレン−プロピレン−別のα−オレフィン混合物を成分（Ａ）の製造工程とは異なる重合工程で重合して得られる第二の共重合体」との記載は、第二の共重合体の重合原料を示すものであるが、これにはジエン成分は含まれていない。訂正発明１には第二の共重合体の重合工程でジエンを更に添加する等の記載はなされていないから、「Ｃ）エチレンとプロピレンまたは式ＣＨ２＝ＣＨＲ（式中、Ｒは炭素数２〜８のアルキル基である）の別のα−オレフィンまたはそれらの組み合わせと場合によって小割合のジエンとの共重合体画分」との記載に接した当業者であれば、当該Ｃ）成分には小割合のジエンが含まれないことは直ちに理解できるのであって、「場合によって小割合のジエン」との記載が誤記であることはたやすく認識できるものである。
　
　なお、これについて、審判請求人は、平成１９年（行ケ）１０２３７号事件において次のような主張をしており、第二の共重合体にジエンが含まれないことを自認している。
　「『場合によって小割合のジエン』は生成物中のＣ成分の任意成分として記載されていたが、その原料を記載する『Ｂ＋Ｃ）』で始まる前置きには『エチレン−プロピレン混合物、エチレン−別のα−オレフィン混合物、またはエチレン−プロピレン−別のα−オレフィン混合物を成分（Ａ）の製造工程とは異なる重合工程で重合して得られる』としか記載されておらず、その製造物中の任意成分として記載される『場合によって小割合のジエン』は実質的に記載されていないも同然であることは明りょうである。したがって、『場合によって小割合のジエン』との記載が存在することが不明りょうとまではいえない。」
　
　上記のとおり、訂正発明１における「場合によって小割合のジエン」との記載は原料に記載のない成分であるから、第二の共重合体には「小割合のジエン」が存在する場合は含まれないと認識できるものであるから、当該記載は正確さを欠くものではあるが、これをもって発明が不明確となるとまではいえない。
　
（３）まとめ 
　よって、訂正発明１〜４に係る出願が、平成６年改正前特許法第３６条第５項及び第６項に規定する要件を満たしていないとはいえない。
　また、他に訂正発明１〜４が特許出願の際独立して特許を受けることができないとすべき理由も見当たらない。 
 　 
３．むすび  
 　以上のとおりであるから、本件訂正は、平成６年改正前特許法第１２６条第１項ないし第３項の規定に適合する。 
 　よって、結論のとおり審決する 。