【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３４５１３３４号「金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液及び表面調整方法」の特許無効審判事件についてされた平成１７年２月２５日付け審決に対し、知財高等裁判所において審決取消の判決（平成１７年（行ケ）第１０４０６号平成１８年２月２８日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３４５１３３４号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
Ｉ．手続きの経緯の概要
　本件特許第３４５１３３４号に係る出願は、平成９年３月７日に特許出願され、平成１５年７月１８日に請求項１〜１０に係る発明について特許権の設定の登録がなされた。 
　その後、平成１６年３月３１日に日本ペイント株式会社（以下「請求人」という。）より、その請求項１〜１０に係る特許について、本件特許無効の審判請求がなされ、平成１７年２月２５日付けで「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決がなされたところ、知的財産高等裁判所に出訴され（平成１７年（行ケ）第１０４０６号）、平成１８年２月２８日に審決を取り消す旨の判決が言い渡された。
　その後、平成１８年３月１７日付けで訂正請求申立書が提出され、平成１８年５月２４日付けで訂正請求書が提出され、平成１８年７月１４日付けで請求人より弁駁書が提出され、平成１８年７月２６日付けで被請求人に対して審尋がなされ、これに対して、平成１８年８月１１日付けで被請求人より回答書が提出されたものである。
　　
II．訂正の適否
(II-1)訂正の内容
　上記平成１８年５月２４日付け訂正請求書による訂正の内容は、以下のとおりである。
訂正事項ａ（特許請求の範囲の訂正）
(a-1)特許請求の範囲の、
「【請求項１】粒径が５μｍ以下の少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属のりん酸塩粒子と、アルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩またはこれらの混合物と、アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子、アニオン性の水溶性有機高分子、ノニオン性の水溶性有機高分子、アニオン性界面活性剤、およびノニオン性界面活性剤の群から選ばれる少なくとも１種と、を含有し、ｐＨを４〜１３に調整したことを特徴とする金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液。
【請求項２】前記粒径が５μｍ以下の少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属のりん酸塩粒子の濃度が０．００１〜３０ｇ／Ｌである、請求項１に記載の金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液。
【請求項３】前記２価もしくは３価の金属がＺｎ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｃａ、およびＡｌの中から選ばれる少なくとも１種を含む、請求項１または請求項２に記載の金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液。
【請求項４】前記アルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩の濃度が０．５〜２０ｇ／Ｌである、請求項１に記載の金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液。
【請求項５】前記アルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩がオルソりん酸塩、メタりん酸塩、オルソ珪酸塩、メタ珪酸塩、炭酸塩、重炭酸塩、およびホウ酸塩の中から選ばれた少なくとも１種の塩を含む、請求項１または請求項４に記載の金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液。
【請求項６】前記アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子の平均粒径が０．５μｍ以下である、請求項１に記載の金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液。
【請求項７】前記アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子の濃度が０．００１〜５ｇ／Ｌである、請求項１に記載の金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液。
【請求項８】前記アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子がＳｉ、Ｂ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｓｂ、Ｍｇ、Ｓｅ、Ｚｎ、Ｓｎ、Ｆｅ、Ｍｏ、およびＶの酸化物の中から選ばれる少なくとも１種を含むことを特徴とする請求項１に記載の金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液。
【請求項９】金属表面にりん酸塩化成皮膜を形成するにあたり、あらかじめ該金属表面を請求項１〜８のいずれか１項に記載の表面調整用前処理液と接触させることを特徴とする金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整方法。
【請求項１０】金属表面にりん酸塩化成皮膜を形成するにあたり、あらかじめ該金属表面をノニオン性界面活性剤もしくはアニオン性界面活性剤、またはこれらの混合物と、請求項１〜８に記載の表面調整用前処理液と接触させることを特徴とする金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整方法。」
を、次のとおりに訂正する。
「【請求項１】粒径が５μｍ以下の少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属のりん酸塩粒子であって亜鉛を含むものと、アルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩またはこれらの混合物と、アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子と、を含有し、ｐＨを４〜１３に調整したことを特徴とする金属のりん酸亜鉛皮膜化成処理前の表面調整用前処理液であって、前記アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子の平均粒径が０．５μｍ以下である、金属のりん酸亜鉛皮膜化成処理前の表面調整用前処理液。」
　　
訂正事項ｂ（特許請求の範囲以外の訂正）
(b-1)発明の名称の「リン酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液及び表面調整方法」を、「リン酸亜鉛皮膜化成処理前の表面調整用前処理液」と訂正する。
　　
(II-2)判断
訂正の目的、訂正の範囲、実質上の拡張・変更の有無について
　訂正事項(a-1)は、（イ）請求項２〜１０を削除し、そして、これと共に、（ロ）請求項１中の「少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属のりん酸塩粒子」について、金属を限定して「少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属のりん酸塩粒子であって亜鉛を含むもの」とし、（ハ）「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子、アニオン性の水溶性有機高分子、ノニオン性の水溶性有機高分子、アニオン性界面活性剤、およびノニオン性界面活性剤の群から選ばれる少なくとも１種」について、アニオン性の水溶性有機高分子、ノニオン性の水溶性有機高分子、アニオン性界面活性剤、およびノニオン性界面活性剤の４成分を削除して「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」に限定し、（ニ）「金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液」について、金属のりん酸塩皮膜を限定して「金属のりん酸亜鉛皮膜化成処理前の表面調整用前処理液」とし、さらに、（ホ）上記「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」について、その平均粒径を限定して「前記アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子の平均粒径が０．５μｍ以下である」とした点を追加したものである。
　そして、訂正後の請求項１に係る発明は、元の請求項６に係る発明を、上記（ロ）〜（ニ）の点で減縮した発明に該当するといえる。
　また、訂正事項(b-1)は、訂正事項(a-1)の訂正にともない、不明りょうとなる記載の釈明を目的とするものといえる。
　そして、本訂正は、訂正前の願書に添付した明細書、特に、その請求項１、３、６、段落【0014】、【0069】、及び【0071】の記載から見て、当該明細書に記載した事項の範囲内においてする訂正といえ、また、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものとはいえない。
　したがって、本訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書き、及び同条第５項で準用する特許法第１２６条第３、４項の規定に適合するものであり、その他、本訂正を認めないとすべき理由は見当たらないので、本訂正を認める。
　　
III．本件発明
　上記「II．訂正の適否」欄に記載したとおり、平成１８年５月２４日付け訂正請求書による訂正は認められ、よって、本件特許の請求項１に係る発明は、当該訂正請求書により訂正された明細書（以下、「明細書」という。）の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載した事項により特定されるとおりの、次のものである。（以下、「本件発明」という。）
「【請求項１】粒径が５μｍ以下の少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属のりん酸塩粒子であって亜鉛を含むものと、アルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩またはこれらの混合物と、アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子と、を含有し、ｐＨを４〜１３に調整したことを特徴とする金属のりん酸亜鉛皮膜化成処理前の表面調整用前処理液であって、前記アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子の平均粒径が０．５μｍ以下である、金属のりん酸亜鉛皮膜化成処理前の表面調整用前処理液。」
　　
IV．請求人が主張する無効理由
(IV-1)補正後の無効理由
　請求人は、本件発明についての特許を無効とする、との審決を求め、審判請求書及び平成１８年７月１４日付け弁駁書によれば、その理由は、以下のとおりである。
(ｉ)本件発明は、本件出願前に頒布された刊行物である甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることができた発明であるから、本件特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
(ii)本件発明は、別件無効審判（無効２００５−８００７２号）で、既に無効が確定しており、被請求人が有効性を争う余地はない。
(iii)本件発明は、甲第５〜１２号証に記載されたモンモリロナイトあるいはベントナイトの粒径を、甲第１号証に記載された発明に適用することにより、当業者が容易に発明をすることができた発明であるので、本件特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
　　
(IV-2)無効理由の補正について
　無効理由(ii)及び(iii)は、上記弁駁書で新たに追加された、新たな無効理由を主張するものであるところ、別途「補正許否の決定」のとおり、無効理由(iii)を追加する補正は不許可となり、また、無効理由(ii)は、審理すべき無効理由を構成しないものである。
　よって、無効理由（ｉ）について、以下検討する。
　　
Ｖ．被請求人の主張 
　被請求人は、本件発明についての特許は、審判請求人が主張する無効理由によって無効とされるべきものではない旨主張している。 
　　
VI．証拠方法
(VI-1)請求人が提出した証拠方法
　請求人が提出した証拠方法中、以下の証拠方法には次の記載がある。
（Ａ１）甲第１号証（欧州特許出願公開第１１７５９９号明細書（１９８４年９月５日公開）以下、日本語訳）
(A1-1)「１．りん酸塩処理前に化成反応を活性化させる成分を含有する水性前処理浴により金属表面を前処理する方法において、モンモリロナイトを含む前処理浴を金属表面に接触させることを特徴とする金属表面の前処理方法。」（第８頁第２〜７行：請求項１）
２．モンモリロナイトをベントナイトの形で含む前処理浴を金属表面に接触させることを特徴とする請求項１に記載の方法。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４．りん酸亜鉛溶液によるりん酸塩処理に先立って、微細に分散させたりん酸チタン又は微細に分散させた第三級りん酸亜鉛を含む前処理浴を金属表面に接触させることを特徴とする請求項１〜３に記載の方法。
５．りん酸マンガン溶液によるりん酸塩処理に先立って、微細に分散させたりん酸マンガンを含む前処理浴を金属表面に接触させることを特徴とする請求項１〜３に記載の方法。
６．りん酸マンガン溶液によるりん酸塩処理に先立って、微細に分散させたりん酸マンガン鉄(II)を含む前処理浴を金属表面に接触させることを特徴とする請求項１〜３に記載の方法。」（第８頁：請求項１、２、４〜６）
(A1-2)「りん酸亜鉛溶液によるりん酸塩処理の化成反応を活性化させるためには、微細に分散されたりん酸チタン、第三級りん酸亜鉛（ホパイト）及び第三級りん酸亜鉛鉄(II)（ホスホフィライト）を含む前処理浴での前処理が適切であることが従来知られている。りん酸マンガン溶液中での層形成は、微細に分散されたりん酸マンガン、例えばりん酸マンガン鉄(II)（フローリット）を含む水性前処理浴で処理することにより促進され得る。（米国特許第２４５６９４７号明細書、ドイツ連邦共和国特許第１５２１８８９号明細書、ドイツ連邦共和国特許第１５４６０７０号明細書、米国特許第２３１０２３９号明細書、米国特許第３８６４１３９号明細書、ドイツ連邦共和国特許出願公開第２２４７８８８号明細書、ドイツ連邦共和国特許出願公開第２１２５９６３号明細書）」（第１頁第２３行〜第２頁第９行）
(A1-3)「従来の前処理浴を実際に使うと、時間の経過とともにその効果が低下し、新たに化成反応を活性化させる成分を添加するか、又は、新たに前処理浴を用意するかしなければならない。このような効果の低下は、前処理浴を活性化の目的に使用したか否かには無関係に生じる。
　本発明の目的は、周知の、特に前述の欠点をなくし、余分の出費を必要とせず、しかもかなり長時間に亘って効果が持続する前処理浴を用いて金属表面を前処理する方法を提供することである。」（第２頁第２１〜３２行）
(A1-4)「ベントナイト等のモンモリロナイトは前処理浴内でできるだけ微細に分散される必要がある。したがって、膨潤度の大きいナトリウム−ベントナイトの使用が好ましい。」（第３頁第１１〜１４行）
(A1-5)「前処理浴の調製においては、通常、化成反応を活性化させる成分を浴中３ｍｇ／ｌから５ｇ／ｌの濃度に分散させる。
　分散系の安定性を向上させ、硬水が活性化作用に悪影響を及ぼすのを避けるために、アルカリ金属縮合りん酸塩、例えば、ピロりん酸塩やトリポリりん酸塩を含有させてもよい。
　効果を高めるための他の既知化合物としては、特にゼラチン、ポリアクリル酸エステル及びその他の水溶性有機ポリマー等がある。　更に、例えば、ｐＨ値の調節及び安定化のためにアルカリ金属のオルトりん酸塩及びアルカリ金属の炭酸塩を添加してもよい。前処理浴のｐＨ値は通常弱アルカリ性に調節し、殆どの場合、約７．１〜１０とする」（第３頁第１９〜３１行）
(A1-6)「化成反応を活性化させる成分としてモンモリロナイトベントナイトを添加したアルカリ性の洗浄−及び脱脂−浴を前処理浴として使用することもできる。」（第４頁第４〜７行）
(A1-7)「りん酸亜鉛処理をする場合にはりん酸チタン若しくは第三級りん酸亜鉛を含有する前処理浴を、又はりん酸マンガン処理をする場合にはりん酸マンガン若しくはりん酸マンガン鉄(II)を含有する予洗浴を使用することができる。」（第４頁第１１〜１８行）
(A1-8)「実施例１」において、鋼板を強アルカリ浴に浸漬して脱脂し、水で洗浄し、次に鋼板表面を活性化するために、「本発明の方法」では、りん酸マンガン鉄(II)、Ｎａ4Ｐ2Ｏ7及びベントナイトを含有する水性前処理浴に浸漬して前処理を行った後、りん酸マンガン溶液に浸漬し、水洗、乾燥させたこと、及び、これにより得られたりん酸塩被膜の結晶粒度は、前処理浴調製直後は「極めて微細な結晶粒」であり、調整時から７日経過後は「微細結晶粒」であったこと。（第４頁第２５行〜第６頁第１２行）
　　
（Ａ２）甲第２号証（米国特許第３３９５０５２号明細書（１９６８年７月３０日発行）以下、日本語訳）
(A2-1)「１　前処理後に鋼板又はメッキ鋼板表面をりん酸処理する方法であって、前処理は前記鋼板をりん酸亜鉛、りん酸カルシウム、りん酸マグネシウム、りん酸鉄（II）、りん酸鉄（III）及びりん酸アルミニウムからなる群から選択される不溶性りん酸塩の水性懸濁液で処理する工程からなり、前記水性懸濁液は、１g／ｌ以上のりん酸塩を含有し、液のｐＨは３〜１０に調整されたものである方法。」（第４欄：請求項１）
　　
（Ａ６）甲第６号証（「粘土ハンドブック」（株）技報堂（昭和４２年１月１５日）第４８〜４８頁）
「表2・6　粘土鉱物の分類と結晶形態」中、以下の記載がある。
(A6-1)「モンモリロナイト」の分散状体における単位粒子の大きさについて、「水に十分よく分散させたときの大きさ：０．０２〜０．２μ」
　　
（Ａ７）甲第７号証（「粘土ハンドブック　第二版」技報堂出版（株）（１９９４年１０月３０日）第１０９４〜１０９５頁）
「表5.7　地盤中の主な粘土鉱物の一般性状」中、以下の記載がある。
（A7-1)「ナトリウムモンモリロナイト」の単位粒子の大きさが「０．０２〜０．２μ」であり、「モンモリロナイト」の単位粒子の大きさが、「同上」すなわち、０．０２〜０．２μであること。
　　
（Ａ８）甲第８号証（神保元二ら編「微粒子ハンドブック」（株）朝倉書店（１９９１年９月１日）第４２０〜４２３頁）
(A8-1)水中の微粒子について記載した「図３　微粒子およびそれと関連する物質・現象の諸特性」中、「ベントナイト」の大きさは、約５ｎｍ〜０．２μｍであることが読み取れる。
　　
（Ａ９）甲第９号証（「セメント・コンクリート　No.391,Sept.1979」）第１１〜１７頁
「表１　地盤中のおもな粘土鉱物の一般性状」（第１２頁）中、以下の記載がある。
(A9-1)「ナトリウム・モンモリロナイト」の単位粒子の大きさが「０．０２〜０．２μ」であり、「モンモリロナイト」の単位粒子の大きさが、同じく「０．０２〜０．２μ」であること。
　　
（Ｂ１）参考資料１（安藤淳平ほか「無機工業化学（第４版）」（１９９５年２月１５日）第２９４〜２９７頁）
(B1-1)「33・2　粘土
　Ａ．概説　岩石の風化によって生じたアルミノケイ酸塩を主体とする微細な鉱物の集合体で、コロイド的性質を持ち、湿らせれば可塑性とイオン交換性を示し、乾けば固まり、高温で焼けば硬化する。粘土（clay）を構成する主要鉱物としては・・・モンモリロナイト・・・などがあり、いずれも平面網状のケイ酸基から成っている。」（第２９５頁第５〜１０行）
(B1-2)「Ｄ．酸性白土とベントナイト　これらはモンモリロナイト　Ａｌ2Ｏ3・４ＳｉＯ2・６Ｈ2Ｏを主成分とする粘土である。モンモリロナイトのＨ2ＯやＡｌ2Ｏ3の一部は、アルカリやアルカリ土類酸化物で置換されている。ベントナイトはＮａ−Ｃａモンモリロナイトできわめて微細な粒子から成り、塩基交換性が著しく、水による膨潤性がきわめて大きい。酸性白土はＭｇ−モンモリロナイトで、膨潤性はないが、吸着性が大きい」（第２９７頁第５〜９行）
　　
（Ｂ７）参考資料７（「化学大事典３　縮刷版」共立出版株式会社（１９６３年９月１５日第１刷）第９３６頁「酸化物」の欄。）
(B7-1)「酸素と他の元素との化合物。狭義では酸素を負２価の状態で含む化合物のみをいう。」
　　
 (VI-2)被請求人が提出した証拠方法
　被請求人が提出した証拠方法中、以下の証拠方法には次の記載がある。
（Ｃ２）乙第２号証（特開平１０−１４０３７１号公報） 
(C2-1)「【請求項１】成形−組立−アルカリ脱脂−燐酸塩処理と続く工程で処理するアルミニウム板であって、燐酸塩処理工程の前段階で、５≦ｐＨ≦１０の水に難溶性を示す金属の無機化合物の粒径０．００１０〜５μｍの粒子が、任意の１００μｍ2で測定して被覆面積率２０〜８０％付着していることを特徴とする燐酸塩処理用アルミニウム板
【請求項２】成形−組立−アルカリ脱脂−燐酸塩処理と続く工程の、アルカリ脱脂工程と燐酸塩処理工程の間に、アルミニウム材表面に５≦ｐＨ≦１０の水に難溶性を示す、金属の無機化合物を０．０１〜５０wt.％含有する懸濁液を付着させ、その後、擦りつけることによって該無機化合物粒子を付着させることを特徴とするアルミニウム板の燐酸塩処理方法。」（請求項１、２）
(C2-2)「表４」（段落【0029】）には、粒子径、燐酸亜鉛皮膜結晶サイズの具体値が記載されている。
　　
（Ｃ６）乙第６号証（「鉄と鋼」第６８年（１９８２）第７号、第１２〜２３頁）
(C6-1)「当時の浸漬法では、処理時間が１０ｍｉｎ程度であったため量産にマッチしないものであった。その後量産に対応する処理法として・・スプレー方式がとられ始め、薬剤的な改良もあって処理時間も、９０ｓ〜１２０ｓ程度と短縮されている。」（第１５頁左欄）
　　
（Ｃ８）乙第８号証（「粘土科学　第３６巻　第１号　１−８（１９９６）」第１〜８頁）
(C8-1)「Ｎａ−モンモリロナイト・水系のレオロジー的研究の多くは、降伏値のデータに基づき、粘土・水系の微細構造と流動特性の関係を明らかにする事に主眼を置いている。しかしながら、Ｎａ−モンモリロナイトの流動性特性をめぐるこれらの実験結果は、必ずしも一致した結果を示していない。」（第２頁左欄第２〜７行）
(C8-2)「純度の高いモンモリロナイト（クニピア−Ｆ）を試料として用いた。Ｘ線回折の結果、ほぼ純粋なモンモリロナイトであった。この試料に蒸留水とＮａＯＨ溶液を添加し、ｐＨを１０に調整して試料を分散させた。・・この分散試料から、遠心沈降法を用いてストークス径で０．４μｍ以下の粒子を採取した。さらに、この試料に次の操作を数度くり返し、完全なＮａ型粘土を作った。」（第２頁右欄第１０〜１８行）
　　
（Ｃ１０）乙第１０号証（平成１８年６月２３日付け「ベンゲル製品の粒度分布について」株式会社ホージュン応用粘土科学研究所所長　鬼形正伸作成）
(C10-1)湿式粒度分布測定（方式：光透過式遠心沈降法、溶媒：イオン交換水）による測定の結果、「ベンゲル」の「平均粒径５０％」が１．６２μｍ、「ベンゲルＳＨ」の「平均粒径５０％」が３．２０μｍであることが記載されている。
　　
（Ｃ１１）乙第１１号証（特開２００５−２６４３２６号公報）
　本件出願後に頒布された刊行物であり、以下の記載がある。
(C11-1)「リン酸亜鉛粒子を含有するｐＨ３〜１２の表面調整剤」（【請求項１】）について、更に「層状粘土鉱物を含有するものである」こと（【請求項５】）が記載されている。
(C11-2)「上記層状粘土鉱物としては特に限定されず、例えば、モンモリロナイト・・等の層状ポリケイ酸塩等を挙げることができる。」（段落【0087】）
(C11-3)「上記層状粘土鉱物は、平均粒径（＝最大寸法の平均値）が５μｍ以下が好ましく、より好ましくは、１μｍ以下である。」（段落【0089】）」
(C11-4)「上記ベントナイト（モンモリロナイト）を上記式（Ｖ）で表されるアルキルトリアルコキシシランで表面処理したものの市販品としては、例えば、ベンゲル−ＳＨ（ホージュン社製）等を挙げることができる。
　上記ベンゲル−ＳＨは、従来のモンモリロナイトが水中で形成するカードハウス構造と異なり、図１に示すようなパッチワーク構造を形成するものである。」（段落【0106】〜【0107】）
　　
VII．対比・判断
(VII-1)無効理由(ｉ)について
　甲第１号証には、りん酸塩処理に先立って化成反応を活性化させる成分を含有する水性前処理浴により金属表面を前処理する方法において、モンモリロナイトを含む前処理浴を金属表面に接触させる金属表面の前処理方法に係る発明が記載されており（摘記A1-1：第１項）、併せて、りん酸亜鉛溶液によるりん酸塩処理に先立って、微細に分散させた第三級りん酸亜鉛を含む前処理浴を金属表面に接触させることが記載されている（摘記A1-1：第４項）。
　そして、当該前処理浴に含まれる「微細に分散させた第三級りん酸亜鉛」は、本件発明における、「少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属りん酸塩粒子であって亜鉛を含むもの」に該当し、そして、甲第１号証の前処理浴は、本件発明でいう表面調整用前処理液に相当する。してみれば、甲第１号証には、本件発明における、「少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属のりん酸塩粒子であって亜鉛を含むものを含有する、金属のりん酸亜鉛皮膜化成処理前の表面調整用前処理液」が記載されているといえる。
　同甲第１号証には、前処理浴のｐＨ値について、通常弱アルカリ性に調節し、殆どの場合約７．１〜１０とすることが記載され（摘記A1-5）、このｐＨ値は本件発明のｐＨ値（４〜１３）と重複している。
　同甲第１号証には、アルカリ金属リン酸塩を含有させること（摘記A1-5）、及び、アルカリ金属のオルトリン酸塩及びアルカリ金属の炭酸塩を添加すること（摘記A1-5）が記載されており、これらのアルカリ金属リン酸塩、並びにアルカリ金属のオルトリン酸塩及びアルカリ金属の炭酸塩は、本件発明の「アルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩またはこれらの混合物」におけるアルカリ金属塩に該当する。
　一方、甲第１号証には、金属のりん酸塩粒子の粒径を「５μｍ以下」とする点、前処理液が「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」を含有する点、及び、上記「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」について、「平均粒径が０．５μｍ以下」とする点を明示する記載は見当たらない。
　　
　これを本件発明の特定事項と対応させると、本件発明は、
「少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属のりん酸塩粒子であって亜鉛を含むものと、アルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩またはこれらの混合物と、を含有し、ｐＨを４〜１３に調整したことを特徴とする金属のりん酸亜鉛皮膜化成処理前の表面調整用前処理液」とした点で、甲第１号証に記載されたものと重複、一致し、そして、以下の点で相違している。
（イ）本件発明では、りん酸塩粒子（すなわち、「少なくとも１種以上の２価もしくは３価の金属のりん酸塩粒子であって亜鉛を含むもの」の粒子）の粒径を「５μｍ以下」と特定しているのに対して、甲第１号証には、当該粒径に特定する記載が見当たらない点、
（ロ）本件発明では、前処理液が「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」を含有するのに対して、甲第１号証には、当該成分を含有することの記載が見当たらない点、及び、
（ハ）本件発明では、「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」について、その平均粒径を「０．５μｍ以下」としているのに対して、甲第１号証には、当該平均粒径の記載が見当たらない点。
　　
　そこで、これら相違点について、以下検討する。
 相違点（イ）について 
　まず、上記粒径に関する本件出願当時の技術水準について検討する。
（ａ）甲第１号証中で従来技術として引用されたドイツ連邦共和国特許第１５２１８８９号明細書（摘記A1-2）には、次の記載がある。
(a-1)「１．鉄と鋼のりん酸塩化成処理法において、処理材の表面を難溶性２価りん酸塩の水性懸濁液と接触させる方法であって、表面をアルカリ処理及び／又は酸処理した後に、りん酸マンガン処理液によるりん酸塩化成処理の前処理として、少なくとも一部がヒューリオライトからなる難溶性オルトりん酸マンガン(II)の微細に分散した水性洗浄液を用いることを特徴とする方法。」（特許請求の範囲の請求項１、第１欄第１段落）
(a-2)「６．難溶性りん酸塩として少なくとも一部は５μｍ以下の粒径の難溶性りん酸塩を使用することを特徴とする特許請求の範囲１ないし５のりん酸塩化成処理法。」（特許請求の範囲の請求項６、第１欄第６段落）
(a-3)「オルトりん酸マンガン(II)の活性作用は、更にその粒径に依存し、かつその粉砕度が増すにつれ活性作用も高まる。例えば、約５０％が粒径３．５μ以下であり、かつその粒径範囲の約９０％が３０μ以下であるオルトりん酸マンガン(II)を用いた場合に極めて好ましい結果が得られた。」（第３欄第２段落）
（ｂ）本件出願前公開された英国特許第１１３７４４９号明細書（１９６８年１２月１８日公開）には、次の記載がある。
(b-1)「１．鉄またはスチールの表面上におけるりん酸マンガン皮膜の形成方法であって、前記表面は、前記表面を充分に湿らせる程度の時間、微細化不溶性オルトりん酸マンガン(II)の水溶性懸濁液により処理され、前記処理された表面は、従来の酸性りん酸マンガンコーティング水溶液によりリン酸塩処理される、りん酸マンガン皮膜の形成方法。」（特許請求の範囲の請求項１、第４頁左欄第１段落）
(b-2)「４．オルトりん酸マンガンの粒子サイズは、前記オルトりん酸マンガンの５０質量％が３．５μｍ未満であり、かつ９０質量％が３０μｍ未満である、請求項１〜３に記載のりん酸マンガン皮膜の形成方法。」（特許請求の範囲の請求項４、同第４段落）
(b-3)「オルトりん酸マンガン(II)の粒子サイズは、できるだけ小さいものであるべきである。オルトりん酸マンガンの５０％が３．５μｍ未満の粒子サイズを有し、かつ９０％が３０μｍ未満である場合に、非常に良好な結果が得られる。」（第２頁左欄第１段落）
（ｃ）本件出願前公開された特開昭５０−１５３７３６号公報（昭和５０年１２月１１日公開）には、次の記載がある。
(c-1)「1)鋼板又は亜鉛メッキ鋼板にリン酸塩処理を行なうに際して、リン酸塩処理液を空気でアトマイジングして噴霧し鋼板又は亜鉛メッキ鋼板を処理することを特徴とするリン酸塩皮膜形成法。
2)特許請求の範囲1)に記載のリン酸塩処理の前工程として不溶性リン酸塩の水性コロイド液を薄く表面に塗布した後該リン酸塩処理を行うことを特徴とするリン酸塩皮膜形成法。」（特許請求の範囲の請求項１及び２、第１頁左下欄）
(c-2)「前処理に使用される不溶性リン酸塩の水性コロイドとしては、リン酸亜鉛、リン酸カルシウム等各種の不溶性リン酸塩が適当な分散剤を添加して水溶液中でコロイド化されたもので、取扱は容易で、安定性が非常によいものである。りん酸亜鉛皮膜を形成させる目的の場合には、りん酸亜鉛（Ｚｎ3(ＰＯ4)2・４Ｈ2Ｏ）が最も効果が大である。」（第２頁右上欄第２段落）
　なお、コロイド粒子は、直径が０．００１ないし０．５μｍ程度の粒子である。（「岩波理化学事典　第４版」岩波書店（昭和６２年１０月１２日）「コロイド」の欄参照。）
（ｄ）本件出願前公開されたドイツ連邦共和国特許出願公開第２７３２３８５号明細書（１９７８年６月２９日公開）には、次の記載がある。
(d-1)「１００℃未満の温度において、りん酸マグネシウムを主成分とする５〜１０のｐＨ値を有する水性懸濁液を用いた処理がなされ、その際前記懸濁液は流動され、りん酸マグネシウム濃度は０．１〜１０ｇ／ｌの範囲であり、使用されるりん酸塩の粒子径は約５０μｍより下であって、その際少なくとも粒子の５０％が約４μｍよりも小さいことが示されることを特徴とする、鉄及び鋼の、りん酸マンガンを用いたりん酸化成処理前の活性化用の前処理方法。」（特許請求の範囲の請求項１、第２頁第１段落）
(d-2)「前記懸濁液に含まれるりん酸マグネシウムの粒子径は約５０μｍよりも小さく、その際少なくとも粒子の５０％が約４μｍよりも小さい粒子の大きさを有している。前記粒子径が上記値を超えると、次の処理工程で得られる皮膜の品質が劣化し、粒子の９０％が５μｍよりも大きい粒子の大きさを有する場合における上記品質はもはや受け入れられるものではない。」（第８頁最終段落）
　上記文献（ａ）〜（ｄ）の記載事実について検討すると、上記文献（ａ）、（ｂ）のりん酸マンガン、上記文献（ｃ）のりん酸亜鉛及びりん酸カルシウム、上記文献（ｄ）のりん酸マグネシウムが、いずれも２価の金属のりん酸塩であることは明らかである。そして、上記文献（ａ）〜（ｄ）の記載により認定できる事項によれば、本件出願当時、りん酸塩皮膜処理の前段階として、「２価もしくは３価の金属のりん酸塩」の粒子を含む処理液を利用する方法があること、その場合、前処理液中のりん酸塩の粒子の粒径が一定程度小さいものであることが望ましいことは周知技術であり、また、上記りん酸塩皮膜化成処理によってりん酸亜鉛皮膜を形成すること、及び、当該２価もしくは３価の金属のりん酸塩として亜鉛を含むものは周知技術であったと認められ、そして、その際に、少なくとも一部の粒子の粒径が３．５ないし５μｍ以下である場合に、良好な結果が得られることも周知技術であったと認めるのが相当である。
　以上認定の周知技術を総合すると、本件出願当時、「２価もしくは３価の金属のりん酸塩であって亜鉛を含むもの」の粒径を「５μｍ以下」とし得ることは技術常識であったものと認められる。したがって、この技術水準を前提とすれば、甲第１号証に接する当業者は、格別の思考を要するまでもなく容易に、りん酸塩皮膜化成処理の前処理液に含まれる「２価もしくは３価の金属のりん酸塩粒子であって亜鉛を含むもの」に該当するりん酸亜鉛の粒子について、「微細に分散させた」との記載から、当該りん酸亜鉛の粒子の粒径を５μｍ以下のものを含むと理解し得るのであるから、甲第１号証には、当該りん酸亜鉛の粒子が「５μｍ以下」のものを包含した技術内容が記載されているというべきである。また、本件明細書の記載をみても、「５μｍ以下」と特定したことにより、当業者が予期し得ない格別の効果を奏したと認めることはできない。
　以上のとおりであるから、本件出願当時の技術水準を参酌すれば、上記粒径に係る相違点（イ）は、実質的な相違点を構成しないものであり、また、甲第１号証の記載及び周知事項に基いて当業者が容易に想到できたことである。
　　
相違点（ロ）について 
(ロ-1)モンモリロナイトないしベントナイトが「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」に相当することは、被請求人も認めるところである。（平成１７年（行ケ）第１０４０６号判決第２０頁「３　取消事由３（相違点２の認定の誤り）について」参照。）
(ロ-2)ところで、酸化物とは、「最も広義には酸素と他元素の化合物を意味するが、一般には酸素を酸化数−２の状態で含むものをいう。」（「岩波　理化学辞典」（株）岩波書店「酸化物」の欄）とされる。
　モンモリロナイトは、Ａｌ2Ｏ3・４ＳｉＯ2・６Ｈ2Ｏなどと表されることもあり、また、ベントナイトは、Ｎａ−Ｃａモンモリロナイトであり、モンモリロナイトの下位概念である（摘記B1-2）。また、特公平６−１０２７７７号公報中には、金属の複酸化物としてベントナイトが含まれることを前提とした記載があり、特開昭６４−１６８９４号公報中には、酸化物系層状物質、層状酸化物鉱物としてベントナイトが挙げられていることが認められる。そうすると、甲第１号証に接する当業者は、酸化物を広義にとらえ、モンモリロナイトないしベントナイトを酸化物として認識するものと認められる。
　また、モンモリロナイトは、「厚さ１ｎｍで大きさが数百〜数千ｎｍの薄い板状粒子で、厚さの部分（端面）はｐＨに依存する電荷を有し、その等電点のｐＨはおよそ８程度である。端面はｐＨ＜８で正電荷、ｐＨ＞８で負電荷を有する。また、面の部分はｐＨに左右されない負の電荷を有している。したがって、安定した分散状体を得るためには、粒子全体が全て負電荷になるようにしなければならない。」（平成１０年発行「日本レオロジー学会誌　Vol.26　No.2」第１００頁）とされるところ、甲第１号証中には、「前処理浴のｐＨ値は通常弱アルカリ性に調節し、殆どの場合、約７．１〜１０とする。」（摘記A1-5）との記載があるから、ｐＨが８以上のものを含むことは明らかであり、甲第１号証には、アニオン性に帯電しているモンモリロナイトの記載があるということができる。また、甲第１号証には、「ベントナイト等のモンモリロナイトは前処理浴内でできるだけ微細に分散される必要がある」（摘記A1-4）と記載されているのであるから、甲第１号証には、「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」が記載されているということができる。
　以上のとおりであるから、本件出願当時の周知事項を参酌すれば、上記相違点（ロ）は、実質的な相違点を構成しないものである。
　　
相違点（ハ）について
　まず、「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」の粒径に関する本件出願当時の技術水準について検討する。
　上記「相違点（ロ）について」欄に記載したとおり、本件発明の「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」は、モンモリロナイトないしベントナイトを包含するものである。
　一方、（ａ）：甲第６号証には、モンモリロナイトの分散状体における単位粒子の大きさについて、水に十分よく分散させたときの大きさが「０．０２〜０．２μ」であることが記載され（摘記A6-1）、（ｂ）：甲第７号証には、ナトリウムモンモリロナイト、及びモンモリロナイトの単位粒子の大きさが「０．０２〜０．２μ」であることが記載され（摘記7-1）、（ｃ）：甲第８号証には、水中の微粒子について記載した「図３　微粒子およびそれと関連する物質・現象の諸特性」から、ベントナイトの水中での大きさが、約５ｎｍ〜０．２μｍ（すなわち、０．００５〜０．２μｍ）であることが読み取れ（摘記A8-1）、また、（ｄ）：甲第９号証には、ナトリウムモンモリロナイト、及びモンモリロナイトの単位粒子の大きさが「０．０２〜０．２μ」であること（摘記A9-1）が記載されている。
　以上、（ａ）〜（ｄ）の記載によれば、水中に分散したモンモリロナイトないしベントナイトの粒子の大きさが０．２μｍ以下であることは本件出願前周知の事項といえる。そして、これは本件発明の「０．５μｍ以下」に包含されている。また、本件発明では粒子の大きさを「平均粒径」で特定しているところ、本件明細書の記載をみても、本件発明の「平均粒径」と、上記各甲号証における「単位粒子の大きさ」（甲第６、７、９号証）、ないし微粒子の「大きさ」（甲第８号証）との間に実質的な相違があるとはすることはできず、また、本件発明で「平均粒径」とした点により、格別の効果を奏したと認めることもできない。
　以上のとおりであるから、本件出願当時の技術水準を参酌すれば、甲第１号証には、「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」について、その平均粒径を「０．５μｍ以下」とする点が実質的に開示されていたものといえ、また、甲第１号証の記載及び周知事項に基いて当業者が容易に想到できたことである。
　したがって、上記粒径に係る相違点（ハ）は、甲第１号証に記載されたものとの実質的な相違点を構成しないものであり、また、当業者が容易に想到できたことである。
　　
　以上のとおりであるから、本件出願当時の周知事項を参酌すれば、本件発明は、甲第１号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができた発明であり、したがって、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものである。よって、本件発明についての特許は、特許法第１２３条第１項第２号に該当し無効とすべきものである。 
　　
(VII-2)無効理由(ii)について
　上記したとおり、無効理由（ii）は審理すべき無効理由を構成しないものであるが、請求人が主張する点につき、念のため、次のとおり判断する。
　無効２００５−８００７２号（平成１８年（行ケ）１４７号）は知的財産高等裁判所で審理継続中であるところ、本無効審判における平成１８年５月２４日付け訂正請求書の「［４］訂正請求の根拠」の表によれば、元の請求項１を、新たな請求項１に訂正したとされている。しかし、当該訂正請求書の「［３］訂正事項」には、無効２００５−８００７２号についてなされた「特許第３４５１３３４号の請求項５（即ち、特許権設定登録時の請求項６）に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との審決に対応する訂正である旨が説明され、また、発明の特定事項をみれば、上記「II．訂正の適否」の(II-2)欄に記載したとおり、訂正後の請求項１に係る発明は、特許権設定登録時の請求項６に係る発明を、上記（ロ）〜（ニ）の点で減縮した発明であるといえる。
　よって、無効理由(ii)における請求人の主張は採用することができない。
　　
VIII．むすび
　以上のとおりであるから、請求項１に係る発明は、その出願前に頒布された刊行物である甲第１号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができた発明であるので、請求項１に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、したがって、特許法第１２３条第１項第２号に該当し無効とすべきものである。
　　
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。