【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３４５２０６８号「生物医学的アッセイの光学的分析における背景の蛍光及びルミネセンスのマスキング」の特許無効審判事件についてされた平成１７年１１月８日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決（平成１７年（行ケ）第１０８４１号、平成１８年１２月２５日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３４５２０６８号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
I．手続の経緯
　本件特許第３４５２０６８号に係る発明についての出願は、１９９７（平成９）年５月２３日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９６（平成８）年５月２８日ドイツ（ＤＥ））に国際出願され、平成１５年７月１８日にその発明について特許権の設定登録がなされた。
　その後、請求人株式会社同仁化学研究所より平成１６年５月１２日に、請求項１及び２についての特許を無効とすることを求める本件無効審判の請求があり、また、被請求人バイエル・アクチエンゲゼルシャフトより平成１６年９月６日付けで訂正請求がなされ、特許庁において平成１７年１１月８日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決がなされた。
　これに対して、審決取消の訴が請求人によりなされ、知的財産高等裁判所において平成１７年（行ケ）第１０８４１号事件として審理され、平成１８年１２月２５日に「特許庁が無効２００４−８００４７号事件について平成１７年１１月８日にした審決を取り消す。」との判決が言い渡され、当該判決は確定した。
　さらにその後、特許法第１３４条の３第１項に規定する申立てに基づき被請求人より平成１９年３月２６日付けで訂正請求がなされ、当審より被請求人に対し平成１９年６月２１日付けで無効理由通知がなされ、被請求人より平成１９年８月１５日付けで、意見書とともに新たな訂正請求がなされ、これに対して、請求人より平成１９年１０月３０日付けで弁駁書が提出された。
　そして、上記平成１６年９月６日付け訂正請求及び平成１９年３月２６日付け訂正請求は、特許法１３４条の２第４項の規定により、取り下げたものとみなされた。
　
II．訂正の適否
１．訂正事項
　平成１９年８月１５日付け訂正請求は、本件特許明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正しようとするものであって、その訂正の内容は次のとおりである。
〔訂正事項ａ〕
　特許請求の範囲の請求項１の「蛍光色素（４）」という記載を、「結合されていない電位−感受性蛍光色素（４）」と訂正する。
〔訂正事項ｂ〕
　特許請求の範囲の請求項１の「；あるいは透明支持体上に置かれた相互に接触した細胞の層の形態のルミネセント生物細胞」という記載を削除する。
〔訂正事項ｃ〕
　特許請求の範囲の請求項１の「定量的光学的分析方法」という記載を、「膜電位変化の定量的光学的分析方法」と訂正する。
〔訂正事項ｄ〕
　特許請求の範囲の請求項１の「励起光（６）及び／又はその発出光（７）」という記載を、「励起光（６）及びその発出光（７）」と訂正する。
〔訂正事項ｅ〕
　特許請求の範囲の請求項１の「及び／又は（Ｂ）溶液透過性であり且つ蛍光色素（４）のための励起光（６）及び／又はその発出光（７）を吸収及び／又は反射するかあるいはルミネセント細胞層の場合にはルミネセント光を反射する分離層（１０）を細胞層に適用する」という記載を削除する。
〔訂正事項ｆ〕
　特許請求の範囲の請求項２及び請求項３を削除する。
〔訂正事項ｇ〕
　特許請求の範囲の請求項１の「（Ａ）」という記載を削除し、「マスキング色素（９）を溶液（３）に添加し、」という記載を、「マスキング色素（９）を溶液（３）に添加する」と訂正する（この訂正事項は、訂正明細書の特許請求の範囲の記載に基づくものである）。
　
２．訂正の目的の適否、新規事項追加の有無、及び特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　訂正事項ａは、訂正前の特許請求の範囲請求項１において、「蛍光色素（４）」が結合されていない遊離の状態にあることを明確にし、かつ「蛍光色素（４）」を「電位−感受性蛍光色素」に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮ならびに明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
　訂正事項ｂは、「ルミネセント生物細胞」についての分析方法を削除するものであり、訂正事項ｃは、「定量的光学的分析方法」を「膜電位変化の定量的光学的分析方法」に限定するものであり、訂正事項ｄは、「マスキング色素（９）」を「結合されていない電位−感受性蛍光色素（４）のための励起光（６）及びその発出光（７）」を吸収するものに限定するものであり、訂正事項ｅは、「分離層（１０）」を用いる場合を削除するものであり、訂正事項ｆは請求項２及び請求項３を削除するものであるから、いずれも特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。
　訂正事項ｇは、訂正事項ｅにともなう語句の訂正であるから、明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
　また、上記ａないしｇの訂正事項は、いずれも願書に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内の訂正であって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
　そして、請求項３は無効審判の請求がなされていない請求項であるが、本件訂正により削除されたため、独立特許要件の判断は不要となった。
　
３．訂正請求に対する結論
　以上のとおり、本件訂正は特許法第１３４条の２第１項ただし書、及び同条第５項において準用する特許法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　
III．請求人の主張の概要及び当審における無効理由の概要
１．請求人の主張の概要
　請求人は、審判請求書において証拠方法として甲第１号証（特公平６−１９３４８号公報）及び甲第２号証（Journal of Immunological Methods, 162,pp.1-7,1993）を提示し、以下に示す無効理由１ないし３により、本件特許は無効とすべきものであると主張している。
　また請求人は、平成１７年１月１１日付け弁駁書において、被請求人が平成１６年９月６日付け訂正請求書において行った「蛍光色素（４）」を「結合されていない蛍光色素（４）」とする訂正は、訂正要件を満たしていないため認められず、したがって依然として本件特許は上記無効理由１ないし３により無効とすべきものであると主張し、弁駁書とともに新たに甲第３号証（Journal of Immunological Methods,100,pp.261-7,1987）を提示して、仮に訂正請求が認められた場合においても、甲第３号証を追加した上記無効理由１、及び、以下に示す新たな無効理由４により、本件特許は無効とすべきものであると主張している。
　また請求人は、平成１９年５月７日付け弁駁書において、被請求人の平成１９年３月２６日付け訂正請求書による訂正後の特許請求範囲第１項に記載された発明は、既に提出済みの甲第１号証および甲第３号証と、新たに提出する甲第４号証（Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89（1992）pp.1690-1694）、甲第５号証（Journal of Biomolecular Screening, Vol 1, No2, pp.75-80, 1996）、及び甲第６号証（Chem. Phys. Lipids, 69（1994）pp.137-150）、並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると主張している。
　さらに請求人は、平成１９年１０月３０日付け弁駁書において、被請求人の平成１９年８月１５日付け訂正請求書による訂正後の特許請求範囲第１項に記載された発明は、既に提出済みの甲第１号証ないし甲第６号証、並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、また、新たに甲第７号証（Invitrogen社のサイトにおけるDi-8-ANEPPSのスペクトラムを示すページ）を提示して、以下に示す新たな無効理由５により、本件特許は無効とすべきものであると主張している。
　
（１）無効理由１
　平成１６年９月６日付け訂正請求書による訂正前の本件請求項１に係る発明は、本件の優先日前に頒布されたことが明らかな刊行物である甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
（２）無効理由２
　平成１６年９月６日付け訂正請求書による訂正前の本件請求項２に係る発明は、甲第１号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができないものである。
（３）無効理由３
　平成１６年９月６日付け訂正請求書による訂正前の本件請求項２に係る発明は、甲第１号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものあるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
（４）無効理由４
　平成１６年９月６日付け訂正請求書による訂正後の本件請求項１に係る発明は明確でなく、本件出願は特許法第３６条第６項第２号に規定される要件を満たしていない。
（５）無効理由５
　平成１９年８月１５日付け訂正請求書による訂正後の本件請求項１に係る発明に関しては、明細書中に当業者が実施できる程度の明確かつ十分な記載が欠けているので、本件出願は特許法第３６条第４項第１号及び同条第６項第２号に規定される要件を満たしていない。
　
２．当審における無効理由の概要
　当審において通知した無効理由の概要は、平成１９年３月２６日付け訂正請求書による訂正後の特許請求範囲第１項に記載された発明は、その出願前に頒布されたことが明らかな下記の刊行物１ないし６に記載された発明及び周知の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、したがって、訂正後の特許請求範囲第１項に記載された発明の特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであるから、特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきものである、というものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　記
刊行物１：特公平６−１９３４８号公報（甲第１号証と同じ） 
刊行物２：Journal of Immunological Methods, 162, pp.1-7,1993（甲第２号証と同じ） 
刊行物３：Journal of Immunological Methods, 100, pp.261-7,1987（甲第３号証と同じ） 
刊行物４：Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89（1992）pp.1690-1694（甲第４号証と同じ） 
刊行物５：Journal of Biomolecular Screening, Vol 1, No2, pp.75-80, 1996 （甲第５号証と同じ） 
刊行物６：Chem. Phys. Lipids, 69（1994）pp.137-150（甲第６号証と同じ） 
　
IV．被請求人の主張の概要
　被請求人は、平成１６年９月６日付け答弁書、平成１７年３月２９日付け口頭審理陳述要領書、及び平成１７年５月２４日付け上申書において、平成１６年９月６日付け訂正請求書による訂正後の本件請求項１に係る発明の分析方法は、検体（被検物質、例えば標識された抗原−抗体対、標識された大腸菌粒子）に接合された発光又は蛍光標識を測定分析する甲第１号証や甲第２号証に記載された分析手法とは根本的に異なるものであり、甲第３号証に記載された方法も、結合されていない蛍光色素を含有する溶液と接触している蛍光標識された生物細胞に、さらにマスキング色素を添加するものではないから、これらの記載をいかに組合せても訂正後の本件請求項１に係る発明を想到し得るものではなく、請求人の主張する理由及び証拠によっては本件特許を無効とすることはできないと主張している。
　また被請求人は、平成１９年８月１５日付け意見書において、刊行物１ないし刊行物６（甲第１号証ないし甲第６号証）には、蛍光色素のための「励起」と蛍光色素の「発出光」の両者を吸収する色素をマスキング色素として使用すること、及びそれによって達成される顕著な効果については何ら記載も示唆もされていないから、平成１９年８月１５日付け訂正請求書による訂正後の本件請求項１に係る発明は、刊行物１ないし刊行物６（甲第１号証ないし甲第６号証）の記載から当業者が容易に想到し得るものではなく、特許法２９条所定の特許要件を充分に具備していると主張している。
　
V．当審の判断
１．本件発明
　上記II．の項において述べたように、本件の平成１９年８月１５日付け訂正請求が認められるので、本件明細書の特許請求の範囲請求項１に記載された発明（以下、「本件訂正発明」という）は以下のとおりである。
　なお、請求項２及び請求項３は訂正により削除された。
　
「【請求項１】相互に接触した細胞の層の形態で反応容器（１）の底（２）における透明支持体に適用され且つ結合されていない電位−感受性蛍光色素（４）を含有する溶液（３）と接触している蛍光標識された生物細胞（５）の膜電位変化の定量的光学的分析方法であって、すでに存在する結合されていない電位−感受性蛍光色素（４）の他に、結合されていない電位−感受性蛍光色素（４）のための励起光（６）及びその発出光（７）を吸収する細胞膜非透過性のマスキング色素（９）を溶液（３）に添加することを特徴とする方法。」
　
２．証拠の記載等
（１）刊行物１（甲第１号証）には、下記の記載がある。 
（1a）発明の背景 
「本発明は、一般に発光検定法に関し、より特別には発光特異結合検定に於ける外部光の抑制に関する。 
特異結合検定は、試料中に小濃度で存在する被検物質またはリガンドの経済的な検出および測定方法を提供する。特異結合検定は、一方が被検物質であり、他方が特異結合性パートナーであって互いに特異的に認識する２種の結合性物質の相互作用に基づいている。その相互作用が特異結合検定の基礎として働くことができる特異結合性パートナーの例には、抗原−抗体、ビオチン−アビジン、ＤＡＮプローブ、酵素−基質、酵素−阻害剤、酵素−コファクター、細胞表面レセプター対が含まれる。他の特異的結合性物質を含む検定も知られており、これらの検定も本発明の範囲内にある。 
多くの変化が提案されているが、１つのかかる検定は、直接測定可能な標識反応の１成分と前以て接合されている特異結合性パートナーと試料中の被検物質を結合させることを含む。標識反応を測定して被検物質と接合特異結合性パートナーとの間の結合の程度を決定するが、この結合の程度は検定方法の特殊性に依存しかつ試料中の被検物質の量を反映することができる。特異結合検定は、生物学的、医学的、環境的および工業的用途に於ける種々のリガンドの定量に多大の有用性があることが知られている。 
特異結合検定には、放射能性、クロモゲン法、ルミノゲン法を含む種々の標識反応が提案されている。放射能標識法では、特異結合性パートナーと接合される成分が放射能を放射する原子または分子である。クロモゲン標識反応およびルミノゲン標識反応は、数種の反応が含まれる可能性がある点で化学的により複雑である。クロモゲン型またはルミノゲン型の１つの反応では、接触反応に於て分子は変色するかあるいは発光する。従って特異結合性パートナーに接合される成分は、基質と呼ばれる反応体または触媒のうちのいずれか１つであることができる。反応の残りの成分すなわち結合性パートナーに接合されない成分はクロモゲンまたはルミノゲン試薬媒質中へ供給され、標識接合物と試薬媒質との結合によってそれぞれ変色または発光が生じるようになっている。」（公報第２頁第４欄１０行〜４６行） 
「発光特異結合検定のもう１つの型に於て、被検物質または被検物質類似物は、好ましくは透明管壁の底部のような指定測定表面に濃縮される。被検物質を含む第１溶液を、発光反応の１つの成分と接合させた、該被検物質に対する特異結合性パートナーより前またはと同時に添加して、溶液中および指定測定表面に特異結合対を生成させる。次に、発光反応の残りの成分を第２溶液で添加する。しかし、他の表面および管容積全体にわたって見られる反応対は外部光放射を生じ、指定測定表面にある特異結合対からの光強度の測定を妨害する可能性がある。かかる外部光を減少させる１つの方法は、第２溶液を添加する前に管から試料および第１溶液を物理的に除去する方法であるが、この方法は別個の工程を必要とする。かくして検定は１工程法でなく多工程法を必要とし、従って検定の実施費用が増す。かかる環境下で、外部光の妨害を避け、特に多くのかかる試験をルーチンに行いかつ別個の工程がかなりの費用を計上する場合に、検定を均質的に行い得るようにすることは極めて望ましいことである。 
従って、発光検定に於ける望ましくない外部光を抑制する方法が要望されている。本発明はこの要望を達成するものでありかつ関連した利益をも与えるものである。」（公報第３頁第６欄２９行〜５０行） 
（1b）発明の要約 
「本発明は、発光によって監視される検定に於ける望ましくない外部光を抑制する技術に関する。１つのかかる検定に於て、試験溶液中のリガンドまたは被検物質を発光反応系の成分の１つに接合された特異結合性パートナーに結合させる。発光反応系の残りの成分を、次に添加する試薬媒質中で導入する。特に、この技術は、指定された測定表面に固定された反応体から光が放射される検定に関して用いることが好ましい。表面からの像の鮮明度は増加され、その結果、像から行われる定性的比較および定量的測定の両方あるいはその他の測定の精度を向上させることができる。その上、偽陽性指示の起こることが少なくなる。また、非指定表面または容積からの外部光も抑制される。 
本発明によれば、特異結合性パートナーに接合されていない発光反応系の最終的な残りの成分を供給する試薬媒質中に、放射される発光の波長を含む波長の光を吸収する減衰剤を与える。減衰剤は、指定された測定表面または容積以外の表面または容積からの減衰剤が無ければ見える望ましくない外部光を抑制するのに十分な量で存在する。 
１つの実施態様に於て、発光反応によって生成される光を測定するとき、指定表面を発光性試薬媒質と接触させる。試薬媒質は外部光を抑制する減衰剤を含んでいる。好ましくは、減衰剤は、少なくとも発光分子が放射する光の波長の光を吸収する染料である。外部光を抑制するとき、減衰剤は非特異発光をも減少または除去する。」（公報第４頁第７欄２行〜２７行） 
（1c）好ましい実施態様の詳細な説明 
「検定法の工程を説明する前に、好ましい実施態様の反応体のための発光反応系の化学を簡単に説明する。有機分子ルミノール（５−アミノ−２，３−ヒドロ−１，４−フタラジンジオン）は、過酸化水素のような酸化剤との反応中に約４５０ｎｍの波長の光を発する。このルミノール反応は西洋わさびペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）のような酵素で触媒される。実際上測定可能な光強度を得るためには、３つの反応成分ルミノール、ＨＲＰ、酸化剤を一緒にしなければならない。（本明細書中で用いる場合、“成分”とは発光反応系の反応体のいずれか１つあるいはその触媒である。触媒はそれ自体反応に直接入らないことが知られているが、触媒は“成分”という用語の範囲内にあるものとする）」（公報第５頁第１０欄１５行〜２７行） 
「・・・ルミノール反応系の化学を詳しく述べたが、本発明は、その応用がこの反応系に限定されるものではない。一般に、発光反応系は内部励起または外部励起の結果として約１００ｎｍ〜約１５００ｎｍの放射線を放射する。本発明を用いることができる他の発光系は、例えば下記の発光性物質：ルミノール以外のジアシルヒドラジド、アクリジニウム塩、シュウ酸ジアリール；ルシフェリンおよびフラボンモノヌクレオチドのような生物発光性系を含む。他の代表的な系は米国特許第4,396,579号に記載されており、この記載は参照文として本明細書に含まれるべきものとする。本発明は、光源がどんなものであってもすべてのかかる発光標識系に適用可能であり、系の制限は現在の所知られていない。」（公報第５頁第１０欄４０行〜第６頁第１１欄２行） 
「本明細書中で用いられる“標識”という用語は発光反応のために所要な成分の１つを表面に付いている抗原−抗体対のような測定されるべき被検物質に直接または間接に接合させる方法を意味する。従って、“標識”は、発光性分子のリガンドへの物理的付着に限定されない。」（公報第６頁第１１欄４４行〜４９行） 
「多数の染料の吸収スペクトルを測定して、ルミノール反応で放射される光の波長を含む吸収スペクトルを有する受容できる染料または染料混合物を決定する。染料は、米国メリーランド州バルチモアのマコーミックコーポレーション(McCormicCorporation)からシリング(Schilling)の商標をもつＦＤ＆Ｃ（食品、医薬品および化粧品用）食品染料として得られた。シリング黄色染料は約４２０ｎｍに吸収ピークがあり、シリング赤色染料は約５２０ｎｍに吸収ピークがあることが観察された。シリング黄色染料は、タートラジンとしても知られているＦＤ＆Ｃ黄色染料＃５とアラル(AlluraR)レッドＡＣとしても知られているＦＤ＆Ｃ赤色染料＃４０との混合物を含む。タートラジンとアルラレッドＡＣとは、それぞれメイクインデックスの第９版中エントリーＮｏ．８８４７と２７６であり、これらのエントリーは参照文として本明細書中に含まれるものとする。シリング赤色染料は、エリスロシンとしても知られているＦＤ＆Ｃ赤色染料＃３とアラルレッドＡＣとしても知られているＦＤ＆Ｃ赤色染料＃４０との混合物である。エリスロシンおよびアルラレッドＡＣは、それぞれメルクインデックスの第９版中のエントリーＮｏ．３６１５およびＮｏ．２７６であり、これらのエントリーは参照文として本明細書に含まれるものとする。しかし、これらの特殊な染料の使用が本発明の実施にとって臨界的ではないことを強調しておく。その代わりに、染料が検定法自体に悪影響を与えない限り、発光反応によって生じる光の波長付近の光を吸収するどんな染料または染料の組み合わせも受容できる。」（公報第６頁第１２欄４３行〜第７頁第１３欄１９行） 
「本発明の減衰剤の使用は、不均質型でなくて均質型である種の特異結合検定を行わせることもできる。通常、指定測定容積中または指定測定表面で発光反応系の成分が放射する光は、本質的に試験装置の遠隔容積中で放射される光と区別できないので、遠隔部放射光からの妨害無しに指定容積または表面からの光を完全に検定するためには、遠隔容積内の発光成分から指定測定容積または表面を物理的に隔離しなければならない。この型の検定は“不均質”と呼ばれる。指定容積または指定表面から放射される光が遠隔容積から放射される光と区別できる場合には、物理的隔離は不要である。後者は“均質”検定と呼ばれ、隔離工程が不要だという点で不均質検定よりも典型的に安価である。 
例えば、第８図に示すように、試験試料からの反応済み被検物質を含む対５０を透明管５４の内面５２に固定させることができる。発光反応系の１成分と接合された、被検物質に対する結合性パートナーを含む溶液を管５４中へ導入し、インキュベートして被検物質と標識抗被検物質接合物とを反応させる。慣例では、残留未反応特異結合性パートナーを含む溶液を、次に、管５４から除去し、管５４内部を洗浄する。かかる先行技術の実施方法では、標識接合物を含む溶液が管中に残留している間または遠隔容積５８または遠隔表面６０が存在している間は発光反応系の残りの参加成分を直接管５４へ添加することができない。というのは、発光反応系の該成分が容積全体にわたって混合することになるので、発光反応が指定測定表面５６で進行すると共に、遠隔容積５８または遠隔表面６０でも進行するからである。遠隔容積５８または遠隔表面６０から放射される外部光からの妨害のために指定表面５６に於ける反応の度合を別個に測定することができない。 
逆に、染料のような減衰剤を、接合標識以外の発光反応に於ける残りの参加成分を含む試薬媒質の部分として管５４に添加する場合には、遠隔容積５８および遠隔表面から放射される外部光は吸収されるので、指定測定表面５６から放射される光の測定を妨害しない。試験試料および標識接合物含有溶液は、遠隔容積５８（または遠隔表面６０）で発生する外部光が１枚のフィルムのような測定手段に達する前に吸収されるので、減衰剤含有試薬媒質の導入前に除去される必要がない。従って、２つの物理的隔離を必要とする不均質検定は、本発明の減衰剤の使用によって均質法に変えられる。」（公報第８頁第１６欄５行〜４６行）
（1d）第８図には、透明管５４の底に、試験試料からの反応済み被検物質を含む対５０が固定され、その上部は溶液で満たされている図が記載されている。そして、同図には、溶液中に「５８」と記載され、被検物質を含む対５０が固定されていない、透明管５４の内面に「６０」と記載されている。
（1e）発明の効果等
「本発明の減衰剤が発光特異結合検定法に顕著な改良を与えることは明らかであろう。本発明の減衰剤は、指定表面または指定容積から放射される光の測定を妨害する外部光を優先的に減少させるために経済的でありかつ有効である。当業者は、本明細書中に記載した方法の変化が本発明の精神および範囲内でなされ得ることを認めるであろう。特に、他の発光反応系および検定方法を本発明に関して用いることができる。」（公報第８頁第１６欄４７行〜第９頁第１７欄４行） 
　
（２）刊行物２（甲第２号証）には、フルオレセインが接合された大腸菌Ｋ−１２粒子をネズミのマクロファージ細胞系Ｊ７７４に摂取させ、その細胞内に取り込まれた蛍光粒子に伴う蛍光強度を測定することにより該マクロファージ細胞の食作用活性を測定することからなる微量蛍光定量法による食作用分析法について記載されており、細胞はウェルの底にあって、細胞外蛍光すなわちマクロファージ細胞によって取り込まれなかった大腸菌粒子の蛍光標識をトリパンブルーによって消光したことが記載されている（第１頁中段の抄録参照）。
　
（３）刊行物３（甲第３号証）には、カルボキシフルオレセインを用いる細胞増殖の迅速検出法について、下記の記載がある。 
（3a）細胞を蛍光標識することについて、「細胞は、カルボキシフルオレセインジアセテート（ＣＦＤＡ）の溶液中でインキュベーションすることによりカルボキシフルオレセイン（Ｃ−Ｆ）で標識される。ＣＦＤＡは細胞膜を通過し細胞中で加水分解されてカルボキシフルオレセイン（Ｃ−Ｆ）に転化し細胞質内に蓄積され、青色蛍光下で細胞を蛍光に輝かせる（第２６１頁右欄下から２行〜第２６２頁左欄５行）。 
（3b）細胞の状態について、「細胞は１０μｌの容積のウェル中に撒かれる。」（第２６２頁左欄１６行） 
（3c）標識後の処理について、「３７℃１５分で標識後、上で述べた方法により溶液を除去し、ウェルを３回すすぐことにより過剰のＣＦＤＡを注意深く洗浄して除く。最後に細胞から漏れ出るＣＦＤＡ蛍光を消光するために、５μｌのヘモグロビンを各ウェルに添加する。」（第２６２頁左欄下から２８行〜３５行）。 
　
（４）刊行物４（甲第４号証）には、密集した一つの層からなる生物細胞を、蛍光色素ｆｕｒａ−２及びＤｉＢＡＣ４（３）によって蛍光標識し、その蛍光を測定することによりカルシウムイオンの濃度変化や細胞の膜電位変化を分析することが記載されている（第１６９０頁右欄４１行〜第１６９１頁左欄２４行参照）。 
　 
（５）刊行物５（甲第５号証）には、単一の層からなる生物細胞を、蛍光色素ＤｉＢＡＣ（４）３によって蛍光標識し、その蛍光を測定することにより生物細胞の膜電位変化を分析することが記載され、また、細胞外の蛍光色素が発する強い背景光の存在が分析に影響を与えていることが記載されている（第７５頁右欄４〜２４行参照）。 
  
（６）刊行物６（甲第６号証）には、密集体の状態まで成長させられた生物細胞を、蛍光色素ＤｉＢＡＣ４（３）によって蛍光標識し、その蛍光の変化を測定することにより細胞の膜電位変化を分析することが記載され(第１３９頁左欄３〜３２行参照）、また、結合していない細胞外の蛍光色素が発する蛍光も、総蛍光量に寄与してしまうことが記載されている（第１４９頁右欄２７〜３２行参照）。 
　
３．対比・判断
（１）刊行物１に記載された発明
　上記刊行物１（甲第１号証）の記載事項（上記記載事項(1a)〜(1e)参照）からみて、刊行物１には、「試験試料からの反応済み被検物質を含む対を底に固定させた透明管に，発光反応系の１成分と接合された被検物質に対する結合性パートナーを含む溶液を導入して被検物質と標識抗被検物質接合物とを反応させ，次いで染料のような減衰剤を接合標識以外の発光反応における残りの参加成分とともに管に添加して，遠隔容積（溶液）及び遠隔表面（被検物質を含む対が固定されていない，透明管の内面）から放射される外部光を吸収することからなる検定方法」の発明（以下、「刊行物１発明」という。）が記載されているものと認められる。
（なお、前記判決の「第４　当裁判所の判断、５　取消事由３ないし６(甲３発明及び甲１発明との相違点の判断の誤り)について、（１）甲１発明につき」を参照。）
　
（２）本件訂正発明と刊行物１発明との対比
　ア　刊行物１発明の「透明管」は，本件訂正発明の「反応容器」に相当するから、刊行物１発明においては、「反応容器の底における透明支持体」に、「反応済み被検物質を含む対」が適用されているということができる。　そして、刊行物１発明においては、「先に導入されていた発光反応系の１成分」は、それのみでは、発光するものではないが、他の参加成分とともに発光を生じさせるものであって、そのために導入されるものであることからすると、発光によって標識として機能する「発光標識」に当たるものと認められ、その点で本件訂正発明の「蛍光色素」と共通する。 
　また、刊行物１発明においては，溶液中に，「反応済み被検物質を含む対」と結合されていない上記「発光標識」が存し、それを含む溶液は「反応済み被検物質を含む対」と接触しているものと認められる。 
　さらに、刊行物１発明においては、「反応容器の底における透明支持体」に固定されている「反応済み被検物質を含む対」は、発光反応系の１成分と接合された被検物質に対する結合性パートナーと反応しているから、そのことによって「発光標識」されているということができる。 
　イ　上記刊行物１の記載（上記記載事項(1a）参照）からみて、刊行物１発明は、光の定量的な測定方法であることは明らかであるから、「定量的光学的分析方法」であるということができる。 
　ウ　刊行物１発明において、染料等の減衰剤は、すでに存在する上記「発光標識」が存するところに添加されるものであり、上記「発光標識」の発出光を吸収するものであるから、すでに存在する「反応済み被検物質を含む対」と結合されていない上記「発光標識」の他に、添加される「反応済み被検物質を含む対」と結合されていない上記「発光標識」の発出光を吸収する「マスキング色素」に相当する。そして、刊行物１（６頁１２欄４３行〜７頁１３欄１９行）において減衰剤の例としてあげられているアルラレッドＡＣは細胞膜非透過性であるから、刊行物１発明における減衰剤は細胞膜非透過性であるということができる。
　
（３）一致点及び相違点
　以上のア〜ウで述べたことから、本件訂正発明と刊行物１発明は、「反応容器の底における透明支持体に適用され且つ結合されていない発光標識を含有する溶液と接触している発光標識されたものの定量的光学的分析方法であって，すでに存在する結合されていない発光標識のほかに，結合されていない発光標識の発出光を吸収する細胞膜非透過性のマスキング色素を溶液に添加することを特徴とする方法」である点で一致し、以下の点で相違する。
（なお、以上記載の（２）及び（３）については、前記判決の「第４　当裁判所の判断、５　取消事由３ないし６(甲３発明及び甲１発明との相違点の判断の誤り)について、（２）本件対象発明と甲１発明との対比につき」を参照。）
　
（相違点１）
　「発光標識」が、本件訂正発明では「電位−感受性蛍光色素」で、それによって「蛍光標識」されるのに対し、刊行物１記載の発明では「電位−感受性蛍光色素」が用いられていない点。
（相違点２）
　分析対象が、本件訂正発明では「相互に接触した細胞の層の形態の生物細胞」であるのに対し、刊行物１記載の発明では「反応済み被検物質を含む対」である点。
（相違点３）
　定量的光学的分析方法が、本件訂正発明では「蛍光標識された生物細胞の膜電位変化の定量的光学的分析方法」であるのに対し、刊行物１記載の発明では、蛍光標識された生物細胞の膜電位変化を分析するものでない点。
 （相違点４）
　「マスキング色素」が本件訂正発明では結合されていない電位−感受性蛍光色素（４）のための「励起光（６）及びその発出光（７）」を吸収するものであるのに対し、刊行物１記載の発明では結合されていない発光標識の「発出光」を吸収するものである点。
　
（４）相違点１ないし３についての検討
　上記各相違点について検討するにあたり、上記相違点１ないし３は密接に関連するため、まとめて検討すると、生物細胞を分析対象とし蛍光標識を用いて分析を行うことは、例えば上記刊行物２ないし６に記載されているように（上記記載事項(2)〜(6)参照）、この出願の優先日前に広く知られており、また、密集して単一層を形成した生物細胞、つまり「相互に接触した細胞の層の形態の細胞」を電位−感受性蛍光色素により蛍光標識し、この色素が発する蛍光を測定することにより生物細胞の膜電位変化を分析する定量的光学的分析方法も、例えば上記刊行物４ないし６に記載されているように（上記記載事項(4)〜(6)参照）、この出願の優先日前に広く知られている。
　そして、刊行物１発明と、刊行物４ないし６に記載された分析方法とは、分析対象物を発光標識により標識し、その発光を測定することにより定量的光学的分析を行うという点において共通しているし、刊行物１と、刊行物５及び６には、背景光の存在が分析に影響を与え問題であるという共通の課題が記載されている。さらに、刊行物１には、被検物質と結合性の特異結合性パートナーとして「細胞表面レセプター対」が用いられることが記載されているところ、これを用いた場合、「反応容器の底における透明支持体」に生物細胞が固定される。そして、通常、刊行物１に記載されるような分析に用いられる生物細胞の数は多数であり、固定された生物細胞は、必然的に「相互に接触した細胞の層の形態」となるといえるから、刊行物１には、透明支持体上に相互に接触した細胞が存在する状態で、発光を測定することも示唆されているといえる。
　そうすると、外部光、つまり背景光を抑制するために、減衰剤、つまりマスキング色素を添加した、刊行物１記載の発明において、刊行物４ないし６に記載されるような、分析対象である「相互に接触した細胞の層の形態の生物細胞」、及び発光標識である「電位−感受性蛍光色素」を用い、刊行物４ないし６に記載されるような、「蛍光標識された生物細胞の膜電位変化の定量的光学的分析」を行うことは、当業者であれば容易になし得たものといえる。
　
（５）相違点４についての検討
　刊行物１、刊行物５及び刊行物６にも記載されるように、定量的光学的分析方法においては、背景光の存在が分析に影響を与え問題であることは、この出願の優先日前によく知られていた課題といえる。
　さらに、試料に励起光を照射して、試料から発出する蛍光を測定する分析方法において、励起光が蛍光検出器に入り込み、背景光となって検出感度を低下させるため、この背景光の除去が重要な課題であることも、例えば、特開平６−１３８０３７号公報（【０００３】）、実願平５−７８１８号（実開平６−６２３５４号）のＣＤ−ＲＯＭ（【０００３】）、及び特開平５−３４６３９０号公報（【００１８】と【図２】、【００２０】と【図９】）にも記載されるように、本願優先日前によく知られていた課題といえる。
　そして、刊行物４ないし６に記載されるような、電位−感受性蛍光色素を用い、励起光を必要とする定量的光学的分析方法においては、結合されていない発光標識からの発出光だけでなく、励起光も背景光となり得ることは明らかであるから、反応系に存在し分析に悪影響を与えるあらゆる背景光を排除して、分析対象に由来する光のみを検出しようとすることは、当業者が当然に考えることといえる。
　そうすると、刊行物１発明において、刊行物４ないし６に記載されるような、電位−感受性蛍光色素を用いた際に、蛍光発光を得るために用いられる励起光が背景光となり、分析対象の光に悪影響を与える場合には、この励起光をも排除することは当然行われるものといえるし、励起光の波長に応じて、その波長域をマスキングする色素も当然に存在するといえるから、発出光と併せて励起光をも除去するために、両者を吸収することができるように、マスキング色素を選択することは、当業者であれば容易になし得たことといえる。
　
（６）効果についての検討
　上記相違点１ないし４に挙げられた構成を採用することにともなう効果について検討すると、刊行物１には、減衰剤は、光の測定を妨害する外部光を優先的に減少させるために経済的でかつ有効であることが記載され、さらに、他の発光反応系および検定方法を用いることができることも記載されており（上記記載事項(1e)参照）、刊行物１記載の効果は、刊行物１発明の発光標識、測定対象、及び定量的光学的分析方法の内容を、刊行物４ないし６に記載された、蛍光色素、細胞層、及び細胞膜の電位変化の測定に変更しても、同様に奏されることが予測できる。そして、これらの構成を組み合わせたことにより、刊行物４ないし６に記載されるような細胞膜の電位の変化という、微小な変化の測定の感度が向上することも、予測しうるものであり、予想外の格別顕著な効果が奏されるということはできない。
　
（７）まとめ
　したがって、本件訂正発明は、上記刊行物１ないし６に記載された発明及びこの出願の優先日前周知の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
VI．むすび
　以上のとおり、本件請求項１に係る発明についての特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであるから、特許法第１２３条第１
項第２号に該当し、他の無効理由について検討するまでもなく無効とすべきものである。
　また、審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。