【事件の表示】
　特願２００３−３１８９５９「タクスス属種の細胞培養によるタキソールおよびタキサンの増強された生産」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　１月　８日出願公開、特開２００４−　　　２８５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　出願の経緯及び本願発明 
　本願は，１９９３年２月２２日（パリ条約による優先権主張，１９９２年２月２０日，米国，１９９２年４月２４日，米国）を出願日とする出願の特願平０５−５１５０１６号の一部を，特許法第４４条第１項の規定により，平成１５年９月１０日に分割出願したものであって，その請求項１〜３４に係る発明は，平成１７年９月９日付けで提出された手続補正書によって補正された明細書の特許請求の範囲に記載されたとおりのものと認められるところ，その請求項１に係る発明（以下，「本願発明１」という。）は，次のとおりのものである。 
　
「【請求項１】下記工程を含むことを特徴とする，タクスス属種（タクスス・シネンシス及びタクスス・ブレヴィフォリアを除く。）の細胞培養から高収率でタキソールおよびタキサンを回収する方法； 
（ａ）タクスス属種（タクスス・シネンシス及びタクスス・ブレヴィフォリアを除く。）由来の細胞を，１つ以上の栄養培地で，タキソールとタキサンとを生産する条件下で培養する工程であって， 
（ｉ）タクスス（タクスス・シネンシス及びタクスス・ブレヴィフォリアを除く。）細胞を，懸濁液中の培養細胞の迅速な成長に有利な成長栄養培地に植菌して植菌懸濁物を形成する工程， 
（ｉｉ）前記工程（ｉ）の植菌懸濁物を成長させ，バイオマスを増殖させる工程， 
（ｉｉｉ）前記工程（ｉｉ）の懸濁培養物をタキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地に継代培養して生産培養物を形成する工程，ここで，前記生産栄養培地は生産物形成のために独立して最適化され，前記成長栄養培地と異なる， 
（ｉｖ）前記工程（ｉｉｉ）の生産培養物をタキソール及びタキサンを形成するための条件下で培養する工程， 
を含む工程；及び 
（ｂ）前記工程（ｉｖ）の培地，細胞，または生産培養物の培地及び細胞から前記タキソールおよびタキサンを回収する工程。」
　
第２　原査定の拒絶理由
　これに対し，原査定の拒絶理由の概要は，以下のとおりのものである。
　
「この出願に係る発明は，その出願前に頒布された刊行物である米国特許第５０１９５０４号明細書（以下，「引用例１」という。）に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」
　
第３　当審の判断
１．本願発明１について
　本願発明１は，タクスス属種の細胞培養からタキソールおよびタキサンを回収する方法のうち，タクスス・シネンシス及びタクスス・ブレヴィフォリア以外のタクスス属種に係るものであるところ，本願明細書及び図面（以下，「本願明細書等」という。）には，本願発明１に係る実施例として，以下の例が示されている。 
 　 
ア． 「タクスス属種（タクスス・シネンシス及びタクスス・ブレヴィフォリアを除く。）」であるタクスス・カナデンシス，タクスス・カスピダータ，タクスス・バッカータ，タクスス・グロボーサ，タクスス・フロリターナ，タクスス・ワリキアーナ及びタクスス・メディアのカルス誘導を，それぞれ第３表（【表９】）の培地により行ったこと（実施例１）。 
イ． 誘導されたカルスの増殖を，カルスにとって好ましい成長培地及び維持培地（第３表（【表９】））により行ったこと（実施例２）。 
ウ． カルス材料を，各種に適当な液体培地（第３表（【表９】））に移植し，懸濁培養を誘導したこと（実施例３） 
エ． タクスス・バッカータ及びタクスス・カナデンシスについての懸濁培養における増殖速度及び細胞密度が，第４表（【表１０】）のとおりであること（実施例４）。
オ． カルスを各種ごとに特定の固体培地上に置き，２０日間，暗所で培養し，タキソールを生産させ，その際，細胞及び培地から抽出されたタキソールは，第５表（【表１１】）のとおりであること（実施例６）。 
 　 
２．引用刊行物に記載された発明 
　原査定の拒絶の理由に引用された引用例１には，以下の記載がある（下線は，合議体による。）。 
 　 
カ． 「本発明は，タクスス・ブレヴィフォリア及びタクススのほかの種である針葉樹の組織の細胞培養による，アルカロイド化合物の生産及び回収に関する。」（第１欄第７〜９行），
キ． 「Ｔ．ブレヴィフォリア樹木は稀少であり，生長も遅く栽植されない。タキソール１ポンド生産するために，樹皮が１万ポンド必要である。樹皮の抽出は複雑で，また，製品の変動が生じる。・・・発明者らは現在，驚くべきことに，タクスス・ブレヴィフォリア組織由来の脱分化細胞又はカルス細胞が人工培地でうまく成育可能であり，損傷していない植物同様に培養においても化学療法的に活性なアルカロイドが生産されることを発見した。」（第１欄第２８〜４５行），
ク． 「我々のタキソール産生方法には，以下の工程が含まれる： 
ａ．タクスス属種の生きた組織を供し； 
ｂ．上記組織からのカルス形成と懸濁細胞成長に適した栄養培養培地を供し； 
ｃ．上記組織からのカルス形成と懸濁細胞成長のために，上記組織を上記培地において培養し； 
ｄ．上記カルス及び懸濁細胞，並びに，上記培地から，タキソール及びそれに関連する化合物を回収する。 
工程（ｃ）において，任意に，
誘導剤を添加し，タキソール及びそれに関連するアルカロイドの生産を最適化してもよい
ケ． 「アルカロイドの生産に特に有用な本発明の植物材料はパシフィック・イュー（Pacific yew）であるタクスス・ブレヴィフォリアから採取される。
この属のいかなる植物も，所望の結果を生み出すだろう
コ． 「カルス誘導及びその後の成長に適する培養培地は，表IIに記載された成分が添加されたGamborg's B5培地（表Ｉ）の水溶液又は寒天で固定化したものである。この培地に，そのほかの慣用された塩組成物（例えば，Lloyd and McCown's 又はAnderson's培地 ）の置換，さまざまな成分の添加又は削除，それらの比率の変更のような改変を加えることは理解される。例えば，我々は，硝酸アンモニウムが成長率を向上させることを見出した。このように，
カルス誘導及び成長に適当であり最適な培地を決定することは，当業者の能力の範囲内であることは明らかである
サ． 「懸濁培養で成長する細胞は，細胞量が５〜１０倍になるまで３〜４週間の間隔で継代する。バイオリアクターにおいて成長した細胞は容器の性質に応じた成長率を有するであろう。タキソールは，細胞培養中に生産され，培養上清中，特に，継代培養後２〜４週間の期間に存在する。タキソール生産はまた，真菌エリシター及びバナジル硫酸を含む様々な化合物の添加により促進されるが，例えば，３，４−ジクロロフェノキシトリエチル（アミン）等，副産物の生産を刺激するほかの化合物によって誘導され得る。
真菌エリシターやほかの化合物による急速な誘導の能力は，タキソールの商業的な生産に多大な利益をもたらすだろう
シ． 「細胞培養により生産された化合物は，タキソール及び多数のほかの化合物であり，それらのうちいくつかのものは植物中には存在しない。タキソール及びそれに関連する化合物の構造式は，Wani et al. [J. Am. Chem. Soc. 93: 2325-2327 (1971)]，及び，Kingston [e.g., Lloydia 45: 466-470 (1982)]の一連の記事に記載されている。」（第３欄第５５〜６１行），
ス． 「
実施例１
セ． 「
実施例３
ソ． 「
実施例４
（１）窒素アンモニウムの添加有り又はなしのGamborg's B5 培地（表Ｉ及びII）， 
（２）Lloyd and McCown's 樹木植物塩基性塩混合物（表III），5 ml Murashige and Skoog's 改変ビタミン混合物（表IV），15g スクロース，2gカサミノ酸及び5ml ２，４−Ｄ，又は， 
（３）Anderson's ロドデドロン塩基性塩混合物（表III），5ml Murashige and Skoog's 改変ビタミン混合物, 15g スクロース，2gカサミノ酸及び5ml ２，４−Ｄ
に分割した。20μｌの細胞を，125ml 三角フラスコ中の45ml 培地に接種した。
培地２及び３，並びに，アンモニウムを添加したGamborg's B5における細胞の成長は，無添加のGamborg's B5のものと比べて，２〜３倍大きかった
継代培養後，２〜４週間において，培地１及び２において成長した細胞により，タキソールが生産された
タ． 「
実施例６
タキソールの濃度は，1.0〜3.0mg/l
チ． 「
実施例８
Gamborg's B5 中で真菌培養を行い，タキソールの生産を誘導するために用いた
 　 
　上記カ．〜チ．の記載によれば，引用例１には，タキソールの商業的な生産のために，タクスス・ブレヴィフォリア樹木から抽出する方法に替えて，タクスス・ブレヴィフォリアの細胞培養により，タキソール及びその関連化合物を回収する方法が記載されており（上記カ．及びキ．等を参照。），該方法は以下の工程を含むことが記載されている（上記ク．を参照。）。 
 ａ．タクスス・ブレヴィフォリアの生きた組織を供し； 
 ｂ．上記組織からのカルス形成と懸濁細胞成長に適した栄養培養培地を供し； 
 ｃ．上記組織からのカルス形成と懸濁細胞成長のために，上記組織を上記培地において培養し； 
 ｄ．上記カルス及び懸濁細胞，並びに，上記培地から，タキソール及びそれに関連する化合物を回収する。 
上記工程ｃ．において，任意に，誘導剤を添加し，タキソール及びそれに関連する化合物の生産を最適化してもよい。 
 　 
　そして，実施例において，実際に，タクスス・ブレヴィフォリア由来の細胞を，Gamborg's B5 中で懸濁培養して成長させ（上記ス．及びセ．を参照。），その継代培養物を，培地１（窒素アンモニウムを添加）又は培地２（Lloyd and McCown's 樹木植物塩基性塩混合物（表III），5 ml Murashige and Skoog's 改変ビタミン混合物（表IV），15g スクロース，2gカサミノ酸及び5ml ２，４−Ｄ）で培養して，細胞を成長させたところ，これらの培地において成長した細胞によりタキソールが生産されたこと（上清におけるタキソールの濃度：1.0〜3.0mg/l）（上記ソ．及びタ．を参照。），並びに，上記継代培養物を，上記ソ．のごとく，すなわち，該継代培養物を培地１，培地２又は培地３で培養して，成長させた細胞を，Gamborg's B5 中で真菌培養（真菌エリシターを添加した培養）を行って，タキソールの生産を誘導したことが記載されている（上記チ．を参照。）。 
 　 
３．対比 
　本願発明１と引用例１に記載された発明（以下，「引用発明１」という。）を対比する。 
（１）本願発明１の「タキサン」について 
　本願発明１における「タキソール及びタキサン」について，本願明細書等には， 
ツ． 「【００２７】・・・タキソールおよびタキソール様化合物，またはタキサンという用語はタキサン環を有する化合物を記述するために互換的に使用される。これらの化合物はそれ自体抗新生作用を持っていてもよく，修飾されて生物活性化合物を生じてもよい。」 
と記載されている。 
　一方，引用発明１の細胞培養によって回収される「タキソールに関連する化合物」について，上記シ．中で引用されている文献である「J. Am. Chem. Soc. 93: 2325-2327 (1971)」には，タクスス・ブレヴィフォリアから単離されたタキソールの構造が記載され，また，同じく「Lloydia 45: 466-470 (1982)」には，タクスス・ブレヴィフォリアから２種のタキサンと，２種のアセチル化タキソール誘導体が単離されたことが記載されているから（ABSTRACTを参照。），引用発明１の「タキソールに関連する化合物」は，本願発明１における「タキサン」を含み，両者は実質的に相違しているとは認められない。 　
　なお，この点については，審判請求人も認めるところである（平成１９年１月４日付け回答書（以下，単に「回答書」ともいう。）の第２頁第１３〜１７行）。
 　 
（２）本願発明１の「高収率」について 
　本願発明１は，細胞培養からのタキソール及びタキサンを「高収率」で回収する方法である。この「高収率」について，本願明細書等をみても，どの程度が「高収率」であるかは明らかにされていないが，本願発明１の目的が，天然のタクスス属種樹木由来の乾燥樹皮及び針葉の代替供給源として，細胞培養によりタキソール及びタキサンを回収する方法を提供することであることを考えれば，該代替供給源として有意な程度と解するのが適当である。
　一方，引用発明１は，タキソールの商業的な生産のために，タクスス・ブレヴィフォリア樹木から抽出する方法に替えて，タクスス・ブレヴィフォリアの細胞培養により，タキソールを回収する方法であり，商業的生産に有意な程度のタキソールの回収を行っている。そうしてみれば，引用発明１の回収は，本願発明１が目的とする程度の収率であると考えられるから，本願発明１が「高収率」でタキソール及びタキサンを回収する点については，引用発明１との実質的な相違点とは認められない。
　 
（３）本願発明１が，栄養培地として「成長栄養培地」及び「生産栄養培地」を用いていることについて 
　本願発明１は，栄養培地として，「培養細胞の迅速な成長に有利な成長栄養培地」及び「タキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地」を用いており，該「生産栄養培地」については，「生産物形成のために独立して最適化され」たものである。そして，これらの「成長栄養培地」及び「生産栄養培地」について，本願明細書等には， 
テ． 「【００４１】・・・「成長培地」という用語は培養細胞の迅速な成長に有利な栄養培地を記述するのに使用される。「生産培地」という用語は培養細胞のタキソールおよびタキサンの生合成に有利な栄養培地を指称する。
成長は生産培地で起きることがあり得るとともに，生産が成長培地で起きることがあり得るし，単一の栄養培地中で最適の成長と生産が起きることがあり得ることが了解される
との記載はあるが，その組成が特定されるものではなく，また，「成長栄養培地」の「迅速な成長に有利」，並びに，「生産栄養培地」の「タキソールおよびタキサンの生合成に有利」とは，どの程度のことを具体的に示すのか，本願明細書等をみても明らかでない。さらに，「生産栄養培地」は，何を指標として「最適化」されたとするか等について，本願明細書等には何ら示されていない。 
　一方，引用発明１は，タクスス・ブレヴィフォリア由来の細胞を，Gamborg's B5 中で懸濁培養して成長させ，その継代培養物を，培地１又は培地２で培養して，細胞を成長させ，これらの培地において成長した細胞によりタキソールを生産させている（以下，「引用発明１の方法（１）」という。）。また，引用発明１は，上記継代培養物を，培地１，培地２又は培地３で培養して，成長させた細胞を，Gamborg's B5 中で真菌培養を行って，タキソールの生産を誘導したことが記載されている（以下，「引用発明１の方法（２）」という。）。 
　引用発明１の方法（１）の場合，「Gamborg's B5」培地と，「培地１」又は「培地２」とは，その組成が異なっており，これらは異なる栄養培地といえる。また，該「Gamborg's B5」培地は，培養細胞が成長しているから，成長のための栄養培地といえ，その後用いた「培地１」又は「培地２」は，タキソールの生産が行われているから，生産のための栄養培地といえる。そして，上述のとおり，本願発明１の「成長栄養培地」及び「生産栄養培地」は，成長と生産が同時に起こることや，単一の栄養培地中で最適の成長と生産が起きることを排除するものではなく，該成長と生産の程度について，明確な指標があるわけではないから，引用発明１の「Gamborg's B5」培地，並びに，「培地１」又は「培地２」は，それぞれ，本願発明１における「培養細胞の迅速な成長に有利な成長栄養培地」及び「タキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地」に相当する。 
　また，引用発明１の方法（２）の場合，継代培養物を培養し，細胞の成長が行われている「Gamborg's B5」培地，「培地１」，「培地２」及び「培地３」は，成長のための栄養培地といえる。また，真菌エリシターを含むGamborg's B5 培地は，タキソールの生産が行われ，上記ク．のごとく，タキソールの生産を最適化するものであるから，生産のための栄養培地といえる。そうしてみると，引用発明１のこれらの培地，すなわち，「Gamborg's B5」培地，「培地１」，「培地２」及び「培地３」，並びに，真菌エリシターを含むGamborg's B5 培地は，それぞれ，本願発明１における「培養細胞の迅速な成長に有利な成長栄養培地」，並びに，「タキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地」に相当する。 
 　 
（４）そうしてみると，本願発明１と引用発明１は， 
「下記工程を含むことを特徴とする，タクスス属種の細胞培養から高収率でタキソール及びタキサンを回収する方法； 
（ａ）タクスス属種由来の細胞を，１つ以上の栄養培地で，タキソール及びタキサンとを生産する条件下で培養する工程であって， 
（ｉ）タクスス細胞を，懸濁液中の培養細胞の迅速な成長に有利な成長栄養培地に植菌して植菌懸濁物を形成する工程， 
（ｉｉ）前記工程（ｉ）の植菌懸濁物を成長させ，バイオマスを増殖させる工程， 
（ｉｉｉ）前記工程（ｉｉ）の懸濁培養物をタキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地に継代培養して生産培養物を形成する工程，ここで，前記生産栄養培地は生産物形成のために独立して最適化され，前記成長栄養培地と異なる， 
（ｉｖ）前記工程（ｉｉｉ）の生産培養物をタキソール及びタキサンを形成するための条件下で培養する工程， 
を含む工程；及び 
（ｂ）前記工程（ｉｖ）の培地，細胞，または生産培養物の培地及び細胞から前記タキソール及びタキサンを回収する工程。」
という点で一致し，以下の点で相違する。 
 　 
（相違点）本願発明１においては，細胞培養するのが，「タクスス属種（タクスス・シネンシス及びタクスス・ブレヴィフォリアを除く。）」であるのに対し，引用発明１では，「タクスス・ブレヴィフォリア」である点。 
 　 
４．判断 
　上記の相違点について検討する。 
　タクスス属種が産生するタキソールが医薬として有用なものであり，それを商業的に生産したいという課題が知られていた状況下で，引用例１をみて，タクスス属の特定の種において細胞培養によってタキソールの生産が成功したことを知った当業者であれば，タクスス属のほかの種についても同様に生産されるかどうかを試み，可能であればより生産性の高い種を商業用に利用しようと想起することは，極自然の流れである。まして，引用例１には，上記ケ．のごとく，実際に行われたタクスス・ブレヴィフォリア以外のタクスス属種についても，引用発明１の方法を適用することを示唆されているのであるから，タクスス属のほかの種において，明らかにタキソールの生産ができないという事実等の阻害要因がない限り，本件審判請求人が述べるように，たとえ，本願優先日時点において，「（１）タクスス種のほかのメンバーが細胞培養中で増殖するであろうこと，（２）引用例１に記載の培養条件は，タクスス・ブレヴィフォリア以外のタクスス種のメンバーに同様の効果があるであろうこと，（３）タクスス種のほかのメンバーが培養中で成長したとしても，短期間の後に測定可能な量の回収可能なタキソールを生産するであろうこと」（本件審判請求書についての平成１７年１０月１７日付け手続補正書の第２頁第３２〜３６行）について，合理的に予測できるような知見がないとしても，タクスス属のほかの種に，引用発明１の方法を適用しようという強い動機付けがあったものと認められる。 
　それゆえ，本願発明１は，引用発明１から，当業者が容易に想到し得たものと認められ，タクスス・ブレヴィフォリアに替えて，タクスス属のほかの種に，引用発明１の方法を適用することに困難性があったとは認められない。 
　また，本願明細書等の実施例をみても，成長栄養培地と生産栄養培地を用いた２段階の培養により，「タクスス属種（タクスス・シネンシス及びタクスス・ブレヴィフォリアを除く。）」から，タキサン及びタキソールを回収する方法を実際に行ったことが示されておらず，その効果について確認できず，確認できない効果について，格別顕著なものであるとは到底いえない。　すなわち，上記ア．〜オ．によれば，本願明細書等には，タクスス・バッカータ及びタクスス・カナデンシスが懸濁培養により成長したこと，並びに，タクスス属の各種のカルスを特定の「固体」培地上において，２０日間，暗所で培養したところ，タキソールが生産されたことが示されているに過ぎず，「タクスス属種（タクスス・シネンシス及びタクスス・ブレヴィフォリアを除く。）」の植菌懸濁液を，成長栄養培地により成長させた後，生産栄養培地において，タキソール及びタキサンを生産させたといえる例が実際に示されていない。それゆえ，「タクスス属種（タクスス・シネンシス及びタクスス・ブレヴィフォリアを除く。）」が，タクスス・ブレヴィフォリアの替わりに，成長栄養培地と生産栄養培地を用いた２段階の培養を行ったことによって，当業者が予測できない効果が奏されているとは認められない。 
　よって，本願発明１は，引用発明１に基づいて，当業者が容易に発明できたものと認められる。 
　
　なお，タクスス・ブレヴィフォリア以外のタクスス属種に，タキソールの生産及び回収を試みようとする動機付けがあったことについては，本願優先日前に頒布された文献（例えば，Chinese Medicine, 1991, Vol.14 (9)， Plant Physiol., 1991, Vol.96 (Supplement), p.96）に，タクスス属のいくつかの種において，細胞培養によりタキソールの生産を試みていたことが記載されていることと矛盾しない。また，審判請求人が，本件審判請求書についての平成１７年１０月１７日付け手続補正書において提示した「Barden Roach博士の宣誓供述書（添付資料１）」には，引用発明１で用いられているGamborg's B5 培地をベースとした成長培地で，タクスス属の各種が成長でき，また，タキサンを生産できたことが示されている（段落番号４を参照）。このことは，タクスス属の各種に，引用発明１の方法を適用して，タキソールを回収することに困難性はなく，また，その効果は，当業者が予測し得る範囲のものであることを示しているといえる。 
 　 
５．審判請求人の主張 
　これに対し，審判請求人は，本件審判請求書についての平成１７年１０月１７日付け手続補正書，並びに，平成１８年６月２９日付け審尋書（以下，「審尋書」という。）に対する平成１９年１月４日付け回答書において，以下の（１）〜（７）の主張をしているが，当合議体としては，以下に述べるとおり，これらの主張を受け入れることはできない。 
 　 
（１）「高収率」について
　審判請求人は，
a. 「「高収率」とは，本発明の方法が商業的なタキサン源として適しているという意味では正しいが，引用例１が商業的な収率を得ているという点については同意できない。本発明は，引用例１がタクスス種の一つが懸濁培養系で成長できることを示しているが，タキソールの生産レベルが低すぎて，商業的なニーズを満たすものではないからである。」（回答書の第１頁第１８〜２３行）
と主張する。
　しかしながら，引用例１でいう「商業的な生産」が，審判請求人の求める程度の収率であるかどうかは別にして，引用例１は，細胞培養によってタキソール及びタキサンを回収することにより，天然のタクスス属種樹木由来の乾燥樹皮及び針葉の代替供給源とすることを実現しており，その収量或いは収率が，使用できない程度のものであるとは認められないのであるから，引用発明１は，「高収率」でタキソール及びタキサンを回収しているといえる。
　よって，審判請求人の主張は，採用できない。
　
（２）本願発明１が，タクスス細胞のほかの種類に関するものであることについて
　審判請求人は，本願発明１が，タクスス・シネンシス及びタクスス・ブレヴィフォリア以外のタクスス属種に係るものであることについて，以下のように主張している。
b. 「本出願の優先日（１９９２年初め）の技術水準を考慮すると，ある属の一つの種に対する効果的な培養条件が，その属の他のメンバーに効果的であることは知られておらず，また，合理的に予想することはできないことであった。したがって，引用例１がタクスス・ブレヴィフォリアに対して有効な培養条件を開示しているとしても，これらの培養条件が，他のタクスス種に同様に効果的であるとは必ずしも期待できないし，引用例１はそのような示唆を提供してもいない。一方，本発明者は，タクスス・カナデンシス，タクスス・カスピダータ，タクスス・バッカータ，タクスス・グロボーサ，タクスス・フロリターナ，タクスス・ワリキアーナ，およびタクスス・メディアのような
タクスス種が細胞中で成長できる条件を，具体的に特定したものである（［０１１３］の第４表を参照）
細胞培養においてタキソールを生産できる条件を発見したものである（［０１１３］の第５表を参照）
　バイオテクノロジーという予測可能性が極めて低いという当該技術分野の特性，および引用例１には十分な開示がないために，（１）タクスス種の他のメンバーが細胞培養中で増殖するであろうこと，（２）引用例１に記載の培養条件は，タクスス・ブレヴィフォリア以外のタクスス種のメンバーに同様の効果があるであろうこと，（３）タクスス種の他のメンバーが培養中で成長したとしても，短期間の後に測定可能な量の回収可能なタキソールを生産するであろうこと，については合理的に期待できないことは明らかである。したがって，他のタクスス種が細胞中で成長しうること，ましてや，高いタキソールを生産するために，培養条件等を最適化することは，本件特許の優先日の時点においては自明の事項ではない。そのような期待は，本願明細書において開示されているような実験によってのみ満たすことが出来るものである。したがって，拒絶理由は撤回されるべきである。」（平成１７年１０月１７日付け手続補正書の第２頁第２０〜４０行。下線は，合議体による。），
c. 「本発明と引用例１の別の区別は，タクスス細胞のほかの種類の開示に関するものである。
本明細書は，発明者が９種類のタクスス属の培養物中での細胞の成長およびタキソールの生産を観察している
実験証拠は存在しない
　さらに，２００５年１０月１７日提出のBarden Roach博士の宣誓供述書は，７種の異なるタクスス種を，引用例１のように成長培地中で培養するとき，全ての培養物は，引用例１と同様の最低のレベルでタキソールを生産した（２ｇ／Ｌ以下：段落４）。一方，これらの培養物は，多種多様な異なる培地（全て生産培地としての特徴を有するもの）に成熟細胞として移させられると，全ての種がかなりの量のタキサンを生産した。T. yunanensis以外は全て，引用例１で報告されているよりも，多くのタキサンを生産した（Barden Roach博士の宣誓供述書，段落５−９参照）。」（回答書の第５頁第１１行〜下から第２行。下線は，合議体による。）
　
　しかしながら，タクスス属のほかの種に，引用発明１の方法を適用しようという強い動機付けがあり，その適用には困難性があったとは認められないことは，上記４．で述べたとおりである。
　また，上記主張において，本願明細書には，タクスス属のほかの種の細胞の成長及び生産について観察した実験証拠が存在すると述べているが，上記ア．〜オ．をみても，タクスス属のほかの種の植菌懸濁液を，成長栄養培地により成長させた後，生産栄養培地において，タキソール及びタキサンを生産させたといえる例が実際に示されていない。しかも，生産が確認されたことという「表５（【表１１】）」は，カルスを特定の固体培地上で培養したものであり，当該固体培地は，培地Ｄ，Ｆ，Ｇ及びＨを用いており，これは，回答書に添付されたSrinivasan博士の宣誓供述書によれば，「成長培地」であり（段落１１を参照。），「生産栄養培地」を用いたタキソール及びタキサンの生産についての実験証拠とはいえない。
　さらに，Barden Roach博士の宣誓供述書における実験結果は，本願出願後に提出された，本願明細書には開示のない組成の培地を用いたものであるから，本願発明１の効果を参酌する上で参考にできない。
　よって，審判請求人の主張は，採用できない。
　
（３）タクスス属の種が定常期中にタキソールを生産することをはじめて見出したことについて 
　審判請求人は， 
d. 「本発明者は，タクスス属の種が定常期中にタキソールを生産することを始めて見出したものであり，本発明者は，その後，培養細胞の急激な成長を調整した成長条件を用いること，およびタキソールおよびタキサンの生合成の最適化した別の生産形成の条件を用いることにより高収率でタキソールを製造できることを見出したものである。これらのことに関しては，何れの引用例にも開示されていない。 
　タクスス種の培養細胞において，成長培地と，タキソールを生産する培地を使用することは，本発明の出願時において自明の事項ではない。なぜなら，対数期とは反対に，成長期においてタキソールを生産することは知られていなかったからである。したがって，成長期と，生産期という別個の時期に対して最適化された条件は知られていない事項であるから，審査官は拒絶理由を撤回すべきである。」（平成１７年１０月１７日付け手続補正書の第３頁第６〜１４行）
と主張している。 
　しかしながら，細胞培養において，該細胞の生産する物質と細胞の成長との関係を考慮し，その培養条件を最適化することは，当業者の通常の創作能力の発揮に過ぎず（実際に，引用例１においても，上記コ．のごとく，培地の組成を最適化することを示唆している），たとえ，本願発明者が，タクスス属の種が定常期中にタキソールを生産することをはじめて見出したとしても，タキソールが成長に関してどのような関係を有しているかを考慮して，その培養条件を設定することは，当業者にとって容易に成し得たことであると認められる。 
　なお，本願請求人は，上記手続補正書において，本願優先日前に頒布された文献であるCell Culture and Somatic Cell Genetics of Plants, 1987, Vol. 4, Chapter 5, ”Cell Growth and Accumulation of Secondary Metabolites“, p.107を引用して，
e. 「２次的な代謝生産物の堆積は成長に関係しており，そのような関係は２つに分類されることが知られていた。（１）定常期中の堆積に関しては，細胞の成長と代謝生産物の堆積は反比例関係を示すこと，（２）対数期中の堆積に関しては，代謝生産物の堆積は細胞分裂に関連していること。」（第２頁下から第４行〜末行）
と述べている。このことは，細胞培養において，該細胞の生産する物質と細胞の成長とが関係することが，当業者によく知られていた事項であることを示しているものといえ，上記請求人の主張とは逆に，細胞培養において，該細胞の生産する物質と細胞の成長との関係を考慮し，その培養条件を最適化することが，当業者にとって当然考慮すべきことであり，そのことが何ら困難性を有するものではないことを支持するものと認められる。 
　よって，審判請求人の主張は，採用できない。
 　 
（４）本願発明１の成長速度について 
　審判請求人は，本願発明１が顕著な効果を奏することについて，以下のように主張する。
f. 「
発明は，引用例１により得られる成長速度よりも，実質的に，驚くほど高い成長速度を提供するものである
　
　他方，審判請求人は，これにつき，回答書において以下のように主張する。
g. 「第一に，本発明はタキサンおよびタキソールを高収率で回収する方法であり，細胞培養の成長速度を増加させる方法ではない点を指摘しておく。したがって，本発明の細胞培地中の細胞培養物の成長速度が，引用例１の方法の
細胞培養の成長速度を近似しているか否かは重要な事項ではない
さらに，本発明で使用されている接種量（５mlの培地あたり５００mg）と比較して引用例１の方法において使用されている接種量は非常に少ない（培地４５ml当たり２０μl，引用例１，カラム７，ＩＩ，第１３−１５行）である。このように，引用例１の方法中の細胞は，これらの細胞が成長するのに利用できる栄養は多量ある一方で，本発明の多量の接種では培地中における栄養物を使い果たすことになる。引用例１の方法と比較した場合，本発明において培地に対する接種量が，もし，増加せずに，
引用例１におけるものと同じであれば，成長速度は同じになるであろう
　この主張は，本願発明１が顕著な効果を奏するかどうかを検討する上で，成長速度は重要な事項でないことを意味するものであり，また，接種量を同じにすれば，本願発明１と引用発明１の成長速度が同じになることを意味するものにほかならない。そうであれば，上記ｆ．の主張，すなわち，本願発明１が優れた成長速度を提供するものであることに基づいて，本願発明１が顕著な効果を奏するという主張自体が意味をなさなくなる。
よって，審判請求人の主張ｆ．は，採用できない。
　
　なお，本願発明１は，特定の培地に限定されるものではなく，特定の培地による効果に基づいた上記主張ｆ．は到底受け入れられるものではない。また，上記ｆ．の主張のように，本願発明１が「驚くほど高い成長速度を提供するもの」ともいえないことは，審尋書で述べたとおりである。すなわち，上記主張ｆ．は，本願発明１の「最大倍加時間」（第４表（【表１０】）に示されている。）と引用発明１の「平均倍加時間」とを対比させるものであって，これをもって，本願発明１の方法が優れているとはいえない（審尋書の５．（２））。
　
（５）本願発明１が，栄養培地として「成長栄養培地」及び「生産栄養培地」を用いていることについて 
　審判請求人は，回答書において，Srinivasan博士の宣誓供述書を引用して，以下の主張をしている。
h. 「培養植物細胞の成長に適したバランスのとれた培地である，引用例１の多種多様な培養培地とは対照的に，本発明は２つの別個の培地を開示している。第一のタイプは，バランスがとれた栄養（引用例１に類似するが，これよりより成長に効果的である），一方，第二のタイプは，炭素および窒素の相対的な量をタキソールおよび他のタキサンの生産を促進するようにシフトさせる。第一の培養相ではその目的は成長であり，第二の培養相ではその目的はタキソールの生産であり，これらの目的をシフトさせることは，本発明のクレームに従い，成長培地から生産培地へ変化させることである。引用例１は多種多様な培養培地を変化させることを記載しているが，一つのタイプの培地から本発明にクレームおよび開示されているように別のものにシフトさせることを示唆する記載は存在しない。したがって，引用例１は，本発明の２つの培地タイプを開示するものではない。」（回答書の第４頁第２〜１２行）
　
　また，審判請求人は，上記審尋書の「留意点（１）」として，「本願発明１は，「成長栄養培地」及び「生産栄養培地」の組成について，特定の限定がされているものではない」ことを指摘した点について， 
i. 「当業者は，引用例１は本発明とは類似していないと認識するであろう。第１に，「引用発明１の方法（１）」で主張されている「生産培地」は，「引用発明１の方法（２）」の「成長培地」と同じものではない。したがって，生産培地が，生産物の形成に対して，独立して好適化されたことにはならない。さらに，本発明者によって発見されたように，タクスス細胞培養中でのタキサン生産は成長に関連しないから，一つの培地が，培養細胞の迅速な成長に適し，かつ，タキサンおよびタキソールの生合成に好適であることを両立することはできない。 
　第２に，上記の「３．対比の部分（ｃ）」で説明したように，本発明の優先日前に，成熟細胞により生産された生産物の合成を奨励するように，植物研究者は，成長培地および別の生産培地を使用することを開示している（添付資料１および２，段落４−１０参照）。これらの文献は，最適化された生産発酵培養物が，生産培地は，成長培地と比較して（ｉ）ショ糖または他の炭素源レベルの増加および／または（ｉｉ）特定の無機成分レベルの減少（例えば，窒素，アンモニウム，リン酸，および／またはカリウム）している（同段落５参照）。引用例１で使用されている培地は何れにもこれらの特徴を有するものではない（同段落１１および表１−２参照）。引用例１は単に，多種類の成長培地中で慣用の継代培養を開示しているにすぎない。 
　最後に，審尋書における判断とは対照的に，Barden Roach博士の宣誓供述書に記載されている実験で使用されている培地は，これらの重要な特徴を有するものである（同段落番号１２参照）。したがって，Barden Roach博士の実験は，タクスス・シネンシスで最高量のタキサン量が生産されているが，本発明の２段階培養方法がタクスス・シネンシスおよびタクスス・ブレビフォリア以外のタクスス種に適用可能であることを確認するものである。」（第７頁第６行〜末行）
と主張する。
　
　しかしながら，上記３．（３）において詳述したように，本願発明１の「成長栄養培地」及び「生産栄養培地」については，培地の組成や，当該培地を用いた際の「成長」又は「生産」の程度によって特定されるものではなく，また，成長と生産が同時に起こることや，単一の栄養培地中で最適の成長と生産が起きることを排除するものではない（本願発明１は，「（ａ）タクスス属種（・・・）由来の細胞を，１つ以上の栄養培地で，タキソールとタキサンとを生産する条件下で培養する・・・」ものであり，２つの別個の培地を必須とするものではない。）。一方，引用発明１は，タクスス・ブレヴィフォリア由来の細胞からタキソールを生産させる際に，別の培地を用いて，該細胞の成長及びタキソール生産を行っているのであるから，本願発明１の「成長栄養培地」及び「生産栄養培地」が，引用発明１のものと異なるとはいえない。
　特に，引用発明１の方法（２）に用いている真菌エリシターを含むGamborg's B5培地は，タキソールの生産を誘導するために用いており（上記チ．），「生産栄養培地」であるといえる。すなわち，エリシターについては，本願明細書中には，以下の記載がある（下線は，合議体による。）。
ト． 「【００４９】エリシター
細胞培養中のタキソールおよび他の関連タキサンの収率を改善するために，本発明者らは数多くのアプローチを行った。
生産性を高めるのに使用されたこれらのアプローチの一つはいわゆるエリシターを使用すること
ナ． 「【００５０】
真菌のエリシター類の使用およびタクスス・ブレヴィフォリアの懸濁によるタキソールの生産のために選ばれた化合物を報告している（特許文献３（合議体注；引用例１））
　
　上記記載によれば，エリシターは，生産性を高めるために使用されたアプローチの一つであり，培地を生産に適した培地とするものである。そして，上記ナ．における「特許文献３」は，引用例１であり，「真菌のエリシター類の使用およびタクスス・ブレヴィフォリアの懸濁によるタキソールの生産のために選ばれた化合物」の報告は，上記チ．の実施例８の記載を示しているから，引用発明１の実施例８の培地は，「生産栄養培地」といえる。
　また，上記本件審判請求書についての手続補正書で示した「Barden Roach博士の宣誓供述書（添付資料１）」において，成長栄養培地と生産栄養培地を用いた２段階の培養した例が示されているが，ここで示された培地の組成は，本願明細書等で開示されたものと異なっており，本願発明１の効果を参酌する上で参考にできない。 
　よって，審判請求人の主張は，採用できない。
　
（６）「生産栄養培地」について
　審判請求人は，審尋書の「留意点（３）」として，「本願発明１の「生産栄養培地」は，生産だけでなく，成長も有意に増加させているものであり，「タキソール及びタキサンの生合成に有利」であり，「生産物形成のために独立して最適化され」たものは，どのようなものか不明である」ことを指摘した点について， 
j. 「上記の留意点（２）（Ｂ）で述べられているように，本発明の成長培地はバイオマスを２−３倍増加させるものである。審尋書では，生産培地中における密度が１．４〜１．７倍に増加していると指摘しているが，このような範囲の記載は誤解を招く。この範囲の最小値（すなわち，１．４倍）は４２日後であり，最大値（すなわち，１．７倍）は２５日後のものである。審尋書，第１５頁，最終行−第１６頁，第１行に記載されているように，生産培地における細胞密度は，２５日と４２日の間で顕著に減少する。もし，本発明の生産培地が（急速な成長に適した）成長培地であるとしたら，通常人であれば，細胞密度は，時間の経過とともに減少するのではなく，増加すると期待するであろう。しかしながら，Srinivasan博士の宣誓供述書に記載されているように，２段階培養（すなわち，異なる生産培地を使用すること）を用いた２次代謝生産物は，細胞成長の損失を生じさせうる（資料１および２の段落１３参照）。」(回答書の第９頁第２〜１３行)
と主張する。
　
　しかしながら，上記ｊ．の主張は，本願明細書において，タクスス・シネンシスを細胞培養する際に用いた「生産栄養培地」が，２５日から４２日の間で細胞密度を減少させるものであったということであり，本願発明１の「生産栄養培地」の一例（ただし，タクスス・シネンシスについての生産栄養培地）を示したに過ぎない。上述のとおり，本願発明１の「生産栄養培地」は，組成や「生産」の程度によって特定されるものではなく，また，成長と生産が同時に起こることや，単一の栄養培地中で最適の成長と生産が起きることを排除するものではない。それゆえ，本願発明１の「生産栄養培地」を，上記主張のようなものに限定して解釈することはできない。
　よって，審判請求人の主張は，採用できない。
　
（７）本願発明１のタキソールの生産量について
　審判請求人は，審尋書の「留意点（４）」として，「引用発明１の栄養培地について検討すると，タキソールの生産量（乾燥重量％）は，０．１〜０．３（乾燥重量％）であり（細胞密度を，１（g/L）として計算），第５表のタクスス属の各種のタキソール生産量と比べて，遜色のない生産量を示している」ことを指摘した点について， 
k. 「Srinivasan博士の宣誓供述書の段落１３−１８（資料１および２参照）に記載されているように，タキソールのバイオマスに対する比率は時間とともに変化する。したがって，２段階のタクスス細胞培養においてタキサンの生産量を比較する際には，データが得られた時間の経過を考慮することなく，バイオマス単位当たりの生産値を使用するのは不適切である。 
　さらに，本発明の目的は，商業的な使用に対する細胞培養によりタキソールおよびタキサンを生産する方法を開発することにある。このように，細胞の生産量は，単独で考慮すべき事項ではない。対照的に，最終目的は，効率を最適化させる一方で高容量生産性を達成することにある（資料１および２，段落１９−２１参照）。」(回答書の第９頁第２０行〜第１０頁第１行)
と主張する。
　
　上記主張ｋ．は，要するに，本願発明１の効果，すなわち，タキソールの生産量を比較する上で，バイオマス乾燥重量当たりのタキソール量（乾燥重量％）の比較は不適切であり，容量生産性により比較すべきであるというものである。
　しかしながら，本願明細書等をみても，本願発明１の効果の有無を「容量生産性」のみによって判断するとは解せず，むしろ，本願明細書の本願発明の目的についての記載（「【００２５】本発明の目的はタクスス・シネンシスの細胞培養を誘導して野生の植物体で生産されるレベル（0.003 ないし0.03％乾燥重量，非特許文献１５）をはるかに越えるレベルのタキソール（0.32％乾燥重量）を生産するように誘導する能力を含む。」）をみれば，乾燥重量％を指標にして効果の有無を判断すべきと解される。そうであるから，上記審判請求人の主張は採用できない。
　たとえ，審判請求人が主張するように「容量生産性」を指標としたとしても，そもそも本願明細書等の実施例には，成長栄養培地と生産栄養培地用いた２段階の培養により，「タクスス属種（タクスス・シネンシス及びタクスス・ブレヴィフォリアを除く。）」からタキサン及びタキソールを回収する方法を実際に行っておらず，本願発明１が，引用発明１と比べて顕著な効果を奏しているとはいえない。
　また，たとえ，タクスス・シネンシスの例（たとえば，実施例９）をもって，「タクスス属種（タクスス・シネンシス及びタクスス・ブレヴィフォリアを除く。）」について，引用発明１と比べて顕著な効果を奏することを類推しようとしても，そもそも本願発明１に係る本願実施例９と引用発明１では，タクスス属細胞の接種量，培養期間，培地組成が異なっており，引用例１に記載された容量生産性が，本願実施例９において得られた容量生産性と比べて高い値であったとしても，このことをもって，本願発明１が引用発明１に比べて顕著な効果を奏するとは直ちにはいえない。
　すなわち，引用発明１の接種量は0.444g/Lであるのに対し（たとえば，実施例４では，２０μl（２０mgとして計算する。）の細胞を４５ml培地に接種。），本願発明１の実施例の接種量は100g/L（たとえば，実施例９では，生重量500mgの細胞を５mlの培地に接種。）であり，本願発明１の実施例は，引用発明１に比べて，200倍以上多量にタクスス属細胞を接種している。また，培養期間は，引用発明１が２〜４週間（１４〜２８日間）であるのに対し，本願発明１の実施例では，４２日間であり，本願発明１の実施例は引用発明１と比べて，異なる培地組成の培地を用い，より多く細胞を接種し，より長い培養期間培養した際に得られたものであるから，このことをもって，このような培養条件について何ら規定しない本願発明１が引用発明１よりも優れた「容量生産性」を有するとはいえない。また，本願発明１の実施例の特定の培養条件下において得られる「容量生産性」を，本願発明１に係るすべての態様にまで一般化できるとはいえないから，このことをもって，タクスス・ブレヴィフォリアに替えて「タクスス属種（タクスス・シネンシス及びタクスス・ブレヴィフォリアを除く。）」を用いたことで優れた効果が奏されるとはいえない。
　よって，審判請求人の主張は，採用できない。
　
第４　むすび 
　したがって，本願発明１は，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから，その余の本願の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本特許出願は拒絶すべきものである。 
　
　よって，結論のとおり審決する。