【事件の表示】
　平成１０年特許願第３７０８７２号「ヒドロ芳香族オキシ酢酸ｔ−ブチルエステル」拒絶査定不服審判事件〔平成１１年　９月２８日出願公開、特開平１１−２６３７５２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明　 
　本願は、平成１０年１２月２５日（優先権主張　平成１０年１月１２日）の出願であって、平成１８年２月２日付けで拒絶理由が通知され、平成１８年４月１日付けで意見書が提出されると共に手続補正がされたが、同年６月２日付けで拒絶の査定がされ、これに対し、同年７月６日付けで拒絶査定に対する審判請求がされたものであり、その請求項１〜７に係る発明は、平成１８年４月１日付け手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜７に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められるところ、本願の請求項３及び４に係る発明（以下、それぞれ「本願発明３」及び「本願発明４」という。）は、以下のとおりである。
本願発明３：
「一般式（ＩＩ）
【化２】
（式中、Ｘは、水酸基、炭素原子数１〜４のアルキル基、炭素原子数１〜４のアルコキシ基又は炭素原子数５若しくは６のシクロアルキル基を示し、Ｙは、単結合又は炭素原子数１〜３のアルキリデン基を示し、ｍ及びｎは、それぞれ独立に０、１又は２であり、ａ及びｂは、それぞれ０、１又は２である。但し、ａ＋ｂは１又は２である。）」
で表わされるヒドロ芳香族オキシ酢酸ｔ−ブチルエステル。
本願発明４：
「２，２−ビス（４−ｔ−ブトキシカルボニルメチレンオキシシクロヘキシル）プロパン。」
　
２．原査定の拒絶理由の概要　 
　原査定の拒絶理由の概要は、「本願の請求項３及び４に係る発明は、本願出願日前の特許出願であって、その出願後に出願公開がされた特願平９−７１９６１号の願書に最初に添付された明細書に記載された発明と同一であり、しかも、本願の発明者が特願平９−７１９６１号に係る上記の発明をした者と同一ではなく、また本願出願の時において、その出願人が特願平９−７１９６１号の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。」というものである。
　
３．当審の判断
（１）先願の明細書に記載されている事項
　特願平９−７１９６１号（以下、「先願」という。）は、平成９年３月２５日の出願であって、本願の優先権主張日後に出願公開（平成１１年９月２８日に公開、特開平１０−２６５５２６号公報）されたものであり、その願書に最初に添付された明細書（以下、「先願明細書」という。）には、以下の事項が記載されている。
　
ａ）「【発明の属する技術分野】本発明は、特にＡｒＦエキシマレーザ等の短波長光に対して透明性の優れた透明性樹脂および特にＡｒＦエキシマレーザ等の短波長光を露光エネルギー源として用いたリソグラフィーに好適に用いられる感光性樹脂組成物に関するものである。」（段落【０００１】）
　
ｂ）「【発明が解決しようとする課題】・・・従来の技術では光の透過率とドライエッチング耐性を両立させることはできていないという課題があった。
　本発明は、かかる課題を解決するためになされたもので、ＡｒＦエキシマレーザ等の短波長領域に高い透明性を示す樹脂および上記波長の光に高い感光性と十分なドライエッチング耐性を有した感光性樹脂組成物・・・を得ることを目的とするものである。」（段落【０００７】〜【０００８】）
　
ｃ）「本発明の透明性樹脂は、上記第１、第２、第３、第４、第５または第６原子団を母剤となる樹脂や下記化合物に結合させたり、または単に添加することにより得ることができる。
　母剤となる樹脂としては例えばポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリヒドロキシエチルアクリル酸、ポリヒドロキシエチルメタクリル酸、ポリマレイン酸、ポリイタコン酸等があげられる。
　化合物としては炭素数３から１５のアルキルカルボン酸、３から１５のアルキルジカルボン酸等があげられるがこれに限定されない。」（段落【００３１】）
　
ｄ）「実施例１１〜１３．表４に示す一般式（１）または一般式（２）で表される原子団を有する樹脂に一般式（５）または（６）で表される原子団を有する化合物を表４に示すように２０ｗｔ％または３０ｗｔ％添加したものと、光の照射により酸を発生する化合物（トリフェニルスルホニウムトリフレイト）とを、実施例１と同様にして調製してレジスト膜を作製しパターン形成を行い、ＣＦ４ガスプラズマによるエッチング速度をノボラック樹脂と比較し、結果を表４に示す。なお、表中、エッチング速度はノボラック樹脂のエッチング速度を１として表している。（段落【００５１】）
　
ｅ）「【表４】
」（段落【００５２】）
　
ｆ）「その結果、表４に示すようにいずれの場合でもＡｒＦエキシマレーザ露光で良好なパターンが得られ、良好な耐ドライエッチング性を示した。」（段落【００５３】）
　
（２）先願明細書に記載された発明
　先願明細書には、ＡｒＦエキシマレーザ等の短波長領域の光の透過率とドライエッチング耐性を両立させるための透明樹脂に添加される化合物として、表４の実施例１３に、化学構造式により２，２−ビス（４−ｔ−ブトキシカルボニルメチレンオキシシクロヘキシル）プロパンである化学物質が記載されている（摘記ａ〜ｆ）。
　してみると、先願明細書には、「２，２−ビス（４−ｔ−ブトキシカルボニルメチレンオキシシクロヘキシル）プロパン」の発明（以下、「先願発明」という。）が記載されているものと認められる。
　
（３）先願発明との対比・判断
　ここで本願発明３及び４と先願発明とを比較すると、先願発明の化合物は、本願発明３の式（ＩＩ）において、ｍ、ｎが０で、ａ、ｂが１であり、Ｙが炭素原子数が３のアルキリデンである場合の化合物に相当するものであるから、本願発明３は先願発明の化合物を包含するものであり、本願発明３は、先願発明と同一である。
　また、本願発明４の「２，２−ビス（４−ｔ−ブトキシカルボニルメチレンオキシシクロヘキシル）プロパン」は先願発明の化合物と同一の化合物であるから、本願発明４は、先願発明と同一である。
　
（４）請求人の主張についての検討
　請求人は、「・・・表４の実施例１３中に２，２−ビス（４−ｔ−ブトキシカルボニルメチレンオキシシクロヘキシル）プロパンの構造式が記載されているが、しかし、構造式が記載されているのみであって、２，２−ビス（４−ｔ−ブトキシカルボニルメチレンオキシシクロヘキシル）プロパンがどのような物性を有するのかは勿論のこと、その製造方法の記載も示唆も何もない。・・・引用例３には、２，２−ビス（４−ｔ−ブトキシカルボニルメチレンオキシシクロヘキシル）プロパンの構造式が記載されているとしても、当業者といえども、引用例３の出願時の技術常識をもってしては、上記引用例３に記載の化合物を製造することはできず、よって、引用例３に２，２−ビス（４−ｔ−ブトキシカルボニルメチレンオキシシクロヘキシル）プロパンの構造式が記載されているとしても、引用例３は、本願の請求項３及び４に対する引用例たり得ない。」（審判請求書の請求の理由を補充する平成１８年９月１９日付けの手続補正書の５．の項の第１〜第３段落）、また、「ある発明・・・が、当業者が当該他の出願の当初明細書等の記載及び他の出願の出願時における技術常識に基づいて、物の発明の場合はその物を作れ・・・ることが明らかであるように当該他の出願の当初明細書等に記載されていないときは、当該発明・・・を「他の出願の当初明細書等に記載された発明・・・」とすることができない。したがって、例えば、他の出願の当初明細書等に化学物質名又は化学構造式により化学物質が示されている場合において、当業者が当該他の出願の出願時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「他の出願の当初明細書等に記載された発明」（審査基準第ＩＩ部第３章特許法第２９条の２」３．２（２）参照）とはならないからである。・・・
　即ち、引用例に化学構造式により上記化合物が示されているとしても、引用例によっては、当業者といえども、引用例の出願時の技術常識を参酌しても、上記化合物を製造できることが明らかであるように記載されていないから、上記化合物は引用例に記載されているとはいえない。」（同手続補正書の５．の項の第５〜第７段落）と、先願発明の化合物は、先願明細書にその製造方法の記載も示唆も何もないので製造することはできず、かつ、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないから、先願発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明としての適格性を欠く旨主張している。
　
　しかし、特許法２９条の２にいう「他の出願の当初明細書等に記載された発明」というためには，他の出願の出願時の技術水準を基礎として、他の出願の当初明細書等に、特許請求の範囲の記載により特定される特許発明等の内容との対比に必要な限度において、その技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であり、他の出願の当初明細書等には、当業者が、他の出願の当初明細書等に記載された発明がそこに示されていることを理解し、それが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていれば、それで足りると解するのが相当である。例えば、特許発明等が「物」の発明の場合にあっては、特許発明等と対比される他の出願の当初明細書等の記載としては、その「物」の構成が、特許発明等の内容との対比に必要な限度で開示されていることが必要であるが、当業者が、当該他の出願の当初明細書等の記載及び他の出願の出願時の技術常識に基づいて、その「物」を入手又は製造し、使用することができれば、必ずしも、当該先願明細書にその「物」を製造する具体的な方法が開示されている必要はなく、また、当該他の出願の当初明細書等に記載された具体的な「物」それ自体でなくても、特許発明等の内容との対比に必要な限度でその「物」と同一性のある構成の「物」を入手又は製造し、使用することが可能であれば、それで足りるというべきである。
　
　上記の観点から、先願明細書には先願発明の化合物が記載されているものの、その製造方法の記載がないから、該化合物を製造することができない旨の請求人の主張について、検討する。
　平成１８年２月２日付け拒絶理由通知において引用された特開平８−５３３９８号公報の実施例８０の（１）に記載されているとおり、先願の出願時において、オキシ酢酸アルキルエステル基をシクロヘキシル環に有する化合物の製造方法は、少なくとも公知であったものといえるから、先願の出願時に、当業者が２，２−ビス（４−ｔ−ブトキシカルボニルメチレンオキシシクロヘキシル）プロパンを製造することができなかったものであるということができない。
　しかも、先願明細書には、実施例１３において２，２−ビス（４−ｔ−ブトキシカルボニルメチレンオキシシクロヘキシル）プロパンを使用することが具体的に記載されているのであるから、先願の出願時において、当業者が上記化合物を入手し又は製造し、使用することが可能であったとするのが自然である。
　してみると、当業者が先願の出願時の技術常識を参酌すれば、先願発明の化合物を入手又は製造し、使用することが可能であることが明らかであるから、単に先願明細書に化合物の物性や製造方法に係る具体的記載がない旨をもって、先願明細書に２，２−ビス（４−ｔ−ブトキシカルボニルメチレンオキシシクロヘキシル）プロパンの発明が記載されていないとはいえない。
　以上のことから、請求人の上記主張は採用できない。
　
 ４．むすび 
　したがって、本願発明３及び４は先願発明と同一であり、しかも、本願発明３及び４の発明者が先願発明の発明者と同一の者であるとも、また、本願出願の時にその出願人と先願の出願人とが同一の者であるとも認められないので、本願発明３及び４は特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものであるから、本願は拒絶すべきものである。 
　よって、結論のとおり審決する。