【事件の表示】
　特願２００１−５１５８８１「ＡＴＰ結合カセット輸送体蛋白質ＡＢＣ１を用いるコレステロール流出を増加させＨＤＬを上昇させるための組成物および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年１２月２８日国際公開、ＷＯ００／７８９７２、平成１５年　２月１８日国内公表、特表２００３−５０６０９７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯
　本願は、平成１２年６月１６日（パリ条約による優先権主張　１９９９年６月１８日、米国、１９９９年９月１４日、米国、及び１９９９年１１月１９日、米国）に国際出願されたものであって、平成１６年１１月４日付で特許請求の範囲について手続補正がなされ、平成１７年１月６日付で拒絶査定がなされ、これに対し、平成１７年４月１１日に拒絶査定不服の審判が請求されるとともに、平成１７年４月２８日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
第２．平成１７年４月２８日付の手続補正についての補正却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　平成１７年４月２８日付の手続補正を却下する。
　
［理由］
（１）本願補正発明
　本件補正により、特許請求の範囲の請求項２は、次のとおりに補正された。
「【請求項２】　配列番号：３のヌクレオチド１−１５３２、１０８０−１６４３、１１８１−１６４３、１２９２−１６４３、１３９４−１６４３または１３９４−１５３２として確認される配列を包含する、ＡＢＣ１プロモーター活性を有する単離されたポリヌクレオチド。」
　
　上記補正は、補正前の請求項２、すなわち、「配列番号：３のヌクレオチド１−１５３２、１０８０−１６４３、１１８１−１６４３、１２９２−１６４３、１３９４−１６４３または１３９４−１５３２として確認される配列を包含する単離されたポリヌクレオチド。」に記載された、発明を特定するために必要な事項である「単離されたポリヌクレオチド」について、「ＡＢＣ１プロモーター活性を有する」旨特定するものであり、特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する（少なくとも、「明瞭でない記載の釈明」や「誤記の訂正」ではない。）。
　そこで、本件補正後の前記請求項２に記載されている事項により特定される発明（以下、「本願補正発明２」という。）が特許出願の際、独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に適合するか）、どうかについて以下に検討する。
　
（２）本願優先日について
　本願補正発明２については、その発明特定事項である配列番号３の配列も、その部分配列も、本願の優先権主張の基礎とされた先の３つの出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものではないので、その優先権主張の効果は認められず、本願補正発明２の新規性、進歩性等の判断の基準日は、現実の出願日である平成１２年６月１６日である。
　
（３）本願出願日前に頒布された刊行物記載の発明
　原査定の拒絶の理由に引用された、本願の出願日前である、平成１２年５月１０日に頒布された「Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol.271, No.2, p.451-455, 2000」（以下、「引用例１」という。）には、「ｈＡＢＣ１遺伝子５’末端の解析：追加のペプチド配列、プロモーター領域、及び４つの多型」と題して、以下の事項が記載されている。
　
（１−１）「ＡＴＰ結合カセットトランスポーター遺伝子１（ＡＢＣ１）における変異を、タンジール病に関連づける証拠は、細胞から遊離コレステロールを能動輸送するＡＢＣ１の機能を示唆するものである。そのｍＲＮＡレベルは、細胞内のコレステロール貯蔵に対応して制御されるので、そのプロモーター反応エレメントを探求し、未成熟な冠心臓疾患が進行している集団において、ＨＤＬが低レベルであることが多いことに、当該遺伝子の多型が寄与するか調査することは興味深い。この遺伝子の５’末端の、５’ＲＡＣＥ解析は、公表された配列に加えて、更に４５５ヌクレオチドを明らかにし、更なる６０アミノ酸Ｎ末端残基が存在し、結果として２２６１残基からなる蛋白質であることを予想するものである。蛋白質配列解析は、膜貫通領域と、シグナルペプチドの存在を予想するものである。５’フランキング領域は、ヒトリサーチプロジェクトＢＬＡＳＴサーチにより場所が特定された。この領域は、ＡＢＣ１遺伝子発現をコントロールすることのできる調節エレメントを含む。多数のＳＰ１結合領域に加えて、４つの縮重した、ステロール調節エレメント（ＳＲＥｓ）が存在する。我々の研究は、１つはプロモーター領域に存在し、２つは５’末端の非翻訳領域に存在し、もう１つは欠失／付加による、１つのヌクレオチド置換による多型を明らかにした。」（Ａｂｓｔｒａｃｔ）
（１−２）「ＦＩＧ．１．ヒトＡＢＣ１遺伝子の５’フランキング領域のヌクレオチド配列。最初の３つのエキソンによりコードされるアミノ酸残基は、下線を付されたすでに公表された蛋白質配列の開始部位と共に、対応するコドンの下に示されている。右側の番号は、矢印で示された翻訳開始部位に対応している。翻訳因子のためのコンセンサス配列に似た配列については、下線が付されている。−５１９，−４６８及び−１４８におけるＳＲＥｓはコンセンサス配列：ＡＴＣＡＣＣＣＣＡＣに似ている。−５８４におけるＳＲＥは、スクワレン合成遺伝子プロモータにおけるコンセンサス配列（２１）：ＴＣＣＴＡＧＴＧＴＧＡＧＣＧＧＣＣＣＴに似ている。弱いＴＡＴＡボックスが枠で囲まれている。多型における一塩基置換が＊で示され、欠失付加（ＧＧ／ＧＧＧ）の多型がキで示されている。」（第４５３頁、Ｆｉｇ．１）
（１−３）「５’フランキング領域における縮重調節エレメントの場所について　ＦＩＧ．１は、オンラインプログラムを用いて、エキソン０のすぐ上流に存在する調節エレメントの可能性のある領域についての解析を示している。・・・３つの縮重ＳＲＥＢＰ−１結合部位、あるいはステロール調節エレメント（ＳＲＥｓ）であって、ＬＤＬ−レセプタープロモーターであるＳＲＥ（ＡＴＣＡＣＣＣＣＡＣ）に類似するものが、−５１９、−４６８及び−１４８位に存在する。ヒトスクワレン合成遺伝子のプロモーターに存在するＳＲＥＢＰ−１結合部位に類似する領域が、−５８４位に存在する。これらの４つのＳＲＥｓとして可能性のある領域は、ヒト細胞におけるステロールの流入流出が、ｈＡＢＣ１ｍＲＮＡの発現を調節するという報告に照らすと、興味深いものである。」（第４５４頁右欄下４行〜第４５５頁左欄第１０行）
　
（４）対比
　引用例１には、上記摘記事項（１−１）及び（１−２）に示されるように、ヒトＡＢＣ１遺伝子の５’フランキング領域のヌクレオチド配列が記載されている。
　本願補正発明２のうち、ヌクレオチド１０８０−１６４３の配列を包含する単離されたポリヌクレオチドに係る選択肢の態様と、引用例１に記載の事項とを対比すると、両者は、いずれも、ヒトＡＢＣ１遺伝子の５’フラキング領域のヌクレオチド配列に関するものであり、その対応する部分（本願発明の１０８０−１６４３と引用例１に記載の事項の−３３１−＋１７３）のヌクレオチドの大部分が同一であるポリヌクレオチドを含むものである点で一致し、以下の点で相違する。
相違点１：本願補正発明２の配列番号：３のヌクレオチドの１０８０から１６４３として確認される配列は、その１４５４位がｃであるのに対し、これに対応する、引用例１に記載のヌクレオチド配列の−３３１から＋１７３として確認される配列の−１７位はｇである点。
相違点２：本願補正発明２においては、単離され、「ＡＢＣ１プロモーター活性を有する」旨特定されているのに対し、引用例１には、ＡＢＣ１遺伝子の５’フランキング領域におけるプロモーターの存在が予測されるにとどまり、ＡＢＣ１プロモーター領域を単離し、その機能について確認したことは記載されていない点。
　
（５）判断
　まず、相違点１について検討する。
　一般に、天然に存在する生理活性ポリペプチドをコードする遺伝子及びその調節遺伝子において、その活性を含め固有の各種物性値をほとんど変化させない1塩基の変異がしばしば観察され、このようなゲノムDNAの多型部位を検出することは、当該分野における周知の課題であって、引用例１にも、上記摘記事項（１−２）に、＊で示されるように、ヒトＡＢＣ１遺伝子の５’フランキング領域のヌクレオチド配列において、ｃとｇとが置換する３ヵ所の変異が多型として存在することが記載されている。
　そして、そのような記載をみた当業者であれば、引用例１記載のヌクレオチド配列の他の箇所においても塩基が異なる多型が存在し得ることは容易に理解できるから、引用例１に記載された−３３１〜＋１７３の部分において、その−１７位の塩基が変異した本願補正発明のような変異体も記載されているに等しいということができる。
　あるいは、そのような変異体が引用例１に記載されているに等しいとはいえないとしても、その１つの塩基が相違することにより、特に本願補正発明のものが新たな効果を奏するわけでもないから、この点は課題解決のための具体化手段における微差にすぎず、技術的思想の創作である発明としては実質的に同一であるというべきである。
　　
　また、仮に、この点が、実質的相違点であるとしても、引用例１に記載の手段により、ヒトＡＢＣ１遺伝子の５’フラキング領域のヌクレオチド配列において、一箇所の塩基がｇの代わりにｃである変異体を、天然から得ることは、当業者が適宜なしえたことである。
　そして、引用例１に記載されたヌクレオチド配列と比較して、その効果が格別なものとは認められない。
　
　次に、相違点２について検討する。
　本願補正発明２は、特定の配列を含有する、単離されたポリヌクレオチドという、化合物に係る発明であって、「ＡＢＣ１プロモーター活性を有する」という限定は、当該化合物の有用性を示しているにすぎず、このような限定のない化合物そのものであると解される。
　そして、本願補正発明２は、上記特定の配列が、配列番号：３のヌクレオチド１０８０−１６４３として確認される配列である場合を一態様として含むものである一方、引用例１には、上記摘記事項（１−２）に示されるように、本願の配列番号：３のヌクレオチドの１０８０−１６４３として確認される配列を
包含する
　してみれば、本願発明の、配列番号：３のヌクレオチド１０８０−１６４３の配列からなるポリヌクレオチドがプロモーター活性を有しているのであれば、その配列（あるいは、それと１塩基のみ相違する配列）を包含する引用例１に記載のポリヌクレオチドも当然プロモーター活性を有しているはずであるから、この点は実質的な相違点とはいえない。
　
　また、仮に、この点が実質的相違点であったとしても、引用例１には、上記摘記事項（１−３）に示されるように、５’フランキング領域に、ステロール調節エレメント（ＳＲＥｓ）であって、ＬＤＬ−レセプタープロモーターであるＳＲＥ（ＡＴＣＡＣＣＣＣＡＣ）に類似する領域や、ヒトスクワレン合成遺伝子のプロモーターに存在するＳＲＥＢＰ−１結合部位に類似する領域が存在し、調節エレメントが存在する可能性について記載されている。
　してみれば、引用例１に記載の事項において、これらの領域を含む、Ｆｉｇ．１に示されるヌクレオチド配列の−３３１から＋１７３として確認される配列、即ち、本願の配列番号：３のヌクレオチド１０８０−１６４３として確認される配列が、ＡＢＣ１プロモーター活性を有するのではないかと期待して、この部分を含むポリヌクレオチドを単離し、その活性を試験、確認することは当業者が容易に想到し得たことである。
　そして、その効果も格別なものとは認められない。
　
（６）審判請求人の主張について
　審判請求人は、審判請求書及び平成１９年１１月２日付回答書において、引用例１には、本願発明における配列番号：３のうち３’側のＡＢＣ１プロモーター配列を包含しない７９４ヌクレオチドを開示しているにすぎず、配列番号：３のヌクレオチド１−８４９については全く記載されておらず、また、その機能について、オンラインプログラムを使用することによりいくつかの可能性のある調節配列について推定したにすぎず、実際に単離したわけでものなく、その機能性を同定したわけではない旨主張する。
　しかしながら、まず、本願補正発明２は、配列番号：３のヌクレオチド１−８４９を必ずしも含むものではなく、引用例１に記載されるような、本願発明の配列番号：３のヌクレオチド１０８０−１６４３として確認される配列を包含するポリヌクレオチドを、特許請求の範囲の記載からみて明らかに含むものであるので、引用例１に本願補正発明２の配列番号：３のヌクレオチド１−８４９については全く記載されていないから、引用例１に記載の発明に基いて容易に想到し得たものではないとの審判請求人の主張は採用できない。
　さらに、その機能についても、上記（５）で検討したように、引用例１に記載された配列の機能を同定したからといって、それにより引用例１に記載のポリヌクレオチドと物質としての相違が生じるわけではないので、この点は実質的な相違点とはいえないし、仮に、この点が実質的な相違点であるとしても、引用例１には、上記摘記事項（１−３）に示されるように、調節配列である可能性のある、いくつかの領域について記載されているので、かかる記載に基づいて、実際にその領域を含むポリヌクレオチドを、周知の手段で、単離し、その機能を、試験、確認することは当業者であれば当然になしえたことである。
　したがって、審判請求人の主張は採用できない。
　　
（７）むすび
　以上のとおりであるから、本願補正発明２は、引用例１に記載された発明であって、特許法第２９条第１項第３号に該当し、あるいは、引用例１に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであって、第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり、本件補正は、特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に違反するものであるから、特許法第１５９条第１項で読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
　
第３．本願発明
　平成１７年４月２８日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項２に係る発明（以下、これを「本願発明」という。）は、平成１６年１１月４付手続補正書に記載された、以下のとおりのものであると認められる。
「【請求項２】　配列番号：３のヌクレオチド１−１５３２、１０８０−１６４３、１１８１−１６４３、１２９２−１６４３、１３９４−１６４３または１３９４−１５３２として確認される配列を包含する、単離されたポリヌクレオチド。」
　
（１）引用例
　原査定の拒絶の理由に引用された引用例、及び、その記載事項は、前記「第２．（３）」に記載したとおりである。
　
（２）対比・判断
　本願発明は、前記「第２．」で検討した本願補正発明２から、「単離されたポリヌクレオチド」の限定事項である「ＡＢＣ１プロモーター活性を有する」との特定が除かれたものであり、本願補正発明２を明らかに包含するものである。
　そうすると、本願補正発明２は、前記「第２．（４）」に記載したとおり、引用例１に記載された発明であり、あるいは、引用例１に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、当該発明を包含する本願発明も、これと同様の理由により、引用例１に記載された発明であり、あるいは、引用例１に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（３）むすび
　以上のとおりであるから、本願の請求項２に係る発明は、特許法第２９条第１項第３号に該当し、あるいは、第２９条第２項の規定により、特許を受けることができないものであり、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本特許出願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。