【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３７９８４４７号発明「カチオン系生体異物および／または薬物の輸送を行う輸送タンパク質、それをコードするＤＮＡ、およびそれらの用途」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　本件特許３７９８４４７号に係る出願は、１９９５年７月１３日（優先権主張１９９４年７月１３日、ドイツ連邦共和国）を出願日として特許出願され、その請求項１〜４に係る発明について平成１８年４月２８日に特許の設定登録がなされ、当該請求項１〜４に係る特許に対して、長谷川芳樹より平成１９年１０月３０日付で本件無効審判の請求がなされたところ、平成２０年３月１９日付で審判被請求人より答弁書並びに訂正請求書が提出され、当審は、平成２０年４月１４日付で、当該答弁書並びに訂正請求書を審判請求人に送付するとともに、審尋を行い、これに対し審判請求人より平成２０年４月２８日付で上申書が提出されたものである。
　
第２　訂正の可否に対する判断
１．訂正事項
　平成２０年３月１９日付で被請求人よりなされた訂正請求は、請求項１の「図７〜９、図１０〜１２、または図１３〜１５に示されたアミノ酸配列を有する、タンパク質。」を「図７〜９に示されたアミノ酸配列を有する、タンパク質。」に訂正し、請求項２の「図７〜９、図１０〜１２、または図１３〜１５に示されたアミノ酸配列からなる、タンパク質。」を「図７〜９に示されたアミノ酸配列からなる、タンパク質。」に訂正するというものである。
　
２．訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
　訂正前の請求項１及び２に記載の発明は、「図７〜９に示されたアミノ酸配列」、「図１０〜１２に示されたアミノ酸配列」及び「図１３〜１５に示されたアミノ酸配列」の三つのアミノ酸配列から選択される一つのアミノ酸配列を有する、若しくは、からなるタンパク質に係るものであり、訂正後の請求項１及び２に記載の発明はこれら三つのアミノ酸配列から選択される一のアミノ酸配列に係るタンパク質のうち、「図７〜９に示されたアミノ酸配列」に係るもののみに限定されている。従って、上記訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とし、願書に添付された明細書に記載した事項の範囲内においてするものであって、新規事項の追加に該当せず、請求の範囲に択一的に記載された事項の一部を削除するものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　
３．むすび
　以上のとおりであるから、上記訂正請求は、特許法第１３４条の２第１項ただし書並びに同条第５項において準用する第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　
第３　当事者の主張
　
１．審判請求人の主張
　請求人は、「特許第３７９８４４７号発明の特許請求の範囲の請求項１〜４に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」とし、証拠方法として下記の甲第１号証乃至甲第２号証を提出して、その理由を概要次のとおり主張している。
　
（１）無効理由１
　本件請求項１乃至４に係る発明の特許は、甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
（２）無効理由２
　本件特許は、発明の詳細な説明の記載が特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
　
（３）無効理由３
　本件特許は、請求項１〜４に関する特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
（４）無効理由４
　本件特許は、請求項４に関する特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。
　
　　　　　　　　　　　　記　
　
　甲第１号証：ドイツ特許出願公開第４４２４５７７号明細書
　
　甲第２号証：Grundemann et al., Drug excretion mediated by a new prototype of polyspecific transporter, Nature  (1994/12/8), Vol. 372, p.549-552
　
２．審判被請求人の主張
　被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、証拠方法として下記の乙第１号証乃至乙第１０号証を提出している。
　
　　　　　　　　　　　　記
　
　乙第１号証：U.Ruther and B. Muller-Hill, EMBO J. (1983), Vol.2, No.10, p.1791-1794
　
　乙第２号証：Keith K. Stanley and J. Paul Luzio, EMBO J. (1984), Vol.3, No.6, p.1429-1434
　
　乙第３号証：David V. Goeddel et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1979), Vol.76, No.1, p.106-110
　
　乙第４号証：Carina E. Handl et al., PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION (1993), Vol.4, p.275-281
　
　乙第５号証：Donald B. Smith and Kevin S. Johnson, Gene (1988), Vol.67, p.31-40
　
　乙第６号証：Wing L. Sung et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1986), Vol.83, p.561-565
　
　乙第７号証：Takanori Oka et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1985), Vol.82, p.7212-7216
　
　乙第８号証：Asipu Sivaprasadarao and John B. C. Findlay, Biochem. J. (1993), Vol.296, p.209-215
　
　乙第９号証：A. Hoffmann and R. G. Roeder, Nucleic Acids Research (1991), Vol.19, No.22, p.6337-6338
　
　乙第10号証：J. Sambrook et al., Molecular Cloning A LABORATORY MANUAL, Second Edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press (1989), BOOK 3, 第16節「培養哺乳動物細胞中におけるクローン化遺伝子の発現」
　
第４　本件発明
　訂正後の本件請求項１乃至請求項４に係る発明（以下、「本件発明１乃至４」という。）は、訂正後の明細書の特許請求の範囲の請求項１乃至請求項４に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。
　
「【請求項１】図７〜９に示されたアミノ酸配列を有する、タンパク質。
　
【請求項２】図７〜９に示されたアミノ酸配列からなる、タンパク質。
　
【請求項３】請求項１または２に記載のタンパク質をコードする、ＤＮＡ。
　
【請求項４】請求項１または２に記載のタンパク質を常に発現する上皮細胞系を調製するための、請求項３に記載のＤＮＡの使用。」
　
第５　当審の判断
１．無効理由１について
（１）優先権の利益の享受について
　請求人は、「ＨＯＣＴ１及びＨＯＣＴ２に関する発明、すなわち、本件特許の各請求項に係る発明のうち、図１０〜１２に示されたアミノ酸を有する場合の発明、及び図１３〜１５に示されたアミノ酸配列を有する場合の発明は優先権の利益は享受できず、これらの発明については現実の出願日である平成７年（１９９５年）７月１３日が新規性及び進歩性の判断の基準日となる」と主張している。
　しかしながら、上述のとおり、平成２０年３月１９日付でなされた適法な訂正請求により、本件発明１乃至４は三つのアミノ酸配列から選択される一つのアミノ酸配列に係るタンパク質に係るもののうち、「図７〜９に示されたアミノ酸配列」に係るもののみに限定され、それぞれ、図１０〜１２、図１３〜１５に示されたアミノ酸配列からなるタンパク質である「ＨＯＣＴ１及びＨＯＣＴ２」に係る部分は本件発明１乃至４から除外されている。
　
　そして、「図７〜９に示されたアミノ酸配列」に係る発明は、優先権証明書に記載されているものと認められ、１９９４年７月１３日を出願日とするドイツ連邦共和国特許出願Ｐ．４４２４５７７．７号に基づく優先権の利益を享受できるものであって、１９９４年７月１３日が新規性及び進歩性の判断の基準日となる。
　
（２）甲第２号証の公知日について
　請求人が、訂正前の本件請求項１乃至４に係る発明について、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであることの根拠として提出した甲第２号証の頒布日は、１９９４年１２月８日である。
　したがって、当該甲第２号証は、訂正後の本件請求項１乃至４に係る発明である本件発明１乃至４については、その優先日より前に頒布された刊行物ではない。
　
（３）小括
　したがって、甲第２号証に基づいては、本件発明１乃至４が、その出願前に頒布された刊行物に記載された発明に基づき当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
　
２．無効理由２について
　
　請求人の本件特許出願が特許法３６条４項に規定する要件を満たしていないという主張は次のとおりである。
　
（１）本件特許の請求項１の「・・・に示されたアミノ酸配列を
有する
　
（２）本件特許明細書は実験による裏付けを欠いているため、請求項１〜４に係る「ＨＯＣＴ１及びＨＯＣＴ２」の用途が不明であり、発明の詳細な説明は、当業者が請求項１〜４に係る「ＨＯＣＴ１及びＨＯＣＴ２」に係る発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているものとは認められない。　
　
　そこで、まず、無効理由２（１）の主張における「・・・に示されたアミノ酸配列を有する・・・」の意味するところについて検討する。
　
　一般に、「・・・に示されたアミノ酸配列を有する・・・」とは、該配列を全体の配列として有する場合と部分的な配列として有する場合とが考えられるから、「・・・に示されたアミノ酸配列」の一端あるいはその両端に何らかの任意のアミノ酸を連続して付加したものと、両端に何らアミノ酸が付加されないものとの両方を包含したものと解釈することが自然である。
　そして本件明細書には、当該「有する」について特に定義はなく、ことさらに上述の解釈と反する記載もなされていない。 
 　 
 　次いで、以下無効理由２（１）について検討する。 
　
 　訂正後の本件請求項１に係る発明の「図７〜９に示されたアミノ酸配列を有する」タンパク質は、上述の通りに解釈すれば、図７〜９に示されたアミノ酸配列からなるタンパク質のみならず、「図７〜９に示されたアミノ酸配列からなるタンパク質の一端あるいはその両端に任意のアミノ酸若しくはアミノ酸配列を付加した」タンパク質を包含するものである。 
 　ここで、図７〜９に示されたアミノ酸配列は、５５６のアミノ酸からなるものであり、本件明細書の【０００２】欄の記載を参酌するとカチオン輸送体として作用する膜タンパク質のアミノ酸配列である。 
 　そして、本件明細書には、本件発明に係る５５６のアミノ酸からなる配列にさらにアミノ酸若しくはアミノ酸配列を付加することにより、当該「カチオン輸送体として作用する」機能を有さず、それ以外の機能を有するタンパク質を作製する等のことを示唆する記述はない。 
 　さらに、本件発明の技術分野において、特定の機能を有するある程度の長さのアミノ酸配列からなるタンパク質の一端又は両端にアミノ酸配列を付加する場合としては、β−ガラクトシダーゼ、マルトース結合タンパク質、グルタチオン−Ｓ−トランスフェラーゼ、プロインスリンＮ末端リーダー配列、シグナル配列、ヒスチジンタグ等を付加する場合があり、これらは、いずれも該タンパク質の本来の機能をそのまま維持する目的で、更に発現、精製、分泌等の便宜のため特定の性質を付与する目的でその性質が分かっているアミノ酸配列を付加するものであることも周知である。 
 　してみると、本件明細書の記載及び本件発明の技術分野の技術常識からみて、訂正後の本件発明１のタンパク質は、本来、図７〜９に示されたアミノ酸配列からなるタンパク質の有する「カチオン輸送体として作用する」機能を保持するタンパク質を意図するものであり、その機能を失うようなアミノ酸若しくはアミノ酸配列が付加されたタンパク質は含まれていないと解するのが自然である。　 
 　そして、５５６程度の長いアミノ酸配列からなるタンパク質であれば、その前後に若干のアミノ酸若しくはアミノ酸配列を付加しても、その有する作用・機能が損なわれないことは十分に予想されるところである。また、ある程度の長さのアミノ酸配列を付加する場合であっても、被請求人が答弁書において指摘するように、本件優先日当時には、特定の作用・機能を有するタンパク質に対し、その機能を維持しつつ、更に上述のごとき特定の性質を付与するために、当該タンパク質のアミノ酸配列の前後に上述のごとき特定のアミノ酸配列を付加することは、当業者に周知の手法であったと認められ、このような配列を付加しても、もとのタンパク質が有する本来の作用・機能が損なわれないことが多々あったものと認められる。 
 　そうすると、「図７〜９に示されたアミノ酸配列からなるタンパク質の一端あるいはその両端に任意のアミノ酸若しくはアミノ酸配列を付加したタンパク質」であって、当業者がもとのタンパク質の機能を保持するであろうと期待する、若干の配列が付加されるものや、上述のごとき特定のアミノ酸配列を付加する場合、その中には、もとのタンパク質の「カチオン輸送体として作用する」機能を保持するタンパク質がまれにしか存在しないとはいえないから、請求人が主張するように、「多数のタンパク質の中から、目的とする輸送タンパク質として機能するタンパク質を選択するためには、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要がある」とは、必ずしもいえない。　 
 　従って、請求人の指摘する上記の点をもって、発明の詳細な説明が、当業者が訂正後の本件発明１を実施できる程度に明確且つ十分に記載されていない、ということはできない。 
　
 　次いで、以下無効理由２（２）について検討する。 
　
　請求人が、実験による裏付けを欠いており、用途が不明であるとする「ＨＯＣＴ１及びＨＯＣＴ２に関する発明」は、本件特許の各請求項に係る発明のうち、図１０〜１２に示されたアミノ酸を有する場合の発明、及び図１３〜１５に示されたアミノ酸配列を有する場合の発明に相当する。
　しかし、上述のとおり、平成２０年３月１９日付でなされた適法な訂正請求により、本件発明１乃至４は三つのアミノ酸配列から選択される一つのアミノ酸配列に係るタンパク質に係るもののうち、「図７〜９に示されたアミノ酸配列」に係るもののみに限定され、それぞれ、「ＨＯＣＴ１及びＨＯＣＴ２」に係る部分である「図１０〜１２、図１３〜１５に示されたアミノ酸配列からなるタンパク質」は本件発明１乃至４から除外されている。
　
　したがって、上記無効理由２（２）は解消したというべきである。
　
（３）小括
　したがって、上記請求人の主張する無効理由２はいずれも理由がない。
　
３．無効理由３について
　
　請求人の本件特許出願が特許法３６条６項１号に規定する要件を満たしていないという主張は次のとおりである。
　
（１）本件特許の請求項１の「・・・に示されたアミノ酸配列を
有する
　
（２）本件特許明細書からはＨＯＣＴ１及びＨＯＣＴ２は輸送タンパク質としての機能を備えているか否かが分からず、ＨＯＣＴ１及びＨＯＣＴ２、それらをコードするＤＮＡ、それらタンパク質が常に発現した上皮細胞系の用途が不明である。発明の用途を発明の詳細な説明に開示していないことから、請求項１〜４のＨＯＣＴ１及びＨＯＣＴ２に関する発明は、発明の詳細な説明に記載したものであるとは認められない。
　
 　まず、以下無効理由３（１）について検討する。 
　
　無効理由２（１）について述べたとおり、本願優先日当時の本願発明の技術分野における技術水準を考慮すると、「図７〜９に示されたアミノ酸配列からなるタンパク質の一端あるいはその両端に任意のアミノ酸若しくはアミノ酸配列を付加したタンパク質」であって、当業者がもとのタンパク質の機能を保持するであろうと期待する、若干の配列が付加されるものや、上述のごとき特定のアミノ酸配列を付加したものは、本願明細書の開示及び本件発明の技術分野の技術常識からみて発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものということはできず、請求項１の「・・・に示されたアミノ酸配列を有する・・・」という記載により、本件発明１がそのような態様を含みうることをもって、本件発明１が発明の詳細な説明に記載したものではないとはいえない。 
 　従って、請求人の指摘する上記の点をもって、本件発明１並びに当該発明を引用する本件発明３及び４が発明の詳細な説明に記載したものではない、ということはできない。 
　
 　次いで、以下無効理由３（２）について検討する。 
　
　上述のとおり、平成２０年３月１９日付でなされた適法な訂正請求により、本件発明１乃至４は三つのアミノ酸配列から選択される一つのアミノ酸配列に係るタンパク質に係るもののうち、「図７〜９に示されたアミノ酸配列」に係るもののみに限定され、それぞれ、図１０〜１２、図１３〜１５に示されたアミノ酸配列からなるタンパク質である「ＨＯＣＴ１及びＨＯＣＴ２」に係る部分は本件発明１乃至４から除外されている。
　
　したがって、上記無効理由３（２）は解消したというべきである。
　
（３）小括
　したがって、上記請求人の主張する無効理由３はいずれも理由がない。
　
４．無効理由４について
　
　請求人の本件特許出願が特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていないという主張は次のとおりである。
　
（１）　本件特許の請求項４には、達成すべき結果である「請求項１または２に記載のタンパク質を常に発現する上皮細胞系を調製する」ことのみが記載されているだけであり、結果を達成するための具体的なステップが何ら記載されておらず、請求項３に記載のＤＮＡをどのように使用して上皮細胞に請求項１又は２に記載のタンパク質を常に発現させるのかが明らかでない。
　よって、請求項４に関する特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が不明確である。
　
　以下無効理由４（１）について検討する。 
　
　本件特許の優先日前から実験マニュアルとして広く用いられていた乙第10号証によると、培養された哺乳動物細胞中へのＤＮＡ導入法の開発によって様々な生物種からの広範囲にわたる型の細胞中におけるクローン化遺伝子の発現が可能となっていたと認められ、乙第10号証には、そのために、目的のクローン化配列を適切な発現ベクター中に挿入し、細菌中でクローン化し、複製により増幅し、そしてこれを用いて哺乳動物細胞をトランスフェクトするという一連の手順、一般的に用いられる哺乳動物発現ベクター、クローン化遺伝子を哺乳動物細胞中に導入するためのプロトコル等も記載されている。
　すなわち、本件特許の優先日当時において、あるタンパク質をコードするＤＮＡを使用して哺乳動物細胞にそのタンパク質を常に発現させることは、当業者であれば格段の困難性がなく、必要な手段を適宜組み合わせることによりなしえたと認められる。
　したがって、本件特許発明４が達成すべき結果による特定を含んでいても、当該達成すべき結果を得るための具体的手段が想定でき、達成すべき結果により特定された物としても、具体的な物が想定できるから、発明の範囲は不明確であるとはいえない。
　
（２）小括
　したがって、上記請求人の主張する無効理由４は理由がない。
　
第６　まとめ
　
　以上のとおりであるから、請求人の主張する理由及び証拠方法によっては、本件発明１乃至４についての特許を無効とすることができない。
　
　よって、結論のとおり審決する。