【事件の表示】
　平成２年特許願第５０９７４６号「ＨＩＶ―２及びＳＩＶ型のレトロウイルスのゲノムを増幅するためのオリゴヌクレオチド配列、及び、これらのウイルス感染症をｉｎ―ｖｉｔｒｏ診断するためのかかる配列の使用」拒絶査定に対する審判事件［平成２年１２月１３日国際公開、ＷＯ９０／１５１５８、平成４年１０月１日国内公表、特表平４−５０５５５８］について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
Ｉ．出願の経緯及び本願発明
　本願は、平成2年6月5日（パリ条約による優先権主張、1989年6月2日、仏国）を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1〜9に係る発明は、平成12年9月28日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲に記載されたとおりのものと認められるところ、その請求項1、4、8に係る発明（以下、それそれ「本願発明1、2、3」という。）は次の通りである。
　
【請求項１】ＨＩＶ−２ウイルスまたはＳＩＶｍａｃウイルスのゲノム増幅に使用できる約１５から２５ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチドプライマーであって、そのヌクレオチド配列が、
　−ＨＩＶ−２　ＲＯＤウイルスのゲノムに由来のｃＤＮＡの４０から６１、９５３７から９５５８、２４０から２５９、５４６から５６９、９０６から９２７、６１２から６３３、１８５７から１８７６、２０７８から２１０１、６２７５から６２９９、６８５５から６８７８、７５４８から７５７３、７７８２から７８０５、８４１２から８４３４、６１から８２、及び９５５８から９５７９位に存在するヌクレオチドによって限定された核酸配列の１つに含まれるヌクレオチド配列または前記核酸配列の１つに相補的なヌクレオチド配列から選択されるか、あるいは、
　−ＳＩＶｍａｃ　１４２ウイルスのゲノムに由来のｃＤＮＡの４０から６１、９５１１から９５３２、２４０から２５９、２５６から２７５、５５１から５７４、９１１から９３２、６１７から６３８、１８６８から１８８７、２０３５から２０５８、６２２７から６２５１、７５５０から７５６４、７７７６から７７９９、８４０６から８４２８、６１から８２、及び９５３２から９５５３位に存在するヌクレオチドによって限定された核酸配列の１つに含まれるヌクレオチド配列または前記核酸配列の１つに相補的なヌクレオチド配列から選択されており、
　−（特に最も長いプライマーの場合には）ＨＩＶ−２　ＲＯＤもしくはＳＩＶｍａｃ　１４２に由来の前記核酸配列の１つを含むか、または、該核酸配列の１つに相補的な核酸配列を含み、但し、これらの核酸配列の好ましくは５’末端側から「突出している」任意の付加的ヌクレオチドが、ＨＩＶ−２　ＲＯＤまたはＳＩＶｍａｃ　１４２の完全配列の内部に対応する５’末端の手前に位置する配列と好ましくは一致しており、
　−また、対象となるｃＤＮＡの鎖は、ＨＩＶ−２　ＲＯＤ及びＳＩＶｍａｃ　１４２ウイルスのＲＮＡの相補的鎖であり、
　−このプライマーの配列が前記核酸配列の１つに等しくないときまたはこれらの配列の１つに相補的でないときにも、１０ｍＭのトリス、２０ｍＭのＫＣｌ、２ｍＭのＭｇＣｌ２及び０.０１％ゼラチンから成る溶液中で５０℃以上の温度で１分間処理するとウイルスＨＩＶ−２　ＲＯＤ及び／またはＳＩＶｍａｃ　１４２に由来の前記核酸配列とハイブリダイズし得る、ことを特徴とするオリゴヌクレオチドプライマー。
　
【請求項４】個体のＨＩＶ−２型ウイルス感染をｉｎ　ｖｉｔｒｏ検出する方法であって、該個体から採取された生物サンプル、特に血清を用い、主として以下の段階、即ち、
　−前記生物サンプル中でその有無を検出すべきＨＩＶ−２型ウイルスのゲノムに属する核酸を抽出する段階、及び、前記核酸がＲＮＡの形態のときには二重鎖核酸を得るために必要に応じて前記核酸を逆転写酵素で処理する段階、並びに、
　−・特に核酸を９４℃で１分間処理することによって検出すべき二重鎖核酸を変性させ、一本鎖核酸を形成させる変性段階と、
　・請求項１に定義したハイブリダイゼーション条件下に、前記変性段階で得られた核酸の各鎖を、請求項１から３のいずれか一項に記載の少なくとも一対のプライマーと接触させ、前記鎖と請求項１から３のいずれか一項に記載のプライマーの少なくとも１つとをハイブリダイズさせるハイブリダイゼーション段階と、
　・Ｔａｑポリメラーゼのような重合剤と４つの異なるヌクレオシド三リン酸との存在下に、プライマーとハイブリダイズした鎖に沿ってプライマーを伸長させ、検出すべき二重鎖核酸を前記変性段階よりも多数形成させる段階とから成るサイクルを、好ましくは１０〜６０回繰り返す段階と、
　−生物サンプル中でＨＩＶ−２型ウイルスのゲノムに属する核酸の有無を検出する段階とを含むことを特徴とする方法。
　
【請求項８】−請求項１から３のいずれか一項に記載の少なくとも一対のプライマーと、
　−特にＤＮＡポリメラーゼ及び４つの異なるヌクレオチド三リン酸のような増幅処理サイクルを行なうための適当な試薬と、
　−検出すべく増幅された（１つまたは複数の）核酸配列とハイブリダイズし得る（１つまたは複数の）標識プローブとを含むことを特徴とする請求項４から７のいずれか一項に記載の方法に使用するための診断用キット。
　
II．引用例
　平成11年3月10日付け拒絶理由通知で引用された３つの刊行物には以下のことが記載されている。
１．Nature, 1987, Vol.326, No.16, p.662-669（以下「引用例1」という。）
　HIV-2ROD株のゲノム遺伝子に係る9671個のヌクレオチド配列、及びgag、pol、env等のORFに対応するアミノ配列が記載されている（Fig.2）。
「これらのレトロウイルス（SIV、HIV-1、HIV-2）は生物学的性質のほとんどを共有し、保存された配列の同定は、ウイルス蛋白及び制御因子の機能領域を位置決定したり新たな分析及び治療手段の設計に重要である。我々は、HIV-2の完全なヌクレオチド配列、そのHIV-1の蛋白配列との比較及びHIV-2発現の制御の予備的な研究をここに提示する。」（第662頁左欄下から2行目〜右欄第6行目）
「HIV-2のgag及びpol蛋白がHIV-1に感染した患者からの血清中の抗体により沈殿させられることから、HIV-1及び2のgag及びpol蛋白は大きな保存された領域を共有すると期待された。」（第663頁左欄下から5〜2行目）
「２つのウイルス（HIV-1とHIV-2）は、共通の進化起源を示す類似のゲノム構造を共有するが、ヌクレオチド及びアミノ酸配列に関して大きく相違する。：より保存されたgag及びpol遺伝子がそれぞれ56及び60％のヌクレオチド配列ホモロジーを示し、両者とも60％未満のアミノ酸同一性である。」（第668頁左欄第2〜7行目）
「HIV-2はHIV-1よりもサル免疫不全ウイルス（SIV）により関連している。」（第668頁左欄第2〜7行目）
　
２．Nature, 1987, Vol.328, No.6, p.543-547（以下「引用例2」という。）
　SIVmac株のゲノム遺伝子配列に係る9643個のヌクレオチド配列、及びgag、pol、env等のORFに対応するアミノ配列が記載されている（Fig.1）。
　SIVmac株のゲノム構造のHIV-1BRU株及びHIV-2ROD株に対する比較（Fig.2）、並びにSIVmac株、HIV-1BRU株及びHIV-2ROD株由来のエンベロープ蛋白質のアミノ酸配列の比較（Fig.3）が行われている。
「HIV-2ゲノムから得られたプローブが、SIVmac株の感染した細胞中のウイルスDNAを検出することができることを我々は以前示した。gag-pol、env又はLTR配列に代表されるHIV-2のクローンニングされたサブゲノム断片は、SIVmac株単離物Mm142-83によって感染されたHUT-78細胞のゲノムライブラリーを低いストリンジェンシー条件下でスクリーニングするのに使用された。」（第543頁右欄第1〜6行目）
「SIVmac株のゲノムは、9643個のヌクレオチド（そのRNAの形態で）からなる。そのオープン・リーディング・フレーム、5’LTR-gag-pol-中央領域-env-F-3’LTR（Fig.2）は、レンチウイルスの典型であり、HIVの構造とその基本的な特徴において類似している。」（第543頁右欄第19〜22行目）
「LTRのホモロジーのこの重要なレベルは、転写シグナルの保存とHIV-1とHIV-2のLTRに共通する二次構造に関係している。」（第547頁左欄第4〜6行目）
「Table 1aにまとめられた、HIV-1及びHIV-2の蛋白質とSIVの蛋白質の比較は、これらのウイルスの関連性を定量的に表現している。SIVとHIV-2が近く関連しているにもかかわらず、観測された相違のレベル（gagとpolでは〜15％でありenvでは〜30％である。）は、HIV-1の最も近い株の間で観測されたもの（最大gagとpolでは〜10％でありenvでは〜20％である。）よりも高いままである。」（第547頁左欄下から20〜15行目）
　
３．特開昭62-217161（以下「引用例3」という。）
「増幅及びハイブリダイゼーションによるウイルスの検出方法」について、ウイルスゲノム中の保存された領域から選択された複数の１５〜２５のヌクレオチドからなるプライマー（SK01、SK02、SK24、SK18、SK25、SK23、SK28、SK32、SK33等）を用いてヌクレオチドを増幅させることが記載されており、AIDSウイルスにおける当該領域として最も好ましい領域がgag領域であり、次にpol領域、env領域等が挙げられている。そして、具体的な実験において、これらのプライマーによりAIDSウイルス（HTLV III）が検出できたことが確認されている。
「この発明の目的のため、オリゴヌクレオチドプライマーは典型的には15〜25又はこれより多くのヌクレオチドを含有するが、さらに少数のヌクレオチドを含有することもできる。ウイルスがAIDSウイルスである場合、プライマーは好ましくはgag領域からのものである。」（第6頁右下欄下から5行目〜第7頁左上欄第1行目）
「AIDSウイルスについて、ドットマトリクスプログラムは、ヌクレオカプシド遺伝子としても知られているゲノムのgag領域が４つのバリアントのコード領域の間で最も保存されていることを示す。次の最も保存されているコード領域はゲノムのpol領域及びそれに続くenv領域である。gagがコード領域中で最も保存されているため、これが配列を検出するためのプローブ及びプライマーを選択するための最も好ましい領域である。使用すべきプライマーのための配列を決定するために、蛋白質をコードしないウイルスゲノムの領域を使用することもできる。」（第7頁右上欄下から3行目〜左下欄第9行目）
「第1に、プライマーはウイルスゲノムの保存された領域から選択される。AIDSゲノムの場合にはgag領域（ヌクレオキャプシド遺伝子）がコード領域の最も保存された領域であり、pol及びenv領域がこれに続く。従ってgag領域が最初の研究のために選択された。」（第10頁左下欄第3〜8行目）
「第2に、プライマーは試験を妨害すると予想されるウイルスゲノムのいかなる配列とも相同性を有しない。」（第10頁左下欄第11〜13行目）
「第3に、プライマーは好ましくは増幅された核酸において二次構造を形成しない。」（第10頁左下欄第17〜18行目）
「第4に、プライマーは好ましくはグアニン及びシトシンを約50％含有し、そして不安定なハイブリドをもたらすであろうプライマーの3’末端の複数の連続するアデニン及びチミンを含有しない。」（第10頁右下欄第7〜10行目）
　
　
III．当審の判断
III−1．本願発明1について
　本願発明1と引用例3に記載されたものを比較すると、両者はいずれもAIDSウイルスを検出するためのプライマーである点で一致するが、前者がHIV-2ROD株又はSIVmac株に由来する特定のヌクレオチド配列に関連するプライマーであるのに対して、後者には、AIDSウイルス由来のヌクレオチド配列からなるプライマーが一般的に記載されているものの、実施例等で具体的に効果の確認されたヌクレオチド配列はHTLV-III（HIV-1）に由来するプライマーである点で相違する。
　しかしながら、引用例1及び2に記載されているように、AIDSウイルスの一種としてHIV-2ROD株及びSIVmac株は本優先日前に既に公知であり、それらの全ヌクレオチド配列が決定され、かつgag、pol、env等のコード領域を含めたゲノム構造もHIV-1との比較において詳細に解明されていた。
　したがって、引用例3に記載されたAIDSウイルス検出用プライマーの取得方法を参考にして、引用例1又は引用例2に記載されたAIDSウイルスのゲノム配列中からプライマーとなるヌクレオチド配列を決定する程度のことは、当業者であれば適宜実験を行って容易になし得ることであったと認められる。
　そして、本願発明1の特定のヌクレオチド配列が予期できない効果を有するものとも認められない。
　
　これに対して、本件請求人は、参考資料1に係る「プライマー対GAG1−GAG5によるHIV-2ゲノムの増幅試験結果」及び参考資料2に係る「Journal of Virology, (1992) p.414-419」を提出して、「本願発明のオリゴヌクレオチドの特徴は、先述のとおり、優れた効率をもって、HIV-2、SIVの全てのウイルスゲノムを増幅することが可能である点にある」ことを主張している。
　ところが、そもそも本願明細書中には、これらの特定のヌクレオチド配列のプライマーとしての効果を確認する実験例は一切記載されておらず、参考資料1及び2に係る出願後の実験によって初めてその一部のオリゴヌクレオチドに効果があることが確認されたのみであるから、「優先日時点」において請求項1に記載された「全て」のヌクレオチド配列に効果があることが確認されていたものではなく、加えて出願後10年以上経った現在においても参考資料1又は2に記載されたヌクレオチド配列以外のものに関しては効果が不明である。
　
　なお、請求人は、平成13年5月22日付け上申書において、参考資料1又は2において効果の確認されたヌクレオチド配列に関連する発明のみに限定する補正案も提案している。しかしながら、例えば、参考資料2に記載されたSIVmac株の240から259、2035（本願では2036）から2058、6227から6251、8406から8428に相当するヌクレオチド配列は、SIVゲノム中の配列の増幅に用いることができることが確認できるものであるが、引用例3に記載されているように、AIDSウイルスの検出用のプライマーを選択する際に配列の保存された領域を用いることは常套手段であるから、結果として２種のSIVにこれらの配列が利用可能であったことは、プライマーの効果として予期できないものではない。
　さらに、当該補正案においても、特定のヌクレオチド配列のみならず、「前記核酸配列とハイブリダイズし得る」オリゴヌクレオチドプライマーが依然として含まれているが、これらのプライマーがAIDSウイルスのみに特異的にハイブリダイズするとは考えられないので、これらの効果は不明である。
　
　したがって、本願発明のヌクレオチド配列に係る効果の主張は、請求人が提案した補正案においても受け入れることができず、ましてや本願発明1が特許に値する「予期できない効果」を有しているとは考えられない。
　
III−2．本願発明2について
　本願発明2は、本願発明1のプライマーを用いたHIV-2型ウイルスの検出方法に係るものであるが、PCRにおける増幅反応に使用する試薬の濃度や反応条件等については増幅効率等を勘案しつつ当業者が適宜決定し得る範囲内のものと認められるから、本願発明1に係るプライマーが進歩性を有さない以上、本願発明2も進歩性がない。
　
III−3．本願発明3について
　本願発明3は、本願発明1のプライマーの対を特徴とする診断用キットであるが、PCRに用いるその他の試薬は当業者が適宜決定し得る範囲内のものであるから、本願発明1に係るプライマーが進歩性を有さない以上、本願発明3も進歩性がない。
　
IV．むすび
　以上のとおりであるから、本願発明1乃至3はいずれも、上記引用例1〜3に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるので、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。