【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２１３１３５０号「熱可塑性樹脂球状粒子の製造法」の特許無効審判事件についてされた平成１１年　７月１３日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成１１（行ケ）年第０２９５号平成１３年　９月１１日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第２１３１３５０号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件特許第２１３１３５０号「熱可塑性樹脂球状粒子の製造法」に係る発明は、平成１年８月１８日に特願平１−２１２４９０号として出願され、平成７年１２月６日に特公平７−１１２６９７号として出願公告後、平成８年２月２７日付けで特許異議申立てがなされ、平成９年８月８日に特許権の設定の登録がなされたものであって、平成１０年６月２６日付け無効審判請求がなされ、平成１０年審判第３５２９１号事件として審理されたが、平成１１年７月１３日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は平成１１年８月１８日に送達された。その後、請求人は、これを不服として東京高裁に出訴し、平成１１年（行ヶ）第２９５号審決取消請求事件として審理されたが、平成１３年９月１１日に審決取消の判決が言い渡されたものである。
２．本件発明
　熱可塑性樹脂を、押出機先端部に設けたダイ出口における溶融樹脂温度が該樹脂の流れ温度（ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−８２による。）＋５０〜１２０℃の範囲であって、ノズル１孔当りで、かつカッター刃１枚当りの樹脂吐出量が０．３〜３ｋｇ／時間の範囲となるように押出機ダイより溶融押出した直後、該ダイ面上で回転する少なくとも１枚のカッター刃により、空気中にて前記樹脂吐出物を切断し、粒状物とした後冷却して球状粒子とすることを特徴とする熱可塑性球状粒子の製造法。
３．請求人の主張
３−１．無効理由について
　無効審判請求人　三菱瓦斯化学株式会社（以下、単に「請求人」という）は、証拠方法として、甲第１ないし６号証を提出して、概略以下のとおり主張する。
　（１）無効理由１
　本件特許発明は、甲第２ないし５号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は特許法第１２３条第１項第２号により無効にすべきものである。
　（２）無効理由２
　本件明細書の記載に不備があるから、すなわち特許請求の範囲に規定された流れ温度と、球状ペレットとの技術的因果関係が合理的に説明されておらず、さらに流れ温度は昭和３８年当時から当業界で使用されていないパラメーターで、明細書にその測定法の記載もないから、特許法第３６条第３項若しくは第４項及び第５項に規定する要件を満たしておらず、その特許は特許法第１２３条第１項第４号の規定に該当し、無効とされるべきである。
３−２．証拠方法
　請求人が提出した証拠方法は、以下のとおりである。
　甲第１号証：特公平７−１１２６９７号公報（本件公告公報）
　甲第２号証：特開昭６１−１９５８０８号公報
　甲第３号証：村上謙吉監修「押出成形」（第６版）、（株）プラスチック・エージ発行（１９８３）ｐ．２１０−２１６
　甲第４号証：伊保内賢監修“改訂第３版エンジニアリングプラスチックス　その解説と物性表”化学工業日報社発行（昭和６０年）　ｐ．１４４−１５１，５８０−５８３
　甲第５号証：渡辺茂他編集“高分子工学講座１４　高分子材料試験法”（株）地人書館発行（昭和３８年）ｐ．３６２−３７９の、「成形加工性」の項
　甲第６号証：三菱レイヨン製「ダイヤペットＡＢＳ」のカタログ
さらに、請求人は弁駁書と共に甲第７号証を提出した。
　甲第７号証：高分子機械材料委員会編集「ＡＢＳ樹脂」社団法人高分子学会発行（昭和４５年），ｐ．１６８−１８０
４．被請求人の主張
　被請求人　三菱レイヨン株式会社（以下、単に「被請求人」という）は、概略以下のとおり主張する。
（１）無効理由１に対して
　甲第２号証に記載された発明は、水中カット方式に関するものでホットカット法を使用すること及びその粒状粒子製造の条件を見出すことについて全く記載も示唆もないから、甲第２号証と甲第３号証から容易であるという請求人の主張は失当である。
（２）無効理由２に対して
　ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−４８によって測定された流れ温度が昭和３８年当時余り使用されていなかったとしても、それはあくまでもＡＳＴＭ　Ｄ５６９−４８であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−８２ではないので請求人の主張は失当である。また、被請求人の製品カタログにおいて流れ温度が記載されていないからといって、「流れ温度」というパラメータが当業界で使用されていないというのは言い過ぎで、ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−４８からＡＳＴＭ　Ｄ５６９−８２、さらにＡＳＴＭ　Ｄ５６９−９０へ改訂されて使用されている。
５．甲各号証の記載事項
　本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第２ないし第５号証及び甲第７号証には、以下の事項が記載されている。
　甲第２号証：
　ア．「（１）熱可塑性合成樹脂の溶融物を押出機の先端に装着されたダイのノズルより冷却水中に押出し、ダイ面に接触して回転するカッター刃により切断して粒状化するに当り、ダイ入口における樹脂溶融物の粘度が１×１０２〜５×１０４ポイズとなるごとく樹脂温度を調整し且つノズル１孔当りの吐出量を０．１〜６．０ｋｇ／Ｈｒとすることを特徴とする熱可塑性合成樹脂球状粒子の製造法。
　（２）ノズルの先端ランド部の直径が０．５〜１．８ｍｍであるダイを用いる特許請求の範囲第１項記載の製造法。」（特許請求の範囲請求項１、２）
　イ．「造粒方法としては、ストランドカット方式、ホットカット方式、水中カット方式などがあるが、いずれの方式による場合も、得られる樹脂粒子の形状は扁平か円柱状であることが多く、球状といえるものはほとんどない。・・・本発明は、従来の樹脂粒子製造法における上述のような問題を解決し、小径粒子の製造に適用しても形状の揃った球状粒子が得られる樹脂粒子製造法を提供しようとするものである。」（第１頁右欄３〜１８行）
　ウ．「なおダイ入口における樹脂溶融物の粘度を直接測定することは通常不可能なので、普通には樹脂温度を測定し、別に確認しておいた温度と粘度との関係から、樹脂粘度を推定する。その場合、粘度の測定には高化式フローテスターを用い、・・・等速昇温測定法により測定する。」（第２頁上右欄３〜８行）
　甲第３号証：
　エ．「表４．２３　造粒方式と材料の性質とペレット形状」と記載の表４．２３において、Ｈ列の、形状の項：「形状が球」、運転条件の影響の項：「表面張力」、ペレタイザ方式添字は表４．２２参照：「ホットカット」、「（１４＋１８）　（１７）」」（２１１頁「表４．２３」）
　オ．「表４．２２　各種造粒方式の工程と特性」と記載された表４．２２において、『（１４）』：「ダイ表面切断（空中）」、『（１８）』：「水冷／輸送」、『（１４＋１８）』は「ダイ表面切断（空中）、及び水冷／輸送」であり、『（１７）』：「ダイ表面切断（水中）」、及び、「（１８）」に続いて、（１９）、（２１）と矢印工程が結ばれており、両者とも「前記空中又は水中での「ダイ表面切断−水冷」により、『（２１）』：碁石、球状ペレット、が得られ、［主な適用樹脂］：ＬＤ、ＨＤＰＥ（ＨＩ、ＧＰ）、ＰＳ、ＡＢＳ，ＰＭＭＡ，ＰＰ、ＰＯＭ」（２１０頁「表４．２２」）
　カ．「大容量の造粒用には、ホットカット方式、特に水中カット方式が利用される。図４．１３７はウォータリング型ホットカットペレタイザの全システムの説明で、水循環装置、フィル夕、遠心脱水機など大がかりなものとなる。このため、小容量のものや、材料切換頻度が多く、そのつどクリーニングを厳しく要求される用途には不向きである。水中カットの場合はカッタ室が加圧となるので、図４．１３７のスラリーポンプが不要となることを除くと他は図４．１３７と同一となる。図４．１３８は空冷ホットカットペレタイザで、ペレットの融着しにくい高粘度で押出される材料、例えばＲＰＶＣ、ＳＰＶＣなどに利用される他、水の付着を嫌う架橋ＰＥなどに利用される。この方法は、水の分離、乾燥が不要であり、高粘度材料の切断も容易であることから構造も簡単で、小容量のものにまで利用される。」（２１０頁右欄１３行〜２１１頁右欄６行）
　キ．「ｂ．ホットカット［表４．２２−（１５，１８）］　ダイから押出される樹脂をダイ表面に直接カッタを走らせてペレット化する。ここでは表４．２２の分類に従ってダイ表面が水に接しているもの（水中カット）と、空中で切断するものに分けて取扱う。」（２１３頁右欄下から２行目〜２１４頁左欄３行）
　甲第４号証：
　ク．「表４　ＡＢＳ樹脂と他の樹脂の性質比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ　Ｂ　Ｓ　樹　脂
　　　　　　　　　　高衝撃性　　　　中衝撃性　　　　　　耐熱性　　
　圧縮成形温度　１６０〜２３２℃　１６３〜１７７℃　１６０〜２６０℃
　射出成形温度　１９０〜２７５℃　２０５〜２６０℃　２４５〜２９０℃」
（１４７頁の「表４」）
　ケ．「ダイヤペットＡＢＳ　　三菱レイヨン（株）
　　　　グレード　１００１　中衝撃性」
（５８０頁　第５部エンジニアリングプラスチックス各社別物性表）
　甲第５号証：
　コ．「ＡＳＴＭ　Ｄ　５６９−４８は当初熱硬化性プラスチックの試験機として利用されたＲｏｓｓｉｅ−Ｐｅａｋｅｓのフローテスタを熱可塑性プラスチックに用いられるように種々測定条件を規定したもので、割形オリフィス内に圧入される試料長を自動的に拡大記録して流動性を測る。試験片としては円柱形に予備成形したものを予熱せずに用い、所定の圧力で３点以上温度をかえて内径３．１８ｍｍ長さ３８．１ｍｍのオリフィス中へ２分間圧入し、半対数紙にプロットした温度（℃）と流入長（対数軸）との関係図から２分間に一定量（２５．４ｍｍ）流入する温度（℃）を求めて、それを”流れ温度”と称している。しかしこの試験法は試料の温度が非定常な状態で押し流されること、ノズル内への流入に伴って壁面のずり応力が刻々に減少すること、遅れ弾性的変形と定常的な流れの状態とを自記曲線から区別することがまったくできにくいこと、ノズルに互換性がないこと、あるいは脈動現象が観測しにくいことなどの理由から現在ではあまり用いられていない。」（第３７３頁７〜１９行）
６．当審の判断
　請求人が主張する無効理由２は、明細書の記載不備を理由とするものであるから、まず明細書の記載について検討する。
６−１．無効理由２について
　甲第５号証には、熱可塑性成形材料流動性の測定方法として「ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−４８」が取り上げられており、そこには、それによって求められた温度を『流れ温度』と称していること（３７３頁１３〜１４行）、当該測定法には「遅れ弾性的変形と定常的な流れの状態とを自記曲線から区別することがまったくできにくいこと」（３７３頁１６〜１７行）、及び、「ノズルの互換性がないこと、あるいは脈動現象が観測しにくいこと」（３７３頁１７〜１８行）、さらに「試料の温度が非定常な状態で押し流されること」（３７３頁１４〜１５行）、という問題点の存在が記載されていることが認められる。
　本件特許発明の特許請求の範囲では、「流れ温度（ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−８２による。）」とされており、本件公報３欄２１行に、流れ温度は「ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−８２による」旨の記載があることが認められるところ、甲第５号証に記載されている上記「ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−４８」は「ＡＳＴＭ　Ｄ５６９」が１９４８年に改訂されたものと推定される、一方、「ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−４８」と「ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−８２」の間に実質的な内容の変更は行われていないことが確認されているので、本件明細書に示された「ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−８２」にも、甲第５号証に示されている上記問題点があるものと認めることができる。
　そして、甲第５号証には、「ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−４８」は、上記摘示事項ケ．に記載の問題点があることなどの理由から現在（昭和３８年当時）ではあまり用いられていないとの記載がある。また、審理の過程において提出された、Ｄｅｓｉｇｎａｔｉｏｎ：Ｄ５６９−８２に、「ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−８２」は、成形条件や物理的性質を予測するためのものというよりは、制御や同定のためのものであるが、これを使用している者は少数であるため、この方法についての意味のある正確な報告はされておらず、利用者を捜している旨の記載があり、さらに、職権調査によれば、Ｄｅｓｉｇｎａｔｉｏｎ：Ｄ５６９−９０に、「ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−９０」の利用者を捜すための努力が継続されているとの記載があり、Ｌａｓｔ　ＡＳＴＭ　Ｄｅｓｉｇｎａｔｉｏｎ：Ｄ５６９−９０には、「この標準を使用しているとか、この標準の改正作業に何らかの興味を持っていると回答した者は誰ひとりとしていなかった。これらの結果に基づき、この標準は廃止されることになった。プラスティックにおけるＡＳＴＭ委員会Ｄ−２０の管轄下に、既にこの試験方法は１９９５年に中止されている。」との記載があることが認められる。
　一方、本件特許明細書には「ＡＢＳ樹脂（三菱レイヨン　ダイヤペットＡＢＳ１００１）（流れ温度１４０℃）」と明記されているが（第８頁７〜８行）、「流れ温度」に関しては、三菱レイヨンダイヤペットＡＢＳ（ＡＢＳ樹脂）の物性表が示されている甲第４号証の５８０頁にも記載がなく、また、「ダイヤペットＡＢＳ」と題するカタログである甲第６号証にも、詳細な基本物性や成形加工時のダイ温度、シリンダー温度等の記載はあるものの、「流れ温度」に関する記載はないことが認められる。また、本件特許明細書には、「流れ温度」が「ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−８２」による、としか記載されておらず、それが球状粒子を得るための運転条件である溶融樹脂の表面張力（甲第３号証２１１頁表４．２３のＨ）、粘度、転移点等とどのような関係を有するかにつき、当業者が容易に理解し得るような説明の記載はないし、甲第５号証で指摘されている「流れ温度」についての上記問題点についての見解も記載されていないことが認められる。
　そうすると、本件特許発明の出願当時（平成１年８月）、ダイヤペットＡＢＳ１００１の樹脂につき、「ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−８２」によって「流れ温度」を測定することが現実にできたものと認めるには疑問があり、当業者が追試するのは困難であったといわなければならない。
　さらに、本件特許明細書においても、「流れ温度」に関する説明はなく、球状粒子を得るための運転条件である溶融樹脂の表面張力との技術的な関係は不明であって、「流れ温度」の技術的内容が当業者にとって自明であるということもできない。
　なお、本件特許明細書には「押出機先端部に設けたダイ出口における溶融樹脂温度が、上記範囲より高いとダイより吐出した樹脂溶融物のカッター刃による切れが悪く、ヒゲ付き粒子になったり、粒子同士が融着し易くなる。より悪いケースでは、ダイとカッター刃の間に樹脂溶融物が入りこみカッター刃の回転が不能となることもある。また、溶融樹脂温度が上記範囲より低いと、ダイからの樹脂溶融物の吐出が不安定となり、吐出物の表面に不規則な凹凸または波形が発生するばかりでなく、形状も円柱状になり易く真球状とならない。安定して真球状の小球状粒子を製造するため、押出機の温度調節により、ダイ出口の溶融樹脂温度を上記範囲内に、より望ましくは該樹脂の流れ温度＋６０〜１１０℃の範囲内で実施するとよい。」（第４頁２０行〜第５頁１６行）との記載はあるが、この記載箇所は、球状粒子を成形するための溶融樹脂の粘度又は温度についての一般的事項又は公知事項を説明する記載であり、粘度の説明については技術的な合理性があるとしても、本件特許発明に係る「流れ温度」との関係を技術的に説明したものではないから、本件特許明細書においても「流れ温度」に関する説明はなく、球状粒子を得るための運転条件である溶融樹脂の表面張力との技術的な関係は不明であって、「流れ温度」の技術的内容が当業者にとって自明であるということもできない。
　したがって、本件特許明細書には、本件特許発明において溶融樹脂温度を「流れ温度＋５０〜１２０℃」とする意義が記載されておらず、本件特許発明について当業者が容易に実施できる程度に記載されているものとは認められない。
　被請求人の主張は、上記４．（２）のとおり、甲第５号証は、ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−４８に関するもので、本件特許発明に係る測定法ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−８２に関するものでないし、ＡＳＴＭの基準は改訂されてきているし、また、単にＡＢＳ樹脂のカタログに流れ温度の記載がないだけであるから、「流れ温度」というパラメータが当業界で使用されていないというのは言い過ぎで、請求人の主張は失当というのみで、その主張に根拠あるいは反証はなく、その被請求人の主張が妥当であると認めることはできない。
　以上のとおりであるから、本件特許明細書には、本件特許発明について当業者が容易に実施できる程度に記載されているものとは認められないから、無効理由２についての請求人の主張は理由があるものと認められる。
６−２．無効理由１について
　請求人の主張の無効理由１についても判断する。
６−２−１．対比
　そこで、本件特許発明と甲第２号証に記載された発明を対比すると、両者のノズル１孔当たりの樹脂吐出量は０．３〜３ｋｇ／時間において重複するから、両者は「熱可塑性樹脂をノズル１孔当たりの樹脂吐出量が０．３〜３ｋｇ／時間の範囲となるように押出機先端部に設けたダイより溶融押出した直後、該ダイ面上で回転するカッター刃により樹脂吐出物を切断し、球状粒子とすることを特徴とする熱可塑性樹脂球状粒子の製造法。」の点で一致し、
　樹脂切断方式が、本件特許発明が空気中で切断するのに対し、甲第２号証の発明では、冷却水中に押し出して切断する点での差異であり、もう一つの相違点は、本件特許発明は溶融樹脂温度を該樹脂の流れ温度（ＡＳＴＭ　Ｄ５６９−８２）＋５０〜１２０℃の範囲にするのに対し、甲第２号証に記載の発明は、ダイ入口における樹脂溶融物の粘度が１×１０２〜５×１０４ポイズとなるごとく樹脂温度を調整するという、樹脂の溶融温度に関する差異である（甲第２号証記載の発明における「粘度」は樹脂の溶融温度に関することであり、樹脂の溶融温度に関するものであることは自明である。）、
点で相違する。
６−２−２．相違点の判断
　甲第２号証によれば、真球状の球状粒子を製造するためには「溶融樹脂温度（樹脂溶融物の粘度）と吐出量」が重要であることが水中カット方式について開示されているものと認められる。そして、甲第３号証２１０頁の表４．２２（下記）に、球状粒子の成形の方式として水中切断方式（１７）と空中切断水冷方式（１４＋１８）を採用することができることが記載されていることが認められる。そこに記載のホットカット方式のダイ表面切断（水中）（１７）が甲第２号証記載の発明における方式であり、ホットカット方式のダイ表面切断（空中）で水冷（１４＋１８）が本件特許発明における方式である。なお、本件特許発明の特許請求の範囲の記載において冷却方式は特定されていないが、水冷方式を排斥するものではないことは明らかである（本件特許発明の実施例において「空気中にて樹脂溶融物を切断し粒状物とした後、流水で冷却し、排出口より流水とともに排出して」（本件公告公報第４欄４７〜４９行）とされていることが認められる。）。
　そして、甲第３号証の２１１頁表４．２３には、球状物の成形には、ホットカット方式であって、（ｉ）ダイ表面切断（水中）（１７）方式、又は（ｉｉ）ダイ表面切断（空中）で水冷（１４＋１８）方式を採用することができる旨が記載されていることが認められるのであって、球状粒子を得るための成形方法として、甲第２号証記載の発明の水中カット方式（甲第３号証の（１７））か、本件特許発明のホットカット方式（甲第３号証の（１４＋１８））の両者が可能であることが記載されているものと認められる。
　操業条件の中の「溶融樹脂温度（樹脂溶融物の粘度）と吐出量」に着目することにより、少なくとも水中カット方式においては、従来不可能とされていた成形が、所期の目的を達成し得ることが甲第２号証に開示されており、甲第３号証に記載の球状粒子の成形方式である他の残りの１種類の成形方式を採用するに当たって、従来不可能とされていた成形を可能とするための着目すべき操業条件が、甲第２号証に教示されているものということができる。
　また、甲第２号証には、上記摘示事項ウ．と記載されていることから、甲第２号証に記載の樹脂溶融物の粘度に代えて別の樹脂温度を使用することも、甲第２号証に示唆されていたものと認めることができる。
　したがって、本件発明で樹脂温度を「流れ温度」＋５０〜１２０℃の範囲と特定した点も、甲第２号証に記載の、「別に確認しておいた温度と粘度との関係」の一態様にほかならないというべきであり、そこに技術的意義を認めることはできない。
　そうすると、甲第２号証に記載の水中カット方式（甲第３号証の水中切断方式（１７））に代えて、甲第３号証においていずれの方式も採用することができることが開示されている他方の成形の方式である空中切断水冷方式（１４＋１８）（本件発明におけるホットカット方式）を採用するに当たって、その具体的な操業条件として甲第２号証に開示の「溶融樹脂温度（樹脂溶融物の粘度）と吐出量」に着目し、その範囲を特定してみることは当業者が適宜になし得る事項にすぎないものと認られる。
　よって、本件特許発明１は、甲第２、第３号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　（３）むすび
　以上のとおり、本件発明１の特許は、特許法第３６条第３項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであり、無効とされるべきものである。また、本件発明１の特許は、特許法第２９条第２項の規定によって特許を受けることができないから、本件請求項１に係る発明の特許は、無効とされるべきものである。