【事件の表示】
　平成　６年特許願第２４９６２７号「ホスフィノトリシン耐性遺伝子の使用」拒絶査定に対する審判事件［平成　７年　６月１３日出願公開、特開平　７−１４７９８５］について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、昭和６２年８月２２日（パリ条約による優先権主張１９８６年８月２３日、ドイツ国、１９８６年１１月３日、ドイツ国、１９８６年１２月１６日、ドイツ国）に出願した特願昭６２−２０９１２３号の一部を平成６年１０月１４日に新たな特許出願としたものであって、その請求項１〜５に係る発明は、特許請求の範囲の請求項１〜５に記載された次のとおりのものと認める。（以下、「本願発明１〜５」という）
「【請求項１】ホスフィノトリシル−アラニル−アラニン（ＰＴＴ）に耐性のストレプトミセス・ビリドクロモゲネスＤＳＭ４１１２を選別し、耐性株由来全ＤＮＡをＢａｍＨＩで切断し、大きさ４．０ｋｂ断片をクローニングし、更にＰＴＴ耐性について選別することにより得ることができるホスフィノトリシン（ＰＴＣ）耐性遺伝子を形質転換可能な植物のゲノム中に組込むことからなる、形質転換植物にＰＴＣ耐性を付与する方法。
【請求項２】ホスフィノトリシン耐性遺伝子が、下記のアミノ酸配列をコードするＤＮＡ配列を有する、請求項１に記載の、形質転換植物にＰＴＣ耐性を付与する方法。（アミノ酸配列は省略）
【請求項３】下記の制限地図を有する遺伝子を形質転換可能植物ゲノム中に組み込むことからなる、請求項１および２のいずれか１項に記載の、形質転換植物にＰＴＣ耐性を付与する方法。（制限地図は省略）
【請求項４】下記のＤＮＡ配列を有する遺伝子を形質転換可能植物ゲノム中に組込むことからなる、請求項１〜３のいずれか１項に記載の、形質転換植物にＰＴＣ耐性を付与する方法。（ＤＮＡ配列は省略）
【請求項５】ホスフィノトリシル−アラニル−アラニン（ＰＴＴ）に対する耐性によってストレプトミセス・ビリドクロモゲネスＤＳＭ４１１２を選別し、耐性株由来全ＤＮＡをＢａｍＨＩで切断し、大きさ４．０ｋｂの断片をクローニングし、更にＰＴＴ耐性について選別を行うことによって得ることができる、ホスフィノトリシン耐性遺伝子を発現するＰＴＣ耐性形質転換植物細胞または形質転換植物。
　
２．原査定の理由
　一方、原査定の拒絶の理由の概要は、次のとおりである。
「この出願については、平成９年８月１９日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶査定する。
　なお、意見書及び手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。
備考　
　特許請求の範囲第５項に記載された「形質転換植物」には、任意の種類の植物が包含されていることは文言上明らかである。
　そこで、形質転換植物の作製技術及びその技術を適用し得る植物について、本願優先日当時の技術水準を検討すると、当時、該技術として研究・開発されていた形質転換植物の作製方法としては、アグロバクテリウム法、及び、プロトプラスト法（ＰＥＧ法又はエレクトロポーレーション法）又はパーテイクルガン法等により植物細胞に直接遺伝子を導入し植物体を再生させる方法（直接導入法）がある。
　アグロバクテリウム法については、アグロバクテリウム属微生物に感染し得る植物に対し、安定した形質転換を確実に行う方法として当時既に確立されていたものの、アグロバクテリウム属微生物に感染し得る植物としては、殆どが双子葉植物であり、それ以外の植物、特に単子葉植物については、アグロバクテリウム属微生物が感染し得ずアグロバクテリウム法は適用し得ないことが知られていた（ Ｎａｔｕｒｅ，Ｖｏｌ．３０７．（１９８４），ｐ．１０８−１０９ 特に ｐ．１０８ 左欄第２４〜３０行目，第４１〜４３行目，中欄第２１〜２５行）。それ故、本願優先日当時、双子葉植物以外の植物、特に単子葉植物にアグロバクテリウム法を適用することは、当業者といえども相当の試行錯誤を伴うものであり、過度な実験を要したと認める。
　また、直接導入法については、植物の種類を選ばず、種々の植物細胞又は組織へ直接外来遺伝子を導入し形質転換植物を得ることが可能な方法として研究されているが、実際にプロトプラスト法等により直接遺伝子を導入された植物細胞又は組織から形質転換植物を再生させることに最初に成功したのは、タバコ等の双子葉植物（Ｔｈｅ ＥＭＢＯ Ｊｏｕｒｎａｌ，Ｖｏｌ．３，ＮＯ．１２，（１９８４），ｐ．２７１７−２７２２；Ｍｏｌ．Ｇｅｎ．Ｇｅｎｅｔ．，Ｖｏｌ．１９９，（１９８５），ｐ．１８３−１８８参照）である。一方、タバコ以外の植物、例えば単子葉植物の代表格である穀物植物では、プロトプラスト化された細胞から形質転換植物を再生させることは依然として困難であることが報告されている（ Ｅｕｐｈｙｔｌｃａ．Ｖｏｌ．８５，（１９９５），ｐ．３５−４４ 特に、ｐ．３７左欄第５〜６行目参照 ）。また、本　願優先日後の１９９０年においてさえ、コムギ、オオムギではまだ信頼できるプロトプラスト培養系は報告されていないことが知られている（岡田吉美、池田穣衛編集、日本分子生物学会編、シリーズ分子生物学の進歩１３「高等植物の情報発現と制御」（１９９０−２−１０）、丸善株式会社、ｐ．２６２−２６３特に、ｐ．２６２ 第２０−２１行目参照 ）。さらに、単子葉植物で最初に形質転換植物を再生させたことが報告されたのは、本願優先日後の１９８８年でイネ，トウモロコシであった（ Ｅｕｐｈｙｔｉｃａ，Ｖｏｌ．８５，（１９９５），ｐ．３５−４４ 特にＴａｂｌｅ ２ 参照 ）。これらの事実をふまえると、本願優先日当時、単子葉植物において直接導入法により形質転換植物を作製することは、当業者といえども相当の試行錯誤を伴うものであり過度な実験を要したと認める。
　以上のことから、本願優先日当時は、単子葉植物において形質転換植物を作製する方法は確立されておらず、当業者において単子葉植物を形質転換させる方法が技術常識であったとは認められない。
　このような本願優先日当時の技術水準を勘案すれば、単子葉植物について形質転換植物を作製することの具体的な開示が発明の詳細な説明中にない状態で、本願優先日において、当業者が過度な実験を要することなく、上記第５項に記載された任意の植物の種類を包含する「形質転換植物」を作製することができたとは認められない。
　したがって、任意の植物の種類を包含する「形質転換植物」という特許請求の範囲第５項に記載された発明については、発明の詳細な説明に当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成が記載されているとは認められない。
　なお、出願人は、特許請求の範囲第５項に対しては拒絶理由が発せられていない旨主張しているが、上記拒絶理由通知書の記の第２行から明らかなように、同項は拒絶理由の対象となっている。
　また、特許請求の範囲第１項に記載の「形質転換可能な植物」との記載では、そこに含まれる植物の種類が不明確であり、発明の構成が不明瞭であることから、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない点に留意すること。」
　
３．当審の判断
　先ず、本願明細書の記載について検討すると、本願明細書の発明の詳細な説明には、「ＰＴＴ耐性が大腸菌（Escherichia coli）でもみられ、よって耐性メカニズムがグラム陰性菌でも機能していることから、輸送現象に基づく耐性を除去することができる。したがって、植物プロモータに結合させた後適当なベクターを用いて、本発明の耐性遺伝子を植物に組込んで形質転換させることができ、もってこの方法によりＰＴＣ耐性植物を製造することができる。」（公開公報第７頁１１欄１０〜１６行）との一般的な記載がされているが、如何なるプロモータと結合させ、如何なる手法で如何なる植物細胞内に導入し、どのようなゲノム中に組込みを行わせれば、形質転換細胞が植物体まで再生し、当該形質を保持した植物が再現性をもって得られるかということについては、具体的には何も記載されていない。
　この点について、審判請求人は、審判請求理由補充書において、（１）「本願発明は、双子葉植物に限らず、単子葉植物を包含する植物全体を対象として成立するものと考える」（第５頁１６〜１７行）と述べた上で、（２）「従って、本願発明は、特許請求の範囲の具体的記載からも「形質転換可能な植物」を対象とすることが明確になっております。一方、特許請求の範囲の記載から明らかな通りに、本願発明では、形質転換不能な植物を明確に排除しています。本願発明は、このように「形質転換可能な植物」のみを対象としており、「単子葉植物」であるか「双子葉植物」であるかを特に問題としておりません。」（第４頁１〜６行）と主張している。
　そこで、先ず、上記（１）について、検討する。
　本願発明が単子葉植物についても成立するというためには、単子葉植物についても、ＰＴＣ耐性遺伝子で形質転換された細胞が植物体まで再生し、当該形質を保持した植物が再現性をもって得られることが必要であるところ、この点について、請求人は、前審における平成８年１０月９日付けの意見書において、本願優先日において遺伝子を植物中に組み込む方法が周知であったことを裏付ける証拠として（１）〜（１９）の文献を挙げており（第５頁１６〜１８行）、また、そのうちの「（１２）Ｔｈｅｏｒｅｔ．Ａｐｐｌ．Ｇｅｎｅｔ．７３，１１−１５、１９８６（１９８６年発行）」が単子葉植物について記載する文献としている。（第３頁１３〜１７行）
　しかしながら、上記意見書の記載は甚だ概略的なものであり、かかる記載からは、単子葉植物等についても形質転換が可能であることが周知であったとは認められないため、平成１２年２月１８日発送の当審からの審尋書により、周知であるとするより具体的な根拠及び記載を質したのに対して、平成１２年８月１８日付けの回答書が提出されている。
　そこで、同回答書を精査すると、単子葉植物については、植物体を成功裏に再生し得たことは依然として報告されておらず、そのようなことが周知であったとはいえないことは、請求人作成の表２ｂの記載からも明らかである。（上述の文献（１２）に記載されているキュウリは双子葉である点に注意されたい。）
　さらに、請求人は、参考文献３〜５を提出して、「イネおよびトウモロコシ等のカルス組織からの植物体再生については本件出願当時において公知であった」（回答書第５頁２１〜２２行）と主張しているが、これらの３の参考文献は、本願発明の如くの耐性遺伝子により形質転換された単子葉植物が植物体へ再生できたことを報告するものではなく、単に再生が困難であったプロトプラストそれ自体が植物体迄生育するかどうかについて報告するものにすぎず、これらの文献によっても、形質転換された単子葉植物が植物体まで再生し得ることが周知であったということはできない。
　したがって、請求人が提出する証拠等からは、上記（１）についての請求人の主張は認められない。
　次に、（２）の点については、そもそも、本願発明はＰＴＣ耐性遺伝子それ自体に関する発明ではなく、ＰＴＣ耐性が植物全体について達成されることが理解されて始めて完成される、ＰＴＣ耐性形質転換植物、そのものについての発明である。それにも拘わらず、上述したとおり、本願明細書には、ＰＴＣ耐性については何れの植物についても植物体への再生がなし得たことは記載されていないばかりか、「単子葉植物」の形質転換を行う方法自体が確立してはいないと広く認識されていた状況にあっては、先の拒絶査定において指摘されているとおり、少なくとも単子葉植物については、試行錯誤を含む過度の実験がなくては本願発明が所期の目的を達成し得るか否かについて、当業者は理解できない。このため、特許請求の範囲の「ＰＴＣ耐性形質転換植物細胞または形質転換植物」は当業者が容易にその実施をすることができる程度にその発明の目的、構成及び効果が記載されていない発明であり、このように再生の可否が想定し得ない植物について、これを特許請求の範囲に記載された植物に含まれ得るとする場合には、本願明細書の如くの発明の詳細な説明における記載が極めて一般的なものでしかない場合、何れの植物が形質転換可能であるかを巡って混乱が生じる恐れがあり、これを未然に防止するため、特許請求の範囲における植物を明示的に記載する必要があることは当然のことであるから、この点についても、請求人の主張は採用できない。
　したがって、本願明細書の発明の詳細な説明の記載からは、本願出願時には、本願発明のうち、少なくとも単子葉植物については形質転換植物が得られるものとは認められないから、本願明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者に容易に実施できるように発明の構成及び効果が記載されていないとするのが相当である。
　
４．以上のとおりであるから、本願は特許法第３６条第３項に記載する要件を満たしていない。
　　よって、結論のとおり、審決する。