【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２６６６２２８号発明「窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結論】
　特許第２６６６２２８号発明の明細書の請求項第１項ないし第９項に記載された発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理由】
１．手続きの経緯
　本件特許第２，６６６，２２８号（以下、「本件特許」という。）の手続き及び本件特許に対する無効審判事件の手続きの主な経緯は次のとおりである。
　特許出願　　　　　　平成３年１０月３０日
　審査請求　　　　　　平成８年５月２０日
　拒絶理由通知　　　　平成９年２月３日
　　　　　　（発送日　平成９年２月１８日）
　手続補正書　　　　　平成９年４月４日
　特許査定　　　　　　平成９年５月２６日
　特許権設定登録　　　平成９年６月２７日
　無効審判請求　　　　平成１０年１月２０日
　答弁書・訂正請求書　平成１０年５月２５日
　第１回口頭審理　　　平成１０年９月１１日
　書面審理通知　　　　平成１０年９月１４日
　訂正拒絶理由通知　　平成１０年９月２５日
　　　　　　（発送日　平成１０年１０月６日）
　意見書・手続補正書　平成１０年１２月７日
２．訂正の適否
　平成１０年１２月７日付け手続補正書で補正された訂正請求における訂正（以下、「本件訂正」という。）の適否について検討する。
２．１　訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否について
２．１．１　訂正事項１について
　訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的として、本件特許登録時の明細書（以下、「本件特許明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１における「サファイア基板と、この基板上に形成された、ｎ型の窒化ガリウム系化合物半導体から成るｎ層と、ｐ型不純物を添加した窒化ガリウム系化合物半導体から成るｐ型不純物添加層」を「サファイア基板と、この基板上に形成された、ｎ型の窒化ガリウム系化合物半導体（ＧａＮ）から成るｎ層と、ｐ型不純物を添加した窒化ガリウム系化合物半導体（ＧａＮ）から成るｐ型不純物添加層」とするものである。
　本件特許明細書の段落番号【００２１】には、窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、ＧａＮでｎ層を構成するとともに、ＧａＮにｐ型不純物を添加してｐ型不純物添加層を構成することが記載されている。
　したがって、当該訂正は、本件特許明細書における特許請求の範囲を減縮するものであり、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
２．１．２　訂正事項２について
　訂正事項２は、特許請求の範囲の減縮を目的として、本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１における「を有する発光素子において、」を、「を有し、発光する部分が前記ｐ型不純物添加層上の電極の電極下領域に限定される発光素子において、」と訂正するものである。
　この点に関し、被請求人は、本件特許出願の願書に最初に添付した明細書（以下、「本件当初明細書」という。）及び本件特許明細書の段落番号【０００３】乃至【０００５】の記載、並びに本件当初明細書の段落番号【００２９】には「第１の電極７直下のｉ層にて発光を得ることができた。」との記載があり、本件特許明細書の段落番号【００２９】にも同趣旨の記載があることを、当該訂正の根拠として挙げている。
　しかしながら、本件特許明細書の段落番号【００２９】においては、「第１の電極７の下方の層にて発光を得ることができた。」と記載されており、「第１の電極７」の下方に位置する層にて発光するということが述べられているにすぎず、発光する部分が、「第１の電極７」の下方に位置する層のうちの、「第１の電極７」の下に位置する領域に限定されるということは、本件特許明細書の段落番号【００２９】の記載から直接的かつ一義的に導き出すことはできない。
　また、本件特許明細書の段落番号【０００３】乃至【０００５】の記載は従来技術に関する記載であって、本件特許に係る発明に関する記載ではないので、当該訂正は、本件特許明細書の段落番号【０００３】乃至【０００５】の記載から直接的かつ一義的に導き出すことはできない。
　したがって、当該訂正は、本件特許明細書の記載から直接的かつ一義的に導き出すことはできないものであり、新規事項の追加に該当する。
２．１．３　訂正事項３について
　訂正事項３は、明りょうでない記載の釈明を目的として、本件特許明細書の段落番号【０００８】における「したがって、両電極の面積は略同じ形状としなければならない。このため、電極パターンの自由度がなくなり、電気的な抵抗成分を減少させるための最適なパターンをとれなくなる。又、素子の電気的な直列抵抗成分が大きいということは素子の発光効率を低下させるためばかりではなく、素子の発熱を誘因し、素子の劣化や発光強度の低下を引き起こすことになり好ましくない。又、サファイア基板を用いた場合にはサファイアが絶縁性であるため、（中略）供給電流の平面状の拡散が十分でなく、発光が不均一で駆動電圧も高いという問題がある。」を「したがって、両電極の面積は略同じ形状としなければならない。このため、電極パターンの自由度がなくなり、電気的な抵抗成分を減少させるための最適なパターンをとれなくなる。又、素子の電気的な直列抵抗成分が大きいということは素子の発光効率を低下させるためばかりではなく、素子の発熱を誘因し、素子の劣化や発光強度の低下を引き起こすことになり好ましくない。」と訂正するものである。
　当該訂正は、本件特許明細書の記載の一部を削除することにより従来技術に関する説明を明りょうにしたもので、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
２．１．４　訂正事項４について
　訂正事項４は、前記訂正事項１及び２の訂正とに対応したもので、明りょうでない記載の釈明を目的として、本件特許明細書の段落番号【００１０】の「上記課題を解決するための請求項１の発明は、サファイア基板と、この基板上に形成された、ｎ型の窒化ガリウム系化合物半導体から成るｎ層と、ｐ型不純物を添加した窒化ガリウム系化合物半導体からなるｐ型不純物添加層を有する発光素子において、（中略）ｎ層は、ｐ型不純物添加層全体に均一に電流が流れるようにＳｉがドープされた低抵抗率のＧａＮとしたことを特徴とする。」を「上記課題を解決するための請求項１の発明は、サファイア基板と、この基板上に形成された、ｎ型の窒化ガリウム系化合物半導体（ＧａＮ）から成るｎ層と、ｐ型不純物を添加した窒化ガリウム系化合物半導体（ＧａＮ）からなるｐ型不純物添加層を有し、発光する部分が前記ｐ型不純物添加層上の電極の電極下領域に限定される発光素子において、（中略）ｎ層は、ｐ型不純物添加層全体に均一に電流が流れるようにＳｉがドープされた低抵抗率のＧａＮとしたことを特徴とする。」と訂正するものである。
　前記訂正のうち、「を有する発光素子において、」を、「を有し、発光する部分が前記ｐ型不純物添加層上の電極の電極下領域に限定される発光素子において、」とする訂正は、前記２．１．２で述べたとおり、本件特許明細書の記載から直接的かつ一義的に導き出すことはできないものであり、新規事項の追加に該当する。
２．１．５　訂正事項５について
　訂正事項５は、明りょうでない記載の釈明及び誤記の訂正を目的として、本件特許明細書の段落番号【００３６】の「（前略）上記の構造の発光ダイオード１０ｂ、１０ｃにおいては、高キャリア濃度ｎ＋層３に対する第２の電極８は、ｐ型不純物添加層５に対する第１の電極７との位置関係の対象性から、電極間を流れる電流を発光領域の部位に拘わらずほぼ同じとすることができる。（後略）」を「（前略）上記の構造の発光ダイオード１０ｂ、１０ｃにおいては、高キャリア濃度ｎ＋層３とｐ型不純物添加層５に対する第１の電極７との位置関係から、電極間を流れる電流を発光領域の部位に拘わらずほぼ同じとすることができる。（後略）」と訂正するものである。
　この点に関し、被請求人は、本件特許明細書の段落番号【００３１】以降の実施例では、「高キャリア濃度ｎ＋層３」が低抵抗であることを前提としているから、本件特許明細書の記載は「上記の構造の発光ダイオード１０ｂ、１０ｃにおいては、高キャリア濃度ｎ＋層３とｐ型不純物添加層５に対する第１の電極７との位置関係から、電極間を流れる電流を発光領域の部位に拘わらずほぼ同じとすることができる。」を意味することは明確であると主張している。
　しかしながら、本件特許明細書の段落番号【００３１】以降に実施例として記載された発光ダイオード１０ｂ及び１０ｃは、「高キャリア濃度ｎ＋層３」を設けた点ではなく、「第１の電極７」と「第２の電極８」の一方の電極を発光ダイオードの中央部に形成し、他方の電極を前記一方の電極を取り囲むように発光ダイオードの周辺部に形成した点で、本件特許明細書の段落番号【００１７】乃至【００３０】に実施例として記載された発光ダイオード１０ａと構成が異なっている。
　そして、本件特許明細書の段落番号【００３６】に記載の「電極間を流れる電流を発光領域の部位に拘わらずほぼ同じとすることができる。」という効果は、「第１の電極７」と「第２の電極８」との位置関係の水平方向における対象性（対称性）によって得られることが記載されているだけで、前記効果が「高キャリア濃度ｎ＋層３」と「第１の電極７」との位置関係によって得られることは、本件特許明細書の段落番号【００３６】の記載から直接的かつ一義的に導き出すことはできない。
　したがって、当該訂正は、本件特許明細書の記載から直接的かつ一義的に導き出すことはできないものであり、新規事項の追加に該当する。
２．１．６　「２．１　訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否について」のむすび
　以上のとおりであるから、本件訂正は、本件特許明細書に新規事項を追加するものである。
２．２　独立特許要件について
２．２．１　本件発明の要旨
　本件訂正により訂正された明細書（以下、「本件訂正明細書」という。）の請求項１乃至９に係る発明の要旨は、その特許請求の範囲の請求項１乃至９に記載された以下のとおりのものである。
「【請求項１】サファイア基板と、この基板上に形成された、ｎ型の窒化ガリウム系化合物半導体（ＧａＮ）から成るｎ層と、ｐ型不純物を添加した窒化ガリウム系化合物半導体（ＧａＮ）から成るｐ型不純物添加層を有し、発光する部分が前記ｐ型不純物添加層上の電極の電極下領域に限定される発光素子において、前記ｐ型不純物添加層の一部を除去して露出された前記ｎ層上に形成された第２の電極と、前記第２の電極と同一面側に設けられ、前記ｐ型不純物添加層のほぼ全面に設けられた透明の第１の電極と、前記第１の電極の一部に設けられたワイヤボンディングのための取出電極とを有し、前記ｎ層は、前記ｐ型不純物添加層全体に均一に電流が流れるようにＳｉがドープされた低抵抗率のＧａＮとしたことを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
　【請求項２】前記取出電極と前記第２の電極は、形状が異なることを特徴とする請求項１に記載の発光素子。
　【請求項３】前記ｐ型不純物添加層の一部は、ドライエッチングにより除去されたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
　【請求項４】前記取出電極は、前記第１の電極の周辺部の一部に設けられていることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
　【請求項５】前記取出電極は、前記第１の電極と前記第２の電極の対向する反対側の周辺部の一部に設けられていることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
　【請求項６】前記ｎ層は、前記サファイア基板の側からＳｉがドープされたＧａＮから成る層と、ドナー不純物が無添加のＧａＮから成る層との２層構造としたことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
　【請求項７】前記取出電極は、ＮｉとＡｕの２層を有することを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
　【請求項８】前記ｐ型不純物添加層は、ｐ型不純物が添加されたＧａＮであることを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
　【請求項９】前記第１の電極に接合した前記取出電極に導線により接続される第１のリードピンと、前記第２の電極に導線により接続される第２のリ−ドピンとを更に有することを特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。」
２．２．２　要旨変更について
　はじめに、被請求人が平成９年４月４日付けで行った手続補正（以下、「手続補正」という。）は、本件明細書の要旨を変更するものであるか否かについて検討する。
２．２．２．１　手続補正における主な補正内容
　手続補正の主な内容は、下記（１）及び（２）のとおりである。
（１）本件当初明細書の請求項１における「ｐ型不純物を添加した半絶縁性のｉ型の窒化ガリウム系化合物半導体（ＡｌＸＧａ１−ＸＮ；０≦Ｘ＜１）から成るｉ層」を「ｐ型不純物を添加した窒化ガリウム系化合物半導体から成るｐ型不純物添加層」とし、本件当初明細書の発明の詳細な説明の欄に記載の「ｉ層」を「ｐ型不純物添加層」とした補正（以下、「補正事項１」という。）。
（２）本件当初明細書の特許請求の範囲の請求項１に、「前記ｎ層は、前記ｐ型不純物添加層全体に均一に電流が流れるようにＳｉがドープされた低抵抗率のＧａＮとした」なる記載を追加した補正（以下、「補正事項２」という。）。
２．２．２．２　補正事項１について
（１）本件出願当時における技術常識及び技術的背景について
▲１▼ＭＩＳ型発光素子とｐｎ接合型発光素子について
　本件出願当時、ＭＩＳ（Ｍｅｔａｌ−Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ−Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）型発光素子とｐｎ接合型発光素子それぞれの動作原理及び特性について、以下の事項が技術常識とされていた。
　ＭＩＳ型発光素子の動作原理として次の説が知られている。ＭＩＳ型発光素子の正電極と負電極とに電圧を印加することにより、絶縁層に電界を発生させるとともに、電界が作用した状態で絶縁層に電子を供給し、絶縁層中で加速された電子が絶縁層中の電子と衝突して価電子帯にある電子を伝導帯に励起させ、励起された電子が価電子帯又は不純物準位に戻る際に再結合して発光するというものである。
　これに対し、ｐｎ接合型発光素子は、ｐｎ接合に順方向電圧を印加し、ｐｎ接合部のポテンシャル障壁を低くして、ｐ層の多数キャリア（正孔）がｎ層側へ、ｎ層の多数キャリア（電子）がｐ層側へ移動し再結合することにより発光するものである。
　かかる動作原理の相違により、ｐｎ接合型発光素子は、キャリアがほとんど存在しない絶縁層を用いるＭＩＳ型発光素子よりもキャリアが再結合する確率が高いため、ＭＩＳ型発光素子よりも高い輝度が得られ、また、ｐｎ接合型発光素子は、著しく高抵抗の絶縁層を用いたＭＩＳ型発光素子よりも低い電圧で動作させることができる。
▲２▼窒化ガリウム系化合物半導体発光素子について
　本件出願当時における、窒化ガリウム系化合物半導体（以下、「ＧａＮ系半導体」という。）を用いた発光素子（以下、「ＧａＮ系発光素子」という。）に関する技術常識及び技術的背景について以下に述べる。
　窒化ガリウムは、青色発光素子の半導体材料として注目されていた化合物半導体材料である。
　しかしながら、窒化ガリウムはイオン結合性の強い結晶で、窒素の空孔などの結晶欠陥が多く含まれていることが、発光素子の半導体材料として用いる際の問題点とされていた。
　すなわち、窒化ガリウム結晶では、窒素の空孔がｎ型の半導体を作る不純物として振る舞うので、窒化ガリウムは、不純物を添加しなくてもｎ型の半導体となる特性を有しており、窒化ガリウム結晶にｐ型を作る不純物を添加しても、そのほとんどが電荷補償で費やされ、導電型の測定が困難な１０８Ω・ｃｍ以上の高抵抗率を有する結晶しか得ることができないという問題点があった。
　前記問題点により、ＧａＮ系発光素子においてｐｎ接合型構造を採用することができず、発光素子としての特性で劣るＭＩＳ型構造を採用せざるを得ない状況にあった。
（２）補正事項１の技術的意味について
　ｐ型ＧａＮ系半導体から成るｐ層もｐ型不純物が添加されているので、「ｐ型不純物添加層」に該当し、前記「ｐ型不純物添加層」には、本件出願当時に周知であった、１０８Ω・ｃｍ以上の高抵抗率を有し、ｐｎ接合型発光素子を実現することができないＧａＮ系半導体だけではなく、ｐｎ接合型発光素子の実現が可能なｐ型ＧａＮ系半導体も含まれることになる。
　したがって、補正事項１により、本件出願に係る発明には、本件当初明細書記載のＭＩＳ型ＧａＮ系発光素子及び該ＭＩＳ型ＧａＮ系発光素子とは動作原理が相違し、すぐれた特性を有する、ｐ型ＧａＮ系半導体から成るｐ層とｎ型ＧａＮ系半導体から成るｎ層とを接合したｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子の両者が含まれることになる。
（３）要旨変更の有無について
▲１▼ｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子における技術課題と解決手段に関する、本件当初明細書における記載について
　本件当初明細書には、ＭＩＳ型ＧａＮ系発光素子において、電流が素子内を横方向に拡散せず、発光が電極直下でみられることに起因して、発光素子の実装にフリップチップ方式を採用する際に技術課題が存在すること及びその解決手段が記載されている。
　しかしながら、ｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子においても、前記の技術課題が存在すること及びその解決手段についての説明は、本件当初明細書には記載されていない。
▲２▼被請求人が提出した乙第１号証記載の発光素子について
ア．被請求人の主張の概要
　被請求人は、乙第１号証（「応用物理」第６０巻　第２号、社団法人　応用物理学会（１９９１年２月１０日発行）第１６３乃至１６６頁）を提出し、乙第１号証に記載されているとおり、本件出願当時にｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子は公知であり、当該ｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子においては、ＧａＡｓ系発光素子のような低抵抗のｐ層は得られず、また、ｐ層の厚さが非常に薄いため、ｐｎ接合構造であっても電流が素子内を横方向に拡散せず、電流の横方向への拡散を利用した電極構造を採用できないということは、乙第１号証に記載の公知技術より、本件出願当時に当業者が認識し得たことであると主張している。
イ．乙第１号証に記載された事項
　乙第１号証には、ｐ型ＧａＮ系半導体及びｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子について、
「３．２　ｐ型ＧａＮの実現と低抵抗化およびその発光特性
　電気的には、成長したままの状態ではＧａＮ：Ｍｇは実験した範囲内ですべて１０８Ω・ｃｍ以上の高抵抗率を有し、伝導型の測定も困難であった。これらのＧａＮ：Ｍｇに電子線照射を行うと、低抵抗化しｐ型伝導性を示すようになった。（中略）エミッション電流を増加させると自由正孔濃度は増加し、室温での自由正孔濃度最大〜１０１７ｃｍ−３、抵抗率については最小１２Ω・ｃｍのｐ型ＧａＮを実現できた。」（第１６４頁左欄第２３乃至第４１行）、及び
「４．ｐｎ接合型ＧａＮ−ＬＥＤの特性
　ＬＥＤの作製方法について示す。（中略）次に、ウエハーを成長炉に戻し、ＧａＮ：Ｍｇを約０．５μｍ育成したのち、表面から電子線照射処理する。（中略）ｎ層の電極は、Ａｌ、ｐ層の電極は金（Ａｕ）によりオーム性接触を形成する。作製したＬＥＤの立ち上がり電圧はだいたい３Ｖから３．５Ｖの間にあり、ｐｎ接合界面での拡散電位を考慮すれば、妥当な値である。ｐｎ接合構造ではｎ層およびｐ層の抵抗率を制御することにより、ｍｉｓ構造と比較して、低電圧動作するＬＥＤを容易に作製できる。」（第１６５頁左欄第２３行乃至右欄第１５行）
と記載されているとおり、ＧａＮをｎ層として、電子線照射を施したＧａＮ：Ｍｇをｐ層として用い、前記ｎ層上及び前記ｐ層上にそれぞれ金属電極を設けることによりｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子を作製したこと、並びに前記ｐ層の抵抗率及び厚さについて記載されている。
ウ．当該主張に対する判断
　乙第１号証には、前記ｐ層の抵抗率及び厚さが記載されているにすぎず、乙第１号証に記載のｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子において、前記ｐ層の抵抗率または厚さに起因して、電流が素子内を横方向に拡散せず、電流の横方向への拡散を利用した電極構造を採用できないという技術課題が存在するということは記載も示唆もされていない。
　また、乙第１号証には、前記金属電極の前記ｐ層に対する大きさも形成位置も記載されておらず、乙第１号証記載のｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子の発光部分が、ｐｎ接合面全体であるのか、前記ｐ層上の電極の電極下領域に限定されるのかということも記載も示唆もされていない。
　したがって、乙第１号証の記載を根拠として、抵抗率が１０Ω・ｃｍ程度のｐ型ＧａＮ系半導体を用いたｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子において、電流が素子内を横方向に拡散せず、電流の横方向への拡散を利用した電極構造を採用できないという技術課題が存在することが、本件出願当時に公知または周知であったということはできない。
　よって、前記アに記載した被請求人の主張を採用することはできない。
▲３▼本件出願当初の明細書における「半絶縁性のｉ型の窒化ガリウム系化合物半導体」なる記載及び段落番号【０００３】及び【０００４】の記載について
ア．被請求人の主張の概要
　被請求人は、本件当初明細書には、「半絶縁性のｉ型の窒化ガリウム系化合物半導体」と記載されているとおり、「ｉ型（絶縁性）」のものに限らず、絶縁性のものよりも低い抵抗値のＧａＮ系半導体が前提となることが記載されているから、本件当初明細書における前記記載には「ｐ型ＧａＮ系半導体」が含まれることは明らかであると主張している。
　また、被請求人は、本件当初明細書の段落番号【０００３】及び【０００４】の記載で、低抵抗のｐ型結晶が得られないｐｎ接合型構造を本件発明の対象としていることを示唆していると主張している。
イ．当該主張に対する判断
　本件当初明細書には、「半絶縁性のｉ型の窒化ガリウム系化合物半導体」がどの程度の抵抗率を有する半導体を対象とするかについて記載されておらず、本件当初明細書には、「半絶縁性のｉ型の窒化ガリウム系化合物半導体」を、ＭＩＳ型構造をとるＧａＮ系発光素子の「ｉ層」として用いることが記載されているのみである。
　すなわち、本件当初明細書に記載の「半絶縁性のｉ型の窒化ガリウム系化合物半導体」とは、ＭＩＳ型発光素子の絶縁体層として作用する程度に高抵抗の窒化ガリウム系化合物半導体を意味しており、本件当初明細書には、前記高抵抗のＧａＮ系半導体から成る層と、ｎ型ＧａＮ系半導体から成るｎ層とを接合して成るＧａＮ系発光素子が記載されている。
　そして、前記（１）▲２▼で述べたとおり、１０８Ω・ｃｍ以上の高抵抗率を有し、ｐｎ接合型発光素子を実現することができないＧａＮ系半導体が本件出願当時に周知であったことを考慮すれば、本件当初明細書における「半絶縁性のｉ型の窒化ガリウム系化合物半導体」なる記載は、１０８Ω・ｃｍ以上の高抵抗率を有するＧａＮ系半導体を意味し、本件当初明細書には、１０８Ω・ｃｍ以上の高抵抗率を有するＧａＮ系半導体から成る層と、ｎ型ＧａＮ系半導体から成るｎ層とを接合して成るＧａＮ系発光素子が記載されていたものと認められる。
　しかしながら、前記（３）▲１▼で述べたとおり、本件当初明細書には、ｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子については記載も示唆もされておらず、また、前記（３）▲２▼ウで述べたとおり、本件出願当時、抵抗率が１０Ω・ｃｍ程度のｐ型ＧａＮ系半導体を用いたｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子は公知であっても、前記ｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子において、電流が素子内を横方向に拡散せず、電流の横方向への拡散を利用した電極構造を採用できないという技術課題が存在することが、本件出願当時に公知または周知ではなかったのだから、本件当初明細書における「半絶縁性のｉ型の窒化ガリウム系化合物半導体」なる記載には、ｐｎ接合型発光素子の実現が可能なｐ型ＧａＮ系半導体は含まれない。
　さらに、本件当初明細書の段落番号【０００３】には、従来技術に関する説明として、窒化ガリウム系化合物半導体では低抵抗のｐ型結晶が得られないため、「金属電極（Ｍｅｔａｌ）−半絶縁性のＧａＮから成るｉ層（Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）−ｎ型ＧａＮから成るｎ層（Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）」のいわゆるＭＩＳ型構造をとり、発光はｉ層への電極の直下で見られることが、同じく段落番号【０００４】には、従来技術に関する説明として、他の３−５族化合物半導体を用いたｐｎ接合型構造の発光素子においては、素子内での接合面に平行な横方向への電流の拡散があり、接合面全体が発光することがそれぞれ記載されているが、前記段落番号【０００３】の記載は、ＧａＮ系半導体にｐ型不純物を添加しても１０８Ω・ｃｍ以上の高抵抗率を有し、ｐｎ接合型発光素子を実現することができないという本件出願当時に周知の技術的事項に基づく説明であり、また、前記段落番号【０００４】の記載は、１０−２Ω・ｃｍ程度の抵抗率のｐ型結晶を得ることができるＧａＡｓのような、他の３−５族化合物半導体を用いたｐｎ接合型発光素子についての説明であるので、抵抗率が１０Ω・ｃｍ程度のｐ型ＧａＮ系半導体を用いたｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子を本件発明の対象とすることは、本件当初明細書の段落番号【０００３】及び【０００４】には記載も示唆もされていない。
　したがって、本件当初明細書の「半絶縁性のｉ型の窒化ガリウム系化合物半導体」なる記載、並びに本件当初明細書の段落番号【０００３】及び【０００４】の記載からは、ｐ型ＧａＮ系半導体及びこれを用いたｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子が、本件当初明細書に記載されているに等しい事項であるということはできない。
　よって、前記アに記載した被請求人の主張を採用することはできない。
▲４▼「（３）要旨変更の有無について」のむすび
　前記▲１▼乃至▲３▼で述べたとおり、ｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子において、電流が素子内を横方向に拡散せず、発光が電極直下でみられることに起因して、発光素子の実装にフリップチップ方式を採用する際に技術課題が存在すること及びその解決手段は、本件当初明細書又は図面には記載されておらず、また、同明細書又は図面の記載からみて自明のことでもない。
（４）「２．２．２．２　補正事項１について」のむすび
　前記（２）で述べたとおり、補正事項１は、本件当初明細書記載のＭＩＳ型ＧａＮ系発光素子とは動作原理が相違し、すぐれた特性を有する、ｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子を、本件出願に係る発明に含めるものであるが、前記（３）で述べたとおり、ｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子は、本件当初明細書又は図面には記載されておらず、また、同明細書又は図面の記載からみて自明のことでもない。
　したがって、補正事項１は、本件当初明細書の要旨を変更するものである。
２．２．２．３　補正事項２について
（１）補正事項２の技術的な意味について
　前記２．２．２．２（２）で述べたとおり、「ｐ型不純物添加層」にはｐ型ＧａＮ系半導体からなるｐ層も含まれるので、補正事項２により、「ｐ型不純物添加層全体に均一に電流が流れるようにＳｉがドープされた低抵抗率のＧａＮ」から成るｎ層と、ｐ型ＧａＮ系半導体ガリウム系化合物半導体から成るｐ層とを接合したｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子も、本件出願に係る発明に含まれることになる。
（２）要旨変更の有無について
　本件当初明細書には、ＭＩＳ型ＧａＮ系発光素子において、ｎ層をｉ層に接合する低キャリア濃度のｎ層と高キャリア濃度のｎ＋層との２層とすること、前記ｎ＋層はＳｉがドープされたＧａＮからなること、及び前記ｎ＋層を電流が水平方向に流れることにより、電極間の抵抗をより減少させることができることが記載されているのみであり、「ｐ型不純物添加層全体に均一に電流が流れるようにＳｉがドープされた低抵抗率のＧａＮ」からなるｎ層とｐ型ＧａＮ系半導体からなるｐ層とを接合してｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子を構成すること、及び当該構成により電流を水平方向に流し、電極間の抵抗をより減少させることは、本件当初明細書又は図面には記載されておらず、また、同明細書又は図面の記載からみて自明のことでもない。
（３）「２．２．２．３　補正事項２について」のむすび
　前記（１）で述べたとおり、補正事項２は、本件当初明細書記載のＭＩＳ型ＧａＮ系発光素子とは動作原理が相違し、すぐれた特性を有する、「ｐ型不純物添加層全体に均一に電流が流れるようにＳｉがドープされた低抵抗率のＧａＮ」から成るｎ層と、ｐ型ＧａＮ系半導体から成るｐ層とを接合したｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子を、本件出願に係る発明に含めるものであるが、前記（２）で述べたとおり、前記ｐｎ接合型ＧａＮ系発光素子本件当初明細書又は図面には記載されておらず、また、同明細書又は図面の記載からみて自明のことでもない。
　したがって、補正事項２は、本件当初明細書の要旨を変更するものである。
２．２．２．４　「２．２．２　要旨変更について」のむすび
　前記２．２．２．２　及び前記２．２．２．３で述べた理由により、平成９年４月４日付け手続補正書による補正は、本件当初明細書の要旨を変更するものであるので、本件特許出願は、特許法第４０条の規定により、前記手続補正書が提出された平成９年４月４日にしたものとみなす。
２．２．３　同一性について
２．２．３．１　請求項１に係る発明について
（１）刊行物記載の発明
　当審が訂正拒絶理由通知書で引用した特開平５−１２９６５８号公報（請求人が提出した甲第１号証。以下、「刊行物」という。）には、その特許請求の範囲の請求項１に「ｎ型の窒化ガリウム系化合物半導体（ＡｌＸＧａ１−ＸＮ；０≦Ｘ＜１）から成るｎ層と、前記ｎ層に接合するｐ型不純物を添加した半絶縁性のｉ型の窒化ガリウム系化合物半導体（ＡｌＸＧａ１−ＸＮ；０≦Ｘ＜１）から成るｉ層とを有するＧａＮ系発光素子において、前記ｉ層の表面に形成された透明導電膜から成る第１の電極と、前記ｉ層の側から前記ｎ層に接続するように形成された第２の電極とから成り前記ｉ層の側から外部に発光させることを特徴とする半導体発光素子。」と記載されている。
　また、その発明の詳細な説明の欄に「【実施例】以下、本発明を具体的な実施例に基づいて説明する。図１は、本発明のＧａＮ系発光素子を適用した発光ダイオードの構成を示す断面図である。発光ダイオード１０はサファイア基板１を有しており、そのサファイア基板１上には５００ÅのＡｌＮのバッファ層２が形成されている。そのバッファ層２の上には、膜厚約２．５μｍのｎ型ＧａＮから成るｎ層４が形成されている。さらに、ｎ層４の上に膜厚約０．２μｍの半絶縁性ＧａＮから成るｉ層５が形成されている。そしてｉ層５の表面からｉ層５を貫通しｎ層４に達する凹部２１が形成されている。この凹部２１を覆うようにｎ層４に接続する金属製のｎ層４のための第２の電極８が形成されている。この第２の電極８と離間してｉ層５上に錫添加酸化インジウム（以下ＩＴＯと略す）から成る透明導電膜のｉ層５のための第１の電極７が形成されている。第１の電極７の隅の一部分には取出電極９が形成されている。その取出電極９はＮｉ層９ｂとＡｕ層９ｃとの２層で構成されている。（中略）次に、この構造の発光ダイオード１０は基板４０に接合されており、基板４０に立設されたリードピン４１、４２と電気的に接続されている。即ち、第１の電極７に接合した取出電極９のＡｕ　層９ｃとリードピン４１とがＡｕ線４３により接続されており、第２の電極８のＡｕ層８ｃとリードピン４２とがＡｕ線４４により接続されている。」（段落番号【００１７】乃至【００１８】）、「このようにして、図２に示す構造のＭＩＳ（Ｍｅｔａｌ−Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ−Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）構造の発光ダイオードを製造することができた。第２の電極８に対して透明導電膜の第１の電極７を正電位となるように電圧を印加することにより、第１の電極７直下のｉ層５にて発光を得ることができた。そして、この発光は透明の第１の電極７を介して直接取り出すことができ、（中略）この発光ダイオードは、第１の電極７に透明導電膜を用いたので、第１の電極７の面積を大きくすることができた。（以下略）」（段落番号【００２９】乃至【００３０】）及び「次に、他の実施例について説明する。上記実施例における発光ダイオード１０では、ｎ層４を１層としているが、発光ダイオード１０ａを、図１０に示すように、ｉ層５に接合する厚さ１．５μｍの低キャリア濃度ｎ層４ａと厚さ２．２μｍの高キャリア濃度ｎ＋層３との２層とすることもできる。この発光ダイオード１０ａでは高キャリア濃度ｎ＋層３を電流が水平方向に流れるので、電極間の抵抗をより減少させることができる。高キャリア濃度ｎ＋層３は、サファイヤ基板１の温度を１１５０℃に保持し、Ｈ２を２０ｌ／分、ＮＨ３を１０ｌ／分、ＴＭＧを１．７×１０−４モル／分、Ｈ２で０．８６ｐｐｍまで希釈したシラン（ＳｉＨ４）を２００ｍｌ／分の割合で３０分間供給することで、膜厚２．２μｍ、キャリヤ濃度１．５×１０１８／ｃｍ３に製膜できる。」（段落番号【００３１】）と記載され、【図１０】及び【図１１】には「第１の電極７」が「ｉ層５」のほぼ全面に設けられていることが示されている。
　したがって、刊行物には、サファイア基板と、この基板上に形成された、ｎ型の窒化ガリウム系化合物半導体（ＧａＮ）から成る層と電流が水平方向に流れる、Ｓｉがドープされた低抵抗率のＧａＮから成る層とで構成されるｎ層と、ｐ型不純物を添加した半絶縁性のｉ型の窒化ガリウム系化合物半導体（ＧａＮ）から成るｉ層を有し、発光する部分が前記ｉ層上の電極の電極下領域に限定される発光素子であって、前記ｉ層の一部を除去して露出された前記ｎ層上に形成された第２の電極と、前記第２の電極と同一面側に設けられ、前記ｉ層のほぼ全面に設けられた透明の第１の電極と、前記第１の電極の一部に設けられたワイヤボンディングのための取出電極とを有するＧａＮ系発光素子が記載されている。
（２）対比・判断
　本件訂正明細書の請求項１に係る発明と刊行物記載の発明とを比較すると、刊行物記載の発明における「ｉ層」は本件第１発明における「ｐ型不純物添加層」に相当する。
　また、刊行物記載の発明は、「ｎ層」の「Ｓｉがドープされた低抵抗率のＧａＮから成る層」に水平方向に電流が流れ、その結果、刊行物記載の発明は、電極間の抵抗をより減少させるという作用効果を奏するものである。
　してみれば、刊行物記載の発明における「ｎ層」は、Ｓｉがドープされた低抵抗率のＧａＮで構成することにより、「ｐ型不純物添加層」全体に均一に電流が流れるようにした層であることは明らかである。
　したがって、本件訂正明細書の請求項１に係る発明と刊行物記載の発明との間に相違はなく、本件訂正明細書の請求項１に係る発明と刊行物記載の発明とは同一である。
２．２．３．２　請求項２に係る発明について
　前記２．２．３．１　で述べたとおり、本件訂正明細書の請求項１に係る発明は、刊行物に記載されている。
　そして、刊行物の【図１】【図２】及び【図１４】には、「取出電極９」と「第２の電極８」の断面形状が異なっていることが示されている。
　また、刊行物の【図１１】記載の「発光ダイオード１０ｂ」においても、他の実施例と同様に「第１の電極７」上に矩形の取出電極が設けられることは明らかであり、【図１１】記載の「発光ダイオード１０ｂ」には取出電極と「第２の電極８」の平面形状が異なっていることが示されている。
　したがって、本件訂正明細書の請求項２に係る発明と刊行物記載の発明とは同一である。
２．２．３．３　請求項３に係る発明について
　前記２．２．３．１　及び前記２．２．３．２　で述べたとおり、本件訂正明細書の請求項１及び２に係る発明は、いずれも刊行物に記載されている。
　そして、刊行物には、「【００２３】次に、図６に示すように、フォトレジスト１２およびＳｉＯ２層１１をマスクとして、真空度０．０４Ｔｏｒｒ、高周波電力０．４４Ｗ／ｃｍ２，ＣＣｌ２Ｆ２ガスを１０ｍｌ／分の割合で供給し、反応性イオンエッチングによりｉ層５を貫通しｎ層４に達する凹部２１を形成した。また、エッチング後、続いてＡｒでドランエッチングした。そして、フォトレジスト１２およびＳｉＯ２層１１をフッ酸で除去した。」（段落番号【００２３】）と記載されている。
　したがって、本件訂正明細書の請求項３に係る発明と刊行物記載の発明とは同一である。
２．２．３．４　請求項４に係る発明について
　前記２．２．３．１　乃至前記２．２．３．３　で述べたとおり、本件訂正明細書の請求項１乃至３に係る発明は、いずれも刊行物に記載されている。
　そして、前記２．２．３．１　（１）で述べたとおり、刊行物には、「第１の電極７」の隅の一部分に「取出電極９」が形成されていることが記載されている。
　したがって、本件訂正明細書の請求項４に係る発明と刊行物記載の発明とは同一である。
２．２．３．５　請求項５に係る発明について
　前記２．２．３．１　乃至前記２．２．３．４　で述べたとおり、本件訂正明細書の請求項１乃至４に係る発明は、いずれも刊行物に記載されている。
　そして、刊行物の【図１】及び【図２】には、「取出電極９」が「第１の電極７」と「第２の電極８」の対向する反対側の周辺部の一部に設けられていることが示されている。
　したがって、本件訂正明細書の請求項５に係る発明と刊行物記載の発明とは同一である。
２．２．３．６　請求項６に係る発明について
　前記２．２．３．１　乃至前記２．２．３．５　で述べたとおり、本件訂正明細書の請求項１乃至５に係る発明は、いずれも刊行物に記載されている。
　そして、前記２．２．３．１　（１）で述べたとおり、刊行物には、「ｎ層４」を刊行物の【図１０】に示すように、「低キャリア濃度ｎ層４ａ」と「高キャリア濃度ｎ＋層３」との２層とすることが記載されている。
　したがって、本件訂正明細書の請求項６に係る発明と刊行物記載の発明とは同一である。
２．２．３．７　請求項７に係る発明について
　前記２．２．３．１　乃至前記２．２．３．６　で述べたとおり、本件訂正明細書の請求項１乃至６に係る発明は、いずれも刊行物に記載されている。
　そして、前記２．２．３．１　（１）で述べたとおり、刊行物には、「取出電極９」が「Ｎｉ層９ｂ」と「Ａｕ層９ｃ」との２層で構成されることが記載されている。
　したがって、本件訂正明細書の請求項７に係る発明と刊行物記載の発明とは同一である。
２．２．３．８　請求項８に係る発明について
　前記２．２．３．１　乃至前記２．２．３．７　で述べたとおり、本件訂正明細書の請求項１乃至７に係る発明は、いずれも刊行物に記載されている。
　そして、前記２．２．３．１　（１）で述べたとおり、刊行物には、「ｉ層５」がｐ型不純物を添加した半絶縁性のｉ型のＧａＮから成ることが記載されている。
　したがって、本件訂正明細書の請求項８に係る発明と刊行物記載の発明とは同一である。
２．２．３．９　請求項９に係る発明について
　前記２．２．３．１　乃至前記２．２．３．８　で述べたとおり、本件訂正明細書の請求項１乃至８に係る発明は、いずれも刊行物に記載されている。
　そして、前記２．２．３．１　（１）で述べたとおり、刊行物には、「第１の電極７」に接合した「取出電極９」と「リードピン４１」とが接続され、「第２の電極８」と「リードピン４２」とが接続されることが記載されている。
　したがって、本件訂正明細書の請求項９に係る発明と刊行物記載の発明とは同一である。
２．２．４「２．２　独立特許要件について」のむすび
　以上のとおりであるから、本件訂正明細書の請求項１乃至９に係る発明は、いずれも刊行物に記載されたものであり、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
２．３　「２．訂正の適否」のむすび
　前記２．１　で述べたとおり、本件訂正は、本件特許明細書に新規事項を追加するものであり、また、前記２．２　で述べたとおり、本件訂正明細書の請求項１乃至９に係る発明は、いずれも特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件訂正は、平成６年法律第１１６号附則第６条により、なお従前の例とされる平成５年改正特許法第１３４条第第２項ただし書き及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項の規定に適合しない。
　したがって、本件訂正の請求は認められない。
３．本件特許発明の特許性について
３．１　請求人の主張の概要
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１乃至９に係る発明は、平成９年４月４日付けの手続補正書によって、出願当初の明細書の要旨を変更して登録されたものである。
　したがって、特許法第４０条の規定により、本件の特許出願の出願日は、手続補正書を提出した平成９年４月４日となり、本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１乃至９に係る発明は、甲第１号証として提出した特開平５−１２９６５８号公報に記載された発明と同一である。
３．２　請求人の主張に対する判断
３．２．１　本件発明の要旨
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１乃至９に係る発明の要旨は、その特許請求の範囲の請求項１乃至９に記載されたとおりのものである。
「【請求項１】サファイア基板と、この基板上に形成された、ｎ型の窒化ガリウム系化合物半導体から成るｎ層と、ｐ型不純物を添加した窒化ガリウム系化合物半導体から成るｐ型不純物添加層を有する発光素子において、前記ｐ型不純物添加層の一部を除去して露出された前記ｎ層上に形成された第２の電極と、前記第２の電極と同一面側に設けられ、前記ｐ型不純物添加層のほぼ全面に設けられた透明の第１の電極と、前記第１の電極の一部に設けられたワイヤボンディングのための取出電極とを有し、前記ｎ層は、前記ｐ型不純物添加層全体に均一に電流が流れるようにＳｉがドープされた低抵抗率のＧａＮとしたことを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
　【請求項２】前記取出電極と前記第２の電極は、形状が異なることを特徴とする請求項１に記載の発光素子。
　【請求項３】前記ｐ型不純物添加層の一部は、ドライエッチングにより除去されたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
　【請求項４】前記取出電極は、前記第１の電極の周辺部の一部に設けられていることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
　【請求項５】前記取出電極は、前記第１の電極と前記第２の電極の対向する反対側の周辺部の一部に設けられていることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
　【請求項６】前記ｎ層は、前記サファイア基板の側からＳｉがドープされたＧａＮから成る層と、ドナー不純物が無添加のＧａＮから成る層との２層構造としたことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
　【請求項７】前記取出電極は、ＮｉとＡｕの２層を有することを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
　【請求項８】前記ｐ型不純物添加層は、ｐ型不純物が添加されたＧａＮであることを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。
　【請求項９】前記第１の電極に接合した前記取出電極に導線により接続される第１のリードピンと、前記第２の電極に導線により接続される第２のリ−ドピンとを更に有することを特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。」
３．２．２　要旨変更について
　前記２．２．２　で述べたとおり、平成９年４月４日付け手続補正書による補正は、本件明細書の要旨を変更するものであるから、本件特許出願は、特許法第４０条の規定により、前記手続補正書が提出された平成９年４月４日にしたものとみなす。
３．２．３　同一性について
３．２．３．１　請求項１に係る発明について
（１）甲第１号証記載の発明
　請求人が提出した甲第１号証の特許請求の範囲の請求項１、発明の詳細な説明の欄及び図面には、前記２．２．３．１　（１）で指摘したとおりの事項が記載されている。
　したがって、甲第１号証には、サファイア基板と、この基板上に形成された、ｎ型の窒化ガリウム系化合物半導体から成る層と電流が水平方向に流れる、Ｓｉがドープされた低抵抗率のＧａＮから成る層とで構成されるｎ層と、ｐ型不純物を添加した半絶縁性のｉ型の窒化ガリウム系化合物半導体から成るｉ層を有し、発光する部分が前記ｉ層上の電極の電極下領域に限定される発光素子であって、前記ｉ層の一部を除去して露出された前記ｎ層上に形成された第２の電極と、前記第２の電極と同一面側に設けられ、前記ｉ層のほぼ全面に設けられた透明の第１の電極と、前記第１の電極の一部に設けられたワイヤボンディングのための取出電極とを有するＧａＮ系発光素子が記載されている。
（２）対比・判断
　本件特許の請求項１に係る発明と甲第１号証記載の発明とを比較すると、前記２．２．３．１　（２）で述べた理由により、両者の間に相違はない。
　したがって、本件特許の請求項１に係る発明と刊行物記載の発明とは同一である。
３．２．３．２　請求項２に乃至９に係る発明について
　前記２．２．３．２　乃至２．２．３．９　で述べた理由により、本件特許の請求項２乃至９に係る発明と甲第１号証記載の発明とは同一である。
３．２．４「３．２　同一性について」のむすび
　以上のとおりであるから、本件特許の請求項１乃至９に係る発明は、いずれも甲第１号証に記載されたものである。
３．３　「本件特許発明の特許性について」のむすび
　前記３．２　で述べた理由により、本件特許の請求項１乃至９に係る発明は、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してなされたものである。
４．むすび
　したがって、本件の請求項１乃至９に係る発明の特許は、特許法第１２３条第１項第２号に該当するので、無効とすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。