【事件の表示】
　平成　８年特許願第５２４５１２号「植物において不稔性を維持するための方法」拒絶査定に対する審判事件［平成　８年　８月２２日国際公開、ＷＯ９６／２５５０５、平成１０年　８月　４日国内公表、特表平１０−５０７９３１］について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
〔１〕本願は、1995年2月16日付米国出願389,389号出願明細書を優先権主張して平成2年（1990年）7月10日に国際出願されたPCT/US96/02022（特願平8-524512号）に係るものであり、本件の請求項１〜２９に係る発明は、平成12年6月7日付で手続補正された明細書の請求の範囲の請求項１〜２９に記載されたとおり特定されている。このうちの請求項１、２６、および２７には以下のように記載されている。
　
　請求項１：植物において不稔性を維持するための方法であって、該方法が、トランスジェニック親植物株を形成する工程であって、ここで、該トランスジェニック親植物株が選択薬剤に対する耐性を付与する耐性遺伝子に遺伝的に結合している不稔性遺伝子を含む、工程；該トランスジェニック親植物株を増加させる工程；該増加されたトランスジェニック親植物株の種子を該耐性遺伝子が付与する耐性に対する選択薬剤を含む組成物でコートする工程；および形質転換されなかった種子から形質転換された種子をさらに選択することなく該増加されたトランスジェニック親植物株のコートされた種子から不稔性植物を生産する工程を包含する、方法。
　請求項２６：請求項１に記載の方法により形成された不稔性植物。
　請求項２７：請求項２６に記載の不稔性植物により生産される植物種子。
　
〔２〕請求項１に記載された発明（以下、本件発明という。）について：
　原査定の拒絶の理由で引用された引用文献２には、植物細胞の核ゲノム中に不稔性遺伝子と共に、同じ遺伝子部位に標識DNAとしての薬剤耐性遺伝子を導入して不稔性植物を作成することが記載されており、その第11頁右上欄に「雄稔性親植物を、次いで雄稔性親植物が持たない非共通の標識DNAにコードされる明確な形質により集団から容易に除去することができる。好ましくは、この方法において雄不稔性植物における非共通の標識DNAは構成プロモーターの制御下にあって、雄不稔性植物を特定の除草剤に対し耐性にする蛋白もしくはポリペプチドをコードする。次いで、雄稔性植物を他家授粉の後に特定の除草剤を用いて死滅させることができる。」と記載されている。
　ところで、引用文献２の方法においては、不稔性遺伝子は第１プロモーターに、薬剤耐性遺伝子は第２プロモーターにそれぞれ繋ぐことが記載されているものの、両遺伝子はT-DNA境界配列内に挿入したT-DNAベクターを用いる（同文献第16頁左下欄）等の手法で植物細胞の核ゲノム中の「同じ遺伝子部位」に導入することでトランスジェニック植物を作成するものであり、この点に関して、「標識DNAは好ましくは雄不稔性と同じ遺伝子部位に位置し、これにより第２RNA、蛋白もしくはポリペプチドが少なくとも植物の特定組織もしくは特定細胞で産生されて、植物を特定組織もしくは特定細胞に第２RNA、蛋白もしくはポリペプチドを持たない他の植物から容易に区別しかつ／または分離することができる。これは、高い確信度を持って雄不稔性DNAと標識DNAとの両者が植物の子孫で一緒に分離することを補償する。（同文献第6頁左下欄）」と記載されている。そもそも当該薬剤耐性遺伝子は、不稔性遺伝子がその核ゲノム中に安定に組み込まれていることを確認するための標識DNAとして機能させるものであるから、両遺伝子が植物の遺伝的系統ラインにおいて常に同一の遺伝的単位として挙動することが予定されていることはむしろ当然である。
　一方、上記請求項１中の「遺伝的に結合している」という表現について本件明細書（特表平10-507931号公報、第12頁）中には、「『遺伝的に結合している』は、本明細書中で、２つの遺伝子間の直接または間接いずれかの結合を意味し、その２つの遺伝子は、形質転換中に同一の形質転換事象において植物細胞内に送達され、そして親の種子がこれらの機能的結合を維持する遺伝子を増幅する間のような様式で受容植物の遺伝的物質に組み込まれる。」と記載されるように、まさに上記引用文献中の核ゲノム中の「同じ遺伝子部位」に両遺伝子が挿入されることに他ならず、少なくとも本件発明における両遺伝子の結合形態としては明らかに引用文献２の場合と実質的に同じ態様を包含するということができる。
　そうしてみると、本件発明と引用文献２は、植物における不稔性を維持するための方法として、不稔性遺伝子と遺伝的に結合した選択薬剤耐性遺伝子を含むトランスジェニック植物株を片親として用い、交配後の植物群から不稔性遺伝子を持たない稔性植物株を当該選択薬剤を含む組成物（例えば特定の除草剤）で死滅させるというスクリーニング方法である点で軌を一にするものであり、前者においては当該選択薬剤を種子にコートする工程を設け、さらに選択することがない旨規定している、即ち選択薬剤の処理時期と手段を種子段階のコーティングと特定しているのに対し、後者ではその処理時期と手段については特定されておらず、具体例として種子を発芽させた後で噴霧する例が記載されている点で、一応相違している。
　しかしながら、植物の育種において種子コーティング技術は古くから周知であって（必要ならば参考文献１〜３など）、本件優先日前には既に植物に投与しようとする肥料、薬剤の投与時期、投与方法として、土壌中に直接投与したり、発芽後の適切な時期に噴霧もしくは散布する等の他に、種子の段階でコーティング処理することは、植物の種類、薬剤の種類ごとに、スプレー散布による環境への影響と共に、種子に対する発芽阻害毒性、幼植物などに対する成長阻害毒性の程度や、植物の成長過程のどの時期に作用させたいか、植物体への吸収効率などな各種要因を勘案して当業者が適宜選択していた事柄にすぎない。
　さらに、同引用文献１には、交配により純粋なＦ１ハイブリッド植物を得る目的で、雄親植物に植物毒性薬品抵抗性の標識遺伝子を組み込み当該植物毒性薬品を用いてスクリーニングすることが記載されており、当該植物毒性薬品抵抗性遺伝子の継代的な安定性を検査することに関して、「ハイブリッド種子ブロックにおける雌親からの種子の収穫後、混入割合を決定するために、小さな種子サンプル（例えば1,000種子）が適切な化学物質で処理され得るか、または発芽されて幼植物が適切な化学物質でスプレーされ得る。」（第13頁8〜12行）と記載されている。即ち、当該記載からみても当業者にとっては、標識DNAとしての薬剤耐性遺伝子が植物細胞の核ゲノム中に安定に組み込まれているか否かをスクリーニングするためには「種子を適切な化学物質で処理する」ことも「発芽後の幼植物に適切な化学物質でスプレーする」ことも適宜選択できる並列的な手段であったことが明白である。なお、「種子を適切な化学物質で処理する」ことは、実質的に種子を化学物質でコートする工程に他ならない。
　そして、上述の如く、除草剤の処理時期と手段として、種子の段階でコーティングすることは、本件優先日前の当業者にとって適宜選択する程度の事柄であって、スプレー散布による環境への影響がない程度の効果は十分勘案済みの効果でしかなく、対象となる植物の種類、選択した薬剤の種類、選択したプロモーターの特異性によっては、反対にその欠点が大きいことを考慮すれば、必ずしも常に優れた方法であるわけでもないから、本件発明の上記効果を持って格別のものということはできない。
　したがって、本件発明は引用文献１および２に記載された事項に基づいて当業者が容易に想到できたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることはできない。　
　
  　　　　　   記
引用文献１．英国特許第2208346号明細書（特開平2-402）
引用文献２．特表平2-503988号公報
参考文献１．特開昭63-68008号公報
参考文献２．特開昭54-54811号公報
参考文献３．特開昭49-47120号公報
　
〔３〕請求項２〜２５および２８〜２９に記載された発明について：
　請求項２〜２５および２８〜２９に記載された発明についても、上記〔２〕において述べたと同様の理由により引用文献１および２に記載された事項に基づいて当業者が容易に想到できたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることはできない。
　
〔４〕請求項２６および２７に記載された発明について：
　また、本願の請求項２６および２７に記載された発明である、請求項１に記載の方法により形成された不稔性植物および当該不稔性植物により生産される植物種子については、上述の如く請求項１の記載の方法と引用文献２の記載方法とは導入された不稔性遺伝子および薬剤遺伝子の導入手段自体では区別ができず、単なるスクリーニング手段の違いでしかないから、原審の拒絶理由で通知したとおりにそれぞれの方法で得られた目的物である不稔性植物およびその種子には差がないとするのが相当である。
　したがって、請求項２６および２７に記載された発明は実質的に引用文献２に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３項の規定に該当し、特許を受けることができない。