【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２８０６９２２号「回転式ケーシングドライバの回転反力取り方法」の特許無効審判事件についてされた平成１３年１月１６日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成１３年（行ケ）第９２号、平成１３年９月１８日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　経緯
　
　本件特許第２８０６９２２号に係る出願は、昭和６３年１月１１日に出願された実願昭６３−１９４９号の一部を平成９年２月１０日に新たに実願平９−５５８号として出願したものを、平成９年１０月３１日に特許出願に変更（特願平９−３０００４６号）したものであって、平成１０年７月２４日に特許第２８０６９２２号として設定登録され、平成１２年４月１１日付けで三菱重工業株式会社よりその請求項１に係る発明の特許に対して無効審判が請求され、審判２０００−３５１８５号事件として審理され、平成１３年１月１６日付けで「請求項１に係る発明についての特許を無効とする」旨の審決がなされ、この審決に対する訴えが東京高等裁判所になされ、同裁判所において平成１３年（行ケ）第９２号事件として審理中の平成１３年６月６日付けで、本件特許の明細書を訂正することを求める訂正審判（訂正２００１−３９０９１号）が請求され、平成１３年７月２３日に訂正を認める旨の審決がなされ、平成１３年９月１８日に、同裁判所において、特許庁が平成１３年１月１６日にした審決を取り消す旨の判決が言い渡され、当該判決は確定した。
　
第２　当事者の主張の概要
　
１．請求人の主張
（１）請求人は、訂正前の発明に対して、特許第２８０６９２２号の特許請求の範囲請求項１に係る発明の特許を無効とし、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めることを請求の趣旨とし、証拠方法として甲第２号証（「建設の機械化」（１９８６年８月号Ｎｏ．４３８」、社団法人日本建設機械化協会、昭和６１年８月２５日発行、１９頁ないし２４頁の「オールケーシング工法回転式ケーシングドライバ（ＣＤ１５００）の開発と施工実績」））を提出し、無効の理由として次の２点を主張する。
　（ア）請求項１に係る発明は、甲第２号証に記載された発明であるから特許法第２９条第１項第３号に該当し、無効とされるべきである。
　（イ）請求項１に係る発明は、甲第２号証に記載された発明から当業者が容易に発明できたものであるから特許法第２９条第２項に該当し、無効とされるべきである。
（２）請求人は、平成１４年１月１７日付けの回答書において、訂正後の発明に対して、訂正後の請求項１に係る発明は、実願昭５９−１７００８５号（実開昭６１−８４７３８号）のマイクロフィルムに記載された発明と同一、または同公報に記載された発明から当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第２９条第１項第３項または同条第２項に該当する旨主張する。
　
２．被請求人の主張
　一方、被請求人は、本件特無効審判の請求は成り立たないとの審決を求めることを答弁の趣旨とし、甲第２号証には本件特許発明が記載されていないから特許法第２９条第１項第３号に該当せず、また、本件特許発明は、甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものではないから、特許法第２９条第２項にも該当しない旨主張する。
　
第３　本件発明
　訂正審判により訂正された特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（以下、本件発明という。）は次のとおりのものと認められる。
「【請求項１】
　回転式ケーシングドライバにより発生する回転反力を、前記ケーシングドライバに設けた回転反力取り装置を構成するビームを介して受止める方法において、前記ビームは長尺構造物であり、前記ビームの一端は前記ケーシングドライバに連結され、前記ビームの他端側には反力受け部が設けられ、その反力受け部において、作業機のクローラをピン等の連結を伴わないように当接して、前記回転反力を前記作業機の自重による作業機と地面との摩擦力を用いて受け止めるようにしたことを特徴とする回転式ケーシングドライバの回転反力取り方法。」
　
第４　当審の判断
　
１．引用文献
　本件特許出願前に頒布された刊行物であって、請求人が提出した甲第２号証である「建設の機械化」（１９８６年８月号Ｎｏ．４３８」、社団法人日本建設機械化協会、昭和６１年８月２５日発行、１９頁ないし２４頁の「オールケーシング工法回転式ケーシングドライバ（ＣＤ１５００）の開発と施工実績」）（以下、「引用文献」という。）には、次の記載が認められる。
（ア）１９頁右欄
　「（４）機械稼働率　　オールケーシング施工機として専用機化しているため、１台の機械で種々の杭、施行条件に適応できない。以上の点にかんがみ、日進基礎工業と日立建機は、共同でこれらの問題点を解決する新しいオールケーシング施工機の開発を目指すことにした。そして各種検討の結果、
　１）揺動のほかにケーシングを全周回転できるものであること、
　２）これによる回転反力はケーシング中掘り用掘削機の自重を利用すること、
　３）中掘り用掘削機としてハンマグラブを装着したクレーンだけでなく、アースドリルでも使用できること、
　４）運搬が容易であること、
等を必須条件とした基本構想をまとめ、昭和５９年７月設計製作に着手した。そして昭和６０年６月最初の実施工で高い評価を得た後、今までさまざまな現場で数多くの実績を上げている。本報は日立ＣＤ1500回転式ケーシングドライバの仕様と構造および施工実績について述べたものである。」
（イ）１９頁右欄ないし２０頁左欄
　「２．本機の特長　
　１）揺動だけでなく、全周回転させながらケーシングの押込みができるため、硬地盤層、転石層、岩盤への建込みが容易−掘削条件、作業条件に応じて能率の良い作業ができる。
　２）掘削機の自重を生かした回転反力取り装置により、過大なウェイトが不要である。
　３）ハンマグラブ装着クレーンまたはアースドリルをケーシング中掘り掘削機として使用できるため、敷地コーナ部での掘削が可能である（旋回による排土が可能）。
　４）アースドリルでも施工できるため、湧水による施工効率の低下がないほか、一般土質における施工能率の向上が図れる。
　５）全周回転によってファーストケーシングの建込みが行えるため芯ずれが少ないほか、ケーシングの建込み精度を常時監視するための垂直計の取付けにより、精度の高い施工が可能である。
　６）ミキサ車案内用傾斜台が不要−回転反力取り装置を油圧シリンダで傾斜させることにより不要となる。・・・」
（ウ）２２頁左欄
　「（ｂ）回転反力取り装置　　本装置は２つの機能を有する。１つはケーシングの中掘りを行う掘削機を載荷することで、ケーシングドライバの回転力を受けとめる機能と、もう１つはケーシング建込み後、生コン投入の際本装置を１５°に傾斜させ、ミキサ車の案内路を形成する機能である（写真−３参照）。ここで各種掘削機のクローラ幅や生コン投入時のミキサ車の輪距に合せ、本装置の全幅を調整する機構が設けられている。そしてこの機構を用いて輸送時全幅を最小３ｍにすることができる。」
　上記（ア）ないし（ウ）の記載事項、図面の図−１ないし図−３及び写真−３の記載からみて、引用文献において、中掘りを行う掘削機を載荷する部分はケーシングドライバの回転力を受けとめる機能を有し、当該部分は、中掘りを行う掘削機を載荷する時には、地表面に沿って延びていることから、引用文献には次の発明が記載されていると認められる。
　回転式ケーシングドライバにより発生する回転反力を受止める方法において、回転反力取り装置は、一端が前記ケーシングドライバに連結され、他端が地表面に沿って延び、中掘り掘削機のクローラを載荷する部分を有し、中掘り掘削機のクローラが載荷された状態において、前記回転反力を前記中掘り掘削機の自重による地面との摩擦力を用いて受け止めるようにした回転式ケーシングドライバの回転反力取り方法。
　
２．対比・判断
（１）本件発明と引用文献記載の発明を対比すると、引用文献記載の発明の、「中掘り掘削機」、「クローラを載荷する部分」は、本件発明における、「作業機」、「反力受け部」に相当し、引用文献記載の発明のクローラを載荷する部分は、長尺構造物であってビームのように長く伸びていることから、両者は、
　「回転式ケーシングドライバにより発生する回転反力を、前記ケーシングドライバに設けた回転反力取り装置を構成する部材を介して受止める方法において、前記部材は長尺構造物であり、その一端は前記ケーシングドライバに連結され、反力受け部において、作業機のクローラをピン等の連結を伴わないように当接して、前記回転反力を前記作業機の自重による地面との摩擦力を用いて受け止めるようにしたことを特徴とする回転式ケーシングドライバの回転反力取り方法。」
で一致しているが、次の点で相違していると認められる。
　相違点：本件発明のビームの他端側には反力受け部が設けられ、その反力受け部において、作業機のクローラをピン等の連結を伴わないように当接して、回転反力を作業機の自重による作業機と地面との摩擦力を用いて受け止めるようにしているが、引用文献記載の発明ではそのようになっていない点。
（２）本件発明は上記相違点に記載した構成を有するものであり、当該相違点に係る構成が、回転式ケーシングドライバの回転反力取り方法において公知または周知の技術的事項であるとすることはできない。
　そして、本件発明は上記相違点に係る構成としたことによって「回転式のケーシングドライバの回転反力を、反力受け部と作業機のクローラとの当接により、ビームを介して作業機の自重によって受け止めることができるので、ピン連結等の取り付けを伴わず容易に回転反力を取ることができ、作業性を大幅に向上できる。しかも、クローラを建設敷地外に設置する必要がないと共に、ケーシングドライバを建設敷地の建設許容範囲内の境界ぎりぎりに設置することができる。その結果、建設敷地の建設許容範囲内の境界ぎりぎりにも、ケーシングを押込むことができまた、建設敷地の建設許容範囲内の境界近傍に押し込まれたケーシングを地中から引き抜くこともできる。」（明細書段落番号００４７）という明細書記載の作用効果を奏することが期待できる。
　したがって、本件発明は、上記引用文献記載の発明と同一の発明とも、引用文献に記載された発明から当業者が容易に発明できたものとすることもできず、特許法第２９条第１項第３号または同条第２項の規定に該当するものではない。
　
３．回答書の無効理由について
　上記「第１」に記載したように訂正審判において訂正が認められたことから、訂正後の発明（本件発明）について請求人に対して意見を述べる機会を与えたところ、平成１４年１月１７日付けで回答書があり、同書において請求人は、本件発明は、実願昭５９−１７００８５号（実開昭６１−８４７３８号）のマイクロフィルムに記載された発明と同一、または同公報に記載された発明から当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第２９条第１項第３項または同条第２項に該当する旨主張する。
　しかしながら、上記回答書における無効理由は、いわゆる新規性または進歩性がない旨の無効理由をいうものであって、その根拠として提示した刊行物は、請求書における無効理由において新規性または進歩性がない旨の無効理由として提示した刊行物と全く異なるものであるから、回答書における無効理由の主張は請求書における請求の理由の要旨を実質的に変更するものといえる。したがって、回答書における無効理由は採用することができない。
　なお付言するに、回答書における無効理由において提示した刊行物である実願昭５９−１７００８５号（実開昭６１−８４７３８号）のマイクロフィルムは、本件特許明細書において、本件発明の従来の技術に例示された刊行物であって、当該刊行物に記載されたものは、本件発明と同様にケーシングドライバにより発生する回転反力を、作業機の自重による作業機と地面との摩擦力を用いて受け止めるものである点で基本的な技術思想を同じくするが、この刊行物に記載されたものは、反力受装置１４がアーム部材１６と油圧ジャッキ１７を有し、反力受装置１４の一端はケーシング３に設けられたジャッキ受１３ｂにおいて油圧ジャッキ１７を介して連結され、その他端は、アーム部材１６のアーム１６ｂを介して作業機のクローラ枠体１５ａと一体となるように連結されていると認められることから、アーム１６ｂとクローラ枠体１５ａとは本件発明のように「当接」、つまり、当たって接しているものではない。
　さらに、この刊行物に記載されたものは、アーム部材１６とケーシング３やクローラ枠体１５ａとを上記のような連結としたことにより、特に、油圧ジャッキ１７とジャッキ受１３ｂとの回動可能な連結を考慮すると、ケーシングに発生する反力のほとんどがアーム部材１６の長手方向に作用し、クローラ枠体はその長手方向（第１図において左右方向）に地面との摩擦力を作用させて反力を受け止めるようになっていると考えられるのに対し、本件発明においては、ケーシングからの反力は、そのほとんどがビーム１９を介してクローラの側面（図２において上下方向）に作用して、クローラと地面との摩擦力により反力を受け止めるようになっており、反力を受け止める方向が異なり、反力を受け止める機序を異にするものである。また、力のモーメントを考えた場合、本件発明は長尺なビームを用いていることから上記刊行物に記載されたものより小さな摩擦力で反力を受け止めることができるものと考えられる。
　
第５　まとめ
　
　以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件発明についての特許を無効とすることはできない。
　また、審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。