【事件の表示】
　特許第２５２８０１１号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第２５２８０１１号に係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。
【理　由】
１、手続きの経緯
　本件特許第２５２８０１１号に係る発明は、平成１年１２月２０日に特許出願され、平成８年６月１４日に特許権の設定登録がされ、平成１２年５月２日に本件の特許請求の範囲の請求項１ないし３に係る特許について特許無効の審判（無効２０００−３５２４１号）が請求され、これに対して、平成１２年８月２１日に訂正請求書が提出されたものである。
　その後、上記特許無効の審判については、
「訂正を認める。
　特許第２５２８０１１号の請求項１に係る発明についての審判請求は、成り立たない。
　特許第２５２８０１１号の請求項２、３に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決がされ、その審決は、平成１２年８月２日に送達された。
　そして、上記特許無効の審判についての審決に対して、東京高裁に出訴がなされ、その裁判中である平成１３年９月６日に本件訂正審判請求がなされたものである。
　
２、訂正の適否
イ、訂正事項
　上記特許無効の審判についての審決は確定していないが、上記認容された平成１２年８月２１日付けの訂正は、仮に平成５年特許法第１２６条の規定に適合しないものであったとしても、特許法第１２３条第１項第８号の規定からみて特許無効理由になるに止まり、訂正自体がないものとされることはない。
　したがって、本件に係る願書に添付した明細書は、上記平成１２年８月２１日付けの訂正請求書に添付された全文訂正明細書（以下、「特許明細書」という。）である。
　
　そして、本件訂正審判請求において、請求人が訂正を求める訂正事項は、本件訂正審判請求書に添付した訂正明細書の特許請求の範囲に記載された以下のとおりのものである。
　
Ａ，訂正事項ａ
　特許明細書の請求項２の記載、
「【請求項２】内部にルーメンを形成し、先端部に開口を有する超弾性金属管により形成された本体部と、該本体部の先端に取り付けられたカテーテルを誘導するための誘導部と、先端部および基端部を有し、該基端部が前記本体部に取り付けられ、該先端部が前記誘導部または前記本体部の先端部に取り付けられ、前記開口にて前記ルーメンと連通する収縮あるいは折り畳み可能な拡張体とを有することを特徴とする拡張体付カテーテル。」
を、
「【請求項２】内部にルーメンを形成し、先端部に開口を有
し、カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性を高めるために
と訂正する。（下線部は訂正個所を示す。以下、同じ。）
　
Ｂ，訂正事項ｂ
　特許明細書の請求項３の記載、
「【請求項３】本体部と先端部とを有し、先端が開口する第１のルーメンを有する内管と、該内管に同軸的に設けられ、本体部と先端部とを有し、前記内管の先端より所定長後退した位置に設けられ、該内管の外面との間に第２のルーメンを形成する外管と、先端部および基端部を有し、該基端部が前記外管に取り付けられ、該基端部付近にて第２のルーメンと連通する収縮あるいは折り畳み可能な拡張体と、該内管の基端部に設けられた、前記第１のルーメンと連通する第１の開口部と、前記外管の基端部に設けられた前記第２のルーメンと連通する第２の開口部とを有し、前記内管および前記外管の少なくとも一方の本体部は、超弾性金属管により形成されていることを特徴とするカテーテル。」
を、
「【請求項３】本体部と先端部とを有し、先端が開口する第１のルーメンを有する内管と、該内管に同軸的に設けられ、本体部と先端部とを有し、前記内管の先端より所定長後退した位置に設けられ、該内管の外面との間に第２のルーメンを形成する外管と、先端部および基端部を有し、該基端部が前記外管に取り付けられ、該基端部付近にて第２のルーメンと連通する収縮あるいは折り畳み可能な拡張体と、該内管の基端部に設けられた、前記第１のルーメンと連通する第１の開口部と、前記外管の基端部に設けられた前記第２のルーメンと連通する第２の開口部とを有し、前記内管および前記外管の少なくとも一方の本体部は、
カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性を高めるために
と訂正する。　
　
ロ、訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の有無
（１）これらの訂正事項について検討すると、訂正事項ａは、請求項２に係る発明の本体部が、「
カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性を高めるために
　また、特許明細書の第１４頁第９〜１１行に記載されている、「本体部が、超弾性金属管により形成されているので、カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性（押し込み性、プッシャビリティ）が高く、」との記載から直接的かつ一義的に導き出せる記載であるから特許明細書又は図面に記載された事項の範囲内のものであり、請求項２に係る発明の、特許明細書の第２頁第２５〜２８行に記載されている、「カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性（押し込み性、プッシャビリティ）が高く、またトルクの伝達性も高く、さらに、カテーテルを十分に肉薄にすることができ、より細径のカテーテルを形成することが可能なカテーテルを提供するものである。」という課題に変更を及ぼすものでもないから実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
　
（２）また、訂正事項ｂについては、請求項３に係る発明の本体部は、「
カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性を高めるために
　また、特許明細書の第１４頁第９〜１１行に記載されている、「本体部が、超弾性金属管により形成されているので、カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性（押し込み性、プッシャビリティ）が高く、」との記載から直接的かつ一義的に導き出せる記載であるから特許明細書又は図面に記載された事項の範囲内のものであり、請求項３に係る発明の、特許明細書の第２頁第２５〜２８行に記載されている、「カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性（押し込み性、プッシャビリティ）が高く、またトルクの伝達性も高く、さらに、カテーテルを十分に肉薄にすることができ、より細径のカテーテルを形成することが可能なカテーテルを提供するものである。」という課題に変更を及ぼすものでもないから実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
　
（３）したがって、本件訂正審判請求に係る訂正は、平成５年特許法第１２６条第１項第１号に掲げる事項を目的とし、同法同条第１項ただし書および同法同条第２項の規定に適合する。
　
　
ハ、独立特許要件
（１）本件発明
　本件発明は、特許明細書の特許請求の範囲の欄に記載された次のとおりのものである。（なお、請求項１、２、３に係る発明を以下、それぞれ「本件発明１、２、３」という）
　
【請求項１】本体部と先端部とを有し、内部にルーメンを有するカテーテルであって、少なくとも前記本体部が、カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性を高めるために超弾性金属管により形成されていることを特徴とするカテーテル。
【請求項２】内部にルーメンを形成し、先端部に開口を有
し、カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性を高めるために
【請求項３】本体部と先端部とを有し、先端が開口する第１のルーメンを有する内管と、該内管に同軸的に設けられ、本体部と先端部とを有し、前記内管の先端より所定長後退した位置に設けられ、該内管の外面との間に第２のルーメンを形成する外管と、先端部および基端部を有し、該基端部が前記外管に取り付けられ、該基端部付近にて第２のルーメンと連通する収縮あるいは折り畳み可能な拡張体と、該内管の基端部に設けられた、前記第１のルーメンと連通する第１の開口部と、前記外管の基端部に設けられた前記第２のルーメンと連通する第２の開口部とを有し、前記内管および前記外管の少なくとも一方の本体部は、
カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性を高めるために
（なお、請求項１については訂正がなされていないが、平成５年特許法第１２６条第３項及び同法第１８５条の規定から独立特許要件の判断を行う。）
　
（２）刊行物記載の発明
　上記無効審判により当審が知るところとなった、
　刊行物１；特開昭６０−１００９５６号公報
　刊行物２；ＰＣＴ国際公開パンフレットＷＯ８９／０８４７２号（なお、記載事項の認定はこのパンフレットの特許法第１８４条の４に規定する翻訳文に係る特表平３−５０４２０４号公報によった。）
にはそれぞれ以下の事項が記載されている。
　
刊行物１；
　その特許請求の範囲の欄には、
「１．生体温度で応力誘導マルテンサイトを示す合金要素を有して成り、器具が実質的に体温になるように哺乳類生体に接近してまたは哺乳類生体内において使用する医用器具。」
「３．器具はカテーテルであり、合金要素はカテーテルを屈曲形状にするカテーテルまたはその一部分である第１項記載の器具。」
と記載されており、
　第６頁左上欄第１７行〜左下欄第１７行には、
「カテーテルの除去の問題は特に重要であるが、該特許には記載されていない。例えば、気管穿刺カテーテルを考えていただきたい。これは、首の前方の穴から気管へ容易に挿入できるように真直でなければならない。しかし、挿入後、カテーテルを通る空気の流れが気管表面に突きあたり気管に損傷を与えないように気管の軸方向へ流れるように、湾曲しなければならない。該特許で企図するように形状記憶カテーテルを用いる場合、形状記億カテーテルは挿人後にオーステナイトになり、湾曲する（該特許の第ｌａ図および第ｌｂ図、ならびに明細書参照。）。しかし、除去には、転移温度より軽い温度に冷却すること（これは気管組織が損傷を受ける程度に低い温度に冷却することを単に意味する。）、湾曲形状を取り去ること（これは組織へ損傷を与えると考えられる。）、または直接に除去できるようにオーステナイトＳＭＡを真直にすること（これは、（例えばＮｉ／Ｔｉの）オーステナイト合金が６９０ＭＰａ（１００ksi）またはそれ以上の降伏強度を有し、塑性変形させるに十分な力が必要となるので、満足できるものであると考えられない。）が必要である。
　しかし、代わりにＳＩＭ要素を使用する場合、除去は押入と同様に容易に行われる。カテーテルは、（該特許のように）湾曲形状に製造されている場合、カチーテル軸へ真直なピンを挿入することによって真直にでき、応力誘導マルテンサイトの形成によって変形する。カテーテルの気管への挿入は、カテーテルが真直な時に、（容易かつ正確に設置できる）あらゆる望ましい速度で行うことができる。マルテンサイトがオーステナイトへ戻るとともに、カテーテルが所望形状をとるようにピンは徐々に引出される。使用温度での合金の応力−歪み曲線は第２図の形であるので、ピンによる応力の除去によって自発的な戻りが生じる。除去を望む場合、ピンを徐々に挿入することによって除去でき、カテーテルを真直にし、容易に引き出すことができる。生体へのカテーテルの挿入およびピン除去は、ピンの挿人および生体からのカテーテルの除去と同様に、所望ならば同時に行ってよいことは当然である。」
と記載されている。
　
刊行物２；
　その請求の範囲の欄には、
「近端から遠端まで内部を延長するルーメンを有し細長中空薄壁の管と、
　第１端を金属管の遠端に接続し管のルーメンに連通する内部連通流通ルーメンを有する中空可撓性トルク伝達軸と、
　軸の第２の端部から遠端方向に延長するコアと、
　近端を軸の第２の端部に接着し遠端をコアに接着しコアを囲む膨張可能バルーンとを含み、バルーンの内部を流通ルーメンに連通させたことを特徴とするバルーンカテーテル。」
と記載され、
　第３頁左上欄第第１８行〜第２０行には、
「主軸１４は細長の可撓性の薄壁の管であり、好適な例でステンレス鋼とし外被は低摩擦材料例えばポリ四弗化エチレンを被覆する。」
と記載されている。
　
（３）対比・判断
［本件発明１について］
　本件発明１と刊行物１記載の発明とを対比すると、カテーテルの通常の形状から本体部と先端部とを有し、内部にルーメンを有することは明らかであり、刊行物１記載の「カテーテル」が上記の通常の形状のカテーテルを含まないものであるとできる理由は見出せないから、刊行物１記載の「カテーテル」は本件発明１の「本体部と先端部とを有し、内部にルーメンを有するカテーテル」に相当し、「生体温度で応力誘導マルテンサイトを示す合金要素」は生体温度という限定は付されているもののその温度範囲内において応力誘導マルテンサイトを示すものであり、応力誘導マルテンサイトを示すものは超弾性金属と称されるものである（この点については、上記無効審判における第１回口頭審理調書の請求人の陳述３及び被請求人の陳述７参照。）から「超弾性金属管」に相当する。
　また、「カテーテルまたはその一部分」とはカテーテルの「少なくとも本体部」を含む部分と解される。
　
　したがって、本件発明１と刊行物１記載の発明とは、
「本体部と先端部とを有し、内部にルーメンを有するカテーテルであって、少なくとも前記本体部が、超弾性金属管により形成されているカテーテル。」
である点で一致し、本件発明１が、超弾性金属管について「
カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性を高めるために
　
　そこで、この相違点について検討すると、本件発明１は、その特許明細書の［発明が解決しようとする問題点］の欄の、
「上記のカテーテル［剛性付与体として、金属線（例えば、ステンレス線）からなる剛性付与体を設けた拡張体付カテーテル］に用いられている剛性付与体では、カテーテルの折れ曲がり、つぶれの抑制およびトルクの伝達性をある程度向上させることが可能である。しかし、カテーテル全体として剛性が低く、特に、カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性（押し込み性、プッシャビリティ）が悪く、またトルクの伝達性も十分なものではなかった。
　そして、カテーテルの導入が必要となる部位は、年々より細径な血管に発展してきており、より細径な血管、より末梢の血管部位まで導入できるカテーテルが望まれるようになってきている。
　しかし、上記のカテーテルでは、カテーテルの本体が合成樹脂チューブにより形成されているため、ある程度の肉厚が必要となり外径が肉厚分大きくなる。このため、導入できる血管部位は、カテーテル外径により制限され、カテーテルの外径より十分大きい血管部位にしか導入することができなかった。
　そこで、本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決し、カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性（押し込み性、プッシャビリティ）が高く、またトルクの伝達性も高く、さらに、カテーテルを十分に肉薄にすることができ、より細径のカテーテルを形成することが可能なカテーテルを提供するものである。」（特許明細書第２頁第１２行〜第２８行）
という課題を達成するために、上記相違点に係る構成を採用しているのに対し、刊行物１記載の発明は、上記の、
「カテーテルは、（該特許のように）湾曲形状に製造されている場合、カチーテル軸へ真直なピンを挿入することによって真直にでき、応力誘導マルテンサイトの形成によって変形する。カテーテルの気管への挿入は、カテーテルが真直な時に、（容易かつ正確に設置できる）あらゆる望ましい速度で行うことができる。マルテンサイトがオーステナイトへ戻るとともに、カテーテルが所望形状をとるようにピンは徐々に引出される。使用温度での合金の応力−歪み曲線は第２図の形であるので、ピンによる応力の除去によって自発的な戻りが生じる。除去を望む場合、ピンを徐々に挿入することによって除去でき、カテーテルを真直にし、容易に引き出すことができる。」
との記載からみて、超弾性金属管より成るカテーテルをピン等の拘束手段で強制的に変形拘束し、生体内に挿入後にピン等の拘束手段を除去し変形を除去するものである。（この点は、方法に関する記載ではあるが、刊行物１の特許請求の範囲１１、１２、１３の記載参照。）
　
　したがって、刊行物１記載の発明は、超弾性金属と拘束手段を用いて温度変化等を要しない形状の変形・復元を利用したものと解され、超弾性金属の柔軟性やプラスチックに比べての座屈応力の大きい点を利用したものではない。
　
　また、刊行物２記載の発明について検討すると、刊行物２には、本件発明１との関連においては「主軸１４は細長の可撓性の薄壁の管であり、好適な例でステンレス鋼とし外被は低摩擦材料例えばポリ四弗化エチレンを被覆」したカテーテルを開示するものにすぎず、カテーテル本体部をステンレス鋼で作る点を示唆するものにすぎない。
　ここで、ステンレス鋼と超弾性金属とは、金属である点で一致するものにすぎず、応力が加わった場合の超弾性金属の独特の応力−歪の関係はステンレス鋼とは全く異なるものである。
　したがって、周知のステンレス鋼の強度等から、刊行物２記載のカテーテルが、周知の合成樹脂製のカテーテルと対比した場合、カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性を高めることは確かではあるが、刊行物２には合成樹脂製のカテーテルと対比した場合の柔軟性（湾曲の容易性）については考慮されていないか、或いは、押し込み力の伝達性を高めるために合成樹脂製のカテーテルと対比した場合の柔軟性を犠牲としているものであると解される。
　
　そして、上述のように刊行物１記載の発明は、超弾性金属と拘束手段を用いた形状の変形・復元を利用したものと解され、超弾性金属の柔軟性を利用したものではないから、刊行物１記載の発明と、カテーテルの柔軟性（湾曲の容易性）については考慮されていないか、押し込み力の伝達性を高めるために犠牲としている刊行物２記載の発明とを組み合わせる理由は生じようがなく、組み合わせることが容易であるとする根拠も見出せない。
　
　したがって、同じカテーテルの技術分野のものとはいえ、発明の解決すべき課題が全く相違する刊行物１記載の発明と刊行物２記載の発明とを結びつけ、本件発明１の上記相違点に係る構成を想到することは、当業者の通常の創作能力の発揮であるとは認められない。
　
　以上のとおりであるから、本件発明１は、刊行物１及び刊行物２記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。
　
［本件発明２、３について］
　本件発明２、３における本件発明１に対する技術的限定事項を確認すると、請求項２、３の記載からみて、
【請求項２】については、
「該本体部の先端に取り付けられたカテーテルを誘導するための誘導部と、先端部および基端部を有し、該基端部が前記本体部に取り付けられ、該先端部が前記誘導部または前記本体部の先端部に取り付けられ、前記開口にて前記ルーメンと連通する収縮あるいは折り畳み可能な拡張体とを有する拡張体付カテーテル。」
である点が限定的に付加されたものであり、
【請求項３】については、
「本体部と先端部とを有し、先端が開口する第１のルーメンを有する内管と、該内管に同軸的に設けられ、本体部と先端部とを有し、前記内管の先端より所定長後退した位置に設けられ、該内管の外面との間に第２のルーメンを形成する外管と、先端部および基端部を有し、該基端部が前記外管に取り付けられ、該基端部付近にて第２のルーメンと連通する収縮あるいは折り畳み可能な拡張体と、該内管の基端部に設けられた、前記第１のルーメンと連通する第１の開口部と、前記外管の基端部に設けられた前記第２のルーメンと連通する第２の開口部とを有したカテーテル。」
である点が限定的に付加されたものであり、本件発明２は誘導部付きの拡張体を付加し、本件発明３は外管と内管とから成る二つのルーメンと拡張体を付加したもので、それらの限定事項は当業界において周知のものと認められるものである。（この点については、上記無効審判における第１回口頭審理調書の請求人の陳述５及び被請求人の陳述９参照。）
　
　しかしながら、本件発明２は、「
カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性を高めるために
カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性を高めるために
　
（４）したがって、本件訂正審判請求に係る訂正は、平成５年特許法第１２６条第３項の規定に適合する。
　
　
３、むすび
　以上のとおりであるから、本件訂正審判請求に係る訂正事項は、請求項２、３について特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許請求の範囲を実質的に拡張・変更するものでもなく、かつ、当初明細書及び特許明細書に記載した事項の範囲内の訂正である。
　また、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
　よって、結論のとおり審決する。