【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２６１３５３８号発明「さく岩機」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第２６１３５３８号発明の特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
〔１〕手続きの経緯
　本件特許第２６１３５３８号発明は、平成５年５月１０日に出願され、平成９年２月２７日に特許権の設定の登録がなされ、平成１０年１１月１１日にマツダアステック株式会社より本件特許無効審判が請求され、平成１１年２月２２日に答弁書提出とともに訂正請求がなされ、平成１１年８月１０日に弁駁書が提出され、平成１１年１２月２０日に答弁書が提出され、その後、平成１２年３月３１日付けで訂正拒絶理由が通知されるとともに審尋がなされ、平成１２年６月１３日に意見書及び回答書が提出されたものである。
　
〔２〕請求人の主張及び提出した証拠方法
　請求人は、審判請求書及び弁駁書において、概略次のように無効理由を主張するとともに、以下の甲第１号証〜甲第１９号証を提出している。
１．本件特許発明は、甲第１号証に記載された発明であるか、或いは甲第１号証に記載された発明及び甲第２号証〜甲第７号証に記載された周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条１項又は２項の規定により特許を受けることができないものである。
２．訂正後の発明は、甲第１号証に記載された発明であるか、或いは甲第１号証に記載された発明並びに甲第２号証〜甲第７号証、甲第９号証〜甲第１１号証及び甲第１４号証〜甲第１７号証に記載された周知若しくは公知の技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条１項又は２項の規定により特許を受けることができないものである。
　甲第１号証：米国特許第３５１６６５１号明細書
　甲第２号証：日本トンネル技術協会誌「トンネルと地下」、vol.１５、no.　　９、１９８４年、５７〜６３頁
　甲第３号証：特開昭５８−５４１９７号公報
　甲第４号証：実願平３−７５０２５号（実開平５−２６２７７号）のＣＤ　　−ＲＯＭ
　甲第５号証：特開昭５８−５０２９５号公報
　甲第６号証：特開昭５８−５８３９１号公報　
　甲第７号証：特開昭５８−５８３９２号公報
　甲第８号証：利害関係を証明する「通知書」
　甲第９号証：「建設の機械化」１９７６年３月号、社団法人日本建設機械　　化協会発行、７２〜７７頁
　甲第１０号証：日本トンネル技術協会誌「トンネルと地下」、vol.11、no.　　3、１９８０年、２３〜３０頁
　甲第１１号証：特開平４−３７１５０８号公報
　甲第１２号証：特願平３−１７０３４４号（特開平４−３７１５０８号）　　に対する拒絶理由通知書
　甲第１３号証：特願平３−１７０３４４号（特開平４−３７１５０８号）　　に対する拒絶査定謄本
　甲第１４号証：特開昭６１−２７００８５号公報
　甲第１５号証：特開昭６０−１５６８９７号公報
　甲第１６号証：西独国特許第５５１１３８号明細書
　甲第１７号証：博士論文「油圧さく岩機および油圧ブレーカの特性と効率　　に関する研究」の抜粋
　甲第１８号証：東京大学図書館「学位論文論題データベース簡略画面」及　　び「東京大学学位論文論題データベース詳細表示」（ホームページ検索　　画面）のハードコピー
　甲第１９号証：国立国会図書館レファレンス申込書
　
〔３〕被請求人の主張及び訂正請求の内容
１．被請求人の主張
　被請求人は、答弁書において、概略以下のように反論している。
　甲第１号証に記載のものは、前向き（正）打撃装置、逆向き（逆）打撃装置ともに空気圧式であり、甲第１号証には、正打撃装置と逆打撃装置をともに油圧式とすること、及び逆打撃装置の油圧バルブをシリンダ外周部に設けることは記載されていない。つまり、正打撃装置、逆打撃装置とも油圧式としてコンパクトながら十分な打撃力を得ること、特に逆打撃装置の油圧バルブをシリンダ外周部に配置して全長を短くするという本件発明の技術思想を欠いている。
　甲第２号証、甲第９号証、甲第１０号証及び甲第１７号証にも、正打撃装置と逆打撃装置をともに油圧式とすること、及び逆打撃装置の油圧バルブをシリンダ外周部に設けることは記載されていない。甲第３号証〜甲第７号証に記載のものは、一つのシリンダ内に正打撃用と逆打撃用のピストンを設けたもので、正打撃装置と逆打撃装置のシリンダとピストンの組み合わせを互いに独立に設けたものではない。甲第１１号証には、削岩機の打撃、回転、逆打撃のいずれか又は全部の駆動に油圧を使用する旨が記載されているだけである。甲第１４号証及び甲第１５号証には、液圧式打撃装置において、切換弁をシリンダの外周部に設けることが記載されているだけで、逆打撃装置に適用することは何ら示唆されていない。甲第１６号証には、空気圧式打撃装置において、シリンダの外周部にピストンに時間的に依存して自動的に動く制御体が配置されたものが記載されているだけである。
　したがって、訂正後の本件特許発明は、甲第１号証に記載されたものではなく、また、甲第１号証に記載されたものに、甲第２号証〜甲第７号証、甲第９号証〜甲第１１号証及び甲第１４号証〜甲第１７号証に記載された周知もしくは公知の技術を組み合わせても、当業者が容易に想到し得るものではない。
２．訂正請求の内容
　訂正請求の趣旨は、特許第２６１３５３８号の明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めるものである。
　そして、その訂正の内容は、以下の（ａ）及び（ｂ）のとおりである。
（ａ）特許請求の範囲の
「【請求項１】前後に移動する打撃用のピストンと、該ピストンを摺動自在に保持するシリンダと、該シリンダに供給される油圧を切り替えるバルブと、前記シリンダの前部に設けられたシャンクロッド保持用のスリーブとを備え、シリンダに供給される油圧によってピストンを前進させてシャンクロッド後端部を前向きに打撃し、該打撃力により穿孔を行うさく岩機において、前記穿孔用の油圧が供給される第２のシリンダと、該第２のシリンダに供給される油圧を切り替えるバルブと、前記第２のシリンダの内部に設けられ前記シャンクロッドのカラー前面を後ろ向きに打撃する中空の逆打ピストンとを有する逆向き打撃装置を設けたことを特徴とするさく岩機。」を、
「【請求項１】前後に移動する打撃用のピストンと、該ピストンを摺動自在に保持するシリンダと、該シリンダに供給される油圧を切り替えるバルブと、前記シリンダの前部に設けられたシャンクロッド保持用のスリーブとを備え、シリンダに供給される油圧によってピストンを前進させてシャンクロッド後端部を前向きに打撃し、該打撃力により穿孔を行うさく岩機において、前記穿孔用の油圧が供給される第２のシリンダと、該第２のシリンダの外周部に設けられ該第２のシリンダに供給される油圧を切り替えるバルブと、前記第２のシリンダの内部に設けられ前記シャンクロッドのカラー前面を後ろ向きに打撃する中空の逆打ピストンとを有する逆向き打撃装置を設けたことを特徴とするさく岩機。」に訂正する。
（ｂ）明細書の段落【０００６】の記載を、「【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明は次のような構成を採用した。すなわち、本発明にかかるさく岩機は、前後に移動する打撃用のピストンと、該ピストンを摺動自在に保持するシリンダと、該シリンダに供給される油圧を切り替えるバルブと、前記シリンダの前部に設けられたシャンクロッド保持用のスリーブとを備え、シリンダに供給される油圧によってピストンを前進させてシャンクロッド後端部を前向きに打撃し、該打撃力により穿孔を行うさく岩機において、前記穿孔用の油圧が供給される第２のシリンダと、該第２のシリンダの外周部に設けられ該第２のシリンダに供給される油圧を切り替えるバルブと、前記第２のシリンダの内部に設けられ前記シャンクロッドのカラー前面を後ろ向きに打撃する中空の逆打ピストンとを有する逆向き打撃装置を設けたことを特徴としている。」に訂正する。
　
〔４〕訂正の適否について
１．訂正の目的等について
　訂正（ａ）は、特許請求の範囲の請求項１において、第２のシリンダに供給される油圧を切り替えるバルブの位置を限定するものであって、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、訂正（ｂ）は、特許請求の範囲の訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るために行う訂正であって、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　そして、これらの訂正は、願書に添付した明細書の段落【００２０】、同【００１９】の記載、並びに図１及び図１０〜図１４の記載に基づくものであって、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、また実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
２．独立特許要件について
（１）訂正後の請求項１に係る発明
　訂正後の請求項１に係る発明（以下、「訂正発明」という。）は、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものと認める。
「【請求項１】前後に移動する打撃用のピストンと、該ピストンを摺動自在に保持するシリンダと、該シリンダに供給される油圧を切り替えるバルブと、前記シリンダの前部に設けられたシャンクロッド保持用のスリーブとを備え、シリンダに供給される油圧によってピストンを前進させてシャンクロッド後端部を前向きに打撃し、該打撃力により穿孔を行うさく岩機において、前記穿孔用の油圧が供給される第２のシリンダと、該第２のシリンダの外周部に設けられ該第２のシリンダに供給される油圧を切り替えるバルブと、前記第２のシリンダの内部に設けられ前記シャンクロッドのカラー前面を後ろ向きに打撃する中空の逆打ピストンとを有する逆向き打撃装置を設けたことを特徴とするさく岩機。」
（２）引用刊行物の記載事項
　当審で通知した訂正拒絶理由に引用した、本件特許発明の特許出願前に国内において頒布された刊行物１〜３に記載された事項は、以下のとおりである。
（２−１）刊行物１：米国特許第３５１６６５１号明細書（甲第１号証）
　刊行物１には、
”本発明は高炉においてタップ穴を穴開けするためのドリリングマシン（drilling machine）に関し、”（１欄２５〜２６行）、
”本発明の第５の目的はタップ穴の穴開けが完了した後で上記のドリルスチール上に逆転の衝撃力を分与することによって出来る限り迅速にドリルスチールを引き抜くことである。”（２欄４〜７行）、
”図１１は、周知のドリル上に取り付けられた逆転衝撃装置の断面図である。”（２欄３１〜３２行）、
”逆転衝撃装置２７の説明は図１１に言及して為されることになる。環状ピストン１３１は、シリンダ１３０と、シリンダ１３０の後部側端部上に設定されたヘッド１３２の中に挿入されているブッシング１３３と１３４との内側に緊密に取り付けられている。ブローホール１３５を備えているシャンクロッド１３６はシリンダ１３０の中心を通過して、ヘッド１３９のベアリング１４０とピストン１３１の内側ボアーによって長手方向にスライド可能に支持されている。ピストン１３１の後部側端部はヘッド１３２のところでベアリング１３８によってスライド可能に支持されているシャンクロッド１３６のカラー１３７にぶつかるように構成されている。・・・シリンダ１３０の正面内部の中に装備されているバルブ装置１４４は、空気入り口開口部１４１と連通している環状開口部１４５を備えているガイドプレート１４６の内側がシャンクロッド１３６上に設定されるように構成されている。・・・ガイドプレート１４６の後部外側上には、断面Ｌ形状であるバルブ１５２がスライド可能に設定されている。・・・空気入り口開口部１４１からの圧縮空気は環状開口部１４５、・・・を通じて前部側チャンバー１４２へと、或いは、環状開口部１４５、・・・を通じて後部側チャンバー１４３へと供給される。シャンクロッド１３６の後部側部分上にカットされているスプライン１５４は、さく岩機（rock drill）２６の正面ヘッド１５５に設定されている回転スリーブ１５６のスプライン加工された溝１５７の中にスライド可能にはめられており、シャンクロッド１３６の後部側端部はピストン１５８によって打たれる。本発明に従えば、逆転衝撃装置２７がさく岩機２６と一緒に使われるときには、空気供給源から圧縮空気を送るための手段は、それが逆転衝撃装置２７へと送られる間は空気がさく岩機２６へと送られないように、或いは、それがさく岩機２６へと送られる間は空気が逆転衝撃装置２７へと送られないように、周知の三方コックによって制御されなければならない。”（４欄７５行〜５欄４３行）の記載がある。
　そして、図１１には、さく岩機２６と逆転衝撃装置２７が図示されており、このさく岩機２６と逆転衝撃装置２７は、上記の記載によれば、空気供給源から供給される圧縮空気により作動されるものであり、図面には示されていないが、ピストン１５８を保持するシリンダに供給される空気圧を切り替えるバルブは当然設けられていると解される。
　以上のことから、刊行物１には、
「前後に移動する打撃用のピストン１５８と、該ピストン１５８を摺動自在に保持するシリンダと、該シリンダに供給される空気圧を切り替えるバルブと、前記シリンダの前部に設けられたシャンクロツド保持用のスリーブ１５６とを備え、シリンダに供給される空気圧によってピストン１５８を前進させてシャンクロッド後端部を前向きに打撃し、該打撃力により穿孔を行うさく岩機において、空気圧が供給されるシリンダ１３０と、該シリンダ１３０の内周部に設けられ該シリンダ１３０に供給される空気圧を切り替えるバルブ１５２と、前記シリンダ１３０の内部に設けられ前記シャンクロッド１３６のカラー１３７前面を後ろ向きに打撃する環状ピストン１３１とを有する逆転衝撃装置２７を設けたさく岩機」
が記載されていると認める。
　なお、請求人は、平成１２年６月１３日の意見書において、「刊行物１には、空圧式のさく岩機２６と、同じく空圧式の逆転衝撃装置（逆向き打撃装置）２７とが互いに独立に設けられ、共通のシャンクロッド１３６によって連結されているものが記載されている。しかしながら、これらさく岩機２６と逆転衝撃装置２７とは互いに独立に設けられ、別々のキャリッジプレートに取り付けられているもので、逆向き打撃装置を備えたさく岩機が記載されているわけではない。この刊行物に記載されているさく岩機２６と逆転衝撃装置２７とは、シャンクロッドを介して互いに連結されてはいるが、両者がシャンクロッド以外の部分で剛的に結合されているわけでは決してない。また、両者が別々に取り付けられた二つのキャリッジプレートは、互いに間隔をおいてそれぞれフィード用のチェーンに取り付けられてはいるが、当該チェーンのゆるみやキャリッジプレート摺動部のガタにより、使用中に両者が芯プレすることを避けることはできない。……上記のとおり、同刊行物にはさく岩機２６と逆転衝撃装置２７とが前後に並べて設けられた装置が記載されているだけで、逆転衝撃装置を設けたさく岩機は記載されていない。」（５頁１〜２０行）と主張している。しかしながら、刊行物１の４欄５２〜７４行の記載によると、逆転衝撃装置２７とドリル２６は、コネクター１２５により取り外し可能で、ドリル２６のみを使用することができるようになっているが、逆転衝撃装置２７とドリル２６の両方を用いる場合には、逆転衝撃装置２７とドリル２６のための両方の支持部材１１７が、コネクター１２５により、支持部材１１７の側面に固定された接続ロッド１２３，１２４に取り付けることによって、一体に接続されるようになっていることが認められる。すなわち刊行物１記載の逆転衝撃装置２７とドリル２６は、上記のように支持部材１１７、接続ロッド１２３，１２４及びコネクター１２５を介して一体に接続されていることが認められるから、請求人の上記主張を採用することはできない。
（２−２）刊行物２：実願平３−７５０２５号（実開平５−２６２７７号）のＣＤ−ＲＯＭ（甲第４号証）
　刊行物２には、衝撃工具のロッド引抜き用逆衝撃装置に関して、
「【産業上の利用分野】本考案は、さく岩機、ブレーカ等の衝撃工具のロッド引抜き時に、逆方向の衝撃をロッドに与える装置に関する。」（考案の詳細な説明の段落【０００１】）、
「【従来の技術】悪い岩盤へのさく孔や、溶解炉の湯口の開孔などの作業では、使用するさく岩機やブレーカのロッドの引抜きが困難になる場合がある。」（同段落【０００２】）、
「【実施例】図１は、本考案の一実施例である油圧さく岩機の構成の説明図である。ここで、油圧さく岩機Ｄは、シリンダ１１内を前後に往復動する主ピストン５と、この主ピストン５の前方に装着され主ピストン５の前進運動で衝撃が与えられるシャンクロッド１と、このシャンクロッド１のスプライン９の前方に嵌挿されてフロントキャップ２との間に環状室７を形成する副ピストン３とを備えている。環状室７には圧油を供給するための油圧ポンプ１２が切換弁８とホース６を介して接続されており、且つこの環状室７は、ホース６と絞り１０とを介して、油圧さく岩機Ｄからタンク１３への戻り回路１４に接続されている。」（同段落【０００７】）、
「ロッド引抜き時には、・・・油圧さく岩機Ｄを後退させてもロッドが抜け出てこない場合には、環状室７に油圧ポンプ１２から圧油を供給する。環状室７に圧油が流入すると、副ピストン３が後退してシャンクロッド１を後方の打撃位置へ移動させる。そこで主ピストン５を作動させると、主ピストン５は前進運動でシャンクロッド１を打撃し、この衝撃がシャンクロッド１から副ピストン３へ伝達されて副ピストン３が前進する。主ピストン５がシャンクロッド１を打撃したのち後退すると、副ピストン３が環状室７の油圧で後退し、シャンクロッド１を打撃して主ピストン５の衝撃と逆方向の衝撃を与え、ロッドを抜出す。」（同段落【０００８】）の記載がある。
　以上の記載及び図１からみて、刊行物２には、
「シャンクロッド１を前向きに打撃する主ピストン５と、シャンクロッドを後ろ向きに打撃する副ピストン３を、油圧により作動させるさく岩機」
が記載されていると認める。
（２−３）刊行物３：特開昭６１−２７００８５号公報（甲第１４号証）
　刊行物３には、
「前後に小径部を有するピストンをシリンダ内に摺嵌して前部液圧室と後部液圧室とを形成し、切換弁で一方の液圧室の液圧を高圧と低圧とに切り換えてピストンを往復動させる液圧式打撃装置において、シリンダ外に中空のバルブフランジを設け、該バルブフランジ内にバルブプラグを嵌着してバルブプラグ外周とバルブフランジ内周との間に円筒状の切換弁を摺嵌する弁室を形成し、・・・ことを特徴とする液圧式打撃装置の切換弁機構。」（特許請求の範囲）、
「〔産業上の利用分野〕この発明は、さく岩機やブレーカ等の液圧式打撃装置の切換弁機構に関し、」（１頁右下欄１〜３行）、
「なお、この実施例では、切換弁は立向きに設けられているが、横向きに配置することも可能である。」（４頁左上欄９〜１１行）
の記載がある。
　以上の記載並びに第１図及び第２図からみて、刊行物３には、
「ピストンをシリンダ内に摺嵌して、切換弁で液圧を切り換えてピストンを往復動させる液圧式さく岩機において、切換弁をシリンダの外周部に設けた構造」が記載されていると認める。
（３）対比・判断
　訂正発明と刊行物１記載の発明とを対比すると、刊行物１記載の発明の「シリンダ１３０」、「環状ピストン１３１」及び「逆転衝撃装置２７」は、それぞれ訂正発明の「第２のシリンダ」、「中空の逆打ピストン」及び「逆向き打撃装置」に相当し、刊行物１記載の発明の「空気圧」と訂正発明の「油圧」は、流体圧である点で共通するから、両者は、「前後に移動する打撃用のピストンと、該ピストンを摺動自在に保持するシリンダと、該シリンダに供給される流体圧を切り替えるバルブと、前記シリンダの前部に設けられたシャンクロッド保持用のスリーブとを備え、シリンダに供給される流体圧によってピストンを前進させてシャンクロッド後端部を前向きに打撃し、該打撃力により穿孔を行うさく岩機において、流体圧が供給される第２のシリンダと、該第２のシリンダに設けられ該第２のシリンダに供給される流体圧を切り替えるバルブと、前記第２のシリンダの内部に設けられ前記シャンクロッドのカラー前面を後ろ向きに打撃する中空の逆打ピストンとを有する逆向き打撃装置を設けたさく岩機」である点で一致し、以下の点で相違する。
　相違点１
　シリンダと第２のシリンダに供給される流体圧が、訂正発明では、油圧であるのに対し、刊行物１記載の発明では、空気圧である点。
　相違点２
　上記相違点１に関連して、第２のシリンダに供給されるのが、訂正発明では、穿孔用の油圧であるのに対し、刊行物１記載の発明では、空気圧であり、さらにその空気圧が穿孔用の空気圧であるのか否か不明である点。
　相違点３
　第２のシリンダに設けられるバルブが、訂正発明では、第２のシリンダの外周部に設けられるのに対し、刊行物１記載の発明では、第２のシリンダの内周部に設けられる点。
　上記相違点について検討する。
《相違点１について》
　相違点１は、言い換えると、訂正発明は、シリンダと第２のシリンダに油圧を供給して、打撃用のピストンと逆打ピストンとを油圧により作動させるのに対し、刊行物１記載の発明は、シリンダと第２のシリンダに空気圧を供給して、打撃用のピストンと逆打ピストンとを空気圧により作動させているということになる。そこで検討すると、刊行物２には、シャンクロッド１を前向きに打撃する主ピストン５（訂正発明の「打撃用ピストン」に相当する。）と、シャンクロッドを後ろ向きに打撃する副ピストン３（訂正発明の「逆打ピストン」に相当する。）を、油圧により作動させるさく岩機、が記載されている。そして、刊行物１及び２記載の発明は、共に、シャンクロッドを前向きに打撃するピストンと、シャンクロッドを後ろ向きに打撃するピストンを備えるさく岩機に関するものであるから、刊行物１記載の発明に刊行物２に記載された、油圧によりさく岩機のピストンを作動させるという技術事項を適用し、訂正発明のようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
《相違点２について》
　平成１２年３月３１日付けの審尋に対する平成１２年６月１３日の回答書には、請求項１の「前記穿孔用の油圧」は、「前向き打撃用のさく岩機に供給される穿孔用の油圧と同じ油圧源から供給される油圧」という意味であることが記載されている。
　そこで検討すると、刊行物２に記載のさく岩機において、シャンクロッドを後ろ向きに打撃する副ピストン３（訂正発明の「逆打ピストン」に相当する。）を作動させる油圧を、主ピストン５（訂正発明の「打撃用ピストン」に相当する。）を作動させる油圧と同じ油圧源から供給しているのか明らかではないが、複数のシリンダに油圧が供給されて、油圧で作動する装置において、複数のシリンダに、同じ油圧源から油圧を供給するのは、例を挙げるまでもなく慣用の手段であり、刊行物１記載の発明に、刊行物２に記載の、油圧によりさく岩機のピストンを作動させるという技術事項を適用する際に、第２のシリンダに供給される油圧を穿孔用の油圧とすることは、当業者が必要に応じ適宜なし得る設計事項である。
《相違点３について》
　訂正発明は、内部に逆打ピストンを有する第２のシリンダに設けるバルブを、第２のシリンダの外周部に設けたものであるが、刊行物３には、ピストンをシリンダ内に摺嵌して、切換弁で液圧を切り換えてピストンを往復動させる液圧式さく岩機において、切換弁をシリンダの外周部に設けるという技術事項が記載されている。そして、刊行物１記載の空気圧を利用するさく岩機と刊行物３記載の液圧を利用するさく岩機は、流体圧を利用するさく岩機である点で共通しており、しかも刊行物１記載の発明に刊行物３記載の上記技術事項を適用することを阻害する要因があるとも認められないから、刊行物１記載の発明に刊行物３記載の、切換弁をシリンダの外周部に設けるという技術事項を適用し、特に第２のシリンダに設けられるバルブを、第２のシリンダの外周に設けられるようにすることは、当業者が容易になし得たことと認める。
　そして、全体として、訂正発明が奏する効果も、刊行物１〜３記載の発明から当業者が予測し得た程度のもので、格別のものとは認められない。
　したがって、訂正発明は、刊行物１〜３記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。
３．まとめ
　以上のとおり、訂正発明は、特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、特許法１３４条５項で準用する特許法１２６条３項の規定に適合しないので、本件訂正請求は認めることができない。　
　
〔５〕無効理由の検討
１．本件発明
　本件特許第２６１３５３８号発明（以下、「本件発明」という。）は、明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものと認める。
「【請求項１】前後に移動する打撃用のピストンと、該ピストンを摺動自在に保持するシリンダと、該シリンダに供給される油圧を切り替えるバルブと、前記シリンダの前部に設けられたシャンクロッド保持用のスリーブとを備え、シリンダに供給される油圧によってピストンを前進させてシャンクロッド後端部を前向きに打撃し、該打撃力により穿孔を行うさく岩機において、前記穿孔用の油圧が供給される第２のシリンダと、該第２のシリンダに供給される油圧を切り替えるバルブと、前記第２のシリンダの内部に設けられ前記シャンクロッドのカラー前面を後ろ向きに打撃する中空の逆打ピストンとを有する逆向き打撃装置を設けたことを特徴とするさく岩機。」
２．引用刊行物の記載事項
　審判請求人が提出した、本件発明の出願前に国内で頒布された刊行物である、米国特許第３５１６６５１号明細書（甲第１号証、以下「刊行物１」という。）、及び実願平３−７５０２５号（実開平５−２６２７７号）のＣＤ−ＲＯＭ（甲第４号証、以下「刊行物２」という。）には、以下の事項が記載されていると認められる。
　刊行物１
「前後に移動する打撃用のピストン１５８と、該ピストン１５８を摺動自在に保持するシリンダと、該シリンダに供給される空気圧を切り替えるバルブと、前記シリンダの前部に設けられたシャンクロツド保持用のスリーブ１５６とを備え、シリンダに供給される空気圧によってピストン１５８を前進させてシャンクロッド後端部を前向きに打撃し、該打撃力により穿孔を行うさく岩機において、空気圧が供給されるシリンダ１３０と、該シリンダ１３０に供給される空気圧を切り替えるバルブ１５２と、前記シリンダ１３０の内部に設けられ前記シャンクロッド１３６のカラー１３７前面を後ろ向きに打撃する環状ピストン１３１とを有する逆転衝撃装置２７を設けたさく岩機」
　刊行物２
「シャンクロッド１を前向きに打撃する主ピストン５と、シャンクロッドを後ろ向きに打撃する副ピストン３を、油圧により作動させるさく岩機」
３．対比・判断
　本件発明と刊行物１記載の発明とを対比すると、刊行物１記載の発明の「シリンダ１３０」、「環状ピストン１３１」及び「逆転衝撃装置２７」は、それぞれ本件発明の「第２のシリンダ」、「中空の逆打ピストン」及び「逆向き打撃装置」に相当し、刊行物１記載の発明の「空気圧」と本件発明の「油圧」は、流体圧である点で共通するから、両者は、「前後に移動する打撃用のピストンと、該ピストンを摺動自在に保持するシリンダと、該シリンダに供給される流体圧を切り替えるバルブと、前記シリンダの前部に設けられたシャンクロッド保持用のスリーブとを備え、シリンダに供給される流体圧によってピストンを前進させてシャンクロッド後端部を前向きに打撃し、該打撃力により穿孔を行うさく岩機において、流体圧が供給される第２のシリンダと、該第２のシリンダに供給される流体圧を切り替えるバルブと、前記第２のシリンダの内部に設けられ前記シャンクロッドのカラー前面を後ろ向きに打撃する中空の逆打ピストンとを有する逆向き打撃装置を設けたさく岩機」である点で一致し、以下の点で相違する。
　相違点１
　シリンダと第２のシリンダに供給される流体圧が、本件発明では、油圧であるのに対し、刊行物１記載の発明では、空気圧である点。
　相違点２
　上記相違点１に関連して、第２のシリンダに供給されるのが、訂正発明では、穿孔用の油圧であるのに対し、刊行物１記載の発明では、空気圧であり、さらにその空気圧が穿孔用の空気圧であるのか否か不明である点。
　上記相違点について検討する。
《相違点１について》
　相違点１は、言い換えると、本件発明は、シリンダと第２のシリンダに油圧を供給して、打撃用のピストンと逆打ピストンとを油圧により作動させるのに対し、刊行物１記載の発明は、シリンダと第２のシリンダに空気圧を供給して、打撃用のピストンと逆打ピストンとを空気圧により作動させているということになる。そこで検討すると、刊行物２には、シャンクロッド１を前向きに打撃する主ピストン５（本件発明の「打撃用のピストン」に相当する。）と、シャンクロッドを後ろ向きに打撃する副ピストン３（本件発明の「逆打ピストン」に相当する。）を、油圧により作動させるさく岩機、が記載されている。そして、刊行物１及び２記載の発明は、共に、シャンクロッドを前向きに打撃するピストンと、シャンクロッドを後ろ向きに打撃するピストンを備えるさく岩機に関するものであるから、刊行物１記載の発明に刊行物２に記載された、油圧によりさく岩機のピストンを作動させるという技術事項を適用し、本件発明のようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
《相違点２について》
　平成１２年３月３１日付けの審尋に対する平成１２年６月１３日の回答書には、請求項１の「前記穿孔用の油圧」は、「前向き打撃用のさく岩機に供給される穿孔用の油圧と同じ油圧源から供給される油圧」という意味であることが記載されている。
　そこで検討すると、刊行物２に記載のさく岩機において、シャンクロッドを後ろ向きに打撃する副ピストン３（本件発明の「逆打ピストン」に相当する。）を作動させる油圧を、主ピストン５（本件発明の「打撃用ピストン」に相当する。）を作動させる油圧と同じ油圧源から供給しているのか明らかではないが、複数のシリンダに油圧が供給されて、油圧で作動する装置において、複数のシリンダに、同じ油圧源から油圧を供給するのは、例を挙げるまでもなく慣用の手段であり、刊行物１記載の発明に、刊行物２に記載の、油圧によりさく岩機のピストンを作動させるという技術事項を適用する際に、第２のシリンダに供給される油圧を穿孔用の油圧とすることは、当業者が必要に応じ適宜なし得る設計事項である。
　そして、全体として、本件発明が奏する効果も、刊行物１及び２記載の発明から当業者が予測し得た程度のもので、格別のものとは認められない。
　したがって、本件発明は、刊行物１及び２記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
〔６〕むすび
　以上のとおりであるから、本件発明の特許は、特許法２９条２項の規定に違反してなされたものであり、特許法１２３条１項２号の規定に該当し、無効とすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。