【事件の表示】
　平成２年特許願第３１１２３２号「グルタミンシンテターゼインヒビター耐性に関するダイズ植物の遺伝子操作方法」拒絶査定に対する審判事件［平成３年８月１５日出願公開、特開平３−１８７３８１］について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
Ｉ．出願の経緯及び本願発明
　本願は、平成2年11月16日（パリ条約による優先権主張、1989年11月17日、米国）を出願日とする特許出願であって、その請求項1〜14に係る発明は、特許請求の範囲に記載されたとおりのものと認められるところ、その請求項1、11に係る発明（以下、それぞれ「本願発明1、2」という。）は次の通りである。
　
(1)(a)微生物からグルタミンシンテターゼインヒビター耐性の遺伝子からのタンパク質コード配列を単離すること、
(b)ダイズ細胞に該コード配列を表すのに有効なキメラ遺伝子構築体を製造するためにフランキング調節配列にタンパク質コード配列を連結すること
(c)小さな担体粒子にキメラ遺伝子構築体の複製物をコーティングすること
(d)キメラ遺伝子構築体を有する小さな担体粒子を物理的に加速して、完全なダイズ植物に栽培できるダイズの組織に入れること
(e)形質転換されていないダイズ組織に毒性を示すのに充分有効な量のグルタミンシンテターゼインヒビターを含む培地内でダイズ植物を栽培すること
(f)組織を完全なダイズ植物に栽培すること、
　及び
(g)ダイズ植物の耐性の存在を確認すること
を含むグルタミンシンテターゼインヒビターへの耐性についてダイズ植物を遺伝子操作する方法。
　
(11)グルタミンシンテターゼインヒビター耐性の遺伝的特徴をゲノム内に含むダイズ植物。
　
　
II．引用例
　平成11年4月20日付け拒絶理由通知で引用された2つの刊行物には以下のことが記載されている。
　
１．特開平1-80296号公報（以下「引用例1」という。）
「コード領域および大豆細胞内に該コード領域を表現するのに有効なフランキング調節配列を含む外来遺伝子のコピーを調製し、
　該外来遺伝子のコピーを生物学的に不活性な担体粒子を結合し、
　再生し得る大豆組織をターゲット表面上に配置し、
　該キメラ遺伝子コピーを担持する粒子を、該大豆組織の細胞の少なくとも幾分かの内部にいくつかの粒子が存在するように、該ターゲット表面に物理的に加速し、
　該処理組織を完全に性的に成熟した大豆植物に再生し、かつ
　該再生植物の組織中における外来遺伝子の存在を確認する該工程を含む遺伝的に形質転換された大豆植物の製法。」（特許請求の範囲第1項）
「請求項1記載の方法で得られる大豆植物。」（特許請求の範囲第16項）
　
　具体的には、明細書中の実施例において、5’から3’末端方向にCaMV由来の35Sユニットの転写プロモータ、外来構造遺伝子（具体的には、アミノグリコシド−３−フォスフォトランスフェラーゼII＜APH3’II＞のコード領域、ホタルルシフェラーゼのコード領域、βグルクロニダーゼ＜gus＞のコード領域の3つの構造遺伝子のいずれか1つ）、NOSのポリアデニル化領域を含むプラスミド（pCMC1022、pAMVFF、pCMC1100にそれぞれ対応）を作成し（実施例1、FIG.6、FIG.7、FIG.8）、当該プラスミドを担持した金粒子を放電電圧により加速して、胚軸等の大豆組織中に導入している。
　
　結果として、これらの外来構造遺伝子が大豆植物の細胞内で発現していることが、実施例3、5〜9の複数の実験で確認されており、以下のようにその効果をまとめている。
「説明したように、本発明の方法は特定の外来遺伝子に独立であり、従ってアグロバクテリウム−媒介植物形質転換に固有の問題のいくつかを克服できる。
　任意の形質転換実験において、検出可能なマーカーを目的とする遺伝子と共に植物に形質転換できる。ここで記載したように、APH3’II、ホタルルシフェラーゼおよびgusの表現用遺伝子構造はすべて発現され、かつトランスジェニック大豆植物の細胞内で機能性である。かくして、新しい興味ある遺伝子と上記のあるいはその他の検出可能なマーカーの一種とのタンデム構造を形成することにより、安定に形質転換された植物およびその子孫の出現の検出は該マーカーを検出することにより達成できる。」（第20頁左下欄第13行目〜右下欄第2行目）
　
２．国際公開WO87/05629号パンフレット（1987）（以下「引用例2」という。）
「１．植物細胞および植物がグルタミン合成酵素阻害剤と接触したときに該植物細胞および植物内での該阻害剤の作用を制御させるための方法であって、前記植物細胞および細胞内で蛋白質の形態で発現され得る外来性ヌクレオチド配列を含む異種DNAを、この異種DNAが世代を通じて安定して前記植物の細胞内に組み込まれるような条件下で、前記植物に具備させることからなり、前記蛋白質が前記グルタミン合成酵素阻害剤を不活性化又は中和し得る酵素活性を有する方法。
２．異種DNAフラグメントがPPTアセチルトランスフェラーゼ活性を有するポリペプチドをコードする外来性ヌクレオチド配列を含むクレーム1の方法。
３．異種DNAフラグメントがストレプトミセスのゲノムに属するクレーム1から2の方法。」（第59頁クレーム1〜3）
　そして、PPTアセチルトランスフェラーゼ活性を有するポリペプチドのアミノ酸配列（クレーム4）及びそのDNA配列（クレーム5）も具体的に記載されている。（第60〜61頁）
　
「11．組換えDNAが、細胞宿主の形質転換に好適で、その宿主中に導入されたときにグルタミン合成酵素阻害剤を中和又は阻害するのに適するベクターであるクレーム10の方法。」（第65頁クレーム11）
「13．ベクターが植物のプロモーター領域の制御下にある前記組換えDNAフラグメントからなり、該ベクターは、後に植物細胞を該ベクターで形質転換したときには該植物細胞内で前記DNAフラグメントを発現させ得る調節要素を更に含むクレーム11の方法。」（第65頁クレーム13）
「25．グルタミン合成酵素阻害剤を中和又は不活性化し得る非種特異的酵素活性を有する蛋白質をコードするDNAフラグメントをゲノムに安定に組み込まれて有する非生物学的に形質転換した植物。」（第66頁クレーム25）
　
「キメラ「ｓｔｒ」遺伝子は
−カリフラワーモザイウウイルスのプロモーター領域（p35S）；
−第5図に記載の「ｓｔｒ」遺伝子カセット；
−Ｔ−DNA転写体7のポリアデニル化シグナルを含む3’の未翻訳領域
からなっている。」（第28頁第17〜22行目）
　ここで、「ｓｔｒ」遺伝子は、PPTアセチルトランスフェラーゼ活性を有するポリペプチドをコードする外来性ヌクレオチド配列である。
　
「結果
−タバコのスプレーテスト
　a)pGSFR1161又はpGSFR1281に存在するキメラ「ｓｔｒ」遺伝子で形質転換した Nicotiana tabacum cv. Petit Havana SR1 植物及び形質転換していない対照植物（10〜50cmの高さ）を20 l/ha のBASTAで処理する。対照SR1植物は6日後に枯れたが形質転換した植物は20 l/ha のBASTAに十分耐性であり、未処理植物と区別できない程の成長を続ける。」（第42頁第5〜14行目）
　同様にして、プラスミドpGSFR1161又はpGSFR1281に存在するキメラ「ｓｔｒ」遺伝子をジャガイモ、トマト、テンサイに組み込み、BASTA（フォスフィノトリシンを主成分とする除草剤）に対して耐性となることを実際に確認している。
　
　
III．当審の判断
III−1．本願発明1について
　本願発明1と引用例1に記載されたものを比較すると、両者は(1)ダイズ細胞にキメラ遺伝子構築体を製造するためにフランキング調節配列に外来のタンパク質コード配列を連結すること、(2)小さな担体粒子にキメラ遺伝子構築体の複製物をコーティングすること、(3)キメラ遺伝子構築体を有する小さな担体粒子を物理的に加速して、完全なダイズ植物に栽培できるダイズの組織に入れること、(4)組織を完全なダイズ植物に栽培すること、及び(5)ダイズ植物の上記外来タンパク質の活性の存在を確認すること、を含む外来タンパク質の活性についてダイズ植物を遺伝子操作する方法である点で一致しており、ただ、前者が、外来タンパク質コード配列として、グルタミンシンテターゼインヒビター耐性の遺伝子からのタンパク質コード配列を用いているのに対して、後者では、アミノグリコシド−３−フォスフォトランスフェラーゼII＜APH3’II＞のコード領域、ホタルルシフェラーゼのコード領域、βグルクロニダーゼ＜gus＞のコード領域を用いている点で相違する。
　しかしながら、引用例2に記載されているように、グルタミンシンテターゼインヒビター耐性の遺伝子からのタンパク質コード配列に相当する「PPTアセチルトランスフェラーゼ活性を有するポリペプチドをコードするヌクレオチド配列」は本願優先日前に公知であるから、引用例1におけるアミノグリコシド−３−フォスフォトランスフェラーゼII＜APH3’II＞のコード領域、ホタルルシフェラーゼのコード領域、βグルクロニダーゼ＜gus＞のコード領域に代えて、このストレプトミセス由来のPPTアセチルトランスフェラーゼ活性を有するポリペプチドをコードするヌクレオチド配列を用いることは、当業者であれば容易になし得るものと認められる。
　
　この点について、本件請求人は、審判請求書において、「特定の遺伝子をダイズ植物に導入して形質転換された植物を製造する方法は、一般に著しく不確実なものであり、特定の遺伝子がダイズ植物中で実際に発現するかどうかは本願出願前全く予測できないことでした。ダイズ中で外来遺伝子が発現するかどうか、とりわけ、PAT酵素がダイズの生体内で有効に作用するかどうかは、本願出願前全く知られていないことであり、予測もできないことでありました。従って、引用例1に記載されている植物への遺伝子導入方法により、引用例2に記載されているホスフィノトリシンアセチルトランスフェラーゼをコードする遺伝子をダイズ植物に導入しても、当該遺伝子が発現してグルタミンシンテターゼインヒビターに対する耐性を有するダイズ植物を製造することができるかどうかは、実際に実験によりこれを確認しない限り当業者が予測できるものではありません。」と主張している。
　しかしながら、引用例1に記載されているように、本願発明と同じ方法を用いて組み込まれた3つの外来遺伝子（酵素遺伝子）全てが、大豆植物の細胞内で機能を維持した状態で発現されることが確認されており、また、引用例2に記載されているように、本願発明の実施例と実質的に同じ構成をとったキメラ遺伝子構築体（CaMV 35Sプロモーター＋PPTアセチルトランスフェラーゼ構造遺伝子＋ポリアデニル化シグナル）が各種植物（タバコ、ジャガイモ、トマト、テンサイ）の細胞内で発現されてフォスフィノトリシン（PPT）を主成分とする除草剤に耐性となることも確認されているのであるから、当業者であれば、本願発明の方法でダイズ植物中に組み込まれた同じ酵素遺伝子であるPPTアセチルトランスフェラーゼ構造遺伝子が所望の除草剤耐性を発揮するであろうと期待するのは当然の事柄であるといえる。
　したがって、本件請求人の主張は受け入れられない。
　
III−2．本願発明2について
　本願発明1の方法は上記したとおり当業者が容易になし得る方法にすぎないところ、本願発明2は単に本願発明1の方法により得られる「もの」を含む発明に関するものであるから、本願発明1と同様に特許を受けることはできない。
　
　
IV．むすび
　以上のとおりであるから、本願発明1及び2はいずれも、上記引用例1及び2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるので、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。