【事件の表示】
　昭和６３年特許願第５００６４０号「合成ＤＮＡの構成および大ポリペプチドの合成におけるその使用」拒絶査定に対する審判事件［昭和６３年　５月１９日国際公開、ＷＯ８８／０３５３３、平成　１年　６月２２日国内公表、特表平　１−５０１７５５］について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明　
　本願は、１９８７年１０月２９日（パリ条約による優先権主張１９８６年１１月４日、米国）に国際出願されたものであって、その発明の要旨は、特許法第１７条の２第４号の規定に基づき平成１１年４月１４日付の手続補正書により補正された明細書および図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１および請求項８に記載されたとおりのものであると認められるところ、請求項８の記載は以下のとおりである（以下、これを本願発明２という。）。　
「８．絹様又はエラスチン様ペプチドを含んで成るオリゴペプチド反復ユニットをコードするＤＮＡを含んで成る組み換え核酸分子であって、該ＤＮＡは次の式：　
（［（Ａ）ｎ（Ｂ）ｐ］ｑ）ｉ　
を有し、この式中、　
　Ａはアミノ酸配列：ＳＧＡＧＡＧ，ＧＡＧＡＧＳ，ＡＧＡＧＳＧ，ＧＡＧＳＧＡ，ＡＧＳＧＡＧ又はＧＳＧＡＧＡを有する絹様ペプチドをコードするＤＮＡ、又はアミノ酸配列：ＧＶＧＶＰ，ＶＧＶＰＧ，ＧＶＰＧＶ，ＶＰＧＶＧ又はＰＧＶＧＶを有するエラスチン様ペプチドをコードするＤＮＡであり、Ａ中の少なくとも２個の同一のアミノ酸残基のコドンは少なくとも１ヌクレオチド異なっており；　
　ＢはＡとは異なるＤＮＡであって、Ａによりコードされるペプチドユニットとは異なるペプチドユニットをコードしており、３〜４５ｎｔを有し、ここでＢユニットは同一でも又は異なっていてもよく、　
　ｎは１〜１００の範囲内の整数であり；　
　ｐは独立に０又は１であり；　
　ｉは１〜１００であり；そして　
　ｑは５０より小さいがしかし９００ｎｔ以上の核酸を提供する；　
ことを特徴とする組み換え核酸分子。」　
　
２．当審が通知した拒絶理由　
　これに対して、当審は平成１５年４月４日付けで以下の拒絶理由を通知した。　
「この出願の請求項１〜１４に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の引用刊行物１〜３に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。　
　　　　　　　　　　　　　　　　記　
１．英国特許第２１６２１９０号明細書　
２．Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍｕｎ．，（１９７７），７９（３），９３２−９３８　
３．Ｐａｔｈｏｌｏｇｉｅ  Ｂｉｏｌｏｇｉｅ，（１９８５），３３（４），２６６−２７４　」　
　
３．当審の判断　
（３−１）引用刊行物の記載事項　
刊行物１：英国特許第２１６２１９０号明細書　
　微生物学的方法により絹様の配列を有する蛋白質を製造することが記載されている。すなわち、天然の絹繊維は蛋白質セリシンにより相互に接合されている蛋白質フィブロインの２重短繊維からなるものである（引用刊行物１（英国特許公報）のファミリーである特開昭６２−１７１６９７号公報の２頁左下欄下１行〜右下欄１行）ところ、フィブロイン（及びセリシン）をコードする遺伝子を作成し、適切なベクター内に挿入し、当該ベクターを用いて大腸菌などの微生物を形質転換し、当該微生物に絹蛋白質を産生させることが記載されており（同３頁左下欄下１行〜４頁左上欄）、また、その際に、その後使用する工業的な紡糸法の本質からして、多くの場合にはセリシンは必要ではないことが記載されている（同３頁右上欄）。　
　当該文献には、更に、天然の絹フィブロイン蛋白質は、無定型領域が散在された、１０まで繰り返された結晶性領域からなり、当該蛋白質の結晶領域内には配列順序Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ｓｅｒが通常見られること、微生物学的に生産する絹蛋白質を設計するにあたっては、上記配列順序を基本として用いること、例えば、「他の配列順序をたぶん形成する無定型領域が散在された（Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ｓｅｒ）ｎなる配列順序の組を備える」ように設計することが記載され（同５頁右上欄下６行〜左下欄４行）、「好ましい実施例では、設計された蛋白質における結晶性のすなわち規則性の高い（反復配列順序の）構造には、無定型の（規則性のない、非反復性の配列順序の）領域が散在されている。例えば、結晶性領域が（Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ｓｅｒ）ｎを含む場合、あるいはこれに類似の配列順序を含む場合、蛋白質：結晶性領域−無定型領域−結晶性領域−無定型領域−結晶性領域が生み出される。…結晶性領域が散在された様々な無定型領域を含むことは、最終的な繊維生成物に、ある範囲の伸長性のような特別の物理的特性を与え得る。」と、上記基本配列を反復させた結晶性領域とそれとは異なる無定型領域を交互に存在させるべきことが記載されており（同６頁左上欄下５行〜右上欄１０行）、また、結晶性領域における反復配列の反復回数については、「Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ｓｅｒと記載される遺伝子の基本単位（１８ヌクレオチド長）は、６１４４の異なるヌクレオチド配列順序を有し得る。単一のアミノ酸を特定し得る１以上の配列順序（すなわち；３個のヌクレオチドの組）が存在するため、このような数の変形が存在する。最も単純化された実施例においては、これらの可能性の一つが選択されており、かつ他のコード配列順序により側面が固められた、５４０〜１８００ヌクレオチド長の遺伝子を生み出すように、例えば３０〜１００倍にｉｎ  ｖｉｔｒｏにおいて重合されている。」と、３０〜１００程度であるべきことが記載されている（同５頁右下欄４〜１５行）。　
　また、当該絹蛋白質をコードするヌクレオチド配列については、上記基本単位のアミノ酸配列Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ｓｅｒをコードするヌクレオチド配列として、同一のアミノ酸に対して異なるコドンを選択したＧＧＴ  ＧＣＴ  ＧＧＴ  ＧＣＣ  ＧＧＣ  ＴＣＴという配列が採用されるべき配列の一つとして記載され（同５頁右下欄下３行〜６頁４行）、更に「より洗練された実施例では、例えば１８個のヌクレオチドからなる、２，３又は４個の異なる単位の配列順序が、遺伝子内において合体されており、ヌクレオチドの配列順序の反復性を減少し、あるいは異なる特性を与える。」（同６頁５〜９行）、「可能なところで、ヌクレオチド配列順序の繰り返し数を減少させる工程がとられるべきである。これは、繰り返しヌクレオチド配列順序が、同一の宿主内の遺伝子情報の削除または他の再配列にさらされ得るからである。」（同７頁左上欄下１行〜４行）と、ヌクレオチド配列における同一配列の反復により生じる弊害と、それをさけるために同一アミノ酸に対して異なるコドンを用いるべきこととが示されている。　
　また、「他のより洗練された実施例では、反復質中のアミノ酸配列順序は、配列順序Ｓｅｒ−Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ｔｙｒがこの遺伝子において数回現れ得るように変形される。」と記載されている（同６頁左上欄１０〜１３行）。　
　そして、微生物が産生する絹蛋白質の回収については、「この絹蛋白質は、細胞内に保持されてもよく、あるいは分泌されてもよい。」（同６頁左下欄１４〜１７行）、「細胞からの絹蛋白質の回収について、絹蛋白質が、その中で不溶体の形態にたぶん分類されている、細胞から回収される。この細胞は、（例えば機械的にのように）物理的に、または（例えば酵素を用いて）化学的に破壊され、そして絹蛋白質が抽出されて、かつ他の細胞構成成分から分離される。」（同７頁１０〜１５行）と、その回収方法が示されている。　
　
刊行物２：Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍｕｎ．，（１９７７），７９（３），９３２−９３８　
　絹フィブロインペプチドのＮ末端配列が記載されている。　
　
刊行物３：Ｐａｔｈｏｌｏｇｉｅ  Ｂｉｏｌｏｇｉｅ，（１９８５），３３（４），２６６−２７４　　　
　動物の主に大動脈の弾性組織などに存在するエラスチン繊維の水溶性の前駆体であるトロポエラスチンについて、アミノ酸残基数８００あまりからなり、６８０００から７４０００ダルトンの分子量を有すること、これをトリプシンにより分解すると、大きな、２０から８０アミノ酸残基のサイズの疎水性のペプチド群、及び、小さな、２から４アミノ酸残基のサイズの、ほとんどがアラニンとリシンをＡＡＫとＡＡＡＫの形で含有する、より極性の群からなる、二種類のフラグメントが得られること、後者のペプチドは、トロポエラスチン分子の架橋部分を提示すると考えられ、また、大きな疎水性のフラグメントは、４ペプチド（ＧＧＶＰ）、５ペプチド（ＰＧＶＧＶ）及び６ペプチド（ＰＧＶＧＶＡ）の形のような、ある種の反復構造を有することが示されている（イントロダクションの項）。　
　
（３−２）本願発明２と引用刊行物に記載された発明との対比・判断　
　以下、本願発明２と引用刊行物１に記載された発明を対比する。　
　刊行物１には、遺伝子組み換えの手法により微生物において産生させる絹蛋白質について、基本配列Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ｓｅｒが３０から１００程度反復することにより構成される結晶性領域と非繰り返し配列により構成される無定型領域が交互に結合して絹蛋白質が構成されること、また、当該絹蛋白質をコードする核酸分子のヌクレオチド配列においては、基本配列における同一アミノ酸に異なるコドンを用いて、同一ヌクレオチド配列の反復による弊害を避けるべきことが記載されている。　
　そして、当該基本配列Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ｓｅｒは本願発明２における配列Ａの一態様であるＧＡＧＡＧＳに該当する。　
　したがって、本願発明２と刊行物１に記載された発明は、「絹様ペプチドを含んで成るオリゴペプチド反復ユニットをコードするＤＮＡを含んで成る組み換え核酸分子であって、該ＤＮＡは式：（［（Ａ）ｎ（Ｂ）ｐ］ｑ）ｉを有し、この式中、Ａはアミノ酸配列：ＧＡＧＡＧＳを有する絹様ペプチドをコードするＤＮＡであり、Ａ中の同一アミノ酸残基のコドンは異なるものであり；ＢはＡとは異なるＤＮＡであって、Ａによりコードされるペプチドユニットとは異なるペプチドユニットをコードしており、ｎは３０〜１００の範囲内の整数であり；ｐは１である；ことを特徴とする組み換え核酸分子。」である点で一致する。　
　一方、（ア）本願発明２は、「Ａ中の少なくとも２個の同一のアミノ酸残基のコドンは少なくとも１ヌクレオチド異なる」旨規定するのに対し、刊行物１には、特にそのようには記載されていない点、（イ）本願発明２は、「Ｂが３〜４５ｎｔを有するものである」旨規定するのに対し、刊行物１には無定型領域を構成するペプチド及びそれをコードするＤＮＡの長さについて特に記載されていない点、（ウ）本願発明は、「ｉは１〜１００であり；そしてｑは５０より小さいがしかし９００ｎｔ以上の核酸を提供する」旨規定するのに対し、刊行物１にはそのようなことを直接示す記載はない点で、両者は相違する。　
　しかしながら、上記（ア）については、本願発明２の、「Ａ中の少なくとも２個の同一のアミノ酸残基のコドンは少なくとも１ヌクレオチド異なる」旨の規定は、必ずしも明解とはいえないが、通常は、「Ａ中に存在する３個のＧｌｙ及び２個のＡｌａのうち少なくとも２個の同一のアミノ酸残基（すなわち３個のＧｌｙのうちの少なくとも２個、或いは２個のＡｌａ）のコドンが少なくとも１ヌクレオチド異なるコドンを有する」ことを意味すると解されるところ、刊行物１には、基本配列Ａの同一のアミノ酸に対して異なるコドンを選択した「ＧＧＴ  ＧＣＴ  ＧＧＴ  ＧＣＣ  ＧＧＣ  ＴＣＴ」という配列が採用されるべき配列の一つとして記載されており、当該配列は、三個のＧｌｙに対しＧＧＴ、ＧＧＣという１ヌクレオチド異なる２種類のコドンを採用し、二個のＡｌａに対しＧＣＴ、ＧＣＣという１ヌクレオチド異なる２種類のコドンを採用するものであるから、「Ａ中の少なくとも２個の同一のアミノ酸残基のコドンは少なくとも１ヌクレオチド異なる」ものに該当するので、（ア）は両者の相違点とはいえない。　
　なお、請求人は、当審の上記拒絶理由通知に対し平成１５年１０月１５日付で提出した意見書において、「刊行物１には、同一のアミノ酸に対して異なるコドンを使用することは記載されているが、「少なくとも２個の同一のアミノ酸残基のコドン」について少なくとも１個のヌクレオチドを変えることについては記載されていない。」旨、主張しており、これは、「本願発明の上記規定は、本願発明２の実施態様項である請求項１１に記載されている配列のような、「Ａ中の３個のＧｌｙ及び２個のＡｌａのコドンは、すべて少なくとも１ヌクレオチド異なる」もののみを意味すると解すべきである」との主張と解される。しかしながら、たとえ上記規定をこのように解したとしても、刊行物１には、同一配列の反復により生じる弊害と、それをさけるために同一アミノ酸に対して異なるコドンを用いるべきこととが示されているのであるから、これと同様の効果を期待して、刊行物１に記載された上記配列において、３個のＧｌｙに対し２個の異なるコドンを用いることに替えて、３個の異なるコドンを用いることは、当業者が適宜に試みる範囲のことである。　
　また、（イ）については、刊行物１には無定型領域の長さについて直接記載されていないものの、「微生物学的に生産する絹蛋白質を設計するにあたっては、…「他の配列順序をたぶん形成する無定型領域が散在された（Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｇｌｙ−Ｓｅｒ）ｎなる配列順序の組を備える」ように設計する。」と、結晶性領域に無定型領域が散在する旨記載されていることからみて、刊行物１の絹蛋白質においても結晶性領域が主であり、その大部分を占め、無定型領域は一部分を占めるに過ぎず、それゆえ、その長さも結晶性領域よりも短くすべきことが十分に窺える。また、刊行物３には、絹繊維と同様に動物由来の蛋白質繊維であるエラスチン繊維の水溶性の前駆体であるトロポエラスチンについて、「アミノ酸残基数８００あまりからなり、６８０００から７４０００ダルトンの分子量を有すること、これをトリプシンにより分解すると、大きな、２０から８０アミノ酸残基のサイズの疎水性のペプチド群、及び、小さな、２から４アミノ酸残基のサイズの、ほとんどがアラニンとリシンをＡＡＫとＡＡＡＫの形で含有する、より極性の群からなる、二種類のフラグメントが得られること、そして、後者のペプチドは、トロポエラスチン分子の架橋部分を提示すると考えられ、また、大きな疎水性のフラグメントは、４ペプチド（ＧＧＶＰ）、５ペプチド（ＰＧＶＧＶ）及び６ペプチド（ＰＧＶＧＶＡ）の形のような、ある種の反復構造を有すること」が示され、トロポエラスチンも、長い反復構造を有する領域と、それよりもかなり短い領域とからなることが示されており、これらのことからすれば、本願発明２において、Ｂの長さを（Ａ）ｎの長さより短い、３〜４５ｎｔ程度とすることは、当業者が適宜に試みる範囲のことである。　
　更に、（ウ）について、本願発明の上記記載は、本願発明２においては、［（Ａ）ｎ（Ｂ）ｐ］の繰り返し単位の反復数（ｑ×ｉ）が５０００より小さいこと、及び核酸分子の長さが全体で９００ｎｔ以上であることを規定するに過ぎない。一方、刊行物１には、一つの結晶性領域（すなわち（Ａ）ｎ）の基本配列の反復数（ｎ）を３０〜１００程度とすること、すなわち、当該基本配列（６アミノ酸）をコードするＤＮＡ配列の長さは１８ｎｔであるから、一つの結晶性領域をコードするＤＮＡ配列の長さを５４０〜１８００ｎｔ程度とすることが記載されている。そうすると、刊行物１の絹蛋白質をコードする核酸分子は、基本配列の反復数が５０以上の場合は一つの結晶性領域のみですでに９００ｎｔ以上の長さを有し、また、基本配列の反復数が最短の５４０ｎｔの場合であっても、二つ以上の結晶性領域が無定型領域を介して結合することにより、無定型領域の長さを考慮しなくても９００ｎｔ以上の長さとなることは明らかである。そして、本願発明２において繰り返し単位の反復数（ｑ×ｉ）の上限を５０００より小さいとした点は、天然の絹蛋白質の分子量および遺伝子組み換えの手法により産生させうる分子量の限度等を勘案して定められたものとするのが相当であり、刊行物１の発明においても当然同様の制約がかかるものといえるうえ、非常に広範な範囲を規定するものであるから、刊行物１の絹蛋白質をコードする核酸分子は通常（ウ）の上記２つの要件を満たすというべきである。よって、（ウ）は両者の実質上の相違点とはいえない。　
　してみると、本願発明は、引用刊行物１の核酸分子において、無定型領域の長さを特定の範囲に定めたものであり、あるいは、更に、Ａ中のすべての同一アミノ酸残基のコドンを異なるものとしたものであるところ、これらの構成は引用刊行物１〜３に記載された技術的事項および本願優先日当時の技術常識から容易に導かれる程度のものである。そして、本願発明２は、これらの構成を有することにより、これらの刊行物の記載から予測しがたい格別の効果が得られたものとも認められない。　
　
（３−３）請求人の主張について　
　請求人は、当審の上記拒絶理由通知に対し、平成１５年１０月１５日付で提出した意見書において、　
（ｉ）「絹は短い（約６個のアミノ酸）のアミノ酸配列の反復配列から構成されており、これをコードする遺伝子の塩基配列も当然のことながら反復配列となるところ、高度に反復するＤＮＡは「ステム・アンド・ループ」（すなわち、「パリンドローム」構造）を形成し、さらに相同性組み換えやループアウト（部分配列の切除）等が起こり、また二次構造、三次構造等が生じ、このため、ＤＮＡが反復アミノ酸配列をコードできる状態で維持されず、目的タンパク質への転写及び翻訳が困難だと信じられており、実際に不可能であった。」旨、また、「本願発明は、Ａ又はＡ’ユニット中の少なくとも２個の同一のアミノ酸残基のコドンは少なくとも１ヌクレオチド異なるようにすることにより所定の効果を得たのに対し、引用文献１には、同一のアミノ酸に対して異なるコドンを使用することは記載されているが、「少なくとも２個の同一のアミノ酸残基のコドン」について少なくとも１個のヌクレオチドを変えることについては記載されていない。」旨、主張し、また、「仮に絹様タンパク質をコードするＤＮＡが微生物宿主細胞中に維持され、発現されたとしても、高度に反復するアミノ酸配列から成るタンパク質は水に不溶であるため、封入体に組み込まれてしまい、一旦封入体に組み込まれれば、インターフェロン等の水溶性の生理活性物質とは異なり、回収が不可能と考えられていた。」旨、主張している。　
　しかしながら、上述のとおり、遺伝子のヌクレオチド配列において反復配列による弊害を避けるために同一のアミノ酸に対し異なるコドンを用いるべきことは、刊行物１にも記載されている、本願優先日においても技術常識的な事項と認められ、その具体的な態様として本願発明２の「Ａ中の少なくとも２個の同一のアミノ酸残基のコドンは少なくとも１ヌクレオチド異なる」ようにすることも、上述のとおり容易になし得たことである。また、発現蛋白質が不溶性の封入体として得られ、細胞を機械的にあるいは酵素を用いる等して破壊することにより回収することも、刊行物１に記載されており、本願発明においても発現蛋白質の回収に格別の工夫がなされているものとも認められない。　
　請求人は、また、上記意見書において、　
（ｉｉ）「引例１には、絹様タンパク質を大腸菌などから遺伝子工学的に製造するためのストーリーが記載されていることは確かであるが、絹様タンパク質を実際に製造した実施例は全く記載されていない。生化学、特に遺伝子工学の分野においては、ある課題が存在し、かつごく基礎的な知識を有する者であれば、机上でストーリーを作成することは極めて容易なことであり、更に、具体的な実験計画を立てることさえ困難ではないが、そのような実験計画がうまく実施でき、所期の目的が達成される保証は全くなく、机上のストーリーや実験計画が全く無意味であることは当業者間で認められている。」旨、また、「実験計画が存在してもそれが成功するか否か全く予想できない本件の技術分野においては、初めて成功したことに最大の意義があるのであって、成功例が出現した後に、類似の技術を開示した先行する未成功例が見つかったとしても、それをもって成功例の進歩性を否定するのは不当といわざるを得ない。」旨、主張している。　
　しかしながら、刊行物１に絹様タンパク質を実際に製造した実施例が記載されていないのは事実であるが、微生物によりこれを発現、産生させるための核酸分子については、上述のとおり、同刊行物に十分な具体性をもって記載されている。そして、当該核酸分子を本願優先日当時の遺伝子組み換えに関する技術常識を用いて発現させれば、通常は対応する蛋白質が得られるとするのが相当であるところ、請求人の上記主張は、当該核酸分子を通常の手段で発現させても当該蛋白質を得ることができないなどの事由を具体的に挙げるものではないから、請求人の上記主張によっても、上記拒絶理由は解消しない。　
　
（３−４）まとめ　
　してみると、本願発明２は、引用刊行物１〜３に記載された技術的事項、及び本願優先日における技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。　
　
４．むすび　
　以上のとおりであるから、本願発明２は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本特許出願は拒絶すべきものである。　
　よって、結論のとおり審決する。