【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２９０７７９４号「炭酸ガスアーク溶接用セラミック裏当材」の特許無効審判事件についてされた平成１３年　５月　８日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成１３年（行ケ）第０４１４号平成１４年１０月１７日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第２９０７７９４号の請求項１ないし３に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
１　本件特許第２９０７７９４号は、平成９年５月１９日（パリ条約による優先権主張１９９６年５月２２日、韓国）に出願され、平成１１年４月２日に設定登録されたものである。
２　これに対して、日鐵溶接工業株式会社（その後「日鐵住金溶接工業株式会社」に名義変更。以下「請求人」という。）は、平成１１年１２月２０日に本件請求項１ないし３に係る特許を無効とすることについての審判を請求した。そして、特許権者鄭　武秀（以下「被請求人」という。）は、平成１２年８月１７日付審判事件答弁書（以下「第１答弁書」という。）を提出した。
３　その後、平成１２年１１月７日に口頭審理が行われ、その際請求人より同日付で口頭審理陳述要領書が提出され、被請求人より、平成１３年１月３１日付で、審判事件答弁書（以下「第２答弁書」という。）が提出された。そして、平成１３年５月８日付で、本件請求項１ないし３に係る特許を無効とする旨の審決がされたところ、平成１３年９月１４日に、該審決に対する訴えが東京高等裁判所に提起された（平成１３年（行ケ）第４１４号）。
４　さらに、平成１３年９月１４日に、本件特許に係る明細書の訂正をすることについての審判（２００１年審判第３９１５９号）が請求され、意見書が提出された後、上記訂正をすることを認める旨の審決がなされ、これが確定した（平成１４年１０月４日確定登録）。
５　そして、東京高等裁判所において、平成１４年１０月１７日に、審決を取り消す旨の判決の言い渡しがあったので、平成１４年１２月１２日に審理が再開され、請求人に対して審尋がなされ、請求人から平成１５年４月１０日付の回答書が提出され、被請求人から平成１５年１０月２３日付の審判事件意見書が提出され、請求人から平成１６年１月２３日付の意見書が提出された。
　
第２　本件発明
　本件特許の請求項１ないし３に係る発明（以下「本件発明１ないし３」という。）は、訂正明細書（以下「本件特許明細書」という。）及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１ないし３に記載された事項により特定される次のとおりのものであると認める。
　「【請求項１】酸化マグネシウム５〜１８重量％、酸化アルミニウム２５〜４０重量％および酸化珪素４７〜６５重量％を含み、三酸化二鉄が０．７重量％以下（ただし、０重量％を除く）であることを特徴とする炭酸ガスアーク溶接用セラミック裏当材。
　　【請求項２】アルカリ金属酸化物および／またはアルカリ土類金属酸化物０．５〜２．５重量％を更に含む、請求項１記載の裏当材。
　　【請求項３】耐火度が１，３８０〜１，５００℃である、請求項１または２記載の裏当材。」
　
第３　請求人の主張
　これに対して、請求人は、本件請求項１ないし３に係る特許を無効とする、との審決を求め、以下の無効理由１ないし３を挙げており、証拠方法として本件特許の優先権主張の日前に日本国内において頒布された刊行物である下記甲第１ないし６号証、及び甲第７ないし１３号証を提出している。
　
　　　　　　　　記
　
甲第１号証：特開昭５９−１３７１９３号公報
甲第２号証：特開平　７−２４２４６５号公報
甲第３号証：特開平　７−１５７３７７号公報
甲第４号証：特公昭６３−　　７８７７号公報
甲第５号証：安藤弘平、長谷川光雄著、「溶接アーク現象」、株式会社産報、昭和４２年１０月１日再版発行、第６０〜６１頁
甲第６号証：佐藤邦彦著、「溶接・接合工学概論」、理工学社、１９９０年８月１０日第１版発行、第２７〜２９頁
甲第７号証：「ＪＩＳ　耐火度試験用標準コーン　ＪＩＳＲ８１０１：１９９９」、日本規格協会発行、平成１１年３月２０日改正、第１〜４，６頁
甲第８号証：「セラミックス裏当材の溶接性に及ぼすＦｅ２０３含有量の影響」試験報告、株式会社コベルコ科研、２００３年４月３日
甲第９号証：「セラミックス裏当材の溶接性に及ぼすＦｅ２０３含有量の影響」試験報告書、日溶工テクノサービス株式会社、２００３年３月２８日
甲第１０号証：甲第１３号証図４の拡大図
甲第１１号証：株式会社コベルコ科研のパンフレット
甲第１２号証：日溶工テクノサービス株式会社のパンフレット
甲第１３号証：「セラミック裏当材の溶接性に及ぼすＦｅ２０３含有量の影響」試験報告書、韓国生産技術研究院、２００２年６月
　
１　無効理由１；本件発明１について特許法第２９条第１項第３号違反
　本件発明１は、甲第１号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
２　無効理由２；本件発明１ないし３について特許法第２９条第２項違反
　本件発明１ないし３は、甲第１ないし４号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。
３　無効理由３；特許法第３６条第４項又は第６項違反
　本件特許明細書の記載が、次の（１）ないし（４）の点で不備のため、特許法第３６条第４項又は第６項に規定する要件を満たしていない。
（１）裏当材に含まれる酸化マグネシウムが、溶融金属の粘性に影響するとの記載は技術常識に反し、不明確である。
（２）三酸化二鉄を０．７％以下とする臨界的意義が不明確である。
（３）表１におけるアルカリ金属酸化物の具体的含有量及び表２の溶接例における溶接姿勢が不明である。
（４）溶接時のアーク温度が１４５０℃前後ということはあり得ず、また、例７よりも三酸化二鉄が０．１６％多いことにより、例６においてブローホールとピンホールが発生することについての具体的な説明がなく、不明確である。
　
第４　被請求人の主張
　被請求人は、下記乙第１ないし８号証を提出し、以下の１ないし３の如く反論している。
　
　　　　　　　　記
　
乙第１号証：訂正２００１−３９１５９審決
乙第２号証：韓国生産技術研究院への質問状
乙第３号証：韓国生産技術研究院からの回答書
乙第４号証の１：帝国データバンク企業情報（株式会社コベルコ科研）
乙第４号証の２：東京商工リサーチ企業情報（株式会社コベルコ科研）
乙第５号証の１：帝国データバンク企業情報（日溶工テクノサービス株式会社）
乙第５号証の２：東京商工リサーチ企業情報（日溶工テクノサービス株式会社）
乙第６号証：特許第１５３７２１９号特許訂正審判請求書（平成１０年審判第３９０３２号）
乙第７号証：日鐵住金溶接工業株式会社ホームページ　ニッテツ溶材・機器のページ（http://www.nsswelding.co.jp/nsw/nsw_top.html）
乙第８号証：日鐵溶接工業株式会社　溶接材料・機器のカタログ
　
１　無効理由１について
　本件発明１の一構成要件である「三酸化二鉄が０．７重量％以下」は、甲第１号証に記載されておらずかつ記載されているに等しくもないので、本件発明１は甲第１号証により新規性がない、との請求人の主張は失当である（第１答弁書第３頁第２０〜２３行参照）。
２　無効理由２について
　甲第２号証及び甲第３号証の記載内容は、そもそも裏当材と技術分野が異なる、自動車排気ガス触媒担体やディーゼルエンジン用微粒子捕集フィルタの分野に関するものであり、甲第１号証に記載された発明と甲第２号証や甲第３号証に記載された発明とを組み合わせる理由はない（第１答弁書第４頁第８〜１４行参照）。
　また、甲第１３号証に示す溶接性能の比較試験、及び本件特許明細書の表２の溶接試験結果をみても、本件発明１の裏当材は、甲第４号証の実験Ｎｏ．３及び５の組成を有する裏当材と比較して、優れた性能を有しており、０．７重量％以下の数値限定の臨界的意義は、十分に示されている。したがって、本件発明１ないし３は、甲第１ないし４号証に記載された発明から容易に発明をすることができたものではない（審判事件意見書第４頁第８〜２１行参照）。
　そして、甲第８及び９号証に示す請求人の試験報告は、甲第４号証の実験Ｎｏ．３及び５とＡｌ２Ｏ３とＭｇＯの含有量が大幅に異なる裏当材を作製して試験を行っていること、ビード高さの均一性の評価に関して事実に即した評価を行っていないこと、さらに試験実施機関が被請求人と利害関係を有するとみなされる法人であることから、信用性に欠けるものである。（審判事件意見書第１４頁第１４〜１９行参照）
３　無効理由３について
（１）「溶融金属の粘性」は「溶融物の粘性」の誤記である。
（２）本件特許明細書の表１の例６と例７を比較すれば、その臨界的意義があることが分かる。
（３）アルカリ金属酸化物とアルカリ土類金属の合計含有量は、０．５〜２．５重量％の範囲内であり、表１及び表２記載の実施例での溶接姿勢は平面溶接である。
（４）溶接時のアーク温度（１，４５０℃前後）は、溶接時のアーク熱による高温（１，４５０℃前後）を意図したものである。
（第１答弁書第６頁第１５行〜第７頁第１２行参照。）
　
第５　当審の判断
１　甲各号証記載の発明（事項）
（１）甲第１号証
　甲第１号証には、次の事項が記載されている。
ア　「本発明は片面アーク溶接における裏当材に係るものである。」（公報第１頁左欄第１２〜１３行）
イ　「本発明においては、上記知得に基づいて固形フラックス組成をＳｉＯ２：４５〜７０重量％、Ａｌ２Ｏ３：１５〜４０重量％、ＭｇＯ：５〜３０重量％に限定したのであり、この範囲がＳｉＯ２−Ａｌ２Ｏ３−ＭｇＯ系組成中、融点が１３５０℃〜１５００℃と最も低い領域であり、そして、更に耐火材としての役割とビード形成層としての機能を併せ持つのである。」（公報第２頁右上欄第１１〜１７行）
　上記ア，イの記載事項から、甲第１号証には、次の発明が記載されていると認める。
　酸化マグネシウム５〜３０重量％、酸化アルミニウム１５〜４０重量％及び酸化珪素４５〜７０重量％を含み、三酸化二鉄を含まないアーク溶接用セラミック裏当材。（以下「甲第１号証記載の発明」という。）
（２）甲第２号証
　公報第５〜７頁の表２〜６には、三酸化二鉄含有量が０．７％以下であり、本件発明１ないし３のセラミックと同一成分のセラミックが記載されている。
（３）甲第３号証
　甲第３号証には、次の事項が記載されている。
　「前記コージェライト相の化学組成が、ＭｇＯが１１〜１５ｗｔ％、Ａｌ２Ｏ３が３２〜４１ｗｔ％、ＳｉＯ２が５６〜４３ｗｔ％、ＣａＯが０．６〜０．８ｗｔ％、Ｆｅ２Ｏ３が０．４〜０．２ｗｔ％を有し、その３０〜８００℃の間の熱膨張係数が１．９×１０−８／℃以下であり、室温での曲げ強度が７０ｋｇ／ｃｍ２以上であり、内部に多数のポアーを有することを特徴とするコージェライト質低熱膨張性多孔質セラミック体。」（公報第２頁左欄第４〜１１行）
（４）甲第４号証
　甲第４号証には、次の事項が記載されている。
ア　「１　ＳｉＯ２：４５〜６０％（重量％：以下同じ）
Ａｌ２Ｏ３：２５〜３８％
ＭｇＯ：３〜１５％
　アルカリ金属酸化物の１種以上：０．３〜３．２％及び水分：０．０１〜０．２５％を必須成分として含有し、且つ上記ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３及びＭｇＯのうち少なくとも一部がコージェライトとして存在することを特徴とする片面溶接用裏当材。」（公報第１欄第２〜９行）
イ　「本発明はガスシールドアーク溶接等に使用される片面溶接用裏当材に関し、」（公報第１欄第１２〜１３行）
ウ　「アルカリ金属酸化物の１種以上：０．３〜３．２％
　Ｌｉ２Ｏ、Ｎａ２Ｏ、Ｋ２Ｏ等は裏当材用耐火物として要求される最低減（当審注：「最低限」の誤記。）の機械的性質（圧縮強さ、曲げ強さ、衝撃強さ等）及び成形性を確保する為に欠くことのできない成分であり、０．３％未満ではこれらの効果が有効に発揮されず、一方３．２％を超えると耐火性やスラグ剥離性が悪くなるばかりでなく耐湿性も劣悪になる。アルカリ金属酸化物として最も一般的なのはＬｉ酸化物、Ｎａ酸化物及びＫ酸化物であり、Ｌｉ酸化物源としてはリチウム水ガラス、リチウムシリケート、リチウムフェライト、リチウムマンガナイト、ぺタライト、炭酸リチウム等が、又Ｎａ酸化物源としてはナトリウム水ガラス、長石、ソーダ灰、無水珪酸ソーダ、アルミン酸ソーダ等が、又Ｋ酸化物としてはカリ水ガラス、長石、カリガラス、チタン酸カリウム等が夫々使用される。」（公報第４欄第１９〜３５行）
エ　「（溶接条件）溶接ワイヤ：ＣＯ２ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤ」（公報第５欄第２３〜２５行）
オ　「シールドガス：ＣＯ２、２５ｌ／ｍｉｎ」（公報第５欄第３０行）
カ　「本発明の片面溶接用裏当材を構成する必須成分は以上の通りであるが、上記構成分の規定要件を満足し得る限度で更に・・Ｆｅ２Ｏ３・・を適量含有させることも可能である。」（公報第５欄第３６〜４１行）
キ　公報第４頁表１において、実験Ｎｏ．３には、片面裏当材の化学成分（重量％）が、「ＳｉＯ２：５４．４％、Ａｌ２Ｏ３：２５．６％、ＭｇＯ：１４．０％、Ｆｅ２Ｏ３：１．２％、アルカリ金属酸化物および／またはアルカリ土類金属酸化物としてＮａ２Ｏ：０．２％、Ｋ２Ｏ：１．５％、ＣａＯ：０．３％を含み更に、ＴｉＯ２：１．３％、水分０．０９％、その他不純物が残りであって各成分の合計１００．００％」のものが、また、実験Ｎｏ．５には、片面裏当材の化学成分（重量％）が、「ＳｉＯ２：４９．０％、Ａｌ２Ｏ３：３２．０％、ＭｇＯ：１０．６％、Ｆｅ２Ｏ３：１．６％、アルカリ金属酸化物および／またはアルカリ土類金属酸化物としてＮａ２Ｏ：０．１％、Ｋ２Ｏ：０．３％、ＣａＯ：１．１％を含み更に、ＴｉＯ２：１．１％、水分０．１０％、その他不純物が残りであって各成分の合計１００．００％」のものが、そして、実験Ｎｏ．１２には、片面裏当材の化学成分（重量％）が、「ＳｉＯ２：７７．０％、Ａｌ２Ｏ３：１８．０％、ＭｇＯ：０．１％、Ｆｅ２Ｏ３：０．３％、アルカリ金属酸化物および／またはアルカリ土類金属酸化物としてＮａ２Ｏ：１．３％、Ｋ２Ｏ：１．３％、ＣａＯ：０．４％を含み更に、ＴｉＯ２：０．６％、水分０．２０％、その他不純物が残りであって各成分の合計１００．００％」のものが、それぞれ記載されている。
ク　公報第４頁表２において、実験Ｎｏ．３及び５には、溶接部（裏ビード）の品質に関し、何れもビード外観、ビード形状、スラグ剥離性が良好であり、気孔発生及び割れ発生が無いことが記載されている。
　上記ア〜クの記載事項から、甲第４号証には、次の発明が記載されていると認める。
　酸化マグネシウム３〜１５重量％、酸化アルミニウム２５〜３８重量％、酸化珪素４５〜６０重量％、アルカリ金属酸化物０．３〜３．２重量％及び三酸化二鉄適量を含む炭酸ガスアーク溶接用セラミック裏当材。（以下「甲第４号証記載の発明」という。）
（５）甲第５号証
　甲第５号証には、次の事項が記載されている。
　「２・３・７溶接アークの温度
　第２・３・７表の下の２つのデータは溶接アークを目標として求められたもので、下向の位置で棒を陰極とした場合である。実験に用いた被覆棒はＷ−２０なる銘柄のＧ・Ｅ社の厚被覆棒でアークの安定な棒であるが、温度は４，４００〜７，０００°Ｋの範囲に変動したとＳｕｉｔｓは述べている。」（第６０頁右欄第２〜８行）
（６）甲第６号証
　甲第６号証には、次の事項が記載されている。
　「溶融池の温度は母材の融点よりかなり高い。たとえば、鋼（融点約１５００℃、沸点約３０００℃）のアーク溶接では、溶滴の温度は２０００〜２８００℃、溶融池の温度は１８００〜２０００℃といわれている。」（第２８頁第６〜１０行）
（７）甲第７号証
　甲第７号証には、耐火度ＳＫ値と溶倒温度との関係が記載されている。
（８）甲第８号証
　甲第８号証には、セラミックス裏当材の溶接性に及ぼすＦｅ２０３含有量の影響について記載されている。
（９）甲第９号証
　甲第９号証には、セラミックス裏当材の溶接性に及ぼすＦｅ２０３含有量の影響について記載されている。
（１０）甲第１０号証
　甲第１３号証において、ビード高さを示す図４の拡大図である。
（１１） 甲第１１号証
　甲第１１号証には、株式会社会社コベルコ科研の受託研究や分析・試験・測定等の具体的業務内容が記載されている。
（１２）甲第１２号証
　甲第１２号証には、日溶工テクノサービス株式会社が、溶接に関する各種試験及び分析や溶接に関する各種受託調査等を行うことが記載されている。
（１３）甲第１３号証
　甲第１３号証には、セラミック裏当材の溶接性能に及ぼすＦｅ２０３含有量の影響について記載されている。
２　無効理由１について
　本件発明１（前者）と甲第１号証記載の発明（後者）とを対比するに、前者は三酸化二鉄を含むのに対して、後者は三酸化二鉄を含まない点で相違する。
　したがって、本件発明１は、甲第１号証に記載された発明ではない。
３　無効理由２について
（１）本件発明１について
　本件発明１（前者）と甲第４号証記載の発明（後者）とを対比するに、両者は、酸化マグネシウム５〜１５重量％、酸化アルミニウム２５〜３８重量％および酸化珪素４７〜６０重量％を含み、さらに三酸化二鉄を含む炭酸ガスアーク溶接用セラミック裏当材である点で一致しているが、三酸化二鉄を前者が０．７重量％以下（ただし、０重量％を除く）含むのに対して、後者は適量含む点で相違している（この点を「相違点１」という）。
　この相違点１を検討するに、甲第４号証には、三酸化二鉄を適量含有させる事項が記載されている（上記摘記事項カを参照）。
　そこで、三酸化二鉄を０．７重量％以下（ただし、０重量％を除く）含ませることの臨界的意義について以下検討する。
　被請求人が提出した試験報告書（甲第１３号証）の試験結果が、仮に妥当なものであるとしても、その試験の３個の試料の三酸化二鉄含有量は０．３４，１．２３，１．５９重量％であって、０．７重量％を境としてそれ以下とそれを越えるものとの効果に顕著な差があることを明らかにすることができるような含有量ではなく、また、３個の試料は、三酸化二鉄含有量が上記のとおり異なるとともに他の成分の含有量も異なっているので、得られた試験結果が三酸化二鉄含有量による影響であるとすることができるものではなく、さらに、その試験における評価についても、良好と評価されたものと普通と評価されたものとに顕著な差があるとすることができるものではないので、この試験報告書により、三酸化二鉄を０．７重量％以下（ただし、０重量％を除く）含ませることの臨界的意義が認められるとすることはできない。
　また、本件特許明細書に記載の溶接試験についても、同様の理由により、三酸化二鉄を０．７重量％以下（ただし、０重量％を除く）含ませることの臨界的意義が認められるとすることはできない。
　以上のとおり、三酸化二鉄を０．７重量％以下（ただし、０重量％を除く）含ませることの臨界的意義が認められるとすることはできず、そして、甲第４号証に記載の発明の三酸化二鉄の適量を、どの程度のものとするかは、必要に応じて適宜決定する設計的事項であるので、その適量を０．７重量％以下（ただし、０重量％を除く）の範囲に含まれるものとすることに格別の困難性は見当たらない。
　また、仮に、三酸化二鉄を０．７重量％以下（ただし、０重量％を除く）含ませることに臨界的意義が認められるとしても、甲第４号証に記載の発明において、三酸化二鉄の含有量は、適量であるので必要に応じて適宜決定される量であり、そして、０．７重量％以下（ただし、０重量％を除く）の量とすることは、例えば、甲第４号証に記載の実験Ｎｏ．１２において三酸化二鉄の含有量が０．３重量％とされているように適宜試みられる量であるので、０．７重量％以下（ただし、０重量％を除く）の量とすることが、格別に困難であるとすることはできない。
　してみると、本件発明１は、甲第４号証記載の発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
（２）本件発明２について
　本件発明２（前者）と甲第４号証記載の発明（後者）とを対比するに、前者の「アルカリ金属酸化物および／またはアルカリ土類金属酸化物０．５〜２．５重量％を更に含む」点は、後者も有しており、「（１）本件発明１について」で検討したとおりの理由により、本件発明２は、甲第４号証記載の発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
（３）本件発明３について
　本件発明３（前者）と甲第４号証記載の発明（後者）とを対比するに、相違点１に加え、前者の耐火度が「１，３８０〜１，５００℃」であるのに対し、後者の耐火度が不明である点で相違している（この点を「相違点２」という）。
　そこで、この相違点２について検討する。
　甲第１号証には、固形フラックス組成をＳｉＯ２：４５〜７０重量％、Ａｌ２Ｏ３：１５〜４０重量％、ＭｇＯ：５〜３０重量％に限定することにより、融点を１３５０℃〜１５００℃として耐火材としての役割とビード形成層としての機能を併せ持つようにすることが記載されている（上記摘記事項イを参照）。
　そして、後者のＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３及びＭｇＯの組成も「ＳｉＯ２：４５〜６０％（重量％：以下同じ）、Ａｌ２Ｏ３：２５〜３８％、Ｍｇ０：３〜１５％ 」で、上記甲第１号証記載のものと成分範囲が重なっているから、耐火材としての役割とビード形成層としての機能を併せ持つよう、後者に上記甲第１号証記載の事項を適用し、本件発明３の相違点２に係る構成の如くなすことは、当業者であれば、容易になし得ることである。
　してみると、本件発明３は、甲第４号証記載の発明及び甲第１号証記載の事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
４　無効理由３について
　第３の３における請求人の記載不備についての指摘に対し、被請求人は第４の３の如く答弁している。そして、被請求人の第４の３の（１）ないし（４）の内容は妥当であると共に何れも誤記等軽微な記載不備と認められ、本件発明１ないし３を当業者がその実施をすることができないとするまでの記載不備があるとは認め得ない。
　
第６　むすび
　以上のとおりであるから、本件発明１及び２は、甲第４号証に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明３は、甲第１及び４号証に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件請求項１ないし３に係る特許は、いずれも、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、無効とすべきものである。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項において準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　よつて、結論のとおり審決する。