【事件の表示】
　特許第３０９９９６５号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．請求の要旨
　本件審判の請求の要旨は、特許第３０９９９６５号（平成８年４月２５日（パリ条約による優先権主張１９９５年５月２５日、米国）を国際出願日とする特許出願、平成１２年８月１８日設定登録）の願書に添付した明細書（以下、「本件特許明細書」という。）及び図面を審判請求書に添付した訂正明細書及び図面のとおりに、すなわち、以下ａ〜ｃのとおりに訂正することを求めるものである。
ａ．本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１乃至５を削除する。
ｂ．本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項６に記載される、
「【請求項
６
　
「【請求項
１
研磨材が溶融アルミナ砥粒単独からなる砥石車に用いるガラス質結合剤であり、
　なお、下線は、訂正個所を明示するために、当審が付したものである。
ｃ．本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載される、
「本発明の砥石車はアルミナ砥粒、及び任意に１つ又はそれ以上の二次研磨材で構成される。砥石車は、抗摩耗、結合、多孔質及びことによるとその他の充填剤及び添加剤を包含する。二次研磨材に含まれる砥石車に用いられる研磨材の量は、広範囲に変化することができる。」（本件特許公報第４欄１１行〜１５行）を、
「本発明の砥石車は砥粒としてはアルミナ砥粒のみで構成される。」と訂正するとともに、「アルミナ質研磨材は、好ましくは砥石車中の総研磨材の約５〜約１００体積％、さらに好ましくは約３０〜約７０体積％を提供する。・・・しかしながら、二次研磨材のこれらの例は説明として示したものに過ぎなく、これらに限定されない。」（本件特許公報第４欄２０行〜２９行）を削除する。
　なお、請求人は、「・・・平成１４年３月１１日付け訂正請求書に添付した全文訂正明細書の請求項１〜５項を削除し、・・・」（審判請求書第３頁６行〜１１行）と、本件訂正の基準明細書が平成１４年３月１１日付け訂正請求書に添付した全文訂正明細書であるように記載しているが、上記平成１４年３月１１日付け訂正請求書による訂正は確定していないから、本件訂正の基準明細書は設定登録時の願書に添付した明細書又は図面、すなわち、本件特許明細書である。
　
２．訂正拒絶の理由
　一方、平成１５年２月１２日付け（平成１５年２月１７日発送）で通知した訂正の拒絶の理由の概要は、次のとおりである。
「訂正後における請求項１に係る発明は、本件特許に係る出願の優先権主張の日前に米国において頒布された米国特許第５４０１２８４号明細書（翻訳文として当該明細書の出願を優先主張の基礎として日本国に出願した特願平６−１７５２５０号の出願公開である特開平７−１６４３２４号公報を参照する。以下「引用刊行物」という。）に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。したがって、この審判請求は、特許法第１２６条第４項の規定に適合しない。」
　
３．独立特許要件について
　特許請求の範囲の記載に係る訂正事項のうち、訂正事項ａは、特許請求の範囲の請求項１〜５を削除し、訂正事項ｂは、請求項６に係る発明における溶融アルミナ砥粒含有砥石車のガラス質結合剤の用途を、「研磨材が溶融アルミナ砥粒単独からなる砥石車」に限定するものであって、ともに特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで、訂正拒絶の理由で通知した独立特許要件について、以下検討する。
　
（１）訂正発明
　訂正明細書記載の発明（以下、「訂正発明」という。）は、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。（「１．請求の要旨」の訂正事項ｂを参照）
                            　
（２）引用刊行物記載の発明
　引用刊行物には、以下の事項が記載されている。
（イ）「ゾルゲルアルミナ研磨材とガラス質結合剤を含んでなる研削砥石であって、焼成後のガラス質結合剤が４７重量％より多いＳｉＯ２、約１６重量％より少ないＡｌ２Ｏ３、約２．５重量％より少ないＫ２Ｏ、約２．０重量％より多いＬｉ２Ｏ、及び約１８重量％より少ないＢ２Ｏ３を含む研削砥石。」（特開平７ー１６４３２４号公報特許請求の範囲の請求項１）、
（ロ）「焼成後のガラス質結合剤が約１．０〜約３．４重量％のＬｉ２Ｏ、約７〜約１１重量％のＮａ２Ｏ、約０．５〜約２．５重量％のＫ２Ｏ、及び約９〜約１６重量％のＢ２Ｏ３を含む請求項１に記載の研削砥石。」（同特許請求の範囲の請求項５）、
（ハ）「焼成後のガラス質結合剤が約５２〜約６２重量％のＳｉＯ２、約１２〜約１６重量％のＡｌ２Ｏ３を含む請求項５に記載の研削砥石。」（同特許請求の範囲の請求項６）、
（ニ）「約２．０〜約３．４重量％のＬｉ２Ｏ、約７〜約１１重量％のＮａ２Ｏ、約０．５〜約２．５重量％のＫ２Ｏ、約５２〜約６２重量％のＳｉＯ２、約１２〜約１６重量％のＡｌ２Ｏ３、及び約９〜約１６重量％のＢ２Ｏ３を含んでなるゾルゲルアルミナ研削砥石用のガラス質結合剤。」（同特許請求の範囲の請求項７）、
（ホ）「第２研磨材（複数種のこともある）は、好ましくは砥石の中の全研磨材の約０〜約９５体積％を提供し、より好ましくは砥石の中の全研磨材の約３０〜約７０体積％を提供する。使用可能な研磨材には融解アルミナ、炭化ケイ素、立方晶窒化ホウ素、ダイヤモンド、フリント、ガーネット、及び発泡アルミナがある。」（同第４欄１５行〜２０行）、
（ヘ）「焼成後の結合剤は約４７重量％より多いＳｉＯ２を含み、好ましくは約５２〜約６２重量％のＳｉＯ２、より好ましくは約５４〜約６０重量％のＳｉＯ２、最も好ましくは約５７重量％のＳｉＯ２を含み、約１６重量％未満のＡｌ２Ｏ３、好ましくは約１２〜約１６重量％のＡｌ２Ｏ３、より好ましくは約１３〜約１５重量％のＡｌ２Ｏ３、最も好ましくは約１４．４重量％のＡｌ２Ｏ３を含み、好ましくは約７〜約１１重量％のＮａ２Ｏ、より好ましくは約８〜約１０重量％のＮａ２Ｏ、最も好ましくは約８．９重量％のＮａ２Ｏを含み、約２．５重量％未満のＫ２Ｏ、好ましくは約０．５〜約２．５重量％のＫ２Ｏ、より好ましくは約１〜約２重量％のＫ２Ｏ、最も好ましくは約１．６重量％のＫ２Ｏを含み、約２．０重量％より多いＬｉ２Ｏ、好ましくは約２．０〜約３．４重量％のＬｉ２Ｏ、より好ましくは約２．０〜約２．７重量％のＬｉ２Ｏ、最も好ましくは約２．２重量％のＬｉ２Ｏを含み、約１８重量％未満のＢ２Ｏ３、好ましくは約９〜約１６重量％のＢ２Ｏ３、より好ましくは約１１〜約１４重量％のＢ２Ｏ３、最も好ましくは約１２．６重量％のＢ２Ｏ３を含み、好ましくは約０〜約２重量％のＣｏＯ、より好ましくは約０．５〜約１．３重量％のＣｏＯ、最も好ましくは約０．９重量％のＣｏＯを含む。酸化コバルトは本発明の目的には必要でなく、着色剤としてのみ含ませる。ガラス質結合剤中に存在する他の酸化物、例えばＦｅ２Ｏ３、Ｔｉ２Ｏ、Ｃａ０、ＭｇＯは、結合剤の製造に必須ではない原料中の不純物である。また、結合剤はゾルゲルアルミナ研磨材で作成した砥石に高い機械的強度を与える。」（同第４欄４６行〜第５欄２４行）、
（ト）「【実施例】
例１
【表１】
・・・結合剤は原料をSweco振動ミルで３時間乾式混合して調製した。結合剤に、種晶ゾルゲルアルミナと高純度ホワイト酸化アルミニウム研磨材の１：１混合物からなる６０グリットの研磨材を混合した。さらにこれらに、粉末デキストリンバインダー、液体にかわ、及び保湿剤として０．１％エチレングリコールを低速のHobart　N-50ドウミキサー（混合物２Ｋｇの容量）中で混合した。混合物を１４メッシュの篩にかけ、全ての塊を壊した。次いで混合物を３つのキャビティ棒の型セットアップの中で、寸法４”×１”×１／２”の棒状試験片に加圧成形した。次いで棒状試験片を、周期（periodic）キルン（中で室温から１０００℃まで４０℃／ｈで昇温し、その温度に８時間保持し、次いで室温まで冷やした。また、上記の方法により、ノートン社の標準的な市販品の結合剤を用いて棒状試験片を作成した。・・・４ポイント曲げジグを備えたインストロン4202型試験機を用い、ノッチを入れていない棒状試験片を支持スパン３”、荷重スパン１”、クロスヘッド速度０．０５０／分の荷重速度で試験した。サンプルの焼成した結合剤含有率は研磨材棒状試験片の１０〜３０重量％であった。結果を表２と、図２に示す。」（同第６欄４８行〜第８欄３１行）、
（チ）「例２　種晶ゾルゲル研磨材を用いてサンプルを作成し、新規な結合剤とノートン社の標準的な市販品の結合剤のサンプルの摩耗面積と摩耗径を比較テストした。新規な結合剤は例１の新規な結合剤と同じ組成を有した。結合剤は原料をSweco振動ミルで３時間乾式混合して調製した。結合剤を混合して研磨材混合物を得た。研磨材混合物は７６．５６重量％の研磨材（種晶ゾルゲルの１２０グリッドフィラメントの５０重量％、７０グリッドの高純度ホワイト融解酸化アルミニウムが４３．５４重量％、３６メッシュより小さい発泡アルミナが６．４６重量％からなる）、１８．４７重量％の結合剤、１．３８重量％のデキストリン、３．０６重量のにかわ、０．３４重量％の水、及び０．１８重量％のエチレングリコールからなった。混合物を２．１９０グラム／ｃｃの生密度を有する１０”ー３／１６”×０．５８０”×５．０２５”の砥石に成形した。生の状態の砥石を周期キルンの中で室温から１０００℃まで４０℃／ｈで昇温し、１０００℃に８時間保持し、次いで室温まで冷やした。」（同第７欄４６行〜第９欄７行）、及び、
（リ）「また、標準的な製造プロセスを用いたノートン社の製造装置により原料を乾式混合して製造したノートン社の標準的な市販の結合剤を用いて砥石を作成した。・・・砥石は９００℃の焼成浸漬温度での製造サイクルを用いて焼成した。・・・結果は表３と表４に示しており、コーナー保持性の改良が見られる。」（同第９欄８行〜第１０欄１２行）
　例２に示された砥石は、明らかに砥石車であり、例２に示された砥石の結合剤は、１０００℃まで昇温する前の組成からみて、１０００℃に昇温した後においても、Ｌｉ２Ｏ、Ｎａ２Ｏ、Ｋ２Ｏ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、及びＢ２Ｏ３を含んでなるものであることは、明らかである。
　してみると、引用刊行物には、例２として、
「研磨材が種晶ゾルゲルの１２０グリッドフィラメントの５０重量％、７０グリッドの高純度ホワイト融解酸化アルミニウムが４３．５４重量％、３６メッシュより小さい発泡アルミナが６．４６重量％からなる砥石車に用いられる、１０００℃まで昇温するガラス質結合剤であって、予備焼成組成で３０．３重量％の粉末ガラスフリット（フリットの組成は４１．２重量％のＳｉＯ２、３９．９重量％のＢ２Ｏ３、５．１重量％のＡｌ２Ｏ３、１０．３重量％のＮａ２Ｏ、１．３重量％のＬｉＯ、２．１重量％のＭｇＯ／ＣａＯ、及び微量のＫ２Ｏ）、２７．７重量％のカスミ石セン長岩、２０重量％のケンタッキーＮｏ．６ボールクレー、１０重量％のケイ酸ナトリウム粉末、４．７重量％のフリント（石英）、４．３重量％の炭酸リチウム、１重量％のケイ灰石、及び２重量％の高純度コバルトアルミネートスピネルを有する、７０グリッドの高純度ホワイト融解酸化アルミニウムを含有する砥石車のガラス質結合剤。」の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されていると認める。
 　
（３）対比
　訂正発明と前記引用発明とを対比すると、後者の「高純度ホワイト融解酸化アルミニウム」は前者の「溶融アルミナ」に、後者の「１０００℃まで昇温する」は前者の「１０００℃での焼成」に、それぞれ相当するものであるから、両者は、「砥石車に用いるガラス質結合剤であり、１０００℃での焼成後に、Ｌｉ２Ｏ、Ｎａ２Ｏ、Ｋ２Ｏ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、及びＢ２Ｏ３を含んでなる溶融アルミナ砥粒含有砥石車のガラス質結合剤」の点で一致し、訂正発明が、１０００℃での焼成後に結合剤が、２．０〜１０．０重量％のＬｉ２Ｏ、７〜１１重量％のＮａ２Ｏ、０．０５〜２．５重量％のＫ２Ｏ、５２〜６２重量％のＳｉＯ２、１２〜１６重量％のＡｌ２Ｏ３及び９〜１６重量％のＢ２Ｏ３を含んでなるのに対して、引用発明は、１０００℃での焼成後における、Ｌｉ２Ｏ、Ｎａ２Ｏ、Ｋ２Ｏ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、及びＢ２Ｏ３の含有割合が明らかではない点（以下、「相違点１」という。）、及び訂正発明が、研磨材が溶融アルミナ砥粒単独からなるものであるのに対し、引用発明は、溶融アルミナとゾルゲルアルミナが含まれるものである点（以下、「相違点２」という。）で相違する。
　
（４）当審の判断
〈相違点１について〉
　本件審判請求書に添付された全文訂正明細書の発明の詳細な説明の実施例の欄に記載された新規の結合剤の焼成前の組成は、引用刊行物の実施例の欄に記載された焼成前の結合剤の組成と異なるところはないから、同じ１０００℃で焼成した引用刊行物記載の例２の砥石の結合剤の組成は、訂正発明の焼成後の結合剤の組成と一致するはずである。
　したがって、前記相違点１は、請求人自らも認めるように（平成１５年８月１４日付け意見書第８頁１４行〜１６行を参照）、実質的なものではない。
〈相違点２について〉
　次に相違点２についてみると、引用発明においても、研磨材の一部として溶融アルミナ砥粒を使用するのであるから、引用発明の結合剤が、溶融アルミナ砥粒の使用に適さないということはできず、また、溶融アルミナ砥粒を研磨材とするものに対しても、所望の効果を予測し得るものと認められる。そうすると、引用発明が、ゾルゲルアルミナ砥粒を必須の構成とするものであるとしても、引用発明の結合剤を、溶融アルミナ砥粒のみを研磨材とする砥石車に使用することは、そうすることを妨げる事情を見出せないことも考慮に入れると、格別の困難性があるとは認められない。
　なお、審判請求人は、相違点２に関して、「（ｉ）ゾルゲルアルミナ砥粒は、溶融アルミナ砥粒と比較して、微細且つ多結晶質のものであって、単結晶の溶融アルミナとは、研磨砥粒としては、全たく異なるものである。・・・（ｉｉ）本件発明で使用する溶融アルミナ砥粒は、実質的に単結晶砥粒であって、焼成に際し結合剤と反応し吸収されることは殆んどなく、従って、より高い温度で焼成すれば、一般により強度の高い砥石が得られるので、溶融アルミナ砥粒砥石車を製造するのには１２００℃以上という高温で焼成し、強度を上げる砥石を製造するようにしている。（ｉｉｉ）引用発明は、ゾルゲルアルミナ研磨材とガラス質結合剤を含んだ研削砥石に関するもので、この発明はあくまでも研磨材としてゾルゲルアルミナを使用する発明である。・・・（ｉｖ）本件訂正発明は、研磨材として単独で溶融アルミナ砥粒を用いるもので、これに対し、引用発明のゾルゲルアルミナを研磨材の対象とした技術は、焼成温度に限ってみても、ゾルゲルアルミナ砥石であるから１０００℃で焼成する必要があり、明らかに別個のものなのである。従って、ゾルゲルアルミナを用いる技術分野において、この一部に第２の研磨材として溶融アルミナが使用できるという記載があるからといって、溶融アルミナについては、１２００℃以上で焼成することが一般的であることから、直ちに云えることではないし、しかも所望の効果も予測し得るものと認定することも、実施してみて始めて分かることである。」（平成１５年８月１４日付け意見書第８頁１９行〜第１０頁８行）と主張する。
　ところで、ゾルゲルアルミナ砥粒と溶融アルミナ砥粒とが、結晶構造及び結合剤との反応性の点で相違があるとしても、両者はともにアルミナ砥粒に属するものであって、しかも、引用発明において、溶融アルミナ砥粒は研磨材全体の約９５体積％まで使用しうるのであるから（上記の摘記事項（ホ）を参照）、上記砥粒の相違が、引用発明の結合剤を溶融アルミナ砥粒のみを研磨材とする砥石車に使用することを当業者に断念させるほどのものとは認めえない。また、焼成温度についてみると、従前、溶融アルミナ砥粒は、１２００℃の焼成温度に耐えられるために、１２００℃の焼成温度に適した結合剤が選択されていたものであって、溶融アルミナ砥粒を用いた砥石が必ず１２００℃で焼成されなければならないというものではない。そうすると、ゾルゲルアルミナ砥粒と溶融アルミナ砥粒を研磨材とする砥石車を１０００℃で焼成していた引用発明の結合剤を溶融アルミナ砥粒のみを研磨材とする砥石の結合剤に用いたときに、焼成温度を１０００℃としたことが、当業者にとって予想しえないというものではない。そして、従前、溶融アルミナ砥粒は、１２００℃の焼成温度に耐えられるために、１２００℃の焼成温度に適した結合剤が選択されていたものであって、溶融アルミナ砥粒を用いた砥石が必ず１２００℃で焼成されなければならないというものではない。そうすると、ゾルゲルアルミナ砥粒と溶融アルミナ砥粒を研磨材とする砥石車を１０００℃で焼成していた引用発明の結合剤を溶融アルミナ砥粒のみを研磨材とする砥石の結合剤に用いたときに、焼成温度を１０００℃としたときの効果が全く予想しえないというものではない。
〈作用効果について〉
　請求人は、訂正発明の奏する効果について、「この得られた砥石車を、使用されている標準的なものから得られた砥石車とではあるが、両者の研削性能を比較し、このことから本件訂正発明のものは、目直し補正において半分、目直し周期において３倍、従ってその性能は６倍に改良されたことが明らかにされている。」（平成１５年８月１４日付け意見書第１０頁２４〜２７行目）と主張する。
　ところで、引用発明も、本件訂正発明と同じく、改良された機械強度特性及びコーナー保持性を可能にするとの作用効果を奏するものであって（上記の摘記事項（ヘ）、（リ）を参照）、しかも、標準的な市販品との対比において優れているものであり（上記の摘記事項（チ）、（リ）を参照）、また、上記の請求人の効果に関する主張は、本件訂正発明が従来使用の標準品よりも優れているというにとどまるものであることからみると、本件訂正発明の作用効果は引用発明から当業者が予測可能な範囲内のものであって、格別のものではないと云わざるをえない。
　
（５）むすび
　以上のとおりであるから、訂正発明は、前記引用刊行物に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、当該発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　したがって、この審判請求は、特許法第１２６条第４項の規定に適合しない。
　よって、結論のとおり審決する。