【事件の表示】
　上記当事者間の特許第１５４３２８２号「インドメタシン配合のパツプ剤」の特許無効審判事件についてされた平成１０年　６月２３日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成１０年（行ケ）第０２２７号平成１２年　３月２３日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件特許第１５４３２８２号は、特願昭５３−１３４４８３号（昭和５３年１１月２日出願、以下、「原特許出願」という。）の分割出願（特願昭６２年２１４１８２号）であって、平成１年５月１０日に出願公告された後、平成２年２月１５日に特許権の設定の登録がされたものである。
　その後、平成７年６月２８日に本件無効審判が請求され、平成１０年６月２３日付けで「本件特許を無効とする」旨の審決がされ、この審決について東京高等裁判所に出訴され、東京高等裁判所において審決を取消す旨の判決（平成１０年（行ケ）第０２２７号）がされたものである。
　
２．本件特許発明
　特許明細書の特許請求の範囲第１項に係る発明（以下、「本件特許発明」という。）は、その特許請求の範囲に記載された以下のとおりのものである。
「ポリアクリル酸ナトリウムからなる保水性基剤と、グリセリンからなる湿潤剤と、アルミニウム塩及び水とを配合したものからなり、インドメタシンが保水性基剤に対して全体重量の０．１〜１．５重量％配合され、更にメントールが添加されていることを特徴とするインドメタシン配合のパッブ剤。」
　
３．当事者の主張の概要
（１）請求人の主張する無効理由
理由１：共同請求人の一人である岩城利一郎は、本件特許に係る発明者であり、原出願の出願日又はその前に本件発明について特許を受ける権利を被請求人に譲渡したこともこれを追認したこともないから、本件特許は、特許法第１２３条第１項第５号の規定により無効とすべきである。
　
理由２：本件特許発明は、原特許出願に係る特許第１４６９５４１号の発明と同一であり、特許法第４４条の規定を満足する分割出願に係る発明ではなく、その出願日は原特許出願の出願日とはみなされないから、特許法第２９条第１項第３号に規定する発明に該当し、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである。
　
理由３：本件特許発明は、原特許出願に係る特許第１４６９５４１号に係る発明と同一の出願日に係る同一の発明であるから、特許法第３９条第２項の規定に違反し、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである。
　
請求人は、これらの主張に関して以下の証拠方法を提示している。
甲第１号証：岩城利一郎が署名している証明書
甲第２号証：岩城利一郎の被保険者記録照会回答書
甲第３号証：特開昭５５−６２０１３号公報
甲第４号証：特開昭６３−８８１２５号公報
甲第５号証：特公平１−２４１２９号公報
甲第６号証：特公昭６１−５８４４５号公報
甲第７号証：特公昭６１−５８４４５号の訂正公告公報
甲第８号証：準開発基本契約書
甲第９号証：インドメタシン準開発のロイヤリティ支払いに関する件 
甲第１０号証：昭和５５年６月４日付通知書
甲第１１号証：平成７年５月１９日付催告書
甲第１２号証：平成７年５月２６日付回答書
甲第１３号証：薬理と治療、第６巻第１０号、第１１５〜１２６頁
甲第１４号証：薬理と治療、第６巻第１０号、第１２７〜１２９頁
甲第１５号証：特開昭５５−６２０１４号公報
甲第１６号証：特公昭５４−１１３６５号公報
甲第１７号証：特開昭５５−１７３４７号公報
甲第１８号証：社団法人東京都薬剤師会の昭和５５年６月２日付試験成績書
甲第１９号証：第二東京弁護士会懲戒委員会の昭和６２年１０月２３日付
　　　　　　　議決書の謄本の表紙頁、１頁、２頁、３０〜３２頁
甲第２０号証：関係特許明細書比較表
甲第２１号証：［インドメタシン入りパップ剤］本件特許に関する六社の
　　　　　　　売上高
証人尋問申請：１）証人岩城利一郎
　　　　　　　２）証人小林晃二
　　　　　　　３）証人河野哲也
　　　　　　　４）証人小川大作
　　　　　　　５）証人小山三代治
　　　　　　　６）証人草間攻
　さらに、本件と平成７年審判第１３９３６号事件の併合審理過程において、以下の証拠方法を提示している。
併甲第２０号証：昭和５５年１１月１０日付の特願昭５３−１３４４８３号　　　　　　　　（本件特許の原出願）拒絶理由通知書
併甲第２１号証：昭和５６年１月１４日付のラクール薬品販売株式会社が
　　　　　　　　弁理士草間攻に手続を委任する旨の委任状
併甲第２２号証：昭和５６年１月２６日付の草間攻の代理人受任届
併甲第２３号証：特願昭５３−１３４４８３号に関して提出された昭和５６　　　　　　　　年１月２６日付意見書
併甲第２４号証：特願昭５３−１３４４８３号に関して提出された昭和５６　　　　　　　　年１月２６日付手続補正書
併甲第２５号証：弁理士草間攻作成の“特願昭５３−１３４４８３（発明の　　　　　　　名称「経皮吸収性抗炎症剤配合の水性パップ剤）について”
　　　　　　　と題する文書
　
（２）被請求人の主張
理由１に対して
　原出願時の出願人であるラクール薬品販売株式会社（昭和６３年１０月１１日付でラクール薬品販売株式会社から東光薬品工業株式会社に特許出願人名義変更届が提出されている。）は、原特許出願の特許を受ける権利を岩城利一郎から正当に承継している。
　   　
理由２及び理由３に対して
　原特許出願に係る特許第１４６９５４１号の発明を訂正請求により本件特許発明とは別異のものとしたので、原特許出願に係る特許第１４６９５４１号の発明と本件特許発明とが同一であるという請求人の主張は理由がない。
　
　被請求人は、これらの主張に関し、以下の証拠方法を提示している
　
［被請求人：東光薬品工業株式会社の提示した証拠方法］
乙第１号証：昭和５５年６月３０日締結の紛争解決合意書
乙第２号証：ラクール薬品販売株式会社社長小林晃二の供述書
乙第３号証：元グレラン製薬株式会社開発部課長河野哲也の供述書
乙第４号証：岩城利一郎がラクール薬品販売株式会社に宛てた葉書
乙第５号証：弁護士小川大作の平成７年１２月２５日付供述書
乙第６号証：弁護士小山三代治作成の昭和５５年６月２４日発送の紛争解決
　　　　　　合意書案
乙第７号証：特開昭５５−６２０１４号公報
乙第８号証：特開昭５５−１１６７８６号公報
乙第９号証：特開昭５６−１５６１５３号公報
乙第１０号証：特開昭５６−１６１３２０号公報
乙第１１号証：ラクール薬品販売株式会社の岩城利一郎の従業員名簿
乙第１２号証：特開昭５７−１６５３１３号公報
乙第１３号証：特開平１−１６３１２４号公報
乙第１４号証：昭和５５年１０月７日施行の研究開発部運営規定
乙第１５号証：ラクール薬品販売株式会社の奥平次男の従業員名簿
乙第１６号証：昭和５５年５月２２日付の欠勤、休暇とどけ
乙第１７号証：昭和５５年５月２２日付の退職とどけ
証人尋問申請：１）証人岩城利一郎
　　　　　　　２）証人小林晃二
　　　　　　　３）証人河野哲也
　　　　　　　４）証人小川大作
  さらに、本件と平成７年審判第１３９３６号事件の併合審理過程において、以下の証拠方法を提示している。
併乙第１８号証：昭和５２年７月１日施行のラクール薬品販売株式会社の
　　　　　　　　退職金規程
併乙第１９号証：昭和５１年７月施行のラクール薬品販売株式会社の
　　　　　　　　就業規則
併乙第２０号証：岩城利一郎作成の「上記のように」で始まる書面
併乙第２１号証：「職務発明と補償金」社団法人発明協会
　　　　　　　　昭和６３年４月１５日発行
　
［被請求人：帝國製薬株式会社、興和製薬株式会社、エスエス製薬株式会社、住友製薬株式会社及びテイカ製薬株式会社の提示した証拠方法］
丙第１号証：昭和５５年６月３０日付紛争解決合意書
丙第２号証：特許第１４６９５４１号についての訂正請求書
　
　被請求人は、請求人株式会社昭栄及び同岩城利一郎は本件無効審判について請求人適格を欠く旨を主張するが、株式会社昭栄は本件特許発明の属する技術分野において活動を行う法人であり、また岩城利一郎は本件特許に係る発明の発明者であって、当該発明に基づく特許を受ける権利を被請求人に譲渡していない旨を主張する者であるから、この点に関し、被請求人の主張は採用できない。   　
　
４．当審の判断  　
（１）理由１について
　上記判決は、「被告岩城は、昭和５３年１１月２日にされた本件原出願発明についての特許出願までの間に、ラクール薬品に対し、本件原出願発明につき特許を受ける権利を譲渡したものと認められる。そうすると、本件発明につき冒認を根拠に独立特許要件不充足又は無効を主張する被告らの主張は理由がなく、原告ら主張の取消事由２は、いずれの事件についても理由がある。」（判決３８頁）として、前審決を取り消したものであって、行政事件訴訟法第３３条第１項の規定により、当審を拘束する。
　したがって、本件特許は、特許法第１２３条第１項第５号の規定により無効とすることはできない。
　
（２）理由２及び３について                              　　
　理由２及び３における請求人の主張は要点は、本件特許発明は、原特許出願に係る特許第１４６９５４１号の発明と同一であるという点にある。
　そこで、以下に検討する。　
　
　原出願の特許発明（特許第１４６９５４１号）については、当該特許に係る無効審判事件（無効２００１−３５００７号）において、平成１３年４月２７日付けで訂正請求がされ、平成１６年２月４日付け（平成１６年２月６日送達）で「訂正を認める」旨の審決がされ、該審決は確定している。
　したがって、原出願の特許発明は、その訂正明細書（丙第２号証）の特許請求の範囲に記載された次のとおりのものである。
　
「（１）カルボキシメチルセルロースナトリウム及びポリアクリル酸ナトリウムからなる保水性基剤、又はカルボキシメチルセルロースナトリウムからなる保水性基剤と、グリセリンからなる湿潤剤と、アルミニウム塩と、水とを配合したものからなり、インドメタシンが保水性基剤に対して全体重量の０．１〜１．５重量％配合され、更にメントールが添加されていることを特徴とする経皮吸収性抗炎症剤配合のパップ剤」
　
　請求人は、本件特許発明と原出願に係る特許の発明が同一であるとする根拠として、後者において保水性基材として「ポリアクリル酸ナトリウム」を包含するから、両者の保水性基材に係る構成要件が同一である旨を指摘するが、後者の保水性基材は「カルボキシメチルセルロースナトリウム及びポリアクリル酸ナトリウム、又はカルボキシメチルセルロースナトリウム」であり、ポリアクリル酸ナトリウム単独からなる保水性基材を包含しないから、この点において本件特許発明と異なることは明らかである。
　そうすると、本件特許発明は、その原出願に係る特許発明と同一の発明であるということはできず、本件特許に係る出願は特許法第４４条の規定を満足する適法な分割出願であると認められるので、本件特許に係る特許出願日は原出願の出願日である昭和５３年１１月２日である。
　甲第３号証（原特許出願の公開公報）及び甲第６号証（原特許出願の公告公報）は、本件特許の出願日後に頒布されたことが明らかであるから、本件特許発明は、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当しない。
　また、本件特許発明は原出願に係る特許発明と同一の発明ではないので、本件特許は、特許法第３９条第２項の規定に違反するものでもない。
　
 ５．むすび
　以上のとおり、審判請求人が主張する無効理由及び証拠方法によっては、本件特許を無効にすることはできない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定を適用して、請求人が負担すべきものとする。
　
　よって、結論のとおり審決する。