【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２６１０７７２号発明「超微粒ソルビトールアセタール及びキシリトールアセタールを含有するポリオレフィン組成物」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第２６１０７７２号の請求項１４に係る発明についての特許を無効とする。
　特許第２６１０７７２号の請求項１、２０に係る発明についての審判請求は、成り立たない。
　審判費用は、その３分の２を請求人の負担とし、３分の１を被請求人の負担とする。
【理　由】
［１］　手続の経緯
　本件特許第２６１０７７２号は、平成５年５月６日（優先権主張、１９９２年５月１日、米国）に出願された特願平５−１３０００１号の出願に係り、平成９年２月１３日に設定の登録がなされたものであり、その後本件審判請求を受けて平成１２年１２月２０日付けで訂正請求がなされたものである。
　　
［２］　請求人の主張の概要
　請求人は、下記甲第１号証〜甲第６号証を提示し、本件請求項１に係る発明は甲第１号証に記載された発明であり、本件請求項１４及び２０に係る発明は、甲第１号証に記載された発明であり、しかも甲第４号証に記載された発明であるから、これら発明についての特許は特許法第２９条第１項３号の規定により特許を受けることができないものであることを理由に、「本件請求項１，１４及び２０に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めている。
　
　　　　　　　　　　　　　記
甲第１号証：特開昭６３−１２０７８８号公報
甲第２号証：「工業材料」３４巻１３号、１９８６年１２月発行、２６〜３　９，４３頁
甲第３号証：大阪市立工業研究所長富永嘉男作成の平成１２年４月２７日付　け報告書
甲第４号証：オーストラリア特許公告第11485/88号公報
甲第５号証：粉体工学研究会編集「粉体機器要覧」株式会社広信社、昭和４　５年１１月１０日発行、５５頁
甲第６号証：牧廣　島村昭治　松崎清一郎　著「図解　プラスチック用語辞　典」日刊工業新聞社、昭和５６年１２月２５日発行、２９０，４９０頁
　
［３］　被請求人の主張の概要
　被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めている。
　
［４］　本件訂正請求
（１）本件訂正請求は本件明細書を添付された訂正明細書のとおりに訂正することを求めるものであり、その訂正事項は以下のとおりである。
(イ）訂正事項ａ
　請求項１及び１４における「ｍ及びｎは夫々独立に０〜３であり、」を「ｍ及びｎは夫々独立に０〜３であり、ただし、ｍ及びｎが同時に０であることはなく、」に訂正する。　　
（ロ）訂正事項ｂ
　請求項２および３における「方法。」を「方法であって、ここで、該透明剤が、以下からなる群から選択される、方法：
ジ（p-メチルベンジリデン）ソルビトール、
ジ（o-メチルベンジリデン）ソルビトール、
ジ（p-エチルベンジリデン）ソルビトール、
ジ（o-エチルベンジリデン）ソルビトール、
ビス（3,4-ジメチルベンジリデン）ソルビトール、
ビス（3,4-ジエチルベンジリデン）ソルビトール、
ビス（5',6',7',8'-テトラヒドロ-2-ナフチリデン）ソルビトール、
ビス（トリメチルベンジリデン）キシリトール、及び
ビス（トリメチルベンジリデン）ソルビトール。」に訂正する。
（ハ）訂正事項ｃ
　請求項１６における「透明剤。」を「透明剤であって、以下からなる群から選択される、透明剤：
ジ（p-メチルベンジリデン）ソルビトール、
ジ（o-メチルベンジリデン）ソルビトール、
ジ（p-エチルベンジリデン）ソルビトール、
ジ（o-エチルベンジリデン）ソルビトール、
ビス（3,4-ジメチルベンジリデン）ソルビトール、
ビス（3,4-ジエチルベンジリデン）ソルビトール、
ビス（5',6',7',8'-テトラヒドロ-2-ナフチリデン）ソルビトール、
ビス（トリメチルベンジリデン）キシリトール、及び
ビス（トリメチルベンジリデン）ソルビトール。」に訂正する。
（ニ）訂正事項ｄ
　請求項８における「請求項１記載の方法。」を「請求項１記載の方法であって、ここで、該透明剤が、２５０℃以上の融点を有する、方法。」に訂正する。
（ホ）訂正事項ｅ
　請求項１１における「前記透明剤」を「前記透明剤（ここで該透明剤は、少なくとも１つ置換されたベンゼン環を有する）」に訂正する。
（２）次に訂正請求の適否について検討する。
（イ）訂正事項ａについて
　訂正事項ａは、請求項１及び１４における、透明剤を表す式の説明において、単に「ｍ及びｎは夫々独立に０〜３」と規定されていたものを「ｍ及びｎは夫々独立に０〜３であり、ただし、ｍ及びｎが同時に０であることはなく、」と、ｍ及びｎに関し、それらが同時に０である場合を除くことを新たに規定するものであるが、訂正前の明細書には、同時に０になるものに加え、同時には０にならないものも化合物名として明記されていたから、この訂正は、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
（ロ）訂正事項ｂについて
　訂正事項ｂは、請求項２，３において、そこで使用する透明剤を特定の９種に限定するものであるが、これらはいずれも訂正前の明細書に具体的に記載されていたものであるから（段落【0013】、ただし、段落【0013】には、「ジ（o-メチルベンンジリデン）ソルビトール」と記載されているが、これは「ジ（o-メチルベンジリデン）ソルビトール」の、それ自体明白な誤記と解される。）、この訂正は、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　なお、該９種の透明剤のうち、ビス（5',6',7',8'-テトラヒドロ-2-ナフチリデン）ソルビトールについては、訂正前の明細書（段落【0013】）には、ビス（5',6',7',8'-テトラヒドロ-2-ナフチリジン）ソルビトールと記載され、両者は一致してはいない。
　しかしながら、その化学構造式からみて、該「・・・ナフチリジン」は「・・・ナフチリデン」の明白な誤記と解されるから、実質的にはその訂正は訂正前の明細書に記載した事項の範囲内の訂正とみることができる。
（ハ）訂正事項ｃについて
　訂正事項ｃは、請求項１６において、そこでの透明剤を特定の９種に限定するものであり、訂正事項ｂと同様、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
（ニ）訂正事項ｄについて
　訂正事項ｄは、請求項８において、そこで使用する透明剤を融点が２５０℃以上のものに限定するものであるが、透明剤が２５０℃以上の融点を有することについては、訂正前の明細書の請求項１９、段落【0045】等に記載されていたから、この訂正は、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
（ホ）訂正事項ｅについて
　訂正事項ｅは、請求項１１において、「前記透明剤」を「前記透明剤（ここで該透明剤は、少なくとも１つ置換されたベンゼン環を有する）」に訂正するものであるが、この訂正は、訂正事項ａにおける「ｍ及びｎが同時に０であることはなく」と同義であるから、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
（ヘ）以上、本件訂正は、いずれも訂正前の明細書に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かかる訂正により実質上特許請求の範囲が拡張もしくは変更されるものとは認められない。
　そして無効審判の請求がされていない請求項についての訂正については、後記するように、該訂正された請求項に係る発明には、これが出願の際、独立して特許を受けることができないとする理由は見出せない。
　したがって、本件訂正請求は、特許法第１３４条第２項ただし書第１号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５項で準用する同法第１２６条第２〜４項の規定に適合するものである。
　なお、訂正請求時には、専用実施権者の承諾書が提出されていなかったが、これは後に補完されており、したがって、この点の不備はもはや存在しない。
　
［５］　本件発明
　本件発明は、訂正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜２０に記載された事項により構成される以下のとおりのもの（以下、順次「本件第１発明」、「本件第２発明」・・・「本件第２０発明」という。）と認める。
【請求項１】 半結晶ポリオレフィン樹脂に透明剤を導入する方法であって、前記ポリオレフィン樹脂１００重量部と、下記式の化合物より選択される透明剤０．０１〜１００重量部を混合する工程と、【化１】
　式中、ｐは０または１であり、ｍおよびｎは夫々独立に０〜３であり、ただし、ｍおよびｎが同時に０であることはなく、Ｒは夫々独立に、Ｃ１〜Ｃ８ のアルキル基、Ｃ１〜Ｃ４のアルコキシ基、水酸基、ハロゲン原子、Ｃ１〜Ｃ６のアルキルチオ基、Ｃ１〜Ｃ６のアルキルスルホキシ基、及び不飽和母環の隣接する炭素原子と炭素環を形成する４ないし５員アルキル基から選ばれる；また前記透明剤は、ｄ９７が３０μｍ以下であり且つ平均粒径が１５μｍ以下であることを特徴とする粉末状態である；
　得られた混合物を、前記樹脂の融点を越え且つ少なくとも１７０℃までの温度で加熱する工程と；
　前記樹脂が溶融状態である期間、前記混合物を混合し、前記透明剤を前記樹脂に溶解させる工程と、を具備する方法。
【請求項２】 前記混合物は、前記ポリオレフィン樹脂１００重量部に対し前記透明剤０．１〜１５重量部を含むことを特徴とする請求項１記載の方法であって、ここで、該透明剤が、以下からなる群から選択される、方法：
ジ（p-メチルベンジリデン）ソルビトール、
ジ（o-メチルベンジリデン）ソルビトール、
ジ（p-エチルベンジリデン）ソルビトール、
ジ（o-エチルベンジリデン）ソルビトール、
ビス（3,4-ジメチルベンジリデン）ソルビトール、
ビス（3,4-ジエチルベンジリデン）ソルビトール、
ビス（5',6',7',8'-テトラヒドロ-2-ナフチリデン）ソルビトール、
ビス（トリメチルベンジリデン）キシリトール、及び
ビス（トリメチルベンジリデン）ソルビトール。
【請求項３】 前記透明剤は、ｄ９７が２０μｍ以下であり且つ平均粒径が１０μｍ以下であることを特徴とする請求項２記載の方法であって、
ここで、該透明剤が、以下からなる群から選択される、方法：
ジ（p-メチルベンジリデン）ソルビトール、
ジ（o-メチルベンジリデン）ソルビトール、
ジ（p-エチルベンジリデン）ソルビトール、
ジ（o-エチルベンジリデン）ソルビトール、
ビス（3,4-ジメチルベンジリデン）ソルビトール、
ビス（3,4-ジエチルベンジリデン）ソルビトール、
ビス（5',6',7',8'-テトラヒドロ-2-ナフチリデン）ソルビトール、
ビス（トリメチルベンジリデン）キシリトール、及び
ビス（トリメチルベンジリデン）ソルビトール。
【請求項４】 ｐは１であり、ＲはＣ１〜Ｃ４のアルキル基、塩素、臭素、チオエーテル、及び不飽和母環の隣接する炭素原子と炭素環を形成する４員アルキル基から選ばれることを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項５】 前記透明剤は、ｄ９７が１０μｍ以下であり且つ平均粒径６μｍ以下であることを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項６】 ｐは１であり、ＲはＣ１〜Ｃ４のアルキル基、塩素、臭素、チオエーテル、及び不飽和母環の隣接する炭素原子と炭素環を形成する４員アルキル基から選ばれることを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項７】 前記混合物を、１８０℃以上で加熱することを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項８】 前記混合物は、前記ポリオレフィン樹脂１００重量部に対し前記透明剤０．１〜３重量部を含むことを特徴とする請求項１記載の方法であって、ここで、該透明剤が、２５０℃以上の融点を有する、方法。
【請求項９】 前記透明剤は、ｄ９７が２０μｍ以下であり且つ平均粒径が１０μｍ以下であることを特徴とする請求項８記載の方法。
【請求項１０】 ｐは１であり、ＲはＣ１〜Ｃ４ のアルキル基、塩素、臭素、チオエーテル、及び不飽和母環の隣接する炭素原子と炭素環を形成する４員アルキル基から選ばれることを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１１】 半結晶ポリオレフィン樹脂に透明剤を導入する方法であって、前記ポリオレフィン樹脂１００重量部と、下記式の化合物より選択される透明剤０．０１〜１００重量部を混合する工程と、【化２】
　式中、ｐは０または１であり、ｍおよびｎは夫々独立に０〜３であり、Ｒは夫々独立に、Ｃ１〜Ｃ４のアルキル基、塩素、臭素、チオエーテル、及び不飽和母環の隣接する炭素原子と炭素環を形成する４員アルキル基から選ばれる；また前記透明剤は、ｄ９７が２０μｍ以下であり且つ平均粒径が１０μｍ以下であることを特徴とする粉末状態である；
　得られた混合物を、前記樹脂の融点を越え、少なくとも１７０℃までであり、且つ前記透明剤の融点未満の温度で加熱する工程と；
　前記樹脂が溶融状態である期間、前記混合物を混合し、前記透明剤（ここで該透明剤は、少なくとも１つ置換されたベンゼン環を有する）を前記樹脂に溶解させる工程と、を具備する方法。
【請求項１２】 ｐは１であり、ＲはＣ１〜Ｃ４のアルキル基、塩素、臭素、チオエーテル、及び不飽和母環の隣接する炭素原子と炭素環を形成する４員アルキル基から選ばれることを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１３】 前記混合物を、温度１８０〜２３０℃まで加熱することを特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１４】 下記式で表される粉末状透明剤：【化３】
　式中、ｐは０または１であり、ｍ及びｎは夫々独立に０〜３であり、ただし、ｍおよびｎが同時に０であることはなく、Ｒは夫々独立に、Ｃ１〜Ｃ８ のアルキル基、Ｃ１〜Ｃ４のアルコキシ基、水酸基、ハロゲン原子、Ｃ１〜Ｃ６のアルキルチオ基、Ｃ１〜Ｃ６のアルキルスルホキシ基、及び不飽和母環の隣接する炭素原子と炭素環を形成する４ないし５員アルキル基から選ばれる；また前記粉末状透明剤は、ｄ９７が３０μｍ以下であり且つ平均粒径が１５μｍ以下であることを特徴とする粉末である。
【請求項１５】 ｄ９７が２０μｍ以下であり且つ平均粒径が１０μｍ以下であることを特徴とする請求項１４記載の粉末状透明剤。
【請求項１６】 ｐは１であり、ＲはＣ１〜Ｃ４のアルキル基、塩素、臭素、チオエーテル、及び不飽和母環の隣接する炭素原子と炭素環を形成する４員アルキル基から選ばれることを特徴とする請求項１５記載の粉末状透明剤であって、以下からなる群から選択される、透明剤：
ジ（p-メチルベンジリデン）ソルビトール、
ジ（o-メチルベンジリデン）ソルビトール、
ジ（p-エチルベンジリデン）ソルビトール、
ジ（o-エチルベンジリデン）ソルビトール、
ビス（3,4-ジメチルベンジリデン）ソルビトール、
ビス（3,4-ジエチルベンジリデン）ソルビトール、
ビス（5',6',7',8'-テトラヒドロ-2-ナフチリデン）ソルビトール、
ビス（トリメチルベンジリデン）キシリトール、及び
ビス（トリメチルベンジリデン）ソルビトール。
【請求項１７】 ｄ９７が１０μｍ以下であり且つ平均粒径６μｍ以下であることを特徴とする請求項１４記載の粉末状透明剤。
【請求項１８】 ｐは１であり、ＲはＣ１〜Ｃ４のアルキル基、塩素、臭素、チオエーテル、及び不飽和母環の隣接する炭素原子と炭素環を形成する４員アルキル基から選ばれることを特徴とする請求項１７記載の粉末状透明剤。
【請求項１９】 融点が２５０℃以上であることを特徴とする請求項１６記載の粉末状透明剤。
【請求項２０】 融点が２５０℃以上であることを特徴とする請求項１４記載の粉末状透明剤。
　
［６］　甲号各証の記載事項
　以下、まず請求人の提示した甲第１号証〜甲第６号証の記載事項を検討する。
[6-1]　甲第１号証の記載事項
　本件の優先権主張日前頒布された刊行物である甲第１号証（特開昭６３−１２０７８８号公報）には、「ゲル化剤を溶媒に溶解した後、冷却してゲル状物となし、次いで当該ゲル状物を凍結乾燥してゲル化剤を回収することを特徴とするゲル化剤の製造方法。」（特許請求の範囲）の発明について記載され、「本発明者は、係る欠点を根本的に改善すべく鋭意検討の結果、従来の製品の凍結乾燥物が特異なミクロ構造を有し、ゲル化剤、揺変剤及び核剤等としての本来の機能を損うことなく所期の目的を達成できることを見い出し、この知見に基づいて本発明を完成した。」（１頁右下欄６〜１１行）、「本発明に係るゲル化剤は、・・・具体的には下記一般式（Ｉ)乃至（III)で表わされる、芳香族アルデヒド類と５価以上の多価アルコールの縮合物が例示される。
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ｉ）
      
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（III）
 （式中Ｘ、Ｘ’、Ｘ”は水素原子、炭素数１〜３のアルキル基、炭素数１〜３のアルコキシ基、ハロゲン原子、ｎは１〜５の整数、ｐは０又は１を示す）」（１頁右下欄１８行〜２頁右上欄式の下４行）、「上記有機溶媒は、当該化合物によりゲル化し、凍結し、更に真空下で凍結状態から気化し得る常温で固体状若しくは液状の溶媒であればすべて適用でき、ゲル化剤の種類により適宜選択されるものである。」（２頁右下欄１〜５行）、「先ず、多価アルコール誘導体を溶媒中に常温又は加熱下で溶解する。・・・上記溶液は、室温〜−１００℃の温度条件下に、例えば液体窒素等の冷媒による冷却下に放冷するとゲル化して流動性を失い、その後溶媒は凍結する。次いでこの凍結物を１×１０−３〜２００ｍｍHgの真空下、−１００℃乃至室温下で減圧乾燥すると、凍結物は潜熱のため凍結状態でのゲル骨格を保持しながら溶剤のみ回収され、目的とする凍結乾燥物が得られる。」（３頁左上欄１０行〜右上欄２行）、「その結果、・・・例えば融点が４０℃も低温側にシフトする場合がある。このことは、当該化合物の基本骨格に置換基が導入されても変わらない。又、粒子径も従来の同種の構造を有する製品と比較して小さく、しかも任意に粒子径を制御することができることも特徴である。」（３頁右上欄１４行〜左下欄４行）、「本発明に係る方法により得られた凍結乾燥物は、ゲル化剤としてはもとより、・・・核剤等として機能し、・・・樹脂の改質・・・等、従来の製品が用いられてきた分野に同様に適用される。」（３頁左下欄１２〜１９行）と記載され、実施例４では、「ジオキサンにＭｅ−ＤＢＳ（融点２６０℃）を３％添加してゲルを調製し、０℃の温度条件下、高真空化で凍結乾燥してＭｅ−ＤＢＳの凍結乾燥物を得た。このものの見掛け比重は０．１０であった。」、参考例１では、「分子量６０，０００のホモポリプロピレン粉末１００重量部にベヘニン酸カルシウム０．１重量部、３，５−ジ−tert−ブチルヒドロキシトルエン０．０６重量部、実施例４で得られたＭｅ−ＤＢＳの凍結乾燥物０．２５重量部の夫々をヘンシェルミキサーにて５分間ドライブレンドした後、造粒機を用いて２００℃で溶融し、冷却後、カッターによりペレットを調製した。・・得られた試験片について測定した結果、曇り度は２５％、・・核剤の分散度は良好であった。比較としてＭｅ−ＤＢＳの凍結乾燥物の代わりに見掛け比重０．３のＭｅ−ＤＢＳを用いた外は・・曇り度は５３％、・・核剤の分散度は不良であった。なお（注：漢字は使用できないので平仮名書きとした。）、核剤を使用しない場合には、曇り度は７０％・・・であった。」と記載されている。
[6-2]　甲第２号証の記載事項
　本件の優先権主張日前頒布された刊行物である甲第２号証（「工業材料」３４巻１３号、１９８６年１２月発行、２６〜３９，４３頁）には、「機能性素材の微粒化技術の動向」と題して記載され、１０μｍ〜０．１μｍ（1000Å）を微粒子といい、０．１μｍ〜０．００１μｍ（１０Å）を超微粒子といい、その中でも０．０１μｍ以下を極超微粒子という旨の記載があり（２７頁）、「微粒化技術」（３２頁）では、「水溶液を急激に冷却して微細結晶とし水を昇華して取り除く凍結乾燥法などがあり」と記載されている。
[6-3]　甲第３号証の記載事項
　甲第３号証は、大阪市立工業研究所長富永嘉男の報告書であり、そこには、甲第１号証の実施例４、参考例１に準じて、1:3,2:4−ビス（メチルベンジリデン）ソルビトールの凍結乾燥物を調製し、そのポリプロピレン樹脂との乾式混合物の粒度を測定した、とする試験方法の詳細とその測定結果が記載されている。
[6-4]　甲第４号証の記載事項
　本件の優先権主張日前頒布された刊行物である甲第４号証（オーストラリア特許公告第11485/88号公報）には、「メルトフローインデックスＭＦＩ　230／５が５ｇ／１０分以下のプロピレンホモポリマー又はプロピレンとエチレン若しくはブテンとのコポリマーからなり、かつ安息香酸ナトリウム、モンタン酸ナトリウム、モンタン酸カルシウム、ｐ−tert−ブチル安息香酸アルミニウム、キナクリドン、ナフタルイミド、ジベンジリデンソルビトール、超微粒タルクの群から選ばれる核剤を成形材料に対し０．００１〜０．５重量％含有する、ポリプロピレン成形材料。」（特許請求の範囲第１項）の発明が記載され、「ポリプロピレンのような半結晶性の熱可塑性樹脂は、多くの場合、適当な種晶、いわゆる核剤を添加することにより、その加工時の性質と特性の点で、有利な影響が及ぼされることが知られている。核形成により微細な球晶構造とより高い結晶化温度が得られる。・・・微細な球晶構造により、高い透明性が得られる。」（１頁中段）、「使用される核剤は、安息香酸ナトリウム、モンタン酸ナトリウム、モンタン酸カルシウム・・・ジベンジリデンソルビトール・・・これらの核剤の粒径は、２０μｍ以下、好ましくは１０μｍ以下である。」（３頁上段）と記載されている。　
[6-5]　甲第５号証の記載事項
　本件の優先権主張日前頒布された刊行物である甲第５号証（粉体工学研究会編集「粉体機器要覧」株式会社広信社、昭和４５年１１月１０日発行、５５頁）には、ジェット粉砕機について「特に融点の低いものや付着凝集性の強い物質の粉砕でも問題なく処理できる」こと、「超微粒子を容易に得ることができる（数ミクロンから１ミクロン以下）」こと、「他の粉砕機と比べ、粒子の均一性にすぐれている」こと等が、記載されている。
[6-6]　甲第６号証の記載事項
　本件の優先権主張日前頒布された刊行物である甲第６号証（牧廣　島村昭治　松崎清一郎　著「図解　プラスチック用語辞典」日刊工業新聞社、昭和５６年１２月２５日発行、２９０，４９０頁）には、「ペレタイザ」について記載され、それは、ペレットを作る機械であると説明されている。
　
［７］　対比・検討
　以下、本件第１、第１４、第２０の各発明に係る特許について、請求人の主張する無効理由の存否を検討する。
[7-1]本件第１発明は甲第１号証に記載された発明であるか否かについて
　本件第１発明は、上記のとおり、半結晶性ポリオレフィン樹脂に特定の透明剤を導入するに際し、該透明剤としてｄ９７が３０μｍ以下であり、且つ平均粒径が１５μｍ以下である粉末状態のそれを使用することを特徴とするものである。
　甲第１号証には、凍結乾燥法による、芳香族アルデヒド類と５価以上の多価アルコールの縮合物からなるゲル化剤の製造法に関する発明が記載され、このゲル化剤は核剤としての機能、すなわち、樹脂の透明剤としての機能を有することが記載され、参考例１では、分子量６０，０００のホモポリプロピレン粉末１００重量部に実施例４で得られたＭｅ−ＤＢＳ（１・３，２・４−ビス（メチルベンジリデン）ソルビトールの略称であることが記載され（３頁７〜８行）、このものは本件第１発明における透明剤を表す一般式において、ｍ＝ｎ＝１、Ｒ＝ＣＨ３、ｐ＝１であるもの、すなわち、該一般式を満たす物質であることが認められる。）の凍結乾燥物を０．２５重量部ブレンドすることが記載されているが、このブレンドにおいて、該凍結乾燥物がいかなる粒径を有しているかについては、甲第１号証には何も記載されていない。
　請求人は、凍結乾燥は微粒子の製造法であり（甲第２号証３２頁）、微粒子とは、０．１μｍ〜１０μｍの粒径をいうのである（甲第２号証２７頁）から、甲第１号証記載の凍結乾燥物は、当然に本件第１発明の粒径に関する要件を満たすとの主張をするが、確かに一般論としてはそうはいえても、それが甲第１号証記載の特定のＭｅ−ＤＢＳの凍結乾燥物についても直ちにいえるかといえば、これを肯定する根拠は見出せないといわざるを得ない。
　また、請求人は、凍結乾燥物は常法により粉砕処理され、これにより、本件第１発明で規定する粒径に関する要件を満たすことになるとも主張するが、甲第１号証には、凍結乾燥物をポリプロピレンとの乾式混合に先立って粉砕処理したことを窺わせる記載は見出せず、甲第１号証を追試したとする甲第３号証の報告書においても、かかる粉砕処理はなされていない。
　したがって、本件第１発明が甲第１号証に記載された発明であるとすることはできない。
[7-2]本件第１４発明は甲第１号証に記載された発明であるか否かについて
　甲第１号証には、ゲル化剤の製造方法として、「ゲル化剤を溶媒に溶解した後、冷却してゲル状物となし、次いで当該ゲル状物を凍結乾燥してゲル化剤を回収することを特徴とするゲル化剤の製造方法。」（特許請求の範囲）の発明が記載され、該ゲル化剤としては、芳香族アルデヒド類と５価以上の多価アルコールの縮合物が例示されるとし、その実施例４では、ジオキサンにＭｅ−ＤＢＳ（１・３，２・４−ビス（メチルベンジリデン）ソルビトール、融点２６０℃）を３％添加してゲルを調製し、０℃の温度条件下、高真空下で凍結乾燥してＭｅ−ＤＢＳの凍結乾燥物を得たことが記載され、次いで、参考例１で、分子量６０，０００のホモポリプロピレン粉末１００重量部にベヘニン酸カルシウム０．１重量部、３，５−ジ−tert−ブチルヒドロキシトルエン０．０６重量部、実施例４で得られたＭｅ−ＤＢＳの凍結乾燥物（核剤として使用されている。）０．２５重量部の夫々をヘンシェルミキサーにて５分間ドライブレントした後、造粒機を用いて２００℃で溶融し、曇り度を低減させたポリプロピレンを得たことが記載されており、この発明と本件第１４発明とを対比すると、甲第１号証における核剤としてのＭｅ−ＤＢＳは、本件第１４発明における一般式において、Ｒ＝ＣＨ３、ｍ＝ｎ＝１、ｐ＝１のものに相当し、ポリプロピレンと混合されて曇り度の低減化が図られているから、本件第１４発明とは、当該一般式で表される透明剤の点で一致し、ただ、本件第１４発明が、該透明剤について、ｄ９７が３０μｍ以下であり且つ平均粒径が１５μｍ以下の粉末状透明剤と規定しているのに対し、甲第１号証にはその点の記載がない点で表現上相違しているものと認められる。
　ところで、請求人は、甲第１号証の実施例４、参考例１を追試したとする大阪市立工業研究所長富永嘉男作成の報告書（甲第３号証）を提出し、粒径に関するかかる要件は、甲第１号証の参考例１のドライブレント品において既に得られていたと主張しているので、以下この点について検討することとする。
　当該報告書は、甲第１号証の実施例４記載の方法に準じ、Ｍｅ−ＤＢＳの凍結乾燥物を調製し、これを同号証参考例１記載の方法に準じ、ホモポリプロピレン粉末と乾式混合したとするものであり、試験方法は具体的に記載され、得られた結果についても甲第１号証の記載と矛盾するものはなく、その試験は甲第１号証の実施例４及び参考例１を極めて忠実に追試したものと認められる。
　そしてこの報告からは、乾式混合後のＭｅ−ＤＢＳは、その「平均粒径は１５μｍ以下、ｄ９７が３０μｍ以下の粉末」の要件は充足されていると認められ、したがって、そうである以上、本件第１４発明は甲第１号証に記載された発明であると認めざるを得ない。
　被請求人は、甲第１号証の実施例４を追試したとする乙第４号証（ダリン　エル、ドットソン博士の供述書）を提出している。しかしながら、この試験では、凍結乾燥物の残留溶媒が２５．４％と多量に存在するものであり、凍結乾燥が十分になされたものとは認められないから、これに基づく試験結果は、甲第１号証の忠実な追試と認めることはできず、この供述書を根拠とする被請求人の主張は採用することができない。
　被請求人は、甲第１号証の実施例４を追試したとする乙第９号証（チャールズ　エル、リオッタ博士の供述書）を提出し、これによれば、透明剤の融点降下は、透明剤そのものによるのではなく、凍結乾燥物の残存溶媒によるものと主張している。
　被請求人の主張は、要するに凍結乾燥物に残留溶媒が有意量存在することを前提とするものであって、この点で乙第９号証の試験は、凍結乾燥がやはり十分になされたものとは認められず、したがって、甲第１号証の忠実な追試と認めることはできない。
　被請求人は、答弁書提出後その主張を変え、残存溶媒は存在しなかったというが、２．２重量％存在するとする不純物については、その説明はなされておらず、乙第９号証に基づく一貫性のない被請求人の主張は採用することができない。
　さらに被請求人は、凍結乾燥物がジオキサンを含まないようにした（検出限界以下）、甲第１号証の実施例４を追試したとする参考資料Ｏ（チャールズ・エル・リオッタ博士の補足供述書）及びそれを使用して甲第１号証の参考例１を追試したとする参考資料Ｐ（フィリップ・イー・プランツ博士の補足供述書）を提出している。
　しかしながら、参考資料Ｏに添付された凍結乾燥Ｍｅ−ＤＢＳの顕微鏡写真（「Exhibit D-1」〜「Exhibit D-3」）によると、凍結乾燥して得られたとする繊維状ビス（４−メチルベンジリデン）ソルビトール（以下「４−メチルＤＢＳ」という。）のフィブリルの並び方には方向性が認められ（等方性ではなく）、しかも網目構造を有しているとは認められず、また参考資料Ｐには、ポリプロピレンとの乾式混合後の４−メチルＤＢＳの粒径は、ｄ９７が５００．１μｍ、体積平均粒径が１４７．０μｍで７００μｍより大きい粒子がかなりの数存在していると記載されており、これらは、甲第１号証の「凍結物は潜熱のため凍結状態でのゲル骨格を保持しながら溶剤のみ回収され、目的とする凍結乾燥物が得られる」、「又、粒子径も従来の同種の構造を有する製品と比較して小さく、しかも任意に粒子径を制御することができることも特徴である」等の記載と相容れないものである。
　したがって、参考資料Ｏの試験では、Ｍｅ−ＤＢＳの実質的に溶媒を含まない凍結乾燥物が得られているにしても、少なくとも、この試験は、甲第１号証の実施例４の忠実な追試試験と認めることはできない。
　以上のとおりであって、被請求人の提出した他の証拠においても、甲第３号証を根拠に本件第１４発明が甲第１号証に記載された発明であるとする認定を否定するものは見出せない。
　[7-3]本件第２０発明は甲第１号証に記載された発明か否かついて
　本件第２０発明は、本件第１４発明において、その粉末状透明剤の融点が２５０℃以上であることを規定するものである。
　請求人は、甲第１号証の実施例４には、Ｍｅ−ＤＢＳの融点は、２６０℃であると記載されているから、本件第２０発明で要件とする「融点２５０℃以上である」は甲第１号証に記載されていると主張している。
　しかしながら、当該甲第１号証の記載は、凍結乾燥する前のＭｅ−ＤＢＳについてのものであって、凍結乾燥後の融点を表したものではないから、かかる記載を根拠に本件第２０発明の新規性を否定する主張は明らかに失当である。
　甲第１号証には、凍結乾燥による効果として、融点が大巾に低下することを挙げ、Ｍｅ−ＤＢＳについての直接の記載はないにしても、Ｅｔ−ＤＢＳ（ジ（エチルベンジリデン）ソルビトール）の融点が凍結乾燥により２６０℃から２３０℃に低下すると記載されているのであるから、エチル置換体よりも分子量の小さいメチル置換体であるＭｅ−ＤＢＳの凍結乾燥後の融点が２５０℃以上というのは、甲第１号証の記載に反することであり、その主張は到底採用することができない。
　したがつて、本件第２０発明が甲第１号証に記載された発明であるとすることはできない。
[7-4]本件第２０発明は甲第４号証に記載された発明か否かついて
　甲第４号証には、核剤をポリプロピレンに添加してその改質をする発明が記載され、使用される核剤の粒径は２０μｍ以下、好ましくは１０μｍ以下であること、該核剤の１つとして、ジベンジリデンソルビトールが使用されることが、いずれも記載されている。しかしながら、Ｍｅ−ＤＢＳ等置換されたジベンジリデンソルビトールについては全く記載されていない。
　したがって、本件第２０発明は、甲第４号証に記載された発明とすることはできない。
　
［８］　本件第１、第１４、第２０発明以外の発明の独立特許要件について
　本件第１、第１４、第２０発明以外の発明は、直接訂正されることにより、或いは訂正された他の発明を引用することにより間接的に、いずれも特許請求の範囲を減縮する訂正がされているので、以下、その独立特許要件の有無を検討する。
[8-1]本件第２〜第１０発明について
　本件第２〜第１０発明は、直接ないし間接的に本件第１発明を引用し、さらにこれをより限定した構成となっており、したがって、本件第１発明と同様に甲第１号証に記載された発明と認めることはできないし、また他にこれら発明についてその出願の際独立して特許を受けることができないと認めるに足りる根拠を見出すこともできない。
[8-2]本件第１１〜第１３発明について
　本件第１１発明は、本件第１発明を引用するものではないが、実質的には本件第１発明の方法において、透明剤の粒径に関する規定をより限定するものに相当し、そして本件第１２、第１３発明は、直接的に或いは間接的に本件第１１発明を引用し、これをより限定するものであるから、本件第１発明と同様、甲第１号証に記載された発明と認めることはできないし、また他にこれら発明についてその出願の際独立して特許を受けることができないと認めるに足りる根拠を見出すこともできない。
[8-3]本件第１５〜第１９発明について
　本件第１５〜第１９発明は、本件第１４発明において、粒径に関する規定をより限定するものであり、この点については、甲第３号証の報告書を参照しても甲第１号証に記載された発明と認めることはできない。
　そして他にこれら発明について、その出願の際独立して特許を受けることができないと認めるに足りる根拠を見出すこともできない。
[8-4]独立特許要件についてのまとめ
　したがって、上記のとおり訂正後の本件請求項２〜１３、１５〜１９に係る発明については、いずれも出願の際独立して特許を受けることができないものと認めることはできない。
　
［９］　むすび
　以上のとおりであるから、本件訂正請求は適法なものと認め、訂正後の本件請求項１４に係る発明は、甲第１号証に記載された発明であって、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反して特許されたものであるから、同法第１２３条第１項第２号の規定によりこれを無効とすることとし、訂正後の本件請求項１及び２０に係る発明についての特許は請求人の提示した証拠によっては無効とすることはできない。
　そして、審判に関する費用に関しては、特許法第１６９条で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、これを３分し、その２を請求人の、その１を被請求人の、各負担とすべきである。
  よって、結論のとおり審決する。