【事件の表示】
　平成　９年特許願第　７１０７９号「バクテロイデス・フラジリス菌に起因する感染症の診断用プローブ」拒絶査定不服審判事件〔平成１０年１０月　６日出願公開、特開平１０−２６２６７６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
I．出願の経緯及び本願発明
　本願は、１９９７年３月２５日の出願であって、その請求項１及び２に係る発明は、平成１４年１月１８日付けで提出された手続補正書によって補正された明細書の特許請求の範囲に記載されたとおりのものと認められるところ、その請求項１に係る発明（以下「本願発明１」という。）は次のとおりである。
　
「感染症疾患起因菌であるバクテロイデス・フラジリス(Bacteroides fragilis)菌が保有するＤＮＡを制限酵素HindIIIで処理して得ることができるＤＮＡ断片を含み、バクテロイデス・フラジリス菌が保有するＤＮＡと特異的にハイブリッド形成し、かつヒトゲノム由来のＤＮＡとはハイブリッド形成しないことを特徴とする配列番号１乃至６に記載の少なくとも一つの塩基配列を含む感染症診断用プローブ。」
　
II．原査定の理由及び原審の拒絶理由通知で通知した理由
（１）これに対し原査定では、原査定の拒絶の理由に引用された、本願の出願日前に頒布されたJournal of Clinical Microbiology, Vol.23, No.2(1986)P.343-349（以下「引用刊行物１」という）に記載された発明に基づいて、本願発明は当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、とした。
（２）また、原審では、平成１３年１１月１６日付けの拒絶理由通知書において、本願発明は上記引用刊行物１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない、とした。
　これらについて当審では、本願発明は上記（１）、（２）の両方の理由により特許を受けることができない、として平成１６年３月９日付けで審尋を通知して請求人に回答を求めたが、請求人からは回答がなかった。その後、当審から請求人代理人に対し、審尋に対する回答の意思の有無につき再度電話で問い合わせたが、請求人代理人は「当該出願については実質上放棄したが、取り下げ等の手続を行う意思はない」旨、回答した。
　
III．引用刊行物１に記載の発明
　引用刊行物１には、次の事項が記載されている。
　バクテロイデス・フラジリス菌から得られたゲノムDNAをHindIIIで消化し、それをpBR322にランダムクローニングして得られたものから、バクテロイデス・フラジリス菌DNAと特異的に反応するものを当該菌DNAとのハイブリッド能の強さにより選択し、当該菌への感染を診断するためのプローブとして提供すること（ABSTRACT、MATERIALS　AND　METHODS）、及び、それによりpBFII-4〜8（挿入DNA断片長約1.6kb、1.8kb、2.2kb、1.4kb、2.4kb）、pBFI-67（1.5kb）、pBFI-68（2.8kb）、pBFI-70（5.0kb）という当該菌特異的プローブが得られたことが記載されている（TABLE2、TABLE3、FIG.1、FIG.2、TABLE4、FIG.3）。
　
III．当審の判断
（１）特許法第２９条第１項第３号
　本願発明１と引用刊行物１記載のプローブとを比較する。
　両者は、バクテロイデス・フラジリス菌のゲノムDNAをHindIIIの消化によって得られたDNA断片を含み、当該菌DNAに特異的にハイブリッド形成するものを選択して得られた断片を含む感染症診断用プローブである点で一致し、ただ、（Ａ）前者はDNA断片の塩基配列が特定されているのに対し、後者は塩基配列が特定されていない点、及び、（Ｂ）前者は、ヒトゲノム由来のDNAとハイブリッド形成しないという性質の特定がなされているのに対し、後者はそのような特定がなされていない点で一見相違する。
　しかしながら、本願発明１に記載のプローブの製造方法は、引用刊行物１に記載のプローブの製造方法と、菌種も、菌ゲノム消化に用いる制限酵素も同じであり、また選択方法も、共に当該菌DNAに特異的に強くハイブリッド形成するものを選ぶ点で異ならない。そして、本願発明１記載の、配列番号１〜６のDNA断片は、それぞれ約2.2kb、約2.2kb、約1.7kb、約2.1kb、約1.8kb、約1.7kbの長さであり、引用刊行物１記載のプローブのDNA断片長と同程度のものが複数含まれている。
　してみると、本願発明１に記載のプローブは、その具体的な塩基配列と、ヒトゲノム由来のDNAとハイブリッド形成しないという性質で特定がなされてはいても、そのプローブ自体については、引用刊行物１に記載のプローブを含む蓋然性が極めて高いものである。
　そうであるにもかかわらず、請求人は、本願発明１に記載のプローブについて、その塩基配列や性質を記載したことのみをもって引用刊行物１記載のプローブと相違すると主張するに終始し、「もの」自体として異なることについての具体的な説明はなされなかった。上述のとおり、「もの」自体が同じである場合には、一方の塩基配列や有する性質だけを特定してみても、そのもの自体が異なるということにはならないから、請求人の当該主張では、上述の蓋然性は覆らない。
　したがって、本願発明１に記載のプローブには、引用刊行物１に記載のプローブが含まれているとするのが相当である。
　
（２）特許法第２９条第２項
　本願発明１のうち、引用刊行物１に記載のプローブと異なるものについては以下のとおりである。
　（Ｂ）上記審尋において参考として示した、本願の出願日前に頒布された下記参考資料１、２に示されるとおり、ヒト感染症診断用プローブを提供する際、その特異性を高めるため、ヒトゲノムとハイブリッド形成しないものを選択することは当業者が通常に行うことであるから、当該選択を行ったプローブを提供することに格別の創意が必要であるということはできない。
　また、（Ａ）得られたプローブの塩基配列を読むことは、本願出願当時、当業者が適宜行う事項であるから、それを格別のものとすることもできない。
　してみると、引用刊行物１の記載に基づいて、バクテロイデス・フラジリス菌のゲノムDNAをHindIIIで消化することによって得られたDNA断片をランダムクローニングし、その中から当該菌DNAに特異的に反応するものを、それへのハイブリッド能が強く、かつ、ヒトゲノムDNAにハイブリッドしないものから選択し、選択したプローブの塩基配列を単に読んで当該菌感染症診断用プローブとして提供することは、当業者が容易に為し得たことである。
　そして、「引用刊行物１記載のプローブがヒトゲノムとハイブリッド形成することを示す実験結果」など、本願発明１に記載のプローブが引用刊行物１記載のプローブと比較して優れた効果を奏するものであることを具体的に示す実験結果の提出はなされなかった。また、請求人が主張する「配列が特定されることによりPCR反応に供した場合、迅速に菌の存在を検出できる」という効果は、PCR反応の特性として本願出願当時の当業者に理解されていた「塩基配列を読むことにより必然的に生じる自明の効果」にすぎない。
　してみると、本願発明１に記載のプローブが当業者に予測外の格別の効果を奏するものと認めることもできない。
　
　よって、本願発明１は、引用刊行物１に記載の発明から当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
　請求人は、プローブとバクテロイデス・フラジリス以外の菌との反応性について、本願発明プローブは臨床上検出される９種の他の菌（スタフィロコッカス・アウレウス、スタフィロコッカス・エピデルミディス、エンテロバクター・クローカエ、エンテロコッカス・ファエカリス、ヘモフィリス・インフルエンザエ、ヘモフィリス・パラインフルエンザエ、ストレプロコッカス・ピオゲネス、ストレプトコッカス・アガラクチエ、ストレプトコッカス・ニューモニエ）と反応性がないことを確認しているのに対し、引用刊行物１記載のプローブは、それらの９種のいずれの菌との反応性も検討されていない点を指摘し、引用刊行物１に記載のプローブについては、バクテロイデス・フラジリス菌DNAと特異的にハイブリッド形成するとはいえない旨、主張する。しかしながら、引用刊行物１記載のプローブについて、ある菌との交差反応性の結果が示されていないことが、直ちにその菌と交差反応性があることを意味するものではないにもかかわらず、請求人は、当該引用刊行物１に記載のプローブが、それらの菌と交差反応するという実験結果を示しているわけではない。
　また、そもそも引用刊行物１に記載のプローブは、バクテロイデス・フラジリス菌DNAに強くハイブリッド形成するものを選択する、というものであって、本願発明プローブと同じ選択手法で得られたものであるから、両者の特異性は少なくとも同等程度のものと通常考えられる。その上、本願発明１に記載のプローブが交差反応性のないことを確認している上記９種の菌は、すべてバクテロイデス属とは異なる属の菌であるのに対し、引用刊行物１記載のプローブは、交差反応性がないことを確認している６種の菌中に４種類もの同属（バクテロイデス属）菌が含まれており、かつ、通常は同属菌同士の方が、属の異なる菌同士よりも塩基配列の相同性が高いから、むしろ、引用刊行物１に記載のプローブの方が、よりバクテロイデス・フラジリスに特異的なプローブであるともいえ、本願明細書に記載の他の菌とも反応性を示さない蓋然性が極めて高い。してみると、当該実験結果をもって、本願発明プローブが引用刊行物１記載のプローブと比較して優れた効果を奏するものと認めることはできない。
　さらに、プローブの特異的検出能を上げるために、種々の他の菌と交差反応性を示さないものを選択することは当業者の技術常識である、という点からも、当該請求人の主張を採用することはできない。
　
　請求人は、引用刊行物１に記載のプローブは、pBR322と交差反応を示すという欠点がある旨を主張する。
　しかしながら、この欠点は、プローブをクローニングする際にベクターとしてpBR322を用いることに基づくものであり、挿入されるバクテロイデス・フラジリス菌由来のDNA断片に基づくものではない。一方、本願発明１記載のプローブは、ベクターとしてpBR322と異なるベクターを用いるものに特定されているものではないことに鑑みると、本願発明プローブにはpBR322をベクターとして用いたプローブも含まれ得、本願発明１全体が引用刊行物１記載のプローブと比較して優れた効果を奏するものと認めることはできない。
　また、引用刊行物１には、当該交差反応がpBR322ベクターに基づくことが記載されているから、この交差反応解消のためにpBR322ベクターに代えて他のベクターを用いることは当業者が容易に為し得た、といい得る点でも、当該事項を格別なものと見ることはできない。したがって、当該請求人の主張を採用することもできない。
　
　請求人は、引用刊行物１記載のプローブは、バクテロイデス・フラジリス菌の菌数が少ない場合、擬陰性を示す欠点がある旨を主張する。
　しかしながら、本願明細書の発明の詳細な説明を見ても、本願発明１に記載のプローブが、引用刊行物１に記載のプローブと異なって、菌数が少ない場合でも当該菌を増殖することなく検出できる旨の具体的な効果の確認はなされていない。
　また、塩基配列を特定してPCR反応に供することにより、試料の菌数が少なくても反応を行えるという効果は、およそどのようなプローブであっても、塩基配列を読んでPCR反応に供すれば必然的に奏される当業者に自明のものであるから、それを当業者に予測外の効果と解することもできない。
　したがって、当該請求人の主張を採用することもできない。
　
参考資料１　特開平５−２１１８９６号公報（特に【０２６４】の（Ｖ））
参考資料２　特開平２−５８９９号公報（特に第５頁右下欄第１表）
　
V．むすび
　以上のとおりであるから、本願発明１は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないので、その余の本願の請求項に記載の発明について検討するまでもなく、本特許出願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。