【事件の表示】
　平成　９年特許願第１２９６８３号「仕分けマーク印刷制御システム」拒絶査定不服審判事件〔平成１０年１２月　２日出願公開、特開平１０−３１５５８５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続きの経緯
　本件出願からの主だった経緯は次のとおりである。
・平成９年５月２０日　本願出願
・平成１３年１２月２８日付け　原審にて拒絶理由通知
・平成１４年３月１５日　意見書及び手続補正書提出
・平成１４年５月７日付け　拒絶の査定
・平成１４年６月１３日　本件審判請求
・平成１４年７月１５日　明細書についての手続補正
・平成１６年３月２日付け　当審にて平成１４年７月１５日手続補正を却下
・平成１６年３月２９日付け　当審にて拒絶理由通知（最後の拒絶理由）
・平成１６年６月７日　意見書及び手続補正書提出
　
第２　補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　平成１６年６月７日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．補正事項
　平成１６年６月７日付け手続補正（以下「本件補正」という。）は、平成１４年改正前特許法１７条の２第１項２号の規定に基づく手続補正である。平成１４年７月１５日手続補正は当審において却下されているから、本件補正前の明細書（以下、特に断らない限り図面を含む。）は平成１４年３月１５日付けの手続補正により補正された明細書である。
　本件補正は。補正前請求項１の「点または破線からなる仕分けマーク」を「印刷ジョブ毎に異なるビット情報に対応した仕分けマーク」と補正すること（以下「補正事項１」という。）、及び補正前の「前記仕分けマーク印刷手段は、複数の印刷ジョブ間の数頁分の連続紙の折り目上に、同一の前記仕分けマークを折り目方向に印刷する」を「前記仕分けマーク印刷手段は、印刷ジョブ出力の最初または最後の認識が容易な所定長さに相当する数頁分の連続紙の折り目上に、その印刷ジョブに対応付けられた同一の前記仕分けマークを折り目方向に印刷する」と補正すること（以下「補正事項２」という。）を補正事項としている。
　
２．補正目的違反
　補正事項１における、補正前の「点または破線からなる」は仕分けマークの形状を限定する事項である。同じく補正後の「印刷ジョブ毎に異なるビット情報に対応した」とは、仕分けマークを決定するための情報が印刷ジョブ毎に異なるビット情報であることを限定するものであるが、仕分けマークの形状を限定するものではない。すなわち、本件補正前後のそれぞれの限定事項は、仕分けマークに対しての無関係な限定事項であるから、補正事項１は、「点または破線からなる」との限定を削除する補正（以下「補正事項１−１」という。）と、「印刷ジョブ毎に異なるビット情報に対応した」との限定を追加する補正（以下「補正事項１−２」という。）があわさったものと解するのが合理的である。
　そして、補正事項１−２は「特許請求の範囲の減縮」（平成１４年改正前特許法１７条の２第４項２号該当）を目的とするとはいえるものの、補正事項１−１は「請求項の削除」、「特許請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」又は「明りようでない記載の釈明」を目的とするものとも認めることができない。
　したがって、補正事項１−１を含む本件補正は、平成１４年改正前特許法１７条の２第４項の規定に違反している。
　
３．新規事項追加
　願書に最初に添付した明細書（以下「当初明細書」という。）には、【従来の技術】として「２つのジョブで印刷処理を行う場合には、各ジョブで印刷処理を行う際に出力される印刷用紙の最初又は最後の数ページの折り目部分に、特定の大きさの仕分けマークを印刷する。」（段落【０００３】）との記載、及び【発明が解決しようとする課題】として「印刷処理の最初又は最後の数ページにのみ仕分けマークを印刷して各印刷物の先頭部分を示す様にしている為、仕分けマークの模様は極めて小さいものとなり、その認識が困難になるという問題がある。」（段落【０００６】）との記載がある。
　これら記載によれば、印刷処理の最初又は最後の数ページにのみ仕分けマークを印刷することは、「仕分けマークの模様は極めて小さいものとなり、その認識が困難になるという問題」に直結するため、避けるべきとされている。
　当初明細書にはさらに、「本実施形態の仕分けマーク印刷制御システムでは、各ジョブ毎に異なる仕分けマークを用いることができるので、印刷処理の最初又は最後の数ページの折り目部分のみに仕分けマークを印刷するだけでなく、印刷処理の全てのページの折り目部分に仕分けマークを印刷することが可能となり、印刷済みの用紙を折り目で折り畳んだときに折り目部分が集まった面に現れる模様が大きくなって仕分けマークの認識が容易になる。」（段落【００３５】）との記載があり、この記載と上記従来技術についての記載を併せ読めば、次のように理解できる。すなわち、従来技術では仕分けマークが均一であったため、ジョブとジョブの境界を明確にするために全ページに仕分けマークを印刷することができず、数ページにのみ仕分けマークを印刷していたが、それでは模様が小さく仕分けマークの認識に問題を残していたのであるが、本願発明では各ジョブ毎に異なる仕分けマークを用いることができるため、全ページに仕分けマークを印刷してもジョブとジョブの境界を明確にでき、模様を大きくし結果として仕分けマークの認識が容易になる。
　そうすると、本願発明の仕分けマーク模様は従来技術よりも大きくなければならず、従来技術では数ページに印刷していた以上、それよりも多くのページに印刷すると解さなければならない。段落【００３５】の「印刷処理の最初又は最後の数ページの折り目部分のみに仕分けマークを印刷するだけでなく」との記載についても、数ページに印刷することを１つの実施例として記載したのではなく、印刷対象が数ページだけでないことを明記したと解さなければならない。
　請求人は、「従来技術の課題は「仕分けマークの印刷対象を数ページとすること」ではなく、「仕分けマークの模様が極めて小さく、その認識が困難になる」ということですので、従来技術の課題を解決する為に必ずしも全てのページに仕分けマークを印刷する必要はなく、仕分けマークの認識が可能であれば、仕分けマークの印刷対象を数ページとしても良いことが判ります。そして、このことを裏付ける様に、図６の印刷例は、全ページへの印刷例ではなく、数ページへの印刷例となっています。」（平成１６年６月７日付け意見書３頁１〜６行）と主張する。まず、前半の主張についていうと、従来技術の直接課題が「仕分けマークの模様が極めて小さく、その認識が困難になる」との点はそのとおりであるが、その原因が「仕分けマークの印刷対象を数ページとすること」にあり、他方本願発明が同一ページ数の印刷で仕分けマークの模様を大きくしたものと解することはできない。逆にいうと、仕分けマークの模様を大きくするためには、その印刷対象となるページ数を多くしなければならないのだから、「仕分けマークの認識が可能であれば、仕分けマークの印刷対象を数ページとしても良いことが判ります。」との主張は是認できない。また、後半の主張についていうと、図６の印刷例からは、補正事項２のうち「印刷ジョブ出力の最初または最後の認識が容易な所定長さに相当する」ページに仕分けマークを印刷することは読み取れるが、そのページ数が数ページであることまでは読み取れない。
　したがって、補正事項２は当初明細書に記載されているとも、それから自明であるとも認めることができないから、本件補正は当初明細書に記載した事項の範囲内においてされたものではないから、平成１４年改正前特許法１７条の２第３項の規定に違反している。
　
４．独立特許要件欠如
４−１．補正発明の認定
　補正事項１−２及び補正事項２は「特許請求の範囲の減縮」を目的とする（補正事項２については、「複数の印刷ジョブ間」を「印刷ジョブ出力の最初または最後」とすることが減縮に当たる。）から、本件補正後の請求項１に係る発明（以下「補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるかどうか検討する。以下では「発明を特定するための事項」という意味で「構成」との用語を用いることがある。
　補正発明は平成１６年６月７日付けで補正された明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲【請求項１】に記載された事項によって特定される次のとおりのものと認める。
「印刷済みの用紙を仕分ける為の仕分けマークの印刷を制御する仕分けマーク印刷制御システムにおいて、
　印刷ジョブ毎に異なるビット情報に対応した仕分けマークの印刷を指示する仕分けマーク印刷指示手段と、印刷する前記仕分けマークのパターン情報を指示する仕分けマーク情報指示手段と、前記仕分けマーク印刷指示手段により指示される仕分けマーク印刷指示と前記仕分けマーク情報指示手段により指示される仕分けマークのパターン情報を受けて仕分けマーク印刷データを生成する仕分けマーク情報処理手段と、前記仕分けマーク情報処理手段より送られる仕分けマーク印刷データに基づいて仕分けマークを印刷する仕分けマーク印刷手段とを備え、前記仕分けマーク印刷手段は、印刷ジョブ出力の最初または最後の認識が容易な所定長さに相当する数頁分の連続紙の折り目上に、その印刷ジョブに対応付けられた同一の前記仕分けマークを折り目方向に印刷することを特徴とする仕分けマーク印刷制御システム。」
　
４−２．引用刊行物の記載事項
　原査定の拒絶の理由に引用された特開平１−３１０９８２号公報（以下「引用例」という。）には、以下のア〜ケの記載が図示とともにある。
　ア．「積載した状態の記録媒体の側面に所定の識別標識が現れるよう、所定の記録媒体の縁部に所定のパターンを記録する手段を備えたことを特徴とする記録装置。」（１頁左下欄５〜８行）
　イ．「従来、・・・記録済の記録媒体を積載した状態で区別できるように、特定のマークを記録可能とした装置が知られている。すなわち、この装置にあっては、所望の情報を記録する際に、記録媒体の縁部に仕分け先に応じた特定のパターン（以下「仕分けマーク」と呼ぶ）を併せて記録し、記録媒体をトレイ等に積載した状態で水平方向から目視してこの仕分けマークを識別することにより、記録済の記録媒体の仕分けを容易に行うことができる。」（１頁右下欄７〜１６行）
　ウ．「目的とするところは、記録媒体の積みおろしを行うことなく、積載された記録媒体を横から見るだけで、仕分け先等の識別を容易に行い得る記録装置を提供することにある。」（２頁左上欄１０〜１４行）
　エ．「標識を、例えば仕分け先等を示すように予め定めておけば、記録媒体に対応する仕分け先等が一目瞭然となる。」（２頁右上欄４〜７行）
　オ．「第１図は本発明に係る記録装置の一実施例の印字制御ブロック図である。同図において、１はＣＰＵで、外部のデータ入力手段Ｄから入力した印字の解析、印字データのイメージ展開等を行う。２は・・・パターンイメージを発生させるキャラクタ・ジェネレータ（・・・以下ＣＧ２と称す。）であり、また、３はＣＧ２で発生したパターンイメージを１ページ分蓄えるイメージバッファで、後述する印字手段４に接続されている。５は現在印字中の印字データの仕分け先識別情報を蓄える仕分け先レジスタ、６は現在印字中のページ番号を記憶しておくページカウンタで、それぞれＣＰＵ１に接続されている。」（２頁右上欄１１行〜左下欄４行）
　カ．「ＣＰＵ１は、一連の印字に先立ち、前記入力手段Ｄからの制御情報に応じて、仕分け先識別情報を仕分け先レジスタ５に蓄え・・・、ページカウンタ６を初期化する・・・。」（２頁右下欄６〜１０行）
　キ．「当該ページの印字動作が終了した場合、ＣＰＵ１は仕分け先レジスタ５から仕分け先識別情報を読み出し・・・、ページカウンタ６から現在のページ番号をアクセスして・・・、これらの情報に基づいて仕分け先のパターンの原形イメージをＣＧ２から読み出す・・・。」（２頁右下欄１８行〜３頁左上欄４行）
　ク．「この原形イメージを現在のページ番号に応じて仕分け先パターンとして適当な大きさに加工・・・を行い、イメージバッファ３上において記録媒体Ｓの縁部に対応する位置に展開し・・・、該バッファ３上のイメージを前記印字手段４で記録媒体Ｓ上に印字する・・・。」（３頁左上欄５〜１３行）
　ケ．「第５図（ａ）ないし（ｃ）は仕分けパターンＰの種々の例を示すもので・・・第５図（ａ）に示すように・・・仕分け先ごとに、「人事部」、「設計課」、「大阪支社」の文字が形成されており、・・・第５図（ｂ）は、積載状態の記録媒体Ｓの側部にバーコードＢが形成されるように、各記録媒体Ｓの縁部にバーコードによる仕分けパターンＰを記録した例である。・・・第５図（ｃ）は、記録媒体Ｓの側部に印字開始日時と、一日中の通算ジョブ番号を印字するようにした例である。」（３頁右上欄７行〜左下欄６行）
　
４−３．引用例記載の発明の認定
　引用例の第１図では、ＣＰＵとＣＧは双方向に接続されているが、ＣＧとイメージバッファは接続されていない。そうすると、記載クにおいて、原形イメージを加工し、イメージバッファ３上において記録媒体Ｓの縁部に対応する位置に展開する機能を担っているのはＣＰＵであると解するのが相当である。
　引用例記載の「入力手段Ｄ」は「外部」とあることから、「記録装置」の構成には含まれないが、入力手段Ｄと記録装置を併せた記録システムとしての発明も引用例からは把握でき、記載ア〜ケを含む引用例の全記載及び図示によれば、それは次のようなものである。
「入力手段、ＣＰＵ、キャラクタ・ジェネレータ、イメージバッファ、印字手段、仕分け先レジスタ及びページカウンタを備え記録媒体に記録する記録システムであり、
　入力手段は、印字情報と制御情報をＣＰＵに送信するように構成されており、
　ＣＰＵは制御情報に応じて、仕分け先識別情報を仕分け先レジスタに蓄え、ページの印字動作が終了した場合、仕分け先レジスタから仕分け先識別情報を読み出し、ページカウンタから現在のページ番号をアクセスして、これらの情報に基づいて仕分け先等のパターンの原形イメージをキャラクタ・ジェネレータから読み出し、原形イメージを加工し、イメージバッファ上において記録媒体の縁部に対応する位置に展開するように構成されている記録システム。」（以下「引用発明」という。）
　
４−４．補正発明と引用発明との一致点及び相違点の認定
　引用発明は、仕分け先等のパターンの原形イメージを加工して記録媒体（補正発明の「用紙」に対応する。）の縁部に印字するものであり、縁部に印字されたものは「印刷済みの用紙を仕分ける為の仕分けマーク」ということができる。すなわち、引用発明が「印刷済みの用紙を仕分ける為の仕分けマークの印刷を制御する仕分けマーク印刷制御システム」といえることは明らかである。
　引用例の記載ケには、通算ジョブ番号を印字することが１つの実施例として記載されているから、引用発明の「仕分け先等」は印刷ジョブ識別を含む概念であり、引用発明の「制御情報」は印刷ジョブを識別するための情報である点で補正発明の「印刷ジョブ毎に異なるビット情報」と一致する。この点請求人は、「引用文献１（審決注；引用例）に記載の技術では、・・・例えば部単位でまとめて配送することにより省力化を達成していることから、複数の印刷ジョブ出力をまとめて同一の仕分け先へ仕分けることにより省力化を達成していることが判りますが、その仕分け先が同一である複数の印刷ジョブ出力について、個々の印刷ジョブ出力の仕分けや区切りをどの様に行うかについては記載がありません。」（平成１４年７月１５日付け手続補正書（方式）３頁２８行〜４頁５行）と主張するが、引用例の記載ケ及び第５図（ｃ）を無視した主張にすぎないばかりか、印刷ジョブ単位で仕分けマークを印刷することは原査定に引用された特開平５−６４９２５号公報、特開昭６０−５４８８０号公報及び特開平８−２０１５２号公報にみられるように周知であるから、到底進歩性を左右するほどの相違点にはなりえない。
　引用発明の「仕分け先識別情報」は、それに基づいてキャラクタ・ジェネレータから仕分け先等のパターンの原形イメージを読み出すための情報であるから、補正発明の「仕分けマークのパターン情報」に相当し、引用発明の「原形イメージ」（又はそれを加工したもの）は補正発明の「仕分けマーク印刷データ」に相当する。
　そうである以上、引用発明が、補正発明の「仕分けマークのパターン情報を指示する仕分けマーク情報指示手段」、「仕分けマークのパターン情報を受けて仕分けマーク印刷データを生成する仕分けマーク情報処理手段」及び「仕分けマーク情報処理手段より送られる仕分けマーク印刷データに基づいて仕分けマークを印刷する仕分けマーク印刷手段」を備えることは明らかといえる。
　補正発明では「連続紙の折り目上に、その印刷ジョブに対応付けられた同一の前記仕分けマークを折り目方向に印刷する」のであるが、折り目は印刷後積載された状態では「縁部」となるから、印刷ジョブに対応付けられた仕分けマークを印刷する点、及び仕分けマーク印刷位置が積載状態での用紙縁部である点で、補正発明と引用発明に相違はない。
　したがって、補正発明と引用発明とは、
「印刷済みの用紙を仕分ける為の仕分けマークの印刷を制御する仕分けマーク印刷制御システムにおいて、
　印刷ジョブ毎に異なる情報に対応した仕分けマークのパターン情報を指示する仕分けマーク情報指示手段と、前記仕分けマーク情報指示手段により指示される仕分けマークのパターン情報を受けて仕分けマーク印刷データを生成する仕分けマーク情報処理手段と、前記仕分けマーク情報処理手段より送られる仕分けマーク印刷データに基づいて仕分けマークを印刷する仕分けマーク印刷手段とを備え、前記仕分けマーク印刷手段は、積載状態での用紙縁部に印刷ジョブに対応付けられた前記仕分けマークを印刷する仕分けマーク印刷制御システム。」である点で一致し、以下の各点で相違する。
〈相違点１〉補正発明が「用紙」を折り目を有する連続紙（すなわち折り畳み紙）とし、折り目上に仕分けマークを折り目方向に印刷するのに対し、引用発明では用紙の縁部に仕分けマークを印刷する点。
〈相違点２〉「印刷ジョブ毎に異なる情報」が補正発明では「ビット情報」であるのに対し、引用発明では明らかでない点。
〈相違点３〉補正発明が「仕分けマークの印刷を指示する仕分けマーク印刷指示手段」を備えるのに対し、引用発明が同手段を備えるとはいえない点。
〈相違点４〉補正発明が「印刷ジョブ出力の最初または最後の認識が容易な所定長さに相当する数頁分」に「その印刷ジョブに対応付けられた同一の前記仕分けマーク」を印刷するのに対し、引用発明にはかかる限定がない点。
　
４−５．相違点についての判断及び補正発明の独立特許要件の判断
（１）相違点１について
　折り畳み紙に印刷すること自体は例をあげるまでもなく周知であり、引用発明の記録媒体を折り畳み紙にできない理由はないから、そのようにすることは設計事項にすぎない。
　そして、記録媒体を折り畳み紙とした際には、積載された状態で縁部となるものが、折り畳み紙の長辺と折り目の２とおり存在する。その場合、後者であれば記録媒体内部であるから、記録媒体外へ誤って印字することもなくなることを考慮すれば、後者を積極的に選択する理由は十分あり、少なくとも後者を選択できない理由はない（参考のため、折り畳み紙の折り目に仕分けマークを印刷する例として、特開平１−１２５２６５号公報をあげておく。）。
　したがって、相違点１に係る補正発明の構成は当業者が容易に想到できたものである。
　
（２）相違点２について
　引用発明では、入力手段からＣＰＵに送信される「制御情報」と仕分け先レジスタに蓄えられる「仕分け先識別情報」の関係について、「ＣＰＵは制御情報に応じて、仕分け先識別情報を仕分け先レジスタに蓄え」ることが明らかにされているだけであり、「制御情報」と「仕分け先識別情報」は、情報自体としては同一であるのか異なるのか判然としない。判然としているのは、「仕分け先識別情報」によって仕分けマークが決定される（キャラクタ・ジェネレータとページカウンタを用いて、ＣＰＵが決定する）ことである。この場合、「仕分け先識別情報」は仕分けマークを決定するに足りる情報であるから、その情報量は仕分け先を識別する情報量より多いことはあっても、少ないことは考えにくい。実際、引用発明の実施例では、文字そのものやバーコードを仕分けマークとして印刷しており、「仕分け先識別情報」の情報量は仕分け先を識別する情報量より多いと考えるべきである。このような場合、「制御情報」を仕分け先を識別するに足りるビット情報として、そのビット情報と「仕分け先識別情報」関係を参照テーブルとして有しておき、ビット情報をアドレスデータとして参照テーブルにアクセスし、「仕分け先識別情報」を読み出すように構成することは設計事項に属する。
　すなわち、相違点２に係る補正発明の構成を備えることは設計事項といえる。
　
（３）相違点３について
　印刷書類に仕分けマークを印刷することを望むユーザーもおれば望まないユーザーもいること、及び印刷ジョブの種類や利用形態によっては、印刷書類に仕分けマークを印刷しない方が好ましい（仕分けマークを印刷すれば、縁部に印刷内容とは別の印刷がされるから、縁部が汚れるということもできる。）ことは自明である。
　そうであれば、引用発明において、必ず仕分けマークを印刷するのではなく、仕分けマークの印刷と非印刷を選択できるようにすることは設計事項というべきである。そのことは、前掲特開平８−２０１５２号公報記載の発明においてに「マーキング選択スイッチ」（段落【００５５】及び【図５】が採用されていることからも明らかといえる。
　したがって、相違点３に係る補正発明の構成に至ることに困難性がないことは明らかである。
　
（４）相違点４について
　辞書類等多くの書物では、目次を参照しなくとも、利用者が書物内の所望ページに容易にアクセスできるよう、アルファベット別、「あかさたな・・・」別、章の区分等を示す仕切りマークが印刷されている。この仕切りマークは、ページ分量が多い場合の所定印刷部分を示す意味において、補正発明の「仕分けマーク」と共通機能を有するものである。そして、書物によっては、例えば章の区分を示す場合を例にあげると、該当章の全ページにマークを印刷することも、開始ページを含む認識が容易な所定ページだけにマークを印刷することもある（後者の例として、昭和六十一年版「小六法」（有斐閣）をあげておく。）。
　そして、補正発明（及び引用発明）の仕分けマークと上記書物の仕切りマークの機能共通性に照らせば、引用発明の仕分けマークを印刷ジョブ出力全体ではなく、その最初からマーク認識が容易な所定長さとすることは、当業者が容易に想到できたことである。さらに、その「所定長さ」を「数頁分」とすることは、紙厚や仕分けマークの識別容易性等に応じて決定すればよいことであり、設計事項にすぎない（因みに、前掲「小六法」は相当程度薄い用紙であるが、仕切りマークは数枚に印刷されている。）。
　また、「印刷ジョブに対応付けられた同一の前記仕分けマーク」を印刷する点については、要は仕分け先等（ジョブ）を識別できればよく、引用発明の実施例での１つはバーコードであるから当然「同一の前記仕分けマーク」を印刷しており、さらに書物の仕切りマークは通例同一のマークであることをも考慮すれば、設計事項というよりない。
　したがって、相違点４に係る補正発明の構成も当業者が容易に想到できたものである。
　
（５）補正発明の独立特許要件の判断
　相違点１〜相違点４に係る補正発明の構成は、いずれも設計事項であるか当業者が容易に想到できた構成であり、これら構成を採用したことによる格別の作用効果を認めることもできない。
　したがって、補正発明は引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　すなわち、本件補正は平成１４年改正前特許法１７条の２第５項で準用する同法１２６条４項の規定に違反している。
　
［補正の却下の決定のむすび］
　以上のとおり、本件補正は平成１４年改正前特許法１７条の２第３項及び４項並びに５項で準用する同法１２６条４項の規定に違反しているから、同法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項の規定により、補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
　
第３　本件審判請求についての当審の判断
１．特許請求の範囲の記載
　平成１４年７月１５日付け及び平成１６年６月７日付けの手続補正は当審において却下されたから、本願の特許請求の範囲の記載は平成１４年３月１５日付けの手続補正により補正された次のとおりのものである。
「【請求項１】　印刷済みの用紙を仕分ける為の仕分けマークの印刷を制御する仕分けマーク印刷制御システムにおいて、
　点または破線からなる仕分けマークの印刷を指示する仕分けマーク印刷指示手段と、印刷する前記仕分けマークのパターン情報を指示する仕分けマーク情報指示手段と、前記仕分けマーク印刷指示手段により指示される仕分けマーク印刷指示と前記仕分けマーク情報指示手段により指示される仕分けマークのパターン情報を受けて仕分けマーク印刷データを生成する仕分けマーク情報処理手段と、前記仕分けマーク情報処理手段より送られる仕分けマーク印刷データに基づいて仕分けマークを印刷する仕分けマーク印刷手段とを備え、前記仕分けマーク印刷手段は、複数の印刷ジョブ間の数頁分の連続紙の折り目上に、同一の前記仕分けマークを折り目方向に印刷することを特徴とする仕分けマーク印刷制御システム。」
　
２．拒絶理由の骨子
　当審における平成１６年３月２９日付け拒絶理由の骨子は、請求項１記載の「点または破線からなる仕分けマーク」とはどのようなマークであるのか、発明の詳細な説明及び図面を参酌しても不明であるから、明細書の記載が平成１４年改正前特許法３６条４項及び６項に規定する要件を満たしておらず、請求項１記載の「点または破線からなる仕分けマーク」及び「複数の印刷ジョブ間の数頁分の連続紙の折り目上に、同一の前記仕分けマークを折り目方向に印刷する」との事項は、当初明細書に記載されていないから、平成１４年改正前特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たさない補正がされているというものである。
　また、原査定の拒絶の理由の１つは、請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は引用発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない、というものである。
　
３．記載不備について
　「点または破線からなる仕分けマーク」とはどのようなマークであるのか、発明の詳細な説明には何の説明もなく（「点」及び「破線」との用語すら発明の詳細な説明には存在しない。）、添付の図面を参酌してもその意味を明確に理解できない。
　したがって、本願明細書の記載が平成１４年改正前特許法３６条４項及び６項に規定する要件を満たしていない、との上記拒絶理由は妥当である。
　
４．新規事項について
　「点」及び「破線」との用語は、当初明細書（特許請求の範囲を含む）には存在しない。当然「点または破線からなる仕分けマーク」も当初明細書に記載されていない。当初明細書の【図３】には、仕分けマークを表すものとして破線が描かれているが、この破線は「仕分けマーク印刷指示１０３が“０”」（段落【００２６】）であることを意味するだけであって、破線からなる仕分けマークを意味するものではない。当初明細書には「３ｍｍ分の仕分けマーク印刷データ」（段落【００３０】）とあり、【図５】及び【図６】にはそれを印刷した様子が図示されているが、これらから「点または破線からなる仕分けマーク」が導かれるということもできない。
　したがって、「点または破線からなる仕分けマーク」は当初明細書に記載されておらず、当初明細書の記載から自明ということもできない。
　また、仕分けマークを数頁分に印刷することが当初明細書に記載されておらず、当初明細書の記載から自明といえないことは、「第２［理由］３」で述べたとおりである。
　したがって、本願においては平成１４年改正前特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たさない補正がされているとの上記拒絶理由は妥当である。
　
５．進歩性について
　本願発明は上記【請求項１】に記載された事項によって特定されるとおりの発明である。
　「点または破線からなる仕分けマーク」については、３．で述べたとおり不明確であるが、これを【図５】又は【図６】に図示されるようなものと善解すれば、本願発明と引用発明とは、
「印刷済みの用紙を仕分ける為の仕分けマークの印刷を制御する仕分けマーク印刷制御システムにおいて、
　仕分けマークのパターン情報を指示する仕分けマーク情報指示手段と、前記仕分けマーク情報指示手段により指示される仕分けマークのパターン情報を受けて仕分けマーク印刷データを生成する仕分けマーク情報処理手段と、前記仕分けマーク情報処理手段より送られる仕分けマーク印刷データに基づいて仕分けマークを印刷する仕分けマーク印刷手段とを備え、前記仕分けマーク印刷手段は、積載状態での用紙縁部に印刷ジョブに対応付けられた前記仕分けマークを印刷する仕分けマーク印刷制御システム。」である点で一致し、相違点１及び相違点３並びに次の相違点４’及び相違点５の点で相違する（相違点１及び相違点３については、「補正発明」を「本願発明」と読み替える。）
〈相違点４’〉本願発明が「複数の印刷ジョブ間の数頁分の連続紙の折り目上に、同一の前記仕分けマークを折り目方向に印刷する」のに対し、引用発明にはかかる限定がない点。
〈相違点５〉仕分けマークが本願発明では「点または破線からなる」のに対し、引用発明には係る限定がない点。
　
　相違点１及び相違点３については「第２［理由］４−５」で述べたとおりであり、相違点４’については、それをさらに限定した相違点４に係る補正発明の構成が当業者にとって想到容易である以上、相違点４’に係る本願発明の構成も当業者にとって想到容易である。
　相違点５については、引用発明の１つの実施例では仕分けマークはバーコードであり、このバーコードと「点または破線からなる仕分けマーク」が同一とまではいえないにせよ、仕分け先等（ジョブ）を適宜の約束に従ってコード化したマークである点で共通する。そして、遠方からみて点状に見えるマークは周知である（前掲特開平８−２０１５２号公報に図示されているものもその１つである。同文献では、点状に見えるマークの個数でジョブ識別を行っているが、それではジョブ数が増えた時に点状マーク数を多くしなければならないから、コード化パターンとすることは設計事項の範囲内である。）から、相違点５に係る本願発明の構成も、当業者が容易に想到できたというべきである。
　また、これら相違点に係る本願発明の構成を採用したことによる格別の作用効果を認めることもできない。
　したがって、本願発明は引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
　
第４　むすび
　以上のとおり、本件補正は却下されなければならず、本願明細書は平成１４年改正前特許法３６条４項及び６項に規定する要件を満たしておらず、平成１４年改正前特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たさない補正がされており、さらに本願発明が特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない以上、本願は拒絶を免れない。
　よって、結論のとおり審決する。