【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２５６７８０７号発明「コンクリ―ト埋設物」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第２５６７８０７号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
１　手続の経緯
　
　本件特許第２５６７８０７号「コンクリート埋設物」は、昭和５９年１月１７日に出願された特願昭５９−６８３３号（以下、「親出願」という。）の特許出願の一部を平成１年１１月２４日に特願平１−３０６２１８号（以下、「子出願」という。）として分割し、該分割出願の一部を平成５年１０月２９日に特願平５−２７１６１０号として分割した特許出願に係り、平成８年１０月３日に発明の数１として設定登録され、平成１４年６月１１日に無効審判が請求され、平成１４年９月３日に被請求人より審判事件答弁書が提出され、さらに平成１４年９月１８日及び平成１４年９月２６日に被請求人より上申書が提出され、平成１４年１２月９日に請求人より弁駁書が提出された。
　なお、本件特許第２５６７８０７号については、別途平成１２年１０月３０日に無効審判が請求（無効審判２０００−３５５９８号）され、平成１３年２月５日付けで訂正請求がなされ、平成１３年８月３１日付けで「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」旨の審決がなされ、この審決は平成１３年１０月１５日確定した。また、平成１３年１１月１２日に無効審判が請求（無効審判２００１−３５５００号）され、これは現在中止中である。
　
２　本件発明
　
　本件特許については上記のように、無効審判２０００−３５５９８号事件において、平成１３年２月５日付けでなされた訂正請求（注：特許請求の範囲は訂正されていない）を認め請求不成立の審決がなされたが、特許請求の範囲の訂正はなされていないから、本件特許の発明は当該訂正請求前の明細書の特許請求の範囲の請求項１、２に記載されたとおりの次のものと認められる。
　「【請求項１】手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠に埋設物本体の開口部を押圧できる突張り強度を有し、コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材の各々を、鉄筋に対し埋設物本体を任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して、埋設物本体の外方に突出するように埋設物本体の開口部の反対側に、線状又は複数の点状に固着して成ることを特徴とするコンクリート埋設物。
　【請求項２】　埋設物本体がボックスであり、手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠にボックスの開口部を押圧できる突張り強度を有し、コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材の各々を、鉄筋に対しボックスを任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して、ボックスの外方に突出するようにボックスの底壁に切り起こされた複数の突起でかしめて固着して成ることを特徴とする請求項１記載のコンクリート埋設物。」
（以下、請求項１、２に係る発明を「本件発明１、２」という。）
　
３　請求人の主張の概要
　
　請求人は、審判請求書及び弁駁書において以下の証拠を提出して、本件特許の請求項１及び２に係る発明を無効とする審決を求め、無効理由として次のように主張する。
　本件特許出願（特願平５−２７１６１０号）（以下、「孫出願」という。）は、子出願（特願平１−３０６２１８号）を原出願として分割出願されたものであり、子出願は親出願（特願昭５９−６８３３号）を原出願として分割出願されたものであるところ、親出願から子出願への分割は不適法なものであり、子出願は親出願の出願日まで遡及しないことが確定した（子出願の特許第２５６２６９８号に対する審判請求事件（無効審判２０００−３５６１０号）において、子出願は親出願から適法に分割されたものではなく、したがって子出願の出願日は親出願の出願日の昭和５９年１月１７日ではなく、平成５年１０月２９日となることを根拠に、無効とする旨の審決が平成１３年８月３１日付けでなされ、この審決は確定した。）。また、子出願は、平成５年１０月２９日付け手続補正書による補正後の発明は、出願当初の明細書又は図面の記載の範囲内の事項を超えるものであるから、手続補正書が提出された平成５年１０月２９日に出願されたものとみなされ、本件特許出願（孫出願）の出願日は、子出願の出願日である平成５年１０月２９日までしか遡及することができず、親出願の出願日まで遡及できるものではない。
　したがって、本件特許発明は、その出願前に公知である甲第１号証（親出願の公開公報（特開昭６０−１５２７４７号公報：公開日昭和６０年８月１２日））に記載された発明、または甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易にできた発明であるから、特許法第２９条第１項第３号または同法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、特許法第１２３条第１項の規定により無効とすべきものである。
（証拠方法）
　甲第１号証：特開昭６０−１５２７４７号公報（親の公開公報）
　甲第２号証：特許第２５６２６９８号公報（子出願の特許公報）
　甲第３号証：無効２０００−３５６１０号の審決（子出願の特許の審決）
　甲第４号証：無効２０００−３５６１０号の基本情報及び審判情報
　甲第５号証：一般審査基準「出願の分割」（１）−１６−１５頁、特許庁編、改訂（昭和５８年５月）
　甲第６号証：特許庁の審査基準「第Ｖ部　特殊な出願」８〜９頁、平成６．１２
　
４　被請求人の主張の概要
　
　被請求人は、答弁書において以下の証拠を提出して、本件無効審判請求は成り立たないとの審決を求め、次のように主張する。
　（ア）請求人主張の分割不適法は、無効審判２０００−３５５９８号で既に請求人が主張し、それについて平成１３年８月３１日付で審決がなされ、しかも請求人は先の審判事件と相違するなんの証拠及び論拠も示さないまま、分割不適法の主張を繰り返すのみであるから、本件審判請求は一時不再理により却下されるべきである。
　（イ）孫出願は、親出願及び子出願から適法に分割されたものであり、子出願が、その後の手続補正により親出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものとなっても、それは子出願のみの問題であって、その要因が発生する前の手続補正書及び図面による分割直前明細書及び図面に基づいて孫出願が行われておれば、孫出願にはその影響は及ばない。そして、本件特許である孫出願は適法に分割されたものである。このことは、本件特許に対する別件無効審判２０００−３５５９８号においても判断されている。
　したがって、本件特許発明は、特許法第２９条第１項第３号または同法第２９条第２項の規定に該当せず、特許法第１２３条第１項の規定により無効とすることはできない。
（証拠方法）
　乙第１号証：特許庁の審査基準「第Ｖ部　特殊な出願」１〜５頁、作成時期不詳
　乙第２号証：平成１３年（行ケ）４５２号事件における平成１４年１月２４日付け東京高等裁判所からの求釈明書
　乙第３号証：親出願の出願時の明細書及び図面
　乙第４号証：子出願の出願時の明細書及び図面
　乙第５号証：孫出願の出願時の明細書及び図面
　乙第６号証：子出願の平成５年３月１９日付け手続補正書
　乙第７号証：子出願の平成５年１０月２９日付け手続補正書
　
５　孫出願の出願日について
　
　請求人の主張は、次のような趣旨であると解される。
　つまり、本件特許出願（孫出願）は、子出願を原出願として分割出願されたものであるところ、子出願の出願日は親出願の出願日まで遡及しないことが確定したので、現実に出願した平成１年１１月２４日となり、その後、子出願について平成５年１０月２９日にした補正が、（特許権の設定登録後に）要旨を変更するものと認められるので、子出願の出願日は平成５年１０月２９日とみなされ、その子出願を原出願として分割出願された本件特許出願（孫出願）の出願日も、平成５年１０月２９日となる。
　以下、検討する。
（１）特許出願の分割について定めた平成６年法律第１１６号による改正前の特許法４４条１項は、「特許出願人は、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる時又は期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」と規定していた（なお、上記改正後の特許法４４条１項は、特許出願を分割できる時期を「明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り」としている。）から、分割出願が適法であるための実体的な要件としては、もとの出願の明細書又は図面に二以上の発明が包含されていたこと、新たな出願に係る発明はもとの出願の明細書又は図面に記載された発明の一部であること、が必要である。さらに、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという効果を有することからすれば、新たな出願に係る発明は、分割直前のもとの出願の明細書又は図面に記載されているだけでは足りず、もとの出願の出願当初明細書又は図面に記載された事項の範囲内であることを要すると解される（逆に、もとの出願の出願当初明細書又は図面に記載された事項であれば、分割直前のもとの出願の明細書又は図面に記載されていない事項であっても、補正が可能であるから、分割の要件を満たすことになる。）。
　ところで、本件特許出願（孫出願）は、親出願からの分割出願である子出願を更に分割出願した出願である。特許法には、分割出願に関する規定は同法４４条以外に存在しないから、分割出願（子出願）をもとの出願として更に分割出願（孫出願）を行う場合についても同条が適用されることになる。したがって、孫出願の出願日が親出願の出願日まで遡及するためには、子出願が親出願に対し分割の要件を満たし、孫出願が子出願に対し分割の要件を満たし、かつ、孫出願に係る発明が親出願の出願当初明細書又は図面に記載された事項の範囲内であることを要するというべきである。
　以下、検討する。
　
（２）本件特許の分割出願に関する手続の経緯
　（ア）被請求人は、昭和５９年１月１７日、名称を「コンクリート埋設物の架設具および架設具を有するコンクリート埋設物」とする発明について特許出願（特願昭５９−６８３３号（親出願））をした。
　親出願の願書に最初に添付した明細書及び図面（甲第１号証、乙第３号証参照）には、次のように記載されている。　
　（ａ）特許請求の範囲
　「（１）手による折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠に埋設物を押圧できる突張り強度を有する線状の支持部と、支持部をコンクリート壁内に埋設される埋設物に取付ける取付部とからなるコンクリート埋設物の架設具。
　（２）コンクリート埋設物とこれに一体に設けられた線状の支持部材よりなる架設具とからなり、支持部材は手による折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠に埋設物を押圧できる突張り強度を有し、支持部材を曲げてコンクリート壁内の支骨である鉄筋に架設し埋設物の位置決めを行うようになした架設具を有するコンクリート埋設物。」
　（ｂ）目的
　「本発明に係る架設具は従来からある埋設物に取付けることができ、これの線状の支持部を手で折り曲げることによってコンクリート壁の支骨をなす鉄筋への架設状態を自由に設定できるようにし、また、本発明に係る埋設物は線状の支持部材である架設具を用いることによってコンクリート壁の支骨をなす鉄筋への架設状態を自由に設定できるようにしたもので、本発明の目的とするところは、埋設物を埋設するにあたって、埋設物の鉄筋への架設を容易かつ迅速に行い、作業の効率化を図ることにある。」（甲第１号証２頁左上欄３〜１３行）
　（ｃ）線状の支持部と取付部とからなる架設具（第１、２図）
　「まず、本発明に係る架設具について説明する。本発明に係る架設具は埋設物と別体に構成され、埋設物に取付けて使用するものである。本発明に係る架設具は、手による折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠に埋設物を押圧できる突張り強度を有する線状の支持部と、支持部をコンクリート壁内に埋設される埋設物に取付ける取付部とからなっている。
　以下、図面にしたがって本発明に係る架設具を説明する。
　第１図および第２図において、支持部（１）はコンクリート壁の支骨をなす鉄筋（５）に架設される部分である。支持部（１）は手で曲げることができるものであって曲げ方向を自在に設定できるものである。線状の支持部（１）の具体的な形状については、断面が円形のものや四角のもの、或いは、偏平なもの等色々考えられるが、特に支骨をなす鉄筋（５）への架設のしやすさ、さらに曲げ方向の自在性という点から断面円形のものがすぐれている。具体的には通称番線と呼ばれ、その中で８番線前後の軟鋼線が最適である。また、支持部（１）は、曲げられた状態で型枠に埋設物本体を押圧できる突っ張り強度を有するものであって、第１図に示すように、埋設物（４）を型枠（６）に押し当てた状態のときに、埋設物（４）に対して加わる矢印（６１）方向の力に対して、支持部（１）が曲げられた状態で、これに対向するように矢印（６２）方向に埋設物（４）を突っ張らせる押圧力を有している。この状態では埋設物（４）は支持部（１）によって、型枠（６）に押しつけられた状態換言すれば密接した状態に保たれている。
　取付部（２）は、支持部（１）を埋設物（４）に取付けるための構造を有するものである。取付けには螺子による取付け、嵌合による取付け等種々の手段がある。取付部２の形状については埋設物（４）の外形状によって種々の態様をとる。しかし、第２図に示すように、埋設物（電気配線用ボックス）（４）に一様に支持部（１）の押圧（矢印６３）が加わるような態様となるのが型枠への密着性の点から好ましい。」（同２頁左上欄１５行〜左下欄１８行）
　（ｃ−１）ボックスに取付ける架設具の一例（第３〜１１図）
　「第３図から第１１図までは、電気配線用のボックス（１０）に取付ける架設具についての一例である。第３図は架設具の平面図、第４図は架設具の断面図（Ａ−Ａ）である。この例の場合は、手による折り曲げ可能な線状の支持部（１１）と板状の取付部（１２）とからなり、支持部（１１）は取付部（１２）の両側に並設されている。取付部（１２）はボックス（１０）の外壁に取付けるための切り起こしによる突片（１３）を有している。支持部（１１）は、取付部（１２）の両側に断面半円弧状に形成する凹部（１４）に嵌め込まれて、スポット溶接により取付部１２に固定されている。」（同６頁右下欄１〜１２行）
　「第６図は架設具をボックス１０に取付けた状態の断面図を示したものである。」（同３頁左上欄１５〜１６行）
　「ボックス（１０）を型枠（６）に当接させ、型枠（６）にボックス（１０）の開口部が密接するように架設具の支持部（１１）を手で折り曲げて鉄筋（５）に架設すればよい。」（同４頁左上欄１行〜４行）
　（ｃ−２）ボックスに取付ける架設具の別例（第１２〜１４図）
　「第１２図から第１４図までは、ボックス（１０）に取付ける架設具の別例を示したものである。この例の場合は、架設具の取付部（１２）に突片（１３）ではなく、孔（２０）を設けたものである。ボックス（１０）の外壁には前記孔（２０）に合致する孔（２１）が設けられている。」（同４頁左上欄５〜１０行）、
　（ｃ−３）エンドカバーに取付ける架設具の一例（第１５〜１８図）
　「次に、電線管の端末に使用される端末保護具であるエンドカバー（３０）および仮枠ブッシング（４０）に取付ける架設具の例について説明する。
　第１５図から第１８図までは、エンドカバー（３０）に取付ける架設具の一例を示すものである。この例の場合は、手による折り曲げ可能な線状の支持部（３１）と、一方辺に支持部（３１）を固定し、もう一方辺に挿通孔（３３）を設けた略Ｌ字形状の取付部３２とを有している。支持部（３１）は、スポット溶接により取付部３２に固定されている。
　この例の場合は、取付部（３２）はコネクター（３４）とエンドカバー（３０）の前壁面との間に挟持された状態に取付けられるようになっている。」（同４頁左上欄１７行〜右上欄１１行）
　（ｃ−４）エンドカバーに取付ける架設具の別例（第１９〜２０図）
　「第１９図および第２０図は、エンドカバー（３０）に取付ける架設具の別例を示したものである。この例の場合は、略Ｌ字形状の取付部（３２）のうち線状の支持部（３１）を固定している一方辺が、エンドカバー（３０）の背壁面の形状に沿うように形成されている。」（同４頁右下欄２行〜７行）
　（ｃ−５）仮枠ブッシングに取付ける架設具の一例（第２１〜２４図）
　「第２１図から第２４図までは、仮枠ブッシング（４０）に取付ける架設具の一例を示したものである。この例の場合は、中央に挿通孔（４３）を有する円板状の取付部（４２）と、取付部（４２）にスポット溶接により固定された手による折り曲げ可能な線状の支持部（４１）とからなっている。」（同４頁右下欄１７行〜５頁左上欄４行）
　（ｃ−６）インサートに取付ける架設具の一例（第２５〜２８図）
　「第２５図から第２８図までは、インサート（５０）に取付ける架設具についての一例である。この例の場合は、インサート（５０）の頭部の外形状に合致する内形状を有し、インサート（５０）頭部に嵌挿される嵌挿部（５３）を設けた取付部（５２）と、取付部（５２）上面にスポット溶接により固定された手による折り曲げ可能な線状の支持部（５１）とからなっている。」（同５頁右上欄１１行〜１７行）
　（ｃ−７）インサートに取付ける架設具の別例（第２９〜３３図）
　「第２９図から第３３図までは、インサート（５０）に取付ける架設具の別例を示したものであり、支持部（５１）をスポット溶接でなく取付部（５２）に形成された弾性を有する凹部（５４）により固定するようにしたものである。」（同５頁右下欄１〜５行）
　（ｄ）線状の支持部材よりなる架設具を有する埋設物
　「次に、本発明に係るコンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設する線状の支持部材よりなる架設具を有するコンクリート埋設物（以下本発明に係る埋設物という）について説明する。
　本発明に係る埋設物は、埋設物とこれと一体に形成された線状の支持部材よりなる架設具とからなり、支持部材は手による折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠に埋設物を押圧できる突張り強度を有し、支持部材を曲げてコンクリート壁内の支骨である鉄筋に架設し埋設物の位置決めを行うようになしたものである。
　支持部材は、前記架設具の支持部と同様に手による折り曲げが可能であり、また曲げられた状態で埋設物を型枠に押圧できる突っ張り強度を有するものである。従って、埋設物はこの支持部材折り曲げによって所定に位置決めがなされるようになっている。この線状の支持部材の具体的な形状については、断面が円形のものや四角のもの、或いは、偏平なもの等があるが、特に支骨をなす鉄筋（５）への架設のしやすさ、さらに曲げ方向の自在性という点から線状のものがすぐれている。具体的には通称番線と呼ばれ、その中で８番線前後の軟鋼線が最適である。」（同６頁左上欄１４行〜左下欄１行）
　（ｄ−１）ボックスの一例（第３４〜３６図）
　「以下、本発明に係る埋設物として電気配線用のボックス（１０）およびインサート（５０）を例にあげて説明する。第３４図から第３６図までは、電気配線用のボックス（１０）についての一例である。この例の場合は、手により折り曲げ可能な線状の支持部材である架設具（７１）を並設してボックス（１０）の外壁にスポット溶接により固定したものである。」（同６頁左下欄５〜９行）
　（ｄ−２）ボックスの別例（第３７〜３９図）
　「第３７図から第３９図までは、本発明に係るボックス（１０）の別例であり、ビス（７２）頭部の下面で支持部材である架設具（７１）を固定しボックス（１０）と一体に形成したものである。すなわちボックス（１０）の外壁に仮設具（７１）を嵌め込む溝（７３）を設け、溝（７３）近くにビス（７２）を止め、ビス（７２）頭部の下面で溝（７３）に嵌め込まれた架設具（７１）を押さえて固定し、ボックス（１０）と一体に形成している。」（同６頁右下欄１５行〜７頁左上欄４行）
　（ｄ−３）ボックスの別例（第４０〜４２図）
　「第４０図から第４２図までは、本発明に係るボックス（１０）の別例を示したものである。この例の場合はボックス（１０）の外壁に設けられた切り起こしによる突起（７６）によって、架設具（７１）をかしめボックス（１０）と一体に形成したものである。この例の場合には、第４１図に示すように架設具（７１）を前記突起（７６）に当接させ、次いで第４２図に示すように架設具（７１）を包むようにかしめて固定している。」（同７頁左下欄１７行〜右上欄６行）
　（ｄ−４）ボックスの別例（第４３図）
　「第４３図に示す例は、線状の支持部材である架設具（７１）がボックス（１０）の外壁に十字形に設けられているものである。このように架設具（７１）がボックス（１０）の外壁に十字形に設けられていると，上下方向にも広い範囲に架設具（７１）の鉄筋（５）への架設が行なえる。」（同７頁右上欄７〜１２行）
　（ｄ−５）インサートの一例（第４４〜４６図）
　「第４４図から第４６図までは本発明に係るインサート（５０）についての一例である。この例の場合は、手で折り曲げ可能な線状の支持部材である架設具（８１）を並設してインサート（５０）の頭部にスポット溶接により固定してインサート（５０）と一体に形成したものである。」（同７頁右上欄１５行〜左下欄２行）
　（ｄ−６）インサートの別例（第４４〜４６図）
　「第４７図および第４８図は本発明に係るインサート（５０）の別例である。この例の場合には、インサート（５０）の頭部に弾性を有する凹部（８２）を形成し、これに手で折り曲げ可能な線状の支持部材である架設具（８１）を嵌め込んでインサート（５０）と一体に形成したものである。」（同７頁左下欄１７行〜右下欄４行）
　
　(イ)　被請求人は、平成元年１１月２４日、名称を「コンクリート埋設物」とする発明について、親出願からの分割により、特許出願（特願平１−３０６２１８号（子出願））をしたが、その特許請求の範囲は、
　「(1)　手による折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠に埋設物の開口部を押圧できる突張り強度を有する線状の支持部材を開口部の反対側に一体に設けて成ることを特徴とするコンクリート埋設物。
　(2)　コンクリート埋設物がボックスであり、その底壁に切り起こされた突起で支持部材を包むようにかしめて支持部材を底壁に一体に設けて成ることを特徴とする特許請求の範囲第１項記載のコンクリート埋設物。」
というものであった（乙第４号証）。
　被請求人は、子出願について、平成５年３月１９日付け手続補正書（乙第６号証）により特許請求の範囲を補正した。その補正後の特許請求の範囲は、
　「(1)　手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠に埋設物本体の開口部を押圧できる突張り強度を有し、コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の支持部材を、鉄筋に対し埋設物本体を任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して、埋設物本体の外方に突出するように埋設物本体の開口部の反対側に一体に設けて成ることを特徴とするコンクリート埋設物。
　(2)　埋設物本体がボックスであり、手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠にボックスの開口部を押圧できる突張り強度を有し、コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の支持部材を、鉄筋に対しボックスを任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して、ボックスの外方に突出するようにボックスの底壁に切り起こされた突起でかしめて一体に設けて成ることを特徴とする特許請求の範囲第１項記載のコンクリート埋設物。」
というものであった。
　
　（ウ）さらに、被請求人は、平成５年１０月２９日付けで、子出願からの分割出願として、特許出願（特願平５−２７１６１０号、本件特許出願（孫出願））（乙第５号証）をするとともに、同日付けで、子出願について手続補正書（乙第７号証）を提出した。この手続補正書は、子出願の特許請求の範囲を、
　「（請求項１）　手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠に埋設物の開口部を押圧できる突張り強度を有する支持部材を埋設物に設け、前記支持部材を折り曲げるとともにコンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設して、コンクリート埋設物の開口部が型枠に密接する位置に該埋設物を固定することを特徴とするコンクリート埋設物の固定方法。
　（請求項２）　手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠に埋設物の開口部を押圧できる突張り強度を有する支持部材を埋設物に設け、先に立てかけた型枠に対して埋設物の開口部が密接するように前記支持部材を折り曲げるとともに支持部材をコンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設して、コンクリート埋設物を埋設位置に固定し、コンクリートを打設して埋設物を埋設することを特徴とするコンクリート埋設物の埋設方法。」
と補正するものであった。
　そして、子出願については、上記平成５年１０月２９日付け補正の内容で特許された。
　
　（エ）本件特許出願（孫出願）は、前記(ウ)のとおり、平成５年１０月２９日付けで、子出願から分割して出願されたが、分割出願時の明細書の特許請求の範囲第１項及び第２項は、分割直前の子出願の明細書、すなわち、上記平成５年１０月２９日付け手続補正書による補正前の子出願の明細書の特許請求の範囲第１項及び第２項の記載と全く同一であり、発明の詳細な説明及び図面も実質的に同一であった。
　本件特許出願に係る明細書は、その後、平成７年７月１０日付け手続補正書により、特許請求の範囲が上記「２」の特許請求の範囲の請求項１、２に記載されたように補正され、特許されるに至った。
　
（３）子出願は親出願からの適法な分割出願か
　親出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下、「原明細書等」という。）には、上記（２）、（ア）に記載したように、「本発明に係る架設具は従来からある埋設物に取付けることができ、これの線状の支持部を手で折り曲げることによってコンクリート壁の支骨をなす鉄筋への架設状態を自由に設定できるようにし、また、本発明に係る埋設物は線状の支持部材である架設具を用いることによってコンクリート壁の支骨をなす鉄筋への架設状態を自由に設定できるようにしたもので、本発明の目的とするところは、埋設物を埋設するにあたって、埋設物の鉄筋への架設を容易かつ迅速に行い、作業の効率化を図ることにある。」と記載され、特許請求の範囲には、次のとおり記載されている。
　「１　手による折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠に埋設物を押圧できる突張り強度を有する線状の支持部と、支持部をコンクリート壁内に埋設される埋設物に取付ける取付部とからなるコンクリート埋設物の架設具。
　２　コンクリート埋設物とこれに一体に設けられた線状の支持部材よりなる架設具とからなり、支持部材は手による折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠に埋設物を押圧できる突張り強度を有し、支持部材を曲げてコンクリート壁内の支骨である鉄筋に架設し埋設物の位置決めを行うようになした架設具を有するコンクリート埋設物。」
　このように原明細書等に記載された発明の目的ないし特許請求の範囲の記載からは、支持部ないし支持部材を手で折り曲げることによって鉄筋への架設状態を自由に設定できるためには、線状の支持部ないし支持部材であることが必須の構成であると認められる。
　また、発明の詳細な説明の記載についてみても、支持部ないし支持部材については、「第１図および第２図において、支持部（１）はコンクリート壁の支骨をなす鉄筋（５）に架設される部分である。支持部（１）は手で曲げることができるものであって曲げ方向を自在に設定できるものである。線状の支持部（１）の具体的な形状については、断面が円形のものや四角のもの、或いは、偏平なもの等色々考えられるが、特に支骨をなす鉄筋（５）への架設のしやすさ、さらに曲げ方向の自在性という点から断面円形のものがすぐれている。具体的には通称番線と呼ばれ、その中で８番線前後の軟鋼線が最適である。」（上記（２）、（ア）、（ｃ）参照）と記載されており、線状の支持部ないし支持部材以外のものについては記載されていない。
　一方、子出願に係る発明は、平成５年１０月２９日付け手続補正書により特許請求の範囲が上記（２）、（ウ）に記載したように補正され、同補正前の子出願の明細書の特許請求の範囲では「線状の支持部材」とされていたのが、同補正により「支持部材」とされた。
　この補正により、子出願に係る明細書の特許請求の範囲の「支持部材」は「線状」でないものも含むものとなったが、そのような事項は、原明細書等に記載はないものである。
　したがって、子出願は、親出願から適法に分割されたものではないことになり、子出願の出願日が親出願の出願日まで遡ることはできず、子出願の出願日は、現実に出願された平成１年１１月２４日ということになる。
　さらに、子出願については、平成５年１０月２９日付け手続補正書による補正により、補正前の子出願の明細書の特許請求の範囲では「線状の支持部材」とされていたのが、「支持部材」とされた。
　上記補正により、子出願に係る明細書の特許請求の範囲の請求項１の「支持部材」は「線状」でないものも含むものとなったが、そのような事項は、子出願の出願当初明細書又は図面に記載されていない事項である。
　したがって、上記手続補正書による補正は、要旨を変更するものといえ、昭和６２年法律第２７号によって改正された特許法第４０条の規定により、子出願の出願は上記手続補正書が提出された平成５年１０月２９日にしたものとみなされることになる。
　そして、子出願については、上記補正後の特許請求の範囲の請求項１、２に記載された発明について特許第２５６２６９８号として登録され、その後、無効審判２０００−３５６１０号の審理において、発明の詳細な説明及び図面の一部が訂正され、当該訂正を認めるとともに、子出願は親出願から適法に分割されたものでないから特許法第２９条第２項に該当することを理由として本件特許を無効とする旨の審決がなされ、その審決は既に確定しているので、訂正審判等により、特許請求の範囲を訂正することはもはやできず、子出願の出願日が現実に出願した日や親出願の出願日まで遡ることはできなくなった。
　
（４）孫出願は子出願からの適法な分割出願か
　本件特許出願（孫出願）は、平成５年１０月２９日付けで、子出願から分割して出願され、本件特許出願に係る明細書は、その後、平成７年７月１０日付け手続補正書により、特許請求の範囲が上記「２」に記載したように補正され、特許されるに至った。
　本件特許についてはその後無効審判２０００−３５５９８号が請求され、平成１３年２月５日に訂正請求がなされ（注：特許請求の範囲は訂正されていない。）、平成１３年８月３１日付けで「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」旨の審決がなされ、この審決は確定した。
　本件特許出願（孫出願）は、平成５年１０月２９日付けで、子出願から分割して出願されたが、分割出願時の明細書の特許請求の範囲第１項及び第２項は、分割直前の子出願の明細書、すなわち、上記平成５年１０月２９日付け手続補正書による補正前の子出願の明細書の特許請求の範囲第１項及び第２項の記載と全く同一であり、発明の詳細な説明及び図面も同一であったが、子出願については上記（２）（ウ）に記載したように平成５年１０月２９日付けで手続補正書が出され、子出願に係る発明と孫出願に係る発明とは異なるものとなり、孫出願については平成７年７月１０日付けの手続補正書によって特許請求の範囲が補正され（さらに、上記無効審判２０００−３５５９８号における平成１３年２月５日付けでした訂正事項は、明細書の発明の詳細な説明、図面の簡単な説明及び図面を一部訂正するものであって、特許請求の範囲は訂正していない。）、本件特許出願（孫出願）に係る発明は、子出願の明細書または図面に記載された事項の範囲内であり、かつ子出願に係る発明とは異なるものであるから、本件特許出願は、子出願から適法に分割されたものといえる。
　そして、上記（３）に記載したように子出願の出願日は、平成５年１０月２９日にしたものとみなされることになったので、孫出願の出願日は、平成５年１０月２９日ということになる。
　
（５）被請求人の主張に対して
　被請求人は、本件特許の出願日について概ね次のように主張する。
　（ア）請求人主張の分割不適法は、本件特許について本件審判請求よりも先に請求された無効審判２０００−３５５９８号で既に請求人が主張し、それについて平成１３年８月３１日付で審決がなされ、しかも請求人は先の審判事件と相違するなんの証拠及び論拠も示さないまま、分割不適法の主張を繰り返すのみであるから、本件審判請求は一時不再理により却下されるべきである。
　（イ）孫出願は、親出願及び子出願から適法に分割されたものであり、子出願が、その後の手続補正により親出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものとなっても、それは子出願のみの問題であって、その要因が発生する前の手続補正書及び図面による分割直前明細書及び図面に基づいて孫出願が行われておれば、孫出願にはその影響は及ばない。そして、本件特許である孫出願は適法に分割されたものである。このことは、本件特許に対する別件無効審判２０００−３５５９８号においても判断されている。
　
　しかしながら、上記主張（ア）については、無効審判２０００−３５５９８号事件において、請求人が主張する分割要件違反についての無効理由の概要は、次のとおりであった。
　「［理由１］　本件発明の「線状の・・・支持部材」を「埋設物本体の開口部の反対側に、線状又は複数の点状に固着して成る」点について、親出願の願書に最初に添付した明細書及び図面（以下、「親出願の出願当初明細書等」ということがある。）には全く記載されていない。
　したがって、本件発明に係る出願の出願日は、親出願の出願日に遡及することなく、せいぜい「開口部の反対側に」を新たに加入した子出願の出願日である平成１年１１月２４日である。
　［理由２］　本件明細書【００３１】及び図４３、４４に記載の実施態様は、親出願の出願当初明細書等には全く記載されていない。したがって、本件発明に係る出願は適法になされた分割出願ではなく、本件発明に係る出願の出願日は、親出願の出願日に遡及することなく、明細書が補正され、図４３、４４が追加された子出願の出願日である平成１年１１月２４日である。
　［理由３］　本件発明の「支持部材」は、平成７年７月１０日の手続補正により「複数の支持部材」と変更された。しかしながら、親出願の出願当初明細書等には一貫して「２つの支持部材」が記載されているのみで、２つの支持部材以外の数値をも含む発明が記載されていたと認めることができない。
　そうすると、本件発明に係る出願は適法になされた分割出願ではなく、本件発明に係る出願の出願日は、上記平成７年７月１０日である。」
　そして、平成１３年８月３１日付けの審決においては、［理由１］については、親出願の願書に最初に添付した明細書及び図面には、線状の支持部材を「埋設物本体の開口部の反対側に」固着するという技術思想が開示されており、［理由２］については、訂正により図４３及び図第４４並びにその説明が削除され、［理由３］については、「複数の支持部材」とすることは、親出願の願書に最初に添付した明細書及び図面に記載した事項の範囲内のものである、ことを理由に本件特許出願（孫出願）は適法に分割されたものであって、本件特許の出願日は親出願の出願日である昭和５９年１月１７日であると判断している。
　つまり、先の無効審判２０００−３５５９８号において、本件特許出願（孫出願）の出願日は親出願の出願日である昭和５９年１月１７日としたのは、図４３、４４に記載の実施態様が訂正により削除され、本件発明における、「線状の・・・支持部材」を「埋設物本体の開口部の反対側に、線状又は複数の点状に固着して成る」点、「複数の支持部材」である点が、親出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内であるか否かについて検討した結果であって、子出願が親出願からの分割要件を満たす点や、本件特許出願（孫出願）が子出願からの分割要件を満たす点、についてはなんら判断していない。
　そして、本件無効審判において請求人は、本件特許出願（孫出願）は、子出願を原出願として分割出願されたものであるところ、子出願の出願日は親出願の出願日まで遡及しないことが確定したので、現実に出願した平成１年１１月２４日となり、その後、子出願について平成５年１０月２９日にした補正が、（特許権の設定登録後に）要旨を変更するものと認められるので、子出願の出願日は平成５年１０月２９日とみなされ、その子出願を原出願として分割出願された本件特許出願（孫出願）の出願日も、平成５年１０月２９日となる旨主張するものであって、先の無効審判２０００−３５５９８号において判断されていない事項を主張するのであるから、同一の事実に基づく審判請求とはいえず、特許法第１６７条の規定に該当しない。
　
　次に、上記主張（イ）については、子出願の出願日は、平成５年１０月２９日にしたものとみなされることになったので、孫出願の出願日は、平成５年１０月２９日ということになることは既に上記（４）に記載したとおりである。
　被請求人は、子出願が、その後の手続補正により親出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものとなっても、それは子出願のみの問題であって、その要因が発生する前の手続補正書及び図面による分割直前明細書及び図面に基づいて孫出願が行われておれば、孫出願にはその影響は及ばない旨主張するが、上記５の（１）に記載したように、孫出願の出願日が親出願の出願日まで遡及するためには、子出願が親出願に対し分割の要件を満たし、孫出願が子出願に対し分割の要件を満たし、かつ、孫出願に係る発明が親出願の出願当初明細書又は図面に記載された事項の範囲内であることを要するというべきであって、その一つでも要件を満たさないときには、適法な分割出願とすることはできなくなると考えられる。別件無効審判２０００−３５５９８号の審決においては、上記すべての要件について判断していない。
　また、一般に、分割出願された時点においては分割要件を満たしても、その後の補正によって分割要件を満たさなくなる場合や、反対に、分割出願された時点においては分割要件を満たさなくても、その後の補正によって分割要件を満たすことができる場合があり、適法な分割であるか否かは、流動的であるといえる。
　本件特許に関しても、子出願が特許登録された後の無効審判２０００−３５６１０号で、答弁書提出時に訂正請求書を出したり、審決に対する訴え中に訂正審判を請求すること等により、明細書を訂正し、分割要件を満たすようにする機会があったにも拘わらず、特許権者である被請求人はあえてそれをしなかった。
　したがって、被請求人の（イ）の主張も採用できない。
　
６　本件発明１と刊行物記載の発明との対比・判断
　
（１）上記のとおり、本件特許の出願日は、平成５年１０月２９日であり、本件特許の特許請求の範囲の請求項１、２に記載された発明（本件発明１、２）は、上記２に記載したとおりのものと認められる。
　一方、請求人提出の甲第１号証（特開昭６０−１５２７４７号公報（以下、「刊行物」という。）は、本件特許出願前に頒布された刊行物である。
　そして、上記刊行物は親出願の当初明細書及び図面の公開公報であって、記載された事項は上記「５」、（２）、（ア）に記載した事項と同じ内容である。
　刊行物の発明の詳細な説明及び図面の記載をみると、例えば、刊行物の２頁右上欄９行〜１０行に「支持部（１）は手で曲げることができるものであって曲げ方向を自在に設定できる」と記載されており、支持部材は三次元方向に自在に折り曲げ可能であるといえ、また、支持部材が「複数」であることは、刊行物の多数の図面（例えば、電気配線用のボックスについての一例を示す斜視図である第３４図）に示されており、支持部材が曲げられた状態で型枠に「埋設物本体の開口部」を押圧するものであることは、刊行物の２頁右上欄１７行〜左下欄９行に「支持部（１）は、曲げられた状態で型枠に埋設物を押圧できる突っ張り強度を有するものであって、第１図に示すように、埋設物（４）を型枠（６）に押し当てた状態のときに、埋設物（４）に対して加わる矢印（６１）方向の力に対して、支持部（１）が曲げられた状態で、これに対向するように矢印（６２）方向に埋設物（４）を突っ張らせる押圧力を有している。この状態では埋設物（４）は支持部（１）によって、型枠（６）に押しつけられた状態換言すれば密接した状態に保たれている。」と、４頁左上欄１行〜４行に「ボックス（１０）を型枠（６）に当接させ、型枠（６）にボックス（１０）の開口部が密接するように架設具の支持部（１１）を手で折り曲げて鉄筋（５）に架設すればよい。」と記載されており、また、第１図、第１０図に開示されている。
　さらに本件発明１のように「複数の支持部材の各々を、鉄筋に対し埋設物本体を任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して、埋設物本体の外方に突出するように埋設物本体の開口部の反対側に、線状又は複数の点状に固着する」点は、刊行物の発明の詳細な説明中の実施例における線状の支持部ないし支持部材の取付方法の説明の記載や多数の図面に開示されている。
　そうすると、上記刊行物には、次の発明が記載されていると認められる。
　「手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠に埋設物本体の開口部を押圧できる突張り強度を有し、コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材の各々を、鉄筋に対し埋設物本体を任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して、埋設物本体の外方に突出するように埋設物本体の開口部の反対側に、複数の点状に固着して成るコンクリート埋設物。」（以下、刊行物発明Ａという。）
　
（２）本件発明１と刊行物発明Ａを比較すると、両者には構成上の差異が認められないから、本件発明１は刊行物に記載された発明ということができる。
　
７　本件発明２と刊行物記載の発明との対比・判断
　
（１）刊行物の発明の詳細な説明及び図面の記載をみると、埋設物本体がボックスであることは、例えば２頁右下欄１行〜２行に「第３図から第１１図までは、電気配線用のボックス（１０）に取付ける架設具についての一例である。」と記載されており、また、刊行物の多数の図面に示されており、また、支持部材が、ボックスの外方に突出するようにボックスの底壁に切り起こされた複数の突起でかしめて固着してなることは、７頁左上欄１７行〜右上欄６行に「第４０図から第４２図までは、本発明に係るボックス（１０）の別例を示したものである。この例の場合はボックス（１０）の外壁に設けられた切り起こしによる突起（７６）によって、架設具（７１）をかしめボックス（１０）と一体に形成したものである。この例の場合には、第４１図に示すように架設具（７１）を前記突起（７６）に当接させ、次いで第４２図に示すように架設具（７１）を包むようにかしめて固定している。」と記載されている。
　そして、刊行物には上記６に記載したように刊行物発明Ａが記載されていることを考慮すると、刊行物には次の発明が記載されていると認められる。
　「手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠に埋設物本体の開口部を押圧できる突張り強度を有し、コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材の各々を、鉄筋に対し埋設物本体を任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して、埋設物本体の外方に突出するように埋設物本体の開口部の反対側に、複数の点状に固着して成り、さらに、埋設物本体がボックスであり、手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で、かつ曲げられた状態で型枠にボックスの開口部を押圧できる突張り強度を有し、コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材の各々を、鉄筋に対しボックスを任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して、ボックスの外方に突出するようにボックスの底壁に切り起こされた複数の突起でかしめて固着して成るコンクリート埋設物。」（以下、刊行物発明Ｂという。）
　
（２）本件発明２と刊行物発明Ｂを比較すると、両者には構成上の差異が認められないから、本件発明２は刊行物に記載された発明ということができる。
　
８　むすび
　
　以上のとおり、本件特許の出願日は、平成５年１０月２９日であり、本件発明１及び２は、本件特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明であるから、その特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してされたものであって、同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効にすべきものである。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により被請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。