【事件の表示】
　平成１０年特許願第２９９０５０号「ＴＰＡ−１Ａタンパク質の単独生産用組換えｔｐａ−１Ａ遺伝子」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年　４月１８日出願公開、特開２０００−１０６８８４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
I．出願の経緯及び本願発明
　本願は、平成１０年１０月７日に出願した特願平１０−２９９０５０号であって、その請求項１〜１６に係る発明は、平成１１年９月２７日付けの手続補正書によって補正された明細書の特許請求の範囲に記載されたとおりのものと認められるところ、そのうちの請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は次のとおりである。
　
「【請求項１】　tpa-1A遺伝子に固有のmRNA転写開始点と、該mRNA転写開始点に機能的に結合したTPA-1Aタンパク質をコードするDNA配列とを有し、tpa-1B遺伝子のmRNA転写開始点を持たないことを特徴とする組換えtpa-1A遺伝子。」
　
II．引用刊行物記載の発明
　これに対し、原査定の拒絶理由に引用された、本願出願日前に頒布された刊行物である「J. Mol. Biol., Vol.251(1995) P.477-485」（以下、「引用刊行物１」という）、及び、「NEC Res.  Develop., Vol.39, No.2(1998, April)P.118-126」（以下、「引用刊行物２」という）には次の事項が記載されている。
　
（１）引用刊行物１
　引用刊行物１には、線虫の第四染色体上にあるtpa-1遺伝子の具体的な遺伝子配列が、データベースGSDB/DDBI/EMBL/NCBIにaccession番号D49525として登録されていること、当該遺伝子からtpa-1A mRNA（2829塩基）とtpa-1B mRNA（2381塩基）という二種のmRNAが産生されること、それぞれTPA-1A（704アミノ酸）、TPA-1B（567アミノ酸）というプロテインカイネースＣ（以下、「PKC」という）のアイソフォームに翻訳されると推測されること、が記載されている。また、tpa-1遺伝子は、5'側から順に番号の付与されたI〜XIの11のエキソンと、それぞれのエキソンの間にある10のイントロンを有し、tpa-1A mRNAは、そのエキソンI〜XIに対応するものであるのに対し、tpa-1B mRNAはエキソンV〜XIに対応すると推測される旨が記載されている（ABSTRACT、第478頁左欄第9〜33行、同頁右欄第24〜33行、Figure 1、第480頁右欄第16〜60行、第481〜482頁の「THE TPA-1A and TPA-1B PROTEINS」の項）。また、Figure 4(a)には、TPA-1A全長の推測アミノ酸配列が記載されており、配列中にはエキソンI〜XIのそれぞれの開始位置が明記されている。
　同刊行物の第479頁第25〜27行には、エキソンIの5'末端1kb上流内、及び、エキソンIVとVの間に、プロモーター様の配列が複数みられる旨が記載されている。さらに、tpa-1という一つの遺伝子からTPA-1A、TPA-1Bという二種のタンパクを翻訳するmRNAが産生される機構について、(1)それぞれのmRNA用の独立したプロモーターが存在する可能性と、(2)オルタナティブ・スプライシングによる可能性、のいずれかが考えられること、ただしエキソンVの5'末端1kb上流内にプロモーター様配列が複数みられることから、エキソンV上流の5037塩基の長いイントロン中に、tpa-1A用のプロモーターとは別に、tpa-1B用の第二のプロモーターがあると推測する方に魅力を感じる旨が記載されている。そして当該エキソンV上流の適切な部分を欠失させてもtpa-1B mRNA転写能力を保持するかどうかをみることによって、いずれの機構によるものであるのかを確認できる旨も記載されている（第480頁右欄最下行〜第481頁右欄第17行）。
　要するに、同刊行物には、tpa-1遺伝子からTPA-1A（エキソンI〜XIに対応）、TPA-1B（エキソンV〜XIに対応）という二種のタンパクが二種のmRNAを介して翻訳される機構として、(2)オルタナティブ・スプライシングに因るよりも、(1)二つの独立したプロモーターに因る可能性が高いこと、そして、その場合、tpa-1A mRNA用プロモーターはエキソンIの5'末端1kb上流内に存在し、tpa-1B mRNA用プロモーターはエキソンIVとVの間のイントロン内に存在すると推測されることが記載されていると認められる。
　
（２）引用刊行物２
　引用刊行物２には、線虫からクローニングされたtpa-1遺伝子がtpa-1A mRNA（tpa-1遺伝子のエキソンI〜XI対応部を含む）、tpa-1B mRNA（tpa-1遺伝子のエキソンV〜XI対応部を含む）という二種のmRNAを産生し、それぞれTPA-1A（704アミノ酸、エキソンI〜XI）、TPA-1B（567アミノ酸、エキソンV〜XI）という二種のPKCのアイソフォームを合成するものであること、及び、該tpa-1遺伝子産物が、線虫のフォルボールエステル感受性に寄与するものであることが記載されている。そして、トランスポゾンTclがtpa-1遺伝子に挿入されて、オリジナルのTPA-1A、TPA-1Bの産生能を失ったフォルボールエステル非感受性・変異線虫の性腺に、野生tpa-1遺伝子全体を含むコスミドベクターAA11をマイクロインジェクションにより注入して形質転換させると、該変異線虫はTPA-1A及びTPA-1B産生能を復活し、さらにフォルボールエステル感受性子孫を生み出すようになったことが記載されている（ABSTRACT、Fig.5、第124頁左欄第11〜25行）。
　また、同刊行物の「FUTURE DIRECTIONS」には、PKCがシグナル伝達系における様々な細胞機能の調節を握る鍵となる酵素であると考えられており、in vitroの精力的な研究によりアイソフォームの酵素としての性質は解明されてきたが、in vivoにおけるシグナル伝達の機能については、いまだ確立されておらず、さらなる解析には、TPA-1AとTPA-1Bを別々に発現させることが有意義である旨が記載されている。
　要するに、同刊行物には、tpa-1遺伝子を含むベクターを線虫性腺に形質転換させることにより、tpa-1A mRNAとtpa-1B mRNAを介して、それぞれTPA-1AとTPA-1Bを発現できることが記載されており、また、同遺伝子からは二種のタンパクが同時に合成されるが、それらを別々に発現できれば有意義である旨が記載されていると認められる。
　
III．当審の判断
　本願発明１と、引用刊行物１に記載のtpa-1遺伝子に係る発明とを比較する。
　tpa-1遺伝子は、線虫においてtpa-1A mRNAを産生し、TPA-1Aタンパクを合成するものであるから、両者は、tpa-1A遺伝子のmRNA転写開始点と、該mRNA転写開始点に機能的に結合したTPA-1AタンパクをコードするDNA配列を有する点で一致し、相違点は、前者がtpa-1B遺伝子のmRNA転写開始点を持たないのに対し、後者はtpa-1B mRNAを産生しており、当該mRNA転写開始点をもつ可能性が高い点、及び、tpa-1A遺伝子のmRNA転写開始点が、前者ではtpa-1A遺伝子に「固有の」ものであるのに対し、後者では固有のものであることが特定されていない点にある。
　しかしながら、二種のタンパクを発現するゲノム遺伝子において、そのうちの一種のみを発現するような遺伝子を構築することは当業者に周知の課題である。とりわけ、引用刊行物２にも記載のとおり、TPA-1AとTPA-1Bを別々に発現させることがその機能解析に有意義であることも知られていたのであるから、TPA-1AとTPA-1Bという二種のタンパクを発現することが公知のtpa-1遺伝子について、その一種のみを発現する遺伝子を提供することは本願出願時の当業者に十分認識されていた課題であったといえる。
　そして、tpa-1遺伝子が上記二種のタンパクを発現することについて、上述のとおり引用刊行物１には、tpa-1A mRNA用とtpa-1B mRNA用のプロモーター及び転写開始点がそれぞれ別個に存在すること、そして、tpa-1A mRNA用プロモーターはエキソンIの5'末端1kb上流内に存在し、tpa-1B mRNA用プロモーターはエキソンIVとVの間のイントロン内に存在することが推測されており、その上、当該推測が正しいことを確認するためには、エキソンV上流の適切な箇所を欠失させた遺伝子にtpa-1B mRNAの転写能力が維持されるかどうかを確認すればよい旨の記載もされているから、TPA-1Aのみを発現させようとする場合、その発現に不要な、当該イントロン全体を除いたものを用いることは当業者が容易に想到し得たことである（そうすることにより、当該遺伝子は、tpa-1A 固有のプロモーターを保持し、また、tpa-1B mRNA転写開始点は持たないものとなる）。
　また、そのようにして得られた遺伝子がTPA-1Bを産生せず、TPA-1Aのみを産生するという効果も、それは同刊行物において既に推測されているtpa-1遺伝子の転写機構から必然的に生じる結果を確認したに過ぎないから、格別なものと認めることはできない。
　したがって、本願発明１は、引用刊行物１及び２に記載の発明から、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
　請求人は、引用刊行物１には、「エキソン１の５ ’末端から１kb以内の上流と、エキソンIV及びVの間に、プロモーター部位の存在が示唆」されているが、前者がtpa-1A固有の、後者がtpa-1B固有のプロモーターであることに関する記載はなく、また、引用刊行物１に示唆されているプロモーターを構成する可能性のある配列、TATAA及びCAATは、tpa-1遺伝子のエキソンIVとエキソンVの間に各々８カ所、３８カ所存在し、また、第１イントロンからエキソンIVも含めると、これらの配列は各々１４カ所、２９カ所存在しており、配列だけから第４イントロンに第２のプロモーターが存在すると想到することは容易ではない。さらに、線虫においては１個の遺伝子から複数の転写産物(mRNA)を生じるメカニズムとして、複数のプロモーターの存在のほかに、転写後にmRNAがトランス・スプライシングを受ける可能性も考えられたから、本発明で取り上げているプロモーターを配列のみから容易に想到することはできない旨、主張する。
　しかしながら、上述のとおり引用刊行物１は、tpa-1遺伝子の二種のアイソフォームの発現機構が、tpa-1A mRNA用のプロモーターとtpa-1B mRNA用のプロモーター、という二種の独立のプロモーターによる転写調節に因る、とする考え方に好意的な見解を示す刊行物であるから、それにしたがって二種の固有のプロモーターが存在すると想定することに何の困難性もない。
　また、同刊行物には、tpa-1B mRNA用のプロモーターはエキソンIVとVの間のイントロンに存在する可能性の高い旨が記載されていて、それを確認するには、当該イントロンの適切な箇所を欠失させた遺伝子がTPA-1Bを合成せず、TPA-1Aのみを合成することを確認すればよい旨が明記されているところ、たとえ第１イントロンからエキソンIVの間に複数箇所のプロモータ様配列があったとしても、まずは同刊行物の示唆に基づいて該イントロン部にtpa-1B mRNAのプロモーターがあると推測することは、ごく通常のことである。
　さらに、請求人はエキソンIVとエキソンVの間に複数箇所のプロモーター配列が存在することを問題視しているが、そもそも当該イントロン部はTPA-1Aの発現には不要な箇所である蓋然性が高く、全体を欠失させても問題がないと考えられ、また、本願明細書に記載の実施例も該イントロン全体がないものを用いているから、当該箇所に複数のプロモーター様配列が存在することによって本願発明遺伝子を構築することが妨げられる、とすることはできない。
　したがって、この請求人の主張は採用できない。
　　
　また請求人は、引用刊行物２には、TPA-1AとTPA-1Bを別々に発現する方法についての記載はなく、tpa-1A mRNAを単独で発現させるために、tpa-1B 遺伝子に固有のプロモーターを含まず、エキソンI〜XIまでを連続して繋げたTPA-1AをコードするcDNAに、tpa-1A 遺伝子に固有のプロモーターを結合させたDNAを作成し、これを公知のpBluescriptベクターに組み込んで、TPA-1Aを単独で発現させようとすることは、当業者といえども容易に想到し得ることではない旨、主張する。
　しかしながら、そもそも本願発明は、「エキソンI〜XIまでを連続して繋げたTPA-1AをコードするcDNAに、tpa-1A遺伝子に固有のプロモータを結合させたDNAをpBluescriptベクターに組み込んだもの」のみに特定された発明ではないから、この主張は当を得ていない。
　また、本願発明が当該「エキソンI〜XIまでを連続して繋げたTPA-1AをコードするcDNAに、tpa-1A遺伝子に固有のプロモータを結合させたDNAをpBluescriptベクターに組み込んだもの」のみに特定された発明であったとしても、mRNAからcDNAを合成し、pBluescriptなどの周知のベクターに組み込むことは周知技術であり、また、引用刊行物１にはTPA-1Aの全長アミノ酸配列と、それに対応するI〜XIのそれぞれのエキソンの開始位置も明記されているから、tpa-1A mRNAを用いるなどしてtpa-1遺伝子のエキソンI〜XIを連続して繋げたTPA-1AをコードするcDNAを得ることは当業者が適宜為し得ることである。そして、刊行物１に記載のとおり、tpa-1A mRNAのプロモーターはエキソンIの上流1kb内にあることが推測されていたのであるから、当該部分をtpa-1遺伝子から切り出して上記cDNAのエキソン5'側に結合することも当業者が容易に為し得たことである。
　そして、当該ベクターがTPA-1Bは発現せず、TPA-1Aのみを発現するという効果も、上述のとおり当業者が予測し得たものであって格別なものとは認められない。
　ゆえに、請求人のこの主張も採用できない。
　
IV．むすび
　以上のとおりであるから、本願発明１は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないので、その余の本願の請求項に記載の発明について検討するまでもなく、本特許出願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。