【事件の表示】
　特許第２７５２８１９号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
〔１〕請求の要旨：
　本件審判の請求の要旨は、本件特許第2752819号明細書（平成2年11月8日および平成3年1月29日付日本出願に基づく優先権を主張して平成3年11月6日に特許出願、平成10年2月27日に設定登録）を審判請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正しようとするものであり、当該訂正明細書の特許請求の範囲の記載は次の通りである。
【請求項１】　遺伝子操作によって得られ、ヒト由来の他の蛋白質を実質的に含有せず、配列表の配列番号２に示されるアミノ酸配列のうち、アミノ酸番号1〜178までのアミノ酸配列から成る、脂肪細胞化抑制活性を有する蛋白質、又は、該蛋白質の一つの部位において、一つのアミノ酸残基が欠失、若しくは置換されている該蛋白質の同効物。
【請求項２】 遺伝子操作によって得られ、ヒト由来の他の蛋白質を実質的に含有せず、配列表の配列番号２に示されるアミノ酸配列のうち、アミノ酸番号1〜178までのアミノ酸配列から成る、脂肪細胞化抑制活性を有する蛋白質。
【請求項３】　請求項１及び／または２記載の蛋白質を有効成分とする血球減少症改善剤。
【請求項４】　請求項１及び／または２記載の蛋白質を有効成分とする抗肥満剤。
　
〔２〕訂正拒絶の理由：
　一方、平成14年5月7日付で通知した訂正の拒絶の理由の概要は、訂正後の請求項１〜４に記載された発明は、以下に述べる(1)〜(6)の理由で特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件訂正請求は第126条第4項に規定する要件に適合していないため、当該訂正は認められないというものである。
　
(1)訂正後の請求項１および２に記載された発明は、実質的に本件優先日前に頒布された下記引用文献１に記載された発明であるか、または少なくとも同引用文献１〜３の記載に基づいて当業者が容易に想到できた発明であると認められるので、特許法第２９条第１項第３号、同第２９条第２項の規定により独立して特許を受けることはできない。
(2)訂正後の請求項１及び２に記載された発明は、引用文献１の同じ発明者によるほぼ同一内容のPCT国際出願の特願平3-500597号の出願当初の明細書（引用文献４に対応）に記載された発明と実質的に同一であるということもできるので、特許法第２９条の２の規定によっても独立して特許を受けることはできない。
(3)訂正後の請求項３に記載された発明は、いずれの優先権主張の利益をも享受できず、その出願日は現実の出願日（1991年11月6日）となるから、引用文献４に記載された発明であるか、もしくは少なくとも引用文献１〜４の記載に基づいて当業者が容易になし得た発明であるので、特許法第２９条第１項第３項もしくは同第２項の規定により独立して特許を受けることはできないものである。
(4)訂正後の請求項３に記載された発明のうち、優先日前の技術常識に基づく程度の「抗貧血剤」に係る概念のみの発明については、引用文献１〜３から当業者が容易に発明できたものであるし、先願明細書に記載された発明と実質的に同一の範囲内の発明であるともいえるから、特許法第２９条第１項第３号、第２項もしくは第２９条の２の規定により独立して特許を受けることができない。
(5)訂正後の請求項４に記載された発明は、引用文献１および３の記載に基づいて当業者が容易に想到し得る程度のものであるから、特許法第２９条第２項の規定により独立して特許を受けることはできない。
(6)本件出願後の文献である参考文献２〜５の記載を参酌すれば、訂正後の請求項４に記載された発明について訂正明細書中に当業者が容易に実施できるように記載されていないという不備があるため、この出願は特許法第３６条第４項もしくは第５項及び第６項に規定する要件をも満たしていない。
　
　　　　　　　　　　記
引用文献１：Proc.Natl.Acad.Sci.USA　87：7512-7516(1990.10)
引用文献２：日本生化学会編「新生化学実験講座1　タンパク質II−一次構造−」（株）東京化学同人 （1990年6月25日発行）　第133〜143頁
引用文献３：FASEB　J．4，A1713，107(June,1990)
引用文献４：PCT国際公開パンフレット　WO91/07495号（1991.5.3)
　　　　　（PCT/US90/06803＝先願明細書）
参考文献１：FEBS　LETTERS　Vol.283, p199-202 (1991)
参考文献２：Blood　Vol.83, p2023-2030 (1994)
参考文献３：Br.J.Haematol.　Vol.84, p16-23 (1993)
参考文献４：J.Pharm.Sci.,　Vol.84, p1442-1445 (1995)
参考文献５：J.Interferon Cytokine Res.　Vol.20, p539-545 (2000)
  
〔３〕訂正拒絶理由(1)について：
　訂正後の請求項２に記載された発明は、「配列表の配列番号２に示されるアミノ酸配列のうち、アミノ酸番号1〜178までのアミノ酸配列から成る、脂肪細胞化抑制活性を有する蛋白質」、即ち「組換えヒトIL-11成熟体」に係るものであり、同請求項１に記載された発明も「組換えヒトIL-11成熟体」を含むから、まず、両請求項中の「組換えヒトIL-11成熟体」に係る発明について検討する。
　
１．引用文献１の記載事項：
　引用文献１には、サル骨髄ストローマ細胞PU-34株由来のcDNA発現ライブラリーから、T1165（マウスプラズマサイトーマ細胞）の増殖刺激活性を指標とするバイオアッセイを行い陽性のプラスミドpC1R6を単離してサルIL-11のORFの塩基配列を決定し、当該ORFが17〜20のシグナル配列を含む1〜199のアミノ酸配列に対応するものであることが記載されている。そして、pC1R6プローブを用いヒト胎児肺線維芽細胞株（MRC5）などから単離したヒトIL-11のcDNAを解析してそのORFの配列を決定し、Fig.2にサルIL-11のORFと並べて図示した上で、両者が塩基レベルで約97％という高い相同性を示すことを明記している。
　さらに、サルIL-11のORFについてはCOS-1宿主細胞／pXM発現ベクターの系を用いて発現させ、その培養上清中でT1165増殖活性を含めた３種のIL-11活性を確認し、SDS-PAGE解析(Fig.3)で主要な20kDaの分子種の存在を確認したことが記載されている。加えて、「COS-1細胞産生IL-11の精製により得られたデータは、サイトカインの濃度は100ng/mlであり、mgタンパク質あたり3×106unitsの比活性を有することを示している。（Fig.1の説明文）」、「IL-6も、IL-3依存性巨核球コロニー形成を強化することが見出されており(25,26)、IL-6、およびPU-34由来のサイトカインの巨核球の発生に対する効果は、定性的にも、定量的にも類似していた（データ省略）。（第7515頁左欄）」と記載されており、まさにCOS-1細胞培養上清中に分泌された「サルIL-11成熟体」を、比活性が3×106units/mgという高純度にまで精製したことと共に、当該精製IL-11を用いて、IL-11の３つの活性のうちの少なくともT1165増殖促進活性、および巨核球コロニー形成刺激活性については「定量的」な確認が行われたことが明らかである。
　
２．当審の判断：
（２−１）特許法第２９条第１項第３号について：
　引用文献１には、組換えヒトIL-11成熟体自体を取得した具体例こそ記載されていないものの、ヒトIL-11のORFの全塩基配列が記載されている。そもそも当業者にとって目的タンパク質のORF配列は、当該ORFを含むベクターを用いて哺乳動物形質転換細胞で発現、分泌させることでその培養上清から組換え成熟体蛋白を簡単に取得できるための配列に他ならない。
　まして、引用文献１にはヒトIL-11のORFの約97％という高い相同性を有するサルIL-11のORFについてはCOS-1細胞で実際に発現させており、培養上清中に分泌させた成熟体蛋白を比活性3×106units/mgという高純度にまで精製し、定性的のみならず定量的にもIL-11活性の確認をしたことが記載されている。
　しかして、Fig.2に明示されている如く、ヒトIL-11のORFはサルIL-11のORFとは両端部配列が一致するからベクターに繋ぐために同一制限酵素を用いることができて発現ベクター構築に格別の工夫を要せず、両者の相同性の高さからみてサルIL-11と同様の発現効率が期待でき、かつシグナル配列部分が完全に一致することからみて同一位置でシグナルペプチドの切断が起こって培養上清中に確実に成熟体の形で分泌されるだろうと考えることは、技術常識上自然なことである。
　結局、当業者にとっては、IL-11の普遍性・互換性からみてほぼ同一物質ともいえるサルIL-11成熟体の具体的製造法が示されていることは、組換えヒトIL-11成熟体についてもその具体的製造法が開示されているに等しいといえる。さらなる単離精製工程も常套手段を組み合わせて当業者が適宜行う範囲を超えるものではない。
　そして、引用文献２に記載されるように、短いN末端付近のアミノ酸配列程度であれば、SDS-ゲル電気泳動で分離後のバンドをフィルター上に転写して切り取り、そのまま気相プロテインシークエンサーにかけることで簡単かつ迅速に決定できることは技術常識であったといえるから、当業者にとってみれば当該成熟体のN末端アミノ酸配列情報など必要に応じて適宜決定すればよい程度の価値しかない。
　そうしてみると、引用文献１のIL-11に関する全記載を考慮すれば、引用文献１には、組換えヒトIL-11成熟体に関しても、サルIL-11成熟体の成功例に倣って追試することで確実にCOS-1細胞の培養上清中から単離精製されたヒトIL-11成熟体を得ることができるから、十分な開示があるとするのが相当である。
　ここで、化学物質自体が既に提供されているに等しい場合、当該化学物質の新たな性質・属性を見出したとしても新規化学物質を創生したことにはならないから、新たな化学物質発明が成立するわけではないことは明白である。
　したがって、実質的に「組換えヒトIL-11成熟体」についての発明が記載されているということができる。
　
（２−２）特許法第２９条第２項について：
　また、仮に引用文献１に組換えヒトIL-11成熟体の発明が記載されているとまではいえないとしても、当業者にとって、引用文献１に記載される単離精製サルIL-11成熟体という類似蛋白の製造方法に倣えば容易に取得できることは明らかである。
　そして、ヒトIL-11成熟体の「脂肪細胞化抑制活性」についても、引用文献１において、IL-11が多機能性のIL-6ときわめて類似した作用・機能を有するサイトカインである旨記載されていることは、３種のIL-11活性以外の多種類の作用・機能を有する可能性が示唆されていたことに他ならない。しかも、当該「脂肪細胞化抑制活性」がIL-11，IL-6などと同様の造血微細環境に作用するサイトカイン類（IL-1など）にとって広く観察される性質の１つであって、引用文献３にはIL-6が「脂肪細胞化抑制活性」を有している旨の記載があるのだから、IL-11にも「脂肪細胞化抑制活性」があると想起することは自然なことである。
　したがって、組換えヒトIL-11成熟体についての発明は、本件優先日前の技術常識を考慮すれば、引用文献１〜３の記載に基づいて当業者が容易に想到し得たものであり、その効果も格別のものではないということができる。
　
（２−３）まとめ：
　以上の如くであるから、訂正後の請求項１および２に包含される「組換えヒトIL-11成熟体」に係る発明は、引用文献１に記載された発明であるか、または引用文献１〜３の記載事項に基づいて当業者が容易になし得た発明である。
　したがって、訂正後の請求項１及び２に記載された発明は特許法第２９条第１項第３号もしくは同第２項の規定により独立して特許を受けることはできない。
　
３．理由(1)に対する請求人の主張について：
　理由(1)に対して請求人は、平成14年6月27日付意見書において（イ）〜（ニ）のように主張しているので、これらの点について以下述べる。
　
（イ）比活性の定義がないので、比活性の数値を示してあったとしても、蛋白質の精製度が上昇しているかは全く分からず、IL-11を実際に精製したことの証拠にならない（同第8頁）、との主張について：
  引用文献１の第7513頁左欄24〜26行に、当該論文中で用いられたT1165アッセイ法について「T1165の増殖アッセイは、NordanおよびPotterにより記載された方法を改変して行った。(7)」と、文献(7)を引用して記載されている。当該文献(7)（Science　Vol.233，p.566-569（Aug.1986））第567頁右欄10行の「我々は、活性の単位を、通常のアッセイ条件下でT1165tc細胞に対して［3H］チミジン取り込み量の最大値の50％を誘導する量として定義する。(図2)。」という活性単位の求め方の記載を勘案すると、引用文献１での活性の単位は、当該条件下で増殖するT1165細胞の［3H］チミジン取り込み量の最大値の50％を誘導するIL-11の量（希釈倍率）をunitとして計算したことは明らかである。さらに当業者にとっては、引用文献１に記載されたサルIL-11成熟体が、その比活性数値からみてほぼ純粋近くまで精製されたことも明らかであるといえる。
　
（ロ）サイトカイン全般について普遍性、互換性があるとはいえないから、仮にサルIL-11成熟体が精製されていたとしてもヒトIL-11が簡単に単離できたとはいえない（同第9〜10頁）、との主張について： 
　一般にサイトカイン類に普遍性、互換性が存在することは、進化系統樹からみて霊長類どうしのサル−ヒトと比べものにならないほどに遠いマウス−ヒト間でありながら、ヒトサイトカインの性質を研究するためにマウス培養細胞での現象を観察するのが一般的であること、およびマウス自身のサイトカイン遺伝子をノックアウトした突然変異マウスを研究すること（甲第１４号証第58〜59頁）などからみて、当業者にとっては当然の前提となっているといえる。同表5-1によれば、ヌクレオチド配列相同性が60％などと低いサイトカインですらマウスとヒト間の交叉性がある場合が多く、相同性80％以上の場合をみれば全て両者の交叉性がある。
　しかも、引用文献１ではサルIL-11のcDNAクローニングの際にマウスのT1165細胞増殖活性物質が発現しているクローンを選択するアッセイ法を用いており、COS-1細胞で発現させたサルIL-11の３種類のIL-6に類似した活性を確認したアッセイ系のいずれも全てマウスの培養細胞を用いたものである。このことは、サル由来のIL-11がマウス由来のIL-11レセプターに結合し、情報伝達を行えることをIL-11で確認したともいえるから、IL-11における普遍性・互換性を疑う理由もなく、まして同じ霊長類間のサルとヒトの間で、両IL-11に作用・機能面で格別の差異があるとは考えられない。
　そうしてみると、引用文献１でサルIL-11に３種類のIL-11活性が確認されているのであるから、ヒトIL-11についても同等のIL-11活性が存在することは当業者にとってはむしろ当然である。
　
（ハ）引用文献１、図3AのパルスラベルされたSDSゲル電気泳動のバンドからではサルIL-11成熟体のN末端アミノ酸を決定できない（同第11頁）、との主張について：
　「精製した蛋白質」を用いた場合にSDS−ゲル電気泳動を用いた引用文献２の手法で簡単かつ迅速にN末端配列を決定できることは請求人も認めるとおり（同第11頁5〜7行）であり、上述の如く引用文献１においてはサルIL-11成熟体は既に単離精製されているのであるから、まさに簡単かつ迅速にそのN末端配列を決定できるといえる。
　
（ニ）IL-6とIL-11とはアミノ酸配列が全く異なり相同性が認められないから、IL-6に「脂肪細胞化抑制活性」が存在したからといってIL-11に「脂肪細胞化抑制活性」があるとはいえず、引用文献１に記載されている生物活性とも異なるから、本件特許優先日当時予想された活性ではなかった（第11〜13頁）、との主張について：
　そもそもILなどサイトカイン類は、細胞表面のレセプターを介して細胞内に情報伝達をする物質であり、それぞれのサイトカインで観察される作用・機能は、対応するレセプターを有する細胞内で情報伝達を受けて引き起こされた現象を観察していることに他ならない。したがって、２種のサイトカインによって類似の作用・機能が観察されることは、両者の一次配列の相同性に直接結びつくものではなく、共通のサブユニットを介して情報を伝達したり、共通の細胞内物質を活性化する場合など、むしろ両者がそれぞれ結合するレセプターによる細胞内での情報伝達機構が類似している可能性を強く示唆するものである。そもそも、２種のサイトカインの一次配列の相同性が高ければ、同一のIL番号を付して表示される（例えばIL-6-1,2もしくはIL-6-α,βなど）わけで、作用・機能がきわめて似ていながら相同性が低ければ、当業者は両者をそれぞれ認識する側のレセプターの細胞表面上の分布状況の類似性、当該レセプターの細胞内ドメインの類似性、細胞内でのシグナル伝達機構の共通性（サブユニットの共有など）も期待するはずである。
　そうであるから、引用文献１に、IL-11の作用・機能がIL-6にきわめて類似していることが示唆されている以上、当業者にとって、IL-11がIL-6と同様な細胞表面のレセプター分布と共に、IL-6と共通の細胞内伝達機構を有するようなサイトカインであること、さらにはIL-6と同一ファミリーに属する可能性までも期待することは自然なことである。 
　反対に、多種多様の作用・機能を有しているサイトカインが「脂肪細胞化抑制活性」を有しているとしても、「抗肥満」の医薬組成物として投与した場合に、サイトカインの「多機能性」に基づく、さまざまな生理活性を同時に引き起こすことで副作用となることが明らかであるから、重篤な病気とはいえない「肥満」用の治療剤にとって副作用の存在は致命的な欠陥であり、医薬開発の面からの魅力には欠けるといえる。
　そうすると、引用文献１で既に「多機能性」であることを確認した筆者グループが、他の作用・機能の１つとして「脂肪細胞化抑制活性」を検討していないとしても、直ちに当該活性を筆者らが想起しなかったことにはならず、このことをもって「脂肪細胞化抑制活性」が当業者が予想もしない活性であるとはいえない。
　そして、「脂肪細胞化抑制活性」は、本件特許明細書【0008】において請求人自身が認めるごとく、各種のサイトカイン類において、たとえばTNF-α、IFN、LIF、さらにはIL-1など広範に観察されている、むしろきわめてありふれた生物活性であったといえる上に、引用文献３に記載されるようにIL-6も有している活性であるから、IL-11にとって予想外の活性とはいえないことは上述の如くである。
　
〔４〕以上述べたように、訂正拒絶理由で通知した理由(1)〜(6)のうち少なくとも理由(1)により訂正後の請求項１および２に記載された発明は、独立して特許を受けることができないものであることは明らかであるから、他の理由については検討するまでもなく本件訂正審判の請求は特許法第126条第4項の規定に適合しない。　
　
　よって、結論の通り審決する。