【事件の表示】
　特許第２６７２７２８号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．請求の要旨
　本件審判の請求の要旨は、特許第２６７２７２８号発明（平成３年６月１９日特許出願、平成９年７月１１日設定登録）の明細書を審判請求書に添付した訂正明細書のとおり、すなわち、下記（１）ないし（４）のとおり訂正することを求めるものである。
（１）特許請求の範囲の請求項１に係る記載「米菓類」の前に「作りたての風味が長持ちする」を挿入する。
（２）特許請求の範囲の請求項１に係る記載「、ケーキ類」を削除する。
（３）特許請求の範囲の請求項２に係る記載「米菓類」の前に「作りたての風味が長持ちする」を挿入する。　
（４）特許請求の範囲の請求項２に係る記載「、ケーキ類」を削除する。
　
２．当審の判断
Ａ．上記（１）ないし（４）に係る訂正のうち、（１）及び（３）の訂正は、下記の理由により特許法１２６条１項に規定する、(a)特許請求の範囲の減縮、(b)誤記又は誤訳の訂正、及び(c)明りょうでない記載の釈明のどれにも該当しない。
　(a)について
　上記（１）の訂正は、請求項１に記載の「米菓類」の前に「作りたての風味が長持ちする」という事項を挿入するものであるが、本件明細書の記載からみて、訂正前の請求項１に係る「米菓類、小麦煎餅類、ビスケット・クッキー類、クラッカー類、パイ類、ケーキ類またはドーナツ類。」は、「α、αトレハロースを、原料の総重量に対して０．１重量％以上含む、焼成またはフライされた」という構成を備えることにより「作りたての風味が長持ちする」という性質が付与されるのであるから、訂正前の請求項１に係る「α、αトレハロースを、原料の総重量に対して０．１重量％以上含む、焼成またはフライされた米菓類、小麦煎餅類、ビスケット・クッキー類、クラッカー類、パイ類、ケーキ類またはドーナツ類。」という「構成」からなる発明に対し、上記事項が挿入されても特許請求の範囲が減縮されるわけではない。
　すなわち、通常、特許請求の範囲に新たに「構成」となり得る事項を直列的に加入し、「構成」としての各要件が増加すると特許請求の範囲の減縮となるが、「作りたての風味が長持ちする」という「作用効果」に関する事項を加入しても、訂正しようとする請求項１に係る発明の「構成」は、訂正前の発明の「構成」と実質的に変わるところはないので、実質的に特許請求の範囲が減縮されたことにはならない。
　上記（３）の訂正についても、同様のことがいえる。
　この点について、請求人は、平成１６年１月２７日付け意見書において、「焼き菓子においては、原料配合および焼成後の水分残存量などにより、焼成後に長期間保存できないタイプの製品があります。訂正事項Ａ（注：上記（１）及び（３）の訂正事項に該当する。）は、このような『焼成後に長期間保存できない焼き菓子』を排除して、特許請求の範囲を減縮します。具体的には例えば、小麦煎餅類の一種であるワッフルには、水分含有量が少なく長期間保存可能な製品と、水分含有量が多く長期間保存できない製品とがあります。・・・・・（略）・・・・・このように、訂正事項Ａによれば、長期間保存できないワッフルが排除されます。訂正事項Ａは、本件発明の対象となる焼き菓子から『長期間の保存ができない焼き菓子』を排除して『長期間保存可能な焼き菓子』に減縮します。」（意見書１頁下から２行〜２頁１４行）と主張する。
　上記主張について検討する。
　本件明細書には、上記「作りたての風味が長持ちする」における「長持ち」がどの位の時間の経過を指すのか直接的に定義する記載はない。
　一般に「ながもち（長持ち）」とは、「物が変わらずに長く保たれること」（「広辞苑」第５版１９７８頁）をいうから、「作りたての風味が長持ちする」とは、作りたての風味が変わらずに長く保たれることを意味するものと認められる。
　ところで、上記「作りたての風味が長持ちする」という文言については、本件明細書の段落【０００１】に「本発明は、・・・・・作りたての風味が長持ちする焼き菓子の製造方法に関するものである。」と記載されているのみである。
　そこで、段落【０００１】中の「作りたての風味が長持ちする」という文言の意味するところについてみると、本件明細書の段落【０００２】には、「【従来の技術と本発明が解決しようとする課題】焼き菓子類は、製造直後から風味劣化が始まるので、・・・・・（略）・・・・・このように、焼き菓子類の風味保持は技術的に非常に困難な課題であった。」と記載され、この記載によれば、従来の焼き菓子類においては、焼成またはフライされた直後から作りたて風味の劣化が始まり、かかる風味の劣化をα、αトレハロースを含有させることで解決したのが訂正前の請求項１に係る発明であるということができる。
　加えて、請求人も上記意見書２頁において認めるとおり、本件明細書の段落【０００５】には、訂正前の請求項１に係る「焼き菓子類」として、焼成またはフライ後に長期間保存できる焼き菓子類と共に、焼成またはフライ後に長期間保存できない焼き菓子類も例示されている。
　以上の事実を踏まえると、上記（１）及び（３）の訂正において挿入する「作りたての風味が長持ちする」は、長期間保存可能な焼き菓子類において、その保存期間中に作りたて風味が変わらずに保たれることを意味することは勿論のこと、焼成またはフライされた直後から数時間後、或いは１日後、或いは２、３日後に喫食する焼き菓子類であっても、製造直後から喫食時までの間に作りたて風味が変わらずに保たれることも意味することは明らかである。
　そうすると、上記「作りたての風味が長持ちする」を挿入することによって、「焼成後に長期間保存できない焼き菓子」が排除されることにはならず、請求人の上記主張は採用しない。
　
　(b)について
　訂正前の請求項１に係る記載には、誤記又は誤訳であるところはないので、上記（１）及び（３）の訂正は、誤記又は誤訳の訂正に当たらない。
　
　(c)について
　訂正前の請求項１に係る記載は、それ自体明りょうであるから、上記（１）及び（３）の訂正は、明りょうでない記載の釈明に当たらない。
　
Ｂ．独立特許要件について
　上記Ａで検討したように、上記（１）及び（３）に係る訂正は特許法第１２６条第１項の要件を満たさないものであるが、仮に上記要件を満たすものであるとしても、訂正後の請求項１及び２に係る発明（以下、「訂正発明１及び２」という。）は、下記の理由により独立して特許を受けることができないものである。
（ア）訂正発明
　訂正発明１は、「α、αトレハロースを、原料の総重量に対して０．１重量％以上含む、焼成またはフライされた作りたての風味が長持ちする米菓類、小麦煎餅類、ビスケット・クッキー類、クラッカー類、パイ類またはドーナツ類。」である。
　
（イ）引用例
　訂正拒絶理由通知に引用した１９９０年（平成２年）４月発行「ＦＯＯＤ　ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＥ」６４巻４号の２３頁〜２４頁（引用刊行物１）には、「今日食品工業界が直面している最大の挑戦の一つは，品質を低下させることなく食品を保存することである。糖類のトレハロースによる天然の保護機構は保存に関わる問題解決の鍵となるであろう。」（平成１２年（行ケ）第３１２号審決取消請求事件における甲第２６号証の訳文１頁４行〜６行）、「天然保存料　食品の安定性と安全性は，食品工業界に於いて長年に亙って物理的あるいは化学的な保存方法が採用されてきた主要な研究である。・・・生体物質はどの様にして障害なしに乾燥を生き延びているのであろうか？これが，ケンブリッジに設立された，現在，創業４年目の研究企業である，カドラント社の創設者であり科学部長であるブルース　ローザ博士を魅了した問題である。単純な二糖類であるトレハロースは，普通に存在し，全ての休眠生物で見出されている。」（同１頁７行〜２頁１行）、「トレハロースは無毒でカロリーのある二糖類で，キノコ，蜂蜜，ある種の穀物，ブラインシュリンプやパン酵母で見出されている。」（同２頁５〜６行），「トレハロースは口内でわずかな清涼効果をもつものの，甘味を殆ど感じさせないため風味にはわずかしか影響しない。」（同２頁９行〜１０行）、「現在，トレハロースは，パン酵母から抽出されており，試験研究用試薬としてのみ利用可能である。」（同４頁２行〜３行）、「トレハロースは食品の風味に殆ど影響しないので，数々の食品の保存に使用することができる。クアドラント社は，牛乳，卵，トマトピューレで成功している。ローザー博士は，新鮮な牛乳はトレハロースを用いて乾燥することが可能であり，ひとたび再構成されると，乾燥される前の材料と同じ特性を示すと言っている。牛乳蛋白は，完全なままで残っているので，再構成された粉末を加熱すれば，表面に変性した蛋白質の膜が形成される。蛋白の変性防止は，再構成時に良い品質を得るための鍵である。そして，これは卵の乾燥にも当てはまる。」（同４頁１２行〜１８行）、「高エネルギー乾燥食品もまた，トレハロースにより安定化できる，カロリー価の利用，例えば，牛乳，卵及び新鮮果実の調製品は，高エネルギー飲料のベースとすることができる。」（同４頁２２行〜２４行）、及び「カドラント社は，現在の乾燥食品の幾つかに対する良くないイメージが，技術を発展させる最大の障壁となっていると考えている。質の良さ及び簡便さがよりよい製品群を提供する鍵であり，卵や牛乳を含むコンプリートケーキミックスは，ニーズに応じた製品となりうる。蛋白質の構造が保持されていることから，機能も保たれており，通常の柔らかい組織と褐変の発現が導かれるからである。」（同５頁７行〜１２行）と記載され、この記載によれば，引用刊行物１には，α，αトレハロースを用いて乾燥された卵や牛乳を含むコンプリートケーキミックスが開示されていることが明らかである。
　同じく引用した昭和５７年１２月５日株式会社食品と科学社発行「食品と科学」増刊号（引用刊行物２）には，「プレミックスとは『Ｐｒｅｐａｒｅｄ　Ｍｉｘ』の略語で，日本プレミックス協会によれば，『ケーキ，パン，惣菜などを簡便に調理できる調整粉で，小麦粉等の粉類（澱粉を含む）に糖類，油脂，粉乳，卵粉膨張剤，食塩，香料などを必要に応じて適正に配合したもの』と定義づけている。」（５６頁１段２行〜８行）、「プレミックスは次第にその使用のメリットが認識され，また品種も豊富となり，一般家庭をはじめ，製パン・製菓業界，飲食業界，総菜業界に広く使用されるようになった。」（同段１８行〜２段２行）、「プレミックスは通常，水，卵，イースト等を添加するだけで簡便に調理できることが特徴であるが，近年アメリカにおいては，商品種類の多様化（油脂高配合品，バラエティ・ブレッドの出現），量産向け適合製品の要望（中種法適合ミックス），経済性の追求等の理由により，使用時に小麦粉，油脂，砂糖を添加するタイプのプレミックスか登場した。すなわち使用法別のタイプで，次の三種に分類することかできる。(イ)Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｍｉｘ（完全ミックス）・・・」（５８頁３段３行〜４段５行）、「(イ)コンプリート・ミックス・・・イーストと水さえ添加すればよいように，パンを作るに必要な全資材を混合したもの。」（６１頁１段５行〜７行）、及び「現在，わが国で市販されているプレミックスのほとんどはコンプリート・ミックスであり，一種類のプレミックスを使用して商品のバラエティ化を計る場合や自店の特徴を打ち出す場合にのみ，使用者側で若干の原材料を加えているのが実情である。」（同段２１行〜２７行）と記載されている。
  上記記載によれば，「コンプリートケーキミックス」からケーキ、パン、惣菜など調理することは，本件出願時，周知の事項であったことが認められる。
　また、特開昭５６−１４４０３８号公報（引用刊行物３）を引用するまでもなく、ケーキミックスの代表的な調理方法として，焼成するという方法が，本件出願当時，広く知られていたことが認められる。
　上記認定の周知の事実を勘案すれば，引用刊行物１には，α，αトレハロースを用いて乾燥された卵や牛乳を含むコンプリートケーキミックスから調理される，焼成されたケーキ類が開示されていることが明らかである。
　
（ウ）対比・判断
　訂正発明１と引用刊行物１記載の発明（以下、「引用発明１」という。）とを対比すると，両者は，α，αトレハロースを含む，焼成された焼き菓子類であるという点で一致し、(1) 前者は、目的とする焼き菓子類が「米菓類、小麦煎餅類、ビスケット・クッキー類、クラッカー類、パイ類またはドーナツ類」であるのに対して、後者では、目的とする焼き菓子類がケーキ類である点、（2）前者は、α，αトレハロースの含有量を「原料の総重量に対して０．１重量％以上含む」と限定しているのに対して，後者では，その含有量が明らかでない点、及び(3) 前者では、「作りたての風味が長持ちする」のに対して、後者では、これについて記載されていない点で、両者は相違する。
　相違点(1)について
　本件出願時、「コンプリートドーナツミックス」及び「コンプリートクッキーミックス」は、ドーナツ及びクッキーを簡便に調理できる調整粉として、当業者において周知のものであったと認める。（必要なら、例えば上記引用刊行物２の５６頁〜６０頁参照）
　一方で、引用刊行物１には、トレハロースは蛋白の変性防止に威力を発揮すること、及び卵や牛乳を含むコンプリートケーキミックスにトレハロースを使用した場合には、蛋白質の構造が保持されていることから，機能も保たれており，通常の柔らかい組織と褐変の発現が導かれ、ニーズに応じた製品となりうることが記載されている。
　上記認定の周知事項及び引用刊行物１の記載事項を踏まえると、卵や牛乳を含むコンプリートミックス（調整粉）である点でコンプリートケーキミックスと共通する「コンプリートドーナツミックス」や「コンプリートクッキーミックス」にα，αトレハロースを添加して、これらのコンプリートミックスからドーナツやクッキーを調理することは、当業者ならば容易に想到し得ることである。
　
　相違点(2)について
 (a)「α，αトレハロースを原料の総重量に対して０．１重量％以上含む，焼成またはフライされた作りたての風味が長持ちする米菓類，小麦煎餅類，ビスケット・クッキー類，クラッカー類，パイ類またはドーナツ類。」とは，言い換えれば，「α，αトレハロースを含む，焼成またはフライされた作りたての風味が長持ちする米菓類，小麦煎餅類，ビスケット・クッキー類，クラッカー類，パイ類またはドーナツ類」のうちで，含まれるα，αトレハロースの割合が原料の総重量に対して０．１重量％未満であるものを除いたすべて，ということである。
　(b)引用刊行物１の記載によれば，トレハロースは，糖類でありながら，甘味をほとんど感じさせず，蛋白の変性防止に威力を発揮し，しかも，風味にほとんど影響しないという，食品の天然保存料として非常に有効な働きをするものであることが明らかである。
　そうであるならば，引用刊行物１に開示されている，「コンプリートケーキミックスから調製されるケーキ」に添加されるα，αトレハロースの量が原料の総重量に対して０．１重量％未満であるというような程度の微量でなければならないと考えさせるような事情が認められない限り，同刊行物に接した当業者としては，そこに，少なくとも，α，αトレハロースの含有量を「原料の総重量に対して０．１重量％以上含む」ものも，記載されていると理解することができるものというべきである。ところが、上記特別な事情が存在したことを認めさせる資料は見出せない。
　してみると、上記相違点(2)は、両者の実質的な相違点とはいえない。
　 
　相違点(3)について
　本件明細書の記載からみて、訂正発明１は、「α、αトレハロースを、原料の総重量に対して０．１重量％以上含む、焼成またはフライされた」という構成を備えることにより、製造された「米菓類、小麦煎餅類、ビスケット・クッキー類、クラッカー類、パイ類、ケーキ類またはドーナツ類。」自体に「作りたての風味が長持ちする」という性質が付与されるものである。
　すなわち、訂正発明１における「作りたての風味が長持ちする」は、訂正発明１において奏される作用効果であるというべきである。
　そうすると、上記相違点(3)は、両者の実質的な相違点とはいえない。
　
　上記のとおり、訂正発明１の構成は、引用刊行物１及び周知事項に基づいて当業者において容易に想到し得たものといえる。
　ただ、構成自体についての容易推考性の認められる発明であっても、その作用効果が、その構成を前提にしてなおかつ、その構成のものとして予測することが困難であり、かつ、その発見も困難であるというようなときに、一定の条件の下に、推考の容易なものであるとはいえ新規な構成を創作したのみでなく、上記のような作用効果をも明らかにしたことに着目して、推考の困難な構成を得た場合と同様の保護に値すると評価してこれに特許性を認めることには、特許制度の目的からみて、合理性を認めることができると考えられる。
　しかし、このような立場に立ったとしても、特許制度は「創作」を保護するものであって「発見」を保護するものではない、ということを前提にする限り、構成自体の推考は容易であると認められる発明に特許性を認める根拠となる作用効果は、当該構成のものとして、予測あるいは発見することの困難なものであり、かつ、当該構成のものとして予測あるいは発見される効果と比較して、よほど顕著なものものでなければならないことになるはずである。
　上記の見地に立って、訂正発明１の効果を検討する。
　本件明細書の記載によれば、本件明細書に開示されている訂正発明１の効果は、焼き菓子において、α，αトレハロースを含まない場合に比べて、作りたての風味がよりよく保持される、というものであり、それ以上のものではないことが明らかである。
　前記のとおり、トレハロースは，糖類でありながら，甘味をほとんど感じさせず，蛋白の変性防止に威力を発揮し，しかも，風味にほとんど影響しないという，食品の天然保存料として非常に有効な働きをすることが，引用刊行物１において既に明らかにされていたのである。そして，風味にほとんど影響しないということの開示は，トレハロースと風味との関連について研究されていたことを物語るものである。
　そうすると，訂正発明１は，このような技術水準を背景に，α，αトレハロースの風味に関する新しい効果の一つを，しかも，既に知られているα，αトレハロースの上記特性に照らし，予想をはるかに超えるなどとは到底いうことのできないものを確認したというにすぎない程度のものというべきである。
　また、先に記載したとおり、引用刊行物１には、原料の総重量に対して０．１重量％以上含む量のα，αトレハロースを用いて乾燥された卵や牛乳を含むコンプリートケーキミックスから調理される、焼成されたケーキ類が開示されており、該ケーキ類と比較して、訂正発明１のクッキー類またはドーナツ類が、「作りたての風味が長持ちする」という性質において、単に適用対象を変更したことにより予測される以上の、顕著な効果を奏するとはいえない。
　してみると、訂正発明１は、特許性を認めるに足りるほど顕著な効果を奏するものと認めることはできない。
　
　したがって、訂正発明１は、引用発明１及び上記周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたことは明らかである。
　
　次に、訂正発明２は，物の発明である訂正発明１の構成をすべて含んでおり，方法の発明の構成となっている点が相違しているのみである。
　そうすると，訂正発明１についての上記判断は，訂正発明２においても同様に当てはまることが明らかであるから、訂正発明２は，引用発明１及び上記周知事項に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
３．むすび
　以上のとおりであるから、本訂正審判で請求する訂正は、特許法１２６条１項及び４項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。