【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２９５７１４１号発明「ビス（３、４−ジアルキルベンジリデン）ソルビトールアセタール、これを含有する組成物、およびこれを用いた容器および包装材」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯及び本件特許発明
　本件特許第２９５７１４１号の特許請求の範囲の請求項１〜１３に記載された発明は平成２年９月２０日に出願した特願平２−２４８９９８号の一部を平成９年３月３１日に新たな出願として出願されたものであって、平成１１年７月２３日にその特許権の設定の登録がなされたものであり、その特許請求の範囲の請求項１〜１３に記載の次のとおりのものである。
　
「【請求項１】次式で示されるビス（３，４−ジメチルベンジリデン）ソルビトールアセタール
　
【請求項２】次式で示されるビス（３，４−ジメチルベンジリデン）ソルビトールアセタールである、ポリオレフィン樹脂用造核剤　
　
【請求項３】ポリオレフィンプラスチック組成物であって、脂肪族ポリオレフィン、および、少なくとも１種の脂肪族オレフィンと１種以上のエチレン性不飽和共単量体とから得られる共重合体、からなる群から選択される重合体を包含し、さらに請求項１に記載のビス（３，４−ジメチルベンジリデン）ソルビトールアセタールを含有するポリオレフィンプラスチック組成物。
【請求項４】前記組成物の全重量に基づいて約０．０１〜約２重量％の前記ビス（３，４−ジメチルベンジリデン）ソルビトールアセタールを含有する、請求項３に記載のポリオレフィンプラスチック組成物。
【請求項５】前記脂肪族ポリオレフィンが、２〜約６の炭素原子を含む脂肪族モノオレフィンのポリマーおよび／またはその共重合体であることを特徴とする請求項３または４に記載のポリオレフィンプラスチック組成物。
【請求項６】前記脂肪族ポリオレフィンが、平均分子量１０，０００〜２，０００，０００であることを特徴とする請求項３または４に記載のポリオレフィンプラスチック組成物。
【請求項７】前記脂肪族ポリオレフィンが、線状低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、結晶性エチレンープロピレン共重合体、ポリ（１−ブテン）またはポリメチルペンテンであることを特徴とする請求項３または４に記載のポリオレフィンプラスチック組成物。
【請求項８】前記脂肪族オレフィンが、エチレン、プロピレン、１−ブテンまたはメチルペンテンであり、エチレン性不飽和共単量体がアクリル酸または酢酸ビニルであることを特徴とする請求項３または４に記載のポリオレフィンプラスチック組成物。
【請求項９】前記ポリオレフィンプラスチック組成物が、改善された透明度並びに望ましい味および臭い特性を有することを特徴とする請求項３〜８のいずれかに記載のポリオレフィンプラスチック組成物。
【請求項１０】前記ポリオレフィンプラスチック組成物が、容器材料および包装材料に用いられることを特徴とする請求項３〜８のいずれかに記載のポリオレフィンプラスチック組成物。
【請求項１１】前記容器材料および包装材料が、食品用または化粧品用であることを特徴とする請求項１０に記載のポリオレフィンプラスチック組成物。
【請求項１２】請求項３〜８のいずれかに記載のポリオレフィンプラスチック組成物を含むことを特徴とする容器および包装材。
【請求項１３】前記容器および包装材が食品または化粧品に用いられることを特徴とする請求項１２に記載の容器および包装材。」
                        
２．請求人の主張
　これに対して、請求人は、本件請求項１〜１３に係る発明の特許を無効とする、との審決を求め、その理由として、以下の点を主張し、証拠方法として甲１〜５号証、甲第６号証の１，甲第６号証の２，甲第７号証および甲第８号証を提出している。
（１）本件請求項１〜１３に係る発明は、甲第１号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に規定する発明に該当し、本件請求項１〜１３に係る発明の特許は、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである。
（２）
（２ー１）本件請求項９は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるといえないか、又は、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分してあるとはいえないので、特許法第３６条第４項に規定する要件を充足していない。
（２−２）本件明細書には、発明の詳細な記載において、味および臭い特性についての記載が矛盾しており、当業者が容易に実施をすることができる程度に、その目的、構成および効果が記載されていないので、特許法第３６条第３項に規定する要件を充足していない。
（２−３）請求項６は、「平均分子量」なる不明確な用語により発明の外延が不明確であるから、特許法第３６条第４項の要件を充足していない。
　したがって、本件請求項１〜１３に係る発明の特許は、特許法第３６条第３項および第４項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであるから、特許法第１２３条第１項第４号の規定により、無効とすべきである。
　
３．被請求人の主張
　一方、被請求人は、甲第１号証には、ビス（３，４−ジメチルベンジリデン）ソルビトールについて具体的な開示がないから、請求項１に係る発明は新規性を有しており、請求項２〜１３に係る発明は、請求項１に係る発明の構成を、その構成の一部とするものであるから、請求項１に係る発明が新規性を有する以上、当然に新規性を有するものであり、また、明細書の記載にも不備がない旨主張する。
　
４．判断
　４−１．主張（１）について
　４−１−１．甲第１号証〜甲第８号証の記載内容
　請求人の提出した甲第１号証〜甲第８号証には、それぞれ、以下の事項が記載されている。
［甲第１号証（特公昭６１−５４９７号公報）］
　請求人の提出した甲第１号証（特公昭６１−５４９７号公報）には、以下の記載がある。
　ア．「結晶性ポリプロピレン又はその共重合体に、下記一般式の化合物を配合することを特徴とするポリプロピレンの改質方法。
　
（式中、Ｒは炭素数１〜３のアルキル基を、ｎは２〜３の整数を示す）」（特許請求の範囲第１項）
　イ．「一般式においてアルキル基の位置は特に限定されないが、２，４−、２，５−、３，４−、３，５−ジ置換体、・・・等が例示される。」（公報第２頁第３欄第１７〜２０行）
　ウ．「製造例１
　粉末ソルビット91g、水5g、ジメチルベンズアルデヒド67g、シクロヘキサン750ml、ＤＭＦ30ml、濃硫酸2gをデカンター付き冷却器、温度計、ガス導入口、攪拌器を備えた３ｌ４ツ口フラスコに仕込み系内を窒素置換する。攪拌を開始し、加熱して全体を70〜80℃に保ち、留出する縮合生成水を系外に留去する。反応時間５時間で反応を終了し、中和・水洗後乾燥して生成物を得る。
　純度95%の１・３，２・４−ビス−（ジメチルベンジリデン）ソルビトール粉末を８０％収率で得る。融点247℃」（公報第２頁第４欄第１５行〜第２７行）
［甲第２号証（「Beilsteins　Handbuch　der　Organischen　Chemie」,第IV増補編、第７巻、第２分冊(1981)、第７０６〜７０７頁）］
　３，４−ジメチルベンズアルデヒドが、１９５３年、１９５５年および１９５８年発行の３種の文献のいずれかに記載の方法で製造できることが記載されている。
［甲第３号証（「日化協月報」第３６巻第２号、昭和５８年２月１０日、日本化学工業協会発行、第１１〜１９頁）］
　甲第１号証の頒布時（１９８６年２月１９日）において、３，４−ジメチルアルデヒドが工業的に入手可能であること（第１６頁第４表その他）、及び「芳香族アルデヒドの多価アルコールとのアセタールは合成が容易であり、現在ソルビトールとのアセタールの形で、ゲル化剤、高分子添加剤等に利用されている」（第１９頁右欄第１〜４行）ことが記載されている。
［甲第４号証（名古屋工業大学応用化学科の融　健教授の平成１２年８月１０日付報告書）］　甲第１号証の製造例１の再現実験についての報告書である。
［甲第５号証（新日本理化株式会社　研究開発本部　部長　小林稔明の平成１１年８月２０日付の陳述書）］
　甲第１号証の発明の発明者である小林稔明による、甲第１号証の製造例１で得られた化合物に関する陳述書である。
［甲第６号証の１（「実用プラスチック用語辞典」第２版、監修　瀬戸正二、編纂　大阪市立工業研究所　プラスチック課、昭和４５年６月２０日、株式会社プラスチックス・エージ発行、第513〜514頁）]
　「ポリプロピレン」の欄に「成形材料としては分子量４万程度以上のものが市販されている」（第５１３頁右欄下から第６ないし５行）と記載されている。
［甲第６号証の２（「実用プラスチック用語辞典」第３版、監修　永井　進、編纂　大阪市立工業研究所　プラスチック課、１９８９年９月１０日、株式会社プラスチックス・エージ発行、第665頁）（甲第６号証の１の改訂第３版）
　「ポリプロピレン」の欄に「成形材料として分子量４万程度以上のものが市販されている」（第６６５頁右欄第２〜１８行）と記載されている。
［甲第７号証（「プラスチックス包装材料要覧」昭和４９年３月２８日、社団法人　日本合成樹脂技術協会発行、第447〜448頁）］
　「昭和４５年、ローマで開かれた急速冷凍食品の規格化に関するＥＣＥ／食品規格委員会合同専門家会議での急速冷凍食品取扱基準草案のなかで、包装に関して、つぎのようなことを記している.
・・・・
　4.臭、味、色、その他本来その食品がもっていないものをその食品に与えないこと．」(第448頁左欄第４〜１４行）)」及び「表２　食品用包装材に対する要求品質」（同頁左欄）の中に「衛生性・・・・無味、無臭、無毒など」と記載されている。
［甲第８号証（「POLYMER HANDBOOK」、第３版、J.BRANDRUP及びE.H.IMMERGUT著、１９８９年、John　Wiley　　Sons発行、第V/27〜V/33頁）］
　典型的なポリプロピレンの物性として、重量平均分子量Ｍｗが２２万〜７０万であり、数平均分子量Ｍｎが38,000〜60,000であり、Ｍｗ／Ｍｎが５〜１２であることが記載されている。（第V/30頁左欄第１〜７行）
　　　　
　４−１−２．本件請求項１に係る発明について
　請求人は、甲第１号証には、その製造例１に１・３，２・４−ビス（ジメチルベンジリデン）ソルビトールが得られたことが記載されており、そこには二つのメチル基の置換位置については明記されていないが、かかるジメチル置換基の置換位置は、理論的には６通りしかなく、しかも、甲第１号証の第３欄１８〜１９行（上記イ参照）には、同第３欄第１〜１４行に記載の一般式におけるＲで示される炭素数１〜３のアルキル基の置換位置に関して、２，４−、２，５−、３，５−ジ置換体と並んで３，４−ジ置換体が記載されており、しかも甲第２及び３号証には、３，４−ジメチルベンズアルデヒドは甲第１号証の頒布時によく知られた化合物であったことが示され、甲第３号証にはこのような芳香族アルデヒド類は、多価アルコールとのアセタールが合成容易であることも示されている（同号証第１９頁右欄第１〜４行）のであるから、３，４−ジメチルアルデヒドを原料として、甲第１号証の製造例１に記載の縮合反応を行えば、１・３，２・４−ビス（３，４−ジメチルベンジリデン）ソルビトールが製造できることは明らかであるとし、その製造例１に関する報告書として甲第４号証を示し、さらに甲第１号証の発明者の一人である小林稔明の陳述書（甲第５号証）を提出して、甲第１号証の製造例１における生成物が１・３，２・４−ビス（３，４−ジメチルベンジリデン）ソルビトールであることは事実であると主張する。
　そこで検討すると、甲第１号証の４−１−１　イ．の記載をみれば、甲第１号証の製造例１に記載されたジメチル体が、２，４−、２，５−、３，４−及び３，５−位にジメチル基を有するビス（ジメチルベンジリデン）ソルビトールのいずれかである可能性は高いものの、これら化合物がいずれも甲第１号証の頒布時に新規（したがって対応する公開公報の頒布時にも当然新規）な化合物であることから、甲第１号証の記載及び技術水準を併せ考慮しても、これら４種の化合物のいずれが製造例１に記載されているのかを特定することはできないものである。
　この点に関して請求人は、甲第１号証の製造例１には、１・３，２・４−ビス（ジメチルベンジリデン）ソルビトールが得られたことが記載されているものの、該化合物におけるジメチル置換基の位置が記載されていないことを認めた上で、「甲第１号証の製造例１にどのジメチル体が記載されているのかを確認するには、少なくとも４通りの実験を行うことは当然のことであり、かかる実験は、過度な負担を要するものではないから、甲第１号証の製造例１には、３，４−ジメチル体が記載されている」（第１回口頭審理調書）と主張するので、先ず、この主張、すなわち引用刊行物の目的化合物について少なくとも４種類の可能性があるときに、そのいずれの化合物が記載されているのかを、少なくとも４通りの実験をすれば決定できるかについて検討する。
　甲第１号証の製造例１におけるように、その構造が確定的に記載されずに、不確定な要素を含むときに、すなわち、ジメチル体としか記載されていないときに、その生成ジメチル化合物が３，４−ジメチル体であるといえるためには、該生成化合物の性質、特性等の情報が、製造例１にしたがって４回実験して得られる４種の化合物のいずれであるか確定するに十分な程度に記載されていることが必要である。この観点から製造例１の記載をみると、生成物として、純度が９５％の１・３、２・４−ビスー（ジメチルベンジリデン）ソルビトール粉末を８０％収率で得たことと、その融点が２４７℃であることが記載されている。
　そこで、これらの生成物に関する情報に基づいて製造例１に記載されたジメチル体が３，４−ジメチル体、すなわち１・３、２・４−ビスー（３，４−ジメチルベンジリデン）ソルビトールであると確定的にいえるかどうかについて検討する。
　化合物の融点を化合物を明確化するパラメーターとして使用する場合、その測定値は化合物の純度に依存することは当業者によく知られていることであり、このような場合、化合物が純粋であること、あるいは不純物を含む化合物の製造法が十分に再現性があるように詳細に記載され、その結果、融点測定に必要な生成物が実質的に同じ量の同じ不純物を含有することのいずれかが少なくとも必要である。
　したがって、生成物が９５％の純度を有するとされる製造例１の場合、その融点によって生成物を確定的に同定することができるのは、製造例１において厳密に再現性を有する記載がなされている場合に限られるものである。
　しかしながら、製造例１における記載は上記の意味での厳密さを欠くものである。たとえば、反応終了後の処理について、単に「中和・水洗後乾燥して生成物を得る。」と記載されているのみであるが、中和工程ひとつとっても、請求人が甲第５号証として提出した小林稔明の報告書においては、「反応混合物を室温に冷却した後、1.1gのＫＯＨを溶解したメタノール溶液50mlを加えて、２時間攪拌して中和した。」（同号証第４頁下から１１行〜１０行）とあり、製造例１には用いる中和用塩基及びそのための溶媒、中和時間、中和温度など多くの重要なパラメーターが記載されていないことがわかる。すなわち、製造例１は、そもそも原料も最終生成物も特定されていないだけでなく、方法自体も骨格的な概略を記載するにすぎず、製造例１を原料を変えて４回実験しようとした場合、当業者は、生成物の融点及び純度における広い変動をもたらし得る多くの条件を独自に選択することが求められ、その結果、得られる結果も、全く再現性のないものとなってしまうものである。してみると甲第５号証として提出された、甲第１号証に記載された発明の発明者のひとりである小林稔明の陳述書によれば、純度９５．１％の３，４−ジメチル体の融点は245-250℃で、1/2融解点が247℃であることが記載されているとしても、それは製造例１に記載されていない条件を付加した上での結果であって、それをはずれた場合、そのような結果が得られることを何等保証するものではない。現に、被請求人が乙５号証として提出したチャールズ・リオッタ教授の供述書には、純度９５％の３，４−ジメチル体が、257-260℃で融解することが記載されている。（なお、請求人が甲第４号証として提出した融　健教授の報告書には、ほぼ甲第５号証と同様な反応が記載されているものの、なぜか純度９９％以上の３，４−ジメチル体の融点が記載されているのみで、純度９５％のものについての融点が記載されておらず、単に純度が９５％の場合融点降下により247℃を満たしたことは十分あり得ることである、というに止まるものであり、純度９５％の３，４−ジメチル体が247℃を示すとしているものではない。）
　請求人は、収率についても言及し、４種の異性体のうち、相対的に高収率で得られるのは３，４−ジメチル体のみであることを根拠のひとつとしているが、収率は基本的にはプロセスの特徴であり、それが生成物の同定に役に立つとすれば、それは、上記の純度９５％の生成物で述べたと同様にプロセスについて十分な再現性があるように厳密に記載されている必要があるものであり、上述したようにそのような点での厳密性を欠く（その結果、たとえば上述した融　健教授の報告書では、３，４−ジメチル体について行った３回の実験における３，４−ジメチル体の収率は、それぞれ７４．０％、８９．０％、９１．８％と大きくばらついており、また被請求人が乙第９号証として提出した、請求人の依頼により大阪市立工業研究所が作成した報告書では、３，４−ジメチル体の収率は６８．５％、被請求人が乙第５号証として提出したチャールズ・リオッタ教授の供述書では、２回の実験の結果、３，４−ジメチル体の収率がそれぞれ５５％、６１％と製造例１の８０％の収率に達していない。）製造例１の収率をもって生成物の同定手段とすることはできず、製造例１に記載された程度の内容では、そこに記載された純度、その純度における融点及び収率のみでは、その生成物が３，４−ジメチル体であると確定的にいうことはできない。
　したがって、請求人の主張するように少なくとも４回の実験を行ってみても、甲第１号証の製造例１に記載されているジメチル体が３，４−ジメチル体であると確定的にいうことはできず、甲第１号証の製造例１に３，４−ジメチル体が実質的に記載されているとする請求人の主張は採用できない。
　 なお、請求人は、甲第１号証の発明者のひとりである小林稔明の陳述書（甲第５号証）により、甲第１号証の製造例１においては、３，４−ジメチル体を得たことが事実であることを立証しようとしているが、ここで問題となっているのはなにが記載されているかであって、事実はどうであったかを主張・立証しても、それは製造例１の記載内容を決定するうえで役に立たないものである。
　請求項２〜１３に係る発明はいずれも請求項１に係る化合物を用いるものであるところ、上記のとおり、該化合物は甲第１号証に記載されていない新規な化合物であるので、請求項２〜１３に係る発明も甲第１号証に記載された発明ではなく、請求人のこの点に関する主張は採用できない。
　
　４−２．主張（２−１）について
　請求人は、請求項９における「改善された透明度」なる記載は、比較の基準又は程度が不明確な表現であり、特許を受けようとする発明の外延が不明確である、と主張し、また「望ましい味および匂い特性」なる記載も「望ましい」なる表現は、同様に比較の基準又は程度が不明確な表現であり、不明確である特許を受けようとする発明の外延が不明確である、と主張する。　そこで、まず、「改善された透明度」について検討すると、比較の基準が本件特許発明のビス（３，４−ジメチルベンジリデン）ソルビトールを配合しないポリオレフィンプラスチックの透明度と比較して「改善された」透明度の意味であることは明らかであり、その改善をもたらす化合物が特定されているのであるから、特許を受けようとする発明の外延は明確である。
　つぎに、「望ましい味及び匂い特性」について検討すると、本件特許公報段落【００１６】【発明が解決しようとする課題】の項の「本発明の目的は、従来技術の化合物における味および匂いの欠点を本質的に解決する、効果的なビスージアルキルベンジリデンソルビトール造核剤を提供することである。従って、・・・味および匂いの移行特性が低いポリオレフィンプラスチック組成物およびこれを用いた容器および包装材が提供される。」という記載、および段落【００２８】の「本発明のビスージアルキルベンジリデンソルビトールアセタールは、・・・特に食品と接触する用途、または味および匂いの移行特性が考慮されるべき用途に用いられるポリマー中に使用され得る。」という記載からみて、「望ましい味及び匂い特性」とは、本件特許発明のビス（３，４−ジメチルベンジリデン）ソルビトールを配合したポリオレフィンプラスチックから、味及び匂いが、プラスチック材料に接する他の物質（例えば食品）に移行する特性が低いことを意味し、そのために配合する化合物が特定されているのであるから、同様に特許を受けようとする発明の外延は明確である。
　したがって、これらの点についての請求人の主張は妥当でない。
　
４−３．主張（２−２）について
　請求人は、味および匂いに関する記載が明細書において矛盾するので、全請求項に係る発明が当業者に容易に実施できる程度に発明の目的、構成及び効果が記載されていない、と主張するので、以下において、その妥当性につき検討する。
　請求人の指摘する記載は段落【０００１】の「（本発明の）該ポリマー組成物は、包装された物質に対して、不愉快な味又は匂いをつけない・・・」、段落【００１６】「（本発明によれば）優れた透明度を有し、かつ、味および匂いの移行特性が低いポリオレフィンプラスチック組成物・・・が提供される。」、段落【００１７】「（ビス（３，４−ジメチルベンジリデンソルビトールアセタールは）実質的に改良された味および匂いの移行特性を与える。」、段落【００３７】の本発明の組成物は・・・味または匂いをつけない物理的性質を持った・・・加工製品を与える・・・」及び段落【００６１】「（ビス（３，４−ジメチルベンジリデンソルビトールアセタールは）匂いと味、特に味移行特性について優れていることを明確に示すものである。」であるが、これらの記載は、いずれも造核剤として用いられるビス（３，４−ジメチルベンジリデンソルビトールアセタールが包装された物質に移行しにくい性質を有するものであることを意味するものということができ、そこに相互に矛盾するものはないので、この点について、請求人の主張は妥当でない。
　
４−４．主張（２−３）について
　請求人は、請求項６における「平均分子量」が数平均分子量であるか、重量平均分子量であるかが記載されていないので、発明の外延が不明確であると主張する。
　たしかに、同じ高分子化合物でも、数平均分子量と重量平均分子量とでは、その値が大きく異なることがあるが、請求項６に係る発明は、造核剤としてのビス（３，４−ジメチルベンジリデンソルビトールアセタールを配合すべき脂肪族ポリオレフィンが、平均分子量１０，０００〜２，０００，０００の範囲のものであることを記載するものであり、その上限及び下限にいわゆる臨界的意義を有するものではないので、請求人の提出した甲第６号証の１や甲第６号証の２の「ポリプロピレン」の項に「成形材料としては分子量４万程度以上のものが市販されている」という記載からみてもその意味するところは当業者が容易に理解できるものであることは明らかであり、請求人が主張するような不明瞭な点は存在しない。　　
　
５．むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張する理由及び提出した証拠によっては、本件請求項１〜１３に係る発明についての特許を無効とすることができない。
　よって、結論のとおり審決する。