【事件の表示】
　平成　５年特許願第５０９５６７号「ポリマー合成に対する組合わせの戦略」において、平成１４年５月１３日付けでした手続補正に対してされた補正却下決定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯：
　
　本件補正却下不服審判第2003-50038号は、平成4年11月20日付（優先権主張　1991.11.22US、1992.4.24US）でPCT/US92/10183の国際出願された特願平5-509567号の出願に係るものであり、審査請求の際の手続補正（平成11年7月30日付）で追加された請求項48〜57を、拒絶理由（平成13年11月13日付）に対してなされた手続補正（平成14年5月13日付）において、請求項1〜10とし、同時に請求項11〜152を追加した。（以下、単に手続補正というときは、後者の手続補正をいう。）
　そして、本件審判請求は、原審において当該手続補正が特許法第53条第1項の規定により却下すべき旨の決定が平成15年5月6日付でなされたことに対し、それを不服として平成15年8月5日付で請求されたものである。
　
　原審においては、補正後の請求項1に記載された「ポリマーの溶液を含んだディスペンサーを、ディスペンサーの先端が前記基板の表面に触れるまで、前記基板の表面に向かって移動させ、5nl乃至それ以下の液滴を前記ディスペンサーから放出させ、前記液滴は1mm2以下の局所領域において前記表面と接触し、それによって前記ポリマーは前記局所領域において前記基板表面に付着」させてポリマーアレーを形成する事項（即ち、「ステップ(a)」）が、出願当初の明細書又は図面（以下、「当初明細書」という。）に記載されておらず、かつ当初明細書の記載からみて自明でもないとし、本件の手続補正が明細書の要旨を変更するものであると認定した。
  そこで、以下、補正後の請求項1に記載された発明が、そして特に「ステップ(a)」が当初明細書中に記載されていたか否かについて検討する。
　
２．補正後の請求項1の記載について：
　
　補正後の請求項1には、以下のように記載されている（以下、「補正後の発明」ともいう。）。
　「固定基板上にポリマーアレイを形成する方法であって、該方法は、以下の：
　(a)ポリマーの溶液を含んだディスペンサーを、ディスペンサーの先端が前記基板の表面に触れるまで前記基板の表面に向かって移動させ、5nl乃至それ以下の液滴を前記ディスペンサーから放出させ、前記液滴は1mm2以下の局所領域において前記表面と接触し、それによって前記ポリマーは前記局所領域において前記基板表面に付着する；
　(b)異なった局所領域に位置する少なくとも100の異なったポリマーから成るポリマーアレーが形成されるまで、前記ステップ(a)を繰り返して、異なったポリマーを異なった局所領域に付着させる、
を含む前記方法。」
　
　ここで、補正後の発明は、「ポリマーアレイ形成方法」といっても、「モノマーを原料として固定基板上でポリマーを形成する」手法ではなく、「既にポリマーの形成が完了しているポリマー自身を直接固定基板上に付着させる」手法に関する発明であるといえる。
　そして、その「ステップ(a)」では、「ポリマーの溶液を含んだディスペンサー」からの液滴放出工程について、「ポリマーの溶液を含んだディスペンサーを、ディスペンサーの先端が前記基板の表面に触れるまで前記基板の表面に向かって移動させ、5nl乃至それ以下の液滴を前記ディスペンサーから放出させ」と記載している。
　当該液滴放出工程を時間的な順序で並べると、
(i)ディスペンサーの先端を基板表面に向かって「移動」させる。
(ii)当該先端が基板表面に「接触」させる。
(iii)当該先端から5nl乃至それ以下の液滴を「放出」させる。
という順序で行うことになる。
　即ち、ディスペンサーの先端と基板表面との「接触」工程に引き続き、液滴の「放出」工程が設けられているのだから（特に、「接触」工程に先立つ「移動」工程は明記しているにもかかわらず、「接触」後「放出」前の「基板からの後退」に関する「移動」工程が記載されていないからなおさらである。）、「ステップ(a)」での液滴放出工程は、ディスペンサーの先端と基板表面とが「接触した状態」で行われると解釈することが最も自然である。
　なお、他の場合、例えば「接触」後「放出」前に基板表面からディスペンサー先端を「後退」させる工程を有することで「離れた位置」から液滴を「放出」する場合、を包含するとしても、少なくとも、最も自然な解釈としての「接触状態での放出」工程を採る場合が主要な発明として包含される点では同様であるから、以下、当初明細書中の記載を検討するに際しては、上記「ステップ(a)」での液滴放出工程が、ディスペンサーの先端と基板表面とが「接触した状態」で行われるものとして検討する。
　
３．当初明細書中の記載：
　
　当初明細書中には、「ポリマー溶液を含んだディスペンサー」を用いてポリマーアレイを形成すること自体は記載されておらず、その唯一の根拠となる記載は、同第3頁からの「発明の要約」の項で第3の態様として記載される、モノマー溶液を、基板の反応領域上にスポット(spot)させる手法（以下、「スポッティング法」ともいう。）中で「別の実施態様では、アレーのポリマーなどの化合物が完全な種として領域内に送り込まれ、そのため上記ポリマーのポリマー合成のステップは不要である。（同第5頁19-21行、以下、「記載1」という。）」という記載である。
　当該「記載1」は、モノマー溶液を用いた固定基板上での「スポッティング法」によるポリマーを合成する手法における、モノマー溶液を固定基板にスポットする手法が、「ポリマー溶液」を用いてポリマーアレイを形成する場合にも適用できる可能性を示唆したものということはできる。
　そこで、当初明細書の第35頁以降に設けられている「V.スポッティングの実施態様」の項を検討してみるに、「ディスペンサー」を用いて「モノマー（または他の反応物）」溶液の一滴を正確に固定基板上の領域へ放出するための手法として、下記(1)を前提としたノズルを有するディスペンサーを用いた(2)及び(3)の2種類の態様が記載されている（第38頁11行〜第39頁4行）。（下線は、合議体による。）
　
(1)「基板上にモノマー溶液の一滴を正確に堆積させるために、ディスペンサーのノズルは
基板表面上方に正しい距離をおいて配置しなければならない
　
(2)「一つの実施態様では、ディスペンサーの先端は、5ナノリットルの一滴を放出する場合、
基板表面の上方約5〜50μmに位置
基板表面の上方約10μmで放出する
測定される
表面から移動して離れる。その位置から、一滴が下方のセルに放出される
　　
(3)「別の実施態様では、ディスペンサーのノズルは、ディスペンサーの先端より一定距離だけ固定して延びているシースで囲まれている。この延びている距離は、溶液の一滴が選択された反応領域に送り込まれるときに
落下する距離
ディスペンサーを後退させて基板から離れさせる
　
　上記下線部の記述からも明らかなように、上記2つの態様(2)(3)いずれにおいても、ディスペンサーのノズルから基板表面上に液滴を放出する際のノズル先端の位置は「基板表面上方の正しい距離（約5〜50μm、好ましくは約10μm）」離れた位置である。
　実施態様(2)では、ノズル先端の基板表面との「接触工程」が設けられているものの、当該工程は、「基板の上方の高さは、・・・その先端が基板に接触するまで移動させることによって測定される。」とあるように、あくまで基板表面とノズルとの距離を正確に測定するための工程でしかなく、放出工程に先立ち、ディスペンサーが「表面から移動して離れる」工程を設け、その「離れた位置」から「一滴が下方のセルに放出される」ことが明記されている。
　そうしてみると、当初明細書に記載される、「ディスペンサー」を用いて「モノマー（または他の反応物）」溶液の一滴を正確に固定基板上の領域へ放出するための手法においては、ディスペンサーの先端が基板表面とは、一定距離離れた位置で一滴が放出されることが必須であるということができ、むしろ当初明細書では、ディスペンサー先端と基板表面とが「接触」した状態での液滴「放出」工程を採る場合は積極的に排除されていると見るべきである。
　そうであるから、当初明細書中には、「ポリマー溶液」の液滴放出工程が、ディスペンサーの先端と基板表面とが「接触した状態」で液滴の放出が行われる工程を包含する「ステップ(a)」は概念的にも記載されていないことは明白である。
  したがって、前記手続補正後の請求項1の記載のうち、少なくとも「ステップ(a)」についての記載事項は、当初明細書に記載されておらず、かつ当初明細書の記載からみて自明でもないから、原審において当該手続補正が明細書の要旨を変更するものであると認定した点に誤りはない。
　
４．付記（その他の理由）：
　ところで、当初明細書の請求の範囲には、請求項1乃至47として47もの発明が記載されているにもかかわらず、1項の例外もなく全て「モノマーを原料として固定基板上でポリマーを形成する」手法に関連した発明であって、既に形成を完了したポリマー自身を用いるポリマーアレイ形成に関連した発明ではない。このことからみて、本件の出願時点では請求人自身が、本件明細書中の記載事項に基づいて特許権を請求できる完成した発明としては、「モノマーを用いて固定基板上でポリマーを形成する方法」に関連する発明のみであると認識していたことが窺える。
  そして、モノマーを用いた場合についても、ディスペンサーを用いる「スポッティング法」については、上述の(1)〜(3)等の記載はあるものの、当該技法を用いた固定基板上でのポリマー合成法の実施例はなく、「5nl以下」という極めて微量なモノマー溶液の液滴を、「ディスペンサー」から「1mm2以下」という極めて狭い局所領域に放出させることを繰り返すことで、「少なくとも100以上」という極めて高密度の「ポリマーアレイ」を形成できることは、全く実験的な確認がなされていない。
　ここで、上記(1)からも明らかなように、上記2つの態様(2)(3)いずれにおいてもディスペンサーの液滴を放出する先端部は「ノズル」形状であり、また、当該「ノズル」先端が基板表面から一定距離離れた状態で一滴の放出が行われることは上述のとおりである。その際、ディスペンサー先端のノズルは、「5μm以下」という超微量溶液用であって、極めて微細なノズルを用いることとなるから、当該微細ノズル内の毛細管内壁に付着した液滴は、強固なメニスカスを形成していると考えられる。ノズル先端から当該液滴を基板に接触させずに、離れた状態でその強固なメニスカスを破壊して放出させるためには、かなりの圧力を必要とするはずである。しかも、確実に一定量の液滴を「1mm2以下」という微小な局所領域内に正確にスポットされるように放出する、という制御も必要である。「完全に形成されたポリマー」の溶液ともなれば、モノマー溶液以上に粘性が高いと予想されるから、さらに高い圧力が要求され、ノズル内壁構造の重要性も高まると考えられる。
　当初明細書には、ディスペンサーと基板の局所領域の中心との正確な位置決め手法は、具体的な公知の手法を引用して記載されていることから、ノズル先端位置を局所領域の中心にあわせることまでは可能であるとしても、一滴放出時の圧力制御やノズルの具体的形状、構造に関しては、「通常の微量ピペッティング装置」が用いられる旨の記載（第39頁19〜21行）があるのみで、何ら具体的な記載はない。
　その上、原料モノマーとは異なり、共通溶液を分配する連続的な放出ではないから、1ノズルあたり一定量の1滴のみの放出である。「100以上」ものノズルを併設する旨の記載はなく、「通常の微量ピペッティング装置」としてそのような膨大なノズル併設装置が周知であったはずもないから、1もしくは数個程度のディスペンサーで基板上の「100以上」箇所の局所位置に1滴ずつ放出するための制御のみならず、1滴放出する度に、ノズル内の洗浄工程、乾燥工程、新たなポリマー溶液を充填する工程を設けるための制御が必要になる。
　そのような複雑な制御を必要とするはずの「完全に形成されたポリマー」溶液を用いたノズル形状のディスペンサーによる「高密度ポリマーアレイ」製造については、それを可能にするための具体的な態様が全く記載されていない以上、当初明細書には実質的な開示がないとするのが相当である。
　特に、補正後の請求項1に記載される数値範囲はいずれも上限もしくは下限が設定されておらず、きわめて高密度の究極のポリマーアレイをも包含するといえるから、最低ラインにあたる、「5μm」ずつの溶液で所定の「1mm2」領域中にスポットされた「100」種のポリマーアレイですら具体的な記載もない当初明細書に、そのような究極的ポリマーアレイをも含めた補正後の発明についての完成した発明が開示されていたということはできない。
　なお、本件国際出願日（1992年）から2年以上も後の1995年（優先権主張日1994.6.17US）に国際出願された特願平8-502498号（特許第3272365号）の明細書には、「ポリマー溶液」を用いたいわゆる「スポッティング」法による「ポリマーアレイ」を実際に作成したことが具体的に記載されているが、その「発明の背景」の項には、従来の技術による方法または装置では、「（i）50-200ミクロン以下の距離だけ離れた多数の微小なアッセイ領域と、（ii）その配列の各領域に対応し一般にピコモル単位の範囲で示される明確な量の被検体と、によって特徴付けられるミクロ配列を大量作成することはできなかった。」ことが記載されている。当該「ミクロ配列」はまさに上記補正後の発明が目的とする「高密度のポリマーアレイ」に他ならないから、当該出願の2年以上も前の本件出願日の時点では、スポッティング法による「高密度のポリマーアレイ」は、発想こそなされていたとしても、実際には作成することができなかったことを示すものである。
　そして、当該後願発明においては、(1)一対の「互いに距離を空けた同じ広さの細長い部材によって形成され、お互いに対して先細になり、流路の先端領域で収束する」という「ピンセット様」の「開放毛管」の先端領域でメニスカスを形成して試薬溶液を保持すると共に、(2)この分配装置の先端を、支持体の表面の指定位置で支持体に対し軽く打ち付け、毛管の中のメニスカスを壊すに充分な衝撃を与えることで、当該課題を解決している。即ち、ディスペンサーの先端形状として「ノズル」形状ではなく、「ピンセット様」形状を選択し、かつ「離れた位置からの放出」ではなく、基板に軽く打ち付けた「接触状態での放出」を選択したことで、はじめて「ポリマー溶液」を用いた「スポッティング法」による「高密度ポリマーアレイ」が達成できたということができる。
  このことからみても、本件の当初明細書の単なる前記「記載1」程度の概念的な可能性に関する記載では、完成された発明が開示されていないとする上記認定は妥当なものである。
　以上述べたように、当初明細書中には、「完全に形成されたポリマー」を用いる場合の発明に係る、前記手続補正後の請求項1に記載された発明に関しては、文言上はともかく、実質的に完成した発明として記載されていなかったとするのが相当である。
　ところで、特許法第70条にも特許発明の技術的範囲が特許請求の範囲の記載に基づいて定められることが規定されているように、「特許請求の範囲」は本来出願の時点で明細書に記載された発明の要旨を正確に記載すべきものであるところ、「特許請求の範囲」の補正が、当初明細書の記載事項の範囲内という条件付きで「明細書の要旨を変更しないものと
みなす
　そのような法の趣旨を踏まえて特許法第53条をよむとき、「当初明細書の要旨」は、当初明細書中に記載された「発明の要旨」であり、その「発明の要旨」とは単なる形式上の概念的記載ではなく、当初明細書中に完成した発明として開示された発明の要旨のみをいうと解するのが相当である。
　してみれば、当初明細書中の裏付けのない概念的な記載に基づいて、その「発明の要旨」として「特許請求の範囲」中に記載してきたことは、まさに当初明細書中の発明の要旨を変更するものである。
　そうであるから、このような観点からも、前記手続補正後の請求項1に「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項として記載された事項」は、当初明細書に記載されておらず、かつ当初明細書の記載からみて自明でもないものであり、当初明細書の要旨を変更するものであるというべきである。
　
５．結論：
　いずれにしても、原審において当該手続補正が明細書の要旨を変更するものであり、前記手続補正は特許法第53条第1項の規定により却下すべきものであると認定した点に誤りはなく、本件審判請求は成り立たない。