【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２７０８７１５号発明「形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯
　(1)本件特許第２７０８７１５号に係る出願は、昭和６２年８月４日に出願された特願昭６２−１９３８５５号の一部を平成６年８月２２日に新たな特許出願としたものであって、本件発明は、平成９年１０月１７日に特許権の設定登録がなされたものである。
　(2)これに対して、請求人により平成１４年９月３０日に本件無効審判の請求がされ、本件特許の請求項１に係る発明（以下、「本件発明」という。）は、その優先日前に日本国内又は外国において頒布された甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明と同一であり、若しくは甲第１号証に記載された発明から、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第１項第３号に規定する発明に該当し、あるいは同法第２９条第２項の規定に違反し、特許を受けることができず（主張１）、また、本件発明は、甲第２号証および甲第３号証により、本件特許出願の優先日前に、日本国内において公然知られていたものであるから、特許法第２９条第１項第１号に規定する発明に該当し、特許を受けることができず（主張２）、さらに、甲第３号証〜甲第５号証、および甲第１１号証〜甲第１７号証より、本件特許出願の優先日前に、日本国内において、山之内製薬株式会社により公然実施をされた発明であるから、特許法第２９条第１項第２号に規定する発明に該当し、特許を受けることができない（主張３）と主張し、証拠方法として、甲第１号証ないし甲第１８号証を提出している。
　
　(3)被請求人は、本件特許に対して提起された別の無効審判事件（審判２００２−３５４６０号）において、訂正の請求を行い、当該審判事件は２００３年８月１３日付で、上記訂正を容認したうえで、請求不成立との審決が確定した。当該訂正の内容は以下のとおりである。
　
訂正事項ａ．
　特許明細書の特許請求の範囲の請求項１における「特徴とする「Ｂ」型のファモチジン」の「する」と「「Ｂ型」」の間に、「再結晶により析出された形態学的に均質な」なる記載を付加する。
訂正事項ｂ．
　特許明細書の特許請求の範囲の請求項２における「４０℃以下の温度で過飽和させたその過飽和溶液から」の「４０℃以下の温度で」と「過飽和させた」の間に、「迅速に」なる記載を付加する。　
　
２．請求人の主張
　請求人は、本件発明の特許を無効とする、との審決を求め、その理由として、上記１．に記載した主張をなし、本件発明に係る特許は特許法第１２３条第１項第２号により無効とすべきである、と主張し、証拠方法として甲第１号証〜甲第１８号証を提出している。
　
３．被請求人の主張
　一方、被請求人は、請求人の主張は何れも失当である、と主張し、乙第１号証〜第１１号証を提出している。
　
４．本件発明
　本件発明は、上記訂正により訂正された明細書の特許請求の範囲に記載された次のとおりのものと認める。
「【請求項１】その融解吸熱最大がＤＳＣで１５９℃にあり、その赤外スペクトルにおける特性吸収帯が３５０６、３１０３及び７７７ｃｍ−１にあり、及びその融点が１５９〜１６２℃であることを特徴とする、再結晶により析出された形態学的に均質な「Ｂ」型のファモチジン。」
　
１．甲第１〜１８号証に記載された内容
　甲第１号証（特開昭５９−２２７８７０号公報）には、参考例４として、化学反応により生成したファモチジン「の一部をジメチルホルムアミド−水から再結晶し、さらに等モル量の酢酸水に溶解した後等モル量の稀水酸化ナトリウム水溶液を加えることにより析出させた結晶は、つぎの理化学的性状を示す。」ことが記載され、融点が１６３−１６４℃であることが記載されている。
  甲第２号証（「インタビューフォーム、ガスター」）は、請求人によれば、山之内製薬株式会社がガスターについて、卸売業者や病院関係者などに配布していた、ガスターのインタビューフォームであって、原薬ファモチジンの理化学的性質について、その第２頁の「融点」の項目に「１６２°以上になると徐々に黄色に着色し、１６２．５°付近から溶け始め、１６４°付近で熱分解し発泡して黄褐色となる。」と記載され、「確認試験」の項目に、赤外吸収スペクトルにおいて、「３５１２ｃｍ−１、３４０３ｃｍ−１、１６３８ｃｍ−１、１５３５ｃｍ−１、１２９０ｃｍ−１及び７８１ｃｍ−１に吸収を認める。」と記載されている。
　甲第３号証は、請求人が、山之内製薬株式会社が販売しているガスターの医薬品添付文書というものであり、２００２年１月改訂（第６版）と印刷され、ガスターの効能・効果、用法・用量、及び理化学的知見などが記載されている。
　甲第４号証の１は、本件特許権者による、本件特許に対応するヨーロッパ特許第２５６７４７号公報（異議申立前）であり、請求項２に「ファモチジンＢ型結晶」が記載されている。
  甲第４号証の２は、甲第４号証の１の特許に対する山之内製薬株式会社等による異議申立事件についての異議決定後のヨーロッパ特許第２５６７４７号公報であり、当初含まれていたファモチジンのＢ型結晶についての請求項は削除されている。
　甲第５号証（ＥＰ０１２８７３６Ａ１）は、甲第１号証（特開昭５９−２２７８７０号公報）の対応ヨーロッパ出願に係る出願公開公報である。
　甲第６号証（Ｍａｒｋｏ教授の実験報告書及び抄訳）は、本件特許に対応するヨーロッパ特許（甲第４号証の１）の異議事件において、被請求人によって提出されたものであり、ＥＰ０１２８７３６Ａ１（甲第５号証）の参考例４を追試したところ、未精製ファモチジンは、９８．３％がＢ型であったこと、さらなる精製が必要なこと、精製を行わなければ、生成物は医薬的観点から無効であること（「結論」の項）、再結晶後のファモチジンについては、甲第７号証の石井吉雄の実験報告書の精製工程（上記参考例４の追試とされるもの）を再現したところ、Ａ型のファモチジンが９３．７％、Ｂ型のファモチジンは−％で得られたこと、すなわち精製で得られた生成物は本質的に純粋なＡ型のファモチジンであることが示されている。
　甲第７号証は、山之内製薬株式会社、合成技術研究所　合成技術担当　主管研究員石井吉雄氏が１９９３年８月４日に作成した「実験報告書」であって、本件特許に対応するヨーロッパ特許に対する上記異議事件において山之内製薬株式会社から提出されたものであり、上記ヨーロッパ特許公開明細書の参考例４を追試した結果が記載されている。
　甲第８号証（Ｂｕｒｇｅｒ教授の実験報告書及び抄訳）は、これも本件特許に対応するヨーロッパ特許に対する上記異議事件において、山之内製薬株式会社から提出されたもので、ＥＰ０１２８７３６Ａ１（甲第５号証）の参考例４を追試して得た粗結晶、および該粗結晶をジメチルホルムアミド−水から再結晶して得た精製結晶はいずれも形態学的にＢ型１００％のファモチジンである結果が得られたことが示されている。
　甲第９号証は、本件特許の審査の際に、本件特許に係る発明に対してなされた拒絶理由通知である。（発送日：平成８年３月２６日）
　甲第１０号証は、甲第９号証に係る拒絶理由通知に対して、被請求人が提出した意見書である。（提出日：平成８年９月２６日）
　甲第１１号証（「ノリマツイサオ氏の陳述書」及び訳文、１９９５年６月１６日作成）は、本件特許に対応するヨーロッパ特許（甲第４号証の１）に対する異議申立事件において山之内製薬株式会社により提出されたものであり、山之内製薬株式会社高萩工場、生産管理グループのノリマツイサオ氏が、山之内製薬株式会社においてファモチジンを含有する錠剤の製造に使用したファモチジンの原末は、市販用錠剤の製造の開始から現在まで、赤外吸収スペクトルから判断して、Ｂ型の結晶のみであることを陳述したものである。
　甲第１２号証は、上記異議申立事件に係る山之内製薬株式会社の異議申立書であり、そこには、異議申立人である山之内製薬株式会社が、ファモチジンを開発して基本特許を所有しており、ファモチジン製剤が、１９８５年以降、世界中で山之内製薬株式会社およびライセンシーにより販売されてきていることが記載されている（第３頁、抄訳第３頁）。
　甲第１３号証は、上記異議申立事件に係るメルク社の異議申立書であり、申立人であるメルク社が、１９８１年に山之内製薬株式会社からファモチジンを購入し、１９８６年３月２８日にスイスにおいて、処方薬としてのファモチジンを最初に販売したこと等が記載されている（第１０頁最終段落〜第１１頁第２行、抄訳第７頁）。
　甲第１４号証は、上記異議申立事件において、山之内製薬株式会社の申立に対し、被請求人が提出した答弁書である。
　甲第１５号証は、上記異議申立事件に係る山之内製薬株式会社の弁駁書である。
　甲第１６号証は、上記異議申立事件に係るヨーロッパ特許庁による中間決定である。
　甲第１７号証は、上記異議申立事件に関し、被請求人が請求した審判に対する棄却決定である。
　甲第１８号証は、第十四改正日本薬局方解説書の「一般試験法　６３　融点測定　注１」である。
　
                        
７．判断
（請求人の主張１について）
　請求人は、本件請求項１に係る再結晶により析出された形態学的に均質な「Ｂ」型のファモチジンは、甲第１号証及び甲第５号証の参考例４で得られる粗結晶（反応混合物から生成した結晶で、請求人のいう（ａ）の工程で得られるもの）ファモチジンと同一であると主張するので、以下に検討する。
　本件請求項１に係る形態学的に均質な「Ｂ」型のファモチジンは、「再結晶により析出された」ものであるから、これと対比すべきは、上記参考例４における粗結晶ではなく、この粗結晶を再結晶して精製されたファモチジンであることは明らかである。
　したがって、請求人の上記主張は、すでに妥当でないが、上記参考例４において粗結晶を再結晶して得られたものについても以下に検討する。
　上記参考例４における再結晶は２段階で行われている。すなわち、まず「ジメチルホルムアミドー水から再結晶」し（請求人のいう（ｂ）の工程）、「さらに、等モル量の酢酸水に溶解した後等モル量の稀水酸化ナトリウム水溶液を加えることにより析出させ」る（請求人のいう（ｃ）の工程）ものである。このような２段階精製を行う理由として、石井報告書（甲第７号証）はその第４頁において、以下のように説明している。
「ファモチジンの精製のために、このような２段階精製を採用するのは次の事情による。即ちファモチジンの物理化学的性質を少し検討すれば容易に理解できることであるが、ファモチジンは通常の有機溶媒に対して溶解性が低く、単一溶媒を用いる再結晶では十分精製できない。ＤＭＦを用いる再結晶だけでは製品中の残留溶媒を考慮すると好ましくない。また通常の単一有機溶媒に溶解させるときには加熱を必須とするのでファモチジンの分解を誘発して純度低下の原因となる。そこで参考例４ではファモチジンを酢酸塩として可溶化した後中和により結晶を析出させる方法が精製方法として採用された。」
　一旦結晶化しても、再度溶解してしまえば、溶解前の結晶形は失われてしまうことを考慮すれば、上記２段階精製のうちの、後段、すなわち（ｃ）の工程の再結晶精製工程において生成する結晶が形態学的に見てどのようなものであるかを検討すれば足りるから、以下、この後段である（ｃ）の工程の再結晶精製工程で得られる結晶について検討する。
　甲第５号証に対応する日本特許公報である甲第１号証における参考例４では、この後段の再結晶精製工程について、「等モル量の酢酸水に溶解した後等モル量の稀水酸化ナトリウム水溶液を加えることにより析出させ」る、と記載するに止まり、溶解されたファモチジンの濃度、稀水酸化ナトリウム水溶液の添加条件（たとえば、攪拌下に行うのか、攪拌を行うとしてどの程度の攪拌を行うのか、一度に添加するのか、少しずつ添加するのか、等々）あるいは稀水酸化ナトリウム水溶液の濃度などについて、全く記載するところがない。結晶多形でないものについては、このような条件の相違によっては生成物が変わることがないので詳細に記載されないものであるが、ファモチジンのように結晶多形が存在する場合には、これらの条件が決定的にその結晶形に影響を与える場合がある。本件明細書の記載には、ファモチジンの再結晶について「【0007】得られたファモチジンの形態学的特性と製造の動力学的条件との関係を研究したところ、我々は、「Ａ」型の製造のためには結晶化を熱溶液から出発して比較的小さい冷却速度を用いることにより実施するのが最も好ましいことを見出した。これとは対照的に、結晶化の間迅速な過飽和により引起こされる析出によって生成物を得る場合には、この生成物は特性的に低融点の「Ｂ」型になる。【0008】迅速な過飽和はファモチジン溶液の極めて迅速な冷却或いはファモチジン塩基のその塩からの迅速な遊離により達成することができる。・・・。【0009】・・・この塩からの遊離塩基は逆投与方法を用いて水酸化アンモニウムによって遊離させることができることを見出した。」と記載されている。本件明細書における、上記「迅速な過飽和により引起こされる析出」に対応する工程が、上記参考例４における後段の再結晶精製工程に対応するものであるところ、参考例４における記載は、上述したように、単に「等モル量の酢酸水に溶解した後等モル量の稀水酸化ナトリウム水溶液を加えることにより析出させ」る、と記載するに止まるので、本件明細書の記載によれば、再結晶の条件により、「Ａ型」ファモチジン、「Ｂ型」ファモチジン及びそれらの混合物が得られることになる。この再結晶工程について、「Ｂ」型ファモチジンが得られたとする石井報告書（甲第７号証）では、この析出を、ファモチジンの酢酸水溶液に「攪拌下、室温（２５℃付近）で１０％水酸化ナトリウム水溶液９．６ｍｌを素早く加えた後攪拌を止め、３０分間静置した。」（第３頁）とあり、攪拌の度合いにもよるが、「Ｂ」型ファモチジンが得られたということから、本件明細書における迅速な過飽和あるいはそれに近い条件を採用していたものと考えるのが合理的である。少なくとも、本件明細書の記載を否定するためには、再結晶条件を参考例４の範囲でいろいろ変更しても、常に「Ｂ型」ファモチジンが得られることを示す必要があるが、甲第７号証はそのような実験結果を示していない。請求人が甲第８号証として提出したＢｕｒｇｅｒ博士の報告書に記載されている２回の実験においても、当該再結晶により「Ｂ」型ファモチジンのみが得られた結果が記載されているが、一回目の実験では、ファモチジンの酢酸水溶液に「水酸化ナトリウム０．１８ｇの水溶液１０ｍｌを全部、その澄明溶液に加えた」（訳文第１３頁）とあるのみで、攪拌の有無、その度合い、あるいは添加方法については全く記載するところがなく、二回目の実験でも、水酸化ナトリウムの水溶液を「全部」加えるのではなく「一度に全部」（訳文第１５頁）加える点が相違するだけであって、本件明細書によれば、再結晶の条件次第で「Ａ」型、「Ｂ」型あるいは混合物が析出するものであるときに、これらの実験のみから、参考例４の後段の再結晶で析出するのは、常に「Ｂ」型のファモチジンであるということはできない。
　かえって、被請求人が乙第７号証として提出した竜田邦明の実験報告書では、ファモチジンの酢酸水溶液を「攪拌下１０％水酸化ナトリウム水溶液２．４mlを素早く加えた。同温にて３時間攪拌した後、インキュベータから取り出して室温にて１時間静置」した場合（実験２）、Ａ型ファモチジンとＢ型ファモチジンの４５：５５の存在比のファモチジン結晶が得られ、同じくファモチジンの酢酸水溶液に「激しくかき混ぜながら１０％水酸化ナトリウム水溶液１．１８ｍｌを素早く加えた。結晶の析出が確認された後、３５℃にて３時間激しくかき混ぜ、室温にて３０分間静置」した場合（実験３）、Ａ型ファモチジンとＢ型ファモチジンの３５：６５の存在比のファモチジン結晶が得られることが示され、請求人は、この結果について特に反論するところがないので、この実験結果を参酌して判断すると、攪拌の度合いをより強くするだけで、Ｂ型ファモチジンの生成比率が上昇するということがわかるので、上記参考例４のように再結晶条件を厳密に記載していない記載に基づいて、再結晶を行ってみても、Ｂ型ファモチジンのみからなる結晶が常に生成するとはいえない。
　したがって、いずれにしても、甲第１号証に再結晶により析出された形態学的に均質なＢ型ファモチジンが記載されているとはいえないものである。
　また、結晶多形についてなにも記載するところのない甲第１号証の記載に基づいて、当業者がＢ型ファモチジンを想定することは困難である。
　さらに、甲第２号証は、山之内製薬株式会社が販売するガスター製剤について記載するものであるところ、以下に示す理由により、該ガスター製剤が再結晶により析出された形態学的に均質なＢ型ファモチジンを含有するものであるということはできないので、甲第２号証に本件発明のＢ型ファモチジンが記載されているということはできない。
　したがって、請求人の主張１はいずれも妥当でない。
（請求人の主張２について）
　請求人は、山之内製薬株式会社が製造、販売するガスター製剤は、Ｂ型ファモチジンを有効成分として含有する、ということを前提として、本件発明は、本件特許出願の優先日前に公然知られていたものであるとし、そのことを示す証拠として甲第２号証及び甲第３号証を提出するが、以下の「（請求人の主張３について）」の項で述べる理由により、山之内製薬株式会社が製造、販売するガスター製剤は再結晶により析出された形態学的に均質なＢ型ファモチジンを含有するものであるということはできないので、請求人の主張２も妥当でない。
（請求人の主張３について）
　請求人は、本件発明は本件特許出願の優先日前に、日本国内において、山之内製薬株式会社により公然実施をされた発明であると主張する。
　すなわち、請求人は、本件特許出願の優先日前から山之内製薬株式会社が、ファモチジンを有効成分とする錠剤及び散剤を「ガスター」の販売名のもとに販売していたことが明らかであるところ、当時からの製造責任者であるノリマツ　イサオの陳述書（甲第１１号証）によれば、ファモチジンを含有する錠剤の製造に使用したファモチジンの原末は、「赤外吸収スペクトルから判断して、Ｂ型の結晶のみ」（訳文の第２頁）であるから、上記ガスター製剤に含有されていたファモチジンはＢ型のファモチジンであるから、本件請求項１に係る発明は、本件特許の優先権主張日前に、日本国内で公然実施されていたものである、と主張する。
　そこで、山之内製薬株式会社が製造、販売していた「ガスター」製剤中に含有されたファモチジンが、形態学的に均質なＢ型ファモチジンであるか否かについて、検討する。
　ノリマツ　イサオの陳述書によれば、ガスター製剤の製造に使用したファモチジンの原末がＢ型ファモチジンである根拠を、上述したように赤外吸収スペクトルから判断しているが、原末ロット番号B009、C013（この二つのロットのみが優先権主張日前のもの）及びE031については「タノケッショウケイ」について「ゲンドナイ」と記載しているのに対し、これ以降の、原末ロット番号H018などについては「ＮＤ」と記載しており、記載上に差異が認められる。
　「タノケッショウケイ」という記載からみて、複数の結晶形について認識されていたことは示されるものの、「ゲンドナイ」という記載における「ゲンド」がどのようなものであるのかについては一切記載するところがなく、これだけでも原末ロット番号B009、C013のものがＢ型ファモチジンのみであるという主張の妥当性に疑いがでてくるものであるが、「ゲンドナイ」にしろ「ＮＤ」にしろ、その判断の根拠は赤外吸収スペクトルにあるとされるので、赤外吸収スペクトルについてひきつづき検討する。
　請求人が乙第９号証として提出した、ヘゲデュシュ博士の宣言書には、Ａ型ファモチジンとＢ型ファモチジンの混合物について、Ａ型ファモチジンの含有量を０、５、１０、１５、２０、２５、３０、４０、５０、９５及び１００％としたものを作成し、赤外吸収スペクトルをパーキン・エルマー　スペクトル１０００ＦＴ−ＩＲ装置で４ｃｍ−1のスペクトル分解能で測定した結果得られたスペクトルが示されているところ、Ａ型に最も特徴的な３４５２cm−１（この吸収はノリマツ　イサオの陳述書においても３４６０cm−1の吸収として、その有無をもってＡ型ファモチジンの有無を判定しているものである。）に着目すると、Ａ型ファモチジンの含有率が０％のときはもちろん吸収がないが、５％含有させた場合でも、全くその吸収を確認できず、含有率１０％の場合でも、吸収があると断定するのは困難であり、含有率２０％になってはじめて吸収を確認できるものであることが読みとれるものである。この実験結果について特に疑うべき合理的根拠はなく、また、この乙第９号証について請求人は何らの反論もしていないので、この実験結果は信憑性のあるものと認められる。
　そうすると、赤外吸収スペクトルにおいて、３４６０ｃｍ−１における吸収の有無のみに基づいてＡ型ファモチジンの存在を否定するノリマツ　イサオの陳述書の内容からは、各原末ロット番号のものがＡ型ファモチジンを含有しないＢ型ファモチジンである、とまでいうことはできない。ノリマツ　イサオの陳述書においては、さらに、「ファモチジンを得る最終工程はＥＰ−Ａ−０１２８７３６の比較例４に基づいた方法であ」るとしているが、すでに述べた理由により、この方法で得られるファモチジンが常に形態学的に均質なＢ型ファモチジンであるということはできず、その上、原末ファモチジンと市販されたファモチジン製剤との関係についてなにも立証されていないのであるから、甲第１１号証は、山之内製薬株式会社が製造、販売していたガスター製剤に含まれるファモチジンが、Ａ型を含まない、すなわち形態学的に均質なＢ型ファモチジンであったことを示すものではない。
　したがって、山之内製薬株式会社が製造、販売していたガスター製剤によって、本件請求項１に係る「形態学的に均質な「Ｂ」型のファモチジン」が公然実施されたものであるということはできず、請求人の主張３は妥当でない。
　　
４．むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張する理由及び提出した証拠によっては、本件請求項１に係る発明についての特許を無効とすることができない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。