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　平成　７年特許願第１７４５５８号「トンネル掘削機及びトンネル掘削方法」拒絶査定不服審判事件〔平成　９年　１月２８日出願公開、特開平　９−　２５７８９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成７年７月１１日の出願であって、平成１５年１月２０日付けで拒絶理由が出され、平成１５年３月１８日受付で手続補正がなされ、平成１５年７月１０日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成１５年８月１４日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、平成１５年９月１０日受付で手続補正がなされたものである。
　
２．平成１５年９月１０日受付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　　平成１５年９月１０日受付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明
　本件補正により、特許請求の範囲の請求項１は、
「前部に装着されたカッタヘッドを駆動回転させながら周方向複数に分割された筒状の胴体を前進させることで、前方の岩盤を掘削してトンネルを形成するトンネル掘削方法において、掘削する岩盤の膨張によって前記胴体周辺に形成したトンネルの内径が小さくなって前記胴体が前進できなくなったときには、前記筒状の胴体の外径を縮小してトンネル内壁面との干渉をなくしてから掘進させ、ある程度前進したら胴体の外径を拡大して元の外径に戻すことを特徴とするトンネル掘削方法。」
と補正された。
　上記補正は、請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「トンネルの内径が小さくなったとき」について「胴体が前進できなくなったとき」との限定を付加し、同じく「トンネル内壁面との干渉をなくしてから掘進させ」について「ある程度前進したら胴体の外径を拡大して元の外径に戻す」との限定を付加するものであって、特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで、本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
（２）本願出願前に頒布された刊行物
　原査定の拒絶の理由に引用された実公昭４８−２９６９４号公報（以下、「刊行物」という。）には、次の記載がある。
「機体及び機体の前部に装着せる掘削部の外周のトンネル壁を支えるよう放射線方向に伸縮し得る分割型シールドを備え、グリツパ部外周のトンネル壁を支えるようにグリツパ部外周に配設した適宜数のグリツパシユーに前記分割型シールドを連結し、前記分割型シールド及びグリッパ部の停止前進を行うためのシールド推進ジヤツキを備えると共に、グリッパ部と機体を接続する機体推進ジヤツキを備え、前記推進ジヤツキの駆動により機体及び掘削部を前進せしめ得るよう構成したことを特徴とする岩石トンネル掘進機。」（実用新案登録請求の範囲）、
「岩石トンネルにシールド組合せの掘進機を使用すると一旦地山がゆるんだ場合は軟弱地盤の場合に比べてシールドに加わる力が極めて大きいため掘進機の推進が出来ないことおよび操向が不自由になると云う別の欠点を生ずる欠陥がある。本考案は、従来の岩石用トントル掘進機に於ける上述の欠陥を改善するためになしたもの」（第１欄第３２行〜第２欄第１行）、
「機体３の前方に軸受４を介し回転可能にドラム２を装着して該ドラム２に適宜数のカッタ１を自転可能に取付け、又機体３の上部ならびに左右に油圧ジャッキ１２を配設し、且つ先端にローラ１９を備えたシールドサポートアーム１１を機体３に装着して油圧ジヤツキ１２の駆動によりアーム１１が坑壁に向かつて揺動するようにした。」（第２欄第１４〜２０行）、
「カツタ１は自身の中心軸Ｘ−Ｘを中心として自転しつつ機体推進ジヤツキ６の推進により岩石を掘開しつつ前進しトンネルを形成する。機体３は、下方をメインシユー７によつて操向可能に支持され、又油圧ジヤツキ１２によりシールドサポートアーム１１を揺動しシールド８及び９に対する押圧力を調節しつつその先端に備えたローラ１９を介して前後進及び操向可能に坑壁を支えており、地山が弱く崩落の著しい時は強くシールド８、９を支持し崩落の怖れのない堅岩に於いては単に推進時ガイドの役目を果すだけの軽い押付け力とする。」（第２欄第３７行〜第３欄第１１行）、
「掘進に伴う機体３の推進は、機体３の後部とグリツパシユー１０との間に連結された機体推進ジヤツキ６ならびにメインシユー７とグリツパフレーム１３との間に介在する機体推進ジヤツキ６を操作することにより行なう。この際シールド８、９は、それぞれ後端をグリツパシユー１０にピン接手で支えられ、又その前方は先にローラ１９を有するシールドサポートアーム１１により機体３から支えられ岩の崩落を支えており、又シールド８、９はグリツパシユー１０に接続されているので掘進中はトンネル壁に対して固定しておりシールドサポートアーム１１はシールド８、９上をローラ１９で転がりながら機体３とともに前進し、・・・掘進時に機体推進時に機体推進ジヤツキ６の反力を支える。」（第３欄第２０〜３６行）、
「地盤が堅岩で支保工やセグメントで支持する必要のないトンネルでは、坑壁に対する許容面圧も高く、グリツパシユー１０を坑壁に十分押しつけることができるので、これのみで推進反力をとり掘進を行う。この場合シールド８、９は単に肌落ちを防ぐため及びガイドの役目を行うのみとなるので軽い力で坑壁に押しつけられる」（第４欄第２９〜３６行）、
「夫々のシールドを油圧ジヤツキで支えて伸縮し得られ地山がゆるんでシールドにかかる力が大きくなつたときにもシールドを縮めることにより推進不能となることがない。」（第５欄第９〜１３行）、
「堅岩で支保工を必要としない時にはシールド部をグリッパとして坑壁に押しつけその摩擦力により掘進力の反力をとることができる。」（第６欄第７〜９行）。
　上記記載及び図面を参酌すると、刊行物記載のものは、従来岩石トンネルにシールド組合せの掘進機を使用した場合において、地山がゆるんだときに掘進機の掘進ができないという欠点を解消するために考案されたものであって、メインシユー７と分割型シールド８，９は全体として、カツタ１の周りに設けられており、地山が堅岩の場合には分割型シールド８、９はガイドの役目を果し、地山がゆるんでシールドにかかる力が大きくなったときには、分割型シールド８、９を縮めることによって推進するのであるから、刊行物には
「前部に装着されたカツタ１を駆動回転させながら前方の堅岩を掘削してトンネルを形成するトンネル掘削方法において、掘削する堅岩の膨張によってトンネルの内径が小さくなったときには、分割型シールドの外径を縮小してトンネル内壁面との干渉をなくしてから掘進させるトンネル掘削方法。」の発明が記載されていると認められる。
　　
（３）対比
　そこで、本願補正発明と刊行物記載の発明とを比較すると、刊行物記載の発明の「カツタ１」は、本願補正発明の「カッタヘッド」に、「堅岩」は「岩盤」に各々相当し、刊行物記載の発明におけるメインシユー及び分割型シールドと本願補正発明の筒状の胴体は、カッタヘツドの周りに設けられており、地山を支持する点において共通するから、両者は、
「前部に装着されたカッタヘッドを駆動回転させながら前方の岩盤を掘削してトンネルを形成するトンネル掘削方法において、掘削する岩盤の膨張によってトンネルの内径が小さくなったときには、カッタヘッドの周りに設けられた支持部材の外径を縮小してトンネル内壁面との干渉をなくしてから掘進させるトンネル掘削方法。」
の点で一致し、以下の点で相違している。
　
［相違点１］本願補正発明のカッタヘッドの周りに設けられた支持部材は、胴体が周方向複数に分割された筒状であり、この胴体を前進させることで前方の岩盤を掘削するのに対し、刊行物記載の発明においては、そのようになっていない点。
［相違点２］本願補正発明は、掘削する岩盤の膨張によって前記胴体周辺に形成したトンネルの内径が小さくなって前記胴体が前進できなくなったときには、前記筒状の胴体の外径を縮小してトンネル内壁面との干渉をなくしてから掘進させ、ある程度前進したら胴体の外径を拡大して元の外径に戻すのに対し、刊行物記載の発明は、そのようになっているのかどうか不明な点。
　
（４）判断
［相違点１］について
　トンネルを掘削する方法において、カッタヘッドの周りに設けられた支持部材を周方向複数に分割された筒状とし、この胴体を前進させることで掘削することは周知技術（必要ならば、特開昭４８−７６３４６号公報、特公昭４７−３３６１７号公報参照のこと）であるから、刊行物記載の発明のメインシュー及び分割型シールドからなる支持部材に代えて、上記周知技術を適用し、相違点１に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たものというべきである。
［相違点２］について
　刊行物記載の発明は、地山がゆるんでシールドにかかる力が大きくなつたときには分割型シールドの外径を縮小することにより推進不能となることがないものであり、トンネル内壁面とトンネル掘削機の干渉をカッタヘッドの周りに設けられた支持部材の外径を縮小することにより回避する点において本願補正発明と共通しており、また、支持部材の外径が縮小、拡大可能な胴体は、周知技術（上記した周知公報参照）であるから、上記相違点２に係る構成のように、掘削する岩盤の膨張によって前記胴体周辺に形成したトンネルの内径が小さくなって前進できなくなった場合に、干渉をなくすために胴体の外径を縮小し、ある程度前進したら胴体の外径を拡大して元の外径に戻すことは、当業者が当然に行うべき事項にすぎない。
　さらに、本願補正発明の作用効果も、刊行物記載の発明、及び周知技術から当業者が予測できる範囲のものである。
　したがって、本願補正発明は、刊行物記載の発明、及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
（５）請求人は審判請求書の【請求の理由】「４．２）」において、刊行物記載の発明は「地山がゆるんでとの記載からもわかるように、軟弱地盤の掘削時にシールドを縮める」ものである旨主張するが、刊行物記載の発明は地山が、堅岩や岩石の場合において、本願補正発明と同様に、地山がゆるんだとき、つまり、膨張したときにシールドを縮めるものであるから、請求人の主張は採用できない。
　
（６）むすび
　以上のとおり、本件補正は、特許法第１７条の２第５項で準用する同法第１２６条第４項の規定に違反するものであり、特許法第１５９条第１項で読み替えて準用する特許法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
　
３．本願発明について
（１）本願発明
　平成１５年９月１０日受付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１、２に係る発明は、平成１５年３月１８日受付の手続補正書の特許請求の範囲の請求項１、２に記載された事項により特定されるものであり、そのうち請求項２には、
「前部に装着されたカッタヘッドを駆動回転させながら周方向複数に分割された筒状の胴体を前進させることで、前方の岩盤を掘削してトンネルを形成するトンネル掘削方法において、掘削する岩盤の膨張によって前記胴体周辺に形成したトンネルの内径が小さくなったときには、前記筒状の胴体の外径を縮小してトンネル内壁面との干渉をなくしてから掘進させることを特徴とするトンネル掘削方法。」（以下、請求項２記載の発明を「本願発明」という。）と記載されている。
　
（２）本願出願前に頒布された刊行物
　原査定の拒絶の理由に引用された刊行物、および、その記載事項は、前記「２．（２）」に記載したとおりである。
　
（３）対比・判断
　本願発明は、前記「２．」で検討した本願補正発明から「トンネルの内径が小さくなったとき」の限定事項である「胴体が前進できなくなったとき」との構成を省き、「トンネル内壁面との干渉をなくしてから掘進させ」の限定事項である「ある程度前進したら胴体の外径を拡大して元の外径に戻す」との構成を省いたものである。
　そうすると、本願発明の構成要件を全て含み、さらに他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が、前記「２．（４）」に記載したとおり、刊行物記載の発明、及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、刊行物記載の発明、及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（４）むすび
　以上のとおり、本願発明は、刊行物記載の発明、及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。