【事件の表示】
　特許第３３３６９４２号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第３３３６９４２号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件特許第３３３６９４２号に係る発明は、平成１０年２月２７日に特許出願されたものであって、請求項１〜５に係る発明につき平成１４年８月９日に特許権の設定登録がされた後、平成１５年５月１９日に審判請求人である新日本製鐵株式会社から請求項１〜５に係る発明の特許を無効とする審判請求がなされた（特許無効審判事件２００３−３５１９８）。これについて、平成１５年１１月２７日に、請求項１〜３に係る発明は甲第１号証（特開昭５８−１０４９６６号公報）に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項の規定に違反して特許されたもので、請求項４に係る発明は甲第１号証に記載された発明及び技術常識に基づいて、請求項５に係る発明は甲第１号証、甲第４号証（特開平９−１６５６４７号公報）に記載された発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、請求項４、５に係る発明は特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものであるとの理由で、請求項１〜５に係る発明の特許を無効とするとの審決がなされた。その後、平成１５年１２月２４日に、原告であるＪＦＥスチール株式会社が、新日本製鐵株式会社を被告として、審決を取り消すことを請求の趣旨とする訴状が東京高等裁判所に提出された（平成１５年（行ケ）５７４号）。
　本件審判の請求は、平成１５年１２月２５日になされたもので、その請求の趣旨は、特許第３３３６９４２号の明細書を審判請求書に添付した明細書のとおりに訂正することを求めるものである。
　
２．請求の趣旨
　本件審判の請求の趣旨は、特許第３３３６９４２号の明細書を審判請求書に添付した明細書のとおり、すなわち、下記（１）、（２）のとおりに訂正することを求めるものである。
（１）請求項１及び２の「キレート形成基を有する樹脂」を「キレート形成基を有する樹脂（水酸基含有エチレン性不飽和単量体、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体、及びその他の共重合可能な不飽和単量体を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００を有するアクリル系樹脂をポリイソシアネートで硬化させるポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂を除く）」に訂正する。
（２）明細書の段落【０００９】及び【００１０】に記載の「キレート形成基を有する樹脂」を「キレート形成基を有する樹脂（水酸基含有エチレン性不飽和単量体、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体、及びその他の共重合可能な不飽和単量体を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００を有するアクリル系樹脂をポリイソシアネートで硬化させるポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂を除く）」に訂正する。
　
３．当審の判断
　「２．請求の趣旨」の訂正事項（１）は、請求項１及び２の「キレート形成基を有する樹脂」を「キレート形成基を有する樹脂（水酸基含有エチレン性不飽和単量体、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体、及びその他の共重合可能な不飽和単量体を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００を有するアクリル系樹脂をポリイソシアネートで硬化させるポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂を除く）」に訂正するものであるが、請求項１及び２に係る発明は、「１．手続の経緯」に記載されているとおり、甲第１号証に記載された発明で特許法第２９条第１項の規定に違反して特許されたものであるとの理由で、その特許を無効とするとの審決がなされたものである。
　当該特許無効審判事件の審決において、請求項１及び２に係る発明と甲第１号証に記載された発明とが同一であると判断する際、甲第１号証の特許請求の範囲の「ポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂」について、「ポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂の好適なものとして、摘記事項（１ｃ）に『水酸基含有エチレン性不飽和単量体（例えば・・・）、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体（例えば・・・）及びその他の共重合可能な不飽和単量体（例えば・・・）を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００、好適には３７０〜１，３００及び数平均分子量約２０００〜約１０，０００、好適には約５，０００〜約５０，０００を有するアクリル系樹脂』が、そして上記アクリル系樹脂をポリイソシアネートで硬化させることが記載されている。すなわち、ポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂として、水酸基含有エチレン性不飽和単量体、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体、及びその他の共重合可能な不飽和単量体を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００を有するアクリル系樹脂をポリイソシアネートで硬化させるものが記載されている。」（審決第８頁第２４〜３５行）と記載されており、さらに「水酸基含有エチレン性不飽和単量体、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体、及びその他の共重合可能な不飽和単量体を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００を有するアクリル系樹脂をポリイソシアネートで硬化させるもの」としてのポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂について、「甲第１号証記載の発明のポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂にはカルボキシル基が存在しているとするのが妥当である。」（審決第９頁第２２〜２４行）、「カルボキシル基が存在している甲第１号証記載の発明のポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂は、キレート形成基を有する樹脂である。」（審決第９頁第３４〜３６行）と判断している。すなわち、「水酸基含有エチレン性不飽和単量体、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体、及びその他の共重合可能な不飽和単量体を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００を有するアクリル系樹脂をポリイソシアネートで硬化させるポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂」が、請求項１及び２に係る発明における「キレート形成基を有する樹脂」に相当するとしている。
　したがって、訂正事項（１）は、訂正前の「キレート形成基を有する樹脂」から、甲第１号証に記載された事項の「水酸基含有エチレン性不飽和単量体、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体、及びその他の共重合可能な不飽和単量体を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００を有するアクリル系樹脂をポリイソシアネートで硬化させるポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂」を除く形式となっている。
　ところで、平成１５年１０月２２日公表の日本国特許庁審査基準によれば、第III部明細書、特許請求の範囲又は図面の補正、第Ｉ節新規事項、４．特許請求の範囲の補正、4.2各論、（４）除くクレームには、「なお、次の(i)(ii)の『除くクレーム』とする補正は、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取扱う。(i)請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（第２９条第１項第３号、第２９条の２又は第３９条）を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正。・・・（説明）上記(i)における『除くクレ−ム』とは、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、特許法第２９条第１項第３号、第２９条の２又は第３９条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。」との記載がある。この補正についての基準を参酌すれば、訂正事項（１）は、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、特許法第２９条第１項第３号に係る先行技術として頒布刊行物に記載された事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することに相当するため、当初明細書等に記載した事項の範囲内ですることとなる。
　
（ｉ）特許法第１２６条第１項について
　「２．請求の趣旨」の訂正事項（１）は、請求項１及び２の「キレート形成基を有する樹脂」を「キレート形成基を有する樹脂（水酸基含有エチレン性不飽和単量体、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体、及びその他の共重合可能な不飽和単量体を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００を有するアクリル系樹脂をポリイソシアネートで硬化させるポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂を除く）」に訂正するものであり、請求項１、２に係る発明に包含される一部の事項のみを、請求項１、２に記載された事項から除外するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。
　また、「２．請求の趣旨」の訂正事項（２）は、訂正事項（１）と整合を図るものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
　よって、訂正事項（１）及び（２）は、特許法第１２６条第１項の規定に適合するものである。
　
（ｉｉ）特許法第１２６条第２項について
　訂正事項（１）については、願書に添付した明細書又は図面には「キレート形成基を有する樹脂（水酸基含有エチレン性不飽和単量体、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体、及びその他の共重合可能な不飽和単量体を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００を有するアクリル系樹脂をポリイソシアネートで硬化させるポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂を除く）」ことは示されていないものの、上記のとおり、平成１５年１０月２２日公表の日本国特許庁審査基準によれば、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものと認められる。
　訂正事項（２）についても、同様に、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものと認められる。
　よって、訂正事項（１）及び（２）は、特許法第１２６条第２項の規定に適合するものである。
　
（ｉｉｉ）特許法第１２６条第３項について
　訂正事項（１）及び（２）ともに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　よって、訂正事項（１）及び（２）は、特許法第１２６条第３項の規定に適合するものである。
　
（ｉｖ）特許法１２６条第４項について
　訂正事項（１）は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正で特許法第１２６条第１項ただし書第１号に該当するものであるから、訂正後の特許請求の範囲に対して、さらに特許法１２６条第４項について検討する。
　訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１〜５の記載（以下、「訂正発明１」〜「訂正発明５」という。）は次のとおりである。
「【請求項１】鋼材の表面または鋼材の錆層の表面に、キレート形成基を有する樹脂（水酸基含有エチレン性不飽和単量体、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体、及びその他の共重合可能な不飽和単量体を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００を有するアクリル系樹脂をポリイソシアネートで硬化させるポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂を除く）を固形分として２−５０％と、Ｃｕ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ａｌ，Ｍｏ，Ｐの化合物から選択された少なくとも１種以上を金属換算で０．０２−１０重量％と、顔料と、塗料調製剤とを含有してなる処理剤を１−１００μｍの乾燥膜厚で塗布することを特徴とする鋼材の錆安定化表面処理方法。
【請求項２】鋼材の表面または鋼材の錆層の表面に、モリブデン酸又はモリブデン酸塩の１種以上をＭｏ換算で０．０１−５重量％と、りん酸又はりん酸塩、ポリリン酸塩の１種以上をＰ換算で０．０１−５重量％と、キレート形成基を有する樹脂（水酸基含有エチレン性不飽和単量体、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体、及びその他の共重合可能な不飽和単量体を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００を有するアクリル系樹脂をポリイソシアネートで硬化させるポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂を除く）を固形分として２−５０％と、顔料と、塗料調製剤とを含有する処理剤を１−１００μｍの乾燥膜厚で塗布することを特徴とする鋼材の錆安定化表面処理方法。
【請求項３】前記処理剤にさらにＣｕ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ａｌの化合物から選択された少なくとも１種以上を金属換算で０．０５−５重量％含有することを特徴とする請求項２に記載の鋼材の錆安定化表面処理方法。
【請求項４】前記処理剤のｐＨが１−６である請求項１〜３のいずれか記載の鋼材の錆安定化表面処理方法。
【請求項５】前記鋼材が、重量％で、Ｐ：０．０３〜０．１５％，Ｎｉ：０．４〜４％，Ｍｏ：０．１〜１．５％を含有し、かつＳ：０．０２％以下、Ｃｒ：０．１％以下に限定される請求項１乃至４のいずれか記載の鋼材の錆安定化表面処理方法。」
　そこで、訂正発明１〜５を、先の特許無効審判事件の審決において特許法第２９条１項第３号又は同条第２項の規定を適用する際の刊行物として採用した甲第１号証（特開昭５８−１０４９６６号公報）、甲第４号証（特開平９−１６５６４７号公報）と対比、判断して、訂正発明１〜５が特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否かを検討する。
　
（ｉｖ−１）各甲号証の記載事項
　甲第１号証（特開昭５８−１０４９６６号公報）には、以下の事項が記載されている。
（１ａ）「耐候性鋼材表面に、固形分重量で
（ａ）Ｃｕの単体もしくはＣｕ含有化合物及び／又はＰ含有化合物　０．１〜１０重量％
（ｂ）防錆顔料　０．１〜１０重量％
及び
（ｃ）塩素化ポリオレフイン樹脂、アミン又はポリアミド硬化型エポキシ樹脂及びポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂から選ばれる少なくとも一種の常温硬化型樹脂　１５〜３５重量％
を必須成分として含有する表面処理塗料を塗布することを特徴とする耐候性鋼材の表面処理方法。」（特許請求の範囲）
（１ｂ）「安定化錆の形成を促進せしめることができ、且つ腐食環境下においても安定化錆が形成するまでは充分な腐食抑性能を有する塗膜を形成せしめることのできる表面処理塗料を開発して、前記欠点のない処理方法を確立すべく鋭意研究を重ねた結果、塗膜形成材料として特定の樹脂を用い、これに安定化錆の促進的形成に寄与するＣｕ及びＰの単体もしくは化合物と浮錆の発錆をコントロールすることのできる防錆顔料を特定量併用して得られる表面処理塗料が、耐候性鋼材の安定化錆層形成速度と腐食環境に対する塗膜の腐食抑制能とを適度に調整し、耐候性鋼材に浮錆を発生せしめることなく安定化錆を形成することができるすぐれた表面処理能を有することを見い出し、本発明の完成に至ったものである。」（第２頁右下欄第３〜末行）
（１ｃ）「さらに、ポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂として好適なものは、水酸基含有エチレン性不飽和単量体（例えば、２−ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２−ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレートなど）、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体（例えばアクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、フマル酸など）及びその他の共重合可能な不飽和単量体（例えばスチレン、ビニルトルエン、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、アクリルニトリル、酢酸ビニルなど）を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００、好適には３７０〜１，３００及び数平均分子量約２０００〜約１０，０００、好適には約５，０００〜約５０，０００を有するアクリル系樹脂である。
　上記アクリル系樹脂を硬化させるために用いられるポリイソシアネートとしては、脂肪族系、指環式系又は芳香族系のポリイソシアネートでポリウレタンの製造に際し通常使用されているものがそのまま使用され、例えば１，６−ヘキサメチレンジイソシアネート、１，３−シクロヘキシレンジイソシアネート、トルエンジイソシアネート、キシレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネートなどが挙げられる。」（第４頁左下欄第９行〜右下欄末行）
（１ｄ）「さらに、該表面処理塗料には、必要に応じて、通常の塗料添加物、例えば、ベンガラ、フエライト等の酸化鉄粉末；バリタ、クレー、タルク等の体質顔料；カーボンブラック、酸化チタン等の着色顔料；第３級アミン類、フエノール類、有機錫化合物（ジブチル錫ラウレートなど）、アルカリ金属の水酸化物又は脂肪酸塩等の硬化促進剤；シリコン油等の界面活性剤；微粉シリカ等の流動性調節剤；等を通常使用されている量で含ませることもできる。」（第５頁右上欄第８〜末行）
（１ｅ）「かくして形成される表面処理塗料の耐候性鋼材への塗布は、一般の塗料と同じ手法及び器具を用いて行なうことができる。例えば、酸洗またはブラスト処理により除錆した鋼板または鋼構造部材に刷毛またはスプレー塗装等の通常の塗装法により膜厚が２０〜５０μになるように塗布する。得られる塗膜は常温で放置して乾燥硬化させればよい。」（第５頁左下欄第１〜７行）
（１ｆ）表−１には、成分（ａ）として、亜酸化銅、リン酸第２銅が記載されている。
（１ｇ）「また、本発明において（ｂ）成分として使用される防錆顔料としては、鉄や鋼の防錆のために従来から使用されているものがいずれも使用可能であり、例えば、・・・モリブデン酸亜鉛等のモリブデン酸塩・・・等の防錆顔料が挙げられ、これらはそれぞれ単独もしくは２種以上組合せて使用することができる。」（第３頁右下欄第６〜末行）
（１ｈ）「本発明で用いる表面処理塗料は基本的には、上記（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の３成分を有機溶剤に溶解乃至分散させることにより製造することができる。」（第５頁左上欄第１２〜１４行）
　甲第４号証（特開平９−１６５６４７号公報）には、以下の事項が記載されている。
（４ａ）「重量％で、Ｃ：０．１５％以下、Ｓｉ：０．７％以下、Ｍｎ：０．１〜２％、Ｐ：０．０３〜０．１５％、Ｓ：０．０２％以下、Ａｌ：０．０１〜０．１％、Ｃｒ：０．１％以下、Ｎｉ：０．４〜４％、Ｃｕ：０．１〜０．４％、Ｍｏ：０．１〜４％を含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなることを特徴とする溶接構造用鋼材。」（請求項１）
（４ｂ）「本発明は、海岸地域に建設される橋梁や鉄塔などの塩水が関与した腐食環境で用いられる溶接構造物に適した、耐候性に優れた低合金鋼からなる溶接構造用鋼材に関する。」（【０００１】）
（４ｃ）「本発明によれば、０．０５ｍｄｄ以上１０ｍｄｄ未満の塩分が飛来刷る環境において、高い耐候性を有し、かつ実用的な溶接性を有する溶接構造用鋼を経済的に得ることができる。」（【００２８】）
　
（ｉｖ−２）対比・判断
　訂正発明１について
　訂正発明１は、上記のとおり、甲第１号証に記載された事項を除外しているから、甲第１号証に記載された発明ともはや同一ではない。次に、訂正発明１と甲第１号証に記載された発明とが同一でなくなった事項、すなわち、訂正発明１における「キレート形成基を有する樹脂（水酸基含有エチレン性不飽和単量体、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体、及びその他の共重合可能な不飽和単量体を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００を有するアクリル系樹脂をポリイソシアネートで硬化させるポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂を除く）」の特定事項について、当業者が容易になし得たものかどうか検討する。
　甲第１号証、甲第４号証のいずれにも、鋼材の表面または錆層の表面に処理剤を塗布する鋼材の錆安定化表面処理方法において、その処理剤に関して「キレート」自体の記載は何もなく、そして、その処理剤に「キレート形成基を有する樹脂」として含有させること、すなわち、キレート形成基をその処理剤中に含有させようとすること、及びその理由が記載されているわけではない。また、甲第１号証には、摘記事項（１ｃ）によれば、鋼材の表面に処理剤を塗布する鋼材の錆安定化表面処理方法における処理剤に、水酸基含有エチレン性不飽和単量体、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体、及びその他の共重合可能な不飽和単量体を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００を有するアクリル系樹脂をポリイソシアネートで硬化させるポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂を含有させることが記載されており、このポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂が、カルボキシル基を有することにより、結果的に「キレート形成基を有する樹脂」に相当するものになるにしても、そのようなキレート形成基をそれ以外の樹脂にも付与して、処理剤中に含有させることを動機付けるものではない。そして、訂正発明１は、その処理剤に「キレート形成基を有する樹脂」を含有させることにより、明細書に「本発明では、樹脂の基本骨格にキレート形成基を有する樹脂成分が使用される。本発明に係るキレート形成基を有する樹脂は、界面に鋼溶出イオンを固定、濃化して均一な安定錆層を形成すると推定される。」【００２４】と記載されているとおりの甲第１号証及び甲第４号証からは予期し得ない作用を有し、それにより「本発明の処理皮膜を、乾燥膜厚で１〜１００μｍ塗布することにより、キレート形成基を有する樹脂が界面に鋼溶出イオンを固定、濃化して均一な安定錆層を形成し、モリブデン酸塩とポリりん酸塩との組合わせで飛躍的な効果を発揮し、更にＣｕ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ａｌの添加及びｐＨ１−６により安定錆の生成速度を増進するので、海塩粒子飛来環境等の激しい腐食環境でも、流れ錆や浮き錆が殆ど発生せず、外観上極めて優れた効果を発揮する。」（【００３９】）と記載されているとおりの甲第１号証及び甲第４号証からは予期し得ない効果を奏するものである。
　したがって、訂正発明１は、甲第１号証及び甲第４号証に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得たものではない。
　
　訂正発明２について
　訂正発明２についても、上記のとおり、甲第１号証に記載された事項を除外しているから、甲第１号証に記載された発明ともはや同一ではない。そして、訂正発明２と甲第１号証に記載された発明とが同一でなくなった事項、すなわち、訂正発明２における「キレート形成基を有する樹脂（水酸基含有エチレン性不飽和単量体、カルボキシル基含有エチレン性不飽和単量体、及びその他の共重合可能な不飽和単量体を共重合して得られる水酸基当量２６０〜２６００を有するアクリル系樹脂をポリイソシアネートで硬化させるポリイソシアネート硬化型アクリル系樹脂を除く）」の特定事項については、訂正発明１と同じ理由により、当業者が容易になし得たものでない。
　したがって、訂正発明２は、甲第１号証及び甲第４号証に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得たものではない。
　
　訂正発明３〜５について
　訂正発明３は訂正発明２を引用し、訂正発明４は訂正発明１〜３のいずれかを引用し、訂正発明５は訂正発明１〜４のいずれかを引用し、各々さらに具体化、限定した発明であるから、訂正発明３〜５はいずれも、甲第１号証及び甲第４号証に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得たものではない。
　
　よって、訂正発明１〜５はいずれも、甲第１、４号証に記載された発明からは、特許法第２９条第１項又は同条第２項の規定により特許を受けることができないものとはいえず、また、特許無効審判事件２００３−３５１９８に係るその他の証拠等からも、特許法第２９条第１項又は同条第２項の規定により特許を受けることができないものではない。そして、その他に、訂正発明１〜５について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由もない。したがって、特許法第１２６条第４項の規定に適合するものである。
　
４．むすび
　以上のとおり、本件審判の請求は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号ないし第３号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第２項ないし第４項の規定に適合する。
　よって、結論のとおり審決する。