【事件の表示】
　特許第３０７４３２１号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第３０７４３２１号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
【理　由】
Ｉ．手続の経緯
　本件特許第３０７４３２１号に係る発明は、平成３年５月３１日に出願され（特願平３−１２９２８４号、優先権主張１９９０年６月１日、英国）、平成１２年６月９日に特許権の設定登録がなされたところ、平成１３年２月２日に請求項１、２に係る特許について異議の申立てがなされ、特許庁において異議２００１−７０３８３号事件として審理され、平成１５年３月３１日付けで、「特許第３０７４３２１号の請求項１、２に係る特許を取り消す。」旨の決定がなされ、この取消決定を不服とする訴えが東京高等裁判所に出訴され（平成１５年行ケ３５６号）、同年８月１５日に本件訂正審判が請求されたものである。
　
II．請求の要旨
　本件審判の請求の要旨は、特許第３０７４３２１号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり、すなわち、下記訂正事項のとおりに訂正することを求めるものである。
　訂正事項ａ
　請求項１における「炭素原子数が１５〜４５である分枝炭素鎖を含む炭化水素基を４０重量％以下含むポリエステル樹脂を含む」を「エチレンテレフタレート、エチレンイソフタレート、及びエチレンオレエートの二量体のコポリエステル樹脂を含み、前記エチレンオレエートの二量体がコポリエステル樹脂中に４０重量％以下の量で存在する」と訂正する。
　訂正事項ｂ
　請求項２における「炭素原子数が１５〜４５である分枝炭素鎖を含む炭化水素基を４０重量％以下含むポリエステル樹脂を含む」を「エチレンテレフタレート、エチレンイソフタレート、及びエチレンオレエートの二量体のコポリエステル樹脂を含み、前記エチレンオレエートの二量体がコポリエステル樹脂中に４０重量％以下の量で存在する」と訂正する。
　訂正事項ｃ
　段落番号【００１１】における「炭素原子数が１５〜４５である分枝炭素鎖を含む炭化水素基を４０重量％以下含むポリエステル樹脂を含む」を「エチレンテレフタレート、エチレンイソフタレート、及びエチレンオレエートの二量体がコポリエステル樹脂中に４０重量％以下の量で存在する」と訂正する。
　訂正事項ｄ
　段落番号【００１２】における「炭素原子数が１５〜４５である分枝炭素鎖を含む炭化水素基を４０重量％以下含むポリエステル樹脂を含む」を「エチレンテレフタレート、エチレンイソフタレート、及びエチレンオレエートの二量体のコポリエステル樹脂を含み、前記エチレンオレエートの二量体がコポリエステル樹脂中に４０重量％以下の量で存在する」と訂正する。
　訂正事項ｅ
　段落番号【００４６】における「長鎖炭化水素の他の二量体、例えばパルミチン酸、ステアリン酸の二量体も好適である。」を削除する。
　訂正事項ｆ
　段落番号【００７１】における「モルマー」を『モノマー』と訂正する。
　訂正事項ｇ
　段落番号【００８３】及び【００８６】における「例３、７、及び１１の方法」を『例４、８、及び１２の方法』と訂正する。
　
III．当審の判断
１．訂正の目的の適否、新規事項追加の有無、及び特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　訂正事項ａについて検討すると、特許明細書には、訂正前の請求項１に記載の「炭素原子数が１５〜４５である分枝炭素鎖を含む炭化水素基を４０重量％以下含むポリエステル樹脂」に関して、「受容層のポリエステル樹脂成分は好適には１種以上の二塩基芳香族カルボン酸、例えばテレフタル酸、イソフタル酸・・・、並びに１種以上のグリコール、特に脂肪族グリコール、例えばエチレングリコール、・・・より得られるコポリエステル樹脂を含む。炭化水素基は例えばグリコール又は好ましくはカルボン酸ルートによりポリエステルに混入される。従って炭化水素基を含むグリコール及び／又はヒドロカルビル基を含むジカルボン酸は選ばれたジカルボン酸及び／又はグリコールと反応され、本発明の受容層のポリエステル樹脂層を形成する。特に好適な炭化水素基含有ジカルボン酸は３４個の炭素原子を含み、・・・好ましくはオレイン酸の二量体を含む。」（段落【００４６】）、「特に好適なコポリエステルはエチレンテレフタレート、エチレンイソフタレート及びエチレンオレエートの二量体のコポリエステルである。・・・炭化水素基含有成分、好ましくはエチレンオレエートの二量体が好ましくは４０重量％以下、・・・の濃度でエチレンテレフタレート及びエチレンイソフタレートを含むポリエステル樹脂中に存在する。」（段落【００４７】）と記載されている。
　そして、エチレンオレエートの二量体は、オレイン酸の二量体すなわち炭素原子数が３４である分枝炭素基を含む炭化水素基を有するジカルボン酸のエチルエステルであるから、エチレンオレエートの二量体が４０重量％以下の量で存在するコポリエステル樹脂における、炭素原子数が３４である分枝炭素基を含む炭化水素基の割合が４０重量％より小さいことは明らかであって、上記訂正事項ａは、訂正前の請求項１における「炭素原子数が１５〜４５である分枝炭素鎖を含む炭化水素基を４０重量％以下含むポリエステル樹脂」を、特許明細書において好ましいとされているものに限定しようとするものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。
　訂正事項ｂは、上記訂正事項ａと同様に、訂正前の請求項２における「炭素原子数が１５〜４５である分枝炭素鎖を含む炭化水素基を４０重量％以下含むポリエステル樹脂」を、特許明細書において好ましいとされているものに限定しようとするものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。
　訂正事項ｃ、ｄは、上記訂正事項ａ、ｂによる特許請求の範囲の減縮に伴い、発明の詳細な説明の記載を、特許請求の範囲の記載に整合させようとするものであるから、明りようでない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
　訂正事項ｅは、上記訂正事項ａ、ｂによる特許請求の範囲の減縮に伴い、発明の詳細な説明中の不適切な記載を削除するものであるから、明りようでない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
　訂正事項ｆについて検討すると、段落【００７１】には、「ターポリマーコーティングが１５モル％（３５．８重量％）のモルマーＢを含むことを除き例１の方法を繰り返した。」と記載されているところ、例１には、「１００モル％のＰｒｉｐｏｌ　１００９（オレイン酸の二量体、・・・）を・・・２２０モル％のエチレングリコールと反応させジヒドロキシエトキシ誘導体（＝モノマーＢ）を形成した。９５モル％（８５．８重量％）のモノマー混合物Ａを５モル％（１４．２重量％）のモノマーＢと混合し、・・・重縮合反応を行った。」（段落【００６６】）と記載されており、段落【００７１】の「モルマーＢ」が「モノマーＢ」の誤記であることは明らかであり、該訂正事項ｆは、誤記の訂正を目的とするものに該当する。
　訂正事項ｇについて検討すると、特許明細書の段落【００８３】には、「例１９〜２１　これは比較例であって、本発明に係るものではない。ＲＯＤを測定する前にプリントしたレシーバーシートを・・・老化させることを除き、例３，７、及び１１の方法を繰り返した。結果を表４に示す。」と記載され、表４には、例１９〜２１は、モノマーＢを０％含むものであることが、記載されている。ところが、例３、７、及び１１は、それぞれマゼンダ染料、シアン染料、黄色染料において、モノマーＢを１５モル％含むものであるから、段落【００８３】における「例３，７、及び１１の方法を繰り返した。」と表４の記載は整合していない。そして、マゼンダ染料、シアン染料、黄色染料において、比較例として記載されているモノマーＢを０％含むものは、例４、８、及び１２であるから、段落【００８３】に記載の「例３，７、及び１１」が「例４、８、及び１２」の誤記であることは明らかである。
　また、段落【００８６】には、「例２８〜３０　これは比較例であって、本発明に係るものではない。ＲＯＤを測定する前にプリントしたレシーバーシートを・・・老化させることを除き、例３，７、及び１１の方法を繰り返した。結果を表５に示す。」と記載され、表５には、例２８〜３０は、モノマーＢを０％含むものであることが、記載されているところ、前述のとおり、例３、７、及び１１は、それぞれマゼンダ染料、シアン染料、黄色染料において、モノマーＢを１５モル％含むものであるから、段落【００８６】における「例３，７、及び１１の方法を繰り返した。」と表５の記載は整合していない。そして、マゼンダ染料、シアン染料、黄色染料において、モノマーＢを０％含むものは、例４、８、及び１２であるから、段落【００８６】に記載の「例３，７、及び１１」が「例４、８、及び１２」の誤記であることも明らかである。
　したがって、訂正事項ｇは、誤記の訂正を目的とするものに該当する。
　そして、訂正事項ａないしｇはいずれも、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正であって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
　
２．独立特許要件について
（１）訂正後の本件請求項１、２に係る発明
　訂正後の本件請求項１、２に係る発明は、本件審判請求書に添付された訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１、２に記載された次のとおりものである。
「【請求項１】　相溶性ドナーシートと共に用いるための熱転写プリントレシーバーシートであって、その少なくとも一面上にドナーシートから熱転写された染料を受け取るための染料受容性受容層を有する支持基材を含み、この受容層がエチレンテレフタレート、エチレンイソフタレート、及びエチレンオレエートの二量体のコポリエステル樹脂を含み、前記エチレンオレエートの二量体がコポリエステル樹脂中に４０重量％以下の量で存在することを特徴とするレシーバーシート。
　【請求項２】　その少なくとも一面にドナーシートから熱転写された染料を受け取るための染料受容性受容層を有する支持基材を形成することを含む、相溶性ドナーシートと共に用いるための熱転写プリントレシーバーシートの製造方法であって、受容層がエチレンテレフタレート、エチレンイソフタレート、及びエチレンオレエートの二量体のコポリエステル樹脂を含み、前記エチレンオレエートの二量体がコポリエステル樹脂中に４０重量％以下の量で存在することを特徴とする方法。」
（以下、訂正後の本件請求項１、２に係る発明を、それぞれ「訂正発明１」、「訂正発明２」という。）
　
（２）刊行物の記載事項
　異議の決定で取消しの理由に引用され、本件の出願前に頒布された特開平１−２６９５８９号公報（以下、「刊行物１」という。）には、次の事項が記載されている。
ア．「シート基材と、該基材上に形成され且つ熱転写シートから加熱により移行する染料を受容する受像層からなる被熱転写シートにおいて、上記受像層が、ジカルボン酸成分として少なくとも植物性不飽和脂肪酸の二量体を用いて合成した変性ポリエステル樹脂からなる受像層形成用樹脂にて形成されていることを特徴とする被熱転写シート。」（特許請求の範囲第１項）、
イ．「本発明は上記受像層形成用樹脂として、ジカルボン酸成分として少なくとも植物性不飽和脂肪酸の二量体を用いて合成した変性ポリエステル樹脂からなる受像層形成用樹脂か、・・・を用いて受像層を構成している。」（２頁左下欄１９行〜右下欄５行）、
ウ．「本発明では上記の如き変性ポリエステル樹脂を少なくとも含む受像層形成用樹脂にて受像層を構成することにより、染料の染着性が良好な受像層が得られる。」（２頁右下欄６〜９行）
エ．「本発明における変性ポリエステル樹脂は、一般に多塩基酸と多価アルコールとの重縮合により生成される不飽和ポリエステル樹脂のうち、多塩基酸としてジカルボン酸を用い、特にジカルボン酸成分として少なくとも植物性不飽和脂肪酸の二量体を用いて合成してなる変性ポリエステル樹脂である。植物性不飽和脂肪酸としてはオレイン酸、エライジン酸、トール油脂肪酸、リノール酸が用いられ、これらの不飽和脂肪酸からなる二量体を全ジカルボン酸成分に対して５〜９５モル％となるように使用する。」（２頁右下欄１０〜２０行）、
オ．「上記二量体以外のジカルボン酸成分としては以下のようなジカルボン酸が用いられる。・・・
（３）芳香族ジカルボン酸とその誘導体
　フタル酸・・・が挙げられる。」（２頁右下欄２０行〜３頁右上欄１１行）、
カ．「上記多価アルコールは特に限定されるものではないが、グリコールが好ましい。多価アルコールの具体例としては、・・・脂肪族グリコール・・・等が挙げられる。」（３頁右下欄８〜１４行）
キ．「受像層の形成に当たっては、受像層形成用樹脂を溶剤等にて調整した受像層形成用インキ組成物を従来周知の塗布手段にてシート基材上に塗布し、乾燥することにより形成する。・・・受像層の厚さは１〜５０μｍである。」（４頁右上欄１４〜左下欄２行）、
ク．「下記の重合組成からなる各変性ポリエステル樹脂を準備した。
変性ポリエステル樹脂※Ａ
（ジカルボン酸）
　トール油脂肪酸の二量体　　　６０部
　アゼライン酸　　　　　　　　２０部
（多価アルコール）
　エチレングリコール　　　　　１０部
　ネオペンチルグリコール　　　１０部
変性ポリエステル樹脂※Ｂ
（ジカルボン酸）
　テレフタル酸　　　　　　　　２０部
　セバチン酸　　　　　　　　　２０部
（多価アルコール）
　エチレングリコール　　　　　１０部
　ネオペンチルグリコール　　　１０部
　この各変性ポリエステル樹脂を受像層形成用樹脂として用いた下記組成からなる各受像層形成用インキ組成物を、厚み１５０μｍの合成紙・・・の表面にワイヤーバーコーティングにより乾燥後の厚みが５μｍとなるように塗布して被熱転写シートを作製した。」（５頁右上欄１３行〜左下欄１４行）。
　これらの記載によると、刊行物１には、以下の発明が記載されていると認められる。
「シート基材と、該基材上に形成され且つ熱転写シートから加熱により移行する染料を受容する受像層からなる被熱転写シートにおいて、上記受像層が、植物性不飽和脂肪酸の二量体を用いて合成した変性ポリエステル樹脂からなる受像層形成用樹脂にて形成されている被熱転写シート」（以下、「引用発明１」という。）、及び、
「一面に受像層形成用インキ組成物を塗布して、受像層を有するシート基材を形成することを含む被熱転写シートの作製方法であって、受像層は熱転写シートから加熱により移行する染料を受容するものであり、受像層が、植物性不飽和脂肪酸の二量体を用いて合成した変性ポリエステル樹脂を含む受像層形成用樹脂によって形成されている被熱転写シートの作製方法」（以下「引用発明２」という。）
　
（３）対比・判断
１）訂正発明１について
　訂正発明１と、刊行物１記載の引用発明１とを対比すると、引用発明１の「シート基材」、「熱転写シート」、「被熱転写シート」、「受像層」は、訂正発明１の「支持基材」、「相溶性ドナーシート」、「熱転写プリントレシーバーシート」又は「レシーバーシート」、「染料受容性受容層」又は「受容層」に相当し、引用発明１の「変性ポリエステル樹脂」も訂正発明１の「コポリエステル樹脂」も「ポリエステル樹脂」の一種であるから、両者は、
「相溶性ドナーシートと共に用いるための熱転写プリントレシーバーシートであって、その少なくとも一面上にドナーシートから熱転写された染料を受け取るための染料受容性受容層を有する支持基材を含み、この受容層がポリエステル樹脂を含んでなるレシーバーシート」である点で一致し、次の点で相違する。
　相違点１：ポリエステル樹脂が、訂正発明１では「エチレンテレフタレート、エチレンイソフタレート、及びエチレンオレエートの二量体のコポリエステル樹脂を含み、前記エチレンオレエートの二量体がコポリエステル樹脂中に４０重量％以下の量で存在する」であると規定されているのに対し、引用発明１が記載されている刊行物１には、このような特定のポリエステル樹脂については記載されていない点。
　相違点１について検討すると、刊行物１には、引用発明１のポリエステル樹脂を形成する植物性不飽和脂肪酸の二量体としてオレイン酸の二量体（上記（２）エ参照）、他のジカルボン酸成分として、フタル酸（上記（２）オ参照）、多価アルコールとしてエチレングリコール（上記（２）カ参照）が例示され、植物性不飽和脂肪酸の二量体を全ジカルボン酸成分に対して５〜９５モル％となるように使用すること（上記（２）エ参照）が記載されているが、例示されている多数のジカルボン酸成分及び多価アルコールの中から、特に、オレイン酸の二量体、テレフタル酸、イソフタル酸及びエチレングリコールを選択して重合し、エチレンテレフタレート、エチレンイソフタレート、及びエチレンオレエートの二量体のコポリエステル樹脂とすること、更にエチレンオレエートの二量体を４０重量％以下の量とすることが、当業者にとって容易になしうるとすることはできない。
　そして、訂正発明１は、相違点１に係る特定のコポリエステル樹脂を用いることにより、高い光学密度が得られると共に、老化による光学密度の低下が少なく、体脂と接触した際の像の劣化が少ない等の作用効果を奏するものであるが、上記刊行物１には、ポリエステル樹脂を形成するジカルボン酸成分として、オレイン酸の二量体等の植物性不飽和脂肪酸の二量体を用いることにより、染料の染着性が良好となる（上記（１）ウ参照）ことが示されているにすぎない。
　そうすると、訂正発明１は、相違点１に係る上記特定のコポリエステル樹脂を採用することにより、引用発明１からは予測できない特有の作用効果を奏するものである。
　したがって、訂正発明１は、刊行物１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることはできない。
　
２）訂正発明２について
　訂正発明２と、刊行物１記載の引用発明２とを対比すると、引用発明２の「シート基材」、「熱転写シート」、「被熱転写シート」、「受像層」は、訂正発明１の「支持基材」、「相溶性ドナーシート」、「熱転写プリントレシーバーシート」又は「レシーバーシート」、「染料受容性受容層」又は「受容層」に相当し、引用発明１の「変性ポリエステル樹脂」も訂正発明１の「コポリエステル樹脂」も「ポリエステル樹脂」の一種であるから、両者は、
「その少なくとも一面にドナーシートから熱転写された染料を受け取るための染料受容性受容層を有する支持基材を形成すること含む、相溶性ドナーシートと共に用いるための熱転写プリントレシーバーシートの製造方法であって、受容層がポリエステル樹脂を含む受像層形成用樹脂によって形成されているレシーバーシートの製造方法」である点で一致し、次の点で相違する。
　相違点２：訂正発明２では、ポリエステル樹脂が「エチレンテレフタレート、エチレンイソフタレート、及びエチレンオレエートの二量体のコポリエステル樹脂を含み、前記エチレンオレエートの二量体がコポリエステル樹脂中に４０重量％以下の量で存在する」であると規定しているのに対し、引用発明２が記載されている刊行物１には、このようなポリエステル樹脂については記載されていない点。
　この相違点２については、相違点１について検討したと同様の理由により、引用発明２に基いて当業者が容易になしうるとすることはできず、また、訂正発明２は、引用発明２からは予測できない特有の作用効果を奏するものである。
　したがって、本件請求項２に係る発明は、上記刊行物１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることはできない。
　
（４）以上のとおり、訂正後における特許請求の範囲の請求項１、２に記載されている事項により構成される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
　
IV．むすび
　以上のとおりであるから、本件審判の請求は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律１１６号）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成６年法律第１１６号による改正前の特許法第１２６条第１項第１号ただし書き、第２項及び第３項の規定に適合する。
　よって、結論のとおり審決する。