【事件の表示】
　特願２０００−１８６４３７「植物細胞ゲノムへの発現可能な遺伝子の導入法」拒絶査定に対する審判事件［平成１３年　２月　６日出願公開、特開２００１−　２９０９２］について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
〔１〕本件出願は、特願平4-261509号（優先権主張1983年1月13日、EP）の特許出願をもとの出願として分割出願した特願2000-3251号の特許出願に係り、その特許請求の範囲第１項には下記の通り記載されている。
【請求項１】
（a）野生型TiプラスミドのT-DNAの内部配列の腫瘍の増殖を支配するT-DNA遺伝子を含まず、かつ
（b）（i）暗号配列、および
　（ii）該暗号配列の天然のプロモーター配列以外の外来性のプロモーター配列を含むプロモーター領域であって、該プロモーター配列は、該暗号配列を含む下流配列の転写を調整して植物細胞中でRNAを生成させるプロモーター領域、を含む少なくとも１つの所望の遺伝子を含んでいる、ことを特徴とする外来DNAをゲノム中に安定に組込んで含んでいる植物細胞。
　
〔２〕これに対する原審の拒絶査定における拒絶の理由は、「特許請求の範囲第１項の(b)(ii)に『該暗号配列の天然のプロモーター配列以外の外来性のプロモーター配列を含むプロモーター領域であって、該プロモーター配列は、該暗号配列を含む下流配列の転写を調整して植物細胞中でRNAを生成させるプロモーター領域』と記載されているが、発明の詳細な説明において、プロモーターとして実施例などで具体的に記載されているのは、T-DNA由来のnosプロモーターのみであって、それ以外のいかなる配列を用いればよいのかについては例示すらない。」ので、「本願に係る発明について、当業者が容易に実施できる程度に、発明の詳細な説明が記載されていない。」というものである。
　
〔３〕そこで、まず特許請求の範囲第１項の記載を検討するに、当該第１項には「外来DNAをゲノム中に安定に組込んで含んでいる植物細胞」自体に係る発明が記載されているが、その外来DNAを規定する要件(a)は、外来DNA中に積極的に含む遺伝子は規定されておらず、単にT-DNAの内部配列由来の腫瘍増殖遺伝子が含まれないことが規定されているにすぎないから、実質的には当該外来DNAは要件(b)により、i)暗号配列が、ii)該暗号配列本来のプロモーター以外の「外来性プロモーター」であって、「植物細胞内で転写を調整しRNA生成機能を有するプロモーター」により転写を調整されていることが規定されているのみである。
　そうすると、上記第１項に記載される発明は、その当時外来遺伝子を植物細胞ゲノムに安定に組み込むための技術として唯一利用可能であった「Tiプラスミドベクター」を用いる以外の手法であって現在では広く用いられている植物形質転換法、例えばパーティクルガン法などを用いることではじめて細胞内に安定に導入できるようになった「外来DNA」も含まれるものであり、また当該「外来DNA」としては、導入したい「外来遺伝子」の上流に、当該遺伝子本来のプロモーター以外の「植物細胞内で機能する外来性のプロモーター」を繋いだ「キメラ遺伝子」が全て包含されている。
　一方、本件明細書に具体的に記載された形質転換法は「Tiプラスミドベクターを用いるアグロバクテリウム感染法」のみであることはもちろん、「外来遺伝子」と繋いだ「植物細胞内で機能する外来性プロモーター」としては、T-DNA境界配列に隣接して内在するプロモーターである「nos-プロモーター」のみである。
　即ち、本件明細書中での「外来DNAをゲノム中に安定に組込んで含んでいる植物細胞」としての実施例は、正常に成長したタバコ植物体での発現が実際に確認されたオクトピンシンターゼの場合（【0106】など）、及び中間クローニングベクター作製までは具体的に記載されているジヒドロフォレートレダクターゼの場合（【0100】など）といえるが、いずれの場合も、各「外来遺伝子」をT-DNA境界配列に隣接したnosプロモーターの隣りに挿入させたTiプラスミドベクターが用いられている。なお、当該ベクターは明細書中で「nosプロモーターを含んでいるプラスミドベクター」などと呼ばれている（【0098】など）。
　そして、nosプロモーター以外のプロモーターに関しては、【0051】に望まれるプロモーターの一般的性質についての願望的記述はあるものの、どのような由来のどのような配列のプロモーターが代替できるかという具体的な記載はない。
  本件請求人が平成13年10月22日付意見書と同時に提出した手続補足書の各参考資料に添付された各参考文献を検討しても、これら文献中には植物中で「組織特異的」及び／又は「誘導的」に発現している各種植物遺伝子もしくは植物ウイルス（CaMV）遺伝子を、植物ゲノムもしくはCaMVゲノムでクローニングし、配列決定したことが記載されているにすぎない。これらクローニングされた各種遺伝子の上流配列は、当該遺伝子自身の転写制御に関わる「プロモーター領域」であると推定することができ、当該遺伝子が「組織特異的」及び／又は「誘導的」に発現している状況からみて、その上流の「プロモーター領域」が、当該遺伝子自身を植物個体中で「組織特異的」及び／又は「誘導的」に転写させるための制御に関わっていることは推定できるとしても、それに留まるものである。当該「プロモーター領域」に対して別の「外来遺伝子」を繋いで「キメラ遺伝子」とすることすら明示されているわけではない。
　ところで、nosプロモーターは、植物細胞にとって、また繋がれる目的遺伝子にとっては「外来」のプロモーター配列ではあるとしても、植物に遺伝子を導入するために用いるアグロバクテリウム細菌にとっては、Tiプラスミド内の「内在性プロモーター」に過ぎない。
　上述の如く、Tiプラスミドベクターを用いる植物細胞への遺伝子導入法が本件優先日当時唯一利用可能な植物形質転換方法であったことを考慮すれば、Tiプラスミドにとっての内在性プロモータであるnos-プロモーターと外来遺伝子の「キメラ遺伝子」発現が成功したからといって、直ちに他の植物由来プロモーターもしくは植物ウイルスプロモーターに外来遺伝子を繋いだ場合にも適用できることにはならないことは明らかである。
　そうしてみると、本件明細書中において「植物細胞内で機能する外来性のプロモーター」として具体的に開示されているのはnosプロモーターのみであるとするのが相当であり、本件優先日当時の技術常識を考慮しても、それ以外のプロモーターが開示されているとすることはできない。
　なお、本件優先日後の出願人自身の文献（Nature　303，209-213(19,MAY　1983)）中には、本件発明と同様nosプロモーターに繋いだ外来遺伝子の植物での発現例が複数例記載されているが、当該文献中における従来技術の記述中（第209頁右欄最終段落〜第210頁右欄第1段落）には、本件優先日前には、Tiプラスミドを用いてタバコ植物ゲノム内に、細菌、動物及び植物由来の外来遺伝子の導入が多数試みられたが、いずれも形質転換タバコ植物細胞内での転写が起こらず遺伝子発現に失敗したことと共に、筆者等はその失敗の原因が当該外来遺伝子本来のプロモータ配列を植物の転写機構が転写シグナルとして認識できないことにあると推論し、当文献（本件発明）における外来遺伝子発現の成功がnos由来のプロモーター配列と外来遺伝子コード配列との「キメラ遺伝子」としたことによりもたらされたことが記載されている。このことは、請求人自身が本文献投稿日である1983年3月30日当時においても、Tiプラスミドを用いる場合に形質転換植物細胞内で転写シグナルとして機能するプロモーター配列はnosプロモーターのみであると認識していたことを示すものであり、ほぼ同時期の他の文献（Proc.Natl.Acad.Sci.USA，80,4803-4807(Aug.1983)）で植物細胞内発現が確認されたキメラ遺伝子もnosプロモーターと外来遺伝子（選択マーカー遺伝子）との組み合わせである。
　したがって、本件優先日前の技術常識を勘案しても、本件明細書中には、少なくとも特許請求の範囲第１項に記載される(b)(ii)の「該暗号配列の天然のプロモーター配列以外の外来性のプロモーター配列を含むプロモーター領域であって、該プロモーター配列は、該暗号配列を含む下流配列の転写を調整して植物細胞中でRNAを生成させるプロモーター領域」としては、nosプロモーター以外のプロモーターについて当業者が容易に実施できる程度の開示がなされていないといわざるを得ない。
　
〔４〕以上述べたとおり、本件明細書の発明の詳細な説明には、特許請求の範囲第１項に記載された発明について当業者が容易に実施できるように記載されていないから、本願は、特許法第36条第3項に規定する要件を満たさない。