【事件の表示】
　平成　５年特許願第５１１８７０号「溶液相サンドイッチハイブリダイゼーションアッセイに用いるためのＨＢＶ増幅プローブ」拒絶査定に対する審判事件［平成　５年　７月　８日国際公開、ＷＯ９３／１３１２０、平成　７年　３月２３日国内公表、特表平　７−５０２６５３］について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明　
　本願は、１９９２年１２月２２日（パリ条約による優先権主張１９９１年１２月２３日、米国）に国際出願されたものであって、その請求項１〜１４に係る発明は、特許請求の範囲の請求項１〜１４に記載されたとおりのものと認められる（以下、これを本願発明１〜１４という。）ところ、請求項１の記載は以下のとおりである。　
「１．以下を包含するＨＢＶに対するサンドイッチハイブリダイゼーションアッセイにおける増幅プローブとして有用な合成オリゴヌクレオチドであって、　
　ＨＢＶ核酸のセグメントに実質的に相補的なヌクレオチド配列を含む第一セグメント，および、　
　オリゴヌクレオチドマルチマーに実質的に相補的なヌクレオチド配列を含む第二セグメントを含み、　
　ここで、該ＨＢＶ核酸セグメントが、以下からなる群から選択される、　
　合成オリゴヌクレオチド。　
（以下、配列番号６〜４４の配列を具体的に列挙して記載しているが、ここでは省略する。）」　
　
２．原査定の理由　
　一方、原査定の拒絶の理由は、　
「この出願の請求項１〜１４に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。　
　　　　　　　　　　　　　　　　 記　
刊行物１：特開平２−１０９９９９号公報　
刊行物２：Ｎｕｃｌｅｉｃ  Ａｃｉｄｓ  ＲＥＳ．，Ｖｏｌ．１１，Ｎｏ．６，ｐ．１７４７−１７５７（１９８３）　
刊行物３：特開昭６２−１８８９７０号公報」　
というものである。　
　
３．引用刊行物の記載　
刊行物１：特開平２−１０９９９９号公報　
　液相核酸サンドイッチアッセイおよびそこで有用なポリヌクレオチドプローブに関する特許文献であり、特許請求の範囲第３０項に、　
「１．分析物中におけるＢ型肝炎ウイルス（ＨＢＶ）のＤＮＡを検出するための溶液サンドイッチＤＮＡハイブリダイゼーション分析法であって、該分析法は以下の工程を包含する：　
（ａ）該分析物を、ハイブリダイゼーション条件下で、（ｉ）該ＨＢＶゲノムの保存領域のセグメントに相補的なヌクレオチド配列を有する第１のセグメントと、核酸マルチマーのオリゴヌクレオチド単位に相補的なヌクレオチド配列を有する第２のセグメントとを含有する増幅プローブオリゴヌクレオチド、および（ｉｉ）該ＨＢＶゲノムの保存領域の別のセグメントに相補的なヌクレオチド配列を有する第１のセグメントと、固相に結合したオリゴヌクレオチドに相補的なヌクレオチド配列を有する第２のセグメントとを有する捕捉プローブオリゴヌクレオチドの過剰量と接触させる工程；　
（ｂ）ハイブリダイゼーション条件下で、工程（ａ）の産物を、該固相に結合した該オリゴヌクレオチドと接触させる工程；　
（ｃ）その後、該固相に結合しない物質を分離する工程；　
（ｄ）ハイブリダイゼーション条件下で、工程（ｃ）の固相複合体産物を、（ｉ）該増幅プローブオリゴヌクレオチドの該第２のセグメントに相補的な少なくとも１つのオリゴヌクレオチド単位、および（ｉｉ）標識されたオリゴヌクレオチドに相補的な多数の第２のオリゴヌクレオチド単位を含有する該核酸マルチマーと接触させる工程；　
（ｅ）結合していないマルチマーを除去する工程；　
（ｆ）ハイブリダイゼーション条件下で、工程（ｅ）の固相複合体産物を、該標識されたオリゴヌクレオチドと接触させる工程；　
（ｇ）結合していない標識されたオリゴヌクレオチドを除去する工程；および　
（ｈ）工程（ｇ）の固相複合体産物中における標識の存在を検出する工程。」と記載され、同第１４項には、「Ｂ型肝炎ウイルス（ＨＢＶ）ＤＮＡのサンドイッチハイブリダイゼーション分析法における増幅プローブとして有用な合成オリゴヌクレオチドであって、　
（ａ）該ＨＢＶゲノムの保存領域のセグメントに相補的なヌクレオチド配列を有する第１のセグメントと、　
（ｂ）核酸マルチマーのオリゴヌクレオチド単位に相補的なヌクレオチド配列を有する第２のセグメントと、　
を含有する合成オリゴヌクレオチド。」と記載されている。また、発明の詳細な説明には、「３．マルチマーを用いたＢ型肝炎ウイルスのサンドイッチハイブリダイゼーション分析…Ａ．標準ＨＢＶ　ＤＮＡ分析物　プラスミドｐＨＥ６３は〜ＨＢＶゲノム３．２ｋｂを挿入したものである。これを標準ヒト血清中に希釈し、標準分析物として使用した。…Ｄ。プローブの捕捉　一本鎖オリゴマーの１２セットが実施例１の方法により合成された。これらは、それぞれ、ＨＢＶゲノムの特異的な配列に相補的な３０塩基部分を変化させてもっており、固相に結合しているオリゴヌクレオチドに相補的な３’部分の変化しない２０塩基を有する。Ｅ．増幅プローブ　一本鎖オリゴマーの３６セットが実施例１の方法により合成された。これらのおのおのは、ＨＢＶのゲノムの特異的な配列に相補的な３０塩基の長さの部分を変化させたものと、多量体に相補的な変化しない２０塩基の長さの３’部分とからなる。Ｆ．ビーズ分析法　…各サンプルに、４８のＨＢＶオリゴヌクレオチドプローブ（１２の捕捉プローブおよび３６の増幅プローブ）のそれぞれを５０ｆｍｏｌｅの割合で含有する１Ｍ　ＮａＯＨ　５μｌを加え、チューブを１００℃にて１０分間加熱した。…」（３２頁左上欄〜右下欄）と記載され、増幅プローブの第２セグメントの配列を、５’方向からみて「ＴＴＡＧＧＣＡＴＡＧＧＡＣＣＣＧＴＧＴＣ」とし、捕捉プローブの第２セグメントを、５’方向からみて「ＣＴＴＣＴＴＴＧＧＡＧＡＡＡＧＴＧＧＴＧ」とすることが記載されている（Ｆｉｇｕｒｅ　１１）。　
　
刊行物２：Ｎｕｃｌｅｉｃ  Ａｃｉｄｓ  ＲＥＳ．，Ｖｏｌ．１１，Ｎｏ．６，ｐ．１７４７−１７５７（１９８３）　
　「クローニングされたＢ型肝炎ウイルスサブタイプａｄｒ及びａｄｗのＤＮＡの完全なヌクレオチド配列」と題する論文であり、ＡＢＳＴＲＡＣＴの項に、「Ｅ．ｃｏｌｉにおいてクローニングされた、Ｂ型肝炎ウイルス（ＨＢＶ）の異なる二つのサブタイプａｄｒ及びａｄｗのＤＮＡの完全なヌクレオチド配列が決定された。ａｄｒクローンのウイルスゲノムの配列は３１８８塩基長であり、ａｄｗクローンのそれは３２００塩基長であった。ａｄｒおよびａｄｗクローンは既に報告されているａｙｗクローンのＨＢＶ　ＤＮＡ（３１８２塩基長）と、それぞれ１１．２％および１０．０％の塩基が異なるものであった。これらのクローンのＨＢＶゲノムは同じサブタイプとの不均一性が観察された。」と記載され、ＦＩＧ．２に、ＨＢＶサブタイプａｄｒ、ａｄｗおよびａｙｗの完全なヌクレオチド配列が記載され、ＩＮＴＲＯＤＵＣＴＩＯＮの項に、「ＨＢＶは、コア蛋白と自らのＤＮＡポリメラーゼと結合する、３２００塩基対の部分的に一本鎖のＤＮＡからなるウイルスゲノムを含んでいるコアから構成される４２ｎｍの粒子（デーン粒子）であり、表面抗原（ＨＢｓＡｇ）における抗原性の違いにより識別される、少なくとも４つのサブタイプ（ａｄｗ，ａｄｒ，ａｙｗおよびａｙｒ）が存在する。」（同項の２〜６行）と記載されている。　
　
刊行物３：特開昭６２−１８８９７０号公報　
　液相核酸サンドイッチアッセイおよびそこで有用なポリヌクレオチドプローブに関する特許文献であり、特許請求の範囲第１項に、　
「１．第１の標識セットおよび第２の捕獲セットの２組の試薬を使用して試料中の核酸配列を検出するアッセイ法であって、以下の工程：　
（１）該試料、該標識試薬セットのメンバーおよび該第２の捕獲試薬セットのメンバーを液体媒質中で相補対の結合条件下で結合すること、ここで該試料は一本鎖型の分析物を含有し、該標識試薬セットのメンバーは以下のもの；（ａ）１個または複数個の標識核酸プローブであって、異なるプローブは異なる第１の分析物相補配列と第１の標識試薬認識配列とを有する；および（ｂ）該第１の認識配列に相補的な核酸配列標識結合体であって、ここで該標識は直接または間接的に検出可能信号を与える：を含有し、そして該第２の捕獲試薬セットのメンバーは以下のもの；（ｃ）１個または複数個の捕獲核酸プローブであって、異なるプローブは異なる第２の分析物相補配列と第２の捕獲試薬認識配列とを有する；および（ｄ）該第２の認識配列に相補的な核酸配列特異結合対の第１のメンバー結合体；および分離手段；を含有し、該第２の認識配列に相補的な該核酸配列は該分離手段と結合して該特異結合対を除去してよく、この場合（ｄ）は使用されないものとする：　
（２）該分離手段を使用して標識を結合相および非結合相へ分離すること；および　
（３）該分析物の存在の決定因として結合または非結合の標識の量を検出すること；　
を包含するアッセイ法。」と記載され、発明の詳細な説明には、捕獲核酸プローブの捕獲試薬認識配列に相当するビオチンまたはＤＮＡ結合体結合部位（Ｂ）の配列を、５’方向からみて「ＣＴＴＣＴＴＴＧＧＡＧＡＡＡＧＴＧＧＴＧ」とすることが記載されている（１７頁上欄）。　
　
４．対比・判断　
（４−１）刊行物に記載された発明との対比　
　刊行物１に記載された発明における「増幅プローブオリゴヌクレオチド」と本願発明１に係る「増幅プローブとして有用な合成オリゴヌクレオチド」とを対比すると、刊行物１の「核酸マルチマー」は本願発明１の「オリゴヌクレオチドマルチマー」に相当し、刊行物１の「増幅プローブオリゴヌクレオチド」はその請求項１４に記載されるように合成物であり、また、本願発明１における配列番号６〜４４のヌクレオチドは３０〜３１の塩基長を有するから、両者は「ＨＢＶに対するサンドイッチハイブリダイゼーションアッセイにおける増幅プローブとして有用な合成オリゴヌクレオチドであって、ＨＢＶ核酸のセグメントに実質的に相補的な３０塩基長程度のヌクレオチド配列を含む第一セグメント、および、オリゴヌクレオチドマルチマーに実質的に相補的なヌクレオチド配列を含む第二セグメントを含む、合成オリゴヌクレオチド。」である点で一致し、当該第１セグメントに含まれるヌクレオチド配列と実質的に相補的なＨＢＶ核酸のセグメントについて、刊行物１には「ＨＢＶの保存領域のセグメント」と記載され、ＨＢＶゲノムにおける位置、またその具体的な配列については記載されていないのに対し、本願発明１では「配列番号６〜４４のヌクレオチドからなる群から選択される」ものである点で相違する。　
　しかしながら、ＨＢＶゲノムの配列は、例えば刊行物２にＨＢＶサブタイプａｄｒ、ａｄｗおよびａｙｗの完全なヌクレオチド配列が記載されているように、本願の優先権主張日当時には、プラスセンス鎖、マイナスセンス鎖とも、既に公知であったものと認められ、また、一般にウイルス等のゲノムまたはその断片を検出するために、当該ゲノムに特異的な配列部分の相補配列をプローブとして用いることは常套手段であり、このような特異的な配列部分は一般的には他のウイルス等の識別すべきヌクレオチド配列と対比する等の手段により容易に知ることができるといえるから、上記ＨＢＶ核酸のセグメントとして「配列番号６〜４４のヌクレオチドからなる群から選択される」ものを採用することにより格別に優れた効果が得られるのでない限り、本願発明１は刊行物１および２に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとすべきものである。　
（４−２）審判請求人の主張　
　この点について、審判請求人は、配列番号６〜４４のヌクレオチドがＨＢＶゲノムの具体的にどの部分であるのかは明確にしていないが、少なくとも、マイナスセンス鎖に相補的な配列から選ばれたものである旨述べており、このような特定の配列を用いることについて、　
（４−２−１）「従来のＨＢＶのサブゲノムの鎖（プラスセンス鎖）と相補的であるプローブと比較して、ＨＢＶのゲノム長の鎖（マイナスセンス鎖）に実質的に相補的なプローブが、より高感度のアッセイ系をもたらす」（審査時の意見書）、「ＨＢＶのプラスセンス鎖の長さはＨＢＶの株で変化するために、プラスセンスに相補的なプローブはすべてのＨＢＶ亜型を検出することは困難であり、一方、ＨＢＶのマイナスセンスに相補的なプローブはスペーサー領域が少ないためＨＢＶアッセイ系の感度が増加するという格別な作用効果を奏する。」（審判請求書）、「ＨＢＶのプラス鎖に相補的であるように設計されるプローブでは、スペーサー領域に相補的であるプラス鎖の対応する領域がないので（ギャップが存在する）、プローブのＨＢＶへの結合力が弱く、スペーサー領域はアッセイ系の感度を減少させる。」（審尋回答書）、「マイナス鎖を基にした相補的プローブを設計することはまた、プラス鎖を基にしたプローブセットで可能な数よりも多いプローブセットを提供することができるのでアッセイ系の感度を増加することが可能である。」（同上）と、マイナスセンス鎖に相補的なプローブを用いたことによる効果を主張し、　
（４−２−２）「本願明細書は、本願請求項に記載のＨＢＶゲノム−長の鎖に相補的なプローブが多くの基準を基に設計されたこと、例えば、先行技術のＨＢＶゲノムプローブのより大きな部分をカバーするように設計され、捕獲プローブはＨＢＶゲノムの高度に保存された領域に相補的であるように設計され、増幅プローブは保存性のより少ない領域に対して設計されたことを記載している。このように、本願請求項に記載の発明は、請求項に記載のＨＢＶゲノム−長の鎖（すなわち、マイナスセンス、配列番号６〜４４および配列番号４５〜５３）に相補的であるという構造的特徴を有するメンバーの、特異的に最適化された増幅プローブ、捕獲プローブ、及びそれらのセットを特徴の一つとする。本願は、本願請求項に記載のＨＢＶプローブが、約１０００〜３０００ＨＢＶ分子という先行技術にない高い感度を示すことを初めて開示したものである。」（審判請求書）と、マイナスセンス鎖の特定の部位を選んだことによる効果を主張し、　
（４−２−３）更にまた、「本願の実施例２は、プラス鎖に基づく任意の報告されたアッセイの３０〜１００倍大きい感度を示している。」、「増加した感度は、マイナス鎖の増加した長さに起因するものではなく、現在の配列表で提示されるような特別に設計され、かつ選択された少なくとも５つの捕獲プローブおよび５つの増幅プローブの使用に起因する。」、「対応するマイナス鎖の重要な領域に相補的である、４８のプローブ（増幅プローブ３９種、捕獲プローブ９種）を提供する出願人の配列表は、当該分野における非常に重要な進歩であり、各プローブは各々が重要である。配列表に報告されたような知識は、４８の報告されたプローブのうち、１０またはそれ以上のカクテルを利用するアッセイと感度において本質的に等価なさらなるプローブセットを開発するために容易に利用され得る。」、「出願人は、（クレームを）配列表のプローブの全てを含む「カクテル」プローブセットに限定すべきであるとの指摘には承服しかねる。本願明細書の記載によって、本願実施例２で報告された「プローブセットカクテル」に等しいか類似の感度を有する、実質的に無制限の数の更なるプローブセットを提供することができる。」（以上すべて審尋回答書）と、本願の増幅プローブ（請求項１）と捕獲プローブ（請求項３）は、それぞれ少なくとも５つずつを組み合わせて使用することにより格別の効果が得られるから、セットとしてでなく、単独で特許されるべきであると主張している。　
（４−３）当審の判断　
　しかしながら、ＨＢＶが二本鎖ＤＮＡのゲノムを有することは本願出願前に公知であり、しかも、当該ゲノムはＨＢＶウイルス内においては完全長のマイナスセンス鎖と不完全長のプラスセンス鎖からなる不完全な二本鎖として存在すること、この不完全な二本鎖ゲノムは宿主に感染した後完全な二本鎖になること、そして不完全なプラスセンス鎖の長さはＨＢＶの株により異なることも、請求人も認めるとおり、公知の事実であったことからすれば、当業者が、被検試料中の当該ゲノムまたはその断片を検出するためのプローブとして、株の異同、ウイルスのライフサイクルにおける時点に拘わらずゲノム中に常に完全長で存在するマイナスセンス鎖に相補的なものを用いることが有利であろうと想定することはあり得るとしても、反対に、プローブとしてマイナスセンス鎖に相補的な配列を有するものを採用することを阻害する理由は特に見あたらない。　
　また、本願明細書２１〜３０頁にはＨＢＶ　ＤＮＡのハイブリダイゼーションアッセイの実施例が記載され（実施例２）、２９〜３０頁にはそのアッセイの結果を示す表が記載されているが、当該表に示されているのは、ＨＢＶゲノムのマイナスセンス鎖の断片に相補的なプローブを用いた場合の、しかも、増幅プローブとして配列番号：６〜４４の全て、捕獲プローブとして配列番号：４５〜５３の全てをセットとして使用した場合（審判請求人は、拒絶査定書の備考ａで審査官が指摘したこの点に対し、特に反論していない。）のアッセイ結果のみであると認められるから、当該実施例の結果によっては、増幅プローブとして、マイナスセンス鎖に相補的な配列を用いることによる効果も、また、配列番号：６〜４４の特定の配列のいずれか一つを用いることによる効果も、それが格別のものであることが示されているということはできない。　
　審判請求人は、この点について、上記（４−２−３）に記載したように、本願の実施例２は、プラス鎖に基づく任意の報告されたアッセイの３０〜１００倍大きい感度を示しており、本願の増幅プローブ（請求項１）と捕獲プローブ（請求項３）は、それぞれ少なくとも５つずつを組み合わせて使用することによりこれと同様に格別の効果が得られるから、セットとしてでなく、単独で特許されるべきであると主張しているが、具体的にどの従来例と比較して実施例２が優れているのかさえ示していないこのような主張に基づいて、実施例２の効果が格別に優れたものであると判じることはできず、また、仮に実施例２に示された効果が格別のものであったとしても、それは、全ての増幅プローブと捕獲プローブをセットとして使用した結果であって、この結果が増幅プローブと捕獲プローブのそれぞれ任意の５つをセットとして用いた場合も格別の効果が得られることを直ちに意味するものでないことは明らかであり、まして、個々の増幅プローブないし捕獲プローブが格別優れるものであることは意味しないものである。　
　してみれば、審判請求人の上記主張を参酌しても、増幅プローブに対するＨＢＶ核酸のセグメントとして「配列番号６〜４４のヌクレオチドからなる群から選択される」ものを採用することにより格別に優れた効果が得られるものとは認められないから、本願発明１は、刊行物１および２に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとせざるを得ない。　
　
５．請求人が当審の審尋に対する平成１５年５月２６日付の回答書において提示した補正案について　
　審判請求人は、上記回答書において、以下の請求項の補正を含む特許請求の範囲の補正案を提示している。　
「１
．Ｈ
５〜１００の
のセット
　
ここで、該オリゴヌクレオチドの各々が、
　ＨＢＶ核酸のセグメントに実質的に相補的なヌクレオチド配列を含む第一セグメント，および、　
　オリゴヌクレオチドマルチマーに実質的に相補的なヌクレオチド配列を含む第二セグメントを含み、
そして、
　ここで、該
オリゴヌクレオチドのセットの少なくとも５つのメンバー
少なくとも１つのＨＢＶ核酸セグメントを含む
　合成オリゴヌクレオチド
のセット
（配列番号６〜４４の配列を具体的に列挙）。　
５．ＨＢＶに対するサンドイッチハイブリダイゼーションアッセイにおける増幅プローブとして有用な合成オリゴヌクレオチドのセットであって、該セットは
５〜３９
　ここで、該セットの各メンバーが、　
　ＨＢＶ核酸のセグメントに実質的に相補的なヌクレオチド配列を含む第一セグメント，および、　
　オリゴヌクレオチドマルチマーに実質的に相補的なヌクレオチド配列を含む第二セグメントを含み、
そして、
　ここで、該
合成オリゴヌクレオチドのセットの各メンバー
からなる群から選択される少なくとも１つのＨＢＶ核酸セグメントを含む
　合成オリゴヌクレオチドのセット：　
（配列番号６〜４４の配列を具体的に列挙）。」（下線部は補正案により補正された箇所を示す。）　
　しかしながら、上記補正案の請求項１および５は、いずれも配列番号６〜４４の配列からなる群から選択されるＨＢＶ核酸セグメント（に実質的に相補的なヌクレオチド配列を含む第一セグメント）を１つ含む、増幅プローブとして有用な合成オリゴヌクレオチドの任意の５種類をセットとして用いる態様を含んでいると認められるところ、上述のとおり、本願明細書の記載および審判請求人の上記主張を参酌しても、このような態様について格別の効果があるとは認められないから、このような補正を行っても、本願発明は刊行物１および２に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとの、上記結論は変更されない。　
６．むすび　
　したがって、本願発明１は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本特許出願は拒絶すべきものである。　
　よって、結論のとおり審決する。