【事件の表示】
　平成　６年特許願第２４７８８２号「光情報記録媒体」拒絶査定に対する審判事件［平成　７年　７月　４日出願公開、特開平　７−１６９１００］について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成６年１０月１３日の出願（優先日：平成５年１０月１８日）であって、平成１４年８月２１日付で拒絶査定がなされ、これに対し、同年９月２６日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同年１０月２８日付で手続補正がなされたものである。
　
２．平成１４年１０月２８日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　　平成１４年１０月２８日付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明
　本件補正により、特許請求の範囲の請求項１は、
　「透明基板上に記録層、金属反射層、１層または２層以上の保護層を順次積層してなる光記録媒体に於いて、表面に露出している保護層が　ａ）親水性ポリマー１〜８０重量部、ｂ）上記親水性ポリマーを溶解する親水性モノマー２０〜９８重量部、ｃ）上記親水性モノマーと共重合可能な架橋性モノマー１〜４０重量部、およびｄ）ラジカル開始剤０．１〜１０重量部　からなるＵＶ硬化性組成物１００重量部と、水を滴下したときに、水滴がフィラーに吸い込まれる吸水量の吸水性および／または５ｍｌ／１００ｇ（フィラー量）以上の吸油量の吸油性を有する有機フィラーおよび／または無機フィラー１〜８０重量部との混合物をＵＶ硬化せしめて得られるＵＶ硬化樹脂からなり、該保護層表面を印刷可能に構成したことを特徴とする光記録媒体。」と補正された。
　上記補正は、請求項１に記載された発明を特定するために必要な事項である表面に露出している保護層を構成する成分に関し、ＵＶ硬化組成物を１００重量部としたとき、親水性ポリマーについては１〜８０重量部、親水性モノマーについては親水性ポリマーを溶解するものであることおよび２０〜９８重量部、架橋性モノマーについては技術事項として追加し親水性モノマーと共重合可能なものであることおよび１〜４０重量部、ラジカル開始剤については０．１〜１０重量部と規定し、吸水性および／または吸油性を有する有機フィラーおよび／または無機フィラーについては「吸水性」を「水滴を滴下したときに、水滴がフィラーに吸い込まれる吸水量の吸水性」と、「吸油性」を「５ｍｌ／１００ｇ（フィラー量）以上の吸油量の吸油性」とし、さらに１〜８０重量部と規定するものであって、特許法第１７条の２第３項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
  そこで、本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第４項において準用する同法第１２６条第３項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
（２）先願明細書
 　原査定の拒絶の理由に引用され、本願出願日及び優先権主張日より前の出願であってその出願後に出願が公開された特願平５−２０５８９９号明細書（以下、「先願明細書」という。出願日：平成５年７月２７日，特開平７−４４８８８号公報参照）には、
　（i）「基板上に記録または再生に関与する層が形成された光情報媒体において、レーザ光入射面以外の面に親水性モノマーを含む重合性樹脂が硬化されてなる親水性表面を有することを特徴とする光情報媒体。」（請求項１参照）、及び、
　（ii）「請求項１〜４の何れかの光情報媒体において、前記重合性樹脂は、活性エネルギー線硬化性樹脂であることを特徴とする光情報媒体。」（請求項５参照）、
　（iii）「請求項１〜５の何れかの光情報媒体において、前記重合性樹脂は、光開始剤を含むことを特徴とする光情報媒体。」（請求項６参照）、
　（iv）「請求項１〜６の何れかの光情報媒体において、前記重合性樹脂は、前記親水性モノマーに可溶の親水性樹脂を含むことを特徴とする光情報媒体。」（請求項７参照）、
　（v）「請求項１〜７の何れかの光情報媒体において、前記重合性樹脂は、親水性モノマーに溶解し、かつ分子中に少なくとも１個のエチレン性不飽和結合を有する化合物を含むことを特徴とする光情報媒体。」（請求項８参照）、
　（vi）「請求項１〜９の何れかの光情報媒体において、前記重合性樹脂は、前記親水性モノマーに不溶の無機または有機顔料を含むことを特徴とする光情報媒体。」（請求項１０参照）、
　（vii）「重合性樹脂は、活性エネルギー線硬化性樹脂であることが好ましく、またそれは、光開始剤、親水性モノマーに可溶の親水性樹脂、増粘剤、親水性モノマーに不溶の無機または有機顔料、親水性モノマーに溶解しかつ分子中に少なくとも１個のエチレン性不飽和結合を有する化合物を含むことも良い。」（段落【００１１】参照）こと、
　（viii）「【作用】　本発明による光情報媒体では、印刷用インクの定着性が良好となり、水性インクを用いる筆記具や油性インクを用いる筆記具の何れの筆記手段によっても任意に文字や図柄を描くことができる。　・・・・」（段落【００１２】参照）こと、
　（ix）「前記親水性モノマーを含む重合性樹脂は、活性エネルギー線硬化性であることにより光情報媒体の製造時間を短縮することが可能になる。例えば、同樹脂を紫外線硬化型とすることにより、熱硬化に比較して基板に余計な熱を与えることなく、反りや剥離の少ない光情報媒体を得ることができる。　また、この重合性樹脂に親水性モノマーに可溶の親水性樹脂を含ませることにより、親水性や粘度の調整を行うことができ、光情報媒体の製造バラツキを低減することが可能になる。特に、親水性モノマーに溶解し、かつ分子中に少なくとも１個のエチレン性不飽和結合を有する化合物を配合することもできる。・・・・。　重合性樹脂に親水性モノマーに不溶の無機または有機顔料を含むことにより、粘度を調整し、印刷した場合のニジミやかすれの程度を調整することができる。」（段落【００１５】参照）こと、
　（x）「図２は、前記光情報媒体の例として、いわゆるワンスライト型の光情報媒体の断面を模式的に示している。ポリカーボネート樹脂等からなる透光性基板２１の上に螺旋状にトラッキング用の案内溝２２が形成され、その上に色素記録層２３がコーティングされている。この色素記録層２３の上に金、銀、アルミニウム等の金属膜からなる反射層２４が形成され、その上に保護層２５が設けられている。さらに、この保護層２５の上に後述する親水性モノマーを含む重合性樹脂膜２６が形成されている。」（段落【００１７】参照）こと、
　（xi）「本発明では、このような光情報媒体において、読み取りレーザ光入射側と反対側の面に印刷用インクが定着できるように、親水性モノマーを含む重合性樹脂膜２６を形成している。この親水性モノマーを含む重合性樹脂膜２６とは、水性のインクを滴下し、３０分後に手で触れてもインクがにじまない程度にそのインクを定着するのに充分な親水性を有する樹脂膜である。すなわち、インクの乾燥により単にインクが付着した状態ではなく、容易に消すことができない程度にインクが定着可能な膜をいう。親水性モノマーを含む重合性樹脂膜２６上に印刷されたインクは、その付着面積を縮小することなく、親水性モノマーを含む重合性樹脂膜２６の表面に吸収定着する。」（段落【００２９】参照）こと、
　（xii）「親水性モノマーを含む重合性樹脂は、既に述べたように、活性エネルギー線硬化性、具体的には紫外線や電子線硬化型が好ましい。活性エネルギー線硬化性を得るためには、上記保護層の説明で述べた他、公知の手法を適用することが可能である。」（段落【００３１】参照）こと、
　（xiii）「紫外線硬化型とするのに使用する光開始剤としては、アセトフェノン、ベンゾフェノン、ミヒラーケトン、ベンジルベンゾイン、ベンゾインエーテル、ベンゾイルベンゾエート、ベンジルジメチルケタール、１ーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン等が例示できる。これらの光開始剤を、適宜１〜１０重量％程度、好ましくは２〜６重量％添加する。開始剤が１０重量％を越えると、余分な量が多くなるため、密着性、硬度等の物性の低下を招き、また、１重量％未満では、充分な硬化性が得られない。」（段落【００３２】参照）こと、
　（xiv）「さらに、親水性モノマーに可溶の親水性樹脂を添加することが好ましい。このような親水性モノマーに可溶の親水性樹脂の具体例としては、例えば、ポリエチレンオキサイド、ポリビニルアルコール、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルホルマール、カルボキシビニルポリマー、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム塩、ポリビニルピロリドン等を挙げることができる。これらの親水性樹脂を少なくとも１種以上を用意し、上記のような親水性モノマーや光開始剤、また、必要に応じて他の添加剤を配合してコーティングする。これらの樹脂は、光情報媒体の耐候性、耐水性、反り等の信頼性や製造性を考慮し、配合比を調整して混合する。親水性樹脂の添加量は、５重量％以上、溶解限度（例えば５０重量％）程度が考えられるが、５〜２０重量％の範囲とすることが好ましい。親水性樹脂の添加量が２０重量％を越えると、耐水性が悪くなり、印刷作業性が低下する。また、５重量％未満では、インクの濡れ性が悪くなり、印刷後のかすれが生じやすくなる。」（段落【００３３】参照）こと、
　（xv）「前記親水性モノマーを含む重合性樹脂材料中に、該親水性モノマーに溶解し、かつエチレン性不飽和結合を有する化合物を配合することもできる。このような化合物の具体例としては、・・・トリメチルプロパントリアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート等の多価アルコールの（メタ）アクリル酸エステル類、・・・が挙げられる。」（段落【００３４】参照）こと、
　（xvi）「前記親水性モノマーを含む重合性樹脂材料中に、必要に応じて添加剤を配合することもできる。例えば、吸水性顔料、湿潤剤、消泡剤、表面張力調整剤、増粘剤等を配合することも良い。吸収性顔料（注：吸水性顔料の誤記と認める。）としては、無機または有機顔料であって、その例としては、無機または有機物で処理したシリカ、タルク、マイカ、炭酸カルシウムの他、・・・を挙げることができる。」（段落【００３５】参照）こと、
　（xvii）「添加剤としての吸水性顔料を添加することにより、インクの印刷性の調整や親水性膜形成の際の作業性等を調整するという役割を果たす。　・・・・」（段落【００３７】参照）こと、
　（xviii）「・・・・・・。　親水性モノマーを含む重合性樹脂膜２６は、保護層２５の厚みよりも厚くすることにより緩衝効果を高めることができる。　この親水性モノマーを含む重合性樹脂膜２６は紫外線硬化樹脂からなる保護層２５の上に形成することが好ましい。」（段落【００３９】参照）こと、
　（xix）「このような親水性モノマーを含む重合性樹脂膜２６の微細な粗面は、保護層２５の表面に親水性モノマー樹脂をグラビア塗工することで形成できるが、例えば、保護層２５の表面２にフィラーを混合した樹脂をスクリーン印刷やスピンコーティングによりコーディングすることで形成することもできる。例えば親水性樹脂中に、フィラーとして有機または無機顔料を分散すると、容易に粗面を形成でき、その投錨効果も大きい。顔料の粒径は、１〜５μｍ程度が好ましく、特に３〜５μｍの大きさが好ましく、この範囲ではベタ印刷性が良好になる。」（段落【００４４】参照）こと、
　（xx）「次に、本発明の具体的な実施例を述べる。・・・厚み１．２ｍｍのポリカーボネート基板を用意する。・・・上記基板上に・・・色素記録層を形成した。その上に、金をスパッタリングし、厚さ１００ｎｍの反射層を形成した。次に・・・紫外線硬化樹脂・・・を塗布し、・・・保護層を形成した。・・・表１に示す割合で各樹脂を配合し、・・・各種の被覆材料を用意した。」（段落【００４９】〜【００５２】参照）こと、
　（xxi）「このようにして用意された被膜材料を前記保護層上に、・・・スクリーン印刷し、・・・紫外線を照射することにより、厚さ１５μｍの親水性樹脂膜を形成した。」（段落【００５５】参照）こと、
　（xxii）表１中に、実施例１として、親水性モノマーとしてフォトマー4158（エチレンオキサイド変性トリメチロールプロパントリアクリレート）　４０、親水性モノマーとしてジメチルアミノエチルアクリレート　３６、親水性樹脂としてヒドロキシエチルセルロース　１０、光開始剤であるイルガキュア651（ベンジルジメチルケタール）　４、増粘剤であるジベンジリデンソルビトール　６、顔料であるタルク　４、である被覆材料を用いた旨、及び実施例２として、親水性モノマーとしてニューフロンティアＨＰＥ−１０（エチレンオキサイド変性ビスフェノールＡジアクリレート）　２５、親水性モノマーであるＮ−メチロールアクリルアミド　５０、親水性樹脂であるＰＶＰ　Ｋ−９０（ポリビニルピロリドン）　１０、光開始剤であるベンゾフェノン　５、増粘剤であるアエロジル２００（無水シリカ）　５、顔料としてサイロイド１６２（表面処理シリカ）　５、である被覆材料を用いた旨（段落【００５３】〜【００５４】参照）、
　（xxiii）「次に、インクジェットプリンタを用い、水性黒インクを用いて印刷し、インクジュエット印刷性能（ＩＪＰ性能）を調べた。すなわち、インクジェットプリンタによって画数の多い漢字を印字し、線の間が潰れずに印字できるかどうかを調べたが、本実施例のものについては、表２に○印で示すように、いずれもにじみやかすれのない良好な印刷結果を得ることができた。これと比べて、比較例１のものは、表２に△で示すように、ややかすれが生じ、比較例２のものは、表２に×で示すように、線の間が潰れてしまった。　　親水性樹脂膜の表面に印字後、３分後に手で印刷面を擦ってみたが、実施例１〜５では、表２に○印で示すように、いずれもかすれ等は生じなかった。それに対し、比較例１及び２では、表２に×で示すように、いずれもにじみやかすれが発生した。　　光情報媒体の親水性樹脂膜の表面にインクジェットプリンターで前述のようなＩＪＰ試験用の印字をした後、これを温度７０℃、湿度８５％ＲＨ及び温度７０℃で８時間、湿度０％ＲＨ（ＤＲＹ）の条件で１００時間の加速劣化試験を行い、印字のかすれやにじみを確認したところ、表２に△で示すように、実施例４、５では、ややにじみが見られるが、他のものにはにじみやかすれを見ることはできなかった。これに対し、表２に×で示すように、比較例のものはいずれもにじみやかすれが発生した。　　さらに、保護層と親水性樹脂膜との間の結着性を比較するため、剥離試験（碁盤目試験 ）を行ったが、表２に示すように、実施例１〜５では、比較例１〜３に比べて良好な結果を得ることができた。」（段落【００５７】〜【００５９】参照）こと、
　（xxiv）「【発明の効果】　以上説明した通り、本発明の光情報媒体によれば、通常の水性インクや油性インクを用いて光情報媒体の保護層の表面に一定の文字や図柄を容易かつ良好に書き込むことができる信頼性の高い光情報媒体を得ることができる。」（段落【００６１】参照）こと、
が記載されている。
　
　これらの記載によれば、先願明細書には、水性インクや油性インクの何れでも任意に印刷できる光情報媒体に関し、「ポリカーボネート樹脂等の透光性基板上に色素記録層、金属膜からなる反射層、保護層及び親水性モノマーを含む重合性樹脂膜を順次積層してなる光情報媒体において、親水性モノマーを含む重合性樹脂膜が、ａ）親水性モノマーに可溶のヒドロキシエチルセルロースなどの親水性樹脂、ｂ）ジメチルアミノエチルアクリレートなどの親水性モノマー、ｃ）エチレンオキサイド変性トリメチロールプロパントリアクリレートなどの親水性モノマー、およびｄ）イルガギュア６５１（ベンジルジメチルケタール）などの光開始剤からなる紫外線硬化性組成物と、タルクなどの吸水性顔料との混合物を紫外線硬化せしめて得られる紫外線硬化樹脂からなり、該親水性モノマーを含む重合性樹脂膜表面を印刷可能に構成した光情報媒体。」の発明（以下、「先願発明」という。）が開示されていると認められる。
　
（３）対比、判断
　そこで、本願補正発明と先願発明を対比すると、
（ａ）先願発明の「紫外線硬化」が本願補正発明の「ＵＶ硬化」と同義であり、先願発明の「光開始剤」は、本願補正発明の「ラジカル開始剤」（ＵＶ硬化である以上、ラジカル開始は光開始と実質的に同義で用いられていると認める）に相当し、
（ｂ）先願発明の「タルクなどの吸水性顔料」は、先願発明に例示されたシリカ、タルク、マイカ、炭酸カルシウムなどと同じものを例示する本願補正発明の「吸水性を有する・・・無機フィラー」に相当し、
（ｃ）先願発明の「親水性モノマーを含む重合性樹脂膜が・・・を紫外線硬化せしめて得られる紫外線硬化樹脂からなり」は、該親水性モノマーを含む重合性樹脂膜が保護層の上即ち最上層（即ち表面に露出している面）に形成されていて保護層の役割をしていることも明らかであるから、本願補正発明の「表面に露出している保護層が・・・ＵＶ硬化樹脂からなり」に相当し、
（ｄ）先願発明の「親水性モノマーに可溶のヒドロキシエチルセルロースなどの親水性樹脂」と「ジメチルアミノエチルアクリレートなどの親水性モノマー」は、それぞれ本願補正発明の「親水性ポリマー」と「親水性ポリマーを溶解する親水性モノマー」に相当し、また先願発明の「エチレンオキサイド変性トリメチロールプロパントリアクリレートなどの親水性モノマー」は、３個のアクリロイルオキシ基などを有する故に共重合可能で架橋性を有することが明らかであるから、本願補正発明の「親水性モノマーと共重合可能な架橋性モノマー」に相当する。
　
　よって、両発明は、本願補正発明の表現を借りて表現すると、水性ペン（インク）や油性ペン（インク）の何れでも任意に印刷できまたは書き込める光情報媒体に関し、「透明基板上に記録層、金属反射層、２層以上の保護層を順次積層してなる光記録媒体に於いて、表面に露出している保護層が　ａ）親水性ポリマー、ｂ）上記親水性ポリマーを溶解する親水性モノマー、ｃ）上記親水性モノマーと共重合可能な架橋性モノマー、およびｄ）ラジカル開始剤（光開始剤）からなるＵＶ硬化性組成物と、吸水性を有する無機フィラーとの混合物をＵＶ硬化せしめて得られるＵＶ硬化樹脂からなり、該保護層表面を印刷可能に構成したことを特徴とする光記録媒体。」の発明である点で少なくとも一致する。
　そして、本願補正発明では更に次の点を規定しているので、それらの点について先願発明に開示があるか否か検討する。
　（イ）ＵＶ硬化性組成物の組成割合、並びにＵＶ硬化性組成物と無機フィラーとの割合を数値限定している点、
　（ロ）無機フィラーの吸水性について、「水を滴下したときに、水滴がフィラーに吸い込まれる吸水量の吸水性」と規定している点。
　
　（イ）の点について
　先願明細書の実施例１（表１参照）には、親水性モノマーを含む重合性樹脂膜の夫々の成分を本願補正発明のａ）〜ｄ）に対応させて摘示すると、ａ）親水性樹脂であるヒドロキシエチルセルロース　１０、ｂ）親水性モノマーであるジメチルアミノエチルアクリレート　３６、ｃ）親水性モノマーであるエチレンオキサイド変性トリメチロールプロパントリアクリレート（注：架橋性モノマーに相当）　４０、およびｄ）光開始剤であるイルガギュア６５１（ベンジルジメチルケタール）　４、及び、増粘剤であるジベンジリデンソルビトール　６、吸水性顔料であるタルク　４、との混合物を紫外線硬化せしめて被覆膜（保護膜相当）とすることが記載されている。
　該実施例１では数値の単位について説明されていないけれども、通常意味する重量部と解するのが相当であるから、該記載を用いて組成割合を計算する。　その合計が９０重量部（＝１０＋３６＋４０＋４）であるから１００重量部に換算すると、ａ）１１．１重量部（＝１００×１０／９０）、ｂ）４０重量部（＝１００×３６／９０）、ｃ）４４．４重量部（＝１００×４０／９０）、ｄ）４．４重量部（＝１００×４／９０）と計算できる（注：合計が９９．９重量部なのは小数点第２位を四捨五入しているため）。　そして、ＵＶ硬化性組成物と吸水性を有する無機フィラー（タルク）との割合は、前者１００重量部に対して４．４重量部（＝１００×４／９０）と計算できる。
　そこで、本願補正発明の割合と先願発明の実施例１のこれらの数値を対比すると、ａ）親水性ポリマーについて１〜８０重量部と１１．１重量部で一致し、ｂ）上記親水性ポリマーを溶解する親水性モノマーについて２０〜９８重量部と４０重量部で一致し、およびｄ）ラジカル開始剤（光開始剤）について０．１〜１０重量部と４．４重量部で一致し、ＵＶ硬化性組成物１００重量部に対する吸水性顔料について１〜８０重量部と４．４重量部と一致していることが明らかである。
　ただ、ｃ）上記親水性モノマーと共重合可能な架橋性モノマーについて１〜４０重量部であるのに対して４４．４重量部と本願補正発明に比べ先願発明の方が若干多い点で一応相違しているので更に検討する。
　
　ところで、例えば先願発明の実施例２には、実施例１とは使用している各成分が異なっているものの紫外線硬化性組成物１００重量部中のｃ）の架橋性モノマー成分が、２７．８重量部［＝２５／（２５＋５０＋１０＋５）；架橋性モノマー成分に相当すると認められるニューフロンティアＨＰＥ−１０（エチレンオキサイド変性ビスフェノールＡジアクリレート）２５に対して、親水性モノマーであるＮ−チロールアクリルアミド５０、親水性樹脂であるＰＶＰ　Ｋ−９０（ポリビニルピロリドン）１０、光開始剤であるベンゾフェノン５］と計算でき本願補正発明の割合を充足する実施例も示されているように、先願発明における架橋性モノマーの４４．４重量部（非換算４０重量部）は単に１例を示すものであって該重量部に限定されるものではなく、樹脂膜形成用樹脂組成物の組成割合（特に架橋性モノマー成分の割合）をどのように設定するかは、必要に応じてなされる単なる設計的事項に過ぎないものと認められる。
　なお、本願補正発明におけるＵＶ硬化性組成物の各成分量は、合計が１００重量部になるものと理解されるため上記のような計算を行ったが、翻って本願補正発明の数値限定の規定内容を検討すると、ａ）を８０重量部とするとき、他の成分を最小であるｂ）２０重量部、ｃ）１重量部、ｄ）０．１重量部としても、合計が１０１．１重量部となり、またｂ）を９８重量部として採用した場合も同様であるから、もともと矛盾した規定であり、その数値限定に技術的意義を有し得ないものというべきである。　そこで、仮にそれら各成分の量がそのままの量（合計量が規定されないもの）を意味するのであれば、上記計算をするまでもなく先願明細書の実施例１のａ）〜ｄ）の各成分量は本願補正発明の規定量と一致している。
　
　更に、本願明細書を検討すると、ｃ）の架橋性モノマーに関しては、「架橋性モノマーを加えることで表面に露出している保護層の架橋密度が上がり塗膜硬度が増す。」（段落【００２９】）とされていて、架橋により当然期待される作用が示されているだけで、その数値限定に関しては単に「樹脂組成のうち架橋性モノマーの総量は１〜４０重量部加える」（段落【００２９】，なお、出願時は「０〜４０重量部」）と記載しているだけでその数値の臨界的意義を説明しないもので、実施例、比較例のデータでも臨界的意義を把握できない。　また、この点、数値限定の臨界的意義、根拠が不明であるとの記載不備との指摘（原審の拒絶理由）に対して、平成１３年５月２１日付け意見書第８頁において出願人は、「その臨界的意義、根拠あるいは理由は必ずしも明細書に記載がなくてもよいと考えます。」、「臨界的根拠は実施例を含めて明細書に記載がなくてもよいと考えます。」と主張しているとおり請求人も自認しているところのものである。
　そうであるから、本願補正発明においてｃ）の架橋性モノマーを１〜４０重量部とすることに格別の技術的意義があるものとは認められない。
　よって、前記一応の相違は実質的な相違ではなく、先願明細書には１〜４０重量部と重複する範囲を含めて技術開示があるものと認められる。
　
　（ロ）の点について
  先願発明の吸水性顔料（無機フィラー）であるタルクは、「水滴がフィラーに吸い込まれる吸水量の吸水性を有する」との言及はない。　しかしながら、本願補正発明での水を滴下したときに、水滴がフィラーに吸い込まれる吸水量の吸水性を有する無機フィラーとして明細書中に明示（特許請求の範囲請求項４でも明示）されているものであり、加えて、先願発明でも、「にじみやかすれのない良好な印刷結果を得ることができ」かつ「印字後、３分後に手で印刷面を擦ってみたが、・・・かすれ等は生じなかった」（摘示（xxiii）参照）とされている如く、水性インクでも油性インクでも良好に印刷することが出来ると云う所期の目的を達成しているのであるから、先願発明でのタルクも水を滴下したときに、水滴がフィラーに吸い込まれる吸水量の吸水性を有するものと認められる。
　この点に関して、審判請求理由において請求人は、「顔料として表面処理シリカやタルクが用いられていますが、これらは段落【００４４】（注：先願明細書の段落【００４４】）に記載されているように、保護層２５の表面を粗面化するためのものであり、上記の吸水性および／または吸油性を有するものではありません。引用例４（注：先願明細書）の段落【００４４】には、顔料の粒径は１〜５μｍ程度が好ましいと記載されていますが、この程度の粒径では本願明細書の比較例３に示すように、上記の吸水性および／または吸油性を有するものではありません。」と主張としている。
　しかしながら、顔料の粒径が１〜５μｍであれば吸水性を有しないとすべき理由がないし、そもそも本願補正発明の実施例４，５で用いられている合成シリカのＴＯＫＵＳＩＬ　ＧＵ（徳島曹達株式会社製、一次粒子径１８〜４０μｍ、二次粒径２０μｍ；実施例２参照）がどの程度の吸水性のものか記載が無く、また比較例３の「機械的に破砕したシリカ（平均粒径５μｍ）」に関して、根拠を示すことなく明細書に追加された「水を滴下したときに、水滴がフィラーに吸い込まれる吸水量の吸水性・・・を有しない」との記載は何ら裏付けが示されていない。　ただ、本願明細書を検討すると「シリカフィラーは破砕によって製造されたもの場合吸水性、または吸油性が低いため十分な効果が得られない。」（本願明細書段落【００２０】参照）と記載があるところ、その記載は破砕による場合の説明であって、粒径によるものではなく、仮に、粒径によって吸水性に差異が生じるとしてもそれはシリカに関してのみの説明と言うしかない。　　まして、本願明細書には、「水を滴下したときに、水滴がフィラーに吸い込まれる吸水量の吸水性を有する無機フィラー」として、タルクを用いることが明示され、他の具体例のものを含めても格別に特殊なものが説明されていないことに鑑みれば、例示されたもの（タルクなど）は、通常使用されるものであれば、「水を滴下したときに、水滴がフィラーに吸い込まれる吸水量の吸水性」を有することが本願補正発明で主張されているものと解するしかない。　更に、先願明細書にも吸水性顔料としてタルクが明示されているし、水性黒インクを用いたインクジェットプリンタによる印刷でも、実施例１などの記録媒体において印字のかすれやにじみがないことが確認されているし、通常の水性インクや油性インクを用いて容易かつ良好に書き込むことができるとされているのであるから、本願補正発明と同じ書き込み性の作用効果が奏されていることからみても、吸水性に実質的な差異があるとは認められない。
　
　したがって、本願補正発明は、先願発明と実質的に同一であり、しかも、本願補正発明の発明者が先願発明の発明者と同一であるとも、また本願の出願時に、その出願人が先願の出願人と同一であるとも認められないので、本願補正発明は、特許法第２９条の２の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
（４）むすび
　以上のとおり、本件補正は、特許法第１７条の２第４項で準用する同法第１２６条第３項の規定に違反するものであり、同法第１５９条第１項で準用する同法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
　
３．本願発明について
  平成１４年１０月２８日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願請求項１に係る発明（以下、同項記載の発明を「本願発明」という。）は、平成１３年５月２１日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
　「透明基板上に記録層、金属反射層、１層または２層以上の保護層を順次積層してなる光記録媒体に於いて、表面に露出している保護層が親水性ポリマー、親水性モノマーおよびラジカル開始剤からなるＵＶ硬化性組成物と、吸水性および／または吸油性を有する有機フィラーおよび／または無機フィラーとの混練物をＵＶ硬化せしめて得られるＵＶ硬化樹脂からなり、該保護層表面を印刷可能に構成したことを特徴とする光記録媒体。」
　
（１）先願明細書
  原査定の拒絶の理由で引用された先願明細書（特願平５−２０５８９９号明細書）、および、その記載事項は、前記「２．（２）」に記載したとおりである。
　なお、原査定の備考では理由３（特許法第２９条の２の理由）の引用文献として前記先願明細書に触れていないが、原査定の本文中で理由３として明示したとおりであり、そして審判請求人は、この先願明細書との相違を審判請求理由で実質的に反論しているものである。
　
（２）対比、判断
　本願発明は、前記２．で検討した本願補正発明から、表面に露出している保護層に関し、親水性ポリマーの重量部、親水性モノマーの限定事項と重量部、架橋性モノマーに関する事項、ラジカル開始剤の重量部、ＵＶ硬化組成物の重量部、吸水性および吸油性に関する規定および有機フィラーおよび／または無機フィラーの重量部を省いたものである。
　そして、これら技術事項を省いた本願発明と同一の発明が先願明細書に記載されていることは、前記「２．（２）〜２．（３）」に記載したとおり明らかである。
　
（３）むすび
　以上のとおり、本願発明は、先願発明と同一であり、しかも、本願発明の発明者が先願発明の発明者と同一であるとも、また本願の出願時に、その出願人が先願の出願人と同一であるとも認められないので、本願発明は、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものである
　よって、結論のとおり審決する。