【事件の表示】
　特許第３１６０９２０号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第３１６０９２０号に係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。
【理　由】
Ｉ．本件訂正審判請求に至る経緯
特許出願：平成３年２月５日
特許権設定登録（特許第３１６０９２０号）：平成１３年２月２３日
異議決定（特許取消）：平成１４年１２月２６日
高裁出訴（平成１５年東京高裁（行ケ）第６０号）：平成１５年２月１８日
別件訂正審判請求（訂正２００３−３９０８４号）：平成１５年４月２５日
訂正審決（請求棄却）：平成１５年１１月４日
本件訂正審判請求（訂正２００４−３９０４３号）：平成１６年３月２日
　　　
ＩＩ．請求の要旨
　本件審判請求の要旨は、特許第３１６０９２０号の特許明細書を特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、及び明りょうでない記載の釈明を目的として、訂正審判請求書に添付した訂正明細書のとおり、すなわち次の（１）〜（６）のとおり訂正することを求めるものである。
　
（１）訂正事項ａ
　明細書の特許請求の範囲の請求項１に係る記載
「リチウム複合酸化物を正極活物質として用いた正極活物質層を帯状正極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状正極と、
　炭素質材料を負極活物質として用いた負極活物質層を帯状負極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状負極とをそれぞれ具備し、
　前記帯状正極と前記帯状負極とを帯状セパレータを介して積層した状態で多数回巻回することにより前記帯状正極と前記帯状負極との間に前記帯状セパレータが介在している渦巻型の巻回体を構成するとともに、
　前記リチウム複合酸化物の比表面積を０．０１〜３．０ｍ２／ｇとしたことを特徴とする非水電解液二次電池。」を、
「リチウム複合酸化物を正極活物質として用いた正極活物質層を帯状正極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状正極と、
　炭素質材料を負極活物質として用いた負極活物質層を帯状負極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状負極とをそれぞれ具備し、
　前記帯状正極と前記帯状負極とを帯状セパレータを介して積層した状態で多数回巻回することにより前記帯状正極と前記帯状負極との間に前記帯状セパレータが介在している渦巻型の巻回体を構成するとともに、
　前記帯状正極、前記帯状負極及び前記帯状セパレータの高さ方向における長さを、帯状セパレータ＞帯状負極＞帯状正極　の関係に構成し、
　前記リチウム複合酸化物の比表面積を０．０２〜０．１ｍ２／ｇとしたことを特徴とする非水電解液二次電池。」と訂正する。
　
（２）訂正事項ｂ
　明細書の【０００４】の記載
「上述の容量低下の原因には次のようなことが考えられる。すなわち、上記非水電解液二次電池の正極における電池反応は正極活物質でるリチウム複合酸化物の表面での電子、イオンの出入りに伴う酸化還元反応であるため、正極活物質と電解液との反応の大小が電池容量に大きく影響するものと推定される。」を、
「上述の容量低下の原因には次のようなことが考えられる。すなわち、上記非水電解液二次電池の正極における電池反応は正極活物質であるリチウム複合酸化物の表面での電子、イオンの出入りに伴う酸化還元反応であるため、正極活物質と電解液との反応の大小が電池容量に大きく影響するものと推定される。」と訂正する。
　
（３）訂正事項ｃ
　明細書の【０００９】の記載
「本発明は、リチウム複合酸化物を正極活物質として用いた正極活物質層を帯状正極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状正極と、炭素質材料を負極活物質として用いた負極活物質層を帯状負極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状負極とをそれぞれ具備し、帯状正極と帯状負極とを帯状セパレータを介して積層した状態で多数回巻回することにより帯状正極と帯状負極との間に帯状セパレータが介在している渦巻型の巻回体を構成するとともに、リチウム複合酸化物の比表面積を０．０１〜３．０ｍ2 ／ｇとしたものである。」を、
「【課題を解決するための手段】　本発明は、リチウム複合酸化物を正極活物質として用いた正極活物質層を帯状正極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状正極と、炭素質材料を負極活物質として用いた負極活物質層を帯状負極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状負極とをそれぞれ具備し、帯状正極と帯状負極とを帯状セパレータを介して積層した状態で多数回巻回することにより帯状正極と帯状負極との間に帯状セパレータが介在している渦巻型の巻回体を構成するとともに、前記帯状正極、前記帯状負極及び前記帯状セパレータの高さ方向における長さを、帯状セパレータ＞帯状負極＞帯状正極　の関係に構成し、リチウム複合酸化物の比表面積を０．０２〜０．１ｍ２／ｇとしたものである。」と訂正する。
　
（４）訂正事項ｄ
　明細書の【００１５】の記載
「【作用】　正極活物質としての粉末状のリチウム複合酸化物の比表面積を０．０１〜３．０ｍ2 ／ｇとすることによって、正極活物質と電解液との反応面積が適切な大きさとなり、初期容量を大きくでき、かつ、正極における電解液の必要以上の酸化を抑制できる。したがって、非水電解液二次電池における高容量化及び充放電サイクルの進行に伴う容量低下の防止を達成できる。」を、
「【作用】　正極活物質としての粉末状のリチウム複合酸化物の比表面積を０．０２〜０．１ｍ2 ／ｇとすることによって、正極活物質と電解液との反応面積が適切な大きさとなり、初期容量を大きくでき、かつ、正極における電解液の必要以上の酸化を抑制できる。したがって、非水電解液二次電池における高容量化及び充放電サイクルの進行に伴う容量低下の防止を達成できる。」と訂正する。
　
（５）訂正事項ｅ
　明細書【００２６】の記載
「以上のようにして、直径１３．８ｍｍ、高さ５０ｍｍの円筒型非水電解液二次電池を製造した。この電池を後掲の表１に示すように、便宜上電池Ａとする。」を、
「以上のようにして、直径１３．８ｍｍ、高さ５０ｍｍの円筒型非水電解液二次電池を製造した。この電池を後掲の表１に示すように、便宜上電池Ａとする。この円筒型非水電解液二次電池においては、図１に示されているように、前記帯状正極、前記帯状負極及び前記帯状セパレータの高さ方向における長さが、帯状セパレータ＞帯状負極＞帯状正極　の関係に構成されている。」と訂正する。
　
（６）訂正事項ｆ
　明細書の【００３８】の記載
「本発明による非水電解液二次電池は、正極活物質層を帯状正極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状正極と、負極活物質層を帯状負極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状負極とをそれぞれ具備し、帯状正極と帯状負極とを帯状セパレータを介して積層した状態で多数回巻回することにより帯状正極と帯状負極との間に帯状セパレータが介在している渦巻型の巻回体を構成するようにしているので、製造工程が簡単であるとともに、正極活物質層および負極活物質層の割れや帯状セパレータからの剥離を生じ難く、また、電池容量を大きくすることができ、しかも、エネルギー密度を高くすることができる。また、正極活物質としてリチウム複合酸化物を用いるとともに、負極活物質として炭素質材料を用いているので、エネルギー密度をさらに高くすることができ、充放電電圧を高くすることができ、自己放電を少なくすることができるとともに、軽量にすることができる。さらに、正極活物質として用いられるリチウム複合酸化物の比表面積を０．０１〜３．０ｍ2 ／ｇとしたので、電池容量をさらに大きくすることができるとともに、充放電サイクルに伴う電池容量の劣化を防止することができ、このために、高容量でかつ容量保持率の高い非水電解液二次電池を提供することができる。」を、
「【発明の効果】　本発明による非水電解液二次電池は、正極活物質層を帯状正極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状正極と、負極活物質層を帯状負極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状負極とをそれぞれ具備し、帯状正極と帯状負極とを帯状セパレータを介して積層した状態で多数回巻回することにより帯状正極と帯状負極との間に帯状セパレータが介在している渦巻型の巻回体を構成するようにしているので、製造工程が簡単であるとともに、正極活物質層および負極活物質層の割れや帯状セパレータからの剥離を生じ難く、また、電池容量を大きくすることができ、しかも、エネルギー密度を高くすることができる。また、正極活物質としてリチウム複合酸化物を用いるとともに、負極活物質として炭素質材料を用いているので、エネルギー密度をさらに高くすることができ、充放電電圧を高くすることができ、自己放電を少なくすることができるとともに、軽量にすることができる。さらに、正極活物質として用いられるリチウム複合酸化物の比表面積を０．０２〜０．１ｍ2 ／ｇとしたので、電池容量をさらに大きくすることができるとともに、充放電サイクルに伴う電池容量の劣化を防止することができ、このために、高容量でかつ容量保持率の高い非水電解液二次電池を提供することができる。」と訂正する。
　　
ＩＩＩ．当審の判断
１．訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び拡張・変更の存否について
（１）訂正事項ａ
　訂正事項ａは、訂正前の請求項１に、帯状正極、帯状負極及び帯状セパレータの高さ方向における長さを、帯状セパレータ＞帯状負極＞帯状正極　の関係に構成するという限定を付加し（以下、「訂正事項ａ−１」という。）、かつ、リチウム複合酸化物の比表面積を、訂正前の０．０１〜３．０ｍ２／ｇから、０．０２〜０．１ｍ２／ｇにさらに限定する（以下、「訂正事項ａ−２」という。）ものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　また、訂正事項ａ−１は、願書に添付した図面の第１図に記載された事項を根拠とし、訂正事項ａ−２は、同明細書【００３２】表１の電池Ｂにおける比表面積、及び【００３４】「より好ましくは０．０２〜・・・ｍ２／ｇ」の記載を根拠とする事項であるから、上記訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　
（２）訂正事項ｂ
　訂正事項ｂは、「正極活物質でるリチウム複合酸化物」を「正極活物質であるリチウム複合酸化物」と訂正することによって、仮名文字の脱落を補ったものであるから、明らかな誤記の訂正を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　
（３）訂正事項ｃ
　訂正事項ｃは、【０００９】の文頭に「【課題を解決するための手段】」という標題を付加する（ｃ−１）とともに、「前記帯状正極、前記帯状負極及び前記帯状セパレータの高さ方向における長さを、帯状セパレータ＞帯状負極＞帯状正極　の関係に構成し、」という記載を付加し（ｃ−２）、かつ、「リチウム複合酸化物の比表面積を０．０１〜３．０ｍ2 ／ｇ」を、「リチウム複合酸化物の比表面積を０．０２〜０．１ｍ2 ／ｇ」とする（ｃ−３）ものである。
　訂正事項ｃ−１は、平成１２年９月１１日付け手続補正書により【０００９】の記載を補正したときに脱落した標題を元に復するものであって、【０００９】〜【００１４】の記載内容が、「課題を解決するための手段」に関するものであることは明らかであり、訂正事項ｃ−２，ｃ−３は、それぞれ、上記訂正事項ａ−１，ａ−２と整合性を持たせるためのものであるものであるから、訂正事項ｃは、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　
（４）訂正事項ｄ
　訂正事項ｄは、「リチウム複合酸化物の比表面積を０．０１〜３．０ｍ2 ／ｇ」を、「リチウム複合酸化物の比表面積を０．０２〜０．１ｍ2 ／ｇ」とすることにより、上記訂正事項ａ−２と整合性を持たせたものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　
（５）訂正事項ｅ
　訂正事項ｅは、明細書の実施例の記載に、「この円筒型非水電解液二次電池においては、図１に示されているように、前記帯状正極、前記帯状負極及び前記帯状セパレータの高さ方向における長さが、帯状セパレータ＞帯状負極＞帯状正極　の関係に構成されている。」という記載を付加することにより、上記訂正事項ａ−１と整合性を持たせたものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
　
（６）訂正事項ｆ
　訂正事項ｆは、【００３８】の文頭に「【発明の効果】」という標題を付加する（ｆ−１）とともに、「リチウム複合酸化物の比表面積を０．０１〜３．０ｍ2 ／ｇ」を、「リチウム複合酸化物の比表面積を０．０２〜０．１ｍ2 ／ｇ」とするものである（ｆ−２）。
　訂正事項ｆ−１は、平成１２年９月１１日付け手続補正書により【００３８】の記載を補正したときに脱落した標題を元に復するものであって、【００３８】の記載内容が、「発明の効果」に関するものであることは明らかであり、訂正事項ｆ−２は、上記訂正事項ａ−２と整合性を持たせたものであるから、訂正事項ｆは、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　
２．独立特許要件について
（１）本件訂正発明
　本件訂正後の請求項１，２に係る発明（以下、それぞれ「本件訂正発明１，２」という。）は、本件審判請求書に添付した訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１，２に記載された次のとおりのものである。
「【請求項１】リチウム複合酸化物を正極活物質として用いた正極活物質層を帯状正極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状正極と、
　炭素質材料を負極活物質として用いた負極活物質層を帯状負極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状負極とをそれぞれ具備し、
　前記帯状正極と前記帯状負極とを帯状セパレータを介して積層した状態で多数回巻回することにより前記帯状正極と前記帯状負極との間に前記帯状セパレータが介在している渦巻型の巻回体を構成するとともに、
　前記帯状正極、前記帯状負極及び前記帯状セパレータの高さ方向における長さを、帯状セパレータ＞帯状負極＞帯状正極　の関係に構成し、
　前記リチウム複合酸化物の比表面積を０．０２〜０．１ｍ２／ｇとしたことを特徴とする非水電解液二次電池。
【請求項２】前記リチウム複合酸化物は、一般式がLiｘMO２（Mは１種類以上の遷移金属であり、かつ、ｘは0.05≦ｘ≦1.10である）で表されるものであることを特徴とする請求項１記載の非水電解液二次電池。」
　
（２）判断の根拠
　本件特許第３１６０９２０号については、本件訂正審判の請求前に特許異議の申立て（異議２００１−７２８９４号）がなされ、平成１４年１２月２６日付けで特許取消の異議決定がなされている（高裁出訴中、平成１５年（行ケ）第６０号）から、本件訂正の独立特許要件については、上記異議決定の理由、及び証拠方法に基いて判断することとする。
（３）異議決定の理由、及び証拠方法
　平成１４年１２月２６日付け異議決定の理由の概要は、本件請求項１及び請求項２に係る発明は、甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件請求項１及び請求項２に係る発明の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、特許を受けることができない、というものであり、甲第１，２号証の記載事項は、次のとおりである。
　
甲第１号証：特開平１−２９４３７２号公報（以下、「刊行物１」という。）
１−Ａ．「有機物焼成体よりなる負極とLiｘMO２（MはCo又はNiの少なくとも１種を表し、0.05≦ｘ≦1.10である。）を含んだ正極と電解液とが電池缶内に収納されてなり、少なくとも１回の充電操作を行ってから密封されてなることを特徴とする非水電解液二次電池。」（特許請求の範囲）
　
１−Ｂ．「上記二次電池は、第１図に示すように外装缶(1)内に負極(2)及び正極(3)がセパレータ(4)を介して複数回巻回されて発電体として収納されている。」（第４頁左上欄４〜７行）
　
１−Ｃ．「負極(2)としてピッチコークスを粉砕したもの90重量部に、ポリフッ化ビニリデン10重量部を混合し、N−メチルピロリドンに溶かしスラリー状にした。このスラリーを・・・銅箔上に両面塗布し、・・・電極とし、負極合剤の重量が２ｇの電極を作成した。
　次に、正極(3)としてLi２CO３とCoCO３とを混合し900℃にて空気中で焼成し作成したLixCoCO２（「LixCoO２」の誤記と認める。）を粉砕したもの91重量部に、グラファイト6重量部、ポリフッ化ビニリデン3重量部混合し、N−メチルピロリドンに溶かしスラリ−状にしたものを・・・Ａｌ箔の両面に塗布し、・・・電極とし、正極合剤の重量が５ｇの電極を作成した。」（第４頁左下欄２〜16行）
　
１−Ｄ．第１図には、この発明の一実施例である、外装缶(1)内に負極(2)及び正極(3)がセパレータ(4)を介して複数回巻回された発電体が収納された非水電解液二次電池の断面図が記載されている。
　
甲第２号証：「PROCEEDINGS OF THE SYMPOSIUM ON LITHIUM BATTERIES」Electrochemical Society（1987）p.256-265（標題：「金属リチウムを用いないMoO２/LiCoO２及びWO２/LiCoO２系リチウムインタ−カレ−ション電池」）（以下、「刊行物２」という。）
　
２−Ａ．「（我々は、負極電極物質として酸化モリブデン（MoO2）と酸化タングステン（WO2）を、正極としてリチウムコバルト酸化物（LiCoO2）を調査した。」（第257頁第10〜12行）
　
２−Ｂ．「LiCoO2 、MoO2 と WO2 粉末は市販品（Alfa）を用いた。比較のために、LiCoO2は、炭酸リチウム（Li２CO３）と炭酸コバルト（CoCO３）との化学量論量の混合物を12〜24時間酸素雰囲気中で900℃に加熱して調製し、MoO２は、化学量論量の三酸化モリブデンとモリブデン金属を閉管中710℃で加熱して調製した。組成と格子定数を確認するために、粉末のＸ線回折測定を行った。全ての物質の粉末回折パタ−ンは、文献のデ−タとよく一致した。電極は、アセトンに溶解した2〜5％の不活性高分子結着剤（ポリ・ビストリフルオロエトキシフォスファゼン）と金属酸化物とを混合して作製した。混合物はスパチュラまたはブラシでニッケル基板上に広げた。電極は残留アセトンを取り除くために減圧中で加熱した。表面積の影響を調査するために、数種類の電極は、アセトン中で一晩ボールミル粉砕した粉末から作製された。ＢＥＴ表面積測定において、ボ−ルミル粉砕により粉末表面積は１０倍以上増加した（すなわち0.2から2m２/g）。」（第257頁14〜29行）
 
２−Ｃ．「電解質は、プロピレンカ−ボネ−ト中の１．０Ｍ六フッ化リン酸リチウムである(LiPF6/PC)。」（第257頁30〜31行）
　
２−Ｄ．「粉末の電気化学的充放電サイクル特性は、酸化物粒子の物理的な大きさに劇的に影響され、物質の原料には何ら影響されない。粉砕していない粉末からなる電極を用いた初期の実験では、低い容量利用率を示した（初期充放電サイクルの放電計算理論容量の10％以下）。しかし、粉砕処理することにより平均粒径は1/10以下に減少し、表面積は増加することにより有効電流密度は低下した。粉砕した粉末電極の容量は、計算理論容量の値に近づき（＞95％）、先行文献の電気化学デ−タと一致した。 」（第260頁3〜12行）
　
２−Ｅ．「これらの知見は、大きな粒子において有効電流密度（表面での電荷移動速度）と比較して粒子へのイオン拡散速度が遅いことを示唆するものである。このことは結晶の外層部分のみが活発にリチウムインタ−カレ−ションに関与しているので、粒子中の半径方向でリチウム濃度に差が出る結果となる。より小さな粒径では、つまりより低い有効電流密度では、電気化学挙動は、イオン移動限界よりもむしろ物性の関数となる。」（第260頁13〜19行）
　
（４）当審の判断
（４−１）対比
　刊行物１には、「有機物焼成体よりなる負極とLiｘMO２（MはCo又はNiの少なくとも１種を表し、0.05≦ｘ≦1.10である。）を含んだ正極と電解液とが電池缶内に収納されてな・・・る非水電解液二次電池。」であって（１−Ａ）、「負極としてピッチコ−クスを粉砕したもの」をスラリ−状にして「銅箔上に両面塗布し・・・電極を作成し」、「正極(3)として・・・LiｘCoO2を粉砕したもの」をスラリ−状にして「Ａｌ箔の両面に塗布し・・・電極を作成し」（１−Ｃ）、「負極及び正極がセパレ−タを介して複数回巻回されて発電体として」構成されたもの（１−Ｂ）が記載されており、第１図の記載より、正極、負極およびセパレ−タが帯状であり、正極と負極とがセパレータを介して積層した状態で巻回されて正極と負極の間にセパレータが介在した発電体を構成していることは明らかであるから、刊行物１には、「LiｘMO２（MはCo又はNiの少なくとも１種を表し、0.05≦ｘ≦1.10である。）を粉砕したものを含むスラリ−をＡｌ箔上に両面塗布した帯状正極と、ピッチコ−クスを含むスラリ−を銅箔の両面に塗布した帯状負極とを具備し、帯状負極および帯状正極とが帯状セパレ−タを介して積層した状態で複数回巻回されて正極と負極の間にセパレータが介在した発電体を構成している非水電解液二次電池」の発明が記載されているといえる。
　
　そこで、本件訂正発明１（前者）と、刊行物１記載の発明（後者）とを対比すると、後者の「LiｘMO２」、「ピッチコ−クス」、「Ａｌ箔」、「銅箔」及び「発電体」は、それぞれ、前者の「リチウム複合酸化物である正極活物質」、「炭素質材料である負極活物質」、「帯状正極集電体」、「帯状負極集電体」、及び「渦巻型の巻回体」に相当するから、両者は、
「リチウム複合酸化物を正極活物質として用いた正極活物質層を帯状正極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状正極と、炭素質材料を負極活物質として用いた負極活物質層を帯状負極集電体の両面にそれぞれ形成することにより構成した帯状負極とをそれぞれ具備し、前記帯状正極と前記帯状負極とを帯状セパレ−タを介して積層した状態で多数回巻回することにより前記帯状正極と前記帯状負極との間に前記帯状セパレ−タが介在している渦巻型の巻回体を構成する非水電解液二次電池。」
である点で一致し、下記の点で相違する。
　
相違点１：前者は、リチウム複合酸化物の比表面積を０．０２〜０．１ｍ２／ｇとするのに対し、後者は、リチウム複合酸化物を粉砕しているが、その結果、比表面積がどの程度になるのか不明である点。
相違点２：前者は、帯状正極、帯状負極及び帯状セパレ−タの高さ方向における長さを、帯状セパレ−タ＞帯状負極＞帯状正極　の関係に構成するのに対し、後者は、それらの長さの関係が不明である点。
　
（４−２）判断
　本件訂正発明１は、相違点１における前者の構成を有することにより、訂正明細書【００１５】に記載の「・・・正極活物質と電解液との反応面積が適切な大きさとなり、初期容量を大きくでき、かつ、正極における電解液の必要以上の酸化を抑制できる。」作用により、同【００３８】に記載の「・・・電池容量をさらに大きくすることができるとともに、充放電サイクルに伴う電池容量の劣化を防止することができ、このために、高容量でかつ容量保持率の高い非水電解液二次電池を提供することができる。」という効果を奏するものである。
     
　これに対して、刊行物１には、正極活物質であるリチウム複合酸化物の比表面積と、初期容量や容量保持率との相関については、記載も示唆もされていない。
　刊行物２には、正極がLiCoO2であり（２−Ａ）、電解質がプロピレンカーボネート中のリチウム塩よりなる（２−Ｃ）リチウムインタ−カレ−ション電池において、電極を構成する不活性高分子結着剤と混合されるLiCoO2、MoO2、及びWO2の金属酸化物の粉末は、ボ−ルミル粉砕によりＢＥＴ法による比表面積が０．２ｍ２／ｇから、１０倍以上の２ｍ２／ｇとなったことが記載され（２−Ｂ）、また、粉末の電気化学的充放電サイクル特性は、酸化物粒子の物理的な大きさに劇的に影響され、物質の原料には何ら影響されず、粉砕していない粉末からなる電極は、初期放電の計算理論容量の１０％未満という低い容量利用率を示したが、粉砕により平均粒径が１／１０以下に減少し表面積が増加した粉末電極の容量は、計算理論容量の値に９５％以上まで近づいたこと（２−Ｄ）、これらのことは、大きな粒子（粉砕していない粉末）では、有効電流密度（表面での電荷移動速度）と比較して粒子へのイオン拡散速度が遅く、結晶の外層部分のみが活発にリチウムインタ−カレ−ションに関与し、粒子中の半径方向でリチウム濃度に差が出る（すなわち、粒子の内部で十分にリチウムインタ−カレ−ションが起こらない）が、より小さい粒径（粉砕された粉末）では、低い有効電流密度となるため、電気化学的挙動はイオン移動限界よりも物性の関数となる（すなわち、物性によって計算される理論容量の値に近い高い容量が得られる）ことを示唆する旨（２−Ｅ）が記載されている。
　上記の記載から、刊行物２には、粉砕していない比表面積が０．２ｍ２／ｇのリチウム複合酸化物を正極活物質を用いる場合には、初期容量が計算理論容量の１０％未満と低く、粉砕により比表面積が２ｍ２／ｇと大きくなったものを用いる場合には、計算理論容量の値に９５％以上まで近づき、比表面積が大きいほど、高い初期容量が得られることが記載されているといえる。そうすると、刊行物２の記載からは、比表面積が０．２ｍ２／ｇより小さなリチウム複合酸化物では、十分な初期容量が得られないから、そのような比表面積のリチウム複合酸化物を正極活物質に適用することは、想定されていないといえる。
　これに対して、本件訂正発明１に係るリチウム複合酸化物は、刊行物２において初期容量が低いとされる「０．２ｍ２／ｇ」よりも、さらに小さな「０．１ｍ２／ｇ」を比表面積の上限とするものであるから、このように小さな比表面積のリチウム複合酸化物を、高容量の非水電解液二次電池を得るために正極活物質に用いようとする動機付けを見出すことはできない。ましてや、リチウム複合酸化物の比表面積をこのように限定することにより、「高容量」であるばかりでなく、「容量保持率の高い」非水電解液二次電池が得られるという本件訂正発明１の効果（本件明細書【００３８】）は、当業者の予想し得る範囲を越えるものであるといえる。
　したがって、相違点１における本件訂正発明１の構成は、刊行物１，２記載の発明を組み合わせて、当業者が容易に想到し得たということはできず、本件訂正発明１は、刊行物１，２記載の発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
　
　本件訂正発明２は、本件訂正発明１の構成を全て有し、さらにリチウム複合酸化物について限定を付加するものであるから、本件訂正発明１についてと同様の理由により、刊行物１，２記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
　
（５）結論
　したがって、本件訂正発明１，２は、上記異議決定の理由によって特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとすることはできない。
　また、他に本件訂正発明１，２が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由及び証拠方法を発見しない。
　
ＩＶ．むすび
　以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成１５年法律第４７号）附則第２条第７項の規定によりなお従前の例とされる平成６年法律第１１６号による改正前の特許法第１２６条第１項ただし書、及び同条第２，３項の規定に適合する。
　よって、結論のとおり審決する。