【事件の表示】
　上記当事者間の登録第４６２２４７７号商標の商標登録取消審判事件についてされた平成２１年４月２２日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決（平成２１年（行ケ）第１０１２２号、平成２１年１１月３０日判決言渡）がなされ、同判決が最高裁判所において、上告を棄却するとの決定（平成２２年（行ツ）第１１５号）及び上告審として受理しないとの決定（平成２２年（行ヒ）第１２７号）（共に、平成２２年１０月１９日決定言渡）により確定したので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　登録第４６２２４７７号商標の商標登録は取り消す。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
１　本件商標
　本件登録第４６２２４７７号商標（以下「本件商標」という。）は、別掲１のとおりの構成からなり、平成８年５月１６日に登録出願、第３０類「菓子及びパン」を指定商品として平成１４年１１月２２日に設定登録されたものである。
　そして、本商標権については、専用使用権者を「ジャス・インターナショナル株式会社（以下「ジャス社」という。）」として、地域「日本国内全域」、期間「存続期間の満了日まで（平成２４年１１月２２日まで）」、内容「全指定商品」とする専用使用権が、平成１５年４月２８日付で設定登録されたが、その後、平成１９年５月９日付で該専用使用権の設定登録の抹消の登録がなされている。
　
２　請求人の主張
　請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第１号証ないし甲第５８号証を提出した。 
（１）請求の理由 
　請求人が種々調査した結果、本件商標は商標権者により、少なくとも過去３年以内に日本国内でその指定商品には使用されていないことが判明した。したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきものである。
　
（２）答弁に対する弁駁
　ア　不使用についての正当理由の主張について
　本件商標は、被請求人により過去３年間使用されていないのは事実であり、被請求人とジャス社との間の契約（乙第１号証）及びそれに基づく専用使用権の設定等は、個人的な事情に属することであるから、本件商標が不使用であったことの正当理由に該当するものではない。
　イ　本件審判請求が信義則違反・権利濫用にあたる旨の主張について
　請求人とジャス社とは全くの別法人であり、請求人がジャス社から代理人としての各種手続きに協力を得たとしても法律的に関係のないことである。請求人がジャス社のダミーである旨の被請求人の主張は推測に過ぎない。
　被請求人の主張は、全て、個人的・私企業的な自己の利益に基づいたものであり、世界的商標ブローカーとして、自己の金銭的要求を満たし、本件商標による自己の利益の保持を要求しているに過ぎない。
　被請求人関連の登録商標は、元々、ハーベイ・ボールの著作権の権利範囲にあり、それを剽窃して世界各国で商標登録したものであって、「スマイリー・フェイス」を特定の商標権者が独占することは、このマークの有名なエピソード、固有の人気や著名性に便乗する意図等があり、公平な競争秩序ないし公平の観念に反するので、本来、取消又は無効とされるべき商標である（甲各号証参照）。
　そして、被請求人のビジネスは、東京高裁平成１１年（ネ）第５０２７号損害賠償等請求控訴事件の判決（甲第１９号証）において判示されたように、詐欺的ビジネスであり、該判決の内容は朝日新聞、読売新聞、産経新聞等においても報道されている（甲第１８号証）。この報道の影響は大きく、その当時、メーカー、小売、問屋からこのような詐欺師のマークを使用することは非常識だとの非難を受け続けた。以上の状況で、ジャス社は、被請求人の本件商標を強調して事業を行うことは無理であり、従来から主張していたハーベイ・ボールの著作、創作、ストーリー、実績を強調し、著作権によって価値観を出す以外に無いと判断するに至ったものである。
　
３　被請求人の答弁
　被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第１号証ないし乙第１４号証（枝番を含む。なお、枝番の全てを引用する場合は枝番の記載を省略する。）を提出した。
（１）本件商標の使用の事実について 
　本件商標は、被請求人のサブライセンシーであった株式会社ベストカンパニー（以下「ベスト社」という。）により、本件審判請求申立時はもとより、現在もなお使用され続けており、不使用の事実は全くない。
　すなわち、本件商標は、平成１５年４月２８日に、ジャス社に対する専用使用権の設定登録が行われ、これに基づいてジャス社がベスト社に対して本件商標の使用許諾を行い、これに基づいてベスト社は、本件商標を用いた商品の製造を行っていたものである（乙第１２号証及び乙第１３号証）。 
　なお、被請求人とジャス社との専用使用権設定契約は、平成１６年１０月３１日で終了しているから、その意味では、平成１６年１０月３１日以降は、ベスト社による本件商標の使用は、無権限であるジャス社からの許諾に基づくものにすぎない。
　しかしながら、仮に、専用使用権の抹消が行われていたのであれば、被請求人としては新たに、ベスト社に対し本件商標の使用を許諾する意向であったし、現に、被請求人と現在日本においてエージェント契約を締結している代理店がベスト社と交渉を行い、平成２０年６月１日から３年間の使用許諾契約に合意した（現在契約書作成中である）。
　しかも、ベスト社自身は、被請求人とジャス社との本件商標に関する専用使用権設定契約が終了していることを知らずに、ジャス社との契約関係を続けていたものであり（乙第１４号証）、被請求人との専用使用権設定契約終了後、ジャス社がベスト社より受領したロイヤルティについては、現在、東京地方裁判所で返還請求を行っている。
　したがって、平成１６年１１月以降のベスト社による本件商標の使用行為も、実質的に見れば被請求人の意思に基づくものであるし、そのように解釈することが、当事者の意思に合致するものである。
　
（２）不使用についての正当理由について
　仮に、ベスト社による本件商標の使用が被請求人の意思に基づかない使用であったとしても、以下の理由により、本件商標の不使用には正当理由がある。
　本件商標は、イギリス在住のフランス人である被請求人が日本において正当に所有している登録商標である。
　被請求人は、被請求人の商標を管理するスマイリー・ライセンシング・コーポレーション（以下「ＳＬＣ社」という。）（現スマイリーワールド・リミテッド：以下「ＳＷＬ社」という。）を代理人として、平成１２年１０月３０日に、ジャス社との間で、スマイリー・フェイス商標に関する専用使用権設定契約（以下「本件契約」という。）を締結した（乙第１号証）。
　この契約書において、ジャス社は、専用使用権の設定後は自らの費用負担及び責任において許諾商標の保守に尽力する一方、被請求人は、本件契約書締結の時点から、日本国内における直接の営業活動を行ってはならないとされ、契約の有効期限は平成１６年１０月３１日までとされた。そして、この契約に基づき専用使用権の設定登録がなされた。
　しかるに、ジャス社は、専用使用権を平成２４年１１月２２日までとして、特許庁においてその登録を行った。その後、本件契約終了後に、被請求人は再三にわたりジャス社に対し、専用使用権の抹消を求めたが、ジャス社はこれに応じなかった。ジャス社が専用使用権の抹消にようやく応じ、抹消の申請登録がなされたのは、平成１９年５月９日のことである。したがって、この専用使用権抹消の時点まで、被請求人は、自ら本件商標を使用することができなかった。 
　さらに、ジャス社は、被請求人の日本における代理店であったばかりではなく、被請求人の所有する商標に類似する商標を有する請求人の代理店でもあった。ジャス社は、被請求人と専用使用権設定契約を締結していたが、その理由につき、平成１８年１０月３１日付の書面において、「ＪＡＳＳはルフラーニ氏と、２０００年１０月３０日付けで『商標使用契約』を締結しましたが、実際は彼の商標を使用することが目的でなく、ルフラーニ氏からの苦情を防ぐために契約したに過ぎません。」等と述べ、被請求人の商標権の行使を妨害する意図であることを自認しているのである（乙第３号証）。
　また、ジャス社は、あえて被請求人の商標と類似した商標を登録しようとすらしていたものであり、被請求人の権利と両立しない活動すら行っていたのである。
　したがって、ジャス社との本件契約中はともかくとしても、ジャス社の本件契約の締結のそもそもの目的が被請求人の日本での商標の使用を妨げることにあったことから、本件契約後も、被請求人が自ら自由に商標を使用することができる状況が回復されることは期待できない状況にあったのであり、本件商標の不使用にはやむを得ない事情があったものである。
　
（３）本件審判請求が信義則違反・権利濫用であることについて
　上述のとおり、本件商標は、仮に、過去３年間、被請求人の意思に基づく使用が認められないとしても、ジャス社の背信的行為により被請求人の正当な使用が妨げられていたものである。そして、ジャス社の代表取締役は、請求人の取締役であり、ジャス社の取締役２名は、請求人の取締役の両親である（乙第４号証ないし乙第６号証）。かかる役員構成からみても、ジャス社と請求人の意思決定の過程は実質的に同一であり、ジャス社と請求人は一体のもの、あるいは、請求人はジャス社の道具として使われている法人と捉えられるべきものである。
　したがって、本件商標の不使用の状態を意図的に作り出した者と実質的に同一である請求人による本件審判の請求行為は、実質的には、ジャス社が請求人を使って被請求人たる商標権者を害することを目的としているといわざるを得ず、被請求人との関係において、信義則に反し、権利の濫用であることは明らかであるから、かかる観点からも、本件請求は不成立を免れない。
　
４　当審の判断
（１）被請求人は、本件商標をその指定商品について使用しているとして、乙各号証を提出している。そして、本件商標の使用との関係において、乙各号証及び請求人に係る甲各号証によれば以下の事実を認めることができる。 
　ア　本件商標の本件契約の締結及び期間満了による消滅
　被請求人の商標を管理する代理人ＳＬＣ社は、２０００年（平成１２年）１０月３０日に、ジャス社との間で、契約書添付の一覧に示す被請求人名義のスマイリー・フェイス商標について、「添付の一覧に記載のない現存の商標、およびＳＬＣが本契約の調印後に登録する商標は、いずれも自動的に同一覧に含まれる。」との特約の下で、契約の有効期間を契約執行の日付けから４年間とし、許諾地域を日本とし、対象商品を商標権の全指定商品として、ジャス社に対して独占的権利（再許諾権を含む。）を設定する旨の本件契約を締結した（乙第１号証）。
　そして、本件商標は、本件契約の締結後である平成１４年１１月２２日に商標権登録がされ、本件契約の趣旨に基づき、平成１５年４月２８日にジャス社の専用使用権の設定登録がされた（乙第２号証）。
　乙第１４号証は、ジャス社とベスト社との間で、平成１７年６月２４日に交わされた契約期間を１年間とする、本件商標を含むスマイリー・フェイスの名称及びマーク・デザインを菓子類全般の商品に使用することについて、日本国内におけるサブライセンス（再使用許諾）に関する契約書である。なお、ジャス社が被請求人に提出したロイヤルティ報告書（乙第１３号証）によれば、２００３年（平成１５年）度ロイヤルティ報告書に、ベスト社の社名及び契約期間（０３．６．１〜０４．５．３１）が掲載されていることからすれば、平成１５年頃より、通常使用権を許諾していたことが推認される。
　その後、本件契約は、平成１６年１０月３０日に契約期間の満了により終了した（当事者間に争いはない）。
　イ　ところで、請求人及び被請求人の主張並びに甲第４号証よりすれば、ジャス社は、請求人の代理人でもあったことが認められる。そして、前記のとおり、ジャス社は、ベスト社との間で、サブライセンス契約を締結し、契約を継続していたものと認められる（乙第１４号証）。
　そうとすれば、ジャス社とベスト社との間の本件契約の基礎は、ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団の著作権等を含んでいるとともに、被請求人の商標権も含んでいると解するのが合理的である。
　ウ　ベスト社による本件商標の使用態様
（ア） ベスト社は、平成１７年９月頃に発行・頒布した「Ｗｈｉｔｅ Ｄａｙ ２００６」と題する、平成１８年のホワイトデー用のカタログ（乙第１２号証の３）の裏表紙にある「キャンディーパーティー」と称する飴の販売セットに、本件商標の図形部分と同様の図形を大きく表し、顔の輪郭を表す丸の右下部分に沿うように、「ＳＭＩＬＥ ＆ ＳＭＩＬＥＹ」の欧文字を小さく配した構成からなる商標（別掲２「ベスト社使用商標」）を使用しており、当該商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
（イ）また、ベスト社は、本件商標の指定商品である「菓子」に該当する飴やガム、クッキー及びそれらの包装紙や包装容器に同様の商標を掲載しており、その商品の種類は、平成１８年のホワイトデー用で約２６種類（乙第１２号証の３）、また、平成２０年の「２００８　Ｓｗｅｅｔｓ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」においても、同様の商標を付した５３種類の商品を日本国内で製造販売しているものである（乙第１２号証の１及び２）。
　エ　本件専用使用権の設定登録とその登録抹消
　本件専用使用権は、設定登録においては、平成１５年４月２８日にその存続期間を平成２４年１１月２２日とする登録がされていたが、本件専用使用権設定契約は、本件契約のとおり、期間満了により平成１６年１０月３０日に終了した。なお、専用使用権設定登録の抹消は、その約２年半後である平成１９年５月９日にされた（乙第２号証）。
　なお、答弁書の記載によれば、本件商標の使用に関して、被請求人代理人ＳＬＣ社（現在はＳＷＬ社）とベスト社との間で、平成２０年６月１日から３年間の使用許諾が合意した旨が認められる。
　
（２）上記において認定した事実を総合すれば、以下のとおり判断される。
　ア　ベスト社の本件商標についての通常使用権は、ＳＬＣ社（被請求人代理人）とジャス社との間の本件契約が、平成１６年１０月３０日の期間満了により終了した（当事者間に争いがない）ことに伴い、その基礎を失い、消滅した。
　すなわち、本件においては、ジャス社はベスト社に対して本件専用使用権設定契約の終了前に、本件通常使用権を付与したものと推認されるが、ジャス社の本件契約が平成１６年１０月３０日に期間満了により終了したため、これにより、ベスト社の通常使用権者たる地位は消滅したが、ベスト社は、その後も前記認定のとおりの態様で、本件商標を使用した。
　ところで、ベスト社の通常使用権は消滅したのであるから、ベスト社の上記使用が商標法５０条２項所定の「通常使用権者」による使用に当たるとするためには、ベスト社が、何らかの取得原因によって本件商標についての通常使用権を得たことを、被請求人において証明することが必要となる。
　しかし、本件全証拠によるも、ベスト社が、本件商標についての通常使用権を失った後に、通常使用権を取得した事実を認めることはできない。
　したがって、ベスト社が本件商標と社会通念上同一と認められるベスト社使用商標を継続的に使用したとしても、通常使用権者により使用されたということはできない。
　イ　被請求人は、ジャス社が、ベスト社からライセンス料を受領していたこと、また、ジャス社が速やかに本件商標の専用使用権の登録抹消に応じていれば、被請求人は新たにベスト社に対して本件商標の使用を許諾する意向であったことからすれば、ベスト社による本件商標の使用は被請求人の実質的な意思に基づくものであると主張する。
　しかしながら、たとえ、被請求人がベスト社との間で、通常使用権許諾契約を締結することを希望していたとしても、許諾契約を締結していない以上、ベスト社による使用を通常使用権者の使用であると解することはできず、また、（ア）本件契約において、その契約が終了した際に、ジャス社が被請求人（代理人ＳＷＬ社）のために、ジャス社のライセンシーと直接契約をする特約はないこと、（イ）再許諾権限の付与を含む専用使用権設定契約が終了した場合、専用使用権者は、商標権者が再許諾先の通常使用権者と直接契約をすることができるように協力する義務があるとはいえないこと、（ウ）本件においてジャス社が商標権者である被請求人と再許諾先であるベスト社との間の直接契約を妨害したと認めるに足りる証拠はないことからすれば、被請求人の前記主張は採用の限りでない。
　
（３）不使用についての正当な理由について
　被請求人は、ベスト社による本件商標の使用が通常使用権者の使用に当たらないとしても、被請求人が本件商標を使用することができなかったのは、ジャス社が被請求人とベスト社との間の直接契約を妨害したからであって、被請求人の責めに帰すべき理由によるものではなく、本件商標の不使用には正当な理由があり、取り消されるべきものではないと主張する。
　しかしながら、前記のとおり、ジャス社が被請求人とベスト社との間の直接契約の締結を妨害したと認めるに足りる証拠はなく、また、被請求人の代理人ＳＷＬ社は、平成１８年と平成１９年に、日本国内外の企業が著作物や商標権を展示して商談を行う「ＬＩＣＥＮＳＩＮＧ　ＡＳＩＡ ２００６」又は「ＬＩＣＥＮＳＩＮＧ ＡＳＩＡ ２００７」（共に甲第５４号証）に、それぞれ出席し、本件商標の「商品化事業」を行う相手先の日本企業を探していたことがうかがわれるから、本件予告登録前３年以内に本件商標を使用しない「正当な理由」が存在したと認めることはできないものであり、被請求人の主張は理由がない。
　
（４）本件請求が請求人の権利乱用であることについて
　被請求人は、本件審判請求が信義則違反・権利濫用である旨主張しているが、請求人による本件審判請求は、請求人による「スマイル・マーク」に係る事業の障害となる本件商標を排除するために行われたものと推認されるところであり、このような請求理由は、不使用取消審判の請求理由として想定される主要な請求理由の一つといえるから、本件審判の請求自体が専ら、被請求人を害することを目的としてなされた違法なものとはいえない。
　そして、被請求人が主張しているように、請求人とジャス社とが実質的に同一といえる立場にあったとしても、請求人による本件審判の請求が、専ら、被請求人を害することを目的としてなされたものと認めるに足る証拠も見当たらない。
　したがって、請求人による本件審判請求を信義則違反・権利濫用に当たるものということはできない。 
　
（５）まとめ 
　以上のとおり、ジャス社の本件契約は平成１６年１０月３０日に期間満了により終了し、これに伴いベスト社の通常使用権たる地位も消滅したものであり、ベスト社が本件商標と社会通念上同一と認められるベスト社使用商標を継続的に使用したとしても、それをもって通常使用権者により使用されたということはできないものであるから、本件商標は、本件審判請求の請求登録前３年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その取消請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを証明したものと認めることはできない。
　また、本件商標の使用をしていないことについて、正当な理由があったものとも認めることはできない。
　したがって、本件商標は、商標法第５０条第１項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。