【事件の表示】
　特願２００３−５３８５４３「油排出溝を有する、通路が閉鎖された一体型ピストン」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　５月　１日国際公開、ＷＯ０３／３６０５９、平成１７年　７月　７日国内公表、特表２００５−５２００８２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯
　本件出願は、２００２年１０月２１日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００１年１０月２３日、アメリカ）を国際出願日とする出願であって、平成１６年６月８日付けで特許法第１８４条の４の規定による翻訳文が提出され、平成２０年３月２６日付けで拒絶の理由が通知され、これに対して同年６月３０日付けで意見書及び手続補正書が提出されたが、同年９月１２日付けで拒絶の査定がなされ、これに対して同年１２月２６日付けで拒絶査定に対する審判の請求がなされるとともに、平成２１年１月２２日付けで手続補正書が提出されて特許請求の範囲を補正する手続補正がなされたものである。
　さらに、平成２１年１０月２７日付けで当審により書面による審尋がなされ、それに対して、平成２２年２月１日付けで回答書が提出されたものである。
　
第２．平成２１年１月２２日付けの特許請求の範囲を補正する手続補正についての補正却下の決定
「補正却下の決定の結論］
　平成２１年１月２２日付けの特許請求の範囲を補正する手続補正を却下する。
　
［理由］
１．本件補正の内容
　平成２１年１月２２日付けの手続補正書による手続補正（以下、「本件補正」という。）は、特許請求の範囲について、本件補正により補正される前の（すなわち、平成２０年６月３０日付けの手続補正書により補正された）下記Ａに示す記載を、下記Ｂに示す記載へと補正するものである。
　
Ａ　本件補正前の特許請求の範囲
「　【請求項１】
　一体型ピストンアセンブリであって、
　ピストンヘッドを含み、前記ピストンヘッドは、その上面に形成された燃焼ボウルと、複数のリング溝が外面に形成されたリングベルトとを有しており、前記一体型ピストンアセンブリはさらに、
　前記リング溝に配置される複数のピストンリングと、
　前記燃焼ボウルおよび前記リングベルトに隣接して、前記ピストンヘッドに形成される油冷却通路と、
　前記ピストンヘッドから延び、軸方向に整列されたピン穴を有して形成され、軸方向に相対して面する外面を有する、１対のピンボスと、
　前記ピンボスと動かない一体として形成され、その上端で前記リングベルトに一体化されているピストンスカートと、
　前記ピストンヘッドに、前記リング溝の下の位置に形成された油排出溝とを含み、前記油排出溝にはピストンリングがなく、前記油排出溝は前記ピンボスの前記外面へ開放されている、一体型ピストンアセンブリ。
　　【請求項２】
　前記油排出溝は、前記ピンボス同士の間で実質的に円周方向に連続して延び、前記ピンボスの前記外面によって中断されている底壁を含む、請求項１に記載のアセンブリ。
　　【請求項３】
　前記油冷却通路は底壁を含む、請求項１に記載のアセンブリ。
　　【請求項４】
　前記油排出溝は、前記油冷却通路の前記底壁と半径方向に整列されている、請求項３の記載のアセンブリ。
　　【請求項５】
　前記油排出溝は、前記油冷却通路に対し、および前記スカートの内部に対して閉鎖されている、請求項１に記載のアセンブリ。
　　【請求項６】
　前記油排出溝は、前記ピストンヘッドのまわりを円周方向に連続している上壁を含む、請求項１に記載のアセンブリ。
　　【請求項７】
　前記油排出溝は、前記ピン穴の上部に間隔を置かれて配置された底壁床面を有する、請求項１に記載のアセンブリ。
　　【請求項８】
　前記油排出溝は、前記リングベルトおよび前記スカートと連続している、請求項１に記載のアセンブリ。
　　【請求項９】
　一体型ピストンを作製する方法であって、
　上面に燃焼ボウルを有するピストンヘッドを形成し、リングベルトの外面に複数のリング溝を形成するステップと、
　ピストンヘッドに油冷却通路を形成し、ピストンヘッドから燃焼チャンバの反対側に延びる１対のピンボスにピン穴を設けるステップと、
　リングベルトの外面から内側にへこんだ外側の側面をピンボス上に形成するステップと、
　ピストン本体およびピンボスに対して一体の動かない構造として、ピストンスカートを形成するステップと、
　ピンボス同士の間では連続し、ピンボスの側面にわたっては連続せずに開放されている油排出溝を、ピストンヘッドに形成するステップと、
　ピストンリングをリング溝に配置し、一方、油排出溝にはピストンリングがないままにしておくステップとを含む、方法。」
　
Ｂ　本件補正後の特許請求の範囲
「　【請求項１】
　一体型ピストンアセンブリであって、
　ピストンヘッドを含み、前記ピストンヘッドは、その上面に形成された燃焼ボウルと、複数のリング溝が外面に形成されたリングベルトとを有しており、前記一体型ピストンアセンブリはさらに、
　前記リング溝に配置される複数のピストンリングと、
　前記燃焼ボウルおよび前記リングベルトに隣接して、前記ピストンヘッドに形成される油冷却通路と、
　前記ピストンヘッドから延び、軸方向に整列されたピン穴を有して形成され、軸方向に相対して面する外面を有する、１対のピンボスと、
　前記ピンボスと動かない一体として形成され、その上端で前記リングベルトに一体化されているピストンスカートと、
　前記ピストンヘッドに、前記リング溝の下の位置に形成された油排出溝とを含み、前記油排出溝にはピストンリングがなく、前記油排出溝は前記ピンボスの前記外面へ開放されており、
前記油排出溝には前記ピストンアセンブリ内部へ貫通するドレインパイプが設けられていない、
　　【請求項２】
　前記油排出溝は、前記ピンボス同士の間で実質的に円周方向に連続して延び、前記ピンボスの前記外面によって中断されている底壁を含む、請求項１に記載のアセンブリ。
　　【請求項３】
　前記油冷却通路は底壁を含む、請求項１に記載のアセンブリ。
　　【請求項４】
　前記油排出溝は、前記油冷却通路の前記底壁と半径方向に整列されている、請求項３の記載のアセンブリ。
　　【請求項５】
　前記油排出溝は、前記油冷却通路に対し、および前記スカートの内部に対して閉鎖されている、請求項１に記載のアセンブリ。
　　【請求項６】
　前記油排出溝は、前記ピストンヘッドのまわりを円周方向に連続している上壁を含む、請求項１に記載のアセンブリ。
　　【請求項７】
　前記油排出溝は、前記ピン穴の上部に間隔を置かれて配置された底壁床面を有する、請求項１に記載のアセンブリ。
　　【請求項８】
　前記油排出溝は、前記リングベルトおよび前記スカートと連続している、請求項１に記載のアセンブリ。
　　【請求項９】
　一体型ピストンを作製する方法であって、
　上面に燃焼ボウルを有するピストンヘッドを形成し、リングベルトの外面に複数のリング溝を形成するステップと、
　ピストンヘッドに油冷却通路を形成し、ピストンヘッドから燃焼チャンバの反対側に延びる１対のピンボスにピン穴を設けるステップと、
　リングベルトの外面から内側にへこんだ外側の側面をピンボス上に形成するステップと、
　ピストン本体およびピンボスに対して一体の動かない構造として、ピストンスカートを形成するステップと、
　ピンボス同士の間では連続し、ピンボスの側面にわたっては連続せずに開放されており、
ピストン内部へ貫通するドレインパイプが設けられていない
　ピストンリングをリング溝に配置し、一方、油排出溝にはピストンリングがないままにしておくステップとを含む、方法。」（アンダーラインは補正箇所を示す。）
　
２．本件補正の目的
　本件補正は、請求項１については、本件補正前の請求項１に係る発明を特定するために必要な事項である「油排出溝」について「油排出溝には前記ピストンアセンブリ内部へ貫通するドレインパイプが設けられていない」との限定を付加し、また、請求項９については、本件補正前の請求項９に係る発明を特定するために必要な事項である「油排出溝」について「ピストン内部へ貫通するドレインパイプが設けられていない」との限定を付加するもであって、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
３．本件補正の適否
　そこで、本件補正後の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下 、「本件補正発明」という。）が、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであるかについて、以下に検討する。
　
３−１．引用文献
３−１−１．引用文献１記載の発明
（１）原査定の拒絶の理由に引用された、本願の優先日前に頒布された刊行物である米国特許第１９５３１０９号明細書（以下、「引用文献１」という。）には、図面とともに、次の事項が記載されている（和文は当審において仮訳したものである。）。　　
　
ア．「Referring more particularly to the drawings by reference 
numerals, 10 and 11 respectively designate the piston head and 
piston skirt portions of a hollow piston adapted for use in an 
internal combustion engine, or in a compressor or the like where 
the dissipation of heat is a problem.」（明細書第１ページ第４７ないし５３行）
(仮訳：図面の符号を参照すれば、10と11は、内燃機関、あるいはコンプレッサーなどでの熱の放散が問題となる場所に使用される中空のピストンのピストン・ヘッドとピストン・スカート部分を示す。）
　
イ．「The cooling medium 12 is sealed in the chamber 13 of which
the cylinder head 10 and skirt 11 form outer walls,while an inner 
wall is provided by an insert member designated generally 15.  This 
insert member is provided with a generally cylindrical wall 16 
through which the inner ends of the piston pin bosses 14 extend. 
The outer ends of the piston pin bosses 14 are securely fixed in 
openings provided in the skirt 11.」（明細書第１ページ第７０ないし７９行）
(仮訳：冷却剤12は、ヘッド10およびスカート11内に装入部材15によって外壁または内壁が形成されるチャンバー13に密封される。この装入部材には、ピストンピンボス14の内側端が伸びる円筒状の壁部16が含まれている。ピストンピンボス14の外側端は、スカート11に設けられる開口に固定される。）
　
ウ．「Suitable piston ring grooves 36 are machined in the outer
wall of the piston, and in order to provide for the relief of oil 
collected on the sides of the piston during operation the latter is
provided with an oil collecting groove 37 provided below the piston
ring location. Oil collected in this groove is relieved by flowing 
through an oil duct 38.」（明細書第２ページ第１９ないし２６行）
（仮訳：ピストンリング溝36はピストンの外部の壁に機械加工され、また、運転中にピストンの横に集められた油を除去するために、ピストンリング位置下方に油の集まる溝37が設けられている。この溝に集められた油は、オイルダクト38を流れることにより取り除かれる。）
　
エ．「In the construction of the piston, the head and skirt 
portions 10 and 11 are formed separately from the insert member 15.」（明細書第２ページ第３５ないし３７行）
（仮訳：ピストン構造体において、ヘッド部分10およびスカート部分11は装入部材15とは別々に形成される。）
　
オ．「The various parts of the assemblage are then ready to be 
united together.This step is preferably accomplished by hydrogen 
brazing the parts together at the same time,although any other 
equivalent process may be employed.」（明細書第２ページ第５６ないし６１行）
（仮訳：組み立てられるそれぞれの部分は、一体化される。他の等価な方法も使用されるが、このステップは水素雰囲気でのろう付けにより実行される。）
　
（２）ここで、上記記載事項（１）ア．ないしオ．及び図面から、次のことが分かる。
カ．上記記載事項（１）エ．及びオ．並びに図１から、ピストン構造体は、ヘッド部分10、スカート部分11、装入部材15が一体化されたもの、すなわち、一体型であることが分かる。
　
キ．上記記載事項（１）ア．及びウ．並びに図１及び図２から、 ヘッド部分10は、その上面に形成された凹部と、複数のピストンリング溝36が外面に形成された部分とを有して、ピストンリング溝36にはピストンリングが配置されることが分かる。
　
ク．上記記載事項（１）ア．ないしウ．並びに図１及び図２から、 ヘッド部分10には、上面の凹部およびピストンリング溝36が外面に形成された部分に隣接して、前記ピストンヘッドに形成される冷却剤12が封入されるチャンバー13を有することが分かる。
　
ケ．上記記載事項（１）ア．及びイ．並びに図１及び図２から、１対のピストンピンボス14は、ヘッド部分10から延び、軸方向に整列されたピン穴を有して形成され、軸方向に相対して面する外面を有することが分かる。
　
コ．上記記載事項（１）イ．，エ．及びオ．並びに図１及び図２から、スカート部分11は、ピストンピンボス14と動かない一体として形成され、その上端でピストンリング溝36が外面に形成された部分に一体化されていることが分かる。
　
サ．上記記載事項（１）ウ．並びに図１及び図２から、ヘッド部分10の、ピストンリング溝36の下の位置に形成された油を除去するための溝37を含み、この油を除去するための溝37にはその構造からみてピストンリングが設けられるものではないことが分かる。
　
（３）引用文献１記載の発明
　上記記載事項（１）及び（２）より、引用文献１には、次の発明が記載されている。
「一体型ピストン構造体であって、
　ヘッド部分10を含み、前記ヘッド部分10は、その上面に形成された凹部と、複数のピストンリング溝36が外面に形成された部分とを有しており、前記一体型ピストン構造体はさらに、
　前記ピストンリング溝36に配置される複数のピストンリングと、
　前記凹部および前記ピストンリング溝36が外面に形成された部分に隣接して、前記ヘッド部分10に形成されるチャンバー13と、
　前記ヘッド部分10から延び、軸方向に整列されたピン穴を有して形成され、軸方向に相対して面する外面を有する、１対のピストンピンボス14と、
　前記ピストンピンボス14と動かない一体として形成され、その上端で前記ピストンリング溝36が外面に形成された部分に一体化されているスカート部分11と、
　前記ヘッド部分10に、前記ピストンリング溝36の下の位置に形成された油を除去するための溝37とを含み、油を除去するための溝37にはピストンリングがない、一体型ピストン構造体。」（以下、「引用文献１記載の発明」という。）
 　　
３−１−２．引用文献２記載の技術
（１）原査定の拒絶の理由に引用された、本願の優先日前に頒布された刊行物である実願昭６３−１１６７１６号（実開平２−３７２４９号）のマイクロフィルム（以下、「引用文献２」という。）には、図面とともに、次の事項が記載されている。
ア．「本実施例のピストン１において最も特徴とする作用として、ピストン１が高速運動した場合等に、シリンダー壁６に多量に供給されオイルリング５３でかき落とされた潤滑油は、クリアランスの大きい還油溝１６に案内されてピストンピン穴１４の開口部周囲の凹部１５へ効果的に還流される。凹部１５の潤滑油はピストンピン５４とピストンピン穴１４との間隙、ピストンボス等を通ってオイルパンへ還元される。なお、かき落とされた潤滑油の一部は、通孔５３１と連孔１３１とを介して、オイルパンへ還元される。
　このように、本実施例のピストン１では、余分な潤滑油がオイルリング溝１３内に滞留することなく還油溝１６によりオイルパンへ効果的に還元されるため、オイル上がりを効果的に抑制することができる。」（明細書第６ページ第４ないし１９行）
　
（２）ここで、上記記載事項（１）ア．及び図面から、次のことが分かる。
イ．上記記載事項（１）ア．並びに第１図及び第２図から、潤滑油をピストンピン穴１４の開口部周辺の凹部１５へ還流するために還油溝１６はピストンボスの外面に開放されていることが分かる。
　
（３）引用文献２記載の技術
　上記記載事項（１）及び（２）より、引用文献２には、次の技術が記載されている。
「潤滑油を還流するための還油溝１６をピストンボスの外面へ開放する技術。」（以下、「引用文献２記載の技術」という。）
　　
３−２．本件補正発明と引用文献１記載の発明との対比
　本件補正発明と引用文献１記載の発明とを対比すると、引用文献１記載の発明における
「一体型ピストン構造体」、「ヘッド部分10」、「ピストンリング溝36」、「ピストンピンボス14」、「スカート部分11」及び「油を除去するための溝37」は、それぞれの技術的意義及び機能からみて、本件補正発明における「一体型ピストンアセンブリ」、「ピストンヘッド」、「リング溝」、「ピンボス」、「ピストンスカート」及び「油排出溝」に、それぞれ相当する。
　また、引用文献１記載の発明における「ピストンリング溝36が外面に形成された部分」は、複数のピストンリング溝36が帯状に配列される部分であるから、本件補正発明における「リングベルト」に相当する。
　そして、引用文献１記載の発明におけるヘッドの上面に形成された「凹部」は、「凹部」という限りにおいて、本件補正発明の「燃焼ボウル」に相当し、引用文献１記載の発明におけるヘッド部分10に形成される「チャンバー13」は、ヘッド部分を冷却する冷却剤12が封入されるものであるから「冷却部」という限りにおいて、本件補正発明の「油冷却通路」に相当する。
　したがって、本件補正発明と引用文献１記載の発明は、
「一体型ピストンアセンブリであって、
　ピストンヘッドを含み、前記ピストンヘッドは、その上面に形成された凹部と、複数のリング溝が外面に形成されたリングベルトとを有しており、前記一体型ピストンアセンブリはさらに、
　前記リング溝に配置される複数のピストンリングと、
　前記凹部および前記リングベルトに隣接して、前記ピストンヘッドに形成される冷却部と、
　前記ピストンヘッドから延び、軸方向に整列されたピン穴を有して形成され、軸方向に相対して面する外面を有する、１対のピンボスと、
　前記ピンボスと動かない一体として形成され、その上端で前記リングベルトに一体化されているピストンスカートと、
　前記ピストンヘッドに、前記リング溝の下の位置に形成された油排出溝とを含み、前記油排出溝にはピストンリングがない、一体型ピストンアセンブリ。」
　の点で一致し、以下の１）及び２）の点で相違している。
　
１）相違点１
　本件補正発明においては、ピストンヘッドの上面に形成される「凹部」が「燃焼ボウル」であり、また、ピストンヘッドに形成される「冷却部」が「油冷却通路」であるのに対して、引用文献１記載の発明においては、「凹部」が「燃焼ボウル」であるかどうかが明らかでなく、また、「冷却部」が「油冷却通路」であるかどうかが明らかでない点。　
　
２）相違点２
　本件補正発明においては、「油排出溝はピンボスの前記外面へ開放されており、前記油排出溝には前記ピストンアセンブリ内部へ貫通するドレインパイプが設けられていない」のに対して、引用文献１記載の発明においては、油排出溝がピンボスの外面へ開放されているものではなく、ピストンアセンブリ内部へ貫通するドレインパイプが設けられている点。
　　
３−３．当審の判断
　上記相違点について検討する。
１）相違点１について
　内燃機関のピストンアセンブリにおいて、ピストンヘッドの上面に形成される「凹部」を燃焼室である「燃焼ボウル」とし、また、ピストンヘッドに形成される「冷却部」を「油冷却通路」とすることは周知の技術（以下、「周知技術１」という。例えば、特開２０００−２２０５２０号公報（例えば、燃焼室11、冷却用空洞21、冷却油導入口22等参照。）、特開平１１−１３２１０１号公報（例えば、燃焼室10b、シェーカギャラリ10、取入口11等参照。）、特開平１１−２５７１５３号公報（例えば、燃焼室９、オイルギャラリー１、油供給口11等参照。）参照。）にすぎない。
　してみれば、引用文献１記載の発明に上記周知技術１を適用して、相違点１に係る本件補正発明の発明特定事項のように構成することは当業者が容易に想到し得るものである。
　
２）相違点２について
　本件補正発明と引用文献２記載の技術とを対比すると、引用文献２記載の技術の「ピストンボス」は、その技術的意義及び機能からみて、本件補正発明の「ピンボス」に相当し、引用文献２記載の技術における「潤滑油を還流するための還油溝１６」は「溝」という限りにおいて本件補正発明の「油排出溝」に相当するから、引用文献２記載の技術を本件補正発明の用語を用いて表現すると、引用文献２記載の技術は、「溝はピンボスの外面へ開放される技術。」と言い換えることができる。　
　また、ピストンヘッドのリング溝の下の位置に油排出溝を形成し、この油排出溝にはピストンリングがなく、この油排出溝はピストンボスの外面へ開放されるものにおいて、油排出溝にはピストンアセンブリ内部へ貫通するドレインパイプを設けないようにすることは周知の技術（以下、「周知技術２」という。例えば、特開平１１−３５１０５５号公報（オイル溜まり溝62f等参照。）、実願昭５８−１５３６２号（実開昭５９−１２１４４９号）のマイクロフィルム（段部7等参照。）、実願昭４６−６７６７４号（実開昭４８−４８００７号）のマイクロフィルム（オイル溜り溝4等参照。）参照。）にすぎない。
　引用文献１記載の発明及び引用文献２記載の技術は、「ピストンヘッドの外周の油を排出するピストンアセンブリ」という同一の技術分野に属するものであって、引用文献１記載の発明における油排出溝に引用文献２記載の技術を適用するにあたり、油排出溝にはピストンアセンブリ内部へ貫通するドレインパイプを設けないという周知技術２を考慮して、上記相違点２に係る本願発明の発明特定事項とすることは当業者が容易に想到し得るものである。
　
　そして、本件補正発明は、全体でみても、引用文献１記載の発明及び引用文献２記載の技術並びに上記周知技術１及び２から予測できる作用効果以上の顕著な作用効果を奏するとも認められない。
　
　以上から、本件補正発明は、引用文献１記載の発明及び引用文献２記載の技術並びに上記周知技術１及び２に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際に独立して特許を受けることができないものである。
　
３−４．むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである
　
　よって、結論のとおり決定する。
　
第３．本願発明について
１．本願発明の内容
　平成２１年１月２２日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１ないし９に係る発明は、平成２０年６月３０日付けで提出された手続補正書によって補正された明細書及び出願当初の図面の記載からみて、特許請求の範囲の請求項１ないし９に記載された事項により特定されるとおりのものと認められ、そのうち、請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、前記第２．［理由］Ａに記載したとおりである。
　
２．引用文献
　原査定の拒絶の理由に引用された引用文献１（米国特許第１９５３１０９号明細書）の記載事項、同引用文献２（実願昭６３−１１６７１６号（実開平２−３７２４９号）のマイクロフィルム）の記載事項、引用文献１記載の発明及び引用文献２記載の技術は、前記第２．［理由］３−１．に記載したとおりである。　　
　
３．対比・判断
　本件補正発明は、前記第２．［理由］２．で検討したように、本願発明の発明特定事項を減縮したものに相当する。
　
　そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含む本件補正発明が、前記第２．［理由］３−３．に記載したとおり、引用文献１記載の発明及び引用文献２記載の技術並びに上記周知技術１及び２に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、引用文献１記載の発明及び引用文献２記載の技術並びに上記周知技術１及び２に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
４．むすび
　以上のとおり、本願発明は、引用文献１記載の発明及び引用文献２記載の技術並びに上記周知技術１及び２に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
　よって、結論のとおり審決する。