【事件の表示】
　特願２００２−１５２８９９「空洞含有ポリエステル系フィルムおよび熱転写受像シート」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　２月１８日出願公開、特開２００３−　４８２９２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成　９年　７月１４日に出願した特願平０９−１８７９７８号（以下、「原出願」という。）の一部を平成１４年　５月２７日に新たな特許出願（特願２００２−１５２８９９号、以下、「本願」という。）としたものであって、平成１７年　８月１１日付けで拒絶理由が通知され、その指定期間内の平成１７年１０月　７日付けで手続補正がされたところ、平成１７年１１月２８日付けで拒絶査定がされ、これに対し、平成１７年１２月２７日に拒絶査定に対する審判請求がされたものである。
　
２．本願発明
　本願の請求項に係る発明は、平成１７年１０月　７日付け及び平成１７年１２月２７日付け手続補正により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１，２に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は、次のとおりのものと認められる。
　
　「ポリエステルに非相溶の熱可塑性樹脂に由来する空洞をフィルム内部に多数含有する空洞含有ポリエステル系フィルム（Ａ層）と平均粒子径が１〜１．２μｍの無機微粒子に由来する微細空洞をフィルム内部に多数含有する微細空洞含有ポリエステル系フィルム（Ｂ層）が接合されてなり、Ｂ層中の空洞含有率が２０体積％以上、Ｂ層の厚みが１〜２０μｍかつフィルム全体厚みの３０％未満であり、フィルム全体の見掛け比重が１．３未満であることを特徴とする空洞含有ポリエステル系フィルム。」
　
３．原査定の理由
　原査定の拒絶の理由は、概ね、以下のとおりである。
　本願明細書は、原出願の願書に最初に添付した明細書（以下、「原出願当初明細書」という。）に記載した事項の範囲内でないもの、すなわち、平均粒子径が１〜１．２μｍの無機微粒子を添加することで所期の目的が達せられることを含み、本願は、原出願当初明細書に記載されていない事項である、「平均粒子径が１〜１．２μｍの無機微粒子」を用いることを特徴の一つとする空洞含有ポリエステル系フィルムについて特許出願しようとするものであるから、適法な分割出願と認められないので、本願は、原出願の出願時にしたものとすることはできず、願書を提出した平成１４年　５月２７日をその出願日とするものである。
　とすると、本願発明１は、その出願前頒布された原出願の公開公報である特開平１１−０３４２６３号公報（以下、「刊行物１」という。）に記載された発明であるか、刊行物１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることができないか、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
４．当審の判断
４−１．分割要件について
　本願が原出願との関係において特許法第４４条第１項に規定する特許出願の分割の要件を満たしているか否か、つまり本願発明１が原出願当初明細書に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて、まず判断する。
　本願発明１は、Ｂ層が平均粒子径が１〜１．２μｍの無機微粒子に由来する微細空洞をフイルム内部に多数含有するものであるので、原出願当初明細書に１〜１．２μｍの無機微粒子に由来する微細空洞をフイルム内部に多数含有する微細空洞含有ポリエステル系フィルム（Ｂ層）が記載した事項の範囲内のものかについて検討する。
　
（１）原出願当初明細書に記載されていた内容
　原出願当初明細書には、以下のような記載が認められる。
ア．「【請求項１】  ポリエステルに非相溶の熱可塑性樹脂に由来する空洞をフィルム内部に多数含有する空洞含有ポリエステル系フィルム（Ａ層）と平均粒子径が１μｍ未満の無機微粒子に由来する微細空洞をフィルム内部に多数含有する微細空洞含有ポリエステル系フィルム（Ｂ層）が接合されてなり、Ｂ層中の空洞含有率が20体積％以上、Ｂ層の厚みが１〜20μｍかつフィルム全体厚みの30％未満であり、フィルム全体の見掛け比重が１．３未満であることを特徴とする空洞含有ポリエステル系フィルム。」（特許請求の範囲　請求項１）
イ．「【請求項８】　表面光沢度が５０％以上であることを特徴とする請求項６に記載の熱転写受像シート」（特許請求の範囲　請求項８）
ウ．「Ｂ層中に添加される無機微粒子の平均粒子径は、１μｍ未満であることを要し、特に好ましい平均粒子径は０．１〜０．５μｍである。そして、この範囲内の平均粒子径を有する無機微粒子に由来する空洞を形成することにより、光沢および画像の均一性に優れた熱転写画像を得ることが可能となる。逆に、平均粒子径が１μｍを超える無機微粒子をＢ層中に添加した場合には、…光沢および画像の均一性に優れた熱転写画像を得ることは出来ない。」（段落【００１７】）
エ．「かかる無機微粒子としては、その平均粒子径が１μｍ未満であれば特に制限されるものでなく任意であり、…」（段落【００１９】）
オ．「本発明の熱転写受像シートは、表面の光沢度が５０％以上であることが好ましく、より好ましくは８０％以上、特に好ましくは９０％以上である。」（段落【００４０】）
カ．「比較例２　Ｂ層に用いる原料として、平均粒子径１．２μｍ（電顕法）のゼオライト粒子１５重量％を混合したポリエステル樹脂を用いること以外は、実施例１と同様の方法で空洞含有ポリエステル系フィルム（比較例２）を得た。…」（段落【００５４】）
キ．【表１】には、比較例２、６について、「熱転写記録シートの特性」の細目の「画像濃度」、「表面光沢度」の欄に、それぞれ、「９５％」、「２５％」と、「９５％」、「４５％」と記載されている。（段落【００６３】）
ク．「表１の測定結果から、以下のように考察する事ができる。実施例１〜３のフィルムを基材として用いた熱転写記録シートでは、本発明で規定される要件を満足しているので、優れた表面平滑度が得られるとともに、耐折れシワ性にも優れ、高濃度の熱転写画像が得られることが解る。これに対し、Ｂ層の空洞含有率が本発明で規定される要件に満たない比較例１、比較例５、比較例６では画像濃度が大幅に低下していることが解る。また、Ｂ層中に添加される無機微粒子の粒子径が本発明で規定される要件を超える比較例２では表面の光沢が著しく低下することが解る。…」（段落【００６４】）
　
（２）分割要件の適否についての判断
（２−１）分割要件の適否の判断にあたり、まず、原出願当初明細書に、平均粒子径が「１〜１．２μｍ」の範囲の無機微粒子が記載されていたか否かについて検討する。
　原出願当初明細書の特許請求の範囲には、「平均粒子径が１μｍ未満の無機微粒子」（摘示ア参照）を用いることが記載されており、発明の詳細な説明でも、「Ｂ層中に添加される無機微粒子の平均粒子径は１μｍ未満であることを要しており、１μｍを超える無機微粒子を添加すると、光沢性及び画像の均一性に優れた熱転写画像を得ることは出来ない」（摘示ウ、エ参照）と記載されていることからして、たとえ、平均粒子径が１．２μｍのゼオライト粒子を用いたものが比較例２として原出願当初明細書に記載されていたとしても、原出願当初明細書に記載されていたといえるのは、平均粒子径が１μｍ未満の範囲の無機微粒子を用いた場合と、平均粒子径が１．２μｍという値の無機微粒子を用いた場合だけであり、原出願当初明細書に記載された発明と比較例の両者の間に当たる平均粒子径が１〜１．２μｍの“範囲”の無機微粒子を用いることは記載されていないし、ましてや、平均粒子径が１〜１．２μｍの無機微粒子を用いた具体例もない。
　したがって、平均粒子径が「１〜１．２μｍ」の範囲の無機微粒子が原出願当初明細書に記載されていたとはいえない。
　出願人は、本願出願時に、原出願当初明細書の段落【００１７】の「無機微粒子の平均粒子径は、１μｍ未満であることを要し」との記載を、本願の段落【００１７】として「無機微粒子の平均粒子径は、１μｍ未満であることが好ましく」との記載に変更するとともに、原出願当初明細書の段落【００１７】の「平均粒子径が１μｍを超える無機微粒子をＢ層中に添加した場合には、…光沢及び画像の均一性に優れた熱転写画像を得ることが出来ない。」との記載を削除している。さらに、平成１７年１０月７日付け手続補正において、段落【００１７】自体を削除する補正をしている。以下、この点について、検討する。
　本願出願時に段落【００１７】を上記記載に変更すること、及び段落【００１７】を削除する補正は、原出願において平均粒子径が規定されている無機微粒子に由来する微細空洞を形成した微細空洞含有ポリエステル系フィルムを用いることにより発明の課題を解決することができるとして記載されていたものを、その無機微粒子の平均粒子径についての規定をなくすこと、すなわち、原出願当初明細書に記載された発明において必須のものとされる、微細空洞含有ポリエステル系フィルムを特定するものであって、特定の平均粒子径を有する無機微粒子に由来する微細空洞を含有するという発明特定事項を削除して上位概念化するものであるから、摘示ウ．によれば、原出願当初明細書において「光沢および画像の均一性に優れた熱転写画像を得ることは出来ない」とされる平均粒子径の無機微粒子を用いて微細空洞を形成したものも包含することとなり、本願明細書等は、原出願当初明細書に記載されていない事項を包含するものとなったものと認められる。
　また、本願発明の効果として、本願明細書の段落【００６５】に、「Ｂ層中に添加される無機微粒子の粒子径が参考例よりも高い実施例１では表面の光沢が著しく低下するものの、画像濃度及び耐折れシワ性に優れることが解る。」と記載されている点について、検討する。
　原出願当初明細書には、平均粒径１．２μｍのゼオライト粒子を用いた実施形態が比較例２として示されており、当該実施形態では、熱転写記録シートの表面光沢が著しく低下していることが記載されている。また、上記摘示キ．、ク．によれば、以下のことが理解される。
　すなわち、比較例６の熱転写記録シートは、画像濃度９５％のもので、画像濃度が大幅に低下していると評価されているところであり、比較例２における画像濃度も摘示キ．によれば、９５％であるから、比較例２の熱転写記録シートの画像濃度は優れているといえるものではない。つまり、原出願当初明細書には、平均粒子径が１．２μｍのゼオライト粒子を用いた比較例２の熱転写記録シートの画像濃度が低いと評価されていたといえるから、本願明細書における上記「画像濃度に優れることが解る」との記載は、原出願当初明細書の記載に基づかないものである。
　さらに、原出願当初明細書に「平均粒子径が１μｍを超える無機微粒子をＢ層中に添加した場合には、…光沢および画像の均一性に優れた熱転写画像を得ることは出来ない。」、「本発明の熱転写受像シートは、表面の光沢度が５０％以上であることが好ましく」及び「Ｂ層中に添加される無機微粒子の粒子径が本発明で規定される要件を超える比較例２では表面の光沢が著しく低下することが解る。」等（摘示イ、ウ、オ、キ、ク参照）の記載を参酌すると、原出願当初明細書に記載された発明の効果としては、熱転写受像シートとしての効果が記載されているもので、効果として「光沢性」も同時に考慮される事項であって、優れた光沢性も奏すべき効果として含まれていることが理解できるから、原出願当初明細書には、光沢性が劣っていても良いとの技術思想は開示されているものとはいえない。
　したがって、本願明細書における上記「実施例１では表面の光沢が著しく低下するものの、…」との記載も原出願当初明細書の記載に基づかないものである。
　
　出願人は、審判請求書の【請求の理由】において、「熱転写シートとした際に画像濃度と耐折れシワ性に優れるという本願発明の効果が平均粒径１．２μｍ
までの
　原出願当初明細書には、比較例として平均粒子径１．２μｍのゼオライト粒子を用いた場合、画像濃度が「９５％」を示し、折れシワ性が「全くない」という特性を示したという事実が示されているだけであるので、この事実から平均粒子径が１．２μｍの無機微粒子を用いれば、画像濃度がさほど悪くなく、折れシワができにくい熱転写記録シートが得られることだけは理解できるが、原出願当初明細書に記載されているものは、上述したような、平均粒子径が１μｍ未満の無機微粒子に由来する微細空洞を含有する微細空洞含有ポリエステル系フィルム及びそのフィルムを用いた熱転写受像シートであって、熱転写記録時に表面光沢度も求められ、画像濃度も１００％以上、耐折れシワ性のあるものであるから、「熱転写シートとした際に画像濃度と耐折れシワ性に優れるという本願発明の効果が平均粒径１．２μｍまでの無機粒子をＢ層中に含有させた場合でも達成できる」ということが、原出願当初明細書に記載されていたに等しい事項であるといえるものではない。
　
（３）まとめ
　以上のことから、本願発明１は原出願当初明細書に記載した事項の範囲内でないものを含んでいるから、本願は分割出願としての要件を満たしていないので、適法に原出願の一部を新たな特許出願としたものとは認められず、出願日の遡及は認められない。
　したがって、本願は、原出願の出願時にしたものとすることはできず、本願の願書を提出した平成１４年　５月２７日がその出願日とされるものである。
　
４−２．原査定の拒絶理由（特許法第２９条第１項第３号）について
（１）刊行物に記載された事項
　原査定の拒絶の理由に引用された刊行物１には、以下の事項が記載されている。
ａ１．「ただし、Ａ層中に含まれるポリエステルに非相溶の熱可塑性樹脂としてより好ましいものとしては、…ポリエステルに非相溶の熱可塑性樹脂として、少なくともポリスチレン系樹脂とポリメチルペンテン系樹脂およびポリプロピレン系樹脂を含有…することが最も好ましい。」（段落【０００８】）
ａ２．「実施例１
（空洞形成剤の調整）原料として、…ポリエチレンテレフタレート樹脂７０重量％に…ポリスチレン樹脂…６重量％、…ポリプロピレン樹脂…６重量％、…ポリメチルペンテン樹脂…１８重量％をペレット混合し、…空洞形成剤を含有するマスターペレットを作製した。
　得られたマスターペレットを…マスターペレット４０重量％、…ポリエチレンテレフタレート樹脂５８重量％、平均粒径０．３μｍ（電顕法）のアナタース型二酸化チタン…２重量％を混合し、Ａ層を構成するフィルムの原料とした。
　一方、Ｂ層の原料としは、…ポリエチレンテレフタレート樹脂６５重量％とアナタース型２酸化チタン（富士チタン製TA-300）３５重量％を予備混練りした樹脂を…用いた。
　（未延伸フィルムの作製）上記の方法で調整された原料を押し出し機に供給した。Ａ層原料は２軸押し出し機に供給するとともに、Ｂ層原料は単軸押出機に供給し、フィードブロックに供給してＡ層の片面にＢ層を結合した。…
　（２軸延伸フィルムの作製）得られた未延伸シートを加熱ロールを用いて６５℃に均一加熱し、ニップロール間で３．４倍に延伸した。…このようにして得られた１軸延伸フィルムをテンターに導き、１５０℃に加熱して３．５倍に横延伸し、…空洞含有ポリエステル系フィルム（実施例１）を得た。」（段落【００４７】ないし段落【００５１】）
ａ３．「比較例２
Ｂ層に用いる原料として、平均粒子径１．２μｍ（電顕法）のゼオライト粒子１５重量％を混合したポリエステル樹脂を用いること以外は、実施例１と同様の方法で空洞含有ポリエステル系フィルム（比較例２）を得た。また、実施例１と同様の方法で熱転写受像シートを作製した。」（段落【００５４】）
ａ４．【表１】に、比較例２として、空洞含有フィルムの特性の「層厚み構成（μｍ）」の欄に、Ｂ／Ａ＝５／７０、「Ｂ層の空洞含有率（％）」の欄に、２５％、「熱転写記録シートの特定」の「見かけ比重」に０．９５と記載されている。（段落【００６３】表１）
　
（２）当審の判断
　刊行物１には、摘示ａ１．〜ａ４．の記載によれば、比較例２として、「ポリエチレンテレフタレート樹脂に、これと非相溶の熱可塑性樹脂であるポリスチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリメチルペンテン樹脂を混合したポリエチレンテレフタレート樹脂（Ａ層）の片面に、ポリエチレンテレフタレート樹脂に平均粒子径１．２μｍ（電顕法）のゼオライト粒子を混合したポリエチレンテレフタレート樹脂層（Ｂ層）を結合した未延伸シートを、延伸して形成した空洞含有ポリエステル系フィルムであって、層厚み構成はＢ／Ａ＝５／７０、Ｂ層の空洞含有率は２５％、見かけ比重は０．９５である空洞含有ポリエステル系フィルム」の発明（以下、「刊行物１発明」という。）が記載されている。そして、この空洞含有ポリエステル系フィルム全体厚みに対するＢ層の厚みは約６．７％である。
　本願発明１と刊行物１発明を対比すると、刊行物１に記載の「非相溶の熱可塑性樹脂であるポリスチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリメチルペンテン樹脂を混合したポリエチレンテレフタレート樹脂（Ａ層）を延伸して形成した空洞含有した」もの、「平均粒子径１．２μmのゼオライト粒子を混合したポリエチレンテレフタレート樹脂（Ｂ層）を延伸して形成した空洞含有した」ものは、それぞれ、本願発明１の「非相溶の熱可塑性樹脂に由来する空洞をフィルム内部に多数含有する空洞含有ポリエステル系フィルム（Ａ層）」、「平均粒子径１〜１．２μmの無機微粒子に由来する微細空洞をフィルム内部に多数含有する微細空洞含有ポリエステル系フィルム（Ｂ層）」に相当し、また、刊行物１発明のＢ層の空洞含有率、見かけ比重、厚みは、それぞれ、２５％、０．９５、Ｂ／Ａ＝５（μm）／７０（μm）であるから、それぞれ、本願発明１の２０体積％以上、１．３未満、厚み１〜２０μmという条件を満たすものであって、B層のフィルム全体厚みに占める割合も、刊行物１発明では、５／７５であり、本願発明１のフィルム全体厚みの３０％未満という条件を満たすものである。
　してみると、両者は、「ポリエステルに非相溶の熱可塑性樹脂であるポリスチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリメチルペンテン樹脂に由来する空洞をフィルム内部に多数含有する空洞含有ポリエステル系フィルム（Ａ層）と平均粒子径が１．２μｍの無機微粒子に由来する微細空洞をフィルム内部に多数含有する微細空洞含有ポリエステル系フィルム（Ｂ層）が接合されてなり、Ｂ層中の空洞含有率が２５体積％、Ｂ層の厚みが５μｍかつフィルム全体厚みの５／７５％であり、フィルム全体の見掛け比重が０．９５である空洞含有ポリエステル系フィルム」で一致し、両発明は、実質的に相違するところはない。
　
５．むすび
　以上のとおり、本願発明１は、刊行物１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し、その余の発明について、及びその余の拒絶理由について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものある。
　よって、結論のとおり審決する。