【事件の表示】
　平成１０年特許願第５１９０６８号「基材上に耐久性イメージを形成する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１０年　４月３０日国際公開、ＷＯ９８／１７４８０、平成１４年　５月２８日国内公表、特表２００２−５１５８３６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、１９９７年１０月２４日（パリ条約による優先権主張：１９９６年１０月２４日、１９９７年４月３０日、世界知的所有権機関）を国際出願日とする出願であって、平成１８年９月７日付けの拒絶理由通知に対し、同年１２月１９日付けで手続補正がなされたが、平成１９年３月２８日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年７月９日付けで拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同年８月８日付けで明細書についての手続補正（平成１９年１０月１日付けで方式補正されている。）がなされたものである。
　その後、平成２０年１１月１９日付けで、審判請求人に前置報告書の内容を示し意見を求めるための審尋を行ったが、回答書は提出されなかったものである。
　
２．平成１９年８月８日付けの手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成１９年８月８日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）を却下する。
［理由］
（１）補正の内容
　本件補正は、特許請求の範囲についての補正を含んでおり、本件補正により、特許請求の範囲の請求項１は、
「基材にイメージを付与する方法であって、イメージ形成パターンを形成する第１の層を設け、該イメージ形成パターンの領域の内側及び外側の双方で前記基材に、配置されたデザインを施すステップを備えており、前記イメージ形成パターン内において、前記配置されたデザイン部分が、少なくとも１つのデザインカラー層を備えたデザイン層を形成する耐久性イメージ形成材とされ、前記イメージ形成パターン外において、前記配置されたデザインは耐久性イメージ形成材とはされず、前記少なくとも１つのデザインカラー層はデジタル印刷法で形成され、前記基材はポリエステルを備え、前記第１の層はポリ塩化ビニルを備えていることを特徴とする方法。」
から
「
透明又は半透明の
基材の面を断続的な複数の層形成部分、及び／又は、層形成部分により囲まれた複数の隙間、に分ける
を第
によって
前記第１の層は、スクリーン印刷、平版印刷及びカットフィルムの接着のいずれかで不透明に形成され、
に補正された。（下線は補正箇所を示し、本件補正において付されたとおりである。）
　
　上記補正は、以下の補正事項を含んでいる。
ａ．「基材」について、「透明又は半透明の」と限定する。
ｂ．「イメージ形成パターンを形成する第１の層を設け」を「
基材の面を断続的な複数の層形成部分、及び／又は、層形成部分により囲まれた複数の隙間、に分ける
を第
によって
ｃ．「前記第１の層は、スクリーン印刷、平版印刷及びカットフィルムの接着のいずれかで不透明に形成され、」を追加する。
　
　上記補正事項ａは、発明を特定するために必要な事項である「基材」について限定するものであるから、平成１４年法律第２４号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　上記補正事項ｂは、一部表現を変更しているところはあるものの、実質的に発明を特定するために必要な事項である「イメージ形成パターン」について「基材の面を断続的な複数の層形成部分、及び／又は、層形成部分により囲まれた複数の隙間、に分ける」と限定するものであるから、改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　上記補正事項ｃは、発明を特定するために必要な事項である「第１の層」について「スクリーン印刷、平版印刷及びカットフィルムの接着のいずれかで不透明に形成され」と限定するものであるから、改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
　以上のように、請求項１についての補正は、改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
　そこで、本件補正後の請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
（２）引用刊行物
　原査定の拒絶の理由に引用された特公平５−３２７２１号公報（以下、「刊行物」という。）には、以下の記載が図示とともにある。
　ア．「本発明は、透明又は半透明な面上に不透明印刷層により多数の細分された領域を形成しデザインを施したパネルを製造する方法に関する。
　本明細書において透明なパネルというときは、透明な材料のシート、透明な材料の積層板又は透明な材料の組合せを意味するものとし、透明な材料としては、ガラス又はアクリルシート若しくはポリカーボネートシートの如きプラスチツクの他、ポリエステルフイルム若しくはポリ塩化ビニールフイルムの如き可撓性材料を含み、更にぼかしや曲がつた像を生じる透明なパネルをも含むものとする。同様に半透明パネルというときは、半透明な材料のシート、ガラス又はアクリルシート若しくはポリカーボネートシートの如きプラスチツクなどの半透明材料の積層されたものの他、ポリエステルフイルム、ポリ塩化ビニールフイルム、紙、繊維若しくはこれらと同様の材料等をも含むものとする。」（第２頁第３欄第７〜２４行）
　イ．「本発明においては、光透過性材料面を多数の不透明領域又は透明若しくは半透明の領域に所定パターンで細分するにあたり、パターン内の部分に対し、光透過性材料面及び印刷インクへの付着性が印刷インクと光透過性材料面との付着性より強いアンカー層を先ず形成する。これにより、光透過性材料の面におけるパターン内の部分がパターン外の部分より印刷層に対して強く接着する。この状態で、異なる色彩のインクを部分的に重ね又は横に並べてデザインを少なくともパネルの一方の側に形成する。このデザイン形成の際は、パターンに拘束されることなく、異なる色彩の印刷層の境界がパターンを自由に横切るように描けばよい。その後、パターン外における印刷層を除去する際は、光透過性材料面におけるパターン内の部分がパターン外の部分より印刷層に対して強く接着しているので、パターン外の印刷層のみを容易に除去することができ、これにより正確に重ね合された印刷層のパターンが得られる。このように、パターン内を異色印刷層の境界が横切つていても、正確なパターンを得ることができるので、多様なデザイン形成を自由に且つ容易に行なうことができる。さらに、このようにして得られる正確な印刷層の重ね合わせを利用して、表面と裏面とで異なるデザインを有するパネルを容易に製造することができる。
　また、光透過性材料面におけるパターン外の部分に対し、光透過性材料面又は印刷インクへの付着性が印刷層と光透過性材料との付着性より弱いマスク層を形成した場合にも、パターン内の部分がパターン外の部分より印刷層に対して強く接着する作用が得られる。したがつて、前記マスク層形成後にデザイン形成を行なえば、自由なデザイン形成の下に、正確に重ね合された印刷層のパターンが得られる。」（第３頁第６欄第２〜１７行）
　ウ．「パネル上のデザインは不透明なエレメントによるパターンを形成し又はパターン上に重ねられる。このパターンを以下において、シルエツトパターン又は単にパターンと称する。本明細書において使用する「シルエツトパターン」又は「パターン」の語は、パネルを複数の不透明部分及び／又は複数の透明又は半透明部分に分割するパネル上の配置を意味する。シルエツトパターンは多くの形態をとることができる。例えば一定の幾何学的エレメントが規則的に配置されたもの、一定の幾何学的エレメントが不規則に配置されたもの、任意の形状のエレメントが規則的に配置されたもの、任意の形状のエレメントが不規則に配置されたもの又は一定のエレメント及び任意の形状のエレメントが規則的に及び／又は不規則的に配置されたものの組合せとすることができる。連続的な透明部分に多数の相互に分離したエレメントを設ける代わりに、ネツト、格子又はメツシユパターンのように、相互に分離した透明エレメント部分と連続した不透明エレメント部分とを形成するようにシルエツトパターンを設けてもよい。シルエツトパターンは更に、必要により、連続的な不透明エレメント部分と相互に分離したエレメント部分との結合とすることもできる。前述の全てのシルエツトパターンは広い領域を形成する単一のパネル上で繰返し設けられてもよく、タイルの如く小さなパネルの集合により大きなパネルを形成する際の各々の小パネルに設けられてもよい。
　シルエツトパターンを形成するエレメントは、通常ドツト状の小さなものであり印刷業界において「ハーフトーン」と称される、規則的な格子状に配置された等しい大きさのものであるのが望ましい。」（第４頁第８欄第２４行〜第５頁第９欄１２行）
　エ．「上記方法には、例えば、既に形成された第１の色彩のインク又はマーキング用材料に強く接着し基材であるベース材料には強く接着しないインク、パウダーその他の材料が使用される。シルエツトパターンを印刷する以外の領域は、容易に除去され得る状態、すなわち「ブロツクアウト」の状態とされる。必要な場合は、所定のパターンの範囲内において削り取り、自己接着性フイルムの貼りつけ及び引剥がし又はその他の手段により材料を取除くことができ、これによりその部分を遮蔽の無い透明な状態とし、必要なシルエツトパターンについては必要な色彩を重ねたデザインとすることができる。
　この方法の一実施例によると、ポリカーボネートシートがまず、PVCインクによる必要なシルエツトパターンを形成するように、一方の側に必要なデザインをスクリーン印刷される。乾燥後これに必要な色彩の領域を各々「ブロツクアウト」しつつ被覆を施すようにプリントを行なう。「ブロツクアウト」は、通常セルロースを基材とするインクを使用してパターンにおける最終的に印刷が不要な領域に対応した層を形成することにより行なわれる。被覆状プリントが乾燥すると、シルエツトパターンのエレメント間の不必要な領域は、高い粘着性を有する自己接着性フイルムを貼りつけ不必要な領域のインクをそこに付着させ、該フイルムを取除くことにより除去される。自己接着性フイルムの貼りつけは、ラミネート用装置を使用することにより広い領域に対してより経済的に行なうことができる。また該フイルムは引き剥がしを容易にするために予め細長く切断しておくことができる。自己接着性フイルムはまたリールから引出されて再びリールに巻きとられるまでに、基材と共にリツプロールの間に通過せしめられることにより、剛性の高い又は可撓性の基材に対し貼りつけられ及び引き剥がされることができる。基材は必要に応じてリールに巻きとられたもの又はシート状のものとすることができる。あるいはまた、自己接着性フイルムは、保護層として接着した状態に保たれ使用される直前に取除かれるようにすることもできる。接着剤は、保護フイルムが取除かれた後にインク上に残留するようなものとすることができる。これにより、例えばポリエステルフイルムを光沢性アツセンブリに接着するというように、製品を他のものの表面に接着するのが容易となる。
　以上述べた各方法において、「ブロツクアウト」は、例えば４色又は５色等の多数の色彩の印刷層に対しても有効であり、不要部分のみが正確に除去される。この適用によりデザインにおいてほとんど無限に近い可能な色彩の組合せを得ることができる。最終製品において必要とされるシルエツトパターン及びデザインの範囲内で色彩の積重ねを種々変化させるという技術の適用が可能である。半透明又はくもり面による効果を得るために、必要なデザイン及びシルエツトパターン形成の任意の方法を、半透明な又はくもり面を有するシートに適用することができる。あるいはパネルにラツカー又はフイルムを付着してこの効果を得ることができる。これらの場合にもシルエツトパターン及びデザインは、最終製品において、見える状態にある。」（第７頁第１３欄第１２行〜第１４欄第２９行）
　オ．「本発明が適用される透明なベース材料は、シート、フイルム又はその他の透明な材料とすることができ、また透明色（water clear）、焼付け等による着色、又は薄い色を施されたものとすることもできる。例えば、本発明はICI PLC製の「メリネツクス（Melinex）」のような透明なポリエステルフイルムに適用することができる。」（第８頁第１６欄第１０〜１６行）
　カ．「第７図は、基材１０に対する付着性のよい１つのインクでシルエツトパターンを最初に貼着する本発明方法の１例を示す。シルエツトパターンの一方の面の色を一色にする場合は、直接被着する（第７図Ｄ、４４）。一方の面にデザインを必要とする場合は、第７図Ｂに示すごとく透明インク５２でシルエツトパターンを最初に被着する。続いて一方の面のデザイン、所望部分のシルエツトパターンの上ならびに間で「ブロツクアウト（block out）」する。続いて、第７図DDに示すごとく、バツクグラウンドから色４４を全体に亘つて「ブロツクアウト」する。
　その後の工程は、第７図Ｄ、第７図DDの部分完成パネルの製造工程と同じである。続いて、第７図Ｅに示すごとく、パネル全体に亘つてバツクグラウンドカラー４６を「ブロツクアウト」する。第７図Ｆにおいて、他方の面から見えるデザイン４８を所望部分で「ブロツクアウト」する。第７図Ｇに示すごとく、高い自己付着性を有する膜５４を全体に被着する。第７図Ｈは、第７図Ｂあるいは第７図Ｄでプリントしたシルエツトパターン間の部分に被着したインクと一緒に自己付着性膜を剥がした状態のパネルを示す（このインクは、シルツトパターンを形成するインクにはよく付着するが、基材には付着しない）。」（第１２頁第２３欄第３９行〜第２４欄第１９行）
　キ．図７Ｅの左側の図から、シルエツトパターン４４を被覆するようにバツクグラウンドカラー４６が設けられることが看取でき、第７図Ｆの左側の図から、シルエツトパターン４４の領域の内側及び外側の双方で前記基材上に、バツクグラウンドカラー４６を介してデザイン４８が施されていることが看取できる。第７図Ｈの左側の図は、第７図Ｄでプリントしたシルエツトパターン４４間の部分に被着したインクと一緒に自己付着性膜を剥がした状態のパネルを示すものであり、シルエツトパターン４４内の領域では、バツクグラウンドカラー４６、デザイン４８共に残存しており、シルエツトパターン４４の外の領域では、バツクグラウンドカラー４６、デザイン４８共に剥がされていることが看取できる。
　
　上記ア．の記載から、上記カ．記載の「基材１０」は、透明又は半透明であると認められる。
　上記カ．に「（このインクは、シルツトパターン（審決注：「シルエツトパターン」の誤記。）を形成するインクにはよく付着するが、基材には付着しない）」と記載されており、「このインク」とは、「バツクグラウンドカラー４６」を指していることは明らかであるから、第７図Ｈの左側の図の記載と共に、シルエツトパターン４４内の領域において、配置されたデザイン４８の部分は、シルエツトパターン４４の外の領域に配置されたデザイン４８の部分に比べてバツクグラウンドカラー４６を介して基材１０に強固に付着されているものと認められる。
　上記記載及び図面を含む刊行物全体の記載から、刊行物には、以下の発明が開示されていると認められる。
「透明又は半透明の基材１０に他方の面から見えるデザイン４８を付与する方法であって、基材１０の面にシルエツトパターン４４の一方の面の色を一色にするように付着性のよい１つのインクでシルエツトパターン４４を直接被着し、該シルエツトパターン４４を被覆するようにバツクグラウンドカラー４６が設けられ、該シルエツトパターン４４の領域の内側及び外側の双方に渡り、バツクグラウンドカラー４６を介して前記基材上に配置されたデザイン４８を施し、前記シルエツトパターン４４内の領域において、配置されたデザイン４８の部分は、シルエツトパターン４４の外の領域に配置されたデザイン４８の部分に比べてバツクグラウンドカラー４６を介して基材１０に強固に付着させ、自己付着性膜を剥がした状態において、シルエツトパターン４４内の領域では、バツクグラウンドカラー４６、デザイン４８共に残存しており、シルエツトパターン４４の外の領域では、バツクグラウンドカラー４６、デザイン４８共に剥がされている方法。」（以下、「引用発明」という。）
　
（３）対比
　ａ．本願補正発明と引用発明とを比較すると、引用発明の「基材１０」は、本願補正発明の「基材」に相当する。
　ｂ．引用発明の「他方の面から見えるデザイン４８」は、見る人にとってはイメージといえるから、本願補正発明の「イメージ」に相当し、したがって、引用発明の「透明又は半透明の基材１０に他方の面から見えるデザイン４８を付与する方法」は、本願補正発明の「透明又は半透明の基材にイメージを付与する方法」に相当する。
　ｃ．本願補正発明の「基材の面を断続的な複数の層形成部分、及び／又は、層形成部分により囲まれた複数の隙間、に分けるイメージ形成パターン」が何を意味するのか必ずしも明らかではないが、平成１９年９月２１日付け審判請求書についての手続補正の「(2) 補正の根拠の明示」の欄には以下の記載がある。
「(i) 「
透明又は半透明の
基材の面を断続的な複数の層形成部分、及び／又は、層形成部分により囲まれた複数の隙間、に分ける
を第
によって
・当初明細書の第２７頁２〜６行：　「更に他の実施形態においては、本発明は、英国特許第2165292号公報におけるものと同様の出来映えの特徴を有する製品を製造するために、基材にドット、ラインのパターンや格子パターンを印刷するのに利用することが可能である。そのような製品においては、『複数からなる不透明領域及び／又は透明もしくは半透明領域にパネルを細分化する』不透明材の『シルエットパターン』が存在し、」
・当初明細書の第２２頁１９〜２３行：　「本発明の全ての形態において、基材の一部のみに、「印刷パターン」と呼ばれるイメージが形成される。「印刷パターン」は、複数の断続的な部材、及び／又は、断続的な複数の隙間を囲んで相互に連結するパターンを備えたものであって良い。印刷パターンの例としては、ドットもしくはラインのパターン、又は、格子、ネットや線条細工のパターンがある。」」
　そうすると、本願補正発明の「基材の面を断続的な複数の層形成部分、及び／又は、層形成部分により囲まれた複数の隙間、に分けるイメージ形成パターン」には、「ドットもしくはラインのパターン、又は、格子、ネットや線条細工のパターン」が含まれ、該イメージ形成パターンを形成している層を「第１の層」と称しているものと解さざるを得ない。
　一方、引用発明の「シルエツトパターン４４」は、刊行物のウ．の記載から、ドツト状のものであったり、ネツト、格子又はメツシユパターンのものといえ、「付着性のよい１つのインクでシルエツトパターン４４を直接被着し」ているものであるから１つのインクで形成した層を「第１の層」と称することができ、よって、引用発明の「シルエツトパターン４４」は、本願補正発明の「基材の面を断続的な複数の層形成部分、及び／又は、層形成部分により囲まれた複数の隙間、に分けるイメージ形成パターン」に相当し、「第１の層によって設け」られたものといえる。
　ｄ．引用発明は、「該シルエツトパターン４４の領域の内側及び外側の双方に渡り、バツクグラウンドカラー４６を介して前記基材上に配置されたデザイン４８を施し」ているから、本願補正発明の「該イメージ形成パターンの領域の内側及び外側の双方で前記基材に、配置されたデザインを施すステップを備え」との事項を有している。
　ｅ．本願補正発明の「前記イメージ形成パターン内において、前記配置されたデザイン部分が、少なくとも１つのデザインカラー層を備えたデザイン層を形成する耐久性イメージ形成材とされ、前記イメージ形成パターン外において、前記配置されたデザインは耐久性イメージ形成材とはされず」の内、「少なくとも１つのデザインカラー層」、「耐久性イメージ形成材」が、何を意味するのか必ずしも明らかではないが、本願明細書には以下の記載がある。
「「デザインカラー層」は、デザイン層において、一色の、略一様な色相、強さ及び色調の材からなる。「デザインカラー層」の用語は、黒、藍、紫紅及び黄のような多色刷りにおける個々の色を含むものである。少なくとも１のデザインカラー層は、印刷パターンの全体には拡がらない。」（本件公表公報である特表２００２−５１５８３６号公報の第２４頁第５〜８行（以後、指摘箇所は、本件公表公報で指摘する。））、
「「耐久性イメージ形成材」は、耐久性を有し、化学的な作用によって十分に固定され、固体の状態において、基材に対する幾何学的な関係が固定されたイメージ形成材を意味する。疑義を生じないために、「シルエットパターン」にあるインクからそれを取り除くためのインクを割るメカニズムが要求される英国特許第2165292号公報の先行技術の方法において、シルエットパターンの外側にある硬化したインク層は、耐久性イメージ形成材である。硬化したインクを除去するためのインクを割るメカニズムが要求される先行技術の方法には、10l/minよりも小さくなく通常は15l/mlnの流量で、1500lb/in2（105kg/cm2）より小さくなく通常は2000lb/in2（140kg/cm2）を越える必要な圧力で、高圧の水を噴射することが含まれる。ここに記載された正確な位置整合を行う改良された方法は、印刷パターンの外側にいかなるイメージも残すことはなく、仮に印刷パターンの外側の基材にマーキング材が堆積されると、10l/minを超えない流量で200lb/in2（14kg/cm2）よりも大きくない圧力の水で洗い流して、容易にほとんど除去することができる。これは、先行技術の製造方法に要求されるよりも少ない量、又は、他のすり減らす手段と同等の毎分当たりの量における、水圧の１／１０よりも小さい。特に、水によって、基材及び／又は耐久性イメージ形成材が損傷するとすれば、その代わりに空気を噴射し、もしくは乾いた布で拭き取ることにより、不要材を除去することができる。除去のためのそのような水洗浄もしくはドライな手段により移動させることができる基材上のイメージ形成材は、耐久性イメージ形成材ではない。」（同第２４頁第９行〜第２５頁第２行）
　以上の記載からすると、本願補正発明の「「デザインカラー層」は、多色刷りにおける個々の色のインク層を含んでおり、本願補正発明の「耐久性イメージ形成材」は、不要材を除去する際に基材に対して十分固定されているインク層の部分を含んでいるものと解される。
　引用発明は、「前記シルエツトパターン４４内の領域において、配置されたデザイン４８の部分は、シルエツトパターン４４の外の領域に配置されたデザイン４８の部分に比べてバツクグラウンドカラー４６を介して基材１０に強固に付着させ、自己付着性膜を剥がした状態において、シルエツトパターン４４内の領域では、バツクグラウンドカラー４６、デザイン４８共に残存しており、シルエツトパターン４４の外の領域では、バツクグラウンドカラー４６、デザイン４８共に剥がされている」ものであるから、「シルエツトパターン４４内の領域において、配置されたデザイン４８の部分」は、本願補正発明の「耐久性イメージ形成材」に相当し、「シルエツトパターン４４の外の領域に配置されたデザイン４８の部分」は、本願補正発明の「耐久性イメージ形成材とはされず」となった部分に相当する。また、刊行物の上記エ．に「以上述べた各方法において、「ブロツクアウト」は、例えば４色又は５色等の多数の色彩の印刷層に対しても有効であり」と記載されているから、引用発明の「配置されたデザイン４８」は、多色刷りにおける個々の色のインク層を想定しているものであるといえる。
　よって、引用発明は、本願補正発明の「前記イメージ形成パターン内において、前記配置されたデザイン部分が、少なくとも１つのデザインカラー層を備えたデザイン層を形成する耐久性イメージ形成材とされ、前記イメージ形成パターン外において、前記配置されたデザインは耐久性イメージ形成材とはされず」との特定を有しているものといえる。
　ｆ．刊行物のエ．に「この方法の一実施例によると、ポリカーボネートシートがまず、PVCインクによる必要なシルエツトパターンを形成するように、一方の側に必要なデザインをスクリーン印刷される。」と記載されているから、引用発明の「シルエツトパターン４４」、即ち、本願補正発明の「第１の層」は、PVCインクを用いスクリーン印刷で形成されることが想定され、また、引用発明は、「シルエツトパターン４４の一方の面の色を一色にするように付着性のよい１つのインクでシルエツトパターン４４を直接被着」するものであるから、シルエツトパターン４４は、不透明であるといわざるを得ない。
　よって、引用発明は、本願補正発明の「前記第１の層は、スクリーン印刷、平版印刷及びカットフィルムの接着のいずれかで不透明に形成され」及び「前記第１の層はポリ塩化ビニルを備えている」との特定を有しているものといえる。
　ｇ．上記ｅ．で既に述べたように、引用発明は、多色刷りにおける個々の色のインク層を想定しているから、本願補正発明の「前記少なくとも１つのデザインカラー層はデジタル印刷法で形成され」ることとは、「前記少なくとも１つのデザインカラー層は印刷法で形成され」る点で共通する。
　以上、両者は、
「透明又は半透明の基材にイメージを付与する方法であって、基材の面を断続的な複数の層形成部分、及び／又は、層形成部分により囲まれた複数の隙間、に分けるイメージ形成パターンを第１の層によって設け、該イメージ形成パターンの領域の内側及び外側の双方で前記基材に、配置されたデザインを施すステップを備えており、前記イメージ形成パターン内において、前記配置されたデザイン部分が、少なくとも１つのデザインカラー層を備えたデザイン層を形成する耐久性イメージ形成材とされ、前記イメージ形成パターン外において、前記配置されたデザインは耐久性イメージ形成材とはされず、前記第１の層は、スクリーン印刷、平版印刷及びカットフィルムの接着のいずれかで不透明に形成され、前記少なくとも１つのデザインカラー層は印刷法で形成され、前記第１の層はポリ塩化ビニルを備えている方法。」
の点で一致し、以下の点で相違している。
［相違点１］少なくとも１つのデザインカラー層の形成に関し、本願補正発明は、「デジタル印刷法で形成され」と特定されているのに対し、引用発明は、そのような特定がない点。
［相違点２］基材に関し、本願補正発明は、「ポリエステルを備え」と特定されているのに対し、引用発明は、そのような特定がない点。
　
（４）判断
　上記相違点１について検討する。
　本願補正発明の「デジタル印刷法」が必ずしも明らかではないが、本願明細書には以下の記載がある。
「「デジタル印刷方法」は、電気学又は静電学のカテゴリーにグルーブ分けされる方法を含むものであり、熱転写(Thermal Transfer)は、時には、一括熱転写(Thermal Mass Transfer)や、染料熱昇華、直接感熱、現像、及びインクジェット(Thermal Dye Sublimation，Direct Thermal，Photographic amd Ink Jet))デジタル印刷と呼ばれる。デジタル印刷方法は、一般に、４色処理における黒、藍、紫紅及び黄の材料、及び／又は、付加的な「スポットカラー(spot colours)」による堆積物の位置合わせ、大きさを可能にするラスタイメージ処理(Raster Image Processor)を使用する。「スポットカラー」は、略一様な、色相、強さ及び色調を有する。そのようなデジタル印刷方法においては、例えば、アメリカのガーバー  サイエンティフィック  プロダクツ  インコーポレーテッド(Gerber Scientific Products,Inc.)の登録商標であるガーバーエッジ(Gerber Edge)のようなホイル熱転写装置の転写ヘッドにおける、個々の節部による塗料用樹脂ホイルの堆積物や、インクジェット印刷装置における単一のインクジェットによる単一の衝撃から生じる個々の付着物のような、マーキング材各色の非常に小さな堆積物を基材表面に配置することが可能である。本発明は、マーキング材の小さな堆積物を、基材又は転写媒体もしくは転写ドラムに対して個々に配置可能にするあらゆるデジタル印刷方法を含むものである。また、基材もしくは高感度層における微小要素を、制御されたエネルギーの衝撃に相当するものによって配置可能にする方法も含まれる。」（第２５頁第１８行〜第２６頁第８行）
　上記記載によると、インクジェットによる印刷、サーマルヘッドによる感熱印刷等が含まれるものと解される。
　引用発明の「他方の面から見えるデザイン４８」は、必要により様々なパターンや色彩が要請されることは明らかである。様々なパターンや色彩を容易に作成できる印刷手段としてインクジェットによる印刷等は例示するまでもなく周知技術であるから、他方の面から見えるデザイン４８」のパターンや色彩を作成するために、少なくとも１つのデザインカラー層をデジタル印刷法で形成することは、当業者が容易になし得る程度のことである。
　
　上記相違点２について検討する。
　本願補正発明の「ポリエステルを備え」に何が含まれるか必ずしも明らかではないが、本願明細書には「図４Ｂのシリコン被覆が施されたポリエステル基材１４を使用することができ」（第５１頁第４行）と記載されている。そうすると、本願補正発明の「ポリエステルを備え」には、ポリエステル材料が最外層となるものだけではなく、シリコン被覆等その他の材料が最外層となるものが含まれているものと解さざるを得ない。
　そうすると、ポリエステルは、イメージ形成パターンやデザイン層の固定に直接の関連を有していないものといわざるを得ない。
　一方、刊行物のア．には「透明な材料としては、ガラス又はアクリルシート若しくはポリカーボネートシートの如きプラスチツクの他、ポリエステルフイルム若しくはポリ塩化ビニールフイルムの如き可撓性材料を含み」と記載され、刊行物のオ．には「透明なベース材料は・・・ポリエステルフイルム」と記載され、基材としてポリエステルを選択肢の１つとして含むことが記載されている。
　よって、本願補正発明の上記相違点２のような構成とすることは、必要に応じ適宜なし得る設計事項程度のことである。
　
　なお、平成１９年９月２１日付け審判請求書についての手続補正書「(4) 本願発明と引用例との対比」、「(i)　本願請求項１について」の欄において、請求人は以下のように主張している。
「本願発明はこのように、ポリエステルを備えた基材に対して、ポリ塩化ビニルを備えた層をスクリーン印刷、平版印刷及びカットフィルムの接着のいずれかで行なうことにより隠蔽性の高い第１の層を設け、その上にデジタル印刷法を利用してデザイン層を形成し、耐久性イメージ形成材以外の層の除去は、基材と第１の層との物性によりデジタル処理工程でも容易に行ない得るようにしたことを特徴とするのである。
　これに対し、引用文献１は、光透過性材料の面におけるパターン内外の接着性をアンカー層又はマスク層の形成により差別化し、パターン外の印刷層を除去する方法を教えるに過ぎない。引用文献１は、用い得る材料の一つとして、ポリエステルフィルム、ＰＶＣインクを例示しているが、両者の組合せによる不要層除去の容易性については何ら言及していない。」
　しかしながら、上記相違点２についての検討で既に述べたように、本願補正発明の「ポリエステルを備え」には、ポリエステル材料以外の材料が最外層となるものが含まれているものと解さざるを得ず、ポリエステルの物性がイメージ形成パターンやデザイン層の固定に直接の関連しておらず、また、本願補正発明において、「デザイン層」の材料も特定されていないことから、請求人の主張は、請求項の記載に基づいたものとはいえず、採用できない。
　
　以上のとおりであるから、本願補正発明の相違点１、２に係る構成は、引用発明、刊行物に記載された事項および周知技術に基づいて当業者が容易に想到することができたものであり、それにより得られる効果も当業者が予測できる範囲のものである。
　
　したがって、本願補正発明は、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
（５）むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
　平成１９年８月８日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜３３に係る発明は、平成１８年１２月１９日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１〜３３に記載された事項により特定されるものであり、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、以下のとおりである。
　
「基材にイメージを付与する方法であって、イメージ形成パターンを形成する第１の層を設け、該イメージ形成パターンの領域の内側及び外側の双方で前記基材に、配置されたデザインを施すステップを備えており、前記イメージ形成パターン内において、前記配置されたデザイン部分が、少なくとも１つのデザインカラー層を備えたデザイン層を形成する耐久性イメージ形成材とされ、前記イメージ形成パターン外において、前記配置されたデザインは耐久性イメージ形成材とはされず、前記少なくとも１つのデザインカラー層はデジタル印刷法で形成され、前記基材はポリエステルを備え、前記第１の層はポリ塩化ビニルを備えていることを特徴とする方法。」
　
（１）引用刊行物
　原査定の拒絶の理由に引用された刊行物及びその記載事項は、前記「２．（２）」に記載したとおりである。
　
（２）対比・判断
　本願発明は、前記２．で検討した本願補正発明から「基材」についての限定事項である「透明又は半透明の」との構成を省き、「イメージ形成パターン」についての限定事項である「基材の面を断続的な複数の層形成部分、及び／又は、層形成部分により囲まれた複数の隙間、に分ける」との構成を省き、「第１の層」についての限定事項である「スクリーン印刷、平版印刷及びカットフィルムの接着のいずれかで不透明に形成され」との構成を省いたものである。
　そうすると、実質的に本願発明の発明を特定する事項を全て含み、さらなる限定を付加したものに相当する本願補正発明が、前記「２．（４）」に記載したとおり、引用発明、刊行物に記載された事項および周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、引用発明、刊行物に記載された事項および周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（３）むすび
　以上のとおり、本願発明は、引用発明、刊行物に記載された事項および周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明を検討するまでもなく、本願は、拒絶されるべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。