【事件の表示】
　特願２００４−２０６２６２「醗酵ブロスからスタチン化合物を回収するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年１２月１６日出願公開、特開２００４−３５０６８７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続きの経緯・本願発明
　本願は、平成１２年１１月２８日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９９年１１月３０日　米国）とする特願２００１−５４１５０１号の一部を、特許法第４４条第１項の規定により新たな特許出願としたものであって、その請求項１に係る発明は、平成１７年１０月１９日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
「微生物により生産されたプラバスタチンを含有する発酵液から有機溶剤を用いてプラバスタチンを抽出する工程を含む、プラバスタチン又はその医薬として許容される塩の単離及び精製方法であって、前記抽出工程において、式：CH3CO2R（式中、Rはプロピル基又はｎ−ブチル基である）を有する有機溶剤を使用することを特徴とする方法。」（以下、「本願発明」という。）
　
２．引用例
　原審の拒絶の理由に引用例５として引用された特願２０００−５９７２４８号（特表２００２−５３５９７７号）は、本願の出願日前の平成１２年２月３日に出願され、本願の優先日後の平成１２年８月１０日に国際公開（国際公開第００／４６１７５号パンフレット）され、その後特許法第１８４条の４第１項に規定する翻訳文が提出されたもの（以下、「先願」という。）であって、本願優先日前の１９９９年２月３日に米国に出願された６０／１１８，４５８号及び１９９９年５月１８日に米国に出願された６０／１３４，７５９号を基礎としたパリ条約による優先権主張を伴うものであり、その明細書又は特許請求の範囲には、以下の事項が記載されている。
　なお、ここに摘記するのは、国際出願当初の外国語明細書を翻訳したものであるが、必要に応じて対応する公表公報（特表２００２−５３５９７７号）の該当箇所も示した。
　
（２−１）「以下の式Ｉ
    【化１】
で示される化合物の、以下の式II：
    【化２】
（式中Rはアルカリ金属またはアンモニウムのイオンである）で示される基質化合物からの微生物学的製造方法であって、
  (a)  式II化合物を6β位でヒドロキシル化することができる糸状カビMortierella maculata種の株を同化性の炭素および窒素源と鉱物塩を含む培地上で培養する、
  (b)  変換対象の基質をMortierella maculataの生育した培養物に供給する、
  (c)  基質を生物変換完了まで発酵させる、
  (d)  式Ｉ化合物を培養ブロスから分離する、および
  (e)  式Ｉ化合物を単離する
というステップを含む製造方法。」（Claim 1）
　
（２−２）「前記培地が栄養ブロスである、請求項1記載の方法。」（Claim 2）
　
（２−３）「式Ｉ化合物を培養ブロスから分離するステップが水不混和性の有機溶媒による抽出により、次いで中間物としてのそのラクトン誘導体または第2級アミン塩の分離により行われる、請求項2記載の方法。」（Claim 4）
　
（２−４）「生物変換時に形成される式Ｉ化合物が、あらかじめpH 3.5〜3.7へと酸性化されているブロスから、またはブロスろ液から、水不混和性の有機溶媒により酸形態で抽出される、請求項4記載の方法。」（Claim 14）
　
（２−５）「水不混和性の有機溶媒が酢酸エチルである、請求項14記載の方法。」（Claim 15）
　
（２−６）「水不混和性の有機溶媒が酢酸イソブチルである、請求項14記載の方法。」（Claim 16）
　
（２−７）「生物変換終了後、プラバスタチンはブロスまたは糸状カビ細胞分離後に得られたろ液のいずれかから抽出することができる。糸状カビ細胞はろ過または遠心分離のいずれかによって除去することができるが、特に工業規模では全ブロス抽出を行うのが有利である。抽出前に、ブロスまたはブロスろ液のpHを無機酸好ましくは希硫酸で3.5〜3.7に調整する。抽出は酢酸と炭素原子数２４の脂肪族アルコールとのエステル、好ましくは酢酸エチルまたは酢酸イソブチルで行う。抽出ステップは、酸性pHでプラバスタチンからラクトン誘導体が形成されるのを防ぐ意味できわめて迅速に行うのがよい。」（１４頁１５−２３行、公表公報の段落【００４２】）
　
（２−８）「さらに、Sephadex LH-20 Dextranゲル（ヒドロキシプロピル化誘導体）によるクロマトグラフィーをプラバスタチン精製に使用すると好都合であると判明した。この方法の適用により、純度99.5%超（HPLCで測定）のプラバスタチンを生産することができる。」（１５頁１３−１５行、公表公報の段落【００４６】）
　
（２−９）「実施例3
  実施例1に述べた要領で、実験室規模の実効内容積5リットルの発酵槽に生物変換培地MU/4を準備した。実際の充填は4.5リットルにとどめたが、培地成分は5リットルで計算した。次いで121℃で45分間滅菌処理し、実施例1に従って調製した接種培養物500 mlを接種した。発酵は25℃、かく拌速度300 rpm、通気量50リットル毎時の条件で4日間行った。5 gのコンパクチン基質を培養物に供給した後、実施例2に準じて生物変換を行わせた。
  発酵終了後、660 μg/mlのプラバスタチンを含む4.9リットルのブロスをろ過し、分離された菌糸体を2×1リットルの脱イオン水に懸濁させて洗浄した。合計5.6リットルのブロスろ液を、20%硫酸で3.5〜3.7にpH調整し、次いでこの酸性ろ液を2750 ml酢酸エチルと共に30分かく拌した。その後、相を分離した。水性相をやはり2×1375 ml酢酸エチルで抽出し、混ぜ合わせた4740 mlの酢酸エチル抽出物に470 mlの脱イオン水を加え、次いで酢酸エチル水溶液を1M水酸化ナトリウムで7.5〜8.0にpH調整した。20分かく拌後に相を分離し、次いで酢酸エチル抽出物を前述の要領で2×235 ml脱イオン水で抽出した。次に、混ぜ合わせた弱アルカリ性水溶液1080 mlを280 mlに減圧濃縮した。この濃縮水溶液を、280 ml Diaion HP-20（Mitsubishi Co., Japan）非イオン樹脂を充填したクロマトグラフィーカラム（高さ／直径比＝6.5）に層状に注入した。カラムへの吸着は流量250〜300 ml毎時で行わせ、次いでカラムを840 ml脱イオン水で洗浄した。その後、カラムを800 ml 5%、1000 ml 10%、500 ml 15%および500 ml 20%のアセトン水溶液で順次、溶出処理した。溶出の過程で50 ml画分を収集し、実施例2に示すTLC法で分析した。主成分としてプラバスタチンを含む画分を混ぜ合わせ、得られた溶液を260 mlへと減圧濃縮した。この濃縮水溶液を260 ml Diaion HP-20樹脂充填カラムのクロマトグラフィーにかけた。プラバスタチン吸着後、カラムを790 mlの脱イオン水で洗浄してから、アセトン水溶液260-260 ml分量で、水溶液のアセトン濃度を2.5、5.0、10.0、12.5、15.0および20.0%へと次第に高めながら溶出した。カラムクロマトグラフィーでは25 ml画分を収集し、画分のプラバスタチン濃度を前述の要領で分析した。TCLでプラバスタチンを単一成分として含むと判明した画分を混ぜ合わせ、減圧蒸発させた。その後、この濃縮水溶液（約30 ml）に0.3 gの活性炭を加え、プラバスタチンを室温で約30分間清澄処理した。次いで活性炭を溶液からろ去し、ろ液を凍結乾燥させた。こうして、1.62 gのプラバスタチンが凍結乾燥された状態で得られた。」（２１頁１３行−２２頁２０行、公表公報の２９頁４行−３０頁７行）
　
　ここで、（２−７）で摘記した「酢酸と炭素原子数２４の脂肪族アルコールとのエステル」については、抽出に用いる好ましい酢酸エステルとして、炭素原子数が２の酢酸エチルと炭素原子数が４の酢酸イソブチルが例示されていることからみて、「酢酸と炭素原子数２−４の脂肪族アルコールとのエステル」の誤記であるといえる。
　
　以上のことから、先願明細書には、「微生物により生産されたプラバスタチンを含有する発酵液から、酢酸と炭素原子数２−４の脂肪族アルコールとのエステル、好ましくは酢酸エチル又は酢酸イソブチルを用いてプラバスタチンを抽出する工程を含む、プラバスタチンの単離及び精製方法。」の発明（以下、「先願発明」という。）が記載されているものと認められる。
　
　そして、１９９９年２月３日に米国に出願された６０／１１８，４５８号の優先権証明書（以下、「本願優先権証明書１」という。）の１８頁５−１３行、１９頁１３−１５行、２７頁１行−２８頁１７行、又は、１９９９年５月１８日に米国に出願された６０／１３４，７５９号の優先権証明書（以下、「本願優先権証明書２」という。）の請求項１、１５頁９−１７行、１６頁１２−１４行にも、上記（２−１）ないし（２−９）に摘記した事項と同様の事項が記載されている。
　なお、本願優先権証明書１の１８頁１０−１２行に記載の「酢酸および炭素原子数２−３の脂肪族アルコールとのエステル」及び本願優先権証明書２の１５頁１４−１５行に記載の「酢酸および炭素原子数２４の脂肪族アルコールとのエステル」については、抽出に用いる好ましい酢酸エステルとして、炭素原子数が２の酢酸エチルと炭素原子数が４の酢酸イソブチルが例示されていることからみて、ともに「酢酸と炭素原子数２−４の脂肪族アルコールとのエステル」の誤記であるといえる。
　
３．対比・判断
（３−１）対比
　本願発明と、上記先願明細書に記載された事項とを対比すると、本願発明において抽出に用いられる「式：CH3CO2R（式中、Rはプロピル基又はｎ−ブチル基である）を有する有機溶剤」は、Rの炭素原子数がプロピル基の３又はｎ−ブチル基の４であることからみて、酢酸と炭素原子数２−４の脂肪族アルコールとのエステルにほかならないから、両者は、「微生物により生産されたプラバスタチンを含有する発酵液から有機溶剤を用いてプラバスタチンを抽出する工程を含む、プラバスタチンの単離及び精製方法であって、前記抽出工程において、式：CH3CO2R（式中、Rは炭素原子数２−４の脂肪族アルキル基である）を有する有機溶剤（以下、「酢酸エステル」という。）を使用することを特徴とする方法」である点で一致し、酢酸エステルとして、前者ではRがプロピル基又はｎ−ブチル基であるものを使用するのに対し、後者ではRについて、好ましくは、エチル基又はイソブチル基のものを使用すると記載されている点で相違する
　
（３−２）当審の判断
ア　一般に、抽出溶剤として有機溶剤を用いる場合、抽出物に応じて好適な溶剤を試行錯誤により選択することは、当業者が通常行うことである。そして、先願明細書には、このようにして選択したプラバスタチンの抽出溶剤として、酢酸と炭素原子数２−４の脂肪族アルコールとのエステルが記載され、そのうち酢酸エチルと酢酸イソブチルが好ましいことも記載されている。
　しかしながら、酢酸プロピル又は酢酸ｎ−ブチルも、酢酸と炭素原子数２−４の脂肪族アルコールとからなるエステルにほかならず、物性や溶解性の点で酢酸エチルや酢酸イソブチルと同等の性質を持つ有機溶剤であることが、先願の優先日時点において周知であった（化学大辞典編集委員会編、「化学大辞典　縮刷版３」、共立出版株式会社、昭和５３年9月１０日　縮刷版第２２版発行、ｐ．８１５及びｐ．８２６）。
　そうすると、先願明細書に記載された「酢酸と炭素原子数２−４の脂肪族アルコールとのエステル」には、好ましい溶剤としての酢酸エチルや酢酸イソブチル以外にも、周知の溶剤であって同じような物性を有する酢酸プロピル、酢酸ｎ−ブチルが包含されており、本願発明は、先願明細書に記載されている、あるいは、記載されているに等しい発明である。
　
イ　また、仮に、記載されているに等しいとはいえないとした場合であっても、以下の理由により、その点は実質的な相違点とはいえない。
（ア）　上記のとおり、本願発明で用いられている酢酸プロピルや酢酸ｎ−ブチルも、先願明細書に記載されている酢酸エチルや酢酸イソブチルも、有機溶剤として周知である。
（イ）　本願明細書には、プラバスタチンの抽出に用いる有機溶剤として、酢酸プロピル又は酢酸ｎ−ブチルを用いることができるといった一行記載は存在しているものの、酢酸プロピル又は酢酸ｎ−ブチルを用いた具体的な記載は存在しない。すなわち、審判請求人は、酢酸イソブチルを用いた実施例のみから、酢酸プロピル又は酢酸ｎ−ブチルを用いる本願発明について特許を請求しているのであり、このことは、審判請求人自身が、酢酸プロピルや酢酸ｎ−ブチルが先願明細書に記載の酢酸イソブチルと同様の効果を奏するものであると考えていることにほかならない。また、本願明細書の実施例１においては、当該有機溶剤として「酢酸イソブチル」を用いた場合に約９９．３％の純度でプラバスタチンナトリウム塩を得られたことが記載されているものの、酢酸プロピルや酢酸ｎ−ブチルを用いた場合の効果は明らかでない。そして、先願明細書の１５頁１３−１５行（公表公報の段落【００４６】）には、約９９．５％超の純度でプラバスタチンナトリウム塩が得られることが記載されており、本願発明が先願発明以上の効果を奏するものであるともいえない。以上のことからみて、本願発明において上記相違点に係る技術的事項により、プラバスタチンを高純度で取得するという自明の課題に対して、先願明細書の記載から予測できない新たな効果が奏されるともいえない。
（ウ）　したがって、上記相違点は、周知技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないから、課題解決のための具体的手段における微差にすぎず、実質的な相違点とはいえない。
　
ウ　以上のことから、本願発明と先願明細書に記載の発明とは同一であり、本願の発明者が先願に係る発明をした者と同一ではなく、しかも、本願の出願時において、本願の出願人と先願の出願人とが同一でもないので、本願発明は、特許法第１８４条の１３の規定により読み替えて適用される特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。
　
４． 審判請求人の主張
　審判請求人は、平成１９年６月２８日付審判請求の理由の手続補正書において、先願明細書には、プラバスタチンを含む発酵液を抽出するために水との相溶性が酢酸エチルより小さい酢酸プロピル又は酢酸ｎ−ブチルを使用することについては全く記載されていないから、先願明細書には本願発明は実質的に記載されていない旨主張している。
　しかしながら、実質的に記載されている点については、上記（３−２）で述べたとおりであり、審判請求人の上記主張は採用することができない。
　
５．むすび
　以上のとおりであるから、本願請求項１に係る発明は、特許法第１８４条の１３の規定により読み替えて適用される特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明については検討するまでもなく、本願は拒絶をするものである。
　よって、結論のとおり審決する。