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　特願２００３−　２８１１６「無線電話」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　１月２９日出願公開、特開２００４−　３２６７１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成９年２月２１日（パリ条約による優先権主張１９９６年２月２６日及び同年４月２５日、イギリス国）を国際出願日とする特願平９−５２９９１４号の一部を平成１５年２月５日に特願２００３−２８１１６号として新たに出願したものであって、平成１８年５月１８日付の拒絶理由通知に対し、平成１８年１１月２７日付の手続補正書が意見書とともに提出されたところ、平成１９年１月１０日付で、「平成１８年１１月２７日付でした手続補正（以下、「第１補正」という。）は、願書に最初に添付した明細書又は図面（以下、「当初明細書等」という。）に記載した事項の範囲内においてしたものではない」（特許法第１７条の２第３項）ことを理由とした最後の拒絶理由通知がなされ、この通知に対して、平成１９年７月１４日付で再度手続補正書が意見書とともに提出されたが、平成１９年８月７日付で、「平成１９年７月１４日付でした補正（以下、「第２補正」という。）は、発明特定事項を限定的に減縮するものではない」(特許法第１７条の２第４項）ことを理由として補正の却下の決定がなされるとともに、第１補正は「当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではない」ことを理由として拒絶査定がなされたものである。
　そして、平成１９年１１月１６日付で、平成１９年８月７日付の補正の却下の決定の不当性を根拠として、拒絶査定不服の審判請求がなされた。
　
　
２．補正の却下の決定の当否
　そこで、まず平成１９年８月７日付補正の却下の決定の当否について検討する。
　
（１）請求項１は、第２補正により、次のように変更された。
　
「主本体に取り付けられた
第１の
及び第２の複数のキー
前記第１及び第２の
前記第１及び第２の
，前記第１の複数のキーが隠されるが前記第２の複数のキーが露出される第３の位置
　上記キーの操作の各シーケンスに応答して各所定の機能を遂行するように動作できるプロセッサとを備え；
　このプロセッサ手段は、上記延長部分
が前記第３の位置にあるとき、露出している前記第２の複数のキー
遂行するように
無線ハンドセット。」（なお、下線部は補正箇所である。）
　
（２）次に、第２補正が特許法第１７条の２第３項に規定する要件（新規事項の追加）を満たしているか否かについて検討する。　
　
　第２補正によると、
　
（ア）「キーパッド」は、第１の複数のキー及び第２の複数のキーを含むものであり、
（イ）「延長部分」は、第１位置及び第２位置の他に、第１の複数のキーが隠されると同時に第２の複数のキーが露出される第３の位置を取りうるように取り付けられるものであり、
（ウ）「プロセッサ手段」は、延長部分が前記第３の位置にあるとき、露出している前記第２の複数のキーの操作シーケンスに対応する所定の機能を遂行するように構成されている。
　
　上記（ア）、（イ）については、当初明細書の段落【００１９】〜【００２２】、【００２５】、図１、図３及び図４に、第１位置として「キー又はボタンの第１グループ１０」及び「制御キー又はボタンの第２グループ１１」が隠される閉じた位置（段落【００２０】）が記載されている。また、上記指摘箇所には、第２位置として「キー又はボタンの第１グループ１０」及び「制御キー又はボタンの第２グループ１１」が露出される完全に開いた位置（段落【００２０】）が記載されている。
　また、当初明細書の段落【００２１】〜【００２２】、【００２５】及び図４に、第３位置として「キー又はボタンの第１グループ１０」が隠されると同時に「制御キー又はボタンの第２グループ」は露出されるようにスリーブを部分的に開けられた、第３のスリーブ位置（段落【００２１】）が記載されている。
　ここで、「キー又はボタンの第１グループ１０」は第１の複数のキーに相当し、「制御キー又はボタンの第２グループ１１」は第２の複数のキーに相当するから、上記（ア）、（イ）は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものということができる。
　
　また、上記（ウ）については、当初明細書の段落【００１２】に、延長部分が第１位置と第２位置の中間の位置を占有し、該延長部分の各位置において露出されたキー操作に対応する所定の機能を遂行することが記載されており、段落【００２１】には、第３位置では制御キー（第２の複数のキーに相当）のみが露出していて操作可能であることが記載されている。したがって、上記（ウ）も当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。
　
（３）次に、第２補正が特許法第１７条の２第４項に掲げる事項を目的とするか否かについて検討する。
　
　上記（ア）は請求項１に記載された「キーパッド」が第１の複数のキー及び第２の複数のキーを含むものであると限定するものであり、上記（イ）は、請求項１に記載された「延長部分のある範囲の位置」として第１位置と第２位置との間の中間位置である第３の位置に限定する補正であることから、上記（ア）、（イ）は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　
　一方、上記（ウ）は、プロセッサ手段の行う機能を、「複数のキーを連続的にポーリングする」ことから、「複数のキーの操作シーケンスに対応する所定の機能を遂行する」ことに変更するものであり、明らかにその内容が異質であって、発明特定事項の下位概念化ではなく、また、選択肢の削除でもないから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものではない。
　
　また、上記（ア）〜（ウ）が、「請求項の削除」、「誤記の訂正」、「明りようでない記載の釈明」に該当するものでもないことは明かである。
　
（４）請求人は、審判請求書第３頁〜第５頁において、
「平成１９年７月１４日付でなされた補正の１つは、平成１８年１１月２７日付の補正で「上記延長部分の位置に関わらず上記複数のキーを連続的にポーリングするように構成される」とした部分を削除し、出願当初の請求項１と同様の記載としたことである。 
  
 　この補正をした理由は、「上記延長部分の位置に関わらず上記複数のキーを連続的にポーリングするように構成される」との平成１８年１１月２７日付の補正が、平成１９年１月１０日付の拒絶理由通知において、当初明細書等に記載されたものではなく特許法第１７条の２第３項の規定に違反しているとの拒絶理由が示されていたからであり、この拒絶理由を解消しようと行なったものである。 
  
 　平成１９年１月１０日付の拒絶理由通知は最後の拒絶理由通知であり、平成１９年７月１４日付でなされた補正の１つは、上記のように「上記延長部分の位置に関わらず・・・」との発明特定事項を削除するものであって、これは原審の審査官殿の御判断の通り、（改正前の）特許法第１７条の２第４項の各号に掲げるいずれの事項をも目的とするものではない。すると、この補正は形式的には同項の規定に違反し、却下されるべきものであるようにも見える。 
  
 　しかし、制度の趣旨からすれば、この補正は不適法とされるべきではなく、認められて然るべきであると考える。その理由は以下の通りである。 
  
 （ア）上記の補正は、平成１８年１１月２７日付の手続補正で追加された事項の中で、当初明細書等の記載範囲外であると判断された事項を削除するために行われたものである。 
  
 　事案にもよるであろうが、当初明細書等の記載範囲外であると判断された事項を削除しなければ、拒絶理由を解消することが困難である場合が存在するものと思われる。このような場合に削除補正が認められないのであれば、拒絶理由を解消することは実質的に困難となるのであるから、出願人に補正を認める意義が全くなくなってしまう。補正が認められる一方、実質的に拒絶理由の解消ができないのであれば、本来保護されるべき発明が保護を受けられないことにもなり、発明の保護を十全に図るという特許制度の目的に反することになる。 
  
 　本願請求項１の場合、平成１８年１１月２７日付の補正で追加された「上記延長部分の位置に関わらず上記複数のキーを連続的にポーリングするように構成される」との発明特定事項に対しては、平成１９年１月１０日付拒絶理由通知書に説示されるように、本願当初明細書の段落００３９段落の記載では十分なサポートにならず、これを削除する以外に当該拒絶理由を解消する有効な手段は無いと思われる。従って、これを削除する補正は認められるべきである。」
　
と主張するが、特許法の規定をそのまま適用すれば、きわめて論理的に補正の却下の決定の結論が導出されることは、請求人自身もその審判請求書で認めているとおりであって、事案により適用・不適用を判断する余地はない。そもそも、拒絶理由通知後の手続補正については、出願人、代理人は相当の注意を払うことが法律上要請されており、本補正のように明らかな逸脱を事後的に許容すれば、補正の制限に係る各条文自体が意味をなくしてしまうことになりかねない。また、分割による新たな出願もできたはずである。したがって、上記主張は失当である。
　
（５）したがって、上記第２補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきであるので、原審において審査官のなした補正の却下の決定は妥当なものである。
　
　
３．拒絶査定の当否
　上記２．に記載したように、上記第２補正についての補正の却下の決定は妥当なものであるので、次に、「第１補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではない」ことを理由とした拒絶査定の当否について検討する。
　
（１）補正の内容
　第１補正は、特許請求の範囲１について、
　
「主本体に取り付けられた複数のキーを含むキーパッドと、
上記
上記
　上記キーの操作の各シーケンスに応答して各所定の機能を遂行するように動作できるプロセッサとを備え；
　このプロセッサ手段は、
　上記延長部分のある範囲の位置に対し露出された上記キーの操作の各シーケンスに対応する所定の機能を遂行す
べく、上記延長部分の位置に関わらず上記複数のキーを連続的にポーリングするように構成される、
無線ハンドセット。」（なお、下線部は補正箇所である。以下、「補正後の発明」という。）
　
に変更することを含むものである。
　
（２）原審の拒絶理由
　原審における平成１９年１月１０日付けの拒絶理由の概要は以下のとおりである。
　
「平成１８年１１月２７日付けでした手続補正は、下記の点で願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　
　出願人は補正により【請求項１】に「延長部分の位置に関わらず上記複数のキーを連続的にポーリングするように構成される」なる構成を追加する補正を行ったが、この構成に関連する記載として当初明細書及び図面には、段落【００３９】に「終了キーが露出された場合にはこのキーを押すか、又はスリーブを閉じることにより、コールを終了することができる。マイクロホン及びイヤホンは、スライドの全ての位置に対してマイクロプロセッサに接続され、そしてキーを連続的にポーリングして、それらが操作されたかどうか決定する。」と記載されているのみであり、この段落に上記追加された構成が記載されているとは認められず、また、当業者にとって自明のものでもない。
・・・・（以下略）・・・・」
　
（３）補正の適否
　上記第１補正が特許法第１７条の２第３項に規定する要件（新規事項の追加）を満たしているか否かについて検討する。
　
　補正後の発明は、「プロセッサ手段」が、延長部分のある範囲の位置に対し露出されたキーの操作の各シーケンスに対応する所定の機能を遂行するために、「延長部分の位置に関わらず複数のキーを連続的にポーリングする」ように構成されると特定している。（以下、「補正事項」という。）
　
　一方、上記補正事項に関連する、当初明細書等の記載として以下に示すものがある。
　
イ．「プロセッサ手段は、延長部分の各位置に対し露出されたキーの操作のシーケンスに対応する所定の機能を実行するように動作できるのが好ましい。露出したキーを使用して、延長部分の各位置においてマイクロプロセッサの動作を制御できるようにすることにより、特定の機能を実行できる前に何ら問題なく延長部分を特定の位置に適切に配置するよう確保できる。当該キーが露出されれば、機能を実行することができる。これは、ハンドセットの操作を簡単化するように確保する。延長部分は、第１位置と第２位置の中間の位置を占有するのが好ましい。」（段落【００１２】）
　
ロ．「終了キーが露出された場合にはこのキーを押すか、又はスリーブを閉じることにより、コールを終了することができる。マイクロホン及びイヤホンは、スライドの全ての位置に対してマイクロプロセッサに接続され、そしてキーを連続的にポーリングして、それらが操作されたかどうか決定する。」（段落【００３９】）
　
　ロ．の記載では、いかなる状況においてキーを連続的にポーリングするか不明瞭であるが、イ．の記載を参照すると、延長部分の各位置において露出されたキーの操作により、プロセッサが機能を実行できるのであるから、この分野の技術常識を考慮すると、プロセッサは露出されたキーを連続的にポーリングしていると解することができる。
　
　一方、補正事項である「延長部分の位置に関わらず複数のキーを連続的にポーリングする」は、カバーに覆われていて露出していないキーを含めて「複数のキーを連続的にポーリングする」という意味であるので（平成１８年１１月２７日付け意見書（３−１）を参照）、補正事項がイ．あるいはロ．に記載されたものではなく、また自明な事項ともいえない。
　したがって、補正事項を含む上記第１補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでない。
　
（４）むすび
　以上のとおりであるから、上記第１補正は、平成１４年法律第２４号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７の２第３項の規定に違反するので、本願は、同法第４９条の規定により拒絶されるものである。　
　
　よって、結論のとおり審決する。