【事件の表示】
　特許第３２３３５７６号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第３２３３５７６号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
【理　由】
第１　手続の経緯  
１．本件特許の手続の経緯
　特許第３２３３５７６号（以下、「本件特許」という。）の手続の経緯は次のとおりである。 
・特許出願　　：平成　８年６月２４日
・手続補正　　：平成１１年３月１７日
・手続補正　　：平成１３年７月１６日
・特許権の設定登録：平成１３年９月２１日
　　特許権者　：ダイワ精工株式会社
　　発明の名称：「釣り・スポーツ用具用部材」
　　特許番号　：特許第３２３３５７６号
　　請求項数　：６
・特許異議の申立て：特許異議申立人　伊藤雅史
　　　　　　　　　（異議２００２−７１３３１号）
・取消理由通知（起案日）　：平成１５年７月１７日
・訂正請求・特許異議意見書：平成１５年９月１６日
　（特許請求の範囲の請求項５を削除し、請求項６の項数を繰り上げるとともに、その記載を訂正することを内容とする。）
・特許異議の決定（起案日）：平成１７年６月１０日
　　　特許異議の決定の主文：「訂正を認める。特許第３２３３５７６号の　　　　　　　　　　　　　　請求項１ないし５に係る特許を取り消す。」
・取消決定取消訴訟提起　　：平成１７年７月２８日
　　　　　　　　　　　　　（平成１７年（行ケ）第１０５９１号）
　　　　　　　　　　　　　（知的財産高等裁判所に係属中）
　
２．本件審判の手続の経緯
　本件審判事件の手続の経緯は次のとおりである。 
・審判請求　　　：平成１７年８月８日
・訂正拒絶理由通知：平成１７年１１月３０日
・意見書　　　　：平成１８年１月４日
・審決（起案日）：平成１８年３月１０日（以下、「１次審決」という。）
　　　１次審決の主文：「本件審判の請求は、成り立たない。」
・１次審決取消訴訟提起：平成１８年４月２０日
　　　　　　　　　　　　（平成１８年（行ケ）第１０１７７号）
・判決言渡日　　：平成１８年１２月２０日
　　　判決の主文：「特許庁が訂正２００５−３９１４２号事件について，　　　　　　　　　平成１８年３月１０日にした審決を取り消す。訴訟費用
　　　　　　　　　は被告の負担とする。」
・手続補正指令（方式）（発送日）：平成１９年１月３０日
・手続補正書（方式）（提出日）　：平成１９年２月２８日
　（審判請求書において訂正対象明細書としていた「特許第３２３３５７６号の明細書（平成１５年９月１６日付けで訂正した明細書」を「特許第３２３３５７６号の明細書（平成１３年８月１４日付けで発送された特許査定時の明細書」とすること及びそれに伴う補正を内容とする。）
　
第２　請求の要旨 
　本件審判の請求の要旨は、特許第３２３３５７６号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めるというものであって、平成１７年８月８日の審判請求書及び平成１９年２月２８日の手続補正書（方式）によれば、本件審判の請求に係る訂正（以下、「本件訂正」という。）の訂正事項は、次のとおりのものである（注・特許請求の範囲についての訂正事項を先にして並べ替えて記載した。）。
(1)　訂正事項ａ  
　　特許第３２３３５７６号明細書における特許請求の範囲の請求項１を
　「特定方向に引き揃えた強化繊維にマトリクス材料を含浸してなる繊維強化材で構成された本体部材を有しており、前記本体部材の表面は研磨されて、前記強化繊維が露出するとともに、前記露出する強化繊維自体も研磨されて、前記研磨された個々の強化繊維表面には
窪み部および
おり、表面粗さが５μｍ以下である
　と訂正する。  
　
(2)　訂正事項ｂ
　　請求項５を削除する。
　
(3)　訂正事項ｃ
　　請求項５の削除に伴い、請求項６の「請求項１ないし５のいずれかの項に記載の竿管を用いた釣り竿。」とあるのを、「請求項１ないし４のいずれかの項に記載の竿管を用いた釣竿」とし、１項分繰り上げて、請求項５と訂正する。
　
(4)　訂正事項ｄ  
　　明細書の段落【０００５】の記載を、
　「すなわち、本発明は、特定方向に引き揃えた強化繊維にマトリクス材料を含浸してなる繊維強化材で構成された本体部材であって、前記本体部材の表面は研磨されて、前記強化繊維が露出するとともに、前記露出する強化繊維自体も研磨されて、前記研磨された個々の強化繊維表面には
窪み部および
おり、表面粗さが５μｍ以下である
　と訂正する。  
　
(5)　訂正事項ｅ  
　　明細書の段落【００１９】の記載を、  
　 「【発明の効果】  
 　以上説明したように本発明は、特定方向に引き揃えた強化繊維にマトリクス材料を含浸してなる繊維強化材で構成された本体部品を有する竿管であって、前記本体部品の表面は研磨されて、前記強化繊維が露出するとともに前記露出する強化繊維自体も研磨されて、前記研磨された個々の強化繊維表面には
窪み部および
おり、表面粗さが５μｍ以下である
 と訂正する。 
　
第３　当審の判断
１．本件訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 
(1)　訂正事項ａ
 　訂正事項ａに係る訂正は、訂正前の請求項１の「個々の強化繊維表面には平坦部が形成されている」における「強化繊維表面には」と「平坦部」の間に「窪み部および」という事項を追加して、強化繊維表面が「窪み部および平坦部」が形成された形状であることを規定するとともに、「形成されている」を「形成されており、表面粗さが５μｍ以下であること」として、表面粗さの規定を付加するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。  
 　そして、訂正事項ａに係る訂正は、願書に添付した明細書の段落【０００８】の「すなわち、研磨された面の強化繊維２には、微視的に見て窪み部６および平坦部７が形成されている」及び段落【０００７】の「このようにして、強化繊維が露出した状態で表面粗さが５μｍ以下である表面とする」の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであって、さらに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。  
　したがって、訂正事項ａに係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　
(2)　訂正事項ｂ
 　訂正事項ｂに係る訂正は、請求項を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当し、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
　したがって、訂正事項ｂに係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　
(3)　訂正事項ｃ
 　訂正事項ｃに係る訂正は、訂正事項ｂに係る訂正に関連して、請求項６を繰り上げて請求項５とし、それに伴い引用する請求項を請求項１ないし４とするものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とする明細書の訂正に該当し、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
　したがって、訂正事項ｃに係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　
(4)　訂正事項ｄ及びｅについて  
 　訂正事項ｄ及びｅに係る訂正は、発明の詳細な説明の記載を訂正後の請求項１の記載に整合させるものである。(1)で検討したように請求項１についての訂正事項ａに係る訂正は適法なものであるから、訂正事項ｄ及びｅに係る訂正は、明りょうでない記載の釈明を目的とする明細書の訂正に該当し、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。　
  したがって、訂正事項ｄ及びｅに係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　
２．独立特許要件について  
 　上記のとおり、訂正事項ａ〜ｂに係る訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、次いで、訂正後の特許請求の範囲の請求項１ないし５に記載されている事項により特定される発明（以下、請求項１〜５に係る発明を、それぞれ「本件訂正発明１」、「本件訂正発明２」などという。）が独立して特許を受けることができるものかどうかについて検討する。
(1)　訂正後の請求項に係る発明
 　本件訂正発明１〜５は、その特許請求の範囲に記載された下記のとおりのものである（下線は訂正箇所を示す。）。
  
　　　　　　　　　　　　　　　　記
　
【請求項１】  特定方向に引き揃えた強化繊維にマトリクス材料を含浸してなる繊維強化材で構成された本体部材を有しており、前記本体部材の表面は研磨されて、前記強化繊維が露出するとともに、前記露出する強化繊維自体も研磨されて、前記研磨された個々の強化繊維表面には
窪み部および
おり、表面粗さが５μｍ以下である
【請求項２】  前記本体部材の表面は、光輝性を示すことを特徴とする請求項１に記載の竿管。
【請求項３】  前記本体部材の表面は、鏡面研磨されてなることを特徴とする請求項１または２に記載の竿管。
【請求項４】  前記本体部材の外側に、金属材料又はセラミック材料で構成されている厚さ１ミクロン以下の薄膜を形成したことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかの項に記載の竿管。
【請求項
５
４
　
(2)　特許異議の申立ての理由
　上記「第１　手続の経緯」「１．」で示すとおり、本件特許について、特許異議の申立てがあったので、先ずその理由について検討する。
　特許異議申立人は、その出願前頒布された刊行物である、
Ａ．特開平　７−１４７８６８号公報
Ｂ．特開昭６２−　　９９４６号公報
Ｃ．特開平　７−　７９６６９号公報
Ｄ．特開平　６−　　８２４０号公報
（以下、それぞれの刊行物を「刊行物Ａ」、「刊行物Ｂ」などという。）を提示し、
・理由１：請求項１、２、３、６に係る発明は、刊行物Ａに記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない。
・理由２：請求項１〜６に係る発明は、刊行物Ａ〜Ｄに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
と主張している。 
　そこで、上記理由について検討する。
　
(3)　刊行物の記載事項
(3-1)　特開平７−１４７８６８号公報（刊行物Ａ）
　刊行物Ａには、次の記載がある。
１ａ．「合成樹脂をマトリックスとし、繊維方向が主として竿管の軸方向に配向された強化繊維によって強化された層の外側に、合成樹脂をマトリックスとし、繊維方向が竿管の周方向に配向された強化繊維によって強化された外側層を形成すると共に、加圧焼成時の緊締テープの緊締によって前記外側層表面に発生する凹凸表面の凸端部を除去して平坦状か傾斜状に形成して該凹凸の高さを低く形成し、かつ該外側層の周方向強化繊維の内、断面形状の欠けた強化繊維が殆ど存在しないことを特徴とする釣竿。」（特許請求の範囲【請求項１】）  
１ｂ．「このように緊締テープの巻回方向の相違によって樹脂領域１６Ａや樹脂溜り１５の発生に相違が生じるのは、図３の場合は緊締テープと外側層１６の強化繊維１６Ｆとがほとんど平行で交差しないが、図４の場合には交差することに基ずくと考えられる。即ち、図４の場合には各強化繊維１６Ｆが緊締テープによって押さえつけられ、図３の場合と比較して各強化繊維が均等に押圧力を受けて強化繊維の凹凸が生じ難いが、その分合成樹脂はその流動性から外側層１６の外方向に押出されて移動するためと考えられる。」（段落【００１３】）
１ｃ．「従って、この凹凸を平滑化するために凹凸の凸端部を研削や研磨によって除去するが、図３の場合にライン１６Ｌに沿って平滑化すべくこれを実施すると、凸端部１６Ｄに存在する強化繊維１６Ｆも除去しなければならず、研削することになる。こうして凸端部１６Ｄを研削除去した状態を図５に示す。その結果、周方向強化繊維１６Ｆが減少し、また研削された平坦面１６Ｈには部分的に削られた強化繊維が多く存在してその補強効果が著しく低減する。」（段落【００１４】）
１ｄ．「これに反して図４の場合には、凹凸の凸端部はほぼ上記の樹脂領域１６Ａで占められており、従ってライン１６Ｌに沿って凸端部を除去するには、研削でなくバフ等による研磨で可能である。これは凸端部が軟らかな合成樹脂の領域であるためであり、バフ等の研磨では樹脂領域１６Ａが殆ど除去されて既述の傾斜面１６Ｃが現われる。また、ライン１６Ｌに沿う研削によれば樹脂領域１６Ａの一部が削られて平坦状の面が形成される。何れの方法によっても図３の場合と比較すれば強化繊維１６Ｆは殆ど削られることが無いため、外側層１６の本来の補強作用が保持できる。
　また、観点を変えれば、図３の場合のように強化繊維によって樹脂マトリックスが強化された凸端部１６Ｄを研削するには、先細の長い竿管の全長に亘って行うため手数を要するが、図４に示す場合ではバフ研磨で済むため簡便で済む。また、これを研削によって行った場合も強化繊維の無い樹脂領域を研削するだけであるため短時間で済む。更に、緊締テープの傾斜角度を他の種々の値に設定して実験した結果、本発明構造の釣竿にするには、緊締テープの傾斜角度は７度以上に設定し、好ましくは１５度以上に設定するとよいことが判った。」（段落【００１５】〜段落【００１６】）
１ｅ．「【図５】図３の竿管の表面を研削した状態の縦断面図」（４頁左欄【図面の簡単な説明】）
(3-2)　特開昭６２−９９４６号公報（刊行物Ｂ）
　刊行物Ｂには、次の記載がある。
２ａ．「炭素繊維強化プラスチックス製基礎パイプの外表面を研削加工した後、この研削面上に、樹脂含浸無撚り炭素繊維束を巻き付けてパイプの表面層となし、この表面層を加熱硬化後仕上げ研削することから成る炭素繊維強化プラスチックス製パイプの製造方法。」（【特許請求の範囲】）
２ｂ．「この発明は、上記に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、樹脂の過剰研削を減らしてパイプ外表面の面粗度を高めることにある。」（２頁左上欄３〜５行）
２ｃ．「下地を研削加工してその上に樹脂含浸無撚り繊維束を巻き重ねると、パイプの表面側では堅い炭素繊維を同一円周上に緻密かつ平坦に配列できるため、仕上げ研削時に樹脂が必要以上に削り取られる心配がない。」（２頁右上欄２〜６行）
２ｄ．「得られた複合層のＣＦＲＰパイプ表面を研削加工して外径５０．０ｍｍ、長さ８００ｍｍに仕上げ、外表面の粗さを測定したところ、その面粗度は０．８ｓと非常に円滑な状態を呈していた。」（２頁左下欄１０〜１３行）
２ｅ．「表面層の繊維が同一円周上に緻密かつ平坦に並び、従って、研削時の樹脂の過剰研削を防止でき、パイプの表面粗度を０．５〜１ｓ程度に迄高めることができる。」（２頁左下欄１８行〜右下欄１行）
(3-3)　特開平７−７９６６９号公報（刊行物Ｃ）
　刊行物Ｃには、次の記載がある。
　「 物品本体の外側に表面を略鏡面状に平滑形成した合成樹脂被膜層を形成し、該合成樹脂被膜層の外側に金属を物理蒸着した薄い装飾層を形成し、該装飾層の外側に透明か半透明の保護層を形成したことを特徴とする物品。」（特許請求の範囲【請求項１】） 
(3-4)　特開平７−７９６６９号公報（刊行物Ｄ）
　刊行物Ｄには、次の記載がある。
　「繊維強化プラスチックであって、最外層の補強用繊維又は繊維構造物が、金属又は金属化合物皮膜により被覆されたものであることを特徴とする繊維強化プラスチック成形体。」（特許請求の範囲【請求項１】）
 
(4)　刊行物Ａに記載された発明
　刊行物Ａは、その「請求項１」に記載されるとおりの「合成樹脂をマトリックスとし、繊維方向が主として竿管の軸方向に配向された強化繊維によって強化された層の外側に、合成樹脂をマトリックスとし、繊維方向が竿管の周方向に配向された強化繊維によって強化された外側層を形成すると共に、加圧焼成時の緊締テープの緊締によって前記外側層表面に発生する凹凸表面の
凸端部
凸端部
　この【図５】と共に示された従来技術の竿管は、刊行物Ａの請求項１に記載の発明が前提とするものであるから、請求項１に記載の発明の竿管と同様に「合成樹脂をマトリックスとし、繊維方向が主として竿管の軸方向に配向された強化繊維によって強化された層」とその外側に「合成樹脂をマトリックスとし、繊維方向が竿管の周方向に配向された強化繊維によって強化された外側層」を有する竿管であると認められる。そして、その「合成樹脂をマトリックスとし、・・・強化繊維によって強化された外側層」は、強化繊維に合成樹脂を含浸してなる繊維強化材ということができる。
　すると、刊行物Ａには、【図５】と共に示された従来技術として、
　「合成樹脂をマトリックスとし、繊維方向が主として竿管の軸方向に配向された強化繊維によって強化された層の外側に、合成樹脂をマトリックスとし、繊維方向が竿管の周方向に配向された強化繊維によって強化された強化繊維に合成樹脂を含浸してなる繊維強化材である外側層を形成すると共に、加圧焼成時の緊締テープの緊締によって前記外側層表面に発生する凹凸表面の凸端部を研削によって凸端部を研削除去し、研削された平坦面には部分的に削られた強化繊維が多く存在する竿管」
　の発明（以下、「刊行物Ａ発明」という。）が記載されているということができる。
　
(5)　理由１（刊行物Ａに記載された発明に基づく新規性違反）について
　本件訂正発明５は特許異議申立時の請求項６に係る発明に対応するから、理由１は、本件訂正発明１〜３、５は、刊行物Ａに記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない、というものであるといえる。
(5-1)　本件訂正発明１について
(5-1-1)　本件訂正発明１と刊行物Ａ発明との対比
　本件訂正発明１と刊行物Ａ発明とを対比すると、刊行物Ａ発明の「合成樹脂をマトリックスとし、繊維方向が主として竿管の軸方向に配向された強化繊維によって強化された層の外側に、合成樹脂をマトリックスとし、繊維方向が竿管の周方向に配向された強化繊維によって強化された強化繊維に合成樹脂を含浸してなる繊維強化材である外側層を形成」したものは竿管の「本体部材」といえ、その「繊維方向が主として竿管の軸方向に配向された強化繊維」、「繊維方向が竿管の周方向に配向された強化繊維」は「特定方向に引き揃えた強化繊維」ということができる。すると、刊行物Ａ発明の「合成樹脂をマトリックスとし、繊維方向が主として竿管の軸方向に配向された強化繊維によって強化された層の外側に、合成樹脂をマトリックスとし、繊維方向が竿管の周方向に配向された強化繊維によって強化された強化繊維に合成樹脂を含浸してなる繊維強化材である外側層を形成」したものは、本件訂正発明１の「特定方向に引き揃えた強化繊維にマトリクス材料を含浸してなる繊維強化材で構成された本体部材」に相当するということができる。また刊行物Ａ発明の「加圧焼成時の緊締テープの緊締によって前記外側層表面に発生する凹凸表面の凸端部を研削によって凸端部を研削除去し」は、本体部材の少なくとも表面の一部を研削するのであるから、本件訂正発明１の「本体部材の表面は研磨され」に対応するといえ、刊行物Ａ発明の「研削された平坦面には部分的に削られた強化繊維が多く存在」するものは、本件訂正発明１の「強化繊維が露出するとともに、前記露出する強化繊維自体も研磨され」たものに対応するといえる。
　すると、本件訂正発明１と刊行物Ａ発明とは、
　「特定方向に引き揃えた強化繊維にマトリクス材料を含浸してなる繊維強化材で構成された本体部材を有しており、前記本体部材の表面は研磨乃至研削されて、前記強化繊維が露出するとともに、前記露出する強化繊維自体も研磨乃至研削された竿管」
　である点で一致し、以下の点で相違するということができる。
(i)　本体部材の表面は、本件訂正発明１においては、「研磨」され、個々の強化繊維表面が、「窪み部および平坦部が形成されており、表面粗さが５μｍ以下」であるのに対し、刊行物Ａ発明は、「研削」され、個々の強化繊維表面はそのような性状であるかは明らかではない点
（以下、「相違点(i)」という。）
(5-1-2)　相違点(i)について
　刊行物Ａ発明の本体部材の少なくとも表面の一部は露出する強化繊維自体が研削されたものであるといえ、その研削された個々の強化繊維の表面は、【図５】には平坦面であるように記載されている。
　しかし、【図５】に個々の強化繊維の表面が平坦面であるように記載されているとしても、その平坦面が微視的にも「窪み部および平坦部が形成されており、表面粗さが５μｍ以下」であることまでは記載されているとはいえない。
　そして、【図５】に示された平坦面は研削によって形成されるものであるが、少なくともバフ研磨ではない（摘示１ｄ参照）としても、【図５】に示された平坦面がどのような研削方法や条件によったものであるかは明らかではない。研削手段や条件は多様であり、研削によって形成される表面の性状は、研削手段や条件によって異なると認められるところ、それらが明らかでない刊行物Ａ発明における個々の強化繊維表面が、微視的にみて「窪み部および平坦部が形成されており、表面粗さが５μｍ以下である」ものであるということはできない。
　その他、刊行物Ａには刊行物Ａ発明の平坦面が微視的にも「窪み部および平坦部が形成されており、表面粗さが５μｍ以下」であることを示す記載は見あたらない。また、刊行物Ａ発明の個々の強化繊維表面がそのような表面性状のものであると認めるに足る技術常識もない。
　すると、刊行物Ａ発明の個々の強化繊維表面が「窪み部および平坦部が形成されており、表面粗さが５μｍ以下である」とすることはできない。
　したがって、本件訂正発明１は、刊行物Ａに記載された発明ということはできない。
(5-2)　本件訂正発明２〜５について
　本件訂正発明２、３、５、さらに加えて本件訂正発明４は、本件訂正発明１にさらなる発明特定事項を付加したものである。すると、上記のとおり本件訂正発明１が刊行物Ａに記載された発明ということはできない以上、本件訂正発明２〜５は、刊行物Ａに記載された発明ということはできない。
(5-3)　小括
　よって、本件訂正発明１〜５は、刊行物Ａに記載された発明ということはできない。
　
(6)　理由２（刊行物Ａに記載された発明に基づく進歩性違反）について
　理由２は、本件訂正発明１〜５は、刊行物Ａ〜Ｄに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたというものであって、詳細には、本件訂正発明１〜３は、刊行物Ａ、Ｂに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件訂正発明４、５は刊行物Ａ〜Ｄに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、というものである。
(6-1)　本件訂正発明１について
(6-1-1)　相違点(i)について
　相違点(i)の個々の強化繊維表面の微視的な性状に関連して、刊行物Ｂに、「樹脂含浸無撚り炭素繊維束を巻き付けてパイプの表面層となし、この表面層を加熱硬化後仕上げ研削する」（摘示２ａ）という記載がある。しかし、この「仕上げ研削」は「樹脂の過剰研削を減らしてパイプ外表面の面粗度を高める」（摘示２ｂ）ためのものであって、「表面側では堅い炭素繊維を同一円周上に緻密かつ平坦に配列できるため、仕上げ研削時に樹脂が必要以上に削り取られる心配がない」（摘示２ｃ）ような、また「樹脂の過剰研削を防止」（摘示２ｄ）できるような研削であるが、「強化繊維が露出する」ような、さらに「露出する強化繊維自体も研磨され」ような研削であることまでは明らかにされていない。すると、研削の結果の表面性状について「外表面の粗さを測定したところ、その面粗度は０．８ｓと非常に円滑な状態」（摘示２ｄ）のものが得られているとしても、それが研磨された個々の強化繊維表面の性状であるのか、樹脂表面の性状であるのかは明らかではない。すると、刊行物Ｂには、相違点(i)に係る、個々の強化繊維表面が、「窪み部および平坦部が形成されており、表面粗さが５μｍ以下」であることまでは記載されているということはできない（なお、刊行物Ｃ、Ｄは、本体の外側に層を設ける点についての公知技術として提出されたものであって、これらの刊行物にも、「強化繊維が露出するとともに、前記露出する強化繊維自体も研磨され」ること、まして「研磨された個々の強化繊維表面には窪み部および平坦部が形成」されていることについて、記載も示唆もされてはいない。）。
　したがって、刊行物Ｂ〜Ｄには、個々の強化繊維表面が、「窪み部および平坦部が形成されており、表面粗さが５μｍ以下」であることが記載されているとはいえない。
　さらに、仮に「仕上げ研削」をしたパイプがそのような表面性状であったとしても、刊行物Ｂの「仕上げ研削」の目的・効果は「樹脂の過剰研削を減らしてパイプ外表面の面粗度を高めること」にあるのであって、そのパイプが本件訂正発明１のような「優れた外観を有する」（段落【０００２】など）ものであるとも、「装飾性が向上」（段落【０００４】）したものであるとも、「入射する光を効率よく反射して光輝性を示す」（段落【０００８】）ものであるなど装飾的に優れたものであることを記載も示唆もするものでもなく、さらに、刊行物Ａ、Ｃ、Ｄ、その他技術常識からも、刊行物Ｂの「仕上げ研削」をしたパイプが装飾的に優れたものであることを示す記載も示唆もされるものではない。すると、刊行物Ｂの「仕上げ研削」をした表面性状を、このような装飾性の観点から、刊行物Ａ発明に適用するという動機付けや契機はなく、さらにその他の観点からの動機付けや契機も認められない。
　そして、本件訂正発明１はこのような表面性状とすることによって、「軽量で、しかも優れた外観を有する」（【発明の効果】）効果を奏するものであって、この効果は、刊行物Ａ〜Ｄ、その他技術常識から予期し得ないものである。
　よって、本件訂正発明１は、刊行物Ａに記載された発明及び刊行物Ｂ、さらに刊行物Ｃ、Ｄ、に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
(6-1-2)　その他の刊行物をそれぞれ主引用例とした場合について
　その他の刊行物Ｂ（さらに刊行物Ｃ、Ｄ）の記載から発明をそれぞれ認定して本件訂正発明１と対比したとしても、少なくとも上記相違点(i)に係る「研磨された個々の強化繊維表面には窪み部および平坦部が形成」されていることは、刊行物Ａ発明と対比したときと同様に、両者の相違点となる。そして、上記のとおり刊行物Ａ〜Ｄのいずれにも、この表面性状は記載も示唆もされていないし、また、その点によって装飾的に優れたものであることもを記載も示唆もされるものではない。
　したがって、刊行物Ｂ、さらに刊行物Ｃ、Ｄ、いずれを主引用例としても、本件訂正発明１は、刊行物Ａ〜Ｄに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということができないことは、明らかである。
(6-2)　本件訂正発明２〜５について
　本件訂正発明２〜５は、本件訂正発明１にさらなる発明特定事項を付加したものであるから、本件訂正発明１が刊行物Ａ〜Ｄに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない以上、刊行物Ａ〜Ｄに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである、ということはできない。
(6-3)　小括
　よって、本件訂正発明１〜５は、刊行物Ａ〜Ｄに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである、ということはできない。
　　
(7)　特許異議の決定及び１次審決の理由について
(7-1)　上記「第１　手続の経緯」「１．」で示すとおり、異議申立てにおいて本件特許の取消決定がされている。その理由の概要は、請求項１などにおける「研磨された個々の強化繊維表面には平坦部が形成されていること」は、平成１３年７月１６日の手続補正により補正されたものであるところ、この補正は、この出願の願書に最初に添付した明細書（以下、「当初明細書」という。）又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものと認められない、というものである。
　また、本件訂正審判の１次審決の理由の概要も、訂正後の請求項１の「前記露出する強化繊維自体も研磨されて、前記研磨された個々の強化繊維表面には窪み部及び平坦部が形成されており、表面粗さが５μｍ以下である」という発明特定事項は、平成１３年７月１６日付けの手続補正により補正された「前記露出する強化繊維自体も研磨されて、前記研磨された個々の強化繊維表面には平坦部が形成され」という補正事項に、「窪み部および」と「表面粗さが５μｍ以下である」という事項を付加したものであるが、「前記露出する強化繊維自体も研磨されて、前記研磨された個々の強化繊維表面には平坦部が形成され」とする補正は、当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものと認められないというものである。
(7-2)　しかし、この「前記露出する強化繊維自体も研磨されて、前記研磨された個々の強化繊維表面には平坦部が形成され」とする補正が当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであると認められることは、１次審決取消訴訟の判決が示すとおりである。
(7-2-1)　すなわち、当初明細書には、次の記載がある。
　「本発明の釣り・スポーツ用具用部材は、次のようにして製造することができる。例えば、部材本体１が引き揃えられたカーボン繊維にエポキシ樹脂を含浸してなる繊維強化プリプレグを巻回してなる竿管である場合、繊維強化プリプレグを巻回した後にその表面を強化繊維２が露出するように研磨する。このとき、図１に示すように、強化繊維２の表面はかなり粗い状態となる。次いで、この部材本体１の表面上にエポキシ樹脂、ウレタン樹脂、フッ素樹脂等の合成樹脂４を吹き付け塗装、シゴキ塗装、印刷等の方法により被着し、強化繊維２が露出するように、この合成樹脂４を研磨する（図中ラインＡまで）。このようにして、強化繊維が露出した状態で表面粗さが５μｍ以下である表面とする。」（段落【０００７】）
　「強化繊維が露出した状態で表面粗さが５μｍ以下である表面は、図３に示すような概略形状を有している。すなわち、研磨された面の強化繊維２には、微視的に見て窪み部６および平坦部７が形成されている。窪み部６の深さは、１μｍ程度であるが、５μｍ以下であれば特に限定されない。なお、窪み部６の幅は、表面の平滑性を考慮すると、平坦部７の幅よりも狭いことが好ましい。また、平坦部７においては、装飾性を考慮すると、部材本体１の表面に入射する光を効率良く反射して光輝性を示すことが好ましい。」（段落【０００８】）
　また、図面には、図１にその発明の釣り・スポーツ用具用部材の一実施形態が示され、図３にその発明の釣り・スポーツ用具用部材における表面状態が示されている。
（7-2-2)　上記(7-2-1)の記載によれば、図１には、繊維強化プリプレグを巻回した後にその表面を強化繊維２が露出するように研磨して、強化繊維２の表面がかなり粗い状態となった後に、部材本体１の表面上に合成樹脂４を被着した状態が示され、また、図３には、図１のラインＡまで研磨して、「強化繊維が露出した状態で表面粗さが５μｍ以下である表面」の概略形状が示されているということができる。そして、段落【０００８】の「すなわち、研磨された面の強化繊維２には、微視的に見て窪み部６および平坦部７が形成されている。窪み部６の深さは、１μｍ程度であるが、５μｍ以下であれば特に限定されない。なお、窪み部６の幅は、表面の平滑性を考慮すると、平坦部７の幅よりも狭いことが好ましい。また、平坦部７においては、装飾性を考慮すると、部材本体１の表面に入射する光を効率良く反射して光輝性を示すことが好ましい。」との記載から、図３に記載された「平坦部７」が部材本体の表面の平坦部分を構成していると理解することができる。
　そうであれば、図１のラインＡまで研磨することにより、かなり粗い状態であった強化繊維２の表面が、微視的に見て窪み部６及び平坦部７が形成された状態になるのであって、図３はこの状態を示しているから、図面を参酌しつつ、明細書全体の記載をみるならば、当初明細書又は図面には、合成樹脂４の研磨の際に、ラインＡよりも表面側に存在する強化繊維２自体をも研磨することが記載されているということができる。
　よって、「前記露出する強化繊維自体も研磨されて、前記研磨された個々の強化繊維表面には平坦部が形成され」とする補正が当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるといえる。
(7-3)　そして、他に平成１３年７月１６日の手続補正において、その手続補正を特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていないとすべき補正事項は見あたらない。
　
(8)　独立特許要件のまとめ
　以上のとおり、上記各理由によっては、本件訂正発明１〜５が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとすることはできず、他に本件訂正発明１〜５が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は見あたらない。
　したがって、訂正事項ａ〜ｂに係る訂正は、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 
 　 
第４　むすび  
 　以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号及び第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第３項ないし第５項の規定に適合する。
　よって、結論のとおり審決する。