【事件の表示】
　平成９年特許願第５１８９１８号「原子（または原子団）転移ラジカル重合に基づく改良された方法及び有用な構造及び特性を有する新規な（コ）ポリマー」拒絶査定不服審判事件〔平成９年５月２２日国際公開、ＷＯ９７／１８２４７、平成１２年１月１８日国内公表、特表２０００−５００５１６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯
　本願は、平成８年１１月１５日（優先権主張　１９９５年１１月１５日　米国）を国際出願日とする出願であって、平成９年１１月１２日に特許協力条約第３４条（２）（ｂ）の規定に基づく補正がなされ（平成１０年５月１５日にその翻訳文提出）、平成１９年１月２６日付けで拒絶理由が通知され、同年８月６日に誤訳訂正書、意見書及び手続補正書が提出されたが、同年９月１９日付けで拒絶査定がなされた。これに対し、平成２０年１月４日に拒絶査定に対する審判請求がなされ、同年２月４日に手続補正書が提出され、同年３月２６日に手続補正書（方式補正）が提出されたが、同年５月２９日付けで前置報告がなされた後、平成２１年５月１１日付けで当審において審尋がなされ、同年１１月１０日に回答書が提出されたものである。
　
第２．平成２０年２月４日に提出した手続補正書による明細書の補正に対する補正却下の決定
［結論］
　平成２０年２月４日に提出した手続補正書による明細書の補正を却下する。
　
［理由］
　１．補正の内容
　平成２０年２月４日に提出した手続補正書による明細書の補正（以下、「本件補正」という。）の内容は、平成１９年８月６日に提出した手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の記載を補正するもので、請求項１、９〜１０、１７についての補正は、以下のとおりである。
　補正前の
「１．原子又は原子団転移ラジカル重合の、制御されたフリーラジカル重合方法であり、以下の工程：
　１種又はそれ以上のラジカル（共）重合可能なモノマーを：
　　ラジカル転移可能な原子又は原子団を１つ又はそれ以上有する開始剤、
　　上記開始剤又は休止ポリマー鎖末端と可逆的レドックスサイクル中に参加し、且つ成長するポリマー鎖末端ラジカルと共にレドックス共役形態にある遷移金属化合物、
　　少なくとも一の初めに形成されるラジカルを非活性化するために十分な量の遷移金属化合物のレドックス共役物、及び
　　遷移金属にσ-結合で配位するところのＮ-、Ｏ-、Ｐ-又はＳ-を含むいずれかのリガンド、遷移金属にπ-結合で配位するいずれかの炭素含有リガンド、又は炭素-遷移金属σ-結合で配位するが、重合条件の下では上記モノマーと炭素-炭素結合を形成しないいずれかの炭素含有リガンド、ここで上記遷移金属化合物と上記リガンドは、上記開始剤との反応をもたらして可逆的にラジカルを生成するために互いに適合されている、
を備えるシステムの存在下で、（コ）ポリマーを形成するためにラジカル重合すること、を含む重合方法。
　
９．原子又は原子団転移ラジカル重合による、制御されたフリーラジカル重合方法であり、以下の工程：
　１種又はそれ以上のラジカル（共）重合可能なモノマーを、均一反応媒体中で、（コ）ポリマーを形成するためにラジカル（共）重合すること、
を含み、
　前記均一反応媒体が以下の：
　　１種又はそれ以上のラジカル転移可能な原子又は原子団を有する開始剤、
　　上記開始剤又は休止ポリマー鎖末端とともに、可逆的レドックスサイクルに参加し、且つ成長するポリマー鎖末端ラジカルと共にレドックス共役形態にある遷移金属化合物、及び
　　遷移金属にσ-結合で配位する、Ｎ-、Ｏ-、Ｐ-又はＳ-を含むいずれかのリガンド、遷移金属にπ-結合で配位するいずれかの炭素含有リガンド、又は炭素-遷移金属σ-結合で配位するが、重合条件の下では上記モノマーと炭素-炭素結合を形成しないいずれかの炭素含有リガンド、
を含み、
　　ここで上記遷移金属化合物と上記リガンドは、上記開始剤との反応をもたらして可逆的にラジカルを生成するために互いに適合されており、
　かつ、前記遷移金属化合物とリガンドとが、形成される遷移金属複合体を前記均一反応媒体に可溶性にするように選択されており、置換基を有する前記リガンドが、前記遷移金属複合体を前記均一反応媒体に可溶性にする、
フリーラジカル重合方法。
　
１０．前記開始剤が、１つ又はそれ以上のラジカル転移可能な原子又は原子団を有する（コ）ポリマーマクロ開始剤であり、前記（コ）ポリマーがグラフトコポリマーである、請求項１記載のフリーラジカル重合方法。
　
１７．遷移金属にπ-結合で配位するＮ−、Ｏ−、Ｐ−又はＳ−含有リガンドが、形成される遷移金属複合体が重合媒体中に可溶性となるように選択される請求項９記載の重合方法。」を
　
補正後の　
「【請求項１】原子又は原子団転移ラジカル重合の、制御されたフリーラジカル重合方法であり、以下の工程：
　１種又はそれ以上のラジカル（共）重合可能なモノマーを：
　　　ハロゲン、アジド、ジチオカルバメート、及びジチオエステルからなる群から選択されるラジカル転移可能な原子又は原子団を１つ又はそれ以上有する開始剤、
　　　上記開始剤又は休止ポリマー鎖末端と可逆的レドックスサイクル中に参加し、且つ成長するポリマー鎖末端ラジカルと共にレドックス共役形態にある遷移金属化合物、
　　　少なくとも一の初めに形成されるラジカルを非活性化するために十分な量の遷移金属化合物のレドックス共役物、及び
　　　遷移金属にσ−結合で配位するところのＮ−、Ｏ−、Ｐ−又はＳ−を含むいずれかのリガンド、遷移金属にπ−結合で配位するいずれかの炭素含有リガンド、又は炭素−遷移金属σ−結合で配位するが、重合条件の下では上記モノマーと炭素−炭素結合を形成しないいずれかの炭素含有リガンド、ここで上記遷移金属化合物と上記リガンドは、上記開始剤との反応をもたらして可逆的にラジカルを生成するために互いに適合されている、
を備えるシステムの存在下で、（コ）ポリマーを形成するためにラジカル重合すること、を含む重合方法。
　
【請求項９】原子又は原子団転移ラジカル重合による、制御されたフリーラジカル重合方法であり、以下の工程：
　１種又はそれ以上のラジカル（共）重合可能なモノマーを、均一反応媒体中で、（コ）ポリマーを形成するためにラジカル（共）重合すること、
を含み、
　前記均一反応媒体が以下の：
　　ハロゲン、アジド、ジチオカルバメート、及びジチオエステルからなる群から選択される１種又はそれ以上のラジカル転移可能な原子又は原子団を有する開始剤、
　　上記開始剤又は休止ポリマー鎖末端とともに、可逆的レドックスサイクルに参加し、且つ成長するポリマー鎖末端ラジカルと共にレドックス共役形態にある遷移金属化合物、
及び
　　遷移金属にσ−結合で配位する、Ｎ−、Ｏ−、Ｐ−又はＳ−を含むいずれかのリガンド、遷移金属にπ−結合で配位するいずれかの炭素含有リガンド、又は炭素−遷移金属σ−結合で配位するが、重合条件の下では上記モノマーと炭素−炭素結合を形成しないいずれかの炭素含有リガンド、
を含み、
　　ここで上記遷移金属化合物と上記リガンドは、上記開始剤との反応をもたらして可逆的にラジカルを生成するために互いに適合されており、
　かつ、前記遷移金属化合物とリガンドとが、形成される遷移金属複合体を前記均一反応媒体に可溶性にするように選択されており、置換基を有する前記リガンドが、前記遷移金属複合体を前記均一反応媒体に可溶性にする、
フリーラジカル重合方法。
　
【請求項１０】前記開始剤が、ハロゲン、アジド、ジチオカルバメート、及びジチオエステルからなる群から選択される１つ又はそれ以上のラジカル転移可能な原子又は原子団を有する（コ）ポリマーマクロ開始剤であり、前記（コ）ポリマーがグラフトコポリマーである、請求項１記載のフリーラジカル重合方法。
　
【請求項１７】遷移金属にπ−結合で配位するＮ−、Ｏ−、Ｐ−又はＳ−含有リガンドが、形成される遷移金属複合体が重合媒体中に可溶性となるように選択される請求項１０記載の重合方法。」
とする補正。
　
　２．請求項１、９〜１０、１７における補正事項
　上記請求項１、９〜１０、１７における補正は、以下の補正事項を含むものである。
　補正事項１）：「ラジカル転移可能な原子または原子団」を「ハロゲン、アジド、ジチオカルバメート、及びジチオエステルからなる群から選択されるラジカル転移可能な原子又は原子団」に変更する補正事項（請求項１及び９）
　補正事項２）：「請求項９に記載の重合方法」を「請求項１０に記載の重合方法」とする補正に変更する補正事項（請求項１７）　
　
　３．新規事項追加の有無の検討
　
　３−１．補正事項１）の内容
　補正事項１）は、補正前の特許請求の範囲の請求項１、９に係る発明を特定するために必要な事項（以下、「発明特定事項」という。）である「ラジカル転移可能な原子または原子団」を「ハロゲン、アジド、ジチオカルバメート、及びジチオエステルからなる群から選択されるラジカル転移可能な原子又は原子団」と変更して、ラジカル転移可能な原子又は原子団を限定しようとするものである。
　
　３−２．願書に最初に添付した明細書に記載された事項
　このラジカル転移可能な原子又は原子団として挙げられた、「ハロゲン」、「アジド」、「ジチオカルバメート」及び「ジチオエステル」のうち、
「ハロゲン」、「アジド」及び「ジチオカルバメート」については、願書に最初に添付した明細書(以下、「当初明細書」という。）に記載されているといえる。
　すなわち、当初明細書の請求項８には、
「上記開始剤が、式：
　Ｒ１１Ｒ１２Ｒ１３Ｃ−Ｘ
　Ｒ１１Ｃ（Ｏ）−Ｘ
　Ｒ１１Ｒ１２Ｒ１３Ｓｉ−Ｘ
　Ｒ１１Ｒ１２Ｎ−Ｘ
　Ｒ１１Ｎ−Ｘ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（Ｒ１１）ｎＰ（Ｏ）ｍ−Ｘ３−ｎ　
　（Ｒ１１Ｏ）ｎＰ（Ｏ）ｍ−Ｘ３−ｎ　 及び／又は
　（Ｒ１１）（Ｒ１２Ｏ）Ｐ（Ｏ）ｍ−Ｘ
式中：
　　ＸはＣｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＯＲ１０、ＳＲ１４、ＳｅＲ１４、ＯＣ（＝Ｏ）Ｒ１４、ＯＰ（＝Ｏ）Ｒ１４、ＯＰ（＝Ｏ）（ＯＲ１４）２、ＯＰ（＝Ｏ）ＯＲ１４、Ｏ−Ｎ（Ｒ１４）２、Ｓ−Ｃ（＝Ｓ）Ｎ（Ｒ１４）２、ＣＮ、ＮＣ、ＳＣＮ、ＣＮＳ、ＯＣＮ、ＣＮＯ及びＮ３からなる群から選択され、
ここで
　　Ｒ１０は、水素原子のそれぞれがハライド、炭素原子２から２０のアルケニル、炭素原子２から２０のアルキニル、１から５のハロゲン原子又は１から４の炭素原子のアルキル基で置換されて良いフェニル又はアラルキルによって独立的に置換されて良い１から２０の炭素原子のアルキルであり、及び
　　Ｒ１４は、独立的にアリール又は直鎖上又は分枝したＣ１−Ｃ２０アルキル基、又はＮ（Ｒ１４）２が存在する場合にはその２つのＲ１４基は複素環式の５−、６−又は７−員環を形成するために結合されて良い；
　　Ｒ１１、Ｒ１２及びＲ１３は、Ｈ、ハロゲン、Ｃ１−Ｃ２０アルキル、Ｃ３−Ｃ８シクロアルキル、Ｃ（＝Ｙ）Ｒ５、Ｃ（＝Ｙ）ＮＲ６Ｒ７、ＣＯＣｌ、ＯＨ、ＣＮ、Ｃ２−Ｃ２０アルケニル又はアルキニル、オキシラニル、グリシジル、アリール、ヘテロサイクリル、アラルキル、アラルケニル、Ｃ２−Ｃ６アルキレン又はオキシラニル又はグリシジルで置換されたＣ２−Ｃ６アルキレン又はアルケニレン、水素原子の１つから全部がハロゲンで置換されたＣ１−Ｃ６アルキル、及びＣ１−Ｃ４アルコキシ、アリール、ヘテロサイクリル、Ｃ（＝Ｙ）Ｒ５、Ｃ（＝Ｙ）ＮＲ６Ｒ７（ただし、Ｒ６及びＲ７は上述した通りである）、オキシラニル及びグリシジルからなる群から選択される１から３の置換基で置換されたＣ１−Ｃ６アルキルからなる群から独立的に選択され；ここで
　　　Ｒ５は炭素原子１から２０のアルキル、炭素原子１から２０のアル
　　キルチオ、ＯＲ２４（ただしＲ２４は水素又はアルカリ金属）、炭素原
　　子１から２０のアルコキシ、アリール、アラルキル、ヘテロサイクリル　　、アリロキシ又はヘテロサイクリロキシであり；
　　　Ｒ６とＲ７は、独立的にＨ又は炭素原子１から２０のアルキル、又は
　　Ｒ６とＲ７は炭素原子２から７のアルキレン基を形成するように結合し
　　て良く、かくして３-から８-員環を形成する、及び
　　　Ｒ８はＨ、直鎖又は分枝したＣ１−Ｃ２０アルキル又はアリール；
　ｍは０または１；及び
　ｎは０，１又は２
の化合物」
と記載されており、この開始剤の基Ｘが「ラジカル転移可能な原子又は原子団」に相当するものであると解されるので、「ハロゲン」に相当する「Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ」、「アジド」に相当する「Ｎ３」、「ジチオカルバメート」に相当する「Ｓ−Ｃ（＝Ｓ）Ｎ（Ｒ１４）２」は、それぞれ、当初明細書に記載されているといえる。
　しかしながら、「ジチオエステル」（審決注：Ｓ−Ｃ（＝Ｓ）Ｒのような構造を有する）に相当する化合物を「ラジカル転移可能な原子又は原子団」として用いることは、上記請求項８を始め、当初明細書のその他の箇所にも明記されていない。
　また、上記当初明細書の請求項８においては、開始剤の基Ｘとして、「ＳＲ１４」（審決注：「チオール」に相当）、「ＯＣ（＝Ｏ）Ｒ１４」（審決注：「エステル」に相当）、「Ｓ−Ｃ（＝Ｓ）Ｎ（Ｒ１４）２」（審決注：「ジチオカルバメート」に相当）のような「ジチオエステル」に多少とも似た化学構造の原子又は原子団が記載されているものの、この記載によって「ジチオエステル」が「ラジカル転移可能な原子又は原子団」として当初明細書に記載されているとすることはできないし、また、請求項１、９に係る発明のような重合方法において、「ラジカル転移可能な原子又は原子団」として「ジチオエステル」が当然に含まれることは本願出願時の技術常識であるともいえない。
　なお、上記当初明細書の請求項８に記載された開始剤は、マーカッシュ形式で表現され、形式的には膨大な種類、数の化合物を含んでいるため、例えば、Ｒ１１〜Ｒ１３として「Ｃ（＝Ｙ）Ｒ５」を選択し、さらにＹとして「Ｓ」を選択し、さらにＲ５として「炭素原子１から２０のアルキルチオ」を選択した場合には、「ジチオエステル」に相当する化合物も形式的には含まれていることとはなるが、「ラジカル転移可能な原子又は原子団」に相当すると解される、開始剤の基Ｘとして「ジチオエステル」が記載されていなかった以上、当初明細書には「ラジカル転移可能な原子又は原子団」として、「ジチオエステル」が記載されていたとはいえない。
　
　３−３．審判請求人の主張について
　審判請求人は、平成２０年３月２６日に提出された、審判請求書の手続補正書において、上記補正事項１）について
「請求項１に係る補正は、（ｉ）補正前の「ラジカル転移可能な原子又は原子団」との記載を「ハロゲン、アジド、ジチオカルバメート、及びジチオエステルからなる群から選択されるラジカル転移可能な原子又は原子団」に改めました。「ハロゲン」は本願の当初明細書の第２３頁の下から５行目等に「Ｘ基（例えばハロゲン化物）」と記載しており、「アジド」は例えば出願当初明細書の請求項１１のＸの説明中にＮ３として記載しており、ジチオカルバメートは本願明細書の第２６頁の下から３行目に記載した-S-C(=S)N(R１４)２にあたります。ジチオエステルについては、出願当初明細書第２６頁の下から５行目に記載したチオール（-SR１４）、同頁下から４行目に記載したエステル（-OC(=O)R１４）、及び上記ジチオカルバメート（-S-C(=S)N(R１４)２がＸ基として作用しうることを開示しており、これらの開示に基づけば、当業者はＸとしてジチオエステルも同様に機能することを理解できます。」
と主張している。
　しかしながら、上記２−１の項に記載したように、当初明細書に開始剤の基Ｘとして、「ＳＲ１４」、「ＯＣ（＝Ｏ）Ｒ１４」、「Ｓ−Ｃ（＝Ｓ）Ｎ（Ｒ１４）２」のような、「ジチオエステル」に多少とも似た化学構造の原子又は原子団が記載されているとしても、これによって「ジチオエステル」が「ラジカル転移可能な原子又は原子団」として当初明細書に記載されているとすることはできないし、また、請求項１、９に係る発明のような重合方法において、「ラジカル転移可能な原子又は原子団」として「ジチオエステル」が当然に含まれることは本願出願時の技術常識であるともいえない。
　したがって、上記審判請求人の主張は採用できない。
　
　３−４．新規事項追加の有無の検討のまとめ
　以上のとおり、「ラジカル転移可能な原子または原子団」として「ジチオエステル」を用いることは、当初明細書等に記載された事項ではない。
　したがって、補正事項１）を含む本件補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではないから、平成１４年法律第２４号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反するものである。
　
　４．補正の目的についての検討
　
　４−１．補正事項２）の詳細
　補正事項２）は、補正前の請求項１７の発明特定事項である「請求項９記載の重合方法」を「請求項１０記載の重合方法」とするものである。
　補正前の請求項１７に記載された重合方法は、「補正前の請求項９記載の重合方法」を引用するものであって、この「補正前の請求項９記載の重合方法」はモノマーの重合を「均一反応媒体中」で行うことを発明特定事項としていることから、補正前の請求項１７に係る発明は、モノマーの重合を「均一反応媒体中」で行うことを発明特定事項とするものである。
　一方、補正後の請求項１７に記載された重合方法は、「補正後の請求項１０記載の重合方法」を引用するものであり、この「補正後の請求項１０記載の重合方法」は「補正後の請求項１記載の重合方法」を引用するものであるが、これらの「補正後の請求項１０記載の重合方法」及び「補正後の請求項１記載の重合方法」はモノマーの重合を「均一反応媒体中」で行うことを発明特定事項とはしていないことから、補正後の請求項１７に係る発明は、モノマーの重合を「均一反応媒体中」で行うことを発明特定事項とはしないものである。
　このように、補正事項２）により、補正前の請求項１７に係る発明においては発明特定事項であった、モノマーの重合を「均一反応媒体中」で行う事項が、補正後の請求項１７に係る発明においては、発明特定事項としないものとなっているので、この補正は、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれの目的にも該当しない。
　
　４−２．補正の目的についての検討のまとめ
　以上のとおりであるから、補正事項２）は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第１号ないし第４号に掲げるいずれかの事項を目的とするものではないから、補正事項２）を含む本件補正は、同法第１７条の２第４項の規定に違反するものである。
　
　５．むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１４年法律第２４号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反するものであるので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　また、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項
の規定に違反するものであるので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　よって、結論とおり決定する。
　
第３．本願発明について
　上記第２の項で述べたとおり、平成２０年２月４日に提出した手続補正書による明細書の補正は却下されたので、本願の請求項に係る発明は、平成１９年８月６日に提出した手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１〜２５に記載されたとおりのものであり、請求項１には、次のとおり記載されている。
「１．原子又は原子団転移ラジカル重合の、制御されたフリーラジカル重合方法であり、以下の工程：
　１種又はそれ以上のラジカル（共）重合可能なモノマーを：
　　ラジカル転移可能な原子又は原子団を１つ又はそれ以上有する開始剤、
　　上記開始剤又は休止ポリマー鎖末端と可逆的レドックスサイクル中に参加し、且つ成長するポリマー鎖末端ラジカルと共にレドックス共役形態にある遷移金属化合物、
　　少なくとも一の初めに形成されるラジカルを非活性化するために十分な量の遷移金属化合物のレドックス共役物、及び
　　遷移金属にσ-結合で配位するところのＮ-、Ｏ-、Ｐ-又はＳ-を含むいずれかのリガンド、遷移金属にπ-結合で配位するいずれかの炭素含有リガンド、又は炭素-遷移金属σ-結合で配位するが、重合条件の下では上記モノマーと炭素-炭素結合を形成しないいずれかの炭素含有リガンド、ここで上記遷移金属化合物と上記リガンドは、上記開始剤との反応をもたらして可逆的にラジカルを生成するために互いに適合されている、
を備えるシステムの存在下で、（コ）ポリマーを形成するためにラジカル重合すること、を含む重合方法。」（以下、「本願発明」という。）
　
　２．原査定の理由の概要　
　原査定の理由とされた、平成１９年１月２６日付け拒絶理由通知書に記載した理由２の概要は、以下のとおりである。
「理由２．
　この出願の請求項１−３、６−１０、１８−２１、２４−３１、３３、３５に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公開がされた特願平８−５２９４２８号（優先日　１９９５年３月３１日）の特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。
　
　　　　　記　　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）
　引用出願１の願書に最初に添付された明細書等には、本願請求項２に記載の割合で、本願請求項１に記載の遷移金属化合物、レドックス共役及びリガンドを併用し、さらに、本願請求項８に記載の開始剤またはアゾビス（イソブチロニトリル）等のラジカル開始剤を用いた、溶媒の不存在下または二酸化炭素の超臨界溶媒の存在下にグラフト（共）重合体を製造する方法が記載されいる。
　また、上記各成分を混合した後、加熱することによって、重合を開始している。
　さらに、上記成分を用いた触媒を用いて、アクリル酸メチルを重合した後、さらに、スチレンを重合し得た共重合体及びその製造方法が記載されている。
　ところで、加熱することによって、重合を開始していることから、加熱前に上記成分を混合した場合には、本願請求項３に記載の要件を満たすものと認められる。
　したがって、本願請求項１−３、６−１０、１８−３１、３３、３５に係る発明は、引用出願１の願書に最初に添付された明細書等に記載された発明と実質的に同一である。
　　　　　　　　　　　引　用　文　献　等　一　覧
１．特願平０８−５２９４２８号（特表平１０−５０９４７５号）」
　
　３．当審の判断
　３−１．先願明細書に記載された事項
　本願出願の優先権主張日前の日を優先権主張日とする特許出願であって、本願の出願後に出願公開された特願平８−５２９４２８号の特許出願の願書に最初に添付した明細書（以下、「先願明細書」という。）には、以下の事項が記載されている。
　なお、下記の摘示事項の記載箇所は、特願平８−５２９４２８号の公表公報である、特表平１０−５０９４７５号公報にしたがって記載する。
　
［あ］「１．下記の工程が含まれる原子または基移動ラジカル重合方法。
　ラジカル移動可能な原子または基、遷移金属化合物および（共）重合体を形成するための配位子を有する開始剤の存在下で１個以上のラジカル重合可能な単量体を重合化するが、前記遷移金属化合物は前記開始剤でレドックスサイクルに加わり、固定された重合体連鎖に入り込むことが可能であり、前記配位子は遷移金属にσ結合で配位結合できるＮ，Ｏ，ＰまたはＳ含有化合物、または遷移金属にπ結合で配位結合できる炭素含有化合物であり、遷移金属と成長する重合体ラジカルとの間で直接結合は形成されない工程；および
　形成された（共）重合体の単離する工程」（特許請求の範囲１）
　
［い］「従って、本発明の１つの目的は原子移動ラジカル重合（ＡＴＲＰ）に基づくアルケンのラジカル重合の新規な方法を提供することであり、これは重合工程での高度の制御である。」（公報〔以下、同じ。〕１６頁２０〜２２行）
　
［う］「本発明はリビング／制御ラジカル重合を生ずる新規な開始系の使用を記載する。この開始系は種々の遷移金属化合物とハロゲン化アルキル類、ハロゲン化アラルキル類またはハロアルキルエステル類により例示される（が限定されない）開始剤との間のレドックス反応における成長ラジカルの可逆的生成を基にしている。モデル開始剤としての１−フェニルエチルクロリド（１−ＰＥＣｌ）、モデル触媒としてのＣｕＣｌおよびモデル配位子としてのビピリジン（Ｂｐｙ）を使用すると、１３０℃におけるスチレンの「リビング」ラジカル塊状重合が狭い分子量分布（例えばＭｗ／Ｍｎ＜１．５）を有するＭｎ≒（審決注：前記「≒」は「ほぼ等しい」ことを表す記号として代用した。公報において使用されている記号は、「〜」を上下に２つ重ねたものである。）１０５までの予期した分子量を与える。」（１９頁２０〜２８行）
　
［え］「適する開始剤には式：
　　Ｒ１１Ｒ１２Ｒ１３Ｃ−Ｘ
式中、
ＸはＣｌ、Ｂｒ、Ｉ、・・・Ｓ−Ｃ（＝Ｓ）Ｎ（ＯＲ１４）２よりなる群から選択され、・・・Ｒ１１、Ｒ１２及びＲ１３は各々独立してＨ、ハロゲン、Ｃ１−Ｃ２０アルキル・・・、Ｃ３−Ｃ８シクロアルキル、・・・よりなる群から選択される１−３個の・・・置換基で置換されているため、Ｒ１１、Ｒ１２およびＲ１３の２個より多いものはＨではない・・・］
ものが包含される。」（２４頁２０行〜２５頁２１行）
　
［お］「開始剤と休止重合体連鎖とのレドックスサイクルに関与するが重合体エチルとの直接的な炭素−金属結合を形成しない遷移金属化合物が本願発明における使用に適する。好適な遷移金属化合物は式Ｍｔｎ＋Ｘ’ｎ［式中、Ｍｔｎ＋はＣｕ１＋、Ｃｕ２＋、・・よりなる群から選択することができ、Ｘ’ハロゲン、・・・であり、そしてｎは金属上の形式電荷・・・である。］
のものである。」（２６頁１８行〜２７頁５行）　
　
［か］「本発明における使用に適する配位子には、遷移金属とσ結合を介して配位できる１個もしくはそれ以上の窒素、酸素、燐および／または硫黄原子を有する配位子、遷移金属とπ−結合を介して配位できる配位子、および遷移金属とμ−結合またはη−結合を介して配位できる配位子が包含される。」（２７頁６〜９行）
　
［き］「有機合成で使用された、遷移金属触媒作用による原子移動ラジカル添加反応（ＡＴＲＡ）について類推すると、ここに提示された結果は図２に示されるメカニズムにより説明できる。本発明の工程は連続的なＡＴＲＡを伴うようであり、従って、原子移動ラジカル重合（ＡＴＲＰ）と呼ぶことができる。
　モデル触媒ＣｕＩＣｌはＣｕ（Ｉ）とＣｕ（ＩＩ）との間のレドックス反応において塩素原子の担体として作用する。・・・開始剤の１−ＰＥＣｌおよび不動の物体Ｐ１−Ｃｌからの塩素抜き取りを容易にして、それぞれ開始ラジカルと成長ラジカルを形成する。」（６８頁下から６行〜６９頁３行）
　
［く］「実施例８
　１−ＰＥＣｌの代わりに２−クロロプロピオニトリル（３．７５×１０−６ｍｏｌ）を使用し、Ｃｕ（Ｉ）Ｃｌ単独の代わりにＣｕ（Ｉ）ＣｌとＣｕ（ＩＩ）Ｃｌ２との等量の混合物（それぞれ３．７６×１０−６ｍｏｌ）を使用し、Ｂｐｙは１．９×１０−５ｍｏｌのモル量を含有する以外は、実施例３の方法に従ってポリスチレンを調製した。重合を１３０℃で３３時間行った。得られた重合体の収率は８０％であった。数平均分子量Ｍｎ，ＳＥＣは８１，５００で、Ｍｎ，ｔｈ＝９５，５００によく一致していた。得られた重合体の多分散Ｍｗ／Ｍｎは１．４であった。」（７２頁１９〜２５行）
　
　３−２．先願明細書に記載された発明の認定
　先願明細書の請求項１には、摘示［あ］のように、次の重合方法（以下、「先願重合方法」という。）が記載されている。
「下記の工程が含まれる原子または基移動ラジカル重合方法。
　ラジカル移動可能な原子または基、遷移金属化合物および（共）重合体を形成するための配位子を有する開始剤の存在下で１個以上のラジカル重合可能な単量体を重合化するが、前記遷移金属化合物は前記開始剤でレドックスサイクルに加わり、固定された重合体連鎖に入り込むことが可能であり、前記配位子は遷移金属にσ結合で配位結合できるＮ，Ｏ，ＰまたはＳ含有化合物、または遷移金属にπ結合で配位結合できる炭素含有化合物であり、遷移金属と成長する重合体ラジカルとの間で直接結合は形成されない工程」
　
　そこで、先願明細書に記載されている事項について、以下考察する。
　（ア）先願重合方法の「原子または基移動ラジカル重合方法」について　　摘示［い］には、先願重合方法の「原子または基移動ラジカル重合方法」について、「従って、本発明の１つの目的は
原子移動ラジカル重合（ＡＴＲＰ）
重合工程での高度の制御
　
　（イ）先願重合方法の「１個以上のラジカル重合可能な単量体」について
　先願重合方法の「１個以上のラジカル重合可能な単量体」は、本願発明の「１種又はそれ以上のラジカル（共）重合可能なモノマー」に相当することは明らかである。
　
　（ウ）先願重合方法における、「ラジカル共重合可能な単量体」が重合される雰囲気について
　先願重合方法では、「ラジカル共重合可能な単量体」が、「ラジカル移動可能な原子または基、遷移金属化合物および（共）重合体を形成するための配位子を有する開始剤の存在下」で重合されることが記載されている。
　そして、先願明細書の摘示［え］〜［か］に記載されるように、先願重合方法は、ラジカル共重合可能な単量体の重合を、
１）式：Ｒ１１Ｒ１２Ｒ１３Ｃ−Ｘで表される開始剤、すなわち、本願発明の「ラジカル転移可能な原子又は原子団」に対応する基Ｘ、を有する開始剤（摘示［え］）、
２）式Ｍｔｎ＋Ｘ’ｎ［Ｍｔｎ＋はＣｕ１＋、Ｃｕ２＋よりなる群から選択され、Ｘ’ハロゲン］で表される遷移金属化合物、すなわち、本願発明の遷移金属化合物と同様のもの（摘示［お］）、
３）遷移金属とσ結合を介して配位できる１個もしくはそれ以上の窒素、酸素、燐および／または硫黄原子を有する配位子、遷移金属とπ−結合を介して配位できる配位子、すなわち、本願発明の「リガンド」と同様のもの（摘示［か］）、
の存在下で重合する態様を含むものである。
　
　（エ）先願重合方法の「開始剤」について
　先願重合方法では、上記（ウ）で述べたように、開始剤として、先願明細書の摘示［え］に記載されるような、「式：Ｒ１１Ｒ１２Ｒ１３Ｃ−Ｘ（式中、ＸはＣｌ、Ｂｒ、Ｉ、Ｓ−Ｃ（＝Ｓ）Ｎ（ＯＲ１４）２よりなる群から選択され、Ｒ１１、Ｒ１２及びＲ１３は各々独立してＨ、ハロゲン、Ｃ１−Ｃ２０アルキル、Ｃ３−Ｃ８シクロアルキルよりなる群から選択される）」の化合物が用いられる。
　一方、本願発明の「ラジカル転移可能な原子又は原子団を１つ又はそれ以上有する開始剤」として、本願明細書の特許請求の範囲請求項７には、
「上記開始剤が式：Ｒ１１Ｒ１２Ｒ１３Ｃ−Ｘ
・・・
［式中、ＸはＣｌ、Ｂｒ、Ｉ、・・・、Ｓ−Ｃ（＝Ｓ）Ｎ（ＯＲ１４）２、・・・からなる群から選択され、
ここで
・・・
Ｒ１１、Ｒ１２及びＲ１３は、Ｈ、ハロゲン、Ｃ１−Ｃ２０アルキル、Ｃ３−Ｃ８シクロアルキル、・・・からなる群から選択される・・・］」と記載されている。
　したがって、本願発明と先願重合方法において用いられる開始剤は重複しており、先願重合方法の「開始剤」は、本願発明の「ラジカル転移可能な原子又は原子団を１つ又はそれ以上有する開始剤」に相当する。
　
　（オ）先願重合方法における、遷移金属化合物の機能について
　先願重合方法では、遷移金属化合物の機能として、「遷移金属化合物は
前記開始剤
レドックスサイクルに加わり
固定された重合体連鎖
　
　（カ）先願重合方法の遷移金属化合物について、
　本願明細書には、「遷移金属化合物のレドックス共役物」に関して、「・・・１００℃における
アクリル酸メチルの重合について
開始剤系である
ＣｕＣｌ
Ｃｕ（ＩＩ）（レドックス共役）の添加
　そして、先願明細書には、摘示［お］及び［く］に記載されるように、遷移金属化合物として、式：Ｍｔｎ＋Ｘ’ｎ［式中、Ｍｔｎ＋はＣｕ１＋及びＣｕ２＋、Ｘ’はハロゲン］である、Ｃｕ（Ｉ）ＣｌとＣｕ（ＩＩ）Ｃｌ２との等量の混合物を用いることが記載されていることから、先願重合方法の「遷移金属化合物」には、本願発明のように、「遷移金属化合物」及び「遷移金属化合物のレドックス共役物」を併用する態様も含まれている。
　
　上記の、先願重合方法及び（ア）〜（カ）における先願明細書に記載されている事項の考察から、先願明細書には、
「下記の工程が含まれる、原子又は原子団転移ラジカル重合の、制御されたフリーラジカル重合方法。
　１種又はそれ以上のラジカル（共）重合可能なモノマーを
　　ラジカル転移可能な原子又は原子団を１つ又はそれ以上有する開始剤、
　　上記開始剤又は休止ポリマー鎖末端と可逆的レドックスサイクル中に参加する遷移金属化合物、
　　遷移金属化合物のレドックス共役物、及び
　　遷移金属にσ結合で配位結合できるＮ，Ｏ，ＰまたはＳ含有化合物、または遷移金属にπ結合で配位結合できる炭素含有化合物である、（共）重合体を形成するためのリガンドであり、リガンドは遷移金属と成長する重合体ラジカルとの間で直接結合は形成されない
の存在下で、重合化する工程」に係る発明（以下、「先願発明」という。）が記載されていると認められる。
　
　３−３．対比
　本願発明と先願発明とを対比すると、両者は、
「原子又は原子団転移ラジカル重合の、制御されたフリーラジカル重合方法であり、以下の工程：
　１種又はそれ以上のラジカル（共）重合可能なモノマーを：
　　ラジカル転移可能な原子又は原子団を１つ又はそれ以上有する開始剤、
　　上記開始剤又は休止ポリマー鎖末端と可逆的レドックスサイクル中に参加する遷移金属化合物、
　　遷移金属化合物のレドックス共役物、及び
　　遷移金属にσ-結合で配位するところのＮ-、Ｏ-、Ｐ-又はＳ-を含むいずれかのリガンド、遷移金属にπ-結合で配位する炭素含有リガンド
を備えるシステムの存在下で、（コ）ポリマーを形成するためにラジカル重合すること、を含む重合方法」の点で一致しており、次の点で一応相違している。
　（１）遷移金属化合物の作用について、本願発明では、「成長するポリマー鎖末端ラジカルと共にレドックス共役形態にある」と規定しているのに対し、先願発明ではこれが明記されていない点
　（２）遷移金属化合物のレドックス共役物の量について、本願発明では、「少なくとも一の初めに形成されるラジカルを非活性化するために十分な量」と特定しているのに対し、先願発明ではこれが明記されていない点
　（３）遷移金属化合物とリガンドの選択について、本願発明では、「遷移金属化合物とリガンドは、上記開始剤との反応をもたらして可逆的にラジカルを生成するために互いに適合されている」と規定しているのに対し、先願発明ではこれが明記されていない点
　
　３−４．相違点についての検討
○相違点（１）について
　先願明細書に「モデル触媒ＣｕＩＣｌはＣｕ（Ｉ）とＣｕ（ＩＩ）との間のレドックス反応において塩素原子の担体として作用する。・・・開始剤の１−ＰＥＣｌおよび不動の物体Ｐ１−Ｃｌからの塩素抜き取りを容易にして、それぞれ開始ラジカルと成長ラジカルを形成する」（摘示［き］）と記載されているように、先願発明のような、遷移金属触媒作用による原子転移ラジカル重合（ＡＴＲＡ）においては、「ＣｕＩＣｌ」（「遷移金属化合物」に該当）が「ＣｕＩＩＣｌ２」（「遷移金属化合物のレドックス共役物」に該当）となることに伴い、「１−ＰＥＣｌ」（「開始剤」に該当）から塩素が抜き取られ「開始ラジカル」が形成されたり、「不動の物体Ｐ１−Ｃｌ」（「成長するポリマー」に該当）の末端から塩素が抜き取られ「成長ラジカル」が形成されることは、本願出願時における技術常識である。
　したがって、本願発明で「遷移金属化合物が、成長するポリマー鎖末端ラジカルと共にレドックス共役形態にある」と規定されている事項は、上記先願発明においても生じている、遷移金属触媒作用による原子転移ラジカル重合（ＡＴＲＡ）の反応機構を規定したにすぎないので、相違点（１）は実質的な相違点ではない。
　
○相違点（２）について
　先願明細書の実施例８（摘示［く］）には、「１−ＰＥＣｌの代わりに２−クロロプロピオニトリル（３．７５×１０−６ｍｏｌ）を使用し、Ｃｕ（Ｉ）Ｃｌ単独の代わりにＣｕ（Ｉ）ＣｌとＣｕ（ＩＩ）Ｃｌ２との等量の混合物（それぞれ３．７６×１０−６ｍｏｌ）を使用し、Ｂｐｙは１．９×１０−５ｍｏｌのモル量を含有する以外は、実施例３の方法に従ってポリスチレンを調製した。」と記載されているように、１）「遷移金属化合物」に相当する「Ｃｕ（Ｉ）Ｃｌ」及び２）「遷移金属化合物のレドックス共役物」に相当する「Ｃｕ（ＩＩ）Ｃｌ２」（審決注：この解釈については、上記３−２．（カ）参照）の等モル量の混合物を使用して、重合を行った実施例が記載されており、得られた重合体をみても、多分散性及び分子量の制御が改善されたものであることが確認できる。
　このことから、先願発明には、「遷移金属化合物のレドックス共役物」を「遷移金属化合物」と等モル量用いること、すなわち、「遷移金属化合物」と「遷移金属化合物のレドックス共役物」からなる遷移金属化合物触媒の、５０モル％の「遷移金属化合物のレドックス共役物」を用いることが包含されている。
　一方、本願明細書１５頁４〜８行の「一実施態様において、本発明は、原子又は原子団転移ラジカル重合の改良された方法に関し、この方法では、遷移金属触媒の容積に対して、所定比率（例えば、
０．１−９９．９モル％、好ましくは０．２−１０モル％、より好ましくは０．５−５モル％
第一の遷移金属触媒のレドックス共役
　したがって、遷移金属化合物のレドックス共役物の量については、本願発明と先願発明との間に差異があるとはいえないので、相違点（２）は実質的な相違点ではない。
　
　なお、本願発明における「少なくとも一の初めに形成されるラジカルを非活性化するために十分な量」という、遷移金属化合物のレドックス共役物の量の特定は、その日本語の解釈から、遷移金属化合物のレドックス共役物の量の下限値を特定しているものであって、上限値については何ら特定しているものではないと解することができる。そして、本願明細書１５頁４〜８行の「遷移金属触媒の容積に対して、所定比率（例えば、０．１
−９９．９モル％
大過剰のレドックス共役は必要ないが、それは重合速度に悪影響や連続的影響を及ぼさない。
　
○相違点（３）について
　先願明細書には、「本発明はリビング／制御ラジカル重合を生ずる新規な開始系の使用を記載する。
この開始系
遷移金属化合物と
開始剤との間のレドックス反応における成長ラジカルの可逆的生成を基にしている
モデル開始剤としての１−フェニルエチルクロリド
モデル触媒としてのＣｕＣｌ
モデル配位子としてのビピリジン
　したがって、先願発明においても、実質的に「遷移金属化合物とリガンド（配位子）は、開始剤との反応をもたらして可逆的にラジカルを生成するために互いに適合されている」と認められるので、相違点（３）は実質的な相違点ではない。
　
　３−５．審判請求人の主張について
　審判請求人は、平成２０年３月２６日に提出された、審判請求書の手続補正書（方式補正）において、本願発明と先願発明の相違する点について、次のように主張している。
「引用文献１に開示された発明と本願発明との異なる点は以下のとおりです。
　本願は、引用出願１の発明者らによって開示されたアトムトランスファーラジカル重合（原子転移ラジカル重合）（ＡＴＲＰ）法の改良法を提供するものです。これまでに拒絶理由通知に対する意見書において説明いたしましたとおり、
引用文献１は
可逆的レドックスサイクルに参加する遷移金属と、少なくとも一の最初に形成されたラジカルを不活性化するのに充分な遷移金属化合物のレドックス共役物少量とを含むＡＴＲＰ法については記載しておりません。本願発明者らは、反応の開始時に、遷移金属と、遷移金属のレドックス共役物少量とを添加することによって、引用文献１に開示した反応法を凌ぐ顕著な改良をもたらすことを発見しました。
　上記審判請求人の主張の主旨は、「引用文献１（注：審決の「先願発明」に相当）には、遷移金属と、少なくとも一の最初に形成されたラジカルを不活性化するのに充分な遷移金属化合物のレドックス共役物少量とを含むＡＴＲＰ法については記載されていない。」というものである。
　しかしながら、
１）上記３−２．（カ）の項で述べたように、摘示［お］及び［く］の記載から、先願発明には「遷移金属化合物」及び「遷移金属化合物のレドックス共役物」を併用する態様も含まれていること、
２）上記３−３．「相違点（２）について」の項で述べたように、摘示［く］の記載から、先願発明には、「遷移金属化合物」と「遷移金属化合物のレドックス共役物」からなる遷移金属化合物触媒の、５０モル％の「遷移金属化合物のレドックス共役物」を用いることが含まれていること、
から、先願発明には、「遷移金属化合物」とともに「遷移金属化合物のレドックス共役物」を、「遷移金属化合物」と「遷移金属化合物のレドックス共役物」からなる遷移金属化合物触媒の５０モル％の量で使用する態様が含まれており、本願発明と先願発明との間に差異があるものとは認められない。
　したがって、上記審判請求人の主張は採用できない。
　
　３−６．小括
　したがって、本願発明は、先願明細書に記載された発明と同一である。
　
　３−７．発明者及び出願人
　特許法第２９条の２第１項の適用に際しては、１）本願出願の発明者が先願発明を発明をした者と同一ではないこと、及び２）本願出願の時において、本願出願人が先願の出願人と同一ではないことが要件となっているので、これについて検討する。
　まず、発明者については、本願発明の発明者は、「マティジャスゼウスキ，　クルズィストフ」、「コカ，　サイミオン」、「ゲイナー，　スコット　ジー」、「グレズダ，　ドローダ」、「パッテン，　ティモシー　イー」、「ワン，　ジン−シャン」及び「ジア，　ジャニュイ」の７名であるが、先願発明の発明者は、「マティヤスゼウスキー，　クルズィスゾフ」及び「ワン，　チン−シャン」の２名であり、発明者の全員が表示上完全に一致してはいない。
　また、出願人については、本願出願の時である平成８年１１月１５日において、本願出願人は「カーネギー　メロン　ユニヴァーシティー」であり、先願の出願人は、「マティヤスゼウスキー，　クルズィスゾフ」及び「ワン，　チン−シャン」の２名であり、出願人の全員が表示上完全に一致してはいない。
　したがって、本願出願の発明者は先願発明を発明をした者と同一ではなく、また、本願出願の時において、本願出願人は先願の出願人と同一ではない。
　
第４．むすび 
　以上のとおり、本願発明は、本願出願の優先権主張日前の日を優先権主張日とする出願であって、本願出願後に出願公開された特願平８−５２９４２８号（優先日　１９９５年３月３１日）の願書に最初に添付した明細書に記載された発明と同一であり、しかも、本願出願の発明者が本願出願前の出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、また本願出願の時において、本願出願人が本願出願前の出願に係る特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２第１項の規定により、特許を受けることができないものである。
　よって、結論のとおり審決する。