【事件の表示】
　平成　９年特許願第２２４９６３号「ホルモン受容体組成物および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１０年　４月２８日出願公開、特開平１０−１０８６８４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　出願の経緯及び本願発明
　本願は，昭和６２年１０月２３日（パリ条約による優先権主張，１９８６年１０月２４日　米国，１９８７年１０月２０日　米国）に出願された特願昭６２−５０７１２８号の一部を，平成９年８月２１日に分割出願したものであって，その発明の要旨は，平成１８年７月１８日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲に必須構成要件項として記載された請求項１，５，８，９及び１４に記載されたとおりのものと認められるところ，その請求項１に係る発明は次のとおりのものである。
　
「【請求項１】　次の（ａ）〜（ｄ）のいずれかの蛋白質：
（ａ）　配列番号１に規定されるアミノ酸配列からなる蛋白質；
（ｂ）　配列番号１に規定されるアミノ酸配列において１もしくは複数のアミノ酸が欠失，置換もしくは付加されたアミノ酸配列からなり，かつ甲状腺ホルモン受容体に特有のホルモン結合特性および／または転写活性化特性を有する蛋白質；
（ｃ）　配列番号２に規定されるアミノ酸配列からなる蛋白質；
（ｄ）　配列番号２に規定されるアミノ酸配列において１もしくは複数のアミノ酸が欠失，置換もしくは付加されたアミノ酸配列からなり，かつ甲状腺ホルモン受容体に特有のホルモン結合特性および／または転写活性化特性を有する蛋白質；
をコードする核酸。」（以下，「本願発明１」という。）
　
第２　当審の示した拒絶理由について
　これに対し，当審の拒絶理由の概要は，以下のとおりのものである。
　
「この出願は，米国出願９２２５８５号（優先日１９８６年１０月２４日）及び米国出願１０８４７１号（優先日１９８７年１０月２０日）（以下，「第２優先権出願」という。）を優先権主張の基礎としているが，本願の優先権の主張が認められるのは，第２優先権出願に基づくもののみであり，この出願に係る発明は，第２優先権出願前に頒布された刊行物であるNature, Dec 1986, Vol. 324, p.641-6（以下，「引用例１」という。），Nature, Dec 1986, Vol.324, p.635-40（以下，「引用例２」という。），或いは，Science, Sep 1987, Vol. 237, p.1610-4（以下，「引用例３」という。）に記載された発明であるか，又は，引用例１，２或いは３に記載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第１項第３号又は第２項の規定により，特許を受けることができない。」
　
第３　優先権主張の効果について
１．優先権主張の基礎となる出願について
　本願は，米国出願９２２５８５号（優先日１９８６年１０月２４日（以下，「第１優先日」という。））及び米国出願１０８４７１号（優先日１９８７年１０月２０日）を優先権主張の基礎としている。
　第１優先権出願の出願書類（明細書，特許請求の範囲及び図面）（以下，「明細書等」ともいう。）には，次の事項が記載されている。
ア．「本発明はホルモン受容体及びそれらをコードする遺伝子，組換えＤＮＡ及びその他の遺伝子工学技術によるこれらの受容体及び遺伝子の修飾，並びに，これらの受容体及び遺伝子（修飾されていないもの及び修飾されたもの）の利用に関する。より詳細には，
本発明は
甲状腺ホルモン受容体及びそれらの遺伝子に関する。
イ．「ステロイド及び甲状腺ホルモン受容体とそれらの遺伝子の理解及び実用に対する障害は，十分な量及び十分な程度に純粋な形で受容体を入手できないことと，in vitro の操作のために必要な受容体をコードするＤＮＡセグメントがなかったことである。」（第２頁第２３行〜第２９行）
ウ．「
図３は，プラスミドpeA101のセグメントの配列を示し，該プラスミドはヒト甲状腺受容体をコードするセグメントからなる。該受容体の一次配列が示されている。
エ．「ここでの，すなわち，外部の付録Ａ以外での図１，図２又は図３に対する参照は，上述の図に対するものであり，付録Ａの部分に対するものではない。」（第３頁第２０行〜第２２行）
オ．「
プラスミド
peA101
・・・
３つの寄託物のＡＴＣＣ寄託番号は，以下のとおり。
pRShGR-α   67200
pRShMR      67201
peA101                  
カ．「
peA101の構築については，添付の付録Ａの一部であるWeinberger et al.による原稿に詳述されている。
キ．「さらに，それらの蛋白質は，
Weinberger et al.の原稿（付録Ａに添付）に詳述されたようなＴ３とpeA101でコードされた受容体との結合のための結合アッセイ
ク．「甲状腺ホルモンは，チロキシン（Ｔ４）及びトリヨードチロキシン（Ｔ３）を含む。」（第９頁第１行〜第２行）
ケ．「
添付された付録Ａは３つの文献を含む。
　Giguere et al.による「ヒトグルココルチコイド受容体の機能的ドメイン」というタイトルの原稿。この原稿はCell, 46, 645-652 (1986)において発行されている。
　
Weinberger et al.による「ヒトC-Erb-Aプロトオンコジーン産物は，機能的に甲状腺ホルモン受容体に関係する」というタイトルの原稿。
コ．
peA101によりコードされたヒト甲状腺ホルモン受容体の一次配列。
　
　そこで，第１優先権出願の明細書等に，プラスミドpeA101によりコードされた蛋白質が甲状腺ホルモン受容体であることが，どの程度開示されているかについて検討する。
　第１優先権出願の明細書等には，プラスミドpeA101の塩基配列及びその予測されるアミノ酸配列が記載され，該プラスミドpeA101が甲状腺ホルモン受容体をコードするとの記載はあるものの，該プラスミドpeA101がどのような出発材料から，どのような手法により構築されたものであるのか自体不明確であり，しかもそれがコードしている蛋白質が，甲状腺ホルモン受容体としての機能を有することの具体的な裏付けについても何ら記載されていない。
　ところで，いわゆる化学物質発明は，新規で，有用，すなわち，産業上利用できる化学物質を提供することにその本質が存するから，その成立性が肯定されるためには，化学物質そのものが確認され，製造できるだけでは足りず，その有用性が明細書に開示されていることを必要というべきである。そして，化学物質発明の成立のために必要な有用性が認められるためには，一般に化学物質発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり，試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識しているところである。そして，このことは，特定の塩基配列からなる構造遺伝子（核酸）や，当該遺伝子によってコードされた蛋白質といった生物関連の化学物質発明についても同様であり，たとえば，遺伝子の塩基配列又は蛋白質のアミノ酸配列からの類推によって，当該遺伝子又は蛋白質の有用性が高い蓋然性をもって推定される場合を除き，これらの発明の有用性は，その化学構造だけから予測することは困難である。したがって，化学物質発明の有用性を知るには，実際に試験することによりその有用性を証明するか，その試験結果から当業者にその有用性が認識できることを必要とする。
　しかしながら，本願の第１優先権出願の明細書等には，化学物質としての核酸であるプラスミドpeA101がコードする蛋白質が，甲状性ホルモン受容体として機能することについて確認したという試験結果はなく，プラスミドpeA101の機能を裏付ける具体的な記載がないことは上述のとおりであり，また，甲状腺ホルモン受容体であると考えられる根拠についての記載も全くない。さらに，第１優先権出願の出願時の技術常識を参酌しても，peA101の塩基配列又はそのコードする蛋白質のアミノ酸配列から，その機能を類推すること等により，該蛋白質が甲状腺ホルモン受容体であると推認することもできない。
　そうしてみると，第１優先権出願の出願時点では，その明細書等においては，プラスミドpeA101によりコードされた蛋白質が甲状腺ホルモン受容体であることが十分な裏付けをもって示されていないから，本願発明１が，化学物質発明として完成していたとは認められない。また，第１優先権出願の明細書等には，該プラスミドpeA101によりコードされた蛋白質が甲状腺ホルモン受容体として使用できたとも認められないから，第１優先権出願の出願時点では，本願発明１が，実施可能であったとは認められない。
　したがって，本願発明１は，第２優先権出願の明細書によって，その発明が完成されたことが実証され，実施可能であることが示されたと認められるから，本願の優先権の主張が認められるのは，第２優先権出願に基づくものである。
　
２．請求人の主張について
　これに対し，審判請求人は，平成１８年７月１８日付け意見書において，以下のように述べ，本願第１優先権の主張は有効である旨，主張している。
「審査官が御指摘の，付録Ａ(Appendix A）は，総計７６頁にわたる３種類の書類ですが，第１優先権出願の出願時に出願書類の一部として，明細書とともに「一体として」米国特許庁に提出され，そして，適切な出願書類として米国特許庁により受領されている点を御理解ください。さらに，これらの書類は，第１優先権明細書中において，明細書中にその全内容が援用されることが繰り返し明記されております。例えば，第１優先権明細書の第５頁第１行−第１５行，第９頁第１３行−第２３行等を御高覧ください。
　さらに，付録Ａの内容は，各々実験の部Ｉ，ＩＩ及びＩＩＩとして全体が，後に本願明細書中に取り込まれています。特に，添付文献３及び本願明細書の実験の部ＩＩＩは，本願の甲状腺ホルモン受容体ベータの遺伝子の単離，発現，甲状腺ホルモンへの結合活性等について具体的な実験データを開示しております。
　このように，添付Ａは，本願発明の甲状腺ホルモン受容体ベータをサポートする具体的な実験データを開示しております。そして，添付Ａは第１優先権出願の出願時に明細書とともに米国特許庁に提出されており，さらに，後に本願明細書中に取り込まれて公開されています。よって，付録Ａの内容は，第一優先日に出願書類の一部として第１国に提出され，そして，適切な出願書類として第１か国に受領され公開までされている，という点を御理解ください。即ち，第一優先日にその内容の全部が適切に特許庁に開示されております。よって，適切な優先権書類として第１優先日を判断いただくのが，本願発明の適切な保護及び利用を図る，という観点からも妥当であると思料致します。そして，第一国で適切な出願書類として受領，公開されていることから，このように解することにより何ら第三者に不利益を与えるものではありません。本願の優先権の有効性につきましては，何卒上記点御考慮の上，再検討いただきたくお願い申し上げます。」
　ところで，パリ条約四条Ｈにおいて，「優先権は，発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては，否認することができない。ただし，最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。」と規定されており，我が国に出願された第２国出願について，最初の出願（以下，「第１国出願」ともいう。）による優先権が主張することができるためには，第２国出願に係る発明が「最初の出願に係る出願書類の全体により・・・明らかにされている場合」であることが必要であると解される。ここで，「出願書類の全体」が何を意味するかは各国の解釈に委ねられているところ，パリ条約四条Ｄ（３）には，「同盟国は，優先権の申立てをする者に対し，最初の出願に係る出願書類（明細書，図面等を含む。）の謄本の提出を要求することができる。」と規定され，これは，優先権の判断とするための書類が，第１国出願の出願書類（明細書，図面等を含む。）であると解されること，並びに，この規定を受けて，我が国においては，特許法第４３条において，パリ条約による優先権を主張しようとする者は，「最初に出願をし若しくはパリ条約第四条Ｃ（４）の規定により最初の出願とみなされた出願をし若しくは同条Ａ（２）の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面，発明の明細書及び図面の謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であってその同盟国の政府が発行したものを，特許庁長官に提出しなければならない」ことが規定されていることを考えれば，我が国においては，優先権の主張を認めるかどうかの判断は，第１国出願の明細書（及び特許請求の範囲）及び図面の記載に基づき行うことを前提としているといえる。
　また，そもそも，優先権の本来の趣旨は，第１国出願の出願書類をそのまま翻訳して第２国出願をした場合，新規性，進歩性等の判断においては，第２国出願についても，第１国出願日に出願したものと同様の効果を与えようというものであるが，第２国出願について，発明の成立性，実施可能要件等の判断において，第１国出願と同様に判断されることを保証するものではなく，第２国出願が第２国の特許法の下で，発明の成立性，実施可能要件等の特許要件を満たさない場合には，当然，拒絶の理由が存在することになる。そして，優先権の主張が認められるためには，我が国に出願された第２国出願に係る発明と実質的に同一と認められる発明が，第１国出願の明細書（及び特許請求の範囲）及び図面に記載されていることが必要であるのだから，第１国出願の明細書（及び特許請求の範囲）及び図面に発明が十分開示されているかどうか，或いは，発明の成立性，実施可能要件等の特許要件を満たしているかどうかの判断についても，我が国の特許法に基づいて判断すべきであり（仮に，第２国出願の時点で，加えられた記載により，第２国での発明の成立性，実施可能要件等の特許要件が認められるようになるのであれば，それは，第１国出願の時点とは，発明が変容し，同一のものではなくなったというべきであり，優先権は認められない。），我が国の特許法においては，明細書（及び特許請求の範囲）及び図面に記載されておらず，明細書に引用された未公知文献にのみ記載された事項を，明細書（及び特許請求の範囲）及び図面に記載されたものとは認めていない。
　そうしてみると，本願発明１について，パリ条約による優先権主張の効果は，第１国出願の出願書類の全体（明細書（及び特許請求の範囲）及び図面）に基づいて判断されるところ，請求人が第１国出願書類として主張する「付録Ａ(Appendix A）」は，明細書（及び特許請求の範囲）及び図面とは別のものであり，我が国において，パリ条約による優先権の主張についての判断をする上で，参酌すべきものとは認められない（なお，未公知文献を引用した本願に係る第１優先権出願の出願書類の場合と同様に，たとえ，明細書中に，公知文献を引用していた場合であっても，該公知文献に記載された事項が周知なものでない限り，該公知文献に記載された事項は，明細書に記載された事項とは認められないとすることについては，東京高裁　平成２年１月２５日　「特許と企業２５５」（１９９０年３月），第１２〜１５頁，平成１年（行ケ）第９号の判例を参照。）。
　よって，請求人の主張は採用できない。
　
第４　特許法第２９条第１項第３号及び第２項の規定違反について
１．引用例について
　本願の第２優先権出願前に頒布された引用例１〜３には，次の事項が記載されている。
（１）引用例１
サ．ヒトc-erb-AのｃＤＮＡを，v-erb-A遺伝子をプローブとして，ヒト胎盤ｃＤＮＡライブラリーから単離したこと。また，該ヒトc-erb-A ｃＤＮＡの塩基配列及びその予測されるアミノ酸配列。（Fig. １）
シ．サ．のヒトc-erb-A遺伝子は，従来から知られていた染色体１７に位置するヒトerb-A遺伝子とは異なるものであり，染色体３に位置すること。v-erb-A遺伝子との相同性から，サ．のヒトc-erb-A遺伝子をhc-erb-Aβと呼び，従来から知られていたヒトerb-A遺伝子hc-erb-Aαと呼ぶこと。
　また，ヒトゲノム中には，サ．のヒトc-erb-A遺伝子と密接に関連する複数の遺伝子が存在すること。（第６４１頁右欄第４段落，第６４２頁〜６４３頁の”Multiple erb-A genes”）
ス．上記サ．のヒトc-erb-A遺伝子を含むプラスミドpeA101を用いて，ヒトc-erb-Aを発現させたこと。（第６４３頁の”Expression of c-erb-A genes”）
セ．上記ス．で発現したヒトc-erb-Aが甲状腺ホルモン（Ｔ３）と結合し，上記サ．のヒトc-erb-Aは，甲状腺ホルモン受容体であると考えられること。（第６４３頁〜６４４頁の”Thyroid hormone binding”）
ソ．上記サ．のヒトc-erb-Aのアミノ酸配列は，ヒトグルココルチコイド受容体（hGR）と４７％，ヒトエストロゲン受容体（hER）と５２％の相同性があること。（第６３２頁左欄第２段落）
 
（２）引用例２
タ．ニワトリ胚のｃＤＮＡライブラリーから，v-erb-A遺伝子をプローブとして，ニワトリc-erb-A蛋白質をコードするｃＤＮＡをクローニングしたこと。また，該ニワトリc-erb-A ｃＤＮＡの塩基配列及びその予測されるアミノ酸配列。（Fig. １）
チ．上記タ．のニワトリc-erb-A遺伝子を用いて発現させたニワトリc-erb-A蛋白質は，甲状腺ホルモン（Ｔ３，Ｔ４）に結合し，タ．のニワトリc-erb-Aは，甲状腺ホルモン受容体であると考えられること。（第６３７頁〜第６３８頁の”The c-erb-A protein binds thyroid hormone”）
ツ．上記（１）等の文献により，トリc-erb-A遺伝子と類似したヒト遺伝子が染色体１７及び３に位置することが知られていること。（第６４０頁左欄第２段落）
　
（３）引用例３
テ．ラット甲状腺ホルモン受容体のｃＤＮＡを，ヒト甲状腺ホルモン受容体ｃＤＮＡ（上記サ．のｃＤＮＡ）をプローブとして，ラット脳ｃＤＮＡライブラリーから単離したこと。また，該ラット甲状腺ホルモン受容体のｃＤＮＡの塩基配列及びその予測されるアミノ酸配列。（Fig. １）
ト．ラット甲状腺ホルモン受容体のｃＤＮＡを含むプラスミドrbeA12。（Fig. １）
ナ．上記（２），（３）等の文献により，ヒト甲状腺ホルモン受容体の遺伝子は，複数存在し，染色体１７及び３に位置することが知られていること。（第２３７頁右欄）
ニ．上記テ．のラット甲状腺ホルモン受容体は，上記サ．のヒト甲状腺ホルモン受容体及び上記タ．のニワトリ甲状腺ホルモン受容体と類似しており，ニワトリ甲状腺ホルモン受容体により類似していること。また，従来から同定されていたerbA遺伝子との相同性により，上記サ．のヒト甲状腺ホルモン受容体をβ（hTRβ）とし，上記テ．のラット甲状腺ホルモン受容体及び上記タ．のニワトリ甲状腺ホルモン受容体はα（それぞれrTRα，cTRα）とすること。（第１６１１頁中欄第２段落〜右欄第１段落，Fig.２）
ヌ．ラット甲状腺ホルモン受容体（rTRα）のｃＤＮＡをプローブとしてヒトリンパ球細胞の染色体をハイブリダイゼーションすると，染色体１７に対応する遺伝子が観察され，ラット甲状腺ホルモン受容体（rTRα）は，染色体３に位置する上記サ．のヒト甲状腺ホルモン受容体をβ（hTRβ）とは区別されること。（第１６１１頁右欄第３段落）
ネ．上記テ．のラット甲状腺ホルモン受容体（rTRα）の遺伝子を用いて発現させたラット甲状腺ホルモン受容体（rTRα）蛋白質は，甲状腺ホルモン（Ｔ３，Ｔ４）に結合すること。
　
２．本願発明１について（１）
　引用例１に係るヒト甲状腺ホルモン受容体であるヒトc-erb-Aのアミノ酸配列は，本願発明１における（ａ）の蛋白質，すなわち，配列番号１に規定されるアミノ酸配列からなる蛋白質（ヒト甲状腺ホルモン受容体β）のアミノ酸配列と一致する。そして，引用例１には，ヒトc-erb-A遺伝子の塩基配列が記載されているから（サ．参照），本願発明１における（ａ）の蛋白質をコードする核酸は，引用例１に記載されている。
　また，本願発明１における（ｂ）の蛋白質は，（ａ）の蛋白質のアミノ酸が欠失，置換若しくは付加された変異体であり，且つ，（ａ）の蛋白質と同様のホルモン結合特性及び／又は転写活性化特性作用を有する蛋白質であるが，第２優先権出願の出願時の技術常識を勘案すれば，引用例１に記載のヒト甲状腺ホルモン受容体（ヒトc-erb-A）のアミノ酸配列又はそれをコードする遺伝子の塩基配列に基づいて，そのような変異体を得ることは，当業者が適宜成し得たことと認められるから，該（ｂ）の蛋白質をコードする核酸を得ることは，引用例１及び第２優先権出願の出願時の技術常識から当業者が容易に成し得たことと認められるし，その効果は顕著なものとは認められない。
　本願発明１における（ｃ）の蛋白質，すなわち，配列番号２に規定されるアミノ酸配列からなる蛋白質（ヒト甲状腺ホルモン受容体α）は，（ａ）の蛋白質とアミノ酸配列が極めて類似したものである（平成１０年９月１０日付け意見書の（３）を参照）。一方，上記シ．のごとく，（ａ）の蛋白質をコードする遺伝子に類似した遺伝子が別に存在することが知られていたことを考えれば，そのような遺伝子を取得し，塩基配列を決定することは，当業者が容易に成し得たことと認められるし，その効果は顕著なものとは認められない。
　さらに，本願発明１における（ｄ）の蛋白質は，（ｃ）の蛋白質のアミノ酸が欠失，置換若しくは付加された変異体であり，且つ，（ｃ）の蛋白質と同様のホルモン結合特性及び／又は転写活性化特性作用を有する蛋白質であるが，（ｃ）の蛋白質が（ａ）の蛋白質と極めて類似したアミノ酸配列を有することを考えれば，（ｄ）の蛋白質は，引用例１に記載のヒト甲状腺ホルモン受容体（ヒトc-erb-A）を包含するものであり，引用例１に記載されたものであるし，また，引用例１に記載のヒト甲状腺ホルモン受容体（ヒトc-erb-A）のアミノ酸配列又はそれをコードする遺伝子の塩基配列に基づいて，そのような変異体を得ることは当業者が容易に成し得たことと認められるし，その効果は顕著なものとは認められない。
　したがって，本願発明１は，引用例１に記載された発明であるか，又は，引用例１に記載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第１項第３号又は第２項の規定により，特許を受けることができない。
　
３．本願発明１について（２）
　引用例２には，ニワトリ甲状腺ホルモン受容体（cTRα）であるニワトリc-erb-Aをコードする遺伝子が記載されている。また，引用例３には，ラット甲状腺ホルモン受容体（rTRα）をコードする遺伝子が記載されている。また，ヒトの染色体１７には，cTRα及びrTRαと類似するヒト甲状腺ホルモン受容体の存在が示唆されている（上記ニ．参照）。
　一方，本願発明１における（ｃ）の蛋白質は，ヒトの染色体１７から取得されたcTRα及びrTRαと類似するヒト甲状腺ホルモン受容体であるが（本願明細書中【００９３】参照），ヒト以外の生物種から得られた遺伝子の類似遺伝子を，ヒトから得ようとすることは，当業者が容易に想到し得ることであり，また，ヒトの染色体１７には，cTRα及びrTRαと類似するヒト甲状腺ホルモン受容体の存在が示唆されていることを考えれば，その取得に困難性は認められない。また，引用例２又は３に記載のcTRα又はrTRαが甲状腺ホルモン受容体であることを考えれば，本願発明１における（ｃ）の蛋白質が甲状腺ホルモン受容体として機能することは，当業者の予測の範囲内であると認められる。よって，本願発明１における（ｃ）の蛋白質をコードする核酸は，引用例２又は３に記載された発明に基いて，当業者が容易に成し得たものと認められ，その効果は顕著なものとは認められない。
　また，本願発明１における（ｂ）及び（ｄ）の蛋白質は，（ｃ）の蛋白質と極めて類似したアミノ酸配列を有することを考えれば，（ｂ）及び（ｄ）の蛋白質は，引用例２又は３に記載のcTRα又はrTRαを包含するものであるし，また，引用例２又は３に記載のcTRα又はrTRαのアミノ酸配列又はそれをコードする遺伝子の塩基配列に基づいて，（ｂ）及び（ｄ）の蛋白質のような変異体を得ることは当業者が容易に成し得たことと認められるし，その効果は顕著なものとは認められない。
　したがって，本願発明１は，引用例２又は３に記載された発明であるか，又は，引用例２又は３に記載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第１項第３号又は第２項の規定により，特許を受けることができない。
　
第５　むすび
　したがって，本願発明１は，特許法第２９条第１項第３号又は第２項の規定により特許を受けることができないから，その余の本願の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本特許出願は拒絶すべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。