【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３８２４９４８号「レールの据付方法および据付構造」の特許無効審判事件についてされた平成２０年　４月２５日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成２０年（行ケ）第１０２１６号平成２１年　３月２５日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　請求項１７に係る訂正を認めない。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は請求人の負担とする。
【理　由】
第１．手続の経緯
　特許出願日　　　　　　　　　　　　　平成１４年　３月　７日
　（特願２００２−６１３８３号）
　設定登録日　　　　　　　　　　　　　平成１８年　７月　７日
　（特許第３８２４９４８号）
　審判請求書　　　　　　　　　　　　　平成１９年　７月２６日
　答弁書　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年１１月２１日
　訂正請求　　　　　　　　　　　　　　平成１９年１１月２１日
　弁駁書　　　　　　　　　　　　　　　平成２０年　２月　６日
　審決　　　　　　　　　　　　　　　　平成２０年　４月２５日
　（「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」）
　知的財産高等裁判所出訴　　　　　　　平成２０年　６月　６日
　（請求人原告　平成２０年（行ケ）第１０２１６号）
　判決言渡　　　　　　　　　　　　　　平成２１年　３月２５日
　（「審決中、請求項１７ないし２０に係る発明についての審判請求を成り立たないとした部分を取り消す。原告のその余の請求を棄却する。」）
　判決の確定　　　　　　　　　　　　　平成２１年　７月１４日
　（上告棄却、上告受理申立て却下）
　
　
第２．判決により確定（平成２１年７月１４日）した内容
　右判決により確定した内容は、以下のとおりである。
（１）平成１９年１１月２１日付け訂正請求書により、請求項１は、
「【請求項１】　軌道の基礎部上面に、走行レールと、当該走行レールに所定間隔をおいて設けられる脱線防止レールとを収納するための凹部を形成するレール溝形成工程と、
　上記凹部の底面に接着剤を塗布して振動吸収板を上記走行レールおよび脱線防止レールの敷設方向に連続して接着固定する振動吸収板の敷設工程と、
　上記走行レールおよび上記脱線防止レールの各レベルが所定のレベルとなるように、高さ寸法を調整した調整板を、上記走行レールおよび上記脱線防止レールの敷設位置に沿って、間隔をおいて上記振動吸収板上に置く走行・脱線防止レールの調整板設置工程と、
　上記調整板上に、スペーサによって互いに間隔が保持された上記走行レールおよび脱線防止レールを置き位置決めをする走行・脱線防止レール設置工程と、
　上記走行レールおよび脱線防止レールが位置決めされた上記凹部に、セルフレベリング性を有するポリウレタンを注入して硬化させる走行・脱線防止レールの樹脂注入硬化工程と、
　を含むことを特徴とするレールの据付方法。」と訂正された。
（２）同訂正請求書により、請求項４は、
「【請求項４】　軌道の基礎部上面に、走行レールを収納するための凹部を形成する走行レールの溝形成工程と、
　上記凹部の底面に接着剤を塗布して振動吸収板を上記走行レールの敷設方向に連続して接着固定する振動吸収板の敷設工程と、
　上記走行レールのレベルが所定のレベルとなるように、高さ寸法を調整した調整板を、上記走行レールの敷設位置に沿って、間隔をおいて上記振動吸収板上に置く走行レールの調整板設置工程と、
　上記調整板上に上記走行レールを置き位置決めをする走行レール設置工程と、
　上記走行レールが位置決めされた上記凹部に、セルフレベリング性を有するポリウレタンを注入して硬化させる走行レールの樹脂注入硬化工程と、
　を含むことを特徴とするレールの据付方法。」と訂正された。
（３）同訂正請求書により、請求項７は、
「【請求項７】　上記走行レールと上記接続走行レールとの接続端部同士を溶接によって接続するとともに、溶接された上記接続端部のある箇所の上記凹部に上記ポリウレタンを注入する前に、当該凹部の底面の上記振動吸収板の未敷設箇所に接着剤を塗布して上記振動吸収板を接着固定することを特徴とする請求項２、３、５および６のいずれかに記載のレールの据付方法。」と訂正された。
（４）同訂正請求書により、請求項１５は、
「【請求項１５】　走行レールと、当該レールに所定間隔をおいて設けられた脱線防止レールとの据付構造であって、
　軌道の基礎部上面に形成された凹部の底面に、上記走行レールおよび脱線防止レールの敷設方向に連続して接着剤層を介して接着固定された振動吸収板と、
　上記走行レールと脱線防止レールの敷設位置に沿って間隔をおいて、それぞれ振動吸収板上に設けられ、当該走行レールと脱線防止レールの各レベルを所定のレベルにする調整板と、
　上記調整板上に位置決めされ、スペーサによって互いの間隔が保持された上記走行レールと脱線防止レールと、
　これらが上記凹部に収納された状態で注入して硬化させたポリウレタン層と
　を備えたことを特徴とするレールの据付構造。」と訂正された。
（５）同訂正請求書により、特許明細書段落【０００７】の
「上記凹部の底面に接着剤を塗布して振動吸収板を接着固定する振動吸収板の敷設工程と、」は、
「上記凹部の底面に接着剤を塗布して振動吸収板を上記走行レールおよび脱線防止レールの敷設方向に連続して接着固定する振動吸収板の敷設工程と、」と訂正された。
（６）同訂正請求書により、特許明細書段落【００１０】の
「上記凹部の底面に接着剤を塗布して振動吸収板を接着固定する振動吸収板の敷設工程と、」は、 
「上記凹部の底面に接着剤を塗布して振動吸収板を上記走行レールの敷設方向に連続して接着固定する振動吸収板の敷設工程と、」と訂正された。
（７）同訂正請求書により、特許明細書段落【００１３】の
「当該凹部の底面の上記振動吸収板の未敷設箇所に接着剤を塗布して上記振動球種板を接着固定する」は、
「当該凹部の底面の上記振動吸収板の未敷設箇所に接着剤を塗布して上記振動吸収板を接着固定する」と訂正された。
（８）同訂正請求書により、特許明細書段落【００２１】の
「軌道の基礎部上面に形成された凹部の底面に、接着剤層を介して接着固定された振動吸収板と、」は、 
「軌道の基礎部上面に形成された凹部の底面に、上記走行レールおよび脱線防止レールの敷設方向に連続して接着剤層を介して接着固定された振動吸収板と、」と訂正された。
　
　そして、請求項１ないし請求項１６に係る発明についての審判の請求は成り立たないことが確定した。
（当該請求項に対する訂正および無効の判断は、後述する【参考】平成２０年４月２５日付け審決の内容を参照のこと）
　
　一方、判決により、請求項１７ないし２０に係る発明についての審判請求を成り立たないとした部分は取り消されたので、請求項１７ないし請求項２０に係る発明についての訂正の適否、および審判請求人の主張については、再度審決する必要がある。
　
　
第３．訂正の適否について
　１．訂正の内容
　確定していない訂正の内容は、以下のとおりである。
（１）特許明細書の請求項１７の
「【請求項１７】　走行レールの据付構造であって、
　軌道の基礎部上面に形成された凹部の底面に、接着剤層を介して接着固定された振動吸収板と、
　上記走行レールの敷設位置に沿って間隔をおいて、それぞれ振動吸収板上に設けられ、上記走行レールのレベルを所定のレベルにする調整板と、
　上記調整板上に位置決めされ、スペーサによって互いの間隔が保持された上記走行レールと、
　これらが上記凹部に収納された状態で注入して硬化させたポリウレタン層と
　を備えたことを特徴とするレールの据付構造。」
　を、
「【請求項１７】　走行レールの据付構造であって、
　軌道の基礎部上面に形成された凹部の底面に、上記走行レールの敷設方向に連続して接着剤層を介して接着固定された振動吸収板と、
　上記走行レールの敷設位置に沿って間隔をおいて、それぞれ振動吸収板上に設けられ、上記走行レールのレベルを所定のレベルにする調整板と、
　上記調整板上に位置決めされた上記走行レールと、
　これらが上記凹部に収納された状態で注入して硬化させたポリウレタン層と
　を備えたことを特徴とするレールの据付構造。」
　に訂正するものであり、「振動吸収板」の凹部の底面への接着固定に関し、「上記走行レールの敷設方向に連続して」いるものである点を追加する訂正事項と、「走行レール」に関し、「スペーサによって互いの間隔が保持され」たものである点を削除する訂正事項を含むものである。
（２）特許明細書の段落【００２３】の
「軌道の基礎部上面に形成された凹部の底面に、接着剤層を介して接着固定された振動吸収板と、上記走行レールの下面敷設位置に沿って間隔をおいて、それぞれ振動吸収板上に設けられ、上記走行レールのレベルを所定のレベルにする調整板と、上記調整板上に位置決めされ、スペーサによって互いの間隔が保持された上記走行レールと、」
　を、
「軌道の基礎部上面に形成された凹部の底面に、上記走行レールの敷設方向に連続して接着剤層を介して接着固定された振動吸収板と、上記走行レールの下面敷設位置に沿って間隔をおいて、それぞれ振動吸収板上に設けられ、上記走行レールのレベルを所定のレベルにする調整板と、上記調整板上に位置決めされた上記走行レールと、」
　と訂正するものである。
　
　２．訂正の適否の判断
　請求項１７に係る訂正において、「走行レール」に関して、「スペーサによって互いの間隔が保持され」たものである点を削除する訂正について判断する。
　訂正要件の成否は、誤記の訂正を目的とする訂正の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書又は図面を基準として判断すべきである（特許法１３４条の２第５項、１２６条３項参照）ところ、本件特許の願書に最初に添付した明細書（以下、図面と併せ、「当初明細書」という。）には次の記載がある。
　ア．「【００７９】次に、第二実施形態として、本発明の請求項４および請求項１７に関連する上記コンクリートスラブ１０の他方の走行レール１１のみが収納される他方の凹部３３（図９参照）におけるレールの据付方法および据付構造について説明する。・・・・・
【００８０】さらに、この振動吸収板１４上には、間隔をおいてコルク板からなる高さ調整板１５が載置されている。そして、これら複数の調整板１５上に、走行レール１１が敷設されている。ここで、走行レール１１の外側方には、それぞれ塩化ビニル製のパイプ２０が付設されている。そして、上記凹部３３内に、前述の実施形態と同じポリウレタン２１を注入して硬化することにより、走行レール１１が固定されている。
　　　　　　　　　　　　　中略
【００８３】・・・・・すなわち、レールの長さは一般に規格寸法が２５ｍであるが、これらを予め溶接接続して所要の長さにした後、走行レール１１両側に、塩化ビニル製のパイプ２０を、スペーサ兼水平位置調節用リング２３および適宜間隔をおいて巻回された針金やプラスチックバンド（図１３参照）２４によって付設しておく。そして、図１２に示すように、調整板１５上に、これらパイプ２０が一体化された走行レール１１を置く。
【００８４】次いで、図１３に示すように、パイプ２０に装着した水平位置調節用リング２３と凹部３３の側壁との間にコルク製のくさび部材２５を打ちこんで、走行レール１１の水平方向の位置を調節する。そして、このようにして走行レール１１の位置決めが完了した後に、針金やプラスチックバンド２４を取り去る。次に、図１４に示すように、凹部３３内の全体に後工程で注入されるポリウレタン２１との接着強度を増すための第一実施形態と同様のプライマー２６を散布する。
【００８５】次に、図１５に示すように凹部３３のレール軌道の外側に位置する側壁３３ａ（図において右側の側壁）と走行レール１１との間に、上記ポリウレタン２１を注入する。・・・・・
　　　　　　　　　　　　　中略
【００９４】なお、軌道の基礎部として、第一実施形態の走行レール１１と脱線防止レール１２を支持するためのレール支持構造と第二実施形態の走行レール１１を支持するためのレール支持構造とを形成する２条の凹部が形成された一体型のコンクリートスラブ１０を用いると、両走行レール１１の間隔や高さ精度を容易に調節することができる。」
　
　当初明細書の前記ア．の各記載によれば、訂正前明細書の請求項１７に関連して、走行レール１１のみが収納される凹部３３におけるレールの据付構造について、「走行レール１１をその両側にスペーサ兼水平位置調節用リング２３を付設して調整板１５上に置き、水平位置調節用リング２３と凹部３３の側壁との間にコルク製のくさび部材２５を打ちこんで、走行レール１１の水平方向の位置を調節して、走行レール１１の位置決めが完了した後に、凹部３３のレール軌道の外側に位置する側壁３３ａと走行レール１１との間にポリウレタン２１を注入した構造」が記載されていると認められる。
　この「スペーサ兼水平位置調節用リング」の用語は、自然な解釈として「スペーサを兼ねた水平位置調節用リング」を意味すると解されるところ、これをそのスペーサ機能部分を捉えて「スペーサ」と表現することも可能である。
　また、当初明細書の前記ア．の各記載によれば、スペーサ兼水平位置調節用リング２３は、凹部３３の側壁との間にコルク製のくさび部材２５を打ちこんで、走行レール１１の水平方向の位置を調節して、走行レール１１を位置決めする部材であるところ、それぞれ走行レールを据え付ける２条の凹部が形成された一体型のコンクリートスラブを用いるとされているので、一方の凹部３３内において水平方向の位置決めされた走行レール１１は、他方の凹部内において同様に水平方向の位置決めされた走行レールとの関係で、スペーサ兼水平位置調節用リングによって互いの間隔が保持されているということができる。
　してみると、当初明細書の前記ア．の各記載は、「スペーサによって互いに間隔が保持された走行レール」について記載していると解することもできる。
　さらに、当初明細書には、次の記載もある。
　イ．「【０１２１】次いで、外軌側の凹部３３に形成されるレールの据付構造を得るための他のレールの据付方法である第七実施形態（本発明の請求項６に関連する）について説明する。本実施形態においても、上記第六実施形態と同様に、コンクリートスラブ５０に凹部３３および溶接凹部３３ｅを形成し、底面の所定箇所に振動吸収板１４を接着固定した後に、調整板１５、１６を載置し、これら調整板１５、１６上に、スペーサ１７によって互いに間隔が保持された走行レール１１を置いて、コルク製のくさび部材２５を打ち込み、位置決めをする。」
　ここで、当初明細書の請求項６は、走行レールと接続走行レールとを凹部内に据え付けるレールの据付方法に係る発明であるところ、上記イ．の記載によれば、同請求項に関連する第七実施形態において、「走行レールがスペーサによって互いに間隔が保持されてそれぞれ調整板上に位置決めされる」という事項が記載されていると認められる。
　以上検討したところによれば、当初明細書には、「走行レール」に関し、「スペーサによって互いの間隔が保持された」事項が記載されていたと解することができる。
　そうすると、当初明細書の発明の詳細な説明の記載に照らしても、訂正前明細書の請求項１７における「スペーサによって互いの間隔が保持され」との記載が誤記であると認めることはできない。
　むしろ、当初明細書には、「走行レール」に関し、「スペーサによって互いの間隔が保持された」事項が記載されていたと解することができ、そして、訂正前明細書の請求項１７は、車両が走行する走行レールの据付構造に関する発明を記載したものであり、同発明では、走行レールは複数条存在すると解するのが自然であるところ、同請求項の記載は、「スペーサによって互いの間隔が保持された」複数条の走行レールが、「調整板上に位置決めされ」ているという技術的事項が特定されているものと解することができる。
　そして、請求項１７に係る訂正は、「走行レール」に関して、訂正前明細書の「上記調整板上に位置決めされ、スペーサによって互いの間隔が保持された上記走行レールと、」との記載から、「スペーサによって互いの間隔が保持され」との記載を削除し、「上記調整板上に位置決めされた上記走行レールと、」に訂正するものであり、この訂正は、誤記の訂正を目的とするものとは認められず、また、同訂正事項により、請求項１７に係る発明は「スペーサによって互いの間隔を保持され」ていないものを含むことになるから、実質上、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものというべきである。
　また、請求項１７についての訂正と不可分の関係にあることが明らかな段落【００２３】についての訂正も、発明の技術範囲を拡張し、又は変更するものというべきである。
　
　３．小括
　以上のとおりであるから、上記請求項１７および段落【００２３】の訂正事項は，特許請求の範囲を拡張するものであり、特許法第１３４条の２第５項で読み替えて準用する同法第１２６条第３項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
　
　
第４．本件発明
　請求項１７に係る訂正は認められないので、本件請求項１７ないし請求項２０に係る発明（以下、「本件発明１７」ないし「本件発明２０」という。）は、特許明細書の特許請求の範囲の請求項１７ないし請求項２０に記載された以下のとおりのものである。
　
「【請求項１７】　走行レールの据付構造であって、
　軌道の基礎部上面に形成された凹部の底面に、接着剤層を介して接着固定された振動吸収板と、
　上記走行レールの敷設位置に沿って間隔をおいて、それぞれ振動吸収板上に設けられ、上記走行レールのレベルを所定のレベルにする調整板と、
　上記調整板上に位置決めされ、スペーサによって互いの間隔が保持された上記走行レールと、
　これらが上記凹部に収納された状態で注入して硬化させたポリウレタン層とを備えたことを特徴とするレールの据付構造。
【請求項１８】　上記ポリウレタンは、ポリイソシアネート プレポリマーと、アミンとの混合物にコルク粒を１〜１０重量％含めたものであることを特徴とする請求項１５〜１７のいずれかに記載のレールの据付構造。
【請求項１９】　上記振動吸収板は、合成ゴムまたは天然ゴムであり、上記接着剤は硬化剤が加えられたエポキシ樹脂接着剤であることを特徴とする請求項１５〜１８のいずれかに記載のレールの据付構造。
【請求項２０】　上記振動吸収板は、コルク粒を１〜２０重量％含有し、上記調整板は、複数のコルク板を積み重ねて所定の高さに調整したものであることを特徴とする請求項１５〜１９のいずれかに記載のレールの据付構造。」
　
　なお、請求項１８ないし請求項２０は、請求項１７のみならず、判決により確定した請求項１５および請求項１６を引用したものであるので、請求項１８ないし請求項２０に係る発明を特定するのに必要な請求項１５および請求項１６についても、以下に記載しておく。
　
「【請求項１５】　走行レールと、当該レールに所定間隔をおいて設けられた脱線防止レールとの据付構造であって、
　軌道の基礎部上面に形成された凹部の底面に、上記走行レールおよび脱線防止レールの敷設方向に連続して接着剤層を介して接着固定された振動吸収板と、
　上記走行レールと脱線防止レールの敷設位置に沿って間隔をおいて、それぞれ振動吸収板上に設けられ、当該走行レールと脱線防止レールの各レベルを所定のレベルにする調整板と、
　上記調整板上に位置決めされ、スペーサによって互いの間隔が保持された上記走行レールと脱線防止レールと、
　これらが上記凹部に収納された状態で注入して硬化させたポリウレタン層と
　を備えたことを特徴とするレールの据付構造。
【請求項１６】　上記ポリウレタン層の表面レベルは、上記走行レールと上記凹部側壁との間および上記脱線防止レールと上記凹部側壁との間の上記ポリウレタン層の表面レベルが、上記軌道の基礎部上面レベルと略同じであり、上記走行レールと上記脱線防止レールとの間の上記ポリウレタン層の表面レベルは、走行レール頭部の下端部に位置することを特徴とする請求項１５に記載のレールの据付け構造。」
　
　
第５．当事者の主張
　１．請求人の主張
　請求人は、下記の甲第１号証ないし甲第１３号証及び参考資料１ないし３並びに参考資料４−１ないし４−２を提出し、請求項１７ないし請求項２０に係る発明に関し、以下の無効理由を主張している。
　
（１）無効理由１
　本件発明１７ないし２０は、甲第１号証ないし甲第１３号証に記載された発明から当業者が容易に想到し得た発明であり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
（２）無効理由２
　本件発明１７は、特許を受けようとする発明が明確でなく、特許法第３６条第６項第２号の規定に違反する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　甲第１号証：「J-RAIL ’01　鉄道技術連合シンポジウム　講演論文集」、電気学会　交通・電気鉄道技術委員会（平成13年12月）、p.427−434
　甲第２号証：「工業大辞書」、（株）日本図書センター（2000年10月25日）、p.1774−p.1775
　甲第３号証：Coenraad Esveld、“MODERN RAILWAY TRACK　Second Edition”、（蘭）、MRT-Productions（2001年）、p.253−p.257
　甲第４号証：欧州特許出願公開第０７１０７４３号明細書
　甲第５号証：特開昭５２−５１０２号公報
　甲第６号証：特公昭６３−２６２０５号公報
　甲第７号証：特開昭５６−６８０４号公報
　甲第８号証：特開昭５２−１８６１１号公報
　甲第９号証：特開平８−２３９５００号公報
　甲第１０号証：特開平３−１４９２７３号公報
　甲第１１号証：特開平７−２７９１１２号公報
　甲第１２号証：特開２０００−１４５１５２号公報
　甲第１３号証：特開平６−２１９８０８号公報
　参考資料１：「土木工学ポケットブック」、株式会社山海堂(昭和58年)、p.1054−p.1059
　参考資料２：「新編　土木工学ポケットブック」、株式会社オーム社(昭和57年)、p.1116−p.1117、 p.1130−p.1133
　参考資料３：「鉄骨工事シリーズ２　鉄骨の溶接」、理工図書株式会社(昭和50年)、p.514−p.515
　参考資料４−１：「第四版　土木工学ハンドブック１（当審注：システム上の理由によりローマ数字をアラビア数字で表記する。）」、技報堂出版株式会社(1989年)、p.1435、 p.1448−p.1449
　参考資料４−２：「第四版　土木工学ハンドブック２（当審注：システム上の理由によりローマ数字をアラビア数字で表記する。）」、技報堂出版株式会社(1989年)、p.1521、 p.1548−p.1555
　甲第１号証の２：「J-RAIL ’01　鉄道技術連合シンポジウム　講演論文集」、電気学会　交通・電気鉄道技術委員会（平成13年12月）、p.431の図−１の拡大図
　参考資料５：特開平２−２２９３０２号公報
　
　
第６．甲各号証及び参考資料の記載事項
　請求人の提出した甲第１号証〜甲第１３号証、甲第１号証の２及び参考資料１〜５には、以下の事項が記載されている。
（１）甲第１号証（J-RAIL ’01　鉄道技術連合シンポジウム　講演論文集、p.427−434）
記載事項１−１）
「オランダの化成品会社エディロン(Edilon)は、コークラストと名づけた・・・ポリウレタン系樹脂を用いて、コンクリート道床の溝にレールとともに固定する方式を開発、３０年前から試験を開始し、・・・使用実績を重ねていった。
　この方式は、レールの支持に金具を使用せず、粘弾性体（コークラスト）でレールを包み込むために、騒音・振動が吸収されるため、・・・保線作業が大幅に軽減できる特長がある。」（第４２８頁右欄９〜１９行）
　
記載事項１−２）
「Infundoと称する樹脂固定軌道というべき新型軌道構造に注目し、我が国への導入を検討した。Infundoは、砕石やまくら木及びレール締結装置を持たない、従来の軌道とは全く異なる構造で、それらの機能をコンクリート床板や樹脂などによって実現するものである。」（第４３１頁左下欄１４〜１８行）
　
記載事項１−３）
「Infundo軌道の特徴として、砕石の突き固めやレール締結装置ボルトの点検等の保守が不要になること、レールウェブを樹脂で覆っているため、振動が減衰することから低騒音、低振動が期待できること、・・・などがあげられる」（第４３１頁左下欄２７行〜同頁右下欄１行）
　
記載事項１−４）
「２．２　施工方法　レールより少し大きめの溝がついたコンクリート床版をまず地盤上に施工し、溝の底にはコルクパッドを敷き、さびやゴミを落としたレールを置く。・・・上下左右とも±１ｍｍの精度で施工している。レールのウェブ部の左右に並行して塩ビ製等のパイプを入れる。プライマーを塗布した後、Edilon社製樹脂を溝の隙間に注入し、連続的にレールと溝との隙間を埋めていく。パイプは樹脂の注入量を節約するとともに、各種ケーブルの配線路としても使用できる。」（第４３１頁右下欄９行〜第４３２頁左欄３行）
　
記載事項１−５）
「（株）新潟鐵工所新潟構機工場内の線路の一部にInfundo軌道が試験施工された。施工箇所は、直線部１カ所および曲線部１カ所である（図２参照）。・・・曲線部は・・・内軌道レールに護輪軌条を設けた。」（第４３２頁左欄１２行〜同頁右欄１行）
　
記載事項１−６）
「図８は、スラブ中央及び端部のスラブに対するレール上下変位量測定結果を示す。在来軌道では、レールをまくら木で断続的に支持するのに対し、Infundo軌道ではレールを連続的に支持するという違いがあり」（第４３３頁右欄１１〜１４行）
　
記載事項１−７）
　第４２９頁の図−１の断面図には、溝内のレール下に高さ調整パッドを設け、その上にレールを設置した点、走行レールと凹部側壁との間は「軌道の基礎部上面レベル」まで樹脂が充填され、車両のフランジウエイとなる走行レールにつながる内側部の樹脂の表面レベルは「走行レール頭部の下端部」とした点が記載されている。
　
記載事項１−８）
　第４３１頁の図１の断面図には、溝の底にコルクパッドが設けられ、その上にレールを設置した点が記載されている。
　
記載事項１−９）
　第４３２頁の図２には、INFUNDO施工位置図として、「曲線部INFUNDO軌道」と、「直線部INFUNDO軌道」とが記載されている。
　
　ただし、上記各記載事項のうち、記載事項１−１）、１−７）は、第４２７頁〜第４３０頁の「Ｓ９−１−８．LRT対応の新しい軌道構造および分岐器の動向と日本への適用について」と題した論文に係り、記載事項１−２）〜１−６）及び１−８）〜１−９）は、第４３１頁〜４３４頁の「Ｓ９−１−９．　LRT対応樹脂固定軌道(INFUNDO)の試験施工と特性確認試験について」と題した論文に係る記載である。
　
（２）甲第２号証（工業大辞書、p.1774−p.1775）
記載事項２−１）
「護輪軌條（ゴリンキジョウ）　鐵道車両の脱逸を防ぎ、・・・設くるものにして・・・曲線其他危害損傷の生ずる虞ある所に置くものとす。・・・護輪軌條と走行軌條（Running　Rail）との間には輪縁の通過に差支無き限り、一定の間隙・・・を存し・・・若くは特別の方法を以て、両軌條を連結すべし（第一・二図）」（第１７７４頁中段）
　
記載事項２−２）
　第一図と第四図（乙）には、護輪軌條と走行軌條がスペーサを介して所定の間隙を以てボルトで連結されている点が記載されている。
　
記載事項２−３）
　第三図（己）および第四図（甲）には、２条の走行軌條の内側に走行軌條より短い２条の護輪軌條が並設されており、走行軌條の接続端部は護輪軌條より突き出る状態とされた点が記載されている。
　
（３）甲第３号証（Coenraad Esveld、“MODERN RAILWAY TRACK　Second Edition、p.253−p.257）
記載事項３−１）
「９．８　埋め込み型レール
　９．８．１　埋め込み型レールの特徴　埋め込み型レール構造は、例えばコルクとポリウレタンからなる複合材を介してのレールの連続的な支持を伴う。これらレールはこの弾性複合材を介して固着されるが、・・・レールヘッドを除いてレールの側面（profile）のほぼ全体を包囲する。」（第２５３頁３８〜４２行）
　
記載事項３−２）
「このレールの固着の方法は以下の原理を特徴とする：
　―　レールが弾性帯状板上に連続的に支持されること
　―　レールが溝内で弾性的固着によってガイドされること
　―　・・・
　―　レールの側面（profile）が弾性的な注入複合材によって固着されること
　―　・・・ 
　弾性で連続的に支持されたレールの長所は、単一レール支持材間の二次的な湾曲に起因する力学的な力が存在しないこと、・・・」（第２５４頁１〜８行）
　
記載事項３−３）
「９．８．２　埋め込み型レール軌道の建造　埋め込み型のレールは、注入された弾性複合材およびレールを収容するための溝部を必要とする。このような溝部は、コンクリートまたは鋼鉄にて提供することができる。・・・図９．４６はこの埋め込み型レールを含むスラブの細部の断面を示す。」（第２５４頁１１〜２１行）
　
記載事項３−４） 
「溝部の底部には、弾性帯状帯（an elastic strip）が敷かれ、レールがこの上面に、溝部内に収まるように置かれるが、ここでレールフットの下側にはパッドが詰められ、両脇には弾性くさびが詰められる。レールはトップダウン方式にて調節される。調節の後、レールは加熱することで応力を解放され、その後、弾性複合材が溝部内に注入される（図９．５２）。」（第２５４頁３６〜４４行）
　
記載事項３−５）
　第２５４頁の図９．４６には、溝部の左側に「弾性くさびとブロック」、溝部の右側に「注入された弾性材」、「弾性くさびとチューブホルダ、φ５０ｍｍのＰＶＣチューブ」、溝部の上側に「軌間」、溝部の下側に「弾性材の平準化シム」と記載されている。
　
記載事項３−６）
　第２５５頁の図９．４９には、溝の底がレールの敷設方向に連続して黒灰色で、所定間隔で黄色の模様或いは部材が溝の底の全幅にわたって設けられている点が記載されている
　
（４）甲第４号証（欧州特許出願公開第０７１０７４３号明細書）
記載事項４−１）
「１．コンクリートから製造され、その上側表面に搭載されたパッド（１０）を有し、使用において、鉄道レール（１２）の下側フランジ（１６）を受け、これと噛み合う鉄道枕木（１４）であって、前記パッド（１０）は複合パッドであり、エラストマーパッド（３０）および接合手段（４０）を含み、この接合手段の上側表面は前記エラストマーパッド（３０）の下側表面にこれらの間の相対的移動を阻止するように接合され、この枕木（１４）は、さらに、前記接合手段（４０）をこの枕木の上側表面に接合する粘着層（１８）を含み、これによってこれらの間の相対移動が阻止され」（請求項１）
　
記載事項４−２）
「図６および図７の代替態様においては、エラストマーパッド３０’は上述のエラストマーパッド３０と類似する・・・。微粒子層４０’が用いられるが、これはポリウレタンパッド３０’に直接に接合された微粒子４２を含む。これはこのポリウレタンパッド３０’がこのコンクリート枕木１４に粘着的に接合することを可能にしている。」（第４頁第５欄１５〜２２行）
　
記載事項４−３）
「さらに、粘着層５０’が用いられ、これら接合された微粒子４２’がこのコンクリート枕木１４に、これら接合された微粒子４２’の露出された部分およびこのコンクリート枕木１４の上面１８のところで接合され、この結果として、このポリウレタンパッド３０’とこのコンクリート枕木１４との間の相対的な移動が阻止され」（第４頁第５欄３５〜４２行）
　
記載事項４−４）
「エラストマーパッド３０’および微粒子層４０’から構成される複合パッド１０’とコンクリート枕木１４とが互いにこの微粒子層４０’および粘着層５０’を介して接合される。」（第４頁第５欄５７行〜同頁第６欄第２行）
　
（５）甲第５号証（特開昭５２−５１０２号公報）
記載事項５−１）
「本発明はまた平坦な表面上に所望の傾斜をもつてレールを支持するための傾斜付弾性詰材を提供する。
　本発明によれば、詰材は荷重を受けて変形するときに一定の傾斜を維持するように設計される。・・・
　詰材はレールに沿つて一定間隔で配置される個々の要素であり、或はまた各レールの下で連続したものとすることもできる。・・・
　本発明による詰材は例えば合成ゴム、天然ゴム、コルク、ポリウレタン、ポリ硫化物のような弾性重合材料を含む種々の材料で造ることができる。」（第２頁右上欄８行〜同頁左下欄１行）
　
記載事項５−２）
「平坦な厚板軌条基礎上にレールを連続的または間欠的に支持する傾斜した詰材」（第２頁右下欄１０〜１１行）
　
記載事項５−３）
「第２図は２つ以上の構成要素を用いた傾斜支持詰材７、８を示し、傾斜要素８は堅い材料で接着形状または界面摩擦によつて矩形弾性詰材７と位置づけられる。
　第３図は２つ以上の構成要素を取入れた傾斜支持詰材９、１０を示し、これによつて堅い材料の傾斜部材１０が矩形弾性着座詰９内に押込められる。」（第３頁右上欄３〜１０行）
　
記載事項５−４）
　第２図には、コンクリート厚板５上に矩形弾性詰材７が設置され、その上に傾斜要素８が設置され、この傾斜要素８の上にレール１が載置されているものが記載されている。
　
記載事項５−５）
　第３図には、コンクリート厚板５上に矩形弾性着座詰材９が設置され、その上に傾斜部材１０が設置され、この傾斜部材１０の上にレール１が載置されているものが記載されている。
　
記載事項５−６）
　第１図には、レールを傾斜支持する弾性傾斜詰材６が１段構成であるものが記載されている。
　
（６）甲第６号証（特公昭６３−２６２０５号公報）
記載事項６−１）
「この発明は、瓦斯・液体燃料・水道・地下ケーブル等の鋼管を開削工法により地表下に埋設し、且つ鋼管継手部を溶接により結合する施工法」（第１頁第２欄２〜４行）
　
記載事項６−２）
「従来の開削工法は、道路交通事情等により掘削・山留・配管・芯出し・溶接・検査・防食・砂埋戻し・仮復旧の作業を例えば８時間程度の短い許可作業時間内に完了し、その後は道路を開放する即日復旧工法が主体である。」（第１頁第２欄１１〜１５行）
　
記載事項６−３）
「まず、管１が前日に埋設したものであり（第１図Ａ参照）、・・・。次に、掘削構に管８を配管し、管１と管８の継手部９にクランプ１０をセツトし管１と管８の芯出しを行ない開先を保持する（第１図Ｅ参照）。次に、継手部９の仮溶接後にクランプ１０は撤去し、継手部９の本溶接後に検査・防食を行なう（第１図Ｆ参照）。次に、掘削構を砂で埋戻しながら山留を撤去し（第１図Ｇ参照）」（第２頁第３欄１〜１３行）
　
記載事項６−４）
「本発明は地表下に管を埋設するに際し、前記管同志の結合個所に会所囲壁を形成するとともに、該会所囲壁間を繋ぐ掘削構内に前記管を設置し、しかる後に前記掘削構を埋戻して前記管を順次埋設していく埋設作業に並行して前記会所囲壁内において前記管同志を順次溶接し、しかる後に溶接終了した会所囲壁を前記埋設作業に並行して撤去する」（第２頁第３欄３７〜４４行）
　
記載事項６−５）
「第２図は本発明方法を示すものである。すなわち、管埋設が矢印の方向に進むものとし、土圧及び道路を開放する場合は車輛荷重に対して十分な強度を有する機能を持つ会所囲壁１０，１１，１２の設置並びに管１３，１４，１５の布掘部の埋設が既に完了しているとすると、土木チームは新設部１６，１７の掘削・山留・会所囲壁設置・配管・芯出し・布掘部の砂埋戻しと仮復旧を行ない、溶接チームは土木チームの作業に関係の無い管１３，１４の継手部をを会所囲壁１０内で、管１４，１５の継手部を会所囲壁１１内で土木チームと並列で行なう。会所囲壁１０，１１内の砂埋戻し・会所囲壁１０，１１撤去・仮復旧は、溶接チームの作業完了後に土木チームが新設部１６，１７と並行して都合のよい時点で行なう。」（第３頁第４欄３〜１７行）
　
（７）甲第７号証（特開昭５６−６８０４号公報）
記載事項７−１）
「本発明は鉄道等の線路を敷設する際に、溶接によってつなげられたレールを架設する方法およびその方法によって敷設される線路に関する」（第３頁左下欄２〜５行）
　
記載事項７−２）
「案内溝３０２内にレール３００が支持されている。」（第９頁左下欄４〜５行）
　
記載事項７−３）
「レール３００のフランジの下に弾性パッド３０８を入れることによってコンクリート構造に伝達される振動および騒音を小さくすることができる。」（第９頁左下欄１６〜１９行）
　
記載事項７−４）
「最後にレールとクリップを取り付けた後に、前記案内溝３０４全体内にＨＬ１級のアスファルト３２６が充填される。」（第１０頁左上欄１３〜１５行）
　
記載事項７−５
「このような本発明の利点は溶接によってつなげたレール及びコンクリートスラブを用いた路面系の鉄道においても得られる。」（第１０頁右上欄６〜８行）
　
（８）甲第８号証（特開昭５２−１８６１１号公報）
記載事項８−１）
「スラブ式軌道構造において、レールを直結させるコンクリート版と下層のコンクリート盤あるいは堅固な盤との間に・・・ポリウレタン樹脂と骨材との混合物の固化体よりなる層を設けることを特徴とするスラブ式軌道構造。」（特許請求の範囲）
　
記載事項８−２）
「本発明の目的は、・・・防音，防振性にすぐれ耐久性があるスラブ式軌道構造を提供することにある。」（第２頁左上欄１１〜１３行）
　
記載事項８−３）
「ポリウレタン樹脂は１液型と２液型がある。・・・。
　２液型ではイソシアネート基を有する化合物を主成分とする・・・主剤と硬化剤とになっている・・・またアミン系触媒を併用することもできる。・・・。
　・・・骨材は・・・コルク粉・・・を適宜混入して用いることができる。
　樹脂と骨材との混合物は・・・コンクリート版や下層のコンクリート盤や堅固な盤によく接着するが必要に応じてプライマーを使用するとよい。」（第３頁右上欄７行〜同頁左下欄１５行）
　
（９）甲第９号証（特開平８−２３９５００号公報）
記載事項９−１）
「【請求項１】 ゴム(Ａ)、軟化剤(Ｂ)、無機充填剤及び／又は有機充填剤の充填剤(Ｃ)、有機発泡剤(Ｄ)及び加硫剤(Ｅ)を含有する粘性ゴム混和物を加硫発泡した粘弾性発泡体からなる防振材であって、上記ゴム(Ａ)１００重量部に対し、軟化剤(Ｂ)１０〜２００重量部と、無機充填剤及び／又は有機充填剤の充填剤(Ｃ)５〜３００重量部を含有し、且つ上記粘弾性発泡体は、密度が０．２g／cm3以下に設定されていると共に、連続気泡と独立気泡が混在することを特徴とする防振材。」（特許請求の範囲）
　
記載事項９−２）
「【００２３】本発明で用いられる無機充填剤及び／又は有機充填剤の充填剤(Ｃ)としては、・・・コルク粉末等の有機充填剤が挙げられるのであり、・・・。この場合、これらは単独、もしくは２種以上併せて用いられる。」（第３頁第４欄１４〜２４行）
　
記載事項９−３）
「【００２４】そして、上記無機充填剤及び／又は有機充填剤の充填剤(Ｃ)の配合割合としては、上記ゴム (Ａ）１００部に対して、５部〜３００部の範囲に設定することが好ましい。」（第３頁第４欄２５〜２８行）
　
記載事項９−４）
「【００３２】即ち、本発明においては粘性ゴム混和物が、ゴム(Ａ)１００重量部に対し、軟化剤(Ｂ)１０〜２００重量部、無機充填剤及び／又は有機充填剤の充填剤(Ｃ)５〜３００重量部、有機発泡剤(Ｄ)１〜５０重量部及び加硫剤(Ｅ)０．０１〜１０重量部からなるものが望ましい。」（第４頁第５欄３３〜３８行）
　
（１０）甲第１０号証（特開平３−１４９２７３号公報）
記載事項１０−１）
「ポリイソシアネート（バイエル社製、商品名「デスモジュールＲＦ」）５０ｇおよびエポキシ樹脂（シェル社製、商品名「エピコート１００７」）２５ｇを脱水酢酸エチル２５ｇに加えて１０時間ドラムミルにて混合溶解し、次いでこの溶液に蛍光染料（チバガイギー社製、商品名「ユビテックスＯＢ」）０．５ｇを添加してドラムミルにて１時間混合してＰＶＣモール用プライマー組成物を製造した。」（第３頁右下欄２〜１０行）
　
（１１）甲第１１号証（特開平７−２７９１１２号公報）
記載事項１１−１）
「【００１６】・・・表皮２材料に用いたクロロプレンゴム（ＣＲ）が接着性に優れることから、路面へ路面排水材Ａを確実に固着できる。ここで、接着剤には、エポキシ樹脂接着剤が適している。とりわけ、水に不溶性のポリアミドや芳香族ポリアミンを硬化剤に用いたエポキシ樹脂接着剤が好適となる。・・・湿潤しているコンクリート路面でも使用可能で、現場取付工事の作業性に優れるためである。」（第３頁第４欄１０〜１８行）
　
（１２）甲第１２号証（特開２０００−１４５１５２号公報）
記載事項１２−１）
「【００２８】・・・図１０に示すように・・・低地表面部８ｃには、・・・一対の前記高さ調整板本体２０，２０が配置されると共に、これらの各高さ調整板本体２０，２０には、この高さ調整板本体２０の略半幅で、高さ方向の構成を略同一とする高さ調整板本体１２０，１２０が隣接されて並列配置されている。」（第４頁第６欄４９行〜第５頁第７欄８行）
　
記載事項１２−２）
　図１０には、高さ調整板本体２０，１２０を積み重ねて高さ寸法を調整した点が記載されている。
　
（１３）甲第１３号証（特開平６−２１９８０８号公報）
記載事項１３−１）
「【０００１】【産業上の利用分野】本発明は、良好な自己充填性を有するコンクリートの現場施工方法、さらに詳しくは、良好な自己充填性を有するフレッシュコンクリートを型枠内に流し込み、フレッシュコンクリートの流動性と充填性によって締固め作業を行なうことなく、あるいは著しく軽減し、コンクリートを材料分離を生じることなく型枠内全域に緻密に打設する施工方法に関する。」（第２頁第１欄３６〜４３行）
　
記載事項１３−２）
「【００２６】・・・コンクリートの流し込み位置は終始、同一の面側からのみとした。」（第５頁第８欄１７〜２４行）
　
記載事項１３−３）
「【００２８】自己充填性コンクリートを、図３に示すような断面をもつ鉄筋コンクリートＵ型側溝へ打設することによって、その流動勾配を調べた。」（第５頁第８欄３１〜３３行）
　
記載事項１３−４）
「【００３０】・・・これに対し軟練り普通コンクリートでは、コンクリートの投入面側にコンクリートが堆積し、型枠内全域に充填するためには、・・・コンクリートの投入面を切り替える作業が必要であった。」（第５頁第７欄４９行〜第６頁第９欄５行）
　
（１４）参考資料１（土木工学ポケットブック、p.1054−p.1059）
記載事項１４−１）
「レール長は、・・・定尺を２５ｍとし」（第１０５７頁３行）
　
（１５）参考資料２（新編　土木工学ポケットブック、p.1116−p.1117, p.1130−p.1133）
記載事項１５−１）
「舗装の破損を防ぎ、輪縁路を確保し、かつ脱線車輪の復線の目的も兼ねてガードレールを設ける」（第１１１６頁右欄２０〜２２行）
　
（１６）参考資料３（鉄骨工事シリーズ２　鉄骨の溶接、p.514−p.515）
記載事項１６−１）
「昭和47年労働衛生安全法制定に基づき，安衛則も大幅に改正されたが，「第4章　爆発，火災等の防止」について多くの制限条項が追加された。
　溶接作業場付近や直下には・・・燃えやすい物質を置かないようにする」（第５１４頁９〜１２行）
　
（１７）参考資料４−１（第四版　土木工学ハンドブックＩ、p.1435, p.1448−p.1449）
記載事項１７−１）
「3.4.2　溶接・・・水圧鉄管に使われる溶接は，・・・。」（第１４４９頁右欄７〜１７行）
　
（１８）参考資料４−２（第四版　土木工学ハンドブックＩＩ、p.1521, p.1548−p.1555）
記載事項１８−１）
「4.2.4　ロングレール　レール継目を，溶接により除去し，乗心地の改善，騒音振動の減少などを目的とするロングレールは新設線，既設線を問わず広く採用され」（第１５５１頁右欄３５行〜第１５５２頁左欄第２行）
　
（１９）甲第１号証の２（弁駁書において提出された、甲第１号証の第４２９頁の図−１の拡大図）
記載事項１９−１）
　溝内に設置するレールの下に設けた高さ調整パッドの下の溝の底に、パッド状の部材が敷かれている点が記載されている。
　
（２０）参考資料５（特開平２−２２９３０２号公報）（弁駁書において提出されたもの。）
記載事項２０−１）
「軌道組立体（レールと枕木とから成る予め組立られている構造体）を搬送し、そしてその軌道組立体をこのコンクリート・スラブの上に支持する。」（第４頁右上欄３〜６行）
　
　
第７．当審の判断
　１．請求項１７について
　事案に鑑み無効理由２から先に判断することとする。
　（１）無効理由２について（特許法第３６条第６項第２号についての判断）
　請求人の主張は、請求項１７の「スペーサによって互いに間隔が保持された上記走行レール」に関して、スペーサによって走行レールと何との間隔を保持するのかが不明であるから、請求項１７の記載が明確でないというものである。
　しかしながら、「第３．訂正の適否について」の「２．訂正の適否の判断」において記載したように、請求項１７は、車両が走行する走行レールの据付構造に関する発明を記載したものであり、同発明では、走行レールは複数条存在すると解するのが自然であるところ、同請求項の記載は、「スペーサによって互いの間隔が保持された」複数条の走行レールが、「調整板上に位置決めされ」ているという技術的事項が特定されているものと解することができる。
　そうすると、請求項１７の記載は明確であるということができ、請求人の主張は採用できない。
　
　（２）無効理由１について（特許法第２９条第２項についての判断）
　（２−１）甲第１号証に記載された発明
　上記第６．（１）に摘示した各記載事項（記載事項１−２、１−４、１−８）によれば、甲第１号証には、「コンクリート床板につけられたレールより少し大きめの溝の底に敷かれたコルクパッドと、その上に置かれたレールと、レールを置いた前記溝に注入される樹脂からなる樹脂固定軌道の構造。」の発明（以下、「甲１発明」という。）が記載されているものと認められる。 
　
　（２−２）本件発明１７と甲１発明との対比 
　i)　甲１発明の「レール」は、本件発明１７の「走行レール」に相当し、以下同様に、「コンクリート床板」は「軌道の基礎部」に、「溝」は「凹部」に、「溝の底」は「凹部の底面」に、「樹脂固定軌道の構造」は「レールの据付構造」に、それぞれ相当する。
　ii)　甲１発明において、「レール」（走行レール）は、「コンクリート床板」（軌道の基礎部）につけられた「溝の底」（凹部の底面）に「敷かれたコルクパッド」の「上に置かれた」ものであるのだから、前記「溝」（凹部）は、前記レールを置くために、コンクリート床板の上面に形成されるものであるということができる。続いて、前記「コルクパッド」は、本件発明１７の、（凹部の底面の）「振動吸収板」に相当し、また、甲１発明の前記「敷かれた」点と、本件発明１７の「接着固定された」点とは、「敷かれた」点において共通する。したがって、甲１発明の「樹脂固定軌道の構造」（レールの据付構造）は、「走行レールの据付構造」が、「軌道の基礎部上面に形成された凹部の底面に敷かれた振動吸収板」と、「走行レール」とを実質的に備えたものである点で、本件発明１７と共通するものである。さらに、甲１発明の「レール」は複数条であり、レールが据付られる際に、その位置およびレール相互の間隔が調整されることは当然であるから、甲１発明のレールが「位置決めされ、互いの間隔が保持され」ているのは明らかといえる。
　iii)　甲１発明は、「コルクパッド」（振動吸収板）の上に「レール」（走行レール）を置いた「溝」（凹部）に「樹脂」を「注入」するものであるが、レール及びコルクパッドが溝に収納された状態で樹脂が注入されること、及び、注入された樹脂が、硬化させた樹脂層となることは当業者にとって常識であるから、甲１発明は、「走行レール、及び振動吸収板が凹部に収納された状態で注入して硬化させた樹脂層」を実質的に備えた点で、本件発明１７と共通するものであるといえる。
 　 
　以上のことから、本件発明１７と甲１発明とは、
「走行レールの据付構造であって、
　軌道の基礎部上面に形成された凹部の底面に敷かれた振動吸収板と、
　位置決めされ、互いの間隔が保持された上記走行レールと、
　上記走行レールと上記振動吸収板が上記凹部に収納された状態で注入して硬化させた樹脂層とを備えたレールの据付構造。」である点で一致し、以下の点で相違する。
　
　【相違点１】：本件発明１７は、振動吸収板が、凹部の底面に、「接着剤層を介して接着固定」されるのに対し、甲１発明は、単に「敷かれ」るものである点。
　【相違点２】：本件発明１７は、「振動吸収板上に設けられ、走行レールのレベルを所定のレベルにする調整板」を備えるのに対し、甲１発明は、前記構成について明らかでない点。
　【相違点３】：本件発明１７は、「調整板」を「走行レールの敷設位置に沿って間隔をおいて」設ける構成を備えるのに対し、甲１発明は、前記構成について明らかでない点。
　【相違点４】：本件発明１７は、走行レールが、「調整板上に位置決めされ、スペーサによって互いの間隔が保持され」た構成を備えるのに対し、甲１発明は、前記構成について明らかでない点。 
　【相違点５】：本件発明１７は、樹脂として、「ポリウレタン」を採用しているのに対し、甲１発明においては、その点が明らかでない点。
　なお、相違点５に関し、被請求人は相違点であるとの主張をしていない。
　
　（２−３）相違点についての判断
　【相違点２】について
　上記（２−１）では、甲１発明の認定を、第４３１頁〜４３４頁の「Ｓ９−１−９．　LRT対応樹脂固定軌道(INFUNDO)の試験施工と特性確認試験について」と題した論文に基づいて行ったが、同じく甲第１号証の第４２７頁〜第４３０頁の「Ｓ９−１−８．LRT対応の新しい軌道構造および分岐器の動向と日本への適用について」と題した論文の、第４２９頁の図−１には、溝内のレール下に高さ調整パッドを設け、その上にレールを設置した点が開示されている（記載事項１−７）。ここで、前記開示された点に関し、甲第１号証の第４２９頁の図−１の拡大図として、弁駁書で提出された甲第１号証の２によれば、溝内に設置するレールの下に設けた前記高さ調整パッドの下の溝の底に、さらに、パッド状の部材が敷かれている点を看て取ることができ（記載事項１９−１）、前記パッド状の部材は、溝の底に敷かれたものであることから、甲１発明のコルクパッドに対応すると解するのが相当である。そうすると、甲第１号証には、甲１発明の他に、「コルクパッドの上に設けられたレールの高さ調整パッド」が開示されているということができる。
　ここで、上記（２−２）のi)　及びii)　に示したように、「コルクパッド」、「レール」は、それぞれ、「振動吸収板」、「走行レール」に相当し、また、前記「高さ調整パッド」は、レールのレベルを所定のレベルにする調整板に外ならない。
　したがって、甲第１号証には、「振動吸収板上に設けられ、走行レールのレベルを所定のレベルにする調整板」が開示されているということができる。
　そうすると、甲１発明に、甲第１号証に開示された上記の技術を適用して、【相違点２】に係る本件発明１７の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たものであるといえる。
　
　【相違点３】について 
　甲第１号証には、「２．２　施工方法　レールより少し大きめの溝がついたコンクリート床版をまず地盤上に施工し、溝の底にはコルクパッドを敷き、さびやゴミを落としたレールを置く。・・・Edilon社製樹脂を溝の隙間に注入し、連続的にレールと溝との隙間を埋めていく。」（記載事項１−４）と記載されているが、この記載は、「コルクパッド」（振動吸収板）が「敷」かれる状態が、どのようなものかを明確に説明したものであるとはいい得ず、また、Edilon社製樹脂が「連続的にレールと溝との隙間を埋めていく」ことは、単に、当該樹脂の連続性の説明に過ぎず、同じく、「コルクパッド」が「敷」かれる状態を明確に説明したものではない。また、調整板については、何ら言及されていない。
　続いて、同じく、甲第１号証には、「在来軌道では、レールをまくら木で断続的に支持するのに対し、Infundo軌道ではレールを連続的に支持する」（記載事項１−６）と記載されているが、ここでの「連続的」な「支持」が、レールと溝との隙間を埋めた樹脂による支持を説明したものであることは、同じく、甲第１号証の「Infundoと称する樹脂固定軌道というべき新型軌道構造に注目し、・・・Infundoは、砕石やまくら木及びレール締結装置を持たない、従来の軌道とは全く異なる構造で、それらの機能をコンクリート床板や樹脂などによって実現する」（記載事項１−２）という記載から推認することができ、ここにおいても、レールを置く「コルクパッド」（振動吸収板）が「敷」かれる状態が、どのようなものかが明確に説明されているとはいい得ない。また、調整板が「レールの敷設位置に沿って間隔をおいて」置かれることについては、何ら言及されていない。
　続いて、同じく、甲第１号証の第４２９頁の図−１（断面図）には、溝内のレール下に高さ調整パッドが設けられ、その上にレールが設置された点が記載されており（記載事項１−７）、前記第４２９頁の図−１の拡大図として弁駁書において提出された甲第１号証の２には、溝内に設置するレールの下に設けた高さ調整パッドの下の溝の底に、パッド状の部材が敷かれている点が記載されており（記載事項１９−１）、第４３１頁の図１（断面図）には、溝の底にコルクパッドが設けられ、その上にレールを設置した点が記載されている（記載事項１−８）が、上記したように、前記第４２９頁の図−１と、前記第４３１頁の図１とは異なる論文に記載されたものであり、後者の図１が記載された論文には、高さ調整パッドに関する記載が一切無いだけでなく、むしろ、「コルクパッドを敷き、さびやゴミを落としたレールを置く」（記載事項１−４）という記載があることからすれば、後者の図１に記載されるコルクパッドの上には、レールが直接置かれるものであると解するのが相当である。したがって、前記第４２９頁の図−１の断面図と、前記第４３１頁の図１の断面図とを合わせ見て、高さ調整パッド（調整板）は、コルクパッドの上に、「レールの敷設位置に沿って間隔をおいて」置かれるものであるとはいい得ない。
　さらに、同じく、甲第１号証には、「この方式は、レールの支持に金具を使用せず、粘弾性体（コークラスト）でレールを包み込むために、騒音・振動が吸収される」（記載事項１−１）と記載されているが、ここで、「レールを包み込む」として説明される状態が、粘弾性体によりレールの両側部を広く挟み込んでいるだけではなく、粘弾性体が下部にまで回り込んでいることを示すものであるとはいえず、また、仮に下部にまで回り込んでいることを示すものであったとしても、それが、レールの下部に設けられた高さ調整パッド（調整板）を、「レールの敷設位置に沿って間隔をおいて」置くことのみによって実現するものとはいい得ず、例えば、間隔をおかずに連続して置かれた高さ調整パッドに、浅い切り込みを入れたり、孔を設けたりすることによっても実現するものであるから、いずれにしろ、前記の「レールを包み込む」という記載によって、高さ調整パッドが、「レールの敷設位置に沿って間隔をおいて」置かれた状態が説明されているとはいい得ない。また、前記記載は、振動吸収板が敷かれる状態を説明したものでもない。
　次に、甲第３号証には、「このレールの固着の方法は以下の原理を特徴とする：
　―　レールが弾性帯状板上に連続的に支持されること
　―　レールが溝内で弾性的固着によってガイドされること・・・
　―　レールの側面（profile）が弾性的な注入複合材によって固着されること・・・
　弾性で連続的に支持されたレールの長所は、単一レール支持材間の二次的な湾曲に起因する力学的な力が存在しないこと、・・・」（記載事項３−２）と記載され、また「溝部の底部には、弾性帯状帯（an elastic strip）が敷かれ、レールがこの上面に、溝部内に収まるように置かれるが、ここでレールフットの下側にはパッドが詰められ」（記載事項３−４）と記載されているが、ここで、本件発明１７の「振動吸収板」、「調整板」にそれぞれ相当する、「弾性帯状帯（an elastic strip）」、「パッド」は、前記の「単一レール支持材間の二次的な湾曲に起因する力学的な力が存在しない」という長所をもたらすために、ともに、「レールの敷設方向に連続して」置かれていると解するのが相当である。
　続いて、同じく、甲第３号証には、溝部の下側に「弾性材の平準化シム」と記載され（記載事項３−５）、また、「埋め込み型レール構造は、例えばコルクとポリウレタンからなる複合材を介してのレールの連続的な支持を伴う。これらレールはこの弾性複合材を介して固着されるが、・・・レールヘッドを除いてレールの側面（profile）のほぼ全体を包囲する。」（記載事項３−１）と記載されている。ここで、「弾性材の平準化シム」は、本件発明１７の「調整板」に相当するが、前記「弾性材の平準化シム」が、「レールの敷設位置に沿って間隔をおいて」置かれることは、前記各記載から明らかではない。また、仮に、「profile」が、前記「側面」ではなく、下面及び上面も含めた「輪郭」の意であったとしても、前記弾性複合材が、当該「輪郭」の「ほぼ全体を包囲する」ことは、例えば、間隔をおかずに連続して置かれた前記「弾性材の平準化シム」に、浅い切り込みを入れたり、孔を設けたりすることによっても実現するものであるから、前記各記載が、「弾性材の平準化シム」が、「レールの敷設位置に沿って間隔をおいて」置かれた状態を説明しているとはいい得ない。また、前記各記載は、振動吸収板がレールの敷設方向に連続して敷かれる状態を説明したものでもない。
　さらに、同じく、甲第３号証の第２５５頁の図９．４９には、溝の底がレールの敷設方向に連続して黒灰色で、所定間隔で黄色の模様或いは部材が溝の底の全幅にわたって設けられている点が記載されている（記載事項３−６）が、前記「黒灰色」のもの及び「黄色」のものが、それぞれ何であるのかは明確でない。
　次に、甲第５号証には、「本発明はまた平坦な表面上に所望の傾斜をもつてレールを支持するための傾斜付弾性詰材を提供する。・・・詰材はレールに沿つて一定間隔で配置される個々の要素であり、或はまた各レールの下で連続したものとすることもできる。」（記載事項５−１）と記載され、また、「平坦な厚板軌条基礎上にレールを連続的または間欠的に支持する傾斜した詰材」（記載事項５−２）と記載され、さらに、第２図には、コンクリート厚板５上に矩形弾性詰材７が設置され、その上に傾斜要素８が設置され、この傾斜要素８の上にレール１が載置されているものが（記載事項５−４）、第３図には、コンクリート厚板５上に矩形弾性着座詰材９が設置され、その上に傾斜部材１０が設置され、この傾斜部材１０の上にレール１が載置されているものが（記載事項５−５）、第１図には、レールを傾斜支持する弾性傾斜詰材６が１段構成であるものが（記載事項５−６）記載されているが、ここで開示されるのは、あくまで、レールを連続的または間欠的に支持する部材（詰材）に過ぎず、第２図又は第３図に説明される如く２段構成をとるものであったとしても、レールの高さを調整する部材を間欠的に配置することまでも開示するものではない。なお、甲第５号証に記載の技術は、樹脂によりレールを固定する構造に関するものでもない。
　
　以上のことを総合すると、甲第１号証、甲第３号証及び甲第５号証は、いずれも、調整板が、走行レールの敷設位置に沿って間隔をおいて置かれた構成を開示するものではない。
　また、甲第２号証及び甲第４号証〜甲第１３号証も、前記構成を開示するものではない。
　そして、甲第３号証に、弾性帯状帯（振動吸収板）及びパッド（調整板）をレールの敷設方向に連続して置く構成が開示され、甲第５号証に、部材（振動吸収板又は調整板）によりレールを連続的または間欠的に支持する構成が開示されていたとしても、これに基づいて、調整板が、走行レールの敷設位置に沿って間隔をおいて置かれたことによって、走行レールの底部下面と、振動吸収板あるいは凹部の底面との間の空間にポリウレタンの充填層が形成され、走行レール自体も強固に固定されるという、特許明細書の段落【００８９】に記載された作用を、当業者が予測することは困難である。
　さらに、本件発明１７は、調整板が、走行レールの敷設位置に沿って間隔をおいて置かれたことにより、ポリウレタンによってレールの下部フランジ及びウエブの全面が拘束されていることと相まって、列車通過時にレールが敷設方向の長い範囲にわたって適切に沈むので、列車の乗り心地がよくなると共に、ポリウレタンによる凹部側面からのレール拘束に加えて、凹部底面からのレール拘束が調整板間でなされ、レールの温度収縮によって発生するレール軸力に対する拘束力が増して、レールの熱収縮による応力集中が回避される作用効果を有するものであり、当該作用効果は、甲第１号証、甲第３号証及び甲第５号証に記載された技術に比して、格別顕著なものである。
　
　（２−４）本件発明１７についてのむすび
　したがって、相違点１、４、５について検討するまでもなく、甲第１号証〜甲第１３号証に記載された技術に基づいて、本件発明１７の構成とすることは、当業者が容易になし得たものであるということはできない。
　
　２．請求項１８ないし請求項２０（本件発明１８ないし２０）について
　請求項１８は、請求項１５ないし１７を、請求項１９は、請求項１５ないし１８を、そして、請求項２０は、請求項１５ないし１９を引用した発明であって、本件発明１８ないし本件発明２０は、請求項１５又は請求項１７（本件発明１７）を特定するために必要な事項をすべて含むものである。
　しかして、請求項１５に係る発明は、前審決（平成２０年４月２５日付け審決：下記【参考】を参照のこと）で示されたごとく、甲第１号証〜甲第１３号証に記載された技術に基づいて、当業者が容易になし得たものでないと審決され、確定したものである。
　そうすると、本件発明１８ないし本件発明２０は、前審決に記載した理由又は上記（２−２）、（２−３）に記載した理由と同様の理由により、甲第１号証〜甲第１３号証に記載された技術に基づいて、当業者が容易になし得たものであるということはできない。
　
　３．小括
　以上のとおりであって、請求項１７の記載は特許法第３６条第６項第２号の規定に違反するものでなく、また、本件発明１７ないし本件発明２０は、いずれも特許法第２９条第２項の規定に違反するものではない。
　
　
第８．結び
　以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件発明１７ないし本件発明２０の特許を無効とすることはできない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。