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　平成　５年特許願第５１２４７５号「アルツハイマー病のトランスジェニック動物モデル」拒絶査定不服審判事件〔平成　５年　７月２２日国際公開、ＷＯ９３／１４２００、平成　７年　７月２７日国内公表、特表平　７−５０６７２０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明
　本願は、１９９２年１２月２９日（パリ条約による優先権主張１９９２年１月７日、１９９２年７月１６日、それぞれ米国）を国際出願日とする出願であって、その請求項１〜８に係る発明は、平成１５年６月５日付け手続補正書によって補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜８に記載されたとおりのものと認められるところ、そのうちの請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は次のとおりである。
　
「【請求項１】　組み合わせcDNA／ゲノム発現クローンを含む遺伝子フラグメントであって、前記組み合わせcDNA／ゲノム発現クローンはAPP770をコードするcDNA配列または天然に存在する変異を有するAPP770をコードするcDNA配列を含有し、エキソン6およびスプライシングのために十分な領域を有する隣接する下流イントロン、KIコード領域およびOX-2コード領域およびスプライシングのために十分な領域を有するそれぞれのそれらの上流および下流イントロン、そしてエキソン9およびスプライシングのために十分な領域を有する隣接する上流イントロンからなるゲノムAPP DNA配列を、APP770をコードするcDNA配列または天然に存在する変異を有するAPP770をコードするcDNAの対応する領域に置換し、そしてフラグメントは哺乳動物細胞中で転写され、mRNA分子を形成する、前記遺伝子フラグメント。」
　　
２．引用例の記載
（１）前置審査における拒絶理由に引用された、本願優先日前に頒布された刊行物であるGene,Vol.87,1990,p.257-263（以下、「引用例１」という。）には、アルツハイマー脳において沈着しているアミロイドβタンパク質（BP）は、大きな前駆体（BPP）の切断物であり、ヒトBPP遺伝子は、選択的スプライシングにより３つの型のmRNAを形成するものであって、ゲノムDNAクローンを単離した結果、BPP遺伝子は１８個のエキソンからなり、少なくとも170kb以上の長さを有していたこと、３つの型のmRNAのうち、２つの型は、クニッツ型セリンプロテアーゼインヒビター（セルピン）をコードする配列を含むものであり、セルピンメインは、エクソン７によりコードされることが記載されている（第257頁要約1行〜5行）。また、以前の彼らの研究において、ヒトBPPcDNAを得たことが記載されている（第257頁本文右欄下6行〜下3行）。さらに、BPP遺伝子のエクソン−イントロン境界の配列解析の結果から、イントロン６、７、８に見られる配列が、APPプレmRNAを形成する選択的スプライシングに関与することが示唆されている（第259頁(b)の項）。
　
（２）前置審査における拒絶理由に引用された、本願優先日前に頒布されたJ.Biol.Chem., Vol.266,1991,p.21331-21334（以下、「引用例２」という。）には、ヒトアミロイド前駆体タンパク質のカルボキシ末端100アミノ酸のための遺伝子を持ち、そのmRNAが脳において発現するトランスジェニックモデルマウスが記載されており、この動物は、βアミロイド沈着を研究するためのモデルとして有益であろうことが記載されている（第21331頁要約5行〜14行）。
　
（３）前置審査における拒絶理由に引用された、本願優先日前に頒布された刊行物であるNature, Vol.352,1991, p.239-241（以下、「引用例３」という。）には、神経特異的なプロモーターの制御下で、β-APP751を発現するトランスジェニックマウスが記載されている（第239頁左欄本文13行〜16行）。
　
３．当審の判断
（１）対比
　本願発明１と引用例１に記載された技術的事項を対比する。
　本願発明１において「APP」という表現は、本願明細書によると、「βアミロイド前駆体タンパク質」を意味するものであって（公開公報第5頁左下欄下9行〜下8行）、引用例１に記載された「BPP（アミロイドβタンパク質前駆体）」は、本願発明１の「APP」に相当するものである。
　そして、本願発明１における「APP770」とは、代替スプライシングにより生じるAPPcDNAの３つの型のうち、一番大きいサイズのものであって、セリンプロテアーゼ阻害剤Kunitzファミリーに相同性を有するドメインを含むものである（同第4頁右上欄11行〜左下欄9行、第７頁左上欄下1行〜右上欄4行、及び第1ａ図）から、引用例１に記載された「Kunitz型セリンプロテアーゼインヒビターをコードする配列を含む２つの型のBPPmRNA」のうち、大きい方のBPPmRNAに対応する「BPPcDNA」は、本願発明１の「APP770」に相当するものであって、哺乳動物細胞中においては、転写されて対応するmRNA分子を形成するものである。
　したがって、両者は、APP遺伝子フラグメントであって、APP770をコードするcDNA配列を有し、哺乳動物中で転写され、mRNA分子を形成するものである点で一致するが、該遺伝子フラグメントが、本願発明１では、「組み合わせcDNA／ゲノム発現クローンを含む」ものであって、該「組み合わせcDNA／ゲノム発現クローン」は、「エキソン6およびスプライシングのために十分な領域を有する隣接する下流イントロン、KIコード領域およびOX-2コード領域およびスプライシングのために十分な領域を有するそれぞれのそれらの上流および下流イントロン、そしてエキソン9およびスプライシングのために十分な領域を有する隣接する上流イントロンからなるゲノムAPP DNA配列」を、該cDNA配列の対応する領域に置換したものであるのに対し、引用例１は、APPゲノム遺伝子において、３つの型のmRNAを生じさせる選択的スプライシングには、APPゲノム遺伝子内のイントロン６、７、８内の配列が関与していることが示唆されているに留まり、cDNA配列の対応する領域をエキソン６からエキソン９に相当するゲノムAPP DNA配列で置換した組み合わせcDNA／ゲノム発現クローンについては記載されていない点で相違する。
　
（２）判断
　以下、この相違点について検討する。
　引用例２及び３に記載されるように、本願優先日前において、アルツハイマー病モデル動物として、βアミロイドの前駆体であるAPPに関連する遺伝子により形質転換したトランスジェニックマウスが作出されており、アルツハイマー病患者と同じ病理学的特徴を有するトランスジェニック動物を作製しようとすることは、周知の課題であった。そのようなとき、引用例１に記載されるように、APPには、選択的スプライシングにより生じる３つの型のAPPmRNAが存在することを考慮すれば、アルツハイマー病モデルマウスとして、アルツハイマー病患者の脳において多量に沈着しているβアミロイドの前駆体であるAPPの転写について、実際のアルツハイマー病患者と同じAPPスプライシング変異体の発現プロファイルを有するものが疾患モデルとして好ましいことは、当業者が自然に発想することである。
　
　そこで、本願の優先日当時におけるトランスジェニックマウス作製技術はどのような状況であったのか検討すると、本願の優先日のわずか２ヶ月前に発行された「Somat.Cell Mol.Genet., Vol.17, Nov.1991, p.573-580」には、45kb又は40kbの遺伝子を含むYACを用いたマイクロインジェクション法により、哺乳類細胞を形質転換し、その染色体に遺伝子が導入されたことが記載されており、この方法を用いて、マウスの前核にYAC DNAをマイクロインジェクションすれば、トランスジェニックマウスを作製できる可能性は示唆されているが（第579頁右欄第32行〜38行）、この文献では、トランスジェニック動物の作製には到っていない。
　
　本願の優先日の５ヶ月後に頒布された「Nucleic Acids Research, Vol.20, Jun.1992, p.3073-3077」によると、それまで、トランスジェニック動物は、プラスミド、コスミド、λファージからなる構築物を、前核にインジェクションする方法により作製されていたが、この方法では、導入できる構築物のサイズには限界があり、40kb以上のゲノム断片は移入することができなかったが（第3073頁左欄Introductionの項1行〜12行）、この文献における研究により、チロシンキナーゼをコードする遺伝子を含む小さいＹＡＣを用いた形質転換により、トランスジェニックマウスを作製することに成功し、YACは、巨大なサイズのDNAを用いたトランスジェニック動物の作製に応用することができることが記載されている（第3073頁要約下5行〜下１行及び、第3077頁15行〜20行）。
　
　その後、1993年に入り、YACを用いて大きな遺伝子を形質転換したトランスジェニックマウスの作製が複数報告されており、本願のAPPに関しては、APP全長ゲノム遺伝子をYACを用いて導入したトランスジェニックマウス作製を報告する文献も1993年代に発行されている（Nat.Genet., Vol.5, Sep.1993, p.22-30及びProc.Natl.Acad.Sci.USA, Vol.90, Nov.1993, p.10578-10582）。
　
　このように、本願の優先日当時、トランスジェニック動物を作製する際に導入できるDNAのサイズには限界があって、40kb以上のものは、形質転換できないという技術常識があり、大きなサイズのDNAを導入できるYACを用いたマイクロインジェクションによる哺乳類細胞の形質転換技術は、ちょうど報告され始めた時期であり、YACを用いたトランスジェニック動物作製技術は未だ確立されていない状況にあった。
　また、本願の優先日後においても、YACを用いた形質転換法は、酵母から純粋で濃縮された材料を単離するのが困難であること、そのままのYACを精製し、インジェクションすることは、大きな分子が機械的切断を受けやすいという危険があること、YAC末端にあるテロメアの存在は、安定的な導入には不利であること等の種々の課題があることが認識されている（前述の「Nucleic Acids Research, Vol.20, Jun.1992, p.3073-3077」、特に、第3073頁Intoroductionの項、左欄下2行〜右欄16行）。
　
　このような状況下において、アルツハイマー病患者と同様のAPP発現プロファイルをもつトランスジェニックマウスを作製しようとしたとき、選択的スプライシングを起こし得るAPP遺伝子ゲノム全長は、少なくとも170kbであって（引用例１第257頁要約4行〜5行）、そのままの大きさでは、優先日当時におけるトランスジェニック動物を作製する技術として、一般的であったプラスミド等による導入法では、扱えない大きさであるし、また、巨大なサイズのDNAを導入できるYACを用いたトランスジェニック動物作製技術は、未だ確立されていない状況にあった。そのようなとき、当業者であれば、ゲノムDNAから、選択的スプライシングに関係しているエクソン７、８とその上流、下流にイントロンのみを配置し、その他の選択的スプライシングには無関係なイントロンは除いて、全体としてのDNAのサイズを小さくして、本願優先日当時の技術で扱えるサイズの遺伝子フラグメントを作製することは、容易に想到し得ることである。
　
　そして、そもそも、本願明細書中には、本願発明１の遺伝子フラグメントは、図６にその構成が開示されているのみで、これを用いて、トランスジェニックマウスを作製したことが具体的に記載されているわけではないから、本願明細書の記載からは、本願発明１の遺伝子フラグメントが格別な効果を奏するものとも認められない。
　したがって、本願発明１は、引用例１〜３に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（３）審判請求人の主張について　
　審判請求人は、平成18年7月11日付け回答書において、
(i) 動物の体内においてAPPの3つのアイソフォーム、APP 695、APP 751、およびAPP 770を同時に発現する、より正確なアルツハイマー病モデル動物トランスジェニック動物を作出しようとする動機付けがないこと、
（ii) APPの３つのアイソフォームを発現するトランスジェニック動物を作出するために、本願発明において開示する様なcDNAとゲノムとを組み合わせた組み合わせ構築物を細胞内で発現させて、細胞内で選択的スプライシングを引き起こさせ、複数のスプライシング産物を生成するという技術は斬新なものであること、及び、
(iii) 本発明の遺伝子構築物を使用して作製された３つのアイソフォームを生成することができるトランスジェニック動物は、その体内でAPPの発現に関してヒトアルツハイマー病患者と同様のAPPアイソフォームの発現プロファイルを示し、その結果、当該トランスジェニック動物においては、ヒトアルツハイマー病と同様の組織病理学的および行動学的な表現型とより類似する表現型を生む出すことができるという予想することができない効果を奏するものであって、その証拠として、本願優先日後に発行された文献である参考資料６（Neurodegeneration, Vol.4,1995, p.117-129）を提示し、その文献には、本願発明の有利な作用が言及されている旨
を主張している。
　
　しかしながら、主張(i)及び(ii)については、上記（１）で述べたとおりの理由により、本願発明１が引用例１〜３に記載された事項から容易に想到しうるものであることを否定する根拠とはならない。
　
　そして、主張(iii)の効果の点については、審判請求人が主張するように、本願発明１の遺伝子フラグメントを用いてトランスジェニック動物を作製すれば、該トランスジェニック動物は、その体内でAPPの３つのアイソフォームをヒトアルツハイマー病患者と同様の発現プロファイルをもって形成することができ、その結果、該トランスジェニック動物は、ヒトアルツハイマー病と同様の組織病理学的および行動学的な表現型により類似する表現型を生む出すことができるという当業者が予想できない効果を奏するというのであれば、そのような結果については、本願明細書の発明の詳細な説明に具体的根拠を以て十分に開示する必要があるはずである。
　しかし、上述のとおり、本願明細書には、そもそもそのような記載はないのであるから、そのような効果が仮に実際にはあったとしても、進歩性の判断において参酌することはできない。
　
　なお、念のため付言すると、本願発明１の遺伝子フラグメントを用いて作製したトランスジェニック動物の効果に関する請求人の主張が仮に事実であるとしても、本願明細書において、そのような効果は確認されていないのであるから、本願発明１は自然法則を利用した技術思想の創作たる発明として完成したものとして本願明細書中に開示されているということはできず、特許法第２９条第１項柱書の要件を満たさないことになる。また、このことは特許請求の範囲に記載された発明の開示（本願発明の裏付け）が不十分であることでもあるから、本願は、特許法第３６条第４項又は第５項第１号に規定する要件を満たしていないことになる。また、審判請求人自身述べているように参考資料６は、本願出願日後のものであって、決して本願の明細書の記載において、本願発明１が完成されたものとして開示されていたことを裏付けるものではない。
　
　したがって、請求人の当該主張は採用できない。
　
（４）平成18年7月11日付け補正案について
　なお、請求人は、同回答書において、請求項１、２、３、６および７の記載をまとめて一つの請求項にする補正案として、現在の請求項１の「遺伝子フラグメント」に係る発明を「遺伝子構築物」として、さらに、「当該フラグメントと機能可能に連結するプロモーターとを含む、トランスジェニックアルツハイマー病モデル動物を作製するための遺伝子構築物」である点、「フラグメントは哺乳動物細胞中で選択的に転写され、APP695、APP751およびAPP770をコードし、そしてAPP695、APP751およびAPP770に翻訳されるmRNA分子を形成する」ものである点を付加したものを示している。
　
　しかしながら、トランスジェニック動物を作製する際に、導入するDNAにそれを発現させるために必要なプロモーターを連結することは、周知技術であるから、現在の請求項１において、「当該フラグメントと機能可能に連結するプロモーターとを含む」点を限定した「遺伝子構築物」としても、進歩性を有しないものである。
　また、上記（１）における当審の判断は、３つのAPPスプライシング変異体（APP695、APP751及びAPP770）がアルツハイマー病患者と同じ発現プロファイルを有するトランスジェニックアルツハイマー病モデル動物を作製することを目的として、現在の請求項１に係る「遺伝子フラグメント」を作製することは、進歩性がないとしたものであるから、「トランスジェニックアルツハイマー病モデル動物を作製するための遺伝子構築物」である点、及び「フラグメントは哺乳動物細胞中で選択的に転写され、APP695、APP751およびAPP770をコードし、そしてAPP695、APP751およびAPP770に翻訳されるmRNA分子を形成する」点を限定しても、進歩性の判断は左右されない。
　したがって、たとえ、補正案のように補正しても、特許法第２９条第２項の拒絶理由が解消するものではないから、補正の機会を与える必要性は認められない。
　
４．むすび
　以上のとおり、本願発明１は、引用例１〜３に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、その余の本願請求項に係る発明について検討するまでもなく、本特許出願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。