【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３１０４８３８号「中通し釣竿の製造方法」の特許無効審判事件についてされた平成１７年２月１日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において、審決中「特許第３１０４８３８号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す、との判決（平成１７年行（ケ）第１０２６７号　平成１７年７月１５日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３１０４８３８号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、その３分の２を請求人の負担とし、３分の１を被請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件特許第３１０４８３８号の請求項１乃至３に係る発明についての出願は、平成６年１１月１６日に特許出願され、平成１２年９月１日にその発明について特許権の設定登録がなされ、その特許について平成１６年３月２３日に本件無効審判が請求され、平成１７年２月１日付けで「本件の請求項１に係る発明についての特許を無効とする、請求項２ないし３に係る発明についての審判請求は成り立たない」とする旨の審決がなされたところ、平成１７年３月１４日付けで本件の被請求人から東京高等裁判所に当該審決の取消を求める訴が平成１７年（行ケ）第９７号として提起され、裁判所の組織変更により知的財産高等裁判所に平成１７年（行ケ）第１０２６７号として移管され、平成１７年６月１３日付けで本件特許につき訂正２００５−３９０９３号として特許庁に訂正審判の請求がなされるとともに全文訂正明細書及び意見書が提出され、これに基づいて平成１７年７月１５日付けで知的財産高等裁判所にて本件を審判官に差し戻すために前記審決を取り消す旨の決定がなされ、平成１７年８月１７日付けで訂正請求のための期間指定通知がなされ、前記訂正２００５−３９０９３号の訂正審判における訂正請求を援用したものとみなされ、平成１８年３月２２日付けで請求人に弁駁が指令され、平成１８年４月２１日付けで請求人より弁駁書が提出されたものである。 
　
２．請求人の主張
　請求人は、下記の証拠方法を提示し、特許第３１０４８３８号の請求項１乃至３に係る発明の特許は、次の理由により特許法第１２３条第１項第１号、第２号又は第４号に該当し、無効とすべきものである旨主張する。
（１）本件請求項１の発明は、甲第１号証に記載された発明及び甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、その特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである（以下、「無効理由１」という。）。
（２）本件請求項１の発明は、本件の出願前に出願され、その後出願公開された甲第４号証の発明と実質的に同一であるから、その発明は特許法第２９条の２の規定に違反してされたものである（以下、「無効理由２」という。）。
（３）本件の平成１２年２月４日付の手続補正書（甲第６号証）による補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した範囲においてするものではないから、本件発明に係る特許は特許法第１７条の２第３項の要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものである（以下、「無効理由３」という。）。
（４）本件明細書はその記載が不備であるから、本件発明に係る特許は特許法第３６条第４項及び第５項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである（以下、「無効理由４」という。）。
　　　　　　　　　　　記
　甲第１号証：フランス特許第２１２３９６７号明細書
　甲第２号証：特開平６−３１８２８号公報
　甲第３号証：特開昭５９−１５９３２２号公報
　甲第４号証：特願平６−１８７９８６号の出願当初の明細書又は図面
　　　　　　　（特開平８−５１８９４号公報）
　甲第５号証：本件出願（特願平６−３０６９３０号）の出願当初の明細書
　　　　　　　又は図面（特開平８−１４０５３２号公報）
　甲第６号証：本件平成１２年２月４日付手続補正書
　甲第７号証：「特許法概説（第１１版）」（吉藤幸朔外著、第１５７頁
　　　　　　　及び第１５８頁）
　参考資料１：特公平６−２４７９１号公報
　参考資料２：特公平５−３７８１９号公報
　参考資料３：写真撮影報告書
　　　　　　　写真１　（株）シマノが保有する凹凸形成用テープ等巻き機
　　　　　　　写真２　同上巻き機の要部
　　　　　　　写真３　同上巻き機により芯金に凹凸形成用テープ等を巻回
　　　　　　　　　　　している状況
　　　　　　　写真４　巻回し後の芯金の拡大
　参考資料４：〔ラッピングテープ〕物性評価結果
　
３．被請求人の反論
（１）訂正請求後の請求項１に係る発明は、（素材としての）釣糸ガイド部材が隙間に沿って配置される。一方、甲第４号証のテープ７Ａは、全周面に巻かれており、請求項１に係る発明の「樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグ」に相当するものであり、請求項１に係る発明の隙間に沿って配置される（素材としての）釣糸ガイド部材に相当するものではない。
　また、甲第４号証の図８に示す製法は、凹凸形成用テープ４で形成された間隔に直接プリプレグテープ７Ｇを巻回しており、本発明の柔軟部材に相当する部材を介在していない。
　さらに、甲第４号証における離型用のポリエステルテープ５は、一応、請求項１に係る発明の柔軟部材に対応する部材であるが、請求項１に係る発明の柔軟部材は隙間を覆うものであり、他方、甲第４号証は、テープ５の側面同士が接触する状態になるように密巻するものであり、テープ５の側面同士が接触する状態になるように密巻する場合、必ずしも隙間を覆うことにはならない。しかも、テープ５は、離型を目的としたテープであり、請求項１に係る発明の柔軟部材とはその技術的意義が異なる。
　そして、請求項１に係る発明では「該薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法を除く」としているので、甲第４号証は、請求項１に係る発明における「前記隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い（該薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法を除く）」の要件を備えていない。（答弁書１２頁１３行〜１３頁２９行）、
（２）審査基準によれば、「除く」クレイムを認める理由として、
（ｉ）先行技術に係る記載事項は、事実に係ることであり、このような明りょうな事項のみを出願当初の請求項に記載した事項から除外することは、当該記載した事項の枠組みに変更をもたらさないごく軽微な補正であること
（ii）進歩性はあるが先行技術と重複するために新規性などがないような発明ついて、このような補正を認めないこととした場合には発明の適正な保護が図れないことを挙げている。
　すなわち、この種の「除く」記載は、進歩性がある発明について、たまたま新規性が欠如した場合に、その部分（新規性が欠如している部分）を請求項記載の発明から除くことにより特許性を認めるという趣旨である。
　本件請求項１に係る発明は、すでに述べたとおり、公知技術を超えて進歩性があり（釣糸ガイド部材の表面を滑らかにする）、先願（甲第４号証）の発明とはその工程も異なり、技術思想も全く異なる発明である。甲第４号証に「離型用のポリエステルテープ５をそのテープ５の側面同士が接触する状態に密巻する。」のテープ５が本件発明の柔軟部材に対応する部材であることから、これを権利範囲から除くという意味で「該薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法を除く」と補正したものである。このような補正は除く記載を認める審査基準に合致する。（答弁書１５頁２８行〜１６頁１７行）、
（３）「請求項１の『マンドレルに厚さの厚い巻回部材を、該巻回部材側緑間に釣糸ガイド部材を沿わせる隙間を有するように巻回し、前記隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い』と同様の記載は、例えば【００１０】などにあり、その技術的意義も説明されている。『隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い』との記載があれば、当業者は、技術常識に従って、厚さの薄い柔軟部材によって隙間を覆うことができ、隙間を覆うことにより本発明の目的を達成できる。すなわち、詳細な説明の欄には当業者が容易に実施できる程度の具体的な記載がある。」（答弁書１８頁７〜１３行）。
　
　そして、本件無効審判事件の被請求人が平成１７年６月１３日付けでした訂正２００５−３９０９３号の訂正審判の請求において提出した意見書に添付した証拠は、以下のとおりのものである。ただし、当該証拠の表示は、平成１７年行（ケ）第９７号において原告として提示した各甲号証について、これを各乙号証として読み替えるとともに、読み替えた乙第１号証乃至乙第７号証については、本件無効審判事件の請求人が提出した甲第１号証乃至甲第７号証と同一証拠なので記載を省略する。
　乙第８号証：無効２００４−３５１５４審決（平成１７年２月１日付け）
　乙第９号証：特開平１−３０４８３６号公報
　乙第１０号証：実開平５−８８２５９号公報
　乙第１１号証：特公平３−７４９０３号公報
　乙第１２号証：特公平５−５６２５７号公報
　乙第１３号証：特公平６−２４７９１号公報
　乙第１４号証：特公平５−３７８１９号公報
　乙第１５号証：審査基準のうち、第III部第Ｉ節新規事項に関する審査基
　　　　　　　　準・抜粋
　乙第１６号証：中通し竿の製造に供せられる一般的な繊維強化プリプレグ
　　　　　　　　、釣糸ガイド部材、釣糸ガイド部材を有する製品としての
　　　　　　　　中通し釣竿の竿管断面を写したデジタル画像
　乙第１７号証：特許第３１０４８３８号公報（本件特許公報）
　乙第１８号証：第１回無効２００４−３５１５４（平成１７年２月１日付
　　　　　　　　け）において被請求人が提出した平成１６年６月７日付け
　　　　　　　　訂正請求書
　乙第１９号証の１：審査基準のうち、第II部特許要件第３章特許法第２
　　　　　　　　　　９条の２に関するもの
　乙第１９号証の２：特許法第２９条の２に関する審査基準で引用した審査
　　　　　　　　　　基準、第II部第２章新規性・進歩性１.５.３（３）
　　　　　　　　　　第２９条第１項に掲げる発明として引用する発明（引
　　　　　　　　　　用発明）の認定に関する審査基準・抜粋
　乙第２０号証の１：特願平６−３０６９３０号（本件特許出願）の平成１
　　　　　　　　　　２年１月２６日記録作成された対応記録
　第２０号証の２：特願平６−３０６９３０号の出願経過情報
　検乙第１号証：乙第１６号証の被写体である繊維強化プリプレグのサンプ
　　　　　　　　ル
　検乙第２号証：乙第１６号証の被写体である釣糸ガイド部材のサンプル
　検乙第３号証：乙第１６号証の被写体である、釣糸ガイド部材を有する製
　　　　　　　　品としての中通し釣竿の竿管断面
　　　　　　
４．当審の判断
４-1．訂正請求について
４-1-1．訂正の内容
　特許権者が求めている訂正の内容は、次のとおりである（下線部分が訂正個所である）。
（１）訂正事項ａについて
　特許明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された「樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに厚さの厚い巻回部材を、該巻回部材側縁間に釣糸ガイド部材を沿わせる隙間を有するように巻回し、前記隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い（該薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法を除く）、該薄い柔軟部材の上から前記隙間に沿って釣糸ガイド部材を配設し、その上に前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回し、加圧、加熱して形成し、その後、前記マンドレルを引き抜き、前記厚い巻回部材と薄い柔軟部材を除去することを特徴とする中通し釣竿の製造方法。」を、
　「樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに厚さの厚い巻回部材を、該巻回部材側縁間に釣糸ガイド部材を沿わせる隙間を有するように巻回し、前記隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い（該薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法を除く）、
且つ、上記巻回部材の表面全体に亘って覆い、
する中通し釣竿の製造方法であって、釣糸ガイド部材周りに流入する樹脂によって囲まれた釣糸ガイド部材の断面形状を、前記薄い柔軟部材の存在によって竿管の半径方向に突出する表面を滑らかに形成
（２）訂正事項ｂ
　特許明細書の段落【０００７】の記載を、
　「【課題を解決するための手段】上記目的に鑑みて本発明は、請求項１において、樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに厚さの厚い巻回部材を、該巻回部材側縁間に釣糸ガイド部材を沿わせる隙間を有するように巻回し、前記隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い（該薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法を除く）、
且つ、上記巻回部材の表面全体に亘って覆い、
する中通し釣竿の製造方法であって、釣糸ガイド部材周りに流入する樹脂によって囲まれた釣糸ガイド部材の断面形状を、前記薄い柔軟部材の存在によって竿管の半径方向に突出する表面を滑らかに形成
　
４-1-2．訂正の適否
（１）訂正事項ａについて
　特許明細書には、「・・・この隙間の上を、耐熱性の高いポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）やポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）から成る厚さの薄い柔軟部材２２で覆う。この実施例では巻回作業が容易となるように厚さの厚い巻回部材２０の表面全体に亘って覆っている。」（段落【００１４】）及び「・・・そこで、上記隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い、これを介して釣糸ガイド部材を沿わせれば、釣糸ガイド部材周りに流入する樹脂によって囲まれた釣糸ガイド部材の断面形状は、前記薄い柔軟部材の存在によって竿管の半径方向内方に突出する表面が滑らかに形成され、釣糸を滑らかに案内できる。」（段落【００１０】）と記載されている。
　上記訂正事項ａは、特許明細書の前記記載に基づいて、請求項１に係る発明において、「薄い柔軟部材によって厚さの厚い巻回部材の表面全体に亘って覆う」とともに「中通し釣竿の製造方法であって、釣糸ガイド部材周りに流入する樹脂によって囲まれた釣糸ガイド部材の断面形状を、前記薄い柔軟部材の存在によって竿管の半径方向に突出する表面を滑らかに形成する」構成を付加して限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、そして、上記訂正事項ａによる訂正は、特許明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであって新規事項を追加するものでなく、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
（２）訂正事項ｂについて
　上記訂正事項ｂは、発明の詳細な説明の記載を訂正後の特許請求の範囲の記載と整合させるための訂正であるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
　そして、訂正事項ｂによる訂正は、特許明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであって新規事項を追加するものでなく、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　
４-1-3．むすび
　以上のとおりであるから、上記訂正は、平成６年改正前特許法第１３４条第２項ただし書きに適合し、特許法第１３４条の２第５項において準用する平成６年改正前特許法第１２６条第２項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　
４-2．本件発明
　上記「４-1．訂正請求について」で示したように上記訂正が認められるから、本件特許第３１０４８３８号の請求項１に係る発明は、訂正後の特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された事項（前記４-1-1．（１）訂正事項ａ参照）により特定されるものである。　
４-3．特許法第２９条の２違反（無効理由２）について
４-3-1．先願明細書記載の発明
　特願平６−１８７９８６号（特開平８−５１８９４号）の願書に最初に添付された明細書又は図面（以下、「先願明細書」という。）には、以下の記載が認められる。
（ａ）「【産業上の利用分野】本発明は樹脂と強化繊維とからなる竿素材の内周面を、凹凸面に形成してある中通し竿及びその製造方法に関する。」（２頁右欄１３〜１５行）、
（ｂ）「【実施例】
〔第１実施例〕中通し竿を製造工程に従って離型用テープ３，５を使用する場合について説明する。図１（イ）に示すように、芯金１に離型材としてのワックス２を塗布するとともに、図１（ロ）に示すように、この上から離型用のポリエステルテープ３をそのテープ３の側面同士が接触する状態に密巻きし、この状態から図１（ハ）に示すように、凹凸形成用のテープ４を芯金軸芯方向に所定間隔を持って巻回するようにしてある。この凹凸形成用のテープ４は基材が布であり、細い芯金１へも適用できるように柔軟性、凹凸面の精度を維持する為の耐熱性、芯金軸芯方向での所定間隔の精度を維持する為の無延伸性、を備えることが要求される。図１（ニ）に示すように、更に、凹凸形成用テープ４の上より、離型用のポリエステルテープ５をそのテープ５の側面同士が接触する状態に密巻きする。これによって、凹凸形成用テープ４の剥離が容易になる。この凹凸形成用テープ４を巻回したものに油性ワックス６を塗布し、凹凸形成用テープ４の剥離を良好に行えるようにするとともに、凹凸形成用テープ４が施されていない竿内面部（後記する凹凸面９Ａ，９Ｂにおける凸面９Ｂに相当する部分）に油性ワックス６を残して撥水性を付与するようにしてある。この状態より、図２（イ）に示すように、周方向に配した炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状プリプレグをテープ状に細断し、そのテープ７Ａを側面同士が接触する状態に密巻きして、最内層を形成する。これより更に、図２（ロ）に示すような、前後端の膨出嵌合部を形成するプリプレグパターン７ａを巻回した後、図２（ハ）に示すように、炭素繊維を軸芯方向に配したプリプレグテープ７Ｂを、その側面同士が接触する状態になるように密巻きして、第２層を形成する。そして、さらに、周方向に炭素繊維を配したプリプレグテープ７Ｃと軸芯方向に炭素繊維を配したプリプレグテープ７Ｄを巻回して第３層及び第４層を形成し、図４に示すように、４層構造の竿素材７を形成する。このような竿素材７の上から、図２（ニ）に示すように、保形用テープとしてのポリエステルテープ８を巻回して、図３（イ）に示すように、焼成し、図３（ロ）に示すように、焼成後ポリエステルテープ８を剥離し、図３（ハ）に示すように、離型用テープ３，５とともに凹凸形成用テープ４を取り外す。これによって、内周面に螺旋状の凹凸面９Ａ，９Ｂを有する竿素材７を形成することができるとともに、凸面９Ｂ内に周方向の繊維を配置することができるのである。」（４頁左欄５０行〜同頁右欄４２行）、
（ｃ）「凸面９Ｂの断面形状としては、角形に近いが、台形、三角形等を採用できる。又、角部が先鋭とならないように丸みを持たせたものでもよい。」（４頁右欄４７〜５０行）、
（ｄ）「図８に示すように、軸芯方向に強化繊維を配したプリプレグ７Ｅを複数段に重合わせるとともに、それらプリプレグ７Ｅの間に、強化繊維を二方向に配したガラスクロス７Ｆを挟み込んで、竿素材７を形成してもよい。この場合に、第１層としてガラスクロス７Ｆを配しているが、この場合に製造工程としては次のようになる。つまり、芯金１にワックス２を塗布した状態で、凹凸形成用テープ４を所定間隔をおいて巻回するとともに、その間隔内に表面高さを揃えてプリプレグテープ７Ｇを巻回し、この上からガラスクロス７Ｆを巻回する。このように、ガラスクロス７Ｆを層間に介在させることによって、巻回する場合に軸芯方向に強化繊維を配したプリプレグが所謂バラケを生ずることを阻止できる。」（５頁左欄４０行〜同頁右欄２行）。
　上記記載によると、先願明細書には、
　樹脂と強化繊維とからなる竿素材の内周面を、凹凸面に形成してある中通し竿の製造方法であって、
（イ）芯金１に離型材としてのワックス２を塗布し、
（ロ）この上から離型用のポリエステルテープ３をそのテープ３の側面同士が接触する状態に密巻きし、
（ハ）凹凸形成用のテープ４を芯金軸芯方向に所定間隔を持って巻回し、
（ニ）更に、凹凸形成用テープ４の上より、離型用のポリエステルテープ５をそのテープ５の側面同士が接触する状態に密巻きし、
（ホ）周方向に配した炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状プリプレグをテープ状に細断し、そのテープ７Ａを側面同士が接触する状態に密巻きして、最内層を形成し、
（ヘ）前後端の膨出嵌合部を形成するプリプレグパターン７ａを巻回し、
（ト）炭素繊維を軸芯方向に配したプリプレグテープ７Ｂを、その側面同士が接触する状態になるように密巻きして、第２層を形成し、さらに、周方向に炭素繊維を配したプリプレグテープ７Ｃと軸芯方向に炭素繊維を配したプリプレグテープ７Ｄを巻回して第３層及び第４層を形成して４層構造の竿素材７を形成し、
（チ）竿素材７の外周面に保形用テープとしてのポリエステルテープ８を巻回して竿素材７を焼成し、
（リ）焼成後ポリエステルテープ８を剥離し、離型用テープ３，５とともに凹凸形成用テープ４を取り外し、内周面に螺旋状の凹凸面９Ａ，９Ｂを有する竿素材７を形成する中通し竿の製造方法（以下、「先願明細書の発明」という。）が記載されているものと認められる。
　
４-3-2．対比
　請求項１に係る発明と先願明細書の発明とを対比すると、先願明細書の発明の「芯金１」、「凹凸形成用テープ４」及び「プリプレグテープ７Ｂ、プリプレグテープ７Ｃ、プリプレグテープ７Ｄ」が、請求項１に係る発明の「マンドレル」「厚さの厚い巻回部材」及び「樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグ」にそれぞれ相当し、先願明細書の発明の「テープ５」が請求項１に係る発明の「薄い柔軟部材」に対応している。
　また、請求項１に係る発明の「薄い柔軟部材の上から隙間に沿って釣糸ガイド部材を配設」することと先願明細書の発明の「（ホ）周方向に配した炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状プリプレグをテープ状に細断し、そのテープ７Ａを側面同士が接触する状態に密巻きして、最内層を形成」することとは、薄い柔軟部材の上から釣糸ガイド部材を構成する素材を配設することで共通する。
　さらに、マンドレルに樹脂を含浸した繊維強化プリプレグを巻回して焼成して釣竿を形成する際に加圧すること、及び、焼成後マンドレルを引き抜くことは常套手段である。
　そうすると、請求項１に係る発明と先願明細書の発明とは、
　樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに厚さの厚い巻回部材を、該巻回部材側縁間に釣糸ガイド部材を沿わせる隙間を有するように巻回し、前記隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い、且つ、上記巻回部材の表面全体に亘って覆い、該薄い柔軟部材の上から釣糸ガイド部材を構成する素材を配設し、その上に前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回し、加圧、加熱して形成し、その後、前記マンドレルを引き抜き、前記厚い巻回部材と薄い柔軟部材を除去する中通し釣竿の製造方法で一致し、次の点で構成が一応相違する。
　相違点（Ａ）
　厚さの厚い巻回部材間の隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆う構成が、請求項１に係る発明では、「隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い（該薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法を除く）」であるのに対し、先願明細書の発明では、薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きされたものである点。
　相違点（Ｂ）
　釣糸ガイド部材を構成する素材を配設するのに、請求項１に係る発明では、「前記隙間に沿って釣糸ガイド部材を配設し」ているのに対し、先願明細書の発明では、周方向に配した炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状プリプレグをテープ状に細断し、そのテープ７Ａを側面同士が接触する状態に密巻きしている点。
　相違点（Ｃ）
　前記薄い柔軟部材の存在によって、請求項１に係る発明では、釣糸ガイド部材周りに流入する樹脂によって囲まれた釣糸ガイド部材の断面形状を、竿管の半径方向に突出する表面を滑らかに形成するのに対し、先願明細書の発明では、不明である点。
　
４-3-3．判断
　上記相違点について検討する。
　相違点（Ａ）について
　特許明細書には、請求項１に係る発明の「厚さの薄い柔軟部材」に関し、
　「【作用】請求項１では、厚さの厚い巻回部材を、釣糸ガイド部材を沿わせられる隙間を有してマンドレルに巻回させれば、この隙間に沿わせて釣糸ガイド部材を配設し、この上からプリプレグを巻回して成形すれば、竿管内面に釣糸ガイドが突出形成できるが、これでは前記隙間における釣糸ガイド部材にプリプレグの樹脂が流入して硬化すると、釣糸ガイド部材の表面に樹脂による角部を形成することになるため、釣糸が接触すると損傷したり切断されたりする虞がある。そこで、上記隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い、これを介して釣糸ガイド部材を沿わせれば、釣糸ガイド部材周りに流入する樹脂によって囲まれた釣糸ガイド部材の断面形状は、前記薄い柔軟部材の存在によって竿管の半径方向内方に突出する表面が滑らかに形成され、釣糸を滑らかに案内できる。」（段落【００１０】）、
　「ここでは巻回部材２０は帯状に細長い形態を成しており、これを図のように、その巻回部材２０の側縁間に針金状の釣糸ガイド部材２４を沿わせる適切な間隔をおいて螺旋状に巻回し、螺旋状に連続した隙間ＳＰを形成している。この隙間の上を、耐熱性の高いポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）やポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）から成る厚さの薄い柔軟部材２２で覆う。この実施例では巻回作業が容易となるように厚さの厚い巻回部材２０の表面全体に亘って覆っている。」（段落【００１４】）、と記載されている。
　上記記載によると、請求項１に係る発明の「厚さの薄い柔軟部材」は、釣糸ガイド部材周りに流入する樹脂によって囲まれた釣糸ガイド部材の断面形状を、竿管の半径方向内方に突出する表面が滑らかに形成させるためのものであり、その巻き方としては、厚い巻回部材２０の隙間とともに厚い巻回部材２０の表面全体を厚さの薄い柔軟部材２２で覆う方法が発明の詳細な説明で裏付けられているのみであり、その他の構成は発明の詳細な説明には記載されていないので、請求項１に係る発明における「隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い（該薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法を除く）」は、隙間とともに厚い巻回部材２０の表面全体を厚さの薄い柔軟部材２２で覆うものを含むが、薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きするものは含まれないものと認められる。
　そこで、先願明細書の発明の「テープ５」についてみると、先願明細書には、「凹凸形成用テープ４の上より、離型用のポリエステルテープ５をそのテープ５の側面同士が接触する状態に密巻きする。これによって、凹凸形成用テープ４の剥離が容易になる。」（上記（ｂ）の記載参照。）と記載されている。先願明細書の発明の「テープ５」は、凹凸形成用テープ４の剥離を容易にするためのものであり、離型用のポリエステルテープ５をそのテープ５の側面同士が接触する状態に密巻きされているが、テープ５は凹凸形成用テープ４及びその隙間を被覆していれば、離型用テープの側面同士が接触する状態に密巻きしたものでなくてもその作用を奏することは明らかである。
　そうすると、先願明細書の発明において、凹凸形成用テープ４及びその隙間を被覆するように構成することは当業者なら適宜できる程度の設計上の微差に過ぎない。
　本件無効審判事件の被請求人である特許権者は、先願明細書の発明のようにテープ５の側面同士が接触する状態になるように密巻きする場合、必ずしも隙間を覆うことにはならない旨主張しているが、テープ５により密巻きすると必ず隙間の部分にテープ５の側面同士が位置してしまうというものではないし、隙間の部分にテープ５の側面同士が位置することでうまく密巻きできない状況が想定されるのであれば、予めそれを回避するようにテープ５を密巻きすればよいだけのことであるから、被請求人の主張は採用できない。
　
　相違点（Ｂ）について
　先願明細書の発明では、テープ７Ａは、炭素繊維が周方向に配されていて細断されていて、薄い柔軟部材（テープ５）の上から凹凸形成用テープ４とその隙間に巻回されており、凹凸形成用テープ４上に巻回されたテープ７Ａは、焼成後、竿の内周面（凹面９Ａ）を形成し、凹凸形成用テープ４間の隙間に巻回されたテープ７Ａは、焼成後、竿の内周面に凸面９Ｂを形成し釣糸ガイドとしても作用するものであるから、凹凸形成用テープ４間の隙間に巻回されたテープ７Ａは、薄い柔軟部材の上から前記隙間に沿って配設した、釣糸ガイド部材形成用のテープということができる。
　また、先願明細書には、「凹凸形成用テープ４を所定間隔をおいて巻回するとともに、その間隔内に表面高さを揃えてプリプレグテープ７Ｇを巻回し」（上記（ｄ）記載参照。）と、薄い柔軟部材の上からではないが、凹凸形成テープ４の間隔内にプリプレグテープ７Ｇを巻回することが記載されている。
　そうすると、先願明細書の発明において、釣糸ガイド部材形成用のテープを凹凸形成テープ４の間隔に沿って巻回することは当業者が適宜できる設計上の微差に過ぎない。
　
　相違点（Ｃ）について
　先願明細書の発明は、凹凸形成用テープ４間の隙間を薄い柔軟部材（テープ５）で覆っており、その上から隙間に釣糸ガイド部材を形成するテープ７Ａが巻回されているので、それを焼成すると、薄い柔軟部材は、剥離を容易にするためのものであるが、釣糸ガイド部材周りに流入する樹脂によって囲まれた釣糸ガイド部材の断面形状が、竿管の半径方向に突出する表面を滑らかに形成する作用を奏することは明らかであるから、実質的な構成の差異があるとはいえない。
　以上のとおり、請求項１に係る発明は、その出願の日前の出願であって、その出願後に出願公開された上記先願出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一であると認められ、しかも、請求項１に係る発明の発明者が上記先願明細書等に記載された発明の発明者と同一であるとも、本件出願の時において、その出願人が上記先願出願の出願人と同一であるとも認められないので、請求項１に係る発明の特許は特許法第２９条の２第１項の規定に違反してされたものである。
　
４-4．特許法第１７条第２項違反（無効理由３）について
　願書に最初に添付した明細書（以下、「当初明細書」という。）には、請求項１に係る発明の「隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い（該薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法を除く）」に関し、
　「【作用】
　第１では、厚さの厚い巻回部材を、釣糸ガイド部材を沿わせられる隙間を有してマンドレルに巻回させれば、この隙間に沿わせて釣糸ガイド部材を配設し、この上からプリプレグを巻回して成形すれば、竿管内面に釣糸ガイドが突出形成できるが、これでは前記隙間における釣糸ガイド部材と厚さの厚い巻回部材の側縁間にプリプレグの樹脂が流入して硬化すると、釣糸ガイド部材を竿管に固定できるが、釣糸ガイド部材の表面に樹脂による角部を形成することになるため、釣糸が接触すると損傷したり切断されたりする虞がある。そこで、上記隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い、これを介して釣糸ガイド部材を沿わせれば、釣糸ガイド部材周りに流入する樹脂によって囲まれた釣糸ガイド部材の断面形状は、前記薄い柔軟部材の存在によって竿管の半径方向内方に突出する表面が滑らかに形成され、釣糸を滑らかに案内できる。また、巻回部材や柔軟部材はマンドレルを引き抜いた後に容易に取り出せる。」（段落【００１０】）、
　「ここでは巻回部材２０は帯状に細長い形態を成しており、これを図のように、その巻回部材２０の側縁間に針金状の釣糸ガイド部材２４を沿わせる適切な間隔をおいて螺旋状に巻回し、螺旋状に連続した隙間ＳＰを形成している。この隙間の上を、耐熱性の高いポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）やポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）から成る厚さの薄い柔軟部材２２で覆う。この実施例では巻回作業が容易となるように厚さの厚い巻回部材２０の表面全体に亘って覆っている。」（段落【００１４】）、と記載されている。
　当初明細書又は図面には、請求項１に係る発明の「隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆」う構成は、「この隙間の上を、耐熱性の高いポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）やポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）から成る厚さの薄い柔軟部材２２で覆う。この実施例では巻回作業が容易となるように厚さの厚い巻回部材２０の表面全体に亘って覆っている。」とその実施例が記載されているが、「薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法」は当初明細書等に記載されておらず、且つ、示唆されてもいない。
　ところで、平成１２年２月４日付けの審判請求書には、
　「【拒絶査定の要点】
　請求項１につき、拡大先願の地位にある引例１（特願平６−１８７９８６号）に記載された離型用テープ５はテープの側面が接触する状態に密巻きされているため、凹凸形成用テープの隙間が覆われているといえるから、隙間を覆うという意味において請求項１と区別できない、との理由による拒絶査定である。
【本願発明が特許されるべき理由】
　補正書に示す通り新しい特許請求の範囲では、拒絶査定の唯一の理由となった引例１の開示の離型用テープの側面同士が接触する状態に密巻きされる方法を除外しており、もはや拒絶査定の理由は解消したものと考えます。」と記載されている。
　この記載によると、請求項１に係る発明の「該薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法」は、先願である特願平６−１８７９８６号の明細書及び図面（甲第６号証）に記載されており、この先願のものを請求項１に係る発明が含まないようにするために特許請求の範囲に、「（該薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法を除く）」を記載したものといえる。
　以上のことから、本件の当初明細書には、「薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法」は記載されておらず、当然、その方法を除くことが示唆されているものでもなく、「薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法」は特願平６−１８７９８６号の明細書及び図面に記載されていることである。
　被請求人は、審査基準を挙げ「この種の「除く」記載は、進歩性がある発明について、たまたま新規性が欠如した場合に、その部分（新規性が欠如している部分）を請求項記載の発明から除くことにより特許性を認めるという趣旨である。」（上記「３．被請求人の反論」における（２）参照。）と主張するが、審査基準は、当初明細書又は図面に、「除く」べき特定の構成が記載されており、その特定の構成を「除く」ことにより新規性が満たされるような場合を意図していると思料されるから、被請求人の主張は採用できない。
　そうすると、本件平成１２年２月４日付の手続補正における「隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い（該薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法を除く）」は、当初明細書又は図面に記載されておらず、且つ、自明のことともいえないから、該手続補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものではなく、特許法第１７条の２第２項の規定により準用する同法第１７条第２項の規定に違反している。
　
４-5．特許法第３６条違反（無効理由４）について
　請求項１に係る発明の「隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い（該薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法を除く）」に関し、特許明細書には、
　「【作用】請求項１では、厚さの厚い巻回部材を、釣糸ガイド部材を沿わせられる隙間を有してマンドレルに巻回させれば、この隙間に沿わせて釣糸ガイド部材を配設し、この上からプリプレグを巻回して成形すれば、竿管内面に釣糸ガイドが突出形成できるが、これでは前記隙間における釣糸ガイド部材にプリプレグの樹脂が流入して硬化すると、釣糸ガイド部材の表面に樹脂による角部を形成することになるため、釣糸が接触すると損傷したり切断されたりする虞がある。そこで、上記隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い、これを介して釣糸ガイド部材を沿わせれば、釣糸ガイド部材周りに流入する樹脂によって囲まれた釣糸ガイド部材の断面形状は、前記薄い柔軟部材の存在によって竿管の半径方向内方に突出する表面が滑らかに形成され、釣糸を滑らかに案内できる。」（段落【００１０】）、
　「ここでは巻回部材２０は帯状に細長い形態を成しており、これを図のように、その巻回部材２０の側縁間に針金状の釣糸ガイド部材２４を沿わせる適切な間隔をおいて螺旋状に巻回し、螺旋状に連続した隙間ＳＰを形成している。この隙間の上を、耐熱性の高いポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）やポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）から成る厚さの薄い柔軟部材２２で覆う。この実施例では巻回作業が容易となるように厚さの厚い巻回部材２０の表面全体に亘って覆っている。」（段落【００１４】）、と記載されている。
　特許明細書には、厚さの厚い巻回部材間の隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆うことを主体として、厚さの薄い柔軟部材２２で上記厚さの厚い巻回部材２０の表面全体に亘って覆うことが記載されており、「薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法」について、係る文言以上の具体的な記載がないが、当該記載に接した当業者は、薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法について、技術常識に基づいてその具体的内容を理解することができるものと認められる。
　すなわち、特許明細書の別の実施例において、「図４は本発明に係る第３の方法の一過程を示す図である。厚く、かつ帯状に長い巻回部材２０’の幅方向中央部に溝ＳＰ’を形成しておき、これをマンドレル１０の表面にその側縁同士が互いに接触して隙間を生じないように詰めて巻回する。」（段落【００１９】）と、厚さの厚い巻回部材の巻回方法が記載されており、請求項１に係る発明における厚さの薄い柔軟部材とは対象部材の種類が異なるものの、「側面同士が接触する状態に密巻きする方法」と軌を一にする「側縁同士が互いに接触して隙間を生じないように詰めて巻回する」巻回方法が開示されているところからみて、当業者は、薄い柔軟部材を密巻きする方法について、その具体的内容を当然理解することができるというべきである。
　そして、訂正後の請求項１に係る発明は、「隙間を厚さの薄い柔軟部材によって覆い（該薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法を除く）、且つ、上記巻回部材の表面全体に亘って覆い」というものであるから、「薄い柔軟部材の側面同士が離間された状態に巻く方法」は明らかに除外され、例えば「側面同士が互いに重なり合う状態に巻く方法」を含むものとしてその技術事項を理解できるものであって、発明の詳細な説明には当業者が容易に実施できる程度に記載されているものといえる。
　なお、上記の判断は、特許明細書の請求項１に「薄い柔軟部材の側面同士が接触する状態に密巻きする方法を除く」という記載が存在することを前提に成り立つことで、無効理由３における判断においては、出願当初の明細書又は図面が新規性に係る判断の基準となり、そこには前記密巻きする方法に係る記載が何ら存在しないから、隙間を覆う方法を認定する根拠がないことは明らかである。
　したがって、本件明細書は、請求項１に係る発明について、特許法第３６条第４項及び第５項に規定する記載要件を満たしているから、その特許を無効とすることはできない。
　
４-6．結び
　以上のとおり、本件請求項１に係る発明の特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してされたもの、あるいは、同法第１７条の２第３項の要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものであるから、特許法第１２３条第１項第１号又は第２号に該当し、無効とされるべきものである。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、その３分の２を請求人の負担とし、３分の１を被請求人の負担とする。
　よって、結論のとおり審決する。