【事件の表示】
　平成　６年特許願第５２３４６０号「セルロース結合ドメイン」拒絶査定不服審判事件〔平成　６年１０月２７日国際公開、ＷＯ９４／２４１５８、平成　８年１０月　１日国内公表、特表平　８−５０９１２７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、１９９４年４月１４日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９３年４月１４日、米国）を国際出願日とする出願であって、平成１４年５月１３日付けで拒絶査定がなされたところ、平成１４年８月１９日付けで拒絶査定不服審判が請求され、平成１４年９月１８日付けで手続補正がされたものである。
　
第２　平成１４年９月１８日付けの手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　
　平成１４年９月１８日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
　
１．補正後の本願発明
　本件補正は、少なくとも、補正前の特許請求の範囲の請求項１の
「そのアミノ酸配列が、配列番号２に示したアミノ酸配列に対して少なくとも80％のアミノ酸配列類似性を有し、かつセルロースまたはキチンに高親和性でもって結合することができる、単離されたセルロース結合ドメイン(CBD)。」を、
「そのアミノ酸配列が、配列番号２に示したアミノ酸配列に対して少なくとも
95
　
　上記補正は、請求項１及びそれらを引用する請求項に係る発明を特定するために必要な事項である「そのアミノ酸配列が、配列番号２に示したアミノ酸配列に対して少なくとも80％のアミノ酸配列類似性」を有する「セルロース結合ドメイン」において、アミノ酸配列配列類似性を「95％」に限定するものであって、特許法第１７条の２第３項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
２．独立特許要件
　次に、本件補正後の請求項１〜２８に係る発明が、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであるか（平成６年改正前特許法第１７条の２第４項において読み替えて準用する同法１２６条第３項の規定に違反するか）について、以下に検討する。
　
（１）本件補正発明
　本件補正後の請求項１〜２８に係る発明のうち、請求項１に係る発明（以下、「本件補正発明１」という。）は、以下のとおりのものである。
　
「そのアミノ酸配列が、配列番号２に示したアミノ酸配列に対して少なくとも
95
　
（２）引用例
　原査定の拒絶の理由で引用されたProc.Natl.Acad.Sci.USA,Vol.89,No.8(1992)p.3483-3487（以下、「引用例１」という。）には、以下の事項が記載されている。
（ａ１）「Clostridium cellulovoransのセルラーゼは、明らかな酵素活性を持たない大きな主要セルロース結合タンパク質（CbpA）を含む、いくつかの異なったポリペプチドからなる複合体酵素である。・・・この研究では、我々は、その塩基配列と大きさを決定するため、そして、構成、生化学的特性、それがコードするタンパク質の推定機能的ドメインを導き出すため、最も大きなセルロース結合タンパク質の遺伝子をクローニングした。他のセルラーゼとβ−グルカナーゼとの相同性検索により、
我々は、注目すべき一連の５つの推定セルロース結合ドメインを発見した
　
（ａ２）「ここで、我々は、CbpAは、これらの機能を果たすための少なくとも２つのタイプのドメイン：(i)セルロース結合ドメインと、(ii)エンドグルカナーゼとの相互作用する領域を有することを示す。CbpAが、様々な細菌性及び真菌性のセルラーゼにおいて報告されたそれらとの相同性を有するドメインを示すかどうか決定するため、相同性検索を行った。Gilkesらによりレビューされた(12)、公開された真菌性及び細菌性セルロース結合ドメインの保存配列とCbpAの間には、有意な相同性はなかったが、Clostridium Stercorarium由来のアビセラーゼＩ(CelZ)(13)、Caldocellum saccharolyticum由来のCelB(14)及び、Bacillus subtilis由来のBsucel(15)の非酵素性ドメインとCbpAの間に強い相同性がみられた。これらの酵素は、成熟CbpAのＮ末端の最初の160アミノ酸に関連した配列を含んでいた（第４図）。この領域は、上記した３つのセルラーゼと比較すると、約40%の相同性及び、55%の類似性を示した。さらに、CbpAにおいて４回存在する親水性繰り返し（第３C図、白い矢印）は、CelZの繰り返し部分（２つ存在）と相同であった。CelZのこれらの領域は、アビセルのような結晶性セルロースに結合することが示されている(13)。
報告されたセルロース結合ドメインとのこれらの相同性によると、CbpAは、結晶性セルロースと相互作用することができる１またはそれ以上の領域を含むことを示している
　
（ａ３）「C.saccharolyticum由来のCelB(CsEngB)(14)、C.stercorarium由来のCelZ(13)及び、B.subtilis由来のBsucel(15)のそれらと整列させた
CbpAの推定セルロース結合領域のアミノ酸配列
　
（３）対比
　上記記載事項（ａ１）〜（ａ３）によると、引用例１には、第４図に記載されたアミノ酸配列からなるCbpAの推定セルロース結合ドメインが記載されている。
　
　そこで、本願補正発明１と引用例１に記載された発明とを対比する。
　まず、本願の配列番号２に示したアミノ酸配列と、引用例１の第４図に記載されたCbpAの推定セルロース結合ドメインのアミノ酸配列を比較すると、本願の配列番号２はCbpAの28〜189位に相当するものであるのに対し、引用例１のものはCbpAの27〜189位に相当するものである。すなわち、引用例１の第４図のアミノ酸配列は、本願の配列番号２よりもＮ末端側に１アミノ酸残基だけ長いものであって、その他のアミノ酸配列は完全に一致するものであるから、引用例１の第４図のアミノ酸配列は、本願補正発明１の「配列番号２に示したアミノ酸配列に対して少なくとも95％のアミノ酸配列類似性」を有するものに包含されるものである。
　
　したがって、本願補正発明１と引用例１に記載された発明は、「そのアミノ酸配列が、配列番号２に示したアミノ酸配列に対して少なくとも
95
　
（４）判断
　ところで、本願優先日前の1989年９月に頒布された刊行物であるTIBTECH,Vol.7(1989)p.239-243（原査定の拒絶理由に引用された引用例２に相当）は、セルロース結合ドメインについて総括して解説している総説であって、いくつかのセルラーゼは、個別の触媒ドメインとセルロース結合ドメイン(CBD)から構成されており、CBDは、異種タンパク質と融合してもセルロース結合特性を維持していること、及びCBDをタンパク質の精製のためのアフィニティタグや酵素の固定化のために使用できることが記載されている（第239頁要約）。
　このように、本願優先日より３年７ヶ月前には既に、複数のセルラーゼにおいて、そのセルロース結合ドメインは、触媒ドメインから切り離されて独立してもセルラーゼ結合活性を維持していることが知られており、該ドメインを単離したタンパク質として取得すれば、それを異種タンパク質と融合して、タンパク質精製や固定化等の技術に応用できることは、技術常識となっていた。
　
　このような本願優先日前の技術常識の下で、引用例１の第４図のアミノ酸配列からなるセルロース結合ドメインの記載に接した当業者は、該セルロース結合ドメインが全長CbpAの単なる部分配列としてでなく、独立したタンパク質として実質的に開示されていると認識するものと解される。
　
  そして、そのようなセルロース結合ドメインは、引用例１の第４図に記載されたそのアミノ酸配列や、クローニングされたCbpA遺伝子及びその塩基配列（第２図）から、周知の遺伝子工学的手法により、当業者が容易に製造できる。
　すなわち、引用例１には、本願補正発明１と同じアミノ酸配列を有するドメインが、当業者が製造し得る程度に記載されていると認められる。
　そして、引用例１に本願補正発明１の新規性を失わせる発明が記載されているというためには、引用例１に、第４図に記載されたドメインが製造できる程度に記載されていれば足り、その有用性（セルロース結合活性）について記載されている必要はないというべきである（平成１１年３月２日　東京高裁平成９年（行ケ）第３３０号判決参照）。ドメインが製造可能に開示され、その有用性についても示唆されている引用例１の記載に基づいて、実際にそれを製造し、その有用性を確認しただけで新規性が生じるとするのは、不合理であると言わざるを得ない。（なお、百歩譲ってこの点により新規性が生じるとした場合であっても、引用例１に示唆される有用性を確認することは、当業者であれば容易に行うことができることは明らかである。）
　
　したがって、この相違点は、実質的な相違点とは認められない。
　
　以上のとおり、本願補正発明１は、引用例１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項３号に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。　
　
３．むすび
　したがって、本件補正は、平成６年改正前特許法第１７条の２第４項において読み替えて準用する同法第１２６条第３項の規定に違反するので、特許法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
　なお、本件補正発明１において、「アミノ酸配列類似性」という記載があるが、これについて願書に最初に添付した明細書又は図面（以下、「当初明細書等」という。）をみると、アミノ酸配列の相同性に関する記載はあるが（公表公報第31頁下第11行〜下5行）、「アミノ酸配列類似性」という記載は見あたらない。一般に、「相同性」という用語は、アミノ酸配列においては、「同一性（アミノ酸どうしが完全一致）」及び「類似性（アミノ酸どうしが類似するものなら一致すると考える）」のどちらかを意味するものであることは、本願優先日前における技術常識であって、両者の数値は、同じ部分でも異なるものであるところ（例えば、引用例１の第3487頁左欄第17行〜第19行にあるように、同一性と類似性の数値は異なるものである。）、当初明細書等には「相同性」が、「同一性」及び「類似性」のどちらを意味するのかは何ら規定されていない。したがって、当初明細書等に記載した「相同性」が、優先日当時の技術常識を考慮しても、「類似性」を意味することが当業者にとって自明であるとはいえないから、本件補正発明１は、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含むものであることを付言しておく。
　
第３　本願発明について
１．本願発明
　平成１４年９月１８日付の手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は、平成１３年８月２０日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された、以下のとおりのものである。
　
　「そのアミノ酸配列が、配列番号２に示したアミノ酸配列に対して少なくとも80％のアミノ酸配列類似性を有し、かつセルロースまたはキチンに高親和性でもって結合することができる、単離されたセルロース結合ドメイン(CBD)。」
　
２．当審の判断
　本願発明１は、前記第２の２．で検討した本願補正発明１の構成要件である「そのアミノ酸配列が、配列番号２に示したアミノ酸配列に対して少なくとも95％のアミノ酸配列類似性」を有する「セルロース結合ドメイン」において、アミノ酸配列配列類似性を「80％」としたものであり、本願補正発明１を含むものであるから、前記第２の２．で指摘したのと同様の理由により、特許を受けることができないものである。
　
　なお、審判請求人は、平成１８年５月２２日付け回答書において、特許請求の範囲の請求項１に、「水に暴露してもセルロースから容易に解離されないことを特徴とする」という記載を付加する補正案を提示するとともに、水に暴露したときセルロースから容易に解離されないCBDは、引用例１には記載されていない旨主張しているので念のため検討すると、前記第２の２．で述べたように、引用例１には、本願補正発明１と同じアミノ酸配列を有するCBDが実質的に開示されている以上、そのような性質は、引用例１に記載されたCBDが本来的に有しているものにすぎず、その特定によって本願発明が引用例１に記載されたCBDと物質として区別できるようになるものではない。
　したがって、当該補正案によっても、特許法第２９条第１項第３号の拒絶理由が解消するものではないから、補正の機会を与える必要性は認められない。
　
３．むすび
　以上のとおり、本願発明１は、引用例１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないものであり、他の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。