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　平成　９年特許願第５０９４８９号「バイオマスからのポリヒドロキシアルカノエートの溶媒抽出」拒絶査定不服審判事件〔平成　９年　２月２７日国際公開、ＷＯ９７／０７２３０、平成１１年　９月２８日国内公表、特表平１１−５１１０２５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は，平成８年８月１６日（優先権主張１９９５年８月２１日，米国）に国際出願されたものであって，平成１７年１月１７日付けで拒絶査定がなされ，これに対し，平成１７年４月２５日に拒絶査定に対する審判請求がなされたものである。
　
　
　
２．本願発明
　本願の請求項１，１０に係る発明は，平成１６年１１月２５日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項１，１０に記載された，以下のとおりのものである。（以下，「本願発明１」及び「本願発明１０」という。）
　
「【請求項１】
ポリヒドロキシアルカノエートを含むバイオマスから前記ポリヒドロキシアルカノエートを分離するための方法において，前記方法が，アセトン，アセトニトリル，ベンゼン，酢酸ブチル，プロピオン酸ブチル，β−ブチロラクトン，γ−ブチロラクトン，炭酸ジエチル，ジエチルホルムアミド，炭酸ジメチル，コハク酸ジメチル，ジメチルスルホキシド，ジメチルホルムアミド，酢酸エチル，二酢酸エチレングリコール，酢酸メチル，メチルエチルケトン，１，４−ジオキサン，テトラヒドロフラン，トルエン，キシレンおよびそれらの混合物からなる群から選択される少なくとも１種のポリヒドロキシアルカノエート溶媒を用いて20℃ないし80℃の温度で前記ポリヒドロキシアルカノエートを抽出することを特徴とし，前記ポリヒドロキシアルカノエートが８０℃またはそれ以上の溶融点を有する方法。」
　
「【請求項１０】
請求の範囲第１項ないし第９項のいずれか１項の方法により抽出されたポリヒドロキシアルカノエートであって，少なくとも２種のランダムに繰り返すモノマー単位を含み，第１のランダムに繰り返すモノマー単位が次の構造：
【化３】（省略）
（式中，Ｒ１はＨまたはＣ１ないしＣ２アルキルであり，ｎは１または２である。）を有し，第２のランダムに繰り返すモノマー単位が次の構造：
【化４】（省略）
（式中，Ｒ２はＣ３ないしＣ１９アルキルまたはＣ３ないしＣ１９アルケニルである。）を有し，前記ランダムに繰り返すモノマー単位の少なくとも５０％が，前記第１のランダムに繰り返すモノマー単位の構造を有するポリヒドロキシアルカノエート。」
　
　
　
３．原査定の理由
　本願発明１，１０にそれぞれ対応する，平成１６年１１月２５日付けの手続補正前の請求項１，１０に係る発明について，原審の平成１６年５月１３日付けの拒絶理由通知書は，以下の拒絶の理由を指摘している。
　
　理由１．この出願の下記の請求項に係る発明は，その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明であるから，特許法第２９条第１項第３号に該当し，特許を受けることができない。
　
　理由２．この出願の下記の請求項に係る発明は，その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて，その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
　理由３．この出願は，特許請求の範囲の記載が下記の点で，特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。
　
・理由　　１
・請求項　１０
・備考：文献２にはヒドロキシブチレート（３ＨＢ）ユニット及び３−ヒドロキシヘキサノエート（３ＨＨｘ）ユニットを含む共重合体等のポリヒドロキシアルカノエート（ＰＨＡ）が記載されている。文献２は本願明細書中でも８０℃よりも高い溶融点を有する好ましい高結晶度化ＰＨＡの例を記載した米国特許第５２９２８６０号明細書の対応特許である。
　上記請求項に係る発明と上記文献に記載の発明を対比すると，両者の構成に差異はない。　
　
・理由　　２
・請求項　１−１０
・備考：文献３には，ＰＨＡの１種であるポリヒドロキシオクタン酸（ＰＨＯ）を含むバイオマスから分離するために，環境面への配慮からハロゲン含有溶剤に代えて，ＰＨＡの融点温度以下のアセトン中に懸濁させて抽出する方法が記載されている。
　この点，ＰＨＯの融点は８０℃以上であるということは文献３には記載されていない（むしろ，参考文献として挙げる文献９の表２のように，５４±２℃であるという報告も後になされている）。しかしながら，アセトンの温度が室温とＰＨＡの融点の間で用いられるとする技術的思想は文献３に記載されているから，アセトンによる抽出を文献２，６−８に記載される他のＰＨＡでも行うことは，当業者が容易になし得ることである。
・理由　　３
・請求項：１−１０
・備考：上記請求項及び明細書には，実施例で具体的に記載されたアセトン以外にも，アセトニトリル，ベンゼン等，アセトンとは構造も性質も類似しないと考えられる溶媒も同様に使用しうると，漠然と記載されている。
　しかしながら，明細書にはこれらの溶媒について実施例等の具体的記載はなされていない。
　よって，本願明細書の発明の詳細な説明には，当業者が上記請求項の発明を実施することができる程度に，明確かつ十分に記載されていない。
　
　
　
４．理由１（特許法特許法第２９条第１項第３号の要件）についての判断
　
　（１）引用例２の記載
　原査定の拒絶の理由に文献２として引用された本願優先日前に頒布された刊行物である特開平５−９３０４９号公報（以下，「引用例２」という。）には，以下のとおり記載されている。
　
　　（ａ）「３−ヒドロキシブチレート（３ＨＢ）ユニットを５０モル％から９８モル％，３−ヒドロキシヘキサノエート（３ＨＨｘ）ユニットを５０モル％から２モル％含む共重合体。」（特許請求の範囲請求項１）
　
　　（ｂ）「即ち，具体的にはアエロモナス属の微生物に炭素源として炭素数６以上の偶数の脂肪酸もしくはその低級アルコールエステルまたは天然油脂を炭素源とした場合など天然に最も豊富に存在している油脂（植物油や魚油）を炭素源として与え，炭素源以外の栄養源の制限下，通常窒素制限下で好気的に培養するだけでＣ4(3HB):Ｃ6(3HHx)＝７０〜９０：３０〜１０の共重合体Ｐ（３ＨＢ−ＣＯ−３ＨＨｘ）を得ることができる。Ｃ6ユニット組成を高めたい場合は，炭素源としてカプロン酸やβ−ヒドロキシカプロン酸を共存させればよく，またＣ4ユニット組成を高めたい場合は，酪酸，β−ヒドロキシ酪酸を共存させればよい。
　その結果，Ｃ4(3HB):Ｃ6(3HHx)＝５０〜９８：５０〜２まで組成をコントロールすることができる。」（段落【００２４】）
　
　　（ｃ）「実施例１
　アエロモナス・キャビエＦＡ−４４０株（微工研条寄第３４３２号）を以下に示す培地を用いて３０℃，４８時間振盪培養した。即ち，次の培地組成からなるものに水を加えて全量１リットルとし（pH７．０），培地を調製した。
　　　　　　肉エキス　　　　　　　　　　５ｇ
　　　　　　ペプトン　　　　　　　　　　５ｇ
　　　　　　イーストエキス　　　　　　　２ｇ
　　　　　　ＫＨ2 ＰＯ4　 　　 　 　　 　０．５ｇ
　　　　　　Ｋ2 ＨＰＯ4 　 　　　 　　 　１．５ｇ
　　　　　　ＭｇＳＯ4 ・７Ｈ2 Ｏ 　　　　０．１ｇ
　培養終了後，培養ブロスを遠心分離して菌体を回収し，さらに次に示す培地中に菌体を全量加えて，３０℃，２４時間振盪培養した。即ち，次の培地組成からなるものに水を加えて全量１リットルとし（pH７．０），培地を調製した。
　　　　　　オレイン酸　　　　　　　　２５．４ｇ
　　　　　　ＫＨ2 ＰＯ4　 　　 　　　　　１．５ｇ
　　　　　　Ｋ2 ＨＰＯ4 　　　　　　　　 １．５ｇ
　　　　　　ＭｇＳＯ4 ・７Ｈ2 Ｏ　　　 　０．２５ｇ
　　　　　　Ｔｗｅｅｎ　８５　　  　　　０．５ｇ
　培養終了後，菌体を蒸留水およびメタノールで洗浄し，減圧乾燥して乾燥菌体を得た。このようにして得られた乾燥菌体をクロロホルムで５０℃，２時間抽出処理した。菌体除去後，クロロホルム抽出液にメタノールを１０倍量加えてポリエステルを沈澱回収した。」
（段落【００３４】〜【００３５】）
　
　　（ｄ）「オレイン酸を唯一の炭素源とした場合，３ＨＢ（Ｃ4）: ３ＨＨｘ（Ｃ6 ）＝８５：１５の２成分系の共重合体が得られた。」（段落【００３７】）
　
　　（ｅ）「実施例３
　アエロモナス　ハイドロフィラＯＬ−３３８株を用い，炭素源としてオリーブオイルを２．８，８．５，１７．２，２５．４ｇ／リットルとして実施例２と同じ実験を行った。その結果，Ｃ4 ，Ｃ6 ユニットの２成分系の共重合体が得られたが，実施例２と異なり，組成比はオリーブオイル濃度に影響されずほぼ一定値を示した。
　　　　３ＨＢ：３ＨＨｘ＝９０〜９２：１０〜８」（段落【００３９】）
　
　　（ｆ）「実施例４
　炭素源としてβ−ヒドロキシカプロン酸を用いる以外は，実施例３と同様の実験を行なった。その結果，３ＨＢ：３ＨＨｘ＝５１：４９の２成分系の共重合体が得られた。」（段落【００４０】）
　
　　（ｇ）「実施例８
　炭素源として天然油脂であるコーン油を用いる以外は，実施例３と同様の実験を行なった。その結果，３ＨＢ：３ＨＨｘ＝８５：１５の２成分系の共重合体が得られた。」（段落【００４４】）
　
　（２）本願発明１０と引用例２との対比について
　引用例２に記載された，「３ＨＢ」は，本願発明１０における「次の構造：【化３】（省略）（式中，Ｒ１はＣ２アルキルであり，ｎは１である。）」を有する「第１のランダムに繰り返すモノマー単位」に相当し，引用例２に記載された，「３ＨＨｘ」は，本願発明１０における「次の構造：【化４】（省略）（式中，Ｒ２はＣ３アルキルである。）」を有する「第２のランダムに繰り返すモノマー単位」に相当し，引用例２に記載された，「３ＨＢ：３ＨＨｘ＝９０〜９２：１０〜８」の組成比をもつ「２成分系の共重合体」，及び「３ＨＢ：３ＨＨｘ＝５１：４９の２成分系の共重合体」，及び「３ＨＢ：３ＨＨｘ＝８５：１５の２成分系の共重合体」は，本願発明１０における「前記ランダムに繰り返すモノマー単位の少なくとも５０％が，前記第１のランダムに繰り返すモノマー単位の構造を有するポリヒドロキシアルカノエート」に相当し，引用例２に記載された，「アエロモナス・キャビエＦＡ−４４０株」又は「アエロモナス　ハイドロフィラＯＬ−３３８株」の「乾燥菌体」は，本願発明１０が引用する本願発明１に係る分離方法における「ポリヒドロキシアルカノエートを含むバイオマス」に相当し，引用例２に記載された，「得られた乾燥菌体をクロロホルムで５０℃，２時間抽出処理」する方法は，本願発明１０が引用する本願発明１に係る分離方法における，「少なくとも１種のポリヒドロキシアルカノエート溶媒を用いて20℃ないし80℃の温度で前記ポリヒドロキシアルカノエートを抽出する」「方法」に相当する。
　
　引用例２には，得られた各ポリヒドロキシアルカノエートが８０℃またはそれ以上の溶融点を有する」ものであることが明記されていない。
　しかしながら，原査定の拒絶の理由に文献６として引用された本願優先日前に頒布された刊行物である特開平２−２３４６８３号公報（以下，「引用例６」という。）には，「近時，3HB成分および３−ヒドロキシバリレート単位（以下3HV成分と記す）を含有する共重合体およびその製造法について，研究，開発がなされ，たとえば，特開昭57−150393号公報および特開昭59−220192号公報にそれぞれ記載されている。しかしながら，共重合体の3HV成分が０から33モル％まで増大するとこの増大に伴って融解温度（Tm）が180℃から85℃まで急激に低下することが知られており〔T. L. Bluhm et al, Mecromolecules, 19, 2871（1986）〕そのため，3HV成分含有率の高い共重合体は耐熱性に劣っていた。」（第２頁左上欄１〜１３行）と記載されている。
　したがって，3HB成分からなる共重合体の融解温度（Tm）が180℃であること，共重合体に加えられた3HV成分を33モル％まで増大させても融解温度の低下は85℃までに止まることを考慮すれば，引用例２に記載された，「３ＨＢ：３ＨＨｘ＝９０〜９２：１０〜８」の組成比をもつ「２成分系の共重合体」，及び「３ＨＢ：３ＨＨｘ＝８５：１５の２成分系の共重合体」は８０℃またはそれ以上の溶融点を有することを合理的に推認することができる。
　
　そこで，本願発明１０と引用例２に記載された事項を対比すると，両者は，「ポリヒドロキシアルカノエート溶媒を用いて20℃ないし80℃の温度で前記ポリヒドロキシアルカノエートを抽出する」「ポリヒドロキシアルカノエートを含むバイオマスから前記ポリヒドロキシアルカノエートを分離するための方法」「により抽出されたポリヒドロキシアルカノエートであって，少なくとも２種のランダムに繰り返すモノマー単位を含み，第１のランダムに繰り返すモノマー単位が次の構造：
【化３】（省略）
（式中，Ｒ１はＨまたはＣ１ないしＣ２アルキルであり，ｎは１または２である。）を有し，第２のランダムに繰り返すモノマー単位が次の構造：
【化４】（省略）
（式中，Ｒ２はＣ３ないしＣ１９アルキルまたはＣ３ないしＣ１９アルケニルである。）を有し，前記ランダムに繰り返すモノマー単位の少なくとも５０％が，前記第１のランダムに繰り返すモノマー単位の構造を有する８０℃またはそれ以上の溶融点を有するポリヒドロキシアルカノエート。」で一致する。
　
　そして，本願発明１０では，抽出に用いられる溶媒が「アセトン，アセトニトリル，ベンゼン，酢酸ブチル，プロピオン酸ブチル，β−ブチロラクトン，γ−ブチロラクトン，炭酸ジエチル，ジエチルホルムアミド，炭酸ジメチル，コハク酸ジメチル，ジメチルスルホキシド，ジメチルホルムアミド，酢酸エチル，二酢酸エチレングリコール，酢酸メチル，メチルエチルケトン，１，４−ジオキサン，テトラヒドロフラン，トルエン，キシレンおよびそれらの混合物からなる群から選択される少なくとも１種」であるのに対して，引用例２に記載された発明は，抽出に用いられる溶媒が「クロロホルム」である点で一応相違する（相違点１）。
　
　（３）本願発明１０と引用例２に記載された発明との相違点についての判断　
　上記相違点１は，「ポリヒドロキシアルカノエート」という物の発明である本願発明１０の「物」に関する製法に係る溶剤の種類を特定するものである。
　ここで，東京高裁が平成１１年（行ケ）第４３７号判決において，「本件発明が，製造方法の発明ではなく，物の発明であることは，上記特許請求の範囲の記載から明らかであるから，本件発明の上記特許請求の範囲は，物（プロダクト）に係るものでありながら，その中に当該物に関する製法（プロセス）を包含するという意味で，広い意味でのいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するものである。そして，本件発明が物の発明である以上，本件製法要件は，物の製造方法の特許発明の要件として規定されたものではなく，・・・物の構成を特定するために規定されたものという以上の意味は有し得ない。そうである以上，本件発明の特許要件を考えるに当たっては，本件製法要件についても，果たしてそれが本件発明の対象である物の構成を特定した要件としてどのような意味を有するかを検討する必要はあるものの，物の製造方法自体としてその特許性を検討する必要はない。発明の対象を物を製造する方法としないで物自体として特許を得ようとする者は，本来なら，発明の対象となる物の構成を直接的に特定するべきなのであり，それにもかかわらず，プロダクト・バイ・プロセス・クレームという形による特定が認められるのは，発明の対象となる物の構成を，製造方法と無関係に，直接的に特定することが，不可能，困難，あるいは何らかの意味で不適切（例えば，不可能でも困難でもないものの，理解しにくくなる度合が大きい場合などが考えられる。）であるときは，その物の製造方法によって物自体を特定することに，例外として合理性が認められるがゆえである，というべきであるから，このような発明についてその特許要件となる新規性あるいは進歩性を判断する場合においては，当該製法要件については，発明の対象となる物の構成を特定するための要件として，どのような意味を有するかという観点から検討して，これを判断する必要はあるものの，それ以上に，その製造方法自体としての新規性あるいは進歩性等を検討する必要はないのである。」と判示したとおりであって，相違点１については，抽出に用いられる溶媒の相違が，本件発明の対象である物の構成を特定した要件としてどのような意味を有するかを検討すればよいこととなる。
　
　ここで，本願発明の対象となるものは「ポリヒドロキシアルカノエート」であるが，ポリヒドロキシアルカノエート溶媒中の「ポリヒドロキシアルカノエート」は結晶固形物として沈殿することによって，両者は互いに分離されるのであるから，抽出に用いる溶媒が相違することで，拒絶理由において引用した製造方法によって製造された「ポリヒドロキシアルカノエート」との「もの」自体としての区別が可能であるとはいえない。
　してみると，本件発明の「アセトン，アセトニトリル，ベンゼン，酢酸ブチル，プロピオン酸ブチル，β−ブチロラクトン，γ−ブチロラクトン，炭酸ジエチル，ジエチルホルムアミド，炭酸ジメチル，コハク酸ジメチル，ジメチルスルホキシド，ジメチルホルムアミド，酢酸エチル，二酢酸エチレングリコール，酢酸メチル，メチルエチルケトン，１，４−ジオキサン，テトラヒドロフラン，トルエン，キシレンおよびそれらの混合物からなる群から選択される少なくとも１種のポリヒドロキシアルカノエート溶媒を用いて・・・ポリヒドロキシアルカノエートを抽出する」との要件は，いずれも本件製法要件中の要件であり，いずれも本件発明の対象となる物の構成，すなわち「少なくとも２種のランダムに繰り返すモノマー単位を含み，第１のランダムに繰り返すモノマー単位が次の構造：
【化３】（省略）
（式中，Ｒ１はＨまたはＣ１ないしＣ２アルキルであり，ｎは１または２である。）を有し，第２のランダムに繰り返すモノマー単位が次の構造：
【化４】（省略）
（式中，Ｒ２はＣ３ないしＣ１９アルキルまたはＣ３ないしＣ１９アルケニルである。）を有し，前記ランダムに繰り返すモノマー単位の少なくとも５０％が，前記第１のランダムに繰り返すモノマー単位の構造を有する８０℃またはそれ以上の溶融点を有するポリヒドロキシアルカノエート」を特定する上では何らの意味も有しない要件である。
　したがって，相違点１は，実質的な相違点ではない。
　
　したがって，本願発明１０は，本願優先日前に頒布された刊行物である引用例２に記載された発明と区別することができないから，特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない。
　
　（４）請求人の主張について
　請求人は，平成１６年１１月２５日付け意見書及び平成１７年５月２５日付け審判請求の理由を補充する手続補正書において以下のように主張している。
　
　　（ア）引用例２が３ＨＨＸを含むＰＨＡを教示しているのに対して，本願請求項１０に記載のＰＨＡは３ＨＨＸを含み得ないから，引用例２は本願請求項の全ての構成要件を教示しておらず，引用例２に対して新規性を有する。
　
　　（イ）本願請求項１０に係る発明は，ＰＨＡを構成するモノマー単位を特定する構成要件のみからなるものではなく，本願請求項１乃至９のいずれかの方法により抽出されることをも構成要件とするものであり，バイオマスからＰＨＡの抽出溶媒としてアセトン等，ハロゲンを含有しない特定の溶媒を使用したことを最大の特徴とするものである。しかるに，引用例２を初め，これら引用例においてＰＨＡ抽出溶媒として用いられている溶媒はハロゲン含有溶媒である。
　すなわち，引用例２においては，本願発明に係る抽出技術により好適に抽出され得るＰＨＡの一例が開示されているに過ぎず，健康や環境に有害なハロゲン含有溶媒を使用しないＰＨＡ抽出技術については記載は勿論示唆もされていない。
　
　　（ウ）結晶ポリマーの溶解度は，化学構造の類似性，屈折率等，通常用いられる簡単な基準から予測し得ないものであり，ハロゲン含有化合物以外でかかる結晶ポリマーを好適に抽出し得る溶媒を見出すことは困難であることに鑑み，本願発明は，抽出対象とするＰＨＡの溶融点を８０℃以上と規定したものであるところ，該技術的意義はこれら文献には記載は勿論，示唆さえも見出すことはできない。
　
　しかしながら，（ア）については，（３）において述べたとおり，３ＨＨＸは本願請求項１０における，「次の構造：【化４】（省略）（式中，Ｒ２はＣ３・・・アルキル・・・である。）」を有する「第２のランダムに繰り返すモノマー単位」に相当するのであるから，「本願請求項１０に記載のＰＨＡは３ＨＨＸを含み得ない」との請求人の主張は失当である。
　
　また，（イ）については，本願発明１０の製法要件中の前記各要件が，製造方法として引用例２その他に開示されていないとの主張であるにすぎない。
　物の発明である本願発明１０に対し，上記に述べたところから明らかなように，このような物の構成を特定する上で意味のない製法要件に関し，製造方法としての新規性あるいは進歩性等があるかどうかの議論をする必要は全くないのは，前記裁判例が示すとおりであるから，出願人の主張は採用することができない。
　
　また，（ウ）については，引用例２に記載された「ポリヒドロキシアルカノエート」の溶融点が８０℃以上であって物として区別することができないことは，（２）において述べたとおりである。抽出対象とするＰＨＡの溶融点を８０℃以上と規定する構成により特定の課題を解決しようとすること自体は，つまるところ，発明者の主観的な意図にすぎず，そのような意図の存在をもって，構成自体については区別の付かない発明の新規性を肯定することはできない。
　
　以上のとおりであるから，請求人のこれらの主張（ア）〜（ウ）はいずれも採用することができない。
　
　（５）結論
　したがって，本願発明１０は，本願優先日前に頒布された刊行物である引用例２に記載された発明と区別することができないから，特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない。
　
　
　
５．理由２（特許法特許法第２９条第２項の要件）についての判断
　
　（１）引用例３の記載
　原査定の拒絶の理由に文献３として引用された本願優先日前に頒布された刊行物である特表平６−５０５４０３号公報（以下，「引用例３」という。）には，以下のとおり記載されている。
　
　　（ｈ）「１．ポリ−β−ヒドロキシオクタン酸を，前記酸を合有し，かつ栄養素の１つが増殖抑制性である炭素富裕培地中の，好気的条件下での，バクテリア発酵により得られたバイオマスを，有機溶剤を用いて，抽出することにより収得する際に，前記転燥形のバイオマスを次の群：アセトン，メチルイソブチルケトン，ジイソプロピルケトン，ジエチルケトン，酢酸エチル，酢酸プロピル，酢酸ブチル，ジエチルエーテル，ジイソプロピルエーテル及びテトラヒドロフランから選択された不活性有機溶剤と接触させ，固体物質を，得られた懸濁液から分離し，かつ生じた透明溶液を最後に蒸発させることを特徴とする，ポリ−β−ヒドロキシオクタン酸を収得する方法。」（特許請求の範囲請求項１）
　
　　（ｉ）「本発明は，有機合成の分野に関する。特に，その目的は，式：
-[CH(C5H11)-CH2-C(O)-O]-nの繰り返し単位で形成されたポリマーであるポリ−β−ヒドロキシオクタン酸の新規製法であり，この方法では，前記酸を良好な収率で，かつポリマーの重大な分解なしで製造することができる。
　本発明の方法は，ポリ−β−ヒドロキシオクタン酸を，有機溶剤を用いて，それを含有するバクテリアの培養液から抽出する方法に基づく。」（第２頁左下欄５〜１１行）
　
　　（ｊ）「ポリ−ヒドロキシアルカン酸は，バクテリアのあるきまった科の中に見出すことのできる貯蔵化合物である。細胞が，その中の栄養素の一つが増殖抑制性である炭素富裕培地中で増殖する場合に，これらの酸は，細胞質溶液中に凝集体の形で堆積する。
　これらの酸の抽出の幾つかの方法は，文献中に記載されていた。これらは，特に，ポリ−β−ヒドロキシブタン酸又はポリ−β−ヒドロキシオクタン酸の製造に関しており，これらのために，冷乾燥を経て，特に凍結乾燥により得られた細胞から出発して，塩素化溶剤，例えばクロロホルム又は塩化メチレンにより抽出することが示唆されていた。そのような方法の例は，
Appl.Environ.Microbiol.,55(1989),1949;Appl.Environ.Microbiol.,54(1988),1977及びAppl.Environ.Microbiol.,45(1983),71に記載されている。
　凍結乾燥されたバイオマスへの塩素化溶剤の使用は，２個の主要な不都合に直面する。一方では，そのような溶剤は，大規模工業的操作では，環境保護の明白な理由のため，できるだけ避けねばならず，他方，凍結乾燥法は，特に高価である。」（第２頁左下欄１３行〜右下欄１２行）
　
　　（ｋ）「乾燥バイオマスは，先の例中に記載の方法に従って得られた。このバイオマス１２．６ｇをアセトン１２６ｍｌ中に懸濁させ，室温で３時間撹拌し，次いで懸濁液を濾過した。透明濾液を減圧下で，４０°を超えない温度で蒸発させて，ポリマー２．６３ｇを回収した。ポリマーの分子量をマクロモレキュラー・ヘミ（Ｍａｋｒｏｍｏｌｅｋｕｌａｒｅ　Ｃｈｅｍｉｅ）　１７６　（１９７５），２６５５による次式により計算した：
　ＭＷ＝２．１１・１０２・［η］1/0.74ここで，ＭＷは，分子量を表わし，［η］は，ブルックフィールドデジタル粘度計により３０°で測定された固有粘度と定義する。ポリマーは，シクロヘキサノン中に異なる濃度で可溶性であった。他の実験を，アセトン以外の溶剤，例えばメチルイソブチルケトン，ジイソプロピルケトン，ジエチルケトン，酢酸エチル，酢酸プロピル，酢酸ブチル，ジエチルエーテルなお又ジイソプロピルエーテル中に乾燥バイオマスを懸濁させることにより実施した。同様の結果が，シュードモナス　ｓｐ，ＤｓＭ１６５０以外の株の発酵によっても得られた。従ってシュードモナス・オレオボランスＡＴＣＣ２９３４７及びシュードモナス・シトロネロニスＤＳＭ５０３３２を使用した。」（第４頁左上欄１３行〜右上欄１０行）
　
　（２）本願発明１と引用例３との対比について
　引用例３に記載された，「ポリ−β−ヒドロキシオクタン酸」は，本願発明１における「ポリヒドロキシアルカノエート」に相当し，引用例３に記載された，「アセトン」，「酢酸エチル」，「酢酸ブチル」は，本願発明１における「アセトン，アセトニトリル，ベンゼン，酢酸ブチル，プロピオン酸ブチル，β−ブチロラクトン，γ−ブチロラクトン，炭酸ジエチル，ジエチルホルムアミド，炭酸ジメチル，コハク酸ジメチル，ジメチルスルホキシド，ジメチルホルムアミド，酢酸エチル，二酢酸エチレングリコール，酢酸メチル，メチルエチルケトン，１，４−ジオキサン，テトラヒドロフラン，トルエン，キシレンおよびそれらの混合物からなる群から選択される少なくとも１種のポリヒドロキシアルカノエート溶媒」に相当し，引用例３に記載された，「室温で３時間撹拌し」は，本願発明１０における「20℃ないし80℃の温度で前記ポリヒドロキシアルカノエートを抽出する」に相当する。
　
　そこで，本願発明１と引用例３に記載された事項を対比すると，両者は，「ポリヒドロキシアルカノエートを含むバイオマスから前記ポリヒドロキシアルカノエートを分離するための方法において，前記方法が，アセトン，アセトニトリル，ベンゼン，酢酸ブチル，プロピオン酸ブチル，β−ブチロラクトン，γ−ブチロラクトン，炭酸ジエチル，ジエチルホルムアミド，炭酸ジメチル，コハク酸ジメチル，ジメチルスルホキシド，ジメチルホルムアミド，酢酸エチル，二酢酸エチレングリコール，酢酸メチル，メチルエチルケトン，１，４−ジオキサン，テトラヒドロフラン，トルエン，キシレンおよびそれらの混合物からなる群から選択される少なくとも１種のポリヒドロキシアルカノエート溶媒を用いて20℃ないし80℃の温度で前記ポリヒドロキシアルカノエートを抽出する方法」で一致する。
　そして，本願発明１では，バイオマスから抽出されるポリヒドロキシアルカノエートが「８０℃またはそれ以上の溶融点を有する」ものであるのに対して，引用例３に記載された発明は，バイオマスから抽出されるポリヒドロキシアルカノエートが「ポリ−β−ヒドロキシオクタン酸」であって「８０℃またはそれ以上の溶融点を有する」ものでない点で相違する（相違点１）。
　
　（３）本願発明１と引用例３に記載された発明との相違点についての判断　
　引用例３に記載された発明は，上記摘記事項（ｃ）に記載のとおり，「凍結乾燥されたバイオマスからポリ−β−ヒドロキシブタン酸又はポリ−β−ヒドロキシオクタン酸の製造にあたって，例えばクロロホルム又は塩化メチレンのような塩素化溶剤により抽出する技術が公知であったが，凍結乾燥されたバイオマスへの塩素化溶剤の使用は，大規模工業的操作では，環境保護の明白な理由のため，できるだけ避けねばならない」という技術的課題を解決するためのものである。
　一方，４．（１）で述べたとおり，原査定の拒絶の理由に引用された引用例２には，８０℃またはそれ以上の溶融点を有することを合理的に推認することができるポリヒドロキシアルカノエートである，「３ＨＢ：３ＨＨｘ＝９０〜９２：１０〜８」の組成比をもつ「２成分系の共重合体」，及び「３ＨＢ：３ＨＨｘ＝８５：１５の２成分系の共重合体」を，「乾燥菌体をクロロホルムで５０℃，２時間抽出処理して」得ることが記載されている。
　してみれば，当業者であれば，凍結乾燥されたバイオマスへの塩素化溶剤の使用は，大規模工業的操作では，環境保護の明白な理由のため，できるだけ避けねばならない」という技術的課題を解決する引用例３に記載された技術を，塩素化溶剤を使用することで，そのような技術的課題を内在し，バイオマスからポリヒドロキシアルカノエートを抽出する点で同一の技術分野に属する引用例２に記載の技術に適用しようとすることは，当業者にとって十分な動機付けが存在するといえる。
　すなわち，引用例３に記載された「８０℃またはそれ以上の溶融点を有する」ものでない「ポリ−β−ヒドロキシオクタン酸」に代えて，引用例２に記載された，８０℃またはそれ以上の溶融点を有することを合理的に推認することができるポリヒドロキシアルカノエートである，「３ＨＢ：３ＨＨｘ＝９０〜９２：１０〜８」の組成比をもつ「２成分系の共重合体」，及び「３ＨＢ：３ＨＨｘ＝８５：１５の２成分系の共重合体」を抽出対象とすることは，当業者であれば容易に想到しうることである。
　よって，本願発明１は，本願優先日前に頒布された刊行物である引用例２及び引用例３に記載された事項に基づき当業者が容易に発明することができたものである。
　
　（４）請求人の主張について
　請求人は，平成１６年１１月２５日付け意見書及び平成１７年５月２５日付け審判請求の理由を補充する手続補正書において以下のように主張している。
　
　　（ア）引用例３は本発明の対象とするＰＨＡのような高粘性の液体又はゲルを形成する傾向があるポリマーを対象としたものではなく，本発明は，ＰＨＡ非溶媒を添加することで沈殿させるものであるが，引用例３にはそのような課題も解決手段も認識されていない。
　
　　（イ）引用例３には１０種の異なる溶媒が挙げられており，当業者が本発明の対象とするＰＨＡに適用しようとしたとしても，これらの溶媒のいずれが溶媒特性を有しているか結論することはできない。本願明細書に注記しているように，結晶性ポリマーの適切な溶媒を選択することは簡単な仕事ではない。
　
　　（ウ）拒絶理由通知では，アセトンの温度が室温とＰＨＡの融点の間で用いられるとする技術的思想が引用例３に記載されていると指摘されているが，引用例３は室温での抽出しか開示していない。
　
　　（エ）米国出願において引用例３が引用されているが，米国においては，米国特許第５９４２５９７号として特許を受けた。
　
　　（オ）引用例３において抽出されるポリヒドロキシオクタン酸（ＰＨＯ）の融点は５４±２℃であるから，引用例３においてアセトンが使用されていても，本願発明における溶融点が８０℃以上であり特に溶解度の予測が困難なＰＨＡに対する適切な溶媒がアセトンであるということはできない。
　
　　（カ）拒絶理由で通知された引用例１には，ポリヒドロキシアルカノエート（ＰＨＡ）を含む微生物をメタノールでの抽出により脱脂した後，クロロホルム等のＰＨＡ溶媒の混合物で処理し，細胞残渣を除去した後，ＰＨＡ非溶媒（沈殿剤に相当）を添加してＰＨＡを沈殿させ，上記ＰＨＡ溶媒から取り除いて取得する方法が記載されており，該引用例１において沈殿剤として用いられているのはアセトン，メチルエチルケトン等である（例えば，第５頁左下欄第１２行〜第１５行，実施例等を参照。）。
　このように，引用例１には，本願発明において特に溶解度の予測が困難とされているＰＨＡの抽出溶媒として用いられているアセトン，メチルエチルケトンが沈殿剤として用いられているのであるから，引用例１は本願発明に当業者が想到する上で引用例になるどころか阻害要因となる。
　
　しかしながら，（ア）については，「ＰＨＡ非溶媒を添加することで沈殿させる」ことは，本願発明１の構成にはないから，特許請求の範囲に基づかない主張であって，失当である。また，適用対象となる引用例２には，摘記事項（ｃ）としてメタノール添加による沈殿回収が記載されており，本願優先日前に解決済みの課題に過ぎないから，引用例３に記載の発明に対して引用例２記載の発明を適用する際に併せて適用すればよいことに過ぎない。
　
　また，（イ）については，引用例３には実施例として具体的な態様が記載されているのはアセトンであるから，当業者にとってより一層強く動機付けられるのはアセトンの使用であって，他の溶剤が開示されていることにより，その動機付けが弱められることにはならないから，出願人の主張は採用することができない。
　
　また，（ウ）については，引用例３には室温での抽出を開示するものであり，それは「20℃ないし80℃の温度で前記ポリヒドロキシアルカノエートを抽出する」という発明の範囲に包含されるのであって，抽出温度において相違点は存在しない。引用例３に上限を80℃とすること又はＰＨＡの融点とすることという記載がないことによって，両者の抽出温度に係る技術的事項に相違が生じるわけではないから，出願人の主張は採用することができない。
　
　また，（エ）については，我が国と法制，判例，技術水準及び審査基準を異にする外国において，特許された事実があるからといって，我が国において出願された発明が公知技術及び周知技術に基づいて容易に想到し得るものと判断される以上，外国における上記事情を参酌して進歩性を肯定しなければならないとする理由はないから，出願人の主張は採用することができない。
　
　また，（オ）については，引用例３においてアセトンを使用した技術的課題は，凍結乾燥されたバイオマスへの塩素化溶剤の使用は，大規模工業的操作では，環境保護の明白な理由のため，できるだけ避けねばならないというものであって，抽出される物質の融点が５４±２℃，或いは特定の温度であるからアセトンを採用したと記載されているわけでもない。よって，溶融点がそれとは異なるポリヒドロキシアルカノエートにも適用しようとする際に，阻害要因となるとはいえないから，出願人の主張は採用することができない。
　
　また，（カ）については，拒絶理由で通知された引用例１には，アセトンは「非溶剤」と記載されており，引用例１においては「非溶剤」は，「機械的分離が起こる温度において３−ヒドロキシブチレート（ＨＢ）重合体を何らかの著しい程度にまで溶解することができない液体を意味する」と定義され，「何らかの著しい程度にまで溶解することができない」とは，「抽出された重合体をその液体で還流し，その溶液を該所定温度まで冷却することによって得られた重合体飽和溶液が０．１重量％以下の重合体を含むことを意味する」（第５頁右上欄２０行〜左下欄７行）と定義されるのであるから，引用例１においても０．１重量％以下のポリヒドロキシアルカノエートがアセトンに溶解することは否定されていないのである。
　引用例３においてアセトンを使用した技術的課題は，凍結乾燥されたバイオマスへの塩素化溶剤の使用は，大規模工業的操作では，環境保護の明白な理由のためできるだけ避けねばならないというものであって，溶解度の高低は技術採用に当たって阻害要因となるものではなく，また，引用例１の記載は全く溶解しないことを意味する記載であるともいえないから，例え，引用例１が存在しても，それだけでは，引用例３及び引用例２に記載された発明を組み合わせることができない根拠とすることはできない。
　
　以上のとおりであるから，請求人のこれらの主張（ア）〜（カ）はいずれも採用することができない。
　
　（５）結論
　よって，本願発明１は，本願優先日前に頒布された刊行物である引用例２及び引用例３に記載された事項及び優先日前の周知技術に基づき当業者が容易に発明することができたものである。
　
　
　
６．理由３（特許法第３６条第４項に規定する要件）についての判断
　
　（１）本願発明１及び１０について　
　本願発明１は，２．に記載のとおり，「アセトン，アセトニトリル，ベンゼン，酢酸ブチル，プロピオン酸ブチル，β−ブチロラクトン，γ−ブチロラクトン，炭酸ジエチル，ジエチルホルムアミド，炭酸ジメチル，コハク酸ジメチル，ジメチルスルホキシド，ジメチルホルムアミド，酢酸エチル，二酢酸エチレングリコール，酢酸メチル，メチルエチルケトン，１，４−ジオキサン，テトラヒドロフラン，トルエン，キシレンおよびそれらの混合物からなる群から選択される少なくとも１種のポリヒドロキシアルカノエート溶媒を用いて20℃ないし80℃の温度で前記ポリヒドロキシアルカノエートを抽出する」ことを技術的な特徴とする方法であり，本願発明１０は，本願発明１に係る抽出方法により抽出されたポリヒドロキシアルカノエートである。
　一方，本願発明１に係る抽出方法において規定されるポリヒドロキシアルカノエート溶媒に該当するものとして，発明の詳細な説明において具体的な態様が記載されているのは，本願発明１の規定において選択しうる２１種類の化合物およびそれらの組み合わせから選択される無数の混合物のうち，アセトンのみである。しかも，アセトンを用いて抽出する方法についてさえ，時制のうち「現在形」を用い，未だに実施しておらず，その結果も確認していないものとして記載しているから，本願発明１及び本願発明１０は，実験ないし試験がされ，その結果が正確に明細書に記載されたということもできない。
　このように，本願明細書においては，実施例の記載を含めて抽出方法が記載され，実際に目的とする技術効果を挙げることができると記載されてはいるものの，本願発明１に係る抽出方法が実際に目的とする技術効果を挙げることができる科学的根拠（データ）又は当業者にとってそれと同視できるものについては記載されていない。
　そうすると，本願発明１の技術手段によってその目的とする技術効果を挙げることができるものであることを推認することはできないのであるから，本願明細書の発明の詳細な説明には，当業者が本願発明１及び本願発明１０を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているということはできない。
　
　（２）請求人の主張について
　請求人は，平成１６年１１月２５日付け意見書及び平成１７年５月２５日付け審判請求の理由を補充する手続補正書において以下のように主張している。
　
　　（ア）本願明細書で述べているように通常使用されている単純な基準から結晶性ポリマーの溶解度を予測することは困難だが，本願明細書は，本発明が開示する特定の構造及び関連の物理的特徴を備えた特定のＰＨＡを溶媒和するために使用できる１４種類の溶媒のリストを提供している。したがって，本願明細書は当業者が容易に実施できるように本発明を開示している。
　
　　（イ）米国出願においては，実施可能要件を満たしているとして，米国特許第５９４２５９７号として特許を受けた。
　
　　（ウ）本願発明において抽出溶媒として見出されたアセトン，アセトニトリル，ベンゼン等特定の溶媒は，個々の溶媒ごとに厳しい試験工程を経たものであり，故に本願請求項１において限定的に列挙されたものであるから，構造や性質が類似しないとの理由が，当業者が本願発明を実施し得る程度に記載されていないとの理由の根拠になるものではない。
　
　しかしながら，（ア）については，請求人自ら，「引用文献３は，１０種の異なる溶媒のうちの一つを使用した・・・抽出を教示しています。当業者はこのリストを精査しても，構造的および物理的に複雑な本発明のＰＨＡヘテロポリマーと組合わせたときに，これら化合物の何れが溶媒特性を有しているか（もし存在したとしても）を結論することはできないでしょう。即ち，本願明細書では，結晶性ポリマーの適切な溶媒を選択することは簡単な仕事ではないことが注記されています（本願明細書第１０頁第２８行〜２９行をご参照下さい）。」（平成１６年１１月２５日付け意見書第４頁７〜１４行）と主張したことと矛盾するという他はない。
　このように，溶媒につき，具体的な裏付けを伴わずに成功の可能性があると主張される溶媒が提示されているとしても，現実の成功例が知られていない以上，当業者は，成功するか否かも分からない溶媒について，本願明細書に具体的な抽出手法が開示されないままの状態で試行錯誤を繰り返さなければならないことになり，このようなとき，本願明細書に特許権という独占権を与えるに値する開示がなされているとすることはできないから，請求人の主張は採用できない。
　
　また，（イ）については，２．（４）エ．において述べたことと同様に，外国における事情を参酌して実施可能要件の充足を肯定しなければならないとする理由はないから，出願人の主張は採用することができない。
　
　また，（ウ）については，明細書を参酌しても，「個々の溶媒ごとに厳しい試験工程を経」て，目的とする技術効果を挙げることができるものであることを立証した等の事情は何ら見出せないから，出願人の主張は採用することができない。
　
　以上のとおりであるから，請求人のこれらの主張（ア）〜（ウ）はいずれも採用することができない。
　
　（３）結論
　よって，本願発明の詳細な説明の記載は，請求項１及び請求項１０に係る発明について特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
　
　
　
７．むすび
　以上のとおりであるから，他の請求項に係る発明については検討するまでもなく，本願は拒絶をすべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。