【事件の表示】
　特願２００１−７８４５８「ポリオレフィンエラストマーおよびそれから造られた製品」拒絶査定不服審判事件〔平成１３年１０月３１日出願公開、特開２００１−３０２７３１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯 
　本願は、平成９年４月１日（パリ条約による優先権主張　１９９６年４月１０日　アメリカ合衆国）を国際出願日とする特許出願（特願平９−５３６２７８号）の一部を特許法第４４条第１項の規定により平成１３年３月１９日に新たな特許出願としたものであって、平成１４年３月２２日に手続補正書が提出され、平成１７年８月２２日付けで拒絶理由が通知され、平成１８年２月２７日に意見書及び手続補正書が提出され、さらに、同年４月２７日付けで再度拒絶理由が通知され、同年１１月２日に意見書及び手続補正書が提出されたが、平成１９年１月３０日付けで拒絶をすべき旨の査定がなされ、それに対して、同年５月７日に拒絶査定不服審判が請求され、同年５月３０日付けで手続補正書が提出され、同年７月２５日に審判請求書の手続補正書（方式）が提出され、同年９月５日付けで前置審査の結果が報告され、それに基づいて当審において平成２１年２月１０日付けで審尋を行ったが、それに対する回答がなされなかったものである。
　
第２．補正の却下の決定
　
［補正の却下の決定の結論］
　平成１９年５月３０日付けの補正を却下する。
　
［理由］
１．補正の内容
　平成１９年５月３０日付けの補正（以下、「本件補正」という。）は、明細書の特許請求の範囲について、本件補正前の
「【請求項１】エチレン、少なくとも１のその他のα−オレフィン及び所望により少なくとも１のジエンの液相重合から得られ、２００，０００〜２，０００，０００のＭw、１０〜２００の１２５℃におけるＭＬ1+4、１．２５〜１０のＭw／Ｍn、−２５℃未満のＴｇ及び０．３〜７のｔａｎδを有するエラストマー。
【請求項２】粘度調整量の請求項１のエラストマーを含有する潤滑油。
【請求項３】請求項１のエラストマーを含むゴム製品。」
を、 
「【請求項１】エチレン、少なくとも１のその他のα−オレフィン及び所望により少なくとも１のジエンの液相重合から得られ、３００，０００〜１，５００，０００のＭw、２０〜１５０の１２５℃におけるＭＬ1+4、２．０〜７．５のＭw／Ｍn、−３５℃未満のＴｇ及び０．４〜５のｔａｎδを有するエラストマー。
【請求項２】粘度調整量の請求項１のエラストマーを含有する潤滑油。
【請求項３】請求項１のエラストマーを含むゴム製品。」
と補正するものである。 
　
２．補正の目的について
　特許請求の範囲についての上記補正は、特許請求の範囲の減縮を目的として、請求項１におけるＭw、ＭＬ1+4、Ｍw／Ｍn、Ｔｇ及びｔａｎδの数値範囲をそれぞれ限定するものと認められる。
　したがって、本件補正は、特許法等の一部を改正する法律（平成１４年法律第２４号）附則第２条第１項によりなお従前の例とされる同法による改正前の特許法（以下、「改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に掲げる事項を目的とするものと認められる。
　
３．独立特許要件について
（１）補正発明１
　本件補正により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される発明（以下、「補正発明１」という。）は、次のとおりのものと認める。
「エチレン、少なくとも１のその他のα−オレフィン及び所望により少なくとも１のジエンの液相重合から得られ、３００，０００〜１，５００，０００のＭw、２０〜１５０の１２５℃におけるＭＬ1+4、２．０〜７．５のＭw／Ｍn、−３５℃未満のＴｇ及び０．４〜５のｔａｎδを有するエラストマー。」
　
（２）引用刊行物
刊行物１：特開平２−６４１１１号公報（平成１８年４月２７日付け拒絶理由通知書における引用文献２）
　
（３）引用刊行物の記載事項
摘示１−１．「EPDMエラストマーを製造する方法にして、
ａ）EPDMエラストマーが実質的に不溶性であるα−オレフィンモノマーを、該α−オレフィンが重合希釈剤として液化した形で利用できるだけの十分な量及び圧力下に反応器に添加する工程、
ｂ）ジエンモノマーを上記希釈剤に供給する工程、
ｃ）反応器の液相において所望のエチレン／α−オレフィン比を保つに十分な量のエチレンを上記希釈剤に添加する工程、
ｄ）触媒のメタロセン成分が下記の式のものであるメタロセン／アルモキサン触媒系を上記希釈剤に添加する工程、
（式中、Ｍはチタン、ジルコニウム又はハフニウムであり、各Ｒ1はそれぞれ独立にＣ1乃至Ｃ20の直線状、分岐状又は環状アルキル基、フェニル、又は縮合環系を形成するＣ2乃至Ｃ4アルキレンであり、Ｒ2はＣ1乃至Ｃ6の直線状、分岐状又は環状アルキレン基、アルキル置換シラニレン基、又はアルキル置換シラアルキレン基であり、各Ｘはそれぞれ独立にハロゲン、水素化物、ヒドロカルビル基又はキレート化する基であり、かつｙは２、３又は４の整数である）及び
ｅ）上記のエチレンモノマー、α−オレフィンモノマー及びジエンモノマーが重合して、重量平均分子量が110000より大であるか或いはムーニー粘度（127℃におけるML1+8）が10より大であるEPDMエラストマーとなるに十分な時間モノマーの混合物を反応させる工程を含む方法。」（特許請求の範囲の請求項１）
摘示１−２．「本発明は、メタロセン成分が下記の式、
〔式中、Ｍはチタン、ジルコニウム又はハフニウムであり、各Ｒ1はそれぞれ独立にＣ1乃至Ｃ20の直線状、分岐状又は環状アルキル基、フェニル、又は縮合環系を形成するＣ2乃至Ｃ4アルキレンであり、Ｒ2はＣ1乃至Ｃ6の直線状、分岐状又は環状アルキレン基、アルキル置換シラニレン基、又はアルキル置換シラアルキレン橋架け基（即ち、ケイ素原子がアルキル置換された、炭素原子及びケイ素原子を共に含む橋架け基）であり、各Ｘはそれぞれ独立にハロゲン、水素化物、アリール基又は直線状、分岐状又は環状アルキル基などのヒドロカルビル基、又はキレート化する基であり、かつｙは２、３又は４の整数である〕から成るメタロセン／アルモキサン触媒系の存在下で、エチレンと、プロピレン又は他のα−オレフィン、及び非共役ジエンを溶液重合又はスラリー重合して、高分子量EPDMエラストマーを製造する方法に関する。」（6頁左下欄1行〜右下欄4行）
摘示１−３．「
触媒の製造
参考例１
メチルアルモキサン／シリカゲル担体〔MAO／SiO
2
〕の製造
　乾燥箱の中で、1.8ｇのMAOを含むトルエン中のメチルアルモキサン溶液30ml〔公称１Ｍ濃度、エチル・コーポレーション(Ethyl Corp.)より入手〕を、800℃で乾燥させておいたダビソン(Davison)944シリカゲル15gに加えた。溶媒は真空下に除去した。……
参考例３
シリカで担持したエチレン橋架けビス（テトラヒドロインデニル）ジルコニウムジクロリドの製造
　乾燥箱の中で、参考例１で製造したMAO処理シリカゲル担体2.0gを秤量して、１インチの撹拌子を備えた50mlのシュレンクフラスコに入れた。50mgのエチレンビス（テトラヒドロインデニル）ジルコニウムジクロリドを３mlのトルエンにヒートガンを用いて溶解させた。溶解した後、この溶液を２gのMAO処理シリカに滴下して、次いで４mlの追加の乾燥トルエンを加えて粉末からスラリーへと変えた。これを乾燥箱から移して、油浴中55℃で30分間撹拌した。次いで、スラリーを蒸発させた。完全に乾燥した時に1.834gの固体が回収された。公称担持量は2.5重量％のジルコノセン、つまり0.52重量％のZrを含んでいた。
参考例４
シリカで担持したジメチルシラニレンビス（テトラヒドロインデニル）ジルコニウムジクロリド触媒
　乾燥箱中で、３mlトルエン中の50mgのジメチルシラニレンビス（テトラヒドロインデニル）ジルコニウムジクロリドの溶液を、磁気撹拌子で激しく撹拌した参考例１のMAO処理シリカに滴下して加えた。さらに４mlのトルエンを加えて固体をスラリーとした。このスラリーを55℃で30分間撹拌して、次いで溶媒を真空下に除去した。公称で、触媒は2.5重量％のジルコノセン、つまり0.49重量％のZrを含んでいた。」（13頁左上欄最下行〜右下欄14行）
摘示１−４．「
重合例
……
実施例13
エチレン橋架けビス（テトラヒドロインデニル）ジルコニウムジクロリド担持触媒を用いた1,4−ヘキサジエン 三元共重合
　参考例３のシリカで担持したエチレン橋架けビス（テトラヒドロインデニル）ジルコニウムジクロリド担持触媒100mgを、1000mlの液体プロピレン及び100mlの1,4−ヘキサジエンを含み、かつ50℃のエチレン（エチレンの差圧はおよそ150psi）で全圧を400psigに加圧した２l反応器に添加した。４mlの１Ｍメチルアルモキサンを助触媒として反応器中に存在させた。重合は２時間行った。生成物はプロピレンを排気し、真空オーブン中でポリマーを（抗酸化剤の存在下に）乾燥させて回収した。519.3gの乾燥生成物が回収され、触媒効率は400kgポリマー／g Zr／時であった。プロトンNMRによって、ポリマーが61.3重量％のエチレン及び5.3重量％のへキサジエンを含んでいることが示された。ムーニー粘度（ML1+8、127℃）は140であり、GPCで決定した数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ108000と375000であって、Mw／Mnは3.5となった。ポリマーの融解熱は0.4cal／gであって、ガラス転移温度は−50.5℃であった。
……
実施例27
ジメチルシラニレン橋架けビス（テトラヒドロインデニル）ジルコニウムジクロリド／シリカ担持触媒を用いたENB三元共重合
　参考例４のシリカで担持したジメチルシラニレン橋架け（テトラヒドロインデニル）ジルコニウムジクロリド触媒50mgを、1000mlの液体エチレン及び10mlのエチリデンノルボルネンを含み、かつ50℃のエチレン(エチレンの差圧はおよそ275psi)で全圧を540psigに加圧した２l反応器に添加した。10mlの１Ｍメチルアルモキサンを助触媒として使用した。反応は30分間行った。生成物はプロピレンを排気し、ポリマーを真空オーブン中で(抗酸化剤の存在下に)乾燥させて回収した。103gの乾燥生成物が回収され、触媒効率は841kgポリマー／g Zr／時であった。プロトンNMRによって、ポリマーが64.3重量％のエチレン及び4.2重量％のENBを含むことが示された。ムーニー粘度は122であり、数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ154000と366000であって、Mw／Mnは2.4となった。融解熱は1.5cal／gであり、ガラス転移温度は−56.9℃を示した。」（13頁右下欄15行〜15頁右下欄12行）
　
（４）刊行物１に記載された発明
　刊行物１には、摘示１−１の請求項１に記載のとおり、EPDMエラストマーの製造方法が記載され、また、製造されたEPDMエラストマーについては、「エチレンモノマー、α−オレフィンモノマー及びジエンモノマーが重合した、重量平均分子量が110000より大であるか或いはムーニー粘度（127℃におけるML1+8）が10より大であるEPDMエラストマー」であることが記載され、その重合方法は、摘示１−２にもあるとおり、「溶液重合又はスラリー重合」であるから、刊行物１には、次の発明（以下、「刊行物１発明」という。）が記載されているといえる。 
「エチレンモノマー、α−オレフィンモノマー及びジエンモノマーを液相重合して得られる、重量平均分子量が110000より大であるか或いはムーニー粘度（127℃におけるML1+8）が10より大であるEPDMエラストマー」
　
（５）対比
　補正発明１と刊行物１発明とを対比すると、両者は、「エチレン、少なくとも１のα−オレフィン及び少なくとも１のジエンの液相重合から得られるエラストマー」である点で一致し、以下の点で一応相違するものと認められる。
　
相違点１：補正発明１では、「Ｍwが３００，０００〜１，５００，０００、ムーニー粘度が２０〜１５０の１２５℃におけるＭＬ1+4」と特定しているのに対し、刊行物１発明では、Ｍwは１１００００より大であるか或いはムーニー粘度（１２７℃におけるＭＬ1+8）が１０より大としている点。
相違点２：補正発明１では、さらに、「Ｍw／Ｍnが２．０〜７．５、Ｔｇが−３５℃未満、ｔａｎδが０．４〜５」と特定しているのに対し、刊行物１発明では、そうしたことの特定がない点。
　
（６）相違点に対する判断
○相違点１について
　相違点１のＭwとムーニー粘度については、刊行物１の摘示１−３及び摘示１−４には、実施例１３及び実施例２７において製造されたエラストマーの物性として、Ｍwがそれぞれ３７５０００及び３６６０００のものが記載されており、これは補正発明１で特定するＭwの範囲内であるから、この点において両者には差異は認められないものであり、また、ムーニー粘度についても、測定条件（試験温度及びローターの回転時間）が若干相違するが、測定値はそれぞれ１４０及び１２２と記載されており、その数値及び測定条件の違いの程度からみて、補正発明１と同じ測定条件とした場合においても、これらの数値とは若干異なるものになるとしても、補正発明１における数値範囲（２０〜１５０）を外れる蓋然性は低く、したがって、補正発明１で特定する範囲内にあるものと認められる。
　
○相違点２について
　相違点２のＭw／Ｍn及びＴｇについては、同じく摘示１−３及び摘示１−４には、実施例１３及び実施例２７で製造されたエラストマーの物性として、Ｍw／Ｍnはそれぞれ３．５及び２．４と記載され、Ｔｇについても、それぞれ−５０．５℃及び−５６．９℃と記載されており、いずれも補正発明１で特定する範囲内のものであるから、これらについても相違するものではない。
　ただし、刊行物１の上記実施例１３及び実施例２７において製造されたエラストマーは、その物性としてｔａｎδについての記載が認められないので、その点について検討する。
　刊行物１に記載のエラストマーは、摘示１−１並びに摘示１−３及び摘示１−４に記載されるとおり、重合に際しては触媒としてメタロセン及び助触媒としてアルモキサン（アルミノキサンと同義であるから、以後「アルミノキサン」という。）を使用するものである。それに対して、本願明細書においても、刊行物１発明と同様のメタロセン／アルミノキサン系の触媒（すなわち、助触媒としてアルミノキサンを使用するものであって、メタロセンプロ触媒が式（Ｉ）の一つであり、配位子(Ｃp1Ｒ1m)と配位子(Ｃp2Ｒ2p)が同一であるもの。以下同じ。）を使用して製造されたエラストマーが比較例として例示されており、これらの比較例におけるｔａｎδは、比較例１３〜１５において、それぞれ２．７、２．９及び３．４と記載されている。これらのように本願明細書においても刊行物１発明と同様のメタロセン／アルミノキサン系の触媒で製造されたエラストマーは、すべて補正発明１のｔａｎδとして特定される０．４〜５の範囲内にあるものばかりである。
　そうであるならば、刊行物１の実施例１３及び実施例２７において製造されたエラストマーにおいても、そのｔａｎδは、補正発明１の範囲内となる蓋然性が高いものと認められる。
　したがって、これらのエラストマーにおける相違点１及び２の物性において区別し得ないものであるから、補正発明１は、刊行物１に記載された発明というべきである。
　
（７）まとめ 
　上記のとおり、補正発明１は、刊行物１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
４．むすび 
　以上のとおりであるから、本件補正は、意匠法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第５５号）附則第３条第１項によりなお従前の例とされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項で準用する特許法第１２６条第５項の規定に違反しており、改正前特許法第１５９条第１項で読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　
第３．当審の判断
１．本願発明
　上記のとおり、平成１９年５月３０日付けの補正は却下されたので、本願の請求項１〜３に係る発明は、平成１８年１１月２日提出の手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜３に記載された事項により特定されるとおりのものと認められ、そのうち請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は以下のとおりである。
「エチレン、少なくとも１のその他のα−オレフィン及び所望により少なくとも１のジエンの液相重合から得られ、２００，０００〜２，０００，０００のＭw、１０〜２００の１２５℃におけるＭＬ1+4、１．２５〜１０のＭw／Ｍn、−２５℃未満のＴｇ及び０．３〜７のｔａｎδを有するエラストマー。」
　
２．原査定の拒絶理由の概要
　これに対して、原査定における拒絶の理由は、特開平２−６４１１１号公報（引用文献２）を引用した上で、以下の点で、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し、特許を受けることができないというものである。
　
「引用文献２の実施例９，１３〜１５，１８，１９，２１，２７〜２９には、Ｍｗ，ＭＬ１＋４，Ｍｗ／Ｍｎが本願発明の条件を満足するメタロセン触媒によって製造されたエチレン・α−オレフィンエラストマーが記載されている。
　Ｔｇ及びｔａｎδの値について測定値は記載されていないが、そもそもエラストマーであれば常識的にみて本願発明で定義される程度のＴｇを満足する蓋然性が高いし、本願明細書比較例（これらは引用文献２と同様に、２つのシクロペンタジエニル系配位子が同一である架橋メタロセン触媒が使用されている。）においても、Ｔｇが−２５℃未満のエラストマーが得られていることからみて、当該比較例と類似構造を有する触媒を用いた引用文献２に記載のエラストマーも、本願発明で定義される程度のＴｇを有している蓋然性が高い。
　また、ｔａｎδの値についても、本願明細書比較例では、いずれもｔａｎδが０．３〜７であるエラストマーが得られていることからみて、引用文献２に記載のエラストマーも本願発明で定義される程度のｔａｎδを有している蓋然性が高い。
　そして、先の拒絶理由通知書で指摘したように、請求項２，３で定義される用途は、エチレン・α−オレフィン・非共役ジエン共重合ゴムにおける周知の用途にすぎない。
　出願人は、意見書において、引用文献２に記載された発明で使用される触媒は本願発明のものと異なること、引用文献２ではＭＬ１＋４の測定温度が本願発明と異なることを主張する。
　しかし、出願人は、触媒が異なる結果、引用文献２に記載された発明のエラストマーが本願発明のどの条件を満足しないのか何も明らかにされていないし、上述したように、Ｔｇ及びｔａｎδの値については、本願明細書の比較例（表１Ｂ）において、引用文献２で使用されている触媒と類似の構造を有する触媒が使用され、本願発明で定義されるＴｇ及びｔａｎδを満足するエラストマーが得られているのであるから、引用文献２に記載のエラストマーも、本願発明で定義されるＴｇ及びｔａｎδを満足するものと認められる。
　また、本願発明と引用文献２に記載された発明では、ＭＬ１＋４の測定温度は２℃しか異なっておらず、両者の間に実質的な差異があるものとは認められない。」
　
３．判断
　そこで、本願発明１が引用文献２に記載された発明であるか否かについて検討する。
　引用文献２は、上記、第２の３の（２）に記載の刊行物１と同じであり、それぞれ、第２の３の（３）の「引用刊行物の記載事項」に記載されるとおりのことが記載され、引用文献２には、上記、第２の３の（４）の「刊行物１に記載された発明」に記載のとおりの発明（以下、「引用文献２発明」という。）が記載されているものと認められる。
　そして、本願発明１と引用文献２発明との一致点及び相違点は、同じく上記、第２の３の（５）の「対比」に記載される一致点と同じであり、また、相違点については、以下のとおりのものと認められる。
　
相違点１：本願発明１では、「Ｍwが２００，０００〜２，０００，０００の、ムーニー粘度が１０〜２００の１２５℃におけるＭＬ1+4」と特定しているのに対し、引用文献２発明では、Ｍwは１１００００より大であるか或いはムーニー粘度（１２７℃におけるＭＬ1+8）が１０より大としている点。
相違点２：本願発明１では、さらに、Ｍw／Ｍnが１．２５〜１０、Ｔｇが−２５℃未満、ｔａｎδが０．３〜７」と特定しているのに対し、引用文献２発明では、そうしたことの特定がない点。
　
　そして、本願発明１は、上記の補正発明１におけるエラストマーの物性のＭw、ＭＬ1+4、Ｍw／Ｍn、Ｔｇ及びｔａｎδにおいて、それぞれの数値範囲が広くなったものに過ぎないものであるから、本願発明１と引用文献２発明との相違点１及び２において結局差異は認められず、両者は区別し得ないものであるから、本願発明１は、引用文献２に記載された発明というべきものである。
　
４．むすび
　以上のとおりであるから、本願発明１は、引用文献２に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し、特許を受けることができない。
　したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。