【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３９０４７４４号発明「低硬度シリコーンゴム定着用ロール」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３９０４７４４号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯
　特許第３９０４７４４号に係る発明についての出願は、平成１０年９月２８日（国内優先権主張平成９年１０月７日）に出願され、平成１９年１月１９日に特許の設定登録がなされたものである。
　これに対して、平成２０年１２月２９日に請求人　東レ・ダウコーニング株式会社より本件特許の請求項１に係る発明について特許無効の審判が請求され、これに対して被請求人　信越化学工業株式会社より平成２１年３月２７日付で答弁書及び訂正請求書が提出され、請求人より平成２１年５月２７日付で弁駁書が提出され、平成２１年１０月６日に口頭審理が行われ、同日付で請求人及び被請求人の双方より口頭審理陳述要領書が提出された。
　その後、書面審理に切り換えられた。
　
２．請求人の主張
　請求人は、本件特許の請求項１に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、証拠方法として、甲第１号証ないし甲第１０証及び参考資料１，参考資料２を提出し、以下の無効理由１．２の主張をしている。
　また、請求人は、平成２１年５月２７日付弁駁書で、訂正後の請求項１について以下の無効理由３の主張をしている。
　
２−１．無効理由１
　本件特許の請求項１に係る発明は、
　甲第１号証に記載された発明であるか、
　甲第２号証ないし甲第４号証及び甲第６号証に記載された発明を参酌して、甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたか、
　あるいは甲第４号証に記載された発明と甲第１号証ないし甲第３号証及び甲第６号証などにより明らかな従来周知の技術とに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第１項第３号又は第２９条第２項の規定により特許を受けることができないもので、本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきものである。
　
２−２．無効理由２
　本件特許明細書(平成２１年３月２７日付訂正請求書に添付の訂正明細書)には、当業者が実施出来る程度に十分かつ明確に記載されていないので、訂正請求書に添付された訂正明細書は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしておらず、本件特許は同法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきものである。
　
２−３．無効理由３
　本件特許の訂正後の請求項１に係る発明は不明確であり、特許法第３６条第６項第２号の規定に違反しており、かかる訂正は認められるべきでない。
　
【証拠方法など】
甲第１号証：特開平９−２５５８７５号公報
甲第２号証：特開平６−１６７９００号公報
甲第３号証：特開平３−１５７４７４号公報
甲第４号証：特開平９−１３８６０６号公報
甲第５号証：特開平７−３３４０２４号公報
甲第６号証：特開平０４−３５９０５９号公報
甲第７号証：特開平９−１５２８０３号公報
甲第８号証：東レ・ダウコーニング株式会社　吉田宏明による平成２０年１２月２４日付の実験結果報告書
甲第９号証：製品紹介
甲第１０号証：東レ・ダウコーニング株式会社　吉田宏明による平成２０年１２月２４日付の実験結果報告書
参考資料１：ドイツ・バイエル社　無機事業部発行　「Color Shade Card Bayer inorganic pigments」，１９８４.１０.１
参考資料２：東レ・ダウコーニング株式会社　吉田宏明による平成２１年１０月２日付の実験結果報告書
　なお、甲第１０号証は、「甲第９号証」として提出されたが、他の証拠の提出順などからみて、「甲第１０号証」であると認める。
　
３．被請求人の主張
　被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求め、証拠方法として乙第１号証ないし乙第７号証及び参考資料１ないし参考資料３を提出して、
　本件特許の請求項１に係る発明は、
　甲第１号証に記載された発明ではなく、
　甲第２号証ないし甲第４号証及び甲第６号証に記載された発明を参酌して、甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもなく、
　甲第４号証に記載された発明と甲第１号証ないし甲第３号証及び甲第６号証などにより明らかな従来周知の技術とに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもなく、
　請求人の主張する明細書の記載不備もないから、請求人の主張は失当であると主張している。
　
【証拠方法など】
乙第１号証：信越化学工業株式会社　首藤重揮による平成２１年３月１４日付の実験成績証明書
乙第２号証：特開昭６１−２８９３７０号公報
乙第３号証：特開平３−１８８１６４号公報
乙第４号証：特開平６−８３２２５号公報
乙第５号証：特開平８−１１２４３号公報
乙第６号証：特開平１１−６０９５５号公報
乙第７号証：特開２００１−５１５３８号公報
参考資料１：日本ゴム協会誌，第６９巻第７号（１９９６）， ５１６−５１７頁
参考資料２：日本ゴム協会編　「ゴム試験法＜新版＞」（１９８０），２５８−２６５頁
参考資料３：J. of Appl. Physics, vol.１７(１９４６), １０２０−１０２４
　
４．訂正の適否についての判断
４−１．訂正の内容
　平成２１年３月２７日付の訂正請求書による訂正請求（以下「本件訂正請求」という。）は、本件特許明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正することを求めるものであり、その内容は以下のとおりである。（下線は、訂正箇所。当審にて付与。）
　
（１）訂正事項１．
　本件特許の請求項１について、
「円柱状又は円筒状の金属芯金の外周面に、硬化後のゴム反発弾性率（ＪＩＳ　Ｋ６３０１）が３０％以下であり、１００〜２００℃にて１０〜３０分の一次加硫条件において硬化させた場合の最大硬度と最小硬度との差がアスカーＣＳＲ２にて１０度以下のものである、下記（Ａ）〜（Ｄ）成分を必須成分とする付加反応硬化型液状シリコーンゴム組成物を硬化して得られるシリコーンゴムを被覆し、その外周面にフッ素樹脂又はフッ素系ラテックスからなる低表面エネルギー性の有機樹脂層を設けてなることを特徴とする低硬度シリコーンゴム定着用ロール。
（Ａ）一分子中に珪素原子と結合する脂肪族不飽和炭化水素基を分子の側鎖のみに２個以上含有し、該脂肪族不飽和炭化水素基含有シロキサン単位ユニットが０．０５〜５モル％であるオルガノポリシロキサン　１００重量部
（Ｂ）下記一般式（１）
【化１】
　
（式中、Ｒ１は置換又は非置換の一価炭化水素基であり、ｍ，ｎは１以上の整数である。）で表され、一分子中に少なくとも３個以上の珪素原子に直結した水素原子を有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン
　　（Ａ）成分中の珪素原子に結合した脂肪族不飽和炭化水素基１モルに対
　　して（Ｂ）成分中の珪素原子に結合した水素原子が０．１〜３．０モル
　　となる量
（Ｃ）触媒量の白金及び白金系化合物
（Ｄ）充填剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５〜３００重量部」
を
「円柱状又は円筒状の金属芯金の外周面に、硬化後のゴム反発弾性率（ＪＩＳ　Ｋ６３０１）が３０％以下であり、１００〜２００℃にて１０〜３０分の一次加硫条件において硬化させた場合の最大硬度と最小硬度との差がアスカーＣＳＲ２にて１０度以下のものである、下記（Ａ）〜
（Ｅ）
（Ａ）一分子中に珪素原子と結合する脂肪族不飽和炭化水素基を分子の側鎖のみに２個以上含有し、該脂肪族不飽和炭化水素基含有シロキサン単位ユニットが０．０５〜５モル％であるオルガノポリシロキサン　１００重量部
（Ｂ）
下記平均組成式（４）
Ｒ
１
ｂ
Ｈ
ｃ
ＳｉＯ
(４−ｂ−ｃ)/２
　　　（４）
（Ｒ
１
は脂肪族不飽和結合を除く非置換又はハロゲン置換の一価炭化水素基、ｂ，ｃはそれぞれ　０．７≦ｂ≦２．１、０．００２≦ｃ≦１、０．８≦ｂ＋ｃ≦３を満足する正数である。）
で示されるオルガノハイドロジェンシロキサンとして、
【化２】
　
（式中、Ｒ１は
上記平均組成式（４）におけるＲ
１
と同じ意味を示し
で表され、一分子中に少なくとも３個以上の珪素原子に直結した水素原子を有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン
のみからなる成分
　　（Ａ）成分中の珪素原子に結合した脂肪族不飽和炭化水素基１モルに対
　　して（Ｂ）成分中の珪素原子に結合した水素原子が０．１〜３．０モル
　　となる量
（Ｃ）触媒量の白金及び白金系化合物
（Ｄ）充填剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５〜３００重量部
（Ｅ）耐熱向上剤として酸化鉄
と訂正する。
　
（２）訂正事項２．
　詳細な説明に記載された【０００５】において、
「【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】
　本発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討を行った結果、円柱状又は円筒状の金属芯金の外周面をシリコーンゴム層で被覆し、更にその外周面に低表面エネルギー性の有機樹脂層を設けてなる定着用ロールにおいて、上記シリコーンゴム層として、硬化後のゴム反発弾性率（ＪＩＳ　Ｋ６３０１）が３０％以下であり、好ましくは硬化条件（一次加硫条件）における硬度変化、即ち、１００〜２００℃にて１０〜３０分の一次加硫条件において硬化させた場合の最大硬度と最小硬度との差がアスカーＣＳＲ２にて１０度以下である付加反応硬化型の液状シリコーンゴム組成物の硬化物にて形成することにより、定着用ロールの肉厚が薄くても、低いニップ圧によって適度なニップ幅が得られることを知見した。また、この場合、この液状シリコーンゴム組成物としては、特に
（Ａ）一分子中に珪素原子と結合する脂肪族不飽和炭化水素基を分子の側鎖のみに２個以上含有し、該脂肪族不飽和炭化水素基含有シロキサン単位ユニットが０．０５〜５モル％であるオルガノポリシロキサン　１００重量部
（Ｂ）下記一般式（１）で表され、一分子中に少なくとも３個以上の珪素原子に直結した水素原子を有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン
　　（Ａ）成分中の珪素原子に結合した脂肪族不飽和炭化水素基１モルに対
　　して（Ｂ）成分中の珪素原子に結合した水素原子が０．１〜３．０モル
　　となる量
（Ｃ）触媒量の白金及び白金系化合物
（Ｄ）充填剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５〜３００重量部」
を
「【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】
　本発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討を行った結果、円柱状又は円筒状の金属芯金の外周面をシリコーンゴム層で被覆し、更にその外周面に低表面エネルギー性の有機樹脂層を設けてなる定着用ロールにおいて、上記シリコーンゴム層として、硬化後のゴム反発弾性率（ＪＩＳ　Ｋ６３０１）が３０％以下であり、好ましくは硬化条件（一次加硫条件）における硬度変化、即ち、１００〜２００℃にて１０〜３０分の一次加硫条件において硬化させた場合の最大硬度と最小硬度との差がアスカーＣＳＲ２にて１０度以下である付加反応硬化型の液状シリコーンゴム組成物の硬化物にて形成することにより、定着用ロールの肉厚が薄くても、低いニップ圧によって適度なニップ幅が得られることを知見した。また、この場合、この液状シリコーンゴム組成物としては、特に
（Ａ）一分子中に珪素原子と結合する脂肪族不飽和炭化水素基を分子の側鎖のみに２個以上含有し、該脂肪族不飽和炭化水素基含有シロキサン単位ユニットが０．０５〜５モル％であるオルガノポリシロキサン　１００重量部
（Ｂ）
下記平均組成式（４）
Ｒ
１
ｂ
Ｈ
ｃ
ＳｉＯ
(４−ｂ−ｃ)/２
　　　（４）
（Ｒ
１
は脂肪族不飽和結合を除く非置換又はハロゲン置換の一価炭化水素基、ｂ，ｃはそれぞれ　０．７≦ｂ≦２．１、０．００２≦ｃ≦１、０．８≦ｂ＋ｃ≦３を満足する正数である。）
で示されるオルガノハイドロジェンシロキサンとして、
のみからなる成分
　　（Ａ）成分中の珪素原子に結合した脂肪族不飽和炭化水素基１モルに対
　　して（Ｂ）成分中の珪素原子に結合した水素原子が０．１〜３．０モル
　　となる量
（Ｃ）触媒量の白金及び白金系化合物
（Ｄ）充填剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５〜３００重量部
（Ｅ）耐熱向上剤として酸化鉄
と訂正する。
　
（３）訂正事項３．
　詳細な説明に記載された【０００６】において、
「【化１】
（式中、Ｒ１は置換又は非置換の一価炭化水素基であり、ｍ，ｎは１以上の整数である。）」
を
「【化３】
（式中、Ｒ１は
上記平均組成式（４）におけるＲ
１
と同じ意味を示し
と訂正する。
　
（４）訂正事項４．
　詳細な説明に記載された【００１１】において、
「　このようなシリコーンゴム層を形成させる付加反応硬化型液状シリコーンゴム組成物としては、
（Ａ）一分子中に少なくとも２個の珪素原子に結合した脂肪族不飽和炭化水素基を有するオルガノポリシロキサン　　　　　　　　　　１００重量部
（Ｂ）一分子中に少なくとも２個以上の珪素原子に直結した水素原子を有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン
　　（Ａ）成分中の珪素原子に結合した脂肪族不飽和炭化水素基１モルに対
　　して（Ｂ）成分中の珪素原子に結合した水素原子が０．１〜３．０モル
　　となる量
（Ｃ）触媒量の白金及び白金系化合物
（Ｄ）充填剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５〜３００重量部
であるものが好ましい。」
を
「このようなシリコーンゴム層を形成させる付加反応硬化型液状シリコーンゴム組成物としては、
（Ａ）一分子中に少なくとも２個の珪素原子に結合した脂肪族不飽和炭化水素基を有するオルガノポリシロキサン　　　　　　　　　　１００重量部
（Ｂ）一分子中に少なくとも２個以上の珪素原子に直結した水素原子を有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン
　　（Ａ）成分中の珪素原子に結合した脂肪族不飽和炭化水素基１モルに対
　　して（Ｂ）成分中の珪素原子に結合した水素原子が０．１〜３．０モル
　　となる量
（Ｃ）触媒量の白金及び白金系化合物
（Ｄ）充填剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５〜３００重量部
（Ｅ）耐熱向上剤として酸化鉄
であるもの
を用いる
と訂正する。
　
（５）訂正事項５．
　詳細な説明に記載された【００１２】において、
「ここで、（Ａ）成分の脂肪族不飽和炭化水素基含有オルガノポリシロキサンは、通常、付加反応硬化型液状シリコーンゴム組成物の主原料として使用されている公知のオルガノポリシロキサンであり、常温（２５℃）で１００〜１００，０００ｃｐの粘度を有し、下記平均組成式（２）
　　　　ＲａＳｉＯ(４−ａ)/２　　　　　　　　　　　　　　　　（２）
（式中、Ｒは非置換又は置換一価炭化水素基、ａは１．９〜２．４の正数である。）
で示されるものを使用することができる。」
を
「ここで、（Ａ）成分の脂肪族不飽和炭化水素基含有オルガノポリシロキサン
は、常
する
と訂正する。
　
（６）訂正事項６．
　詳細な説明に記載された【００１３】において、
「【００１３】
式（２）において、Ｒは好ましくは炭素数１〜１２、より好ましくは１〜８の非置換又は置換一価炭化水素基であるが、全Ｒのうち少なくとも２個はアルケニル基等の脂肪族不飽和炭化水素基である。なお、この非置換又は置換一価炭化水素基の具体例は後述する。」
を削除する。
　
（７）訂正事項７．
　詳細な説明に記載された【００１４】において、
「【００１４】
この脂肪族不飽和炭化水素基含有オルガノポリシロキサンとしては、下記のものを例示することができるが、このオルガノポリシロキサンは直鎖状のものに限られず、ＲＳｉＯ３/２単位やＳｉＯ４/２単位を含んだ分岐状のものであってもよい。」
を削除する。
　
（８）訂正事項８．
　詳細な説明に記載された【００１５】において、
「【００１５】
【化２】
　
（Ｒは上記と同様の意味を示すが、好ましくは脂肪族不飽和結合を有さない非置換又は置換一価炭化水素基を示す。ｐ，ｑは正の整数を示す。）」
を削除する。
　
（９）訂正事項９．
　詳細な説明に記載された【００１７】において、
「このようなオルガノポリシロキサンとしては、下記平均分子式（３）で示されるものを好適に使用することができる。」
を
「このようなオルガノポリシロキサンとしては、下記平均分子式（３）で示されるものを
使用する
と訂正する。
　
（１０）訂正事項１０．
　詳細な説明に記載された【００２３】において、
「次に、（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、（Ａ）成分と反応し、架橋剤として作用するものであり、その分子構造に特に制限はなく、従来製造されている例えば線状、環状、分岐状構造や三次元網状構造等各種のものが使用可能であるが、一分子中に少なくとも２個、好ましくは３個以上の珪素原子に直接結合した水素原子（ＳｉＨ基）を含むものとする必要がある。この化合物の水素以外の珪素原子に結合する置換基は（Ａ）成分のオルガノポリシロキサンにおける置換基と同様である。」
を
「次に、（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、（Ａ）成分と反応し、架橋剤として作用するものであり
、一
に３
と訂正する。
　
（１１）訂正事項１１．
　詳細な説明に記載された【００２４】において、
「この（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンとしては、下記平均組成式（４）で示されるものが好適に使用される。」
を
「この（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンとしては、下記平均組成式（４）で示されるもの
が使
と訂正する。
　
（１２）訂正事項１２．
　詳細な説明に記載された【００２５】において、
「　　　　Ｒ１ｂＨｃＳｉＯ(４−ｂ−ｃ)/２　　　　　　　　　　（４）
（Ｒ１は炭素数１〜１２、好ましくは脂肪族不飽和結合を除く炭素数１〜８の非置換又は置換の一価炭化水素基、ｂ，ｃはそれぞれ０．７≦ｂ≦２．１、好ましくは１≦ｂ≦２、０．００２≦ｃ≦１、好ましくは０．０１≦ｃ≦０．６、０．８≦ｂ＋ｃ≦３、好ましくは１．５≦ｂ＋ｃ≦２．６を満足する正数である。）」
を
「　　　　Ｒ１ｂＨｃＳｉＯ(４−ｂ−ｃ)/２　　　　　　　　　　（４）
（Ｒ１
は脂
ハロゲン
と訂正する。
　
（１３）訂正事項１３．
　詳細な説明に記載された【００２６】において、
「このオルガノハイドロジェンポリシロキサンにおいて、水素原子以外の珪素原子に結合する置換基Ｒ１は（Ａ）成分のオルガノポリシロキサンにおける平均分子式（３）の置換基Ｒ２として例示したものと同様の炭素数１〜１２、好ましくは脂肪族不飽和結合を除く炭素数１〜８の非置換又は置換の一価炭化水素基である。」
を
「このオルガノハイドロジェンポリシロキサンにおいて、水素原子以外の珪素原子に結合する置換基Ｒ１は（Ａ）成分のオルガノポリシロキサンにおける平均分子式（３）の置換基Ｒ２として例示したものと同様
の脂
ハロゲン
と訂正する。
　
（１４）訂正事項１４．
　詳細な説明に記載された【００３７】において、
「更にこれらの材料を実用に供するため、その他の成分を必要に応じて添加することができる。」
を
「更にこれらの材料を実用に供するため、
酸化鉄が添加され、
と訂正する。
　
（１５）訂正事項１５．
　詳細な説明に記載された【００３８】において、
「具体的には、炭酸カルシウムのような充填剤、補強剤となるシリコーン系レジン、カーボンブラック、導電性亜鉛華、銀、銅、ニッケルなどの金属粉の導電性付与剤、酸化鉄、酸化セリウムのような耐熱向上剤、硬化時間の調製を行う必要がある場合には、制御剤（付加反応抑制剤）としてテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンのようなビニル基含有オルガノポリシロキサン、トリアリルイソシアヌレート、アルキルマレエート、アセチレンアルコール類及びそのシラン、シロキサン変性物、ハイドロパーオキサイド、テロラメチルエチレンジアミン、ベンゾトリアゾール及びそれらの混合物からなる群から選ばれる化合物などを使用しても差し支えない。」
を
「具体的には、炭酸カルシウムのような充填剤、補強剤となるシリコーン系レジン、カーボンブラック、導電性亜鉛華、銀、銅、ニッケルなどの金属粉の導電性付与剤
、酸
と訂正する。
　
４−２．訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
　上記訂正事項１のうち、特許請求の範囲の成分（Ｂ）に係る訂正は、本件特許の特許査定時の請求項１において、成分（Ｂ）のオルガノハイドロジェンポリシロキサンを、通常のオルガノハイドロジェンポリシロキサンを示す式（４）のオルガノハイドロジェンポリシロキサンとして式（１）のオルガノハイドロジェンポリシロキサンのみからなる成分を用いる旨訂正したものであるから、成分（Ｂ）のオルガノハイドロジェンポリシロキサンを限定するものである。そして、この訂正の根拠は、本件特許明細書の実施例がオルガノハイドロジェンポリシロキサンとして式（１）のもののみを使用し、比較例４（調整例５）のオルガノハイドロジェンポリシロキサンが式（１）のオルガノハイドロジェンポリシロキサンと式（１）以外のオルガノハイドロジェンポリシロキサンを併用していることからも認められる。
　また、上記訂正事項１のうち、成分（Ｂ）のオルガノハイドロジェンポリシロキサンの式（４）のＲ１の定義において「置換」を「ハロゲン置換」に訂正するものであるから、成分（Ｂ）のオルガノハイドロジェンポリシロキサンを限定するものであって、特許査定時の明細書の段落【００２６】及び【００１９】の記載に基づくものであると認められる。
　また、上記訂正事項１のうち、特許請求の範囲の（Ｅ）に係るものは、必須成分を限定するものであって、【００３８】の「・・・酸化鉄、酸化セリウムのような耐熱向上剤・・・」の記載に基づくものであると認められる。
　訂正事項２〜１５の詳細な説明に係るものは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、訂正事項１に伴って発明の詳細な説明を訂正するものであって、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるといえる。
　したがって、上記訂正事項は、特許法第１３４条の２第１項但し書き第１号及び第３号に規定する特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当し、また願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
　
４−３．結び
　以上のとおりであるから、本件訂正請求は、特許法第１３４条の２第１項但し書きに適合し、第１３４条の２第５項で準用する第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　よって、本件訂正請求のとおりの訂正を認める。
　
５．請求人の主張に対する当審の判断
５−１．無効理由２
（１）請求項の記載
　訂正後の本件特許の請求項１の記載は、以下のとおりである。
「円柱状又は円筒状の金属芯金の外周面に、硬化後のゴム反発弾性率（ＪＩＳ　Ｋ６３０１）が３０％以下であり、１００〜２００℃にて１０〜３０分の一次加硫条件において硬化させた場合の最大硬度と最小硬度との差がアスカーＣＳＲ２にて１０度以下のものである、下記（Ａ）〜（Ｅ）成分を必須成分とする付加反応硬化型液状シリコーンゴム組成物を硬化して得られるシリコーンゴムを被覆し、その外周面にフッ素樹脂又はフッ素系ラテックスからなる低表面エネルギー性の有機樹脂層を設けてなることを特徴とする低硬度シリコーンゴム定着用ロール。
（Ａ）一分子中に珪素原子と結合する脂肪族不飽和炭化水素基を分子の側鎖のみに２個以上含有し、該脂肪族不飽和炭化水素基含有シロキサン単位ユニットが０．０５〜５モル％であるオルガノポリシロキサン　１００重量部
（Ｂ）下記平均組成式（４）
Ｒ１ｂＨｃＳｉＯ(４−ｂ−ｃ)/２　　　（４）
（Ｒ１は脂肪族不飽和結合を除く非置換又はハロゲン置換の一価炭化水素基、ｂ，ｃはそれぞれ　０．７≦ｂ≦２．１、０．００２≦ｃ≦１、０．８≦ｂ＋ｃ≦３を満足する正数である。）
で示されるオルガノハイドロジェンシロキサンとして、下記一般式（１）
【化２】
　
（式中、Ｒ１は上記平均組成式（４）におけるＲ１と同じ意味を示し、ｍ，ｎは１以上の整数である。）
で表され、一分子中に少なくとも３個以上の珪素原子に直結した水素原子を有するオルガノハイドロジェンポリシロキサンのみからなる成分
　　（Ａ）成分中の珪素原子に結合した脂肪族不飽和炭化水素基１モルに対
　　して（Ｂ）成分中の珪素原子に結合した水素原子が０．１〜３．０モル
　　となる量
（Ｃ）触媒量の白金及び白金系化合物
（Ｄ）充填剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５〜３００重量部
（Ｅ）耐熱向上剤として酸化鉄」
　
（２）請求人の主張
　請求人は、以下のように主張している。
　
　本件特許明細書におけるどの調製例ひいてはどの実施例にも用いられている「分子鎖途中のケイ素原子に結合したビニル基［−Ｓｉ（ＣＨ＝ＣＨ２）（ＣＨ３）Ｏ−］単位を５モル％含有する粘度１０００センチポイズのビニルメチルポリシロキサン」は、末端にビニル基を有することもあり得るので本件（Ａ）成分に該当しない。そして、該ビニルメチルポリシロキサンはビニル基含有量が多いので、各調製例ひいては各実施例において、本件（Ａ）成分中の珪素原子に結合したビニル基１モルに対して（Ｂ）成分中の珪素原子に結合した水素原子が何モルであるかが不明となり、それによって硬化物の特性が影響され、ひいては各実施例で使用されている液状シリコーンゴム組成物が本件特許の請求項１で規定する液状シリコーンゴム組成物に該当するのか不明となる。
　したがって、本件特許の請求項１に係る発明は本件特許明細書の発明の詳細な説明において当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されておらず、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。（審判請求書３７〜３８頁７．３．４、弁駁書８頁８．３．５〜９頁８．３．６、口頭審理陳述要領書９頁８．３．５〜１０頁８．３．６）
　
（３）被請求人の主張
　これに対して、被請求人は、以下のように主張している。
調製例の前記「分子鎖途中のケイ素原子に結合したビニル基［−Ｓｉ（ＣＨ＝ＣＨ２）（ＣＨ３）Ｏ−］単位を５モル％含有する粘度１０００センチポイズのビニルメチルポリシロキサン」は、粘度が１０００センチポイズであるから、重合度が平均で約３５０程度である。かかる重合度のオルガノポリシロキサンは環状ではなく技術常識から鎖状であると認められ、また、ビニル基の末端は『ビニル基［−Ｓｉ（ＣＨ＝ＣＨ２）（ＣＨ３）Ｏ−単位］を５モル％含有する』と記載され、それ以外にビニル基の含有については記載がないものであるから、分子鎖末端基にはビニル基が存在せずトリオルガノシロキシ基であることを、当業者ならば容易に理解する。（答弁書１６頁４−１〜１８頁４−２、口頭審理陳述要領書１０頁（５）〜１２頁（６））
　
（４）無効理由２に対する当審の判断
　しかしながら、一般のオルガノポリシロキサンにおいて、特別の記載がないオルガノポリシロキサンの末端基がすべてトリオルガノシロキシ基であると理解できるわけではない。例えば、被請求人が提出した乙第３号証特開平３−１８８１６４号公報５頁右上欄の式（ａ）として例示されるビニル基含有オルガノポリシロキサンや、被請求人が出願人である特開平４−３５９０５９号公報の【００１５】で【化２】として例示されるアルケニル基含有オルガノポリシロキサンのほか、甲第２号証特開平６−１６７９００号公報の【００１１】で【化１】として例示されるオルガノポリシロキサンには、特別の断りがないが末端基にビニル基が存在している。
　特に、口頭審理において被請求人は、「分子鎖途中のケイ素原子に結合したビニル基［−Ｓｉ（ＣＨ＝ＣＨ２）（ＣＨ３）Ｏ−］単位を５モル％含有する粘度１０００センチポイズのビニルメチルポリシロキサン」に関連する「ビニルメチルポリシロキサン」について、「弊社のゴムの組成物を組むときに、例えばポリマーの分子構造の同じような、末端に官能基がなくて側鎖だけに官能性基を持った成分を、例えば重合度を変えて併用したりすることが普通である。」旨の発言をしているにもかかわらず、被請求人が出願人である特開平４−３５９０５９号公報の【００１５】で【化２】として例示されるアルケニル基含有オルガノポリシロキサンには、特別の断りがないが末端基にビニル基が存在している。
　
　してみると、「ビニル基の末端は『分子鎖途中のケイ素原子に結合したビニル基［−Ｓｉ（ＣＨ＝ＣＨ２）（ＣＨ３）Ｏ−単位］を５モル％含有する』と記載され、それ以外にビニル基の含有については記載がないものであるから、分子鎖末端基にはビニル基が存在せずトリオルガノシロキシ基であることを、当業者ならば容易に理解する。」とする被請求人の主張を、そのまま認めることはできない。
　
　したがって、『分子鎖途中のケイ素原子に結合したビニル基［−Ｓｉ（ＣＨ＝ＣＨ２）（ＣＨ３）Ｏ−］単位を５モル％含有する粘度１０００センチポイズのビニルメチルポリシロキサン』が、末端にビニル基を有することもあり得るので、本件（Ａ）成分に該当しないか、又は該当するかどうか不明であるといわざるを得ない。そして、該ビニルメチルポリシロキサンにはビニル基含有量が多いために、各調製例ひいては各実施例において、本件（Ａ）成分中の珪素原子に結合したビニル基１モルに対して（Ｂ）成分中の珪素原子に結合した水素原子が何モルであるかが不明となり、実施例で使用されている液状シリコーンゴム組成物が本件特許の請求項１で規定する液状シリコーンゴム組成物に該当するか不明となる。
　また、『分子鎖途中のケイ素原子に結合したビニル基［−Ｓｉ（ＣＨ＝ＣＨ２）（ＣＨ３）Ｏ−］単位を５モル％含有する粘度１０００センチポイズのビニルメチルポリシロキサン』が、末端にビニル基を有することは、実施例における硬化物の特性にも影響することは、あきらかである。したがって、発明の詳細な説明において、（Ａ）〜（Ｅ）成分に加えて「分子鎖途中のケイ素原子に結合したビニル基［−Ｓｉ（ＣＨ＝ＣＨ２）（ＣＨ３）Ｏ−］単位を５モル％含有する粘度１０００センチポイズのビニルメチルポリシロキサン」を必須成分として有するものについて作用効果が確認されているものの、（Ａ）〜（Ｅ）成分を有し、「分子鎖途中のケイ素原子に結合したビニル基［−Ｓｉ（ＣＨ＝ＣＨ２）（ＣＨ３）Ｏ−］単位を５モル％含有する粘度１０００センチポイズのビニルメチルポリシロキサン」を有しない訂正後の本件特許の請求項１に係る発明の作用効果は、確認することができない。
　
　とすると、「分子鎖途中のケイ素原子に結合したビニル基［−Ｓｉ（ＣＨ＝ＣＨ２）（ＣＨ３）Ｏ−］単位を５モル％含有する粘度１０００センチポイズのビニルメチルポリシロキサン」を必須成分としない訂正後の本件特許の請求項１に係る発明を実施するに当たって、「硬化後のゴム反発弾性率（ＪＩＳ　Ｋ６３０１）が３０％以下であり、１００〜２００℃にて１０〜３０分の一次加硫条件において硬化させた場合の最大硬度と最小硬度との差がアスカーＣＳＲ２にて１０度以下のもの」を得るために、当業者に過度な試行錯誤を強制することは明らかである。
　
（５）まとめ
　以上のとおりであるから、本件特許の請求項１に係る発明は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでないから、特許法第３６条第４項に違反しているから、無効理由２には理由がある。　
　
５−２．無効理由３
　請求人は、平成２１年５月２７日付弁駁書で、訂正は認められるべきではないと主張しているので、以下に検討する。
　
（１）訂正後の請求項１に係る発明に対する請求人の主張
　本件特許の請求項１に、「耐熱向上剤として酸化鉄」が追加されたが、配合量が記載されていない。他の成分はすべて配合量が特定されているのに、「耐熱向上剤として酸化鉄」のみが配合量不特定である。乙第２号証〜乙第７号証における酸化鉄の配合量はまちまちである。乙第２号証〜乙第７号証の記載事項をもって、「耐熱向上剤として酸化鉄」の配合量を特定できるものではない。・・・組成に特徴のある発明は各成分の配合量範囲を特定して初めて発明が明確になる。したがって本件特許の訂正後の請求項１に係る発明は不明確であり、特許法第３６条第６項第２号の規定に違反しており、かかる訂正は認められるべきでない。（弁駁書３頁８．１．２）
　
　この主張は、本件無効審判の請求の要旨を変更するものであるが、当該補正は審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、当該特許無効審判において特許法第１３４条の２第１項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたことによって、請求の理由を補正する得必要が生じたためである。したがって、この請求の理由（以下、「無効理由３」という。）の補正を認める。
　
（２）被請求人の反論
　被請求人は、以下のように反論している。
　
　上記訂正における耐熱向上剤としての酸化鉄は、本件特許明細書【００３８】に記載したように電子写真式定着装置における定着ロールに適用されるシリコーンゴム組成物の技術分野において、必要に応じて添加される任意成分としてそれ自身周知の成分であり、酸化鉄の配合量についても、耐熱性向上効果を発現させる上で、例えばシリコーンゴム組成物中０．１〜３０重量％となる程度、少なくともベースポリマー成分１００重量部あたり０．２〜３０重量部程度配合すればよいものであることが当該技術分野に関わる当業者であれば容易に理解しうるものである。（答弁書１０頁）
　
（３）無効理由３に対する当審の判断
　本件特許の請求項１においては、確かに「耐熱向上剤として酸化鉄」のみが配合量不特定である。また、乙第２号証〜乙第７号証における酸化鉄の配合量はまちまちであるから、乙第２号証〜乙第７号証の記載事項をもって、「耐熱向上剤として酸化鉄」の配合量を、直ちに特定できるものではない。
　
　ところで、実施例１〜実施例３に用いられる「調製例１」ならびに「調製例６」において、以下のように酸化鉄の配合量が例示されている。
「【００４５】
〔調製例１〕
分子鎖両末端がトリメチルシロキシ基で封鎖され、メチルビニルシロキサン単位として側鎖ビニル基を平均約５個含有する直鎖状ジメチルシロキサン−メチルビニルシロキサン共重合体（重合度約７００）１００部、平均粒径５μｍの結晶性シリカ２５部、
酸化鉄２部
「【００５５】
〔調製例６〕
調製例１で使用した両末端トリメチルシロキシ基封鎖ジメチルシロキサンメチルビニルシロキサン共重合体１００部、結晶性シリカ（平均粒径５μｍ）２５部、
酸化鉄２部
　また、乙第２号証〜乙第７号証における酸化鉄の配合量はまちまちであるものの、被請求人の指摘するように、耐熱性向上効果を発現させる上で、例えばシリコーンゴム組成物中０．１〜３０重量％となる程度、少なくともベースポリマー成分１００重量部あたり０．２〜３０重量部程度配合すればよいものであることが認められる。
　そして、本件特許の請求項１において、耐熱向上効果を発現させるために酸化鉄が配合されていることからすると、「耐熱向上剤として酸化鉄」の必要とされる配合量範囲は、耐熱性向上効果を発現させるに十分な量であればよいと認められる。
　
（４）まとめ
　したがって、本件特許の訂正後の請求項１に係る発明は明確であり、特許法第３６条第６項第２号の規定に違反していないから、無効理由３には理由がない。　
　
６．むすび
　以上のことから、無効理由３には理由がないものの、無効理由２には理由があり、無効理由１について検討するまでもなく、本件特許の請求項１に係る発明の特許は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第１２３条第１項第４号に該当する。
　
　また、審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定により準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　
　よって、結論のとおり審決する。