【事件の表示】
　特願２００７−１８２６９２「イヌ科動物の遺伝子型決定のためのマイクロサテライト配列」拒絶査定不服審判事件〔平成１９年１２月２７日出願公開、特開２００７−３３０２６０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続きの経緯
　本願は、平成８年９月２７日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９５年９月２８日　米国）とする特願平０９−５１５０６７号（以下、「原出願」という。）の一部を、平成１９年７月１１日に、特許法第４４条第１項の規定により新たな特許出願（以下、「本願」という。）としたものであって、以降の手続きの経緯は以下のとおりのものである。
　
平成１９年１２月１０日付　拒絶理由通知
平成２０年　６月１０日付　意見書
　　　　　　　　　同日付　手続補正書
平成２１年　２月２０日付　拒絶査定
平成２１年　５月２５日付　審判請求書
　　　　　　　　　同日付　手続補正書
平成２１年　７月２７日付　手続補正書(審判請求書)
平成２１年　９月　４日付　前置報告書
平成２２年　１月１３日付　審尋
平成２２年　５月１９日付　回答書
　
２．平成２１年５月２５日付の手続補正についての補正却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　平成２１年５月２５日付の手続補正を却下する。
　
［理由］
　（２−１）補正後の本願発明
　上記手続補正により、平成２０年６月１０日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項６は、
「【請求項６】
　配列番号９、１２または１５の配列からなる単離された核酸、またはそのマイクロサテライト反復モチーフを含む、組成物。」（以下、「補正前発明」という。）から、
「【請求項２】
　配列番号９、１２および１５の配列からなる群より選択される１もしくは複数の単離された核酸、またはそのマイクロサテライト反復モチーフを含む、組成物。」（以下、「補正後発明」という。）と、補正された。
　
　平成２１年５月２５日付手続補正書による補正は、補正前発明を特定するための事項である「配列番号９、１２または１５の配列からなる単離された核酸」について、「配列番号９、１２および１５の配列からなる群より選択される１もしくは複数の単離された核酸」と補正するものである。
　
（２−２）目的要件違反について
　補正前発明において、当該組成物を構成する核酸は、「配列番号９、１２または１５の配列からなる単離された核酸」は、「配列番号９の配列からなる単離された核酸、または、配列番号１２の配列からなる単離された核酸、または、配列番号１５の配列からなる単離された核酸」を意味するものであるから、補正前発明の組成物中には、「配列番号９の配列からなる単離された核酸」、「配列番号１２の配列からなる単離された核酸」、「配列番号１５の配列からなる単離された核酸」の三者が択一的に存在するものであって、同時に二者以上が存在しないものであると解される。
　一方、上記補正後発明の組成物を構成する核酸には、「配列番号９の配列からなる単離された核酸」、「配列番号１２の配列からなる単離された核酸」、「配列番号１５の配列からなる単離された核酸」の三者が１または複数種同時に存在するものである。
　したがって、本件補正は、補正前発明を実質的に拡張するものであり、そもそも補正前発明においては組成物に含まれる配列の数については何ら特定されていないから、いずれにしても、補正前発明を特定するために必要な事項をさらに限定したものとはいえない。また、本件補正が、誤記の訂正、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についての明瞭でない記載の釈明を目的とする補正ではないことは明らかである。
　
（２−３）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２１年７月２７日付手続補正書(審判請求書)において、「請求項６について、前回の補正により、請求項９との整合性が取れなくなっていた誤記を改める補正を行いました。」と主張しており、上記手続補正前の請求項６、請求項９は、それぞれ「【請求項６】　配列番号９、１２または１５の配列からなる単離された核酸、またはそのマイクロサテライト反復モチーフを含む、組成物」、「【請求項９】　前記固定相はマイクロアレイである、請求項８に記載の組成物」であることからみて、この主張の趣旨は、請求項６では単離された核酸の１つのみを含む組成物であるのに対し、請求項９の固定相であるマイクロアレイは、配列の異なる複数の核酸を用いることを前提にしたものであるから、組成物に含まれる配列の異なる核酸の数の点で請求項６と整合性が取れなくなっていたため、請求項６の組成物が上記核酸を複数含むと補正して、請求項９との整合性を取ろうとしたものと解される。しかしながら、そもそもマイクロアレイは配列の異なる多数の核酸を用いることを前提とするものであって、配列の異なる３つの核酸のみをマイクロアレイとして用いることは不適切であるから、この補正によって整合性が取れたとはいえない。
　また、マイクロアレイは配列の異なる多数の核酸を用いることが前提であるから、仮に、請求項９の記載が、請求項６に記載の核酸に加え、それ以外の配列の異なる多数の核酸とともにマイクロアレイに用いることを意図したものであるとすると、請求項６を補正するまでもなく、技術的にみて整合性が取れているため、この補正が、請求項９との整合性が取れなくなっていた誤記を改めるためのものであるとはいえない。
　よって、審判請求人の主張は採用できない。
　また、審判請求人は、平成２２年５月１９日付回答書において、「もとの記載は、またはとの記載があるところ、「または」には、列挙されるすべてのものを包含する意味で記載されることも日常であり、前置審査における認定は、この場合を考慮していないものですので、妥当ではないと考えます」と述べているが、請求項の記載に用いる「または」が、「及び」と区別されるのは明らかであり、そもそも、この補正は補正前発明における発明特定事項を限定するものではないから、審判請求人の上記主張も採用できない。
　
（２−４）むすび
　よって、本件補正は、特許法第１７条の２第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
（３−１）本願発明１−２０
　平成２１年５月２５日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、平成２０年６月１０日付手続補正書の特許請求の範囲１−２０に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。
「【請求項１】
配列番号９、１２または１５の配列からなる、単離された核酸。」（以下、「本願発明１」という。）
「【請求項２】
前記核酸が、異種核酸と作動可能に連結される、請求項１に記載の単離された核酸。」（以下、「本願発明２」という。）
「【請求項３】
前記異種核酸がベクターである、請求項２に記載の単離された核酸。」（以下、「本願発明３」という。）
「【請求項４】
前記ベクターがプラスミドまたはウイルスベクターである、請求項３に記載の単離された核酸。」（以下、「本願発明４」という。）
「【請求項５】
請求項３または請求項４に記載の核酸を含む宿主細胞。」（以下、「本願発明５」という。）
「【請求項６】
配列番号９、１２または１５の配列からなる単離された核酸、またはそのマイクロサテライト反復モチーフを含む、組成物。」（以下、「本願発明６」という。）
「【請求項７】
さらに固定相を含む、請求項６に記載の組成物。」（以下、「本願発明７」という。）
「【請求項８】
前記固定相が、重合膜、重合ビーズ、マイクロアレイまたはゲルマトリクスを含むカラムである、請求項７に記載の組成物。」（以下、「本願発明８」という。）
「【請求項９】
前記固定相はマイクロアレイである、請求項８に記載の組成物。」（以下、「本願発明９」という。）
「【請求項１０】
前記マイクロアレイが、前記１または複数の単離された核酸の１または複数のフラグメントを含み、該フラグメントが前記１または複数のマイクロサテライト反復モチーフを含む、請求項９に記載の組成物。」（以下、「本願発明１０」という。）
「【請求項１１】
前記１または複数のフラグメントは標識を含む、請求項１０に記載の組成物。」（以下、「本願発明１１」という。）
「【請求項１２】
前記１または複数の単離された核酸は、１または複数の異種核酸に作動可能に連結された、請求項６に記載の組成物。」（以下、「本願発明１２」という。）
「【請求項１３】
前記異種核酸は、ベクターである、請求項１２に記載の組成物。」（以下、「本願発明１３」という。）
「【請求項１４】
前記ベクターは、プラスミドベクターまたはウイルスベクターである、請求項１３に記載の組成物。」（以下、「本願発明１４」という。）
「【請求項１５】
前記ベクターを含む複数の宿主細胞をさらに含む、請求項１３または１４に記載の組成物。」（以下、「本願発明１５」という。）
「【請求項１６】
前記宿主細胞は、流体低温保存物中に含まれる、請求項１５に記載の組成物。」（以下、「本願発明１６」という。）
「【請求項１７】
さらに固定相を含み、前記宿主細胞は、該固定相の表面に結合されている、請求項１５に記載の組成物。」（以下、「本願発明１７」という。）
「【請求項１８】
さらに固定相を含み、前記ベクターは該固定相の表面に結合されている、請求項１３または１４に記載の組成物。」（以下、「本願発明１８」という。）
「【請求項１９】
前記固定相は重合膜である、請求項１８に記載の組成物。」（以下、「本願発明１９」という。）
「【請求項２０】
前記固定相はニトロセルロースである、請求項１９に記載の組成物。」（以下、「本願発明２０」という。）
　
（３−２）分割要件について
　本願が、特許法第４４条第１項に規定する特許出願の分割の要件を満たすためには、本願発明１−２０が、原出願の当初明細書に記載した事項の範囲内のものでなければならない。
　そこで、本願発明４、８−１１及び１４について、この点を判断する。
　
（３−２−１）原出願の当初明細書に記載された事項
（ア）　「１０．単離されたDNAフラグメントを含む組成物であって、ここで、該DNAの配列が配列番号１〜配列番号20からなる群より選択される、組成物。」（請求項１０）
　
（イ）　「実施例
　　ゲノムDNAの単離およびライブラリーの構築
　ゲノムDNAの単離：家畜用イヌ由来の重さ約５gの精巣を、液体窒素中で凍結させ、そして乳鉢と乳棒とを用いて、磨砕して細粉化した。滅菌した50mlのコニカル遠心分離チューブ中で、30mlの抽出緩衝液（10mM Tris 8.0、0.1M EDTA 8.0、20mg/ml RNAse A、および0.5％ SDS）を、磨砕した組織に添加した。チューブを十分に混合し、そして30分間37℃にてインキュベートした。プロテイナーゼＫを最終濃度100mg/mlになるように添加し、混合し、そして振とう台（rocking plat form）上で、50〜55℃にて３時間インキュベートした。次いで、チューブを室温まで冷却し、そして等容量のフェノール：クロロホルム：イソアミルアルコール（１：１：24）を用いて、５回抽出を行った。10分の１の容量および２容量の３M酢酸ナトリウム、ならびに95％エタノールをそれぞれ添加した。溶液を十分に混合し、そしてDNAをガラス棒上に回収した。DNAを、70％エタノールで洗浄し、そして50〜55℃にて一晩振とうすることによってTE中に再懸濁した。
  ライブラリーの構築：10mgのイヌゲノムDNAをAluIで完全に消化した。消化したDNAを２％の低融点アガロースゲル中で画分化し、そして200〜500bpのフラグメントをゲル精製し、そしてpBluescriptSK+（Stratagene、La Jolla CA）（これは、あらかじめSmaIで消化し、そして仔ウシ腸アルカリホスファターゼで処理した）に連結した。連結を、10mlの容量中、15℃にて一晩行った。連結物を15分間、75℃にて加熱し、そしてプラスミドをエタノール沈殿し、乾燥し、そして水中に再懸濁した。次いで、連結物をSmaIで消化し、ベクターバックグランドを排除した。次いで、Top10F'コンピテントセル（Invitrogen、San Diego CA）をエレクトロポレーションにより形質転換し、そして15個の大きなシャーレにプレートした。得られたゲノムライブラリーは、472,000の一次組換え体を含んだ。ライブラリーをグリセロールストックとして保存した。
  ライブラリースクリーニング：ライブラリーのグリセロールストックの小アリコートを、アンピシリン(100mg/ml)を加えたLB培地中で、１：106または１：107に希釈した。50mlの希釈したライブラリーをプレートした。個々のコロニーを選択し、そして９cmのシャーレ上に１プレートあたり100個の密度で移した。各プレートの２つの複製プレートをスクリーニングのために作製した。コロニーを、２つの複製プレートのそれぞれからニトロセルロースメンブレン（SS、Keene NH）上にリフトした。各メンブレンを、サランラップのシート上で、約３mlの変性溶液（0.5M NaOH、1.5M NaCl）中にコロニー側を上にして５分間置き、次いで、同量の中和溶液（0.5M Tris、1.5M NaCl、pH7.0）に５分間移し、そして最後に２×SSCの溶液中に置き、緩やかに５分間振とうした。次いで、フィルターを穏やかに擦り、余分な細胞屑（debris）を取り除き、そしてWhatman 3mmペーパー上でブロット乾燥した後、80℃にて１時間ベーキングした。次いで、メンブレンを２分間UV光に曝し、そして６×SSPE、５×Denhardt、および0.2% SDS中で、少なくとも30分間、60℃にてプレハイブリダイズした。次いで、末端標識したプローブを、一晩、60℃でのハイブリダイゼーションのために添加した。プローブとして使用するための標識オリゴヌクレオチド（BIOS Laboratories、New Haven CT）は以下のようであった：(AAG)9、(AAC)9、(AAT)12、(AAAC)7A、(AAAG)7A、および(AAAT)9。マイクロサテライト反復モチーフの容易な同定のために、フィルターを１回に上記のプローブのうちの１つでハイブリダイズした。ハイブリダイゼーション後、フィルターを、室温にて15分間、６×SSPEおよび0.2% SDS中で１回洗浄し、次いで、各回60℃にて15分間、６×SSPEおよび0.2% SDS中で２回洗浄した。フィルターをサランラップで覆い、そして-80℃にて一晩、Ｘ線フィルムに露光した。プローブとハイブリダイズしたコロニーを選択し、そしてプラスミドDNAを単離した。
  ポジティブクローンの配列決定およびPCRプライマーの設計：プラスミドDNAをQiagen tip-20キット（Qiagen、Chatsworth CA）を用いて単離し、そしてPRISM Dye Deoxy Terminator Sequencing Kit（Perkin Elmer、Norwalk CT）を用いて、DNAをApplied Biosystems 373A Stretch Automated Sequencerで配列決定した。各クローン中のマイクロサテライト反復に隣接するPCRプライマーを、75〜350bpの範囲の増幅DNAが生成されるように設計した。プライマーをOperon Technologies（Alameda、CA）によって合成し、各場合において、１方のプライマーを３つの蛍光色素（FAM、JOE、またはTAMRA）のうちの１つで末端標識したが、他方のプライマーは標識しなかった。」（原出願の公表公報である特表２００１−５１２９６１号公報の１３頁下から５行−１５頁最終行）
　
（３−２−２）本願発明４、１４について
　原出願の明細書及び特許請求の範囲には、配列番号９の配列からなる単離された核酸、配列番号１２の配列からなる単離された核酸、配列番号１５の配列からなる単離された核酸が記載され（上記摘記（ア）参照）、プラスミドベクターに連結した当該核酸や当該核酸を含む組成物も記載されている（上記摘記（イ）参照）が、ウイルスベクターに連結した上記核酸は記載されていない。
　また、ゲノム核酸を単離してライブラリーを構築するために、当該核酸をプラスミドベクターに連結することに代えて、ウイルスベクターに連結することが、本願優先日当時、自明の技術的事項であったとはいえず、また、本願の当初明細書の上記摘記箇所以外においても、ウイルスベクターを用いることは記載されていない。
　よって、本願発明４及び１４は、原出願の当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるから、原出願の当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものではない。
　
（３−２−３）本願発明８−１１について
　原出願の明細書には、イヌのゲノムＤＮＡライブラリーから所定のプローブを用いてマイクロサテライト反復モチーフを含むコロニーをスクリーニングするため、あらかじめ当該コロニーを固定相であるニトロセルロースメンブレン上にリフトしてゲノムＤＮＡを保持させることが記載されている（上記摘記（イ）参照）が、当該固定相として重合ビーズ、マイクロアレイまたはゲルマトリクスを含むカラムを用いることは記載されていない。
　また、ライブラリーから目的の核酸をスクリーニングするための固定相として、ニトロセルロースメンブレンのような重合膜に代えて、重合ビーズ、マイクロアレイまたはゲルマトリクスを含むカラムを用いることが、本願優先日当時、自明の技術的事項であったとはいえず、また、本願の当初明細書の上記摘記箇所以外においても、重合ビーズ、マイクロアレイまたはゲルマトリクスを含むカラムを用いることは記載されていない
　よって、本願発明８−１１は、原出願の当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるから、原出願の当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものではない。
　
（３−３）むすび
　以上のことからみて、本願発明４、８−１１及び１４は、原出願の当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであって、原出願の当初明細書に記載した事項の範囲内のものではないから、本願は特許法４４条１項に規定する分割出願の要件を満たしておらず、出願日の遡及は認められない。
　したがって、本願の出願日は、現実の出願日である平成１９年７月１１日である。
　
４．引用例
　原審の拒絶の理由に引用文献１として引用された特表２００１−５１２９６１号公報は、本願の出願日前の平成１３年８月２８日に頒布された刊行物であって、その明細書又は特許請求の範囲には、上記（３−２−１）で指摘した事項（ア）及び（イ）が記載されている。
　
５．対比・判断
（５−１）本願発明１６について
（５−１−１）対比
　本願発明１６と、引用文献１に記載された事項とを対比すると、両者は、「１または複数のプラスミドベクターに作動可能に連結された配列番号９、１２または１５の配列からなる単離された核酸を含む宿主細胞であって、当該宿主細胞は流体保存物中に含まれた組成物」である点で一致し、前者では、当該宿主細胞は流体低温保存物中に含まれたものであるのに対し、後者では、流体保存物の温度は記載されていない点で相違する。
　
（５−１−２）当審の判断
　一般に、プラスミドベクターに連結した核酸を導入した宿主細胞を流体中に保存するにあたり、当該宿主細胞を含む流体保存物を低温下におくことは、文献を引用するまでもなく、本願優先日当時当業者における周知の技術である。
　そして、１または複数のプラスミドベクターに作動可能に連結された配列番号９、１２または１５の配列からなる単離された核酸を含む宿主細胞を保存する流体保存物を、特に流体低温保存物としたときに奏される効果が、当業者に予測できない優れたものであることについては、本願当初明細書に記載されておらず、かつ、自明でもないから、本願発明１６の奏する効果を、本願出願時の当業者が予測できない優れたものとすることはできない。
　
（５−２）むすび
　したがって、本願発明１６は、引用文献１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
６．付記
　拒絶査定は、特許法第２９条第２項の規定に基づくものであり、特許法第２９条第１項第３号の指摘はない。しかし、本願発明１−８、１２−１５、１７−２０は、引用文献１に記載された事項と対比すると両者に相違点はないから、引用文献１に記載された発明であって、特許法第２９条第１項第３号に該当し、その理由によっても特許を受けることができないことを付言する。
　
７．むすび
　以上のことから、本願発明１６は、引用文献１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明については検討するまでもなく、本願は拒絶をするものである。
　よって、結論のとおり審決する。