【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２８４２２１５号「打込機」の特許無効審判事件についてされた平成１９年　９月２８日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決（平成１９年（行ケ）第１０３８０号平成２０年１１月２７日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第２８４２２１５号の請求項１ないし４に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
（１）本件特許第２８４２２１５号の請求項１ないし８に係る発明（以下それぞれを、「本件登録時発明１」等という。また、これらを総称して「本件登録時発明」という。）についての出願は、平成６年４月２２日（優先権主張平成５年９月２２日）に特許出願され、平成９年５月９日及び平成１０年６月１５日に明細書の記載を補正する手続補正がなされ、平成１０年１０月２３日に特許権の設定登録がなされた。
（２）平成１７年４月１９日に、請求人より、本件登録時発明１ないし８についての特許を無効とするとの審決を求める審判請求がなされた。
（３）これに対して、被請求人より、平成１７年７月１５日に審判事件答弁書及び訂正請求書が、平成１７年１０月４日に口頭審理陳述要領書が、平成１７年１０月１１日及び同年１０月１８日に上申書が、それぞれ提出された。
（４）一方、請求人より、平成１７年９月９日に弁駁書（以下、「第１回弁駁書」という。）が、平成１７年１０月１８日に口頭審理陳述要領書が、それぞれ提出された。
（５）平成１７年１０月１８日に、第１回口頭審理がなされ、その場で、請求人より参考資料が提出されたが、平成１７年１１月８日付けで、「訂正を認め、本件請求項１ないし７に係る特許を無効とし、本件請求項８に係る特許を維持する」旨の審決（以下、「一次審決」という。）がなされた。
（６）被請求人、請求人は、それぞれ、これを不服として知的財産高等裁判所に当該審決の取消を求める訴え（平成１７年（行ケ）第１０８４２号及び平成１７年（行ケ）第１０８４７号）を提起した。その後、被請求人は、本件特許第２８４２２１５号につき訂正審判の請求（訂正２００５−３９２３０号）をしたが、平成１８年１月３０日に前記一次審決を取り消す旨の決定がなされ、平成１８年２月２０日に訂正請求書が提出された。
（７）これに対して、請求人は、平成１８年３月３１日付けで弁駁書（以下、「第２回弁駁書」という。）を提出し、証拠として甲第４ないし３１号証を新たに追加した。
（８）そこで、当審は、平成１８年５月１５日に、請求人のした甲第４ないし３１号証の新たな追加を許可しない旨の補正拒否の決定を行うと共に、被請求人に無効理由通知を、請求人に職権審理結果通知を通知した。
（９）被請求人は、平成１８年６月１９日付けで意見書を提出すると共に、訂正請求書を提出し、これに対して、請求人は、平成１８年８月８日付けで弁駁書（以下、「第３回弁駁書」という。）を提出したが、平成１８年１０月１６日付けで、「訂正を認め、本件請求項１ないし５に係る特許を無効とする」旨の審決（以下、「二次審決」という。）がなされた。
　なお、平成１８年６月１９日付け訂正請求書による訂正のうち、登録時の請求項４ないし６の削除については、同請求項の削除を認めた二次審決の送達により、形式的に確定した。
（１０）被請求人は、これを不服として知的財産高等裁判所に当該審決の取消を求める訴え（平成１８年（行ケ）第１０５１６号）を提起した。その後、被請求人は、本件特許第２８４２２１５号につき訂正審判の請求（訂正２００６−３９１９９号）をし、知的財産高等裁判所において平成１９年２月１４日に前記二次審決を取り消す旨の決定がなされ、平成１９年３月５日に訂正請求書及び上申書が提出された。
（１１）これに対し、請求人は、平成１９年４月１６日付けで弁駁書（以下、「第４回弁駁書」という。）を提出し、証拠方法として、第４の１（５）に示される甲第１号証ないし甲第３１号証を提出した。
（１２）被請求人は、平成１９年６月１４日に審判事件答弁書を提出した。
（１３）平成１９年９月２８日付けで、「訂正を認め、本件審判の請求は成り立たない」旨の審決（以下、「三次審決」という。）がなされた。
　なお、平成１９年３月５日付け訂正請求書による訂正のうち、登録時の請求項８の削除については、同請求項の削除を認めた三次審決の送達により、形式的に確定した。
（１４）請求人は、これを不服として知的財産高等裁判所に当該審決の取消を求める訴え（平成１９年（行ケ）第１０３８０号）を提起した。その後、知的財産高等裁判所において平成２０年１１月２７日に前記三次審決を取り消す旨の判決がなされた。
（１５）被請求人は、平成２１年１月２３日に上申書を提出し、その後、請求人は、平成２１年３月１９日に上申書を提出した。
（１６）当審は、平成２１年３月２７日に、平成１９年４月１６日付けの第４回弁駁書による請求の理由の補正について許可の決定を行い、同日に被請求人に対して特許法第１３４条第２項に基づく答弁指令を行った。
（１７）被請求人は、平成２１年４月３０日に、答弁書を提出した。
（１８）当審は、平成２１年５月２１日に、平成１９年３月５日付けの訂正を認めるとともに、訂正後の特許請求の範囲の請求項１ないし４に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反する旨の無効理由通知を被請求人に通知するとともに、職権審理結果通知を請求人に通知した。
（１９）被請求人は、平成２１年６月２４日付けで意見書を提出し、同時に訂正請求書を提出した。
（２０）請求人は、平成２１年７月３０日付けで弁駁書を提出した。
　
　
第２　訂正請求について
１　訂正請求の内容
　被請求人の求める平成２１年６月２４日付けの訂正請求は、本件特許の明細書を、訂正請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正することを求めるものであり、その内容を、訂正箇所に下線を付して示すと、以下のとおりである。
ア　特許請求の範囲の請求項４、５、６及び８を削除し、これに伴い【請求項７】を【請求項４】に訂正する。以下、特許請求の範囲の請求項４というときは訂正後の請求項４を指すものとする。
イ　特許請求の範囲の請求項１、２、４の「ドライブビット
等の打撃駆動手段
ウ（ア）特許請求の範囲の請求項１及び２の「マガジン前端に設けられ、
ドライブビット及びドライブビットにより打撃される先頭の止具を案内する給送路を有し、
と、
上記止具集合体が通過する給送路を有し、
を備え、上記給送路の一部はドライブビット及びドライブビットにより打撃される先頭の止具を案内するようにした打込機であって、
　（イ）特許請求の範囲の請求項４の「給送部材を収納支持するマガジンと、」を「給送部材を収納支持するマガジンと、
マガジン前端に設けられ、上記止具集合体が通過する給送路を有し、少なくとも前面が平板状のビットガイドを備え、上記給送路の一部はドライブビット及びドライブビットにより打撃される先頭の止具を案内するようにした打込機であって、
エ（ア）特許請求の範囲の請求項１の「コンタクトアームが上昇し、トリガが操作された時のみ前記ドライブビットの駆動を開始させるようにした打込機であって、」を「コンタクトアームが上昇し、トリガが操作された時のみ前記ドライブビットの駆動を開始させるようにした打込機であって、
前記コンタクトアームの前面にプレートを設けることにより、前記マガジン側から前記ビットガイド、前記コンタクトアームの中間部、前記プレートの順に配列し、先頭の止具の前面をコンタクトアームでなくプレートで受けるようにし、前記止具集合体が通過する給送路とプレートとの間にコンタクトアームが位置しないように前記コンタクトアームの中間部をビットガイドに支持すると共に、
　（イ）特許請求の範囲の請求項１の「前記ビットガイドの給送路の下
方に位置するコンタクトアームの部分に射出路を設け、射出路
端より突出した前記コンタクトアームの部分に前記給送路に連続する射出穴を前記コンタクトアームの下端まで貫通して設け、該射出穴
、コンタクトアーム先端部は下方に行くに従って細くなるように先細りの形状とし
　（ウ）特許請求の範囲の請求項２の「前記ビットガイドの給送路の
下方に位置する
射出路
ると共に、
し、射出路から止具を打出すように
前記コンタクトアームの前面にプレートを設けることにより、前記マガジン側から前記ビットガイド、前記コンタクトアームの中間部、前記プレートの順に配列し、先頭の止具の前面をコンタクトアームでなくプレートで受けるようにし、前記止具集合体が通過する給送路とプレートとの間にコンタクトアームが位置しないように前記コンタクトアームの中間部をビットガイドに支持すると共に、
下端より突出した前記
前記給送路に連続する射出穴
前記コンタクトアームの下端まで貫通して
、該射出穴から止具を打出すようにし、コンタクトアーム先端部は下方に行くに従って細くなるように先細りの形状とし、
平板状の
の中間部
前記
前記ドライブビットを案内する
部分の
、前記ビットガイドの平板状の前面と前記プレートとの間で、前記
した
　（エ）特許請求の範囲の請求項４の「コンタクトアームを下方に押圧する押圧手段とを備え、コンタクトアームが上昇し、トリガが操作された時のみ前記ドライブビットの駆動を開始させると共に打込み反力によって打込機本体が上昇した時コンタクトアームが下降しコンタクトアーム前面が止具に接触
する
た打込機であって
前記コンタクトアームの前面にプレートを設けることにより、前記マガジン側から前記ビットガイド、前記コンタクトアームの中間部、前記プレートの順に配列して、前記平板状のコンタクトアームの中間部を前記ビットガイドの平板状の前面と前記プレートとの間で上下移動するようにし、先頭の止具の前面をコンタクトアームでなくプレートで受けるようにし、前記止具集合体が通過する給送路とプレートとの間にコンタクトアームが位置しないように前記コンタクトアームの中間部をビットガイドに支持すると共に、前記ビットガイドの給送路の下端より突出した前記コンタクトアームの部分に前記給送路に連続する射出穴を前記コンタクトアームの下端まで貫通して設け、該射出穴から止具を打出すようにし、コンタクトアーム先端部は下方に行くに従って細くなるように先細りの形状とし、
して前記ドライブビットが前記止具から外れない
オ（ア）特許請求の範囲の請求項１、２、４の「多数の止具集合体」を「
側面が接着剤を介して連結された
止具よりなる
　（イ）特許請求の範囲の請求項４の「コンタクトアームを下方に押圧する押圧手段」を「コンタクトアームを
スプリングによって
　
２　訂正の可否に対する判断
ア　訂正事項アについて
　訂正事項アの請求項４、５、６を削除することは、上記第１の（９）で述べたとおり、登録時の請求項４、５、６を削除することを認めた平成１８年１０月１６日付けの二次審決の送達により、既に形式的に確定している。また、訂正事項アの請求項８を削除することは、上記第１の（１３）で述べたとおり、登録時の請求項８を削除することを認めた平成１９年９月２８日付けの三次審決の送達により、既に形式的に確定している。また、これに伴い、請求項の番号を繰り上げ、【請求項７】を【請求項４】とする訂正は、明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当する。
イ　訂正事項イについて
　訂正事項イの「ドライブビット等の打撃駆動手段を内蔵した打込機本体」を「ドライブビットを内蔵した打込機本体」に訂正することに関して、特許明細書の段落【００１１】には、「給送路１２１の前方には止具集合体の先頭の止具８が入ると共に打込機本体１内の図示しないドライブビットが上下動するための射出溝１２２が下端まで貫通して設けられている。」と記載されており、また段落【０００８】には、「上記目的は、マガジンの前端に設けられ、止具集合体の先頭の止具が入ると共に前記ドライブビットが通過する給送路をドライブビットの移動方向に沿って設けたビットガイドに上下動可能に支持され、前記給送路の下方に位置する射出路を有し、・・・トリガが操作された時にのみ前記ドライブビットの駆動を開始させるようにすると共にコンタクトアームの下端端面を取付部材の溝に入り得る厚さとすることにより達成される。」と記載されている。
　そうすると、訂正前は、ドライブビット以外の打撃駆動手段を含む記載であったのに対し、訂正後は、ドライブビットのみに限定したといえる。
　したがって、訂正事項イは、特許明細書の上記記載に基づいて、打込機を、「ドライブビット等の打撃駆動手段を内蔵した打込機本体」を有する打込機から、「ドライブビットを内蔵した打込機本体」を有する打込機に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、また、新規事項の追加には該当しない。
ウ　訂正事項ウについて
　訂正事項ウ（ア）の「止具集合体が通過する給送路を有し」、「給送路の一部はドライブビット及びドライブビットにより打撃される先頭の止具を案内する」を追加すること、及び訂正事項ウ（イ）の「マガジン前端に設けられ、上記止具集合体が通過する給送路を有し、少なくとも前面が平板状のビットガイドを備え、上記給送路の一部はドライブビット及びドライブビットにより打撃される先頭の止具を案内する」を追加することに関して、特許明細書の段落【００１１】に、「ビットガイド１２には、図１に示す如く、マガジン２の止具集合体が通過する給送路１２１が設けられ、該給送路１２１の底は止具８の足先端を支持するようになっている。給送路１２１の前方には止具集合体の先頭の止具８が入ると共に打込機本体１内の図示しないドライブビットが上下動するための射出溝１２２が下端まで貫通して設けられている。」、及び「なお、前記給送路１２１と射出溝１２２は１個の溝としてもよく、以下説明の便宜上給送路１２１として説明する。」と記載されており、また段落【００１０】に、「該止具集合体を前進させる給送部材１３を収納支持するマガジン２の前端には打込機本体１より下方に延びたビットガイド１２が設けられている。」と記載されている。
　そうすると、訂正事項ウ（ア）ないしウ（イ）は、特許明細書の上記記載に基づいて、ビットガイドに止具集合体が通過する給送路が設けられていること、及び、該給送路の一部がドライブビット及び先頭の止具を案内するものであることを特定し、ビットガイドと給送路との関係を明りょうにするものであるから、特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当し、また、新規事項の追加には該当しない。
エ　訂正事項エについて
　（ア）訂正事項エ（ア）、エ（ウ）、エ（エ）の「先頭の止具の前面をコンタクトアームでなくプレートで受けるようにし」、「前記止具集合体が通過する給送路とプレートとの間にコンタクトアームが位置しないように前記コンタクトアームの中間部をビットガイドに支持すると共に、」を追加することに関して、特許明細書の段落【００１２】に「ビットガイド１２の前記案内溝１２３及び突起１２４に夫々嵌合するコンタクトアーム５の案内竿５３及び上下方向に延びた長穴状の案内穴５４を介してコンタクトアーム５がビットガイド１２に上下動可能に支持されている。」と記載されているとともに、段落【００１３】に「給送路１２１の前面にカバー１０を設けたため、前記給送部材１３の押圧力をカバー１０で受けるようになり、この押圧力がコンタクトアーム５に作用しなくなるので、スプリング６の付勢押圧力を給送部材１３の押圧力とは無関係に小さく設定することができるようになる。」と記載されており、また訂正前の請求項４に「前記ビットガイドの前面にプレートを設けると共に、ビットガイドの給送路とプレートとの間にコンタクトアームが位置しない構成としたことを特徴とする請求項１または２記載の打込機。」と記載されている。
　また、訂正事項エ（ア）、エ（ウ）、エ（エ）の「前記コンタクトアームの前面にプレートを設けることにより、前記マガジン側から前記ビットガイド、前記コンタクトアームの中間部、前記プレートの順に配列し」を追加することに関して、訂正前の請求項８に「前記コンタクトアームの前面にプレートを設け、」と記載され、同じく訂正前の請求項１及び請求項２に「マガジン前端に設けられ、・・・少なくとも前面が平板状のビットガイドと、・・・中間部がビットガイドの前面に設けられると共にビットガイドに上下動可能に支持された平板状のコンタクトアームと、」と記載されている。そして、本件特許の図面の図１を参照すると、マガジン側から、概略ビットガイド１２、コンタクトアーム５、プレート１０の順に配列されていることは明らかである。
　そうすると、上記訂正部分は、特許明細書の上記記載に基づき、ビットガイド、プレート、コンタクトアームの位置関係を具体的に特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、また、新規事項の追加には該当しない。
　（イ）訂正事項エ（ウ）の「前記平板状のコンタクトアームの中間部に前記ビットガイドの前記ドライブビットを案内する給送路の部分の両側に沿って上方に延びた２個の案内部を設け、」と訂正することに関して、訂正前の請求項２に「ビットガイドの給送路の両側に沿って上方に延びた２個の案内部」と記載されており、また本件特許の図面の図１、３、４には、コンタクトアーム５の中間部に設けられた案内竿５３、案内穴５４を案内する２個の案内部である案内溝１２３、突起１２４を設けることが記載されている。
　そうすると、本訂正部分は、特許明細書及び図面の上記記載に基づき、コンタクトアームとビットガイドと案内部の位置関係を具体的に特定し明確にするものであるから、特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当し、また、新規事項の追加には該当しない。
　（ウ）訂正事項エ（ウ）の案内部を、「ビットガイドの平板状の前面と前記プレートとの間」と特定する点に関して、本件特許の図面の図１を参照すると、概略、コンタクトアーム５の中間部はビットガイド１２の平板状の前面とプレート１０の間にあることは明らかである。したがって、本訂正部分は、本件特許の図面の上記記載に基づき、案内部の位置を具体的に特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、また、新規事項の追加には該当しない。
　（エ）訂正事項エ（エ）の「前記平板状のコンンタクトアームの中間部を前記ビットガイドの平板状の前面と前記プレートとの間で上下移動するようにし」と追加する訂正に関して、訂正前の請求項２に「中間部がビットガイドの前面に設けられると共にビットガイドに上下動可能に支持された平板状のコンタクトアームと、」と記載され、また、本件特許の図面の図１を参照すると、概略、コンタクトアーム５の中間部はビットガイド１２の平板状の前面とプレート１０の間にあることは明らかである。
　そうすると、本訂正部分は、特許明細書及び図面の上記記載に基づき、コンタクトアームの中間部の案内を具体的に特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、また、新規事項の追加には該当しない。
　（オ）訂正事項エ（イ）、エ（ウ）、エ（エ）の「前記ビットガイドの給送路の下端より突出した前記コンタクトアームの部分に前記給送路に連続する射出穴を前記コンタクトアームの下端まで貫通して設け、該射出穴から止具を打出すようにし」という訂正部分に関して、特許明細書の段落【００１２】に「・・・。ビットガイド１２の給送路１２１の下方に位置するコンタクトアーム先端部５１には給送路１２１に連続する射出穴５５が先端部５１の下端まで貫通して設けられている。先端がビットガイド１２の下端より下方に突出するコンタクトアーム先端部５１は・・・」と記載され、また本件特許の図面の図１には当該射出穴の構成が記載されている。
　そうすると、本訂正部分は、特許明細書の上記記載に基づき、コンタクトアームの部分に設けられた射出路の形状を具体的に射出孔に特定し、射出穴が設けられているコンタクトアームの場所を具体的に特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、また、新規事項の追加には該当しない。
　（カ）訂正事項エ（エ）の「コンタクトアームが上昇し、トリガが操作された時のみ前記ドライブビットの駆動を開始させると共に打込み反力によって打込機本体が上昇した時コンタクトアームが下降しコンタクトアーム前面が止具に接触して前記ドライブビットが前記止具から外れないようにした」という訂正部分に関して、特許明細書の段落【００１４】に「また打込み途中において打込み反力により打込機本体１が上方に持ち上げられるが、この際コンタクトアーム５が下降して止具８の頭部に接触するようになり、打込機本体１が前方に移動することがなくなるので、ドライブビットが止具８から外れることがなくなって止具８が完全に打ち込まれるようになると共に取付部材９の表面が打撃されて打撃痕を残すこともなくなる。」と記載されている。
　そうすると、本訂正部分は、特許明細書の上記記載に基づき、反力により打込機本体が持ち上がったときのドライブビットの動きを、具体的に特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、また、新規事項の追加には該当しない。
　（キ）訂正事項エ（イ）、エ（ウ）、エ（エ）の「コンタクトアーム先端部は下方に行くに従って細くなるように先細りの形状とし」た点を特定した訂正部分に関して、特許明細書の段落【００１２】に「先端がビットガイド１２の下端より下方に突出するコンタクトアーム先端部５１は下方に行くに従って細くなるように先細りの形状とされ、下端部の厚さは前記取付部材９の溝９１内に入れるような大きさ例えば３．５ｍｍ程度に設定されている。」と記載されている。
　そうすると、本訂正部分は、特許明細書の上記記載に基づき、コンタクトアーム先端部の形状を具体的に特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、また、新規事項の追加には該当しない。
オ  訂正事項オについて
　（ア）訂正事項オ（ア）の「多数の止具集合体」を「側面が接着剤を介して連結された多数の止具よりなる止具集合体」に訂正する部分に関して、特許明細書の段落【００１０】には、「側面が接着剤を介して連結された止具集合体」と記載されている。そして、連結されている止具であるから、止具は多数からなることは明らかである。したがって、本訂正部分は、止具集合体を具体的に特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、また、新規事項の追加には該当しない。
　（イ）訂正事項オ（イ）のコンタクトアームを下方に押圧する手段を「スプリングによって」と特定することに関して、特許明細書の段落【００１２】に「コンタクトアーム５はビットガイド１２との間に設けられたスプリング６によって下方に付勢押圧されている。」と記載されている。したがって、本訂正部分は、押圧手段をスプリングと特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、また、新規事項の追加には該当しない。
カ　特許請求の範囲の実質的な拡張または変更について
　訂正事項アないしオは、いずれも特許請求の範囲を実質的に拡張し、または変更するものではないことは明らかである。
キ　請求人の第４回弁駁書に対して
　請求人は、第４回弁駁書において、訂正請求が認められるべきでないと主張するところ、以下、その主張に関して検討する。
　（ア）請求人は、訂正事項イについて、特許明細書には「ドライブビット」が「打撃駆動手段」の下位概念に相当する根拠が記載されておらず、また「ドライブビット」と同等の機能を発揮する他の手段について記載されていないから、上位概念を下位概念に減縮する訂正でも、複数手段の中から一つの手段を選択するものでもないと主張する。
　しかしながら、訂正事項イは、ドライブビット以外の打撃駆動手段をも含む「ドライブビット等の打撃駆動手段」という上位概念を、「ドライブビット」のみである下位概念に限定するものであることは明らかである。
　（イ）請求人は、訂正事項ウ（ア）、ウ（イ）により、当初「給送路」として定義されていた領域を「非給送路」とするものであるから、「給送路」の定義を変更しており、また、「ビッドガイド」の構成として、マガジンに収納されている「止具集合体」を「ドライブビット」が通過する部位まで案内する通路が新たに設けられたことになる、と主張する。
　しかしながら、特許明細書の段落【００１１】に「ビットガイド１２には、図１に示す如く、マガジン２の止具集合体が通過する給送路１２１が設けられ、該給送路１２１の底は止具８の足先端を支持するようになっている。給送路１２１の前方には止具集合体の先頭の止具８が入ると共に打込機本体１内の図示しないドライブビットが上下動するための射出溝１２２が下端まで貫通して設けられている。」、「なお、前記給送路１２１と射出溝１２２は１個の溝としてもよく、以下説明の便宜上給送路１２１として説明する。」という記載があり、給送路１２１が止具集合体が通過すること、及び給送路１２１と射出溝１２２とは１個の溝としてよいことが明記されているから、「給送路の一部」は、給送路１２１と射出溝１２２とを１個の溝として、便宜上給送路１２１とした部分と解される。そうすると、上記給送路についての訂正部分は、訂正前の給送路について特許明細書の記載に沿ったものに特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的とするものというべきである。また、本件発明の目的、構成及び効果との関係において、後記（エ）にても述べるように、ビットガイドの下端に給送路があるか否かは問題とならないから、上記訂正部分が特許請求の範囲を拡張又は変更するものともいうことはできない。
　さらに、先頭の止具が打撃される部位も給送路であるから、止具集合体をドライブビットが通過する部位まで案内する通路が新たに設けられているということはできない。
　（ウ）請求人は、訂正事項エ（ア）について、特許請求の範囲に基づいて特定される打込機と、特許明細書の発明の詳細な説明に記載された打込機とはその構造が異なるから、新規事項を追加するものである、と主張する。
　しかしながら、特許明細書の請求項１に「・・・少なくとも前面が平板状のビットガイドと、・・・中間部がビットガイドの前面に設けられると共にビットガイドに上下動可能に支持された平板状のコンタクトアームと・・・」と記載され、また同明細書の請求項８に「・・・前記コンタクトアームの前面にプレートを設け・・・」と記載されている。さらに、段落【００１３】に「ビットガイド１２の前面の給送路１２１、案内溝１２３等及びコンタクトアーム先端部５１の射出穴５５、案内竿５３等はプレート１０によってカバーされる。・・・給送路１２１の前面にカバー１０を設けたため、前記給送部材１３の押圧力をカバー１０で受けるようになり、この押圧力がコンタクトアーム５に作用しなくなるので、スプリング６の付勢押圧力を給送部材１３の押圧力とは無関係に小さく設定することができるようになる。」と記載されている。
　したがって、ビットガイドの前面にコンタクトアームの中間部が設けられ、コンタクトアームの前面にプレートが設けられているから、マガジン側からみて、ビットガイド、コンタクトアームの中間部、プレートの順に配列されていることは明らかである。また、本件特許の図面の図１の記載からも、マガジン側からみて、ビットガイド、コンタクトアームの中間部、プレートの順に配列されていることは明らかである。
　（エ）請求人は、訂正事項エ（イ）について、「供給路」の定義が変更されたことによって、「給送路」はビットガイドの下端まで設けられていないものになったため、ビットガイドの下端付近には「給送路」は存在しない、と主張する。
　しかしながら、（イ）において前述したとおり、特許明細書の段落【００１１】の記載から、「給送路の一部」は、給送路１２１と射出溝１２２とを１個の溝として、便宜上給送路１２１とした部分と解される。そして、訂正事項エ（イ）における「ビットガイドの給送路の下端より突出した前記コンタクトアームの部分」及び「前記給送路に連続する射出穴」は、「コンタクトアームの部分」及び「射出穴」が「給送路」に当接していることを規定するものではないから、ビットガイドの下端に給送路があるか否かは問題とならないものである。
　（オ）請求人は、訂正事項エ（ウ）、エ（エ）は、訂正事項エ（ア）、エ（イ）に示したものと同様の理由により違法である、と主張する。
　しかしながら、訂正事項エ（ウ）、エ（エ）は、訂正事項エ（ア）、エ（イ）に示したものと同様の理由により適法である。
　（カ）請求人は、訂正事項エ（エ）について、「射出路」と「射出穴」が混在した記載になっており、さらに、当該訂正は特許明細書には記載のない事項を伴うものである、と主張している。
　しかし、「反マガジン側の前面に射出路を設けた平板状のコンタクトアーム」の射出路は、「コンタクトアームの前面にプレート」が存在するから、反マガジン側の前面に設けられた射出路はプレートによって塞がれ、コンタクトアームの下端に射出穴を形成しているものであり、本件特許の図面の図８、９にも図示されている。
　また、段落【００１７】に「上記のように構成した結果、コンタクトアーム先端部５１を含むコンタクトアーム５を簡単に製造することができるようになると共に止具８が詰まったとしてもカバー１０を外すだけの簡単な操作で詰まった止具８を簡単に取り出せるようになり、保守・修理が容易な打込機となる。」と記載されていることから、射出路はプレートによって塞がれていることは明らかである。
　（キ）以上のとおり、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
　
３　むすび
　以上のとおりであるから、上記訂正は、平成６年改正前特許法（以下、「改正前特許法」という。）第１３４条第２項ただし書きに適合し、特許法第１３４条の２第５項において準用する改正前特許法第１２６条第２項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　
　
第３　本件特許の請求項１ないし４に係る発明
　上記「第２」のとおり、平成２１年６月２４日付け訂正請求による訂正は認められたので、本件特許の訂正後の請求項１ないし４に係る発明（以下、「本件発明１」等という。また、これらを総称して「本件発明」という。）は、上記訂正請求による訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし４に記載された次のとおりのものである。
　
１　本件発明１
「ドライブビットを内蔵した打込機本体の下方に位置し、側面が接着剤を介して連結された多数の止具よりなる止具集合体及び該止具集合体を前進させるためスプリングによって押圧される給送部材を収納支持するマガジンと、マガジン前端に設けられ、上記止具集合体が通過する給送路を有し、少なくとも前面が平板状のビットガイドを備え、上記給送路の一部はドライブビット及びドライブビットにより打撃される先頭の止具を案内するようにした打込機であって、
　打込機本体に設けられたトリガと、上端がトリガ近傍まで延び、下端がビットガイド下端より下方に突出し、中間部がビットガイドの前面に設けられると共にビットガイドに上下動可能に支持された平板状のコンタクトアームと、コンタクトアームを下方に押圧する押圧手段とを備え、コンタクトアームが上昇し、トリガが操作された時のみ前記ドライブビットの駆動を開始させるようにした打込機であって、
　前記コンタクトアームの前面にプレートを設けることにより、前記マガジン側から前記ビットガイド、前記コンタクトアームの中間部、前記プレートの順に配列し、先頭の止具の前面をコンタクトアームでなくプレートで受けるようにし、前記止具集合体が通過する給送路とプレートとの間にコンタクトアームが位置しないように前記コンタクトアームの中間部をビットガイドに支持すると共に、前記ビットガイドの給送路の下端より突出した前記コンタクトアームの部分に前記給送路に連続する射出穴を前記コンタクトアームの下端まで貫通して設け、該射出穴から止具を打出すようにし、コンタクトアーム先端部は下方に行くに従って細くなるように先細りの形状としたことを特徴とする打込機。」
　
２　本件発明２
「ドライブビットを内蔵した打込機本体の下方に位置し、側面が接着剤を介して連結された多数の止具よりなる止具集合体及び該止具集合体を前進させるためスプリングによって押圧される給送部材を収納支持するマガジンと、マガジン前端に設けられ、上記止具集合体が通過する給送路を有し、少なくとも前面が平板状のビットガイドを備え、上記給送路の一部はドライブビット及びドライブビットにより打撃される先頭の止具を案内するようにした打込機であって、
　打込機本体に設けられたトリガと、上端がトリガ近傍まで延び、下端がビットガイド下端より下方に突出し、中間部がビットガイドの前面に設けられると共にビットガイドに上下動可能に支持された平板状のコンタクトアームと、コンタクトアームを下方に押圧する押圧手段とを備え、コンタクトアームが上昇し、トリガが操作された時のみ前記ドライブビットの駆動を開始させるようにした打込機であって、
　前記コンタクトアームの前面にプレートを設けることにより、前記マガジン側から前記ビットガイド、前記コンタクトアームの中間部、前記プレートの順に配列し、先頭の止具の前面をコンタクトアームでなくプレートで受けるようにし、前記止具集合体が通過する給送路とプレートとの間にコンタクトアームが位置しないように前記コンタクトアームの中間部をビットガイドに支持すると共に、前記ビットガイドの給送路の下端より突出した前記コンタクトアームの部分に前記給送路に連続する射出穴を前記コンタクトアームの下端まで貫通して設け、該射出穴から止具を打出すようにし、コンタクトアーム先端部は下方に行くに従って細くなるように先細りの形状とし、前記平板状のコンタクトアームの中間部に前記ビットガイドの前記ドライブビットを案内する給送路の部分の両側に沿って上方に延びた２個の案内部を設け、該案内部を、前記ビットガイドの平板状の前面と前記プレートとの間で、前記ビットガイドに沿って上下動させる構成としたことを特徴とする打込機。」
　
３　本件発明３
「前記押圧手段を、前記２個の案内部を下方に押圧する２個のスプリングにより構成したことを特徴とする請求項２記載の打込機。」
　
４　本件発明４
「ドライブビットを内蔵した打込機本体の下方に位置し、側面が接着剤を介して連結された多数の止具よりなる止具集合体及び該止具集合体を前進させるためスプリングによって押圧される給送部材を収納支持するマガジンと、マガジン前端に設けられ、上記止具集合体が通過する給送路を有し、少なくとも前面が平板状のビットガイドを備え、上記給送路の一部はドライブビット及びドライブビットにより打撃される先頭の止具を案内するようにした打込機であって、
　打込機本体に設けられたトリガと、上端がトリガ近傍まで延び、反マガジン側の前面に射出路を設けた平板状のコンタクトアームと、コンタクトアームをスプリングによって下方に押圧する押圧手段とを備えた打込機であって、
　前記コンタクトアームの前面にプレートを設けることにより、前記マガジン側から前記ビットガイド、前記コンタクトアームの中間部、前記プレートの順に配列して、前記平板状のコンンタクトアームの中間部を前記ビットガイドの平板状の前面と前記プレートとの間で上下移動するようにし、先頭の止具の前面をコンタクトアームでなくプレートで受けるようにし、前記止具集合体が通過する給送路とプレートとの間にコンタクトアームが位置しないように前記コンタクトアームの中間部をビットガイドに支持すると共に、前記ビットガイドの給送路の下端より突出した前記コンタクトアームの部分に前記給送路に連続する射出穴を前記コンタクトアームの下端まで貫通して設け、該射出穴から止具を打出すようにし、コンタクトアーム先端部は下方に行くに従って細くなるように先細りの形状とし、コンタクトアームが上昇し、トリガが操作された時のみ前記ドライブビットの駆動を開始させると共に打込み反力によって打込機本体が上昇した時コンタクトアームが下降しコンタクトアーム前面が止具に接触して前記ドライブビットが前記止具から外れないようにしたことを特徴とする打込機。」
　
　
第４　当事者の主張
　
１　請求人の主張
　本件審判請求書において、請求人は、証拠方法として甲第１、２号証を提出し、以下の４つの無効理由を主張していた。
　その後、平成１９年４月１６日付けの第４回弁駁書により、甲第３号証ないし甲第３１号証を追加し、訂正要件違反の主張とともに、訂正後の全ての請求項に対して、特に甲第４号証である米国特許第４６５７１６６号明細書、甲第２号証である西独国特許出願公開第２４４３５４４号明細書、甲第６号証である仏国発明特許第１５１０９４２号明細書を引用して、特許法第２９条第２項の規定に違反する旨の主張を追加した。
　なお、甲第３号証ないし甲第３１号証については、訂正請求にともなう証拠の追加であるので、当審において、平成２１年３月２７日付けで、補正の許可を行っている。
（１）無効理由１（改正前特許法第１７条第２項違反）について
　設定登録時の願書に添付した明細書又は図面（以下、「登録明細書等」という。）の特許請求の範囲に記載される以下の構成は、補正によって、願書に最初に添付した明細書又は図面（以下、「当初明細書等」という。）には記載のない新規事項の追加を伴うものであるから、各請求項に係る特許は、特許法第１７条の２第３項（第１回弁駁書中で、「改正前特許法第１７条第２項」の誤りである旨主張）の規定に違反してされたものである。
ア　登録明細書等の請求項１〜７（訂正後の請求項１〜４）に「ドライブビット等の打撃駆動手段」と記載されているが、「ドライブビット」以外の構成は、当初明細書等には記載がない。（審判請求書第５頁第２行〜第８行等）
イ　登録明細書等の請求項１〜６（訂正後の請求項１〜３）に「少なくとも前面が平板状のビットガイド」と記載されているが、ビットガイドの「少なくとも前面が平板状」であることは当初明細書等には記載がない。（審判請求書第５頁第３３行〜第３６行、第６頁第６行〜第１１行等）
ウ　登録明細書等の請求項１〜７（訂正後の請求項１〜４）に「平板状のコンタクトアーム」と記載されているが、コンタクトアームが「平板状」であることは当初明細書等には記載がない。なお、登録時請求項７における「平板状のコンタクトアーム」に関する主張は、平成１７年１０月１８日に実施された口頭審理において、撤回されている。（審判請求書第６頁第１５行〜第２４行、第９頁第２３行〜第２５行等）
エ　登録明細書等の請求項１〜７（訂正後の請求項１〜４）に「コンタクトアームを下方に押圧する押圧手段」と記載されているが、当該記載は、当初明細書等に記載の「スプリング」を上位概念化するものであって、当初明細書等には記載がない。（審判請求書第６頁第２８行〜第３５行等）
オ　登録明細書等の請求項２〜６（訂正後の請求項２，３）に「前記コンタクトアームにビットガイドの給送路の両側に沿って上方に延びた２個の案内部を設け」と記載されているが、２個の「案内部」は、当初明細書等に記載の「案内竿５３」及び「案内穴５４」を上位概念化するものであって、当初明細書等には記載がない案内手段をも包含するものである。（審判請求書第７頁第１５行〜第２２行）
カ　登録明細書等の請求項３（訂正後の請求項３）に、「前記押圧手段を、前記２個の案内部を下方に押圧する２個のスプリングにより構成した」と記載されているが、当初明細書等の実施例、図面では、「案内竿５３」を押圧するスプリングは示されているものの、「案内穴５４」を押圧するスプリングは示されていないから、押圧手段を「２個のスプリング」により構成することは、当初明細書等には記載されていない。（審判請求書第７頁第３０行〜第３７行）
キ　登録明細書等の請求項４（訂正後削除）の「ビットガイドの給送路とプレートとの間にコンタクトアームが位置しない構成とした」との事項は、当初明細書等に記載されていない。（審判請求書第８頁第８行〜第２１行）
ク　登録明細書等の請求項５、６（訂正後削除）に、「少なくとも射出溝の下端部前面にプレートを設け」と記載され、「射出溝の下端部前面のみにプレートを設ける」構造をも含むこととなったが、「射出溝の下端部前面のみにプレートを設ける」構造は当初明細書等に記載されていない。（審判請求書第８頁第２７行〜第９頁第３行等）
ケ　登録明細書等の請求項７（訂正後の請求項４）の「コンタクトアームが上昇し、トリガが操作された時のみ前記ドライブビットの駆動を開始させると共に打込み反力によって打込機本体が上昇した時コンタクトアームが下降しコンタクトアーム前面が止具に接触するようにした」との事項は、当初明細書等に記載されていない。（審判請求書第９頁第２７行〜第３６行）
コ　登録明細書等の請求項８（訂正後削除）の「射出部」は、当初明細書等に記載されていない。（審判請求書第１０頁第４行〜第１０行、第１０頁第２０行〜第２１行）
サ　登録明細書等の請求項８（訂正後削除）には、「コンタクトアームの前面にプレートを設け、・・・止具の先頭の前面をコンタクトアームでなくプレートで受けるようにした」と記載されているが、「コンタクトアームの前面」に設けたプレートと「止具の先頭の前面」に設けたプレートとをそれぞれ別のプレートとした態様は、当初明細書等に記載されていない。（審判請求書第１０頁第２５行〜第３４行）
（２）無効理由２（改正前特許法第３６条第５号第１号違反）について  
　登録明細書等の特許請求の範囲に記載の以下の構成は、発明の詳細な説明に記載されていないから、各請求項に係る特許は、特許法第３６条第６項（第１回弁駁書中で、「改正前特許法第３６条第５項第１号」の誤りである旨主張）の規定に違反してされたものである。
ア　請求項１〜６（訂正後の請求項１〜３）には、「ドライブビット及びドライブビットにより打撃される先頭の止具を案内する給送路」と記載されている。一方、段落【００１１】には、「ビットガイド１２には、図１に示す如く、マガジン２の止具集合体が通過する給送路１２１が設けられ、該給送路１２１の底は止具８の足先端を支持するようになっている。給送路１２１の前方には止具集合体の先頭の止具８が入ると共に打込機本体１内の図示しないドライブビットが上下動するための射出溝１２２が下端まで貫通して設けられている。」と記載され、「給送路１２１」は「ドライブビット」を案内することができない。（審判請求書第５頁第１７行〜第３２行等）
イ　請求項１〜７（訂正後の請求項１〜４）には、「平板状のコンタクトアーム」と記載されているが、コンタクトアームが「平板状」であることは発明の詳細な説明には記載されていない。（審判請求書第６頁第１５行〜第２４行、第９頁第２３行〜第２５行等）
ウ　請求項３（訂正後の請求項３）には、「前記押圧手段を、前記２個の案内部を下方に押圧する２個のスプリングにより構成した」と記載され、実施例、図面では、「案内竿５３」を押圧するスプリングは示されているものの、「案内穴５４」を押圧するスプリングは示されていないから、押圧手段を「２個のスプリング」により構成することは、発明の詳細な説明には記載されていない。（審判請求書第７頁第３４行〜第３７行）
エ　請求項８（訂正後削除）には、「コンタクトアームの先端を被打込材に押し付け打込機本体側に押し上げることにより射出部内に供給された止具を打出す打込機」と、トリガーの操作によることなくコンタクトアームの先端を被打込材に押し付けるだけで止具を打出すことができるように記載されているが、トリガーの操作によることなく止具を打出すことができる打込機は発明の詳細な説明には記載されていない。（審判請求書第１０頁第１１行〜第１８行）
（３）無効理由３（改正前特許法第３６条第５項第２号違反）について
　登録明細書等の特許請求の範囲に記載の以下の構成は、明確でないから、各請求項に係る特許は、特許法第３６条第６項第２号（第１回弁駁書中で、「改正前特許法第３６条第５項第２号」の誤りである旨主張）の規定に違反してされたものである。
ア　請求項１〜７（訂正後の請求項１〜４）の「打撃駆動手段」が「ドライブビット」そのものを示すのか、「ドライブビット」を駆動するシリンダその他の手段を示すのか明確でない。（審判請求書第５頁第１０行〜第１３行等）
イ　請求項１〜６（訂正後の請求項１〜３）の「前面が平板状のビットガイド」がどのような形状を特定しているのか不明である。（審判請求書第５頁第３７行〜第６頁第５行等）
ウ　請求項１〜７（訂正後の請求項１〜４）には、「平板状のコンタクトアーム」と記載されているが、コンタクトアームが「平板状」であることは発明の詳細な説明には記載されていないから、不明確である。（審判請求書第６頁第１５行〜第２４行等）
エ　請求項７（訂正後の請求項４）の「反マガジン側の前面」との記載は不明である。（審判請求書第９頁第１８行〜第２３行）
オ　請求項７（訂正後の請求項４）の「コンタクトアームが上昇し、トリガが操作された時のみ前記ドライブビットの駆動を開始させると共に打込み反力によって打込機本体が上昇した時コンタクトアームが下降しコンタクトアーム前面が止具に接触するようにした」との事項は、単に作用を記載したものであるから、発明の内容が不明確である。（審判請求書第９頁第２７行〜第３６行）
カ　請求項８（訂正後削除）の「射出部」は、発明の詳細な説明に記載の「射出穴」、「射出溝」、「射出路」、「給送路」のいずれを示すのか不明であるから、発明の内容が不明確である。（審判請求書第１０頁第４行〜第１０行、第１０頁第２０行〜第２５行）
キ　請求項８（訂正後削除）には、「コンタクトアームの前面にプレートを設け、・・・止具の先頭の前面をプレートで受けるようにした」と記載されているが、「コンタクトアームの前面」に設けたプレートと「止具の先頭の前面」に設けたプレートとが同一のものかそれとも別のものなのか不明である。（審判請求書第１０頁第２２行〜第３４行）
（４）無効理由４（特許法第２９条第２項違反）について
　登録明細書等の請求項１〜８（訂正後の請求項１〜４）は、甲第１、２号証記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、当該請求項１〜８についての特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
　なお、甲第３ないし３１号証について、第１の（１６）のとおり、補正の許可を行っている。そして、第２に示したとおり、平成２１年６月２４日付けの訂正請求は認められている。したがって、請求人の主張する無効理由４は、「訂正後の請求項１〜４は、甲第１ないし３１号証記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、訂正後の請求項１〜４についての特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである」ということとなった。
（５）証拠方法
　請求人の提出する証拠方法は、以下のとおりである。
甲第　１号証：西独国特許出願公開第２７００９４９号明細書
甲第　１号証の１：甲第１号証の翻訳文
甲第　２号証：西独国特許出願公開第２４４３５４４号明細書
甲第　２号証の１：甲第２号証の翻訳文
甲第　３号証：実公昭５６−６３０３号公報
甲第　４号証：米国特許第４６５７１６６号明細書及び翻訳文
甲第　５号証：米国特許第４６２１７５８号明細書及び翻訳文
甲第　６号証：仏国発明特許第１５１０９４２号明細書及び翻訳文
甲第　７号証：特公昭４６−２９２３４号公報
甲第　８号証：実願平３−４０００９号（実開平４−１３３５８０号）のマイクロフィルム
甲第　９号証：西独国特許出願公開第３７１５２９３号明細書および翻訳文
甲第１０号証：米国特許第５０６２５６２号明細書
甲第１１号証：西独国実用新案第７３１４０５６号明細書および翻訳文
甲第１２号証：特開平３−４３１６３号公報
甲第１３号証：米国特許第３７１３５７３号明細書および翻訳文
甲第１４号証：西独国特許出願公告第１２８６４６９号明細書
甲第１５号証：米国特許第４５７３６２４号公報
甲第１６号証：中華民国専利第１１８０５２号公告公報、全文明細書および翻訳文
甲第１７号証：米国特許第３３８７５４１号明細書および翻訳文
甲第１８号証：特公昭５０−３１３０６号公報
甲第１９号証：米国特許第３４０３６００号明細書
甲第２０号証：米国特許第３８５３２５７号明細書および翻訳文
甲第２１号証：特開昭５０−５８６７５号公報
甲第２２号証：実公昭５１−４２１４１号公報
甲第２３号証：実願昭５５−１１５６２３号（実開昭５６−５２６８４号）のマイクロフィルム
甲第２４号証：実願昭５７−７１３７８号（実開昭５８−１７３４８２号）のマイクロフィルム
甲第２５号証：米国特許第３８５００７９号明細書
甲第２６号証：特公昭６３−４２１２５号公報
甲第２７号証：米国特許第３６３３８１１号明細書
甲第２８号証：米国特許第４２２００７０号明細書
甲第２９号証：西独国特許出願公開第３２０７９６２号明細書び翻訳文
甲第３０号証：実願昭６０−１８５２５８号（実開昭６２−９２１７４号）のマイクロフィルム
甲第３１号証：「ＴＡ−２１１／ＳＦ５０Ｍ０」リーフレット写し及び矢示部拡大図
　
２　当審の平成１８年５月１５日付け無効理由通知の概要
　平成１８年５月２１日付けで、当審が発した無効理由通知の概要は、以下のとおりである。
「平成１８年２月２０日付け訂正請求による訂正を認める。
　訂正後の請求項１〜６にかかる発明についての特許は、引用例１（米国特許第４６５７１６６号明細書、すなわち甲第４号証）に記載された発明、及び引用例２（西独国特許出願公開第２４４３５４４号明細書、すなわち甲第２号証）に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。」
　
３　当審の平成２１年５月２１日付け無効理由通知の概要
　平成２１年５月２１日付けで、当審が発した無効理由通知の概要は、以下のとおりである。
「平成１９年３月５日付け訂正請求による訂正を認める。
　訂正後の請求項１〜４にかかる発明についての特許は、引用例１（仏国発明特許第１５１０９４２号明細書、すなわち甲第６号証）に記載された発明、及び引用例２（実公昭５６−６３０３号公報、すなわち甲第３号証）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。」
　
４　被請求人の主張
（１）平成２１年４月３０日付け審判事件答弁書における被請求人の主張の概要
ア　甲第６号証、甲第４号証、甲第１１号証、甲第１５号証、甲第３号証記載の打込機及びステープラーはいずれも本件発明と基本的な技術的思想が異なり、いずれも本件発明で解決しようとしている課題１である「建材に押し付ける部材（コンタクトアーム）の中心位置と、止具が出射する部材の中心位置がずれているために、コンタクトアームが溝の内側に入っていても、止具は溝の外側に打込まれてしまい、建材の表面に傷をつくるという問題」、課題２である「打込機本体を押し下げる際、コンタクトアームには下方に、かなり強い力がかかるため、コンタクトアーム先端部により建材等の取付部材の表面を傷付け易いという問題」、課題３である「ドライブビットの位置がずれたり、コンタクトアームがずれて、部材の表面を傷付けることがあるという問題」を解決できるものではない。
　また、いずれの公知例も「平板状のコンタクトアームをビットガイドの前面に設けると共に、コンタクトアームの前面にプレートを設けることにより、前記マガジン側から前記ビットガイド、前記コンタクトアームの中間部、前記プレートの順に配列し、先頭の止具の前面をコンタクトアームでなくプレートで受けるようにした」という本件発明の基本的な構成を開示するものではない。
イ　甲第６号証記載発明について、請求人の主張の誤りがあり、本件発明１〜４と甲第６号証記載発明との対比・判断においても誤りがある。
ウ　その他にも、請求人の主張に関して、一致点、作用効果、取付部材の打撃痕、仕上げ釘打機についての誤りがある。
（２）平成２１年６月２４日付け意見書における被請求人の主張の概要
ア　刊行物１である仏国発明特許第１５１０９４２号明細書記載の発明の認定には、いくつかの点で誤りがある。
イ　本件訂正後の発明１−４と刊行物１記載の発明との対比・判断においても、いくつかの点で誤りがある。
ウ　本件訂正発明と刊行物１に記載された発明との間には、少なくとも相違点１〜１１がある。そして、相違点に係る構成には重要な意義があり、他の相違点に係る構成と密接に関連するため、それぞれの構成の相互作用により、特有の効果を奏する。
エ　無効理由通知における認定は、平成１９年（行ケ）第１０３８０号審決取消請求事件の判示事項と整合しない。
オ　刊行物１記載の発明に、刊行物２である実公昭５６−６３０３号公報記載の発明を適用することには、阻害要因がある。
　
　
第５　無効理由１ないし３についての検討
１　無効理由の根拠条文の変更について
　被請求人は、平成１７年１０月１１日付け上申書において、無効理由の根拠条文を審判請求書中の「第１７条の２第３項」から「第１７条第２項」に変更することは、審判請求書の要旨を変更するものであると主張するが、上記変更は、特許を無効にする根拠となる事実に係る主張をそのまま維持したうえで、単に適用条文の誤りを修正するものであって、請求理由に記載した特許を無効にする根拠となる事実を実質的に変更するものではないから、審判請求書の要旨を変更するものではない。なお、無効理由２の「第３６条第６項」を「第３６条第５項」に変更することについても同様である。
　
２　無効理由１（改正前特許法第１７条第２項違反）についての検討
（１）請求項１〜７（訂正後の請求項１〜４）の「ドライブビット等の打撃駆動手段」について
　訂正請求により「ドライブビット」に訂正されたことにより、当該主張は根拠が無くなった。
（２）請求項１〜６（訂正後の請求項１〜３）の「少なくとも前面が平板状のビットガイド」について
　ビッドガイドの前面に平板状の部分が存在することは、当初明細書等の、例えば図１のビットガイド１２を参照することにより、明らかである。
（３）請求項１〜７（訂正後の請求項１〜４）の「平板状のコンタクトアーム」について
　コンタクトアームが板状であることは、当初明細書等の段落【００１６】に記載されており、また、「板」とは「材木を薄く平たくひきわったもの」、「金属や石などを薄く平たくしたもの」であるから（広辞苑第４版参照）、平板状のコンタクトアームは、当初明細書等に記載された事項の範囲内のものである。
（４）請求項１〜７（訂正後の請求項１〜４）の「コンタクトアームを下方に押圧する押圧手段」について
　当初明細書等の段落【００１２】には、「コンタクトアーム５は・・・スプリング６によって下方に付勢押圧されている。」と記載され、コンタクトアームを下方に付勢押圧する部材として、スプリングに限らず、付勢押圧部材として周知のゴム、板バネをも利用可能なことは、技術常識から明らかである。
　したがって、コンタクトアームを下方に押圧する押圧手段は、当初明細書に記載された事項の範囲内のものである。
（５）請求項２〜６（訂正後の請求項２、３）の「前記コンタクトアームにビットガイドの給送路の両側に沿って上方に延びた２個の案内部を設け」（平成２１年６月２４日付け訂正請求により「前記平板状のコンタクトアームの中間部に前記ビットガイドの前記ドライブビットを案内する給送路の部分の両側に沿って上方に延びた２個の案内部を設け」に訂正された。）について
　２個の「案内部」は、コンタクトアームに設けられ、コンタクトアームをビットガイドに沿って上下動させるための部材であり、当該案内機能を発揮するのが、当初明細書等に記載されたコンタクトアームの上下方向の中間部に存在する１個の「案内竿５３」と１個の「案内穴５４」との組み合わせに限らず、例えば２個の「案内竿５３」等、他の態様でも可能であることは、技術常識から明らかである。
　したがって、「前記平板状のコンタクトアームの中間部に前記ビットガイドの前記ドライブビットを案内する給送路の部分の両側に沿って上方に延びた２個の案内部を設け」は、当初明細書等に記載された事項の範囲内のものである。
（６）請求項３（訂正後の請求項３）の「前記押圧手段を、前記２個の案内部を下方に押圧する２個のスプリングにより構成した」について
　当初明細書等の段落【００１６】に「コンタクトアーム５の・・・上下動をスムーズにするため、２個のスプリング６を射出溝５６の中心線に対して対称の位置に設け、コンタクトアーム５を下方に付勢押圧するようにしている。」と記載され、また、図８に押圧手段としての「スプリング６」を２つ設けることが示されている。
　したがって、「前記押圧手段を、前記２個の案内部を下方に押圧する２個のスプリングにより構成した」は、当初明細書に記載された事項の範囲内のものである。
（７）請求項４の「ビットガイドの給送路とプレートとの間にコンタクトアームが位置しない構成とした」について、及び、請求項５、６の「少なくとも射出溝の下端部前面にプレートを設け」について
　訂正請求により、請求項４ないし６は削除されている。
（８）請求項７（訂正後の請求項４）の「コンタクトアームが上昇し、トリガが操作された時のみ前記ドライブビットの駆動を開始させると共に打込み反力によって打込機本体が上昇した時コンタクトアームが下降しコンタクトアーム前面が止具に接触するようにした」について
　当初明細書等の段落【００１４】に、「また打込み途中において打込み反力により打込機本体１が上方に持ち上げられるが、この際コンタクトアーム５が下降して止具８の頭部に接触するようになり、打込機本体１が前方に移動することがなくなるので、ドライブビットが止具８から外れることがなくなって止具８が完全に打ち込まれるようになると共に取付部材９の表面が打撃されて打撃痕を残すこともなくなる。」と記載され、当該事項は当初明細書等に示されている。
（９）請求項８の「射出部」について、及び、「コンタクトアームの前面にプレートを設け、・・・止具の先頭の前面をコンタクトアームでなくプレートで受けるようにした」について
　訂正請求により、請求項８は削除されている。
　上記（１）〜（９）のとおりであるから、本件発明１〜４についての特許は、改正前特許法第１７条第２項に規定する要件を満たしている。
　
３　無効理由２（改正前特許法第３６条第５項第１号違反）についての検討
（１）請求項１〜６（訂正後の請求項１〜３）の「ドライブビット及びドライブビットにより打撃される先頭の止具を案内する給送路」（訂正請求により「上記止具集合体が通過する給送路を有し、・・・、上記給送路の一部はドライブビット及びドライブビットにより打撃される先頭の止具を案内するようにした」に訂正された。）について
　請求人は、段落【００１１】には、「ビットガイド１２には、図１に示す如く、マガジン２の止具集合体が通過する給送路１２１が設けられ、該給送路１２１の底は止具８の足先端を支持するようになっている。給送路１２１の前方には止具集合体の先頭の止具８が入ると共に打込機本体１内の図示しないドライブビットが上下動するための射出溝１２２が下端まで貫通して設けられている。」と記載され、「給送路１２１」は「ドライブビット」を案内することができないから、請求項１〜６（訂正後の請求項１〜３）の「ドライブビット・・・を案内する給送路」は発明の詳細な説明に記載されていないと主張する。
　しかしながら、登録明細書等の段落【００１１】には、「なお、前記給送路１２１と射出溝１２２は１個の溝としてもよく、以下説明の便宜上給送路１２１として説明する。」とも記載され、請求項中の「給送路」は、止具を案内する「給送路１２１」とドライブビットを案内する「射出溝１２２」とを併せたものと解される。したがって、請求人の上記主張は採用できない。
（２）請求項１〜７（訂正後の請求項１〜４）の「平板状のコンタクトアーム」について 
　上記の「２（３）」と同様の理由から、請求項１〜７（訂正後の請求項１〜４）の「平板状のコンタクトアーム」は、登録明細書等の発明の詳細な説明に記載された事項である。
（３）請求項３の「前記押圧手段を、前記２個の案内部を下方に押圧する２個のスプリングにより構成した」について
　上記の「２（６）」と同様の理由から、請求項３の「前記押圧手段を、前記２個の案内部を下方に押圧する２個のスプリングにより構成した」は、登録明細書等の発明の詳細な説明に記載された事項である。
（４）請求項８（訂正後削除）の「コンタクトアームの先端を被打込材に押し付け打込機本体側に押し上げることにより射出部内に供給された止具を打出す打込機」について
　訂正請求により、請求項８は削除されている。
　以上のとおりであるから、本件発明１〜４についての特許は、改正前特許法第３６条第５項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである、とすることはできない。
　
４　無効理由３（改正前特許法第３６条第５項第２号違反）についての検討
（１）請求項１〜７（訂正後の請求項１〜４）の「ドライブビット等の打撃駆動手段」について
　訂正請求により「ドライブビット」に訂正され、明確となった。
（２）請求項１〜６（訂正後の請求項１〜３）の「前面が平板状のビットガイド」について
　上記「２（２）」に示したように、請求項１〜６（訂正後の請求項１〜３）の「前面が平板状のビットガイド」が、その前面が平らな板状のビッドガイドを意味するとするのが相当であるから、当該記載に不備はない。
（３）請求項１〜７（訂正後の請求項１〜４）の「平板状のコンタクトアーム」について
　上記「２（３）」に示したように、請求項１〜７（訂正後の請求項１〜４）の「平板状のコンタクトアーム」との記載に不備はない。
（４）請求項７（訂正後の請求項４）の「反マガジン側の前面」について
　例えば、図８でコンタクトアームの左側にマガジンが存在するから、同図でマガジンの存在する左面の反対側のコンタクトアーム右面を指すことは明らかである。
（５）請求項７（訂正後の請求項４）の「コンタクトアームが上昇し、トリガが操作された時のみ前記ドライブビットの駆動を開始させると共に打込み反力によって打込機本体が上昇した時コンタクトアームが下降しコンタクトアーム前面が止具に接触」について
　コンタクトアームの作用を特定することで、コンタクトアームを限定するものであるから、当該作用的記載をもって、発明が不明確であるとすることはできない。
（６）請求項８の「射出部」、及び、「コンタクトアームの前面にプレートを設け、・・・止具の先頭の前面をコンタクトアームでなくプレートで受けるようにした」について
　訂正請求により、請求項８は削除されている。
　以上のとおりであるから、本件発明１〜４についての特許は、改正前特許法第３６条第５項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである、とすることはできない。
　
　
第６．無効理由４を含む、特許法第２９条第２項についての検討
　
１　本件発明
　上記第２のとおり訂正は認められ、また、第５で言及したとおり、訂正後の特許請求の範囲の記載に不備はないから、本件発明１〜４は、第３に記載されたとおりのものである。
　
２　刊行物記載の発明
（１）仏国発明特許第１５１０９４２号明細書
　本件出願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である仏国発明特許第１５１０９４２号明細書（以下、「刊行物１」という。）には、図面と共に以下のとおり記載されている。（なお、翻訳文については、平成１９年４月１６日付けの第４回弁駁書に添付された甲第６号証翻訳文（以下、「刊行物１の翻訳文」という。）を参照。ここで、被請求人は、平成２１年６月２４日付けの意見書の第６頁第１４行〜第２８行において、刊行物１の翻訳文第４頁第１２行の「前記接触部の他方の部分は・・・」は、「前記ブロックの他方の部分は・・・」と訳すべきであり、また、訳文全体を通して、「接触部」は「接触子」と訳すべきであると主張している。原文を参照しても、そのとおりであることから、以上の点については、被請求人の主張どおりに上記翻訳文を変更している。）
ア　第２頁左欄第４３行〜右欄第４１行（刊行物１の翻訳文第２頁第２６行〜第３頁第４行を参照。）
 「図１２に詳しく示した止め金打機作動バルブ３６は、図３に示した管３６ａおよび側管３６ｂにより流体を供給される。
　止め金打機作動バルブの本体３６ｃは、ロッド３２と同軸である箱状支持体２９の突出部２９ａの中ぐり２９ｂに収容されている。本体３６ｃは、この本体が一端に有するヘッド３６ｄと、止め輪３６ｅとにより所定の位置に保持される。
　本体３６ｃは、側管３６ｂに接続される供給開口部３６ｆと、ダクト２９ｃにより箱状支持体２９に接続される起点開口部３６ｇと、ヘッド３６ｄに設けられる排出開口部３６ｈとの３種類の一連の開口部を有する。本体の気密性は、前記一連の開口部を同様に遮断するリング２９ｄにより確保される。
　起点開口部３６ｇは、本体３６ｃの狭い方の中ぐりに設けられ、前記開口部の両側に支持面３６ｉ、３６ｊを有する（図１２）。
　本体３６ｃでは、制御ロッド３２に固定されたすべり弁３７が摺動する。
　すべり弁３７の下部支持面３７ａは、バルブの最も広幅の部分３６ｋで摺動し、供給開口部３６ｆがこの部分に通じている。前記広幅部分の気密性は、ライニング３７ｂにより確保される。
　次いで、支持面３６ｉに対して摺動時の気密性を確保するライニング３７ｄを備えた狭い部分３７ｃがきており、その後、貫り抜き部分３７ｅと、ライニング３７ｇを備えて上部３６ｊと協働する広幅の支持面３７ｆが続く。
　この全体の上に載せられるチップ３６ｌは、ヘッド３６ｄ内で摺動可能であり、リング３６ｍで漏れ止めがなされる。このチップは、空気の垂直の漏れを防ぎ、バルブ内に埃が侵入しないようにしている。
　バルブは、次のように動作する。
　すべり弁３７が図１に示された低い位置を占有すると、開口部３６ｆから送られる圧縮流体が開口部３６ｇから箱状支持体２９に排出される。
　図１２に示したように、すべり弁３７を上昇させると、支持面３６ｉと協働するパッキン３７ｄが供給開口部３６ｆと起点開口部３６ｇとの連通を遮断する一方で、ライニング３７ｇを備えた支持面３７ｆが支持面３６ｊを超えて起点開口部３６ｇと排出開口部３６ｈとを接続する。吸入部と排出部とが直接結合されることはない。
　すべり弁３７は、パッキン３７ｄ、３７ｂに面して存在する直径差により自動的に戻るので、開口部３６ｆにより供給されて常に加圧されているエンクロージャが設けられる。」
イ　第３頁左欄第６０行〜第４頁左欄３７行（刊行物１の翻訳文第３頁下から９行〜第４頁下から９行を参照。）
「打込みは、箱状支持体２９の底５０の広幅の中央開口部を通る。打込みは、この開口部で回転可能であり、また、図２が示すように、プレート５０の下に固定されたブロック７３を貫通する。
　ブロック７３に固定されたスペーサ７４の下には、コーナーに設けられた穴をねじ７６が通って箱状支持体２９に固定される角型の固定リング７５が配置されている。
　リング７５が支持するリング７７では、ねじ７９によりバルブ制御ロッド３２に固定される止め具７８の先端が支持される。
　この機構により、ブロック７３およびその従属部材が、このブロックの軸を中心としてどんな角位置を占有しようとも、ロッド３２を持ち上げることによってバルブ３６を制御することができる。
　こうした制御は、接触子８０を含む探針装置により行われ、接触子は、図７、８が同様に示すように、ガイド８１内でブロック７３を垂直に貫通してリング７７に到達し、このリングに固定される。接触子は、図２に示されているように、通常はブロック７３の下に突出する。止め金打機を降下すると、接触子は、針を留めるべき物体Ｏと接触し、その場合、接触子はリング７７とロッド３２を持ち上げてバルブ３６を制御し、バルブにより止め金打ち操作が引き起こされる。
　ブロック７３は、互いに溶接された２個の部分から構成される。ブロックの一方７３ａ（図８）は、打込み７１が内部で摺動する溝８２を有し、綴じられる針Ａが、この溝に配置される。他方の部分７３ｂにはガイド８１が設けられており、接触子８０がこのガイドの内部を通過している。
　前記ブロックの他方の部分は、また、横軸８５に連結されるドア８４が取り付けられる切込み８３を含み、ローレットねじ８７を用いてブロック７３に固定される板ばね８６が、通常、このドアを閉鎖保持する。ドアは、機械の故障を修理したい場合、開けることができる。このためには、ローレットねじ８７をゆるめて、板ばね８６を片側に軸回転させてからドアを開けて故障した針を除去する。ヒンジ８５ａは、下に十分に下降して、他の針を保持し、ドアを開けたときにこれらの針が出ないようにする。
　ブロック７３の後部７３ａには、また、止め金打機の溝８２にセットされる針を導入する垂直開口部８８が設けられている（図２、７）。
　垂直開口部の後方でブロック７３に固定された、矩形の断面を持つ鞘管８９は、着脱式のフランジ８９ａを備え（図７）、この鞘管にマガジン９０を導入し、マガジンは、図７が示すように、クランク曲線の板ばね９１により所定の位置に保持され、板ばねは、ねじ９２によりマガジンに固定され、Ｖ字部９３により留め金９４に係合し、マガジンを支持する鞘管８９にねじ９５によって前記留め金を固定する。
　鞘管は、その上部において、ねじ９７で固定された止め具９６をさらに支持し、この止め具は、鞘管８９への設置時にマガジンの針を止める歯止め９８を持ち上げて、歯止めにより留め置かれる針が溝８２まで進めるようにしている。
　歯止め９８は、ねじ１０１によりマガジン本体に固定された留め金１００内で軸９９に取り付けられる（図１０）。歯止めは、ばね１０２と組み合わされ（図２）、ばねは、マガジン本体に溶接された中央レール１０３の側に歯止めを押す。中央レールには、針Ａが設置されている。中央レールは、マガジンを機械の所定の位置にセットすると開口部８８内に侵入するように、マガジン前方に延長されている。中央レールは、また、一定の長さに沿って後方に延びている。この長さは、マガジンに付与したい容量に応じて変わる。中央レールは、保護カバー１０５で被覆されている（図２、７、１１）。
　針を押すＵ金具１０６が、この中央レールで移動する。図では、針の備蓄がなくなったときの占有位置でこの金具を示している。
　Ｕ金具は、プーリ１０８を通る２個のばね１０７（図９）によってマガジンの出口に押しやられる。プーリは、軸１０９によりマガジン本体の側壁に取り付けられている。
　ばね１０７は、Ｕ金具の分枝１１０と、マガジン先端に設けられた横ピン１１１とに結合される。
　マガジンの充填状態を把握できるように、マガジンのハウジング１０５に穴１０５ａ等を設けることができる。チェックしやすくするために、必要に応じてカラーチップをＵ金具１０６の穴に設けてもよい。」
ウ　第４頁右欄第２９行〜第５頁左欄第１７行（刊行物１の翻訳文第５頁第１７行〜第３７行を参照。）
「上記の止め金打機の動作は、非常に簡単である。
　次々と前後に組み立てられた針Ａからなるブロックをマガジン内でレール１０３に公知の仕方で導入し、第一の針が歯止め９８の後ろに係合してブロックが外れなくなるまで、針を押すＵ金具１０６に抗してブロックを押して、マガジンを充填する。
　次に、鞘管８９にマガジンをはめ、マガジンが所定の位置にくると、止め具９６の先端が歯止め９８を持ち上げて針を進ませることができる。第一の針は、ばね８６が当然のことながら閉鎖保持するドア８４に接して、溝８２に配置される。
　場合によってはレール３で止め金打機を移動し、針が留められる場所の上に止め金打機を持っていく。たとえばマガジンのハウジング１０５をレバーとして用い、ねじ７６をゆるめた後で、止め金打機のブロック７３を回転させて、針を留めたい位置に対応する位置に止め金打機を配向できる。その後、ねじ７６を締めて、選択された位置にこのブロックを固定する。
　針を留めつけるには、シリンダブロック７の管２２から制御流体を導入してスリーブ２９を下降すればよい（図１）。
　接触子８０が、針Ａを留めつけるべき物体Ｏと接触すると、接触子は物体Ｏにより停止されるので、リング７７を介して、排出時にダクト２９ｃを接続するバルブ３６の作用が引き起こされる。
　すると、ピストン４４−４７が下方に移動し、溝８２にあった針が物体に留めつけられる。
　管２２からの制御流体の吸入を遮断して針を持ち上げると、接触子８０が解放され、バルブがダクト２９ｃを再び加圧するので、ピストン４４−４７とその付属部材とが再上昇する。ブレード７１が開口部８８の上に上昇すると、新しい針Ａが溝８２にセットされ、装置は再び動作する準備ができる。」
エ　ここで、図１から、箱状支持体２９は打込み７１を内蔵していることは明らかである。
　図２が図１の下方に設けられている部分の図であるから、ブロック７３やマガジン９０が導入される鞘管８９が箱状支持体２９の下方に位置するものであることは明らかである。当然、マガジン９０も、箱状支持体２９の下方に設けられることになる。
　図２を参照すると、針Ａは多数設けられているのが見て取れ、多数の針Ａ集合体となっていることが理解できる。
　図７、及び図８の断面図を参照すると、ブロック７３は、前面が平板状の一方の部分７３ａと、他方の部分７３ｂとが溶接されて構成されていることが見て取れる。
　垂直開口部８８は針Ａ集合体が通過する部分であるので、図２及び図８を参照することにより、垂直開口部８８の前端部は、溝８２につながっており、打込み７１、及び先頭の針Ａを案内していることは明らかである。
　針Ａ集合体において、先頭の針Ａは、その前面が閉鎖保持するドア８４で受けられていることは明らかである。
　図７を参照すると、接触子８０の中間部がブロックの一方の部分７３ａの前面に設けられていることが見て取れる。そして、接触子８０の中間部の前面にブロックの他方の部分７３ｂが設けられ、これをマガジン９０側からみると、ブロックの一方の部分７３ａ、接触子８０の中間部、ブロックの他方の部分７３ｂの順に配列されているものであることが見て取れる。接触子８０はブロック７３に対して上下動するものであるので、ブロックの一方の部分７３ａに対して上下動可能に支持されるものであることは明らかである。
　接触子８０の上端に設けられたリング７７は止め具７８を支持し、止め具７８はすべり弁３７に連結された制御ロッド３２に結合され、すべり弁３７自体は供給開口部３６ｆから供給される圧縮流体により通常下方に押圧されているので、接触子８０自体も下方に押圧されているものであること、すなわち、接触子８０を下方に押圧する押圧手段を有するものであることは明らかである。
　図７、図８を参照すると、接触子８０の中間部はブロックの一方の部分７３ａと他方の部分７３ｂとの間に設けられたガイド８１を通っており、ブロックの一方の部分７３ａとドア８４との間に接触子８０の中間部が位置していないことは明らかである。言い換えると、針Ａ集合体が通過する垂直開口部８８とドア８４との間に接触子８０が位置しないように接触子８０の中間部をブロックの一方の部分７３ａに支持するものである。
　図７、図８を参照すると、打込み７１を案内する垂直開口部８８の両側に沿って上方に延びた２個の接触子８０の部分が設けられているのが見て取れる。そして、接触子８０は上下に動くのであるから、２個の接触子８０の部分は、ブロックの一方の部分７３ａの平板状の前面と他方のブロック７３ｂとの間で、ブロックの一方の部分７３ａに沿って上下動するものであることは明らかである。
オ　引用例１に記載された発明
　これらの記載事項及び図１〜１４の記載を、本件発明１〜４に照らして整理すると、引用例１には、次の発明が記載されていると認められる。
［刊行物１記載の発明１］
「打込み７１を内蔵した箱状支持体２９の下方に位置し、多数の針Ａよりなる針Ａ集合体及び該針Ａ集合体を前進させるためばね１０７によって押圧されるＵ金具１０６を収納支持するマガジン９０と、マガジン９０前端に設けられ、上記針Ａ集合体が通過する垂直開口部８８を有し、前面が平板状のブロックの一方の部分７３ａを備え、上記垂直開口部８８の一部は打込み７１及び打込み７１により打撃される先頭の針Ａを案内するようにした止め金打機であって、
　上端がバルブ制御ロッド３２に固定された止め具７８の先端を支持するリング７７に到達し、下端がブロック７３下端より下方に突出し、中間部がブロックの一方の部分７３ａの前面に設けられると共にブロックの一方の部分７３ａに上下動可能に支持された接触子８０と、接触子８０を下方に押圧する押圧手段とを備え、接触子８０が上昇することにより打込み７１の駆動を開始させるようにした止め金打機であって、
　前記接触子８０の前面にブロックの他方の部分７３ｂを設けることにより、前記マガジン９０側から前記ブロックの一方の部分７３ａ、接触子８０の中間部、前記ブロックの他方の部分７３ｂの順に配列し、先頭の針Ａの前面を閉鎖保持されているドア８４で受けるようにし、前記針Ａ集合体が通過する垂直開口部８８とドア８４との間に接触子８０が位置しないように前記接触子８０の中間部をブロックの一方の部分７３ａに支持し、ブロックの一方の部分７３ａとドア８４との間の溝８２にある針Ａを打出すようにした止め金打機。」
［刊行物１記載の発明２］
「刊行物１記載の発明１において、前記接触子８０の中間部にブロック７３の前記打込み７１を案内する垂直開口部８８の部分の両側に沿って上方に延びた２個の接触子８０の部分を設け、該接触子８０の部分を、ブロックの一方の部分７３ａの平板状の前面と他方の部分７３ｂとの間で、ブロックの一方の部分７３ａに沿って上下動させる構成とした止め金打機。」
［刊行物１記載の発明３］
「打込み７１を内蔵した箱状支持体２９の下方に位置し、多数の針Ａよりなる針Ａ集合体及び該針Ａ集合体を前進させるためばね１０７によって押圧されるＵ金具１０６を収納支持するマガジン９０と、マガジン９０前端に設けられ、上記針Ａ集合体が通過する垂直開口部８８を有し、前面が平板状のブロックの一方の部分７３ａを備え、上記垂直開口部８８の一部は打込み７１及び打込み７１により打撃される先頭の針Ａを案内するようにした止め金打機であって、
　上端がバルブ制御ロッド３２に固定された止め具７８の先端を支持するリング７７に到達した接触子８０と、接触子８０を下方に押圧する押圧手段とを備えた止め金打機であって、
　前記接触子８０の前面にブロックの他方の部分７３ｂを設けることにより、前記マガジン９０側から前記ブロックの一方の部分７３ａ、接触子８０の中間部、前記ブロックの他方の部分７３ｂの順に配列して、接触子８０の中間部をブロックの一方の部分７３ａの平板状の前面と他方の部分７３ｂとの間で上下移動するようにし、先頭の針Ａの前面を閉鎖保持されているドア８４で受けるようにし、前記針Ａ集合体が通過する垂直開口部８８とドア８４との間に接触子８０が位置しないように前記接触子８０の中間部をブロックの一方の部分７３ａに支持し、ブロックの一方の部分７３ａとドア８４との間の溝８２にある針Ａを打出すようにし、接触子８０が上昇することにより打込み７１の駆動を開始させるようにした止め金打機。」
　
（２）実公昭５６−６３０３号公報
　本件出願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である実公昭５６−６３０３号公報（以下、「刊行物２」という。）には、図面と共に以下のとおり記載されている。
 ア　第２欄第１４行〜第１６行
「本考案は圧縮空気を動力源としロツド状ドライバによって釘打出し用ノーズから釘を打出す空気式釘打機に関する。」
イ　第６欄第２７行〜３０行
「本考案の目的は被打込材の狭い凹みの内部でもセイフテイアームが安全装置として十分に機能するとともに釘打込点を正確に定めることのできる空気式釘打機を提供することである。」
ウ　第７欄第２３行〜第９欄第１６行
「以下、本考案の好適な実施例を第４図ないし第６図に基づいて詳細に説明する。第１図ないし第３図に示した従来例と変りない部分については同一の番号又は符号を使用する。この実施例において、トリガバルブステム４、手動トリガ３、伝達レバー１２及びコンタクトアーム８Ａの作業端１１の掛合関係は第３図に示す従来例と変ることはないので説明を省略する。
　ハウジング１から下方に釘打出し用固定ノーズ２Ｂが突設されている。この釘打出し用固定ノーズ２Ｂ内にはドライバガイド孔２０が長手方向に形成されている。このドライバガイド孔２０内に釘２１が１本づつ送り込まれてくる。この釘２１を、ドライバガイド孔２０内を往復移動するロツド状ドライバが打撃して被打込材に打込む。ドライバガイド孔２０の下端にこのドライバガイド孔２０よりも大径のスライド孔２２がこのドライバガイド孔２０と同軸状に形成されている。ドライバガイド孔２０を形成する第一周壁２Ｃとスライドガイド孔２２を形成する第二周壁２２ｂとの間には肩部２Ｄが形成される。スライドガイド孔２２には釘打出し用可動ノーズ２３の上部２４が嵌挿されている。これによつて、釘打出し用可動ノーズ２３は釘打出し用固定ノーズ２Ｂの長手方向に往復移動することができる。しかも、釘打出し用可動ノーズ２３の外壁面２３ａはスライドガイド孔２２の内壁面２２ａに完全に摺動接触しているので、釘打出し用可動ノーズ２３の釘打出し用固定ノーズ２Ｂに対する横振れは生じない。
　上記肩部２Ｄは釘打出し用可動ノーズ２３の上昇限度を規制する上限位置ストツパとして機能する。
　釘打出し用可動ノーズ２３の内部にもドライバガイド孔２０ａが形成されている。ドライバガイド孔２０の径とドライバガイド孔２０ａの径とは同一であり、しかもドライバガイド孔２０及び２０ａは同軸に形成されている。
　ドライバガイド孔２０ａの上端部位は載頭用円錐状の釘拾い孔部２０ｂがドライバガイド孔２０ａと同軸状に形成されている。この釘拾い孔部２０ｂは釘２１がドライバガイド孔２０からドライバガイド孔２０ａに移動する際に釘２１をスムースに案内する。
　釘打出し用可動ノーズ２３の外壁面２３ａにはこの釘打出し用可動ノーズ２３から十分離れた位置に円環状の取付溝２３ｂが形成され、この取付溝２３ｂにセイフテイアーム８の下端に位置する結合部２５の掛合爪２６，２７及び２８が組付けられる（第５図参照）。掛合爪２６と掛合爪２７とは釘打出し用可動ノーズ２３の一直径の両端において対向するように取付溝２３ｂに組付けられ、掛合爪２８は掛合爪２６及び２７の中間位置において取付溝２３ｂに組付けられている。従つて、釘打込作業中には釘打出し用固定ノーズ２Ｂに対してその長手方向にずか往復動しない釘打出し用可動ノーズ２３からセイフテイアーム８Ａの結合部２５が離脱することはない。
　セイフテイアーム８Ａは、圧縮コイルスプリング９によつて常時下方に付勢されるとともに図示しない下限位置ストツパによつて下降限度を一定に規制される。第４図に示すようにセイフテイアーム８Ａがその下限位置に静止している時にも釘打出し用ノーズ２３の上部２４はスライドガイド孔２２内に嵌挿されている。
　セイフテイアーム８Ａの下限位置ストツパを取外した後、釘打出し用可動ノーズ２３を釘打出し用固定ノーズ２Ｂから抜取りセイフテイアーム８Ａの結合部２５から取外すことは容易である。
　このように上記の実施例においては釘打出し用可動ノーズ２３がセイフテイアーム８Ａの先端操作部として作用し、被打込材に押付けられることによつて伝達レバー１２の回動中心としての一端部１３を上昇させた位置で下降不能に支持する。この釘打出し用ノーズ２３は釘打出し用固定ノーズ２Ｂに対して完全に同軸上を往復移動するため、釘打込点にドライバガイド孔２０及び２０ａの中心軸を正確に設定することができる。更に、釘打出し用可動ノーズ２３の外径は釘打出し用固定ノーズ２Ｂの外径よりも小さいので、被打込材の狭い凹み等の中に釘打込点を定める場合にもセイフテイアーム８Ａが本来の安全装置として機能することを障げない。」
エ　上記摘記事項ウにおいて、「従来例と変りない部分については同一の番号又は符号を使用する。」と記載されているところ、従来例の記載である第３欄最下行〜第４欄第５行には、次の記載がある。
「ハウジング１から下方に突出したトリガバルブステム４と、セイフテイアーム８Ａの基端作業部８ｂの上端に形成された作業端１１との間において、手動トリガ３がハウジング１に枢支されている。手動トリガ３の下端には指当て板１５が設けられている。」
オ　また、同じく、従来例の記載である第４欄第２０行〜第３５行には、次の記載がある。
「トリガバルブステム４がその上死点まで移動し得るのは、セイフテイアーム８Ａの接触操作端１０が被打込材に押付けられてノーズ先端部５の先端面５ａと並ぶ位置まで移動され、この移動量だけセイフテイアーム８Ａの作業端１１が移動して伝達レバー１２の一端部１３を押上げその位置でこの一端部１３を下降不能に支持し、かつ、手動トリガ３の上端部３ａがハウジング１に当接するまで反時計方向に回動された（引き操作）時のみである。
　換言すれば、セイフテイアーム８Ａの接触操作端１０が完全に被打込材に押付けられる条件、又は手動トリガ３が完全に引き操作される条件のうち一方のみが満されてもトリガバルブステム４は上死点に達することができず、ドライバによる釘の打出しは生起しない。」
キ　ここで、第４図を参照すると、セイフテイアーム８Ａの上端である作業端１１が、手動トリガ３の近傍まで延びていることは明らかである。さらに、セイフテイアーム８Ａには、その下端に位置する結合部２５により、釘打出し用可動ノーズ２３が組み付けられ、当該釘打出し用可動ノーズ２３の部分は、釘打出し用固定ノーズ２Ｂの下端よりも下方に突出していることが見て取れる。
ク　刊行物２記載の発明
　これらの記載事項及び第４図、第５図の記載によると、刊行物２には以下の発明が記載されていると認められる。
［刊行物２記載の発明］
「ハウジング１の下方に位置した釘打出し用ノーズ２Ｂを備えた空気式釘打機であって、
　ハウジング１に設けられた手動トリガ３と、上端である作業端１１が手動トリガ３近傍まで延びるセイフテイアーム８Ａと、当該セイフテイアーム８Ａに組み付けられ、下端が釘打出し用固定ノーズ２Ｂより下方に突出する釘打出し用可動ノーズ２３と、セイフテイアーム８Ａを下方に押圧する圧縮コイルスプリング９とを備え、セイフテイアーム８Ａが上昇し、手動トリガ３が操作された時のみドライバによる釘の打出しを生起させるようにした空気式釘打機であって、
　前記釘打出し用固定ノーズ２Ｂのドライバガイド孔２０の下端よりも突出した釘打出し用可動ノーズ２３の部分にドライバガイド孔２０と同一の径で同軸のドライバガイド孔２０ａを前記釘打出し用可動ノーズ２３の下端まで貫通して設け、該ドライバガイド孔２０ａから釘を打出すようにした安全装置として十分に機能するとともに釘打込点を正確に定めることのできる空気式釘打機。」
　
３　対比・判断
　
（１）本件発明１について
 ア　対比
　本件発明１と刊行物１記載の発明１とを対比すると、後者の「打込み７１」は前者の「ドライブビット」に、後者の「箱状支持体２９」は前者の「打込機本体」に、後者の「針Ａ」は前者の「止具」に、後者の「ばね１０７」は前者の「スプリング」に、後者の「Ｕ金具１０６」は前者の「給送部材」に、後者の「マガジン９０」は前者の「マガジン」に、後者の「垂直開口部８８」は前者の「給送路」に、後者の「ブロックの一方の部分７３ａ」は前者の「ビットガイド」に、後者の「接触子８０」は前者の「コンタクトアーム」に、後者の「止め金打機」は前者の「打込機」に、それぞれ相当することは明らかである。
　後者の「接触子８０が上昇することにより打込み７１の駆動を開始させる」ことは、「コンタクトアームが上昇することを１つの要因としてドライブビットの駆動を開始させる」限りにおいて、前者の「コンタクトアームが上昇し、トリガが操作された時のみ前記ドライブビットの駆動を開始させる」ことと共通する。
　後者の「ブロックの他方の部分７３ｂ」と「ドア８４」とを合わせた「部材」は、マガジン９０側からブロックの一方の部分７３ａ、接触子８０の中間部の順で、その次に配列し、先頭の針Ａを当該部材で受けるようにし、針Ａ集合体が通過する垂直開口部８８と当該部材との間に接触子８０が位置しないように接触子８０の中間部をブロックの一方の部分７３ａに支持するものと言えるものである。
　したがって、両者の一致点及び相違点は、次のとおりである。
［一致点１］
「ドライブビットを内蔵した打込機本体の下方に位置し、多数の止具よりなる止具集合体及び該止具集合体を前進させるためスプリングによって押圧される給送部材を収納支持するマガジンと、マガジン前端に設けられ、上記止具集合体が通過する給送路を有し、前面が平板状のビットガイドを備え、上記給送路の一部はドライブビット及びドライブビットにより打撃される先頭の止具を案内するようにした打込機であって、
　下端がビットガイド下端より下方に突出し、中間部がビットガイドの前面に設けられると共にビットガイドに上下動可能に支持されたコンタクトアームと、コンタクトアームを下方に押圧する押圧手段とを備え、コンタクトアームが上昇することを１つの要因としてドライブビットの駆動を開始させるようにした打込機であって、
　前記コンタクトアームの前面に部材を設けることにより、前記マガジン側から前記ビットガイド、前記コンタクトアームの中間部、前記部材の順に配列し、先頭の止具の前面をコンタクトアームでなく部材で受けるようにし、前記止具集合体が通過する給送路と部材との間にコンタクトアームが位置しないように前記コンタクトアームの中間部をビットガイドに支持し、止具を打出すようにした打込機。」
［相違点１］
　止具集合体に関して、前者は、側面が接着剤を介して連結されたものであると特定しているのに対して、後者は、止具集合体に相当する針Ａ集合体が連結されたものであるのかどうか不明な点。
［相違点２］
　ドライブビットの駆動を開始させる手段に関して、前者は、打込機本体に設けられたトリガと、上端がトリガ近傍まで延びるコンタクトアームとを有し、コンタクトアームが上昇し、トリガが操作された時のみドライブビットの駆動を開始させているのに対して、後者は、コンタクトアームに相当する接触子８０が上昇することにより打込み７１の駆動を開始させるものであって、トリガを特に有していない点。
［相違点３］
　コンタクトアームの形状に関して、前者は、「平板状」としているのに対して、後者は、コンタクトアームに相当する接触子８０の形状が不明な点。
［相違点４］
　部材に関して、前者は、一体部材としてのプレートを用いているのに対して、後者は、ブロックの他方の部分７３ｂとドア８４とを合わせたものとしている点。
［相違点５］
　止具の打出しに関して、前者は、ビットガイドの給送路の下端より突出したコンタクトアームの部分に前記給送路に連続する射出穴を前記コンタクトアームの下端まで貫通して設け、該射出穴から止具を打出すようにしているのに対して、後者は、コンタクトアームに相当する接触子８０にそのような射出穴を有していない点。
［相違点６］
　コンタクトアーム先端部の形状に関して、前者は、コンタクトアーム先端部は下方に行くに従って細くなるように先細りの形状としているのに対して、後者は、コンタクトアームに相当する接触子８０の先端部はそのような形状ではない点。
イ　判断
　相違点１〜６について検討する。
　（ア）相違点１について
　側面が接着剤を介して連結された多数の止具からなる止具集合体自体は、ステープルの針に見られるように従来周知の事項であることからすれば、刊行物１記載の発明１においても、止具集合体である針Ａ集合体の各針Ａの側面を接着剤により連結することは、当業者が容易になし得たものである。
　（イ）相違点２について 
　ドライブビットの駆動を開始させるために、打込機本体にトリガを設けるとともに、コンタクトアームの上端をトリガ近傍まで延びるものとし、コンタクトアームが上昇し、かつトリガが操作された時のみドライブビットの駆動を開始させるようにした打込機は、刊行物２記載の発明のほか、例えば、甲第１号証である西独国特許出願公開第２７００９４９号明細書（第１５頁第１６行〜第２２行（甲第１号証の翻訳文第４頁第４０行〜第４２行）、及び図面の図１〜４を参照。）、甲第２号証である西独国特許出願公開第２４４３５４４号明細書（第７頁第１６行〜第２７行（甲第２号証の翻訳文第３頁第８行〜第１４行）、及び図面の図２参照。）に記載されているように、従来周知の事項である。
　してみると、刊行物１記載の発明１において、打込機本体に相当する箱状支持体２９にトリガを設け、トリガが操作された時に針の打ち込みを開始させること、そして、そのために、接触子８０の上端を該トリガ近傍まで延びるものとし、接触子８０が上昇し、かつトリガが操作された時のみ針Ａの打ち込みを開始させるようにすることは、当業者が容易に想到し得たものである。
　（ウ）相違点３について
　コンタクトアームを平板状のものとすることは、例えば、上記西独国特許出願公開第２４４３５４４号明細書（接触素子２４を参照。）、甲第４号証である米国特許第４６５７１６６号明細書（移動自在裏当てプレート１０２を参照。図面の図２５〜図３１を参照すると、移動自在裏当てプレート１０２がほぼ平板状のものとして記載されている。）、甲第５号証である米国特許第４６２１７５８号明細書（内部可動駆動刃案内及び針位置決め部材６０を参照。図面の図３６〜図４１を参照すると、部材６０がほぼ平板状のものとして記載されている。）にそれぞれ記載されているように従来周知の事項であり、また、コンタクトアームを平板状のものとしても、そのことによる予測不能な作用ないし効果も格別見当たらないことからすれば、刊行物１記載の発明１において、コンタクトアームに相当する接触子８０を平板状とすることは、当業者が容易に想到し得たものである。
　（エ）相違点４について
　刊行物１記載の発明１において、ドア８４を設けているのは、摘記事項２（１）のイに「ドアは、機械の故障を修理したい場合、開けることができる。」と記載されているように、故障の際の修理を目的とするものである。してみると、刊行物１記載の発明１において、故障の際の修理を考慮しないようにすることは当業者が容易に想到し得たことであり、そうであれば、ドア８４を開閉自在でなく、ブロックの他方の部分７３ｂと一体のものとし、プレートとすることは、当然の設計変更に過ぎない。
　（オ）相違点５について
　刊行物２記載の発明において、「釘打出し用固定ノーズ２Ｂ」、「ドライバガイド孔２０」、「釘打出し用可動ノーズ２３」、「ドライバガイド孔２０ａ」、「釘」、「空気式釘打機」は、それぞれ、本件発明１の「ビットガイド」、「給送路」、「コンタクトアーム」、「射出穴」、「止具」、「打込機」に相当する。また、「同一の径で同軸」であることは、「連続する」ものと言えることは明らかである。してみると、刊行物２記載の発明は、「ビットガイドの給送路の下端より突出したコンタクトアームの部分に給送路に連続する射出穴をコンタクトアームの下端まで貫通して設け、該射出穴から止具を打出すようにした打込機。」と言い換えることができる。そして、刊行物２記載の発明においても、釘打込点を正確に定めることのできるもの、すなわち、本件発明１にしたがって言い換えると、コンタクトアームの穴に正確に止具がガイドされるものであると言えるものである。
　そして、刊行物１記載の発明１も、刊行物２記載の発明も、ともに止具を打ち込む打込機に関する技術であるから、刊行物２記載の発明を刊行物１記載の発明１に適用し、ブロック７３の垂直開口部８８の下端よりも突出した接触子８０の部分に垂直開口部８８に連続した射出穴を接触部の下端まで貫通して設け、該射出穴から止具に相当する針Ａを打出すようにすることは、当業者が容易に想到し得たものである。
　（カ）相違点６について
　コンタクトアームの先端部の幅を下方に行くに従って細くなるように先細りの形状とすることは、甲第１３号証である米国特許第３７１３５７３号明細書（図面のＦｉｇ．１における「foot portion３２」参照。）や甲第１５号証である米国特許第４５７３６２４号明細書（図面のＦｉｇ．１における「channel２１」の最下端付近参照。）に見られるように従来周知の事項であることから、刊行物１記載の発明１も、そのコンタクトアームに相当する接触子８０の先端部を下方に行くに従って細くなるように先細りの形状とすることは、当業者が容易になし得たものである。
　（キ）作用・効果について
　作用・効果についても、刊行物１に記載された発明、刊行物２に記載された発明、及び従来周知の事項から予測可能なものであって、特別のものではない。
　（ク）まとめ
　以上のとおり、本件発明１は、刊行物１に記載された発明に刊行物２に記載された発明、及び従来周知の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（２）本件発明２について
ア　対比
　本件発明２と刊行物１記載の発明２とを対比すると、後者の「接触子８０の部分」は前者の「案内部」に相当する。また、後者において、ブロック７３はブロック７３の一方の部分７３ａと他方の部分７３ｂとから構成されるものであるので、後者の「ブロック７３の前記打込み７１を案内する垂直開口部８８の部分」、及び「ブロックの一方の部分７３ａに沿って上下動させる」は、前者の「ビットガイドのドライブビットを案内する給送路の部分」、及び「ビットガイドに沿って上下動させる」に相当する。
　したがって、両者は、下記の一致点２で一致し、上記相違点１〜６で相違する。
［一致点２］
「ドライブビットを内蔵した打込機本体の下方に位置し、多数の止具よりなる止具集合体及び該止具集合体を前進させるためスプリングによって押圧される給送部材を収納支持するマガジンと、マガジン前端に設けられ、上記止具集合体が通過する給送路を有し、前面が平板状のビットガイドを備え、上記給送路の一部はドライブビット及びドライブビットにより打撃される先頭の止具を案内するようにした打込機であって、
　下端がビットガイド下端より下方に突出し、中間部がビットガイドの前面に設けられると共にビットガイドに上下動可能に支持されたコンタクトアームと、コンタクトアームを下方に押圧する押圧手段とを備え、コンタクトアームが上昇することを１つの要因としてドライブビットの駆動を開始させるようにした打込機であって、
　前記コンタクトアームの前面に部材を設けることにより、前記マガジン側から前記ビットガイド、前記コンタクトアームの中間部、前記部材の順に配列し、先頭の止具の前面をコンタクトアームでなく部材で受けるようにし、前記止具集合体が通過する給送路と部材との間にコンタクトアームが位置しないように前記コンタクトアームの中間部をビットガイドに支持し、止具を打出すようにし、前記コンタクトアームの中間部にビットガイドの前記ドライブビットを案内する給送路の部分の両側に沿って上方に延びた２個の案内部を設け、該案内部を、ビットガイドの平板状の前面と部材との間で、ビットガイドに沿って上下動させる構成とした打込機。」
イ　判断
　相違点１〜６についての判断は、前記（１）イで、説示したとおりである。
　したがって、本件発明２は、刊行物１に記載された発明に刊行物２に記載された発明、及び従来周知の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（３）本件発明３について
ア　対比
　本件発明３と引用例１記載の発明２とを対比すると、両者は、上記の一致点２で一致し、上記相違点１〜６及び下記の相違点７で相違する。
［相違点７］
　本件発明３は、押圧手段を、２個の案内部を下方に押圧する２個のスプリングにより構成としたものであるのに対して、引用例１記載の発明２は、そのような押圧手段を用いていない点。
イ　判断
　相違点１〜７について検討する。
　（ア）相違点１〜６について
　相違点１〜６についての判断は、前記（１）イで説示したとおりである。
　（イ）相違点７について
　押圧手段の一種としてのスプリングは、よく知られているから、押圧手段としてスプリングを採用し、本件発明の上記相違点７に係る事項とすることは、当業者が容易になし得るものである。
　（ウ）まとめ
　以上のとおり、本件発明３は、刊行物１に記載された発明に刊行物２に記載された発明、及び従来周知の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（４）本件発明４について
ア　対比
　本件発明４と刊行物１記載の発明３とを対比すると、両者は、下記の一致点３で一致し、上記相違点１〜６の他、下記の相違点８〜１０で相違する。
［一致点３］
「ドライブビットを内蔵した打込機本体の下方に位置し、多数の止具よりなる止具集合体及び該止具集合体を前進させるためスプリングによって押圧される給送部材を収納支持するマガジンと、マガジン前端に設けられ、上記止具集合体が通過する給送路を有し、少なくとも前面が平板状のビットガイドを備え、上記給送路の一部はドライブビット及びドライブビットにより打撃される先頭の止具を案内するようにした打込機であって、
　コンタクトアームと、コンタクトアームを下方に押圧する押圧手段とを備えた打込機であって、
　前記コンタクトアームの前面に部材を設けることにより、前記マガジン側から前記ビットガイド、前記コンタクトアームの中間部、前記部材の順に配列し、コンタクトアームの中間部を前記ビットガイドの平板状の前面と前記部材との間で上下移動するようにし、先頭の止具の前面をコンタクトアームでなく部材で受けるようにし、前記止具集合体が通過する給送路と部材との間にコンタクトアームが位置しないように前記コンタクトアームの中間部をビットガイドに支持すると共に、止具を打出すようにした打込機。」
［相違点８］
　コンタクトアームに関して、前者は、反マガジン側の前面に射出路を設けているのに対して、後者は、そのような射出路を有しない点。
［相違点９］
　コンタクトアームを下方に押圧する手段に関して、前者は、「スプリング」と特定しているのに対して、後者は、そのような押圧手段を用いていない点。
［相違点１０］
　前者は、打込み反力によって打込機本体が上昇した時コンタクトアームが下降しコンタクトアーム前面が止具に接触してドライブビットが止具から外れないようにしたのに対して、後者は、そのように特定されていない点。
イ　判断
　相違点１〜６、８〜１０について検討する。
　（ア）相違点１〜６について
　相違点１〜６についての判断は、前記（１）イで、説示したとおりである。
　（イ）相違点８について
　コンタクトアームの反マガジン側の前面に射出路を設けることの意味は、平成１９年６月１４日付けの審判事件答弁書第９頁第５行〜第９行によると、「射出路」とは「射出穴」のことであると主張している。してみると、相違点８は実質的に相違点５と同じである。そして、相違点５については、前記（１）イ（オ）相違点５について」で、説示したとおりである。
　（ウ）相違点９について
　押圧手段の一種としてのスプリングは、よく知られているから、押圧手段としてスプリングを採用することは、当業者が容易になし得るものである。
　（エ）相違点１０について
　刊行物２記載の発明は、言い換えると、「ビットガイドの給送路の下端よりも突出したコンタクトアームの部分に給送路に連続する射出穴をコンタクトアームの下端まで貫通して設け、該射出穴から止具を打出すようにした打込機。」である。そして、刊行物２記載の発明においても、コンタクトアームに相当するセイフテイアーム８Ａは圧縮コイルスプリングにより下方に押圧されているものである。
　してみると、刊行物２記載の発明においても、打込み反力によってハウジング１が上昇しても、セイフテイアーム８Ａに結合された釘打出し用可動ノーズ２３は、下降するものである。
　そして、刊行物２記載の発明では、釘打出し用固定ノーズ２Ｂのドライバガイド孔２０と釘打出し用可動ノーズ２３のドライバガイド孔２０ａとは同一の径で同軸であるので、釘打出し用可動ノーズ２３のドライバガイド孔２０ａに止具が接触してドライバが止具から外れないものであることは明らかである。
　以上のとおりであるので、刊行物１記載の発明３に刊行物２記載の発明を採用することにより、当然、相違点１０に係る構成を備えるものである。
　（エ）まとめ
　以上のとおり、本件発明４は、刊行物１に記載された発明、刊行物２に記載された発明、及び従来周知の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
３　むすび
　以上のとおり、本件発明１〜４は、刊行物１に記載された発明、刊行物２に記載された発明、及び従来周知の技術に基づいて容易に発明をすることができたものである。
　したがって、請求人の主張する特許法第２９条第２項に関する他の無効理由や平成１８年５月１５日付け無効理由通知における無効理由について検討するまでもなく、本件発明１〜４についての特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
　
４　平成２１年６月２４日付け意見書による被請求人の主張に対して
（１）被請求人は、刊行物１に記載された発明において、すべり弁３７は、接触子８０の位置に応じてダクト２９ｃを加圧状態にするか排気状態にするかを切り換えるバルブであり、接触子８０に対する押圧手段ではないと主張する（上記意見書の第６頁最下行〜第７頁第１９行）。
　しかしながら、刊行物１の第２頁右欄第３７行〜第４１行（刊行物１の翻訳文第３頁第３行〜第４行）に「すべり弁３７は、パッキン３７ｄ、３７ｂに面して存在する直径差により自動的に戻るので、開口部３６ｆにより供給されて常に加圧されているエンクロージャが設けられる。」と記載されているように、すべり弁３７は通常の状態においては、下方に押圧され、接触子８０に対する押圧手段として機能していることは明らかである。
（２）被請求人は、平成２１年５月２１日付け無効理由通知書における第１３頁第８行〜第１３行の認定は妥当ではない。刊行物１記載の発明は、「コンタクトアームの一部に給送路に連続する射出穴が設けられていること」の前提を欠き、単に接触子８０とドア８４及びブロック部分７３ａとの配置関係を認定判断しているだけであると主張する（上記意見書の第７頁第２０行〜第８頁第１４行）。
　しかしながら、刊行物１記載の発明において、ブロックの一方の部分７３ａとドア８４との間に接触子８０の中間部が位置していないことは明らかであり、また、コンタクトアームに射出穴を設けることについては相違点５として容易性を判断している。
（３）被請求人は、本件発明においては、コンタクトアームが上昇しただけでは安全性が確認されただけであり、ドライブビットの駆動が開始されないのに対し、刊行物１記載発明では、接触子８０が上昇すると、それだけでドライブビットの駆動が開始されるから、明らかに接触子８０はコンタクトアームに相当する部材ではなく、むしろ本件発明のトリガと類似する機能を有すると主張する（上記意見書の第８頁第２１行〜第１０頁第１５行）。
　しかしながら、本件発明においては、コンタクトアームの先端が取り付け部材に接触することにより、コンタクトアームが上昇し、ドライブビットの駆動を開始するためのトリガが有効にならないところ、刊行物１記載の発明においても、接触子８０が取り付け部材に接触して上昇することにより、ドライブビットに相当する打込みの駆動が開始するもので、止具を打ち出すための契機の１つであるという同様の機能を奏するものであることは明らかである。本件発明では、さらに、トリガを操作することによりドライブビットの駆動を開始するものであるが、相違点２についての判断で言及しているとおり、コンタクトアームが上昇し、トリガが操作されたときのみドライブビットの駆動を開始する打込み機は、刊行物２やその他の文献に記載されているように従来周知の技術である。
（４）被請求人は、刊行物１記載の発明において、１つのブロック７３を形成する母材の一方７３ａをビットガイドと認定し、母材の他方７３ｂをプレートと認定すること自体がそもそも妥当でないと主張し、また、刊行物１記載の発明において、ドア８４を開閉自在でなく、ブロックの他方の部分７３ｂと一体のものとすることは、当業者が容易に想定し得たものであると認定しているが、この認定は、故障の際に修理をしないようにするという前提に基づいて結論を述べており、何故、修理をしないようにすることが妥当であるのか理由が示されていないから、一体的に形成されているブロック７３の一方の母材７３ａから他方の母材７３ｂを切り離し、ドア８４と一体にしてプレートを構成することが自明であると認定判断する根拠が全くないと主張する（上記意見書の第１０頁第１６行〜第１１頁第２２行）。
　しかしながら、ドア８４が閉鎖状態の時、先頭の止具、すなわち針Ａを受けるものであって、本件発明におけるプレートと同じ作用や機能を有するものである。そして、刊行物１記載の発明では、ドア８４をブロックの他方の部分７３ｂと別体としているが、それは故障の際の修理を考慮したことにより、敢えてドア８４をブロックの他方の部分７３ｂから分離したものであって、故障の際に修理のために壁部材を取り外し自在に構成することからみれば、故障の際の修理を考えないで壁部材を一体のものとして構成することは、自明の範囲であると考えられる。したがって、刊行物１記載の発明において、故障の際に修理のためにドア８４を開閉自在に構成することに代えて、故障の際の修理を考えないようにすること、そして、そのためにドア８４はブロックの他方の部分７３ｂと一体のものとすることは、当業者が容易になし得たものであると考えざるをえない。
（５）被請求人は、刊行物１記載の発明の接触子８０は、引き金ではないものの機能的には本件発明のトリガに相当する部材であるから、すでにトリガに相当する接触子８０を備える刊行物１記載の発明に、刊行物２記載発明のトリガを適用するという認定自体が不合理であると主張する（上記意見書の第１１頁２３行〜第１２頁第２３行）。
　しかしながら、刊行物１記載の発明の接触子８０は、機能的に本件発明のコンタクトアームに近いものであることは上記（３）で述べたとおりであり、刊行物１記載の発明に刊行物２記載の発明を適用することは相違点２についての判断で言及したとおりである。
（６）被請求人は、本件発明は、コンタクトアームが平板状であって、ビットガイドとプレートにガイドされながら平板状のビットガイドの前面を上下動する構成が極めて重要になり、従って、コンタクトアームが平板状であることは、他の構成要件と密接に関連し、相互の作用により仕上げ用釘打機を実現する上で極めて重要な意義を有すると主張する（第１２頁第２４行〜第１３頁第２７行）。
　しかしながら、平板状のコンタクトアーム自体が従来周知なことは相違点３についての判断で言及したとおりであり、また、一般に、平面状の部材に対して摺動する部材の摺動面を平面状とすることは従来普通に行われていることからすれば、刊行物１記載の発明においても、平板状のビットガイドに相当するブロックの一方の部分７３ａの前面を上下動する接触子８０の部分も平板状とすることは、当業者が容易になし得たものである。
（７）被請求人は、本件発明と刊行物１記載の発明との間には、多数の相違点があり、これらの相違点に係る構成が相互に密接に関連して、刊行物１及び刊行物２記載の発明では奏し得ない格別の効果を奏するのであるから、本件発明は、刊行物１及び刊行物２に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明できたものではないと主張する（上記意見書の第１７頁第１９行〜第２０頁第２１行）。
　しかしながら、被請求人の主張する作用ないし効果は、刊行物１記載の発明、刊行物２記載の発明、及び従来周知の事項からすべて予測し得るものであって、格別なものは見当たらない。
（８）被請求人は、平成２１年５月２１日付けの無効理由通知における認定は、平成１９年（行ケ）第１０３８０号審決取消事件の判示事項と整合しないと主張する（上記意見書の第２０頁第２２行〜第２４頁第４行）。
　しかしながら、上記審決取消事件の判決文の第８６頁下から３行〜最下行には、「本件無効審判について，請求不成立の審決をするに際し，刊行物１（当審注：甲第４号証である米国特許第４６５７１６６号明細書）記載の発明に刊行物３（当審注：甲第６号証である仏国発明特許第１５１０９４２号明細書）記載の事項を適用することについて，判断を示す必要はないというべきである。」と記載され、同じく判決文の第１１１頁第１２行〜第２１行には、「刊行物１記載の発明，刊行物３記載の事項及び周知慣用手段の組合せに係る理由は，本件無効審判請求書の要旨を変更するものであって，かつ，特許法１３１条の２第２項の規定による補正の許可及び被告（被請求人）に対する同法１３４条２項の答弁書の提出の機会の付与も，同法１５３条２項の規定による通知及び当事者に対する意見申立ての機会の付与もされていないものといえる。・・・刊行物１記載の発明，刊行物３記載の事項及び周知慣用手段の組合せに係る理由は，刊行物３に基づく公知事実によって構成されているという点に関し，本件無効審判の手続において，適法に主張されたものということはできない。」と記載され、同じく判決文の第１１２頁下から６行〜下から２行には、「本件審決は，特許法が規定する適正な手続を経ることなく，無効理由４のうち刊行物３に基づく公知事実によって構成される理由について，・・・部分的かつ断片的な説示をして，当該無効理由が成立しない旨の判断を示した点において，適切さを欠くものであったというべきである。」と記載され、同じく判決文の第１１３頁第１９行〜第２２行には、「審判体としては，本件第４訂正により特許請求の範囲に付加された構成との関係で，刊行物３に基づく公知事実を主張する必要が生じたものとして，特許法１３１条の２第２項１号の規定による補正の許可をすべきものといえる。」と記載されているように、刊行物３である仏国発明特許第１５１０９４２号明細書は適法に採用された証拠ではないことから、同証拠に記載された公知事実に基づく特許法第２９条２項違反の無効理由について判断はしていないものである。
（９）被請求人は、刊行物１記載の発明に、刊行物２記載の発明を適用することには阻害要因があると主張し、その阻害要因として、
　刊行物１記載の発明の対象は、止め金機構全体がレールに沿って移動するような大型機械であり、据置き型の装置であるのに対して、刊行物２に記載された発明は本件発明と同様に、携帯型打込機であり、誤操作により人や動物を傷つけることがないように、安全装置としてコンタクトアームに相当するセーフティアーム８Ａが用いられている。刊行物１記載の発明は据置き型の機械であり、止具は常に上部から下方に向かって打出されるから、手に持って誤操作をし、人や動物を傷つけるという事故は起こらない。このため刊行物１記載の発明には、刊行物２記載発明のトリガやコンタクトアームという技術思想はなく、ドライブビットの駆動に関しては、単に接触子が設けられているに過ぎない。また、刊行物１の接触子と、刊行物２記載のセーフティレバーとは機能が異なるのであるから接触子をセーフティレバーに置き換えただけでは刊行物１記載の発明は正常に動作しない。従って、接触子をセーフティレバーに置き換えることには阻害要因が存在するか、理由の不備があると主張する（上記意見書の第２４頁第５行〜第２６頁第３行）。
　しかしながら、刊行物１記載の発明において、止具の射出にコンタクトアームの上昇とトリガの操作の２つの操作を要するものを適用できないとする阻害要因は格別見当たらず、また、刊行物１の接触子８０が本件発明のコンタクトアームと同様の機能を有するものであることは、上記（３）のとおりである。
（１０）以上のとおりであるので、被請求人の平成２１年６月２４日付け意見書に基づく上記主張は、採用できない。
　
第７．むすび
　したがって、本件発明１〜４についての特許は、特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきものである。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　
　よって、結論のとおり審決する。