【事件の表示】
　平成　９年特許願第　４３１４２号「脳腫瘍位置検出装置」拒絶査定不服審判事件〔平成１０年　９月　８日出願公開、特開平１０−２３４６９４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成９年２月２７日の出願であって、平成１６年２月１８日付けで通知した拒絶の理由に対し、同年４月２７日付けで手続補正書が提出され、また同年７月１５日付けで通知した拒絶の理由（最後）に対し、同年８月５日付けで手続補正書が提出されたが、この手続補正については同月３１日付けの補正却下の決定により却下されるとともに、拒絶査定が同日付けでなされたところ、拒絶査定に対する審判が同年１０月６日に請求されるとともに、同日付けで手続補正書が提出されたものである。
　
２．平成１６年１０月６日付けの手続補正についての補正却下の決定
[補正却下の決定の結論]
　平成１６年１０月６日付けの手続補正を却下する。
　
[理由]
（１）平成１６年１０月６日付け手続補正書による手続補正（以下、「本件補正」という。）の内容
　本件補正は、本件出願明細書の特許請求の範囲の請求項１を以下のとおり補正することを含むものである。
・本件補正前（平成１６年４月２７日付け手続補正書）の特許請求の範囲の請求項１
「【請求項１】　
（ａ）脳腫瘍部にモノクローナル抗体と共有結合させた平均粒径約１０ｎｍのマグネタイトを約１グラム／リットル含むゲルを注射して選択的に吸着させ、１．５テスラ以上の直流磁界中で固化する手段と、
（ｂ）前記マグネタイトから発生する磁気を検出する高感度磁気センサとを具備することを特徴とする脳腫瘍位置検出装置。」
　
・本件補正後（平成１６年１０月６日付け手続補正書）の特許請求の範囲の請求項１
「【請求項１】　
（ａ）モノクローナル抗体と共有結合させた平均粒径約１０ｎｍのマグネタイトを約１グラム／リットル含むゲルを脳腫瘍部に注射して選択的に吸着させ、前記脳腫瘍部に前記マグネタイトを固化させるように印加する１．５テスラの直流磁界印加手段と、
（ｂ）前記固化されたマグネタイトから発生する磁気を検出する高感度磁気センサとを具備することを特徴とする脳腫瘍位置検出装置。」
　
　本件補正は、本件補正前の請求項１に係る発明について、「１．５テスラ以上」との記載を本件出願の当初明細書の段落【００２５】，【００２７】の記載に基づき「１．５テスラ」と限定するものであるから、特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
　そこで、本件補正後の請求項１に係る発明（以下、「本件補正発明」という。）が特許出願に際して独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
（２）刊行物に記載された発明
　原審における平成１６年２月１８日付けの拒絶の理由として通知された『内山剛, 毛利佳年雄, 新海政重, 大島晶, 本多裕之, 小林猛, 若林俊彦, 吉田純“アモルファスワイヤMIマイクロ磁気センサによる脳腫瘍位置センシングの基礎実験”電気学会研究会資料マグネティックス研究会　MAG−９６−２６７　１９９７年１月１０日（科学技術振興事業団資料受入日）　第３３〜４２頁 』（以下、「刊行物１」という。）には、図面とともに次の事項が記載されている。
　
ア．「１　はじめに
　脳腫瘍（癌）治療において癌細胞を取り除く外科的手術は確実で有効な治療法である。しかし、実際にはMRI断像図などで検出した箇所が手術時に脳圧変化でずれ、しかも視覚的に腫瘍組織であるか正常組織であるかの区別が難しいため、治療効果は医師の経験とカンに左右される。そこで、腫瘍の位置を術中に確認する方法として図１に示すように、磁性微粒子を癌細胞に特異的に吸着固定化させ、その磁性微粒子が作る磁界を磁気センサで検出する方法が考えられる。このような目的で使用する磁気センサとしては、１（数字を○で囲む）脳腫瘍に吸着する少量（数g/l）の微粒子が作る磁界を非接触で検出するために直流磁界に対して10-6Oeの分解能を有すること、２（数字を○で囲む）1mm3以下の腫瘍組織の取り残しを防ぐためセンサヘッド長が数mm以下であること、３（数字を○で囲む）術中に使うのでセンサ回路が小型で携帯可能であること、４（数字を○で囲む）地磁気（0.3Oe）や周りの電気機器による外乱磁界の影響をなるべく受けないことが必要であると考えられる。本研究では、以上の条件を満たすことを目的として、アモルファスMI素子によるグラジオ形磁界センサを作製しその基礎特性を調べた。さらに、そのMI磁界センサを用いて、磁性微粒子が分散して含まれるゲル状のサンプル（模擬脳腫瘍サンプル）の位置を検出した。また、模擬脳腫瘍サンプルが作る磁界の空間分布の測定値とダイポールモーメントが作る磁界の空間分布の計算値とを比較したのでその結果についても報告する。」（第３３頁〜第３４頁）
イ．図１には、MIマイクロ磁気センサによる脳腫瘍位置検出として、磁性微粒子の吸着した脳腫瘍組織が作る磁界をMIマイクロ磁気センサを用いて測定することが示されている。
　
　したがって、上記摘記事項ア．イを参照すると、刊行物１には、
「磁性微粒子を脳腫瘍組織に特異的に吸着固定化させる手段、
　その磁性微粒子が作る磁界を検出するMIマイクロ磁気センサとを具備する脳腫瘍位置検出装置。」
の発明（以下、「刊行物１発明」という。）が記載されている。
　
（３）対比
　本件補正発明と刊行物１発明とを対比する。
　刊行物１発明の「磁性微粒子」は、本件補正発明の「平均粒径約１０ｎｍのマグネタイト」の上位の概念であるから、両者は「磁性微粒子」という意味において共通するものであり、刊行物１発明の「脳腫瘍組織」，「磁界」，「MIマイクロ磁気センサ」は、それぞれ本件補正発明の「脳腫瘍部」，「磁気」，「高感度磁気センサ」に相当するものであるから、
　したがって、両者は、
「（ａ）磁性微粒子を脳腫瘍部に選択的に吸着させ、前記脳腫瘍部に前記磁性微粒子を固化させる手段と、
（ｂ）前記固化された磁性微粒子から発生する磁気を検出する高感度磁気センサとを具備する脳腫瘍位置検出装置。」
である点で一致し、次の点で相違する。
（相違点）
　磁性微粒子を脳腫瘍部に選択的に吸着させ、前記脳腫瘍部に前記磁性微粒子を固化させる手段として、本件補正発明では、「モノクローナル抗体と共有結合させた平均粒径約１０ｎｍのマグネタイトを約１グラム／リットル含むゲルを脳腫瘍部に注射して選択的に吸着させ、前記脳腫瘍部に前記マグネタイトを固化させるように印加する１．５テスラの直流磁界印加手段」を備えているのに対し、刊行物１発明では、このような直流磁界印加手段を備えていない点。
　
（４）判断
　上記相違点について検討する。
　刊行物１には、上記摘記事項ア．イ．に加えて、次の事項も記載されている。
ウ．「３　模擬腫瘍サンプルの位置センシング
　脳腫瘍位置検出の基礎実験として、磁性微粒子を分散して固定化した模擬腫瘍サンプルの作る磁界の空間分布の測定を行った。サンプルの作製方法は以下のとおりである。
１）平均粒径25nmの球状マグネタイト（Fe3O4）微粒子を超音波処理し、蒸留水中に分散させたマグネタイトコロイドを作製した。
２）マグネタイトコロイドと60℃に加温した等量の2％agarose溶液とを混合した。
３）混合溶液を内径5mmの試験管中に移した後、NMR用磁石で5.9Tの磁場を試験管長さ方向に印加しながら冷却してゲルサンプル（模擬脳腫瘍サンプル）を作製した。
なお、磁性微粒子を多糖や脂質などでコートし、さらに癌特異抗原を認識するモノクローナル抗体を共有結合させることにより、静注もしくは局注によりガン組織のみに磁性微粒子を集積吸着することができることが報告されている。微粒子を吸着させるためには腫瘍中の微粒子濃度を数g/l以下にする必要があるので、ここでは2g/l、1g/lおよび0.5g/lの試料について実験を行った。」（第３７頁）
　
　ここで、上記摘記事項ウ．には、刊行物１発明（脳腫瘍位置検出）の基礎実験に用いる試料に関し、蒸留水中に平均粒径25nmの球状マグネタイト微粒子とagarose溶液とを混合し、1g/lの微粒子濃度にした試験管中の混合溶液に対し、NMR用磁石で5.9Tの磁場を試験管長さ方向に印加しながら冷却してゲルサンプル（模擬脳腫瘍サンプル）を作製する旨の記載や、磁性微粒子を癌特異抗原を認識するモノクローナル抗体と共有結合させることにより、静注もしくは局注によりガン組織のみに磁性微粒子を集積吸着することができる旨の記載があり、これらの記載を照らし併せると、刊行物１発明の磁性微粒子を脳腫瘍部に選択的に吸着させ、前記脳腫瘍部に前記磁性微粒子を固化させる手段を、モノクローナル抗体と共有結合させた平均粒径数十ｎｍのマグネタイトを約１グラム／リットル含むゲルを脳腫瘍部に注射して選択的に吸着させ、前記脳腫瘍部に前記マグネタイトを固化させるように印加する数テスラの直流磁界印加手段とすることは、当業者であれば容易に為し得ることである。
　そして、マグネタイトの平均粒径を約10nmにすることや、直流磁界強度を1.5テスラにすることの技術的意義ないしそれらが奏する作用効果が、本件出願明細書において何ら記載されておらず、また出願時の技術常識に照らしても格別のものとは認められないから、これら右の限定は単なる設計上の選択事項にすぎないものである。
　そして、本件補正発明の作用効果も、刊行物１発明から当業者であれば予測できる範囲のことである。
　したがって、本件補正発明は、刊行物１発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際に独立して特許を受けることができない。
　
（５）むすび
　以上のとおり、本件補正は、特許法第１７条の２第５項で準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであり、特許法第１５９条第１項の規定で読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
［理由１］
（１）本願発明
　平成１６年１０月６日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願出願の請求項１および２に係る発明は、本件補正前の、平成１６年４月２７日付け手続補正書で補正された明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１および２に記載された事項により特定されるものであって、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、上記のとおりのものである。
　
（２）刊行物に記載された発明
　原審における平成１６年２月１８日付けの拒絶の理由として通知された刊行物及びその記載事項は、前記「２．（２）」に記載したとおりである。
　
（３）対比・判断
　本願発明は、前記２．で検討した本件補正発明における「１．５テスラ」との記載を「１．５テスラ以上」としたものであり、本願発明の構成要件を全て含み、その一部を限定したものに相当する本件補正発明が、前記「２．（４）」に記載したとおり、刊行物１発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、刊行物１発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
［理由２］
（１）原査定の拒絶の理由 
　原審における平成１６年７月１５日付けの拒絶理由通知及び拒絶査定の記載からみて、原査定の拒絶の理由の概要は以下のとおりである。 
　
　【請求項１】及び段落【００２５】において、直流磁界が「１．５テスラ以上」と補正されたが、この出願の願書に最初に添付した明細書又は図面においては、直流磁界が「１．５テスラ」であるという記載はあるが、「１．５テスラ以上」という記載はなく、そして直流磁界を「１．５テスラ以上」とすることはその記載からみて自明でもない。
　したがって、平成１６年４月２７日付けでした手続補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。
　
（２）判断
　平成１６年４月２７日付けの手続補正は、【請求項１】及び段落【００２５】において、直流磁界の大きさを「１．５テスラ以上」とする補正事項を含むものであり、当該補正事項が、願書に最初に添付した明細書又は図面（以下、「当初明細書等」という。）に記載した事項の範囲内においてしたものであるか、以下に検討する。
　
　当初明細書等には、磁性微粒子を固化させるための直流磁場の大きさに関して、次の事項が記載されている。
・「【０００７】
　このとき、磁性微粒子の磁気モーメントが一方向に揃うように、磁性ゲルの注入は、比較的強い磁界の中で行う。
　ＭＲＩ装置の中では、約１．３キロガウスの磁界が発生しているので、ＭＲＩ装置で癌組織を検出した後、その状態で磁性ゲルを注入すればよい。」・「【００２５】
　マグネタイト微粒子分散ゲルサンプル１１は、１．５テスラの直流磁界中で固化させて磁化方向を一方向に揃えた後、直流磁界を零にして残留磁化による発生磁界を強めている。」
・「【００２７】
　・・・
　まず、ラットの腹部に腫瘍を形成させ、モノクローナル抗体と共有結合さた平均粒径１０ｎｍのマグネタイトを約１ｇ／リットル（ｌ）含むゲルを腫瘍部に注射して選択的に吸着させ、１．５テスラ直流磁界中で固化させた。」
　これらの摘記事項によれば、当初明細書等に、磁性微粒子を固化させるための直流磁界の大きさを「１．５テスラ以上」とすることの明示的な記載がないことは明らかである。
　そして、当初明細書等の記載に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、磁性微粒子の磁気モーメントが一方向に揃う程度の直流磁界の大きさであれば、直流磁界の具体的な大きさは当業者が適宜為し得る程度の事項であると理解することはできる。しかしながら、当初明細書等に、磁性微粒子の磁気モーメントが一方向に揃うような直流磁界を約１．３キロガウスや１．５テスラの大きさにすることの記載はあっても、このような直流磁界を得るために、１．５テスラを境界にしてこれ以上の大きさに特定するということは、当初明細書等の記載から自明な事項であるとは認められない。
　以上の検討によれば、平成１６年４月２７日付けの手続補正の【請求項１】及び段落【００２５】において、直流磁界の大きさを「１．５テスラ以上」とする補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるとは認められない。 
　
・むすび
　以上のとおり、上記［理由１］により、本願発明は、刊行物１発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　また、上記［理由２］により、平成１６年４月２７日付けの手続補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。
　したがって、本願は、請求項２に係る発明についての検討・判断を示すまでもなく、原審で通知した上記拒絶の理由によって拒絶されるべきものである。 
　よって、結論のとおり審決する。