【事件の表示】
　平成　９年特許願第５０２２０６号「真核生物における誘導的遺伝子発現のための自己制御性テトラサイクリン調節系」拒絶査定不服審判事件〔平成　８年１２月１９日国際公開、ＷＯ９６／４０９４６、平成１１年　７月　６日国内公表、特表平１１−５０７５３９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　 
　本願は，平成８年６月７日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９５年６月７日　米国）とする出願であって，平成１８年５月２３日付で拒絶査定がなされ，これに対して，平成１８年８月２８日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに，平成１８年９月２７日付で手続補正がなされたものである。
　
第２　平成１８年９月２７日付の手続補正についての補正却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　平成１８年９月２７日付の手続補正を却下する。
　
［理由］
（１）平成１８年９月２７日付手続補正
　本件補正により，特許請求の範囲の請求項１は変更されていないが，その請求項２は，
「前記テトラサイクリントランスアクチベーター融合タンパク質をコードするポリヌクレオチド分子が，その５’末端で修飾され，Kozak配列を提供するものである請求項１に記載の核酸分子」から，
「前記テトラサイクリントランスアクチベーター融合タンパク質をコードするポリヌクレオチド分子が，
　その５’末端で修飾され，Kozak配列を提供するものであるか，または
　その５’末端で修飾され，テトラサイクリントランスアクチベーター融合タンパク質の２位にアラニンを挿入するものである，
請求項１に記載の核酸分子」と補正された。
　
（２）判断
　上記特許請求の範囲の請求項２における補正は，請求項１の核酸分子に含まれるポリヌクレオチド分子のオープンリーディングフレームの５’末端の修飾の仕方について，「その５’末端で修飾され，Kozak配列を提供するものである」ものから，該「その５’末端で修飾され，Kozak配列を提供するものである」に加えて，「その５’末端で修飾され，テトラサイクリントランスアクチベーター融合タンパク質の２位にアラニンを挿入するものである」ものをさらに選択肢とするものであるが，当該補正は選択肢となる要素を追加するものであるから，特許請求の範囲を拡張するものであり，よって，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しない。
　また，この補正が，請求項の削除，誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当するものではないことは明らかである。
　なお，請求人は審判請求書の請求の理由において，請求項２における上記補正は本願明細書の記載に裏付けられるものであることを説明するのみで，上記補正が，審判請求時における補正の要件を満たすものであることについての説明は何らない。上記補正が，補正の要件を満たさない旨の平成２０年６月２４日付審尋に対しても，回答書等による請求人からの追加の説明は何らない。
　
（３）むすび
　以上のとおり，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下，「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものに該当せず，同法第１７条の２第４項の規定に違反するものであるから，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
　
第３　特許法第２９条の２について
（１）本願発明について
　
　平成１８年９月２７日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので，本願請求項１に係る発明（以下，「本願発明１」という。）は，平成１８年４月４日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される，以下のとおりのものである。（なお，この請求項１は，平成１８年９月２７日付手続補正書の請求項１と同じである。）
「【請求項１】 
　テトラサイクリントランスアクチベーター融合タンパク質をコードするポリヌクレオチド分子を含んでなる核酸分子であって，前記タンパク質が，原核性tetリプレッサーおよび真核性転写アクチベータータンパク質を含み，前記ポリヌクレオチド分子が，誘導性最小プロモーターに作動可能的に結合しており，前記プロモーターが，少なくとも１つのtetオペレーター配列を含有し，前記テトラサイクリントランスアクチベーター融合タンパク質をコードするポリヌクレオチド分子のオープンリーディングフレームが，その５’末端で修飾され，翻訳開始のための最適な環境を提供するものである核酸分子。」
　
（２）先願発明
　原査定の拒絶の理由で引用された特願平８−５０３９１５号（ＷＯ９６／０１３１３，特表平１１−５０６９０１号公報参照。）の出願（以下，「先願」という。）は，平成７年６月２９日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９４年７月１日　米国）とする国際出願であって，本願の優先日後の１９９６年１月１８日に国際公開されたものであり，その国際出願日における国際出願の明細書，請求の範囲又は図面（以下，「先願明細書」という。）には，以下（ａ）〜（ｄ）の事項が記載されている。
　
（ａ）「トランスアクチベーター融合蛋白質をコードする自己調節性構築物を造ることができる。これを達成するためには、融合蛋白質をコードする核酸を、最小プロモーター配列及び少なくとも１つのｔｅｔオペレーター配列に機能的に結合する。例えば、SEQ ID NO:１の核酸を、SEQ ID NO:８、９又は１０に示したヌクレオチド配列を有するプロモーターに結合することができる（SEQ ID NO:８及び９の核酸は、最小ＣＭＶプロモーター及び１０個のｔｅｔオペレーターを含み；SEQ ID NO:１０の核酸は、ＴＫプロモーター及び１０個のｔｅｔオペレーターを含む）。かかる自己調節性構築物の図式ダイヤグラムを、図９Ｂに示す。この核酸を（例えば、組換え発現ベクターにて）細胞に導入したときは、トランスアクチベーター遺伝子の少量の基礎的転写が、「漏れやすさ（leakiness）」により生じることはありそうなことである。Ｔｃ（又はそのアナログ）の存在下においては、この少量のトランスアクチベーター融合蛋白質は、トランスアクチベーターをコードするヌクレオチド配列の上流のｔｅｔオペレーター配列に結合して、トランスアクチベーターをコードするヌクレオチド配列の更なる転写を刺激し、それにより、その細胞におけるトランスアクチベーター融合蛋白質の更なる産生へと導く。かかる自己調節性プロモーターは、他のテトラサイクリン調節されるトランスアクチベーター例えば、Gossen,,M．及びBujard,H.(1992)Proc.Natl.Acad.Sci.USA 89:5547-5551に記載されたＴｃの不在時にｔｅｔオペレーターと結合する野生型Ｔｅｔリプレッサー融合蛋白質（ｔＴＡ）（図９Ａに示す）と共に用いることもできるということは、当業者には認識されよう。このトランスアクチベーターと共に用いる場合、このトランスアクチベーターをコードするヌクレオチド配列の自己調節された転写は、Ｔｃの不在時に刺激される。」（第３５頁第３〜２４行）
　
（ｂ）上記図９Ａ及び図９Ｂには，テトラサイクリン調節される転写アクチベーター（ｔＴＡ）の発現に対する自己調節的プロモーターの図式ダイヤグラムが記載されている。
　
（ｃ）「上記のようにトランスアクチベーター融合蛋白質をコードするこの発明の核酸を、宿主細胞中での融合蛋白質の発現に適した形態で組換え発現ベクター中に組み込むことができる。用語「宿主細胞中の融合蛋白質の発現に適した形態で」は、組換え発現ベクターが、核酸のｍＲＮＡへの転写及びそのｍＲＮＡの融合蛋白質への翻訳を与える様式で、融合蛋白質をコードする核酸に機能的に結合された１つ以上の調節配列を含むことを意味することを意図している。用語「調節配列」は、技術的に認識され且つプロモーター、エンハンサー及び他の発現制御要素（例えば、ポリアデニル化シグナル）を含むことを意図している。かかる制御配列は、当業者に公知であり、Goeddel，Gene Expression Technology: Methodsin Enzymology 185,（1991）Academic Press，カリフォルニア、San Diego在に記載されている。」（第３３頁第１６〜２６行）
　
（ｄ）「実施例１：  変異したＴｅｔリプレッサーの選択及びテトラサイクリン誘導可能な転写アクチベーターの構築
  テトラサイクリンの不在時ではなく存在時に標的ＤＮＡと結合する「リバース」Ｔｅｔリプレッサーを、本質的にHecht,B.等(1993)J.Bacteriology 175:1206-1210により記載されたように化学的突然変異誘発及び選択により生成した。野生型のＴｎ１０由来のＴｅｔリプレッサーをコードする一本鎖ＤＮＡ（コード鎖及び非コード鎖）を、亜硝酸ナトリウムを用いて化学的に突然変異誘発した。・・・
ｒＴｅｔＲ変異体を転写アクチベーターに変換するためには、ｒＴｅｔＲのアミノ酸３〜１３５をコードする３９９塩基対のＸｂａＩ／Ｅｃｏ４７III断片（即ち、変異した領域を包含する）を発現ベクターｐＵＨＤ１５−１の対応する制限断片と交換してｐＵＨＤ１７−１を造った。ｐＵＨＤ１５−１において、野生型ＴｅｔＲをコードするヌクレオチド配列を、単純ヘルペスウイルスＶＰ１６のＣ末端の１３０アミノ酸をコードするヌクレオチド配列にイン・フレームで結合する。これらのトランスアクチベーター配列は、上流側で、ＣＭＶプロモーター／エンハンサーと隣接し、下流側で、ＳＶ４０ポリ（Ａ）部位と隣接する（ｐＵＨＤ１５−１の構築は、米国特許出願第０８／０７６，７２６号及びGossen,M．及びBujard,H.(1992)Proc.Natl.Acad.Sci.USA 89:5547-5551に一層詳細に記載されている）。従って、ｐＵＨＤ１７−１において、リバースＴｅｔＲ変異体をコードするヌクレオチド配列を、イン・フレームで、ＶＰ１６配列に結合して、リバースＴｃ制御されるトランスアクチベーター（ここでは、ｔＴＡRと呼ぶ）を造る。」（第８８頁第２１行〜第９０頁下から２行）
　
　ここで，上記（ｄ）における大腸菌の野生型Ｔｎ１０由来のＴｅｔリプレッサーは，本願発明１における「原核性tetリプレッサー」に，また，上記（ｄ）における単純ヘルペスウイルスのビリオンタンパク質１６（ＶＰ１６）のＣ末端の１３０アミノ酸は，本願発明１における「真核性転写アクチベータータンパク質」に相当し，そして，上記（ａ）におけるＴｃの不在時にｔｅｔオペレーターと結合する野生型Ｔｅｔリプレッサー融合蛋白質（ｔＴＡ）は，本願発明１における「テトラサイクリントランスアクチベーター融合タンパク質」に相当するから，上記（ａ），（ｂ）及び（ｄ）より，先願明細書には，
　
「テトラサイクリントランスアクチベーター融合タンパク質をコードするポリヌクレオチド分子を含んでなる核酸分子であって，前記タンパク質が，原核性tetリプレッサーおよび真核性転写アクチベータータンパク質を含み，前記ポリヌクレオチド分子が，誘導性最小プロモーターに作動可能的に結合しており，前記プロモーターが，少なくとも１つのtetオペレーター配列を含有する，核酸分子。」
　
の発明（先願発明）が記載されているものと認められる。
　
（３）先願の優先権主張
　先願は，１９９４年７月１日付米国出願０８／２７０，６３７号，１９９４年７月１５日付米国出願０８／２７５，８７６号，１９９５年２月３日付米国出願０８／３８３，７５４号，及び，１９９５年６月７日付米国出願０８／４８６，８１４号を基礎としたパリ条約による優先権主張を伴うものであるが，これらのうち最先の，１９９４年７月１日付米国出願０８／２７０，６３７号（以下，「先願優先権基礎出願」という。）の明細書及び図面（以下，「先願優先権基礎出願明細書）という。）にも，上記（ａ）記載の事項は第１３頁第３２行〜第１４頁１２行に，上記（ｂ）記載の事項は図９に，上記（ｃ）記載の事項は第１２頁第３１行〜第１３頁第２行に，そして，上記（ｄ）記載の事項は第３６頁第１行〜第３７頁第１８行に，それぞれ全て記載されている。
　してみると，先願優先権基礎出願明細書にも，上記先願発明が記載されており，そして，該先願優先権基礎出願は先願発明についての，パリ条約の同盟国における最初の出願と認められ（パリ条約第４条Ｃ（２）），上記先願発明については，先願優先権基礎出願に基づく優先権の利益を享受することができるものである。
　したがって，先願優先権基礎出願は，特許法第１８４条の１３の規定により読み替えて適用される特許法第２９条の２の「当該特許出願の日前の他の特許出願」であって，本願優先日後に「１９７０年６月１９日にワシントンで作成された特許協力条約第２１条に規定する国際公開」がされたものに相当するものである。
　
（４）本願発明と先願発明との対比・判断
　
　本願発明１と上記先願発明とを比較すると，前者では，「翻訳開始のための最適な環境を提供する」ように，「前記テトラサイクリントランスアクチベーター融合タンパク質をコードするポリヌクレオチド分子のオープンリーディングフレームが，その５’末端で修飾され」ているのに対して，後者では，上記５’末端におけるそのような修飾に係る特定がなされていない点で相違する。
　
　しかしながら，タンパク質をコードする核酸分子につき，該タンパク質の発現のために，転写や翻訳に最適な環境を与えるように該核酸分子に対して適当な修飾を行うことは，先願の優先日前既に周知の技術的事項であり，そして，上記（ｃ）及び（３）に記載したとおり，先願明細書及び先願優先権基礎出願明細書のいずれにも，トランスアクチベーター融合タンパク質をコードする上記核酸分子を，宿主細胞中での融合タンパク質の発現に適した形態で，すなわち，組換え発現ベクターが核酸のｍＲＮＡへの転写及びそのｍＲＮＡの融合タンパク質への翻訳を与える様式で，融合タンパク質をコードする核酸に機能的に結合された，当業者に公知である発現制御要素等の１つ以上の調節配列を含むようにして，組換え発現ベクター中に組み込むことができることが記載されている。
　ここで，開始コドンであるＡＵＧ（ＤＮＡではＡＴＧ）周辺の翻訳開始に最適な配列は，コザック（ｋｏｚａｋ）のコンセンサス配列として先願の優先日前既に周知のものであり（例えば，「池原森男　外２名監訳，『廣川　化学と生物　実験ライン３４　動植物の遺伝子工学』（株）廣川書店，１９９５年４月２５日発行」の第３４８第１０行〜第３５１頁第９行），翻訳開始のための最適な環境を提供するべく，発現ベクター中の遺伝子の５’末端において，上記コザックのコンセンサス配列により開始コドンを修飾する手法は，融合タンパク質等の発現において，先願の優先日前既に頻用されていた（例えば，文献ａ「特表平５−５０３０００号公報」の第６頁右上欄末行〜同頁左下欄第５行，文献ｂ「特開平６−１９７７９９号公報」の第４頁段落番号【０００９】，文献ｃ「Nucleic Acid Res., 1992, Vol.20, No.7, pp.1785-1791」の第１７８６頁右欄第２〜５行）。そして，先願発明の発明者であるＧｏｓｓｅｎ及びＢｕｊａｒｄらも，先願の優先日前既に公知であった文献ｄ「Gene, 1994.04.01, Vol.141, No.1, pp.75-77」において，ルシフェラーゼタンパク質の発現に際し，その開始コドンに対して上記コザックのコンセンサス配列による修飾を行っているのであり，さらに，本願の優先日前既に公知であった文献ｅ「J. Virol., 1995 Apr., Vol.96, No.4, pp.2565-2573」の第２５６６頁左欄下から２行〜同頁右欄第１４行には，原核性tetリプレッサーを発現ベクターを用いて発現させる際，最適な翻訳開始のために，該tetリプレッサーの開始コドンを上記コザックのコンセンサス配列により修飾すること，該修飾の結果，メチオニン開始コドンに続いてアミノ酸のアラニンが挿入されることが記載されている。
　
　以上のことから，当業者が，先願発明について，翻訳開始のための最適な環境を提供するために，本願発明１の上記相違点に係る発明特定事項，すなわち，テトラサイクリントランスアクチベーター融合タンパク質をコードするポリヌクレオチド分子のオープンリーディングフレームについて，翻訳開始に最適な配列として知られるコザックのコンセンサス配列などの採用によって，その５’末端を修飾することは，周知慣用の手段である。
　
　そして，本願明細書の記載からは，本願発明１において上記相違点に係る技術的事項により，先願明細書の記載から予測できない新たな効果が奏せられるものともいえない。
　とすれば，上記相違点は，課題解決のための具体的手段における微差にすぎず，実質的な相違点とはいえない。
　
　したがって，本願発明１は，先願発明と同一である。
　
（５）出願人・発明者について
　先願の出願人は，「ベーアーエスエフ　アクツィエンゲゼルシャフト」，そして，先願の発明者は，「ブヤルト，ヘルマン」及び「ゴセン，マンフレート」である。一方，本願の出願人は，「ベーイーオー　メリュー」，そして，本願の発明者は，「ペロン，エルベ」，「ベゼム，フレデリク」，「ベダン，フレデリク」，「パラノース−バカラ，グローシア」，「コムリアン−プラデル，フローレンス」，「ジョリーヴェ−レイノー，コレット」及び「マンドラン，ベルナール」である。
　してみると，本願発明１の発明者が上記先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも，また，本願の出願時に，その出願人が上記先願の出願人と同一であるとも認められない。
　
（６）本件請求人の主張に対する反論
　本件請求人は，平成１８年１１月１６日付審判請求書の手続補正書において，本願発明は，先願に開示されない構成，すなわち「ポリヌクレオチド分子が５’末端で修飾され，翻訳開始のための最適な環境を提供するという構成」を有しており，とりわけ，本願明細書で具体的に開示されるような上述の５’末端の修飾は，本願優先日前に知られておらず，周知技術に該当しないものであると主張する。
　しかしながら，先願優先権基礎出願明細書に具体的に記載されていなくとも，上記構成がタンパク質を発現させる場合の周知慣用の手段であることは上記（４）において記載したとおりである。
　
　したがって，本件請求人の上記主張は採用できない。
　
　
第４　むすび
　
　以上のとおりであるから，本願発明１は，先願の特許法第１８４条の４第１項の国際出願日における国際出願の明細書，請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であって，しかも，本願発明１の発明者が上記先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも，また，本願の出願時に，その出願人が上記先願の出願人と同一であるとも認められないので，本願発明１は，特許法第１８４条の１３の規定により読み替えて適用される特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものであるから，その他の請求項に係る発明については判断するまでもなく，本願は拒絶すべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。