【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３１３６１２９号発明「核酸増幅反応モニター装置」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３１３６１２９号の請求項１〜７に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
Ｉ．手続の経緯　
（１）本件特許第３１３６１２９号の請求項１〜７に係る発明についての出願は、１９９２年５月６日（パリ条約による優先権主張１９９１年５月２日、米国）に国際出願された特願平４−１５８４５４号の一部を平成１０年２月２日に新たな特許出願（特願平１０−２１２３６号）としたものであって、平成１２年１２月１日にその発明について特許権の設定登録がなされ、この特許に対して、平成１５年１０月３０日付けで、バイオ−ラッド・ラボラトリーズ・インコーポレーテッドより本件特許無効審判が請求され、これに対し、平成１６年６月２４日付で、被請求人より答弁書並びに訂正請求書が提出され、これに対し、平成１６年８月２６日付で、請求人より弁駁書が提出されたものであり、その間、請求人より平成１６年４月３０日付、および６月９日付で上申書が提出され、被請求人より７月９日付で上申書が提出され、請求人より平成１７年１月１２日付、および１月２８日付で上申書が提出され、被請求人より平成１７年３月７日付で上申書が提出されている。　
　
II．訂正の適否　
１．訂正の内容　
　被請求人は本件特許明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めているところ、その内容は以下のとおりである。　
　特許請求の範囲の請求項３「複数の核酸増幅反応混合物を収容するようにされた、請求項１に記載の装置。」を、「複数の核酸増幅反応混合物を収容するようにされた、請求項１に記載の装置
であって、増幅前に存在する標的核酸量の定量のために使用される、装置
　
２．訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否　
（１）請求項３は請求項１を引用するものであり、その内容を読み込むと、請求項３は、「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターするための装置であって、１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための支持体を有する熱循環器、及び前記１又は複数の核酸増幅反応混合物に光学的に連係される光学系を有し、ここで該光学系は、前記１又は複数の核酸増幅反応混合物を閉じたままで各反応混合物からの光シグナル測定するために作用し得る検出器を有し、これにより、複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依存的変化を測定することが可能である、ことを特徴とする装置であって、複数の核酸増幅反応混合物を収容するようにされた装置。」というものである。　
　そうすると、上記訂正は、請求項３の「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターする装置」の使用態様を、「増幅前に存在する標的核酸量の定量」を行うために、「複数の核酸増幅反応混合物からの、複数の循環期間にわたる各光学シグナルの循環依存的変化」の測定値を得ることに特定するものといえるから、特許請求の範囲の減縮に該当するものである。　
（２）また、上記訂正事項に関連して、本件特許明細書には、「蛍光は、ＰＣＲ過程のサイクル間に測定可能であるから、ＰＣＲの指数相および生成物がプラトー相に達したサイクルが容易に決定され得る。より多くの標的ＤＮＡが、ＰＣＲの開始時点に存在するほど、より早く反応はプラトー相、すなわち生成物蓄積速度が減少し始める時点に達する。プラトーに達するに要するサイクル数は、試料中に存在する標的量に直接に関連するため、ＰＣＲ進行中における蛍光の監視は、少量のＤＮＡの定量に役立つ。」（特許明細書【００８５】）、「試料中の標的ＤＮＡが多いほど、反応物はより速く測定可能な蛍光増大を得、最終的には蛍光のプラトー水準に達する。事実、反応物の蛍光が測定可能に増大を開始した時点は、増幅前にどの程度標的が存在したかを示す効果的な定量的尺度である。」（特許明細書【０１０３】）、「増幅を通しての蛍光の連続的検出は、出発時に存在する標的量を反映する増幅プロフィールを与えた。」（特許明細書【０１２４】）等の記載があり、これらの記載は、請求項３の「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターする装置」により測定される「１又は複数の核酸増幅反応混合物からの、複数の循環期間にわたる各光学シグナルの循環依存的変化」の測定値を、「増幅前に存在する標的核酸量の定量」を行うために用いることを内容とするものであり、換言すれば、本件特許明細書には、「増幅前に存在する標的核酸量の定量」を行うために、「複数の核酸増幅反応混合物からの、複数の循環期間にわたる各光学シグナルの循環依存的変化」の測定値を得ることが記載されているといえる。　
　そうすると、上記訂正は、特許明細書または図面に記載した事項の範囲内のものである。　
（３）そして、上記訂正は、本件装置の使用態様を特定したものにすぎず、装置自体の構成が変わることはないから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。　
　
３．むすび　
　以上のとおりであるから、上記訂正は、平成６年改正前特許法第１３４条第２項ただし書きに適合し、平成１５年改正前特許法第１３４条第５項において準用する平成６年改正前特許法第１２６条第２項の規定に適合するので、当該訂正を認める。　
　
III．当事者の主張　
１．請求人の主張　
（１）請求人は、平成１５年１０月３０日付の審判請求書において、訂正前の本件特許の請求項１〜７に係る発明について、「これらの特許を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、証拠方法として下記の甲第１号証ないし甲第１０号証を提出して、その理由を、概略、以下のとおり主張している。　
　「本件特許の請求項１〜７に係る発明は、本件特許の優先日より前に発行されていた甲第８号証刊行物に記載された発明と同一であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反して特許を受けたものであり、同法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである。」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　記　
甲第１号証：特許公報（特許第３１３６１２９号）　
甲第２号証：細胞工学、１９８９年３月号、商品広告「ＰＥＲＫＩＮ  ＥＬＭＥＲ  ＣＥＴＵＳ  ＤＮＡ  Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ  Ｓｙｓｔｅｍ」（１９８９年３月１日発行）　
甲第３号証：実験医学増刊、「ＰＣＲとその応用」、商品広告「ＰＥＲＫＩＮ  ＥＬＭＥＲ  ＣＥＴＵＳ  ＤＮＡ  Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ  Ｓｙｓｔｅｍ」（１９９０年６月２０日発行）　
甲第４号証：ＴａＫａＲａカタログ「Ｒｅａｇｅｎｔｓ  Ｆｏｒ  Ｇｅｎｅｔｉｃ  Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ  Ｒｅｓｅａｒｃｈ」１９９０年版（宝酒造株式会社発行）　
甲第５号証：ＴａＫａＲａの「ＢＩＯ  ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ  ＣＡＴＡＬＯＧ」１９９２年版（宝酒造株式会社発行）　
甲第６号証：宝酒造株式会社作成　商品パンフレット「ＰＥＲＫＩＮ  ＥＬＭＥＲ  ＣＥＴＵＳ  ＤＮＡ  Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ  Ｓｙｓｔｅｍ」（平成２年ころ）　
甲第７号証：宝酒造株式会社「ＰＣＲテクノロジー　−ＤＮＡ増幅の原理と応用−」（１９９０年１０月１日発行）　
甲第８号証：進化の研究についてのレポート、マックス・プランク生物物理化学研究所、生化学動態研究部、１９９１年４月２０日発行、およびその表紙、巻頭言、目次および４８〜５６頁の抄訳　
甲第９号証：「進化の研究についてのレポート（ＲＥＰＯＲＴ  ＯＮ  ＥＶＯＬＵＴＩＯＮＲＲＥＳＥＡＲＣＨ）」の位置づけ、刊行日等について宣言した、Ｄｒ．Ｒｕｔｈｉｌｄ  Ｗｉｎｋｌｅｒ−Ｏｓｗａｔｉｓｈによる、２０００年１２月２０日付の宣誓供述書およびその訳文　
甲第１０号証：東京化学同人発行の生化学辞典（第２版）（１９９０年１１月２２日発行）、１０３４ページ　
（２）請求人は、また、平成１６年８月２６日付の弁駁書に添付して、以下の甲号証を提出している。　
甲第１１号証：（保全異議申し立てにおける乙第１８号証）　
　　アイゲン博士の２０００年１２月２０日付宣誓供述書　
甲第１２号証：（保全異議申し立てにおける乙第１９号証）　
　　ギュンター博士の２０００年１２月２０日付宣誓供述書　
甲第１３号証：（保全異議申し立てにおける乙第２０号証）　
　　アイゲン博士の供述書　
甲第１４号証：（保全異議申し立てにおける乙第２１号証）　
　　「ＲＥＰＯＲＴ  ＯＮ  ＴＨＥ  ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ  ＷＯＲＫＳＨＯＰ」（１９９１年６月）　
甲第１５号証：（保全異議申し立てにおける乙第２２号証）　
　　審査基準　平成６年１２月発行　
甲第１６号証の１：（保全異議申し立てにおける乙第２３号証の１）　
　　欧州特許付与に関する条約の抜粋　２００４年２月１８日アクセス　
甲第１６号証の２：（保全異議申し立てにおける乙第２３号証の２）　
　　欧州特許付与に関する条約の和訳の抜粋　２００３年４月発行　
甲第１７号証の１：（保全異議申し立てにおける乙第２４号証の１）　
　　「Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ  Ｃｌｏｎｉｎｇ−Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ  Ｍａｎｕａｌ−１」の抜粋および抄訳　１９８９年発行　
甲第１７号証の２：（保全異議申し立てにおける乙第２４号証の２）　
　　「Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ  Ｃｌｏｎｉｎｇ−Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ  Ｍａｎｕａｌ−３」の抜粋および抄訳　１９８９年発行　
甲第１８号証の１：（保全異議申し立てにおける乙第２５号証の１）　
　　２０００年１０月３０日付ファクシミリ送信票および訳文　２０００年１０月３０日　
甲第１８号証の２：（保全異議申し立てにおける乙第２５号証の２）　
　　ＥＰ０５８３２６５に対する異議手続きにおける異議申立人による反論申請書および抄訳　２０００年１０月１２日　
甲第１９号証：（保全異議申し立てにおける乙第２７号証）　
　　「ＤＮＡ  Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ」の抜粋および訳文　１９７４年発行　
甲第２０号証：（保全異議申し立てにおける乙第２８号証）　
　　「Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ  Ｅｔｈｉｄｉｕｍ  Ｂｒｏｍｉｄｅ  Ｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ  ｏｆ  ＲＮＡ  Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ」および抄訳　１９７３年２月２７日発行　
甲第２１号証：（保全異議申し立てにおける乙第２９号証）　
　　ビーブリッヒャー博士の宣誓供述書および訳文　２００４年６月１０日作成　
甲第２２号証：（保全異議申し立てにおける乙第３０号証）　
　　ヨーロッパ特許ＥＰ０５８３２６５に対する欧州特許庁における異議手続きの包袋の抜粋および抄訳　
甲第２３号証：第一次無効審判（無効２００２−３５３９９）の答弁書（「第一次答弁書」）　
甲第２４号証：第一次無効審判の審理において、平成１５年７月３日に提出された口頭審理陳述要領書（「第一次要領書」）　
甲第２５号証：第一次無効審判の審理において、平成１５年７月３１日に提出された上申書（「第一次上申書」）　
甲第２６号証：マグローヒル科学技術用語大辞典、改訂第３版、表紙、１１９４頁、１８３８頁、および奥付　
甲第２７号証：ＪＩＳ工業用語大辞典、第５版、表紙、１５０８頁、２２６１頁、および奥付　
甲第２８号証：Ｎｏｏｎａｎらの文献（Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，１９９０年９月発行、Ｖｏｌ．８７，ｐｐ．７１６０−７１６４　
甲第２９号証：ＲｏｂｉｎｓｏｎとＳｉｍｏｎの文献（Ｎｕｃｌｅｉｃ  Ａｃｉｄｓ  Ｒｅｓｅａｒｃｈ，Ｖｏｌ．１９，Ｎｏ．７，ｐ．１５５７−１５６２，１９９１年４月１１日発行）　
甲第３０号証：ＰＣＲテクノロジー　−ＤＮＡ増幅の原理と応用−（１９９０年１０月１日発行）の「第１部　方法論の基礎」「第１章　ＰＣＲのデザインと至適条件の設定」　
甲第３１号証：特許権侵害差し止め請求事件である平成１４年（ワ）第９５０３号の原告第一準備書面　
（３）請求人は、また、平成１７年１月１２日付の上申書、および、平成１７年１月２８日付の上申書に添付して、以下の甲号証を提出している。　
甲第３２号証：ヘルビング弁理士の２００４年１２月２１日付宣誓供述書および訳文　
甲第３３号証の１：欧州特許庁からヘルビング弁理士への２００５年１月１０日付のレターおよび訳文　
甲第３３号証の２：欧州特許庁異議部による欧州特許０８７２５６２の異議決定理由書および訳文　２００５年１月７日　
甲第３３号証の３：欧州特許庁異議部のもとで２００４年１２月７日に行われた欧州特許０８７２５６２異議事件の口頭審理の議事録および訳文　
甲第３４号証：上記口頭審理に際し欧州特許庁異議部で記録した証拠採取の記録調書および訳文　
甲第３５号証：アイゲン博士の２００４年９月１９日付宣誓供述書および訳文　
甲第３６号証：欧州特許０８７２５６２の異議審理における証拠整理表　
２．被請求人の主張　
　被請求人は、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求め、証拠方法として下記の乙第１号証ないし乙第１５号証を提出している。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　記　
乙第１号証：（保全異議申し立てにおける甲第１１号証）　
　　リンデマン博士の２０００年１２月１９日付宣誓書　
乙第２号証：（保全異議申し立てにおける甲第１２号証）　
　　シュヴィーンホルスト博士の２０００年１２月１８日付宣誓書　
乙第３号証：（保全異議申し立てにおける甲第１３号証）　
　　ヴォシウス特許事務所の弁理士ザビック博士からアイゲン教授への２０００年８月３０日付書簡　
乙第４号証：（保全異議申し立てにおける甲第１４号証）　
　　アイゲン教授の秘書からザビック博士への２０００年９月５日付書簡　
乙第５号証：（保全異議申し立てにおける甲第１５号証）　
　　マックスプランク研究所の図書館長からの２００２年３月２６日付書簡　
乙第６号証：（保全異議申し立てにおける甲第１６号証）　
　　ＵＢ／ＴＩＢ図書館からの２００２年３月２２日付書簡　
乙第７号証：（保全異議申し立てにおける甲第１７号証）　
　　低ザクセン州大学図書館からの２００２年３月２５日付書簡　
乙第８号証：（保全異議申し立てにおける甲第１８号証）　
　　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ  ｏｆ  Ｓｐｅｃｉｆｉｃ  ＤＮＡ  ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ  ｂｙ ｆｌｕｏｒｅｃｅｃｅ  ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ：Ａ  ｃｏｌｏｒ  ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎ  ａｓｓａｙ（Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，８６巻、９１７８−９１８２頁、１９８９年１２月）　
乙第９号証：（仮処分申し立てにおける技術説明書に添付された参考資料）　
　　「細胞工学別冊、目で見る実験ノートシリーズ、新版　バイオ実験　イラストレーテッド　３＋　本当に増えるＰＣＲ」、表紙、４８−４９頁および奥付　
乙第１０号証：（保全異議申し立てにおける甲第２０号証）　
　　独和辞典、博友社、２０５頁および奥付き　
乙第１１号証：（保全異議申し立てにおける甲第２１号証）　
　　生化学辞典　第２版、６３５頁および奥付　
乙第１２号証：（保全異議申し立てにおける甲第２２号証）　
　　Ａｕｓｕｂｅｌら、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ  Ｃｌｏｎｉｎｇ−Ａ−Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ  Ｍａｎｕａｌ−３、１９８９、表紙、目次のｘｘｘｉ頁、Ｅ．５〜Ｅ．７　
乙第１３号証：（保全異議申し立てにおける甲第２５号証）　
　　スティーブン　ディックマンの２００５年２月２５日付宣誓供述書　
乙第１４号証：（保全異議申し立てにおける甲第２６号証）　
　　バーバラ　シュレーダーの２００５年２月２４日付宣誓供述書　
乙第１５号証：（保全異議申し立てにおける甲第２３号証）　
　　Ｓｃｈｏｂｅｒら（ＢｉｏＴｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，ｖｏｌ．１８，Ｎｏ．４，（１９９５）ｐ６５２−６５８）　
　
IV．当審の判断　
１．本件発明　
　平成１６年６月２４日付の上記訂正請求は上述のとおり容認されるべきものであるから、本件請求項１〜７に係る発明（以下「本件発明１〜７」という。）は、上記訂正請求により訂正された特許明細書の特許請求の範囲の請求項１〜７に記載された、以下のとおりのものである。　
　【請求項１】　複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターするための装置であって、１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための支持体を有する熱循環器、及び前記１又は複数の核酸増幅反応混合物に光学的に連係される光学系を有し、ここで該光学系は、前記１又は複数の核酸増幅反応混合物を閉じたままで各反応混合物からの光シグナル測定するために作用し得る検出器を有し、これにより、複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依存的変化を測定することが可能である、ことを特徴とする装置。　
　【請求項２】　単一の核酸増幅反応混合物のみを収容するようにされた、請求項１に記載の装置。　
　【請求項３】　複数の核酸増幅反応混合物を収容するようにされた、請求項１に記載の装置であって、増幅前に存在する標的核酸量の定量のために使用される、装置。　
　【請求項４】　前記検出器が蛍光発生シグナル検出するように作用する、請求項１〜３のいずれか１項に記載の装置。　
　【請求項５】　前記検出器が、各反応混合物からの光シグナルを集めるための１又は複数の光ファイバーリードを有する、請求項１〜４のいずれか１項に記載の装置。　
　【請求項６】　前記１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための１又は複数の反応容器をさらに有する、請求項１〜５のいずれか１項に記載の装置。　
　【請求項７】　前記検出器が、各反応混合物からの光シグナルを集めるための１又は複数の光ファイバーリードを有し、そして各光ファイバーリードが、前記１又は複数の反応容器の各々の透明な又は半透明なキャップと光学的に連係するようにされている、請求項６に記載の装置。　
　
２．請求人の主張する無効理由　
　請求人の主張は、　
（２−１）甲第８号証は、遅くとも本件優先日より前である１９９１年４月２０日には頒布された刊行物であり、且つ、　
（２−２）本件発明１〜７は、甲第８号証に記載された発明である、　
から、本件発明１〜７は、特許法第２９条第１項第３号に違反して特許されたものであり、特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきものである、というものである。　
　
３．被請求人の反論　
　これに対し、被請求人は、　
（３−１）甲第８号証は、本件優先日より前に頒布された刊行物ではなく、　
（３−２）本件発明１〜７は、甲第８号証に記載された発明ではない、　
から、本件発明１〜７は、特許法第２９条第１項第３号に違反して特許されたものではない、と主張する。　
　
４．甲第８号証は、本件優先日前に頒布された刊行物といえるか、否かについて　
（４−１）甲第８号証は、表紙に「進化の研究についてのレポート　生化学動態研究部　マックス・プランク生物物理化学研究所　ゲッティンゲン　１９９０」と記載された、表紙、巻頭言、目次および本文７０ページからなるレポートであり、巻頭言には、「このリポートは、ゲッティンゲンのマックス・プランク生物物理化学研究所、生化学動態研究部での分子自立形成に関して行われた研究を記載する。…マンフレッド・アイゲン　ゲッティンゲン、１９９０年１２月２０日」と記載されている。　
　
（４−２）請求人は、これにつき、審判請求書および弁駁書において、審判請求書に添付した甲第９号証、また、弁駁書に添付した甲第１１〜１４号証、甲第１８号証の２および甲第２１、２２号証を引用して、甲第８号証は、１９９１年４月１８〜２０日開催の国際会議”Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ−ｎａｔｕｒａｌ  ａｎｄ  ｕｎｎａｔｕｒａｌ−ｉｎ  ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”の期間中に一般に公開されたものであるから、本件優先日（１９９１年５月２日）前に頒布された刊行物である旨、主張する。　
　請求人の引用する甲号証は、以下のとおりのものである。　
（４−２−１）甲第９号証は、マックス・プランク生物物理化学研究所においてアイゲン教授の研究チームの研究者として勤務する、Ｗｉｎｋｌｅｒ−Ｏｓｗａｔｉｓｈ博士による、本件特許とは無関係の別特許である欧州特許０５８３２６５の異議申し立て事件に際し、欧州特許庁に対し提出された、２０００年１２月２０日付の宣誓供述書であり、　
「（ｉ）アイゲン教授の研究チームでの私の研究によって、私は、同封物１として添付する報告書を知っている。　
（ｉｉ）私の知識によれば、この報告書は、研究チームの内部研究記録として書かれており、アイゲン教授の明らかな指示によりＭＰＧの内部用としてのみ使用された。　
（ｉｉｉ）私の知識によれば、その報告書は、ゲッティンゲンのマックス・プランク生物物理化学研究所で１９９１年４月１８〜２０日に開催された国際会議”Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ−ｎａｔｕｒａｌ  ａｎｄ  ｕｎｎａｔｕｒａｌ−ｉｎ  ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”の期間中に、初めて一般に公開された。」　
と記載されている。そして当該宣誓供述書に添付された同封物１は、甲第８号証のレポートの表紙と、本文の４８、４９ページおよび５３〜５５ページであると認められる。　
（４−２−２）甲第１１号証は、マックス・プランク生物物理化学研究所のアイゲン教授による、上述の欧州特許０５８３２６５の異議申し立て事件に際し、欧州特許庁に対し提出された、２０００年１２月２０日付の宣誓供述書であり、　
「（ｉ）私は、同封物１として添付する報告書を、１９９０年末に、マックス・プランク生物物理化学研究所における私の研究チームの内部研究記録として作成した。　
（ｉｉ）この報告書は、１９９１年１月に行われる評価のための研究所の顧問会に委ねられ、したがってＭＰＧの内部用としてのみ使用された。　
（ｉｉｉ）この報告書は、ゲッティンゲンのマックス・プランク生物物理化学研究所で１９９１年４月１８〜２０日に開催された国際会議”Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ−ｎａｔｕｒａｌ  ａｎｄ  ｕｎｎａｔｕｒａｌ−ｉｎ  ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”の期間中に、初めて一般に公開された。」　
と記載されている。　
（４−２−３）甲第１２号証は、１９８９年春から１９９１年夏まで、マックス・プランク生物物理化学研究所においてアイゲン教授の研究チームの共同研究者として働いた、ギュンター博士による、上述の欧州特許０５８３２６５の異議申し立て事件に際し、欧州特許庁に対し提出された、２０００年１２月２０日付の宣誓供述書であり、　
「（ｉ）アイゲン教授の研究チームでの私の研究によって、同封物１として添付する報告書を知っている。　
（ｉｉ）この報告書は、研究チームの内部研究記録として作成され、アイゲン教授の明らかな指示によりＭＰＧの内部用としてのみ使用されたはずである。　
（ｉｉｉ）私には、この報告書が外部の者に欧州特許０５８３２６５の優先日以前に入手可能になったとは知らされていない。」　
と記載されている。　
（４−２−４）甲第１３号証は、アイゲン教授による供述書であり、　
「（ｉ）私は、「進化の研究についてのレポート」生化学動態研究部、マックス・プランク生物物理化学研究所、ゲッティンゲン、１９９０年、という冊子の著者であり、　
（ｉｉ）上記冊子は、ゲッティンゲンにて１９９１年４月１８から２０日に開催された会議”Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ−ｎａｔｕｒａｌ  ａｎｄ  ｕｎｎａｔｕｒａｌ−ｉｎ  ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”の参加者に配布された。」　
旨、記載されている。　
（４−２−５）甲第１４号証は、表紙に「国際ワークショップ・レポート　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ−ＮＡＴＵＲＡＬ  ＡＮＤ  ＵＮＮＡＴＵＲＡＬ−ＩＮ  ＢＩＯＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　１９９１年４月１８〜２０日、マックス・プランク生物物理化学研究所、ゲッティンゲン、ドイツにて開催」と記載されたレポートであり、その「まえがき」には、「”Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ−Ｎａｔｕｒａｌ  ａｎｄ  Ｕｎｎａｔｕｒａｌ−ｉｎ  Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”という表題のもと、国際ワークショップが１９９１年４月１９日および２０日にゲッティンゲン／ドイツにおいて開催された。最新のトピックである”応用分子進化”およびそのバイオテクノロジーにおける応用の展望について議論するため、ヨーロッパ各国および米国の約３０人の科学者が、マックス・プランク生物物理化学研究所の同業者および製薬業界を代表する人々と一堂に会した。…ゲッティンゲン　１９９１年６月　マンフレッド・アイゲン」と記載されている。　
（４−２−６）甲第１８号証の２は、上述の欧州特許０５８３２６５に対する異議手続きにおける異議申立人による反論申請書であり、異議申立人であるＢＡＳＦ社が、「Ａ．ショーバー（１９９０年）：大規模な平行進化の実験：進化の研究についてのレポート１９９０、マックス・プランク生物物理化学研究所　生化学動態研究部、ゲッティンゲン、５３〜５５頁」を異議の証拠Ｄ２として提出していたことが記載されている（第１頁のＥｎｔｇｅｇｅｎｈａｌｔｕｎｇｅｎの項）。　
（４−２−７）甲第２１号証は、１９７３年から１９９４年まで、マックス・プランク生物物理化学研究所の生化学動態研究部の一員であったビーブリッヒャー博士の、２００４年６月１０日付の宣誓供述書であり、　
「（ｉ）私は、１９９０年のゲッティンゲンのマックス・プランク生物物理化学研究所の生化学動態研究部の研究を記述した「進化の研究についてのレポート」という製本された冊子（付属書Ｉ）に掲載された「自己増殖するＲＮＡの突然変異連続体」という論文の著者である。上記冊子は、上記研究部の部員が、アイゲン教授の指揮の下に行った研究の成果を記載した論文の集成であり、マックス・プランク・ソサエティに対する同部の研究報告として作成された。　
（ｉｉ）上記冊子の表紙、序文、目次および論文本文の１〜７０ページは、１９９１年４月１８から２０日にゲッティンゲンにおいて開催された国際会議”Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ−Ｎａｔｕｒａｌ  ａｎｄ  Ｕｎｎａｔｕｒａｌ−ｉｎ  Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”の参加者に配布された。その会議の目的は、「国際ワークショップ・レポート　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ−Ｎａｔｕｒａｌ  ａｎｄ  Ｕｎｎａｔｕｒａｌ−ｉｎ  Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」（付属書ＩＩ）の１〜２頁にある序文から分かるように、進化に関する生物工学の分野において先導的なグループの成果の交換および活動の調整であった。上記ワークショップ・レポートには、招待された参加者および研究部からの出席者と同様に研究会のプログラムも記載されている。　
（ｉｉｉ）我々研究部の最も関連する成果は、ポスターのみならず、アイゲン教授の口頭による発表および製本された冊子の形で、上記研究集会において紹介された。…
（ｉｖ）私が知る限りでは、１９９１年４月１８から２０日にゲッティンゲンにおいて開催された上記会議の期間中、主催者のスタッフによって、参加者の数に対応する部数の上記冊子が会議の机上に置かれ、参加者に対しその他の書類および名札と共に手渡されました。上記の冊子の取り扱いについては、会議の参加者に対する明示又は暗黙の指示は一切ありませんでした。すなわち、会議のすべての参加者は、会議の後、上記の冊子を自由に持ち帰って、保管し、利用し、複写し、かつ譲渡することが出来た。」　
旨、記載されている。そして、上記宣誓書に添付された附属書Ｉは、甲第８号証と同じ文書であり、付属書ＩＩは、甲第１４号証と同じ文書である。　
（４−２−８）甲第２２号証は、上述の欧州特許０５８３２６５に対する欧州特許庁における異議手続きの包袋の抜粋であり、本件において甲第９、１１、１３号証および乙第１、２号証として提出された各宣誓供述書が、上記異議手続きにおいて、異議申立人ＢＡＳＦ社がＤ２を異議の証拠として提出したのに対し、それが異議対象の特許の優先日前に公開されていないことを立証するために作成された経緯が記載されている。　
　
（４−３）被請求人は、これに対し、答弁書、平成１６年７月９日付および平成１７年３月７日付の上申書において、答弁書に添付した乙第１〜７号証、乙第１０号証および平成１７年３月７日付の上申書に添付した乙第１３〜１５号証を引用して、後述の（４−４−１）〜（４−４−３）に記載する３点を上げて、甲第８号証は、マックス・プランク研究所の内部報告書であって、本件優先日より前に頒布された刊行物ではないと反論している。　
　このうち、答弁書および平成１６年７月９日付上申書における被請求人の反論は、審判請求書および請求人が提出した平成１６年４月３０日付、および６月９日付上申書に添付した参考資料（本件特許に基づく仮処分決定に対する保全異議申し立て事件（平成１５年（モ）第１５０４５号）の保全異議申立書、債務者第１〜３準備書面、および債務者が提出した証拠）に記載された請求人の主張に対してなされたものである。　
　そして、請求人がその後弁駁書に添付して提出した甲第１１〜１４号証および甲第１８号証の２は、保全異議申し立てにおける乙第１８〜２１号証および乙第２５号証の２として請求人の上記上申書に添付した参考資料に含まれており、被請求人は、答弁書および平成１６年７月９日付上申書において、これらの証拠に基づく請求人の主張に対しても実質的に反論しているが、本審決では、被請求人の上記主張における保全異議申し立ての乙号証の引用を、対応する本件の甲号証の表示に改めて記載する。　
　当審は、上記答弁書および上申書が被請求人から提出された後、請求人の提出した弁駁書を平成１６年９月２日付で被請求人に送付したが、その際、当該弁駁書に新たに添付した甲第２１、２２号証も被請求人に送付している。したがって、平成１７年３月７日付の被請求人の上申書は、これらの甲号証をも念頭に置いたものであると認められる。　
　被請求人が引用する乙号証は、以下のとおりのものである。　
（４−３−１）乙第１号証は、１９８１年〜１９９４年の期間、マックス・プランク生物物理化学研究所のアイゲン教授の部門で協力者として働いていた、リンデマン博士による、上述の、本件特許とは無関係の別特許である欧州特許０５８３２６５の異議申し立て事件に際し、欧州特許庁に対し提出された、２０００年１２月１９日付の宣誓供述書であり、　
「（ｉ）私はアイゲン教授の部門における分子の進化的最適化の分野において仕事をしていたので、同封物１として添付された報告書を知っている。　
（ｉｉ）この報告書は、部門０８０（生物化学動力学、アイゲン教授）の内部書類として作成され、この部門の様々な研究室の仕事を記録していた。　
（ｉｉｉ）アイゲン教授は、その書類が作成される前および作成された後において、その書類そのものまたはその書類中の情報を第三者（特にサンタフェ研究所のスチュワート・カウフマンまたは彼の協力者）が入手できるようにしてはならないと私に厳しく指示した。　
（ｉｖ）私は、この報告書が外部の人物に利用可能にされたことを知らない。」　
旨、記載されている。　
（４−３−２）乙第２号証は、１９８７年〜１９９２年の期間、マックス・プランク生物物理化学研究所のアイゲン教授のワーキンググループで協力者として働いていた、シュヴィーンホルスト博士による、上述の欧州特許０５８３２６５の異議申し立て事件に際し、欧州特許庁に対し提出された、２０００年１２月１８日付の宣誓供述書であり、　
「（ｉ）私はアイゲン教授のワーキンググループにおける分子の進化的最適化の分野において仕事をしていたので、同封物１として添付された報告書を知っている。　
（ｉｉ）この報告書は、このワーキンググループの内部書類として作成され、私は、アイゲン教授から、この報告およびその内容を第三者（特にサンタフェのスチュワート・カウフマンまたは彼の協力者を含む）が入手できるようにしてはならないとの厳しい指示を受けた。　
（ｉｉｉ）私は、この報告書が外部の人物に利用可能にされたことを知らない。」　
旨、記載されている。　
（４−３−３）乙第３号証は、ヴォルカー　ヴォシウス博士弁理士事務所・弁護士事務所のザビック博士弁理士が、マックス・プランク生物物理化学研究所のアイゲン教授に宛てた、２０００年８月３０日付の書面であり、　
「２０００年８月２９日の電話について、「Ｒｅｐｏｒｔ  ｏｎ  Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ  Ｒｅｓｅａｒｃｈ」のコピーを私どもに提供頂きますよう依頼致します。この報告書の最初の頁を添付します。更に、この会議に誰が参加したのかをご教示下さい。」　
と記載されている。　
（４−３−４）乙第４号証は、マックス・プランク生物物理化学研究所のアイゲン教授から、Ｖ．ヴォシウス博士弁理士事務所のザビック博士に宛てた、２０００年９月５日付けの書面であり、　
「貴殿からの問い合わせにつき、貴殿から依頼頂いた報告書は、マックス・プランク研究所の内部報告書であり、この形式では公開されていないことをお知らせ致します。」　
と記載され、レヒテン秘書の署名がされている。　
（４−３−５）乙第５号証は、マックス・プランク生物物理化学研究所のオットー−ハーン図書館のロイゼ館長が、Ｖ．ヴォシウス博士弁理士事務所のグルント博士に宛てた、２００２年３月２６日付けの書面であり、　
「「Ｒｅｐｏｒｔ  ｏｎ  Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ  Ｒｅｓｅａｒｃｈ」との表題の１９９０年１２月のアイゲン教授の報告書は、電子的な様式でも、書面の様式でも、オットー−ハーン図書館に所蔵されていないことを確認した。」　
旨、記載されている。　
（４−３−６）乙第６号証は、大学図書館ハノーバーおよび技術情報図書館の定期刊行物受け入れ部のボック−グラペンティン部長が署名した、２００２年３月２２日付けの書面であり、　
「アイゲン教授による１９９０年１２月のマックス・プランク生物物理化学研究所の「Ｒｅｐｏｒｔ  ｏｎ  Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ  Ｒｅｓｅａｒｃｈ」は、印刷された様式でも、電子的な様式でも、大学図書館ハノーバーおよび技術情報図書館（ＵＢ／ＴＩＢ）に受け入れられていないことを確認した。」　
旨、記載されている。　
（４−３−７）乙第７号証は、Ｖ．ヴォシウス博士弁理士事務所のグルント博士の、低ザクセン州大学図書館宛ての２００２年３月２２日付の書面に対する、公文書図書館館長プフロットによる、２００２年３月２５日付の返答の書面であり、　
「アイゲン教授によるマックス・プランク生物物理化学研究所の１９９０年１２月の「Ｒｅｐｏｒｔ  ｏｎ  Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ  Ｒｅｓｅａｒｃｈ」が、貴図書館の電子的データ処理により記録されていないこと、およびそれが貴図書館において利用可能ではないという事実を確認する書面を頂きたい。もしこのことが真実でなければ、記録された日付およびこの報告書が貴図書館において利用可能になった日付を教示されたい。」との問い合わせに対し、　
「当図書館は上記表題を所有していない。」と返答した旨が記載されている。　
（４−３−８）乙第１０号証は、独和辞典の「Ｂｅｒｉｃｈｔ」の項であり、訳語として「報告、報知」と記載されると共に、「〜ｅｍｆａｎｇｅｎ，報告を受ける」、「〜ａｂｆａｓｓｅｎ，報告書を作成する」等の用法が挙げられている。　
（４−３−９）乙第１３号証は、Ｎａｔｕｒｅのレポーターとして１９９１年４月１８日〜２０日のワークショップに出席した、スティーブン　ディックマンによる、２００５年２月２５日付の宣誓供述書であり、　
「（ｉ）私は、このワークショップのすべてのセッションに参加した。　
（ｉｉ）私は、この刊行物は、１９９１年４月のワークショップにおいて利用可能にされなかったと信じる。私は、参加者がこのワークショップに到着したときにこのレポートが参加者に配布されなかったこと、および、このワークショップの期間中の他のいずれの時間においてもこれが頒布されなかったことを信じる。　
（ｉｉｉ）私はレポーターであったので、出席したミーティングにおけるすべての書類を集めることが仕事であり、本件冊子が利用可能にされていたのであれば、確実にコピーを作成したはずである。このワークショップの後、私は、このワークショップで学んだ技術に関して２件の記事を書いたが、この記事を書いたとき、私は本件冊子のコピーを有していなかったことから、私がこのレポートをワークショップで受け取らなかったことが確認される。　
（ｉｖ）私は、ビーブリッヒャー博士の供述書に関し、本件冊子がワークショップの参加者に配布されたことに同意しない。この会議の目的が意見の自由な交換であったこと、およびその内容が機密でなかったことについては、同意する。」　
旨、記載されている。　
（４−３−１０）乙第１４号証は、当時、ＶＣＨフェアラクスゲゼルシャフトｍｂＨの科学編集者であり、１９９１年４月１８日〜２０日のワークショップに出席した、バーバラ　シュレーダーによる、２００５年２月２４日付の宣誓供述書であり、　　
「（ｉ）私は、このワークショップのすべてのセッションに参加した。　
（ｉｉ）私は、このレポートのコピーをそのワークショップまたはそれ以外の時において受け取った記憶がない。私は、このレポートの受領について、具体的な、明確な記憶を有しておらず、また、曖昧な観念も有していない。　
（ｉｉｉ）私の目的は、科学者の観点からこのワークショップを報告することであった。このワークショップの後、私は、このワークショップで学んだ技術に関して記事を書いたが、この記事は、明らかに本件冊子ではなく、「国際ワークショップレポート」中にみられる多くの詳細な事柄および参考文献を反映している。このことは、私に本件冊子を受け取った記憶がないことと整合する。」　
旨、記載されている。　
（４−３−１１）乙第１５号証は、１９９５年に発行されたＢｉｏＴｅｃｈｎｉｑｕｅｓに掲載された、Ａ．ショーバー、Ｍ．アイゲンらによる「進化的バイオテクノロジーにおける将来的なツールとしてのマルチチャンネルＰＣＲおよび連続トランスファー機械」という表題の論文であり、６５６頁右欄下４行〜６５７頁左欄１２行には、「反応容器を密封し、そして直ちに氷冷した。サンプルを滅菌マイクロシリンジで取り出した後に、それぞれ隣接する５つの反応ウエルの内容物を保存しておき、１００μＬ容量のウルトラマイクロキュベット中で蛍光測定をするために十分な溶液を提供した。３０℃で増幅中のエチジウムブロマイドの蛍光増大を測定することにより、サーモスタット付き蛍光計ＬＳ５ＢにおいてＱＢポリメラーゼによるＲＮＡ増幅をモニターした。」と記載されている。　
　
（４−４−１）被請求人は、「甲第８号証は、「公衆に対し頒布により公開することを目的として複製されたもの」ではないから、刊行物ではない。」と主張し、以下の点から、甲第８号証は、マックス・プランク研究所の内部報告書として作成され、本件特許の優先日前に外部者が利用可能な状態におかれたことはなく、公衆（不特定人）にとって入手可能な文献ではなかったことが明らかであり、特許法第２９条第１項第３号にいう刊行物には該当しない、と主張する。　
（ｉ）甲第９、１１、１２号証において、甲第８号証はもともとマックス・プランク研究所の内部研究記録として作成され、そのように使用されてきたと供述されていること。　
（ｉｉ）乙第１、２号証において、甲第８号証の共同作成者であるリンデマン博士およびシュヴィ−ンホルスト博士も、甲第８号証はマックス・プランク研究所生物物理学部門の内部報告書として作成されたこと、アイゲン教授から作成の前後を問わず第三者の利用が可能にならないよう指示されたこと、外部者に利用可能になったことは知らないことを供述していること。このことは、両博士が同研究所で働いていた時期から見て、１９９４年ころまでは甲第８号証が外部者に利用可能になったことはないことを示すものである。　
（ｉｉｉ）乙第３、４号証において、フォシウス特許事務所のザビック弁理士が米国アプライド社の依頼を受け、２０００年８月３０日にアイゲン教授に甲第８号証のコピーの提供を依頼したところ、アイゲン教授の秘書レヒテン氏は、甲第８号証はマックス・プランク研究所の内部報告書であるから公開されなかった旨、返書していること。　
（ｉｖ）乙第５、６、７号証において、フォシウス特許事務所のグルント弁理士が２００２年３月２２日に、マックス・プランク研究所の図書館、ドイツの基礎科学、化学、情報、数学および物理学の中央専門図書館（ＵＢ／ＴＩＢ）および低ザクセン州大学図書館に問い合わせたところ、これらの図書館には甲第８号証が所蔵されていない旨の回答を受けたこと。　
（４−４−１−２）しかしながら、　
（ｉ）甲第８号証が当初はマックス・プランク研究所の内部研究記録として作成されたものであったことと、その後当該記録が刊行物として頒布されることとは、直接関連がないから、甲第９、１１、１２号証についての被請求人指摘のことから直ちに甲第８号証が頒布された刊行物でないといえないことは明らかである。　
（ｉｉ）また、乙第１、２号証は、甲第１８号証の２および甲第２２号証によれば、甲第９、１１、１２号証と同じく、欧州特許０５８３２６５に関する欧州特許庁の異議手続きで、異議申立人ＢＡＳＦ　ＡＧ（以下、「ＢＡＳＦ社」という。）により本件配布冊子の一部が異議対象の特許発明の特許性を争う資料として提出されたのに対し、当該冊子が異議対象の特許についての優先日である１９９１年４月１６日以前に公開されておらず、先行技術とはなり得ないことを立証する目的で、当該異議対象の特許の特許権者代理人により提出されたものである。　
　そして、これらのうち、甲第９、１１号証では、同封物１として添付する報告書が、「ゲッティンゲンのマックス・プランク生物物理化学研究所で１９９１年４月１８〜２０日に開催された国際会議”Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ−ｎａｔｕｒａｌ  ａｎｄ  ｕｎｎａｔｕｒａｌ−ｉｎ  ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”（以下、「本件ワークショップ」という。）の期間中に、初めて一般に公開された。」と供述されているのに対し、甲第１２号証には、「私には、この報告書が外部の者に欧州特許０５８３２６５の優先日以前に入手可能になったとは知らされていない。」と供述され、乙第１、２号証では、「アイゲン教授から、その書類が作成される前および作成された後において、その書類そのものまたはその書類中の情報を第三者（特にサンタフェ研究所のスチュワート・カウフマンまたは彼の協力者）が入手できるようにしてはならないと厳しく指示された」旨、および、「この報告書が外部の人物に利用可能にされたことを知らない」旨が供述されているだけであり、同封物１が本件ワークショップの期間中に公開されたことは供述されていない。　
　しかしながら、これらの甲および乙号証は、本来、本件冊子が１９９１年４月１６日以前に公開されていないことを立証することを目的として作成されたものであり、本件冊子がその後公開されたかどうかを供述することは、これらの甲および乙号証の趣旨から見れば必ずしも必要ではないことであるから、甲第９、１１号証において、「同封物１として添付する報告書が本件ワークショップの期間中に初めて公開された」旨をあえて供述したことには信憑性が認められる。一方、甲第１２号証および乙第１、２号証ではこの点について触れていないことは、格別不自然なことではない。　
　また、乙第１、２号証における、「アイゲン教授から、その書類が作成される前および作成された後において、その書類そのものまたはその書類中の情報を第三者が入手できるようにしてはならないと厳しく指示された」旨の供述は、上述の異議に係る欧州特許０５８３２６５がアイゲン教授の発明に係るものであることを考慮すると、その特許出願の優先日である１９９１年４月１６日当時の状況を述べたものとも解され、その後、「同封物１として添付する報告書が本件ワークショップの期間中に初めて公開された」ことと矛盾するものともいえない。　
　更に、乙第１、２号証における、「この報告書が外部の人物に利用可能にされたことを知らない」旨の供述は、供述者が知らなかったことを示すに留まるものである。　
（ｉｉｉ）乙第３、４号証のやりとりは、マックス・プランク研究所としては、甲第８号証を、部外者にコピーを作成の上、これを提供するという形では公開していないと回答したことを示すに留まり、このことと、甲第８号証が本件ワークショップにて頒布されたことが矛盾するとはいえない。　
（ｉｖ）乙第５、６、７号証は、甲第８号証の冊子が、いくつかの特定の図書館に所蔵されていないことを立証するにすぎず、これをもって、甲第８号証が本件特許の優先日前に頒布されていないとはいえない。　
　
（４−４−２）被請求人は、また、以下の点を挙げて、甲第８号証については、本件ワークショップにおいて頒布されたことについての立証がなされていないだけでなく、むしろ配布されなかったことが推認されるから、「本件ワークショップで甲第８号証が配布された事実は認められない。」と主張する。　
（ｉ）乙第１、２号証において、リンデマン博士およびシュヴィ−ンホルスト博士は、宣誓書作成の２０００年１２月１９日および１８日の時点において、甲第８号証が公開されたことは知らないと供述していること。両博士は甲第８号証の作成に関与しており、甲第８号証が公開されれば当然にそのことを知っているはずである。特に、リンデマン博士は本件ワークショップに参加しており、本件ワークショップにおいて甲第８号証が配布、公開されたのであれば、そのことを知らないはずがない。　
（ｉｉ）甲第１２号証において、ギュンター博士も、本件ワークショップに参加していながら、本件ワークショップにおいて甲第８号証が配布、公開されたとは述べていないこと。甲第８号証が本件ワークショップの間またはその後に実際に配布されたか否か、あるいは外部の者に入手可能になったか否かについて、ギュンター博士が何ら明確な知識を持っていないことは、明らかである。　
（ｉｉｉ）甲第９、１１号証においては、「本件ワークショップにおいて同封物１が公開された」とされているが、公開とは、文書の頒布に限らず口頭で第三者に伝達した場合も含まれ、この記載からは、同封物１の頒布の事実を推認することができない。甲第１４号証にも、同封物１が配布されたことを明示する記載も、窺わせる記載もない。ドイツ語の「Ｂｅｒｉｃｈｔ」は、報告書よりも報告の意味で使用されることが多いから、「Ｂｅｒｉｃｈｔ」が公開されたという表現から、請求人のいうように、宣誓書の内容を、報告書という文書が頒布されたと解することはできない。　
（ｉｖ）甲第９、１１、１２号証に添付されたのは、甲第８号証の４８、４９，５３、５４、５５頁だけにすぎないから、それ以外の頁については、頒布の経緯が立証されていない。　
（ｖ）甲第１３号証は、作成経緯が全く不明確であり、その供述を信用することはできない。甲第１３号証は、ＦＡＸされた原稿にアイゲン教授が署名をしただけのものであり、文面は英語であり、作成日付すら記載されておらず、宣誓したうえで供述したものでもない。アイゲン教授が慎重に甲第１３号証を作成したとは思えない。また、その内容は、小冊子がいつ配布されたか述べていない。　
（ｖｉ）甲第１４号証には、甲第８号証が配布されたことを示唆する表現は全くなく、本件ワークショップにおける甲第８号証の配布の事実を推認させるものではない。むしろ、本件ワークショップにおけるマックス・プランク研究所の発表者は、アイゲン教授とマクカスキル博士だけであり、かりに甲第８号証が配布されたとしても、甲第８号証全体ではなく、アイゲン教授とマクカスキル博士の論文部分が配布されたに留まると解するのが自然であり、発表者ではないショーバーやシュトルンクの論文が配布された可能性はきわめて低い。甲第１４号証には、各講演のアブストラクトが再収録されているが、そこには、ショーバーやシュトルンクの論文のアブストラクトを含んでおらず、且つその他に資料を配付したとは一切述べていない。　
　また、学会などでの配布物には、その表紙などにその学会名、日時、場所などが明記されるのが通常であるが、甲第８号証にはそのような記載がない。　
（ｖｉｉ）乙第１３、１４号証において、本件ワークショップの参加者として甲第１４号証に記載されている、当時「Ｎａｔｕｒｅ」誌のジャーナリストであったスティーブン　ディックマン氏、およびドイツ人ジャーナリストのバーバラ　シュレーダー氏が、被請求人の米国代理人の問い合わせに対して、本件ワークショップにおいて甲第８号証は頒布されなかったと述べている。　
（ｖｉｉｉ）乙第１５号証は、ショーバー博士が甲第８号証の自らの論文をより詳細に論じた１９９５年発表の論文であるにもかかわらず、その中で甲第８号証については一切触れられていない。　
（４−４−２−２）しかしながら、　
（ｉ）上述の欧州特許０５８３２６５に関する欧州特許庁の異議手続きで、異議申立人ＢＡＳＦ社が本件配布冊子の５３〜５５頁を異議の証拠として提出しており、これにつき、欧州特許０５８３２６５の特許権者は、当該証拠がマックス・プランク研究所の意に反して公開された等の争いをしていないと認められることからみて、少なくとも当該異議申し立て前のいずれかの時点で甲第８号証が公開されていたことが推認される。　
　また、乙第３号証において、米国アプライド社の依頼を受けたザビック弁理士からアイゲン教授に対して、本件配布冊子および国際会議について問い合わせがされていることからも、２０００年８月２９日の時点で、米国アプライド社に本件冊子の存在が知られていたことは明らかである。　
　このような状況を考慮すると、乙第１、２号証が作成された２０００年１２月１９日および１８日の時点において、両博士が「この報告書が外部の人物に利用可能にされたことを知らない」旨、供述したのは、単に両博士がこの報告書が公開されたことを知らなかったことを示すに留まるものである。　
（ｉｉ）上述のとおり、甲第１２号証は、本来、本件冊子が１９９１年４月１６日以前に公開されていないことを立証することを目的として作成されたものであり、本件冊子がその後公開されたかどうかを供述することは、甲第１２号証の趣旨から見れば必ずしも必要ではないことであるから、甲第１２号証において、本件ワークショップの出席者であるギュンター博士がこの点について触れていないことは、格別不自然なことではない。　
（ｉｉｉ）甲第９、１１号証には、「同封物１として添付するＢｅｒｉｃｈｔ」と記載されているから、当該「Ｂｅｒｉｃｈｔ」が「報告」ではなく「報告書」であることは明らかであり、また、当該「Ｂｅｒｉｃｈｔ」が本件ワークショップにおいて公開されたと記載されているのであるから、本件ワークショップで公開されたのが文書である「報告書」であることは、甲第９、１１号証の記載から明らかである。　
（ｉｖ）甲第９、１１、１２号証の各供述書に同封物１として添付されているものは、甲第８号証全体ではなく、その一部の頁のみであるが、これは、これらの供述書が、上述の欧州特許０５８３２６５に関する欧州特許庁の異議手続きで、異議申立人ＢＡＳＦ社が本件配布冊子の５３〜５５頁を異議の証拠として提出した（甲第１８号証の２参照）のに対し、それが異議対象の特許の優先日前に公開されていないことを立証するために作成されたことに基づくものである。したがって、このことをもって、直ちに本件ワークショップにおいて公開されたものは甲第８号証の上記一部のみであるということにはならない。　
（ｖ）甲第１３号証は、請求人によれば、本件特許を巡る訴訟に関し、本件配布冊子が本件特許の優先日より前に頒布されたことを立証するために作成された証拠であり、欧州特許庁における欧州特許０５８３２６５の異議申し立て手続きにおいて提出された甲第１１号証とは立証の趣旨が異なるものであるから、供述者は改めてその内容を十分に吟味して作成したとするのが普通であり、供述者がその内容に注意することなく署名したとの被請求人の主張にも特に根拠はない。　
（ｖｉ）甲第１４号証は、本件国際会議における主要な発表について記載したものにすぎず、例えばポスターセッションにおいて具体的にいかなる資料に基づきいかなる内容の発表がなされたのか、また、ジェネラル・ディスカッションにおいて具体的にいかなる資料に基づきいかなる内容の討論が行われたのか記載されていないから、甲第１４号証に本件冊子に関する記載がないことをもって、甲第８号証が本件ワークショップにおいて公開されなかったとはいえない。また、学会などでの配布物であれば、その表紙などに必ずその学会名、日時、場所などが明記されるともいえない。　
（ｖｉｉ）乙第１３、１４号証においては、本件ワークショップの出席者である２名のジャーナリストが、本件ワークショップにおいて本件冊子を受け取らなかったと信じる、あるいは受け取った記憶がないと、宣誓供述しているが、一方で、甲第９、１１号証においては、本件特許とは別件の異議事件において、本件ワークショップで報告書が公開されたことが宣誓供述され、甲第１３号証においては、本件ワークショップの参加者に本件冊子が配布されたことが供述されており、特にこれらのうち甲第１１、１３号証は、甲第８号証の報告書を作成した研究チームのリーダーであり、本件ワークショップのホストを務めたアイゲン教授によるものであり、その信頼性は極めて高いものと認められること、また、甲第２１号証において、本件ワークショップで本件冊子が配布されたことが、その具体的な態様を含め、詳細に宣誓供述されていることからすると、当該乙号証の供述をもって、直ちに本件ワークショップで本件冊子が配布されなかったとすることはできない。　
（ｖｉｉｉ）自らの後の文献である乙第１５号証において甲第８号証を引用しなかったとしても、そのことが、甲第８号証が頒布された刊行物ではないことを直ちに意味するものではない。　
　
（４−４−３）被請求人は、更に、かりに甲第８号証が本件ワークショップにおいて配布されていたとしても、昭和５５年７月４日最高裁判決民集３４巻４号５７０頁によれば、刊行物とは「少なくとも公開されて公衆の自由な閲覧に供されなければならない」ものであるのに、本件ワークショップには、招待メンバーとマックス・プランク研究所研究員のみが参加しており、不特定のものが参加できた会議ではなく、また、甲第８号証は、本件ワークショップ終了後、公衆が容易に閲覧できる状態ではなかったのであり、公衆の閲覧の可能性がないから、その配布は、公衆に対し頒布により公開することを目的とした複製の頒布に当たらず、「本件ワークショップにおいて甲第８号証が配布されていたとしても刊行物性は認められない。」と主張する。　
（４−４−３−２）しかしながら、　
（ｉ）請求人の提出した甲第９号証および甲第１１号証の供述によれば、「同封物１として添付する報告書が、本件ワークショップの期間中に、初めて一般に公開された」のであり、甲第１３号証の供述によれば、「「進化の研究についてのレポート」生化学動態研究部、マックス・プランク生物物理化学研究所、ゲッティンゲン、１９９０年、という冊子が、本件ワークショップの参加者に配布された。」のであり、また、甲第２１号証の供述によれば、「「進化の研究についてのレポート」という製本された冊子全体（表紙、序文、目次および論文本文の１〜７０ページ）が、本件ワークショップの参加者に配布された。」のであるところ、上述のとおり、被請求人は、これらの供述内容の信憑性を疑うに足る証拠を示していない。そうすると、これらの供述から、本件冊子の全体、すなわち甲第８号証に相当するものが、本件ワークショップにおいて配布されたものと認められる。　
（ｉｉ）そして、甲第２１号証において供述され、また、甲第１４号証にも示されるように、本件ワークショップは、進化に関する生物工学の分野において先導的なグループの成果の交換および活動の調整を目的として行われたものであり、ワークショップ・レポート（甲第１４号証）に掲載された招待参加者および研究部からの出席者リストには、当該分野の関連企業、雑誌、大学等の研究機関からの多数の出席者名が記載されている。　
　そして、甲第２１号証の供述によれば、「本件ワークショップの期間中、主催者のスタッフによって、参加者の数に対応する部数の上記冊子が会議の机上に置かれ、参加者に対しその他の書類および名札と共に手渡された。上記の冊子の取り扱いについては、会議の参加者に対する明示又は暗黙の指示は一切なかった。すなわち、会議のすべての参加者は、会議の後、上記の冊子を自由に持ち帰って、保管し、利用し、複写し、かつ譲渡することが出来た。」のである。　
　被請求人は、これに関連して、上申書において、「かりに甲第８号証が本件ワークショップにおいて配布されていたとすれば、事実として甲第８号証が配布された形跡が残されていないことからして、参加者に守秘義務が課されたと解される。」、「守秘義務のないマスコミ関係者に甲第８号証が配布されたのであれば、本件ワークショップおよび甲第８号証についての記事が雑誌等に掲載されるはずである。しかし、そのような記事はないのであるから、甲第８号証が守秘義務なく配布されたことはあり得ない。」と主張するが、甲第８号証に関する記事が雑誌等に掲載されなかったとしても、そのことから甲第８号証が守秘義務なく配布されなかったとはいえない。　
（ｉｉｉ）そうすると、甲第２１号証の供述により、本件配布冊子は、複数部数が、本件ワークショップにおいて、本件配布冊子の内容に関連の深い企業、雑誌、大学等の研究機関からの出席者に対し、その利用処分につき何らの制限も加えることなく配布されたものと認めることができる。　
　そして、このような守秘義務のない出席者は、配布冊子について、配布者に対してその処分について何の義務も負わないという点から見て、公衆に該当するものと認められる。　
　したがって、甲第８号証は、「公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書であって、頒布されたもの」といえるから、特許法第２９条第１項第３号の頒布された刊行物に該当するものである。　
　被請求人の引用する最高裁判決は、「公衆に対し頒布により公開することを目的として複製されたものであるということができるものは、必ずしも公衆の閲覧を期待してあらかじめ公衆の要求を満たすことができるとみられる相当程度の部数が原本から複製されて広く公衆に提供されているようなものに限られるとしなければならないものではなく、右原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、且つ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される体制が整っているならば、公衆からの要求をまってその都度原本から複写して交付されるものであっても差し支えないと解するのが相当である。」と判示したものであり、被請求人指摘の「少なくとも公開されて公衆の自由な閲覧に供されなければならない」との箇所は、相当程度の部数の複製が公衆に提供されていない場合における「原本」について述べたものであって、相当程度の部数の複製が、関連企業のみならず、雑誌、大学等の研究機関からの出席者に対しても、守秘義務を課すことなく配布されたと認められる本件とは、その前提が異なるものであるから、本件に直ちに適用されるものではない。　
　
（４−５）以上のとおりであるから、当事者の主張および提出された証拠によれば、甲第８号証は、本件優先日前に頒布された刊行物であるというのが相当である。　
　
５．本件発明１〜７が甲第８号証に記載されているといえるか、否かについて　
（５−１）甲第８号証の記載　
　「進化の研究についてのレポート」という表題のレポートであり、本文は「Ｉ．Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」と「ＩＩ．Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ  ｒｅｐｏｒｔｓ」の二部に分かれ、ＩＩ部は「ＩＩ．１　進化の理論」、「ＩＩ．２　進化実験」、「ＩＩ．３　進化バイオテクノロジー」の３章からなり、「ＩＩ．３．１」〜「ＩＩ．３．８」の項から構成される「ＩＩ．３　進化バイオテクノロジー」の章には、以下の記載がある。　
「ＩＩ．３．３　ＩＮ  ＶＩＴＲＯでの進化実験の制御と自動化　グンター・シュトルンク」の項に、「典型的な実験では、自己複製性ＲＮＡ以外はすべての構成成分を含有する２０μｌの溶液に対して、約１０１１分子を有するＲＮＡ擬−種を、低温で（＜０℃）接種する。ＲＮＡ増加は、レプリカーゼ活性に対して最適な温度（約３０℃）で、接種した溶液をインキュベートすることにより開始する。一定のＲＮＡ濃度まで達した後、約１０１２ＲＮＡ分子を含有する部分試料を、新鮮な複製用混合物に移す。」（５２頁２〜８行）、「この機械において、ＲＮＡ増加を、１チャンネルの高感度グラスファイバー蛍光計を使用してオンラインでモニターする。蛍光計は特に、少量サンプル中の蛍光を、溶液にふれることなく測定し、したがって交差夾雑を回避するように構築した。ＲＮＡ濃度の測定は、エチジウムブロマイドが核酸の二本鎖領域中に挿入されたことによる、エチジウムブロマイドの蛍光増強に基づく。個体群サイズを調節することに加えて、この技術により、進化実験の間により速く増加するＲＮＡ擬−種の出現をオンラインで検出することができる。」（５２頁２１〜２８行）と記載され、　
「ＩＩ．３．４　大規模な平行進化の実験　アンドレアス・ショーバー」の項に、「全てのサーモスタット付きステーションは、高い熱容量を有する大きなアルミブロックから構築される。それらは、加熱装置または冷却装置を備える。サンプルキャリアは、アルミニウムからできているが、しかし銀の熱伝導性のほうがより高いため、銀に置換したものも計画されている。サンプルキャリアは、薄いプラスチックでできた使い捨てマルチウェルチャンバーを支持する。薄い箔で中身が入ったマルチウェルチャンバーをシールすることにより、交差夾雑を防止する。この箔は非常に光透過性が高く、核酸の増加をマルチチャンネル蛍光計により観察することができる。サンプルキャリアは、アルミニウムブロックに一体的に組み込まれたバキュームシステムにより、アルミニウムブロック上に引きつけられる。したがって、急速な温度変化が行われるときに低い熱抵抗が保証される。アルミニウムブロックの温度は、大きな熱容量を有するため、ほとんど変化しない。この技術は、高速ポリメラーゼ連鎖反応を行うために構築されたプロトタイプではすでにうまく使用されている。」（５４頁下４行〜５５頁１０行）、「急速な温度変化をできるようにするこの進化装置は、複数の核酸増幅反応（ＰＣＲ）（Ｍｕｌｌｉｓ  ｅｔ  ａｌ．，１９８７）を同時に行うことができるように容易に改造することができる。他のＰＣＲ装置とは対照的に、この装置では、全てのウエルにおける温度経過が一定になることが保証され、そして大幅で急速な温度変化が可能とされる：５０℃を超える温度の急激な変化を数秒以内で行うことができる。さらに、蛍光計により、核酸増幅のオンラインモニタリングが可能になる。ＬｉｎｄｅｍａｎｎおよびＧｕｎｔｈｅｒにより行われた予備的実験では、核酸濃度を、蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定することができ、そのことにより増幅反応は妨害されない、ということが示された。マルチチャンネル蛍光計は、ＰＣＲによる特異的な核酸の存在を検出しあるいはその特異的な核酸の濃度を測定するために必要とされる努力を大幅に減少させるだろう。」（５５頁１６〜２６行）と記載され、　
「ＩＩ．３．５　マルチチャンネル蛍光計　ロルフ・グンター」の項に、「蛍光は、高出力Ａｒ＋レーザーにより励起される。励起光は、光ファイバーにより全てのサンプルに導かれる。…蛍光放射は、独立した複数のファイバー（ウェーブガイド）により集められる。検出器部位では、それらファイバーは一緒にまとめられて、規則的なパターンが得られる。ペルティエ冷却型ＣＣＤカメラは、ファイバー末端から出射する光強度を測定する。」（５６頁４〜１５行）と記載されている。　
（５−２）本件発明１について　
（５−２−１）本件発明１は、上述のとおり、「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターするための装置であって、１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための支持体を有する熱循環器、及び前記１又は複数の核酸増幅反応混合物に光学的に連係される光学系を有し、ここで該光学系は、前記１又は複数の核酸増幅反応混合物を閉じたままで各反応混合物からの光シグナル測定するために作用し得る検出器を有し、これにより、複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依存的変化を測定することが可能である、ことを特徴とする装置。」というものである。　
（５−２−２）これに対して、複数の熱循環にわたって核酸を増幅する、例えばＰＣＲなどの反応方法は、本件優先日当時すでに当業者に周知であり、そのための「１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための支持体を有する熱循環器に複数の核酸増幅反応混合物をセットし、これに複数の熱循環を加えて、核酸を増幅させる装置」も、甲第２号証ないし甲第７号証にも記載されているように、当業者によく知られていたものである（例えば、甲第７号証には、３７頁以降の「自動ＰＣＲ装置」の項に、「（２）温度サイクリング装置型：全工程を通してサンプルをサンプルホルダーの同じ場所においたままにし、ソフトウェアで制御された加温冷却システムによって温度をサイクルさせる。」（３７頁１２〜１４行）、「第２のタイプは、完全一体型の自動ＰＣＲ専用機である。…ＴａｑポリメラーゼがＰＣＲに用いられるようになってから、ＰＣＲ専用機が…開発された。…この装置には、サンプルをセットするブロックの加温冷却に半導体素子が使用された。既製のコントローラでサイクリングを制御し、インキュベーション時間およびブロック温度の両方をモニターした。この装置はうまく機能した」（３９頁６〜１４行）と記載されている。また、例えば、甲第２号証の商品広告には、「４８サンプルを同時処理できる」旨（左下欄）、記載されている。）。　
　そして、甲第８号証には、「全てのサーモスタット付きステーションは、高い熱容量を有する大きなアルミブロックから構築される。それらは、加熱装置または冷却装置を備える。…サンプルキャリアは、薄いプラスチックでできた使い捨てマルチウェルチャンバーを支持する。…サンプルキャリアは、アルミニウムブロックに一体的に組み込まれたバキュームシステムにより、アルミニウムブロック上に引きつけられる。したがって、急速な温度変化が行われるときに低い熱抵抗が保証される。アルミニウムブロックの温度は、大きな熱容量を有するため、ほとんど変化しない。この技術は、高速ポリメラーゼ連鎖反応を行うために構築されたプロトタイプではすでにうまく使用されている。」（５４頁下４行〜５５頁１０行）と、「反応混合物を収容するための支持体を有する、急速な温度変化を可能とする加熱または冷却器」が「高速ポリメラーゼ連鎖反応を行うために」使用されることが記載され、また、「急速な温度変化をできるようにするこの進化装置は、複数の核酸増幅反応（ＰＣＲ）（Ｍｕｌｌｉｓ  ｅｔ  ａｌ．，１９８７）を同時に行うことができるように容易に改造することができる。他のＰＣＲ装置とは対照的に、この装置では、全てのウエルにおける温度経過が一定になることが保証され、そして大幅で急速な温度変化が可能とされる：５０℃を超える温度の急激な変化を数秒以内で行うことができる。」（５５頁１６〜２０行）と、当該「反応混合物を収容するための支持体を有する、急速な温度変化を可能とする加熱または冷却器」を用いて、複数の核酸増幅反応（ＰＣＲ）を同時に行うことができることが記載されており、これらの記載によれば、甲第８号証にも、本件優先日当時、周知であった、上述の「１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための支持体を有する熱循環器に複数の核酸増幅反応混合物をセットし、これに複数の熱循環を加えて、核酸を増幅させる装置」が開示されていることは明らかである。　
　そして、甲第８号証の「ＩＩ．３．４」には、「核酸濃度を、蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定する」ことが記載され、その具体的な手段として、「蛍光計により、核酸増幅のオンラインモニタリングが可能となる」と記載され、「マルチチャンネル蛍光計は、ＰＣＲによる特異的な核酸の存在を検出しあるいはその特異的な核酸の濃度を測定するために必要とされる努力を大幅に減少させるだろう」と記載されており（５５頁１６〜２６行）、これらの記載における、「核酸濃度をＰＣＲの間測定する」、「核酸増幅のオンラインモニタリングする」とは、「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターする」ことに他ならず、また、「核酸濃度を、蛍光指示薬を用いて測定する」、「蛍光計により、核酸増幅のオンラインモニタリングを行う」とは、「核酸増幅反応混合物からの光シグナル測定するために作用し得る検出器を有し、これにより、複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依存的変化を測定する」ことに他ならない。　
　そして、同じく甲第８号証の「ＩＩ．３．４」には、核酸増幅反応混合物からの光シグナルを測定する際に、「薄い箔で中身が入ったマルチウェルチャンバーをシールすることにより、交差夾雑を防止する。この箔は非常に光透過性が高く、核酸の増加をマルチチャンネル蛍光計により観察することができる。」と記載され（５４頁下４行〜５５頁１０行）、当該記載は、「核酸増幅反応混合物を収容したマルチウエルチャンバーを光透過性の箔によりシールし、当該シールを介してマルチチャンネル蛍光計により核酸の増加を観察する」こと、換言すれば、「核酸増幅反応混合物に光学的に連係される光学系を有し、ここで該光学系は、前記核酸増幅反応混合物を閉じたままで各反応混合物からの光シグナル測定する」ことに他ならない。　
　そうすると、甲第８号証には、「１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための支持体を有する熱循環器に複数の核酸増幅反応混合物をセットし、これに複数の熱循環を加えて、核酸を増幅させる装置」において、「核酸増幅反応混合物からの光シグナル測定するために作用し得る検出器を有し、これにより、複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依存的変化を測定する」ことにより、「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターする」こと、及び、その際に、「核酸増幅反応混合物に光学的に連係される光学系を有し、ここで該光学系は、前記核酸増幅反応混合物を閉じたままで各反応混合物からの光シグナル測定する」こと、が記載されているといえる。　
（５−２−３）してみると、甲第８号証には、「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターするための装置であって、１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための支持体を有する熱循環器、及び前記１又は複数の核酸増幅反応混合物に光学的に連係される光学系を有し、ここで該光学系は、前記１又は複数の核酸増幅反応混合物を閉じたままで各反応混合物からの光シグナル測定するために作用し得る検出器を有し、これにより、複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依存的変化を測定することが可能である、ことを特徴とする装置。」が、記載されているといえるから、本件発明１と甲第８号証に記載された発明を対比すると、両者の構成に差異はない。　
（５−２−４）これにつき、被請求人は、答弁書および平成１６年７月９日付上申書において、以下の２点を挙げて、甲第８号証は本件発明の主要な構成要件を開示しておらず、更に甲第８号証の開示は実施可能性に欠けるため、甲第８号証は本件特許発明の新規性を否定する先行技術文献ではなく、本件特許は新規性を欠くものではないと主張する。　
（５−２−４−１）被請求人の主張する第１の点は、甲第８号証は、本件発明１の備える構成要件Ａ「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターするための装置であって」、およびＥ「これにより、複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依存的変化を測定することが可能である」を開示していない、というものである。　
　しかしながら、上述のとおり、甲第８号証には、「１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための支持体を有する熱循環器に複数の核酸増幅反応混合物をセットし、これに複数の熱循環を加えて、核酸を増幅させるＰＣＲ装置」が開示されているといえるところ、甲第８号証の「ＩＩ．３．４」には、「核酸増幅のオンラインモニタリングが可能になり」、「核酸濃度を蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定できる」と記載されている。そして、ＰＣＲが「複数の熱循環により核酸を増幅する反応」であることは甲第８号証が頒布された当時、当業者に周知であるから、甲第８号証の上記「ＰＣＲの間」、「核酸増幅のオンラインモニタリングが可能」との記載が「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターする」ことができることを意味することは明らかであり、「核酸濃度を蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定できる」との記載が「複数の循環期間にわたって核酸濃度に対応する各光学シグナルの循環依存的変化を測定する」ことが可能であることを意味することは明らかである。
　そして、甲第８号証中の「ＩＩ．３．４」には、上述のとおり、「核酸増幅のオンラインモニタリングを可能」とするための具体的手段として、「マルチチャンネル蛍光計」を用い、これにより「核酸増幅反応」が起こるマルチウェルチャンバーを観察することが記載され、また、甲第８号証の「ＩＩ．３．５」には、「マルチチャンネル蛍光計」の具体的な構成が記載されており（５６頁４〜１５行）、このようなオンラインモニタリング手段が上記ＰＣＲ装置に適用できることは自明である。　
　してみると、甲第８号証には、本件発明１の上記構成要件ＡおよびＥを具備するＰＣＲ装置が開示されているといえるから、被請求人のこの主張は理由がない。　
（５−２−４−２）請求人の主張する第２の点は、甲第８号証は、その装置に使用される蛍光指示薬の具体的内容など実験の条件も開示していないため実施不能であるから、本件特許の新規性を喪失させるものではない、というものである。　
　しかしながら、甲第８号証の「ＩＩ．３．４」には、「ＬｉｎｄｅｍａｎｎおよびＧｕｎｔｈｅｒにより行われた予備的実験では、核酸濃度を、蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定することができ、そのことにより増幅反応は妨害されない、ということが示された。」（５５頁１６〜２６行）と、ＰＣＲ反応の間、蛍光指示薬を用いて核酸濃度を測定できたことが記載されている。　
　一方、甲第８号証の「ＩＩ．３．３」には、「ＲＮＡ増加は、レプリカーゼ活性に対して最適な温度（約３０℃）で、接種した溶液をインキュベートすることにより開始する。」（５２頁２〜８行）と記載され、また、「ＲＮＡ濃度の測定は、エチジウムブロマイドが核酸の二本鎖領域中に挿入されたことによる、エチジウムブロマイドの蛍光増強に基づく。個体群サイズを調節することに加えて、この技術により、進化実験の間により速く増加するＲＮＡ擬−種の出現をオンラインで検出することができる。」（５２頁２１〜２８行）と、エチジウムブロマイドが核酸の二本鎖領域中に挿入されることによる蛍光増強に基づく二本鎖核酸の濃度の測定が、オンラインで可能であることが記載されており、これらの記載は、エチジウムブロマイドがＲＮＡレプリカーゼによるＲＮＡ１本鎖を鋳型とする二本鎖合成反応を妨害しないことを示唆するものである。　
　甲第８号証は、著者の異なる複数の「項」からなるものであり、「ＩＩ．３．３」項と「ＩＩ．３．４」項も著者が異なるが、これらを含む「ＩＩ．３」章は、進化バイオテクノロジーに関し、核酸増幅反応をオンラインモニタリングすることに関するものである点で共通しているから、「ＩＩ．３」章に含まれるこれらの「項」の記載内容は相互に関連して読まれるべきものである。　
　そして、エチジウムブロマイドは二本鎖のＤＮＡを蛍光標識する試薬として最も普通に用いられていたものであり、甲第８号証の「ＩＩ．３．３」には、上述のとおり、ＲＮＡにおいては二本鎖合成反応を妨害しないことが記載され、これによりＤＮＡにおいても二本鎖合成反応を妨害しないであろうことは十分に示唆されている。　
　してみると、甲第８号証の「ＩＩ．３．４」の上記記載は、蛍光指示薬として例えばエチジウムブロマイドを用い、通常の操作条件により核酸増幅反応を行うことを開示しているといえる。そして、被請求人は、通常の操作条件ではエチジウムブロマイドを用いても当該反応中に核酸濃度を測定することができないと主張するものでもない。　
　したがって、被請求人のこの主張も採用できない。　
（５−２−４−３）被請求人は、また、平成１７年３月７日付上申書において、甲第８号証の著者の後の論文である乙第１５号証に、核酸増幅のオンラインモニタリングを行ったことが記載されていないから、甲第８号証の核酸増幅のオンラインモニタリングについての記載は実施可能性が欠けていると主張する。　
　しかしながら、乙第１５号証に記載がないことをもって、直ちに甲第８号証に核酸増幅のオンラインモニタリングが実施可能に記載されていないということにはならない。　
　そして、甲第８号証には、先に指摘したとおり、「エチジウムブロマイド」（ＩＩ．３．３）及び「マルチチャンネル蛍光計」（ＩＩ．３．４及びＩＩ．３．５）が具体的に記載されている。これらの記載に基づけば、当業者であれば核酸増幅のオンラインモニタリングを実施できると認められる。　
（５−２−５）以上のとおりであるから、本件発明１は、甲第８号証に記載された発明である。　
　
（５−３）本件発明２について　
（５−３−１）本件発明２は、「単一の核酸増幅反応混合物のみを収容するようにされた、請求項１に記載の装置。」というものである。　
（５−３−２）これに対して、上述のとおり、甲第８号証には、請求項１に記載された装置が記載されている。そして、当該装置は核酸増幅反応混合物を収容する容器を複数セットすることができるものであり、当該装置において、収容する核酸増幅反応混合物の数を単一とするか、複数とするかは、当業者がその使用目的などに応じて適宜に設定すればよいことであり、甲第８号証に記載されているに等しい事項である。　
（５−３−３）従って、本件発明２は、甲第８号証に記載された発明である。　
　
（５−４）本件発明３について　
（５−４−１）本件発明３は、「複数の核酸増幅反応混合物を収容するようにされた、請求項１に記載の装置であって、増幅前に存在する標的核酸量の定量のために使用される、装置。」というものである。　
（５−４−２）上述のとおり、甲第８号証には、請求項１に記載された装置が記載されており、当該装置は核酸増幅反応混合物を収容する容器を複数セットすることができるものであるから、当該装置に収容する核酸増幅反応混合物の数を単一とするか、複数とするかは、当業者がその使用目的などに応じて適宜に設定すればよいことであり、甲第８号証に記載されているに等しい事項である。　
　また、本件発明３の「増幅前に存在する標的核酸量の定量のために使用される」という事項は、本件発明３のモニター装置によりモニターされた「光学シグナルの循環依存的変化」の測定値の使用目的を記載したものにすぎず、本件発明３の装置は、当該測定値を用いて「増幅前に存在する標的核酸量の定量」を行うための手段を何も具備しないものであり、このような定量に用いるのに特に適した物でも、またそのためにのみもっぱら使用される物でもないから、これにより「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターするための装置」として、甲第８号証に記載されたものと異なることにはならない。　
（５−４−３）従って、本件発明３は、甲第８号証に記載された発明である。　
　
（５−５）本件発明４について　
（５−５−１）本件発明４は、「前記検出器が蛍光発生シグナル検出するように作用する、請求項１〜３のいずれか１項に記載の装置。」というものである。　
（５−５−２）上述のとおり、甲第８号証には、請求項１に記載された装置が記載されており、また、甲第８号証には、「核酸濃度を、蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定することができ」、「蛍光計により、核酸増幅のオンラインモニタリングが可能になる。」と記載されており、甲第８号証の検出器も蛍光発生シグナルを検出するものである。　
（５−５−３）従って、本件発明４は、甲第８号証に記載された発明である。　
　
（５−６）本件発明５について　
（５−６−１）本件発明５は、「前記検出器が、各反応混合物からの光シグナルを集めるための１又は複数の光ファイバーリードを有する、請求項１〜４のいずれか１項に記載の装置。」というものである。　
（５−６−２）上述のとおり、甲第８号証には、請求項１に記載された装置が記載されており、また、甲第８号証には、「蛍光放射は、独立した複数のファイバー（ウェーブガイド）により集められる。検出器部位では、それらファイバーは一緒にまとめられて、規則的なパターンが得られる。」と記載されており、甲８号証においても、反応混合物からの光シグナルは光ファイバーにより集められて、検出器に送られるものであるから、この点で本件発明５と異ならない。　
（５−６−３）従って、本件発明５は、甲第８号証に記載された発明である。　
　
（５−７）本件発明６について　
（５−７−１）本件発明６は、「前記１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための１又は複数の反応容器をさらに有する、請求項１〜５のいずれか１項に記載の装置。」というものである。　
（５−７−２）上述のとおり、甲第８号証には、請求項１に記載された装置が記載されており、当該装置は核酸増幅反応混合物を収容する容器を複数セットすることができるものであるから、当該装置に１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための１又は複数の反応容器をセットすることは、当業者がその使用目的などに応じて適宜に行えばよいことであり、甲第８号証に記載されているに等しい事項である。　
（５−７−３）従って、本件発明６は、甲第８号証に記載された発明である。　
　
（５−８）本件発明７について　
（５−８−１）本件発明７は、「前記検出器が、各反応混合物からの光シグナルを集めるための１又は複数の光ファイバーリードを有し、そして各光ファイバーリードが、前記１又は複数の反応容器の各々の透明な又は半透明なキャップと光学的に連係するようにされている、請求項６に記載の装置。」というものである。　
（５−８−２）上述のとおり、甲第８号証には、請求項１に記載された装置が記載されており、また、甲第８号証には、「蛍光は、高出力Ａｒ＋レーザーにより励起される。励起光は、光ファイバーにより全てのサンプルに導かれる。…蛍光放射は、独立した複数のファイバー（ウェーブガイド）により集められる。検出器部位では、それらファイバーは一緒にまとめられて、規則的なパターンが得られる。」と、複数のサンプルから、独立した光ファイバーにより光シグナルを集めることが記載され、また、「薄い箔で中身が入ったマルチウェルチャンバーをシールすることにより、交差夾雑を防止する。この箔は非常に光透過性が高く、核酸の増加をマルチチャンネル蛍光計により観察することができる。」と、各サンプルにおいて光透過性のシールを介して光シグナルを受けることが記載されており、これらの記載から、甲第８号証には、「各反応混合物からの光シグナルを集めるための複数の光ファイバーリードが、反応容器の各々の透明な又は半透明なキャップと光学的に連係するようにされている」ことが記載されているといえるから、この点で本件発明７と異ならない。　
（５−８−３）従って、本件発明７は、甲第８号証に記載された発明である。　
　
６．むすび　
　以上のとおりであるから、本件発明１〜７は、無効審判請求人が提出した、本件優先日前に頒布された刊行物である甲第８号証に記載された発明であり、本件発明１〜７についての特許は、特許法第２９条第１項第３号に違反してなされたものであるから、特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきものである。　
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。　
　よって、結論のとおり審決する。