【事件の表示】
　特願２００４−１３７８５８「有機官能性で表面変性された金属酸化物の製造法、そのような金属酸化物及び該金属酸化物を含有している製品」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年１２月　２日出願公開、特開２００４−３３９５０８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は平成１６年５月６日（パリ条約による優先権主張　２００３年５月２日　（ＤＥ）ドイツ連邦共和国）の出願であって、平成１９年１月３０日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成１９年５月７日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、平成１９年６月６日付けで手続補正がなされ、その後、平成２１年９月８日付けで審尋を発し、これに対し、平成２２年１月１２日に回答書の提出がなされたものである。
　
２．平成１９年６月６日付け手続補正についての補正の却下の決定
　
［補正の却下の決定の結論］
　平成１９年６月６日付け手続補正を却下する。
　
［理由］
（１）補正の内容
　平成１９年６月６日付け手続補正（以下、「本件補正」という。）は、補正前の特許請求の範囲の「【請求項１０】表面が一般式Ｉの基で変性されている、変性された表面を有する金属酸化物。」を、「【請求項１０】表面が一般式Ｉの基で変性されている、変性された表面を有する熱分解法により製造された金属酸化物。」と補正することを含むものである。
　
（２）補正の適否
　上記補正は、補正前の本願請求項１０に記載した発明を特定するために必要な事項である「金属酸化物」を「熱分解法により製造された金属酸化物」に限定するものであるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
　そこで、補正後の請求項１０に記載されている事項により特定される発明（以下、「本願補正発明」といい、補正後の明細書を「本願補正明細書」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか否か）について以下に検討する。
　
（３）引用文献及びその記載事項
　原査定の拒絶の理由に引用された本願優先権主張日前に頒布された刊行物である特開平５−１９４９３２号公報（以下、「引用例１」という。）、並びに当審において新たに提示する本願優先権主張日前に頒布された刊行物である特開平２−１１０１７２号公報（以下、「周知例Ａ」という。）、及び特開昭５９−１５７６５３号公報（以下、「周知例Ｂ」という。）には、次の技術事項が記載されている。
　
記載事項１ａ：引用例１の段落０００９
「シリカ（ケイ酸）はケイ素に結合する水酸基を有し」
　
記載事項１ｂ：引用例１の段落００１７
「シリカ表面の水酸基にアミノメチルトリエトキシシランを結合させる。…
」
　
記載事項２ａ：周知例Ａの第６頁右上欄第１〜１０行
「この反応順序はシリカを３−アミノプロピルトリエトキシシランと反応させて共有結合させた３−アミノプロピルトリエトキシシラン基を有するシランを得、次いでこれを反応性染料と反応させて反応染料を共有結合させた３−アミノプロピルトリエトキシ基を共有結合しているシリカ粒子を得ることを示している。適当なシリカは本質的に親水性でありヒュームドシリカ（熱分解法シリカ）およびゾル−ゲル法で調製したシリカがある。」
　
記載事項３ａ：周知例Ｂの第５頁左下欄下から２行〜第６頁左下欄第９行
「コアとなるシリカ微粉末の表面を予めアミノシランカップリング剤で処理…シリカ微粉末の具体例としては、例えば、「アエロジル」…等の商品名で入手し得る乾式法シリカ；「サイロイド」…等の商品名で入手し得る湿式法シリカ等が挙げられ、…アミノシランカップリング剤としては、例えば（Ｃ２Ｈ５Ｏ）３Ｓｉ−ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２−ＮＨ２」
　
（４）引用例１に記載された発明
　引用例１には、「シリカ表面の水酸基にアミノメチルトリエトキシシランを結合させたシリカ（ケイ酸）。」についての発明（以下、「引用発明」という。）が記載されている（記載事項１ａ及び１ｂ）。
　
（５）対比・判断
ア．対比
　本願補正発明と引用発明とを対比すると、本願補正明細書の段落００５１の「金属酸化物、好ましくはケイ酸、特に熱分解法ケイ酸であり」との記載からみて、引用発明の「シリカ（ケイ酸）」は、本願補正発明の「金属酸化物」に相当し、本願補正明細書の請求項１の「一般式Ｉ　−Ｏ１＋ｎ−ＳｉＲ１２−ｎ−ＣＨ２−Ｙ　（Ｉ）…［上記式中、…Ｒ１は…Ｃ１〜Ｃ１５−炭化水素オキシ基を表し、…Ｙは官能基−ＮＲｘ２…を表し、Ｒｘは水素原子…を表し、…かつｎ＝０…を表す］」との記載、及び本願補正明細書の段落０００９の「使用される式ＩＩのシランは…アミノメチルトリエトキシシラン」との記載からみて、引用発明の「アミノメチルトリエトキシシランを結合させたシリカ（ケイ酸）」は、本願補正明細書の請求項１に記載された一般式Ｉにおいて、Ｒ１がＣ２−炭化水素オキシ基（エトキシ基）であり、Ｙが官能基−ＮＨ２（アミノ基）であり、かつｎ＝０である場合に相当するものであって、本願補正発明の「表面が一般式Ｉの基で変性されている、変性された表面を有する…金属酸化物」に該当する。
　
　よって、本願補正発明と引用発明とは、「表面が一般式Ｉの基で変性されている、変性された表面を有する金属酸化物。」である点で一致し、「金属酸化物」が、本願補正発明においては「熱分解法により製造された」ものであるのに対して、引用発明においては「熱分解法により製造された」ものであることについて規定していない点においてのみ相違する。
　
イ．判断
　上記相違点について検討する。
　
　周知例Ａには、シリカ表面を３−アミノプロピルトリエトキシシランで変性する場合のシリカとして熱分解法シリカ及びゾル−ゲル法シリカが適当であることが記載され（記載事項２ａ）、周知例Ｂには、シリカ表面をアミノシランカップリング剤で処理する場合のシリカとして乾式法シリカ及び湿式法シリカが適当であることが記載されている（記載事項３ａ）ところ、シリカ表面をアミノアルキルトリエトキシシランで変性する場合のシリカとして熱分解法シリカ（ないし乾式法シリカ）を用いることは、当業者にとって周知慣用の技術と認められるから、引用発明の「シリカ（ケイ酸）」として「熱分解法により製造された」ものを用いることは、当業者にとって格別の創意工夫を要することではない。
　
　そして、原料となるシリカの製造法として、ゾル−ゲル法などの他の製造法ではなく、熱分解法を採用したことによる効果について検討するに、本願補正明細書の段落００２８には、「例えば湿式化学的に製造された、例えば沈降ケイ酸またはシリカゲル、又はプロセスにおいて高められた温度で製造された…二酸化ケイ素、例えば熱分解法により製造された…二酸化ケイ素又はケイ酸が特に好ましい。」との記載があるものの、当該記載によっては、熱分解法のものが湿式化学的に製造されたものに比して具体的にどのような点において優れているのか明らかではなく、また、本願補正明細書の段落００７０〜００７１に記載された例１〜７及び比較例Ｖ１のものは何れも「熱分解法による親水性ケイ酸」である「ＷＡＣＫＥＲ　ＨＤＫ　Ｓ１３」又は「ＷＡＣＫＥＲ　ＨＤＫ　Ｎ２０」を使用し、例８のものは「熱分解法による酸化アルミニウム」を使用したものであることから、本願補正明細書の発明の詳細な説明に記載された比較実験データを参酌しても、熱分解法のものが湿式化学的に製造されたものに比して具体的にどのような点において優れているのか明らかではなく、本願補正明細書の発明の詳細な説明を精査しても、熱分解法により製造されたものに限定することの効果の優位性を具体的に裏付ける記載は見当たらない。
　さらに、平成１９年６月１８日付けで手続補正された審判請求書の請求の理由において提示された「例１（本願発明による）」と「例２（比較例、湿式法）」の比較実験データを参酌しても、両者はともに「ＷＡＣＫＥＲ　ＨＤＫ　Ｔ３０」という「熱分解法による親水性ケイ酸」を使用していることから、熱分解法のものが湿式化学的に製造されたものに比して具体的にどのような点において優れているのかは明らかではなく、当該比較実験データの例２の結果は、熱分解法による親水性ケイ酸を使用しても、白色の著しく造粒した生成物が得られる場合もあり得ることを裏付けていることから、当該審判請求書の請求の理由において提示された比較実験データを参酌したとしても、原料となるシリカの製造法を「熱分解法により製造された」ものに限定することによって、当業者にとって格別予想外の顕著な効果が得られたとは認められない。
　
　したがって、本願補正発明は、本願優先権主張日前に頒布された刊行物である引用例１に記載された発明、及び周知慣用の技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
（６）まとめ
　以上のとおり、本願補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないから、本願請求項１０についての補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであり、その余のことを検討するまでもなく、本件補正は、同法１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
（１）本願発明
　平成１９年６月６日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願請求項１〜１７に係る発明は、平成１９年１月１１日付けの手続補正により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜１７に記載された事項により特定されるとおりのものであり、その請求項１０に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、前記２．（１）で補正前のものとして示したとおりである。
　
（２）原査定の拒絶の理由
　原査定の拒絶の理由は、「本願請求項１０〜１５に係る発明は補正されておらず、金属酸化物は意見書にて主張するような熱分解法により得られたものとも規定されていない。」から、「平成１８年６月２７日付け拒絶理由通知書に記載した理由１及び２によって、拒絶をすべきものである。」というものであって、平成１８年６月２７日付け拒絶理由通知書の理由１は、本願請求項１〜１５に係る発明は、引用例１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないというものである。
　
（３）引用文献及び記載事項並びに記載された発明
　原査定の拒絶の理由に引用された引用例１及びその記載事項は、前記２．（３）に示したとおりであり、引用例１に記載された発明は、前記２．（４）に示したとおりである。
　
（４）対比・判断
　本願発明と引用発明は、「表面が一般式Ｉの基で変性されている、変性された表面を有する金属酸化物。」である点で一致するから、本願発明は引用発明と差異がない。
　
（５）むすび
　以上のとおり、本願発明は、引用例１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることができず、その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。