【事件の表示】
　特願２００１−２７７８１１「増強された最終動力伝達装置性能のギア油配合物」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年　４月　２日出願公開、特開２００２−　９７４８８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成１３年９月１３日（パリ条約による優先権主張２０００年９月１９日、米国）の出願であって、平成１３年１２月６日付けで手続補正がされ、平成１５年８月２７日付けで拒絶理由が通知され、平成１６年２月２４日付けで意見書及び手続補正書が提出され、平成１８年８月２５日付けで拒絶査定がされ、平成１８年１２月４日付けで拒絶査定に対する審判請求がされ、平成１８年１２月２７日付けで審判請求書の手続補正書が提出されるとともに手続補正がされ、平成２０年１２月２６日付けで審尋がされたところ、何ら回答がなされなかったものである。
　
第２　平成１８年１２月２７日付けの手続補正についての補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　　平成１８年１２月２７日付けの手続補正を却下する。
［理由］
１　補正の内容
　平成１８年１２月２７日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、補正前の特許請求の範囲の請求項１である
「自動車用あるいは工業用ギア潤滑剤として有用な、１４０以上の粘度指数を持つ潤滑剤組成物であって、
（Ａ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で４０から７０重量％の鉱物油、
（Ｂ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で２から２０重量％のビニル芳香族−ジエンコポリマー、オレフィンコポリマー及びこれらの混合物からなる群から選ばれる少なくとも一つのもの、
（Ｃ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で２から２０重量％の１００℃で少なくとも４０ｃＳｔの動粘度を持つ少なくとも一つのポリアルファオレフィン、
並びに
（Ｄ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で３から２０重量％のギア添加剤パッケージ、
を含んで成ることを特徴とする潤滑剤組成物。」
を、
「自動車用あるいは工業用ギア潤滑剤として有用な、１４０以上の粘度指数を持つ潤滑剤組成物であって、
（Ａ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で４０から７０重量％の鉱物油、
（Ｂ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で１１.５から２０重量％のビニル芳香族−ジエンコポリマー、オレフィンコポリマー及びこれらの混合物からなる群から選ばれる少なくとも一つのもの、
（Ｃ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で２から２０重量％の１００℃で少なくとも４０ｃＳｔの動粘度を持つ少なくとも一つのポリアルファオレフィン、
並びに、
（Ｄ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で３から２０重量％のギア添加剤パッケージ、
を含んでなることを特徴とする潤滑剤組成物。」
とする補正を含むものである。
　
　上記補正は、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「２から２０重量％の・・・少なくとも一つのもの」を「１１.５から２０重量％の・・・少なくとも一つのもの」と限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に掲げられた特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで、本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」といい、補正後の明細書を「本願補正明細書」という。）が、本件出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
２　引用例及び記載事項
　原査定の拒絶の理由に引用された引用例１〜４には、次の事項が記載されている。
　　　引用例１：特開平９−１９４８６５号公報
　　　引用例２：特表２０００−５０１１２６号公報
　　　引用例３：特表平９−５０６３７４号公報
　　　引用例４：特開平１１−１８９７８２号公報
　
（１）引用例１の記載事項
　１ａ「【請求項１】 少なくとも約30重量％の少なくとも１種の鉱油、(A)約５重量％〜約30重量％の約10,000未満のMwを有する少なくとも１種の重合体、および(B)約２重量％〜約12重量％の約15,000より大きいMwを有する重合体を含有する潤滑組成物であって、ここで、該潤滑組成物は、20時間のテーパーベアリングせん断試験で、せん断損失が約15％未満であり、必要に応じて、さらに、(C)約５重量％〜約30重量％の少なくとも１種の流動化剤、(D)少なくとも１種の耐摩耗剤または極圧剤、(E)少なくとも約1.5重量％の少なくとも１種の酸化防止剤、またはそれらの混合物を含有する。」（特許請求の範囲の請求項１）
　
　１ｂ「【請求項２】 前記重合体(A)および(B)が、独立して、ポリアルケンまたはその誘導体、エチレン−α−オレフィン共重合体、エチレン−プロピレン重合体、α−オレフィン不飽和試薬共重合体、ポリアクリル酸エステル、ポリメタクリル酸エステル、ビニル置換芳香族化合物および共役ジエンの水素化インターポリマー、およびそれらの混合物からなる群から選択される、請求項１に記載の組成物。」（特許請求の範囲の請求項２）
　
　１ｃ「本発明は、低温および高温粘度測定値が良好でかつ良好なせん断安定性を示す潤滑組成物、特に、ギアオイル組成物に関する。より詳細には、本発明は、潤滑剤に対して、良好な粘度測定値およびせん断安定性を与える重合体および流動化剤の組み合わせに関する。」（段落【０００１】）
　
　１ｄ「潤滑組成物は、作動装置から熱を取り除き、摩耗を起こす金属間の接触を少なくするのに役立つ。」（段落【０００５】）
　
　１ｅ「以下の実施例は、ポリアルケンの調製に関する。他に指示がなければ、量は重量基準であり、温度は摂氏であり、そして圧力は大気圧である。
　実施例Ｉ
反応容器に、撹拌機、添加漏斗、温度計、冷却器および冷却浴を備え付ける。1-オクテン1000ｇ(8.93モル)、1-ドデセン1000ｇ(5.95モル)および塩化第三級アミル40.0ｇ(0.375モル)の溶液を調製し、添加漏斗に充填する。・・・100℃で250 cStのバルク粘度を有する液状1-オレフィン共重合体を90％の収率で得る。ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(ポリエチレン標準)は、Mn＝4000、Mw＝25000を示す。」（段落【００５５】〜【００５７】）
　
　１ｆ「他の実施態様では、この重合体(B)は、エチレン−プロピレン重合体である。このエチレン−プロピレン重合体は、上で記載されている。１局面では、このエチレン−プロピレン重合体は、エチレン、プロピレンおよびジシクロペンタジエンまたはエチリデンノルボルネンの三元共重合体であり、これは、Uniroyal CorporationからTrileneエラストマーとして市販されている。有用なエチレン−プロピレン三元共重合体には、Trilene CP-40がある。」（段落【００６１】）
　
　１ｇ「１実施態様では、この流動化剤(C)は、アルキル化芳香族炭化水素、ナフテン油、100℃で約３〜約20 cStの動粘度を有するポリ−α−オレフィン、カルボン酸エステル、およびそれらの２種またはそれ以上の混合物から選択した少なくとも１種の構成要素である。このアルキル化芳香族炭化水素は、代表的には、モノ−またはジ(さらに好ましくは、モノ)置換したベンゼンを含有し、・・・一例には、Monsantoから入手できるAlkylate A-215(237の分子量のアルキル化ベンゼン)およびAlkylate A-230(230の分子量のアルキル化ベンゼン)がある。」（段落【００６６】）
　
　１ｈ「このポリ−α−オレフィン(PAO)は、約４個〜約30個の炭素原子、または約４個〜約20個の炭素原子、または約６個〜約16個の炭素原子を有するモノマーから誘導される。有用なPAOの例には、上記オレフィン(例えば、α−オレフィン)から誘導したものが包含される。これらのPAOは、100℃で、約３〜約150 cSt、または約４〜約100 cSt、または約４〜約８ cStの粘度を有する。特に有用なPAOは、デセンから誘導される。PAOの例には、４cStのポリ−α−オレフィン、６ cStのポリ−α−オレフィン、40 cStのポリ−α−オレフィン、および100 cStのポリ−α−オレフィンが包含される。」（段落【００６８】）
　
　１ｉ「イオウ含有化合物(D)
このイオウ含有耐摩耗剤および/または極圧剤(D)には、硫化化合物(例えば、硫化オレフィン、金属性および無灰分のジチオカーバメート化合物、またはそれらの２種またはそれ以上の混合物が挙げられる。」（段落【００７１】）
　
　１ｊ「以下の実施例は、硫化オレフィンに関する。文脈にて明らかに指示がなければ、ここで、および本明細書および請求の範囲において、量は重量基準であり、温度は摂氏であり、そして圧力は大気圧である。
　実施例S-1」（段落【００８４】〜【００８５】）
　
　１ｋ「リン含有化合物(D)この潤滑組成物および濃縮物は、この耐摩耗剤および極圧剤(D)として、リン含有化合物を含有していてもよい。」（段落【０１０６】）
　
　１ｌ「以下の実施例P-3〜P-7は、有用なリン含有酸エステル塩の調製を例示する。
　実施例P-3」（段落【０１４０】〜【０１４１】）
　
　１ｍ「酸化防止剤(E)
他の実施態様では、この潤滑組成物および濃縮物は、(E)１種またはそれ以上の酸化防止剤を含有し得る。」（段落【０１６７】）
　
　１ｎ「他の実施態様では、このアルキル化芳香族アミンは、式R2−Ar−NH−Ar−R3により表わされ、・・・、ジ(ノニルフェニル)アミンが好ましい。」（段落【０１６９】）
　
　１ｏ「他の実施態様では、この酸化防止剤(E)は、少なくとも１種のフェノール酸化防止剤である。このフェノール酸化防止剤には、金属性ヒンダードフェノールおよび金属を含有しないヒンダードフェノールが挙げられる。ヒンダードフェノールおよびフェノールスルフィドおよびイオウがカップリングしてフェノールのアルキレンカップリング誘導体もまた、使用され得る。」（段落【０１８０】）
　
　１ｐ「有用なフェノール性物質の例には、以下が包含される：・・・；2,6-ジ-t-ブチルテトラプロペニルフェノール；」（段落【０１８２】）
　
　１ｑ「他の添加剤本発明はまた、この重合体(A)および(B)、流動化剤(C)、および任意の耐摩耗剤(D)および酸化防止剤(E)と共に、他の添加剤の使用を考慮している。このような添加剤には、例えば、清浄剤および分散剤、腐食防止剤および酸化防止剤、流動点降下剤、極圧剤、耐摩耗剤、色安定化剤および消泡剤が挙げられる。この分散剤には、カルボン酸分散剤(例えば、アシル化アミンおよびカルボン酸エステル)、アミン分散剤、およびマンニッヒ分散剤、後処理した分散剤、および重合体分散剤が挙げられる。カルボン酸分散剤、アミン分散剤およびマンニッヒ分散剤は、上で述べている。」（段落【０１８９】）
　
　１ｒ「実施例L-6
潤滑剤がまた、ポリブテニル(Mn＝1000)無水コハク酸およびポリアミンボトムスから調製したホウ酸塩化分散剤」（段落【０２１２】）
　
　１ｓ「実施例L-10〜L-15は、以下の表３に記載の添加剤を混入させた148Nオイル20％および90Nオイル80％の混合物を用いる潤滑組成物のさらに別の例である。
【表３】
」（段落【０２１６】〜【０２１７】）
　
　１ｔ「本発明は、良好な低温および高温粘度値および適切なせん断安定性のある潤滑剤を提供することができる。本発明の潤滑剤は、特に、ギア潤滑剤、変速機潤滑剤および作動装置潤滑剤として有用である。」（段落【０２１８】）
　
（２）引用例２の記載事項
　２ａ「１．自動変速機液として用い得る動力伝達液であって、
　(1)(a) １００℃において測定する場合、１乃至１０ｍｍ2／秒の動粘度を有する天然潤滑油を５０重量％以上、
　 (b) １００℃において測定する場合、１乃至１０ｍｍ2／秒の粘度を有する合成潤滑油を０乃至４９重量％、
　 (c) １００℃において測定する場合、４０乃至５００ｍｍ2／秒の動粘度を有する高粘度ポリ−α−オレフィンを１乃至２５重量％、 を含む潤滑油を主要成分とし、そして
　(2) 少量の自動変速機液添加物パッケージ、をさらに含む、動力伝達液。」（特許請求の範囲の請求項１）
　
　２ｂ「自動変速機液の相対的な性能は、時間又はマイル数が増加したときの変速機のシフトの状態に変化がないかどうか、変速機の消耗する程度、及び、ＡＴＦの酸化及び剪断される程度（粘度の減少）を評価することによって決定することができる。本願発明者らは、これらのＡＴＦ挙動特性の全てを同時に改良する方法を発見した。」（３頁１０〜１４行）
　
　２ｃ「変速機全体の耐久性及び変速機液の劣化を評価するためにこのテストを使用すると、ベース油混合物の一部として粘度の高いポリ−α−オレフィンを少量含むＡＴＦが、予期せぬ良好な変速機の耐久性をもたらすことを、本願発明者らは発見した。」（４頁２〜５行）
　
　２ｄ「本発明は、特定の自動変速機液、すなわちＡＴＦについてここにその実施例を示しているが、本発明の利益は他の変速機液にも同様に用い得ると考えられている。本発明の範囲内に含まれる他の種類の動力伝達液は、手動変速機油、ギアー油、・・・などである。これらの動力伝達機液は、種々の挙動添加剤及び種々の基油とともに配合され得る。」（５頁５〜１０行）
　
　２ｅ「合成潤滑油 
　本発明の合成潤滑油は、最終的な液の０乃至４９重量％、好ましくは０乃至４０重量％、最も好ましくは０乃至２５重量％を構成する。
　合成潤滑油は、オリゴマー化、ポリマー化、及びインターポリマー化されたオレフィン［例えば、ポリブチレン、ポリプロピレン、プロピレン、イソブチレンコポリマー、塩素化されたポリラクテン（polylactenes）、ポリ（１−ヘキセン）、ポリ（１−オクテン）、ポリ（１−デセン）など、及びこれらの混合物］、・・・。
　合成潤滑油はアルキレンオキシドポリマー、インターポリマー、コポリマー、及び末端水酸基がエステル化、エーテル化などによって修飾されているこれらの誘導体をも含む。」
　
（３）引用例３の記載事項
　３ａ「１．（ａ）ホワイト油を含む基原料油と、 （ｂ）少なくとも１つのポリイソブチレン化合物とを包含する自動車用潤滑剤組成物。」（特許請求の範囲の請求項１）
　
　３ｂ「８．１００℃における粘度範囲が４〜５０ｍｍ2／ｓであり、及び粘度指数範囲が８０〜２００である請求の範囲１〜７のいずれか１つに記載の潤滑剤組成物。
　９．ギヤ油、自動変速流体又はエンジン油である請求の範囲１〜８のいずれか１つに記載の潤滑剤組成物。」（特許請求の範囲の請求項８、９）
　
　３ｃ「潤滑剤がギヤ油の場合には、好ましくは１００℃において粘度５〜５０ｍｍ2/ｓ、より好ましくは８〜２５ｍｍ2/ｓ、および粘度指数８０〜１８０、より好ましくは９５〜１６０である。」（１０頁５〜７行）
　
　３ｄ「これらの配合物に対して、１６０℃で行われるＧＦＣ標準試験Ｔ０２１Ａ９０に従って、酸化安定性試験を行った。この試験では、１９２時間の試験期間に渡って、４０℃（ＫＶ４０）および１００℃（ＫＶ１００）におけるギヤ油の粘度変化を測定する。ＫＶ１００の増加が少なければ少ない程、ギヤ油の酸化安定性が良い。」（１１頁１８〜２２行）
　
（４）引用例４の記載事項
　４ａ「一方、省燃費の観点から自動車用ギヤ油においては、低粘度化する傾向にある。この低粘度化により、低温での性能、すなわち低温流動性は向上するが、高温での粘度も下がることになる。そのため、一般的な市販ギヤ油では、粘度指数向上剤を添加し、マルチグレード化が図られている。」（段落【０００９】）
　
３　引用例１に記載された発明
　引用例１には、（１ｃ）に摘記したように「低温および高温粘度測定値が良好でかつ良好なせん断安定性を示す潤滑組成物、特に、ギアオイル組成物に関する」発明について記載されており、「鉱油、(A)約10,000未満のMwを有する重合体、および(B)約15,000より大きいMwを有する重合体を含有する潤滑組成物であって、せん断損失が約15％未満であり、必要に応じて、さらに、(C)流動化剤、(D)耐摩耗剤または極圧剤、(E)酸化防止剤、またはそれらの混合物を含有する。」ものが記載されているといえる（摘記（１ａ）、（１ｂ））。
　そして、より具体的には、（１ｓ）に摘記した、「L-11」等の潤滑組成物が記載されているといえるから、「L-11」について検討する。
　摘記（１ｓ）の【表３】に示された各成分についてみる。
　「ポリイソブテン（Ｍｎ＝２０００）」は、イソブテンのポリマーであって、イソブテンはアルファ−オレフィンであるから、「ポリアルファオレフィン」であるといえる。
　「Trilene　CP-40」は、（１ｆ）に摘記したように「エチレン、プロピレンおよびジシクロペンタジエンまたはエチリデンノルボルネンの三元共重合体」であるから、「オレフィンコポリマー」といえる。
　「実施例Ｉの生成物」は、（１ｅ）に摘記したように「1-オレフィン共重合体」であるから、「オレフィンコポリマー」といえる。
　「４　cSt　ＰＡＯ」は、（１ｈ）に摘記したように「ポリ−α−オレフィン(PAO)」であるから、「ポリアルファオレフィン」であるといえる。
　「Alkylate　A-215」〜「ポリブテニル（Ｍｎ＝８５０）無水コハク酸およびテトラエチレンペンタミンの反応生成物」は、摘記（１ｇ）、（１ｉ）〜（１ｒ）によれば、「流動化剤、耐摩耗剤または極圧剤、酸化防止剤、その他の添加剤である分散剤」であるといえ、ギア油等に適した「添加剤パッケージ」といえる。
　
　そして、表３に記載された成分以外の潤滑油成分は、（１ｓ）に摘記したように、オイル混合物、すなわち、「鉱油」である。
　そうしてみると、「L-11」の組成の潤滑油は、
「鉱油、５５．５重量％、
　オレフィンコポリマー、１２重量％、
　ポリアルファオレフィン、２０重量％、
　添加剤パッケージ、１２．５重量％、
を含有する潤滑剤組成物」であるといえる。（この「L-11」の組成の潤滑剤組成物の発明を「引用発明」という。）
　
４　対比
　本願補正発明と引用発明とを対比すると、「鉱油」と「鉱物油」は同じものを意味するから、引用発明における「鉱油」は本願補正発明における「（Ａ）成分」に相当し、引用発明における「オレフィンコポリマー」は本願補正発明における「（Ｂ）成分のオレフィンコポリマー」に相当し、引用発明における「ポリアルファオレフィン」は、粘度の特定を除いて、本願補正発明における「（Ｃ）成分のポリアルファオレフィン」に相当し、引用発明における「添加剤パッケージ」は本願補正発明における「（Ｄ）成分の添加剤パッケージ」に相当し、両者ともに、各成分の含有量は、それぞれの潤滑剤組成物の全重量基準で表されているから、両者は、
「潤滑剤組成物であって、
（Ａ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で５５．５重量％の鉱物油、
（Ｂ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で１２重量％のオレフィンコポリマー、
（Ｃ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で２０重量％のポリアルファオレフィン、
並びに、
（Ｄ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で１２．５重量％の添加剤パッケージ、
を含んでなる潤滑剤組成物。」
である点で一致し、
（ｉ）潤滑剤組成物が、本願補正発明においては「自動車用あるいは工業用ギア潤滑剤として有用な、１４０以上の粘度指数を持つ」と特定されているの対し、引用発明においてはそのような特定はされていない点、
（ｉｉ）ポリアルファオレフィンが、本願補正発明においては「１００℃で少なくとも４０ｃＳｔの動粘度を持つ」ものであるのに対し、引用発明においてはそのような特定はされていない点、
（ｉｉｉ）添加剤パッケージが、本願補正発明においては「ギア添加剤パッケージ」であるのに対し、引用発明においては単に「添加剤パッケージ」である点、
で相違する。
　
５　判断
（１）相違点（ｉ）について
　引用例１に記載された発明は、（１ｃ）に摘記したように「特に、ギアオイル組成物に関する」ものであって、また、同（１ｃ）に摘記した「低温および高温粘度測定値が良好で」とは、すなわち、粘度指数が高いことを意味している。そして、（３ａ）〜（３ｃ）に摘記したように、ギア油において、１００℃における粘度指数が「８０〜２００」であること、「８０〜１８０」であること、「より好ましくは９５〜１６０」であることは知られており、また、「４０℃（ＫＶ４０）および１００℃（ＫＶ１００）におけるギヤ油の粘度変化を測定する。ＫＶ１００の増加が少なければ少ない程、ギヤ油の酸化安定性が良い。」（摘記（３ｄ））ことも知られているから、引用発明において、「自動車用あるいは工業用ギア潤滑剤として有用な」ものとするとともに、その粘度指数を、「９５〜１６０」と重なる範囲の例えば「１４０以上の粘度指数を持つ」と特定することは、当業者にとって容易である。
　
（２）相違点（ｉｉ）について
　引用発明における「ポリアルファオレフィン」とは、具体的には、「ポリイソブテン（Ｍｎ＝２０００）」と「４　cSt　ＰＡＯ」であるところ、「ポリイソブテン（Ｍｎ＝２０００）」の１００℃における動粘度は引用例１には記載されておらず、「４　cSt　ＰＡＯ」の１００℃における動粘度は、摘記（１ｈ）に「これらのPAOは、100℃で、約３〜約150 cSt、または約４〜約100 cSt、または約４〜約８ cStの粘度を有する。」とされていることから、「４cSt」であるといえる。
　しかしながら、同摘記（１ｈ）には、上記記載に続いて「特に有用なPAOは、デセンから誘導される。PAOの例には、４cStのポリ−α−オレフィン、６ cStのポリ−α−オレフィン、40 cStのポリ−α−オレフィン、および100 cStのポリ−α−オレフィンが包含される。」と記載されていることからすると、４cStのＰＡＯも、100 cStのＰＡＯも引用例１に記載される潤滑剤においては同等であるといえる。
　また、引用例２には、（２ａ）に摘記したように、「(1)(a)天然潤滑油、(b)合成潤滑油、(c)高粘度ポリ−α−オレフィン、(2)添加物パッケージ、をさらに含む、動力伝達液」について記載されるところ、成分(b)の合成潤滑油には、オレフィンコポリマーも含まれ（摘記（２ｅ））、この「動力伝達液」は（２ｄ）に摘記したように「ギアー油」を含むものであって、また、動粘度の単位として、「ｍｍ2／秒」と「cSt」とは実質的に同じであるから、引用例２には、「天然潤滑油と、オレフィンコポリマーと、１００℃において測定する場合、４０乃至５００ｍｍ2／秒（４０乃至５００cSt）の動粘度を有する高粘度ポリ−α−オレフィンと、添加物パッケージを含むギアー油」が、（２ｂ）、（２ｃ）に摘記したように「ＡＴＦ挙動特性の全てを同時に改良する方法を発見し」、「ベース油混合物の一部として粘度の高いポリ−α−オレフィンを少量含むＡＴＦが、予期せぬ良好な変速機の耐久性をもたらすことを、本願発明者らは発見した。」ことが、記載されているのであるから、これらの記載に接した当業者なら、粘度の高いポリ−α−オレフィンをギア潤滑剤に用いてみようとするのは当然といえる。
　したがって、引用発明において、「ポリアルファオレフィン」を、「１００℃で少なくとも４０ｃＳｔの動粘度を持つ」高粘度のものとすることは、当業者にとって容易である。
　
（３）相違点（ｉｉｉ）について
　引用例１には、ギアオイル組成物について記載されているといえるから、添加剤パッケージとしても当然にギア用のものを用いるといえる。
　したがって、引用発明において、「添加剤パッケージ」を「ギア添加剤パッケージ」とするのは容易である。
　
（４）本願補正発明の効果について
　本願補正発明の効果は、本願補正明細書の段落【００６９】に記載されるように、「本発明の組成物（実施例３及び４）は、本発明の範囲の外の鉱物油ベースの組成物（比較例１及び２）に比較して改善された（低い）車軸温度と改善された（高い）車軸効率を示した」ものといえる。
　ところで、引用発明も、（１ｃ）、（１ｔ）に摘記したように「低温および高温粘度測定値が良好でかつ良好なせん断安定性を示す潤滑組成物」であって、（１ｄ）に摘記したように「潤滑組成物は、作動装置から熱を取り除き、摩耗を起こす金属間の接触を少なくするのに役立つ」ものなのであるから、「改善された（低い）車軸温度」が得られるだろうことは当然に予測のできることである。
　また、「ベース油混合物の一部として粘度の高いポリ−α−オレフィンを少量含むＡＴＦが、予期せぬ良好な変速機の耐久性をもたらすこと」は引用例２に記載され（摘記（２ｃ））、ギア油の温度による粘度変化が少なければギア油の酸化安定性が良いことも（３ｄ）に摘記したように当業者に公知である。さらに、省燃費の観点から、ギア油の粘度指数の向上されたものとすることも引用例４に記載されており（摘記（４ａ））、これらのことは、「改善された（高い）車軸効率」を意味しているといえる。
　そうしてみると、ギアに用いる潤滑剤組成物の粘度指数を高くし、粘度の高いポリ−α−オレフィンを含有させて、「改善された（低い）車軸温度と改善された（高い）車軸効率」が得られることは、当業者が予測しうる範囲内のものといえる。
　
（５）まとめ
　したがって、本願補正発明は、本願出願前に頒布された刊行物である引用例１〜４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
６　請求人の主張
　請求人は、平成１８年１２月２７日付け審判請求書の手続補正書において、
「請求人は、本願発明の潤滑剤組成物を引用例（１）実施例Ｌ−１２の潤滑剤組成物から区別するために、本書と同日付けの手続補正書により、本願特許請求の範囲の記載を、次のとおり補正しました。」とし、補正後の本願発明（審決注：「本願補正発明」に同じ。）について、
「引用例（１）における実施例Ｌ−１２の潤滑剤組成物は、本願発明における（Ｂ）成分に相当するTrilene ＣＰ−４０（エチレンプロピレンコポリマー）５重量％及び本願発明における（Ｃ）成分に相当するポリイソブテン１５重量％を含んだものでありますから、上記のように補正された本願発明の潤滑剤組成物は、もはや、引用例（１）に開示されたものではありません。
　そして、本願発明の潤滑剤組成物は、上記のように引用例（１）とは異なる量割合で成分（Ｂ）及び（Ｃ）を併用することにより、引用例（１）には記載も示唆もない車軸効率の向上及び車軸の油受皿温度の低減という効果をもたらすものであります。
　従って、上記のように補正された本願特許請求の範囲に記載の発明は、もはや、引用例（１）〜（４）に記載された発明に基づいて当業者が容易に為し得たものということはできず、本願に対する拒絶査定は、今や、取り消されるべきものとなしました。」
と主張する。
　
　請求人の主張を検討する。
（１）請求人は、引用例１の【表３】（摘記（１ｓ））に記載された実施例Ｌ−１０〜Ｌ−１５において、本願補正発明と関連する例は「実施例Ｌ−１２」であること、また、本願補正発明における「（Ｂ）成分」に相当するのは「Trilene ＣＰ−４０」のみであって、同「（Ｃ）成分」に相当するのは「ポリイソブテン」のみである、として、上記の主張をしている。
　
（２）ところで上記「３」に示したように、【表３】中、「オレフィンコポリマー」と認識できるのは、「Trilene ＣＰ−４０」とさらに「実施例Ｉの生成物」であり、「ポリアルファオレフィン」と認識できるのは、「ポリイソブテン」とさらに「４　cSt　ＰＡＯ」である。
　そして、【表３】に接した当業者であれば、ここに示された例は、オイルにオレフィンコポリマーとポリアルファオレフィンと種々の添加剤とを含有させた、ギアオイルとして適した潤滑剤組成物であると解するものといえ、このことは、例えば同様にギアー油として適した潤滑剤組成物として、オイル、オレフィンコポリマーを含むポリマー、ポリアルファオレフィン、添加剤を含有する例（例えば引用例２参照。）があることからも、自然な解釈であるといえる。
　
（３）さらに、請求人の主張は、引用例１に記載された種々の実施例のうち、「Ｌ−１２」のみを取り上げ、これと区別する補正をしたから、引用例１に記載された発明からは容易でないものとなった、というものである。
　確かに原審の審査官は、引用例１の「実施例Ｌ−１２」を示してはいるが、【表３】には、Ｌ−１２と並んで他の例が具体的にいくつも記載されているのであって、これを見た当業者にとっては、Ｌ−１２以外の例も、Ｌ−１２と同様の性状を呈するであろうと当然に理解されるところであるから、本願補正発明と引用発明との差異を論じるなら、これらの他の例との関係においても、その成分が一致せず、これらの具体的に記載されたものから容易といえないことを示すべきである。
　にもかかわらず、請求人はＬ−１２との関係においてのみ本願補正発明の進歩性を主張するのみであるから、引用発明との関係において、請求人の主張は十分であるとはいえない。
　
（４）そうしてみると、請求人の主張は、【表３】に記載された例について自然な解釈をしていないこと、Ｌ−１２以外の例について検討していないこと、から、採用することはできない。
　
７　結論
　以上のとおり、本願補正発明は、本願出願前に頒布された刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により、本件出願の際独立して特許を受けることができるものではないから、上記補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、本件補正は、その余のことを検討するまでもなく、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明
１　本願発明
　平成１８年１２月２７日付けの手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項１に係る発明（以下、同項記載の発明を「本願発明」という。）は、平成１３年１２月６日付け及び平成１６年２月２４日付け手続補正書により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
　
「自動車用あるいは工業用ギア潤滑剤として有用な、１４０以上の粘度指数を持つ潤滑剤組成物であって、
（Ａ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で４０から７０重量％の鉱物油、
（Ｂ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で２から２０重量％のビニル芳香族−ジエンコポリマー、オレフィンコポリマー及びこれらの混合物からなる群から選ばれる少なくとも一つのもの、
（Ｃ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で２から２０重量％の１００℃で少なくとも４０ｃＳｔの動粘度を持つ少なくとも一つのポリアルファオレフィン、
並びに
（Ｄ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で３から２０重量％のギア添加剤パッケージ、
を含んで成ることを特徴とする潤滑剤組成物。」
　
２　原査定の理由の概要
　原査定における拒絶の理由の概要は、本願発明は、その出願前に頒布された刊行物である引用例１〜４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、というものであるところ、引用例１〜４は、次のものである。
　
　　　引用例１：特開平９−１９４８６５号公報
　　　引用例２：特表２０００−５０１１２６号公報
　　　引用例３：特表平９−５０６３７４号公報
　　　引用例４：特開平１１−１８９７８２号公報
　　（上記「第２　［理由］２」に示した「引用例１〜４」に同じ。）
　
３　引用例の記載事項
　引用例１〜４の記載事項は、それぞれ、上記「第２　［理由］２（１）〜（４）」に示したとおりである。
　
４　引用例１に記載された発明
　上記「第２　［理由］３」に、「引用発明」として示したとおりである。
　
５　対比
　本願発明と引用発明とを対比すると、両者は、
「潤滑剤組成物であって、
（Ａ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で５５．５重量％の鉱物油、
（Ｂ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で１２重量％のオレフィンコポリマー、
（Ｃ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で２０重量％のポリアルファオレフィン、
並びに、
（Ｄ）　該潤滑剤組成物の全重量基準で１２．５重量％の添加剤パッケージ、
を含んでなる潤滑剤組成物。」
である点で一致し、
（ｉ’）潤滑剤組成物が、本願発明においては「自動車用あるいは工業用ギア潤滑剤として有用な、１４０以上の粘度指数を持つ」と特定されているの対し、引用発明においてはそのような特定はされていない点、
（ｉｉ’）ポリアルファオレフィンが、本願発明においては「１００℃で少なくとも４０ｃＳｔの動粘度を持つ」ものであるのに対し、引用発明においてはそのような特定はされていない点、
（ｉｉｉ’）添加剤パッケージが、本願発明においては「ギア添加剤パッケージ」であるのに対し、引用発明においては単に「添加剤パッケージ」である点、
で相違する。
　
６　判断
　「相違点（ｉ’）〜（ｉｉｉ’）」は、上記「第２　［理由］４」に示した「相違点（ｉ）〜（ｉｉｉ）」と全く同じであるから、これについての判断、本願発明の効果についての判断、及びそれらのまとめについては、上記「第２　［理由］５」に示したものと同様である。
　
７　むすび
　以上のとおりであるから、本願発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、その余の発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。