【事件の表示】
　平成　５年特許願第５１７５２９号「細胞表面レセプター白血球粘着因子−１の特異的検出」拒絶査定不服審判事件〔平成　５年１０月１４日国際公開、ＷＯ９３／１９７８２、平成　７年１０月２６日国内公表、特表平　７−５０９５９８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明　
　本願は、１９９３年３月２４日（パリ条約による優先権主張１９９２年４月２日、米国）を国際出願日とするものであって、その請求項に係る発明は、平成１５年１月２３日付の手続補正書により補正された明細書および図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜２１に記載されたとおりのものと認められる（以下、それぞれ本願発明１〜２１という。）ところ、その請求項１および３の記載は以下のとおりである。　
【請求項１】細胞表面結合性ＬＡＭ−１のＥＧＦ様領域中に存在し放出ＬＡＭ−１中には存在しない抗原決定基へ結合する単クローン性抗体であって、アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション寄託番号ＨＢ１０８４４のハイブリドーマ細胞株により産生される抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体以外の前記単クローン性抗体。　
【請求項３】（ａ）細胞表面結合性ＬＡＭ−１と反応性の単クローン性抗体集団を分離する工程、（ｂ）前記集団をスクリーニングして放出ＬＡＭ−１に非反応性な単クローン性抗体を得る工程、及び（ｃ）細胞表面結合性ＬＡＭ−１には反応性であるが放出ＬＡＭ−１には非反応性である前記単クローン性抗体を採集する工程、から構成される細胞表面結合性ＬＡＭ−１と反応性であるが放出ＬＡＭ−１とは非反応性である単クローン性抗体の分離方法。　
　
２．原審が通知した拒絶理由　
（２−１）本願について、審査段階の平成１４年７月２３日付で以下の拒絶理由２および３が通知されている。　
「２．この出願の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。　
　　　　　　　　　　　　　　　　記　
１．Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．（１９９１）Ｖｏｌ．１４７，Ｎｏ．３，ｐ．９４２−９４９　
２．Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．（１９９０）Ｖｏｌ．１４４，Ｎｏ．２，ｐ．５３２−５４０　
３．Ａｍ．Ｊ．Ｒｅｓｐｉｒ．Ｃｅｌｌ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．（１９９１）Ｖｏｌ．５，ｐ．３０５−３０６」　
「３．この出願は、明細書及び図面の記載が、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。」　
（２−２）これに対し、請求人は、平成１５年１月２３日付で、上述のとおり本願明細書を補正している。　
　
３．当審の判断　
（３−１）本願発明３について　
　本願発明３は、上述のとおり、「（ａ）細胞表面結合性ＬＡＭ−１と反応性の単クローン性抗体集団を分離する工程、（ｂ）前記集団をスクリーニングして放出ＬＡＭ−１に非反応性な単クローン性抗体を得る工程、及び（ｃ）細胞表面結合性ＬＡＭ−１には反応性であるが放出ＬＡＭ−１には非反応性である前記単クローン性抗体を採集する工程から構成される細胞表面結合性ＬＡＭ−１と反応性であるが放出ＬＡＭ−１とは非反応性である単クローン性抗体の分離方法。」というものである。　
（３−１−１）これに対し、上記拒絶理由２で引用した刊行物３には、「多種の系列の細胞上に存在する数々の表面分子が、今や、放出され、それにより細胞外の環境に放たれることが知られている。…この増え続けるリストには、いくつかの免疫学的に重要な分子、例えば、主要組織適合複合体抗原クラスＩとクラスII、ＣＤ８、ＣＤ１４、及び、接着受容体である白血球接着分子−１（ＬＡＭ−１）／ＭＥＬ−１４（５、６）が含まれる。」（３０５頁左欄２６〜３６行）と、ＬＡＭ−１を含むさまざまな系統の細胞表面分子が分断され細胞外環境に放出されることが記載され、また、例えば拒絶査定で周知慣用事項を示すものとして言及した、国際公開第９０／１５６１４号パンフレットには、同じく膜結合型と分泌型が存在するＩｇＡについて、「…Ｂ細胞に結合したＩｇＡ上に存在するが分泌ＩｇＡ上には存在しないエピトープに抗体を結合させ…」（１頁６〜８行）、「Ｂ細胞の表面で発現される膜結合免疫グロブリンは、該免疫グロブリンを細胞表面に固定する、免疫グロブリン重鎖のＣ末端から伸びる余分のペプチド領域を持っているという点において、同じＢ細胞によって生産される分泌型の免疫グロブリンと異なる。」（９頁８〜１２行）、「抗免疫グロブリン抗体でＢ細胞を増殖させることは、生体内での抗体産生を高めるために極めて望ましいように思われる。しかしながら、増殖を達成することは困難である。循環血流中のＩｇＧ、ＩｇＭ及びＩｇＡ抗体の濃度が高いために、投与した抗免疫グロブリン抗体は、Ｂ細胞上の表面免疫グロブリンに有意な量結合する前に循環する免疫グロブリンと結合してしまうであろう。必要なものは、膜結合免疫グロブリンと反応して増殖またはＢ細胞の変化を引き起こすが、分泌された循環する免疫グロブリンとは反応しないＢ細胞増殖剤である。」（６頁９〜１７行）と、両者のＩｇＡの構造の相違に起因して、異なる抗原決定基が存在し、それに対応して膜結合型ＩｇＡには結合するが、分泌型ＩｇＡには結合しない抗体が存在すること、そしてそのような抗体が有用であり得ることが記載されているように、膜結合型分子には結合するが当該分子の分泌型には結合しない抗体があり得、そのような抗体が有用であり得ることは、本願優先日には当業者に周知の事項であったといえるから、ＬＡＭ−１についても、細胞表面結合性のものにのみ存在し、放出型のものには存在しない抗原決定基があり得、そのような抗原決定基に対する単クローン性抗体がＬＡＭ−１の生理機能を調節する上で有用であり得ることは容易に想到し得ることであり、また、少なくともそのような単クローン性抗体が細胞表面に発現するＬＡＭ−１を検出する上で有用なことは明らかであるから、そのような抗体を得ようとすることは刊行物３の記載及び本願優先日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に動機付けられることであるところ、そのような抗体を得るために、本願発明３に規定するごとく、「（ａ）細胞表面結合性ＬＡＭ−１と反応性の単クローン性抗体集団を分離し、（ｂ）前記集団をスクリーニングして放出ＬＡＭ−１に非反応性な単クローン性抗体を得、（ｃ）細胞表面結合性ＬＡＭ−１には反応性であるが放出ＬＡＭ−１には非反応性である前記単クローン性抗���を採集する」ことは自明である。　
　従って、本願発明３は、上記拒絶理由２で引用した刊行物３に記載された事項並びに本願優先日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。　
（３−１−２）当審は、平成１８年５月１６日付の審尋書において、上述の点からみて、本願発明３は、平成１４年７月１２日付で通知した拒絶理由２により、依然として特許が受けられないものである旨を指摘し、これにつき意見があれば述べるよう求めた。　
　これにつき、審判請求人は、平成１８年１０月２４日付の回答書において、　
「本願の放出型ＬＡＭ−１は、刊行物３によりその存在自体は知られていたものの、その機能がほとんど知られておらず、その有用性も全く不明であったものであり、このような従来の状況下では、放出ＬＡＭ−１を検出することすら試みられることはない。」と主張し、「本願発明者らにより、放出型ＬＡＭ−１が少なくない量で存在し、しかも放出ＬＡＭ−１が白血球に結合し、その結果、白血球が活性化内皮に結合するのを抑制することが見出された。すなわち、放出型ＬＡＭ−１には白血球の結合抑制能という機能、有用性がある。」、「放出型のＬＡＭ−１になんらの機能、有用性の見出せない従来の状況下では、当業者がたとえ刊行物４に接しても本発明に想到することはない。刊行物３によりＬＡＭ−１の放出自体が示唆されているとしても、放出型ＬＡＭ−１の機能、有用性が知られていない以上、本発明に想到するような動機付けになることはない。」と主張する。　
　しかしながら、本願明細書の「発明の背景」欄（本願公表公報２頁右下欄〜３頁右下欄）にも記載されているように、ＬＡＭ−１が白血球の細胞表面に発現し、内皮細胞と結合し、これを介して白血球を浸潤させる端緒となる働きをすることは、本願優先日当時、当業者によく知られており、このように生理的な作用が知られた蛋白質については、当該蛋白質に対する抗体を得、これを用いて、当該蛋白質を検出し、生体内における挙動等を調べたり、あるいは、当該蛋白質の作用を制御しようとすることは、ごく普通に行われている研究開発の流れであると認められるところ、刊行物３には、「ある場合には、蛋白分解酵素が膜の近傍で受容体を切断し、ほとんど無傷の細胞外領域を放出することが明らかにされている（３−６）。」（３０５頁右欄１５〜１７行、ここで参照されている文献（６）は、本件で引用した刊行物２であり、ＬＡＭ−１に関するものである。）、「放出された受容体の多くがリガンド結合活性を維持している」（３０６頁左欄下５〜４行）と、当該内皮細胞との結合作用を放出型のＬＡＭ−１も有していることが示唆されており、また、細胞表面型のＬＡＭ−１の有する抗原性の多くは放出型のＬＡＭ−１も有していることは当然想定できることであるから、血中に存在する放出型のＬＡＭ−１が、細胞表面型のＬＡＭ−１の有する作用に何らかの影響を及ぼす可能性があること、また、細胞表面型のＬＡＭ−１の正確な検出に悪影響を与えるであろうことは、当業者が容易に理解し得ることであり、放出型のＬＡＭ−１自体に何らかの有用性があることが知られていなくとも、細胞表面のＬＡＭ−１を血中の放出型ＬＡＭ−１と識別して検出する動機付けはあったといえる。さらにまた、引用文献３には、「受容体の機能は、細胞表面からの受容体の蛋白加水分解による切断によってばかりではなく、細胞外環境における機能的な放出受容体の存在によっても制御されている。沢山の放出受容体が血清および尿中に見出されていることから、受容体放出が生理学的な意味を有しているであろうことは、大いにありそうなことである。…いずれにしても、受容体放出を介する生理学的な機能を理解することは、受容体機能の制御と細胞表面蛋白分解酵素の同定及び制御についての新しい情報を明らかにすることになろう。」（３０６頁左欄下４行〜右欄１５行）と、細胞表面分子の放出の機構を知ることがその生理学的な意味を理解する上でも重要であることが記載されており、当該機構を解明する上でも、当業者は、ＬＡＭ−１について、細胞膜結合型と放出型を識別して検出することを十分に動機付けられるものと認められる。　
　したがって、請求人の上記主張は妥当なものではない。　
　
（３−２）本願発明１について　
　本願発明１は、上述のとおり、「細胞表面結合性ＬＡＭ−１のＥＧＦ様領域中に存在し放出ＬＡＭ−１中には存在しない抗原決定基へ結合する単クローン性抗体であって、アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション寄託番号ＨＢ１０８４４のハイブリドーマ細胞株により産生される抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体以外の前記単クローン性抗体。」というものである。　
（３−２−１）本願発明１は、本願発明１の抗体が結合する抗原決定基が抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体と同じ抗原決定基であることを規定しておらず、それ以外の抗原決定基に結合するものも文面上は含むものであるが、そのような抗体に対する抗原決定基で放出ＬＡＭ−１には存在しないものが実際にＥＧＦ様領域中に更に存在するかどうか、本願明細書をみても不明であるから、そのような抗体について、本願明細書に実質的に開示されているとはいえず、また、当業者が容易に得ることができる程度に記載されているともいえない。　
　よって、これらの態様については、上記拒絶理由３で指摘されたとおり、本願明細書は特許法３６条４項に規定する要件を満たしておらず、また、同条５項１号に規定する要件も満たしていない。　
（３−２−２）当審は、平成１８年５月１６日付の審尋書において、上述の点からみて、本願発明１は、平成１４年７月１２日付で通知した拒絶理由３により、依然として特許が受けられないものである旨を指摘し、これにつき意見があれば述べるよう求めた。　
　これにつき、審判請求人は、平成１８年１０月２４日付の回答書において、　
「本願明細書、第１５頁以下の抗体の項でも、ＬＡＭ−１の多くの型の抗体を作成し、また引用文献１乃至３でもＬＡＭ−１の多くの抗体を作成している。したがって、本願明細書及び出願時の技術常識を参酌すれば、抗ＬＡＭ−１単クローン抗体以外の抗体の産生は容易であるのは明らかである。」と主張する。　
　しかしながら、本願明細書に、上記「細胞表面結合性ＬＡＭ−１のＥＧＦ様領域中に存在し放出ＬＡＭ−１中には存在しない抗原決定基へ結合する」という特性を有する単クローン性抗体として具体的に記載されているのは、「アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション寄託番号ＨＢ１０８４４のハイブリドーマ細胞株により産生される抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体」だけであり、しかも、当該唯一の具体的抗体は本願発明１から除外されている。そして、本願明細書には、当該除外された「抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体」と同じ抗原決定基に結合し、同じ結合特性を有する「単クローン性抗体」が再現性をもって得られたことは記載されておらず、また、これ以外にも「細胞表面結合性ＬＡＭ−１のＥＧＦ様領域中に存在し放出ＬＡＭ−１中には存在しない抗原決定基」が存在するかどうかは、本願明細書の記載からは、全く窺うことさえできないから、当該唯一の実施例を除外する本願発明１は、本願明細書に裏付けられているとはいえず、本願明細書は当業者が本願発明１を容易に実施できる程度に記載されているとはいえない。　
　なお、仮に、本願発明１が、「抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体」と同じ抗原決定基に結合し、同じ結合特性を有する「単クローン性抗体」を意図したものであり、そのような「単クローン性抗体」が、当業者が再現性をもって容易に得ることができるものであるならば、後に（３−３−２）で詳述するように、本願発明１は、刊行物１及び２に記載された発明並びに本願優先日当時の技術常識に基づいて当業者が容易になし得たものであることになる。　
　
（３−３）当審が平成１８年５月１６日付の審尋書において指摘した、その他の拒絶理由について　
　当審は、上記審尋書において、当審が新たに見出した拒絶理由をも指摘した。これらは、正式に拒絶理由として通知されたものではないので、本件審決の基礎とすることはできないが、審判請求人は上記回答書においてこれらについても回答しているので、これらについての当審の判断も、念のため、以下に述べる。　
（３−３−１）当審は、上記審尋書において、　
（ｉ）本願の優先権主張の基礎とされる米国特許出願８６２，４８３号は複数の米国特許出願の継続出願ないし部分継続出願と認められ、本願発明１〜２１が優先権主張の基礎とされる上記米国特許出願８６２，４８３号により最初に出願されたものであるか、否かが不明であること、および、　
（ｉｉ）本願発明１〜２１の中に米国特許出願８６２，４８３号以前に出願されたものが含まれている場合は、当該発明については、上記優先権を享受することができず、本願の現実の国際出願日である１９９３年３月２４日に出願されたことになるが、その時点では、抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体が細胞表面結合性ＬＡＭ−１のＥＧＦ様領域中に存在し放出ＬＡＭ−１中には存在しない抗原決定基へ結合するものであることを含む、本願発明の中核をなす事項が、Ｔｈｅ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｃｅｌｌ Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌ．１１９．Ｎｏ．１，２２９−２３８（Ｏｃｔｏｂｅｒ １９９２）により公知とされており、当該発明は新規性ないし進歩性を有さないから、特許法２９条１項３号ないし２項の規定により特許を受けることができないものであり、本特許出願は拒絶すべきものであること、　
を指摘し、請求人に、この点につき、列挙したそれぞれの米国特許出願明細書の記載内容に基づき、釈明することを求めた。　
　これに対し、請求人は、「審尋書で審判官が指摘した複数の他の米国特許出願は、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、取り下げ又は放棄され、しかも優先権の主張の基礎とされていない（パリ条約第４条Ｃ、（４））。従って、本願発明は、パリ条約の上記規定により上記米国特許出願第８６２，４８３号の優先権を享受することができる。」と主張する。　
　しかしながら、たとえもとの出願が取り下げ又は放棄されたとしても、それに基づいて新たな出願がその継続出願ないし部分継続出願として出願されたのであれば、もとの出願に基づいて優先権と類似する効果が生じることになり、いかなる権利をも存続させないで取り下げ又は放棄されたことにはならない（特許庁編「特許・実用新案審査基準」第ＩＶ部第１章の６．４．２を参照されたい。）。　
　従って、当審が指摘した本願発明１〜２１の優先権についての疑義は依然として解消していない。　
（３−３−２）当審は、また、上記審尋書において、本願発明１について、　
　先の拒絶理由２で引用した刊行物１及び２には、抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体がＬＡＭ−１を表面に発現する細胞による免疫により得られたことが記載されている（例えば、刊行物２の５３３頁右欄の「RESULTS」の項の１〜１９行を参照）。　
　当業者であれば、当該抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体を用いて周知の競争結合の手法等によりＬＡＭ−１を表面に発現した細胞による免疫により得られた抗体の中から同じ抗原決定基へ結合する単クローン性抗体をスクリーニングし、あるいは、周知の遺伝子組み換えの手法により当該抗体のキメラ抗体やヒト化抗体を作製することにより、抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体と同じ抗原決定基へ結合する単クローン性抗体であって抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体自体ではないものを、容易に得ることができるものと認められる。そして、このようにして得られた単クローン性抗体は、当然、抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体と同じく、細胞表面結合性ＬＡＭ−１のＥＧＦ様領域中に存在し放出ＬＡＭ−１中には存在しない抗原決定基へ結合するものである。　
　従って、本願発明１は、刊行物１及び２に記載された発明並びに本願優先日当時の技術常識に基づいて当業者が容易になし得たものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。　
と、指摘した。　
　これに対し、請求人は、「抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体が放出型ＬＡＭ−１には結合しないことは刊行物１乃至３のいずれにも記載がない。」、「抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体は本願発明１から除外されている。」、「放出型ＬＡＭ−１と細胞表面結合型ＬＡＭ−１とは、免疫学的に識別される。」、「現代医学をもってしても、免疫学的に異なる一方をもって、他方を予測することは困難である。」等々と主張する。　
　しかしながら、本願発明１は「単クローン性抗体」という物質に係る発明であって、「細胞表面結合性ＬＡＭ−１のＥＧＦ様領域中に存在し放出ＬＡＭ−１中には存在しない抗原決定基へ結合する」というその特性による特定は、本願発明１に係る抗体の「細胞表面結合性ＬＡＭ−１と放出ＬＡＭ−１を識別する」等の用途を特定するものではなく、単に本願発明１に係る抗体を物質として特定するにあたり上記特性をもってしているに過ぎない。そして、どのような特性で特定しようと、その物質自体が公知の物質から当業者が容易に想到し得るものであるならば、当該物質に係る発明の進歩性は否定されるべきものである。　
　これにつき、本願明細書を見ると、上述のとおり、上記「細胞表面結合性ＬＡＭ−１のＥＧＦ様領域中に存在し放出ＬＡＭ−１中には存在しない抗原決定基へ結合する」という特性を有する単クローン性抗体として、「アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション寄託番号ＨＢ１０８４４のハイブリドーマ細胞株により産生される」上記「抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体」だけが、唯一の具体例として記載されており、このことから、当該「抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体」が「細胞表面結合性ＬＡＭ−１のＥＧＦ様領域中に存在し放出ＬＡＭ−１中には存在しない抗原決定基へ結合する」という特性を有する単クローン性抗体であることは明らかである。　
　そして、当該「抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体」は、刊行物１、２により、細胞表面結合性ＬＡＭ−１を認識する抗体として公知だったのであり、当該抗体が放出型ＬＡＭ−１には結合しないという知見がなくとも、細胞表面結合性ＬＡＭ−１を認識する抗体を得るために当該抗体と同じ結合特性を有する抗体を得ようとする動機付けは、本願優先日前に既に存在していたといえ、また、そのような抗体をスクリーニングする上述したような手段も、本願優先日当時既に知られており、「抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体」の結合特性を有する「単クローン性抗体」が動物の免疫により再現性をもって産生されるのであれば、当該スクリーニング手段を用いることにより容易に得ることができたものといえる。　
　してみると、上記「抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体」の結合特性を有する「単クローン性抗体」は、本願優先日には当業者が容易に想到し得たものであり、そして、当該抗体は、「アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション寄託番号ＨＢ１０８４４のハイブリドーマ細胞株により産生される抗ＬＡＭ１−１単クローン性抗体」自体ではなく、かつ、「細胞表面結合性ＬＡＭ−１のＥＧＦ様領域中に存在し放出ＬＡＭ−１中には存在しない抗原決定基へ結合する」という特性を有するものであるから、本願発明１の「単クローン性抗体」に該当するものである。　
　従って、本願発明１は、刊行物１及び２に記載された発明並びに本願優先日当時の技術常識に基づいて当業者が容易になし得たものであり、あるいは、少なくとも当業者が容易になし得た態様を包含するものであるという他はない。　
　
４．むすび　
　以上のとおりであるから、本願発明３は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、また、本願は、本願発明１について、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていないので、他の請求項に係る発明について判断するまでもなく、本件特許出願は拒絶すべきものである。　
　よって、結論のとおり審決する。