【事件の表示】
　特願２００１−３５２３６７「水チャンネル遺伝子、及びその利用」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　５月２０日出願公開、特開２００３−１４４１７３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は，平成１３年１１月１６日を出願日とする特許出願であって， 平成１９年６月２２日に特許請求の範囲について手続補正がなされ，同年７月１２日付で拒絶査定がなされ，同年８月２３日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに，同年９月１９日に特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
２．平成１９年９月１９日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の結論］
平成１９年９月１９日付の手続補正（以下，「本件補正」という。）を却下する。
［理由］
（１）補正の内容
　本件補正は，特許請求の範囲の請求項１を，補正前の
「配列番号３で表される塩基配列からなる水チャンネル遺伝子。」から，
補正後の
「配列番号３で表される塩基配列からなり，真核細胞のみにて発現する水チャンネル遺伝子。」
に変更する補正を含むものである。
　
（２）補正の目的要件違反
　補正後の請求項１には，補正前の請求項１に「真核細胞のみにて発現する」という発明の特定事項が付加されている。
　しかしながら，補正前の請求項１には，遺伝子の発現に関する特定事項は含まれていないから，上記特定事項の付加は，請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものではない。
　また，「真核細胞のみにて発現する」という事項について，発明の詳細な説明の段落【０００９】には，「イントロンは，ＲＮＡポリメラーゼが遺伝子を転写することによって得られる１次転写物には含まれるが，成熟ｍＲＮＡが生成する際にスプライシングによって取り除かれる領域に相当するゲノムＤＮＡ上の領域である。真核細胞は，スプライシングの際にイントロンに相当する領域を除去して成熟ｍＲＮＡを生成することができるが，原核細胞は，イントロンに相当する領域を切り出して成熟ｍＲＮＡを作り出すことができない。」と説明されている。
　すなわち，「真核細胞のみにて発現する」という特性は，イントロンを含むゲノムＤＮＡが本来有する特性である。
　しかるに，補正前及び補正後の請求項１に記載された「配列番号３で表される塩基配列からなる水チャンネル遺伝子」は，ゲノムＤＮＡとしてのｂｐｗ２遺伝子であり（段落【００１９】参照。），イントロンを含む遺伝子であるから，当然に，真核細胞のみにて発現するという特性を有するものである。
　ゆえに，補正前の請求項１に，「真核細胞のみにて発現する」という発明の特定事項が付加されても，補正後の請求項１に記載された水チャンネル遺伝子は，補正前のものと，遺伝子自体は何ら変わるものではないから，補正後の請求項１は，補正前の請求項１を減縮したものではない。
　よって，本件補正は，限定的減縮を目的とするものではない。
　さらに，本件補正は，請求項の削除，誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明の何れを目的とするものでもない。
　
（３）独立特許要件違反
　仮に，本件補正が，特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものであったとしても，本件補正後の請求項１に係る発明は，以下に示すように独立特許要件を満たさない。
　
ア．引用例１
　原査定の拒絶理由で引用された，本願出願日前に頒布された刊行物である，「日本植物生理学会1999年度年会および第39回シンポジウム講演要旨集」，１９９９年，p. 214，laJ07（以下，「引用例１」という。）には，以下の事項が記載されている。
（ア）「オオムギからの水チャンネル遺伝子の単離と塩ストレス下における発現の解析」（標題）
（イ）「塩ストレスや乾燥ストレス環境下の植物において水輸送の制御は重要である。我々は，水輸送における水チャンネル（生体膜に存在し，水輸送を担うチャンネルタンパク質）の役割を解明するためにオオムギから水チャンネル遺伝子を単離し，その発現量を調べた。
　オオムギのｓｈｏｏｔ，ｒｏｏｔ各々からトータルＲＮＡを調製し，ＲＴ−ＰＣＲ法により３つの原形質膜型および１つの液胞膜型の水チャンネル相同遺伝子断片を得た。原形質膜型の３つについては５’−ＲＡＣＥ法，３’−ＲＡＣＥ法により全長ｃＤＮＡ（ｂｐｗ１，ｂｐｗ２，ｂｐｗ３）をクローニングし，これらの全塩基配列を決定した。・・・　次に，ｂｐｗ１，ｂｐｗ２の発現量を調べた。両者ともｓｈｏｏｔでの発現量はほとんど同じであったが，ｂｐｗ１のｒｏｏｔでの発現量はｓｈｏｏｔでの約１０倍，ｂｐｗ２では約１．２倍であった。２００ｍＭＮａＣｌ処理後２４時間でｒｏｏｔのｂｐｗ１の発現量は約１／２に減少し，ｂｐｗ２はわずかに減少した。ｓｈｏｏｔではｂｐｗ１，ｂｐｗ２ともに２４時間，４８時間経過とともに増加した。
　現在３つのｃＤＮＡに対応するゲノミッククローンを単離し，解析中である。」（本文）
　
イ．引用例３
　原査定の拒絶理由で引用された，本願出願日前に電気通信回路を通じて公衆に利用可能となった情報である，GenBank Online，米国，National Center for Biotechnology Information, U.S.A.，２０００年　１月１２日，Accession No. AB009308.2，ＵＲＬ，http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?6691628:OLD11:63004に掲載される情報（以下，「引用例３」という。）には，オオムギ水チャンネル遺伝子ｂｐｗ２の完全長ｃＤＮＡの塩基配列及びそれにコードされるタンパク質のアミノ酸配列が記載されている。
　
ウ．対比・判断
　本件補正後の請求項１に係る発明（以下「補正発明１」という。）における「配列番号３で表される塩基配列」とは，本願の発明の詳細な説明の段落【００１９】に説明されるように，オオムギのｂｐｗ２遺伝子のゲノムＤＮＡの塩基配列である。また，「真核細胞のみにて発現する」という事項については，（２）に記載したとおり，イントロンを含むゲノムＤＮＡが本来有する特性である。
　そうすると，補正発明１と引用例1に記載された発明とは，水チャンネル遺伝子ｂｐｗ２のゲノムＤＮＡに関するものである点で一致し，両者は以下の点で相違する。
相違点：補正発明１は，配列番号３で表される塩基配列が特定されているのに対し，引用例１には，ゲノミッククローンを単離し，解析中であると記載されてはいるが，具体的な塩基配列は記載されていない点。
　
　上記相違点について検討すると，引用例３には，オオムギｂｐｗ２遺伝子のｃＤＮＡの塩基配列が記載されており，本願出願日当時において，ｃＤＮＡの塩基配列を基に，ゲノムＤＮＡの塩基配列を決定する技術（例えば，ｃＤＮＡの塩基配列を基に設計したプライマーを用いて，ゲノムＤＮＡを鋳型としたＰＣＲ法により増幅されたＤＮＡの塩基配列を解析する方法）は慣用技術である。
　そして，補正発明１における配列番号３の塩基配列を決定するに際し，慣用技術にはない特別な工夫が必要であったという事情も見当たらない。
　よって，引用例３のｂｐｗ２遺伝子のｃＤＮＡ配列を基に，引用例1に記載されたオオムギｂｐｗ２遺伝子のゲノムＤＮＡの塩基配列を決定することは，当業者が容易になし得たものである。
　
エ．請求人の主張について
　請求人は，平成１９年６月２２日付意見書において，オオムギｂｐｗ２のゲノムＤＮＡから，選択的スプライシングによって，イントロン部分を含むｍＲＮＡ（ａｌｓＲＮＡ）が転写されることを示す実験成績証明書を提示し，補正発明１の奏する予測できない顕著な効果であると主張している。
　しかしながら，オオムギｂｐｗ２遺伝子のｍＲＮＡに選択的スプライシングが起きることについては，本願の明細書には全く記載されていない。
　さらに，請求人が審判請求書において主張しているように，オオムギｂｐｗ２遺伝子の選択的スプライシングパターンは，本願出願日当時の技術常識からは全く予想できないものであるとすると，請求人の主張する上記効果は，本願出願日当時の技術水準を考慮しても，本願の明細書の記載に基づく効果とはいえず，補正発明１の奏する顕著な効果としては参酌することができない。
　
　また仮に，上記効果を補正発明１の効果として参酌するとしても，請求人が審判請求書において述べているように，上記ａｌｓＲＮＡはイントロンに終止コドンが含まれているために，不完全なタンパク質しか翻訳できないＲＮＡである。
　ゆえに，補正発明１によって，従来知られたものとは異なるスプライシングパターンを示すａｌｓＲＮＡを転写できることを発見できたとしても，該ａｌｓＲＮＡを産業上どのように利用できるのかは全く不明であるから，補正発明１がこのａｌｓＲＮＡを提供できることで，引用例１と比較して有利な効果を奏するものとはいえない。
　
オ．したがって，補正発明１は，引用例１及び引用例３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，補正発明１は，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
（４）小括
　以上のとおりであるから，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するか，又は，同法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明
　平成１９年９月１９日付の手続補正は上記のとおり却下されたので，本願の請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，平成１９年６月２２日付手続補正書によって補正された特許請求の範囲に記載された以下のとおりのものである。
「【請求項１】配列番号３で表される塩基配列からなる水チャンネル遺伝子。」
　
４．特許法第２９条第２項について
　本願発明は，補正発明１から「真核細胞のみにて発現する」という特定事項を削除したものであり，２．（２）に記載したとおり補正発明１と実質的に同一の発明であるか，又は，仮に同一の発明でないとしても，補正発明１を包含する発明であるから，２．（３）において補正発明１について検討したと同様に，引用例１及び引用例３に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
５．むすび
　したがって，本願の請求項１に係る発明は，引用例１及び引用例３に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　よって，結論のとおり審決する。