【事件の表示】
　平成　８年特許願第３４６８６３号「細菌検出法」拒絶査定不服審判事件〔平成１０年　７月　７日出願公開、特開平１０−１７９１６１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明
　本願は、平成８年１２月２６日を出願日とする出願であって、その請求項１〜９に係る発明は、平成１５年６月４日付け手続補正書によって補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜９に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、そのうちの請求項２に係る発明（以下、「本願発明２」という。）は次のとおりである。
　
「発光遺伝子群を有する細菌ウイルスを細菌に感染させ、発光させることにより、該細菌を検出する方法であって、
（１）発光遺伝子群を細菌ウイルスの溶菌サイクルに不要な遺伝子領域に挿入する
（２）発光遺伝子群をウイルス遺伝子のプロモ−タ−制御下におく
（３）発光遺伝子群の上流に終止暗号をおく
（４）発光遺伝子群の翻訳開始暗号の上流１３塩基にＳＤ配列をおくこと、および細菌数が１０6 個を越える場合、ｍｏｉを０．５〜６とする
ことを特徴とする細菌検出法。」
　
２．引用例の記載
（１）原査定の拒絶の理由において、引用例２として引用された、本願の出願日前である平成８年４月に頒布された刊行物である「Appl.Environ.Microbiol., Vol.62, No.4, Apr.1996, p.1133-1140」（以下、当審においても「引用例２」という。）は、「リステリア生菌細胞の迅速かつ高感度な検出のためのルシフェラーゼレポーターバクテリオファージA511：：luxABの構築」と題する文献であって、バクテリオファージを経由した細菌性ルシフェラーゼの特異的導入と発現は、宿主生菌の検出と分析のために効率的な方法を提供するものであり、リステリア菌に特異的に感染するバクテリオファージA511において、主要カプシド蛋白質遺伝子（cps）下流にビブリオ・ハーベイのluxAB遺伝子を挿入して、組換えファージA511：：luxABを作成し、該ファージをリステリア菌に感染させると15〜20分後に強力なcpsプロモーターにより効率よく転写が始まり、組換え体は、新しく感染した宿主細胞にいて生じるバイオルミネセンス表現型により容易に検出が可能であり、A511：：luxABは、直接的にリステリア菌を検出するために使用することができることが記載されている（第1133頁要約1行〜10行）。（記載事項（ａ１））
　また、「ルシフェラーゼの発現と測定に最適なパラメーターの決定」の項（第1134頁右欄下19行〜下18行）では、パラメーターの１つとして「(ii)ｍｏｉ（感染多重度）」が記載されており、最適なｍｏｉの決定方法として、106CFU/mlの宿主細胞の100μlを5×107、108、2.5×108、5×108、109、2.5×109PFU/mlのファージ懸濁液の1mlに加え、混合物を培養し、分析することが記載されている（第1134頁右欄下13行〜下9行）。（記載事項（ａ２））
　その結果として、「ファージ濃度、すなわち、moiに依存した検出効率」の項において、比較的低い数のリステリア菌（105CFU/ml）をA511：：luxABを用いて検出する際、概して、108〜５×108PFU/mlでは、試験した３つの株において、高いレベルのルミネセンスが出たが、興味深いことに、109個以上のファージでは、著しく分析効率が減少するので、ほとんどのその後の実験では、標準濃度として３×108PFU/mlを用いたことが記載されている。（第1137頁左欄下2行〜右欄8行）。（記載事項（ａ３））
　そして、ルシフェラーゼのA511ゲノムへの挿入位置は、ファージがコードする遺伝子を壊すことがないように、A511の主要カプシド蛋白質遺伝子であるcpsの下流に挿入することが記載されている（第1136頁左欄下4行〜下2行）。（記載事項（ａ４））
　また、「luxファージの調製」の項において、大きなスケールのファージ増殖のために用いられるL.ivanoviiWSLC3009株をファージで感染させ、細菌溶解物からファージ粒子を集めることが記載されている（第1134頁右欄29行〜39行）。（記載事項（ａ５））
　
（２）原査定の拒絶の理由において、引用例１として引用された、本願の出願日前である平成４年１２月に頒布された刊行物である「Gene, Vol.122, No.1, 1992, p.27-34」（以下、当審においても「引用例１」という。）は、グラム陰性細菌における遺伝子発現研究のためのTn7-lux系の構築と題する文献であって、（1）レポーター系として、プロモーターは有さないビブリオ・フィシェリのluxオペロン、(2)luxオペロンの前の多重クローニング部位(MCS)、（3）MCSの前の転写ターミネーターと、luxC遺伝子の翻訳開始配列の前のすべての読み枠における転写終止暗号、(4)選択マーカー、(5)lux融合構築物が細菌のゲノムに転移できるようにするための上記の要素に隣接するTn7境界配列を特徴として有するプラスミドpHSK728を作製したこと、そして、このTn7-lux系をavrD及びpelE遺伝子のプロモーターを用いて試験したところ、細菌が植物組織において成長したときは、高レベルの発光が確認されたことから、この系は、グラム陰性細菌における簡便で高感度なプロモーター活性測定系を提供するものであることが記載されている（第27頁要約1行〜12行）。（記載事項（ｂ１））
　また、ビブリオ・フィシェリのluxオペロンの前に、全ての３つの読み枠における終止暗号、及び改良したシャイン−ダルガノ保存配列に加えて、EcoRIを導入するためのオリゴを図１に設計したこと、変異された配列は、pHSK728の構築に用いることが記載されている（第28頁左欄下）。（記載事項（ｂ２））
　そして、図１の脚註には、変異のために用いるオリゴの５’側の塩基配列を示すこと、シャイン−ダルガノ保存配列には、上部に直線を示したこと、及び異なった読み枠における３つの転写終止コドンは線で囲んで示したことが記載されている。図１に記載されたオリゴの塩基配列によると、メチオニンをコードする翻訳開始暗号「ATG」の上流13塩基にSD配列が位置している（第28頁図１）。（記載事項（ｂ３））
　
３．当審の判断
（１）対比
　上記記載事項（ａ１）によると、引用例２には、ウイルスのcps遺伝子のプロモーターの制御下に配置された、luxAB遺伝子を有するバクテリオファージA511をリステリア菌に感染させ、発光させることにより、リステリア菌を検出する方法が記載されている。
　
　本願発明２と引用例２に記載された発明を対比する。
　引用例２に記載の「luxAB遺伝子」、「バクテリオファージ」、「リステリア菌」は、それぞれ、本願発明２の「発光遺伝子群」、「細菌ウイルス」、「細菌」に相当する。
　したがって、両者は、発光遺伝子群を有する細菌ウイルスを細菌に感染させ、発光させることにより、該細菌を検出する方法であって、発光遺伝子群をウイルス遺伝子のプロモーター制御下におく（請求項１の(2)）点で一致し、下記の点で相違する。
［相違点］本願発明２には、
(i)発光遺伝子群を細菌ウイルスの溶菌サイクルに不要な遺伝子領域に挿入すること（請求項１の(1)）
(ii)発光遺伝子群の上流に終止暗号をおく（請求項１の(3)）
(iii)発光遺伝子群の翻訳開始暗号の上流１３塩基にＳＤ配列をおくこと　（請求項１の(4)の前半部分）
(iv)細菌数が106 個を越える場合、ｍｏｉを0.5〜6とすること（請求項１の(4)の後半部分）
が特定されているのに対し、引用例２に記載された発明には、特にこれらの点が特定されていない点
　
（２）判断
　上記相違点について検討する。
（２−１）相違点の(i)について
　請求項１の(1)には、「発光遺伝子群を細菌ウイルスの溶菌サイクルに不要な遺伝子領域に挿入する」と記載されているが、本願明細書には、「溶菌サイクル」について特に定義がなされていない。一般に、「溶菌サイクル」とは、ウイルスが細菌細胞に感染し、細胞内で増殖し、溶菌するために必要な一連の反応を意味するものであるから（J.Stenesh著、中村運訳・編、「分子生物学事典」、第１版第１刷、化学同人（株）、1992年４月１日発行、第325頁、「lytic circle」の項）、請求項１の(1)は、細菌ウイルスが細菌に感染し、増殖し、溶菌する一連の反応に不要な遺伝子領域に、発光遺伝子群を挿入することを意味するものと解される。
　当該技術分野において、外来遺伝子を細菌に導入するためのベクターとして用いる感染性細菌ウイルスを作製する際には、細菌ウイルスの染色体のうち、増殖には必須ではなく、その部分が欠けたり、置換されてもファージの感染と溶菌サイクルには支障のない遺伝子領域に外来遺伝子を挿入又は置換することは、技術常識である（R.W.オールド他１名著、関口睦夫他３名訳、「遺伝子操作の原理　原書第４版」、第４版第５刷、培風館（株）、1995年10月30日発行、第54頁「ラムダファージの基本的な性質」の項及び第60頁〜第62頁「λベクターでクローン化された遺伝子の大量発現」の項）。
　そして、引用例２においても、ルシフェラーゼ遺伝子の挿入により、ファージがコードするいかなる遺伝子を破壊することがないよう、外皮蛋白質をコードする領域の下流にルシフェラーゼ遺伝子を挿入しており（記載事項（ａ４））、そして、実際に、ルシフェラーゼ遺伝子が挿入された組換えファージA511：：luxABは、リステリア菌に感染することができ、細菌溶解物からファージ粒子を集めることができたということは（記載事項（ａ５））、該遺伝子の挿入位置は、ファージが細菌に感染し、増殖するために必要な溶菌サイクルには不要な遺伝子領域であった結果によるものであるといえる。
　したがって、引用例２において、発光遺伝子群は、細菌ウイルスの溶菌サイクルに不要な遺伝子領域に挿入されているといえるから、この点は実質的な相違点とは認められない。
　
（２−２）相違点の（ii）及び(iii)について
　引用例１は、lux遺伝子、すなわち発光遺伝子群をトランスポゾンにより細菌に導入し、生じた発光を検出することによるレポーター分析方法に関する文献であって、本願明細書の実施例において、感染性λファージを作製する際に用いたプラスミド（本願明細書【００２９】）と同じ名称であるプラスミド「pHSK728」が記載されており（記載事項（ｂ１））、このプラスミドは、発光遺伝子群の上流に終止暗号が配置されており、発光遺伝子群の翻訳開始暗号「ATG」の上流13塩基にシャイン−ダルガノ保存配列、すなわち、SD配列が配置されたものである（記載事項（ｂ３））。つまり、引用例１に記載されたプラスミド「pHSK728」は、本願の請求項１の(3)及び(4)の構成を有するプラスミドである。
　
　引用例１には、プラスミド「pHSK728」の作製において、終止暗号及びSD配列を発光遺伝子群の上流に挿入する目的は明示されていないが、これらの配列の機能についてみると、終止暗号は、蛋白質の翻訳を終了させる機能を有するものであり、SD配列は、タンパク質を合成するリボゾームの結合位置であるという機能を有するものである。このような機能を考慮すれば、引用例１において、挿入した終止暗号は、挿入位置からみて、発光遺伝子群より前に存在しているウイルス遺伝子の翻訳を一旦その位置で停止させることにより、その後に配置されている発光遺伝子群の発現に影響が出ないようにするためのものであり、SD配列は、その後に続くルシフェラーゼ遺伝子の翻訳を開始させるためのものであって、これらの作用により、ルシフェラーゼの翻訳効率を高め、ひいては、検出感度が高めることができることは、当業者であれば、当然理解することである。
　そして、引用例２は、引用例１と同様に発光遺伝子群を細菌に導入し、その発光を検出するという同じ機構を利用したレポーター分析方法に関する技術であって、引用例２に記載された方法においても、ルシフェラーゼの翻訳効率は高い方が好ましいことは、自明の課題である。この課題を解決するために、引用例２に記載された発光遺伝子群を有する組換え細菌ウイルスを作製するに際し、細菌ウイルスゲノムに挿入する発光遺伝子群を有するプラスミドとして、引用例１に記載されたプラスミド、すなわち、請求項２の(3)と(4)の構成を有するプラスミドを用いて、これを挿入した組換えファージを作製することは、当業者が容易に想到し得ることである。
　
（２−３）相違点の(iv)について
　細菌ウイルスを細胞に感染させるに際し、１細胞あたりのウイルス数、すなわち、ｍｏｉを最適化することは、当業者であれば通常検討する事項であって（要すれば、例えば、「Biotechnol.Prog.,Vol.9,1993,p.153-159」及び「Intervirology,Vol.33,1992,p.61-64」参照）、引用例２においても、細菌に感染させるのに最適な細菌ウイルス数を検討し、その結果、実験に適用するｍｏｉ値を決定したことが記載されている（記載事項（ａ２）及び（ａ３））。
　したがって、引用例２に記載された発明において、細菌数が106個を超える場合の最適なｍｏｉを検討することは、当業者が適宜なし得ることである。
　また、本願発明２において規定するｍｏｉ値「0.5〜6」は、λファージを用いて大腸菌を感染させる際のｍｏｉとして通常設定される程度の値を含むものであって（要すれば、上記「Biotechnol.Prog.,Vol.9,1993,p.153-159」参照）、この範囲にｍｏｉを設定することも格別なことではない。
　
　そして、本願発明２の効果について検討すると、本願明細書には、「最適ｍｏｉの判定」と題して実施した実験は、ファージ数を103個と102個の２種類に設定し、それぞれの場合で、細菌数が０〜106個のときの発光量を検討した結果、ファージ数が103個のときは、細胞数が100個（ｍｏｉは、10）、ファージ数が100個のときは、細胞数が10個であると（ｍｏｉは10）、発光量が多いことを確認しているのみであって（本願明細書【００３７】及び図１）、細菌数が106個を超える場合のｍｏｉについては、平成１５年６月４日付で補正された本願明細書の【００２３】に、「細菌数が106個より多い場合、ｍｏｉを０．５〜６とする」と記載されているのみであって、何ら具体的な検討がなされていない。
　したがって、本願発明２は、従来技術からは予期できない格別な効果を奏するものとも認められない。
　
　なお、付言すると、上記したように、本願明細書中には、細菌数が106個を超える場合、ｍｏｉを0.5〜6として細菌を検出することが実施例をもって具体的に開示されていないものであるから、本願発明２は、本願明細書に裏付けられていないものである。
　
　さらに、本願発明２は、特に細菌ウイルスとその宿主となる細菌を規定していないため、λファージを用いた大腸菌の検出法以外にも任意の細菌ウイルスを用いた任意の細菌の検出法を包含する記載となっている。ところで、ウイルスと宿主の関係によって、最適なｍｏｉ値は異なるものであることは、技術常識であるから、λファージと大腸菌の組み合わせ以外の、任意の細菌ウイルスと細菌の組み合わせにおいても、最適なｍｏｉが「0.5〜6」であるとは、考えにくいことである。そうであるにもかかわらず、本願明細書には、他の細菌ウイルスと細菌の関係においても、このｍｏｉ値を適用することができる合理的根拠を何ら示していない。また、そもそも細菌数が分かっている場合に、その細菌を検出することの技術的意義が不明である。
　したがって、本願は、特許法第３６条第４項又は第６項第１号に規定する要件を満たしていないものでもある。
　
（３）請求人の主張について
　請求人は、平成１５年１１月１７日付手続補正書（審判請求の理由の補充書。以下、「理由補充書」という。）において、本願発明の効果として、１個の細菌をも検出できることを主張しているが、請求項２は、「細菌数が10６個を超える場合」の細菌検出法に係る発明であるから、この場合の効果として請求人の主張する効果は参酌できるものではない。
　
　また、請求人は、同理由補充書において、本願発明の細菌検出法によれば、従来であればケミルミネッセンスリーダーやシンチレーションカウンターなどにより行う発光の検出を、より簡易に行える高感度フィルムの感光や、細菌の局在性などについても特定できる高感度ビデオカメラによる画像解析などに代替することもできカメラ、ビデオ等で解析できる旨の主張をしている。
　しかしながら、上記のとおり、本願明細書には、そもそも細菌数が10６個を超える場合にｍｏｉを0.5〜6とした際の発光量については、何ら記載されておらず、従来技術では、カメラ、ビデオ等で解析することができず、本願発明２の方法により、はじめてカメラ、ビデオ等による解析が可能になったものかも不明であるから、請求人の主張する効果を進歩性の判断において参酌することはできない。
　
４．むすび
　以上のとおり、本願発明２は、引用例１及び２に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、その余の本願請求項に係る発明について検討するまでもなく、本特許出願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。