【事件の表示】
　特願２００５−３１０１６７「医学的診断及び治療法のための神経細胞突起局在ｍＲＮＡの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成１８年　３月１６日出願公開、特開２００６−　６８０２１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続きの経緯
　本願は，１９９５年１１月３日（パリ条約による優先権主張１９９４年１１月３日，米国）を国際出願日とする出願（特願平８−５１５５４１号）をし，これを分割してその一部につき新たな特許出願をしたものであって，平成２０年４月２２日付で拒絶査定がなされたところ，平成２０年７月２４日に審判請求がなされるとともに，平成２０年８月２５日に手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２０年８月２５日の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２０年８月２５日の手続補正を却下する。
　
［理由］
１．本件補正により，請求項１は，
　「特定神経細胞突起におけるｍＲＮＡ発現をプロファイリングする方法であって，
　（ａ）特定の神経細胞突起の細胞体又は突起中のｍＲＮＡ集団をｃＤＮＡに転化すること，
　（ｂ）該ｃＤＮＡを二重鎖にすること，
　（ｃ）該二重鎖ｃＤＮＡをａＲＮＡに線状に増幅させること，および
　（ｄ）該ａＲＮＡを逆相ノーザン分析におけるプローブとして用いて，ｍＲＮＡ発現プロフィルを作成すること
を含む方法。」
から，
　「特定神経細胞突起におけるｍＲＮＡ発現をプロファイリングする方法であって，
　（ａ）細胞体からの異なる距離において離断することにより特定の神経突起細胞を単離すること，
　（ｂ）特定の神経細胞突起の細胞体又は突起中のｍＲＮＡ集団をｃＤＮＡに転化すること，
　（ｃ）該ｃＤＮＡを二重鎖にすること，
　（ｄ）該二重鎖ｃＤＮＡをａＲＮＡに線状に増幅させること，および
　（ｅ）該ａＲＮＡを逆相ノーザン分析におけるプローブとして用いて，ｍＲＮＡ発現プロフィルを作成すること
を含む方法。」に補正された。
　なお，補正後の請求項の（ａ）にある「神経突起細胞」は「神経細胞突起」の誤記と認められるので，以下，「神経細胞突起」と統一して記す。
　
　上記補正は，補正前の請求項１の発明を特定するために必要な事項となっていない，すなわち新たに追加された工程である「神経細胞突起の単離」について，「細胞体からの異なる距離において離断する」という限定を設けるものであるから，特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものにあたらない。
　したがって，本件補正は，平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
２．なお，仮に本件補正が，限定的減縮であるとした場合に，本件補正後の前記請求項１に係る発明（以下，「本願補正発明」という。）が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかどうか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するかどうか）について，念のために検討しておく。
　
（１）特許法第３６条第６項第２号について
　本願補正発明の「細胞体からの異なる距離において離断することにより特定の神経細胞突起を単離する」という発明特定事項について，発明の詳細な説明には，段落００１１に，「隣接細胞からの重複突起を含まない単離された海馬細胞を低密度培養物中で同定した。これらの条件下で，ニューロンは単離された細胞として又は小さい２〜４細胞群として，直接基質上で又はグリア細胞上で成長する。ニューロンはシナプス相互作用を含めた形態学的基準によって同定される。個々の近位神経細胞突起と遠位神経細胞突起とを，それらを細胞体からの異なる距離において離断し，アンチセンスＲＮＡ（ａＲＮＡ）増幅処理の第１工程に必要な試薬を含むマイクロピペット中に吸引することによって，回収した。多くの場合，単一細胞から多重の突起を単離した後に，細胞体を吸引した。個々の神経細胞突起又は細胞体を下記ａＲＮＡ増幅処理によって処理して，ｍＲＮＡ発現プロフィルを得た。細胞体中又は細胞突起中のｍＲＮＡ集団をオリゴ−ｄＴ−Ｔ７プライマーを用いて相補的ＤＮＡ（ｃＤＮＡ）に転化させた。ｃＤＮＡを二重鎖にした後に，Ｔ７ＲＮＡポリメラーゼを用いてこれを線状に増幅させてａＲＮＡにした。逆ノーザン分析のために，ａＲＮＡはｍＲＮＡ発現プロフィルのプローブとして役立った。この後の実験では，ａＲＮＡを二重鎖ｃＤＮＡにして，ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）を用いる実験のための鋳型として用いた。」と説明されているように，個々の近位神経細胞突起と遠位神経細胞突起を単離するものである。
　ところが，複数の神経細胞から，特定の複数の軸索を単離して集める場合，細胞体から全く同じ距離で離断することは困難であることから，「細胞体からの異なる距離において離断することにより特定の神経細胞突起を単離する」ようになるものであるし，また，１つの神経細胞から，その複数の特定の樹状突起を単離する場合にも，細胞体から全く同じ距離で離断することは困難であることから，「細胞体からの異なる距離において離断することにより特定の神経細胞突起を単離する」ようになるものである。
　したがって，「細胞体からの異なる距離において離断することにより特定の神経細胞突起を単離する」というだけの記載では，個々の近位神経細胞突起と遠位神経細胞突起を単離することを必ずしも意味せず，明確ではないから，本願補正発明について，請求項１の記載は，特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしておらず，特許出願の際，独立して特許を受けることができないものである。
　
（２）特許法第３６条第４項について
　本願補正発明の「特定の神経細胞突起の細胞体又は突起中のｍＲＮＡ集団をｃＤＮＡに転化すること」という発明特定事項は，細胞体と突起を任意的に選択される事項として含んでいる。そして，このうち突起ではなく細胞体のｍＲＮＡ集団を用いた場合に，特定神経細胞突起におけるｍＲＮＡ発現をプロファイリングできるはずもなく，そのような発明が，当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていないので，本願補正発明について，特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしておらず，特許出願の際，独立して特許を受けることができないものである。
　
（３）進歩性について
ｉ）引用例
　原査定の拒絶の理由に，引用文献２として引用された，本願優先日前に頒布された刊行物であるSociety for Neuroscience Abstracts,Vol.19,No.1-3(1993)p.805（以下，「引用例２」という。）の３２７．１６と番号付けされている抄録は，「海馬の神経突起中の種々のmRNAの存在」という表題であって，
「樹状突起分枝の最も遠位の部分へのmRNAの選別と輸送が，ニューロンが微環境に応答する能力において，重要な役割を果たすかもしれないことが提案された。理想的には，細胞の翻訳装置と共同して，軸索でのmRNAの量の局在化は，細胞がシナプスの信号に応じてタンパク質を局在的に合成する方法を提供するかもしれない。最近合成された放射性同位体標識されたRNAに関するオートラジオグラフによる局在化の研究は，mRNAの量が軸索への輸送のためにターゲットとなることを提案する。
　現在の研究において，単一の神経突起の中にあるmRNAの量を評価するために，少し修正したin-situ転写方法はaRNA増幅と共に使用された。これらの実験は，電圧作動性チャネルやリガンド作動性チャネルのような候補cDNAのパネルを含んでいる逆ノーザンブロットを使用した。単一の神経突起およびそれらの同系統の神経細胞の分析は，細胞体と細胞の両方の中にあるのと同様に，細胞の軸索あるいは細胞体で豊むmRNAがあることを示唆する。候補遺伝子へのアプローチは利用可能なcDNAの数により限定されるが，また，それにより新しいmRNAの分布を決定することが可能である。この目的で，ニューロン中のポリA mRNAの分布を決定するために，aRNAの量はディファレンシャル・ディスプレイPCR(Sience257:967,1992）で検査された。予備的な証拠は，その特定のmRNAが差別的に軸索で分布することを示唆する。」と記載されている。
　
　原査定の拒絶の理由に，引用文献１として引用された，本願優先日前に頒布された刊行物であるProc.Natl.Acad.Sci.USA.,Vol.89,No.7(1992)p.3010-3014（以下，「引用例１」という。）は，「単一の生きたニューロンにおける遺伝子発現の分析」の表題の論文であり，図２に示されるように，細胞中でｍＲＮＡを逆転写しｃＤＮＡとし，ｃＤＮＡを二重鎖として鋳型として用い，ａＲＮＡを増幅する方法が記載されている。
　
ii）対比
　引用例２には，単一の神経突起の中にあるmRNAを，in-situ転写とaRNA増幅し，候補cDNAのパネルを用いて逆ノーザンブロットにより調べることが記載されており，その逆ノーザンブロットにおいては，増幅されたaRNAは，当然にプローブとして使用されるものであるし，cDNAのパネルを用いたものであるから，個々のcDNAに対応するｍＲＮＡの発現の有無，すなわちｍＲＮＡ発現プロフィルが作成されるものである。
　そうすると，本願補正発明と引用例２に記載される発明は，「特定の神経細胞突起の突起中のｍＲＮＡ集団を，ａＲＮＡに増幅させ，ａＲＮＡを逆相ノーザン分析におけるプローブとして用いて，ｍＲＮＡ発現プロフィルを作成する」点で一致しているが，以下の点で相違している。
　
　相違点１：本願補正発明においては，細胞体からの異なる距離において離断することにより特定の神経細胞突起を単離するのに対し，引用例２には，単離方法が明記されていない点。
　相違点２：本願補正発明においては，突起中のｍＲＮＡ集団をｃＤＮＡに転化し，該ｃＤＮＡを二重鎖にし，該二重鎖ｃＤＮＡをａＲＮＡに線状に増幅させるるのに対し，引用例２においては，in-situ転写とaRNA増幅が使用されたと記載されるだけである点。
　
iii）判断
（相違点１について）
　引用例２の最後の文には，予備的な証拠により，その特定のmRNAが差別的に軸索で分布することが示唆されることが示されているのであるから，当業者であれば軸索の異なる部位を単離してみようとするものであるし，そのときには，当然に，細胞体からの異なる距離において離断することが必要になるものである。
　
（相違点２について）
　引用例１には，単一の生きたニューロンにおいて，in-situでｍＲＮＡを逆転写しｃＤＮＡとし，ｃＤＮＡを二重鎖として鋳型として用い，ａＲＮＡを増幅する方法が記載されており，引用例２と同じく，微量のｍＲＮＡをもとに，ａＲＮＡを増幅する技術に関するものであるから，当業者であれば，引用例２におけるin-situ転写とaRNA増幅に，引用例１に記載された方法を適用することは，容易になし得ることである。
　
　したがって，本願補正発明は，引用例１及び２に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際，独立して特許を受けることができないものである。
　
　この点について請求人は，本願出願時にはＲＮＡを回収するという目的をもって個々の神経突起細胞を単離した人はおらず，ほとんどの人がそれは不可能であると考えていたし，事実，単離される前にＲＮＡは破壊されてしまうと考えていたはずであり，また，遺伝子発現の継時的変化を解析する際に使用されるディファレンシャルディスプレイ法は単一の細胞又は細胞の小区域に対して使用されておらず，何故ならば人々は複数のディファレンシャルディスプレイ生成物の良好な増幅を得るには神経突起細胞が材料として小さすぎると考えたはずだからであることを主張している。
　ところが，引用例２には，神経細胞突起のｍＲＮＡをもとにａＲＮＡ増幅したことが示されているのであるから，当業者が，これを不可能であると考えるはずがないものである。また，ディファレンシャルディスプレイ法は本願の発明の要件とはなっていないものであるし，引用例２には，ディファレンシャル・ディスプレイPCR(Sience257:967,1992）で検査したことが記載されているのであるから，当業者がこれを利用できないとは考えるはずがないものである。
　
（４）むすび
　したがって，仮に本件補正が限定的減縮であるとしても，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
　平成２０年８月２５日の手続補正は，上記のとおり却下されたので，本願の請求項１及び４に係る発明（以下，「本願発明１」及び「本願発明４」という。）は，平成１８年８月１７日の手続補正書の特許請求の範囲の請求項１及び４に記載された次のとおりのものである。
　
「【請求項１】
　特定神経細胞突起におけるｍＲＮＡ発現をプロファイリングする方法であって，
　（ａ）特定の神経細胞突起の細胞体又は突起中のｍＲＮＡ集団をｃＤＮＡに転化すること，
　（ｂ）該ｃＤＮＡを二重鎖にすること，
　（ｃ）該二重鎖ｃＤＮＡをａＲＮＡに線状に増幅させること，および
　（ｄ）該ａＲＮＡを逆相ノーザン分析におけるプローブとして用いて，ｍＲＮＡ発現プロフィルを作成すること
を含む方法。」
「【請求項４】
配列番号：１から配列番号：２８までを含むｃＤＮＡクローン。」
　
第４　当審の判断
１．平成１５年改正前特許法第３７条について
　本願発明１と本願発明４は，解決しようとする課題も主要部も明らかに相違している。
　また，本願発明１を特定発明にした場合に，本願発明４は，本願発明１の方法に直接使用するものでないし，本願発明４を特定発明としても，本願発明１は，本願発明４のものを，生産し，使用し，又は，取り扱う方法でなく，特許法第３７条に規定する要件を満足しない。
　なお，平成２０年８月２５日の手続補正が却下されない場合であっても同様である。
　
２．進歩性について
　本願発明１は，前記「第２　２．（３）」で検討した，本願補正発明と引用例２の相違点１を，発明特定事項として含まないものである。
　したがって，前記「第２　２．（３）iii）」における，相違点２についての判断と同様の理由により，本願発明は，引用例１及び２に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものである。
　
第５　むすび
　以上のとおりであるから，本願発明１及び本願発明４について，本願は，特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。
　また，本願発明１は，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができない。
　したがって，本願に係るその他の請求項について検討するまでもなく，本願は拒絶すべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。