【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３２７９２９４号発明「半導体装置のテスト方法、半導体装置のテスト用プローブ針とその製造方法およびそのプローブ針を備えたプローブカード　」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　本件特許第３２７９２９４号についての手続の概要は、以下のとおりである。
　平成１１年　８月２７日　特許出願（優先権主張平成１０年８月３１日）
　平成１４年　２月２２日　特許権の設定登録（請求項の数７）
　平成１６年　７月１６日　先の無効審判の請求（無効２００４−８０１０５号。「特許第３２７９２９４号の請求項２、３及び７に係る特許を無効とする。」との審決を求めた。）
　平成１６年１０月　４日　先の無効審判に係る訂正請求
　平成１７年　４月１８日　先の無効審判（無効２００４−８０１０５号）につき、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決がなされた（送達日４月２８日）。
　平成１７年　５月２７日　「特許庁がした無効２００４−８０１０５号事件について平成１７年４月１８日にした審決を取り消す。」との判決を求めて、知的財産高等裁判所に提訴した（平成１７年（行ケ）第１０５０３号）。
　平成１７年　６月　７日　本件無効審判の請求（無効２００５−８０１７７号。「特許第３２７９２９４号の請求項２及び３に係る特許を無効とする。」との審決を求めた。）
　平成１７年　９月　２日　本件無効審判に係る訂正請求（訂正請求の内容は、上記先の無効審判に係る平成１６年１０月４日付けでした訂正請求の内容と同じ。）及び答弁書提出
　平成１７年１０月１２日  本件無効審判に係る弁駁書提出
　平成１８年　３月　１日　知的財産高等裁判所は、平成１７年（行ケ）第１０５０３号につき、「原告の請求を棄却する。」との判決をした。
　平成１８年　３月１３日　上記判決を不服として上告。
　平成１８年　６月２０日　上記上告について、「本件を上告審として受理しない。」との決定（平成１８年（行ヒ）第１５１号）がなされ、上記判決は確定し、同時に先の無効審判の審決も確定した。
　平成１８年　７月１４日　本件無効審判に係る平成１７年９月２日付け訂正請求の取り下げ
　平成１８年　８月１１日　請求人より本件無効審判に係る回答書提出
　平成１８年１０月３０日　請求人より本件無効審判に係る回答書（ＩＩ）提出
　
第２　特許請求の範囲の記載
　本件特許に係る明細書（確定した先の無効審判に係る訂正請求により訂正後のもの。以下、「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項２及び３の記載は次のとおりである。
「【請求項２】 先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し、上記先端部と上記電極パッドを電気的接触させて、半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において、上記プローブ針は側面部と先端部から構成され、上記先端部は球状の曲面であり、上記曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ、表面粗さを０．４μｍ以下としたことを特徴とする半導体装置のテスト用プローブ針。 
 【請求項３】 先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し、上記先端部と上記電極パッドを電気的接触させて、半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において、上記プローブ針の先端部の形状は、上記押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状であって、かつ、表面粗さは０．４μｍ以下であることを特徴とする半導体装置のテスト用プローブ針。」
　
第３　請求人が主張する無効理由
１　無効理由１（特許法第３６条第６項第１号違反）
　本件請求項２、３に係る特許は、それぞれ、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第１２３条第１項第４号の規定により無効とされるべきである。
２　無効理由２（特許法第３６第６項第２号違反）
　本件請求項３に係る特許は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第１２３条第１項第４号の規定により無効とされるべきである。
３　証拠方法
　甲第１号証　特開２０００−１４７００４号公報（本件特許に係る公開公報）
　甲第２号証　平成１３年１２月２７日付け手続補正書
　甲第３号証　平成１３年１２月２７日付け意見書
　甲第４号証　特許第３２７９２９４号公報（本件特許公報）
　なお、平成１８年１０月３０日付けの回答書（ＩＩ）において、以下の甲第５〜７号証を追加している。
　甲第５号証　特開昭６１−１３１５４１号公報
　甲第６号証　特開平７−２７３１５７号公報
　甲第７号証　平成１７年（行ケ）第１０５０３号判決（知的財産高等裁判所平成１８年３月１日判決言渡）
　
第４　請求人の主張の要点 
１　無効理由１（請求項２及び３の特許法第３６条第６項第１号違反）について
１−１　請求項２について
（１）請求の理由における主張の要点
　明細書の段落【００４１】に記載の「コンタクト寿命において良好な結果が得られ」るためには、その記載にあるとおり、電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径は７〜３０μｍ、好ましくは１０〜２０μｍである。電極パッドの厚さいかんに関わらず曲率半径は曲率半径は７〜３０μｍ、好ましくは１０〜２０μｍであるということではない。電極パッドの厚さと曲率半径とは、切り離すことのできない関係にある。
　また、明細書の段落【００４５】に記載の「急激にコンタクト回数を増やすことができる」との効果に関して、「上記実施の形態１で示した範囲内で、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同じ結果が得られ」るとの記載の意味は、電極パッドの厚さを考慮しないで曲率半径を変えてもほぼ同じ結果が得られるということではない。
　そもそも、上記「実施の形態１に示した範囲内」とは、「ＤＲＡＭ等一般的な集積半導体装置の電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えて同様の試験をした結果を図７に示すが、７〜３０μｍの曲率半径がコンタクト寿命において良好な結果が得られており、好ましくは１０〜２０μｍである。」（段落【００４１】）との記載からして、電極の厚さが約０．８μｍでこれに対する曲率半径が７〜３０μｍ、好ましくは１０〜２０μｍの範囲内であることをいうものである。
　留意すべきは、曲率半径の範囲は電極パッドの厚さに対してのものである。さらに留意すべきは、（特殊用途の半導体装置では、パッドの厚さが２〜３μｍのものもあるが（段落【００２５】）、実施の形態１では、電極パッドの厚さの範囲は「約０．８μｍ」で表される範囲のみである。
　したがって、実施の形態２中の「上記実施の形態１で示した範囲内で、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同じ結果が得られた。」との記載における「電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えても」とは、電極パッドの厚さ約０．８μｍで表わされる範囲に対して曲率半径を７〜３０μｍ、好ましくは１０〜２０μｍの範囲で変えても」と解するのが相当である。すなわち、上記範囲内の曲率半径の数値は約０．８μｍで現される範囲の電極パッドの厚さとの関係においてのみ技術的意義を有し、「ほぼ同様の結果が得られた」のは、電極パッドの厚さが約０．８μｍで表される範囲に対して曲率半径が７〜３０μｍ、好ましくは１０〜２０μｍである場合に限られるということである。
　明らかに、その「ほぼ同様な結果」に関する限り、曲率半径の数値範囲は電極パッドの厚さ範囲から離れて独り歩きできる性質のものではない。
　電極パッドの厚さとは無関係に、曲率半径が１０〜２０μｍの数値範囲内にありさえすれば、表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるとする実施形態や、電極パッドの厚さ及び曲率半径とは無関係に、表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるとする実施形態は、本件特許の明細書及び図面のいずれにも記載がない。
　明細書の記載によれば、表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるというためには、電極パッドの厚さが約０．８μｍでプローブ針の先端の曲率半径が１５μｍであるか（実施の形態２（段落【００４５】））、電極パッドの厚さが約０．８μｍで曲率半径が７〜３０μｍ、好ましくは１０〜２０μｍでなければならない（実施の形態１（段落【００４１】））。
　このことは、被請求人が、上記の意見書（甲３）において、「電極パッド厚さが約０．８μｍ程度であると、半分以下の０．４μｍ以下の表面粗さを備えたプローブ針でなければ、せん断を起こせないことになります。この事実は出願当初の明細書の段落００４５の記載、および【図８】により充分証明されています。」と主張していることからも明らかである。
　被請求人は、上記意見書において、請求項２の補正は、明細書の段落【００４１】の記載及び【図７】に基づくと主張しながら、その実、曲率半径ｒを「１０≦ｒ≦２０μｍとした」とするのみで、この曲率半径が電極パッドの厚さ約０．８μｍに対してのものであるという、電極パッド厚との関係を無視している。
　したがって、請求項２に係る発明は、段落【００４１】及び【図７】の記載のものであるということはできず、また段落【００４１】及び【図７】に記載の効果（コンタクト寿命において良好な結果）を奏するということもできない。
　明らかに、電極パッドの厚さ約０．８μｍを特定事項としない、請求項２に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないから、請求項２の記載は特許法第３６条６項１号に規定する要件を満たしていない。
　
（２）弁駁書において追加された主張の要点
　明細書の段落【００５７】【発明の効果】のＡ出願時の記載（甲１）とＢ補正後の記載（甲２）の記載によれば、効率よく電極パッドをせん断変形できるのは、「（プローブ針の先端部の曲面の）曲率半径ｒを電極パッド厚さｔに対して９ｔ≦ｒ≦３５ｔとした」こと（出願時）、又は「先端部を曲率半径Ｒの球状曲面とした上記プローブ針を、厚さｔの上記パッドに押圧したとき、上記先端部は、上記パッド表面の酸化膜を破って上記球状曲面がパッド内部に接触され、６ｔ≦ｒ≦３０ｔの関係を満たすようにした」こと（補正後）によるものであり、電極パッドの厚さｔを構成要件としない請求項２に係る発明は、「効率よく電極パッドをせん断でき」るものではない。
　
（３）回答書において追加された主張の要点
　実施の形態１において、電極パッドの厚さｔ又は曲率半径ｒを変えることができるのは、それらｔ・ｒ間に９ｔ≦ｒ１≦３５ｔの関係が維持される範囲内に限られることは段落【００４２】の記載から明らかである。図７、８の試験が示す効果を得るためには、電極パッドの厚さは約０．８μｍでなければならず、図７、８の試験とは別の図示されない試験で確認された効果を得るために電極パッドの厚さが約０．８μｍでなかったとしても、電極パッドの厚さがその効果を左右するものではないということはできない。仮に電極パッドの厚さが０．８μｍ程度に限られないとしても、ほぼ同様の結果を得るためには、電極パッドの厚さは発明の特定事項であり、具体的には、段落【００４２】記載のとおり、電極パッドの厚さｔと曲率半径ｒとが９ｔ≦ｒ１≦３５ｔなる関係になければならない。
　したがって、電極パッドの厚さを約０．８μｍであるとも、また、電極パッドの厚さｔと曲率半径ｒとが９ｔ≦ｒ１≦３５ｔなる関係にあるとも規定しない請求項２に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明及び図面に記載の効果を奏するものではないから、明細書の発明の詳細な説明に記載の発明であるということはできない。
　先の審決を不服とする審決取消訴訟（平成１７年（行ケ）第１０５０３号）の判決は，『段落【００４５】の「上記実施の形態１で示した範囲内で、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」とは、電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えた場合のほかに、電極パッド厚さを変えるとともにそれに応じて曲率半径を変化させた場合においても、表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるという結果が得られたことを意味するということができる。』との判断を示している。この判断に、審理不尽の不備はないが、電極パッドの厚さを変えるとともにそれに応じて曲率半径を変化させた場合といえども、実施の形態１に関する限り、両者は制限なしにいかようにも変え得るというものではなく、あくまでも９ｔ≦ｒ１≦３５ｔなる関係の下での変更であるところ、この事実を看過した誤りがある。すなわち、段落【００４２】の「なお、電極パッド厚さが異なると、適正な曲率半径ｒ１もそれに応じて変化するが、９ｔ≦ｒ１≦３５ｔなる関係に基づいて同様な管理を行えばよい。」との記載は、電極パッドの厚さと曲率半径とは９ｔ≦ｒ１≦３５ｔなる関係にあり、無制限に電極パッドや曲率半径を変更することはできないこと、したがって、段落【００４５】の記載は、９ｔ≦ｒ１≦３５ｔなる関係の下で電極パッドの厚さを変える途ともにそれに応じて曲率半径を変化させても同様の結果が得られたという意味である。
（４）回答書（ＩＩ）において追加された主張の要点
　段落【００４５】は次の記載を含む。
「これはプローブ針の先端に酸化物が付着しにくくなったためと推察でき、上記実施の形態１で示した範囲内で、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」
　ここにいう実施の形態１とは、段落【００２５】〜【００４４】に記載の実施の形態をいうが、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えることについて「実施の形態１で示した範囲内」とはいかなる制限をいうのか、必ずしも明白とはいえない。しかし、その制限は、段落【００４５】の記載の趣旨に沿う限り、急激なコンタクト回数の増加、すなわち段落【００４４】以前の記載では、コンタクト寿命に良好な結果をもたらすものでなければならないことは明らかである。かかる観点から、コンタクト寿命に関わる次の記載が参照されるべきである。
「【００４１】また、同じ球面といえども前述したように電極パッドのせん断変形が容易に発生するか否かで接触の安定性は大きく異なる。ＤＲＡＭ等一般的な集積半導体装置の電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えて同様の試験をした結果を図７に示すが、７〜３０μｍの曲率半径がコンタクト寿命において良好な結果が得られており、好ましくは１０〜２０μｍである。７μｍ以下では曲率半径が小さすぎるため電気的導通面の第一の面に十分な力が加わらずかつ面積が小さいため問題となり、上限の２０〜３０μｍは、前述した電極パッドのせん断が発生する範囲の上限である２４μｍにほぼ一致している。
　【００４２】なお、電極パッド厚さが異なると、適正な曲率半径ｒ１もそれに応じて変化するが、９ｔ≦ｒ１≦３５ｔなる関係に基づいて同様な管理を行えばよい。」
　これらの記載によれば、電極パッドの厚さは約０．８μｍ、曲率半径は７〜３０μｍ、好ましくは１０〜２０μｍであり、また電極パッド厚さと曲率半径とは９ｔ≦ｒ１≦３５ｔの関係を管理の条件として変化させることができるとする。この不等式は、（６ｔ≦ｒ≦３０ｔ（段落【００２９】参照）の範囲内にある、）電極パッド厚さと曲率半径との関係を示す一般式であり、この不等式において、電極パッド厚さｔを０．８μｍとしたとき、曲率半径ｒ１は０．７２〜２８μｍであり、上記試験結果に基づく７〜３０μｍの範囲内にある。また、好ましくは１０〜２０μｍである曲率半径ｒ１を下限の１０μｍとしたとき、電極厚さｔは１．１１〜０．２８μｍであり、曲率半径ｒ１を上限の２０μｍとしたとき、電極厚さｔは２．２２〜０．５７μｍの範囲内にある。
　以上のとおりであるから、「実施の形態１で示した範囲内で、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」との記載を考慮するとき、電極パッドの厚さは、０．８μｍに限られず、７〜３０μｍ、好ましくは１０〜２０μｍであり、かつその曲率半径と電極パッドの厚さとが９ｔ≦ｒ１≦３５ｔの関係にあるとの制限の下でのみ、「電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径」を変更することができるということである。
　ところで、特許庁審査基準によれば、特許法第３６条第６項第１号の規定に適合しないと判断される類型の一つに「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求する場合」がある。しかるところ、電極パッドの厚さを約０．８μｍであるとも、電極と請求項２において１０〜２０μｍである曲率半径ｒとは９ｔ≦ｒ１≦３５ｔの関係にあるとも規定しない請求項２に係る発明は、発明の詳細な説明に記載の効果を奏するものではなく、発明の課題を解決する手段が反映されていないということができ、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求したものであるということができる。
　
１−２　請求項３について
（１）請求の理由における主張の要点
　被請求人は、上記意見書（甲３）において、請求項３の補正は、明細書の段落【００４１】に記載の「電極パッドにせん断が発生する範囲」、および【図８】に示された本願発明の構成図に基づくとし、また本願発明は「厚さの小さい電極パッドにせん断変形を起こす」という技術的思想のものであるとし、さらに「表面粗さは、電極パッド厚さに比べ小さい必要があり、例えば本書に添付した【参考図１】に示すように、電極パッド厚さが０．８μｍ程度であると、半分以下の０．４μｍ以下の表面粗さを備えたプローブ針でなければ、せん断を起こせないとし、さらにこの事実は出願当初の明細書の段落【００４５】の記載および【図８】により十分証明されていると主張しながら、その実、表面粗さは「０．４μｍ以下」するのみで、この表面粗さが電極パッドの厚さ約０．８μｍに対してのものであるという、電極パッド厚との関係を無視している。
　したがって、請求項３に係る発明は、段落【００４１】、【００４５】及び図８に記載のものであるということはできず、またこれらに記載の効果（「コンタクト寿命において良好な結果が得られ」るという効果及び「急激にコンタクト回数を増やすことができる」という効果）を奏するということもできない。
　明らかに、電極パッドの厚さ約０．８μｍを特定事項としない、請求項３に係る発明もまた、明細書の発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないから、請求項３の記載は特許法第３６条６項１号に規定する要件を満たしていない。
　
（２）弁駁書において追加された主張の要点
　「せん断」について、プローブ針の先端部を電極パッドに押圧しさえすれば電極パッドに「せん断」が発生するのであれば、従来技術も押圧しているのであるから「せん断」が発生する筈である。そうでないなら、どのようにプローブ針先端部を押圧すれば電極パッドに「せん断」が生じるのか、あるいは、いかなるプローブ針先端部を押圧すれば電極パッドに「せん断」が生じるのか等が明らかにされなければならない。しかるところ、請求項３には、電極パッドに「せん断」を生じさせる押圧の方法又は「せん断」を生じる電極パッド先端の構造についてなんら記載がない。したがって、押圧による「せん断」とは、従来技術におけると差異のない、プローブ針先端部の押圧によって電極パッド表面の酸化膜を破ること又は絶縁酸化膜を削り取ることであるというほかはない。
　「実施の形態１に示した範囲内」とは、実施の形態１に関する「ＤＲＡＭ等一般的な集積半導体装置の電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えて同様の試験をした結果を図７に示すが、７〜３０μｍの曲率半径がコンタクト寿命において良好な結果が得られており、好ましくは１０〜２０μｍである。」（段落番号【００４１】）の記載の文意から、電極の厚さが約０．８μｍでこれに対する曲率半径が７〜３０、好ましくは１０〜２０μｍの範囲内をいうことは明らかである。したがって、上記「電極パッドの厚さ・・・を変えても」とは、電極パッドの厚さ約０．８μｍの範囲内でその厚さを変えても、ということである。この電極パッドの厚さ約０．８μｍの範囲を逸脱して電極パッドの厚さを変えても同様の結果が得られたと解し得る理由はない。
　
（３）回答書において追加された主張の要点
　「せん断」の通常の意味（ずれ、すなわち固体の内部である面の上下層が逆の向きに力を受けて上下層間に辷りを生ずるような変形（広辞苑））によれば、請求項３にいう「せん断」とは、従来技術における「せん断」と差異のない、プローブ針を電極パッド上で滑らせてその表面の酸化膜を破ることを意味する。したがって、請求項３に係る発明において、「上記プローブ針の先端部の形状は、上記押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状であ」る点に新規性はなく、格別な効果もない。してみると、表面粗さを０．４μｍ以下とするのみで、電極パッドの厚さ及び曲率半径の各値を特定事項としない、請求項３に係る発明もまた、表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるという効果を奏することはできない。要するに、電極パッドの厚さを約０．８μｍであるとも、また、電極パッドの厚さｔと曲率半径ｒとが９ｔ≦ｒ１≦３５ｔなる関係にあるとも規定しない請求項３に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明及び図面に記載の効果を奏するものではないから、明細書の発明の詳細な説明に記載の発明であるということはできない。
　
（４）回答書（ＩＩ）において追加された主張の要点
　請求項３にいう「せん断」とは、従来技術における「せん断」と差異のない、プローブ針を電極パッド上で滑らせてその表面の酸化膜を破ることを意味する。
　なお、プローブ針を用いる半導体装置の検査において、プローブ針を電極パッドの酸化膜下に食い込ませ、該電極パッドを変形させることは本件特許の出願前に周知の事項である（甲５、甲６）。加えて、本件特許に係る先の無効審判事件の審決取消請求事件（平成１７年（行ケ）第１０５０３号）の判決（甲７）には、『そうすると，プローブ針先端部の押圧による電極パッドの「せん断」とは，従来技術における「せん断」と差異のない，プローブ針先端部の押圧によって電極パッド表面の酸化膜を破ることを意味すると理解せざるを得ないから，構成Ｂのうちの「プローブ針の先端部の形状は，上記押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状であって」との点は，当業者であれば，容易に想到することができたと認められる。』とある。
　以上のとおりであるから、請求項３に係る発明において、「上記プローブ針の先端部の形状は、上記押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状」である点に新規性はなく、格別な効果も認められない。よって、表面粗さを０．４μｍ以下とするのみで、電極パッドの厚さ及び曲率半径又はそれらの間の関係を特定に必要な事項としない請求項３に係る発明もまた、表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるという効果を奏することはできない。
　ところで、特許庁審査基準によれば、特許法第３６条第６項第１号の規定に適合しないと判断される類型の一つに「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求する場合」がある。しかるところ、電極パッドの厚さを約０．８μｍであるとも、電極パッドの厚さｔと１０〜２０μｍである曲率半径ｒとは９ｔ≦ｒ１≦３５ｔの関係にあるとも規定しない請求項３に係る発明は、発明の詳細な説明に記載の効果を奏するものではなく、発明の課題を解決する手段が反映されていないということができ、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求したものであるということができる。
　
２　無効理由２（請求項３の特許法第３６条第６項第２号違反）について 
（１）請求理由における主張の要点
　プローブ針の先端部の表面粗さが０．４μｍ以下であるということは、表面粗さが０μｍである場合、すなわちプローブ針の先端部の表面が鏡面である場合を含んでいる。
　しかし、発明の詳細な説明には、プローブ針の先端部の表面を鏡面にしたとき、せん断を生じさせることができるとの記載はなく、またコンタクト回数を増やすことができるとの記載もない。図８にも、表面粗さ約０．１０μｍ以下でのコンタクト回数は示されてない。
　にもかかわらず、請求項３に係る発明は、鏡面を含むことについての根拠なしに、または下限値を明示することなしに、発明の特定に必要な事項として、「プローブ針の先端部の表面粗さが０．４μｍ以下である」とするものである。
　したがって、請求項３に係る発明は、鏡面を含むことについての根拠がないという点では発明の詳細な説明に記載のものであるということができても、その発明の特定に必要な事項のすべてを記載していないから、結局、特許を受けようとする発明が明確であるとはいえない。
　よって、請求項３の記載は、特許法第３６条６項２号に規定の要件を満たしていない。
　
（２）弁駁書において追加された主張の要点
　鏡面である場合に、効率よく電極パッドにせん断変形を発生させることができる理由や、急激にコンタクト回数を増やすことができるという効果が得られる理由は明らかでない。また、プローブ針の先端部が鏡面である場合に電極パッドに生じさせることができる、請求項３に記載の押圧による「せん断」とはどのようなせん断であるのか、鏡面とせん断との因果関係がいかなるものであるのか、明らかでない。
　少なくとも電極パッドの厚さｔを構成要件としない請求項３が、その記載上、特許を受けようとする発明が明確であるとは断じていえない。
　
（３）回答書（ＩＩ）において追加された主張の要点
　請求項３に係る発明は、プローブ針の先端部の表面粗さが０．４μｍ以下であることを特徴とする。表面粗さ０．４μｍ以下には０μｍが含まれる。しかし、発明の詳細な説明には、表面粗さを０μｍにしたとき、せん断を生じさせることができる旨の記載はなく、またコンタクト回数を増やすことができる旨の記載もない。
　ところで、特許庁審査基準は、特許法第３６条第６項第２号に違反する例の一つに「範囲をあいまいにする表現がある結果、発明が不明確である場合」があるとし、その一例として「上限又は下限だけを示すような数値範囲限定（「〜以上」、「〜以下」）がある結果、発明が不明確となる場合」を挙げている。しかるところ、請求項３に係る発明は、発明の特定に必要な事項として、「プローブ針の先端部の表面粗さが０．４μｍ以下である」とするが、係る事項は、上限だけを示す数値範囲限定に該当し、発明の範囲を不明確にするものである。したがって、請求項３の記載によっては、特許を受けようとする発明が明確であるとはいえない。
  　 
３　なお、請求人は回答書（ＩＩ）において、請求項７に係る特許について無効の主張をしているが、本件無効審判の請求の趣旨は、請求項２、３に係る特許を無効とすべきというものであるところ、請求項７に係る特許についての無効の主張については、請求書の要旨を変更するものとなるから取り上げない。
　
第５　当審の判断
１　無効理由１（特許法第３６条第６項第１号違反）について
１−１　請求項２について
（１）本件明細書の発明の詳細な説明の段落【００４５】の記載は、次のとおりである。
「【００４５】実施の形態２．図８は本発明の実施の形態２によるプローブ針の表面粗さと接触抵抗が１オームを越えるコンタクト回数の関係を示すもので、電極パッドの厚さ約０．８μｍのＤＲＡＭに対して先端の曲率半径１５μｍのプローブ針を用いて試験をした結果である。これより、表面粗さが１μｍと粗い場合には２００００回程度で寿命を迎えるが、電解研磨などにより面粗度を上げていくと、０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができることがわかった。特に０．１μｍにした場合には３８万回に達し、表面粗さが１μｍの場合の約２０倍の寿命を達成できる。これはプローブ針の先端に酸化物が付着しにくくなったためと推察でき、上記実施の形態１で示した範囲内で、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」
（２）本件明細書の発明の詳細な説明は、実施の形態１について、段落【００２５】ないし【００４４】に記載しているから、段落【００４５】の「上記実施の形態１で示した範囲内で、」とは段落【００２５】ないし【００４４】に記載された範囲内であることを意味すると考えられる。そうすると、段落【００４５】には、段落【００２５】ないし【００４４】に記載された範囲内で、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えても、プローブ針の表面粗さ０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができることが記載されているということになる。
（３）そこで、段落【００２５】ないし【００４４】の記載をみると、次の記載がある。
　「【００３２】一方、本発明では電極パッド表面と針の接触角度がすべりを発生させやすくかつ針の前面に新生面が形成され、ここが密着（針の長軸方向の力が加わる形状となっている）し、電気的接触面となる。ただし、この面にも従来例と同様にアルミニウムの凝着が発生するが、次のプロービング時に針の滑り方向に位置するため、大きな離脱力が加わり除去され、新生面との接触が常に確保できる。したがって、本発明ではアルミニウム凝着部が残存するのは電気的接触を必要としない第二の曲面の側面に近いところである。この針と従来のフラット針を用いて導通試験した結果を図５に比較して示すが、従来の（ｂ）では５００回程度で接触抵抗が１オームを越えてしまう接触不良が発生したのに対し、（ａ）に示す本発明の針では１００００回を越える接触回数において、導通不良は起こっていない。」
　「【００４１】また、同じ球面といえども前述したように電極パッドのせん断変形が容易に発生するか否かで接触の安定性は大きく異なる。ＤＲＡＭ等一般的な集積半導体装置の電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えて同様の試験をした結果を図７に示すが、７〜３０μｍの曲率半径がコンタクト寿命において良好な結果が得られており、好ましくは１０〜２０μｍである。７μｍ以下では曲率半径が小さすぎるため電気的導通面の第一の面に十分な力が加わらずかつ面積が小さいため問題となり、上限の２０〜３０μｍは、前述した電極パッドのせん断が発生する範囲の上限である２４μｍにほぼ一致している。
　【００４２】なお、電極パッド厚さが異なると、適正な曲率半径ｒ１もそれに応じて変化するが、９ｔ≦ｒ１≦３５ｔなる関係に基づいて同様な管理を行えばよい。」
　そして、図面の図５（ａ）、（ｂ）は、実施の形態１によるプローブ針を用いた場合の接触安定性を一般的な例と比較して示す説明図であり、横軸を接触回数，縦軸を接触抵抗（ｍΩ）とするグラフが示されている。
（４）段落【００４１】には、ＤＲＡＭ等一般的な集積半導体装置の電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えて試験をすると、７〜３０μｍ、好ましくは１０〜２０μｍの曲率半径がコンタクト寿命において良好な結果が得られたことが記載され、また、段落【００４２】には、電極パッド厚さが異なると、適正な曲率半径ｒ１もそれに応じて変化するが、９ｔ≦ｒ１≦３５ｔという関係に基づいて同様な管理を行えばよいことが記載されている。そして、段落【００４１】の試験は、上記のとおり、曲率半径とコンタクト寿命との関係に関するものであるが、段落【００４１】より前において、試験を行ったことが記載されているのは段落【００３２】だけであるから、段落【００４１】の「同様の試験」とは、段落【００３２】及びそこで引用する図５の導通試験であると考えられる。
　そうすると、本件明細書の発明の詳細な説明には、上記のとおり、電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えること、電極パッド厚さが異なるとそれに応じて適正な曲率半径を変化することが記載されているから、段落【００４５】の「上記実施の形態１で示した範囲内で、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」とは、電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えた場合のほかに、電極パッド厚さを変えるとともにそれに応じて曲率半径を変化させた場合においても、表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるという結果が得られたことを意味するということができる。
　したがって、「上記曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ、表面粗さを０．４μｍ以下としたこと」により急激にコンタクト回数を増やすことができることが、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されているというべきであり、請求項２に係る発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものである。
（５）請求人は、「実施の形態１で示した範囲内で、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」との記載を考慮するとき、電極パッドの厚さは、０．８μｍに限られず、７〜３０μｍ、好ましくは１０〜２０μｍであり、かつその曲率半径と電極パッドの厚さとが９ｔ≦ｒ１≦３５ｔの関係にあるとの制限の下でのみ、「電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径」を変更することができるということであると主張する。
　しかしながら、上記（４）のとおり、段落【００４５】の「上記実施の形態１で示した範囲内で、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」とは、電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えた場合のほかに、電極パッド厚さを変えるとともにそれに応じて曲率半径を変化させた場合においても、表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるという結果が得られたことを意味するということができる。すなわち、段落【００４１】には、ＤＲＡＭ等一般的な集積半導体装置の電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えて試験をすると、７〜３０μｍ、好ましくは１０〜２０μｍの曲率半径がコンタクト寿命において良好な結果が得られたことが記載されており、これに続く段落【００４２】に、「なお、電極パッド厚さが異なると、適正な曲率半径ｒ１もそれに応じて変化するが、９ｔ≦ｒ１≦３５ｔなる関係に基づいて同様な管理を行えばよい」と記載されていることによれば、異なる種々の電極パッドの厚みに対して曲率半径を変えて試験をし、その結果を総合してコンタクト寿命において良好な結果が得られた範囲を表そうとすると９ｔ≦ｒ１≦３５ｔなる関係になるから、この関係に基づいて管理を行えばよいということと解され、結果として、実施の形態１においては、試験は電極パッドの厚さ及びプローブ針の先端の曲率半径を問わず行われたというべきであり、請求人の上記主張は採用できない。
　また、請求人は、段落【００２９】の不等式６ｔ≦ｒ≦３０ｔと、段落【００４２】の不等式９ｔ≦ｒ１≦３５ｔとを一般式として区別していないようであるが、段落【００２９】の不等式６ｔ≦ｒ≦３０ｔは、針先の接線方向ベクトル７が電極パッド表面となす角度が１５度から３５度となる接線角度が得られる条件を針先の曲率半径と電極パッドの厚さｔの関係で表わすものであるのに対して、段落【００４２】の不等式９ｔ≦ｒ１≦３５ｔは、上記のとおり異なる種々の電極パッドの厚みに対して曲率半径を変えて試験をし、コンタクト寿命において良好な結果が得られた範囲を総合して表わしたものであると解される。このことは、段落【００４１】の記載「上限の２０〜３０μｍは、前述した電極パッドのせん断が発生する範囲の上限である２４μｍにほぼ一致し」の『２４μｍ』が、段落【００２９】の不等式６ｔ≦ｒ≦３０ｔに、電極パッドの厚さｔ＝０．８μｍを代入して得られる上限３０ｔの値『２４μｍ』であることからも裏付けられる。したがって、請求人の主張するように、電極パッドの厚さが０．８μｍに対してコンタクト寿命において良好な結果が得られた曲率半径の範囲７〜３０μｍ（好ましくは１０〜２０μｍ）を用いて、曲率半径の範囲７〜３０μｍ（好ましくは１０〜２０μｍ）と、段落【００４２】の不等式９ｔ≦ｒ１≦３５ｔとの両者を満たすという制限の下でのみ、電極パッドの厚さを変更できるとする請求人の主張は採用できない。
（６）なお、請求人は、明細書の段落【００５７】【発明の効果】の出願時の記載（甲１）と補正後の記載（甲２）を取り上げて、請求項２に係る発明は、効率よく電極パッドをせん断できるものではないと主張している。
　しかしながら、本件明細書には、出願当初から、段落【００４５】に「０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができることがわかった」と記載されていることから、請求項２に係る発明は、コンタクト回数を急激に増やすという顕著な効果を奏するものとして記載されているというべきであり、請求人の上記主張も採用することができない。
（７）以上のとおりであるから、請求項２に係る発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであり、請求項２に係る特許が特許法第３６条第６項第１号の規定に違反してされたものであるということはできない。
　
１−２　請求項３について
（１）本件明細書の発明の詳細な説明には「せん断」に関連して、次の記載がある。
　「【０００２】【従来の技術】従来のプローブ針は、図１３（ａ）に示すように、端が鈎型に曲げられたプローブ針２０２を上下動するプローブカード２０１に取り付け、半導体集積回路のテスト電極パッド（以下電極パッドと称する）に押し当てる際に電極パッド表面の酸化膜を破って電極パッド新生面に真接触（電気的接触）をさせてテスト（プロービング）を行っていた。・・・」
　「【００２７】従来の発明においては針先とアルミニウムパッドの接触による変形の観点で現象を明らかにし、これに対して妥当な形状や材料を提案するものは残念ながらなかった。そこで、このせん断変形を容易に生じさせる方法およびアルミニウムの付着防止について鋭意検討・実験を加えた。せん断変形は金属結晶のすべり面に沿って生じる。これに対して、スパッタ時の電極パッド２の結晶配向３は（１１１）にそろったいわゆるＣ軸配向になっている。この（１１１）の滑り面４が電極パッドとなす角度は０度である。また、他の滑り面の中で、電極パッド表面となす角度が最も小さな滑り面５は（１１０）（１０１）（０１１）であり、その角度は３５．３度である。滑り面の角度でしかせん断が起こり得ないとすれば、０度もしくは３５．３度、といった、とびとびの値でしか、せん断しない筈である。」
　「【００２８】しかし、実験結果からは、とびとびの値ではなく、滑り面４と５の中間の角度でせん断していることが分かった。これは、上記滑り面４と上記滑り面５に沿ったせん断が組合わさり、図２に示すようなせん断１１がおこっているためである。・・・」
　「【００３０】このプローブ針１を使って、アルミニウムパッド２につけたプローブ痕を図３に示す。プローブ先端で排出されたアルミニウム３１が層状（ラメラ）構造になっていることから、プローブ先端がテストパッド材料に連続してせん断変形を起こしているのが分かる。上記層状構造はアルミニウムパッドの厚さ０．８μｍを越えて、この例では約１．５μｍの厚さで積層されており、アルミニウムパッド上の針先端部の滑り方向の前面に突起を形成するような排斥形態となっている。この排斥状態の従来例を図４に示す。この従来例の場合はすべり方向前面に排斥がほとんど発生していないことがわかる。」
　以上の記載によれば、段落【００３０】等に記載された実施の形態においては、「せん断」又は「せん断変形」が層状排斥を意味すると理解することができる。しかし、例えば、段落【００２７】において、「従来の発明における針先とアルミニウムパッドの接触による変形」を「このせん断変形」とする、すなわち、段落【０００２】に記載されたような、プローブ針先端を電極パッドに押し当てる際に電極パッド表面の酸化膜を破って電極パッド新生面に真接触（電気的接触）をさせることによる変形をも、「せん断変形」に相当するとしているから、「せん断」の語が多義的に用いられている。
　そうすると、請求項３の記載における、プローブ針先端部の押圧による電極パッドの「せん断」とは、層状排斥に限定された意味での「せん断」ではなく、従来技術における「せん断」と差異のない、プローブ針先端部の押圧によって電極パッド表面の酸化膜を破ることをも含んだいわゆる広い意味での「せん断」を意味するものと理解せざるを得ない。
（２）一方、本件明細書の段落【００４５】には、表面粗さが「０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができることがわかった」旨記載されている。そうすると、請求項３の「せん断」は上記（１）のとおり広い意味でのせん断と解する他はないとしても、コンタクトが行われるためには、電極パッド表面の酸化膜を破って電極パッド新生面に電気的接触が行われている必要があるから、表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができている場合には、請求項３にいう「せん断」が生じているというべきである。
　そして、上記１−１のとおり、段落【００４５】の「上記実施の形態１で示した範囲内で、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」とは、電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えた場合のほかに、電極パッド厚さを変えるとともにそれに応じて曲率半径を変化させた場合においても、表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるという結果が得られたことを意味するということができるから、「プローブ針の先端部の形状は、上記押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状であって、かつ、表面粗さは０．４μｍ以下である」ことにより急激にコンタクト回数を増やすことができることが、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されているというべきであり、請求項３に係る発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものである。
（３）なお、請求人は、明細書の段落【００５７】【発明の効果】の出願時の記載（甲１）と補正後の記載（甲２）を取り上げて、請求項３に係る発明は、効率よく電極パッドをせん断できるものではないとも主張している。しかしながら、本件明細書には、出願当初から、段落【００４５】に「０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができることがわかった」と記載されていることから、請求項３に係る発明は、コンタクト回数を急激に増やすという顕著な効果を奏するものとして記載されているというべきであり、請求人の上記主張も採用することができない。
（４）以上のとおりであるから、請求項３に係る発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであり、請求項３に係る特許が特許法第３６条第６項第１号の規定に違反してされたものであるということはできない。
　
２　無効理由２（請求項３についての特許法第３６条第６項第２号違反）について
（１）請求人は、請求項３の「表面粗さは０．４μｍ以下である」には表面粗さが０μｍである場合、すなわち鏡面である場合を含んでおり、また、このような上限だけを示す数値範囲限定は発明の範囲を不明確にするものであるから、特許を受けようとする発明が明確であるとはいえない旨主張する。
　しかしながら、本件明細書の段落【００４５】には、「表面粗さが１μｍと粗い場合には２００００回程度で寿命を迎えるが、電解研磨などにより面粗度を上げていくと、０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができることがわかった。特に０．１μｍにした場合には３８万回に達し、表面粗さが１μｍの場合の約２０倍の寿命を達成できる。これはプローブ針の先端に酸化物が付着しにくくなったためと推察でき、上記実施の形態１で示した範囲内で、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」と記載されており、また、図８の特性図には表面粗さが０．４μｍ程度以下では、表面粗さが小さくなればなる程コンタクト回数が増えることが示されていることからすれば、表面粗さが０μｍに近づけばコンタクト回数を増やすことができることは明らかであるから、上限だけを示す数値範囲限定であっても発明が明確でないとはいえず、請求人の上記主張は採用することができない。
（２）請求人は、請求項３の「せん断」とはどのようなせん断であるのか明らかでない旨主張している。
　しかしながら、上記１−２に記載のとおり、請求項３の「せん断」とは、発明の詳細な記載を参酌すれば、層状排斥に限定された意味での「せん断」ではなく、従来技術における「せん断」と差異のない、プローブ針先端部の押圧によって電極パッド表面の酸化膜を破ることをも含んだいわゆる広い意味での「せん断」を意味していることが理解されるから、発明が明確でないとはいえず、請求人の上記主張は採用することができない。　
　また、請求人は、電極パッドの厚さｔを構成要件としない請求項３は、特許を受けようとする発明が明確でないとも主張している。
　しかしながら、上記１−１に記載のとおり、本件明細書の段落【００４５】の「上記実施の形態１で示した範囲内で、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」とは、電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えた場合のほかに、電極パッド厚さを変えるとともにそれに応じて曲率半径を変化させた場合においても、表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるという結果が得られたことを意味するということができるから、「プローブ針の先端部の形状は、上記押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状であって、かつ、表面粗さは０．４μｍ以下である」ことにより、請求項３に係る発明は、急激にコンタクト回数を増やすことができるという格別の作用効果を奏するものである。したがって、請求人の、電極パッドの厚さｔを構成要件としない請求項３は、特許を受けようとする発明が明確でないとする上記主張も採用することができない。なお、この点については、本件特許に係る先の無効審判事件の審決取消請求事件（平成１７年（行ケ）第１０５０３号）の判決（甲７）においても、『原告は，本件第３発明は，「電極パッドの厚さ約０．８μｍ，プローブ針の先端の曲率半径１５μｍ」を前提とするから，これを欠いた「表面粗さ０．４μｍ以下」との数値限定に特段の意味はなく，甲３ないし６に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたと主張するが，上記(3)のとおり，本件第３発明は，電極パッドの厚さやプローブ針の先端の曲率半径を特定しなくても，急激にコンタクト回数を増やすことができるという格別の作用効果を奏するから，本件第３発明は，「電極パッドの厚さ約０．８μｍ，プローブ針の先端の曲率半径１５μｍ」を前提とするものではない。』と判示されているところである。
（３）したがって、請求項３に係る特許が特許法第３６条第６項第２号の規定に違反してされたものであるということはできない。
　
第５　むすび 
 　以上のとおりであるから、請求人が主張する理由及び提出した証拠によっては、本件の請求項２及び３に係る特許を無効とすることはできない。 
 　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 
 　よって、結論のとおり審決する。