【事件の表示】
　特願２００２−１３０９３９「細菌性プラスミド」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　１月　７日出願公開、特開２００３−　　　２４５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明　
　本願は、平成１０年４月１日（優先権主張、１９９７年４月２日、ドイツ）を国際出願日とする特願平１０−５４１１１９号の一部を平成１４年５月２日に新たな特許出願としたものであって、その請求項１乃至４に係る発明は、平成１５年１２月２４日付で手続補正された明細書の請求項１乃至４の記載により特定された、以下のとおりのものである。（以下、請求項１に係る発明を「本願発明」ともいう。）　
【請求項１】以下の図４に記載のＤＮＡ配列を有するプラスミド：図４（具体的配列は省略　ＤＳＭ６６０１菌株の約５ｋｂの大きさのプラスミドｐＭＵＴ２のヌクレオチド配列図）。　
【請求項２】以下の図４に記載のヌクレオチド列からなるＤＮＡ：図４（具体的配列は省略　ＤＳＭ６６０１菌株の約５ｋｂの大きさのプラスミドｐＭＵＴ２のヌクレオチド配列図）。　
【請求項３】微生物学的分析及び／又は診断における、請求項１または２に記載のプラスミド又はＤＮＡの使用。　
【請求項４】発現ベクターとしての、請求項１または２に記載のプラスミド又はＤＮＡの使用。　
　
２．原査定の拒絶の理由　
　これに対し、原査定の拒絶の理由の一つは、　
「この出願の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。　
　　　　　　　　　　　　　　　記　
　１．Ｐｌａｓｍｉｄ　２７，　ｐ．２２０−２３０（１９９２）　
　２．Ｍｏｌ．Ｇｅｎ．Ｇｅｎｅｔ．，２１７，ｐ．４８８−４９８（１９８９）　
　３．Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．，３６（１），ｐ．２４−２９（１９９８）　
　４．Ａｒｚｎｅｉｍｉｔｔｅｌ−Ｆｏｒｓｃｈｕｎｇ，４７（６），ｐ．７９３−７９６（１９９７）　
　５．Ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ　２３（４），ｐ．２３４−２３６（１９９５）」　
というものである。　
　
３．当審の判断　
（３−１）原査定で引用した刊行物５並びに４に記載された事項　
　原査定で引用した上記刊行物５は、「血清型Ｏ６のＥ．ｃｏｌｉ菌株の性質」という表題の報文であり、２３４頁のサマリー欄には、大腸菌Ｅ．ｃｏｌｉ株ＤＳＭ６６０１について、「血清型Ｏ６のＥ．ｃｏｌｉ単離体群は変動幅の広い毒性を示す。…単離体５３６（Ｏ６：Ｋ１５）及びＲＺ４７５（Ｏ６：Ｋ５）とは対照的に、血清型Ｏ６：Ｋ５：Ｈ１に属する菌株ＤＳＭ６６０１は、毒素もマンノース抵抗性の血球凝集アドヘシンも産生しない。…当該菌株は、血清感受性であり、インビボ動物実験において、より毒性が少なかった。」と記載されている。また、同じく原査定で引用した刊行物４にも、大腸菌Ｅ．ｃｏｌｉ株ＤＳＭ６６０１について記載されている。　
（３−２）本願発明と刊行物４乃至５に記載された技術的事項との対比　
　本願発明と刊行物４乃至５に記載された技術的事項を対比すると、両者は、ともに「大腸菌Ｅ．ｃｏｌｉ株　ＤＳＭ　６６０１」に関するものであるという点で一致するが、　
　本願発明が、当該菌株が有する、図４に記載されたＤＮＡ配列を有するプラスミドであるのに対し、刊行物４、５には、当該菌株が有するプラスミドについて、記載がない点で相違する。　
（３−３）相違点についての判断　
　そこで、上記相違点について検討すると、例えば、R．Y．スタニエ他原著、「微生物学（上）第５版」、１９８９年、株式会社培風館、ｐ．２１６に「細菌のあらゆる遺伝子が染色体にコードされているとはいえない。すべてとはいえないが多くの細菌が、プラスミドとよばれる小さな環状ＤＮＡ分子を１つ以上もっている。」（２２〜２５行）と記載されているように、細菌類の多くがその細胞内にプラスミドを有することは本願優先日当時には当業者によく知られており、原査定で引用した刊行物２、３に記載されるように、大腸菌Ｅ．ｃｏｌｉについてもプラスミドを有する株が知られていたものである。そして、請求人も平成１８年１月１０日付の審判請求書の手続補正書の【本願発明が特許されるべき理由】の１）拒絶理由の２に対して：（３頁１６行以下）の（２）、（３）で指摘するとおり、細菌が有するプラスミドを当該細菌の同定に用いたり、また、遺伝子組み換えの技術において宿主細胞の形質転換のためのベクターとして用いることも、本願優先日当時には当業者に周知のことであったと認められる。　
　また、細菌からプラスミドを採取する手法については、原査定で引用した刊行物１に、サルモネラ菌について、「インビトロでのＤＮＡ操作　プラスミドＤＮＡを精製し、操作するために、標準的な手法が使用された（マニアティス等、１９８２）。」（２２１頁左欄１１〜１３行）と記載されているように、本願優先日には標準的な手法が存在しており、例えば、田村隆明編集、「遺伝子工学実験ノート　上　ＤＮＡ取り扱いの基本とサブクローニング」、１９９７年３月１日発行、株式会社羊土社、の「２．プラスミドの調製法」の項（６４頁〜）に種々の手法が記載され、特に６７〜６９頁の「２−３アルカリプレップ」の項には、本願実施例において用いられているのと実質的に同等の試薬類を用いて大腸菌からプラスミドを採取する方法が記載されている。そして、プラスミドが得られれば、そのＤＮＡ配列は、本願優先日当時には周知のヌクレオチド配列の決定法に従って、容易に知ることができるものである。　
　そうすると、刊行物４、５に記載された非毒性の大腸菌Ｅ．ｃｏｌｉ株であるＤＳＭ６６０１についても、これにプラスミドが存在することを期待し、当該菌株に対して上記手法を適用し、プラスミドを採取しようとすることは、刊行物４、５に記載された技術的事項及び本願優先日当時の技術常識に基づき、当業者が容易に想到し得たことというべきである。　
　そして、その結果として実際にプラスミドが得られたことは、上述のとおり細菌類の多くにプラスミドが存在することが知られていたことからすれば、予測された範囲内のことであり、また、当該プラスミドの特性に関しては、本願明細書には、プラスミド一般について由来細菌の感染の診断や遺伝子工学における発現ベクターとして使用し得ることが示されているだけであり（公表公報１２頁）、本願発明のプラスミドが実際にどのような特性を有し、どのように使用することができたかについては何も記載されていないから、当該プラスミドが予測しがたい格別に優れた効果を有するものであると認めることもできない。　
　従って、本願発明は、原査定で引用した刊行物４、５に記載された技術的事項及び本願優先日当時の技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとするのが相当である。　
（３−４）請求人の主張について　
　これにつき、審判請求人は、上述の審判請求書の手続補正書において、「宿主（Ｅ．コリＤＳＭ６６０１）の非病原性は、その宿主（Ｅ．コリＤＳＭ６６０１）でのプラスミドｐＭＵＴ２の内在する特性と結びついて、安全な発現ベクターとしての特性を示す」旨、主張する。　
　しかしながら、請求人の上記主張は、何の具体的な裏付けも伴わない主張であるうえ、本願発明のプラスミドの由来する大腸菌Ｅ．ｃｏｌｉ株ＤＳＭ６６０１が毒性の少ない菌株であることは刊行物５に記載されるとおり本願優先日には公知であったのであり、非病原性の菌株由来のプラスミドであれば、病原性因子が存在しないことは十分に期待し得る範囲のことでもある。　
（３−５）請求項２〜４に記載された発明について　
　本願請求項２に記載された発明は、本願発明のプラスミドのヌクレオチド配列からなるＤＮＡに係るものであるが、上述のとおり、本願発明のプラスミドは容易に得ることができたものであるところ、そのＤＮＡ配列は、これに本願優先日当時には周知のヌクレオチド配列の決定法を適用することにより、容易に知ることができたものである。　
　また、本願請求項３に係る発明は上記プラスミド又はＤＮＡを微生物学的分析及び／又は診断のために使用することに係るものであり、請求項４に係る発明はこれを発現ベクターとして使用することに係るものであるが、上述のとおり、プラスミドをその由来菌の検出等に用い、あるいは、発現ベクターとして用いることは、本願優先日にはしばしば行われていたことである。そして、本願明細書には、実際に本願発明のプラスミドあるいはそのＤＮＡ配列を、その由来菌であるＥ．Ｃｏｌｉ　ＤＳＭ　６６０１の同定に用いたこと、及び、発現ベクターとして用いたことは記載されておらず、これらの用途においてどのような効果を有するかは不明であるから、これらの発明が予測しがたい格別の効果を有するものともいえない。　
　以上のとおりであるから、本願請求項２〜４に係る発明は、本願発明と同様に、原査定で引用した刊行物４、５に記載された技術的事項及び本願優先日当時の技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。　
　
４．むすび　
　以上のとおりであるから、本願請求項１乃至４に係る発明は、いずれも特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。　
　よって、結論のとおり審決する。