【事件の表示】
　特願２００４−３５９１４３「トナー用ポリエステル樹脂及びトナー組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１８年　６月１５日出願公開、特開２００６−１５４６８６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯 
　本願は、平成１６年１２月１０日の出願であって、平成２０年１月１８日付けで拒絶理由が通知され、これに対し、同年３月３１日付けで手続補正がなされたが、平成２１年２月１２日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年３月２６日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに、同年４月２７日付けで手続補正がなされたものである。
　その後、当審にて審尋がなされたところ、平成２２年１月１４日に回答書が提出されている。
　
　 
第２．平成２１年４月２７日付けの手続補正についての補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］  
　平成２１年４月２７日付けの手続補正を却下する。  
　 
［理由］  
１．補正の概要  
　平成２１年４月２７日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、特許請求の範囲の請求項１を以下のとおりとする補正事項を含むものである。（下線は、請求人が補正箇所として付与したもの。）
 　
 「ポリオール成分とポリカルボン酸成分が重縮合されてなるトナー用ポリエステル樹脂において、ポリオール成分のモル平均凝集エネルギーが７．０×１０4〜１．４×１０5Ｊであり、ポリオール成分中の８５〜１００モル％が１，２−プロピレングリコールであって、１５０℃における周波数２０Ｈｚで測定した貯蔵弾性率が２．５×１０3Ｐａ〜５×１０6Ｐａの１種以上のポリエステル樹脂（Ａ１）を２０〜１００重量％含有し、（Ａ１）が線形ポリエステル樹脂（Ａａ）と非線形ポリエステル樹脂（Ａｂ）、または非線形ポリエステル樹脂（Ａｂ）からなり、（Ａ１）が、チタン、アンチモン、ジルコニウム、ニッケル、アルミニウムから選ばれる１種以上の金属を含有する重合触媒の存在下、重縮合されてなる樹脂であることを特徴とするトナー用ポリエステル樹脂。」
　　  
２．補正の適否について
　上記補正事項は、本件補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項であるポリオール成分中の１，２−プロピレングリコールの量の範囲を示す、「３０〜１００モル％」を「８５〜１００モル％」として限定したものであるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当する。 
　そこで、本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。 
　　
３．引用例
（１）引用例１
　原査定の拒絶の理由に引用文献１として引用された特開平３−５０５６１号公報（以下、「引用例１」という。）には、以下の事項が記載されている。（下線は当審で付した。） 
　  
1a．「２．特許請求の範囲
　
下記成分▲１▼〜▲３▼を含む単量体組成物を縮重合反応させて得られるポリエステルをバインダとして含有し
静電荷像現像用トナー
成分▲１▼；３価以上の多価単量体
成分▲２▼；芳香族ジカルボン酸
成分▲３▼；脂肪族ジアルコール
　なお、▲１▼〜▲３▼は原文では丸付き数字である。
　　 
1b．「〔発明の目的〕
  本発明の目的は、
（１）先端ベタ黒画像の巻付きを発生せず、良好な耐オフセット性を有するトナーの提供にある。
更に
（２）良好な現像性、転写性、クリーニング性、耐凝集性及び良好な耐トナースペント性を有するトナーの提供にある。」（第３頁左上欄第４〜１１行）
　
1c．「前記成分▲３▼の脂肪族ジアルコールとして、より一層、摩擦帯電付与材へのトナー微粉スペントの少ないトナーを提供するためには、炭素数が２〜１０の脂肪族ジアルコールが好ましい。
　脂肪族ジアルコールの炭素数が２未満のときは、分子鎖のフレキシビリティが十分でなく、又、１０を超えるときは、分子鎖のフレキシビリティが十分であり、微粉生成を防止しやすいが、摩擦帯電付与材上で塑性変形しやすくその結果、スペントを誘発し易いからである。
　又、前記成分▲３▼の脂肪族ジアルコールにおいて、より一層の微粉生成を防止するためには分子鎖をもつ脂肪族ジアルコールが全脂肪族ジアルコールの50モル％以上のものが特に好ましい。ここで分岐鎖とは、２つのOH基の間の炭素でつながれた直鎖を主鎖とした時のそれ以外の炭素鎖のことをいう。」（第４頁右下欄第１０行〜第５頁左上欄第６行）
　
1d．「このような分岐鎖をもつ脂肪族ジアルコールが50モル％以上であると、ポリエステル内のエステル結合に吸着しようとする水を、アルキル鎖が阻止し、その結果吸水量を低くおさえることができ、高湿下の劣化防止に有効であると考えられる。
　脂肪族ジアルコールの具体例としては、
１）分岐鎖をもつ脂肪族ジアルコールとして、
　　　
プロピレングリコール(１，２−プロパンジオール)
・・・（省略）・・・
を挙げることができる。」（第５頁左上欄下から１１行〜左下欄第２行）
　
1d．「　以上の脂肪族ジアルコールと共にその他のジアルコールを併用してもよい。かかるその他のジアルコールとしては、例えば・・・（省略）・・・ポリオキシエチレン化ビスフェノールＡ、ポリオキシプロピレンビスフェノールＡ等のエーテル化ビスフェノール等、その他の２官能のアルコール単量体を挙げることができる。かかるその他のジアルコールの配合割合は、ジアルコール全体の30モル％以下が好ましい。当該その他のジアルコールの配合割合が過大のときには、分子鎖のフレキシビリティが少なくトナーの微粉が発生しやすく、現像剤の耐久性が悪化する。
　更に、前記特定のポリエステルの軟化点Tspは、90〜170℃が好ましく、更に100〜160℃が好ましい。かかる軟化点Tspが過小のときにはトナー粒子が破壊されやすく、微粉が生成しやすくなり摩擦帯電付与材表面へのスペントを助長する。又、耐オフセット性も悪化する。一方、軟化点Tspが過大のときには酸変性PPとの相溶性が低下し、そのため摩擦帯電付与材への汚染がおこりやすい。」（第５頁左下欄第３行〜右下欄第４行）
　　
1e．「〔実施例〕
　以下、本発明の実施例を具体的に説明するが、本発明がこれらの実施例に限定されるものではない。
＜ポリエステルの製造＞
　後記第１表に示すジカルボン酸及びジアルコールを、温度計、ステンレススチール製撹拌器、ガラス製窒素ガス導入管、及び流下式コンデンサを備えた容量１の４つ口丸底フラスコ内に入れ、このフラスコをマントルヒータにセットし、窒素ガス導入管より窒素ガスを導入してフラスコ内を不活性雰囲気に保った状態で昇温し、次いで0.05gの
ジブチル錫オキシドを加えて
反応させた後
ポリエステルを得た
　ポリエステルの酸価（AV）、水酸基価（OHV）、OHV＋AV、比OHV/AVの値、軟化点Tsp、ガラス転移点Tgは後記第１表に示した通りである。
＜比較用ポリエステルの製造＞
　ポリオキシプロピレン（2.2）−2,2−ビス（４−ヒドロキシフェニル）プロパン700g及びテレフタール酸97.2gを入れた撹拌器付きの容器をマントルヒータ中に置き、ガラス導入管より窒素ガスを導入して容器内を不活性雰囲気に保って昇温し、0.05gのジブチル錫オキシドを加え200℃に保って反応させた後、無水1,2,4−ベンゼントリカルボン酸156gを加えて更に反応させ、軟化点120℃、ガラス転移点58℃のポリエステル樹脂を得る（特開昭57−37353号参照）。」（第６頁右下欄第１３行〜第７頁右上欄第３行）
　
1f．「第１表（その１）
　」（第７頁左下欄）
　上表により、
ポリエステル１は、アルコール成分として、プロピレングリコール（１，２−プロパンジオール）を８０モル％含み、２０モル％がトリエチレングリコールであり、ポリエステル４は、アルコール成分として、プロピレングリコールを６５モル％含み、３０％がエチレングリコール、５％が、１，４−ブタンジオール
　
1f．「〔発明の効果〕
　第６表の結果のとおり、本発明の現像剤は、良好な定着特性（先端ベタ黒巻きつき防止、耐オフセット性）、現像性、転写性、耐凝集性、クリーニング性、耐トナースペント性を示す。」（第１０頁右下欄下から４行〜第１１頁左上欄第１行）
　　
　これら記載によれば、引用例１には、次の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されているものと認められる。 
　
　「３価以上の多価単量体、芳香族ジカルボン酸、脂肪族ジアルコールを含む単量体組成物を縮重合反応させて得られる、静電荷像現像用トナーに用いるポリエステルであって、
アルコール成分として、プロピレングリコール（１，２−プロパンジオール）を８０モル％含み、２０モル％がトリエチレングリコールであるポリエステル、
または、アルコール成分として、プロピレングリコールを６５モル％含み、
３０％がエチレングリコール、５％が、１，４−ブタンジオールであるポリエステルであって、
ジブチル錫オキシドの存在下で反応させた静電荷像現像用トナーに用いるポリエステル。」
　　
（２）引用例２
　原査定の拒絶の理由に引用文献２として引用された特開平８−１０１５３０号公報（以下、「引用例２」という。）には、以下の事項が記載されている。（下線は当審で付した。）
　
2a．「【請求項１】  着色剤及び結着樹脂を含む静電荷像現像用カラートナーにおいて、該結着樹脂が、第１のポリエステル樹脂と第２のポリエステル樹脂からなり、該第１のポリエステル樹脂と第２のポリエステル樹脂との重量比が７０：３０〜３０：７０であり、該第１のポリエステル樹脂は、１５０℃において角周波数ω＝１〜１００ｒａｄ／ｓｅｃで測定した貯蔵弾性率が１．０〜５×１０4 Ｐａであり、かつｔａｎδが１．０〜１０であり、そして、テトラヒドロフラン不溶分が１０重量％以下であり、第２のポリエステル樹脂は、１５０℃において角周波数ω＝１〜１００ｒａｄ／ｓｅｃで測定した貯蔵弾性率が５．０×１０-2〜５．０×１０3 Ｐａであり、かつｔａｎδが２．０〜５００であることを特徴とする静電荷像現像用カラートナー。」
　
2b．「【０００４】・・・しかしながら、樹脂の重合度をあげたり、架橋して粘弾性を上昇させると、それに伴って粉砕性が悪化するという問題がある。したがって、高画質の要請に適合する小粒状のトナーを得るための粉砕が困難となり、生産効率が低下し、製造コストの上昇を招くという問題が生じる。」
　
2c．「【００１２】上記第１のポリエステル樹脂において、
貯蔵弾性率が上記範囲より大きく、ｔａｎδが上記範囲より小さい場合には、低温定着性、カラー画像としての定着表面の光沢性および粉砕性が低下する
貯蔵弾性率が上記範囲より小さい場合には、耐ホットオフセット性が低下し、離型剤の供給量を少なくすると、加熱ローラーからのトナー剥離性が悪化する。上記第２のポリエステル樹脂において、貯蔵弾性率が上記範囲より大きく、ｔａｎδが上記範囲より小さい場合には、低温定着性およびカラー画像における定着表面の平滑性および粉砕性が低下する
一方、貯蔵弾性率が上記範囲より小さい場合には、耐ホットオフセット性が低下するばかりではなく、定着された画像強度の低下を招き、さらには現像機内での耐ブロッキング性が低下する原因となる
【００１３】本発明のカラートナーに用いられるポリエステル樹脂において、第１のポリエステル樹脂と第２のポリエステル樹脂とを混合するにあたり、両者の軟化点Ｔｍの差が１０℃以上２０℃以下の範囲であることが好ましい。その場合には、各々のポリエステル樹脂の優れた特性を発揮するが、この範囲以外ではその発現が抑制される結果、耐ホットオフセット性、剥離性、低温定着性、定着面の光沢性および粉砕性を総合的に評価すると、従来のものを改善することはできない場合がある。また、第１のポリエステル樹脂は、ＴＨＦ不溶分が１０％以下であることが必要であり、特に２％〜７％であることが好ましい。このＴＨＦ不溶分が１０％を越える時には定着表面の光沢性、低温定着性、粉砕性が低下する。さらに、第１のポリエステル樹脂および第２のポリエステル樹脂のガラス転移点Ｔｇは、ともに６０℃以上のものであることが望ましい。Ｔｇが６０℃未満である場合は、耐ブロッキング性が悪化する場合がある。
【００１４】第１のポリエステル樹脂と前記第２のポリエステル樹脂の混合比は、７０：３０〜３０：７０であることが必要であり、特に、６０：４０〜４０：６０であることが好ましい。第１のポリエステル樹脂の混合比が上記範囲より大きいときには、低温定着性、定着表面の光沢性および粉砕性が低下する傾向があり、一方、その混合比が上記範囲より小さいときには、離型剤の供給量を少なくすると加熱ローラーからのトナーの剥離性が初期には良好であっても、数万枚のコピーを重ねると剥離性が急激に悪化し、耐ホットオフセット性も不十分となる。」
　
2d．「【００２３】得られたポリエステル樹脂Ｎｏ．１〜１３の物性値を表２に示す。
【表２】
」
　　　
４．対比、判断  
　本願補正発明と引用発明とを対比する。 
　引用発明の「芳香族ジカルボン酸」「脂肪族ジアルコール」「静電荷像現像用トナーに用いるポリエステル」「ポリエステル」は、それぞれ、本願補正発明の、「ポリオール成分」「ポリカルボン酸成分」「トナー用ポリエステル樹脂」「ポリエステル樹脂」に相当する。
　そして、引用発明の「３価以上の多価単量体」は、本願補正発明において、非線形ポリエステル樹脂（Ａｂ）を得るために反応させる「３価以上のポリカルボン酸および／または３価以上の多価アルコール」（本願明細書【００３８】）に相当するから、引用発明の「ポリエステル」は、非線形ポリエステル樹脂（Ａｂ）を含むことは明らかである。
　よって、引用発明の「３価以上の多価単量体、芳香族ジカルボン酸、脂肪族ジアルコールを含む単量体組成物を縮重合反応させて得られる、静電荷像現像用トナーに用いるポリエステル樹脂」は、本願補正発明の「ポリオール成分とポリカルボン酸成分が重縮合されてなるトナー用ポリエステル樹脂」に相当し、「（Ａ１）が線形ポリエステル樹脂（Ａａ）と非線形ポリエステル樹脂（Ａｂ）、または非線形ポリエステル樹脂（Ａｂ）から」なることに相当する。
　引用発明の「プロピレングリコール（１，２−プロパンジオール）」は、本願補正発明の「１，２−プロピレングリコール」に相当し、両者は「ポリオール成分中」に「所定のモル重量」である点で共通する。
　また、引用発明の「ジブチル錫オキシド」と、本願補正発明の「チタン、アンチモン、ジルコニウム、ニッケル、アルミニウムから選ばれる１種以上の金属を含有する重合触媒」とは重合触媒である点で共通する。
　引用発明のポリエステル樹脂は、それのみで構成されているので、本願補正発明の「ポリエステル樹脂（Ａ１）を２０〜１００重量％含有」する点には当然満たすものである。
　よって、本願補正発明と引用発明との下記の点にて、一致し、相違すると認められる。
　　 
［一致点］ 
　「ポリオール成分とポリカルボン酸成分が重縮合されてなるトナー用ポリエステル樹脂において、ポリオール成分中の所定のモル重量が１，２−プロピレングリコールである、
　ポリエステル樹脂（Ａ１）を２０〜１００重量％含有し、（Ａ１）が線形ポリエステル樹脂（Ａａ）と非線形ポリエステル樹脂（Ａｂ）、または非線形ポリエステル樹脂（Ａｂ）からなり、重合触媒の存在下、重縮合されてなる樹脂であるトナー用ポリエステル樹脂。」
　　
［相違点１］「ポリオール成分中の所定のモル重量」に関し、
　本願補正発明は、「ポリオール成分中の８５〜１００モル％」であるのに対し、
　引用発明は、そのアルコール成分の配合からみて、ポリオール成分中の「６５モル％」、「８０モル％」であるに過ぎない点。
　
［相違点２］
　本願補正発明は、「ポリオール成分のモル平均凝集エネルギーが７．０×１０4〜１．４×１０5Ｊ」であるのに対し、
　引用発明は、当該パラメータおよびその範囲の特定がない点。
　
［相違点３］
　本願補正発明は、ポリエステル樹脂（Ａ１）が、「１５０℃における周波数２０Ｈｚで測定した貯蔵弾性率が２．５×１０3Ｐａ〜５×１０6Ｐａ」であるのに対し、
　引用発明は、貯蔵弾性率に関する特定はない点。
　
［相違点４］
　本願補正発明は、重合触媒が「チタン、アンチモン、ジルコニウム、ニッケル、アルミニウムから選ばれる１種以上の金属を含有する重合触媒」であるのに対し、
　引用発明は、「ジブチル錫オキシド」である点。
                                             　　
　以下、上記相違点について検討する。
　
（相違点１について）
　引用例１には、具体的に、８５モル％以上とした例はないものの、分岐アルコールを５０モル％以上とする記載に基づき、その代表例である１，２−プロピレングリコールの割合を、トナー用結着樹脂としてのポリエステルの性質を勘案し、さらに多くすることに困難性はない。
　引用発明において、１，２−プロピレングリコールの割合を、８５〜１００モル％とすることに格別な困難性は認められない。　
　必要であれば、トナー用ポリエステル樹脂において、ポリオール成分としてプロピレングリコールを８５〜１００モル％の範囲内の包含することは、特開平１１−３０２３６１号公報（請求項１、【００２２】【００６８】）、特開平６−１９１９７号公報（【００１２】【００３２】）に記載されているように周知である。　
　また、本願出願当初明細書には、ポリオール全成分を炭素数２〜６の脂肪族ジオールとして、さらに、１，２−プロピレングリコールを８５％以上とすることは記載されてはいるが、その下限の範囲は、３０モル％以上から漸進的に増加させており、８５モル％以上とすることによる格別な顕著な技術的意義が記載されていたわけではない。
　例えば、本願明細書【００１４】には、「とくに好ましくは１，２−プロピレングリコールである」と記載されているものの、その直前には、「さらに好ましくはエチレングリコール」と記載されている。
　引用発明のエチレングリコールと、１，２−プロピレングリコールの合計は、９５モル％であることからすると、１，２−プロピレングリコールのみで、８５％モル以上とすることによる格別な作用効果は認められない。
　
（相違点２について）
　モル平均凝集エネルギー（以下、「Ｅｎ」という）は、化学構造に固有の値であり、１，２−プロピレングリコールであれば、本願の明細書【０２３６】に記載された７３ｋＪである。引用発明に使用されている、その他の、エチレングリコール、１，４−ブタンジオール、トリエチレングリコールのＥｎは、それぞれ、同じ有効数字桁数で算出すると、７０ｋＪ、８０ｋＪ、９６ｋＪであるので、引用発明のポリエステルは、「ポリオール成分のモル平均凝集エネルギーが７．０×１０4〜１．４×１０5Ｊ」の範囲にあることは明らかである。
　なお、脂肪族アルコールは、本願明細書で比較されているような、フェノール多核系のものよりも、Ｅｎが低く、引用例１に例示されているような脂肪族ジオールはすべてこの範囲内にあるものである。
（ここで、Ｅｎの値については、本願明細書【０００６】記載の「Ｆｅｄｏｒｓらの、Ｐｏｌｙｍｅｒ  Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ  ａｎｄ  Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｆｅｂｕｒｕａｒｙ，１９７４，Ｖｏｌ．１４，Ｎｏ．２，１４７〜１５４頁に記載」のものを参照した。）
　
　また、相違点１との関係において、「１，２−プロピレングリコール」以外の成分は、ポリオール成分のモル平均凝集エネルギーに関わるが、引用発明は、すでに本願補正発明のモル平均凝集エネルギーの範囲内にあり、「１，２−プロピレングリコール」の割合を多くする分には、本願のモル平均凝集エネルギーの範囲を逸脱することはない。
　よって、相違点２については実質的に相違点ではない。
　
（相違点３について）
　低温定着性、耐ホットオフセット性および粉砕性等を考慮して、貯蔵弾性エネルギーを調整することは、引用例２に記載されている。
　また、具体的な数値については、引用例２には、周波数２０Ｈｚで測定した貯蔵弾性率は記載されておらず、角周波数１〜１００ｒａｄ／ｓｅｃの範囲で測定し、周波数に換算すると、大体、０．１６〜１６Ｈｚであり、２０Ｈｚはその範囲外である。
　しかしながら、周波数１６Ｈｚと２０Ｈｚでの貯蔵弾性率の変化は、０．１６〜１６Ｈｚの増減よりも小さいと認められ、上記2d．表記載のポリエステルのほとんどが、本願補正発明の、貯蔵弾性率の範囲にあると認められる。
　相違点１との関係において、貯蔵弾性率は、分子量、架橋等がその調整に寄与するところが大きいと認められるが、「１，２−プロピレングリコール」の割合を大きくすることのみでは、貯蔵弾性率は大きく変化するところはなく、貯蔵弾性率と熱的な挙動が関連するところ知られていることから、ともに採用することに困難性は認められない。
　よって、さらに、低温定着性、耐ホットオフセット性および粉砕性等を考慮して貯蔵弾性率を調整して、周波数２０Ｈｚで測定した貯蔵弾性率を調整することは適宜なし得ることである。
　本願補正発明の範囲とすることに格別顕著な臨界的意義は認められない。
　
　さらに、請求人は、平成２０年３月３１日付けで提出した意見書にて、引用例１のポリエステル１を製造した例およびその例で触媒を変更した場合の貯蔵弾性率を測定しているが、それぞれ、５．１×１０３Ｐａ、７．８×１０３Ｐａであって、本願補正発明の貯蔵弾性率の範囲内である旨を記載していおり、この点のみをとると実質的に相違点ではない。
　さらに、上記相違点１、２との関係において、「１，２−プロピレングリコール」の割合を増加させても、それに伴う貯蔵弾性率の変化よりも、分子量や架橋の寄与度が高く、全てを「１，２−プロピレングリコール」に置換したとしても、貯蔵弾性率の範囲は、本願補正発明を逸脱するほど大きくはないと推定され、相違点１、２との関係を考慮しても、実質的に相違するものではないと認められる。
　貯蔵弾性率の範囲については記載されていないものの、仮に異なる、あるいは、範囲が記載されていないことが相違点でとしても、「１，２−プロピレングリコール」の割合を増加させて、さらに、貯蔵弾性率を調整することに格別の困難性は認められない。
　
（相違点４について）
　当該技術分野において、ポリエステル樹脂をチタンを含む重合触媒を用いて作製することは、周知慣用技術である。
　例えば、特開平９−１０４７４１号公報【００２５】【００２６】、特開２００３−２０１３４２号公報【０００３】−【０００６】（反応活性についても記載）、特開２００２−１４８８６７号公報【０００３】（環境安全性についても記載）参照。
　これを適用することによる作用効果も当業者が予測しうるものであり、格別顕著なものとは認めらない。
　相違点１〜３の関係において、上記のようなポリエステル樹脂を重合するために、チタンを含む重合触媒を用いることも、当業者が容易になし得ることである。
　
　したがって、本願補正発明は、引用発明および引用例２に記載された技術的事項ならびに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
　さらに、本願補正発明の作用効果は、低温定着性、耐ホットオフセット性、製造時の粉砕性、光沢性の向上、あるいは場合により画像濃度の向上等であると認められるが、その作用効果は、本願明細書には極めて限られた例が挙げられているのみで、追加実験例を参酌しても格別顕著な臨界的作用効果を認めることはできない。（「５．請求人の主張について」にて再び検討する。）
　また、上記の構成は、トナー用ポリエステルのうちの２０〜１００重量％含有されるポリエステル（Ａ１）の性質に基づくが、残りの最大８０重量％のポリエステルの、構成単位のポリオール、貯蔵弾性率、触媒の種類如何により、それらの数値範囲の決定等に技術的意義、臨界的意義は生じない。
　
５．請求人の主張について 
　請求人は、請求の理由、回答書において、概ね次の（ア）〜（カ）のように主張し、本願の作用効果について主張し、引用例１（請求の理由、回答書においては「引用文献１」と記載されている。）に記載された発明に比べての進歩性を主張する。
　
〈請求の理由〉　
（ア）ポリオール成分中の１，２−プロピレングリコールの下限を８５モル％に引き上げる補正に手続補正に伴い、追加実施例５、追加比較例５、また、参考例とした実施例４のデータを掲げ、下限を８５モル％とすることで、引用例１の実施例に記載され最良とされるＰＧを５５〜８０モル％用いた場合よりも、定着温度幅に優れることを主張する。
〈回答書〉
（イ）前審審査官作成の前置報告書で、引用例１に関し、「１，２−プロピレングリコールの含有率は多いほど好ましいとの記載」と指摘されているが、そのような記載はない。
５０モル％以上が好ましいとの記載はあるが、分岐鎖を持つ脂肪族ジアルコール全体のものであり、分岐鎖を持つ脂肪族ジアルコール全体のものではない。また、５０モル％以上という広い範囲を記載したのみであり、実施例では５５〜８０モル％がベストとされる。
（ウ）前審審査官作成の前置報告書で、「ＭＦＴやＨＯＴは、１，２−プロピレングリコールの含有比率のみならず、線形ポリエステル樹脂と非線形ポリエステル樹脂の比率により大きく異なることが十分に予測されるところ、・・・、線形ポリエステル樹脂と非線形ポリエステル樹脂との混合比も極く限られたものしか検討されてはいないから」臨界的意義が認められないとの指摘に対し、「本願の各実施例および比較例においても、同時に評価する場合の線形ポリエステル／非線形ポリエステルの重量比はできるだけ統一してあり、表２のデータは６０／４０または０／１００（非線形ポリエステルのみ）、表３のデータは０／１００、表４のデータは５９／４１の重量比のものでそれぞれ評価しており、むやみに比率の異なるものを混在させているのではない。（エ）さらに、追加実験例２５、追加比較例２３を追加し、トナー２３、参考トナー２２とともに掲げることにより、非線形ポリエステルのみの場合においても、ＰＧをポリオールを成分の８５〜１００モル％用いると、定着温度幅と画像濃度の点で優れる」ことを主張する。
（エ）機会があれば、さらに追加実験例を示すことができる。
（オ）上記（イ）〜（オ）より、引用例１に、引用例１の実施例に記載され最良とされるＰＧを５５〜８０モル％用いた場合よりも、定着温度幅に優れるという、当業者といえども予測できない効果を奏する。
　
　このような請求人の主張について検討する。
　まず、（ア）（ウ）について、後から追加した例を含むものであるが、進歩性の参考として一応検討する。
　請求の理由の表を参照すると、ＰＧ含量が７５モル％、８０モル％では、定着温度幅が１００℃であるのに対し、追加したＰＧ含量８５モル％のものは１０５℃であるのが主張（ア）の根拠である。
　しかしながら、この根拠となる、ＭＦＴの測定は明記はないが、５℃刻みで行っていると認められ、これらの例では、５℃の違いが格別顕著な臨界的意義があるとは認められない。
　また、回答書で、トナー（２３）、（２４）は、ＰＧ含量が９８モル％、８５モル％の本願補正発明の範囲の追加例であるのに対し、定着温度幅は１００℃の範囲であるから、一定の線形ポリエステル、非線形、線形の比を統一しようとしたものであるが、むしろ、本願補正発明の構成のみによらないことを示している。
　線形ポリエステルと非線形ポリエステルの併用は、低温定着性、耐オフセット性および粉砕性の両立の点からなされ、また、それぞれの構成やＴＨＦ不要分が作用効果に関係することは本願明細書【００３８】−【００４０】が記載されているものである。
　なお、厳密に言えば、トナー（１）〜（５）において、混合後の、貯蔵弾性率が示されていないので、トナー（３）は、ポリエステル樹脂（Ａ１）が線形と非線形からなるといえるが、トナー（１）（２）（４）（５）では、ポリエステル樹脂（Ａ１）は非線形のみで、貯蔵弾性率の点で、線形は（Ａ１）に該当しないものといえる。すると、線形と非線形の併用比は、ポリエステル樹脂（Ａ１）以外の規定されていない最大８０重量％のポリエスエル樹脂の、性質に依存するといえ、やはり、本願補正発明の構成のみによる作用効果ではないといえる。
　
　次に主張（イ）について、相違点１について検討したとおり、多ければいいと記載されているとまではいえないまでも、多くすることは適宜なし得ることである。
　その作用効果の主張の根拠は、主張（ア）（ウ）にあるように後から追加したものであって、直ちに採用できない。仮に参考にしたとしても、上述したように、格別顕著な作用効果を見出せない。
　さらに言えば、後からの追加例を参酌しても、例えば、１，２−プロピレングリコールが、１００モル％でない場合は、ビスフェノールＡ誘導体やノボラック誘導体等の、モル平均凝集エネルギーが高いものとの併用で比較したものであって、引用例１には、ビスフェノールＡ誘導体に関しては、上記1d．で３０モル％以下に抑える記載もあり、具体的には使用していない。
　よって、他のモル平均凝集エネルギーが低いものを用いた場合、例えば、本願明細書等において、１，２−プロピレングリコールの次に好ましいエチレングリコールを併用した場合である、引用発明に比べて、本願補正発明が格別顕著な作用効果を有するとは認められない。
　
　上記の検討事項、本願補正発明の包含する範囲が、極めて広範であることから、主張（エ）に述べる、さらなる追加実験例を求め検討することは、本願明細書に開示した以上のことを含むので、行わない。
　
　主張（オ）について、定着温度幅に優れるのは予測し得ないものであったとしても、本願補正発明の構成のみによらないのは明らかである。
　　
　以上、上記請求人の主張は採用できない。
　
６．まとめ　　 
　したがって、本願補正発明は、引用例１に記載された発明および引用例２に記載された技術的事項ならびに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項に規定する要件を満たしておらず、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。  
　  
７．むすび 
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。  
　
　
第３．本願発明について  
１．本願の請求項に係る発明  
　平成２１年４月２７日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜１２に係る発明は、平成２０年３月３１日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１〜１２に記載されたとおりのものであり、そのうち請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という）は次のとおりのものと認める。
　 
 「ポリオール成分とポリカルボン酸成分が重縮合されてなるトナー用ポリエステル樹脂において、ポリオール成分のモル平均凝集エネルギーが７．０×１０4〜１．４×１０5Ｊであり、ポリオール成分中の３０〜１００モル％が１，２−プロピレングリコールであって、１５０℃における周波数２０Ｈｚで測定した貯蔵弾性率が２．５×１０3Ｐａ〜５×１０6Ｐａの１種以上のポリエステル樹脂（Ａ１）を２０〜１００重量％含有し、（Ａ１）が線形ポリエステル樹脂（Ａａ）と非線形ポリエステル樹脂（Ａｂ）、または非線形ポリエステル樹脂（Ａｂ）からなり、（Ａ１）が、チタン、アンチモン、ジルコニウム、ニッケル、アルミニウムから選ばれる１種以上の金属を含有する重合触媒の存在下、重縮合されてなる樹脂であることを特徴とするトナー用ポリエステル樹脂。」
　　 
２．引用例に記載された発明  
　原査定の拒絶の理由に引用文献１および２として引用された上記引用例１（特開平３−５０５６１号公報）および引用例２（特開平８−１０１５３０号公報）には、上記「第２．３．」欄に示したとおりの事項が記載されている。
　　 　 
３．対比、判断 
　本願発明１は、上記「第２． １．」欄に示した本願補正発明における、ポリオール成分中の１，２−プロピレングリコールの量の範囲を示す、「８０〜１００モル％」が「３０〜１００モル％」と広範な範囲のものである。
　　 
　そうすると、本願発明１の特定事項を全て含み、さらに数値の範囲を限定したものに相当する本願補正発明が、上記「第２．　４．〜６．」欄に記載したとおり、引用例１に記載された発明および引用例２に記載された技術的事項ならびに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明１は、同様の理由により、引用例１に記載された発明および引用例２に記載された技術的事項ならびに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。  
　 
４．むすび  
　以上のとおり、本願の請求項１に係る発明は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、引用例１に記載された発明および引用例２に記載された技術的事項ならびに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。