【事件の表示】
　特願２００３−　８５２０８号「核酸またはタンパク質抽出用シリカ粒子組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　１月　８日出願公開、特開２００４−　　　９２２号〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
【第１】手続の経緯
　本願は、平成１５年　３月２６日の特許出願であって、平成　９年　５月２０日に出願した特願平９−１２９７２１号の一部を分割して新たな特許出願としたものであるとの主張がなされたものである。
　これに対し、平成１９年　３月１６日付けで拒絶査定がなされ、この拒絶査定を不服として、同年　４月１２日に本件審判請求がなされるとともに、同年　５月１１日付けで手続補正（前置補正）がなされたものである。
　
【第２】平成１９年　５月１１日付け手続補正についての補正却下の決定
　［補正却下の決定の結論］
　平成１９年　５月１１日付け手続補正を却下する。
　
　［理由］
１．補正後の請求項１に記載された発明
　平成１９年　５月１１日付けの手続補正により、本願の特許請求の範囲の請求項１は、
　【請求項１】
「比重が１．０〜１．８であって、粒径が０．１〜１００μｍである磁性シリカ粒子が、以下の（１）ないし（１０）よりなる群から選択された溶液に懸濁されていることを特徴とする核酸またはタンパク質抽出用シリカ粒子組成物。
（１）０．２Ｍ以上の塩化リチウム溶液
（２）０．２Ｍ以上の塩化ナトリウム溶液
（３）０．２Ｍ以上のヨウ化ナトリウム溶液
（４）０．２Ｍ以上の酢酸アンモニウム溶液
（５）０．２Ｍ以上の塩化マグネシウム溶液
（６）０．２Ｍ以上の塩化カリウム溶液
（７）０．２Ｍ以上のグアニジン塩酸塩溶液
（８）２５％以上のサッカロース溶液
（９）２５％以上のソルビトール溶液
（１０）５０％以上のグリセリン溶液」
と補正された。
　
　上記補正は、補正前の請求項１に記載された発明を特定するために必要な事項である「溶液」について、「少なくとも０．２Ｍであるアルカリ金属、アルカリ土類金属またはアンモニアのハロゲン化物、酢酸塩またはチオシアン酸塩を含む塩溶液および／または少なくとも２５（ｗ／ｖ）％であるグルコース、ガラクトース、フルクトース、サッカロース、マルトース、ラクトース、ソルビトール、マンニトール、ガラクチトールおよびグリセリンよりなる群から選択された糖類溶液」と記載されていたものを、上記請求項１の「（１）ないし（１０）よりなる群から選択された溶液」に限定するものであり、この限定した事項は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されており、補正後の請求項１に記載された発明は、補正前の請求項１に記載された発明と、発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が異なるものではないから、上記補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号でいう特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで、上記請求項１に記載された発明（以下「本願補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か（同法第１７条の２第５項において準用する特許法第１２６条第５項の規定に適合するか）について、以下で検討する。
　
２−１．特許法第２９条第１項第３号について
　本願補正発明が特許法第２９条第１項第３号の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである点について検討するため、まず、本願補正発明が適法になされた分割出願であるか否か、すなわち出願日の遡及が認められるか否かについて検討する。
　
２−２．分割の基礎となる出願及びその記載事項
　分割の基礎となる特願平９−１２９７２１号の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下、「原出願の当初明細書等」という。）には、以下の事項が記載されている。
　
Ａ：「【請求項１】  シリカ粒子が、少なくとも０．５Ｍである無機塩または有機塩の塩溶液および／または少なくとも４０(w/v) ％である単糖類、多糖類または糖アルコールの糖類溶液に懸濁されていることを特徴とする核酸またはタンパク質抽出用シリカ粒子組成物。
【請求項２】  シリカ粒子が、二酸化珪素結晶、二酸化珪素結晶以外の珪素酸化物、珪藻土、ガラス粉末、化学修飾シリカまたはシリカと超常磁性金属酸化物との複合体である請求項１に記載のシリカ粒子組成物。
【請求項３】  シリカ粒子の比重が１．０〜１．８である請求項１記載のシリカ粒子組成物。
【請求項４】  無機塩または有機塩溶液が、アルカリ金属、アルカリ土類金属またはアンモニアのハロゲン化物、酢酸塩またはチオシアン酸塩を含む溶液である請求項１記載のシリカ粒子組成物。
【請求項５】  無機塩または有機塩溶液が、塩化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、塩化リチウム、ヨウ化リチウム、塩化マグネシウム、酢酸アンモニウムおよびチオシアン酸ナトリウムよりなる群から選択された塩溶液である請求項１に記載のシリカ粒子組成物。
【請求項６】  糖類溶液がグルコース、サッカロース、ソルビトールおよびマンニトールよりなる群から選択された糖類溶液である請求項１に記載のシリカ粒子組成物。
【請求項７】  比重が１．０〜１．８であって、粒径が０．１〜１００μｍである二酸化珪素結晶、二酸化珪素結晶以外の珪素酸化物、珪藻土、ガラス粉末、化学修飾シリカまたはシリカと超常磁性金属酸化物との複合体であるシリカ粒子が、少なくとも０．５Ｍであるアルカリ金属、アルカリ土類金属またはアンモニアのハロゲン化物、酢酸塩またはチオシアン酸塩を含む溶液および／または少なくとも４０(w/v) ％である単糖類、多糖類または糖アルコールの糖類溶液に懸濁されていることを特徴とする核酸またはタンパク質抽出用シリカ粒子組成物。
【請求項８】  分注器具または分注機器を用いて、請求項１〜７のいずれか１項記載のシリカ粒子組成物を試薬容器から反応容器へ分注することを特徴とするシリカ粒子溶液を分注する方法。
【請求項９】  請求項１〜７のいずれか１項記載のシリカ粒子組成物、吸着用試薬、洗浄用試薬および溶出用試薬を含有する核酸またはタンパク質抽出用試薬キット。
【請求項１０】  吸着用試薬が、カオトロピックス試薬、緩衝液および必要により有機溶媒を含有する請求項９記載の核酸またはタンパク質抽出用試薬キット。
【請求項１１】  タンパク質および核酸を含む細胞を請求項１〜７のいずれか１項記載のシリカ粒子組成物および吸着用試薬と混合して、該細胞からタンパク質および核酸を取り出し、該シリカ粒子に核酸またはタンパク質を結合させて、残余の成分と分離させ、該シリカ粒子を洗浄した後、該シリカ粒子に結合した核酸またはタンパク質を溶出させることを特徴とする核酸またはタンパク質抽出法。」
　
Ｂ：「【００１６】本発明にて用いられる塩溶液とは、無機塩溶液または有機塩溶液であり、無機塩溶液としては、アルカリ金属、アルカリ土類金属、またはアンモニアのハロゲン化物またはチオシアン酸塩を含む溶液があり、例えば塩化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、塩化リチウム、ヨウ化リチウム、塩化マグネシウム、チオシアン酸ナトリウムの水溶液が包含される。有機塩溶液としては、アルカリ金属、アルカリ土類金属またはアンモニアの酢酸塩を含む溶液があり、例えば酢酸ナトリウム、酢酸リチウム、酢酸マグネシウムの水溶液が包含される。これらを組み合わせて用いても良い。その濃度は少なくとも０．５Ｍ、好ましくは３〜１０Ｍの高濃度にて使用する。０．５Ｍ未満であると、シリカ粒子の分散性が低下し、分注精度が低下する。」
　
Ｃ：「【００１８】本発明にて用いられる糖類溶液とは、単糖類、多糖類または糖アルコールの溶液であり、例えばグルコース、ガラクトース、フルクトースなどの単糖類、サッカロース、マルトース、ラクトースなどの二糖類およびソルビトール、マンニトール、ガラクチトールなどの糖アルコール類が含まれる。これらを組み合わせても良い。本発明では糖類の濃度が少なくとも４０(w/v) ％、好ましくは５０〜６０(w/v)   ％である。４０(w/v) ％未満であると、シリカ粒子の分散性が低下し、十分に分散されず満足いく分注精度を得ることが難しくなる傾向にある。上記溶液は他の成分、例えば防腐剤、緩衝液、キレート剤または界面活性剤などを含有しても良い。」
　
Ｄ：「【００３１】表１から明らかなように、塩化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、塩化リチウム、塩化アンモニウム、塩化マグネシウムなどの塩溶液またはサッカロース、ソルビトールなどの糖類の溶液に、高い粒子分散効果が認められた。これら溶液においては、蒸留水懸濁液が５分後に７０％まで界面が下降したのに対して、９０％以上の界面が保たれていた。この傾向は、これら溶液濃度が濃いほど顕著であり、５Ｍの塩化ナトリウム溶液、ヨウ化ナトリウム溶液、塩化リチウム溶液、塩化アンモニウム溶液および２Ｍの塩化マグネシウム溶液においては、０．９５以上の分散率が得られることが分かった。
【００３２】塩の濃度については塩化リチウムにおいては、０．５Ｍ以上にて顕著であり、０．５Ｍにおいても、明らかに比重の高い２Ｍの塩化カリウム溶液よりも分散性が高いことがわかった。また、糖類溶液の濃度についてはサッカロースにおいて、４０％（ｗ／ｖ）以上の濃度において顕著であった。これらのことから、粒子の分散性を高める効果は、溶液中に溶解している物質の種類およびその濃度に大きく左右されることが明らかとなった。」
　
Ｅ：【表１】からは、５Ｍの塩化ナトリウム溶液の分散率が０．９５、同様に、５Ｍのヨウ化ナトリウム溶液で０．９９、５Ｍの塩化リチウム溶液で０．９７、４Ｍの塩化リチウム溶液で０．９４、３Ｍの塩化リチウム溶液で０．９４、２Ｍの塩化リチウム溶液で０．９４、１Ｍの塩化リチウム溶液で０．９３、０．５Ｍの塩化リチウム溶液で０．９０、０．２Ｍの塩化リチウム溶液で０．８８、５Ｍの酢酸アンモニウム溶液で０．９６、２Ｍの塩化マグネシウム溶液で０．９５、２Ｍの塩化カリウム溶液で０．８５、５Ｍのグアニジン塩酸塩溶液で０．８９、５０％のサッカロース溶液で１．００、４０％のサッカロース溶液で０．９１、２５％のサッカロース溶液で０．８３、５０％のソルビトール溶液で０．９９、５０％のグリセリン溶液で０．８８、及び蒸留水の分散率が０．７０であること、が看取される。
　
２−３．出願日の遡及に対する当審の判断
　上記２−２．の摘記事項Ｅからは、本願補正発明における（１）〜（１０）の溶液に関し、０．２Ｍ以上の塩化リチウム溶液、２５％以上のサッカロース溶液及び５０％のグリセリン溶液について、少なくとも蒸留水よりは高い分散性が得られるものと認められる。
　一方、上記２−２．の摘記事項Ａ〜Ｅの記載からは、シリカ粒子の分散性は、溶液の濃度のみでなく、溶液の種類及び濃度に左右されるものと認められ、例えば塩化リチウム溶液では０．２Ｍでも蒸留水よりは高い分散性を得られるが、塩化カリウム溶液では２Ｍという高い濃度でも、上記０．２Ｍの塩化リチウム溶液より分散性が低く、よって例えば０．２Ｍの塩化カリウム溶液で蒸留水よりも高い分散性が得られるか否かは不明である。
　上記のことから、原出願の当初明細書等には、本願補正発明における（２）〜（７）の溶液について一律に「０．２Ｍ以上」という数値により、また同様に（９）の溶液について「２５％以上」という数値により、シリカ粒子の分散性がよいという効果が得られること（少なくとも蒸留水よりは高い分散性が得られること）を示す記載はなされていない。
　さらに上記２−２．の摘記事項Ｂ「０．５Ｍ未満であると、シリカ粒子の分散性が低下し、分注精度が低下する」の記載及び摘記事項Ｃ「４０(w/v) ％未満であると、シリカ粒子の分散性が低下し、十分に分散されず満足いく分注精度を得ることが難しくなる傾向にある。」の記載からみても、示唆されているとも、自明であるとも認められない。
　してみれば、本願補正発明は、原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内において分割されたものではなく、よって出願日は遡及しない。
　
２−４．特許法第２９条第１項第３号についての判断
　上記のことから、本願補正発明の出願日は平成１５年　３月２６日と認められ、分割の基礎とされた上記もとの出願（特願平９−１２９７２１号）の公開公報である特開平１０−３１６６９６号公報（以下「引用例１」という。）は、本願の出願前に頒布された刊行物である。
　そして、引用例１には上記２−２．で記載した摘記事項Ａ〜Ｅがすべて記載されており、該記載を総合すると、引用例１には、
「比重が１．０〜１．８であって、粒径が０．１〜１００μｍである磁性シリカ粒子が、少なくとも０．５Ｍである無機塩または有機塩の塩溶液および／または少なくとも４０(w/v) ％である単糖類、多糖類または糖アルコールの糖類溶液であり、特に以下の（ア）ないし（コ）よりなる群から選択された溶液に懸濁されている核酸またはタンパク質抽出用シリカ粒子組成物。
（ア）少なくとも０．２Ｍである塩化リチウム溶液
（イ）５Ｍの塩化ナトリウム溶液
（ウ）５Ｍのヨウ化ナトリウム溶液
（エ）５Ｍの酢酸アンモニウム溶液
（オ）２Ｍの塩化マグネシウム溶液
（カ）２Ｍの塩化カリウム溶液
（キ）５Ｍのグアニジン塩酸塩溶液
（ク）少なくとも２５％であるサッカロース溶液
（ケ）５０％のソルビトール溶液
（コ）５０％のグリセリン溶液」
に関する発明（以下「引用発明１Ａ」という。）が記載されていると認められる。
　
　本願補正発明と引用発明１Ａとを対比すると、本願補正発明の構成は、すべて引用発明１Ａに記載されているものと認められる。
　よって、本願補正発明は引用例１に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
３−１．特許法第２９条第２項について
　本願補正発明が特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである点について、以下で検討する。
　
３−２．引用例及びその記載事項
　本願において主張する分割の基礎となる出願の出願日前に頒布された刊行物である特開平９−１９２９２号公報（以下「引用例２」という。）には、「核酸結合用磁性担体およびそれを用いる核酸単離方法」に関し、以下の事項が記載されている。
　
Ｆ：「【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、核酸を含有する生物材料から核酸を抽出または精製し、あるいは核酸増幅産物を精製するために使用する、磁気応答粒子を含有する核酸結合用磁性担体に関する。本発明はさらに、該磁性担体および磁界を利用する、核酸を含有する生物材料からの核酸単離方法、ならびにそのための試薬キットに関する。」
　
Ｇ：「【００１３】一般的に核酸の単離を行うために、表面を被覆した磁性粒子を固相担体として使用する場合、大きな粒子（例えば直径が２０μｍ以上）は、弱磁場および弱磁場変化に対し応答し得るが、迅速に沈澱し分散性が悪い傾向にある。従って、固相吸着など均質的な状態を要求する反応に対しては、プラスミドＤＮＡなどの小さい核酸を吸着固定することが難しい。また、大きな粒子は小さな粒子に比べて重量当りの比表面積が限られている。このため、これに対しては、少量の物質が結合するのみである。
【００１４】小さな粒子（例えば直径が０．１μｍ以下）では、比表面積および分散性においては良好であるが、沈降性に劣る。このため、磁極による磁界分離において、必要とされる磁極には、磁力の強い大きくて高価な磁石が必要であり、磁極による分離にも長い時間を有する。」
　
Ｈ：「【００３３】上記磁性シリカ粒子の粒子径は、０．５〜１５μｍ、好ましくは１〜１０μｍである。この磁性シリカ粒子は、上記粒子径の範囲内にあることにより、混合による分散性に優れる。
【００３４】本発明の磁性シリカ粒子は、以下を満たすものが最も好ましい：超常磁性酸化鉄を含む磁性シリカ粒子であって、その比表面積が１００〜８００ｍ２／ｇであり、上記酸化鉄が、シリカで被覆されており、さらに微小シリカ粒子で構成される無機多孔性壁物質で複合されており、上記酸化鉄の重量がｌ０〜６０ｗｔ％であり、磁性シリカ粒子の表面細孔直径が０．１〜６０ｎｍであり、磁性シリカ粒子の細孔容積が０．０１〜１．５ｍｌ／ｇであり、そして磁性シリカ粒子の粒子径が０．５〜１５μｍである。」
　
Ｉ：「【００３７】本発明の磁性シリカ粒子を用いる核酸単離方法は、超常磁性金属酸化物を含む磁性シリカ粒子であって、該磁性シリカ粒子が１００〜８００ｍ２／ｇの比表面積を有する核酸結合用磁性担体、核酸を含有する材料、および核酸抽出用溶液を混合し、核酸が結合した磁性担体を磁界を用いて液体から分離し、そして核酸を結合した磁性担体から核酸を溶離することを包含する。」
　
Ｊ：「【００４３】本発明で使用される核酸抽出用溶液としては、カオトロピック物質、ＥＤＴＡ、トリス塩酸などを含有する緩衝液が挙げられる。カオトロピック物質としては、グアニジン塩、ヨウ化ナトリウム、ヨウ化カリウム、（イソ）チオシアン酸ナトリウム、尿素などが例示される。それらは組合せて使用してもよい。その濃度は、約１〜１０モル／ｌ程度が好ましい。」
　
　上記摘記事項Ｆ〜Ｊを総合すると、引用例２には、
　
「粒子径が０．５〜１５μｍである磁性シリカ粒子と、約１〜１０モル／ｌ程度の濃度のカオトロピック物質からなる核酸抽出用溶液とを混合し、核酸を含有する生物材料から核酸を抽出する方法、に用いられる、核酸結合用磁性シリカ粒子。」
に関する発明（以下「引用発明２」という。）が記載されていると認められる。
　
３−３．発明の対比
　本願補正発明と引用発明２とを対比すると、引用発明２における「粒子径が０．５〜１５μｍである磁性シリカ粒子」は、本願補正発明における「粒径が０．１〜１００μｍである磁性シリカ粒子」に包含され、同様に「核酸を含有する生物材料から核酸を抽出する方法、に用いられる、核酸結合用磁性シリカ粒子」は、「核酸またはタンパク質抽出用シリカ粒子組成物」に包含される。
　
　そうすると、本願補正発明と引用発明２の一致点、相違点は以下のとおりであると認められる。
　
＜一致点＞
「粒径が０．１〜１００μｍである磁性シリカ粒子からなる、核酸またはタンパク質抽出用シリカ粒子組成物。」
　
＜相違点１＞
　本願補正発明では、磁性シリカ粒子の「比重が１．０〜１．８」であるが、引用発明２では、磁性シリカ粒子の比重について記載がない点。
　
＜相違点２＞
　本願補正発明では、核酸またはタンパク質抽出用シリカ粒子組成物が、「磁性シリカ粒子が、・・・溶液に懸濁されている」ものであるのに対し、引用発明２では、磁性シリカ粒子と核酸抽出用溶液とを、核酸を抽出する際に混合するものである点。
　
＜相違点３＞
　本願補正発明では、磁性シリカ粒子を「以下の（１）ないし（１０）よりなる群から選択された溶液」に懸濁するのに対し、引用発明２では、磁性シリカ粒子と「約１〜１０モル／ｌ程度の濃度のカオトロピック物質からなる核酸抽出用溶液」とを混合するものである点。
（１）０．２Ｍ以上の塩化リチウム溶液
（２）０．２Ｍ以上の塩化ナトリウム溶液
（３）０．２Ｍ以上のヨウ化ナトリウム溶液
（４）０．２Ｍ以上の酢酸アンモニウム溶液
（５）０．２Ｍ以上の塩化マグネシウム溶液
（６）０．２Ｍ以上の塩化カリウム溶液
（７）０．２Ｍ以上のグアニジン塩酸塩溶液
（８）２５％以上のサッカロース溶液
（９）２５％以上のソルビトール溶液
（１０）５０％以上のグリセリン溶液
　
３−４．当審の判断（相違点の検討）
　上記各相違点について検討する。
　
＜相違点１＞について
　本願明細書段落【００１１】に「・・・シリカ粒子は、水よりも比重が重く、一般に比重１．０〜１．８であり、水に懸濁すると沈降し、・・・」と記載さているように、シリカ粒子の比重は水よりも重く、上記３−２．の摘記事項Ｈに記載された磁性シリカ粒子からみても、引用発明２における磁性シリカ粒子の比重は、本願補正発明と同程度であるものと認められる。
　
＜相違点２＞について
　上記３−２．の摘記事項Ｇには、磁性粒子の分散性を考慮することが記載されており、引用発明２においても、磁性シリカ粒子が溶液と混合された際に該溶液に懸濁されているものと認められる。
　そして、分離に用いられる磁性粒子を水性媒体中に分散させておくことは周知技術（参考として本願において主張する分割の基礎となる出願の出願日前に頒布された刊行物である特開昭６０−１５６４号公報を参照のこと）であるから、引用発明２において、核酸を抽出する前に磁性シリカ粒子を溶液に懸濁させた組成物を得ることは、当業者が容易になし得たことである。
　
＜相違点３＞について
　カオトロピック物質として塩化リチウム、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム及び塩化カリウム等のアルカリ金属またはアルカリ土類金属の塩化物やグアニジン塩酸塩は周知であり、また例えば本願において主張する分割の基礎となる出願の出願日前に頒布された刊行物である特開平８−１１３５９５号公報（段落【００２２】〜【００２４】等参照）には、シリカ粒子とともに用いてタンパク質などの抽出に用いられるカオトロピック物質の溶液として、酢酸塩溶液、塩化マグネシウム溶液またはヨウ化ナトリウム溶液等を濃度０．５〜５Ｍで用いることが記載されている。
　したがって、引用発明２における「約１〜１０モル／ｌ（Ｍ）程度の濃度のカオトロピック物質からなる核酸抽出用溶液」として、本願補正発明に記載された上記（１）ないし（７）よりなる群から選択された溶液を採用することは、当業者が適宜なし得たことである。
　
　そして、上記相違点１〜３を併せ備える本願補正発明の作用・効果について検討しても、引用発明２に記載の事項及び上記各周知技術から当業者が予測し得る範囲を超えるものではない。
　
　したがって、本願補正発明は引用発明２に記載の事項及び上記各周知技術に基づいて、当業者が容易に推考することができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
４．独立特許要件の欠如に伴う手続補正の却下
　以上によれば、平成１９年　５月１１日付けの手続補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
　よって、補正却下の決定の結論のとおり決定する。
　
【第３】本願の発明について
１．本願発明
　平成１９年　５月１１日付け手続補正は上記のとおり却下されたから、本願の各請求項に係る発明は、平成１８年１２月２５日付けの手続補正に係る特許請求の範囲の請求項１〜５に記載された事項によって特定されるものと認められるが、そのうちの請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は、次のとおりである。
　
【請求項１】
「比重が１．０〜１．８であって、粒径が０．１〜１００μｍである磁性シリカ粒子が、少なくとも０．２Ｍであるアルカリ金属、アルカリ土類金属またはアンモニアのハロゲン化物、酢酸塩またはチオシアン酸塩を含む塩溶液および／または少なくとも２５（ｗ／ｖ）％であるグルコース、ガラクトース、フルクトース、サッカロース、マルトース、ラクトース、ソルビトール、マンニトール、ガラクチトールおよびグリセリンよりなる群から選択された糖類溶液に懸濁されていることを特徴とする核酸またはタンパク質抽出用シリカ粒子組成物。」
　
２．出願日の遡及に対する当審の判断
　原査定の拒絶の理由において、本願発明は上記原出願の当初明細書等（分割の基礎となる特願平９−１２９７２１号の願書に最初に添付した明細書又は図面）に対する新規事項を含み、分割要件を満たさないから出願日は遡及しない、との判断がなされているため、まず、本願発明が適法になされた分割出願であるか否か、すなわち出願日の遡及が認められるか否かについて検討する。
　
　原出願の当初明細書等には、上記【第２】の２−２．の摘記事項Ａ〜Ｅが記載されている。
　そして該摘記事項からは、本願発明における溶液に関し、少なくとも０．２Ｍである塩化リチウム溶液（アルカリ金属のハロゲン化物）および／または少なくとも２５（ｗ／ｖ）％であるサッカロース溶液について、少なくとも蒸留水よりは高い分散性が得られるものと認められる。
　しかし、上記【第２】の２−３．で検討した如く、本願発明において、塩化リチウム溶液を除く「アルカリ金属、アルカリ土類金属またはアンモニアのハロゲン化物、酢酸塩またはチオシアン酸塩を含む塩溶液」について一律に「少なくとも０．２Ｍ」という数値により、また同様に、「グルコース、ガラクトース、フルクトース」、「マルトース、ラクトース、ソルビトール、マンニトール、ガラクチトールおよびグリセリンよりなる群から選択された糖類溶液」について一律に「少なくとも２５（ｗ／ｖ）％」という数値により、シリカ粒子の分散性がよいという効果が得られること（少なくとも蒸留水よりは高い分散性が得られること）を示す記載はなされておらず、また示唆されているとも自明であるとも認められない。
　してみれば、本願発明は、原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内において分割されたものではなく、よって出願日は遡及しない。
　
３．引用例及びその記載事項
　上記のことから、本願発明の出願日は平成１５年　３月２６日と認められ、原査定の拒絶の理由に引用された引用例である、上記引用例１（分割の基礎とされた上記もとの出願（特願平９−１２９７２１号）の公開公報である特開平１０−３１６６９６号公報）は、本願の出願前に頒布された刊行物である。
　そして、引用例１には上記【第２】の２−２．に記載した摘記事項Ａ〜Ｅがすべて記載されており、該記載を総合すると、引用例１には、
「比重が１．０〜１．８であって、粒径が０．１〜１００μｍである磁性シリカ粒子が、少なくとも０．５Ｍである無機塩または有機塩の塩溶液および／または少なくとも４０(w/v) ％である単糖類、多糖類または糖アルコールの糖類溶液であり、特に少なくとも０．２Ｍである塩化リチウム溶液および／または少なくとも２５（ｗ／ｖ）％であるサッカロース溶液に懸濁されている核酸またはタンパク質抽出用シリカ粒子組成物。」
に関する発明（以下「引用発明１Ｂ」という。）が記載されていると認められる。
　
４．対比・判断
　本願発明と引用発明１Ｂとを対比すると、両者はいずれも「核酸またはタンパク質抽出用シリカ粒子組成物」に関するものであって、引用発明１Ｂにおける「少なくとも０．２Ｍである塩化リチウム溶液」は本願発明における「少なくとも０．２Ｍであるアルカリ金属、アルカリ土類金属またはアンモニアのハロゲン化物、酢酸塩またはチオシアン酸塩を含む塩溶液」に相当する。
　よって、本願発明の構成はすべて引用発明１Ｂに記載されているものと認められ、本願発明は引用例１に記載された発明である。
　
５．審判請求人の主張
　請求人は審尋回答書で、以下のように補正案を提示しているので、この補正案についても検討しておく。
「［請求項１］
　比重が１．０〜１．８であって、粒径が０．１〜１００μｍである磁性シリカ粒子が、以下の（１）ないし（５）からなる群より選択された溶液に懸濁されていることを特徴とする核酸またはタンパク質抽出用シリカ粒子組成物。
（１）０．５Ｍ以上の塩化リチウム溶液
（２）０．５Ｍ以上の塩化ナトリウム溶液
（３）０．５Ｍ以上の酢酸アンモニウム溶液
（４）０．５Ｍ以上の塩化マグネシウム溶液
（５）０．５Ｍ以上の塩化カリウム溶液」
　
　上記【第２】３−２．に記載した引用発明２と、上記回答書の補正案における請求項１に記載の発明とを対比すると、上記【第２】３−３．に記載したと同じ＜一致点＞、＜相違点１＞及び＜相違点２＞を有し、さらに下記＜相違点４＞を有する。
　
＜相違点４＞
　回答書の補正案における請求項１に記載の発明では、磁性シリカ粒子を上記「（１）ないし（５）よりなる群から選択された溶液」に懸濁するのに対し、引用発明２では、磁性シリカ粒子と「約１〜１０モル／ｌ程度の濃度のカオトロピック物質からなる核酸抽出用溶液」とを混合するものである点。
　
　＜相違点１＞及び＜相違点２＞については、上記【第２】３−４．を参照のこと。
　＜相違点４＞については、上記【第２】３−４．で＜相違点３＞について検討したように、カオトロピック物質として回答書の補正案における請求項１に記載されたような溶液も周知であり、よって引用発明２における「約１〜１０モル／ｌ（Ｍ）程度の濃度のカオトロピック物質からなる核酸抽出用溶液」として、上記（１）ないし（５）よりなる群から選択された溶液を採用して、上記＜相違点４＞に係る構成とすることは、当業者が適宜なし得たことである。
　よって、仮に補正案のように補正をしたとしても、該補正後の発明は特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり、結論を覆すものではない。
　
６．むすび
　以上によれば、本願発明（請求項１に係る発明）は、引用例１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない。
　そうすると、このような特許を受けることができない発明を包含する本願は、本願の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、拒絶されるべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。