【事件の表示】
　平成１０年特許願第１８０３５７号「熱可塑性ポリエステルエラストマー」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年１月１１日出願公開、特開２０００−７７７１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯 
　本願は、平成１０年６月２６日の出願であって、平成１９年５月９日付けで拒絶理由が通知され、同年７月１３日に意見書とともに手続補正書が提出されたが、同年８月７日付けで拒絶査定がなされた。これに対し、同年９月７日に拒絶査定不服審判が請求され、同年１１月２２日に審判請求書の手続補正書（方式）が提出され、同年１２月１２日に上申書が提出されたものである。 
　なお、審判請求後の平成１９年１１月２２日に手続補正書が提出されたが、内容補正ができる期間外の差出であったため、同手続補正書に係る手続については、同年１１月２８日付で却下理由が通知され、平成２０年１月１０日付けで手続却下の決定により却下され、この処分は確定している。
　
２．本願発明 
　本願請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、平成１９年７月１３日に提出された手続補正書により補正された明細書（以下、「本願明細書」という。）の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 
「下記Ａ，Ｂ，Ｃの構成成分を含み、かつ、条件Ｄを満たす熱可塑性ポリエステルエラストマー。
Ａ．芳香族ジカルボン酸成分
Ｂ．短鎖グリコール成分
Ｃ．分子量が５００〜４０００であって、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）とエチレンオキサイド（ＥＯ）を開環重合させたランダム共重合グリコールからなる共重合ポリエーテルグリコール成分
　条件Ｄ：熱可塑性ポリエステルエラストマーの全ポリエーテルグリコール成分の全重量中に４級炭素を持つアルキレン単位が１０重量％未満である。」 
 　 
３．原査定の拒絶の理由の概要 
 　原査定の拒絶の理由は、平成１９年５月９日付け拒絶理由通知に記載された理由１を含むものであるところ、この理由１の概要は、
「この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
　　　　記　　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）
○理由１について
請求項１に係る発明について
　例えば引用文献１〜４に記載されているように、複数のアルキレンオキシド単位からなるポリエーテルグリコール成分を構成単位として有するポリエステルは当該技術分野において周知のものに過ぎない。
　　　　　　　引　用　文　献　等　一　覧
　１.（記載省略）
　２.（記載省略）
　３.特開昭５６−１３６８２０号公報
　４.（記載省略）」
というものである。           
　
４．原査定の妥当性についての判断
　（１）引用文献３の記載事項 
　引用文献３（特開昭５６−１３６８２０号公報）には、以下の事項が記載されている。 
　
ア．「エステル結合によつて結合せしめた繰返し内部線状長鎖および短鎖エステル単位の多数を有するエラストマー性のコポリエステルにして、
　　（Ａ）約７５〜９６重量％を占める該短鎖エステル単位は、下記式
によつて表わされ、且つ
　　（Ｂ）約４〜２５重量％を占める該長鎖エステル単位は、下記式
によつて表わされる単位から選択される、
但しこれらの式中で：
　Ｇは約４００〜１１００の数平均分子量と３〜４の炭素対酸素原子比を有するポリ（アルキレンオキシド）グリコールから水酸基を除去した後に残存する２価の基であり、
　Ｒは
　(1)約５０〜９０重量％のテレフタル酸、
　(2)約５〜２５重量％の、・・・、少なくとも１種の６炭素環式ジカルボン酸、
　(3)約５〜２５重量％の、・・・、少なくとも１種の脂肪族ジカルボン酸
から成る混合物として与えられるジカルボン酸類からカルボキシル基を除去した後に残存する２価の基であり、そして
　Ｒ’はダイマー酸からカルボキシル基を除去した後に残存する２価の基である、
ことを特徴とする該エラストマー性コポリエステル。」（特許請求の範囲の請求項１）
　
イ．「式(b)中のＧを提供する長鎖グリコールは４００〜１１００の数平均分子量と約３〜４の炭素対酸素原子比を有するポリ（アルキレンオキシド）グリコールである。代表的な長鎖グリコールは、ポリ（１，２−プロピレンオキシド）グリコール、（ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコールおよびテトラヒドロフランとエチレンオキシドまたはプロピレンオキシドのランダムまたはブロック共重合体を包含する。」（第３頁右下欄４〜１２行）
審決注：ここに記載された「（ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール」は「ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール」の明らかな誤記であると認められるので、以下の審決においては、「（ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール」を「ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール」と読み替えて検討及び判断を行う。
　
ウ．「本発明のコポリエステルは、各種の軟質重合体基質上のバリヤーコートまたはトツプコートとして有用である。・・・
　コートした製品は、共押出し、予め形成せしめた基質のクロスヘツド押出機中でのコーテイング、積層および圧縮成形を含む種々の方法によつて、形成せしめることができる。」（第６頁右上欄３行〜同左下欄６行）
　
　（２）引用文献３に記載された発明 
　摘示アには、
短鎖エステル単位および長鎖エステル単位を有するエラストマー性のコポリエステルが記載されており、さらに、
該短鎖エステル単位が、
のグリコール成分（以下、「グリコール成分Ａ」という。）及び
のカルボン酸成分（Ｒは、約５０〜９０重量％のテレフタル酸、約５〜２５重量％の少なくとも１種の６炭素環式ジカルボン酸、約５〜２５重量％の少なくとも１種の脂肪族ジカルボン酸からなる混合物として与えられるジカルボン酸類からカルボキシル基を除去した後に残存する２価の基である。以下、「カルボン酸成分Ａ」という。）を含むこと［式(a)］、並びに
該長鎖エステル単位が、　
　
のグリコール成分（Ｇは、約４００〜１１００の数平均分子量と３〜４の炭素対酸素原子比を有するポリ（アルキレンオキシド）グリコールから水酸基を除去した後に残存する２価の基である。以下、「グリコール成分Ｂ」という。）及びカルボン酸成分Ａを含み［式(b)］、さらに、グリコール成分Ａ及び　
　
のカルボン酸成分（Ｒ’は、ダイマー酸からカルボキシル基を除去した後に残存する２価の基である。以下、「カルボン酸成分Ｂ」という。）を含むこと［式(c)］が記載されている。
　このことから、摘示アには、　
　
のカルボン酸成分Ａ（Ｒは、約５０〜９０重量％のテレフタル酸、約５〜２５重量％の少なくとも１種の６炭素環式ジカルボン酸、約５〜２５重量％の少なくとも１種の脂肪族ジカルボン酸からなる混合物として与えられるジカルボン酸類からカルボキシル基を除去した後に残存する２価の基である。）、　
　
のグリコール成分Ａ、　
　
のグリコール成分Ｂ（Ｇは、約４００〜１１００の数平均分子量と３〜４の炭素対酸素原子比を有するポリ（アルキレンオキシド）グリコールから水酸基を除去した後に残存する２価の基である。）
の構成成分
を含む
　そして、摘示アに記載された「エラストマー性のコポリエステル」は、本願発明の「ポリエステルエラストマー」に相当することは明らかであり、また、摘示ウの記載から、熱可塑性であることも明らかである。
　また、摘示アに記載されたカルボン酸成分ＡにおけるＲは、約５０〜９０重量％のテレフタル酸、約５〜２５重量％の少なくとも１種の６炭素環式ジカルボン酸を含有するジカルボン酸類からカルボキシル基を除去した後に残存する２価の基であることから、該カルボン酸成分Ａには、本願発明の「芳香族ジカルボン酸成分」が多量に含まれていることは明らかである。
　さらに、摘示アに記載されたグリコール成分Ａは、摘示イの記載から、数平均分子量が４００〜１１００であって、ポリ（１，２−プロピレンオキシド）グリコール、ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコールおよびテトラヒドロフランとエチレンオキシドまたはプロピレンオキシドのランダムまたはブロック共重合体で代表的されるポリ（アルキレンオキシド）グリコールからなる成分であることが理解できる。
　したがって、引用文献３には
「下記の構成成分を含む熱可塑性ポリエステルエラストマー。
Ａ．芳香族ジカルボン酸成分
Ｂ．　
　
のグリコール成分Ａ、
Ｃ．数平均分子量が４００〜１１００であって、ポリ（１，２−プロピレンオキシド）グリコール、ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコールおよびテトラヒドロフランとエチレンオキシドまたはプロピレンオキシドのランダムまたはブロック共重合体で代表的されるポリ（アルキレンオキシド）グリコールからなるポリエーテルグリコール成分」
の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。 
　（３）対比・判断 
　　（３−１）対比
　本願発明と引用発明とを対比する。
 引用発明の「グリコール成分Ａ」は、本願明細書の段落【００１２】の
「本発明における短鎖グリコール成分としては、炭素数が１〜25のグリコール及びそのエステル形成性誘導体を用いることができる。・・・好ましくは、・・・、1,4-ブタンジオール・・・が挙げられる。」の記載からみて、本願発明の「短鎖グリコール成分」に相当する。
　また、本願発明の「テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）とエチレンオキサイド（ＥＯ）を開環重合させたランダム共重合グリコール」の「分子量が５００〜４０００」という値は、数平均分子量、重量平均分子量のいずれであるのかについては、本願明細書には何ら記載されていないものの、その数値の範囲からみて、引用発明の「ポリ（アルキレンオキシド）グリコール」の「数平均分子量が４００〜１１００」と重複一致しているものと認められる。　
　したがって、両者は、
「下記Ａ，Ｂ，Ｃの構成成分を含む熱可塑性ポリエステルエラストマー。
Ａ．芳香族ジカルボン酸成分
Ｂ．短鎖グリコール成分
Ｃ．分子量が５００〜１１００であるポリ（アルキレンオキシド）グリコールらなるポリエーテルグリコール成分」
である点で一致しているが、次の相違点で一応相違する。 
　
○相違点１：ポリエーテルグリコール成分が、本願発明では、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）とエチレンオキサイド（ＥＯ）を開環重合させたランダム共重合グリコールからなるのに対し、引用発明では、ポリ（１，２−プロピランオキシド）グリコール、ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコールおよびテトラヒドロフランとエチレンオキシドまたはプロピレンオキシドのランダムまたはブロック共重合体で代表的されるポリ（アルキレンオキシド）グリコールからなる点。　
　
○相違点２：熱可塑性ポリエステルエラストマーが、本願発明では、「条件Ｄ：熱可塑性ポリエステルエラストマーの全ポリエーテルグリコール成分の全重量中に４級炭素を持つアルキレン単位が１０重量％未満である。」旨規定されているのに対し、引用発明ではこのような規定がなされていない点。
　
　　（３−２）相違点１に対する判断 
　引用発明では、ポリ（アルキレンオキシド）グリコールの代表例として、
「
テトラヒドロフランとエチレンオキシド
のランダム
共重合体
　したがって、上記相違点１は、実質的な相違点ではない。
　
　　（３−３）相違点２に対する判断 
　引用発明では、熱可塑性ポリエステルエラストマーの全ポリエーテルグリコール成分について、「全重量中に４級炭素を持つアルキレン単位が１０重量％未満である。」旨の規定はなされてはいないが、上記４．（３）（３−２）において説示したように、熱可塑性ポリエステルエラストマーのポリエーテルグリコール成分は、引用発明も本願発明と同様に、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）とエチレンオキサイド（ＥＯ）を開環重合させたランダム共重合グリコールからなるものであって差異がないので、引用発明の熱可塑性ポリエステルエラストマーの全ポリエーテルグリコール成分も、本願発明と同様の規定を満たすことは明らかである。
　したがって、上記相違点２は、実質的な相違点ではない。
　
　（４）小活
　よって、本願発明と引用発明とは、相違点が存在せず、本願発明は引用文献３に記載された発明であるから、本願発明についての原査定は妥当である。 
　
５．審判請求人の主張について 
　（１）審判請求人は、平成１９年７月１３日に提出した意見書において、、概ね次のように主張している。
ア．「（４）理由１及び２について
　審査官殿は、「請求項１に係る発明について　例えば引用文献１〜４に記載されているように、複数のアルキレンオキシド単位からなるポリエーテルグリコール成分を構成単位として有するポリエステルは当該技術分野において周知のものに過ぎない。」との認定であります。
　しかしながら、本発明のポリエーテルグリコールは、分子量が５００〜４０００であって、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）とエチレンオキサイド（ＥＯ）を開環重合させたランダム共重合グリコールからなる共重合ポリエーテルグリコールをソフトセグメントに用いるものであって、本発明によって低温領域でのゴム特性が低下することなく室温におけるような柔軟性を保つことを可能にしたものであります。」
　
　（２）審判請求人は、平成１９年１１月２２日に提出した手続補正書（方式）により補正された審判請求書において、概ね次のように主張している。
イ．「（ｂ）請求項１に係る発明について
　審査官殿は、「先の拒絶理由通知書において引用した引用文献３（特開昭５６−１３６８２０号公報）には、長鎖および短鎖エステル単位を有するエラストマー性コポリエステルが記載されており、該短鎖エステル単位を構成する長鎖グリコールが「４００〜１１００」の数平均分子量を有すること及び代表的な長鎖グリコールとして「テトラヒドロフランとエチレンオキシドまたはプロピレンオキシドのランダムまたはブロック共重合体」がそれぞれ記載されている（特に、第３頁右下欄参照）。したがって、本願請求項１に係る発明は依然として上記引用文献３に記載された発明であるか、あるいは引用文献３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」との認定でありますが、本発明はポリ（アルキレンオキシド）グリコール成分が２５重量％を超えて７０重量％以下含有するものであり、含有率が２５重量％以下の引用文献２とは同一ではありません。
　又、引用文献３の発明はポリ（アルキレンオキシド）グリコール成分を２５重量％含有することで単純な共重合ポリエステルでは得られない釣り合いの取れた物性を達成するものであり、本発明の低温特性に優れた設計のためにトラヒドロフラン（ＴＨＦ）とエチレンオキサイド（ＥＯ）を開環重合させたランダム共重合グリコール用いることの記載やそのことを示唆する記載もありませんので、本発明に容易に想到するはずもありません。」
　
　（３）審判請求人は、平成１９年１２月１２日に提出した上申書において、概ね次のように主張している。
ウ．「本発明の不服審判は継続中であります。ただちに審決を進めるために、本発明の特徴を明確にしました下記に示す〔請求項１〕の補正を行いましたので、審決を御願いいたします。
〔請求項１〕
　下記Ａ，Ｂ，Ｃの構成成分を含み、かつ、Ｃ成分が２５重量％（２５重量％を除く）〜７０重量％以下を含有して条件Ｄを満たす熱可塑性ポリエステルエラストマー。
Ａ．芳香族ジカルボン酸成分
Ｂ．短鎖グリコール成分として１，４−ブタンジオール
Ｃ．分子量が５００〜４０００であって、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）とエチレンオキサイド（ＥＯ）を開環重合させたランダム共重合グリコールからなる共重合ポリエーテルグリコール成分
　条件Ｄ：熱可塑性ポリエステルエラストマーの全ポリエーテルグリコール成分の全重量中に４級炭素を持つアルキレン単位が１０重量％未満である。
」
　　
　（４）審判請求人の主張について
○主張ア．について
　上記４．（３）の（３−１）〜（３−３）において説示したように、本願発明と引用発明とは、熱可塑性ポリエステルエラストマーの構成成分において差異がないものであるから、その物として差異がないものである。
　そして、技術課題の認識の有無にかかわらず、その物として同一であれば、同様にその技術課題は解決されるのであるから、引用発明においても、低温領域でのゴム特性が低下することなく室温におけるような柔軟性を保つといった本願発明と同様の効果を奏するものと認められる。
　よって、上記審判請求人の主張アは採用できない。
　
　なお、上記４．（１）において認定したように、引用発明では、熱可塑性ポリエステルエラストマーのポリエーテルグリコール成分が、「数平均分子量が４００〜１１００であって、ポリ（１，２−プロピランオキシド）グリコール、ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコールおよび
テトラヒドロフランとエチレンオキシド
のランダム
共重合体
　そこで、この選択による効果について検討する。
　本願明細書に記載された実施例１〜３及び比較例１〜３（段落【００２６】〜【００３２】）においては、ポリエステルエラストマーのポリエーテルグリコール成分として、
○実施例１：分子量が２０００である、ＴＨＦとＥＯのランダム共重合体（ＴＨＦ／ＥＯ＝７０／３０（ｍｏｌ比））
○実施例２：分子量が２０００である、ＴＨＦとＥＯのランダム共重合体（ＴＨＦ／ＥＯ＝７０／３０（ｍｏｌ比））
○比較例１：分子量が２０００であるＰＴＭＧ
○比較例２：分子量が１０００であるＰＴＭＧ
○比較例３：分子量が２０００である、ＴＨＦとネオペンチレンオキシド（ＮＰＯ）からなる共重合体（ＴＨＦ／ＮＰＯ＝７０／３０（ｍｏｌ比））
をそれぞれ４４０．０ｇを用い、その試験結果が段落【００３２】の【表１】に示されている。
　実施例１及び２で用いられている「ＴＨＦとＥＯのランダム共重合体」は、本願発明の「テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）とエチレンオキサイド（ＥＯ）を開環重合させたランダム共重合グリコール」及び引用発明の「テトラヒドロフランとエチレンオキシドのランダム共重合体」に相当し、また、比較例１及び２で用いられている「ＰＴＭＧ」は、引用発明の「ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール」に相当するものであるので、これらの試験結果について次に検討する。（なお、比較例３で用いられている「ＴＨＦとネオペンチレンオキシド（ＮＰＯ）からなる共重合体（ＴＨＦ／ＮＰＯ＝７０／３０（ｍｏｌ比））」は、引用発明の代表的なポリ（アルキレンオキシド）グリコールに包含されていないものであるので、ここでの選択による効果についての検討からは除外する。）
　これらの試験結果から、
「分子量が２０００である、ＴＨＦとＥＯのランダム共重合体」（実施例１及び２）を用いた場合には、
＊「分子量が２０００であるＰＴＭＧ」（比較例１）を用いた場合に比べ、耐熱性（「結晶融点（℃）」の数値）、ガスバリア性（「Ｏ2ガス透過率」の数値）は同程度であるが、低温における柔軟性（「５０％伸張応力の−３０℃」及び「貯蔵弾性係数の−３０℃」の数値）に優れていること、
＊「分子量が１０００であるＰＴＭＧ」（比較例２）を用いた場合に比べ、低温における柔軟性（「５０％伸張応力の−３０℃」及び「貯蔵弾性係数の−３０℃」の数値）は同程度であるが、耐熱性（「結晶融点（℃）」の数値）、ガスバリア性（「Ｏ2ガス透過率」の数値）に優れていること、
は理解できるものの、ＰＴＭＧにおいても、分子量が１０００のものと分子量が２０００のものとでは、耐熱性、ガスバリア性及び低温における柔軟性が大きく異なっていることから、本願発明の「テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）とエチレンオキサイド（ＥＯ）を開環重合させたランダム共重合グリコール」が、「分子量が５００〜４０００」という広い範囲において、引用発明の「数平均分子量が４００〜１１００であるポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール」に比べて、格別顕著な効果を奏するとはいえない。
　また、本願明細書には、本願発明の「分子量が５００〜４０００であって、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）とエチレンオキサイド（ＥＯ）を開環重合させたランダム共重合グリコール」を用いた場合と、引用発明の「数平均分子量が４００〜１１００であるポリ（１，２−プロピランオキシド）グリコール」、「数平均分子量が４００〜１１００であるテトラヒドロフランとエチレンオキシドのランダムまたはブロック共重合体」及び「数平均分子量が４００〜１１００であるテトラヒドロフランとプロピレンオキシドのブロック共重合体」を用いた場合とを比較した試験結果は示されていないので、前者が後者に比べて格別顕著な効果を奏するとはいえない。
　したがって、本願明細書に示された試験結果を以て、引用発明の「数平均分子量が４００〜１１００であって、ポリ（１，２−プロピランオキシド）グリコール、ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコールおよびテトラヒドロフランとエチレンオキシドまたはプロピレンオキシドのランダムまたはブロック共重合体」から、本願発明の「分子量が５００〜４０００であって、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）とエチレンオキサイド（ＥＯ）を開環重合させたランダム共重合グリコール」を選択したことにより、本願発明が格別顕著な効果を奏するとはいえない。
　したがって、本願発明は選択発明として新規性を有するものとは認められない。
　
○主張イ．及びウ．について
　主張イ．及びウ．は、平成１９年１１月２２日提出の手続補正書による「
熱可塑性ポリエステルエラストマーが、Ｃ成分を２５重量％（２５重量％を除く）〜７０重量％以下を含有する」旨の補正事項に基づくものであるが、この補正事項を含む手続補正書に係る手続については、上記「１．手続の経緯」で述べたように、平成２０年１月１０日付けで手続却下の決定により却下され、この処分は確定しているので、これらの主張はその前提において誤っているものである。
　よって、上記審判請求人の主張イ及びウは採用できない。
　
　なお、上記の補正事項について検討しても、
　本願明細書には、
「本発明の熱可塑性ポリエステルエラストマーに用いられる上記化学式３で表される共重合ポリエーテルグリコールとしてはテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）とエチレンオキサイド（ＥＯ）を開環重合させたランダム共重合グリコールがあげられる。
　上記化学式３で表される共重合ポリエーテルグリコールの含有量は全ポリマー中、
５〜
重量％
さらに好ましく
１５〜
重量％
よりさらに好ましくは２５〜
重量％
「実施例１
　
ジメチルテレフタレート（ＤＭＴ）３１０．２ｇ、１，４−ブタンジオール（ＢＤ）２３９．３ｇ、ＴＨＦとＥＯのランダム共重合体（分子量２０００，ＴＨＦ／ＥＯ＝７０／３０（ｍｏｌ比））４４０．０ｇ
実施例２
　
ジメチルナフタレート（ＤＭＮ）３１９．４ｇ、ＢＤ　１９２．３ｇ、ＴＨＦとＥＯのランダム共重合体（分子量２０００，ＴＨＦ／ＥＯ＝７０／３０（ｍｏｌ比））４４０．０ｇ
　また、引用文献３（特開昭５６−１３６８２０号公報）には、摘示アのように、エラストマー性コポリエステルが約４
〜２５重量％を占める長鎖エステル単位
長鎖エステル単位は、ポリ（アルキレンオキシド）グリコールから形成されるグリコール成分Ｂ以外に、カルボン酸成分Ａ、グリコール成分Ａ、カルボン酸成分Ｂを含む
　したがって、Ｃ成分の下限値を「２５重量％（２５重量％を除く）」とする事項は、本願明細書に記載されておらず、また、引用文献３の内容となっている特定の事項を除外するもの（いわゆる「除くクレーム」）にも該当しない。
　よって、上記補正事項は新たな技術的事項を導入するものであるので、仮に上記補正事項を含む手続補正書が適法な手続により提出されたとしても、上記補正事項は採用できないものである。
　
　以上のとおり、上記審判請求人の主張ア．〜ウ．はいずれも採用できない。 
 　 
６．むすび 
　以上のとおり、原査定の拒絶の理由とされた、上記理由１は妥当なものであるから、本願は、原査定の拒絶の理由により拒絶すべきものである。 
　よって、結論のとおり審決する。