【事件の表示】
　平成８年特許願第１５０４１６号「冷凍機油組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成９年１２月２日出願公開、特開平９−３１００８６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯  
　この出願は、平成８年５月２３日の特許出願であって、以降の手続の経緯は以下のとおりのものである。 
 　 
　平成１７年　６月　３日付け　拒絶理由通知書 
　平成１７年　８月１１日　　　意見書・手続補正書 
　平成１９年　６月２７日付け　拒絶査定 
　平成１９年　８月　８日　　　審判請求書 
　平成１９年　８月２８日　　　手続補正書
　平成１９年　８月２８日　　　手続補正書（方式） 
　平成２０年　２月１８日付け　前置報告書 
　平成２２年　３月１９日付け　審尋 
　平成２２年　５月２４日　　　回答書 
 　 
第２　平成１９年８月２８日付け手続補正についての補正の却下の決定 
 　 
［補正の却下の決定の結論］  
　平成１９年８月２８日付け手続補正を却下する。 
 　 
［理由］
１．平成１９年８月２８日付け手続補正の内容
　平成１９年８月２８日付け手続補正（以下、「本件補正」という。）は、本件補正前の特許請求の範囲である
「【請求項１】水分１００ｐｐｍ以下のポリオールエステルを基油とし、基油に対して、ａ．アルキルホスフォロチオネート及び／又はアリールホスフォロチオネートを０．１〜５．０質量％、及びｂ．エポキシ化合物（但し塩素濃度が１．０質量％以下の芳香族カルボン酸グリシジルエステルを除く）を０．２〜３．０質量％配合して、高い耐摩耗性及び熱・化学的安定性並びにスラッジの生成を抑制した構成であることを特徴とする、ハイドロフルオロカーボンを冷媒とする圧縮機用の冷凍機油組成物（但しリン酸エステルを１．０質量％以上含む場合を除く）。」
を
「【請求項１】水分１００ｐｐｍ以下のポリオールエステルを基油とし、基油に対して、ａ．アルキルホスフォロチオネート及び／又はアリールホスフォロチオネートを０．１〜５．０質量％、及びｂ．エポキシ化合物（但し塩素濃度が１．０質量％以下の芳香族カルボン酸グリシジルエステルを除く）を０．２〜３．０質量％配合して、高い耐摩耗性及び熱・化学的安定性並びにスラッジの生成を抑制した構成であることを特徴とする、ハイドロフルオロカーボンを冷媒とする圧縮機用の冷凍機油組成物（但しリン酸エステルを０．５質量％以上含む場合、及びリン酸エステルを含まずにアリールホスフォロチオネートとしてトリフェニルホスフォロチオネートを用い且つＨＦＣ−１３４ａを冷媒とする冷凍機に用いられる場合を除く）。」
とする補正を含むものである。 
 　 
２．補正の目的の適否
　上記請求項１についての補正は、(i)「リン酸エステルを１．０質量％以上含む場合を除く」ものであったのを「リン酸エステルを０．５質量％以上含む場合を除く」ものとし、(ii)新たに、「リン酸エステルを含まずにアリールホスフォロチオネートとしてトリフェニルホスフォロチオネートを用い且つＨＦＣ−１３４ａを冷媒とする冷凍機に用いられる場合を除く」ものとする補正であって、いずれも特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、上記補正は、平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
　
３．独立特許要件について
　そこで、本件補正後の前記請求項１に記載されている事項により特定される発明（以下、「本願補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について検討すると、以下のとおり、本願補正発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
（１）刊行物及び記載事項
　この出願の出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である下記刊行物Ａ〜Ｆには、次の事項が記載されている。
　
　　　刊行物Ａ：特開平６−３３００６１号公報
　　　　　　　（原査定で引用された「引用例１」と同じ。）
　　　刊行物Ｂ：特開平６−１２８５７７号公報
　　　　　　　（原査定で引用された「引用例３」と同じ。）
　　　刊行物Ｃ：特開平７−１３９４８６号公報
　　　刊行物Ｄ：特開平４−２２５０９５号公報
　　　刊行物Ｅ：特開平６−９９７８号公報
　　
ア．刊行物Ａ
　
（Ａ−１）「【請求項１】  ペンタエリスリトールとカルボン酸とのエステルを主成分とする冷凍機油であって、該カルボン酸が３，５，５−トリメチルヘキサン酸とＣ６ 〜Ｃ８の直鎖又は分枝脂肪酸との混合カルボン酸であり、該混合カルボン酸中の３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合割合が６０モル％以上であることを特徴とする冷凍機油。」（特許請求の範囲）
　
（Ａ−２）「本発明は、非塩素系弗素含有冷媒を使用する冷凍機に使用される冷凍機油に関し、特に大型空調設備、ルームエアコン用の冷凍機油に関する。」（段落【0001】）
　
（Ａ−３）「本発明は、Ｒ１３４ａ等の非塩素系弗素含有冷媒を使用する冷凍機油であって、特に非塩素系弗素含有冷媒との相溶性、電気絶縁性を維持しつつ、低温で結晶化せず、取り扱い性のよい冷凍機油の提供を課題とする。」（段落【0004】）
　
（Ａ−４）「次に、本発明の冷凍機油には、酸化防止剤、腐食防止剤、摩耗防止剤、消泡剤、金属不活性化剤、防錆剤、安定剤等が添加されるとよい。」（段落【0012】）
　
（Ａ−５）「摩耗防止剤としては、一般式（ＲＯ）３Ｐ＝Ｓ（式中Ｒはアルキル基、アリル基、フェニル基であり、同一又は異種でもよい。）で示され、具体的にはトリアルキルフォスフォロチオネート、トリフェニルフォスフォロチオネート、アルキルジアリルフォスフォロチオネート等の硫黄系摩耗防止剤、ジフェニルスルフィド、ジフェニルジスルフィド、ジｎ−ブチルスルフィド、ジ−ｎ−ブチルジスルフィド、ジ-tert-ドデシルジスルフィド、ジ-tert-ドデシルトリスルフィド等のスルフィド類、スルファライズドスパームオイル、スルファライズドジペンテン等の硫化油脂類、キサンチックジサルファイド等のチオカーボネート類、一級アルキルチオ燐酸亜鉛、二級アルキルチオ燐酸亜鉛、アルキル−アリルチオ燐酸亜鉛、アリルチオ燐酸亜鉛等のチオ燐酸亜鉛系摩耗防止剤等を使用することができる。」（段落【0014】）
　
（Ａ−６）「上記の摩耗防止剤の使用割合は、エステル油に対して０．０１〜５重量％、好ましくは０．１〜３重量％使用するとよい。」（段落【0015】）
　
（Ａ−７）「安定剤としては、フェニルグリシジルエーテル、アルキルフェニルグリシジルエーテル、またはアルカノール、ビスフェノール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ポリアルキレングリコール、グリセリン等のアルコールやポリオールとエピクロロヒドリンとの縮合物であるグリシジルエーテル、芳香族カルボン酸グリシジルエステル、脂肪酸とエピクロロヒドリンとの縮合物であるグリシジルエステル、スチレンオキシド等の二重結合に酸素を付加して形成されるエポキシ化合物等が例示でき、基油に対して０．０５重量％〜２０重量％の割合で使用される。」（段落【0019】）
　
（Ａ−８）「【実施例２】
（試料油５）ペンタエリスリトール１モルと、３，５，５−トリメルヘキサン酸６０重量％、２−エチルヘキサン酸４０重量％からなる混合酸６モルとを、通常のエステル化反応〔触媒Ｔｉ（ＯＣ４Ｈ９）４〕をさせ、得られた生成物に水酸化カリウムを５６ｇを添加して触媒を中和した後、蒸留水により水洗して精製し、エステル油を調製した。このエステル油に、添加剤として安息香酸グリシジルエステルを３重量％、２，６−ジ−ｔ−ブチルフェノールを０．５重量％、トリクレジルフォスフェートを１．３重量％の含有量となるように添加し、試料油５を調製した。」（段落【0033】）
　
（Ａ−９）「この試料油５、比較油８について上記同様に４０℃、１００℃での粘度、Ｒ１３４ａ冷媒との相溶性、体積抵抗率（Ω・ｃｍ）、低温流動性を測定した。」（段落【0034】）
　
（Ａ−１０）「（酸化安定性）内容積３５０ｍｌの鉄製容器に、上述の試料油５または比較油１、８を２５０ｍｌ、触媒として銅線、アルミニウム線、鉄線（いずれも内径８ｍｍ、長さ３０ｍｍ）を各１本、更に水１０００ｐｐｍ、冷媒としてフロン１３４ａを４０ｇ、空気１００ｍｌをそれぞれ入れ、１７５℃で２０日間加熱した後、油を取り出し、ＪＩＳ  Ｋ  ２５０１の中和価試験法により全酸価（ｍｇＫＯＨ／ｇ）を測定した。その結果を表４に示す。
【表４】
」（段落【0046】〜【0047】）
　
イ．刊行物Ｂ
　
（Ｂ−１）「【請求項１】  ナトリウム及び／又はカリウム濃度が０．１ｐｐｍ以下のエステル油からなる冷凍機油組成物。」（特許請求の範囲）
　
（Ｂ−２）「他方、近年の冷凍機の高効率化に伴って、冷凍機油の熱安定性が求められ、その面でも熱安定性に優れるエステル油が用いられるようになっている。しかしながら、エステル油は系中に水分があると加水分解を受けやすいという問題がある。」（段落【0003】）
　
（Ｂ−３）「本発明は、Ｒ１３４ａ等の非塩素系弗素含有冷媒を使用する冷凍機油組成物であって、特に加水分解安定性、絶縁性に優れる冷凍機油組成物の提供を課題とする。」（段落【0004】）
　
（Ｂ−４）「本発明におけるエステル油としては、ポリオールエステル類、多価カルボン酸エステル類、フマル酸エステルオリゴマー、炭酸エステル類、ヒドロキシビバリン酸エステル類及びそれらの組合せのエステル油が挙げられる。」（段落【0006】）
　
（Ｂ−５）「まず、上述したポリオールポリエステル類は、一般にアルコール類と脂肪酸類とを酸触媒、例えば燐酸の存在下エステル化反応させて得られるが、このような調製法によると全酸価が０．１〜０．５ｍｇＫＯＨ／ｇ、灰分（ナトリウム分、カリウム分、鉄分、チタン分、硅素分等）が５〜５０ｐｐｍ、水分が３００〜１０００ｐｐｍのものが得られる。」（段落【0047】）
　
（Ｂ−６）「冷凍機油において酸価が高いと金属部分に腐食等の問題を生じ、更に冷凍機油自体が加水分解されることにより、冷凍機油としての機能が低下し、また絶縁性が低下する。そのため、冷凍機油として全酸価を０．１ｍｇＫＯＨ／ｇ未満とするとよく、また水分量は５００ｐｐｍ以下、好ましくは１００ｐｐｍ以下とするとよい。」（段落【0059】）
　
ウ．刊行物Ｃ
　
（Ｃ−１）「そして、本発明者らは冷媒としてＲ１３４ａと冷凍機油としてポリオールエステル系油とを組合わせて冷媒圧縮機に使用すべく研究を重ねた結果、上記問題の他に、ポリオールエステル系油は、水分の影響により加水分解を起こして全酸化が上昇し、金属石鹸が生成されてスラッジとなり、冷凍サイクルに悪影響を与えたり、酸素や塩素の影響により、分解、酸化劣化、重合反応が起こり、金属石鹸や高分子スラッジが生成されて冷凍サイクルに悪影響を与えることをつきとめた。」（段落【0005】）
　
エ．刊行物Ｄ
　
（Ｄ−１）「【請求項１】　　１，１，１，２−テトラフルオロエタン冷媒を用いた冷媒回路を有する圧縮機，蒸発器，凝縮器を配置し、前記圧縮機の潤滑に粘度が２〜８ｃｓｔ（ａｔ１００℃）を有する炭素数８以下、２価以上の多価アルコール１種類以上と、炭素数５〜８の直鎖又は分岐の１価脂肪酸１種類以上とを反応主成させたエステルを主成分とする潤滑油を用いたことを特徴とする冷蔵庫用冷凍装置。」（特許請求の範囲）
　
（Ｄ−２）「図２に見られるとおり、潤滑油中の水分量が潤滑油の飽和溶解水分量以下では、全酸価および体積抵抗値共にあまり変化がなく（劣化していないことがわかった。これは潤滑油中の水分が飽和溶解量をこえると、加速度的に潤滑油成分であるエステルと水分が反応（加水分解）するので、冷凍サイクル内では全水分量の飽和が、潤滑油の飽和溶解水分量以下にこなければならいないことである。
（…中略…）
そこで本発明による前記潤滑油１０の飽和溶解水分量以下による実施手段として、圧縮機５を含む冷凍装置内部の水分量を５６０ｐｐｍ以下に真空強制脱気し、なお、前記潤滑油１０中の溶解水分量と８０ｐｐｍ以下に乾燥脱気して冷蔵庫実機運転を行った結果、１ヶ月経過後も何ら異常がなく、実用上長期間にわたって十分供することができるといえる。」（段落【0022】〜【0023】）
　
オ．刊行物Ｅ
　
（Ｅ−１）「【請求項１】
Ａ）（ａ）  炭素数２〜１０の脂肪族２価アルコールと、（ｂ）  炭素数４〜９の分岐鎖の飽和脂肪族モノカルボン酸又はその誘導体（ｃ）  炭素数４〜６の直鎖又は分岐鎖の飽和脂肪族ジカルボン酸又はその誘導体とから得られるエステル、及び
Ｂ）（ａ）  炭素数２〜１０の脂肪族２価アルコールと、（ｄ）  炭素数３〜１０の分岐鎖の飽和脂肪族１価アルコールと、（ｃ）  炭素数４〜６の直鎖又は分岐鎖の飽和脂肪族ジカルボン酸又はその誘導体とから得られるエステルからなる群より選ばれた一種以上のエステルを基油とする冷凍機油及びジフルオロメタンを含有する冷凍機作動流体用組成物。」（特許請求の範囲）
　
（Ｅ−２）「実施例２
表３に示した本発明品○１（審決注：○の中に１。）〜○９（審決注：○の中に９。）について熱安定性を調べるために以下に示す条件でシールドチューブ試験を行った。すなわち、予め水分濃度を１０ｐｐｍ以下、酸価を０．０１ｍｇＫＯＨ／ｇ以下に調製した本発明に用いられるエステル１０ｇ、及びジフルオロメタン（ＨＦＣ３２）あるいはジフルオロメタンと１，１，１，２−テトラフルオロエタン（ＨＦＣ１３４ａ）の混合冷媒５ｇをガラス管に取り、触媒として鉄、銅、アルミニウムを加えて封管した。１７５℃で１４日間試験した後、本発明品の外観及び析出物の有無を調べた。その結果を表５に示す。表５から明らかなように、本発明品はいづれも外観は良好で析出物も無く、熱安定性は良好である。」（段落【0035】）
　
（２）刊行物Ａに記載された発明
　刊行物Ａには、「ペンタエリスリトールとカルボン酸とのエステルを主成分とする冷凍機油であって、該カルボン酸が３，５，５−トリメチルヘキサン酸とＣ６ 〜Ｃ８の直鎖又は分枝脂肪酸との混合カルボン酸であり、該混合カルボン酸中の３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合割合が６０モル％以上であることを特徴とする冷凍機油」が記載され（摘記（Ａ−１））、該冷凍機油は、冷媒として「非塩素系弗素含有冷媒を使用する」ものであり（摘記（Ａ−２））、添加剤として「安息香酸グリシジルエステル」を配合した例が記載されている（摘記（Ａ−８）の試験油５）。
　そうすると、刊行物Ａには、
「ペンタエリスリトールとカルボン酸とのエステルを主成分とする冷凍機油であって、該カルボン酸が３，５，５−トリメチルヘキサン酸とＣ６ 〜Ｃ８の直鎖又は分枝脂肪酸との混合カルボン酸であり、該混合カルボン酸中の３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合割合が６０モル％以上であり、安息香酸グリシジルエステルを配合した、非塩素系弗素含有冷媒を使用する冷凍機油」
の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されているといえる。
　
（３）本願補正発明と引用発明の対比
　本願補正発明と引用発明を対比すると、引用発明の「カルボン酸が３，５，５−トリメチルヘキサン酸とＣ６ 〜Ｃ８の直鎖又は分枝脂肪酸との混合カルボン酸であり、該混合カルボン酸中の３，５，５−トリメチルヘキサン酸の混合割合が６０モル％以上」である「ペンタエリスリトールとカルボン酸とのエステル」は、ペンタエリスリトールがポリオールであるから、ポリオールエステルであって、本願補正発明の「ポリオールエステル」に相当する。
　そして、引用発明は、上記エステルを主成分とする冷凍機油であるところ、主成分のエステルは基油であることが明らかであるから、引用発明における、「エステルを主成分とする冷凍機油」は、本願補正発明における、「ポリオールエステルを基油とし」た冷凍機油組成物に相当する。
　さらに、引用発明の「安息香酸グリシジルエステル」は「エポキシ化合物」であり、また、塩素濃度を低減するための操作を特に行っているものではないから、「塩素濃度が１．０質量％以下の芳香族カルボン酸グリシジルエステル」とは異なるものである。
　そうすると、引用発明の「安息香酸グリシジルエステル」は、本願補正発明の「ｂ．エポキシ化合物（但し塩素濃度が１．０質量％以下の芳香族カルボン酸グリシジルエステルを除く）」に相当する。
　そして、引用発明の「非塩素系弗素含有冷媒」は、本願補正発明の「ハイドロフルオロカーボン」冷媒に相当し、「冷凍機油」とは通常「圧縮機用の冷凍機油」であるから、引用発明の「非塩素系弗素含有冷媒を使用する冷凍機油」は、本願補正発明の「ハイドロフルオロカーボンを冷媒とする圧縮機用の冷凍機油組成物」に相当する。
　また、引用発明は、本願補正発明の「リン酸エステルを０．５質量％以上含む場合」、及び、「リン酸エステルを含まずにアリールホスフォロチオネートとしてトリフェニルホスフォロチオネートを用い且つＨＦＣ−１３４ａを冷媒とする冷凍機に用いられる場合」のいずれにも該当するものではない。
　以上によれば、本願補正発明と引用発明は、
「ポリオールエステルを基油とし、ｂ．エポキシ化合物（但し塩素濃度が１．０質量％以下の芳香族カルボン酸グリシジルエステルを除く）を配合したことを特徴とする、ハイドロフルオロカーボンを冷媒とする圧縮機用の冷凍機油組成物（但しリン酸エステルを０．５質量％以上含む場合、及びリン酸エステルを含まずにアリールホスフォロチオネートとしてトリフェニルホスフォロチオネートを用い且つＨＦＣ−１３４ａを冷媒とする冷凍機に用いられる場合を除く）。」
の点で一致し、以下の点で相違する（以下、「相違点１」〜「相違点４」という。）。
　
（相違点１）ポリオールエステルの水分量が、本願補正発明では１００ｐｐｍ以下であるのに対し、引用発明では明らかでない点
　
（相違点２）本願補正発明は、「基油に対して、ａ．アルキルホスフォロチオネート及び／又はアリールホスフォロチオネートを０．１〜５．０質量％」配合したものであるのに対し、引用発明は、そのようなものではない点
　
（相違点３）エポキシ化合物の配合量が、本願補正発明では、「基油に対して、０．２〜３．０質量％」であるのに対し、引用発明では明らかでない点
　
（相違点４）本願補正発明は、「高い耐摩耗性及び熱・化学的安定性並びにスラッジの生成を抑制した構成」であるのに対し、引用発明は、そのようなものであるか明らかでない点
　
（４）相違点１についての判断
　刊行物Ｂには、「エステル油からなる冷凍機油組成物」が記載され（摘記（Ｂ−１））、エステル油としては、「ポリオールエステル類」が挙げられること（摘記（Ｂ−４））、使用する冷媒は「非塩素系弗素含有冷媒」であること（摘記（Ｂ−３））が記載されているから、刊行物Ｂには、「ポリオールエステルを基油とし非塩素系弗素含有冷媒を使用する冷凍機油」が記載されているといえる。
　そして、刊行物Ｂには、エステル油は、「系中に水分があると加水分解を受けやすいという問題がある」こと（摘記（Ｂ−２））、一般的なエステル化反応により調製すると、水分３００〜１０００ｐｐｍのポリオールエステル油が得られるが（摘記（Ｂ−５））、「冷凍機油自体が加水分解されることにより、冷凍機油としての機能が低下し、また絶縁性が低下する」ことを防ぐために、冷凍機油の水分量は１００ｐｐｍ以下とするとよいことが記載されている（摘記（Ｂ−６））。
　一方、引用発明は、「ポリオールエステルを基油とし非塩素系弗素含有冷媒を使用する冷凍機油」である点で、上記刊行物Ｂに記載された冷凍機油とは技術分野が一致するものであるところ、引用発明においても電気絶縁性の維持は課題とされており（摘記（Ａ−３））、冷凍機油としての機能が低下するのを防ぐことも当然要求される課題である。
　そうすると、引用発明において、ポリオールエステルが加水分解することにより、冷凍機油としての機能が低下し、絶縁性が低下するのを防ぐことを目的として、ポリオールエステルの水分量を１００ｐｐｍ以下とすることは、当業者が容易に行うことである。
　
（５）相違点２についての判断
　刊行物Ａには、冷凍機油には、摩耗防止剤が添加されるとよいこと（摘記（Ａ−４））、摩耗防止剤としては、「一般式（ＲＯ）３Ｐ＝Ｓ（式中Ｒはアルキル基、アリル基、フェニル基であり、同一又は異種でもよい。）で示され、具体的にはトリアルキルフォスフォロチオネート、トリフェニルフォスフォロチオネート、アルキルジアリルフォスフォロチオネート等の硫黄系摩耗防止剤」（摘記（Ａ−５））、すなわち、「アルキルホスフォロチオネート及び／又はアリールホスフォロチオネート」が使用できること、その配合量は、「エステル油に対して０．０１〜５重量％、好ましくは０．１〜３重量％」（摘記（Ａ−６））、すなわち、「基油に対して、０．１〜５．０質量％」であることが記載されているから、引用発明において、摩耗防止剤として、「アルキルホスフォロチオネート及び／又はアリールホスフォロチオネート」を、「基油に対して０．１〜５．０質量％」配合することは、当業者が容易に行うことである。
　
（６）相違点３についての判断
　刊行物Ａには、エポキシ化合物は安定剤であること、その配合量は「基油に対して０．０５重量％〜２０重量％」であることが記載されている（摘記（Ａ−７））。
　そうすると、引用発明において、エポキシ化合物の配合量を、安定剤としての効果を奏するのに必要十分な量とすることは、当業者が通常行うことであるから、「基油に対して０．０５重量％〜２０重量％」をより最適化し、「基油に対して、０．２〜３．０質量％」程度とすることは、当業者が容易に行うことである。
　
（７）相違点４についての判断
　上記（５）で述べたように、「アルキルホスフォロチオネート及び／又はアリールホスフォロチオネート」は摩耗防止剤であるから、これを配合すると「高い耐摩耗性」が得られることは当業者に自明である。
　そうすると、引用発明において、「アルキルホスフォロチオネート及び／又はアリールホスフォロチオネート」を「基油に対して、０．１〜５．０質量％」配合したものは、「高い耐摩耗性」が得られる構成であるといえる。
　また、刊行物Ａには、引用発明が１７５℃で２０日間加熱した後も酸化安定性に優れたものであることが記載されているから（摘記（Ａ−１０））、引用発明は、「熱・化学的安定性」に優れた構成であるといえる。
　さらに、上記（４）で述べたように、ポリオールエステルの水分量を１００ｐｐｍ以下とすることにより、ポリオールエステルの加水分解が抑制されるものであるところ、ポリオールエステルの加水分解が抑制されると、スラッジの生成が抑制されることは、当業者に自明であるから（摘記（Ｃ−１）参照。）、引用発明において、ポリオールエステルの水分量を１００ｐｐｍ以下としたものは、加水分解が抑制されることにより、「スラッジの生成を抑制した」構成であるといえる。
　以上によれば、引用発明において、アルキルホスフォロチオネート及び／又はアリールホスフォロチオネートを基油に対して０．１〜５．０質量％配合し、ポリオールエステルの水分量を１００ｐｐｍ以下としたものは、「高い耐摩耗性及び熱・化学的安定性並びにスラッジの生成を抑制した構成」であるといえる。
　
（８）効果について
　この出願の発明の詳細な説明の段落【0053】には、本願補正発明の効果について、「ポリオールエステル（エステル系合成油）の長所である電気絶縁性、ＨＦＣ系冷媒との相溶性、低吸湿性などの特長を生かしつつ、アルキルホスフォロチオネート及び／又はアリールホスフォロチオネート、及びエポキシ化合物をそれぞれ最適割合で配合することによって、ポリオールエステルの欠点である潤滑性不足とスラッジの生成を解決した。
　本発明は、優れた耐摩耗性、熱・化学的安定性を示すため、圧縮機のタイプがレシプロ型、スクロール型、ロータリ型その他のいずれのタイプであっても使用できる。」と記載されている。
　しかしながら、上記（７）で述べたように、引用発明において、アルキルホスフォロチオネート及び／又はアリールホスフォロチオネートを基油に対して０．１〜５．０質量％配合し、ポリオールエステルの水分量を１００ｐｐｍ以下としたものは、「高い耐摩耗性及び熱・化学的安定性並びにスラッジの生成を抑制した構成」であるといえるから、上記本願補正発明の効果は、いずれも、刊行物Ａ、Ｂの記載及び当業者の技術常識から予測し得る程度のものである。
　
（９）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成１７年８月１１日の意見書の「２．３拒絶理由Ｂについて」において、以下の主張をしている。
「即ち、貴指摘の通り、確かに［００５９］（審決注：摘記（Ｂ−６）に相当。）には「冷凍機油として、・・水分１００質量ｐｐｍ以下とするとよい。」と記載がありますが、［００４７］（審決注：摘記（Ｂ−５）に相当。）のポリオールエステルの項では、水分が３００〜１０００ｐｐｍのものが得られるとの記載であり、実施例でもエステルを水洗して精製しており、水分を除去する記載はされていませんので、残存水分は無視できないレベルにあると推認できます。
　これは、引用文献８の実施例のように、脱水処理をしていても、多くは１００ｐｐｍを超えるものであることからも、首肯できることです。
　このように引用文献３（審決注：「刊行物Ｂ」に相当。）においては、ポリオールエステルの水分は実質的に３００〜１０００ｐｐｍのものしか開示されていないものと認められます。
　特に注目すべき点は、本願課題ないし機能が、前述の通り、高い耐摩耗性及び熱・化学的安定性並びにスラッジの生成を抑制する点であるのに対し、引用文献３のそれは、［００５９］の記載
『［作用及び発明の効果］
　冷凍機油において酸価が高いと金属部分に腐食等の問題を生じ、更に冷凍機油自体が加水分解されることにより、冷凍機油としての機能が低下し、また絶縁性が低下する。そのため、冷凍機油として全酸価を０．１ｍｇ　ＫＯＨ／ｇ未満とするとよく、また水分量は５００ｐｐｍ以下、好ましくは１００ｐｐｍ以下とするとよい。』
 という記載から、絶縁性の低下を抑制する点である、という相違点から、引用文献３には本願課題解決のために水分を１００ｐｐｍ以下とすることは開示も示唆もされていない、ということです。」
　
　さらに、平成１９年８月２８日に補正された審判請求書の請求の理由「２−３−１（Ａ）理由２−Ｂについて」において、比較実験例を挙げて、ポリオールエステルの水分量を９０ｐｐｍとしたものは、２００ｐｐｍである比較例よりも、熱・化学的安定性試験において優れた効果を奏するから、本願補正発明の効果は、熱・化学的安定性の点で格別優れたものであると主張している。
　
　そこで、上記主張について検討する。
　審判請求人の主張するように、刊行物Ｂの摘記（Ｂ−５）には、ポリオールエステルを一般のエステル化反応により調製すると、水分３００〜１０００ｐｐｍとなることが記載され、実施例においても水分１００ｐｐｍ以下としたことは記載されていないものの、上記（４）で述べたように、摘記（Ｂ−６）に、「冷凍機油自体が加水分解されることにより、冷凍機油としての機能が低下し、また絶縁性が低下する」こと、そのため、冷凍機油の水分量は１００ｐｐｍ以下とするとよいことが記載されていれば、一般のエステル化反応により調製された水分３００〜１０００ｐｐｍのポリオールエステルについて、その水分量を１００ｐｐｍ以下とすることは、当業者が容易に行うことである。
　そして、審判請求人は、脱水処理をしても、多くは１００ｐｐｍを超えると主張しているが、例えば、刊行物Ｄには、水分量を８０ｐｐｍ以下として実機試験を行ったことが記載され（摘記（Ｄ−２））、刊行物Ｅには、水分量を１０ｐｐｍ以下としてシールドチューブ試験を行ったことが記載されているから（摘記（Ｅ−２））、当業者であれば、脱水処理等の手段により、ポリオールエステルの水分量を１００ｐｐｍ以下にすることができるというべきである。
　さらに、審判請求人は、刊行物Ｂには、ポリオールエステルの水分量を１００ｐｐｍ以下とする目的は、絶縁性の低下を抑制することであると記載されているから、本願補正発明とは課題が異なると主張しているが、刊行物Ｂには、加水分解によって、絶縁性の低下のみならず、冷凍機油としての機能が低下することについても記載されている（摘記（Ｂ−６））。
　そして、引用発明の課題として、電気絶縁性の低下、及び、冷凍機油としての機能の低下を防ぐことが挙げられること、そのため、引用発明において、ポリオールエステルの水分量を１００ｐｐｍ以下とすることは、当業者が容易に行うことであることは、上記（４）で述べたとおりである。
　また、上記（７）で述べたように、ポリオールエステルの水分量を１００ｐｐｍ以下とすることにより、加水分解が抑制され、スラッジの生成が抑制される、すなわち、熱・化学的に安定なものとなることは、当業者に自明であるから、上記比較実験例により示される効果は、当業者の技術常識から予測し得るものである。
　以上のとおりであるから、審判請求人の主張はいずれも採用できない。
　
（１０）独立特許要件についてのまとめ
　したがって、本願補正発明は、刊行物Ａ、Ｂに記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
４．まとめ
　以上のとおり、本願補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないから、この補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する特許法第１２６条第５項の規定に違反するものである。
　したがって、その余のことを検討するまでもなく、この補正を含む本件補正は、同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　
第３　本願発明
　
１．本願発明 
　平成１９年８月２８日付け手続補正（本件補正）は上記のとおり却下されたから、この出願の発明は、平成１７年８月１１日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１〜８に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は、下記のとおりのものである。 
「水分１００ｐｐｍ以下のポリオールエステルを基油とし、基油に対して、ａ．アルキルホスフォロチオネート及び／又はアリールホスフォロチオネートを０．１〜５．０質量％、及びｂ．エポキシ化合物（但し塩素濃度が１．０質量％以下の芳香族カルボン酸グリシジルエステルを除く）を０．２〜３．０質量％配合して、高い耐摩耗性及び熱・化学的安定性並びにスラッジの生成を抑制した構成であることを特徴とする、ハイドロフルオロカーボンを冷媒とする圧縮機用の冷凍機油組成物（但しリン酸エステルを１．０質量％以上含む場合を除く）。」
　
２．原査定の理由 
　原査定は、「この出願については、平成１７年６月３日付け拒絶理由通知書に記載した理由 ２−Ｂ，２−Ｃ，３ によって、拒絶をすべきものである。」というものであって、その「理由２−Ｂ」は、「理由２」、すなわち、「この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」というものであり、拒絶査定の備考には、「理由２−Ｂ」について、「補正後の請求項１−５に係る発明も、依然として、先の引用例（１）−（３）に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。」と記載されている。
　そして、上記「補正後の請求項１に係る発明」は、「本願発明」であり、「引用例（１）、（３）」は、それぞれ、「刊行物Ａ、Ｂ」に相当するから、原査定の理由は、「本願発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された刊行物である刊行物Ａ、Ｂに記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」という理由を含むものである。
　
３．当審の判断
　本願発明は、原査定の理由のとおり、その出願前日本国内又は外国において頒布された刊行物である刊行物Ａ、Ｂに記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　その理由は、以下のとおりである。
　
（１）本願発明と引用発明の対比
　本願発明と引用発明を対比すると、上記第２　３．（３）で述べたのと同様のことがいえるから、本願発明と引用発明は、
「ポリオールエステルを基油とし、ｂ．エポキシ化合物（但し塩素濃度が１．０質量％以下の芳香族カルボン酸グリシジルエステルを除く）を配合したことを特徴とする、ハイドロフルオロカーボンを冷媒とする圧縮機用の冷凍機油組成物（但しリン酸エステルを１．０質量％以上含む場合を除く）。」
の点で一致し、以下の点で相違する（以下、「相違点１’」〜「相違点４’」という。）。
　
（相違点１’）ポリオールエステルの水分量が、本願発明では１００ｐｐｍ以下であるのに対し、引用発明では明らかでない点
　
（相違点２’）本願発明は、「基油に対して、ａ．アルキルホスフォロチオネート及び／又はアリールホスフォロチオネートを０．１〜５．０質量％」配合したものであるのに対して、引用発明は、そのようなものではない点
　
（相違点３’）エポキシ化合物の配合量が、本願発明では「基油に対して、０．２〜３．０質量％」であるのに対して、引用発明では明らかでない点
　
（相違点４’）本願発明は、「高い耐摩耗性及び熱・化学的安定性並びにスラッジの生成を抑制した構成」であるのに対し、引用発明は、そのようなものであるか明らかでない点
　
（２）判断
　相違点１’〜４’は、上記第２　３．（３）で示した相違点１〜４と全く同じであるから、これらについての判断は、上記第２　３．（４）〜（７）で述べたとおりであり、本願発明の効果が、刊行物Ａ、Ｂの記載及び当業者の技術常識から予測し得る程度のものであることは、上記第２　３．（８）で述べたとおりである。
　
（３）まとめ
　したがって、本願発明は、刊行物Ａ、Ｂに記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。
　
（４）補正案について
　審判請求人は、平成２２年５月２４日の回答書において補正案を提示しているが、上記補正案の請求項１に係る発明は、本願補正発明が、「リン酸エステルを０．５質量％以上含む場合」を除くとしているのを、「リン酸エステルを１．０質量％以上含む場合」を除くとするものである。
　そうすると、補正案の請求項１に係る発明と引用発明を対比判断すると、上記第２　３．（３）〜（１０）で述べたのと同様のことがいえるから、補正案の請求項１に係る発明は、刊行物Ａ、Ｂに記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができないものである。
　したがって、仮にこの補正案を採用したとしても、本件審決の結論は変わるものではない。
　
第４　むすび 
　以上のとおり、本願発明は、特許を受けることができないものであるから、その余について検討するまでもなく、この出願は、拒絶をすべきものである。 
　よって、結論のとおり審決する。