【事件の表示】
　平成　８年特許願第　７３８５８号「デジタルビデオディスク基板」拒絶査定不服審判事件〔平成　９年１０月　７日出願公開、特開平　９−２６５６６３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成８年３月２８日に特許出願されたものであって、最初の拒絶理由通知に応答して平成１６年３月９日付けで手続補正がなされ、これに対し、最後の拒絶理由が通知され、平成１６年５月２４日付けで手続補正がなされたものの、該手続補正は平成１６年６月１４日付けで補正の却下の決定がなされるとともに、同日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成１６年８月４日に拒絶査定不服審判が請求され、同年８月３０日付で手続補正がなされたものであり、その後、平成１８年６月２７日付けで該手続補正が当審において補正の却下の決定がなされるとともに最後の拒絶理由が通知され、これに応答して平成１８年８月８日付けで手続補正がなされたものである。
　
２．平成１８年８月８日付けの手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　　平成１８年８月８日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）を却下する。
　
［理由］
（１）補正の概略
　本件補正は、少なくとも、特許請求の範囲の請求項１に関して、
補正前
　「【請求項１】（ａ）一般式（Ｉ）
【化１】
（式中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれハロゲン原子，炭素数１〜６のアルキル基又はフェニル基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、Ｚは単結合，炭素数１〜２０のアルキレン基若しくはアルキリデン基，炭素数５〜２０のシクロアルキレン基若しくはシクロアルキリデン基，−Ｏ−，−Ｓ−，−ＳＯ−，−ＳＯ2− 又は−ＣＯ−を示し、ｐ及びｑは、それぞれ０〜４の整数、ｍは１〜１５０の整数を示す。）
で表されるポリカーボネート構造単位及び一般式（II）
【化２】
（式中、Ｒ3〜Ｒ6は、それぞれ炭素数１〜６のアルキル基又はフェニル基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、Ａは二価の有機残基、Ｒは一価又は二価の有機残基、ｎは
２０を超えて
で表されるポリオルガノシロキサン構造単位からなるポリカーボネート−ポリオルガノシロキサン共重合体５〜１００重量％、及び（ｂ）ポリカーボネート樹脂９５〜０重量％を含有し、かつ上記ポリオルガノシロキサン構造単位を樹脂成分全量に基づき０．１〜１０重量％の割合で含有する樹脂組成物からなるデジタルビデオディスク基板。」を
補正後
　「【請求項１】（ａ）一般式（Ｉ）
【化１】
（式中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれハロゲン原子，炭素数１〜６のアルキル基又はフェニル基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、Ｚは単結合，炭素数１〜２０のアルキレン基若しくはアルキリデン基，炭素数５〜２０のシクロアルキレン基若しくはシクロアルキリデン基，−Ｏ−，−Ｓ−，−ＳＯ−，−ＳＯ2− 又は−ＣＯ−を示し、ｐ及びｑは、それぞれ０〜４の整数、ｍは１〜１５０の整数を示す。）
で表されるポリカーボネート構造単位及び一般式（II）
【化２】
（式中、Ｒ3〜Ｒ6は、それぞれ炭素数１〜６のアルキル基又はフェニル基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、Ａは二価の有機残基、Ｒは一価又は二価の有機残基、ｎは
６０以下の整数を示す、但し、２０以下の場合を除く
で表されるポリオルガノシロキサン構造単位からなるポリカーボネート−ポリオルガノシロキサン共重合体５〜１００重量％、及び（ｂ）ポリカーボネート樹脂９５〜０重量％を含有し、かつ上記ポリオルガノシロキサン構造単位を樹脂成分全量に基づき０．１〜１０重量％の割合で含有する樹脂組成物からなり
、ディスク径が１２０ｍｍ、ディスク厚０．６ｍｍの
と補正するものである。
　
（２）補正の適否
（２−１）新規事項について
 　本件補正によって、少なくとも、式（II）のポリオルガノシロキサン構造単位に関し、「ｎは
６０以下の整数を示す、但し、２０以下の場合を除く
　しかしながら、願書に最初に添付した明細書（以下、「当初明細書」ともいう。）には、かかる技術事項は、記載も示唆もされていないし、自明であるとも認められない。
　当初明細書の段落【００１５】には、「・・・。ｎは１〜６０、好ましくは５〜４０、より好ましくは１０〜３０の整数を示す。ｎが６０を超えると樹脂の透明性が低下し、ＤＶＤ基板材料として適さなくなる。」と説明されているだけで、ｎが２０以下の場合を除くことの明示はなく、むしろ、２０の前後を含む１０〜３０のｎが好ましい旨の記載があるだけにすぎない。　なお、ｎ＝２０を境に、即ちｎが２０以下の場合とｎが２０を超える場合とで、作用効果として主張されている成形時の割れが少なく、複屈折が小さく、転写性に優れるとする点に差異がある、特に臨界的な差異があるとは当初明細書の記載からは自明に導き出せるものではない。
 　したがって、当初の１〜６０の範囲に包含されてはいても、ｎが２０以下の場合を除くとの概念は示されていなかったことが明らかであり、ｎの範囲を新規に規定したものという他ない。
　
　この点に関し、請求人は、平成１８年８月８日付け意見書において、『請求項１における「ｎは６０以下の整数を示す、但し、２０以下の場合を除く。」とする補正は、引用文献１のｎは好ましくは２から２０であるとの記載から、２０以下の場合を除く、いわゆる、除くクレームであることを明確にした補正であり、なんら新規事項を追加するものではありません。従って、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしているものと思料致します。』と主張している。
　しかしながら、ｎに関連する引用文献１（当審の平成１８年６月２７日付け拒絶理由通知書の理由２の刊行物１．特開平３−１０６９３１号公報に相当，以下、「引用例」ともいう。）の記載に関し、その特許請求の範囲において、「・・ポリジオルガノシロキサン構造単位含量を有し、
２から４０の重合度に対応
２から４０
　更に、本願補正発明の式（II）のポリオルガノシロキサン構造単位ではｎで表される繰り返し部分以外にＳｉが１つ存在するのに対し、引用例のｎはポリオルガノシロキサン構造単位の重合度（２から４０）を示しＳｉが外に１つ存在するわけではないことから、両者のｎは異なった技術的意義を有するものであり、引用例発明の「数ｎ＝ｏ＋ｐ＋ｑは２から４０」（後記「（２−２）の（２−２−２）」の項の引用例の摘示（iii）参照）のｎから１を引いた数が、本願補正発明の「ｎ」に相当する（後記「（２−２）の（２−２−３）の（δ）」項における対比判断も参照）。　即ち、引用例の前記「好ましくは３から２０」は、本願補正発明のｎでいうと２〜１９に相当するのであるから、本願補正発明のｎに関して「２０以下の場合を除く」の２０の数値は、引用例に対応する数値が明示されていないことになるので、その点からみても、引用例発明を除くクレームであると解することはできない。
　結局のところ、前記ｎに関し「但し、２０以下の場合を除く」との補正は、引用例発明と本願発明との重なりを除くものであるとは認められないのであるから、重なりが除かれることを前提とする請求人の主張はそもそもその前提を欠くものであり、その余の点について検討するまでもなく、採用の限りではない。
　
　よって、本件補正は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとは言えないから、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。
 　 
（２−２）独立特許要件違反について
　仮に、上記除く補正を不問に付し、且つデジタルビデオディスク基板についての「
ディスク径が１２０ｍｍ、ディスク厚０．６ｍｍ
　
　そこで、本件補正後の前記請求項１に係る発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
（２−２−１）本願補正発明
　本願補正発明は、前記２．（１）に摘示した、補正後の【請求項１】に示されたとおりである。
　
（２−２−２）引用例
　当審の最後の拒絶理由に引用された、本願出願前に頒布された刊行物である特開平３−１０６９３１号公報（以下、「引用例」という。）には、次のことが記載されている。
　（i）「１．８，０００から３０，０００の範囲の平均分子量Ｍｗ（重量平均）（超遠心分離または散乱光測定により公知の方法により測定）（当審注：Ｍｗは、ＭｗのＭの上にアッパーラインがあるが、表示できないため省略，以下同様。）、そして９０から９９．９重量％の芳香族カーボネート構造単位含量そして１０から０．１重量％のポリジオルガノシロキサン構造単位含量を有し、２から４０の重合度に対応するポリシロキサンブロックを有する透明なポリジオルガノシロキサン／ポリカーボネートブロック共重合体。」（特許請求の範囲参照）、及び、
　（ii）「発明の詳細な説明
ポリカーボネートはコンパクトディスクの基材としてとりわけ使用されている。その情報はレーザ・ビームにより書き込まれ、そして読み出される。従って、コンパクトディスクの基材の光学的性質は厳格な要求に適合しなければならない（純度と複屈折がないという点から）。それに加えて、特にビデオディスクにおいては非常に良好な溶融流動（melt　flow）挙動が求められる。
ヨーロッパ特許公報明細書第０２７４０９２号は１から９９モル％の２，２−ビス−（４−ヒドロキシ−３−tert.−ブチルフエニル）−プロパン、残部はビスフェノールＡ，ＡＰまたはＺのようなその他のビスフェノールを基礎とするポリカーボネート共重合体について開示する。これらのポリカーボネート共重合体は減小された光弾性定数を示し、従って減小された複屈折を示す。多数のその他の文献が減小された複屈折のポリカーボネート共重合体に関連している（例えば日本特許出願第１８８４２２号、・・・（中略）・・・）。
本発明は特定のポリジオルガノシロキサン／ポリカーボネートブロック共重合体が光学的情報記憶媒体（コンパクトディスク）の基材として適しているという観察に基いている。それらの良好な流動挙動と光弾性特性のおかげで、大直径のディスクの製造をも可能とする。」（第１頁左下欄１５行〜第２頁左上欄４行参照）こと、
　（iii）「これらは
ａ）２から４０、好ましくは３から２０そしてさらに好ましくは２から１５の重合度Ｐｎを有するα、ω−ビスヒドロキシアリールオキシポリジオルガノシロキサン、式（II）に対応するものが好ましい、
ｂ）式（Ｉ）に対応するジフェノール、
ｃ）連鎖停止剤そして必要に応じて、
ｄ）分枝形成剤
例えばホスゲンのような「カーボネート供与体」との二相界面重縮合により合成される。適切なα、ω−ビスヒドロキシアリールオキシポリジオルガノシロキサン（ａ）は例えば米国特許明細書第３，４１９，６３４号により公知である。好ましいα、ω−ビスヒドロキシアリールオキシポリジオルガノンロキサンは式（II）：
式中
Ａｒは２つのヒドロキシ基を欠く式（Ｉ）に対応するジフェノールの残基、そして
ＲとＲ′は直鎖のアルキル、分枝状アルキル、アルケニル、ハロゲン化直鎖アルキル、ハロゲン化分校状アルキル、アリールまたはハロゲン化アリール、好ましくはメチル、
そして
ジオルガノシロキシ単位の数ｎ＝ｏ＋ｐ＋ｑは２から４０、好ましくは２から２０そしてさらに好ましくは２から１５である、
に対応するものである。
式（II）中、置換基Ｒと置換基Ｒ′は互いに独立である。それらは好ましくはＣ１−２０アルキル、Ｃ２−６アルケニル、Ｃ６−１６アリールである。・・・（中略）・・・である。
ジフェノールｂ）は式（Ｉ）
　　　ＨＯ−Ａｒ−ＯＨ　　（Ｉ）
式中
Ａｒは同一でも異なってもよく、好ましくは６から３０の炭素原子を有するアリーレン・ラジカルを表す、に対応するジフェノールであり、
好ましいジフェノールは下式
式中
Ｚは単結合、−ＣＨ２−、−Ｃ（ＣＨ３）２−、−Ｏ−、−Ｓ−、−ＳＯ２−、
そして
Ｙ１からＹ４は同一でも異なってもよく、水素、Ｃ１−４アルキル、好ましくはメチル、またはハロゲン原子、好ましくは塩素または臭素を表す。
ｍは４から７、好ましくは４から５の整数、
Ｒ３とＲ４は個々に各Ｘ毎に選ぶことができ、互いに独立に、水素原子またはＣ１−１２アルキルを表し、
そして
Ｘは、Ｒ３とＲ４が共に、少なくとも１つの原子Ｘに結合するアルキルであるという条件での、炭素原子である、
に対応する。
・・・（中略）・・・
式（１）に対応するジフェノールの例は、ヒドロキノン、レゾルシノール、ジヒドロキシジフエニル、ビス−（ヒドロキシフエニル）−アルカン、ビス−（ヒドロキシフエニル）−シクロアルカン、ビス−（ヒドロキシフエニル）−スルフイド、ビス−（ヒドロキンフエニル）−エーテル、ビス−（ヒドロキシフエニル）−スルホキシド、ビス−（ヒドロキシフエニル）−スルホンそしてα、ω−ビス−（ヒドロキシフエニル）−ジイソプ口ピルベンゼンそしてまた、それらの核−アルキル化そして核−ハロゲン化誘導体である。これらと、その他の適する芳香族ジヒドロキシ化合物は、例えば、米国特許明細書第・・・（中略）・・・に開示されている。
式（Ｉ）に対応するジフェノール、式中
・・・（中略）・・・に記載されている。
特に好ましいビスフェノールの例は、２、２−ビス−（４−ヒドロキシフエニル）−プロパン、ｌ、ｌ−ビス−（４−ヒドロキシフエニル）−シクロヘキサン、２，２−ビス−（３，５−ジクロロ−４−ヒドロキシフエニル）−プロパン、２，２−ビス−（３，５−ジブロモ−４−ヒドロキシフエニル）−プロパン、２，２−ビス−（３，５−ジメチル−４−ヒドロキシフエニル）−プロパン、ビス−（３，５−ジメチル−４−ヒドロキシフエニル）−メタン、ビス−（４−ヒドロキシフエニル）スルフイドそして１，１−ビス−（４−ヒドロキンフエニル）−３，３，５−トリメチルシクロヘキサンである。
式（Ｉ）に対応する１つまたはそれ以上のジフェノールを使用することができる。芳香族酸ハライドまたはフエノールのような官能基を有する芳香族化合物、特にｐ−tert.−ブチルフェノール、ｐ−クロロフェノール、２，４，６−トリブロモフェノールそしてフェノールのような典型的フエノールは、連鎖停止剤（Ｃ）として、ブロック共重合体の所望の分子量により決められる通常の量が使用される。
特に好ましい連鎖停止剤は式（III）
式中
Ｒ５はＣ１−１５アルキル、イソアルキルである、
に対応するフェノールである。
一般に、連鎖停止剤は、使用されるジフェノール基準で０．５モル％から１０．０モル％の量で使用される。
３または３以上の官能基を有する化合物、特に３または３以上のフェノール性ヒドロキシ基を有するものは、側鎖形成剤ｄ）としてジフェノール基準で０．０５から２モル％の通常の量で使用することができる。
側鎖形成ｄ）として使用することができる３または３以上のフェノール性ヒドロキシ基を有するいくつかの化合物は、例えば、２，４−ビス−（４−ヒドロキシフエニルイソプロピル）−フェノール、２，６−ビス−（２'−ヒドロキシ−５'−メチルベンジル）−４−メチルフェノール、２−（４−ヒドロキシフエニル）−２−（２，４−ジヒドロキシフエニル）−プロパンそしてｌ，４−ビス−（４，４'−ジヒドロキシトリフェニルメチル）−ベンゼンである。その他のいくつかの三官能性化合物は、２，４−ジヒドロキシ安息香酸、トリメシン酸、・・・（中略）・・・である。」（第２頁右上欄１３行〜第４頁右上欄８行参照）こと、
　（iv）「二相界面重縮合において、α、ω−ビスヒドロキシアリールオキシポリジオルガノシロキサンと連鎖停止剤は、ホスゲン導入前にジフェノール（ｂ）と共に加えても、またはホスゲン導入中または導入後に別々に加えてもよいが、いずれの場合も重縮合触媒の添加前である。
カルボン酸ハライド、特にホスゲンのようなカルボン酸クロリド、ＣＯＢｒ２、またはジフエノールのビスクロロカルボン酸エステルの相当量は二相界面重縮合用の「カーボネート供与体」として公知の方法で使用され、ハロカルボン酸基ｌモルあたりｌ／２モル以下のジフェノールが使用される。」（第４頁右下欄２〜１４行参照）こと、
　（v）「実施例１
４４．５１ｇ（０．１９７モル）のビスフェノールＡと１３．５ｇ（０．３４モル）の水酸化ナトリウムが不活性気体雰囲気中、７６６．５ｇの水に溶解される。３５０ｍｌメチレンクロリド中１．１ｇのビスフェノールＡ基で停止されたポリジメチルシロキサン（Ｐｎ＝５）（＝１重量％ＳｉＭｅ２Ｏ）と０．７３ｇ（７．８ミリモル）のフェノールの溶液が、次いで加えられる。３１．８ｇ（０．３２モル）のホスゲンが、十分に撹拌された溶液にｐＨ１２−１３／２１−２５℃で導入される。０．２８ｍｌのエチルピベリジンが次いで加えられ、さらに４５分間撹拌する。水相は分離され、リン酸で酸性化後の有機相は中性になるまで洗浄され、そして溶剤が除かれる。
生成したポリカーボネートは相対粘度（５０ｍｌメチレンクロリド中、重合体０．２５ｇの溶液で測定）１．１６であった。」（第５頁左上欄１８行〜同頁右上欄１５行参照）こと、
　（vi）「これらポリカーボネートのＡＳＴＭ−Ｄ１９２５に基く標準色彩値ｙとＤＩＮ（３００℃せん断速度１００ｓｅｃ．）に基く溶融粘度が測定された（表１参照）。ネットスタル（Ｎｅｔｓｔａｌ）射出成形機を用いて（溶融温度３２０℃）これら素材から直径１２ｃｍのコンパクト・ディスクが作成され、それらの軸方向の複屈折が測定された。」（第５頁右下欄１２〜１８行参照）こと。
　
　これらの記載から、引用例には、次の発明（以下、「引用例発明」という。）が記載されているものと認められる。
　「８，０００から３０，０００の範囲の平均分子量Ｍｗ（重量平均）（超遠心分離または散乱光測定により公知の方法により測定）、そして９０から９９．９重量％の芳香族カーボネート構造単位含量そして１０から０．１重量％のポリジオルガノシロキサン構造単位含量を有し、２から４０の重合度に対応するポリシロキサンブロックを有する透明なポリジオルガノシロキサン／ポリカーボネートブロック共重合体からなり、
　芳香族カーボネート構造単位が、式（Ｉ）のジフェノール
　　　ＨＯ−Ａｒ−ＯＨ　　（Ｉ）
例えば
 （Ｚは単結合、−ＣＨ２−、−Ｃ（ＣＨ３）２−、−Ｏ−、−Ｓ−、−ＳＯ２−など、Ｙ１からＹ４は同一でも異なってもよく、水素、Ｃ１−４アルキル、好ましくはメチル、またはハロゲン原子、好ましくは塩素または臭素を表す）のビスフェノール（実施例でビスフェノールＡ）とホスゲンとの反応物であって良く、
　ポリジオルガノシロキサン構造単位が、例えば
　（式中、Ａｒは２つのヒドロキシ基を欠く式（Ｉ）に対応するジフェノールの残基、そしてＲとＲ′は直鎖のアルキル、分枝状アルキル、アルケニル、ハロゲン化直鎖アルキル、ハロゲン化分校状アルキル、アリールまたはハロゲン化アリール、好ましくはメチル、
そして、ジオルガノシロキシ単位の数ｎ＝ｏ＋ｐ＋ｑは２から４０）であって良い（実施例でビスフェノールＡ基で停止されたポリジメチルシロキサン）、
ディスク基板。」
　
　（２−２−３）対比、判断
　そこで、本願補正発明と引用例発明とを対比する。
　（α）引用例発明の「９０から９９．９重量％の芳香族カーボネート構造単位含量そして１０から０．１重量％のポリジオルガノシロキサン構造単位含量を有し、２から４０の重合度に対応するポリシロキサンブロックを有する透明なポリジオルガノシロキサン／ポリカーボネートブロック共重合体」は、
　本願補正発明の「ポリオルガノシロキサン構造単位からなるポリカーボネート−ポリオルガノシロキサン共重合体・・・を含有し、かつ上記ポリオルガノシロキサン構造単位を樹脂成分全量に基づき０．１〜１０重量％の割合で含有し」に相当する。
　なお、「・・・」の記載箇所の「５〜１００重量％、及び（ｂ）ポリカーボネート樹脂９５〜０重量％」は、（ａ）の共重合体が１００重量％の場合について、少なくとも一致している。　また、ポリシロキサンブロックの重合度に関しては、追って、後記（δ）で検討する。
　
　（β）引用例発明の「共重合体からなり、」は、本願補正発明の「樹脂組成物からなる」に対応し、前記（α）で、（ａ）の共重合体が１００重量％の場合について、少なくとも一致しているとの扱いをしているので、本願補正発明でも、樹脂組成物としての（ｂ）成分を含有しないことになるから、両者は単に表現が異なるだけで実質相違することはない。
　
　（γ）引用例発明の「芳香族カーボネート構造単位が、式（Ｉ）のジフェノール
　　　ＨＯ−Ａｒ−ＯＨ　　（Ｉ）
例えば
 （Ｚは単結合、−ＣＨ２−、−Ｃ（ＣＨ３）２−、−Ｏ−、−Ｓ−、−ＳＯ２−など、Ｙ１からＹ４は同一でも異なってもよく、水素、Ｃ１−４アルキル、好ましくはメチル、またはハロゲン原子、好ましくは塩素または臭素を表す）のビスフェノール（実施例でビスフェノールＡ）とホスゲンとの反応物であって良く、」は、
　本願補正発明の「一般式（Ｉ）
【化１】
（式中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれハロゲン原子，炭素数１〜６のアルキル基又はフェニル基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、Ｚは単結合，炭素数１〜２０のアルキレン基若しくはアルキリデン基，炭素数５〜２０のシクロアルキレン基若しくはシクロアルキリデン基，−Ｏ−，−Ｓ−，−ＳＯ−，−ＳＯ2− 又は−ＣＯ−を示し、ｐ及びｑは、それぞれ０〜４の整数、ｍは１〜１５０の整数を示す。）
で表されるポリカーボネート構造単位」に対応し、
　（γ−１）ビスフェノールとホスゲンとの反応物は本願補正発明の式（Ｉ）の構造単位となることは技術常識であり、そして、
　（γ−２）式（Ｉ）の繰り返し部分として、ｐとｑが０で、Ｚが−Ｃ（ＣＨ３）２−、即ち実施例があるビスフェノールＡ（分子量２２８）の反応物となるように選択した場合に、その分子量は２５４（＝Ｃ１６Ｏ３Ｈ１４）であって、繰返し数ｍがｍ＝１５０のときに式（Ｉ）の構造単位の分子量は約３８０００、ｍ＝１１８のときに同じく約３００００、ｍ＝３１のときに同じく約８０００となること、及び引用例発明において重量平均分子量が８０００〜３００００とされていて、共重合体が９０〜９９．９重量％の式（Ｉ）に相当する芳香族カーボネート単位を有することも併せ勘案すると、引用例発明におけるｍは１〜１５０の範囲内にあることが自ずと明かであり、更に、ｐとｑが０〜４で、Ｚが両者共通する基（下記の一致する基）を採用しても引用例発明におけるｍが１〜１５０の範囲内にあるとの前記判断を左右し得ないと認められることから、
　両者は、少なくとも、
　「一般式（Ｉ）
（式中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれハロゲン原子，炭素数１〜４のアルキル基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、Ｚは単結合、−ＣＨ２−、−Ｃ（ＣＨ３）２−、−Ｏ−、−Ｓ−、−ＳＯ２−などを示し、ｐ及びｑは、それぞれ０〜４の整数、ｍは１〜１５０の範囲よりも狭い範囲の整数を示す。）
で表されるポリカーボネート構造単位」で重複・一致している。
　
　（δ）引用例発明の「２から４０の重合度に対応するポリシロキサンブロック」、及び、「ポリジオルガノシロキサン構造単位が、例えば
　（式中、Ａｒは２つのヒドロキシ基を欠く式（Ｉ）に対応するジフェノールの残基、そしてＲとＲ′は直鎖のアルキル、分枝状アルキル、アルケニル、ハロゲン化直鎖アルキル、ハロゲン化分校状アルキル、アリールまたはハロゲン化アリール、好ましくはメチル、
そして、ジオルガノシロキシ単位の数ｎ＝ｏ＋ｐ＋ｑは２から４０）であって良い（実施例でビスフェノールＡ基で停止されたポリジメチルシロキサン）」は、
　本願補正発明の「一般式（II）
【化２】
（式中、Ｒ3〜Ｒ6は、それぞれ炭素数１〜６のアルキル基又はフェニル基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、Ａは二価の有機残基、Ｒは一価又は二価の有機残基、ｎは
６０以下の整数を示す、但し、２０以下の場合を除く
で表されるポリオルガノシロキサン構造単位」に対応し、
　（δ−１）引用例発明の「直鎖のアルキル、分枝状アルキル」は、「炭素数１〜６のアルキル基」に相当し、
　（δ−２）本願補正発明の基Ａと基Ｒとして、任意ではあるが、例えば、
の基（＊印のついた側結合手がＳｉと結合）を採り得る（本願明細書段落【００１３】〜【００１５】参照）から、その場合に、引用例発明の式（II）の両末端の「−Ｏ−Ａｒ−Ｏ−」が相当し、
　（δ−３）引用例発明の「ジオルガノシロキシ単位」は、本願補正発明の「ポリオルガノシロキサン構造単位」に対応し、本願補正発明の式（II）ではｎで表される繰り返し部分以外にＳｉが１つ存在するから、引用例発明の「数ｎ＝ｏ＋ｐ＋ｑ」から１を引いた数が、本願補正発明の「数ｎ」に相当し、
　（δ−４）本願補正発明の表現での数ｎに関し、両者は２１〜３９で一致している（ところで、請求人は平成１６年３月９日付け意見書において、引用例のｎは好ましい範囲である２〜２０であって、本願のものと重複しない旨を主張しているが、引用例発明が特許請求の範囲において明確に規定している数値をそのように限定解釈すべき理由はないから、そのような主張は失当である。）ことから、
　両者は、少なくとも、
　「一般式（II）
（式中、Ｒ3〜Ｒ6は、それぞれ炭素数１〜６のアルキル基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、ＡとＲは
の基（＊印のついた側結合手がＳｉと結合）、
ｎは２１〜３９の整数を示す。）
で表されるポリオルガノシロキサン構造単位」で一致している。　
　
　してみると、両発明は、次の一致点で一致し、次の相違点で一応相違する。
＜一致点＞
　「一般式（Ｉ）
（式中、Ｒ1及びＲ2は、それぞれハロゲン原子，炭素数１〜４のアルキル基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、Ｚは単結合、−ＣＨ２−、−Ｃ（ＣＨ３）２−、−Ｏ−、−Ｓ−、−ＳＯ２−などを示し、ｐ及びｑは、それぞれ０〜４の整数、ｍは１〜１５０の範囲よりも狭い整数を示す。）
で表されるポリカーボネート構造単位及び一般式（II）
（式中、Ｒ3〜Ｒ6は、それぞれ炭素数１〜６のアルキル基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、ＡとＲは
の基（＊印のついた側結合手がＳｉと結合）、
ｎは２１〜３９の整数を示す。）
で表されるポリオルガノシロキサン構造単位からなるポリカーボネート−ポリオルガノシロキサン共重合体を含有し、かつ上記ポリオルガノシロキサン構造単位を樹脂成分全量に基づき０．１〜１０重量％の割合で含有する、
ディスク基板。」
＜相違点＞
　ディスク基板に関し、本願補正発明では「ディスク径が１２０ｍｍ、ディスク厚０．６ｍｍのデジタルビデオディスク基板」と特定しているのに対し、引用例発明ではそのような表現の言及がない点。
　　
　この相違点について検討する。
　引用例には、引用例発明の基板の材料がコンパクトディスクの基板材料として優れていることが記載されているし、良好な流動特性と光弾性特性（減少された複屈折）であるためビデオディスクや大直径のディスクにも使用できることも記載されている（摘示（ii）参照）。ちなみに、ビデオディスクは貼り合わせ構造である。
　他方、０．６ｍｍ厚さの基板２枚を貼合わせて記録用ディスクとし、そのディスク径（直径）を１２０ｍｍ（１２ｃｍ）とすることも知られているし、デジタルビデオディスクとしてそのような構造を採用することも知られている（例えば登録実用新案第３０２２４３４号公報段落【０００１】，【００２６】や特開平７−９３８２０号公報第２頁など参照）。
　そうであるから、良好な流動特性と光弾性特性を有する引用例発明のディスク基板用の材料を、「ディスク径が１２０ｍｍ、ディスク厚０．６ｍｍのデジタルビデオディスク基板」に用いることは、当業者が容易に想到し得ることであり、成形しても割れないことや耐衝撃性に優れることは記録用ディスク基板として当然に要求される性能にすぎず、そのような特性に優れたことを確認する程度のことは当業者が当然にすべきことにすぎない。
 　 
　ところで、出願人（審判請求人）は、平成１６年３月９日付けの意見書において、
　『そこで、上記の（ａ），（ｂ）の違いを明確にするために比較例４、５として下記の実験を行いました。 
製造例７　反応性ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ、ｎ＝１０）の製造 
製造例２の１，１，３，３−テトラメチルジシロキサン９６ｇを２７１ｇにしたこと以外は製造例２と同様な方法で製造した。末端フェノールＰＤＭＳのジメチルシラノオキシ単位の繰り返し数は１０であった。 
製造例８　ＰＣ−ＰＤＭＳ共重合体Ｅの製造 
製造例３の反応性ＰＤＭＳ（ｎ＝３０）１８５ｇを反応性ＰＤＭＳ（ｎ＝１０）１８０ｇにした以外は製造例３と同様な方法で製造した。そのＰＣ−ＰＤＭＳ共重合体Ｅの粘度平均分子量Ｍｖは１３，９００であり、ＰＤＭＳ構造単位含有量は３．９重量％であった。
製造例９　ＰＣ−ＰＤＭＳ共重合体Ｆの製造 
　製造例３の反応性ＰＤＭＳ（ｎ＝３０）１８５ｇを反応性ＰＤＭＳ（ｎ＝１０）４５ｇにした以外は製造例３と同様な方法で製造した。そのＰＣ−ＰＤＭＳ共重合体Ｆの粘度平均分子量Ｍｖは１４，０００であり、ＰＤＭＳ構造単位含有量は１．０重量％であった。
比較例４ 
　配合割合はＰＣ−ＰＤＭＳ共重合体Ｅ１００重量％、酸化防止剤５０ｐｐｍ、離型剤１００ｐｐｍの組成物について、実施例１と同様にして、ペレット化した。得られたペレットの粘度平均分子量Ｍｖは１３，９００であり、ＰＤＭＳ構造単位含有量は３．９重量％であった。また、実施例１と同様に円筒状の金型で、２８０℃で成形し、測定した離型圧は２．０ＭＰａであった。 
　次に、得られたペレットを、実施例１と同様に射出成形し、径１２０ｍｍ、厚さ０．６ｍｍのＤＶＤ基板を作成し、実施例１と同様に評価したところ、割れなかった枚数は５０枚であり、落錘衝撃強度は０．４０Ｊであった。
比較例５ 
　配合割合はＰＣ−ＰＤＭＳ共重合体Ｆ１００重量％、酸化防止剤５０ｐｐｍ、離型剤１００ｐｐｍの組成物について、実施例１と同様にして、ペレット化した。得られたペレットの粘度平均分子量Ｍｖは１４，０００であり、ＰＤＭＳ構造単位含有量は１．０重量％であった。また、実施例１と同様に円筒状の金型で、２８０℃で成形し、測定した離型圧は２．６ＭＰａであった。 
　次に、得られたペレットを、実施例１と同様に射出成形し、径１２０ｍｍ、厚さ０．６ｍｍのＤＶＤ基板を作成し、実施例１と同様に評価したところ、割れなかった枚数は２０枚であり、落錘衝撃強度は０．２０Ｊであった。 
　以上の実験より、ポリオルガノシロキサン単位の重合度ｎを引用文献１のように１０とした場合、本願発明の実施例の３０の場合に比べ、ＤＶＤ基板の割れる枚数も多いし、落錘衝撃強度も弱いことがわかります。』と主張している。 
 　しかしながら、当初明細書には前記摘示（段落【００１５】）のとおり、ｎのより好ましい範囲として１０〜３０が示されている一方、「６０以下の整数を示す。但し、２０以下を除く。」ことは記載すらされていないし、２０を境に作用効果に差異があることも示唆されていないことに鑑みると、意見書で主張されているｎが１０の場合に劣っていることはむしろ当初明細書の記載に反するものというべきである。　結局のところ、前記新たに提示された比較例４，５のデータは、当初明細書の記載を否定するものであるが故に信憑性に疑義があると言う他なく、到底採用できるものではないから、上記出願人（審判請求人）の主張は採用できない。
　なお、そもそも製造例２の繰り返し数３０は、ｎ＝３０を意味するものと解することに疑義がある。何故なら、式（II）の化学構造式が繰返し部分の外にＳｉを１つ有するものであることに鑑みると、むしろ式（II）で表現すればｎが２９の場合を示すものと解すべきであるからである。即ち、製造例２の主発原料であるオクタメチルシクロテトラシロキサンと１，１，３，３−テトラメチルジシロキサンが用いられていて、４個又は２個のいずれも偶数個のＳｉ（−ＯＳｉ（ＣＨ３）２−基）からなるのものであるから、製造される化合物のＳｉの個数も偶数となるべきで、当然に式（II）のＳｉの数も偶数となるから、繰返し部分の外にＳｉが１個あることに注意すると、製造例２ではｎは奇数しか採り得ないことが明らかである（ちなみに、式（II）中の基Ａの二価の有機残基、及び基Ｒの一価又は二価の有機残基を具体的に説明する本願明細書段落【００１３】〜【００１５】には、それらの有機残基にＳｉが含まれることは説明されていないことにも留意）。ただ、繰り返し数３０が平均値である可能性はあるが、本願明細書にはそのような記載はないし、仮に平均値であれば、ｎが３０であるということはできず、例えばｎは９〜３９の如き表現とすべきものである。　いずれであっても、製造例２に関し、ｎが３０の実施例であるということができない。　そうであるから、前記意見書中の「製造例３の反応性ＰＤＭＳ（ｎ＝３０）・・・」のｎ＝３０とは何を根拠とするものか不明であり、また製造例７のｎ＝１０も何を根拠とするものか不明であるから、その点でも提示されたデータに信憑性が欠けている。
　
　以上のとおりであるから、前記相違点は格別のものということができず、当業者が容易に想い到る程度のものというべきである。
　よって、本願補正発明は、引用例発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると認められるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
（２−３）むすび
　したがって、本件補正は、特許法第１７条の２第３項に違反するので、乃至は、特許法第１２６条第５項を準用する同法第１７条の２第５項に違反するので、同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
 ３．本願発明について
　平成１８年８月８日付けの手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜３に係る発明は、平成１６年３月９日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１〜３に記載された事項により特定されるとおりのものと認められる。そのうち請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、前記「２．（１）」の補正前の請求項１に摘示されたとおりのものである。
　なお、平成１６年８月３０日付け手続補正と平成１６年５月２４日付け手続補正は、いずれも補正の却下の決定がなされている。
　　
　これに対する当審の最後の拒絶理由の概要は、次のとおりである。
　『
理由１．
 　　　　　　　　　　　　　　　記 
 　平成１６年３月９日付手続補正は、請求項１に関し、次のようにする補正を含むものである。 
 　「【請求項１】（ａ）一般式（Ｉ） 
・・・（中略）・・・
デジタルビデオディスク基板。」
 　本件補正によって、式（II）のポリオルガノシロキサン構造単位に関し、「ｎは
２０を超えて
 　しかしながら、願書に最初に添付した明細書（以下、「当初明細書」ともいう。）には、かかる技術事項は、記載も示唆もされていない。　なお、該技術事項によって、成形時の割れが少ないとの特に優れたものとなる概念は、当初明細書の記載からは自明に導き出されるものではない。 
 　審判請求理由や各意見書における出願人（審判請求人）の主張は、採用できない（詳細については、下記に転記する補正却下の決定の理由の「II．新規事項について」の項を参照。）。　 
 　 
　
理由２．
 　　　　　　　　　　　　記 
 　　　刊行物１．特開平３−１０６９３１号公報 
 備考：
・・・（後略）。』 
　
（１）新規事項について
　平成１６年３月９日付けでした手続補正は、少なくとも、「ｎは
２０を超えて
　しかしながら、当初明細書には、かかる技術事項は、記載も示唆もされていないし、自明であるとも認められない。
　該補正内容は、前記「２．（２）（２−１）」で検討した、「ｎは
６０以下の整数を示す、但し、２０以下の場合を除く
　よって、平成１６年３月９日付けでした手続補正は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとは言えないから、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。
 　 
（２）進歩性について
（２−１）引用例
　当審の拒絶理由に引用される引用例、およびその記載事項は、前記「２．（２）（２−２−１）」に記載したとおりである。
　
（２−２）対比、判断
　本願発明は、前記「２．（２−２）（２−２−１）」で検討した本願補正発明において、（α）「ｎは
６０以下の整数を示す、但し、２０以下の場合を除く
２０を超えて
ディスク径が１２０ｍｍ、ディスク厚０．６ｍｍ
　そうすると、（α）の点は実質的な変更ではないから、本願補正発明の構成要件を全て含み、さらに他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が、前記「２．（２）（２−２）」に記載したとおり、引用例発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、引用例発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（３）むすび
　以上のとおり、平成１６年３月９日付け手続補正は特許法第１７条の２第３項に違反し、乃至は、本願発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。　それ故、他の請求項について論及するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。