【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３８３５６９８号発明「経口投与用吸着剤、並びに腎疾患治療又は予防剤、及び肝疾患治療又は予防剤」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件特許第３８３５６９８号に係る出願は、平成１５年１０月３１日（パリ条約による優先権主張、平成１４年１１月１日）を国際出願日とする出願であって、平成１６年９月１３日付けで補正がなされ、拒絶理由の通知に応答して平成１７年２月７日付けで補正がなされ、再度の拒絶理由が通知され、平成１７年９月２２日付けで拒絶査定がなされたが、平成１７年１０月２７日付けで拒絶査定不服審判が請求されるとともに、平成１７年１１月２８日付けで補正がなされ、拒絶理由の通知に応答して平成１８年５月１５日付けで補正がなされ、再度の拒絶理由の通知に応答して平成１８年６月１６日付けで補正がなされたものであり、平成１８年８月４日に特許権の設定登録がされた。
　そして、請求人・マイライン製薬株式会社により平成２０年２月２９日付けで本件特許の請求項１〜７に係る発明に対して無効の審判が請求され、これに対し、被請求人・株式会社クレハにより平成２０年５月２３日付けで答弁書が提出され、その後前記請求人により平成２０年６月３０日付けで上申書が提出された。
　
２．本件特許発明
　本件特許第３８３５６９８号の請求項１〜７に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項１〜７に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
　「【請求項１】
　フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され、直径が０．０１〜１ｍｍであり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００ｍ２／ｇ以上であり、そして細孔直径７．５〜１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満である球状活性炭からなるが、但し、式（１）：
　　Ｒ＝（Ｉ１５−Ｉ３５）／（Ｉ２４−Ｉ３５）　　　（１）
〔式中、Ｉ１５は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における回折強度であり、Ｉ３５は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°における回折強度であり、Ｉ２４は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が２４°における回折強度である〕
で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除く、
ことを特徴とする、経口投与用吸着剤。
　【請求項２】
　全塩基性基が０．４０ｍｅｑ／ｇ以上の球状活性炭からなる請求項１に記載の経口投与用吸着剤。
　【請求項３】
　非酸化性ガス雰囲気中８００℃での熱処理による炭素化収率が４０重量％以上のフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造される球状活性炭からなる、請求項１又は２に記載の経口投与用吸着剤。
　【請求項４】
　フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され、直径が０．０１〜１ｍｍであり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００ｍ２／ｇ以上であり、全酸性基が０．４０〜１．００ｍｅｑ／ｇであり、全塩基性基が０．４０〜１．１０ｍｅｑ／ｇであり、そして細孔直径７．５〜１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満である表面改質球状活性炭からなるが、但し、式（１）：
　　Ｒ＝（Ｉ１５−Ｉ３５）／（Ｉ２４−Ｉ３５）　　　（１）
〔式中、Ｉ１５は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における回折強度であり、Ｉ３５は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°における回折強度であり、Ｉ２４は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が２４°における回折強度である〕
で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である表面改質球状活性炭を除く、
ことを特徴とする、経口投与用吸着剤。
　【請求項５】
　非酸化性ガス雰囲気中８００℃での熱処理による炭素化収率が４０重量％以上のフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造される表面改質球状活性炭からなる、請求項４に記載の経口投与用吸着剤。
　【請求項６】
　請求項１〜５のいずれか一項に記載の経口投与用吸着剤を有効成分とする、腎疾患治療又は予防剤。
　【請求項７】
　請求項１〜５のいずれか一項に記載の経口投与用吸着剤を有効成分とする、肝疾患治療又は予防剤。」
　
３．請求人の主張の概略
　これに対して請求人は、「特許第３８３５６９８号発明の請求項１ないし７に係る特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」との審判を請求し、
　無効理由として、『本件特許出願の平成１８年５月１５日補正は願書に最初に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内でされたものではなく、特許法第１７条の２第３項の規定に違反した補正であるから、本件特許は特許法第１２３条第１項第１号の規定に基づき無効とされなければならない。』と主張している。
　その具体的理由は、平成１８年５月１５日補正によって、請求項１の発明特定事項中、
　「但し、式（１）：　Ｒ＝（Ｉ１５−Ｉ３５）／（Ｉ２４−Ｉ３５）　　（１）
〔式中、Ｉ１５は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における回折強度であり、Ｉ３５は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°における回折強度であり、Ｉ２４は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が２４°における回折強度である〕
で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除く」ことを発明特定事項として加入したことが、新規事項の追加であるとの主張である。
　更に、該補正の瑕疵は、請求項１のみならず、これに従属する請求項２〜７の全てに共通する瑕疵であることも主張している。
　
　そして、証拠方法として、下記甲第１号証〜甲第３号証を提出している。
　　　　　　　　　　　　　　記
　甲第１号証：再公表特許ＷＯ２００４／０３９３８１公報（本件特許の
　　　　　　国際公開の再公表公報）
　甲第２号証：平成１８年５月１５日付手続補正書
　甲第３号証：訴状（被請求人作成に係る、本件特許権に基づく東京地方裁
　　　　　　判所平成１９年（ワ）第３４９４号特許権侵害差止等請求訴訟
　　　　　　の訴状）
　
４．被請求人の主張の概略
　一方、被請求人は、本件無効審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めている。
　そして、審判請求人の主張にはいずれも全く根拠がなく、失当である旨を主張し、証拠方法として、下記の乙第１号証〜乙第５号証を提出している。
　　　　　　　　　　　　　記
　乙第１号証：拒絶査定不服審判における拒絶理由通知書（起案日：平成１
　　　　　　８年３月１３日）
　乙第２号証：特許第３６７２２００号公報
　乙第３号証：特許庁審査基準「第ＩＩＩ部　明細書、特許請求の範囲又は　　　　　　図面の補正」「第１節　新規事項」「４．特許請求の範囲の補　　　　　　正」「４．２　各論」「（４）除くクレーム」
　乙第４号証：特許庁審査基準「第ＩＩＩ部　明細書、特許請求の範囲又は
　　　　　　図面の補正」「第４節　明細書」「特許請求の範囲又は図面の　　　　　　補正に関する事例集」「新規事項の判断に関する事例１９」
　乙第５号証：笠岡成光ら「フェノール樹脂繊維を原料とする繊維状活性炭
　　　　　　の製造と分子ふるい特性」，日本化学会誌，Ｎo．６，１９８
　　　　　　７年，第９９０−１０００頁
　
５．当審の判断
　（ａ）本件特許の出願時に添付された明細書（以下、「当初明細書」とも言う。）に、
　『Ｒ＝（Ｉ１５−Ｉ３５）／（Ｉ２４−Ｉ３５）　　　（１）
〔式中、Ｉ１５は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における回折強度であり、Ｉ３５は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°における回折強度であり、Ｉ２４は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が２４°における回折強度である〕』に関する記載が無かったこと、及び、
　（ｂ）拒絶査定不服審判係属中の拒絶理由通知（平成１８年３月１３日付け；乙第１号証）における第４番目の理由として、『本件出願の請求項１−１０に係る発明は、同日にされた特願２００４−５４８１０６号の請求項に係る発明と同一であるので特許法第３９条第２項の規定により特許を受けることができない。』（前記特願２００４−５４８１０６号は、特許第３６７２２００号として登録済み）との理由が通知され、その理由を解消するために、
平成１８年５月１５日付け手続補正
〔式中、Ｉ１５は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における回折強度であり、Ｉ３５は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°における回折強度であり、Ｉ２４は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が２４°における回折強度である〕
で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除く、』（以下、該記載を単に「除く記載」ともいう。）との特定がなされたものであることは、本件の出願当初明細書及び審査・審判の経緯からみて明らかである。
　
　そこで、前記同日出願（優先権主張日も同日）の特許明細書（特許第３６７２２００号、被請求人が提示した前記乙第２号証）を検討すると、次の技術事項が記載されている。
　（i）「【請求項１】　直径が０．０１〜１ｍｍであり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００ｍ２／ｇ以上であり、そして式（１）：
Ｒ＝（Ｉ１５−Ｉ３５）／（Ｉ２４−Ｉ３５）      （１）
〔式中、Ｉ１５は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における回折強度であり、Ｉ３５は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°における回折強度であり、Ｉ２４は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が２４°における回折強度である〕
で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭からなることを特徴とする、経口投与用吸着剤。
【請求項２】　細孔直径２０〜１５０００ｎｍの細孔容積が０．１ｍＬ／ｇ以下の球状活性炭からなる、請求項１に記載の経口投与用吸着剤。
【請求項３】　細孔直径２０〜１０００ｎｍの細孔容積が０．０２７２ｍＬ／ｇ以下の球状活性炭からなる、請求項２に記載の経口投与用吸着剤。
【請求項４】　熱硬化性樹脂を炭素源として製造される球状活性炭からなる、請求項１〜３のいずれか一項に記載の経口投与用吸着剤。
【請求項５】　熱硬化性樹脂がフェノール樹脂である、請求項４に記載の経口投与用吸着剤。
【請求項６】　非酸化性ガス雰囲気中８００℃での熱処理による炭素化収率が４０重量％以上の熱硬化性樹脂を炭素源として製造される球状活性炭からなる、請求項１〜５のいずれか一項に記載の経口投与用吸着剤。
【請求項７】　直径が０．０１〜１ｍｍであり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００ｍ２／ｇ以上であり、全酸性基が０．４０〜１．００ｍｅｑ／ｇであり、全塩基性基が０．４０〜１．１０ｍｅｑ／ｇであり、そして式（１）：
Ｒ＝（Ｉ１５−Ｉ３５）／（Ｉ２４−Ｉ３５）      （１）
〔式中、Ｉ１５は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における回折強度であり、Ｉ３５は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°における回折強度であり、Ｉ２４は、Ｘ線回折法による回折角（２θ）が２４°における回折強度である〕
で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である表面改質球状活性炭からなることを特徴とする、経口投与用吸着剤。
【請求項８】　細孔直径２０〜１５０００ｎｍの細孔容積が０．１ｍＬ／ｇ以下の表面改質球状活性炭からなる、請求項７に記載の経口投与用吸着剤。
【請求項９】　細孔直径２０〜１０００ｎｍの細孔容積が０．０１８５ｍＬ／ｇ以下の表面改質球状活性炭からなる、請求項８に記載の経口投与用吸着剤。
【請求項１０】　熱硬化性樹脂を炭素源として製造される表面改質球状活性炭からなる、請求項７〜９のいずれか一項に記載の経口投与用吸着剤。
【請求項１１】　熱硬化性樹脂がフェノール樹脂である、請求項１０に記載の経口投与用吸着剤。
【請求項１２】　非酸化性ガス雰囲気中８００℃での熱処理による炭素化収率が４０重量％以上の熱硬化性樹脂を炭素源として製造される表面改質球状活性炭からなる、請求項７〜１１のいずれか一項に記載の経口投与用吸着剤。
【請求項１３】　請求項１〜１２のいずれか一項に記載の経口投与用吸着剤を有効成分とする、腎疾患治療又は予防剤。
【請求項１４】　請求項１〜１２のいずれか一項に記載の経口投与用吸着剤を有効成分とする、肝疾患治療又は予防剤。
【請求項１５】　請求項１〜１２のいずれか一項に記載の経口投与用吸着剤を有効成分とする、尿毒症性物質に関連する疾病の治療又は予防剤。」（特許請求の範囲参照）、
　（ii）「【００１３】　図１の曲線Ａのような傾向のＸ線回折図を示す多孔質体と、図１の曲線Ｃのような傾向のＸ線回折図を示す多孔質体とでは、その細孔構造が異なることは明らかである。また、曲線Ａと曲線Ｂの比較により表面改質球状活性炭のＸ線回折において低角度側で観測される散乱強度が細孔構造に起因することは明らかであり、散乱強度が強いほどより多くの細孔を有する。散乱角と細孔径の関係は、より高角度側の散乱ほどその細孔径が小さいものと推測される。細孔構造の解析には一般に吸着法により細孔分布を求める方法が知られているが、細孔の大きさ、形状、吸着物質の大きさ、及び吸着条件等の違いにより細孔構造を精確に解析することが困難な場合が多い。本発明者は、００２面からの回折Ｘ線による影響が少なく、且つ、微細孔による散乱を反映すると推定される１５°付近の散乱強度が、吸着法で測定することが困難な超微細孔の存在を表す指標となり、このような微細孔の存在が有害物質であるβ−アミノイソ酪酸の吸着に有効であるものと推定している。すなわち、回折角（２θ）が１５°付近の散乱強度が強い球状活性炭又は表面改質球状活性炭ほど、有害物質であるβ−アミノイソ酪酸の吸着に有効であると推測している。
【００１４】　また、後述する実施例で示すように、本発明者は、図１の曲線Ａのような傾向のＸ線回折図を示す従来の球状活性炭又は表面改質球状活性炭と比較して、図１の曲線Ｃのような傾向のＸ線回折図を示す本発明による球状活性炭又は表面改質球状活性炭の方が、優れた選択吸着性能を示すことを実験的に確認した。」（段落【００１３】〜【００１４】参照）、
　（iii）「【００１５】（前略）・・・。なお、Ｉ３５は回折角（２θ）が３５°における回折強度であり、各測定試料間のバックグラウンドによる測定誤差を補正する目的で導入する。」（段落【００１５】参照）、
　（iv）「【００１７】従来公知の代表的な経口投与用表面改質球状活性炭について、本発明者が確認したところ、それらの回折強度比（Ｒ値）はいずれも１．４未満であり、回折強度比（Ｒ値）が１．４以上の経口投与用表面改質球状活性炭は、本発明者の知る限り、見出されていない。−方、後述する実施例に示すとおり、回折強度比（Ｒ値）が１．４以上の表面改質球状活性炭は、回折強度比（Ｒ値）が１．４未満の表面改質球状活性炭と比較すると、β−アミノイソ酪酸の吸着能が向上しており、毒性物質の選択吸着性が向上した経口投与用吸着剤として有効であることが分かる。・・・」（段落【００１７】参照）、
　（v）「【００１８】本発明者が見出したところによれば、回折強度比（Ｒ値）が１．４以上の球状活性炭又は表面改質球状活性炭は、例えば、従来の経口投与用吸着剤の炭素源として用いられてきたピッチ類に代えて、炭素源として熱硬化性樹脂を用いることにより調製することができる。あるいは、従来の経口投与用吸着剤同様に、炭素源としてピッチ類を用い、不融化処理の工程で架橋構造を発達させ、炭素六角網面の配列を乱すことにより調製することができる。
【００１９】　最初に、炭素源として熱硬化性樹脂を用いる場合の調製方法を説明する。
熱硬化性樹脂からなる球状体を、炭素と反応性を有する気流（例えば、スチーム又は炭酸ガス）中で、７００〜１０００℃の温度で賦活処理すると、本発明の経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭を得ることができる。ここで、球状「活性炭」とは、球状の熱硬化性樹脂などの炭素前駆体を熱処理した後に、賦活処理を行うことによって得られる多孔質体であり、球状で比表面積が１００ｍ２／ｇ以上であるものを意味する。本発明においては１０００ｍ２／ｇ以上が好ましい。
【００２０】　なお、熱硬化性樹脂からなる前記球状体が、熱処理により軟化して形状が非球形に変形するか、あるいは球状体同士が融着する場合には、前記の賦活処理の前に、不融化処理として、酸素を含有する雰囲気にて、１５０℃〜４００℃で酸化処理を行うことにより軟化を抑制することができる。
また、前記の熱硬化性樹脂球状体を熱処理すると、多くの熱分解ガスなどが発生する場合には、賦活操作を行う前に適宜予備焼成を行い、予め熱分解生成物を除去してもよい。
【００２１】　更に、選択吸着性を一層向上させるには、こうして得られた球状活性炭を、続いて、酸素含有量０．１〜５０ｖｏｌ％（好ましくは１〜３０ｖｏｌ％、特に好ましくは３〜２０ｖｏｌ％）の雰囲気下、３００〜８００℃（好ましくは３２０〜６００℃）の温度で酸化処理し、更に８００〜１２００℃（好ましくは８００〜１０００℃）の温度下、非酸化性ガス雰囲気下で加熱反応による還元処理をすることにより、本発明の経口投与用吸着剤として用いる表面改質球状活性炭を得ることができる。ここで、表面改質球状活性炭とは、前記の球状活性炭を、前記の酸化処理及び還元処理して得られる多孔質体であり、球状活性の表面に酸性点と塩基性点とをバランスよく付加することにより腸管内の有毒物質の吸着特性を向上させたものである。
【００２２】　出発材料として用いる前記の熱硬化性樹脂球状体は、粒径が約０．０２〜１．５ｍｍであることが好ましい。
出発材料として用いる前記の熱硬化性樹脂としては、球状体を成形することが可能な樹脂であり、５００℃以下の熱処理においては溶融又は軟化せずに、形状変形も起こさないこ
とが重要である。また、酸化処理などのいわゆる不融化処理により、溶融酸化を回避することのできる熱硬化性樹脂であれば使用することができる。
【００２３】　出発材料として用いる前記の熱硬化性樹脂としては、熱処理による炭素化収率が高いことが望ましい。炭素化収率が低いと、球状活性炭としての強度が弱くなる。また、不必要な細孔が形成されるため、球状活性炭の嵩密度が低下して、体積あたりの比表面積が低下するので、投与体積が増加し、経口投与が困難になるという問題を引き起こす。従って、熱硬化性樹脂の炭素化収率は高いほど好ましく、非酸化性ガス雰囲気中８００℃での熱処理による収率の好ましい値は４０重量％以上、更に好ましくは４５重量％以上である。
【００２４】　出発材料として用いる前記の熱硬化性樹脂として、具体的には、フェノール樹脂、例えば、ノボラック型フェノール樹脂、レゾール型フェノール樹脂、ノボラック型アルキルフェノール樹脂、若しくはレゾール型アルキルフェノール樹脂を挙げることができ、その他にもフラン樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、又はエポキシ樹脂などを用いることができる。熱硬化性樹脂としては、更に、ジビニルベンゼンと、スチレン、アクリロニトリル、アクリル酸、又はメタクリル酸との共重合体を用いることができる。
【００２５】　また、前記の熱硬化性樹脂として、イオン交換樹脂を用いることもできる。イオン交換樹脂は、一般的に、ジビニルベンゼンと、スチレン、アクリロニトリル、アクリル酸、又はメタクリル酸との共重合体（すなわち、熱硬化性樹脂）からなり、基本的には三次元網目骨格をもつ共重合体母体に、イオン交換基が結合した構造を有する。イオン交換樹脂は、イオン交換基の種類により、スルホン酸基を有する強酸性イオン交換樹脂、カルボン酸基又はスルホン酸基を有する弱酸性イオン交換樹脂、第四級アンモニウム塩を有する強塩基性イオン交換樹脂、第一級又は第三級アミンを有する弱塩基性イオン交換樹脂に大別され、このほか特殊な樹脂として、酸及び塩基両方のイオン交換基を有するいわゆるハイブリッド型イオン交換樹脂があり、本発明においては、これらのすべてのイオン交換樹脂を原料として使用することができる。本発明においては、出発材料としてフェノール樹脂を用いるのが特に好ましい。」（段落【００１８】〜【００２５】参照）、
　（vi）「【００２６】　次に、炭素源としてピッチ類を用い、不融化処理の工程で架橋構造を発達させ、炭素六角網面の配列を乱すことにより、経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭又は表面改質球状活性炭を調製する方法を説明する。
最初に、石油ピッチ又は石炭ピッチ等のピッチに対し、添加剤として、沸点２００℃以上の２環式又は３環式の芳香族化合物又はその混合物を加えて加熱混合した後、成形してピッチ成形体を得る。なお、前記の球状活性炭又は表面改質球状活性炭は経口投与用であるので、その原料も、安全上充分な純度を有し、且つ品質的に安定であることが必要である。」（段落【００２６】参照）、
　（vii）「【００４１】（４）回折強度比（Ｒ値）　
　球状活性炭試料又は表面改質球状活性炭試料を１２０℃で３時間減圧乾燥した後、アルミニウム試料板（３５×５０ｍｍ２、ｔ＝１．５ｍｍの板に２０×１８ｍｍ２の穴をあけたもの）に充填し、グラファイトモノクロメーターにより単色化したＣｕＫα線（波長λ＝０．１５４１８）を線源とし、反射式デフラクトメーター法により回折角（２θ）が１５°、２４°、及び３５°のそれぞれの角度における回折強度Ｉ１５、Ｉ２４、Ｉ３５を測定する。Ｘ線発生部及びスリットの条件は、印加電圧４０ｋＶ、電流１００ｍＡ、発散スリット＝１／２°、受光スリット＝０．１５ｍｍ、散乱スリット＝１／２°である。回折図形の補正には、ローレンツ偏光因子、吸収因子、原子散乱因子等に関する補正を行わず、標準物質用高純度シリコン粉末の（１１１）回折線を用いて回折角を補正した。」（段落【００４１】参照）、
　（viii）「【００５２】《実施例１》
球状のフェノール樹脂（粒子径＝１０〜７００μｍ：商品名「高機能真球樹脂マリリンＨＦ５００タイプ」；群栄化学株式会社製）を目開き２５０μｍの篩で篩分し、微粉末を除去した後、微粉除去した球状のフェノール樹脂１５０ｇを目皿付き石英製縦型反応管に入れ、窒素ガス気流下１．５時間で３５０℃まで昇温し、更に９００℃まで６時間で昇温した後、９００℃で１時間保持して、球状炭素質材料６８．１ｇを得た。その後、窒素ガス（３ＮＬ／ｍｉｎ）と水蒸気（２．５ＮＬ／ｍｉｎ）との混合ガス雰囲気中、９００℃で賦活処理を行った。球状活性炭の充填密度が０．５ｍＬ／ｇまで減少した時点で賦活処理を終了とし、球状活性炭２９．９ｇ（収率１９．９ｗｔ％）を得た。
得られた球状活性炭の回折角（２θ）１５°における回折強度は７４３ｃｐｓであり、回折角（２θ）３５°における回折強度は９０ｃｐｓであり、回折角（２θ）２４°における回折強度は４７３ｃｐｓであった。従って、回折強度比（Ｒ値）は１．７１であった。
得られた球状活性炭の特性を表１及び表２に示す。
　・・・中略・・・
【００６０】【表１】
・・・（中略）・・・
【００６２】【表２】　」（段落【００５２】〜【００６２】参照）。
　
　上記摘示の記載からすると、同日出願の特許明細書には、炭素源をフェノール樹脂等の熱硬化性樹脂とする請求項（請求項１，７を引用する請求項４，５，１０，１１など）はあるものの、請求項１（又は請求項７）に係る発明は炭素源が熱硬化性樹脂に限定されていないし、発明の詳細な説明には、ピッチ類（石油ピッチ、石炭ピッチ）を用いた場合でも製造できることが具体的に説明されている（段落【００１８】，【００２６】など参照）のであるから、同日出願では、（炭素源を特定するまでもなく）回折強度比（Ｒ値）を特定することによって発明されていると認められる。
　他方、本件の出願当初の明細書では回折強度比（Ｒ値）に関する記載はなく、回折強度比（Ｒ値）の値に関係なく、炭素源の樹脂を特定することによって本件「除く記載」を追加する前の各請求項に係る発明が発明されていたと解するのが相当である。
　してみると、本件特許の出願時において、本件「除く記載」を追加する前の各請求項に係る発明と特許第３６７２２００号の発明は、異なる技術思想の発明であると認められる。
　
　しかるに、拒絶査定不服審判係属中に、両出願の発明の詳細な説明の記載を参酌すると両者が同じであるがために、本願は同日出願と同一発明なので特許法第３９条第２項の規定により特許を受けることができないとの出願人にとっては予想外の拒絶の理由が通知された。そこで、合議体により指摘されたこの拒絶の理由を解消するための止むを得ない状況で本願発明から重なりのみを除く補正をした、即ち「除く記載」を発明特定事項として追加し「除くクレーム」としたものと認められる。
　そして、このような止むを得ない状況の場合に、発明の適正な保護を図るために、「除くクレーム」とする補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと扱うべきものである。
　
　ところで、両出願に記載された実施例がＲ値のデータの有無を除き同一であり、熱硬化性樹脂を炭素源とする場合の製造方法の説明も同じであることから、本件特許明細書に記載された実施例１〜４はいずれも「除く記載」に該当するものであり、本件特許明細書には本件特許発明の実施例を記載していないといえる。
　しかしながら、本件当初明細書において「除く記載」を追加する前の各請求項に係る発明は、Ｒ値とは無関係に炭素源を熱硬化性樹脂のフェノール樹脂やイオン交換樹脂に特定することによって発明されていたものであり、実施例による裏付けもされていたものであるところ、本件特許請求項１〜７に係る発明は、単に「除く記載」によって特定のＲ値のものを除いているだけなので、それだけで発明されていたことに疑義が生じると解することができない。
　しかも、除かれた残りの部分（Ｒ値が１．４未満の場合）でも発明されていることは、「除くクレーム」とれさた補正と同日付け（平成１８年５月１５日付け；５月１６日受付日）の手続補足書に提示された実験成績証明書Ａと実験成績証明書Ｂによって釈明されている。
　ここに、
実験成績証明書Ａ
Ｒ値１．１４、選択吸着率３．１
Ｒ値１．２２、選択吸着率３．４
実験成績証明書Ｂ
Ｒ値１．２８、選択吸着率２．４
Ｒ値１．２６、選択吸着率３．９
Ｒ値１．３０、選択吸着率３．６
Ｒ値１．３５、選択吸着率３．６
　
　そうであるから、本件特許発明の「除く記載」は、各請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを除いたものといえ、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、除外した後の「除くクレーム」は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであるという他ない。
　
　請求人は、「除く記載」が新規事項の追加である理由として、次のようなことも主張しているので、以下検討する。
　（１）回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除くことは、「Ｘ線回折強度比（Ｒ値）が１．４未満であることと同義である」こと（審判請求書第３頁１７〜１９行）、
　（２）当初明細書には、「回折強度比１．４以上の球状活性炭を除く（１．４未満に限定する）」という事項はおろか、結晶性やＸ線回折強度比に関する事項すら一言半句も記載されていないこと（同書第４頁１０〜１２行）、
　（３）外形的にはいわゆる「除くクレーム」の形式をとっているが、Ｘ線回折強度比が１．４未満であるという、請求項１の発明の構成を特定する限定事項に他ならない（見方を変えていえば、本件補正事項は、補正前の請求項１に対する、外的付加ないし下位概念化に係る補正に他ならない）もので、東京地方裁判所に係属する平成１９年（ワ）第３４９４号特許権侵害差止等請求事件の訴状（甲第３号証）において、被告製品１，２のＲ値はいずれも１．０１であったから、本件発明の構成要件を充足すると主張しているように、本件請求項１はＸ線回折強度比が１．４未満であることを必須構成要件としていることを端的に示していること（同書第４頁１８〜第５頁９行）、
　（４）本件補正は、特許・実用新案審査基準の第III部第III節「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正関する事例集」の例えば「新規事項の判断に関する事例３」の事例と全く同様であり、当初明細書等のいずれの箇所にも、「Ｒ値が１．４未満である」との記載はないこと（同書第５頁１４〜２９行）、
　（５）特許・実用新案審査基準においても、「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握出来ないことがあるので、留意が必要であるとされているところ、本件補正事項は「Ｒ値１．４」を閾値としてそれ未満の発明（それ以上を除く発明）を特許請求の範囲に取り込むものであり、「発明の大きな部分を占める」場合に該当すると評し得ること（同書第６頁１〜７行）、
　（６）Ｘ線回折強度比（Ｒ値）が１．４未満である球状活性炭について何らの示唆もないこと（同書第６頁８〜１４行）、
　（７）利益衡量の観点からも、当初明細書に記載されていない事項を突如として「除く」本件補正を適法とすることが全く合理性を有しない解釈であることが検証できること、例えば、Ｘ線回折比について（ア）０．２未満、（イ）０．２〜０．４、（ウ）０．４以上という３例が存在する場合であって、いずれも当初明細書に記載されていない事項である場合、特許請求の範囲に「更にＸ線回折比が０．２未満であることを特徴とする」との限定要素（ア）を付加する補正が新規事項追加補正に該当することは異論を見まい、しかるに、「更にＸ線回折比が０．４以上であるもの（ウ）を除く」（本件補正）を適法な補正とするならば、（ア）という狭い権利範囲について特許請求する補正が不適法であるのに、（ア）、（イ）という広い権利範囲について特許要求する補正は適法であるという、完全に条理に反する不合理な結論に帰着し、かかる結論を妥当視できないことは明らかであること（同書第６頁１５行〜第７頁１行）、
　（８）知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号（平成２０年５月３０日言渡）の判決を提示して、「訂正が、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる」との判示を捉え、換言すれば、訂正が訂正前の明細書の記載から技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入するものである場合、該訂正が除くクレームの体裁を採っていたとしても、その訂正は新規事項の追加となり、本件補正では、補正前の明細書に全く記載も示唆もされていない「・・回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭」を除くという、当初明細書との関係で新たな技術事項を導入する補正であることが明白であること（平成２０年６月３０日付け上申書）。
　
　これらを理由とする請求人の主張については、次に示すように、本件特許の「除く記載」を追加する補正は、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、採用できない。
　（１）の点について
　本件特許発明の「除く記載」は、別の見方をするとＲ値が１．４未満であると特定したとも見られるが、除いたことに格別技術的意義があることが主張されているわけではなく、単に同一を解消するために権利範囲から除外しているにすぎないのであるから、本件特許発明の「除く記載」によっては、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものといえる。
　なぜなら、本件特許発明の「除く記載」を追加する前の発明は、Ｒ値に関係なく炭素源の材質を限定することによって成り立っているものであって、本件特許発明は、権利範囲の重複を回避するために特定のＲ値のものをその発明から除いたにすぎないものであるから、本件特許発明の吸着剤の物性や有効に機能することについては、本件特許発明とは異なる技術思想である同日出願の発明のＲ値の技術的意義に拘束されるべきではなく、Ｒ値が１．４以上を用い除いた部分を含めて（即ち、Ｒ値が１．４未満の場合とＲ値が１．４以上の場合を併せた出願当初の場合）理解でき、除いた残りの部分についても同様な物性や有効性が推認できるものといえ、また、前述の拒絶査定不服審判係属中の拒絶理由に対する応答時に提出された実験成績証明書Ａ，Ｂ（平成１８年５月１５日付け）によって製造ならび有効性が釈明されている。
　ちなみに、同日出願との重なりを排除するために、形式的にＲ値が１．４以上を除くと規定し、そのために実施例がすべて除外されることになったのであるが、本件特許の請求項１〜７に係る発明は、本来Ｒ値とは無関係なものであるから、除かれた実施例近傍は当然として、それ以外（Ｒ値が１．４未満）の実施例が示されていない部分についても一応それなりの作用効果を奏するものと解するのが相当である。
　そして、本件特許明細書では、フェノール樹脂やイオン交換樹脂などの熱硬化性樹脂を炭素源として製造される経口投与吸着剤は、（Ｒ値を特定することなく）「特異な細孔構造を有しているので、経口服用した場合に、消化酵素等の体内の有益成分の吸着性が少ないにもかかわらず、有毒な毒性物質（Ｔｏｘｉｎ）の消化器系内における吸着性能が優れるという選択吸着特性を有し、従来の経口投与吸着剤と比較すると、前記の選択吸着特性が著しく向上する。」（本件特許明細書段落【００１２】参照；熱硬化性樹脂としてフェノール樹脂やイオン交換樹脂が例示される点は段落【００２０】〜【００２１】参照）と説明されていて、更に、拒絶査定不服審判係属中の拒絶理由に対する応答時に提出された前記実験成績証明書Ａ，Ｂによって、イオン交換樹脂を炭素源としＲ値が１．４未満の場合、及びフェノール樹脂を炭素源としＲ値が１．４未満の場合でも選択吸着率が優れていることが釈明されている。
　なお、権利範囲として除外した「除くクレーム」によって実施例が対象外となったとしても、それ以外の部分についても発明はされていたと解するのが相当であって、もともと発明されていた残りの部分が第三者に不測の不利益を与えるおそれがあるものではない。
　
　（２），（６）の点について
　「Ｘ線回折強度比」や「回折強度比（Ｒ値）が１．４以上の球状活性炭を除く（１．４未満に限定する）」こと、「Ｘ線回折強度比（Ｒ値）が１．４未満である球状活性炭」が当初明細書に記載も示唆もされていないのはそのとおりであるが、引用例（同一日出願）との同一性を解消するため本願発明から重なりのみを除くため、そもそも当初明細書に記載がない技術事項を用いて止むを得ず「除く記載」を追加して「除くクレーム」とするのであるから、当初明細書の発明の詳細な説明において、その除く対象であるＲ値に関して技術説明が必ずしも必要なわけではない。（そのため、Ｒ値については、必要に応じ、「除く記載」を追加することの原因となった同日出願の明細書の記載を勘案するのが適切といえる。）
　そして、上記検討した如く本件当初明細書には、「除く記載」を追加する前の各請求項に係る発明が、Ｒ値とは無関係に炭素源を特定することによって発明されていたものと解されるから、単にＲ値１．４以上を除く（１．４未満に限定する）ことによっては、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものといえる。
　
　（３）の点について
　平成１９年（ワ）第３４９４号特許権侵害差止等請求事件の訴状（甲第３号証）において、本件補正事項の内容（本件特許発明の「除く記載」）を「構成要件Ｅ」と分節したうえで、被告製品が構成要件Ｅを充足すると主張しているのは、被告製品のＲ値が１．０１であることは本件特許の「権利放棄部分」には属せず、「残余部分（権利請求部分）」に属していることを示しているだけのことであり、Ｘ線回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除くことが格別の技術的意義があるためではないから、技術的にみて外的付加ないしは下位概念化したとはいえない。
　
　（４）の点について
　本件の「除く記載」は、引用例（同一日出願）との同一性を解消するため本願発明から重なりのみを除くためになされたものであり、そもそも外的付加ないし下位概念化を目的とするものではないから、その外的付加ないし下位概念化の事例である「新規事項の判断に関する事例３」を参考にするのではなく、除くクレームの事例である例えば「新規事項の判断に関する事例１９」（乙第４号証）を参考にするのが相当である。
　少なくとも、事例１９は、先行技術文献に記載され且つ出願当初明細書に記載されていない事項（ニコチン酸）を除く補正が、「当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである」として取り扱われていることからみて、事例１９を参考にして本件の「除く記載」が新規事項であるとは解することができない。
　なお、「Ｒ値が１．４未満である」との記載が当初明細書等のいずれの箇所にも記載が無い点は、前記「（２），（６）の点について」で検討済みである。
　
　（５）の点について
　審査基準には、「（注２）「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、留意が必要である。」との説明があるが、大きな部分を占めることが問題とされているわけではなく、単に明確性の観点からの留意事項にすぎないものであり、本件特許発明の場合に「除く記載」によって明確性に問題が生じたとは認められない（明確性の点に無効理由があるとの主張もされていない）。
　そのため、この（５）の主張によっても、本件特許の「除く記載」は、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入したものとはいえない。
　
　（７）の点について
　請求人の主張は、例えばＸ線回折強度比の数値限定に格別の技術的意義を求める場合には妥当である可能性はあるけれども、本件の場合のように、Ｘ線回折比の数値限定に無関係に発明として成立していると解せられる場合、例えば、Ｘ線回折強度比が（ア）（イ）（ウ）のいずれの場合であるかにかかわらず、特許発明としての要件を具備している場合であって、単に同一性を回避するために（ア）（イ）（ウ）のいずれかを権利範囲から除外したにすぎないものであれば、条理に反せず、不合理な結論に帰着するものではない。
　畢竟、（７）の点を論拠とする請求人の主張は、勘案すべき前提条件（本件で言えば、審査・審判での経緯の中で単に同一性を解消するために「除く記載」が追加されたこと）を無視した道理を欠くもので、採用できない。
　
　（８）の点について
　上記で検討したように、本件特許の「除く記載」は、明細書に記載された補正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせいているものとはいえないから、本件特許の「除く記載」を追加する補正は、明細書等に開示された技術的事項に新たな技術事項を付加したものでないことは明らかであり、当業者によって、本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものと解するのが相当である。
　
　ところで、請求項４，５そして請求項６，７の一部は、請求項１を引用しない乃至は請求項１を引用しない部分があるから、請求人が主張するような請求項１を引用するものではないけれども、請求項１において新規事項であると主張する発明特定事項（本件特許発明の「除く記載」）と同じ発明特定事項を有している。この発明特定事項が新規事項にあたらないことは上記検討したとおりであるから、請求項２〜７についても同じ判断ができる。
　
　よって、「平成１８年５月１５日補正は願書に最初に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内でされたものではない」との請求人の主張は理由がないものであり採用できないから、本件特許は、特許法第１７条の２第３項の規定に違反したものではない。
　
６．むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張する理由及び証拠方法によっては本件特許の請求項１〜７に係る発明についての特許を無効とすることができない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。