【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３６４６９９３号発明「赤身魚類の処理方法」の特許無効審判事件について、「特許請求の範囲についてする訂正のうち、請求項３及び４を削除する訂正を認める。特許第３６４６９９３号の請求項１、２及び５に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」とした平成２０年１１月１０日付けの審決に対し、知的財産高等裁判所において、「特許庁が無効２００７−８００１３４号事件について平成２０年１１月１０日にした審決を取り消す。訴訟費用は、原告の負担とする。」との決定（平成２０年（行ケ）第１０４８０号）があったので、更に審理の上、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３６４６９９３号の請求項１ないし３に記載された発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１　特許第３６４６９９３号の手続の経緯 
　特許第３６４６９９３号（以下、「本件特許」という。）の手続の経緯の概要は、次のとおりである。 
　平成１６年３月５日に出願
　　出願番号　：特願２００４−６１５０１号 
　　特許法第４１条第１項の規定による優先権の主張を伴う。 
　　優先権主張の基礎とされた出願：特願２００３−２７９５４９号
　　（出願日　：平成１５年７月２５日）
　平成１７年２月１８日に設定登録 
　　特許番号　：特許第３６４６９９３号 
　　　　　　　　（設定登録時の明細書を「本件特許明細書」という。）
　　発明の名称：赤身魚類の処理方法 
　　特許権者　：有限会社春海水産 
　　請求項数　：５（設定登録時） 
 　 
２　本件無効審判の手続の経緯 
　本件無効審判は、山菱水産株式会社及び株式会社ペスカリッチ(以下、「請求人ら」という。）が請求したものであって、その手続の経緯の概要は、次のとおりである。 
　平成１９年　７月１７日　　　無効審判請求 
　平成１９年１０月　２日　　　答弁書及び訂正請求書を提出（被請求人）
　平成１９年１０月２９日　　　手続補正書を提出（被請求人）
　平成１９年１０月２５日　　　同意書（この訂正の請求に対する通常実施
　　　　　　　　　　　　　　　権者の承諾）添付
　平成１９年１２月　６日　　　弁駁書を提出（請求人ら）
　平成２０年　２月　５日　　　口頭審理 
　平成２０年　３月１７日付け　無効理由通知（被請求人に対し） 
　平成２０年　３月１７日付け　職権審理結果通知（請求人らに対し）
　平成２０年　４月１７日　　　意見書及び訂正請求書を提出（被請求人）
　　　　　　　　　　　　　　　同月１０日付け承諾書（この訂正の請求に
　　　　　　　　　　　　　　　対する通常実施権者の承諾）添付 
　平成２０年　６月　３日付け　訂正拒絶理由（被請求人に対し）
　平成２０年　６月　３日付け　職権審理結果通知（請求人らに対し）
　平成２０年　７月　４日　　　意見書及び手続補正書を提出（被請求人）
　　　　　　　　　　　　　　　同月２日付け承諾書（この手続補正に対す
　　　　　　　　　　　　　　　る通常実施権者の承諾）添付 
　平成２０年１１月１０日付け審決（以下「１次審決」という。）
　　１次審決の主文：「特許請求の範囲についてする訂正のうち、請求項３
　　　　　　　　　　及び４を削除する訂正を認める。 
　　　　　　　　　　　特許第３６４６９９３号の請求項１、２及び５に
　　　　　　　　　　係る発明についての特許を無効とする。
　　　　　　　　　　　審判費用は、被請求人の負担とする。
　平成２０年１２月２８日　　　１次審決取消し訴訟提起
　　　　　　　　　　　　　　　（平成２０年（行ケ）第１０４８０号）
　平成２１年　２月２７日　　　訂正審判請求
　　　　　　　　　　　　　　　（訂正２００９−３９００２２号）
　平成２１年　４月２１日　　　１次審決取消し決定
　　決定の主文　　：「特許庁が無効２００７−８００１３４号事件につい
　　　　　　　　　　て平成２０年１１月１０日にした審決を取り消す。
　　　　　　　　　　　訴訟費用は、原告の負担とする。」
　平成２１年　５月１１日付け　訂正請求のための期間指定通知
　平成２１年　５月１８日　　　上申書（被請求人）
　平成２１年　６月　８日　　　弁駁書提出（請求人ら）
　平成２１年　７月１３日付け　答弁書提出（被請求人）
　平成２１年　７月２３日付け　書面審理通知
 　 
第２　訂正請求について 
１　本件訂正請求及び訂正の内容 
（１）本件訂正請求
　平成２１年５月１１日付けの訂正請求のための期間指定通知に対して、被請求人は訂正請求をしなかった。したがって、被請求人が行った平成２１年２月２７日付けの訂正審判請求（訂正２００９−３９００２２号）は、特許法第１３４条の３第５項の規定により、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書又は図面を援用した同条第２項の訂正の請求（以下、「本件訂正請求」という。）とみなされた。
　なお、平成１９年１０月２日付け及び平成２０年４月１７日付けでした訂正の請求は、特許法第１３４条の２第４項の規定により取り下げられたものとみなされた。
　
（２）訂正の内容 
　本件訂正請求の趣旨は、平成２１年２月２７日付けの訂正審判請求書に添付した訂正した特許請求の範囲及び明細書のとおりとする、というものであると認められ、その訂正は、下記「ア　特許請求の範囲についての訂正」、「イ　明細書についての訂正」からなるものである（なお、下線は、当審において付与した。訂正前記載における下線は訂正により削除される箇所を、訂正後記載における下線は訂正により加入される箇所を示す。）。 
 　 
ア　特許請求の範囲についての訂正 
　特許請求の範囲についての訂正は、訂正前の特許請求の範囲である、
　「【請求項１】
　
切断により
　前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気に
して滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止
　前記真空処理工程の終了直後にパック内に炭酸ガスと酸素ガスとの混合ガスを充填して魚肉に接触させるガスの充填工程と、
　前記ガスと魚肉とが封入されたパックを前記ガスの充填工程の直後に密封するパック密封工程と、
　前記パック密封工程後の魚肉入りパックを
凍結させないで自己消化作用を発生させない程度の低温状態に維持させて、自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させて前記ガスを魚肉に浸透させる
　パック内に収納されている魚肉を急速冷凍して冷凍魚肉とする冷凍工程と、
　からなることを特徴とする赤身魚類の処理方法。
【請求項２】
　捕獲した魚類をラウンドのままで急速冷凍する第１の冷凍工程と、
　前記第１の冷凍工程によって冷凍されている魚類を機械的手段により切断する切断工程と、
　前記切断工程によって切断された魚肉を、刃物で切断可能なように半解凍状態にする解凍工程と、
　前記解凍工程により解凍された魚肉を刃物で切断して消費者にそのまま提供できる形態にした魚肉をパックに収納するパック収納工程と、
　前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気に
して滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止
　前記真空処理工程の終了直後にパック内に炭酸ガスと酸素ガスとの混合ガスを充填して魚肉に接触させるガスの充填工程と、
　炭酸ガスと酸素ガスとが封入された前記パックを前記ガスの充填工程の直後に密封するパック密封工程と、
　前記パック密封工程後の魚肉入りパックを
凍結させないで自己消化作用を発生させない程度の低温状態に維持させて、自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させて前記ガスを魚肉に浸透させることにより活性化させる
　パック内に収納されている魚肉を急速冷凍して冷凍魚肉とする第２の冷凍工程と、
　からなることを特徴とする赤身魚類の処理方法。　
【請求項３】
　ガスの充填工程における混合ガスは、炭酸ガスが２０〜５０容積％、酸素ガスが５０〜８０容積％の混合割合である請求項１または２に記載の赤身魚類の処理方法。
【請求項４】
　低温処理工程は、１〜１５℃の温度範囲で３０分〜３時間である請求項１または２に記載の赤身魚類の処理方法。
【請求項
５
　パック収納工程では、パック内にトレー及び／又はシートを入れる請求項１または２に記載の赤身魚類の処理方法。」 
を、 以下のとおりに訂正するものである。
　「【請求項１】 
　
刺身、切り身、柵状のように
　前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気にする真空処理工程と、
　前記真空処理工程の終了直後にパック内に
２０〜５０容積％の
５０〜８０容積％の
　前記ガスと魚肉とが封入されたパックを前記ガスの充填工程の直後に密封するパック密封工程と、 
　前記パック密封工程後の魚肉入りパックを
５℃〜１０℃で３０分〜３時間維持する
　パック内に収納されている魚肉を急速冷凍して冷凍魚肉とする冷凍工程と、 
　からなることを特徴とする赤身魚類の処理方法。
【請求項２】
　捕獲した魚類をラウンドのままで急速冷凍する第１の冷凍工程と、
　前記第１の冷凍工程によって冷凍されている魚類を機械的手段により切断する切断工程と、
　前記切断工程によって切断された魚肉を、刃物で切断可能なように半解凍状態にする解凍工程と、
　前記解凍工程により解凍された魚肉を刃物で切断して
、刺身、切り身、柵状のように
　前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気にする真空処理工程と、
　前記真空処理工程の終了直後にパック内に
２０〜５０容積％の
５０〜８０容積％の
　炭酸ガスと酸素ガスとが封入された前記パックを前記ガスの充填工程の直後に密封するパック密封工程と、
　前記パック密封工程後の魚肉入りパックを
５℃〜１０℃で３０分〜３時間維持する
　パック内に収納されている魚肉を急速冷凍して冷凍魚肉とする第２の冷凍工程と、
　からなることを特徴とする赤身魚類の処理方法。
【請求項
３
　パック収納工程では、パック内にトレー及び／又はシートを入れる請求項１または２に記載の赤身魚類の処理方法。」 
　 
イ　明細書についての訂正 
　明細書についての訂正は、以下の（ア）〜（ス）のとおりのものである。
（ア）本件特許明細書の段落【０００６】の
　「本発明の請求項１に記載の発明は、
切断により
して滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止
凍結させないで自己消化作用を発生させない程度の低温状態に維持させて、自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させて前記ガスを魚肉に浸透させることにより活性化させる
を、以下のとおりに訂正する。
　「本発明の請求項１に記載の発明は、
刺身、切り身、柵状のように
２０〜５０容積％の
５０〜８０容積％の
５℃〜１０℃で３０分〜３時間維持する
　
（イ）本件特許明細書の段落【０００７】の
　「また本発明の請求項２に記載の発明は、捕獲した魚類をラウンドのままで急速冷凍する第１の冷凍工程と、前記第１の冷凍工程によって冷凍されている魚類を機械的手段により切断する切断工程と、前記切断工程によって切断された魚肉を、刃物で切断可能なように半解凍状態にする解凍工程と、前記解凍工程により解凍された魚肉を刃物で切断して消費者にそのまま提供できる形態にした魚肉をパックに収納するパック収納工程と、前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気にして滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止する真空処理工程と、
　前記真空処理工程の終了直後にパック内に炭酸ガスと酸素ガスとの混合ガスを充填して魚肉に接触させるガスの充填工程と、炭酸ガスと酸素ガスとが封入された前記パックを前記ガスの充填工程の直後に密封するパック密封工程と、前記パック密封工程後の魚肉入りパックを
凍結させないで自己消化作用を発生させない程度の低温状態に維持させて、自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させて前記ガスを魚肉に浸透させることにより活性化させる
を、以下のとおりに訂正する。
　「また本発明の請求項２に記載の発明は、捕獲した魚類をラウンドのままで急速冷凍する第１の冷凍工程と、前記第１の冷凍工程によって冷凍されている魚類を機械的手段により切断する切断工程と、前記切断工程によって切断された魚肉を、刃物で切断可能なように半解凍状態にする解凍工程と、
　前記解凍工程により解凍された魚肉を刃物で切断して、
刺身、切り身、柵状のように
２０〜５０容積％の
５０〜８０容積％の
５℃〜１０℃で３０分〜３時間維持する
　
（ウ）本件特許明細書の段落【０００８】の
　「また本発明によれば、前記ガスの充填工程における混合ガスは、炭酸ガスが２０〜５０容積％、酸素ガスが５０〜８０容積％の混合割合で、前記低温処理工程は、
１
５
を、以下のとおりに訂正する。
　「また本発明によれば、前記ガスの充填工程における混合ガスは、炭酸ガスが２０〜５０容積％、酸素ガスが５０〜８０容積％の混合割合で、前記低温処理工程は、
５
０
　
（エ）本件特許明細書の段落【０００９】の
　「本発明の赤身魚類の処理方法は、魚肉を真空
雰囲気に
滅菌するとともに
活性化して変化したり
は
を、以下のとおりに訂正する。
　「本発明の赤身魚類の処理方法は、魚肉を真空
処理
　
（オ）本件特許明細書の段落【００１０】の
　「したがって本発明は、魚類の組織や細胞の変性、変化による劣化防止という課題を、魚肉を短時間だけ真空状態に
して滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止
とともに、
空気に接触させないで
を、以下のとおりに訂正する。
　「したがって本発明は、魚類の組織や細胞の変性、変化による劣化防止という課題を、魚肉を短時間だけ真空状態にする真空処理工程の終了直後にパック内に
２０〜５０容積％の
５０〜８０容積％の
（たとえば、５〜１０℃の温度範囲で３０分〜３時間程処理し）
　
（カ）本件特許明細書の段落【００１４】の
　「切断した魚肉を収納したパックは一端が開放しているので、真空処理工程を経ることによりパックの内部を真空な雰囲気にし、魚肉が空気に接触しないので
滅菌とともに
を、以下のとおりに訂正する。
　「切断した魚肉を収納したパックは一端が開放しているので、真空処理工程を経ることによりパックの内部を真空な雰囲気にし、魚肉が空気に接触しないので酸化防止の作用を有し、肉質や色素の変性や変化を防止することができる。この真空処理工程は、きわめて短時間であって、数秒乃至数十秒で十分であり、長時間真空状態に接触させると、組織や細胞が変性して食感が低下したり黒ずんだ色に変色する。」
　
（キ）本件特許明細書の段落【００１５】の
　「また魚肉は、短時間でも真空状態に接触して空気から遮断すると、
細胞や組織が滅菌されて
滅菌や
を、以下のとおりに訂正する。
　「また魚肉は、短時間でも真空状態に接触して空気から遮断すると、肉質が生の状態に維持されるし、しかも空気中の酸素が接触しないので酸化防止作用を生じることになるが、長時間真空状態にさらされると肉質が劣化するので、酸化防止作用が生じる程度の時間で十分である。」
　
（ク）本件特許明細書の段落【００２０】の
　「前記低温処理工程は、魚肉が凍結しない程度の温度で一定時間維持させるもので、例えば冷蔵庫のチルト室を利用することができる。
  前記低温処理工程は、
１〜１５℃、望ましくは
、望ましくは１〜２時間
１℃以下にすると凍結することがあり、
十分に
を、以下のとおりに訂正する。
　「前記低温処理工程は、魚肉が凍結しない程度の温度で一定時間維持させるもので、例えば冷蔵庫のチルト室を利用することができる。
　前記低温処理工程は、５〜１０℃で３０分〜３時間維持させる。低温処理工程において、１５゜C以上では魚肉に自己消化作用が発生して軟化する可能性がある。また、３０分以下では魚肉が熟成しないし、３時間以上も低温維持すると魚肉が加温されて自己消化作用が発生することがある。」
　
（ケ）本件特許明細書の段落【００２１】の
　「前記低温処理工程によって魚肉は熟成され、パック内に充填している炭酸ガス、酸素ガスの成分が魚肉内の組織や細胞内に十分に浸透し、
これらを活性化させるとともに、
　したがって、長期間そのままの状態にしておいても、鮮度や色合いが変わることがなく、また冷凍した魚肉を解凍しても組織や細胞が分解したり変化、変性することがなく、色素が変化しないので黒ずんだような変色をすることがなく、生の魚とほとんど同様の外観と食感を供することができる。
じ
を、以下のとおりに訂正する。
　「前記低温処理工程によって魚肉は熟成され、パック内に充填している炭酸ガス、酸素ガスの成分が魚肉内の組織や細胞内に十分に浸透し、組織や細胞、色素などが変性したり変化することがない。
　したがって、長期間そのままの状態にしておいても、鮮度や色合いが変わることがなく、また冷凍した魚肉を解凍しても組織や細胞が分解したり変化、変性することがなく、色素が変化しないので黒ずんだような変色をすることがなく、生の魚とほとんど同様の外観と食感を供することができる。
し
　
（コ）本件特許明細書の段落【００２６】の
　「本発明の第３実施例は、遠洋漁業で捕獲されたまぐろ、かつお等の赤身魚類を、ラウンドのまま船内において−４０〜−６０℃程度で急速冷凍して保存する第１の冷凍工程と、漁船が帰港して陸揚げされた急速冷凍の魚類を機械的手段により強制的にブロック状に、若しくは柵状に切断する切断工程と、切断された魚肉を塩水（海水若しくは同等で５％程度の塩分を含む水）に浸漬して−４〜＋４℃程度に半解凍する解凍工程と、解凍された魚肉を前記第１実施例と同様に機械的に、若しくは刃物で人手により切断して消費者
が
滅菌じたり
が
ことにより活性化させる
を、以下のとおりに訂正する。
　「本発明の第３実施例は、遠洋漁業で捕獲されたまぐろ、かつお等の赤身魚類を、ラウンドのまま船内において−４０〜−６０℃程度で急速冷凍して保存する第１の冷凍工程と、漁船が帰港して陸揚げされた急速冷凍の魚類を機械的手段により強制的にブロック状に、若しくは柵状に切断する切断工程と、切断された魚肉を塩水（海水若しくは同等で５％程度の塩分を含む水）に浸漬して−４〜＋４℃程度に半解凍する解凍工程と、解凍された魚肉を前記第１実施例と同様に機械的に、若しくは刃物で人手により切断して消費者
に
ガ
　
（サ）本件特許明細書の段落【００３１】の
　「そして、前記魚肉入りパックは、真空包装装置に供給して真空処理工程を行うことにより、パックの内部を真空な雰囲気にし、魚肉が空気に接触するのを防いで
滅菌とともに
。特に魚肉は、空気に接触しなければ細胞や組織が滅菌されるとともに、酸化防止の作用を有する
を、以下のとおりに訂正する。
　「そして、前記魚肉入りパックは、真空包装装置に供給して真空処理工程を行うことにより、パックの内部を真空な雰囲気にし、魚肉が空気に接触するのを防いで酸化防止をする。」
　
（シ）本件特許明細書の段落【００３２】の
　「上記のようにして真空処理工程によって
滅菌、
を、以下のとおりに訂正する。
　「上記のようにして真空処理工程によって酸化防止された魚肉入りのパックは、その工程の直後において、空気に接触させないままで、パック内に炭酸ガスと酸素ガスとの混合ガスを充填するガスの充填工程を行う。」
　
（ス）本件特許明細書の段落【００３３】の
　「上記したガスの充填工程が終了した後は、パックを密封して混合ガスが放出しないようにするパック密封工程を行い、その後に、パックを低温状態にして魚肉を熟成させ、前記パック内の混合ガスを魚肉に浸透させることにより
活性化させる
を、以下のとおりに訂正する。
　「上記したガスの充填工程が終了した後は、パックを密封して混合ガスが放出しないようにするパック密封工程を行い、その後に、パックを低温状態にして魚肉を熟成させ、前記パック内の混合ガスを魚肉に浸透させることにより低温処理工程を行い、必要であればパック内に収納されている魚肉を急速冷凍して冷凍魚肉とする第２の冷凍工程を行う。」
　
２　訂正の適否
（１）特許請求の範囲についての訂正の適否
ア　請求項１についての訂正の適否
　請求項１には、「パック収納工程」、「真空処理工程」、「ガスの充填工程」、「パック密封工程」、「低温処理工程」、「冷凍工程」の６工程からなる「赤身魚類の処理方法」が記載されているところ、請求項１についての訂正は、それらの工程のうちの、「パック収納工程」、「真空処理工程」、「ガスの充填工程」及び「低温処理工程」についてするものである。
　以下、それぞれの工程についての訂正ごとに、その適否を検討する。 
　
（ア）「パック収納工程」についての訂正 
　「パック収納工程」についての訂正は、訂正前に「切断により消費者にそのまま提供できる形態の魚肉」とあったものを、「切断により」を「刺身、切り身、柵状のように」として、「刺身、切り身、柵状のように消費者にそのまま提供できる形態の魚肉」とするものである。
　訂正前の「切断により消費者にそのまま提供できる形態の魚肉」との記載は、「その魚肉を切断すれば消費者にそのまま提供できる形態となる魚肉」とも、刺身、切り身、柵状の魚肉のように、「何らかの形態の魚肉を切断した後の、消費者にそのまま提供できる形態にした魚肉」とも解することができたものであり、また、「消費者にそのまま提供できる形態」の意味も明りょうではないものであった。これを「刺身、切り身、柵状のように消費者にそのまま提供できる形態の魚肉」と訂正することにより、上記のように「何らかの形態の魚肉を切断した後の、消費者にそのまま提供できる形態にした魚肉」である「刺身、切り身、柵状のように消費者にそのまま提供できる形態の魚肉」として明りようでない記載であった訂正前の魚肉の形態を明りょうにするものといえる。そうすると、「パック収納工程」についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に掲げる「明りようでない記載の釈明」を目的とするものということができるから、特許法第１３４条の２第１項ただし書きの規定に適合するものである。 
　そして、願書に添付した明細書（本件特許明細書）、特許請求の範囲又は図面には、「パック収納工程」において、「刺身、切り身、柵状のように消費者にそのまま提供できる形態の魚肉」をパックに収納することについて、段落【００２６】に、「解凍された魚肉を前記第１実施例と同様に機械的に、若しくは刃物で人手により切断して消費者がそのまま提供できる形態である柵状、切り身に、刺身にし、…パックに収納するパック収納工程」と記載されているのであるから、「パック収納工程」についての訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるといえる。さらに、明りょうでない記載を明りょうな記載としたものであって実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。よって、「パック収納工程」についての訂正は、特許法第１３４条の２第５号において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　したがって、「パック収納工程」についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。 
　 
（イ）「真空処理工程」についての訂正 
　「真空処理工程」についての訂正は、訂正前の「前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気に
して滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止
　「パックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気にして滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止する」との記載は、例えば「滅菌」の用語が通常の意味と異なるものか否か不明等の不明りょうな記載を含むもので、明りょうではない記載であるところ、真空処理工程について本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すると、「魚肉を真空雰囲気にすることにより滅菌するとともに空気接触による酸化の防止をし」（段落【０００９】）、「真空状態にして滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止する…空気中の雑菌が付着していないので組織の変性や色素の変化などを防止することができる」（段落【００１０】）、「真空処理工程を経ることによりパックの内部を真空な雰囲気にし、魚肉が空気に接触しないので滅菌とともに酸化防止の作用を有し、肉質や色素の変性や変化を防止することができる」（段落【００１４】）などの記載が認められ、これらの記載によれば、真空処理工程は、「滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止する」という作用効果ないし技術的意義を有するものであることが示されていると認められる。すなわち、パック内を真空雰囲気にすると、パック中における空気（窒素、酸素のほか雑菌等も含む）を排除され、その空気の排除に伴いパック中の空気において存在していた酸素、雑菌等も排除されるのであるから、結局「滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止する」という作用効果ないし技術的意義を有するというものと認められる。そうすると、訂正前の「滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止する」との記載は、「真空雰囲気にすること」という工程の作用効果ないし技術的意義を明示したもの、「真空雰囲気にすること」を言い換えたもの、であると認められる。そうすると、この記載の有無によって、発明の内容が異なるものとなるわけではない。むしろ、この「滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止」との記載があることにより、上記のとおり、例えば「滅菌」の用語が通常の意味と異なるのか否か等の不明りょうな記載を含むこととなり、「内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気にして滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止する」の記載が不明りょうであったところ、この不明りょうな記載を削除する訂正は、結果として、「真空処理工程」を明りようとするものであるということができる。そうすると、「真空処理工程」についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に掲げる「明りようでない記載の釈明」を目的とするものということができる。
　また、「滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止する」との記載を削除することによっても、「真空処理工程」の内容は変わらないのであるから、この訂正は、特許請求の範囲を変更するもの又は拡張するものでもなく、また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものといえる。そうすると、「真空処理工程」についての訂正は、特許法第１３４条の２第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　したがって、「真空処理工程」についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
 
（ウ）「ガスの充填工程」についての訂正 
　「ガスの充填工程」についての訂正は、訂正前の「パック内に炭酸ガスと酸素ガスとの混合ガスを充填」を、「パック内に２０〜５０容積％の炭酸ガスと５０〜８０容積％の酸素ガスとの混合ガスを充填」とするものである。
　この訂正は、訂正前の「炭酸ガスと酸素ガスとの混合ガス」について、「２０〜５０容積％の炭酸ガスと５０〜８０容積％の酸素ガスとの混合ガス」とその組成を特定するものであるから、特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」又は同ただし書第３号に掲げる「明りようでない記載の釈明」のいずれかを目的とするものということができる。 
　さらに、「ガスの充填工程」において充填される混合ガスの組成が、「２０〜５０容量％の炭酸ガスと５０〜８０％の酸素ガスとの混合ガス」であることは、訂正前の特許請求の範囲の請求項３や本件特許明細書の段落【０００８】に記載されている事項であるから、「ガスの充填工程」について混合ガスの組成を特定する訂正は、特許法第１３４条の２第５項において準用する同法第１２６条第３項の規定に適合する。 
　加えて、混合ガスの組成を特定することは、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないから、特許法第１３４条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に適合する。 
　したがって、「ガスの充填工程」についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号又は第３号及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。 
 　 
（エ）「低温処理工程」についての訂正
　「低温処理工程」についての訂正は、訂正前の「魚肉入りパックを凍結させないで自己消化作用を発生させない程度の低温状態に維持させて、自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させて前記ガスを魚肉に浸透させることにより活性化させる」を「魚肉入りパックを５℃〜１０℃で３０分〜３時間維持する」とするものである。
　「凍結させないで自己消化作用を発生させない程度の低温状態に維持させて、自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させて前記ガスを魚肉に浸透させることにより活性化させる」という記載は、例えば「自己消化作用」、「熟成」の各用語の意味や両者の関係が明りょうではない等不明りょうな記載を含むもので、明りょうではない記載であるところ、低温処理工程について、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すると、「前記低温処理工程は、１〜１５℃の温度範囲で３０分〜３時間程処理し、…」（段落【０００８】）、「魚肉を炭酸ガスと酸素ガスとの混合ガスに接触させ、しかも一定時間だけ低温状態に維持して熟成することにより、魚肉の組織や細胞が活性化して変化したり変性しない」（段落【０００９】）、「前記低温処理工程は、魚肉が凍結しない程度の温度で一定時間維持させるもの…。前記低温処理工程は、１〜１５℃、望ましくは５〜１０℃で３０分〜３時間、望ましくは１〜２時間維持させる。低温処理工程において、１℃以下にすると凍結することがあり、１５゜C以上では魚肉に自己消化作用が発生して軟化する可能性がある。また、３０分以下では魚肉が十分に熟成しないし、３時間以上も低温維持すると魚肉が加温されて自己消化作用が発生することがある。」（段落【００２０】）、「前記低温処理工程によって魚肉は熟成され、パック内に充填している炭酸ガス、酸素ガスの成分が魚肉内の組織や細胞内に十分に浸透し、これらを活性化させるとともに、組織や細胞、色素などが変性したり変化することがない。」（段落【００２１】）、「前記パック密封工程後の魚肉入りパックを低温状態にし、熟成させて前記ガスを魚肉に浸透させることにより活性化させる低温処理工程」（段落【００２６】）、「密封工程を行い、その後に、パックを低温状態にして魚肉を熟成させ、前記パック内の混合ガスを魚肉に浸透させることにより活性化させる低温処理工程を行い」（段落【００３３】）などの記載が認められ、これらの記載によれば、低温処理工程は、「魚肉が凍結しない程度」かつ「自己消化作用が発生することがない」温度で「パック内の混合ガスを魚肉に浸透させる」程度維持するものであり、低温処理工程の作用効果ないし技術的意義は、「熟成することにより、魚肉の組織や細胞が活性化して変化したり変性しない」ものとするための工程であるといえる。そして、その「低温」処理とは具体的には「１〜１５℃、望ましくは５〜１０℃」で処理することであり、その温度を維持する時間は「３０分〜３時間、望ましくは１〜２時間」であると認められる。
　そうすると、訂正前の「凍結させないで自己消化作用を発生させない程度の低温状態に維持させて、自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させて前記ガスを魚肉に浸透させることにより活性化させる」との記載は、所定温度の「低温」で所定時間処理するという「低温処理工程」の作用効果ないし技術的意義を明示したもので、この記載の有無によって、発明の内容が異なるものとなるわけではない。むしろ、「魚肉入りパックを凍結させないで自己消化作用を発生させない程度の低温状態に維持させて、自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させて前記ガスを魚肉に浸透させることにより活性化させる」の記載が、例えば「自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させて」の記載の意味等不明りょうな記載を含むもので、不明りょうであったところ、これを、削除し、低温処理工程の具体的な温度条件の「５℃〜１０℃」とその維持時間「３０分〜３時間」とすることは、「低温処理工程」を明りょうにするものであるといえる。したがって、この「低温処理工程」についての訂正は、明りょうでない記載の釈明を目的としたものであるから、少なくとも特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に掲げる「明りようでない記載の釈明」を目的とするものということができる。 
　また、この訂正によって「低温処理工程」の内容が変更され又は拡張されるものではないから、この訂正は、実質上特許請求の範囲を変更し又は拡張するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第１３４条の２第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　そうすると、「低温処理工程」についての訂正は、少なくとも特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に掲げる「明りようでない記載の釈明」を目的とするものであり、さらに、同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　 
（オ）請求項１についての訂正のまとめ 
　請求項１についての訂正についての判断は上記（ア）ないし（エ）のとおりのものであるから、請求項１についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
 　 
イ　請求項２についての訂正
 　請求項２には、「第１の冷凍工程」、「切断工程」、「解凍工程」、「パック収納工程」、「真空処理工程」、「ガスの充填工程」、「パック密封工程」、「低温処理工程」、「第２の冷凍工程」の９工程からなる「赤身魚類の処理方法」が記載されているところ、請求項２についての訂正は、それらの工程のうち、「パック収納工程」、「真空処理工程」、「ガスの充填工程」、「低温処理工程」を訂正するものである。
　以下、それぞれの工程についての訂正ごとに、その適否を検討する。 
 　 
（ア）「パック収納工程」についての訂正 
　パック収納工程についての訂正は、訂正前に「前記解凍工程により解凍された魚肉を刃物で切断して消費者にそのまま提供できる形態にした魚肉」とあったものを、「前記解凍工程により解凍された魚肉を刃物で切断して、刺身、切り身、柵状のように消費者にそのまま提供できる形態にした魚肉」とするものである。 
　訂正前の「切断して消費者にそのまま提供できる形態」の意味が明りょうでないものであったところ、これを「刺身、切り身、柵状のように消費者にそのまま提供できる形態」とすることにより、明りょうにするものといえる。 
　そうすると、「パック収納工程」についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に掲げる「明りようでない記載の釈明」を目的とするものということができるから、特許法第１３４条の２第１項ただし書きの規定に適合するものである。 
　そして、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面には、「パック収納工程」において、「刺身、切り身、柵状のように消費者にそのまま提供できる形態にした魚肉」をパックに収納することについて、段落【００２６】に、「解凍された魚肉を前記第１実施例と同様に機械的に、若しくは刃物で人手により切断して消費者がそのまま提供できる形態である柵状、切り身に、刺身にし、…パックに収納するパック収納工程」と記載されているから、「パック収納工程」についての訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるといえ、さらに、明りょうでない記載を明りょうな記載としたものであって実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないから、特許法第１３４条の２第５号において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　したがって、「パック収納工程」についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。 
 　 
（イ）「真空処理工程」についての訂正 
　真空処理工程についての訂正は、請求項１の「真空処理工程」についての訂正と同じであるから、その判断も、上記ア（イ）における判断と同様となる。 
　したがって、「真空処理工程」についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。 
 　 
（ウ）「ガスの充填工程」についての訂正 
　「ガスの充填工程」についての訂正は、請求項１の「ガスの充填工程」についての訂正と同じであるから、その判断も、上記ア（ウ）における判断と同様となる。 
　したがって、「ガスの充填工程」についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号又は第３号及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。 
　 
（エ）「低温処理工程」についての訂正
 　「低温処理工程」についての訂正は、請求項１の「低温処理工程」についての訂正と同じであるから、その判断も、上記ア（エ）における判断と同様となる。 
　したがって、「低温処理工程」についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。 
 　 
（オ）請求項２についての訂正のまとめ 
　請求項２についての判断は上記（ア）ないし（エ）のとおりのものであるから、請求項２についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。 
 　 
ウ　請求項３及び請求項４についての訂正 
　請求項３及び請求項４についての訂正は、これらの請求項を削除するものである。
　この訂正は、特許請求の範囲の減縮に相当するものということができるから、特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号の規定に適合するものであり、さらに、特許法第１３４条の２第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。 
 　 
エ　訂正前の請求項５についての訂正 
　訂正前の請求項５についての訂正は、訂正前の請求項３及び同請求項４の削除に伴い、形式的には、その請求項番号の５を３に繰り上げるものであるが、訂正後の請求項３は、訂正後の請求項１又は訂正後の請求項２を引用するものであるから、内容的には請求項１又は２についての訂正もされているものである。 
　そして、引用する請求項１又は請求項２についての訂正は、上記ア及びイのとおり、いずれも、特許法第１３４条の２第１項ただし書及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　そうすると、訂正前の請求項５についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。 
 　 
オ　請求人らの主張 
（ア）請求人らは、平成２１年６月８日付けで提出した弁駁書において、請求項１、２についての訂正は、以下ａ〜ｃにおいて不適法である旨の主張をする。
　
ａ　パック収納工程についての訂正は、実質的に「切断により」を削除する訂正であるところ、構成要件を削除する訂正は、特許請求の範囲を実質的に変更ないし拡張するものである。
　訂正前の「切断により消費者にそのまま提供できる形態の魚肉」は、「切断すれば、消費者にそのまま提供できる形態となる魚肉」、「何らかの形態の魚肉を切断して、消費者にそのまま提供できる形態にした魚肉」と解釈される不明りょうであった記載を、訂正後においていずれであるかを確定するものではないから、この訂正は、明りょうでない記載の釈明を目的とするものとはいえない。
　
ｂ　真空処理工程について、「滅菌」が追加された出願経緯などからみれば、「滅菌」が誤記であるとはいえず、「滅菌」を削除する訂正は誤記の訂正、さらに、明りょうでない記載の釈明を目的とするものとはいえない。
　「滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止する」が誤記であるとしても、単に構成要件を削除する訂正は正しい記載への置き換えではないから、誤記の訂正とはいえず、構成要件を削除する訂正は特許請求の範囲を実質的に変更ないし拡張するものであり、さらに、この構成要件を有さない真空処理工程については出願当初明細書に記載されていないから、新規事項を追加するものである。
　
ｃ　低温処理工程について、「凍結させないで自己消化作用を発生させない程度の低温状態に維持させて、自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させて前記ガスを魚肉に浸透させることにより活性化させる」を「５℃〜１０℃で３０分〜３時間維持する」とする訂正は、「凍結させないで自己消化作用を発生させない」、「自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させて」という記載の釈明でも誤記の訂正でも特許請求の範囲の減縮でもなく、実質上特許請求の範囲を拡張するものである。
　また、「５℃〜１０℃で３０分〜３時間維持する」の根拠とされた本件特許明細書の段落【００２０】の記載は、温度及び時間のそれぞれ広い範囲及び望ましいとされる狭い範囲の記載は、広い範囲同士、狭い範囲同士とが対応していると解されるべき、例えば、望ましくは「５℃〜１０℃で１〜２時間維持」等と解されるべきであるから、訂正後の「５℃〜１０℃で３０分〜３時間維持する」を導く根拠にはならない。
　
（イ）本件訂正についての請求人らのこれらの主張は、本件審判請求の結論に影響を及ぼすものではない、すなわち、以下の「第６　当審の判断」において示すとおり、本件特許１ないし３は無効とすべきものであると判断されるが、この本件訂正後の特許請求の範囲の記載は特許法第３６条の規定を満たすものではないとする判断は本件訂正前の特許請求の範囲の記載についても同様にいえることであるから、この訂正により本件審判請求の結論に影響を及ぼすものではないが、以下、上記主張について、触れておくこととする。
　まず、訂正によって構成要件を削除することが、直ちに特許請求の範囲を拡張（ないし変更）することになるわけではない（例えば、並列の選択枝を削除する訂正等）。本件訂正は、訂正前の特許請求の範囲の記載が、ある構成と、それを説明する構成を含み、かつ、その構成の一部に明りょうでない部分を含むものであったところ、その明りょうでない部分を含む構成を削除（ないし同等ないし減縮構成に置換）するものであるが、上記ア、イに示したとおり、構成要件の削除（置換）は明りょうでない記載の釈明であるといえ、訂正前の特許請求の範囲を拡張ないし変更するものではないといえるものである。
　また、段落【００２０】における低温処理の条件は、保持温度と、その温度において保持すべき時間の範囲が記載されている。この適切な保持時間は温度に依存するものの、温度のみ依存するものではなく、例えば、「魚肉の形状、大きさ、酸素ガスおよび炭酸ガスの分圧」などによっても影響されるものである（例えば、特開平７−１２３９１２号公報（審決注：甲第２号証として提出されている文献である。）の段落【００１１】の記載等参照）から、段落【００２０】における低温処理の温度、時間の記載は、請求人らの主張するような、温度の範囲及び望ましい範囲の記載は時間の範囲及び望ましい範囲の記載とそれぞれ対応しているものと解すべきではなく、それぞれの範囲、及び望ましい範囲を個別に示しているものと解すべきである。
　よって、請求人らの上記主張により、請求項１、２の訂正についての上記判断が左右されるものではない。
　
カ　特許請求の範囲についての訂正の適否のまとめ 
　上記のとおり、特許請求の範囲についての訂正は、いずれも、特許法第１３４条の２第１項ただし書及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　 
（２）明細書についての訂正の適否 
ア　段落【０００６】、【０００７】についての訂正 
　段落【０００６】、【０００７】はそれぞれ請求項１、２を引き写した記載部分であり、段落【０００６】、【０００７】についての訂正は、それぞれ訂正前の請求項１、２の記載を訂正後の請求項１、２の記載とするものである。
　そうすると、これらの訂正についての判断は、請求項１、２の訂正についてしたものと同様となる。
　したがって、段落【０００６】、【０００７】についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
 　 
イ　段落【０００８】についての訂正
　段落【０００８】についての訂正は、低温処理工程の温度範囲を訂正後の請求項１、２の記載と整合させたものであるから、この訂正についての判断は、請求項１、２の低温処理工程についての訂正についてしたものと同様となる。
　したがって、段落【０００８】についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　
ウ　段落【０００９】についての訂正 
　段落【０００９】についての訂正は、真空処理工程の「真空雰囲気にすることにより」を「真空処理することにより」とし、「滅菌するとともに」及び低温処理工程についての「活性化して変化したり」の記載を削除し、「食するときには」を「食するときに」とするものであり、発明の効果についての明りょうでない記載を明りょうとし、かつ訂正後の請求項１又は請求項２の記載と実質的に整合させるものである。
　したがって、この訂正についての判断は、請求項１、２の真空処理工程、低温処理工程についての訂正についてしたものと同様となるから、段落【０００９】についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　
エ　段落【００１０】についての訂正 
　段落【００１０】の記載部分は請求項１、２の概要を説明した記載部分であり、段落【００１０】についての訂正は、訂正後の請求項１、２の記載と整合させるための訂正であると認められるから、この訂正についての判断は、請求項１、２の訂正についてしたものと同様となる。
　したがって、この訂正についての判断は、請求項１、２の真空処理工程、低温処理工程についての訂正についてしたものと同様となるから、段落【００１０】についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。 
　 
オ　段落【００１４】、【００１５】についての訂正 
　段落【００１４】、【００１５】は主に真空処理工程について説明した記載部分であり、段落【００１４】、【００１５】についての訂正は、「滅菌とともに」、「細胞や組織が滅菌されて」及び「滅菌や」の記載を削除するものであり、真空処理工程についての作用効果ないし技術的意義についての明りょうでない記載を明りょうとし、かつ訂正後の請求項１、２の記載と実質的に整合させるものである。
　したがって、この訂正についての判断は、請求項１、２の真空処理工程についての訂正についてしたものと同様となるから、段落【００１４】、【００１５】についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　 　 
カ　段落【００２０】、【００２１】についての訂正 
　段落【００２０】、【００２１】は主に低温処理工程について説明した記載部分であり、段落【００２０】、【００２１】についての訂正は、訂正前の「１〜１５℃、望ましくは５〜１０℃で３０分〜３時間、望ましくは１〜２時間維持」を、「５〜１０℃で３０分〜３時間維持」とし、「１℃以下にすると凍結することがあり、」、「十分に」、「これらを活性化させるとともに、」を削除し、かつ訂正後の請求項１又は請求項２の記載と実質的に整合させるものであり、さらに、「じかも」の誤記を「しかも」と訂正するものである。 
　そして、上記誤記の訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第２号の規定に適合するものであり、さらに、特許法第１３４条の２第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものであり、その他の訂正についての判断は、請求項１、２の真空処理工程、低温処理工程についての訂正についてしたものと同様となるから、段落【００２０】、【００２１】についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
 　 
キ　段落【００２６】についての訂正 
　段落【００２６】は請求項２に記載された発明を説明する記載部分であり、段落【００２６】についての訂正は、真空処理工程についての「滅菌じたり」、低温処理工程についての「ことにより活性化させる」という明りょうでない記載を削除し、かつ訂正後の請求項２の記載と実質的に整合させるものであり、さらに、「消費者が」の誤記を「消費者に」と、「混合がス」の誤記を「混合ガス」に訂正するものである。  
　そして、誤記の各訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第２号の規定に適合するものであり、さらに、特許法第１３４条の２第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものであり、その他の訂正についての判断は、請求項２の真空処理工程、低温処理工程についての訂正についてしたものと同様となるから、段落【００２６】についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
 
ク　段落【００３１】ないし【００３３】についての訂正 
　段落【００３１】ないし【００３３】は請求項２に記載された発明の真空処理工程から第２の冷凍工程までを説明する記載部分であり、段落【００３１】ないし【００３３】についての訂正は、真空処理工程についての「滅菌とともに」、「特に魚肉は、空気に接触しなければ細胞や組織が滅菌されるとともに、酸化防止の作用を有する。」、「滅菌」、低温処理工程についての「活性化させる」の記載を削除し、かつ訂正後の請求項２の記載と実質的に整合させるものである。  
　そして、これらの訂正についての判断は、請求項２の真空処理工程、低温処理工程についての訂正についてしたものと同様となるから、段落【００２６】についての訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
 　 
ケ　明細書についての訂正の適否のまとめ 
　上記のとおり、明細書についての訂正、すなわち、本件特許明細書の段落【０００６】、【０００７】、【０００８】、【０００９】、【００１０】、【００１４】、【００１５】、【００２０】、【００２１】、【００２６】、【００３１】、【００３２】及び【００３３】についての訂正は、いずれも、特許法第１３４条の２第１項ただし書及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。 
　
３　訂正請求についてのむすび
　以上のとおり、特許請求の範囲について及び明細書についての訂正は、いずれも適法である。
　したがって、本件訂正請求を認容する。
 　 
第３　特許請求の範囲及び明細書 
　本件訂正は上記第２のとおり認められるから、本件特許の特許請求の範囲及び明細書は、本件訂正の後の特許請求の範囲及び明細書（以下、それぞれ「訂正特許請求の範囲」、「訂正明細書」という。）である。 
　訂正特許請求の範囲は、上記第２　１（２）アのとおりである。下線を除いて再掲する。
　「【請求項１】
　刺身、切り身、柵状のように消費者にそのまま提供できる形態の魚肉をパックに収納するパック収納工程と、 
　前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気にする真空処理工程と、
　前記真空処理工程の終了直後にパック内に２０〜５０容積％の炭酸ガスと５０〜８０容積％の酸素ガスとの混合ガスを充填して魚肉に接触させるガスの充填工程と、 
　前記ガスと魚肉とが封入されたパックを前記ガスの充填工程の直後に密封するパック密封工程と、 
　前記パック密封工程後の魚肉入りパックを５℃〜１０℃で３０分〜３時間維持する低温処理工程と、
　パック内に収納されている魚肉を急速冷凍して冷凍魚肉とする冷凍工程と、 
　からなることを特徴とする赤身魚類の処理方法。
【請求項２】
　捕獲した魚類をラウンドのままで急速冷凍する第１の冷凍工程と、
　前記第１の冷凍工程によって冷凍されている魚類を機械的手段により切断する切断工程と、
　前記切断工程によって切断された魚肉を、刃物で切断可能なように半解凍状態にする解凍工程と、
　前記解凍工程により解凍された魚肉を刃物で切断して、刺身、切り身、柵状のように消費者にそのまま提供できる形態にした魚肉をパックに収納するパック収納工程と、
　前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気にする真空処理工程と、
　前記真空処理工程の終了直後にパック内に２０〜５０容積％の炭酸ガスと５０〜８０容積％の酸素ガスとの混合ガスを充填して魚肉に接触させるガスの充填工程と、
　炭酸ガスと酸素ガスとが封入された前記パックを前記ガスの充填工程の直後に密封するパック密封工程と、
　前記パック密封工程後の魚肉入りパックを５℃〜１０℃で３０分〜３時間維持する低温処理工程と、
　パック内に収納されている魚肉を急速冷凍して冷凍魚肉とする第２の冷凍工程と、
　からなることを特徴とする赤身魚類の処理方法。
【請求項３】
　パック収納工程では、パック内にトレー及び／又はシートを入れる請求項１または２に記載の赤身魚類の処理方法。」 
　以下、請求項１ないし３に記載された特許を受けようとする発明を、「訂正発明１」、「訂正発明２」、「訂正発明３」といい、まとめて「訂正発明」という。また、それらの発明についての特許を、以下、「本件特許１」、「本件特許２」、「本件特許３」ということとする。
 　 
第４　請求人らの主張する無効理由の概要 
　請求人らは、審判請求書、弁駁書、口頭審理陳述要領書、平成２０年２月５日付け、平成２０年２月１９日付け及び平成２０年３月４日付け上申書、甲第１号証〜甲第３号証、その他によれば、おおむね、特許請求の範囲の請求項１、請求項２及び請求項３に係る発明は、甲第１号証に記載された発明と、甲第２号証又は甲第３号証に記載された発明とに基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許１、２及び３は、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきものである、と主張すると認められる。 
　そして、上記甲第１号証〜甲第３号証は、以下のとおりのものである。 
　甲第１号証：特開平５−３３６８７８号公報 
　甲第２号証：特開平７−１２３９１２号公報 
　甲第３号証：特開２０００−２８７６１８号公報 
 
　なお、平成２０年２月５日の第１回口頭審理の調書のとおり、請求人らは、下記ａ〜ｇの主張を撤回している。 
ａ　平成２０年２月５日付け上申書で追加した、甲第４号証（特開平３−２５４６３号公報）を根拠にしてする、新たな「特許を無効にする根拠となる事実」の主張 
ｂ　口頭審理陳述要領書３ページ１４行〜４ページ１４行の「５．陳述の要領（６）」における、本件特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない旨の主張 
ｃ　口頭審理陳述要領書４ページ２４行〜５ページ４行の「５．陳述の要領（８）」のうちの４ページ２８〜２９行及び５ページ３行における、本件特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしておらず、同法第１２３条第１項第４号に該当する旨の主張 
ｄ　弁駁書３ページ１３〜２０行の「５．弁駁の理由（３）」における、混合ガスに係る訂正は認められるものではない旨の主張 
ｅ　弁駁書３ページ２１〜２７行の「５．弁駁の理由（４）」のうちの３ページ２３行〜２５行における、混合ガスに係る訂正は認められるものではない旨の主張 
ｆ　口頭審理陳述要領書４ページ１５〜２３行の「５．陳述の要領の（７）」における、混合ガスについての訂正は、特許法第１２６条第１項に規定する要件を満たしていない旨の主張 
ｇ　口頭審理陳述要領書の４ページ２４行〜５ページ４行の「５．陳述の要領（８）」のうちの５ページ１〜２行における、混合ガスについての訂正は、特許法第１２６条第１項に規定する要件を満たしていない旨の主張 
 　 
第５　平成２０年３月１７日付けで通知した無効理由 
　当審において、平成２０年３月１７日付けで通知した無効理由は、以下のとおりである（この無効理由中の「本件特許」、「本件特許請求の範囲」及び「本件特許明細書」については、その無効理由中における定義による。すなわち、平成１９年１０月２日付けの訂正後のものをいう。）。
 
『第１　本件特許及び本件特許に係る明細書  
　本件特許は、平成１９年１０月２日付け訂正請求に係る訂正された特許請求の範囲（以下、「本件特許請求の範囲」という。）に記載された請求項１〜３に係るものであり、本件特許に係る明細書は、平成１９年１０月２日付け訂正請求に係る訂正された明細書（以下、「本件特許明細書」という。）である。 
 　 
第２　無効理由について  
　本件特許請求の範囲に記載された請求項１〜３に係る特許は、特許法第３６条第４項第１号、第６項第１号及び同項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第１２３条第１項第４号に該当する。
　事案にかんがみ、まず特許法第３６条第６項第２号に規定する要件について述べることとし、次いで、同第６項第１号、同第４項の順に述べる。 
 　 
１　特許法第３６条第６項第２号に規定する要件について 
　本件特許請求の範囲の記載は、下記（１）〜（６）の点で、「特許を受けようとする発明が明確であること。」との要件に適合しないから、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。 
 　 
（１）　請求項１及び２に係る特許における「自己消化作用」について、具体的にどのような作用のことを意味するのかが明確でない。 …
（２）　請求項１及び２に係る特許における「魚肉を十分に熟成」について、具体的にどのような状態などになれば「魚肉を十分に熟成」させたということができるのか、具体的にどのような手段などによりこれを行うことを意味するのかが明確でない。 …
（３）　請求項１及び２に係る特許における「自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させる」について、「自己消化作用」が発生しないのに「熟成」するとは具体的にどのようなことを意味するのか、具体的にどのような手段などによりこれを行うことを意味するのか、また、「自己消化作用」と「熟成」の技術的関係がどのようなものであるのかが明確でない。 …
（４）　請求項１及び２に係る特許における「活性化」について、これが具体的にどのようなことを意味するのか、具体的にどのような状態となれば「活性化」されたというのかが明確でない。 …
（５）　請求項１及び２に係る特許における「前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気にして滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止する真空処理工程」について、そもそも、相互の修飾関係などが明確でないことからその意味が明確でないし、さらに、当該真空処理工程が、具体的にどのような手段などにより行うことを意味するのか、それにより、具体的にどのような状態などにすることを意味するのかが明確でない。…
（６）　請求項１に係る特許における「切断により消費者にそのまま提供できる形態の魚肉」について、具体的にどのような形態の魚肉を意味するのかが明確でない。 …
 　 
２　特許法第３６条第６項第１号に規定する要件について 
　本件特許請求の範囲の記載は、下記の点で、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」との要件に適合しないから、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。 
 　 
（１）　本件特許について 
　本件特許は、本件特許請求の範囲に記載された請求項１〜３に係るものであって、そして、いずれも「低温処理工程」を必須の工程とする赤身魚類の処理方法に係るものということができる。 
 　 
（２）　本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載について 
　本件特許明細書の発明の詳細な説明には、以下ア〜クに摘示した記載がある。 …（摘示略） 
 　 
（３）　特許法第３６条第６項第１号に規定する要件の検討 
　本件特許が解決しようとする課題は、本件特許明細書の記載、とりわけ、上記の「ア」〜「ウ」、「オ」及び「カ」として摘示した記載からみて、上記の「ウ」に記載されている、 
「消費者にそのままで提供できる形態に切断した赤身魚であっても、長期間経過しても鮮度、色合い、食慾などが変わることがなく、また冷凍した魚肉を解凍しても組織や細胞が分解したり変化、変性することがなく、また色素が変化しないので黒ずんだような変色をすることがなく、生の魚とほとんど同様の外観と食感を供することができ、しかも解凍後に平均１０℃以下の冷蔵庫に長期間（３〜５日程度）保存しておいても組織、細胞や色彩が変化したり変性することがなくて弾力性があって本来の色彩を有する肉質を維持するので、著しく商品価値の高いものにするようにした」 
であるということができる。 
　そして、本件特許請求の範囲の記載が、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」との要件に適合するためには、本件特許請求の範囲の記載と本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載とを対比し、本件特許が、発明の詳細な説明に記載された特許で、発明の詳細な説明の記載により当業者（その発明の属する分野における通常の知識を有する者）が当該特許の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該特許の課題を解決できると認識できる範囲のものであるということができなければならない。 
…、本件特許明細書のその余の記載を検討しても、所定の低温処理工程を行うことで、所期の課題を解決し得ると認識できるということはできないから、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載から、低温処理工程を行うことによる所期の課題に係る具体的な評価を導くことはできない。
　
（４）　小括 
　したがって、発明の詳細な説明は、本件特許が、発明の詳細な説明に記載された特許で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該特許の課題を解決できると認識できるに足る記載を欠くものであるといわざるを得ないから、本件特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。 
 　 
３　特許法第３６条第４項第１号に規定する要件について 
　本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、下記（１）〜（２）の点で、「経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」との要件に適合しないから、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。 
 　 
（１）　請求項１及び２に係る特許における「自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させる」について、具体的にどのような手段などによりこれを行えばよいのか、発明の詳細な説明の記載をみても明らかではなく、このように「自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させる」には、当業者であっても過度の試行錯誤を要するといわざるを得ない。…
（２）　請求項１及び２に係る特許における「前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気にして滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止する真空処理工程」について、「魚肉の組織や細胞が変性しないように」、「滅菌」及び「酸化を防止する」という作用・効果を得るための真空処理工程が、具体的にどのような手段などによりこれを行えばよいのか、発明の詳細な説明の記載をみても明らかではなく、このような「真空処理工程」を実施するには、当業者であっても過度の試行錯誤を要するといわざるを得ない。 …
 　 
第３　むすび 
　以上のとおり、本件の請求項１〜３に係る特許は、特許法第３６条第４項第１号、第６項第１号及び同項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第１２３条第１項第４号に該当する。』
　
第６　当審の判断 
　当審は、平成２０年３月１７日付けで通知した無効理由において示したとおり、訂正特許請求の範囲の記載は特許法第３６条第６項第１号に適合するものではないから、本件特許１ないし３は、同法第１２３条第１項第４項に該当し、無効にすべきものである、と判断する。その理由は、以下のとおりである。 
 　 
１　はじめに 
（１）特許法第３６条第６項第１号についての無効理由の通知について
　平成２０年３月１７日付けの無効理由通知における無効理由の２として特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に適合するものではないことについて通知した。
　この無効理由の２において判断対象とした特許請求の範囲及び明細書は、平成１９年１０月２日付けの訂正請求書に添付された特許請求の範囲及び訂正した明細書であるから、当審の判断対象である訂正特許請求の範囲及び訂正明細書と全く同じものであるとはいえない。
　しかしながら、平成１９年１０月２日付けの訂正請求書に添付された特許請求の範囲は、以下のとおり、
「【請求項１】
　切断により消費者にそのまま提供できる形態の魚肉をパックに収納するパック収納工程と、
  前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気にして滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止する真空処理工程と、
  前記真空処理工程の終了直後にパック内に
２０〜５０容積％の
５０〜８０容積％の
填
填
  前記ガスと魚肉とが封入されたパックを前記ガスの充
填
  前記パック密封工程後の魚肉入りパックを凍結させないで自己消化作用を発生させない程度の低温状態に維持させて、自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させて前記ガスを魚肉に浸透させることにより活性化させる
ために、５℃〜１０℃で３０分〜３時間の低温処理を行う
  パック内に収納されている魚肉を急速冷凍して冷凍魚肉とする冷凍工程と、
  からなることを特徴とする赤身魚類の処理方法。
【請求項２】
  捕獲した魚類をラウンドのままで急速冷凍する第１の冷凍工程と、
  前記第１の冷凍工程によって冷凍されている魚類を機械的手段により切断する切断工程と、
  前記切断工程によって切断された魚肉を、刃物で切断可能なように半解凍状態にする解凍工程と、
  前記解凍工程により解凍された魚肉を刃物で切断して消費者にそのまま提供できる形態にした魚肉をパックに収納するパック収納工程と、
  前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気にして滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止する真空処理工程と、
  前記真空処理工程の終了直後にパック内に
２０〜５０容積％の
５０〜８０容積％の
填
填
  
前記混合
前記
填
  前記パック密封工程後の魚肉入りパックを凍結させないで自己消化作用を発生させない程度の低温状態に維持させて、自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させて前記ガスを魚肉に浸透させることにより活性化させる
ために、５℃〜１０℃で３０分〜３時間の低温処理を行う
  パック内に収納されている魚肉を急速冷凍して冷凍魚肉とする第２の冷凍工程と、
  からなることを特徴とする赤身魚類の処理方法。
【請求項
３
  パック収納工程では、パック内にトレー及び／又はシートを入れる請求項１または２に記載の赤身魚類の処理方法。」 
というものである。
　特許請求の範囲についてみると、当審の判断対象である訂正特許請求の範囲の請求項１及び請求項２は、上記平成１９年１０月２日付けの訂正請求書に添付された特許請求の範囲の請求項１及び請求項２の「収納工程」において「刺身、切り身、柵状のように」が加入され（請求項１では、さらに「切断により」が削除され）、「真空処理工程」及び「低温処理工程」において「して滅菌とともに空気に接触させないで酸化を防止」、「凍結させないで自己消化作用を発生させない程度の低温状態に維持させて、自己消化作用を発生させないようにして魚肉を十分に熟成させて前記ガスを魚肉に浸透させることにより活性化させ」の記載が削除されているほかは、「ガスの充填工程」における炭酸ガスと酸素ガスとの混合ガスの混合比、「低温処理工程」における低温処理の温度及び時間も同じである。さらに、請求項３も形式的に同じである。
　また、明細書についてみても、両者は、それぞれの請求項１、２における関係と概ね同様の関係にあるものといえる。
　そうすると、平成２０年３月１７日付けで通知した無効理由の２は、当審の判断対象である訂正特許請求の範囲及び訂正明細書についても、既に通知されているというべきである。
　
（２）特許法第３６条第６項第１号に規定する要件 
　特許法第３６条第６項第１号において、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している（以下「明細書のサポート要件」ともいう。）。「明細書のサポート要件」の判断について、知的財産高等裁判所の平成１７年１１月１１日判決言渡しの平成１７（行ケ）１００４２号判決において、「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。」とされ、「そして、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである」とされている。
　以下、上記判決の観点に立って、本件について検討することとする。
　
２　特許請求の範囲の記載 
　訂正特許請求の範囲の記載は、上記第３のとおりであって、訂正発明１ないし３は、いずれも、特定の「低温処理工程」、さらに「真空処理工程」等を必須の工程とする赤身魚類の処理方法の発明である。 
 　 
３　訂正明細書の発明の詳細な説明の記載 
（１）訂正明細書の発明の詳細な説明には、以下に摘示した記載がある。 
　「【技術分野】 
　【０００１】 
　本発明は、まぐろ、かつお等の赤身の魚類において、需要者にそのまま提供できるような形態で切断した魚肉を、長期間にわたり鮮度を維持させるとともに色素変化による変色をさせないで、生の魚肉のように食感を損なわせることなく長期間の保存が可能であり、しかも解凍しても長期間にわたって変色したり食感が損なわれないようにしたことを特徴とする魚類の処理方法に関するものである。」
 
　「【背景技術】…
【０００３】 
　しかし、まぐろやかつお等の大形で赤身の魚類は、魚体の組織や細胞が分解したり変性しやすく、また色素の変化、変性が激しいので冷凍しないと長期間の保存ができないし、冷凍した魚肉をそのままで解凍すると肉質が著しく悪化するばかりでなく、黒ずんだような色変化が発生して、しかも変色した肉汁が垂れ流れるために、外観や食慾が悪化して商品価値が著しく低下する、という欠点があった。 
【０００４】 
　この改善策として、冷蔵温度にした魚肉に酸素ガスと炭酸ガスを長時間接触させ、両ガスを魚肉に十分に吸収させたら冷凍温度以下に凍結させて保存する方法、所定の大きさにカットした魚肉を液化窒素や液化炭酸を用いて急速冷凍する方法、等が知られている。
【特許文献１】特開平７−１２３９１２号公報」
　
　「【発明が解決しようとする課題】 
【０００５】 
　しかしながら従来の前記方法でも、作業が著しく長時間で手間を要するばかりでなく、０〜−３℃の冷蔵庫で１６時間も放置すると食品衛生法の規格基準値を大幅に超える無数の大腸菌が発生して冷凍食品として流通できないし、ガスを封入するために空気抜きをして更に真空にすると、魚肉を２回真空状態にするために細胞や組織が著しく変性してドリップが発生したりうま味が著しく低下し、また変色する。 
　しかも特別の冷蔵装置が必要であるばかりでなく、赤身の魚類では処理温度や時間において微妙に変化すると組織や細胞が変性して黒ずんだように変色するので、特に生で食する刺身や寿司用の素材にすると商品に使用することができない。 
　したがって、本発明が解決しようとする課題は、消費者にそのままで提供できる形態に切断した赤身魚であっても、長期間経過しても鮮度、色合い、食慾などが変わることがなく、また冷凍した魚肉を解凍しても組織や細胞が分解したり変化、変性することがなく、また色素が変化しないので黒ずんだような変色をすることがなく、生の魚とほとんど同様の外観と食感を供することができ、しかも解凍後に平均１０℃以下の冷蔵庫に長期間（３〜５日程度）保存しておいても組織、細胞や色彩が変化したり変性することがなくて弾力性があって本来の色彩を有する肉質を維持するので、著しく商品価値の高いものにするようにしたことである。」 
　
　「【課題を解決するための手段】 
【０００６】 
 　本発明の請求項１に記載の発明は、…パック収納工程と、…真空処理工程と、…ガスの充填工程と、…パック密封工程と、前記パック密封工程後の魚肉入りパックを５℃〜１０℃で３０分〜３時間維持する低温処理工程と、…冷凍工程と、からなることを特徴とする。
【０００７】 
　また本発明の請求項２に記載の発明は、…第１の冷凍工程と、…切断工程と、…解凍工程と、…パック収納工程と、…真空処理工程と、…ガスの充填工程と、…パック密封工程と、前記パック密封工程後の魚肉入りパックを５℃〜１０℃で３０分〜３時間維持する低温処理工程と、…第２の冷凍工程と、からなることを特徴とする。」
　
  「【０００８】…前記低温処理工程は、５〜１０℃の温度範囲で３０分〜３時間程処理し、また必要であればパック収納工程では、パック内にトレー及び／又はシートを入れて血液やドリップ液を吸収したり、形状を保持することができる。」
　
　「【発明の効果】 
【０００９】 
　本発明の赤身魚類の処理方法は、魚肉を真空処理することにより空気接触による酸化の防止をし、真空処理工程の直後に魚肉を炭酸ガスと酸素ガスとの混合ガスに接触させ、しかも一定時間だけ低温状態に維持して熟成することにより、魚肉の組織や細胞が変性しないので、調理して食するときに、黒ずんだ変色がないばかりでなく生魚と全く同様の食感があり、しかも一般家庭の冷蔵庫に数日間保存しても肉質が変化したり変色しないので、消費者もそのままの形態の状態で食することができるという効果がある。」 
　
　「【発明を実施するための最良の形態】 
 【００１０】 
　したがって本発明は、魚類の組織や細胞の変性、変化による劣化防止という課題を、魚肉を短時間だけ真空状態にする真空処理工程の終了直後にパック内に２０〜５０容積％の炭酸ガスと５０〜８０容積％の酸素ガスとの混合ガスを充填して魚肉に接触させる、しかも凍結しない温度を一定時間維持（たとえば、５〜１０℃の温度範囲で３０分〜３時間程処理し）させて魚肉を熟成するという手段によって確実に解決するようにしたものである。そして、真空処理工程後に前記混合ガスに接触させるために、その後に冷凍して長期間保存し、その後に解凍しても確実に酸化防止をすることができるし、また空気中の雑菌が付着していないので組織の変性や色素の変化などを防止することができる。」
　
「【００２０】 
 　前記低温処理工程は、魚肉が凍結しない程度の温度で一定時間維持させるもので、例えば冷蔵庫のチルト室を利用することができる。 
 　前記低温処理工程は、５〜１０℃で３０分〜３時間維持させる。低温処理工程において、１５℃以上では魚肉に自己消化作用が発生して軟化する可能性がある。また、３０分以下では魚肉が熟成しないし、３時間以上も低温維持すると魚肉が加温されて自己消化作用が発生することがある。 
【００２１】 
　前記低温処理工程によって魚肉は熟成され、パック内に充填している炭酸ガス、酸素ガスの成分が魚肉内の組織や細胞内に十分に浸透し、組織や細胞、色素などが変性したり変化することがない。 
　したがって、長期間そのままの状態にしておいても、鮮度や色合いが変わることがなく、また冷凍した魚肉を解凍しても組織や細胞が分解したり変化、変性することがなく、色素が変化しないので黒ずんだような変色をすることがなく、生の魚とほとんど同様の外観と食感を供することができる。しかも冷凍後に解凍した状態であっても、平均１０℃以下の冷蔵庫に長期間（３〜５日程度）保存しておいても組織、細胞や色彩が変化したり変性することがなくて弾力性があって本来の色彩を有する肉質を維持するので、著しく商品価値の高いものにすることができる。」 
　
　「【００２６】
  本発明の第３実施例は、遠洋漁業で捕獲されたまぐろ、かつお等の赤身魚類を、ラウンドのまま船内において−４０〜−６０℃程度で急速冷凍して保存する第１の冷凍工程と、漁船が帰港して陸揚げされた急速冷凍の魚類を機械的手段により強制的にブロック状に、若しくは柵状に切断する切断工程と、切断された魚肉を塩水（海水若しくは同等で５％程度の塩分を含む水）に浸漬して−４〜＋４℃程度に半解凍する解凍工程と、解凍された魚肉を前記第１実施例と同様に機械的に、若しくは刃物で人手により切断して消費者にそのまま提供できる形態である柵状、切り身に、刺身にし、この魚肉を必要であればトレーに盛り付けして必要であればシートを敷いてパックに収納するパック収納工程と、前記パック収納工程でのパック内を真空の雰囲気にして魚肉から空気を除去し、酸化防止する真空処理工程と、真空処理工程の直後にパック内に炭酸ガスと酸素ガスとの混合がスを充填して、魚肉を混合ガスに接触させるガスの充填工程と、ガスの充填工程が終了したら、混合ガスが放出しないようにパックを密封するパック密封工程と、前記パック密封工程後の魚肉入りパックを低温状態にし、熟成させて前記ガスを魚肉に浸透させる低温処理工程と、低温処理された魚肉入りパックを−３０〜−７０℃の温度範囲、望ましくは−４０〜−６０℃の温度範囲で２時間以上継続させる第２の冷凍工程とから成るものである。」
　
　「【００３３】
  上記したガスの充填工程が終了した後は、パックを密封して混合ガスが放出しないようにするパック密封工程を行い、その後に、パックを低温状態にして魚肉を熟成させ、前記パック内の混合ガスを魚肉に浸透させることにより低温処理工程を行い、必要であればパック内に収納されている魚肉を急速冷凍して冷凍魚肉とする第２の冷凍工程を行う。」
　
　「【実施例４】 
 【００３６】 
　次に、試験成績を説明する。 
　図１は鮪Ａの成分を検出した公的機関の試験成績証明書、図２は鮪Ｂの成分を検出した公的機関の試験成績証明書である。鮪Ａは、遠洋漁業で捕獲して急速冷凍したラウンドの鮪を陸揚げ時に機械的に切断し、自然放置により−２℃にまで半解凍して包丁で切断した１００ｇの刺身状のま々ろ肉を、発泡スチロールシートを底面に敷いた樹脂トレーに盛り付けし、軟質樹脂のパックに収納してガス処理装置に供給し、３ｔｏｒｒの真空度で４０秒間真空処理した後、直ちに７０容積％の酸素ガスと３０容積％の炭酸ガスとの混合ガスを充填して充満させ、密封して−６０℃で急速冷凍し、１ケ月間経過後に検査協会に持ち込み、検査協会において冷蔵庫で解凍したガス処理済みの供試体である。
　鮪Ｂは、鮪Ａと同一の魚体であって、遠洋漁業で捕獲して急速冷凍したラウンドの鮪を陸揚げ時に機械的に切断した魚肉を１００ｇを、そのままの状態で１ケ月間冷凍して鮪Ａとともに検査協会に持ち込み、検査協会において冷蔵庫で解凍したガス処理無しの供試体である。
　両供試体をエネルギー、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分の６項目において検出試験した結果、図１、２の試験成績証明書に記載の通り、水分においてガス無しの供試体がガス処理済みの供試体より１００ｇのうち０．１ｇ多く、また灰分においてガス処理済みの供試体がガス処理無しの供試体より１００ｇのうち０．１ｇ多いだけで、その他の項目では全く変化がなかった。 
　したがって、本発明の方法によってガス処理したまぐろ肉は、ガス処理無しのまぐろと全く変わらない組織であり、また色もほとんど変化していなかった。
【００３７】 
　また、前記鮪Ａと鮪Ｂとの鮪肉を、庫内温度が平均８℃の一般家庭用の冷蔵庫に入れて１日経過後に観察してみたら、鮪Ａはほとんど変化が無かったが、鮪Ｂは肉質が柔らかくなって全体に黒みがかっていた。また庫内の平均温度が８℃の冷蔵庫に入れて２日経過後には鮪Ａはほとんど変化が無かったが、鮪Ｂは肉質かきわめて柔らかくなって腐敗状態になるとともに全体が黒くなったので廃棄し、また３日経過して鮪Ａを冷蔵庫から取り出して食しても、食感、味覚において変化が無く、また色彩も解凍時と変わらなかった。
【００３８】 
　図３は、冷凍鮪の大腸菌群を検出した公的機関の試験成績証明書である。
　この供試体である鮪は、前記鮪Ａと同様に、冷凍魚体そのものは異なるが、遠洋漁業で捕獲して急速冷凍したラウンドの鮪を陸揚げ時に機械的に切断し、自然放置により０℃にまで半解凍して包丁で切断した１００ｇの刺身状のまぐろ肉を、発泡スチロールシートを底面に敷いた樹脂トレーに盛り付けし、軟質樹脂のパックに収納してガス処理装置に供給し、４ｔｏｒｒの真空度で３０秒間真空処理した後、直ちに７０容積％の酸素ガスと３０容積％の炭酸ガスとの混合ガスを充填して充満させ、密封して−６０℃で急速冷凍し、１ケ月間経過後に検査協会に持ち込んだものである。 
　食品衛生法の「食品、添加物等の規格基準」の冷凍食品の項によれば、冷凍食品の成分規格として、「無加熱摂取冷凍食品（冷凍食品のうち製造し、又は加工した食品を凍結させたものであって、飲食に供する際に加熱を要しないとされているものをいう。以下この項においては同じ。）は、細菌数（生菌数）が検体１ｇにつき１００，０００以下で、かつ、大腸菌群が陰性でなければならない。この場合の細菌数（生菌数）の測定法及び大腸菌群試験法は、次のとおりとする。」と規定され、試験法が記載されている。
　その試験法とおりに公的機関である財団法人食品環境検査協会で持ち込んだ前記供試体を試験したところ、細菌数が６５００／ｇで、大腸菌群が陰性であり、冷凍食品として著しく優良であって、合格のものであった。」 
 　 
（２）訂正発明が解決しようとする課題
　訂正明細書の上記記載によれば、まぐろ、かつお等の赤身の魚類の処理に関し、従来、
「まぐろやかつお等の大形で赤身の魚類は、魚体の組織や細胞が分解したり変性しやすく、また色素の変化、変性が激しいので冷凍しないと長期間の保存ができないし、冷凍した魚肉をそのままで解凍すると肉質が著しく悪化するばかりでなく、黒ずんだような色変化が発生して、しかも変色した肉汁が垂れ流れるために、外観や食慾が悪化して商品価値が著しく低下する」（段落【０００３】）
という欠点があり、この改善策として従来、
「冷蔵温度にした魚肉に酸素ガスと炭酸ガスを長時間接触させ、両ガスを魚肉に十分に吸収させたら冷凍温度以下に凍結させて保存する方法、…、等が知られている」（段落【０００４】）
ところ、この方法でも、
「作業が著しく長時間で手間を要するばかりでなく、０〜−３℃の冷蔵庫で１６時間も放置すると食品衛生法の規格基準値を大幅に超える無数の大腸菌が発生して冷凍食品として流通できないし、ガスを封入するために空気抜きをして更に真空にすると、魚肉を２回真空状態にするために細胞や組織が著しく変性してドリップが発生したりうま味が著しく低下し、また変色する。
  しかも特別の冷蔵装置が必要であるばかりでなく、赤身の魚類では処理温度や時間において微妙に変化すると組織や細胞が変性して黒ずんだように変色するので、特に生で食する刺身や寿司用の素材にすると商品に使用することができない。」（段落【０００５】）
という欠点があった。そこで、訂正発明は、
「魚類の組織や細胞の変性、変化による劣化防止という課題」（段落【００１０】）、
詳細には、
「消費者にそのままで提供できる形態に切断した赤身魚であっても、長期間経過しても鮮度、色合い、食慾などが変わることがなく」、
「また冷凍した魚肉を解凍しても組織や細胞が分解したり変化、変性することがなく、また色素が変化しないので黒ずんだような変色をすることがなく、」
「生の魚とほとんど同様の外観と食感を供することができ」、
「しかも解凍後に平均１０℃以下の冷蔵庫に長期間（３〜５日程度）保存しておいても組織、細胞や色彩が変化したり変性することがなくて弾力性があって本来の色彩を有する肉質を維持するので、著しく商品価値の高いもの」（段落【０００５】）
にするという、赤身魚の上記劣化の防止をすることを課題として発明されたものであると認められる。
　そして、訂正発明は、その課題の解決のために、
「本発明の赤身魚類の処理方法は、魚肉を真空雰囲気にすることにより空気接触による酸化の防止をし、真空処理工程の直後に魚肉を炭酸ガスと酸素ガスとの混合ガスに接触させ、しかも一定時間だけ低温状態に維持して熟成することにより、魚肉の組織や細胞が変性しないので、調理して食するときには、黒ずんだ変色がないばかりでなく生魚と全く同様の食感があり、しかも一般家庭の冷蔵庫に数日間保存しても肉質が変化したり変色しないので、消費者もそのままの形態の状態で食することができるという効果がある。」（段落【０００９】）
と、特に従来技術の「冷蔵温度にした魚肉に酸素ガスと炭酸ガスを長時間接触」、具体的には「０〜−３℃の冷蔵庫で１６時間」、という低温処理の欠点等を改良するものとして、低温処理工程を主要な改良点とし、さらに真空処理工程等を必須の構成として含む訂正発明の構成を採用したものであると認められる（段落【０００６】、【０００７】）。
　
（３）低温処理工程についての記載
　訂正明細書の発明の詳細な説明における訂正発明に関する低温処理工程についての記載をみると、上記のほか以下の記載があり、それ以外にはないことが認められる。
　「前記低温処理工程は、５〜１０℃の温度範囲で３０分〜３時間程処理し、」（段落【０００８】）
　「前記低温処理工程は、魚肉が凍結しない程度の温度で一定時間維持させるもので、例えば冷蔵庫のチルト室を利用することができる。
  前記低温処理工程は、５〜１０℃で３０分〜３時間維持させる。低温処理工程において、１５℃以上では魚肉に自己消化作用が発生して軟化する可能性がある。また、３０分以下では魚肉が熟成しないし、３時間以上も低温維持すると魚肉が加温されて自己消化作用が発生することがある。
  前記低温処理工程によって魚肉は熟成され、パック内に充填している炭酸ガス、酸素ガスの成分が魚肉内の組織や細胞内に十分に浸透し、組織や細胞、色素などが変性したり変化することがない。 
　したがって、長期間そのままの状態にしておいても、鮮度や色合いが変わることがなく、また冷凍した魚肉を解凍しても組織や細胞が分解したり変化、変性することがなく、色素が変化しないので黒ずんだような変色をすることがなく、生の魚とほとんど同様の外観と食感を供することができる。しかも冷凍後に解凍した状態であっても、平均１０℃以下の冷蔵庫に長期間（３〜５日程度）保存しておいても組織、細胞や色彩が変化したり変性することがなくて弾力性があって本来の色彩を有する肉質を維持するので、著しく商品価値の高いものにすることができる。」（段落【００２０】、【００２１】）
　「前記パック密封工程後の魚肉入りパックを低温状態にし、熟成させて前記ガスを魚肉に浸透させる低温処理工程」（段落【００２６】）
　「密封工程を行い、その後に、パックを低温状態にして魚肉を熟成させ、前記パック内の混合ガスを魚肉に浸透させることにより低温処理工程を行い」（段落【００３３】）
　これらの記載においては、訂正発明の低温処理工程の作用効果ないし技術的意義についての概要が説明がされていることが認められる。しかしながら、個別具体的な条件で処理したもの、例えば、特定の形状の特定種類の赤身魚について、特定組成の混合ガス中における訂正発明条件内の特定の低温処理をしたものについて、その組織や細胞の変性、変化による劣化が具体的にどのようなものであったのか等について、記載するところはない。
　すなわち、訂正発明についての具体的な実験等により客観的な裏付けを示すべき記載部分と認められる「実施例１」の表示以下の記載部分（段落【００１１】以降）をみても、まず、「実施例１」とされている部分は、実質的に訂正特許請求の範囲の請求項１に記載された発明のうち、低温処理工程までの各工程の詳細について定性的に記載しただけのものであるし、同様に、「実施例２」とされている部分は、実質的に訂正特許請求の範囲の請求項１に記載された発明の詳細について、また、同「実施例３」とされている部分は、実質的に訂正特許請求の範囲の請求項２に記載された発明の詳細について、それぞれ記載したものでにすぎない。これら「実施例１」〜「実施例３」とされる記載部分には、従来技術との主な改良点とされ、訂正発明の主要な工程のひとつと認められる、「低温処理工程」について、どのような種類・形状の赤身魚（鮪か鰹かその他か。刺身か切り身か柵か。その縦横厚さ。刺身の場合は重ね方）を、どのような組成・圧力の炭酸ガス及び酸素ガス混合ガス（どのような組成、全圧か）下で、何度で何分（時間）維持したのか等具体的条件で処理したときの、組織や細胞の変性、変化による劣化の程度を具体的に示すものはなんらなく、まして、従来の「０〜−３℃の冷蔵庫で１６時間」という低温処理をしたものと、劣化の程度が同じなのか相違するのか、相違するとき、そのように相違するのか等を具体的に示すもはない。
　さらに、「実施例４」とされている記載部分は、急速冷凍した「鮪」の１００ｇの「刺身状」のマグロを処理を行った際の試験成績について記載しており、真空処理工程の圧力時間、混合ガスの組成が明記されている点において、「実施例１」〜「実施例３」とされている記載部分に比し、より具体的に記載されているということができる。しかしながら、この処理においては、「混合ガスを充填して充満させ、密封して−６０℃で急速冷凍し」と、パック密閉工程後に（第２の）冷凍工程を行っており、訂正発明の主要な工程のひとつ認められる、「低温処理工程」について、その具体的条件はもとより、その工程が行われたのかすら不明である。
　以上のとおり、訂正明細書の発明の詳細な説明には、具体例、特に訂正発明の「低温処理工程」を具体的条件下に実施し、組織や細胞の変性、変化による劣化の程度等の結果を示した例を明記するところはない。
　
４　発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比
（１）特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきことは、上記１（２）で説示したとおりである。そして、上記２から明らかなとおり、訂正発明は、特定の低温処理工程等を主要な構成要件のひとつとするものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その特定の低温処理工程等を構成要件とする方法によって、上記の課題を解決できることを、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該方法であれば、上記の課題を解決し得ると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。
　
（２）そこで、訂正明細書の記載が、訂正特許請求の範囲の請求項１の記載との関係で、上記（１）の明細書のサポート要件に適合するか否かについてみると、上記３で検討したとおり、訂正明細書の発明の詳細な説明には、従来の赤身魚の処理方法における課題である、
　「長期間経過しても鮮度、色合い、食慾などが変わることがな」い。
　「解凍しても組織や細胞が分解したり変化、変性することがなく、また色素が変化しないので黒ずんだような変色をすることがなく、生の魚とほとんど同様の外観と食感を供することができ」る。
　「解凍後に平均１０℃以下の冷蔵庫に長期間（３〜５日程度）保存しておいても組織、細胞や色彩が変化したり変性することがなくて弾力性があって本来の色彩を有する肉質を維持する」
という課題を解決し、組織や細胞の変性、変化による上記劣化の防止がされた赤身魚を得るための手段として、訂正発明に記載された特定の低温処理工程等の工程を採用したことが記載されている。
　他方、訂正発明１ないし３は、本件請求項１ないし３に規定された、特定の低温処理工程等を施すことにより、上記所期の課題を解決し得るというのものであるところ、訂正発明１ないし３の特定の低温処理工程等を施すことによって、本件出願時において、それらの工程、特に特定の低温処理工程を採用することと、その作用効果との間の因果関係・メカニズムに関する記載等、具体例の開示がなくとも上記所期の課題を解決し、組織や細胞の変性、変化による上記劣化の防止がされた赤身魚を得られることを当業者に理解できるものであったことを示すに足りるものはない。
　むしろ、訂正明細書の発明の詳細な説明の背景技術の欄の段落【０００４】に挙げられた、特開平７−１２３９１２号公報（審決注：甲第２号証として提出されている文献である。）には、
「吸収処理温度が高くなると、吸収処理している間に魚肉の分解が進むため、氷温下あるいは氷温下より僅かに高い冷蔵温度程度が実際的である。具体的には０℃程度から−３℃程度の範囲が良い。…一方、魚肉の分解は吸収処理時間が長い程進む。通常の「柵」の形状の魚肉で、かつ０ないし−３℃程度の温度、酸素ガス８０体積％炭酸ガス２０体積％の混合ガス、大気圧での条件下で、吸収処理時間は１６時間程度である。」（段落【００１１】）
と、「０℃程度から−３℃程度」の範囲を超える温度においてガスの吸収処理をすると、「魚肉の分解が進む」ので不適当であるという技術常識があることが認められる。さらに、気体の溶解度について、温度が低いほど溶解度が大きいという技術常識もある。加えて、訂正明細書の発明に詳細な説明において自ら示すように、低温処理に関し「赤身の魚類では処理温度や時間において微妙に変化すると組織や細胞が変性して黒ずんだように変色する」（段落【０００５】）と記載するように、赤身魚の組織や細胞が変性は、「処理温度や時間において微妙に変化する」ものであると認められる。
　そうすると、訂正発明１ないし３の方法は、「魚肉の分解が進む」から不適当であるとされ、ガスの溶解からみると溶解度が低下すると予測されるところの、従来技術より高い「５℃〜１０℃」という温度において、従来技術より短い「３０分〜３時間」という低温処理工程を含む方法であるにもかかわらず、上記予測に反し、上記課題を解決することができる、すなわち、組織や細胞の変性、変化による劣化防止がされた赤身魚を得ることができる、というものである。そして、赤身魚の組織や細胞が変性は、「処理温度や時間において微妙に変化する」ことを併せ考えれば、訂正発明１ないし３の方法が上記課題を解決することができることを当業者において認識できるというためには、訂正発明１ないし３を実施した（特に、特定の低温処理工程を具体的条件及びその結果を示した）具体例を開示して、上記課題を解決することができることを裏付けることを要するというべきである。
　しかし、訂正明細書の発明の詳細な説明には、特許出願時の技術常識を参酌しても、当該方法であれば、上記課題を解決することができることを当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載するということはできない。
　すなわち、上記具体的な実験等により客観的な裏付けを示すべき記載部分と認められる「実施例１」ないし「実施例４」の記載における低温処理工程についての記載は上記３（３）のとおりであり、訂正明細書の発明の詳細な説明の記載に接する当業者において、訂正発明１ないし３の工程を施せば、上記課題を解決し、上記所望の組織や細胞の変性、変化による劣化が防止された赤身魚を得ることが、具体例により裏付けられていると認識することは、本件出願時の技術常識を参酌しても、不可能というべきであるから、訂正明細書の発明の詳細な説明の記載は、上記課題を解決できることを当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえない。
　してみると、訂正特許請求の範囲の訂正発明１ないし３が、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものでも、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえないから、訂正特許請求の範囲の記載は、明細書のサポート要件に適合するということはできない。
　　 
オ　特許法第３６条第６項第１号に規定する要件についてのまとめ
　したがって、訂正特許請求の範囲の記載は、訂正発明１ないし３について、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」との要件に適合しないから、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。 
 　 
５　当審の判断のまとめ 
　上記のとおり、本件特許１ないし３は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきものである。
　  
第７　むすび 
　以上のとおり、本件特許１ないし３は、特許法第１２３条第１項第４号に該当するから、請求人らが主張する無効理由について検討するまでもなく、無効とすべきものである。 
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人の負担とすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。