【事件の表示】
　特願２００５−５１１３０４「弾性表面波センサー」拒絶査定不服審判事件〔平成１７年　１月１３日国際公開、ＷＯ２００５／００３７５２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　本願は，平成１６年４月８日（国内優先権主張日　平成１５年７月４日）を国際出願日とする出願であって，平成２１年２月６日付けで拒絶査定がされ，これに対し，同年３月１９日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに，同年４月１６日付けで手続補正がなされたものである。さらに，平成２２年４月２０日付けで審尋がなされ，回答書が同年６月２２日付けで請求人より提出されたものである。 
　
　
第２　平成２１年４月１６日付けの手続補正（以下，「本件補正」という。）についての補正却下の決定 
　
 　［補正却下の決定の結論］ 
 　　本件補正を却下する。 
　
 　［理由］ 
１　補正後の請求項１に記載された発明
　本件補正は，特許請求の範囲を補正するものであって，そのうち請求項１についてする補正は，補正前の特許請求の範囲（平成２０年１２月１７日付けで補正されたもの。以下，同様。）の 
「【請求項１】
　弾性表面波素子への微小な質量負荷を周波数変化により検出する弾性表面波センサーであって，
　ＳＨタイプの弾性表面波を利用しており，
　オイラー角が（０°，０°〜１８°，０°±５°）または（０°，５８°〜１８０°，０°±５°）である回転ＹカットＬｉＴａＯ３基板と，
　前記ＬｉＴａＯ３基板上に形成されており，Ａｕを主成分とする表面波励振用電極と，　前記表面波励振用電極を覆うように，前記ＬｉＴａＯ３基板上に形成されており，かつ検出対象物質または検出対象物質と結合する結合物質を結合する反応膜とを備え，
　前記電極の弾性表面波の波長で規格化された膜厚が３．０〜５．０％の範囲にある，弾性表面波センサー。」
を，
「【請求項１】
　弾性表面波素子への微小な質量負荷を周波数変化により検出する弾性表面波センサーであって，
　ＳＨタイプの弾性表面波を利用しており，
　オイラー角が（０°，０°〜１８°，０°±５°）または（０°，５８°〜１８０°，０°±５°）である回転ＹカットＬｉＴａＯ３基板と，前記ＬｉＴａＯ３基板上に形成されており，Ａｕを主成分とする
，インターデジタル電極からなる
前記表面波励振用電極の両側に設けられた反射器とを有する弾性表面波共振子と，
　前記表面波励振用電極を覆うように，前記ＬｉＴａＯ３基板上に形成されており，かつ検出対象物質または検出対象物質と結合する結合物質を結合する反応膜とを備え，
　前記電極の弾性表面波の波長で規格化された膜厚が３．０〜５．０％の範囲にある，弾性表面波センサー。」
と補正するものである。
　
　上記補正は，補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「表面波励振用電極」について「インターデジタル電極からなる」との限定を付し，「弾性表面波素子」について「前記表面波励振用電極の両側に設けられた反射器とを有する弾性表面波共振子」を備えるとの限定を付したものであるから，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前（以下，「平成１８年改正前」という。）の特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するものである。
　
　そこで，補正後の請求項１に係る発明（以下，「補正発明」という。）が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について，以下検討する。
　
２　引用刊行物の記載事項
　本願優先日前に頒布され，原査定の拒絶の理由において引用された刊行物である特開平２−２３８３５７号公報（以下，「引用例１」という。）には，図面とともに，次の事項が記載されている。なお，以下において，下線は当審にて付与したものである。 
（１−ア）
「２　特許請求の範囲
　１　圧電結晶上に設けられ，被測定溶液が直接または間接に接触する表面波伝搬面と，
　表面波伝搬面の周囲の圧電結晶上に配置され逆圧電効果にて表面弾性波を発生させる入力電極と，
　表面波伝搬面の周囲の圧電結晶上に配置され表面弾性波を圧電効果により電気信号として受信する出力電極と，
からなり，入力電極により発生される表面弾性波として，表面波伝搬面に平行でかつ伝搬方向に直角な方向に粒子変位を持つ，すべり表面波を主として発生することを特徴とする表面弾性波利用溶液センサ。
　２　表面波伝搬面に特定物質と特異的に反応する物質を直接または間接的に結合した第１請求項の表面弾性波利用溶液センサの表面波伝搬面に被測定溶液を注入して，
このセンサの発振周波数の変化を観察することにより，被測定溶液中の特定物質の反応性あるいは定量を行う特定物質測定法
　
（１−イ）
「［産業上の利用分野］
　
本発明は，表面弾性波利用溶液センサ
に関する
　
（１−ウ）
「［目的］
　本発明は，表面弾性波利用溶液センサに，いわゆるすべり表面波を主として発生させることにより，溶液中でも発振を可能とさせ，発振周波数の値から溶液の粘度や濃度，及び抗原抗体といった特定物質の反応性あるいは定量を，迅速にかつ直接的に検出することを目的とする。」（２頁右上欄１〜７行）
　
（１−エ）
「また圧電結晶板３の表面には第３図に示すごとく測定部７を挟んで入力側インターデジタル型トランスデューサ−９と出力側インターデジタル型トランスデューサ−１１とが配置されている。この各インターデジタル型トランスデューサー（以下ＩＤＴと略す。）９，１１はケーシング５に覆われているので外部には露出していない。各ＩＤＴ９，１１は櫛歯状の電極９ａ，９ｂ，１１ａ，１ｌｂの組合せから構成されている。」（３頁左上欄５〜１３行）
　
（１−オ）
「圧電結晶板３は，表面弾性波の内，すべり表面波を主として発生させるよう構成されている。
このような圧電結晶板自身は一般的に知られている。
ＬｉＴａＯ
３
３６゜回転Ｙ板でＸ伝搬モードの圧電結晶板
といったものが用いられる
　
（１−カ）
「次に第２発明の一実施例について説明する。ここで用いられる測定装置６１は第９図に示すごとくである。
圧電結晶板６３の表面には矩形の測定部６５を挟んで４つのＩＤＴ６７，６９，７１，７３が設けられている。ＩＤＴ６７，６９，７１，７３と圧電結晶板６３とは測定部６５のみを露出して，透明な絶縁樹脂７４で覆われている。圧電結晶板は主にすべり表面波を発生するように構成されているので，各発振系のアンプ７５，７７の作用により，入力側ＩＤＴ６７，７１が出力側ＩＤＴ６９，７３に向けてすべり表面波が出力され，発振可能となっている
　本構成の内，圧電結晶板６３とＩＤＴ６７，６９，７１，７３とからなる部分が，第１発明の表面弾性波利用溶液センサを２つ並べたものに該当する。このセンサの発振周波数特性は第１２図に示すごとくであるが，バンドパスフィルタ７９，８１は，この内，最大ピークＰの周波数５１ＭＨｚ前後を通過させている。
　
矩形の測定部６５は測定領域６５Ｓと参照領域６５Ｒとに分かれている
　この装置を用いて，第２発明の一実施例としての，蛋白質を特定物質として検出する測定を説明する。
　まず
測定領域６５Ｓに，検出する蛋白質に対する抗体を感作しておく
　次に測定部６５全体に，抗原を含む溶液を滴下する。このことにより抗原抗体反応が生じ，測定領域６５Ｓの発振周波数が変化する。このセンサ６１の発振周波数の変化を観察することにより，被測定溶液中の生理活性物質の反応性あるいは定量が可能となる。
・・・即ち，抗原抗体反応が進行するのに応じて，その質量効果により発振周波数が上昇してゆくことになる。」（４頁左下欄１２行〜５頁右上欄７行）
　
（１−キ）
「尚，第１０図の発振周波数の変化を表す直線は，抗原の濃度が高いほど勾配が大きくなる。・・・
　また，高い発振周波数の信号を検出に用いるほど，負荷効果は顕著に現れ，上記直線は急勾配となる。従って，アンプ７５，７７やバンドパスフィルタ７９，８１を調節して検出される発振周波数を高く設定すれば，一層明確に早期に抗原の濃度が判明する。」（５頁右上欄１５〜同頁左下欄１５行）
　
（１−ク）
　第１１図には，測定領域表面の抗体に，溶液中の抗原が結合する様子が描かれている。
　
　上記摘記事項からみて，引用例１には，以下の発明が記載されていると認められる。
　
「センサ６１の発振周波数の変化を観察することにより，被測定溶液中の特定物質の反応性あるいは定量を行う表面弾性波利用溶液センサであって，
　ＬｉＴａＯ３３６゜回転Ｙ板でＸ伝搬モードの圧電結晶板６３を備え，
　前記圧電結晶板６３の表面には矩形の測定部６５を挟んで４つのＩＤＴ６７，６９，７１，７３が設けられており，
　前記ＩＤＴ６７，６９，７１，７３と前記圧電結晶板６３とは前記測定部６５のみを露出して，透明な絶縁樹脂７４で覆われており，
　前記圧電結晶板６３は主にすべり表面波を発生するように構成されており，
　前記測定部６５の測定領域６５Ｓには，検出する蛋白質に対する抗体が感作されている，
表面弾性波利用溶液センサ。」
　
　また，同様に，本願優先日前に頒布され，原査定の拒絶の理由において引用された刊行物である特開２００１−７７６６２号公報（以下，「周知例１」という。）には，図面とともに，次の事項が記載されている。
（２−ア）
「【請求項１】  オイラー角が（０°，１２５°〜１４６°，０°±５°）であるＬｉＴａＯ３基板と，前記ＬｉＴａＯ３基板上に形成されたＩＤＴよりなり，
前記ＩＤＴは，Ａｕを主成分とする電極材料からなり，かつ規格化膜厚Ｈ／λ=０．００１〜０．０５にて形成されている
　
（２−イ）
「【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は，表面波共振子，表面波フィルタ，共用器等の表面波装置に関し，特にＳＨ波を用いた表面波装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
・・・
【０００３】このような表面波装置として，圧電基板にオイラー角が（０°，−９０°，０°）のＬｉＴａＯ３基板を伝搬する減衰の大きい漏洩弾性表面波を，その基板表面にＡｕやＴａ，Ｗのように質量負荷の大きい金属によって所定膜厚のＩＤＴを構成することにより，伝搬減衰の無いラブ波型の表面波に変換する技術が知られている。」
　
（２−ウ）
「【００２４】また，ＩＤＴ３の櫛歯部分を構成する電極指は，その規格化膜厚Ｈ／λが５％以内になるように設定されている。すなわち，
Ｈ／λ（電極厚み／励振されるＳＨ波の波長）≦０．０５の範囲になるように設定されている。これは，精度良く電極指を形成出来る範囲である
　
（２−エ）
「【００３８】なお，
本発明の表面波装置でＳＨ波を良好に使用出来る膜厚は，各電極材料で異なり，例えば，Ａｕの場合Ｈ／λ＝０．００１〜
伝搬損失や電気機械結合係数を考慮すればこれらの値以上の膜厚が適当である
【００３９】図８は各電極材料における電気機械結合係数の膜厚による変化を示す特性図である。なお，基板材料やカット角・伝搬方向については図６，７と同じ値のものを用いている。図８に示すように，どの金属材料を用いても比較的大きい電気機械結合係数が得られていることがわかる。また，図８に示すように，Ａｌのように比重の小さい金属材料に比べて，他の比重の大きい金属材料の方が電気機械結合係数が大きい。」
　
３　対比・判断
　
（１）対比 
　補正発明と引用発明とを対比する。
　
ア　引用発明の「圧電結晶板６３」および「ＩＤＴ６７，６９，７１，７３」は，表面弾性波を発生させて伝搬させるものであるから，「弾性表面波素子」であるといえる。また，引用例１に関する上記摘記事項（１−カ）における「圧電結晶板６３の表面には矩形の測定部６５を挟んで・・・が設けられている。・・・矩形の測定部６５は測定領域６５Ｓと参照領域６５Ｒとに分かれている。・・・測定領域６５Ｓに，検出する蛋白質に対する抗体を感作しておく。次に測定部６５全体に，抗原を含む溶液を滴下する。このことにより抗原抗体反応が生じ，測定領域６５Ｓの発振周波数が変化する。このセンサ６１の発振周波数の変化を観察することにより，被測定溶液中の生理活性物質の反応性あるいは定量が可能となる。・・・即ち，抗原抗体反応が進行するのに応じて，その質量効果により発振周波数が上昇してゆくことになる。」の記載からみて，引用発明では，圧電結晶板６３の表面の測定領域６５Ｓに抗体を感作し，当該抗体と抗原との抗原抗体反応による質量効果による発振周波数の変化を観察しているといえる。そして，引用例１に関する上記摘記事項（１−ク）からみて，上記「抗原抗体反応による質量効果」は，測定領域表面の抗体に微小質量を有する抗原が結合することを意味するものといえる。
　してみると，引用発明の「センサ６１の発振周波数の変化を観察する・・・表面弾性波利用溶液センサ」は，補正発明の「弾性表面波素子への微小な質量負荷を周波数変化により検出する弾性表面波センサー」に相当する。
　
イ　引用発明の「すべり表面波」が，ＳＨタイプの弾性表面波であることは，技術常識であるといえる。（必要であれば，特開２００２−２６７６４０号公報の段落【０００４】における「圧電表面すべり波（SH波）」の記載を参照。）
　してみると，引用発明の「前記圧電結晶板６３は主にすべり表面波を発生するように構成され」は，補正発明の「ＳＨタイプの弾性表面波を利用し」に相当する。
　
ウ　本願明細書（対応する国際公開第２００５／００３７５２号。以下同様。）７頁２４〜２５行における「実験例１では，３６°回転Ｙ板ＬｉＴａＯ３基板，すなわちオイラー角で（０°，１２６°，０°）である回転ＹカットＬｉＴａＯ３基板を用いたが，」の記載からみて，３６°回転Ｙ板ＬｉＴａＯ３基板は，補正発明の「オイラー角が（０°，０°〜１８°，０°±５°）または（０°，５８°〜１８０°，０°±５°）である回転ＹカットＬｉＴａＯ３基板」に含まれるものといえる。
　してみると，引用発明の「ＬｉＴａＯ３３６゜回転Ｙ板でＸ伝搬モードの圧電結晶板６３」を備える点は，補正発明の「オイラー角が（０°，０°〜１８°，０°±５°）または（０°，５８°〜１８０°，０°±５°）である回転ＹカットＬｉＴａＯ３基板」を備える点に相当する。
　
エ　引用例１に関する上記摘記事項（１−エ）に，「圧電結晶板３の表面には・・・入力側インターデジタル型トランスデューサ−９と出力側インターデジタル型トランスデューサ−１１とが配置されている。この各インターデジタル型トランスデューサー（以下ＩＤＴと略す。）９，１１は・・・。各ＩＤＴ９，１１は櫛歯状の電極９ａ，９ｂ，１１ａ，１ｌｂの組合せから構成されている。」と記載されているように，ＩＤＴが電極を備えていることは技術常識である。また，ＩＤＴが備える電極は，インターデジタル電極からなる表面波励振用電極であることが明らかである。
　してみると，引用発明の「前記圧電結晶板６３の表面には矩形の測定部６５を挟んで４つのＩＤＴ６７，６９，７１，７３が設けられて」いる点と，補正発明の「前記ＬｉＴａＯ３基板上に形成されており，Ａｕを主成分とする，インターデジタル電極からなる表面波励振用電極と，前記表面波励振用電極の両側に設けられた反射器とを有する弾性表面波共振子と，」を備える点とは，「前記ＬｉＴａＯ３基板上に形成されており，インターデジタル電極からなる表面波励振用電極と，」を備える点において共通する。
　
オ　引用発明の「検出する蛋白質」は，補正発明の「検出対象物質」に相当する。また，引用発明の「抗体」は，「検出する蛋白質」すなわち「検出対象物質」を結合する物質であるといえる。
　してみると，引用発明の「前記測定部６５の測定領域６５Ｓには，検出する蛋白質に対する抗体が感作されている」点と，補正発明の「前記表面波励振用電極を覆うように，前記ＬｉＴａＯ３基板上に形成されており，かつ検出対象物質または検出対象物質と結合する結合物質を結合する反応膜とを備え」る点とは，「前記ＬｉＴａＯ３基板上に形成されており，かつ検出対象物質を結合する物質とを備え」る点において共通する。
　
　してみると，両者は， 
　
（一致点）
「弾性表面波素子への微小な質量負荷を周波数変化により検出する弾性表面波センサーであって，
　ＳＨタイプの弾性表面波を利用しており，
　オイラー角が（０°，０°〜１８°，０°±５°）または（０°，５８°〜１８０°，０°±５°）である回転ＹカットＬｉＴａＯ３基板と，前記ＬｉＴａＯ３基板上に形成されており，インターデジタル電極からなる表面波励振用電極と，
　前記ＬｉＴａＯ３基板上に形成されており，かつ検出対象物質を結合する物質とを備えた，弾性表面波センサー。」
の点で一致し，以下の点で相違する。
　
（相違点１）インターデジタル電極からなる表面波励振用電極が，補正発明では，「Ａｕを主成分」とし，「弾性表面波の波長で規格化された膜厚が３．０〜５．０％の範囲にある」のに対して，引用発明では，そのような構成であるかが不明な点。
　
（相違点２）補正発明では，「表面波励振用電極と，前記表面波励振用電極の両側に設けられた反射器とを有する弾性表面波共振子」を備えるのに対して，引用発明では，そのような弾性表面波共振子を備えていない点。
　
（相違点３）前記ＬｉＴａＯ３基板上に形成されており，かつ検出対象物質を結合する物質が，補正発明では，「反応膜」の形態であり，「前記表面波励振用電極を覆うように」形成されているのに対し，引用発明では，反応膜の形態であるかが不明であり，表面波励振用電極を覆うようには形成されていない点。
　
（２）判断
ア　相違点１について
（ア）まず，補正発明では，インターデジタル電極からなる表面波励振用電極が「Ａｕを主成分」としている点について検討する。
　弾性表面波センサー等の弾性表面波装置において，表面波を励振するインターデジタル電極の材質としてＡｕを用いることは，例えば，周知例１に関する上記摘記事項（２−ア），特開２００３−１６３５７３号公報（以下，「周知例２」という。）の【請求項１】，米国特許第６１８６００５号明細書（以下，「周知例３」という。）の４欄６０〜６７行に記載されているように，本願優先日前に周知である。（周知例として，他にも，特開平９−２１０９７５号公報の段落【０００５】を参照。）
　そして，インターデジタル電極の材質として比重の大きなものを使用することは，例えば，周知例１に関する上記摘記事項（２−イ）に記載されているように，周知の技術的課題であるから，引用発明に，上記周知技術を適用し，インターデジタル電極からなる表面波励振用電極が「Ａｕを主成分」とするようにすることは，当業者であれば，何ら困難性はなく，容易に想到し得る事項であるといえる。
　
（イ）次に，補正発明では，インターデジタル電極からなる表面波励振用電極が，「弾性表面波の波長で規格化された膜厚が３．０〜５．０％の範囲にある」点について検討する。
　弾性表面波装置において，電極の厚さを表すのに，弾性表面波の波長で規格化した膜厚を用いることは，例えば，周知例１に関する上記摘記事項（２−ア），周知例２の【請求項１】に記載されているように，本願優先日前に周知である。
　また，周知例１に関する上記摘記事項（２−ウ）および（２−エ）の記載，特開平９−１２１１３６号公報（以下，「周知例４」という。）の段落【００３２】における「実用上スプリアスが問題とならない電極膜厚（Ｈ／Ｌ）の範囲は２．５％以上７．５％以下であり，スプリアスが完全に抑えられ最も良好な周波数特性が得られる電極膜厚（Ｈ／Ｌ）の範囲は４％以上７％以下であった。」の記載，および，特開昭６３−１６９１０９号公報（以下，「周知例５」という。）の３頁左下欄１６〜２０行における「同図は第４図に示すように，くし形電極の形成周期をＬ，線幅をｗ，膜厚をｈとして，横軸は周期で規格化した膜厚ｈ／Ｌ，縦軸は中心周波数で規格化した周波数変化率である。」の記載からみて，弾性表面波装置において，精度良く電極指を形成できる範囲，ＳＨ波を良好に使用できる範囲，伝播損失，電気機械結合係数，スプリアスが問題とならない範囲，周波数変化率等が，インターデジタル電極の弾性表面波の波長で規格化された膜厚に依存するものであることが，本願優先日前に周知であったといえる。
　そうすると，引用発明も弾性表面波を利用した弾性表面波装置であるから，当該技術分野において周知である「電極の弾性表面波の波長で規格化した膜厚」を，電極の厚さを表すのに用いるとともに，規格化された膜厚に依存する上記各特性を考慮しつつ，前記規格化された膜厚として適当な値のものを選択するようにすることは，当業者が適宜なし得る設計的事項であるといえる。また，補正発明において，弾性表面波の波長で規格化された膜厚の下限値を「３．０％」，上限値を「５．０％」と規定していることについては，本願の【図５】，【図６】を参照しても，下限値の「３．０％」の前後，および，上限値の「５．０％」の前後で，周波数変化量，すなわち，センサーの感度に格別顕著な差異が生じているとはいえず，格別な臨界的意義を有するとはいえない。
　
イ　相違点２について
　「表面波励振用電極と，前記表面波励振用電極の両側に設けられた反射器とを有する弾性表面波共振子」を備えた弾性表面波センサーは，例えば，米国特許第６２９３１３６号明細書（以下，「周知例６」という。）の３欄２８〜３２行およびFIG.2A，および，特開平２−１２２２４２号公報（以下，「周知例７」という。）の６頁左上欄７行〜同頁右上欄３行および第５図に記載されているように，本願優先日前に周知である。
　そして，上記周知例６のFIG.1および上記周知例７の第３図に，トランスバーサル型の実施例が記載され，上記周知例６のFIG.2Aおよび上記周知例７の第５図に，表面波共振子型の実施例が記載されているように，同一の文献にトランスバーサル型の実施例と表面波共振子型の実施例が記載されているものが複数存在することから，「トランスバーサル型」に変えて「表面波共振子型」を採用することには，動機付けがあり，阻害要因もないといえる。
　してみると，引用発明に，上記周知の技術的事項である「表面波励振用電極と，前記表面波励振用電極の両側に設けられた反射器とを有する弾性表面波共振子」の構成を適用し，上記相違点２における補正発明のようにすることは，当業者であれば，何ら困難性はなく，容易になし得る事項であるといえる。
　
ウ　相違点３について
　弾性表面波センサーにおいて，検出対象物質を結合する物質が，「反応膜」の形態であり，「前記表面波励振用電極を覆うように」形成された構成は，例えば，上記周知例６の３欄４４〜５９行，および，上記周知例７の４頁右下欄９〜２０行および第１，５図に記載されているように，本願優先日前に周知である。（周知例として，他にも，特開平３−１００４３８号公報の第１図，特表平５−５０９１５９号公報の２頁右下欄２１〜２３行および１，２図，国際公開第０２／０９５９４０号のFIG.2，特表平９−５１２３４５号公報のFIG.4aを参照。）
　そして，引用発明も上記周知技術も，弾性表面波センサーという同一の技術分野に属するものであって，検出対象物質を結合する物質の形態やその配置は，当業者が適宜選択し得る事項であるから，引用発明に，上記周知技術を適用し，上記相違点３における補正発明のようにすることは，当業者であれば，何ら困難性はなく，容易になし得る事項であるといえる。
　
エ　補正発明の有する効果について
　本願明細書に記載された補正発明によってもたらされる，センサーの感度を高めるという効果について検討する。
　引用例１に関する上記摘記事項（１−キ）には，発振周波数の変化を表す直線をより急勾配とすること，すなわち，発信周波数の変化をより大きくすることで，抗原の濃度をより明確に求めること，すなわち，感度を高めることが記載されているといえる。そして，弾性表面波装置の発振周波数の変化が，電極の膜厚に依存するものであることが，周知例３の４欄２５〜３９行，および，周知例５の３頁左下欄１６〜２０行に記載されている。
　そうすると，電極の膜厚として適当な値を選択することによりセンサーの感度が高まるという効果は，引用例１，周知例３および周知例５の記載から，当業者であれば予測することができる程度のものであり，格別顕著なものとはいえない。  
　
　したがって，補正発明は，引用発明および周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
（３）付記（回答書における請求人の主張について）
　請求人は，平成２２年６月２２日付けで提出された審尋に対する回答書の２頁２８行〜３頁２行において「引用文献１に記載の弾性表面波デバイスは，入力側ＩＤＴと出力側ＩＤＴとの間で表面波を伝搬させる，トランス型弾性表面波フィルタであり，引用文献２に記載の共振子型弾性表面波フィルタとは，基本的構造において全く異なるものである。従って，引用文献２に記載の共振子型弾性表面波フィルタにおけるＬｉＴａＯ３基板の特定のオイラー角範囲を，基本的構造において全く異なる引用文献１に記載のトランスバーサル型弾性表面波フィルタのＬｉＴａＯ３に，当業者であれば直ちに適用しようとは考えるはずがないものである」と主張し，同回答書の３頁２９行〜４頁８行において「トランスバーサル型弾性表面波センサー及び共振子型弾性表面波センサーがそれぞれ周知であったとしても，そのことから，トランスバーサル型弾性表面波フィルタを用いた弾性表面波センサーを開示しているにすぎない引用文献１に記載の構成から，直ちに，共振子型弾性表面波フィルタを用いた弾性表面波センサーに変更しようと容易に考えるものではない。引用文献１が共振子型弾性表面波センサーについて何ら開示しておらず，何らの示唆すらしていない以上，引用文献１に記載の発明の効果を得ようとした場合，当業者であれば，引用文献１にしたがって，トランスバーサル型弾性表面波センサーを構成しようと考えるはずである。」と主張している。
　しかし，トランスバーサル型弾性表面波センサーを共振子型弾性表面波センサーに変更することが，当業者にとって容易であることは，上記「（２）イ　相違点２について」で検討のとおりである。
　また，請求人は，同回答書の４頁２３〜２６行において「表面波励振用電極を覆うように反応膜を配置した構成は，共振子型弾性表面波センサーを前提とした場合に初めて周知である技術であり，引用文献１に記載のトランスバーサル型弾性表面波フィルタにおいては，表面波励振用電極を覆うように反応膜を配置することは決して周知技術とは言えない。」と主張している。
　しかし，上記「（２）ウ　相違点３について」で検討のとおり，表面波共振子型においてもトランスバーサル型おいても，表面波励振用電極を覆うように反応膜を配置することは，本願優先日前に周知である。
　また，請求人は，同回答書の５頁２８行〜６頁４行において「本願出願時において，当業者といえども，上記特定の構成を前提とした弾性表面波センサー，すなわち特定のオイラー角のＬｉＴａＯ３基板を用い，反応膜を表面波励振用電極を覆うように共振子型弾性表面波センサーを構成し，しかも電極の規格化膜厚を３．０〜５．０％の範囲とすれば，上記特有の効果が行われることを引用文献１〜６の記載から予測し得るものでない。すなわち，上記特有の効果は，非予測性を有する効果である。」と主張している。
　しかし，上記「（２）ア　相違点１について」で検討のとおり，電極の規格化膜厚として適当な値のものを選択することは，当業者が適宜なし得る設計的事項であり，規格化された膜厚の下限値を「３．０％」，上限値を「５．０％」としている点についても，格別な臨界的意義を有するとはいえない。また，電極の膜厚として適当な値を選択することによりセンサーの感度が高まるという効果が予測可能なものであることは，上記「（２）エ　補正発明の有する効果について」にて検討のとおりである。
　そうすると，請求人の上記主張は，採用することができない。
　
４　まとめ
　以上のとおりであるから，本件補正は，平成１８年改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により，却下すべきものである。 
　
　
第３　本願発明について
　
１　本願発明
　以上のとおり，本件補正は，却下されることとなったから，本件特許出願人が特許を受けようとする発明として特定する事項は，平成２０年１２月１７日付けの手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項１〜６に記載されたとおりのものと認められ，そのうち請求項１は，次のとおりである。（以下，「本願発明」という。）　
「【請求項１】
　弾性表面波素子への微小な質量負荷を周波数変化により検出する弾性表面波センサーであって，
　ＳＨタイプの弾性表面波を利用しており，
　オイラー角が（０°，０°〜１８°，０°±５°）または（０°，５８°〜１８０°，０°±５°）である回転ＹカットＬｉＴａＯ３基板と，
　前記ＬｉＴａＯ３基板上に形成されており，Ａｕを主成分とする表面波励振用電極と，　前記表面波励振用電極を覆うように，前記ＬｉＴａＯ３基板上に形成されており，かつ検出対象物質または検出対象物質と結合する結合物質を結合する反応膜とを備え，
　前記電極の弾性表面波の波長で規格化された膜厚が３．０〜５．０％の範囲にある，弾性表面波センサー。」
　
２　引用刊行物の記載事項　
　原査定の拒絶の理由に引用された引用例およびその記載事項は，上記「第２　２　引用刊行物の記載事項」に記載したとおりである。
　
３　判断　
　本願発明は，補正発明から，「インターデジタル電極からなる」，「前記表面波励振用電極の両側に設けられた反射器とを有する弾性表面波共振子」を備えるとの限定を省いたものである。
　そうすると，本願発明の構成要件をすべて含み，さらに他の構成要件を付加したものに相当する補正発明が，上記「第２　３　対比・判断」において検討のとおり，引用発明および周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本願発明も同様の理由により，引用発明および周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるというべきである。
　
４　むすび　
　以上のとおり，本願発明は，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから，その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本願は拒絶されるべきものである。　
　
　よって，結論のとおり審決する。