【事件の表示】
　特願２００２−３０１４５４「カイコを利用したタンパク質の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　５月１３日出願公開、特開２００４−１３５５２８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は，平成１４年１０月１６日に出願されたものであって，平成１９年４月２４日付けで拒絶査定がなされ，これに対し，平成１９年６月７日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに，平成１９年７月５日付けで願書に添付した明細書について手続補正がなされ，平成２２年１月４日付けで審尋がなされ，平成２２年３月５日に回答書が提出されたものである。
　
　
　
第２　平成１９年７月５日付けの手続補正についての補正却下の決定
　[補正却下の決定の結論]
　平成１９年７月５日付けの手続補正を却下する。
　
[理由]
１．補正前請求項１に係る本件補正の内容
　本件補正により，トランスジェニックカイコ自体の発明を特定する事項を記載した補正前の特許請求の範囲の請求項７ないし１１
「【請求項７】　絹糸を構成するペプチドの生産が抑制されているカイコのトランスジェニックカイコであって，絹糸を構成するペプチドをコードするDNAのプロモーター領域の下流に任意のペプチドをコードするDNAが機能的に結合したDNAを有するトランスジェニックカイコ。
【請求項８】　絹糸を構成するペプチドの生産が抑制されているカイコが，絹糸を構成するペプチドをコードする遺伝子領域の変異によって該ペプチドの生産が抑制されているカイコである，請求項７に記載のトランスジェニックカイコ。
【請求項９】　絹糸を構成するペプチドをコードする遺伝子領域の変異によって該ペプチドの生産が抑制されているカイコが，突然変異系統のカイコである，請求項８に記載のトランスジェニックカイコ。
【請求項１０】　絹糸を構成するペプチドがフィブロインである，請求項７〜９のいずれかに記載のトランスジェニックカイコ。
【請求項１１】　突然変異系統のカイコがNd-sDである，請求項９に記載のトランスジェニックカイコ。」
は，補正後の特許請求の範囲の請求項１
　「【請求項１】　Nd-sDのトランスジェニックカイコであって，フィブロインＬ鎖のプロモーター領域とフィブロインＬ鎖をコードするDNAの下流に任意のペプチドをコードするDNAが機能的に結合したDNAを有するトランスジェニックカイコ。」と補正されることになる（補正された発明を，以下，「本願補正発明１」という。）。 
　
　
２．補正前請求項１１に係る特許法第１７条の２第４項の規定（本件補正の目的）についての判断
　上記補正は，請求項１１に記載した発明を特定するために必要な事項である「絹糸を構成するペプチドをコードするDNAのプロモーター領域の下流」について，「フィブロインＬ鎖のプロモーター領域とフィブロインＬ鎖をコードするDNAの下流」へと限定するものであって，平成１４年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで，本件補正後の本願補正発明１が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する特許法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
　
３．独立特許要件について（特許法第２９条第２項についての判断）
　（１）引用例１
　原審において，平成１７年６月２３日付けの拒絶査定の拒絶理由１において引用した，日本蚕糸学会第72回学術講演会 2002 講演要旨集(2002.04.03), p. 28 (208)（引用例１）には，次のことが記載されている。
　
　　（ａ）「我々はトランスポゾンを利用した形質転換カイコの作出系を開発の成功し，現在その利用技術の開発に取り組んでいる。本研究ではその一環として絹フィブロインの後部絹糸腺細胞内輸送機構を解析することを研究目的とした。」（第208欄頁5-6行）
　
　　（ｂ）「絹フィブロインの１成分であるＬ鎖のプロモーターとＬ鎖とＧＦＰの融合遺伝子を連結したインサートＤＮＡを目でマーカー遺伝子（ＤｓＲｅｄ２）が発現するトランスポゾンベクター（ｐｉｇｇｙＢａｃ）中に挿入し，これをトランスポゼースを発現させる機能のあるヘルパーベクターと共に絹フィブロイン分泌正常品種（ｗ１／ｐｎｄ）の卵にマイクロインジェクションした。孵化したカイコを飼育，交配しＧ１の６〜７日胚でマーカー遺伝子の発現をもとに形質転換体をスクリーニングした。」（第208欄頁7-11行）
　
　　（ｃ）「得られた形質転換体を解析したところ，後部絹糸腺細胞と絹糸腺内腔，さらに繭にＧＦＰの蛍光が観察された。また，Ｈ鎖，Ｌ鎖とＧＦＰに対する特異抗体を用いたWestern blottingを行ったところ，後部絹糸腺内腔に分泌されたフィブロイン及び繭の可溶性タンパク質中にＬ鎖−ＧＦＰ融合タンパク質は内在性Ｌ鎖の数％含まれていること，融合タンパク質も内在性Ｌ鎖と同様にＨ鎖とＳ−Ｓ結合をして分泌されていることが示された。Ｌ鎖がＨ鎖とＳ−Ｓ結合することはフィブロインの効率的な細胞内輸送・分泌に不可欠であるため，融合タンパク質の分泌量が相対的に少ないのは融合タンパク質の方が内在性Ｌ鎖よりもＨ鎖との結合能が低いことに起因しているものと推定された。」（第208欄頁12-17行）
　
　　（ｄ）「現在，Ｌ鎖の変異によりフィブロインの分泌量が１％以下に減少した裸蛹変異種（Nd-sD）に形質転換させることでフィブロイン分泌能が回復した形質転換カイコの作出を試みている。」（第208欄頁12-17行）
　
　（２）引用例２
　原審において，平成１７年６月２３日付けの拒絶査定の拒絶理由１において引用した，Nature Biotechnol. (2000), Vol.18, p. 81-84（引用例２）には，次のことが記載されている。
　
　　（ｅ）「我々は，鱗翅目イラクサギンウワバの中で発見されたトランスポゾンであるpiggyBacを使用して，家蚕における安定な形質転換用のシステムを開発した。・・・緑色蛍光タンパク質陽性のG1カイコのDNA分析によって，多数の独立した挿入が頻繁に生じることが明らかとなった。導入遺伝子は，正常なメンデル遺伝によって次世代に安定して受け継がれた。piggyBacの逆方向末端反復配列，及び分析された挿入物全ての境界における特徴的なTTAA配列の存在は，導入が正確な転移事象に起因することを裏付けている。この鱗翅目昆虫中の安定的遺伝子導入の効率的な方法は，有望な基礎研究および生物工学的な応用を可能とする。」（第81頁要約）
　
　　（ｆ）「我々のデータは，日常的に使用される確立したプロトコルと認められる頻度でカイコ染色体へpiggyBac由来のベクターが転位することができることを示す。カイコの安定な形質転換は，遺伝子調節の基本メカニズムを解明する際に，及び商用養蚕用の系統を改善する際に相当な支援になるだろう。さらに，絹糸腺細胞で生じる，高いタンパク質合成は，繭から直接収穫することができる製薬又は獣医学上の関心があるタンパク質を生産するために利用可能であろう。」（第83頁左欄1〜9行）
　
　　（ｇ）「プラスミド構築。特徴的な融合ベクターpPIGA3GFPは，p3E1.2の中にある野生型のpiggyBac要素に由来し，その中でトランスポゼース遺伝子の中央部は，緑色蛍光タンパク質コード配列およびカイコ細胞質のアクチン遺伝子BmA3Bのプロモーターを含む導入遺伝子に置き換えられた。
・・・トランスポゼースを産生するプラスミドpHA3PIGは左側逆方向反復配列，5'フランキング配列，トランスポゼース遺伝子のリーダー配列が欠けている改変されたpiggyBac要素を持っている。
・・・産卵後1〜2時間の合胞前胚盤葉期での卵が集められた。0.5mMのリン酸緩衝液(pH 7.0)，5mM KCl，中のベクターとヘルパープラスミド(0.4μｇ/μｌ総DNA濃度)の1:1混合物の約15〜20nlは，既述のとおり，各卵に注入された。注入口は膠(ボーデン社(オハイオ州コロンバス))で密閉され，胚は，25°Cで成長させられた。」（第83頁右欄2行〜第84頁左欄10行）
　
　
　（２）本願補正発明１と引用例１に記載された技術的事項との対比
　引用例１には，「絹フィブロインの１成分であるＬ鎖のプロモーターとＬ鎖とＧＦＰの融合遺伝子を連結したインサートＤＮＡを眼でマーカー遺伝子（ＤｓＲｅｄ２）が発現するトランスポゾンベクター（ｐｉｇｇｙＢａｃ）中に挿入し，これをトランスポゼースを発現させる機能のあるヘルパーベクターと共に絹フィブロイン分泌正常品種（ｗ１／ｐｎｄ）の卵にマイクロインジェクションした」（記載事項（ｂ））こと，「現在，Ｌ鎖の変異によりフィブロインの分泌量が１％以下に減少した裸蛹変異種（Nd-sD）に形質転換させることでフィブロイン分泌能が回復した形質転換カイコの作出を試みている」（記載事項（ｄ））ことが記載されている。
　裸蛹変異種（Nd-sD）に形質転換させるための導入ＤＮＡが何であるかについては当該記載事項（ｄ）の一文においては省略されているものの，第208欄の記事において記載された導入ＤＮＡは「絹フィブロインの１成分であるＬ鎖のプロモーターとＬ鎖とＧＦＰの融合遺伝子を連結したインサートＤＮＡ」を含むもののみであり，かつ，当該ＤＮＡは絹フィブロインの１成分であるＬ鎖をＬ鎖のプロモーターの制御下で発現させるものであるから，フィブロインＬ鎖が発現可能なものであって，Ｌ鎖の変異によりフィブロインの分泌量が１％以下に減少した裸蛹変異種（Nd-sD）に形質転換させることでフィブロイン分泌能を回復させるのに適したもの，すなわち，正常なＬ鎖を発現するものである。よって，「絹フィブロインの１成分であるＬ鎖のプロモーターとＬ鎖とＧＦＰの融合遺伝子を連結したインサートＤＮＡ」は，記載の重複を避けるために省略されている，上記裸蛹変異種（Nd-sD）に形質転換させるための導入ＤＮＡに該当することは明らかである。
　したがって，上記記載事項（ｄ）はその前の記載事項（ｂ）を併せて読み込めば，「現在，Ｌ鎖の変異によりフィブロインの分泌量が１％以下に減少した裸蛹変異種（Nd-sD）に」「絹フィブロインの１成分であるＬ鎖のプロモーターとＬ鎖とＧＦＰの融合遺伝子を連結したインサートＤＮＡを目でマーカー遺伝子（ＤｓＲｅｄ２）が発現するトランスポゾンベクター（ｐｉｇｇｙＢａｃ）中に挿入し，これをトランスポゼースを発現させる機能のあるヘルパーベクターと共に」「形質転換させることでフィブロイン分泌能が回復した形質転換カイコの作出を試みている」ことが記載されているということができる。
　
　ここで，引用例１に記載された，「形質転換カイコ」，「絹フィブロインの１成分であるＬ鎖のプロモーター」，「Ｌ鎖」及び「ＧＦＰ」は，それぞれ，本願補正発明１における「トランスジェニックカイコ」，「フィブロインＬ鎖のプロモーター」，「フィブロインＬ鎖」，「任意のペプチド」に相当する。
　
　そこで，本願補正発明１と，引用例1に記載された上記技術的事項を対比すると，両者は，「Nd-sDのトランスジェニックカイコであって，フィブロインＬ鎖のプロモーター領域とフィブロインＬ鎖をコードするDNAと任意のペプチドをコードするDNAが機能的に結合したDNAを有するトランスジェニックカイコ」に係る発明である点で一致するが，本願補正発明１が，「フィブロインＬ鎖をコードするDNAの下流に任意のペプチドをコードするDNAが機能的に結合した」ものであるのに対して，引用例１に記載されたNd-sDのトランスジェニックカイコは，「フィブロインＬ鎖をコードするDNAの下流に任意のペプチドをコードするDNAが機能的に結合した」ものであるのか「フィブロインＬ鎖をコードするDNAの上流に任意のペプチドをコードするDNAが機能的に結合した」ものであるのかが明記されていない点（相違点１），及び，本願補正発明１に係るNd-sDの「トランスジェニックカイコ」が実施例に記載のとおり，実際に作出されたものであるのに対して，引用例１に記載されたNd-sDのトランスジェニックカイコは，「作出を試みている」ことが記載されているものの，実際にはまだ作出されていなかった点（相違点２）で，本願補正発明１と相違する。
　
　（３）判断
　相違点１について検討する。
　引用例１の「インサートＤＮＡ」に係る「絹フィブロインの１成分であるＬ鎖のプロモーターとＬ鎖とＧＦＰの融合遺伝子を連結した」という記載は，フィブロインＬ鎖のプロモーター領域の下流にはもともとフィブロインＬ鎖をコードするDNAが存在すること，及び「Ｌ鎖のプロモーター」の次に「Ｌ鎖」が言及され，次いで「ＧＦＰ」が言及されていることを考慮すれば「フィブロインＬ鎖」をコードするDNAの下流に「ＧＦＰ」をコードするDNAが機能的に結合した」ものであることを示唆しているといえる。
　したがって，引用例１の「Nd-sDのトランスジェニックカイコであって，フィブロインＬ鎖のプロモーター領域とフィブロインＬ鎖をコードするDNAと任意のペプチドをコードするDNAが機能的に結合したDNAを有するトランスジェニックカイコ」に接した当業者であれば，「フィブロインＬ鎖をコードするDNAの下流に任意のペプチドをコードするDNAが機能的に結合」するように設計された「インサートＤＮＡ」を有するトランスジェニックカイコは容易に想到しうるものであり，相違点１については，これを格別のこととすることはできない。
　
　相違点２について検討する。
　引用例１には，記載事項（ｂ）に記載のとおり，インサートＤＮＡ，トランスポゾンベクター（ｐｉｇｇｙＢａｃ），ヘルパーベクター，と共に絹フィブロイン分泌正常品種（ｗ１／ｐｎｄ）の卵にマイクロインジェクションによって卵に導入すべきことが具体的に記載されており，引用例１に記載された形質転換手法自体は，当業者にとってもともと容易に用いることができるものであるから，引用例１にNd-sDのトランスジェニックカイコについて，「作出を試みている」ことが記載されていれば，当業者にとってそれは十分に容易に作出可能なものである。以上のことから，相違点２は実質的な相違点ではない。
　また，仮に相違点２が実質的な相違点であるとしても，ペプチドをコードするＤＮＡをトランスポゾンベクター（ｐｉｇｇｙＢａｃ）中に挿入し，これをトランスポゼースを発現させる機能のあるヘルパーベクターと共にカイコの卵にマイクロインジェクションすることについての具体的な手法も引用例２に記載されているから，引用例２に記載された具体的な手法を用いることによりNd-sDのトランスジェニックカイコは十分に容易に作出可能なものであって，相違点２についても当業者であれば容易になし得ることである。　
　ここで，本願補正発明１に係るトランスジェニックカイコが奏する効果について，本願明細書【００１０】段落には，「変異体のトランスジェニックカイコを作出することにより，１）絹糸腺の大きさが大きくなり，正常のサイズに近いものになること，２）合成された融合タンパク質が絹糸腺後部の細胞から内腔に分泌され，中部絹糸腺に蓄積すること，３）この突然変異の繭にも，蛍光タンパク質の観察やウェスタンブロッテイングにより融合タンパク質の存在が観察されたこと，４）突然変異でない正常のカイコに同じ遺伝子を導入し，発現量を突然変異のトランスジェニック個体と比較した結果，突然変異種では数倍のタンパク質が合成されていることが確認されるともに正常個体に大量に存在する内在性のフィブロインL鎖タンパク質は全く存在しなかったこと等の特徴が実験的に証明された」こと，【００１２】段落には，「さらに，本発明の方法によって，従来の方法よりも，カイコにおける任意のペプチドの生産量を向上させること，また，純度を高めることが可能になった」こと，【００４４】段落には，「正常なカイコではフィブロインL鎖の遺伝子は機能しているため，フィブロインL鎖の抗体を用いたウェスタンブロッティングにおいて，大量のフィブロインL鎖が検出される（図４，レーン１）。・・・バンドの強さから見ても，量的な比較では突然変異体のトランスジェニックカイコの方が正常のトランスジェニックカイコの作るタンパク量より多いことが分かった(図４，レーン６と８)。」こと，【００４５】段落には，「この方法は，正常なカイコに同じ融合遺伝子を導入して，組換えタンパク質を合成する方法に比較し，突然変異種では数倍のタンパク質が合成されていることが確認されるともに正常個体に大量に存在する内在性のフィブロインL鎖タンパク質は全く存在しなかった。このことは遺伝子組換え手法を利用してカイコの絹糸腺において，外来の有用タンパク質の合成するうえで大きな利点がある。すなわち，１）突然変異Nd-sDの利用は導入した遺伝子由来のタンパク質の合成能力を向上させる。２）内在性の類似タンパク質の混入を避けることができるため，導入した外来遺伝子による組換えタンパク質の精製が容易になる。」と記載されている。
　したがって，（ア）カイコ各組織の形態について，（イ）タンパク質の合成・生産量について効果が主張されているので，その顕著性についてそれぞれ検討する。
　
　　（ア）カイコ各組織の形態について
　融合遺伝子の導入によって，「裸蛹変異種（Nd-sD）」の「フィブロイン分泌能」の回復を果たすこと，「フィブロイン分泌」がなされるように絹糸腺等の組織が発達することについては，引用文献１に，「Ｌ鎖の変異によりフィブロインの分泌量が１％以下に減少した裸蛹変異種（Nd-sD）」への形質転換の目的が，「フィブロイン分泌能が回復した形質転換カイコ」を得ることにあることがそもそも記載されているから，引用例１に接した当業者が期待する範囲内であって，当業者にとって予見し得ないことであるということはできない。
　
　　（イ）タンパク質の合成・生産量について
　「フィブロイン分泌能が回復した形質転換カイコ」を得ることを目的とした引用例１に記載された発明を基に本願補正発明１の構成に想到することが容易であると解すべきことは，上に述べたとおりであるから，引用例１に記載された発明からの本願補正発明１の進歩性が肯定されるためには，本願補正発明１が現実に示すものとして本願明細書より明らかにされた効果が，当業者が同発明の構成のものとして予想することができない顕著な効果を奏することが必要である。したがって，比較すべき対象は，従来技術の示す効果である，突然変異でない正常のカイコに同じ遺伝子を導入したトランスジェニックカイコの作るタンパク量ではなく，同発明の構成のものと当業者が引用例１に記載された事項から予想する効果である。
　請求人は，本件明細書の段落【００１０】，【００１２】，【００４４】〜【００４５】等の記載において，同記載の実験結果等から，「バンドの強さから見ても，量的な比較では突然変異体のトランスジェニックカイコの方が正常のトランスジェニックカイコの作るタンパク量より多いことが分かった(図４，レーン６と８)」として，本願補正発明１が当業者の予測し得なかった顕著な効果を奏すると主張しているが，ここで比較対象としている発明は，引用例１に記載された発明よりも本願補正発明１との技術的連関性の低いものであるから，引用例１及び２に記載された発明及び本願優先日前に周知の技術から極めて容易に想到しうるトランスジェニックカイコと比較して予測される範囲を超えた顕著な効果を奏する証拠とはそもそもなりえないものであり，当該実験結果等から本願補正発明１に係る進歩性の存在を推認することはできない。
　
　また，上記本願明細書の図４に示されたタンパク量について検討してみても，そこには，フィブロインＬ鎖抗体によって検知した正常のトランスジェニックカイコの作るタンパク量（レーン２）と突然変異体のトランスジェニックカイコの作るタンパク量（レーン６）の両レーンのＬ鎖とＧＦＰ融合タンパク質のみの発現量同士（レーン２のうち上部とレーン６）やＧＦＰ抗体によって検知した正常のトランスジェニックカイコの作るタンパク量（レーン４）と突然変異体のトランスジェニックカイコの作るタンパク量（レーン８）に基づくバンドの強さが示されているにすぎない。
　，「正常なカイコではフィブロインL鎖の遺伝子は機能しているため，フィブロインL鎖の抗体を用いたウェスタンブロッティングにおいて，大量のフィブロインL鎖が検出される（図４，レーン１）」ことは本願明細書【００４４】段落に記載されているとおりである。そして，当該実験系においては当該元からカイコに内在する高発現の系をノックアウト等によって無効化することなく，大量のフィブロインL鎖を発現させ続けたままなのであるから，新たに別のフィブロイン鎖をコードするＤＮＡ鎖を含む「インサートＤＮＡ」を導入しても，生物一個体が一時に産生できるタンパク質の量には限りがあること，引用例１には，「Ｈ鎖，Ｌ鎖とＧＦＰに対する特異抗体を用いたWestern blottingを行ったところ，後部絹糸腺内腔に分泌されたフィブロイン及び繭の可溶性タンパク質中にＬ鎖−ＧＦＰ融合タンパク質は内在性Ｌ鎖の数％含まれていること，融合タンパク質も内在性Ｌ鎖と同様にＨ鎖とＳ−Ｓ結合をして分泌されていることが示された。Ｌ鎖がＨ鎖とＳ−Ｓ結合することはフィブロインの効率的な細胞内輸送・分泌に不可欠であるため，融合タンパク質の分泌量が相対的に少ないのは融合タンパク質の方が内在性Ｌ鎖よりもＨ鎖との結合能が低いことに起因しているものと推定された。」（記載事項（ｃ））と記載されており，当該記載から融合タンパク質を発現させる上で，Ｈ鎖との結合にあたって競合する内在性Ｌ鎖がない突然変異体のトランスジェニックカイコの方が正常のトランスジェニックカイコの分泌する融合タンパク量より多くなるであろうことは，引用例１に接した当業者であれば予見可能であることを考慮すれば，突然変異体のトランスジェニックカイコの作るタンパク量（レーン６）のＬ鎖とＧＦＰ融合タンパク質のみの発現量が，正常のトランスジェニックカイコの作るＬ鎖とＧＦＰ融合タンパク質のみの発現量（レーン２のうち上部）を上回ったり，突然変異体のトランスジェニックカイコの作るタンパク量（レーン８）のＬ鎖とＧＦＰ融合タンパク質のみの発現量が，正常のトランスジェニックカイコの作るＬ鎖とＧＦＰ融合タンパク質のみの発現量（レーン４）を上回ったりしても，それらは格別予見し得ないことであるということはできない。
　そして，その他に，明細書に記載された「突然変異種では数倍のタンパク質が合成されている」ことや，「量的な比較では突然変異体のトランスジェニックカイコの方が正常のトランスジェニックカイコの作るタンパク量より多い」ことの根拠となりうるものは示されていない。
　よって，本願補正発明１に係る「インサートＤＮＡ」を導入することによって産生されるＬ鎖とＧＦＰの融合タンパク質が，正常のカイコに同じ「インサートＤＮＡ」を導入することによって産生されるＬ鎖とＧＦＰの融合タンパク質よりも抗体によって強く検出される程度のことをもって当業者が本願補正発明１の構成のものとして予見し得ない程度に格別に顕著な効果を奏すると認めることはできず，引用例１及び２に記載された発明及び本願優先日前に周知の技術から極めて容易に想到しうるトランスジェニックカイコと比較して予測される範囲を超えた顕著な効果を奏するものとして，進歩性の存在を推認することはできない。
　なお，本願補正発明１の奏する効果は，引用例１において「試みている」と記載されている「裸蛹変異種（Nd-sD）に形質転換させることでフィブロイン分泌能が回復した形質転換カイコ」を実際に作出した結果として確認したものに過ぎず，よほど顕著なものであれば別として，それにより進歩性の判断が左右されるものではない。
　
　よって，相違点１については，当業者にとって引用例１及び２の記載及び優先日前の周知技術から十分に予想しうる範囲内のものに過ぎず，格別顕著な効果を奏するともいえない。
　したがって，本願補正発明１は，当業者が引用例１及び２に記載された技術的事項並びに周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものである。
　
　
　（４）審判請求書等における請求人の主張について
　審判請求人は，審査官が通知した特許法第２９条第２項に基づく拒絶理由に対して提出した平成１８年８月２５日付の意見書，平成１９年８月３０日付けの審判請求の理由を補充する手続補正書，平成２２年３月５日付けの回答書において，
　
　（主張１）引用例１に記載された形質転換系が組換えタンパク質の生産系として使用できることを証明するためには，様々なことを示す必要があり，引用例１は，この形質転換系が組換えタンパク質の生産系として使用できることを想起させるものではなく，引用例１はＮｄ−ｓＤを使用してフィブロイン細胞内輸送機構を解析することが課題であるのに対して，本願はＮｄ−ｓＤを使用して目的タンパク質を大量生産することが課題であるから，引用例１は本願と共通する課題を意識したものとは言えず，本願の課題は当業者にとって自明な課題や容易に着想しうる課題とも言えない，
　
　（主張２）突然変異体における縮小し，退化した絹糸腺が，正常の大きさにまで回復すること，Ｎｄ−ｓＤ変異体にＬ鎖−ＧＦＰ融合遺伝子を導入したトランスジェニックカイコにおけるタンパク質の発現量が，正常カイコにおけるタンパク質の発現量と同程度まで回復するのではなく，正常カイコにおけるタンパク質の発現量を大量に上回ったこと，Ｌ鎖−ＧＦＰ融合遺伝子のみをＮｄ−ｓＤ変異体に導入するだけで，L鎖だけではなくH鎖の合成までも回復し，Ｌ鎖−ＧＦＰ融合蛋白質が取り込まれた分泌フィブロインが大量に産生されたことは，当業者の予想を遥かに超える，
と主張する。
　
　しかしながら，当該主張１については，そもそも，補正された請求項１に記載された発明において生産されるタンパク質を特定する事項は「任意のペプチド」であり，引用例１に記載された緑色蛍光タンパク質（ＧＦＰ）もこれに該当するものであって，組換えタンパク質の生産系において生産されるタンパク質であることや大量生産を目的としたタンパク質であることは，請求項１に記載された発明を特定するための事項となっていない。したがって，審判請求人の主張１は特許請求の範囲の記載に基づかないものであって失当である。
　また，「本件発明も引用発明も，・・・技術分野を同一にするものである以上，それぞれに明記されている課題が異なるとしても，そのことが引用発明を本件発明の容易推考性を判断するための公知の技術資料とすることを妨げるべき理由とはなり得ない，というべき」（東京高判平15.2.13（平成13(行ケ)242））であって，「特許を受けようとする発明において，異なる課題・用途から，同一の構成が容易に想到できる場合は十分にあり得ることであるから，・・・容易に想到できる根拠とされた発明自体に当該課題・用途が明示されていないからといって，その構成が容易に想到される発明についてまで特許が認められるべき筋合いではない」（東京高判平16.4.27（平成14(行ケ)365））ことは，東京高等裁判所の判示するところである。
　よって，前記「（３）判断」において述べたとおり，引用例１に「Nd-sDのトランスジェニックカイコであって，フィブロインＬ鎖のプロモーター領域とフィブロインＬ鎖をコードするDNAと任意のペプチドをコードするDNAが機能的に結合したDNAを有するトランスジェニックカイコ」に接した当業者であれば，「フィブロインＬ鎖をコードするDNAの下流に任意のペプチドをコードするDNAが機能的に結合」するように設計された「インサートＤＮＡ」を有するトランスジェニックカイコを想到することを何ら妨げるものではなく，当該主張１を採用することはできない。
　
　また，当該主張２については，（３）で検討したとおり，請求人が主張する「正常カイコにおけるタンパク質の発現量を大量に上回った」なる効果は，引用例１の記載から当業者が期待しうる範囲内であるか，その根拠を欠くものであって，当業者にとって予見し得ないことであるということはできないから，本願補正発明１に含まれるカイコが引用例１に記載されたカイコと比較して顕著な効果があるとすることはできない。
　
　以上のとおりであるから，請求人のこれらの主張１乃至２はいずれも採用することができない。
　
　
　（５）小括
　したがって，本願補正発明１は，当業者が引用例１及び２に記載された技術的事項並びに本願出願当時の周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるから，本願補正発明１は，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができないものである。
　
　
４．むすび
　したがって，本件補正後の本願補正発明１が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないので，平成１８年９月２５日付手続補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する特許法第１２６条第５項の規定に違反するものであるから，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
　
　
第３　本願発明について
１．本願発明１について
　平成１９年７月５日付け手続補正は，「第２　平成１９年７月５日付け手続補正についての補正却下の決定」のとおり却下されたので，本願の請求項７に係る発明（以下，「本願発明７」という。）は，平成１８年８月２５日付け手続補正書に添付された特許請求の範囲の請求項７に記載された事項により特定される，以下のとおりのものである。
　
「【請求項７】
　絹糸を構成するペプチドの生産が抑制されているカイコのトランスジェニックカイコであって，絹糸を構成するペプチドをコードするDNAのプロモーター領域の下流に任意のペプチドをコードするDNAが機能的に結合したDNAを有するトランスジェニックカイコ。」
　
　
２．原査定における拒絶の理由
　原査定の拒絶の理由となった，平成１９年４月２４日付けで通知した拒絶理由の概要は，次のとおりである。
　
（１）請求項１−１３に係る発明は，引用例１及び２に記載された発明に基いて当業者が容易になし得たものである。
　
　
３．判断
　本願発明７は，前記　第２で検討した本願補正発明１から，「絹糸を構成するペプチドの生産が抑制されているカイコ」，「絹糸を構成するペプチドをコードするDNAのプロモーター領域の下流」についてそれぞれ特定するものである，「Nd-sD」，「フィブロインＬ鎖のプロモーター領域とフィブロインＬ鎖をコードするDNAの下流」という特定事項を省いたものである。
　そうすると，本願発明７を特定するために必要な事項を全て含み，さらに発明特定事項のうちの一部の特定事項を限定したものにそれぞれ相当する本願補正発明１については，前記「第２　３．」において記載したとおり，当業者が引用例１及び２に記載された技術的事項及び出願日当時の周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるから，これらをそのまま包含する本願発明７も，これと同様の理由により，引用例１及び２に記載された技術的事項及び出願日当時の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたといえる。
　したがって，本願発明７は，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができないものである
　
　
　
第４．むすび　
　以上のとおりであるから，本願発明７は，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから，他の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本願は拒絶すべきものである。　
　
　よって，結論のとおり審決する。