【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３３４３６０４号発明「シリコーン系樹脂組成物」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第３３４３６０４号の請求項１ないし７に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件特許第３３４３６０４号に係る発明は、平成９年３月３日に特許出願され、平成１４年８月３０日に特許権の設定登録がなされたところ、特許異議申立人　星　洋子より請求項１〜７に係る特許について特許異議の申立てがなされ、平成１５年１１月２８日付けで「特許第３３４３６０４号に係る請求項１ないし７に係る特許を維持する。」との特許異議の決定がなされ、平成１８年５月１７日付けで、請求項１〜７に係る特許についてジーイー東芝シリコーン式会社（以下、「請求人」という。）より無効審判請求がなされ、同年８月３日に被請求人　コニシ株式会社（以下、「被請求人」という。）より答弁書が提出され、同年１０月２６日に、請求人より口頭審理陳述要領書及び口頭審理陳述要領書（第２回）が、被請求人より口頭審理陳述要領書が、それぞれ提出され、同日特許庁審判廷において口頭審理が実施され、口頭審理の終了後に書面審理への移行が宣言された。
　そして、書面審理への移行後の平成１８年１１月２６日に被請求人より上申書が提出され、同年１１月２７日に請求人より上申書が提出され、更に、同年１２月７日に被請求人より第二上申書が提出されたものである。
　
２．本件発明 
　本件請求項１ないし７に係る発明（以下、「本件発明１」ないし「本件発明７」という。）は、特許明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１ないし７に記載された以下の事項により特定されるとおりのものと認められる。 
 
「【請求項１】 （１）数平均分子量が５００〜３００００であるポリオキシプロピレンポリオールとγ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランとのウレタン化反応により得られたシリコーン樹脂であって、主鎖が実質的にポリオキシプロピレンからなり、主鎖の分子末端に基【化１】
が結合しているシリコーン系樹脂、（２）硬化触媒及び（３）アミノ基置換アルコキシシラン類が配合されたシリコーン系樹脂組成物であり、該シリコーン系樹脂組成物１００重量部中に、（２）の硬化触媒を０．１〜１０重量部、（３）のアミノ基置換アルコキシシラン類を０．１〜１５重量部配合したシリコーン系樹脂組成物。
【請求項２】 シリコーン系樹脂が、ポリオキシプロピレンポリオールとして数平均分子量５０００〜２００００のポリオキシプロピレンジオールを用いて得られるシリコーン系樹脂である請求項１記載のシリコーン系樹脂組成物。
【請求項３】 シリコーン系樹脂が、ポリオキシプロピレンポリオールとして数平均分子量５０００〜２００００のポリオキシプロピレンジオール１００重量部と数平均分子量５００〜３００００のポリオキシプロピレンポリオール（数平均分子量５０００〜２００００のポリオキシプロピレンジオールを除く）１〜２００重量部との混合物を用いて得られるシリコーン系樹脂である請求項１記載のシリコーン系樹脂組成物。
【請求項４】 硬化触媒がスズ系硬化触媒である請求項１〜請求項３記載のシリコーン系樹脂組成物。
【請求項５】 アミノ基置換アルコキシシラン類がＮ−（β−アミノエチル）−γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ−（β−アミノエチル）−γ−アミノプロピルトリエトキシシラン、γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、γ−アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ−（β−アミノエチル）−γ−アミノプロピルメチルジメトキシシラン及びγ−アミノプロピルメチルジメトキシシランからなる群より選ばれた少なくとも１種である請求項４記載のシリコーン系樹脂組成物。
【請求項６】 シリコーン系樹脂組成物１００重量部中に、硬化触媒を０．５〜５重量部、アミノ基置換アルコキシシラン類を０．５〜１０重量部配合する請求項１に記載のシリコーン系樹脂組成物。
【請求項７】 シリコーン系樹脂組成物１００重量部中に、硬化触媒を１〜３重量部、アミノ基置換アルコキシシラン類を１〜５重量部配合する請求項１に記載のシリコーン系樹脂組成物。」
　
３．請求人の主張及び提出した証拠方法
　３−１．請求人の主張
　請求人は、「第３３４３６０４号特許は、これを無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、下記甲第１〜３号証を提出して、本件発明１ないし７に係る発明の特許は以下（１）及び（２）の理由により、特許法第１２３条第１項第２号に該当するので、無効とされるべきであると主張している。
（１）本件発明１ないし７は、甲第１号証に記載された発明であるから特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
（２）本件発明１ないし７は、甲第１号証に記載された発明に基き、甲第２号証に記載された技術を参酌して、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。　
　３−２．証拠方法　
甲第１号証：国際公開第９１／１５５３６号パンフレット（１９９１） 
甲第２号証：特開昭５８−２９８１８号公報 
甲第３号証：ジーイー東芝シリコーン株式会社　小野　和久による平成１８年１０月１８日付け実験報告書（平成１８年１０月２６日付け口頭陳述要領書に添付）
　
　なお、請求人が平成１８年１１月２７日付け上申書に添付して提出した「添付書類：J．Adhesion　Sci．Technol．Vol．6．No．1．pp127−149（1992）」は、周知技術を示すための補助的証拠と認める。
　 
４．被請求人の主張及び提出した証拠方法
　４−１．被請求人の主張
　被請求人は、本件審判請求は不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第１３５条の規定により、審決をもって却下すべきものである、旨主張している。
　また、被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、下記乙第１号証を提出して、請求人が主張する上記（１）及び（２）の理由に対して、本件発明１〜７は、甲第１号証に記載された発明ではなく、また、甲第１号証に記載された発明に基き、甲第２号証に記載された技術を参酌して、当業者が容易に発明をすることができたものでもない、旨主張している。
　４−２．証拠方法　
乙第１号証：コニシ株式会社　佐藤　明寛による平成１８年７月２４日付け実験証明書
　
５．合議体の判断
　５−１．「不適法な審判の請求」との被請求人の主張について
　被請求人は答弁書中で、「本件特許権者の住所は、特許原簿及び登記簿謄本に記載されているとおりであり、「大阪府大阪市中央区道修町１丁目６番１０号」である。ところが、本件審判請求書には、本件特許権者である被請求人の住所が、「大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目７番９号」と記載されている。すなわち、本件審判請求書には、被請求人として本件特許権者が表記されていない。
　無効審判請求の被請求人は、特許権者としなければならないところ、本件無効審判請求は、本件特許権者を被請求人としておらず、その点で不適法である。
−中略−　被請求人の住所を補正により、特許原簿記載のとおりの住所に変更すると、当事者を変更したことになる。被請求人たる当事者の変更は、本件審判請求の要旨を変更することになるから、特許法第１３１条の２第１項の規定により認められない。
−中略−　よって、本件審判請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、直ちに、審決をもって却下すべきものである（特許法第１３５条）。」（第２頁第１１行〜第３頁第６行）と主張している。
　しかしながら、審判請求書には被請求人として本件特許権者である「コニシ株式会社」が正しく表記されており、その住所として記載された「大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目７番９号」は特許権者の大阪研究所の所在地である。この大阪研究所が特許権者の業務の中心を担っている営業所又は事務所にあたらないとしても、本件審判請求書の郵便送達報告書には同研究所の事務員による署名、捺印がなされ、審判請求書の内容に基づいて、被請求人を「コニシ株式会社」とする答弁書が現実に提出されている以上、結果的に、本件審判請求書が被請求人たるコニシ株式会社に受領されたものというほかはない。
　そして、平成１８年８月２２日付け手続補正指令書（方式）に応じて審判請求人が同年８月２５日付けで提出した手続補正書により、審判請求書の「被請求人住所」の項目が「住所（居所）　大阪府大阪市中央区道修町１丁目６番１０号」に補正されたので、本件審判請求が、被請求人が主張するような不適法な審判の請求であるとすることはできない。
　
　５−２．無効理由（１）及び（２）について
　　５−２−１．甲第１号証の記載事項
（ア）「１．重合主鎖が本質的に
式
で示される繰り返し単位からなり、反応性ケイ素基およびウレタン結合をそれぞれ末端に少なくとも１個有するオキシプロピレン重合体であって、Ｍｗ／Ｍｎ（註：「Ｍｗ」及び「Ｍｎ」の「Ｍ」はアッパーライン付きのＭの簡略表記。以下、甲第１号証の摘示記載中において同様に表記する。）が１．５以下で数平均分子量が３，０００以上であるオキシプロピレン重合体。
２．Ｍｗ／Ｍｎが１．５以下で１末端官能基当りの数平均分子量が１，５００以上であるオキシプロピレン重合体と、反応性ケイ素基およびイソシアネート基を有する化合物とを反応させることを特徴とする反応性ケイ素基含有オキシプロピレン重合体の製造方法。」（特許請求の範囲）
　
（イ）「本発明者らは分子量分布の狭いポリオキシプロピレンを主鎖として用い末端に反応性ケイ素基とウレタン結合とを導入した重合体は、硬化前において粘度が低く、取扱いが容易であり、硬化後の硬化物は優れた引張り特性のほか、耐薬品性、耐水性を有することを見出し本発明に至った。」（第３頁左上欄下から３行〜同頁右上欄第３行）
　
（ウ）「このオキシプロピレン重合体は、直鎖状であっても分枝状であってもよく、あるいは、これらの混合物であってもよい。また、少量の他の単量体単位等が含まれていてもよい。
　このオキシプロピレン重合体の数平均分子量としては３，０００以上のものが有効に使用されうるが、好ましくは直鎖状のものは３，０００以上、分岐を有する重合体は５，０００以上のものがよい。より好ましくは、６，０００〜３０，０００の数平均分子量を有するものがよい。」（第４頁左上欄末行〜同頁右上欄第８行）
　
（エ）「本発明の反応性ケイ素基含有オキシプロピレン重合体を製造するには、末端に水酸基等の官能基（以下、Ｙ官能基という）を有するオキシプロピレン重合体に、このＹ官能基に対して反応性を示すイソシアネート基及び反応性ケイ素基を有する化合物を反応させればよい。
　このＹ官能基を有するオキシプロピレン重合体としては、Ｍｗ／Ｍｎが１．５以下で１末端官能基当りの数平均分子量が１，５００以上であるオキシプロピレン重合体を用いる。」（第４頁右上欄第２２行〜同頁左下欄第３行）
　
（オ）「また、イソシアネート基及び反応性ケイ素基を有する化合物としては、γ−イソシアネートプロピルトリエトキシシラン、γ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシラン、γ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランなどのようなイソシアネート含有シラン類が具体的に例示されうるが、これらに限定されるものではない。」（第４頁左下欄第４〜９行）
　
（カ）「本発明の重合体を硬化させるにあたっては、シラノール縮合触媒（硬化触媒）を使用してもしなくてもよい。シラノール縮合触媒を使用する場合には、従来公知のものを広く使用することができる。その具体例としては、・・・；ジブチルスズジラウレート、ジブチルスズマレエート、ジブチルスズジアセテート、オクチル酸スズ、ナフテン酸スズなどのスズカルボン酸塩類；ジブチルスズオキサイドとフタル酸エステルとの反応物；ジブチルスズジアセチルアセトナート；・・・；γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ−（β−アミノエチル）アミノプロピルメチルジメトキシシランなどのアミノ基を有するシランカップリング剤；・・・等が挙げられる。これらの触媒は単独で使用してもよく、２種以上併用してもよい。」（第４頁左下欄第１８行〜同頁右下欄末行）
　
（キ）「本発明の反応性ケイ素基含有オキシプロピレン重合体を使用するに際しては、更に、必要に応じて、フェノール樹脂及びエポキシ樹脂などの接着付与剤、接着性改良剤、・・・などの各種添加剤を適宜添加して室温硬化性組成物とすることが可能である。」（第５頁左下欄第１〜８行）
　
（ク）「実施例１
　攪拌機付きフラスコに数平均分子量１５，０００のポリオキシプロピレントリオール＝１．３８、粘度８９ポイズ）２２０ｇ（０．０４４７当量）とジラウリン酸ジブチルスズ０．０２ｇを仕込み、窒素雰囲気下でγ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシラン８．４５ｇ（０．０４４７当量）を室温で滴下した。滴下終了後、７５℃で１．５時間反応させた。ＩＲスペクトルを測定し、２２８０ｃｍ−１付近のＮＣＯ吸収の消失と１７３０ｃｍ−１付近のＣ＝Ｏ吸収の生成を確認した後、反応を終了させた。２１３ｇの無色透明のポリマーが得られた。」（第５頁左下欄第１１〜２１行）
　
（ケ）「実施例３および比較例４
　実施例１あるいは比較例１で得られたポリマー１００重量部に、エピコート８２８（油化シェルエポキシ（株）製のビスフェノールＡ型エポキシ樹脂）５０重量部、ノクラックＳＰ（大内新興化学工業（株）製のモノフェノール系老化防止剤）１重量部、２，４，６−トリス−（ジメチルアミノメチル）フェノール（ＤＭＰ−３０）５重量部、Ｎ−（β−アミノエチル）−γ−アミノプロピルトリメトキシシラン１重量部、♯９１８（三共有機合成（株）製の有機錫化合物）１重量部、水０．４重量部をよく混合したのち、ポリエチレン製の型枠に気泡がはいらないように注意深く流し込み、２３℃で２日間、さらに５０℃で３日間硬化養生させ、厚さ２ｍｍの硬化物シートを得た。」（第６頁左下欄下から１７〜５行）
　
（コ）「本発明の反応性ケイ素基含有オキシプロピレン重合体を含む組成物は弾性シーラントとして特に有用であり、建造物、船舶、自動車、道路などの密封剤として使用しうる。更に、単独あるいはプライマーの助けをかりてガラス、磁器、木材、金属、樹脂成形物などの如き広範囲の基質に密着しうるので、種々のタイプの密封組成物および接着組成物としても使用可能である。更に、食品包装材料、注型ゴム材料、型取り用材料としても有用である。」（第７頁左上欄第７〜１４行）
　
　　５−２−１．対比・判断 
　本件発明１ないし７と、上記甲第１号証の記載事項とを以下に対比する。
　　（１）本件発明１ 
　　　（ｉ）甲第１号証に記載された発明（引用発明）
　甲第１号証には、その特許請求の範囲に、　
「１．重合主鎖が本質的に
式
で示される繰り返し単位からなり、反応性ケイ素基およびウレタン結合をそれぞれ末端に少なくとも１個有するオキシプロピレン重合体であって、Ｍｗ／Ｍｎが１．５以下で数平均分子量が３，０００以上であるオキシプロピレン重合体。
２．Ｍｗ／Ｍｎが１．５以下で１末端官能基当りの数平均分子量が１，５００以上であるオキシプロピレン重合体と、反応性ケイ素基およびイソシアネート基を有する化合物とを反応させることを特徴とする反応性ケイ素基含有オキシプロピレン重合体の製造方法。」〔摘示記載（ア）〕
が記載されており、このオキシプロピレン重合体を製造するには、末端に水酸基等の官能基（以下、Ｙ官能基という）を有するオキシプロピレン重合体に、このＹ官能基に対して反応性を示すイソシアネート基及び反応性ケイ素基を有する化合物を反応させればよいこと〔摘示記載（エ）〕、当該重合体を使用するに際しては、エポキシ樹脂等の接着付与剤、接着性改良剤などの各種添加剤を適宜添加して室温硬化性組成物とすることが可能であること〔摘示記載（キ）〕及び当該重合体を含む組成物は弾性シーラントとして特に有用であり、種々のタイプの密封組成物および接着組成物としても使用可能であること〔摘示記載（コ）〕も記載されている。
　また、このオキシプロピレン重合体を硬化させるにあたっては、スズカルボン酸塩類、ジブチルスズオキサイドとフタル酸エステルとの反応物、ジブチルスズジアセチルアセトナート、γ−アミノプロピルトリメトキシシランやＮ−（β−アミノエチル）アミノプロピルメチルジメトキシシランなどのアミノ基を有するシランカップリング剤等のシラノール縮合触媒（硬化触媒）を単独あるいは２種以上使用すること〔摘示記載（カ）〕も記載されている。　
　更に、オキシプロピレン重合体の製造について、実施例１には、「攪拌機付きフラスコに数平均分子量１５，０００のポリオキシプロピレントリオール＝１．３８、粘度８９ポイズ）２２０ｇ（０．０４４７当量）とジラウリン酸ジブチルスズ０．０２ｇを仕込み、窒素雰囲気下でγ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシラン８．４５ｇ（０．０４４７当量）を室温で滴下した。滴下終了後、７５℃で１．５時間反応させた。ＩＲスペクトルを測定し、２２８０ｃｍ−１付近のＮＣＯ吸収の消失と１７３０ｃｍ−１付近のＣ＝Ｏ吸収の生成を確認した後、反応を終了させた。２１３ｇの無色透明のポリマーが得られた。」〔摘示記載（ク）〕との方法が記載されており、「得られたポリマー１００重量部に、エピコート８２８（油化シェルエポキシ（株）製のビスフェノールＡ型エポキシ樹脂）５０重量部、ノクラックＳＰ（大内新興化学工業（株）製のモノフェノール系老化防止剤）１重量部、２，４，６−トリス−（ジメチルアミノメチル）フェノール（ＤＭＰ−３０）５重量部、Ｎ−（β−アミノエチル）−γ−アミノプロピルトリメトキシシラン１重量部、♯９１８（三共有機合成（株）製の有機錫化合物）１重量部、水０．４重量部をよく混合」〔摘示記載（ケ）〕した組成物を硬化させることが実施例３に示されている。
　実施例１の工程において、オキシプロピレン重合体であるポリオキシプロピレントリオールと、反応性ケイ素基およびイソシアネート基を有する化合物であるγ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシランとの反応後に、２２８０ｃｍ−１付近のＮＣＯ吸収の消失と１７３０ｃｍ−１付近のＣ＝Ｏ吸収の生成が確認されたところからみて、この反応がポリオキシプロピレントリオールの末端水酸基とγ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシランのイソシアネート基との間に生じたウレタン化反応であることが明らかであり、反応の結果生じたポリマーは、主鎖が実質的にポリオキシプロピレンからなり、主鎖の分子末端にウレタン結合を介して反応性ケイ素基である−（ＣＨ２）３ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２が結合しているシリコーン系樹脂であるものと認められる。
　また、実施例３においてポリマー１００重量部に対してそれぞれ１重量部混合する、「Ｎ−（β−アミノエチル）−γ−アミノプロピルトリメトキシシラン」及び「♯９１８（三共有機合成（株）製の有機錫化合物）」は、いずれも、「２種以上併用してもよい」とされるシラノール縮合触媒（硬化触媒）〔摘示記載（カ）〕にあたるものである。
　そうすると、甲第１号証の実施例１及び３には、
「（１）数平均分子量が１５，０００であるポリオキシプロピレントリオールとγ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシランとのウレタン化反応により得られたシリコーン樹脂であって、主鎖が実質的にポリオキシプロピレンからなり、主鎖の分子末端にウレタン結合を介して反応性ケイ素基である−（ＣＨ２）３ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２が結合しているシリコーン系樹脂、（２）硬化触媒（有機錫化合物）及び（３）硬化触媒（Ｎ−（β−アミノエチル）−γ−アミノプロピルトリメトキシシラン）が配合されたシリコーン系樹脂組成物であり、該シリコーン系樹脂組成物１００重量部中に、（２）を１重量部、（３）を１重量部配合したシリコーン系樹脂組成物」
の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されているものということができる。
　
　　　（ｉｉ）本件発明１と引用発明との対比
　本件発明１と引用発明とを対比すると、両者はともに接着組成物等に使用される硬化性組成物であり、引用発明における「ポリオキシプロピレントリオール」は「ポリオキシプロピレンポリオール」に外ならず、「Ｎ−（β−アミノエチル）−γ−アミノプロピルトリメトキシシラン」はその構造からみてアミノ基置換アルコキシシラン類に属するものであるから、両発明は、「（１）ポリオキシプロピレンポリオールと、反応性ケイ素基およびイソシアネート基を有する化合物とのウレタン化反応により得られたシリコーン樹脂であって、主鎖が実質的にポリオキシプロピレンからなり、主鎖の分子末端にウレタン結合を介して反応性ケイ素基が結合しているシリコーン系樹脂、（２）硬化触媒及び（３）アミノ基置換アルコキシシラン類が配合されたシリコーン系樹脂組成物」である点で一致しており、ポリオキシプロピレンポリオールの数平均分子量並びにシリコーン系樹脂組成物に対する硬化触媒及びアミノ基置換アルコキシシラン類の配合量も重複一致しているが、
　（あ）シリコーン系樹脂の主鎖にウレタン結合を介して結合している反応性ケイ素基が、本件発明１ではγ−イソシアネートプロピルトリメトキシシラン由来の−（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＯＣＨ３）３ であるのに対して、引用発明ではγ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシラン由来の−（ＣＨ２）３ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２ である点
で、本件発明１と引用発明との間には相違が認められる。
　
　　　（ｉｉｉ）相違点についての判断
　この相違点についてみると、甲第１号証には、「イソシアネート基及び反応性ケイ素基を有する化合物としては、γ−イソシアネートプロピルトリエトキシシラン、γ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシラン、γ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランなどのようなイソシアネート含有シラン類が具体的に例示されうる」〔摘示記載（オ）〕と記載されており、イソシアネート基及び反応性ケイ素基を有する化合物として並列的に３つの化合物が具体的に例示されているのであって、その３つの化合物には、引用発明において用いられているγ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシラン及び本件発明１において用いられているγ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランがともに含まれている。
　そして、甲第２号証には、引用発明と同様、末端活性水素原子を有するポリマーと加水分解性アルコキシ基を有するイソシアナト有機シラン（註：「イソシアネート有機シラン」と同義）とを反応させて硬化性ケイ素末端重合体を得ること（特許請求の範囲第１項）、該重合体が迅速な硬化速度によって特徴づけられること（第３頁左上欄第８〜１８行）及びイソシアナト有機シランとしてγ−イソシアナトプロピル−トリメトキシシラン（註：「γ−イソシアネートプロピルトリメトキシシラン」と同義）が好ましいこと（第５頁左下欄第８行〜同頁右下欄第７行）が記載されていることを参酌すれば、引用発明において、イソシアネート基及び反応性ケイ素基を有する化合物としてγ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシランに替えて本件発明１のようにγ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランを用いることは、当業者が適宜試みる程度のことというべきであり、そのようにすれば、シリコーン系樹脂の主鎖にウレタン結合を介して結合している反応性ケイ素基−（ＣＨ２）３ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２ は、本件発明１のような−（ＣＨ２）３Ｓｉ（ＯＣＨ３）３ に置換されることとなる。
　
　次に、このような置換によって生ずる効果について検討する。
　被請求人は、平成１８年１１月２６日付け上申書において、「『γ−イソシアネートプロピルトリメトキシシラン』を末端に結合させた重合体は、反応性基がメトキシ基となるので、３個の反応性基を持っていることになる。一方、『γ−イソシアネートメチルジメトキシシラン』を末端に結合させた重合体も、反応性基がメトキシ基となるので、２個の反応性基を持っていることになる。反応性基が２個のものに比べて、３個のものは、反応性基が多い分、反応速度が速くなることは、予測しうるものである」（第２頁第２１〜２７行）と述べ、γ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシランからγ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランへの置換により反応速度が速くなることが予測し得ることを認めつつも、予測される反応速度の比は反応性基の数に対応した１．５倍程度にすぎないとして、「『γ−イソシアネートプロピルトリメトキシシラン』を使用した場合には、『γ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシラン』を使用した場合に比べて、・・・固着時間において２．５〜５倍、初期接着強さの立ち上り時間において２．７５〜１１倍という速さで硬化し速接着性を示すのである。すなわち、『γ−イソシアネートプロピルトリメトキシシラン』を使用した場合には、化学量論的な予測をはるかに超える速さで硬化し接着性を示すのである」（第３頁第１〜７行）と主張している。
　被請求人の上記主張は、審査段階で提出した平成１４年６月７日付け実験成績証明書に記載された、数平均分子量１００００のポリオキシプロピレンジオールとγ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシランとを反応させて得たポリマー（改質変成シリコーンＧ）を用いた接着剤の固着時間が１５分であり、初期接着強さの立ち上り時間が１１分であるのに対して、本件特許明細書の実施例１〜３に記載された、ポリオキシプロピレンジオール（数平均分子量１００００）とγ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランとを反応させて得たポリマー（改質変成シリコーンＡ）、ポリオキシプロピレンジオール（数平均分子量４０００）とγ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランとを反応させて得たポリマー（改質変成シリコーンＢ）及びポリオキシプロピレントリオール（数平均分子量１００００）とγ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランとを反応させて得たポリマー（改質変成シリコーンＣ）をそれぞれ用いた接着剤は、固着時間がそれぞれ３分、６分及び３分であり、初期接着強さの立ち上り時間がそれぞれ１分、４分及び１分であること（段落【００８３】の【表１０】）を根拠とするものと認められる。
　そこで、これらのデータについてみると、ともに、ポリオキシプロピレンジオールとγ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランとを反応させて得たポリマーを用いて得られた接着剤であっても、数平均分子量１００００のポリオキシプロピレンジオールを用いた改質変成シリコーンＡと、数平均分子量４０００のポリオキシプロピレンジオールを用いた改質変成シリコーンＢとでは、固着時間で２倍、初期接着強さの立ち上り時間で４倍の差が現れるところから、ポリオキシプロピレンジオールの数平均分子量が接着剤の固着時間及び初期接着強さの立ち上り時間に多大な影響を及ぼすことが容易に看取し得る。
　また、上記の各データからは、ポリオキシプロピレンジオールの数平均分子量にかかわらず、ポリオキシプロピレンジオールとγ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランとを反応させて得たポリマーが、同じ数平均分子量のポリオキシプロピレンジオールとγ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシランとを反応させて得たポリマーに比して、常に１．５倍をはるかに超える固着時間及び初期接着強さの立ち上り時間をもたらすものと認めることはできない。
　してみれば、平成１４年６月７日付け実験成績証明書に記載された、数平均分子量１００００のポリオキシプロピレンジオールとγ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシランとを反応させて得たポリマー（改質変成シリコーンＧ）と、本件明細書の実施例３に記載された同じ数平均分子量のポリオキシプロピレンジオールとγ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランとを反応させて得たポリマー（改質変成シリコーンＡ）とを比較して被請求人が主張するような接着性の速度差が認められたとしても、これらとポリオキシプロピレンポリオールの構造及び数平均分子量を全く異にする引用発明のポリオキシプロピレントリオール（数平均分子量１５，０００）とγ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシランとの反応により得られたポリマーにおいて、γ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシランをγ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランに置換したポリマーが、置換前のものに比して１．５倍を著しく超える接着速度を示すものとは、必ずしもいうことはできない。　
　したがって、引用発明においてγ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシランをγ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランに置換した場合の接着速度に関する効果は、これらの官能基数の相違から予測し得る効果を超えるものとはいえない。
　また、被請求人は、平成１８年１１月２６日付け上申書において、「本件特許発明１は、主鎖であるポリオキシプロピレンと分子末端であるトリメトキシシラン基とが、−（ＣＨ２）３ＮＨＣＯＯ−基で結合されているシリコーン系樹脂と、スズ等の他の硬化触媒と、アミノ基置換アルコキシシラン類とを組み合わせて使用したときだけ、アミノ基置換アルコキシシラン類が、貯蔵安定剤として機能するのである」（第９頁第１５〜２０行）と主張しているが、被請求人が提出した乙第１号証実験証明書をみても、実験結果に示された本件発明1に相当する「Ａ−０３有り」と、そのγ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランの代わりにγ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシランを用いた「Ｇ−０１有り」において、５０℃×３０日後の贈粘率（註：「増粘率」の誤記と認める。）はそれぞれ０％及び３％であり、特段の差があるとすることはできない。
　したがって、γ−イソシアネートプロピルメチルジメトキシシランをγ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランに置換した場合の貯蔵安定性の差は格別のものとはいえず、被請求人が主張する「アミノ基置換アルコキシシラン類が、貯蔵安定剤として機能する」という効果が、γ−イソシアネートプロピルトリメトキシシランを採用したことによる本件発明１に特有の効果であるとは認められない。
　
　　　（ｉｖ）まとめ 　 
　以上のとおりであるから、本件発明１は甲第１号証に記載された発明に基き、甲第２号証に記載された技術を参酌して当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。 
 　 
　　（２）本件発明２  
　本件発明２は、本件発明１において、「シリコーン系樹脂が、ポリオキシプロピレンポリオールとして数平均分子量５０００〜２００００のポリオキシプロピレンジオールを用いて得られるシリコーン系樹脂である」との構成要件を付加したものである。
　しかしながら、甲第１号証には、上記のとおり実施例１〔摘示記載（ク）〕に、数平均分子量が１５，０００であるポリオキシプロピレンポリオールを用いて得られるシリコーン系樹脂が記載されている。
　そして、上記のように本件発明１は甲第１号証に記載された発明に基き、甲第２号証に記載された技術を参酌して、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明２もまた、甲第１号証に記載された発明に基き、甲第２号証に記載された技術を参酌して、当業者が容易に発明をすることができたものである。 
 　 
　　（３）本件発明３ 
　本件発明３は、本件発明１において、「シリコーン系樹脂が、ポリオキシプロピレンポリオールとして数平均分子量５０００〜２００００のポリオキシプロピレンジオール１００重量部と数平均分子量５００〜３００００のポリオキシプロピレンポリオール（数平均分子量５０００〜２００００のポリオキシプロピレンジオールを除く）１〜２００重量部との混合物を用いて得られるシリコーン系樹脂である」との構成要件を付加したものである。
　しかしながら、甲第１号証には、「このオキシプロピレン重合体は、直鎖状であっても分枝状であってもよく、あるいは、これらの混合物であってもよい。・・・このオキシプロピレン重合体の数平均分子量としては３，０００以上のものが有効に使用されうるが、好ましくは直鎖状のものは３，０００以上、分岐を有する重合体は５，０００以上のものがよい。より好ましくは、６，０００〜３０，０００の数平均分子量を有するものがよい」〔摘示記載（ウ）〕と記載されており、当該オキシプロピレン重合体は、反応性ケイ素基およびウレタン結合をそれぞれ末端に少なくとも１個有するもの〔摘示記載（ア）〕であるから、ウレタン結合を導入する前の分岐を有する重合体は、トリオール以上のポリオキシプロピレンポリオールを含み得るものである。そして、このようなポリオキシプロピレンポリオールとポリオキシプロピレンジオールの数平均分子量範囲はいずれも本件発明３と重複一致しており、また、これらを混合使用する際に、本件発明３のように「ポリオキシプロピレンジオール１００重量部に対してポリオキシプロピレンポリオール１〜２００重量部」という等量（１００：１００）混合を含む広範な配合比で混合する点に特に困難性はなく、本件特許明細書の記載からみても、その点により本件発明３が特に予測を超える作用効果を奏し得たものとも認められない。
　そして、上記のように本件発明１は甲第１号証に記載された発明に基き、甲第２号証に記載された技術を参酌して当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明３もまた、甲第１号証に記載された発明に基き、甲第２号証に記載された技術を参酌して当業者が容易に発明をすることができたものである。 
 　 
　　（４）本件発明４ 
　本件発明４は、本件発明１〜３において、「硬化触媒がスズ系硬化触媒である」との構成要件を付加したものである。
　しかしながら、甲第１号証には、上記のとおり硬化触媒としてスズ系硬化触媒を用いること〔摘示記載（カ）、（ケ）〕が記載されている。
　そして、上記のように本件発明１〜３は甲第１号証に記載された発明に基き、甲第２号証に記載された技術を参酌して当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明４もまた、甲第１号証に記載された発明に基き、甲第２号証に記載された技術を参酌して当業者が容易に発明をすることができたものである。
 　 
　　（５）本件発明５ 
　本件発明５は、本件発明４において、「アミノ基置換アルコキシシラン類がＮ−（β−アミノエチル）−γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ−（β−アミノエチル）−γ−アミノプロピルトリエトキシシラン、γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、γ−アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ−（β−アミノエチル）−γ−アミノプロピルメチルジメトキシシラン及びγ−アミノプロピルメチルジメトキシシランからなる群より選ばれた少なくとも１種である」との構成要件を付加したものである。
　しかしながら、甲第１号証には実施例３に、Ｎ−（β−アミノエチル）−γ−アミノプロピルトリメトキシシランを含有する樹脂組成物〔摘示記載（ケ）〕が記載されている。
　そして、上記のように本件発明４は甲第１号証に記載された発明に基き、甲第２号証に記載された技術を参酌して当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明５もまた、甲第１号証に記載された発明に基き、甲第２号証に記載された技術を参酌して当業者が容易に発明をすることができたものである。 
 　 
　　（６）本件発明６、７ 
　本件発明６は、本件発明１において、「シリコーン系樹脂組成物１００重量部中に、硬化触媒を０．５〜５重量部、アミノ基置換アルコキシシラン類を０．５〜１０重量部配合する」との構成要件を付加したものであり、また、本件発明７は、本件発明１において、「シリコーン系樹脂組成物１００重量部中に、硬化触媒を１〜３重量部、アミノ基置換アルコキシシラン類を１〜５重量部配合する」との構成要件を付加したものである。
　しかしながら、甲第１号証には実施例３に、シリコーン系ポリマー１００重量部に、Ｎ−（β−アミノエチル）−γ−アミノプロピルトリメトキシシラン（註：アミノ基置換アルコキシシラン類に相当）１重量部及び♯９１８（三共有機合成（株）製の有機錫化合物（註：硬化触媒に相当））１重量部を含有する樹脂組成物〔摘示記載（ケ）〕が記載されている。
　そして、上記のように本件発明１は甲第１号証に記載された発明に基き、甲第２号証に記載された技術を参酌して当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明６及び７もまた、甲第１号証に記載された発明に基き、甲第２号証に記載された技術を参酌して当業者が容易に発明をすることができたものである。 　 
　
６．まとめ 
　以上のとおり、本件発明１ないし7についての特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであるから、同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効にすべきものである。