【事件の表示】
　平成１０年特許願第２９２６５９号「受精能を変化させる方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１１年　９月２８日出願公開、特開平１１−２６３７９９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は，平成７年２月１７日（パリ条約による優先権主張１９９４年２月１８日，米国）を国際出願日とする特許出願である特願平７−５２１９４４号の一部を平成１０年１０月１４日に新たな特許出願としたものであって，平成１５年１２月２日付で明細書について手続補正がなされ，平成１８年９月１１日付で拒絶査定がなされ，これに対し，同年１２月１４日に審判請求されるとともに，平成１９年１月１３日付で明細書について手続補正がなされたものである。
　
２．平成１９年１月１３日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成１９年１月１３日付の手続補正を却下する。
　
［理由］
（１）補正の内容
　本件補正は，特許請求の範囲の請求項１及び２を，
補正前の
「【請求項１】黄体形成ホルモン（ＬＨ），濾胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）および絨毛性ゴナドトロピン（ＣＧ）から成る群から選ばれるホルモンのアゴニスト又はアンタゴニストである一本鎖蛋白質をコードするＤＮＡ又はＲＮＡ分子であって，該一本鎖蛋白質は下記の式のアミノ酸配列：
β−（リンカー）−α，またはα−（リンカー）−β
（ここで，βはＬＨ，ＦＳＨ又はＣＧのβサブユニット又はその突然変異体であり；“リンカー”は１〜１６個のアミノ酸を含むペプチドリンカーを意味し；そしてαはＬＨ，ＦＳＨおよびＣＧに共通のαサブユニット又はその突然変異体のアミノ酸配列を表す）を有し，
前記ＬＨβの突然変異体がその１−１１４アミノ酸を少なくとも含み，アミノ酸置換を３つしか含まず；
前記ＣＧβの突然変異体がその１−１１４アミノ酸を少なくとも含み，アミノ酸置換を４つしか含まず；
前記ＦＳＨβの突然変異体がその１−１０４アミノ酸を少なくとも含み，アミノ酸置換を４つしか含まず；そして，
前記αサブユニットの突然変異体がその１−９２アミノ酸を少なくとも含み，アミノ酸置換を２つしか含まない，ＤＮＡ又はＲＮＡ分子。
【請求項２】　黄体形成ホルモン（ＬＨ），濾胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）および絨毛性ゴナドトロピン（ＣＧ）から成る群から選ばれるホルモンのアゴニスト又はアンタゴニストである一本鎖蛋白質の産生のための発現システムであって，上記一本鎖蛋白質は下記の式のアミノ酸配列：
β−（リンカー）−α，または　α−（リンカー）−β
（ここで，βはＬＨ，ＦＳＨ又はＣＧのβサブユニット又はその突然変異体であり；“リンカー”は１〜１６個のアミノ酸を含むペプチドリンカーを意味し；そしてαはＬＨ，ＦＳＨおよびＣＧに共通のαサブユニット又はその突然変異体のアミノ酸配列を表す）を有し，
前記ＬＨβの突然変異体がその１−１１４アミノ酸を少なくとも含み，アミノ酸置換を３つしか含まず；
前記ＣＧβの突然変異体がその１−１１４アミノ酸を少なくとも含み，アミノ酸置換を４つしか含まず；
前記ＦＳＨβの突然変異体がその１−１０４アミノ酸を少なくとも含み，アミノ酸置換を４つしか含まず；そして，
前記αサブユニットの突然変異体がその１−９２アミノ酸を少なくとも含み，アミノ酸置換を２つしか含まない，
上記発現システムは第１ヌクレオチド配列を含み，該第１ヌクレオチド配列は，該第１ヌクレオチド配列の発現を行うことができる制御配列に操作可能に結合した一本鎖蛋白質をコードする，ことを特徴とする上記発現システム。」 から，
補正後の
「【請求項１】　一本鎖蛋白質をコードするＤＮＡ又はＲＮＡ分子であって，該一本鎖蛋白質は下記の式のアミノ酸配列：
　β−（リンカー）−α，または　α−（リンカー）−β
（ここで，βは黄体形成ホルモン（ＬＨ），濾胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）および絨毛性ゴナドトロピン（ＣＧ）のβサブユニット又はその突然変異体であり；
“リンカー”は１〜１６個のアミノ酸を含むペプチドリンカーを意味し；そして
αはＬＨ，ＦＳＨおよびＣＧに共通のαサブユニット又はその突然変異体のアミノ酸配列を表す）からなり，
前記ＬＨβの突然変異体がその１−１１４アミノ酸を少なくとも含み；
前記ＣＧβの突然変異体がその１−１１４アミノ酸を少なくとも含み；
前記ＦＳＨβの突然変異体がその１−１０４アミノ酸を少なくとも含み；そして，
前記αサブユニットの突然変異体が１−９２アミノ酸を少なくとも含み，かつその１−９２アミノ酸しか含まない，ＤＮＡ又はＲＮＡ分子。
【請求項２】　請求項１記載の一本鎖蛋白質の産生のための発現システムであって，前記発現システムは第１ヌクレオチド配列を含み，該第１ヌクレオチド配列は，該第１ヌクレオチド配列の発現を行うことができる制御配列に操作可能に結合した一本鎖蛋白質をコードする，ことを特徴とする上記発現システム。」に変更する補正を含むものである。
　
（２）補正の適否の判断
ア．請求項１についての補正
　補正後の請求項１は，補正前の請求項１における「黄体形成ホルモン（ＬＨ），濾胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）および絨毛性ゴナドトロピン（ＣＧ）から成る群から選ばれるホルモンのアゴニスト又はアンタゴニストである」 という事項，及び，ＬＨβの突然変異体が「アミノ酸置換を３つしか含まず」，ＣＧβの突然変異体が「アミノ酸置換を４つしか含まず」，ＦＳＨβの突然変異体が「アミノ酸置換を４つしか含まず」，αサブユニットの突然変異体が「アミノ酸置換を２つしか含まない」という事項を削除するものである。
　すなわち，補正後の請求項１は，補正前の請求項１には包含されない，ＬＨ，ＦＳＨおよびＣＧから成る群から選ばれるホルモンのアゴニスト又はアンタゴニストの活性を含まない一本鎖蛋白質をコードするＤＮＡ又はＲＮＡ分子をも含むことになる。
　また，βサブユニットの突然変異体についても，補正後の請求項１における突然変異体は，補正前の請求項１における突然変異体よりもアミノ酸置換数の多いものをも含むことになる。
　したがって，補正後の請求項１は，補正前の請求項１には包含されないＤＮＡ又はＲＮＡ分子を含むことになり，特許請求の範囲が拡張されたものであるから，本件補正は特許請求の範囲の限縮に該当しない。
　また，本件補正は，請求項の削除，誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明の何れを目的とするものでもない。
　
イ．請求項２についての補正
　本件補正は，独立請求項であった補正前の請求項２を，請求項１を引用する請求項に変更するものであり，請求項１と同様に，特許請求の範囲が拡張されるものであるから，本件補正は特許請求の範囲の限縮に該当しない。
　また，上記引用形式の請求項への変更は，特許請求の範囲の限縮には該当せず，補正後の請求項２は，請求項１の記載の一部である「一本鎖蛋白質」を引用しているため，却って記載が不明りょうとなっており，本件補正が不明りょうな記載の釈明に該当しないことも明らかである。
　さらに，本件補正は，請求項の削除及び誤記の訂正を目的とするものでもない。
　
（３）小括
　以上のとおりであるから，本件補正は，平成６年法律第１１６号改正附則第６条によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明
　平成１９年１月１３日付の手続補正は上記のとおり却下されたので，本願の請求項７に係る発明（以下「本願発明」という。）は，平成１５年１２月２日付で手続補正された明細書の特許請求の範囲の請求項７に記載された以下のとおりのものと認める。
「黄体形成ホルモン（ＬＨ），濾胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）および絨毛性ゴナドトロピン（ＣＧ）から成る群から選ばれるホルモンのアゴニスト又はアンタゴニストである一本鎖蛋白質であって，該一本鎖蛋白質は下記の式のアミノ酸配列：
β−（リンカー）−α，またはα−（リンカー）−β
（ここで，βはＬＨ，ＦＳＨ又はＣＧのβサブユニット又はその突然変異体であり；“リンカー”は１〜１６個のアミノ酸を含むペプチドリンカーを意味し；そしてαはＬＨ，ＦＳＨおよびＣＧに共通のαサブユニット又はその突然変異体のアミノ酸配列を表す）を有する，
前記ＬＨβの突然変異体がその１−１１４アミノ酸を少なくとも含み，アミノ酸置換を３つしか含まず；
前記ＣＧβの突然変異体がその１−１１４アミノ酸を少なくとも含み，アミノ酸置換を４つしか含まず；
前記ＦＳＨβの突然変異体がその１−１０４アミノ酸を少なくとも含み，アミノ酸置換を４つしか含まず；そして，
前記αサブユニットの突然変異体がその１−９２アミノ酸を少なくとも含み，アミノ酸置換を２つしか含まない，上記一本鎖蛋白質。」
　
４．平成６年改正前特許法第３６条第４項について
　本願発明について，発明の詳細な説明を参照すると，本願発明の解決しようとする課題は，本願発明の一本鎖蛋白質に関するものとして，段落【００１９】において「本発明は，受精能の刺激および抑制においての使用，および卵巣過敏症を制御に対する単一サブユニットゴナドトロピンおよびゴナドトロピン拮抗剤の調製に関するものである。」と説明されている。
　そして，本願発明に対応する実施例である実施例１２〜２６では，ＬＨ，ＦＳＨ又はＣＧのβサブユニット，リンカー及びαサブユニットを含む一本鎖蛋白質をコードする発現ベクターの作成手順が説明され，作成したベクターを細胞中で発現させて得られた蛋白質が，ＣＧ等のホルモンと受容体に対する結合において競合するか，ライディッヒ細胞分析においてテストステロンの形成を刺激するかといった，ホルモンのアゴニスト又はアンタゴニストとして機能する能力を試験する方法が説明されている。
　しかしながら，上記各実施例においては，実際にベクターを作成して蛋白質を発現させたことは記載されておらず，アゴニスト又はアンタゴニストとして機能する能力についても，単に「培地中に放出された蛋白質は，キャンベル，ジーン−エマーグおよびモイル（６４）に記載されたように，黄体濾胞にある受容体に対する結合において放射線標識したｈＣＧと競合する。モイル等（３７）により記載されたのと同様に実施するライディッヒ細胞分析においてテストステロンの形成が刺激され，および雌の動物において排卵が刺激されかつ雄の動物においてテストステロンの形成が刺激されることが期待される。」と説明するだけであって，作成した一本鎖蛋白質が実際にアゴニスト又はアンタゴニストとして機能することも確認していない。
　ここで，本願出願当時において，ＣＧ等の糖タンパク質ホルモンは，αサブユニットとβサブユニットのヘテロ二量体となって活性を示すものであり，両方のサブユニットの配座がレセプターへの結合に関与することは技術常識であり（必要であれば，特表平５−５０８４００号公報，第２頁左上欄第４行〜右上欄第１２行を参照。），また一般に，レセプターとリガンドの相互作用は，両者が立体構造を認識することによって起こるものであり，リガンドの立体構造が変化すれば，レセプターに相互作用しなくなることも技術常識である。
　このような技術常識を勘案すると，本願発明のように，αサブユニットとβサブユニットとをリンカーを介して一本鎖蛋白質とした場合に，両サブユニットがレセプターへ結合する適切な配座を形成し，レセプターへ結合し得る立体構造を取るものであるのか否かは，実際に一本鎖蛋白質を作成して，レセプターへの結合を確認してみなければ不明である。
　しかしながら，本願明細書には，上述のとおり，実際に一本鎖蛋白質を作成してレセプターへの結合を確認した実験は全く記載されていないのであるから，本願発明の一本鎖蛋白質が，受精能の刺激および抑制，並びに卵巣過敏症を制御するという，本願発明の有する課題を解決できることを，当業者が認識できるものとはいえない。
　
　請求人は，平成２１年２月１９日付回答書において，「例示された蛋白質に対して予測される有用性については信頼できるものであり，最適な投与量等の実験についても，通常の作業の範囲内で充分に可能であり，過度の試行錯誤を要するものではありません。多少の試行錯誤があったとしても，更なる発明を意図するものではありません。化合物が一旦同定されれば，それを調合したり，投与水準，投与経路等を決定するために日常的な作業を単純に行うだけであります。本願発明は，ヘテロダイマーが一本鎖型として投与することを実現できる非常に明確な進歩性を有しております。」と述べているが，「予測される有用性については信頼できる」とする根拠を何も示しておらず，請求人の主張を採用することはできない。
　
　よって，本願の発明の詳細な説明には，当業者が容易に本願発明を実施することができる程度に，発明の目的，構成及び効果が記載されていない。
　
　なお，請求人は上記回答書において補正案を示しているが，補正案における一本鎖蛋白質についても，実際にレセプターに結合することを確認した実験は明細書に記載されておらず，当該補正案によっても上記拒絶理由を解消することはできない。
　
５．特許法第２９条第２項について
（１）引用例
　原査定の拒絶の理由で引用例２として引用された，本願優先日前に頒布された刊行物である，特表平５−５０８４００号公報（以下「引用例１」という。）には，以下の事項が記載されている。
ア．「連鎖したアルファおよびベータ−サブユニットを有し，二種の異なったレセプターに対して結合親和性を有する生理学的活性糖タンパク質ホルモン類似物」（請求項２）
イ．「ベータ−サブユニットが天然ＣＧおよびＦＳＨ中に見出だされるアミノ酸配列を含有する請求項２に記載の生理学的活性糖タンパク質ホルモン類似物。」（請求項４）
ウ．「本発明は糖タンパク質ホルモン類似物，その使用方法およびその他の用途に関するものである。本発明の分子は天然産の脊椎動物糖タンパク質ホルモンの類似物または誘導体並びにそれらをコード化したＤＮＡ分子である。天然産のホルモンは典型的にはアルファおよびベータ−サブユニットから構成される。天然産アルファおよびベータ−サブユニットのアミノ酸配列は第一表に示される。・・・本発明の分子中では，ベータ−サブユニットもしくはアルファ−サブユニットまたは両方の化学構造は天然ホルモンと異なるものとすることができる。・・・本発明のホルモン誘導体は，種々の内分泌および代謝機能を操作し機能障害を処理する道具として有用である。本発明の一つの側面はほ乳類の繁殖を調節することに関与するものである。」（第１頁右欄第５〜１９行及び第Ｉ表）
エ．「本発明の他の側面では，融合タンパク質が糖タンパク質ホルモンベータ−サブユニット（ｈＣＧ−ベータ）および他のタンパク質（第Ｘ表）の間に作成される。」（第４頁左下欄第１２〜１３行）
オ．「全ｈＣＧアルファ−サブユニットアミノ酸残基−２４〜＋９２との融合たんぱく質（第ＩＩ表参照）。」（第Ｘ表，Ｊ１欄及び脚注１．）
　
　引用例１の記載事項ア．〜オ．からみると，引用例１には，「天然ｈＣＧベータと全ｈＣＧアルファの融合タンパク質」が記載されている。
　
　また，原査定の拒絶の理由において引用例１として引用された，本願優先日前に頒布された刊行物である特開平１−３０１６９６号公報（以下「引用例２」という。）には，以下の事項が記載されている。
カ．「β−ｈＣＧの配列１０６〜１１６及び少なくとも１個のリシン残基を含む，α−ＣＧの少なくとも５個のアミノ酸の配列を含んでなる請求項２記載のペプチド構造体。」（請求項４）
キ．「前記２種の配列が線状配列の形で組合される請求項１〜７のいづれか１項記載のペプチド構造体。」（請求項８）
ク．「本発明のペプチド構造体においては，２種の配列が線状配列で一緒に結合され，この場合，リシン残基が，好都合には，少なくとも４個のアミノ酸によりβ−ＣＧ又はβＬＨの配列１０６〜１１６から分離される。・・・さらに，線状配列における２種の配列は，１〜１０個のアミノ酸を含む挿入配列又は”スペサー”により分離され得る。」（第４頁左上欄第１〜１２行）
ケ．「さらに，β−ｈＣＧの配列１０６〜１１６及び少なくとも１個のリシン残基を含む少なくとも５個のアミノ酸配列を少なくとも含むペプチド構造体は，ｈＣＧ受容体を阻止し，そして妊娠の進行を阻止するために使用され得る。」（第５頁左下欄第９〜１３行）
　
（２）対比
　本願発明と引用例１に記載された発明とを対比すると，引用例１記載の「融合タンパク質」は本願発明の「一本鎖蛋白質」に相当するものであるから，両発明は，「絨毛性ゴナドトロピン（ＣＧ）の一本鎖蛋白質であって，βサブユニット及びαサブユニットのアミノ酸配列を有する一本鎖蛋白質」である点で一致し，以下の点で相違する。
ア．相違点１
　本願発明は，βサブユニットとαサブユニットの間に１〜１６個のアミノ酸を含むペプチドリンカーが挿入されるのに対し，引用例１に記載された発明には，ペプチドリンカーを挿入することが記載されていない点。
イ．相違点２
　本願発明は，ＣＧのアゴニスト又はアンタゴニストであるのに対し，引用例１に記載された発明には，ＣＧのアゴニスト又はアンタゴニストであることが記載されていない点。
　
（３）判断　
　上記相違点について検討する。
ア．相違点１について
　引用例２には，ｈＣＧのαサブユニットの部分配列とβサブユニットの部分配列とを１〜１０個のアミノ酸を含む挿入配列で分離させた，線状配列とした蛋白質構造体，すなわち一本鎖蛋白質とすることが記載されており（（１）の記載事項ク．），このようにαサブユニットとβサブユニットとを分離して配置した方が，両サブユニットが立体障害を起こさずにそれぞれの三次元構造を取るために有利であることは，本願出願当時の技術常識から明らかであるから（必要であれば，特開平５−１１７１６４号公報，特表平５−５０２０３９号公報を参照。），引用例１に記載された発明において，βサブユニットとαサブユニットとを１〜１０個程度のペプチドリンカーを挿入して連結することは，当業者が容易に想到し得たものである。
　また，本願発明の「リンカー」とは，本願明細書【００８５】の表１の定義に記載されるように，「反復するグリシンとセリンのアミノ酸を含有する配列あるいは，α−およびβ−サブユニットの部分が同一あるいは他の分子のα−およびβ−サブユニットの部分と結合することで複合体を形成することを可能にする単一鎖のゴナドトロピンのβ−およびα−サブユニットの配列である任意の他のアミノ酸配列」というものであるから，引用例１の記載された全ｈＣＧアルファ−サブユニットアミノ酸残基（（１）の記載事項オ．）の内，−２４〜−１（シグナル配列部分）のアミノ酸残基は，本願発明におけるリンカーに相当するということも可能であり，その場合には，相違点１は実質的な相違とはいえない。
　
イ．相違点２について
　引用例２には，αサブユニットの部分配列とβサブユニットの部分配列を含む一本鎖蛋白質が，ｈＣＧ受容体を阻止する，すなわちｈＣＧのアンタゴニストとして使用できることも示唆されており（（１）の記載事項ケ．），引用例２に記載された部分配列を包含する，引用例１に記載された全αサブユニット配列及び全βサブユニット配列を有する一本鎖蛋白質を，アンタゴニストとして使用することは，当業者が容易に想到し得たものである。
　
　そして，４．に記載したとおり，本願発明がアゴニスト又はアンタゴニストとして使用できるという効果を有することについては，実際に確認していないため，本願発明が引用例１及び２に記載された発明と比較して，予測し得ない効果を奏するものとは認められない。
　
（４）回答書の主張について
　請求人は，平成２１年２月１９日付回答書において，「引例２（上記「引用例１」）に関して，指摘を受けた唯一の一本鎖型ですらβサブユニットとαサブユニットとの間にはαサブユニット用のシグナル配列を含有しておりますため，明らかに本願とは関連しない発明であります。もし，本願請求項１の核酸を発現させる必要があり，たとえば，このシグナル配列を含む場合，生存可能な蛋白質は生成されません。」と述べている。
　しかしながら，本願発明はシグナル配列を含有しないことを発明の特定事項とはしていない。
　また，引用例１の一本鎖蛋白質のように，シグナル配列が含まれると生存可能な蛋白質は生成されないという根拠も不明である。
　もし，引用例１の一本鎖蛋白質が，シグナル配列を中間に含むことにより，シグナルペプチダーゼによって切断されて，一本鎖蛋白質として生存できないという主張だとしたならば，本来シグナル配列は蛋白質分子のＮ末端にある配列であり，シグナルペプチダーゼはＮ末端にあるシグナル配列を切断するものであって，蛋白質分子の中間に挿入されたシグナル配列をシグナルペプチダーゼが切断するという技術常識はない。仮に，そのような技術常識が存在するのであれば，当業者が生存可能な一本鎖蛋白質を製造するために，シグナル配列が除去されてもαサブユニットとβサブユニットとが切断されないように，両サブユニットの連結する順序や方向を変えたり，ホルモン活性には不必要であるシグナルペプチドを初めから除去したαサブユニット配列を使用することに，格別な困難性は認められない。
　
（５）小括
　よって，本願発明は，引用例１及び２に記載された発明に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
６．むすび
　以上により，本願は，特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしておらず，特許を受けることができない。また，本願発明は，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　よって，結論のとおり審決する。