【事件の表示】
　平成１１年特許願第　８５３２７号「道路舗装材又は構築物の防水材の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年１０月　３日出願公開、特開２０００−２７３３０９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯
　本願は、平成１１年３月２９日の出願であって、平成１８年２月２３日付けで拒絶理由が通知され、同年４月２８日に意見書及び手続補正書が提出され、平成１９年４月２０日付けで最後の拒絶理由が通知され、同年６月２９日に手続補正書が提出されたが、同年８月２日付けで、同年６月２９日付け手続補正書でした明細書についての補正が決定をもって却下され、同日付けで拒絶査定がなされた。これに対して、平成１９年９月２０日に審判請求書及び手続補正書が提出され、同年１２月４日付けで前置報告がなされ、当審において平成２１年８月６日付けで審尋がなされ、同年１０月２７日に回答書が提出されたものである。
　
　
第２．平成１９年９月２０日付けの手続補正についての補正の却下の決定
　１．補正の却下の決定の結論
　平成１９年９月２０日付けの手続補正を却下する。
　
　２．理由
　　（１）補正の内容
　原審において、平成１９年６月２９日付けの手続補正は同年８月２日付けで決定をもって却下されているから、平成１９年９月２０日付けの手続補正（以下、「本件補正１」という。）は、平成１８年４月２８日付けで補正された明細書（以下、「本件補正前明細書」という。）をさらに補正するものであって、本件補正前明細書の特許請求の範囲の、
　「【請求項１】　温度を１６０〜２５０度Ｃの範囲で溶融・撹拌した基材となるブロンアスファルト部材に、潤滑油廃液を前記ブロンアスファルトに対して５〜４０重量％、粉末ゴムを前記ブロンアスファルト部材に対して８〜３０重量％を徐々に添加し、温度を１６０〜２５０度Ｃに保ちながら３〜４時間混練し、次いで消石灰を前記ブロンアスファルトに対して５〜４５重量％を徐々に添加しながら３〜５時間混練することを特徴とする道路舗装材又は構築物の防水材の製造方法。
　【請求項２】　ブロンアスファルト部材がコンパンドアスファルト部材であることを特徴とする請求項１に記載の道路舗装材又は構築物の防水材の製造方法。」
　との記載を、
　「【請求項１】　温度を１６０〜２５０度Ｃの範囲で溶融・撹拌した基材となるブロンアスファルト部材に、潤滑油廃液を前記ブロンアスファルトに対して５〜４０重量％、粉末ゴムを前記ブロンアスファルト部材に対して１〜３０重量％を徐々に添加し、温度を１６０〜２５０度Ｃに保ちながら３〜４時間混練し、次いで消石灰を前記ブロンアスファルトに対して５〜４５重量％を徐々に添加しながら３〜５時間混練し、その後冷却して固形化してなることを特徴とする道路舗装材又は構築物の防水材の製造方法。
　【請求項２】　ブロンアスファルト部材がコンパンドアスファルト部材であることを特徴とする請求項１に記載の道路舗装材又は構築物の防水材の製造方法。」
　とする補正を含むものである。
　　（２）補正の目的についての検討
　本件補正１は、補正前の特許請求の範囲の請求項１に記載の「粉末ゴムを前記ブロンアスファルト部材に対して８〜３０重量％を徐々に添加し」なる事項を、「粉末ゴムを前記ブロンアスファルト部材に対して１〜３０重量％を徐々に添加し」なる事項とする補正事項（以下、「補正事項１」という。）を含むものである。
　そして、補正事項１は、ブロンアスファルト部材に対する「粉末ゴム」の添加量についての数値範囲を「８〜３０重量％」から「１〜３０重量％」へと拡張するものであるから、補正事項１により特許請求の範囲は拡張するものと認められる。
　したがって、補正事項１を含む本件補正１は、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明のいずれかを目的とするものに該当するものではない。
　　（３）まとめ
　以上のとおりであるから、補正事項１を含む本件補正１は、平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、単に「特許法」という。）第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
　
第３．拒絶査定に対する判断
　１．本願発明
　平成１９年９月２０日付けの手続補正は上記第２．のとおり却下され、平成１９年６月２９日付けの手続補正も上記第１．にて記載のとおり却下されているので、本願の請求項１ないし２に係る発明は、平成１８年４月２８日提出の手続補正により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし２に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。
　「【請求項１】　温度を１６０〜２５０度Ｃの範囲で溶融・撹拌した基材となるブロンアスファルト部材に、潤滑油廃液を前記ブロンアスファルトに対して５〜４０重量％、粉末ゴムを前記ブロンアスファルト部材に対して８〜３０重量％を徐々に添加し、温度を１６０〜２５０度Ｃに保ちながら３〜４時間混練し、次いで消石灰を前記ブロンアスファルトに対して５〜４５重量％を徐々に添加しながら３〜５時間混練することを特徴とする道路舗装材又は構築物の防水材の製造方法。
　【請求項２】　ブロンアスファルト部材がコンパンドアスファルト部材であることを特徴とする請求項１に記載の道路舗装材又は構築物の防水材の製造方法。」
　
　２．原査定の拒絶の理由の概要
　原査定の拒絶の理由の概要は、「本願は、平成１９年４月２０日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶すべきものである．」というものであり、「平成１９年６月２９日付手続補正書は、本拒絶査定と同日付けで却下されている。なお、平成１９年４月２０日付け拒絶理由通知書に対して、出願人は意見書を提出していない。」なる記載を備考に含むものである。
　また、平成１９年４月２０日付け最後の拒絶理由通知書に記載した理由の概要は、以下のとおりである。
　「平成１８年４月２８日付けでした手続補正は、下記の点で願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　
　特許請求の範囲において、「粉末ゴムを（前記）ブロンアスファルト部材に対して１〜３０重量％」との記載を「粉末ゴムを（前記）ブロンアスファルト部材に対して８〜３０重量％」と改めるものであり、これによって粉末ゴムの添加量の最小値が１重量％から８重量％に改められたものである。しかしながら、出願当初明細書においては斯かる添加量の最小値が８重量％であるとの記載はないし、そのようにすることが自明であるとも認めることができない。（なお、先の拒絶理由通知の引用文献１においては、「加熱アスファルトを３〜１５重量％使用する通常の舗装用アスファルト混合物に対しては、アスファルトと該添加剤中のゴム固形分との合計量を基準にして、ゴム固形分が０．１〜７重量％の範囲内になるような割合でゴム系添加剤を用いるのが適当である」との記載があり、ここでのゴムの添加量０．１〜７重量％は（アスファルトに対してではなく）アスファルトとゴム固形分との合計量に対しての値として記載されているので、本願における補正は引用文献１の記載を除くためとする説明は受け入れることができないので念のため。）　なお、当該補正がなされた明細書又は図面における請求項に記載した事項は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内にないことが明らかであるから、当該請求項に係る発明については新規性、進歩性等の特許要件についての審査を行っていない。」
　
　３．当審の判断
　　（１）平成１８年４月２８日付けの手続補正について
　平成１８年４月２８日付けの手続補正（以下、「本件補正２」という。）は、本願の願書に最初に添付した明細書（以下、「当初明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１ないし８の記載を上記第３．の１．に記載のとおりとする補正を含むものである。
　そして、本件補正２は、実質的に、補正前の請求項７に記載の「粉末ゴムを前記ブロンアスファルト部材に対して１〜３０重量％、添加し」なる事項を、補正後の請求項１に記載の「粉末ゴムを前記ブロンアスファルト部材に対して８〜３０重量％を徐々に添加し」なる事項とする補正事項（以下、「補正事項２」という。）を含むものである。
　
　　（２）当初明細書の記載事項について
　当初明細書の発明の詳細な説明には、以下のとおり記載されている。
　　ａ．「また、基材となるブロンアスファルト部材に、潤滑油廃液を前記ブロンアスファルトに対して５〜４０重量％、ゴム部材を前記ブロンアスファルト部材に対して１〜３０重量％、消石灰を前記ブロンアスファルトに対して５〜４５重量％添加し、温度を１６０〜２５０度Ｃに保ちながら適宜な時間混練することにより生成されて成る道路舗装材又は構築物の防水材である。」（段落【０００８】）
　　ｂ．「更に、道路舗装材又は構築物の防水材の製造方法の発明は、温度を１６０〜２５０度Ｃの範囲で溶融・撹拌した基材となるブロンアスファルト部材に、潤滑油廃液を前記ブロンアスファルトに対して５〜４０重量％、粉末ゴムを前記ブロンアスファルト部材に対して１〜３０重量％、添加し、温度を１６０〜２５０度Ｃに保ちながら適宜な時間混練し、次いで消石灰を前記ブロンアスファルトに対して５〜４５重量％を徐々に添加しながら適宜な時間混練することを特徴としている。」（段落【００１１】）
　　ｃ．「【発明の実施の形態】実施の形態１
　まず加熱装置付きの縦型混練タンク内に溶融されたブロンアスファルトないしコンパンドアスファルトを受け入れ、１６０〜２５０度Ｃの温度範囲を保ち撹拌する。
　次に、水分と軽質油及び来雑物を除去した潤滑油廃液を、ブロンアスファルトないしコンパンドアスファルトに対して５〜４０重量％、同じく粉末ゴムを１〜３０重量％、徐々に添加しながら１６０〜２５０度Ｃを保ち、約３〜４時間撹拌し、ブロンアスファルトないしコンパンドアスファルトと潤滑油廃液とを融合反応させると同時に、粉末ゴムを膨潤させる。
　次いで、消石灰をブロンアスファルトないしコンパンドアスファルトに対して５〜４５重量％を徐々に添加しながら約３〜５時間混練し、用途別に保温するか又は冷却して固形化する。」（段落【００１２】〜【００１３】）
　　ｄ．「実施の形態２
　ブロンアスファルトを基材とした場合の繰り返しの実験により現在到達している最適な配合例（重量％）を示す。
（１）ブロンアスファルト（針入度１０〜２０）：５０％
（２）潤滑油廃液：２５％
（３）消石灰：２０％
（４）粉末ゴム：５％
この配合により、軟化点８６度Ｃ、針入度４１(２５度Ｃ　１／１０ｍｍ）、伸度５(１５度Ｃ／ｃｍ）、ゼイ化点−１３度Ｃという優れた道路舗装材又は構築物の防水材を実現している。」（段落【００１７】）
　　ｅ．「実施の形態３
　コンパンドアスファルトを基材とした場合の、最適な配合例（重量％）を示す。
（１）コンパンドアスファルト（針入度２０〜４０）：６０％
（２）潤滑油廃液：３０％
（３）消石灰：５％
（４）粉末ゴム：５％
上記配合のものも、実施の形態２のものと同様の特性を有する道路舗装材又は構築物の防水材を実現することを可能とした。」（段落【００１９】）
　
　　（３）本件補正２の適否について
　当初明細書においては、ブロンアスファルト部材とゴム部材(粉末ゴム)との配合に関して、記載事項ａ．に「ゴム部材を前記ブロンアスファルト部材に対して１〜３０重量％」と記載され、記載事項ｂ．に「粉末ゴムを前記ブロンアスファルト部材に対して１〜３０重量％、添加し」と記載され、更に、記載事項ｃ．に「ブロンアスファルトないしコンパンドアスファルトに対して・・・、同じく粉末ゴムを１〜３０重量％、徐々に添加しながら」と記載されているだけである。
　してみると、補正事項２については、記載事項ａ．ないしｃ．を検討しても、「道路舗装材又は構築物の防水材の製造方法」において、「粉末ゴム」の「ブロンアスファルト部材」に対する添加量の下限値を８重量％とすることは、当初明細書の発明の詳細な説明に何ら明示的に記載されておらず、また、示唆もないものである。また、かかる事項が、本願出願時に、当該技術分野において自明の事項であったとも認められない。
　したがって、補正事項２を含む本件補正２は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものとはいえないことから、当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであるとはいえない。
　よって、平成１８年４月２８日付けでした手続補正は、願書に最初に添付した明細書に記載された事項の範囲内においてしたものではないから、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。
　
　なお、記載事項ｄ．のとおり、「実施の形態２」に、「ブロンアスファルトを基材とした場合」の「配合例（重量％）」として、「ブロンアスファルト（針入度１０〜２０）：５０％」、「潤滑油廃液：２５％」、「消石灰：２０％」及び「粉末ゴム：５％」からなる「配合例」が記載されている。そして、前記「％」（重量％）表示は、配合物全体を基準としていると解されるから、これを、「ブロンアスファルト（針入度１０〜２０）」を基準として換算すると、前記「配合例」は、「ブロンアスファルト（針入度１０〜２０）」、並びに、（ブロンアスファルトに対して）「潤滑油廃液」５０重量％、「消石灰」４０重量％及び「粉末ゴム」１０重量％からなるものと認められる。さらに、記載事項ｅ．のとおり、「実施の形態３」に、「コンパンドアスファルトを基材とした場合」の「配合例（重量％）」として、「コンパンドアスファルト（針入度２０〜４０）：６０％」、「潤滑油廃液：３０％」、「消石灰：５％」及び「粉末ゴム：５％」からなる「配合例」が記載されている。これを、「コンパンドアスファルト（針入度２０〜４０）」を基準として換算すると、前記「配合例」は、「コンパンドアスファルト（針入度２０〜４０）」、並びに、（コンパンドアスファルトに対して）「潤滑油廃液」５０重量％、「消石灰」８．３重量％及び「粉末ゴム」８．３重量％からなるものと認められる。
　してみると、記載事項ｄ．及びｅ．に記載の「実施の形態２」及び「実施の形態３」は、「ブロンアスファルト」ないし「コンパンドアスファルト」に対して「潤滑油廃液」を５０重量％含むものであるから、「実施の形態２」及び「実施の形態３」は、本件補正２後の請求項１に係る発明がその発明を特定するために必要な事項として備える「潤滑油廃液を前記ブロンアスファルトに対して５〜４０重量％」なる事項を満たすものではないから、本件補正２後の請求項１に係る発明の具体的実施の態様とは認められない。
　したがって、「実施の形態２」及び「実施の形態３」の記載に、補正事項２の根拠を求めることができない。
　
　　(４)請求人の主張について
　審判請求人は、平成１９年９月２０日提出手の審判請求書において、本件手続に関して、概略、以下のとおりの主張をしている。
　「上記請求項１の補正は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内に係るもので、且つ補正の前後において当該請求項１に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一であり、適法なものである。この点において審判請求人の提出した２回にわたる補正書に対し、審査官殿は、極めて狭い視野での観点に立って本件発明を把握し、不適切な判断をしている。 
 　平成１９年４月２０日（起案日）の拒絶理由通知書では、「粉末ゴムの添加量の最小値が１重量％から８重量％への補正は添加量の最小値が８重量％であるとの記載は（出願当初明細書に）ない」としている。つまり、当該数値に限定した理由やその限定にかかる数値に臨界的意義があることが出願当初の明細書に記載されていなかった、という判断であったと考えるが、これは明らかに違法である。現在の審査実務では一部そのような違法な判断も行われているとされているが、例えば、ＦＲＰ事件のように、裁判所では、ガラス繊維の含有量を「１０重量％以下」としていたものを「約１．６重量％ないし１０重量％未満」と改めたものは、特許請求の範囲の減少であり、特段の事由がない限り出願当初明細書に記載された事項の範囲内であると認める、として特許庁の判断を覆している。」　
　審判請求人の上記主張からは、平成１９年４月２０日(起案日)の拒絶理由通知書が違法であるとする根拠が示されておらず、また、例示されているＦＲＰ事件と本件との関係についても十分に説明されていないことから、かかる主張を採用することはできない。
　
　
　また、審判請求人は、平成２１年１０月２７日提出の当審からの審尋に対する回答書において、概略、以下のとおり主張している。
　「２．反論 
 　上記経緯から明らかなように、上記第２回目の拒絶理由通知（最後）において審査官は特許法第１７条の２第３項の規定を根拠条文とし「明細書中に記載がない」と補正の却下の内容を示しながら、補正の却下の決定の手続をしていない。補正の却下をすることがなければ、次なる最後の拒絶理由通知に対応する補正は本件のような数値限定が認められない（無機化学と数値に絶対的な意味のある有機化学とでは臨界値に対する考え方は大きく異なるものと考えるが、ここでは割愛する）事項に限らず、当初明細書の状態に戻すことにより、特許請求の範囲の拡張になるおそれが多分にあり、これでは出願人には第１回目の拒絶理由通知に対応する一度だけの補正の機会しか与えられておらず、当該第１回目の拒絶理由通知が実質的に最後の拒絶理由通知となってしまう。特許法並びに過去の実務から大きく逸脱しているものであり、到底容認することはできない。 
 ３．特許法並びに審査基準 
 　特許法第５３条では、「同法第１７条の２第３項から５項までの規定に違反しているものは決定をもって却下しなければならない」と規定しているし、特許庁の審査基準では、「先ず補正却下をし、出願に様々な対応の機会を与え、それから拒絶査定をする」ようになっているはずである。審査官は、平成１８年４月２８日付手続補正書の内容が明細書中に記載がない事項と判断しているのであるから、補正却下をするべきであったはずである。平成１９年６月２９日付手続補正書を拒絶査定と同時に補正却下手続をしたのでは片手落ちも甚だしく、これでは特許法並びに審査基準を無視した審査官の独断としか言いようがない。 
 ４．結論 
 　そもそも、出願人は出願当初の明細書に記載された内容の記載内で特許請求の範囲を補正しているのであり、それが審査官の独自の判断並びに手続により出願当初の明細書に記載されている内容に戻す補正の機会さえ与えられないとなると、不当な手続に基づく拒絶査定であったとしか言わざるを得ない。 
 　本件は、特許法並びに審査基準を無視して行われた手続であり、審査官の拒絶査定及び前置報告は違法なものであり、到底受け入れることはできない。特許法第１６０条の規定に基づき、差し戻すべき案件と考える。」
 
　しかしながら、上記第１．に記載した本件の手続の経緯を検討しても、本件の手続が、請求人の主張するような「特許法並びに審査基準を無視した審査官の独断」あるいは「特許法並びに審査基準を無視して行われた手続であり、審査官の拒絶査定及び前置報告は違法なものであり」なる手続であるとは認められないので、請求人の主張は採用できない。
　
　
第４．むすび 
　以上のとおりであるので、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。