【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２６６９０５１号発明「ソリッドゴルフボール」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯　
　本件特許第２６６９０５１号に係る発明は、平成１年５月１１日に特許出願されたものであって、平成９年７月４日にその特許の登録がなされたものであり、その後の平成１８年９月５日にアクシネット・ジャパン・インクより本件特許に係る発明につき特許無効の審判が請求され、これに対して平成１８年１１月２１日に被請求人より答弁書及び訂正請求書が提出され、平成１９年３月１５日に被請求人より上申書が提出されたものである。
（なお、審判請求人は当審による弁駁指令に対して何らの応答もしなかった。）
　
２．訂正の適否
(2-1)訂正の内容
　平成１８年１１月２１日付け訂正請求書による訂正請求（以下、「本件訂正」という。）は、本件特許の願書に添付した明細書の記載を、同訂正請求書に添付した訂正明細書（以下、「訂正明細書」という。）のとおりに訂正することを求めるものであって、その訂正内容は、次のとおりのものである。
　
（イ）訂正事項ａ
　請求項1において、「ワンピースゴルフボール又はカバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの芯球」を「カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの芯球」と訂正する。
（ロ）訂正事項ｂ
　本件特許明細書の3頁16行〜17行(本件特許公報2頁左欄19行〜21行)の「ワンピースゴルフボール又は多層構造ソリッドゴルフボールの芯球」を「多層構造ソリッドゴルフボールの芯球」に訂正する。
（ハ）訂正事項ｃ
　本件特許明細書の4頁1行〜3行(本件特許公報2頁左欄24行〜26行)の「ワンピースゴルフボール又はカバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの芯球」を「カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの芯球」と訂正する。
（ニ）訂正事項ｄ
　本件特許明細書の4頁12行〜13行(本件特許公報2頁左欄35行〜36行)の「ワンピースゴルフボール又は多層構造ソリッドゴルフボールの芯球」を「多層構造ソリッドゴルフボールの芯球」に訂正する。
（ホ）訂正事項ｅ
　本件特許明細書の7頁19行〜8頁1行(本件特許公報2頁右欄43行〜44行)の「ワンピースゴルフボール又は多層構造ソリッドゴルフボールの芯球」を「多層構造ソリッドゴルフボールの芯球」に訂正する。
　
(2-2)訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
　上記訂正事項ａは、訂正前の請求項１に「ワンピースゴルフボール又はカバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの芯球」と選択的に記載されていた事項を、その内の「カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの芯球」と限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることが明らかであり、また、上記訂正事項ｂ〜ｅは、上記訂正事項ａの訂正に伴い、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを整合させるものであって、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるということができる。
　そして、上記訂正事項ａ〜ｅは、いずれも、願書に添付した明細書及び図面（以下、「特許明細書」という。）に記載した事項の範囲内のものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
　
(2-3)むすび
　以上のとおり、本件訂正における上記訂正事項ａ〜ｅは、いずれも、特許法第１３４条の２第１項ただし書きに適合し、同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するといえるから、本件訂正を認める。
　
３．本件特許の請求項１に係る発明
　本件特許の請求項１に係る発明（以下、「本件発明」という。）は、上記のとおり本件訂正が認められることから、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される次のものと認める。
　
（本件発明）
「カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの芯球を、基材ゴムと、不飽和カルボン酸の金属塩と、チオフェノール類、チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物とを含有するゴム組成物で形成したことを特徴とするソリッドゴルフボール。」
　
４．請求人の主張
　審判請求人は、本件発明に係る特許を無効とするとの審決を求め、その理由として、本件発明は本件出願前に出願された特許第２９６１７３５号の請求項１に係る発明（以下、「先願発明」という。）と同一であり、特許法３９条第１項の規定により特許を受けることができないものであると主張し、その証拠方法として次の証拠を提出する。
　
（証拠）
　甲第１号証：特許第２９６１７３５号の写し。
　
５．被請求人の主張
　一方、被請求人は、本件審判請求は成り立たないとの審決を求め、答弁書の提出と同時に訂正請求をするとともに、先願発明につき「本日付けで訂正審判を請求した（乙第１号証）」ので、当該訂正審判が認められれば、訂正後の先願発明と本件発明とは同一の発明であるとはいえないと主張する。
　
（証拠）
　乙第１号証：特許第２９６１７３５号の訂正審判請求書の写し。
（なお、添付証拠には、「甲第１号証」との表記がされているが、「乙第１号証」の誤記であると解する。）
　
６．先願発明について
(6-1)先願発明（特許第２９６１７３５号）の訂正審判について
　ところで、甲第１号証の先願発明につき、被請求人より平成１８年１１月２１日に請求されたところの上記訂正審判（２００６−３９１８８号）は、平成１９年３月１９日付けで「特許第２９６１７３５号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。」旨の審決（以下、当該審決を「訂正審決」といい、その訂正明細書を「先願特許の訂正明細書」という。）がなされ、当該審決は同年３月２９日に確定した。
　 
(6-2)先願発明
　上記のとおり、先願発明に係る訂正審決が確定したので、先願発明は、先願特許の訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載されたとおりの次のものであると認められる。
　
（先願発明）
「基材ゴムと、メタクリル酸の金属塩及び／又はアクリル酸の金属塩と、過酸化物系架橋開始剤とを含有するゴム組成物にペンタクロロチオフェノール、ペンタクロロチオフェノールの亜鉛塩、α，α−ジフェニル−β−ピクリルヒドラジル、N,N,N′,N′−テトラエチル−ｐ−フェニレンジアミン、Ｎ−（３−Ｎ−オキシアニリノ−1,3−ジメチルブチリデン）アニリンオキシドからの遊離基、p,p′−ジフルオルジフェニルアミン、クロルアニル、ガルビノキシル、ヨウ素及び塩化第２鉄から選ばれるラジカル捕獲剤を添加し、これを加硫・成型してワンピースボールを得ることを特徴とするソリッドゴルフボールの製造方法。」
　
７．対比・判断
(7-1)対比
　そこで、本件発明と先願発明とを対比すると、本件発明が「ソリッドゴルフボール」という物の発明であるのに対して先願発明が「ソリッドゴルフボールの製造方法」という製造方法の発明である点で、両者の発明はそのカテゴリーが相違するものの、先願発明の「メタクリル酸の金属塩及び／又はアクリル酸の金属塩」が本件発明の「不飽和カルボン酸の金属塩」に、先願発明の「ペンタクロロチオフェノール、ペンタクロロチオフェノールの亜鉛塩、α，α−ジフェニル−β−ピクリルヒドラジル、N,N,N′,N′−テトラエチル−ｐ−フェニレンジアミン、Ｎ−（３−Ｎ−オキシアニリノ−1,3−ジメチルブチリデン）アニリンオキシドからの遊離基、p,p′−ジフルオルジフェニルアミン、クロルアニル、ガルビノキシル、ヨウ素及び塩化第２鉄から選ばれるラジカル捕獲剤」が本件発明の「チオフェノール類、チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物」に、それぞれ対応するといえる。
　
　そうすると、両者は、カテゴリーが相違する点（相違点１）を除けば、
「ソリッドゴルフボールを、基材ゴムと、不飽和カルボン酸の金属塩と、チオフェノール類、チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物とを含有するゴム組成物で形成した」ものである点で共通するといえるものの、次の点で相違するといえる。
　
（相違点２）
「ソリッドゴルフボール」の構成に関して、本件発明は「カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボール」であるのに対し、先願発明は「ワンピースボール」である点。
　
　そこで、上記相違点につき、以下検討する。
(7-2)当審の判断
　最初に、相違点２について検討する。
　ソリッドゴルフボールの構成において、先願発明の「ワンピースボール」の構造と本件発明の「カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボール」の構造とが相互に重複することのない構成であることは明らかである。
　してみると、相違点１につき検討するまでもなく、本件発明は、先願発明と実質的に同一の構成を備えたものということはできない。
　
　したがって、本件発明は、先願発明と同一であるということはできない。
　
　なお、審判請求人は、本件発明が特許法３９条第１項の規定に違反するからその特許が無効である旨を主張するに止まるものであるが、他の無効理由の存在につき、本件発明の原審の拒絶理由に引用された特開昭５９−２２８８６８号公報（以下、「刊行物１」という。）、並びに先願発明の原審の拒絶理由で引用された「特公昭５５−１９６１５号公報」（以下、「刊行物２」という。）及び「特開昭６２−１９５０３１号公報」（以下、「刊行物３」という。）についても付言すると、次のとおりである。
　刊行物１は、基材ゴム、不飽和カルボン酸の金属塩及び「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフロイド」又はその誘導体を含有する「ソリッドゴルフボール」の発明を開示するものであり、また、刊行物２は、ポリブタジエンと、不飽和カルボン酸の金属塩と、ジクミルペルオキサイドのような遊離基開始剤とを含有する混合物を加熱・成形したソリツドゴムゴルフボールの発明を開示するものであり、さらに、刊行物３は、ラジカルまたは酸素を捕捉し得る官能基を有する架橋高分子微粉体からなるゴム用老化防止剤を用いたゴム製品を開示するものあって、いずれの刊行物にも、ソリッドゴルフボールのゴム組成物に、本件発明における「チオフェノール類、チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物」を含有させることについては開示がない。
　そうすると、本件発明は、上記刊行物１ないし刊行物３に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明することができたものということもできない。
　
８．むすび
　以上のとおり、本件発明は、先願発明と同一であるということができず、特許法第１２３条第１項第２号に該当するものではないから、審判請求人が主張する理由によって本件発明に係る特許を無効とすることはできない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項において準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。