【事件の表示】
　平成　８年特許願第５２４０４０号「核酸プローブハイブリダイゼーション法を使用するリステリア属細菌の検出」拒絶査定不服審判事件〔平成　８年　８月１５日国際公開、ＷＯ９６／２４６８６、平成１１年　４月２７日国内公表、特表平１１−５０４５０３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　出願の経緯
　本願は，平成８年２月７日（パリ条約による優先権主張，１９９５年２月８日，フランス）を国際出願日とする出願であって，平成１４年２月４日付けで拒絶査定がなされ，これに対し，同年５月１４日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに，同年６月１３日付けで手続補正がなされたものである。
　
第２　平成１４年６月１３日付けの手続補正について
１．結論
　平成１４年６月１３日付けの手続補正（以下，「本件補正」という。）を却下する。
　
２．理由
２−１．本件補正について
　本件補正は，特許請求の範囲を以下のように補正するものである。
　
「【請求項１】 　配列が下記リストの配列（ａ1）〜（ａ10）に含まれかつ配列（ｃ1）〜（ｃ14）または（ｄ1）〜（ｄ6）に含まれる，少なくとも１２個かつ最大３５個のヌクレオチド単位を有するオリゴヌクレオチド，および該オリゴヌクレオチドに相補的なオリゴヌクレオチドから選択されることを特徴とする一本鎖オリゴヌクレオチド。
（（ａ1）〜（ａ10），（ｃ1）〜（ｃ14）及び（ｄ1）〜（ｄ6）の塩基配列は省略する。）
【請求項２】　下記リストの配列（ｂ1）〜（ｂ14）の中の四角括弧の間の配列に含まれる少なくとも５個の連続したヌクレオチド単位の配列を含むことを特徴とする請求項１に記載のオリゴヌクレオチドおよび該オリゴヌクレオチドに相補的なオリゴヌクレオチド。
（（ｂ1）〜（ｂ14）の塩基配列は省略する。）
【請求項３】　固体支持体上に固定化されていることを特徴とする前記請求項１〜２のいずれか一項に記載のオリゴヌクレオチド。
【請求項４】 トレーサーで標識されていることを特徴とする請求項１〜２のいずれか一項に記載のオリゴヌクレオチド。
【請求項５】 リステリア属の少なくとも一種の細菌の有無を，少なくとも１種の該細菌の核酸を含むまたは含み得るサンプルにおいて決定する方法であって，該サンプルを少なくとも１個の核酸プローブと接触させ，次いで，該プローブとサンプルの核酸との間のハイブリダイゼーション複合体の生成または生成がないことを自体公知の方法で決定する方法において，該プローブが請求項１〜４のいずれか一項に記載のものから選択されるオリゴヌクレオチドであることを特徴とする方法。
【請求項６】 リステリア属の細菌の１種または種の群の有無を決定するための請求項５に記載の方法において，一方では，請求項１〜２のいずれか一項に記載の第一プローブを，方では，請求項１に記載の配列（ｃ1）〜（ｃ14）に含まれるオリゴヌクレオチドの群または請求項２に記載のオリゴヌクレオチドの群から選択される第二プローブを核酸プローブとして使用することを特徴とし，ここで該第一および第二プローブは，リステリア属の細菌の２３ＳｒＲＮＡまたはその相補体の非重複領域とハイブリダイズすることができるところの方法。
【請求項７】 使用する該第一のプローブが請求項３で定義され，該第二プローブが請求項４で定義されることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】　リステリア属の少なくとも１種の任意の細菌の存在，または該細菌の不在を決定するための，請求項５〜７のいずれか一項に記載の方法において，請求項１に記載の配列（ｄ1）〜（ｄ6）に含まれるオリゴヌクレオチドをプローブとして使用することを特徴とする方法。
【請求項９】 リステリア　ゼーリゲリ（Listeria seeligeri）の有無を決定するための，請求項５〜７のいずれか一項に記載の方法において，請求項１に記載の配列（ｃ2）もしくは（ｃ10）に含まれるプローブまたは請求項２に記載の配列（ｂ2）もしくは（ｂ10）に含まれるプローブを使用することを特徴とする方法。
【請求項１０】　リステリア　イノキュア（Listeria innocua）の有無を決定するための，請求項５〜７のいずれか一項に記載の方法において，請求項１に記載の配列（ｃ12）に含まれるプローブまたは請求項２に記載の配列（ｂ12）に含まれるプローブを使用することを特徴とする方法。
【請求項１１】 リステリア　イバノビイ（Listeria ivanovii ）の有無を決定するための，請求項５〜７のいずれか一項に記載の方法において，請求項１に記載の配列（ｃ6）に含まれるプローブまたは請求項２に記載の配列（ｂ6）に含まれるプローブを使用することを特徴とする方法。
【請求項１２】 リステリア　グライ（Listeria grayi）および／またはリステリア　ムライ（Listeria murrayi）の有無を決定するための，請求項５〜７のいずれか一項に記載の方法において，請求項１に記載の配列（ｃ3），（ｃ7）もしくは（ｃ8）に含まれるプローブまたは請求項２に記載の配列（ｂ3），（ｂ7）もしくは（ｂ8）に含まれるプローブを使用することを特徴とする方法。
【請求項１３】 該プローブを請求項１に記載の配列（ｄ1）〜（ｄ6）に含まれるプローブと組み合わせて使用することを特徴とする請求項９〜１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】 リステリア　モノサイトゲンズ（Listeria monocy togenes）の有無を決定するための請求項６に記載の方法 において，プローブの一つが請求項１に記載の配列（ｃ1），（ｃ9），（ｃ13）または（ｃ14）に含まれるものであり，のプローブが請求項１に記載の配列（ｃ4）に含まれるものであり；あるいは，プローブの一つが請求項２に記載の配列（ｂ1），（ｂ9），（ｂ13）または（ｂ14）に含まれるものであり，のプローブが請求項２に記載の配列
（ｂ4）に含まれるものであることを特徴とする方法。
【請求項１５】　請求項１〜２のいずれか１項に記載のオリゴヌクレオチドの少なくとも１つをプライマーとして使用して，リステリア属の少なくとも１種の２３Ｓ リボソームＲＮＡを逆転写する方法又はリステリア属の少なくとも１種の２３Ｓ リボソームＲＮＡと相補的なリボソームＤＮＡ配列を増幅する方法。
【請求項１６】　請求項１〜２のいずれか一項に記載のオリゴヌクレオチドを含むことを特徴とする治療プローブ。」
　
　上記補正は，請求項１の一本鎖オリゴヌクレオチドについて，
「【請求項１】 　配列が下記リストの配列（ａ1）〜（ａ10）に含まれる，少なくとも１２個でありかつ最大３５個のヌクレオチド単位を有するオリゴヌクレオチド，および該オリゴヌクレオチドに相補的なオリゴヌクレオチドから選択されることを特徴とし，但し，GTGGCGGGT TAGAATGGTC及びその相補的オリゴヌクレオチド，並びに，TCCACAGTTT CGGTAATATG及びその相補的オリゴヌクレオチドを除く，１本鎖オリゴヌクレオチド。
（（ａ1）〜（ａ10）の塩基配列は省略する。）」を，
「【請求項１】 　配列が下記リストの配列（ａ1）〜（ａ10）に含まれかつ配列（ｃ1）〜（ｃ14）または（ｄ1）〜（ｄ6）に含まれる，少なくとも１２個かつ最大３５個のヌクレオチド単位を有するオリゴヌクレオチド，および該オリゴヌクレオチドに相補的なオリゴヌクレオチドから選択されることを特徴とする一本鎖オリゴヌクレオチド。
（（ａ1）〜（ａ10），（ｃ1）〜（ｃ14）及び（ｄ1）〜（ｄ6）の塩基配列は省略する。）」
とするものであり，補正前の「配列が下記リストの配列（ａ1）〜（ａ10）に含まれる，少なくとも１２個でありかつ最大３５個のヌクレオチド単位を有するオリゴヌクレオチド」を，補正前の請求項３又は４において限定されていた「配列（ｃ1）〜（ｃ14）または（ｄ1）〜（ｄ6）に含まれる」ものに限定し，該限定により，補正前の請求項１において，「但し，」以降の記載により除かれていた態様である「GTGGCGGGT TAGAATGGTC及びその相補的オリゴヌクレオチド，並びに，TCCACAGTTT CGGTAATATG及びその相補的オリゴヌクレオチド」が，補正後の請求項１に係る発明に含まなくなったため，補正前の「但し，GTGGCGGGT TAGAATGGTC及びその相補的オリゴヌクレオチド，並びに，TCCACAGTTT CGGTAATATG及びその相補的オリゴヌクレオチドを除く，」という記載を削除するものである。また，配列（ａ6）について，３’末端に「Ｇ」を追加するものである（以下，これらの請求項１に係る補正を，「補正事項１」という。）。
　さらに，上記補正は，請求項２において，選択的に列挙されたオリゴヌクレオチドの配列（ｂ9）を削除するとともに，配列（ｂ1）〜（ｂ8）及び（ｂ10）〜（ｂ15）の塩基配列を短くし，配列の番号を以下のように振り直すものである（以下，「補正事項２」という。）。
補正前  　　　　　　　　　    補正後
（ｂ1）〜（ｂ8）  　　 → （ｂ1）〜（ｂ8）
（ｂ9）　　　　　　　  →   削除　
（ｂ10）　　　　　　   → （ｂ9）　
（ｂ11）　　　　　        　   → （ｂ11）
（ｂ12）　　　　　          　 → （ｂ10）
（ｂ13）〜（ｂ15）　　 → （ｂ12）〜（ｂ14）
　
　そして，補正前の請求項３及び４を削除し，それに伴い，項数を繰り上げたことにより，引用請求項を含めて請求項の番号を振り直し，さらに，上記補正事項１及び２に対応するように，補正後の請求項１及び２を引用する請求項における配列の番号を補正するものである。
　
　本件補正において，上記補正事項１及び２は，選択されるオリゴヌクレオチドを限定するものであるから，平成１５年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで，本件補正後の請求項１〜１６に係る発明（以下，それぞれ「補正発明１〜１６」という。）が，特許出願の際，独立して特許を受けることができるものであって，同法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に適合するかについて，以下に検討する。
　なお，配列（ａ6）について，３’末端に「Ｇ」を追加する補正をしているが，補正後の請求項１において，配列（ａ6）に含まれ，且つ，「（ｃ1）〜（ｃ14）または（ｄ1）〜（ｄ6）」に含まれる配列は（ｃ6）のみであり，上記補正は，配列（ａ6）の３’末端の「Ｇ」の有無に依らず，結果として，補正前の請求項１の一本鎖オリゴヌクレオチドについて，「配列が下記リストの配列（ａ6）に含まれる，少なくとも１２個でありかつ最大３５個のヌクレオチド単位を有するオリゴヌクレオチド」を，「配列（ｃ6）に含まれる」ものに限定するものといえる。
　
２−２．特許法第２９条第２項の規定違反について（補正発明１〜１５）
（１）補正発明１について
　補正発明１は，上記本件補正後の請求項１に記載されたように，「配列（ａ1）〜（ａ10）に含まれ」，且つ，「配列（ｃ1）〜（ｃ14）または（ｄ1）〜（ｄ6）に含まれる」オリゴヌクレオチド及び該オリゴヌクレオチドに相補的なオリゴヌクレオチドから選択されるものであるが，そもそも「配列（ｃ1）〜（ｃ14）または（ｄ1）〜（ｄ6）」は，「配列（ａ1）〜（ａ10）」に含まれているから（本件審判請求書についての平成１４年７月２４日付け手続補正書中，添付資料１／３〜３／３（以下，「補正書の添付資料１／３〜３／３」という。）を参照。審判請求人は，この資料で，上記配列（ｃ1）〜（ｃ14）及び（ｄ1）〜（ｄ6）が，リステリア属細菌の２３ＳｒＲＮＡの塩基配列中のどこに位置するかについて明らかにしている。），本件補正後の請求項１における「配列（ａ1）〜（ａ10）に含まれかつ」の記載は，「配列（ｃ1）〜（ｃ14）または（ｄ1）〜（ｄ6）に含まれる」をさらに限定するものではない。すなわち，本件補正後の請求項１における「配列（ａ1）〜（ａ10）に含まれかつ配列（ｃ1）〜（ｃ14）または（ｄ1）〜（ｄ6）に含まれる」という記載は，「配列（ｃ1）〜（ｃ14）または（ｄ1）〜（ｄ6）に含まれる」ことを意味するものと解される。
　また，「少なくとも１２個でありかつ最大３５個のヌクレオチド単位を有するオリゴヌクレオチド」と記載されているが，配列（ｃ1）〜（ｃ14）及び（ｄ1）〜（ｄ6）の中で最大のものである（ｃ7）でも３０個のヌクレオチド単位しか有しておらず，補正発明１において，３１〜３５個のヌクレオチド単位を有するものは存在しない。
　そうしてみると，補正発明１は，
「配列が下記リストの配列（ｃ1）〜（ｃ14）又は（ｄ1）〜（ｄ6）に含まれる，少なくとも１２個且つ最大３０個のヌクレオチド単位を有するオリゴヌクレオチド及び該オリゴヌクレオチドに相補的なオリゴヌクレオチドから選択されることを特徴とする一本鎖オリゴヌクレオチド。
（（ｃ1）〜（ｃ14）及び（ｄ1）〜（ｄ6）の塩基配列は省略する。）」
であると認められる。
　そして，補正発明１における配列（ｃ1）〜（ｃ14）又は（ｄ1）〜（ｄ6）に係るオリゴヌクレオチドがどのようなものであるかついて，本願明細書には，以下の記載がある。
　なお，本願明細書の記載を引用する際には，本願に対応する公表特許公報である特表平１１−５０４５０３号の記載に基づいて行う（下線は，合議体による。）。
　
ア． 「本発明は，オリゴヌクレオチドプローブまたはプライマーを使用する検出および／または増幅法の分野，ならびにリステリア属の細菌の存在の検出または該細菌の同定におけるそれらの適用に関する。」（第７頁第４〜６行）
イ． 「下記実施例１で述べる条件下で，リステリアの２つの種の 23SリボソームＲＮＡに対応するｒＤＮＡのヌクレオチド配列，ならびにリステリアと系統的に直接隣接した属，すなわち Brochothrix属の種のそれを決定した。この研究は，Listeria monocytogenes，L．innocuaおよび Brochothrix thermosphactaの種に関するものであった。
  かなり保存される領域は，リステリア属のみに対して探究された。これは，の細菌属およびリステリア属内の可変領域の区別を可能にし，従って，
リステリアのいくつかの種または種の群の区別が可能になる。
３個の有益な領域，すなわち 664-728，1188-1251 および 2209-2275を，Listeria monocytogenes ATCC 19115 の 23SｒＲＮＡのヌクレオチド配列の番号付けを参照して選択した。これらの同じ領域の配列が，リステリアの，の種の種々の菌株および Brochothrix campestris 種に対して決定された。これらの種々の配列決定の結果を添付資料に示した配列表にまとめる。
ウ． 「これらの研究の結果，すなわち，添付した配列表に示した配列により，
リステリア属の種の群の検出または或る種の同定を可能にするプローブの設計が可能になる。リステリアの全ての種において保存される領域でプローブを選択することにより，少なくともリステリア属の任意の細菌の有無の検出が可能である。特定の種に対する突然変異ゾーンを含むプローブを使用することにより（対照の種，ここではListeria monocytogenesと比較），そのような種の存在を直接検出することができる。
エ． 「本発明のオリゴヌクレオチドの中で，いくつかは，
リステリア属の一種または種の一群の解析に使用することができる。
配列（ｂ1）〜（ｂ15）および（ｃ1）〜（ｃ14）
オ． 「本発明のオリゴヌクレオチドのうち，いくつかは，
リステリア属の細菌の検出を可能にするプローブとして使用することができる。
配列（ｄ1）〜（ｄ6）
カ． 「実施例１：
リステリアの23S リボソームＲＮＡのヌクレオチド配列の決定
　下記の種の23S サブユニットのリボソームＲＮＡに対応するＤＮＡのヌクレオチド配列を決定した。
　・・・
　次いで，
ヌクレオチド配列 664〜728，1188〜1251および2209〜2275に対応する３つの領域を選択した（Listeria monocytogenes ATCC 19115 を参照；添付資料１／３〜３／３を参照）
　これらの領域の23S ＲＮＡの配列分析を，リステリアおよび Brochothrixの種々の種および菌株に対して行った。結果を，添付資料に示した配列表にまとめる。」（実施例１）
キ． 「実施例２：
Listeria monocytogenesの特異的同定のためのリステリア属の 23SリボソームＲＮＡに対して特異的なプローブの使用
　　ACGAACCTCT AAAGAG
　このプローブは，サンドイッチハイブリダイゼーション試験における
検出プローブ
　別のプローブ（添付資料の３／３ページの配列に相補的）を用意し，この試験での
捕獲プローブ
　　TAAGCGTGGC GGGTTAGAAT
　リステリア菌株および，の細菌種（下記参照）のコレクションの 23SｒＲＮＡを，これら２つのプローブによるハイブリダイゼーションにより試験した。・・・
　行った試験の結果から，
使用したプローブの組み合わせは Listeria monocytogenesに特異的であることが分かった。
ク． 「実施例３：
  同様の方法で，
L．innocuaの存在を，各々，捕獲および検出のために下記の２個のプローブの組み合わせによって検出することができる。
　　第一プローブ：GGGTTAGAAT GGTCATACAG CCAGGGT
　　第二プローブ：CCACGCGCTT AGCGTGG              」（実施例３）
ケ． 「実施例４：
  同様の方法で，
L．ivanovii の存在を，各々，捕獲および検出のために下記の２個のプローブの組み合わせによって検出することができる。
　　第一プローブ：TTCATCCACA GTTTCGGTAA TATGT
　  　第二プローブ：CGAACCTCTA TAAGAGGTTC A         」（実施例４）
コ． Listeria monocytogenes ATCC 19115の２３ＳｒＲＮＡのヌクレオチド配列 664〜728，1188〜1251及び2209〜2275に対応する３つの領域について，L. monocytogenes，L. seelige，L. innocua，L. ivanovii等のリステリア属の細菌由来のもの，並びに，B. campest，B. thermos，E. coliといった非リステリア属の細菌由来のもののヌクレオチド配列を比較。（添付資料１／３〜３／３）
　
　上記ア．〜カ．及びコ．によれば，補正発明１のオリゴヌクレオチドは，リステリア属の細菌の存在の検出又は該細菌の同定においてプローブ又はプライマーに用いるためのものであり（上記ア．を参照。），リステリア属の細菌由来の２３ＳｒＲＮＡの部分配列からなるものであり，L. monocytogenes，L. seelige，L. innocua，L. ivanovii等のリステリア属の細菌，並びに，B. campest，B.thermos，E. coliといった非リステリア属の細菌の２３ＳｒＲＮＡのヌクレオチド配列を比較することにより設計されたものであると認められる（上記イ．，ウ．，カ．及びコ．を参照。）。また，上記エ．及びオ．によれば，補正後の請求項１に列挙された配列（ｃ1）〜（ｃ14）及び（ｄ1）〜（ｄ6）のうち，配列（ｃ1）〜（ｃ14）は，リステリア属の一種又は種の一群に特異的な配列であり，これらの配列に含まれるオリゴヌクレオチド（又はそれに相補的なオリゴヌクレオチド）は，リステリア属の一種又は種の一群の解析に使用でき，一方，（ｄ1）〜（ｄ6）は，リステリア属の細菌に共通する配列であり，これらの配列に含まれるオリゴヌクレオチド（又はそれに相補的なオリゴヌクレオチド）は，少なくともリステリア属の任意の細菌の有無の検出が可能である。
　実際に実施例２〜４でプローブとして用いたオリゴヌクレオチドの特異性については，審判請求人が提示した「補正書の添付資料１／３〜３／３」によれば，以下のとおりである。
　
−実施例２の検出プローブ「ACGAACCTCT AAAGAG」
　配列（ｃ4）に含まれ，L. monocytgenes，L. seeligeに見られる配列であり，L. innocua及びL. ivanoviiには見られない。
−実施例２の捕獲プローブ「TAAGCGTGGC GGGTTAGAAT」
　該捕獲プローブの５’末端は，配列（ｃ9）よりも３塩基長い。該捕獲プローブの配列は，L. monocytgenes，L. innocua及びL. ivanoviiに見られ，L. seeligeには見られない。
−実施例３の第一プローブ「GGGTTAGAAT GGTCATACAG CCAGGGT」
　配列（ｄ3）であり，L. monocytgenes，L. innocua，L. ivanovii等のリステリア属の細菌に共通して見られる配列である。
−実施例３の第二プローブ「CCACGCGCTT AGCGTGG」
配列（ｃ12）に含まれ，L. innocuaのみに見られる配列である。
−実施例４の第一プローブ「TTCATCCACA GTTTCGGTAA TATGT」
　該第一プローブの５’末端は配列（ｄ2）よりも１塩基短く，３’末端は配列（ｄ2）より２塩基長い。該第一プローブは，L. monocytgenes，L. innocua，L. ivanovii等のリステリア属の細菌に共通して見られる配列である。
−実施例４の第二プローブ「CGAACCTCTA TAAGAGGTTC A」
　配列（ｃ6）に含まれ，L. ivanoviiのみに見られる配列である。
　
（２）引用文献に記載された発明
　これに対し，本願出願前に頒布された刊行物である特開平５−７６４００号公報（以下，「引用例１」という。）には，以下の記載がある。
　
サ． 「【０００１】【産業上の利用分野】本発明は，核酸増幅を使用する細菌の特異的検出方法に関する。」
シ． 「【００２０】
特異的検出は，ある細菌が所望により，の細菌の存在下でさえ選択的に検出され得る方法と解される。
部分的に対応するかまたは同一のヌクレオチド配列と一緒に核酸を使用して細菌のグループを検出するのも可能である。
ス． 「【００２３】
本発明の細菌の検出方法は，検出されるべき細菌に対して特異的である核酸の特異的な検出に基づいている。
セ． 「【００３３】特異イニシエーターの存在に依存する反応ｂ）の使用は特異性の増大のために特に好ましい。・・・該
イニシエーターは，いわゆる特異プライマーＰ１
ソ． 「【００５７】・・・特異プライマーの使用および特異プローブとのハイブリダイゼーションの組み合わせによって，本発明の方法が特に選択的にされる。」
タ． 「【００７３】本発明の方法は，細菌種および細菌の分類学的グループの検出に適している。該方法は，例えばサルモネラ(Ｓalmonella)種，リステリア・モノサイトゲネス(Ｌisteria monocytogenes)，・・・，イー・コリ(Ｅ.coli)，・・・のような病原体の測定に特によく使用され得る。・・・
標的核酸として，ｒＲＮＡのようなリボ核酸が好ましく，１６Ｓまたは２３Ｓ−ｒＲＮＡが特に好ましい。
チ． 「【００７４】本発明の方法において，
特異的イニシエーターおよび核酸プローブに対する種々の特異性を選択することが可能である。
ツ． 「【００８１】実施例１
・・・使用したプライマーは，
リステリア・モノサイトゲネス(Ｌisteriamonocytogenes)の２３ＳｒＲＮＡ遺伝子の６８９〜７０８位および２２２３〜２２４１位に結合する
【００８２】・・・増幅調製物・・・，および
上記遺伝子の１１９１〜１２１０位に結合するビオチン標識試料ＤＮＡ
テ． 実施例１で使用したプライマー及びプローブのヌクレオチド配列図。
  　Ｐ１： 5’-ATA GGG CCG ATA AGT AAC AG
  　Ｐ２： 5’-GTG GCG GGT TAG AAT GGT C
  　プローブＣ：5’-TCC ACA GTT TCG GTA ATA TG
    （図４）
　
　そうしてみると，引用例１には，検出されるべき細菌に対して特異的である核酸の特異的な検出に基づく細菌の特異的検出方法において，標的核酸として，ｒＲＮＡのようなリボ核酸が好ましく，１６Ｓ又は２３ＳｒＲＮＡが特に好ましいことが記載されており（上記ス．及びタ．を参照。），該検出方法に用いる特異プローブ及び特異プライマーとして，具体的に，リステリア・モノサイトゲネス(Listeria monocytogenes)の２３ＳｒＲＮＡ遺伝子の689〜708位及び2223〜2241位に特異的に結合する核酸プライマーＰ１及びＰ２，並びに，同遺伝子の1191〜1210位に特異的に結合する核酸プローブＣが記載されているといえる（上記ツ．及びテ．を参照。）。また，上記細菌の特異的検出は，ある細菌又は細菌のグループを，の細菌の存在下に選択的に検出されることであり（上記シ．を参照。），特異的イニシエーター（プライマー等）及び核酸プローブに対する種々の特異性を選択することが可能であることが記載されている（セ．，ソ．及びチ．を参照）。
　
（３）対比
　補正発明１と引用例１に記載された発明（以下，「引用発明１」という。）を対比する。ここで，補正発明１に列挙された配列（ｃ1）〜（ｃ14）及び（ｄ1）〜（ｄ6）のうち，L. monocytogenes由来の２３ＳｒＲＮＡの部分配列は，（ｃ1），（ｃ4），（ｃ9），（ｃ11），（ｃ13），（ｃ14）及び（ｄ1）〜（ｄ6）であり，補正発明１におけるこれらの配列に係るオリゴヌクレオチドと，引用発明１のＰ１，Ｐ２及びプローブＣとして用いたオリゴヌクレオチドとを対比する。
　両発明は，L. monocytogenes由来の２３ＳｒＲＮＡの部分配列からなるオリゴヌクレオチド及び該オリゴヌクレオチドに相補的なオリゴヌクレオチドであり，リステリア属の細菌であるL. monocytogenesの特異的検出に用いることができる点で一致する。
　一方，両発明は，両発明に係るオリゴヌクレオチドの塩基配列が異なり，補正発明１の配列（ｃ1），（ｃ4），（ｃ9），（ｃ11），（ｃ13）及び（ｃ14）に係るオリゴヌクレオチドについては，リステリア属の一種又は種の一群の解析，すなわち，L. monocytogenes又はL. monocytogenesを含むリステリア属の種の一群の解析に使用できるものであり，また，補正発明１の配列（ｄ1）〜（ｄ6）に係るオリゴヌクレオチドについては，リステリア属の細菌に共通する配列からなり，少なくともリステリア属の任意の細菌の有無の検出，すなわち，L. monocytogenesを含むリステリア属の細菌の検出が可能であるものに対し，引用発明１は， L. monocytogenesとそのほかのリステリア属の種を区別できること，又は，L. monocytogenesとともに，そのほかのリステリア属の種も検出できることについて明らかにされていない点で相違する。
　
（４）判断
　上記相違点について検討する。
　引用発明１は，L. monocytogenesの２３ＳｒＲＮＡ遺伝子の塩基配列が公知であることを前提として，プライマー及びプローブとして用いた核酸の塩基配列を同遺伝子配列中の位置番号により特定して記載したものであると理解されるが，実際，L. monocytogenesの２３ＳｒＲＮＡ遺伝子の塩基配列が刊行物１の頒布時に公知であったことは，FEMS Microbiology Letters, 1992, Vol.96, p.219-24 及びApplied and Environmental Microbiology, 1993, Vol.59 (8),p.2690-7に，その全配列が記載されていることからも明らかなとおりの事実である。 
　引用例１には，細菌の特異的検出に用いる標的核酸として２３ＳｒＲＮＡが特に好ましく（上記タ．を参照），核酸プローブの選択により種々の特異性が選択可能であること（上記チ．を参照）が記載されており，引用例１のこれら記載は実施例１で用いた部分配列だけでなく，２３ＳｒＲＮＡ遺伝子のほかの配列の利用可能性についても示唆するものであるといえる。それだけでなく，従来から，ｒＲＮＡの配列には，種間で保持されている配列と，種特異的配列が存在することから，特定の細菌の属や種を区別するための指標として広く用いられてきた（必要であれば，特開平０１−３０４８９９号公報，特開平０４−２５８２９９号公報，特表平０６−５０２３１２号公報，国際公開ＷＯ９５／０３４１２号パンフレット，特表平０３−５０４６７７号公報などを参照）。 
　このことからみれば，核酸によって細菌を属や種特異的に識別するためのプローブとして，２３ＳｒＲＮＡ遺伝子中の部分配列に結合する配列のオリゴヌクレオチドを用いることは，引用例１の記載および周知技術に基づき当業者が容易に想到し得たことである。そして，リステリア属の細菌として，L. monocytogenes以外の種であるL. seelige，L. innocua，L.ivanovii等や非リステリア属の細菌であるB. campest，B. thermos，E. coliは周知であって（必要であれば，特開平０１−３０４８９９号公報（前出），特表平０３−５０４６７７号公報（前出），International Journal of Systematic Bacteriology, 1991, Vol.41 (2), p.240-6を参照。），それらの２３ＳｒＲＮＡの塩基配列を決定し，細菌の属や種間の塩基配列を比較して，L. monocytogenesとそのほかのリステリア属の種を区別したり，L. monocytogenesとともに，そのほかのリステリア属の種も検出したりするようにプローブを設計することについて何ら困難性があったとは認められないし，本願明細書の記載を検討しても，補正発明１が請求項に記載の配列を採用したことにより当業者の予測をこえる格別顕著な効果を奏するものであるという根拠は見出せない。また，ｒＲＮＡ遺伝子に相補的な配列に結合する配列のオリゴヌクレオチドを用いる場合についても，このようなオリゴヌクレオチドがｒＲＮＡ遺伝子を標的とした菌類の検出に使用可能であることは当業者に周知の事項であるから，上記と同様に当業者が容易に想到し得たことであって格別のものでない。
　なお，補正発明１において，配列（ｃ2），（ｃ3），（ｃ5）〜（ｃ8），（ｃ10）及び（ｃ12）に係るオリゴヌクレオチドについては，L. monocytogenes由来の２３ＳｒＲＮＡの部分配列ではなく，L. seelige，L. innocua，L. ivanovii等のリステリア属の，の種由来の２３ＳｒＲＮＡの部分配列であるが，リステリア属の各種の２３ＳｒＲＮＡの塩基配列を比較して，これらの種に特異的なプローブを設計することは，同様に，当業者が容易になし得たことと認められる。
　
（５）補正発明２〜１５について
　補正発明２は，補正発明１における配列（ｃ1）〜（ｃ14）に対応する配列（ｂ1）〜（ｂ14）について，特定の配列（四角括弧の間の配列）をさらに含むことに限定したものであるが，リステリア属の属や種を特異的に識別するためのプローブの設計は，上記（３）で詳述したとおり容易になし得ることであるから，補正発明１と同様に，当業者が容易になし得たものであると認められる。
　また，補正発明３〜１４のごとく，固相で検出を行うことや捕獲プローブと検出プローブとに相当する２種のプローブを併用する方法等も当業者に周知の事項であり（必要であれば，特表平０３−５０４６７７号公報（前出），特に，第５頁左上欄３段落目及び第６頁右上欄２〜３段落を参照。），格別のものとは認められない。 
　また，補正発明１５のごとく，公知の２３ＳｒＲＮＡ遺伝子の配列をもとに，２３ＳｒＲＮＡを逆転写したり，２３ＳｒＲＮＡと相補的なＤＮＡ配列を増幅するためのプライマーの配列を得て，それを用いてヌクレオチドの増幅を行ったりすることは，遺伝子工学分野の常套手段であって，当業者が容易になし得たことと認められる。 
　
（６）審判請求人の主張
　審判請求人は，本件審判請求に際して，平成１４年７月２４日付け手続補正書において，
「一方，本願発明は，核酸増幅を行うことなく，核酸ハイブリダイゼーションにより細菌を検出するものである（【０００５】【０００６】）。そして，本願発明に係るヌクレオチドは，上記細菌検出において，捕獲または検出プローブとして使用され（【００１７】），プライマーとしてではない。これは，細菌の検出に関する実施例２および３の記載からも明らかである。
　つまり，引用文献１記載の検出法と本願発明の検出法とは，核酸増幅の有無において異なる。したがって，補正後の請求項５〜８および１４〜１５（補正前の請求項７〜１０および１６〜１７）に記載の，検出方法に係る本願発明は，引用文献１記載の発明から容易に発明できたものではないと思料します。
　また，検出法における上記相違故に，引用文献１記載の上記配列と本願発明のヌクレオチドは，その使用目的および従って効果が異なる。したがって，補正後の請求項１〜４および１６（補正前の請求項１〜６および１８）に記載の，ヌクレオチドおよびそれを含む治療プローブに係る本願発明は，引用文献１記載の配列から容易に発明できたものではないと思料します。」
と主張する。
　しかしながら，補正発明１及び引用発明１のいずれも，リステリア属細菌特異的な塩基配列に基づく，特異的ハイブリダイゼーションを利用した検出方法である点では相違ないので，当業者であれば，引用例１に記載のリステリア属細菌に特徴的な塩基配列からなるオリゴヌクレオチドを，プローブとして用いようとすることにも格別の困難性は認められない。また，そのことによる効果は，当業者の予測の範囲を超えるものとは認められない。
　
（７）まとめ 
　以上のとおり，補正発明１〜１５は，引用例１及び周知技術に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。 
 　 
 ２−３．特許法第３６条第４項に規定する要件の瑕疵について（補正発明１６） 
　補正発明１６に係る治療プローブについて，本願明細書には，
「これらの治療プローブは，23S リボソームＲＮＡおよび／または該細菌のゲノムＤＮＡとハイブリダイズすることができ，翻訳および／または転写および／または複製現象を阻害し得る。遺伝子治療のこの方法の原理は公知であり，特に，アンチセンス鎖に対応するプローブの使用に基づく。そのプローブとセンス鎖との間のハイブリッドの生成は，遺伝子情報の判読における少なくとも一つの段階を乱し得る。本発明に係るオリゴヌクレオチドと標的細菌の23SリボソームＲＮＡとの間の二本鎖の生成は，一般に， 該ｒＲＮＡの空間的立体配置および／または該ｒＲＮＡとリボソームの構成タンパク質との結合を乱し得る。従って，治療プローブは，Listeria monocytogenesなどのリステリアによって引き起こされる感染と戦うことができる抗生物質として使用することができる。」
との記載があり（第２０頁末行〜第２１頁１０行），この記載からみて，補正発明１６の治療プローブは，感染治療のために用いる医薬を意図しているものと認められる。 
　この治療プローブ（オリゴヌクレオチド）に関し，本願明細書には，実際に補正発明１６のオリゴヌクレオチドが，感染を治療できることを確認した活性試験等のデータは記載されていない。また，本願出願時の技術常識からみて，仮に補正発明１６のオリゴヌクレオチドとｒＲＮＡが結合するとしても，そのことから直ちにｒＲＮＡとリボソームタンパク質の結合が阻害されると結論づけることはできず，結合阻害実験を行ってみなければｒＲＮＡとリボソームタンパク質の結合が阻害されるということはできないことは，生化学の分野の技術常識である。そして，本願明細書においては，単にｒＲＮＡとリボソームタンパク質の結合を乱しうる可能性が論じられているだけで，実際に補正発明１６のオリゴヌクレオチドがｒＲＮＡとリボソームタンパク質の結合を阻害することを実験して確認した記載はない。そうすると，本願明細書の記載は，補正発明１６のオリゴヌクレオチドが実際に感染治療の効果を有するものであることを理解して実施することができるように記載されたものであるとはいえない。 
　したがって，本願明細書の記載は，特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
　
２−４．むすび
　したがって，本件補正は，平成１５年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に違反するので，特許法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本件補正前の本願発明について
１．本願発明について
　本件補正は，上記第２のとおり却下すべきものであるので，本件出願に係る発明は，平成１３年１２月１２日付け手続補正書で補正された明細書の記載からみて，その特許請求の範囲の請求項１〜１８に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ，その請求項１〜３に係る発明（以下，それぞれ「本願発明１〜３」という。）は，次のとおりのものである。
　
「【請求項１】 　配列が下記リストの配列（ａ1）〜（ａ10）に含まれる，少なくとも１２個でありかつ最大３５個のヌクレオチド単位を有するオリゴヌクレオチド，および該オリゴヌクレオチドに相補的なオリゴヌクレオチドから選択されることを特徴とし，但し，GTGGCGGGT TAGAATGGTC及びその相補的オリゴヌクレオチド，並びに，TCCACAGTTT CGGTAATATG及びその相補的オリゴヌクレオチドを除く，１本鎖オリゴヌクレオチド。
（（ａ1）〜（ａ10）の塩基配列は省略する。）
【請求項２】　下記リストの配列（ｂ1）〜（ｂ15）の中の四角括弧の間の配列に含まれる少なくとも５個の連続したヌクレオチド単位の配列を含むことを特徴とする請求項１に記載のオリゴヌクレオチドおよび該オリゴヌクレオチドに相補的なオリゴヌクレオチド。
（（ｂ1）〜（ｂ15）の塩基配列は省略する。）
【請求項３】　その配列が下記配列（ｃ1）〜（ｃ14）の一つに含まれることを特徴とする請求項１または２に記載のオリゴヌクレオチドおよび該オリゴヌクレオチドに相補的なオリゴヌクレオチド。
（（ｃ1）〜（ｃ14）の塩基配列は省略する。）」
　
２．原査定の拒絶理由について
　本願発明３に対して，原査定の拒絶理由の概要は，以下のとおりのものである。
「この出願に係る発明は，その出願前に頒布された刊行物である引用例１に記載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」
　
３．当審の判断
　本願発明３は，補正発明１に対応するものであるから，上記第２の２−２．で詳述したとおり，引用例１に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであって，原査定の拒絶理由は妥当であるから，本件出願は，特許を受けることができない。
　
４．平成１８年８月１６日付け回答書における補正案について
　なお，審判請求人は，平成１８年８月１６日付け回答書において，本件補正前の請求項１を，以下のとおり補正する補正案を提示しているが，該補正案を考慮しても，上記拒絶理由は解消しない。念のために，その理由を以下に述べる。
　
「【請求項１】 　配列が下記リストの配列（ｃ4），（ｃ6），（ｃ9），（ｃ12），（ｄ2）または（ｄ3）に含まれる，少なくとも１２個かつ最大３５個のヌクレオチド単位を有するオリゴヌクレオチド，および該オリゴヌクレオチドに相補的なオリゴヌクレオチドから選択されることを特徴とする一本鎖オリゴヌクレオチド。
（ｃ4），（ｃ6），（ｃ9），（ｃ12），（ｄ2）及び（ｄ3）の塩基配列は省略する。）」（以下，「補正案発明１」という。）
　
　上記補正案発明１は，L. monocytogenes由来の２３ＳｒＲＮＡの部分配列である，配列（ｃ4），（ｃ9），（ｄ2）及び（ｄ3）を含むものであるから，上記第２の２−２．で詳述したとおり，進歩性を有さない。
　また，同じく詳述したとおり，L. ivanoviiに特異的な配列（ｃ6）及びL. innocuaに特異的な配列（ｃ12）についても，リステリア属の特定の種を区別しようとする当業者にとって，容易に成し得たことと認められ，進歩性を有さない。
　よって，たとえ，補正案発明１を採用したとしても，原査定の拒絶理由は解消するものではないから，かかる補正の機会を与える必要は見出せない。
　
第４　むすび
　以上のとおり，本件出願は，本願発明３について，特許法第２９条第２項の規定に違反するものであるから，その余の本願の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本特許出願は拒絶すべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。