【事件の表示】
　特願２００１−２８５６６３「休眠卵を産生するカイコ品種へのポリヌクレオチドの導入方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　３月２５日出願公開、特開２００３−　８８２７４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続きの経緯
　本願は，平成１３年９月１９日の出願であって，平成１９年４月２４日付で拒絶査定がなされたところ，平成１９年６月７日に審判請求がなされるとともに，平成１９年７月９日に手続補正がなされたものである。
　
第２　平成１９年７月９日の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成１９年７月９日の手続補正を却下する。
　
［理由］
１．本件補正により，請求項１は，
　「休眠卵を産下する性質を有するカイコへのポリヌクレオチドの導入方法であって，
（ａ）生育した成虫が非休眠卵を産下する条件下で，休眠卵を産下する性質を有するカイコの休眠卵の培養および幼虫の飼育を行い，生育した成虫に非休眠卵を産下させる工程，
（ｂ）工程（ａ）で産下された非休眠卵にポリヌクレオチドを導入する工程，を含む方法。」
から，
　「休眠卵を産下する性質を有する実用品種のカイコへのポリヌクレオチドの導入方法であって，
（ａ）生育した成虫が非休眠卵を産下する条件下で，休眠卵を産下する性質を有するカイコの休眠卵の培養および幼虫の飼育を行い，生育した成虫に非休眠卵を産下させる工程，
（ｂ）工程（ａ）で産下された非休眠卵にポリヌクレオチドを導入する工程，を含む方法。」に補正された。
　
　上記補正は，補正前の請求項１の，「カイコ」を「実用品種のカイコ」に限定するものであるので，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで，本件補正後の前記請求項１に係る発明（以下，「本願補正発明」という。）が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかどうか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するかどうか）について，以下に検討する。
　
２．当審の判断
（１）引用文献
　原査定の拒絶の理由に引用例２として引用された，本願優先日前に頒布された刊行物であるNature Biotechnol. 18 (2000) p. 81-84（以下，「引用例２」という。）には，「私たちは，piggyBac(鱗翅目のTrichoplusia niにおいて発見されたトランスポゾン)を使用して，カイコBombyx mori L. における安定な生殖系列形質転換のシステムを開発した。形質転換は，B.moriの細胞質のアクチン遺伝子BmA3プロモーターとgreen fluorescent protein(GFP)の融合体に隣接したpiggyBacの逆方向末端反復から構成される。非自律のヘルパープラスミドはpiggyBacトランスポゾンをコードする。レポーター遺伝子構築物は，B.moriの2つの系統の前胚盤葉卵へ注入された。G1孵化した中の個体のおよそ2%はGFPを発現した。GFPポジティブなG1カイコのDNA分析は，多数の独立した挿入が頻繁に生じることを明らかにした。トランスジーンは，正常なメンデル遺伝によって次世代に安定して転送された。piggyBacの逆方向末端反復，およびすべての分析された挿入物の境界での特有のTTAAシーケンスの存在は，形質転換が正確な置き換えの出来事に起因することを確認した。鱗翅目の昆虫中の安定した遺伝子導入のこの効率的な方法は，基礎研究および生物工学の適用の約束への道を開く。」（Abstractの項）と記載され，
　「B. moriの安定な生殖系列形質転換は，遺伝子調節の基本的なメカニズムを解明する際，および商業的養蚕系統を改善する際に，相当な助けとなるであろう。」（８３頁左欄３〜６行）と記載され，
　８３頁左欄のExperimental protocolの欄に，B.moriの多化性系統のpnd-w1とNistariが用いられたことが記載されている。
　
　原査定の拒絶の理由に引用例３として引用された，本願優先日前に頒布された刊行物である蚕糸試験場彙報 96 (1973) p. 129-141（以下，「引用例３」という。）には，家蚕の化性に関しては古くから研究があり，生葉育の場合についても，１）催青中の低温，稚蚕期の低温，壮蚕期の高温等の各条件は不越年卵発生の歩合を高くすること，２）温度によって光線の影響は異なるが，催青中および稚蚕期は暗条件により，壮蚕期および蛹期は明条件により不越年卵の発生歩合を高くし易いこと，といった報告があることが記載されている（１３９頁１１〜１６行）。
　
　原査定の拒絶の理由に引用例５として引用された，本願優先日前に頒布された刊行物である日本蚕糸学雑誌 69 (2000) p. 369-375（以下，「引用例５」という。）には，日本・中国及び欧州由来の合計100以上の在来種について，低温暗催青による非休眠卵産下雌の発現率を試験したことが記載され（３７０頁材料と方法の項），
　「低温暗催青を行った場合の非休眠卵の出現傾向は，日本種，中国種との間では大差がなかったものの，欧州種にはそれらより明らかに低かった。調査した１化性に分類される８７品種中約半数の４２品種では非休眠卵を産下する個体は認められなかったが，１化性品種でも完全な休眠卵蛾区をまったく生じないものが５品種存在した。２化性に分類される３４品種では非休眠卵をまったく生じないものが１品種認められたものの大部分の品種は非休眠卵を数多く産下し，２化性品種の非休眠卵を産下する特性は長期にわたる系統保存を経てもかなりよく保存されていると考えられた。」（３７５頁４〜１５行）と記載されている。
　
（２）対比
　引用例２に記載される，B.moriの多化性系統のpnd-w1とNistariは，非休眠卵を産下するものであるから，本願補正発明と引用例２に記載された発明を比較すると，両者は「カイコへのポリヌクレオチドの導入方法であって，産下された非休眠卵にポリヌクレオチドを導入する工程，を含む方法。」である点では一致しているが，
　引用例２において用いられているのは，非休眠卵を産下する多化性系統のカイコが産下した非休眠卵を用いるものであって，本願補正発明の「休眠卵を産下する性質を有する実用品種のカイコ」に，「生育した成虫が非休眠卵を産下する条件下で，休眠卵を産下する性質を有するカイコの休眠卵の培養および幼虫の飼育を行い，生育した成虫に非休眠卵を産下させた」非休眠卵を用いるものではない点で相違している。
　
（３）判断
　平成２２年１月４日付け審尋において示された刊行物である，日本蚕糸学会雑誌 (2000) vol. 69, no. 1, p. 1-12の９頁右欄５〜１２行には，トランスジェニックカイコの作出技術がカイコの育種に不可欠であることが記載され，また，同じく農業および園芸 (2000) vol. 75, no. 8, p. 17-24の２３頁左欄１０〜１３行に，耐病性などを付与した新しいカイコの作出とあるように，トランスジェニック動物や植物における周知の技術と同様に，カイコにおいても，本来のカイコの使い道である養蚕のためのカイコに，トランスジェニックカイコの作出技術により有用な性質を付与しようとすることは，当業者にとって当然のことである。
　カイコにおいて，春蚕の蛾が休眠卵を産む１年に１世代だけの種類を一化性，春蚕は非休眠卵を産み，その卵から孵化した蚕は休眠卵を産んで，１年に２世代を繰返すものを二化性と云い，その他四化性，多化性などの種類がある。そして，このうち多化性のものは，繭の生産性も品質も劣ったものであるので，我が国においては一化性と二化性のものが実用品種として用いられていることが周知である。そうであるから，カイコの育種技術における当業者であれば，実用品種の一化性や二化性のカイコに引用例２に記載されるトランスジェニック技術を適用してみようとすることは当然のことである。
　一化性や二化性のカイコの産む休眠卵は，越冬のために休眠するものであるから，引用例２に記載される多化性のカイコの非休眠卵に遺伝子を注入する方法が，休眠卵にそのまま適用できるか不明であるが，二化性のカイコは非休眠卵も産むことが周知であるから，当業者であれば，まずはこれに引用例２に記載されるトランスジェニック技術を適用しようとするものである。そして，二化性のカイコの非休眠卵は，自然飼育によっても，特段の工夫なくとも春蚕の蛾が産下するものであるし，引用例３や５には，カイコが非休眠卵を産むための催青や稚蚕期，壮蚕期，蛹期の条件が示されているのであるから，人工飼育においても当業者は容易に二化性のカイコの非休眠卵を得ることができるものである。
　また，引用例５には，一化性のカイコの中には，条件によって非休眠卵を産むことが示されているのであるから，一化性のカイコを用いることも，全く困難であるとはいえない。
　そして，本願の明細書の記載を見ても，二化性のカイコの非休眠卵を用いたことにより，引用例２の記載から予測できない効果を有しているとは認めることができない。
　したがって，休眠卵を産下する性質を有する実用品種のカイコに，生育した成虫が非休眠卵を産下する条件下で，休眠卵を産下する性質を有するカイコの休眠卵の培養および幼虫の飼育を行い，生育した成虫に非休眠卵を産下させた非休眠卵を用いることは，当業者が容易になしえることであり，本願補正発明は，引用例２，３及び５に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものである。
　
　なお，請求人は，以下の点を主張しているので検討する。
（１）引用例２に記載されるトランスジェニックカイコを作出する方法は，その成功確率は決して高いものではなく，このような技術自体が非常に難しいもので，引用例２の「B. moriの安定な生殖系列形質転換は，遺伝子調節の基本的なメカニズムを解明する際，および商業的養蚕系統を改善する際に，相当な助けとなるであろう。」という記載に接した当業者であれば，「非休眠卵を産下する系統のトランスジェニックカイコと商業的養蚕系統とを交配することによって，つまり，従来的に確立された手法によって，実用品種を改良することができる」と解釈するのが普通であり，引用例２はその形質転換技術を直接，実用品種へ応用することを何ら教示も示唆もするものでないこと。
（２）引用例３〜５はトランスジェニック動物の作製に関わる技術とはまったく異なる技術分野に属するものであること。
（３）北海道大学教授，伴戸久徳氏による陳述書（参考資料６）の中で氏は『トランスポゾンを利用して非休眠卵にDNAを注射することにより，トランスジェニックカイコの作出ができることが最初に報告されたのは2000年であり当時の状況を知るものとしては，僅か1年後の2001年の時点で，通常の知識しか持たない当業者がこの技術を用いて休眠卵を産卵する実用品種に直接目的をする遺伝子を導入することを考え，実現できるとは到底考えられない』，『実用品種に飼育法を工夫することによって，非休眠卵を産ませ，これを用いて実用品種に直接目的遺伝子を導入することができると考えるものは，2001年当時にはこの分野の研究者間でも無く，ましてや通常の知識しかもたない当業者がこのようなことを考え，実現することは全く不可能であったといえます』と明言されていること。
　
（１）の点について，多化性カイコの非休眠卵と二化性カイコの非休眠卵の発生において，基本的な相違がないであろうし，そのような相違があることを請求人は示していないから，引用例２に記載されるトランスジェニックカイコを作出する方法を二化性カイコの非休眠卵に適用しても，多化性カイコの非休眠卵と同程度の成功確率が見込めるものである。そうであるから，トランスジェニックカイコを作出する方法が，成功確率は決して高くないとすればなおのこと，成功率の低い多化性カイコの非休眠卵を用いたトランスジェニックカイコの作出に加えて，試行錯誤が必要な商業的養蚕系統との交配を，当業者が志向するとは到底思えない。同程度の成功確率が見込める二化性カイコの非休眠卵を用いることを，当業者であれば当然に志向するものである。
　なお，引用例２のトランスジェニックカイコを作出する方法が，成功確率が低く，非常に難しいということは，本願の実施例においても，同程度の成功確率でしか，トランスジェニックカイコが作出されていないのであるから，同様の方法を用いる本願補正発明が，実施可能要件を備えていないことになる点に留意されたい。
　
（２）の点について，引用例２は，カイコの卵を用いたトランスジェニックカイコの作成に関するものであり，カイコの卵に関連する引用例３〜５と技術分野がまったく異なるはずがないものである。トランスジェニックカイコの当業者であれば，カイコの化性や眠性などの，カイコの基本的知識を有しているであろうし，当然に引用例３〜５に記載された事項をトランスジェニック蚕の作成に利用することができるものである。
　
（３）伴戸久徳氏が，実用品種に飼育法を工夫することによって，非休眠卵を産ませることを知らなかったのか不明であるが，引用例３，５や，例えば，昭和４４年５月３１日に全国蚕種協会が発行した高見丈夫著「蚕種総論」のＩＸ章・催青，２　催青条件，Ｄ　二化性種を不越年化させるための催青の項（電子版がhttp://www.nias.affrc.go.jp/silkwave/hiroba/Library/SanshuSouron/sanshu-index.htmにある。）にも説明されているように，実用品種に飼育法を工夫することによって，非休眠卵を産ませる技術は，当業者にとって周知のことに過ぎないし，多化性カイコの非休眠卵に代えて，二化性カイコの非休眠卵を用いる場合の技術的問題点があるとすれば，それが何かを，伴戸久徳氏は，何ら具体的に示していないので，陳述書を見ても，本願補正発明が進歩性があるものと認めることはできない。
　
　以上のように，本願補正発明は，引用例２，３及び５に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際，独立して特許を受けることができないものである。
　
３．むすび
　したがって，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
　平成１９年７月９日の手続補正は，上記のとおり却下されたので，本願の請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，平成１８年８月２９日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。
　
「休眠卵を産下する性質を有するカイコへのポリヌクレオチドの導入方法であって，
（ａ）生育した成虫が非休眠卵を産下する条件下で，休眠卵を産下する性質を有するカイコの休眠卵の培養および幼虫の飼育を行い，生育した成虫に非休眠卵を産下させる工程，
（ｂ）工程（ａ）で産下された非休眠卵にポリヌクレオチドを導入する工程，を含む方法。」
　
第４　当審の判断
　本願発明は，本願補正発明を含むものである。そうすると，上記第２　２で述べたのと同じ理由で，本願発明は，引用例２，３及び５に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものである。
　
第５　むすび
　以上のとおりであるから，本願発明は，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができない。
　したがって，本願に係るその他の請求項について検討するまでもなく，本願は拒絶すべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。