【事件の表示】
　特願２００１−１０４２９４「パピローマウイルス様キメラ粒子」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年　２月１９日出願公開、特開２００２−　５３５９７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成７年１０月６日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９４年１０月６日　米国）とする特願平８−５１２６６７号の一部を、特許法第４４条第１項の規定により平成１３年４月３日に新たな特許出願としたものであって、平成１８年１０月２４日付で拒絶査定がなされ、これに対して、平成１９年１月２９日付で拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、平成１９年２月２８日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
２．平成１９年２月２８日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成１９年２月２８日付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明  
　上記補正により特許請求の範囲１０が削除され、特許請求の範囲の請求項１は、
「【請求項１】パピローマウイルスＬ１融合生成物を含み、パピローマウイルスＬ１融合生成物が、少なくとも５つのアミノ酸残基を含むＬ１蛋白質配列由来のアミノ酸鎖、および少なくとも５つのアミノ酸残基を含むＬ１蛋白質以外の蛋白質由来のアミノ酸鎖からなる融合パートナーを含み、前記Ｌ１蛋白質がパピローマウイルス粒子の形状エピトープを有することを特徴とするパピローマウイルス様粒子。」と補正された。
　上記補正は、補正前の平成１８年４月２８日付で補正された
「【請求項１】パピローマウイルスＬ１融合生成物を含み、パピローマウイルス粒子の形状エピトープを有するパピローマウイルス様粒子であって、パピローマウイルスＬ１融合生成物が、Ｌ１全長蛋白質、およびＬ１蛋白質以外の全長蛋白質または少なくとも５つのアミノ酸残基を含むＬ１蛋白質以外の蛋白質のペプチドフラグメントからなる融合パートナーを含むことを特徴とするパピローマウイルス様粒子。」という特許請求の範囲第１項を減縮するものではなく、特許請求の範囲を拡張及び実質上変更するものであることは、以下の理由による。
　上記補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「Ｌ１全長蛋白質、およびＬ１蛋白質以外の全長蛋白質または少なくとも５つのアミノ酸残基を含むＬ１蛋白質以外の蛋白質のペプチドフラグメントからなる融合パートナー」の二つの要素のうちの一方である「Ｌ１全長蛋白質」を、上記補正により「少なくとも５つのアミノ酸残基を含むＬ１蛋白質配列由来のアミノ酸鎖」として、「Ｌ１全長蛋白質」以外のペプチドをも包含するものとしているから、この補正は特許請求の範囲を拡張または変更するものである。
　さらに、補正前の請求項１では、「パピローマウイルス粒子の形状エピトープを有する」のは「パピローマウイルスＬ１融合生成物を含む、パピローマウイルス様粒子」であったものを、上記補正により「前記Ｌ１蛋白質がパピローマウイルス粒子の形状エピトープを有する」ものとして、パピローマウイルス様粒子から、融合前のＬ１蛋白質に変更されており、この補正は、発明特定事項を概念的により下位の発明特定事項にするものではなく、限定的減縮には相当しない。また、「Ｌ１蛋白質」がパピローマウイルス粒子の形状エピトープを有するとしても、それ由来の「少なくとも５つのアミノ酸残基」が該エピトープを有するとは限らず、結局、この補正によって、パピローマウイルス様粒子については、該エピトープによる限定が削除されたことになる。
　したがって、この補正は特許請求の範囲を変更するものである。
　このような特許請求の範囲を拡張及び変更しようとする補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、また、請求項の削除、誤記の訂正、又は明りょうでない記載の釈明の何れかを目的とするものでもないので、よってこの補正は、同法第１７条の２第４項の規定に違反するものである。
（２）むすび　
　したがって、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
３．本願発明について
　平成１９年２月２８日の手続補正は上記のとおり却下されたので、本出願に係る発明は、平成１８年４月２８日付手続補正により補正された明細書及び図面の記載からみて、その請求項１〜１０に記載された事項により特定されるものである。
　そのうち、請求項１、７に係る発明は、以下のとおりである。
「【請求項１】パピローマウイルスＬ１融合生成物を含み、パピローマウイルス粒子の形状エピトープを有するパピローマウイルス様粒子であって、パピローマウイルスＬ１融合生成物が、Ｌ１全長蛋白質、およびＬ１蛋白質以外の全長蛋白質または少なくとも５つのアミノ酸残基を含むＬ１蛋白質以外の蛋白質のペプチドフラグメントからなる融合パートナーを含むことを特徴とするパピローマウイルス様粒子。」（以下、「本願発明１」という。）
「【請求項７】前記パピローマウイルスＬ１融合生成物が、Ｌ１アミノ酸の間に挿入された融合パートナーを有する請求項１〜５のいずれか１項に記載のパピローマウイルス様粒子。」（以下、「本願発明７」という。）
　
（１）原査定の拒絶の理由
　これに対して、原査定の拒絶の理由の１つは、この出願は、本願請求項１〜１０に記載の発明について発明の詳細な説明の記載が、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていないというものである。
　
（２）当審の判断
   本願発明１は、Ｌ１全長蛋白質並びに、少なくとも５つのアミノ酸残基を含むＬ１蛋白質以外の蛋白質及びそのフラグメントからなる融合パートナー（以下、簡略化して「融合パートナー」という。）を含む、パピローマウイルス（以下、「ＰＶ」という。）Ｌ１融合生成物を含む、ＰＶ粒子の形状エピトープを有するＰＶ様粒子（以下、「ＶＬＰ」という。）に係るものであり、本願発明７は、その１態様である、融合パートナーがＬ１アミノ酸の間に挿入されているＶＬＰに係るものである。
　一方、本願発明１及び７に係るＶＬＰについて、本願明細書では段落【００１６】〜【００２４】で、Ｌ１融合生成物は、Ｌ１蛋白質のＮ末端またはＣ末端で融合パートナーに融合するか、Ｌ１アミノ酸の間に挿入された融合パートナーを有することが記載されているだけであり、実施例等で実際に製造したことは記載されていない。本願明細書の実施例では、Ｌ２融合生成物を製造して、それが、Ｌ１生成物を基材とする形状エピトープを有するＶＬＰに取り込まれることが確認されており、具体的には、Ｌ２融合生成物としてＬ２全長蛋白質にＰＶのＥ７蛋白質またはそのフラグメントを融合させたＬ２−Ｅ７が、Ｌ１全長蛋白質を基材とする粒子に取り込まれＶＬＰを形成したことが記載されているが、Ｌ１全長蛋白質と融合パートナーとの融合生成物を製造したこと、それがＶＬＰを形成することは記載されていない。
　確かに、ＰＶのＬ１とＬ２はどちらもキャプシド蛋白質である点では共通するものの、Ｌ１はアミノ酸約５３１からなり、Ｌ１のみでＶＬＰを形成できるものであるのに対して、Ｌ２はアミノ酸約４７０からなり、Ｌ２のみではＶＬＰを形成できずキャプシド形成の補助的機能が予測されており、このようにＬ１とＬ２はその機能及び構造上等価物ではないということが本願出願時の技術常識であるから、Ｌ２における知見を、そのままＬ１に適用することができないことは、技術常識を考慮しても明らかである。　
　そして、上述のように具体的製造例のない本願明細書の記載に基づき本願発明１及び７を実施するためには、Ｌ１のＮ末端、Ｃ末端、あるいは内部に、どの程度の長さあるいは種類の融合パートナーを有すればＶＬＰ形成能力が維持できるのか確認するためには、当業者といえども過度の実験及び試行錯誤を要するものである。特に、本願発明７を実施するためには、Ｌ１内部のどの部分に融合パートナーを挿入すればＶＬＰ形成の阻害にならないのか、さらには、どの程度の長さのどのような種類の融合パートナーを選択すれは、そのＬ１融合生成物にＶＬＰを形成する能力を保持できるのか等、当業者といえどもさらに過度の実験及び試行錯誤を要するものであるから、本願発明１及び７について、本願発明の詳細な説明に当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない。
（３）審判請求人の主張
　 審判請求人は、平成１８年４月２８日付意見書中で、本願明細書には、Ｌ２の融合生成物を含むキメラパピローマウイルスＶＬＰを調製するための基本的な方法が示されており、Ｌ１の融合生成物であるキメラパピローマウイルスＶＬＰの調製へと変更が可能である方法を本願明細書が提供している旨主張し、添付した参考資料１の宣誓書で、「融合生成物としてのＬ２の例示及び代替としてのＬ１の期待は、当業者が代替的形態であるＬ１融合体からなるキメラパピローマウイルスＶＬＰを実施可能な程度に十分に豊富な手引きとなる。」（７．最終文）とのPeter M.Howley博士の証言を引用して、当業者であれば本願明細書の記載及び技術常識に基づいてＬ１融合生成物を含むＶＬＰを調製することができ、また、このようなＶＬＰが本願発明の効果を有することを理解できたものである旨、主張している。
　しかしながら、上記の記載は、単にＬ１融合生成物のＶＬＰが予想できるということを述べているにすぎず、確認するまでもなくＬ１融合生成物がＶＬＰとなることが、明細書の記載及び技術常識から理解できることを示したものではなく、このような宣誓書の内容を参酌しても、本願発明１及び７について、当業者がその実施をすることができる程度に本願明細書に明確かつ十分に記載されているとはいえず、審判請求人の上記主張は採用できない。
　
　なお、上記意見書の第３頁第３４行〜同頁下から第４行には、「出願時の技術水準を考慮するに、本願明細書中に以下のように記載されているように以下のことが公知でありました。（Ａ）パピローマウイルスＬ１タンパク質が自己集合組み立て能を持ち、ウイルス様粒子が組換え体発現系で生成できること、（Ｂ）Ｌ２タンパクは細胞内でＬ１とともに同時に発現される場合ウイルス様粒子に取り込まれること、（Ｃ）Ｌ１ウイルス様粒子は形状依存性エピトープを認識する中和抗体を産生すること（明細書段落［０００４］〜［０００６］）。しかし同時に、（Ａ）ただひとつのアミノ酸配列の変化がＬ１の自己集合組み立て能を著しく低下させること、（Ｂ）変性ＨＰＶ１６やプロトタイプＬ１タンパク質が形状依存性エピトープを持たないことも出願時には公知でありました（明細書段落［０００７］〜［００１０］）。したがって、出願時の技術常識を考慮しても、Ｌ１のアミノ酸配列に外来のアミノ酸配列を付加するという極めて大きな変更が加えられたＬ１融合生成物が、引用文献１に係るようなパピローマウイルス様粒子に取り込み可能であることを予測することは不可能であると考えられます。まして、この融合されたＬ１タンパクを取り込んだパピローマウイルス様粒子がパピローマウイルス粒子の形状エピトープを有することを予測することは不可能と考えられます。」と記載され、本願出願時の技術常識について言及している点に留意されたい。
４．むすび
  以上のとおりであるから、本願請求項１及び７に記載の発明について、本願は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしておらず、特許を受けることができないものであるので、その他の請求項に係る発明については検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。