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　特願２００１−５０７１４８「静電荷像現像用トナーの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１３年　１月　４日国際公開、ＷＯ０１／０１２００〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明
　本願は、２０００年６月２８日（優先権主張１９９９年６月２８日、日本国）を国際出願日とする出願であって、平成２０年７月９日付けで通知された拒絶理由に対して、同年９月１１日付けで意見書及び手続補正書が提出されたが、同年１０月１０日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年１１月１８日付けで審判請求がなされたものであって、「静電荷像現像用トナーの製造方法」に関するものと認められる。
　
　平成２０年９月１１日付けの手続補正書で補正された特許請求の範囲における請求項１の記載は次のとおりである。
　
　「【請求項１】分散安定剤を含有する水系分散媒体中で、少なくとも重合性単量体、着色剤、及び軟化剤を含有する重合性単量体組成物を懸濁重合する工程を含む静電荷像現像用トナーの製造方法において、該軟化剤として、
（Ａ）　分子量が１，０００以上、
（Ｂ）　２５℃で測定したスチレン１００ｇに対する溶解量が５ｇ以上、かつ、
（Ｃ）　酸価が１０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下
の５官能以上の多官能エステル化合物からなる有機化合物を使用することを特徴とする静電荷像現像用トナーの製造方法。」
　
　
２．原査定の理由
（２−１）平成２０年７月９日付けで通知された拒絶理由の「理由２」は以下のとおりである。
　
　「理由２
　この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　記
（１）本願明細書の発明の詳細な説明には、本願請求項１に記載の条件を満足する軟化剤を含むスチレンを主成分とする重合性単量体組成物を、水系媒体中で懸濁重合して製造されたトナーの実施例しか記載されておらず、それ以外の製造法で製造されるトナーにおいて、軟化剤の分子量、２５℃におけるスチレンに対する溶解量、酸価について本願請求項１に記載の条件を満足させることの有効性は不明であって（参照　本願明細書６頁２５行〜第７頁９行）、出願時の技術常識からもその有効性が推認可能とはいえないため、発明の詳細な説明には、請求項１〜２０に係る発明が完成された発明として記載されているとはいえない。
　
（２）本願明細書の発明の詳細な説明には、トナーに用いられる軟化剤としてジペンタエリスリトールとカルボン酸との縮合物である多官能エステル化合物の実施例しか記載されておらず、それ以外の軟化剤において本願請求項１に記載の条件を満足させることの有効性は不明であって、出願時の技術常識からもその有効性が推認可能とはいえないため、発明の詳細な説明には、請求項１〜５、７、８、１０〜１５、１７、１８、２０に係る発明が完成された発明として記載されているとはいえない。
　
　よって、請求項１〜２０に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。」
　
（２−２）また、平成２０年１０月１０日付けの拒絶査定における「理由２」に関する指摘は以下のとおりである。
　
　「理由２（１）について
　本願明細書の発明の詳細な説明には、請求項１に記載のスチレンの溶解性が本願発明の範囲外である場合において、スチレンを主成分とする重合性単量体に対する軟化剤の溶解性が低下し、トナー中の軟化剤の含有量の不足する等の不具合が発生することが記載されている。
　してみると、スチレン以外の重合性単量体を主成分とする場合に対して、上記のような不具合が発生するか否か不明であって、請求項１に記載の軟化剤のスチレンに対する溶解度の好適な範囲が、如何なる重合性単量体を用いた場合においても同様であるとは考えがたく、本願明細書の発明の詳細な説明に開示された内容を、請求項１に係る発明まで一般化できない。
　出願人は意見書において、本願明細書の発明の詳細な説明の実施例において、スチレンを重合性単量体に用いた実施例があれば、３６条違反とはならない旨主張する。
　しかしながら、本願明細書にスチレンを重合性単量体を用いる実施例が記載されていることと、請求項に係る発明まで、本願明細書の発明の詳細な説明に開示された内容を一般化できることとは無関係である。
　
理由２（２）について
　本願明細書の発明の詳細な説明を参酌しても、多官能エステル化合物のトナーの軟化剤としての有用性と、多官能エステル化合物中のエステル基の数の関係は不明であって、出願時の技術常識を参酌しても、その関係は不明である。
　してみると、依然として本願明細書の発明の詳細な説明に開示された内容を、請求項１に係る発明まで一般化できない。
　
　よって、出願人の意見は、採用されない。」
　
　
３．請求人の主張　
（３−１）これに対して、平成２０年９月１１日付けの意見書における請求人の主張は以下のとおりである。
　　
　「ＩＩＩ−２．理由２（特許法第３６条第６項第１号）について
（１）審査官殿は、「本願明細書の発明の詳細な説明には、本願請求項１に記載の条件を満足する軟化剤を含むスチレンを主成分とする重合性単量体組成物を、水系媒体中で懸濁重合して製造されたトナーの実施例しか記載されておらず」と指摘されています。
　しかし、今回の補正で、請求項１は、「分散安定剤を含有する水系分散媒体中で、少なくとも重合性単量体、着色剤、及び軟化剤を含有する重合性単量体組成物を懸濁重合する工程を含む静電荷像現像用トナーの製造方法・・・」となりました。このように、審査官殿ご指摘に則して言えば、「重合性単量体組成物を、水系媒体中で懸濁重合して製造された」という特定事項が、請求項１に記載されています。このような場合、実施例としてスチレンの実施例があれば、特許法第３６条違反とはならないと考えます。
　したがって、審査官殿ご指摘の点は、解消されたと考えます。
　
（２）審査官殿は、「本願明細書の発明の詳細な説明には、トナーに用いられる軟化剤としてジペンタエリスリトールとカルボン酸との縮合物である多官能エステル化合物の実施例しか記載されておらず」と指摘されています。
　しかし、今回の補正で、請求項１に、軟化剤が、「５官能以上の多官能エステル化合物からなる有機化合物」であることを規定しました。
　したがって、審査官殿ご指摘の点は、解消されたと考えます。」
　
（３−２）さらに、審判請求書の請求の理由において、請求人は以下のように主張している。
　
　「ＩＩ−２．理由２（特許法第３６条第６項第１号）について
（１）審査官殿は、「してみると、スチレン以外の重合性単量体を主成分とする場合に対して、上記のような不具合が発生するか否か不明であって、請求項１に記載の軟化剤のスチレンに対する溶解度の好適な範囲が、如何なる重合性単量体を用いた場合においても同様であるとは考えがたく、本願明細書の発明の詳細な説明に開示された内容を、請求項１に係る発明まで一般化できない。」と指摘されています。
　しかし、請求項１は、「分散安定剤を含有する水系分散媒体中で、少なくとも重合性単量体、着色剤、及び軟化剤を含有する重合性単量体組成物を懸濁重合する工程を含む静電荷像現像用トナーの製造方法・・・」です。このような製造方法のクレームの場合に、特定の軟化剤を用いることが、大きな特徴であって、特許請求したい際に、実施例としてスチレンの実施例があれば、特許法第３６条第６項第１号違反とまでは言えないと考えます。
　
（２）審査官殿は、「本願明細書の発明の詳細な説明を参酌しても、多官能エステル化合物のトナーの軟化剤としての有用性と、多官能エステル化合物中のエステル基の数の関係は不明であって、出願時の技術常識を参酌しても、その関係は不明である。」と指摘されています。
　
　本願明細書比較例１では、ステアリルステアラートを用いており、定着温度が１４５℃であり、保存性が６５％と高く実用的でなく、耐久性試験ではフィルミングが発生し、またカブリが１２０００枚で１５以上となっています（平成２０年９月１１日付け手続補正書表１、段落［０１３０］）。
　本願明細書の実施例で用いているジペンタエリスリトールヘキサミリステート（実施例１）、ジペンタエリスリトールヘキサパルミテート（実施例２）、ジペンタエリスリトールヘキサラウレート（実施例３）と対比してみれば、実施例の方が比較例より効果を奏していることは明らかです。
　したがって、本願発明１の「（Ａ）　分子量が１，０００以上、
（Ｂ）　２５℃で測定したスチレン１００ｇに対する溶解量が５ｇ以上、かつ、
（Ｃ）　酸価が１０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下
の５官能以上の多官能エステル化合物」の軟化剤としての有用性は明らかです。
　
　審査官殿は、「出願時の技術常識を参酌しても、その関係は不明である」と指摘されていますが、一般に、発明の構成と効果との関係について、理論的説明が充分なされていなくても、明細書の記載としては許容されるものと考えます。
　
　以上のことから、本願明細書に、特許法第３６条違反に至る記載不備はありません。」
　
　
４．当審の判断
（１）特許法第３６条第６項第１号の規定の趣旨、判断の考え方
　まず、特許法第３６条第６項第１号は、特許請求の範囲の記載として「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」という要件を規定するものであり、この規定（以下、「本規定」という。）の趣旨について検討するに、
　請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならず、発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになる。本規定は、これを防止するためのものである。
　そして、特許請求の範囲の記載が本規定に適合するかの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比・検討することにより行うものであり、
　対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係についてみるべきである。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、本規定の趣旨に反するからである。
　実質的な対応関係についての判断は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行うべきものである。
　そして、発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとが、実質的に対応しているとはいえず、本規定に違反するというべきである。
　また、本規定に適合しないと判断される類型としては、例えば、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合が挙げられる。
　
（２）そこで、本規定の趣旨や判断の考え方に基づいて、本件の場合について以下に検討する。
　
　（２−１）請求項１において「重合性単量体」の種類が特定されていない点について
　請求項１は、軟化剤として「（Ｂ）２５℃で測定したスチレン１００ｇに対する溶解量が５ｇ以上」という規定を設けており、このような規定を設けた意味は、発明の詳細な説明によれば、
　「【００２４】軟化剤として使用する有機化合物のスチレンに対する溶解性は、２５℃で測定したスチレン１００ｇに対する溶解量（ｇ／１００ｇＳＴ；２５℃）で表わした場合、５ｇ以上であることが必要である。この溶解量は、好ましくは５〜２５ｇ、より好ましくは８〜２５ｇ、さらに好ましくは１０〜２０ｇである。
軟化剤のスチレンに対する溶解量が少なすぎると
一般にスチレンを主成分とする重合性単量体に対する軟化剤の溶解性が低下する
　「スチレンを主成分とする重合性単量体」との関連で、請求項１の「（Ｂ）２５℃で測定したスチレン１００ｇに対する溶解量が５ｇ以上」という規定が設けられていることが説明されている。
　そして、本願の発明の詳細な説明には、「結着樹脂成分としては、スチレン−アクリル酸エステル共重合体のようなビニル化合物の（共）重合体、ポリエステル樹脂、脂環式ポリオレフィン樹脂などが例示される。」（【００３２】）という記載があるので、請求項１の「重合性単量体」は、「スチレンを主成分とする重合性単量体」だけでなく、「ポリエステル樹脂」や「脂環式ポリオレフィン樹脂」も包含しているものということができる。
　しかし、軟化剤の「（Ｂ）２５℃で測定したスチレン１００ｇに対する溶解量が５ｇ以上」という規定が、「スチレンを主成分とする重合性単量体」だけでなく、「ポリエステル樹脂」や「脂環式ポリオレフィン樹脂」に対しても、有効な範囲であるかどうかは不明である。
　実施例では、「スチレンを主成分とする重合性単量体」について、軟化剤の「（Ｂ）２５℃で測定したスチレン１００ｇに対する溶解量が５ｇ以上」の有効性が確認されているの過ぎない。
　また、軟化剤の「（Ｂ）２５℃で測定したスチレン１００ｇに対する溶解量が５ｇ以上」という規定が、「スチレンを主成分とする重合性単量体」だけでなく、「ポリエステル樹脂」や「脂環式ポリオレフィン樹脂」に対しても、有効な範囲であることが、実験による立証の代わりに、請求人により、理論的に説明されているわけではなく、また、技術常識から自明であるということもできない。
　そして、スチレンを主成分としない重合性単量体に対しては、軟化剤の「（Ｂ）２５℃で測定したスチレン１００ｇに対する溶解量が５ｇ以上」というスチレンを基準とした規定では、必ずしも適当ではなく、異なる範囲のものが適当である可能性を否定することができない。
　
　そうすると、スチレンを主成分としない重合性単量体に対しては、軟化剤の「（Ｂ）２５℃で測定したスチレン１００ｇに対する溶解量が５ｇ以上」というスチレンを基準とした規定では、本願の目的である「定着温度が低く、省エネルギー化、印字及び複写の高速化やカラー化などに対応することができ、しかも、保存性と流動性に優れ、高解像度で良好な画質を形成することが可能な静電荷像現像用トナーの製造方法を提供すること」を達成することができるかどうかは不明であるから、
　本願優先日当時の技術常識に照らしても、重合性単量体の種類を限定しない請求項１に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない
　
　したがって、請求項１に係る発明は、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えて、特許を請求しているものというべきである。　
　
　（２−２）請求項１において「軟化剤」について
　請求項１には、「軟化剤」として、
「（Ａ）分子量が１，０００以上、（Ｂ）２５℃で測定したスチレン１００ｇに対する溶解量が５ｇ以上、かつ、（Ｃ）酸価が１０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下の５官能以上の多官能エステル化合物からなる有機化合物を使用する」
　と規定されている。
　
　ここで、「５官能以上の多官能エステル化合物」については、発明の詳細な説明には、「【００２０】この特定の有機化合物は、重合性単量体に対する常温での溶解性が良好であるため、重合法トナーへの適用が容易である。この有機化合物としては、低軟化点物質が好ましく、５官能以上の多官能エステル化合物が特に好ましい。」「【００２８】前記の如き軟化剤として、特に好ましいのは、５官能以上の多官能エステル化合物である。」という記載があり、形式的には、請求項１の「５官能以上の多官能エステル化合物」との整合性が図られている。
　しかし、上記（１）で述べたように、本規定の趣旨は、単に表現上の整合性が図られているのみで足りるのではなく、実質的に、発明の課題が解決できるように当業者が認識できるものであることを求めている。とりわけ、本願のように、効果の予測性が低い技術分野において、効果の確認もされずに、発明の詳細な説明に記載するだけでは、発明の課題が解決できたものと認めることはできず、実験で実証するか、あるいは、技術常識から理論的に導く説明を十分に行うことが求められる。
　
　これに照らして、本件をみると、「５官能以上の多官能エステル化合物」の軟化剤において、効果が確認されたのは、実施例で採用された、ジペンタエリスリトールヘキサミリステート（実施例１）、ジペンタエリスリトールヘキサパルミテート（実施例２）、及びジペンタエリスリトールヘキサラウレート（実施例３）の３つだけである。
　この実施例１〜３の軟化剤は、「ヘキサ」とあるように、「６官能」の多官能エステル化合物である。そして、「５官能のもの」や「７官能以上のもの」においても、同様の効果が得られるかどうかは、実施例では確認されておらず、まったく不明である。
　また、実施例１〜３の軟化剤のエステル化合物の製造に用いられる長鎖カルボン酸は、ミリスチン酸（炭素数１４）、パルミチン酸（炭素数１６）、及びラウリン酸（炭素数１２）であって、同じ「６官能」の多官能エステル化合物であっても、その製造に用いられるカルボン酸が、実施例１〜３の長鎖カルボン酸とは異なるもの（例えば炭素数が異なるなど）であった場合に、実施例１〜３と同様な効果が得られるかどうかは、まったく不明である。
　
　しかも、問題はこれらだけにとどまらない。実施例３のジペンタエリスリトールヘキサラウレートについては、効果が確認されているようにみえるが、その前提は、実施例３は、実施例１，２とは異なり、「コア・シェル型」の重合体粒子を形成していることである。
　そして、請求項１では、「コア・シェル型」の重合体粒子を形成することは、発明特定事項とはされておらず、むしろ、「コア・シェル型」ではないものが念頭に置かれた規定である（なお、請求項１を引用する請求項９で、はじめて、「コア・シェル型」の重合体粒子を生成させることが規定されている。）。
　実施例３において「コア・シェル型」ではないものとした場合に、実施例１〜３と同様の効果が得られることは、発明の詳細な説明にはまったく示されていない。
　それどころか、請求人は、審判請求の理由において、実験成績証明書を提出し、実施例３において「コア・シェル型」ではないものとした場合（比較例２と称している）には、非常に悪い評価となり、本願の課題を解決できないことを示したのである。
　すなわち、審判請求の理由には、
　「ここで、この審判理由補充書と同時に、実験成績証明書を提出します。
　この実験は、本願明細書の実施例３に記載された軟化剤を用いて、実施例１と同様にして
コア・シェル型ではない
　その結果は、次の表のとおりです。
　表において、実施例１及び２は、本願明細書に記載されたとおりです。比較例２が今回の実験です。
［表］（当審注：省略する）
　結果は、比較例２は、保存性が７０％と高く実用的ではありません。耐久性試験ではフィルミングが発生し、カブリが１５０００枚で１５以上になり、Ｈ／Ｈの画質特性も低下しました。
　このように、補正案の請求項１の「５官能以上の多価アルコールと炭素数１３〜２５個の長鎖カルボン酸との縮合物である５官能以上の多官能エステル化合物」は、ジペンタエリスリトール＝ヘキサラウレートに対比して効果を奏することがわかります。」
　と記載されている。
　つまり、「６官能」の「ジペンタエリスリトールヘキサラウレート」は、「コア・シェル型」である場合（実施例３）には有効であるが、「コア・シェル型」でない場合（比較例２）には有効でないことを、請求人自らが立証している。
　そうすると、請求項１は、「コア・シェル型」であるという限定はないのであるから、請求項１で規定する「（Ａ）分子量が１，０００以上、（Ｂ）２５℃で測定したスチレン１００ｇに対する溶解量が５ｇ以上、かつ、（Ｃ）酸価が１０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下の５官能以上の多官能エステル化合物」は、「ジペンタエリスリトールヘキサラウレート」という不適な多官能エステル化合物を含んでいることになる。
　
　以上のことから、本願優先日当時の技術常識に照らしても、「５官能以上の多官能エステル化合物」の種類を特定しない請求項１に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない
　
　したがって、請求項１に係る発明は、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えて、特許を請求しているものである。
　
　
５．むすび
　以上のとおりであるから、本願の特許請求の範囲の記載は、依然として、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものでないので、本願は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　よって、結論のとおり審決する。