【事件の表示】
　特願２００６−５１６４３４「（−）−２−｛［２−（４−ヒドロキシフェニル）エチル］チオ｝−３−［４−（２−｛４−（メチルスルホニル）オキシ］フェノキシ｝エチル）フェニル］プロパン酸のカリウムまたはナトリウム塩および医薬におけるそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年１２月２９日国際公開、ＷＯ２００４／１１３２８４、平成１８年１２月７日国内公表、特表２００６−５２７７５０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　この出願は、２００４年６月１６日（パリ条約による優先権主張外国庁受理　２００３年６月１８日（以下、「優先日」という。）　英国（ＧＢ））を国際出願日とする出願であって、平成１８年７月２５日付けで拒絶理由が通知され、同年１０月２７日に意見書及び手続補正書が提出され、同年１１月３０日付けで拒絶査定がされ、平成１９年３月５日に拒絶査定に対する審判が請求され、同年６月１４日に審判請求書についての手続補正書が提出されたものである。
　
２．本願発明
　この出願の発明は、平成１８年１０月２７日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１〜５に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、下記のとおりのものである。
「（−）−２−｛［２−（４−ヒドロキシフェニル）エチル］チオ｝−３−［４−（２−｛４−［（メチルスルホニル）オキシ］フェノキシ｝エチル）フェニル］プロパン酸のカリウム塩またはナトリウム塩。」
　
３．原査定の理由
　原査定は、「平成１８年７月２５日付け拒絶理由通知書に記載した理由３によって、拒絶をすべきものである。」というものであって、その理由３は、「この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願日前の下記の出願に係る発明と同一であるから、特許法第３９条第１項の規定により特許を受けることができない。」というものである。
　そして、その「下記の出願」とは、特願２００３−５５２７１４号（以下、「先願」という。原査定における「引用出願１」と同じ。）である。
　
４．先願明細書の記載
　先願の特許公報である特許第３８１０７７０号（以下、「先願明細書」という。）には、下記の事項が記載されている。
　
（Ａ）「２−｛［２−（４−クロロフェニル）エチル］チオ｝−３−［４−（２−｛４−［（メチルスルホニル）オキシ］−フェノキシ｝エチル）フェニル］プロパン酸；　
　２−｛［２−（４−ヒドロキシフェニル）エチル］チオ｝−３−［４−（２−｛４−［（メチルスルホニル）オキシ］−フェノキシ｝エチル）フェニル］プロパン酸；および　
　２−｛［２−（４−フルオロフェニル）エチル］チオ｝−３−［４−（２−｛４−［（メチルスルホニル）オキシ］−フェノキシ｝エチル）フェニル］プロパン酸
より選択される化合物；
およびその薬学的に許容しうる塩、溶媒和化合物および結晶形。」（【特許請求の範囲】の【請求項２】）
　
（Ｂ）「
発明の分野
　本発明は、若干の新規な３−フェニル−２−アリールアルキルチオプロピオン酸誘導体、このような化合物を製造する方法、インスリン抵抗性に関連していようがいまいが、脂質障害（異常脂質血症（ｄｙｓｌｉｐｉｄｅｍｉａ））を含めた臨床状態および他の代謝性症候群の症状発現（ｍａｎｉｆｅｓｔａｔｉｏｎ）を処置する場合のそれらの有用性、それらの治療的使用方法およびそれらを含有する医薬組成物に関する。」（段落【0001】）
　
（Ｃ）「本明細書中において、「薬学的に許容しうる塩」という表現は、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、アンモニウム塩、塩基性アミノ酸との塩、および有機アミンとの塩などの塩基塩を規定するものであるが、それに制限されるわけではない。」（段落【0019】）
　
（Ｄ）「
医薬製剤
　本発明の化合物は、通常は、経口、非経口、静脈内、筋肉内、皮下によってまたは他の注射可能な方法で、口腔内、直腸内、膣内、経皮および／または鼻腔経路および／または吸入によって、活性成分を遊離酸としてかまたは薬学的に許容しうる有機若しくは無機の塩基付加塩として薬学的に許容しうる剤形中に含む医薬製剤の形で投与されるであろう。」（段落【0032】）
　
（Ｅ）「
実施例２
２−｛［２−（４−ヒドロキシフェニル）エチル］チオ｝−３−［４−（２−｛４−［（メチルスルホニル）オキシ］フェノキシ｝エチル）フェニル］プロパン酸
…略…
（vii）
２−｛［２−（４−ヒドロキシフェニル）エチル］チオ｝−３−［４−（２−｛４−［（メチルスルホニル）オキシ］−フェノキシ｝エチル）フェニル］プロパン酸
　２−｛［２−（４−ヒドロキシフェニル）エチル］チオ｝−３−［４−（２−｛４−［（メチルスルホニル）オキシ］フェノキシ｝−エチル）フェニル］プロパン酸メチル（１０５ｍｇ，０．２ｍｍｏｌ）を、６．５ｍｌのＴＨＦおよび水の７：１混合物中に溶解させ、氷浴上で冷却した。水酸化リチウム（９．４ｍｇ，０．４ｍｍｏｌ）を加えた。室温で２４時間撹拌後、その反応混合物に水を加えた。ＴＨＦを減圧下で蒸発させ、残留物を１Ｍ塩酸で酸性にした。水相をＥｔＯＡｃ（ｘ３）で抽出し、有機相をプールし、洗浄し（水、ブライン）、乾燥させ（ＭｇＳＯ４）、蒸発させた。粗製生成物を、分離用ＨＰＬＣ（溶離剤：ＣＨ３ＣＮ／５％ＣＨ３ＣＮ−０．１Ｍ　ＮＨ４ＯＡｃを含有する水相）を用いて精製して、７４ｍｇの所望の生成物（収率９７％）を油状物として生じた。
…略…
（viii）
（−）−２−｛［２−（４−ヒドロキシフェニル）エチル］チオ｝−３−［４−（２−｛４−［（メチルスルホニル）オキシ］フェノキシ｝エチル）フェニル］プロパン酸
　２−｛［２−（４−ヒドロキシフェニル）エチル］チオ｝−３−［４−（２−｛４−［（メチルスルホニル）−オキシ］フェノキシ｝エチル）フェニル］プロパン酸のラセミ体を、キラルクロマトグラフィーを用いてその鏡像異性体に分離した。Chiralpak ＡＤ　ＪＤＢ０１＋ＡＳ００３（３３６ｘ１００ｍｍ内径）と、移動相として１００／０．０１％のエタノール／ギ酸を用いた。ラセミ体（９ｇ）をエタノール中に溶解させ、カラム上に注入した。最初に溶離するピークを集め、ＵＶ検出した。生成物（４．１ｇ）を、＞９９％の鏡像異性体純度で得た。旋光度は、その鏡像異性体をメタノール中に溶解させて０．６４ｇ／１００ｍｌの濃度を生じることにより、［α］２０Ｄ＝−３３°であることが判明した。旋光度は、２０℃においてナトリウム線を５８９ｎｍで用いて測定した。」（段落【0067】〜【0085】）
　
５．当審の判断
（１）先願発明
　先願明細書に記載された「２−｛［２−（４−ヒドロキシフェニル）エチル］チオ｝−３−［４−（２−｛４−［（メチルスルホニル）オキシ］−フェノキシ｝エチル）フェニル］プロパン酸」（摘記（Ａ））は、その化学構造からみて、（＋）体と（−）体が存在することが明らかであり、先願明細書には、その（−）体が記載されている（摘記（Ｅ）実施例２の(viii)）。
　また、先願明細書に記載された「２−｛［２−（４−ヒドロキシフェニル）エチル］チオ｝−３−［４−（２−｛４−［（メチルスルホニル）オキシ］−フェノキシ｝エチル）フェニル］プロパン酸」それ自体は、塩に対して「遊離酸」ということができる。
　そして、先願明細書には、「薬学的に許容しうる塩」とは、「アルカリ金属塩」等を規定すると記載されているところ（摘記（Ｂ））、薬学的に許容しうるアルカリ金属塩とは、通常、「カリウム塩またはナトリウム塩」を指すから、上記「薬学的に許容しうる塩」は、「カリウム塩またはナトリウム塩を含む薬学的に許容しうる塩」であるといえる。
　そうすると、先願の請求項２に係る発明は、実質的に
「（−）−２−｛［２−（４−ヒドロキシフェニル）エチル］チオ｝−３−［４−（２−｛４−［（メチルスルホニル）オキシ］フェノキシ｝エチル）フェニル］プロパン酸の遊離酸、およびそのカリウム塩またはナトリウム塩を含む薬学的に許容しうる塩、溶媒和化合物および結晶形」
の発明（以下、「先願発明」という。）を包含しているといえる。
　
（２）本願発明と先願発明の対比
　そこで、本願発明と先願発明を対比すると、両者は、
「（−）−２−｛［２−（４−ヒドロキシフェニル）エチル］チオ｝−３−［４−（２−｛４−［（メチルスルホニル）オキシ］フェノキシ｝エチル）フェニル］プロパン酸」
（以下、「本願プロパン酸」という。）である点で一致し、以下の点で一応相違する（以下、「相違点」という。）。
　本願発明は、本願プロパン酸の「カリウム塩またはナトリウム塩」であるのに対して、先願発明は、上記本願発明を包含するものである、本願プロパン酸の「遊離酸、およびそのカリウム塩またはナトリウム塩を含む薬学的に許容しうる塩、溶媒和化合物および結晶形」である点
　
（３）相違点についての判断
　先願明細書には、先願発明は、医薬組成物の活性成分として有用な化合物であること（摘記（Ｂ））、医薬製剤として投与する際は、「遊離酸」または「薬学的に許容しうる塩」として使用されることが記載されている（摘記（Ｄ））。
　そして、「薬学的に許容しうる塩」とは、「カリウム塩またはナトリウム塩を含む」ものであることは、上記（１）で述べたとおりであるから、先願明細書には、先願発明を医薬製剤として投与する際は、「遊離酸」または「カリウム塩またはナトリウム塩を含む薬学的に許容しうる塩」として使用されることが記載されているといえる。
　さらに、一般に医薬組成物の活性成分として有用な化合物は、「結晶形」であると安定で取り扱いが容易であることが広く知られている。
　そうすると、先願明細書の記載及び当業者の技術常識に照らしてみれば、先願発明において、「遊離酸」、「カリウム塩またはナトリウム塩を含む薬学的に許容しうる塩」、「結晶形」は、いずれも医薬組成物の活性成分として通常の形態であり、実質的に同等のものとして認識されているということができる。
　
　一方、この出願の発明の詳細な説明の段落【0005】〜【0007】には、「同時係属中のＰＣＴ出願Ｎｏ．ＰＣＴ／ＧＢ０２／０５７４３（審決注：「先願」に相当）は、選択的なＰＰＡＲαモジュレーター（ＰＰＡＲ（ペルオキシゾーム増殖因子‐活性化受容体）の総説に関してはＴ．Ｍ．Ｗｉｌｌｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ，Ｊ　Ｍｅｄ　Ｃｈｅｍ　２０００，Ｖｏｌ４３，５２７を参照されたい）である、式Ａ：
の化合物（式中Ｒ１はクロロ、フルオロまたはヒドロキシを表す）、ならびにその光学的異性体およびラセミ体、ならびに薬剤的に受容できるその塩、プロドラッグ、溶媒和物および結晶性形状を開示する。これらの化合物はインスリン耐性に関連する状態の処置に効果的である。式Ａの化合物の具体的な薬剤的に受容できる塩はＰＣＴ／ＧＢ０２／０５７４３には開示されていない。さらに、式Ａの化合物の結晶性形状、およびとりわけその塩がどのように製造されうるかについての情報は提供されていない。Ｒ１がヒドロキシを表す化合物の（−）エナンチオマーは、本出願では遊離酸として製造される。しかし、この化合物はシロップのような粘ちゅう性のねばねばしたオイルであり、したがって流動性ではないため、医薬製剤における使用には適切ではない。」と記載され、さらに、段落【0092】〜【0104】の実施例１、２では、本願プロパン酸のナトリウム塩及びカリウム塩を結晶として単離している。
　そうすると、この出願の発明の詳細な説明には、本願プロパン酸の「遊離酸」はオイル状であり、医薬製剤として使用するには適切でないのに対して、本願プロパン酸の「カリウム塩またはナトリウム塩」は、「結晶形」であり好ましいと記載されているといえる。
　しかしながら、遊離酸を塩にすると結晶化することは、この出願の優先日前に周知の事項であるから、本願プロパン酸の「カリウム塩またはナトリウム塩」が「結晶形」となることは、当業者に自明の事項にすぎないものである。
　よって、「カリウム塩またはナトリウム塩」が「結晶形」となることに基づいて、先願発明のうち、「カリウム塩またはナトリウム塩」が別異の発明であるということはできない。
　したがって、上記相違点は実質的な相違点であるとはいえない。
　
（４）まとめ
　よって、本願発明は、先願発明と同一であるから、特許法第３９条第１項の規定により特許を受けることができない。
　
６．審判請求人の主張について
　審判請求人は、平成１９年６月１４日に補正された審判請求書の請求の理由において、「本件発明は特定化合物のカリウム塩およびナトリウム塩に関するものですが、引用発明においては「それらの薬学的に許容しうる塩」とのみ記載されています。
　この点について、上記拒絶理由通知では「薬学分野においては、「薬学的に許容しうる塩」としてのアルカリ金属塩が、カリウム塩やナトリウム塩であることは技術常識として広く知られている。」との認定がされております。しかし、上記発明において「アルカリ金属塩」との記載は含まれておりません。また、「薬学的に許容しうる塩」としては、カリウム塩やナトリウム塩などのアルカリ金属のほか、アルカリ土類金属、アンモニウム塩、塩基性アミノ酸塩との塩、および有機アミンとの塩が含まれ、特に有機アミンとしては、アルキルアミン（メチルアミン、エチルアミンなど）、ジアルキルアミン（ジメチルアミン、ジエチルアミンなど）、トリメチルアミン（トリメチルアミン、トリエチルアミンなど）のほか、官能基を有するアミン（エタノールアミンなど）、環状アミン（ピペリジン、ピロリジン、モルホリンなど）など、多様なカチオンとの塩が想定されます。したがって、「薬学的に許容しうる塩」が当然に、カリウム塩やナトリウム塩を意味するかのような技術常識は存在しません。
　したがって、本件発明は、引用発明の具体的な選択肢として特定され得るものではなく、本件発明を引用発明と実質的の同一発明と見ることはできません。」と主張している。
　
　しかしながら、先願の請求項において、「カリウム塩またはナトリウム塩」が発明を特定するための事項として記載されていなかったとしても、先願明細書には、「薬学的に許容しうる塩」として、アルカリ金属塩が挙げられており、さらに、薬学的に許容しうるアルカリ金属塩とは、通常「カリウム塩またはナトリウム塩」を指すから、先願発明は、本願プロパン酸の「カリウム塩またはナトリウム塩」を包含する発明といえることは、上記５．（１）で述べたとおりである。
　そして、先願発明のうち、本願プロパン酸の「カリウム塩またはナトリウム塩」が別異の発明とはいえないことは、上記５．（３）で述べたとおりであって、本願発明と先願発明は実質的に同一であるから、上記審判請求人の主張は採用することができない。
　
　さらに、審判請求人は、同請求の理由において、
「なお、このような考え方は、特許庁の審査基準にも沿うものであると思料いたします。すなわち、特許・実用新案審査基準、第ＩＩ部、第４章　特許法３９条「３．１　請求項に係る発明の認定」の項には、「請求項に係る発明の認定の仕方は、『第２章　１．５　新規性の判断の手法』と共通である」とされており、第２章「１．５．３　第２９条第１項各号に掲げる発明として引用する発明（引用発明）の認定」の「（４）引用発明の認定における上位概念及び下位概念で表現された発明の取扱い」の第２項には、「引用発明が上位概念で表現されている場合は、下位概念で表現された発明が示されていることにならないから、下位概念で表現された発明は認定できない（ただし、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出せる場合（注２）は認定できる）」とされております。さらに、（注２）には、「概念上、下位概念が上位概念に含まれる、あるいは上位概念の用語から下位概念の用語を列挙することができることのみでは、下位概念で表現された発明が導き出せる（記載されている）とはしない」と記載されております。したがって、「薬学的に許容しうる塩」との概念に「カリウム塩やナトリウム塩」が包含されるとしても、それをもって本件発明が引用出願に示されているとはいえないことは明らかです。
　したがって、本件発明を引用発明と実質的の同一発明と見ることはできませんので、特許法３９条１項の規定を考慮しても、本出願は特許されるべき出願であると確信いたします。」とも主張している。
　
　しかしながら、審判請求人主張の「第２章「１．５．３　第２９条第１項各号に掲げる発明として引用する発明（引用発明）の認定」の「（４）引用発明の認定における上位概念及び下位概念で表現された発明の取扱い」の第２項」は、「第２９条第１項各号に掲げる発明」の認定に関するものであって、「請求項に係る発明」の認定に関するものではない。
　すなわち、先願発明は、「第２９条第１項各号に掲げる発明」ではなく、「請求項に係る発明」であるから、本願発明と先願発明という「請求項に係る発明」どうしが同一か否かを判断するにあたり、上記取り扱いは参酌すべきものではない。
　むしろ、同審査基準の「３．３　出願日が異なる場合における請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法」の「（３）先願発明又は後願発明の発明を特定するための事項が二以上の選択肢を有する場合」には、以下の事項が記載されている。
「先願発明の請求項が、発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢（注１）を有するものである場合には、当該選択肢中のいずれか一のみを発明を特定するための事項と仮定したときの発明と、後願発明との対比を行ったときに、発明を特定するための事項に相違点がないか、又は相違点があっても実質同一であれば（上記（１）（２））、両者は同一であるものとする。」
　本願発明と先願発明の関係は、まさに上記３．３（３）の場合に該当するものであって、先願発明の形式上又は事実上の選択肢である「カリウム塩またはナトリウム塩」を発明を特定するための事項と仮定したときの発明と本願発明は同一であるから、本願発明と先願発明は同一であるというべきである。
　よって、上記５．当審の判断の結論は、同審査基準と何ら齟齬するものではなく、上記審判請求人の主張は採用することができない。
　
　したがって、審判請求人の主張はいずれも採用できない。
　
７．むすび
　以上のとおり、本願発明は特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、この出願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。