【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３８２２３２１号発明「半導体装置」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３８２２３２１号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
 第１．手続の経緯  
 　  
 　本件特許第３８２２３２１号に係る発明についての出願は、平成９年７月１７日に特願平９−２０８６８７号として出願され、平成１８年６月３０日にその発明について特許権の設定の登録（請求項の数２）がなされた。  
 　  
 　これに対して、平成２１年１１月１８日付けで、請求項１及び２に係る発明の特許について、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社から、本件無効審判が請求され、平成２２年２月２２日付けで、被請求人東レ・ダウコーニング株式会社から答弁書及び訂正請求書が提出され、次いで、同年３月３１日付けで請求人から弁駁書が提出され、同年６月１１日付けで、請求人から口頭審理陳述要領書が、また、被請求人から口頭審理陳述要領書及び上申書が提出され、同日に第１回口頭審理が行われ、その後、同年６月１７日付けで、被請求人から上申書（２）が提出され、同年６月２５日付けで、請求人から上申書が、また、被請求人から上申書（３）が提出されたものである。  
 　  
 第２．訂正の請求について  
 　  
 １．訂正の内容  
 　  
 　平成２２年２月２２日付けの訂正請求書による訂正の請求は、本件特許明細書を本件訂正請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正しようとするものであり、その訂正の内容は、以下の訂正事項１〜９からなるものである。  
 　  
 （１）訂正事項１  
 　本件特許明細書における特許請求の範囲の請求項１における、  
 「半導体素子」を  
 「パワー半導体素子」  
 と訂正する。  
 　  
 （２）訂正事項２  
 　本件特許明細書における特許請求の範囲の請求項１における１行目と５行目の、  
 「半導体装置」を  
 「パワーモジュール」  
 と訂正する。  
 　  
 （３）訂正事項３  
 　本件特許明細書における特許請求の範囲の請求項１における、  
 「１．０×１０６ｄｙｎｅ／ｃｍ２」を  
 「１．０×１０５ｄｙｎｅ／ｃｍ２」  
 と訂正する。  
　
 （４）訂正事項４  
 　本件特許明細書における特許請求の範囲の請求項１における、  
 「２０〜８０」を  
 「３７〜７１」  
 と訂正する。  
　
 （５）訂正事項５  
 　本件特許明細書における特許請求の範囲の請求項２を削除する。  
　
 （６）訂正事項６  
 　本件特許明細書における発明の詳細な説明の段落【０００１】の２行目と４行目に記載の「半導体素子」を「パワー半導体素子」と訂正し、２〜４行目に記載の「半導体装置」を「パワーモジュール」と訂正する。
 　  
 （７）訂正事項７  
 　本件特許明細書における発明の詳細な説明の段落【０００４】の３行目に記載の「半導体素子」を「パワー半導体素子」と訂正し、３行目に記載の「半導体装置」を「パワーモジュール」と訂正する。
　
 （８）訂正事項８  
 　本件特許明細書における発明の詳細な説明の段落【０００５】の２〜６行目に記載の「ケース内の半導体素子をシリコーンゲルにより封止もしくは充填している半導体装置であって、該シリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率が１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２であり、複素弾性率が１.０×１０６dyne／cm２以下であり、かつＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が２０〜８０であることを特徴とする半導体装置」を「ケース内のパワー半導体素子をシリコーンゲルにより封止もしくは充填しているパワーモジュールであって、該シリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率が１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２であり、複素弾性率が１.０×１０５dyne／cm２以下であり、かつＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が３７〜７１であることを特徴とするパワーモジュール」と訂正する。
　
 （９）訂正事項９  
 　本件特許明細書における発明の詳細な説明の段落【００１７】中の「本発明の半導体装置は、半導体素子を封止もしくは充填しているシリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率が１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２であり、複素弾性率が１.０×１０６dyne／cm２以下であり、かつＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が２０〜８０であるので、ヒートサイクルを受けた場合でも、該シリコーンゲル中の気泡や亀裂の生成が抑制され、信頼性が優れるという特徴がある。」を「本発明のパワーモジュールは、パワー半導体素子を封止もしくは充填しているシリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率が１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２であり、複素弾性率が１.０×１０５dyne／cm２以下であり、かつＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が３７〜７１であるので、ヒートサイクルを受けた場合でも、該シリコーンゲル中の気泡や亀裂の生成が抑制され、信頼性が優れるという特徴がある。」と訂正する。
 　  
 ２．訂正の目的の検討  
 　  
 　特許請求の範囲に係る訂正である上記訂正事項１〜５によって、特許請求の範囲が減縮されることは明らかであるから、上記訂正事項１〜５は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものと認められる。  
 　また、発明の詳細な説明に係る訂正である上記訂正事項６〜９は、特許請求の範囲の訂正に伴い、発明の詳細な説明の記載について、特許請求の範囲の訂正された記載と整合をとるためのものであるから、上記訂正事項６〜９は、明りょうでない記載の釈明を目的とするものと認められる。　  
 　  
 ３．新規事項の追加の有無、及び特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無の検討  
 　  
 　上記訂正事項により発明特定事項となる「１／４ちょう度が３７〜７１である」という事項については、本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載された表１（段落【００１６】）において、実施例４及び実施例１における１／４ちょう度を示す数値としてそれぞれ「３７」及び「７１」が記載されており、しかも、これらの数値は同実施例１ないし５における１／４ちょう度の最小値ないし最大値であることから、上記訂正事項が特許明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかである。
 　また、上記訂正事項により発明特定事項となる「１．０×１０５ｄｙｎｅ／ｃｍ２」という事項については、本件特許明細書の発明の詳細な説明の段落【０００７】において、複素弾性率の好ましい値の上限として記載されていることから、上記訂正事項が特許明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかである。  
 　また、上記訂正事項により発明特定事項となる「パワー半導体素子」、「パワーモジュール」という事項については、本件特許明細書の発明の詳細な説明の段落【０００６】において例示されていることから、上記訂正事項が特許明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかである。
 　  
 ４．まとめ  
 　したがって、訂正事項１〜９からなる本件訂正請求は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号及び第３号に掲げる事項を目的とし、同条第５項の規定により準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものであるから、本件訂正を認める。  
 　  
 第３．本件発明  
 　  
 　上記「第２．訂正の請求について」で述べたとおり、本件訂正は認められることから、本件特許の請求項１に係る発明（以下、「本件発明１」という。）は、訂正明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。  
 　  
 「ケース内のパワー半導体素子をシリコーンゲルにより封止もしくは充填しているパワーモジュールであって、該シリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率が１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２であり、複素弾性率が１.０×１０５dyne／cm２以下であり、かつＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が３７〜７１であることを特徴とするパワーモジュール。」  
 　  
 第４．請求人の主張  
 　  
 　請求人は、特許第３８２２３２１号は、これを無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、以下の無効理由１〜３を主張し、証拠方法として甲第１号証及び甲第２号証、参考資料１〜４（平成２１年１１月１８日付け審判請求書に添付されたもの）、甲第３号証及び甲第４号証（平成２２年３月３１日付け弁駁書に添付されたもの）、参考資料１（平成２２年６月１１日付け口頭審理陳述要領書に添付されたもの）、甲第５号証〜甲第１０号証（平成２２年６月２５日付け上申書に添付されたもの）を提出している。  
 　  
 １．無効理由の概要  
 （１）無効理由１  
 　本件請求項１に係る発明は、甲第１号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反し、特許を受けることができない。  
 　  
 （２）無効理由２  
 　本願は、明細書の発明の詳細な説明の記載が不備であるため、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。  
 　  
 （３）無効理由３  
 　本願は、特許請求の範囲の記載が不備であるため、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。  
 　  
 ２．証拠方法  
 　  
・甲第１号証：「ＰＲＯＤＵＣＴ　ＤＡＴＡ　高伸長・高強度シリコーンゲルＴＳＥ３０７０　東芝シリコーン株式会社」との文字が表紙に印刷された小冊子
・甲第２号証：平成２１年６月１２日付けの「株式会社タナック代表取締役棚橋一成」から「モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社」宛の書簡
 　  
 以下、平成２１年１１月１８日付け審判請求書に添付されたもの  
 参考資料１：図２　ＴＳＥ３０７０の粘弾性特性の周波数依存性（甲第１号証の図２のグラフを転記したもの）  
 参考資料２：参考資料１のグラフの値を数値として読み取り、ｗをｆに変換しＧ’、Ｇ”からＧ＊を計算して、これらの値を表にしたもの  
 参考資料３：ＴＳＥ３０７０の粘弾性特性の周波数依存性のグラフ（Ｘ軸の単位を角周波数ｗ［ｒａｄ／ｓ］にして、Ｇ＊、Ｇ’、Ｇ”の値をＹ軸にとったグラフ） 
 参考資料４：ＴＳＥ３０７０の粘弾性特性の周波数依存性のグラフ（Ｘ軸の単位をせん断周波数ｆ［Ｈｚ］にしてＧ＊、Ｇ’、Ｇ”の値をＹ軸にとったグラフ） 
 　  
 以下、平成２２年３月３１日付け弁駁書に添付されたもの  
 甲第３号証：特開平８−６４７５９号公報
 甲第４号証：フリー百科事典「ウィキペディア（Wikipedia）」の「絶縁ゲートバイポーラトランジスタ」の項目をプリントしたもの
　
 以下、平成２１年６月１１日付け口頭審理陳述要領書に添付されたもの  
  参考資料１：ＴＳＥ３０７０（Ｌ／＃０８Ｂ０８１）の配合比と針入度、粘弾性率の関係を示す表
　
 以下、平成２２年６月２５日付け上申書に添付されたもの  
 甲第５号証：平成２２年６月２２日付けの「証明書」と表題された文書
 甲第６号証−１：針入度と複素弾性率（１）と題されたグラフ
 甲第６号証−２：針入度と複素弾性率（２）と題されたグラフ
 甲第６号証−３：針入度と複素弾性率（３）と題されたグラフ
 甲第７号証：「Product Data １成分シリコーンポッティングゲルＴＳＥ３０５１」と題された文書
 甲第８号証：「Product Data １成分シリコーンポッティングゲルＴＳＥ３０５１ＳＴ」と題された文書
 甲第９号証：「Product Data １成分難燃シリコーンゲルＴＳＥ３０５１ＦＲ」と題された文書
 甲第１０号証：「Product Data ２成分室温硬化シリコーンポッティングゲルＴＳＥ３０６２」と題された文書
 　  
　なお、甲第１号証が本件特許出願前に頒布されていた刊行物であるかについて争いがある。  
 　  
 第５．被請求人の主張  
 　  
 　被請求人は、「本件無効審判の請求は理由がない、請求を棄却する。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、本件特許は、上記無効理由１ないし３によっては無効とすることはできないと主張する。  
 　  
 第６．無効理由３についての検討  
 　  
 　請求人の主張する無効理由３の要旨は、審判請求書の記載からみて、  
 　「本件特許発明は、「損失弾性率」、「複素弾性率」、「１／４ちょう度」の値を規定することにより、本件特許発明の課題である「シリコーンゲル中の気泡や亀裂の形成」を抑制し半導体装置の信頼性を高めようとするものである。そして、本件特許発明はこれら３つのパラメータの全てを満足することを発明の必須の構成要件とするものである。ところで、「損失弾性率」、「複素弾性率」、「１／４ちょう度」の３つのパラメータのすべてが請求項１の範囲を満足するときに、本件特許発明の効果である、シリコーンゲル中の気泡や亀裂の形成が抑制されて半導体装置の信頼性が高められるという技術常識は、本件特許の出願前存在しなかったから、その出願明細書には請求項に規定されたパラメータの組み合わせの全範囲について、その範囲内であれば、所望の効果が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することが必要とされる（平成１７年（行ケ）第１００４２号）ところ、本件特許明細書にはその記載がないから、本件特許明細書の特許請求の範囲は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を充足していない。」（平成２１年１１月１８日付け審判請求書第７ページ〜第８ページ）  
 というものである。  
 　以下、検討する。  
 　  
（１）特許法第３６条第６項は、「第三項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し、その第１号において、
「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している（以下「明細書のサポート要件」ともいう。）。
　
　特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから、特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。
　
　特許法第３６条第６項第１号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。
　
　そして、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、明細書のサポート要件の存在は、特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である。
　
　以下、上記の観点に立って、本件について検討することとする。
　
（２）本件明細書の特許請求の範囲の記載について
　
　本件発明１に係る、平成２２年２月２２日付けの訂正請求書により訂正された本件明細書の特許請求の範囲の請求項１には、
「ケース内のパワー半導体素子をシリコーンゲルにより封止もしくは充填しているパワーモジュールであって、該シリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率が１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２であり、複素弾性率が１.０×１０５dyne／cm２以下であり、かつＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が３７〜７１であることを特徴とするパワーモジュール。」
　が記載されている。
　
（３）本件明細書の発明の詳細な説明の記載について
　
ア　本件明細書には以下の事項が記載されている。
(ア) 「【発明の属する技術分野】
　本発明は、ケース内のパワー半導体素子をシリコーンゲルにより封止もしくは充填しているパワーモジュールに関し、詳しくは、ヒートサイクル時の気泡や亀裂の生成が抑制されたシリコーンゲルによりパワー半導体素子を封止もしくは充填している、優れた信頼性を有するパワーモジュールに関する。」（【０００１】）
　
(イ) 「【従来の技術】
　半導体素子を主要な構成部品とする半導体装置は、一般に、外部からの機械的応力から該素子を保護するために、該素子がケース内に設置されており、さらに、外部からの振動を緩和して、湿気を遮断するために該素子がシリコーンゲルにより封止もしくは充填されている(特開昭６１−４８９４５号公報、特開昭６２−１０４１４５号公報、および特開平８−４６０９３号公報参照)。」（【０００２】）
　
(ウ) 「【発明が解決しようとする課題】
　しかし、ケース内の半導体素子をシリコーンゲルにより封止もしくは充填している半導体装置がヒートサイクルを受けた場合には、該シリコーンゲル中に気泡や亀裂が生成して、該半導体装置の信頼性が低下するという問題があった。そして、この問題は、複数の電気素子を１つの基板内に組み込んだようなモジュールにおいて、特に顕著であった。
　本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討した結果、本発明に到達した。
　すなわち、本発明の目的は、ヒートサイクル時の気泡や亀裂の生成が抑制されたシリコーンゲルによりパワー半導体素子を封止もしくは充填している、優れた信頼性を有するパワーモジュールを提供することにある。」（【０００３】【０００４】）
　
(エ) 「【課題を解決するための手段】
　本発明は、ケース内のパワー半導体素子をシリコーンゲルにより封止もしくは充填しているパワーモジュールであって、該シリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率が１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２であり、複素弾性率が１.０×１０５dyne／cm２以下であり、かつＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が３７〜７１であることを特徴とするパワーモジュールに関する。」（【０００５】）
　
(オ) 「本発明の半導体装置においては、半導体素子を封止もしくは充填しているシリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率が１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２であり、かつ、複素弾性率が１.０×１０６dyne／cm２以下であることを特徴としており、特に、このシリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率が３.０×１０３〜３.０×１０４dyne／cm２であり、かつ、この複素弾性率が１.０×１０５dyne／cm２以下であることことが好ましい。これは、このような範囲の損失弾性率および複素弾性率を有するシリコーンゲルにより半導体素子を封止もしくは充填している半導体装置は、これがヒートサイクルを受けても、該シリコーンゲル中の気泡や亀裂の形成が抑制されているので、絶縁破壊強さ等の電気特性の低下がなく、信頼性が優れるためである。
　このようなシリコーンゲルを形成するためのシリコーンゲル組成物としては、例えば、アルケニル基含有オルガノポリシロキサン、ケイ素原子結合水素原子含有オルガノポリシロキサン、およびヒドロシリル化反応用触媒からなるヒドロシリル化反応硬化型シリコーンゲル組成物、シラノール基またはケイ素原子結合アルコキシ基含有オルガノポリシロキサン、ケイ素原子結合アルコキシ基含有シラン、および縮合反応用触媒からなる脱アルコール縮合反応硬化型シリコーンゲル組成物、アクリル官能性基含有オルガノポリシロキサンを主成分とする紫外線硬化型シリコーンゲル組成物が挙げられ、比較的速やかに全体が硬化することから、ヒドロシリル化反応硬化型シリコーンゲル組成物であることが好ましい。」（【０００７】【０００８】）
　
(カ) 「また、本発明の半導体装置において、半導体素子を封止もしくは充填しているシリコーンゲルのＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度は２０〜８０の範囲内である。これは、この１／４ちょう度がこの範囲内であるようなシリコーンゲルが繰り返しのヒートサイクルや振動を受けても、該シリコーンゲル中に気泡や亀裂の生成が著しく抑制されるからである。
　本発明の半導体装置を調製する方法は限定されず、例えば、半導体素子を設置したケース内にシリコーンゲル組成物を注入した後、該組成物を加熱したり、室温で放置したり、紫外線を照射することにより硬化させる方法が挙げられ、特に、比較的速やかに全体が硬化することから、該組成物としてヒドロシリル化反応硬化型のものを用いて、加熱により硬化させることがが好ましい。この際には、加熱温度が高くなると、半導体素子を封止もしくは充填しているシリコーンゲル中に気泡や亀裂が生成しやすくなる傾向があるので、５０〜２５０℃の範囲内に加熱することが好ましく、特に、７０〜１３０℃の範囲内に加熱することが好ましい。」（【００１０】【００１１】）
　
（キ）「【実施例】
　本発明の半導体装置を実施例により詳細に説明する。なお、実施例中の特性は２５℃において測定した値であり、シリコーンゲルの特性は次のようにして測定した。
［シリコーンゲルの損失弾性率および複素弾性率］
　ヒドロシリル化反応硬化型のシリコーンゲル組成物を１２５℃で１時間加熱することにより、厚さ５〜６mm、直径２０mmの円形プレート状のシリコーンゲルを作成した。このシリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率および複素弾性率をレオメトリック社製の動的粘弾性測定装置（商品名：ダイナミックアナライザーＡＲＥＳ）により測定した。
［シリコーンゲルの１／４ちょう度］
　５０mlのガラスビーカーにヒドロシリル化反応硬化型のシリコーンゲル組成物を静かに注いだ後、１２５℃で１時間加熱することによりシリコーンゲルを作成した。このシリコーンゲルの１／４ちょう度をＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定の方法により測定した。
［実施例１〜５・比較例１〜６］
　各種の１／４ちょう度、損失弾性率、および複素弾性率を有するシリコーンゲルを形成することができるヒドロシリル化反応硬化型のシリコーンゲル組成物を用いて図１で表される半導体装置を作成した。すなわち、この半導体装置は、半導体素子(ＩＧＢＴ)１が、銅製回路配線２を設けたセラミック製基板３上に接着剤により載置され、この回路配線２とボンディングワイヤにより電気的に接続されている。このセラミック製基板３上の回路配線２には外部接続端子４が設けられており、また、半導体素子１以外の電気抵抗器やコンデンサ等の各種電気素子が実装されている。この半導体素子１および各種の電気素子を実装したセラミック製基板３は、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等のプラスチック製のケース５内に接着剤により固定されている。
　この半導体素子１を設置したケース５の内部にヒドロシリル化反応硬化型のシリコーンゲル組成物を静かに注ぎ込んだ。その後、この半導体装置ごと、室温、５mmHg以下の条件で１０分間減圧脱泡した後、これを１２５℃のオーブン中で１時間加熱することにより、このシリコーンゲル組成物をを硬化させてシリコーンゲル６を形成した。
　このようにして調製した各々５個の半導体装置について、−４０℃で１時間、１２５℃で１時間を１サイクルとするヒートサイクル試験を行った。５００サイクル後のシリコーンゲルの外観（気泡・亀裂の有無および程度）、および外部接続端子４を用いた絶縁破壊強さ（毎秒１kVの割合で昇圧）を測定した。これらの測定結果を表１に示した。なお、表中のシリコーンゲルの外観はそれぞれ、
Ａ：気泡・亀裂の生成が全くない、
Ｂ：気泡・亀裂が生成し、その大きさが１０mm未満である、
Ｃ：気泡・亀裂が生成し、その大きさが１０〜３０mmである、
Ｄ：気泡・亀裂が生成し、その大きさが３０mm以上である、
を示している。また、表中の半導体装置の不良率は、半導体装置５個中の絶縁破壊強さが５KV／mm以下である半導体装置の個数を示している。
　
　　　　　　　　　　　　　　　表１
　　　　　針入度 損失弾性率 　複素弾性率 　シリコーン 　半導体装置
　　　 　1/10mm　dyne/cm2  　　dyne/cm2　　　ゲルの外観　　の不良率
実施例1　　71　　　4.5x103　　　　1.2x104　　　　　　A　　　　　0/5
実施例2　　49　　　7.8x103　　　　4.5x104　　　　　　A　　　　　0/5
実施例3　　55　　　8.8x103　　　　2.9x104　　　　　　A　　　　　0/5
実施例4　　37　　　9.8x103　　　　6.4x104　　　　　　A　　　　　0/5
実施例5　　53　　　2.0x103　　　　3.0x104　　　　　　A　　　　　0/5
比較例1　　90　　　7.2x103　　　　3.3x103　　　　　　D　　　　　4/5
比較例2　　80　　　4.5x102　　　　9.4x103　　　　　　D　　　　　4/5
比較例3　　52　　　5.2x102　　　　3.5x104　　　　　　D　　　　　4/5
比較例4　　43　　　6.2x102　　　　5.0x104　　　　　　D　　　　　5/5
比較例5　　99　　　6.7x103　　　　1.8x103　　　　　　B　　　　　0/5
比較例6　　85　　　5.2x103　　　　4.5x103　　　　　　B　　　　　0/5
」（【００１２】〜【００１６】）
　
(ク) 「【発明の効果】
　本発明のパワーモジュールは、パワー半導体素子を封止もしくは充填しているシリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率が１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２であり、複素弾性率が１.０×１０５dyne／cm２以下であり、かつＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が３７〜７１であるので、ヒートサイクルを受けた場合でも、該シリコーンゲル中の気泡や亀裂の生成が抑制され、信頼性が優れるという特徴がある。」（【００１７】）
　
イ　上記摘記した本件明細書の記載によれば、本件明細書の発明の詳細な説明には、従来の半導体素子を主要な構成部品とする半導体装置は、一般に、外部からの機械的応力から該素子を保護するために、該素子がケース内に設置されており、さらに、外部からの振動を緩和して、湿気を遮断するために該素子がシリコーンゲルにより封止もしくは充填されており、このことは、特開昭６１−４８９４５号公報、特開昭６２−１０４１４５号公報、および特開平８−４６０９３号公報に開示されていること（上記ア(イ)）、しかし、ケース内の半導体素子をシリコーンゲルにより封止もしくは充填している半導体装置がヒートサイクルを受けた場合には、該シリコーンゲル中に気泡や亀裂が生成して、該半導体装置の信頼性が低下するという問題があり、この問題は、複数の電気素子を１つの基板内に組み込んだようなモジュールにおいて、特に顕著であったこと（上記ア(ウ)）、従来技術におけるこのような課題の存在にかんがみ、本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項１に記載された構成を採用することにより、ヒートサイクル時の気泡や亀裂の生成が抑制されたシリコーンゲルによりパワー半導体素子を封止もしくは充填している、優れた信頼性を有するパワーモジュールを提供することができることを見いだしたこと（上記ア(ウ)）が記載されていると認められる。
　具体的には、ヒドロシリル化反応硬化型のシリコーンゲル組成物を１２５℃で１時間加熱することにより作製したシリコーンゲルのうち、ＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度と、２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率（dyne/cm2）、及び、複素弾性率（dyne/cm2）が、71、4.5x103、1.2x104 であるシリコーンゲル（実施例１）、49、7.8x103、4.5x104であるシリコーンゲル（実施例２）、55、8.8x103、2.9x104であるシリコーンゲル（実施例３）、37、9.8x103、6.4x104であるシリコーンゲル（実施例４）、53、2.0x103、3.0x104であるシリコーンゲル（実施例５）〔いずれも、請求項１に示される範囲内〕により、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等のプラスチック製のケース内に接着剤により固定されているセラミック製基板上に接着剤により載置され、前記セラミック製基板上の銅製回路配線とボンディングワイヤにより電気的に接続されている半導体素子(ＩＧＢＴ)および該半導体素子以外の電気抵抗器やコンデンサ等の各種の電気素子を封止もしくは充填したパワーモジュールは、いずれも、−４０℃で１時間、１２５℃で１時間を１サイクルとして５００サイクル後のシリコーンゲルの外観（気泡・亀裂の有無および程度）、および外部接続端子４を用いた絶縁破壊強さ（毎秒１kVの割合で昇圧）を測定するヒートサイクル試験において、シリコンの外観評価がＡ、半導体装置の不良率が０／５という測定結果を示したのに対し、同80、4.5x102、9.4x103であるシリコーンゲル（比較例２：１／４ちょう度が、請求項１で規定する範囲の最大値よりも大きく、損失弾性率が請求項１で規定する範囲の最小値より小さく、請求項１の範囲外）、52、5.2x102、3.5x104であるシリコーンゲル（比較例３：損失弾性率が請求項１で規定する範囲の最小値より小さく、請求項１の範囲外）、43 、6.2x102、5.0x104であるシリコーンゲル（比較例４：損失弾性率が請求項１で規定する範囲の最小値より小さく、請求項１の範囲外）により、封止もしくは充填したパワーモジュールは、いずれも、ヒートサイクル試験において、シリコンの外観評価あるいは半導体装置の不良率において劣る測定結果が得られたことが記載されているもの（上記ア(キ)）と認められる。（なお、比較例１、比較例５、比較例６の複素弾性率の値は損失弾性率の値よりも小さいが、このようなことは複素弾性率と損失弾性率の定義に照らしてありえないことである。これら各比較例の数値について、被請求人は、平成２２年２月２２日付けの答弁書の「７．３．２．２」において、「本件特許明細書中の比較例１、比較例５および比較例６は、「損失弾性率」および「複素弾性率」のデータが入れ代わっているようであるが」と説明するが、同データが入れ代わったものであると判断すべき具体的な根拠は全く示されておらず、他方、同比較例のデータ異常が、被請求人の主張する「損失弾性率」と「複素弾性率」のデータの入れ代わりによって生じたものであるとする可能性以外に、例えば、測定データを整理する際に、資料Ａの針入度、損失弾性率の値と、資料Ｂの複素弾性率、シリコーンゲルの外観、半導体装置の不良率の値を混在するように誤って転記した場合等の種々の原因を想定することもできるのであるから、被請求人の前記説明を直ちに認めることはでき���い。また、同日提出の訂正請求においても、該「損失弾性率」および「複素弾性率」のデータを訂正することは請求されていない。そうすると、比較例１、比較例５、比較例６の各データは異常なものであるといえ、また、前記のように前記異常が「損失弾性率」と「複素弾性率」のデータの入れ代わりによって生じたものであると認定することができない以上、「損失弾性率」と「複素弾性率」以外の針入度、シリコーンゲルの外観、半導体装置の不良率の値の組合せが正しいものであるとは必ずしも認められないから、比較例１、比較例５、比較例６の各データは本件発明の比較例として全体として適正を欠くといえる。したがって、比較例１、比較例５、比較例６は、比較の事例として用いることはできない。）
　そして、上記ア(エ)、(オ)、（カ）の記載によれば、シリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率と複素弾性率、及び、ＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が、１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２、１.０×１０５dyne／cm２以下、及び、３７〜７１の三つの条件を満足する関係にあることが従来技術の有する課題を解決するために不可欠な手段であるとされていることが認められるが、上記実施例以外には、シリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率と複素弾性率、及び、ＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が、１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２、１.０×１０５dyne／cm２以下、及び、３７〜７１の三つの条件を満足する範囲に存在する関係にあることで当該課題を解決できることを当業者において認識できることを裏付ける理論的根拠等の記載は存在しない。
　
（４）発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比
　
ア　特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきことは、上記(１)で説示したとおりである。そして、上記(２)から明らかなとおり、本件発明は、特性値を表す三つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。
　
イ　そこで、本件明細書の記載が、特許請求の範囲の本件請求項１の記載との関係で、上記アの明細書のサポート要件に適合するか否かについてみると、上記(３)で検討したとおり、本件明細書の発明の詳細な説明には、従来のケース内のパワー半導体素子をシリコーンゲルにより封止もしくは充填しているパワーモジュールが有する課題を解決し、ヒートサイクル時の気泡や亀裂の生成が抑制され、優れた信頼性を有するパワーモジュールを製造するための手段として、本件請求項１に記載された構成を採用したことが記載されているものの、その構成を採用することの有効性を示すための具体例としては、ヒドロシリル化反応硬化型のシリコーンゲル組成物を１２５℃で１時間加熱することにより作製したシリコーンゲルであって、複素弾性率が最大で6.4x104dyne/cm2であり、また、損失弾性率が、最小で2.0x103dyne/cm2、最大で9.8x103dyne/cm2であるシリコーンゲルにより封止もしくは充填しているパワーモジュールである実施例が５つと、損失弾性率がいずれも6.2x102dyne/cm2以下であるシリコーンゲルにより封止もしくは充填しているパワーモジュールの比較例が３つ示されているにすぎない。
　
　そして、本件発明は、シリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率と複素弾性率、及び、ＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が、本件請求項１に規定された、１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２、１.０×１０５dyne／cm２以下、及び、３７〜７１の三つの条件で画定される範囲に存在する関係にあることにより、上記所望の性能を有するパワーモジュールが得られるというものであるところ、少なくとも、上記範囲が、該シリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率の下限、及び、上限が、損失弾性率＝１.０×１０３dyne／cm２の式（以下、「損失弾性率の下限基準式」という。）、及び、損失弾性率＝１.０×１０５dyne／cm２の式（以下、「損失弾性率の上限基準式」という。）を基準として画され、また、複素弾性率の上限が、複素弾性率＝１.０×１０５dyne／cm２の式（以下、「複素弾性率の上限基準式」という。）を基準として画されるということが、本件出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できるものであったことを認めるに足りる証拠はない。
　
　また、シリコーンゲルの針入度（１／１０ｍｍ）を０〜８０のＸ軸、複素弾性率（ｄｙｎｅ／ｃｍ２）の０〜１０００００をＹ軸に取ったＸＹ平面に、上記実施例で得られたシリコーンゲルの針入度と複素弾性率の値をプロットした平成２２年６月１１日付けで被請求人から提出された口頭審理陳述要領書の図１（本件特許の実施例プロット図）に見ると、同ＸＹ平面において、上記五つの実施例のプロット点と、複素弾性率の上限基準式である、複素弾性率＝１.０×１０５dyne／cm２によって定められる線との間にはかなりの間隔が開いており、また、前記複素弾性率の上限基準式以外にも、他の数式による直線又は曲線によって、前記プロットされた実施例が含まれる領域を区分することが可能であることは自明である。そもそも、実施例及び比較例として示されているすべての具体例の複素弾性率が前記複素弾性率の上限基準線である、複素弾性率＝１.０×１０５dyne／cm２よりも小さな値しか示していない以上、同ＸＹ平面上、何らかの直線又は曲線を境界線として、所望の効果（性能）が得られるか否かが区別され得ること自体が立証できていないことも明らかであるから、上記実施例をもって、前記複素弾性率の上限基準線が、所望の効果（性能）が得られる範囲を画する境界線であることを的確に裏付けているとはいうことができない。
　
　さらに、シリコーンゲルの針入度（１／１０ｍｍ）を０〜８０のＸ軸、損失弾性率（ｄｙｎｅ／ｃｍ２）の０〜１４０００をＹ軸に取ったＸＹ平面に、上記実施例で得られたシリコーンゲルの針入度と損失弾性率の値をプロットした前記口頭審理陳述要領書の図２（本件特許の実施例プロット図）に見ると、同ＸＹ平面において、上記五つの実施例のプロット点と、損失弾性率の下限基準式である、損失弾性率＝１.０×１０３によって定められる線、及び、損失弾性率の上限基準式である、損失弾性率＝１.０×１０５によって定められる線との間にはかなりの間隔が開いており、また、前記損失弾性率の下限基準式、及び、上限基準式以外にも、他の数式による直線又は曲線によって、前記プロットされた実施例が含まれる領域を区分することが可能であることは自明である。そもそも、同ＸＹ平面上、何らかの直線又は曲線を境界線として、所望の効果（性能）が得られるか否かが区別され得ること自体が立証できていないことも明らかであるから、上記実施例をもって、前記損失弾性率の下限基準線、及び、上限基準線が、所望の効果（性能）が得られる範囲を画する境界線であることを的確に裏付けているとはいうことができない。
　
　そうすると、本件明細書に接する当業者において、シリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率と複素弾性率、及び、ＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が、１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２、１.０×１０５dyne／cm２以下、及び、３７〜７１の三つの条件を満足する関係にあれば、従来技術の有する課題を解決し、上記所望の性能を有するパワーモジュールを製造し得ることが、上記の具体例により裏付けられていると認識することは、本件出願時の技術常識を参酌しても、不可能というべきであり、本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは、本件出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえず、本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項１の記載が、明細書のサポート要件に適合するということはできない。
　
ウ　被請求人は、「シリコーンゲルであれば、被請求人が実施例で使用した特定のものに限らず、どんなものであったとしても、針入度と複素弾性率の関係は、被請求人の提出した口頭審理陳述要領書の図１に示された反比例の線の上に若干の上下はあるが乗る」（第１回口頭審理調書）ので、「複素弾性率が６．４×１０４ｄｙｎｅ／ｃｍ２を超えて１．０×１０５ｄｙｎｅ／ｃｍ２以下であると、後掲の図１からすると１／４ちょう度（針入度）が３７より小となり、特許請求の範囲で規定する数値範囲外となります。したがって、特許明細書に記載された所定の効果を示すことは不要であります。」（前記口頭陳述要領書の第１２頁第９−１３行）と主張する。
　しかしながら、上記（３）で検討したとおり、本件明細書の発明の詳細な説明には、ケース内のパワー半導体素子を、ヒドロシリル化反応硬化型のシリコーンゲル組成物を１２５℃で１時間加熱することにより作製したシリコーンゲルにより封止もしくは充填しているパワーモジュールのヒートサイクル試験の結果が示されているだけであって、例えば、上記（３）ア（オ）に例示されるような他の組成、硬化方法によって作製されたシリコーンゲルの特性については何ら記載されていないから、被請求人の主張する前記「シリコーンゲルであれば、被請求人が実施例で使用した特定のものに限らず、どんなものであったとしても、針入度と複素弾性率の関係は、被請求人の提出した口頭審理陳述要領書の図１に示された反比例の線の上に若干の上下はあるが乗る」ことは、本件明細書に記載された技術的事項であるとは認められない。また、「シリコーンゲルであれば、被請求人が実施例で使用した特定のものに限らず、どんなものであったとしても、針入度と複素弾性率の関係は、被請求人の提出した口頭審理陳述要領書の図１に示された反比例の線の上に若干の上下はあるが乗る」ことが、本件出願当時における技術常識であったとも認められない。
　むしろ、「シリコーンゲルであれば、被請求人が実施例で使用した特定のものに限らず、どんなものであったとしても、針入度と複素弾性率の関係は、被請求人の提出した口頭審理陳述要領書の図１に示された反比例の線の上に若干の上下はあるが乗る」ことが本件出願当時の技術常識であったならば、当該技術常識として知られているグラフの反比例の線を用いて、複素弾性率の値から針入度の値を一義的に算出することができることから、シリコーンゲルの特性として複素弾性率と針入度の両方を測定することは不要であるところ、本件明細書の実施例においては、両特性を個別に測定しているのであるから、このような本件明細書に記載された事情に照らして、本件出願当時の被請求人は、「シリコーンゲルであれば、被請求人が実施例で使用した特定のものに限らず、どんなものであったとしても、針入度と複素弾性率の関係は、被請求人の提出した口頭審理陳述要領書の図１に示された反比例の線の上に若干の上下はあるが乗る」ことを技術常識として認識していなかったと解することが相当であるといえる。
　したがって、被請求人の前記口頭陳述要領書における主張は、採用することができない。
　
　さらに、仮に、針入度と複素弾性率の関係が被請求人の前記主張のとおりであるとしても、損失弾性率と針入度の関係は、針入度と複素弾性率の関係とは異なり、特定の関係を有しているということはできない。してみれば、損失弾性率の下限、及び、上限が上記具体例により的確に裏付けられているということができないことは上記イのとおりであるから、実際に効果が確認された五つの実施例を根拠に、実施例で使用された以外のシリコーンゲルを使用した場合においても、２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率が１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２で、複素弾性率が１.０×１０５dyne／cm２以下であり、かつＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が３７〜７１の範囲内であれば、所望の効果が得られることを当業者において認識できると認めることはできない。したがって、被請求人の上記主張は、この点においても採用することができない。
　
エ　また、被請求人は、前記口頭陳述要領書の第１１頁第８−１３行において、「実施例５のシリコーンゲルは損失弾性率２．０×１０３ｄｙｎｅ／ｃｍ２であります。損失弾性率は実施例４、３、２、１、５の順に小さくなっているが、いずれも外観Ａ、不良率０／５であります。（後掲の表１参照）。実施例５のシリコーンゲルより損失弾性率が少し小さい１．０ｄｙｎｅ／ｃｍ２以上で２．０×１０３ｄｙｎｅ／ｃｍ２未満のシリコーンゲルでも外観Ａ、不良率０／５であることは明らかであると解します。」と主張する。
　しかしながら、上記認定のとおり、本件明細書には、上記実施例以外には、シリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率と複素弾性率、及び、ＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が、１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２、１.０×１０５dyne／cm２以下、及び、３７〜７１の三つの条件を満足する範囲に存在する関係にあることで当該課題を解決できることを当業者において認識できることを裏付ける記載は存在しないから、実施例４、３、２、１、５において外観Ａ、不良率０／５であるからといって、その実施例で示される範囲から外れる損失弾性率を有する、１．０×１０３ｄｙｎｅ／ｃｍ２以上で２．０×１０３ｄｙｎｅ／ｃｍ２未満の損失弾性率を有するシリコーンゲルを使用したパワーモジュールのヒートサイクル試験において、測定結果が、外観Ａ、不良率０／５となると解すべき根拠を認めることはできない。
　すなわち、本件発明のようないわゆるパラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するために、発明の詳細な説明に、特許出願時の技術常識を参酌してみて、パラメータ（技術的な変数）を用いた一定の数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要すると解するのは、特許を受けようとする発明の技術的内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという明細書の本来の役割に基づくものであり、それは、当然のことながら、その数式の示す範囲が単なる憶測ではなく、実験結果に裏付けられたものであることを明らかにしなければならないという趣旨を含むものと解される。
　そうであれば、発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に具体例を開示せず、また、単なる憶測を超えた理論を示すこともなく「実施例５のシリコーンゲルより損失弾性率が少し小さい１．０×１０３ｄｙｎｅ／ｃｍ２以上で２．０×１０３ｄｙｎｅ／ｃｍ２未満のシリコーンゲルでも外観Ａ、不良率０／５であることは明らかであると解します。」として、本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できない範囲にまで特許請求の範囲を拡張することは認められないというべきである。
　
（５）以上検討したとおり、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された事項及び本件出願時の技術常識からは、従来のパワーモジュールが有する課題を解決し、ヒートサイクル時の気泡や亀裂の生成が抑制され、優れた信頼性を有するパワーモジュールを製造するための手段として必要なシリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率と複素弾性率、及び、ＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が、それぞれ１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２、１.０×１０５dyne／cm２以下、及び、３７〜７１の三つの条件を満足する範囲に存在する関係にあることで可能となることを当業者において認識することができないから、上記発明の詳細な説明には、２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率が１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２であり、複素弾性率が１.０×１０５dyne／cm２以下であり、かつＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が３７〜７１であるシリコーンゲルによりケース内のパワー半導体素子を封止もしくは充填しているパワーモジュールの発明が記載されているということはできない。
　他方、上記(２)のとおり、本件請求項１には、ケース内のパワー半導体素子をシリコーンゲルにより封止もしくは充填しているパワーモジュールであって、該シリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率が１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２であり、複素弾性率が１.０×１０５dyne／cm２以下であり、かつＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が３７〜７１であることを特徴とするパワーモジュールの発明が記載されていることから、本件請求項１に係る本件発明１の記載は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えるものであるというほかはない。
　
　したがって、本件明細書の特許請求の範囲の記載は、明細書のサポート要件に適合しておらず、特許法３６条６項１号の規定に違反するものというべきである。
　
 第７．無効理由２についての検討  
 　  
 　請求人の主張する無効理由２の要旨は、審判請求書の記載からみて、本件特許明細書には、各パラメータを請求項１で規定する範囲に制御する方法については全く記載されていないので、本件特許明細書は、本件特許発明が当業者が容易に実施できる程度に記載されたものではなく、また、本件特許明細書の【表１】の比較例中、比較例１及び比較例５〜６のデータにはそのパラメータとして実際にはありえない数値が記載されていて、請求項１で各パラメータを限定した意義を不明確にし、結果的に当業者が本件特許発明を容易に実施しえないものとしている（平成２１年１１月１８日付け審判請求書第６ページ〜第７ページ）というものである。  
 　以下、検討する。  
 　  
ア　特許法３６条４項に定める実施可能要件
　特許法３６条４項は、「前項第三号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。」と定め、前記通商産業省令として特許法施行規則第２４条の２は、「特許法第三十六条第四項の通商産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と定める（以下「明細書の実施可能要件」ともいう。）ところ、本件発明のように、特定の用途（ケース内のパワー半導体素子の封止もしくは充填用）に使用される組成物であって、一定の損失弾性率、複素弾性率、１／４ちょう度を有する公知の物質から成るものを発明特定事項として含む発明においては、一般に、当該組成物を構成する物質の損失弾性率、複素弾性率、１／４ちょう度が示されたとしても、それのみによっては、当業者が当該損失弾性率、複素弾性率、１／４ちょう度を備えた組成物を作製することは困難であり、当該組成物を当該用途に用いて、本件発明のパワーモジュールを作製することができないから、そのような発明について実施可能要件を満たすといい得るには、発明の詳細な説明に、当該損失弾性率、複素弾性率、１／４ちょう度を備えた組成物の製造が可能な程度に当該組成物の原材料及び製造手順、もしくは、入手方法が記載されていることを要すると解するのが相当である。
　
　そこで、以下、上記観点に立ち、発明の詳細な説明に、本件発明で特定する所定の損失弾性率、複素弾性率、１／４ちょう度を備えたシリコーンゲルを作製することができることを裏付ける程度の記載があるか否かについて検討する。
　
イ　発明の詳細な説明の記載
　発明の詳細な説明には、以下の事項が記載されている。
(ア) 「本発明の半導体装置においては、半導体素子を封止もしくは充填しているシリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率が１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２であり、かつ、複素弾性率が１.０×１０６dyne／cm２以下であることを特徴としており、特に、このシリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率が３.０×１０３〜３.０×１０４dyne／cm２であり、かつ、この複素弾性率が１.０×１０５dyne／cm２以下であることことが好ましい。これは、このような範囲の損失弾性率および複素弾性率を有するシリコーンゲルにより半導体素子を封止もしくは充填している半導体装置は、これがヒートサイクルを受けても、該シリコーンゲル中の気泡や亀裂の形成が抑制されているので、絶縁破壊強さ等の電気特性の低下がなく、信頼性が優れるためである。
　このようなシリコーンゲルを形成するためのシリコーンゲル組成物としては、例えば、アルケニル基含有オルガノポリシロキサン、ケイ素原子結合水素原子含有オルガノポリシロキサン、およびヒドロシリル化反応用触媒からなるヒドロシリル化反応硬化型シリコーンゲル組成物、シラノール基またはケイ素原子結合アルコキシ基含有オルガノポリシロキサン、ケイ素原子結合アルコキシ基含有シラン、および縮合反応用触媒からなる脱アルコール縮合反応硬化型シリコーンゲル組成物、アクリル官能性基含有オルガノポリシロキサンを主成分とする紫外線硬化型シリコーンゲル組成物が挙げられ、比較的速やかに全体が硬化することから、ヒドロシリル化反応硬化型シリコーンゲル組成物であることが好ましい。」（【０００７】【０００８】）
　
(イ) 「また、本発明の半導体装置において、半導体素子を封止もしくは充填しているシリコーンゲルのＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度は２０〜８０の範囲内である。これは、この１／４ちょう度がこの範囲内であるようなシリコーンゲルが繰り返しのヒートサイクルや振動を受けても、該シリコーンゲル中に気泡や亀裂の生成が著しく抑制されるからである。
　本発明の半導体装置を調製する方法は限定されず、例えば、半導体素子を設置したケース内にシリコーンゲル組成物を注入した後、該組成物を加熱したり、室温で放置したり、紫外線を照射することにより硬化させる方法が挙げられ、特に、比較的速やかに全体が硬化することから、該組成物としてヒドロシリル化反応硬化型のものを用いて、加熱により硬化させることがが好ましい。この際には、加熱温度が高くなると、半導体素子を封止もしくは充填しているシリコーンゲル中に気泡や亀裂が生成しやすくなる傾向があるので、５０〜２５０℃の範囲内に加熱することが好ましく、特に、７０〜１３０℃の範囲内に加熱することが好ましい。」（【００１０】【００１１】）
　
（ウ）「【実施例】
　本発明の半導体装置を実施例により詳細に説明する。なお、実施例中の特性は２５℃において測定した値であり、シリコーンゲルの特性は次のようにして測定した。
［シリコーンゲルの損失弾性率および複素弾性率］
　ヒドロシリル化反応硬化型のシリコーンゲル組成物を１２５℃で１時間加熱することにより、厚さ５〜６mm、直径２０mmの円形プレート状のシリコーンゲルを作成した。このシリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率および複素弾性率をレオメトリック社製の動的粘弾性測定装置（商品名：ダイナミックアナライザーＡＲＥＳ）により測定した。
・・・
［実施例１〜５・比較例１〜６］
　各種の１／４ちょう度、損失弾性率、および複素弾性率を有するシリコーンゲルを形成することができるヒドロシリル化反応硬化型のシリコーンゲル組成物を用いて図１で表される半導体装置を作成した。
・・・
　この半導体素子１を設置したケース５の内部にヒドロシリル化反応硬化型のシリコーンゲル組成物を静かに注ぎ込んだ。その後、この半導体装置ごと、室温、５mmHg以下の条件で１０分間減圧脱泡した後、これを１２５℃のオーブン中で１時間加熱することにより、このシリコーンゲル組成物をを硬化させてシリコーンゲル６を形成した。
・・・
　このようにして調製した各々５個の半導体装置について、−４０℃で１時間、１２５℃で１時間を１サイクルとするヒートサイクル試験を行った。５００サイクル後のシリコーンゲルの外観（気泡・亀裂の有無および程度）、および外部接続端子４を用いた絶縁破壊強さ（毎秒１kVの割合で昇圧）を測定した。これらの測定結果を表１に示した。
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　　　　　　　　　　　　　　　表１
　　　　　針入度 損失弾性率 　複素弾性率 　シリコーン　 半導体装置
　　　 　1/10mm　dyne/cm2  　　dyne/cm2　　　ゲルの外観　　の不良率
実施例1　　71　　　4.5x103　　　　1.2x104　　　　　　A　　　　　0/5
実施例2　　49　　　7.8x103　　　　4.5x104　　　　　　A　　　　　0/5
実施例3　　55　　　8.8x103　　　　2.9x104　　　　　　A　　　　　0/5
実施例4　　37　　　9.8x103　　　　6.4x104　　　　　　A　　　　　0/5
実施例5　　53　　　2.0x103　　　　3.0x104　　　　　　A　　　　　0/5
比較例1　　90　　　7.2x103　　　　3.3x103　　　　　　D　　　　　4/5
比較例2　　80　　　4.5x102　　　　9.4x103　　　　　　D　　　　　4/5
比較例3　　52　　　5.2x102　　　　3.5x104　　　　　　D　　　　　4/5
比較例4　　43　　　6.2x102　　　　5.0x104　　　　　　D　　　　　5/5
比較例5　　99　　　6.7x103　　　　1.8x103　　　　　　B　　　　　0/5
比較例6　　85　　　5.2x103　　　　4.5x103　　　　　　B　　　　　0/5
」（【００１２】〜【００１６】の抜粋）
　
ウ　上記認定の本件明細書の記載によれば、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明に規定される特性を備えたシリコーンゲルを形成するためのシリコーンゲル組成物としては、例えば、アルケニル基含有オルガノポリシロキサン、ケイ素原子結合水素原子含有オルガノポリシロキサン、およびヒドロシリル化反応用触媒からなるヒドロシリル化反応硬化型シリコーンゲル組成物、シラノール基またはケイ素原子結合アルコキシ基含有オルガノポリシロキサン、ケイ素原子結合アルコキシ基含有シラン、および縮合反応用触媒からなる脱アルコール縮合反応硬化型シリコーンゲル組成物、アクリル官能性基含有オルガノポリシロキサンを主成分とする紫外線硬化型シリコーンゲル組成物が挙げられ、比較的速やかに全体が硬化することから、ヒドロシリル化反応硬化型シリコーンゲル組成物であることが好ましいこと、及び、ヒドロシリル化反応硬化型のシリコーンゲル組成物を用いて作製したシリコーンゲルであって、複素弾性率が最大で6.4x104dyne/cm2であり、また、損失弾性率が、最小で2.0x103dyne/cm2、最大で9.8x103dyne/cm2であるシリコーンゲルにより封止もしくは充填しているパワーモジュールである実施例１〜５の半導体装置が記載されていることが認められる。
　そして、本件発明は、シリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率と複素弾性率、及び、ＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が、１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２、１.０×１０５dyne／cm２以下、及び、３７〜７１の三つの条件を満足する関係にあることが従来技術の有する課題を解決するために不可欠な手段であるとされていることが認められるが、上記記載以外には、シリコーンゲルの作製方法、あるいは、入手方法は記載されておらず、２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率と複素弾性率、及び、ＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度を、１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２、１.０×１０５dyne／cm２以下、及び、３７〜７１の三つの条件を同時に満足するように制御する具体的な方法については全く記載されていない。また、シリコーンゲルの損失弾性率、複素弾性率、ちょう度の各特性を自在に制御する方法が、本件特許の出願の時において周知であったとも認められない。したがって、本件特許明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明で規定する特性を満たすシリコーンゲルを作製することができる程度に明確かつ十分に記載されているものとはいえない。
　
エ　被請求人は、答弁書において乙第１号証（特開平５−２０９１２７号公報）、乙第２号証（特開平８−２２５７４３号公報）、及び、乙第３号証（特開平６−１６６８２２号公報）を示して、本件特許の出願時の技術常識によれば、ヒドロシリル化反応硬化型シリコーンゲル組成物の組成を変えることにより、該組成物の硬化物であるシリコーンゲルの損失弾性率、複素弾性率および１／４ちょう度を制御することは可能であったと主張する。
　しかしながら、乙第１〜３号証に、本件発明で特定する所定の損失弾性率、複素弾性率、１／４ちょう度を備えていることを明示したシリコーンゲルを作製した事例が記載されているとは認められない。
　また、乙第１〜３号証には、組成をどのように変えることで損失弾性率、複素弾性率および１／４ちょう度を制御して、前記三つのパラメータを所定の範囲に収めるかについての指針は記載されておらず、また、本件特許の出願時において、シリコーンゲル組成物の組成から、その組成物の硬化物であるシリコーンゲルの損失弾性率、複素弾性率および１／４ちょう度を予測することが容易であったとも認められないから、本件発明で特定する所定の損失弾性率、複素弾性率、１／４ちょう度を備えているシリコーンゲルを得るために、乙第１〜３号証に記載されている任意の選択肢について適宜変更を加える実験を行うことは、当業者に期待しうる程度を越える試行錯誤というべきである。
　してみれば、前記乙第１〜３号証の記載を前提としても、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が本件発明で規定する特性を満たすシリコーンゲルを作製することができる程度に明確かつ十分に記載されているものとはいえない。したがって、被請求人の主張は採用することができない。
　
オ　また、被請求人は、本件発明の範囲に含まれる損失弾性率が０．９〜１.０×１０５dyne／cm２のシリコーンゲルの実施可能性について、口頭審理陳述要領書の第９頁第６−２６行において、「本件特許発明の実施例１〜５のシリコーンゲルについて、針入度（１／４ちょう度）と複素弾性率の関係をプロットした図１によると、両者は反比例の関係にあります。
　複素弾性率１.０×１０５dyne／cm２という条件下では、１／４ちょう度（針入度）が特許請求の範囲で規定する数値範囲の下限値３７より小さく、特許請求の範囲外となるので、損失弾性率の値に関係なく、複素弾性率１.０×１０５dyne／cm２であり、１／４ちょう度が３７〜７１であるシリコーンゲルは作製できません。
　すなわち、損失弾性率が０．９〜１.０×１０５dyne／cm２のシリコーンゲルは、・・・特許請求の範囲外となるので、・・・当業者にとって容易になし得たという根拠の説明は不要であります。
　本件特許の実施例からすると、本件特許請求の範囲における損失弾性率の数値範囲と複素弾性率の数値範囲は一見広いが、損失弾性率と複素弾性率が特許請求の範囲で規定する数値範囲に入っていても、１／４ちょう度（針入度）が特許請求の範囲で規定する数値範囲の下限値より小さく、あるいは、上限値よりも大きくなることが多いので、本件特許請求の範囲は見かけほど広いものではません。」と主張する。
　しかしながら、前記主張は、すべてのシリコーンゲルの、針入度（１／４ちょう度）と複素弾性率の関係が、前記図１に記載された反比例の関係にあることを前提としたものであるが、前記前提は、上記「第６．無効理由３についての検討（４）ウ」で検討したように採用することはできないので、被請求人の前記「損失弾性率が０．９〜１.０×１０５dyne／cm２のシリコーンゲルは、・・・特許請求の範囲外となるので、・・・当業者にとって容易になし得たという根拠の説明は不要であります。」との主張は根拠に欠き採用することができない。
　
　また、仮に、被請求人の主張を採用するならば、本件特許の請求項１に記載された範囲の内、少なくとも針入度が３７のときの複素弾性率である６．４×１０４を超えて１.０×１０５dyne／cm２以下の範囲の複素弾性率の範囲は、実施不可能な範囲であるといえる。
　ところで、特許権は、公開することの代償として、物の発明であれば、特許請求の範囲に記載された「その物」について、実施する権利を専有することができる制度であると解されるから、公開の裏付けとなる明細書の記載の程度は、「その物」の全体について実施できる程度に記載されていなければならないのは当然であって、「その物」の一部の範囲についてのみ実施できる程度に記載されれば足りると解すべきではないといえる。
　したがって、特許請求の範囲の一部の範囲について実施できるように記載されていれば、特許請求の範囲に作製できない範囲を含んでいてもよいとする被請求人の主張は、前記特許請求の範囲に記載された「その物」について、実施する権利を専有することができる制度であることに照らして採用することはできない。
　
カ　以上検討したとおり、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された事項及び本件出願時の技術常識からは、従来のパワーモジュールが有する課題を解決し、ヒートサイクル時の気泡や亀裂の生成が抑制され、優れた信頼性を有するパワーモジュールを製造するための手段として必要なシリコーンゲルの２５℃、せん断周波数０.１Hzにおける損失弾性率と複素弾性率、及び、ＪＩＳ　Ｋ　２２２０に規定される１／４ちょう度が、それぞれ１.０×１０３〜１.０×１０５dyne／cm２、１.０×１０５dyne／cm２以下、及び、３７〜７１の条件を満足するシリコーンゲルを作製することができないから、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が本件発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているということはできない。
　
　したがって、本件明細書の特許請求の範囲の記載は、明細書の実施可能要件に適合しておらず、特許法３６条４項の規定に違反するものというべきである。
 　  
 第８．むすび  
 　以上のとおりであるから、特許３８２２３２１号の請求項１に係る発明についての特許は、特許法第３６条第６項第１号、及び、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第１２３条第１項第４号に該当するので、請求人の主張する無効理由１について検討するまでもなく、無効にすべきものである。  
 　  
 　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項において準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものである。  
 　  
 　よって、結論のとおり審決する。