【事件の表示】
　特願２００１−３８７０５９「植物の遺伝子に生じた特徴的な塩基配列、及びそれを利用する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　７月　２日出願公開、特開２００３−１８０３６９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　出願の経緯及び本願発明
　本願は，平成１３年１２月２０日の出願であって，その請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，平成１９年５月３１日付け手続補正書によって補正された明細書及び図面の記載からみて，以下のとおりのものである。
　
「配列番号１、３３、９０、１０５、１１５、１２６、１４０、１５６、１７９もしくは２５７に表される塩基配列またはその相補配列からなるオリゴヌクレオチドを全て備えている、植物の品種識別のためのオリゴヌクレオチドセット。」
　
第２　引用例
　原査定の拒絶の理由にて引用された，本願優先日前に頒布された刊行物である「佐藤　和広　他，育種学研究2001．Oct.,第３巻,別冊２号,p.114」（以下，「引用例」という。）は，「オオムギＥＳＴに見いだされた一塩基置換多型」なる表題のもので，
　「岡山大学資源生物科学研究所では国立遺伝学研究所との共同研究によって，ｃＤＮＡクローンの大量シーケンシングプロジェクトを進めており，現在までに約４３，０００シーケンスを解析し，約１万のUnigeneを得た（佐藤ら2001)．その結果を解析したところ，異なる系統に由来するクローンが同じUnigeneに含まれている場合に，一塩基置換多型が認められたので報告する．
［材料および方法］醸造用オオムギ「はるな二条」（発芽時の芽，幼苗の葉身，止葉期の上位3葉），在来ハダカムギ「赤神力」（栄養成長期の葉身）および野生オオムギＨ．ｓｐｏｎtａｎｅｕｍ（OUH602）（止葉期の上位3葉）を使用し，高橋ら（育種学研究第2巻別1）の方法に従ってcDNAライブラリーをそれぞれ作成した．シーケンス解析は国立遺伝学研究所のシーケンシングセンターで行った．各クローン3'および5’の両端からシーケンス解析し, Dynaclust v4.0を用いてクローンのクラスタリングおよびmultiple　alignmentを行った．さらに，コンティグ配列に異なる塩基配列が含まれている際にその部位を検出するアプリケーションを作成して，それぞれの遺伝子型で異なる配列が２クローン以上ある場合に一塩基置換とした(Fig.l)．
［結果および考察］一塩基置換の総数は1,104であり，特にはるな二条とOUH602の間に存在する多型が703と最も多かった(Table 1）．また，一塩基置換は複数の系統間に認められる場合もあった．ただし，系統別のシーケンス解析総数は，「はるな二条」(27,403)，「H602」(11,848)および「赤神力」(4,169)と大きく異なっているので，系統間の多型性程度は一塩基置換の数で単純に比較できない，
　1,104の一塩基置換をクラスター別に整理すると，369に集約できた．クラスター内に１つの一塩基置換を有するクラスターが最も多いものの，むしろ複数の一塩基置換を有するクラスターが多く，クラスター内に最大25の多型配列が認められた（Table 2）．
　これらの一塩基置換については，それぞれプライマーを設計してシーケンス解析し，ゲノム上の配列を再確認している，また，一塩基置換の多型部位を用いてそれぞれのクラスター（ＥＳＴ）をマップするための手法を開発している．」と記載されるとともに，図１及び表１，２が掲げられている。
　
第３　対比
　上記した引用例の記載から明らかなように，そこには，オオムギの品種間で，一塩基置換の多型部位を有するコンティグが記載され，表１に，赤神力とOUH602の間で異なる一塩基置換の多型部位が１８２あることが示され，表２にクラスターグループ，すなわち１つのコンティグに複数の一塩基置換の多型部位があることが示されている。そうすると，引用例には，赤神力とOUH602の間で異なる一塩基置換の多型部位のある複数のオリゴヌクレオチド，すなわちオリゴヌクレオチドセットが記載されているものである。
　そうすると，本願発明と引用例に記載された発明は，オリゴヌクレオチドセットである点で一致しているが，以下の点で相違している。
　
相違点１：
　本願発明のオリゴヌクレオチドセットが，「配列番号１、３３、９０、１０５、１１５、１２６、１４０、１５６、１７９もしくは２５７に表される塩基配列またはその相補配列からなるオリゴヌクレオチドを全て備えている」ものであるのに対し，引用例には，オリゴヌクレオチドセットの配列が全く示されていない点。
　
相違点２：
　本願発明のオリゴヌクレオチドセットは，植物の品種識別のためのものであるのに対し，引用例には，そのようなことが記載されていない点。
　
第４　判断
　本願発明の，配列番号１、３３、９０、１０５、１１５、１２６、１４０、１５６、１７９及び２５７に表される塩基配列は，明細書の記載から明らかなように，赤神力の栄養成長期の葉身及びOUH602の止葉期の上位3葉を使用して作成したcDNAライブラリーを，シークエンスしてデータを比較して，一塩基置換の多型部位があるものを特定することにより得られたものであり，方法自体は引用例に記載されたものと基本的に同じものである。そうすると，当業者であれば，費用と時間をかけて，引用例に記載されると同様にすれば，多くの一塩基置換の多型部位のあるｃＤＮＡ配列に到達することができるものであり，当業者は，本願発明の特定の塩基配列を含むオリゴヌクレオチドセットに容易に到達することができるものであるし，さらに，これを適宜の断片にしたり，相補配列と組み合わせたりすることも，当業者にとって格別に困難ではないものである。そして，一塩基多型を利用して品種識別することは周知のことであり，相違点２のように，植物の品種識別することも，格別に困難ではないものである。
　したがって，本願発明は，引用例に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものである。
　
　なお，例えば，本願発明の配列番号１のものは，３８１位と４９６位に２個所のユニバーサルコードを含み，そうすると，３８１位と４９６位の組み合わせが，（Ｃ，Ｔ）（Ｃ，Ｇ）（Ｔ，Ｔ）及び（Ｔ，Ｇ）の４種のものを包含するもので，このうち，（Ｃ，Ｇ）及び（Ｔ，Ｔ）は，赤神力のものでもOUH602のものでもないのであるが，このようなものは，格別な技術的な意味がないものであるから，赤神力のものでもOUH602のものでもないものを含む本願発明のオリゴヌクレオチドセットに，進歩性を認めることはできない。
　
　請求人は，（１）本願の特定の配列を取得するために、格別の創意工夫を行った結果としてコンティグ配列を用いたこと，（２）コンティグ配列を用いて一塩基多型を決定するためには多大な時間と費用が必要であり、当業者に過度の実験を強いるものであること，（３）引用例には、オオムギの配列情報を自ら取得するための具体的な手法が何ら示されていないこと，（４）「引用例における上記記載を読んだ当業者」であれば、「引用例の著者（すなわち、本願発明者ら）がすでに正確な配列決定を行った可能性が高い」と判断するか、あるいは、「今から無駄に多大な労力を費やして配列決定を行ったとしても本願発明者らより早くその情報を得ることができない」と判断するはずであること，（５）実験成績証明書（平成２２年１月１９日の回答書に添付のもの。）に示すように、得られた特定のオリゴヌクレオチドを用いることで精度良い品種の識別が可能であったことを主張しているので検討する。
　（１）の点について，引用例には，コンティグ配列を用いたことが記載されているのであり，これとは別の，どのような格別の創意工夫であるのか，何ら具体的に示されていないので，このことにより進歩性を認めることはできない。
　（２）の点について，多大な時間と費用を要したというだけでは，進歩性のある発明をしたことにはならない。多大な時間と費用を費やして，ＥＳＴやＳＮＰのデータを蓄積したとしても，データベースとして意義のあるものを提供したことにはなるが，個々のＥＳＴやＳＮＰに格別の技術的意義があることにはならない。
　なお，引用例には，約４３，０００シーケンスを解析し，1,104の一塩基置換を見だしたことが記載されているのに対し，これより１年もたたないで刊行された，平成１８年９月２６日の早期審査に関する事情説明書に添付された「佐藤和広他，ブレインテクノニュース２００２．Ｊｕｌ．，Ｎｏ．９２，ｐ．１０−１２」には，約１２万シーケンスを解析し，４０００の一塩基多型を見出したことが記載されていることからみても，本願発明に含まれる２６個の一塩基多型を見出すことに費やした，時間と費用も格別でないことが伺える。
　（３）の点について，平成１８年９月２６日の早期審査に関する事情説明書に添付された「ＫＯＴＡ，Ｒ．ｅｔａｌ．Ｇｅｎｏｍｅ２００１．Ａｕｇ．，Ｖｏｌ．４４，Ｎｏ４，ｐ．５２３−５２８」にも，オオムギのＥＳＴの配列情報を得たことが記載されているように，慣用の遺伝子工学の手法でオオムギの配列情報が得られるものであって，本願発明において，はじめてオオムギの配列情報が容易に得られるようになったものでない。
　（４）の点について，オオムギのゲノムサイズは，約５０００Ｍｂｐとイネの１０倍以上あることから，引用例を当業者が見ても，完全なＥＳＴのデータベースが提供されるとも，有用な一塩基多型が全て提供されるとも判断しないことは当然のことであり，請求人の主張は，採用できない。
　（５）の点について，実験成績証明書において用いられているプローブ及び標識ターゲットは，本願発明のオリゴヌクレオチドセットに含まれるオリゴヌクレオチドより短いものであり，本願発明に基づく実験ではない。また，長いプローブを用いれば，一塩基多型によっても，さほどＴｍ値は下がらず，的確に一塩基多型を検出することは困難と考えられる。したがって，実験成績証明書の記載を見ても，本願発明が格別顕著な効果があるものと認めることはできない。
　また，１０種ものオリゴヌクレオチドのセットを用いれば，多種のオオムギの品種を特定できるようになることは容易に予測し得ることであり，単に，赤神力とOUH602を区別するのに，１０種のオリゴヌクレオチドのセットを用いたことで，精度が上がったことは，当業者が予測できる効果であり，顕著な効果とはいえない。
　以上のように，請求人の主張はいずれも採用できない。
　
第５　むすび　
　以上のとおり，本願発明は，引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
　したがって，本出願に係る他の請求項については検討するまでもなく，本出願は拒絶すべきものである。