【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３２５０８０２号発明「脊椎動物における外因性ポリヌクレオチド配列の発現」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
　
１．手続の経緯
　　
　特許第３２５０８０２号（以下、本件特許という。）に係る発明についての出願は、平成２年３月２１日（外国語特許出願、パリ条約による優先権主張； １９８９年３月２１日　米国、１９９０年１月１９日　米国）に国際出願され、平成１３年１１月１６日にその発明についての特許の設定登録がなされた。
　本件無効審判の請求は、上記本件特許に対し 平成１５年５月２９日にされたものであって、被請求人からは平成１５年１２月２４日付け答弁書及び訂正請求書が提出され、これに対し請求人からは平成１６年４月１４日付けの弁ぱく書が提出された。
　なお、上記訂正請求は平成１８年１月２６日に取り下げられている。　　　 　　　　　　　　　　　 
２．本件発明 
　　　　　　　　　　　　　　　　 
　本件無効審判請求時に審判に継続していた本件特許に対する異議申立て（異議２００２−７１８７０　平成１４年７月２９日申立て）について、平成１５年７月１１日付けで訂正を認容し、特許を維持するとの異議決定がされ、同年８月２日に確定し、同じく本件無効審判請求時に審判に継続していた本件特許について２件の無効審判請求（無効２００３−３５２０８；平成１５年５月２３日請求、無効２００３−３５２１７；平成１５年５月２８日請求）は併合審理され、平成１６年１１月１７日付けで訂正を認容し、審判請求は成り立たないとする審決がされ、平成１７年３月２９日に確定している。　　
　その結果、本件特許明細書（併合された無効２００３−３５２０８、無効２００３−３５２１７において提出された平成１５年１２月１２日付けの訂正請求書に添付された訂正明細書。この特許明細書の内容は本事件において取り下げられた訂正請求書に添付された訂正明細書と同一のものである。）の特許請求の範囲の請求項１〜３６に係る発明は以下のとおりのものである。
　　  
【請求項１】 
　治療または免疫原性処置のため脊椎動物の身体の組織に直接投与するための医薬であって、 
　脊椎動物の細胞において治療遺伝子生産物を作動的にコードする非統合性でかつ非感染性であるポリヌクレオチドを有効成分とし、 
　前記ポリヌクレオチドは、ウイルス粒子、リポソーム調製物、荷電した脂質および沈澱剤を含む、トランスフェクションを促進する物質と組合されておらず、 
　前記ポリヌクレオチドは、ＤＮＡプラスミドであり、前記脊椎動物の細胞内で非複製性であり、前記治療遺伝子生産物が必要な脊椎動物の組織の間質的空間にインビボで、製薬的に許容される液体の担体とともに、導入されるとき、前記脊椎動物の細胞内に取り込まれ、かつ前記治療遺伝子生産物は必要な治療効果をもたらすのに十分な量で発現される、医薬。  　
【請求項２】
　前記ポリヌクレオチドは、前記脊椎動物の細胞への導入を促進するように作用することができる配達媒体を伴っておらず、かつ前記ポリヌクレオチドは、トランスフェクションを促進する物質を伴っていない、請求項１に記載の医薬。
【請求項３】
　前記治療遺伝子生産物がペプチド、ポリペプチドまたはタンパク質である、請求項１に記載の医薬。 
【請求項４】
　前記ペプチド、ポリペプチドまたはタンパク質が免疫応答誘導物質である、請求項３に記載の医薬。 
【請求項５】
　前記ペプチド、ポリペプチドまたはタンパク質が体液性免疫応答誘導物質である、請求項４に記載の医薬。 
【請求項６】
　前記ペプチド、ポリペプチドまたはタンパク質が細胞性免疫応答誘導物質である、請求項４に記載の医薬。 
【請求項７】
　前記ペプチド、ポリペプチドまたはタンパク質が疾病治療物質である、請求項３に記載の医薬。 
【請求項８】
　前記ペプチド、ポリベプチドまたはタンパク質がインターロイキン−２である、請求項７に記載の医薬。 
【請求項９】
　前記DNAプラスミドは、プロモーターと結合して前記治療遺伝子生産物を作動的にコードする請求項１に記載の医薬。 
【請求項１０】
　身体の筋肉に直接投与するために使用されるものである、請求項１に記載の医薬。 
【請求項１１】
　身体の骨格筋に直接投与するために使用されるものである、請求項１０に記載の医薬。
【請求項１２】
　身体の心臓、血液、粘膜または皮膚に直接投与するために使用されるものである、請求項１に記載の医薬。 
【請求項１３】
　身体の組織に注射により直接投与するために使用されるものである、請求項１に記載の医薬。 
【請求項１４】
　前記疾病治療物質がガン治療物質である、請求項７に記載の医薬。
【請求項１５】
　前記遺伝子生産物がインターフェロンである、請求項７に記載の医薬。
【請求項１６】 
　治療または免疫原性処置のため哺乳動物の組織に投与するための医薬であって、 
　哺乳動物の細胞において治療ポリペプチドの合成を誘導する有効成分としての非統合性ポリヌクレオチドと、 
　低張液の担体および等張液の担体よりなる群から選ばれた製薬的に許容される液体の担体とからなり、 
　前記ポリヌクレオチドは、ウイルス粒子、リポソーム調製物、荷電した脂質および沈澱剤を含む、トランスフェクションを促進する物質と組合されておらず、
　前記ポリヌクレオチドは、プロモーターと結合して前記治療ポリペプチドを作動的にコードするDNAプラスミドであり、 
　前記ポリヌクレオチドは、前記哺乳動物細胞内で非複製性であり、 
　前記ポリヌクレオチドは、前記治療ポリペプチドが必要な前記哺乳動物の組織の間質的空間にインビボで導入されるとき、前記哺乳動物の細胞内に取り込まれ、かつ前記治療ポリペプチドは必要な治療効果をもたらすのに十分な量で発現される、医薬。
【請求項１７】 
　治療または免疫原性処置のため哺乳動物の組織に投与するための医薬であって、 
　哺乳動物の細胞において治療ポリペプチドの合成を誘導する有効成分としての非統合性ポリヌクレオチドと、 
　低張液の担体および等張夜の担体よりなる群から選ばれた製薬的に許容される液体の担体とのみからなり、 
　前記ポリヌクレオチドは、プロモーターと結合して前記治療ポリペプチドを作動的にコードするDNAプラスミドであり、 
　前記ポリヌクレオチドは、前記哺乳動物細胞内で非複製性であり、 
　前記ポリヌクレオチドは、前記治療ポリペプチドが必要な前記哺乳動物の組織の間質的空間にインビボで導入されるとき、前記哺乳動物の細胞内に取り込まれ、かつ前記治療ポリベプチドは必要な治療効果をもたらすのに十分な量で発現される、医薬。
【請求項１８】
　前記ＤＮＡプラスミドがプロモーターと結合して前記治療ポリペプチドを作動的にコードする、請求項１６または１７に記載の医薬。 
【請求項１９】
　前記プロモーターが、ラウス肉腫ウイルス長末端反復（RSV　LTR）、骨髄増殖性肉腫ウイルス長末端反復（MPSV　LTR）、シミアンウイルス４０前初期プロモーター（SV４０　IEP）、メタロチオネインプロモーターおよびヒトサイトメガロウイルス前初期プロモーター（CMV　IEP）からなる群より選択されるものである、請求項１８に記載の医薬。
【請求項２０】
　前記組織が筋肉である、請求項１８に記載の医薬。 
【請求項２１】
　前記組織が皮膚である、請求項１８に記載の医薬。 
【請求項２２】
　前記組織が血液である、請求項１８に記載の医薬。 
【請求項２３】
　前記ポリヌクレオチドは注射により前記組織に導入される、請求項１８に記載の医薬。
【請求項２４】
　前記哺乳動物はヒトである、請求項１８に記載の医薬。 
【請求項２５】
　前記治療ポリペプチドは前記組織の細胞によって生産される、請求項１８に記載の医薬。
【請求項２６】
　前記治療ポリペプチドは、酵素、ホルモン、リンホカイン、受容体、成長因子、調節タンパク質、免疫をもたらすポリペプチド、免疫調節因子および抗体からなる群より選択されるものである、請求項１８に記載の医薬。 
【請求項２７】
　前記治療ポリペプチドは、ヒト成長ホルモン、インスリン、インターロイキン−２、腫瘍壊死因子、神経成長因子、表皮増殖因子、組織プラスミノーゲンアクチベーター、因子VIII：C、カルシトニン、チミジンキナーゼ、インターフェロン、顆粒球−マクロファージコロニー刺激因子（GMCSF）およびエリトロポエチンからなる群より選択されるものである、請求項２６に記載の医薬。
【請求項２８】
　前記治療ポリペプチドはインターロイキン−２である、請求項２７に記載の医薬。 
【請求項２９】
　前記治療ポリペプチドは免疫をもたらすポリペプチドであり、かつ前記治療効果は免疫原性の効果である、請求項１８に記載の医薬。 
【請求項３０】
　前記免疫をもたらすポリペプチドは、ウイルスタンパク質および腫瘍関連ポリペプチドからなる群より選択されるものである、請求項２９に記載の医薬。
【請求項３１】
　前記ウイルスタンパク質は、ヒト免疫不全ウイルスタンパク質、肝炎ウイルスタンパク質およびヘルペスウイルスタンパク質からなる群より選択されるものである、請求項３０に記載の医薬。 
【請求項３２】
　前記免疫原性の効果は、体液性のものであり、かつ抗体の生産をもたらすものである、請求項２９に記載の医薬。 
【請求項３３】
　前記免疫原性の効果は、細胞性のものであり、かつ細胞傷害性T細胞の生産をもたらすものである、請求項２９に記載の医薬。 
【請求項３４】
　前記免疫をもたらすポリペプチドまたはそのフラグメントは、クラスＩ主要組織適合性分子、クラスＩＩ主要組織適合性分子、およびクラスＩ主要組織適合性分子とクラスＩＩ主要粗織適合性分子の組み合わせからなる群より選択される１つまたは複数の分子と共に、前記哺乳動物の細胞膜に運ばれるものである、請求項３３に記載の医薬。
【請求項３５】
　前記ポリペプチドの生産は疾病の治療をもたらすものである、請求項１８に記載の医薬。
【請求項３６】
　前記疾病はガンである、請求項３５に記載の医薬。 
　　　
　本件無効審判の請求後に本件特許に関し訂正が行われた結果、特許査定時の請求項に対応する訂正後の請求項の番号に変更が生じている。
　即ち、特許査定時の請求項５、６、１１，１２、１４，１９は削除されたので、現在の請求項の番号１〜４、５〜８、９，１０〜１３、１４〜３６はそれぞれ特許査定時の請求項１〜４、７〜１０，１３，１５〜１８、２０〜４２に対応する。
　請求人は特許査定時の請求項番号により無効を申し立てているので、請求人の主張においては請求項番号の後に対応する訂正後の番号を括弧内に記載することとし、本審決中において検討する請求項の番号は原則として訂正後の番号で表記する。
　本審決中、各請求項に係る発明を総合して「本件発明」と言うことがある。　
　また、訂正は特許請求の範囲についてのみ行われたものであるから、本件明細書の特許請求の範囲以外の記載部分については本件明細書（無効２００３−３５２０８、無効２００３−３５２１７において提出された平成１５年１２月１２日付けの訂正請求書に添付された訂正明細書）に代えて本件特許公報（甲第１号証）を参照する。
　
３．請求人の主張
　　　
　請求人は、「特許第３２５０８０２号の全請求項に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、下記の書証を提出し、以下のア〜オの理由により、本件特許は、無効とされるべきであると主張している。 
　　　　　　　　　　　　 
（ア）本件特許の請求項１〜３、１２（削除）、１３（９）、１７（１２）〜１９（１３）、２２（１６）〜２４（１８）、２８（２２）、２９（２３）、３１（２５）〜３３（２７）および４１（３５）に係る発明は、所期の効果を発揮しない場合を含む未完成発明であって特許法第２９条第１項柱書の規定に反して特許されたものであるから、特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
　
（イ）本件特許の請求項１〜３、１２（削除）、１３（９）、１７（１２）、１８（１３）、１９（削除）、２２（１６）〜２４（１８）、２７（２１）〜２９（２３）、３１（２５）〜３３（２７）および４１（３５）に係る発明は甲第２号証〜甲第５号証に記載された発明であり、新規性を欠き、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し、特許を受けられないものであるから、特許法第１２３条第１項第２号の規定により、無効とすべきである。
　　
（ウ）本件特許の請求項１、２、３、１２（削除）、１５（１０）および１６（１１）に係る発明は、第１の優先権を享受できないものであり、第２の優先日前に頒布された甲第１０号証に添付の講演要旨集中のＤ４３４に記載された発明であって、新規性を欠き、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し、特許を受けられないものであるから、特許法第１２３条第１項第２号の規定により、無効とすべきである。
　　
（エ）本件特許の請求項１〜２１（１５）に係る発明は、第１の優先権を享受できないものであり、甲第１０号証に添付の講演要旨集中のＤ４３４に記載された発明に基いて出願前に当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
　　
（オ）本件特許の全請求項に係る発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載のないものか、当業者が容易に実施可能な程度に記載されていないので、特許法第３６条第３項および第４項に規定する要件を満たしていない出願に特許されたものであり、特許法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきである。
　　　
　なお、請求人は、平成１６年４月１４日付け弁ぱく書により甲第７、８、１１、１２号証に基づく無効理由についてはその主張を取り下げている。
 　　
甲第１号証：本件特許明細書（特許第３２５０８０２号）
甲第２号証：Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol.81, pp.7529-7533, December 1984
甲第３号証：Proc. Natl.  Acad. Sci. USA, Vol. 84, pp, 7851-7855, November 1987
甲第４号証：The  Journal of Biological Chemistry, Vol. 263, No. 29, pp. 14621-14624, Octorber 15,  1988
甲第５号証：Methods in Enzymology, Vol. 149, pp. 157-176, 1987
甲第６号証：Human Gene Therapy 3: 21-33 (1992)
甲第７号証：Infection and Immunity, June 1970, p. 574-582
甲第８号証：Jounal of Bacteriology, July 1969, p. 42-50
甲第９号証：米国特許出願３２６３０５号の優先権証明書（写）
甲第１０号証：
　ＥＰ−Ｂ　０　４６５　５２９に対する異議申立手続においてＥＰＯに提出された、２００１年９月２５日付け署名のMrs．Linda　Hrycajによる宣言書およびその添付資料（Jounal of Cellular Biochemistry Supplement 14A, 1990, UCLA on Molecular  Cellular Biology, Abstracts 19th Annual Meetings、表紙、公演要旨Ｄ４３４）の写
甲第１１号証：ＷＯ９１／０７４８７
甲第１２号証：特表平５−５０３８４１号公報（甲第１１号証の翻訳文として対応する日本出願の公報を提出）
　　　　
４．被請求人の主張 
 　　　　　　　　　　　　　　　　 
　被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、上記請求人の主張する無効の理由ア〜オは、いずれも理由がない旨主張し、下記の書証を提出している。
 　　　　　　　 
乙第１号証：米国特許出願第４６７８８１号
乙第２号証：中山　信弘　著、注解　特許法　「第三版」上巻、平成１２年８月２５日、第三版第１刷発行、株式会社　青林書院　第２３２〜２４１頁の写し
乙第３号証：Ｄｒ．Ｃ．Ｔｈｏｍａｓ　Ｃａｓｋｅｙの署名された宣誓書、及びその翻訳文
乙第４号証：７つの独立した図書館が甲第１８号証の要旨集を何時に受領したかを示す日付スタンプの押印等された要旨集の該当頁の写し
乙第５号証：甲第１８号証である要旨集に関連するＵＣＬＡシンポジアのスケジュール表及び発表者及び参加者のリストの写し
乙第６号証：Ｄｒ．Ｆｒｉｔｚ　Ｍｅｌｃｈｅｒｓの署名された宣誓供述書、及びその翻訳文及び経歴書
乙第７号証：Ｄｒ．Ｍｏｒｉｙａ　Ｔｓｕｊｉの署名された宣誓供述書、及びその翻訳文及び経歴書
乙第８号証（異議乙第１号証）：平成１５年５月２９日に提出の特許異議意見書に添付した乙第１号証の写し（Ｄｒ．Ｃ．Ｔｈｏｍａｓ　Ｃａｓｋｅｙの署名された宣誓供述書及びその翻訳文、及び添付書類として経歴書、以下の文書１〜１１を含む）
　文書１：　Wolff et al.,Science 247: 1465‐1468, published March 23,1990;
　文書２：　Cohen, J.,Naked DNA Points the Way to Vaccines,Science 259: 1691‐1692(1993);
　文書３：　Dixon,B.,“The Third Vaccine Revolution,“ Biotechnology 13: 420(1995);
　文書４：　Felgner,Scientific American 276: 102-106(1997);
　文書５：　Nicolau et al.,Meth. Enzymol. 149: 157‐176(1987);
　文書６：　Stolar M. W. and Baumann G. Metabolism 35: 883‐888(1986);
　文書７：　Tripathy S. K. et al.,Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93: 10876-10880(1996);
　文書８：　Shiver J. W. et al.,Vaccine 15: 884‐887(1997);
　文書９：　Wang,C. et al., J. Clin. Invest. 95: 1710-1716(1995);
　文書１０：　Tsurumi Y.,et al., Circulation 96 Suppl. II: II‐382‐II-388(1997);　及び
　文書１１：　Ulmer J.B., et al., Science 259: 1745-1748(1993)
　　
乙第９号証：本件特許出願後に公表された文献の写し（添付書類として以下の文書１〜２２を含む）
　文書１：　Research News: “ Naked DNA Points Way to Vaccines.   Science 259: 1691-92(1993)                                               　
　文書２：　Dixon,B. “The Third Vaccine Revolution. Biotechnology 13: 420(1995) 
　文書３：　Etchart et al., Class I-restricted CTL induction by mucosal immunization with naked DNA encoding measles virus haemagglutinin.  J Gen. Viro1. 78: 1577‐80(1997)
　文書４： Fynan et al., DNA vaccines : Protective immunizations by parenteral,mucosal,and gene‐gun inoculations.  Proc. Nat1. Acad.Sci. 90: 11478‐482(1993)
　文書５：　Gramzinski et al., Optimization of Antibody Responses of a Malaria DNA Vaccine in Aotus Monkeys.  Vaccine Res. 5: 173‐183(1996)
　文書６：　Gramzinski et al., Immune Response to a Hepatitis BDNA Vaccine in Aotus Monkeys.“ Mol. Med. 4: 109‐118(1998)
　文書７：　Gurunathan et al., Vaccination with DNA Encoding the Immunodominant LACK Parasite Antigen Confers Protective Immunity to Mice Infected with Leishmania major. J. Exp. Med. 186: 1137‐47(1997)
　文書８：　He et al., “Intravenous Injection of Naked DNA Encoding Secreted flt3 Ligand Dramatically Increases the Number of Dendritic Cells and Natural Killer Cells in Vivo. Human Gene Therapy 11: 547-554(2000)
　文書９：　Hengge et al., “Cytokine gene expression in epidermis with biological effects following  injection of naked DNA. Nature Genetics 10: 161‐166(1995)
　文書１０：　Hickman et al., “Gene Expression Following Direct Injection of DNA into Liver.“ Human Gene Therapy 5: 1477‐1483(1994)
　文書１１：　Kuklin et al., “Induction of  Mucosal Immunity against Herpes Simplex Virus by Plasmid DNA Immunization.“  J. Virol.71: 3138‐3145(1997)
　文書１２：　Lin et al., “Prolonged Reduction of  High Blood Pressure with Human Nitric Oxide Synthase Gene Delivery. Hypertension 30: 307‐313(1997)
　文書１３：　Lodmell et al., “Post‐exposure DNA vaccination protects mice against rabies virus. Vaccine l9: 2468‐2473(2001)
　文書１４：　Mendez et al., The Potency and Durability of  DNA‐and Protein‐Based Vaccines against Leishmania major Evaluated Using Low‐Dose, Intradermal Challenge  J. Immunol. 166: 5122-5128(2001)
　文書１５：　Pardoll and Beckerleg,“Exposing the Immunology of Naked DNA Vaccines Immunity 3: 165-169(1995)
　文書１６：　Park et al., “Effective  Immunotherapy of Cancer by DNA Vaccination.  Mol. Cells 9: 384-391(1999)
　文書１７：　Raz et al., “Intradermal gene immunization: The possible role of DNA uptake in the induction of cellular immunity to viruses  Proc. Natl. Acad. Sci.91: 9519-9523(1994)
　文書１８：　Robinson et al., “Use of Direct DNA Inoculations to Elicit Protective Immune Responses. Abstract presented at Modem Approaches to New Vaccines, September 16‐September 20,1992, Cold Spring Harb or Laboratory, New York.
　文書１９：　Sato et al., In vivo introduction of the interleukin 6 gene into human keratinocytes. Arch. Dermatol. Res. 29: 400-404(1999)
　文書２０：　Tsan et al., Lung-specific direct in vivo gene transfer with recombinant plasmid DNA.  Am. J. Physiol. 268 (Lung Cell. Mol. physiol.12) : L1052‐L1056(1995)
　文書２１：　Wang et al., “Induction of Antigen‐Specific  Cytotoxic T  Lymphocytes  in Humans by a Malaria DNA Vaccine. Science 282: 476-480 (1998)
　文書２２：　Yasutomi et al., “Simian Imunodeficiency Virus‐Specific Cytotoxic T-Lymphocyte Induction through DNA Vaccination of  Rhesus Monkeys. J. Virol. 70: 678-681(1996)
　　
乙第１０号証：　平成１５年５月２９日に提出した異議意見書の写し
乙第１１号証：　吉藤幸朔　著　特許法概説「第１１版」１９９６年５月３０日発行、株式会社　有斐閣　発行　第５０〜５３頁の写し
乙第１２号証（異議乙第２号証）：平成１５年５月２９日に提出の特許異議意見書に添付した乙第２号証の写し（Ｄｒ．Ｆｒｉｔｚ　Ｍｅｌｃｈｅｒｓの署名された宣誓供述書及びその翻訳文）
乙第１３号証（異議乙第３号証）：平成１５年５月２９日に提出の特許異議意見書に添付した乙第３号証の写し（Ｄｒ．Ｍｏｒｉｙａ　Ｔｓｕｊｉの署名された宣誓供述書及びその翻訳文）
 　　
５．当審の判断 
　　　
５−１　優先日について
　請求人は、本件特許の請求項１〜４２（１〜３６）に係る発明については米国特許出願第３２６３０５号（甲第９号証；以下、第１の米国基礎出願という。）に基づく優先権は無効であると主張している。
　
　本件特許請求の範囲においては請求項１，１６，１７が独立形式で記載されており、他の請求項はこれに従属するものであるから、請求項１、１６の「ポリヌクレオチドは、ウイルス粒子、リポソーム調製物、荷電した脂質および沈澱剤を含む、トランスフェクションを促進する物質と組合されておらず、」および、請求項１７の「哺乳動物の細胞において治療ポリペプチドの合成を誘導する有効成分としての非統合性ポリヌクレオチドと、低張液の担体および等張夜の担体よりなる群から選ばれた製薬的に許容される液体の担体とのみからなり、」の要件、並びにこれらの請求項に共通する「ポリヌクレオチドがＤＮＡプラスミドであり、動物組織の間質的空間にインビボで導入されるとき、細胞内に取り込まれ、必要な治療効果をもたらすのに十分な量で発現される」点につき、第１の米国基礎出願の明細書に記載されているか否かをまず検討する
　　
　甲第９号証には、上記要件に関連する記載として、
「本発明は単独で又はリポソームを用いて、哺乳動物内に発現しうるＤＮＡ及びｍＲＮＡを導入することに関する。」（甲第９号証第１頁、６〜９行）
「別法として、ポリヌクレオチドを、リポソームなしで、注射可能な担体中にて細胞に直接送達しても良い。」（同第４頁、２２〜２４行）
「また、ポリヌクレオチドはｍＲＮＡであることが好ましいが、ＤＮＡも用いることもできる。上記したように、該方法はリポソームなしで、注射可能な担体中にポリヌクレオチドだけを用いて行ってもよい。担体は、好ましくは、等張又は低張であり、スクロース溶液などのイオン強度が低い溶液であることが好ましい。」（同第５頁、２４〜２９行）
「リポソームの使用を必要としない本発明の具体例においては、そのポリヌクレオチドは注射されるか、そうでなければ周知の型の医薬上許容される液体担体と一緒に動物に送達される。この担体は、好ましくは、低張又は等張性であり、主としてスクロースなどの非イオン性材料で形成される。」（同第７頁、１〜８行）
の各記載、及び実施例７に非リポソーム的にクロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ（ＣＡＴ）をコードするｍＲＮＡをインビボでトランスフェクトし、その後のＣＡＴタンパク質の発現を見た例が記載されているがＤＮＡプラスミドを使用した例はない。
　そして、第１の米国基礎出願時においては、甲第２〜５号証に見られるように、ＤＮＡ単独ではトランスフェクションはうまくいかないことが当業界の常識であったから、単に哺乳動物内に発現しうるＤＮＡを単独で導入できるとの記載のみで何ら具体的な裏付けのない甲第９号証に、ＤＮＡプラスミドがウイルス粒子、リポソーム調製物、荷電した脂質および沈澱剤を含む、トランスフェクションを促進する物質と組合されず、あるいは、ＤＮＡプラスミドを低張液の担体および等張夜の担体よりなる群から選ばれた製薬的に許容される液体の担体とのみで組織の間質的空間にインビボで導入された時に、細胞内に取り込まれ遺伝子生産物を発現することが可能であるとする発明が開示されていたとすることはできない。
　したがって、本件特許の請求項１、１６，１７及びこれらに従属する請求項（即ち請求項１〜３６）に係る発明については、第１の米国基礎出願に基づく優先権を認めることはできない。
　　　
　一方、１９９０年１月１９日に出願された米国特許出願４６７８８１号（乙第１号証、以下、第２の米国基礎出願という。）の明細書には本件特許明細書の実施例１２，１３，１５，１６，１７，１８，１９に対応するインビボでの様々な脊椎動物の組織の間質空間内にトランスフェクションを促進する物質なしで純粋なＤＮＡを注射することにより導入した例が記載されている。したがって、本件特許の請求項１〜３６に係る発明はいずれも第２の米国基礎出願の明細書に記載の範囲内のものであるから、当該出願に基づく優先権主張は有効であり、その出願の日である１９９０年１月１９日を本件特許についての優先日として取り扱う。
　　 　　　　　　　　　　　　　 
５−２　（ア）の無効理由について 
 　　　　　　　　　　　　 
　請求人は、本件発明を未完成とする根拠として、甲第２〜５号証にトランスフェクション促進剤を使用せずにＤＮＡをマウスの肝臓、脾臓、腹腔、静脈内に投与してもＤＮＡの発現が見られないという報告があること、本件出願後の文献である甲第６号証に、組織によって遺伝子の発現に特異性があり、組織によっては直接導入できないものがあること、動物の種類によって高用量のポリヌクレオチドを必要とするものがあると示されていること、本件明細書の実施例（例７、１８、１９）にさえ所期の効果を発揮しないものがあることを挙げている。
　　
　そこで、検討するに、本件明細書の詳細な説明には、例１１〜１３、１５〜１９にＤＮＡプラスミドを細胞内に導入した具体的な手法とその結果が示され、例１４では筋肉内のＤＮＡの安定性が試験されている。そのうち例１１はクロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼのマウス筋肉内での発現、例１２はβ−ガラクトシダーゼのマウス筋肉内での発現、例１３、１５はルシフェラーゼのマウス筋肉内での発現、例１６はルシフェラーゼのラット肺での発現、例１７はルシフェラーゼのマウス肝臓中での発現、例１８は成長ホルモンのマウス筋肉内での発現、実施例１９はマウスにおけるｏｐ−１２０（ウイルスタンパク）に対する抗体産生に関するものである。（なお、例７はｍＲＮＡについてのものであるから本件発明の実施例には該当しない。）
　上記例１１〜１７は、治療に使用する遺伝子生産物をコードするＤＮＡを使用したものではなく、発現の有無を調べるレポーターとしての遺伝子生産物をコードしたＤＮＡを使用しているが、それらをコードするＤＮＡプラスミドをトランスフェクションを促進する物質を含まない条件で間質細胞内に導入しこれらが発現することが具体的に確認されれば、当業者は治療に使用する遺伝子生産物をコードするＤＮＡにおいても同様の手法で発現させることが可能であることをある程度推認可能である上、例１８，１９には実際に治療用に使用されうる成長ホルモンや免疫原性処置のためのウイルス抗原を用いた例も記載されている。
　このように本件明細書ではトランスフェクションを促進する物質を組合わせることなしにＤＮＡの発現がみられたことを実証し、トランスフェクションを促進する物質なしにはＤＮＡの発現は起こらないという本件出願前の常識を覆したものである。したがって、甲第２〜５号証の存在によって本件発明の完成が否定されるものではない。
　　　　
　請求人は、例１６においては気管では発現していない点を指摘するが、肺において発現した例は存在する。また、例１９においてはＤＮＡがコードするウイルスタンパクに対する抗体が産生され免疫原性処置の確認がされている。請求人はこの実験で使用したグループあたりの個体数が少ないとも主張するが、本件明細書においては例１９が唯一の実施例というわけではない。
　本件発明の医薬の完成は、トランスフェクションを促進する物質なしで細胞内に導入されたＤＮＡプラスミドの発現により裏付けられるものであるが、その発現は、実験に供した全ての被験個体に等しく一様に現れなければならないというものではなく、上記したように多数の例によって導入されたＤＮＡの発現を実証しているのであるから、これらを総合するならば、例１６において肺では発現するが気管で発現していないこと、及び例１９における個体数が少ないことが本件発明の完成を否定する根拠とはなり得ない。
　なお、発現の安定性自体はその後の改良に委ねられるべき課題と解すべきである。
　そして、遺伝子の分野においては、遺伝子の発現の程度や、期待する効果を得るため必要な投与量が、遺伝子治療を適用すべき種、個体、組織の違いにより異なることなどははむしろ当然であるから、本件出願後にこれらの事項が報告されたこと（甲第６号証）によって、本件発明の医薬としての利用可能性が悉く否定されるものでもない。
　したがって、本件発明が未完成であるとする請求人の主張は理由がない。
　　　
５−３　（イ）の無効理由について 
 
　甲第２〜５号証には、ＤＮＡをトランスフェクションを促進する物質と組み合わせずに導入しても細胞内で発現しないことが示されているのみである。すなわち、これらの刊行物には、ウイルス粒子、リポソーム調製物、荷電した脂質および沈澱剤を含む、トランスフェクションを促進する物質と組合されないで、脊椎動物の組織の間質的空間にインビボで、製薬的に許容される液体の担体とともに、導入されるとき、前記脊椎動物の細胞内に取り込まれ、かつ前記治療遺伝子生産物は必要な治療効果をもたらすのに十分な量で発現される医薬の発明は何ら開示されていない。
　したがって、これらの刊行物に、上記の点を構成要件とする請求項１〜３、９、１２〜１３、１６〜１８、２２、２３、２５〜２７及び３５に係る発明が記載されているということはできない。
　　 
５−４　（ウ）の無効理由について  
　　
　甲第１０号証のMrs．Linda　Hrycajによる宣言書にはJounal of Cellular Biochemistry Supplement 14A, 1990, UCLA SYNPOSIA on Molecular  Cellular Biology, Abstracts 19th Annual Meetings JANUARY 13−JANUALY 28,1990 と記載された表紙及び「in　vivoでのマウス筋肉内への直接遺伝子導入」と題された要旨Ｄ４３４が添付されている。その表紙にはシンポジウムの開催期間とみられる１９９０年１月１３−１月２８日の表示はあるが頒布日の記載はない。
　しかし、上記刊行物は通常シンポジウムで発表される内容の要旨を事前に参加者に伝えるためのものと解されるから、少なくとも本件特許の優先日前であるシンポジウムの開催初日１９９０年１月１３日には当日シンポジウムに参加する者が入手できたと考えるのが自然である。
　上記要旨集が１９９０年１月１３日に頒布されたと供述するMrs. Linda Hrycajの供述書も、また、登録した会場での参加受付時点で抄録誌の配布が行われたことを述べる乙第３号証（Dr.C.Thomas Caskeyの宣誓書、第３頁１０項参照）も何れも上記解釈に沿うものである。
　　　
　被請求人は、シンポジウム参加者は会議中に得た情報を秘密にするというポリシーを受け入れていたと主張するが、乙第３号証の「１９８８年１２月から少なくとも１９９４年までの間、本会議の参加者全員により秘密厳守が期待された」とする宣誓内容にもかかわらず、甲第１８号証の要旨集は１９９０年３月１３日には図書館に受領され（乙第４号証）、一般の閲覧が可能となっているのであるから、仮に会議中に得た情報に対し秘密厳守の指示があったとしても、それが要旨集の記載内容をも対象とするものであったということはできないし、数百人もの参加者を集めて開催された（乙第５号証、参加者リスト参照）学術シンポジウムにおいて配布された要旨集自体を秘密とする合理的理由も見あたらない。したがって、上記主張を採用することはできず、甲第１０号証に添付された要旨集は本件特許の優先日前に頒布された刊行物と認められる。
　　　
　なお、乙第３号証〜乙第５号証によれば、Ｄ４３４に記載の主題は本件の優先日後の１９９０年１月２２日〜２８日に行われたMANIPULATING THE MAMMALIAN GENOMEシンポジウムにおける１月２６日のポスターセッションに関するものである。
　　
　そこで検討するに、要旨D４３４には以下の記載がある。
　　
「マウス骨格筋へのイン・ビボでの遺伝子の直接導入は、遺伝子治療目的のためには有用であろう。・・の遺伝子からなるＲＮＡおよびＤＮＡ発現ベクターを別々にイン・ビボでマウス骨格筋内に注射した。タンパク質の発現は、全ての場合容易に検出され、この効果のために何らの特別なデリバリー系も必要としなかった。両方のＲＮＡおよびＤＮＡ構築物からの発現レベルは、最適条件下、in　vivoでトランスフェクトした繊維芽細胞から得られた発現レベルに匹敵した。β−ガラクトシダーゼ活性についてのin　situ細胞化学染色は、β−ガラクトシダーゼＤＮＡベクター・・の注射後、筋肉細胞に局在化した。該ＤＮＡベクターからの発現は少なくとも２週間安定であり、それらの長期安定性を確定するさらなる研究が進行中である。」
　　
　しかし、この要旨の頒布当時においては、トランスフェクションを促進する物質なしでＤＮＡを導入しても当該ＤＮＡがコードするタンパク質は発現しないというのが当業界の常識であった（甲第２〜５号証参照）から、直接ＤＮＡを細胞に導入するに際して採用した条件や発現の程度についてのデータが具体的に示されず、単に上記のような「・・タンパク質の発現が検出された」「・・遺伝子治療目的のためには有用であろう。」という程度の抽象的な記述からは、トランスフェクションを促進する物質を組合わされていないＤＮＡを直ちに医薬として認識しその有用性を理解することは当業者にとっては極めて困難であると解される。
　そうすると、甲第１０号証添付資料は、本件の請求項１、２、３、１０および１１に係る医薬の発明についての新規性を否定する根拠となるものではない。
　　　
５−５　（エ）の無効理由について 
 　　　　　　　　　　　　 
　上記のとおり、甲第１０号証の要旨の頒布当時、当業界にはトランスフェクションを促進する物質なしでＤＮＡを導入しても当該ＤＮＡがコードするタンパク質は発現しないという常識が存在している。
　そうすると、何らの特別なデリバリー系を必要とせずにＤＮＡが細胞内に導入され、そこで発現したことについて、その具体的手法の開示、発現の確率や程度などについての裏付けを伴なっていない要旨の記載は、当業者に対しトランスフェクションを促進する物質を組合せないＤＮＡの筋肉細胞内での発現の事実に対する驚き、常識との乖離に対する疑問を抱かせると同時に、その具体的手法や発現の程度に対する興味を喚起し、より詳細な情報を得ようとＤ４３４のポスター展示会場に赴くことを動機づけるものということはできる。
　しかしながら、そのような事前の詳細な情報の入手を待たず、単にＤ４３４の要旨に記載された漠然とした記載から、トランスフェクションを促進する物質なしでのＤＮＡの医薬としての有用性を見出すべく、従来不可能とされていたトランスフェクションを促進する物質なしでのＤＮＡの導入を従来手法のまま試行錯誤的に繰り返すことは、当業者であればむしろ避けるべきと認識したと考えられる。
　したがって、当該添付資料の記載は治療遺伝子を作動的にコードするポリヌクレオチドの医薬としての有用性を見出すに至る動機付けを当業者に与えるに足りるものとはいえず、甲第１０号証から当業者が本件請求項１〜１５に係る発明が容易に想到できたとすることはできない。
　　　
５−６　（オ）の無効理由について 
　　　
　請求人は、本件特許明細書が不備であるとして具体的に以下の点を指摘している。
　　
１）本件特許の請求項１のポリヌクレオチドと、本件特許明細書（甲第１号証１５欄４９行〜１６欄１行、１６欄２７〜３８行）の発明の詳細な説明の欄に記載されたポリヌクレオチドは一致していないし、請求項１やそれを引用する請求項２〜２１（２〜１５）は不明瞭であって、明細書の記載に十分支持されていない。
２）請求項１におけるポリヌクレオチドについての「非統合性」、「非感染性」なる文言は不明である。
３）請求項１、２２（１６）および２３（１７）における「必要な治療効果をもたらすのに十分な量」なる記載は機能的にすぎ、不明瞭である。また、治療遺伝子生産物や治療ポリペプチドの生産に関連する例は１８、１９、２４および２５にすぎず、これらの例も「必要な治療効果をもたらすのに十分な量」を示すものではなく、不明瞭である。
４）実施可能な程度に開示されているポリヌクレオチドの投与方法、投与経路は注射による筋肉や臓器組織への投与だけであるが、請求項１、２、２２（１６）および２３（１７）においてはポリヌクレオチドの投与方法、投与経路に関して、当業者が容易に実施可能な程度に記載されていない。
５）請求項２３（１７）に「のみからなる」と独立した請求項を設けているところからすると、請求項２２（１６）に係る発明では、ポリヌクレオチドと液体の担体以外に他の成分を含むことを排除しておらず、例えば、リポソーム調製物を伴う場合さえも包含される。
　　　
　以下、指摘の点につき検討する。
１）について
　本件特許明細書の発明の詳細な説明（甲第１号証の第８頁１６欄２７〜３８行）は以下のとおりのものである。
 「ポリヌクレオチドの材料 
　本件発明の方法に従い使用される裸のポリヌクレオチドの材料は ＤＮＡおよびＲＮＡの配列または治療上有益な適用を有するポリペプチドをコードする ＤＮＡおよびＲＮＡ配列を含む。これらのポリヌクレオチドの配列は、細胞内への侵入を容易にするために作用するいかなる運搬用媒介物からもそれらが自由であるという意味で裸なのであり、たとえばポリヌクレオチドの配列は、ウイルスの配列、特に遺伝情報を運び得るいかなるウイルスの粒子からも自由である。それらはトランスフェクションを促進するいかなる物質、たとえばリポソームの製剤、リポフェクチン等の荷電された脂質または CaPO４等の沈殿する因子から同様に自由でありかつこれらに対して裸である。」 
　この記載は、「裸のポリヌクレオチドの材料」に関し、前半の「これらのポリヌクレオチドの配列は、細胞内への侵入を容易にするために作用するいかなる運搬用媒介物からもそれらが自由であるという意味で裸なのであり、たとえば・・・ウイルスの配列、特に・・・ウイルスの粒子からも自由である。」と後半の「それらはトランスフェクションを促進するいかなる物質、たとえばリポソーム・・・荷電された脂質または CaPO４等の沈殿する因子から同様に自由であり・・・裸である。」からなっている。 
 そして、「トランスフェクションを促進する物質」とは、細胞内に直接ポリヌクレオチドを導入する手法を促進する物質を意味するから、記載前半の「（ポリヌクレオチドの）細胞内への侵入を容易にするために作用する運搬用媒介物」をも包含するものと解される。そうすると、記載の前半部分は、特にポリヌクレオチド配列内部に由来するトランスフェクションを促進する物質としてウイルスの配列やウイルス粒子等の運搬用媒介物を記載し、後半部分はそれ以外の（ポリヌクレオチド配列に由来しない）トランスフェクションを促進する物質を記載したものということができる。 
　　
　一方、本件特許の請求項１は「前記ポリヌクレオチドは、ウイルス粒子、リポソーム調製物、荷電した脂質および沈殿剤を含む、トランスフェクションを促進する物質と組合されておらず・・」と記載されている。上記の「ウイルス粒子、リポソーム調製物、荷電した脂質および沈殿剤を含む、トランスフェクションを促進する作用を有する物質と組み合されておらず」における「ウイルス粒子、リポソーム調製物、荷電した脂質および沈殿剤を含む」は、「トランスフェクションを促進する物質」を修飾する関係にあり、具体的にどのような物質が含まれるかを例示したものであって、それに続く「トランスフェクションを促進する作用を有する物質と組合されておらず」は、文字どおり、例示された物質はもちろんのこと、それ以外のトランスフェクションを促進する物質とも組合されていないことを意味するものであることが明白である。 
　そうすると、「トランスフェクションを促進する物質」として、ポリヌクレオチドの配列内部に由来するものも由来しないものも例示した上で、「トランスフェクションを促進する物質と組み合わされておらず」と特定しているのであるから、特許明細書中の「裸のポリヌクレオチド」と一致する。したがって請求項１およびそれを引用する請求項２〜１５に請求人が主張する不備はない。
　　 　　　
２）について
　「統合」とは、「ウイルスその他のＤＮＡ配列が、宿主配列のいずれかの側に共有結合する領域として、宿主ゲノム中に挿入されること」を意味する技術用語であるから、「非統合性ポリヌクレオチド」とは上記の現象が起こらないポリヌクレオチドであると解されるところ、甲第１号証には、上記１）で摘記した記載に続き「これらの方法において使用されるＤＮＡの配列は宿主細胞のゲノム内に統合しない配列が可能である。これらは非複製のＤＮＡ配列か、またはゲノム−統合能力に欠けるように遺伝子学的に作られた特異的な複製配列でもよい。」（甲第１号証ｐ８右欄３９行〜４３行）と記載され、宿主細胞のゲノム内に統合しないＤＮＡ配列即ち「非統合性」であるポリヌクレオチドが本件発明において使用されることが明記されている。　 
　また、以下の箇所にも同様にゲノムに統合されないポリヌクレオチドが使用されることが記載されている。 
 　　　　　　　　　 
 「すべての形態のＤＮＡ、それが複製型または非複製型であるとにかかわらず，ゲノムに統合されずかつ発現可能であるものは本発明により考慮される方法の範囲内にある。」（同ｐ９右欄１６−１９行）　　　　　　　　　 
 「我々が発見したところによると、この発明の方法に従えば，非複製型ＤＮＡ配列は細胞内に導入され、所望のポリペプチドを約６カ月までの期間にわたって生成させることが可能でかつ我々の観察ではＤＮＡ配列が細胞のゲノムに統合されていることを示す証拠は発見されていない。」（同ｐ１０右欄１２−１７行） 
 　　　 
　請求項１には非統合性に加え非感染性であることの特定もされているが、「感染」とは通常「病原体が体中に侵入すること。又は病気がうつること
。」を意味するものであるところ、本件発明のポリヌクレオチドは「ウイルス粒子・・を含む、トランスフェクションを促進する作用を有する物質と組み合されていない」点でウイルス感染の危険はないことはもちろん、遺伝子治療に使用する医薬である以上、本件発明の非統合性のポリヌクレオチドは、「非感染性」であるとの記載の有無に関わらず、もとより「非感染性」であることは自明である。したがって、これらの用語が不明瞭であるとすることはできない。
　　
３）について　　　　
　本件発明の医薬の有効成分は治療遺伝子生産物であって、インビボでこれを作動的にコードする非統合性でかつ非感染性であるＤＮＡプラスミドが治療遺伝子を発現することにより医薬として作用するものである。請求項中の「必要な治療効果をもたらすのに十分な量で発現される」とは遺伝子生産物が医薬として有効に作用するためには当然の事項を記載したにすぎず、この量は患者や症状、遺伝子生産物の種類等に応じて、当業者により適宜設定される量であるから、機能的記載で表現されているとしても、この記載を特段に不明瞭ということはできない。
　　
４）について
　ポリヌクレオチドの投与方法、投与経路について、請求項１は「前記ポリヌクレオチドは、・・前記治療遺伝子生産物が必要な脊椎動物の組織の間質的空間にインビボで、製薬的に許容される液体の担体とともに、導入される・・」と特定され、請求項１を引用する請求項２も同様の投与方法、投与経路を採るものである。また、請求項１６、１７は「前記ポリヌクレオチドは、前記治療ポリペプチドが必要な前記哺乳動物の組織の間質的空間にインビボで導入される・・」と特定されている。
　組織の間質空間への導入は、注射による筋肉や臓器組織への投与を行った実施例により当業者が十分実施可能な程度に開示されている。
　　　
５）について
　請求項１６における「前記ポリヌクレオチドは、ウイルス粒子、リポソーム調製物、荷電した脂質および沈殿剤を含む、トランスフェクションを促進する物質と組合されておらず・・」の文言も１）で述べたと同様の意味であると解されるものであって、請求項１７に「・・のみからなる」の記載があることよりトランスフェクションを促進する物質が組合わされると解する余地はない。
　　　　　
　したがって、本件明細書には請求人が指摘する不備はない。
　　　
 ６．むすび
　　　 
　以上のとおりであるから、請求人の上記主張及び証拠によっては、本件発明の特許を無効とすることはできない。 
　審判に関する費用については、特許法１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人の負担とすべきものとする。 
 　よって結論のとおり審決する。