【事件の表示】
　特願２００５−１９９８５４「異種免疫原を発現する生のベネズエラウマ脳炎ウイルスによる免疫応答の誘発方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１８年　１月１２日出願公開、特開２００６−　　６３３５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
　
第１． 手続の経緯
　
　本願は，平成７年５月２６日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９４年５月２７日，米国）を国際出願日とする特願平８−５０００５５号の一部を平成１７年７月８日に特許法第４４条第１項の規定に基づいて新たな特許出願としたものであって，平成１９年１２月１４日付で拒絶査定がなされ，これに対し，平成２０年３月１７日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに，平成２０年４月１４日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
第２． 平成２０年４月１４日付の手続補正についての補正却下の決定　
　
[補正却下の決定の結論]
　平成２０年４月１４日付の手続補正を却下する。　　
　
[理由]
Ｉ． 平成２０年４月１４日付け手続補正
　
　本件補正により，特許請求の範囲の請求項１は，
「【請求項１】 ワクチンとして使用するための組換えベネズエラウマ脳炎（ＶＥＥ）ウイルスであって，被験対象を病気から防御する効果を持つ免疫原性タンパク質またはペプチドをコードしているＲＮＡに機能できるように結合されたプロモーターを含む異種ＲＮＡ断片を含み，かつ少なくとも１つの弱毒化突然変異を含む組換えベネズエラウマ脳炎（VEE）ウイルスであって，前記免疫原性タンパク質またはペプチドが，前記VEEウイルスの構造タンパク質とは別個のタンパク質またはペプチドとして発現する組換えVEEウイルス。」　から，
「【請求項１】 ワクチンとして使用するための組換えベネズエラウマ脳炎（ＶＥＥ）ウイルスであって，
　前記ＶＥＥウイルスが，少なくとも１つの弱毒化突然変異と，構造タンパク質がコードされている領域の上流または下流に挿入された異種ＲＮＡ断片とを含み，
　前記異種ＲＮＡ断片が，免疫原性タンパク質またはペプチドをコードしているＲＮＡ配列と，前記ＲＮＡ配列の上流に結合した２６Ｓプロモーター配列とを含み，
　前記免疫原性タンパク質またはペプチドが，前記ＶＥＥウイルスの構造タンパク質とは別個のタンパク質またはペプチドとして発現する組換えＶＥＥウイルス。」（以下，「本願補正発明」という。）　と補正された。
　
ＩＩ． 判断
　
１． 上記特許請求の範囲の請求項１における補正は，
（１） 免疫原性タンパク質またはペプチドに関し，「病気から防御する効果を持つ」という限定が付されていたものから，その限定を削除し，
（２） 異種ＲＮＡ断片の位置に関し，何ら特定がなされていなかったところ，「構造タンパク質がコードされている領域の上流または下流に挿入された」と限定し，
（３） 異種ＲＮＡ断片に含まれるプロモーターに関し，「免疫原性タンパク質またはペプチドをコードしているＲＮＡに機能できるように結合されたプロモーター」を，「前記ＲＮＡ配列（免疫原性タンパク質またはペプチドをコードしているＲＮＡ配列）の上流に結合した２６Ｓプロモーター配列」に限定するものである。
　
　（１）については，免疫原性タンパク質またはペプチドに関し，補正前には，「病気から防御する効果を持つ」という限定が付され，免疫原性タンパク質またはペプチドが明確に特定されていたものを，当該補正後には，その限定が削除され，単に「免疫原性タンパク質またはペプチド」となったものである。それ故，この補正は，免疫原性タンパク質またはペプチドを特定するために必要な事項を限定するものとはいえない。
　そうすると，（１）について，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下，「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に規定される「第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの」に該当しない。
　
　したがって，当該補正は，同法同条同項同号に規定される特許請求の範囲の減縮に該当せず，ましてや，同法同条同項第１，３，４号に規定される請求項の削除，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当しない。
　
２． 上記１．のとおり，当該補正は，特許請求の範囲の減縮に該当せず，ましてや，請求項の削除，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）のいずれにも該当しないことは明らかである。
　また，仮に，上記補正が特許請求の範囲の減縮に該当するとした場合であっても，以下に述べるとおり，本願補正発明が特許出願の際，独立特許要件（特許法第２９条第２項）を満たしておらず，独立して特許を受けることができるものではない。
　
（１） 本願補正発明
　本願補正発明は，平成２０年４月１４日付で手続補正された特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものと認める。
「【請求項１】 ワクチンとして使用するための組換えベネズエラウマ脳炎（ＶＥＥ）ウイルスであって，
　前記ＶＥＥウイルスが，少なくとも１つの弱毒化突然変異と，構造タンパク質がコードされている領域の上流または下流に挿入された異種ＲＮＡ断片とを含み，
　前記異種ＲＮＡ断片が，免疫原性タンパク質またはペプチドをコードしているＲＮＡ配列と，前記ＲＮＡ配列の上流に結合した２６Ｓプロモーター配列とを含み，
　前記免疫原性タンパク質またはペプチドが，前記ＶＥＥウイルスの構造タンパク質とは別個のタンパク質またはペプチドとして発現する組換えＶＥＥウイルス。」
　
（２） 引用例
　これに対して，原査定の拒絶の理由に引用された，本願の優先権主張日前に頒布された刊行物には，以下の記載がなされている。
　
Ａ． 引用刊行物１． 　Dok. Akad. Nauk., Vol.332, No.6, (1993), p.789-791（以下「引用例１」という。）
　
ａ． 「遺伝子工学的操作にとっての基礎として，プラスミドｐＶＥ２とｐＶＥ３とを選択した。このプラスミドには，ベネズエラ馬脳炎ウイルスゲノムの実物大のＤＮＡコピー（ＴＲＩＮＩＤＡＤ株）が含まれる。その際，サブゲノム的ＲＮＡ合成用の補足的２６Ｓプロモーターが，構造ビリオン蛋白質をコード化する（ｐＶＥ３）領域前か（ｐＶＥ２）領域後に挿入される。さらに，構造蛋白質の遺伝子を，弱毒化した株２３０から採取した。２６Ｓ ＲＮＡとともに最初に合成される（カプシドの，コア蛋白質の）Ｃ蛋白質遺伝子の５’末端に，５つ及び２つのコドンによって分離されたＡＴＧの３つのコドンが存在するため，我々は，最初の及び３番目のメチオニンのコドンのもとで異種遺伝子をクローンすることを可能にする構造を得た。異種構造遺伝子として，Ｂ型肝炎ウイルスの表面抗原遺伝子（ＨＢｓＡｇ）を選択した。・・・。
　標準的な遺伝子工学的手法によって，２６ＳプロモーターとＢ型肝炎ウイルスの遺伝子ｐｒｅＳ2−Ｓを含む遺伝子カセットを設計した。
　２６Ｓ−ＨＢＳ−１（図１ａ）には，遺伝子ｎｓ４の３’末端２３４П．Ｏ．，２６Ｓプロモーター，雌牛蛋白質の第１Ｍｅｔコドンの下でクローン化されるＢ型肝炎ウイルス遺伝子ｐｒｅＳ2−Ｓが含まれていた。・・・。
　次の段階で，カセットとプラスミドｐＶＥ２とｐＶＥ３を利用して，ベネズエラウマ脳炎ウイルスゲノムにｐｒｅＳ2−Ｓ遺伝子を組み込んだ４つのプラスミドを形成した。
　１） ｐＶＥＨＢ−２４　（図１В）−遺伝子カセット２６Ｓ−ＨＢＳ−１を構造蛋白質コード化領域の後ろに挿入した。
　２） ・・・
　３） ｐＶＥＨＢ−２５ （図１Г）−遺伝子カセット２６Ｓ−ＨＢＳ−１を天然の２６Ｓプロモーター前に挿入した。
　４） ・・・
　バクテリオファージＴ７のＲＮＡポリメラーゼの補助による生体外プラスミドからのレストリクターゼＢｓｕ１５１による直線化の後で，ＲＮＡを合成した。ＲＮＡ転写産物によって，鶏の胎児の繊維芽細胞の培養菌をトランスフェクトした。すべての転写産物のために，細胞病理学上の作用を明らかにし，それらに相当するウイルスの試料を得た。
　得られた組換えウイルスの特性を比較するために，Ｖｅｒｏ細胞に多数の１ δｏｅ／КЛを感染させ，培養液におけるウイルスとＨＢｓＡｇの濃度を測定した（表１）。
　　　表１　ベネズエラウマ脳炎組換えウイルスによるＨＢｓＡｇの発現
番号　組換え型　　　培養基のウイルス濃度　　　培養基のＨＢｓＡｇ濃度 
　　　　　　　　　　　　δｏｅ／ｍｌ　　　　　　ｍｋｇ／ｍｌ
１　ｐＶＥＨＢ−２５　 １．２・１０9        ０．１２±０．０２
２  ｐＶＥＨＢ−３６１ １．３・１０9        ０．０９±０．０２
３  ｐＶＥＨＢ−２４   １．８・１０9 　    ０．００４±０．００１
４  ｐＶＥＨＢ−９     １．０・１０9          　Ｎｏｎｅ
５　　１１０Γ             ２．４・１０9            Ｎｏｎｅ
　
 Γ １１０−構造蛋白質の遺伝子が弱毒化した株２３０の遺伝子と置き換えられているＴＲＩＮＩＤＡＤ株に基づいて作成し，ベネスエラ馬脳炎ウイルスの組換え株。これは，プラスミドｐＶＥ２，３と続くｐＶＥＨＢの形成において最初の株である。」
（ 第７８９頁右欄１１行目〜第７９０頁右欄最終行，第７９１頁 表１）
　
ｂ． 「上記に基づいて，アルファウイルスが，真核生物における蛋白質の一時的な発現にとって便利なベクターシステムであり，蛋白質の処理及び機能の研究にとってのみならず，その大規模生産にとっても，そしてさらに，恐らく生ワクチンのモデル形成にとっても便利なベクターシステムであると認めることができる。」（第７９１頁左欄下から４行目〜同頁右欄４行目）
　
ｃ． 「組換えウイルスＶＥＨＢ−２５を利用した場合の発現水準は，ｐｒｅＳ２−Ｓ遺伝子を挿入した痘瘡ワクチンの組換えウイルスを利用した場合に得られる水準とほぼ等しいことが分かった。」
 （ 第７９１頁左欄下から９行目〜下から５行目 ）
　
Ｂ． 引用刊行物２． Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol.89, No.1, (1992), p.207-211　（以下「引用例２」という。）
　
「ポリオウイルスに加え，関連するアルファウイルスであるベネズエラウマ脳炎ウイルスの複数箇所弱毒化された株用として，及び，黄熱病ウイルス１７Ｄワクチン株用として，感染性のあるウイルスを回復させるためのｃＤＮＡクローンが，最近作成された。」（ 第２１１頁左欄第２７〜３１行目 ）
　
Ｃ．引用刊行物３．Virology, Vol.183, (1991), p.20-31（以下「引用例３」という。）
　
「ベネズエラウマ脳炎ウイルス（ＶＥＥ）の弱毒化変異株が，培養細胞の急速浸透（rapid penetration）のための選択により単離された（R.E.Johnston and J.F.Smith, 1988, Virology 162, 437-443）。これら弱毒化変異株の配列解析により，ＶＥＥ Ｅ２糖蛋白遺伝子中 ４カ所で弱毒化変異している候補，即ち，Ｅ２の３番目及び４番目での二重変異と，Ｅ２の７６番目，１２０番目及び２０９番目で単一置換しているものが同定された。・・・。これら遺伝的にクローン化された変異ウイルスの特徴は，Ｅ２遺伝子上の該４カ所の各部位での変異が加速浸透（accelerated penetration）及び弱毒遺伝表現型の両方を付与するのに十分であることを示した。・・・。しかし，これら高度に弱毒化された株は，毒性ＶＥＥでの高濃度投与から保護するのに十分な免疫反応を誘導する能力を，依然維持していた。これらの結果は，遺伝的にクローン化されたＶＥＥ用生ウイルスワクチンによる防御が可能であることを示している。」  （ 第２０頁 要約 ）                        
　
Ｄ． 引用刊行物４．米国特許第５１８５４４０号明細書（以下「引用例４」という。）
　
「動物モデルシステムでＶＥＥの毒性を弱毒化する明確なポイントミューテイションが，以前に単離された変異株の配列解析によって同定されている（Jonston and Smith, 1988）。これらのデータを図１０に示す。そして，少なくとも１カ所，より好ましくは少なくとも２カ所，最も好ましくは少なくとも３カ所のそのような変異が，より安定したＶＥＥワクチン株用に，複数カ所弱毒化されたテンプレートを産生する感染性クローンへ共に導入される。」 （ 第２２欄第４２〜５０行目 ）
　
Ｅ． 引用刊行物５． Arch. Virol., [Suppl], Vol.9, (1994), p.99-109 
 （以下「引用例５」という。）
　
ａ．「我々のアプローチの重要な部分は，病原経路における異なる段階に影響を与える付加的な弱毒化変異を同定することである。ゲノムの保存領域の特定の置換（それは恐らくウイルスライフサイクルで要求される機能を果たすようになされている）は，宿主の特定の標的細胞でのウイルス増殖を阻止するであろう。そのような保存領域の一つは，Ｅ１糖蛋白の７４〜１０８位にあり，非荷電且つ疎水性残基の伸張を含んでいる。・・・。図２に，部位直接変異のためのＫｕｎｋｅｌ法の修正を用いてなされたＥ１糖蛋白の８０〜９３位間の一連のランダムなアミノ酸置換を示す。」
 （ 第１０６頁第１７〜２９行目 ）
　
ｂ．「新規な弱毒化変異は，最も効果的な（変異）組み合わせをＶＥＥ用の新しいワクチン株へ導入する目的で確認，テストされるであろう。」
（ 第１０８頁第１７〜１９行目）
　
（３）  対比
　本願補正発明と，引用例１に記載された発明（以下，「引用発明１」という。）とを，以下対比する。
　
ア． まず，引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ａ．記載の「Γ １１０−構造蛋白質の遺伝子が弱毒化した株２３０の遺伝子と置き換えられているＴＲＩＮＩＤＡＤ株に基づいて作成し，ベネスエラ馬脳炎ウイルスの組換え株。これは，プラスミドｐＶＥ２，３と続くｐＶＥＨＢの形成において最初の株である。」（表1 注釈）に関し，表１中の番号５の欄に記載されている組換え型１１０株は，構造蛋白質の遺伝子が弱毒化した株２３０の遺伝子と置き換えられているＴＲＩＮＩＤＡＤ株を基に作成された組換えＶＥＥウイルス株で，表１中の番号３の組換え型ｐＶＥＨＢ−２４株及び表１中の番号１の組換え型ｐＶＥＨＢ−２５株の’親株’であることが分かる。
　この組換え型１１０株は，構造蛋白質の遺伝子が弱毒化した株２３０の遺伝子と置き換えられた株に基づいて作成されたものであることから，少なくとも１つの弱毒化変異を含んでいるものと認められる。
　それ故，引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ａ．記載の，構造蛋白質の遺伝子が弱毒化した株２３０の遺伝子と置き換えられた株に基づいて作成された組換え型１１０株を親株として構築された組換え型ｐＶＥＨＢ−２４株及びｐＶＥＨＢ−２５株は，本願補正発明の「少なくとも１つの弱毒化突然変異とを含」む組換えＶＥＥウイルスに相当する。
　
イ． 次に，引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ａ．記載の「次の段階で，カセットとプラスミドｐＶＥ２とｐＶＥ３を利用して，ベネズエラウマ脳炎ウイルスゲノムにｐｒｅＳ2−Ｓ遺伝子を組み込んだ４つのプラスミドを形成した。１）ｐＶＥＨＢ−２４（図１В）−遺伝子カセット２６Ｓ−ＨＢＳ−１を構造蛋白質コード化領域の’後ろに挿入’した。・・・３）ｐＶＥＨＢ−２５（図１Г）−遺伝子カセット２６Ｓ−ＨＢＳ−１を天然の２６Ｓプロモーター’前に挿入’した。」に関し，まず，ベネズエラウマ脳炎ウイルスゲノムに組み込まれた「ｐｒｅＳ2−Ｓ遺伝子」は，同箇所記載の「異種構造遺伝子として，Ｂ型肝炎ウイルスの表面抗原遺伝子（ＨＢｓＡｇ）」のことである。
　次に，この異種構造遺伝子を含む核酸断片は，引用例１の同箇所記載の「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２４（図１Ｂ）」及び「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２５（図１Г）」において，「遺伝子カセット２６Ｓ−ＨＢＳ−１」に相当するものであり，該核酸断片が，ｐＶＥＨＢ−２４（図１Ｂ）では「（ＶＥＥウイルスゲノムの）構造蛋白質コード化領域の’後ろに挿入’」されており，他方，ｐＶＥＨＢ−２５（図１Г）では「天然の２６Ｓプロモーター’前に挿入’」，即ち，（ＶＥＥウイルスゲノムの２６Ｓプロモーターの後には，当然，該プロモーターの調節を受ける構造蛋白質コード化領域があることから）（ＶＥＥウイルスゲノムの）構造蛋白質コード化領域の’前に挿入’されている。
　それ故，引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ａ．記載の「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２４（図１Ｂ）」及び「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２５（図１Г）」にある核酸は，本願補正発明の「構造タンパク質がコードされている領域の上流または下流に挿入された異種（核酸）断片を含」む核酸に相当する。
　
ウ． さらに，引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ａ．記載の「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２４（図１Ｂ）」及び「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２５（図１Г）」に含まれている，異種構造遺伝子を含む核酸断片である「遺伝子カセット２６Ｓ−ＨＢＳ−１」に関し，引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ａ．記載の「２６ＳプロモーターとＢ型肝炎ウイルスの遺伝子ｐｒｅＳ2−Ｓを含む遺伝子カセットを設計した。’２６Ｓ−ＨＢＳ−１’（図１ａ）には，遺伝子ｎｓ４の３’末端２３４П．Ｏ．，’２６Ｓプロモーター’，雌牛蛋白質の第１Ｍｅｔコドンの下でクローン化される’Ｂ型肝炎ウイルス遺伝子ｐｒｅＳ2−Ｓ’が含まれていた」より，該「遺伝子カセット２６Ｓ−ＨＢＳ−１」が，Ｂ型肝炎ウイルスの遺伝子ｐｒｅＳ2−Ｓを含む遺伝子及びその上流に結合した２６Ｓプロモーターとを含むことが分かる。
　また，Ｂ型肝炎ウイルスの遺伝子ｐｒｅＳ2−Ｓを含む遺伝子が，免疫原性蛋白質をコードする遺伝子であることは，本願優先日前，周知事項であった。
　それ故，引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ａ．記載の「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２４（図１Ｂ）」及び「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２５（図１Г）」に含まれている異種構造遺伝子を含む核酸断片である「遺伝子カセット２６Ｓ−ＨＢＳ−１」は，本願補正発明の「前記異種（核酸）断片が，免疫原性タンパク質またはペプチドをコードしている（核酸）配列と，前記（核酸）配列の上流に結合した２６Ｓプロモーター配列とを含み」に相当する。
　
エ． また，引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ａ．記載の表１の，番号３（組換え型ｐＶＥＨＢ−２４）及び番号１（組換え型ｐＶＥＨＢ−２５）を見ると，組換え型ｐＶＥＨＢ−２４及びｐＶＥＨＢ−２５を用いて組換えＶＥＥウイルスが作製されたのみならず，培養基中にＨＢｓＡｇを発現させていることから，免疫原性蛋白質であるＨＢｓＡｇが組換えＶＥＥウイルスの構造蛋白質とは別個の蛋白質として発現していることが分かる。
　それ故，引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ａ．記載の「ｐＶＥＨＢ−２４（図１Ｂ）」及び「ｐＶＥＨＢ−２５（図１Г）」に含まれている異種構造遺伝子を含む「遺伝子カセット２６Ｓ−ＨＢＳ−１」による免疫原性蛋白質であるＨＢｓＡｇの発現は，本願補正発明の「前記免疫原性タンパク質またはペプチドが，前記ＶＥＥウイルスの構造タンパク質とは別個のタンパク質またはペプチドとして発現する」に相当する。
　
オ． 引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ａ．記載の「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２４（図１Ｂ）」及び「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２５（図１Г）」については，同箇所記載の「生体外プラスミド [（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２４（図１Ｂ）及び（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２５（図１Г）のこと] からのレストリクターゼＢｓｕ１５１による直線化の後で，’ＲＮＡを合成’した。ＲＮＡ転写産物によって，鶏の胎児の繊維芽細胞の培養菌をトランスフェクトした。すべての転写産物のために，細胞病理学上の作用を明らかにし，それらに相当するウイルスの試料を得た」より，プラスミド上の核酸が，全てＲＮＡに転写され，それを基としてＲＮＡウイルスである組換えＶＥＥウイルス試料を得たことが分かる。
　それ故，引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ａ．記載の「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２４（図１Ｂ）」及び「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２５（図１Г）」を基にＲＮＡ転写産物として得られた組換えＶＥＥウイルスにおいては，それが有する核酸は全て’ＲＮＡ’であることから，上記イ．で述べた，引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ａ．記載の「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２４（図１Ｂ）」及び「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２５（図１Г）」にある核酸は，本願補正発明の「構造タンパク質がコードされている領域の上流または下流に挿入された異種’ＲＮＡ’断片を含」むＲＮＡに相当し，また上記ウ．で述べた，引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ａ．記載の「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２４（図１Ｂ）」及び「（プラスミド）ｐＶＥＨＢ−２５（図１Г）」に含まれている異種構造遺伝子を含む核酸断片である「遺伝子カセット２６Ｓ−ＨＢＳ−１」は，本願補正発明の「前記異種’ＲＮＡ’断片が，免疫原性タンパク質またはペプチドをコードしている’ＲＮＡ’配列と，前記’ＲＮＡ’配列の上流に結合した２６Ｓプロモーター配列とを含み」に相当する。
　
　以上ア〜オより，本願補正発明と引用発明１とを対比すると，
　
　両者は，組換えベネズエラウマ脳炎（ＶＥＥ）ウイルスであって，
　前記ＶＥＥウイルスが，少なくとも１つの弱毒化突然変異と，構造タンパク質がコードされている領域の上流または下流に挿入された異種ＲＮＡ断片とを含み，
　前記異種ＲＮＡ断片が，免疫原性タンパク質またはペプチドをコードしているＲＮＡ配列と，前記ＲＮＡ配列の上流に結合した２６Ｓプロモーター配列とを含み，
　前記免疫原性タンパク質またはペプチドが，前記ＶＥＥウイルスの構造タンパク質とは別個のタンパク質またはペプチドとして発現する組換えＶＥＥウイルス　である点，で一致し，
　
　該組換えＶＥＥウイルスの用途が，本願補正発明は，’ワクチンとして使用するための’と明示されているのに対し，引用発明１は，’ワクチンとして使用するための’という特定はなされていない点，でのみ相違する。
　
（４） 当審の判断
　
ア. 上記相違点について
　引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．b．には，アルファウイルスは，真核生物における（外来）蛋白質の発現に便利なベクターシステムであり，生ワクチンのモデル形成にも便利なベクターシステムであると記載されている。
　この記載を考慮すれば，引用発明１の組換えＶＥＥウイルスを生ワクチンとして使用できるであろうことを期待して，これを確認すべく，該組換えＶＥＥウイルスを生ワクチンとして使用することを，強く動機付けられるというべきである。
　
　また，平成２０年６月１１日付け審判請求書の手続補正書において，本件請求人も「引用文献２には，異種ウイルスのエピトープを含むキメラ構造タンパク質を発現する組換えシンドビスウイルスが記載されております（ＡＢＳＴＲＡＣＴ）。そして，同様の方法により，ＶＥＥウイルスの弱毒化株を用いて，弱毒化生ワクチン株の開発に適用できるとの示唆が記載されております（第２１１頁左欄第２４〜３１行目）。」と述べているように，引用例２の上記第２．ＩＩ．２．（２）B.には，組換えＶＥＥウイルスの弱毒化株を，弱毒化生ワクチン株の開発に適用できることも示唆されている。
　
　そうすると，引用発明１の組換えＶＥＥウイルスに対し，上記引用例１，２の記載事項及び示唆を適用し，生ワクチンとして使用することは，当業者が容易に想到し得たことと認める。
　
　そして，その結果，引用発明１の組換えＶＥＥウイルスを生ワクチンとして使用できることが確認されたとしても，それは当業者の期待したどおりの結果が得られたことを意味するにすぎず，当業者が予測し得ないこととは認められない。
　
イ. 本件請求人の主張に対する反論
　本件請求人は，平成２０年６月１１日付け審判請求書の手続補正書において，
（ｉ） 引用発明１で使用されている弱毒化ＶＥＥウイルス２３０株は，ヒトにおいて複製するとしても僅かであり，生ワクチンとして使用できず，引用例１には，動物を被験対象として引用発明１の組換えＶＥＥウイルスを投与することについて何ら記載されていない。それ故，引用発明１の組換えＶＥＥウイルスは，本願補正発明の優れた効果，即ち，生ワクチンとして使用でき，また異種のタンパク質またはペプチドをＶＥＥウイルスの構造蛋白質とは別個に発現することができることにより，異種ウイルス等に対する免疫応答を惹起できるという優れた効果，を得ることはできない，
　
（ｉｉ） 組換えウイルスをワクチンとして使用することが本願優先日前広く行われていることであったとしても，個別具体的な組換えウイルスが，安全性及び有効性の両方の観点で現実にワクチンとして使用可能であるか否かは，詳細な実験による裏付けがなければ不明であることは，本願優先日当時当業者にとっては周知事項であること，一方，異種断片を有する組換えＶＥＥウイルスが，安全性及び有効性の両方の観点で現実にワクチンとして使用可能であることは，本願出願前において証明されておらず，本願補正発明の組換えＶＥＥウイルスは，生ワクチンとしての有効性及び安全性が示されている，
　
 それ故，本願補正発明は，引用例１〜５に記載された発明及び本願優先日当時の周知技術に基いて，当業者が容易に想到し得たものではない旨主張している。
　
ｉ）　上記（ｉ）について
　引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ｃには，引用発明１に属する組換えＶＥＥウイルスＶＥＨＢ−２５（弱毒化ＶＥＥウイルス２３０株を使用）に関し，組み込まれた異種ｐｒｅＳ２−Ｓ遺伝子のＨＢsＡｇ発現水準が，異種ｐｒｅＳ２−Ｓ遺伝子を組み込んだ痘瘡ワクチンの組換えウイルスを利用した場合に得られる水準とほぼ等しい，と明記されている。それ故，弱毒化ＶＥＥウイルス２３０株を使用した引用発明１は，痘瘡ワクチン用組換えウイルスと同様，ワクチンとして使用できる蓋然性が高いといえる。
　
　仮に，本件請求人の主張の如く，引用発明１で使用される弱毒化ＶＥＥウイルス２３０株自体が，ヒトにおいて僅かしか複製せず，生ワクチンとして使用困難であったとしても，引用例３〜５の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ｃ．〜Ｅ．から明らかなように，そもそも，弱毒化ＶＥＥウイルス株は多数存在し，それら弱毒化ＶＥＥウイルス株を生ワクチンとして適用可能なことは，本願優先日前，周知事項であった。
　そうすると，引用発明１の組換えＶＥＥウイルスにおいて，生ワクチンとして使用しようとする際に，より有効な生ワクチンとする目的で，引用発明１で使用される弱毒化ＶＥＥウイルス株に代えて，引用例３〜５記載の他の弱毒化ＶＥＥウイルス株を適用することに，格別の困難性は認められない。
　
　さらに，本件請求人は，本願補正発明は，異種の蛋白質又はペプチドをＶＥＥウイルスの構造蛋白質とは別個に発現できることから，異種ウイルス等に対する免疫応答を惹起できるという優れた効果を有する旨も併せ述べている。
　しかしながら，引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ａ．の表１の記載より，培養基中に，外来免疫原性タンパク質またはペプチドであるＢ型肝炎ウイルスのｐｒｅＳ2−Ｓ（ＨＢｓＡｇ）の濃度が明記されていることから，引用発明１の組換えＶＥＥウイルスも，異種の蛋白質又はペプチドをＶＥＥウイルスの構造蛋白質とは別個に発現できるものである。それ故，引用発明１も，異種ウイルス等に対する免疫応答を惹起できるという効果を有するものである。
　
ｉｉ）　上記（ｉｉ）について
　上記第２．ＩＩ．２．（４） ア．で述べたように，引用例１の上記第２．ＩＩ．２．（２）Ａ．ｂ．の記載を考慮すれば，引用発明１の組換えＶＥＥウイルスを生ワクチンとして使用できるであろうことを期待して，これを確認すべく，該組換えＶＥＥウイルスを生ワクチンとして使用することを，強く動機付けられるのであり，その結果，引用発明１の組換えＶＥＥウイルスを生ワクチンとして使用できることが見出されたとしても，そのことは，当業者が期待したどおりの結果が得られたことを意味するにすぎないことは，上述のとおりであり，本願補正発明はそれを確認したにすぎず，当業者が予測し得ないこととは認められない。
　
　したがって，本件請求人の上記主張は採用できない。
　
（５）  小括
 以上のとおり，本願補正発明は，引用例１〜５に記載された発明及び本願優先日当時の周知技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものと認める。
　したがって，本件補正発明は，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから，本件補正発明は，特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
ＩＩＩ． むすび
　
　以上のとおり，本件補正は，平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当せず，同法第１７条の２第４項の規定に違反するものであり，仮に本件補正が特許請求の範囲の減縮に該当した場合であっても，同法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に違反するものであるから，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３．　本願発明について
　
Ｉ． 平成２０年４月１４日付の手続補正は上記のとおり却下されたので，本願請求項１に係る発明は，本願出願当初明細書に記載された特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される，以下のとおりのもの（以下，「本願発明」という。）である。
　
「【請求項１】　ワクチンとして使用するための組換えベネズエラウマ脳炎（VEE）ウイルスであって，被験対象を病気から防御する効果を持つ免疫原性タンパク質またはペプチドをコードしているＲＮＡに機能できるように結合されたプロモーターを含む異種ＲＮＡ断片を含み，かつ少なくとも１つの弱毒化突然変異を含む組換えベネズエラウマ脳炎（ＶＥＥ）ウイルスであって，前記免疫原性タンパク質またはペプチドが，前記ＶＥＥウイルスの構造タンパク質とは別個のタンパク質またはペプチドとして発現する組換えＶＥＥウイルス。」
　
ＩＩ． 引用例
　原査定の拒絶の理由に引用された引用文献及びその記載事項は，前記第２．ＩＩ．２．（２）に記載したとおりである。
　
ＩＩＩ． 対比・判断
　本願発明は，前記第２．で検討した本願補正発明において，
１．免疫原性タンパク質またはペプチドに関し，「病気から防御する効果を持つ」という限定を付加，
２．異種ＲＮＡ断片の挿入位置の限定を削除，
３．異種ＲＮＡ断片に含まれるプロモーターの位置及び種類の限定を削除，したものである。
　
　１．については，そもそも，免疫原性タンパク質またはペプチドが，’病気から防御する効果を持つ’というのは，’中和活性を有する’こと，すなわち，ワクチンとして用いることができるものに他ならない。そして，この限定は，本願補正発明の，組換えベネズエラウマ脳炎（VEE）ウイルスの限定である「ワクチンとして使用するための」と実質的に同一の意味であり，本願発明は本願補正発明を実質的に限定したものとはいえない。
　したがって，本願発明は，本願補正発明を実質的に包含するものと認められる。
  そうすると，前記第２．に記載したとおり，本願補正発明は，引用例１〜５に記載された発明及び本願優先日当時の周知技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本願補正発明を実質的に包含する本願発明も，同様の理由により，引用例１〜５に記載された発明及び本願優先日当時の周知技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
第４． むすび
　
　以上のとおりであるから，本願発明は，引用例１〜５に記載された発明及び本願優先日当時の周知技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。