【事件の表示】
　平成　９年特許願第１５４２３６号「半導体封止用エポキシ樹脂組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１０年１１月２４日出願公開、特開平１０−３１０６３１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
Ｉ．出願経緯
　本願は、平成９年５月９日に出願したものであり、平成１６年４月２１日に審査請求がなされるとともに手続補正書が提出され、平成１６年９月１７日付けで拒絶理由が通知され、平成１６年１１月２６日に手続補正書と意見書が提出され、平成１７年４月１２日付けで拒絶査定がされたところ、平成１７年５月１７日に審判請求がなされ、平成１７年６月１４日に審判請求書の手続補正書（方式）と手続補正書が提出され、平成１７年８月２４日付けで前置報告がなされ、平成１９年２月２７日付けで審尋がなされ、平成１９年５月１６日にその回答書が提出されたものである。
　
ＩＩ．平成１７年６月１４日付け手続補正の却下について
＜結　論＞　
平成１７年６月１４日付け手続補正（以下、「本件補正」という。）を却下する。
　
＜理　由＞
１．補正の内容
　平成１７年６月１４日付けの手続補正書による補正は、特許請求の範囲の補正を含むものであり、補正前の特許請求の範囲を
「【請求項１】　（ａ）４，４´−ビフェノールと下記一般式（II´)で表されるフェノール化合物の混合物を、該フェノール化合物の混合物のフェノール性水酸基１モル当たり、３〜２０モルのエピハロヒドリンとアルカリ金属水酸化物の存在下で反応させることにより得られた下記の各成分の混合物からなるエポキシ樹脂と、
（１）一般式（Ｉ）で表される４，４′−ビフェノール型エポキシ樹脂  １０〜８０重量部
一般式（Ｉ）
　　
（式中、ｍは平均値で０〜０．５の数である。）
（２）一般式（II）で表されるエポキシ樹脂  ２０〜９０重量部
一般式（II）
　　【化２】　
　
（式中Ｒは、互いに同一であっても異なっていてもよく、炭素数１〜１０のアルキル基、置換または無置換のフェニル基、置換または無置換のアラルキル基、アルコキシ基または、ハロゲン原子であり、Ｚは、互いに同一であっても異なっていてもよく、炭素数１〜１５の２価の炭化水素基であり、また１分子中の少なくとも１個のＺは、炭素数６〜１５の芳香族基を有する２価の炭化水素基であり、Ｇは、グリシジル基であり、ｎは、平均値で０〜８の数であり、ｉは、互いに同一であっても異なっていてもよく、０〜３の整数である。）
（ｂ）フェノールアラルキル樹脂を必須成分とするエポキシ樹脂硬化剤と、
（ｃ）無機充填剤と
（ｄ）硬化促進剤
を必須成分とし、７０〜１３０℃の温度で溶融混合して調製された半導体封止用エポキシ樹脂組成物。
一般式（II´)
　
　
（式中Ｒ′は、互いに同一であっても異なっていてもよく、炭素数１〜１０のアルキル基、置換または無置換のフェニル基、置換または無置換のアラルキル基、アルコキシ基または、ハロゲン原子であり、Ｚ′は、互いに同一であっても異なっていてもよく、炭素数１〜１５の２価の炭化水素基であり、また１分子中の少なくとも１個のＺ′は、炭素数６〜１５の芳香族基を有する２価の炭化水素基であり、ｎ′は、平均値で０〜８の数であり、ｉ′は、互いに同一であっても異なっていてもよく、０〜３の整数である。）。
【請求項２】　一般式（II）で表されるエポキシ樹脂が、１分子中に少なくとも１個のＺが、下記一般式（III）または（IV）から選ばれた少なくとも一種類の２価の炭化水素基であるエポキシ樹脂である、請求項１に記載された半導体封止用エポキシ樹脂組成物。
一般式（III）
　
（式中Ｒ１　は、互いに同一であっても異なっていてもよく、水素原子、炭素数１〜５のアルキル基、置換または無置換のフェニル基または、置換または無置換のアラルキル基であり、Ｒ２　は、互いに同一であっても異なっていてもよく、炭素数１〜５のアルキル基、置換または無置換のフェニル基、置換または無置換のアラルキル基であり、ｊは、０〜４の整数である。）
一般式（IV）
（式中Ｒ４　は、互いに同一であっても異なっていてもよく、炭素数１〜５のアルキル基、置換または無置換のフェニル基または、置換または無置換のアラルキル基であり、Ｒ５　は、互いに同一であっても異なっていてもよく、水素原子、炭素数１〜５のアルキル基、置換または無置換のフェニル基または、置換または無置換のアラルキル基であり、ｌは、０〜４の整数である。）
【請求項３】　（１）４，４′−ビフェノール型エポキシ樹脂と（２）一般式（II）で表わされるエポキシ樹脂の合計１００重量部に対し１００重量部以下の他のエポキシ樹脂を配合した、請求項１または２に記載された半導体封止用エポキシ樹脂組成物。
【請求項４】　（ｃ）無機充填剤が、球状の成分を３０重量％以上含む、溶融及び／または結晶シリカ粉末充填剤を組成物全体の８５〜９３重量％無機充填剤である、請求項１ないし３のいずれか１項に記載された半導体封止用エポキシ樹脂組成物。　」
とし、補正前の請求項１〜６から請求項３，５を削除して新たな請求項１〜４として整合性を図ったものである。
　具体的には、補正後の新たな請求項１は、補正前の請求項１に、補正前の請求項３に記載されていた混合物からなるエポキシ樹脂を得るための方法である「４，４´−ビフェノールと下記一般式（II´)で表されるフェノール化合物の混合物を、該フェノール化合物の混合物のフェノール性水酸基１モル当たり、３〜２０モルのエピハロヒドリンとアルカリ金属水酸化物の存在下で反応させることにより得られた」が追加され（以下、「補正事項ａ」という）、補正前の「（ｂ）エポキシ樹脂硬化剤」について、補正前の請求項５に記載されていた硬化剤群から「フェノールアラルキル樹脂を必須成分とする」ことに限定されたもの（以下、「補正事項ｂ」という。）である。
　
２．本件補正の目的
　上記補正事項ａについては補正前の請求項１の発明特定事項である「エポキシ樹脂」を補正前の請求項３に基づいて減縮し、補正事項ｂは発明特定事項である「エポキシ樹脂硬化剤」を補正前の請求項５に記載された樹脂群からフェノールアラルキル樹脂のみに限定して、該請求項３，５を削除したものであるから、特許請求の範囲に係る本件補正は、特許法第１７条の２第４項第１号の請求項の削除および第２号の特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものに該当する。また、本件補正は願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内でなされたものであるから、同法第１７条の２第３項の規定も満たしている。
　
３．独立特許要件について
　本件補正は特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正を含むので、本件補正後の請求項１〜４に係る発明（以下、「補正発明１〜４」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることはできるか否か（特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定を満たすかどうか）について以下に検討する。
　
（１）補正発明
　補正発明１〜４は、平成１７年６月１４日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲請求項１〜４に記載された事項により特定されるとおりものである。
　
（２）先願およびその記載事項
　先願１．特願平０９−１９５２５３号（特開平１１−０４３５３１号）
（原査定の引用先願１）
　先願１は、本願の出願日以降の平成９年７月７日の出願であるが、平成８年８月２３日、同年１２月１３日および平成９年４月１８日の優先権主張を伴うものであり、下記の記載事項は優先権主張の基礎となる平成９年４月１８日の出願（特願平９−１１５１１４号）にも記載されている。
　
（Ａ）　「【請求項１】（ａ）式（１）
（式中、Ｘは炭素数１〜１４の炭化水素基またはヒドロキシ炭化水素基を示す。ａは１〜６の整数を、ｂは１〜５の整数をそれぞれ示す。Ｒはそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、炭素数１〜８の炭化水素基またはアリール基を表す。ｎは平均値で１〜１０を示す。）で表されるフェノール類化合物と（ｂ）４，４’−ジヒドロキシビフェニルの混合物をグリシジル化して得られるエポキシ樹脂であってその軟化点が１２０℃以下６０℃以上である変性エポキシ樹脂。
【請求項１２】成分（ａ）と成分（ｂ）の混合物における成分（ａ）と成分（ｂ）の配合量の比率が重量比で（ｂ）／（ａ）が０．４以下である請求項１〜１１のいずれか１項に記載の変性エポキシ樹脂。
【請求項１３】成分（ａ）と成分（ｂ）の混合物における成分（ａ）と成分（ｂ）の配合量の比率が重量比で（ｂ）／（ａ）が０．２５未満０．０５以上である請求項１〜１１のいずれか１項に記載の変性エポキシ樹脂。
【請求項１４】請求項１〜１３のいずれか１項に記載の変性エポキシ樹脂を含有するエポキシ樹脂組成物。
【請求項１５】半導体封止用に調製された請求項１４記載のエポキシ樹脂組成物。」（特許請求の範囲請求項１，１２〜１５）
（Ｂ）　「【０００９】【発明の実施の形態】
  本発明の変性エポキシ樹脂は、式（１）で表されるフェノール類化合物（成分（ａ）、以下単に（ａ）という）と４，４’−ジヒドロキシビフェニル（成分（ｂ）、以下単に（ｂ）という）の混合物（以下、単にフェノール混合物という）とエピハロヒドリン類とを反応させるグリシジル化反応により得ることができる。これにより、式（１）の化合物単独でのグリシジル化物が半固形や液状であっても、４、４’−ジヒドロキシビフェニルとの混合物としてグリシジル化することにより、同一粘度以下でありながら軟化点の高い変性エポキシ樹脂を得ることが出来る。フェノール混合物中の（ａ）と（ｂ）の混合比は、特に制限されないが重量比で（ｂ）／（ａ）の値として通常０．４以下、好ましくは０．２５未満、０．０５以上である。また、（（ａ）と（ｂ）の混合物における（ｂ）の配合量×１．６）／（（ａ）と（ｂ）の混合物における（ａ）の配合量×（１＋５６／（ａ）の水酸基当量））が０．３以下、０．０５以上であるのが好ましい。（ａ）と（ｂ）の配合量が前記した範囲をはずれると、変性エポキシ樹脂合成中に結晶が析出する、変性エポキシ樹脂硬化物の物性に於いて、（ｂ）のエポキシ化物の硬化物特性が顕著になり、耐熱性や耐湿性に問題が出てくる、低分子の（ａ）を用いて合成した変性エポキシ樹脂が結晶性を帯びず固形化しない、低粘度化が充分でない等の問題点がでてくる場合がある。」（段落【０００９】）
（Ｃ）　「【００１０】
用いうる式（１）の化合物の具体例としては、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ、１，１−ビス−（４−ヒドロキシフェニル）−シクロヘキサン、１，１−ビス−（４−ヒドロキシフェニル）−３，３，５−トリメチルシクロヘキサン、テルペンジフェノール、フェノールノボラック、フェノール類・ジシクロペンタジエン重合物、フェノール類・キシリレングリコール重縮合物、前記式（２）の化合物、フェノール類と式（２）の化合物の重縮合物、フェノール類・ヒドロキシベンズアルデヒド類重縮合物、アルキル基を有するフェノール類とホルムアルデヒドを縮合したアルキルフェノールノボラック等が挙げられるがこれらに限定されることはない。前記各重縮合物におけるフェノール類としてはフェノール、クレゾール、キシレノール、ｔｅｒｔ−ブチル−クレゾール、ナフトールなどが挙げられるが、これらに限定されることはない。 また、これらの化合物のうち１，１−ビス−（４−ヒドロキシフェニル）−３，３，５−トリメチル−シクロヘキサン、テルペンジフェノール、フェノール類・ジシクロペンタジエン重合物、フェノール類・キシリレングリコール重縮合物、式（２）の化合物、フェノール類・ヒドロキシベンズアルデヒド類重縮合物及びアルキルフェノールノボラックが好ましく、１，１−ビス−（４−ヒドロキシフェニル）−３，３，５−トリメチル−シクロヘキサン、式（２）の化合物またはアルキルフェノールノボラックが特に好ましい。また、前記アルキルフェノールノボラックのうちｏ−クレゾールノボラックが好ましく、軟化点１００℃以下のｏ−クレゾールノボッラックが特に好ましい。」（段落【００１０】）
（Ｄ）　「【００１４】
例えば上記のフェノール混合物とエピハロヒドリン類の混合物に水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどのアルカリ金属水酸化物の固体を一括添加または徐々に添加しながら通常２０〜１２０℃で０．５〜１０時間反応させる。この際アルカリ金属水酸化物はその水溶液を使用してもよく、その場合は該アルカリ金属水酸化物を連続的に添加すると共に反応混合物中から減圧下、または常圧下、連続的に水及びエピハロヒドリン類を留出せしめ、得られた留出液を分液し水は除去しエピハロヒドリン類は反応混合物中に連続的に戻す方法でもよい。
【００１５】
上記の方法においてエピハロヒドリン類の使用量はフェノール混合物の水酸基１当量に対して通常０．５〜１０モル、好ましくは１．０〜６．０モルである。アルカリ金属水酸化物の使用量はフェノール混合物中の水酸基１当量に対し通常０．５〜１．５モル、好ましくは０．７〜１．２モルである。また、ジメチルスルホン、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、１，３−ジメチル−２−イミダゾリジノン等の非プロトン性極性溶媒を添加することにより下記に定義する加水分解性ハロゲン濃度の低い変性エポキシ樹脂が得られ、この変性エポキシ樹脂は電子材料封止用の用途に適する。非プロトン性極性溶媒の使用量はエピハロヒドリン類に対し通常５〜２００重量％、好ましくは１０〜１００重量％である。上記の溶媒以外にもメタノール、エタノール等のアルコール類、１，４−ジオキサン等の環状エーテル類を添加することによっても反応が進み易くなり、加水分解性ハロゲン濃度も非プロトン性極性溶媒を使用した場合よりは高いが、これら溶媒を使用しないときよりは低くなる。またトルエン、キシレン等も使用することができる。ここで加水分解性ハロゲン濃度は、例えば変性エポキシ樹脂をジオキサンと１Ｎ−ＫＯＨ／エタノール溶液に入れ、数十分間還流した後、硝酸銀溶液で滴定することにより測定することができる。」（段落【００１４】〜【００１５】）
（Ｅ）　「【００１９】
・・・本発明の変性エポキシ樹脂の軟化点は１２０℃以下６０℃以上である。軟化点が、６０℃未満であると保存性が悪く、１２０℃を越えるとニーダー等を用いてエポキシ樹脂組成物を混練する際に作業性が低下したり、エポキシ樹脂組成物の混練ムラが生じたりする。」（段落【００１９】）
（Ｆ）　「【００２０】
以下、本発明のエポキシ樹脂組成物につき説明する。本発明のエポキシ樹脂組成物において本発明の変性エポキシ樹脂は単独でまたは他のエポキシ樹脂と併用して使用することが出来る。併用する場合、本発明の変性エポキシ樹脂の全エポキシ樹脂中に占める割合は３０重量％以上が好ましく、特に４０重量％以上が好ましい。
【００２１】
本発明の変性エポキシ樹脂と併用しうる他のエポキシ樹脂の具体例としては、ビスフェノール類、フェノール類（フェノール、アルキル置換フェノール、ナフトール、アルキル置換ナフトール、ジヒドロキシベンゼン、ジヒドロキシナフタレン等）と各種アルデヒドとの重縮合物、フェノール類と各種ジエン化合物との重合物、フェノール類と芳香族ジメチロール類との重縮合物、ビフェノール類、アルコール類等をグリシジル化したグリシジルエーテル系エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、グリシジルアミン系エポキシ樹脂、グリシジルエステル系エポキシ樹脂等が挙げられるがこれらに限定されるものではない。これらは単独で用いてもよく、２種以上を用いてもよい。
【００２２】
本発明のエポキシ樹脂組成物は、その好ましい実施態様においては硬化剤を含有する。硬化剤としてはアミン系化合物、酸無水物系化合物、アミド系化合物、フェノ−ル系化合物などが使用できる。用いうる硬化剤の具体例としては、ジアミノジフェニルメタン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、ジアミノジフェニルスルホン、イソホロンジアミン、ジシアンジアミド、リノレン酸の２量体とエチレンジアミンとより合成されるポリアミド樹脂、無水フタル酸、無水トリメリット酸、無水ピロメリット酸、無水マレイン酸、テトラヒドロ無水フタル酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、無水メチルナジック酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、ビスフェノール類、フェノール類（フェノール、アルキル置換フェノール、ナフトール、アルキル置換ナフトール、ジヒドロキシベンゼン、ジヒドロキシナフタレン等）と各種アルデヒドとの重縮合物、フェノール類と各種ジエン化合物との重合物、フェノール類と芳香族ジメチロールとの重縮合物、ビフェノール類及びこれらの変性物、イミダゾ−ル、ＢＦ3 −アミン錯体、グアニジン誘導体などが挙げられる。硬化剤の使用量は、エポキシ樹脂のエポキシ基１当量に対して０．５〜１．５当量が好ましく、０．６〜１．２当量が特に好ましい。エポキシ基１当量に対して、０．５当量に満たない場合、あるいは１．５当量を超える場合、いずれも硬化が不完全となり良好な硬化物性が得られない恐れがある。
【００２３】
また上記硬化剤を用いる際に硬化促進剤を併用しても差し支えない。用いうる硬化促進剤の具体例としては２−メチルイミダゾール、２−エチルイミダゾール、２−エチル−４−メチルイミダゾール等のイミダゾ−ル類、２−（ジメチルアミノメチル）フェノール、１，８−ジアザ−ビシクロ（５，４，０）ウンデセン−７等の第３級アミン類、トリフェニルホスフィン等のホスフィン類、オクチル酸スズなどの金属化合物などが挙げられる。硬化促進剤はエポキシ樹脂１００重量部に対して０．０１〜１５重量部が必要に応じ用いられる。
【００２４】
さらに、本発明のエポキシ樹脂組成物には、必要に応じて溶融シリカ、結晶シリカ、多孔質シリカ、アルミナ、ジルコン、珪酸カルシウム、炭酸カルシウム、炭化珪素、窒化珪素、窒化ホウ素、ジルコニア、窒化アルミニウム、フォルステライト、ステアタイト、スピネル、ムライト、チタニア、タルク等の粉体、またはこれらを球形状あるいは破砕状にした無機充填材やシランカップリング剤、離型剤、顔料等種々の配合剤、各種熱硬化性樹脂などを添加することができる。また、特に半導体封止用のエポキシ樹脂組成物を得る場合、上記の無機充填材の使用量はエポキシ樹脂組成物中、通常８０〜９２重量％、好ましくは８３〜９０重量％、より好ましくは８５〜９０重量％の範囲である。」（段落【００２０】〜【００２４】）
（Ｇ）　「【００２５】
本発明のエポキシ樹脂組成物は、上記各成分を前記したような割合で均一に混合することにより得られ、好ましい用途は半導体封止用である。本発明のエポキシ樹脂組成物は従来知られている方法と同様の方法で容易にその硬化物とすることができる。例えばエポキシ樹脂と硬化剤、並びに必要により硬化促進剤、無機充填材、配合剤、及び各種熱硬化性樹脂とを必要に応じて押出機、ニ−ダ、ロ−ル等を用いて均一になるまで充分に混合して本発明のエポキシ樹脂組成物を得、そのエポキシ樹脂組成物を、溶融注型法あるいはトランスファ−成型法やインジェクション成型法、圧縮成型法などによって成型し、必要により８０〜２００℃で加熱することにより本発明の硬化物を得ることができる。」（段落【００２５】）
（Ｈ）　「【００３４】実施例６
実施例２において１，１−ビス−（４−ヒドロキシフェニル）−３，３，５−トリメチルシクロヘキサンをフェノール・キシリレングリコール重縮合物（ミレックスＸＬ−２２５−４Ｌ、三井東圧化学（株）製、軟化点５２℃）５４部に、４，４’−ヒドロキシビフェニルを１７．５部に、４０％水酸化ナトリウム水溶液を５２部に変えた以外は実施例２と同様の操作を行った。その結果、本発明の変性エポキシ樹脂（Ｅ６）部を得た。
【００４８】
以上の実施例及び比較例で得られた本発明の変性エポキシ樹脂、比較用のエポキシ樹脂の物性を表１〜３に示す。
【００５０】
【表２】
　　　　　　　　　　　　　　　　表２
　　実施例　　　　　　　６　　７　　８　　９　　１０ 　１１
エポキシ当量  (g/eq)　　233　　228　 256　　166　　166　  165 
軟化点（℃）　　　　　　81　　 79　 97　　 86　　 86　　 87　　」
（段落【００３４】，【００４８】，【００５０】）
（Ｊ）　「【００６１】
  実施例１４〜１６で得られたエポキシ樹脂（Ｅ１２）〜（Ｅ１４）及び比較例９〜１１で得られたエポキシ樹脂（Ｒ７）〜（Ｒ９）についての物性値及び耐ブロッキング性の試験結果を表５に示す。
【００６２】
【表５】
　　　　　　　　　　　　　　　　表５
　　　　　　　　　　　　　　　 実施例　　　　　　　　　比較例
　　　　　　　　　　 　１４　　１５　　１６　　９　　１０ 　　１１
エポキシ当量(g/eq)　  １８９　１９２　１８９　１９６　１９４　１９１
軟化点（℃）　　　　　８９　　８８　　９１　　５５　　５５　　６２
溶融粘度（Ｐ）　　　０．４　０．６　１．１　０．９　０．８　１．６
耐ブロッキング性　　　 ○ 　　◎　　　◎　　　×　　　×　　　△
【００６６】実施例２１〜２４、比較例１５〜１８
エポキシ樹脂として、実施例の変性エポキシ樹脂（Ｅ１２）〜（Ｅ１５）及び比較例としてエポキシ樹脂（Ｒ７）〜（Ｒ９）及びＹＸ−４０００（油化シェルエポキシ（株）製  エポキシ当量１９６）（以下（Ｒ１０））、硬化剤（フェノールノボラック樹脂（日本化薬（株）製、ＰＮ−８０、軟化点８６℃）、硬化促進剤（トリフェニルホスフィン）、シランカップリング剤（信越化学工業株式会社製  ＫＢＭ４０３）、離型剤（東亜化成株式会社製  微粉カルナバ）、三酸化アンチモン、臭素化エポキシ樹脂（日本化薬（株）製  ＢＲＥＮ−Ｓ）、無機充填材として球状シリカ（平均粒径３０μｍ）及び破砕シリカ（平均粒径５μｍ）を表７に示す割合（部）で配合し、２軸ロールにより混練し、粉砕、タブレット化後、スパイラルフローを以下の条件で測定した。・・・ 
【００６８】
また、前記タブレットを１７５℃、１２０秒の条件でトランスファー成型により樹脂成型体を成型し、その直後に以下の特性を測定し、結果を表８、９に示した。・・・
【００６９】
また、得られた樹脂成型体を、１６０℃で２時間、更に１８０℃で８時間で後硬化させた後、以下の特性を測定した。・・・」
 （段落【００６１】〜【００６２】，【００６６】，【００６８】〜【００６９】）
　
（３）対比判断
　（ｉ）補正発明１について
　先願明細書１には、式（Ｉ）で表されるフェノール類（以下、「(a1)」とする）と４，４’−ジヒドロキシビフェニル（以下、「(b1)」とする）の混合物をエピハロヒドリンによりグリシジル化したエポキシ樹脂を含有した半導体封止用エポキシ樹脂組成物が記載されており（摘示事項（Ａ））、該組成物に、エポキシ樹脂硬化剤、硬化促進剤、無機充填剤を配合して良いことも開示されている（摘示事項（Ｆ））。そして、(b1)/(a1)の配合量は重量比で０．４以下であり（摘示事項（Ａ）、（Ｂ））、(a1)と(b1)の混合物をアルカリ金属水酸化物の存在下で、混合物の水酸基１当量に対してエピハロヒドリンを通常０．５〜１０モル反応させる方法でグリシジル化してエポキシ樹脂とすること（摘示事項（Ｄ））、(a1)成分としてフェノール・キシリレングリコール重縮合物が例示され、実施例６として具体的に使用すること（摘示事項（Ｃ），（Ｈ））、さらに、硬化剤として、フェノール類と芳香族ジメチロールとの重縮合物も使用できること（摘示事項（Ｆ））も記載されている。また、エポキシ樹脂組成物は、各成分を必要に応じて押出機、ニーダ、ロール等を用いて均一になるまで混合することで得られることが記載され（摘示事項（Ｅ），（Ｇ））、実施例では具体的に二軸ロールにより混練し、粉砕してタブレット化することも開示されている（摘示事項（Ｊ））。
　そうすると、先願明細書１には、
「式（Ｉ）で表されるフェノール類・キシリレングリコール重縮合物等のフェノール類(a1)と４，４’−ジヒドロキシビフェニル(b1)を、(b1)/(a1)の配合量を重量比で０．４以下で混合した(a1)と(b1)の混合物を、アルカリ金属水酸化物の存在下で、混合物の水酸基１当量に対してエピハロヒドリンを通常０．５〜１０モル反応させる方法でグリシジル化したエポキシ樹脂(S1)、フェノール類と芳香族ジメチロールとの重縮合物等のエポキシ樹脂硬化剤(S2)、無機充填剤(S3)、硬化促進剤(S4)を配合した組成物を、押出機、ニーダ、ロール等を用いて均一に混合して得られた半導体封止用エポキシ樹脂組成物」の発明が記載されている（以下、「先願発明１」という。）。
　補正発明１と先願発明１とを比較する。先願発明１の(S1)成分は、補正発明１の「４，４´−ビフェノールと下記一般式（II´)で表されるフェノール化合物の混合物を、該フェノール化合物の混合物のフェノール性水酸基１モル当たり、３〜２０モルのエピハロヒドリンとアルカリ金属水酸化物の存在下で反応させることにより得られた下記の各成分の混合物からなるエポキシ樹脂」に相当し、また、先願発明１の(a1)あるいは(b1)にエピハロヒドリンを反応させたエポキシ樹脂は、それぞれ補正発明１の「一般式(II)で表されるエポキシ樹脂」あるいは「一般式（Ｉ）で表される４，４’−ビスフェノール型エポキシ樹脂」に対応し、先願発明１における前記２種のエポキシ樹脂の配合割合は(a1)および(b1)の配合量比とほぼ同程度と解されるから、２種のエポキシ樹脂の配合量においても補正発明１と重複するものである。そうすると、先願発明１の(S1)、(S2)、(S3)、(S4)成分は、それぞれ補正発明１の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）成分に相当するので、両発明は「（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）成分を配合して混合した半導体封止用エポキシ樹脂組成物」である点で一致し、補正発明１が「７０〜１３０℃の温度で溶融混合して調製された」組成物であるのに対し、先願発明１は「押出機、ニーダ、ロール等を用いて均一に混合して」なる組成物であるが、具体的な混練温度の規定がない点で、両発明は一応相違している。
　上記相違点について検討するに、半導体封止用のエポキシ樹脂組成物を均一化するための混練温度は、エポキシ樹脂が固形の場合、組成物において該樹脂が溶融する温度でかつ硬化反応が過度に進まない程度の温度であって、補正発明１に規定された混練温度はごく一般的な範囲であるし（前置報告書に提示された特開平８−１７６２７８号公報［００１３］〜［００１８］、特開平８−１５１５０５号公報［００１０］〜［００１１］、特開平７−２６８１８６号公報［０００９］〜［００１２］、および拒絶理由で引用した特開平１−２３０６１９号公報（引用例２）第４頁左下欄第１〜７行、特開平４−５９８６２号公報（引用例３）第４頁右下欄第４〜１９行を参照）、また、摘示事項（Ｅ）および実施例６のエポキシ樹脂の軟化点（摘示事項（Ｈ））からみても組成物を溶融混練する際は、補正発明１に規定された混練温度程度でされるものと解するのが相当であるから、補正発明１の溶融温度範囲は周知事項の付加に過ぎず、この点において両発明が実質的に相違するものとはいえない。
　ゆえに、補正発明１は先願発明１と同一であり、しかも、本願の発明者が先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも、また、本願の出願時に、その出願人が先願の出願人と同一であるとも認められないので、補正発明１は、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることはできない。
　
　（ｉｉ）補正発明２について
　補正発明２は、補正発明１を引用し、一般式（II）で表されるエポキシ樹脂が、一般式(III)または（IV）から選ばれる１種の２価の炭化水素基を有することを特定したものである。しかし、先願発明１のエポキシ樹脂成分において、(a1)がフェノール類・キシリレングリコール重縮合物であるフェノール類をエポキシ化した樹脂は、補正発明２における一般式(III)の炭化水素基を有するものに相当するので、当該特定において、補正発明２と先願発明１とは相違するものではない。
　その他の点は上記（ｉ）に記載したとおりである。
　よって、補正発明２は先願発明１と同一であるから、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることはできない。
　
（ｉｉｉ）補正発明３について
　補正発明３は、補正発明１，２を引用し、４，４’−ビスフェノール型エポキシ樹脂と一般式(II)で表されるエポキシ樹脂の合計１００重量部に対し、他のエポキシ樹脂を１００重量部以下で含むとするものであるが、先願発明１においても他のエポキシ樹脂を配合できることが開示されているから、両発明はこの点においても一致している（摘示事項（Ｆ））。
　その他の点は上記（ｉ）〜（ｉｉ）に記載したとおりである。
　よって、補正発明３は先願発明１と同一であるから、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることはできない。
　
（４）まとめ
　したがって、補正発明１〜３は、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものではないので、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項の規定において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、特許法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
　上記のとおり、平成１７年６月１４日付け手続補正は却下されたので、本願の請求項１〜６に係る発明（以下、「本願発明１〜６」という。）は、平成１６年１１月２６日付け手続補正書により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜６に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。
　
４．拒絶査定の理由の概要
　原審において拒絶査定の理由とされた平成１６年９月１７日付けで通知された拒絶理由の１の概要は、以下のとおりである。
「１．この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許（実用新案登録）出願であって、その出願後に出願公告（特許掲載公報の発行又は実用新案掲載公報の発行）又は出願公開がされた下記の特許（実用新案登録）出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明（考案）と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許（実用新案登録）出願に係る上記の発明（考案）をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許（実用新案登録）出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。
　
　理由１について
・請求項１−６　・引用先願１
　
　引　用　文　献　等　一　覧
　１．特願平０９−１９５２５３号（特開平１１−０４３５３１号）　　」
　
５．引用先願１の記載事項
　引用先願１は、上記ＩＩ．３．（２）に記載した先願１であり、その記載事項もＩＩ．３．（２）の（Ａ）〜（Ｈ），（Ｊ）に記載したとおりである。
　
６．対比・判断
　平成１７年６月１４日付けの手続補正は請求項の削除と特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものであり、補正前の請求項１，３，５に基づいた補正発明１が引用先願１に記載された発明と同一なのであるから、そのような補正を行う前の本願発明１，３，５も当然に引用先願１に記載された発明と同一である。また、補正発明２，３に対応する本願発明２，４についても、同様の理由で引用先願１に記載された発明と同一である。
　よって、本願発明１〜５は、引用先願１に記載された発明と同一であるから、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることはできない。
　
　なお、審判請求人は平成１９年５月１６日付け回答書において、請求項１に対する補正案を示して明細書を補正する機会を求めているが、該補正案を検討したところ、硬化剤であるフェノールアラルキル樹脂から「フェノール類と芳香族ジメチロールとの重縮合物」を除いたとしても、該「フェノール類と芳香族ジメチロールとの重縮合物」と同構造の樹脂（例えば、フェノール類と、キシレンのジクロルメチル体あるいはジメチルエーテル体等との重縮合物）については、先願１に記載されていた事項に等しいものであるから、依然として補正案の請求項１に係る発明は先願１に記載された発明と同一と認められるので、特許を受けられるものではない。
　また、回答書において実施例で用いた特定のフェノールアラルキル樹脂（商品名ミレックス　ＸＬ：ザイロック）についての効果を主張しているが、これは本願出願後の刊行物に基づくものであって、願書に最初に添付した明細書には記載されていないものであるし、フェノールアラルキル樹脂を実施例の樹脂に限定し、フェノールノボラック樹脂などの硬化剤と当初明細書に記載された効果の範囲で具体的に比較して優位性を主張するものでもないから、当該効果の主張は採用することはできない。
　
７．むすび
　以上のとおりであるから、本願発明１〜５は、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることはできない。
　よって、結論のとおり審決する