【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３６５８６１２号発明「トンネルの先受け工法及び補強器具」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３６５８６１２号の請求項１、２に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯 
　本件特許第３６５８６１２号の請求項１及び２に係る発明についての出願は、平成１３年１月２３日（特願２００１−１４５５９号）に出願され、平成１７年３月２５日にその発明について特許権の設定登録がなされ、その後の平成１７年９月８日に、ブイ・エス・エル・ジャパン株式会社により、請求項１及び２に係る発明についての特許を無効とする旨の無効審判が請求されたものであり、その後の手続の経緯は、次のとおりである。
　
　平成１７年１１月２９日　訂正請求書、答弁書提出
　平成１８年　１月　６日　弁駁書提出
　
２．訂正の適否
(2-1)訂正の内容
　平成１７年１１月２９日付けの訂正請求（以下、「本件訂正」という。）による訂正内容は、次のとおりのものである。
（訂正事項１）
　特許請求の範囲の【請求項２】に「補強板の高さは、取り付ける対象のＨ型鋼材の腹板と同程度の高さに形成した、補強器具。」とあるのを、「補強板の高さは、取り付ける対象のＨ型鋼材の腹板と同程度の高さに形成し、
補強板の折り曲げ部分を、取り付ける対象のＨ型材に溶接することによって穴を開けたＨ型材の断面欠損を補強した、
（訂正事項２）
　段落【０００５】に「補強板の高さは、取り付ける対象のＨ型鋼材の腹板と同程度の高さに形成した補強器具を特徴としたものである。」とあるのを、「補強板の高さは、取り付ける対象のＨ型鋼材の腹板と同程度の高さに形成し、
補強板の折り曲げ部分を、取り付ける対象のＨ型材に溶接することによって穴を開けたＨ型材の断面欠損を補強した、
　
(2-2)訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
（訂正事項１）について
　訂正事項１は、請求項２における「補強器具」の使い方を明らかとしたものであり、明瞭でない記載の釈明ないし特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正である。
　なお、請求人は、弁駁書において、「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない」（弁駁書７頁３〜６行）と主張しているが、この独立特許要件は、特許法第１３４条の２第５項の規定により「無効審判の請求がされていない請求項」に対して適用されるものである。
（訂正事項２）について
　訂正事項２は、訂正事項１による特許請求の範囲の訂正に伴い、特許請求の範囲と発明の詳細な説明との記載の整合を図るものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とした訂正である。
　
　そして、上記訂正事項１及び訂正事項２は、本件特許明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
　
(2-3)むすび
　したがって、本件訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書きに適合し、特許法第１３４条の２第５項において準用する同法第１２６条第２項及び第３項の規定に適合するから、当該訂正を認める。
　
３．当事者の主張
(3-1)請求人の主張
　審判請求人は、審判請求書において、本件特許第３６５８６１２号の請求項１及び請求項２に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、本件の特許請求の範囲の請求項１及び請求項２に記載された事項により特定される発明の特許を無効とする理由として次のように主張し、甲第１号証〜甲第４号証を提出した。
（理由）
　本件特許の請求項１に係る特許発明は、本件出願前に頒布された甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基づいて、また、請求項２に係る特許発明は、甲第２号証に記載された発明に基づいて、それぞれ容易に発明することができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものでり、これらの特許は、特許法第１２３条第１項第２号により、無効とすべきである。
　
（証拠）
甲第１号証：特許第３０９４１５５号特許公報
甲第２号証：意匠登録第１０７１０３８号公報
甲第３号証：本件拒絶理由通知書（平成１６年１１月１２日付）
甲第４号証：本件意見書（平成１６年１２月１４日付）
　
　なお、審判請求人は、弁駁書において、次の参考資料１、２を提出している。
参考資料１：「第２３回日本道路会議　一般論文集（Ｂ）・・・●トンネル部会・・・」（平成１１年１０月１５日　社団法人　日本道路協会　発行）５頁、９０〜９１頁。
参考資料２：「第２３回日本道路会議　プログラム」
　
(3-2)被請求人の主張
　被請求人は、答弁書において、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする」との審決を求め、本件発明は「補強器具」を用いたものであり、このような断面を欠損したＨ型材を対象にしてその欠損を補強するという点が甲第１号証及び甲第２号証に開示されていないから、本件特許の請求項１及び２に係る発明の特許は無効とされるべきものではない旨を主張する。
　
４．本件発明
　本件特許の請求項１及び２に係る発明（以下、「本件発明１」等という。）は、本件訂正が認められるから、平成１７年１１月２９日付け訂正請求書に添付された訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
　
「【請求項１】
長尺状の先受け材をトンネル掘削前面上方付近からトンネル掘削方向に打設して、
設置した先受け材で包囲された地盤を掘削するトンネルの掘削工法において、
先受け部材を打設するための特殊支保工はＨ型材より構成し、
そのＨ型材の腹板に穴を開け、
その穴には、補強器具を取り付け、
その補強器具は、
ほぼ中央に穴の開いた補強板と、
補強筒とより構成し、
穴には、所定の角度で補強筒を貫通して取り付け、
補強板は、上縁と下縁で同一方向に折り曲げ、
補強板の高さは、取り付ける対象のＨ型鋼材の腹板と同程度の高さに形成した補強器具であり、
補強板の折り曲げ部分を支保工であるＨ型材に溶接することによって穴を開けたＨ型材の断面欠損を補強して行う、
トンネル先受け工法。
【請求項２】
長尺状の先受け材をトンネル掘削前面上方付近からトンネル掘削方向に打設して、
設置した先受け材の下方の地盤を掘削するトンネル先受け工法に使用する支保工の補強器具であって、
ほぼ中央に穴の開いた補強板と、
補強筒とより構成し、
穴には、所定の角度で補強筒を貫通して取り付け、
補強板は、上縁と下縁で同一方向に折り曲げ、
補強板の高さは、取り付ける対象のＨ型鋼材の腹板と同程度の高さに形成し、
補強板の折り曲げ部分を、取り付ける対象のＨ型材に溶接することによって穴を開けたＨ型材の断面欠損を補強した、
　
５．各証拠の記載内容
(5-1）甲第１号証には次のことが記載されている。
「【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、トンネル掘削の事前に、周辺地山のグランドアーチを形成するための長尺先受工（以下、長尺鋼管フォアパイリングという。）を効率的に、且つ、トンネルの拡幅断面を最小限とすることができるトンネルの掘削方法に関する。」、
「【０００６】
【発明の実施の形態１】以下図面を参照しながら、トンネルの掘削方法の実施の形態について説明する。
【０００７】＜イ＞トンネル掘削の概要
図１は、トンネル１の一般的な掘削補助工法として採用されている、長尺鋼管フォアパイリング２が打設された状態を示す斜視図である。長尺鋼管フォアパイリング２の打設は、図２に示すように、切羽に最も近い設計位置にガイド支保工３を設置する。ガイド支保工３に予め設置されたガイドパイプ４に沿って、保護パイプ５を挿入し、更にその保護パイプ５内に、ドリルジャンボ６にロッド６１と拡径ドリルビット６２を一体化した鋼管７を挿通、打設し、切羽を穿孔する。穿孔と鋼管７の打設が終わった後、鋼管７からロッド６１と拡径ドリルビット６２を取付けたドリルジャンボ６を引き抜き、長尺鋼管フォアパイリング２の施工が完了する。・・・図３は、長尺鋼管フォアパイリング２の打設が完了した状態を示す縦断面図である。・・・長尺鋼管フォアパイリング２の打設が完了後、トンネルの設計断面内を、従来の方法で掘削する。」、
「【０００８】＜ロ＞支保工
図４、図５は、本発明で使用するガイド支保工３の部分横断面図及び部分拡大縦断面図である。ガイド支保工３は、Ｈ形鋼をトンネルの設計断面にあわせて所定曲率に曲げ加工したものである。Ｈ形鋼のウェブ部分に、所定間隔をあけて穴８をあけ、その穴８にガイドパイプ４を予め固定しておく。尚、Ｈ形鋼の断面欠損部となるウェブ部分に対しては、図６に示すように、Ｈ形鋼のフランジ部分に、炭素繊維補強９を行うか、又は、図７に示すように、鋼板補強１０を行うとよい。このような構造のガイド支保工３を、トンネル１の横断方向に所定間隔をあけて建て込んでいく。
【０００９】＜ハ＞保護パイプの挿入、取付け
図２において、ガイド支保工３を建込み後、ガイド支保工３に予め取付けてあるガイドパイプ４内に、保護パイプ５を挿入し、貫通する。・・・保護パイプ５は、切羽面に吹付けコンクリートを行う時、ガイド支保工３にあけた穴８及びガイドパイプ４内がコンクリートで閉塞されるのを防ぐものである。
【００１０】＜ニ＞切羽の穿孔
ガイド支保工３に予め設置されたガイドパイプ４内に、保護パイプ５を挿入後、ドリルジャンボ６に取付けたロッド６１、拡径ドリルビット６２と一体化した鋼管７を保護パイプ５内に挿入し、所定長さに切羽の穿孔を行い鋼管７を打設する。・・・
【００１１】＜ホ＞鋼管の打設
鋼管７は、ドリルジャンボ６のガイドセル６３上で支持し穿孔する・・・以下同様にして、図４に示すガイド支保工３の全ての穴８に鋼管７を打設して、図１に示す長尺フォアパイリング２の施工が完了する。」、
「【００１４】
【発明の実施の形態３】図１０はＩ形鋼１２とラチスガーター１１タイプを合成してガイド支保工３とした場合の部分横断面図を示す。・・・図１２は、図１０の合成ガイド支保工３の部分拡大縦断面図を示し、合成してガイド支保工３としたため、穴８による断面欠損は更に補強される。」。
　
　以上の記載から、甲第１号証には、以下の発明が記載されていると認められる。
「長尺鋼管フォアリングパイプ２を切羽上方付近からトンネル掘削方向に打設して、
設置したフォアリングパイプ２で包囲された地盤を掘削するトンネルの掘削工法において、
フォアリングパイプ２を打設するためのガイド支保工３はＨ形鋼より構成し、
そのＨ形鋼のウェブ部分に穴８を開け、
その穴８には、ガイドパイプ４を取り付けた、
トンネルの掘削工法。」（以下、「甲１発明」という。）
　
(5-2）甲第２号証には次のことが記載されている。
「【意匠に係る物品の説明】本願意匠に係る物品は、使用状態の参考図（１）（２）に示すように、鋼管などの先受鋼材を、トンネル切羽から前方斜め上方に差込む際のガイド部材となるものである。さらに詳細には、トンネル切羽の周縁部に設置したアーチ状の支保工に沿って、本願意匠のガイド部材を複数取り付け、保護パイプを挿入した後、鋼管などの先受鋼材を、トンネル掘削に先立って、切羽から前方斜め上方に向けて複数挿入し、掘削時の坑壁崩壊の防止を図る。」との記載がある。
　また、図面として、正面図、右側側面図、左側側面図、平面図、底面図及び（平面図の）Ａ−Ａ断面図並びに使用状態を示す参考図（１）及び（２）が添付されており、当該図面らには、「ガイド部材」が、ほぼ中央に穴の開いた板状の部材と、所定の傾斜角度で当該穴を貫通する筒状の部材とにより構成されているとともに、当該板状の部材は、上縁部と下縁部とが同一方向に略直角に曲がっており、その上下方向の寸法は、「ガイド部材」が取り付ける対象となる「支保工」（Ｈ型鋼材）の腹板と同程度の高さに形成された形態を備えている態様が示されている。
　
　以上のことから、甲第２号証には、以下の発明が記載されていると認められる。
「先受け材をトンネルの掘削前面上方付近からトンネル掘削方向に打設する際に使用するガイド部材であって、該ガイド部材は、ほぼ中央に穴の開いた板と筒とより構成し、当該穴に所定の傾斜角度で貫通する筒を取り付け、当該板は、上縁と下縁で同一方向に略直角に曲がっているとともに、その高さは、ガイド部材が取り付けられる対象となる支保工（Ｈ型鋼材）の腹板と同程度の高さに形成された形態を備えているガイド部材。」（以下、「甲２発明」という。）
　
６．対比・判断
(6-1)本件発明１について
　本件発明１と甲１発明とを対比すると、その機能ないし構造から見て、甲１発明の「（長尺鋼管）フォアリングパイプ２」は、本件発明１の「（長尺状の）先受け材」に相当するといえるから、同様に、
「切羽」が「トンネル掘削前面」に、
「ガイド支保工３」が「特殊支保工」に、
「Ｈ形鋼」が「Ｈ型材」に、
「ウェブ部分」が「腹板」に、
「トンネルの掘削工法」が「トンネル先受け工法」に、
それぞれ相当するといえる。
　また、甲１発明の「ガイドパイプ４」と本件発明１の「補強器具」とは「ガイド部材」である点で共通する。
　そうすると、両者は、
「長尺状の先受け材をトンネル掘削前面上方付近からトンネル掘削方向に打設して、
設置した先受け材で包囲された地盤を掘削するトンネル先受け工法において、
先受け部材を打設するための特殊支保工はＨ型材より構成し、
そのＨ型材の腹板に穴を開け、
その穴には、ガイド部材を取り付けた、
トンネル先受け工法。」の点で一致し、次の各点で相違する。
　
（相違点１）
　本件発明１の「ガイド部材」が「補強器具」であり、「その補強器具は、ほぼ中央に穴の開いた補強板と、補強筒とより構成し、穴には、所定の角度で補強筒を貫通して取り付け、補強板は、上縁と下縁で同一方向に折り曲げ、補強板の高さは、取り付ける対象のＨ型鋼材の腹板と同程度の高さに形成した補強器具」であるのに対し、甲１発明の「ガイド部材」が「ガイドパイプ４」のみからなる点。
（相違点２）
　本件発明１が、「補強板の折り曲げ部分を支保工であるＨ型材に溶接することによって穴を開けたＨ型材の断面欠損を補強して行う」ものであるのに対し、甲１発明は、補強板そのものがない点。
　
　そこで、上記の各相違点につき、以下検討する。
　
（相違点１について）
　ところで、甲２発明は、甲１発明と同様のトンネル先受け工法に用いられる「ガイド部材」について、「ほぼ中央に穴の開いた板と筒とより構成し、当該穴に所定の傾斜角度で貫通する筒を取り付け、当該板は、上縁と下縁で同一方向に略直角に曲がっているとともに、その高さは、ガイド部材が取り付けられる対象となる支保工（Ｈ型鋼材）の腹板と同程度の高さに形成された形態」を備えるものである。
　そうすると、共にトンネル先受け工法という同一技術分野に属するところの、甲１発明のガイド部材に代えて甲２発明のガイド部材を適用することは、当業者であれば容易になし得ることといえる。
　また、甲第１号証には、特殊支保工（ガイド支保工３）に炭素繊維９、鋼板１０を設けたり（図６、図７参照）、Ｈ型材の断面欠損部となる腹板（ウェブ部分）にラチスを設けたりすることにより、特殊支保工の穴による断面欠損を補強することが記載されていることからして、特殊支保工に何らかの部材を付加すれば、穴による断面欠損を補強できることは当業者にとって自明な事項であり、甲２発明の「ガイド部材」を甲１発明に適用することにより、上述の補強の機能が発揮されることも当業者が普通に予測し得たことといわざるを得ない。
（ちなみに、請求人が弁駁書に添付した参考資料１によれば、トンネルの先受け工法（改良型ＡＧＦ工法）において、特殊支保工（鋼製支保工）の腹板（ウエブ部）に穴（孔）を開け、甲２発明と同様の形態を備えるガイド部材（専用ガイド管）を取り付けた場合、該特殊支保工の曲げ性能と軸剛性は、穴を設けない一般支保工と同等程度のものとなることが示されている。）
　したがって、相違点１に係る本件発明１の構成は、甲１発明に甲２発明のガイド部材を適用することにより、当業者が容易に想到できたものである。
　
（相違点２について）
　ところで、甲第２号証には、甲２発明のガイド部材につき、本件発明１のような「補強板の折り曲げ部分を支保工であるＨ型材に溶接すること」の明示はない。
　しかしながら、甲２発明のガイド部材は、トンネル掘削分野では慣用されている鋼製からなる支保工（甲第１号証も同様）に取り付けるものであることから、そのガイド部材自体も鋼製からなるものとするのが通常の選択であり、このような鋼製部材を折り曲げにより加工したり、その取り付けに際して溶接手段を用いることも、例を示すまでもなく、当該技術分野では従来より周知ないし慣用の技術であったといえる。
　そうすると、相違点２に係る本件発明１の構成は、上記相違点１について説示したところの甲１発明に甲２発明のガイド部材を適用するに際して、上記周知ないし慣用手段を用いることにより、当業者が適宜採用し得たものといえる。
　そして、甲２発明の「ガイド部材」を甲１発明に適用することにより、結果として、穴を開けたＨ型材の断面欠損を補強することになることは、上記相違点１で説示したとおりである。
　
　したがって、本件発明１は、甲１発明及び甲２発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
(6-2)本件発明２について
　本件発明２と甲２発明とを対比すると、甲２発明の「ガイド部材」と本件発明２の「補強器具」とは、共に先受け材をトンネルの掘削前面上方付近からトンネル掘削方向に打設する際に使用する「ガイド部材」である点で共通するといえるから、
　両者は、
「長尺状の先受け材をトンネル掘削前面上方付近からトンネル掘削方向に打設して、
設置した先受け材の下方の地盤を掘削するトンネル先受け工法に使用する支保工のガイド部材であって、
ほぼ中央に穴の開いた板と、
筒とより構成し、
穴には、所定の角度で筒を貫通して取り付け、
板は、上縁と下縁で同一方向に折り曲げ、
板の高さは、取り付ける対象のＨ型鋼材の腹板と同程度の高さに形成した、
ガイド部材」である点で一致し、次の点で相違する。
　
（相違点３）
　本件発明２のガイド部材が「補強器具」であり、該補強器具が「補強板」及び「補強筒」からなるのに対し、甲２発明のガイド部材が「板」及び「筒」からなるものの、このような補強する機能を備えているかが明らかでない点。
（相違点４）
　本件発明２が、補強板の折り曲げ部分を、取り付ける対象のＨ型材に溶接することによって穴を開けたＨ型材の断面欠損を補強するものであるのに対し、甲２発明は、このような折り曲げ加工されたり、溶接により取り付けるかが明らかでない点。
　
　そこで、上記の各相違点につき、以下検討する。
　
（相違点３について）
　上記相違点１で説示したように、甲第１号証には、特殊支保工（ガイド支保工３）に炭素繊維９、鋼板１０を設けたり（図６、図７参照）、Ｈ型材の断面欠損部となる腹板（ウェブ部分）にラチスを設けたりすることにより、特殊支保工の穴による断面欠損を補強することが記載されていることからして、特殊支保工に何らかの部材を付加すれば、穴による断面欠損を補強できることは当業者にとって自明な事項である。
　そして、甲２発明のガイド部材は、トンネル掘削分野では慣用されている鋼製からなる支保工に取り付けるものであることから、そのガイド部材自体も鋼製からなるものとするのが通常の選択である。
　そうすると、相違点３に係る本件発明２の構成は、甲２発明のガイド部材の素材として通常のものを選択することにより、当業者が容易に採用し得たものといえる。
（ちなみに、請求人が弁駁書に添付した参考資料１によれば、トンネルの先受け工法（改良型ＡＧＦ工法）において、特殊支保工（鋼製支保工）の腹板（ウエブ部）に穴（孔）を開け、甲２発明と同様の形態を備えるガイド部材（専用ガイド管）を取り付けた場合、該特殊支保工の曲げ性能と軸剛性は、穴を設けない一般支保工と同等程度のものとなることが示されている。）
　
（相違点４について）
　甲第２号証には、本件発明１のように「補強板の折り曲げ部分を支保工であるＨ型材に溶接すること」の明示はない。
　しかしながら、甲２発明のガイド部材は、トンネル掘削分野では慣用されている鋼製からなる支保工に取り付けるものであることから、そのガイド部材自体も鋼製からなるものとするのが通常の選択であることは上述したとおりであり、このような鋼製部材を折り曲げにより加工したり、その取り付けに際して溶接手段を用いることも、例を示すまでもなく、当該技術分野では従来より周知ないし慣用の技術であったといえる。
　そうすると、相違点４に係る本件発明１の構成は、甲２発明に上記周知ないし慣用手段を適用することにより、当業者が適宜採用し得たものといえる。
　
　そして、甲２発明の「ガイド部材」に上記周知ないし慣用手段を適用したものを使用すれば、結果として、穴を開けたＨ型材の断面欠損を補強することになることは、上記相違点１で説示したとおりである。
　
　したがって、本件発明２は、甲２発明並びに上記周知ないし慣用手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
　なお、被請求人は、答弁書において、本発明は保護パイプを使用せずに断面欠損の問題を解決することができたものであるとも主張している。
　しかしながら、本件の訂正明細書における特許請求の範囲の請求項１及び請求項２のいずれにも、その補強器具の使用に際して「保護パイプ」を使用するか否かについては何ら規定されていないのであるから、特許請求の範囲の記載に基づかない主張であるといわざるを得ない。
　また、甲第１号証の段落【０００９】の記載事項によれば、保護パイプを設けるのは、「切羽面に吹付けコンクリートを行う時、ガイド支保工３にあけた穴８及びガイドパイプ４内がコンクリートで閉塞されるのを防ぐ」ためであるから、このような防ぐ必要性がない場合や、他の手段、例えば、ガイドパイプ４を一時的に塞ぐ等の何らかの手立て等ができる場合には、保護パイプを適宜省略できることも当業者にとって自明な事項であるといえる。
　
７．むすび
　以上のとおり、本件発明１は、甲１発明及び甲２発明に基づいて、また、本件発明２は、甲２発明に基づいて、それぞれ当業者が容易に発明できたものであるから、本件発明１及び２の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、特許法第１２３条第１項第２号の規定により、無効とすべきである。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定において準用する民事訴訟法第６１条の規定により被請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。