【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３９７３３３０号発明「透明被膜付基材、および表示装置」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３９７３３３０号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件特許第３９７３３３０号に係る出願である特願平１１−３５２４５０号は、平成１１年１２月１０日に出願され、平成１９年６月２２日にその特許権の設定登録がされ、その後、請求人松本悟、江藤保子及び奥井正樹から、本件無効審判が請求されたものである。
　
　以下に、請求以後の経緯を整理して示す。
　
平成２１年　１月２０日付け　　審判請求書の提出
平成２１年　４月　６日付け　　審判事件答弁書及び訂正請求書の提出
平成２１年　５月２５日付け　　審判事件弁駁書の提出
平成２１年　７月２４日付け　　審判事件答弁書の提出
平成２１年１０月２９日付け　　口頭審理陳述要領書の提出（請求人より）
平成２１年１１月１３日付け　　口頭審理陳述要領書の提出（被請求人より）
平成２１年１１月１３日付け　　口頭審理陳述要領書（追加）の提出（請求人より）
平成２１年１１月１３日　　　　口頭審理の実施
　
第２　請求人の主張
　
１）請求人は、審判請求書によれば、本件特許である「特許第３９７３３３０号の請求項１〜６に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、」との審決を求め、以下の甲第１〜８号証を証拠方法として提出している。
　
甲第１号証；特許第３９７３３３０号公報（本件特許公報）
甲第２号証；不服２００７−９８２５号の審判請求書についての手続補正書
甲第３号証；特開２００１−１６７６３７号公報（本件公開公報）
甲第４号証；本件明細書の平成１８年４月１０日付け手続補正書（最初の拒絶理由後）
甲第５号証；本件明細書の平成１９年５月１日付け手続補正書（査定不服審判請求時）
甲第６号証；特開平１０−１８８６８１号公報
甲第７号証；特開平７−１３３１０５号公報
甲第８号証；特開平１０−１４２４０２号公報
　
２）そして、請求人は、審判請求書によれば、以下の無効理由Ａ〜Ｆを主張しているものと認める。
　
Ａ；請求項１〜６に係る発明の本件特許は、特許法第３６条第４項及び同条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
　したがって、上記本件特許は特許法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきである。
　そして、その具体的理由として、以下の点を指摘している。
　発明の詳細な説明には、「内容物が溶媒で充填された空洞粒子」が記載されているだけで、請求項１〜６に記載された発明の「内容物が気体で充填された空洞粒子」については記載されていないし、発明の詳細な説明の記載では当業者がその実施をすることもできない点。
　
Ｂ；請求項１〜６に係る発明の本件特許は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
　したがって、上記本件特許は特許法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきである。
　そして、その具体的理由として、以下の点を指摘している。
　請求項１〜６に記載された「内容物が溶媒で充填された空洞粒子」の範囲が明確でない点。
　
Ｃ；本件特許の請求項１〜４に係る発明は、甲第６号証に記載された発明と甲第７及び８号証に記載された発明に基いて、当業者がその出願前に容易に発明をすることができたものであるから、該請求項１〜４に係る発明の本件特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
　したがって、上記本件特許は特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
　
Ｄ；本件特許の請求項５に係る発明は、甲第７号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、該請求項５に係る発明の本件特許は、特許法第２９条第１項の規定に違反してされたものである。
　したがって、上記本件特許は特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
　
Ｅ；本件特許の請求項５に係る発明は、甲第７号証に記載された発明及び甲第８号証に記載された発明に基いて、当業者がその出願前に容易に発明をすることができたものであるから、該請求項５に係る発明の本件特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
　したがって、上記本件特許は特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
　
Ｆ；本件特許の請求項６に係る発明は、甲第６号証に記載された発明と甲第７及び８号証に記載された発明に基いて、当業者がその出願前に容易に発明をすることができたものであるから、該請求項６に係る発明の本件特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
　したがって、上記本件特許は特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
　
３）また、請求人は、審判事件弁駁書によれば、平成２１年４月６日付け訂正請求書による訂正（以下、「本件訂正」という。）が認められた場合にも、訂正後の請求項１〜４に係る発明の本件特許は、無効理由Ａ〜Ｂと以下の無効理由Ｃ’により無効にすべきであると主張しているものと認める。
　
Ｃ’；訂正後の請求項１〜４に係る発明は、甲第７号証に記載された発明と甲第６及び８号証に記載された発明に基いて、当業者がその出願前に容易に発明をすることができたものであるから、該訂正後の請求項１〜４に係る発明の本件特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
　したがって、上記本件特許は特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
　
第３　被請求人の主張
　被請求人は、平成２１年４月６日付け審判事件答弁書によれば、「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、平成２１年４月６日付け審判事件答弁書によれば、本件訂正は認められるものであり、無効理由Ａ〜Ｆに理由はないと主張し、平成２１年７月２４日付け審判事件答弁書によれば、無効理由Ｃ’にも理由はないと主張している。
　
第４　本件訂正について
１）本件訂正の内容
　本件訂正は、訂正請求書及びそれに添付した訂正明細書の記載から見て、以下の訂正事項ａ〜ｄからなるものと認める。
　
訂正事項ａ；特許請求の範囲の記載につき、以下の、ＡをＢと訂正する。
　
Ａ；
「【請求項１】
　基材と、該基材表面に設けられた透明導電層と、該透明導電層表面に設けられた透明被膜とからなり、該透明被膜が、マトリックスと無機化合物粒子とを含み、無機化合物粒子が内部に空洞を有し、かつ内容物が溶媒、または気体で充填された空洞粒子であることを特徴とする透明被膜付基材。
【請求項２】
　前記無機化合物粒子の平均粒子径が５〜３００ｎｍの範囲にあることを特徴とする請求項１に記載の透明被膜付基材。
【請求項３】
　前記空洞粒子の粒子壁の厚さが１〜２０ｎｍの範囲にあることを特徴とする請求項１に記載の透明被膜付基材。
【請求項４】
　前記空洞粒子の粒子壁が、シリカを主成分とすることを特徴とする請求項１に記載の透明被膜付基材。
【請求項５】
　マトリックス前駆体と無機化合物粒子とを含み、該無機化合物粒子が、内部に空洞を有し、かつ内容物が溶媒、または気体で充填された空洞粒子であることを特徴とする透明被膜形成用塗布液。
【請求項６】
　請求項１〜４のいずれかに記載の透明被膜付基材で構成された前面板を備え、透明被膜が該前面板の外表面に形成されていることを特徴とする表示装置。」
　
Ｂ；
「【請求項１】
　基材と、該基材表面に設けられた透明導電層と、該透明導電層表面に設けられた透明被膜とからなり、該透明被膜が、マトリックスと無機化合物粒子とを含み、無機化合物粒子が内部に空洞を有し、かつ内容物が溶媒、または気体で充填された空洞粒子であり、かつ該無機化合物粒子が、シリカとシリカ以外の無機化合物からなり、以下の工程（ａ）〜（ｃ）から製造されたものであることを特徴とする透明被膜付基材；
（ａ）シリカ原料とシリカ以外のアルカリ可溶の無機化合物原料のアルカリ水溶液を個別に調製するか、または、シリカ原料とシリカ以外のアルカリ可溶の無機化合物原料との混合水溶液を調製しておき、ｐＨ１０以上のアルカリ水溶液中に攪拌しながら添加して、シリカとシリカ以外の無機化合物との複合割合が、シリカに対する無機化合物を酸化物(ＭＯＸ)に換算し、ＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比が０．２５〜２．０の範囲内にある多孔質粒子前駆体を調製する工程、
（ｂ）前記多孔質粒子前駆体の分散液に、シリカ源を添加して多孔質粒子前駆体の表面にシリカ保護膜を形成したのち、該分散液に酸を加えて多孔質粒子前駆体からアルカリ可溶無機化合物の少なくとも一部を選択的に除去して空洞粒子前駆体を調製する工程、
（ｃ）前記空洞粒子前駆体の分散液に、加水分解性の有機ケイ素化合物またはケイ酸液を加えることにより、粒子の表面を加水分解性有機ケイ素化合物またはケイ酸液の重合物で被覆してシリカ被覆層を形成したのち、該分散液を加熱処理して空洞粒子を調製する工程。
【請求項２】
　前記無機化合物粒子の平均粒子径が５〜３００ｎｍの範囲にあることを特徴とする請求項１に記載の透明被膜付基材。
【請求項３】
　前記空洞粒子の粒子壁の厚さが１〜２０ｎｍの範囲にあることを特徴とする請求項１に記載の透明被膜付基材。
【請求項４】
　請求項１〜３のいずれかに記載の透明被膜付基材で構成された前面板を備え、透明被膜が該前面板の外表面に形成されていることを特徴とする表示装置。」
　
訂正事項ｂ；明細書の段落【００１１】の記載につき、
「【発明の概要】
　本発明に係る透明被膜付基材は、基材と、該基材表面に設けられた透明導電層と、該透明導電層表面に設けられた透明被膜とからなり、該透明被膜が、マトリックスと無機化合物粒子とを含み、無機化合物粒子が内部に空洞を有し、かつ内容物が溶媒、気体または多孔質物質で充填された空洞粒子であることを特徴としている。」とあるのを、
　
「【発明の概要】
　本発明に係る透明被膜付基材は、基材と、該基材表面に設けられた透明導電層と、該透明導電層表面に設けられた透明被膜とからなり、該透明被膜が、マトリックスと無機化合物粒子とを含み、無機化合物粒子が内部に空洞を有し、かつ内容物が溶媒、気体で充填された空洞粒子であり、無機化合物粒子がシリカとシリカ以外の無機化合物からなり、以下の工程（ａ）〜（ｃ）から製造されたものであることを特徴とする透明被膜付基材；
（ａ）シリカ原料とシリカ以外のアルカリ可溶の無機化合物原料のアルカリ水溶液を個別に調製するか、または、シリカ原料とシリカ以外のアルカリ可溶の無機化合物原料との混合水溶液を調製しておき、ｐＨ１０以上のアルカリ水溶液中に攪拌しながら添加して、シリカとシリカ以外の無機化合物との複合割合が、シリカに対する無機化合物を酸化物(ＭＯＸ)に換算し、ＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比が０．２５〜２．０の範囲内にある多孔質粒子前駆体を調製する工程、
（ｂ）前記多孔質粒子前駆体の分散液に、シリカ源を添加して多孔質粒子前駆体の表面にシリカ保護膜を形成したのち、該分散液に酸を加えて多孔質粒子前駆体からアルカリ可溶無機化合物の少なくとも一部を選択的に除去して空洞粒子前駆体を調製する工程、
（ｃ）前記空洞粒子前駆体の分散液に、加水分解性の有機ケイ素化合物またはケイ酸液を加えることにより、粒子の表面を加水分解性有機ケイ素化合物またはケイ酸液の重合物で被覆してシリカ被覆層を形成したのち、該分散液を加熱処理して空洞粒子を調製する工程。」と訂正する。
　
訂正事項ｃ；明細書の段落【００１３】の記載につき、
「本発明に係る透明被膜形成用塗布液は、マトリックス前駆体と無機化合物粒子とを含み、該無機化合物粒子が、内部に空洞を有し、かつ内容物が溶媒、気体または多孔質物質で充填された空洞粒子であることを特徴としている。」とあるのを、削除し、以降の段落番号を１ずつ繰り上げる訂正をする。
　
訂正事項ｄ；明細書の発明の名称につき、
「透明被膜付基材、透明被膜形成用塗布液、および表示装置」とあるのを、
　
「透明被膜付基材、および表示装置」と訂正する。
　
２）本件訂正の適否についての当審の判断
　ここでは、「願書に添付した明細書」を「訂正前明細書」という。また、訂正前の特許請求の範囲請求項１については「旧請求項１」と、訂正後については「新請求項１」といい、他の請求項についても同様とする。
　
（１）訂正事項ａについて
　訂正事項ａは、各新旧請求項の対応関係を見ると、旧請求項４及び５を削除し、旧請求項１〜３、６を、それぞれ、新請求項１〜４に訂正するものであるから、この削除する訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とした明細書の訂正に該当し、訂正前明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであることは明らかである。
　
（１−１）新請求項１とする訂正について
　新請求項１とする訂正は、旧請求項１に、さらに旧請求項１の無機化合物粒子の成分及び製造方法に関する記載を付加するものであるから、旧請求項１の無機化合物粒子につき、その成分及び製造方法を限定するものである。そうすると、新請求項１とする訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とした明細書の訂正に該当するといえる。
　
　また、訂正前明細書（甲第１号証参照）によれば、無機化合物粒子の成分及び製造方法に関し、以下の記載Ａ〜Ｆが認められる。
　
Ａ；「【００４１】・・・（審決注；「・・・」は記載の省略を示す。以下、同様。）
無機化合物粒子は、(i)多孔質粒子と該多孔質粒子表面に設けられた被覆層とからなる複合粒子、または(ii)内部に空洞を有し、かつ内容物が溶媒、気体または多孔質物質で充填された空洞粒子である。・・・
【００４２】
なお、空洞粒子は、内部に空洞を有する粒子であり、空洞は粒子壁で囲まれている。」
　
Ｂ；「【００４４】
前記複合粒子の被覆層または空洞粒子の粒子壁は、シリカを主成分とすることが好ましい。また複合粒子の被覆層または空洞粒子の粒子壁には、シリカ以外の成分が含まれていてもよく、具体的には、Ａl２Ｏ３、Ｂ２Ｏ３、・・・などが挙げられる。複合粒子を構成する多孔質粒子としては、シリカからなるもの、シリカとシリカ以外の無機化合物とからなるもの・・・などからなるものが挙げられる。」
　
Ｃ；「【００４７】
無機化合物粒子の調製
・・・
具体的に、複合粒子が、シリカ、シリカ以外の無機化合物とからなる場合、以下の第１〜第３工程から無機化合物粒子は製造される。」
　
Ｄ；「【００４８】
第１工程：多孔質粒子前駆体の調製
第１工程では、予め、シリカ原料とシリカ以外の無機化合物原料のアルカリ水溶液を個別に調製するか、または、シリカ原料とシリカ以外の無機化合物原料との混合水溶液を調製しておき、この水溶液を目的とする複合酸化物の複合割合に応じて、ｐＨ１０以上のアルカリ水溶液中に攪拌しながら徐々に添加して多孔質粒子前駆体を調製する。
・・・
【００５０】
また、シリカ以外の無機化合物の原料としては、アルカリ可溶の無機化合物を用いられる。・・・
【００５３】
第１工程におけるシリカとシリカ以外の無機化合物との複合割合は、シリカに対する無機化合物を酸化物(ＭＯＸ)に換算し、・・・空洞粒子を調製する場合、ＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比は、０．２５〜２．０の範囲内にあることが望ましい。」
　
Ｅ；「【００５４】
第２工程：多孔質粒子からのシリカ以外の無機化合物の除去
第２工程では、前記第１工程で得られた多孔質粒子前駆体から、シリカ以外の無機化合物（珪素と酸素以外の元素）の少なくとも一部を選択的に除去する。具体的な除去方法としては、多孔質粒子前駆体中の無機化合物を鉱酸や有機酸を用いて溶解除去したり、・・・
【００５５】
なお、第１工程で得られる多孔質粒子前駆体は、珪素と無機化合物構成元素が酸素を介して結合した網目構造の粒子である。このような多孔質粒子前駆体から無機化合物（珪素と酸素以外の元素）を除去することにより、一層多孔質で細孔容積の大きい多孔質粒子が得られる。
また、多孔質粒子前駆体から無機酸化物（珪素と酸素以外の元素）を除去する量が多くすれば、空洞粒子を調製することができる。
【００５６】
また、多孔質粒子前駆体からシリカ以外の無機化合物を除去するに先立って、第１工程で得られる多孔質粒子前駆体分散液に、シリカのアルカリ金属塩を脱アルカリして得られる珪酸液あるいは加水分解性の有機ケイ素化合物を添加してシリカ保護膜を形成することが好ましい。・・・
【００５８】
また空洞粒子を調製する場合は、このシリカ保護膜を形成しておくことが望ましい。空洞粒子を調製する際には、無機化合物を除去すると、シリカ保護膜と、該シリカ保護膜内の溶媒、未溶解の多孔質固形分とからなる空洞粒子の前駆体が得られ、該空洞粒子の前駆体に後述の被覆層を形成すると、形成された被覆層が、粒子壁となり空洞粒子が形成される。」
　
Ｆ；「【００６２】
第３工程：シリカ被覆層の形成
第３工程では、第２工程で調製した多孔質粒子分散液（空洞粒子の場合は空洞粒子前駆体分散液）に加水分解性の有機ケイ素化合物またはケイ酸液等を加えることにより、粒子の表面を加水分解性有機ケイ素化合物またはケイ酸液等の重合物で被覆してシリカ被覆層を形成する。
・・・
【００６７】
ついで、被覆層が形成された粒子の分散液を加熱処理する。・・・また空洞粒子前駆体の場合、形成された被覆層が緻密化して空洞粒子壁となり、内部が溶媒、気体または多孔質固形分で充填された空洞を有する空洞粒子の分散液が得られる。」
　
（無機化合物粒子の成分を限定する訂正の記載の根拠について）
　ここで、記載Ａによれば、無機化合物粒子は、(i)多孔質粒子と該多孔質粒子表面に設けられた被覆層とからなる複合粒子、または(ii)空洞粒子であり、空洞粒子は、内部に空洞を有する粒子であり、空洞は粒子壁で囲まれているものである。
　そして、記載Ｂによれば、複合粒子を構成する多孔質粒子は、シリカとシリカ以外の無機化合物とからなるものであるところ、記載Ｃによれば、無機化合物粒子は第１〜第３の工程で製造され、記載Ｅによれば、その第２工程において、多孔質粒子前駆体から無機化合物（珪素と酸素以外の元素）を除去することにより多孔質粒子は得られるのであり、空洞粒子（審決注；正しくは、「空洞粒子前駆体」である。以下、第２工程の「空洞粒子」を「空洞粒子前駆体」という。）は、多孔質粒子前駆体から無機酸化物（珪素と酸素以外の元素）を除去する量を多くすることにより調製できるから、多孔質粒子がシリカとシリカ以外の無機化合物とからなるものである以上、多孔質粒子前駆体から多くの量の無機酸化物（珪素と酸素以外の元素）を除去して調製される空洞粒子前駆体は、シリカのみからなるもの又はシリカとシリカ以外の無機化合物とからなるものである。
　さらに、記載Ｆによれば、第３工程において、第２工程で得られた空洞粒子前駆体分散液に所定のケイ素含有溶液を加えて粒子表面にシリカ被覆層を形成し、それを緻密化させて空洞粒子の粒子壁としているから、空洞粒子の粒子壁は、シリカを含むものである。また、記載Ａ及びＢによれば、空洞粒子の粒子壁には、Ａl２Ｏ３、Ｂ２Ｏ３などのシリカ以外の成分が含まれていてよく、これら成分が無機化合物であることは明らかであるから、空洞粒子の粒子壁もまた、シリカとシリカ以外の無機化合物とからなるものでよいといえる。
　
　そうすると、空洞粒子につき、その前駆体がシリカとシリカ以外の無機化合物とからなること及びこの前駆体の被覆層を緻密化させた空洞粒子の粒子壁がシリカとシリカ以外の無機化合物とからなることについて記載があったといえるから、空洞粒子である場合の無機化合物粒子は、シリカとシリカ以外の無機化合物からなることについても記載があったといえ、無機化合物粒子の成分を限定する訂正は、上記記載Ａ〜Ｃ及びＥ〜Ｆを根拠にしたものである。
　
（無機化合物粒子の製造方法を限定する訂正の記載の根拠について）
　次に、記載Ｃ〜Ｆは、無機化合物粒子の製造方法について記載したものであり、記載Ｄの「【００５３】・・・空洞粒子を調製する場合、」との記載、記載Ｅの「【００５５】・・・空洞粒子を調製することができる。」及び「【００５８】また空洞粒子を調製する場合は、」との記載、記載Ｆの「【００６２】・・・（空洞粒子の場合は空洞粒子前駆体分散液）」及び「【００６７】・・・また空洞粒子前駆体の場合、」との記載によれば、記載Ｃ〜Ｆは、空洞粒子である場合の無機化合物粒子の製造方法をも説明するものといえる。
　そして、空洞粒子である場合の無機化合物粒子の製造方法を限定する訂正は、これらの記載Ｃ〜Ｆを根拠にしたものである。
　
　以上のとおりであるから、無機化合物粒子につき、その成分及び製造方法を限定する訂正は、記載Ａ〜Ｆを根拠にしたものであり、新請求項１とする訂正は、訂正前明細書に記載した事項の範囲内においてしたものといえる。
　
（１−２）新請求項２〜３とする訂正について
　新請求項２〜３は、旧請求項２〜３の記載内容そのままに、新請求項１を引用して記載するものであるから、新請求項２〜３とする訂正は、旧請求項１の無機化合物粒子につきその成分及び製造方法を限定して、新請求項１の無機化合物粒子とする訂正を実質的に含むものである。そして、新請求項２〜３とする訂正は、新請求項１とする訂正について先の「（１−１）」で述べたのと同様の理由により、特許請求の範囲の減縮を目的とした明細書の訂正に該当し、訂正前明細書に記載した事項の範囲内においてしたものといえる。
　
（１−３）新請求項４とする訂正について
　新請求項４とする訂正は、旧請求項４及び５が削除されたのに伴い、旧請求項６において、請求項に付す番号を２つ繰り上げるとともに、旧請求項６において、旧請求項１〜４を引用して記載していたところを、新請求項１〜３を引用して記載するものとする他は、旧請求項６の記載内容そのままとするものである。したがって、新請求項４とする訂正は、旧請求項１の無機化合物粒子につき、その成分及び製造方法を限定して、新請求項１の無機化合物粒子とする訂正を実質的に含むものであり、該訂正が、特許請求の範囲の減縮を目的とした明細書の訂正に該当すること、及び、訂正前明細書に記載した事項の範囲内においてしたものといえることは、先の「（１−１）」及び「（１−２）」で述べたことから明らかである。
　
（１−４）小括
　以上のことから、訂正事項ａは、特許請求の範囲の減縮を目的とした明細書の訂正に該当し、訂正前明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるとする理由も見当たらない。
　
（２）訂正事項ｂ〜ｄについて
　訂正事項ｂ〜ｄは、訂正事項ａとの整合を図るべく明細書の記載を訂正するものであり、明りようでない記載の釈明を目的とした明細書の訂正に該当し、先の「（１）」で検討したことから、訂正前明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであることは明らかである。
　また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるとする理由も見当たらない。
　
（３）まとめ
　本件訂正は、特許法第１３４条の２第１項の規定を満たし、また、同条第５項において準用する特許法第１２６条第３〜５項の規定に適合するので、これを認める。
　
第５　当審の判断
　
１）特許請求の範囲の記載
　本件訂正は、先に「第４」で述べたように、認められるものであるから、特許請求の範囲の記載は、本件訂正により訂正された明細書（以下、「訂正明細書」という。）によれば、先に「第４」の「１）」において、訂正事項ａに「Ｂ」として示したとおりのものであると認める。
　そして、その請求項１の記載は、以下のとおりである。
　
請求項１；「基材と、該基材表面に設けられた透明導電層と、該透明導電層表面に設けられた透明被膜とからなり、該透明被膜が、マトリックスと無機化合物粒子とを含み、無機化合物粒子が内部に空洞を有し、かつ内容物が溶媒、または気体で充填された空洞粒子であり、かつ該無機化合物粒子が、シリカとシリカ以外の無機化合物からなり、以下の工程（ａ）〜（ｃ）から製造されたものであることを特徴とする透明被膜付基材；
（ａ）シリカ原料とシリカ以外のアルカリ可溶の無機化合物原料のアルカリ水溶液を個別に調製するか、または、シリカ原料とシリカ以外のアルカリ可溶の無機化合物原料との混合水溶液を調製しておき、ｐＨ１０以上のアルカリ水溶液中に攪拌しながら添加して、シリカとシリカ以外の無機化合物との複合割合が、シリカに対する無機化合物を酸化物(ＭＯＸ)に換算し、ＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比が０．２５〜２．０の範囲内にある多孔質粒子前駆体を調製する工程、
（ｂ）前記多孔質粒子前駆体の分散液に、シリカ源を添加して多孔質粒子前駆体の表面にシリカ保護膜を形成したのち、該分散液に酸を加えて多孔質粒子前駆体からアルカリ可溶無機化合物の少なくとも一部を選択的に除去して空洞粒子前駆体を調製する工程、
（ｃ）前記空洞粒子前駆体の分散液に、加水分解性の有機ケイ素化合物またはケイ酸液を加えることにより、粒子の表面を加水分解性有機ケイ素化合物またはケイ酸液の重合物で被覆してシリカ被覆層を形成したのち、該分散液を加熱処理して空洞粒子を調製する工程。」
　
２）無効理由Ｂに対する判断
　特許法３６条６項２号は、特許請求の範囲の記載において、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨を規定する。同号がこのように規定した趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許発明の技術的範囲、すなわち、特許によって付与された独占の範囲が不明となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあるので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるかという観点から判断されるべきである（知的財産高等裁判所　平成２０年１０月３０日判決、平成２０年（行ケ）第１０１０７号）。
　
　ところで、本件特許に係る出願は、請求項１に記載された発明が、出願当初は、無機化合物粒子が「複合粒子」又は「内部に空洞を有し、かつ内容物が溶媒、気体または多孔質物質で充填された空洞粒子」であった（甲第３号証参照）ものを、進歩性がないとする最初の拒絶理由通知に対し、補正（甲第４号証参照）にて、無機化合物粒子を「内部に空洞を有し、かつ内容物が溶媒、気体または多孔質物質で充填された空洞粒子」のみに限定し、空洞粒子の空洞が多孔質物質で充填された空洞粒子については依然として進歩性がないとする拒絶査定に対し、補正（甲第５号証参照）にて、無機化合物粒子を「内部に空洞を有し、かつ内容物が溶媒、または気体で充填された空洞粒子」とさらに限定し、前置審査において特許査定されたという審査経緯を有するものである。
　
　そして、上記の審査経緯によれば、出願当初の請求項１に記載された発明のうち、無機化合物が「複合粒子」である発明及び無機化合物が「内部に空洞を有し、かつ内容物が多孔質物質で充填された空洞粒子」である発明は、本件特許に係る発明に含まれないものとなったと第三者に理解されるから、本件特許に係る発明の範囲が、その範囲外とされた、無機化合物が「複合粒子」である発明及び無機化合物が「内部に空洞を有し、かつ内容物が多孔質物質で充填された空洞粒子」である発明との関係において明確でない場合には、第三者に不測の不利益を及ぼすことは明らかであり、本件特許に係る発明の範囲は、その範囲外とされた、無機化合物が「複合粒子」である発明及び無機化合物が「内部に空洞を有し、かつ内容物が多孔質物質で充填された空洞粒子」である発明との関係において明確であることが必要である。
　
　そこで、無機化合物が所定の『空洞粒子』である本件特許に係る発明の範囲が、本件特許に係る発明の範囲外とされた、無機化合物が『複合粒子』である発明との関係において明確であるか、について以下に検討する。
　
　上記請求項１の記載によれば、請求項１に記載された発明は、
　無機化合物粒子が、
「内部に空洞を有し、かつ内容物が溶媒、または気体で充填された空洞粒子」（以下、「発明特定事項１」という。）であり、
「シリカとシリカ以外の無機化合物粒子からなり、」（以下、「発明特定事項２」という。）
さらに、「工程（ａ）〜（ｃ）から製造されたものである」（以下、「発明特定事項３」という。）
との記載事項のみを発明特定事項とするものと認める。
　
　なお、以下では、請求項１に記載された発明を「本件発明１」といい、他の請求項に記載された発明についても同様とする。
　
２−１）訂正明細書の発明の詳細な説明の記載
　訂正明細書の発明の詳細な説明には、以下の記載ａ〜ｅが認められる。
　
ａ；「【００４３】・・・複合粒子を構成する多孔質粒子としては、・・・このような多孔質粒子では、シリカをＳiＯ２で表し、シリカ以外の無機化合物を酸化物換算（ＭＯＸ）で表したときのモル比ＭＯＸ／ＳiＯ２が、０.０００１〜１．０、好ましくは０.００１〜０.３の範囲にあることが望ましい。・・・
【００４５】・・・
　また、空洞粒子の内容物としては、粒子調製時に使用した溶媒、気体、多孔質物質などが挙げられる。溶媒中には空洞粒子調製する際に使用される粒子前駆体の未反応物、使用した触媒などが含まれていてもよい。また多孔質物質としては、前記多孔質粒子で例示した化合物からなるものが挙げられる。」
　
ｂ；「【００４６】
無機化合物粒子の調製
・・・
　具体的に、複合粒子が、シリカ、シリカ以外の無機化合物とからなる場合、以下の第１〜第３工程から無機化合物粒子は製造される。
【００４７】
第１工程：多孔質粒子前駆体の調製
　第１工程では、予め、シリカ原料とシリカ以外の無機化合物原料のアルカリ水溶液を個別に調製するか、または、シリカ原料とシリカ以外の無機化合物原料との混合水溶液を調製しておき、この水溶液を目的とする複合酸化物の複合割合に応じて、ｐＨ１０以上のアルカリ水溶液中に攪拌しながら徐々に添加して多孔質粒子前駆体を調製する。
・・・
【００４９】
　また、シリカ以外の無機化合物の原料としては、アルカリ可溶の無機化合物を用いられる。・・・
【００５２】
　第１工程におけるシリカとシリカ以外の無機化合物との複合割合は、シリカに対する無機化合物を酸化物(ＭＯＸ)に換算し、ＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比が、０．０５〜２．０、好ましくは０．２〜２．０の範囲内にあることが望ましい。この範囲内において、シリカの割合が少なくなる程、多孔質粒子の細孔容積が増大する。しかしながら、モル比が２．０を越えても、多孔質粒子の細孔の容積はほとんど増加しない。他方、モル比が０．０５未満の場合は、細孔容積が小さくなる。空洞粒子を調製する場合、ＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比は、０．２５〜２．０の範囲内にあることが望ましい。」
　
ｃ；「【００５３】
第２工程：多孔質粒子からのシリカ以外の無機化合物の除去
　第２工程では、前記第１工程で得られた多孔質粒子前駆体から、シリカ以外の無機化合物（珪素と酸素以外の元素）の少なくとも一部を選択的に除去する。具体的な除去方法としては、多孔質粒子前駆体中の無機化合物を鉱酸や有機酸を用いて溶解除去したり、あるいは、陽イオン交換樹脂と接触させてイオン交換除去する。
【００５４】
　なお、第１工程で得られる多孔質粒子前駆体は、珪素と無機化合物構成元素が酸素を介して結合した網目構造の粒子である。このような多孔質粒子前駆体から無機化合物（珪素と酸素以外の元素）を除去することにより、一層多孔質で細孔容積の大きい多孔質粒子が得られる。
　また、多孔質粒子前駆体から無機酸化物（珪素と酸素以外の元素）を除去する量が多くすれば、空洞粒子を調製することができる。
【００５５】
　また、多孔質粒子前駆体からシリカ以外の無機化合物を除去するに先立って、第１工程で得られる多孔質粒子前駆体分散液に、シリカのアルカリ金属塩を脱アルカリして得られる珪酸液あるいは加水分解性の有機ケイ素化合物を添加してシリカ保護膜を形成することが好ましい。シリカ保護膜の厚さは０．５〜１５ｎｍの厚さであればよい。なおシリカ保護膜を形成しても、この工程での保護膜は多孔質であり厚さが薄いので、前記したシリカ以外の無機化合物を、多孔質粒子前駆体から除去することは可能である。
【００５６】
　このようにシリカ保護膜を形成することによって、粒子形状を保持したまま、前記したシリカ以外の無機化合物を、多孔質粒子前駆体から除去することができる。また、後述するシリカ被覆層を形成する際に、多孔質粒子の細孔が被覆層によって閉塞されてしまうことがなく、このため細孔容積を低下させることなく後述するシリカ被覆層を形成することができる。なお、除去する無機化合物の量が少ない場合は粒子が壊れることがないので必ずしも保護膜を形成する必要はない。
【００５７】
　また空洞粒子を調製する場合は、このシリカ保護膜を形成しておくことが望ましい。空洞粒子を調製する際には、無機化合物を除去すると、シリカ保護膜と、該シリカ保護膜内の溶媒、未溶解の多孔質固形分とからなる空洞粒子の前駆体が得られ、該空洞粒子の前駆体に後述の被覆層を形成すると、形成された被覆層が、粒子壁となり空洞粒子が形成される。」
　
ｄ；「【００６１】
第３工程：シリカ被覆層の形成
　第３工程では、第２工程で調製した多孔質粒子分散液（空洞粒子の場合は空洞粒子前駆体分散液）に加水分解性の有機ケイ素化合物またはケイ酸液等を加えることにより、粒子の表面を加水分解性有機ケイ素化合物またはケイ酸液等の重合物で被覆してシリカ被覆層を形成する。
・・・
【００６６】
　ついで、被覆層が形成された粒子の分散液を加熱処理する。加熱処理によって、多孔質粒子の場合は、多孔質粒子表面を被覆したシリカ被覆層が緻密化し、多孔質粒子がシリカ被覆層によって被覆された複合粒子の分散液が得られる。また空洞粒子前駆体の場合、形成された被覆層が緻密化して空洞粒子壁となり、内部が溶媒、気体または多孔質固形分で充填された空洞を有する空洞粒子の分散液が得られる。」
　
ｅ；「【００８９】
【調製例１】
複合粒子（P-1）の調製
・・・
【００９２】
【調製例２】
複合粒子（P-2）の調製
・・・
【００９３】
【調製例３】
複合粒子（P-3）の調製
・・・
【００９６】
【調製例４】
複合粒子（P-4）の調製
・・・
【００９７】
【調製例５】
複合粒子（P-5）の調製
・・・
【０１００】
【調製例８】
空洞粒子（P-8）の調製
・・・
【０１０１】
【表１】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　
２−２）発明特定事項１により、無機化合物が所定の『空洞粒子』である本件特許に係る発明の範囲が、無機化合物が『複合粒子』である発明との関係において明確になっているかについて
　
ア．記載ｄによれば、表面を被覆したシリカ被覆層が緻密化したシリカ被覆層を有する多孔質粒子が『複合粒子』であり、表面を被覆したシリカ被覆層が緻密化した空洞粒子壁を有するものが『空洞粒子』であるということができる。
　そして、記載ｂによれば、複合粒子であるシリカ、シリカ以外の無機化合物とからなる無機化合物粒子は、第１〜第３工程から製造されるところ、記載ｃによれば、第２工程では、第１工程で得られた多孔質粒子前駆体から、シリカ以外の無機化合物（珪素と酸素以外の元素）の少なくとも一部を鉱酸や有機酸を用いて選択的に除去することで、多孔質粒子及び空洞粒子前駆体を調製するから、無機化合物が除去されることにより多孔質粒子前駆体に形成される『孔』の中には、少なくとも多孔質粒子又は空洞粒子前駆体の調製に用いられた溶媒が充填されるものと認められ、その後、『孔』の中に、少なくとも多孔質粒子又は空洞粒子前駆体の調製に用いられた溶媒が充填されたままの状態で、多孔質粒子又は空洞粒子前駆体は緻密化されたシリカ被覆層で被覆されて、それぞれ複合粒子、空洞粒子となるものと認められる。そして、これらのことは、記載ｃの「【００５７】・・・空洞粒子を調製する際には、無機化合物を除去すると、シリカ保護膜と、該シリカ保護膜内の溶媒、未溶解の多孔質固形分とからなる空洞粒子の前駆体が得られ、」との記載や記載ａの「【００４５】・・・また、空洞粒子の内容物としては、粒子調製時に使用した溶媒、気体、多孔質物質などが挙げられる。」との記載とも符合するものである。
　さらに、記載ｄにあるように被覆が形成された多孔質粒子又は空洞粒子前駆体の分散液を加熱処理してシリカ被覆層を緻密化する際に、『孔』の中に充填されている溶媒の少なくとも一部が蒸発し、代わって気体が充填されるものと認められる。そして、このことは、記載ｅの【表１】において、複合粒子(P-3)や空洞粒子(P-8)の屈折率がそれぞれ１．３５、１．３３と溶媒及びシリカの屈折率より小さく、粒子内に溶媒及びシリカより屈折率の小さい何らかの物質が存在しているという事実とも整合がとれるものである。
　
　そうすると、『複合粒子』も『空洞粒子』もともに、『孔』の中に、少なくとも多孔質粒子又は空洞粒子前駆体の調製に用いられた溶媒又は気体が充填されているといえる。
　
イ．そして、本件特許に係る発明の無機化合物は『空洞粒子』であるのに対し、本件特許に係る発明の範囲外とされた発明の無機化合物は『複合粒子』であって、呼称が違うから、発明の詳細な説明の記載及び図面と当業者の出願当時における技術的常識とを考慮しつつ、この呼称の違いにより、これらが明確に区別できるかについて、さらに検討する。
　
　上記の記載ｃによれば、『複合粒子』は、シリカ保護膜の内容物が多孔質粒子前駆体から無機酸化物を除去した多孔質粒子であるものといえるところ、上記の記載ａの段落【００４５】や記載ｃの段落【００５７】に記載されるように、シリカ保護膜の内容物に多孔質物質を含んでいるものも空洞粒子なのであるから、『空洞粒子』は『複合粒子』と明確に区別することができない。
　
　また、記載ｃの段落【００５４】には、多孔質粒子前駆体から無機酸化物を除去する量を多くすると空洞粒子を調製可能であると記載されるが、記載ｂの段落【００５２】及び記載ａの段落【００４３】によれば、複合粒子を構成する多孔質粒子は、ＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比が０．２〜２．０の範囲内にある多孔質粒子前駆体から無機酸化物を除去して得られるＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比が０．０００１〜１．０の範囲内にあるものであるところ、本件特許に係る『空洞粒子』の唯一の実施例である空洞粒子(P-8)を構成する空洞粒子前駆体は、ＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比が０．２８８である多孔質粒子前駆体から無機酸化物を除去して得られるＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比が０．００３５であるものであって、無機酸化物を除去する前後の多孔質粒子前駆体のＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比が、『複合粒子』を調製する場合のモル比と重複するから、記載ｃの段落【００５４】における多孔質粒子前駆体から無機酸化物を除去する量を「多くする」とは、どの程度多いことであるか不明であって、この段落【００５４】の記載を考慮しても、『空洞粒子』は『複合粒子』と明確に区別することができない。
　
　さらに、本件特許に係る出願の出願時における技術常識を考慮しても、『空洞粒子』は、『複合粒子』と明確に区別することができない。すなわち、本件特許に係る出願の出願前に公知となった甲第７号証には、コロイド粒子の表面は、シリカ等の被膜で薄く被覆されており、被覆処理前のコロイド粒子は「多孔性の微粒子」であること、第１工程におけるシリカとシリカ以外の無機酸化物との複合割合は、無機酸化物に対するシリカのモル比が０．５〜２０の範囲内にあること、換算すると、ＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比が０．０５〜２．０の範囲内にあることが記載されている上に、本件特許に係る出願の複合粒子(P-1)と同一の製法による実施例１のコロイド粒子に加えて、第２工程における脱アルミニウム処理の条件以外は実施例１と同一の製法による実施例７のコロイド粒子が記載されており、実施例１及び７のコロイド粒子はそれぞれＳiＯ２／ＭＯＸが１２７．２、９９９．０、換算すると、それぞれＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比が０．００７８、０．００１である。そうすると、甲第７号証からは、第１工程におけるＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比が０．０５〜２．０の範囲内にあり、第２工程終了時にＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比が０．００１〜０．００７８の「多孔性の微粒子」であり、シリカ等の被膜で薄く被覆されたコロイド粒子が『複合粒子』であると把握され、本件特許に係る発明の『空洞粒子』の唯一の実施例である空洞粒子(P-8)はＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比がこれと重複するから、本件特許に係る出願の出願時における技術常識を考慮しても、『空洞粒子』は『複合粒子』と明確に区別することができない。
　
　また、本件特許に係る出願の願書に添付した図面の【図１】には、『空洞粒子』のＴＥＭ写真が示されているが、この写真からは、粒子のシリカ保護膜と一体化した粒子壁の存在が濃い灰色部として確認できるものの、粒子壁内部には灰色地に多数の白い斑点を確認することができるため、粒子壁内部が空洞であると確認できない上に、粒子壁内部に多孔質粒子が存在していると理解する余地をも残すものである。そして、この空洞粒子と対比すべき『複合粒子』のＴＥＭ写真は示されていない。そうすると、【図１】を考慮しても『空洞粒子』は『複合粒子』と明確に区別することができない。
　
　よって、願書に添付した明細書の記載及び図面と当業者の出願当時における技術的常識とを考慮しても、「内部に空洞を有し、かつ内容物が溶媒、または気体で充填された空洞粒子」という本件発明１の発明特定事項１によっては、無機化合物が所定の『空洞粒子』である本件特許に係る発明の範囲が、無機化合物が『複合粒子』である発明との関係において明確になっているとすることはできない。
　
２−３）発明特定事項２により無機化合物が所定の『空洞粒子』である本件特許に係る発明の範囲が、無機化合物が『複合粒子』である発明との関係において明確になっているかについて
　
　記載ｂの「【００４６】・・・具体的に、複合粒子が、シリカ、シリカ以外の無機化合物とからなる場合」との記載によれば、複合粒子はシリカとシリカ以外の無機化合物からなるものである。
　
　よって、「シリカとシリカ以外の無機化合物粒子からなり、」という本件発明１の発明特定事項２によっては、無機化合物が所定の『空洞粒子』である本件特許に係る発明の範囲が、無機化合物が『複合粒子』である発明との関係において明確になっているとすることはできない。
　
２−４）発明特定事項３により無機化合物が所定の『空洞粒子』である本件特許に係る発明の範囲が、無機化合物が『複合粒子』である発明との関係において明確になっているかについて
　
　記載ｂによれば、複合粒子である無機化合物粒子は、第１〜第３の工程から製造されるものであるところ、記載ｂには、第１工程として、シリカ原料とシリカ以外のアルカリ可溶の無機化合物原料のアルカリ水溶液を個別に調製するか、または、シリカ原料とシリカ以外のアルカリ可溶の無機化合物原料との混合水溶液を調製しておき、ｐＨ１０以上のアルカリ水溶液中に攪拌しながら徐々に添加して、シリカとシリカ以外の無機化合物との複合割合が、シリカに対する無機化合物を酸化物(ＭＯＸ)に換算し、ＭＯＸ／ＳiＯ２のモル比が、０．２〜２．０の範囲内にある多孔質粒子前駆体を調製する工程が記載されている。そして、記載ｃには、第２工程として、第１工程で得られる多孔質粒子前駆体分散液に、シリカのアルカリ金属塩を脱アルカリして得られる珪酸液あるいは加水分解性の有機ケイ素化合物を添加してシリカ保護膜を形成した後、多孔質粒子前駆体中の無機化合物を鉱酸や有機酸を用いてシリカ以外の無機化合物（珪素と酸素以外の元素）の少なくとも一部を選択的に除去して多孔質粒子分散液を調製する工程が記載されている。さらに、記載ｄには、第３工程として、第２工程で調製した多孔質粒子分散液に加水分解性の有機ケイ素化合物またはケイ酸液等を加えることにより、粒子の表面を加水分解性有機ケイ素化合物またはケイ酸液等の重合物で被覆してシリカ被覆層を形成し、ついで、被覆層が形成された粒子の分散液を加熱処理して、複合粒子を調製する工程が記載されている。
　そうすると、『空洞粒子』が『複合粒子』であり、「空洞粒子前駆体」が「多孔質粒子」であるなどの呼称上の違いを除けば、工程（ａ）〜（ｃ）から製造されたものであり、呼称上の違いについては、先に「２−２）」の「イ」で述べたのと同様のことがいえるから、『空洞粒子』は、『複合粒子』と明確に区別することができない。
　
　よって、「工程（ａ）〜（ｃ）から製造されたものである」という本件発明１の発明特定事項３によっては、無機化合物が所定の『空洞粒子』である本件特許に係る発明の範囲が、無機化合物が『複合粒子』である発明との関係において明確になっているとすることはできない。
　
２−５）まとめ
　以上のとおりであるから、願書に添付した明細書の記載及び図面と当業者の出願当時における技術的常識とを考慮しても、本件発明１の発明特定事項によっては、無機化合物が所定の『空洞粒子』である本件特許に係る発明の範囲が、無機化合物が『複合粒子』である発明との関係において明確になっているとすることはできず、本件発明１とこれを引用する本件発明２〜４は、空洞粒子の範囲が不明確であるから、特許請求の範囲の記載が、特許を受けようとする発明が明確であることに適合するとはいえない。
　よって、本件特許に係る出願は、特許法第３６条第６項第２号に適合しておらず、同項の規定に違反するから、本件発明１〜４の「内容物が溶媒で充填された空洞粒子」の範囲が明確でない点を具体的理由として指摘した無効理由Ｂには、理由がある。
　
第６　むすび
　訂正後の請求項１〜４に係る発明の本件特許は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきでものである。
　
　また、審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定により準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　
　よって、結論のとおり審決する。