【事件の表示】
　特願２００３−１９４６１９「アルツハイマー病のトランスジェニック動物モデル」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　３月２５日出願公開、特開２００４−　８９１８７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続きの経緯
　本願は，平成４年１２月２９日（パリ条約による優先権主張１９９２年1月７日，１９９２年７月１６日，米国）を国際出願日とする特願平５−５１２４７５号の一部を特許法第４４条第１項の規定により平成１５年６月５日に新たな特許出願としたものであって，平成１８年１２月１２日付で拒絶査定がされ，平成１９年３月１５日に拒絶査定不服審判が請求され，平成２１年７月２日付で当審による拒絶理由が通知され，平成２２年１月４日に特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
２．本願発明
　本願の請求項１及び５に係る発明（以下「本願発明１及び５」という。）は，平成２２年１月４日付手続補正書によって補正された特許請求の範囲に記載された以下のとおりのものと認める。
「【請求項１】
　組み合わせcDNA／ゲノム発現クローンに対して作動可能に連結したヒト血小板由来成長因子B（PDGF-B）鎖遺伝子プロモーターを含む遺伝子構築物を，げっ歯動物細胞またはげっ歯動物胚に導入することを含む，アルツハイマー病のトランスジェニックモデルを形成するための方法であって；
　前記発現クローンはAPP770をコードするcDNA配列または天然に存在する変異を有するAPP770をコードするcDNA配列を含有し，
　エキソン6およびスプライシングのために十分な領域を有する隣接する下流イントロン，KIコード領域およびOX-2コード領域およびスプライシングのために十分な領域を有するそれぞれのそれらの上流および下流イントロン，そしてエキソン9およびスプライシングのために十分な領域を有する隣接する上流イントロンからなるゲノムAPP DNA配列を，APP770をコードするcDNA配列または天然に存在するAPP770の残基717番目に位置するPhe変異を有するAPP770をコードするcDNAの対応する領域に置換し，
　前記構築物は，哺乳類細胞中で，転写され，そして選択的にスプライシングされて，APP695，APP751およびAPP770をコードしそしてAPP695，APP751およびAPP770に翻訳されるmRNA分子を形成する，前記方法。
　【請求項５】
　組み合わせcDNA／ゲノム発現クローンに対して作動可能に連結したヒト血小板由来成長因子B（PDGF-B）鎖遺伝子プロモーターを含む遺伝子構築物を含有する非ヒトトランスジェニック哺乳類細胞であって，
　前記発現クローンは，APP770をコードするcDNA配列または天然に存在する変異を有するAPP770をコードするcDNA配列を含有し，
　エキソン6およびスプライシングのために十分な領域を有する隣接する下流イントロン，KIコード領域およびOX-2コード領域およびスプライシングのために十分な領域を有するそれぞれのそれらの上流および下流イントロン，そしてエキソン9およびスプライシングのために十分な領域を有する隣接する上流イントロンからなるゲノムAPP DNA配列を，APP770をコードするcDNA配列または天然に存在するAPP770の残基717番目に位置するPhe変異を有するAPP770をコードするcDNAの対応する領域に置換し，
そして前記構築物は，哺乳類細胞中で，転写され，そして選択的にスプライシングされて，APP695，APP751およびAPP770をコードし，そしてAPP695，APP751およびAPP770に翻訳されるmRNA分子を形成する，前記非ヒトトランスジェニック哺乳類細胞。」
　
３．平成６年改正前の特許法第３６条第４項並びに第３６条第５項１号及び第６項について
（１）拒絶理由
　当審における平成２１年７月２日付拒絶理由通知書の理由１）及び２）の概要は，本願発明１は，実際に本願発明の目的を達成するために使用できるものとして，発明の詳細な説明に記載されたものではなく，また，本願の発明の詳細な説明は，当業者が本願発明１を実施することができる程度に，発明の目的，構成及び効果を記載していない，というものである。
　
（２）当審の判断
　本願の明細書には，本願発明の目的は，トランスジェニック技術により構築される，アルツハイマー病用の動物モデルの提供，アミロイド前駆体タンパク質の異なる型の発現を正確に反映する，トランスジェニック動物の提供，及びアミロイド前駆体タンパク質の発現における，ある種の遺伝子異常に特徴付けられる，トランスジェニック動物の提供であることが説明されている（公開公報第７頁第３〜９行）。 
 　そして，本願発明は，上記目的を達成するために，特定の組み合わせcＤＮＡ／ゲノム発現クローンに対して作動可能に連結したヒト血小板由来成長因子Ｂ（PDGF-B）鎖遺伝子プロモーターを含む遺伝子構築物を含有するトランスジェニックげっ歯動物であって，トランスジェニックげっ歯動物中で，上記構築物が転写され，そして選択的にスプライシングされて，APP695，APP751及びAPP770をコードし，そしてAPP695，APP751及びAPP770に翻訳されるｍＲＮＡ分子を形成する，アルツハイマー病のトランスジェニックモデルを形成することを構成としている。 
 　また，本願明細書（公開公報第９頁第４７行〜第１１頁第２９行）では，上記特定の組み合わせｃＤＮＡ／ゲノム発現クローンの構築の手順が説明され，遺伝子プロモーターとしては，メタロチオネインプロモーターやヒトＡＰＰ遺伝子プロモーターが使用できることが説明され，その他にPDGF-B鎖遺伝子プロモーター等の複数のプロモーターが例示され説明されている。 
 　しかしながら，実施例１及び２では，メタロチオネインプロモーターを含むpＭＴＡＰＰ−１及びヒトＡＰＰ遺伝子プロモーターを含むｐＥＡＰＰ−１をＮＩＨ３Ｔ３細胞及びＰＣ１２細胞に導入し，ＡＰＰを発現したことは記載されているが，ヒトＡＰＰの３種のｍＲＮＡが発現されていたことは確認されておらず，実施例４では，ｐＭＴＡＰＰ−１を用いて９匹のトランスジェニックマウスを作出したことが記載されているが，得られたマウスにおいて，ヒトＡＰＰや，３種のｍＲＮＡが発現されたことを確認したことは記載されておらず，アルツハイマー病に見られる症状を呈したことも記載されていない。
　さらに，実施例３では，メタロチオネインプロモーターを含むｐＭＴＡ４をＰＣ１２細胞にトランスフェクトしたことは記載されているが，ｍＲＮＡの発現も確認していない。　ここで，本願発明１は，PDGF-B鎖遺伝子プロモーターを含む遺伝子構築物を構成要件としており，明細書に記載された上記実施例は，本願発明１の実施例ではない。 
 　そして，本願発明１とは異なるメタロチオネインプロモーターを用いた実施例４のトランスジェニックマウスにおいてでさえ，上述のとおり，実際にマウス体内において，ヒトＡＰＰの３種のｍＲＮＡが発現されているか否かは確認されておらず，また，アルツハイマー病のモデルとして使用できることも確認されていない。 
　
　請求人は平成２２年１月４日付の意見書において，PDGF-B鎖プロモーターを使用した実施例の記載がないことに関して，「トランスジェニック動物の特徴は，プロモーターの種類に依存して達成されるのではなく，導入されるトランスジーンの特徴的な構造から導かれるものです。アルツハイマー病の動物モデルとして機能するために必要な特徴を含有するトランスジーンのデザインを提供してしまえば，トランスジーンを動物の体内に導入する残りの工程は，周知なものに過ぎず，プロモーターは発現が求められる細胞とのマッチングに従って，当業者が容易に選択することができるものに他なりません。」と述べている。
　しかしながら，本願明細書の発明の背景において説明されているように，本願出願時当時，βペプチドを発現するトランスジェニックマウスからは，プロモーターの種類によって異なる結果が得られていた。
　さらに，請求人が平成２１年３月９日付回答書とともに提出した参考文献５（Behavioural Brain Research, 1993, Vol.57, p.207-213）には，ＡＰＰ転写物には三つのタイプがあり，組織によって発現パターンが異なることが記載され，三つのタイプの転写物か，又は三つのタイプの転写物の割合がアルツハイマー病発症に重要である可能性があること，及び，最も自然な構築物による遺伝子組換えがβアミロイド沈着を示すかもしれないことが示唆されるとともに，ＹＡＣを用いたヒトＡＰＰ遺伝子導入マウスにおいて，適切な組織に適切な転写物のパターンでヒトＡＰＰが発現されたが，このマウスにおいてアルツハイマー病発症はまだ評価されておらず，マウスの寿命ではβアミロイドの沈着が不十分であるためか，マウスのβアミロイド転写物がβアミロイド沈着を保護するために，アルツハイマー病を発症しない可能性もあることが記載されている（第２１０頁右下欄下から１０行〜第２１１頁第２９行）。
　ここで，ＹＡＣはプラスミドベクターと異なり，数Ｍｂの遺伝子が挿入できるベクターであり，組織に応じた適切な転写物のパターンでヒトＡＰＰが発現されたという記載から，上記参考文献５に記載されたＹＡＣを用いたトランスジェニックマウスは，ＡＰＰ遺伝子の全長配列か，少なくとも三つのタイプのＡＰＰ転写物を発現できる配列を導入されたものと認められるが，このトランスジェニックマウスにおいても，実際にアルツハイマー病を発症できるかどうかは判らないことが記載されている。
　また，ヒトβ−ＡＰＰ遺伝子全体を含むＹＡＣを導入したトランスジェニックマウスがアルツハイマー病を発症しなかったことは，請求人が平成１７年１２月１４日付意見書において提出した参考文献３（Neruodegeneration, 1995, Vol.4, p.117-129, 第１２１頁左欄第９〜２３行）にも記載されている。
　すなわち，上記参考文献３及び５によれば，三種のヒトＡＰＰ転写物を発現できるトランスジェニックマウスを作出しても，マウスが確実にアルツハイマー病を発症するとはいえず，ＡＰＰ転写物の異なる型の比率がアルツハイマー病発症にどのように関与するかは，本願出願日後の１９９３年においても判明していない。
　そして，組織や時期における遺伝子の発現パターンはプロモーターの種類によって異なるものであるから，本願出願日当時において，用いるプロモーターの種類が，組織や年齢によってＡＰＰ転写物の異なるタイプの比率にどのように影響し，それがアルツハイマー病発症にどのように影響するかについては，実際にトランスジェニックマウスを作出してみなければ予測のできないものであった。
　したがって，「アルツハイマー病のトランスジェニックモデルを形成する」ことを構成要件とする本願発明１に関して，請求人の，トランスジェニック動物の特徴は，プロモーターの種類に依存して達成されるのではないという主張には，それを裏付ける根拠がなく，プロモーターは発現が求められる細胞とのマッチングに従って当業者が容易に選択することができるとの主張は採用できない。　
 
　さらに，請求人は平成２２年１月４日付意見書において，本願発明１におけるトランスジェニックマウスがをアルツハイマー病のモデルとして使用できることを，実際に示すことなく予測できる理由について，以下のように述べている。
　
「本願明細書の説明を参照した当業者であれば，アルツハイマー病の以前のモデルでは，一つのアイソフォームを発現はするが天然の変異を取り込まないために，望ましくない結果しか得られなかったこと，そして天然の変異を含みAPPのアイソフォームの比率をヒトで生じるように組織型および動物の年齢により変化させることができる構築物を使用することにより，よりよい結果を得ることができることを理解することができます。当業者であればさらに，本願明細書において開示される“代替スプライシングカセット”が，“天然の代替スプライシング機構”によりAPPアイソフォームの比率を制御するための手段をもたらすことを，理解することができます。
　本願発明者らが，一つのアイソフォームを発現する従来のモデルからでは十分な実験結果が得られないという事実，組織型およびヒトの年齢によりアイソフォーム比が変化する可能性，そして提供された代替スプライシングカセットがそのようなスプライシングをもたらすという予測に基づいて，天然のスプライシング機構を使用するための必要性を推測したことが，本願明細書には明確に記載されていますので，これらの記載を前提として，当業者であれば，さらにデータを参照することなく，請求項に記載されたトランスジェニック動物がアルツハイマー病の有用なモデルであり，そしてそのモデルを作出することができることを十分に理解することができます。」
　
　しかしながら，請求人が平成２１年３月９日付回答書において述べているように，本願出願後においても，ＡＰＰ遺伝子を導入したトランスジェニック動物が作出されてはいたが，より本物に近い病態を示すアルツハイマー病モデル動物を作出することは，非常に実現困難なものであった。
　さらに，上述のように，上記参考文献３及び５によれば，組織や年齢によって異なるアイソフォームの比率で三種のヒトＡＰＰ転写物を発現できるトランスジェニックマウスを作出しただけでは，マウスが確実にアルツハイマー病を発症するとはいえないことが示されている。
　以上のような本願出願日当時の技術水準に鑑みれば，理論的に天然のスプライシング機構を使用するための必要性を推測したことが本願明細書には明確に記載されていても，本願発明１に特定される遺伝子構築物を導入したトランスジェニックマウスがアルツハイマー病を発症するか否かは，実際に作出して発症を確認してみなければ判らないものであったといえる。
　
　してみると，本願発明１の特定の組み合わせcＤＮＡ／ゲノム発現クローンに対して作動可能に連結したヒトPDGF-B鎖遺伝子プロモーターを含む遺伝子構築物を含有するトランスジェニックげっ歯動物が，アルツハイマー病のモデルとなる，ＡＰＰの異なる型の発現を正確に反映する，又はＡＰＰの発現におけるある種の遺伝子異常に特徴付けられるといった効果を有するものであることを当業者が理解できるように，発明の詳細な説明に記載されていない。 
　したがって，本願発明１は，実際に本願発明の目的を達成するために使用できるものとして，発明の詳細な説明に記載されたものではない。
　また，本願の発明の詳細な説明は，当業者が容易に本願発明１を実施することができる程度に，発明の目的，構成及び効果を記載していない。 
 
　
４．特許法第２９条第２項について
（１）引用例
　原査定の拒絶理由に引用された，本願優先日前に頒布された刊行物であるGene,Vol.87,1990,p.257-263（以下，「引用例」という。）には，以下の事項が記載されている。
ア．「アルツハイマー脳において沈着しているアミロイドβタンパク質（BP）は，大きな前駆体（BPP）の切断物である。BPP遺伝子は選択的スプライシングによって生成される３つの型のmRNAをコードし，その内２つはKunitz型セリンプロテアーゼインヒビター（セルピン）をコードする配列を含む。BPP合成の制御メカニズムを遺伝子レベルで調べるために，我々はヒトBPP遺伝子の全てのエキソンを包含する３６のゲノムＤＮＡクローンを単離した。この遺伝子は１８のエキソンからなり１７０ｋｂ以上にまたがる。ＢＰは第１６及び第１７エキソンにコードされ，セルピンドメインは第７エキソンにコードされる。配列解析は第７及び第８イントロンがスプライシングのための典型的な分枝点を欠くことを示した。このことは選択的スプライシングに関与するのかもしれない。」（第257頁要約1〜６行）
　
イ．「BPPはヒト組織において広範に発現する（Tanziら，1987;1988;　Neveら，1988;Ponteら，1988）。脳においては，海馬は例外であるが，特に連合野においてセルピンドメインを含まないBPPが優勢である（Neveら，1988）。面白いことに，BPPmRNAの量及び位置は健常者とアルツハイマー病患者の脳で異なる（Goedert，1987；Cohenら，1988；Higginsら，1988；Lewisら，1988）。セルピンドメインを含まないBPPはアルツハイマー病患者の脳の基底核と青斑核において2倍に増加し（Palmertら，1988），一方セルピンドメインを含むBPPはアルツハイマー患者の前頭皮質においてかなり増加する（Tanakaら，1988）。これらの結果はおそらくアルツハイマー病の病理過程におけるBPP遺伝子制御の役割を意味づける。」（第２５８頁左欄第９〜２３行）
　
ウ．「（ａ）ヒトBPP遺伝子の全体構造　３つのヒトゲノムライブラリーがプラークハイブリダイゼーション法でスクリーニングされ，合計３６の陽性クローンが得られた。これらのクローンは制限酵素マッピング，ｃＤＮＡをプローブとして用いたサザンブロッティング及び，エキソンを含むフラグメントの配列決定によって特徴付けられた。制限酵素地図とエキソンの位置は図１に示す。地図は７箇所で中断され，このように８つの断片からなる。BPP遺伝子は１８のエキソンからなり，１７０kb以上にまたがる。
　ｃＤＮＡ構造に基づけば，BPPはいくつかの機能性ドメインからなる（Kangら，1987）。BPPのエキソンと推定機能性ドメインとの間の関係は図２に示す。エキソン組成と蛋白のドメイン構造との関係が注目される。シグナルペプチドは第１エキソンに，Kunitz型セルピンドメインは第７エキソンに，そして膜貫通ドメインは第１７エキソンにコードされる。ＢＰは第１６及び第１７エキソンにコードされており，ＢＰは転写後に生成され，異常なスプライシングによって生成されるものではないことを示している（Lemaireら，1989；Johnstoneら，1989）。」（第２５８頁左欄下から３行〜第２５９頁左欄第８行）
　
エ．「
図２　BPPの機能性ドメインとBPP遺伝子のエキソン組成との関係。(a)アミノ酸残基の参照番号を付したBPPの推定機能性ドメイン（Kangら，1987；Kitaguchiら，1988），ＳＰ，シグナルペプチド；Ａ，システインリッチ領域；Ｂ，高度に負に荷電するドメイン；Ｃ，Kunitz型セルピンドメイン；Ｄ，付加的な１９アミノ酸残基；Ｅ，膜貫通ドメイン；Ｆ，細胞内ドメイン；BPPの他の部分は水平な線で示される。ＣＨＯ，N-糖鎖付加部位；黒塗りのボックス，ＢＰ，　（b)エキソンの境界によって分割されたcDNA　（c)BPP遺伝子のエキソン組成；１８のエキソンが黒いボックスで示される。イントロンと５’−，３’−隣接領域は水平な線で示される。ギャップ領域は二本の平行な垂直線で示される。」（第２５９頁）
　
オ．「BPP遺伝子の中には，第１４イントロン（TCTTG
A
A
A
A
A
　
　引用例の記載事項ア〜オによれば，引用例には，ヒトBPP遺伝子のｃＤＮＡ配列を用いて，ゲノムDNA配列を決定したこと，ヒトBPP遺伝子は１８のエキソンからなり，１７０kb以上の長さを有していたこと，及びイントロン６，７，８に見られる配列が，選択的スプライシングに関与するかもしれないことが記載されている。
　
（２）対比
　本願発明５と引用例に記載された発明とを対比する。
　本願発明５において「APP」という表現は，本願明細書によると，「βアミロイド前駆体タンパク質」を意味するものであって（公開公報第5頁左下欄下9行〜下8行），引用例に記載された「BPP（アミロイドβタンパク質前駆体）」は，本願発明５の「APP」に相当するものである。  
 　そして，本願発明５における「APP770」とは，代替スプライシングにより生じるAPPcDNAの３つの型のうち，一番大きいサイズのものであって，セリンプロテアーゼ阻害剤Kunitzファミリーに相同性を有するドメインを含むものである（同第4頁右上欄11行〜左下欄9行，第７頁左上欄下1行〜右上欄4行，及び第1ａ図）から，引用例に記載された「Kunitz型セリンプロテアーゼインヒビターをコードする配列を含む２つの型のBPPmRNA」のうち，大きい方のBPPmRNAに対応する「BPPcDNA」は，本願発明５の「APP770」に相当するものであって，哺乳動物細胞中においては，転写されて対応するmRNA分子を形成するものである。
　また，本願の図７等に記載されているように，本願発明５における「ＫＩコード領域」及び「ＯＸ−２コード領域」は，ヒトＡＰＰ遺伝子のエキソン７及び８に相当するので，引用例の記載事項エにおけるKunitz型セルピンドメイン（Ｃ）及び付加的な１９アミノ酸残基（Ｄ）をコードするエキソン７及びエキソン８は，本願発明５における「ＫＩコード領域」及び「ＯＸ−２コード領域」にそれぞれ相当し，引用例に記載された第６，第７及び第８イントロンは，本願発明５における「スプライシングのために十分な領域を有する隣接する（エキソン６の）下流イントロン」，「スプライシングのために十分な領域を有するそれぞれのそれら（ＫＩコード領域およびＯＸ−２コード領域）の上流及び下流イントロン」及び「スプライシングのために十分な領域を有する隣接する（エキソン９の）上流イントロン」にそれぞれ相当する。  
　
　したがって，本願発明５と引用例に記載された発明は，APP770をコードするcDNA配列を有し，哺乳動物中で転写され，mRNA分子を形成するAPP遺伝子フラグメントに関するものである点で一致し，
本願発明５は，「組み合わせcDNA／ゲノム発現クローンに対して作動可能に連結したヒト血小板由来成長因子Ｂ鎖遺伝子プロモーターを含む遺伝子構築物を含有する非ヒトトランスジェニック哺乳類細胞」であって，該「組み合わせcDNA／ゲノム発現クローン」は，「エキソン6およびスプライシングのために十分な領域を有する隣接する下流イントロン，KIコード領域およびOX-2コード領域およびスプライシングのために十分な領域を有するそれぞれのそれらの上流および下流イントロン，そしてエキソン9およびスプライシングのために十分な領域を有する隣接する上流イントロンからなるゲノムAPP DNA配列を，該cDNA配列の対応する領域に置換した」ものであり，前記「遺伝子構築物」が「哺乳類細胞中で，転写され，そして選択的にスプライシングされて，APP695，APP751及びAPP770をコードしそして，APP695，APP751及びAPP770に翻訳されるmRNAを形成する」ものであるのに対し，引用例に記載された発明では，APP遺伝子において，３つの型のmRNAを生じさせる選択的スプライシングには，APP遺伝子のゲノム配列中のイントロン６，７，８内の配列が関与していることが示唆されているに留まり，組み合わせcDNA／ゲノム発現クローンに対して作動可能に連結したヒト血小板由来成長因子Ｂ鎖遺伝子プロモーターを含む遺伝子構築物を含有するトランスジェニック非ヒト哺乳類細胞については記載されていない点で相違する。  
　
（３）判断
　引用例には，APPゲノム遺伝子内のイントロン６，７，８内の配列が選択的スプライシングに関与することが記載され（記載事項ア及びオ），脳内において部位によって異なるAPPmRNAの発現制御が行われており，また，異なるAPPmRNAの発現量の変化がアルツハイマー病に関与することも示唆されている（記載事項イ）。 
 　一方，トランスジェニックマウスを作出して，制御配列による遺伝子の組織特異的な発現を解析することは周知技術であるから（必要であれば，Ann.Rev.Genet.,1985, Vol.19, P.273-296を参照。），引用例に記載された選択的スプライシングに関与すると推定される配列の実際の機能の解析や，組織特異的発現を解析するために，選択的スプライシングに関与すると推定される配列を含み，異なるAPPmRNAを発現し得る遺伝子構築物を用いてトランスジェニックマウスを作出することは，当業者が容易に想到し得たものである。 
 　そして，本願優先日当時，トランスジェニックマウスを作出するための遺伝子構築物に挿入できるＤＮＡの長さは，長くても４５ｋｂ程度であり（必要であれば，Nucleic Acids Research,1991, Vol.19, No.23, p.6654, 左欄第１パラグラフを参照。），遺伝子導入のために，必要なゲノム制御配列とエキソン配列との組み合わせを含むミニジーンを構築することも周知技術であった（必要であれば，Ann.Rev.Genet.,1985, Vol.19, P.273-296を参照。）。 
 　このような本願優先日当時の技術水準を考慮すれば，上記異なるAPPmRNAを発現する遺伝子構築物を作出するためには，引用例に記載された１７０kB以上にもなるAPPゲノム配列をそのままの大きさで挿入することはできないのであるから，スプライシングに関与する部位であるエキソン６からエキソン９にかけての配列についてはゲノム配列を用い，スプライシングに関与しないその他の配列についてはエキソンのみからなるcDNA配列を用いることで，遺伝子構築物に挿入する配列を短くすることは，当業者が適宜なし得る設計的事項である。 
 　また，遺伝子構築物に使用するPDGF-B鎖プロモーターについては，周知のプロモーター配列の中から適宜選択し得るものに過ぎない。 
 　よって，引用例に記載された発明に基づき，本願発明５のトランスジェニック非ヒト哺乳動物細胞からなるトランスジェニック非ヒト哺乳動物を作出することは，当業者が容易に想到し得たものである。 
 　そして，３．に記載したとおり，本願の明細書には，本願発明５のトランスジェニック非ヒト哺乳動物細胞において，ＡＰＰの３種類のアイソフォームが発現されたことや，該細胞からなるトランスジェニック動物において，アルツハイマー病を発症したことは示されていない。
　したがって本願発明５が，引用例及び周知技術から予測できない効果を有するものではない。 
　
（４）請求人の主張について 　 
　請求人は，平成２２年１月４日付意見書において，引用例を参照しても，当時の技術水準から判断して，ＡＰＰの３種類のアイソフォームのバランスのとれた発現が重要であるという技術思想を想到することは極めて困難なことであったと述べ，仮に３種類のＡＰＰのアイソフォームのバランスのとれた発現が重要であると当業者が認識したとしても，３つのベクターを使用して３重のトランスジェニックを行うことにより，３種類のＡＰＰのアイソフォームを発現するトランスジェニック動物を作出することしか想起できず，１つのトランスジーンから３つのＡＰＰアイソフォームを作製できる特殊な構造のトランスジーンを想到することは，全く不可能であったと述べている。
　しかしながら，引用例に，アルツハイマー病モデルを作成する上で，APPの３種類のアイソフォームのバランスのとれた発現が重要であるという技術思想がないとしても，上述のように，APPの選択的スプライシングの制御に関する解析を行うために，トランスジェニック動物を作出することは，当業者が容易に想到し得たものである。
　また，１つのトランスジーンから選択的スプライシングによって，複数のｃＤＮＡ産物を作製できるトランスジーンは，当審における拒絶理由において指摘したように，周知技術である（必要であれば，Cell，1987, Vol.49，P.389-398, Cell, 1987, Vol.48, P.703-712を参照。）。そして，請求人の主張するように，３つのベクターを使用して３重のトランスジェニックを行った場合には，選択的スプライシングにより３つのアイソフォームを発現するのではなく，常に３つのアイソフォームを発現する細胞が得られてしまうことから，選択的スプライシングの解析のためには，選択的スプライシングが行える１つのベクターを使用して遺伝子を導入する必要がある。
　したがって，本願発明５における組み合わせｃＤＮＡ／ゲノム発現クローンを含む遺伝子構築物を想到することが不可能であったという請求人の主張は採用できない。 
　
　さらに請求人は，本願発明５によって，３種類のＡＰＰアイソフォームのバランスのとれた発現を実現でき，その結果としてより本物に近いアルツハイマー病の表現型特性を引き起こせることが明らかになったと述べるとともに，参考文献３及び４を引用し，当該技術分野において高く評価されていることを主張している。
　しかしながら，３．に記載したように，本願明細書には，本願発明５により，３種類のＡＰＰアイソフォームがバランスのとれた発現を示したこと及びアルツハイマー病の表現型特性を引き起こせたことは記載されていない。
　また，参考文献３及び４についても，これらの文献は本願明細書ではなく，本願出願後の１９９５年に発表された，実際にトランスジェニックマウスにおいてアルツハイマー病の表現型特性が引き起こせたことが報告されている参考文献１について言及しており，しかも，参考文献１に記載されたアルツハイマー病モデルマウスは，本願明細書の実施例４に記載されるトランスジェニックマウスとはプロモーターの種類及び用いたＡＰＰの遺伝子型（本願明細書記載のマウスでは野生型であるのに対し，参考文献１では変異型が使用されている。）が異なるものである。
　そして，本願明細書の実施例４に記載されたトランスジェニックマウスが，実際にアルツハイマー病を発症したか否かについては，本願出願日後においても不明である。
　したがって，本願発明５に包含される非ヒトトランスジェニック哺乳類細胞を含む，参考文献１に記載されたトランスジェニックマウスが，本願出願後に実際にアルツハイマー病の表現型を示すことが明らかになったとしても，それは本願明細書の実施例４におけるトランスジェニックマウスに関する記載から予測できるものとはいえず，本願明細書の記載に基づかない効果であるから，本願発明５の進歩性の判断において，参酌することはできない。
　
（５）小括
　よって，本願発明５は，引用例及び周知技術に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
５．平成１０年改正前の特許法第３９条第２項について
　本願を分割出願したもとの特許出願である特願平５−５１２４７５号（特表平７−５０６７２０号）の平成１５年６月５日付手続補正書によって補正された特許請求の範囲には，以下の発明が記載されている。　
「【請求項１】　組み合わせcDNA／ゲノム発現クローンを含む遺伝子フラグメントであって，前記組み合わせcDNA／ゲノム発現クローンはAPP770をコードするcDNA配列または天然に存在する変異を有するAPP770をコードするcDNA配列を含有し，エキソン6およびスプライシングのために十分な領域を有する隣接する下流イントロン，KIコード領域およびOX-2コード領域およびスプライシングのために十分な領域を有するそれぞれのそれらの上流および下流イントロン，そしてエキソン9およびスプライシングのために十分な領域を有する隣接する上流イントロンからなるゲノムAPP DNA配列を，
APP770をコードするcDNA配列または天然に存在する変異を有するAPP770をコードするcDNAの対応する領域に置換し
　【請求項２】　転写されたフラグメントが，哺乳動物細胞中で選択的にスプライシングされて，APP695，APP751およびAPP770をコードし，そしてAPP695，APP751およびAPP770に翻訳されるmRNA分子を形成する，請求項1に記載の遺伝子フラグメント。
　【請求項３】　請求項1または2に記載の組み合わせcDNA／ゲノム発現クローンと機能可能に連結するプロモーターを含む，遺伝子構築物。
　【請求項４】　プロモーターが，ヒトAPPプロモーター，マウスAPPプロモーター，ラットAPPプロモーター，メタロチオネインプロモーター，ラットニューロン特異的エノラーゼプロモーター，ヒトアクチン遺伝子プロモーター，
ヒト血小板由来成長因子B（PDGF-B）鎖遺伝子プロモーター
　【請求項５】　構築物を哺乳類細胞の染色体中に組み込むことができる，請求項3または4に記載の遺伝子構築物。
　【請求項６】　トランスジェニック疾患モデル動物を作製するための，請求項3〜5のいずれか1項に記載の遺伝子構築物。
　【請求項７】　疾患がアルツハイマー病である，請求項6に記載の遺伝子構築物。
　【請求項８】　請求項3〜7のいずれか1項に記載の遺伝子構築物を含有する，トランスフェクトされた哺乳動物細胞。」
　
　本願発明５は，上記もとの特許出願の請求項８に係る発明のうち，請求項４を引用する態様に係る発明と同一である。
　そして， 上記もとの特許出願は拒絶査定が確定しており，すでに協議をすることができない状態となっている。
　
　請求人は，平成２２年１月４日付意見書において，本願発明５が目的とするミニジーンを「APP770の残基717番目に位置するPhe変異を有するAPP770をコードするcDNAの対応する領域に置換」することを特徴とする点で異なっていると述べているが，本願発明５には，「APP770をコードするcDNA配列または天然に存在するAPP770の残基717番目に位置するPhe変異を有するAPP770をコードするcDNAの対応する領域に置換し」と記載され，変異を有するAPP770の他，変異のないAPP770をコードするcDNA配列の対応する領域に置換する態様を包含している。
　一方，もとの特許出願の請求項８に係る発明が間接的に引用する請求項１においては，「APP770をコードするｃＤＮＡ配列または天然に存在する変異を有するAPP770をコードするcDNAの対応する領域に置換」することを発明の特定事項としており，本願発明５と同様に，変異のないAPP770をコードするcDNA配列の対応する領域に置換する態様を包含する。さらに，もとの特許出願における発明の詳細な説明を参照すれば，この「天然に存在する変異」が，「残基717番目に位置するPhe変異」を包含するものであることは明らかである。
　
　よって，本願発明５は，同一出願人が同日出願した上記のもとの出願の発明と同一と認められ，特許法第３９条第２項の規定により特許を受けることができない。　
　
６．むすび
　したがって，本願は平成６年改正前の特許法第３６条第４項並びに第５項第１号及び６項に規定する要件を満たしておらず，本願発明５は，特許法第２９条第２項及び平成１０年改正前の特許法第３９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　よって，結論のとおり審決する。