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　特願２００１−　８４２５４「有用ウシの評価方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年　９月２４日出願公開、特開２００２−２７２５００〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯・本願発明
　本願は、平成１３年３月２３日の出願であって、平成１６年１月２０日付で拒絶査定がなされ、これに対し、同年２月２６日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同年３月２９日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
第２　平成１６年３月２９日付の手続補正について
［補正却下の決定の結論］
平成１６年３月２９日付の手続補正を却下する。
［理由］
１．補正後の発明
　上記補正により、特許請求の範囲の請求項５は、「肉用ウシのウシ成長ホルモンのアミノ酸配列のうち、第127番目のアミノ酸をコードするコドン型を解析することなく第172番目のアミノ酸をコードするコドン型を解析し、得られる解析結果から、上記肉用ウシが成長能力に優れるかどうかを評価することを特徴とする優良な肉用ウシの評価方法。」と補正された。
　上記補正は、平成１５年１２月１５日付で補正された本願明細書の特許請求の範囲の請求項５に係る発明を特定するために必要な事項である「第172番目のアミノ酸をコードするコドン型を解析し」を、「第127番目のアミノ酸をコードするコドン型を解析することなく第172番目のアミノ酸をコードするコドン型を解析し」と補正し、第172番目のアミノ酸をコードするコドン型の解析において、第127番目のアミノ酸をコードするコドン型を解析しない旨限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで、本件補正後の請求項５に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
２．引用例の記載
　これに対して、原査定の拒絶の理由に引用文献１として引用された「三橋忠由ら、黒毛和種成長ホルモン遺伝子第５エキソンの多型と生産性との関係、日本畜産学会大会講演要旨、Ｖｏｌ．９４，ｐ．２０４，１９９８」（以下、「引用例１」という。）には、次の事項が記載されている。
（１−１）「ウシ成長ホルモン遺伝子の第５エキソンには３カ所の塩基置換が見いだされている。成長ホルモンは成長や脂肪蓄積等の生産性との関係が深いことから、黒毛和種去勢牛第１８０頭を用いて、３つの塩基置換のうちの２つの置換と生産性との関係を調べた。」（【目的】の項）
（１−２）「家畜改良事業団が間接検定を行った黒毛和種去勢牛約１８０頭の血液試料からＤＮＡを抽出した。　調査した２つの塩基置換のうち１７２番目のアミノ酸置換（スレオニンかメチオニン）に相当する塩基置換（ＡＣＧかＡＴＧ）は現在のところ黒毛和種のみに認められている。また、１７２番目のアミノ酸のメチオニン型は１２７番目のアミノ酸置換（ロイシンかバリン）（塩基型ＣＴＧかＧＴＧ）のうちバリン型と連鎖している。すなわち、２カ所の塩基置換によって３つの遺伝子型が存在する。これらをＡ型（ロイシン・スレオニン）、Ｂ型（バリン・スレオニン）、Ｃ型（バリン・メチオニン）として、それぞれがホモ型、ヘテロ型（ＡＡ、ＡＢ、ＡＣ、ＢＢ、ＢＣ、ＣＣ）で存在したときの生産性との関係を調べた。」（【方法】の項）
（１−３）「日増体重はＡＡ＝０．９２、ＢＢ＝０．８８、ＡＢ＝０．８８、ＢＣ＝０．８８、ＡＣ＝０．８５、ＣＣ＝０．８３と終了時体重の順と同様になり、成長ホルモンの遺伝子型各区の平均値間で異なる傾向が認められた（ｐ＝０．０８４１）。」（右下欄第３〜７行）
（１−４）「今回調査を行った２カ所の塩基置換は、高い有意性は示さなかったが、一定月例における体重や肥育期間の増体と関連する傾向にあった。Ａ型をホモに持つ去勢牛は良好な日増体重を示す傾向にあり、黒毛和種に特有のＣ型をホモに持つ肥育牛は、日増体重が小さい傾向にあった。」（右下欄第１１〜１６行）
　
　また、原査定の拒絶の理由に引用文献３として引用された「片岡博行ら、岡山県の黒毛和種における牛成長ホルモン遺伝子の多型と畜肉性、岡山総合畜産センター研究報告，第１１号，ｐ．１−３，２０００」（以下、「引用例３」という。）には次の事項が記載されている。
（３−１）「次に畜肉性への影響について、間接検定調査牛の各遺伝子型別の枝肉成績を表３に示した。最終体重、枝肉重量はＢＢ型の１例を除き、Ａ遺伝子の存在により重くなる傾向がみられ、また、ロース芯面積は、Ｃ遺伝子の存在により小さくなる傾向が見られたが、いずれも統計的に有意な差ではなかった。１日増体重と脂肪交雑は、遺伝子型による一定の傾向は認められなかった。　また、６つの遺伝子型を成長ホルモンの構造として影響が大きいと思われる１２７番の変異についてのみ分類し、３つの型で同様に枝肉成績を比較した結果を表４に示した。　体重及び枝肉重量でＬｅｕ／Ｌｅｕ型、Ｌｅｕ／Ｖａｌ型が、Ｖａｌ／Ｖａｌ型より重くなる傾向があるが、この場合も統計的に有意な差は認められなかった。」（第２頁、右上欄第１５行〜左下欄第７行）
　
３．対比
　引用例１には、摘記事項（１−１）及び（１−２）に示されるように、ウシ成長ホルモン遺伝子の第５エキソンに、１７２番目のアミノ酸置換（スレオニンかメチオニン）に相当する塩基置換（ＡＣＧかＡＴＧ）と、１２７番目のアミノ酸置換（ロイシンかバリン）に相当する塩基置換（ＣＴＧかＧＴＧ）の２カ所の塩基置換が見いだされること、当該２カ所の塩基置換によって存在する３つの遺伝子型をＡ型（ロイシン・スレオニン）、Ｂ型（バリン・スレオニン）、Ｃ型（バリン・メチオニン）として、それぞれがホモ型、ヘテロ型（ＡＡ、ＡＢ、ＡＣ、ＢＢ、ＢＣ、ＣＣ）で存在したときのウシの成長や脂質蓄積等の生産性との関係を調べたことが記載されている。
　そこで、本願発明と引用例１に記載の事項とを対比すると、両者は、肉用ウシのウシ成長ホルモンのアミノ酸配列の多型を解析し、得られる解析結果と肉用ウシの成長能力との関係を示したものである点で一致し、以下の点で相違する。
（１）相違点１
　本願発明は、得られる解析結果から、肉用ウシが成長能力に優れるかどうかを評価する優良な肉用ウシの評価方法であるのに対し、引用例１には、日増体重について、ＡＡ＝０．９２、ＢＢ＝０．８８、ＡＢ＝０．８８、ＢＣ＝０．８８、ＡＣ＝０．８５、ＣＣ＝０．８３と終了時体重の順と同様になり、成長ホルモンの遺伝子型各区の平均値間で異なる傾向が認められた（ｐ＝０．０８４１）解析結果が記載されているが、それを利用して、肉用ウシが成長能力に優れるかどうかを評価することまでは記載されていない点。
（２）相違点２
　本願発明は、アミノ酸配列の多型の解析を、「第127番目のアミノ酸をコードするコドン型を解析することなく第172番目のアミノ酸をコードするコドン型を解析」することにより行うものであるのに対し、引用例１に記載の発明においては、１７２番目のアミノ酸置換（スレオニンかメチオニン）に相当する塩基置換（ＡＣＧかＡＴＧ）と、１２７番目のアミノ酸置換（ロイシンかバリン）に相当する塩基置換（ＣＴＧかＧＴＧ）の２カ所の塩基置換によって存在する３つの遺伝子型を、Ａ型（ロイシン・スレオニン）、Ｂ型（バリン・スレオニン）、Ｃ型（バリン・メチオニン）として、それぞれがホモ型、ヘテロ型（ＡＡ、ＡＢ、ＡＣ、ＢＢ、ＢＣ、ＣＣ）で存在したときについて、解析したものである点。
　
４．判断
　上記相違点について検討する。
（１）相違点１について
　成長能力に優れたウシを選抜しようとすることは本願出願前周知の課題であるから、引用例１の摘記事項（１−３）に示されるような、アミノ酸配列の多型の解析結果と日増体重あるいは終了時体重との関係が得られれば、当業者であれば当然それを利用して判定しようと考えるはずである。したがって、引用例１には、肉用ウシが成長能力に優れるかどうかを評価する旨の明示はないが、実質的に記載されていると認められ、この点は実質的な相違点ではない。あるいは、この点は当業者であれば、きわめて容易に想到し得ることである。
（２）相違点２について
　引用例１には、摘記事項（１−３）に示されるように、日増体重の数値について、ＡＡ＝０．９２、ＢＢ＝０．８８、ＡＢ＝０．８８、ＢＣ＝０．８８、ＡＣ＝０．８５、ＣＣ＝０．８３であるという結果が記載され、また、摘記事項（１−４）に示されるように、Ａ型をホモに持つ去勢牛は良好な日増体重を示す傾向にあり、黒毛和種に特有のＣ型をホモに持つ肥育牛は、日増体重が小さい傾向にあったことが記載されている。
　一般に、生物においては、遺伝子の特定の部位の変異によって、特定の形質に変化が起こり得ること、及び、変異の部位によってその影響が異なる場合があることは、周知であり（要すれば、原査定の拒絶の理由に引用された引用文献５として引用された「J. Anim. Genet., Vol.26, No.2, p.61-67, 1998」（特に５．参照）、国際公開第００／３４６５２号パンフレット（特に、【請求項４５】及び段落番号【００４０】参照）等を参照）、上記摘記事項（１−３）及び（１−４）に示されるような、２カ所の塩基置換によって存在する遺伝子型と、ウシの成長能力についてある程度の相関性が見出せる結果に接した当業者であれば当然、さらに解析をすすめて、１７２番目のアミノ酸置換（スレオニンかメチオニン）に相当する塩基置換（ＡＣＧかＡＴＧ）と、１２７番目のアミノ酸置換（ロイシンかバリン）に相当する塩基置換（ＣＴＧかＧＴＧ）の２カ所の塩基置換のうちどの塩基置換が、ウシの成長能力に影響するのかを特定しようとすると考えられる。そして、その際に、引用例３の摘記事項（３−１）に示されるように、１２７番目の変異についてのみ着目して、日増体重、脂肪交雑などの測定数値との関係を解析していることからみて、アミノ酸配列の特定部位の変異にのみ着目し、もう一カ所の変異部位である１７２番目の変異の、ウシの成長能力への影響を解析することは、当業者であれば容易に想到し得たことである。
　また、当業者であれば、引用例１に記載された結果をみれば、１７２位がＴｈｒをコードするウシ成長ホルモン遺伝子をホモで持つＡＡ，ＡＢ，ＢＢ型が最も成長能力に優れるものであり、１７２位がＭｅｔをコードする遺伝子をホモで持つＣＣ型が最低の成長能力を示し、１７２位がＴｈｒとＭｅｔをコードする遺伝子のヘテロ型であるＢＣ，ＡＣ型がその中間であることは容易に理解できることである。このような結果をみれば、１７２位の変異がウシの成長能力に影響があるであろうことを予測し、その予測を確認し、それを利用して、優良な肉用ウシの判定をすることは当業者が容易に想到し得ることであるといえる。
　さらに、多型の解析の方法についても、変異部位を含むＤＮＡ領域のＰＣＲ産物をアガロースゲル電気泳動で分離し、遺伝子型の判定を行う手法は本願出願前周知であって、原査定の拒絶の理由に引用文献７として示された「特開平１０−１３６９８５号公報」にも、ウシ成長ホルモン遺伝子のエキソン５のコドン１２７および１７２に存在する２カ所の塩基置換を含む領域について、このような手法で遺伝子型の判定を行うことによって、コドン１７２にコードされているアミノ酸が、スレオニンあるいはメチオニンのホモ型であるかあるはこれらのヘテロ型であるかについても判定できることが示されているから、第１７２番目のアミノ酸をコードするコドン型を判定し、コドン型によりコードされるアミノ酸に着目して、ウシ成長能力との関係を解析することに、技術上の困難性があったとも認められない。
　してみれば、引用例１に記載の発明において、アミノ酸配列の多型の解析を、「第１２７番目のアミノ酸をコードするコドン型を解析することなく第１７２番目のアミノ酸をコードするコドン型を解析」することにより行うことは、当業者が容易に想到し得たことである。
　そして、その効果についてみても、引用例１の摘記事項（１−３）に示される結果は、第１７２番目のアミノ酸がスレオニンのもの、即ち、コドン型がＡＣＧのものが、成長能力に優れていることを示すものであり、当業者の予測を超えるものとは認められない。
　
　審判請求人は、審判請求書において、本願補正発明は、ウシ成長ホルモンのアミノ酸のアミノ酸配列のうち、第１２７番目のアミノ酸をコードするコドン型を解析することなく第１７２番目のアミノ酸をコードするコドン型を解析し、得られる解析結果から、肉用ウシが成長能力に優れるかどうかを評価するのに対し、引用例１及び３に記載の発明においては、ウシ成長ホルモンのアミノ酸のうち１７２番目及び１２７番目のアミノ酸の多型の両者を含む遺伝子型（Ａ型、Ｂ型及びＣ型）とウシの各肉形質との関係を調べており、第１７２番目又は１２７番目のアミノ酸を単独で解析するものではない点で、本願発明とは相違し、本願補正発明は、ウシ成長ホルモンの１２７番目、１７２番目のアミノ酸の変異を、従来研究対象となっていた遺伝子型（１２７番目及び１７２番目の両方）としてではなく、個々の点変異としてとらえ、その点変異とウシの肉形質又は成長との間の関係を調べたところ、統計学的に有意な結果を得ることができ、完成されたものであるから、有意な結果を導くことが不可能な１２７番目及び１７２番目のアミノ酸の両方に基づく遺伝子型とウシの肉形質又は成長との関係しか記載されていない引用例に記載の発明から容易に想到し得たものではない旨主張する。
　しかしながら、引用例１に記載の発明において、１７２番目の変異がウシの成長能力に影響があるであろうと予測して、アミノ酸配列の多型の解析をこれに着目して行うことが、当業者が容易に想到し得ることであることは上述のとおりである。
　そして審判請求人は、引用例１にすでに示されている１７２番目の変異とウシの成長能力との関係について１７２位の変異に着目して解析をして、有意ではあるが、予想どおりの結果を得たにすぎず、そのような活動に、格別の技術的困難性があるということはできない。
　したがって、審判請求人の上記主張は採用できない。
　
６．　むすび
　以上のとおり、本願補正発明は引用例１及び３の記載から当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　したがって、本件補正は、平成１５年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
　平成１６年３月２９日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項５に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、平成１５年１２月１５日付手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項５に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
「肉用ウシのウシ成長ホルモンのアミノ酸配列のうち第172番目のアミノ酸をコードするコドン型を解析し、得られる解析結果から、上記肉用ウシが成長能力に優れるかどうかを評価することを特徴とする優良な肉用ウシの評価方法。」
　
１．引用例
　原査定の拒絶の理由に引用した引用例及びその記載事項は、前記「第２　２．」に記載したとおりである。
　
２．対比・判断
　本願発明は、前記「第２　１．」で検討した本願補正発明から「第172番目のアミノ酸をコードするコドン型を解析し」の限定事項である「第127番目のアミノ酸をコードするコドン型を解析することなく」との構成要件が除かれた、その上位概念の発明にあたるものである。
　そうすると、本願発明は本願補正発明をその態様として包含するものであるところ、本願補正発明は、前記「第２　３．」に記載したとおり、引用例１〜３に記載の発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、当該発明を包含する本願発明も、これと同様の理由により、引用例１〜３に記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
第４　むすび
　以上のとおりであるから、本願発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本特許出願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。