【事件の表示】
　平成７年特許願第５１３８１７号「トポグラフィー形成法」拒絶査定不服審判事件〔平成７年５月１８日国際公開、ＷＯ９５／１３３２７、平成９年５月２７日国内公表、特表平９−５０５３３４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、１９９４年１０月５日（パリ条約による優先権主張外国庁受理　１９９３年１１月１０日　アメリカ合衆国（ＵＳ））を国際出願日とする出願であって、平成１６年４月９日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成１６年７月１５日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、平成１６年８月１３日付けで手続補正がなされ、その後、平成１６年９月３０日付けで審査官による拒絶理由が通知され、その指定期間内である平成１７年４月５日に意見書とともに手続補正書が提出され、その後さらに、平成１８年３月９日付けで当審による拒絶理由が通知され、その指定期間内である平成１８年９月１４日に意見書とともに手続補正書が提出されたものである。
　
　そして、本願請求項１〜１１に係る発明は、（１）特許法第１８４条の８において読み替えて準用する同法第１８４条の７第１項の規定により提出された平成８年５月９日付けの補正書の翻訳文、（２）平成１３年１０月５日付けの手続補正書、（３）平成１６年３月２日付けの手続補正書、（４）平成１６年８月１３日付けの手続補正書、（５）平成１７年４月５日付けの手続補正書及び（６）平成１８年９月１４日付けの手続補正書により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜１１に記載されたとおりのものであり、その請求項１の記載は次のとおりのものである。
　
「【請求項１】　第一および第二の主要表面を有し、潜伏熱硬化性感圧接着剤を含んで成り、および第一主要表面において感圧接着特性を表す、恒久性基材または暫定基材にトポグラフィー特徴を与えるための硬化性シート材料であって、前記熱硬化性感圧接着剤が、
　（i）エポキシ樹脂、
　（ii）アミン系熱活性化硬化剤
　（iii）(a) ポリ（ビニルブチラール）、メチルメタクリレートとブチルメタクリレートとのコポリマー、エチルメタクリレートとメチルメタクリレートとのコポリマー、およびポリイソブチルメタクリレートから成る群より選択される強化ポリマーまたはコポリマー、(b)2-イソシアナトエチルメタクリレートのエポキシ付加物およびビスフェノールＡのジグリシジルエーテル、(c)エポキシ基、ビニル基またはシラノール基と反応する有機官能基を有するシラン、(d)ポリカプロラクトンポリオール、および(e)ポリエステルポリマーから成る化合物のうち少なくとも１種、
　（iv）アクリル酸またはメタクリル酸エステルを含むプレポリマーまたはモノマー状シロップ、および
　（v）光開始剤
を含有し、該感圧接着剤が、シート材料の第１主要表面が恒久性基材または暫定基材と接着するように恒久性基材または暫定基材に接触される温度で感圧接着特性を示す接着剤を意味し、
硬化性シート材料が、実質上熱硬化されるときに、その第二主要表面と、第一主要表面に接着された恒久性基材または暫定基材との間に平滑な転移を提供することを特徴とする硬化性シート材料。」
　
２．当審による拒絶の理由
　平成１８年３月９日付けで通知した当審による拒絶の理由の概要は、「本件出願は、明細書の記載が下記の点で不備のため、特許法第３６条第４項並びに第５項第２号及び第６項に規定する要件を満たしていない。」というものであって、不備な点として次の点を指摘している。
　
『γ）上記通知における理由１の（１０）について
　請求項１及び９の「平滑な転移」及び請求項５の「実質上平滑な転移」との記載について、請求項５の「実質上」との記載は特許請求の範囲の記載として不明確な記載であるところ、請求人は意見書において「すなわち、暫定基材上に形成された熱硬化性感圧接着剤組成物を恒久的基材上に移転する際に、その移転時に存在する恒久的基材と組成物との間がスムース、すなわち密着性が高いということを意味している。」と釈明しているが、本願請求項の記載は「恒久性基材または暫定基材」となっており、暫定基材を介さずに直接恒久性基材に貼着する場合も含み得るので、この点から上記請求人の釈明は意味不明である。また、「平滑な転移」という表現自体が日本語として不明確であるところ、仮に「スムース、すなわち密着性が高い」という意味を有していたとしても、請求項において「平滑な転移」という意味不明な表現が残されている以上、その特許請求の範囲の記載は特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されているとは認められない。』
　
　ここで、上記の「上記通知における理由１の（１０）」とは、平成１６年９月３０日付けで通知された審査官による拒絶の理由の指摘事項であり、その概要は、「この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第５項第２号及び第６項に規定する要件を満たしていない。」というものであって、不備な点として次の点を指摘するものである。
　
『（１０）「平滑な転移」とは、どのようなことを意味するのか不明りょうである。』
　
３．請求人の主張
　上記記載不備の点に関して、請求人は、平成１６年９月３０日付けの拒絶理由通知に対する平成１７年４月５日付けの意見書（以下、「意見書２」という。）において、
『「（１０）「平滑な移転」とはどのようなことを意味するのか不明瞭である。」とのことである。
　この点に関しては、熱硬化性感圧接着剤組成物の露出表面とその組成物が付着され硬化された基材との間の接触部分が平滑であることを意味している。たとえば、明細書第１７頁第１２行〜第１５行には、「ライナーを上記の得られた接着シート材料から除去して、シート材料を鋼製シートに接着した。ついで、得られた積層品を、２７０°Ｆに維持したオーブン内に２０分間置いた。この熱サイクル中に、シート材料の端が流れて、シート材料の端と鋼製シートとの間に
平滑な転移ライン
と主張し、さらに、平成１８年３月９日付けの拒絶理由通知に対する平成１８年９月１４日付けの意見書（以下、「意見書３」という。）において、
『（ｃ）記載不備の拒絶（い）の（β）と（γ）について、同時に説明する。
　請求項１などに記載の「平滑な転移」について図面を用いて説明する。
　下の図１には、熱硬化される前の恒久的基材または暫定的基材の上にシート材料を形成した状態を示す。
［図１］
　図２には、その硬化性シート材料を硬化した後の状態を表す断面図である。
［図２］
　図１ではシート状材料が恒久的基材または暫定的基材との角度が９０°を有する切り立った状態、すなわち鋭く角度が立っている状態を有している。一方、それを硬化して「制御された流れ」によりシート状材料のエッジ部分が「平滑な転移」を行って、平滑で、丸みを帯びた端部を有するようになる。このことが「平滑な転移」の真の意味である。この点に関し、出願人の前回の説明は若干の不明瞭さがあったが、今回、図１および図２により明確に示したことにより、不明確さは全くなくなったものと理解する。
　「制御された流れ」は、シート材料の流れ特性を表し、図１のシート材料の鋭く角度が立った端部から、熱硬化時にシートの主表面のＸ−Ｙ平面の寸法に実質的な変化がない、すなわち恒久および暫定基材と接触する表面のＸ−Ｙ平面に実質的な変化がなく平滑化かつ丸みを帯びた端部（図２）に変化をすることを表すのに用いられている。このような制御された流れ達成するためには、本願発明では上記成分（ｉｉｉ）や「アクリルまたはメタクリル酸エステルのプレポリマーシロップ」である成分（ｉｖ）が重要な役割を果たす。すなわち、本願明細書第３頁第８行〜第１０行に「典型的に約１００〜１００００ｃｐｓの間の粘稠なシロップまで部分重合したもの」と記載されている。アクリル酸やメタクリル酸エステルを含む重合性溶液を部分的に重合して、すなわち完全に重合せずに、ある程度粘性のある重合性溶液を形成するのである。「シロップ」とは、出願時の明細書では粘性のある溶液という意味である。このような粘性状態の成分の利用および、硬化時の粘度の変化から、成分（ｉｉｉ）と組合せて本願発明にいう「制御された流れ」が達成されるのである。
　ところで、本願発明では現在請求項１、５および９に、「実質上熱硬化されるときに、その第２主表面と、第１主表面に接着された恒久的基材または暫定的基材との間に平滑な転移を提供すること」との記載があるが、この記載は、本願発明の組成が満足されれば、すなわち、熱硬化性感圧接着剤が請求項１に記載する組成を満足すれば、当然満足される性能である。従って、この文言が請求項を不明瞭にするのならば、この記載を現在の請求項１、５および９から削除することも可能である。もし、審判官殿がそのような補正が望ましいとお考えであるのならば、その補正をする機会を与えて下さるようお願いします。』
と主張している。
　
４．当審の判断
　平成１８年９月１４日付けで提出された、意見書（以下、「意見書３」という。）及び手続補正書（以下、「手続補正６」という。）によって、上記記載不備が解消されたか否かを検討する。
　
　本願請求項１の記載は、「平滑な転移を提供すること」を発明の構成に欠くことができない事項としている。そして、新明解国語辞典（金田一京助、第四版第一刷、１９８９年１１月１０日発行、三省堂）を引用するに、「平滑」とは「平らで、すべすべしている様子。」を意味し、「転移」とは「（１）病気の場所が移ること。また、移すこと。（２）一つの分子内で二個の異なる原子または原子団が、互いに位置を変えること。」を意味するものである。
　
　ここで、「平滑な転移」という語句の意味に関して、請求人は、意見書３において、『図１ではシート状材料が恒久的基材または暫定的基材との角度が９０°を有する切り立った状態、すなわち鋭く角度が立っている状態を有している。一方、それを硬化して「制御された流れ」によりシート状材料のエッジ部分が「平滑な転移」を行って、平滑で、丸みを帯びた端部を有するようになる。このことが「平滑な転移」の真の意味である。』と釈明している。
　
　しかしながら、「平滑」との語句に関して、シート状材料のエッジ部分は、意見書３の図２に示されるように、傾斜した裾野を形成していて「平ら」ではなく、「丸み」を帯びるというのも「平ら」ではないから、「平滑」との語句は、図２のトポグラフィー特徴を正確に描写するものではなく、語句の用法として不適切である。
　
　また、「転移」との語句に関して、請求人は『エッジ部分が「平滑な転移」を行って』いるとの釈明をしていること、並びに、日本語の「転移」という言葉には「位置を変える」という語義があっても「変わり目」という語義がないこと、からみて、本願明細書における「平滑な転移」との記載にある「転移」という語句は、実質的に「位置を変える」という意味を表現しているものと解されるが、図２のトポグラフィー特徴は「滑らかな変わり目」ないし「なだらかな段差」が「形成」されていると表現するのが普通であって、これを「平滑な転移」が「提供」されていると表現することは、日本語の表現方法として尋常ではない。
　
　そして、意見書３に示された図１及び図２の図面は本願の願書に必要な図面として添付されたものではないところ、本願明細書の記載全体、手続補正６による補正、並びに本願出願時の技術常識を考慮しても、本願請求項１に記載された「平滑な転移」等の言葉の表現から、図２のトポグラフィー特徴を直ちに想起できるものではなく、「平滑な転移」の語句を、国語辞典に倣い「平らで、すべすべに、位置を変える」という表現、或いは意見書２で釈明された「スムース、すなわち密着性が高い」という表現、に置き換えても、「平滑な転移」という語句の意味ないし技術的内容を的確に把握することはできない。
　
　以上総括すると、「平滑な転移」という語句は、出願人が意図している図２のトポグラフィー特徴、ないし出願人が特許を受けようとする発明の構成の要件を、正確かつ明確に表現するものではない。
　
　そして、手続補正６による補正は、本願明細書の段落００１２及び００１３の記載を補正するにとどまるものであって、本願特許請求の範囲の記載を補正するものではなく、本願請求項１の記載は、上記「１．」に示したとおり、依然として「平滑な転移」という意味が不明確ないしは不正確な語を含んだままである。
　
　よって、本願請求項１の記載に「平滑な転移」という意味不明ないしは不正確な表現が残されている以上、本願請求項１の記載は、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されているとは認められない。
　
　したがって、本願請求項１は、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものではなく、特許法第３６条第５項第２号の規定に適合しない。
　
５．むすび
　以上のとおり、本願は、特許法第３６条第５項第２号及び第６項に規定する要件を満たしていないので、その余のことを検討するまでもなく、拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。