【事件の表示】
　平成１０年特許願第５４７４４４号「ハムスターＥＦ―１α転写調節ＤＮＡ」拒絶査定不服審判事件〔平成１０年１１月　５日国際公開、ＷＯ９８／４９２８９、平成１２年１０月２４日国内公表、特表２０００−５１３９４８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯　
　本願は、１９９８年５月１日（パリ条約による優先権主張１９９７年５月１日、米国）を国際出願日とする出願であって、平成１７年１１月１６日付で明細書に対して手続補正がなされ、平成１８年１２月２０日付で拒絶査定がなされ、これに対し、平成１９年４月９日に拒絶査定に対する審判請求がなされたものである。
　
２．本願発明　
　本願の請求項に係る発明は、平成１７年１１月１６日付手続補正書により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１ないし請求項３０に記載されたとおりのものである（以下、請求項の番号に対応して本願発明１−３０という。）ところ、そのうち請求項２、３の記載は以下のとおりである。　
　
（２）ハムスターＥＦ―１α遺伝子の転写を調節し、かつ配列番号：１に記載のヌクレオチド配列の第２１１４位のヌクレオチドから第３６５６位のヌクレオチドに至る連続するヌクレオチドを含む、ことを特徴とする精製および単離されたＤＮＡ。　
（３）ハムスターＥＦ−１α遺伝子の転写を調節し、かつ６５℃での、２＊ＳＳＣおよび０．１％ＳＤＳを含有する緩衝液による最終洗浄を含む条件下で、配列番号：１に記載のヌクレオチド配列とハイブリダイズするヌクレオチド配列である、ことを特徴とする精製および単離されたＤＮＡ。　
　なお、配列番号：１の配列自体は省略する。
　
３．引用文献に記載の事項　
（３−１）第1引用例
　これに対し、原審の拒絶査定の理由で刊行物１として引用した、本願の優先日前である１９８９年に頒布された「Journal of Biochemistry, Vol.106，p560-563」には、「ペプチド鎖延長因子ＥＦ−１αの、小胞体膜におけるフォスファチジルイノシトールによる固定」と題した記事が掲載されており、以下の事項が記載されている。
（３−１−１）「第１図　（前略）チャイニーズハムスター繊維芽細胞Ｖ７９−ＵＦ（参照文献４）が、５０μＭオレイン酸と６％脱脂血清を含むイーグル最少培地に播種され、４８時間生育された。」　（５６０ページ右欄第1図の説明第１−５行）　
（３−１−２）「第３図　Ｖ７９−ＵＦ細胞由来の当該５０ｋＤａタンパク質をコードする、クローン化されたｃＤＮＡのヌクレオチド配列と、推定アミノ酸配列。全ＲＮＡがＶ７９−ＵＦ細胞から抽出され、ポリ（Ａ）―ＲＮＡがオリゴ（ｄＴ）―セルロースカラムクロマトグラフィーで単離された。（中略）そのヌクレオチド配列がλＥＦ３と５クローンから決定された。（後略）」およびヌクレオチド／アミノ酸配列（配列自体は省略）（５６２ページ右部分第3図の説明第1―３５行）　
（３−１−３）「[２―３Ｈ]グリセロール標識化Ｖ７９−ＵＦ細胞から調整された、ＥＲ中の当該５０ｋＤａタンパク質に、高い放射能が分布していた。（中略）それから、当該タンパク質の推定アミノ酸配列が決定された。この結果は、当該タンパク質が４６２アミノ酸残基からなり、推定分子量が５０，１１０．７９であり、２２２番目のセリンがアスパラギン酸に置換されていることを除いてヒトＥＦ−１αと同一であることを、示している。」（５６０ページ左欄第２パラグラフ第１行〜第２０行）  
　
（３−２）第２引用例　
　また、原審の拒絶査定の理由で刊行物２として引用した、本願の優先日前である平成２年に頒布された刊行物である特開平２−２４２６８７号公報には、以下の事項が記載されている。　
（３−２−１）「ヒトポリペプチド鎖延長遺伝子のプロモーター領域を含有する新規ＤＮＡ。」（特許請求の範囲（１））　
（３−２−２）「前記ヒトポリペプチド鎖延長因子がヒトポリペプチド鎖延長因子―１αであることを特徴とする請求項第１項記載の新規ＤＮＡ。」（特許請求の範囲（２））　
（３−２−３）「前記ヒトポリペプチド鎖延長因子―１α遺伝子のプロモーター領域を含有するＤＮＡが下記式（Ｉ）の全部あるいは一部で表されることを特徴とする請求項第２項記載の新規ＤＮＡ。」「式（Ｉ）（配列（全１５６１塩基からなる）自体は省略）」　（特許請求の範囲（４））
（３−２−４）第３図（その１）（配列自体は省略するが、式（Ｉ）に対応する配列中、ヒトポリペプチド鎖延長因子−１α遺伝子の５’側にイントロンＩがエクソンＩとエクソンＩＩの間に挟まれて（６０９位−１５５２位）存在していることが記載されている。）　
（３−２−５）「本発明の目的は、既知のプロモーターおよび該プロモーターを含有する発現プラスミドに比べ、広い宿主細胞域で使用可能かつ高い発現効率を示すプロモーター領域を含有する新規ＤＮＡおよび該ＤＮＡを用いた発現プラスミドを提供することにある。
〈課題を解決するための手段〉
このような現状に鑑み、本発明者らは、広い宿主細胞域で高い発現効率を示すプロモーター領域を含有する新規ＤＮＡの探索および該ＤＮＡを含有する発現プラスミドの開発を実施した。その過程において本発明者らは、すべての細胞で構成的に強く発現しているヒトポリペプチド鎮延長因子−１α（Ｈｕｍａｎ　ｐｏｌｙｐｅｐｔｉｄｅ　ｃｈａｉｎ　ｅｌｏｎｇａｔｉｏｎ　ｆａｃｔｏｒ−１α、以下ヒトＥＦ−１αと略す）の染色体遺伝子を単離し、当該遺伝子の塩基配列を初めて決定し、その構造を明らかにした。次いで該遺伝子のプロモーター領域を含む新規ＤＮＡを用い、発現プラスミドを作製した。該発現プラスミドは、従来使用されている発現プラスミドに比し、広い宿主細胞域で使用可能かつ高発現効率を示すことを証明し、本発明を完成した。」（第4ページ左上欄第２行―右上欄第４行）　
（３−２−６）「（３）プラスミドｐＥＦ−３２１の構築（第６図参照）
（１）で作製したプラスミドｐＥＦ−３（５μｇ）をＢｇｌＩＩで消化後、ＢａＩ３１−Ｆヌクレアーゼ１．３単位を用い３０℃、８分間反応させた。次いで５‘末端がリン酸化されたＥｃｏＲＩリンカ−ｐＧＧＡＡＴＴＣＣ（宝酒造社）１μｇをＴ４ＤＮＡリガーゼで結合させた。さらにＥｃｏＲＩで消化後、Ｔ４ＤＮＡリガーゼで環状化させ、ＳａｃＩ部位よりエクソン２の一部を含むプラスミドを作製した。ＥｃｏＲＩ認識部位の導入位置は、（２）と同様シークエンシングにより決定し、ＳａｃＩ部位よりエクソン２の５′部分１０塩基［式（Ｉ）の３２１１の位置］までを含むプラスミドを選定した。得られたプラスミドをざらにＥｃｏＲＩで消化し、Ｔ４ＤＮＡポリメラーゼにより平滑化した。ついで（２）と同様にＨｉｎｄＩＩＩリンカ−を連結した。このＤＮＡよりエクソン２の一部（１０塩基）を含むＳａｃＩ−ＨｉｎｄＩＩＩ＋フラグメント（３９６ｂｐ）を単離し、ｐＵＣ１１９の５ａｃ１−　ＨｉｎｄＩＩＩ間にＴ４ＤＮＡリガーゼで連結した。得られたプラスミドより再度ＳａｃＩ−ＨｉｎｄＩＩＩフラグメントを単離し、（１）で作製したプラスミドｐＥＦ−２のＳａｃＩ−Ｈｉｎｄｌｌｌ間にＴ４ＤＮＡリガーゼで連結し、プラスミドｐＥＦ−３２１を作製した。プラスミドｐＥＦ−３２１は、ヒトＥＦ−１α染色体遺伝子上流のＥｃｏＲＩ部位よりエクソン２の１０塩基まで（開始コドンＡＴＧの上流２１塩基まで）を含有するプラスミドである。」（第６図は省略）（第１０ページ左下欄下から３行―第１１ページ左上欄８行）　
（３−２−７）　「（２）ＣＡＴアッセイ　（中略）代表例としてＩＭＲ−３２細胞におけるＣＡＴ遺伝子の発現効率を、ラジオアナリティックラベリングシステムで測定した結果を第１０図に示した。図中の数字は各々［１４Ｃ]クロラムフエニコールまたはアセチル化［１４Ｃ］クロラムフエニコールの放射活性の強さを示している。従ってアセチル化［１４Ｃ］クロラムフエニコールの割合は（アセチル化体）／（アセチル化体＋未変化体）で示される。この結果、ＳＶ４０プロモーターを含有する発現プラスミドでは発現効率の非常に低い神経芽細胞（ＩＭＦＬ−３２）においても、ヒトＥＦ−１α遺伝子のプロモーター領域を含有する４種の発現プラスミドは、いずれも高発現率を示した。特にエクソン２までを含有するプラスミドｐＥＦ３２１−ＣＡＴはｐＳＶ２−ＣＡＴの約１００倍、ＰＳＲα−ＣＡＴの約１０倍の発現効率を示した。］（第１０図は省略）（第１３ページ左上欄下から５行〜右下欄下から３行）
（３−２−８）「〈発明の効果〉本発明のヒトＥＦ−１α遺伝子のプロモーター領域を含有する新規ＤＮＡ配列を用いた発現プラスミドは、従来繁用されているＳＶ４０初期プロモーターを用いた発現プラスミドに比べ、広宿主細胞域でより強力な発現効率を示した。さらにこの発現プラスミドは細胞内で約１カ月間安定に存在した。したがって本発明の発現プラスミドを用いることにより、より広範囲の哺乳動物細胞を宿主として各種有用生理活性物質をより効率的に、なおかつ長期間産生させ得ることが期待される。」（第１５ページ左上欄）
　
４．第２引用例に記載された発明について　
　第２引用例には、３．（３−２−１）〜（３−２−４）記載事項の内容からみて、　
「ヒトポリペプチド鎖延長因子―１α遺伝子（すなわちヒトＥＦ−１α）の転写を調節し、かつ当該遺伝子の５‘側に位置するイントロンＩを含む特定の塩基配列を含有するＤＮＡ」
が、記載されていると言え、
　また、３．（３−２−５）〜（３−２−８）の記載事項の内容からみて、当該ＤＮＡが
「既知のプロモーターおよび該プロモーターを含有する発現プラスミドに比べ、広い宿主細胞域で使用可能かつ高い発現効率を示すプロモーター領域を含有する新規ＤＮＡおよび該ＤＮＡを用いた発現プラスミドを提供する目的」で作成され、「本発明のヒトＥＦ−１α遺伝子のプロモーター領域を含有する新規ＤＮＡ配列を用いた発現プラスミドは、従来繁用されているＳＶ４０初期プロモーターを用いた発現プラスミドに比べ、広宿主細胞域でより強力な発現効率を示した。」こと、そして、「プラスミドｐＥＦ−３２１は、ヒトＥＦ−１α染色体遺伝子上流のＥｃｏＲＩ部位よりエクソン２の１０塩基まで（開始コドンＡＴＧの上流２１塩基まで）を含有するプラスミド」であり、「特にエクソン２までを含有するプラスミドｐＥＦ３２１−ＣＡＴはｐＳＶ２−ＣＡＴの約１００倍、ＰＳＲα−ＣＡＴの約１０倍の発現効率を示した。」ことが記載されていると言える。　
　ここで、イントロンＩとは、ＤＮＡ配列上、最も５‘側上流に位置するイントロンであり、本願明細書で言うところの５‘イントロンと同義であることから、結果的に第２引用例には、　
「ヒトＥＦ―１α遺伝子の転写を調節し、かつ当該遺伝子の５‘側に位置する５‘イントロンを含む特定の塩基配列を含有するＤＮＡ」
が、記載されていると言える。　
　
５．本願発明２と第２引用例に記載された発明との対比　
　本願発明２の配列は、配列番号：１に記載のヌクレオチド配列の第２１１４位のヌクレオチドから第３６５６位のヌクレオチドに至る連続するヌクレオチド、すなわち１５４３塩基を含むものに関するものであるが、本願明細書には「ＣＨＥＦ−プロモーターおよび５‘イントロンに対する配列を配列番号：１に示すが、このイントロンはヌクレオチド第２６９９位から第３６４１位に含まれている。」（明細書２２ページ１２行―１５行）との記載があり、その位置関係から本願発明２の部分配列は５’イントロンを内含しており、本願発明２は、「ハムスターＥＦ―１α遺伝子の転写を調節し、かつ当該遺伝子の５’側に位置する５’イントロンを含む特定の塩基配列を含有するＤＮＡ」に関するものである。
　ここで、本願発明２と第２引用例に記載された発明とを対比すると、　
　両者は、「ＥＦ―１α遺伝子の転写を調節し、かつ当該遺伝子の５’側に位置する５‘イントロンを含む特定の塩基配列を含有するＤＮＡ」である点で一致するが、　
　本願発明２は、当該ＤＮＡがハムスター由来のものであるのに対し、第２引用例に記載された発明ではヒト由来のものであり、それに伴ってその配列も部分的に異なる点で相違する。　
　
６．判断　
　上記相違点について検討する。　
　一般に、ある生物種において特定の遺伝子がクローニングされた場合、他の生物種における対応する遺伝子をクローニングすることは、当業者であれば普通に考えることである。
　また、タンパク発現のための宿主細胞としてハムスター由来のＣＨＯ細胞が広く用いられている。そして、タンパク発現には宿主細胞由来の種々の因子がプロモーターと関与するため、プロモーターの発現能は、使用する宿主細胞の生物由来や組織由来に影響されるものであるが、宿主細胞とプロモーターの由来を同一としておけば、自然界で当該由来生物の生存に必要なタンパク発現がなされていることに鑑みて、タンパク発現に有利な場合が多かろうと、当業者であれば期待するものである。　
　このため、タンパク発現のための宿主細胞としてよく用いられているＣＨＯ細胞でタンパク発現を試みる際に、使用するプロモーターを、宿主と同一由来のハムスター由来のものを採用しようとすることは、当業者にとって困難性はない。　
　さらに、一般に、ある哺乳動物で好適に発現しているタンパクは他の種の哺乳動物でも好適に発現している蓋然性が高いこと、また、ＥＦ―１αが真核細胞において最も多量に存在するタンパクの一種であってＥＦ−１αプロモーターは全種の哺乳類細胞で高い発現活性を示していること（必要あれば、Gene, vol.187(1997) p289-294特に第２８９ページ右欄第3パラグラフ等参照）から、第1引用例に接した当業者が、ヒト以外の哺乳動物のＥＦ―１α遺伝子のプロモーターもまた、プロモーターとして有利であろうと期待することは、ごく自然なことであるということができる。　
　してみれば、ヒトＥＦ−１α遺伝子プロモーターが強力な発現効率を示すことが記載された第２引用例に接した当業者であれば、ハムスター由来のＣＨＯ細胞でのタンパク発現を考慮して、ヒトと同じ哺乳動物であるハムスター由来のＥＦ−１α遺伝子のプロモーターをクローニングし、第２引用例のヒトＥＦ―１α遺伝子のプロモーターに代えて、ハムスター由来のＥＦ―１α遺伝子のプロモーターを採用しようと試みること自体に、格別の困難性はないと言える。　
　ここで、第1引用例には、３．（３−１−１）（３−１−２）の内容より、チャイニーズハムスター繊維芽細胞Ｖ７９−ＵＦから得られたＥＦ−１αをコードするｃＤＮＡがクローニングされ、その配列も知られていることが記載されている（本願明細書第１２ページ下から７行ー下から５行の記載によれば、ハムスターＥＦ−１αのコーディング領域の塩基配列はヒトＥＦ−１αのｃＤＮＡの塩基配列と９５％同一）。ここで、あるタンパクのｃＤＮＡがクローニング、塩基配列決定されている場合に、ｃＤＮＡの塩基配列情報に基づいてデザインされたプライマーを用いてゲノムライブラリーをスクリーニングしてそのプロモーター領域を得て、構造解析をすることは、当該技術分野において通常行われることであり、その手法も周知である（必要あれば、Genomics.,vol.33, p382-388 (1996)特にアブストラクト、特開平５−１５３９７８号公報特に【０００８】−【００１７】等参照）から、第１引用例に記載されたハムスターＥＦ−１α遺伝子の情報を用いて、ハムスター由来のゲノムライブラリーからハムスターＥＦ−１α遺伝子のプロモーターを実際に取得することは、当業者が格別の創意なくなしうるものである。　
　よって、第２引用例に接した当業者であれば、ハムスターＥＦ―１α遺伝子のプロモーターを取得することを試みようとし、また第１引用例に記載のハムスターＥＦ−１α遺伝子配列に基づいて設計したプライマー等を用いて、当該プロモーターを実際に取得することは、格別の困難性なくなし得ると認められる。　
　次に、本願発明２に格別の効果等が存在するかについて、以下検討する。
　本願発明２のハムスターＥＦ―１α遺伝子のプロモーターの効果について、請求人は平成１７年１１月１６日付意見書や平成１９年５月１０日に受け付けられた審判請求書の請求の理由に対する手続補正書において、本願明細書の実施例６から、「本願発明のハムスター・プロモーター（ＤＮＡ）が奏するタンパク質発現とは、非常に高レベルのものであって、その発現レベルは、容易に予測できたものではありません。」とし、本願発明２に高い効果が存在することを主張している。たしかに、本願明細書の実施例６の結果、特に表３（明細書３６ページ）を参照するに、本願発明２のプロモーターが、当該技術分野で広く使用されているＣＭＶプロモーターに比して、多くの場合、より高いタンパク発現能力を示すことが伺える。一方、第２引用例には「特にエクソン２までを含有するプラスミドｐＥＦ３２１−ＣＡＴはｐＳＶ２−ＣＡＴの約１００倍、ＰＳＲα−ＣＡＴの約１０倍の発現効率を示した。」ことが記載されており、ヒトＥＦ−１αのプロモーターもまた、やはり当該技術分野で広く使用されているＳＶ４０プロモーターに比して、より高いタンパク発現能力を示していることが伺える。
　したがって、本願発明２に従来技術からは予測できない顕著な効果があるか否かは、ヒトＥＦ−１αプロモーターと比較する必要がある。　
　しかしながら、ヒトＥＦ―１α遺伝子のプロモーターに比した際に本願発明２にどの程度有利な効果があるかについて、請求人は主張しておらず、それについてのデータや言及は、いずれにも見あたらず、本願発明２がヒトＥＦ―１α遺伝子のプロモーターに比して格別の効果があるとはいえない。　
　よって、本願発明２に、進歩性の存在を推認させるに足る効果があるとは認められない。　
　
　また、本願発明３は配列番号：１の（相補）配列と特定の条件下でハイブリダイズするものである。とすれば、本願発明２は、配列番号：１のうち第２１１４位から第３６５６位のヌクレオチド部分配列を含むものであって、当該部分配列は当然配列番号：１の（相補）配列にハイブリダイズするものであって、本願発明３に含まれる。また、ハイブリダイズは、多くの塩基ペアが一致していれば、一部の塩基ペアが相違していても生じるものであるから、本願発明３のＤＮＡは本願発明２のＤＮＡ配列およびその一部の塩基が相違する、たとえば高発現に寄与する配列が欠損したようなものも含むものである。そして、このような実施例においてその発現を実際に確認したものと一部塩基が相違するものは、例え本願発明２のものが顕著な効果を奏すると仮定した場合であっても、上記格別の効果を奏するかは全く不明であり、本願発明３にはなおさら進歩性を見いだすことはできない。
　
７．むすび　
　以上の通りであるから、本願発明２、３は、第１、２引用例に記載された発明および本願優先日当時の技術常識に基づいて、当業者が容易になし得たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、本願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論の通り審決する。