【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３０５９７６０号「周辺デバイス用プリント回路基板収容用パッケージ及びメモリーカード製造方法」の特許無効審判事件についてされた平成１６年　９月１３日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決（平成１７年（行ヶ）第１０１２６号平成１７年４月２２日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第３０５９７６０号の請求項１、３、４に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
I．手続きの経緯 
(1)本件特許第３０５９７６０号の発明についての出願は、１９９４年７月１３日に国際出願（パリ条約による優先権主張１９９３年７月１５日、米国）され、平成１２年４月２１日にその発明について特許の設定登録がされた。
(2)本件の請求項１、３、４に係るそれぞれの発明の特許に対して、日本圧着端子製造株式会社より無効審判が請求され、平成１６年９月１３日付けで「特許第３０５９７６０号の請求項１、３、４に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決（以下、前審決という。）がなされた。
(3)上記審決に対しその取消を求める訴え（平成１７年（行ヶ）第１０１２６号）が提起された。
(4)平成１７年３月２３日付けで、願書に添付した明細書について訂正を求める審判の請求がなされた。
(5)上記審決に対し、平成１７年４月２２日に「1  特許庁が無効２００４−３５１４３号事件について平成１６年９月１３日にした審決を取り消す。　２　訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決の言渡しがあった。
　
ＩＩ．前審決の内容
　前審決の内容は次のとおりである。
『
 I．手続きの経緯 
 　本件特許第３０５９７６０号の特許請求の範囲に係る発明（１９９４年７月１３日に国際出願（パリ条約による優先権主張１９９３年７月１５日、米国）され、平成１２年４月２１日に設定登録。）は、その特許請求の範囲に記載されたとおりのものであるところ、その請求項１、３、４に係るそれぞれの発明は、区分して示すと、次のとおりのものである。 
「【請求項１】 
 Ａ：　一対の型押しされた金属カバーと、 
 Ｂ：　これら金属カバーにそれぞれ合致する一対のプラスチックフレーム
　　　要素とを備え、 
 Ｃ：　各前記金属カバーは、対応する前記プラスチックフレーム要素にそ
　　　れぞれ固定され、 
 Ｄ：　各前記プラスチックフレーム要素は、対応する前記金属カバーと共
　　　に一体的ユニットをそれぞれ構成しており、 
 Ｅ：　前記金属カバーには、その周縁から延びる複数のフィンガ部が形成
　　　され、かつ 
 Ｆ：　前記プラスチックフレーム要素は、前記金属カバーの複数のフィン
　　　ガ部を埋めるように、前記金属カバー上に射出成型されたことを特徴
　　　とする 
 Ｇ：　周辺デバイス用プリント回路基板収容用パッケージ。 
 【請求項３】 
 Ｈ：　前記プラスチックフレーム要素は極性キーを含む、請求項１記載の
　　　周辺デバイス用プリント回路基板収容用パッケージ。 
 【請求項４】 
 Ｉ：　前記プラスチックフレーム要素には、前記一対のユニットを溶接す
　　　る際の溶接部となるエネルギ−指向部が形成されている、請求項１記
　　　載の周辺デバイス用プリント回路基板収容用パッケージ。」 
 　 
II．請求人の主張する無効の理由 
　請求人の主張する無効の理由は、審判請求書に記載された次のとおりのものである。 
　本件の請求項１に係る特許発明は、甲第１号証（特開平２−１４１９５号公報）に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に規定する発明であり、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当するか、或いは、甲第１号証及び甲第２号証（特開平２ー１６４５９９号公報）に記載された発明に基づいて、出願前に当業者が容易に発明することができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効である。 
　本件の請求項３に係る発明は、甲第１号証及び甲第５号証（米国特許第５２０７５８６号明細書、１９９３年５月４日発行）に記載された発明に基づいて、出願前に当業者が容易に発明することができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効である。 
　本件の請求項４に係る発明は、甲第１号証及び甲第６号証（特開昭６４−７２８９８号公報）、甲第７号証（米国特許第５２０８７３２号明細書、１９９３年５月４日）に記載された発明に基づいて、出願前に当業者が容易に発明することができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものてあるから、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効である。 
 　 
III．判断 
　以下、上記無効理由について検討する。 
１．請求人の具体的な指摘、及び、それに対する被請求人の反論 
（１）請求項１に係る本件特許発明に対する甲第１号証に基づく新規性欠如　　の有無について 
 （請求人の主張） 
 (a)甲第１号証（特開平２−１４１９５号公報）には、下記の構成が記載さ　れている。 
 　Ａ′一対の金属板４，４と、（２頁右上欄１３〜１４，１７〜１９行、
　　　第２図拡大図）　 
 　Ｂ′これら全属板４，４が一体成形された基体１，２であって、金属板
　　　４，４の裏面に内面樹脂１０を形成するとともに、金属板４，４の周
　　　囲に外側樹脂を形成する基体１，２とを備え、（２頁右上欄１３〜１
　　　４，１７〜１９行、同頁左下欄１〜２行、同頁右下欄２〜４行、第３
　　　図拡大図に示される断面構造） 
 　Ｃ′各金属板４，４は、対応する基体１，２にそれぞれ一体成形され、
　　　（２頁右上欄１３〜１４，１７〜１９行、同頁左下欄７〜８行、第３
　　　図拡大図） 
 　Ｄ′各基体１，２は、対応する全属板４，４と共に一体的なユニットを
　　　それぞれ構成しており、（２頁右上欄１３〜１４，１７〜１９行、同
　　　頁左下欄７〜８行、第３図拡大図） 
 　Ｅ′前記金属板４には、その一部端面に４本の金属突出部５ａ〜８ａ，
　　　５ｂ〜８ｂが形成され、（２頁右上欄１５〜１７行、同頁右上欄１９
　　　行〜左下欄１行、第２図拡大図） 
 　Ｆ′前記基体１，２は、前記金属板４の金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜 
　　　８ｂの根元部分を埋めるように、前記金属板４及びその外側周辺に対
　　　して一体成形され、前記金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂは、内面
　　　樹脂１０より更に突出して延在しており、一対のユニットが接合され
　　　た時に、互いに電気的に接触するようにされた（２頁左下欄７〜８行
　　　、同頁左下欄８〜１３行、第３図拡大図）に示される断面構造） 
 　Ｇ’ＩＣカード。 
(b)本件特許発明の構成Ａと甲第１号証の構成Ａ′ 
　甲第１号証には、金属板４，４が型押しによるとの明記の記載はない。しかし、第２図の上側図及び下側図によると、甲第１号証の金属板４，４は、長方形板であって、その周囲の四方に金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂが下向き又は上向きに形成された形状を有する。このような形状の金属板４，４は、通常、全型プレスを用いた型押しにより形成される。したがって、甲第１号証の金属板４，４の成形方法のうちごく一般的なものが型押しであって、甲第１号証の金属板４，４の成形方法には型押しが自明的に読み取れる。そのため、本件特許発明の構成Ａは甲第１号証に実質的に開示されている。 
(c)本件特許発明の構成Ｂと甲第１号証の構成Ｂ′ 
　甲第１号証の金属板４，４と基体１，２との関係が「合致する」との明記の記載はない。しかし、第３図によると、基体の内面樹脂１０に対応する部分に形成された凹部に金属板４，４が嵌め込まれる状態で一体成形されており、金属板４，４にそれぞれ合致する基体１，２を備えるといえる。そのため、本件特許発明の構成Ｂは甲第１号証に実質的に開示されている。 
(d)本件特許発明の構成Ｃと甲第１号証の構成Ｃ′ 
　甲第１号証の全属板４，４は対応する基体に固定されるとの明記の記載はない。しかし、第３図によると、基体の内面樹脂１０に対応する部分に形成された凹部に金属板４，４が嵌め込まれる状態に一体成形されており、しかも金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの根元が内面樹脂１０を貫通するように一体成形されているため、金属板４，４は対応する基体１，２に固定されているといえる。したがって、本件特許発明の構成Ｃは甲第１号証に実質的に開示されている。 
(e)本件特許発明の構成Ｄと甲第１号証の構成Ｄ′ 
　甲第１号証の金属板４，４と基体１，２とは、第２図及び第３図に示されるように、一体成形により一体的なユニットを形成していることは明らかである。したがって、本件特許発明の構成Ｄは甲第１号証に開示されている。 
(f)本件特許発明の構成Ｅと甲第１号証の構成Ｅ′ 
　甲第１号証の金属板４，４は、その一部端面に４本の金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂが下方又は上方に突出するように設けられている（第２図拡大図２の上側図及び下側図を参照）。この金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂは、第３図拡大図の断面図によると、内面樹脂１０を貫通して、把持するためのフィンガ部としても機能している。したがって、本件特許発明の構成Ｅは甲第１号証に実質的に開示されている。 
(g)本件特許発明の構成Ｆと甲第１号証の構成Ｆ′ 
　甲第１号証の金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂは、内面樹脂１０を貫通して延在するように一体成形されている（第３図拡大図の断面図参照）。 
 　まず、甲第１号証には、射出成形によるとの明記の記載はないが、金属板と樹脂との一体成形の一般的なものは射出成形である。そのため、甲第１号証の一体成形という文言には射出成形が当然に内在している。 
　当時のＩＣカードケースの射出成形による一体成形の技術水準を示すものとして、例えば甲第８号証（特開平１一１６５４１５号公報）や甲第４号証（特開平０３−９６３９６号公報）がある。甲第４号証には、「下側のパネル１２を下金型に入れ、・・合成樹脂圧入によりフレームを形成する」という、実質的な射出成形法による一体成形が記載されている。 
　つぎに、甲第１号証の金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂは、内面樹脂１０を貫通して延在するように一体成形されている。そのため、金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの根元部分（第３図拡大図の内面樹脂１０を貫通する部分を参照）は内面樹脂１０によってその周囲が埋められており、金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂは内面樹脂１０から更に突出する延長部分（第３図拡大図の内面樹脂１０から更に突き出る部分を参照）がある。この金属突出部の根元部分は、基体との一体化のためのフィンガとして機能している。全属突出部の前記延長部分は、電気的導通のためのコネクタとして機能している（２頁左下欄８〜１３行の記載参照）。 
　従って、甲第１号証の金属突出部の根元部分は、本件のフィンガ部に相当し、甲第１号証の金属突出部の延長部分は、電気的導通のために、フィンガ部に更に付加的に設けられたものと見なすことができる。 
　すると、甲第１号証の金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの根元部分（フィンガ部相当部分）は、基体を構成する樹脂に実質的に埋まっている。また、基体を構成する樹脂は、金属板４，４の上に内面樹脂１０を形成するように、金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの根元部分と一体的に成形されている。 
　したがって、本件特許発明の構成Ｆは甲第１号証に実質的に開示されている。 
(h)本件特許発明の構成Ｇと甲第１号証の構成Ｇ′ 
　甲第１号証のＩＣカードは、周辺デバイス用プリント回路基板収容用パッケージを含んて形成される。 
　従って、本件特許発明の構成Ｇは甲第１号証に開示されている。 
(i)本件特許発明の効果と甲第１号証の効果 
　そして、甲第１号証１に明記の記載はないものの、甲第１号証の金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの根元部分が、内面樹脂１０に一体的に埋められるという構成から、金属板４，４と基体１，２とが強固に一体化されたものとなるという作用を奏し、それによって、カード全体が強くなるという効果を奏することは、当業者であれば自明的に想到できる。 
　従って、本件特許発明の効果は甲第１号証に当業者にとって容易に想到できるものとして実質的に開示されている。 
 (j)したがって、本件特許発明の構成Ａ〜Ｇの全てが甲第１号証に実質的に開示されており、本件特許発明は、甲第１号証により新規性がない。 
（被請求人の反論） 
（甲第１号証との対比） 
(a)請求人は、「金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂは、第３図拡大図の断面図によると、内面樹脂１０を貫通して、把持するためのフィンガ部としても機能している。したがって、本件特許発明の構成Ｅは甲第１号証に実質的に開示されている」（請求書９頁３行目〜６行目）と述べ、金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂが第１特許発明のフィンガ部に相当すると主張している。 
　そこで、金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂが、第１特許発明のフィンガ部に相当するか否かを検討すると、甲第１号証の第３図によれば、金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂは、金属板４，４の一部端面から下方又は上方に突出するように設けられている。しかし，第３図によれば、金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂは、それぞれ基体Ａ（１）や基体Ｂ（２）の内周に向かって突出していることが認められるものの、基体Ａ（１）や基体Ｂ（２）に埋まっている構成とはいえない。 
　つまり、甲第１号証には、金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂが基体Ａ（１）や基体Ｂ（２）に埋まっている構成が開示されているわけではなく、すなわち、第１特許発明の構成要件Ｆの「フィンガ部がプラスチックフレーム要素に埋まる」構成が開示されているわけではない。 
(b)また、請求人は、「金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの根元部分（第３図拡大図の内面樹脂１０を貫通する部分を参照）は内面樹脂１０によってその周囲が埋められており、金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂは内面樹脂１０から更に突出する延長部分（第３図拡大図の内面樹脂１０から更に突出る部分を参照）がある。この金属突出部の根元部分は、基体との一体化のためのフィンガとして機能している」（請求書９頁２１行目〜２７行目）と述べ、金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの根元部分が、フィンガ部相当部分であると主張する。しかし、第３図によれば、金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの根元部分が内面樹脂１０に係止していることが示されているだけて、根元部分が内面樹脂１０によって埋められた状態が開示されているわけではない。 
(c)そして、金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの根元部分は、実質的に金属板４，４の周緑そのものを意味しており、周緑から延びた部分ではなく、本件の第１特許発明の構成要件Ｅの「金属力バーの周緑から延びる」というフィンガ部の構成が開示されているわけではない。 
(d)さらに、甲第１号証記載の発明は、「従来装置と同様に外部電波ノイズの遮断及び静電気の帯電を防ぐための基体Ａ（１）基体Ｂ（２）間を接触接続し、同電位とすることを損なうことなくしかも部品点数を減らすと共に組み立て時間をも減少てきるＩＣカードを得ること」（甲第１号証２頁左上欄８行〜１３行目）を目的としており、この目的からは、請求人が主張するような「甲第１号証の金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの根元部分が、内面樹脂１０に一体的に埋められるという構成から、金属板４，４と基体１，２とが強固に一体化されたものとなるという作用を奏し、それによって、カード全体が強くなる」（請求書１０頁１６行目〜２２行目）という効果は直接的に導き出されるものてはなく、また明細書の記載から当業者が推論できるものでもない。結局のところ、請求書に記載された効果は、甲第１号証記載の発明の効果を請求人が恣意的に解釈したものにすぎない。したがって、甲第１号証記載の発明には、第１特許発明の顕著な作用効果が開示されているものではないから、第１特許発明と甲第１号証記載の発明とを同一とすることはできない。 
(e)以上により、金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂ、又は金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの根元部分か本件特許発明のフィンガ部に相当するものではないことは明らかである。よって、甲第１号証記載の発明と第１特許発明とは、構成要件において相違点が存在するから、第１特許発明は、甲第１号証に記載された発明とは別発明であり、甲第１号証に開示されたものではなく、特許法第２９条１項３号違反の無効理由を有していない。 
 　 
（２）請求項１に係る本件特許発明に対する甲第１号証及び甲第２〜４号証　　に基づく進歩性欠如の有無について 
（請求人の主張） 
(a)本件特許発明の構成Ｆと甲第１号証の構成Ｆ′との対比において、第２図拡大図の金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの全体がフィンガ部とした場合、この金属突出部金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの全体が埋められていないという相違が生じる。 
(b)しかし、甲第１号証において、両金属板４，４の間の電気的導通が不要である場合、或いは第７図のように、別途のばね１４で同電位が保たれる場合、当業者であれば、金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの内面樹脂１０から突き出る延長部分を無くし、金属突出部の根元部分の全体を樹脂に埋設するようにする構成は、容易に想到できる。 
　ＩＣカードの技術分野において、金属カバーの端とプラスチックの外枠とを、プラスチックの一体成形による埋設構造にして、両者を強固に接合するということは普通に行われる技術事項である。 
　例えば、甲第２号証（特開平２−１６４５９９号公報）には、プリント基板を挟む第１の全属板と第２の金属板の相互重合部をカシメ固定し、このカシメ固定部で前記モールドの抜け止め部となるモールド抜け止め部を形成するものが開示されている。そして、このモールド抜け止め部として、第５図に示されように、複数の切り起こし片５ｅを多数立設して樹脂に埋設することにより、樹脂の抜け止めを達成する構成が開示されている。 
　また、甲第４号証（特開平３−９６３９６号公報）には、パネルの外周部の折り曲げ部を、フレームの成形時に合成樹脂圧入により一体に埋め込んで強固に結合するものが開示されている。そして、このパネルの外周部には、折り曲げ部が形成され、この折り曲げ部に樹脂結合用孔が設けられている。この樹脂結合用孔がフィンガ部に相当する。 
　これらのことから、ＩＣカードの分野において、金属ケース外周部とプラスチック外周部とを樹脂モールドによる埋設構造とすることは普通に行われており、当業者であれば、甲第１号証のフィンガ部を樹脂外枠の中にモールド成形により埋設するという構造は、容易に想到できる。 
　また、金属カバーの外周にフィンガ部を設けるという点についても、ＩＣカードの分野において、当業者が必要に応じて行う程度のことである。樹脂への埋設の仕方が圧入であるものの、固定を確実にするため、金属力バーの折り返し部に矢印状の拡大先端を設け、この拡大先端を樹脂中の埋設状態にすることが、甲第３号証（特開平３−４５３９７号公報）に開示されている。 
(c)したがって、本件特許発明は、甲第１号証及び甲第２〜４号証に基づいて当業者が容易に発明することができる発明であって、進歩性がない。 
（被請求人の反論） 
(a)請求人は、「本件特許発明の構成Ｆと甲第１号証の構成Ｆ′との対比において、第２図拡大図の金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの全体がフィンガ部とした場合、この金属突出部金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの全体が埋められていないという相違が生じる。 
(b)しかし、甲第１号証において、両金属板４，４の間の電気的導通か不要である場合、或いは第７図のように、別途のばね１４で同電位が保たれる場合、当業者であれば、金属突出部５ａ〜８ａ，５ｂ〜８ｂの内面樹脂１０から突き出る延長部分を無くし、金属突出部の根元部分の全体を樹脂に埋設するようにする構成は、容易に想到できる」（請求書１０頁下から１行目〜１１頁８行目）と述べ、従たる引用発明として甲第２〜４号証を挙げるので、以下に、これらとの対比を行なう。なお、甲第１号証との対比については、上述したので省略をする。 
(c)甲第２号証には、プリント基板を挟む第１の金属板と第２の金属板の相互重合部をカシメ固定し、このカシメ固定部でモールド抜け止め部を形成し、その後、この外周部分にモールド材４を施し、カード状に組み立てるものが開示されている（甲第２号証２頁右下欄８行目〜１９行目参照）。また、第５図には、このモールド抜け止め部として、複数の切り起こし片５ｅを多数立設して樹脂に埋設することにより、樹脂の抜け止めを達成する構成が開示されている。 
　ここで、甲第２号証記載の発明の「生産性がよく、しかも損傷し難い品質の良い薄形電子機器の提供」という解決課題の下、この発明の（作用）効果として「第１、第２の金属板の相互重合部をカシメ固定することにより、溶接する場合に比べて工数を少なくでき生産性の向上が可能になる。…第１の金属板及び第２の金属板がカシメ固定されるため、反りなどの外力に対して十分な強度が得られる…」（甲第２号証２頁右上欄３行目〜１２行目）という記載があるように、甲第２号証記載の発明は、第１、第２の金属板を相互にカシメ固定することが前提となっており、第５図の態様も、モールド材４（樹脂）の抜け止めを達成する前提として、第１、第２の金属板を相互にカシメ固定しているものである。 
　それに対して第１特許発明は、「各前記金属力バーは、対応する前記プラスチックフレーム要素にそれぞれ固定され、各前記プラスチックフレーム要素は、対応する前記金属カバーと共に一体的ユニットをそれぞれ構成して」（構成要件Ｃ及びＤ）いるものであり、金属カバーを相互にカシメ固定するものではないから、甲第２号証記載の発明と解決課題手段としての構成が異なるものである。したがって、甲第２号証記載の発明は、本件の第１特許発明に対する従たる引用発明とはなりえないことは明らかである。 
　また、第５図に示される、複数の切り起こし片５ｅが埋設されるモールド材４は、一体のフレームであり、第１特許発明のように、別個に分離された２つのプラスチックフレーム要素からなるものではない点においても相違しており、甲第２号証記載の発明は本件特許発明に対する引用発明とはなりえない。 
　すなわち、第１特許発明は、「プラスチックフレーム要素１６および１８内にフィンガ２６を埋め込む方法により、２つのフレーム要素を接合した際、パッケージの２つの半分割体を互いに強固に固定することが保証されている」（本件特許明細書３頁６欄３８行目〜４１行目）との記載にあるように、プラスチックフレーム要素１６および１８内にフィンガ２６を埋め込むことにより、パッケージの２つの半分割体を互いに強固に固定することができるようになるものであるから、甲第２号証記載の発明のような第１、第２の金属板の相互重合部を一体のフレーム（モールド材４）で固定を強固にするという技術的思想と異なるものである。 
　以上の通り、甲第２号証記載の発明は、本件の第１特許発明に対する示唆や教示等になりえるものではない。 
(d)甲第３号証には、ＩＣカード本体１の両側に突出した突起部４が形成されたものが開示されている（甲第３号証２頁４欄１８行目〜５欄２行目）。そして、甲第３号証の金属パネル２とＩＣカード本体１との固定は、突起部４をＩＣカード本体１へ圧入することによって行われ、必要に応じて形成した戻り止め部４ａ（矢印状の拡大先端）により固定を強固にするものである（甲第３号証図１参照）。 
　それに対し、第１特許発明における金属カバーとプラスチックフレーム要素との固定は「金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように、金属カバー上に射出成型されることにより行なわれるもの」（構成要件Ｆ）であるから、両者の構成は明らかに異なるものである。したがって、甲第３号証記載の発明は本件第１特許発明に対する従たる引用発明とはなりえないことは明らかである。 
　また、第１特許発明は、「プラスチックフレーム要素１６および１８内にフィンガ２６を埋め込む方法により、２つのフレーム要素を接合した際、パッケージの２つの半分割体を互いに強固に固定することが保証されている」（本件特許明細書３頁６欄３８行目〜４１行目）との記載にあるように、プラスチックフレーム要素１６および１８内にフィンガ２６を埋め込むことにより、パッケージの２つの半分割体を互いに強固に固定することがてきるようになるものであるから、甲第３号証記載の発明のような一体のＩＣカード本体１に対してその上下から金属パネル２，２を圧入する構成とは全く異なるものである。 
　以上の通り、甲第３号証記載の発明は、本件の第１特許発明に対する示唆や教示等になりえるものではない。 
(f)請求人は、甲第４号証について、「パネルの外周部の折り曲げ部を、フレームの成形時に合成樹脂圧入により一体に埋め込んて強固に結合するものが開示されている。そして、このパネルの外周部には、折り曲げ部が形成され、この折り曲げ部に樹脂結合用孔が設けられている」（請求書１９行目〜２３行目）と述べ、この樹脂結合用孔１２ｂがフィンガ部に相当すると主張する。 
　そこで、樹脂結合用孔１２ｂが、第１特許発明のフィンガ部に相当するか否かを検討すると、甲第４号証の図１には、パネル１２の外周部に形成された折曲げ部１２ａに穿設された樹脂結合用孔１２ｂか開示されている。しかし、樹脂結合用孔１２ｂによって、パネル１２とフレーム１１Ｃ（樹脂）とが一体になっているとしても、その構成は穿設された単なる「孔」にすぎす、第１特許発明の「金属カバーの周緑から延びる」というフィンガ部の構成とは、著しく相違している。すなわち、解決課題手段としての具体的構成が顕著に相違するものであるから、甲第４号証記載の発明は第１特許発明に対する従たる引用発明とはなりえないことは明らかである。 
　また、第１特許発明は、「プラスチックフレーム要素１６および１８内にフィンガ２６を埋め込む方法により、２つのフレーム要素を接合した際、パッケージの２つの半分割体を互いに強固に固定することが保証されている」（本件特許明細書３頁６欄３８行目〜４１行目）との記載にあるように、プラスチックフレーム要素１６および１８内にフィンガ２６を埋め込むことにより、パッケージの２つの半分割体を互いに強固に固定することができるようになるものであるから、甲第４号証記載の発明のような下側及ひ上側パネル１２，１２とによって、半分割体ではない一体のフレーム１１を成形する構成とは全く異なるものである。 
　以上の通り、甲第４号証記載の発明は、本件の第１特許発明に対する示唆や教示等になりえるものではない。 
 　 
（３）請求項３に係る本件特許発明に対する甲第１号証及び甲第５号証に基　　づ進歩性欠如の有無について 
（請求人の主張） 
　請求項３は、極性キー２４（構成Ｈ）を含むものである。この極性キーに相当するものは甲第１号証には記載されていない。 
　しかし、甲第５号証には、クレジットカードサイズのＩ／Ｏカードにおいて、マザーボートに対するガイド及び位置決めを行うチャンネル５０が開示されている。このチャンネル５０は、本件特許発明の極性キー２４（構成 
 Ｈ′）に相当する。甲第５号証のＩ／Ｏカードは、周辺デバイス用プリント回路基板収容用パッケージを含んで形成される。このパッケージに、極性キーに相当するチャンネル５０が設けられている。 
　本件特許発明及び甲第１号証に記載された発明と技術分野を同一にするものであるから、甲第５号証に記載されたチャンネル５０の構成を甲第１号証に記載されたものに適用することは当業者が容易に推考し得るものである。また、極性キーが周辺デバイスとどのように嵌合するか決めるという本件特許発明の効果も、甲第１号証及び甲第５号証記載のものから予測できる効果以上のものではない。そのため、請求項３に係る本件特許発明は、甲第１号証と甲第５号証とから、当業者が容易に発明できるものであって、進歩性がない。 
（被請求人の反論） 
　第３特許発明は、請求項１記載の本件第１特許発明を引用形式でさらに構成要件を限定的に付加するものであるから、上記の理由がそのまま当て嵌まるものである。よって、第３特許発明は、特許法第２９条２項違反の無効理由を有するものではない。 
 　 
（４）請求項４に係る本件特許発明に対する甲第１号証及び甲第６，７号証　　に基づく進歩性欠如  
（請求人の主張） 
　請求項４は、プラスチックフレーム要素に溶接部となるエネルギー指向部が形成されているものである。このエネルギ−指向部は甲第１号証に記載されていない。甲第１号証では、プラスチックフレーム要素に相当する基体１，２は、その接着面に接着剤を用いて接合されていると記載されている（２頁左下欄４−７行参照）。なお、甲第１号証の第４図及び第５図に示される引っ掛け構造は、電気的導通以外に、前記接着剤に加算した固着力を得るためのものであって、接合のための付加的な機能しか有しない。 
　しかし、甲第６号証（特開昭６４−７２８９８号公報）には、一対の上下ケース片１，２の間に、内側フランジ部１１ｂの超音波接着面１３ｂと傾斜面１４ｂとのとの部分的溶接部位を設けて、超音波溶接することが開示されている。また、甲第７号証（ＵＳＰ５，２０８，７３２号公報）には、トップパート７８とボトムパート８０とが、超音波溶接又は接着により、その周囲で接合されると記載されている。 
　甲第６号証及び甲第７号証はいずれも、ＩＣカードの分野のものであり、本件特許発明及び甲第１号証に記載された発明と技術分野を同一にする。甲第６号証に記載された部分的溶接部位（エネルギー指向部に相当する）の構成を甲第１号証に記載されたものに適用することは当業者が容易に推考し得るものである。また、接合を確実にするという本件特許発明の効果も、甲第１号証及び甲第６号証記載のものから予測できる効果以上のものではない。そのため、請求項４に係る本件特許発明は、甲第１号証と甲第６，７号証とから、当業者が容易に発明できるものであって、進歩性がない。 
（被請求人の反論） 
　第４特許発明は、請求項１記載の本件第１特許発明を引用形式でさらに構成要件を限定的に付加するものであるから、上記の理由がそのまま当て嵌まるものである。よって、第４特許発明は、特許法第２９条２項違反の無効理由を有するものではない。 
 　 
２．検討 
　そこで、以下検討する。 
（甲第１号証記載の発明）　　 
　甲第１号証には、ＩＣカードのパッケージに関する発明が記載されており、「この発明に係るＩＣカ−ドは、金属板を樹脂製基体に一体成形し、金属板の一部をその実装面の反対側に突出配置するとともに基体相互の金属板突出部を接触接続し得るようにしたものである。」（第２頁左上欄第１５〜１９行）、「第１図はＩＣカ−ドの外観を示す斜視図、第２図は第１図に示すＩＣカ−ドの主要部分の分解斜視図、第３図は第１図に示すア、アにおける断面図である。図において（１）〜（３）、（９）、（１１）、（１２）は従来例の第６図ないし第８図に示したものと同等であるので説明を省略する。図において、基体Ａ（１）には金属板（４）が１体成形されている。（５ａ）、（６ａ）、（７ａ）、（８ａ）は金属板（４）の一部端面に設けられた金属板突出部で金属板８４）の実装面に対してほぼ直角に配置されている。同様に相対する他方の基体Ｂ（２）も金属板（４）が１体成形されている。（５ｂ）、（６ｂ）、（７ｂ）、（８ｂ）は金属板（４）の一部端面に設けられた金属板突出部で金属板（４）の実装面に対してほぼ直角に配置されている。また（１０）は内面樹脂である。 
　次に作用について説明する。 
　ＩＣカ−ドの主要部分である回路基板（３）を保護パツケ−ジするために基体Ａ（１）、及び基体Ｂ（２）ではさみ、接合面（９）に接着層（１１）を用いて接合されている。基体Ａ（１）及び基体Ｂ（２）は金属板（４）を一体成形した樹脂製のもので、金属板（４）の端面一部に金属板突出部（５ａ）、（６ａ）、（７ａ）、（８ａ）と相対して接触接続する位置に金属板突出部（５ｂ）、（６ｂ），（７ｂ）、（８ｂ）を配置して基体Ａ（１）基体Ｂ（２）を接合固定時、互いに接触し電気的に接続するようになつている。」（第２頁右上欄第８行〜左下欄第１３行）、「なお内面樹脂（１０）は基体Ａ（１）、基体Ｂ（２）の内面側を覆い、回路基板（３）と金属板（４）とを絶縁している。」（第２頁右上欄第８行〜右下欄第４行）と説明されている。 
 　 
（請求項１に係る本件特許発明に対する甲第１号証に基づく新規性欠如の有　無）について 
　請求項１に係る発明（以下、本件特許発明１という。）と甲第１号証記載の発明とを対比すると、 
(a)甲第１号証記載の発明は、一対の金属板を備えるとしており、本件特許発明１が一対の金属カバーを備えるとする点と実質的な差異はない。 
　また金属板の成形において、型押しするといったことは本件出願前普通に知られた手法にすぎないから、本件特許発明１において、金属カバーが型押しされている点は甲第１号証記載の発明との実質的な差異には当たらない。(b)甲第１号証記載の発明においては、それぞれの金属板をそれぞれ樹脂製の基体の内面樹脂に対応する部分に形成された凹部に嵌め込まれる状態で、かつ、金属突出部の根元部分が埋まるように一体成形しており、本件特許発明１が、金属カバーにそれぞれ合致する一対のプラスチックフレーム要素とを備え、各金属カバーは、対応するプラスチックフレーム要素にそれぞれ固定され、各プラスチックフレーム要素は、対応する金属カバーと共に一体的ユニットをそれぞれ構成するとする点と実質的な差異はない。 
 (c)甲第１号証記載の発明の金属板には、その端面から延びる金属突出部が形成されており、本件特許発明１の金属カバーに、その周縁から延びる複数のフィンガ部が形成されるとする点と実質的な差異はない。 
(d)甲第１号証記載においては、フィンガ部を基体に圧入するのではなく、フィンガ部を含む金属板と基体とを一体成形するようにしており、したがって、複数のフィンガ部の根元部分は基体に埋まるようになっている（また、複数のフィンガ部の先の部分は他の基体に一体成形された複数のフィンガ部の先の部分と接触し電気的に接続するようにしている）。 
　一方、本件特許発明１のプラスチックフレーム要素は、金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように、前記金属カバー上に射出成型されたとしているが、複数のフィンガ部の埋められ方あるいは埋めた状態についての限定はなく、その一部が露出していても、その他の部分が埋められていれば、フィンガ部が埋められているということになる（本件の第４図を見ると、接合時にフィンガ部が接触していることが見てとれる。また、明細書第６頁第２〜４行には、接合時に接地点となる金属表面が露出すると記載されており、フレーム要素の結合面以外の部分は、接合時でなくても、金属カバーそのものはパッケージの外部面で接地面となっているところ、接合時に金属面が露出するということであれば、それはフレーム要素の結合面の部分において金属面が露出しているとみるのが自然であるから、本件特許発明１におけるフィンガ部が埋められているとすることの技術内容としては、フィンガ部の一部が埋められていると解するのが、本件明細書及び図面に基づく解釈であり、逆にいえば、フィンガ部のすべてが埋められていると解するのは、本件明細書及び図面に基づかない解釈である。）。 
　してみると、複数のフィンガ部のプラスチックフレーム要素（基体）への埋め込みに関し、甲第１号証記載の発明と本件特許発明１とに実質的な差異はない。 
　なお、仮に、本件特許発明１のフィンガ部のすべてを埋め込むことであると限定されたとしても、甲第１号証記載の発明のような埋め込みであっても、それにより金属板が固定されるということには変わりがないから、甲第１号証記載の発明のような埋め込みかフィンガ部のすべての埋め込みかといったことは、単なる構成上の微差にすぎない。 
(e)本件特許発明１においては、プラスチックフレーム要素は金属カバー上に射出成型されるとしているが、射出成型は本件出願前普通に知られた手法であるから、この点は甲第１号証記載の発明との実質的な差異には当たらない。 
(f)甲第１号証記載の発明において、回路基板がどのような回路を搭載するようにするかは単なる選択事項にすぎないから、本件特許発明１の回路基板が周辺デバイス用プリント回路基板であるする点は、甲第１号証記載の発明との実質的な差異には当たらない。 
　以上(a)〜(f)のとおりであるから、本件特許発明１と甲第１号証記載の発明とは実質的に同一である。 
　よって、本件特許発明１の特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反して特許されたものである。 
 　 
（請求項１に係る本件特許発明に対する甲第１号証及び甲第２〜４号証に基　づく進歩性欠如の有無について） 
(1)本件特許発明１において、金属カバーの複数のフィンガ部のすべてがプラスチックフレーム要素に埋め込まれている場合には、プラスチックフレーム要素同士の接合時に、フィンガー部同士の接合がないということになり、したがって、金属カバー同士の電気的接続がないので、一方の金属カバーを接地するばかりでなく、他方の金属カバーも接地することを要するが、このような場合にあっては、甲第１号証記載の発明においても、単にフィンガを基体に固定させるだけで足りるということになり、フィンガの先端部同士を接触させる必要はないから、甲第１号証記載の発明において、フィンガを基体に埋め込むだけとすることは、当業者が適宜なしうることにすぎない。 
　また、甲第４号証にはパネルの樹脂結合穴を有する折り曲げ部をフレームに埋め込むようにして、それぞれ金属カバーを固定することが記載されているから、甲第１号証記載の発明において、フィンガを基体に埋め込むだけとすることは当業者が容易になし得ることである。 
(2)甲第１号証において、仮に、フィンガ部が基体に圧入されていると解釈できる記述ないし示唆があったとしても、一体成型する技術は本件出願前の一般的な手法にすぎないから、フィンガ部と基体とを一体成型するとすることは、当業者が適宜なしうることにすぎない。 
(3)よって、本件特許発明１の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものである。 
 　　 
（請求項３に係る本件特許発明に対する甲第１号証及び甲第５号証に基づく　進歩性欠如の有無について） 
　本件の請求項３に係る発明（以下、本件特許発明３という。）は、プラスチックフレーム要素が極性キーを含むとしているが、甲第５号証には、この極性キーに相当するチャンネル５０が記載されており、このチャネル５０を関連する技術分野の甲第１号証記載の発明に適用することは当業者が容易になし得ることにすぎない。 
　よって、本件特許発明３の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものである。 
 　 
（請求項４に係る本件特許発明に対する甲第１号証及び甲第６，７号証に基　づく進歩性欠如の有無について） 
　本件の請求項４に係る発明（以下、本件特許発明４という。）は、プラスチックフレーム要素に一対のユニットを溶接する際の溶接部となるエネルギー指向部が形成されているとしているが、甲第６号証には、下ケース片６の内側の傾斜面１４ｂと超音波溶着する内側フランジ部１１ｂの超音波溶着面１３ｂを上ケース片に設けるようにしており、本件特許発明４における溶接部となるエネルギー指向部を設ける点と実質的な差異はない。 
　この技術を関連する技術分野に属する甲第１号証記載の発明に適用することは当業者が適宜なしうることにすぎない。 
　よって、本件特許発明３の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものである。 
 　 
IV．まとめ 
　以上検討したとおりであって、本件特許発明１の特許は、特許法第２９条第１項第３号ないしは同法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものであり、本件特許発明３及び本件特許発明４のそれぞれの特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものであるから、特許法第１２３条第１項第２号の規定に該当する。 
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。 
　よって、結論のとおり審決する。 
』
　
ＩＩＩ．訂正の適否についての判断
(1)訂正の内容
　訂正請求の内容は、次のとおりである
（訂正事項ａ）
　訂正前の請求項１に「前記ユニット相互が接合され、前記金属カバー相互が接触している」との要件を追加する。
（訂正事項ｂ）
　訂正前の請求項５に「適性」とあるのを「適正」と訂正する。
(2)訂正の適否について
　上記訂正の適否について検討すると、訂正事項ｂについては誤記の訂正を目的としてものであり、適法である。
　しかし、訂正事項ａについては、前審決において提示された甲第１号証記載の発明においても、基体１と基体２とが相互に接合されており、また、基体１に設けられた金属板と基体２に設けられた金属板とが相互に接触していることからすると、訂正事項ａは、訂正後の請求項１に係る発明と甲第１号証記載の発明との相違点とはならない。
　そして、訂正後の請求項１のその他の構成要件（訂正前の請求項１の構成要件）についての判断は、前審決（上記ＩＩ．を参照されたい。）に示したとおりであるから、結局のところ、訂正後の請求項１に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
(3)むすび
　よって、本件訂正は、平成６年改正前特許法第１２６条第３項の規定に違反するので、認められない。
　
ＩＶ．無効審判請求について
　無効理由についての判断は、上記ＩＩ．の『　』内に示したとおりであり、本件特許発明１の特許は、特許法第２９条第１項第３号ないしは同法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものであり、本件特許発明３及び本件特許発明４のそれぞれの特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものである。
　
Ｖ．まとめ
　以上のとおりであるから、本件特許発明１、３、４の特許は特許法第１２３条第１項第２号の規定に該当し、無効とすべきものである。 
 　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　 
 　よって、結論のとおり審決する。