【事件の表示】
　平成１１年特許願第２０４５６０号「潤滑油調合物」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年　２月２９日出願公開、特開２０００−　６３８７７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成１１年７月１９日（パリ条約による優先権主張１９９８年８月３日、米国）の出願であって、平成１４年１０月７日付けで拒絶理由が通知され、同年１２月２６日に意見書及び手続補正書が提出され、平成１５年１１月２６日付けで拒絶理由が通知され、平成１６年２月１９日に意見書が提出されたところ、平成１８年８月２４日付けで拒絶査定がされ、同年１２月４日に拒絶査定に対する審判請求がされるとともに同年１２月２６日に審判請求書の補正書及び手続補正書が提出され、平成２０年１２月２６日付けで審尋が通知されたところ、何ら応答はされなかったものである。
　
第２　平成１８年１２月２６日付けの手続補正についての補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　平成１８年１２月２６日付けの手続補正を却下する。
［理由］
１　補正の内容
　平成１８年１２月２６日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、補正前の特許請求の範囲の請求項１である、
「（Ａ） １１０を越える粘度指数及び１１０℃を越えるアニリン点を有し、かつ６８％以上の線状＋単環パラフィン含有量を有する鉱油、
　（Ｂ） オレフィン（コ）ポリマー（類）、ポリアルキル（メタ）アクリレート（類）およびそれらの混合物から成る群から選択される少なくとも１種のポリマーを該潤滑油組成物の全重量を基準にして約０．１から約４０重量パーセント、及び
　（Ｃ） 分散剤、流動剤、摩擦改良剤、腐食抑制剤、錆抑制剤、抗酸化剤、洗浄剤、シールスウエル剤、極圧添加剤、抗摩耗添加剤、流動点降下剤、脱臭剤、消泡剤、抗乳化剤、染料および蛍光着色剤から成る群から選択される添加剤１種以上を、該潤滑油組成物の全重量を基準にして２から２５重量パーセント、
を含んで成る潤滑油組成物。」
を、
「（Ａ）１１０を越える粘度指数及び１１０℃を越えるアニリン点を有し、かつ６８％以上の線状＋単環パラフィン含有量を有する鉱油、
　（Ｂ）オレフィン（コ）ポリマー（類）、ポリアルキル（メタ）アクリレート（類）およびそれらの混合物から成る群から選択される少なくとも１種のポリマーを該潤滑油組成物の全重量を基準にして０.１から４０重量パーセント、及び
　（Ｃ）分散剤、流動剤、摩擦改良剤、腐食抑制剤、錆抑制剤、抗酸化剤、洗浄剤、シールスウエル剤、極圧添加剤、抗摩耗添加剤、流動点降下剤、脱臭剤、消泡剤、抗乳化剤、染料および蛍光着色剤から成る群から選択される添加剤１種以上を、該潤滑油組成物の全重量を基準にして２から２５重量パーセント、
を含んで成る、すぐれた熱安定性および酸化安定性を有する手動変速装置用又は車軸用潤滑油組成物。」
と補正するものである。
　
　上記補正は、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である、「約０．１から約４０重量パーセント」及び「潤滑油組成物」について、それぞれ、「０.１から４０重量パーセント」及び「すぐれた熱安定性および酸化安定性を有する手動変速装置用又は車軸用潤滑油組成物」と限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に掲げられた特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで、本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が、本件出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
２　刊行物及び刊行物に記載された事項
　　　刊行物１：特開昭６３−２１０１９８号公報
　　　　　　　　　　　　　　　（原査定における引用文献（Ａ））
　　　刊行物２：特開平４−３６３９１号公報（同引用文献（Ｇ））
　　　刊行物３：特開平８−２５９９７４号公報（同引用文献（Ｄ））
　　　刊行物４：特開平１０−１８３１５４号公報（同引用文献（Ｂ））
　
（１）刊行物１の記載事項
(1-1)「１００℃における動粘度が１〜５０センチストークスで、かつ粘度指数が６０以上の鉱油（Ａ）に対し、組成物全量を基準として（Ｂ）数平均分子量が８００〜８，０００のエチレン・α−オレフィン共重合体０．５〜２０重量％，（Ｃ）数平均分子量が１０，０００〜２５０，０００のポリメタアクリレートまたは該ポリメタアクリレートとオレフィン共重合体の混合物０．０５〜２０重量％および（Ｄ）清浄分散剤および／または酸化防止剤１〜２０重量％を配合してなるマルチグレードエンジン油組成物。」（特許請求の範囲第１項）
　
(1-2)「従来のマルチグレードエンジン油は、粘度−温度特性の改良剤（粘度指数向上剤）として極めて分子量の大きい化合物（ポリマー）を比較的多量に添加しているため、使用中に機械的剪断を受け著しく粘度が低下してしまうという問題がある。特に、高油温下では粘度低下の影響が大きく、軸受メタルの摩耗がしばしば問題となる。また、ポリマーの多量の添加は清浄性、特にピストンまわりの汚れを一層助長するという問題がある。
　本発明は上記従来の問題点を解消し、剪断安定性に優れ、かつ清浄性に優れたマルチグレードエンジン油組成物を提供することを目的とするものです。」（１頁右欄６〜18行）
　
(1-3)「本発明では（Ａ）成分として・・・、かつ粘度指数が６０以上、好ましくは８０以上の鉱油を用いる。」（２頁左上欄１２〜１５行）
　
(1-4)「この鉱油は公知の潤滑油精製方法、例えば常圧蒸留、減圧蒸留した潤滑留分を溶剤精製や水添精製等の方法で精製して得られるものである。」（２頁右上欄５〜７行）
　
(1-5)「なお、本発明において（Ａ）成分として上記鉱油の代わりに合成油を用いてもよいが、合成油を用いた場合、添加剤の溶解性が低いこと、耐シール性に悪影響を及ぼすことおよび高価であるため鉱油と混合して使用することが好ましい。」（２頁右上欄１２〜１６行）
　
(1-6)「次に本発明では（Ｂ）成分として・・・を用いる。ここで数平均分子量が８００未満のものであると粘度指数向上効果が乏しくなり、一方８，０００を超えると剪断安定性が悪くなるため好ましくない。」（２頁右上欄１７行〜左下欄３行）
　
(1-7)「また、本発明では（Ｃ）成分として・・・を用いる。ここで数平均分子量が１０，０００未満のものであると粘度指数が上がらず、一方２５０，０００を超えたものであると剪断安定性が悪化するため好ましくない。」（２頁左下欄下から６行〜右下欄１行）
　
(1-8)「本発明のマルチグレードエンジン油組成物は・・・必要により極圧剤、耐摩耗剤、油性剤、消泡剤、錆止め剤、腐食防止剤、着色剤等の添加剤を適宜配合することができる。」（３頁右上欄６〜１０行）
　
(1-9)「第１表に示す所定のエンジン油組成物・・・について、各種試験を行ない、物性を評価した。結果を第１表に示す。
（第１表略）
＊１　鉱油Ｉ：・・・粘度指数　１００
＊２　鉱油ＩＩ：・・・粘度指数　１００」（３頁右下欄５行〜４頁下から５行）
　
（２）刊行物２の記載事項
(2-1)「本発明は、ガソリンエンジン、・・・等の潤滑油として有用な内燃機関用潤滑油組成物に関するものである。」（１頁右欄１０〜１３行）
　
(2-2)「近年、自動車等のエンジンの高性能化に伴い、苛酷な条件下での長期の使用に耐え、省エネルギーを可能にし、公害問題を持たない高性能潤滑油が要求されるようになってきた。このため、種々の高性能潤滑油基油が開発されている。
　これらの高性能潤滑油基油のうち、鉱油系の代表的なものとしては、水素化分解基油が知られている。この基油は、高い粘度指数および低い流動点を有する優れた基油であるが、基油成分として好ましくない多環ナフテンが多く含まれており、また、添加剤や潤滑油から発生するスラッジの溶解性が悪いという欠点がある。」（１頁右欄１５行〜２頁左上欄６行）
　
(2-3)「本発明者らは、上記問題を解決すべく研究を重ねた結果、特定の組成および性状を有する鉱油系潤滑基油が、高い粘度指数ならびに優れた酸化安定性および熱安定性を有することを見出し、本発明を完成するに至った。」（２頁左上欄７〜１１行）
　
(2-4)「本発明の組成物の基油は、・・・飽和分中のイソパラフィンと一環ナフテンの合計含有量が６０重量％以上、好ましくは６５重量％以上、・・・かつ、粘度指数が１０５以上、好ましくは１１０以上で、・・・である鉱油を主成分とするものである。」（２頁右上欄７〜１７行）
　
(2-5)「上記のような組成と性状を有する鉱油の製造方法は任意であるが、減圧蒸留留出油・・・を、水素化分解触媒の存在下、・・・水素化分解し、・・・次に脱ろう処理した後、脱芳香族処理するかまたは脱芳香族処理した後、脱ろう処理することにより製造されることが好ましい。」（２頁右下欄６〜１７行）
　
（３）刊行物３の記載事項
(3-1)「本発明は、例えばガソリンエンジンやディーゼルエンジン等による自動車類や船舶類、あるいは建設・工作用機械等の各種の産業機械や装置類等に種々の目的で用いられる各種の潤滑油（エンジン油、ＡＴＦ油、各種作動油等々）にその主成分となる基油として有利に使用される潤滑油基油及びその製造方法に関し、更に詳しく言うと、高粘度指数を有し、かつ芳香族含量が極めて低く安定性（熱、光、酸化、剪断安定性等）等に優れるなど潤滑油基油としての理想的な物性及び性能を有しているので、これを基油として適用することによって、適用温度範囲の拡大、安定性・耐久性の向上、各種潤滑油としての物性及び性能の最適化を容易に達成することができ、上記の用途に有利に使用することができる高性能の潤滑油を容易に調製することができる炭化水素系の潤滑油基油とその好適な製造方法に関する。」（段落【０００１】）
　
(3-2)「本発明は、潤滑油基油としての好適な基本物性を具備し、しかも十分に高い粘度指数を有し、かつ芳香族含量が極めて低く安定性（熱、光、酸化、剪断安定性等）等に優れるなど理想的な物性及び性状を有する高性能の潤滑油基油であって、これを基油として適用することによって、適用温度範囲の拡大、安定性・耐久性の向上、潤滑油としての物性や性能の最適化を容易に達成することができ、したがって、例えば自動車類、船舶あるいは建設・工作用機械等の各種の産業機械や装置類等に用いられる各種の潤滑油（例えば、エンジン油、ＡＴＦ油、作動油等々）にその主成分となる基油として有利に使用することができる実用上著しく有用な低芳香族炭化水素系の潤滑油基油と、その好適な製造方法として重質軽油や減圧軽油から該高性能の潤滑油基油を比較的低コストで容易に得る方法を提供することを目的とする。」（段落【０００９】）
　
(3-3)「本発明の潤滑油基油は、粘度指数が１０７以上であることも重要であり、中でも、粘度指数が１１０以上であるものが好ましい。・・・その潤滑油の適用温度範囲を十分に拡大することができ、潤滑油のマルチグレード化を好適に図ることができる。本発明の潤滑油基油の場合にも、従来のものと同様に例えばポリメタクリレート等の粘度指数を向上するための添加剤を適宜添加して使用することもできるが、本発明の場合には、そのような添加剤は従来の場合より少なくてよいので、添加剤の添加によって生じがちな他の物性や特性の低下（例えば、剪断安定性の低下）を最小限に抑制することができるという利点がある。なお、本発明の潤滑油基油は高い剪断安定性を具備している。」（段落【００２２】）
　
(3-4)「本発明の潤滑油基油は、・・・、一般に、アニリン点が１００〜１２０℃の範囲にあるものが好ましく、」（段落【００２５】）
　
(3-5)「目的とする潤滑油基油は、該原料油から、以下に示すように、基本的に、水素化分解工程、蒸留工程、脱ろう（ワックス分除去）工程、水素化処理（脱芳香族）工程及び蒸留工程からなる精油プロセスによって製造される。」（段落【００３３】）
　
（４）刊行物４の記載事項
(4-1)「本発明は、潤滑油組成物に関し、詳しくは、内燃機関、マニュアルトランスミッション、オートマティックトランスミッション、ディファレンシャルギヤ等に用いられる摩擦低減効果および燃料消費率低減効果・・・の高い潤滑油組成物、特に、内燃機関用潤滑油組成物に関するものである。」（段落【０００１】）
　
(4-2)「本発明の潤滑油組成物の第五成分は硫黄系化合物であり、」（段落【００５２】）
　
(4-3)「硫黄系化合物の配合量は、・・・である。配合量が０．０３質量％未満では摩擦低減に対する効果が不十分であり、一方、０．２質量％を超えると腐蝕摩耗が増加するおそれがある。」（段落【００５９】）
　
(4-4)「さらに本発明の潤滑油組成物には所望に応じて従来潤滑油に慣用されている各種添加剤、例えば、上記以外の摩擦調整剤、摩耗剤、無灰分散剤のほか、酸化防止剤、流動点降下剤、消泡剤、防錆剤、腐蝕防止剤等を適宜配合することができる。　」（段落【００６４】
　
(4-5)「耐摩耗剤としては、例えば、・・・使用される。」（段落【００６６】）
　
３　刊行物１に記載された発明
　刊行物１には、(1-1)に摘記したとおり、
「１００℃における動粘度が１〜５０センチストークスで、かつ粘度指数が６０以上の鉱油（Ａ）に対し、組成物全量を基準として（Ｂ）数平均分子量が８００〜８，０００のエチレン・α−オレフィン共重合体０．５〜２０重量％，（Ｃ）数平均分子量が１０，０００〜２５０，０００のポリメタアクリレートまたは該ポリメタアクリレートとオレフィン共重合体の混合物０．０５〜２０重量％および（Ｄ）清浄分散剤および／または酸化防止剤１〜２０重量％を配合してなるマルチグレードエンジン油組成物」の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されている。
　
４　対比
　本願補正発明と引用発明とを対比する。
　引用発明において、その成分（Ａ）は基油であり、その成分（Ｂ）、（Ｃ）はポリマーであり、その成分（Ｄ）は添加剤であって、また、本願補正発明においても、その成分（Ａ）は基油であり、その成分（Ｂ）はポリマーであり、その成分（Ｃ）は添加剤であるから、両者とも基油とポリマーと添加剤を含むものである。
　ところで、基油は両者とも鉱油である。
　ポリマーについては、本願補正発明の「オレフィン（コ）ポリマー（類）」は、本願明細書の段落【００１４】に「本発明で用いるに有用なオレフィン（コ）ポリマーは、Ｃ2−Ｃ10オレフィン類の重合で得られて数平均分子量・・・が１，０００から１０，０００、・・・のホモポリマーまたはコポリマーである。」と記載されているから、引用発明の（Ｂ）成分は本願補正発明の（Ｂ）成分に相当し、本願補正発明の「ポリアルキル（メタ）アクリレート（類）」は、本願明細書の段落【００１５】に「本発明で用いるに適したポリアルキル（メタ）アクリレート類は（メタ）アクリル酸Ｃ1−Ｃ30の重合で生じるポリアルキル（メタ）アクリレートである。・・・好ましくは、このポリアルキル（メタ）アクリレート類に１０，０００から２５０，０００、・・・の数平均分子量を持たせる。」と記載されているから、引用発明の（Ｃ）成分も本願補正発明の（Ｂ）成分に相当する。
　添加剤については、本願補正発明の添加剤も、「清浄分散剤および／または酸化防止剤」を含むといえるから、引用発明の（Ｄ）成分は、本願補正発明の（Ｃ）成分の「分散剤、・・・、抗酸化剤、・・・から成る群から選択される添加剤１種以上」に相当する。
　そして、ポリマーと添加剤の配合量も両者は重複し、本願補正発明の「手動変速装置用又は車軸用潤滑油組成物」も引用発明の「マルチグレードエンジン油組成物」も潤滑油組成物といえるから、両者は、
「（ｉ）鉱油
（ｉｉ）オレフィンコポリマー、ポリアルキルメタアクリレート
（ｉｉｉ）分散剤および／または抗酸化剤から成る群から選択される添加剤１種以上
を所定量含んで成る、潤滑油組成物」
である点で一致し、以下の点で相違する。
　
　相違点１：鉱油が、本願補正発明においては、「１１０を越える粘度指数及び１１０℃を越えるアニリン点を有し、かつ６８％以上の線状＋単環パラフィン含有量を有する」ものであるのに対し、引用発明においては、「粘度指数が６０以上」とされているのみであって、他の特定はされていない点
　相違点２：潤滑油組成物が、本願補正発明においては、「すぐれた熱安定性および酸化安定性を有する」ものであるのに対し、引用発明においては、特に特定されていない点
　相違点３：潤滑油組成物が、本願補正発明においては、「手動変速装置用又は車軸用」であるのに対し、引用発明においては、「マルチグレードエンジン油」である点
　
５　判断
　上記相違点及び本願発明の奏する効果について検討する。
（１）相違点１について
　引用発明の鉱油の粘度指数は、摘記(1-3)に「好ましくは８０以上の鉱油を用いる」とされ、摘記(1-9)に示すように具体的な組成物では「粘度指数　１００」の鉱油を用いており、摘記(1-6)、(1-7)で成分（Ｂ）、（Ｃ）の分子量範囲未満では「粘度指数向上効果が乏しくなり」、「粘度指数が上がらず」とされていることからすると、刊行物１には、粘度指数の高い鉱油が適していることが示されるとともに、そのような鉱油は水添精製等により得られること（摘記(1-4)）が記載されている。
　ところで、刊行物１よりも後に公開された文献である刊行物２は、引用発明と同様にエンジン用の潤滑油について記載されるものであり（摘記(2-1)）、「自動車等のエンジンの高性能化に伴い・・・種々の高性能潤滑油基油が開発され・・・鉱油系の代表的なものとしては、水素化分解基油が知られ・・・この基油は、高い粘度指数および低い流動点を有する優れた基油であるが、基油成分として好ましくない多環ナフテンが多く含まれ」るという欠点を有していることが記載され（摘記(2-2)）、「特定の組成および性状を有する鉱油系潤滑基油が、高い粘度指数ならびに優れた酸化安定性および熱安定性を有することを見出し」（摘記(2-3)）たところ、これは、「飽和分中のイソパラフィンと一環ナフテンの合計含有量が・・・好ましくは６５重量％以上、・・・かつ、粘度指数が・・・好ましくは１１０以上」（摘記(2-4)）である鉱油であって、「水素化分解し、・・・次に脱ろう処理した後、脱芳香族処理するかまたは脱芳香族処理した後、脱ろう処理することにより製造」されるものである（摘記(2-5)）。
　また、刊行物２よりもさらに後に公開された文献である刊行物３には、「ガソリンエンジンやディーゼルエンジン等による自動車類や船舶類、あるいは建設・工作用機械等の各種の産業機械や装置類等に種々の目的で用いられる各種の潤滑油（エンジン油、ＡＴＦ油、各種作動油等々）にその主成分となる基油として有利に使用される潤滑油基油・・・に関し、・・・高粘度指数を有し、かつ芳香族含量が極めて低く安定性（熱、光、酸化、剪断安定性等）等に優れるなど潤滑油基油としての理想的な物性及び性能を有しているので、これを基油として適用することによって、適用温度範囲の拡大、安定性・耐久性の向上、各種潤滑油としての物性及び性能の最適化を容易に達成することができ、上記の用途に有利に使用することができる高性能の潤滑油を容易に調製することができる炭化水素系の潤滑油基油」（摘記(3-1)、(3-2)））について記載され、この基油は、「粘度指数が１１０以上であるものが好まし」く（摘記(3-3)）、「アニリン点が１００〜１２０℃の範囲にあるものが好ましく」（摘記(3-4)）、「水素化分解工程、蒸留工程、脱ろう（ワックス分除去）工程、水素化処理（脱芳香族）工程及び蒸留工程からなる精油プロセスによって製造される」（摘記(3-5)）ものであり、この基油は、「従来のものと同様に例えばポリメタクリレート等の粘度指数を向上するための添加剤を適宜添加して使用することもできるが、本発明の場合には、そのような添加剤は従来の場合より少なくてよいので、添加剤の添加によって生じがちな他の物性や特性の低下（例えば、剪断安定性の低下）を最小限に抑制することができるという利点がある」（摘記(3-3)）ことも記載されている。
　すなわち、引用発明の基油として、粘度指数の高いものが適することは刊行物１に示されるところであり、引用発明と同様のエンジン油等の基油として、１１０以上の高い粘度指数、熱安定性、酸化安定性等を有し、イソパラフィンと一環ナフテンの合計量の高い高性能のものが刊行物２に、また、１１０以上の高い粘度指数、１００〜１２０℃のアニリン点を有し、熱安定性、光安定性、酸化安定性、剪断安定性等に優れ、適用温度範囲の拡大、安定性・耐久性の向上、潤滑油としての物性や性能の最適化を容易に達成することができる高性能のものが刊行物３に記載されており、これらの高性能の基油となる鉱油は、いずれも引用発明と同様に水素化分解、脱ろう、水素化処理、等によって製造されるものであって、さらに刊行物３には、上記の高性能基油を用いることで、引用発明の解決すべき課題であった、ポリメタクリレート等の粘度指数を向上するための添加剤を適宜添加して使用することによる剪断安定性の低下を最小限に抑制することができることも記載されているのであるから（摘記(3-3)）、基油として、粘度指数やアニリン点や、イソパラフィンと一環ナフテンの合計量の高い鉱油を用いることは、当業者なら当然に試みることといえる。
　そして、イソパラフィンは線状パラフィンであり、一環ナフテンは単環パラフィンであるから、そうしてみると、引用発明において、基油としてより高性能のものを得ようとして、粘度指数やアニリン点や、イソパラフィンと一環ナフテンの合計量の高い鉱油であるところの、「１１０を越える粘度指数及び１１０℃を越えるアニリン点を有し、かつ６８％以上の線状＋単環パラフィン含有量を有する」ものとすることは、当業者にとって容易である。
　
（２）相違点２について
　引用発明は、従来のものは「高油温下では粘度低下の影響が大きく、軸受メタルの摩耗がしばしば問題となる」（摘記(1-2)）ということを解決したものであるから熱に安定な潤滑油といえ、また、酸化防止剤を含む潤滑油であるから、酸化安定性であるといえる。
　したがって、相違点２は実質的な相違点ではない。
　
（３）相違点３について
　本願補正発明は、「本発明は熱および酸化安定性、低温粘度、摩耗制御、銅腐食制御およびシール材料との適合性が優れた新規な潤滑油組成物に関する。この潤滑油組成物は特に手動変速装置（ｍａｎｕａｌ ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）および車軸の潤滑剤として用いるに有用である。」（本願明細書段落【０００１】参照。また、同段落【００５３】にも同様の記載がある。）ものである。ところで、引用発明も、「熱および酸化安定性」であることは上記「（２）」で示したとおりであり、「軸受メタルの摩耗」を問題点としていること（摘記(1-2)）、「耐シール性に悪影響を及ぼす」ものを避けていること（摘記(1-5)）、そして、「耐摩耗剤、・・・腐食防止剤、・・・適宜配合」できること（摘記(1-8)）、等が記載されており、耐摩耗や耐腐食防止が手動変速装置や車軸の潤滑油に求められることは当業者に周知といえる。
　また、刊行物４は、引用発明と同様にエンジン油等の内燃機関に用いられる潤滑油について記載され（摘記(4-1)）、同時に「マニュアルトランスミッション」（摘記(4-1)）、すなわち、手動変速装置に用いられるものであって、耐摩耗が要求されること（摘記(4-2)、(4-3)、(4-5)）や、摩擦調整剤、無灰分散剤、酸化防止剤、腐蝕防止剤等を適宜配合することが記載されている（摘記(4-4)）。
　そして、刊行物１に、引用発明が手動変速装置や車軸に適さない旨の記載はされていないのであるから、熱および酸化安定性を有し、軸受メタルの摩耗に問題がなく、耐シール性に悪影響を及ぼさない引用発明のエンジン油を、種々の添加剤とともに他の用途、例えば、手動変速装置や車軸の潤滑に用いることは当業者が普通になしうる範囲内のものといえる。
　したがって、引用発明において、その用途を、「手動変速装置用又は車軸用」とすることは当業者にとって容易である。
　
（４）本願補正発明の効果について
　本願補正発明の奏する効果は、本願明細書の段落【００６０】に「本発明の範囲内の鉱油（鉱油Ａ）を用いて調合した潤滑油は、粘度が上昇する度合が有意に低いことで明らかなように、本発明の範囲外の鉱油（鉱油ＢおよびＣ）を用いて調合した潤滑油に比較して良好な酸化安定性および熱安定性を示す。」と記載され、また、同【００６２】に「本発明の鉱油調合物（Ａ）が示す熱および酸化安定性は、鉱油Ａを含有させた潤滑油調合物が示す粘度上昇はずっと低いことで明らかなように、本請求の範囲外の基礎鉱油を含有させた潤滑油調合物（ＢおよびＣ）に比較して予想外に向上していることは表２から明らかである。」と記載されるように、「熱および酸化安定性に優れ、粘度上昇も低い」ものといえるところ、この効果は引用発明においても奏しているところである。
　そして、刊行物２、３に記載されるように、基油が粘度指数が高く、アニリン点が高く、線状＋単環パラフィン類の割合が高いものであると、さらにこれらの性状が高まることも公知であるから、本願補正発明の効果は、引用発明も奏しているものか、あるいは、刊行物１〜４に記載されたものから当業者が予測しうる範囲内のものといえる。
　
　なお、本願明細書の段落【００６３】、【００６４】には、手動変速装置に用いたときに腐食抑制活性を持ち続けている旨の記載がされているが、この潤滑油組成物には、「チアジアゾール系腐食抑制剤」が含まれており、「チアジアゾール系腐食抑制剤」は本願補正発明に必須の添加剤ではなく、また、腐食抑制剤が含まれることで腐食が抑制されるのは当然のことであるから、これをもって、本願補正発明の効果が予測外に優れているとすることはできない。
　
（５）まとめ
　以上のとおりであるから、本願補正発明は、本願優先日前に頒布された刊行物１〜４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
６　請求人の主張
　請求人は、平成１８年１２月２６日に提出された審判請求書の手続補正書において、次の主張をしている。
（ア）引用例Ａには、本発明請求項１の要件（Ａ）に示された特定の鉱油についての記載はない。
（イ）引用例Ｄには粘度指数が１０７以上であって（特許請求の範囲）アニリン点が１００〜１２０℃の範囲にあるものが好ましいとしているものの（［００２５］）、本発明の６８％以上の線状＋単環パラフィン含有量を有することについては記載がない。
　審査官は又、引用例Ｇには、線状＋単環パラフィン含量の大きい鉱油が記載されているとしているが、こゝでは６６％程度を高いとしており（６頁、左下欄、３行）、実施例においても６６.１％であるから（表２）、本発明の６８％以上（実施例では約７４％）とはその程度において異なる。又、こゝではアニリン点が１００.２℃の油を使用しており（表１）、洗滌剤／抑制剤パッケージの記載もない。
（ウ）更に本発明潤滑油組成物は手動変速装置又は車軸の潤滑という特定の目的に使用するものであり、引用例Ａのエンジン油、引用例Ｃの自動車用潤滑油、引用例Ｇの内燃機関用潤滑油、その他引用例の目的を定めない潤滑油とは異なるものである。
　
　これを検討するに、（ア）についてはそのとおりであって、審決においても上記「４」に示したように、特定の鉱油であることを相違点１としている。
　（イ）については、刊行物２及び３に記載されていない事項については請求人の主張のとおりであるが、刊行物２と３を併せ読めば、本願補正発明で特定する鉱油を導くことが容易であることは、上記「５（１）」に示したとおりである。
　（ウ）については、熱および酸化安定性があり、軸受メタルの摩耗に問題がなく、耐シール性に悪影響を及ぼさず、耐摩耗剤や腐食防止剤を配合できるエンジン油が、手動変速装置や車軸用のものに適するであろうことは、上記「５（３）」に示したとおりである。
　したがって、請求人の主張は採用できない。
　
７　むすび
　本願補正発明は、本願優先日前に頒布された刊行物１〜４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　したがって、請求項１に係る補正は、平成１８年改正前特許法１７条の２第５項で準用する特許法１２６条５項の規定に違反するものであるから、その余のことを検討するまでもなく、本件補正は、平成１８年改正前特許法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下されるべきものである。
　
第３　本願発明について
１　本願発明
　平成１８年１２月２６日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願発明は、平成１４年１２月２６日付け手続補正書により補正された明細書の記載よりみて、その特許請求の範囲の請求項１〜３に記載された事項により特定されるとおりのものであり、請求項１に係る発明は、以下のとおりである（以下、「本願発明」という。）。
　
　「（Ａ） １１０を越える粘度指数及び１１０℃を越えるアニリン点を有し、かつ６８％以上の線状＋単環パラフィン含有量を有する鉱油、
　　（Ｂ） オレフィン（コ）ポリマー（類）、ポリアルキル（メタ）アクリレート（類）およびそれらの混合物から成る群から選択される少なくとも１種のポリマーを該潤滑油組成物の全重量を基準にして約０．１から約４０重量パーセント、及び
　　（Ｃ） 分散剤、流動剤、摩擦改良剤、腐食抑制剤、錆抑制剤、抗酸化剤、洗浄剤、シールスウエル剤、極圧添加剤、抗摩耗添加剤、流動点降下剤、脱臭剤、消泡剤、抗乳化剤、染料および蛍光着色剤から成る群から選択される添加剤１種以上を、該潤滑油組成物の全重量を基準にして２から２５重量パーセント、
を含んで成る潤滑油組成物。」
　
２　原査定の理由の概要
　原査定の拒絶の理由の概要は、本願発明は、その出願前に頒布された刊行物である引用文献（Ａ）〜（Ｇ）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、というものであるところ、引用文献（Ａ）、（Ｂ）、（Ｄ）及び（Ｇ）は、上記「第２　２」に示したとおりの次のものである。
　　　刊行物１：特開昭６３−２１０１９８号公報
　　　　　　　　　　　　　　　（原査定における引用文献（Ａ））
　　　刊行物２：特開平４−３６３９１号公報（同引用文献（Ｇ））
　　　刊行物３：特開平８−２５９９７４号公報（同引用文献（Ｄ））
　　　刊行物４：特開平１０−１８３１５４号公報（同引用文献（Ｂ））
　
　また、刊行物１〜４の記載事項及び刊行物１に記載された発明は、上記「第２　２（１）〜（４）」及び「第２　３」に示したとおりである。
　
３　対比
　本願発明と引用発明とを対比すると、上記「第２　４」に示したことからすると、両者は、
「（ｉ）粘度指数が６０以上の鉱油、
（ｉｉ）オレフィンコポリマー、ポリアルキルメタアクリレート
（ｉｉｉ）清浄分散剤および／または酸化防止剤
を所定量含んで成る、潤滑油組成物」
である点で一致し、以下の点で相違する。
　相違点α：鉱油が、本願発明においては、「１１０を越える粘度指数及び１１０℃を越えるアニリン点を有し、かつ６８％以上の線状＋単環パラフィン含有量を有する」ものであるのに対し、引用発明においては、「粘度指数が６０以上」とされているのみであって、他の特定はされていない点
　
４　判断
　上記相違点αは、「第２　４」に示した「相違点１」と同じであり、該相違点のものとすることは、上記「第２　５（１）」に示したように、当業者にとって容易である。
　また、本願発明の効果については、上記「第２　５（４）」に示したように、当業者が予測しうる範囲内のものといえる。
　したがって、本願発明は、本願優先日前に頒布された刊行物１〜４に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　よって、本願発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
５　むすび
　以上のとおりであるから、その余の発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。