【事件の表示】
　特許第３２６５５７７号「アポリポ蛋白Ｅの４型イソ型の測定法」の請求項１、２に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３２６５５７７号の請求項１ないし２に係る特許を維持する。
【理　由】
Ｉ．手続の経緯
　本件特許第３２６５５７７号は、１９９３年９月３０日に国際出願され（PCT/US93/09310、パリ条約による優先権主張１９９２年１０月１３日、特願平６−５１００５０号）、平成１４年１月１１日に特許の設定登録がなされ、その後、株式会社　常光より特許異議の申立てがなされたところ、当審において取消理由の通知がなされ、その指定期間内である平成１５年１１月２６日に意見書が提出されると共に訂正請求がなされたものである。
　
II．訂正の請求について
１．訂正事項
「【請求項１】アルツハイマー病に罹患しているかまたはアルツハイマー病を発症する危険性がある対象から採取したDNAを含有する生物学的試料について、アポリポ蛋白Ｅの４型（ApoE4）イソ型をコードしているDNAの増幅により該DNAの存在または不存在を決定するか、または、該対象から採取したApoE試料について、ApoE4イソ型と選択的に結合する抗体を用いる免疫（イムノ）アッセイ、ApoE4イソ型をコードしている遺伝子について同型接合であるか否かを検出すること、または等電点電気泳動により該試料中におけるApoE4イソ型の存在または不存在を決定することを含んでなる、これらの生物試料中のApoE4イソ型の存在または不存在の検出方法。」、
「【請求項４】該対象がかってアルツハイマー病を発症する危険性があると決定されたことのある対象である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】該対象が、かってアルツハイマー病に罹患していると診断されたことの無い対象であるが、アルツハイマー病を発症する危険性がApoE4イソ型の存在により示され得る対象である、請求項１に記載の方法。」、及び、
「【請求項７】該対象が、かってアルツハイマー病に罹患していると診断されたことの無い対象であるが、痴呆症に罹患しており、アルツハイマー病を発症する危険性がApoE4イソ型の存在により示され得る対象である、請求項１に記載の方法。」を、それぞれ
「【請求項１】晩期発症型のアルツハイマー病に罹患しているかまたは晩期発症型のアルツハイマー病を発症する危険性がある対象から採取したDNAを含有する生物学的試料について、アポリポ蛋白Ｅの４型（ApoE4）イソ型をコードしているDNAの増幅により該DNAの存在または不存在を決定するか、または、該対象から採取したApoE試料について、ApoE4イソ型と選択的に結合する抗体を用いる免疫（イムノ）アッセイ、ApoE4イソ型をコードしている遺伝子について同型接合であるか否かを検出すること、または等電点電気泳動により該試料中におけるApoE4イソ型の存在または不存在を決定することを含んでなる、これらの生物試料中のApoE4イソ型の存在または不存在の検出方法。」、
「【請求項４】該対象がかって晩期発症型のアルツハイマー病を発症する危険性があると決定されたことのある対象である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】該対象が、かって晩期発症型のアルツハイマー病に罹患していると診断されたことの無い対象であるが、晩期発症型のアルツハイマー病を発症する危険性がApoE4イソ型の存在により示され得る対象である、請求項１に記載の方法。」、及び、
「【請求項７】該対象が、かって晩期発症型のアルツハイマー病に罹患していると診断されたことの無い対象であるが、痴呆症に罹患しており、晩期発症型のアルツハイマー病を発症する危険性がApoE4イソ型の存在により示され得る対象である、請求項１に記載の方法。」と訂正する。
　
２．訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
　上記訂正は、いずれも「アルツハイマー病」を「晩期発症型のアルツハイマー病」とするものであり、検査対象を限定するものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
　また、例えば、願書に最初に添付した明細書第３０頁最下行〜第３１頁及び特許第３２６５５７７号公報第１５頁左欄第４０〜４１行に「これらのデータは、ApoE4遺伝子量が晩期発症ADの主要な危険因子であり」という記載があることから、これらの訂正は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、特許請求の範囲を拡張しまたは変更するものでもない。
　
III.特許異議申立について
１．本件発明
　本件発明は、前記特許明細書の訂正が認められることから、訂正明細書の請求項１〜７に記載された事項により特定されたとおりのものであり、そのうち請求項１、２に記載された発明は下記のとおりである（以下、「本件発明１」、「本件発明２」とも言う。）
「【請求項１】晩期発症型のアルツハイマー病に罹患しているかまたは晩期発症型のアルツハイマー病を発症する危険性がある対象から採取したDNAを含有する生物学的試料について、アポリポ蛋白Ｅの４型（ApoE4）イソ型をコードしているDNAの増幅により該DNAの存在または不存在を決定するか、または、該対象から採取したApoE試料について、ApoE4イソ型と選択的に結合する抗体を用いる免疫（イムノ）アッセイ、ApoE4イソ型をコードしている遺伝子について同型接合であるか否かを検出すること、または等電点電気泳動により該試料中におけるApoE4イソ型の存在または不存在を決定することを含んでなる、これらの生物試料中のApoE4イソ型の存在または不存在の検出方法。
【請求項２】該DNAの増幅をポリメラーゼ連鎖反応により実施する、請求項１に記載の方法。」
　
２．特許異議申立の概要
　一方、特許異議申立人株式会社　常光は、下記甲第１号証〜甲第４号証を提出し、訂正前の本件請求項１、２に係る発明は、（１）甲第１号証〜甲第４号証に記載された発明であるから特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してなされたものであること、（２）それらの甲号証に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであること、及び、（３）公衆の衛生を害するおそれがあるから特許法第３２条の規定に違反してなされたものであることを主張している。
　甲第１号証：臨床化学、第１３巻、第４号（１９８４）Ｐ．２０２−２０７
　甲第２号証：Journal of Lipid Research, Vol.29(1988)P.1535-1543
　甲第３号証：Journal of Lipid Research, Vol.32(1991)P.183-187
　甲第４号証：平成２年度厚生省特定疾患　原発性高脂血症調査研究班研究報告書「アポ蛋白E多型性の遺伝子的診断法の検討」(1990)P.147-152
　
３．特許法第２９条第１項第３号について
（１）甲第１号証
　甲第１号には、、血漿試料をポリアクリルアミド平板ゲルを用いた迅速等電点電気泳動に供し、その分離パターンを分析することにより、その試料のApoEの表現型を再現性よく特定できること（第203頁右欄第III〜第204頁右欄第VI欄、第204頁Fig.1、第204頁右欄下から第5〜3行）、及び、ApoE表現型の相違が脂質代謝異常や動脈硬化症との関連で重要性を増していることが記載されている（第203頁第18〜26行）。
　
（２）甲第２号証
　甲第２号証には、血漿又は血清試料を等電点電気泳動に供した後、それぞれのapoEのイソ型に特異的に反応する抗血清と、上記電気泳動によって得られた蛋白の分離パターンとの結合結果を分析することにより、試料のapoE4の６種類の表現型を特定できること（RESULTS、Fig.1〜Fig.4）、及び、apoE4表現型が脂質代謝、高脂血症と関連することが記載されている（第1535頁第13〜46行）。
　
（３）甲第３号証
　甲第３号証には、DNAを含む生物試料において、apoE2、apoE3、apoE4遺伝子間でその塩基配列が異なる部分にそれぞれ相補的なプライマーを合成し、いずれのプライマーの組み合わせを用いたときにPCRによる核酸増幅がされるか否かを確認することにより、生物試料のapoEの表現型を特定できること（Fig.1〜Fig.2、TABLE1、RESULTS欄）、及び、apoE表現型の相違が血清LDLコレステロール値に関連することが記載されている（第183頁右欄第1〜13行）　。
　
（４）甲第４号証
　甲第４号証には、PCR-RELP法によってApoE2、ApoE3、ApoE4遺伝子を区別することにより、生物試料のApoEの表現型を特定できること、及び、ApoE表現型の相違が血清コレステロール値や中性脂肪値、高脂血症に関連する可能性が記載されている。
　
（５）異議申立人の主張の概要
　異議申立人の、本件訂正前の請求項１及び２に記載された発明が甲第１号証〜甲第４号証に記載された発明であるとする主張は概ね下記のとおりである。
　本件訂正前の請求項１又は２に記載された発明と、甲第１号証〜甲第４号証に記載された発明とは、検査対象の生物学的試料が、前者では「アルツハイマー病に罹患しているかまたはアルツハイマー病を発症する危険性がある対象から採取したDNAを含有する」ものであるのに対し、後者では特定されていない点で一見相違する。
　しかしながら、ApoE4が検出されれば必ずアルツハイマー病になるというわけではなく、また、アルツハイマー病の確定診断は他にいろいろな検査を医師が行ってはじめて可能となることから、本件特許のようにApoE4イソ型の存在だけでアルツハイマー病と診断することはできない。
　そうすると、上記の一見相違する検査対象については実質的な相違点とみることができず、検査方法として両者は相違するところがない。
　その結果、これらの発明は、同じ測定方法を用いて行う過去に確立された他の疾患（高脂血症）に対する検査を妨害する。
　
（６）判断
(i)　本件発明１又は２の検査対象は、「晩期発症型のアルツハイマー病に罹患しているかまたは晩期発症型のアルツハイマー病を発症する危険性がある対象から採取したDNAを含有する生物学的試料」である。したがって、その検査対象は、本件公報第３頁の左欄第５〜８行に例示されているような「痴呆症に罹患していると診断または確定された患者、以前は臨床的に正常であったが進行性の痴呆症に罹患していると確定された患者」など、特定の者から得られる生物学的試料に限定される。また、これらの発明における「ApoE4イソ型の存在又は不存在の検出」が、晩期発症型アルツハイマー病に罹患している可能性や発症する危険性の推定のために専ら行われることは、これらの発明及び発明の詳細な説明の記載から明らかなことである。
　一方、甲第１号証〜甲第４号証では、ApoE表現型検出は、高脂血症などの脂質代謝疾患の検査のために行われることが記載されており、アルツハイマー病の検査のために行われることは記載されていない。
　してみると、本件発明１及び２は、これらの甲号証に記載された発明とは検査対象も検査目的も異なるから、両者は相違する。
　
(ii)　異議申立人は、ApoE4が検出されれば必ずアルツハイマー病になるというわけではなく、また、アルツハイマー病の確定診断は他にいろいろな検査を医師が行ってはじめて可能となることから、本件特許のようにApoE4イソ型の存在だけでアルツハイマー病と診断することはできず、この点を実質的な相違点とみることができない旨、主張する。
　しかしながら、本件明細書の第１表には、アルツハイマー病患者が正常者と比較してApoE4イソ型遺伝子を有する割合が有意に高いことが示されており、第２表には、晩期発症型アルツハイマー病家系でApoE4イソ型遺伝子の保有頻度が高いことが示されており、実施例６と第３表には、ApoE4イソ型遺伝子をもつ患者の脳が、当該遺伝子をもたない患者の脳と比較して、病理学的にも免疫化学的にも顕著なアルツハイマー症状を呈していたことが示されており、第５表、第６表と第３図には、晩期発症型アルツハイマー病家系において、ApoE4イソ型遺伝子を有する者ほど高い確率でアルツハイマー病に罹患していたことが示されているから、これらの結果を総合的にみると、ApoE4イソ型遺伝子の存在が、晩期発症型アルツハイマー病の罹患可能性や発症危険性の高さを示すものと言うことができる。
　したがって、確かに本件発明１又は２の検出方法は、それによりApoE4が検出されたからといって必ず晩期発症型アルツハイマー病になるとか、その検出のみによってアルツハイマー病を確定診断できるとまでは言うことのできないものであるが、晩期発症型アルツハイマー病の罹患可能性や発症危険性の高さを推定するための一助とはなり得る点で、甲第１号証〜甲第４号証に記載された検出方法とは明らかに異なるものであり、異議申立人の当該主張は採用できない。
　
(iii)　異議申立人は、本件発明１又は２が、同じ測定方法を用いて行う他の疾患に対する検査を妨害する旨、述べている。
　しかしながら、本件発明１及び２は、上述のとおり、検査対象が「晩期発症型のアルツハイマー病に罹患しているかまたは晩期発症型のアルツハイマー病を発症する危険性がある対象から採取したDNAを含有する生物学的試料」に限定されており、かつ、晩期発症型アルツハイマー病の罹患している可能性や発症する危険性の推定のために専ら行われるものである。
　したがって、本件発明１及び２は、同じ測定方法を用いて行う他の疾患に対する検査方法とは明確に区別され、異議申立人の当該主張は採用できない。
　
(iv)　よって、訂正後の本件発明１及び２は、甲第１号証〜甲第４号証に記載された発明と相違するものである。
　
４．特許法第２９条第２項について
　甲第１号証〜甲第４号証では、ApoE表現型について、高脂血症などの脂質代謝疾患との関連性が記載されているにとどまり、それがアルツハイマー病と関連することについては記載も示唆もされていない。してみると、これらの甲号証に記載のApoE表現型を特定する方法を、特に選んで「晩期発症型のアルツハイマー病に罹患しているかまたは晩期発症型のアルツハイマー病を発症する危険性がある対象から採取したDNAを含有する生物学的試料」に適用し、ApoE4イソ型の存在または不存在を検出することが、当業者に容易に想到し得たと言うことはできない。
　そして、この方法を上記特定の対象から得られる生物学的試料に適用し、ApoE4イソ型の存在・不存在の検出を確認することにより、晩期発症型アルツハイマー病の罹患可能性や発症危険性の高さを推定できることは上述（３．（６）(ii)）のとおりである。
　したがって、本件発明１及び２は、上記甲第１号証〜甲第４号証から当業者が導き出すことのできない構成を採ることにより、当該方法が晩期発症型アルツハイマー病の罹患可能性や発症危険性の推定を行えることを新たに提供し得たと解することができる。
　よって、訂正後の本件発明１又は２が、甲第１号証〜甲第４号証の記載に基づいて当業者が容易に為し得たとすることはできない。
　
５．特許法第３２条について　
（１）異議申立人の主張の概要
　アルツハイマー病の診断は、臨床症状、画像診断と髄液検査、病理診断も合わせて医師が行う必要があり、ApoE4の存在の検出結果だけでできるものではないことが医学界全体の総意である。ApoE4の検出だけでアルツハイマー病と診断することは不可能であるのに、その点で誤った情報を与えている点で、本件訂正前の請求項１、２は公衆の衛生を害するおそれがあり、既に確立されている高脂血症の診断にも影響を与えかねない。
　また、血液検査は予断をもって行うものではなく、いろいろな不特定疾患から特定の疾患を選び出すものであり、初めからアルツハイマー病とわかっている人にApoE4の測定はしないものであるから、その点でも公衆の衛生を害するおそれがある。
　
（２）判断
(i)　異議申立人は、ApoE4の検出だけでアルツハイマー病の診断はできないのに、本件発明はあたかもそれが可能であるような情報を与えている旨、主張する。
　しかしながら、本件明細書全体をみても、特に本件発明方法によるApoE4検出結果のみによってアルツハイマー病の確定診断ができる、とするような記載は見あたらないから、異議申立人の当該主張は採用できない。
　一方、本件の発明の詳細な説明に記載された実験結果を総合的にみることにより、ApoE4イソ型遺伝子の存在が、晩期発症型アルツハイマー病に罹患している可能性や発症する危険性の高さを示すものと言うことができることは上述（３．（６）(ii)）のとおりである。
　してみると、本件発明１及び２に記載の方法は、患者の晩期発症型アルツハイマー病診断の一助として利用できる点で医学的に価値のあるものであるから、確定診断のために他の診断をさらに行う必要があるとしても、本件発明の方法自体は晩期発症型アルツハイマー病の診断に資するものであって、公衆の衛生を害するものではない。
　
(ii)　さらに、本件発明１及び２は、その検査対象が「晩期発症型のアルツハイマー病に罹患しているかまたは晩期発症型のアルツハイマー病を発症する危険性がある対象から採取したDNAを含有する生物学的試料」に限定されており、かつ、晩期発症型アルツハイマー病の罹患可能性や発症危険性の推定のために専ら行われることが明らかであることは、上述（３．（６）(i)）のとおりである。
　したがって、本件発明１及び２の方法は、検査対象とその目的が晩期発症型アルツハイマー病に関するものに限定されており、同じ方法を用いて行う高脂血症の診断のために行われる検査とは区別されるものである。
　よって、この点を理由として特許法第３２条に違反するとする異議申立人の主張は採用できない。
　
IV.むすび
　以上のとおりであるから、特許異議申立の理由及び証拠によっては本件請求項１及び２に係る発明の特許を取り消すことはできない。
　また、他に本件請求項１及び２に係る発明の特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１６年１月８日（２００４．１．８）