【事件の表示】
　特許第３３１９２８２号「事務機用導電性シリコーンゴムロール」の請求項１ないし３に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３３１９２８２号の請求項１ないし３に係る特許を取り消す。
【理　由】
Ｉ　手続の経緯
　本件特許第３３１９２８２号の請求項１ないし３に係る発明は、平成８年４月２４日に特許出願され、平成１４年６月２１日に設定の登録がなされ、東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社より特許異議の申立がなされ、平成１５年７月３０日付けで取消理由通知がなされ、平成１５年１０月３日に訂正請求がなされ、平成１５年１２月１７日付けで訂正拒絶理由が通知され、平成１６年３月３日に意見書が提出されたものである。
　
II　訂正の適否についての判断
１　訂正の内容
　本件の平成１５年１０月３日付け訂正請求は、特許請求の範囲の請求項１及び発明の詳細な説明の記載を訂正しようとするものであり、その訂正には次の訂正事項が含まれる。
 （ａ）特許請求の範囲の請求項１記載の「・・・ロールをアルミドラムに１ｋｇ／ｃｍ２の圧力が加わるように接触させて」を「・・・ロールをＯＰＣドラム用アルミドラムに１ｋｇ／ｃｍ２の圧力が加わるように接触させて」と訂正する。
 （ｂ）明細書、段落【０００７】記載の「・・・ロールをアルミドラムに１ｋｇ／ｃｍ２の圧力が加わるように接触させて」を「・・・ロールをＯＰＣドラム用アルミドラムに１ｋｇ／ｃｍ２の圧力が加わるように接触させて」と訂正する。
　
２　訂正の適否の判断
  　以下、上記した訂正事項について検討する。
（１）本件の願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）及び図面には、請求項１に記載された「摩耗量」の測定に使用する「アルミドラム」に関する記載として、
「肉厚７ｍｍで直径２０ｍｍのロールをアルミドラムに１ｋｇ／ｃｍ２の圧力が加わるように接触させて毎分１２０回転の割合で２４時間回転させたときの磨耗量が１２μｍ以下である耐摩耗性に優れた事務機用導電性シリコーンゴムロール。」（段落【０００７】）、
「下記の図１に示すようにアルミドラムに１ｋｇ／ｃｍ２の圧力が加わる様に接触させ、ゴムロールを毎分１２０回転の割合で回転させて２４時間後にレーザー測定機によって正確にロール径を測定し、ロール摩擦状況を観察した。」（段落【００４０】）、
「【図１】　【符号の説明】　１アルミドラム（直径４０ｍｍ）　２導電性ゴムローラー　３モーター　４回転計」（【図面の簡単な説明】）、
【図１】
の記載があるが、導電性シリコーンゴムロールが接触させられるロールとして単に「アルミドラム」とされているだけであって、これが特定用途のドラムであることは記載されていない。
（２）請求項１に係る発明の「事務機用導電性シリコーンゴム」に関して、本件明細書には、「本発明は複写機、ファクシミリ等の事務機の現像ロール、帯電ロール、転写ロール、搬送ロール等に用いられる摩耗性に優れた事務機用導電性シリコーンゴムロールに関する。」（段落【０００１】）、「本件発明の導電性シリコーンゴムロールは、・・・複写機やファクシミリ等の事務機の帯電ロール、現像ロール、転写ロール、搬送ロール等に有効に使用される。」（段落【００２９】）と記載され、これらの記載によると、「事務機用」は、搬送ロール等をも含む広い意味で用いられていることは明らかであり、また、本件明細書に「近年、複写機、ファクシミリ、プリンター等は・・・導電性ロール材料がＯＰＣや金属、または他のロールとこすれあった結果、表面が摩耗してしまい、ロール径が小さくなってしまったり、初期のロール表面状態を維持できなくなるという問題点がある。」（段落【０００４】）と記載され、「事務機用導電性シリコーンゴムロール」の接触対象は、ＯＰＣに限定されていない上、ＯＰＣドラムと接触するロールであっても、接触の対象は、アルミ基材ではなく、表面感光層を形成しているＯＰＣ自体であるから、事務機用のシリコーンゴムロールの耐摩耗性を評価するための試験に「ＯＰＣドラム用アルミドラム」を使用することが、本件明細書の記載からみて自明であるとも認められない。
（３）さらに、ＯＰＣドラムなどの感光体の基材として一般的に「アルミドラム」が用いられてきたことは認められるが、アルミ基材は、「紙送り用搬送ロール」、「帯電ロール」、「転写ロール」、「現像ロール」、「クリーニングロール」等、種々のロールに使用されており、また、特許権者が平成１６年３月３日意見書に添付して提出した参考資料５（「やさしい複写プロセス」キャノン販売株式会社　１９９２年６月２０日発行）の１９〜２１頁に示されるように、「ＯＰＣ用」に限らず、表面が「アモルファスシリコン」や「ＣｄＳ」等の種々の感光体の基材としても用いられているものであり、「アルミドラム」との記載が、直ちに「ＯＰＣ用」を意味するものとも認められない。
（４）なお、本件明細書には、「本件発明の導電性シリコーンゴムロールは、・・・事務機中でＯＰＣドラムやプラスチック、・金属、または他のロールとこすれあう場合に生じる摩耗を著しく低減させたものである。」（段落【００３０】）という記載もあるが、本件発明の導電性シリコーンゴムロールの事務機内での接触対象の例として「ＯＰＣドラム」を挙げているだけであるので、該記載が、請求項１や段落【００４０】等に記載の摩耗性評価試験用「アルミドラム」が「ＯＰＣドラム用アルミドラム」であることの根拠になるものではない。
（５）特許権者は、本件実施例で用いられている直径４０ｍｍの「アルミドラム」は、ＯＰＣドラム基材として用いられるドラム径として、ごく一般的なものであること、本件の【図１】に示される態様は、上記意見書に添付した参考資料６（「シリコーンニューズ」Ｖｏｌ．８４）の図２に示される感光ドラムおよびその周囲に位置する帯電ローラや現像ローラの態様と共通していることから、実施例の耐摩耗性試験法が、帯電ローラや現像ローラ等を意図したものであることは、当業者にとってみれば、極めて容易に理解しうるものである旨主張する（意見書５頁４〜９行）。
　しかし、上記のとおり本件明細書には、本件発明の導電性シリコーンゴムロールは、事務機の帯電ロール、現像ロール、転写ロール、搬送ロール等に使用されること、耐摩耗性試験が、これらの導電性シリコーンゴムロールの摩耗性を評価するためのものであることが明記されているのであり（段落【００２９】）、摩耗性試験に使用する「アルミドラム」の直径が４０ｍｍであるからといって、該試験法が、感光体に接触する帯電ローラや現像ローラの試験を意図したものであると解することはできない。
　また、【図１】は、アルミドラムに接触する導電性ゴムローラにモータと回転計を接続したもの、すなわち「ロールをアルミドラムに１ｋｇ／ｃｍ２の圧力が加わるように接触させて毎分１２０回転の割合で２４時間回転させたときの磨耗量」を測定するために必要な「アルミドラム」、「導電性ゴムローラ」、ローラを回転させるための「モータ」、回転数を計測する「回転計」を設置したことが示されているにすぎず、【図１】の記載から、この試験法が、感光体に接触する帯電ローラや現像ローラ等を意図したものであると解することもできない。
　
　したがって、「摩耗量」の測定において、「ＯＰＣドラム用アルミドラム」を用いることは、本件明細書に記載されておらず、かつ自明な事項でもないから、上記訂正事項（ａ）、（ｂ）において、「アルミドラム」を「ＯＰＣドラム用アルミドラム」と訂正する点は、本件明細書に記載した事項の範囲内においてなされたものではない。
　
３　訂正の適否の結論
　以上のとおり、本件訂正は、特許法第１２０条の４第３項において準用する特許法第１２６条第２項の規定に適合しないから、上記訂正は認められない。    
　
III　特許異議の申立てについての判断
１　本件発明
　本件の請求項１ないし３に係る発明は、本件明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし３に記載された事項により特定されるとおりのものであり、そのうち請求項１に係る発明は次のとおりである。
「芯金上に
　（Ａ）下記平均組成式（１）で示されるオルガノポリシロキサン１００重量部
　　　Ｒ１ｎＳｉＯ（４−ｎ）／２　　　（１）
（但し、式中Ｒ１は同一又は異種の非置換又は置換の１価炭化水素基であり、ｎは１．９８〜２．０２の正数である。）
　（Ｂ）カーボンブラック　　　　　　　　　　　　　　　３〜２０重量部
　（Ｃ）比表面積が１００ｍ２／ｇ以上の補強性シリカ　　　０〜３重量部
　（Ｄ）硬化剤　　（Ａ）成分のオルガノポリシロキサンを硬化させ得る量
を必須成分とする（但し、比表面積が１００ｍ２／ｇ未満の補強性シリカの配合は除く）導電性シリコーンゴム組成物の硬化物が形成されていることを特徴とする肉厚７ｍｍで直径２０ｍｍのロールをアルミドラムに１ｋｇ／ｃｍ２の圧力が加わるように接触させて毎分１２０回転の割合で２４時間回転させたときの磨耗量が１２μｍ以下である耐摩耗性に優れた事務機用導電性シリコーンゴムロール。」
　
２　取消理由の概要
　当審が通知した取消理由の３−２は、本件特許明細書に記載された特許発明は、特許法第３６条第第４項及び第６項に規定する要件を満たさない特許出願に対して特許されたものであるというものであり、その理由の概要は次のようなものである。
（ｉ）本件特許明細書には、「本件特許の請求項１では、導電性シリコーンゴム組成物の硬化物が、肉厚７ｍｍで直径２０ｍｍのロールをアルミドラムに１ｋｇ／ｃｍ２の圧力が加わるように接触させて毎分１２０回転の割合で２４時間回転させたときの摩耗量が１２μｍ以下であると規定されている。しかしながら、アルミドラムの表面平滑度合いが規定されていないし、発明の詳細な説明でも説明されていない。表面平滑度合いが変わると、同一の導電性シリコーンゴム組成物の硬化物であっても、摩耗量が変わるので、このような規定では特許発明の技術的範囲が不明確である。本件特許明細書のかかる特許請求の範囲では、特許を受けようとする発明が明確でなく、かかる発明の詳細な記載では、当業者がその発明の実施をすることができる程度に明確かつ充分に記載されているとは言わざるを得ない。」（特許異議申立書１９頁１２〜２６行の記載引用）に指摘する記載上の不備が存在する。
（ｉｉ）特許請求の範囲、請求項１に規定されるシリコーンゴム組成物が、各構成成分の特定量の組合せでないと特定の「耐摩耗性」（請求項１の規定参照）を示さないとすると、本件特許発明はどのようにすれば実施できるのか明らかでない。
　
３　当審の判断
　上記取消理由の３−２で指摘した（ｉ）の点について以下検討する。
　本件明細書の特許請求の範囲【請求項１】で規定される導電性シリコーンゴムロールの「耐摩耗性」は、「アルミドラムに１ｋｇ／ｃｍ２の圧力が加わるように接触させて毎分１２０回転の割合で２４時間回転させたときの摩耗量が１２μｍ以下である」というものであり、摩耗量「１２μｍ以下」は、摩耗量の測定に「アルミドラム」を使用した時のものとして示されているところ、「アルミドラム」の表面平滑度合いが変わると、同一の導電性シリコーンゴム組成物の硬化物であっても、摩耗量が変わることは技術的に当然のことである。
　しかし、本件明細書及び図面には、耐摩耗性の測定に関して、段落【０００７】、段落【００４０】、【図面の簡単な説明】及び【図１】に、上記II　２（１）に示す記載があるだけであり、それらのいずれにも導電性シリコーンゴムロールが接触する「アルミドラム」の表面平滑度合いについて全く記載されていない。
　また、本件明細書における「本発明の導電性シリコーンゴムロールは、・・・事務機の帯電ロール、現像ロール、転写ロール、搬送ロール等に有効に使用される。」（段落【００２９】）という記載によれば、請求項１に記載の導電性シリコーンゴムロールは、使用時に接触する相手側のロール等が特定のものに限定されないから、摩耗量の測定に、接触する相手側のロールとして使用されるアルミを使用するとしても、その表面平滑度合いは明らかではない。
　そうすると、本件明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載によっては、請求項１に記載の「耐摩耗性」を規定する「アルミドラムに１ｋｇ／ｃｍ２の圧力が加わるように接触させて毎分１２０回転の割合で２４時間回転させたときの摩耗量が１２μｍ以下である」とは、どのような表面平滑度合いのアルミドラムを用いて測定した時の摩耗量値であるのか不明であるから、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、当業者が容易にその実施をすることができる程度に明確かつ十分に本件発明が記載されているとは認められない。
　また、「アルミドラム」の表面平滑度合いが不明であるので、本件明細書の請求項１に記載の「耐摩耗性」を規定する「アルミドラムに１ｋｇ／ｃｍ２の圧力が加わるように接触させて・・・摩耗量が１２μｍ以下である」は、発明を特定する事項として不明確であり、本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１及び請求項１を引用する請求項２、３には、特許を受けようとする発明が明確に記載されているとは言えない。
　
　なお、特許権者は平成１５年１０月３日付け特許異議意見書において、本件明細書、段落【００４０】等に記載の「アルミドラム」は、「ＯＰＣドラム用のアルミドラム」であり、同意見書に添付された参考資料１（特開平１−１１６５５７号公報）、参考資料２（特開昭６４−７９７５５号公報）にあるように、「ＯＰＣドラム用のアルミドラム」は鏡面仕上げされて極めて平滑な面とされているものであり、参考資料３（「工業材料大辞典」）、参考資料４（「半導体・金属材料用語辞典」）には、「鏡面」とは「５０ｎｍＲａ程度以下の面を指す」ことが記載されているから、本件請求項１に係る発明に記載のドラム表面は、鏡面仕上げされ表面平滑度が５０Ｓ程度であることは当業者が十分認識し得る旨、主張する（上記意見書１０頁１１〜２６行〜１１頁４行）。
　しかし、上記II　２で判断したとおり、本件明細書及び図面には、摩耗性試験に用いる「アルミドラム」が、「ＯＰＣドラム用のアルミドラム」であることは示されていない。
　また、仮に、「アルミドラム」が、「ＯＰＣドラム用のアルミドラム」であり、「ＯＰＣドラム用のアルミドラム」が通常鏡面仕上げされることが多いとしても、本件明細書及び図面には摩耗性測定用の「アルミドラム」について、鏡面仕上げされたものであるか否かが明らかにされていない上、参考資料１に、「鏡面加工の程度は、適宜設定することができる」（２頁左上欄７〜８行）、参考資料２に、「感光ドラムは・・・０．１〜０．８μｍに鏡面加工して素材とするのが一般的である。」（１頁右下欄１６〜１７行）と記載されているように、鏡面仕上げの程度は規定されたものではなく、さらに、参考資料２の実施例には、感光体用ＯＰＣ用アルミ基材を、鏡面加工することなく、押出→冷間引抜上りとしたものも記載されており（第１表Ｎｏ．Ａ）、摩耗性評価試験においてどのような表面平滑度合いの「アルミドラム」を用いたかは、やはり不明である。
　
IV　むすび
　以上のとおり、本件出願は、特許法第３６条第４項及び第６項に規定する要件を満たしていない。
　したがって、本件の請求項１ないし３に係る発明についての特許は、特許法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１６年６月２１日（２００４．６．２１）