【事件の表示】
　特許第３３４３６８８号「道床安定化剤」の請求項１〜４に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３３４３６８８号の請求項１〜４に係る特許を取り消す。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件特許第３３４３６８８号に係る出願は、平成４年６月２９日の出願であって、平成１４年８月３０日に特許の設定登録がなされ、その後、神東塗料株式会社から特許異議の申立がなされ、取消理由通知が通知され、その指定期間内である平成１６年３月１５日付けで特許異議意見書が提出され、さらに、審尋に対し、両者から回答書が提出されたものである。
　
　
２．異議の申立てについての判断
１）本件特許発明
　特許第３３４３６８８号の請求項１〜４に係る発明は、特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜４に記載されたとおりのものである。
　
２）取消理由
　これに対して、平成１５年１２月２６日付け取消理由通知書において示した、特許法第３６条第４項及び第５項に規定する要件を満たしていない理由を整理すると、下記の通りである。
Ａ．本件特許発明の目的及び作用効果について、特許明細書の段落【０００９】、【００２８】、【００２９】によると、「バラスト間への分散・浸透が円滑に行なわれ、しかも、バラスト間の硬化ポリマーの介在量に、上層側と下層側とで大きな差が発生し難い」と記載されているが、特に「バラスト間の硬化ポリマーの介在量に、上層側と下層側とで大きな差が発生し難い」という効果を奏しうるか否か、本件特許明細書の実施例（試験例）では示されておらず、判明しないから、発明の詳細な説明には、その発明の属する分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果が記載されていない。
Ｂ．本件特許明細書中において、段落【００７０】〜【００７３】に記載の試験例６は、試験例５に使用した安定化剤と同じものの散布量を１０００ｇから３．５ｋｇに増大させた試験例であり、硬化バラスト層の強度へ与える影響を確認するものであって、段落【００７２】には「試験結果を示す表１１から、散布量が増大させる、強度が増大することが分かる。」（当審注：「試験結果を示す表１１から、散布量を増大させると、強度が増大することが分かる。」の誤記と認める）と記載されているが、表１１における圧縮強度は、表８に記載の試験例５の圧縮強度より劣っていて不明瞭である。
Ｃ．各請求項、及び、各請求項に関しての発明の詳細な説明の項の記載には下記のような不備がある。
Ｃ−１．請求項２及び請求項２を引用する請求項４について
　上記請求項に係る発明は、「親水性有機溶媒（水溶性溶剤のみからなる又は該水溶性溶剤と略半量以下の非水溶性溶剤とからなる）」を用いるとしているが、水溶性溶剤の具体例として挙げられており、試験例にも用いている、一級アルコールを用いた場合、イソシアネートとの反応性が水よりもアルコールの方が大きい（異議申立書に添付の参考資料１「新高分子文庫７　塗料用合成樹脂入門」　株式会社高分子刊行会　昭和６２年２月１０日　ｐ．５６，５７参照。）から、道床表面への散布は不可能である。
Ｃ−２．請求項４について
ａ．非水溶性溶剤中又は親水性有機溶媒中に０．２〜５ｗｔ％となるように水を含ませた場合
　本件特許明細書の試験例には溶剤として非水溶性溶剤を用いた場合の水添加の例が記載されていない。一方、親水性有機溶媒を用いた場合、固形分濃度１０ｗｔ％で、本件明細書記載の試験例に使用されている「スミジュールＥ２１−１」を用い、水の含有量５ｗｔ％であるとき、水はイソシアネート基に対して化学量論的に過剰量存在し、平成１３年１１月１９日付け意見書の５頁１２〜１９行における主張は化学量論の立場から成立しない。また、試験例２の試験Ｎｏ．１２３Ｗは、請求項４で引用している請求項１の非水溶性溶剤のみからなるものではなく、請求項２の親水性有機溶媒にも該当しない。さらに、溶剤として親水性溶媒を用いる場合について、平成１３年５月１４日付け意見書の４頁１〜５行及び同頁１２〜２０行での主張は、一貫性に欠け、矛盾を含んでいる。
ｂ．道床に前もって散水を行い、水分を含んだ道床に安定化剤を散布する場合
　これに関する本件特許明細書の試験例３及び４において、道床中に含まれる水の量と、ウレタンポリマーの量を考察すると、水が過剰に存在し、非水溶性溶剤を使用した場合は、ウレタン樹脂溶液がバラスト層の下側にたまり、親水性有機溶媒を使用した場合は、バラスト層の上側で既にゲル化が発生してウレタン樹脂溶液がバラスト層の上側にたまり、いずれの場合においても本件特許発明の目的であるバラスト層の上側と下側での介在量の差を少なくすることを達成し得ない。
　
３）判断
・Ａについて
　特許権者は、意見書で、「バラスト間の硬化ポリマーの介在量に、上層側と下層側とで大きな差が発生し難い」ことは、敢えて立証する必要はないとしながらも、該作用効果を立証するために行った実験の結果を、平成１６年４月２７日付け回答書で提出している。しかしながら、上記実験は、バラストに模した２個の試験体に湿気硬化型ウレタン樹脂を散布するものであって、何重にも積層されているバラストの上層側と下層側とのバラスト間の硬化ポリマーの介在量に関して何ら明確にされておらず、上記作用効果を奏するか否かは依然として判明しない。
　むしろ、上記回答書の６頁１５行から最下行には「湿気硬化型ウレタン樹脂（Ｓ）短時間で硬化し、また、少量の水を混合併用すると、急激に発泡して膨張体を形成し、また、硬化速度が速められるから、試験体の各部位に滞留する。そのために、試験体の上部（上層部）、側面部分（中層部）及び底部（下層部）で介在する固結材量を確保するために有用であり、間隙充填効果に大きく寄与する。また、湿気硬化型ウレタン樹脂（Ｓ）に水を作用さて調節した固結剤が示す上記挙動は、前記の複雑形状をしたバラストに散布した際には、さらに、固結剤の垂下現象が抑止される。すると、道床の表層に配列されたバラスト群に散布した湿気硬化型ウレタン樹脂（Ｓ）は、速やかに、硬化が促進され、粘度が高められ、急激に発泡し、膨張体を形成できる。そのために、バラストの固結剤の付着した部分は、平均的に、厚膜の膨張体で被覆される。つまり、固結剤のバラストに対する介在量が増加するにつれて、比較的に、垂下速度は低減する。すると、二段目に配列されたバラスト群を垂下し、さらに三下段目以下のバラスト群に到達する湿気硬化型ウレタン樹脂（Ｓ）の量は限定的になり、本発明の道床安定化剤は、道床に敷設されたバラスト群の全部を固結、接合する用途には適さないものである。」と記載されており、この記載によると、本件特許発明の道床安定化剤は、特許明細書記載の目的および作用効果を奏しないと主張していると解される。
・Ｂについて
　特許権者は、意見書６頁１５〜１９行において、表１０における圧縮強度の単位は、当業者にとって明らかな誤記であると分かり、「ｇ／ｃｍ２」を「ｋｇ／ｃｍ２」に読み替えて本件特許明細書を判読するのが相当であると主張しているが、本件特許明細書中の表４，６，８，１０，１１の圧縮強度の単位はすべて「ｇ／ｃｍ２」であり、表１０のみ単位が異なることが当業者にとって明らかか否かは別としても、特許権者の主張通りであるとすると、さらに、表１１における圧縮強度は、表８に記載の試験例５の圧縮強度より劣ることとなって、段落【００７２】の記載と相違することになり、依然として不明瞭である。
・Ｃ−１について
　特許権者は、意見書４頁６〜１５行において、「本発明の最大の特徴は、……「スミジュールＥ−２１」等の一液硬化型（湿気硬化型）の非溶剤型の１００％ウレタン樹脂を、非水溶性溶剤の場合は予め請求項１に記載の範囲で混合しておいて、ＮＣＯとの反応性官能基を有する水溶性有機溶剤の場合は別々（別容器）に保存しておいて、現場の状況（道床・空気中水分、雰囲気温度、及び要求される硬化完了時間等）に応じて、請求項２〜４に示す範囲で混合直前に有機溶剤（特に、反応性の水溶性溶剤の場合）と混合して施工（道床表面に散布）することを前提とするものである。したがって、異議申立人が主張するように、「たとえ、一級アルコールのＯＨ（水酸基）とＮＣＯ（イソシアネート）との反応性が水とＮＣＯとの反応性より高い」としても、現場施工は可能であると考えられる。」と主張しているが、請求項２に係る道床安定化剤が、請求項２の「水発泡処方のウレタン樹脂を固形分濃度１０〜６０ｗｔ％で親水性有機溶媒中に含み」の記載から、ＮＣＯとの反応性官能基を有する水溶性有機溶剤の場合は別々（別容器）に保存しておいて、混合直前（「施工直前」の誤記と解す。）に有機溶剤（特に、反応性の水溶性溶剤の場合）と混合して施工（道床表面に散布）するものであるとは解し得ないし、かつ、詳細な説明中にも何らそのような記載はなく、明細書記載の事項に基づかない主張で採用できない。
・Ｃ−２．ａについて
　特許権者は、表４における試験Ｎｏ．１２３Ｗは、特許請求の範囲に含まれないことは認めているが、「本件特許明細書の試験例には溶剤として非水溶性溶剤を用いた場合の水添加の例が記載されていない」点について、意見書４頁２３〜２６行において「（本件発明の道床安定化剤は、）現場で混合施工するものであり、非水溶性溶剤のみからなる実施例が示されていなくても、空気中湿度が高かったりすれば、直前に混合攪拌すれば、必然的に添加される結果となり、請求項４の範囲の水添加量となると考えられる。」と主張する。しかしながら、非水溶性溶剤を用いた請求項１に係る道床安定化剤に関し、特許権者は、同意見書において、上記Ｃ−１についてで摘記したように、「非溶剤型の１００％ウレタン樹脂を、非水溶性溶剤の場合は予め請求項１に記載の範囲で混合しておいて、」と記載しており、かつ、請求項１に係る道床安定化剤が、請求項１の記載及び詳細な説明の項の記載から、現場で直前に混合するものであるとは解し得ないから、明細書記載の事項に基づかない主張で採用できない。また、異議申立人が平成１６年４月２３日付け回答書に添付した参考資料６（湯原照三他４名編「溶剤ハンドブック」株式会社講談社　１９９３．９．２０　ｐ．188　表４）によると、本件明細書記載の試験例で非水溶性溶剤に用いたキシレンへの水の溶解度は、常温付近で０．０３〜０．０６ｗｔ％であり、高湿度下においても、請求項４で規定する０．２〜５ｗｔ％となるように水を含ませることができるとは考えられないことからも、上記主張は採用できない。
・Ｃ−２．ｂについて
　特許権者は、意見書５頁最下行から６頁１０行において、「ウレタンプレポリマーは、有機溶剤に拡散させた状態で散布することにより、水との接触が抑制されながら液滴状態となる。そして、水は、バラスト層における（砂利間隙間）を充填した状態で存在するものではなく、各砂利表面付着水として存在する。このため、ウレタンプレポリマーの液滴は、上記の如く、砂利表面の付着水と接触したものが砂利表面に残って、他は次の下方砂利表面に接触するまで落下するか、又は、空気中又は液滴中の水分と反応して膨張することにより砂利の隙間に引っ掛かって、該位置に液滴が留まる。そして、この場合における液滴の上部及び下側での付着量の調節を、水の取り込み量（水溶性溶剤のＳＰ値に依存する。）により行なうために、本発明の如く、施工直前に、有機溶剤における非水溶性溶剤と水溶性溶剤の比率を調節する。」と主張するが、請求項２の「水発泡処方のウレタン樹脂を固形分濃度１０〜６０ｗｔ％で親水性有機溶媒中に含み、該親水性有機溶媒は……該水溶性溶剤と略半量以下の非水溶性溶剤とからなる」の記載から、本件発明の道床安定化剤が、「施工直前に、有機溶剤における非水溶性溶剤と水溶性溶剤の比率を調節する」ものであるとは解し得ないし、請求項４で規定する５ｗｔ％となるように水を含ませた状態では、上記主張の状態になるとは認め難いから、上記主張は採用できない。
　
　したがって、上記取消理由は依然として解消されておらず、かつ、上記取消理由は妥当なものと認められるから、請求項１〜４に係る発明の特許は取り消されるべきものである。
　
３．むすび
　以上のとおりであるから、本件発明は、特許法第３６条第４項、第５項第２号および第６項の規定により特許を受けることができない。
　したがって、本件発明についての特許は拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものと認める。
　よって、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第１４条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）第４条第２項の規定により、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１６年７月２１日（２００４．７．２１）