【事件の表示】
　特許第３１８８３３５号「触媒系の製造法及びオレフィンを三量体化、オリゴマー化及び／又は重合する方法」の請求項１、２、５に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３１８８３３５号の請求項１、２、５に係る特許を取り消す。
【理　由】
　　　　　　　　　　　　　
　【１】手続の経緯
　
　本件特許第３１８８３３５号は、出願日が、平成５年２月５日であって、平成１３年５月１１日に特許権の設定登録がなされ、三菱化学株式会社より特許異議の申立てがなされ、取消理由を通知したところ、その指定期間内に訂正請求がなされるとともに特許異議意見書が提出され、次いで、訂正拒絶理由を通知したところ、意見書が提出され、特許異議申立人に対して審尋を行ったところ回答書が提出されたものである。
　
　【２】訂正の適否についての判断
　
　本件訂正請求における訂正事項は、特許請求の範囲の請求項１の「得られた反応生成物を不飽和脂肪族炭化水素と反応させる工程」なる記載を、「得られた反応生成物を１種又は２種以上のルイス酸及び／又は金属アルキル並びに不飽和脂肪族炭化水素と反応させる工程」と訂正するものである。
　そして、訂正拒絶理由で述べたとおり、本件訂正前の請求項１においては、「（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の混合物を反応させ得られた反応生成物」に反応させる物質（以下「反応物」という）は「不飽和脂肪族炭化水素」であったが、訂正後の請求項１では、「１種又は２種以上のルイス酸及び／又は金属アルキル」並びに「不飽和脂肪族炭化水素」であるから、本件訂正は、「反応物」を訂正前のものとは異なるものとしており、この点で、実質上特許請求の範囲を変更するものであり、しかも、願書に添付した明細書（以下「特許明細書」という）を検討しても、「反応物」を訂正後のものとすることについての記載はないから、本件訂正は、特許明細書に記載した事項の範囲内のものとも認められない。
　特許権者は、訂正の根拠は明細書の段落【００１８】及び段落【００２３】にあると主張しているが、段落【００１８】にはクロムピロリドに関する記載が、段落【００２３】には、固体クロムピロリド化合物に関する記載があるだけであり、（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の混合物を反応させ得られた反応生成物全体に対する「反応物」についての記載はこれらの段落には存在しない。特許明細書の他の記載を併せて検討しても、「反応物」を訂正後のものとすることが特許明細書に記載されているとは認められない。
　また、特許権者は、本件訂正は取消理由通知書のｈ．を肯定してなされたものであり、ｈ．は、活性化用化合物についての構成を本件特許請求の範囲に加入すれば、取消理由が解消するとの外観を作出したから、訂正を認めないことは信義則に反し、したがって、訂正は認められるべきである旨の主張をしている。
　しかし、ｈ．は取消理由を通知したものであって、訂正が認められる事項を通知したものではないし、ｈにおいて、上記訂正事項が、特許明細書に記載されていることを認めた訳でもない。また、取消理由を解消する為の訂正であっても、訂正の要件を満足しなければ、訂正が認められないのは当然のことである。
　したがって、上記特許権者の主張は採用できない。
　以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号。以下「平成６年改正法」という。）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第１２０条の４第３項において準用する平成６年改正法による改正前の特許法第１２６条第１項ただし書及び同条第２項の規定に適合しないので、本件訂正は認められない。
　
　【３】本件の請求項１、２、５の記載
　
　本件の請求項１、２、５の記載は以下のとおりである。
「【請求項１】　次の、
（ａ）金属塩（該金属は、クロム、ニッケル、コバルト、鉄、モリブデン及び銅からなる群より選択される）；
（ｂ）金属アミド；及び
（ｃ）電子対供与体溶剤
の混合物を反応させ、そして得られた反応生成物を不飽和脂肪族炭化水素と反応させる工程を含んで成る、オレフィンを三量体化、オリゴマー化又は重合するための触媒系の製造法。
【請求項２】　不飽和脂肪族炭化水素がエチレンである、請求項１に記載の方法。
【請求項５】　請求項１に記載の方法によって調製された、オレフィンを三量体化、オリゴマー化又は重合するための触媒系。」
　
　【４】取消理由の内容
　
　当審が通知した取消理由のうち、理由３の概要は、本件の請求項１、２、及び５に係る特許は、明細書の記載が不備のため、特許法第３６条第４項、第５項及び第６項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである、というものである。（なお、取消理由では、本件の請求項１、２、及び５に係る発明を、それぞれ「本件発明１」、「本件発明２」、「本件発明５」と称し、請求項１、２、及び５を、「全請求項」と称した。以下の記載においても、そのように称する。また、請求項１、２、５に係る発明を総称して「本件発明」という。）
　
　【５】判断
　
　当審は、取消理由の理由３において、以下に示すａ〜ｆを不備な点としてして指摘してあるので、それらについて判断する。
　（１）ａについて
　取消理由におけるａは以下のとおりである。
「ａ．請求項１には、「（ａ）・・・（ｂ）・・・（ｃ）の混合物を反応させ、そして得られた反応生成物を」と記載されているが、反応する成分が、（ａ）（ｂ）（ｃ）のすべてなのか、（ａ）（ｂ）のみが反応し、（ｃ）は単なる溶剤であって反応に関与しないのか不明瞭である。その結果、上記反応生成物も不明瞭である。なお、段落【００１２】には、「反応混合物中のエーテルはクロム塩と金属アミドとの反応を遂行する１種又は２種以上のエーテル化合物であることができる。理論で縛られることは望まないが、エーテルは反応溶剤で有り得るし、また可能な反応体であることもできる。」と記載され、この記載からみても、（ｃ）（エーテルはその例示と認められる）が反応するのか否か不明瞭である。したがって、全請求項は意味が不明瞭であり、同様に、発明の詳細な説明の記載も不明瞭である。」
　これに対し、特許権者は、（ａ）〜（ｃ）から所定の反応生成物を調整する方法は本件特許出願前に誰でも知っていたことであり、また、本件発明の実施例である実験７０１０では、（ａ）〜（ｃ）の反応生成物を［Ｎａ（ＤＭＥ）２］［ＣｒＣｌ（Ｐｙ）３ＤＭＥ］と記載しており、「ＤＭＥ」は、該化合物を調製するために用いた電子対供与体溶剤であるジメトキシエタンの略記号であるから、（ｃ）が単なる溶剤にとどまらず、反応に関与して触媒系の一部に取り込まれていることは明らかであり、それゆえ、請求項の意味は明確であり、発明の詳細な説明の記載は明瞭である旨の主張をしている。
　しかし、問題は本件特許出願前何が知られていたかではなく、（ｃ）が反応するのか否かが本件明細書に明確に記載されているかである。また、後述の「（６）ｆについて」で示すとおり、実験７０１０は本件発明の実施例と判断することができない。仮に、実験７０１０が本件発明の実施例であり、実験７０１０において（ｃ）が単なる溶剤にとどまらず、反応に関与して触媒系の一部に取り込まれていることが明らかであるとしても、それは、（ｃ）が反応成分である場合が、本件発明に含まれることが明らかになったに止まり、（ａ）（ｂ）のみが反応し、（ｃ）が単なる溶剤であって反応に関与しない場合が、本件発明に含まれるか否かについては、本件明細書の記載から明瞭であるとは言えない。
　したがって、特許権者の主張は採用できす、本件はａの点で不備と認める。
　（２）ｂについて
　取消理由におけるｂは以下のとおりである。
「ｂ．請求項１には、「・・・そして得られた反応生成物を不飽和脂肪族炭化水素と反応させる工程を含んで成る、・・・」と記載されている。「含んで成る」とは、「（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の混合物を反応させ、そして得られた反応生成物を不飽和脂肪族炭化水素と反応させる工程以外の工程」（以下、「他の工程」という）があってもよいこと意味すると解せられるが、「他の工程」が特定されておらず、その結果、触媒そのものも特定できない。したがって、全請求項は意味が不明瞭であり、同様に、発明の詳細な説明の記載も不明瞭である。」
　これに対して、特許権者は、「「含んで成る」という語を用いていても、請求項の意味は明確であり、発明の詳細な説明の記載は明瞭である。」と主張しているだけで、主張の根拠は示していない。
　したがって、特許権者の主張は採用できず、本件明細書の記載はｂの点で不備と認める。
　（３）ｃについて
　取消理由におけるｃは以下のとおりである。
「ｃ．請求項１には、「オレフィンを三量体化、オリゴマー化又は重合するための触媒系の製造法。」と記載され、請求項５には、「オレフィンを三量体化、オリゴマー化又は重合するための触媒系」と記載されている。しかし、「三量体化」、「オリゴマー化」、「重合」が、それぞれ重合度の点で異なるとすれば、それらは、それぞれ異なる反応である。そして、「三量体化」に使用される触媒であれば、「オリゴマー化」や「重合」には使用できないはずであり、「オリゴマー化」に使用される触媒や「重合」に使用される触媒においても同様に、他の２者には使用できないはずである。そうすると、全請求項は、触媒系が何の為の触媒系かを特定して記載していない点で不明瞭であり、同様に、発明の詳細な説明の記載も不明瞭である。」
　これに対して、特許権者は、「「三量体化」に使用される触媒であれば、「オリゴマー化」や「重合」には使用できないはずであり、「オリゴマー化」に使用される触媒や「重合」に使用される触媒においても同様に、他の２者には使用できないはずである」というのは誤解であり、請求項１に記載の触媒系は、触媒調製条件、触媒担体の有無、重合条件など種々の要因により、三量体化、オリゴマー化及び重合に対して有用となるのであり、また、触媒系が同時に三量体、オリゴマー及び重合体を生成することがあることも当業者の常識である（実験１０１０の結果を参照されたい）との主張をしている。
　しかし、特許権者のいう三量体化、オリゴマー化及び重合に対して有用となり得る触媒調製条件、触媒担体の有無、重合条件など種々の要因は、請求項１に記載されていない。また、発明の詳細な説明にも、触媒調製条件、触媒担体の有無、重合条件などをどのようにすれば三量体化、オリゴマー化及び重合のそれぞれが可能になるのか記載されていない。本件発明の触媒系が同時に三量体、オリゴマー及び重合体を生成するという根拠も本件明細書中に認めることができない。
　したがって、本件明細書の記載はｃの点で不備と認める。
　（４）ｄについて
　取消理由におけるｄは以下のとおりである。
「ｄ．三量体とは、一般に、単一の化合物を３つ重合させて得られる化合物を意味している。したがって、例えば、エチレンとプロピレンとブチレンの３者を、各１分子ずつ、合計３分子反応させて得られた化合物を通常三量体とは言わない。まして、異なるオレフィン４者を反応させた化合物を三量体ということはない。そして、一般に、三量体化とは、三量体を製造することを意味する。これに対して、段落【００６０】には、「本明細書の開示において用いられている三量体化とは、任意の２種、３種又は４種以上のオレフィンの結合と定義される」と記載され、この定義は、通常の定義と全く異なっている（この定義では、オレフィンが１種類の場合は三量体化に含まれず、重合度も３に限らない）。このような、通常の定義と全く異なる定義付けが発明の詳細な説明に存在することは、三量体化の意味を不明瞭にする。したがって、全請求項は意味が不明瞭であり、同様に、発明の詳細な説明の記載も不明瞭である。」
　これに対して、特許権者は、「三量体化の定義に不自然な点があるとしても当業者が自らの常識で判断して（例えば、「その場合オレフィン結合、即ち二重結合の数は２個減じられる」という記載を参照して）訂正して読めば足り、そのことによって本件特許発明が理解不可能となるとは考えられない。」と主張しているが、「その場合オレフィン結合、即ち二重結合の数は２個減じられる」という記載を参照しても、三量体化の意味が明瞭になるとは認められないし、この主張は、結局、請求項の記載は不明瞭であってもよいというものであるから、到底採用できない。。
　ｄの点をさらに詳細に説明すると以下のとおりである。
　すなわち、段落【００６０】では、「本明細書の開示において用いられている三量体化とは、任意の２種、３種又は４種以上のオレフィンの結合と定義される」と通常とは異なる三量体化の定義付けをしている。このような、通常の意味とはかけ離れた意味で用語を使用することは、それ自体が、発明の構成を不明瞭にするものである。しかも、段落【００６０】には、「例えば、エチレンの自己反応はヘキセン１種を与えることができ、」と記載しているが、このエチレンからヘキセンを得る例は、エチレンという１種のみのオレフィンの三量体化であるから、通常の意味での三量体化の定義に合致し、上記本件の三量体化の定義には合致しない。そうすると、「例えば、エチレンの自己反応はヘキセン１種を与えることができ、」との記載は、段落【００６０】の上記定義と相まって、三量体化の意味をさらに不明瞭にするものである。
　したがって、本件明細書の記載はｄの点で不備と認める。
　（５）ｅについて
　取消理由におけるｅは以下のとおりである。
「ｅ．「三量体化」、「オリゴマー化」、「重合」の各区別が不明瞭であり、したがって、全請求項の記載は不明瞭であり、同様に、発明の詳細な説明の記載も不明瞭である。特に、「三量体化」の意味が、段落【００６０】の上記のとおりとすると、「三量体化」と、「オリゴマー化」や「重合」は、殊に区別できない。」
　これに対して、特許権者は、「三量体化、オリゴマー化及び重合は重合度の点で相違するものの重複する範囲があり、しかも触媒系は、触媒調製条件、触媒担体の有無、重合条件など種々の要因により、三量体化、オリゴマー化及び重合に対して有用となり得るのであるから、これら３種を厳密に区別することにはあまり意味がないと思われる。」と主張している。
　しかし、請求項では、「三量体化」、「オリゴマー化」、「重合」を並べて使用しているから、これらは互に異なる意味を有すると認められる。そして、上記「（４）ｄについて」で述べたように、本件明細書において、「三量体化」は、任意の２種、３種又は４種以上のオレフィンの結合と定義され、その重合度は特定されていないから、「三量体化」と「オリゴマー化」や「重合」を区別することができない。
　特許権者は、これら３種を厳密に区別することにはあまり意味がないと主張しているが、用語の区別が明らかでないことは、用語の意味が明らかでないことであり、それは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載を不明瞭とする。
　したがって、本件明細書の記載はｅの点で不備と認める。
　（６）ｆについて
　取消理由におけるｆは以下のとおりである。
「ｆ．本件発明１では、（ａ）（ｂ）（ｃ）の混合物を反応させる工程（以下、「第１工程」という）に次いで、得られた反応生成物（以下、「第１生成物」という）を不飽和脂肪族炭化水素と反応させる工程（以下、「第２工程」という）を採用し、「触媒系」を製造している。しかし、（１）「第１工程」が具体的にどのような反応条件下で行われ、（２）「第１生成物」の生成をどのようにして確認し、また、（３）「第２工程」が具体的にどのような反応条件下で行われ、また、（４）「触媒系」の生成をどのようにして確認するのかが、発明の詳細な説明に明瞭に記載されていない。また、本件発明１の触媒系の製造方法の実施例も存在しない。さらに、発明の詳細な説明には、本件発明１で得られた「触媒系」が、オレフィンを三量体化するための触媒系であることを確認することができる記載もない。オリゴマー化のための触媒系であることや、重合の為の触媒系であることを確認することができる記載もない。してみれば、発明の詳細な説明は、本件発明１を容易に実施できるように記載したものとは認められない。同様の理由により、発明の詳細な説明は、本件発明２、５を容易に実施できるように記載したものとは認められない。この点については、特許異議申立書第１１〜１２頁の（イ）、（ロ）も参照されたい。」
　これに対して、特許権者は、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、本件発明１の触媒系の調製の実施例として、実施例Ｉの実験１００８及び１０１０、並びに実施例ＶＩＩの実験７０１０が記載されており、これらには、エチレンを三量体化したことが記載されている旨の主張している。
　そこで検討するに、実験１００８については、以下のとおりの記載がある。
「【００８０】実験１００８
クロム（ＩＩＩ）ピロリド（ＣｒＰｙ３）、［Ｃｒ（Ｃ４Ｈ４Ｎ）３ＣｌＮａ（Ｃ４Ｈ１０Ｏ２）３］０．１０ｇ（０．１７ミリモル）をＣｒＥＨ３の代わりに用い、そしてＰｙＨ０．０４ｍＬ（０．５２ミリモル）及びＴＥＡのヘプタン類中１．１Ｍ溶液３．５ｍＬ（３．８５ミリモル）を用いて溶液を調製したことを除き、実験１００２に記載の手順を行った。最終溶液の容量は約５ｍＬであった。このＣｒＰｙ３／ＰｙＨ／ＴＥＡの既知少量、１．０ｍＬを用いた。結果を後記の表１にまとめて示す。」
そして、実験１００８で引用された実験１００２については、以下のとおりの記載がある。
「【００７４】実験１００２
ＴＥＡのヘプタン中１．１Ｍ溶液８ｍＬ（８．８ミリモル）をＣｒＥＨ３／ＰｙＨ溶液に直接加えて溶液（全容量１０ｍＬ）を形成し、反応器には加えなかったことを除き、実験１００１に記載の手順を行った。そのＣｒＥＨ３／ＰｙＨ／ＴＥＡ溶液の既知少量、０．７ｍＬをオートクレーブ反応器に加えた。反応器には追加のＴＥＡは導入しなかった。」
実験１００２で引用された実験１００１については以下のとおりの記載がある。
「【００７２】実施例Ｉ
実験１００１
２−エチルヘキサン酸クロム（ＩＩＩ）（ＣｒＥＨ３）、［Ｃｒ（Ｃ８Ｈ１５Ｏ２）３］０．１４ｇ（０．２９ミリモル）を２５ｍＬ（ミリリットル）の圧力管に秤取した。圧力管を自己封止性の王冠で蓋をした。ピロール（ＰｙＨ）［Ｃ４ＮＨ５］０．０６２ｇ（０．８９ミリモル）及び希釈剤として使用されるシクロヘキサンをシリンジで添加して溶液を形成した。その総容量は約８ｍＬであった。
【００７３】トリエチルアルミニウム（ＴＥＡ）、［Ａｌ（Ｃ２Ｈ５）３］のヘプタン中１．１Ｍ溶液０．９ｍＬ（０．９９ミリモル）及びＣｒＥＨ３　／ＰｙＨ溶液の既知少量、即ち０．９ｍＬをエチレン（ＣＰ級）の向流下でシクロヘキサン３００ｍＬが入っている１リットルのオートクレーブ反応器に加えて触媒を形成した。反応器を封止し、そしてエチレンの添加を反応器の温度が８０℃の反応温度に達するまで止めた。エチレンの圧力を５５０ｐｓｉｇの全反応器圧力まで増加させた。次いで、エチレンを要求に従って３０分の実験時間にわたり供給した。実験の終点で、液体反応生成物の混合物の試料を採取し、毛細管ガスクロマトグラフィーで分析した。残りの反応生成物の混合物を蒸発させ、固体生成物の量を測定した。」
　以上の記載からみて、特許権者も認めるように、実験１００８では、［Ｃｒ（Ｃ４Ｈ４Ｎ）３ＣｌＮａ（Ｃ４Ｈ１０Ｏ２）３］を出発物質として使用しており、「第１工程」については記載されていない。［Ｃｒ（Ｃ４Ｈ４Ｎ）３ＣｌＮａ（Ｃ４Ｈ１０Ｏ２）３］が「第１生成物」であるという説明もなされていない。したがって、実験１００８を本件発明の実施例と認めることはできない。
　特許権者は、本件明細書の段落【０００４】で言及した特開平３−１２８９０４号公報の例ＩＩＩ（以下「例ＩＩＩ」という）を根拠とし、［Ｃｒ（Ｃ４Ｈ４Ｎ）３ＣｌＮａ（Ｃ４Ｈ１０Ｏ２）３］が「第１工程」によって得られた「第１生成物」であることは誰でも知っていたことであると主張している。しかし、本件明細書中で例ＩＩＩを引用していない以上、例ＩＩＩを参照することはできないし、誰でも知っていたとの特許権者の主張は根拠を欠き採用できない。しかも、例ＩＩＩには、緑色固体のクロムピロリド錯体を得たことが記載されているだけで、それが［Ｃｒ（Ｃ４Ｈ４Ｎ）３ＣｌＮａ（Ｃ４Ｈ１０Ｏ２）３］の構造を有することは記載されていない。
　実験１０１０については、以下の記載がある。
「【００８２】実験１０１０
ＣｒＰｙ３／ＴＥＡ溶液の調製中に純ＰｙＨを加えなかったことを除き、実験１００８に記載の手順を行った。そのＣｒＰｙ３／ＴＥＡのシクロヘキサン中溶液の既知少量、１．４ｍＬを用いた。結果を後記の表１にまとめて示す。」
　この記載からみて、実験１０１０では、実験１００８と同様に、［Ｃｒ（Ｃ４Ｈ４Ｎ）３ＣｌＮａ（Ｃ４Ｈ１０Ｏ２）３］を出発化合物としており、実験１００８に関して述べた理由と同様の理由により、実験１０１０を本件発明の実施例と認めることができない。
　実験７０１０については、以下の記載がある。
「【０１７４】実験７０１０
［Ｎａ（ＤＭＥ）２］［ＣｒＣｌ（Ｐｙ）３ＤＭＥ］０．２１ｇを１−ヘキセン約１５ｍＬと混合した。純（９３％）ＴＥＡ０．７５ｍＬをゆっくり加えると、褐色の溶液と粘着性に見える沈澱が形成された。これを３０分間撹拌した。過剰の溶剤を真空で除去した。その残分をシクロヘキサン約１５ｍＬに抽出し、濾過し、濾液をシクロヘキサンで２５ｍＬまで希釈した。その８．０ｍＬ（０．０６７ｇ）を反応器に仕込んだ。生成物はＣｒを１．６７ｍｇ／ｍＬ含有していた。」
　この記載からみて、実験７０１０では、出発物質として［Ｎａ（ＤＭＥ）２］［ＣｒＣｌ（Ｐｙ）３ＤＭＥ］を使用しており、「第１工程」については記載されていないし、また、［Ｎａ（ＤＭＥ）２］［ＣｒＣｌ（Ｐｙ）３ＤＭＥ］が「第１生成物」であるという説明もなされていない。したがって、実験７０１０を本件発明の実施例と認めることはできない。
　特許権者は、［Ｎａ（ＤＭＥ）２］［ＣｒＣｌ（Ｐｙ）３ＤＭＥ］に関して、前記した、特開平３−１２８９０４号公報の例ＩＩＩを引用しているが、本件明細書中で例ＩＩＩを引用していない以上、例ＩＩＩを参照することはできない。しかも、例ＩＩＩには［Ｎａ（ＤＭＥ）２］［ＣｒＣｌ（Ｐｙ）３ＤＭＥ］の製造方法は記載されていない。
　以上のとおり実験１００８、１０１０、７０１０は、本件発明の実施例とは認められない。
　しかも、実験１００８、１０１０、７０１０における「触媒系」には、トリエチルアルミニウム（ＴＥＡ）が存在しているが、本件発明は、トリエチルアルミニウムを構成要件としていない。実験１００８、１０１０、７０１０の反応結果をみても、エチレンの通常の意味での三量体である１−ヘキセンが多量に生成していることが確認できるだけであって、本件明細書の段落【００６０】で定義された意味での三量体化や、オリゴマー化（通常の意味での三量体化を除く）、重合（オリゴマー化よりも重合度の高い重合反応）は確認できない。
　以上のとおりであるから、本件明細書の記載はｆの点で不備と認める。
　
　【６】むすび
　
　以上のとおりであるから、本件の請求項１、２、及び５に係る特許は、明細書の記載が不備のため、特許法第３６条第４項、第５項及び第６項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
　したがって、本件発明についての特許は拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものと認める。
　よって、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第１４条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）第４条第２項の規定により、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１６年３月３１日（２００４．３．３１）