【事件の表示】
　特許第３１８４１９３号「データ書込装置、データ読取装置、記憶媒体および鍵共有方法」の請求項１ないし６に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３１８４１９３号の請求項１ないし６に係る特許を取り消す。
【理　由】
第１　手続の経緯
( 1) 　出　　願  　：平成12年3月21日（特願平4-58048号（平成4年3月16日出願）の分割出願）
( 2) 　設定登録　　：平成13年4月27日
( 3) 登録公報発行　：平成13年 7月 9日
( 4) 　異議申立１　：平成13年12月28日（上口道代の申立）
　　　　　　　　　　　申立請求項　請求項１ないし６（全請求項）
( 5) 　異議申立２　：平成14年 1月 9日（田村典子の申立）
　　　　　　　　　　　申立請求項　請求項１ないし６（全請求項）
( 6) 取消理由通知書：平成14年 6月17日（起案日）
( 7) 特許異議意見書：平成14年 8月27日（提出日）
( 8)　 訂正請求書　：平成14年 8月27日（提出日）
( 9) 　上申書　　　：平成15年 3月 5日（提出日）
(10) 取消理由通知書：平成15年 3月28日（起案日）
(11) 訂正請求取下書：平成15年 6月 9日（提出日）
(12) 特許異議意見書：平成15年 6月 9日（提出日）
(13)　 訂正請求書　：平成15年 6月 9日（提出日）
(14) 取消理由通知書：平成15年6月30日（起案日）
(15) 訂正請求取下書：平成15年 9月 9日（提出日）
(16) 特許異議意見書：平成15年 9月 9日（提出日）
(17) 　訂正請求書　：平成15年 9月 9日（提出日）
(18) 訂正拒絶理由通知書：平成15年 10月2日（起案日）
(19) 　意見書　　　：平成15年12月15日（提出日）
　
　
第２　訂正の適否
１．訂正の要旨
　平成15年9月9日付の訂正請求書による訂正の要旨は、当該訂正請求書の「７．請求の理由（３）訂正事項」の欄に記載された、次のとおりのものである。
　
「「a.発明の名称の記載を「【発明の名称】　鍵共有方法」と訂正する。
　b.特許請求の範囲の請求項1から請求項5の記載を削除する。
　c.特許請求の範囲の請求項6の記載を
　　「【請求項1】　データを暗号化して記憶媒体に書き込むデータ書込装置と前記記憶媒体に格納した暗号化データを復号化するデータ読取装置との間で暗号化または復号化に利用する鍵を共有する鍵共有方法において、
　前記記憶媒体に格納された該記憶媒体を一意に特定し、かつ、ユーザにより書き替えできない媒体固有番号を用いて前記データ書込装置が前記データ読取装置の使用者の使用者固有番号に依存することなく前記データを暗号化する際に使用する暗号鍵に対応する復号鍵を暗号化した暗号化復号鍵を前記データ書込装置が前記記憶媒体に書き込んだ当該記憶媒体を前記データ読取装置が受け取るとともに、該データ読取装置が前記記憶媒体から前記暗号化復号鍵および前記媒体固有番号を読み取る読取工程と、
　前記読取工程により読み取られた媒体固有番号に基づいて前記データ読取装置が前記暗号化復号鍵を前記使用者固有番号に依存することなく復号化して前記復号鍵を生成する生成工程と、
　を含んだことを特徴とする鍵共有方法。」
　と訂正する。
　d.発明の詳細な説明について
　上記aおよびbに示した特許請求の範囲の訂正に伴い、この特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合をとるため、【発明の属する技術分野】、【課題を解決するための手段】および【発明の効果】の欄を下記のように訂正する。
　　(a)段落0001の記載を
　　　「【0001】
　　【発明の属する技術分野】
　本発明は、記憶媒体に格納したコンピュータソフトウエアや電子出版物などの不正使用を防止する電子化データ保護システムに係る鍵共有方法に関する。」
　と訂正する。
　　(b)段落0012から段落0021の記載を削除する。
　　(c)段落0022の記載を
　　　「【0022】
　　【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、請求項1の発明に係る鍵共有方法は、データを暗号化して記憶媒体に書き込むデータ書込装置と前記記憶媒体に格納した暗号化データを復号化するデータ読取装置との間で暗号化または復号化に利用する鍵を共有する鍵共有方法において、前記記憶媒体に格納された該記憶媒体を一意に特定し、かつ、ユーザにより書き替えできない媒体固有番号を用いて前記データ書込装置が前記データ読取装置の使用者の使用者固有番号に依存することなく前記データを暗号化する際に使用する暗号鍵に対応する復号鍵を暗号化した暗号化復号鍵を前記データ書込装置が前記記憶媒体に書き込んだ当該記憶媒体を前記データ読取装置が受け取るとともに、該データ読取装置が前記記憶媒体から前記暗号化復号鍵および前記媒体固有番号を読み取る読取工程と、前記読取工程により読み取られた媒体固有番号に基づいて前記データ読取装置が前記暗号化復号鍵を前記使用者固有番号に依存することなく復号化して前記復号鍵を生成する生成工程と、を含んだことを特徴とする。」
　と訂正する。
　　(d)段落0023の記載を
　　　「【0023】　
　この請求項1の発明によれば、記憶媒体に格納された該記憶媒体を一意に特定し、かつ、ユーザにより書き替えできない媒体固有番号を用いてデータ書込装置がデータ読取装置の使用者の使用者固有番号に依存することなくデータを暗号化する際に使用する暗号鍵に対応する復号鍵を暗号化した暗号化復号鍵をデータ書込装置が記憶媒体に書き込んだ当該記憶媒体をデータ読取装置が受け取るとともに、該データ読取装置が記憶媒体から暗号化復号鍵および媒体固有番号を読み取り、読み取った媒体固有番号に基づいてデータ読取装置が暗号化復号鍵を使用者固有番号に依存することなく復号化して復号鍵を生成することとしたので、データ書込装置とデータ読取装置が容易に鍵を共有化することができ、また、記憶媒体に記憶した暗号化データを他の記憶媒体に複写する不正使用を防止することができる。」
　と訂正する。
　　(e)段落0093から段落0097の記載を削除する。
　　(f)段落0098の記載を
　　　「【0098】
　　【発明の効果】
　以上説明したように、請求項1の発明によれば、記憶媒体に格納された該記憶媒体を一意に特定し、かつ、ユーザにより書き替えできない媒体固有番号を用いてデータ書込装置がデータ読取装置の使用者の使用者固有番号に依存することなくデータを暗号化する際に使用する暗号鍵に対応する復号鍵を暗号化した暗号化復号鍵をデータ書込装置が記憶媒体に書き込んだ当該記憶媒体をデータ読取装置が受け取るとともに、該データ読取装置が記憶媒体から暗号化復号鍵および媒体固有番号を読み取り、読み取った媒体固有番号に基づいてデータ読取装置が暗号化復号鍵を使用者固有番号に依存することなく復号化して復号鍵を生成するよう構成したので、データ書込装置とデータ読取装置が容易に鍵を共有化することができ、また、記憶媒体に記憶した暗号化データを他の記憶媒体に複写する不正使用を防止することが可能な鍵共有方法が得られるという効果を奏する。」
　と訂正する。」
　
２．平成15年 10月2日付の訂正拒絶理由
　上記訂正拒絶理由で、前記訂正事項ｃに対して、次の訂正拒絶理由を通知した。
（１）新規事項の追加
　訂正された請求項には、暗号化または復号化に利用する鍵を共有する旨記載されている。
　ところが、本件明細書の発明の詳細な説明または図面には、復号化に利用する鍵である復号鍵を共有するものしか記載されておらず、さらに、それらの記載から、暗号化に利用する鍵である暗号鍵を共有することは自明の事項でもない。
　
　したがって、上記訂正請求項は、願書に最初に添付した明細書または図面に記載した事項の範囲内においてされたものではなく、特許法第120条の4第3項において準用する特許法等の一部を改正する法律（平成6年法律第116号）附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる特許法第126条第1項ただし書きの規定に適合していない。
　
（２）特許請求の範囲の変更
　前記訂正事項ｃに関し、訂正前請求項に記載のものは媒体固有鍵を生成する旨のものであるが、訂正請求項に記載のものは復号鍵を生成する旨のものであり、両者は技術的にまったく異なる鍵を生成している。
　
　よって、上記訂正は実質上特許請求の範囲を変更するものであり、特許法第120条の4第3項において準用する特許法等の一部を改正する法律（平成6年法律第116号）附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる特許法第126条第2項の規定に適合していない。
　
３．特許権者の主張
　特許権者は、平成15年12月15日付の意見書において、前記２．（１）または（２）に対して、それぞれ、次のように反論している。なお、平成15年 9月 9日付の訂正請求書の補正は行われていない。
　
（１）新規事項の追加に対する主張
　特許権者は、前記意見書において、
　　ア）「暗号理論一般の常識として、暗号化処理に用いる鍵のことを暗号鍵と呼び、復号化処理に用いる鍵のことを復号鍵と呼ぶのであって、暗号鍵/複号鍵という用語を用いる際に、両者が同一の鍵であるのか異なる鍵であるのかは問題とならない」
　　イ）「本件実施例に非対称鍵暗号が優先して記載されている」とする審判官殿のご認定には明らかな誤りがあり、「暗号鍵と復号鍵という訂正請求項の記載から非対称鍵暗号である」とする審判官殿のご認定にも無理があると言える。」
　の点等を指摘して、
　　ウ）前記ア）、イ）であるから、「訂正請求項のものは、審判官殿がご指摘されたような非対称鍵暗号についてのものとは考えることができない」
と主張している。
　
（２）特許請求の範囲の変更に対する主張
　特許権者は、前記意見書において、
　「訂正請求項で言う「複号鍵」とは、暗号化/復号化の意味合いを明確にするために、訂正前請求項の生成工程で生成した媒体固有鍵を文言上正確に表現したものにすぎず、実質的に媒体固有鍵を意味するものである。
　したがって、媒体固有鍵を復号鍵とする訂正が、特許請求の範囲の拡張または変更と認定することはできない。」
と主張している。
　
４．特許権者の主張についての検討
（１）新規事項の追加について
　特許権者の前記３．（１）のア）及びイ）の主張は認め、本決定においては新規事項の追加については、本決定においては言及しない。
　
（２）特許請求の範囲の変更について
　特許権者は、訂正請求項の「復号鍵」は、実質的に訂正前請求項の「媒体固有鍵」を意味する旨主張しているから、前記両者が実質的に同じものか検証する。
　
　訂正前の請求項６には、
　「【請求項６】　データを暗号化して記憶媒体に書き込むデータ書込装置と前記記憶媒体に格納した暗号化データを復号化するデータ読取装置との間で暗号鍵を共有する鍵共有方法において、
　前記記憶媒体に格納された該記憶媒体を一意に特定し、かつ、ユーザにより書き替えできない媒体固有番号を読み取る読取工程と、
　前記読取工程により読み取られた媒体固有番号に基づいて媒体固有鍵を生成する生成工程と、
　を含んだことを特徴とする鍵共有方法。」
　
と記載されているから、媒体固有鍵とは、媒体固有番号に基づいて生成される鍵であり、その名称からして、媒体に固有な鍵である。
　また、前記明細書の発明の詳細な説明には、「個別鍵生成２１，３１は、媒体固有番号１２から媒体個別鍵を生成するものである。」（【００２５】参照）、「許諾側で個別鍵生成２１が媒体１の一意の媒体固有番号１２をもとに媒体固有鍵を生成し」（【００２６】参照）、「仕様側で個別鍵生成３１が媒体１から読み込んだ媒体固有番号１２をもとに媒体固有鍵を生成し」（【００２６】参照）、と記載されているから、前記請求項６の「媒体固有鍵」は、前記発明の詳細な説明の「媒体固有（個別）鍵」に対応するもの、と解するのが自然であり合理的である。
　
　一方、訂正請求項の「復号鍵」は、暗号化して記憶媒体に書き込まれた暗号化データを復号化する鍵であって、データを暗号化する際に使用する暗号鍵に対応する復号鍵であり、「生成工程」の記載に着目すると、媒体固有番号に基づいて暗号化または復号化されるものである。
　また、前記発明の詳細な説明には、「ソフトウェアを作成してこれを暗号化した暗号化ソフトウェアにし、これをソフトウェア格納媒体１１に格納する。」（【００４６】参照）、「ソフト復号鍵３５によって、ソフトウェア格納媒体１１から取り出した暗号化ソフトウェアを復号して平文のソフトウェアを生成する。」（【００６９】参照）、「媒体個別鍵によって、ソフト復号鍵を暗号化し、許諾情報を生成する」（【００５７】参照）、「生成した媒体個別鍵で、ソフトウェア格納媒体１１から読み出した許諾情報１３を復号し、ソフト復号鍵を生成する」（【００６７】参照）と記載されているから、前記請求項６の「復号鍵」は、前記発明の詳細な説明の「ソフト復号鍵」等に対応するもの、と解するのが自然であり合理的である。
　
　したがって、前記訂正された請求項１に記載の「媒体固有鍵」と、特許発明の請求項１に係る発明の「復号鍵」とは異なるものであり、これらを実質的に同じであるとする特許権者の主張は採用することができないもので、前述のとおり、前記訂正事項ｃによって、特許請求の範囲は変更されたとすべきものである。
　
（３）まとめ
　前記訂正事項ｃを含む平成15年9月9日付の訂正は、特許法第120条の4第3項において準用する特許法等の一部を改正する法律（平成6年法律第116号）附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる特許法第126条第2項の規定に適合しておらず、前記訂正は適法なものとは認められない。
　
　
第３　本件特許発明
　前記第２のとおり、前記訂正は認められないから、以下においては、平成13年4月27日に設定登録された本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし６に記載された、次のものを検討する。
　
「【請求項１】　暗号化したデータを記憶媒体に書き込むデータ書込装置であって、
　前記記憶媒体を一意に特定し、かつ、ユーザにより書き替えできない媒体固有番号に基づいて前記データを暗号化する暗号化手段と、
　前記暗号化手段により暗号化された暗号化データを前記記録媒体に書き込む書込手段と、
　を備えたことを特徴とするデータ書込装置。
　
【請求項２】　各記憶媒体を一意に特定し、かつ、ユーザにより書き替えできない媒体固有番号と、前記媒体固有番号に基づいて暗号化された暗号化データとを記憶する記憶媒体から前記暗号化データを読み取るデータ読取装置であって、
　前記記憶媒体から前記媒体固有番号を読み取る媒体固有番号読取手段と、
　前記媒体固有番号読取手段により読み取られた媒体固有番号に基づいて、前記記憶媒体上の暗号化データを復号する復号手段と、
　を備えたことを特徴とするデータ読取装置。
　
【請求項３】　データ書込装置で書き込まれ、データ読取装置で読み取られるデータを格納した記憶媒体であって、
　各記憶媒体を一意に特定し、かつ、ユーザにより書き替えできない媒体固有番号と、
　前記媒体固有番号に基づいて暗号化した暗号化データと、
　を格納したことを特徴とする記憶媒体。
　
【請求項４】　前記データ書込装置によって暗号化データを生成するために使用される媒体固有番号を格納することを特徴とする請求項３に記載の記憶媒体。
　
【請求項５】　前記データ読取装置によって暗号化データを復号するために使用される媒体固有番号を格納することを特徴とする請求項３に記載の記憶媒体。
　
【請求項６】　データを暗号化して記憶媒体に書き込むデータ書込装置と前記記憶媒体に格納した暗号化データを復号化するデータ読取装置との間で暗号鍵を共有する鍵共有方法において、
　前記記憶媒体に格納された該記憶媒体を一意に特定し、かつ、ユーザにより書き替えできない媒体固有番号を読み取る読取工程と、
　前記読取工程により読み取られた媒体固有番号に基づいて媒体固有鍵を生成する生成工程と、
　を含んだことを特徴とする鍵共有方法。」
　
　
第４　取消理由に係る検討
１．当審で通知した取消理由
　平成15年6月30日付の訂正拒絶理由を兼ねた取消理由通知書によって、次の理由を含む取消理由を通知した。
　
（１）記載要件について
　請求項１ないし６の記載は、特許法第36条第5項及び第6項の規定に違反してされたされたものである。
　
（２）発明の成立性について
　請求項３ないし５に記載のものは、提示される情報の内容にのみ特徴を有するもので、情報の単なる提示を行うに過ぎないものであるから、請求項３ないし５に記載のものの特許は、特許法第29条柱書きの規定に違反してされたものである。
　
（３）進歩性について
　請求項１ないし６に記載の発明のものの特許は、（本件特許出願が適法に分割されたものではないから）当業者が原出願の特願平4-58048号の公開公報である特開平5-257816号公報（以下、刊行物という。）に記載の発明に基づいて、容易に発明をすることができたもので、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
　
　
２．記載要件に係る取消理由についての検討
（１）請求項１について
（不備1-a）
　請求項１では、媒体固有番号に関して、「前記記憶媒体を一意に特定し、かつ、ユーザにより書き替えできない媒体固有番号」と記載するのみであるから、請求項１に記載のもので「媒体固有番号に基づいて前記データを暗号化」する際に、媒体固有番号をどのように取得のか不明である。したがって、この点で、請求項１に記載の発明は、不明りょうであり、また、発明の詳細な説明に記載のものではない。
　なお、特許権者は、平成15年 9月 9日付の特許異議意見書で、「「媒体固有番号は記憶媒体に格納されている」点をすでに明示しているのであるから、この記憶媒体から単純に媒体固有番号を読み出せば良く」と主張しているが、当該主張は、前記不適法な訂正を前提とするものであるから採用できない。
　
（不備1-b）
　請求項１に記載の「ユーザ」は、特に限定も定義もされずに用いられているから、何かしらのユーザを指すものであるが、請求項１には、ユーザとなり得るものとして、「暗号化手段」、「データ書込装置」、「データ」、「記憶媒体」、「媒体固有番号」等の、複数の技術的に異なった事項が記載されており、前記「ユーザ」が何のユーザを指すのか不明りょうである。
　したがって、この点で、請求項１に記載の発明は、不明りょうである。
　
　一方、発明の詳細な説明の記載を参照すると、
ア）「２）ユーザは、（１）で許諾情報７２および暗号化ソフトウェア７３の書き込まれたソフトウェア格納媒体７１を購入し、ソフトウェア格納媒体７１をユーザ計算機に装着する。」（【０００８】参照）、
　
イ）「ユーザは、ソフトウェア格納媒体１１に格納されている暗号化ソフト１、２・・・Ｎのうち、購入希望のソフトウェア名を許諾情報販売側に通知すると、許諾情報販売側はソフトウェアに対応するソフト復号鍵を媒体固有番号から生成した媒体個別鍵で暗号化し、これを許諾情報としてソフトウェア格納媒体１１に格納する。ユーザは、このソフトウェア格納媒体１１を装着し、購入した暗号化ソフトウェアを復号して平文のソフトウェアにし、使用する。」（【００９２】参照）
　
などと記載されているから、前記発明の詳細な説明の「ユーザ」は、ソフトウェア等を使用する者、すなわち、いわゆるソフトウェア等の購入者であるエンドユーザを意味している。
　してみると、請求項１に記載の「ユーザ」と、発明の詳細な説明に記載の「ユーザ」は異なるものであり、この点で、請求項１の記載の発明は、発明の詳細な説明に記載のものではない。
　
　特許権者は、前記特許異議意見書においてユーザは記憶媒体を利用するユーザ一般と捉えるべきと主張している。たしかに、請求項１の記載は、「ユーザ」を記憶媒体のユーザと読むことを排除するものではないが、そのように限定して解釈する合理的な理由もないのであるから、当該主張は採用できない。
　
　また、特許権者は、同特許異議意見書において、請求項１の不備は、すでに登録されたものを取り消すべき不備と言えない旨の主張もしている。特許権者は、最高裁平成３年３月８日判決（民集45巻第3号123頁）のいわゆるリパーゼ判決を引用して、特許請求の範囲の記載が不明りょうであったとしても、発明の詳細な説明の記載を参酌して当該記載が明りょうになる場合は、特許法第36条第5項及び6項に規定する要件を満たしているとすべきものである旨を主張したいのかも知れない。
　しかし、前記判例は、特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断する場合における、特許出願に係る発明の請求項の要旨の認定について述べた判例であり、特許法第36条第5項について述べたものではない。したがって、記載要件を言う本件には、その適用はないとすべきである。（必要があれば、同趣の説示を含む判決である、平成15年3月13日の東京高裁の判決である平成13（行ケ）346号を最高裁判所のホームページ等で参照されたい。）
　
（不備1-c)
　請求項１には、媒体固有番号がどこにあるか記載されていないのであるから、請求項１に記載の発明は、何（媒体固有番号の存在場所）に対して媒体固有番号が書き替えることができないのかが、不明りょうであり、また、この点は、発明の詳細な説明の記載とどのように対応するのかも不明りょうである。
　したがって、この点で、請求項１に記載の発明は不明りょうであり、また、発明の詳細な説明に記載のものでもない。
　
　特許権者は、前記特許異議意見書において「「何に対して」という意図が理解しかねるが、強いて言えば文字どおり「ユーザに対して」と読むことができ、この点もすでに登録されたものを取り消す記載不備とは言えない。」と主張しているが、ユーザに対して書き替えできないとは意味不明であり、前記取消理由の「何に対して」という記載は、上述のように媒体固有番号の存在場所について言うものと解するのが自然、かつ、合理的である。
　また、特許権者の、すでに登録されたものを取り消すべきでない旨の主張についても検討する。特許法第36条によれば、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められるものであり、また、特許法第70条によれば、特許発明の特許請求の範囲に記載の用語の意義について、明細書の特許請求の範囲以外の記載を参酌することができるとされている。したがって、例え、特許法第70条の規定に従い、特許発明の要旨を認定するために特許請求の範囲以外の記載を参酌するにしても、特許請求の範囲に記載されていないことまで参酌することはできないのである。よって、媒体固有番号の格納場所が何等かの形で請求項に記載されているなどの場合でなければ、用語として参照のしようがなく、媒体固有番号の存在場所について何ら言及のない現在の請求項１で、媒体固有番号の存在場所につき、明細書の特許請求の範囲以外の記載を参酌することはできない。
　
　なお、特許法第70条の規定は、特許請求の範囲を一分のすきもなく完全に明りょうとなるように記載することがきわめて困難であるために設けられたもので、明りょうに記載することが容易にできるにもかかわらず、殊更に不明瞭な用語を使用して記載することを許容するために設けられたものではない。
　
（不備1-d）
　請求項１では、特に限定も定義もされず、「データ」との用語が用いられているから、請求項１の「データ」は、データ一般を指すものであることが、明りょうに読み取れる。
　
　一方、発明の詳細な説明には、
ア）「図１に示すように、媒体１に予め一意の媒体固有番号１２と共に暗号化した暗号化電子化データ１４を書き込んでおき、許諾側で個別鍵生成２１が媒体１の一意の媒体固有番号１２をもとに媒体固有鍵を生成し、暗号化２３がこの媒体固有鍵によって電子化データ復号鍵２２を暗号化し、使用側で個別鍵生成３１が媒体１から読み込んだ媒体固有番号１２をもとに媒体固有鍵を生成し、復号３２が受信した許諾情報１３を媒体固有鍵によって復号して元の電子化データ復号鍵３３を生成し、復号３４がこの電子化データ復号鍵３３によって読み込んだ暗号化電子化データ１４を復号し、平文の電子化データにするようにしている。」（【００２６】参照）
　
イ）「ソフトウェア格納媒体１１は、許諾側が使用側に許諾するソフトウェアを格納する媒体であり、例えば光磁気ディスク（数百Ｍバイトないし数Ｇバイトの容量を持つディスク）などの媒体である。このソフトウェア格納媒体１１には、図示のように、書き替え不
可な媒体固有番号１２、使用側にソフトウェアの許諾を与える許諾情報１３、およびソフトウェアを暗号化した暗号化ソフトウェア１５を格納する。」（【００３１】参照）
　
ウ）「Ｓ１５は、媒体個別鍵によって、ソフト復号鍵を暗号化し、許諾情報を生成する。これは、右側に記載したように、平文のソフト復号鍵について、Ｓ１４で生成した媒体個別鍵により暗号化し、許諾情報を生成する。」（【００５７】参照）
　
などと記載されているから、発明の詳細な説明の「電子化データ」，「電子化データ復号鍵」，「媒体固有番号」などは、それぞれが、技術的に異なったデータである。
　
　してみると、請求項１の「データ」は、データ一般という上位概念のくくりにおいて、発明の詳細な説明に記載の「電子化データ」，「電子化データ復号鍵」，「媒体固有番号」などの技術的に異なる複数の事項を含んでいるが、発明の詳細な説明には、これらのデータを包含するような事項は記載されておらず、ましてや、これらのデータを、一般的なデータとして扱うことなど、まったく記載されていない。
　
　したがって、この点で、請求項１に記載の発明は不明りょうであり、また、発明の詳細な説明に記載のものでもない。
　
（２）請求項２について
　請求項２では、特に限定も定義もされず、「データ」との用語が用いられているから、請求項２の「データ」は、データ一般を指すものであることが、明りょうに読み取れる。
　
　そして、前記＜請求項１について＞の（不備1-d）で述べたとおり、請求項２の「データ」は、発明の詳細な説明に記載の「電子化データ」，「電子化データ復号鍵」，「媒体固有番号」などの複数の技術的に異なる事項を含むものであるが、発明の詳細な説明には、これらのデータを包含するような事項は記載されておらず、ましてや、これらのデータを、一般的なデータとして扱うことなど、まったく記載されていない。
　
　したがって、この点において、請求項２の記載は発明の詳細な説明に記載のものではない。
　
（３）請求項３について
（不備3-a)
　請求項３に記載の「ユーザ」は、特に限定も定義もされずに用いられているから、何かしらのユーザを指すものであるが、請求項３には、ユーザとなり得るものとして、「データ書込装置」、「データ読取装置」、「データ」、「記憶媒体」、「媒体固有番号」等の複数の技術的に異なった事項が記載されているから、前記「ユーザ」が何のユーザを指すのか不明りょうである。
　したがって、この点で、請求項３に記載の発明は、不明りょうである。
　
　一方、前記＜請求項１について＞の（不備1-b)で述べたとおり、発明の詳細な説明の「ユーザ」は、ソフトウェアを使用する者、すなわち、いわゆる購入者のエンドユーザを意味している。
　したがって、請求項３に記載の「ユーザ」と、発明の詳細な説明に記載の「ユーザ」は異なるものであり、この点で、請求項３の記載の発明は、発明の詳細な説明に記載のものでもない。
　
（不備3-b）
　請求項３では、特に限定も定義もされず、「データ」との用語が用いられているから、請求項３の「データ」は、データ一般を指すものであることが、明りょうに読み取れる。
　
　そして、前記＜請求項１について＞の（不備1-d）で述べたとおり、請求項３の「データ」は、発明の詳細な説明に記載の「電子化データ」，「電子化データ復号鍵」，「媒体固有番号」などの複数の技術的に異なる事項を含むものであるが、発明の詳細な説明には、これらのデータを包含するような事項は記載されておらず、ましてや、これらのデータを、一般的なデータとして扱うことなど、まったく記載されていない。
　
　したがって、この点において、請求項３に記載の発明は不明りょうであり、また、発明の詳細な説明に記載のものでもない。
　
（４）請求項４，５について
　請求項４，５は、請求項３の引用形式で記載されているから、前記（３）で述べた、請求項３と同様の不備がある。
　
（５）請求項６について
（不備6-a）
　請求項６に記載の「ユーザ」は、特に限定も定義もされずに用いられているから、何かしらのユーザを指すものであるが、請求項６には、ユーザとなり得るものとして、「データ書込装置」、「データ読取装置」、「データ」、「記憶媒体」、「媒体固有番号」等の複数の技術的に異なった事項が記載されているから、前記「ユーザ」が何のユーザを指すのか不明りょうである。
　したがって、この点で、請求項６に記載の発明は、不明りょうである。
　
　　一方、発明の詳細な説明の記載を参照すると、前記＜請求項１について＞の（不備1-b)で述べたとおり、前記発明の詳細な説明の「ユーザ」は、ソフトウェアを使用する者、すなわち、いわゆる購入者のエンドユーザを意味している。
　したがって、請求項１に記載の「ユーザ」と、発明の詳細な説明に記載の「ユーザ」は異なるものであり、この点で、請求項６の記載の発明は、発明の詳細な説明に記載のものでもない。
　
（不備6-b）
　請求項６の記載から、請求項６の「暗号鍵」は、データを暗号化及び復号化するための共通の鍵であること、「媒体固有鍵」は、媒体固有番号に基づいて得られた媒体に固有な鍵であることであること、は明りょうに読み取れる。
　しかし、その一方で、請求項６に記載のものでは、媒体固有鍵しか生成されていないから、「暗号鍵」が「媒体固有鍵」であるとも読める。
　したがって、この点で、請求項６の記載は不明りょうである。
　
　一方、発明の詳細な説明には、例えば、
ア）「（１）ユーザ計算機がユーザ計算機がソフトウェア格納媒体１１から媒体固有番号１２を取り出して個別鍵生成回路３１１に入力し、暗号化した媒体個別鍵を生成する（図８のＳ２３参照）。（２）復号回路３２１が、ソフトウェア格納媒体１１から取り出した図示のような許諾情報１３について、（１）で生成した媒体個別鍵により復号し、図示のようなソフトウェア復号鍵３５１（ソフト復号鍵３５に対応する）を生成する。（３）復号回路３４１が、ソフトウェア格納媒体１１から取り出した暗号化ソフトウェア１５について、（２）で生成したソフトウェア復号鍵３５１により復号し、平文のソフトウェア（プログラム）を生成する。この平文のソフトウェア（プログラム）を主記憶６３に展開し、実行する。」（【００７８】〜【００７９】参照）　
　
と記載されており、発明の詳細な説明の「ソフトウェア復号鍵」と「媒体個別鍵」とは、詳細には技術的に異なる鍵であるるものの、暗号化及び復号化を行う鍵という上位概念のくくりにおいては、ともに暗号鍵であることに変わりはない。
　
　してみると、請求項６の「暗号鍵」は、発明の詳細な説明の「ソフトウェア復号鍵」、「媒体個別鍵」の双方に対応し得るものであるが、発明の詳細な説明には、前記技術的に異なるソフトウェア復号鍵と前記媒体個別鍵の双方を包含するような事項は記載されていない。
　したがって、請求項６の「暗号鍵」は、発明の詳細な説明に記載のものではない。
　
（不備6-c）
　請求項６において、媒体固有鍵を生成することと、暗号鍵を共有することとの繋がりや、共有のための具体的な構成が不明りょうであるから、請求項６に記載の発明は、この点で、不明りょうであり、また、発明の詳細な説明に記載されたものでもない。
　例えば、暗号鍵を共有するための具体的構成について、データを読み取り得るのはデータ読取装置であることは当然であるから、「読取工程」は「データ読取装置」の側だけで行われるようにも読め、そうすると読取工程と生成工程はデータ読取装置においてのみ行われることとなり、暗号鍵の共有は為し得ない。
　
（不備6-d）
　請求項６の「媒体固有番号に基づいて媒体固有鍵を生成する」ことについて、媒体固有番号をどのように処理して媒体固有鍵を生成するのか不明りょうであるから、請求項６に記載の発明の特許は、この点で、不明りょうであり、また、発明の詳細な説明に記載のものでもない。
　例えば、同じ実施例に基づく、請求項１に記載の発明を参照すると、媒体固有番号に基づいてデータを暗号化しているが、請求項６に記載の発明では、媒体固有鍵に基づいてデータを暗号化しているから、請求項６における、媒体固有番号、媒体固有鍵の定義や相互関係等が不明りょうである。
　
（６）まとめ
　以上のとおり、請求項１ないし６の記載は、特許法第35条第6項に規定する要件に違反してされたものである。（なお、分割の適法性をさておいた場合は、特許法第36条第5項及び第6項に規定する要件に違反してされたものである。）
　
　
３．発明の成立性の判断
　情報の提示（提示それ自体、提示手段、提示方法など）に技術的特徴があるものは、発明であるが、前記情報の提示に技術的特徴がなく、情報の単なる提示（提示される情報の内容にのみ特徴を有するもの）を行うものは、発明ではない。
　そこで、請求項３ないし５に記載のものについて情報の提示に技術的特徴があるかどうかについて検討する。
　
（１）請求項３について
　請求項３に記載のものは、データがデータ書込装置で書き込まれ、データ読取装置で読み取られる旨のものである。したがって、請求項３に記載のものの提示は、データをデータ読取り装置で読み取らせるためのもので、具体的には、提示のために、「媒体固有番号」と「媒体固有番号に基づいて暗号化した暗号化データ」とを記憶媒体に格納するものである。
　
　しかし、データをデータ書込装置で書き込み、データ読取装置で読取ることは、きわめて常識的な構成であって、そこに技術的特徴はないというべきである。また、媒体固有番号を格納した記憶媒体は、平成15年 3月 5日付の上申書において特許権者も主張するように規格化等されたものであって、さらに、暗号化したデータを記憶媒体に格納することも常識的に行われることであるから、「媒体固有番号」と「暗号化データ」とが記憶媒体に格納されることにも技術的特徴はない。
　
　したがって、請求項３に記載のものは、その情報の提示に技術的特徴を有するものではなく、発明であるとは認められない。
　
　なお、「暗号化データ」については、媒体固有番号に基づいて暗号化されている点で、技術的特徴を持ち得るかどうか検討に値するが、仮に技術的特徴を持つとしても、それは、提示される情報の内容にのみ技術的特徴を有するということで、前記情報の単なる提示に過ぎないから、いずれにしても請求項３に記載のものは、発明であるとは認められない。
　
（２）請求項４について　
　請求項４に記載のもので、前記媒体固有番号が暗号化に用いることを明示したとしても、請求項３に記載のものと大差はなく、前記（１）と同様、請求項４に記載のものは発明ではない。
　
（３）請求項５について
　請求項５において、前記媒体固有番号が暗号化及び復号化に用いるものであることが明示されたとしても、請求項５に記載のものの情報の提示は、そもそもが、データをデータ書込装置で書き込み、データ読取装置で読取るものであるから、前記（１）と同様、提示される情報の内容にのみ技術的特徴を有するということで、前記情報の単なる提示に過ぎない。
　したがって、請求項５に記載のものは、発明ではない。
　
　
４．分割の適法性の判断
（１）請求項１について
　請求項１に記載の「データ」は、特に限定も定義もされていないことから、データ一般を指すものであることは、明りょうに読み取れる。
　
　一方、前記２．（１）の（不備1-d）で述べたように、発明の詳細な説明の「電子化データ」，「電子化データ復号鍵」，「媒体固有番号」などは、データであることには違いないが、それぞれが技術的に異なった、特定の技術的性質を備えるデータである。
　
　してみると、請求項１の「データ」は、発明の詳細な説明に記載の「電子化データ」，「電子化データ復号鍵」，「媒体固有番号」などの技術的に異なる複数のデータを含んでいるにもかかわらず、発明の詳細な説明には、前記技術的に異なるデータを包含する一般的なデータは記載されておらず、このことは原出願の明細書も同様である。
　
  したがって、請求項１に記載のものは、少なくとも、明りょうに読み取れる「データ」に関して、原出願の明細書に記載されていない事項を含んでいる。
　
　特許権者は、前記特許異議意見書において、
「実際に原出願明細書中に記載されているにもかかわらず、課題が異なる、手段がない、本来の効果を奏しないことを理由に、「原出願に記載されているものを記載されていない」とされるご認定には特許権者としては到底承服することはできない。」
「本来発明とは「技術思想の創作」であり、この抽象的な発明の多面的保護を図るために多項性制度が設けられているのである。したがって、多面的に捉えることのできる主軸部分を考慮して課題や効果を記載した場合に、この課題や効果と異なることのみを理由に、明らかに明細書に記載されている構成が明細書に記載されていないとみなすのは暴論である。」
と主張している。
　
　前記特許権者の主張について検討する。
　平成15年6月30日付の訂正拒絶理由を兼ねる取消理由通知書においては、解決しようとする課題、目的、効果が異なれば、当然に発明も異なるという論理で、本件特許発明と、原出願の明細書に記載の発明の、課題、目的、効果を比較して、間接的に上記事実（特許法第44条違背）を指摘するものであった。特許権者は、要するに、本件発明は、原出願に係る特許発明のごく一部をその発明とするものであるから、目的、課題、効果が異なるからと行って、原明細書に記載のものではないとすることはできないとするものであるが、これまで検討してきたように、本件請求項に記載のものを、原出願に係る特許発明の一部であると断定することはできないのであるし、その一方で、明りょうに読み取れる事項からすると、本件特許発明が、原明細書に記載の発明を明らかに逸脱していることは前述のとおりである。したがって、前記取消理由通知書において分割を認めないとした判断は正しいものである。
　
（２）請求項２ないし６について
　請求項２ないし６においても「データ」が、特に限定も定義もされておらず、データ一般を指すものであることが明りょうに読み取れるから、請求項２ないし６に関しても、前記（１）で請求項１について検討したのと同様、特許法第44条柱書きの分割の要件を満たしていないとすべきである。
　
（３）まとめ
　以上のとおり、本件請求項１ないし６に係る発明は、原出願の明細書に記載された事項ではない事項を含んでいるから、本件出願は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願としたものではないから、特許法第44条柱書きの分割の要件を満たしていない。
　
　
５．進歩性に係る検討
　前記４．に検討したとおり、本件特許出願の分割は適法にされたものではなく、出願日は遡及しないから、原出願の特願平4-58048号の公開公報である特開平5-257816号公報（以下、刊行物という。）と請求項１ないし６に記載の発明の特許を対比・検討する。
　なお、請求項３ないし５については、発明の成立性はさておき、進歩性について検討した。
　
（１）請求項１に係る発明について
　刊行物に記載の、「ソフトウェアを格納する媒体」、「ソフト復号鍵」、「許諾情報」、「許諾側」、「媒体固有番号」、「ソフト復号鍵を媒体個別鍵により暗号化する手段」、「ソフトウェア格納媒体に許諾情報を格納する手段」は、例えば、
　本件請求項１に係る発明の「記憶媒体」、「データ」、「暗号化したデータ」、「データ書込装置」、「媒体固有番号」、「暗号化手段」、「書込手段」に相当するか、または、それらと大差のないものである。したがって、刊行物に記載の発明と、本件の請求項１に係る発明とは、同一であるか、又は、当業者が、刊行物に記載の発明に基づいて容易にその発明をすることができたものである。
　
（２）請求項２に係る発明について
　刊行物に記載の、「媒体固有番号」、「許諾情報」、「ソフトウェアを格納する媒体」、「使用側」、「ソフトウェア格納媒体から媒体固有番号を取り出す手段」、「媒体個別鍵で許諾情報を復号する手段」は、例えば、
  本件請求項２に係る発明の「媒体固有番号」、「暗号化データ」、「記憶媒体」、「データ読取装置」、「媒体固有番号読取手段」、「復号手段」に相当するか、または、それらと大差のないものである。したがって、刊行物に記載の発明と、本件の請求項２に係る発明とは、同一であるか、又は、当業者が、刊行物に記載の発明に基づいて容易にその発明をすることができたものである。
　
（３）請求項３ないし５に係る発明について
　刊行物に記載の、「許諾側」、「使用側」、「ソフトウェアを格納する媒体」、「媒体固有番号」、「許諾情報」は、例えば、
  請求項３ないし５に係る発明の「データ書込装置」、「データ読取装置」、「記憶媒体」、「媒体固有番号」、「暗号化データ」に相当するか、または、それらと大差のないものであるから、刊行物に記載の発明と、本件の請求項３ないし５に係る発明とは、同一であるか、又は、当業者が、刊行物に記載の発明に基づいて容易にその発明をすることができたものである。
　
（４）請求項６に係る発明について
　刊行物に記載の、「許諾側」、「使用側」、「ソフトウェアを格納する媒体」、「許諾情報」等、「ソフトウェア格納媒体から媒体固有番号を取り出す工程」、「媒体固有番号について、秘密鍵により暗号化した媒体個別鍵を生成する工程」は、例えば、
　請求項６に係る発明の「データ書込装置」、「データ読取装置」、「記憶媒体」、「暗号化データ」、「読取工程」、「生成工程」に相当するか、または、それらと大差のないものであるから、刊行物に記載の発明と、本件の請求項６に係る発明とは、同一であるか、または、当業者が、刊行物に記載の発明に基づいて容易にその発明をすることができたものである。
　
（５）まとめ
　前記（１）ないし（４）のとおり、本件請求項１ないし６に係る特許発明は、刊行物に記載の発明と実質的に同一であるか、又は、当業者が刊行物に記載の発明に基づいて容易にその発明をすることができたものであり、特許法第29条第1項第3号に違反して、又は、少なくとも特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
　
　
第５　予備的な検討
　前記第２で検討した訂正を仮に認めると、前記平成15年12月15日付の意見書において特許権者が主張するように、「暗号鍵」と「復号鍵」とは同じものであり、前記訂正によって訂正された特許請求の範囲についての検討は次のとおりである。
　
１．訂正された特許請求の範囲
　前記訂正により、訂正された特許請求の範囲に記載の発明（以下、訂正発明という。）は、次のとおりのものである。
　「【請求項1】　データを暗号化して記憶媒体に書き込むデータ書込装置と前記記憶媒体に格納した暗号化データを復号化するデータ読取装置との間で暗号化または復号化に利用する鍵を共有する鍵共有方法において、
　前記記憶媒体に格納された該記憶媒体を一意に特定し、かつ、ユーザにより書き替えできない媒体固有番号を用いて前記データ書込装置が前記データ読取装置の使用者の使用者固有番号に依存することなく前記データを暗号化する際に使用する暗号鍵に対応する復号鍵を暗号化した暗号化復号鍵を前記データ書込装置が前記記憶媒体に書き込んだ当該記憶媒体を前記データ読取装置が受け取るとともに、該データ読取装置が前記記憶媒体から前記暗号化復号鍵および前記媒体固有番号を読み取る読取工程と、
　前記読取工程により読み取られた媒体固有番号に基づいて前記データ読取装置が前記暗号化復号鍵を前記使用者固有番号に依存することなく復号化して前記復号鍵を生成する生成工程と、
　を含んだことを特徴とする鍵共有方法。」
　
　
２．原出願の特許発明
　原出願の特許明細書の請求項１に係る特許発明（以下、原発明という。）は、次のとおりのものである。
　
「使用者側装置で使用される記憶媒体に格納された電子化データを使用許諾者側装置からの使用許諾に基づいて保護する電子化データ保護システムにおいて、
　前記記憶媒体は、暗号化した暗号化電子化データ並びに当該記憶媒体を一意に特定し、かつ、前記使用者側装置で書き替えができない媒体固有番号を格納し、
  前記使用許諾者側装置は、前記記憶媒体に格納した暗号化電子化データを復号するための電子化データ復号鍵と、前記記憶媒体に格納した媒体固有番号に基づいて前記電子化データ復号鍵を使用者固有番号に依存することなく暗号化して許諾情報を生成する許諾情報生成手段と、
　前記許諾情報生成手段により生成された許諾情報を前記記憶媒体に書き込む書込手段と、を備え、
　前記使用者側装置は、前記記憶媒体から前記許諾情報、暗号化電子化データおよび媒体固有番号を読み取る読取手段と、前記媒体固有番号に基づいて前記許諾情報を使用者固有番号に依存することなく復号して前記電子化データ復号鍵を生成する復号鍵生成手段と、
　前記復号鍵生成手段により生成された電子化データ復号鍵に基づいて前記暗号化電子化データを復号する電子化データ復号手段と、
を備えたことを特徴とする電子化データ保護システム。」
　
３．分割の適否の検討
　以下、訂正発明と原発明について対比・検討する。
　
ア）　訂正発明は、データ書込装置が、暗号鍵に対応する復号鍵を暗号化した暗号化復号鍵を前記データ書込装置が前記記憶媒体に書き込み、データ読取装置が、前記記憶媒体から前記暗号化復号鍵および前記媒体固有番号を読み取って、当該媒体固有番号に基づき暗号化復号鍵を復号化して前記復号鍵を生成する旨のものである。そして、前記生成された復号鍵により暗号化されたデータを復号化して利用することは当然行われるべき処理である。
　したがって、
　・　訂正発明の「データ書込装置」は、暗号化復号鍵を記憶媒体に書き込むことで、実質的にデータ読取装置に対して復号の許諾しているから、使用許諾側装置であり、原発明の使用許諾側装置に相当し、
　・　訂正発明の「データ読取装置」は、暗号化データを復号化して利用可能とするから、使用者側装置であると言え、原発明の使用者側装置に相当し、
　・　これらのことから、訂正発明は、前記使用許諾者側装置からの使用許諾に基づいて電子化データの保護を行う電子化データ保護システムであると言え、原発明の電子化データ保護システムに相当する、
ものである。
　
イ）　訂正発明の「暗号化または復号鍵に利用する鍵」、「暗号鍵に対応する復号鍵」及び「復号鍵」は、暗号化された電子化データを復号する鍵であるから、電子化データ復号鍵であると言え、原発明の電子化データ復号鍵に相当する。また、訂正発明は、前記電子化データ復号鍵を生成しているから、原発明の復号鍵生成手段に相当するものを備えている。
　
ウ）　訂正発明の「暗号化復号鍵」は、記憶媒体に格納された媒体固有番号を用いて、電子化データを暗号化する際に使用する暗号鍵に対応する復号鍵を暗号化したものであるから、記憶媒体を一意に特定し、かつ、前記使用者側装置で書き替えができない媒体固有番号に基づいて前記電子化データ復号鍵を使用者固有番号に依存することなく暗号化した許諾のための情報であると言え、原発明の許諾情報に相当する。また、訂正発明は、前記許諾情報を生成しているから、原発明の許諾情報生成手段に相当するものを備えている。
　
エ）　訂正発明は、前記許諾情報を記憶媒体に書き込むから、原発明の書込手段に相当するものを備えている。
　
オ）　訂正発明では生成した復号鍵により、暗号化電子化データを復号することは当然行われるべき処理であるから、訂正発明は、実質的に電子化データ復号手段を備えている。
　
前記ア）ないしオ）のとおりであり、その他、カテゴリーの相違等の形式的な相違はあるものの、実質的な相違ではなく、訂正発明と原発明とは実質的に同一である。
　
　したがって、訂正発明について検討しても、本件出願は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願としたものではないから、特許法第44条柱書きの分割の要件を満たしておらず、依然として前記第４の（５）で述べたとおり、請求項１ないし６に記載の発明の特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
　
　
第６　むすび
　前記第２で述べたとおり、平成15年6月9日付の訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成6年法律第116号）附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第3項において準用する平成6年法律第116号による改正前の特許法第126条第2項の規定に適合していないから、当該訂正は認められない。
　
　そして、前記第４の２．で述べたとおり、本件特許の請求項１ないし６の記載は、不明りょうであるか、または、発明の詳細な説明に記載のものでないから、請求項１ないし６に係る発明の特許は、特許法第36条第6項（特許法第36条第5項及び第6項）の規定に違反してされたものである。
　
　また、前記第４の３．で述べたとおり、本件の請求項３ないし５に記載のものは、産業上利用することができる発明でないから、請求項１ないし６に係る特許は、特許法第29条柱書きの規定に違反してされたものである。
　
　さらに、前記第４の５．で述べたとおり、本件の請求項１ないし６に係る発明は、前記刊行物に記載の発明と同一であるか、当業者が、前記刊行物に記載の発明に基づいて容易に想到し得たものであり、請求項１ないし６に係る発明の特許は、特許法第29条第1項第3号、又は、少なくとも特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
　
　したがって、請求項１ないし６に係る特許は、特許法第113条第2号及び第4号に該当し、取り消されるべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。
【異議決定日】
平成１６年１月２９日（２００４．１．２９）