【事件の表示】
　特許第２６９８３３９号「８−メトキシキノロンカルボン酸誘導体の製造中間体」の特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結論】
　特許第２６９８３３９号の特許を取り消す。
【理由】
Ｉ．手続の経緯
　本件特許第２６９８３３９号にかかる発明についての出願は、国内優先権主張を伴う昭和６２年３月３０日（優先日、昭和６１年３月３１日、昭和６１年９月２４日）の出願である特願昭６２−７６８９２号（以下「原出願」という）の一部を、特許法第４４条第１項の規定に基づき平成２年６月１３日に分割出願した特許出願（特願平２−１５３３０６号、以下「子出願」という）から、さらに平成６年３月２８日に分割出願した特許出願（特願平６−５６９５０号、以下「孫出願」という）を、さらに平成８年７月１２日にもう一度分割して特許出願（特願平８−１８２９０３号）したものであり、平成９年９月１９日に設定登録され、その後、元橋完之、杏林製薬株式会社、大日本製薬株式会社より特許異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、指定期間内である平成１１年１月５日に意見書が提出されたものである。
ＩＩ．本件発明
　本件特許請求の範囲第１項記載の発明は、特許明細書の記載からみて、特許請求の範囲第１項に記載された次のとおりのものである。
「一般式（ＸＸＸＩＩ）
　【化Ｉ】
（式中、Ｑはシアノ基またはカルボキシ基を示す）で表される化合物。」
ＩＩＩ．取消理由通知の概要
　これに対して、当審で通知した取消理由の概要は、以下のとおりである。
「本件特許出願を含めた原出願からのいずれの分割出願についても、出願時に国内優先権主張の手続がなされていないので、本件特許出願には優先権主張の効果は認められず通常の分割出願として扱うにとどまり、新規性及び進歩性の判断基準日は、原出願の出願日である昭和６２年３月３０日となる。
　特許請求の範囲の第１項記載の発明は、本件特許出願日前の特許出願であって、本件特許出願後に出願公開された特願昭６１−２２０１４９号の特許出願（以下「先願」という）の願書に添付した明細書（以下「先願明細書」という）に記載された発明と同一であり、しかも、本件発明の発明者が先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも、また本件出願の時にその出願人がその出願前の出願にかかる上記先願の出願人と同一であるとも認められないので、本件発明にかかる特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してなされたものである。」
ＩＶ．当審の判断
１．分割の適否
　本件出願は、原出願から分割出願（子出願）をし、そして子出願を分割出願（孫出願）し、さらに孫出願を分割出願をしたものであるが、子出願及び孫出願にかかる発明は、それぞれ適法な分割出願にかかる発明であるとしてすでに登録されている。
　そして、本件出願が、孫出願に対して分割要件を満たし、かつ原出願に対しても実体的な要件を満たすことから、本件出願は適法な分割出願であると認められる。
２．優先権主張の手続
　国内優先権主張に関する特許法第４２条の２第４項には「第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。」と規定されている。
　また、分割出願に関する特許法第４４条第２項には、「・・・前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。
　ただし、新たな特許出願が第二九条の二〔特許要件〕に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項〔新規性喪失の例外〕、第四十二条の二第四項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。」と規定されている。
　上記ただし書きは、適法に分割された新たな特許出願においては、出願日が自動的に遡及することから、このままでは、新たな特許出願において新規性喪失の例外、国内優先権主張及びパリ条約による優先権主張の適用を主張しようとする際に必要な
▲１▼新規性喪失の例外の適用を受けるための証明書類の提出、
▲２▼国内優先権主張をする際の書面の提出、
▲３▼パリ条約による優先権主張をする際の書面の提出
　の期間の起算日が、遡及効果によりもとの特許出願日となり、上記書類の提出が不可能となる場合が想定されるため、この不都合をなくすために、上記手続についての起算日については分割出願の日となるように例外的に便宜を図った規定であって、新たな特許出願において上記手続をしなくてもよいことを意味しているものではない。
　そして、本件出願においては、優先権主張する旨の表示及び先の出願の表示を記載した書面が出願と同時に提出されていない。
　してみると、特許法第４２条の２第４項において出願と同時にしなければならないと規定されている国内優先権主張の手続がなされていない本件出願は、国内優先権主張を伴う出願であるとは認められない。
３．新規性、進歩性の判断基準日
　本件出願は、上記１．で指摘したように、適法な分割出願と認められ、孫出願及び子出願も適法な分割出願であるので、本件出願の出願日は、原出願の出願日である昭和６２年３月３０日まで遡及する。
　そして、上記したように本件出願には、優先権主張が認められないので、上記遡及日が新規性、進歩性の判断基準日となる。
４．先願明細書記載の発明（元橋完之の提出した甲第１号証である特開昭６２−２５２７７２号公報参照）
　先願明細書には、次の事項が記載されている。
「３−メトキシ−２、４、５−トリフルオロ安息香酸の合成
　１、２、３、４−テトラフルオロベンゼン５０ｇを・・・を減圧蒸留して無色油状の３−メトキシ−２、４、５−トリフルオロベンゾニトリルを１４．２５ｇ得た。・・・得られた結晶をｎ−ヘキサンにより再結晶して無色針状晶の目的物を９．６１ｇ得た。
融点９８〜１０１℃
元素分析値：Ｃ８Ｈ５Ｆ３Ｏ３
計算値：Ｃ；４６．６２　，Ｈ；２．４５
分析値：Ｃ；４６．６８　，Ｈ；２．４８　　」
（甲第１号証の第１１頁右上欄第１２行〜同頁右下欄第６行参照。）
　つまり、先願明細書には、３−メトキシ−２、４、５−トリフルオロ安息香酸の製造方法及びその物性値についての測定結果が記載されており、またその合成過程において、沸点９４℃／８ｍｍＨｇの無色油状の３−メトキシ−２、４、５−トリフルオロベンゾニトリルが中間体として得られたことが記載されていることから、「３−メトキシ−２、４、５−トリフルオロ安息香酸」及び「３−メトキシ−２、４、５−トリフルオロベンゾニトリル」の発明が記載されているものと認められる。
４．対比・判断
　本件特許請求の範囲第１項記載の発明と先願明細書に記載された発明を対比すると、先願明細書に記載された「３−メトキシ−２、４、５−トリフルオロベンゾニトリルニトリル」、「３−メトキシ−２、４、５−トリフルオロ安息香酸安息香酸」は、本件特許請求の範囲第１項に記載された一般式（ＸＸＸＩＩ）において、「Ｑがシアノ基である化合物」及び「Ｑがカルボキシ基である化合物」にそれぞれ相当する。
　したがって、本件特許請求の範囲第１項記載の発明と先願明細書に記載された発明は同一である。
Ｖ．結び
　したがって、本件特許請求の範囲第１項記載の発明は、本件特許出願日前の特許出願であって、本件特許出願後に出願公開された先願明細書に記載された発明と同一であり、しかも、本件発明の発明者が先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも、また本件出願の時にその出願人がその出願前の出願にかかる上記先願の出願人と同一であるとも認められないので、本件発明にかかる特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してなされたものであり、同法第１１３条第１項第２号に該当し、取り消されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１１年４月１３日（１９９９．４．１３）