【事件の表示】
　特許第３３８５４８６号「磁気記録媒体」の請求項１ないし３に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３３８５４８６号の請求項１ないし３に係る特許を取り消す。
【理　由】
１．手続の経緯
　特許第３３８５４８６号の請求項１ないし３に係る発明についての出願は、平成５年１２月２０日に特許出願され、平成１５年１月１０日にその発明について特許権の設定登録がなされ、その後、その特許について、異議申立人・西山繁雄により特許異議の申立がなされ、取消の理由が通知され、その指定期間内である平成１６年２月２日に訂正請求がなされ、訂正拒絶理由通知が通知されたがその指定期間内に応答がなかったものである。
　
２．訂正の適否
（１）訂正の内容
　訂正の内容は、平成１６年２月２日付けの訂正請求及びそれに添付された訂正明細書の記載からみて、少なくとも次の訂正事項ａ、ｈの訂正を求めるものである。
　訂正事項ａとして、
  「【請求項１】　非磁性支持体上に磁性層を含む複数の構成層が積層されている磁気記録媒体において、最上層の磁性層が平均粒径45〜500nmの導電性微粉末を含有し、かつ質量比でＦｅ：Ａｌ＝１００：０．５〜１００：２０であるＡｌを含有する強磁性金属粉末を含有し、膜厚が1.0μm以下であり、最上層の磁性層以外の少くとも１層に平均長軸長が250nm未満の磁性粉を含有する磁性層、又は平均粒径250nm未満の非磁性粉末を含有する非磁性層を設けることを特徴とする磁気記録媒体。」を、
  「【請求項１】　非磁性支持体上に磁性層を含む複数の構成層が積層されている磁気記録媒体において、最上層の磁性層が平均粒径45〜500nmの導電性微粉末を含有し、かつ
重量
平均長軸長が250nm未満の針状
　
　訂正事項ｈとして、表４の記載
を、
と訂正する。
　
（２）訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
　特許権者は、その訂正請求の原因として、次のように主張している。
　訂正事項ａについて
　『従前、本件特許発明を正確に表現できていなかったものを、本来あるべき表現に直したものであります。即ち、特許法第１２０条の４第２項ただし書第２号に係る「誤記の訂正」によるものであります。　ところで、訂正後の特許請求の範囲の請求項１における「
平均長軸長が２５０ｎｍ未満の針状
　訂正事項ｈについて
　『・・訂正事項ａとの関係で整合性を図る等の訂正であり、特許法第１２０条の４第３項で準用する特許法第１２６条第２項及び同３項の規定に適合するものであります。』と主張している。
　
　しかしながら、次の理由で、特許権者の主張は認められず、上記訂正は認められない。
　訂正事項ａについて
　該訂正事項ａは、「平均長軸長が250nm未満の磁性粉を含有する磁性層、又は平均粒径250nm未満の非磁性粉末を含有する非磁性層」を「
平均長軸長が250nm未満の針状
平均長軸長が250nm未満の針状
　（イ）の点は特許請求の範囲の減縮に相当するものの、（ロ）の点に関しては、誤記の訂正とは認められず、また、減縮とも認められない。
　即ち、特許明細書の段落【００５４】、【００５９】には、針状である非磁性粉末について好適に使用する旨記載されているけれども、段落【００６０】には、「本発明の下層に用いる前記針状の非磁性粉末及び磁性粉末の長軸径、又は針状でない非磁性粉末の平均粒径は２５０ｎｍ以下であり、」と記載されている。　この記載からすれば、針状のものについては磁性粉でも非磁性粉でも長軸径が用いられ、非針状の磁性粉末に関しては平均粒径が用いられていることが明らかである。　つまり、特許明細書には、非磁性粉末に関して平均粒径の用語は非針状のものについて用いられ、長軸径（即ち長軸長）は針状のものについて用いられていることが明示されている。
　してみると、「平均粒径250nm未満の非磁性粉末」とは、「針状でない非磁性粉末の平均粒径は２５０ｎｍ以下」と理解すべきであり、「
平均長軸長が250nm未満の針状
　なるほど、特許明細書の段落【００５４】、【００５９】には針状の非磁性粉末を用いることが好ましい旨記載され、実施例１などにおいて平均長軸長で規定されたα−Ｆｅ２Ｏ３が使用されてはいる。　しかし、そのことは、単に針状の非磁性粉末が特許明細書に記載されていることを示すだけであり、特許権者は明細書に記載された多くの発明のうちから特許請求の範囲に選択して記載しているのであり、「平均粒径250nm未満の非磁性粉末」が「
平均長軸長が250nm未満の針状
　よって、前記特許権者の主張は採用できるものではなく、訂正事項ａは、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれの要件をも満たさないことは明らかである。
　
　訂正事項ｈについて
　該訂正によって、訂正前の「比−３」と「比−４」が、訂正後の「比−４」と「比−５」に表現が訂正される（記載データに変更はない）とともに、訂正前の「比−２」が削除され、新たに訂正後の「比−３」が追加されたものと認められる。　かかる訂正後の「比−３」は、訂正前の「比−２」と異なるデータが記載されているのであるから、データの差し替えが行われたことが明白である。　そして、訂正後の「比−３」のデータは、特許明細書に記載されているものではなく、新規に追加されたものであるから、新規事項の追加に相当することが明白である。　なお、仮に当初明細書に記載されていたとしても、訂正の根拠となる明細書は特許明細書であるから、参酌できない。
　よって、前記特許権者の主張は採用できるものではなく、訂正事項ｈは、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれの要件をも満たさないことは明らかである。
　
（３）むすび
　以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第１２０条の４第３項において準用する平成６年法律第１１６号による改正前の特許法第１２６条第１項ただし書きの規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
　
３．特許異議の申立の概要
　特許異議申立人・西山繁雄は、下記の甲第１〜７号証を提出し、請求項１〜３に係る発明は甲第１〜３号証に記載された発明であるから、乃至は、請求項１〜３に係る発明は甲第１〜６号証記載の発明に基づいて当業者が容易に想到し得るから、または請求項１〜３に係る発明は甲第７号証の出願に記載された発明であるから、請求項１〜３に係る発明の特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し、又は同法第２９条第２項の規定乃至は同法第２９条の２の規定に違反してなされたものであるから、取り消すべき旨を主張している。
　　　　　　　　　　　　記
　　甲第１号証：特開平５−２８２６５８号公報（刊行物１）
　　甲第２号証：特開平５−２９８６７３号公報（刊行物２）
　　甲第３号証：特開平５−２９０３５８号公報（刊行物３）
　　甲第４号証：特開平５−２８２６５４号公報（刊行物４）
　　甲第５号証：特開平４−０５３０２２号公報（刊行物５）
　　甲第６号証：特開平３−２１９４２４号公報（刊行物６）
　　甲第７号証：特願平５−０５４１２２号
　　　　　　　　　　（特開平６−２６７０５９号公報参照）
　
４．請求項１ないし３に係る発明
　本件特許第３３８５４８６号の請求項１ないし３に係る発明（以下、「本件発明１」ないし「本件発明３」という。）は、その特許請求の範囲の請求項１ないし３に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
　【請求項１】「非磁性支持体上に磁性層を含む複数の構成層が積層されている磁気記録媒体において、最上層の磁性層が平均粒径45〜500nmの導電性微粉末を含有し、かつ質量比でＦｅ：Ａｌ＝１００：０．５〜１００：２０であるＡｌを含有する強磁性金属粉末を含有し、膜厚が1.0μm以下であり、最上層の磁性層以外の少くとも１層に平均長軸長が250nm未満の磁性粉を含有する磁性層、又は平均粒径250nm未満の非磁性粉末を含有する非磁性層を設けることを特徴とする磁気記録媒体。」
　【請求項２】「前記最上層の磁性層に平均粒径Ａμｍでモース硬度６以上の非磁性粉末を含有し、最上層以外の少なくとも１層に平均粒径Ｂμｍでモース硬度６以上の非磁性粉末を含有し、かつ、Ａ＜Ｂであることを特徴とする請求項１記載の磁気記録媒体。」
　【請求項３】「前記最上層の磁性層に平均長軸長が２５０ｎｍ以下、結晶子サイズ２０ｎｍ以下の強磁性金属粉末を含有することを特徴とする請求項１記載の磁気記録媒体。」
　
５．刊行物１
　当審が通知した取消理由に引用された刊行物１（特開平５−２８２６５８号公報；公開日　平成５年１０月２９日）には、次のような記載がある。　なお、下線は当審が付与したものである。
　（i）「【請求項１】　
非磁性支持体上に
下層と
磁性層からなる最上層と
その層の厚さが０．５μｍ未満
　（ii）「【請求項２】　前記
磁性層からなる最上層が、新モース硬度が６以上であると共に平均粒径が０．０５〜０．３μｍである研磨剤を含有する
　（iii）「【請求項３】　前記
下層が、新モース硬度が６以上であると共に平均粒径が０．６μｍ以下であるところの研磨剤を含有する層を少なくとも一層有する
　（iv）「【請求項４】　前記下層が、平均粒径が１〜３００ｎｍであると共に球状であるところの非磁性粉末または高透磁率材料を含有する層を少なくとも一層有する前記請求項１〜３のいずれかに記載の磁気記録媒体。」（請求項４参照）、
　（v）「【請求項７】　前記
磁性層からなる最上層が、平均粒径が１０〜３００ｎｍである導電性微粉末を含有する
　（vi）「【０００１】【産業上の利用分野】　この発明は磁気記録媒体に関し、さらに詳しくは、Ｃ／Ｎ比特性、オーバーライト特性、ヘッドクロッグ特性および走行耐久性に優れる磁気録媒体に関する。」（段落【０００１】参照）こと、
　（vii）「【００１０】（Ｂ）下層　（Ｂ−１）下層の説明
　下層は、非磁性粉末または高透磁率材料を含有する層を少なくとも一層有することの外は特に制限はなく、種々の方法を用いて形成することができる。
下層は、非磁性支持体上に単層あるいは複数層をもって形成される
　【００１１】（Ｂ−２）下層の組成
　下層は、非磁性粉末または高透磁率材料を含有する。さらに、下層は、研磨剤、導電性微粉末、バインダーおよびその他の成分を含有してもよい。
　【００１２】（Ｂ−２−１）非磁性粉末
　この発明においては、各種の公知の非磁性粉末を適宜に選択して使用することができる。
　使用することのできる非磁性粉末としては、例えば、カーボンブラック、グラファイト、酸化チタン、硫酸バリウム、ＺｎＳ、ＭｇＣＯ3 、ＣａＣＯ3 、ＺｎＯ、ＣａＯ、二硫化タングステン、二硫化モリブデン、窒化ホウ素、ＭｇＯ、ＳｎＯ2 、ＳｉＯ2 、Ｃｒ2 Ｏ3 、α−Ａｌ2 Ｏ3 、ＳｉＣ、酸化セリウム、コランダム、人造ダイヤモンド、α−酸化鉄、ザクロ石、ガーネット、ケイ石、窒化ケイ素、窒化ホウ素、炭化ケイ素、炭化モリブデン、炭化ホウ素、炭化タングステン、チタンカーバイド、トリボリ、ケイソウ土、ドロマイト等を挙げることができる。　これらの中でも好ましいのは、カーボンブラック、ＣａＣＯ3 、酸化チタン、硫酸バリウム、α−Ａｌ2 Ｏ3 、α−酸化鉄、等の無機粉末やポリエチレン等のポリマー粉末等である。
　【００１３】　この発明においては、球状の形状をした非磁性粉末を用いるのが好ましい。　前記非磁性粉末の平均粒子径としては、通常１〜３００ｎｍであり、好ましくは、１〜１００ｎｍであり、特に好ましくは、１〜５０ｎｍである。球状の、しかも前記範囲の平均粒径を有する非磁性粉末を使用すると、非磁性層中の非磁性粉末による磁性層の表面粗さに悪影響が生じない点で好ましい。」（段落【００１０】〜【００１３】参照）こと、
　（viii）「【００２１】（Ｂ−２−３）研磨剤
　
下層が含有する研磨剤としては
α−アルミナが好ましい
　【００２２】　この
研磨剤の平均粒子径としては、通常０．０５〜０．６μｍであり
特に好ましくは、０．０５〜０．３μｍ
新モース硬度が６以上であるのが好ましい
　【００２３】　そして基準鉱物と硬度の値とを列挙すると、滑石１、石膏２、方解石３、蛍石４、燐灰石５、正長石６、石英７、水晶８、黄玉９、ざくろ石１０、ジルコン１１、アルミナ１２、炭化珪素１３、炭化硼素１４、ダイヤモンド１５である。これら基準鉱物と検体とを互いにこすりあわせることにより、硬さを比較して１〜１５の段階で硬度を決定する。
　【００２４】　前記研磨剤の下層における含有量としては、３〜２０重量部であり、好ましくは、５〜１５重量部であり、特に好ましくは、５〜１０重量部である。
　この発明においては、研磨剤が上述した所定の平均粒子径、新モース硬度および配合量の条件を満たすと、エッジからの粒おちを防ぎ、良好なＣ／Ｎ比特性および走行耐久性を得ることができる。」（段落【００２１】〜【００２４】参照）こと、
　（ix）「【００６１】　特に、この
発明の目的に好ましい強磁性金属粉末は、鉄を主成分とする金属磁性粉末で
重量比でＦｅ：Ａｌ＝１００：０．５〜１００：２０
　（x）「【００６３】　この発明に用いられる
強磁性粉末は
平均長軸長が０．２５μｍ未満
結晶子サイズが２００Å未満
　（xi）「【００７６】（Ｃ−２−２）研磨剤　　この発明において
磁性層からなる最上層に用いられる研磨剤の
α−アルミナが好ましい
特に好ましくは、０．０５〜０．３μｍ
新モース硬度が６以上
　（xii）「【００８０】　磁性層からなる最上層に用いられる前記
導電性微粉末の平均粒子径として
特に好ましくは、４０〜３００ｎｍである
　（xiii）「【００９２】　上記のように処理した結果の最上層の層の厚さは、０．５μｍ以下、好ましくは、０．１〜０．４μｍにする。前記層の厚さが０．５μｍを越えると、高域特性やオーバーライト特性が劣化し、単層構成の磁気記録媒体と変わりのないものとなってこの発明の目的を達成することができない。」（段落【００９２】参照）こと、
　（xiv）「【００９５】｛
最上層用磁性塗料Ａ
　
Ｆｅ−Ａｌ系強磁性金属粉末　（Ｆｅ：Ａｌ重量比＝１００：８
平均長軸長０．１６μｍ
結晶子サイズ１７０Å
　スルホン酸金属塩含有塩化ビニル系樹脂（日本ゼオン（株）製　ＭＲ−１１０）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０部
　スルホン酸金属塩含有ポリウレタン樹脂（東洋紡績（株）製、ＵＲ−８７００）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５部
　
アルミナ（α−Ａｌ
2
Ｏ
3
、平均粒子径０．２μｍ、新モース硬度：１２）
　
カ−ボンブラック（平均粒子径４０ｎｍ）
　ステアリン酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部
　ミリスチン酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部
　ブチルステアレート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部
　シクロヘキサノン・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００部
　メチルエチルケトン・・・・・・・・・・・・・・・・・１００部
　トルエン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００部
｛最上層用磁性塗料Ｂ｝
　前記最上層用磁性塗料Ａにおいて、カーボンブラックに代えて、ＳｎＯ2（平均粒子径４０ｎｍ）を使用した外は前記最上層用磁性塗料Ａの調製と同様にして調製した。」（段落【００９５】参照）こと、
　（xv）「【００９８】｛
下層用塗料Ｅ
　ＴｉＯ2（球状、平均粒子径３０ｎｍ）・・・・・・・・・９０部
　カ−ボンブラック（平均粒子径２７ｎｍ）・・・・・・・・１０部
　スルホン酸金属塩含有塩化ビニル系樹脂（日本ゼオン（株）製　ＭＲ−１１０）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６部
　スルホン酸金属塩含有ポリウレタン樹脂（東洋紡績（株）製、ＵＲ−８７００）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３部
　
アルミナ（α−Ａｌ
2
Ｏ
3
、平均粒子径０．２μｍ、新モース硬度：１２）
　ミリスチン酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部
　ブチルステアレート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部
　シクロヘキサノン・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００部
　メチルエチルケトン・・・・・・・・・・・・・・・・・１００部
　トルエン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００部
｛下層用塗料Ｆ｝
　前記下層用塗料Ｅにおいて、カーボンブラックに代えて、ＳｎＯ2（平均粒子径４０ｎｍ）を使用した外は前記下層用塗料Ｅの調製と同様にして調製した。」（段落【００９８】参照）こと、
　（xvi）「【０１０４】（実施例１〜１６および比較例１〜１０）
　表１に示された組成の塗膜構成により、ウエット−オン−ウエット方式で厚さ１０μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム上に塗布した後、塗膜が未乾燥であるうちに磁場配向処理を行ない、続いて乾燥を施してから、カレンダーで表面平滑化処理を行ない、厚さ２．０μｍの下層と、厚さ０．４μｍの最上層とからなる磁性層を形成した。　【０１０５】　さらに、この磁性層とは反対側の前記ポリエチレンテレフタレートフィルムの面（裏面）に下記の組成を有する塗料を塗布し、この塗膜を乾燥し、上述したカレンダー条件にしたがってカレンダー加工をすることによって、厚さ０．８μｍのバックコート層を形成し、広幅の原反磁気テープを得た。　【０１０６】
　カーボンブラック（ラベン１０３５）・・・・・・・・・・・・・４０部
　硫酸バリウム（平均粒子径３００ｎｍ）・・・・・・・・・・・・１０部
　ニトロセルロース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５部
　ポリウレタン系樹脂（日本ポリウレタン（株）製、Ｎ−２３０１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５部
　ポリイソシアネート化合物（日本ポリウレタン（株）製、コロネートＬ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０部
　シクロヘキサノン・・・・・・・・・・・・・・・・・・４００部
　メチルエチルケトン・・・・・・・・・・・・・・・・・２５０部
　トルエン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５０部
　こうして得られた原反磁気テープをスリットして８ｍｍ幅のビデオ用磁気記録媒体を作成した。この磁気記録媒体につき、以下の評価試験を行った。その結果を表１に示す。
　【０１０７】＜Ｃ／Ｎ比特性＞　９ＭＨｚの単一波を記録し、その信号を再生した際の出力レベルを基準サンプルとの比較で表した。
　【０１０８】＜オーバーライト特性＞　２ＭＨｚの信号を飽和レベルで記録し、その後に９ＭＨｚの信号を（上書き）記録した際の２ＭＨｚの信号の残留出力レベルを測定した。残留出力レベルの低い程オーバーライト特性は良好であるとする。
　【０１０９】＜走行耐久性＞　２０℃、６０％ＲＨ下の環境下で、Ｓ−５５０（ソニー（株）製）を用いて、テープ先頭５分間の再生を２００パス以上繰返し、エッジダメージの有無を観察した。
　【０１１０】＜ヘッドクロッグ特性＞　４０℃、２０％ＲＨ下の環境下で、Ｓ−５５０（ソニー（株）製）を用いてテープを全長走行させ、ＲＦ出力の低下が２ｄＢ以上、１秒以上継続して起こった場合をヘッド目づまりとし、回数を数えた。」（段落【０１０４】〜【０１１０】参照）こと、
　（xvii）表１に、
実施例３として、上層塗料Ａ、下層塗料Ｅ、上層の研磨剤の平均粒径０．１
上層膜厚／下層膜厚が０．４／２．０（μｍ）
　（xviii）「【０１１２】【発明の効果】　この発明により、優れたＣ／Ｎ比特性、オーバライト特性、ヘッドクロッグ特性および走行耐久性を有する磁気記録媒体を提供することができる。」（段落【０１１２】参照）こと、が記載されている。
　
６．対比・判断
（１）本件発明１について
　本件発明１と刊行物１に記載の発明とを対比する。
　上記摘示の記載からみて、刊行物１には、少なくとも、「
非磁性支持体上に
下層と
磁性層からなる最上層と
その層の厚さが０．５μｍ未満
　そして、刊行物１に記載の発明の「下層」と「磁性層からなる最上層」は、本件発明１の「磁性層を含む複数の構成層」に相当し、刊行物１に記載の発明の磁性層からなる最上層の「厚さが０．５μｍ未満である」ことは、本件発明１の最上層の「膜厚が１．０μｍ以下」であり、最上層が磁性層であることに相当する。
　
　してみると、両発明は、「非磁性支持体上に磁性層を含む複数の構成層が積層されていて、最上層の磁性層の膜厚が０．５μｍ未満の磁気記録媒体。」の発明である点で一致している。
　本件発明１は、更に、
（イ）最上層の磁性層が平均粒径45〜500nmの導電性微粉末を含有し、かつ
（ロ）（最上層の磁性層が）質量比でＦｅ：Ａｌ＝１００：０．５〜１００：２０であるＡｌを含有する強磁性金属粉末を含有し、
（ハ）最上層の磁性層以外の少くとも１層に平均長軸長が250nm未満の磁性粉を含有する磁性層、又は平均粒径250nm未満の非磁性粉末を含有する非磁性層を設ける
　ことを必須の構成としているので、刊行物１に記載の発明がそのような構成を有することが記載されているかを、検討する。
　
　（イ）の構成について
　刊行物１に記載の発明では、「最上層が、平均粒径が１０〜３００ｎｍである導電性微粉末を含有する」（摘示（v）参照）と説明され、「特に好ましくは、４０〜３００ｎｍである。」（摘示（xii）参照）と説明されている。
　そうであるから、両発明は、「最上層の磁性層が平均粒径４５〜３００ｎｍの導電性微粉末を含有し」ている点では、その構成が一致している。　なお、本件特許明細書を検討しても、導電性微粉末の平均粒径の下限を４５ｎｍとする格別の理由は説明されていない。
　
　（ロ）の構成について
　刊行物１に記載の発明では、「この発明の目的に好ましい強磁性金属粉末は、鉄を主成分とする金属磁性粉末であり、Ａｌ、または、ＡｌおよびＣａを、Ａｌについては重量比でＦｅ：Ａｌ＝１００：０．５〜１００：２０、・・・で含有するのが望ましい。」（摘示（ix）参照）と説明されている。
　ところで、本件特許明細書でも、発明の詳細な説明で重量比で説明しながら、本件発明１では質量比で規定していることに鑑みれば明らかなように、本件発明１においては質量比と重量比は実質的に等価の意味で使用されている。
　してみると、両発明は、最上層の磁性層が、「質量比でＦｅ：Ａｌ＝１００：０．５〜１００：２０であるＡｌを含有する強磁性金属粉末」を含有している点では、その構成が一致している。
　
　（ハ）の構成について
　刊行物１に記載の発明では、「下層が、新モース硬度が６以上であると共に平均粒径が０．６μｍ以下であるところの研磨剤を含有する層を少なくとも一層有する」（摘示（iii）参照）と規定されているところ、「α−アルミナが好ましい。」もので、「特に好ましくは、０．０５〜０．３μｍである。」（摘示（viii）参照）とされ、更に実施例では下層塗料Ｅに平均粒径０．２μｍのα−Ａｌ２Ｏ３が用いられている（摘示（xv）、（xvii）参照）。
　そして、「下層」が「最上層の磁性層以外の少くとも１層」に相当し、及びα−アルミナなどの研磨材が非磁性粉末であることは明らかであり、前記実施例のα−Ａｌ２Ｏ３の平均粒径０．２μｍは２００ｎｍであって、明らかに２５０ｎｍ未満のものに相当する。
　してみると、両発明は、「最上層の磁性層以外の少くとも１層に・・・平均粒径250nm未満の非磁性粉末を含有する非磁性層を設ける」点では、その構成が一致している。
　
　したがって、本件発明１は、その出願日前に頒布された上記刊行物１に記載された発明とその構成が一致するから、両発明は同一の発明といえる。
　なお、構成が同一であれば、作用効果を論ずるまでもない。
　
（２）本件発明２について
　本件発明２は、本件発明１の各層に含まれる粉末に関して、「前記最上層の磁性層に平均粒径Ａμｍでモース硬度６以上の非磁性粉末を含有し、最上層以外の少なくとも１層に平均粒径Ｂμｍでモース硬度６以上の非磁性粉末を含有し、かつ、Ａ＜Ｂであることを特徴とする」との構成を特定したものである。
　一方、刊行物１の実施例３を検討すると、最上層の磁性層に平均粒径０．１μｍのα−Ａｌ２Ｏ３研磨材が用いられ、下層に平均粒径０．２μｍのα−Ａｌ２Ｏ３が含有されていて、該いずれのα−Ａｌ２Ｏ３も新モース硬度が１２と記載されている（摘示（xiv）〜（xvii）参照）。　そして、その実施例３では、最上層の研磨材の平均粒径０．１μｍがＡμｍに対応し、下層のα−Ａｌ２Ｏ３の平均粒径０．２μｍがＢμｍに対応するから、Ａ＜Ｂの態様であることが明らかである。　なお、新モース硬度１２がモース硬度６以上であることは周知である。
　してみると、刊行物１に記載された発明は、「前記最上層の磁性層に平均粒径Ａμｍでモース硬度６以上の非磁性粉末を含有し、最上層以外の少なくとも１層に平均粒径Ｂμｍでモース硬度６以上の非磁性粉末を含有し、かつ、Ａ＜Ｂであることを特徴とする」との構成を実施の態様として有している。
　したがって、本件発明２についても、本件発明１の場合と判断に変わりはなく、その出願日前に頒布された上記刊行物１に記載された発明と認められる。
　
（３）本件発明３について
　本件発明３は、本件発明１の最上層に関して、「前記最上層の磁性層に平均長軸長が２５０ｎｍ以下、結晶子サイズ２０ｎｍ以下の強磁性金属粉末を含有する」との構成を特定したものである。
　一方、刊行物１には、「この発明に用いられる強磁性粉末は、透過型電子顕微鏡により観測されるその平均長軸長が０．２５μｍ未満」であり、「Ｘ線回折法による結晶子サイズが２００Å未満」であること（摘示（x）参照）が記載されている。　そして、０．２５μｍ未満は２５０ｎｍ未満であり、２００Å未満は２０ｎｍ未満であるから、刊行物１に記載された発明は、「前記最上層の磁性層に平均長軸長が２５０ｎｍ以下、結晶子サイズ２０ｎｍ以下の強磁性金属粉末を含有する」との構成を実施の態様として有している。
　したがって、本件発明３についても、本件発明１の場合と判断に変わりはなく、その出願日前に頒布された上記刊行物１に記載された発明と認められる。
　
７．むすび
　以上のとおりであるから、本件請求項１ないし３に係る発明の特許は、いずれも特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してされたものである。
　したがって、本件請求項１ないし３に係る発明の特許は、他の異議申立理由について検討するまでもなく、拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものと認める。
　よって、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第１４条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）第４条第２項の規定により、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１６年６月８日（２００４．６．８）