【事件の表示】
　特許第２８４９９００号「目地構造および目地のシール工法」の請求項１ないし６に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第２８４９９００号の請求項１ないし５に係る特許を維持する。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件特許第２８４９９００号は、平成５年７月１２日（先の出願の出願日）に出願された特願平５−１７１８６２号（先の出願）を特許法第４１条の規定による優先権の基礎として、平成６年７月１１日に特願平６−１５７７８０として出願され、平成１０年１１月１３日に特許の設定登録がされ、平成１１年６月２５日に平山英資より全請求項に係る発明に対して特許異議の申立がされ、その後、平成１１年１１月１６日付で請求項１ないし３及び請求項５ないし６に係る発明に対して取消理由通知がだされ、その指定期間内である平成１２年２月１５付で特許異議意見書とともに訂正請求書がだされた。
　
第２　訂正請求書による訂正の内容
１．特許請求の範囲の減縮を目的としての訂正
（１）請求項１中の「且つ少なくとも脚部が弾性拡縮構造体又は弾性拡縮材料より形成された目地間隔拡縮変動吸収部材であって、」を、「且つ少なくとも脚部が弾性拡縮構造体又は弾性拡縮材料より形成された不定型弾性シーリング材よりモジュラスの低い目地間隔拡縮変動吸収部材であって、」と訂正する。
（２）請求項４を削除する。
（３）これに伴い、請求項５を請求項４に繰り上げるとともにその引用請求項が「請求項１〜４」であったのを「請求項１〜３」と訂正し、また請求項６を請求項５に繰り上げるとともにその引用請求項が「請求項１〜５」であったのを「請求項１〜４」と訂正する。
２．特許請求の範囲の訂正に伴い、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合をとるため、明瞭でない記載の釈明を目的として、明細書の次の各箇所を以下のように訂正する。
（１）明細書の段落番号０００９（当初明細書第５頁第２５行〜第２６行）に、「且つ少なくとも脚部が弾性拡縮構造体又は弾性拡縮材料より形成された目地間隔拡縮変動吸収部材であって、」とあるを、「且つ少なくとも脚部が弾性拡縮構造体又は弾性拡縮材料より形成された不定型弾性シーリング材よりモジュラスの低い目地間隔拡縮変動吸収部材であって、」と訂正する。
（２）明細書の段落番号０００９（同第５頁第２８行〜第６頁第１行）に、「そしてこのような目地構造においては、前記脚部に中空形状の弾性構造体や発泡体、さらには不定型弾性シーリング材よりモジュラスの低い部材を用いること、」とあるを、「そしてこのような目地構造においては、前記脚部に中空形状の弾性構造体や発泡体を用いること、」と訂正する。
（３）明細書の段落番号００１１（同第７頁第３行〜第９行）に、「そして笠部と不定型弾性シーリング材との間に間隙部を設けたり、脚部の両側であって定型シール部材の長さ方向適所にヒレ部を設けると、後述するようにシール作業時において優れた作用を発揮することになる。また、脚部に中空形状の弾性構造体や発泡体、さらには不定型弾性シーリング材よりモジュラスの低い部材を使用することは、目地間隔の伸縮を極めて効率良く吸収することにつながり、目地間隔の拡縮変動に起因した、不定形弾性シーリング材の選定における厳密な目地設計等を簡略化することができる。」とあるを、「そして、脚部に不定型弾性シーリング材よりモジュラスの低い部材を使用しているため、目地間隔の伸縮を極めて効率良く吸収でき、目地間隔の拡縮変動に起因した、不定形弾性シーリング材の選定における厳密な目地設計等を簡略化することができる。」と訂正する。
（４）明細書の段落番号００１８（同第１０頁第３行〜第５行）に、「さらにこの脚部６や笠部７の材料としては、不定型弾性シーリング材よりもモジュラス（引張り弾性率および圧縮弾性率を意味する）を低くするものがより効果的である。」とあるを、「尚、本実施例では脚部６や笠部７の材料としては、不定型弾性シーリング材よりもモジュラス（引張り弾性率および圧縮弾性率を意味する）が低いものを用いる。」と訂正する。
（５）明細書の段落番号００４５（同第１９頁第２５行〜第２７行）に、「さらに笠部や脚部に中空形状の弾性構造体や、不定型弾性シーリング材よりモジュラスの低い部材を使用することにより、目地間隔の拡縮変動を極めて効率良く吸収することになり、高い耐候性を実現することができる。」とあるを、「また脚部に不定型弾性シーリング材よりモジュラスの低い部材を使用しているため、目地間隔の拡縮変動を極めて効率良く吸収することになり、高い耐候性を実現することができる。」と訂正する。
　
第３　訂正の適否について
１．訂正の目的等について
（１）特許請求の範囲の請求項１の訂正及び請求項４の削除は特許請求の範囲を減縮するものであり、請求項２ないし５は、新たな請求項１を引用していることから特許請求の範囲の減縮に該当すると認められる。
（２）明細書の発明の詳細な説明の欄の訂正は、特許請求の範囲の訂正に伴い、記載の整合性をとるための訂正であって、明細書の明りょうでない記載を釈明することを目的としたものと認められる。
（３）また、特許請求の範囲の訂正及び明細書の発明の詳細な説明の欄の訂正は、特許時の明細書の記載の範囲内であり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、変更するものとも認められない。
２．独立特許要件の判断
（１）本件訂正発明の認定
　特許請求の範囲を減縮したものであるから、先の出願の出願の際、独立して特許を得ることができるものであるかどうか検討する。
　特許請求の範囲の請求項１ないし５に係る発明（以下、請求項１ないし５に係る発明を本件訂正発明１ないし５という。）は、次のとおりである。
【請求項１】不定型弾性シーリング材と定型シール部材とを併用した目地構造において、
　前記定型シール部材が笠部と脚部とよりなる略Ｔ字形状をなし、笠部の幅が目地間隔に対して略等しいか又は広く、且つ少なくとも脚部が弾性拡縮構造体又は弾性拡縮材料より形成された不定型弾性シーリング材よりモジュラスの低い目地間隔拡縮変動吸収部材であって、
　前記不定型弾性シーリング材中に定型シール部材の一部を埋め込むとともに、笠部と不定型弾性シーリング材との間に間隙部を設けたことを特徴とする目地構造。
【請求項２】前記脚部に中空形状の弾性構造体を用いたことを特徴とする請求項１記載の目地構造。
【請求項３】前記脚部に発泡体を用いたことを特徴とする請求項１又は２記載の目地構造。
【請求項４】前記脚部の両側であって定型シール部材の長さ方向適所にヒレ部を設けるとともに、ヒレ部両端間の幅を目地部分の幅に対して略等しいか又は広くしたことを特徴とする請求項１〜３のいずれか１項に記載の目地構造。
【請求項５】目地部分にバックアップ材を挿入したのち、流動性を有する不定型弾性シーリング材を、請求項１〜４のいずれか１項に記載の定型シール部材の一部を不定型弾性シーリング材中に埋め込んだ後に定型シール部材の笠部と不定型弾性シーリング材との間に間隙部が生じうる量に充填し、次いで請求項１〜４のいずれか１項に記載の定型シール部材の脚部の一部を、充填されている前記不定型弾性シーリング材中に埋め込むことを特徴とする目地のシール工法。
（２）特許法第２９条第２項について
　上記取消理由通知書において、訂正前の特許請求の範囲の請求項１ないし３、及び請求項５ないし６に係る発明に対して引用した刊行物１ないし３には次の記載が認められる。
（２−１）刊行物１：特開昭６２−１５３４４１号公報（異議申立書において証拠として提出された甲第２号証）
　建築用サイデング材の目地防水シール方法及びそれに用いる定形シール材に関する発明が記載されており、定形シール材の形状として３頁左上欄１４行乃至右下欄１３行において、第１図乃至第８図に示されるように、全体として略Ｔ字形状をしたもの、目地側壁に当たる左右にそれぞれ長手方向に延びる１以上のヒダ５を有するもの、中央部に貫通穴を設けたものが記載され、材質として、４頁左上欄４行乃至２０行に、引張伸び率が２０％以上の樹脂であって、ゴム系、熱可塑弾性樹脂が例示され、また、不定形シール材の材質として３頁右下欄１７行乃至左上欄３行にポリウレタン系等のシール材で、スランプ値５mm以下のものが例示されている。
　また、これらのシール材を施行する方法として、２頁右下欄１１行乃至３頁左上欄１３行には、目地に不定形シール材を施与して水密気密性を賦与し、その上に定形シール材を押圧して押し込んで定形シール材を固定することにより、目地壁、不定形シール材、定形シール材の三者が接着或いは接合され、目地の伸縮変形によって定形シール材が目地より離脱することなく、安定に固定されることが記載されている。さらに、４頁右上欄１１行乃至１７行には、目地の深さが定形シール材の厚さに比してかなり深い場合にはバックアップ材を予め目地に入れて、その上に不定形シール材を施与し、そして定形シール材を押し込むことが旨記載されている。
（２−２）刊行物２：特開昭６３−１３４７３５号公報
　外壁材の目地部の施工方法に関する発明が記載されており、第２図において、コーキング材と共に用いられる目地カバー４は、軟質の化粧部１１が目地内に圧入されるものであって、化粧部の裏面にはアンカー片５が突設されており、その中間位置にヒダ部材が設けられている。この目地カバー４は、目地内にコーキング材を充填した後、コーキング材の硬化前にアンカー片をコーキング材３内に圧入させ、目地カバーをコーキング材に保持させ、目地カバーによってコーキング材を紫外線などから保護して劣化を防止することができる旨記載されている。また、第２図において、目地カバー４のアンカー片５は、コーキング材３の中間に設けられたヒダ部材の位置まで埋め込まれていることが記載されている。
（２−３）刊行物３：特開平５−１６３８１８号公報（異議申立書において証拠として提出された甲第４号証）
　隙間密封材に関する発明が記載されており、隙間を密封する部材として、長い隙間に沿って挿入される長尺の目地部と、目地部の上部の両側に沿った延出部とを一体に形成した弾性材料からなり、目地部は「発泡ゴムスポンジや、軟質ゴム等の弾性材料で構成し、予測される隙間程度の厚みの伸縮能を付与した目地部を本体とし、該目地部１１の上部に目地部１１側に斜め下向きの演出部１２を左右対称に両側に延出した形状からなる。そして、この目地部１１にあっては、長手方向に空洞部１３」（４頁の段落番号【０００８】）が設けられていることが記載されている。
（３）本件訂正発明１について
（３−１）本件訂正発明１と上記刊行物１ないし３に記載されたとを比較すると、上記刊行物１ないし３には、本件訂正発明１の構成要件のうち、「（定型シール部材の脚部が）不定型弾性シーリング材よりモジュラスの低い」点について記載がなく、また、そのことを示唆する記載も認められない。
　そして、本件訂正発明１は、上記の構成としたことによって、「目地間の拡縮変動を極めて効率よく吸収することになり、高い耐候性を実現することができる。」（明細書の段落番号００４５）という明細書記載の作用効果を奏することができるものである。
　したがって、本件訂正発明１は、取消理由通知書で引用した刊行物１ないし３に記載されたものと同一とも、それらの刊行物に記載されたものから当業者が容易に発明できたものとすることはできない。
（３−２）また、特許異議申立人の提示した甲第１号証（特開平６−２６１１６号公報）は、先の出願の出願前に出願され、先の出願の出願後に出願公開されたものであって、先の出願の出願日においては頒布されていないものである。しかも甲第１号証には、図４ないし図７に示すように、ゴムまたはゴム様弾性体よりなる定型ガスケット４０と止水強化のためのコーキング材５０が開示されていて、コーキング材５０および定型ガスケット４０の施工後、外壁２０、２０が収縮した時、定型ガスケット側面とコーキング材５０との間の隙間から浸水することを防止するものである（第２頁右欄第９〜１４行）が、本件訂正発明１の構成要件の内、「（定型シール部材の脚部が）不定型弾性シーリング材よりモジュラスの低い」点について記載がなく、また、そのことを示唆する記載も認められないのであるから、甲第１号証に記載された発明と本件訂正発明１とを同じとすることはできず、甲第１号証に記載された発明をもとに、特許法第２９条の２に該当するとすることはできない。
（３−３）さらに、特許異議申立人の提示した刊行物である甲第３号証（実願昭４８−１１８６８５号（実開昭５０−６４１１０号）のマイクロフィルム）には、中空部１８，１８とヒレ状の弾性突条２０が形成された適度の弾性を有する弾性材、例えばクロロプレンゴムからなる条体１９と、塑性変形大なる、例えば未硬化のブチルゴムやシリコーンシーラントからなるシール物質２１、２１とが開示（第４頁第１０行〜第５頁第４行）され、甲第５号証（実願昭６２−１９６５９１号（実開平１−１００８１１号）のマイクロフィルム）には、コーキング材２の後部にバックアップ材１０を設けた点が開示されている（第５頁第５〜１３行）いるものの、本件訂正発明１の構成要件の内、「（定型シール部材の脚部が）不定型弾性シーリング材よりモジュラスの低い」点について記載がなく、また、そのことを示唆する記載も認められない。
（３−４）以上のように、本件訂正発明１は、上記刊行物１ないし３及び甲第３号証、甲第５号証（以下、刊行物等という。）に記載されていない構成を有し、そのことによって上記（３−１）に記載したような明細書記載の作用効果を奏するのであるから、本件訂正発明１は、上記の刊行物等に記載された発明と同一とも、又刊行物等に記載された発明から当業者が容易に発明できたとすることはできず、特許法第２９条第１項第３号や同法第２９条第２項には該当しない。また、甲第１号証に記載された発明と本件訂正発明１とを同じとすることはできず、特許法第２９条の２に該当するとすることもできない。
（４）本件訂正発明２ないし５について
　本件訂正発明２ないし４は、本件訂正発明１の構成要件をさらにに限定したものであり、また、本件訂正発明５は、本件訂正発明１に記載した定型シール部材と不定型弾性シーリング材とを用いたシール工法であるから、本件訂正発明１について、上記（３）で検討したように上記の刊行物等に記載された発明と同一とも、また、刊行物等に記載された発明から当業者が容易に発明できたものとすることはできない以上、本件訂正発明２ないし５についても上記の刊行物等に記載された発明と同一とも、また、刊行物等に記載されたものから当業者が容易に発明できたとすることはできず、特許法第２９条第１項第３号や同法第２９条第２項には該当せず、また、甲第１号証に記載された発明と同じとすることもできないから特許法第２９条の２に該当するとすることもできない。
（５）また、本件訂正発明１ないし５には、他に先の出願の出願の際独立して特許を受けることができないとする理由もない。
３．むすび
　以上のとおりであるから、訂正請求書による訂正請求は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号。以下「平成６年改正法」という。）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成１１年改正前の特許法第１２０条の４第３項において準用する平成６年改正法による改正前の特許法第１２６条第１項ただし書き、同第２項及び同第３項の規定に適合し、適法なものと認められる。
　
第４　特許異議申立の理由について
１．特許異議申立人の特許異議申立の理由の概要
　特許異議申立人は、甲第１号証ないし５号証を提示して、特許請求の範囲の請求項１、２、５に係る発明は特許法第２９条第１項第３号に該当し、請求項３、４、６に係る発明は特許法第２９条第２項に該当し、取り消されるべきものである旨申し立てている。
２．検討
　上記「第３」の項で検討したように、被申立人がした訂正請求は適法であって、特許異議申立人の申し立てに係る発明は、訂正請求により特許請求の範囲の記載が訂正され、結果として異なるものとなった。そして、訂正後の発明１ないし５（本件訂正発明１ないし５）は、甲各号証に記載された発明と同一であるとも、またそれらに記載された発明から当業者が容易に発明できたものともすることはできず、特許法第２９条第１項第３号や、特許法第２９条第２項、特許法第２９条の２に該当しないことは、上記「第３」の項に記載のとおりである。
　また、他に本件訂正発明１ないし５の特許を取り消すべき理由を発見しない。
　
第５　むすび
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年７月３日（２０００．７．３）