【事件の表示】
　特許第２６２４８９３号「カルボン酸エステルを含有する液状組成物」の特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第２６２４８９３号の請求項１乃至９に係る特許を維持する。
【理　由】
１．手続きの経緯
　本件特許第２６２４８９３号発明は、平成２年（１９９０年）４月１７日（優先権主張１９８９年４月２５日、米国）を国際出願日とする出願であって、平成９年４月１１日にその特許の設定登録がなされ、須子豊、株式会社ジャパンエナジー、日本油脂株式会社、東燃株式会社、花王株式会社、エクソン　ケミカル　パテンツ　インコーポレイテッド並びにヘンケル　コーポレイションより特許異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成１０年１０月２１日に訂正請求がなされ、訂正拒絶理由通知がなされ、その指定期間内である平成１１年１１月４日に手続補正がなされ、再度の取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成１２年２月１７日に訂正請求がなされたものである。
　なお、平成１０年１０月２１日付け訂正請求は平成１２年２月１７日付けで取り下げられた。
２．訂正の適否についての判断
（１）訂正の内容
　本件訂正請求は、本件特許第２６２４８９３号発明の明細書を訂正明細書のとおりに訂正することを求めるものであり、その内容は次の(３−１)ないし(３−４)のとおりである。
(３−１)特許請求の範囲の請求項１において、「以下の(A)および(B)を含有する冷却剤用液状組成物：・・・およびそれらの混合物でなる群から選択されるカルボン酸またはその無水物。」を、「以下の(A)および(B)を含有する冷却剤用液状組成物：・・・そして、ｐ’は、Ｚの活性水素の数に等しい値を有する整数である）。」に訂正する。
(３−２)特許請求の範囲の請求項６において、「請求項１から３のいずれかに記載の液状組成物であって、前記カルボン酸が、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン酸・・・およびそれらの混合物でなる群から選択されるモノカルボン酸である、液状組成物。」を、「請求項１から３のいずれかに記載の液状組成物であって、前記カルボン酸が、直鎖を有するペンタン酸、直鎖を有するヘキサン酸、直鎖を有するヘプタン酸、およびネオヘプタン酸から選択されるヘプタン酸・・・およびそれらの混合物でなる群から選択されるモノカルボン酸である、液状組成物。」に訂正する。
(３−３)特許請求の範囲の請求項８において、「請求項１から３のいずれかに記載の液状組成物であって、前記カルボン酸が、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン酸・・・およびそれらの混合物でなる群から選択されるジカルボン酸を含有する、液状組成物。」を、「請求項１から３のいずれかに記載の液状組成物であって、前記カルボン酸が、直鎖を有するペンタン酸、直鎖を有するヘキサン酸、直鎖を有するヘプタン酸およびネオヘプタン酸から選択されるヘプタン酸・・・およびそれらの混合物でなる群から選択されるジカルボン酸を含有する、液状組成物。」に訂正する。
(３−４)特許請求の範囲の請求項１、６、８の訂正に伴い、発明の詳細な説明の記載を上記特許請求の範囲の訂正に整合すべく、該当箇所を訂正する。
（２）訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
　上記（３−１）の訂正は、特許請求の範囲の請求項１に記載された「ペンタン酸、ヘキサン酸、およびヘプタン酸」をより明瞭な表現である「直鎖を有するペンタン酸、直鎖を有するヘキサン酸、直鎖を有するヘプタン酸およびネオヘプタン酸から選択されるヘプタン酸」とするもので、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。また、ただし書きの除外規定は、特許請求の範囲の請求項１に記載された組成物の一部を除くものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　（３−２）及び（３−３）の訂正は、特許請求の範囲の請求項６及び８にに記載された「ペンタン酸、ヘキサン酸、およびヘプタン酸」をより明瞭な表現である「直鎖を有するペンタン酸、直鎖を有するヘキサン酸、直鎖を有するヘプタン酸およびネオヘプタン酸から選択されるヘプタン酸」とするもので、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
　（３−４）の訂正は、上記（３−１）ないし（３−３）の特許請求の範囲の訂正と整合すべく、該当箇所を訂正するものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
　そして、上記（３−１）ないし（３−３）の「ペンタン酸、ヘキサン酸、およびヘプタン酸」をより明りょうな表現である「直鎖を有するペンタン酸、直鎖を有するヘキサン酸、直鎖を有するヘプタン酸およびネオヘプタン酸から選択されるヘプタン酸」とする訂正は願書に添付した明細書の第１６頁５−１３行の記載に基づくものであるから、これら（３−１）ないし（３−４）の訂正は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のものであり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
（３）独立特許要件の判断
（イ）本件発明
　訂正後の特許請求の範囲の請求項１ないし９に係る発明（以下「本件第１発明」、「本件第２発明」・・・「本件第９発明」という。）の要旨は、その特許請求の範囲の請求項１ないし９に記載された次のとおりのものであると認める。
（請求項１）
　以下の(A)および(B)を含有する冷却剤用液状組成物：
(A)少なくとも１種のフッ素含有炭化水素であって、
該フッ素含有炭化水素は、１個または２個の炭素原子を含有し、フッ素が該フッ素含有炭化水素中の唯一のハロゲンである；および
(B)少なくとも１種の溶解性有機潤滑剤であって、次の(i)および(ii)から生成するカルボン酸エステルの少なくとも１種を含有する溶解性有機潤滑剤：
(i)ネオペンチルグリコール、ペンタエリスルトール、ジペンタエリスリトール、トリメチロールプロパン、およびそれらの混合物でなる群から選択される多価ヒドロキシ化合物、
(ii)直鎖を有するペンタン酸、直鎖を有するヘキサン酸、直鎖を有するヘプタン酸およびネオヘプタン酸から選択されるヘプタン酸、２−エチルヘキサン酸、３，５，５−トリメチルヘキサン酸、マレイン酸、コハク酸、アジピン酸、およびそれらの混合物でなる群から選択されるカルボン酸またはその無水物、
　ただし、
(a)該組成物は、(a１)と(a２)との混合物を含有しない：
ここで、(a１)は、以下の式IVおよび式Ｖの化合物から選択される少なくとも１つの化合物であり：
　　　　　　　　　Ｒ１−０−（Ｒ２Ｏ）ＷＲ３　        （IV）
（ここで、式中のＲ１およびＲ３はそれぞれ、水素原子、炭化水素基、またはアシル基であり、それらは同一であってもよいし、たがいに異なっていてもよく、Ｒ２は炭素数２〜６のアルキレン基、ｗは２以上の数である）
　　　　　　　　　ＣＨ２−Ｏ−（Ｒ４Ｏ）Ｐ−Ｒ７　
　　　　　　　　　ｌ
　　　　　　　　　ＣＨ−Ｏ−（Ｒ５Ｏ）ｒ−Ｒ８　　　（Ｖ）　
　　　　　　　　　ｌ
　　　　　　　　　ＣＨ２−Ｏ−（Ｒ６Ｏ）ｓ−Ｒ９　
（ここで、Ｒ４、Ｒ５、およびＲ６はそれぞれ、炭素数２〜６のアルキレン基であり、それらは同一であってもよいし、たがいに異なっていてもよく；Ｒ７、Ｒ８、およびＲ９はそれぞれ、水素原子、炭化水素基、またはアシル基であり、それらは同一であってもよいし、たがいに異なっていてもよく；ｐ、ｒ、およびｓはそれぞれ、２以上の数であり、それらは同一であってもよいし、たがいに異なっていてもよい）
　そして(ａ２)は、トリメチロールプロパンカプロン酸エステル、ペンタエリストロールカプロン酸エステル、またはトリメチロールプロパンアジピン酸エステルから選択される多価アルコールエステルである；
(b)成分（Ｂ）が、(1)25重量％の組成の、ペンタエリスリトールと７個〜９個の炭素原子を有するアルカノール酸の混合物とのテトラエステルである場合、または(2)16重量％の組成の、トリメチロールプロパントリヘプトネートである場合、成分（Ａ）は、1,1,1,2-テトラフルオロエタンではない；そして(c)該組成物は、５％〜95％の、以下の式のポリエーテルポリオールを含有する混合物と、95％〜５％の、トリメチロールプロパントリヘプトネートまたはペンタエリスリトールテトラヘプトネートの混合物とを共に含有しない：
Z-[(ＣＨ２−ＣＨ(Ｒ１０)−Ｏ−)ｎ’−(ＣＨ２−ＣＨ(ＣＨ３)−Ｏ−)ｍ’−Ｒ１１]ｐ 　（VI）
（ここで、Ｚは１個〜８個の活性水素を有する化合物の残留物であり、Ｒ１０は、水素、エチル、またはその混合物であり；ｎ’は０または正の数であり；ｍ’は正の数であり；ｍ’＋ｎ’は、400〜5000の平均分子量の範囲を有するポリエーテルポリオールを与える値を有する数であり；Ｒ１１は、水素または１個〜６個の炭素原子のアルキル基であり；そして、ｐ’は、Ｚの活性水素の数に等しい値を有する整数である）。
（請求項２）
　請求項１に記載の液状組成物であって、前記フッ素含有炭化水素（Ａ）が、1,1,1,2−テトラフルオロエタンである、液状組成物。
（請求項３）
　70重量％〜99重量％の前記フッ素含有炭化水素（Ａ）、および１重量％〜30重量％の前記溶解性有機潤滑剤（Ｂ）を含有する請求項１または２に記載の液状組成物。
（請求項４）
　請求項１から３のいずれかに記載の液状組成物であって、前記多価ヒドロキシ化合物が、ペンタエリスルトールまたはジペンタエリスリトールである、液状組成物。
（請求項５）
　請求項１から３のいずれかに記載の液状組成物であって、前記多価ヒドロキシ化合物が、ネオペンチルグルコールまたはトリメチロールプロパンである、液状組成物。
（請求項６）
　請求項１から３のいずれかに記載の液状組成物であって、前記カルボン酸が、直鎖を有するペンタン酸、直鎖を有するヘキサン酸、直鎖を有するヘプタン酸およびネオヘプタン酸から選択されるヘプタン酸、２−エチルヘキサン酸、および3,5,5−トリメチルヘキサン酸、およびそれらの混合物でなる群から選択されるモノカルボン酸である、液状組成物。
（請求項７）
　請求項１から３のいずれかに記載の液状組成物であって、前記カルボン酸が、マレイン酸、コハク酸、アジピン酸、およびそれらの混合物でなる群から選択されるジカルボン酸である、液状組成物。
（請求項８）
　請求項１から３のいずれかに記載の液状組成物であって、前記カルボン酸が、直鎖を有するペンタン酸、直鎖を有するヘキサン酸、直鎖を有するヘプタン酸およびネオヘプタン酸から選択されるヘプタン酸、２−エチルヘキサン酸、および3,5,5−トリメチルヘキサン酸、およびそれらの混合物でなる群から選択されるモノカルボン酸；およびマレイン酸、コハク酸、およびアジピン酸、およびそれらの混合物でなる群から選択されるジカルボン酸を含有する、液状組成物。
（請求項９）
　請求項１から３のいずれかにきさいの液状組成物であって、前記ヘプタン酸がネオヘプタン酸である、液状組成物。
（ロ）引用刊行物等の記載
　
　刊行物１．１９８９年１月ASHRAE　Winter　Meetingで配布されたＫ．Ｓ．Sanvordenkerの論文「Materials　Compatibilitiy　of　R134a　in　Refrigerant　Systems」第２２１〜２１６頁
　刊行物１の頒布日については、異議申立人ヘンケル・コーポレイションが、平成１０年１１月４日付けの審尋書にした回答書の記載を参酌すると、刊行物１の著者自身が供述するとおり、そのASHRAE論文、第２１１頁の脚注に、「この論文は１９８９年１月ASHRAE　Winter　Meetingで提供されたものである」と記載されており、１９８９年１月に頒布されたとするのが相当であると認められる。
　そして、刊行物１には、R134aとエステル型合成油を含む各種の潤滑油との適合性を評価した試験結果について、第２１３頁左欄のEster-Type　Synthetic　Oilsの項に、
「エステル型合成油
　全種類のエステル型合成油はR134aと充分な相溶性を有する。図３は１個の二塩基酸エステルおよび２個のネオペンチルエステルの相溶性を示している。一見すると、これらは従来品と同様な挙動を（R22-鉱油と同様に）示している。しかし、＋200°Ｆで80％のR134aと20％の油７との不相溶性を示す点があることを確認した。エステル油は不測の問題を避けるために高温の不相溶性について評価されるべきである。二塩基酸エステル(油5)およびネオペンチルエステル(油6)は完全に規格化され市販されている製品である。(油7)は実験的油であり油5と同様に、先例の刊行物（Sanvordenker　1972）に記載されているのと同じ油である。」旨記載されている。
　刊行物２．１９７２年６月ASHRAE　Annual　Meetingで配布されたＫ．Ｓ．Sanvordenker，Ｍ．Ｗ．Larineの論文「A　REVIEW　of　SYNYHTIC　OILS　FOR　REFRIGEGATION　USE」第１４〜１９頁
　刊行物２は、上記刊行物１で引用された文献であるが、それには、
「３．ネオペンチルエステル
　これらの化合物は、２塩基酸エステルの有利な特性の全てを有し、さらにより高い温度安定性および酸化安定性を有するという、さらなる結果を示す。それらは、５炭素ネオペンタン構造を有する特定のポリオールに基づいており、それらの中で最も重要なものは、ペンタエリスリトールである。この炭素構造は高い温度安定性（注13）に対するかぎであると考えられる。最近のロシア特許において、R22と共に用いる潤滑油としてペンタエリスリトールエステルが記載されており、蒸発器温度が−80℃（−112°Ｆ）で用いられる。」旨記載されている（第１７頁〜第１８頁の3.Neopentyl　Estersの項）。
　刊行物３．Synthetic　Lubricants　REINHOLD　PUBLISHING　CORPORATION　１９６２年発行　第３８８〜４０１頁
　刊行物３は、刊行物２に引用された（注13）の文献であるが、「Neopentyl　Polyol　Estersの熱安定性」と題してデータが開示されている（第３９４頁の表10.1）。そして、その表にはＣ９〜１２のネオペンチルグルコールエステル、Ｃ５〜６のペンタエリスリトールエステル、Ｃ５〜１０のトリメチロールプロパンエステルのデータが記載されている。
　刊行物４．Russian　Patent　No　２０８８６８の英訳　１０６９年４月２２日発行
　刊行物４は、刊行物２で引用されたロシア特許の英訳であるが、Abstractに「ペンタエリスリトールと合成脂肪酸から得られる合成油について開示する。フレオン−２２を用いる冷凍機での該合成油の有効性を確保するために、炭素数５〜９の使用が提案される。」旨記載されている。
　刊行物５．特開昭５５−１５５０９３号公報
　刊行物５には、冷凍機油用のＣ８及びＣ９カルボン酸原料に関して、Ｃ８カルボン酸として、２−エチルヘキサン酸が、Ｃ９カルボン酸としてイソノナン酸（3,5,5-トリメチルヘキサン酸）が記載されている（第２頁左上欄７〜１８行、同左下欄実施例１，同右下欄表１）。
　先願明細書６．特願平２−７２８号（特開平２−２７６８９４号公報参照）　　優先権主張日１９８９年１月１０日
  先願明細書６には、冷却圧縮機の滑剤として、「下記（Ａ）および（Ｂ）を含む、−20°〜65℃を越える範囲でフッ素化炭化水素および塩素化フッ化炭化水素冷媒に混和性であり、38℃で75センチストークス（75×10−６　ｍ２／ｓ）を越える粘度を有する滑剤組成物。
（Ａ）下記式を有する95〜5％のポリエーテルポリオール。
　　　　　Ｚ−［（ＣＨ２−ＣＨ（Ｒ１−Ｏ−）ｎ−（ＣＨ２−ＣＨ（ＣＨ３）−Ｏ−）ｍ−Ｒ２］ｐ　　　　　　上式中、
　Ｚは、１〜８の活性水素を有する化合物の残留物であり、
　Ｒ１ は、水素、エチル、またはその混合物であり、
　ｎは０または正の数であり、
　ｍは正の数であり、
　ｎ＋ｍは、400〜5000の平均分子量の範囲を有するポリエーテルポリオールを与えるであろう値を有する数であり、
　Ｒ２ は、水素または１〜６の炭素原子のアルキル基であり、
　ｐは、Ｚの活性水素の数に等しい値を有する整数である。
（Ｂ）次の（１）および（２）から選ばれる５〜９５％のエステル。
　（１）アルカノール酸を有する多価アルコールから製造されるエステル。
  （２）アルカノールを有するアルカンジオール酸から製造されるエステル（特許請求の範囲１）。」からなる発明が記載されている。
　先願明細書７．特願昭６３−３１３０５３号（特開平２−１５８６９３号公報参照）
　先願明細書７には、フッ化アルカン系冷媒用冷凍機油組成物として、
「（Ａ）ポリグリコール化合物と、（Ｂ）（イ）二塩基酸エステル及び（ハ）多価アルコールエステルの中から選ばれた少なくとも１種とを含有することを特徴とするフッ化アルカン系冷媒用冷凍機油組成物（特許請求の範囲１）。
　ポリグリコール化合物が、一般式
　　　　　　　　Ｒ１−Ｏ−（Ｒ２Ｏ）ｍ−Ｒ３　　 　　
（式中のＲ１及びＲ３は、それぞれ水素原子、炭化水素基又はアシル基であり、それらは同一であってもよいし、たがいに異なっていてもよく、Ｒ２は炭素数２〜６のアルキレン基、ｍは２以上の数である）
で表わされる化合物、及び一般式
　　　　　　　　ＣＨ２−Ｏ−（Ｒ４Ｏ）ｐ−Ｒ７　
　　　　　　　　ｌ
　　　　　　　　ＣＨ−Ｏ−（Ｒ５Ｏ）ｒ−Ｒ８　
　　　　　　　　ｌ
　　　　　　　　ＣＨ２−Ｏ−（Ｒ６Ｏ）ｓ−Ｒ９ 　
（式中Ｒ４、Ｒ５及びＲ６は、それぞれ炭素数２〜６のアルキレン基であり、それらは同一であってもよいし、たがいに異なっていてもよく、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９は、それぞれ水素原子、炭化水素基又はアシル基であり、それらは同一であってもよいし、たがいに異なっていてもよく、ｐ、ｒ、及びｓは、それぞれ２以上の数であり、それらは同一であってもよいし、たがいに異なっていてもよい）
で表わされる化合物の中から選ばれた少なくとも１種である請求項１記載の組成物（特許請求の範囲２）。
　
（ハ）対比・判断
（ｉ）特許法第２９条第２項違反について　　
　本件第１発明と、刊行物１に記載された発明とを対比すると、刊行物１には、R134aとエステル型合成油を含む各種の潤滑油との適合性を評価した試験結果が記載されているが、その中で、全種類のエステル型合成油はR134aと充分な相溶性を有すること。しかし、＋200°Ｆで80％のR134aと20％の油７との不相溶性を示す点があることを確認したこと。油7は実験的油であり、先例の刊行物（Sanvordenker　1972）に記載されているのと同じ油である旨記載されているから、本件第１発明と刊行物１に記載された発明とは、
(A)少なくとも１種のフッ素含有炭化水素であって、該フッ素含有炭化水素は、１個または２個の炭素原子を含有し、フッ素が該フッ素含有炭化水素中の唯一のハロゲンである；および
(B)カルボン酸エステルを含有する溶解性有機潤滑剤を含有する冷却剤用液状組成物である点では一致するが、
構成(B)が本件第１発明では、次の(i)および(ii)から生成するカルボン酸エステルであるに対し、
(i)ネオペンチルグリコール、ペンタエリスルトール、ジペンタエリスリトール、トリメチロールプロパン、およびそれらの混合物でなる群から選択される多価ヒドロキシ化合物、
(ii)直鎖を有するペンタン酸、直鎖を有するヘキサン酸、直鎖を有するヘプタン酸およびネオヘプタン酸から選択されるヘプタン酸、２−エチルヘキサン酸、３，５，５−トリメチルヘキサン酸、マレイン酸、コハク酸、アジピン酸、およびそれらの混合物でなる群から選択されるカルボン酸またはその無水物、
　ただし、
(a)該組成物は、(a１)と(a２)との混合物を含有しない：
ここで、(a１)は、以下の式IVおよび式Ｖの化合物から選択される少なくとも１つの化合物であり：
　　　　　　　　　Ｒ１−０−（Ｒ２Ｏ）ＷＲ３　        （IV）
（ここで、式中のＲ１およびＲ３はそれぞれ、水素原子、炭化水素基、またはアシル基であり、それらは同一であってもよいし、たがいに異なっていてもよく、Ｒ２は炭素数２〜６のアルキレン基、ｗは２以上の数である）
　　　　　　　　　ＣＨ２−Ｏ−（Ｒ４Ｏ）Ｐ−Ｒ７　
　　　　　　　　　ｌ
　　　　　　　　　ＣＨ−Ｏ−（Ｒ５Ｏ）ｒ−Ｒ８　　　（Ｖ）　
　　　　　　　　　ｌ
　　　　　　　　　ＣＨ２−Ｏ−（Ｒ６Ｏ）ｓ−Ｒ９　
（ここで、Ｒ４、Ｒ５、およびＲ６はそれぞれ、炭素数２〜６のアルキレン基であり、それらは同一であってもよいし、たがいに異なっていてもよく；Ｒ７、Ｒ８、およびＲ９はそれぞれ、水素原子、炭化水素基、またはアシル基であり、それらは同一であってもよいし、たがいに異なっていてもよく；ｐ、ｒ、およびｓはそれぞれ、２以上の数であり、それらは同一であってもよいし、たがいに異なっていてもよい）
　そして(ａ２)は、トリメチロールプロパンカプロン酸エステル、ペンタエリストロールカプロン酸エステル、またはトリメチロールプロパンアジピン酸エステルから選択される多価アルコールエステルである；
(b)成分（Ｂ）が、(1)25重量％の組成の、ペンタエリスリトールと７個〜９個の炭素原子を有するアルカノール酸の混合物とのテトラエステルである場合、または(2)16重量％の組成の、トリメチロールプロパントリヘプトネートである場合、成分（Ａ）は、1,1,1,2-テトラフルオロエタンではない；そして(c)該組成物は、５％〜95％の、以下の式のポリエーテルポリオールを含有する混合物と、95％〜５％の、トリメチロールプロパントリヘプトネートまたはペンタエリスリトールテトラヘプトネートの混合物とを共に含有しない：
Z-[(ＣＨ２−ＣＨ(Ｒ１０)−Ｏ−)ｎ’−(ＣＨ２−ＣＨ(ＣＨ３)−Ｏ−)ｍ’−Ｒ１１]ｐ 　（VI）
（ここで、Ｚは１個〜８個の活性水素を有する化合物の残留物であり、Ｒ１０は、水素、エチル、またはその混合物であり；ｎ’は０または正の数であり；ｍ’は正の数であり；ｍ’＋ｎ’は、400〜5000の平均分子量の範囲を有するポリエーテルポリオールを与える値を有する数であり；Ｒ１１は、水素または１個〜６個の炭素原子のアルキル基であり；そして、ｐ’は、Ｚの活性水素の数に等しい値を有する整数である）。
刊行物１には、油７が、先例の刊行物（刊行物２）に記載されているのと同じ油である旨記載されているにとどまる点で相違する。
　その相違する点を検討すると、本件第１発明では、後段のただし書きにより、広汎なエステル化合物が除外されている。そして、刊行物１で引用された刊行物２には、ネオペンチルエステル系のものが開示されており、さらに、刊行物３には、ネオペンチルエステルの物性が、刊行物４には、ロシアの特許に、R22と共に用いる潤滑油としてペンタエリスリトールエステルが用いられることが記載されているが、これらの組成成分は刊行物５に記載されたものも含め、該ただし書きで除外されたものであるし、また、類似した化学式を有するヘプタン酸等の開示があっても、化学構造が異なるネオヘプタン酸が開示されたに等しいとは、いえないことは明白であるから、上記相違点が刊行物１ないし５から当業者が容易に想到しえたものとはいえない。
　そして、実施例９、２０で本件第１発明化合物の製造が確認され、実施例１３において、製造と低温での溶解性が確認されているから、本件第１発明は明細書記載の所定の効果を奏するものと認められる。
　したがって、本件第１発明は、刊行物１ないし５に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。
　また、本件第２発明は、本件第１発明をさらに技術的に限定したものであるから、上記と同様の理由により、刊行物１ないし５に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。
　さらに、本件第３ないし９発明は、本件第１または２発明をさらに技術的に限定したものであるから、上記と同様の理由により、刊行物１ないし５に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。
（ii）特許法第２９条の２違反について
　本件第１発明では、後段のただし書きの除外事項により、先願明細書６ないし７に記載された発明が全て除外されたので、本件第１発明は、先願明細書６ないし７に記載された発明と同一ではない。
　また、本件第２発明は、本件第１発明をさらに技術的に限定したものであるから、上記と同様の理由により、先願明細書６ないし７に記載された発明と同一ではない。
　さらに、本件第３ないし９発明は、本件第１または２発明をさらに技術的に限定したものであるから、上記と同様の理由により、先願明細書６ないし７に記載された発明と同一ではない。
（iii）特許法第３６条第３ないし５項違反について
　訂正後の、本件明細書は、特許法第３６条第３ないし５項の要件を具備するものと認められる。
また、後述するとおり、本件第１ないし９発明は、異議申立人が提示した証拠をみても、拒絶されるものではない。
　したがって、本件第１ないし９発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができる。
　ニ．むすび
　以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第１２０条の４第２項及び同条第３項で準用する第１２６条第２項から４項の規定に適合するから、当該訂正を認める。
３．異議申立についての判断
（１）異議申立の理由の概要
　異議申立人（全７名）は、訂正前の特許請求の範囲に記載された全請求項に対して、本件発明は、先願明細書６ないし７に記載された発明と同一である。また、他の甲各号証に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許を受けることができない旨、更に、明細書に記載不備がある旨主張している。
（２）判断
　訂正後の本件第１発明は、先願明細書６及び７に記載された発明を全て除外したし、また、前記独立特許要件の判断で言及していない、異議申立で提出された証拠、
「米国特許第２８０７１５５号明細書
（ペンタエリスリトールを含む冷却機用流体：エステルの炭素数２〜２０）
　米国再発行特許第１９２６５号明細書
（クロルを含むまたは含まないハロフルオロ誘導体）
　特開昭５８−１５５９２号公報
（ネオペンチル構造を持つポリオールのエステルを含む耐フロン性油）
　潤滑グリースと合成潤滑油、第213〜217頁、昭和５８年１２月２５日発行、株式会社幸書房
（ネオペンチルポリオールエステルを含む合成冷凍機油）
　特開昭５６−１３３２４１号公報
（ネオペンチルポリオールと２−エチルヘキサン酸とのエステル）
　欧州特許公開公報第３７８１７６号
（先願明細書６のパテントファミリー）
  エクソン社の製品カタログ、1989年10月発行
（イソノナン酸は３，５，５−トリメチルヘキサン酸）
　ヘキスト社の製品カタログ、1988年12月発行
（イソノナン酸は３，５，５−トリメチルヘキサン酸）」
を見ても、独立特許要件の判断に記載した理由と同様に、本件請求項１ないし９に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　したがって、異議申立人の主張はいずれも採用できない。　
（４）むすび
　以上のとおりであるから、特許異議申立の理由及び証拠によっては、本件の請求項１ないし９の特許を取り消すことはできない。
　また、他に本件の請求項１ないし９の特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年７月２６日（２０００．７．２６）