【事件の表示】
　特許第２９７３９５７号「二軸配向熱可塑性樹脂フイルム」の請求項１に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２９７３９５７号の請求項１に係る特許を維持する。
【理　由】
１．本件発明
　本件特許第２９７３９５７号は、平成２年１月１０日に出願された特願平２−１５２７号（以下、「原出願」という。）の分割出願として平成８年１２月２７日に出願された特許出願に係り、平成１１年９月３日にその特許権の設定登録がなされたものであって、その請求項１に係る発明（以下、「本件発明」という。）は、特許明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。
「熱可塑性樹脂Ａと粒子とを主成分とするフイルム層を熱可塑性樹脂Ｂを主成分とするフイルム層の少なくとも片面に積層した二軸配向熱可塑性樹脂フイルムであって、前記熱可塑性樹脂Ａの積層フイルム層の厚さが０.００５〜３μｍ、該積層フイルム層中に含有される前記粒子の平均粒径が積層フイルム層の厚さの０.１〜１０倍、該粒子の積層フイルム層中の含有量が０.３重量％以上０.５重量％未満であり、該積層フイルム層表面の突起の平均高さが前記粒子の平均粒径の１／３以上であり、かつ、長手方向の熱収縮率が、１００℃、３０分の条件下で０.１〜５％であることを特徴とする二軸配向熱可塑性樹脂フイルム。」
　
２．申立ての理由の概要
　これに対し、特許異議申立人・金子　しの（以下、「申立人」という。）は、甲第１号証（特開昭６１−２６６２４４号公報）、甲第２号証（特開平３−２０７６４９号公報。原出願についての出願公開公報に相当）、参考資料１（「プラスチックフィルム・レジン材料総覧’９３」加工技術研究会発行（１９９２年１２月１０日）２５８〜２５９頁、２６４〜２７９頁）、参考資料２（無体財産法研究会編集「判例特許・実用新案法」東高判昭５９・５・２３判決）（以下、甲第ｍ号証を「甲ｍ」、該甲号証記載の発明を「甲ｍ発明」という。）を提出し、
　１）本件発明は、甲１発明と同一の発明であるか、少なくとも甲１発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明に係る特許は、特許法第２９条第１項第３号または同第２項の規定に違反してされたものであり、
　２）本件発明の構成要件である、前記「粒子の積層フイルム層中の含有量が０.３重量％以上０.５重量％未満であ……る」場合にも技術的に意味のある発明が構成されることについて、原出願明細書には何ら記載されていなかった（「０.３重量％」の場合が「比較例４」とされていたことから明らかなとおり、むしろ、上記領域は不適当なものとして除外されていた）点で、本件発明に係る出願は適法な分割出願とはいえないから出願日の遡及は認められず、その出願日は、現実の出願日たる平成８年１２月２７日となる結果、本件発明は、甲２発明と同一の発明であるか、少なくとも甲２発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明に係る特許は、特許法第２９条第１項第３号または同第２項の規定に違反してされたものである、
と主張する。
　
３．甲各号証等の記載内容
　ａ．甲１
　ア．「基層及び被覆層１層又は２層からなり、該基層及び被覆層は実質的にプロピレンホモポリマーからなり、少なくとも１層の被覆層は
　ａ）長鎖脂肪族アミン　　　　　０.２〜１.０重量％
　ｂ）ポリジアルキルシロキサン
　　　　　　　　　　　　　　　　０.２〜１.０重量％　及び
　ｃ）小板状無機顔料　　　　　　０.１〜１.０重量％
からなる添加物の組合せを含有し、顔料の小板は被覆層の表面にほぼ平行に配置されており；前記重量％は被覆層の全量を基礎とすることを特徴とするプロピレンポリマーからなる非シール性二軸延伸多層フィルム。」（特許請求の範囲第１項）、
　イ．「成分ｃ）が……平均粒径０.１〜４μｍである特許請求の範囲第１項……記載のフィルム。」（特許請求の範囲第５項）、
　ウ．「……被覆層の１層の厚さが０.１〜２μｍである特許請求の範囲第１項……記載のフィルム。」（特許請求の範囲第８項）、　
　エ．被覆層の厚さが０.５〜０.８μｍであり、前記顔料の具体例である小板状珪酸アルミニウムの平均粒径が０.５５μｍである実施例（６頁左上欄４行及び同頁右上欄１〜３行）。
　オ．該多層フィルムは、優れた不粘着挙動とスリップ挙動とを示すこと（８頁右上欄「表」）。
　ｂ．甲２
　カ．「熱可塑性樹脂Ａと粒子とを主成分とするフイルムを熱可塑性樹脂Ｂを主成分とするフイルムの少なくとも片面に積層した二軸配向熱可塑性樹脂フイルムであって、前記熱可塑性樹脂Ａの積層フイルムの厚さが０.００５〜３μｍ、該積層フイルム中に含有される前記粒子の平均粒径が積層フイルム厚さの０.１〜１０倍、該粒子の積層フイルム中の含有量が０.５〜５０重量％であり、かつ、長手方向の熱収縮率が、１００℃、３０分の条件下で０.１〜５％であることを特徴とする二軸配向熱可塑性樹脂フイルム。」（請求項１）、
　キ．「本発明は、……従来フィルムに比べ、フィルム表面に望ましい高さの突起を高密度でかつ均一な高さで形成し、とくにこの面を反磁性層面（ベースフィルム面）として使用することにより、磁気テープ巻き状態において磁性面に積極的に作用させて、その電磁変換特性の目安である
Ｓ／Ｎを低下させることなく、該磁性面の耐久性を向上する
　ク．「そして、このような粒子が、０.５〜５０重量％……熱可塑性樹脂Ａのフィルム中に含有される。これより小さいと、フィルム表面突起形成密度が低くなりすぎるので磁性面への良好な凹凸転写特性が得られず、逆に高すぎると、含有粒子の割合が高くなりすぎ、積層フィルム層自身が脆くなりすぎることになり、またＳ／Ｎも不良となるので好ましくない。」（４頁右上欄１０〜１８行）、
　ケ．市販されているＨｉ８テープと比較してＳ／Ｎが１ｄＢ以上高い場合を「良好」とすると、実施例１〜７（＝全実施例）のフィルムは、磁性面の耐久性及びＳ／Ｎの双方が「良好」であった一方、該粒子の積層フィルム層中の含有量が「０.３重量％」である「比較例４」の場合は、耐久性は｛不良｝、Ｓ／Ｎは「良好」（＝＋１.０ｄＢ）であったこと（１０頁上欄「第２表」）。
　コ．「本発明の二軸配向熱可塑性樹脂フィルムによるときは、……Ｓ／Ｎを低下させることなく、磁性面の耐久性を積極的に大幅に向上することができる。」（９頁左下欄２０行〜同右下欄１０行）。
　ｃ．参考資料１
　サ．市販の各種二軸延伸ポリプロピレンフィルムの熱収縮率。
　ｄ．参考資料２
　シ．分割出願について、「明細書の発明の詳細な説明の項に、その発明の課題……のほか、その課題解決のための発明に必要な構成を上位概念的に記載し、かつその効果をも記載したうえ、二以上の実施例についてその構成及び効果を具体的に説明しているようなものであれば、その特許請求の範囲の記載がいずれかの実施例に則した具体的構成の形をとっていたとしても、その明細書には全体として上位概念としての発明の開示があると解する余地もあるが、《証拠略》によれば、原出願公報は……すべて別紙図面記載の実施例に関するもののみにとどまっていることが認められる。かような記載からは、上位概念としての発明は幾通りもの構成を考え得る場合があり、その構成可能な上位の発明がすべて開示されていたものとみることは相当でなく、特許請求の範囲の記載との関連で、どの限度で上位の発明が開示されているかを判断すべきである。」（２１５４の１４頁右から１１〜２３行）旨の判例。
　
４．申立人の主張の適否の判断
　４の１．主張１）について
　本件発明（前者）と甲１発明（後者）とを対比すると、後者の「非シール性二軸延伸多層フィルム」（前記ア参照）の基層及び被覆層を構成する２つの「プロピレンホモポリマー」及び「小板状無機顔料」は、順次、前者の「熱可塑性樹脂Ｂ」、「熱可塑性樹脂Ａ」及び「粒子」に相当し、また、その実施例から計算される該顔料（＝粒子）の平均粒径０.５５μは、被覆層（＝積層フィルム層）の厚さ０.５〜０.８μの０.６９〜１.１倍に相当するから、
　両者は、
「熱可塑性樹脂Ａと粒子とを主成分とするフイルム層を熱可塑性樹脂Ｂを主成分とするフイルム層の少なくとも片面に積層した二軸配向熱可塑性樹脂フイルムであって、前記熱可塑性樹脂Ａの積層フイルム層の厚さが０.１〜２μｍ、該積層フイルム層中に含有される前記粒子の平均粒径が積層フイルム層の厚さの０.６９〜１.１倍、該粒子の積層フイルム層中の含有量が０.３重量％以上０.５重量％未満である二軸配向熱可塑性樹脂フイルム。」
に係る点で一致するものの、
　甲１には、前者の必須の構成である、
「該積層フイルム層表面の突起の平均高さが前記粒子の平均粒径の１／３以上であり、かつ、長手方向の熱収縮率が、１００℃、３０分の条件下で０.１〜５％である」
旨の構成について、記載も示唆もされていない。
　申立人は、上記「平均高さ」について、該値は、該粒子（＝顔料）の平均粒径と積層フィルム層（＝被覆層）との厚さの比で定まるところ、該比は、上記一致点から明らかなとおり、前者と後者とで一致（重複）しているから、当然、後者の二軸配向熱可塑性樹脂フイルムも上記規定を満足する、と主張する。
　しかしながら、甲１全体の記載より、後者は、前記一致点の構成以外に長鎖脂肪族アミンとポリジアルキルシロキサンとの特定量の併用を前提とし（前記ア参照）、それにより初めて所期の効果（前記オ参照）を奏するものであり、甲１には、該併用を欠く場合にも、後者が技術的に意味のある何らかの発明を構成すると解される記載は存在しない。
　そうすると、該併用を必須とする後者の構成のうち、いわば恣意的に該併用部分を切り離し、該併用を欠く後者の構成が前者と同一である、とする申立人の主張は妥当なものとはいえない。
　要するに、少なくとも甲１発明からは、該「平均高さ」に係る前者の規定を導き出すことはできない。
　一方、前者は、該必須の構成を具備することにより、前記他の必須の構成と相まって、「従来フィルムに比べ、フィルム表面に望ましい高さの突起を高密度でかつ均一な高さで形成し、とくにこの面を反磁性層面（ベースフィルム）として使用することにより、磁気テープ巻き状態において磁性面に積極的に作用させて、該磁性面の電磁変換特性の目安である
Ｓ／Ｎを向上する
　したがって、参考資料１をもって前記「熱収縮率」規定の想到容易性を説く申立人の主張の適否を判断するまでもなく、前者は、後者と同一の発明でもなければ、後者に基づき当業者が容易に発明をすることができたものともいうことはできない。
　４の２．主張２）について
　申立人の主張にかかわらず、原出願には、前記粒子含有量が「０.３重量％以上０.５重量％未満」の場合にも一定の発明が構成されることは記載されていたものと解される。
　すなわち、原出願発明は、対応する粒子含有量が「０.５〜５０重量％」であり（前記カ参照）、それにより、良好な「Ｓ／Ｎ」と「耐久性」とを得るものであった（前記キ、コ参照）一方、申立人が問題視する原出願時の「比較例４」（＝本件発明の実施例１に相当）は、前記ケから明らかなとおり、耐久性はさておき、当初から良好なＳ／Ｎを示していたことは確かな事実である。
　この点に関し申立人指摘の前記クは、粒子含有量が「これ（注：０.５重量％）より小さいと、フィルム表面突起形成密度が低くなりすぎるので磁性面への良好な凹凸転写特性が得られ」（同ク参照）ないことを示すにとどまり、別段、原出願時の「比較例４」が良好なＳ／Ｎを有していた事実と矛盾するものではない。
　このように、本件発明に係る分割出願は、Ｓ／Ｎと耐久性とに優れた二軸配向熱可塑性樹脂フィルムを提供する、いわば「最善の発明」に係る原出願中に当初から存在した、少なくともＳ／Ｎの良好な同フィルムに係る「次善の発明」を分割したものというべく、何ら不適法な理由を有するものとはいえない。
　なお、申立人は「原出願中に『比較例』として挙げ、明示的に特許を受ける権利を放棄した発明についてまで分割出願の利益を認めることは、法的安定性を欠き、失当である」（申立書１１頁１８〜２２行）とも主張する。
　しかしながら、原出願明細書中に記載した技術事項の範囲内で、従来技術との関係で特許性を有する（と後から自らが考える）発明を、適法な時点で分割出願の対象とすることは出願人の自由裁量に属することであり、これに反し、原出願明細書中に「比較例」と記載した以上、該「比較例」の態様は分割出願の対象とはならない、とする法理は存在しない。
　以上のとおり、本件発明に係る分割出願は適法なものであるから、これに反する誤った前提に立つ申立人の主張２）は、失当というほかはない。
　追って、参考資料２の事例（前記サ参照）は、本件発明とは事情が異なり、その内容如何が上記判断結果を左右するものではない。
　
５．むすび
　したがって、特許異議申立ての理由及び証拠によっては、本件請求項１に係る特許を取り消すことはできない。
　また、他に本件請求項１に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。　
【異議決定日】
平成１３年６月２６日（２００１．６．２６）