【事件の表示】
　特許第2828924号「ソリッドゴルフボール」の請求項1ないし3に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。　
【結　論】
 訂正を認める。
特許第2828924号の請求項1ないし3に係る特許を維持する。　
【理　由】
 　　「１］　手続きの経緯
　本件特許第２８２８９２４号発明は、平成７年４月５日に特願平７−１０６９１０号として特許出願されたものであって、平成１０年９月１８日にその設定登録がなされ、その後、佐藤美智代、森下省吾、横浜ゴム株式会社及び花井恭子よりそれぞれ特許異議の申立てがなされ、次いで、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成１１年１２月２９日に訂正請求がなされたものである。
　
　　［２］　訂正の適否
［２−１］　訂正の内容
　本件の訂正請求は、特許第２８２８９２４号の明細書を請求書に添付した訂正明細書のとおり、下記ａ〜ｆのように訂正することを求めるものである。
　　訂正の内容
ａ．　特許明細書の請求項１〜３に係る発明の記載、
「【請求項１】　コアとカバーを有するソリッドゴルフボールにおいて、コアに初期荷重１０ｋｇをかけた状態から終荷重１３０kgをかけたときまでの圧縮変形量をＡとし、ボールに初期荷重１０kgをかけた状態から終荷重１３０kgをかけたときまでの圧縮変形量をＢとするとき、上記圧縮変形量Ａと圧縮変形量Ｂとの差（Ａ−Ｂ）が１．０mmから３．５mmの範囲にあることを特徴とするソリッドゴルフボール。
【請求項２】カバーの厚みが２．５mmから５．０mmの範囲にある請求項１記載のソリッドゴルフボール。
【請求項３】カバー用組成物の曲げ剛性率が１０００kg/cｍ２から６０００kg/cm２の範囲にある請求項２記載のソリッドゴルフボール。」を、
「【請求項１】　コアとカバーを有するソリッドゴルフボールにおいて、コアに初期加重１０kgをかけた状態から終加重１３０kgをかけたときまでの圧縮変形量をＡとし、ボールに初期加重１０kgをかけた状態から終加重１３０kgをかけたときまでの圧縮変形量をＢとするとき、上記圧縮変形量Ａと圧縮変形量Ｂとの差（Ａ−Ｂ）が１．３mmから３．０mmの範囲にあることを特徴とするソリッドゴルフボール。
【請求項２】カバーの厚みが２．５mmから５．０mmの範囲にある請求項１記載のソリッドゴルフボール。
【請求項３】カバー用組成物の曲げ剛性率が１０００kg/cm２から６０００kg/cm２の範囲にある請求項２記載のソリッドゴルフボール。」と訂正する。
ｂ．　特許明細書の段落【０００５】に記載された「１．０〜３．５mm」を
「１．３〜３．０mm」と訂正する。
ｃ．【０００８】の３箇所に記載された「１．０〜３．５mm」を、
いずれも、「１．３〜３．０mm」と訂正し、
かつ、「１．０mm」を「１．３mm」と、
「３．５mm」を「３．０mm」と訂正する。
ｄ．　特許明細書の段落【０００９】、【００１５】および【００２２】に記載された「１．０〜３．５mm」を、いずれも、
「１．３〜３．０mm」と訂正する。
ｅ．　特許明細書の段落【００２３】の２箇所に記載された「１．０〜３．５mm」を、
「１．３〜３．０mm」と訂正する。
ｆ．　特許明細書の段落【００４６】に記載された「１．０〜３．５mm」を、
「１．３〜３．０mm」と訂正する。
［２−２］　訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
　これら訂正事項ａ〜ｆは、特許明細書の段落【００４５】の【表４】中の実施例１〜４のＡ−Ｂの値に基づく訂正であって、
　訂正事項ａは、特許明細書における特許請求の範囲の請求項１〜３の記載事項、即ち、ソリッドゴルフボールのコアとボールに、初期荷重１０ｋｇをかけた状態から終荷重１３０ｋｇをかけたときのそれぞれの圧縮変形量Ａと圧縮変形量Ｂとの差（Ａ−Ｂ）の臨界量をより限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮に該当し、
　訂正事項ｂ〜ｆは、上記訂正事項ａによる特許請求の範囲の減縮に伴い生じる、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との不整合を回避するために行う、明りょうでない記載の釈明に該当する。
　訂正事項ａ〜ｆは、願書に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内の訂正と認められ、又、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　［２−３］　独立特許要件について
　訂正明細書の請求項１〜３に係る発明は、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１〜３に記載された事項により特定されるものである。
　対比・検討
　後記［３］　特許異議の申立についての項における「［３-３］　判断」に記載したとおり、訂正明細書の請求項１〜３に係る発明は、当審が取消理由１で引用した刊行物１（特開平５−１２３４２２号公報）、取消理由２で引用した刊行物１（特開昭６３−２２０８８９号公報）及び同刊行物２（特開平６−９８９４９号公報）に記載された発明とは認められないものであり、また、それらの刊行物に記載されたものから容易に発明をすることができたものとすることはできないから、訂正明細書の請求項１〜３に係る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものと認める。
［２−４］訂正請求についての結論
　上記訂正は、平成６年法律第１１６号附則第６条の規定によりなお従前によるとされる、特許法第１２０条の４第２項の規定および同条第３項で準用する同法第１２６条第２項から第４項の規定に適合するので、本件訂正請求による訂正を認める。
　
　　［３］　特許異議の申立について
［３−１］　特許異議申立人の申立理由の概要
　イ．異議申立人佐藤美智代は、甲第１〜７号証を提示し、特許第２８２８９２４号の請求項１〜３に係る発明の特許は、次の理由により取り消されるべきである旨主張している。
　１．請求項１〜３に係る発明は、甲第１、２号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当するものであるから、特許を受けることができないものである。
　２．請求項１〜３に係る発明は、特許明細書の記載が不備であり、特許法第３６条第４項及び第５項の規定に違反しているから、特許を受けることができないものである。
　ロ．異議申立人森下省吾は、甲第１〜７号証を提示し、特許第２８２８９２４号の請求項１〜３に係る発明の特許は、次の理由により取り消されるべきである旨主張している。
　１．請求項１に係る発明は、甲第２号証及び甲第３号証を考慮すると、甲第１号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当するものであるから、特許を受けることができないものであり、あるいは、同甲号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　２．請求項１に係る発明は、甲第４号証又は甲第５号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当するものであるから、特許を受けることができないものである。
　３．請求項１に係る発明は、甲第６号証又は甲第７号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当するものであるから、特許を受けることができないものである。
　４．請求項２に係る発明は、甲第４〜７号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当するものであるから、特許を受けることができないものである。
　５．請求項３に係る発明は、甲第４号証又は甲第５号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当するものであるから、特許を受けることができないものである。
　ハ．異議申立人横浜ゴム株式会社は、甲第１、２号証及び実験報告書を提示し、特許第２８２８９２４号の請求項１〜３に係る発明の特許は、次の理由により取り消されるべきである旨主張している。
　１．請求項１〜３に係る発明は、甲第１、２号証に記載された発明と同一、あるいは、甲第１、２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条の規定により特許を受けることができないものである。
　２．請求項１〜３に係る発明は、特許明細書の記載が不備であるから、特許法第３６条第４項及び第５項の規定に違反し、特許を受けることができないものである。
　ニ．異議申立人花井恭子は、甲第１〜９号証を提示し、
　特許第２８２８９２４号の請求項１〜３に係る発明は、甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、その特許は取り消されるべきである旨主張している。
［３−２］　本件発明
　本件請求項１〜３に係る発明は、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１〜３に記載された事項により特定されるものである。
［３−３］　判断
　イ．異議申立人佐藤美智代の主張について
　特許法第２９条第１項第３号違反
　甲第１号証（特開平５−１２３４２２号公報、当審の取消理由１において引用した刊行物１）の特許請求の範囲及び第７頁の表１及び第８頁の表２には、実施例１〜６及び比較例１〜６として、カバーの曲げ剛性率３，３００〜４，６５０kg/cm２、カバーの厚みが２．０mmから３．２mm、ボールの硬度（ＰＡＧ硬度）７８〜１０４、コアに初期加重１０kgをかけた状態から終加重１３０kgをかけたときの圧縮変形量（以下、「圧縮変形量Ａ」という）が３．７〜４．５mmである、コアとカバーを有するツーピースゴルフボールが記載されている。
　甲第２号証（特開平６−１５４３５７号公報）の特許請求の範囲及び第４、５頁の表１及び第６、７頁の表２には、実施例１〜６及び比較例１〜４例として、カバーの曲げ剛性率３，３００kg/cm２、カバーの厚みが１．９mmから３．０mm、ボールの硬度（ＰＡＧ硬度）７４〜９７、コアに初期加重１０kgをかけた状態から終加重１３０kgをかけたときの圧縮変形量Ａが３．５〜４．３mmである、コアとカバーを有するツーピースゴルフボールが記載されている。
　甲第３号証（米国特許第5,795,247 号明細書）は、本件特許発明を優先権主張の基礎として米国に特許出願したものの米国特許明細書である。
　甲第４号証（米国特許第 5,368,304号明細書）は、上記甲第３号証の審査過程において拒絶理由に引用されたものであって、Riehle Compressionの値と共に、ＰＧＡ圧縮率が記載されている。
　甲第５号証（特開平６−３１２０３２号公報）は、上記甲第４号証の日本出願の公開公報である。
　甲第６号証（米国特許第5,795,247 号明細書の宣誓供述書（Declaration））は、上記甲第３号証の審査過程において拒絶理由通知に対して提出されたものである。
　甲第７号証（米国特許第5,795,247 号明細書の意見書・手続補正書（ Amendment））は、上記甲第３号証の審査過程において、拒絶理由通知に対して提出されたものであり、Riehle Compressionと、ソリッドゴルフボールのコアとボールに、初期荷重１０ｋｇをかけた状態から終荷重１３０ｋｇをかけたときのコアの圧縮変形量Ａとボールの圧縮変形量（以下、「圧縮変形量Ｂという）との関係について記載されている。
　甲第１号証に記載されている、実施例１〜６及び比較例１〜６の各ＰＡＧ圧縮率を、甲第４号証の記載に基づいてRiehle Compressionに換算し、次いで、甲第７号証の記載に基づいて、１０〜１３０kgの荷重の圧縮変形量Ｂに変換して求めた圧縮変形量Ａ−圧縮変形量Ｂ（以下、「（Ａ−Ｂ）値」という）が異議申立人の主張のとおりであるとしても、その値は、０．５０〜１．２４であり、１．３未満であるから、甲第１号証に記載されている発明が訂正明細書の請求項１〜３に係る発明と同一であるとは認められない。
　同様に、甲第２号証に記載されている、実施例１〜６及び比較例１〜４の各ＰＧＡ圧縮率を、甲第４号証の記載に基づいてRiehle Compressionに換算し、次いで、甲第７号証の記載に基づいて１０〜１３０kgの荷重の圧縮変形量Ｂに変換して求めた（Ａ−Ｂ）値が異議申立人の主張のとおりであるとしても、その値は、０．３６〜１．１６であり、１．３未満であるから、甲第２号証に記載されている発明が訂正明細書の請求項１〜３に係る発明と同一であるとは認められない。
　特許法第３６条第４項及び第５項違反
　異議申立人は、請求項１〜３に係る発明は甲第１号証に記載されている比較例６、甲第２号証に記載されている比較例４のものと同一であるが、甲第１、２号証では、該比較例６、比較例４のものは硬いフィーリングでありキャリーもやや劣るとされているのに対し、本件特許明細書の発明の詳細な説明では、本件の請求項１〜３に係る発明は良好なフィーリングを有しキャリーも良好とされており、その効果が矛盾しており、明細書の記載が特許法第３６条第４、５項に規定する要件を満たしていない旨主張している。
　しかし、上記したように、訂正請求によって訂正された、本件の請求項１〜３に係る発明は、甲第１号証に記載されている比較例及６び甲第２号証に記載されている比較例４と同一とはいえなくなったから、異議申立人の主張は認められない。
　ロ．異議申立人森下省吾の主張について
　甲第１号証（特開昭６３−２２０８８９号公報、当審の取消理由２において引用した刊行物１）の第２頁右上欄第１５行〜左下欄第６行には、「すなわち、本発明は、基材ゴム、共架橋剤、有機過酸化物および架橋促進剤を含有するゴム組成物から形成されたソリッドコアとカバーから成るツーピースソリッドゴルフボールにおいて、該ソリッドコアの中心から約１０mm未満の部分の硬度がＪＩＳ−Ｃ型硬度計で６０〜７９、中心より１０mmを越える部分の硬度が８０〜９０あり、前記カバーが１．５〜２．０mmの厚さを有し、かつ得られたボールが初荷重１０kgから終荷重１３０kgをかけたときの圧縮変形量１．９〜２．４mmを有することを特徴とするツーピースソリッドゴルフボールを提供する。」と記載されており、また、第４頁の表−１には、比較例２の圧縮強度（mm）が１．９８であることが記載されている。
　甲第２号証（ゴム用語辞典　社団法人　日本ゴム協会　昭和５３年７月１０日発行）の第４８頁には、「硬さ試験機」について、第１１３頁には、「ＪＩＳ式硬さ試験機」について記載されている。
　甲第３号証（特開平６−９８９４９号公報、当審の取消理由２において引用した刊行物２）の第２欄第５〜１９行には、「すなわち、本発明は、基材ゴム、共架橋剤および有機過酸化物を含有するゴム組成物から形成されたコアと、カバーとからなるツーピースゴルフボールにおいて、該コアがＪＩＳ−Ｃ型硬度計による表示において以下の硬度分布を有し、・・・、かつ、初荷重１０kgから終荷重１３０ｋｇをかけた時の圧縮荷重変形量２．８〜３．５mmを有し、該カバーが１．５〜２．１mmの厚さを有することを特徴とするツーピースゴルフボールを提供する。」と記載されており、第４頁の表２には、比較例４のコアの圧縮強度（mm）が３．７であることが記載されている。
　甲第４号証（特開平６−１５４３５７号公報、上記異議申立人佐藤美智代の提出した甲第２号証である）の第２欄第４〜１９行には、「すなわち、本発明は、基材ゴム、共架橋剤および有機過酸化物を含有するゴム組成物から形成されたコアと、カバーとからなるツーピースゴルフボールにおいて、該コアがＪＩＳ−Ｃ型硬度計による表示において以下の硬度分布を有し、・・・、かつ、初荷重１０kgから終荷重１３０kgをかけた時の圧縮変形量３．５〜４．３ｍｍを有し、該カバーが２．１〜２．８mmの厚さを有することを特徴とするツーピースゴルフボールを提供する。」と記載されており、第５頁の表１には、比較例４のコアの圧縮強度（mm）が４．２であることが記載されている。
　甲第５号証（特開平５−１２３４２２号公報）は、上記異議申立人佐藤美智代の提出した甲第１号証と同じ証拠である。
　甲第６号証（特開平６−３１２０３２号公報）には、低スピンゴルフボールのコアとカバーの組成及び構造、ＰＧＡ圧縮率とリール圧縮率などが記載されている。
　甲第７号証（米国特許第5,368,304 号明細書）は、上記甲第６号証の米国に特許出願されたものの特許明細書である。
  申立理由１及び２について検討するに、異議申立人森下省吾は、甲第２号証の記載を考慮し、甲第３ないし５号証を検討すると、甲第３ないし５号証に記載されている「圧縮強度」は「初荷重１０ｋｇから終荷重１３０ｋｇをかけた時の圧縮荷重変形量」であり、この前提に基づいて、申立理由１においては、甲第１号証の比較例２のボールの「圧縮変形量Ｂ」を１．９８とし、申立理由２においては、甲第４号証の比較例４のコアの「圧縮変形量Ａ」を４．２とし、申立理由３においては、甲第５号証の実施例３の「圧縮変形量Ａ」を４．３５としている。
　しかしながら、甲第３号証の第２欄第５〜１９行の記載、甲第４号証の第２欄第４〜１８行の記載、甲第５号証の第１欄第３６〜４４行及び第４頁の表１の記載を検討しても、甲第３ないし５号証に記載されているのは「圧縮強度」であって、「初荷重１０ｋｇから終荷重１３０ｋｇをかけた時の圧縮荷重変形量」を示していると認めることができない。
　したがって、前記申立理由１及び２は、その前提において誤りといえるので、申立人の主張を採用することはできない。
  次に、申立理由３について検討するに、甲第６号証に記載されているゴルフボールについては、コアーの圧縮変形量Ａとゴルフボールの圧縮変形量Ｂの差Ａ−Ｂが１．０１９であるから、その値は１．３未満であり、甲第６号証に記載された発明は、訂正後の本件の請求項１〜３に係る発明と同一とは認められない。
　また、申立理由４及び５について検討するに、本件の請求項２及び３に係る発明は、請求項１に係る発明を引用して記載されているから、本件の請求項２に係る発明が、甲第４〜７号証に記載された発明であるとすることはできず、また、本件の請求項３に係る発明が、甲第４号証及び甲第５号証に記載された発明であるとすることはできない。
　ハ．異議申立人横浜ゴム株式会社の主張について
　甲第１号証（特開平６−１９８００５号公報）には、ツーピースゴルフボールについて、実施例１〜３、従来例１〜２及び比較例１〜２のものが記載されている。
　甲第２号証（特開平６−３１９８３２号公報）には、ゴルフボール用カバー材組成物について実施例１〜６、比較例１〜２のものが記載されている。
　実験報告書には、上記甲第１号証の実施例２、比較例１及び甲第２号証の実施例５と比較例１として記載されているツーピースゴルフボールを再現実験し、再現したボールの「圧縮変形量Ａ」と「圧縮変形量Ｂ」を計測し、その差である（Ａ−Ｂ）値が、［実験Ｉ］においては、甲第１号証の実施例２では１．２、比較例１では１．３、また、甲第２号証の実施例５では１．１、比較例１では１．２であることが表Ａとして、［実験II］においては、甲第１号証の実施例２では１．３、比較例１では１．４、また、甲第２号証の実施例５では１．２、比較例１では１．３であることが表Ｂとして示されている。
　しかしながら、甲第１号証及び甲第２号証には、ゴルフボールを再現実験する際の全ての条件が記載されているとはいえず、また、再現実験は異議申立人自身が行ったものであって、甲第１号証の実施例２、比較例１及び甲第２号証の実施例５と比較例１を再現実験すると、常に、（Ａ−Ｂ）値が甲第３号証に示す値になるとは直ちに認めることはできない。
　したがって、この再現実験の結果を根拠として、本件の請求項１〜３の発明が特許法第２９条の規定により特許を受けることができない旨の異議申立人の主張は採用できない。
　特許法第３６条第４項又は第５項違反
　異議申立人は、特許受けようとする発明が不明確であり、また、コアとボールを特殊なパラメータで規定することの技術的な意味が記載されていないから、明細書の記載が不備である旨主張している。
　しかしながら、ゴルフボールの構成（圧縮変形量の臨界値）を、本件発明を特定するために用いられているパラメータによって特定できることは、甲第３号証でもわかるように明らかであるから、本件発明が不明確であるとは認められず、また、パラメータで特定された、本件発明のソリッドゴルフボールが明細書記載の効果を奏するのであるから、明細書の記載が不備であるとはいえない。
　ニ．異議申立人花井恭子の主張について
　甲第１号証は、本件の特許公報である。
　甲第２号証（特開平５−１２３４２２号公報）は、上記異議申立人佐藤美智代の提出した甲第１号証であり、当審が取消理由１において引用した刊行物１である。
　甲第３号証（米国特許第5,795,247 号明細書）は、本件特許発明を優先権主張の基礎として米国に特許出願したものの米国特許明細書であり、異議申立人佐藤美智代の提出した甲第３号証である。
　甲第４号証は、甲第３号証の包袋であり、
　甲第５号証は、甲第３号証の審査過程におけるOffice  Actionであり、
　甲第６号証（米国特許第 5,368,304号明細書）は、上記甲第３号証の審査過程において拒絶理由に引用されたものであり、異議申立人佐藤美智代の提出した甲第４号証である。
　甲第７号証（特開平６−３１２０３２号公報）は、甲第６号証の日本出願に係る特許公開公報であって、異議申立人佐藤美智代の提出した甲第５号証である。
　甲第８号証は、甲第３号証の審査過程において、拒絶理由通知に対して提出された意見書・手続補正書（ Amendment）であり、異議申立人佐藤美智代の提出した甲第７号証である。
　甲第９号証は、甲第３号証の審査過程における拒絶理由通知に対して提出された宣誓供述書（ Declaration）であり、異議申立人佐藤美智代の提出した甲第６号証である。
　異議申立人花井恭子の主張は、異議申立人佐藤美智代が特許法第２９条第１項第３号違反であるとする主張と実質的に同一であるから、上記［３−３］　判断のイ．に記載した理由により、本件請求項１〜３に係る発明が、甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
　　［３−３］　むすび
　以上のとおりであるから、特許異議の申立ての理由および証拠方法によっては、本件請求項１〜３に係る発明の特許を取り消すことはできない。
　また、他に本件請求項１〜３に係る発明の特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よつて、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年３月３０日（２０００．３．３０）