【事件の表示】
　特許第２５９８７３７号「選択毒性に優れた８−アルコキシキノロンカルボン酸およびその塩並びにその製造方法」の請求項１及び４に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２５９８７３７号の請求項１及び４に係る特許を取り消す。
【理　由】
Ｉ．手続きの経緯
　本件特許第２５９８７３７号は、昭和６１年１月２１日に出願された特願昭６１−１０８８０号の特許出願を優先権主張の基礎出願として、昭和６１年９月１８日に出願した特願昭６１−２２０１４９号の特許出願を原出願とする分割出願（特願平４−１７８９３２号）に係り、平成９年１月９日に設定登録された後、２件の特許異議の申立てがあり、それに基づく特許取消の理由が通知されたものである。
　
II．本件発明の要旨
　本件発明の要旨は、設定登録時の明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜６に記載された事項により構成されるとおりのものと認められるところ、その請求項１及び４は以下のとおり記載されている。
「　（請求項１）　一般式［Ｉ］
　　　
［式中、Ｒは水素原子または低級アルキル基を、Ｒ１は低級アルキル基を、Ｘはハロゲン原子を、Ｚはハロゲン原子または
　　　　　
（ここでｋは０，１または２であり、Ｒ６は水素原子，ハロゲン原子，低級アルキル基あるいは水酸基を、Ｒ７は水素原子，低級アルキル基あるいは置換低級アルキル基を、Ｒ８は水素原子，低級アルキル基，アシル基，アルコキシカルボニル基あるいはアラルキル基を示す。）または、ピロリジノ基，３−ヒドロキシピロリジノ基を示す。］で表わされる８−アルコキシキノロンカルボン酸誘導体及びその塩並びにそれらの水和物。
　（請求項４）　一般式［Ｖ］
　　　
［式中、ＡｌＫは低級アルキル基を、Ｒ１は低級アルキル基を、Ｘはハロゲン原子を、Ｚはハロゲン原子または  
　　　　　
（ここでｋは０，１または２であり、Ｒ６は水素原子，ハロゲン原子，低級アルキル基あるいは水酸基を、Ｒ７は水素原子，低級アルキル基あるいは置換低級アルキル基を、Ｒ８は水素原子、低級アルキル基，アシル基，アルコキシカルボニル基あるいはアラルキル基を示す。）または、ピロリジノ基，3-ヒドロキシピロリジノ基を示す。］で表わされる化合物を加水分解することを特徴とする一般式［VI］ 
　　　　　
（式中、Ｒ１，ＸおよびＺは前記と同じ。）で表わされる８−アルコキシキノロンカルボン酸誘導体およびその塩並びにそれらの水和物の製造方法。」
　
III．本件特許に対し平成１０年３月６日付けで通知された取消理由の概要
（１）本件請求項１に係る発明について
　本件請求項１に係る発明化合物のうち、式［Ｉ］において、Ｘ，Ｚがハロゲン原子の下位概念であるフッ素原子、Ｒ１が低級アルキル基の下位概念であるメチル基である場合の化合物（以下「本件特定化合物」という。）についての発明は、本件の親出願（特願昭６１−２２０１４９号、以下「本件原出願」という。）の優先権主張の基礎出願（特願昭６１−１０８８０号、以下「本件優先権基礎出願」という。）の出願当初の明細書には完成した発明としては記載されていない。
　他方本件優先権基礎出願の出願日より遅いが、本件原出願の出願日よりも早い日（昭和６１年３月３０日）に出願日をもつ別出願（特願昭６１−７４０６４号）の出願当初の明細書には、本件請求項１における発明化合物のうち式［Ｉ］において、Ｘ，Ｚがハロゲン原子の下位概念であるフッ素原子、Ｒ１が低級アルキル基の下位概念であるメチル基、Ｒが水素原子又は低級アルキル基の下位概念であるエチル基の化合物の合成経路図が記載されており、かつ具体的製造法が記載され、これらは、該別出願を基礎出願として優先権を主張して、昭和６２年３月３０日にした他の出願（特願昭６２−７６８９２号）の出願当初の明細書にも記載されていると認められる。
　そして、本件特許の発明者が上記他の出願の発明者と同一でもなく、また、本件特許の出願人が上記他の出願の出願人と同一でもないので、本件請求項１に係る特許は特許法第２９条の２の規定に違反して特許されたものであり、取り消されるべきである。
（２）本件請求項４に係る発明について
  本件請求項１に係る発明と同様、式［Ｖ］においてＺがハロゲン原子である化合物から加水分解により対応する式［VI］の化合物へ至る発明に関しても、上記特願昭６２−７６８９２号の出願が特許法第２９条の２における「当該特許出願の日前の他の特許出願」に該当し、本件特許の発明者が上記他の出願の発明者と同一ではなく、出願人も同一でないので、本件請求項４に係る特許は特許法第２９条の２の規定に違反して特許されたものであり、取り消されるべきである。
　
IV．対比・検討
(１)本件請求項１に係る発明について
（ｉ）本件優先権基礎出願の出願当初の明細書には、
「（１）一般式［Ｉ］
（式中、Ｒは
（式中、Ｒ１およびＲ２は各々独立して水素またはメチル基を示す）または
（式中、Ｒ３は水素またはメチル基を示す）を示す。）で表わされる８−メトキシキノロンカルボン酸誘導体およびその水和物並びにその塩。
（２）特許請求の範囲第１項記載の化合物の少なくとも一種以上を有効成分とする抗菌剤。」（特許請求の範囲）についての発明が記載され、発明の詳細な説明における「産業上の利用分野」においては、「本発明は、抗菌剤として極めて優れた新規キノロンカルボン酸誘導体、その製造方法ならびにその新規化合物を有効成分とする抗菌剤に関する。」（２頁）と記載され、その具体的実施例では、実施例１として、１−シクロプロピル−６−フルオロ−１，４−ジヒドロ−８−メトキシ−４−オキソ−７−（１−ピペラジニル）−３−キノリンカルボン酸、実施例２として、１−シクロプロピル−６−フルオロ−１，４−ジヒドロ−８−メトキシ−７−（４−メチル−１−ピペラジニル）−４−オキソ−３−キノリンカルボン酸の２例について、その具体的合成法と化合物確認データとしての融点、元素分析値、そしてその抗菌剤としての有用性を示す抗菌スベクトルデータが記載されているが、本件特定化合物については、単に合成経路図が記載されているのみでその具体的合成法、融点等の化合物確認データ等の記載は全くなく、しかも、該合成経路図における出発物質たる２−ハロ−３−メトキシ−４，５−ジフルオロ安息香酸に至っては、その出願当時文献未載の新規化合物であったと認められるにもかかわらず、その合成法、その化合物の存在を示す融点等の確認データ等一切の記載はなされていないのであるから、先の合成経路図は、実体を伴わない単なるペーパー上の記載にすぎないといわざるを得ず、しかれば本件特定化合物についての発明は、本件優先権基礎出願の出願当初の明細書には完成された発明として記載されていたと認めることはできない。
（ii）本件特許権者は、上記取消理由通知書に対する特許異議意見書において、乙第１号証〜乙第14号証を提示し、本件特定化合物についての発明は、物質の発明として本件優先権基礎出願の出願当初の明細書に記載されているので、本件特定化合物についても優先権主張の効果が認められるものであると主張するので、以下これについて検討する。
　乙第１号証〜乙第５号証には、安息香酸誘導体からキノロンカルボン酸に至る製造ルートが記載され、乙第６号証には、１−位のカルボニル基と２−位のハロゲン部分を閉環に導く反応が記載されているが、８−位にアルコキシ基を有するキノロンカルボン酸の合成法はいずれにも記載されておらず、文献未載の新規化合物を出発原料とする本件特定化合物についての発明が、これら刊行物の記載を根拠に本件優先権基礎出願の出願当初の明細書に記載されていたとすることはできない。
　乙第８号証には、１−ブロモ−３−メトキシ−２，４，５−トリフルオロベンゼンの製造法が記載されているが、該臭素原子をカルボキシル基に変換することは記載がなく、乙第９号証には、２，３，４，５−テトラフルオロ安息香酸の製造法は記載されているが、３−位のフッ素原子をメトキシ基に変換することは記載がなく、また、乙第10号証〜乙第12号証には、ニトリル基の導入法、あるいはカルボキシル基の導入法等が記載されているが、本件とは他の置換基が相違しており、本件出発物質たる３−メトキシ−２，４，５−トリフルオロ安息香酸が合成されているわけではない。
　また、乙第13号証には、２，４，５−トリクロロ−３−メトキシ安息香酸の製造法は記載されているが、３つの塩素原子をフッ素原子に変更することについては全く示されていない。
　そして乙第14号証には、３，５，６−トリフルオロ−４−メトキシフタル酸ジメチルの製造法が記載されているが、これを加水分解し、さらに脱炭酸して本件出発物質とすることは何も記載されていない。
（iii）以上、特許権者の提示した文献を参酌しても、本件優先権基礎出願の出願当初の明細書には、本件特定化合物についての発明が完成された発明として記載されていたと認めることはできない。
　なお、乙第７号証は、本件優先権基礎出願に対しての昭和６１年７月１１日付けの手続補正書であり、そこには、参考例１として、３−メトキシ−２，４，５−トリフルオロ安息香酸の具体的合成法とその融点、元素分析値が記載され、参考例２として、参考例１で得られた３−メトキシ−２，４，５−トリフルオロ安息香酸から１−シクロプロピル−６，７−ジフルオロ−１，４−ジヒドロ−８−メトキシ−４−オキソ−３−キノリンカルボン酸エチルエステルを経て１−シクロプロピル−６，７−ジフルオロ−１，４−ジヒドロ−８−メトキシ−４−オキソ−３−キノリンカルボン酸を製造する方法が具体的に確認データを伴って記載されているが、かかる記載事項が本件優先権基礎出願の出願当初の明細書に記載されていたとみなされるものではなく、これらは、本件原出願の出願当初の明細書には記載されていたと認められるので、本件特定化合物についての発明の特許法第２９条の２の規定の適用における出願日は、旧特許法第４２条の２第２項の規定により本件原出願の出願日（昭和６１年９月１８日）であって、本件優先権基礎出願の出願日（昭和６１年１月２１日）までは遡らない。
（iv）他方本件とは発明者及び出願人を異にする他の出願（昭和６２年３月３０日に出願された特願昭６２−７６８９２号の出願、出願人は三共株式会社及び宇部興産株式会社であり、以下「三共・宇部出願」という。）の出願当初の明細書（昭和６３年８月１７日に出願公開された特開昭６３−１９８６６４号公報に掲載。）には、「本発明は、強力な抗菌活性を示すキノロンカルボン酸誘導体（Ｉ）に関するものであり、これより細菌感染症を治療する医薬として有用な化合物を提供するものである。」（該公開公報２頁左上〜右上欄）とする発明が記載され、［参考例６］として、３−メトキシ−２，４，５−トリフルオロ安息香酸を経由して、本件特定化合物である１−シクロプロピル−６，７−ジフルオロ−８−メトキシ−１，４−ジヒドロ−４−オキソキノリンー３−カルボン酸エチルエステルに至る合成法が具体的且つ確認データを伴って記載され、これらは、その優先権主張の基礎となる出願（昭和６１年３月３１日に出願された特願昭６１−７４０６４号の出願、以下「三共・宇部優先権基礎出願」という。）の出願当初の明細書の［参考例１］にも記載されているから、本件特定化合物についての発明は、三共・宇部優先権基礎出願の出願当初の明細書及び三共・宇部出願の出願当初の明細書の双方に記載されていると認められ、そうであれば、本件特定化合物についての発明の特許法第２９条の２の規定の適用に当っての出願日は、旧特許法第４２条の２第２項の規定により、三共・宇部優先権基礎出願の出願日である昭和６１年３月３１日ということになる。
　そして、三共・宇部出願は本件の出願後の昭和６３年８月１７日に出願公開され、当然ながら本件の出願時に本件の出願人と三共・宇部出願の出願人は同一でなく、両出願の発明者も同一でない。
（ｖ）したがって、本件特定化合物についての発明を包含する本件請求項１に係る発明については、特許法第２９条の２の規定に違反して特許されたものとせざるを得ず、そうであればその特許は取り消す他はない。
（２）本件請求項４に係る発明について
　本件請求項４に係る発明は、上記化合物を表す一般式［Ｖ］において、３−位の基−COOAlKを加水分解して基−COOHにするものであるが、その化合物［Ｖ］においては、その定義から、Ｘ，Ｚがフッ素原子、Ｒ１がメチル基である場合があり得、その場合については、上記本件請求項１に係る発明におけると同様、本件優先権基礎出願の出願当初の明細書には、完成された発明として記載されているとは認められず、他方三共・宇部出願の出願当初の明細書には、［参考例７］として、上記［参考例６］で得られた１−シクロプロピル−６，７−ジフルオロ−８−メトキシ−１，４−ジヒドロ−４−オキソキノリン−３−カルボン酸エチルエステルを加水分解して１−シクロプロピル−６，７−ジフルオロ−８−メトキシ−１，４−ジヒドロ−４−オキソキノリン−３−カルボン酸を合成する方法が確認データを伴って具体的に記載され、これらは三共・宇部優先権基礎出願の出願当初の明細書にも［参考例２］として記載されているのであるから、本件請求項４に係る発明についても、同請求項１に係る発明と同様、特許法第２９条の２の規定に違反して特許されたものとせざるを得ず、そうである以上、その特許は取り消さざるを得ない。
　
Ｖ．むすび
　以上のとおりであるから、本件請求項１及び同４に係る特許は、いずれも特許法第２９条の２の規定に違反してされたものであり、同法第１１３条第１項第２号の規定に該当するから、同法第１１４条第２項の規定により取り消す他はない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年７月３１日（２０００．７．３１）