【事件の表示】
　特許第２８３７５６８号「オリゴ糖含有飲食品用素材、該飲食品用素材含有飲食品および該飲食品用素材の製造方法」の特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２８３７５６８号の請求項１ないし３に係る特許を取り消す。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件特許第２８３７５６８号は、平成３年１２月１９日に出願され、平成１０年１０月９日に設定登録がなされ、その後、有賀三幸、片山誠、椙田慈より特許異議の申立てがなされ、この申立てを受けて取消理由通知がなされ、その指定期間内に訂正請求がなされ、さらに訂正拒絶理由通知がなされ、その指定期間内に手続補正書が提出されたものである。
　
２．訂正の適否についての判断
２−１　訂正請求に対する補正の適否について
　特許権者が求めている補正の内容は、訂正請求書に添付された明細書（以下、「訂正明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１及び請求項３にそれぞれ記載の「………、ストレプトコッカス・サリバリウス・サブスピーシイズ・サーモフィルス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｓａｌｉｖａｒｉｕｓ　ｓｕｂｓｐ．ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ）およびサッカロマイセス・セレビシイエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）」を、特許請求の範囲の減縮を目的として、「………、ストレプトコッカス・サリバリウス・サブスピーシイズ・サーモフィルス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｓａｌｉｖａｒｉｕｓ　ｓｕｂｓｐ．ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ）」に補正するものである。
　しかしながら、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１及び請求項３にそれぞれ列挙されていた菌種に属する微生物群から「サッカロマイセス・セレビシイエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）」を削除することにより、「………よりなる群から選択される１種または２種以上の菌」の範囲が変わり、訂正事項を実質的に変更することは明らかであるから、上記補正は、訂正請求書の要旨を変更するものである。
　したがって、訂正明細書に対する上記補正は、特許法第１２０条の４第３項において準用する同法第１３１条第２項の規定に適合しないので、当該補正は認められない。
　
２ー２　訂正請求の適否について
 平成１１年１１月５日付け訂正請求により新たに加入された特許請求の範囲の請求項１及び３に列挙されている菌種に属する微生物中、「サッカロマイセス・セレビシイエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）」は、乳酸菌ではなく酵母であり、前記「サッカロマイセス・セレビシイエ」を使用する発酵は、乳酸菌発酵ではなく酵母発酵であり、同じく得られた発酵物も乳酸菌発酵物ではなく、酵母発酵物である。
　そうすると、上記訂正請求による特許請求の範囲の請求項１及び３の訂正は、訂正前には乳酸発酵物からなる飲食品用素材またはその製造方法に係る発明であったものを、乳酸菌発酵物及び／又は酵母発酵物からなる飲食品用素材またはその製造方法に係る発明に変更するものであり、特許請求の範囲を実質上拡張ないしは変更するものである。
　したがって、上記訂正は、特許法第１２０条の４第３項で準用する同法第１２６条第３項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
　
３．特許異議の申立てについての判断
３−１　本件請求項１ないし３に係る発明
  本件の請求項１ないし３に係る発明は、特許明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１ないし３に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項１】オリゴ糖含有液の乳酸菌発酵物からなることを特徴とするオリゴ糖含有飲食品用素材。
【請求項２】請求項１記載のオリゴ糖含有飲食品用素材を配合してなることを特徴とする飲食品。
【請求項３】オリゴ糖含有液を乳酸菌で発酵させることを特徴とするオリゴ糖含有飲食品用素材」
　
３−２　特許法第２９条第１項第３号違反について
　当審が平成１１年８月１６日付けで通知した取消理由に引用した刊行物１（特開昭６２ー１４７９２号公報）には、次のイ〜トに示す事項が記載されている。
イ．「ショ糖にフラクトース転移作用をもつ酵素を作用させるフラクトース転移反応によりフラクトオリゴ糖を主成分とする糖混合物を得るにあたり、副生するグルコースを減少させる操作を実施することを特徴とするフラクトオリゴ糖高含有物の製造法。」（特許請求の範囲第１項）
ロ．「ショ糖にフラクトース転移作用をもつ酵素を作用させるフラクトース転移反応によりフラクトオリゴ糖を含む糖混合物を得た後、副生したグルコースを減少させる操作を実施する特許請求の範囲第１項記載の方法。」（特許請求の範囲第２項）
ハ．「副生するグルコースを減少させる操作が、微生物によりグルコースを資化させる操作である特許請求の範囲第１〜３項のいずれかに記載の方法。」（特許請求の範囲第４項）
ニ．「本発明は難う蝕性甘味料、低カロリー甘味料及び腸内ビフィズス菌の選択的増殖因子として食品分野に使用されているフラクトオリゴ糖を高度に含有するフラクトオリゴ糖高含有物の製造法を提供するものである。」（２頁右上欄１〜５行）
ホ．「最近、フラクトオリゴ糖の難消化性、ビフィズス菌生育促進効果、体内脂質低下作用等の優れた作用が明らかにされるに従い、単糖およびショ糖を減少させたフラクトオリゴ糖高含有物の用途が拡大されつつあり、工業的に安価なフラクトオリゴ糖高含有物を製造する方法が切望されている。」（２頁左下欄１５〜２０行）
ヘ．「………（ニ）フラクトオリゴ糖を分解する作用をもたずにグルコース、ショ糖を資化する微生物菌体を用いることができる。」（４頁左上欄１１〜１３行）
ト．「更に（二）の方法に用いられる微生物としては、前記の酵母に加えてフラクトオリゴ糖を分解する作用をもたずにグルコース、ショ糖を資化する微生物も使用することができる。具体的には前記の酵母に加えて、細菌のラクトバチルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ）属（ラクトバチルス・ファーメンタム……………が挙げられる。」（４頁左下欄２〜１１行）
　上記イ〜トの記載事項からみて、刊行物１には、フラクトオリゴ糖の製造時に副生するグルコース等を含むフラクトオリゴ糖含有液をラクトバチルス属に属する菌で発酵させてフラクトオリゴ糖高含有液を製造し、該フラクトオリゴ糖高含有液を食品分野において、難う蝕性甘味料、低カロリー甘味料及び腸内ビフィズス菌の選択的増殖因子として使用することが記載されているものと認める。
（請求項１、請求項３に係る発明について）
  本件請求項１に係る発明と刊行物１に記載の発明を対比すると、後者の「ラクトバチルス属に属する菌」及び「フラクトオリゴ糖含有液」は、それぞれ前者の「乳酸菌」及び「オリゴ糖含有液」に相当することから、両者は、オリゴ糖含有液の乳酸菌発酵物からなることを特徴とするオリゴ糖含有飲食品用素材の点で一致し、両者に構成上の差異はない。
  したがって、本件請求項１に係る発明は、刊行物１に記載された発明である。
 同様に、本件請求項３に係る発明も、刊行物１に記載された発明である。
（請求項２に係る発明について）
　甘味料を飲食品に配合することは、甘味料の自明の用途であることを考えると、本件請求項２に係る発明は、刊行物１に記載された発明である。
　
３−３　特許法第２９条第２項違反について
　 当審が平成１１年８月１６日付けで通知した取消理由に引用した刊行物２（特開昭５５ー１０４８８５号公報）には、「一般式　Ｇａｌー（Ｇａｌ）ｎーＧｌｃ（但し式中Ｇａｌはガラクトース残基、Ｇｌｃはグルコース残基、ｎは１〜４の整数を、それぞれ表わす）で示されるオリゴ糖を有効成分として含有するビフィドバクテリウム菌の増殖促進性組成物。」（特許請求の範囲第１項）、「ビフィズス増殖因子である前記一般式を有するオリゴ糖（以下単にオリゴ糖と言うときはこの特定のオリゴ糖をさす）は、アスペルギルス・オリゼが生産したβーガラクトシダーゼでラクトースを処理すると生成する。」（２頁右上欄１６〜２０行）、及び「酵素処理を終わった反応混合物はそのまま、あるいは適宜濃縮し又は乾燥して粉末化し、ビフィズス増殖因子又はこれを含有する組成物（例えば乳製品）として利用することができるが、必要に応じて、有効成分であるオリゴ糖濃度を高めるための精製を行なってもよい。精製は種々の方法で行うことがでみるが、……………………又反応混合物に単糖類及び２糖類を資化する微生物を接種し培養して単糖類及び２糖類を消費させることによりオリゴ糖の単離を容易にする方法もある。」（２頁右下欄１５〜３頁左上欄７行）と記載されている。
  同じく刊行物３（「食品の包装」第２２巻第１号、包装食品技術協会、平成２年１２月１７日発行）の第７４頁の表４には、Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃａｓｅｉはフラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、ラフィノース（大豆オリゴ糖）を資化せず、ラクチュロース及びグルコースを資化することが記載されている。
　同じく刊行物４（「微生物」Ｖｏｌ．１、Ｎｏ．４、１９８５年１２月発行）の３５頁の表２には、Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃａｓｅｉ８１３８は、１ーケストース（ＧＦ２）、ニストース（ＧＦ３）、フラクトシール・ニストース（ＧＦ４）等のフラクトオリゴ糖を資化せず、グルコース及びラクトースを資化することが記載されている。
　同じく刊行物１（特開昭６２ー１４７９２号公報）には、上記「３−２」の項に摘示したとおりのことが記載されている。
（請求項１に係る発明について）
  本件請求項１に係る発明と刊行物２に記載の発明を対比すると、（ａ）オリゴ糖含有液中に含まれるグルコースやガラクトースを分解（資化）してオリゴ糖濃度を高めるために使用する微生物として、乳酸菌を使用することが刊行物２には記載されていない点、及び（ｂ）得られたオリゴ糖高含有液を食品素材として用いることが刊行物２に明記されていない点で、両者は相違し、その余の点で両者は一致するものと認める。　
  上記相違点（ａ）について
  乳酸菌の一種であるＬａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃａｓｅｉが、ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖などのオリゴ糖を資化せず、グルコース、ラクトース等を資化することが刊行物３、４に記載されていること、及びオリゴ糖の一種であるフラクトオリゴ糖を含む糖混合物に乳酸菌を加え、該乳酸菌に副生したグルコースを資化させて、グルコースを減少させることにより、フラクトオリゴ糖高含有物を製造することが刊行物１に記載されていることを合わせ考えると、刊行物２に記載の微生物として乳酸菌を選択することは当業者が容易に想到し得ることである。
  上記相違点（ｂ）について
  ガラクトオリゴ糖がビフィズス菌選択利用性及び低う蝕性の性質を有し、食品素材として各種食品の製造に利用されることは本件出願前周知であることから、刊行物２に記載のオリゴ糖を食品素材として使用することは当業者が容易になし得ることである。
  そして、上記相違点（ａ）及び（ｂ）を勘案するに、本件請求項１に係る発明は、格別の効果を奏するものではない。
  したがって、本件請求項１に係る発明は、刊行物１〜刊行物４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
  同様に、本件請求項２、３に係る発明も、刊行物１〜刊行物４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
４．むすび
  以上のとおり、本件の請求項１ないし３に係る発明は、刊行物１に記載された発明であり、あるいは刊行物１〜４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件の請求項１ないし３に係る発明の特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し、あるいは同法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、同法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年８月１１日（２０００．８．１１）