【事件の表示】
　特許第２７９０７９７号「磁気記録媒体」の請求項１〜４に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２７９０７９７号の請求項１〜４に係る特許を取り消す。
【理　由】
(１)手続の経緯
　本件特許第２７９０７９７号の請求項１〜４に係る発明（以下、本件発明１〜４という。）は、本件出願の原出願に係る特願平１−８６１５７号（出願日平成１年４月５日）の分割出願として特許出願され、平成１０年６月１２日に特許の設定登録がなされ、その後、ティーディーケイ株式会社より特許異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成１１年９月７日に意見書が提出されたものである。
　
(２)本件発明
　本件発明１〜４は、特許明細書の請求項１〜４に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
　請求項１「支持体の一面に金属磁性粉末、モース硬度５以上の無期粉末をともに含む磁性塗膜を、他面に上記の金属磁性粉末の長軸径よりも大きい径を有する一次粒子もしくは凝集体のカーボンブラックを含むバックコート層を、それぞれ設けたことを特徴とする磁気記録媒体。」
　請求項２「支持体の一面に磁性塗膜を、他面にバックコート層を、それぞれ設けた、中心記録波長が０．８μｍ以下の情報を記録すべき用途に用いられる磁気記録媒体において、上記の磁性塗膜が、金属磁性粉末、モース硬度５以上の無機粉末をともに含み、上記のバックコート層が、上記の金属磁性粉末の長軸径よりも大きい径を有する一次粒子もしくは凝集体のカーボンブラックを含むことを特徴とする磁気記録媒体。」
　請求項３「支持体の一面に金属磁性粉末、モース硬度５以上の無期粉末をともに含む磁性塗膜を、他面に上記の金属磁性粉末の長軸径よりも大きい径を有する一次粒子もしくは凝集体のカーボンブラックを含むバックコート層を、それぞれ設けた中心記録波長が０．８μｍ以下の情報を記録すべき磁気テープが、ハブの周囲に上記のバックコート層を内側にした状態で巻かれて、ＡＢＳ樹脂とモース硬度２〜４の顔料を含むカセット本体に収容されていることを特徴とする磁気記録媒体。」
　請求項４「支持体の一面に磁性塗膜を、他面にバックコート層を、それぞれ設けた磁気記録媒体において、上記の磁性塗膜が、金属磁性粉末、モース硬度５以上の無機粉末をともに含み、上記のバックコート層が、上記の金属磁性粉末の長軸径よりも大きい径を有する一次粒子もしくは凝集体のカーボンブラックを含み、支持体、磁性塗膜、バックコート層の合計全体の厚み１４μｍ以下のテープ上であることを特徴とする磁気記録媒体。」
　
(３)引用例記載の発明
  本件発明１〜４に対する当審の取消理由通知において引用した、本件出願の原出願に係る特願平１−８６１５７号（特許第２７９７２６３号）の請求項１〜４に係る発明（以下、原出願の発明１〜４という）は次のとおりのものである。
　請求項１「支持体の一面に長軸径が０．２μｍ以下の金属磁性粉末、モース硬度５以上の無期粉末をともに含む磁性塗膜を、他面に上記の金属磁性粉末の長軸径よりも大きい径を有する一次粒子もしくは凝集体のカーボンブラックを含むバックコート層を、それぞれ設けたことを特徴とする磁気記録媒体。」
　請求項２「支持体の一面に磁性塗膜を、他面にバックコート層を、それぞれ設けた、中心記録波長が０．８μｍ以下の情報を記録すべき用途に用いられる磁気記録媒体において、上記の磁性塗膜が、長軸径が０．２μｍ以下の金属磁性粉末、モース硬度５以上の無機粉末をともに含み、上記のバックコート層が、上記の金属磁性粉末の長軸径よりも大きい径を有する一次粒子もしくは凝集体のカーボンブラックを含むことを特徴とする磁気記録媒体。」
　請求項３「支持体の一面に長軸径が０．２μｍ以下の金属磁性粉末、モース硬度５以上の無期粉末をともに含む磁性塗膜を、他面に上記の金属磁性粉末の長軸径よりも大きい径を有する一次粒子もしくは凝集体のカーボンブラックを含むバックコート層を、それぞれ設けた中心記録波長が０．８μｍ以下の情報を記録すべき磁気テープが、ハブの周囲に上記のバックコート層を内側にした状態で巻かれて、ＡＢＳ樹脂とモース硬度２〜４の顔料を含むカセット本体に収容されていることを特徴とする磁気記録媒体。」
　請求項４「支持体の一面に磁性塗膜を、他面にバックコート層を、それぞれ設けた磁気記録媒体において、上記の磁性塗膜が、長軸径が０．２μｍ以下の金属磁性粉末、モース硬度５以上の無機粉末をともに含み、上記のバックコート層が、上記の金属磁性粉末の長軸径よりも大きい径を有する一次粒子もしくは凝集体のカーボンブラックを含み、支持体、磁性塗膜、バックコート層の合計全体の厚み１４μｍ以下のテープ上であることを特徴とする磁気記録媒体。」
　
(４)対比・判断
　本件発明１〜４と原出願の発明１〜４とを対応する各項番号毎に対比すると、両者は、原出願の発明１〜４が「長軸径が０．２μｍ以下の金属磁性粉末」を用いているのに対し、本件発明１〜４が長軸径の限定のない「金属磁性粉末」を用いている点を除き全く同一である。
　そして、本件明細書中の「強磁性金属粉末の長軸径は、中心記録波長との関係上、０．８μｍ以下であろうが、分解能の観点から０．２μｍ以下であることが望ましい。」（本件特許公報第３頁第２８〜３０行参照）という記載、及び、長軸径が０．１８μｍの金属磁性粉末を用いた実施例からみて、本件発明１〜４における金属磁性粉末の範疇に、長軸径が０．２μｍ以下の金属磁性粉末を包含することは明らかである。
　してみると、本件発明１〜４は、上記長軸径の数値限定の有無にかかわらず、原出願の発明１〜４と同一であると言わざるを得ない。
　なお、特許権者は、特許異議意見書において「特許法第３９条にいう発明の同一性は、あくまでも、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判断されるべきものであり、発明の詳細な説明中に同一ないし類似の技術説明がなされているからといって、そのことのみを理由として、発明が同一であると認定することはできないはずであります。すなわち、本件特許発明と原出願発明とを対比する場合に、両明細書中に金属磁性粉末に関し同一ないし類似の説明がなされていても、特許請求の範囲に記載される発明の構成要件上、前記した相違点を有して、これに伴い当然その効果を異にするものである以上、本件特許発明と原出願発明とが同一であるとは決していえないはずであります。」と主張しているが、本件の場合は、両発明が「金属磁性粉末」に関して上位下位の関係にあり、しかも上記したように長軸径に関する記載及び実施例が全く同一であることから、特許請求の範囲に記載される発明の構成要件に数値限定の有無に係る文言上の差異があるとしても、上位概念に相当する本件発明１〜４に、下位概念に相当する原出願の発明１〜４が包含されると認めざるを得ない。
　そして、本願の出願時点（平成９年１１月１７日）で有効な特許・実用新案審査基準の第Ｖ部第１章出願の分割（平成６年１２月改訂）の「３．その他の留意事項」の「３．１分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合の取り扱い」には、「分割出願が適法であり、分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明とが同一である場合には、特許法第３９条第２項の規定が適用される。特許法第３９条第２項の規定の適用は、審査基準「特許法第３９条」に従って行う。」と規定され、同審査基準第II部第４章 特許法第３９条の「３．請求項に係る発明が同一か否かの判定の手法」の「３．３請求項に係る発明が同一か否かの判断　丸２。両者に構成の相違点がある場合であっても、以下の（ｉ）〜(iii）に該当する場合（実質同一）は同一とする。
（ii）下位概念である先願発明の構成を上位概念として表現したことによる差異。 」の規定を連動させることにより、下位概念で表現された先願発明と上位概念で表現された後願発明は同一となり、その結果、分割は適法であっても同一出願人、同一発明の同日出願となって特許法第３９条第２項が適用されることになるので、特許権者の当該主張は失当である。
　
(５)むすび
　以上のとおりであって、本件出願と原出願とは、特許法第３９条第２項に規定する、同一の発明について同日にされた２以上の特許出願に該当するものと認められるが、原出願の発明１〜４は既に特許されており、両出願について協議をすることができないから、同項の規定により本件発明１〜４は特許を受けることができない。
　したがって、本件発明１〜４に係る特許は、特許法第３９条第２項の規定に違反してされたものであって、同法１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。                 
【異議決定日】
平成１２年５月１８日（２０００．５．１８）