【事件の表示】
　特許第２８６４１１３号「生体内分解吸収性肋骨固定ピン」の特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２８６４１１３号の請求項１ないし２に係る特許を取り消す。
【理　由】
［Ｉ］手続の経緯
　特許第２８６４１１３号の発明についての出願（以下、本件出願という。）は、平成１年６月２８日に出願された特願平１−１６５７４０号（以下、原出願という。）の一部を、特許法第４４条第１項の規定により、平成８年６月１４日に新たな特許出願としたものに係り、平成１０年１２月１８日にその発明について特許の設定登録がなされ、その後、その特許について、グンゼ株式会社より特許異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成１２年３月１３日に訂正請求がなされた後、訂正拒絶理由通知がなされたものである。
［II］訂正の適否についての判断
１．訂正明細書の請求項に係る発明
　訂正明細書の請求項１に係る発明（以下、本件訂正後発明という。）は、訂正明細書の特許請求の範囲請求項１に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
「【請求項１】溶融成形・延伸されたポリ乳酸のみの成形物が弓形をなしたロッド状の肋骨接合用固定ピンであって、上記成形物の圧縮曲げ強度が16.0×102〜25.0×102kg/cm2、圧縮曲げ弾性率が5.5×102〜24.0×102kg/mm2である生体内分解吸収性肋骨固定ピン。」
２．分割の適否について
　上記のように、本件出願は、原出願の一部を、特許法第４４条第１項の規定により、平成８年６月１４日に新たな特許出願としたものであるところ、本件出願は、以下に示す１）〜２）の理由により、適法な分割出願であるとは認められない。
１）原出願の特許請求の範囲請求項１に係る発明は、その明細書の特許請求の範囲請求項１の記載（特許第２８６０６６３号掲載公報参照）によれば、「溶融成形・延伸後の粘度平均分子量（MW）が20万以上であって、その圧縮曲げ強度が16.0×102〜25.0×102Kg/cm2、圧縮曲げ弾性率が5.5×102〜24.0×102Kg/mm2、密度測定より求められる結晶化度が10〜60％であるポリ乳酸成形物において、その最も肉厚なる部分を1.0〜4.5mm以下に制限することにより、生体内での分解による強度劣化速度がおよそ４〜16週間の範囲内に制御されたロッド状、プレート状、スクリュー状、ピン状などの形状を有する生体内分解吸収性外科用成形物。」であり、同請求項１６に係る発明は、その明細書の特許請求の範囲請求項１６の記載によれば、「請求項（１）に記載のポリ乳酸成形物がその最も肉厚なる部分が2.0〜4.0mmの弓形または直方形のロッド状成形物である鎖骨または肋骨の骨接合用の生体内分解吸収性外科用成形物。」である。
２）ここで、原出願の特許請求の範囲請求項１６に係る発明（以下、原発明という。）と本件訂正後発明を比較すると、
２−１）原発明にいう「溶融成形・延伸後の粘度平均分子量（MW）が20万以上であって、その圧縮曲げ強度が16.0×102〜25.0×102Kg/cm2、圧縮曲げ弾性率が5.5×102〜24.0×102Kg/mm2、密度測定より求められる結晶化度が10〜60％であるポリ乳酸成形物」は、本件訂正後発明にいう「溶融成形・延伸されたポリ乳酸のみの成形物」及び「上記成形物の圧縮曲げ強度が16.0×102〜25.0×102Kg/cm2、圧縮曲げ弾性率が5.5×102〜24.0×102Kg/mm2である」に相当する。
　即ち、両者は、特定の圧縮曲げ強度及び圧縮曲げ弾性率を示し、溶融成形・延伸されたポリ乳酸成形物である点で一致する。また、原発明では限定されている平均分子量や結晶化度は、本件訂正後発明では何ら限定されていないから、これらの点で、本件訂正後発明は原発明を包含するものである。さらには、本件明細書に開示される具体的な平均分子量や結晶化度は、原発明のものと同一である。
　さらに、原発明では、上記成形物がポリ乳酸のみの成形物であるか否かの特定がないが、原出願の明細書には、ポリ乳酸以外の成分を配合することについては何らの記載もないから、原発明の成形物は、ポリ乳酸のみからなるものと解される。　この点について、特許権者は、参考資料１〜３を示しながら、原出願には他成分を含まないことの明記がないのであるから、他成分を含まない場合は勿論のこと、含む場合も合わせてポリ乳酸と表現しているのである旨主張する。
　しかしながら、原出願の明細書には、特許権者が挙げた参考資料の特許公報にあるような、他成分を含有してもよい旨の記載はなく、ポリ乳酸以外の成分を配合することについては実施例も含めて全く記載がないのであるから、原発明の成形物は、ポリ乳酸のみからなるものと解するのが自然であり、わざわざ、何らの記載もない他成分を含むものをも包含すると解するべき理由はない。また、特許権者は、合成樹脂の分野では一般に、明細書に記載がなくても成形に必要な添加剤を含むものであることも主張するが、そのことがポリ乳酸の成形にも添加剤が必要であることの理由とはならないし、もし、ポリ乳酸の成形に添加剤が必要ならば、本件訂正後発明の「ポリ乳酸のみの成形物」が得られることとも矛盾する。結局、特許権者の上記主張には採用の余地がない。
２−２）原発明にいう「その最も肉厚なる部分が2.0〜4.0mmの弓形または直方形のロッド状」は、本件訂正後発明にいう「成形物が弓形をなしたロッド状」に相当する。
　即ち、本件訂正後発明には、最も肉厚なる部分の寸法に関する限定はないから、この点で、本件訂正後発明は原発明を包含するものである。さらには、本件明細書の【００２７】の「一辺の長さが３ｍｍ〜４ｍｍの断面略正方形のもの」なる記載からみて、実際の寸法においても差異がない。なお、原発明は、生体内での分解による強度劣化速度についての規定を有するが、かかる強度劣化速度は、ポリ乳酸の材質、及び、成形物の最も肉厚なる部分の寸法によって制御されるものとされているのであるから、その両者において原発明と差異のない本件訂正後発明においても、当然に同様の強度劣化速度を有するものと認められる。
２−３）原発明にいう「鎖骨または肋骨の骨接合用の生体内分解吸収性外科用成形物」は、本件訂正後発明にいう「生体内分解吸収性肋骨固定ピン」に相当する。
　即ち、原発明の請求項中には、「固定ピン」なる文言の記載はないが、原発明と本件訂正後発明は、上記２−１）及び２−２）で述べたように、材料、形状、寸法において差異がなく、その用途も、ともに肋骨接合用であって一致するから、「固定ピン」なる文言の有無の相違は、単なる表現上の相違に過ぎない。
　してみれば、原発明と本件訂正後発明は、同一の発明であるといわざるを得ない。
　したがって本件出願は、適法な分割出願ではないから、本件出願の出願日は、現実の出願日である平成８年６月１４日である。
３．引用刊行物及び対比・判断
　先の訂正拒絶理由通知において引用した刊行物１（特開平３−２９６６３号公報）は、原出願の公開公報であり、上記２．において述べたように、本件訂正後発明の発明特定事項はすべて記載されているから、本件訂正後発明は、該刊行物１に記載された発明である。
４．むすび
　以上のとおり、本件訂正後発明は、刊行物１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　したがって、本件訂正請求は、平成６年法律第１１６号附則第６条第１項の規定に基づき、特許法第１２０条の４第３項で準用する同法第１２６条第３項（平成５年法）の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
［III］特許異議の申立てについて
ア．本件発明
  上記したように、本件訂正は認められないから、本件請求項に係る発明は、特許明細書及び図面の記載からみて、特許明細書の特許請求の範囲請求項１〜２に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
「【請求項１】溶融成形・延伸されたポリ乳酸成形物が弓形をなしたロッド状の肋骨接合用の生体内分解吸収性肋骨固定ピン。
【請求項２】ポリ乳酸成形物の圧縮曲げ強度が16.0×102〜25.0×102kg/cm2 、圧縮曲げ弾性率が5.5×102〜24.0×102kg/mm2 である請求項１に記載の生体内分解吸収性肋骨固定ピン。」
（以下、請求項１に係る発明を「本件発明１」と、請求項２に係る発明を「本件発明２」という。）
イ．分割の適否について
　上記のように、本件出願は、原出願の一部を、特許法第４４条第１項の規定により、平成８年６月１４日に新たな特許出願としたものであるところ、本件出願は、以下に示す１）〜３）の理由により、適法な分割出願であるとは認められない。
１）原出願の特許請求の範囲請求項１に係る発明は、その明細書の特許請求の範囲請求項１の記載（特許第２８６０６６３号掲載公報参照）によれば、「溶融成形・延伸後の粘度平均分子量（MW）が20万以上であって、その圧縮曲げ強度が16.0×102〜25.0×102Kg/cm2、圧縮曲げ弾性率が5.5×102〜24.0×102Kg/mm2、密度測定より求められる結晶化度が10〜60％であるポリ乳酸成形物において、その最も肉厚なる部分を1.0〜4.5mm以下に制限することにより、生体内での分解による強度劣化速度がおよそ４〜16週間の範囲内に制御されたロッド状、プレート状、スクリュー状、ピン状などの形状を有する生体内分解吸収性外科用成形物。」であり、同請求項１６に係る発明は、その明細書の特許請求の範囲請求項１６の記載によれば、「請求項（１）に記載のポリ乳酸成形物がその最も肉厚なる部分が2.0〜4.0mmの弓形または直方形のロッド状成形物である鎖骨または肋骨の骨接合用の生体内分解吸収性外科用成形物。」である。
２）ここで、原出願の特許請求の範囲請求項１６に係る発明（以下、原発明という。）と本件発明１を比較すると、
２−１）原発明にいう「溶融成形・延伸後の粘度平均分子量（MW）が20万以上であって、その圧縮曲げ強度が16.0×102〜25.0×102Kg/cm2、圧縮曲げ弾性率が5.5×102〜24.0×102Kg/mm2、密度測定より求められる結晶化度が10〜60％であるポリ乳酸成形物」は、本件発明１にいう「溶融成形・延伸されたポリ乳酸成形物」に相当する。
　即ち、両者は、溶融成形・延伸されたポリ乳酸成形物である点で一致し、また、原発明では限定されている平均分子量、圧縮曲げ強度、圧縮曲げ弾性率及び結晶化度は、本件発明１では何ら限定されていないから、これらの点で、本件発明１は原発明を包含するものである。さらには、本件明細書に開示される具体的な平均分子量、圧縮曲げ強度、圧縮曲げ弾性率及び結晶化度は、原発明のものと同一である。
２−２）原発明にいう「その最も肉厚なる部分が2.0〜4.0mmの弓形または直方形のロッド状」は、本件発明１にいう「成形物が弓形をなしたロッド状」に相当する。
　即ち、本件発明１は、最も肉厚なる部分の寸法に関する限定はないから、この点で、本件発明１は原発明を包含するものである。さらには、本件明細書の【００２７】の「一辺の長さが３ｍｍ〜４ｍｍの断面略正方形のもの」なる記載からみて、実際の寸法においても差異がない。なお、原発明は、生体内での分解による強度劣化速度についての規定を有するが、かかる強度劣化速度は、ポリ乳酸の材質、及び、成形物の最も肉厚なる部分の寸法によって制御されるものとされているのであるから、その両者において原発明と差異のない本件発明１においても、当然に同様の強度劣化速度を有するものと認められる。
２−３）原発明にいう「鎖骨または肋骨の骨接合用の生体内分解吸収性外科用成形物」は、本件発明１にいう「生体内分解吸収性肋骨固定ピン」に相当する。
　即ち、原発明の請求項中には、「固定ピン」なる文言の記載はないが、原発明と本件発明１は、上記２−１）及び２−２）で述べたように、材料、形状、寸法において差異がなく、その用途も、ともに肋骨接合用であって一致するから、「固定ピン」なる文言の有無の相違は、単なる表現上の相違に過ぎない。
　してみれば、原発明と本件発明１は、同一の発明であるといわざるを得ない。
３）また、本件発明２は、本件発明１のポリ乳酸成形物において、さらに、その圧縮曲げ強度が16.0×102〜25.0×102kg/cm2、圧縮曲げ弾性率が5.5×102〜24.0×102kg/mm2であるものに関する発明であるが、原発明のポリ乳酸成形物も同じ圧縮曲げ強度及び圧縮曲げ弾性率を有するのであるから、本件発明１と同様の理由により、原発明と本件発明２は、同一の発明であるといわざるを得ない。
　したがって本件出願は、適法な分割出願ではないから、本件出願の出願日は、現実の出願日である平成８年６月１４日である。
ウ．引用刊行物及び対比・判断
　先の取消理由通知において引用した刊行物６（特開平３−２９６６３号公報）は、原出願の公開公報であり、上記イ．において述べたように、本件発明１及び２の発明特定事項はすべて記載されているから、本件発明１及び２は、いずれも該刊行物６に記載された発明である。
［IV］むすび
　以上のとおりであるから、本件請求項１〜２に係る発明は、特許法第２９条第１項第３号に該当する。
　したがって、本件請求項１〜２に係る発明の特許は、同法第１１３条第１項第２号に該当し、取り消されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年９月２９日（２０００．９．２９）