【事件の表示】
　特許第２５９７０４５号「研摩布紙材料」の請求項１ないし１２に係る特許に対する特許異議の申立てについて、平成１０年１１月６日付で同号特許の請求項１乃至１２に係る特許を取り消すとの決定がされたところ、東京高等裁判所において、「同号特許の請求項７及び１０に係る特許を取り消すとの部分を取り消す。その余の請求を棄却する。」との判決（平成１１年（行ヶ）第１３７号、平成１２年１１月１９日判決言渡）があったので、さらに審理の上次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２５９７０４５号の請求項７、１０に係る特許を維持する。
なお、請求項１乃至６，請求項８及び９，１１及び１２に係る特許は取り消され確定した。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件特許第2597045号に係る発明は、平成2年11月2日に出願され、平成9年1月9日にその特許の設定登録（請求項の数12）がなされたもので、その請求項１乃至請求項12に係る発明（以下「本件発明１」乃至「本件発明12」という。）は、その特許請求の範囲の請求項１乃至12に記載された次のとおりのものである。
「【請求項１】支持用部材を有し、且つ、（ａ）少なくとも一つの基礎接着剤層、（ｂ）この基礎接着剤層により上記支持用部材へ付着させられた少なくとも一つの砥粒層、及び（ｃ）この少なくとも一つの砥粒層の上の上引き接着剤層を含んでなる、上記支持用部材に付着した塗装研摩材の層を有し、上記少なくとも一つの砥粒層が、少なくとも約１５体積％から約７５体積％までの割合のゾルゲル法アルミナの砥粒と８５体積％以下から約２５体積％までの量のアルミナ−ジルコニアの砥粒との混合物を含んでなる、研摩布紙材料。
【請求項２】前記ゾルゲル法アルミナ砥粒が種入りのゾルゲル組成物の砥粒である、請求項１記載の研磨布紙材料。
【請求項３】前記アルミナ−ジルコニア砥粒が約３５〜約５０％の酸化ジルコニウムを含む近共融組成物を含んでなる研摩材組成物の砥粒である、請求項１記載の研摩布紙材料。
【請求項４】前記塗装研摩材層が砥粒の単一層である、請求項１記載の研摩布紙材料。
【請求項５】前記砥粒の層がゾルゲル法アルミナの砥粒とアルミナ−ジルコニアの砥粒との混合物であり、そしてこの混合物における砥粒の体積比が約５０／５０である、請求項４記載の研摩布紙材料。
【請求項６】前記ゾルゲル法アルミナの砥粒が種入りのゾルゲル組成物の砥粒である、請求項５記載の研摩布紙材料。
【請求項７】前記混合物中の前記砥粒の粒度が５０グリットである、請求項６記載の研摩布紙材料。
【請求項８】前記少なくとも一つの砥粒層が第一の砥粒層及びこの第一の砥粒層の上に用意される第二の砥粒層を含み、これらの両方の砥粒層が前記基礎接着剤層により前記支持用部材へ付着させられており、そして前記上引き接着剤層が上記第二の砥粒層の上にあって、この第二の砥粒層がゾルゲル法アルミナの砥粒とアルミナ−ジルコニアの砥粒との混合物であって当該ゾルゲル法アルミナ砥粒の量が少なくとも１５体積％であるものを含んでなる、請求項１記載の研摩布紙材料。
【請求項９】前記第一の砥粒層が溶融アルミナの砥粒層である、請求項８記載の研摩布紙材料。
【請求項１０】各層における前記砥粒が３６グリットである、請求項９記載の研摩布紙材料。
【請求項１１】支持用部材へ付着させられた砥粒の層を含んでなり、この砥粒層が砥粒の混合物を含み、この混合物が約１５体積％から約７５体積％までのゾルゲル法アルミナの砥粒と約８５体積％から約２５体積％までの溶融アルミナ−ジルコニア組成物の砥粒とを含んでなる研摩布紙材料。
【請求項１２】前記ゾルゲル法アルミナ砥粒が種入りのゾルゲル組成物の砥粒であり、そして前記アルミナ−ジルコニアの砥粒が共融組成物を含む組成物の砥粒であって、これらの砥粒の体積比が５０／５０である、請求項１１記載の研摩布紙材料。」
２．特許異議申立ての理由の概要
　特許異議申立人・ミネソタ・マイニング・アンド・アニュファクチャリング・カンパニー（以下「異議申立人」という。）は、甲第１号証乃至甲第６号証を提出し、本件発明１は、本件出願前に日本国内又は外国において頒布された甲第１号証に記載された発明であるから、請求項１に係る特許は、特許法第２９条第１項の規定に違反してされたので、その特許を取り消すべきである旨主張し、本件発明１乃至本件発明１２は、本件特許出願前に日本国内又は外国において頒布された甲第１号証及び甲第６号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた発明であるから、本件請求項１乃至請求項１２に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、取り消すべきである旨主張している。
証拠の表示
甲第１号証：特開昭６０−２４２９７２号公報
甲第２号証：甲第１号証の対応米国特許の発明者の宣誓供述書（訳文つき）
甲第３号証：「Cubitron:登録商標」のカタログ写し。
甲第４号証：米国特許第4,314,827号明細書。
甲第５号証：特開昭56-32369号公報
甲第６号証：米国特許第4,741,743号明細書
３．甲号証の記載事項
(1)甲第１号証
　同号証には次の技術事項が記載されている。
（1a）：合成ゴム、ラテックスとフェノール樹脂の配合物で飽和したレーヨン製太あや織り布を有し、従来の炭酸カルシウム充てんフェノール-ホルムアルデヒドメークコートを適用し、鉱物を従来法で静電気的に被覆し、メークコートは、予備硬化し、従来の炭酸カルシウムを充てんしたサイズコートを適用し、最後に両者を硬化して被覆研磨材シートとすること（５頁上左欄４行〜１３行参照）。
（1b）：優れた研摩剤粒子の少数部分と劣っている研摩材粒子の残りの主要部分とをほとんどの優れた方の粒子が最も粗い部分に濃縮するように組み合わせることおよび優れた研摩粒子は、５〜３０重量％組み合わせること、技術的には５０％以下組み合わせること、優れた研摩剤粒子に固有の利点を利用する一方で現実に用いる粒子の量を最小にするものを提供すること、いくつかの例においては優れた砥粒と劣った砥粒を混合わせることにより優れた鉱物が単独に存在するものよりより良い研削作用が得られること（第３頁下左欄１５行〜下右欄１２行参照）。
　(1c)：実施例１〜８においては、研摩材粒子を単一コーテイングで塗布したが、実施例９〜１３においては、第１層が粗粒子を含まず、第２層が、不釣り合いに高い割合の粗粒子を含むようにし、材料に最初に接触する研摩材表面により優れた粒子を高濃度にあるようにすること（第８頁上左欄第１４行〜上右欄第１２行参照）。
　(1d)：実施例９〜１３においては、第１のトリップにおいて溶融アルミナの粒子（等級５０）を塗布し、次いで溶融アルミナより優れた鉱物の特定割合を含む鉱物の配合物の形態で塗布すること（８頁上右欄１３行〜下左欄第４行）。
　(1e)：実施例１７および１９において、優れた方の砥粒（ＣＵＢ）に等級３６のものを用いること（９頁下右欄１１行〜１７行参照）。
(2)甲第６号証
　同号証には次のものが記載されている。
　(2a）：３０％〜７０体積％の共融アルミナ−ジルコニア砥粒と７０〜３０体積％の焼結ゲル法によるアルミナ砥粒とを混合した砥粒を有機高分子樹脂をボンドとして結合した研削用砥石車では、異なる砥粒の相乗作用により、これらの砥粒を単独で用いた砥石車よりより高い研削作用を達成することおよび砥粒の混合割合を10/90から90/10体積％まで変化させても効果が得られること（第１欄４１行〜４７行、第１欄６７行〜第２欄２行、および第４欄クレーム１参照）。
　（2b）：研磨砥粒として、共融アルミナ−ジルコニア砥粒が適していることおよび近共融アルミナ−ジルコニア砥粒が約３５％〜５０％のジルコニア（酸化ジルコニウム）を含むものを用いること（第１欄６１行〜６５行参照）。
　(2c)：４種類の種入りゲル焼結アルミナ砥粒が、セラミックコートされた溶融アルミナ(U57A)砥粒と共に評価のため用いられたこと（第３欄１９行〜２２行参照）。
　(2d)：7sec/cut（中間的研削条件）においては、アルミナ−ジルコニア砥粒：ゲル焼結法による研磨砥粒が50:50および67:33体積％の時にいずれかの砥粒を単独で用いたものより耐久性が良い結果を示すこと（第２欄４５行〜５１行およびTableIIを参照）
　なお、甲第２号証〜５号証は、甲第１号証記載の「ＣＵＢ」なる砥粒がゾルゲル法にて製造されたアルミナ砥粒であることを立証するために提出された証拠である。
４．当審の判断
　取消決定が取り消された本件発明７と本件発明１０につき、さらに検討する。
(1)本件発明７について。
　請求項７は請求項６（ゾルゲル法アルミナの砥粒が種入りのゾルゲル組成物の砥粒）を、請求項６は請求項５（ゾルゲル法アルミナの砥粒とアルミナ−ジルコニアの砥粒の混合物における体積比が約５０／５０）を、請求項５は請求項４（塗装研摩材層が砥粒の単一層）を、請求項４は請求項１をそれぞれ引用しているところ、請求項７は、これらの引用を踏まえて「前記混合物中の前記砥粒の粒度が５０グリットである・・・研摩布紙材料」と規定するものであり、請求項１に「・・・少なくとも一つの砥粒層が、・・・ゾルゲル法アルミナの砥粒と・・・アルミナ−ジルコニアの砥粒との混合物を含んでなる、研摩布紙材料。」と規定され、請求項５に「前記砥粒の層がゾルゲル法アルミナの砥粒とアルミナ−ジルコニアの砥粒との混合物であり、そしてこの混合物における砥粒の体積比が・・・」と規定されているので、請求項７でいう「前記混合物」は、「ゾルゲル法アルミナの砥粒」と「アルミナ?ジルコニアの砥粒」の混合物を指し、したがって、「前記混合物中の前記砥粒の粒度が５０グリットである」とは、「ゾルゲル法アルミナの砥粒」及び「アルミナ−ジルコニアの砥粒」の混合物中の両砥粒の粒度が、いずれも５０グリットであることを意味する。
　甲第１号証の実施例９ないし１３には粒度５０グリット（等級５０）の溶融アルミナ砥粒を使用した研摩布紙が記載されていることが認められるが、これらの実施例では、粒度５０グリットの溶融アルミナ砥粒は、いずれも、粒度４０（等級４０）の砥粒（ゾルゲル法アルミナ砥粒又はアルミナ−ジルコニア砥粒）と組み合わせて使用されているのであって、そこには、砥粒混合物中の両砥粒の粒度が５０グリットのものについての記載はない。
　そして、甲第１号証記載の発明は、２種類の砥粒を、異なる粒径画分に配分して使用することにより相乗効果を達成する発明であること、この相乗効果は、「粒径の大きい砥粒が基材上に突出して優先的に被研削材と接触して研削作用を担う」ことによるものであるから、仮に、当業者が、この甲第１号証の発明における２種類の砥粒として、甲第６号証に記載されているゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ−ジルコニア砥粒の組合せを採用することを着想し得るものと仮定しても、甲第１号証が示すところに従って両砥粒を異なる粒径画分に配分すれば、両砥粒の粒度は当然に異なるものである。したがって、甲第１号証の発明と甲第６号証の発明を組み合わせても、２種類の砥粒の粒度をいずれも５０グリットとするとの本件発明７の構成が得られない。
　そうすると、本件発明７は、甲第１号証に記載された発明及び甲第６号証に記載された発明に基づいて当業者に容易に想到することができたものとすることはできない。
　したがって、本件請求項７に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、取り消すべきであるとする異議申立人の主張は理由がない。
(2)本件発明１０について。
　請求項１０は、請求項９を、請求項９は請求項８を、請求項８は請求項１を、それぞれ引用し、請求項１０は、これらの引用を踏まえて「各層における前記砥粒が３６グリットである」ことを規定するところ、請求項８には「前記少なくとも一つの砥粒層が第一の砥粒層及び・・・第二の砥粒層を含み、・・・この第二の砥粒層がゾルゲル法アルミナの砥粒とアルミナ?ジルコニアの砥粒との混合物・・・を含んでなる、請求項１記載の研摩布紙材料。」と規定され、請求項９には「前記第一の砥粒層が溶融アルミナの砥粒層である、請求項８記載の研摩布紙材料。」と規定されているので、本件発明１０は、この請求項８の第一及び第二の砥粒層に含まれる「溶融アルミナ砥粒」、「ゾルゲル法アルミナの砥粒」、及び「アルミナ−ジルコニア砥粒」の粒度が、いずれも３６グリットであることを意味する。
　一方甲第１号証には、「(1e)：実施例１５及び１７において、優れた方の砥粒（ＣＵＢ）に等級３６のものを用いること」が記載されているが、２種類の異なる粒度の砥粒の混合使用について記載するにすぎない。
　したがって、本件発明７において述べたと同じ理由により、甲第１号証記載の発明と、甲第６号証記載の発明を組み合わせても、本件発明１０の構成とすることはできない。
　そうすると、本件発明１０は、甲第１号証に記載された発明及び甲第６号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到することができたとはいえない。５．以上のとおりであるから、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、本件請求項７及び請求項１０に係る特許を取り消すことはできない。
　また、他に本件請求項７及び請求項１０に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　したがって、本件請求項７及び請求項１０に係る特許は、拒絶の査定をしなけらばならない特許出願に対してされたものと認めない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１０年１１月６日（１９９８．１１．６）