【事件の表示】
　特許第２６９３４１８号「真核発現系用エンハンサ−」の請求項１ないし４に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２６９３４１８号の特許請求の範囲に記載された発明についての特許を取り消す。
【理　由】
１．手続きの経緯
　本件特許2693418号は、昭和60年8月23日に出願された特願昭60-185632号の特許出願に係り、平成9年9月5日に設定登録がされ、その後沢村嘉朗、山岡誠司　外１名、旭硝子株式会社、鈴木謙、及びロンザ・アーゲーから特許異議の申立てがされたところ、当審において平成11年6月9日付で取消理由の通知がされ、その指定期間延長の請求がなされて平成11年12月28日付で意見書が提出されると共に明細書の訂正請求がされた。その後、平成12年2月22日付で訂正拒絶理由が通知されて、平成12年4月20日付の登録権利異動通知によれば特許権者となったヘキスト、アクチエンゲゼルシャフトから期間延長の請求がなされ、次いで平成12年9月4日付で意見書が提出され、平成12年9月22日付で参考資料１〜３を添付した上申書が提出された。
　
２．訂正の請求について
（１）本件訂正の趣旨は、本件特許の明細書を請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正を求めるにあり、その訂正の要旨は、特許請求の範囲の減縮を目的として、請求項１及び３における「DNA断片、またはそのエンハンサーの活性部分」をそれぞれ請求項２及び４に記載される特定の領域を含むDNA断片に限定して新たな請求項１及び２とすると共に、実質的に請求項２及び４を削除することを求めるものである。
　当該訂正は、願書に添付した明細書に記載された事項の範囲内において特許請求の範囲を減縮するものであって、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものとは認められない。
　しかしながら、訂正後の請求項１及び２に記載された発明は、以下に述べる如く特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件訂正請求は、特許法第120条の4第3項で準用する第126条第4項の訂正に関する規定が、平成6年法律第116号附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるとされることから適用される、平成5年改正特許法第126条第3項に規定する要件を満たしていないため、当該訂正は認められない。
　
（２）訂正後の請求項１に記載された発明について：
(2-1)特許法第２９条第１項第３号違反について：
　刊行物２第３図には、ヒトサイトメガロウイルス（ＨＣＭＶ）の主要ＩＥ遺伝子の調節領域に対応する配列として-1〜-490位の塩基配列が記載されている。
　そして、当該配列のうち、真核細胞プロモーター領域の特徴を有する領域におけるCAAT　boxパリンドローム配列及び繰り返し配列がある-100〜-468位については、遺伝子発現の相対量をシス作用性で調節する配列である可能性が示唆されており（第662頁右欄〜左欄）、HeLa細胞の細胞抽出物を用いたin　vitro実験でCATTボックスの上流に位置するHincII部位（約-65位）の上流側配列を除くと、転写は可能であるが転写量はほぼ半分になることが記載されている（第661頁右欄）ことからみて、ＨＣＭＶの主要ＩＥ遺伝子のプロモーターの上流配列中の約-65〜-490、特に-100〜-468位のDNA配列中に、真核細胞系用プロモータの転写効率を増強する配列、即ち「エンハンサー」（刊行物６）が存在することを明確に示唆しているといえる。
　そうであるから、刊行物２には「-100〜-468位を含むDNA断片」が記載され、かつ当該配列が「真核細胞系用のエンハンサー」であることが示唆されているということができる。
　訂正後の請求項１に記載されたDNA断片としては、「-458〜-118、-458〜-263位を『含む』配列」も包含されており、上記刊行物２の「-100〜-468位」のDNA配列の位置は当該「-458〜-118位」とほぼ一致している上に、そもそも「-458〜-118、-458〜-263位を『含む』配列」に他ならない。結局、訂正後の請求項１に記載されたDNA断片も依然として刊行物２のDNA配列と区別ができないものである。
　したがって、訂正後の請求項１に記載された発明は、刊行物２に実質的に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることはできない。
　
(2-2)特許法第２９条第２項違反について：
　上述の如く、刊行物２にはＨＣＭＶの主要ＩＥ遺伝子のプロモーターの上流配列である-100〜-468位付近の配列、もしくはその一部配列が「真核細胞系用のエンハンサー」であることが示唆されているといえるから、当該配列中の一部配列であるか、もしくは当該配列とほぼ一致した配列を有するDNA断片である「-524〜-118、-524〜-263、-458〜-118、-458〜-263位」のDNA断片、およびそれらを含むDNA断片に対しても「真核細胞系用のエンハンサー活性を示すDNA断片」であると期待することは、当業者が容易に想到し得ることである。その際、in　vitroのみではなくin　vivoでのエンハンサー活性を確認することは当業者にとってはむしろ当然行うことにすぎないから、in　vivoでの効果を単に確認した点には格別の困難性を見出すことはできない。
  そして、本件訂正後の特許明細書の記載を検討しても、ＨＣＭＶの主要ＩＥ遺伝子のプロモーターの上流配列のうちの特定な「-524位、-458位、-263位、-118位」というそれぞれの位置に、臨界的な意義が存在するとはいえない上に、当該明細書に具体的に記載される「-524〜-263位」及び「-458〜-118位」の２種類のDNA断片のHeLa細胞におけるウサギβ−グロビンの発現を増大する活性の程度も、刊行物３〜７に示される通常の「エンハンサー」の概念を越えるほどに顕著とまではいえないから、これら特定のDNA断片ですら、その効果が格別のものということもできない。
　しかも、訂正後の請求項１に記載された発明には、上記特定DNA断片のみならず、「-524〜-118位を含むDNA断片」というきわめて長いDNA断片の場合から「-458〜-263位からなるDNA断片」という短いDNA断片の場合まで広範囲に包含されており、これらすべての範囲にわたって同様のエンハンサー活性が得られるか否かも不明である。
　したがって、訂正後の請求項１に記載された発明は、刊行物２〜７の記載に基づいて当業者が容易に想到し得る範囲内のものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることはできない。
　
(2-3)平成12年9月22日付上申書の内容について：
　本件特許権者は、当該上申書において参考資料１〜３の記載事項を根拠として、本件優先日前の知識では当業者であっても訂正後の請求項１に記載されるHCMV由来DNA断片がin　vivoにおいて非常に高い活性を発揮することは予想できなかった旨主張している。
　しかしながら、参考資料１にはin　vitro実験に基づいた基礎的研究を踏まえて、SV40プロモーターが真核生物プロモーター部位の構造の分析のための良好なモデルシステムであることが明記されており、参考資料２において、TATAボックスのプロモーター機能に関しては、in　vivoの研究がin　vitroでの結果を注意深く外挿すべきであることを示唆している旨の記載はあるものの、in　vitro実験でのエンハンサー作用の検出システムそのものの有効性を否定するものでもない。
　そして、参考資料３に至っては、特許権者も抄訳中で指摘するように、SV40エンハンサーに言及した記載中で「このようなイン・ビトロ転写システムは、エンハンサー作用に関与する因子の分析に明確に有用であることがわかるであろう。」と明記されており、in　vitro系の不備な点として挙げられその原因を検討しているのは、生細胞でエンハンサー効果が明白であるものがin　vitroの系で十分にエンハンサー効果が発揮できない場合があることであって、逆の場合については何ら言及されていない。この点からみれば、in　vitro実験ですらエンハンサー活性を示す配列に対しては、当業者はむしろin　vivoでのエンハンサーとしての有効性を強く期待するはずである。
　このように参考資料１〜３の記載を参照しても、刊行物２においてエンハンサー活性があることが示唆されている上記配列を、エンハンサーではないと疑うべき理由はなく、in　vivoでのエンハンサー活性の確認実験を妨げる何らの阻害要因もないから、特許権者の上記主張は採用できない。
　
（３）訂正後の請求項２に記載された発明について：
　訂正後の請求項２に記載された発明も、同様に刊行物２〜７の記載に基づいて当業者が容易になし得たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることはできない。
　
　　　　　　　　　　記
刊行物１：Gene,18,355-360,(1982)
刊行物２：Proc.Natl.Acad.Sci.USA,81(Feb.1984)p.659-663
刊行物３：Cell,27(1981)p.299-308
刊行物４：Proc.Natl.Acad.Sci.USA,81(Jan.1984)p.308-312
刊行物５：Nucleic Acids Res.,9(1981)p.6251-6264
刊行物６：生化学辞典、東京化学同人発行(1984年4月10日）
刊行物７：Cell,36,(April.1984)p.983-992
　
３．特許異議の申立について
　以上述べたように前記訂正が認められないので、本件発明の要旨は、訂正前の特許明細書の特許請求の範囲の請求項１及び請求項３に記載されたとおりのものである。（以下、それぞれを本願第１発明、及び本願第２発明という。）
　そして、前記取消理由通知において述べたように、本願第１発明は上記刊行物２に記載された発明であり、本願第２発明は上記刊行物１〜７に記載された事項に基づいて当業者が容易になし得たものであるばかりか、前述の(2-2)で述べたと同様の理由で本願第１発明は上記刊行物２〜７に記載された事項に基づいて当業者が容易になし得たものでもあるから、本願第１及び第２発明に係る特許は特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
　
４．結語
　以上のとおりであるから、本件請求項１〜４に係る発明についての特許は、特許法第113条第2項の規定により取り消されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年１２月８日（２０００．１２．８）