【事件の表示】
　特許第２９２１５１８号「感放射線性樹脂組成物」の請求項１ないし３に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第２９２１５１８号の請求項１ないし３に係る特許を維持する。
【理　由】
１．手続の経緯
　特許第２９２１５１８号の請求項１ないし３に係る発明は、平成３年２月２０日（優先権主張平成２年２月２０日）に出願した特願平３−４７６９３号の一部を平成９年１２月１日に新たな特許出願としたものであって、平成１１年４月３０日にその特許の設定登録がなされ、その後、特許異議申立人 東京応化工業株式会社（以下、「異議申立人」という。）より特許異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成１２年７月１７日に訂正請求がなされたものである。
　
２．訂正の適否についての判断
(1)訂正の内容
ア．訂正事項ａ
　特許請求の範囲の請求項１の記載について、
「（Ｃ）１，１−ビス（４−ヒドロキシフェニル）−１−フェニルエタン、１，１，１−トリス（４−ヒドロキシフェニル）エタン、３，５−ジメチル−４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタン、ビスフェノールＡ、３，５−ジメチル−２’，４−ジヒドロキシジフェニルメタン、１，１−ビス（４−ヒドロキシフェニル）シクロヘキサン、１，１−ビス（４−ヒドロキシフェニル）−４−メチルシクロヘキサン、及びポリスチレン換算重量平均分子量（Ｍｗ）が２０００以下のアルカリ可溶性ノボラック樹脂から選ばれる少なくとも１種の溶解促進剤」
とあるのを、
「（Ｃ）１，１−ビス（４−ヒドロキシフェニル）−１−フェニルエタン、１，１，１−トリス（４−ヒドロキシフェニル）エタン、３，５−ジメチル−４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタン、ビスフェノールＡ、３，５−ジメチル−２’，４−ジヒドロキシジフェニルメタン、１，１−ビス（４−ヒドロキシフェニル）シクロヘキサン、
及び
ンか
と訂正する。
イ．訂正事項ｂ
　発明の詳細な説明において、
明細書段落【０００６】【００２１】の「１，１−ビス（４−ヒドロキシフェニル）−４−メチルシクロヘキサン、及びポリスチレン換算重量平均分子量（Ｍｗ）が２０００以下のアルカリ可溶性ノボラック樹脂」（本件公報第５欄第１〜４行、第１０欄第９〜１１行）との記載を「及び１，１−ビス（４−ヒドロキシフェニル）−４−メチルシクロヘキサン」と訂正する。
(2)訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
　上記訂正事項ａは、請求項１に係る発明の構成要件（Ｃ）の溶解促進剤として用いられる化合物群中の「ポリスチレン換算重量平均分子量（Ｍｗ）が２０００以下のアルカリ可溶性ノボラック樹脂」を削除し、該化合物群に属する化合物をこれ以外の化合物に限定したものであるので、特許請求の範囲の滅縮に該当する。
　また、上記訂正事項ｂは、上記訂正事項ａと整合を図るものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とした明細書の訂正に該当する。
　そして、これらの訂正は、新規事項の追加に該当せず、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
(3)むすび
　したがって、上記訂正は、特許法第１２０条の４第３項において準用する平成６年改正法による改正前の特許法第１２６条第１項ただし書、第２項及び第３項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　
３．特許異議の申立てについての判断
(1)申立ての理由の概要
　異議申立人は、本件特許の請求項１〜３に係る発明は、その目的を達成しないもの及びその効果確認がなされていない感放射線性樹脂組成物を包含し、発明が完成されていたとは認められないので、特許法第２９条第１項柱書きの規定に該当せず特許を受けることができないものであり、また、本件特許の請求項１，２に係る発明は、その出願日前の出願であって、その出願後に出願公開された特願平１−１０８４０１号，特願平３−２６７３３号のそれぞれの願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「先願明細書１，２」という。それぞれ、特開平３−４８２４９号公報，特開平４−２５３０５８号公報参照。）に記載された発明と同一のものであり、しかも、請求項１，２に係る発明の発明者が上記先願明細書１，２に記載された発明の発明者と同一であるとも、本件出願の時においてその出願人が上記他の出願の出願人と同一であるとも認められないから、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものであるので、本件特許は取り消されるべきものである旨主張している。
(2)本件の請求項１〜３に係る発明
　上記２．で示したように上記訂正が認められるから、本件の請求項１〜３に係る発明（以下、「本件発明１〜３」という。）は、上記訂正に係る訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。
「【特許請求の範囲】
【請求項１】（Ａ）アルカリ可溶性ノボラック樹脂、
（Ｂ）一般式（１）：
　【化１】
〔式中、Ｄは水素原子または１，２−キノンジアジド基を有する有機基であり、但しＤの一部又は全部は１，２−キノンジアジド基を有する有機基である〕で表される１，２−キノンジアジド化合物、および
（Ｃ）１，１−ビス（４−ヒドロキシフェニル）−１−フェニルエタン、１，１，１−トリス（４−ヒドロキシフェニル）エタン、３，５−ジメチル−４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタン、ビスフェノールＡ、３，５−ジメチル−２’，４−ジヒドロキシジフェニルメタン、１，１−ビス（４−ヒドロキシフェニル）シクロヘキサン、
及び
ンか
【請求項２】請求項１に記載の組成物であって、前記（Ａ）成分のアルカリ可溶性ノボラック樹脂が、フェノール類とアルデヒド類とを、フェノール類１モルに対してアルデヒド類０．７〜３モルの量で重縮合させて得られたものである感放射線性樹脂組成物。
【請求項３】請求項１又は２に記載の組成物からなり、ｉ線露光用である感放射線性樹脂組成物。」
(3)刊行物等
(i)先願明細書１，２（甲第１，２号証）には、以下の発明が記載されている。
（ａ）先願明細書１（甲第１号証：特開平３−４８２４９号公報参照）記載の発明
　第１ページ左下欄第５行〜右下欄第１行に、アルカリ可溶性フェノール樹脂と、
一般式（Ｉ）
　（式中のＲ１〜Ｒ６はＨ、ハロゲン、Ｃ１〜Ｃ４のアルキル基、アルケニル基又は水酸基、Ｒ７、Ｒ８はＨ、ハロゲン又はＣ１〜Ｃ４のアルキル基、Ｒ９〜Ｒ１１はＨ又はＣ１〜Ｃ４のアルキル基）
で表わされる化合物のキノンジアジドスルホン酸エステルを含有するポジ型レジスト組成物が記載され、この一般式（Ｉ）の化合物の例として、第４ページ右上欄に、式
で表わされる化合物（９）が記載されている。
　第７ページ右上欄第７〜１５行に、ｍ−クレゾールとｐ−クレゾールとをモル比６：４の割合で混合し、これにホルマリンを加え、シュウ酸触媒の存在下、常法により縮合して得たノボラック樹脂と、前記化合物（９）のＯＨ基の８０％以上が１，２−ナフトキノンジアジド−５−スルホン酸基で置換された１，２−キノンジアジド化合物とを含有した感放射線性樹脂組成物が記載されている。
　第７ページ右下欄第１４行〜第８ページ左上欄第２行に、ｍ−クレゾールとｐ−クレゾールと３，５−キシレノールとをモル比５：２：３の割合で混合し、これにホルマリンを加え、シュウ酸触媒の存在下、常法により縮合して得たノボラック樹脂と前記化合物（９）のＯＨ基の８５％以上が、１，２−ナフトキノンジアジド−５−スルホン酸基で置換されたキノンジアジド化合物を含有した感放射線性樹脂組成物が記載されている。
　第８ページ左下欄下より２行〜右下欄第７行に、ｍ−クレゾールとｐ−クレゾールとをモル比４：６の割合で混合し、これにホルマリンを加え、シュウ酸触媒の存在下、常法により縮合して得たノボラック樹脂と前記化合物（９ ）のＯＨ基の８５％以上が１，２−ナフトキノンジアジド−４−スルホン酸基で置換されたキノンジアジド化合物を含有する感放射線性樹脂組成物が記載されている。
　第８ページ右下欄第１０〜１３行に、レジスト膜を形成したウエハーをｉ線ステッパーＡＬＳ　ＷＡＦＥＲＳＴＥＰ　２１４２ｉ（ＧＣＡ社製ＮＡ＝０．５４）とテスト用レチクルを用いて露光したことが記載されている。
　第１０ページ右上欄第１２〜１５行に、上記の感放射線性樹脂組成物は、感度、解像度、残膜率、耐熱性、保存安定性などが優れ、特に１μｍ以下の微細加工に適していることが記載されている。
（ｂ）先願明細書２（甲第２号証：特開平４−２５３０５８号公報参照）記載の発明
（なお、特願平３−２６７３３号（特開平４−２５３０５８号公報参照）については、平成３年１月２９日の出願であって、本件出願の優先権主張日（平成２年２月２０日）よりは後の出願であるが、本件発明１〜３について優先権の主張が認められるか否かについては判断していないので、以下、一応先願明細書２として取り扱う。） 
　第１欄第２〜４０行に、一般式（II）
　におけるＸが低級アルキレン基、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９が水素原子、Ｒ１０はアルキル基、ｌ、ｍ、ｎが１のポリヒドロキシ化合物の１，２−ナフトキノンジアジド−５（又は４）−スルホン酸エステルとアルカリ可溶性樹脂を含有するポジ型レジスト組成物すなわち感放射線性樹脂組成物が記載されている。
　第４欄第４１〜４３行に、前記一般式（II）のポリヒドロキシ化合物の例として１−［α−メチル−α−（４′−ヒドロキシフェニル）エチル］−４−［α，α′−ビス（４″−ヒドロキシフェニル）エチル］ベンゼンが記載されているが、このものは次の化学構造を有するものである。
　第６欄第７〜１４行に、アルカリ可溶性樹脂としては、ノボラック樹脂が好ましく、これは所定のモノマーを主成分として、酸性触媒の存在下、アルデヒド類と付加縮合させることにより得られること、このモノマーの例としてはフェノール、ｍ−クレゾール、ｐ−クレゾール、ｏ−クレゾール、２，５−キシレノール、２，３−キシレノール、３，５−キシレノール、３，４−キシレノールなどがあることが記載されている。
　第１０欄第５０行〜第１１欄第１３行に、１−［α−メチル−α−（４′−ヒドロキシフェニル）エチル］−４−［α，α′−ビス（４″−ヒドロキシフェニル）エチル］ベンゼンと１，２−ナフトキノンジアジド−５−スルホニルクロリドとを反応させて、１−［α−メチル−α−（４′−ヒドロキシフェニル）エチル］−４−［α，α′−ビス（４″−ヒドロキシフェニル）エチル］ベンゼンの１，２−ナフトキノンジアジド−５−スルホン酸エステル（感光物ｂ）を得たことが記載されている。
　第１１欄第４３行〜第１２欄第７行に、ｍ−クレゾール４０ｇとｐ−クレゾール６０ｇと３７％ホルマリン水溶液４９ｇをシュウ酸０．１３ｇの存在下で反応させて、アルカリ可溶性ノボラック樹脂を得たことが記載されている。
　第１２欄第９〜１３行に、上記の感光物ｂと上記のアルカリ可溶性ノボラック樹脂をエチルセロソルブアセテートに溶解してホトレジスト組成物を調製したことが記載されている。
　第１３欄第４１行〜第１４欄第４２行に、この発明のポジ型ホトレジストは、感度、解像力、忠実再現性、耐熱性、レジスト形状及び現像ラチチュードに優れ、微細加工ホトレジストとして好適であることが記載されている。
(ii)また、甲第３〜５号証にはそれぞれ以下のことが記載されている。
・甲第３号証（特開昭６２−２８０７３７号公報）
　甲第１号証及び甲第２号証が出願された当時のアルカリ可溶性ノボラック樹脂を製造するための常法を示すもので、以下のことが記載されている。
　第４ページ左下欄第５行〜第５ページ右上欄末行に、ノボラック樹脂は、フェノール類とアルデヒド類とを酸触媒の存在下で重縮合して得られること、フェノール類としてｍ−クレゾール、ｐ−クレゾール、３，５−キシレノールが好ましいこと、このフェノール類は２種以上混合して用い得ること、アルデヒド類としてはホルムアルデヒドが好ましいこと、このアルデヒド類はフェノール類１モル当たり０．７〜３モルの割合で使用されること、酸触媒としてはシュウ酸がフェノール類１モル当たり１×１０−４〜５×１０−１モル用いられること、反応温度は１０〜２００℃、好ましくは７０〜１５０℃であること、縮合反応終了後、メタノールのような親水性溶媒に反応混合物を加え、水のような沈殿剤を添加してノボラック樹脂を析出させ、析出物を分離し、加熱乾燥することにより回収することなどが記載されている。
　第７ページ右上欄第１０〜１９行に、５００ｍｌ容フラスコに、ｍ−クレゾール５０ｇ及びｐ−クレゾール５０ｇを仕込んだ後、３７重量％ホルムアルデヒド水溶液６６ｍｌ及びシュウ酸０．０４ｇを添加し、これをかきまぜながらフラスコを油浴中に浸し、反応温度を１００℃に保持して６時間重縮合させることにより、ノボラック樹脂を製造したこと、反応後、系内を３０ｍｍＨｇに減圧して水を除去し、さらに内温を１３０℃に上昇させて未反応物を留去し、次いで溶融したノボラック樹脂を室温まで冷却して回収したことが記載されている。
・甲第４号証（小竹無二雄監修「大有機化学第２３巻，合成高分子化合物１１」株式会社朝倉書店発行（昭和４７年１１月３０日 １３版），第２５７〜２６２ページ）
　第２５７ページ第２行〜第２５９ページ第７行に、ノボラック樹脂が多分子性であり、付加縮合度Ａが次第に増加しながら生長すること、この付加縮合度ＡのものがＡ＋１に生長する確率をα、Ａにとどまる確率を１−αとすると、質量分布関数ｍＡは、式
　ｍＡ＝Ａ・Ｃ・αＡ−１で示される関係にあること、このＡとｍＡとの関係を示すグラフによるとＡの増加とともにｍＡが増加し、極大値に達するとＡの増加とともにｍＡが減少すること等が示されている。
　これらの記載から、一般にノボラック樹脂は、分子量の異なる縮合物の混合物であることが分かる。
　第２６２ページ第１７〜２１行に、フェノールとホルムアルデヒドとを酸を触媒として縮合させると、メチロール基が乏しく主としてメチレン橋体からなるノボラック樹脂が得られること、工業的にはフェノール１モルに対し０．５〜０．８モル程度のホルマリンが用いられることが記載されている。
・甲第５号証（宮城賢作成の実験成績報告書）
　甲第１号証及び甲第２号証の実施例で用いているアルカリ可溶性ノボラック樹脂中には、現実にポリスチレン換算重量平均分子量（Ｍｗ）が２０００以下のアルカリ可溶性ノボラック樹脂が含まれていることが示されている。
(4)特許法第２９条の２についての対比・判断
（ａ）本件発明１と先願明細書１（甲１号証：特開平３−４８２４９号公報参照）に記載の発明とを比較すると、先願明細書１に記載の発明は、本件発明１における構成要件（Ａ）に該当するアルカリ可溶性ノボラック樹脂と、本件発明１における構成要件（Ｂ）の１，２−キノンジアジド化合物に属する１−［α−メチル−α（４′−ヒドロキシフェニル）エチル−４−α，α′−ビス（４″−ヒドロキシフェニル）エチル］ベンゼンの１，２−ナフトキノンジアジドスルホン酸エステルとを含有する点において一致しているが、本件発明１の構成要件である（Ｃ）に列記された化合物から選ばれた溶解促進剤を含有していない点で相違している。（なお、甲第３〜５号証は、ノボラック樹脂に関するものであって、上記相違点とは無関係である。）
　したがって、本件発明１は先願明細書１に記載の発明と同一ではない。
（ｂ）本件発明１と先願明細書２（甲２号証：特開平４−２５３０５８号公報参照）に記載の発明とを比較すると、先願明細書２に記載の発明は、本件発明１における構成要件（Ａ）に該当するアルカリ可溶性ノボラック樹脂と、本件発明１における構成要件（Ｂ）の１，２−キノンジアジド化合物に属する１−［α−メチル−α（４′−ヒドロキシフェニル）エチル−４−α，α′−ビス（４″−ヒドロキシフェニル）エチル］ベンゼンの１，２−ナフトキノンジアジドスルホン酸エステルとを含有する点において一致しているが、本件発明１の構成要件である（Ｃ）に列記された化合物から選ばれた溶解促進剤を含有していない点で相違している。（なお、甲第３〜５号証は、ノボラック樹脂に関するものであって、上記相違点とは無関係である。）
　したがって、本件発明１は先願明細書２に記載の発明と同一ではない。
（ｃ）本件発明２，３は、本件発明１を引用してより限定したものであるから、同様に、先願明細書１，２に記載の発明と同一ではない。
(5)特許法第２９条第１項柱書きについて
　構成要件（Ｃ）の１，１−ビス（４−ヒドロキシフェニル）−１−フェニルエタン、１，１，１−トリス（４−ヒドロキシフェニル）エタン、３，５−ジメチル−４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタン、ビスフェノールＡ、３，５−ジメチル−２’，４−ジヒドロキシジフェニルメタン、１，１−ビス（４−ヒドロキシフェニル）シクロヘキサン、及び１，１−ビス（４−ヒドロキシフェニル）−４−メチルシクロヘキサンから選ばれる少なくとも１種の溶解促進剤のうち、実施例には１，１，１−トリス（４−ヒドロキシフェニル）エタンと１，１−ビス（４−ヒドロキシフェニル）−１−フェニルエタンだけが溶解促進剤として記載されているだけで、その他の化合物については実施例に記載されていない。しかし、これらその他の化合物はすべてその化学構造式が実施例に記載されている上記２つの化合物とごく類似した化合物であるのでその効果もある程度類似していることが予想されるものであるし、実施例として明細書に記載されていなくても、本件発明の溶解促進剤として列記されていることでその効果が上記２つの化合物とほぼ同等であることは示されている。逆にこれらその他の化合物による効果が上記２つの化合物と同等でないという証拠も特にない。（なお、比較例２は削除された溶解促進剤「ポリスチレン換算重量平均分子量（Ｍｗ）が２０００以下のアルカリ可溶性ノボラック樹脂」が含有されている例ではあるが、構成要件（Ｂ）の１，２−キノンジアジド化合物を含んでいないので比較例とされたものであり、この溶解促進剤による効果が上記２つの化合物と同等でないことを示すものではない。）したがって、単に明細書に実施例として記載されていないからといって、これらその他の化合物について発明が完成されていなかったとすることはできない。
(6)むすび
　以上のとおりであるから、特許異議申立ての理由及び証拠によっては、本件請求項１ないし３に係る特許を取り消すことができない。
　また、他に本件の請求項１ないし３に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年９月１８日（２０００．９．１８）