【事件の表示】
　特許第２７２６７９９号「変異ズブチリシン」の特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第２７２６７９９号の請求項１ないし７に係る特許を維持する。
【理　由】
１．手続きの経緯
　本件特許2726799号は、特願平6-16202号の特許出願であって、特願平1-501511号の特許出願（優先権主張1988年1月7日、デンマーク）の分割出願に係るものであって、平成9年12月5日に設定登録がされ、その後ジェネンコー　インターナショナル　インコーポレイテッドから特許異議の申立てがされたところ、当審において取消理由の通知がされ、その指定期間内に意見書が提出されると共に明細書の訂正請求がされたものである。
２．訂正の請求
（イ）訂正の概要
　本件訂正の趣旨は、本件特許の明細書を請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正を求めるにあり、その訂正の要旨は、特許請求の範囲の請求項１、３〜７、９〜１１、１４、１６〜４４及び４６〜４８を削除すると共に、請求項２、８、１２、１３、１５、４５及び４９を、それぞれ新たな請求項１〜７として以下のように訂正することを求めるものである。
「【請求項１】第１表(a)に記載されているアミノ酸配列において、１５３位のＳｅｒ、１９５位のＧｌｙ、２１８位のＡｓｎ及び第２２２位のＭｅｔから成る群から選択された少なくとも１個のアミノ酸が他のアミノ酸により置換されている突然変異体ズブチリシン酵素３０９。
【請求項２】１５３位のセリン残基が、アラニンで置換されている請求の範囲第１項記載の突然変異体のズブチリシン酵素３０９。
【請求項３】１９５位のグリシン残基が、グルタミン酸もしくはアスパラギン酸で置換されている請求の範囲第１項記載の突然変異体のズブチリシン酵素３０９。
【請求項４】２１８位のアスパラギン残基が、セリンで置換されている請求の範囲第１項記載の突然変異体のズブチリシン酵素３０９。
【請求項５】２２２位のメチオニン残基が、システインもしくはアラニンで置換されている請求の範囲第１項記載の突然変異体のズブチリシン酵素３０９。　　
【請求項６】第１表(a)に記載されているアミノ酸配列において、１５３位のＳｅｒ、１９５位のＧｌｙ、２１８位のＡｓｎ及び第２２２位のＭｅｔから成る群から選択された少なくとも１個のアミノ酸が他のアミノ酸により置換されている突然変異体ズプチリシン酵素３０９をコードするＤＮＡ分子。
【請求項７】請求の範囲第１項〜第５項のいずれかに記載の突然変異体ズブチリシン酵素３０９の製造方法であって、ズブチリシン酵素を発現するために請求の範囲第６項に記載の組換えＤＮＡ分子で形質転換された宿主細胞を培養し、次いで突然変異体ズブチリシン酵素３０９を回収することを特徴とする、前記製造方法。」
（ロ）訂正の適否
(a)上記訂正は、いずれも特許請求の範囲の減縮を目的とするもので、願書に添付した明細書に記載された事項の範囲内のものであり、かつ実質上、特許請求の範囲を拡張又は変更するものとは認められない。
(b)独立特許要件について：
　前記取消理由の概要は、
(1)訂正前の特許請求の範囲の請求項１及び２１に記載された発明は、参考文献１及び２の記載内容を参酌すれば刊行物１又は２に記載された発明であるから、請求項１及び２１に係る特許は特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してなされたものであり、
(2)同請求項１〜４９に記載された発明は刊行物１〜２２の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項１〜４９に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、
(3)本願は、特許法第４４条の規定を満たす適法な分割出願であるとは認められないので、出願日は遡及せず現実の出願日となるため、本願請求項１〜４９に記載された発明は、もとの出願の公表公報である刊行物２３に記載された発明であるか、もしくは刊行物２３に記載された発明に基づいて容易になし得た発明であるから、請求項１〜４９に係る特許は特許法第２９条第１項第３号もしくは同条第２項の規定に違反してなされたものであり、かつ、
(4)本願は、特許法第３６条第３項又は第４項及び第５項の規定を満たしていない、というものである。
刊行物１：特公昭51-8401号公報（甲第２０号証）
刊行物２：J.Allergy Clin.Immunol.,877-886,(1986)（甲第２２号証）
刊行物３：特開昭６０−７００７５号公報（甲第１号証）
刊行物４：J.Bacteology,(May.1984),p.411-418
刊行物５：Nucleic Acids Rsearch,Vol.13,No.24,(1985)
刊行物６：J.Bacteology,(Sep.1984),p.811-819
刊行物７：国際特許出願87／04461号パンフレット（甲第３号証）
刊行物８：国際特許出願87／05050号パンフレット（甲第４号証）
刊行物９：Nature,Vol.328(6,Aug.1987)p.551-554（甲第６号証）
刊行物10：Biochemistry,26(1987)p.2669-2673（甲第７号証）
刊行物11：J.Mol.Biol.,193(1987)p.803-813（甲第８号証）
刊行物12：Proc.Natl.Acad.Sci.USA,84(1987)p.5167-5171（甲第９号証）
刊行物13：Proc.Natl.Acad.Sci.USA,84(1987)p.1219-1223（甲第１０号証）
刊行物14：Gene,34(1985)p.315-323（甲第１１号証）
刊行物15：J.Biol.Chem.,260(11)(1985)p.6518-6521（甲第１２号証）
刊行物16：PROTEINS:Structure,Function and Genetics,1(1986)p.326-334（甲第１３号証）
刊行物17：Carlsberg Res.Commun.41(5)(1976)p.237-291（甲第１４号証）
刊行物18：Science,219(1983)p.666-671（甲第１５号証）
刊行物19：Nature,Vol.299(21,Oct.1982)p.756-758（甲第１６号証）
刊行物20：Proc.Natl.Acad.Sci.USA,79(1982)p.6409-6413（甲第１７号証）
刊行物21：Molecular Cloning A Laboratory manual(1982)p.226-7,312-329（甲第１８号証）
刊行物22：J.Allergy Clin.Immunol.,(Nov.1986)p.877-886（甲第２２号証）
刊行物23：特表平３−５０３４７７号公報（甲第２４号証）
参考文献１：Enzymes in Detergency,p.1-10(1997)（甲第１９号証）
参考文献２：Protein Engineering,Vol.4,No.7,719-737(1991)（甲第２１号証）
　
　そして、前記訂正によりいずれの取消理由も解消した。
　特許異議申立人の訂正前の請求項１〜４９に対する主張も、以下に述べる如く前記訂正によっていずれも理由が無くなった。
(c)以上のことから、本件訂正請求は、特許法第１２０条の４第２項ただし書及び同条第３項により準用する同法第１２６条第２〜４項の訂正に関する規定が、平成６年法律第１１６号附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされることから適用される、平成５年特許法第１２６条第１項ただし書、第２項、及び第３項の規定に適合するので、当該訂正は認められるものである。
　
３．特許異議の申立て
（イ）本件特許に係る発明：
　本件特許に係る発明は、前記明細書の訂正が認められることから、前記訂正された請求項１〜７に記載された発明である。
  　
（ロ）特許異議申立人の主張：
　特許異議申立人は、以下のように主張している。
(1)特許法第２９条第１甲第号証第３号違反について：
　甲第19号証〜甲第22号証の記載からみて、ズブチリシン酵素309及び147は本件優先日前に既に単離精製された既知の酵素であり、甲第１〜１４号証には、バチルス属由来ズブチリシン酵素の様々な位置のアミノ酸変異体が作成されたこと及び当該手法がズブチリシン酵素類に適用できることが記載されているので、甲第１〜１４号証には訂正前の請求項１〜４９に記載された発明と実質的に同一の発明が記載されている。
(2)特許法第２９条第２項違反について：
　上記の通りズブチリシン酵素309及び147は、いずれも本願優先日前に既に単離精製された既知の酵素であり、甲第１〜１８号証の記載によれば、本願優先権以前既に、ズブチリシン酵素のどの位置のアミノ酸をどのようなアミノ酸に変化させれば酵素のどの性質が変化するかについての詳細な研究がなされていると共に、ズブチリシン酵素の種々の位置のアミノ酸変異体が多数遺伝子工学的に作成され、酸化安定性、蛋白質分解活性など天然の酵素よりも優れた性質を有する変異体も多数得られているから、甲第２０，２１号証に記載された公知酵素であるズブチリシン酵素309及び147のアミノ酸配列を決定し、酵素活性を向上させるために訂正前の請求項１に記載される種々の変異体を遺伝子工学的に作成することは当業者が容易に想到し得たものである。
(3)特許法第２９条１項第３号もしくは同第３９条第１項違反について：
　訂正前の請求項１〜４９に記載された発明は分割前のもとの出願に係る発明と同一であるから、本出願は、特許法第４４条の規定を満たす適法な分割出願であるとは認められないので、出願日は遡及せずに現実の出願日となる。このため、訂正前の本願請求項１〜４９に記載された発明は、もとの出願の公表公報である甲第２４号証に記載された発明であり、また先願であるもとの出願の各請求項に記載された発明（甲第２４号証）と同一である。
　
(4)特許法第１７条の２第３項違反について：
　平成９年１０月１日付の手続補正書において明細書の【0024】に「実質的に記載される如きアミノ酸配列（又はヌクレオチド配列）」という文言の定義を新たに追加したが、当該補正は、願書に最初に添付された明細書に記載されていない新規事項の追加である。
　
(5)特許法第３６条第４項及び第６項違反について：
(a)訂正前の請求項１に記載される「実質的に記載される如き」という文言は不明瞭であり同項に係る発明を特定できず、それが「アミノ酸配列（又はヌクレオチド配列）レベルで80％以上の相同性の範囲内で変更されている配列」を包含すると解すると、発明の詳細な説明は同項に係る発明について当業者が容易に実施し得る程度に記載されていない。
  訂正前の請求項３、２２、２３、４１〜４８についても同様である。
(b)明細書で実施例をもって具体的にその効果が確認されたのは、ズブチリシン３０９酵素の195位GlyをGluに変換した変異体（Gly195-Glu）、Met222-Cys、Met222-Ala、Gly195-Glu＋Met222-Alaであるから、他の変異体に係る請求項である請求項１〜１４、１６〜１８及び２０〜４９は当業者が容易に実施し得る程度に記載されていない。
　
（ハ）当審の判断：
(1)について：
　本件請求項１〜７に記載された発明は、前記訂正により、特定の位置の少なくとも１個のアミノ酸が置換されている「ズブチリシン酵素３０９」に関するもののみに限定されたので、もはや甲第２０、及び２２号証に記載された「ズブチリシン酵素３０９」自体、及び甲第１号証に記載された他の「ズブチリシン酵素」の各種変異体とは明らかに区別できるものとなった。
　
(2)について：
　本件請求項１〜７に記載された発明は、上述の如く、特定の位置、即ちアミノ酸配列中の153、195、218、222の位置で少なくとも１個のアミノ酸が置換されている「ズブチリシン酵素３０９」という特定の蛋白分解酵素に係る発明である。
　訂正前の請求項１〜４９に記載された発明に対して特許異議申立人が提出した甲第１〜１７号証（但し、甲第２及び５号証は、本願優先日以前の文献ではないので除く。）には、「ズブチリシン酵素３０９」自体のアミノ酸配列を改変することについては記載されておらず、甲第２０及び２２号証に記載される酵素が「ズブチリシン酵素３０９」と同一であるとしても、当該甲第２０、２２号証にはそもそも甲第１〜１７号証に記載される遺伝子工学的アミノ酸配列改変技術（部位突然変異法）を適用する前提となるべき「ズブチリシン酵素３０９」の全ヌクレオチド配列どころか、当該酵素遺伝子をクローニングすることも部分配列情報すらも記載されていない。
　ところで、「ズブチリシン酵素」類のうち「ズブチリシンＢＮＰ’」等の218位、及び222位を改変して洗浄性もしくは安定性を高めることについて甲第３，４、１３号証、及び甲第１、１１、１２号証にそれぞれ記載され、当該知見が他の「ズブチリシン酵素」類にも適用できることが示唆されているとはいえ、上述の如くヌクレオチド配列が不明な「ズブチリシン酵素３０９」には直ちに適用できないものである。
　そして、本件明細書ではじめて明らかとなった「ズブチリシン酵素３０９」のアミノ酸配列を「ズブチリシンＢＮＰ’」など他の「ズブチリシン酵素」類の公知配列とを比較してみると、アミノ酸配列レベルで約60％という低い相同性しかなく、他の「ズブチリシン酵素」類どうしでは70〜87％と高いこと（特許異議意見書第3頁下から9行〜第4頁7行）からみて両者は構造的に異なる物質であると考えるのが自然である。
　そうであるから、甲第１〜１７号証に記載される「ズブチリシンＢＮＰ’」などのアミノ酸配列上の位置改変体の知見を「ズブチリシン酵素３０９」に対しそのまま適用することには無理があるといわざるを得ない。
　即ち、例え「ズブチリシン酵素３０９」自体及びその産生微生物、即ち遺伝子採取源（C360株、NCIB10309）が具体的に記載されている甲第２０号証の記載に基づき、甲第１８号証等周知の遺伝子工学技術を適用して当該遺伝子をクローニングし配列決定することは当業者が容易にできるとしても、さらに甲第１〜１７号証の記載を組み合わせて当該配列中の218位、及び222位等の特定の位置のアミノ酸を改変しようとすることまでも容易に想到し得るということはできない。
　そして、本件請求項１〜７に記載された発明においては、そのことにより特許明細書に記載された格別の効果が奏されたものと認めることができる。
　してみれば、この点についての特許異議申立人の主張も採用できない。
　
(3)について：
　前記訂正により、本件請求項１〜７に記載された発明は、「実質的に」という用語が削除され、153、195、218、222位の少なくとも１個のアミノ酸が置換されている「ズブチリシン酵素３０９」突然変異体に関するもののみに限定された。本件請求項で引用する第Ｉ表(a)のアミノ酸配列はＨ（ヒスチジン）であるのに対して、当該もとの出願のそれはＫ（リジン）であるから、上記箇所が置換された場合でも両者の各配列は一致しない。
　そうであるから、訂正後の本出願はもはや分割前のもとの出願の発明と同一の発明に係るものとはいえない。
　したがって、両者が同一であるため特許法第４４条の規定を満たさないことを前提とした当該主張は、その前提を失ったため認められない。
　
(4)について：
　平成６年法律１１６号で改正された特許法第１７条の２第３項には、なるほど「第１項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、・・・願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」という、いわゆる新規事項の追加違反の要件が記載されているが、当該法律には附則第６条に「明細書又は図面の補正等についての経過措置」が定められており、同条第１項には、「この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正」については、「なお従前の例による。」と規定されることから適用される平成５年法律第２６号で改正された特許法第１７条の３第２項の規定も、同法律附則第２条に、「この法律の施行の際現に特許庁に継続している特許出願」については、その特許出願について査定が確定するまでは、「なお従前の例による。」と規定されている。
　上記(3)で述べた如く、前記訂正により本願の出願日は特許法第４４条の規定により分割前のもとの出願日である昭和６４年１月６日に遡及するので、本願は「この法律の施行前にした特許出願」に相当し、原審での手続補正に係る平成９年１０月１日付の手続補正は、上記新規事項追加違反の要件を規定した上記各条文の適用を受けないから、異議申立人の主張はその前提において誤りがある。
　したがって、この点の主張は、そもそも本件特許に対する異議申立ての理由として不適切である。
　
(5)について：
　(a)についての不備は、前記訂正により「実質的に」という用語が全て削除されたので解消された。
　(b)については、前記訂正により、本件請求項１〜７に記載された発明は、「ズブチリシン酵素３０９」の153、195、218及び222位の変異体のみに関するものに減縮されたが、これらの位置の変異体は、明細書の実施例（特に第VI表、第VII表）の記載からみて、酸化安定性、洗浄性もしくは高温洗浄性という洗剤、洗浄剤として望まれる性質のいずれかにおいてもとの「ズブチリシン酵素３０９」よりも優れた効果が奏せられたものである。
　当該結果は、「ズブチリシン酵素３０９」のアミノ酸配列上の153、195、218及び222位の位置が、酸化安定性、洗浄性、もしくは高温洗浄性という洗剤特性にかかわる重要な位置であることが確認されたとみることができる。そして、それぞれの位置についての少なくとも１つの改変体は実際に製造され、その優れた効果が確認されているのだから、これらの位置の残り１８種類以下の他の改変体についても、同様の手法で製造し、同様の確認手段で効果を確認できるから当業者が適宜行う範囲内のことである。
　したがって、訂正後の特許明細書には、請求項１〜７に記載された発明について当業者が容易に実施できるように十分な開示がなされているというべきであり、この点についての異議申立人の主張も採用できない。
　
（ニ）まとめ：
　以上述べたように、当該請求項１〜７に記載された発明は、申立人の申立て理由によっては、特許を受けることができないとすることができない。
　
４．結語
　以上のとおりであるから、特許異議の申立て及び証拠によっては本件特許を取り消すことはできない。
　また、他に本件発明についての特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年８月２５日（２０００．８．２５）