【事件の表示】
　特許第２８４６３００号「磁気ディスク装置」の請求項１乃至２に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２８４６３００号の特許を取り消す。
【理　由】
（１）手続きの経緯
　特許第２８４６３００号に係る発明についての出願は、平成９年５月６日に、特願昭６２−１７６６３１号（昭和６２年７月１５日出願）の分割出願として特許出願され、平成１０年６月２９日付けで手続補正がなされ、平成１０年１０月３０日にその発明について特許の設定登録がなされ、その後、その特許について、異議申立人三浦俊郎より特許異議の申立がなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成１１年１２月２５日に意見書が提出されたものである。
　
（２）本件の出願の分割の適否について
　（２−１）本件発明
　特許第２８４６３００号の発明の要旨（以下、「本件発明」という。）は、発明の詳細な説明の項及び図面の記載から見て特許請求の範囲第１項に記載された次のとおりのものと認める。
「磁気ディスクと磁気ヘッドとを含み、前記磁気ディスクの走行によって前記磁気ヘッドと前記磁気ディスクとの間に生じる動圧を利用して、前記磁気ヘッドを、前記磁気ディスクとの間に浮上量を保って浮上させる磁気ディスク装置であって、前記磁気ディスクは、表面平滑性Ｒｍａｘが１００オングストローム未満であり、前記磁気ヘッドは、前記磁気ディスクと対向する面側に浮上面を有するスライダの空気流出端部側に読み書き素子を付着させてあり、前記スライダは、前記浮上面からその対向面までの厚みが０．６５ｍｍ以下であり、空気流出方向の長さが１ｍｍ〜３ｍｍであり、空気流出方向と直交する方向の幅が１ｍｍ〜２．５ｍｍである磁気ディスク装置。」
　（２−２）原発明
　本件特許出願である特願平９−１１５９５２号出願の分割の基礎とされた出願である、特願昭６２−１７６６３１号（以下、「親出願」という。）の登録された特許第２７０５０２６号の明細書に記載された発明の要旨（以下、「原発明」という。）は、その特許請求の範囲第１項に記載された次のとおりのものと認める。
「磁気記録媒体と対向する面側に浮上面を有するスライダの空気流出端部側に、薄膜素子でなる読み書き素子を付着させた磁気ヘッドであって、前記スライダは、前記浮上面からその対向面までの厚みが０．６５ｍｍ以下であり、空気流出方向の長さが１ｍｍ〜３ｍｍであり、空気流出方向と直交する方向の幅が１ｍｍ〜２．５ｍｍであり、前記スライダは、磁気記録媒体と対向する面側にレール部を有し、前記レール部の表面が前記浮上面を構成しており、前記浮上面は、前記空気流出端部近傍の幅が０．３ｍｍ以下であることを特徴とする磁気ヘッド。」
　（２−３）対比、分割適否の判断
　本件発明と原発明とを対比すると、本件発明は「磁気ディスク装置」であるのに対し原発明は「磁気ヘッド」であるが、両者の有する磁気ヘッドは、「磁気記録媒体と対向する面側に浮上面を有するスライダの空気流出端部側に、読み書き素子を付着させた磁気ヘッドであって、前記スライダは、前記浮上面からその対向面までの厚みが０．６５ｍｍ以下であり、空気流出方向の長さが１ｍｍ〜３ｍｍであり、空気流出方向と直交する方向の幅が１ｍｍ〜２．５ｍｍであることを特徴とする磁気ヘッド。」である点で一致し、次の点で相違する。
相違点１
　原発明の読み書き素子が「薄膜素子」であるのに対し、本件発明ではそのような限定がない点。
相違点２
　原発明の浮上面は「磁気記録媒体と対向する面側に設けられたレール部が浮上面を構成し、その浮上面の空気流出端部近傍の幅が０．３ｍｍ以下である」のに対し、本件発明ではそのような限定がない点。
相違点３
　そして、前記のように本件発明が磁気ディスク装置であるのに対し原発明が磁気ヘッドであるために次の点でも相違する。
　本件発明では、磁気ディスクの表面平滑性Ｒｍａｘが１００オングストローム未満であるのに対し、原発明では磁気ディスクの平滑性について言及していない点。
　
　しかしながら、本件発明が有する上記相違点３の構成が実質的な相違でない場合には、相違点１，２のように限定をなくすことは請求項の拡張であり、限定のある発明を包含する上位概念の発明となるものであるから、両者は実質的に同一となるものである。（なお特許権者はこの点につき適法な分割でないとすることは特許法第４４条第１項の規定に照らして、妥当性に欠ける旨主張しているが、一方の出願の請求項に係る発明が上位概念で記載されている場合に、当該一方の出願の明細書にその実施例として請求項に記載された上位概念の構成を限定して記載された下位概念の発明が、該出願の発明の権利範囲に含まれることは明らかであるから、上記実施例のみを請求項に係る発明とする、他の出願である下位概念の出願の発明の権利範囲とは同一のものであり、両者を特許することは、同じものについて２つの権利が設定されることになるから、このようなものに分割を認めないことは、過去の判例を見ても明らかであり、上記特許権者の主張は採用できない。）
　そこで、上記相違点３について検討する。
　原発明の磁気ヘッドは、磁気記録媒体と対向するものであり、その磁気ヘッドは磁気記録媒体と対向させて動圧で浮上させて用いることが自明のものであって、磁気ディスク自体に格別の相違が認められない限り、磁気ヘッド単体であっても磁気ディスクを有する磁気ディスク装置であっても、その発明の技術思想に何らの相違もないものである。
　そして、磁気ヘッド浮上型の磁気ディスク装置において、磁気ディスクの表面の平滑性が優れている方がよいことが自明の事項（例．特開昭６１−２８７００２号公報，特開昭６０−１９４０４０号公報参照）と認められるばかりでなく、本件明細書を見ても数値限定の根拠は何ら示されておらず、浮上特性の測定条件の１つとして、磁気ディスクの表面平滑性Ｒｍａｘが１００オングストローム未満である旨の記載があるのみであって、比較例がなく、表面平滑性が１００オングストローム以上のときばかりでなく、１００オングストロームより小さい値の時にもどの様な値に対して本件発明の効果を奏する測定結果が得られるのか不明であるとともに、上記数値限定により格別の予測し得ない効果を奏するものとも認められない。（なお特許権者は、上記周知例として例示した特開昭６１−２８７００２号公報に記載されたものは垂直磁化リジッドディスクと磁気ヘッドとを接触させる場合は、ディスクの表面平滑性に優れている方がよいことを教示するのみである旨主張するが、この周知例ではヘッドクラッシュ防止の為に平滑性を求めて５０オングストローム未満としているものであり、この材料ではこの数値がよいことを示しているが、これ以外の材料でも微少間隙を保って相対移動する場合に平滑性を求める点については上記特開昭６０−１９４０４０号公報にも同様の記載があるように明らかである。また、表面平滑性を上げすぎれば表面に吸着することも技術常識であり、この点についても表面平滑度の数値は当業者が適宜実験などにより適当な値を決めるべきことにすぎず、本件発明では下限について限定もなくデータも効果の記載もないので、これらの点の主張は採用できない。）
　したがって、この数値限定は、当業者が本件磁気ディスク装置を設計するに当たって、必要な機能を得るために通常の設計能力の発揮により得られる設計事項と認められるものであり、構成上の実質的な相違と認めることができない。
　以上のとおりであるから、本件発明は原発明と実質的に同一であるから、本件の出願は適法に分割されたものではないので出願日の遡及は認められない。
（３）本件発明
　上記のとおり本件は出願日が現実の出願日である平成９年５月６日と認められ、本件出願の請求項１，２に係る発明（以下、「本件発明１，２」という。）は、その特許第２８４６３００号明細書の請求項１，２に記載された次のとおりのものと認められる。
請求項１
　「磁気ディスクと磁気ヘッドとを含み、前記磁気ディスクの走行によって前記磁気ヘッドと前記磁気ディスクとの間に生じる動圧を利用して、前記磁気ヘッドを、前記磁気ディスクとの間に浮上量を保って浮上させる磁気ディスク装置であって、前記磁気ディスクは、表面平滑性Ｒｍａｘが１００オングストローム未満であり、前記磁気ヘッドは、前記磁気ディスクと対向する面側に浮上面を有するスライダの空気流出端部側に読み書き素子を付着させてあり、前記スライダは、前記浮上面からその対向面までの厚みが０．６５ｍｍ以下であり、空気流出方向の長さが１ｍｍ〜３ｍｍであり、空気流出方向と直交する方向の幅が１ｍｍ〜２．５ｍｍである磁気ディスク装置。」
請求項２
　「請求項１に記載された磁気ディスク装置であって、前記浮上面は、空気流入部にテーパ面を持たない平面である磁気ディスク装置。」
　
（４）引用刊行物
　当審が通知した取消理由に引用した、特開昭６４−２１７１３号公報（以下、「引用刊行物」という。）には次の事項が記載されている。
　（４−１）
  「（１）磁気記録媒体と対向する面側に浮上面を有するスライダの空気流出端部側に、読み書き素子を付着させた磁気ヘッドにおいて、前記スライダは、前記浮上面からその対向面までの厚みが０．６５ｍｍ以下であり、空気流出方向の長さが１ｍｍ〜３ｍｍであり、空気流出方向と直交する方向の幅が１ｍｍ〜２．５ｍｍであることを特徴とする磁気ヘッド。（２）前記浮上面は、空気流入部にテーパ面を持たない平面であることを特徴とする特許請求の範囲第１項に記載の磁気ヘッド」（特許請求の範囲）
　（４−２）
　「従来より、磁気ディスク装置装置には、磁気記録媒体の走行によって生じる動圧を利用して、磁気記録媒体との間に微少な空気ベアリングによる間隙を保って浮上する磁気ヘッドが用いられている。」（第１頁右下欄第１０〜１３行目）
　（４−３）
　「第１０図における測定条件は次の通りである。……磁気ディスクＭの表面平滑性；Ｒｍａｘ＜１００Å」（第４頁左下欄第１７行目〜右下欄第３行目）
　
（５）対比、判断
　引用刊行物に記載の発明は上記のとおりであって本件発明１，２との相違点は認められないから、本件発明１，２は、いずれも引用刊行物に記載された発明と同一である。
　
（６）むすび
　以上のとおりであるから、本件発明１，２は、引用刊行物に記載された発明と同一であるから、特許法第２９条第１項第３号に規定する発明に該当するので、取り消されるべきものである。
　したがって、本件発明１，２についての特許は、特許法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年２月１７日（２０００．２．１７）