【事件の表示】
　特許第２８９６６３６号「ソルダーフォトレジストインキ用組成物」の請求項１ないし７に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第２８９６６３６号の請求項１ないし６に係る特許を維持する。
【理　由】
（１）手続の経緯
　特許第２８９６６３６号の請求項１ないし７に係る発明は、平成７年３月２９日に特許出願され、平成１１年３月１２日にその特許の設定登録がなされ、その後、山川寧より特許異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成１２年５月２２日に訂正請求がなされたものである。
（２）訂正の適否についての判断
ア．訂正明細書の請求項１〜６に係る発明
　訂正明細書の請求項１〜６に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項１〜６に記載された次のとおりのものである。
「【特許請求の範囲】
　【請求項１】
　紫外線硬化性樹脂、光重合開始剤及び希釈剤を含有するソルダーフォトレジストインキ用組成物において、紫外線硬化性樹脂が、フェノール核の核数が平均５核〜７核であるノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸との反応生成物に、分子量が１２０以下の二塩基酸無水物及び分子量が１４０以上の二塩基酸無水物をモル比が３／７〜７／３となる割合で、直接同時に反応することにより得られるものであり、さらに熱硬化促進剤が配合されてなることを特徴とするソルダーフォトレジストインキ用組成物。
　【請求項２】
　紫外線硬化性樹脂が、ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸との反応生成物の有する水酸基１モル当たり、０．４〜１．０モルの二塩基酸無水物を反応させたものである請求項１記載のソルダーフォトレジストインキ用組成物。
　【請求項３】
　紫外線硬化性樹脂が、４５〜１００mgKOH／ｇの酸価を有するものである請求項１〜２記載のソルダーフォトレジストインキ用組成物。
　【請求項４】
　光重合開始剤の配合量が、紫外線硬化性樹脂１００重量部当たり０．２〜２０．０重量部である請求項１〜３記載のソルダーフォトレジストインキ用組成物。
　【請求項５】
　希釈剤が、有機溶剤及び光重合性モノマーの中から選ばれた少なくとも１種であり、かつその配合量が、紫外線硬化性樹脂１００重量部当たり３０〜２００重量部である請求項１〜４記載のソルダーフォトレジストインキ用組成物。
　【請求項６】
　熱硬化促進剤が、トリアジン化合物又はトリアジン化合物とイソシアヌル酸の付加物であり、かつその配合量が紫外線硬化性樹脂１００重量部当たり０．５〜３０重量部である請求項１〜５記載のソルダーフォトレジストインキ用組成物。」
イ．訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
　上記特許請求の範囲の訂正及び上記訂正に対応した【発明の詳細な説明】の【０００４】における訂正は、訂正前の請求項１に「フェノール核の核数が平均５核〜７核である」を付加して限定することで訂正前の請求項２を繰り上げた内容とするとともに「同時に反応する」を「直接同時に反応する」と記載を明瞭にして新たな請求項１とし、他の請求項は訂正前の請求項３〜７を新たな請求項２〜６に繰り上げたかたちとしたことによるものであり、特許請求の範囲の滅縮及び不明瞭な記載の釈明に該当し、新規事項の追加に該当せず、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
ウ．独立特許要件の判断
　訂正明細書の請求項１に係る発明（以下、「本件発明１」という。）に対して、当審が通知した取消理由で引用した刊行物１（特開平７−３３９６１号公報）［甲第２号証］、刊行物２（特開平７−７０２８９号公報）［甲第３号証］には、以下の発明が記載されている。
（ｉ）刊行物１、２記載の発明
［刊行物１］（特開平７−３３９６１号公報）［甲第２号証］
「ノボラック型エポキシ樹脂を出発原料とし、充分な分子量と光重合性二重結合を有する光硬化性樹脂を製造することによって、タックフリー性とともに耐熱性、耐薬品性、密着性、解像度に優れた塗膜を形成し得るソルダーレジスト用インキ組成物を提供することを目的として研究した結果、本発明に到達した。」（２頁【０００７】）
「本発明は、光硬化性液状ソルダーレジスト用インキ組成物が、（Ａ）核体数が４以上のノボラック型エポキシ樹脂（Ｉ）において、（メタ）アクリル酸（II）および１個のカルボキシル基と２個以上の（メタ）アクリロイル基を有する多官能（メタ）アクリレート（III）で（メタ）アクリル酸（II）および多官能（メタ）アクリレート（III）中のカルボキシル基と該樹脂（Ｉ）中のエポキシ基との反応により（メタ）アクリロイル基を導入するとともに、前記カルボキシル基とエポキシ基との反応により生成するヒドロキシル基および／または該樹脂（Ｉ）中のエポキシ基を介して、該ヒドロキシル基および／または該エポキシ基と反応し得る官能基を２個以上有する鎖延長剤（IV）で高分子量化して得られる光硬化性樹脂、（Ｂ）光重合開始剤および（Ｃ）希釈剤を含有することを要旨とする。上記光硬化性樹脂（Ａ）にさらに酸無水物を反応させ水溶性を付与することを第２の要旨とする。」（２〜３頁【０００８】）
「光硬化性樹脂（Ａ）に水溶性を付与すこともできる。これは、光硬化性樹脂（Ａ）中のヒドロキシル基と酸無水物を反応させることによって、分子中にカルボキシル基が導入された光硬化性樹脂（Ａ２）を生成させるものであり、非露光部分の光硬化性ソルダーレジスト用インキ組成物をアルカリ水溶液で容易に溶解除去することが可能となる。」（５頁【００３４】）
「酸無水物としては、無水フタル酸、無水コハク酸、無水マレイン酸、…（略）…、トリメリット酸等の二塩基酸無水物あるいは前述の脂肪族あるいは芳香族四カルボン酸二無水物等の四塩基酸二無水物等が挙げられ、これらの１種または２種以上を使用することができる。」（５頁【００３５】）
「このようにして得られた光硬化性樹脂（Ａ２）は、カルボキシル基を有しているため、アルカリでカルボキシル基の一部もしくは全部を中和して塩として使用することにより水溶性を付与できる。また、アルカリ水溶液による現像が可能となる。」（５頁【００３７】）
「光硬化性液状ソルダーレジスト用インキ組成物中には、…（略）…、エポキシ樹脂およびエポキシ樹脂硬化剤を添加することもできる。」（６頁【００４７】）
「（合成例１）…（略）…反応させ、１分子中に１個のカルボキシル基と２個以上の（メタ）アクリロイル基を有する多官能（メタ）アクリレート（III）６７％およびペンタエリスリトールテトラアクリレート３３％からなる酸価９４の多官能（メタ）アクリレート混合物（III−１）を得た。」（６頁【００４９】）
「（合成例２）クレゾールノボラック型エポキシ樹脂ＥＯＣＮ−１０４Ｓ（日本化薬製）３２０部に、アクリル酸６３部、合成例１で得られた多官能（メタ）アクリレート混合物（III−１）２３１部、…（略）…、を反応させ、…（略）…、光硬化性樹脂（Ａ）を６５．５％含む…（略）…混合物（Ａ−１）を得た。」（６〜７頁【００５２】）
「（合成例３）合成例２で得た混合物（Ａ−１）４００部に、無水テトラヒドロフタル酸７８部…（略）…反応させ、…（略）…光硬化性樹脂（Ａ２）を６５．５％含む…（略）…混合物（Ａ２−１）を得た。」（７頁【００５３】）
「（合成例４）クレゾールノボラック型エポキシ樹脂ＥＣＮ１２８０（チバガイギー製）４５４部に、アクリル酸９６部、合成例１で得られた多官能（メタ）アクリレート混合物（III−１）１４１部、…（略）…、を反応させ、…（略）…、光硬化性樹脂（Ａ）を６５％含む…（略）…混合物（Ａ−２）を得た。」（６〜７頁【００５２】）
「（合成例５）合成例４で得た混合物（Ａ−２）４００部に、無水テトラヒドロフタル酸３１部および無水コハク酸２０部…（略）…反応させ、…（略）…光硬化性樹脂（Ａ２）を６５％含む…（略）…混合物（Ａ２−２）を得た。」（７頁【００５３】）
「表１」（８〜９頁【００７３】）には、合成例３の光硬化性樹脂（Ａ２）を含む混合物（Ａ２−１）（無水テトラヒドロフタル酸のみ使用したもの）や合成例５の光硬化性樹脂（Ａ２）を含む混合物（Ａ２−２）（無水テトラヒドロフタル酸および無水コハク酸を同時に使用したもの）に、それぞれ希釈剤（Ｃ）、光重合開始剤（Ｂ）、エポキシ樹脂（ＥＰＮ−１１３８、チバガイギー社製のフェノールノボラック型エポキシ樹脂）、エポキシ硬化剤などを加えて製造された光硬化性液状ソルダーレジスト用インキ組成物が示されている。（実施例２、実施例４）
「表２」（９〜１０頁【００７４】）には、実施例２、実施例４の効果がほぼ同等であることが示されている（例．現像性、ハンダ耐熱性がともに○）。
［刊行物２］（特開平７−７０２８９号公報）［甲第３号証］
「カルボキシル基のみを多く導入するのではなく、ポリオキシアルキレン基をカルボキシル基と共に光重合性樹脂中に導入すれば、カルボキシル基の量を低減しても弱アルカリ水溶液での現像が可能となることを見出し、本発明に到達したものである。」（３頁【００１０】）
「本発明の概要は、出発原料であるエポキシ樹脂中のエポキシ基に、末端がカルボキシル基で、ポリオキシエチレン基またはポリオキシプロピレン基あるいはポリオキシエチレン・プロピレン基をもつ化合物を反応させると共に、(メタ)アクリル酸を反応させて、ポリオキシアルキレン基と(メタ)アクリロイル基が導入された光重合性の変性エポキシ樹脂（Ｘ）をまず得て、さらに（Ｘ）中のヒドロキシル基と多塩基酸無水物の開環反応を利用してカルボキシル基を導入してアルカリ現像の可能な光重合性樹脂（Ａ）を得るものである。」（３頁【００１１】）
「変性エポキシ樹脂（Ｘ）中のヒドロキシル基の1化学当量に対して、多塩基酸無水物(iii)を０．１〜０．７モル反応させることによって、カルボキシル基の導入された、弱アルカリ水溶液によって現像可能な光重合性樹脂（Ａ）が製造される。変性エポキシ樹脂（Ｘ）中には、前述の化合物(i)あるいは(メタ)アクリル酸との反応によってエポキシ基が開環したために生成したヒドロキシル基が存在しており、ヒドロキシル基と多塩基酸無水物との開環反応によってカルボキシル基が導入される。」（５頁【００２４】）
「上記光重合性樹脂に光重合開始剤（Ｂ）および希釈剤（Ｃ）を添加することによって本発明の感光性樹脂組成物を得ることができる。」（５頁【００３４】）
「感光性樹脂組成物中には、さらに…（略）…、ノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＳ型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、トリグリシジルイソシアヌレート等のエポキシ樹脂およびジシアンジアミド、イミダゾール化合物などのエポキシ硬化剤等を添加することもできる。」（６頁【００３８】）
「（化合物(i)の合成例１）…（略）…酸価２０２の化合物(i)を７０％含む…（略）…混合物（ｉ−１）を得た。」（６〜７頁【００４３】
「（化合物(i)の合成例２）…（略）…酸価７５の化合物(i)を７０％含む…（略）…混合物（ｉ−２）を得た。」（６〜７頁【００４３】
「（合成例５）クレゾールノボラック型エポキシ樹脂スミエポキシ１９５ＸＬ（住友化学工業製）３９０部に、合成例１で得られた混合物（ｉ−１）１２０部、アクリル酸１２２部、…（略）…反応させ、…（略）…変性エポキシ樹脂（Ｘ）を６６％含む混合物（Ｘ−１）を得た。次いで混合物（Ｘ−１）４５３部に無水テトラヒドロフタル酸６１部…（略）…反応させ、酸価６３の光重合性樹脂（Ａ）を７０％含む…（略）…樹脂混合物（Ａ−１）を得た。」（７頁【００４６】）
「（合成例７）フェノールノボラック型エポキシ樹脂ＥＰＰＮ−２０１（日本化薬製）１８７部に、合成例２で得た混合物（ｉ−２）６５部、アクリル酸６８部、…（略）…反応させ、…（略）…続いて無水テトラヒドロフタル酸3 0部および無水コハク酸２0部…（略）…反応させ、…（略）…、光重合性樹脂（Ａ）を７０％含む…（略）…樹脂混合物（Ａ−２）を得た。」（７頁【００４８】）
「表１」（８〜９頁【００５７】）には、合成例５の樹脂混合物（Ａ−１）（無水テトラヒドロフタル酸のみ使用したもの）や合成例７の樹脂混合物（Ａ−２）（無水テトラヒドロフタル酸および無水コハク酸を同時に使用したもの）に、それぞれ、希釈剤、光重合開始剤、エポキシ樹脂（ＥＰＮ−１１３８、チバガイギー社製のフェノールノボラック型エポキシ樹脂）、エポキシ硬化剤などを加えて製造された光硬化性液状ソルダーレジスト用インキ組成物が示されている。（実施例１、実施例３）
「表２」（９頁【００５８】）には、実施例１、実施例３の効果がほぼ同等であることが示されている（例．現像性、ハンダ耐熱性がともに○）。
（ii）対比・判断
［特許法第２９条第１項第３号について］
・刊行物１（甲第２号証）に記載された発明との対比・判断
　本件発明１と甲第２号証に記載された発明とを対比すると、特定の分子量の２種の二塩基酸無水物を同時に反応させる前のものが、本件発明１では、フェノール核の核数が平均５核〜７核であるノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸との反応生成物であり、この反応生成物に二塩基酸無水物を直接反応させるのに対し、甲第２号証に記載された発明では、ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸に相当するノボラック型エポキシ樹脂（Ｉ）と（メタ）アクリル酸（II）以外に、１個のカルボキシル基と２個以上の（メタ）アクリロイル基を有する多官能（メタ）アクリレート（III）を第３の成分とし、さらにこの反応物に鎖延長剤（ＩＶ）で高分子量化しているものである点で相違している。
　したがって、本件発明１は甲第２号証に記載された発明ではない。
　また、本件発明２〜６は本件発明１を引用するものであるから、同様に甲第２号証に記載された発明ではない。
・刊行物２（甲第３号証）に記載された発明との対比・判断
　本件発明１と甲第３号証に記載された発明とを対比すると、特定の分子量の２種の二塩基酸無水物を同時に反応させる前のものが、本件発明１では、フェノール核の核数が平均５核〜７核であるノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸との反応生成物であり、この反応生成物に二塩基酸無水物を直接反応させるのに対し、甲第３号証に記載された発明では、ノボラック型エポキシ樹脂と（メタ）アクリル酸以外に、末端がカルボキシル基でポリオキシエチレン基またはポリオキシプロピレン基あるいはポリオキシエチレン・プロピレン基をもつ化合物を第３の成分としているものである点で相違している。
　したがって、本件発明１は甲第３号証に記載された発明ではない。
　また、本件発明２〜６は本件発明１を引用するものであるから、同様に甲第３号証に記載された発明ではない。
［特許法第２９条第２項について］
　本件発明１と甲第２号証ないし甲第３号証に記載された発明とを対比すると、上記したように、特定の分子量の２種の二塩基酸無水物を同時に反応させる前のものが、本件発明１では、フェノール核の核数が平均５核〜７核であるノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸との反応生成物であり、この反応生成物に二塩基酸無水物を直接反応させるのに対し、甲第２号証ないし甲第３号証に記載された発明では、ノボラック型エポキシ樹脂と（メタ）アクリル酸以外に、第３の成分が含まれた樹脂である点で相違している。
　そして、第３の成分が含まれた樹脂を用いる甲第２号証ないし甲第３号証に記載された発明においては、無水テトラヒドロフタル酸および無水コハク酸を同時に使用したものと、無水テトラヒドロフタル酸のみを使用したものとで、アルカリ現像性や耐熱性等の効果に差異は認められない。
　これに対し、本件発明１は、無水コハク酸のみを反応することで得られるものでは耐熱性等の塗膜性能やシェルライフ等の貯蔵安定性に劣り、無水テトラヒドロフタル酸のみを反応することで得られるものではアルカリ現像性に劣る、フェノール核の核数が平均５核〜７核であるノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸との反応生成物に対し、無水コハク酸のような分子量が１２０以下の二塩基酸無水物及び無水テトラヒドロフタル酸のような分子量が１４０以上の二塩基酸無水物を直接同時に反応することにより、アルカリ現像性、耐熱性等の塗膜性能、シェルライフ等の貯蔵安定性に共に優れ、さらに仮乾燥の後長時間にわたって良好なアルカリ現像性を保持するものが得られるものであるが、甲第２号証ないし甲第３号証に記載された発明からは、本件発明１によるこのような効果は予期し得ないものである。
　したがって、本件発明１は、甲第２号証ないし甲第３号証に記載された発明から当業者が容易に想到し得たものではない。
　また、本件発明２〜７は本件発明１を引用するものであるから、同様に甲第２号証ないし甲第３号証に記載された発明から当業者が容易に発明し得たものではない。
（iii）［特許法第３９条第２項について］
　特許第２８８４０４６号（甲第１号証）の請求項１に記載の発明は、
「ノボラック型エポキシ樹脂に不飽和モノカルボン酸を反応したのち、分子量が１２０以下の二塩基酸無水物及び分子量が１４０以上の二塩基酸無水物をモル比が３／７〜７／３となる割合で、同時に反応することを特徴とする紫外線硬化性樹脂の製造方法」
であり、方法の発明であるのに対し、本件発明１は、
「紫外線硬化性樹脂、光重合開始剤及び希釈剤を含有するソルダーフォトレジストインキ用組成物において、紫外線硬化性樹脂が、フェノール核の核数が平均５核〜７核であるノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸との反応生成物に、分子量が１２０以下の二塩基酸無水物及び分子量が１４０以上の二塩基酸無水物をモル比が３／７〜７／３となる割合で、直接同時に反応することにより得られるものであり、さらに熱硬化促進剤が配合されてなることを特徴とするソルダーフォトレジストインキ用組成物。」
であり、物の発明であって、両者は発明のカテゴリーが相違する。しかもカテゴリー以外の構成要件においても両者は異なることから、両者の相違点は単なるカテゴリー表現上の差異であるとはいえない。
　したがって、両者は実質的に同一の発明ではない。
（iv）したがって、本件発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
エ．むすび
　以上のとおりであるから、上記訂正は平成６年改正法附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成１１年改正前の特許法第１２０条の４第３項において準用する平成６年改正法による改正前の特許法第１２６条第１項ただし書、第２項及び第３項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
（３）特許異議の申立てについての判断
ア．申立ての理由の概要
　特許異議申立人山川寧は、証拠として甲第１号証（特許第２８８４０４６号公報）を提出し、請求項１に係る発明は、同日出願であり出願人が異なる特許第２８８４０４６号の請求項１に記載の発明と実質的に同一の発明であり、特許法第３９条第２項の規定により、特許を受けることができないものであるから、特許を取り消すべきものである旨主張している。
　また、特許異議申立人山川寧は、証拠として甲第２号証（特開平７−３３９６１号公報）、甲第３号証（特開平７−７０２８９号公報）、甲第４号証（特開平３−２５００１２号公報：熱硬化性促進剤の具体例が記載されている）を提出し、請求項１〜７に係る発明は、特許法第２９条第１項第３号に該当する、若しくは特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものであるから、特許を取り消すべきものである旨主張している。
イ．判断・むすび
［特許法第３９条第２項について］
　上記（２）ウ(iii)で示したように、本件発明１は特許第２８８４０４６号の請求項１に記載の発明と実質的に同一の発明ではないので、特許異議申立人の主張は採用しない。
［特許法第２９条について］
　上記（２）ウ（ｉ）（ii）で示したように、本件発明１〜６は、取消理由通知で示した刊行物に記載された発明であるとも、それらから容易に発明をすることができたものであるとも、することはできない。なお、甲第４号証（特開平３−２５００１２号公報）は熱硬化性促進剤の具体例が記載されているものであり、上記判断に影響するものではない。
　また、他に本件各請求項に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年７月２５日（２０００．７．２５）