【事件の表示】
　特許第２８１４５２７号「磁気記録媒体」の特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２８１４５２７号の特許を取り消す。
【理　由】
I：手続きの経緯
　本件特許第２８１４５２７号の発明は、平成１年３月１３日に出願され、平成１０年８月１４日に設定登録され、その後、特許異議の申し立てがあり、当審において取消理由通知をしたところ、その指定期間内である平成１１年９月２８日に訂正請求がなされたので、当審が訂正拒絶理由理由通知をしたところ、その指定期間内である平成１２年２月１４日に該訂正請求に対する手続補正が行われたものである。
　
II：平成１１年９月２８日付の訂正請求に対する平成１２年２月１４日付手続補正の適否の検討。
　権利者は平成１１年９月２８日付の訂正請求書において、特許権の設定登録時の特許請求の範囲の記載の減縮及び不明瞭な記載の釈明を目的とする訂正請求を行った。
　訂正請求書の内容は、設定登録時の
「【請求項１】非磁性支持体の少なくとも一方の面に磁性層が形成されてなり、
　前記磁性層が平均長軸長０．３５μｍ以下，針状比６〜９，Ｘ線粒径１４０〜１７０Åである金属磁性粉末を含有することを特徴とする磁気記録媒体。
を、訂正請求において、
「【請求項１】非磁性支持体の少なくとも一方の面に磁性層が形成されてなり、
　前記磁性層が、酸化皮膜を有し平均長軸長０．３５μｍ以下，針状比６〜９，Ｘ線粒径１４０〜１７０Åである金属磁性粉末を含有することを特徴とする磁気記録媒体。
【請求項２】上記金属磁性粉末は、Ａlを８〜１２原子％含有するＦe−Ａl系金属磁性粉末であることを特徴とする請求項１記載の磁気記録媒体」
とし、それに関連する明細書の記載の訂正を合わせて行おうとするものである。
　そして、平成１２年２月１４日付の手続補正書の補正内容は、特許請求の範囲の減縮を目的として、
請求項１を
「【請求項１】非磁性支持体の少なくとも一方の面に磁性層が形成されてなり、
　前記磁性層が、酸化皮膜を有し平均長軸長０．３５μｍ以下で且つ最短記録波長の１／２波長以下であり、比表面積５４〜５８ｍ２／ｇ，飽和磁化量１１９〜１２７ｅｍｕ／ｇ，針状比６〜９，Ｘ線粒径１４０〜１７０Åである金属磁性粉末を含有することを特徴とする磁気記録媒体。」
と補正し、明細書の関連記載についても同様の趣旨で同様の手続補正を行うと共に、
　請求項２を削除する補正を行なおうとするものである。
　そこで、この手続補正の適否について検討すると、手続補正書の請求項１に「且つ最短記録波長の１／２波長以下であり、比表面積５４〜５８ｍ２／ｇ，飽和磁化量１１９〜１２７ｅｍｕ／ｇ，」の構成を付加する点は、権利者が手続補正書の「６．補正の内容」の項で述べるように、特許請求の範囲を含む訂正明細書の減縮には該当するものとは認められるものの、特許法１２０条の４第３項で準用する特許法１３１条第２項の規定「提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない」という規定は、審判請求書の補正についてその要旨を変更するものであってはならないとするものであって、本来、明細書の補正とは関係のない規定である。
　したがって、この手続補正は、訂正請求書の要旨を変更するものと認められるので、特許法１２０条の４第３項で準用する特許法１３１条第２項の規定という規定に抵触するので、該補正は認められない。（平成８年（行ヶ）２２２号審決取消訴訟判決、上告棄却事件参照）
　
III：訂正の適否
　上記IIで述べたように、本件訂正請求書に対する手続補正が認められないので、以下に、訂正明細書に記載される発明と訂正拒絶理由との比較を行う。
　
ａ：本件訂正明細書に記載される発明
　訂正明細書の請求項に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項１および２に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項１】非磁性支持体の少なくとも一方の面に磁性層が形成されてなり、
　前記磁性層が、酸化皮膜を有し平均長軸長０．３５μｍ以下，針状比６〜９，Ｘ線粒径１４０〜１７０Åである金属磁性粉末を含有することを特徴とする磁気記録媒体。（以下、訂正発明１という）
【請求項２】上記金属磁性粉末は、Ａlを８〜１２原子％含有するＦe−Ａl系金属磁性粉末であることを特徴とする請求項１記載の磁気記録媒体」
　
ｂ：当審の訂正拒絶理由
１：理由の１（特許法２９条第２項）
（１）引用例発明
　特開昭６１ー１７２２１５号公報（以下、引用例１という）
　引用例１の特許請求の範囲の記載の（１）には、
　非磁性支持体の主面に金属磁性粉を含む磁性層が形成され、背面にバックコート層が形成された磁気記録媒体。
の全体構成が記載され、
　第３頁右上欄〜左下欄には、金属磁性粉の平均粒子径（平均長軸径）が０．３μｍ未満の磁性粉を用いる。上記粒子径より大きな金属磁性粉を用いた場合、ガンマーＦe２Ｏ３などの酸化系磁性粉を用いたときと同様に、記録密度をある程度以上に高めることが難しくなるため、望ましくないことが記載されている。さらに、金属磁性粉の特に好ましき粒子径は、平均長軸径が０．１〜０．３μｍ程度で、平均軸比（長軸径／短軸径）が５〜１０程度のものが好適であることが記載されている。
  これら記載から、引用例１には、
  
　非磁性支持体の主面に金属磁性粉を含む磁性層が形成され、
　前記磁性層が平均長軸径０．１〜０．３μｍ、平均軸比５〜１０である金属磁性粉を含む磁気記録媒体。
　
の発明（以下、引用例１記載の発明という）が記載されている。
　
　特開昭６４−２３４１５号公報（以下、引用例２という）
　磁気記録媒体において、
　第１頁右欄には、強磁性粉末を用いたときは、酸化物系磁性体を用いたときより高密度記録に適することが記載されている。
　第２頁右下欄には強磁性金属粉末表面の鉄に対する酸素の原子比（以下、Ｏ／Ｆe原子比と称する）が、１．６〜３．０になるように、酸化処理を行うと、高温高湿下での減磁を防止しうることを見出したことが記載されている。
　第３頁左下欄には、強磁性粉末の結晶子サイズについては、大きいと全帯域にわたって、ノイズレベルが増加し、Ｃ／Ｎが低下し好ましくない。充分なＣ／Ｎ比を確保するためには、２５０Å以下である必要がある。さらに好ましくは、２００Å以下であるのがよいという記載がある。
　これら記載から、引用例２には、
　
　非磁性支持体上に強磁性金属粉末を結合剤中に分散した磁性層を設けた磁気記録媒体において、
　該強磁性金属粉末は、酸化膜を表面に有し、２００Å以下の結晶子サイズとする磁気記録媒体。
　
の発明（以下、引用例２記載の発明という）が記載されている。
　
　特開昭６３−９６７３１号公報（以下、引用例３という）
  １頁左下欄には、
　非磁性支持体上に強磁性粉末と結合剤を含む磁性層を設けた磁気記録媒体において、結晶子サイズが１５０〜２５０Åである磁気記録媒体。
の記載がある。
　第３頁右上欄には強磁性粉末である窒化鉄粉末を空気中に放置するとその表面で徐酸化が進み窒化鉄被覆が形成されるが、このような酸化鉄が存在していてもよく、さらに積極的に徐酸化を進めてもよい（たとえば室温よりやや高い温度で）という記載がある。
　第５頁には、平均粒子長０．１〜０．３μｍ、軸比８〜１０の範囲の中から選んだ針状Ｆe粉末を用いて、種々サイズの窒化鉄を得た。上記により得た窒化鉄をトルエンに浸して取り出し酸素含有ガスを室温で３時間通気させて徐酸化を行った。この記載を表化したものが第５頁左下欄に記載されており、表には、比較例と実施例を含めて磁性体結晶子サイズが１３０・１５０・１８０・２００・２５０・３００Åの例が開示されている。
　窒化鉄分の含有量と磁性の結晶子サイズが本発明で規定する範囲内にある場合、光沢度、Ｃ／Ｎ共にすぐれているという効果の記載がある。
　これら記載から、引用例３には
　
　非磁性体上に強磁性粉末と結合剤を含む磁性層を設けた磁気記録媒体において、
　該強磁性粉末は、表面に酸化膜を有し、平均粒子長０．１〜０．３μｍ、軸比８〜１０、磁性体結晶子サイズ１３０〜１８０Åとする磁気記録媒体。
　
の発明（以下、第３引用例記載の発明という。）が記載されている
　
（２）対　比
　引用例１記載の発明と本件訂正発明１とを比較すると、
　引用例１記載の発明の「非磁性支持体の主面に金属磁性粉を含む磁性層が形成され」・「平均長軸径」・「平均軸比」・「磁気記録媒体」は、本件訂正発明１の「非磁性支持体の少なくとも一方の面に磁性層が形成されてなり」・「平均長軸長」・「針状比」・「磁気記録媒体」に対応する。
　又、「針状比」は、引用例が５〜１０であるのに対して、本件訂正発明が６〜９であるので、引用例１の発明は本件訂正訂正発明１の範囲を含む。
  引用例の構成を本件訂正発明１の用語をもって表現すると、
　
「非磁性支持体の少なくとも一方の面に磁性層が形成されてなり」、
「該磁性層」が、「平均長軸長」を規定し、「針状比６〜９」である「金属磁性粉末を含有することを特徴とする磁気記録媒体」
　
では一致するものの、
イ：磁性層が、引用例１では「酸化皮膜」を有しないのに対して、本件訂正発明１では「酸化皮膜」を有する点（相違点１）
ロ：「平均長軸長」と「Ｘ線粒径」が、引用例１では「平均長軸長」を０．１〜０．３μｍとし「Ｘ線粒径」が限定なしであるのに対して、本件訂正発明１では「平均長軸長」を０．３５μｍ以下とし「Ｘ線粒径」を１４０〜１７０Åと規定している点（相違点２）
で相違している。
　
（３）相違点に対する当審の判断
イ：相違点１について
　磁気記録媒体において、「平均長軸長」が３未満で「針状比」６〜９，Ｘ線粒径が１５０Å前後の金属磁性粉末を含有する磁気記録媒体において「酸化皮膜」を有することは、引用例２及び引用例３に記載されるように本願出願前に公知であるから、引用例１においても、「磁性層」が「酸化皮膜」を有するようになすことに格別の発明力を要したとすることはできない。
　
ロ：相違点２について
　本件訂正明細書の表によれば、実験例１〜１２が記載されている。本件訂正発明１の数値限定に基づいて該表を検証すると、本件訂正発明１の限定の範囲に入るのは実験例９〜１２である。
　一般に数値限定の臨界的意義を求めるためには、数値限定をしようとするファクター１つのみを可変とし、他のファクターは固定とすることで、その数値限定をするファクターの臨界的意義を見いだすべきところ、本実験例１〜１２は、訂正発明１で限定するファクターとそれ以外のファクターとがいずれも任意の数値で設定されて行われており、どのファクターの数値が効果に影響を及ぼしているのかが判別できない。しかも、訂正明細書中でも数値限定の臨界的意義について論理的な説明がなされているとは認められない。
　したがって、本件訂正発明１に記載される数値限定には臨界的意義があるとは認められない。
　なお、上記IIで認められなかった手続補正で行おうとした数値限定も、上記理由と同じ理由で、臨界的意義は認められない。
　次に、引用例２にはＣ／Ｎを向上させるために強磁性金属粉末の結晶子サイズを２００Å以下とすることが記載されている。
　又、引用例３には平均粒子長（平均長軸長）０．１〜０．３μm、軸比８〜１０の範囲の中から選んだ針状Ｆe粉末のＸ線粒径を１３０〜１８０Åとする実験を行っている。
　してみると前述したように本件訂正発明の数値限定に臨界的意義が認められないので、平均長軸長０．３μm以下、針状比６〜９の範囲にある引用例１においても、引用例２と３の記載を考慮することで、平均長軸長を０．３５μｍ以下，針状比６〜９，Ｘ線粒径を１４０〜１７０Åとすることは、当業者が容易に設定し得たところと認める。
　
（４）まとめ
　以上のとおり、訂正明細書の請求項１に係る訂正発明１は、上記引用例１〜３に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることが出来たものであり、特許法２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることが出来ないものである。
　従って、本件訂正発明１とそれに関係する明細書の訂正請求は、特許法１２０条の４第３項で準用する同第１２６条第４項の規定に違反するので、当該訂正は認められない。
　
２：理由の２の検討（特許法１２０条の４の第１項）
　本件発明は、設定登録時には請求項１の１項であっものを、特許請求の範囲の減縮を目的として請求項１の訂正に加えて、「【請求項２】上記金属磁性粉末は、Ａlを８〜１２原子％含有するＦe−Ａl系金属磁性粉末であることを特徴とする請求項１記載の磁気記録媒体」を新たに追加して請求項を増加（以下、単に「増項」という）しようとするものであるので、この増項訂正が１２０条の４の規定の要件を満たさないとして訂正拒絶理由を通知したので、この訂正拒絶理由の検討を以下に行う。
　
（１）特許法１２０条の４の第１項の検討
　設定登録後には、その特許発明につて特許法６８条の保護の権利が発生するので、設定登録後にみだりに補正を許すときは、従前この権利外とされていた事項が権利範囲内とされることにより第３者の利害に影響を与えることにもなるので、設定登録後の特許請求の範囲の補正を含む明細書及び図面の訂正には付与後異議にかかる取消理由通知や訂正審判の請求などの場合だけに行えるというように、一定の制限が設けられている。
　設定登録後の特許異議申立においては、取消理由通知を受けることもあるから、これらに有効に対処できるように特許法１２０条の４により期間の制限を設け、かつ一定の事項を目的とするものに限り、明細書及び図面の訂正を許すものである。
　そうすると、設定登録後の訂正が許される範囲は、明示の規定がない限り、設定登録前の補正について規定する特許法４１条で許されている補正より狭くなることはあっても、これと同じ範囲まで拡大すべきものでない。そして、設定登録後の訂正については、特許法第４１条と同様に増項訂正を許容していると解すべき規定は存在しない。
　また、増項訂正は特許法１２０条の４の第１項で訂正の目的となしえる事項として規定する「特許請求の範囲の減縮」「誤記の訂正」「明瞭でない記載の釈明」のいずれにも該当しないことは明らかであり、特許法４１条により設定登録前の補正の場合に許される増項補正は、設定登録後には許されない。
　以上の通りであるので、権利者は減縮に相当する訂正であると訂正の趣旨を述べているが、本訂正にかかる請求項２の増項訂正は、特許法１２０条の４の第１項に規定する要件を具備していない。（昭和５６（行ケ）２２５号判決、昭和６１年１２月１６日判決言渡を参照のこと）
　
（２）まとめ
　以上のとおりであるから、訂正明細書の請求項２に係る増項訂正は、特許法第１２０条の４の第１項の規定に違反するので、当該訂正は認められない。
　
３：むすび
　したがって、上記検討III：ｂ：１：およびIII：ｂ：２：から、本件訂正請求は認められない。
　
IV：特許異議申立についての判断
１：本件発明
　本件請求項に係る発明は、設定登録時の特許明細書及び図面の記載から見て特許請求の範囲に記載された次の事項によって特定される通りのものである。
「【請求項１】非磁性支持体の少なくとも一方の面に磁性層が形成されてなり、
　前記磁性層が平均長軸長０．３５μｍ以下，針状比６〜９，Ｘ線粒径１４０〜１７０Åである金属磁性粉末を含有することを特徴とする磁気記録媒体。（以下、本件設定登録時発明という）
　
２：引用刊行物発明
　当審が通知した取消理由に引用した各刊行物に記載される発明の認定は、上記III：２：（１）（ａ）「引用例発明」の項において認定したものと同じであるので、この記載を援用する。
　
３：対比
　引用例１記載の発明と本件の請求項１に記載の発明とを比較すると、
　引用例１に記載の発明の「非磁性支持体の主面に金属磁性粉を含む磁性層が形成され」・「平均長軸径」・「平均軸比」・「磁気記録媒体」は、本件設定登録時発明の「非磁性支持体の少なくとも一方の面に磁性層が形成されてなり」・「平均長軸長」・「針状比」・「磁気記録媒体」に対応する。
　又、「針状比」は、引用例が５〜１０であるのに対して、本件設定登録時発明が６〜９であるので、引用例１発明は本件設定登録時発明の範囲を含む。
  引用例の構成を本件設定登録時の発明の用語をもって表現すると、
　
「非磁性支持体の少なくとも一方の面に磁性層が形成されてなり」、
「該磁性層」が、「平均長軸長」を規定し、「針状比６〜９」である「金属磁性粉末を含有することを特徴とする磁気記録媒体」
　
では一致するものの、
「平均長軸長」と「Ｘ線粒径」が、引用例１では「平均長軸長」を０．１〜０．３μｍとし「Ｘ線粒径」が限定なしであるのに対して、本願訂正発明１では「平均長軸長」を０．３５μｍ以下とし「Ｘ線粒径」を１４０〜１７０Åと規定している点（相違点）
　
４：：相違点に対する当審の判断
　相違点に対する判断は、上記III：ｂ：１：（３）「ロ：相違点２について」の判断に同じなので該記載の「訂正」を「本件設定登録時」と読み替えた上、これを援用する。
　
５：まとめ
　以上のとおり、設定登録時の明細書の請求項１に係る発明は、上記引用例１〜３に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることが出来たものであり、特許法２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることが出来ないものである。
　したがって、本件設定登録時の請求項１に係る特許は、特許法第１１３条第１項第２号に該当するので、取り消すべきものと認める。
　
V：むすび
　よって、結論の通り決定する。
【異議決定日】
平成１２年７月２８日（２０００．７．２８）