【事件の表示】
　特許第２９０１１６０号「２−ヒドロキシメチル−５−（５−フルオロシトシン−１−イル）−１，３−オキサチオランの抗ウィルス活性および分割」の特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２９０１１６０号の請求項１ないし８に係る特許を維持する。
【理　由】
１．経緯
　本件特許第２９０１１６０号は、平成４年２月２０日の国際出願（優先権主張、1991年2月22日、米国；以下、第１優先権という。1991年7月26日、米国；以下、第２優先権という。）に係るもので、平成１１年３月１９日に設定登録された後、異議申立てがなされたものである。
２．本件発明
　本件請求項１〜８の発明は、特許明細書及び図面の記載からみて、特許請求の範囲１〜８に記載された事項により特定されたとおりの以下のものである。
「[請求項１] （−）−β−Ｌ−２−ヒドロキシメチル−５−（５−フルオロシトシン−　１−イル）−１，３−オキサチオラン、またはその５′位および／またはＮ４位が、エステル残基、トリ置換シリル、場合により置換されているアルキル、または場合により置換されているアリールで置換されているその誘導体、あるいはそれらの生理学的に受容可能な塩。
[請求項２] 次の構造：
  
　（式中、Ｒ１およびＲ２ はそれぞれ独立にアルキル；アシル基の非力ルボニル部分が直鎖、分枝状、または環状アルキルからなる群より選択される、アシル；アルコキシアルキル；アラルキル；アリールオキシアルキル；ハロゲン、Ｃ１〜Ｃ４のアルキルまたはＣ１〜Ｃ４ のアルコキシで場合により置換されているフェニルを含むアリール；スルホ基；アルキルまたはアラルキルスルホニル；モノ、ジ、またはトリホスホノ基、またはアミノ酸エステル残基であり、そしてＲ１またはＲ２ の一方は水素であり得る）を有する、請求項１に記載の化合物。
[請求項３]Ｒ１またはＲ２ が、メチル、エチル、プロピル、ｎ−ブチル、ベンチル、ヘ　キシル、イソプロピル、イソブチル、ｓｅｃ−ブチル、ｔ −ブチル、イソペンチル、アミル、ｔ −ペンチル、３−メチルブチリル、ハイドロゲンスクシニル、　３−クロロベンゾイル、シクロペンチル、シクロヘキシル、ベンゾイル、アセチル、ピパロイル、メシル、プロピオニル、ブチリル、バレリル、力プロイル、カプリロイル、カプリノイル、ラウロイル、ミリストイル、パルミトイル、ステアロイル、オレオイル、およびアラニル、バリニル、ロイシニル、イソロイシニル、プロリニル、フェニルアラニル、トリプトファニル、メチオニル、グリシニル、セリニル、スレオニル、システイニル、チロシニル、アスパラギニル、グルタミニル、アスパルトイル、グルタミル、リシニル、アルギニル、およびヒスチジニルを含むアミノ酸エステル残基からなる群よりそれぞれ独立に選択され、そしてＲ１またはＲ２の一方が水素であり得る、請求項２に記載の化合物。
[請求項４]Ｒ１がｎ−ブチルであり、そしてＲ２が水素である、請求項２または３に記載の化合物。
[請求項５]薬学的に受容可能な担体とともにまたは担体中に、（−）−β−Ｌ−２一ヒドロキシメチル−５−（５−フルオロシトシン−１−イル）−１，３−オキサチオラン、またはその５′ 位および／またはＮ４位が、エステル残基、トリ置換シリル、場合により置換されているアルキル、または場合により置換されているアリールで置換されているその誘導体、あるいはそれらの生理学的に受容可能な塩の、ヒトにおけるＨＩＶ感染を処置するための有効量を含有する医薬組成物。
[請求項６]誘導体が次の式：　
（式中、Ｒ１およびＲ２ はそれぞれ独立にアルキル；アシル基の非力ルボニル部分が直鎖、分枝状、または環状アルキルからなる群より選択される、アシル；アルコキシアルキル；アラルキル；アリールオキシアルキル；ハロゲン、Ｃ１〜Ｃ４のアルキルまたはＣ１〜Ｃ４ のアルコキシで場合により置換されているフェニルを含むアリール；スルホ基；アルキルまたはアラルキルスルホニル；モノ、ジ、またはトリホスホノ基、またはアミノ酸エステル残基であり、そしてＲ１またはＲ２の一方は水素であり得る）を有する、請求項５に記載の医薬組成物。
[請求項７]Ｒ１およびＲ２ が、メチル、エチル、プロピル、ｎ−ブチル、ペンチル、ヘキシル、イソプロピル、イソブチル、ｓｅｃ−ブチル、ｔ‐ブチル、イソペンチル、アミル、ｔ−ペンチル、３−メチルブチリル、ハイドロゲンスクシニル、３−クロロベンゾイル、シクロペンチル、シクロヘキシル、ベンゾイル、アセチル、ピパロイル、メシル、プロピオニル、ブチリル、バレリル、カプロイル、カプリロイル、カプリノイル、ラウロイル、ミリストイル、パルミトイル、ステアロイル、オレオイル、およびアラニル、バリニル、ロイシニル、イソロイシニル、プロリニル、フェニルアラニル、トリプトファニル、メチオニル、グリシニル、セリニル、スレオニル、システイニル、チロシニル、アスパラギニル、グルタミニル、アスパルトイル、グルタミル、リシニル、アルギニル、およびヒスチジニルを含むアミノ酸エステル残基からなる群よりそれぞれ独立に選択され、そしてＲ１およびＲ２ の一方が水素であり得る、請求項６に記載の医薬組成物。
[請求項７]Ｒ１がｎ−ブチルであり、そしてＲ２が水素である、請求項６または７に記載の医薬組成物。
３．異議申立人の主張、
  これに対する本件異議申立人の主張の概要は以下のとおりである。
（１）本件請求項１〜８の各発明は、甲第１号証に記載された発明であることが甲第７〜１４号証に照らして明らかであるから、これら各請求項に係る特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してなされたものである。
（２）本件請求項１〜８の各発明は、甲第１号証及び２号証の発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであることは、甲第７〜１４号証に照らして明らかであるから、これら各請求項に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。
（３）本件請求項１〜８の各発明は、甲第１号証及び甲第３〜５号証に係る各先願明細書に記載された発明と同一であることが、甲第７〜１４号証に照らして明らかであるから、これら各請求項に係る特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してなされたものである。
（４）本件請求項１〜８の各発明は、甲第６号証の１に係る先願明細書の請求項１〜５及び８〜１２（甲第６号証の２）に記載された発明と同一であることが、甲第７〜１４号証に照らして明らかであるから、これら請求項に係る特許は特許法第３９条第１項の規定に違反してなされたものである。
（５）本件特許明細書には記載不備があるから、本件特許は特許法第３６条に規定する要件を満たしていない出願に対してなされたものである。
　証拠方法
（１）甲第１号証：特開平３‐７２８２号公報
（２）甲第２号証：Ａｎｎａｌｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ　 Ａｃａｄｅｍｙ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｖｏｌ．６１６，　ｐ．５７９（１９９０）
（３）甲第３号証：特表平６‐５０５７２５号公報
（４）甲第４号証：特表平６‐５０６１９９号公報
（５）甲第５号証：特開平５‐２０２０４５号公報
（６）甲第６号証の１：特開平８−１１９９６７号公報
（７）甲第６号証の２：特願平７‐２０８９３６号（特開平８−１１９９６７号）に対する平成１１年２月２４日付け手続補正書（１〜１８頁）
（８）甲第７号証：Ｌ．Ｂ．Ｔｏｗｓｅｎｄ（Ｅｄ．），Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ ｏｆ Ｎｕｃｌｅｏｓiｄeｓ ａｎｄ　Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ（Ｖｏｌ．１），Ｃｈａｐｔｅｒ ｌ，Ｓｅｃｔｉｏｎ １３，Ｐｉｅｎｕｍ Ｐｒｅｓｓ（１９８８）
（９）甲第８号証：Ｃ．Ｈ．Ｋｉｍ ｅｔ ａｌ．，Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．，３０：ｐｐ．８６２‐８６６（１９８７）
（１０）甲第９号証：Ｔ．‐Ｓ．Ｌｉｎ ｅｔ ａｌ．，Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．，３１：ｐｐ．３３６‐３４０（１９８８）
（１１）甲第ｌ０号証：Ｉ．Ｗ．Ｗａｉｎｅｒ：“Ａ Ｐｒａｃｔｉｃａｌ Ｇｕｉｄｅ ｔｏ ｔｈｅ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ ａｎｄ　Ｕｓｅ ｏｆ ＨＰＬＣ Ｃｈｉｒａｌ Ｓｔａｔｉｏｎａｒｙ Ｐｈａｓｅｓ“，１９８８）
（１２）甲第１１号証：Ｃａｔａｌｏｇｕｅ（Ｃｙｃｌｏｂｏｎｄ，Ｒａｉｎｉｎ Ｃｏｒｐｏｒａｔiｏｎ）
（１３）甲第１２号証：P．Ａ．Ｆｒｅｙ（Ｅｄ．），Ｍｅｃａｈｎｉｓｍｓ ｏｆ Ｅｎｚｙｍａｔiｃ Ｒｅａｃｔｉｏｎｓ：Ｓｔｅｒｅｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｅｌｓｅｖｉｅｒ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ Ｃｏ．，Ｉｎｃ，１９８６
（１４）甲第１３号証：特公昭４４‐２０３９２号公報
（１５）甲第１４号証：平成１０年異議第７０８２４号決定謄本（写し）
４．検討・判断　
　そこで、上記異議申立人の主張について以下検討する。
（１）の主張について、
　甲第１号証においては、式（Ｉ）　　　　　　　　　　　
   
で表される化合物が記載されており、ここでＲ１は水素、Ｒ２はプリン塩基またはピリミジン塩基またはこれらの誘導体、ＺはＳ、Ｓ＝０またはＳ０２であり（同公報８頁右欄上段）。Ｒ１が種々のエステル残基である場合もあることが示され、また、式（１）の化合物は２個のキラル中心を有し、２組の光学活性体（エナンチオマ−）およびラセミ体として存在することが説明され、これらの異性体にはシス異性体（β体）とトランス異性体(α体）が存在し、シスおよびトランス異性体のそれぞれは２種類のエナンチオマー（すなわち、（十）異性体と（−）異性体）またはそれらの等量混合物であるラセミ体として存在することが記載されている。
　さらに、前記式（Ｉ）においてＲ２で示されるピリミジン塩基の一つとして、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
が示されており、ここでＲ３は水素、トリフルオロメチル、ヒドロキシメチルおよび飽和または不飽和のＣ１〜Ｃ６アルキルの群から選択され、Ｒ４は水素、ヒドロキシメチル、トリフルオロメチル、置換もしくは非置換の、飽和もしくは不飽和のＣ１〜Ｃ６アルキル、臭素、塩素、フッ素またはヨウ素の群から選択されると記載されている（同公報９頁左欄上段末行〜左欄下段）。
　そして、甲第１号証の上記式（Ｉ）の化合物についての置換基等の定義からみると、本件請求項１の発明の化合物（以下、本件化合物という。）は、甲第１号証の式（Ｉ）の化合物にその定義上一応包含されるものではある。しかし、甲第１号証においては、各実施例中、列記された具体的な化合物名中及びその他の記載において、ピリミジン環にフッ素原子を有する化合物は具体的には全く記載されていないのであって、当然、本件化合物については、その確認資料はおろか、化合物名さえ記載されてはいない。してみると、本件化合物は、単に甲第１号証における上記置換基等についての広範な定義により、上記（Ｉ）の化合物に概念上含まれるにすぎず、本件化合物は、実質上甲第１号証には記載されてはいないものとせざるを得ない。
　一方、本件異議申立人が参照すべきである旨主張する甲第７〜１４号証の記載は以下のとおりである。
　甲第７号証においては、ピリミジン・ヌクレオシドのハロゲン化を記載しており、特に５位がハロゲン化されたビリミジン・ヌクレオシドの強力な抗ウイルス活性のために、ピリミジン・ヌクレオシドの５位のハロゲン化が広汎に研究されている旨記載されている。　甲第８号証においては、ＨＴＶ感染阻止剤としての５−置換−２’，３’‐ジデオキシシチジン類縁体についての研究結果を記載しており、５‐フルオロ体（５‐Ｆ−ｄｄＣ）は２，３‐ジデオキシシチジン（ｄｄＣ）と同様に強力であり、ＨＩＶ感染細胞を保護する旨記載され（８６４頁の表１参照）ている。
　さらに、甲第９号証においては、種々の５‐ハロ置換ピリミジン・ヌクレオシドの合成と抗ウイルス活性を記載しており、該ヌクレオシドとして、２’‐デオキシ‐５‐フルオロシチジン、２−デオキシ‐５‐ヨードウリジン、２‐デオキシ−５‐ブロモウリジンおよび２‐デオキシ‐５‐フルオロウリジンの３’−アジド誘導体が記載されている。
　また、甲第１０号証においては、キラルＨＰＬＣによる光学分割について記載され、また、甲第１１号証においては、キラルＨＰＬＣカラムの固定相がβ−サイクロデキストリンである旨記載されている。
　甲第１２号証においては、豚膵臓リパーゼ、豚肝臓エステラーゼ等のセリン・ヒドラーゼ型エステラーゼを用いる不斉合成について記載され、甲第１３号証においては、蛇毒５’−ヌクレオチダーゼを用いるＬ−５’リボヌクレオタイドの分離法について記載されている。
　さらに、甲第１４号証は、甲第１号証に係る出願に付与された特許（特許第２６４４３５７号）に対する異議申立て（平成１０年異議第７０８２４号）についての異議決定に係るものである。
　しかし、甲第７〜９号証の化合物は、オキサチオラン環を有していない点で甲第１号証の化合物とはその基本構造が異なり、甲第７〜９号証はこのような基本構造が異なる化合物について、ピリミジン環５位をハロゲン化あるいはフルオロ化した場合の抗ウイルス作用、効果について記載されているにすぎない。そして、化合物の基本構造が異なれば、その医薬作用、効果も同様であるとはいえず、甲第７〜９号証の知見があれば、甲第１号証の化合物についての包括的記載から本件化合物が、選択の余地なく直ちに導き出せるとまではいえない。しかも、そもそも、包括的な記載から特定のものを選択すること自体いわゆる進歩性の問題であって、新規性に係る問題ではない。してみれば、甲第７〜９号証の記載を参酌しても本件化合物は甲第１号証には記載されてはいないとせざるを得ない。また、甲第１０〜１３号証は、甲第１号証の記載から、甲第１号証の化合物が当業者において容易に製造し得たことを明らかにしようとするものにすぎず、これら甲１０〜１３号証の記載は、単に甲第１号証の化合物に概念上含まれるにすぎない本件化合物が、甲第１号証に現に記載されていたことを示すものではない。さらに、甲第１４号証は本件とは別異の異議事件に係るものであり本件についての判断に影響を与えるものではなく、以下の各主張についての検討においても同様である。
　したがって、以上の点からみれば、本件請求項１の発明は、甲第１号証に記載された発明とすることはできない。  また、本件請求項２〜４は、本件化合物をさらに限定したものであり、同請求項５は、本件化合物を用いた医薬組成物に係り、同請求項６〜７は該医薬組成物をさらに限定したものであるから、本件化合物に係る同請求項１の発明が甲第１号証に記載された発明でない以上、これら請求項２〜８の発明も、甲第１号証に記載された発明ではない。
（２）の主張について、
　甲第１号証の記載は、上記のとおりであり、甲第１号証においては本件化合物は記載されてはいない。また、甲第２号証の第７図においては、ジデオキシピリミジンヌクレオシドの各構成原子あるいは置換基を他の原子あるいは置換基等で置き換えた場合の構造活性相関について記載され、ピリミジン環５位をハロゲンで置換した場合、あるいはジデオキシリボースの３’−ＣＨをＳで置き換えた場合（甲第１号証あるいは本件化合物におけるオキサチオラン環に相当）、抗ＨＩＶ活性を有する旨記載されている。しかし、甲第２号証の表１、４及び５に記載された試験をみると、ピリミジン環５位をハロゲン化した場合の活性を調べるのに用いた化合物は、ジデオキシリボース、あるいはその３’−アジドおよびフルオロ置換体を有する化合物であり、上記構造活性相関は、本件化合物のようなオキサチオラン環を有する化合物についての試験結果に基づき作成されたものではなく、また、ジデオキシリボースの３’−ＣＨをＳに置き換えた場合の試験においても、本件化合物のような５−フルオロシトシンを有する化合物においてなされたものとすることもできない。さらに、本件化合物のような異性体については全く言及されてはいない。
　してみると、甲第２号証の構造活性相関は、本件化合物とは化学構造が異なる各デオキシピリミジンヌクレオシドあるいはその類縁体について試験した結果を、単にまとめたことに基づくものにすぎず、本件化合物を現に作成し、これに基づき試験をした結果を記載したものではないことは明らかである。さらに、甲第２号証における構造活性相関に示されるジデオキシピリミジンヌクレオシドの活性を有するとされた各構成原子あるいは置換基の組み合わせは無数にあり、この無数の組み合わせの１つに本件化合物とたまたま共通するものがあったとしても、これは、単なる形式的な一致であって、これのみで、本件化合物が甲第２号証に実質的に示されていたとすることはできない。
　また、甲第７〜１３号証の記載は上記したとおりであり、これら甲各号証においても本件化合物は記載されてはいない。
　一方、本件特許明細書の表３の試験結果をみると、まず、本件化合物に対応するラセミ体である（±）−ＦＴＣ（ＤＬＳ−０２２）の抗ＨＩＶ活性（ＥＣ５０；０．０１μＭ）は、ピリミジン環がウラシルである化合物のいずれよりも極めて優れ、また、本件化合物と同様なシトシンであり、５位が、Ｈ（同；０．０２μＭ）、ＭＥ（同；＞１０μＭ）、Ｃｌ（同；３８．７μＭ）、Ｂｒ（同；７７．８μＭ）及びＩ（同；０．７２μＭ）である場合のいずれの化合物よりも優れている。そして、本件化合物である（−）−ＦＴＣ（ＤＬＳ−０５８）の活性は（同；０．００８μＭ）であり、対応するラセミ体よりもさらに高いものとなっている。ところで、特許明細書の表３の説明中には、「表３に、多数の（±）−１，３オキサチオラン及びヌクレオシドのEＣ５０値〜を示す」との記載があり（特許公報第２７欄４４行〜２８欄１行）、シトシンの５位が、Ｈ、ＭＥ、Ｃｌ、Ｂｒ及びＩある場合の化合物が（±）体であることが示されている。また、特許明細書においては、「〜（±）−ＦＴＣは（±）−β−Ｄ、Ｌ−２−ヒドロキシメチル−５−（５−フルオロシトシン−１−イル−１，３−オキサチオランを表す。」と記載され（特許公報第９欄最下行〜第１０欄２行）、さらに「〜２−ヒドロキシメチル−５（シトシン−１−イル−１，３オキサチオランのＣ１’−β異性体のラセミ混合物（Ｃ４’−位に関する）（以下（±）−ＢＣＨ−１８９と呼ぶ）が〜」との記載があり、これらの記載によれば、「（±）」はβ異性体におけるラセミ混合物を表していると解されるから、上記表３における、シトシンの５位が、Ｈ、ＭＥ、Ｃｌ、Ｂｒ及びＩで置換された場合の化合物も、それぞれβ異性体におけるラセミ混合物であるとするのが普通である。
　これに対して、甲第１号証の表１の記載によれば、シス−ＸＶＩが、最も高い抗ＨＩＶ活性を有することが示され、従来有効であるとして使用されていたＡＺＴに匹敵する値を示している。そして、このシス−ＸＶＩは、その実施例７の記載からみて、２−ヒドロキシメチル−５−（シトシン−１’−イル）−１，３−オキサチオランのシス体、すなわち特許明細書にいうβ異性体であって、そのラセミ混合物であり、特許明細書の表３の上記シトシンの５位がＨである場合の化合物に相当するものである。してみれば、本件化合物は、甲第１号証の最も活性が高い化合物よりもさらに高い活性を有するものとすることができる。
　さらに、甲第２号証においては、その構造活性相関において、ピリミジン環５位の置換基について、水素、メチル、ハロゲンの場合に活性である旨記載されているだけであり、ピリミジン環５位がフッ素で置換されている場合、同部位が他のハロゲン原子あるいは水素、メチルで置換されている場合に比し活性がどの程度違うのかについて、さらに、デオキシリボースをオキサチオラン環に変更し場合におけるこれらの置換基のうちどれが好ましいのかについて全く記載されてはおらず、これでは本件化合物の上記効果を予想できないことは明らかである。　　　
　甲第７号証においては、一般論としてピリミジンヌクレオシドの５位のハロゲン化が記載されているだけであり、しかも、ハロゲン化が具体的に記載されているのは、ウリジンヌクレオシドに対してのみであって、本件化合物のようなシトシンを有する化合物については記載されてはいないから、本件化合物の効果を何ら示唆していない。
　甲第８号証においては、シトシンの５位をフルオロ化した２’，３’−ジデオキシシチジンアナログについて記載されてはいるが、このものの抗ＨＩＶ活性はシトシン環５位が水素の場合に比してほとんど差異がないし（表１中、ｄｄＣ（１）及び５−Ｆ−ｄｄＣ（２２）についての試験データを参照）、このシトシンの５位が水素の場合の化合物（ｄｄＣ）は、甲第２号証の表７に記載されているように，ＡＺＴに比べ抗ＨＩＶ活性が遙かに劣るものである。さらに、甲第９号証においては、シトシン環５位がフルオロ化された２’−デオキシ−５−フルオロシチジンの３’−アジドアナログ（化合物１９）について記載があるが、このものの抗ＨＩＶ活性も、上記したＡＺＴ（化合物２）の活性に比較して格段に低いものである（表１参照）。
　一方、上記したように、本件化合物は、特許明細書の表３に示されたシトシンの５位がＨである場合の化合物、すなわち甲第１号証のシス−ＸＶＩよりもさらに抗ＨＩＶ活性が高く、また、この甲第１号証のシス−ＸＶＩの活性はＡＺＴと匹敵するものであるから、本件化合物の抗ＨＩＶ活性はこのＡＺＴよりもさらに高いということができる。してみれば、オキサチオランヌクレオシドのシトシンの５位をフルオロ化し、さらに、特定の鏡像異性体を選定したことに基づく本件化合物の効果は、甲第１及び２号証にさらに甲第７〜９号証の記載を参酌しても予想できない顕著なものということができる。また、甲第１０〜１３号証は、化合物の抗ウイルス作用に関するものではない。
　したがって、以上の点からみれば、本件請求項１の発明は、甲第１及び２号証には実質的には記載されてはおらず、しかもその効果はさらに甲第７〜１３号証に照らしてみても当業者において容易には予想できない顕著なものということができるから、本件発明は、甲第１，２及び７〜１３号証に記載された発明から当業者が容易に発明できたものとすることはできない。 また、本件請求項２〜４は、本件化合物をさらに限定したものであり、同請求項５は、本件化合物を用いた医薬組成物に係り、同請求項６〜７は該医薬組成物をさらに限定したものであるから、本件化合物に係る同請求項１の発明が甲第１、２及び７〜１３号証に記載された発明から当業者が容易に発明できたとはいえない以上、これら請求項２〜８の発明も、甲第１、２及び７〜１３号証に記載された発明ではない。
（３）の主張について、
１）甲第１号証に係る出願明細書は、本件特許に係る出願の第１優先権の主張日以前にはすでに出願公開されているのであるから、甲第１号証を根拠に特許法第２９条の２の規定を適用することはできない。
２）甲第３〜５号証に基づく特許法第２９条の２の規定の適用に関し、本件異議申立人は、本件特許の請求項１〜８に記載された化合物は、光学活性体のみを対象にするのに対し、当該光学活性体の開示は、第２優先権に係る米国出願において始めて開示されたものであるから、この第２優先権主張日前の優先権主張を伴う甲第３〜５号証に係る出願が本件出願の先願に相当し、該甲第３〜５号証に係る先願明細書には本件特許の請求項１〜８に記載された化合物が記載されている旨主張している。
　しかし、甲第３〜５号証においては、本件特許の請求項１〜８に記載された化合物と同様な環構造及び置換基を有する化合物おいて、シス（−）体（本件特許明細書における（−）β−Ｌ体）についての言及がなされているが、該シス（−）体を実際に得たことを確認する資料、取得法、あるいはその医薬作用についての薬理データ等については記載がなく、この点では、本件第１優先権に係る米国出願明細書の記載と特段変るところはない。
　そして、本件第１優先権に係る米国出願明細書においては、β異性体についての記載はあるものの、その（−）Ｌ体については言及されてはいないが、同米国出願に記載された化学構造式からみると、該β異性体には（−）Ｌ体と（＋）Ｄ体が存在することは当業者において自明のことであり、本件第１優先権に係る米国出願明細書においても、（−）β−Ｌ体は記載されていたに等しいものということができる。してみると、甲第３〜５証において上記シス（−）体が記載されているとするなら、本件第１優先権に係る米国出願明細書においても、シス（−）体は記載されていたとせざるを得ないから、本件特許出願についての第１優先権主張は認められ、上記甲第３〜５号証に係る出願は本件特許出願の先願として取り扱うことができない。
　してみれば、本件請求項１〜８の発明は、甲第３〜５号証によっては特許法第２９条の２の規定により取消すべきものとすることはできない。なお、甲第７〜１３号証の記載は上記判断を左右するものではない。
（４）の主張について、
　甲第６号証の１は、甲第１号証に係る出願の分割出願の公開公報であり、甲第６号証の２は、該分割出願について提出された手続補正書であり、補正後の特許請求の範囲を示すものである。本件異議申立人は、上記分割出願は本件特許出願の先願に相当するもので、上記補正後の特許請求の範囲の請求項１〜５及び８〜１２における化合物及び組成物の発明は、本件請求項１〜４の化合物及び同請求項５〜８の医薬組成物に係る発明と同一であるから、本件請求項１〜８の発明は、特許法第３９条第１項の規定により取消されるべきである旨主張している。
　しかし、上記補正後の特許請求の範囲の請求項１〜５及び８〜１２は、本件請求項１〜４の化合物及び同請求項５〜８の医薬組成物を包含する上位の概念が記載されているにすぎず、単に上位の概念に含まれるだけで、同一発明であるとすることはできない。しかも、本件請求項１〜５の発明は、シトシンの５位のフルオロ基を有する点で共通する化合物に係るものであり、また同請求項８〜１２の発明は、このシトシンの５位にフルオロ基を有する化合物を使用した医薬組成物に係るものである。そして、このシトシンの５位にフルオロ基を有する化合物は、甲第６号証の１に係る上記分割出願明細書に何ら具体的に記載されてはおらず、実質的記載がなされてはいないのであるから、本件請求項１〜４の化合物及び同請求項５〜８の医薬組成物が、上記分割出願における補正後の特許請求の範囲の請求項１〜５及び８〜１２に含まれるとしても、それは単に概念上含まれるにすぎない。
　してみれば、上記補正後の特許請求の範囲の請求項１〜５及び８〜１２の発明は、上記分割出願に係る発明と同一ではなく、この点の異議申立人の主張は採用できない。なお、甲第７〜１３号証の記載は上記判断を左右するものではない。
（５）の主張について、
１）本件異議申立人は、本件特許明細書の記載が特許法第３６条第４項の規定に違反する理由として、本件特許明細書の記載をみても、(±)ＦＴＣ（（±）−β−Ｄ，Ｌ−２−ヒドロキシメチル−５−（５−フルオロシトシン−　１−イル）−１，３−オキサチオラン）と本件化合物に属する(−)ＦＴＣ（（−）−β−Ｌ−２−ヒドロキシメチル−５−（５−フルオロシトシン−　１−イル）−１，３−オキサチオラン）とでは抗ウイルス活性において差異はなく、また、同明細書においては、(−)ＦＴＣ以外の類縁体についてはその効果が開示されていない点を挙げている。
　しかし、本件特許明細書の第３表、第５，６及び１２図に示される試験結果みれば、(−)ＦＴＣの方が(±)ＦＴＣよりも全般的に幾分高い抗ウイルス活性を示しているといえる。　しかも、そもそも、明細書の記載において、ある化合物が他の化合物に比して効果が同等であるといっても、これはいわゆる進歩性の問題において考慮されるものではあるが、このことのみで、明細書の記載が不備であるとすることはできない。
　また、本件特許明細書の実施例１２においては、(±)ＦＴＣの５’及び
Ｎ４位をブチリル化及びアセチル化した場合の抗ＨＩＶ活性を試験した結果のＥＣ５０値が記載されており高い活性を示している。この試験は(±)ＦＴＣの誘導体に関するものではあるが、(−）ＦＴＣは、本件特許明細書の記載からみて少なくとも（±)ＦＴＣに比して同等以上の効果を有するといえるから、(−)ＦＴＣの５’及びＮ４位をブチリル化及びアセチル化した誘導体が効果を有することは容易に類推できる。また本件請求項１〜８に記載された(−)ＦＴＣの他の誘導体についても、これらが効果を有しないとする根拠を見いだすことができない。してみれば、本件特許明細書の記載において特に不備があるとすることはできない。
２）本件異議申立人は、本件請求項１、５における本件化合物のＮ４位がエステル残基なる記載、同請求項２，６のスルホ基、及びトリホスホノ基なる記載、同請求項３，７のバニリル、ロイシル、イソロイシル、プロリニル、トリプトファニル、グリシニル、セリニル、チロシニル、リシニル及びヒスチジニル、ならびに請求項４，８のｎ−ブチルなる記載は不明瞭である旨主張している。
　しかし、まず、上記エステル残基なる記載は、Ｎ４位の置換基としては不適切な表現ではあるが、（−）−β−Ｌ−２−ヒドロキシメチル−５−（５−フルオロシトシン−　１−イル）−１，３−オキサチオラン）の５’位のヒドロキシル基とエステルを形成するとともに、同化合物のＮ４位のアミノ基ともアミドを形成する化合物すなわち酸由来の基であることは明白であり、上記エステル残基とは、エステルあるいはアミドにおける酸部分の残基に他ならないから、その置換基の本来の意味は当業者であれば明確に把握できる。
　また、請求項２におけるスルホ基及びトリホスホノ基も同様にスルホン酸あるいはトリホスホン酸由来の基であり、それぞれエステルあるいはアミドにおけるスルホン酸あるいはトリホスホン酸の酸部分の残基を意味する。
　同請求項３，７のバニリル、ロイシル、イソロイシル、プロリニル、トリプトファニル、グリシニル、セリニル、チロシニル、リシニル及びヒスチジニルも、バニリン、ロイシン、イソロイシン、プロリンル、トリプトファン、グリシン、セリン、チロシン、リジン及びヒスチジン等の各アミノ酸のカルボキシル基と、上記ヒドロキシル基あるいはアミノ基が反応してエステルあるいはアミドを形成した場合の、これらアミノ酸の残基を表すことは明らかである。
　したがって、本件異議申立人指摘する上記置換基についての本件特許明細書の表現は、若干不適切であるが、当業者がその本来の意味を把握することができるから、この点により、特許法第３６条第５項の規定により取消されるべきほどの瑕疵を有するとすることはできない。
　また、請求項４及び８においてはＲ１がｎ−ブチルである旨記載されているが、これら請求項で引用する請求項２、６の記載においてはＲ１がアルキル基である場合があることを明示しており、また、請求項３及び７には、アルキル基として，ｎ−ブチルが記載されており、このことは発明の詳細な説明中にも記載がある。してみれば、本件請求項４、８のＲ１がｎ−ブチルである旨の記載自体、特段の矛盾もなく、当業者が把握できないというものでもなく、発明の詳細な説明中に記載されていたものである。してみれば、本件請求項４及び８自体の記載には不備はない。
　なお、本件異議申立人はＲ１がｎ−ブチルである化合物は、その製法及び用途が記載されてはいないというが、発明の詳細な説明においては、例えば、Ｒ（Ｒ１と同じ）がアルキル等の保護基を有する原料化合物として、２−ブテン１，３ジオールのジエーテルを用いられる旨記載され（特許公報、第１６欄１９〜３９行）、また、薬学的に受容可能な誘導体として５’位がアルキル化誘導体等を含む旨記載され、該薬学的に受容可能な誘導体を含む製剤の用途として、ＨＩＶ感染等の予防、治療に用いることが記載されているのであるから（特許公報第１０欄２４〜４８行）、これらの点からみれば、Ｒ１がｎ−ブチルである場合の化合物の製法、用途については、特許明細書の発明の詳細な説明中に開示されていないとはいえず、この点の主張も採用できない。
５．結び
以上のとおりであるから、結局、本件異議申立の理由及び証拠によっては、本件特許を取消すことができない。
　また、他に本件特許を取消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年８月２日（２０００．８．２）