【事件の表示】
　特許第２９１２０２３号「電気外科的切除及び剥離用システム」の請求項１、２、３、４、５、６、８及び１０に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２９１２０２３号の請求項１、２、３、４、８及び１０に係る特許を取り消す。
　同請求項５及び６に係る特許を維持する。
【理　由】
１．本件発明
　特許第２９１２０２３号（平成８年５月３０日出願、平成１１年４月９日設定登録。）の請求項１、２、３、４、５、６、８及び１０に係る発明（以下、「本件発明１、２、３、４、５、６、８及び１０」という。）は、それぞれ、特許請求の範囲の請求項１、２、３、４、５、６、８及び１０に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
【請求項１】高周波電力供給部及び導電性流体供給部と共に使用する電気外科システムにおいて、
　近接端及び末端を有するシャフト、高電界強度を発生する形状とされ、前記末端の近くに配置された電極端子、及び、前記電気外科電力供給部に前記電極端子を電気的に結合する前記シャフトの近接端の近くにあるコネクタを具備する電気外科プローブ、
　前記電極端子から離れて配置され、前記電気外科電力供給部に電気的に結合するようにされた帰路電極、及び、
　前記帰路電極及び前記電極端子に電気的に接触する流体経路を規定する流体分配要素であって、前記流体経路が、前記帰路電極と電極端子間の電流流通経路を生成する前記流体経路に沿って流体を導くために前記導電性流体供給部と流体結合するようにされた入り口を有する流体分配要素
　を具備することを特徴とする電気外科システム。
【請求項２】前記帰路電極が前記電気外科プローブのシャフトの一部を形成する第１項記載の電気外科システム。
【請求項３】前記電極端子と前記帰路電極の間の絶縁部材を更に含み、前記帰路電極は、前記電極端子が身体構造部にごく近接して又は部分的に接触して位置決めされるとき、前記帰路電極と目標部位における身体構造部の間での直接接触を最小限にするため、前記電極端子から十分に離れている第２項の電気外科システム。
【請求項４】前記帰路電極が内部筒状部材であり、前記流体分配要素が、前記帰路電極内の軸状内腔を具備し、前記軸状内腔が、少なくとも前記流体経路の一部を形成し、そして、前記導電性流体供給部と連絡する入口と、前記電極端子と流体的に連絡する出口を有する第２項に記載の電気外科システム。
【請求項５】前記帰路電極は外部筒状部材であり、前記シャフトは更に絶縁部材を具備し、前記流体分配要素は、前記絶縁部材と前記帰路電極の間の軸に沿った経路を具備し、前記軸に沿った経路は、少なくとも前記流体経路の一部を形成し、前記導電性流体供給部と連絡する入口を有し、前記電極端子と流体的及び電気的に連絡する出口を有する第２項の電気外科システム。
【請求項６】前記電気外科プローブから離れた流体供給器具を更に含み、前記帰路電極が前記流体供給器具の一部を形成する第１項記載の電気外科システム。
【請求項８】前記電極端子は前記シャフトの末端の近くに配置された単一の作用電極を具備する第１項記載の電気外科システム。
【請求項１０】約５０ないし４００ｋＨｚの作用周波数を有する高周波電流供給部を更に具備する第１項記載の電気外科システム。
　
２．申立ての理由の概要
　異議申立人近藤千賀子は、証拠として甲第１号証（米国特許第４１１６１９８号明細書）を提出し、本件発明１、２、３、４、５、６、８及び１０は、甲第１号証に記載された発明であり、若しくは甲第１号証に記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第１項第３号若しくは同条第２項の規定に該当し、またその特許請求の範囲の記載には同法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たさない記載不備があるため、本件発明１、２、３、４、５、６、８及び１０の特許は、特許法第１１３条第１項第２号及び第４号の規定により取り消すべきである旨主張している。
　
３．引用刊行物の記載事項
　これに対し、当審が通知した取消理由において引用した刊行物である米国特許第４１１６１９８号明細書（甲第１号証と同じ。以下、「引用刊行物」という。）には、電気外科装置に関するものであって、
ａ）第１欄第４９〜５６行に、発明の背景として、「内視鏡がコンデンサをつくり、これを介して使用容量の一部が漏れ電流として金属製内視鏡シャフトに係合する組織に流れる。使用容量のさらに大部分が切除ループから洗浄水を介して洗浄水流中の内視鏡シャフトの金属部分に直接流れ、そこから係合組織に流れる。」旨、
ｂ）第２欄第３７〜４２行に、「治療電極が小さい面積を持つ構造により、組織の分離や凝固に十分な高電流密度が得られる」旨、
ｃ）第４欄第５８行〜第５欄第２行に、「発明によれば、この電気外科治療装置が、ファイバオプティックシステム１７と一緒に軸方向に挿入された、堅い金属シールド１４と内側導体１６を持つ同軸ケーブル１９から成る。内視鏡１３の金属製シャフトの内側には、第２と３図の構造の場合に示すように、シールド１４が図示されていないが絶縁スリーブ２２でおわれる。前部では、内側導体１６が同軸ケーブル１９から幾分突き出、ファイバオプティックシステム１７による操作者の自由な視界を邪魔しないループをつくる治療電極１２まで伸びる。」旨、
ｄ）第５欄第７〜１０行に、「第４図に示すように、内側導体１６とシールド１４が接地電位にない高周波発生器１５の２つの極に接続される。」旨、
ｅ）第６欄第２３〜２７行に、「シールド１４に取り付けられた部分電極１１ａと１１ｂがさらにスライド状支持部となり、それにより電気外科装置が除去対象組織上に配置できる。」旨、
ｆ）クレーム１の下から第４行〜最下行に、「治療電極と中立電極間に電気的コンダクタンスを提供するために液体を充填するのに適合した空間が前記両電極間に形成される」旨、
それぞれ記載されている。
　また、
ｇ）第１図には、末端を有する内視鏡１３の金属製シャフト、前記末端の近くに配置された細長棒状の単一の治療電極１２、及び、高周波発生器１５に前記治療電極１２を電気的に接続する内側導体１６を具備する電気外科装置、前記治療電極１２から離れて配置され、前記内視鏡１３の金属製シャフトのまわりにわずかに曲げられた細長金属シート状であって、前記高周波発生器１５に電気的に接続するようにされた中立電極１１、及び、前記中立電極１１及び治療電極１２に電気的コンダクタンスを提供するために液体を充填するのに適合した空間を具備し、かつ、前記内視鏡１３の金属製シャフトが治療電極１２及び中立電極１１に電気的に接触する流体流路を構成し、該流体流路に矢印２９で示される流れの洗浄液体を有する電気外科装置の実施例が、
ｈ）第４図には、治療電極１２と中立電極１１がシールド１４、内側導体１６、及びコネクタを介して高周波発生器１５に電気接続されるようにした、高周波発生器１５と共に使用する電気外科装置の回路構成が、
ｉ）第３図には、シールド１４の外側に一体的に中立電極１１が形成されている実施例が、
ｊ）第７図及び第８図には、内視鏡１３のシャフトの一部を円筒状の中立電極１１及び該中立電極１１の先端に設けた絶縁リング３５により形成して外部筒状部材となし、治療電極１２が矢印ｆの軸方向に移動して身体部位に接触したとき、中立電極１１が治療電極１２から相当程度離間しうる構成とした実施例が、
それぞれ示されている。
　
４．対比・判断
　
ａ）本件発明１について
　本件発明１と引用刊行物の第１図実施例に係る発明（以下、「引用刊行物記載の発明」という。）を対比すると、引用刊行物記載の発明における「高周波発生器１５」が本件発明１における「高周波電力供給部、或いは、電気外科電力供給部」に相当し、以下同様に、「矢印２９で示される流れの洗浄液体」が「導電性流体」に、「電気外科装置」が「電気外科システム」に、「内視鏡１３の金属製シャフト」が「シャフト」に、「治療電極１２」が「電極端子」に、「電気的に接続」が「電気的に結合」に、「内視鏡１３の金属製シャフト、治療電極１２及びコネクタ」からなる構成が「電気外科プローブ」に、「中立電極１１」が「帰路電極」に、「電気的コンダクタンスを提供」が「電気的に接触」に、「流体流路」が「流体経路を規定する流体分配要素」に、「中立電極１１及び治療電極１２に電気的コンダクタンスを提供するために液体を充填」が「帰路電極と電極端子間の電流流通経路を生成」にそれぞれ相当している。
　また、引用刊行物記載の発明において、導電性流体（矢印２９で示される流れの洗浄液体）を使用する以上、導電性流体供給部を有すること、及び、シャフト（内視鏡１３の金属製シャフト）は末端のみならず近接端を有することは明らかである。
　従って、両者は、
「高周波電力供給部及び導電性流体供給部と共に使用する電気外科システムにおいて、
　近接端及び末端を有するシャフト、前記末端の近くに配置された電極端子、及び、前記電気外科電力供給部に前記電極端子を電気的に結合するコネクタを具備する電気外科プローブ、
　前記電極端子から離れて配置され、前記電気外科電力供給部に電気的に結合するようにされた帰路電極、及び、
　前記帰路電極及び前記電極端子に電気的に接触する流体経路を規定する流体分配要素であって、前記流体経路が、前記帰路電極と電極端子間の電流流通経路を生成する流体分配要素
　を具備する電気外科システム。」において一致し、
ｉ．電極端子が、本件発明１は、「高電界強度を発生する形状」とされているのに対し、引用刊行物記載の発明は、小さい面積を持つ構造で細長棒状とされている点（以下、「相違点ｉ」という。）、
ii．コネクタが、本件発明１は、「シャフトの近接端の近くにある」とされているのに対し、引用刊行物記載の発明は、その配置について明確にされていない点（以下、「相違点ii」という。）、
iii． 流体分配要素について、本件発明１は、流体経路に沿って流体を導くために導電性流体供給部と流体結合するようにされた入り口を有するのに対し、引用刊行物記載の発明は、その構成について明確にされていない点（以下、「相違点iii」という。）、
で相違する。
　以下、上記相違点について検討する。
相違点ｉについて
　本件発明１において、電極端子を高電界強度を発生する形状としたのは、組織の切除、剥離に適したものを得るためと認められるが、その一方で、高電界強度を発生するための具体的な電極端子形状あるいは供給電圧等の条件までは明らかにされていない。
　これに対し、引用刊行物に記載のものにおいて、電極端子を小さい面積を持つ構造としたのは、組織の分離や凝固、即ち、組織の切除等に十分な高電流密度を得るためであり、その具体的な形状として細長棒状が示されている。
  このように、相違点ｉは、組織の切除等に適した電極端子を得るという共通課題の下での、電極端子形状表現の相違である。
　ところで、本件発明１における電極端子形状が、小さい面積で細長棒状であるものを含まないとする根拠は見出せず、一方、引用刊行物に記載の電極端子が、高電界強度を発生しえない形状であると断定するに足る根拠もなく、むしろ、供給電圧等の条件により、高電界強度を発生しうる形状であると捉えるのが相当である。
　したがって、電極端子の形状のみに着目した場合に、両者の間に実質的な相違を認めることはできない。
相違点iiについて
　コネクタの配置箇所については、当業者が適切な位置として適宜設定しうるものであり、本件発明１のようにシャフトの近接端の近くに設けることに格別の工夫があったとも認められないから、相違点iiは単なる設計上の問題にすぎない。
相違点iiiについて
　引用刊行物に記載の電気外科システムは、導電性流体供給部を有し、かつ、流体分配要素は導電性流体を流体経路に供給するものである以上、該流体分配要素において、該導電性流体供給部と流体的に結合する入り口を備える必要のあることは、当業者が容易に想到しうる程度の事項であり、そうすることに格別の技術的困難性を伴うものとも認められない。
　そして、本件発明１により奏される効果も、引用刊行物に記載された事項から予測しうる範囲のものにすぎない。
　したがって、本件発明１は、引用刊行物に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　なお、本件特許権者は、平成１２年１１月２０付けの特許異議意見書において、引用刊行物には、本件発明１のように導電性流体を使用することは、記載も示唆もされていない旨主張している。
　しかしながら、引用刊行物における発明の背景の項には、上記３．ａ）で示したように、使用容量（電流）の大部分が洗浄水を介して流れることが記載されており、該洗浄水が導電性を有するものとして捉えうることは明らかであるから、引用刊行物の第１図実施例における矢印２９で示される洗浄液体の流れは、洗浄水等の洗浄液体の流れ、即ち、導電性流体を示すものと解するのが相当であって、本件特許権者の上記主張は採用できない。
　
ｂ）本件発明２について
　本件発明２は、本件発明１において、「帰路電極が電気外科プローブのシャフトの一部を形成する」構成を更に限定したものであるが、引用刊行物には、上記３．ｊ）で指摘したように、帰路電極（中立電極１１）が電気外科プローブのシャフト（内視鏡１３のシャフト）の一部を形成する実施例も開示されているところである。
　したがって、かかる実施例の構成を引用刊行物記載の発明に適用することも当業者にとって容易である。
　
ｃ）本件発明３について
　本件発明３は、本件発明２において、「電極端子と帰路電極の間の絶縁部材を更に含み、前記帰路電極は、前記電極端子が身体構造部にごく近接して又は部分的に接触して位置決めされるとき、前記帰路電極と目標部位における身体構造部の間での直接接触を最小限にするため、前記電極端子から十分に離れている」構成を更に限定したものである。
　しかしながら、引用刊行物には、上記３．ｊ）で指摘したように、電極端子（治療電極１２）と帰路電極（中立電極１１）の間には絶縁部材（絶縁リング３５）が位置し、前記帰路電極は、前記電極端子が身体構造部（身体部位）に接触したとき、前記電極端子から相当程度離間しうる実施例が開示されており、かかる実施例の構成により、前記帰路電極と目標部位における身体構造部の間での直接接触を最小限にしうるものと認められる。
　したがって、かかる実施例の構成を引用刊行物記載の発明に適用することも、当業者が容易になしうるところである。
　
ｄ）本件発明４について
　本件発明４は、本件発明２において、「帰路電極が内部筒状部材であり、流体分配要素が、前記帰路電極内の軸状内腔を具備し、前記軸状内腔が、少なくとも流体経路の一部を形成し、そして、導電性流体供給部と連絡する入口と、電極端子と流体的に連絡する出口を有する」構成を更に限定したものである。
　しかしながら、引用刊行物には、上記３．ｊ）で指摘したように、帰路電極（中立電極１１）が筒状部材とされた実施例が開示されており、かかる実施例の構成を、引用刊行物記載の発明におけるシート状の帰路電極（中立電極１１）に適用することも当業者にとって容易である。
　なお、「流体分配要素が、帰路電極内の軸状内腔を具備し、前記軸状内腔が、少なくとも流体経路の一部を形成し、そして、導電性流体供給部と連絡する入口と、電極端子と流体的に連絡する出口を有する」構成は、帰路電極（中立電極１１）を筒状部材とすることに伴い、当然具備されるべき構成にすぎない。
　
ｅ）本件発明８について
　本件発明８は、本件発明１において、「電極端子はシャフトの末端の近くに配置された単一の作用電極を具備する」構成を更に限定したものであるが、かかる構成は、上記３．ｇ）で指摘したように引用刊行物記載の発明として開示されているところである。
　したがって、上記「ａ）本件発明１について」での検討内容と同様の理由により、本件発明８は、引用刊行物に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
ｆ）本件発明１０について
　本件発明１０は、本件発明１において、「約５０ないし４００ｋＨｚの作用周波数を有する高周波電流供給部を更に具備する」構成を更に限定したものである。
　しかしながら、引用刊行物記載の発明において、高周波電流供給部からの周波数は、当業者が治療に最適な値として適宜選定しうるものであり、「約５０ないし４００ｋＨｚの作用周波数」自体、当業者が通常想定し得ない範囲のものとも認められない。
　したがって、上記限定された構成は、単なる設計的事項にすぎない。
　
ｇ）本件発明５及び６について
　本件発明５を特定する事項である「帰路電極は外部筒状部材であり、シャフトは更に絶縁部材を具備し、流体分配要素は、絶縁部材と前記帰路電極の間の軸に沿った経路を具備し、前記軸に沿った経路は、少なくとも流体経路の一部を形成」する構成、及び、本件発明６を特定する事項である「電気外科プローブから離れた流体供給器具を更に含み、帰路電極が流体供給器具の一部を形成する」構成は、いずれも引用刊行物に記載ないし開示されていない。
　そして、本件発明５及び６は、かかる構成により、「周囲の組織に帰路電極が露出することを最小限とし、作用電極及び帰路電極間の電流の短絡の可能性を最小限とする」、及び、「外科手術チームが導電性液体の流れを調節できる」という明細書に記載の効果を奏するものである。
　確かに、引用刊行物の第７図には、帰路電極が筒状であり、その内部を導電性流体が通過するものが示されてはいるが、このものは、帰路電極が絶縁部材との間に流体経路を形成する構成、或いは、帰路電極が流体供給器具の一部を形成する構成とはなっていない。
　したがって、本件発明５及び６は、引用刊行物に記載された発明であるとも、その発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとも認められない。
　次に、明細書の記載不備について検討する。
　異議申立人は、特許明細書の請求項１における「高電界強度を発生する形状とされ、前記末端の近くに配置された電極端子」なる記載は、「どのような形状を採用すればこの記載を充足するのか」或いは「何Ｖ／ｍからが高電界強度なのか」全く理解できないため、特許を受けようとする発明が不明瞭である旨の主張をしている。
　しかしながら、電極端子の形状又は何Ｖ／ｍからが高電界強度であるかは、種々の条件を考慮しつつ、当業者が任意に決定できる程度のものであるから、単に具体的な形状又は数値の記述の無いことを以て発明が不明瞭であるとすることはできない。
　
５．むすび
　以上のとおり、本件発明１、２、３、４、８及び１０は、引用刊行物に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明１、２、３、４、８及び１０の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、同法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。
　一方、本件発明５及び６の特許は、異議申立の理由及び証拠によっては取り消すことができない。
　また、本件発明５及び６の特許については、他に取消理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年１２月１１日（２０００．１２．１１）