【事件の表示】
　特許第２９７４９８３号「フェノール系エポキシ樹脂およびその製造法」の請求項１〜２４に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第２９７４９８３号の請求項１〜１４に係る特許を維持する。
【理　由】
１．手続きの経緯
　本件特許第２９７４９８３号に係る発明は、平成９年６月１３日 （優先権主張日平成９年３月１８日）に特許出願され、平成１１年９月３日に特許権の設定の登録がされた。その後、本件特許に対して特許異議申立人西川武則により特許異議の申立てがなされ、取消理由が通知された後、明細書の訂正請求がされ、更に再度の取消理由が通知された後、その意見書提出の指定期間内である平成１３年７月２３日に、先の訂正請求を取り下げ、新たに明細書の訂正請求がされた。
　
２．訂正請求について
（１）訂正の内容
訂正事項ａ
　請求項１〜９及び１１を削除し、請求項１の削除に合わせて、請求項１０の記載形式を独立形式とし、請求項１１の削除にあわせて、請求項１２の記載様式を独立形式とし、請求項１０及び１２〜２４を、それぞれ、訂正後の請求項１〜１４とし、これにあわせて、各請求項において引用する請求項の番号を訂正する。
　
訂正事項ｂ 
   請求項１０（訂正後の請求項１）を、
　「［請求項１］　式：［化１］］
および
で示される化合物よりなる群から選ばれるフェノール系エポキシ樹脂。」
と訂正する。
　
訂正事項ｃ
　請求項１２（訂正後の請求項２）を
「［請求項２］　溶剤の非存在下、およびイミダゾール系化合物の触媒下、多価フェノール化合物あるいはその炭化水素系または芳香族系誘導体とエピハロヒドリンとを反応させることを含む下記一般式(1)により示されるフェノール系エポキシ樹脂の製造法。
【化2】
 
      （Ｉ）
　　【化3】
　　　
                   
(式中R7は水素原子、C1〜6の炭化水素基、C6〜10の芳香族基またはC1〜6の炭化水素基の置換基により置換されたC6〜10の芳香族基を表す)、または
　　【化4】
　　　
(式中、R8とR9は同じでも異なっていてもよく、それぞれ独立して水素原子、C1〜6の炭化水素基、C6〜10の芳香族基またはC1〜6の炭化水素基の置換基により置換されたC6〜10の芳香族基を表す)；ｎは0または1を示す。]」
と訂正する。
　
訂正事項ｄ
　明細書の［００１５］欄を
「
　　(II)
(III)」
と訂正する。
　
（２）訂正の適否について
　訂正事項ａは、特許請求の範囲の請求項を削除するとともに、請求項の削除にあわせて訂正後の請求項の記載を整えるものであるので、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正である。
　訂正事項ｂは、エポキシ樹脂を示す式の選択肢を、訂正前の４種中の１種を削除して、３種にするものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
　訂正事項ｃは、エポキシ樹脂の製法について、明細書の［００１１］欄、［００１３］欄及び[００７５]欄の記載に基づいて、「溶剤の非存在下」という要件を付加するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
　訂正事項ｄは、明細書の［００１５］欄に記載された式IIを訂正するものであるが、訂正後の式IIは、訂正前の特許明細書の請求項１０及び実施例８に記載された化合物を包含するものであり、しかも願書に最初に添付された明細書に記載された式IIと同一である。そして、明細書に記載された対応するフェノール類とエピハロヒドリンの反応による方法では、対応するフェノール類の水酸基と共にグリシジルエーテルを形成した訂正後の式IIで表される化合物は製造できるが、訂正前の式IIで表される化合物を製造することは出来ない。したがって、訂正前の式IIは、訂正後の式IIの誤記であったものと認められるので、訂正事項ｄは誤記の訂正を目的とする訂正である。
　　
　そして、訂正事項ａ〜ｃは、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内での訂正であり、訂正事項ｄは願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内での訂正であって、しかもいずれの訂正事項も実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　したがって、本件訂正は、特許法第１２０条の４第２項及び同条第３項において準用する同条第１２６条第２項及び第３項の規定に適合するので、訂正を認める。
　
３．特許異議の申立てについて
（１）申立ての理由の概要
　特許異議申立人は、甲第１号証（特開昭５９−１７００８４号公報）、甲第２号証（特開平４−１６９１７号公報）、甲第３号証（特公昭５７−１３５７１号公報）、甲第４号証（特開平３−９３８２８号公報）、甲第５号証（特開昭５８−１５０５８１号公報）、甲第６号証（特開平５−９７９７２号公報）及び甲第７号証（特開平８−１０９２４３号公報）を提出して、訂正前の本件特許の請求項１〜２４に係る発明は、甲第１号証〜甲第７号証に記載された発明であるか又は甲第１号証〜甲第７号証に記載された発明から当業者が容易に発明できたものであるから、本件特許は、特許法第２９条の規定に違反してされたものであって、特許法第１１３条第１項第２号の規定により取り消されるべきものである旨を主張している。
　
（２）本件特許の請求項１〜１４に係る発明
　上記２．に示したように本件訂正は認められるから、本件特許に係る発明は、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１〜１４に記載された事項により特定された次のとおりのものである。
　
【請求項1】　式：　　【化1】
    
および
で示される化合物よりなる群から選ばれるフェノール系工ポキシ樹脂。
　
【請求項2】　溶剤の非存在下、およびイミダゾール系化合物の触媒下、多価フェノール化合物あるいはその炭化水素系または芳香族系誘導体とエピハロヒドリンとを反応させることを含む下記一般式(1)により示されるフェノール系エポキシ樹脂の製造法。
【化2】
 　　　
       （Ｉ）
　　【化3】
　　　
                   
(式中R7は水素原子、C1〜6の炭化水素基、C6〜10の芳香族基またはC1〜6の炭化水素基の置換基により置換されたC6〜10の芳香族基を表す)、または
　　【化4】
　　　
(式中、R8とR9は同じでも異なっていてもよく、それぞれ独立して水素原子、C1〜6の炭化水素基、C6〜10の芳香族基またはC1〜6の炭化水素基の置換基により置換されたC6〜10の芳香族基を表す)；ｎは0または1を示す。]
　
【請求項3】　前記多価フェノール化合物がビスフエノール、トリスフェノールまたはテトラキスフエノールを含む請求項2記載の製造法。
　
【請求項4】　前記工ピハロヒドリンがエピクロロヒドリンまたはエピブロムヒドリンである請求項2記載の製造法。
　
【請求項5】　前記多価フェノール化合物1当量あたり、エピハロヒドリンを1〜20当量使用する請求項2記載の製造法。
　
【請求項6】　前記多価フェノール化合物1当量あたり、エピハロヒドリンを1〜5当量使用する請求項5記載の製造法。
　
【請求項7】　前記イミダゾール系化合物が、イミダゾール、2-メチルイミダゾール、2-エチルイミダゾール、2-n-ブロピルイミダソール、2-イソプロビルイミダゾールおよび2-フェニルイミダソールよりなる群から選ばれる請求項2記載の製造法。
　
【請求項8】　前記多価フェノール化合物1当量あたり、イミダゾール系化合物を0. 01〜0.5当量使用する請求項2記載の製造法。
　
【請求項9】　前記多価フェノール化合物1当量あたり、イミダゾール系化合物を0.01〜0.2当量使用する請求項8記載の製造法。
　
【請求項10】　常圧下、均一系反応で加温還流して反応する請求項2記載の製造法。
　
【請求項11】　反応温度が9 0〜12 0℃である請求項10記載の製造法。
　
【請求項12】　請求項1記載のエポキシ樹脂を含むIC用シーラント素材。
　
【請求項13】　請求項1記載の工ポキシ樹脂を含むプリント基板の基板漆加剤。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【請求項14】　請求項1記載のエポキシ樹脂を含む電子用接着剤。
　
（３）甲第１号証〜甲第７号証の記載について
　甲第１号証〜甲第７号証には、それぞれの特許請求の範囲に記載された一般式で表されれるエポキシ樹脂化合物が記載されており、その用途として甲第２号証、甲第４号証には半導体装置の封止用、甲第３号証には接着剤用、プリント回路板用に使用される旨が開示されている。また、甲第６号証及び甲第７号証には、フェノール類とエピハロヒドリンとをアルカリの存在下に反応させてエポキシ樹脂を製造する方法が記載され、この反応に用いてもよい触媒としてイミダゾール類が例示されている。
　
（４）対比・判断
ａ．請求項１、１２〜１４に係る発明について
　特許異議申立人が主張するように訂正前の特許請求の範囲の請求項１〜９の化合物及び請求項１０の最初に記載された化合物は、甲第１号証〜甲第５号証に記載された化合物の一般式に包含される化合物であるが、訂正請求によりそれらの化合物は特許請求の範囲からすべて削除された。　訂正請求により特許請求の範囲に記載された化合物は、訂正後の請求項１に記載された３種の化合物のみであり、これらの化合物に関しては甲第１号証〜甲第５号証のいずれにも何らの記載も示唆もされていない。したがって、訂正された本件特許の請求項１に係る発明については、甲第１号証〜甲第５号証に記載にされた発明であるとすることはできない。また、請求項１に記載された化合物の用途に関する請求項１２〜１４に係る発明についても、甲第１号証〜甲第５号証に記載にされた発明であるとすることはできない。
　そして、訂正された請求項１に記載された３種の化合物は、甲第１号証〜甲第５号証に記載された化合物とは化学構造上大きく異なるものであって、明細書の［００７５］欄に記載された優れた性質を示すものであるので、請求項１、１２〜１４に係る発明が、甲第１号証〜甲第５号証に記載された発明から当業者が容易に発明できたものとも認められない。
　
ｂ．請求項２〜１１に係る発明について
　甲第６号証及び甲第７号証に記載されたエポキシ樹脂の製造方法は、フェノール類とエピハロヒドリンをアルカリの存在下に縮合反応させるものであって、触媒については「また、この反応においては、・・・等の触媒を用いてもよい。」とされ、イミダゾール類は使用しうる触媒の例のひとつとして他の化合物と共に例示されているに過ぎない。これに対して、本件特許の訂正後の請求項２〜１１に係る製造法の発明は、溶媒の非存在下、およびイミダゾール系化合物の触媒下、多価フェノール化合物あるいはその炭化水素系または芳香族誘導体とエピハロヒドリンとを反応させることを含むことが必須の構成要件であって、該反応系においてはアルカリの存在を要件としていない。そして、訂正後の請求項２に記載された一般式（Ｉ）で表される特定のエポキシ樹脂の製法として上記構成を採用することによって、明細書の［００７５］欄に記載された特有の効果を奏するものである。したがって、本件特許の請求項２〜１１に係る発明は、甲第６号証及び甲第７号証に記載された発明であるとも、またそれらの発明から当業者から容易に発明ができたものであるとも認めることができない。　
　
４．むすび
　以上のとおりであるから、特許異議申立ての理由及び証拠によっては、本件特許の請求項１〜１４に係る発明についての特許を取り消すことができない。
　また、他に本件特許の請求項１〜１４に係る発明についての特許を取り消すべき理由を発見しない。
　
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１３年８月２４日（２００１．８．２４）