【事件の表示】
　特許第２６４０４４１号「選択毒性に優れた８−メトキシキノロンカルボン酸の製造中間体」の特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結論】
　特許第２６４０４４１号の特許を取り消す。
【理由】
１．手続きの経緯
　特許第２６４０４４１号に係る出願は、昭和６１年１月２１日に出願された特願昭６１一１０８８０号を優先権主張の基礎として、昭和６１年９月１８日に出願された特願昭６１一２２０１４９号の一部を平成４年６月１５日に分割した特願平４一１７８９３２号の一部を平成７年５月９日に更に分割出願（特願平７−１３５９３７号）したものであり、平成９年５月２日にその特許権の設定登録がなされ、その後、宮崎厚及び大日本製薬株式会社より特許異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内に意見書が提出されたたものである。
２．本件発明
　特許第２６４０４４１号の請求項１に係る発明は、特許明細書の記載からみて、特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。
「一般式［Ｉ］
［式中、Ｒは水素又は低級アルキル基を示す。］で表わされる８−メトキシキノロンカルボン酸の製造中間体。」（以下「本件発明」という）
３．取消理由通知の概要
　当審における取消理由の概要は、本件発明の優先権主張の基礎となった先の出願（以下「優先権基礎出願」という）の願書に最初に添付された明細書には、本件発明の化合物の合成経路図が記載されているが、これらの化合物の具体的な製造方法は全く記載されていない。そして、前記合成経路図における出発物質である４，５−ジフルオロ−２−ハロゲノ−３−メトキシ安息香酸は、優先権基礎出願の出願時点では文献未載の新規物質であると認められる。そうすると、当業者は本合成経路図を示されるだけでは、本件発明の化合物を製造することはできず、優先権基礎出願の出願時点では未完の部分を含むこととなり、結局、本件発明については優先権基礎出願の出願時点では完成していなかったもので、優先権基礎出願の願書に最初に添付された明細書には、本件発明が記載されているとはいえない。
　したがって、特許法第２９条の２の適用における本件の出願日は、特願昭６１−２２０１４９号（以下「原出願」という）の出願日である昭和６１年９月１８日であるから、本件特許に係る発明は、その出願の日前の他の出願であって、その出願後に特許法第４２条の２第３項の規定により出願公開されたものとみなされた特願昭６１−７４０６４号の願書に最初に添付された明細書に記載された発明［出願公開された優先権を伴う特願昭６２−７６８９２号（特開昭６３−１９８６６４号公報参照）の願書に最初に添付された明細書に記載された発明参照］と同一であると認められ、しかも、本件の発明者がその出願前の出願に係る上記の発明をしたものと同一であるとも、また本件出願の時において、その出願人がその出願前の出願に係る上記特許出願の出願人と同一であるとも認められないので、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものであり、本件特許は取り消されるべきであるというものである。
４．本件特許の出願日及び優先日
（１）優先権基礎出願の願書に最初に添付された明細書に、本件発明が記載されているか否かについて以下検討する。
　優先権基礎出願の出願当初の明細書には、本件発明の一般式［Ｉ］の化合物（以下「化合物Ｉ」という）の化学構造式及び４，５−ジフルオロ−２−ハロゲノ−３−メトキシ安息香酸（以下、化合物ＩＩという）を出発原料とした化合物Ｉの合成経路図が記載されている（第１０頁第１０行〜第１２頁第１行）。
　しかし、化合物の発明が明細書に記載されているとするためには、その化合物の物性又は製造方法等の、化合物が実体を伴って記載されていることを確認するに充分な記載がされているか、又は出願時の技術常識を考慮することによりそれらが記載されているに等しいことを要するものである。
　これを本件発明についてみると、優先権基礎出願の出願当初の明細書には、化合物Ｉの物性又は具体的な製造方法、この化合物Ｉを用いた実施例は記載されていない。また、化合物Ｉを製造するための出発物質である化合物ＩＩの物性又は具体的な製造方法についても何ら記載されていない。そして、前記出発物質である化合物ＩＩは優先権基礎出願の出願時点では文献未載の新規物質であると認められ、前記合成経路図に示された各化合物についてもこれらの化合物は同様に新規物質であると認められるにもかかわらず、これらの化合物についての確認手段が明細書に記載されていない。そうすると、新規物質である化合物ＩＩを出発原料として本件発明の化合物Ｉを製造することは、前記合成経路図を示されるだけでは、当業者は容易に製造を行うことはできないものというべきであるから、優先権基礎出願の願書に最初に添付された明細書には、本件発明が記載されているとはいえない。
　ところで、特許権者は乙第１号証乃至乙第１１号証を提出し、優先権基礎出願の当時、化合物Ｉの出発物質の製造方法は当業者にとって自明な事項であり、優先権基礎出願の願書に最初に添付された明細書にあらかじめ記載してあったことに相当すると認められる事項といえる旨、優先権基礎出願の当時において、化合物Ｉの出発物質である化合物ＩＩは、その構造式が具体的に示されているのであるから、それによって化合物Ｉの製造が当業者自明の状況にあったことは明らかである旨主張する。
　そこで、優先権基礎出願の出願時の技術常識を考慮することにより出発物質である化合物ＩＩが優先権基礎出願の出願当初の明細書に記載されているに等しいか否かについて検討する。
　乙第１号証は、本件出願の優先権基礎出願の出願当初の明細書であって、詳細に検討しても化合物ＩＩについての物性乃至具体的合成方法又は何ら記載がない。
　乙第２号証は、本件出願の優先権基礎出願の出願公開された公開公報であり、ここには化合物ＩＩの合成方法が記載されているが、この記載は乙第２号証の出願時、即ち昭和６１年９月１８日の出願において初めて記載されたものであるから、この記載をもって優先権基礎出願の出願時に化合物ＩＩが具体的に記載されていたとすることはできない。
　乙第３号証は、昭和６１年７月１１日付けの手続補正書であり、優先権基礎出願の出願当初の明細書を補正するものである。しかしながら、当該補正事項については、優先権基礎出願の出願当初の明細書には何ら記載されていない事項であるから、この補正事項をもって優先権基礎出願の出願時に化合物ＩＩが具体的に記載されていたとすることはできない。
　さらに、特許権者は、乙第４乃至１１号証を提出して、優先権基礎出願の出願時において化合物ＩＩの製造は容易に可能であるとし、その根拠として、化合物ＩＩの製造方法は４工程で行われることを示し、その各工程について前記乙号証をもって説明しているが、乙第４号証に記載の１，２，３，４−テトラフルオロ−５−ハロゲノベンゼンから１−ブロモ−３−メトキシ−２，４，５トリフルオロベンゼンを製造することを想到しても、乙第５号証に記載の１，２，３，４−テトラフルオロベンゼンを出発物質として対応する２，３，４，５−テトラフルオロ安息香酸を製造する技術に、前記乙第４号証の技術を適用することは、互いにベンゼン核上の置換基が相違する化合物であるから、容易に想到し得たということはできないし、またその反応結果を予測することは必ずしも容易であったとはいえない。さらに、乙第４、５号証の記載に乙第６乃至１１号証に記載の技術を合わせ考慮しても、化合物ＩＩが有する置換基とは異なる置換基を有する化合物に関して記載されているものであるから、これらの技術から、化合物ＩＩの合成が容易に製造できたものとすることはできない。
　そうであれば、優先権基礎出願の出願時の技術常識を考慮しても、化合物ＩＩについての物性や具体的製造方法を示すものは何もないのであるから、この化合物ＩＩの製造方法が優先権基礎出願の出願当初の明細書に記載されているに等しいということはできず、また、その他に化合物ＩＩが確認できるに充分な記載もないので、優先権基礎出願の出願当初の明細書には、化合物Ｉ及びその出発物質である化合物ＩＩが実体を伴う化合物として記載されていたとすることはできない。
（２）よって、本件発明は、優先権基礎出願の出願当初の明細書に記載された発明とは認められない。
　そして、本件は、原出願を適法に分割した特願平４−１７８９３２号を適法に分割したものであるので、特許法第２９条の２の適用については、本件の出願日は、原出願の出願日である昭和６１年９月１８日とみなす。
　なお、特許権者は、優先権基礎出願については昭和６１年７月１１日付け手続補正書により、本件発明の化合物１の製造方法、物性及びキノロンカルボン酸の合成に用いた具体例が補充されている旨主張しているが、特許法第２９条の２の適用において、出願日を先の出願の出願日とみなす発明は、先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明であり、その後提出された手続補正書の記載に基づく優先権の主張は認められない。
５．対比・判断
　先願明細書に記載された発明
　一方、他の出願である、特願昭６１−７４０６４号の願書に最初に添付した明細書（以下「先願明細書」という）には、参考例１に「４−メトキシ−２，３，５，６−テトラフルオロニトロベンゼン」から「３−メトキシ−２，４，５−トリフルオロ安息香酸」を経て「１−シクロプロピル−６，７−ジフルオロ−８−メトキシ−１，４−ジヒドロ−４−オキソキノリン‐３−カルボン酸」を合成することが記載されており、「１−シクロプロピル−６，７−ジフルオロ−８−メトキシ−１，４−ジヒドロ−４−オキソキノリン‐３−カルボン酸」について「ＭＳスペクトル：ｍ／ｅ２９５（Ｍ＋），２５１（Ｍ＋＿ＣＯ２）」として、また、「１−シクロプロピル−６，７−ジフルオロ−８−メトキシ−１，４−ジヒドロ−４−オキソキノリン‐３−カルボン酸エチル」について「ＭＳスペクトル：ｍ／ｅ３２３（Ｍ＋），２５１（Ｍ＋＿ＣＯ２Ｅｔ），４１（Ｃ３Ｈ５＋）」として具体的な物性が記載され、その用途、製造方法についても具体的に記載されている。
　本件発明と、先願明細書に記載された発明を比較すると、先願明細書に記載された１−シクロプロピル−６，７−ジフルオロ−８−メトキシ−１，４−ジヒドロ−４−オキソキノリン‐３−カルボン酸、１−シクロプロピル−６，７−ジフルオロ−８−メトキシ−１，４−ジヒドロ−４−オキソキノリン‐３−カルボン酸エチルは本件発明の化合物Ｉと異なるところはないから、両者に構成上の差異はない。
６．むすび
　以上のとおりであるから、本件発明は、その出願の日前の出願であって、その出願後に特許法第４２条の２第３項の規定により出願公開されたものとみなされた先願明細書に記載された発明と同一であると認められ、しかも、本件特許の発明者が上記先願の発明者と同一であるとも、また本件出願の時において、その出願人が上記先願の出願人と同一であるとも認められないので、本件発明についての特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してされたものである。
　したがって、本件発明についての特許は、特許法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。
　よって結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１１年５月２１日（１９９８．５．２１）