【事件の表示】
　特許第３０８０４１７号「結晶形態の１−メチル−２−ジフエニルホスホリルオキシ−カルバペネム化合物」の請求項１に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３０８０４１７号の請求項１に係る特許を維持する。
【理　由】
１．本件発明
　
　特許第３０８０４１７号（平成３年２月２８日出願、平成１２年６月２３日設定登録。）の請求項１に係る発明（以下、「本件発明」という。）はその特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。
　
「【請求項１】次式（Ｉ）：
　
　
　
　
　（式中、Ｐｈはフェニル基を表わし、ＰＮＢはパラニトロベンジル基を表わす、）で示され、粉末Ｘ線回折図形において、面間隔（ｄ）１２．９９，８．７９，８．４３，８．０４，６．６９，５．９６，５．７７，５．３４，４．９６，４．４２，４．２８，４．２０，４．０９，３．９３，３．５７，３．４９，３．３９，２．９９および２．８８Åに特徴的ピークを有する（１Ｒ，５Ｒ，６Ｓ）−ｐ−ニトロベンジル−２−（ジフェニルホスホリルオキシ）−６−［（Ｒ）−１−ヒドロキシエチル］−１−メチル−カルバペネム−３−カルボキシレートの結晶。」
　
２．特許異議申立ての理由の概要
　
　特許異議申立人メルク　エンド　カムパニー　インコーポレーテッド（以下「申立人メルク」という。）は、甲第１〜３号証及び参考資料を提出し、本件発明は甲第２号証に記載されている化合物（Ｉ）の結晶化の実態および甲第３号証に記載されている技術常識をもってすれば、甲第１号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができず、本件特許は取り消されるべきである旨、主張している。
（甲第１号証：”ＨＥＴＥＲＯＣＹＣＬＥＳ”，Ｖｏｌ．２１，Ｎｏ．１，１９８４，ｐ２９−４０、甲第２号証：”Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．”，Ｖｏｌ．５７，Ｎｏ．１５，１９９２，ｐ４２４３−４２４９、甲第３号証：特開平１−２６８６８８号公報、参考資料（いずれも本件の出願である特願平３−５７９７３号に係る書類）：平成１２年３月７日発送の拒絶理由通知書、平成１２年４月２１日作成の面接記録、平成１２年４月２６日作成の応対記録、平成１２年４月２６日受付の手続補正書、平成１２年４月２６日受付の意見書）
　
　特許異議申立人山田成喜（以下「申立人山田」という。）は、甲第１〜５号証を提出し、本件発明は甲第１〜５号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができず、本件特許は取り消されるべきである旨、主張している。
（甲第１号証：”ＨＥＴＥＲＯＣＹＣＬＥＳ”，Ｖｏｌ．２１，Ｎｏ．１，１９８４，ｐ２９−４０、甲第２号証：実験成績書(1)、甲第３号証：実験成績書(2)、甲第４号証：実験成績書(3)、甲第５号証：宮嶋孝一郎編「医薬品の開発　１５巻　製剤の物理化学的性質」、株式会社廣川書店発行、平成元年１０月２５日、ｐ１６３−１６８）
　
３．刊行物等の記載内容
　
　刊行物１（”ＨＥＴＥＲＯＣＹＣＬＥＳ”，Ｖｏｌ．２１，Ｎｏ．１，１９８４，ｐ２９−４０：申立人メルクの提出した甲第１号証、申立人山田の提出した甲第１号証）は、抗菌活性を損なうことなくＤＨＰ−１抵抗性を有する新規な化合物１とその合成法を主題とする報文であって（アブストラクト参照）、次のことが記載されている。
　３２頁のＳｃｈｅｍｅ　IIIには、二環式ケトエステル（化合物１２）から本件請求項１に記載された式（Ｉ）で表される化合物（「本件請求項１に記載された式（Ｉ）で表される化合物」を、以下「本件化合物」という。）に相当するビニルホスフェート（化合物１３）が合成され、続けてｐ−ニトロベンジルエステル塩酸塩（化合物１４）を経て最終抗生物質（化合物１）となる、合成例の一部が記載されている。
　３２頁２〜３行には「化合物１のｐ−ニトロベンジルエステルを安定な結晶固体として単離した」旨、記載され、同頁Ｓｃｈｅｍｅ　IIIの下１行〜３２頁最終行には、「ジアゾアゼチジノン化合物１１から化合物１４への合成は、ワンポットで行った。・・・化合物１２を単離することは可能であるが、必要としなかった。・・・生成物が結晶化し始めた。・・・精製した生成物１を・・・濃縮し・・・乾燥すると白色固体が得られた。これをメタノール中で結晶化し、白色結晶固体を得た。」旨、記載されている。（ここで、上記「化合物１２」は「化合物１３」の誤記と認められるため、以下、該箇所における「化合物１２」は「化合物１３」と読み替える。また、「生成物が結晶化し始めた。」の文中の「生成物」は「化合物１４」をさしている。）
　具体的実験の詳細である、３８頁８〜１２行には、「１−β−メチルビニルホスフェート１３はｔｌｃ（薄層クロマトグラフィー）で単離できるが、化合物１３の精製は必要でない。」旨、記載されている。また、化合物１３に至るための化合物５，７ａ，７ｂ，１０が結晶性であることが、３５頁１１行、２６行、３７頁９行に記載されている。
　
　刊行物２（”Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．”，Ｖｏｌ．５７，Ｎｏ．１５，１９９２，ｐ４２４３−４２４９：申立人メルクの提出した甲第２号証）は、ＤＨＰ−１抵抗性の１β−メチルカルバペネムの合成において、中間体の新規な不斉合成を主題とする報文であって（アブストラクト参照）、次のことが記載されている。
　４２４５頁右欄２２〜２４行には、「蒸発残渣をクロマトグラフィー精製すると、純粋な化合物２９が無色針状結晶で８０％の収率で得られた。」旨記載され、また、４２４９頁左欄３３〜３４行には「残渣を常法どおり処理すると、公知の化合物２９が無色針状結晶として得られた。」旨、記載されており、ここに「常法」として「文献５ａ」が引用され、これは４２４３頁左欄脚注に示されるように、上記刊行物１のことである。（ここで「化合物２９」とは、「本件化合物」に相当するホスフェートである。）
　
　刊行物３（特開平１−２６８６８８号公報：申立人メルクの提出した甲第３号証）の３頁左下欄下から１行〜同頁右下欄８行には「カルバペネム系化合物を実際の抗菌剤として市場化する場合には、その化合物の化学的安定性の面からみて結晶形態にあることが望ましい。特に無晶形の固体は・・・（略）・・・種々問題がある。」旨、記載されている。
　
　刊行物４（宮嶋孝一郎編「医薬品の開発　１５巻　製剤の物理化学的性質」、株式会社廣川書店発行、平成元年１０月２５日、ｐ１６３−１６８：申立人山田の提出した甲第５号証）には、薬物の安定性に関する記載がされており、１６７頁下から１２行には、「非晶質固体は結晶に比べて不安定」なる記載がされている。
　
　実験成績書(1)（申立人山田の提出した甲第２号証）は、その目的欄に「ＨＥＴＥＲＯＣＹＣＬＥＳ，Ｖｏｌ．２１，Ｎｏ．１，ｐ．３７−３８（１９８４）の追試」と記載された、２００１年２月２２日付けの実験成績書であり、実験成績書(2)（申立人山田の提出した甲第３号証）は、その目的欄に「本特許３０８０４１７号の特許公報第５頁左欄【0033】部分の追試」と記載された、１９９４年１０月２５日付けの実験成績書であり、また、実験成績書(3)（申立人山田の提出した甲第４号証）は、その目的欄に「ＨＥＴＥＲＯＣＹＣＬＥＳ，Ｖｏｌ．２１，Ｎｏ．１，ｐ．３７−３８（１９８４）の追試」と記載された、２００１年２月２２日付けの、上記の実験成績書(1)とは異なる実験成績書である。
　
　参考資料（申立人メルクの提出した参考資料）は、本件の出願である特願平３−５７９７３号に係る書類であって、前審における平成１２年３月７日に発送の拒絶理由通知書、同平成１２年４月２１日作成の面接記録、同平成１２年４月２６日作成の応対記録、同平成１２年４月２６日受付の手続補正書、同平成１２年４月２６日受付の意見書の写しである。
　
４．当審の判断
　
（１）刊行物１には、「本件化合物」が「化合物１３」として記載され、その製造工程も記載されている。しかしながら、刊行物１に、「化合物１３を単離することは可能であるが、必要としなかった。」、「１−β−メチルビニルホスフェート１３はｔｌｃで単離できるが、化合物１３の精製は必要でない。」旨、記載されているように、刊行物１に記載された化合物１３は結晶化されていないと解するのが相当である。また、刊行物１には、化合物１３を結晶化しうる旨の記載も示唆もない。
　ところで、刊行物１には、最終目的抗生物質である、化合物１が結晶状態で得られること、化合物１のｐ−ニトロベンジルエステルも結晶であること（化合物１４のことと推測される。）、化合物１３に至るための化合物５，７ａ，７ｂ，１０が結晶性であることが記載されており、これらの化合物も「本件化合物」も、同様にβ−ラクタム骨格を有し化学構造が類似しているものであるが、β−ラクタム骨格を有する化合物がすべて結晶性である、というものでもないのであるから、構造の類似した化合物が結晶性であるからといって、本件発明の式（Ｉ）の化合物が結晶性であるとすることはできない。
　また、「本件化合物」が「単離することは可能である」旨の記載がされているからといって、単離したものは結晶である、とすることもできない。
　したがって、本件発明である、式（Ｉ）で示され、粉末Ｘ線回折図形において特定のピークを有する結晶が、刊行物１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
　
（２）刊行物２は、その発行日からすると、本件出願の出願前に頒布されたものではない。
　これについて、申立人メルクは、刊行物１に「本件化合物」と構造の極めて類似した化合物が結晶である旨記載されており、当業者なら当然に「本件化合物」も単離精製すれば同様に結晶性である蓋然性が高いと認識するのが普通であるところ、刊行物２に「クロマトグラフィー精製すると無色針状結晶が得られる」、「常法どおり処理すると無色針状結晶として得られれる」旨、記載されているように、特別の技術的工夫を講じなくとも、刊行物に記載の化合物１３をそのまま単離精製すればその結晶が得られることは明白である旨、主張しているが、上記（１）に示したとおり、刊行物１の記載からでは、「本件化合物」を単離精製すれば結晶性である蓋然性が高いとすることはできず、さらに「常法どおり」処理すれば結晶が得られることも刊行物２により公知になった事項であって、それ以前から周知であったとすることはできないから、申立人メルクの該主張は採用できない。
　したがって、刊行物２を、本件発明の容易性の判断の証拠として採用することはできない。
　
（３）刊行物３，４には、「カルバペネム系化合物・・・（略）・・・結晶形態にあることが望ましい」、あるいは、「非晶質固体は結晶に比べて不安定」なる記載がされているが、これらの記載から、刊行物１に記載された化合物１３が結晶化される、とすることはできない。
　
（４）実験成績書(1)に記載された事項の中で、「酢酸エチル（１００ｍｌ）でシリカゲルより溶出させ減圧下に濃縮し、更に反応溶媒であるアセトニトリルに溶解し、濃縮する」点は、「ＨＥＴＥＲＯＣＹＣＬＥＳ，Ｖｏｌ．２１，Ｎｏ．１，ｐ．３７−３８（１９８４）」に記載されていないから、これの適正な追試であるとは認められず、
　実験成績書(2)は、化合物（II）をアセトニトリル２ｍｌに溶解する際に、「特許３０８０４１７号の特許公報第５頁左欄【0033】部分」では化合物（II）を３５０ｍｇを用いているのに対し、当該実験では得られた化合物（II）の全量、即ち、４．８１ｇを用いているものであって、使用量が異なり、これも、「本特許３０８０４１７号の特許公報第５頁左欄【0033】部分の追試」とは認められず、さらに、
　実験成績書(3)に記載された事項の中で、「同温度で３５分攪拌すると結晶状の固体が析出した。」ことは、これも「ＨＥＴＥＲＯＣＹＣＬＥＳ，Ｖｏｌ．２１，Ｎｏ．１，ｐ．３７−３８（１９８４）」に記載されていないから、これの適正な追試であるとは認められない。
　なお、申立人山田は、特許異議申立書の中で、結晶であるか否かの差異は、特許を与えるに足りる差異ではないとして、実験成績書(1)及び(3)を提出し、本件の明細書に記載の方法でも結晶が生ずることを証明するために実験成績書(2)を提出した旨、主張しているが、実験成績書(2)が適正な追試となっていないことは上に示したとおりであり、実験成績書(1)と(3)を検討しても、刊行物１に、「本件化合物」が結晶化する、あるいは、結晶化しうる旨の記載があるとすることはできず、したがって、申立人の該主張は採用できない。
　
（５）申立人山田は、化合物の結晶に関して最近特許になっている他の例を挙げ、本件発明は、特許性の要件が不足している旨、主張しているが、これらの例を検討しても、刊行物１の記載内容に変わりはないのであるから、申立人の該主張は採用できない。
　
（６）そして、本件発明は、請求項１に記載の構成を備えることによって、明細書に記載され、特にその実施例３からも確認されるように、２−（置換メルカプト）−１β−メチルカルバペネム化合物の製造中間体として重要な結晶形態の式（Ｉ）の化合物を提供し、その安定性は極めて良好である、という効果を奏するものである。
　
（７）以上のとおりであるから、本件発明は、刊行物１に記載された発明に、刊行物３，４の記載事項及び実験成績書(1)〜(3)の事項を合わせ考慮しても、当業者が容易に発明をすることができたとすることはできない。
　
　なお、申立人メルクの提出した参考資料を検討しても、上記判断に変わりはない。
　
５．むすび
　
　以上のとおりであるから、特許異議申立ての理由及び証拠によっては、本件発明に係る特許を取り消すことができない。
　また、他に本件発明に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１３年１０月４日（２００１．１０．４）