【事件の表示】
　特許第２７４３６０６号「アレイ型記録装置」の請求項５ないし７及び９ないし１０に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２７４３６０６号の請求項５ないし７、９ないし１０に係る特許を取り消す。
【理　由】
第１　手続きの経緯
　本件特許第２７４３６０６号は、その発明について、平成３年４月１１日に特許出願され、平成１０年２月６日に特許権の設定の登録がされたものであって、その後、本件の請求項１ないし１２に係る特許のうち、請求項５、６、７、９及び１０に係る特許について、平成１０年１０月２２日に小山輝晃より特許異議の申立てがされ、これにより、当審における合議の結果、平成１１年５月１４日付けで、特許異議の申立てに係る前記請求項の全てについて、取消理由が通知され、これに対して、指定期間内である平成１１年７月１日に特許異議意見書が提出されたものである。
第２　特許異議の申立て
１　本件発明
（１）　本件発明５
　特許異議の申立てに係る請求項５に係る発明（以下、「本件発明５」という。）は、願書に添付した明細書及び図面（以下、「本件明細書及び図面」という。）の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項５に記載された次の事項により構成されるものである。
「【請求項５】以下の要素を有するアレイ型記録装置
（ａ）　データを記録する複数の記録部をアレイ状に配置したアレイ状記録部、
（ｂ）　上記アレイ状記録部を代替するために設けられた複数の代替部、
（ｃ）　上記複数の代替部を任意の時点で診断し、代替部毎に使用の可否を判定し、使用不可と判定した代替部を切り離す保守診断手段」
（なお、前記（ｂ）における「アレイ状記録部を代替する」は、本件明細書及び図面の記載からみて、“アレイ状記録部の各記録部を代替する”と解するのが相当である。）
（２）　本件発明６
　特許異議の申立てに係る請求項６に係る発明（以下、「本件発明６」という。）は、本件明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項６に記載された次の事項により構成されるものである。
「【請求項６】上記代替部の数を選択設定する手段を持つことを特徴とする請求項５記載のアレイ型記録装置」
（３）　本件発明７
　特許異議の申立てに係る請求項７に係る発明（以下、「本件発明７」という。）は、本件明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項７に記載された次の事項により構成されるものである。
「【請求項７】上記代替部を常時使用可能な状態で保持するか、若しくは診断時又は代替使用時以外はパワーオフした使用不能な状態で保持するか、又はこれらを組合わせて保持することを特徴とする請求項５記載のアレイ型記録装置」
（４）　本件発明９
　特許異議の申立てに係る請求項９に係る発明（以下、「本件発明９」という。）は、本件明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項９に記載された次の事項により構成されるものである。
「【請求項９】上記使用不能な状態の代替部を、診断時にパワーオンして診断を行い、診断終了後に再びパワーオフし、再び使用不能な状態にすることを特徴とする請求項７記載のアレイ型記録装置」
（５）　本件発明１０
　特許異議の申立てに係る請求項１０に係る発明（以下、「本件発明１０」という。）は、本件明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１０に記載された次の事項により構成されるものである。
「【請求項１０】上記使用不能な状態の代替部はパワーオンを維持したまま通常時は記録装置内記録部の物理的動作を停止しておき、診断時に記録部の物理的動作をスタートして診断を行い、診断終了後に再び円盤の回転を停止することを特徴とする請求項７記載のアレイ型記録装置」
（なお、前記における「上記使用不能な状態の代替部」は、本件明細書及び図面の記載（特に、内容の無矛盾性（被引用の請求項７によれば、「上記使用不能な状態の代替部」は、パワーオフされているのであるから、それを、「パワーオンを維持したまま」とするのは、内容的に矛盾である。）の観点）ないし技術常識からみて、“上記使用可能な状態の代替部”と、また、前記における「記録部の物理的動作を停止しておき、診断時に記録部の物理的動作をスタートして」は、同記載（特に、同記載における内容の整合性の観点）からみて、“記録部の円盤の回転を停止しておき、診断時に記録部の円盤の回転をスタートして”と読み替えるのが相当である。）
２　先願発明及び刊行物に記載の発明
（１）　当審が合議の結果通知した取消理由に引用した本件特許出願の日前の他の特許出願であって、本件特許出願後に出願公開された、所謂’先願である特願平３−５１５２９１号（優先権主張１９９０年９月２０日、日本）の願書に最初に添付した明細書及び図面（特表平４−８０５４９５公報（平成４年１０月１日、特許庁発行）参照。以下、「先願明細書」という。）には、次の各事項が図面と共に記載されている。
　ａ　「本発明は、入出力装置を上位装置からの命令に基づいて制御する入出力制御装置に関し、特に入出力装置の異常発生時には異常のある入出力装置に代えて使用される予備用入力装置の予防保守情報を上位装置に提供する入出力制御装置に関する。」（前記明細書１頁（前記公報３頁左上欄）４行ないし７行）
　ｂ　「本発明の他の目的は上位装置からの命令の処理実行を行なっていない処理空き時間に予備用入出力装置及び／又は現用の入出力装置の状態を監視するようにした入出力制御装置を提供するにある。」（同書３頁（同公報３頁左下欄）１９行ないし２１行）
　ｃ　「プロセッサ６２１はマイクロプログラム制御方式のアレー型磁気ディスク制御装置６０全体を制御する。また、コントロールストレージ６２２はプロセッサ６２１のインストラクションコードが格納されており、またファームウェア制御用テーブルとしても使われる。」（同書８頁（同公報４頁右下欄）２４行ないし同書９頁（同公報５頁左上欄）２行）
　ｄ　「ディスク制御部６３０〜６３９はＮ＋１個の論理デバイス７００〜７０Ｎに夫々接続されている。論理デバイス７００〜７０Ｎは夫々同一構成で、１０台の磁気ディスク装置７００〜７０９からなる。このうち、磁気ディスク装置７００〜７０７はデータディスク装置で、磁気ディスクにデータが予め書き込まれており、また任意に書き込み、読み出し可能な構成とされている。」（同書９頁（同公報５頁左上欄）１３行ないし１８行）
　ｅ　「また、磁気ディスク装置７０８はパリティ用ディスク装置で、記録再生する磁気ディスク（以下、これをパリティディスクという。）にデータディスク装置７００〜７０７に書き込まれたデータのパリティビットが書き込まれている。更に、磁気ディスク装置７０９は予備用ディスク装置で、記録再生する磁気ディスク（以下、これを予備用ディスクという）にデータ又はパリティは初期時には書き込まれていない。」（同書９頁（同公報５頁左上欄）１９行ないし２４行）
　ｆ　「本発明の第１実施例の動作について第４図と共に説明する。…（略）…。第４図において、まずプロセッサ６２１は上位装置５０からの命令が有るかどうか判定する（ステップ８１）。…（略）…。すなわち、プロセッサ６２１は１つの命令を実行する毎に第４図に示すように上位装置５０からの命令が有るかどうかチェックし（ステップ８１）、上記の命令を検出すると、次にパトロール動作によりエラーを検出した論理デバイスへの命令かどうか判定する（ステップ８２）。通常は否であるので、上位装置５０からの命令を実行し（ステップ８３）ステップ８１へ戻る。」（同書１１頁（同公報５頁左下欄）５行ないし２２行）
　ｇ　「ステップ８１で上位装置からの命令が無いと判定されたときは、上位装置５０に対して割込み処理が必要か否か判定する（ステップ８４）。…（略）…。割り込みが不要な場合はパトロール用タイマレジスタ８５の読み出し（ステップ８６）、インクリメント（ステップ８７）、格納（ステップ８８）を順次行ない、パトロール用タイマレジスタの上記インクリメント後の値が所定値を越えたか（すなわち規定時間に相当する値を越えたか）否かの判定を行なう（ステップ８９）。ステップ８９で所定値を越えていないと判定された場合は再びステップ８１へ戻る。」（同書１２頁（同公報５頁右下欄）６行ないし１８行）
　ｈ　「ステップ８９で所定値を越えていると判定されたときは、ステップ９０へ進み、予備用ディスク装置７０９に対してパトロール動作を実行する（ステップ９０）。」（同書１２頁（同公報５頁右下欄）１９行ないし２１行）
　ｉ　「予備用ディスク装置６３９は上記のパトロール動作（リード、ライト動作）が正常に行なわれなかったときはハードエラー信号をディスク制御部６３９へ送出する。また、リード動作により予備用ディスクから読み出し出力されたデータ及びエラー検出コードはディスク制御部６３９を介してデータ転送制御部６２８へ入力される。プロセッサ６２１は上記のハードエラー信号の入力の有無及び上記読み出しデータ等の読み取りエラーがあったか否かによりパトロール動作が正常終了したか否か判定する（ステップ９１）。」（同書１３頁（同公報６頁左上欄）４行ないし１１行）
（前記において、「予備用ディスク装置６３９」は、“予備用ディスク装置７０９”の誤記と思われる。）
　ｊ　「ステップ９１でエラー発生と判定したときは、プロセッサ６２１は例えばシークが正常に終了しないなどのハードエラー、あるいは読み取りエラー等のエラー状態の詳細情報を収集して予防保守情報格納レジスタ６２２内にあるパトロール動作によるエラー検出フラグをセットする（ステップ９４）。
　ステップ９２又は９４の処理が終了すると、ステップ８１へ戻る。」（同書１３頁（同公報６頁左上欄）１４行ないし２０行）
　ｋ　「その後、パトロール動作によりエラーが検出された予備ディスクが属する論理デバイスに対して上位装置５０から命令が発行されたときに（ステップ８１，８２）、プロセッサ６２１は予防保守情報格納レジスタ６４から格納してある予防保守情報を読み出して、それをチャネルインタフェース制御部６１を介して上位装置５０に送出し、予備用ディスク装置のエラー情報を通知した後（ステップ９５）、ステップ８１へ戻る。」（同書１４頁（同公報６頁右上欄）７行ないし１３行）
　ｌ　「これにより、本実施例によれば、予備用ディスク装置７０９自体にハードエラーや読み取りエラー等があった場合は、アレー型磁気ディスク制御装置６０から通知される予防保守情報に基づき、事前に予備用ディスク装置７０９自体のハードエラーや読み取りエラー等に対する修理や交換が実施可能となる。これにより、予備用ディスク装置７０９を異常が発生したディスク装置の代わりとして使用する際に、予備用ディスク装置７０９を直ちに使用できる。」（同書１４頁（同公報６頁右上欄）１４行ないし２０行）
　以上の各事項によれば、先願明細書には、次の事項により構成される発明（以下、「先願発明」という。）が記載されているということができる。
　以下の要素を有するアレー型磁気ディスク装置
（ａ）　データを記録する複数のデータディスク装置（７００ないし７０７）をアレー状に配置したアレー状データディスク装置、
（ｂ）　上記アレー状データディスク装置の各データディスク装置を（論理デバイス単位で）代替する複数の予備用ディスク装置（７０９）、
（ｃ）　上記複数の予備用ディスク装置に対して上位装置（５０）からの命令が一定時間以上継続して無い時点でパトロール動作を実行し、予備用ディスク装置毎にパトロール動作が正常終了か否かを判定し、正常終了でないと判定した予備用ディスク装置について予防保守情報を上位装置に通知するプロセッサ（６２１）
（２）　同じく引用した特開平２−２３６７１４号公報（平成２年９月１９日、特許庁発行。以下、「刊行物１」という。）には、次の各事項が図面と共に記載されている。
　ａ　「本発明の他の目的は、複数の予備ディスク駆動機構を持っていて、その予備ディスク起動機構が、除去されたディスク起動機構或は欠陥のあるディスク起動機構の論理的地位を引き受ける様になっているアレイ型ディスク起動機構システムを提供することである。」（前記公報９頁左上欄１５行ないし２０行）
　ｂ　「アレイ型ディスク駆動機構システム１０の好適な実施例は、個々のディスク駆動機構１４のアレイ１２を有する。該アレイ１２は、１１個の垂直なチャネル１６を有する様に配列されている。これらのチャネル１６は、各々、６個のディスク駆動機構１４を有する。ディスク駆動機構１４は、磁気型又は光学であり、第２図のＳＣＳＩデータバス６０を通してチャネルコントロール８によりアクセスされる。しかし、ディスクアレイ１２のチャネルやディスクの個数は、前記の個数には限定されない。」（同公報１０頁左上欄１０行ないし２０行）
　ｃ　「顧客エンジニアリング・パネル４６が設けられる。これも共通データバス２０に接続されている。顧客エンジニアリング・パネル４６は複数の機能を提供する。その中には、診断ソフトウエアを走らせるためのデータバス２０への顧客のアクセスを可能ニする機能と、…（略）…保守ソフトウェアを走らせる機能とがある。顧客エンジニアリング・パネル４６は、保守マイクロプロセッサの一つを収容する。このプロセッサーは、ディスクコントローラ２４と共に、保守プロセス…（略）…を走らせる。」（同公報１０頁右下欄１８行ないし１１頁左上欄１０行）
　ｄ　「アレイ１２において、データは複数のチャネルコントローラ１８に受信される。アレイ１２の１１個のチャネルの各々に１個のチャネルコントローラ１８が設けられている。例えば、右端のチャネル１９を予備として指定することが出来る。」（同公報１２頁１１行ないし１５行）
　ｅ　「ディスクコントローラ２４は、基本的には、（第１図の）マイクロプロセッサ２５と、該マイクロプロセッサのキャッシュ及びバッファーの上で走らされるソフトウェアである。…（略）…マイクロプロセッサ２５、命令キャッシュ２６、オペランドキャッシュ２８、及び書き込みバッファー３０の組み合わせがディスクコントローラ２４を構成する。保守プロセッサー２７もディスクコントローラ２４内のマイクロプロセッサ２５に配置されている。これは保守機能を行なう。
　保守装置は、保守プロセッサー２７と、顧客エンジニアリングパネル４６内に配置された第２の保守プロセッサー４５とから成る。」（同公報１３頁左下欄１７行ないし右下欄１２行）
　ｆ　「訂正可能なエラーは、逆に上位コンピューターに対してエラーを生成すると共に、顧客エンジニアリングパネル４６内に収容されている保守プロセッサーに対してエラー報告を生成する。」（同公報１７頁左下欄３行ないし６行）
　ｇ　「ＨＴＡＳＫプロセスブロック７６は、主プロセスブロックである。これは上位コンピューター３２からの全ての入出力（書き込み／読み出し）要求を扱う。これは、また、　…（略）…（５）予備ディスク駆動機構１５へのアクセス、等の任務も持っている。」（同公報２１頁右上欄末行ないし左下欄１３行）
　ｈ　「このホット・プラガブルディスク駆動機構という用語は、アレイ型ディスク駆動機構の動作を妨げずにディスク駆動機構１４の置換又は再据え付けをすることの出来る可能性を指す。換言すれば、システム１０に電源が投入されて通常の状態で作動している間にディスク駆動機構１４を取り外したり、据え付け直したり、或は取替えたりすることが出来る。」（同公報３１頁右下欄１８行ないし３２頁左上欄５行）
　ｉ　「ディスクアレイ１２の他の駆動機構と共に連続的に電源が投入されていた予備の駆動機構１５が悪いディスクに変わって電子的にスイッチングされた時に節約が行なわれる。冷えた待機駆動機構は、電子的にスイッチングされるまでは電源投入されない駆動機構であり、電気スイッチは、予備をブート・アップする責任を持っている。」（同公報３２頁右下欄２行ないし８行）
　ｊ　「予備駆動機構及び冷えた待機駆動機構は、アレイ内の物理的位置やその冗長性グループに拘らず、他の任意のディスク駆動機構の論理的位置を占めることが出来る。また、予備駆動機構及び冷えた待機駆動機構１５は、物理的にはディスク駆動機構内のどの場所にも配置することの出来るものであり、全てを同一のチャネル１９又はディスク駆動機構アレイ１２の物理的領域に配置しなくても良い。」（同公報３３頁５行ないし１３行）
　以上の各事項によれば、刊行物１には、次の事項により構成される発明（以下、「刊行物１に記載の発明」という。）が記載されているということができる。
　以下の要素を有するアレイ型ディスク駆動機構システム（１０）
（ａ）　データを記録する複数のディスク駆動機構（１４）をアレイ状に配置したアレイ状ディスク機動機構、
（ｂ）　上記アレイ状ディスク駆動機構の各ディスク駆動機構を代替するために設けられた複数の予備ディスク駆動機構（１５）、
（ｃ）　上記複数のディスク駆動機構及び上記複数の予備ディスク駆動機構を保守する（プロセッサ２７、４５からなる）保守装置
（なお、『ＪＩＳ情報処理用語』によれば、「保守」の語は、“機能単位を、要求された機能を果たせる状態に保つ又は修復することを意図した諸活動”を意味し、且つ“試験、測定、交換、調整、修理などのような活動を実行することにより、機能単位を指定された状態に保つ”ことを含むとされている。）
（３）　同じく引用した特開昭６３−２７９３１８号公報（昭和６３年１１月１６日、特許庁発行。以下、「刊行物２」という。）には、次の事項が記載されている。
「磁気ディスク装置の上位装置からアクセスされていない間、磁気ディスク装置に有する自己診断機能によって自動的にデータの書込、読出および位置決め等の自己診断を行うことにより、データ破壊等の発生がなくなり、又、予備装置が待機中に故障してもすぐにその故障を知ることができ、予備装置に切替えられても常に正常に動作を行なうようにすることができる効果がある。」（同公報２頁右下欄７行ないし同欄１５行）
（４）　同じく引用した特開昭６１−２７５９２９号公報（昭和６１年１２月６日、特許庁発行。以下、「刊行物３」という。）には、次の事項が記載されている。
「マイクロ・ディスク装置１Ａをアクセスする必要のない場合には、電源２Ａをオフして」（同公報２頁左下欄１２行ないし１４行）
（５）　同じく引用した特開平２−８７２２３号公報（平成２年３月２８日、特許庁発行。以下、「刊行物４」という。）には、次の事項が記載されている。
「起動停止手段はディスク装置の回転動作の起動及び停止を制御する。」（同公報２頁右上欄１６行ないし１７行）
（なお、前記制御のために、ディスク装置のパワーオンを維持したままにしておく必要のあることは言うまでもないことである。）
３　本件の請求項５、６、７、９及び１０に係る特許について取り消すべき理由
（１）　請求項５に係る特許について
　ア　理由の１
（ア）　本件発明５と先願発明とを対比する。
　本件発明５の「データを記録する複数の記録部をアレイ状に配置したアレイ状記録部」及び（代替の態様を限定しない）「アレイ状記録部の各記録部を代替するために設けられた代替部」は、それぞれ、先願発明の「データを記録する複数のデータディスク装置（７００ないし７０７）をアレー状データディスク装置」及び「アレー状データディスク装置の各データディスク装置を（論理デバイス単位で）代替する予備用ディスク装置」と同義である。
　また、本件発明５の「任意の時点」及び「診断」することは、それぞれ、先願発明の「上位装置からの命令が一定時間継続して無い時点」及び「パトロール動作を実行」することを包摂し、且つ、前記２（１）ｉないしｌに認定の事項からみて、先願発明の「正常終了か否かを判定」することは、本件発明５の「使用の可否を判定」することに他ならないから、本件発明５の「保守診断手段」と先願発明の「プロセッサ（６２１）」とは、“複数の代替部を任意の時点で診断し、代替部毎に使用の可否を判定する診断・判定手段”である点で等価である。
　そして、本件発明５の（記録媒体を限定しない）「アレイ型記録装置」は、先願発明の「アレー型磁気ディスク装置」を包摂するから、両者は、
　以下の要素を有するアレイ型記録装置
（ａ）　データを記録する複数の記録部をアレイ状に配置したアレイ状記録部、
（ｂ）　上記アレイ状記録部の各記録部を代替するために設けられた複数の代替部、
（ｃ）　上記複数の代替部を任意の時点で診断し、代替部毎に使用の可否を判定する診断・判定手段
である点で一致し、
　診断・判定手段が、本件発明５では、複数の代替部を任意の時点で診断し、代替部毎に使用の可否を判定するのに加えて、使用不可と判定した代替部を切り離すものであるのに対して、先願発明では、複数の代替部を任意の時点で診断し、代替部毎に使用の可否を判定するに留まるものである点
で相違する。
（イ）　そこで、前記形式的相違点について検討すると、前記２（１）ｌに認定したとおり、先願明細書には、「事前に予備用ディスク装置７０９自体のハードエラーや読み取りエラー等に対する修理や交換が実施可能となる」との記載があるから、これよりすると、先願発明は、ハードエラーや読み取りエラー等がある予備用ディスク装置を、使用不可として切り離すことを予定しているものと認められるところ、使用不可と判定された装置を切り離すようにすることは、特開昭６３−７４１７０、同６３−１０４１２６、特開平１−１２８１２２、或いは、同１−２５９４１２各号公報に記載の事項からみて、本件出願前に当業者に周知の技術であると言うべきであり、また、先願発明において、該周知の技術を付加することにより生じる効果も予測の範囲内のものであるから、先願発明において、診断・判定手段を、複数の代替部を任意の時点で診断し、代替部毎に使用の可否を判定するのに加えて、使用不可と判定した代替部を切り離すものとすることは、周知技術の単なる付加に過ぎない。
（ウ）　なお、特許権者は、特許異議意見書において、
「本特許の発明は、上位装置からの処理を行うプロセッサと診断を行うプロセッサが異なる」（前記意見書２頁１８行ないし２１行）ことを理由として、「本特許の請求項５に係る発明は、予備ディスクだけの診断を行うものであり、診断タイミングを任意の時点で行うものである。」（前記意見書２頁１４行ないし１５行）と主張する。
　しかしながら、本件発明５は、前記１（１）に認定のとおりのものであり、“上位装置からの処理を行うプロセッサと診断を行うプロセッサとが異なる”ものに限定されるものではない。
　即ち、本件発明５の「保守診断手段」は、例えば、単一のプロセッサ上で保守診断プログラムを動かすことにより実現される手段を含むのである。
　とすると、本件発明５でいう「任意の時点」は、“上位装置からの命令実行を行っていない空き時間帯における或る時点”を含むことになるが、それは、先願発明の「上位装置（５０）からの命令が一定時間以上継続して無い時点」と変わるところがなく、また、本件発明５が、“予備ディスクだけの診断を行う”ものに限定されないことは明らかである。
　よって、特許権者の前記主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものであるから、採用できない。
（エ）　したがって、本件発明５は、先願発明と同一であり、しかも、先願発明の発明者が本件発明５の発明者と同一の者ではなく、また、本件特許出願の時にその出願人と先願の出願人とが同一者でもないから、請求項５に係る特許は、特許法第２９条の２第１項の規定に違反してされたものである。
　イ　理由の２
（ア）　本件発明５と刊行物１に記載の発明とを対比する。
　本件発明５の「データを記録する複数の記録部をアレイ状に配置したアレイ状記録部」及び「アレイ状記録部の各記録部を代替するために設けられた複数の代替部」は、それぞれ、刊行物１に記載の発明の「データを記録する複数のディスク駆動機構（１４）をアレイ状に配置したアレイ状ディスク駆動機構」及び「アレイ状ディスク駆動機構の各ディスク駆動機構を代替するために設けられた複数の予備ディスク機構（１５）」を包摂する。
　また、本件発明５の「保守診断手段」と刊行物に１記載の発明の「保守装置」とは、“保守手段”である点で等価である。
　そして、本件発明５の（記録媒体を限定しない）「アレイ型記録装置」は、刊行物１に記載の発明の「アレー型ディスク駆動機構システム（１０）」を包摂するから、両者は、
　以下の要素を有するアレイ型記録装置
（ａ）　データを記録する複数の記録部をアレイ状に配置したアレイ状記録部、
（ｂ）　上記アレイ状記録部の各記録部を代替するために設けられた複数の代替部、
（ｃ）　保守手段
である点で一致し、
　保守手段が、本件発明５では、複数の代替部を任意の時点で診断し、代替部毎に使用の可否を判定し、使用不可と判定した代替部を切り離すものであるのに対して、刊行物１に記載の発明では、そのようなものではない点
で相違する。
（イ）　そこで、前記相違点について検討すると、前記２（２）のなお書きでも触れたように、装置を「保守」するためには、該装置に対して“試験、測定、交換、調整、修理など”を実行することが必要であることは言うまでもないところ、刊行物２には、ディスク装置を任意の時点で診断し、その使用の可否を判定することが記載されており、また、前記ア（イ）に認定したとおり、使用不可の装置を切り離すようにすることは、本件出願前に当業者に周知であると言うべきであり、更に、刊行物１に記載の発明が、複数の代替部を有するものであることは、前記２（２）に認定したとおりであるから、刊行物１に記載の発明において、保守手段を、複数の代替部を任意の時点で診断し、代替部毎に使用の可否を判定し、使用不可と判定した代替部を切り離すものとすることは、当業者が容易に想到実施し得たことである。
（ウ）　したがって、本件発明５は、刊行物１に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項５に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
（２）　請求項６について
　ア　理由の１
（ア）　前記２（２）ｂに認定したとおり、刊行物１には、ディスクアレイ１２のチャネルやディスクの個数が限定されないことが記載されているところ、代替部の数をどうするかは、そもそも、装置の信頼性或いは費用その他の条件を総合的に考慮して決めるべき設計的事柄に過ぎないから、刊行物１に記載の発明において、代替部の数を選択設定する手段を持つようにすることは、当業者が容易に相当実施し得たことである。
　また、被引用請求項５の部分については、前記（１）イに認定したとおりである。
（イ）　したがって、本件発明６は、刊行物１に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項６に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
　イ　理由の２
（ア）　本件発明６は、前記１（２）に認定したとおり、「代替部の数を選択設定する手段を持つ」ことを発明の構成要件とするものであるが、この「選択設定する手段」については、発明の詳細な説明には何ら具体的な記載がない（「選択設定する手段」の具体的構造が全く不明である。）から、請求項６は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものでも、また、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものでもない。
（イ）　なお、特許権者は、特許異議意見書において、
「公報第１５欄４４、４５行目に「保守診断手段は、前記スタンバイディスクの数を選択設定する手段を持ち」と記載されているように、保守診断手段が選択設定手段を兼ねる場合を例示している。従って、請求項６に係る発明の記載不備は、解消されている」（前記意見書５頁９行ないし１３行）旨主張する。
　しかしながら、前記箇所には、「選択設定する手段」の具体的構造に関して何らの事項も記載されていない。
　よって、特許権者の前記主張は、何らの根拠もないものであるから、採用できない。
（ウ）　したがって、請求項６に係る特許は、特許法第３６条第５項第１号及び同第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
（３）　請求項７について
　ア　理由の１
（ア）　前記２（２）ｉないしｊに認定したとおり、刊行物１には、予備ディスク駆動機構には、電源が投入されている駆動機構（１５）と電源の投入されていない冷えた待機駆動機構（１５）のあることが記載されているところ、刊行物３には、必要に応じてディスク装置のパワーをオン又はオフすることが記載されているから、刊行物１に記載の発明において、代替部を常時使用可能な状態で保持するか、若しくは診断時又は代替使用時以外はパワーオフした使用不能な状態で保持するか、又はこれらを組合わせて保持するようにするかは、当業者が容易に想到実施し得たことである。
　また、被引用請求項５の部分については、前記（１）イに認定したとおりである。
（イ）　したがって、本件発明７は、当業者が刊行物１に記載の発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、請求項７に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
　イ　理由の２
（ア）　本件発明７は、前記１（３）に認定したとおり、「これらを組合わせて保持する」ことを発明の構成要件とするものであるが、この「組合わせ」については、発明の詳細な説明には何ら具体的な記載がない（「組合わせ」の具体的例とその効果が全く不明である。）から、請求項７は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものでも、また、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものでもない。
（イ）　なお、特許権者は、特許異議意見書において、
「公報第１５欄５０行〜第１６欄４行目に「このスタンバイディスクは即座に使用可能なホット状態で保持することができる。若しくは診断時又は代替使用時以外はパワーオフしてコールドな状態で保持することができる。又はこれらを組み合わせて保持することができる。」と記載されているように、即座に使用可能なホット状態で保持する場合と診断時又は代替使用時以外はパワーオフしてコールドな状態で保持する場合を組み合わせる態様を例示している。
　従って、請求項７に係る発明の記載不備は、解消されているものと思慮する。」（前記意見書５頁１７行ないし２４行）と主張すると共に、該主張に続き、ホット状態で保持した場合とパワーオフしてコールドな状態で保持した場合における個々の効果を説明する。
　しかしながら、これに関して、当審において通知した取消理由は、ホット状態で保持した場合とパワーオフしてコールドな状態で保持した場合における個々の効果が不明であるというものではなく、組み合わせの具体的例（例えば、ホット状態で保持するものとパワーオフしてコールドな状態で保持するものの割合）と（該具体的例による）効果が不明であるというものである。
　よって、特許権者の前記主張は、見当違いのものであるから、採用できない。
（イ）　したがって、請求項７に係る特許は、特許法第３６条第５項第１号及び同第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
（４）　請求項９について
　ア　前記２（２）ｉないしｊに認定したとおり、刊行物１には、予備ディスク駆動機構には、電源が投入されている駆動機構（１５）と電源の投入されていない冷えた待機駆動機構（１５）のあることが記載されているところ、刊行物３には、必要に応じてディスク装置のパワーをオン又はオフすることが記載されているから、刊行物１に記載の発明において、使用不能な状態の代替部を、診断時にパワーオンして診断を行い、診断終了後に再びパワーオフし、再び使用不能な状態にするようにすることは、当業者が容易に想到実施し得たことである。
　また、被引用請求項７の部分については、前記（３）アに認定したとおりである。
　イ　したがって、本件発明９は、刊行物１に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項９に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
（５）　請求項１０について
　ア　刊行物４には、（（当然に）パワーオンを維持したまま）必要に応じてディスク媒体の回転を停止したり又は回転を起動することが記載されているから、刊行物１に記載の発明において、使用可能な状態の代替部はパワーオンを維持したまま通常時は記録装置内記録部の円盤の回転を停止しておき、診断時に記録部の円盤の回転をスタートして診断を行い、診断終了後に再び円盤の回転を停止するようにすることは、当業者が容易に想到実施し得たことである。
　また、被引用請求項７の部分については、前記（３）アに認定したとおりである。
　イ　したがって、本件発明１０は、刊行物１に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項１０に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
第３　結び
　以上のとおり、本件の請求項５、６、７、９及び１０に係る特許は、全て、拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものである。
　そして、本件特許出願は、平成８年１月１日以前にされたものであるから、本件については、平成６年法律第１１６号附則第１４条の規定に基づく平成７年政令第２０５号第４条第１項及び第２項を適用し、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年２月２８日（２０００．２．２８）