【事件の表示】
　特許第２６５７４２０号「転がり軸受」の請求項１ないし４に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結論】
　特許第２６５７４２０号の請求項１に係る特許を取り消す。
同請求項２ないし４に係る特許を維持する。
【理由】
１．手続きの経緯
　本件特許第２６５７４２０号の発明についての出願は、平成１年７月２１日に特許出願され、平成９年６月６日にその発明について特許の設定登録がなされ、その後、その特許について日本高周波鋼業株式会社、及び、株式会社神戸製鋼所より特許異議の申し立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成１０年１０月２６日に意見書が提出されたものである。
２．本件請求項１〜４に係る発明
　本件請求項１〜４に係る発明は、願書に添付した明細書（以下、「特許明細書」という。）の特許請求の範囲の【請求項１】〜【請求項４】にそれぞれ記載された以下のとおりのものと認める。
「【請求項１】被検面積１６５ｍｍ２において平均粒子径１３μｍ以上のＡｌ２Ｏ３系介在物を含まず、かつ３μｍ以上、１３μｍ未満のＡｌ２Ｏ３系介在物の総数を８０個以下とし、不純物組成が、Ｐ：０．０２０ｗｔ％以下、Ｓ：０．００８ｗｔ％以下、Ｔｉ：０．００４ｗｔ％以下である鋼を内輪、外輪、転動体のうちの少なくとも１つの素材鋼として使用した転がり軸受。
【請求項２】内輪、外輪、転動体のうちの少なくとも１つの表面層の残留オーステナイト量を２０〜４５ｖｏｌ％とした請求項１記載の転がり軸受。
【請求項３】作業ロールの径がφ４００ｍｍ以下の熱間圧延用の作業ロールに用いた請求項１〜２のいずれかに記載の転がり軸受。
【請求項４】水平曲げ装置により、胴部に水平曲げを加えながら用いる熱間圧延用の作業ロールに用いた請求項１〜３のいずれかに記載の転がり軸受。」
３．取消理由の妥当性について
　ア．取消理由の概要
　当審は、本件請求項１に係る発明は、刊行物１（申立人日本高周波鋼業株式会社が甲第２号証として提出し、また、申立人株式会社神戸製鋼所が甲第１号証として提出した、「Ｊｏｕｒｎａｌ　０ｆ　Ｔｈｅ　Ｉｒｏｎ　ａｎｄ　Ｓｔｅｅｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ」　Ｄｅｃｅｍｂｅｒ１９６０，ｐ．４１４〜４４４）記載の発明と実質的に同一であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反して特許されたものであるとの理由、及び、本件請求項１に係る発明は、刊行物１あるいは更に刊行物２（申立人日本高周波鋼業株式会社が甲第１号証として提出し、また、申立人株式会社神戸製鋼所が甲第２号証として提出した、特開昭６２−６３６５０号公報）、刊行物３（申立人日本高周波鋼業株式会社が甲第３号証として提出し、また、申立人株式会社神戸製鋼所が甲第３号証として提出した、特開昭６４−５５４２３号公報）、刊行物４（申立人日本高周波鋼業株式会社が甲第４号証として提出し、また、申立人株式会社神戸製鋼所が甲第４号証として提出した、特公昭５１−４７４２１号公報）、刊行物５｛申立人日本高周波鋼業株式会社が甲第５号証として提出し、また、申立人株式会社神戸製鋼所が甲第５号証として提出した、実願昭６１−１６０５２号（実願　昭６２−１３１７０５号）のマイクロフィルム｝、刊行物６（申立人株式会社神戸製鋼所が甲第６号証として提出した、特開昭６０−１９４０４７号公報）、刊行物７（申立人株式会社神戸製鋼所が甲第７号証として提出した、特開昭６３−６２８４７号公報）記載の発明に基づいて、当業者が容易になし得たものであり、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものであるとの理由で、また、本件請求項２〜４に係る発明も、刊行物１〜７記載の発明に基づいて、当業者が容易になし得たものであり、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものであるとの理由で、平成１０年８月７日付けで取消理由を通知した。
　イ．刊行物記載の発明
　刊行物１（「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｔｈｅ　Ｉｒｏｎ　ａｎｄ　Ｓｔｅｅｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ」　Ｄｅｃｅｍｂｅｒ１９６０，ｐ．４１４〜４４４）には英文で、「１％Ｃ−Ｃｒ鋼のベアリング特性に与える製鋼工程の影響」（ｐ．４１４表題、以下「刊行物１の記載事項１」という。）、「介在物量の評価　まず１００倍の倍率で鋼種の標準評価を行ったが、寿命との相関性は認められなかった。そこで、介在物のタイプとサイズにつき更に詳細に検査した。７５０倍の倍率でランダムに選択した１７２の領域、トータルで３ｍｍ２よりも少し大きい被検面について検査を行い、硫化物、アルミナ、シリケート及び窒化チタンの介在物量を調べた。各タイプにつき、幅倍率７５０倍で５種のサイズ範囲のものにクラス分けした。その範囲は、０−１１／２ｍｍ（クラスＯ）；１１／２−３ｍｍ（クラス１）；３−６ｍｍ（クラス２）；６−９ｍｍ（クラス３）；９ｍｍよりも大きい（クラス４）から選んだ。」　（ｐ．４３３右欄第７行〜ｐ．４３５第９行、以下「刊行物１の記載事項２」という。）、「いくつかの場合に、特にアルミナ介在物の同一性について、二人の観察者によって得られた結果は広くバラツイていたし、観察者Ａによって行われた二回の観察の結果の間でも同様であった。しかしながら、極端に小さい介在物についてはその同一性が期待された。」　（ｐ．４３５第１５〜２１行、以下「刊行物１の記載事項３」という。）、「介在物数とリグテストデー夕との間の関係の考察にあたっては、三回の観察の合計を使用し、これを９ｍｍ２よりも少し大きい被検面における各介在物の各サイズの合計数として表した。」（ｐ．４３５第２１行〜末行、以下「刊行物１の記載事項４」という。）「１６７の領域（この領域の数は、最初に使われた領域の数よりも少し少ないが、試料面積に換算するとちょうど３ｍｍ２になる。）」（ｐ．４３８右欄第４８〜５３行、以下「刊行物１の記載事項５」という。）、「大部分の介在物はクラス０として観察され、極僅かの試料についてのみ倍率７５０倍における３ｍｍ幅よりも大きい介在物が見られた。このことは、介在物の大きさの影響の信頼性のある評価を得ることを不可能にした。」（ｐ．４３９左欄第６〜１１行、以下「刊行物１の記載事項６」という。）、及び、「コンピュータによるデータ処理によって、寿命はアルミナ（クラス０）介在物とかなり明瞭な関係があることが示された。…Ｆｉｇ．２１中の曲線は、アルミナ（クラスＯ）介在物の数に対してプロットされた寿命の値の統計的に平均化された曲線を表しており、この曲線は、
　Ｌｉｆｅ＝６８×１０６／アルミナ（クラス０）介在物の数
　というような関係があることを示している。」（ｐ．４４０第１８〜３０行、以下「刊行物１の記載事項７」という。）旨各記載されており、ＴＡＢＬＥＩ（ｐ．４１６）には、製鋼法と化学分析及び試験の詳細と題する表が記載され、その中に、高周波真空溶解した１％Ｃ−Ｃｒ鋼試料である、ＨＦＶ１には、Ｃが１．０３％、Ｍｎが０．３６％、Ｓｉが０．２５％、Ｓが０．００７％、Ｐが０．００３％、Ｎｉが０．０２％未満、Ｃｒが１．５２％、ＭＯが０．０２％未満含有されていたことが示されており（以下「刊行物１の記載事項８」という。）、ＴＡＢＬＥ　ＩＩＩ（ｐ．４３４）には、化学分析値と物理的条件が寿命に与える影響と題する表が記載され、その中に、高周波真空溶解した１％Ｃ−Ｃｒ鋼試料である、ＨＦＶ１についてはＴｉは０．０１％未満であったことが示されており（以下「刊行物１の記載事項９」という。）、ＴＡＢＬＥ　ＩＶ（ｐ．４３６）には、介在物数，最初のシリーズの結果と題して、１回の観察当たり１７２の領域を観察した結果として、アルミナ介在物の存在数が３回の観察の合計で、ＨＦＶ１については、クラスＯで３４６個、クラス１で２１個、クラス２で０個、クラス３で１個、クラス４で０個であったことが示されており（以下「刊行物１の記載事項１０」という。）、ＴＡＢＬＥ　Ｖ（ｐ．４４０）には、欠損部における介在物数と題して、ＨＦＶ１のうち、ベアリング寿命（×１０６回転）が８．６のものは、アルミナ介在物がクラス０で１０個、クラス１で２個、クラス２で０個、クラス３で０個であり、ベアリング寿命（×１０６回転）が１７．３のものは、アルミナ介在物がクラス０で６個、クラス１で０個、クラス２で０個、クラス３で０個であり、ベアリング寿命（×１０６回転）が１９．９のものは、アルミナ介在物がクラス０で４個、クラス１で０個、クラス２で０個、クラス３で０個であり、ベアリング寿命（×１０６回転）が２７．３のものは、アルミナ介在物がクラス０で２個、クラス１で０個、クラス２で０個、クラス３で０個であり、ベアリング寿命（×１０６回転）が３７．２のものは、アルミナ介在物がクラス０で２個、クラス１で０個、クラス２で０個、クラス３で０個であり、ベアリング寿命＜（×１０６回転）が５０．３の
ものは、アルミナ介在物がクラス０で１個、クラス１で１個、クラス２で０個、クラス３で０個であり、ベアリング寿命（×１０６回転）が６８．９以上のものは、アルミナ介在物がクラス０で２個、クラス１で０個、クラス２で０個、クラス３で０個であったことが示されている（以下「刊行物１の記載事項１１」という。）。
　刊行物２（特開昭６２−６３６５０号公報）には、「重量比にして、Ｃ０．７０〜１．１０％、Ｓｉ０．１５〜１．６０％、Ｍｎ０．１５〜１．１５％、Ｐ０．０１２％以下、Ｓ０．００２％以下、Ｃｒ０．５０〜１．６０％、Ｏ０．０００８％以下、Ｔｉ０．００１５％以下を含有し、残部Ｆｅならびに不純物元素からなることを特徴とする軸受鋼。」（特許請求の範囲第１項、以下「刊行物２の記載事項１」という。）、及び、「本発明者等が種々の合金元素に対して耐久寿命、冷間鍛造性に及ぼす影響について研究した結果、酸化物系介在物中でも特にアルミナ系酸化物が大きな介在物を生成し、耐久寿命、冷間鍛造性を大幅に低下させること、かつ酸化物系介在物が非常に少ない場合、硫化物系介在物によっても耐久寿命、冷間鍛造性を低下させ、かつＴｉは炭窒化物を生成し、少量の存在でも耐久寿命、冷間鍛造性を大幅に低下させ、さらにＰ等の不純物元素についても耐久寿命に悪影響を与えることを見出したものである。本発明は、これらの知見をもとにＯ量を０．０００８％以下とし、かつ原料を厳選し、Ｔｉ０．００１５％以下、Ｓ０．００２％以下と、耐久寿命、冷間鍛造性を阻害する介在物生成元素を極力低下させることによって鋼中に存在する非金属介在物量〔ＪＩＳ（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）〕を０．０１５％以下とし、かつその大きさについても平均１９μｍ以下とすることにより、従来鋼に比べて…大幅に優れた耐久寿命を得たものであり、さらに…冷間鍛造性についても優れた鋼を得ることに成功したものである。」（第２頁右下欄第３行〜第３頁左上欄第６行、以下「刊行物２の記載事項２」という。）と記載されている。
　刊行物３（特開昭６４−５５４２３号公報）には、「内輸、外輪及びその間で転動する転動体とから成り、前記内輪及び外輪のうち少なくとも一つが、浸炭熱処理されている転がり軸受において、前記内外輪のうち少なくとも１つは、０．１から０．７ｗｔ％の炭素を含む炭素鋼からなり、軌道表面層の残留オーステナイト量が２０〜４５ｖｏｌ％であり、前記転動体は、０．７から１．１ｗｔ％の炭素を含む炭素鋼からなり、表面層に浸炭窒化熱処理が施され、該表面層における残留オーステナイト量が２０−４５ｖｏｌ％かつ該表面層の炭窒化物が５−１５ｖｏｌ％であることを特徴とする転がり軸受。」（特許請求の範囲第１項、以下「刊行物３の記載事項１」という。）と記載されている。
　刊行物４（特公昭５１−４７４２１号公報）には、「複数台の圧延機群からなる薄板圧延用タンデム圧延機において、後段の圧延機の少くとも一台の圧延機の上、下いずれか一方の作動ロールを相対する他の作動ロールよりも径小、非駆動とし、径小でない相対する大径側の作動ロールのみを駆動するごとく構成したことを特徴とする薄板圧延用圧延機。」（特許請求の範囲第２項、以下「刊行物４の記載事項１」という。）、及び、「Ｎｏ．５圧延機の上作動ロール径を６５０ｍｍから３６０ｍｍに変えることによって、Ｎｏ．５圧延機に働く圧延荷重を同じくすれば、比較例に示すように、１．７９ｍｍから１．３９ｍｍへ０．４０ｍｍの圧下量より得られないものが、本発明方法では１．８０ｍｍから１．１８ｍｍへと０．６２ｍｍの圧下量が得られることになり、圧下量に顕著な変化が見られ、…容易に極薄材の圧延を可能とすることを示すものである。」（第５欄第８〜１８行、以下「刊行物４の記載事項２」という。）と記載されている。
　刊行物５｛実願昭６１−１６０５２号（実願昭６２−１３１７０５号）のマイクロフイルム｝には、「作業ロールと平行に、順次中間ロール、支えロール、水平曲げ装置を備えた圧延機において、前記作業ロールの軸箱に中間ロールを係合させ、又前記支えロールと水平曲げ装置を着脱可能に構成すると共に、支えロールを前記作業ロールを支持する控えロールの軸箱に係合可能に構成したことを特徴とする圧延機。」（実用新案登録請求の範囲、以下「刊行物５の記載事項１」という。）と記載されている。
　刊行物６（特開昭６０−１９４０４７号公報）には、「重量比にしてＣ０．７０〜１．１０％、Ｓｉ０．１５〜１．６０％　Ｍｎ　０．１５〜１．１５％、　Ｐ　０．０１０％以下、Ｓ　０．００２％以下、Ｃｒ０．５０〜１．６０％Ａｌ　０．０１５％以下、Ｏ　０．０００６％以下、Ｎ　０．００５％以下、Ｔｉ　０．００１５％以下を含有して、残部Ｆｅならびに不純物元素からなることを特徴とする高品質軸受鋼。」（特許請求の範囲第１項、以下「刊行物６の記載事項１」という。）、及び、「本発明者等が種々の合金元素に対して耐久寿命に及ぼす影響について研究した結果、酸化物系介在物なかでも特にアルミナ系酸化物が大きな介在物を生成し、耐久寿命を大幅に低下させること、かつ酸化物系介在物が非常に少ない場合、少量の硫化物系介在物によっても耐久寿命を低下させ、かつＴｉは炭窒化物を生成し、少量の存在でも耐久寿命を大幅に低下させ、さらにＰ，Ｎ等の不純元素についても耐久寿命の悪影響を与えることを見出したものである。本発明はこれらの知見をもとにＯ量を０．０００６％以下と現在の真空脱ガス精錬法で得られる最低のＯ量とし、原料を厳選し、Ｔｉ　０．００１５％以下、Ａｌ　０．０１５％以下と耐久寿命を阻害する介在物を生成する元素を極力低下させ、さらにＳ量を０．００２％以下と従来鋼に比べ大幅に低減し、さらに不純物元素についてもＰ　０．０１０％以下、Ｎ　０．００５０％以下と低下することによって、鋼中に存在する非金属介在物量〔ＪＩＳ（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）〕を０．０１０％以下とし、かつその大きさについても平均１５μｍ以下とすることにより、従来鋼に比べて…大幅に優れ、ＥＳＲ材と同等の耐久寿命を得ることに成功したものである。」（第２頁右上欄第４行〜左下欄第７行、以下「刊行物６の記載事項２」という。）と記載されている。
　刊行物７（特開昭６３−６２８４７号公報）には、「Ｃ：０．６〜０．９％、Ｓｉ：０．５％以下Ｍｎ：０．５％以下、Ｃｒ：３．０〜５．５％、ＭＯ＝３．０〜５．０％およびＶ：０．５〜１．５％を含有し、残部がＦｅおよび不可避の不純物からなる鋼において、長径１０μ以上の大型のＡｌ２Ｏ３介在物の含有量を１．５ｐｐｍ以下に規制したことを特徴とする耐熱軸受用鋼。」（特許請求の範囲第１項、以下「刊行物７の記載事項１」という。）、「耐熱軸受において、フレーキングなどの損傷をひきおこす要因について、材料の面から追求した本発明者は、…鋼のＯ含有量と転動疲労寿命との関係をしらべたが、…相関を見出せなかった。また、酸化物系介在物の主体をなすＡｌ２Ｏ３介在物の総量と転動疲労寿命との間に
も、相関がないことを知った。最後に、Ａｌ２Ｏ３介在物の大きさに注目してしらべたところ、長径１０μ以上の大径のものの多寡がキーポイントであることを見出し、１．５ｐｐｍが許容量の臨界値であることを確認した。」（第３頁左上欄第１３行〜右上欄第５行、以下「刊行物７の記載事項２」という。）、及び、「Ａｌ２Ｏ３ｌ．５ｐｐｍ以下の条件をみたす本発明の軸受鋼は、比較例に対して明瞭にすぐれた転動疲労寿命を有する」（第３頁左下欄第１３〜１５行、以下「刊行物７の記載事項３」という。）と記載されている。
　ウ．対比・判断
《本件請求項１に係る発明について》
　まず、本件請求項１に係る発明と刊行物１記載の発明とを対比する。
　刊行物１には、高周波真空溶解した１％Ｃ−Ｃｒ鋼試料である、ＨＦＶ１は、Ｃが１．０３％、Ｍｎ　が０．３６％、Ｓｉが０．２５％、Ｓが０．００７％、Ｐが０．　００３％、Ｎｉが０．０２％未満、Ｃｒが１．５２％、Ｍｏが０．０２％未満、Ｔｉが０．０１％未満含有されており（刊行物１の記載事項１，８〜９）、また、ＨＦＶ１の欠損部におけるアルミナ介在物数について、ベアリング寿命（×１０６回転）が８．６の試料は、クラス０で１０個、クラス１で２個、　クラス２でＯ個、クラス３でＯ個であり、ベアリング寿命（×１０６回転）が１７．３の試料は、クラス０で６個、クラス１で０個、クラス２で０個、クラス３で０個であり、ベアリング寿命（×１０６回転）が１９．９の試料は、クラス０で４個、クラス１で０個、クラス２で０個、クラス３で０個であり、ベアリング寿命（×１０６回転）が２７．３の試料は、クラス０で２個、クラス１で０個、クラス２で０個、クラス３で０個であり、ベアリング寿命（×１０６回転）が３７．２の試料は、クラス０で２個、クラス１で０個、クラス２で０個、クラス３で０個であり、ベアリング寿命（×１０６回転）が５０．３の試料は、クラス０で１個、クラス１で１個、
クラス２で０個、クラス３で０個であり、ベアリング寿命（×１０６回転）が６８．９以上の試料は、クラス０で２個、クラス１で０個クラス２で０個、クラス３で０個であったことが示されており　（刊行物１の記載事項１１）、これら試料中のクラス４のアルミナ介在物数は、寿命試験前の試料中にクラス４のアルミナ介在物が無かった（刊行物１の記載事項１０）ことからして、０個であったと認める。また、７５０倍の倍率でランダムに選択した１７２の領域、トータルで３ｍｍ２よりも少し大きい被検面について検査を行い、幅倍率７５０倍で、０−１１／２ｍｍの介在物をクラス０、１１／２−３ｍｍの介在物をクラス１、３−６ｍｍの介在物をクラス２、６−９ｍｍの介在物をクラス３、９ｍｍよりも大きい介在物をクラス４とクラス分けしたこと（刊行物１の記載事項２）、及び、１６７の領域で試料面積がちょうど３ｍｍ２になること（刊行物１の記載事項５）からして、クラス０のものの個数は被検面積３．０９ｍｍ２における０−２μｍの大きさの介在物の数を、クラス１のものの個数は被検面積３．０９ｍｍ２におけるは２−４μｍの大きさの介在物の数を、クラス２のものの個数は被検面積３．０９ｍｍ２における４−８μｍの大きさの介在物の数を、クラス３のものの個数は被検面積３．０９ｍｍ２における８−１２μｍの大きさの介在物の数を、クラス４は被検面積３．０９ｍｍ２における１２μｍより大きい介在物の数を、それぞれ表していることになり、それらの数を５３．４倍すれば、被検面積１６５ｍｍ２における介在物数を換算できることになる。ところで、鋼製ベアリングの欠損は、通常、当該ベアリングにおいて最も弱い箇所で生じるが、その最も弱い箇所とは最も介在物の量が多いところであるといいかえることできる。そうすると、刊行物１には、Ｃが１．０３％、Ｍｎが０．３６％、Ｓｉが０．２５％、Ｓが０．００７％、Ｐが０．００３％、Ｎｉが０．０２％未満、Ｃｒが１．５２％、Ｍｏが０．０２％未満、Ｔｉが０．０１％未満含有されている、１％Ｃ−Ｃｒ鋼ベアリング試料について、最も介在物の量が多い箇所の、被検面積１６５ｍｍ２での、アルミナ介在物が、０−２μｍの大きさのものが５３４個、２−４μｍの大きさのものが１０６．８個、４μｍより大きいものが０個の試料は、ベアリング寿命（×１０６回転）が８．６であり、０−２μｍの大きさのものが３２０．４個、２μｍより大きいものが０個の試料は、ベアリング寿命（×１０６回転）が１７．３であり、０−２μｍの大きさのものが２１３．６個、２μｍより大きいものが０個の試料は、ベアリング寿命（×１０６回転）が１９．９であり、０−２μｍの大きさのものが１０６．８個、２μｍより大きいものが０個の試料は、ベアリング寿命（×１０６回転）が２７．３であり、０−２μｍの大きさのものが１０６．８個、２μｍより大きいものが０個の試料は、ベアリング寿命（×１０６回転）が３７．２であり、０−２μｍの大きさのものが５３．４個、２−４μｍの大きさのものが５３．４個、４μｍより大きいものが０個の試料は、ベアリング寿命（×１０６回転）が５０．３であり、０−２μｍの大きさのものが１０６．８個、２μｍより大きいものが０個の試料は、ベアリング寿命（×１０６回転）が��８．９以上であったことが記載されていることになる。ここで、「ベアリング」とは、一般に、［転がり軸受の転動体」を意味する技術用語であるし、「％」が化学分析値の単位として用いられたときには、一般に、「ｗｔ％」を意味している。従って、１％Ｃ−Ｃｒ鋼ベアリング試料の寿命とアルミナ介在物との関係、すなわち１％Ｃ−Ｃｒ鋼製の転がり軸受の転動体の寿命とアルミナ介在物との関係について記載されている、刊行物１には、寿命（×１０６回転）が１７．３以上の転動体は、いずれも、被検面積１６５ｍｍ２において４μｍより大きいアルミナ介在物を含まず、かつ２−４μｍの大きさのアルミナ介在物が５３．４個以下であり、Ｐが０．００３ｗｔ％、Ｓが０．００７ｗｔ％、Ｔｉが０．０１ｗｔ％未満である１％Ｃ−Ｃｒ鋼でなるものであったことが記載されていることになるから、刊行物１に記載されている、これらの転がり軸受の転動体は、本件請求項１に係る発明における、被検面積１６５ｍｍ２において平均粒子径１３μｍ以上のＡｌ２Ｏ３系介在物を含まず、かつ３μｍ以上、１３μｍ未満のＡｌ２Ｏ３系介在物の総数を８０個以下とするとの規定を満足しており、本件請求項１に係る発明の構成のうちの、▲１▼Ｔｉが０．００４ｗｔ％以下であるか否かが明瞭でない点、及び、▲２▼転動体を使用した転がり軸受けが明記されていない点でのみ相違し、その余の点では一致していると認める。
　上記相違点▲１▼，▲２▼につき検討する。
　まず、相違点▲１▼については、刊行物１のＴＡＢＬＥ　ＩＩＩ（ｐ．４３４）全体の記載からみて、Ｔｉが０．０１ｗｔ％未満というのは、検出限界は０．０１ｗｔ％であるところ、Ｔｉが含有していることが検出できるほどは含有されていなかった、換言すれば、ほとんど含有されていなかったということを意味しており、その意味では、「０，０１ｗｔ％未満」と「０．０００４ｗｔ％以下」との間の相違は表現上の相違に過ぎず、また、寿命の点から、硬質介在物を生成する元素量をできるだけ少なくする必要があることは自明の事項であるから、実質的な相違であるとは認められない。
　次に、相違点▲２▼について検討するに、転がり軸受の転動体を転がり軸受けに使用することは当然のことであるから、転動体を使用した転がり軸受けは記載されているに等しい技術的事項である。
　よって、刊行物１には、本件請求項１に記載されている構成要件を全て備えた転がり軸受けが記載されているから、本件請求項１に係る発明は特許法第２９条第１項３号の規定に違反して特許されたものであると認める。
　なお、取消理由における上記と同様の認定に対して、特許権者は平成１０年１０月２６日付け特許異議意見書において、刊行物１の記載事項２，３，６，７の記載から、刊行物１には、非金属介在物の大きさ、存在率と寿命との関係において、その相関を求めるためには、まず確かな観察が必須であることと、クラス０という微細なアルミナにのみ確かな信頼性があったという理由から、クラス０（０〜２μｍ）のアルミナの数と寿命にのみ相関があるという結論に到ったことが記載されているだけであり、被検面積１６５ｍｍ２において３μｍ以上１３μｍ未満のＡｌ２Ｏ３系介在物の総数を８０個以下で、かつ、１３μｍ以上のＡｌ２Ｏ３系介在物を含まずとすることで長寿命とするという本件発明の技術思想は開示も示唆もなく、また、介在物の存在率を表すのに、被検面積を３ｍｍ２当たりとするか、１６５ｍｍ２当たりとするかは、寿命への影響を勘案する場合、被検面積が大きい程より厳しい存在率を規定することになり、比例計算則は成り立たない旨主張している。
　刊行物１に「１％Ｃ−Ｃｒ鋼のベアリング特性に与える製鋼工程の影響」の結論として記載されているのは、刊行物１の記載事項２，７に記載されているように、クラス０（０〜２μｍ）のアルミナの数と寿命にのみ相関があるということであるのは確かであるが、その理由は、クラス０という微細なアルミナにのみ確かな信頼性があったということではなくて、コンピュータによるデータ処理の結果得られたというものである（刊行物１の記載事項７）。特許権者が、刊行物１においてクラス０という微細なアルミナにのみ確かな信頼性があったということが記載されているとする刊行物１の記載事項３，６の記載の意味合いは、刊行物１の記載事項３については、それに続く記載である刊行物１の記載事項４の記載から明らかなように、被検面積３ｍｍ２で信頼性のあるデータが得られない場合には被検面積を９ｍｍ２とすることでデータの信頼性を確保したということであるし、また刊行物１の記載事項６については、クラス０以外の介在物については介在物の大きさの影響を評価できるような数の試料を用意できなかったということであり、どちらも、クラス０という微細なアルミナにのみ確かな信頼性があったということを意味している記載ではなく、特許権者の上記主張は妥当なものではない。
　次に、刊行物１には本件発明の技術思想は開示も示唆もないという特許権者の上記主張の妥当性につき検討する。なるほど、刊行物１には、特許明細書に記載されているような、被検面積１６５ｍｍ２において３μｍ以上１３μｍ未満のＡｌ２Ｏ３系介在物の総数が８０個以下で、かつ、１３μｍ以上のＡｌ２Ｏ３系介在物を含んでいなければ、転がり軸受が、第３図に示されるように、長寿命のものであると判別できるという本件発明の技術思想は記載されていない。しかしながら、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならず、物の発明にあっては、その特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に記載されている構成要件を備えた物全てに及ぶことになるから、逆に、特許性判断のときにも、当該特許請求の範囲に記載されている構成要件を備えた物が特許発明の出願前にすでに公知、公用、或いは、刊行物に記載されていた場合には、当該特許発明は新規性を具備したものとはいえないこととなる。しかるに、本件請求項１に係る物の発明にあっては、刊行物１に記載されている物と区別できない記載となっており、結局、本件請求項１に記載されている構成要件を備えた物が刊行物１に記載されていることになる以上、本件請求項１に係る発明は新規性を具備したものとはいえず、特許権者の上記主張も妥当なものではない。
　次に、被検面積の値につき検討するに、特許明細書には被検面積を１６５ｍｍ２に規定したことにつき何等の説明もないことからして、本件における被検面積の値については特段の技術的意義は認められないところ、通常、被検物全体の面積は種々様々であることから、被検物の検査において被検面積の値自体が重要な事項であることは少なく、被検物全体の状態を適切に推定するとの検査の意義からして、ランダムにサンプリングすること、及び、サンプリングした数が相当数あることが、重要な事項であることは技術常識であるし、検査が被検物全体の状態を適切に推定し得るように行われている限りにおいては、被検面積について比例計算則が成り立ってしかるべきである。しかるに、刊行物１に記載されている被検物の検査は、７５０倍の倍率でランダムに選択した１７２の領域を被検面としてなされ、さらに場合によっては、１７２×３の領域を被検面としてなされたものであり（刊行物１の記載事項２〜４）、検査が被検物全体の状態を適切に推定し得るようには行われていないとし得る合理的な理由は見当たらないし、特に刊行物１の記載事項１１には、最も介在物の量が多い箇所と認められる、転がり軸受の転動体の欠損部において、ランダムに選択した１７２の領域での、被検面積にして３．０９ｍｍ２での、介在物数が記載されており、そこに記載されている数値に対して比例計算を適用しても、被検物である転がり軸受の転動体全体の介在物の数を少なめに評価することはないことからしても、刊行物１の記載事項１１記載の数値を比例計算によって被検面積１６５ｍｍ２での数値で評価することは妥当なことと認める。よって、上記の特許権者の主張は妥当なものとは認めない。
《本件請求項２〜４に係る発明について》
　次に、本件請求項２〜４に係る発明と刊行物１記載の発明とを対比すると、本件請求項２記載の構成要件のうち、内輪、外輪、転動体のうちの少なくとも１つの表面層の残留オーステナイト量を２０〜４５ｖｏｌ％とした点、本件請求項３記載の構成要件のうち、作業ロールの径がφ４００ｍｍ以下の熱間圧延用の作業ロールに用いた点、本件請求項４記載の構成要件のうち、水平曲げ装置により、胴部に水平曲げを加えながら用いる熱間圧延用の作業ロールに用いた点は、刊行物１には記載も示唆もされておらず（刊行物１の記載事項１〜１１）、相違している。
　そこで、それら相違点につき、以下に検討する。
　本件請求項２〜４に係る発明は、特許明細書の記載によれば、きわめて長い寿命を有する軸受に関し、苛酷な条件下でも長寿命の軸受が要望されているとの事情に鑑みてなされたものであり、ロールネック等のたわみが存在し、潤滑状態が悪く、高面圧が生じる過酷な条件下でも長寿命となる軸受を提供することを目的とし、被検面積１６５ｍｍ２において平均粒子径１３μｍ以上のＡｌ２Ｏ３系介在物を含まない場合は、３μｍ以上、１３μｍ未満のＡｌ２Ｏ３系介在物の個数によって高い精度でＬ１０（９０％残存寿命）を規定できることを知見し、本件請求項２〜４に記載されたとおりのものをそれぞれの構成とするものであり、特に、被検面積１６５ｍｍ２において平均粒子径１３μｍ以上のＡｌ２Ｏ３系介在物を含まず、かつ３μｍ以上、１３μｍ未満のＡｌ２Ｏ３系介在物の総数を８０個以下とした素材鋼を転がり軸受に使用することによって、苛酷な条件下でも長寿命な転がり軸受を、残存寿命に関してバラツキを生じることなく提供できるとの作用効果を奏するものである。
　これに対して、刊行物３〜５には軸受鋼中のアルミナ系介在物が軸受の寿命に影響することに関しては何ら記載されておらず（刊行物３の記載事項１、刊行物４の記載事項１〜２、及び、刊行物５の記載事項１）、また、刊行物２，６には軸受鋼中の大きなアルミナ系介在物が軸受の耐久寿命を大幅に低下させることが記載されているだけであり（刊行物２の記載事項１〜２、及び、刊行物６の記載事項１〜２）、刊行物７には軸受鋼中の長径１０μｍ以上の大型のＡｌ２Ｏ３介在物の含有量が少ないほど軸受の転動疲労寿命Ｌ１０が長くなることが記載されているだけであり（刊行物７の記載事項１〜３）、そして、刊行物１には、１％ｃ−Ｃｒ鋼の転がり軸受の転動体中の２μｍ以下のアルミナ介在物の個数が少ないほどベアリングの寿命が長いこと、及び、１％Ｃ−Ｃｒ鋼製の転がり軸受の転動体のうち、寿命（×１０６回転）が１７．３以上の転動体は、いずれも、被検面積１６５ｍｍ２において４μｍより大きいアルミナ介在物を含まず、かつ２−４μｍの大きさのアルミナ介在物が５３．４個以下であり、Ｐが０．００３ｗｔ％、Ｓが０．００７ｗｔ％、Ｔｉが０．０１ｗｔ％未満である１％Ｃ−Ｃｒ鋼でなるものであったことが記載されている（刊行物１の記載事項１〜１１）。
　ところで、発明の容易性は、当該発明の目的、構成及び作用効果の予測性に基づいて判断されるべきであり、当該発明における数値限定を伴う構成が容易に想到しうるものであるといえるためには、前記したような発明の新規性を検討する場合とは異なり、単に、公知技術として当該構成自体が開示又は示唆されているというだけでは足りず、当該構成の技術的意義、すなわち目的、作用効果が周知であるとか、あるいは、公知技術における当該構成の技術的意義が開示又は示唆されていることが必要である。
　しかるに、本件請求項２〜４に係る発明についての上記のような作用効果は刊行物１〜７のいずれにも記載も示唆もされておらず、また、周知の事項であるとも認められないから、本件請求項２〜４に係る発明が刊行物１〜７記載に発明に基づいて当業者が容易になし得たものであるとすることはできない。
　付言すれば、刊行物２〜７記載の発明はいずれも、刊行物１に具体的に記載されている、Ｃが１．０３％、Ｍｎが０．３６％、Ｓｉが０．２５％、Ｓが０．００７％、Ｐが０．００３％、Ｎｉが０．０２％未満、Ｃｒが１．５２％、Ｍｏが０．０２％未満、Ｔｉが０．０１％未満含有されているという、特定組成の高周波真空溶解した１％Ｃ−Ｃｒ軸受鋼を対象する発明ではないから、刊行物１記載のこの軸受鋼を刊行物２〜７記載の発明と組み合わせること自体、合理的なことではない。
　よって、本件請求項２〜４に係る発明の特許を特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものとすることはできない。
　エ．むすび
　従って、上記取消理由のうち、本件請求項１に係る発明は、刊行物１記載の発明と実質的に同一であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反して特許されたものであるとの理由のみ妥当なものであると認める。
４．特許異議の申立てについての判断
　ア．申立ての理由の概要
　申立人　日本高周波鋼業株式会社は、特許異議申立書において、本件請求項１に係る発明は、甲第２号証（「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｔｈｅ　Ｉｒｏｎ　ａｎｄ　Ｓｔｅｅｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅｌ」　Ｄｅｃｅｍｂｅｒ１９６０，ｐ．４１４〜４４４、上記刊行物１、以下「刊行物１」という。）と実質的に同一であり、あるいは、　甲第２号証更には甲第１号証（特開昭６２−６３６５０号公報、上記刊行物２、以下「刊行物２」という。）記載の発明に基づいて当業者が容易になし得たものであるし、本件請求項２〜４に係る発明も甲第１号証、甲第２号証、甲第３号証（特開昭６４−５５４２３号公報、上記刊行物３、以下「刊行物３」という。）、甲第４号証（特公昭５１−４７４２１号公報、上記刊行物４、以下「刊行物４」という。）、及び、甲第５号証｛実願昭６１−１６０５２号（実願昭６２−１３１７０５号）のマイクロフィルム、上記刊行物５、以下「刊行物５」という。｝記載の発明に基づいて当業者が容易になし得たものである旨主張している。
　また、申立人　株式会社神戸製鋼所は、特許異議申立書において、本件請求項１に係る発明は、甲第１号証（刊行物１）と実質的に同一であり、あるいは、甲第１号証更には甲第２号証（刊行物２）、甲第３号証（刊行物３）、甲第４号証（刊行物４）、甲第５号証（刊行物５）、甲第６号証（特開昭６０−１９４０４７号公報、上記刊行物６、以下「刊行物６」という。）、及び、甲第７号証（特開昭６３−６２８４７号公報、上記刊行物７、以下「刊行物７」という。）記載の発明に基づいて、当業者が容易になし得たものであるし、本件請求項２〜４に係る発明は、甲第１号証、あるいは更に甲第２，　６〜７号証記載の発明と甲第３〜５号証記載の発明とを単に組み合わせたものにすぎない旨主張している。
　イ．当審の判断
　上記３．に示した理由によって、本件請求項１に係る発明は、刊行物１と実質的に同一であるが、本件請求項２〜４に係る発明は、刊行物１〜７に基づいて当業者が容易になし得たものとすることはできない。
５．むすび
　以上のとおりであるから、請求項１に係る発明は、上記刊行物１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反して特許されたものであり、請求項１に係る発明の特許は特許法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。
　また、請求項２〜４に係る発明の特許については、取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１１年２月２４日（１９９９．２．２４）