【事件の表示】
特許第２８０４４３４号「二軸配向熱可塑性樹脂フィルム」の請求項１ないし６に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第２８０４４３４号の請求項１ないし６に係る特許を維持する。
【理　由】
Ｉ．手続の経緯　
　特許第２８０４４３４号に係る発明についての出願は、昭和６４年１月５日（優先権主張　昭和６３年６月８日　日本）に特許出願した特願昭　６４−７７５号の一部を平成６年２月１４日に新たな特許出願とし、平成１０年７月１７日にその発明について特許の設定登録がなされ、その後、その特許について、三菱化学ポリエステルフィルム株式会社により特許異議の申立がなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成１１年８月１７日に訂正請求がなされた後、訂正拒絶理由が通知され、訂正拒絶理由に対して手続補正書が提出されたものである。　
　
ＩＩ．訂正の適否についての判断
ア．訂正請求に対する補正の適否について
　特許権者は、訂正請求書の訂正事項ａで、
「特許請求の範囲の請求項１の
「熱可塑性樹脂Ａと不活性粒子とを主成分とするフィルムであって、該フィルム中に含有される不活性粒子の平均粒径がフィルム厚さの０．１〜１０倍、該粒子の含有量が０．５重量％未満であることを特徴とする厚さ０．００５〜３μｍの二軸配向熱可塑性樹脂フィルム。」を
「熱可塑性樹脂Ｂからなるフィルムの少なくとも片面に、熱可塑性樹脂Ａと不活性粒子とを主成分とするフィルムであって、該フィルム中に含有される不活性粒子の平均粒径が該フィルム厚さの０．１〜１０倍、該粒子の含有量が０．５重量％未満である、厚さ０．００５〜３μｍのフィルムが積層されてなり、かつ、ヤング率が長手方向、幅方向ともに３５０ｋｇ／ｍｍ２以上であることを特徴とする二軸配向熱可塑性樹脂フィルム。」と訂正する。」としていた請求項１の記載を、「熱可塑性樹脂Ｂからなるフィルムの少なくとも片面に、熱可塑性樹脂Ａと不活性粒子とを主成分とするフィルムであって、該フィルム中に含有される不活性粒子の平均粒径が該フィルム厚さの０．１〜１０倍、該粒子の含有量が０．５重量％未満である、厚さ０．００５〜３μｍのフィルムが積層されてなり、かつ、長手方向のヤング率が３８０ｋｇ／ｍｍ２以上、幅方向のヤング率が４００ｋｇ／ｍｍ２以上であることを特徴とする二軸配向熱可塑性樹脂フィルム。」と補正するとともに、訂正事項ｄ及びｅでそれぞれ訂正しようとする【０００５】欄及び【００１６】欄の記載を、上記請求項１に関する補正と整合するよう補正するものである。       
　これらの補正の適否について検討すると、補正前の訂正明細書の【００１６】には、「・・高分子の分子配向の程度の目安であるヤング率が長手方向、幅方向ともに３５０ｋｇ／ｍｍ２以上である場合に、耐ダビング性がより一層良好となるのできわめて望ましく、本発明では、この要件（ヤング率が長手方向、幅方向ともに３５０ｋｇ／ｍｍ２以上であること）を必須の要件としている。」と記載されており、実施例にも長手／幅方向ヤング率が３８０／４００ｋｇ／ｍｍ２であるものが示されているところからみて、訂正明細書の「ヤング率が長手方向、幅方向ともに３５０ｋｇ／ｍｍ２以上である」との記載を、より限定された「長手方向のヤング率が３８０ｋｇ／ｍｍ２以上、幅方向のヤング率が４００ｋｇ／ｍｍ２以上である」とする補正は、訂正請求書の要旨を変更するものとはいえない。
　したがって、当該訂正請求に対する補正は、特許法第１２０条の４第３項において準用する同法第１３１条第２項の規定に適合する。
　
イ．特許権者が求めている訂正の内容は、以下のａ〜ｇのとおりである。
ａ．特許請求の範囲の請求項１の
「熱可塑性樹脂Ａと不活性粒子とを主成分とするフィルムであって、該フィルム中に含有される不活性粒子の平均粒径がフィルム厚さの０．１〜１０倍、該粒子の含有量が０．５重量％未満であることを特徴とする厚さ０．００５〜３μｍの二軸配向熱可塑性樹脂フィルム。」を
「熱可塑性樹脂Ｂからなるフィルムの少なくとも片面に、熱可塑性樹脂Ａと不活性粒子とを主成分とするフィルムであって、該フィルム中に含有される不活性粒子の平均粒径が該フィルム厚さの０．１〜１０倍、該粒子の含有量が０．５重量％未満である、厚さ０．００５〜３μｍのフィルムが積層されてなり、かつ、長手方向のヤング率が３８０ｋｇ／ｍｍ２以上、幅方向のヤング率が４００ｋｇ／ｍｍ２以上であることを特徴とする二軸配向熱可塑性樹脂フィルム。」と訂正する。
ｂ．特許請求の範囲の請求項２の
「実質的に不活性粒子を含有しない熱可塑性樹脂Ｂを主成分とするフィルムの少なくとも片面に、請求項１に記載の熱可塑性フィルムが積層されてなることを特徴とする二軸配向熱可塑性樹脂フィルム。」を
「前記熱可塑性Ｂからなるフィルムが、実質的に不活性粒子を含有しない熱可塑性樹脂Ｂを主成分とするフィルムである請求項１に記載の二軸配向熱可塑性樹脂フィルム。」と訂正する。
ｃ．特許請求の範囲の請求項３の
「熱可塑性樹脂Ｂと平均粒径０．００７〜２μｍの不活性粒子とを主成分とし、該不活性粒子の含有量が０．００１〜０．２重量％であるフィルムの少なくとも片面に、請求項１に記載の熱可塑性樹脂フィルムが積層されてなることを特徴とする二軸配向熱可塑性樹脂フィルム。」を
「前記熱可塑性Ｂからなるフィルムが、熱可塑性樹脂Ｂと平均粒径０．００７〜２μｍの不活性粒子とを主成分とし、該不活性粒子の含有量が０．００１〜０．２重量％であるフィルムである請求項１に記載の二軸配向熱可塑性樹脂フィルム。」と訂正する。
ｄ．発明の詳細な説明（願書に添付した明細書（以下、「特許明細書」という。）の【０００５】欄）の
「フィルム中に含有する不活性粒子の平均粒径がフィルム厚さの０．１〜１０倍であって、該粒子の含有量が０．５重量％未満であることを特徴とする厚さ０．００５〜３μｍの二軸配向熱可塑性樹脂フィルムとしたものである。」を、
「熱可塑性樹脂Ｂからなるフィルムの少なくとも片面に、熱可塑性樹脂Ａと不活性粒子とを主成分とするフィルムであって、該フィルム中に含有される不活性粒子の平均粒径が該フィルム厚さの０．１〜１０倍、該粒子の含有量が０．５重量％未満である、厚さ０．００５〜３μｍのフィルムが積層されてなり、かつ、長手方向のヤング率が３８０ｋｇ／ｍｍ２以上、幅方向のヤング率が４００ｋｇ／ｍｍ２以上であることを特徴とする二軸配向熱可塑性樹脂フィルムとしたものである。」と訂正する。
ｅ．発明の詳細な説明（特許明細書の【００１６】欄）の
「本発明フィルムは上記組成物を二軸配向せしめたフィルムである。一軸あるいは無配向フィルムでは耐ダビング性が不良となるので好ましくない。この配向の程度は特に限定されないが、高分子の分子配向の程度の目安であるヤング率が長手方向、幅方向ともに３５０ｋｇ／ｍｍ２以上である場合に、耐ダビング性がより一層良好となるのできわめて望ましい。分子配向の程度の目安であるヤング率の上限は特に限定されないが、通常、５０００ｋｇ／ｍｍ２程度が製造上の限界である。」を、
「本発明フィルムは上記組成物を二軸配向せしめたフィルムである。一軸あるいは無配向フィルムでは耐ダビング性が不良となるので好ましくない。この配向の程度は特に限定されないが、高分子の分子配向の程度の目安であるヤング率が長手方向、幅方向ともに３５０ｋｇ／ｍｍ２以上である場合に、耐ダビング性がより一層良好となるのできわめて望ましく、本発明ではとくに、後述の如く好ましい態様としての積層フィルムの構成を必須の要件とし、かつ、後述の実施例１の結果を根拠に、その積層フィルムの長手方向のヤング率が３８０ｋｇ／ｍｍ２以上、幅方向のヤング率が４００ｋｇ／ｍｍ２以上であることを必須の要件としている。分子配向の程度の目安であるヤング率の上限は特に限定されないが、通常、５０００ｋｇ／ｍｍ２程度が製造上の限界である。」と訂正する。
ｆ．発明の詳細な説明（特許明細書の【００３０】欄）の
「本発明フィルムは、もちろん単体（単層フィルム）でも用いられるが、熱可塑性樹脂Ｂのフィルムの少なくとも片面に上記熱可塑性樹脂Ａのフィルムを積層した後二軸配向したフィルムの形で用いると、機械的特性が良好となるのみならず、耐ダビング性もより一層良好となるのできわめて望ましい。ここで熱可塑性樹脂ＡとＢは同じ種類でも、異なるものでも良い。」を、
「本発明フィルムは、単体（単層フィルム）として用いることも可能であるが、熱可塑性樹脂Ｂのフィルムの少なくとも片面に上記熱可塑性樹脂Ａのフィルムを積層した後二軸配向したフィルムの形で用いると、機械的特性が良好となるのみならず、耐ダビング性もより一層良好となるのできわめて望ましいので、本発明フィルムは積層フィルムの形態を採る。ここで熱可塑性樹脂ＡとＢは同じ種類でも、異なるものでも良い。」と訂正する。
ｇ．発明の詳細な説明（特許明細書の【００７６】欄）の「実施例３，比較例７」以降を削除する。
ｈ．発明の詳細な説明の【００７７】欄の記載を削除する。
ｉ．発明の詳細な説明（特許明細書の【００７８】欄）の
「本発明は、製法の工夫により、不活性粒子を含有する熱可塑性樹脂を用いて、粒子の大きさとフィルム厚さの関係、含有量、フィルム厚さを特定範囲としたフィルムあるいはその積層フィルムとしたので、磁気記録媒体用に用いた時の耐ダビング性に優れたフィルムが得られたものであり、本発明フィルムの用途は特に限定されないが、磁気記録媒体用ベースフィルムとして特に有用である。また、本発明フィルムのうち２層構造のものは熱可塑性樹脂Ａ面が走行面（磁気記録媒体用では磁性層を塗布しない面、その他の用途では印刷やその他塗材の塗布などの処理がほどこされない面）として用いることが好ましい。」を、
「本発明は、製法の工夫により、不活性粒子を含有する熱可塑性樹脂を用いて、粒子の大きさとフィルム厚さの関係、含有量、フィルム厚さを特定範囲とし、かつヤング率を長手方向、幅方向ともに特定値以上とした積層フィルムとしたので、磁気記録媒体用に用いた時の耐ダビング性に優れたフィルムが得られたものであり、本発明フィルムの用途は特に限定されないが、磁気記録媒体用ベースフィルムとして特に有用である。また、本発明フィルムのうち２層構造のものは熱可塑性樹脂Ａ面が走行面（磁気記録媒体用では磁性層を塗布しない面、その他の用途では印刷やその他塗材の塗布などの処理がほどこされない面）として用いることが好ましい。」と訂正する。
　
ウ．訂正の目的の適否、訂正範囲の適否及び拡張・変更の存否
　上記ａ．の訂正事項に関連して、訂正前の特許明細書の請求項２には、「実質的に不活性粒子を含有しない熱可塑性樹脂Ｂを主成分とするフィルムの少なくとも片面に、請求項１に記載の熱可塑性フィルムが積層されてなることを特徴とする二軸配向熱可塑性樹脂フィルム。」と記載されており、【００１６】欄及び【００３０】欄にはそれぞれ、「本発明フィルムは上記組成物を二軸配向せしめたフィルムである。一軸あるいは無配向フィルムでは耐ダビング性が不良となるので好ましくない。この配向の程度は特に限定されないが、高分子の分子配向の程度の目安であるヤング率が長手方向、幅方向ともに３５０ｋｇ／ｍｍ２以上である場合に、耐ダビング性がより一層良好となるのできわめて望ましい。」及び「本発明フィルムは、もちろん単体（単層フィルム）でも用いられるが、熱可塑性樹脂Ｂのフィルムの少なくとも片面に上記熱可塑性樹脂Ａのフィルムを積層した後二軸配向したフィルムの形で用いると、機械的特性が良好となるのみならず、耐ダビング性もより一層良好となるのできわめて望ましい。」と記載されている。また、訂正前の特許明細書の表１には、長手／幅方向ヤング率が３８０／４００である実施例が示されている。
　これらからみて、訂正事項ａ．により請求項１に付加された「熱可塑性樹脂Ｂからなるフィルムの少なくとも片面に、熱可塑性樹脂Ａと不活性粒子とを主成分とするフィルムが積層されて」なる点は訂正前の特許明細書（請求項２，【００３０】欄）に記載されており、また、同じく付加された「長手方向のヤング率が３８０ｋｇ／ｍｍ２以上、幅方向のヤング率が４００ｋｇ／ｍｍ２以上である」点は、上記【００３０】欄の記載を参酌すれば【００１６】欄の記載内容が積層フィルムについても該当するものと解され、設定されたヤング率の下限が表１の記載で支持されているところから、訂正前の特許明細書に記載されているものと認められる。
　そうすると、上記訂正事項ａ．は、訂正前の特許明細書に記載された事項の範囲内において二軸配向熱可塑性樹脂フィルムを限定したものであるから特許請求の範囲の減縮に該当するものであって、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内をこえるものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　また、上記ｂ〜ｉの訂正は、特許請求の範囲の請求項１の記載と整合を図るための、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであって、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内をこえるものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　
エ．独立特許要件
（１）訂正後の本件発明
　上記のように、訂正請求後に適法に補正された請求項１乃至６に係る本件特許発明（以下、「訂正後の本件発明１」乃至「訂正後の本件発明６」という。）は、平成１１年１２月９日付で補正された訂正明細書の請求項１乃至６に記載されたとおりのものである。
（２）取消理由
　当審が通知した取消理由は、概略以下のとおりである。
（ｉ）請求項１、２及び５に係る発明は、それぞれ、刊行物１，２、刊行物３，４及び刊行物２に記載された発明であるから、請求項１、２及び５に係る発明の特許は、いずれも、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してなされたものである。
（ｉｉ）請求項３、４及び６に係る発明は、それぞれ、刊行物３と４、刊行物１〜４及び刊行物１〜４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項３、４及び６に係る発明の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。
（ｉｉｉ）請求項１、２、５及び６に係る発明は、それぞれ、本件特許出願の原出願の優先権主張日前の出願であって同優先権主張日後に公開された特許出願１、特許出願２、特許出願１，２及び特許出願２の願書に最初に添付された明細書に記載された発明と同一であるから、請求項１、２、５及び６に係る発明の特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してなされたものである。
（３）刊行物等
　取消理由に引用した刊行物等は以下のとおりである。
刊行物１：特開昭62- 60214号公報（甲第１号証）
刊行物２：特開昭62-259304号公報（甲第２号証）
刊行物３：特開昭62-204926号公報（甲第４号証）
刊行物４：特開昭62-225345号公報（甲第５号証）
特許出願１：特願昭62-152223号
（特開昭63-316419号公報参照。 　 甲第３号証）
特許出願２：特願昭62-335599号
（特開平 1-176556号公報参照。　　 甲第６号証）
　上記刊行物等には、次の事項が記載されている。
　刊行物１には、その特許請求の範囲に、「二軸配向ポリエチレン−２，６−ナフタレートフィルムからなる絶縁層と金属層との積層体からなるコンデンサー」が記載されており、実施例及び比較例として、「実施例１　平均粒子径１．２μｍの炭酸カルシウム０．２ｗｔ％含有してなる極限粘度０．６０のＰＥＮのペレットを１７０℃で４時間乾燥した。このＰＥＮを常法に従って溶融押出し、厚さ４０μｍの未延伸フィルムを作成して、縦方向に１２０℃で３．５倍、横方向に１３０℃で３．９倍逐次２軸延伸を行ない更に２３０℃で熱固定を行ない、３μｍのフィルムを作成した」（第４頁右下欄下から３行−第４頁左上欄第６行）こと、「比較例５〜６　平均粒子径１．２μｍの炭酸カルシウム０．２ｗｔ％を含有するポリエチレンテレフタレート・・を常法により縦３．６倍、横３．９倍で逐次２軸延伸を行ない、更に熱固定温度を変えて熱収縮率の異る３μｍのフィルムを得た」（第６頁右上欄第１−６行）こと、更には、得られたフィルムが５１０及び４７０（ｋｇ／ｍｍ２）のヤング率を有すること（表４）が記載されている。
　刊行物２には、その特許請求の範囲に、「厚み１．４〜１６μｍの二軸延伸ポリエステルフィルムであって・・三官能性のオルガノシロキサンからなり、体積形状係数が０．２０〜０．５２であって平均粒径が０．４〜４．０μｍのシリコン樹脂微粒子を０．０３〜０．８重量％含有させてなる・・ポリエステルフィルム」が記載されており、実施例として、ポリエチレンテレフタレートからなる厚さ６μｍの二軸配向フィルムであって、平均粒径２．０μｍのシリコン樹脂微粒子を０．０８重量％含有させてなるフィルム（実施例１２）及び平均粒径４．０μｍのシリコン樹脂微粒子を０．０８重量％含有させてなるフィルム（実施例２０）が記載（第７頁左上欄第８行−第８頁第１表（２））されている。
　刊行物３には、その特許請求の範囲に、「・・ポリエステル（Ａ）と（Ｂ）とをポリエステル（Ｂ）の厚さ比率が５〜９５％の範囲のシートとなるようにして厚さ方向に積層した後、得られた積層シートへ静電荷を析出させて移動冷却体で冷却固化し、次いで延伸するポリエステル延伸フィルムの製造方法」が記載されており、更に、「本発明では積層シートの少なくとも一方の最外層に無機または有機の微粒子からなるスリップ剤（平均粒径は０．１〜５μが好ましく、・・　）が含有されているのが好ましい。また、内層にはスリップ剤が含有するか、含有してもできるだけ少なくすることが好ましい。より好ましくは、０．０５重量％以下がよい。」（第４頁右上欄第１６行−同頁左下欄第３行）と記載されており、実施例として、「実施例１　比較例１のポリエステル（Ａ−１）に、不活性スリップ剤として平均粒径１．２μの微粒粉末炭酸カルシウムを０．２８部添加しこれをポリエステル（Ａ−２）とした。このポリエステル（Ａ−２）と比較例のポリエステル（Ｂ−１）を第３表の実施例１の層構成となるように共押出しし、第１表の製造条件で二軸延伸を行なった。」（第７頁左下欄第１６行−同頁右下欄第４行）と記載されている。そして、第３表には、（Ａ−２）／（Ｂ−１）／（Ａ−２）の層構成として各層の厚みを２０／６０／２０及び１０／８０／１０とすることが記載されており、第１表には、フィルム厚みが「１２μ（２軸延伸終了後）」であることが記載されている。
　刊行物４には、その特許請求の範囲に、「本質的に充填されていない中間層Ａと該中間層の少なくとも１つの面を被覆する、微粒子が分散した状態の充填された層Ｂとから構成され・・延伸熱可塑性複合ポリエステルフィルムの製造方法・・」が記載されており、更に、「本発明の中間層を形成する層（Ａ）は、・・微粒子を含有しない層であるのが好ましい。」（第４頁右下欄第１７行−第５頁左上欄第１行）と記載されている。また、実施例として、「実施例１　ポリエチレンテレフタレートの２層を有する複合フィルムを製造する。外層Ｂは充填されており、内層Ａは充填されていない。・・層Ｂに０．３５重量％・・の割合で存在する充填剤は、・・炭酸カルシウムである。粒径の分布は体積メジアン直径で特性化する。φｖメジアン＝０．７μ（Ｈｏｒｉｂａ／Ｃａｐａ５００で測定）全体のフィルム厚は１２μである。層Ｂの厚さは０．８μである。」（第８頁右上欄第１３行−同頁左下欄第１４行）と記載されている。）
　特許出願１の願書に最初に添付した明細書には、その特許請求の範囲に、「アルコキシシランの加水分解反応及び縮合反応によって得られる、平均粒径０．０１〜３．０μｍの実質的に非晶質で球形のシリカ粒子を０．００１〜５重量％含有」してなるコンデンサー用二軸延伸ポリエステルフィルムが記載されており、実施例として、厚さ１．５μｍの二軸延伸フィルムであって、平均粒径が０．２７μｍの球状シリカを０．５ｗｔ％含有させてなるフィルム（実施例１）が記載（公開公報の第６頁左上欄第６行，第１表）されている。
　特許出願２の願書に最初に添付した明細書には、その特許請求の範囲に、「実質的に滑剤を含まないポリエステル樹脂よりなるＡ層の少くとも片面に走査型電子顕微鏡で観察して得られる平均粒径が５ｍμから５００ｍμであり、かつ・・シリカを・・含有してなるポリエステル樹脂よりなるＢ層からなる複合ポリエステルフィルム」が記載されており、実施例として、「３）複合フィルムの製造法　三層の共押出し製膜機の別々のエクストルーダーにポリエステルＡを中心層とし該中心層Ａ層の両面にポリエステルＢ層が複合されるようにそれぞれのポリエステル樹脂を供給し、２９０℃で溶融押出し、１１０℃で縦方向に３．５倍、１３０℃で横方向に３．５倍延伸した後２２０℃で熱処理し１２μｍのフィルムを得た。なお、Ａ層と両Ｂ層との厚さの比は１：１０：１となるように押出しダイスを調整した。」（公開公報の第６頁左上欄第１２行−同頁右上欄第１行）と記載され、比較例として、「比較例５及び６　平均粒径が３００ｍμのシリカを用い、実施例１と同様の方法で得たフィルム・・」（同第６頁左下欄第１４−１７行）が記載されている。
（４）取消理由（ｉ）についての判断
　まず訂正後の本件発明１と刊行物１及び２の記載事項とを対比する。
　上記のように、刊行物１には、平均粒子径が１．２μｍの炭酸カルシウムを０．２ｗｔ％含有してなる厚さ３μｍ二軸配向ポリエチレン−２，６−ナフタレートフィルム（ヤング率；５１０及び４７０ｋｇ／ｍｍ２）が記載されており、また、刊行物２には、厚さ６μｍの二軸配向フィルムであって、平均粒径２．０μｍのシリコン樹脂微粒子を０．０８重量％含有させてなるフィルム、及び平均粒径４．０μｍのシリコン樹脂微粒子を０．０８重量％含有させてなるフィルムが記載されているが、これら両刊行物には、訂正後の本件発明１の構成要件である
（い）「熱可塑性樹脂Ｂからなるフィルムの少なくとも片面に、熱可塑性樹脂Ａと不活性粒子とを主成分とするフィルムが積層されて」なる点、及び
（ろ）フィルムの「長手方向のヤング率が３８０ｋｇ／ｍｍ２以上、幅方向のヤング率が４００ｋｇ／ｍｍ２以上である」点
をともに具備する点について記載されておらず、この点が自明であるとすることもできない。
  ゆえに、訂正後の本件発明１は刊行物１及び２に記載された発明であるとすることができない。
　次に、訂正後の本件発明２と刊行物３及び４の記載事項とを対比する。
　訂正後の本件発明２は、訂正後の本件発明１において「前記熱可塑性樹脂Ｂからなるフィルムが、実質的に不活性粒子を含有しない熱可塑性樹脂Ｂを主成分とするフィルムである」との限定を加えたものである。
　上記のように、刊行物３には、平均粒径１．２μの微粒粉末炭酸カルシウムを０．２８部添加したポリエステル（Ａ−２）とポリエステル（Ｂ−１）とを（Ａ−２）／（Ｂ−１）／（Ａ−２）の層構成とし、各層の厚みを２０／６０／２０及び１０／８０／１０として厚みを１２μとした２軸延伸フィルムが記載されており、また、刊行物４には、粒径０．７μの炭酸カルシウムを０．３５重量％含有する厚さ０．８μの外層Ｂと本質的に充填されていない中間層Ａとから構成される延伸熱可塑性複合ポリエステルフィルムが記載されているが、これら両刊行物には、訂正後の本件発明２で引用されている訂正後の本件発明１の構成要件である上記（い）及び（ろ）をともに具備する点について記載されておらず、この点が自明であるとすることもできない。
  ゆえに、訂正後の本件発明２は刊行物３及び４に記載された発明であるとすることができない。
　次に、訂正後の本件発明５と刊行物２の記載事項とを対比する。
　訂正後の本件発明５は訂正後の本件発明１〜４に、「熱可塑性樹脂Ａを主成分とするフィルムに含有される不活性粒子が粒径比１．０〜１．３の粒子であることを特徴とする」との限定を加えたものであるが、上記のように訂正後の本件発明１は刊行物２に記載された発明であるとすることができないので、訂正後の本件発明５も同様に、刊行物２に記載された発明であるとすることができない。
（５）取消理由（ｉｉ）についての判断
　まず訂正後の本件発明３と刊行物３及び４の記載事項とを対比する。
　訂正後の本件発明３は訂正後の本件発明１において「前記熱可塑性樹脂Ｂからなるフィルムが、熱可塑性樹脂Ｂと平均粒径０．００７〜２μｍの不活性粒子とを主成分とし、該不活性粒子の含有量が０．００１〜０．２重量％であるフィルムである」との限定を加えたものであるが、上記のように、刊行物３及び４には、訂正後の本件発明１の構成要件である上記（い）及び（ろ）をともに具備する点について記載されておらず、これについて示唆もされていない。
  そして、訂正後の本件発明３は、引用する訂正後の本件発明１のこの構成要件により、耐ダビング性が向上するという訂正後の特許明細書記載の効果を奏するものと認められる。
  ゆえに、訂正後の本件発明３は、刊行物３及び４に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとすることができない。
　次に、訂正後の本件発明４と刊行物１〜４の記載事項とを対比する。
　訂正後の本件発明４は訂正後の本件発明１〜３において「熱可塑性樹脂Ａが結晶性ポリエステルであり、かつ、熱可塑性樹脂Ａを主成分とするフィルムの表面の全反射ラマン結晶化指数が２０ｃｍ-1以下であることを特徴とする」との限定を加えたものであるが、上記のように、刊行物１〜４のいずれにも、訂正後の本件発明１の構成要件である上記（い）及び（ろ）をともに具備する点について記載されておらず、これについて示唆もされていない。
  そして、訂正後の本件発明４は、引用する訂正後の本件発明１のこの構成要件により、耐ダビング性が向上するという訂正後の特許明細書記載の効果を奏するものと認められる。
  ゆえに、訂正後の本件発明４は、刊行物１〜４に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとすることができない。
　次に、訂正後の本件発明６と刊行物１〜４の記載事項とを対比する。
　訂正後の本件発明６は訂正後の本件発明１〜５において「熱可塑性樹脂Ａを主成分とするフィルムに含有される不活性粒子の相対標準偏差が０．６以下であることを特徴とする」との限定を加えたものであるが、上記のように、刊行物１〜４のいずれにも、訂正後の本件発明１の構成要件である上記（い）及び（ろ）をともに具備する点について記載されておらず、これについて示唆もされていない。
  そして、訂正後の本件発明６は、引用する訂正後の本件発明１のこの構成要件により、耐ダビング性が向上するという訂正後の特許明細書記載の効果を奏するものと認められる。
  ゆえに、訂正後の本件発明６は、刊行物１〜４に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとすることができない。
（６）取消理由（ｉｉｉ）についての判断
　特許出願１の願書に最初に添付した明細書には、平均粒径０．０１〜３．０μｍのシリカ粒子を０．００１〜５重量％含む二軸延伸ポリエステルフィルムが記載されており、実施例には、厚さ１．５μｍのフィルムに平均粒径が０．２７μｍの球状シリカを０．５ｗｔ％含有させてなるものが記載されているものの、同明細書には、訂正後の本件発明１の構成要件である、
（い）「熱可塑性樹脂Ｂからなるフィルムの少なくとも片面に、熱可塑性樹脂Ａと不活性粒子とを主成分とするフィルムが積層されて」なる点
が記載されておらず、その余の点について検討するまでもなく、同明細書に訂正後の本件発明１と同一の発明が記載されているものとすることはできない。
　また、特許出願２の願書に最初に添付した明細書には、ポリエステル樹脂よりなるＡ層と平均粒径が５ｍμから５００ｍμの微粒子を含有してなるポリエステル樹脂よりなるＢ層からなる複合ポリエステルフィルムが記載されており、実施例として、平均粒径が３００ｍμのシリカ粒子を用い、Ｂ−Ａ−Ｂの層構成を有する厚さ１２μｍの２軸延伸フィルムであってＡ層と両Ｂ層との厚さの比が１：１０：１のものが記載されている。これらからＢフィルムの厚さを求めると、１２μｍ×（１／１２）＝１μｍとなり、これに対する微粒子の平均粒径の比を求めると、０．３μｍ／１μｍ＝０．３となる。
　そうすると、訂正後の本件発明１と特許出願２の願書に最初に添付した明細書に記載されたものとは、
「熱可塑性樹脂Ｂからなるフィルムの少なくとも片面に、熱可塑性樹脂Ａと不活性粒子とを主成分とするフィルムが積層されてなる二軸配向熱可塑性樹脂フィルム」である点で一致しており、同明細書に記載されたものにおいてもフィルム中の微粒子の粒径が添加前に比して大きく変化するものとは解されないので、これらは、不活性粒子の平均粒径とフィルム厚さとの比、該粒子の含有量及びフィルム厚さについていずれもその数値範囲が重複するが、同明細書には、訂正後の本件発明１の構成要件である、
（ろ）フィルムの「長手方向のヤング率が３８０ｋｇ／ｍｍ２以上、幅方向のヤング率が４００ｋｇ／ｍｍ２以上である」点
について記載されていない点で両者は相違する。
　そして、当業界の技術常識を加味しても、この点が自明な事項とすることはできない。
  ゆえに、訂正後の本件発明１は、特許出願１の願書に最初に添付した明細書及び特許出願２の願書に最初に添付した明細書のいずれに記載された発明とも、同一であるとすることはできない。　
　次に、訂正後の本件発明２、５及び６についてみると、これらの発明は訂正後の本件発明１を更に技術的に限定したものであるから、上記と同様、特許出願１の願書に最初に添付した明細書及び特許出願２の願書に最初に添付した明細書のいずれに記載された発明とも、同一であるとすることはできない。
  また、他に訂正後の本件発明１〜６について、特許を受けることができないものとすべき理由を発見しない。
  したがって、訂正後の本件発明１〜６は特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
　
オ．むすび
  以上のとおりであるから、上記訂正は特許法第１２０条の４第２項及び同条第３項において準用する第１２６条第２−４項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　
ＩＩＩ．特許異議の申立についての判断　
ア．申立ての概要
　特許異議申立人三菱化学ポリエステルフィルム株式会社は以下の甲第１〜６号証を提出して、訂正前の請求項１〜６に係る本件発明の特許は、次の理由により取り消されるべきである旨主張している。
（ｉ）訂正前の請求項１、２及び５に係る本件発明は、それぞれ甲第１，２号証、甲第４，５号証及び甲第２号証に記載された発明であるから特許法第２９条第１項第３号に規定する発明に該当する。
（ｉｉ）訂正前の請求項３、４及び６に係る本件発明は、それぞれ甲第４，５号証、甲第１，２，４，５号証及び甲第１，２，４，５号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第２９条第２項の規定に違反する。
（ｉｉｉ）訂正前の請求項１及び５に係る本件発明は、本件出願の原出願の優先主張日前に出願された特許出願の願書に最初に添付した明細書（甲第３号証の公開公報参照。）に記載された発明と同一であり、また、訂正前の請求項２に係る本件発明は、本件出願の原出願の優先主張日前に出願された特許出願の願書に最初に添付した明細書（甲第６号証の公開公報参照。）に記載された発明と同一であるから、いずれも特許法第２９条の２の規定に違反する。
（ｉｖ）訂正前の本件特許明細書には記載不備があるから、本件特許出願は、特許法第３６条第３項に規定する要件を満たしていない。
　
イ．判断
　上記ＩＩ．エで示したように、訂正後の本件発明１、２及び５は、それぞれ取消理由通知で示した刊行物１，２（甲第１，２号証）、刊行物３，４（甲第４，５号証）及び刊行物２（甲第２号証）に記載された発明であるとすることができず、訂正後の本件発明３、４及び６に係る発明は、それぞれ、刊行物３と４、刊行物１〜４及び刊行物１〜４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることができない。また、訂正後の本件発明１及び５に係る発明は、本件特許出願の原出願の優先権主張日前の出願であって同優先権主張日後に公開された特許出願１（甲第３号証参照）の願書に最初に添付された明細書に記載された発明と同一であるとすることができず、訂正後の本件発明２に係る発明は、本件特許出願の原出願の優先権主張日前の出願であって同優先権主張日後に公開された特許出願２（甲第６号証参照）の願書に最初に添付された明細書に記載された発明と同一であるとすることができない。　
　更に、特許異議申立人は本件特許明細書の記載について、訂正前の請求項２、４及び６に係る発明について発明の詳細な説明中に実施例が存在せず、具体的効果が確認できない旨主張しているが、訂正前の請求項２の「実質的に不活性粒子を含有しない熱可塑性樹脂Ｂ」という構成要件（訂正後の本件発明２の構成要件）については、上記補正された訂正明細書の実施例に明記（【００７４】の７〜８行）されている。また、訂正前の請求項４の「全反射ラマン結晶化指数が２０ｃｍ−１以下」という構成要件（訂正後の本件発明４の構成要件）についてはその技術的意味が上記補正された訂正明細書の【００１９】に示されているから該限定による効果は明らかであり、訂正前の請求項６の「不活性粒子の相対標準偏差が０．６以下」という構成要件（訂正後の本件発明６の構成要件）については、均質な性能の製品を得ようとして当然行うべき事項であるからその限定による効果が不明瞭であるとはいえない。
　ゆえに、訂正後の本件特許明細書の記載が不備であるとすることはできない。
　
ウ．むすび
　以上のとおりであるから、特許異議の申立の理由及び証拠によっては、本件請求項１〜６についての特許を取り消すことはできない。
　また、他に請求項１〜６に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年２月１日（２０００．２．１）