【事件の表示】
　特許第２７９５５４０号「直腸プローブ」の請求項１ないし１０に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第２７９５５４０号の請求項１ないし７に係る特許を維持する。
【理　由】
１．本件特許第２７９５５４０号は、平成６年１月６日の国際特許出願（優先権主張１９９３年４月２１日、米国）であって、平成１０年６月２６日にその特許権の設定登録がなされ、その後、神由美子より特許異議の申立てがなされ、取消理由が通知され、その指定期間内である平成１１年１１月２６日に訂正請求がなされ、訂正拒絶理由が通知され、その指定期間内である平成１２年３月２３日に訂正請求の補正がされたものである。
　
２．本件特許に対し、異議申立人神由美子は、甲第１号証として特開平２−１８０２７９号公報を、及び甲第２号証として特表平４−５０６６２１号公報を提示し、本件特許の請求項１ないし１０に係る発明は、甲第１及び２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、当該発明に係る特許は取り消されるべきものであり、また、請求項８ないし１０に係る発明は、人体の治療方法に係る発明であるから産業上利用できないものである旨主張する。
　
３．上記取消理由は、
　ａ．特許異議申立人の提示した甲第１及び２号証を引用し、特許異議申立人の主張を援用して、本件特許の請求項１ないし１０に係る発明は、甲第１及び２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、当該発明に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、
　ｂ．請求項８ないし１０に係る発明は、人体の治療方法に係る発明であるから産業上利用できないものであって、当該発明に係る特許は、特許法第２９条第１項の規定に違反してされたものであり、
　ｃ．本件特許は、請求項６に係る発明に手順が限定されているため、物の発明としての構成が不明瞭であるから、本件特許は、３６条に規定する要件を満たさない出願に対してされたものである、
から取り消すべきというものである。
　
４．上記訂正拒絶理由は、請求項５の「患者の直腸内にプローブを保持する装置」の一態様である（ii）膨張可能なバルーンが直腸内に適正に配置されるとき、直腸の入口に対して直腸の外側に配置されるように膨張可能な低圧の柔軟なバルーンの近位端の所定の位置のカテーテルに取り付けられた位置決めバルーン」は、発明の詳細な説明に記載されておらず、訂正された明細書は特許法第３６条第５項に規定する要件を満たさないから、訂正請求は、訂正の要件を満たさない。というものである。
　
５．平成１２年３月２３日付け手続補正書で補正がされた上記訂正請求によって訂正された明細書の請求項１ないし７に係る発明（以下、それぞれ、「訂正された請求項１ないし７に係る発明」という。）は、その特許請求の範囲第１〜７項に記載された次のとおりのものである。
　「１．患者の直腸の粘膜温度を検出し、監視する直腸プローブであって、該直腸プローブが、
　長手方向の軸線と、近位端２と、遠位端３で終わっている遠位部分とを有するカテーテル１と、
前記遠位部分内の前記長手方向の軸線に沿って取り付けられている膨張可能な低圧の柔軟なバルーン５と、
　バルーンの壁の一方の側に関連した温度素子１０であって、該温度素子から延びる導線１４が前記カテーテルの近位端に配置されたコネクタ１５に接続している、温度素子１０と、
　患者の直腸内の適切な位置に前記プローブを保持する、軸線方向に調節可能な装置と、
　前記バルーンを膨張する装置とを有し、
　前記バルーンは、直腸の前側に緊密に温度素子を配置するように適切に配置されるとき膨張される直腸プローブ。
　２．前記温度素子はバルーンの壁に直接取り付けられるか、またはバルーンの壁に可動なように関連する請求項１に記載のプローブ。
　３．前記温度素子は患者の前立腺の温熱治療中に直腸の粘膜の温度を監視するようになっている熱電対であり、前記熱電対組立体は、間隔を置いた関係の３つの熱電対１１、１２、１３を有する請求項１または２に記載のプローブ。
　４．長手方向の軸線に沿って配置された開放遠位端を有する中空の管４を有する請求項１乃至３のいずれか１項に記載のプローブ
　５．患者の腸内にプローブを保持する装置は、（ｉ）柔軟なバルーンが直腸内で膨張するように適切に配置されるとき、ハウジングに取り付けられるとき肛門の括約筋の近傍のカテーテルの一部を覆うハウジングに取り付けられており、長手方向に可動なカラー７及びプローブが患者の直腸に適当に配置されるときアームを所定の位置に固定し、患者の足に対して傾斜するロックを通して、ハウジングに固定されているサイドアームか、（ii）膨張可能な低圧の柔軟なバルーンの近傍の所定の位置でカテーテルに取り付けられた可動なタブ２０のいずれかである請求項１乃至４のいずれか１項に記載のプローブ。
　６．前記低圧の膨張可能な柔軟なバルーンの内側に冷却剤を循環させる手段を有する請求項１乃至５のいずれか１項に記載のプローブ。
　７．前記膨張可能なバルーンは、カテーテル内に含まれ、膨張するとき、前記カテーテルの遠位端を越えて展開するようになっている請求項１乃至６のいずれか１項に記載のプローブ。」
　
６．上記訂正請求の適否について判断する。
（１）上記訂正は、願書に添付された明細書（以下、「特許明細書」という。）を、以下のａ〜ｇのとおり訂正するものである。
ａ．特許請求の範囲について、
　第１項において「患者の直腸の粘膜温度を検出し、監視する直腸プローブであって、該直腸プローブが、」を付加する訂正をし、「患者の直腸内の適切な位置に前記プローブを保持する装置」の記載を、「患者の直腸内の適切な位置に前記プローブを保持する、軸線方向に調節可能な装置」と訂正する。
ｂ．特許請求の範囲について、
　第５項において、「膨張可能なバルーンが直腸内に適正に配置されるとき、直腸への入口に対して直腸の外側に配置されるように膨張可能な低圧の柔軟なバルーンの近位端の所定の位置のカテーテルに取り付けられた位置決めバルーン、（iii）」を削除する。
ｃ．特許請求の範囲において、
　第６項の「循環させる段階」の記載を、「循環させる手段」と訂正する。
ｄ．特許請求の範囲について、
　第８項〜第１０項を削除する訂正をする。
　
（２）上記訂正のうち、
　訂正事項ａについてみると、この訂正は、特許明細書の特許請求の範囲第１項に記載された発明が対象とする直腸プローブを、「患者の直腸の粘膜温度を検出し、監視する」ものに限定し、患者の直腸内にプローブを保持する装置が「軸線方向に調節可能」なものであると限定するものであるから特許請求の範囲の減縮に相当する。
　訂正事項ｂについてみると、この訂正は、明らかに、誤記の訂正に相当する。
　訂正事項ｃについてみると、この訂正は、択一的な構成の内の一部を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに相当する。
　訂正事項ｄについてみると、この訂正は、請求項を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮に相当する。
　そして、訂正された特許請求の範囲に記載された事項のうち、直腸プローブが、「患者の直腸の粘膜温度を検出し、監視する」ものであることは、特許明細書第１頁４−５行目に「本発明は、患者の前立腺の温熱治療中に、患者の直腸粘膜の温度を監視する方法と関連している。」と、直接的に記載されている。また、患者の直腸内にプローブを保持する装置が「軸線方向に調節可能」なものであることは、直接的な記載はないが、特許明細書第３頁１４−１８行目の「好ましくは、サイドアーム、例えば、平坦な可撓性アームは、長手方向に可動なカラー、ロック、例えば、カムロックまたはねじロックを通してハウジングに取り付けられ、これはアームを所定の位置に取り付けることができ、プローブを患者の直腸に適切に配置するときアームを所定の位置に固定することができ、患者の足に対して傾斜することができる。」、同３頁２０−２２行目「第３の実施例において、患者の直腸内にプローブを保持する装置は、カテーテルの軸線に沿って摺動するようになっている可動なリングまたはタブである。」及び同第７頁５−７行目の「本実施例の特定の利点は、カラー及び可撓性アームを指示する（「支持する」の誤記と認められる。）ハウジングが肛門の外側からの操作を可能にしてプローブを直腸に適性に位置決めすることを確実にする。」の記載からすれば、特許明細書から直接的、かつ一義的に導き出せるものである。
　そうすると、上記訂正事項は、いずれも、特許明細書に記載された事項の範囲内のものであって、かつ、この訂正によって、発明の目的が変更されるものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張するものでもなく、また、変更するものでもない。
　
（３）次に、独立特許要件について判断する。
　取消理由に引用された各引用例には、次の事項が記載されている。
甲第１号証；「直腸プローブに固定された上記部分９０を膨張可能な要素９２とする。この要素９２は、直腸プローブ８２の先端８２ａの周りに固定した風船にすることができ、この風船には尿道プローブの風船２６を膨張するのに用いたものと同じ可撓性チューブ９６を介して放射線反射性の液体９４を供給するのが好ましい。また、温度センサ９８を風船９２の内部に設け、前立線１４と対向した位置の直腸壁１００の温度を測定することもできる。この温度センサにより記録された温度データは温度測定装置に送られ、次いでコンピュータ等の中央制御装置８６に伝られる。（第７頁右下欄２０行目−第８頁左上欄１０行目）」、「前立腺１４及び周囲の組織、特に直腸中の温度を各温度センサ９８、１００等により制御しながら、中央制御装置８６を用いてハイパーセルミアを実施例することができる。（第８頁右上欄９−１２行目）」及び「本発明はさらに、体腔中に挿入可能な照射プローブ２０内に設けたマイクロ波照射装置１８を用いた組織１２、特に、前立腺１４のハイパーセルミア（高熱治療）による外科治療方法に関するものであり、（第８頁右上欄１８行目−左下欄１行目）」と記載されている。
甲第２号証；「上記プローブ本体は中空、例えば、その前端部１２ｂが閉鎖するように全路にわたって延びない内側空洞１３を有する。しかし、上記プローブ本体は直腸に含まれるガス等を排気するためのオリフィス２６を含む（第３頁右上欄４−７行目）」、「本発明の他の有利な特徴によれば、経直腸プローブの本体１２は開口部１４に接近したその端部に直腸Ｒへの経直腸プローブ１０の挿入を停止させるための挿入停止手段１６を具備する。好ましくは、この停止手段１６は、図２から明らかなように、上記プローブ本体に実質的に垂直の平面内で、上記プローブ本体１２に関して半径方向外方へ延びる舌部１８から成る。プローブ１２および同様に舌部１８を構成する上記ポリマー材の柔軟性により、舌部１８は図１から明らかなように挿入の際に変形して患者の身体に密接にフィットし、それにより経直腸プローブを形成する装置１０が解剖学的に適性に位置決めされるようにする。（第３頁左下欄６−１７行目）」、「本発明の他の有利な特徴によれば、プローブ本体１２の全長Ｌは、直腸へ挿入されたときに器具を観察または処置される器官のレベル、特に前立腺のレベルへ少なくとも達することのできる遠位へ挿入させることのできるような範囲で選択される。これは、また、図１から明らかである。（第３頁左下欄１８−２２行目）」及び「上記温度センサ装置はプローブ本体１２の壁内の対応する溝内、即ち、好ましくは内側溝内に収容された少なくとも１つの光ファイバ温度計２２から成るのが有利である。（第３頁右下欄４−６行目）」と記載されている。
　
（４）訂正後の請求項１に係る発明と甲第１号証乃至甲第２号証に記載されたものとを対比すると、前記甲第１号証乃至甲第２号証には、いずれにも、訂正後の請求項１に係る発明の必須の構成である「患者の直腸内の適切な位置に前記プローブを保持する、軸線方向に調節可能な装置」が記載されていないし、かつ示唆もされていない。
　なお、甲第２号証には、「プローブ本体１２の全長Ｌは、直腸へ挿入されたときに器具を観察または処置される器官のレベル、特に前立腺のレベルへ少なくとも達することのできる遠位へ挿入させることのできるような範囲で選択される。」と記載されているが、プローブの挿入停止手段１６は、プローブの基端側に固定して設けられており、患者の体型等に応じて調節されるものではなく、また、プローブに対して挿入停止手段を調節することを示唆するものでもない。
　そして、訂正後の請求項１に係る発明は、前記構成により、平成１１年１１月２６日付け意見書に記載された「患者の直腸内でのプローブの位置を適切な位置に設定することができる」という甲第１号証乃至甲第２号証に記載されたものにはない、格別の作用効果を奏するものである。
　したがって、訂正後の請求項１に係る発明は、甲第１号証乃至甲第２号証に記載された発明と同一であるとも、それらの発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることも、できない。
　次に、訂正後の請求項２ないし７に係る発明についてみると、訂正後の請求項２ないし７に係る発明は、請求項１に係る発明の構成をすべて備えた上で、さらに限定を加えたものであるから、この限定した構成が甲第１号証乃至甲第２号証に記載されているとしても、前記のとおり、請求項１に係る発明が甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができない以上、請求項２ないし７に係る発明も、前記甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
　また、取消理由ｃで指摘した明細書の記載不備も、前記ｃの訂正によって解消された。
　さらに訂正拒絶理由で指摘した明細書の記載不備も、上記ｂの訂正によって解消された。
　
（５）以上のとおりであるから、上記訂正請求は、特許法第１２０条の４第２項及び同条第３項で準用する第１２６条第２項〜第４項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　
７．次に、特許異議の申立てについて判断する。
（１）本件特許の請求項１ないし７に係る発明は、訂正された明細書の特許請求の範囲に記載されたとおりのものであって、上記５で認定したとおりのものである。
（２）しかしながら、本件特許の請求項１ないし７に係る発明は、上記６（４）で示したように、甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものともすることはできない。
　
８．したがって、特許異議申立ての理由及び証拠によっては、本件特許の請求項１ないし７に係る特許を取り消すことはできない。
　また、他に、本件特許の請求項１ないし７に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年４月３日（２０００．４．３）