【事件の表示】
　特許第２７１９７６１号「データ蓄積装置」の請求項１ないし２に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結論】
　特許第２７１９７６１号の請求項１に係る特許を取り消す。
　同請求項２に係る特許を維持する。
【理由】
第１　手続きの経緯
　本件特許第２７１９７６１号は、その発明について、平成７年２月２４日に特許出願され、平成９年１１月２１日に特許権の設定の登録がされたものであって、その後、その特許について、平成１０年８月２４日に福島祥人より、及び翌２５日に荒尾清より、それぞれ、特許異議の申立てがされ、これにより、当審における合議の結果、同年１１月２４日付けで取消理由が通知され、その明細書及び図面について、その指定期間内である平成１１年２月２日に訂正の請求がされ、これに対して、更に、当審における合議の結果、同年３月３日付けで訂正拒絶理由が通知され、その指定期間内である同年５月１８日に手続補正書（訂正請求書）が提出されたものである。
第２　訂正の適否
１　補正について
（１）補正事項（１）▲１▼は、訂正請求書３頁１行〜４頁５行に記載の訂正事項ｃの全文を、特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的として、以下の通り補正しようというものである。
　「特許請求の範囲の請求項１における以下ア、イ、ウの記載、
　ア「通信により配信される第１のデータファイル」
　イ「第２のデータファイルが記録された所定の」
　ウ「前記メモリに記録された第１のデータファイルおよび前記記録媒体に記録された第２のデータファイルのファイル管理を行なうファイル管理手段と、」を特許請求の範囲の減縮を目的として、それぞれ、
　ア「楽曲データからなり通信により配信される第１のデータファイル」
　イ「楽曲データからなる第２のデータファイルが記録された所定の」
　ウ「前記メモリに記録された第１のデータファイルおよび前記記録媒体に記録された第２のデータファイルのファイル管理を行なうとともに、楽曲データからなりリクエスト曲に対応するファイル番号のデータファイルを読出すよう前記メモリまたは前記読出手段を制御するファイル管理手段と、」と訂正する。
　…（略）…」
（２）一方、訂正事項ｃは、次のものである。
　「特許請求の範囲の請求項１における以下の記載
　「読出手段と、
　　前記メモリに記録された第１のデータファイルおよび前記記録媒体に記録された第２のデータファイルのファイル管理を行なうファイル管理手段と、」を特許請求の範囲の減縮を目的として
　「読出手段と、
　　データファイルをデータファイル単位で再生するためのリクエストを受け付けるリクエスト入力手段と、
　　前記メモリに記録された第１のデータファイルおよび前記記録媒体に記録された第２のデータファイルのファイル管理を行なうとともに前記リクエスト入力手段から入力されるリクエストが示すファイル番号のデータファイルを読み出すよう前記メモリまたは記録媒体を制御するファイル管理手段と、」と訂正する。
　…（略）…」
（３）そこで検討するに、少なくとも、補正事項（１）▲１▼は、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された「リクエスト入力手段」を削除する補正であることが読み取れる。
（４）前記（１）に記したように、特許権者は、補正事項（１）▲１▼について、特許請求の範囲の減縮および明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるとしているところ、当審における合議の結果通知した訂正拒絶理由は、前記「リクエスト入力手段」が明りょうでないことの示唆を含むものであるから、該「リクエスト入力手段」を削除することは、明りょうでない記載の釈明に該当するものであると認められなくもないが、それはさておき、前記削除は、訂正明細書の特許請求の範囲に記載された構成要件を削除するものであるから、少なくとも、特許請求の範囲の減縮には相当しないものである。
（５）したがって、補正事項（１）▲１▼に係る補正は、訂正請求書の要旨を変更するものであると言わざるを得ないものであって、特許法第１２０条の４第３項において準用する同法第１３１条第２項の規定に違反するものであるから、他の補正事項について言及するまでもなく、本件補正は採用できない。
２　訂正について
（１）訂正事項ｃは、前記１（２）に記したとおりものであって、少なくとも、特許請求の範囲の減縮に相当するものであることが認められる。
（２）とすれば、訂正事項ｃに係る訂正は、特許法第１２０条の４第２項ただし書き第１号の場合に該当するから、以下において、この訂正の請求が、同第３項において準用する同法第１２６条第４項の規定に適合するものであるか否か、即ち、独立特許要件を満たすものであるか否かについて検討する。
　ア　訂正明細書の請求項１に係る発明（以下、「訂正第１発明」という。）は、訂正明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載されたとおりの次の事項により構成されるものである。
　「通信により配信される第１のデータファイルを受信する受信手段と、
　　前記受信した第１のデータファイルを記録する書換可能なメモリと、
　　第２のデータファイルが記録された所定の記録媒体を格納するとともに、該記録媒体に記録された第２のデータファイルを読み出す読出手段と、
　　データファイルをデータファイル単位で再生するためのリクエストを受け付けるリクエスト入力手段と、
　　前記メモリに記録された第１のデータファイルおよび前記記録媒体に記録された第２のデータファイルのファイル管理を行なうとともに前記リクエスト入力手段から入力されるリクエストが示すファイル番号のデータファイルを読み出すように前記メモリまたは前記読出手段を制御するファイル管理手段と、
　　前記第１のデータファイルのファイル番号と前記第２のデータファイルのファイル番号とを比較するファイル番号比較手段とを備え、
　　前記ファイル管理手段は前記ファイル番号比較手段による比較の結果に応じ、ファイル番号が一致したとき前記メモリ中の当該ファイル番号の第１のデータファイルを消去または無効とし、前記メモリの該消去または無効とした部分に新たに受信する第１のデータファイルを記録可能とすることを特徴とするデータ蓄積装置」
　　（なお、前記において、「データファイルをデータファイル単位で再生するためのリクエストを受け付けるリクエスト入力手段」は、“データファイルを（他のデータファイルと組み合わせることなく）そのデータファイルだけで使用するためのリクエストを受け付けるリクエスト入力手段”と解するのが相当であり、また、データファイルの読み出しの態様は、“データファイルを丸ごと読み出す”ものに限定されないと解するのが相当である。更に、後記エ参照。）
　イ　当審における合議の結果通知した訂正拒絶理由に引用した本件出願の日前の他の特許出願であって本件出願後に出願公開された特願平５−３３２０１４号（特開平７−１８６４６６号）の願書に最初に添附した明細書又は図面（以下、「先願明細書」という。）には、次の各事項が図面と共に記載されている。
　　▲１▼「図２は、本実施例の電子写真方式の印刷装置（符号１で示されている）の構成概念を示す。図において、２はホストコンピュータ等の印刷データを出力してくる外部装置、３はデータを受信する受信部、４は受信したデータを一時的に格納する受信バッファ、５は入力したデータを解析する解析部、６は解析の結果を格納するページバッファ、７はぺージバッファ６の内容に基づいてビットマップメモリ等の出力イメージに展開する展開部、８は展開した出力イメージを格納するフレームメモリであり、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）で構成されている。９はフレームメモリ８の内容に従って、例えばレーザビーム等による出力機構１０を制御する出力部、１１は用紙等の記録媒体である。出力機構１０に至るまでの処理は、主にソフトウェアに依って制御される。また、フォントを管理するために、フォントデータを格納するフォント格納部１２とフォントの管理を行うフォント管理部１３とを持つ。」（先願明細書段落番号【００２４】の項）
　　▲２▼「ここで、フォントを追加するには、２つの手段があり、１つはホスト側からフォントデータをダウンロードする方法と、フォントが格納されたＲＯＭやハードディスク等を物理的に装着する方法である。ダウンロードの場合には、入力したフォントダウンロードデータを解析部５が解析し、フォント管理部１３に渡し、更にフォント管理部１３が実際のデータをフォント格納部１２に追加格納する事でフォントの追加を行う。」（同書段落番号【００２８】の項）
　　▲３▼「図８は、フォントをＲＯＭで追加した場合の、フォント管理部１３での処理手順を示したものである。
　　ＲＯＭが追加されると、まずステップＳ８１で追加ＲＯＭに何のフォントが格納されているかを調査する。次にステップＳ８２で追加されたフォントの名称と同一の名称が、フォント管理テーブルに存在するかどうかを調べる。ここで同一名称が無い場合には、ステップＳ８３で、ＲＯＭ内にあったフォントの名称をフォント管理テーブル内のフォント実体部へのポインタとして、追加ＲＯＭ内のデータの先頭アドレスをセットして終了する。
　　ステップＳ８２で既に同一のフォント名称が存在していれば、ステップＳ８５へ進み、重複しているフォントが削除可能かどうかを調べ、削除不可能な（例えばＲＯＭ内にある）場合には、ステップＳ８３へ進む。削除可能であれば、ステップＳ８６でそのフォントを削除し、ステップＳ８７でフォント管理テーブルの実体部へのポインタに、追加ＲＯＭ内のデータの先頭アドレスをセットして終了する。」（同書段落番号　【００３３】〜【００３５】の項）
　　また、前記記載事項について、この分野の技術常識を加味して判断すれば、更に、次の技術事項を挙げることができる。
　　▲４▼　フォントデータが記録された追加ＲＯＭが装着されるとともに、該追加ＲＯＭに記録されたフォントデータを読み出す読出手段があること
　　▲５▼　ホストコンピュータから送出された印刷データ中には、テキストデータ以外に、使用するフォントの種別を指示するデータ、即ち、フォント名称が含まれているから、印刷装置には、前記指示するデータを受け取る手段があると言えること
　　▲６▼　フォント管理部１３は、ハードディスクに記録されたフォントデータおよび追加ＲＯＭに記録されたフォントデータの管理を行なうとともに、前記指示するデータが示すフォント名称のフォントデータを読み出すように前記ハードディスクまたは前記読出手段を制御する機能と、ハードディスクに記録されたフォントデータのフォント名称と追加ＲＯＭに記録されたフォントデータのフォント名称とを比較する機能とを備えるものであること
　　▲７▼　ハードディスク中の削除された部分には、新たにダウンロードされるフォントデータが記録可能であること
　　そこで、以上の事項を、訂正第１発明の構成の表現を借りて整理すれば、次の事項により構成される発明（以下、「先願発明」という。）が記載されているということができる。
　　ホストコンピュータからダウンロードされる第１のフォントデータを受信する受信手段（受信部３）と、
　　前記受信した第１のフォントデータを記録する書換可能なメモリ（ハードディスク）と、
　　第２のフォントデータが記録された所定の記録媒体（追加ＲＯＭ）が装着されるとともに、該記録媒体に記録された第２のフォントデータを読み出す読出手段と、
　　フォントデータをフォントデータ単位で使用するための前記ホストコンピュータからの指示を受け取る指示受取手段と、
　　前記メモリに記録された第１のフォントデータおよび前記記録媒体に記録された第２のフォントデータの管理を行なうとともに前記指示受取手段が受け取った指示が示すフォント名称のフォントデータを読み出すように前記メモリまたは前記読出手段を制御する管理手段（フォント管理部１３）と、
　　前記第１のフォントデータのフォント名称と前記第２のフォントデータのフォント名称とを比較する比較手段（フォント管理部１３）とを備え、
　　前記管理手段は前記比較手段による比較の結果に応じ、フォント名称が一致したとき前記メモリ中の当該フォント名称の第１のフォントデータを削除し、前記メモリの該削除した部分に新たにダウンロードされる第１のフォントデータを記録可能とするデータ蓄積装置（印刷装置）
　（なお、前記において、（）括弧内は、先願明細書における表現である。）
　ウ　そこで、訂正第１発明と先願発明とを対比・判断すれば、次のとおりとなる。
　（ア）訂正第１発明でいう「通信により配信される」ことは、先願発明でいう「ホストコンピュータからダウンロードされる」ことを包摂する。
　（イ）訂正第１発明でいう「データファイル」は、“１単位のものとして扱われるデータの集合”を意味するから、先願発明でいう「フォントデータ」を包摂する。
　（ウ）訂正第１発明における「所定の記録媒体」を「格納する」ことと先願発明における「所定の記録媒体」が「装着される」こととの間に格別な技術的差異はない。
　（エ）訂正第１発明の「データファイルをデータファイル単位で再生するためのリクエストを受け付けるリクエスト入力手段」は、先願発明の「フォントデータをフォントデータ単位で使用するためのホストコンピュータからの指示を受け取る指示受取手段」を包摂する。
　（オ）訂正第１発明でいう「ファイル番号」と先願発明でいう「フォント名称」とは、“１単位のものとして扱われるデータの集合に付する識別子”である点で等価であり、また、これにより実質的な差異は生じない。即ち、「番号」或いは「名称」のいずれを“識別子”として用いるかにより、実質的な差異は生じないということである。
　（カ）訂正第１発明でいう「消去又は無効」と先願発明でいう「削除」とは、実質的に同義である。
　（キ）その他には、敢えて取り上げて言及する程の差異はない。
　エ　なお、特許権者は、訂正請求書の（４）請求の原因の▲３▼の項において、「引用先願の発明においては、フォント管理テーブルによって管理されるフォント名称で識別されるフォントデータがフォント単位で印刷（再生）のためにリクエストされることはなく、文字画像等に対応するフォントパターンを示すコードに応じてそのフォントパターンが印刷のために読み出されるのである」（同書６頁１１行〜１５行）旨主張する（この主張の意味は、必ずしも明確ではない）が、少なくとも、訂正第１発明が、“再生手段”を構成要件とするものではないことは訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１の記載から明らかであるところ、「再生」については、“使用”する程度の意味にしか解されず、更に、データファイルの読み出しの態様も、“データファイルを丸ごと読み出す”ものに限定解釈できないから、特許権者の前記主張は、的外れのものと言うしかなく、採用することができない。
　オ　以上総合判断するに、訂正第１発明は、先願発明と同一であると言わざるを得ず、しかも、先願発明の発明者が訂正第１発明の発明者と同一の者ではなく、また、本件出願の時にその出願人と前記他の特許出願の出願人とが同一の者でもないから、訂正第１発明は、平成６年法律第１１６号による改正前の特許法第２９条の２第１項の規定により、本件出願の際独立して特許を受けることができないものである。
（３）したがって、訂正事項ｃに係る訂正の請求は、特許法第１２０条の４第３項において準用する同法第１２６条第４項の規定に適合しないものであるから、他の訂正事項について言及するまでもなく、本件訂正は認めない。
第３　特許異議の申立てについての判断
１　請求項の表示
　特許異議の申立てに係る請求項は、請求項１及び２の全請求項である。
２　本件の請求項に係る特許の是非についての判断
（１）請求項１に係る特許について
　ア　本件の請求項１に係る発明（以下、「本件第１発明」という。）は、願書に添付した明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載されたとおりの次の事項により構成されるものである。
　「通信により配信される第１のデータファイルを受信する受信手段と、
　　前記受信した第１のデータファイルを記録する書換可能なメモリと、
　　第２のデータファイルが記録された所定の記録媒体を格納する（と）ともに、該記録媒体に記録された第２のデータファイルを読み出す読出手段と、
　　前記メモリに記録された第１のデータファイルおよび前記記録媒体に記録された第２のデータファイルのファイル管理を行なうファイル管理手段と、
　　前記第１のデータファイルのファイル番号と前記第２のデータファイルのファイル番号とを比較するファイル番号比較手段とを備え、
　　前記ファイル管理手段は前記ファイル番号比較手段による比較の結果に応じ、ファイル番号が一致したとき前記メモリ中の当該ファイル番号の第１のデータファイルを消去または無効とし、前記メモリの該消去または無効とした部分に新たに受信する第１のデータファイルを記録可能とすることを特徴とするデータ蓄積装置」
（なお、前記において、（）括弧内は、明白な誤記を補うために付加したものであり、また、前記ＩＩ２（２）アにおいて認定したとおり、データファイルの読み出しの態様は、“データファイルを丸ごと読み出す”ものに限定されないと解するのが相当である。）
　イ　当審における合議の結果通知した取消理由に引用した本件出願の日前の他の特許出願であって本件出願後に出願公開された特願平５−３３２０１４号の願書に最初に添附した明細書又は図面には、前記ＩＩ２（２）イに認定のとおりの先願発明が記載されている。
　ウ　そこで、本件第１発明と先願発明とを対比・判断するに、前記ＩＩ２（２）ウにおける検討から明らかなように、本件第１発明は、先願発明と同一であると言うしかなく、しかも、先願発明の発明者が本件第１発明の発明者と同一の者ではなく、また、本件出願の時にその出願人と前記他の特許出願の出願人とが同一の者でもないから、本件第１発明は、平成６年法律第１１６号による改正前の特許法第２９条の２第１項の規定により特許を受けることができないものである。
　エ　したがって、本件の請求項１に係る特許は、拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものである。
（２）請求項２に係る特許について
　ア　本件の請求項２に係る発明（以下、「本件第２発明」という。）は、願書に添付した明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項２に記載されたとおりの次の事項により構成されるものである。
　「通信により配信される第１のデータファイルを受信する受信手段と、
　　前記受信した第１のデータファイルを記録する書換可能なメモリと、
　　第２のデータファイルが記録された所定の記録媒体を格納する（と）ともに、該記録媒体に記録された第２のデータファイルを読み出す読出手段と、
　　前記メモリに記録された第１のデータファイルおよび前記記録媒体に記録された第２のデータファイルのファイル管理を行なうファイル管理手段と、
　　前記第１のデータファイルのファイル番号と前記第２のデータファイルのファイル番号とを比較するファイル（番号）比較手段と、
　　前記第１のデータファイルのバージョン番号と前記第２のデータファイルのバージョン番号とを比較するバージョン（番号）比較手段とを備え、
　　前記ファイル管理手段は前記ファイル番号比較手段および前記バージョン（番号）比較手段により各比較の結果に応じ、ファイル番号が同一でバージョン番号が異なるデータファイルが存在したときは、新しいバージョン番号のデータファイルが読み出されるようにするとともに、古いバージョン番号のデータファイルが前記メモリ中のものの場合は当該第１のデータファイルを消去または無効とし、前記メモリの該消去または無効とした部分に新たに受信する第１のデータファイルを記録可能とすることを特徴とするデータ蓄積装置」
　　（なお、前記において、（）括弧内は、明白な誤記を補うために付加したものである。）
　イ　これに対して、特許異議申立人福島祥人は、
　　▲１▼　本件第２発明は、甲第２号証ないし同３号証に記載されたような技術常識を加味すれば、甲第１号証に記載された発明と同一であるということができるから、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものである旨主張すると共に、
　　▲２▼　本件第２発明は、当業者が甲第４号証に記載された発明に甲第２号証ないし同３号証及び同５号証に記載された発明を組み合わせることにより容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである旨主張し、
　　また、同荒尾清は、
　　▲３▼　本件第２発明は、当業者が甲第１号証に記載された発明に甲第２号証ないし同３号証に記載された発明を組み合わせることにより容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである旨主張する。
　ウ　そして、
　　▲１▼　前掲福島祥人が提出した甲第１号証である本件出願の日前の他の特許出願であって本件出願後に出願公開された特願平５−３３２０１４号の願書に最初に添附した明細書又は図面には、前記第２の２（２）イに認定のとおりの事項が記載され、
　　▲２▼　同２号証である本件出願前に頒布された刊行物である特開平５−３３４１６２号公報には、分散配置されている複数台のオフィスコンピュータやパーソナルコンピュータ等のデータ処理装置と各種プログラムを記憶管理する共有周辺装置を備えて成るデータ処理システムに関し、ホストコンピュータにおいて、あるプログラムファイルが指定されたとき、自己の外部記憶装置に登録されているプログラムファイルがバージョンアップ前のものであるか否かを自己の保有するバージョン情報によりチェックし、バージョンアップ前のものであれば、バージョンアツプ後のプログラムファイルをインストールサーバから受信するようにすることにより、常に最新のプログラムファイルを利用することができることが記載され、
　　▲３▼　同３号証である本件出願前に頒布された刊行物である特開平４−４０５３６号公報には、図面データ、文書データあるいは大量の数値データ等のデータを複数の事業所において共有するためのデータ分散管理方法に関し、ホスト側において最新のデータとその版数を記憶し、端末側においてデータを必要とするときに、必要なデータの版数を該ホスト側に問い合わせ、問い合わせ結果と端末側に記憶されている版数とを比較し、比較の結果が等しければ端末側に記憶されているデータを出力し、比較の結果が等しくなければホスト側から端末側ヘデータを転送して出力し、データの転送があった場合に転送されたデータとその版数を端末側で記憶する各段階を具備して構成することが記載され、
　　▲４▼　同第４号証である本件出願前に頒布された刊行物である特開平５−６１８９号公報には、随時新曲を追加することのできる電子音楽再生装置に関し、新曲の演奏情報が電話回線等を利用して遠隔地から配信されること、配信された新曲の演奏情報を追記可能なハードディスクを備えること、曲の演奏情報が記録されている追記不可能なＣＤ−ＲＯＭを備えること、新曲の演奏情報の追加によりハードディスクが満杯になった際には、現ＣＤ−ＲＯＭを、該ＣＤ−ＲＯＭに記録されている局の演奏情報とハードディスクに記録された新曲の演奏情報とを加えた新たなＣＤ−ＲＯＭに差し換えること、並びにＣＤ−ＲＯＭから曲の演奏情報を読み出すための制御部を備えることが記載され、
　　▲５▼　同５号証である本件出願前に頒布された刊行物である特開昭６３−８２１３７号公報には、同一の伝送路にバス接続された複数の端末が、端末毎に予め設定されたアドレスを持つフレームにより情報の送受信を行なう通信システムにおいて、端末の移動によるアドレスの二重設定を端末自身が自動的に検出し、それに基づいて自端末アドレスの消去と、アドレスの再設定要求を行うことが記載され、また、
　　▲６▼　同荒尾清が提出した甲第１号証である本件出願前に頒布された刊行物である特開昭６２−１６８４６２号公報には、高速モード（ＧＩＩＩモード）で情報の転送が可能なファクシミリ網での遠隔情報登録方式に関し、公衆電話網を介して送信されるフレーム化データを受信し、該受信したフレーム化データの中から所望のデータのみを取得し、該取得した所望のデータを格納することにより、各ファクシミリ装置に必要な設定登録データを遠隔的に設定登録するようにすることが記載され、
　　▲７▼　同２号証には、同一通信網に存在する不特定多数の情報処理装置のファイル自動更新方法及びその装置に関し、ブロードキャストされたパケットを通信網より取り込み、該取り込んだパケットを更新元ファイルの情報と更新元ファイルとに分解し、前記更新元ファイルの情報を少なくともファイル名と現バージョン番号とを含む更新先ファイルの情報と比較し、該比較により更新の条件が満たされたときには、更新先ファイルを前記更新元ファイルに置き換えることが記載され、
　　▲８▼　同３号証には、音楽・映像等のリアルタイム制と連続性とを有する情報を複数のユーザに独立に提供するファイルシステムに関し、基本ファイル部と一時蓄積部とを設け、ユーザからリクエストされ、基本ファイル部から検索された曲を前記一時蓄積部に蓄積するようにすると共に、該一時蓄積部がオーバフローしないように、予め、リクエストの古い曲を消去しておくことが記載されている。
　エ　そこで、前記主張について検討するに、
　（ア）まず、前記イ▲１▼の主張について検討すると、
　　ａ　甲第１号証には、本件第２発明を構成する事項である「前記第１のデータファイルのバージョン番号と前記第２のデータファイルのバージョン番号とを比較するバージョン（番号）比較手段」を備える点、及び「前記ファイル管理手段は前記ファイル番号比較手段および前記バージョン（番号）比較手段により各比較の結果に応じ、ファイル番号が同一でバージョン番号が異なるデータファイルが存在したときは、新しいバージョン番号のデータファイルが読み出されるようにするとともに、古いバージョン番号のデータファイルが前記メモリ中のものの場合は当該第１のデータファイルを消去または無効と」する点は記載されていず、また、これを示唆する記載も見あたらない。
　　ｂ　これに関して、前掲福島祥人は、甲第２号証ないし同３号証に記載されているように、甲第１号証が出願された時点では、データ通信システムの端末装置において、ファイルのバージョンを管理することは、既に、技術常識であり、該技術常識を参酌することにより、甲第１号証に記載されている事項から、本件第２発明を構成する前記事項は導き出せることである旨主張する。
　　ｃ　しかしながら、本件第２発明における「バージョン（番号）比較手段」は、“通信により配信される第１のデータファイルを記録する書換可能なメモリ”と“第２のデータファイルが記録された所定の記録媒体を格納するとともに、該記録媒体に記録された第２のデータファイルを読み出す読出手段”を備えたデータ蓄積装置において、「前記第１のデータファイルのバージョン番号と前記第２のデータファイルのバージョン番号とを比較する」ものであって、言い換えれば、１個の端末装置であるデータ蓄積装置に備えられた書換可能なメモリに記録されたデータファイルのバージョン番号と、同装置に備えられた読出し手段に格納された記録媒体に記録されたデータファイルのバージョン番号を比較するというものであるから、バージョンを管理することがこの分野における技術常識であることを加味しても、甲第１号証に記載されている事項から、直ちに、本件第２発明を構成する事項である「前記第１のデータファイルのバージョン番号と前記第２のデータファイルのバージョン番号とを比較するバージョン（番号）比較手段」を備える点、更には、「前記ファイル管理手段は前記ファイル番号比較手段および前記バージョン（番号）比較手段により各比較の結果に応じ、ファイル番号が同一でバージョン番号が異なるデータファイルが存在したときは、新しいバージョン番号のデータファイルが読み出されるようにするとともに、古いバージョン番号のデータファイルが前記メモリ中のものの場合は当該第１のデータファイルを消去または無効と」する点を導き出すことはできず、したがって、前掲福島祥人の前記主張は採用できない。
　　ｄ　そして、本件第２発明は、前記の点の事項を構成要件とすることにより、甲第１号証に記載された発明にはない特有の作用効果を奏するものである。
　（イ）次に、前記イ▲２▼の主張について検討すると、
　　ａ　甲第４号証には、本件第２発明を構成する事項である「前記第１のデータファイルのファイル番号と前記第２のデータファイルのファイル番号とを比較するファイル（番号）比較手段」と「前記第１のデータファイルのバージョン番号と前記第２のデータファイルのバージョン番号とを比較するバージョン（番号）比較手段」とを備える点、及び「前記ファイル管理手段は前記ファイル番号比較手段および前記バージョン（番号）比較手段により各比較の結果に応じ、ファイル番号が同一でバージョン番号が異なるデータファイルが存在したときは、新しいバージョン番号のデータファイルが読み出されるようにするとともに、古いバージョン番号のデータファイルが前記メモリ中のものの場合は当該第１のデータファイルを消去または無効と（し、前記メモリの該消去または無効とした部分に新たに受信する第１のデータファイルを記録可能と）する」点は記載されていず、また、これを示唆する記載もない。
　　ｂ　これに関して、前掲福島祥人は、甲第５号証に記載されているように、データ通信システムにおいては、一つの又は複数の記憶手段に重複して記憶されたファイルの一つを自動的に消去することは、本件出願前に当業者に慣用されている（もっとも、同５号証には、前掲福島祥人の言うような“データ通信システムにおいては、一つの又は複数の記憶手段に重複して記憶されたファイルの一つを自動的に消去する”ことは記載されてはいない）ことであり、また、同２号証ないし同３号証に記載されているように、ファイルのバージョンを管理することも、本件出願前に当業者に慣用されていることであるから、本件第２発明は、新しい解決手段を与えるものではない旨主張する。
　　ｃ　しかしながら、甲第４号証に記載された発明は、新曲の演奏情報のみの追加を前提とするものであって、そもそも、ハードディスクとＣＤ−ＲＯＭに同一の曲の演奏情報が記録されているか否かをチェックする必要性のないもの、言い換えれば、ハードディスクに新曲として追加記録される曲の名前とＣＤ−ＲＯＭに記録されている曲の名前を比較する比較手段を必要としないものであり、また、前記（ア）ｃに記したように、本件第２発明における「バージョン（番号）比較手段」は、言わば、１個の端末装置であるデータ蓄積装置に備えられた書換可能なメモリに記録されたデータファイルのバージョン番号と、同装置に備えられた読出し手段に格納された記録媒体に記録されたデータファイルのバージョン番号を比較するというものであるから、甲第２号証ないし同３号証及び同５号証に記載された事項を加味しても、甲第４号証に記載された発明において、本件第２発明のように、「前記第１のデータファイルのファイル番号と前記第２のデータファイルのファイル番号とを比較するファイル（番号）比較手段」と「前記第１のデータファイルのバージョン番号と前記第２のデータファイルのバージョン番号とを比較するバージョン（番号）比較手段」とを備え、更には、「前記ファイル管理手段は前記ファイル番号比較手段および前記バージョン（番号）比較手段により各比較の結果に応じ、ファイル番号が同一でバージョン番号が異なるデータファイルが存在したときは、新しいバージョン番号のデータファイルが読み出されるようにするとともに、古いバージョン番号のデータファイルが前記メモリ中のものの場合は当該第１のデータファイルを消去または無効と」するようにすることは、当業者が容易に想到実施し得ないものと言うしかなく、したがって、前記福島祥人の前記主張は採用できない。
　　ｄ　そして、本件第２発明は、前記の点の事項を構成要件とすることにより、甲第４号証に記載された発明にはない特有の作用効果を奏するものである。
　（ウ）最後に、前記イ▲３▼の主張について検討すると、
　　ａ　前掲荒尾清が提出した甲第１号証には、そもそも、本件第２発明を構成する事項である「第２のデータファイルが記録された所定の記録媒体を格納する（と）ともに、該記録媒体に記録された第２のデータファイルを読み出す読出手段」を備えることが記載されていず、したがって、甲第１号証に記載された発明は、本件第２発明を構成する事項である「前記メモリに記録された第１のデータファイルおよび前記記録媒体に記録された第２のデータファイルのファイル管理を行なうファイル管理手段」と「前記第１のデータファイルのファイル番号と前記第２のデータファイルのファイル番号とを比較するファイル（番号）比較手段」と「前記第１のデータファイルのバージョン番号と前記第２のデータファイルのバージョン番号とを比較するバージョン（番号）比較手段」とを備えようもなく、更には、「前記ファイル管理手段は前記ファイル番号比較手段および前記バージョン（番号）比較手段により各比較の結果に応じ、ファイル番号が同一でバージョン番号が異なるデータファイルが存在したときは、新しいバージョン番号のデータファイルが読み出されるようにするとともに、古いバージョン番号のデータファイルが前記メモリ中のものの場合は当該第１のデータファイルを消去または無効と」しようもないものである。
　　ｂ　これに関して、前掲荒尾清は、甲第２号証に記載されているように、送信されてきたデータの要否を判断する際にファイル名を比較すること、及び、甲第２号証に記載されているように、リクエストされた情報を一時蓄積部に蓄積する際にオーバフローしないように予めリクエストの古い情報を消去しておくことは、本件出願前に当業者に周知ないし公知であるから、本件第２発明は、当業者が容易に発明をすることができたものである旨主張する。
　　ｃ　しかしながら、本件第２発明と甲第１号証に記載された発明との対比関係は、前記ａに記したとおりのものであって、しかも、甲第２号証ないし同３号証に記載された発明をどのように組み合わせることにより、本件第２発明が、当業者が甲第１号証に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるというのか全く不明であり、したがって、前掲荒尾清の前記主張は採用しようのないものである。
　　ｄ　そして、本件第２発明は、前記の点の事項を構成要件とすることにより、甲第１号証に記載された発明にはない特有の作用効果を奏するものである。
　オ　したがって、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、本件の請求項２に係る特許について、拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたとすることはできない。
　カ　また、他に、本件の請求項２に係る特許について、拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたとする理由を発見しない。
（なお、当審における合議の結果通知した請求項２についての特許を取り消すべき理由は、妥当の範囲であるとの意見が多数になったので、撤回する。）
第４　結び
　以上のとおりであって、訂正は認めず、また、本件の請求項１に係る特許については、拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものであり、本件の請求項２に係る特許については、拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものではないから、平成６年法律第１１６号附則第１４条の規定に基づく平成７年政令第２０５号第４条第１項及び同２項の規定により、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１１年１１月２５日（１９９９．１１．２５）