【事件の表示】
　特許第２８５０９８３号「潤滑油」の請求項１ないし１２に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結論】
　特許第２８５０９８３号の請求項１ないし１２に係る特許を維持する。
【理由】
１．手続の経緯
　本件特許第２８５０９８３号は、平成２年３月２３日（優先権主張平成１年７月５日）に特許出願され、平成１０年１１月１３日に設定登録されたものであって、その後日石三菱株式会社から特許異議の申立てがなされたものである。
２．本件発明
　本件の請求項１〜１２に係る発明は、特許明細書の特許請求の範囲の請求項１〜１２に記載された、次のとおりのものである。
「【請求項１】少なくとも、炭素数１５以下の３価アルコール（グリセリンを除く）１種類以上と、炭素数２〜１８の直鎖の１価脂肪酸（酢酸と無水酢酸を除く）および炭素数４〜１８の分枝の１価脂肪酸（ネオヘプタン酸を除く）からなる群より選ばれた１種以上の１価脂肪酸とを原料として得たエステルを主成分とし、前記エステルの酸価が３ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であり、水酸基価が５０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であることを特徴とする、塩素を含有しないハイドロフルオロカーボン冷媒用の潤滑油。
　【請求項２】炭素数１５以下の３価アルコール１種類以上と、炭素数２〜１８の直鎖の１価脂肪酸および炭素数４〜１８の分枝の１価脂肪酸からなる群より選ばれた１種以上の１価脂肪酸とを原料として得たエステルを主成分とする、請求項１記載の潤滑油。
　【請求項３】炭素数４〜３６の多塩基酸１種類以上をも前記エステルの原料とすることを特徴とする、請求項１記載の潤滑油。
　【請求項４】原料として用いた酸全体に対し、前記多塩基酸の割合が８０モル％以下であることを特徴とする、請求項３記載の潤滑油。
　【請求項５】１価脂肪酸全体に対して分枝の１価脂肪酸の配合割合を５０モル％以上として得られたエステルを主成分とすることを特徴とする、請求項１〜４のいずれか一つの請求項に記載した潤滑油。
　【請求項６】前記１価脂肪酸の全体が分枝の１価脂肪酸のみからなることを特徴とする、請求項５記載の潤滑油。
　【請求項７】前記１価脂肪酸が、５０モル％以上の分枝の１価脂肪酸と、５０モル％以下の直鎖の１価脂肪酸とからなることを特徴とする、請求項５記載の潤滑油。
　【請求項８】前記直鎖の１価脂肪酸の炭素数が５〜ｌ０であることを特徴とする、請求項１〜４のいずれか一つの請求項に記載の潤滑油。
　【請求項９】前記分枝の１価脂肪酸の炭素数が４〜１４であることを特徴とする、請求項１〜８のいずれか一つの請求項に記載の潤滑油。
　【請求項１０】前記分枝の１価脂肪酸の炭素数が７〜９であることを特徴とする、請求項９記載の潤滑油。
　【請求項１１】前記多塩基酸の炭素数が４〜１０であることを特徴とする、請求項３または４記載の潤滑油。
　【請求項１２】前記エステルの８０℃での体積抵抗率が１Ｘ１０１２Ω・ｃｍ以上であることを特徴とする、請求項１記載の潤滑油。」
３．特許異議の申立ての理由の概要
　特許異議申立人日石三菱株式会社は、甲第１号証として「ＡＳＨＲＡＥ」（１９８９年１月）第２１１頁〜第２１６頁、甲第２号証として特開昭５６−１３１５４８号公報、甲第３号証として特開昭５８−１５５９２号公報、甲第４号証として特開昭５５−１５５０９３号公報、甲第５号証として特開昭６１−１７１７９９号公報、甲第６号証として「Ｅｍｅｒｙ　Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｌｕｂｒｉｃａｎｔ　Ｂａｓｅｓｔｏｃｋｓ」（１９８９年印刷、米国）、甲第７号証として「密閉型冷凍機」（昭和５６年（１９８１年）７月３０日）日本冷凍協会発行、表紙、目次、第１７１頁〜第１８３頁、甲第８号証としてＪＩＳハンドブック（１９８３年）日本規格協会発行、表紙目次第１５頁〜第１８頁　裏表紙、甲第９号証として特表平３−５０５６０２号公報、第１０号証、として特開平２−２７６８９４号公報、甲第１１号証として特開平３−１２８９９２号公報、甲第１２号証として特開平３−１２８９９１号公報を提出し、次のとおり主張している。
（１）本件請求項１〜１２に係る発明は、甲第１〜８号証の記載に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、
（２）本件請求項１〜１２に係る発明は、その出願の日前の他の特許出願であって、本件特許出願後に国際公開された、特願平２−５０６４９０号（特表平３−５０５６０２号）の国際出願日における明細書、請求の範囲及びこれらの翻訳文に記載された発明と同一であり、かつ、その発明をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者ではなく、また、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願の出願人とが同一の者でもないから、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものであり、
（３）本件請求項１、２、５〜１０、１２に係る発明は、その出願の日前の他の特許出願であって、本件特許出願後に出願公開された、特願平２−７２８号（特開平２−２７６８９４号）の出願当初の明細書に記載された発明と同一であり、かつ、その発明をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者ではなく、また、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願の出願人とが同一の者でもないから、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものであり、
（４）本件請求項５及び７〜１０の記載は、出願当初の明細書の開示範囲を越えて追加されたものであるため、同請求項に係る特許は、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない補正に基づくものである。
４．甲各号証の記載
（１）甲第１号証（「ＡＳＨＲＡＥ」（１９８９年１月）第２１１頁〜第２１６頁）
　甲第１号証には、冷媒系におけるＲ１３４ａの材料適合性に関して記載されており、第２１３頁エステル型合成油（Ｅｓｔｅｒ−ｔｙｐｅ　Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　ｏｉｌｓ）の欄には、『すべての種類のエステル型の合成油は、Ｒ１３４ａとの適切な混和性をもっているようである。図３は、１つの二塩基酸エステルと２つのネオペンチルエステルに対する混和性のドーム形曲線を示している。一見して、これらは（Ｒ−２２と鉱物油系と類似した）従来形の振る舞いをするように見える。しかしながら、＋２００°Ｆでの８０％Ｒ１３４ａ２０％ｏｉ１７において不混和性の微弱な単一点が認められた。予測できない問題を回避するため、エステルの処方では、高温度での不混和性に対してチェックされるべきである。二塩基酸エステル（ｏｉｌ５）とネオペンチルエステル（ｏｉｌ６）は、完全に処方が開発された、市販で入手が可能な製品である。オイル７は、実験的な油であり、ｏｉｌ５がそうであるように、先の公報（ＳａｎｖｏｒｄｅｎＫｅｒ１９７２）の中で述べられたものと同じ油である。』
と記載されている。さらに、甲第１号証の第２１３頁の図３には、二塩基酸エステル（ｏｉｌ５）及びネオペンチルエステル（ｏｉｌ６，７）とＲ１３４ａとの溶解性を示すデータが記載されている。
（２）甲第２号証（特開昭５６−１３１５４８号公報）
　甲第２号証は、冷凍機等に用いるエステルを基油とする耐フロン性油に関し、特にネオペンチルポリオールと、直鎖飽和脂肪酸および分岐鎖飽和脂肪酸の混合脂肪酸とのエステルを基油とする耐フロン性油について開示する。
▲１▼甲第２号証の特許請求の範囲第４項には、
　『４．ネオペンチルポリオールと下記（ａ），（ｂ）の混合脂肪酸とのネオペンチルポリオールエステルを基油とする耐フロン性油。
　（ａ）炭素数８ないし１２の分岐飽和脂肪酸
　（ｂ）炭素数１２ないし１８の直鎖飽和脂肪酸
ただし、（ａ）と（ｂ）の混合重量比が９５：５ないし１５：８５である。』
と記載されている。
▲２▼第３頁左上欄第５〜８行には、
　「さらに潤滑性にもすぐれており、フロン圧縮機油、冷凍機油などのフロンの存在下で使用されるあらゆる機器用の潤滑油として利用することもできる。」
と記載されている。
▲３▼第３頁の実施例１にはネオペンチルポリオールエステルの製造例が記載されている。また、同頁の表１には、得られたネオペンチルポリオールエステル（Ｎｏ．１〜Ｎｏ．８の８例）の一覧が記載されており、この中のＮｏ．３、５、６及び８として、以下のネオペンチルポリオールエステルが記載されている．。
＜表１の抜粋＞
　　Ｎｏ．　　ネオペンチルポリオール
　　　　　　　
エステル成分
　　３．　　　トリメチロールプロパン
　　　　　　　（ａ）２−エチルヘキサン酸
　　　　　　　（ｂ）ラウリン酸
　　５．　　　トリメチロールプロパン
　　　　　　　（ａ）２−エチルヘキサン酸
　　　　　　　（ｂ）ラウリン酸
　　　　　　　パルミチン酸
　　　　　　　ステアリン酸
　　６．　　　トリメチロールプロパン
　　　　　　　（ａ）イソデカン酸
　　　　　　　（ｂ）ラウリン酸
　　８．　　　トリメチロールプロパン
　　　　　　　（ａ）イソオクタン酸
　　　　　　　（ｂ）ラウリン酸
▲４▼第３頁の実施例１中には、ペンタエリスリトールと２−エチルヘキサン酸及びラウリン酸から「酸価０．０５の精製ネオペンチルポリオールエステルＮｏ．１を得た」（同頁左上欄最下行〜右上欄第１行）こと、及び、ネオペンチルポリオールエステルＮｏ．１の場合と「同様の反応を行って表１のネオペンチルポリオールエステルＮｏ．２〜Ｎｏ．８を得た」（同頁右上欄第１３〜１４行）ことが記載されている。
▲５▼第４〜５頁記載の実施例２〜４には、実施例１で得たエステルについて、フロンとしてＲ１１３及びＲ１２を用いた場合の化学的安定性評価のための試験例（実施例２）、Ｒｌｌを用いた場合の安定性評価のための試験例（実施例３）、及び、Ｒ１２を用いた場合の潤滑性評価のための試験例（実施例４）が記載されている。
（３）甲第３号証（特開昭５８−１５５９２号公報）
　甲第３号証には、ネオペンチル構造を有するポリオールのエステルを主成分とする耐フロン性油の発明が開示されている。
▲１▼第２頁右上欄第１行〜左下欄第６行には、
　「この発明において、基油として用いられるネオペンチル系ポリオールのエステルは、一般にネオペンチル系ポリオールおよび飽和脂肪酸あるいはこれらの低級アルキルエステルの如き誘導体を、それぞれ１種または２種以上使用し、通常のエステル化反応やエステル交換反応を行わせることによって得られるものであり、そのエステル化物の水酸基価は０に近いほど望ましい。
　上記に用いられるネオペンチル系ポリオールとしては、ネオペンチルグリコール、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトールなどが挙げられる。飽和脂肪酸は直鎖または分岐鎖の天然脂肪酸ないし合成脂肪酸をいずれも適用できるが、その炭素数は６〜１８であるのが好適である。
　具体的には、天然油脂から得られる天然脂肪酸や合成脂肪酸のうち炭素数６〜１８の直鎖飽和脂肪酸として、カプロン酸、エナント酸、カプリル酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸などがあり、また炭素数６〜１８の合成分岐鎖飽和脂肪酸として、イソヘキサン酸、イソヘプタン酸イソオクタン酸、２−エチルヘキサン酸、イソノナン酸、イソカプリン酸、イソラウリン酸、イソミリスチン酸、イソパルミチン酸、イソステアリン酸などがある。』
と記載されている。
▲２▼第３頁右上欄第６〜１２行には、
　「以上詳述したとおり、この発明の耐フロン性油は、高温での化学的安定性にすぐれ、フロンとほとんど反応せず、しかもフロンの安定化効果もあるので、フロン直接冷却方式を採用した絶縁油、軸受油として、またフロン圧縮機油、冷凍機油などのフロンの存在下で使用される機器用の潤滑油などとして広く利用できる。」
と記載されている。
▲３▼第３〜５頁の実施例１ないし３では、冷凍機油の基油として、トリメチロールプロパントリカプリレート、トリメチロールプロパントリ２−エチルヘキサノエート、トリメチロールプロパントリペラルゴネート及びトリメチロールプロパントリラウレートが記載されている。また、実施例１〜３において、フロンとしてＲ１１３、Ｒ１２、Ｒ２２を用いた場合の、化学的安定性評価のための試験例が記載されている。
（４）甲第４号証（特開昭５５−１５５０９３号公報）
　甲第４号証には、Ｒ１２やＲ２２等の冷媒の潤滑油としてネオペンチルポリオールエステルを基油とする冷凍機油が開示される。
▲１▼第１頁右下欄最終行〜第２頁右上欄第４行には、
「ネオペンチルポリオールエステルの原料となるネオペンチルポリオールとしては、ネオペンチルグリコール、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトールなどがあり、特に好ましいのはトリメチロールプロパンとペンタエリスリトールである。
　また原料の脂肪酸としては、天然から得られる天然脂肪酸や合成脂肪酸が使用でき、たとえば炭素数が６ないし１８の直鎖飽和脂肪酸として、カプロン酸、エナント酸、カプリル酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸等があり、また炭素数が８ないし１８の合成分岐鎖飽和脂肪酸として、インカプリル酸、２−エチルヘキサン酸、イソノナン酸、イソカプリン酸、イソラウリン酸、イソミリスチン酸、イソパルミチン酸、イソステアリン酸等がある。特に好ましいのは、２−エチルヘキサン酸である。
　上記のネオペンチルポリオール、直鎖飽和脂肪酸および分岐鎖飽和脂肪酸は、それぞれ１個または２個以上の混合物としてエステル化反応に用いられ、通常のエステル化反応やエステル交換反応によって本発明に用いるネオペンチルポリオールエステルを得ることができる。」
と記載されている。
▲４▼第２頁右下欄の表１には、ネオペンチルポリオールエステルのＮｏ．１、２、３、５及び６として、以下のエステルが記載されている。
＜表１の抜粋＞
　　Ｎｏ．　　ポリオール成分
　　　　　　　
脂肪酸成分
　　１．　　　トリメチロールプロパン
　　　　　　　２−エチルヘキサン酸
　　２．　　　トリメチロールプロパン
　　　　　　　ペラルゴン酸
　　３．　　　トリメチロールプロパン
　　　　　　　カプリル酸
　　５．　　　トリメチロールプロパン
　　　　　　　２−エチルヘキサン酸
　　　　　　　カプリル酸
　　６．　　　トリメチロールプロパン
　　　　　　　イソカプリン酸
　　　　　　　カプリル酸
▲５▼第２頁左下欄第１２〜１３行には、エステルを精製して酸価０．０５のエステルを得たことが記載されている。
（５）甲第５号証（特開昭６１−１７１７９９号公報）
　甲第５号証には、エステル系油を主成分とする耐フロン性冷凍機油が開示されている。
▲１▼第３頁左上欄第１〜１１行には、
『本発明において用いられるエステル系油としては、一価アルコールとジカルボン酸とのエステル（特開昭５６−３６５７０号）、多価アルコールとモノカルボン酸とのエステル（特開昭５６−１３３２４１号）、多価アルコールとジカルボン酸およびモノカルボン酸からなるエステル（特開昭５９−１６４３９３号）などがある。これらエステルにおける多価アルコールとしては、ネオペンチルグリコール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトールなどのネオペンチルポリオールが好ましい。』
と記載されている。
▲２▼第４頁の表１には、実施例におけるエステルの原料（ｃ，ｅ，ｆ）として以下の組み合わせが記載されている。
＜表１の抜粋＞
記号　原料アルコール
　　　
原料脂肪酸
ｃ　　トリメチロールプロパン
　　　カプリル酸
　　　カプリン酸
　　　ラウリン酸
ｅ　　トリメチロールプロパン
　　　オレイン酸
　　　アジピン酸
ｆ　　トリメチロールプロパン
　　　カプリル酸
　　　アジピン酸
▲３▼第３〜５頁記載の実施例では、フロンとしてＲ２２を用いた場合の、性能試験の結果が記載されている。
（６）甲第６号証（「Ｅｍｅｒｙ　Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｌｕｂｒｉｃａｎｔ　Ｂａｓｅｓｔｏｃｋｓ」（１９８９年印刷、米国））
　甲第６号証は、市販のエステル潤滑油のカタログであり、その第２頁目の表２には、多価アルコールエステル潤滑油の酸価の値と水酸基価の値が記載されている。
（７）甲第７号証（「密閉型冷凍機」（昭和５６年（１９８１年）７月３０日）日本冷凍協会発行、表紙、目次、第１７１頁〜第１８３頁）
　甲第７号証は、冷凍機油に関して開示している。
▲１▼第１７８頁右欄最終行〜第１７９頁左欄第１行には
「冷凍機は密閉ケース内で電動機（モータ）と共存していることから、絶縁油としての特性が必要である。』
と記載されている。
▲２▼第１８２頁左欄第２６行〜第１８３頁第６行には、
「冷凍機に用いられる潤滑油は、中性であることが絶対必要である。適切に運転されている系内では酸素はパージされ、吸入されないようにシールされてまいるので、油の酸化によって酸が生成されることは殆どない。しかしながら酸化の測定は望ましく、またしばしば有益な結果を得る。一般に潤滑油の劣化の測定は全酸価（中和価）が用いられる（ＪＩＳ，Ｋ−２５０１）。・・・（中略）・・・尚全酸価は使用油で０．０５ｍｇＫＯＨ／ｇ以下が望ましい（図１２．５）。」
と記載されている。
（８）甲第８号証（ＪＩＳハンドブック（１９８３年）日本規格協会発行、表紙目次第１５頁〜第１８頁裏表紙）
　甲第８号証は、ＪＩＳＣ２３２０−１９８２において、電気絶縁油（絶縁油）について規定している。
（９）甲第９号証（特表平３−５０５６０２号公報）
　甲第９号証は、本件発明の出願日前に出願された米国出願ＵＳ３４３０８７号を優先権主張の基礎とし、本件発明の出願日後に国際公開された特願平２−５０６４９０号の特許出願公表公報である。
　同号証は、フッ素含有炭化水素冷媒とカルボン酸エステルを含有する溶解性有機潤滑剤とを含む液状組成物に関する。
▲１▼フッ素含有炭化水素としては、第５頁左上欄下から第６行〜同頁右上欄第１行に、
「トリフルオロメタン（ＨＦＣ−２３）、１，１，１−トリフルオロエタン（ＨＦＣ−１４３ａ）、１，１−ジフルオロエタン（ＨＦＣ−１５２ａ）、２−クロロ−１，１，１，２−テトラフルオロエタン（ＨＣＦＣ−１２４）、１−クロロ−１，１，２、２−テトラフルオロエタン（ＨＣＦＣ−１２４ａ）、１−クロロ−１，１−ジ−フルオロエタン（ＨＣＦＣ−１４２ｂ）、および１，１，２，２−テトラフルオロエタン（ＨＦＣ−１３４）」
が例示されている。
▲２▼第５頁右上欄第２２行〜第６頁左下欄第２２行等には、有機潤滑剤として、一般式
Ｒ［ＯＣ（Ｏ）Ｒ１］ｎ
で表されるカルボン酸エステルが記載されている。
　上記カルボン酸エステルの原料である多価ヒドロキシ化合物は、好ましくは約３個〜約１０個の水酸基を含有することが記載され、その具体例のひとつとしてトリメチロールプロパンが記載されている。
　また、Ｒ１としては、
（ａ）水素、
（ｂ）直鎖の低級ヒドロカルビル基、
（ｃ）分岐鎖のヒドロカルビル基、
（ｄ）（ｂ）および（ｃ）の１種または両方と、約８個〜約２２個の炭素原子を含有する直鎖のヒドロカルビル基との混合物、
（ｅ）カルボン酸又はカルボン酸エステルを含有するヒドロカルビルであり、
Ｒ１の具体例としては、
　ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン酸等の直鎖酸、
　２−エチル−ｎ−酪酸、２−ヘキシルデカン酸、イソステアリン酸、２−メチルヘキサン酸、３，５，５−トリメチルヘキサン酸、２−エチルヘキサン酸、ネオヘプタン酸、ネオデカン酸、および分岐鎖カルボン酸の市販混合物等の分岐鎖
脂肪酸、
　デカン酸、ドデカン酸、ステアリン酸、ラウリン酸、ベヘン酸などの高分子量直鎖酸、
マレイン酸、コハク酸等のジカルボン酸、が記載されている。
▲３▼第６頁右下欄第１〜７行には、
「ジカルボン酸が存在すると、より高い粘度のエステルが形成される。ジカルボン酸を多く含む混合物を用いるのは、避けるべきである。その生成エステルが多量の重合体エステルを含有し、このような混合物がフルオロヒドロカーボンに不溶となるかも知れないからである。このような混合物の例には、ネオヘプタン酸８０部とコハク酸２０部との混合物がある。」
と記載されている。
▲４▼第９頁左下欄第１〜５行には、
「このカルボン酸エステル（Ｉ）は、フッ素含有炭化水素に溶解性であり、特に、１，１，１，２−テトラフルオロエタンのようなフルオロヒドロカーボンに溶解性である。この潤滑剤は、広い温度範囲にわたって溶解性であり、特に、低温で溶解性である。」
と記載され、同頁の表ＩＩには、テトラフルオロエタンとカルボン酸エステルを含有する潤滑剤との溶解試験結果が示されている。
▲５▼第１０頁右上欄第１０〜１４行には、
　「本発明の液状組成物は、種々の冷却系にて、冷却剤として特に有用である。この冷却系には、冷却装置、冷凍機および空気調和装置（これには、自動車用の空気調和装置、家庭用の空気調和装置および工業用の空気調和装置が包含される）のような圧縮タイプの系がある。」
と記載されている。
（１０）甲第第１０号証（特開平２−２７６８９４号公報）
　甲第１０号証は、本件発明の出願日前に出願された米国出願ＵＳ２９５６１２号を優先権主張の基礎とし、本件発明の出願日後に特許出願公開された特願平２−７２８号の特許出願公開公報である。
▲１▼特許請求の範囲第１項、第２項等には、−２０℃〜６５℃を越える範囲でフッ素化炭化水素および塩素化フッ素化炭化水素冷媒に混和性であり、９５〜５％のポリエ−テルポリオ−ルと、アルカノ−ル酸を有する多価アルコールから製造される５〜９５％のエステルを含む潤滑組成物が記載されている。
▲２▼特許請求の範囲第６項には、前記フッ素化炭化水素として１，１，１，２−テトラフルオロエタン（ＨＦＣ−１３４ａ）、１，１，２，２−テトラフルオロエタン（ＨＦＣ−１３４）等が記載され、特に特許請求の範囲第７項には、ＨＦＣ−１３４ａが記載されている。
▲３▼第４頁右上欄第９行〜左下欄第３行には、ポリオールエステルの酸として、炭素数４〜１８のアルカノール酸を有する、トリメチロールプロパン、トリメチロールブタン、トリメチロールエタンなどの４〜１８の炭素を有する３価アルコールのエステルが記載され、その例示としてトリメチロールプロパントリヘプトネートが記載されている。
▲４▼第６〜７頁の実施例（表ＩＩ）及び比較例（表Ｉ）において、Ｒ１３４ａをフッ素化炭化水素冷媒とした場合の、潤滑油との「上側溶液臨界温度データ」が示されている。また、同実施例及び比較例で使用されるｍｏｂｉｌＰ４１はトリメチロールプロパントリヘプトネートであることが記載されている。
（１１）甲第１１号証（特開平３−１２８９９２号公報）本件特許の出願公開公報であり、特許法第１７条の２第３項違反の主張（上記３（エ）参照）に関連して提出されたものである。
（１２）甲第１２号証（特開平３−１２８９９１号公報）
　本件特許の出願人により、本件と同日に特許出願された特願平２−７１８９２号の公開公報であり、
その請求項１には、
「エーテル結合を持たない炭素数５〜１２の２価アルコール１種類以上と、炭素数３〜１８の直鎖又は分枝の１価脂肪酸１種以上と炭素数４〜１４の多塩基酸１種以上とを原料として得たエステルを主成分とする水素含有フロン冷媒用潤滑油。」
が記載されている。
５．対比・判断
５−１特許法第２９条第２項違反について
（１）請求項１に係る発明について
▲１▼　甲第１号証の、「すべての種類のエステル型の合成油は、Ｒ１３４ａとの適切な混和性をもっているようである」（上記４．（１）参照）との記載は、Ｒ１３４ａをＲ１２の代替冷媒として論じる際に問題となる、「油の不溶解性に起因する圧縮機での潤滑問題；満足のいく潤滑油が存在しないこと」について考察することを目的としたものと認められるから（同号証第２１１頁の「ＣＯＭＰＡＴＩＢＩＬＩＴＹ　ＷＩＴＨ　ＬＵＢＲＩＣＡＮＴ」の項参照）、同記載は、エステル型の合成油が、相溶性の面からは、Ｒ１３４ａの冷凍機油として検討に値するものであることを示唆するものといえる。
　しかし、前記記載は、すべてのエステル型の合成油がＲ１３４ａの冷凍機油として適切であることを教示するものとはいえない。その理由は次のとおりである。
（ア）甲第１号証では、前記記載に続いて、図３に相溶性のデータを示し、同図についての説明を記載している。ところで同図のデータは、二塩基酸エステル系合成油１例（ｏｉｌ５）とネオペンチルエステル型合成油２例（ｏｉｌ６、７）について示されるにすぎず、しかも、夫々の合成油の具体的化学構造（ネオペンチルエステル型合成油についていえば、原料となるネオペンチル型アルコール及び脂肪酸の種類）については記載がない。そうすると、「すべての種類のエステル型」（Ａ　ｗｈｏｌｅ　ｃｌａｓｓ　ｏｆ　ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　ｏｉｌｓ　ｏｆ　ｅｓｔｅｒ　ｔｙｐｅ」との記載は、前記３例のデータに基づいて、一応の可能性を述べたにすぎないものと理解するのが自然である。このことは、「もっているようである」（ａｐｐｅａｒｓ　ｔｏ　ｈａｖｅ）との慎重な表現からも窺われる。
（イ）図３によれば、同じくエステル型の合成油といっても、二塩基酸エステル型とネオペンチル型とでは、Ｒ１３４ａとの相溶性が著しく異なることが認められる。すなわち、二塩基酸エステル型の場合は臨界溶解温度は２００°Ｆ以上とみられるのに対して、ネオペンチル型では約３０°Ｆ付近（ｏｉｌ６）又は約０°Ｆ付近（ｏｉｌ７）である。このことからすると、「適切な混和性をもっているようである」（ａｐｐｅａｒｓ　ｔｏ　ｈａｖｅ　ａｄｅｑｕａｔｅ　ｍｉｓｃｉｂｉｌｉｔｙ）との記載は、エステル系合成油の中には冷凍機油として満足できる相溶性を示すものが存在する可能性があることを指摘するにとどまるものであり、特定の種類のエステル系合成油が冷凍機油として十分な相溶性を示すことを確認したとの意味とは必ずしもいえないと理解される。
（ウ）また、甲第１号証の前記記載は、相溶性の面のみを論じたものである。冷凍機油としての適否は、冷媒との相溶性のみならず粘度、熱安定性、電気特性（絶縁性）等を総合的に検討して判断されるべきものであることは、当業者において周知のことであり、単に相溶性のデータのみから冷凍機油としての適否が判断されるものではないから、甲第１号証の記載は、これから直ちに冷凍機油としての適否を論じる趣旨とは理解されない。
　結局、甲第１号証の記載は、エステル型の合成油は、相溶性の面からは、Ｒ１３４ａの冷凍機油として検討に値するものであることを示唆するものとはいえるにしても、任意のエステル型合成油がＲ１３４ａの冷凍機油として適切であることを教示するものとはいえないし、また、Ｒ１３４ａの適切な冷凍機油として特定のエステル型合成油を教示するものともいえない。
　これに対して、本件請求項１に係る発明（以下、「本件発明１」という。）は、特定のアルコール及び特定の１価脂肪酸を原料として得たエステルであって、かつ、特定の酸価及び水酸基価を有するエステルを主成分とすることをその構成要件する潤滑油である。そして、同発明は前記構成をその要件とすることにより、相溶性、電気絶縁性、潤滑性、熱安定性等に優れる、塩素を含有しないハイドロフルオロカーボン冷媒用の潤滑油を提供しうるものと認められるから、甲第１号証の記載から容易に想到できるものとはいえない。
▲２▼−１　甲第２〜５号証には、ネオペンチルポリオールエステル油を含むフロン系冷媒用の潤滑油が記載されている。また、前記甲各号証に記載されたネオペンチルポリオールエステル油の具体例には、本件発明１で規定する３価アルコール及び１価脂肪酸を原料として得たエステルに相当するものも含まれている。しかし、前記甲各号証におけるフロン系冷媒はいずれも塩素を含有するものである。そして、甲第１号証第２１１〜２１２頁の「ＣＯＭＰＡＴＩＢＩＬＩＴＹ　ＷＩＴＨ　ＬＵＢＲＩＣＡＮＴＳ」及び「ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ　ＲｅｆｒｉｇｅｒａｔｉｏｎＯｉｌｓ」の項にも記載されるように、塩素を含有するフロン系冷媒と塩素を含有しないフロン系冷媒とは、潤滑油に対する溶解性において異なる挙動を示すことは公知であったのだから、甲第２〜５号証は、本件発明１を教示するものとはいえない。
▲２▼−２また、甲第１号証は、すでに述べたとおり、エステル型の合成油が、相溶性の面からは、Ｒ１３４ａの冷凍機油として検討に値するものであることを示唆するにとどまるものであり、任意のエステル型合成油がＲ１３４ａの冷凍機油として適切であることを教示するものといえないばかりではなく、Ｒ１３４ａの適切な冷凍機油として特定のエステル型合成油を教示するものともいえない。
　このことは、甲第１〜５号証をあわせ検討しても同様であり、甲第１号証は、甲第２〜５号証に記載された任意のネオペンチルポリオールエステルがＲ１３４ａの冷凍機油として適切であることを教示するといえないばかりではなく、甲第２〜５号証に記載されたネオペンチルポリオールエステルのうちの特定のものをＲ１３４ａの冷凍機油として適切なものとして教示するともいえない。
　これに対して、本件発明１は、特定のアルコール及び特定の１価脂肪酸を原料として得たエステルであって、特定の酸価及び水酸基価を有するエステルを主成分とすることをその構成要件し、かつこれにより、塩素を含有しないハイドロフルオロカーボン冷媒用として適切な潤滑油を提供しうるものであることは、すでに述べたとおりである。
　そうであれば、甲第１号証と甲第２〜５号証をあわせ検討しても、本件発明１が容易に想到できたとはいえない。
　なお、特許異議申立人は、２価アルコールは甲第１２号証で取り上げられ、４価以上のアルコールエステルは本件からの分割出願により特許第２８４３３１０号として登録されているから、本件特許が３価のアルコールエステルに限定されていたとしても、選択発明として認められるべきではない、旨の主張をしている。
　しかし、すでに述べたとおり、甲第１号証は、甲第２〜５号証に記載されたネオペンチルポリオールエステルの任意のものが、Ｒ１３４ａの冷凍機油として適切なものであることを教示するとはいえないから、「選択発明」を論じる前提を欠いているといわざるを得ない。
　よって、特許異議申立人の主張は採用できない。
▲２▼−３甲第６号証は、市販の多価アルコールエステル潤滑油の酸価及び水酸基価を記載するものであり、また、甲第７号証は、冷凍機油に絶縁油としての特性が求められること、冷凍機油は中性である必要があり、全酸価は使用油で０．０５ｍｇＫＯＨ／ｇ以下が望ましいことを記載するものであり、さらに甲第８号証は、電気絶縁油（絶縁油）についてのＪＩＳの規定である。
　これら甲各号証の記載は、特定のエステル系合成油が、塩素を含有しないハイドロフルオロカーボン冷媒用として適切な潤滑油となることを教示するものではないから、これら甲各号証を甲第１〜５号証とあわせ検討しても、本件発明１が容易に想到できたとはいえない。
▲３▼以上のとおりであるから、本件の請求項１に係る発明は、甲第１〜８号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明できたものとはいえない。
（２）請求項２〜１２に係る発明について
　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明と同一であるから、上記（１）と同様の理由により、甲第１〜８号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明できたものとはいえない。
　請求項３に係る発明は、請求項１に係る発明について、エステルの原料としてさらに炭素数４〜３６の多塩基酸１種以上をも用いるものであるから、上記（１）と同様の理由により、甲第１〜８号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明できたものとはいえない。
　請求項４に係る発明は、請求項３に係る発明をさらに技術的に限定したものであるから、請求項３に係る発明についてと同様の理由により、甲第１〜８号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明できたものとはいえない。
　請求項５〜１２に係る発明は、請求項１に係る発明又は請求項３に係る発明をさらに技術的に限定したものに相当するから、請求項１に係る発明又は請求項３に係る発明についてと同様の理由により、甲第１〜８号証の記載事項に基づいて当業者が容易に発明できたものとはいえない。
５−２特許法第２９条の２違反について
（１）特願平２−５０６４９０号（特表平３−５０５６０２号（甲第９号証）参照）について
▲１▼本件請求項１に係る発明（本件発明１）について
　甲第９号証には、フッ素含有炭化水素とカルボン酸エステルを含有する溶解性有機潤滑剤とを含有してなる液状組成物が記載されており、その用途（上記４（９）▲５▼参照）からみて、前記フッ素含有炭化水素は冷媒であり、カルボン酸エステルを含有する溶解性有機潤滑剤はフッ素含有炭化水素冷媒用の潤滑油であると認められる。
　そこで、本件発明１と甲第９号証記載の潤滑剤とを対比する。
　冷媒であるフッ素含有炭化水素としては、塩素を含有するものと塩素を含有しないものの両者が例示されている（上記４（９）▲１▼参照）が、実施例においてはテトラフルオロエタンとの溶解試験が示されている（上記４（９）▲４▼参照）。そうすると、甲第９号証記載の潤滑剤の用途は、塩素を含有しないハイドロフルオロカーボン冷媒用のものを含むと認められる。
　また、カルボン酸エステルの原料である多価ヒドロキシ化合物としては、広範囲のものが使用可能である旨記載されているが、その中には３価アルコールも例示されている。さらに、カルボン酸化合物についても、本件発明１で規定するものに該当する１価脂肪酸が例示されている。そして実施例には、本件発明１で規定する３価アルコールと１価脂肪酸と同一の組み合わせば記載されていないが、これと隣接する化合物の組合せが記載されているといえる。
　しかしながら、甲第９号証には、カルボン酸エステルの酸価及び水酸基価については記載はない。
　これに対して本件発明１は、「酸価が３ｍｇＫＯＨ／ｇ以上存在する場合には、冷凍機内部に使用されている金属との反応により金属石けんなどを生成し、沈殿しえる」ものであり、また、「水酸基価が５０ｍｇＫＯＨｇを越える場合には、エステルが低温において白濁するなどの好ましくない現象が起こりうる」（本件特許公報第６欄第１５〜２２行参照）との知見に基づき、エステルの酸価が３ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であり、水酸基価が５０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であることを構成要件とするものである。
　そうすると、このような酸価及び水酸基価についての規定がない甲第９号証記載の発明が、本件発明１と同一であるとはいえない。
　特許異議申立人は、本件発明１で規定する「酸価および水酸基価の範囲は、通常の冷凍機油において当然要求される程度の数値範囲であり、甲第９号証に記載されるエステルにおいても当然この範囲の酸価及び水酸基価を示すものである」旨主張している。しかし、かかる事実を認定するに足りる証拠は見いだせない。なお、甲第６号証のカタログは特定の市販ポリオールエステルの酸価及び水酸基価を示すにとどまり、しかも、ポリオールエステルの構造は明らかにされていないから、甲第６号証の記載をもって、「甲第９号証に記載されるエステルにおいても当然この範囲の酸価及び水酸基価を示すもの」と認めることはできない。
　したがって、特許異議申立人の主張は採用できない。
▲２▼請求項２〜１２に係る発明について
　請求項２に係る発明は請求項１に係る発明と同一であるから、上記▲１▼と同様の理由により、甲第９号証記載の発明と同一であるとはいえない。
　請求項３に係る発明は、請求項１に係る発明について、エステルの原料としてさらに炭素数４〜３６の多塩基酸１種以上をも用いるものであるから、上記▲１▼と同様の理由により、甲第９号証記載の発明と同一であるとはいえない。
　請求項４に係る発明は、請求項３に係る発明をさらに技術的に限定したものであるから、請求項３に係る発明についてと同様の理由により、甲第９号証記載の発明と同一であるとはいえない。
　請求項５〜１２に係る発明は、請求項１に係る発明又は請求項３に係る発明をさらに技術的に限定したものに相当するから、請求項１に係る発明又は請求項３に係る発明についてと同様の理由により、甲第９号証記載の発明と同一であるとはいえない。
▲３▼したがって、請求項１〜１２に係る発明はいずれも、特願平２−５０６４９０号（特表平３−５０５６０２号）の国際出願日における明細書、請求の範囲及びこれらの翻訳文に記載された発明と同一であるとはいえない。
（２）特願平２−７２８号（特開平２−２７６８９４号（甲第１０号証）参照）について
▲１▼　本件請求項１に係る発明（本件発明１）について
　甲第１０号証には、Ｒ１３４ａなどの塩素を含有しないハイドロフルオロカーボン冷媒用の潤滑油が記載されている。そして、その潤滑油成分として記載されたトリメチロールプロパントリヘプトネートは、本件発明１で規定する３価アルコールと１価脂肪酸とを原料として得たエステルに相当するものである。
　しかしながら、甲第９号証には、カルボン酸エステルの酸価及び水酸基価については記載はない。
　したがって、上記（１）で述べた理由と同様の理由により、甲第１０号証記載の発明と本件発明１とが同一であるとはいえない。
▲２▼　本件請求項２，５〜１０及び１２に係る発明について
　請求項２に係る発明は請求項１に係る発明と同一であり、請求項５〜１０及び１２に係る発明はいずれも、請求項１に係る発明又は請求項４に係る発明をさらに技術的に限定したものに相当するから、これらの請求項に係る発明は、請求項１に係る発明についてと同様の理由により、甲第１０号証記載の発明と同一であるとはいえない。
▲３▼　したがって、請求項１、２、５〜１０及び１２に係る発明はいずれも、特願平２−７２８号（特開平２−２７６８９４号）の出願当初の明細書に記載された発明と同一であるとはいえない。
５−３特許法第１７条の２第３項違反について
　本件特許は、平成２年３月２３日に出願されたものであるから、特許法第１７条の２第３項違反は、特許異議の申立ての理由とはならない（特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第１４条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）の第４条第１項参照）。
　したがって、特許異議申立人の主張は理由がない。
６．むすび
　以上のとおりであって、特許異議申立ての理由及び証拠によっては、本件の請求項１〜１２に係る特許を取り消すことはできない。
　また、他に本件の請求項１〜１２に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１１年１２月１３日（１９９９．１２．１３）