【事件の表示】
　特許第２６８１７９１号「静電荷像現像用トナー」の請求項１ないし４に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結論】
　特許第２６８１７９１号の請求項１ないし４に係る特許を取り消す。
【理由】
Ｉ．手続の経緯
　本件特許第２６８１７９１号は、昭和６３年２月２９日の出願であって、平成９年８月８日に特許の設定登録がなされた。
　本件特許公報は、平成９年１１月２６日に発行され、その特許に対して、日本カーバイド工業株式会社及び積水化学工業株式会社よりそれぞれ特許異議の申立があり、取消理由通知がなされ、その指定期間内の平成１０年１１月２４日付で訂正請求がなされ、訂正拒絶理由が通知され、その指定期間内である平成１１年８月２３日付で訂正請求書に対する手続補正書が提出された。
ＩＩ．訂正の適否に対する判断
（１）訂正請求に対する補正の適否について
　上記手続補正書は、訂正請求書に添付された全文訂正明細書の特許請求の範囲の
「【請求項１】ビニル系バインダー樹脂及び着色剤を少なくとも含有する静電荷像現像用トナーにおいて、該トナー中に含有されているビニル系バインダー樹脂は、熱混練によって分子量分布が調整されたものであり、熱混練前のビニル系バインダー樹脂は、ＴＨＦ不溶分を１０乃至６０ｗｔ％（バインダー基準）及びＴＨＦ可溶分を含有し、且つ該ＴＨＦ可溶分のＧＰＣによる分子量分布において、Ｍｗ／Ｍｎが５以上であり、分子量２，０００乃至１０，０００の領域に少なくとも１つのピークを有しており、該トナーのＴＨＦ可溶分は、ＧＰＣによる分子量分布において、分子量２，０００乃至１０，０００の領域に少なくとも１つのピークがあり、この領域の最大ピークＰ１の高さをＨ１とし、分子量１０，０００超乃至５００，０００未満の領域にピークもしくは肩がなく、分子量６３０，０００以上の領域に少なくとも１つのピークもしくは肩があり、この領域の最大ピークもしくは肩Ｐ２の高さをＨ２とすると、Ｈ１／Ｈ２が０．５乃至１０であることを特徴とする静電荷像現像用トナー。
　【請求項２】該最大ピークもしくは肩Ｐ２は、分子量１，０００，０００以上の領域にあることを特徴とする請求項１に記載の静電荷像現像用トナー。
　【請求項３】該熱混練前のビニル系バインダー樹脂は、ＴＨＦ可溶分のＧＰＣによる分子量分布において、分子量１０，０００以下の成分を２０乃至６０ｗｔ％（バインダー基準）含有していることを特徴とする請求項１又は２に記載の静電荷像現像用トナー。
　【請求項４】該静電荷像現像用トナーは、少なくとも該ビニル系バインダー樹脂及び該着色剤を熱混練及び粉砕することによって製造されたものであることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の静電荷像現像用トナー。」との記載を、「【請求項１】ビニル系バインダー樹脂及び着色剤を少なくとも含有する静電荷像現像用トナーにおいて、該トナー中に含有されている該ビニル系バインダー樹脂は、樹脂組成物を熱混練することによって調整された分子量分布を有しており、熱混練前の樹脂組成物は、ＴＨＦ不溶分を１０乃至６０ｗｔ％（樹脂組成物基準）及びＴＨＦ可溶分を含有し、且つ該ＴＨＦ可溶分のＧＰＣによる分子量分布において、Ｍｗ／Ｍｎが５以上であり、分子量２，０００乃至１０，０００の領域に少なくとも１つのピークを有しており、該トナーの該ビニル系バインダー樹脂のＴＨＦ可溶分は、ＧＰＣによる分子量分布において、分子量２，０００乃至１０，０００の領域に少なくとも１つのピークがあり、この領域の最大ピークＰ１の高さをＨ１とし、分子量１０，０００超乃至５００，０００未満の領域にピークもしくは肩がなく、分子量６３０，０００以上の領域に少なくとも１つのピークもしくは肩があり、この領域の最大ピークもしくは肩Ｐ２の高さをＨ２とすると、Ｈ１／Ｈ２が０．５乃至１０であることを特徴とする静電荷像現像用トナー。
　【請求項２】該最大ピークもしくは肩Ｐ２は、分子量１，０００，０００以上の領域にあることを特徴とする請求項１に記載の静電荷像現像用トナー。
　【請求項３】該熱混練前の樹脂組成物は、ＴＨＦ可溶分のＧＰＣによる分子量分布において、分子量１０，０００以下の成分を２０乃至６０ｗｔ％（樹脂組成物基準）含有していることを特徴とする請求項１又は２に記載の静電荷像現像用トナー。」と訂正し、発明の詳細な説明についても、それに合わせて訂正することを骨子とするものである。
　このように訂正することは、訂正請求書に添付した全文訂正明細書の特許請求の範囲において、トナー中に含有されている「ビニル系バインダー樹脂」と、熱混練前の「ビニル系バインダー樹脂」という異なる樹脂について、共通の語を用いて表記していたために混同する可能性を避けるために、トナー中に含有されている「ビニル系バインダー樹脂」と、「樹脂組成物」という表現を採ることにより明確にしたものと認められる。
　そして、熱混練前の「バインダー樹脂」が、「樹脂組成物」という表現でも記載されていたことは、訂正請求書に添付した全文訂正明細書の、「本発明は、ビニル系バインダー樹脂及び着色剤を少なくとも含有する静電荷像現像用トナーにおいて、該トナー中に含有されるビニル系バインダー樹脂は、熱混練によって分子量分布が調整されたものであり、熱混練前のビニル系バインダー樹脂は、・・・・・」（第７頁第２３〜２６行）という記載を受けて、「本発明のトナーにおける樹脂組成物は、スチレン類，アクリル酸類，メタクリル酸類及びその誘導体から選ばれる１種以上のビニル系モノマーを重合して得られたビニル系バインダー樹脂であり」（第１３頁第３〜５行）、「本発明に係るバインダー樹脂の合成方法は、基本的に２種以上の重合体を合成する方法が好ましい。すなわち、ＴＨＦ可溶で且つ重合モノマーに可溶な第１の重合体を重合モノマー中に溶解し、モノマーを重合して樹脂組成物を得る方法である。」（第１４頁第１５〜１８行）、「本発明に係る樹脂組成物は、トナー製造時の溶融混練工程による分子鎖の切断により、分子量６３万以上（好ましくは１００万以上）の領域に新たなピークを生成して」（第１５頁第１７〜１９行）などの記載に照らして明白であるから、この補正は、訂正請求書の請求の要旨を変更するものではない。
　よって、該手続補正を認める。
（２）訂正の適否について
　平成１１年８月２３日付の手続補正書によって補正された訂正請求の趣旨は、特許明細書の特許請求の範囲に記載された、
「【請求項１】ビニル系バインダー樹脂及び着色剤を少なくとも有する静電荷像現像用トナーにおいて、該ビニル系バインダー樹脂のＴＨＦ不溶分が１０乃至６０ｗｔ％（バインダー基準）含有されており、該ビニル系バインダー樹脂のＴＨＦ可溶分のＧＰＣによる分子量分布において、Ｍｗ／Ｍｎが５以上であり、分子量２，０００乃至１０，０００の領域に少なくとも１つのピークがありこの領域の最大ピークＰ１の高さをＨ１とし、分子量１０，０００超乃至５００，０００未満には、ピークもしくは肩がなく、分子量５００，０００以上の領域に少なくとも１つのピークもしくは肩があり、この領域の最大ピークもしくは肩Ｐ２の高さをＨ２とすると、Ｈ１／Ｈ２が０．５乃至１０であることを特徴とする静電荷像現像用トナー。
　【請求項２】該最大ピークもしくは肩Ｐ２は、分子量１，０００，０００以上の領域にあることを特徴とする請求項１に記載の静電荷像現像用トナー。
　【請求項３】該ＴＨＦ可溶分のＧＰＣによる分子量分布において、分子量１０，０００以下の成分が２０乃至６０ｗｔ％（バインダー基準）含有されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の静電荷像現像用トナー。
　【請求項４】該静電荷像現像用トナーは、少なくとも該ビニル系バインダー樹脂を熱混練及び粉砕することによって製造されたものであることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の静電荷像現像用トナー。」との記載を、
「【請求項１】ビニル系バインダー樹脂及び着色剤を少なくとも含有する静電荷像現像用トナーにおいて、該トナー中に含有されている該ビニル系バインダー樹脂は、樹脂組成物を熱混練することによって調整された分子量分布を有しており、熱混練前の樹脂組成物は、ＴＨＦ不溶分を１０乃至６０ｗｔ％（樹脂組成物基準）及びＴＨＦ可溶分を含有し、且つ該ＴＨＦ可溶分のＧＰＣによる分子量分布において、Ｍｗ／Ｍｎが５以上であり、分子量２，０００乃至１０，０００の領域に少なくとも１つのピークを有しており、該トナーの該ビニル系バインダー樹脂のＴＨＦ可溶分は、ＧＰＣによる分子量分布において、分子量２，０００乃至１０，０００の領域に少なくとも１つのピークがあり、この領域の最大ピークＰ１の高さをＨ１とし、分子量１０，０００超乃至５００，０００未満の領域にピークもしくは肩がなく、分子量６３０，０００以上の領域に少なくとも１つのピークもしくは肩があり、この領域の最大ピークもしくは肩Ｐ２の高さをＨ２とすると、Ｈ１／Ｈ２が０．５乃至１０であることを特徴とする静電荷像現像用トナー。
　【請求項２】該最大ピークもしくは肩Ｐ２は、分子量１，０００，０００以上の領域にあることを特徴とする請求項１に記載の静電荷像現像用トナー。
　【請求項３】該熱混練前の樹脂組成物は、ＴＨＦ可溶分のＧＰＣによる分子量分布において、分子量１０，０００以下の成分を２０乃至６０ｗｔ％（樹脂組成物基準）含有していることを特徴とする請求項１又は２に記載の静電荷像現像用トナー。」と訂正し、発明の詳細な説明中の対応する記載を、それに併せて訂正することを骨子とするものである。
　この訂正によれば、ビニル系バインダー樹脂及び着色剤を少なくとも含有する静電荷像現像用トナーにおいて、「ＴＨＦ不溶分が１０乃至６０ｗｔ％（バインダー基準）含有されており、該ビニル系バインダー樹脂のＴＨＦ可溶分のＧＰＣによる分子量分布において、Ｍｗ／Ｍｎが５以上であり、分子量２，０００乃至１０，０００の領域に少なくとも１つのピークがありこの領域の最大ピークＰ１の高さをＨ１とし、分子量１０，０００超乃至５００，０００未満には、ピークもしくは肩がなく、分子量５００，０００以上の領域に少なくとも１つのピークもしくは肩があり、この領域の最大ピークもしくは肩Ｐ２の高さをＨ２とすると、Ｈ１／Ｈ２が０．５乃至１０である」という限定の対象は、該ビニル系バインダー樹脂であったところ、
本件訂正により、「ＴＨＦ可溶分のＧＰＣによる分子量分布において、分子量２，０００乃至１０，０００の領域に少なくとも１つのピークがあり、この領域の最大ピークＰ１の高さをＨ１とし、分子量１０，０００超乃至５００，０００未満の領域に、ピークもしくは肩がなく、分子量６３０，０００以上の領域に少なくとも１つのピークもしくは肩があり、この領域の最大ピークもしくは肩Ｐ２の高さをＨ２とすると、Ｈ１／Ｈ２が０．５乃至１０である」という限定の対象は、ビニル系バインダー樹脂であり、「ＴＨＦ不溶分を１０乃至６０ｗｔ％（樹脂組成物基準）及びＴＨＦ可溶分を含有し、且つ該ＴＨＦ可溶分のＧＰＣによる分子量分布において、Ｍｗ／Ｍｎが５以上であり、分子量２，０００乃至１０，０００の領域に少なくとも１つのピークを有」するという限定の対象は、該ビニル系バインダー樹脂の調整に際して熱混練する前の樹脂組成物とされたから、数値限定の付された対象が、訂正前と訂正後では相違し、その結果、発明の構成が変更されたことになる。
　ところで、訂正前の本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし請求項４の記載は、その意味している構成が理解できないものではない。
　そして、訂正前の本件特許明細書には、「本発明は、ビニル系バインダー樹脂及び着色剤を少なくとも有する静電荷像現像用トナーにおいて、該ビニル系バインダー樹脂のＴＨＦ不溶分が１０乃至６０ｗｔ％（バインダー基準）含有されており、該ビニル系バインダー樹脂のＴＨＦ可溶分のＧＰＣによる分子量分布において、Ｍｗ／Ｍｎが５以上であり、分子量２，０００乃至１０，０００の領域に少なくとも１つのピークがありこの領域の最大ピークＰ１の高さをＨ１とし、分子量１０，０００超乃至５００，０００未満には、ピークもしくは肩がなく、分子量５００，０００以上の領域に少なくとも１つのピークもしくは肩があり、この領域の最大ピークもしくは肩Ｐ２の高さをＨ２とすると、Ｈ１／Ｈ２が０．５乃至１０であることを特徴とする静電荷像現像用トナーに関する。」（第１４頁第１５行〜第１５頁第７行、本件特許公報第４頁第７欄第２３〜３５行）、「さらに他の検討などからバインダー樹脂は、基本的にはＴＨＦ不溶分が主に耐オフセット性、巻付き性、粉砕性に影響を与え、そしてＴＨＦ可溶分の分子量１０，０００以下の成分が主に粉砕性、ブロッキング性、感光体への融着性、フィルミング性そして粉砕装置内壁への融着に影響を与え、さらにＴＨＦ可溶分の分子量１０，０００を超える成分が主に定着性を左右していることが判明した、そして、分子量１０，０００以下の成分の割合は，２０〜６５ｗｔ％が良く、好ましくは２０〜６０ｗｔ％である。充分な性能を出すためには、さらに分子量２，０００乃至１０，０００の領域（好ましくは２，０００乃至８，０００の領域）に少なくとも１つのピークを有し、分子量１０，０００超乃至５００，０００未満にピークもしくは肩がなく、分子量５００，０００以上の領域に少なくとも１つのピークもしくは肩を有し、分子量２，０００乃至１０，０００の領域の最大ピークの高さＨ１と分子量５００，０００以上の領域の最大ピークもしくは肩の高さＨ２の比（Ｈ１／Ｈ２）が、０．５乃至１０であることが必要である。分子量２，０００乃至１０，０００の領域にピークがなく分子量２，０００未満にピークがあるが、分子量１０，０００以下の成分の割合が６５ｗｔ％を超えると、耐ブロッキング性、感光体への融着、フィルミング、粉砕装置内壁への融着などがやや問題となる。分子量１０，０００以下にピークがなく１０，０００を超える領域にピークがあるが、分子量１０，０００以下の成分の割合が２０ｗｔ％未満であると特に粉砕性が問題となり、粗粒子の生成も問題となる。さらにＴＨＦ可溶分はＭｗ／Ｍｎが５以上であることが必要であり、Ｍｗ／Ｍｎが５未満になると耐オフセット性が低下する傾向が高まり問題となる。・・・・・そして、さらにトナーのバインダー樹脂のＴＨＦ不溶分は１０乃至６０ｗｔ％が必要である。ＴＨＦ不溶分が１０ｗｔ％未満だと耐オフセット性が問題となり、６０ｗｔ％を超えるとトナー製造時の熱混練による過度の分子鎖切断などの劣化の問題を生じる。」（第１６頁第１５行〜第１８頁第１１行、同公報第４頁第８欄第９〜４３行）、及び、「本発明の最も好ましい態様は、第１図に示すように、ＴＨＦ可溶分のＧＰＣ分子量分布において、分子量２，０００乃至１０，０００の領域にある最も高いピークの高さをＨ１、分子量５００，０００以上の領域にある最も高いピークをＨ２とすると、Ｈ１／Ｈ２が０．５乃至１０を有するバインダー樹脂を含有するトナーである。」（第２０頁第４〜１０行、同公報第５頁第９欄第２３〜２８行）との記載があり、そこには、熱混練前と、熱混練後とのビニル系バインダー樹脂を特に区別する表現は存在しない。
このため、特許明細書には、その数値限定の付された対象は、ビニル系バインダー樹脂のみである発明が記載されていると解することに不合理はない。
　したがって、本件訂正請求は、実質上特許請求の範囲を変更するものである。
（３）むすび
　以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法第１２０条の４第３項で準用する特許法第１２６条第３項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
ＩＩＩ．特許異議申立について
（１）本件特許
　本件特許第２６８１７９１号の請求項１ないし４に係る発明は、その特許請求の範囲に記載されたとおりのもの（上記参照）である。
（２）取消理由の概要
　当審が通知した取消理由の概要は、（理由１）本件請求項１〜４に係る発明は、引用刊行物（特開昭５８−８６５５８号公報）に記載された発明であるから、本件請求項１〜４に係る発明は、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反して特許されたものである、（理由２）本件請求項１〜４に係る発明は、先願（特願昭６２−３３０５５６号）明細書（特開平１−１７２８４４号公報参照）に記載された発明と同一であるから、本件請求項１〜４に係る発明は、特許法第２９条の２第１項の規定に違反して特許されたものである、というものである。
（３）判断
理由１（特許法第２９条第１項第３号違反）について
　取消理由において引用した刊行物（特開昭５８−８６５５８号公報）には、静電荷像現像用トナーに関して、「実施例４　５０ｌの重合機にスチレン５．６Ｋｇ、アクリル酸ブチル２．４Ｋｇ、２−メルカプトエタノール２６０ｇを仕込み、内径２ｍ／ｍの吹込み管より２ｌ／ｍｉｎで空気を送りながら重合機内部を加熱して９０℃とし１０時間重合反応を行った。続いてスチレン１．４Ｋｇ、アクリル酸ブチル６００ｇ、ジビニルベンゼン３２ｇ、過酸化ベンゾイル６０ｇの混合溶液を上記反応生成物に加えた後、ゴーセノールＫＨ−１７　１０ｇを溶解させて脱イオン水の水溶液２０Ｋｇを加え攪拌下８０℃で１２時間保ち重合反応を完結させた。後は実施例１と同じ操作を行な」（第６頁右上欄第１６行〜左下欄第８行）ったこと、「実施例９　５０ｌの重合機にスチレン６．４Ｋｇ、アクリル酸ブチル１．６Ｋｇ、２−メルカプトエタノール５２０ｇを仕込み、内径２ｍ／ｍの吹込み管より２ｌ／ｍｉｎで空気を送りながら重合機内部を加熱して９０℃とし１０時間重合反応を行った。続いてスチレン１．６Ｋｇ、アクリル酸ブチル４００ｇ、ジビニルベンゼン１６ｇ、過酸化ベンゾイル６０ｇの混合溶液を上記反応生成物に加えた後、ゴーセノールＫＨ−１７　１０ｇを溶解させた脱イオン水の水溶液２０Ｋｇを加えて、重合機内部を攪拌下８０℃で１２時間保ち、重合反応を完結させた。後は実施例１と同じ操作を行な」（第８頁右上欄第１０行〜左下欄第５行）ったことが記載されており、実施例１の一部分である第５頁左下欄第３〜９行には、「上記樹脂１００部とカーボンブラック（ダイヤブラックＳＨ）１０部を混合した後１４０℃の熱ロールで２０分間よく混練した。冷却後粗砕して約３００μの粉体とし、ジェットミル（ＩＤＳ−２型）で空気圧５Ｋｇ／ｃｍ２、供給量４Ｋｇ／Ｈｒで微粉砕し平均粒径１５μの微粉体を得、これをトナーとした。」ことが記載されている。
　そして、特許異議申立人　日本カーバイド工業株式会社の提出した甲第２号証（平成１０年５月２２日、丸山正俊及び寺林崇作成の実験報告書）によれば、引用刊行物の実施例４及び実施例９を追試して得られたトナー組成物は、そのビニル系バインダー樹脂に関して、ＴＨＦ不溶分が１０〜６０ｗｔ％、ＴＨＦ可溶分の分子量分布のＭｗ／Ｍｎが５以上、分子量２，０００〜１０，０００と５００，０００以上にそれぞれピークを有し、１０，０００〜５００，０００未満にはピークないし肩がなく、ピーク高の比Ｈ１／Ｈ２が０．５〜１０、最大ピークまたは肩は分子量１，０００，０００以上の領域にあり、分子量１０，０００以下の成分を２０〜６０ｗｔ％含有するという範囲にあることが認められる。
　よって、本件特許請求の範囲の請求項１ないし４に係る発明は、引用刊行物に記載されたものであり、請求項１ないし４に係る発明は、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない。
理由２（特許法第２９条の２第１項違反）について
　取消理由において引用した先願明細書（特願昭６２−３３０５５６号出願の願書に最初に添付された明細書及び図面：特開平１−１７２８４４号公報参照：以下、該公開公報の記載箇所で指摘する。）には、「実施例１　本発明のトナー用結着樹脂は、まず重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルを２０ｇ及びスチレン、ｎ−ブチルアクリレートをそれぞれ４５０ｇ、５０ｇをトルエン溶媒３００ｍｌ中に仕込み、１１０℃で６時間低分子量成分の重合を行い、反応終了後一旦溶剤を留去し、新たに重合開始剤であるアゾビスイソブチロニトリル２．５ｇ、スチレン４２５ｇ、ｎ−ブチルアクリレート７５ｇ及びジビニルベンゼン２ｇを投入し、塊状重合により１３０℃で８時間高分子量成分の重合を行って、第１表に示される物性の結着樹脂（第１段目／第２段目仕込量比＝５０％／５０％）を得た。この結着樹脂４６重量部、磁性粉（ＥＰＴ−１０００、戸田工業製）５０重量部、ニグロシン（ボントロンＮ−０３、オリエント化学製）１重量部、低分子量ワックス（ビスコール６６０Ｐ、三洋化成製）３重量部を押出機により加熱混練し、冷却後、粉砕、分級により平均粒径約１１〜１３μｍのトナーを得た。」（第４頁右下欄第７行〜第５頁左上欄第５行）こと、「比較例１　実施例１における低分子量成分重合時のスチレンを４７５ｇ、ｎ−ブチルアクリレートを２５ｇに、又、第１段目／第２段目仕込量比を６５％／３５％に変更した以外は、実施例１におけると同様にしてトナーを得た。」（第５頁右下欄第５〜１０行）ことが記載されている。
　そして、特許異議申立人積水化学工業株式会社の提出した参考資料１（１９９８年５月１１〜１５日、積水化学工業株式会社　滋賀水口工場　樹脂技術課新城隆作成の実験結果報告書）によれば、上記先願明細書の比較例１を追試して得られたトナー組成物は、その結着樹脂に関して、ＴＨＦ不溶分が１０〜６０ｗｔ％、ＴＨＦ可溶分の分子量分布のＭｗ／Ｍｎが５以上、分子量２，０００〜１０，０００と５００，０００以上にそれぞれピークを有し、１０，０００〜５００，０００未満にはピークないし肩がなく、ピーク高さの比Ｈ１／Ｈ２が０．５〜１０、最大ピークまたは肩は分子量１，０００，０００以上の領域にあり、分子量１０，０００以下の成分を２０〜６０ｗｔ％含有するという範囲にあることが認められる。
　よって、本件特許請求の範囲の請求項１ないし４に係る発明は、先願明細書に記載されたものであり、本件発明の発明者と先願発明の発明者が同一でなく、しかも本件の出願時において、本件の出願人と先願の出願人とが同一でもないから、本件請求項１ないし４に係る発明は、特許法第２９条の２第１項の規定により特許を受けることができない。
ＩＶ．むすび
　以上のとおりであるから、本件発明の特許は、拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものと認める。
　よって、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第１４条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）第４条第１項及び第２項の規定により、上記のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１１年１２月１０日（１９９９．１２．１０）