【事件の表示】
特許第２６７３３５１号「メモリー出力装置」の特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結論】
特許第２６７３３５１号の特許を取り消す。
【理由】
（１）手続の経緯
　特許第２６７３３５１号の請求項１乃至２に係る発明についての出願は、昭和６２年１０月７日に特許出願され、平成９年７月１８日にその発明について特許の設定登録がなされ、その後、その特許について、異議申立人キヤノン株式会社より特許異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成１０年１１月２日に訂正請求がされた後、訂正拒絶理由が通知され、その指定期間内である平成１１年２月２２日に意見書が提出されたものである。
（２）訂正の適否についての判断
ア．訂正明細書の請求項１に係る発明
　平成１０年１１月２日付けで提出された訂正明細書の請求項１に係る発明（以下、「本件訂正発明」という。）は、その特許請求の範囲の請求項１に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「１ａ）メモリー部に記録されている情報を読み出すための出力部を制御する手段を有し、該制御手段によって前記メモリー部に記録されている情報を読み出すメモリー出力装置において、
　ｂ）前記制御手段が、多数の導電性部とそれらの間に挟まった絶縁部よりなる微細な先端部を有する針状デバイスと、
　ｃ）前記メモリー部の表面を前記針状デバイスの先端に接近させて位置づけさせるための手段と、
　ｄ）前記針状デバイスの先端部が前記メモリー部の表面を走査させるための手段と、
　ｅ）前記針状デバイスの先端部と前記メモリー部の表面との間の距離を制御するための手段と、
　ｆ）前記針状デバイスの先端部と前記メモリー部の表面との間の状態変化を検出するための手段を有し、
　ｇ’）前記距離を制御するための手段は、前記状態変化を検出するための手段により前記メモリー部表面の状態を検出するとき前記メモリー部の表面と前記針状デバイスの先端部との距離を、前記針状デバイスの先端部と前記メモリー部の表面の間にトンネル効果が生じる程度まで近接制御するものであり、前記トンネル効果によるトンネル電流の変化を検出することによりメモリー部に保持された情報を読み出すことを特徴とするメモリー出力装置。」と訂正する。
イ．先願明細書に記載の発明
　本件訂正発明に対し、当審が訂正拒絶理由通知において示した特願昭６２−１９１８６３号（特開昭６４−３５７４４号公報）の願書に最初に添付した明細書及び図面（以下、「先願明細書」という。）には、次のとおりの発明（以下、「先願発明」という。）が記載されている。
（Ａ）　先願明細書の特許請求の範囲の請求項１には、「複数のプローブ電極、電気メモリー効果をもつ記録媒体、前記プローブ電極から記録媒体に電圧メモリー効果を生じる閾値電圧を越えていない電圧を印加する電圧印加手段及び前記記録媒体に流れる電流値の変化を読み取る読み取り手段とを有することを特徴とする再生装置。」と記載されている。
　そして、先願明細書の第１図（Ａ）及び第１図（Ｄ）には、多数のプローブ電極（１０２）及び、プローブ電極（１０２）の位置及びこれに印加する電圧を制御する手段を有し、記録媒体（１）に対して記録・再生・消去を行う記録装置が記載されている。
　従って、これらの記載によれば、「記録媒体に記録されている情報を読み出すための制御手段を有し、該制御手段により前記記録媒体に記録されている情報を読み出す再生装置」が認められる。
（Ｂ）　先願明細書の第１図（Ｂ）及び第１図（Ｅ））には、プローブ電極１０２が微細な先端部を有する多数のプローブ電極１０２ａ，ｂ，ｃから成ることが記載されており、これらのプローブ電極は、「ＳｉＯ２基板にシリコンをフォーカス−イオンビームで打ち込みシリコンの上に選択的にタングステンを結晶成長させ」（第８頁右上欄１９行〜左下欄３行）ることによって作成される。そして、これらのプローブ電極には配線１１５が接続され、各プローブ電極及びこれに接続された配線１１５は、ＳｉＯ２基板により互いに分離されている。
　従って、これらの記載によれば、「絶縁基板上に間隔を設けて配置された微細な先端部を有する多数のプローブからなるプローブ電極」の構成が記載されているものと認められる。
（Ｃ）　先願明細書の第８頁左上欄１８行〜右上欄１行には、「１１０（粗動機構）と１１１（粗動駆動回路）は、あらかじめ１０−９Ａ程度のプローブ電流が流れるようにプローブ電極１０２ａ，ｂ，ｃと記録媒体１との距離を粗動制御するものである」と記載のように、「記録媒体の表面を前記プローブ先端部に接近させて位置づけさせる」ための構成が記載されている。
（Ｄ）　先願明細書の第８頁左下欄１１行〜同１７行には、「このプローブ電極１０２ａ，ｂ，ｃは記録層１０１の表面との距離（ｚ）を制御するためのもので、電流を一定に保つように圧電素子により、その距離（ｚ）を微動制御されている。更に微動制御機構（１０７）は、距離（ｚ）を一定に保ったまま、面内（Ｘ，Ｙ）方向にも微動できるように設計されている。」と記載され、さらに、「記録媒体（１）は高精度のＸＹステージ（１１４）の上に置かれ、任意の位置に移動させることができる（８頁左下欄２０行〜右下欄２行）とも記載されている。
　これらの記載から見て、「プローブ状電極の先端部が前記記録層の表面を走査させる」構成が記載されているものと認められる。
（Ｅ）　又、前項の「このプローブ電極１０２ａ，ｂ，ｃは、記録層１０１の表面との距離（ｚ）を制御するためのもので、電流を一定に保つように圧電素子により、その距離（ｚ）を微動制御されている。更に微動制御機構１０７は、距離（ｚ）を一定に保ったまま」（第８頁左下欄第１１行〜１５行）は、［プローブ電極と記録層との距離を制御する」ための構成とも認められる。
（Ｆ）　先願明細書の第８頁右下欄１１〜１４行には「Ａｕ電極（アース側）１０３とプローブ電極１０２ａ，ｂ，ｃとの間に−３．０Ｖの電圧を印加し、電流をモニターしながら、プローブ電極１０２ａ，ｂ，ｃと記録層１０１表面との距離（Ｚ）を調整した。」と記載され、更に、第２図の記載によれば前記距離（ｚ）に応じて電流が変化することが認められるから、これらの記載から「プローブの先端部と前記記録層の鏡面との間の状態変化を検出するため」の構成が認められる。
（Ｇ）　前記（Ｄ）で指摘した「このプローブ電極１０２ａ，ｂ，ｃは、記録層１０１の表面との距離（ｚ）を制御するためのもので、電流を一定に保つように圧電素子により、その距離（ｚ）を微動制御されている。」の記載によれば、前記（Ｆ）に記載の構成により状態変化を検出し、それに応じて前記（Ｅ）の構成を制御しているものと認められる。
　また、記録の読みとりに関しては、「読み取りは、プローブ電極１０２−ｂと対向電極１０３の間に読み取り用１．５Ｖのプローブ電圧を印加して、ＯＮ状態とＯＦＦ状態領域に流れる電流量の変化を直接読み取るか、又はサーボ回路１０６を通して読み取ることができる。本例では、ＯＮ状態領域を流れるプローブ電流が記録前（ＯＦＦ状態領域）と比較して３桁以上変化していたことを確認した。」と記載されており　（第９頁左下欄第５行〜同第１２行）、該記載から、「プローブ電流の変化を検出することにより記録層に保持された情報を読み出す」構成が認められる。
ウ．対比・判断
　本件訂正発明と先願発明を対比すると、先願発明の「記録層」「プローブ電極」は、本件訂正発明の「メモリー部」「針状デバイス」に相当するから、両者は、先願発明の構成（Ｂ）において、「絶縁基板上に間隔を設けて配置された微細な先端部を有する多数のプローブからなるプローブ電極」の構成となっているのに対し、本件訂正発明の構成（ｂ）が「多数の導電性部とそれらの間に挟まった絶縁部よりなる微細な先端部を有する針状デバイス」となっている点（相違点１）、及び先願発明の構成（Ｇ）において「プローブ電流の変化を検出することにより記録層に保持された情報を読み出す」構成を備えているのに対し、本件訂正発明が（ｇ’）において「トンネル効果によるトンネル電流の変化を検出することによりメモリー部に保持された情報を読み出すこと」を備えている点（相違点２）で一応相違するが、他の点は一致しているものと認められる。
　次に上記相違点について検討する。
相違点１について
　プローブ電極のような微細な導電性部材を僅かな間隔で複数設ける際、絶縁基板上に単に等間隔で設けるか，あるいは、導電性部材間にも絶縁部材を挟むようにするかは、単なる設計上の微差にすぎず、いずれの構成を採用したところで、得られる効果は当然期待しうる程度のことにすぎないと認められる。
相違点２について
　先願明細書には、「プローブ電極１０２ａ，ｂ，ｃは直接記録、再生、消去を行うために用いることができる。」（公報第８頁左下欄第１８行〜同第２０行）、「再生に必要なエネルギーは小さく、消費電力は少ない。」（公報第１２頁左欄第８，９行）と記載されているように、再生に用いるプローブ電流は非常に小さな値であることが認められ、更に、記録層とプローブ電極の間隔については、第８頁右上欄第１０行〜１１行の「ｚ方向微動制御範囲　０．１ｎｍ〜１μｍ　ｚ方向粗動制御範囲１０ｎｍ〜１０ｍｍ　」との記載から見てナノメートル程度の値を示唆しており、しかも、第２頁左下欄第１７行〜同第２０行には「金属の探針と導電性物質の間に１ｎｍ程度の距離まで近づけるとトンネル電流が流れる。」との記載を考慮すれば、前記再生に用いるプローブ電流は実質的にトンネル効果によって生じるトンネル電流であると認められる。
　そして、同一の「多数のプローブ電極」を読み取りと記録層間の距離の制御のための状態変化の検出に用いることに、何らの技術的な矛盾も認められない。
　以上のように、本件訂正発明は、その出願日前の出願であって、その出願後に出願公開された上記特願昭６２−１９１８６３号の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一であると認められ、しかも、本件訂正発明の発明者が上記先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも、この出願の時において、その出願人が上記他の出願の出願人と同一であるとも認められないので、本件訂正発明は特許法第２９条の２の第１項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
エ．むすび
　以上のとおりであるから、上記訂正は特許法第１２０条の４第３項において準用する第１２６条第４項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
（３）特許異議の申立てについて
ア．本件特許第２６７３３５１号の請求項１に係る発明（以下、「本件発明」という。）は、特許明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「【特許請求の範囲１】メモリー部に記録されている情報を読み出すための出力部を制御する手段を有し、該制御手段によって前記メモリー部に記録されている情報を読み出すメモリー出力装置において、前記制御手段が、多数の導電性部とそれらの間に挟まった絶縁部よりなる微細な先端部を有する針状デバイスと、前記メモリー部の表面を前記針状デバイスの先端に接近させて位置づけさせるための手段と、前記針状デバイスの先端部が前記メモリー部の表面を走査させるための手段と、前記針状デバイスの先端部と前記メモリー部の表面との間の距離を制御するための手段と、前記針状デバイスの先端部と前記メモリー部の表面との間の状態変化を検出するための手段を有する事を特徴とするメモリー出力装置。」
イ．特許法第２９条の２第１項違反について
　当審が通知した取消理由の内容は、請求項１，２に係る発明は、その出願日前の出願であって、その出願後に出願公開された上記特願昭６２−１９１８６３号の願書に最初に添付した明細書又は図面（前記、訂正の適否の判断で示した「先願明細書」と同じ）に記載された発明と同一であると認められ、しかも、請求項１，２に係る発明の発明者が上記先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも、本件出願の時において、その出願人が上記他の出願の出願人と同一であるとも認められないので、請求項１，２に係る発明の特許は、特許法第２９条の２第１項の規定に違反してなされたと言うものである。
ウ．対比・判断
　本件発明は、前記本件訂正発明から本件発明に従属する請求項２の記載を除いた関係となっており、前記訂正発明に本件発明の構成が全て包含されているから、本件発明と先願発明との対比・判断は、前記独立特許要件の判断で示したとおりである。
エ．むすび
　以上のとおり、本件発明は、特許法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第４１号）により改正された特許法第２９条の２第１項の規定により特許を受けることができない。
　したがって、本件発明についての特許は、拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものと認める。
　よって、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第１４条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）第４条第１項及び第２項の規定により、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１１年３月２９日（１９９９．３．２９）