【事件の表示】
　特許第２６０３８２１号「製本方法」の特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結論】
　特許第２６０３８２１号の特許を取り消す。
【理由】
１．手続の経緯
　本件特許第２６０３８２１号についての手続の経緯の概要は次のとおりである。
　特許出願　　　　　　平成８年６月１７日
　　（昭和６１年１０月２８日出願の特願昭６１−２５６１３４号の一部を特許法第４４条第１項の規定に基づき分割して新たな特許出願として出願）
　特許権設定登録　　　平成９年１月２９日
　特許異議申立て　　　平成９年１０月２３日
　取消理由通知発送　　平成１０年５月２６日
　訂正請求　　　　　　平成１０年７月２１日
　特許異議意見書　　　平成１０年７月２１日
　訂正拒絶理由通知発送平成１０年１１月２７日
　特許異議意見書　　　平成１１年１月２６日
２．訂正の適否についての判断
（１）訂正後の発明
　前記訂正請求に係る訂正明細書（以下「本件訂正明細書」という。）の特許請求の範囲に記載された発明（以下「本件訂正後の発明」という。）の要旨は、本件訂正明細書及び願書に添付した図面の記載からみて、特許請求の範囲に記載された次のとおりであり、これは願書に添付した明細書（以下「本件特許明細書」という。）の特許請求の範囲における「実際のステープル位置を決定」を「実際のステープル位置を制御部により決定］に限定することによる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を含むものである。
（本件訂正後の発明）
［複写機の排出部から排出される複数枚の複写物からなる一群の複写物をスタックした状態でその複写物をステープルすることによって綴じる製本方法において、上記複写物の先端に対応して同複写物の幅方向に移動可能なステープラと、上記ステープラを変位させる変位手段と、を用い、上記複写機から転送される、上記複写物に対するステープルパターンのデータ及び上記複写機から排出される複写物の幅方向の大きさのデータに応じて実際のステープル位置を制御部により決定し、上記変位手段を介して上記ステープルを上記複写物の幅方向に移動させて上記実際のステープル位置で複写物の綴じ作業を行う製本方法。」
（２）引用文献
　当審において通知した前記訂正拒絶理由において刊行物１として引用した特開昭６０−１４１５９１号公報（以下［引用文献１］という。）及び刊行物３として引用した特開昭６１−９６６８号公報（以下「引用文献２」という。）には、次の事項が記載されている。
（２−１）引用文献１
　▲１▼複写機の排出部から排出される複数枚の複写物からなる一群の複写物をスタックした状態でその複写物をステープルすることによって綴じる方法すなわち製本方法。
　▲２▼上記複写物の先端に対応して同複写物の幅向に移動可能なステープラ装置と、上記ステープラを変位させる変位手段とを用い、角部に１つの針を用いて綴じるか２つの針を用いて綴じるか等すなわちステープルパターン、及び複写物の幅方向の大きさにより、操作者が実際のステープル位置を決定し、上記変位手段を介して上記ステープラ装置を上記複写物の幅方向に移動させて上記実際のステープル位置で複写物の綴じ作業を行うこと。
（２−２）引用文献２
　▲１▼複写機から排出される複数枚の複写物をステープル手段により、綴じるものにおいて、複写機での複写物の大きさのデータに応じて、排出された複写物をスタックされた位置で綴じるか、又は排出口−ラ、ストップフィンガ等の作動により綴じ合わせるべき位置まで複写物を送って綴じるかを自動的にすなわち制御部により決定し、一定位置に配置されたステープラーにより綴じ作業を行うこと。
　▲２▼針の方向を隅角部に斜めに打つ場合は、ステープラを２個設け、使い分けること。（第４頁右上欄第６〜１２行、第３図参照。）
（３）対比、判断
（３−１）
　本件訂正後の発明と引用文献１に記載されたものを対比すると、両者は、「複写機の排出部から排出される複数枚の複写物からなる一群の複写物をスタックした状態でその複写物をステープルすることによって綴じる製本方法において、上記複写物の先端に対応して同複写物の幅方向に移動可能なステープラと、上記ステープラを変位させる変位手段と、を用い、上記複写物に対するステープルパターン及び上記複写機から排出される複写物の幅方向の大きさに応じて実際のステープル位置を決定し、上記変位手段を介して上記ステープラを上記複写物の幅方向に移動させて上記実際のステープル位置で複写物の綴じ作業を行う製本方法。」である点で一致しており、次の点において相違している。
（相違点）
　ステープルパターン及び複写物の幅方向の大きさにより実際のステープル位置の決定を行うことについて、本件訂正後の発明では、複写機から転送されるデータに応じて制御部により決定しているのに対し、引用文献１に記載されたものにおいては、操作者が決定している点
（３−２）
　そこで、相違点について検討する。
　引用文献２には、前記２．（２）（２−２）のとおりの事項が記載されており、これによると、引用文献１とは複写機から排出される複写物を綴じるという同じ技術分野において、複写機から転送されるデータに応じて、制御部により綴じ作業に係る事項を決定し、綴じ作業を行うことが開示されているものである。
　そして、引用文献１に記載されたものにおいては、ステープルパターンと複写物の幅方向の大きさに基づいて実際のステープル位置を決定しているのは、操作者自身であるが、同じ技術分野において引用文献２に開示された複写機から転送されるデータにより綴じ作業を制御部により決定、さらに実行するという技術を適用し、本件訂正後の発明のように、複写機から転送されるステープルパターンと複写物の幅方向の大きさに関するデー夕に応じて制御部により実際のステープル位置を決定し、綴じ作業を行うようにすることは、引用文献２に記載されたものでは、ステープル位置は引用文献１に記載のものと異なる固定のものであっても、複写後の綴じ作業という引用文献１と共通の技術であり、しかも利用される２つのデータについても、複写物の幅方向の大きさは共通するものであり、さらにステープルパターンについても、前記２．（２）（２−２）▲２▼のように考慮に入れることが示唆されていることを勘案しても、容易に想到し得るものである。
　また、本件訂正後の発明による、「複写機から排出された複写物を移動させることなくステープラを幅方向に移動させることができるので、複写物を移動させるためのスペースを必要としないで済み、製本作業に用いられる装置の大型化を招くことが防止でき、しかも、排出されて一旦端縁を揃えられている複写物を移動させないので、その移動中に端縁が不揃いになるような事態が防止され、また、複写機から転送されるデータ及び幅方向の大きさのデータに応じて複写物の綴じ位置すなわち実際のステープル位置を制御部により設定することにより、複写機から排出される複写物の幅方向の大きさに拘らず、ステープラを確実に綴じパターンの綴じ位置に容易に移動させることができ、これにより、複写機の型式に拘らず、上記データが出力さえされることが可能であれば、要求される綴じ作業を行なうことができるので、製本作業に用いられる装置を複写機に対して共通化することも可能になるという効果についても、引用文献１に記載されたものにおけるステープルパターンと複写物の幅方向の大きさにより実際のステープル位置を決定し、ステープラを変位させて綴じ作業を行うということ、及び引用文献２に記載されたものにおける複写機から転送されるデータに応じて綴じ作業に係る事項を制御部で決定し綴じ作業を行うということから当然に予測される範囲のものである。
（３−３）
　したがって、本件訂正後の発明は、引用文献１及び２に記載されたものに基づいて、容易に発明をすることができたものと言わざるを得ない。
（４）むすび
　以上のとおり、本件訂正後の発明は、出願の際に独立して特許を受けることができないものであり、他の訂正事項について検討するまでもなく、上記訂正請求は、特許法１２０条の４第３項において準用する同法第１２６条第４項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
４．特許異議の申立てについての判断
（１）本件発明
　本件特許明細書の特許請求の範囲に記載された発明（以下「本件発明」という。）は、本件特許明細書及び本件特許図面の記載からみて、その特許請求の範囲に記載されたとおりの次のものと認める。
（本件発明）
「複写機の排出部から排出される複数枚の複写物からなる一群の複写物をスタックした状態でその複写物をステープルすることによって綴じる製本方法において、上記複写物の先端に対応して同複写物の幅方向に移動可能なステープラと、上記テープラを変位させる変位手段と、を用い、上記複写機から転送される、上記複写物に対するステープルパターンのデータ及び上記複写機から排出される複写物の幅方向の大きさのデータに応じて実際のステープル位置を決定し、上記変位手段を介して上記ステープラを上記複写物の幅方向に移動させて上記実際のステープル位置で複写物の綴じ作業を行う製本方法。」
（２）引用文献
　一方、当審において通知した前記取消理由において引用した前記引用文献１及び２には、前記２（２）（２−１）（２−２）のとおりの事項が記載されている。
（３）本件発明についての対比、判断
（３−１）
　そこで、本件発明と引用文献１に記載されたものとを対比すると、両者は、［複写機の排出部から排出される複数枚の複写物からなる一群の複写物をスタックした状態でその複写物をステープルすることによって綴じる製本方法において、上記複写物の先端に対応して同複写物の幅方向に移動可能なステープラと、上記ステープラを変位させる変位手段と、を用い、上記複写物に対するステープルパターン及び上記複写機から排出される複写物の幅方向の大きさに応じて実際のステープル位置を決定し、上記変位手段を介して上記ステープラを上記複写物の幅方向に移動させて上記実際のステープル位置で複写物の綴じ作業を行う製本方法。」である点で一致しており、次の点において相違している。
（相違点）
　ステープルパターン及び複写物の幅方向の大きさにより実際のステープル位置の決定を行うことについて、本件発明では、複写機から転送されるデータに応じて決定しているのに対し、引用文献１に記載されたものにおいては、操作者が決定している点
（３−２）
　そこで、相違点について検討する。　引用文献２には、前記２．（２）（２−２）のとおりの事項が記載されており、これによると、引用文献１とは複写機から排出される複写物を綴じるという同じ技術分野において、複写機から転送されるデータに応じて、綴じ作業に係る事項を決定し、綴じ作業を行うことが開示されているものである。
　そして、引用文献１に記載されたものにおいては、ステープルパターンと複写物の幅方向の大きさに基づいて実際のステープル位置を決定しているのは、操作者自身であるが、同じ技術分野において引用文献２に開示された複写機から転送されるデータにより綴じ作業を決定、実行するという技術を適用し、本件発明のように、複写機から転送されるステープルパターンと複写物の幅方向の大きさに関するデータに応じて実際のステープル位置を決定し、綴じ作業を行うようにすることは、引用文献２に記載されたものでは、ステープル位置は引用文献１に記載されたものと異なる固定のものであっても、複写後の綴じ作業という引用文献１と共通の技術であり、しかも利用される２つのデータについても、複写物の幅方向の大きさは共通するものであり、さらにステープルパターンについても、前記２．（２）（２−２）▲２▼のように考慮に入れることが示唆されていることを勘案しても、容易に想到し得るものである。
　また、本件発明による、「複写機から排出された複写物を移動させることなくステープラを幅方向に移動させることができるので、複写物を移動させるためのスペースを必要としないで済み、製本作業に用いられる装置の大型化を招くことが防止でき、しかも、排出されて一旦端縁を揃えられている複写物を移動させないので、その移動中に端縁が不揃いになるような事態が防止され、また、複写機から転送されるデータ及び幅方向の大きさのデータに応じて複写物の綴じ位置すなわち実際のステープル位置を制御部により設定することにより、複写機から排出される複写物の幅方向の大きさに拘らず、ステープラを確実に綴じパターンの綴じ位置に容易に移動させることができ、これにより、複写機の型式に拘らず、上記データが出力さえされることが可能であれば、要求される綴じ作業を行なうことができるので、製本作業に用いられる装置を複写機に対して共通化することも可能になるという効果についても、引用文献１に記載されたものにおけるステープルパターンと複写物の幅方向の大きさにより実際のステープル位置を決定し、ステープラを変位させて綴じ作業をまた行うということ、及び引用文献２に記載されたものにおける複写機から転送されるデータに応じて綴じ作業に係る事項を制御部で決定し綴じ作業を行うということから当然に予測される範囲のものである。
（３−３）
　したがって、本件発明は、引用文献１及び２に記載されたものに基づいて、容易に発明をすることができたものと言わざるを得ない。
５．むすび
　以上のとおり、本件発明は、本件特許に係る出願の出願前に頒布された刊行物である引用文献１、２に記載されたものに基づき容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　したがって、本件発明についての特許は、拒絶査定をしなければならない出願に対してなされたものと認められ、本件特許は、特許法の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第１４条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）第４条第１項及び第２項の規定により、取り消されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１１年４月２３日（１９９９．４．２３）