【事件の表示】
　特許第５９０５６９８号「研磨用クッション材」に関する特許異議の申立てについてされた平成２９年１２月２６日付け決定に対し，知的財産高等裁判所において請求項３及び４に係る発明に対する部分の決定取消しの判決（平成３０年（行ケ）第１００２３号，平成３１年３月１４日）があったので，決定が取り消された部分の請求項に係る発明についてさらに審理のうえ，次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第５９０５６９８号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり，訂正後の請求項〔３，４〕について訂正することを認める。
　特許第５９０５６９８号の請求項３及び４に係る特許を維持する。
【理　由】
第１　本件特許異議申立事件の主な経緯と，本件１次決定及び本件取消判決
本件特許異議申立事件の主な経緯は，以下のとおりである。
　平成２３年１０月　７日　　　特許第５９０５６９８号
　　　　　　　　　　　　　　　（以下「本件特許」という。）に係る出願
　　　　　　　　　　　　　　　（特願２０１１−２２３１４６号）
　平成２８年　３月２５日　　　本件特許の設定登録
　　　同　年　４月２０日　　　本件特許に係る特許公報の発行
　　　同　年１０月１７日　　　特許異議申立書の提出
　　　　　　　　　　　　　　　（異議２０１６−７００９９２号，
　　　　　　　　　　　　　　　特許異議申立人・伊達俊二）
　平成２９年　１月１８日付け　取消理由通知
　　　同　年　３月１０日　　　意見書の提出
　　　同　年　６月２３日付け　取消理由通知（決定の予告）
　　　同　年　８月　９日　　　審判合議体と特許権者との面接
　　　同　年　８月２８日　　　訂正請求書及び意見書の提出
　　　同　年　９月１９日付け　訂正拒絶理由通知
　　　同　年１０月２０日　　　意見書の提出
　　　同　年１２月２６日付け　異議の決定（以下「本件１次決定」
　　　　　　　　　　　　　　　という。）
　平成３０年　２月１０日　　　本件１次決定取消訴訟の提起
　　　　　　　　　　　　　　　（平成３０年（行ケ）第１００２３号）
　平成３１年　３月１４日　　　本件１次決定取消訴訟の判決
　　　　　　　　　　　　　　　（以下「本件取消判決」という。）言渡
　令和　元年　６月　７日付け　取消理由通知
　　　同　年　８月　７日　　　意見書の提出
　　　同　年　９月２４日付け　取消理由通知（決定の予告）
　　　同　年１１月２５日　　　訂正請求書及び意見書の提出
　なお，令和元年１２月１７日付けで，特許法１２０条の５第５項の規定に基づき，特許異議申立人・伊達俊二に対し意見書を提出する機会を与える旨の通知を行ったが，特許異議申立人からは意見書の提出はなされなかった。
　
　本件１次決定に対し，知的財産高等裁判所において，「特許庁が異議２０１６−７００９９２号事件について平成２９年１２月２６日にした決定のうち，特許第５９０５６９８号の請求項３及び４に係る部分を取り消す。」との本件取消判決があったので，特許法１８１条２項の規定により，さらに審理を行う。
　
　
第２　本件取消判決の拘束力及び本件取消判決の内容
１．本件取消判決の拘束力
　特許異議申立事件についての決定の取消訴訟において，決定取消しの判決が確定したときは，審判官は特許法１８１条２項の規定に従い，当該異議申立事件について更に審理を行い，決定をしなければならないが，再度の審理ないし決定には，行政事件訴訟法３３条１項の規定により，上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから，当合議体の事実認定及び法律判断は，本件取消判決の事実認定及び法律判断に拘束される。
　
　
２．本件取消判決の内容
（１）請求項３及び４に係る発明の特許法２９条２項の判断について
　本件１次決定は，日本発条株式会社製　高機能薄物ポリウレタンシート　商品名「ニッパレイ　ＥＸＴ」に係る発明（以下「公知発明」という。）の構造が「非発泡のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）シート（厚さ５０μｍ）上にポリウレタン系樹脂発泡シートが積層一体化されてなる積層シート」であること，及び，公知発明の物性値が「引張強さが１．５ＭＰａ，伸びが１５０％，ショアＡ硬度が３２」であることを認定し，当該認定を前提に，本件特許の請求項３及び４に係る発明が公知発明及び引用文献１（甲第７号証）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると判断したところ，本件取消判決において，以下のとおりの事実認定及び法律判断がなされた。
　
　ア．「本件においては，ニッパレイＥＸＴが『非発泡のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）シート（厚さ５０μｍ）上にポリウレタン系樹脂発泡シートが積層一体化されてなる積層シート』という構造を有していることが本件出願前に公然知られ得る状態にあったことを認めるに足りる証拠はない。」（判決書の５３ページ下から６ないし２行）
　
　イ．「甲５のカタログに接した当業者においては，ニッパレイＥＸＧについては６項目の物性値の全てについて記載があるのに，ニッパレイＥＸＴについては，６項目のうち，『引張強さ』，『伸び』及び『Ａ硬度　Ｓｈｏｒｅ−Ａ』が空欄となっているのは，これらの物性値は測定できないか，あるいはニッパレイＥＸＧの物性値とは異なるものであると認識するというべきである。また，ニッパレイＥＸＧのようなポリウレタン系樹脂発泡シートはスポンジ状で柔軟な性質を有するのに対し，ＰＥＴフィルムは結晶性樹脂であるため強靭性を有し，各種ベースフィルムとして用いられること，異なる物性の材料を積層した積層体は，その構成部材の性質や状態によって全体としての物性が変化し得るものであることは，本件出願当時の技術常識であったものと認められる（甲２６）。かかる技術常識を踏まえると，甲５のカタログに接した当業者においては，ニッパレイＥＸＴの『引張強さ』，『伸び』及び『ショアＡ硬度』については，ポリウレタン系樹脂発泡シートであるニッパレイＥＸＧの各数値と同じ値であることを理解するものとはいえない。
　以上によれば，本件決定におけるニッパレイＥＸＴの物性値の『引張強さ』，『伸び』及び『ショアＡ硬度』の各数値の上記認定手法は相当とはいえず，これらの各数値が，甲５のカタログ記載のニッパレイＥＸＧの値と同じ値であることが，本件出願時に公然知られ得る事項であったと認めることはできない。」（判決書の５４ページ下から８行ないし５５ページ１２行）
　
　ウ．「甲５のカタログに貼付されたサンプルをＪＩＳ規格等に従って測定した場合に，ニッパレイＥＸＴとニッパレイＥＸＧの『引張強さ』，『伸び』及び『ショアＡ硬度』が同じ値となることを認めるに足りる証拠はない。同様に，日本発条が顧客に製品の納品の際に提供する『製品検査成績表』（ニッパレイＥＸＧについては，甲３８の別紙○４）を同社から取得できたとしても，ニッパレイＥＸＴの物性値の『引張強さ』，『伸び』及び『ショアＡ硬度』が，甲５のカタログ記載のニッパレイＥＸＧの値と同じ値であることが本件出願時に公然知られ得る事項であったことを認めることはできない。」（判決書の５６ページ１０ないし１８行，なお，「○４」は，丸付き数字の４を代替表記したものである。）
　
　エ．「本件決定認定の本件公知発明のうち，少なくとも『引張強さ』，『伸び』及び『ショアＡ硬度』の認定に誤りがあるというべきであるから，本件決定における本件公知発明の認定は誤りである。
　・・・
　以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，本件決定は，公知発明の認定を誤り，その結果本件発明３と本件公知発明との一致点の認定を誤り，相違点を看過したことが認められる。
　したがって，本件発明３は，本件公知発明及び甲７（本件決定・引用文献１）に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたとした本件決定の進歩性の判断は誤りである。同様に，本件決定における本件発明３の特定事項を全て含む本件発明４の進歩性の判断も誤りである。」（判決書の５７ページ４ないし１４行）
　
（２）請求項３に係る発明の特許法２９条の２の判断について
　本件１次決定は，特願２０１２−６７５３７号（甲第３号証に係る出願，以下「先願」という。）に記載された発明について，「発泡ウレタンからなる支持層がニッパレイＥＸＴである」こと，並びに，ニッパレイＥＸＴの「厚み，密度，引張強さ，伸び，ショアＡ硬度，及び２５％圧縮応力の各物性値は，請求項３に係る発明の積層シートの各物性値の数値範囲内のものである」ことを認定し，本件特許の請求項３に係る発明は先願に記載された発明と同一であると判断したところ，本件取消判決において，以下のとおりの事実認定及び法律判断がなされた。
　
　ア．「先願明細書には，実施例１として，『発泡ウレタンからなる支持層』として『ニッパレイＥＸＴ』を用いることが記載されているが（【００９３】），同支持層又はニッパレイＥＸＴの『引張強さ』，『伸び』及び『ショアＡ硬度』についての記載はない。
　また，ニッパレイＥＸＴの物性値のうち，『引張強さ』，『伸び』及び『ショアＡ硬度』が，甲５のカタログ記載のニッパレイＥＸＧの値と同じ値であることが，本件出願前に公然知られ得る状態にあったものと認めることができない」（判決書の５９ページ１２ないし１９行）
　
　イ．「本件発明３は本件先願発明と同一の発明であるとした本件決定の判断は誤りである」（判決書の５９ページ下から５ないし４行）
　
　
第３　本件訂正請求に係る訂正の適否
（１）本件訂正請求前の特許請求の範囲の請求項３及び４
　本件１次決定の結論は，「平成２９年８月２８日付け訂正請求において，特許第５９０５６９８号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり，訂正後の請求項〔１−２〕について訂正することを認める。特許第５９０５６９８号の請求項３及び４に係る特許を取り消す。特許第５９０５６９８号の請求項１及び２に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」というものであるが，上記のとおり，本件取消判決により，請求項３及び４に係る部分が取り消される一方で，本件１次決定のうちの残余の部分は確定した。
　また，本件特許について，令和元年１１月２５日に訂正請求（以下「本件訂正請求」という。）がなされたことから，平成２９年８月２８日になされた訂正請求のうち，請求項３及び４についての訂正請求は取り下げられたものとみなす（特許法１２０条の５第７項）。
　したがって，本件訂正請求前の本件特許の特許請求の範囲の請求項３及び４は，以下のとおりのものである。
　
「【請求項３】 
　発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが積層一体化されてなる積層シートと，前記積層シートの一方の面に積層一体化されてなる粘着剤層とを有する研磨用クッション材であって， 
　前記積層シート（中央部を含む領域に貫通孔を有する積層シートを除く）は，厚みが０．３〜３．０ｍｍであり，密度が４５０〜６００ｋｇ／ｍ３であり，引張強さが１．０〜２．０ＭＰａであり，伸びが１４０〜１６０％であり，ショアＡ硬度が２５〜４０であり，及び２５％圧縮応力が０．３０〜０．５０ＭＰａであることを特徴とする研磨用クッション材。 
【請求項４】 
　積層シートの他方の面に粘着剤層がさらに積層一体化されてなることを特徴とする請求項３に記載の研磨用クッション材。」
（２）訂正の内容
　本件訂正請求に係る訂正の内容は，本件訂正請求前の請求項３に
「前記積層シート（中央部を含む領域に貫通孔を有する積層シートを除く）は，厚みが０．３〜３．０ｍｍであり，密度が４５０〜６００ｋｇ／ｍ３であり，引張強さが１．０〜２．０ＭＰａであり，伸びが１４０〜１６０％であり，ショアＡ硬度が２５〜４０であり，及び２５％圧縮応力が０．３０〜０．５０ＭＰａである」
と記載されているのを，
「前記積層シート（中央部を含む領域に貫通孔を有する積層シートを除く）は，変位計を用いて測定荷重８０ｇにて測定した厚みが０．３〜３．０ｍｍであり，重量を体積で除して算出した密度が４５０〜６００ｋｇ／ｍ３であり，ＪＩＳ　Ｋ６４００に準拠して測定した引張強さが１．０〜２．０ＭＰａであり，ＪＩＳ　Ｋ６４００に準拠して測定した伸びが１４０〜１６０％であり，ＪＩＳ　Ｋ６２５３で規定されたデューロメータを用いて測定した，発泡シートが配置されている面におけるショアＡ硬度が２５〜４０であり，及び１ｍｍ／分の圧縮速度にて，圧縮前の厚みの２５％の厚みとなるまで発泡シートが配置されている面から厚み方向に圧縮した時の応力である２５％圧縮応力が０．３０〜０．５０ＭＰａである」
に訂正し，請求項３を引用する請求項４も同様に訂正する，というものである。また，本件訂正請求は，一群の請求項〔３，４〕に対して請求されたものである。
　
（３）訂正の目的の適否
　本件訂正請求前の請求項３の「厚み」，「密度」，「引張強さ」，「伸び」，「ショアＡ硬度」及び「２５％圧縮応力」について，どのように測定した値であるのか，請求項３の記載のみからは必ずしも明確でなかったところ，上記（２）の訂正により，「厚み」については「変位計を用いて測定荷重８０ｇにて測定した」ことを明確にし，「密度」については「重量を体積で除して算出した」ことを明確にし，「引張強さ」及び「伸び」については「ＪＩＳ　Ｋ６４００に準拠して測定した」ことを明確にし，「ショアＡ硬度」については「ＪＩＳ　Ｋ６２５３で規定されたデューロメータを用いて測定した，発泡シートが配置されている面における」ものであることを明確にし，「２５％圧縮応力」については「１ｍｍ／分の圧縮速度にて，圧縮前の厚みの２５％の厚みとなるまで発泡シートが配置されている面から厚み方向に圧縮した時の応力である」ことを明確にしているから，上記（２）の訂正は，明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　
（４）新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
　上記（２）の訂正のうち，「厚み」が「変位計を用いて測定荷重８０ｇにて測定した」ものであることは，本件特許に係る明細書の段落【０１０８】に記載されており，「密度」が「重量を体積で除して算出した」ものであることは，段落【０１０９】に記載されており，「引張強さ」及び「伸び」が「ＪＩＳ　Ｋ６４００に準拠して測定した」ものであることは，段落【０１１０】及び【０１１１】に記載されており，「ショアＡ硬度」が「ＪＩＳ　Ｋ６２５３で規定されたデューロメータを用いて測定した，発泡シートが配置されている面における」ものであることは，段落【０１１２】に記載されており，「２５％圧縮応力」が「１ｍｍ／分の圧縮速度にて，圧縮前の厚みの２５％の厚みとなるまで発泡シートが配置されている面から厚み方向に圧縮した時の応力である」ことは，段落【０１１３】に記載されているから，上記（２）の訂正の内容は，本件特許に係る明細書に記載された事項である。
　また，上記（２）の訂正が，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでないことは明らかである。
（５）小括
　以上のとおりであるから，本件訂正請求による訂正は，特許法１２０条の５第２項ただし書３号に掲げる事項を目的とするものであり，かつ，同条９項において準用する同法１２６条５項及び６項の規定に適合する。
　したがって，特許請求の範囲を，訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり，訂正後の請求項〔３，４〕について訂正することを認める。
第４　訂正後の本件発明
　本件訂正請求により訂正された請求項３及び４に係る発明（以下「本件発明３及び４」という。）は，訂正特許請求の範囲の請求項３及び４に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項３】 
　発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが積層一体化されてなる積層シートと，前記積層シートの一方の面に積層一体化されてなる粘着剤層とを有する研磨用クッション材であって， 
前記積層シート（中央部を含む領域に貫通孔を有する積層シートを除く）は，変位計を用いて測定荷重８０ｇにて測定した厚みが０．３〜３．０ｍｍであり，重量を体積で除して算出した密度が４５０〜６００ｋｇ／ｍ３であり，ＪＩＳ　Ｋ６４００に準拠して測定した引張強さが１．０〜２．０ＭＰａであり，ＪＩＳ　Ｋ６４００に準拠して測定した伸びが１４０〜１６０％であり，ＪＩＳ　Ｋ６２５３で規定されたデューロメータを用いて測定した，発泡シートが配置されている面におけるショアＡ硬度が２５〜４０であり，及び１ｍｍ／分の圧縮速度にて，圧縮前の厚みの２５％の厚みとなるまで発泡シートが配置されている面から厚み方向に圧縮した時の応力である２５％圧縮応力が０．３０〜０．５０ＭＰａであることを特徴とする研磨用クッション材。 
【請求項４】 
　積層シートの他方の面に粘着剤層がさらに積層一体化されてなることを特徴とする請求項３に記載の研磨用クッション材。」
　
　
第５　取消理由（決定の予告）の概要
　本件発明３及び４に係る特許に対して，当審が令和元年９月２４日付けで特許権者に通知した取消理由通知（決定の予告）（以下，単に「決定の予告」という。）において，取消理由があるとしたものの概要は，次のとおりである。
　
１．取消理由１（決定の予告の第６の３．の取消理由１（１））
　本件特許の発明の詳細な説明は，表１の記載に誤りがあり，当業者が本件発明３及び４を実施できる程度の記載があるとはいえないから，本件発明３及び４に係る特許は，特許法３６条４項１号に規定する要件（以下「実施可能要件」ということがある。）を満たしていない特許出願に対してされたものである。
　
２．取消理由２（決定の予告の第９の新たな取消理由）
　本件特許の発明の詳細な説明には，本件発明３及び４で特定する引張強さ，伸び及びショアＡ硬度の数値範囲を満たす発明が実質的に記載されているとはいえないから，本件発明３及び４に係る特許は，特許法３６条６項１号に規定する要件（以下「サポート要件」ということがある。）を満たしていない特許出願に対してされたものである。
　なお，令和元年６月７日付け取消理由通知における取消理由１（２）及び取消理由２について，理由がないことは，決定の予告において判断したとおりである。
　
第６　本件特許に係る明細書及び甲第５号証の記載
１．本件特許に係る明細書の記載
「【技術分野】
【０００１】
　本発明は，被研磨物を研磨して平坦性を高める際に，被研磨物や研磨材を研磨機に固定するために用いられる研磨用クッション材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスに用いられるシリコンウェーハや液晶ディスプレイなどに用いられるガラス基板などの基板の表面には，その平坦性を高めるために化学機械研磨（以下，「ＣＭＰ」とも記載する）が行われる。ＣＭＰでは，研磨布又は研磨パッドと呼ばれる研磨材が両面粘着性テープなどにより研磨機の定盤に貼着され，シリコンウェーハ又はガラス基板などの被研磨物が回転プレートに固定され，そして，被研磨物と研磨材を加圧した状態で相対的に摺動させることによって被研磨物の研磨が行われる。
【０００３】
　また，従来のＣＭＰでは，回転プレートと被研磨物との間又は定盤と研磨材との間に研磨用クッション材を介在させて，被研磨物の表面に加わる押圧力を均一にすることにより被研磨物の平坦性を向上させている。例えば，特許文献１では，回転プレートの定盤と対向する面に発泡ポリウレタン樹脂からなる研磨用クッション材を粘着剤により貼着し，この研磨用クッション材に水を含ませて被研磨物を吸着保持させている。
　・・・
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　半導体デバイスの配線がますます微細化しており，半導体デバイスの表面の平坦性をさらに向上させることが望まれている。また，半導体デバイスなどの被研磨物への研磨負荷を小さくするために低い押圧力でより均一に研磨加工することが求められている。したがって研磨用クッション材にも被研磨物の被研磨面に加わる押圧力をさらに均一にするために，クッション性の向上が求められている。しかしながら，従来の研磨用クッション材では，単にクッション性を向上させようとすると剛性が低下して柔らかくなり過ぎ，被研磨物や研磨材を平坦に保持できなくなる問題があった。
【０００６】
　したがって，本発明の目的は，低い押圧力での研磨加工時にも優れたクッション性を発揮すると共に，被研磨物や研磨材を平坦に保持することができる研磨用クッション材を提供することである。」
「【０１０２】
　（実施例１）
　・・・
【０１０４】
　そして，ポリウレタン系樹脂発泡シート（日本発条株式会社製  商品名：ニッパレイＥＸＧ）の一方の面に上記の通りに作製したアクリル系粘着剤層を積層し，このポリウレタン系樹脂発泡シートの他方の面に上記の通りに作製したゴム系粘着剤層を積層し，これにより得られた積層体の両面上のそれぞれに４０℃に加熱設定したゴムロールを転動することにより，ポリウレタン系樹脂発泡シートとアクリル系粘着剤層及びゴム系粘着剤層とを積層一体化させた。これにより，ポリウレタン系樹脂発泡シート１１の一方の面にアクリル系粘着剤層１２ａが積層一体化され，ポリウレタン系樹脂発泡シート１１の他方の面にゴム系粘着剤層１２ｂが積層一体化された図２に示す研磨用クッション材を得た。
【０１０５】
　（実施例２）
　離型フィルム上に実施例１と同様にしてアクリル系粘着剤層（厚み５０μｍ）を作製した。また，他の離型フィルム上に実施例１と同様にしてゴム系粘着剤層（厚み８０μｍ）を作製した。
【０１０６】
　次に，非発泡のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）シート（厚さ５０μｍ）上にポリウレタン系樹脂発泡シートが積層一体化されてなる積層シート（日本発条株式会社製  商品名：ニッパレイＥＸＴ）のＰＥＴシート上に上記で作製したアクリル系粘着剤層を積層し，積層シートのポリウレタン系樹脂発泡シート上に上記で作製したゴム系粘着剤層を積層した。これにより得られた積層体の両面上のそれぞれに４０℃に加熱設定したゴムロールを転動することにより，積層シートとアクリル系粘着剤層及びゴム系粘着剤層とを積層一体化させた。これにより，積層シート２１のＰＥＴシート２１ｂ上にアクリル系粘着剤層２２ａが積層一体化され，積層シート２１のポリウレタン系樹脂発泡シート２２ａ上にゴム系粘着剤層２２ｂが積層一体化された図４に示す研磨用クッション材を得た。
　・・・
【０１０９】
　（密度）
　ポリウレタン系樹脂発泡シート又は積層シートを縦１０ｃｍ×横１０ｃｍの縦横寸法に切り出した試験片の重量を測定し，測定した重量（Ｗ［ｋｇ]）を試験片の縦横寸法及び厚さから算出した体積（Ｖ［ｍ３］）で除した値（Ｗ／Ｖ）を算出することにより密度［ｋｇ／ｍ３］を算出した。
【０１１０】
　（引張強さ）
　引張強さ［ＭＰａ］の測定は，ＪＩＳ  Ｋ６４００で規定された方法に準拠して行った
。
【０１１１】
　（伸び）
　伸び［％］の測定は，ＪＩＳ  Ｋ６４００で規定された方法に準拠して行った。
【０１１２】
　（ショアＡ硬度）
　ショアＡ硬度の測定は，ＪＩＳ  Ｋ６２５３で規定されたデューロメータを用いて測定した。なお，積層シートについては，積層シートのポリウレタン系樹脂発泡シートが配置された面についてショアＡ硬度の測定を行った。
【０１１３】
　（２５％圧縮応力）
　２５％圧縮応力の測定は，ポリウレタン系樹脂発泡シート及び積層シートをそれぞれ３０ｍｍ×３０ｍｍの平面正方形状に切断することにより試験片を作製し，この試験片を１ｍｍ／分の圧縮速度にて，圧縮前の試験片の厚みの２５％の厚みとなるまで試験片をその厚み方向に圧縮した時の応力を測定することにより行った。なお，積層シートを用いてなる試験片については，試験片のポリウレタン系樹脂発泡シートが配置された面について２５％圧縮応力の測定を行った。」
「表１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　
２．甲第５号証の記載
　甲第５号証（以下「甲５」という。）は，日本発条株式会社が平成２０年５月に発行した「高密度薄物シート状ウレタンニッパレイ ＮＩＰＰＡＬＡＹ」と題するカタログであり，「２−１．物性値」欄には，「ＥＸＧ」について，「厚み」が「１．２５」ｍｍ，「密度」が「５５０」ｋｇ／ｍ３，「引張強さ」が「１．５」ＭＰａ，「伸び」が「１５０」％，「Ａ硬度Ｓｈｏｒｅ−Ａ」が「３２」，「２５％圧縮応力」が「０．４」ＭＰａとの記載がある。
　また，「ＥＸＴ」について，」「厚み」が「０．８／１．０」ｍｍ，「密度」が「５５０」ｋｇ／ｍ３，「２５％圧縮応力」が「０．４」ＭＰａとの記載があるが，「引張強さ」，「伸び」，「Ａ硬度Ｓｈｏｒｅ−Ａ」の項目は空欄となっている。
　
　
第７　取消理由１の判断
１．表１の記載を誤記と判断した根拠
　当審は，決定の予告において，主に以下の２つを根拠として，本件特許の発明の詳細な説明における表１の実施例２の引張り強さ，伸び及びショアＡ硬度の各数値の記載が誤記であると判断し，当業者は，仮に，本件発明３及び４を実施すべくニッパレイＥＸＴという積層シートを入手しても，本件発明３及び４に係る数値範囲を満たすことはできず，本件発明３及び４を実施することができないと判断した。
　
（１）誤記の根拠１
　表１の実施例１は，ポリウレタン系樹脂発泡シートであるニッパレイＥＸＧを用いており（【０１０４】），実施例２は，非発泡のＰＥＴシート上にポリウレタン系樹脂発泡シートが積層一体化されたニッパレイＥＸＴを用いている（【０１０６】）。
　そして，実施例１及び実施例２の引張強さ及び伸びが一致し，ショアＡ硬度はほぼ一致し，密度及び２５％圧縮応力は一致している（【表１】）。
　ニッパレイＥＸＧのようなポリウレタン系樹脂発泡シートはスポンジ状で柔軟な性質を有するのに対し，ＰＥＴフィルムは結晶性樹脂であるため強靭性を有し，各種ベースフィルムとして用いられること，異なる物性の材料を積層した積層体は，その構成部材の性質や状態によって全体としての物性が変化し得るものであることは，本件出願当時の技術常識であったものと認めることができる（上記第２の２．（１）イ．）から，当該技術常識を有する当業者は，ニッパレイＥＸＧの物性値とニッパレイＥＸＴの物性値が同じ値であると理解するとはいえず，いずれかの数値が誤りであると理解するところ，ニッパレイＥＸＧの物性値は，本願の出願前に公知（上記第７の２．）であって，表１の実施例１の各数値と一致するから，実施例２の数値が誤りである蓋然性が高い。
　
（２）誤記の根拠２
　特許権者は，本件取消判決に係る訴訟の原告第２準備書面（平成３０年６月２８日）の１２ないし１４ページにおいて，特許権者がニッパレイＥＸＴの物性を測定したところ（同訴訟の甲３８），密度，引張強さ，伸び及びショアＡ硬度の数値が，いずれも本件発明３で特定する数値範囲から外れることを自認している。当該測定されたニッパレイＥＸＴの密度，引張強さ，伸び及びショアＡ硬度の数値は，表１の実施例２の物性値と異なる。
　
２．表１の記載を誤記と判断した根拠の検討
（１）誤記の根拠１について
　ア．表１の実施例１及び実施例２は，いずれもポリウレタン系樹脂発泡シート（以下，単に「発泡シート」という。）を含んでいるが，厚みについては，実施例１が１．２５ｍｍであるのに対して，実施例２が０．８ｍｍであり，実施例２は非発泡のＰＥＴシート（以下，単に「ＰＥＴシート」という。）をさらに含むことから，発泡シート自体の厚みは，実施例１に対して実施例２は薄いことが明らかである。
　実施例１は，発泡シートが厚いのに対して，実施例２は，発泡シートが薄いことに加えてＰＥＴシートが積層されているものであることを前提に，各数値を検討する。
　
　イ．引張強さについては，実施例２の発泡シートは実施例１よりも薄いから，発泡シート自体の強度は小さくなるといえるが，非発泡のＰＥＴシートが積層されていることにより強度が大きくなる可能性があるから，発泡シートとＰＥＴシートを積層した全体としての引張強さが，実施例１と一致することがないとまではいえない。したがって，実施例１及び実施例２の引張強さが一致することを根拠として，表１の記載が誤りであると断定することはできない。
　
　ウ．伸びについては，実施例２の発泡シートは実施例１よりも薄いから，発泡シート自体の伸びは大きくなるといえるが，非発泡のＰＥＴシートが積層されていることにより伸びが小さくなる可能性があるから，発泡シートとＰＥＴシートを積層した全体としての伸びが，実施例１と一致することがないとまではいえない。したがって，実施例１及び実施例２の伸びが一致することを根拠として，表１の記載が誤りであると断定することはできない。
　エ．ショアＡ硬度は，実施例２については，発泡シートが配置された面について測定を行う（【０１１２】）から，実施例２のショアＡ硬度が，発泡シートからなる実施例１とほぼ一致することはあり得るといえる。したがって，実施例１及び実施例２のショアＡ硬度がほぼ一致することを根拠として，表１の記載が誤りであると断定することはできない。。
　
　オ．２５％圧縮応力は，実施例２については，発泡シートが配置された面について測定を行う（【０１１３】）から，実施例２の２５％圧縮応力が，発泡シートからなる実施例１と一致することはあり得るといえる。したがって，実施例１及び実施例２の２５％圧縮応力が一致することを根拠として，表１の記載が誤りであると断定することはできない。
　
　カ．密度については，実施例２のＰＥＴシートの体積や重量が，発泡シートのそれに比べて僅かであれば，実施例１及び実施例２の密度が一致することがないとまではいえない。したがって，実施例１及び実施例２の密度が一致することを根拠として，表１の記載が誤りであると断定することはできない。
　
　キ．以上のとおり，誤記の根拠１によっては，表１の記載が誤りであるとまではいえない。
　
（２）誤記の根拠２について
　特許権者は，本件取消判決に係る訴訟の原告第２準備書面において，ニッパレイＥＸＴの物性の測定値が，本件発明３で特定する数値範囲から外れることを説明しているものの，その説明の趣旨は，ニッパレイＥＸＴの物性は，大きなばらつきを有しており，ニッパレイＥＸＴの製品全ての物性値が，本件発明３で特定する数値範囲に収まるとは限らないことをいうものである。
　すなわち，ニッパレイＥＸＴの製品には，上記測定値のように，その物性値が本件発明３で特定する数値範囲から外れるものがある一方，数値範囲内に収まる製品が存在する可能性を否定できないから，上記測定値が本件発明３で特定する数値範囲を外れていることを根拠に，表１の記載が誤りであると断定することはできない。
　
（３）小括
　上記（１）及び（２）に説示するとおり，誤記の根拠１及び誤記の根拠２によって，本件特許の発明の詳細な説明における表１の記載が誤記であるとまではいえない。
　そして，ニッパレイＥＸＴの製品には，その物性値が本件発明３で特定する数値範囲に収まるものが存在する可能性を否定できないから，当業者は，本件発明３で特定する数値範囲に収まるものを研磨用クッション材として採用することにより，本件発明３及び４を実施することができるというべきである。
　したがって，決定の予告における取消理由１によって，本件発明３及び４に係る特許を取り消すことはできない。
第８　取消理由２の判断
　取消理由２は，本件特許の発明の詳細な説明には，本件発明３及び４で特定する引張強さ，伸び及びショアＡ硬度の数値範囲を満たす発明が実質的に記載されているとはいえないことを前提に，本件発明３及び４がサポート要件を満たしていない，というものであるが，上記第７で検討したように，本件特許の発明の詳細な説明の表１の記載には誤記があるとまではいえず，本件発明３及び４で特定する引張強さ，伸び及びショアＡ硬度の数値範囲を満たす発明が，発明の詳細な説明に記載されていることを否定できないから，決定の予告における取消理由２によって，本件発明３及び４に係る特許を取り消すことはできない。
　
　
第９　取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について
１．特許法２９条２項に係る特許異議申立理由
　特許法２９条２項に係る特許異議申立理由は，公知発明（上記第２の２．（１））について，以下の２点を前提として，本件発明３及び４は公知発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明できたものである，というものである（本件異議申立書の２５ページ下から７行ないし２７ページ１行）。
　
（前提１）公知発明の構造が「発泡シートと合成樹脂製非発泡シートとが積層一体化されてなる積層シート」であること。
（前提２）公知発明は，本件発明３及び４に係る，厚み，密度，引張強さ，伸びショアＡ硬度及び圧縮応力の数値範囲を満たすこと。
　
　しかし，本件取消判決において，上記の前提１を否定する事実認定（上記第２の２．（１）ア．）及び上記の前提２を否定する事実認定（上記第２の２．（１）イ．ないしエ．）がなされ，当該事実認定は当審を拘束するから，特許法２９条２項に係る特許異議申立理由は前提を欠くことになり，当該特許異議申立理由により，本件発明３及び４に係る特許を取り消すことはできない。
　
２．特許法２９条の２に係る特許異議申立理由
　特許法２９条の２に係る特許異議申立理由は，先願（上記第２の２．（２））に記載された「日本発条社製ニッパレイＥＸＴ」について，以下の２点を前提として，本件発明３が，先願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一である，というものである（本件異議申立書の１８ページ６行ないし１９ページ３行）。
　
（前提３）先願に記載された「日本発条社製ニッパレイＥＸＴ」の構造が「発泡シートと合成樹脂製非発泡シートとが積層一体化されてなる積層シート」であること。
（前提４）先願に記載された「日本発条社製ニッパレイＥＸＴ」は，本件発明３に係る，厚み，密度，引張強さ，伸びショアＡ硬度及び圧縮応力の数値範囲を満たすこと。
　
　しかし，本件取消判決において，上記の前提４を否定する事実認定（上記第２の２．（２）ア．）がなされ，当該事実認定は当審を拘束するから，特許法２９条の２に係る特許異議申立理由は前提を欠くことになり，当該特許異議申立理由により，本件発明３に係る特許を取り消すことはできない。
　
　
第１０　むすび
　以上のとおりであるから，決定の予告における取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては，本件発明３及び４に係る特許を取り消すことはできない。
　また，他に本件発明３及び４に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって，結論のとおり決定する。
【異議決定日】
令和２年３月１８日（２０２０．３．１８）
【訂正の要旨】
審決（決定）の【理由】欄参照。
（５７）【特許請求の範囲】
　【請求項１】　　（削除）
　【請求項２】　　（削除）
　【請求項３】
　発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが積層一体化されてなる積層シートと，前記積層シートの一方の面に積層一体化されてなる粘着剤層とを有する研磨用クッション材であって，
前記積層シート（中央部を含む領域に貫通孔を有する積層シートを除く）は、
変位計を用いて測定荷重８０ｇにて測定した
重量を体積で除して算出した
ＪＩＳ　Ｋ６４００に準拠して測定した
ＪＩＳ　Ｋ６４００に準拠して測定した
ＪＩＳ　Ｋ６２５３で規定されたデューロメータを用いて測定した、発泡シートが配置されている面における
１ｍｍ／分の圧縮速度にて、圧縮前の厚みの２５％の厚みとなるまで発泡シートが配置されている面から厚み方向に圧縮した時の応力である
　【請求項４】
　積層シートの他方の面に粘着材層がさらに積層一体化されてなることを特徴とする請求項３に記載の研磨用クッション材