【事件の表示】
　特許第２７４７８１９号「新規エポキシ樹脂およびそれを含む樹脂組成物」の請求項１ないし５、７ないし１２に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２７４７８１９号の請求項１ないし５、７ないし１２に係る特許を取り消す。
【理　由】
　 
　Ｉ．手続の経緯
　
　本件特許第２７４７８１９号の発明は、平成８年２月２３日に特許の出願がなされ、平成１０年２月２０日に特許権の設定登録がなされ、その後、油化シェルエポキシ株式会社より特許異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成１1年６月２３日付けで特許異議意見書が提出されると共に訂正請求がなされ、その後、訂正拒絶理由が通知され、その指定期間内である平成１1年１０月２８日付けで「上申書（訂正案等・訂正拒絶理由意見書に代わる）」が提出されたものである。
　
　II．訂正の適否についての判断
　
　平成１１年６月２３日付けの訂正請求には、特許請求の範囲の請求項１における「ｘ、ｙは０以上の整数」なる記載を、「ｘは０より大きい正数、ｙは０以上の正数」と訂正する訂正事項が含まれている。
　そこで、この訂正事項について検討する。
　まず、「整数」を「正数」に訂正する点について検討するに、願書に添付した明細書（特許明細書）には、ｘ、ｙが「正数」であることは記載されておらず、また、「整数」が、「正数」の誤記であると認め得る記載も存在しない。
　特許権者は、願書に添付した明細書の９頁５〜１０行（９頁５〜１０行には、請求人の主張する記載がないので、［００１２］を意味すると認められる）の記載及び実施例の記載（合成実施例１（ｘ＝平均値でほぼ０．４２）、合成実施例２（ｘ＝平均値でほぼ０．４４）、合成実施例３（ｘ＝平均値でほぼ１．０１）、合成実施例４（ｘ＝平均値でほぼ０．４３））を根拠として「整数」を「正数」に訂正することが誤記の訂正に相当すると主張しているが、［００１２］には、ｘ、ｙが整数であること、生成するエポキシ樹脂自体が種々の混合物から構成されること、ｘ、ｙが数平均値の性格をもつこと、ｘの平均値が０．０１〜３０であることが記載されており、これらの記載は何の矛盾もなく理解できるから、「整数」が「正数」の誤記であるとは認められない。また、実施例には、「ｘの平均値」が記載されているが、この値も「ｘ」が「整数」であることと何ら矛盾しない。
　そして、「整数」を「正数」に訂正することは、特許請求の範囲の減縮に相当しないものであり、また、「整数」の意味は明りょうであるから、この訂正が「明りょうでない記載の釈明」に相当するものとも認められない。
　したがって、「ｘ、ｙは０以上の整数」なる記載を、「ｘは０より大きい正数、ｙは０以上の正数」とする訂正は、特許法第１２０条の４第２項ただし書の規定に適合しない。
　また、訂正前の「ｘは０以上の整数」であるとの記載は、具体的に言えば、ｘが、０、１、２、３、・・・という整数値であることを意味しているから、訂正前の記載では、ｘとして、例えば0.1〜0.9というような値をとることは意図されていない。これに対して、「ｘが０より大きい正数」であるとの訂正後の記載は、具体的に言えば、ｘとして、0.1〜0.9というような値をとりうることを意味するものであるから、訂正後のｘは、訂正前のｘよりも広い範囲の数値を意味することになる。
　請求人は、「ｘは０以上の整数」なる記載を、「ｘは０より大きい正数」と訂正する根拠として、「Ａ基が多少なりとも存在する繰返単位とする点に最大の特徴を有するから、ｘの場合には、ｘ＝０の場合は存在するはずがなく」と主張している。しかし、Ａが、（訂正前の）式（IV）である場合については、ｘが０以上であることが記載されているのみで、多少なりとも存在することが特定して記載されているとは認められないから（例えば、［０００６］では、式（IV）について何も記載していない）、この主張は根拠がないものである。また、請求人は、［００１２］に、ｘの平均値が０．０１〜３０であることが記載されていることも訂正の根拠として挙げているが、ｘの平均値は、ｘそのものを特定していないし、まして、「０より大きい正数」なる範囲を意味するものでもない。
　したがって、請求人が主張する点は、いずれも訂正の根拠となるものとは認められない。
　そして、願書に添付した明細書を詳細に検討しても、ｘが「０より大きい正数」をとることが記載されているとは認められない。
　したがって、「ｘ、ｙは０以上の整数」なる記載を、「ｘは０より大きい正数、ｙは０以上の正数」とする訂正は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のものとは認められないから、この訂正は、特許法第１２０条の４第３項で準用する特許法第１２６条第２項の規定にも適合しない。
　以上のとおりであるから、他の訂正事項について検討するまでもなく、本件訂正請求は認められない。
　
　III．特許異議の申立てについての判断
　
　１．本件発明
　
　本件の請求項1〜5、7〜12に係る発明(以下各々「本件発明1」〜「本件発明５」、「本件発明７」〜「本件発明12」という)は、特許明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1〜5、7〜12に記載された事項により特定される次のとおりのものと認める。
「【請求項１】  式（Ｉ）：
【化１】
（式中、Ｒ1 〜Ｒ4 は互いに同一又は異なる基であり、水素原子、ハロゲン原子、炭素数１〜５のアルキル基、またはアルケニル基を表し、且つｘ、ｙは０以上の整数を示し、且つＡは式（ＩＩ）：
【化２】
（式中、Ｂ、Ｃはそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、または炭素数１〜５のアルキル基を表わし、ｂ、ｃは互いにｂ＋ｃ＝４を満たす整数を示す。）または、式（ＩＩＩ）：
【化３】
或いは、式（ＩＶ）：
【化４】
からなる群から選ばれた構造を示す。）で表される数平均分子量３３０以上５０００以下の新規エポキシ樹脂。
【請求項２】  式（Ｉ）においてＲ1 、Ｒ２、 Ｒ３、Ｒ４ が水素原子である請求項１記載の新規エポキシ樹脂。
【請求項３】  式（ＩＩ）においてＢ、Ｃがいずれも水素原子である請求項１又は２記載の新規エポキシ樹脂。
【請求項４】  式（ＩＩ）が下記式（Ｖ）である請求項１〜３のいずれかに記載の新規エポキシ樹脂。
【化５】
【請求項５】  式（ＩＩ）が下記式（ＶＩ）である請求項１〜３のいずれかに記載の新規エポキシ樹脂。
【化６】
【請求項７】  Ａが式（ＶＩＩＩ）である請求項１又は２に記載の新規エポキシ樹脂。
【化８】
【請求項８】  加水分解性塩素含有量が１５００ｐｐｍ以下である請求項１〜７のいずれかに記載の新規エポキシ樹脂。
【請求項９】  式（ＩＸ）：
【化９】
（式中、Ｒ1〜Ｒ4 は式（Ｉ）と同じ。ｍは０以上の整数を示す。）で示される数平均分子量２９８以上４００以下のグリシジル化合物と、式（Ｘ）：
【化１０】
（式中、Ｂ，ｂ，Ｃ，ｃは式（ＩＩ）と同じ。）或いは式（ＸＩ）：
【化１１】
或いは式（ＸＩＩ）：
【化１２】
の化合物とを触媒の存在下または不存在下で反応させることを特徴とする、請求項１〜８のいずれかに記載の新規エポキシ樹脂の製造方法。
【請求項１０】　（ａ）請求項１〜８のいずれかに記載の新規エポキシ樹脂と（ｂ）硬化剤とを必須成分とすることを特徴とする、エポキシ樹脂組成物。
【請求項１１】　（ａ）請求項１〜８のいずれかに記載の新規エポキシ樹脂と（ｂ）硬化剤と（ｃ）硬化促進剤とを必須成分とすることを特徴とする、エポキシ樹脂組成物。
【請求項１２】  （ａ）請求項１〜８のいずれかに記載の新規エポキシ樹脂と（ｂ）硬化剤と（ｃ）硬化促進剤と（ｄ）無機充填剤を必須成分とすることを特徴とする、エポキシ樹脂組成物。」
　
　2.取消理由で引用した刊行物
　
　取消理由で引用した刊行物は、以下のとおりである。
　刊行物1:特開昭64-43521号公報
　　　　　　　(甲第1号証)
　刊行物2:特開平2-117913号公報
　　　　　　　(甲第2号証)
　刊行物3:特開昭60-67475号公報
　　　　　　　(甲第3号証)
　
　刊行物1には、次の記載事項がある。
ａ.「下記一般式(Ｉ)
(式中、Rは水素原子またはC1 〜C4 の低級アルキル基を示し、nは2または3の数を示す。)
で表わされる分子中に2または3個のフェノール性水酸基を有する化合物(A)と下記一般式(II)
　(式中、Ｒ１〜 Ｒ４は水素原子またはC1 〜C4  の低級アルキル基を示し、mは0から5の整数を示す。)
で表わされるビスヒドロキシビフェニル系エポキシ樹脂(B)との反応物であって、前記エポキシ樹脂(B)のエポキシ基1個あたり、前記化合物(A)のフェノール性水酸基が0.1から0.5個の範囲で反応していることを特徴とするエポキシ樹脂。」　（特許請求の範囲の請求項（1））
ｂ.「本発明において使用するビスヒドロキシビフェニル系エポキシ樹脂(B)としては各種公知のエポキシ樹脂が使用される。たとえば4,4′-ビス(2,3一エポキシプロポキシ)−ビフェニル、4,4 -ビス(2,3-エポキシプロポキシ)-3,3′,5,5′テトラメチルビフェニル、4,4′ -ビス(2,3-エポキシプロポキシ)−3,3′,5,5 ′−テトラエチルビフェニル、4 ,4.′ -ビス(2,3-エポキシプロポキシ)−3,3′,5,5 ′− テトラブチルビフュニルやこれらのオリゴマーなどが使用され、好ましくはエポキシ当量が5 0 0以下のものが使用される。」（第2頁右下欄第11行〜第3頁左上欄第2行）
c.「かかる前記一般式(Ｉ)で表わされるフェノール類(A)としては各種公知のものが使用される。たとえば1,2−ジヒドロキシベンゼン、1,3-ジヒドロキシベンゼン、1,4-ジヒドロキシベンゼン、2,5-ジヒドロキシトルエン、3,4-ジヒドロキシトルエン、3,5-ジヒドロキシトルエン、2,4-ジヒドロキシエチルベンゼン、・・・などが使用される。」（第3頁左上欄第9行〜第3頁左上欄第19行）
d.「これら前記一般式(Ｉ)で表わされるフェノール類(A)の反応に供される量は、前述したエポキシ樹脂(B)中のエポキシ基1個に対し、フェノール性水酸基が0.1から0.5個の範囲となるようにする。かかる範囲よりも少ない場合には所望の効果が得られず、また多い場合にはエポキシ当量が大きくなり過ぎて取扱上不都合となる。反応は、一般に100〜200℃の温度で0.5〜5時間程度溶融、撹拌をすることにより行われる。」（第3頁左上欄第20行〜第3頁右上欄第8行）
ｅ．「本発明のエポキシ樹脂は、必要に応じてそれ自体公知の他のエポキシ樹脂と併用することができる。また、使用に際しては一般に通常のエポキシ樹用硬化剤として知られている硬化剤や硬化促進剤が使用できる。本発明のエポキシ樹脂を半導体封止用樹脂組成物として使用する場合、充填剤としてはたとえば、溶融シリ力、結晶シリ力、窒化ケイ素、炭化ケイ素、アルミナ、炭酸カルシウム等を用いることができ、」（第3頁左下欄第2-11行）                        
ｆ.「実施例1
　4,4 -ビス(2,3-エポキシプロポキシ)-3,3′,5,5′テトラメチルビフェニル1，2　50ｇ、1,3,5-トリヒドロキシベンゼン71ｇを・・・に仕込み、・・・混合した。・・・エポキシ当量277の・・・のエポキシ樹脂・・・を得た。
・・・・
実施例4
　実施例1において1,3,5-トリヒドロキシベンゼンの代わりに1,4-ジヒドロキシベンゼン・・・を用いる以外は実施例1と同様に反応させ、エポキシ当量317の・・・のエポキシ樹脂・・・を得た。
実施例5
　実施例1において1,3,5-トリヒドロキシベンゼンの代わりに1,4-ジヒドロキシベンゼン・・・を用いる以外は実施例1と同様に反応させ、エポキシ当量344の・・・のエポキシ樹脂・・・を得た。」（第3頁右下欄第13行〜第4頁右上欄第5行）
　
　刊行物2には、以下の記載事項がある。
a.　「(1)一般式(1)
　(但し、式中A及びBは下記式(a)又は(b)で表されるものであってA≠Bであり、nは0.1〜10の有理数を示す)で表されるエポキシ樹脂に硬化剤を配合してなるエポキシ樹脂組成物。
　式(a)
　(但し、Rは水素又は低級アルキル基を示す)
　式(b)
　(但し、Ｘは2価の基を示す)」（特許請求の範囲の請求項（１））
b.　「本発明において、一般式(1)で示される基本構造を有するエポキシ樹脂において、A及びBは式(a)又は(b)で表されるものであるが、A≠BであるのでAが(a)のときBは式(b)であり、Aが式(b )であるときBは式(a)である。そして、好ましくは前者の組合わせである。
　式(a)において、置換基Rは炭素数1〜4のアルキル基であるが、好ましくはメチル基である。また、式(b)において、Xは2価の基であるが、好ましくは…-C02- …から選択されたものである。」（第2頁左下欄第1-12行）
c.「本発明の一般式(1)で示されるエポキシ樹脂はたとえば次の方法で合成される。
　すなわち、次式(2)
(但し、Rは水素原子又は炭素数1〜4のアルキル基を示す)で表されるエポキシ化合物(2)と次式(3)
で表されるビスフェノール化合物とを、モル比 ｛(a)/(b)}1.1〜11の範囲で混合し反応させる。この際、反応を促進させるために、アミン系化合物、・・・等を触媒として用いることができる。反応温度としては70〜160℃が適当であり、また、この反応の際に適当な溶媒を用いてもよい。」（第2頁右下欄第1-15行）
d.　「本発明で使用する硬化剤としては、多価フェノール系、酸無水物系、アミン系等、一般にエポキシ樹脂の硬化剤として使用されているものであればそのいずれも使用可能である。」（第3頁左上欄第1-4行）
ｅ．「本発明のエポキシ樹脂組成物中には、必要に応じて、2-メチルイミダゾール、・・・の硬化促進剤や、・・・、シリカ、アルミナ、ガラス繊維、タルク等の無機充填剤等を配合することができる。」（第3頁左上欄第17行-第3頁右上欄第7行）
ｆ.「一般式(1)において、nは平均の重合度を示すものであり、その値は0.1〜10の範囲である。nの値は、本発明に示す組成物の溶融粘度、軟化点に大きく影響し、本発明の工ポキシ樹脂組成物を適用しようとする目的や用途により適宜選択される。」(第2頁左下欄第15-20行)
ｇ.第3頁左上欄第17行〜第4頁右上欄第5行には、エポキシ当量がそれぞれ317、384、370、477、405である実施例1〜5が記載されている。
　
　刊行物3には、次の記載事項がある。
　ａ.「近年次第に多用されるようになってきた配線金属にアルミニウムを使用した半導体素子をエポキシ樹脂により封止した場合には、半導体素子のアルミニウム配線が容易に腐食されて、故障を起しやすい欠点があった。かかる腐食の主原因がエポキシ樹脂に含まれる加水分解性ハロゲン(特に塩素)によることも既に知られている。」(第2頁左上欄第14行〜第2頁右上欄第1行)
　
　3.対比・判断
　
　[本件発明1について]
　ａ．刊行物1の実施例4、5に記載されたエポキシ樹脂は、4,4 -ビス(2,3-エポキシプロポキシ)-3,3′,5,5′テトラメチルビフェニルと 1,4-ジヒドロキシベンゼンを反応させて得られたものであるから、これらのエポキシ樹脂は、本件発明１の式（Ｉ）において、Ａが式（II）で示されるものに相当している。また、そのエポキシ当量は実施例4が317であり、実施例5が344であるが、本件発明1における数平均分子量は、本件特許明細書の[0013]からみて、エポキシ当量×2であるから、実施例4、5のエポキシ樹脂の数平均分子量は、各々、634、688であって、いずれも本件発明1の数平均分子量と同一である。
　したがって、本件発明1は、刊行物１に記載された発明である。
　ｂ．刊行物2には、一般式（1）で示されるエポキシ樹脂が記載されているが（記載事項ａ）、この一般式は、記載事項ｃに示される合成方法からみて誤記があり、式の左端のエポキシ基とＡの間には、本来-ＣＨ２-が存在しているものと認められる。そして、この誤記を訂正した後の一般式で、Aが(a)のときBは式(b)であり、式(b)において、Ｘは-C02-であり得るから（記載事項ｂ）、刊行物２には、本件発明1のエポキシ樹脂を示す式（Ｉ）において、Ａが式（IV）である場合が記載されていると認められる。
　そこで、本件発明１と上記の刊行物2に記載されたエポキシ樹脂の発明を対比すると、前者では数平均分子量が特定されているのに対して、後者にはこの特定がなされていない点で相違するが、その他の点での相違は認められない。
　そこで、この相違点について検討するに、刊行物2の記載事項fには、一般式(1)において、nの値は0.1〜10の範囲であり、nの値は、エポキシ樹脂組成物の溶融粘度、軟化点に大きく影響し、工ポキシ樹脂組成物を適用しようとする目的や用途により適宜選択される旨記載されている。
　そこで、一般式（１）において、Ａが式（ａ）であって、式（ａ）におけるＲが水素であり、Ｂが式（ｂ）であって、式（ｂ）におけるＸが-ＣＯ２-であり、nが0.1〜10であるエポキシ樹脂について、その分子量を計算すると、nの値が0.1の場合、分子量が351であり、nが10の場合、分子量は5578と計算されるから、該エポキシ樹脂の分子量として351〜5578を採用することは、刊行物２に示唆されており、してみれば、該エポキシ樹脂の数平均分子量を351〜5578とすることは、当業者が、直ちに想定し得ることにすぎない。そして、本件発明１における数平均分子量である、330以上5000以下という値は、この刊行物２の記載から直ちに想定される数平均分子量（351〜5578）と広範な範囲で重複している。
　しかも、刊行物２における各実施例におけるエポキシ当量から、数平均分子量を計算すると、実施例1〜5で、それぞれ、634、768、740、954、810と計算され、いずれも、本件発明１における数平均分子量である、330以上5000以下に該当する。
　以上の点からみて、刊行物2の発明において、数平均分子量を330以上5000以下とすることは容易である。
　したがって、本件発明１は、刊行物２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
　以上のとおりであるから、本件発明１は、特許法第29条第1項第3号及び、同法第29条第2項の規定に違反して特許されたものである。
　[本件発明2について]
　刊行物1の記載事項aに示されたエポキシ樹脂は、一般式（Ｉ）で表される化合物（Ａ）と、一般式（II）表されるエポキシ樹脂（Ｂ）との反応物である。そして、一般式（Ｉ）でｎは２を表し、一般式（II）で、Ｒ１〜 Ｒ４は水素原子を表すから、この反応物のエポキシ樹脂は、本件発明9における反応を考慮すると、本件発明2のエポキシ樹脂を示す構造（式（Ｉ）において、Ｒ1 、Ｒ２、 Ｒ３、Ｒ４ が水素原子である構造）を有すると認められる。
　そこで、本件発明２と上記エポキシ樹脂の発明(以下「刊行物1の発明」という)を対比すると、前者では数平均分子量が特定されているのに対して、後者にはこの特定がなされていない点で相違するが、その他の点での相違は認められない。
　この相違点について検討するに、刊行物1の記載事項dに「エポキシ当量が大きくなりすぎて」なる記載があることからみて、刊行物1の発明においては、エポキシ樹脂(B)と化合物(A)を、好適なエポキシ当量が得られるように反応させることが意図されているものと認められる。また、刊行物1の実施例1〜5には、エポキシ当量が具体的に記載されている。してみれば、刊行物1の発明において、数平均分子量を、該実施例のエポキシ当量を参考として、本件発明2のように設定することは、当業者にとって容易なものと認められる。
　したがって、本件発明２は、刊行物１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
　また、本件発明2には、Aが式(IV)である場合も含まれているが、この場合は、上記[本件発明1について]のｂ.に示した理由により、刊行物２に記載された発明に基づき当業者が、容易に発明をすることができたものと認められる。
　したがって、本件発明2は、特許法第29条第2項の規定に違反して特許されたものである。
　[本件発明3、4、5、7について]
　本件発明3、4は、上記[本件発明1について]のａ.、ｂ.に示した理由、及び、[本件発明２について]に示した理由と同様の理由により、特許法第29条第1項第3号及び特許法第29条第2項の規定に違反して特許されたものである。
　本件発明5は、上記[本件発明1について]のｂ.、及び[本件発明2について]と同様の理由により、特許法第29条第2項の規定に違反して特許されたものである。
　本件発明7は、上記[本件発明1について]のｂ.に示した理由と同様の理由により、特許法第29条第2項の規定に違反して特許されたものである。
　[本件発明8について]
　刊行物3には、エポキシ樹脂中の加水分解性塩素の存在による不都合が記載されているから、上記本件発明1〜5、7において、さらに、加水分解性塩素の量を、本件発明8のように特定することは容易である。したがって、本件発明8は、刊行物1〜3に記載された発明に基づき当業者が、容易に発明をすることができたものと認められる。
　以上のとおりであるから、本件発明8は、特許法第29条第2項の規定に違反して特許されたものである。
　[本件発明9について]
　本件発明９は、刊行物1の実施例4、5に記載された製造方法と同一であるから、特許法第29条第1項第3号の規定に違反して特許されたものである。
　また、刊行物2の記載事項cに示された製造方法において、式（3）のＸは-ＣＯ２-であり得る（記載事項ｂ）。そして、本件発明９と、この刊行物２に記載された方法を対比すると、前者は、得られたエポキシ樹脂の数平均分子量が特定されているのに対して、後者ではこれが特定されていない点で相違があるが、その他の点での相違は認められない。そして、本件発明９の数平均分子量は、上記[本件発明1について]のｂ.に示した理由により、当業者が容易に採用できたものと認められる。
　したがって、本件発明９は、刊行物2に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第２項の規定にも違反して特許されたものである。
　[本件発明1０〜１２について]
　本件発明1０〜１２は、請求項１〜８のいずれかに記載のエポキシ樹脂に、それぞれ「硬化剤」、「硬化剤と硬化促進剤」、「硬化剤と硬化促進剤と無機充填剤」を配合したものであるが、刊行物1の記載事項e、刊行物2の記載事項d，ｅには、硬化剤、硬化促進剤、無機充填剤の配合が記載されている。
　したがって、本件発明１〜5、7において、これらを配合することは容易である。
　したがって、本件発明１０〜１２は、刊行物1〜3に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、特許法第29条第2項の規定に違反して特許されたものである。
　IV．むすび
　以上のとおりであるから、本件発明１〜5、7〜12に係る特許は、特許法第１１３条第１項第２号に該当し、取り消されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年２月１７日（２０００．２．１７）