【事件の表示】
　特許第２８４９１５５号「潤滑油」の請求項１ないし１２に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結論】
　特許第２８４９１５５号の請求項１ないし１２に係る特許を維持する。
【理由】
１．手続きの経緯
　本件特許第２８４９１５５号発明は、平成２年３月２３日（優先権権主張平成１年７月５日）に特許出願され、平成１０年１１月６日にその特許権の設定登録がなされ、その後、インペリアル・ケミカル・インダストリーズ・ピーエルシー、三浦慶郎、日石三菱株式会社より特許異議の申立てがなされたものである。
２．請求項に係る発明
　本件の請求項１乃至１２に係る発明は、特許明細書の請求項１乃至１２に記載された次の事項によって特定されるものである。
「【請求項１】少なくともエーテル結合を持たない炭素数２〜１２の２価アルコール１種類以上と、炭素数３〜１８の直鎖の１価脂肪酸および炭素数４〜１８の分枝の１価脂肪酸からなる群より選ばれた１種以上の１価脂肪酸とを原料として得られたエステルを主成分とし、前記エステルの酸価が３ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であり、水酸基価が５０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であることを特徴とする、塩素を含有しないハイドロフルオロカーボン冷煤用の潤滑油。
　【請求項２】１価脂肪酸全体に対して分枝の１価脂肪酸の配合割合を５０モル％以上として得られたエステルを主成分とすることを特徴とする、請求項１記載の潤滑油。
　【請求項３】炭素数４〜３６の多塩基酸１種類以上をも前記エステルの原料とすることを特徴とする、請求項１記載の潤滑油。
　【請求項４】原料として用いた酸全体に対し、前記多塩基酸１種類以上が８０モル％以下であることを特徴とする、請求項３記載の潤滑油。
　【請求項５】前記１価脂肪酸の全体が分枝の１価脂肪酸のみからなることを特徴とする、請求頃２〜４のいずれか一つの請求項に記載の潤滑油。
　【請求項６】前記１価脂肪酸が、５０モル％以上の分枝の１価脂肪酸と、５０モル％以下の直鎖の１価脂肪酸とからなることを特徴とする、請求項２〜４のいずれか一つの請求項に記載の潤滑油。
　【請求項７】前記直鎖の１価脂肪酸の炭素数が５〜１０であることを特徴とする、請求項６記載の潤滑油。
　【請求項８】前記分枝の１価脂肪酸の炭素数が４〜１４であることを特徴とする、請求項１〜６のいずれか一つの請求項に記載の潤滑油。
　【請求項９】前記分枝の１価脂肪酸の炭素数が７〜９であることを特徴とする、請求項８記載の潤滑油。
　【請求項１０】前記多塩基酸の炭素数が４〜１０であることを特徴とする、請求項３または４記載の潤滑油。
　【請求項１１】前記エステルの８０℃での体積抵抗率が１×１０１２Ｑ・ｃｍ以上であることを特徴とする、請求項１記載の潤滑油。
　【請求項１２】前記エステルの前記ハイドロフルオロカーボン冷媒との二層分離温度が−３５℃以下である、請求項１−１１のいずれか一つの請求項に記載の潤滑油。」
３．異議申立ての概要
Ｉ．異議申立人インペリアル・ケミカル・インダストリーズ・ピーエルシーは、証拠として甲第１号証乃至甲第７号証を提出し、本件請求項１〜１２に係る特許は、下記の理由により取り消されるべきである旨主張している。
（１）請求項１〜１２に係る発明は、本件特許出願の日前の他の特許出願であって、本件出願後に国際公開された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ９０／０２０６９号（特願平２−５０６４９０号）の国際出願日における明細書、請求の範囲（甲第１号証−１）及びこれらの書類の出願翻訳文（甲第１号証−２）に記載された発明と同一であって、その発明者又は出願人が本件出願に係る発明の発明者または出願人と同一の者ではないので特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。
（２）請求項１〜１２に係る発明は、甲第２号証、甲第３号証又は甲第４号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない。
（３）請求項１〜１２に係る発明は、甲第２〜７号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
（４）本件特許明細書の記載が不備であるから、本件請求項１〜１２に係る発明は、特許法第３６条第４項の規定により特許を受けることができない。
ＩＩ．異議申立人三浦慶郎は、証拠として甲第１号証乃至甲第５号証を提出し、甲第５号証を参照すると本件請求項１、３及び５に係る発明は、甲第１〜４号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、請求項１、３及び５に係る特許は取り消されるべきである旨主張している。
ＩＩＩ．異議申立人日石三菱株式会社は、証拠として甲第１号証乃至甲第１０号証を提出し、本件請求項１〜１２に係る特許は、下記の理由により取り消されるべきである旨主張している。
（１）請求項１〜１２に係る発明は、甲第１〜８号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
（２）請求項１〜１２に係る発明は、本件特許出願の日前の他の特許出願であって、本件出願後に国際公開された特願平２−５０６４９０号（特表平３−５０５６０２号）の、国際出願日における明細書、請求の範囲の出願翻訳文（甲第９号証）に記載された発明と同一であり、しかも、その発明者又は出願人が本件出願に係る発明の発明者または出願人と同一の者ではないので、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。
（３）請求項１、２、５〜９、１１及び１２に係る発明は、その出願の日前に第１国に出願された出願であつてその出願後に出願公開された特願平２−７２８号（特開平２−２７６８９４号）（優先日１９８９年１月１０日）の願書に最初に添附した明細書（甲第１０号証）に記載された発明と同一であり、しかも、その発明者又は出願人が本件出願に係る発明の発明者または出願人と同一の者ではないので、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。
（４）請求項８及び請求項９の記載は、甲第１１号証に示される出願当初の明細書の開示範囲を超えて追加されたものであるため、請求項８、９に係る特許は、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない補正に基づくものである。
４．証拠の記載事項
Ｉ．異議申立人インペリアル・ケミカル・インダストリーズ・ピーエルシー提出分
　甲第１号証−１（Ｗ０９０／１２８４９号パンフレット）及び甲第１号証−２（特表平３−５０５６０２号公報）（以下両者を「先願明細書１」という）には、冷却装置および空気調和装置の冷却液体として有用である液状組成物について記載され、該液状組成物は、少なくとも１種のフッ素含有炭化水素および少なくとも１種の溶解性有機潤滑剤を含有するものであり、該有機潤滑剤は、少なくとも２個の水酸基を含む多価ヒドロキシ化合物のカルボン酸エステルの少なくとも１種を含有し、該カルボン酸エステルは、一般式
　Ｒ［ＯＣ（０）Ｒ１］ｎ　（Ｉ）
［ここでＲはヒドロカルビル基、各Ｒ１は、独立して、水素、直鎖の低級ヒドロカルビル基、分枝鎖のヒドロカルビル基又は８〜約２２個の炭素原子を含有する直鎖のヒドロカルビル基（但し、少なくとも１個のＲ１基は、水素、直鎖の低級ヒドロカルビル基、分枝鎖のヒドロカルビル基である）、そしてｎは少なくとも２である］で表されると記載され（請求項１）、フッ素含有炭化水素として、フッ素が唯一のハロゲンであるもの（請求項２）が記載されている。
　カルボン酸エステルを形成する多価ヒドロキシ化合物は一般式
　　Ｒ（ＯＨ）ｎ
で表され、ここでＲはヒドロカルビル基でありｎは少なくとも２であり、このヒドロカルビル基は４個〜約２０個の炭素原子を含有し得ることが記載され（甲第１号証一２第５頁左下欄〜右下欄）、有用な多価ヒドロキシ化合物の例として、エチレングリコール、プロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、１，２−、１，３−及び１，４−ブタンジオール、２，２，４−トリメチルー１，３−ペンタンジオールが挙げられている（同第５頁右下欄〜第６頁左上欄）。
　カルボン酸エステルを調製する際に利用されるカルボン酸は、一般式
　　Ｒ１ＣＯＯＨ
で表され、ここでＲ１は、
（ａ）水素、
（ｂ）直鎖の低級ヒドロカルビル基、
（ｃ）分枝鎖のヒドロカルビル基、
（ｄ）（ｂ）および（ｃ）の１種又は両方と約８〜約２２個の炭素原子を含有する直鎖のヒドロカルビル基との混合物、または
（ｅ）カルボン酸又はカルボン酸エステルを含有するヒドロカルビルであり、少なくとも１個のＲ１基は、低級の直鎖ヒドロカルビル基または分枝鎖のヒドロカルビル基を含有しなければならないこと、直鎖の低級ヒドロカルビル基は、１個〜７個の炭素原子を含有し、好ましい実施態様では、１個〜５個の炭素原子を含有すること、分枝鎖のヒドロカルビル基は、一般に約４個〜約２０個の炭素原子を有し、好ましい実施態様では、約５個〜約１４個の炭素原子を含有することが記載され（同第６頁左上欄第６行〜右上欄第４行）、さらに「モノカルボン酸と、少量のジカルボン酸またはその無水物との混合物はこのエステルを調製する際に有用である。」（同第６頁左下欄第２〜４行）と記載され、ジカルボン酸の例としてマレイン酸、コハク酸が挙げられている（同第６頁左下欄第２１〜２２行）。
　甲第２号証（特開昭５６−１３３２４１号公報、以下「刊行物１」という）には、脂肪酸組成が、分枝鎖飽和脂肪酸、炭素数１２〜２０の直鎖飽和脂肪酸及び炭素数７〜１１の直鎖飽和脂肪酸の混合であるネオペンチルポリオールエステルを基油とする冷凍機油が記載され（特許請求の範囲第１、５項）、ネオペンチルポリオールとしてネオペンチルグリコールが挙げられ、分枝鎖飽和脂肪酸は総炭素数が７〜２３であることが記載され、２−エチルヘキサン酸等が例示されている（第２頁左下欄第７〜１８行）。実施例には、トリメチロールプロパンエステル、ペンタエリスリトールエステルが記載され、これらの基油とフロンＲ−１２、Ｒ−２２とからなる冷凍機油の化学的安定性を示す試験結果が示されている（実施例３、４、表４）。
　甲第３号証（「新版脂肪酸化学」株式会社幸書房昭和５６年９月５日発行第３６４〜３６５頁、以下「刊行物２」という）には、脂肪酸エステルが潤滑油として用いられていることが記載され、ポリオールエステルとして、「ネオペンチルグリコール」と「イソオクタン酸」、「ノナン酸」、「イソノナン酸」、「デカン酸」、「イソデカン酸」のエステルが例示され（第３６５頁表６．８．１）、「冷凍機油やフロンタービン熱媒体などの用途には、フロンと反応しにくい耐フロン性油が要望されている。ポリオールエステルは、非常に優れた耐フロン性を示す」（第３７３頁下から２行〜第３７４頁表の下第１行）と記載されている。
　甲第４号証（ＬＵＢＲＩＣＡＴＩＯＮ　ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ　１９５７年８月第４５５〜４５８頁「Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｅｓｔｅｒ　Ｌｕｂｒｉｃａｎｔｓ」、以下「刊行物３」という）には、合成エステル油について記載され、ＴＡＢＬＥ　ＩＩには、ネオペンチルグリコールと炭素数９及び１０の直鎖の１価脂肪酸又は炭素数８、９、１０及び１３の分枝鎖の１価脂肪酸とのエステルが記載されている。
　甲第５号証（米国特許第２，８０７，１５５号明細書、以下「刊行物４」という）には、フルオロハロ置換脂肪族炭化水素と、ペンタエリスリトールの有機酸エステルよりなる潤滑剤とを包含する冷凍装置における作動流体について記載されている。
　甲第６号証（米国再発行特許第１９，２６５号明細書、以下「刊行物５」という）には、脂肪族炭化水素のハロフルオロ誘導体とは１つ以上のフッ素原子を他のハロゲン原子と共に又はそれなしに含有する誘導体を意味する（第１欄第３１〜３４行）と記載されている。
　甲第７号証（１９８９年１月のＡＳＨＲＡＥ　Ｗｉｎｎｔｅｒ　Ｍｅｅｔｉｎｇで提示された内容を示すＫ．Ｓ．Ｓａｎｖｏｒｄｅｎｋｅｒの論文、以下「刊行物６」という）は、「冷媒系におけるＲ−１３４ａにおける材料相溶性」に関する論文であり、「家庭用の冷蔵庫−冷凍庫におけるＲ−１２の代替品としてＲ１３４ａを考察する際に、ＮＡＳは、例えば、”銅の強固な電着、コンプレッサーの潤滑問題を引き起こす油の不溶性、機械の故障、満足できる潤滑性の欠如”などの用語を用いてきた。・・その結果Ｒ１３４ａは潤滑油としての用途においては重大な問題点があると思われてきた。これから、これらの問題について述べる。」と記載され（第２１１頁右欄「ＣＯＭＰＡＴＩＢＩＬＩＴＹ　ＷＩＴＨ　ＬＵＢＲＩＣＡＮＴＳ」の項）、従来の冷凍機油については「現在使用されている冷凍機油のナフテンおよびアルキルベンゼンはＲ１３４ａと相溶性がない。」（第２１１頁右欄「Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ　Ｒｅｆｒｉｇｅｒａｔｉｏｎ　Ｏｉｌｓ」の項）と記載され、エステル型合成油については「すべての種類のエステル型合成油は、Ｒ１３４ａとの適切な混和性を持っているようである。図３は、１つの二塩基酸とネオペンチルエステルに対する混和性のドーム状曲線を示している。・・二塩基酸エステル（オイル５）とネオペンチルエステル（オイル６）は完全に処方が開発された、市販で入手可能な製品である。オイル７は実験的なオイルであり、オイル５先の報告（Ｓａｎｖｏｒｄｅｎｋｅｒ　１９７２）の中で述べられたものと同じ油である」と記載され（第２１３頁左欄第５〜２１行）、図３には、Ｒ１３４ａとエステル油の比率を変えた場合の相溶性が示され、オイル５はＲ１３４ａとの混合比率により、相溶性が大きく変化すること、オイル６は約３０°Ｆ以上でＲ１３４ａと相溶性があり、オイル７は０°Ｆ以上でＲ１３４ａと相溶性があることが示されている。また、図５には、オイル７はペンタエリスリトールエステルであることが示されている。
ＩＩ．異議申立人三浦慶郎提出分
　甲第１号証（特開昭５３−１２４２４４号公報、以下「刊行物７」という）には、６−シクロヘキサン酸と多価アルコールを反応させたカルボン酸エステルよりなる液状又はペースト状潤滑油が記載され（特許請求の範囲第１、６項）、エステル油は航空機用タービンモータ、クランクケース潤滑剤として使用することができ、高温潤滑グリース油を製造することができることが記載され（第２頁左下欄）、明細書の比較実験Ｂには、２−エチルプロパン−１，３−ジオールとｎ−ドデカン酸を反応させ酸価０．１ｍｇＫＯＨ／ｇ以下のエステルを製造したことが、比較実験Ｄには、２，２−ジメチル−プロパン１，３−ジオールと５，７，７，−トリメチルオクタン酸を反応させ酸価０．０３ｍｇＫＯＨ／ｇのエステルを製造したことが、比較実験Ｆには２−エチル−２−メチル−プロパン１，３−ジオールと５，７，７，−トリメチルオクタン酸を反応させて、酸価０．１ｍｇＫＯＨ／ｇのエステルを製造したことが記載されている。
　甲第２号証（特開昭５８−１５５９２号公報、以下「刊行物８」という）には、ネオペンチル構造を有するポリオールのエステルを主成分とする耐フロン性油について記載され、ネオペンチル系ポリオールのエステルは一般にネオペンチル系ポリオールおよび飽和脂肪酸あるいはこれらの低級アルキルエステルの如き誘導体を１種又は２種以上使用し得られるものであり、そのエステル化物の水酸基価は０に近いほど望ましいこと、ネオペンチル系ポリオールとしては、ネオペンチルグリコールなどが挙げられ、飽和脂肪酸は直鎖または分枝鎖飽和脂肪酸が適用でき、炭素数６〜１８であるのが好適であると記載されている（第２頁右上欄）。実施例２（第２表）には、ペンタエリスリトールテトラ２−エチルヘキサノエートをフロンＲ−１２又はフロンＲ−２２と混合した場合の試験結果が示され、実施例３（第３表）には、ネオペンチルグリコールジラウレートとフロンＲ１１３を混合した場合の化学的安定性を示す試験結果が示されている。
　甲第３号証（特開昭５６−１３１５４８号公報、以下「刊行物９」という）には、ネオペンチルポリオールのエステルを基油とする耐フロン性油が記載され、ネオペンチルポリオールのエステルとして、ペンタエリスリトールエステル、トリメチロールプロパンが挙げられ、実施例１には、酸価０．０５のペンタエリスリトールエステルを製造したことが記載され、表１、表２には種々のペンタエリスリトールエステル、トリメチロールプロパンエステル、及びそれらのエステル油とフロンＲ１１３、Ｒ１２と混合した場合の化学的安定性を示す試験結果が示されている。
　甲第４号証は刊行物６である。
　甲第５号証（特開平２−２１４７９５号公報、以下「刊行物１０」という）は本件出願後に頒布された刊行物であり、難燃性の合成エステル油について記載され、合成エステルの水酸基価が高すぎると粘度指数が低くなる場合があり、酸価が高すぎると酸化安定性が悪化したり引火点が低下する場合があり、精製後の合成エステルの酸価は１ｍｇＫＯＨ／ｇ以下、水酸基価は４０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下が好ましいことが記載されている（第４頁右上欄）。
ＩＩＩ．日石三菱株式会社提出分
　甲第１号証は刊行物６である。
　甲第２号証は刊行物８である。
　甲第３号証（特開昭６１−１７１７９９号公報以下「刊行物１１」という）には、エステル系油とヒドロキシアリール脂肪酸とからなる耐フロン性冷凍機油について記載され、「エステル油としては、一価アルコールとモノカルボン酸とのエステル・・、多価アルコールとモノカルボン酸とのエステル・・多価アルコールとジカルボン酸およびモノカルボン酸からなるエステル・・などがある。・・多価アルコールとしては、ネオペンチルグリコール・・などのネオペンチルポリオールが好ましい。」（第３頁左上欄）と記載され、実施例のｂに、ネオペンチルグリコールと、カプリル酸５１重量％及び２−エチルヘキサン酸４９重量％とのエステルが記載され、表３にはｂのエステル油をフロンＲ−２２と混合した場合の安定性を示す試験結果が示されている。
　甲第４号証（特開昭５５−１５５０９３号公報、以下「刊行物１２」という）には、ネオペンチルポリオールエステルを基油とする冷凍機油について記載され、ネオペンチルポリオールエステルの原料となるネオペンチルポリオールとしてネオペンチルグリコールが例示され、脂肪酸として炭素数６ないし１８の直鎖飽和脂肪酸、炭素数８ないし１８分枝鎖脂肪酸が使用できることが記載されている（第２頁左上欄）。実施例１にはトリメチロールプロパンと２−エチルヘキサン酸から酸価０．０５の精製ネオペンチルポリオールエステルを製造したことが記載され、実施例２には、トリメチロールプロパン又はペンタエリスリトールエステルとフロンＲ−１２、フロンＲ−２２と混合した場合の化学的安定性を示す試験結果が示されている。
　甲第５号証（「Ｅｍｅｒｙ　ＳｙｎｔｈｅｔｉｃＬｕｂｒｉｃａｎｔ　Ｂａｓｅｓｔｏｃｋｓ」１９８６年、米国、以下「刊行物１３」という）は、市販の潤滑油のカタログであり、表２には、ポリオールエステル潤滑油であるＥｍｅｒｙ２９１７、２９１８、２９２９、２９３０、２９３９、２９９５の性状が記載され、これらの潤滑油の酸価は０．０５ｍｇＫＯＨ／ｇ以下、水酸基価は２．０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であることが示されている。
　甲第６号証（「密閉形冷凍機」日本冷凍協会昭和５６年７月３０日発行第１７１〜１８３頁、以下「刊行物１４」という）には、冷凍機油に関する事項が記載され、冷凍機油は絶縁性としての特性が必要であると記載され（第１７８頁右欄最終行〜第１７９頁左欄第１行）、「冷凍機に用いられる潤滑油は、中性であることが絶対必要である。・・一般に潤滑油の劣化の測定には（中和価）が用いられる。・・全酸価は使用油で０．０５ＫＯＨｍｇ／ｇ以下が望ましい。」（第１８２頁左欄第２６行〜第１８３頁左欄第６行）と記載されている。
　甲第７号証（「ＪＩＳハンドブック石油」日本規格協会１９８３年４月１２日発行第１５〜１８頁　Ｃ−２３２０−１９８２、以下「刊行物１５」という）は、電気絶縁油について規定しており、絶縁油の種類、品質及び検査項目について記載されている。
　甲第８号証（「ペトロテック」ＶＯＬ．８　ＮＯ．５　１９８５年第４４３〜４４８頁、以下「刊行物１６」という）には、合成エステル油に関する事項が記載され、第４４４頁の表１にネオペンチルグリコールと２−エチルヘキサン酸とのエステル油の物性が記載され、用途に関して、フレオンとの相溶性を生かして冷凍機油などの用途に利用出来ることが示されている（第４４７頁第３〜５行）
　甲第９号証は先願明細書１である。
　甲第１０号証（特開平２−２７６８９４号公報、以下「先願明細書２」という）には、−２０℃〜６５℃の範囲でフッ素化炭化水素および塩素化フッ素化炭化水素と混和性であり、ポリエーテルポリオールと、アルカノール酸を有する多価アルコールから製造されるエステルを含む滑剤組成物が記載されており、フッ素化炭化水素は１，１，１，２−テトラフルオロエタン等であること（請求項６）が記載され、エステルとしては、「適当なエステルの例は、４〜１８の炭素原子のアルカノール酸を有する・・２価アルコール、３価アルコールおよび４価アルコールのエステルである。」と記載され、「エチレングリコールジステアレート」、「プロピレングリコールジペラルゴネート」が例示されている（第４頁右上欄）。
　甲第１１号証（特開平３−１２８９９１号公報、以下「刊行物１７」という）は、本件特許に係る出願の公開公報である。
　甲第１２号証（特開平３−１２８９９２号公報、以下「刊行物１８」という）は、本件と同日に出願された特願平２−７１８９３号の公開公報である。
５．対比・判断
５−１．特許法第２９条の２違反について
（１）先願明細書１について
▲１▼請求項１に係る発明について
　先願明細書１には、フッ素含有炭化水素と溶解性有機潤滑剤とを含有する液状組成物が記載されており、フッ素含有炭化水素は冷媒であり、カルボン酸エステルを含有する溶解性有機潤滑剤はフッ素含有炭化水素冷媒用の潤滑油であると認められ、フッ素含有炭化水素として、フッ素が唯一のハロゲンであるものが示されているから、先願明細書１にはカルボン酸エステルを主成分とする、塩素を含まないハイドロフルオロカーボン冷媒用の潤滑油が記載されていると認められる。
　そこで請求項１に係る発明と先願明細書１に記載された発明を対比する。
　先願明細書１には、カルボン酸エステルの原料となる多価ヒドロキシ化合物として、２価アルコールが例示され、カルボン酸化合物として、広範囲のものが使用できることが示され、請求項１に記載の１価脂肪酸も例示されている。
　しかしながら、先願明細書の実施例には、２価アルコールと１価脂肪酸を組み合わせた実施例は記載されておらず、カルボン酸エステルの酸価及び水酸基価について示唆する記載もない。
　これに対し本件明細書には、「１価脂肪酸として炭素数が２以下である場合は粘度が低すぎると共に冷凍機を構成する金属と反応し、腐食の原因となる」、「炭素数が１９以上である場合は、生成したエステル油が低温で白濁したり、水素含有フロンとの相溶性が極端に悪くなる」、「酸価が３ｍｇＫＯＨ／ｇ以上存在する場合には、冷凍機内部に使用されている金属との反応により金属石けんなどを生成し、沈殿し得る。」、「水酸基価が５０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上存在する場合には、エステル油が低温において白濁するなどの好ましくない現象が起こりうる」（本件公報第６欄第１５〜２２行）と記載され、実施例には、請求項１に係る発明のエステルは二層分離温度が低く、相溶性が優れていることが示されており、カルボン酸エステルを形成する多価アルコール、これと反応させる脂肪酸の種類、エステルの酸価及び水酸基価を限定することにより、格別の効果を奏するものと認められる。
　したがって、このような限定のない、先願明細書１に記載の発明が請求項１に係る発明と同一であるとすることはできない。
▲２▼請求項２〜１２に係る発明について
　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明において一価脂肪酸の種類及び割合を限定したものであるから、請求項１に係る発明と同様の理由により先願明細書１と同一であるとすることはできない。
　請求項３に係る発明は、請求項１に係る発明の構成を全て含み、さらに炭素数４〜３６の多塩基酸を含むものであるから請求項１に係る発明と同様の理由により先願明細書１と同一であるとすることはできない。
　請求項４に係る発明は、請求項３に係る発明をさらに限定したものであるから、請求項３に係る発明と同様の理由により先願明細書１と同一であるとすることはできない。
　請求項５、６に係る発明は請求項２〜４に係る発明において１価脂肪酸の炭素数を限定したものであり、請求項７に係る発明は請求項６に係る発明において１価脂肪酸の炭素数を限定したものであり、請求項８に係る発明は、請求項１〜６に係る発明において１価脂肪酸の炭素数を限定したものであり、請求項９に係る発明は請求項８に係る発明において１価脂肪酸の炭素数を限定したものであり、請求項１０に係る発明は、請求項３または４に係る発明において多塩基酸の炭素数を限定したものであり、いずれも請求項１に係る発明の構成をすべて含むものであるから、請求項１に係る発明と同様の理由により先願明細書１と同一であるとすることはできない。
　請求項１１に係る発明は、請求項１に係る発明において体積抵抗率を限定したものであるから、請求項１に係る発明と同様の理由により先願明細書１と同一であるとすることはできない。
　請求項１２に係る発明は、請求項１〜１１に係る発明において二層分離温度を限定するものであり、請求項１に係る発明の構成を全て含ものであるから、請求項１に係る発明と同様の理由により先願明細書１と同一であるとすることはできない。
（２）先願明細書２について
▲１▼請求項１に係る発明について
　先願明細書２には、塩素を含まないフッ素化炭化水素冷媒用の潤滑油が記載されており、滑剤成分として２価アルコールと一価脂肪酸のエステルである「エチレングリコールジステアレート」、「プロピレングリコールジペラルゴネート」が例示されている。
　しかしながら、先願明細書２に記載の滑剤組成物は、ポリエーテルポリオールを必須の成分として含むものであり、しかも、特定の酸価及び水酸基価を有するカルボン酸エステルを用いることについては記載されていないし、自明であるとすることもできない。
　そして請求項１に係る発明は、明細書記載の特有の効果を奏するものである。
　したがって、請求項１に係る発明が先願明細書２に記載の発明と同一であるとすることはできない。
▲２▼請求項２、５〜９、１１及び１２に係る発明について
　請求項２、５〜９、１１及び１２に係る発明は、上記（１）▲２▼で述べたように請求項１に係る発明の構成を全て含み、さらに構成を限定したものであるから、請求項１に係る発明と同様の理由により、先願明細書２に記載の発明と同一であるとすることはできない。
５−２．特許法第２９条第１項及び第２項違反について
▲１▼請求項１に係る発明について
　本件発明と、刊行物６に記載の発明を比較する。
　刊行物６には、すべての種類のエステル油は、塩素を含まないハイドロフルオロカーボン冷媒であるフロンＲ１３４ａと適切な混和性を持つことが記載されているが、具体的に相溶性が検討されているのは、二塩基酸エステル（オイル５）、ペンタエリスリトールエステル（オイル７）及び構造が明記されていないネオペンチル型エステル（オイル６）のみである。そして、刊行物６の図３には、エステル油の種類によりＲ１３４ａとの相溶性に著しい差異があることが示されていることからみて、オイル５〜７以外のエステル油がどの程度の相溶性を示すかは予測できるものではない。
　また、刊行物６において、エステル油とフロンＲ１３４ａとの相溶性のみが検討されており、Ｒ１３４ａを冷媒とするエステル油について、潤滑油として求められる電気絶縁性、潤滑性、安定性等の特性、あるいは金属との反応性を検討したことは示されていない。
　以上のことを総合判断すると、刊行物６には、エステル油がフロンＲ１３４ａと混和性を持つことは記載されているものの、すべてのエステル油がフロンＲ１３４ａ冷媒用の潤滑油として適していることを示すものではなく、請求項１に係る発明に記載の特定のエステルが、フロンＲ１３４ａ冷媒用の潤滑油として適していることが開示されているとすることはできない。
　そして、請求項１に係る発明は、特定の２価アルコールと特定の炭素数の１価脂肪酸のエステルであって、特定の酸価及び水酸基価を有するものを塩素を含まないハイドロフルオロカーボン冷媒用の潤滑油とすることにより、広い相溶範囲を有し、金属との反応を防止できる潤滑油を提供することができるものである。
　したがって、請求項１に係る発明は刊行物６に記載された発明であるとも、この発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとすることもできない。
　その他の刊行物について検討すると、
　刊行物１、２、８、９、１１、１２、１６には、ネオペンチルポリオールエステルを基油とするフロン冷媒用潤滑油が記載され、刊行物１、２、８、１１、１２、１６にはネオペンチルグリコールと１価脂肪酸とのエステルが記載されているが、ネオペンチルグリコールと１価脂肪酸とのエステルを塩素を含まないハイドロフルオロカーボン冷媒用の潤滑油とすることは記載も示唆もない。
　刊行物３にはネオペンチルグリコールと１価脂肪酸とのエステル油について、刊行物７には、２価アルコールと１価脂肪酸からなるエステル油について記載されているが、これらのエステル油を塩素を含まないハイドロフルオロカーボン冷媒用の潤滑油とすることは記載も示唆もない。
　刊行物４、５にはハロフルオロ置換脂肪族炭化水素及びそれを冷媒とする潤滑油について記載されているが、２価アルコールと１価脂肪酸からなるエステル油については記載も示唆もない。
　さらに、刊行物６に記載の発明に、刊行物１〜５、７〜９、１１、１２に記載の発明を合わせ検討しても、刊行物６には、Ｒ１２とＲ１３４ａとでは冷凍機油に対する溶解性、潤滑性が異なることが示され、またすべてのエステル油がフロンＲ１３４ａ冷媒用の潤滑油として適していることは示されていないから、刊行物１〜５、７〜９、１１、１２にネオペンチルグリコールと１価脂肪酸とのエステルあるいは２価アルコールと１価脂肪酸からなるエステル油が記載されているとしても、これらのエステル油を塩素を含まないハイドロフルオロカーボン冷媒用の潤滑油とすることが当業者が容易になし得たとすることはできない。
　また、刊行物１３には、特定の市販ポリオールエステル潤滑油の酸価及び水酸基価が記載され、刊行物１４には、冷凍機油に関する事項が記載され、刊行物１５には電気絶縁油について記載されているが、請求項１に係る発明のエステル油を塩素を含まないハイドロフルオロカーボン冷媒用の潤滑油とすることは記載も示唆もなく、これら刊行物１３〜１５に記載の事項を合わせ検討しても、請求項１に係る発明が当業者が容易になし得たとすることはできない。
　そして請求項１に係る発明は、広い相溶範囲を有し、金属との反応を防止できる潤滑油を提供することができるという特有の効果を奏するものである。
　したがって、請求項１に係る発明は刊行物１〜３に記載された発明と同一であるとも、刊行物１〜９、１１〜１６に基づいて当業者が容易になし得たものであるとすることもできない。
　なお、刊行物１０は本願出願後に頒布された刊行物であるから、特許法第２９条の判断の対象とはしない。
　また、異議申立人日石三菱株式会社は、本件明細書中には、２価アルコールのエステルが特に優れているという記載はなく、刊行物１８には、３価以上のアルコールのエステルが取り上げられているから、２価アルコールのエステルに限定した点に選択発明は認められない旨主張しているが、刊行物１〜９、１１、１２は、すべてのエステル油が塩素を含まないハイドロフルオロカーボン冷媒用の潤滑油として適することを示すものではないから、選択発明を論じるまでもなく、上記異議申立人の主張は採用できない。
▲２▼請求項２乃至１２に係る発明について
　請求項２〜１２に係る発明は、上記（１）▲２▼で述べたように請求項１に係る発明の構成を全て含み、さらに構成を限定したものであるから、請求項１に係る発明と同様の理由により、刊行物１〜３に記載の発明であるとも、刊行物１〜９、１１〜１６記載の発明に基づいて当業者が容易になし得たものであるとすることもできない。
５−３．特許法第３６条違反について
　異議申立人インペリアル・ケミカル・インダストリーズ・ピーエルシーは本件明細書の記載は以下の点で不備であると主張している。
▲１▼明細書には、二価アルコールに対する一般的記載はなく、アルコール部分に関しての記載はネオペンチルグリコールについてだけであり、これ以外の二価アルコールから誘導されるエステルについての記載が明細書中に存在しない。
▲２▼明細書には３〜１８の炭素原子を有する分枝鎖について開示されており、４個の炭素原子から始まっていない。
▲３▼請求項２及び６における５０モル％の分枝鎖の記載は、酸の鎖長が限定されていない。
▲４▼請求項７〜９では酸の鎖長が限定されているが、明細書中で酸の鎖長が限定されているのは、直鎖の酸と分枝鎖の酸との混合物であるエステルにおいてのみである。
▲５▼請求項１２について、ハイドロカーボン冷媒が異なれば、分離温度は異なるから、請求項１２の記載は、いかなるエステル油が包含されるか決定するのに不十分であり、立証に欠けている。
　この点について以下に検討する。
▲１▼については、明細書第８頁第１３行〜第９頁第１２行（特許公報第５欄第１８〜３６行）に、多数の２価アルコールが例示され、実施例９〜１８にはネオペンチルグリコール以外の２価アルコールのエステルを用いた供試油が記載されており、請求項に記載の２価アルコールについて、発明の詳細な説明の記載が不十分であるとはいえない。
▲２▼については、明細書第６頁第２０行〜第７頁第１２行（同公報第４欄第４２〜４９行）に「本発明は、・・炭素数４〜１８の分枝の１価脂肪酸・・潤滑油に係るものである。」と記載されており、請求項１に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものである。
▲３▼については、明細書第１０頁第１７行〜第１１頁第４行（同公報第６欄第９〜１４行）に「１価脂肪酸として炭素数３〜１１の直鎖のものと炭素数３〜１４の分岐のものの混合系が好ましく、更に好ましくは・・混合系を使用する。原料として使用する１価脂肪酸全体に対して分枝の１価脂肪酸の配合割合を５０モル％以上とする。」と記載され、実施例Ａ−１〜Ａ−６、Ａ−８には、分枝鎖が５０モル％以上であり、直鎖が５０モル％以下である混合酸とのエステルが記載されている。実施例には、炭素数３〜１１の直鎖のものと炭素数３〜１４の分岐のものの混合酸以外の混合酸のエステルも記載されており（Ａ−２、Ａ−３、Ａ−５）、分枝の１価脂肪酸の配合割合を５０モル％以上とする混合系の脂肪酸の炭素数は、好ましいと記載された範囲に限定されると解することはできず、鎖長の限定のない請求項２、６の記載が不備であるとすることはできない。
▲４▼については、請求項７〜９は請求項１に記載の１価脂肪酸の炭素数をさらに限定したものであるが、明細書には、５〜１０の直鎖脂肪酸、炭素数４〜１４が具体的に例示され、これらの１価脂肪酸の１種類以上を適宜混合してエステルを得ることが記載され（明細書第１０頁第３〜１６行（同公報第５欄第４６行〜第６欄第７行））、実施例Ａ−７には炭素数８の分枝脂肪酸のみのエステルが記載されており、請求項７〜９に記載の脂肪酸の炭素数について、明細書には混合酸の場合しか記載されていないとすることはできない。
▲５▼請求項１２については、ハイドロカーボン冷媒及び２価アルコールのエステルの種類により、二層分離温度が異なるとしても、明細書の実施例には、特定の２価アルコールのエステルと特定のハイドロカーボン冷媒とを特定の割合で混合した場合に、二層分離温度が−３５℃以下となるものが具体的に記載されており、発明の詳細な説明には、当業者が容易に実施しうる程度に請求項１２に係る発明が記載されている。
　したがって、明細書の記載に不備は認められない。
５−４．特許法第１７条の２第３項違反について
　本件特許は、平成２年３月２３日に出願されたものであるから、特許法第１７条の２第３項違反は、特許異議申し立ての理由とはならない［特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第１４条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）第４条第１項参照］。
６．むすび
　以上のとおり、異議申立ての理由及び証拠方法によっては本件請求項１乃至１２に係る特許を取り消すことができない。
　また、他に本件請求項１乃至請求項１２に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１１年１２月１６日（１９９９．１２．１６）