【事件の表示】
　特許第２８８６５９０号「冷凍機油」の特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２８８６５９０号の特許を維持する。
【理　由】
１．手続きの経緯
　本件特許第２８８６５９０号発明は、平成２年１月２２日に特許出願され、平成１１年２月１２日にその特許の設定登録がなされ、その後、インペリアル・ケミカル・インダストリーズ・ピーエルシーより特許異議の申立てがなされたものである。
　
２．本件発明
　本件の請求項１に係る発明（以下「本件発明」という）は、特許請求の範囲の請求項１に記載された次の事項によって特定されるものである。
「【請求項１】イ）（ａ）第１ヒドロキシ基１〜６個を有する脂肪族多価アルコールと、
（ｂ）炭素数２〜９の直鎖又は分岐鎖の飽和脂肪族モノカルボン酸又はその誘導体とから得られるエステル、
ロ）（ａ）第１ヒドロキシ基１〜６個を有する脂肪族多価アルコールと、
（ｂ）炭素数２〜９の直鎖又は分岐鎖の飽和脂肪族モノカルボン酸又はその誘導体と、
（ｃ）炭素数２〜１０の直鎖又は分岐鎖の飽和脂肪族ジカルボン酸又はその誘導体とから得られるエステル、及び、
ハ）（ａ）第１ヒドロキシ基１〜６個を有する脂肪族多価アルコールと、
（ｄ）炭素数１〜１０の直鎖又は分岐鎖の飽和脂肪族１価アルコールと、
（ｅ）炭素数２〜１０の多価カルボン酸又はその誘導体とから得られるエステルの内から選ばれた一種以上のエステルであって、その水酸基価が５〜３０mgKOH/g、酸価が０．２mgKOH/g以下のエステルを基油とすることを特徴とする水素含有フルオロエタン系冷媒雰囲気下で用いる耐摩耗性に優れた冷凍機油。」
　
３．異議申立の理由の概要
　異議申立人は、証拠として甲第１号証ないし甲第５号証を提出し、本件発明の特許は以下の理由により取り消すべきである旨主張している。
（１）本件発明は、その出願の日前に出願された出願であつてその出願後に特許法第４２条の２第３項の規定により出願公開されたものとみなされた特願平１−１７２０００号の願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された発明［出願公開された優先権主張を伴う特願平２−７１８９２号（特開平３−１２８９９１号公報参照、甲第１号証）の願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された発明］と同一であると認められ、しかも、この出願の発明者が当該出願に係る発明の発明者と同一であるとも、またこの出願の時においてその出願人が上記他の出願の出願人と同一であるとも認められないので、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。
（２）本件発明は、その出願の日前に出願された出願であつてその出願後に特許法第４２条の２第３項の規定により出願公開されたものとみなされた特願平１−１７２００１号及び特願平１−１７２００２号の願書に最初に添附した明細書に記載された発明［出願公開された優先権主張を伴う特願平２−７１８９３号（特開平３−１２８９９２号公報参照、甲第２号証）の願書に最初に添附した明細書に記載された発明］と同一であると認められ、しかも、この出願の発明者が当該出願に係る発明の発明者と同一であるとも、またこの出願の時においてその出願人が上記他の出願の出願人と同一であるとも認められないので、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。
（３）本件発明は、甲第３号証ないし甲第５号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
（４）本件明細書の記載が不備であり、特許法第３６条第４項（平成２年法律第３０号による改正前のもの、以下同じ）の要件を満たしていない。
　
４．証拠の記載事項
　甲第１号証（特開平３−１２８９９１号公報、以下「先願明細書１」という）には、
「エーテル結合を持たない炭素数５〜１２の２価アルコール１種類以上と、炭素数３〜１８の直鎖又は分枝の１価脂肪酸１種類以上、あるいは炭素数３〜１８の直鎖又は分枝の１価脂肪酸１種類以上と炭素数４〜１４の多塩基酸１種類以上とを原料として得たエステルを主成分とする水素含有フロン冷媒用潤滑油。」（特許請求の範囲の請求項１）、「エーテル結合を持たない炭素数４以下の２価アルコール１種類以上と、炭素数３〜１８の直鎖又は分枝の１価脂肪酸１種類以上と炭素数４〜１４の多塩基酸１種類以上とを原料として得たエステルを主成分とする水素含有フロン冷媒用潤滑油。」（特許請求の範囲の請求項３）が記載され、「本発明は、・・・ハイドロフルオロカーボン、HFC-134ａ（1，1，1，2−テトラフルオロエタン）・・・などの水素含有フロン冷媒を圧縮するの際に用いるのに好適な潤滑油に関するものである。」（第１頁右下欄第１１〜１８行）、「２価アルコールの例としては、ネオペンチルグリコール・・・などが挙げられる。」（第３頁右上欄第１３行〜左下欄第１２行）、「１価脂肪酸の例としては、プロピオン酸・・・などがある。」（第３頁右下欄第３〜１１行）、「多塩基酸のなかでも・・・炭素数４〜１０の多塩基酸が好ましい。具体的には、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸・・・等が挙げられる。」（第４頁左上欄第１３〜１９行）と記載され、さらに酸価と水酸基価に関し、「酸価が３以上存在する場合には・・金属石けんなどを生成し、沈殿するのなどの好ましくない現象もおこりうる。よって酸価は３以下が好ましい。また、水酸基価が５０を越える場合にはエステルが低温において白濁するなどの好ましくない現象が起こりうる。よって、水酸基価は５０未満であることが好ましい。」（第４頁右上欄第１２〜２０行）と記載されている。
　甲第２号証（特開平３−１２８９９２号公報、以下「先願明細書２」という）には、「炭素数１５以下、３価以上の多価アルコール１種類以上と、炭素数２〜１８の直鎖又は分枝の１価脂肪酸１種類以上、あるいは炭素数２〜１８の直鎖又は分枝の１価脂肪酸１種類以上と炭素数４〜１４の多塩基酸１種類以上とを原料として得たエステルを主成分とする水素含有フロン冷媒用潤滑油。」（特許請求の範囲の請求項１）が記載され、「本発明は、・・・ハイドロフルオロカーボン、HFC-134ａ（1，1，1，2−テトラフルオロエタン）・・・などの水素含有フロン冷媒を圧縮するの際に用いるのに好適な潤滑油に関するものである。」（第１頁左下欄末行〜右下欄第７行）、「３価アルコールの例として、トリメチロールプロパン・・・４価以上のアルコール例として、ペンタエリストール・・・などが挙げられる。」（第３頁左上欄第３〜１５行）、「１価脂肪酸として酢酸、プロピオン酸・・・などがある。」（第３頁右上欄第４〜１２行）、「多塩基酸については・・・炭素数４〜１４が好適であり、・・・多塩基酸としてはコハク酸、グルタル酸、アジピン酸・・・等が挙げられる。」（第３頁左下欄第６〜１６行）と記載され、さらに酸価と水酸基価に関し、「残存する酸価および水酸価を特に規定するものではないが、カルボキシル基が残存しないことが好ましい。具体的には、酸価が３以上存在する場合には・・金属石けんなどを生成し、沈殿するなどの好ましくない現象もおこりうる。よって酸価は３以下が好ましい。また、水酸基価が５０を越える場合にはエステルが低温において白濁するなどの好ましくない現象がおこりうる。よって、水酸基価は５０未満であることが好ましい。」（第３頁右下欄第１２行〜第４頁左上欄第１行）と記載されている。
　甲第３号証（特公昭５８−２１６７８号公報）には、「ネオペンチル構造を有する多価アルコールとカルボン酸とのエステルであって、・・・ヒドロキシル価が２０〜１２０KOHmg/gのものを基油の有効成分とする・・・自動車エンジン用合成潤滑油組成物。」（特許請求の範囲）が記載され、「本発明において使用するネオペンチルポリオールは、・・・例えば、ジアルキルプロパンジオール、・・・等である。ジアルキルプロパンジオールとしては、約５〜１９の炭素原子数を有するものが適当であり、特に、好ましいジアルキルプロパンジオールは、ネオペンチルグリコール・・・である。トリメチロールアルカンは、約５〜１９の炭素原子数を有するものが適当であり、特に、好適なトリメチロールアルカンは、1,1,1−トリメチロールエタン・・・である。」（第３欄第２０行〜第４欄第３行）、「カルボン酸としては、直鎖脂肪酸、分岐脂肪酸・・・を使用する。直鎖脂肪酸としては約４〜１２の炭素原子数を有するもの・・・を使用することが好適である。分岐脂肪酸としては、前記直鎖脂肪酸に対応するものを使用することができるが、2−エチルヘキシル酸・・・が適当である。・・・本発明による潤滑油基油の有効成分のネオペンチルポリオールの部分エステルにとって、特に、好ましいカルボン酸は、前記の直鎖および分岐脂肪酸である。」（第４欄第９〜３０行）、「本発明によるネオペンチルポリオールの部分エステルは、このようなＮＯＸによる酸化に対して抵抗力があり、スラッジの溶解力も優れているので自動車エンジン用潤滑油、特に、クランクケース油として充足し得る性能を有する」（第５欄第１０〜１４行）と記載され、実施例にはヒドロキシル価が１１．２〜２８．８の混合エステル油が記載されている（第６頁第１表）。
　甲第４号証（米国特許第2,807,155号明細書）には、冷凍装置における作動流体について記載され、「冷凍装置の作動温度範囲内で液相及び気相で存在し得るフルオロハロ置換脂肪族炭化水素と、ペンタエリスリトールの有機酸エステルよりなる潤滑剤とを包含する、冷凍装置用の作動流体を提供するのが本発明の別の目的である。流体流関連でモーター、コンプレッサー、コンテンサー、膨脹装置及び蒸発器を包含し且つフルオロハロ置換脂肪族炭化水素冷媒とペンタエリストールの有機酸エステルよりなる潤滑剤とを含有する作動流体を包含する冷凍装置を提供するのが本発明の尚別の目的である。」（第１欄第３７〜５０行）、「本発明で用いた冷媒は、例えばトリクロロフルオロメタン（フレオン１１）、ジクロロジフルオロメタン（フレオン１２）及び特にジフロオロモノクロロメタン（フレオン２２）の如く、Midgeleyらの再発行特許Ｒｅ l9265号（再発行日1934８月７日）に開示される特性の脂肪族炭化水素のフルオロハロ誘導体を好ましくは含有する。」（第２欄第２３〜２９行）、「更に詳しくは本発明の潤滑剤は次の構造式により表わされるエステル化した単分子状ペンタエリスリトールを包含できる（式略）式中Ｒは直鎖又は分枝鎖の飽和脂肪族炭化水素、・・・Ｒは約２〜２０個の炭素原子を有し、好ましくは平均して６〜１０個の炭素原子を有する」（第２欄第６１行〜第３欄第３行）、「本発明のエステルはペンタエリスリトールと望ましい炭化水素構造を有する有機酸との反応によって形成される。即ちｎ−酪酸、ｎ−吉草酸及びカプリル酸の如き酸を用いて直鎖の脂肪族Ｒ基を生成でき、イソ酪酸の如き酸を用いて分枝鎖Ｒ基を生成できる。」（第３欄第２４〜３０行）、「上記構造式で示されるペンタエリスリトール化合物のすべての水酸基が完全にエステル化されるという厳密な条件はないが、化合物は完全にエステル化されていることが好ましい。」（第３欄第４６〜５０行）と記載されている。
　甲第５号証（米国再発行特許第19,265号明細書）には、伝熱剤について記載され、「冷媒剤又は伝熱剤の特性を調節するのを扱う本法の役割は、脂肪族炭化水素中の水素をフッ素又は別のハロゲン又は両方で置換することに在る。」（第１欄第１６〜２２行）、「脂肪族炭化水素のハロフルオロ誘導体とは１つ以上のフッ素原子を他のハロゲン原子と共に又はそれなしに含有する誘導体を意味する」（第１欄第３１〜３６行）と記載されている。
　
５．当審の判断
（１）特許法第２９条の２について
ア．先願明細書１について
　先願明細書１には、炭素数５〜１２のジオールと炭素数３〜１８の１価カルボン酸とを反応させることにより得られるエステル（以下「エステル１」という）又は炭素数１２以下のジオールと炭素数３〜１８の１価カルボン酸と炭素数４〜１４の多塩基酸とを反応させることにより得られるエステル（以下「エステル２」という）を基油とする水素含有フルオロエタン系冷媒用冷凍機油が記載されている。「エステル１」には、炭素数５〜１２のジオールと炭素数３〜９の１価カルボン酸のエステルが含まれ、「エステル２」には炭素数５〜１２のジオールと炭素数３〜９の１価カルボン酸と炭素数４〜１０のジカルボン酸のエステルが含まれるから、先願明細書１に記載の発明は、基油のエステルが、本件発明のイ）又はロ）のエステルと重複し、さらに酸価が３以下、水酸基価が５０以下である点で本件発明と共通している。
　しかし、先願明細書１には、特にエステルの水酸基価を５〜３０mgKOH/gとすることは記載されていないこと、また、先願明細書の実施例に具体的に記載されたエステルについては水酸基価が記載されておらず、水酸基価と耐摩耗性との関係について示唆する記載もないこと、本件発明は、特に水酸基価を５〜３０mgKOH/g以下とすることにより、耐摩耗性が優れ、吸湿性が大きくない冷凍機用潤滑油を提供できるという効果を奏するものであることに照らせば、先願明細書１には、本件発明の技術的課題及びその解決手段としての上記構成から窺える技術的思想が開示されているとは言えない。
　したがって、本件発明は先願明細書１に記載された発明と同一であるとすることはできない
　
イ．先願明細書２について
　先願明細書２には、炭素数１５以下の３価以上の多価アルコールと炭素数２〜１８の１価カルボン酸とを反応させることにより得られるエステル（以下「エステル３」という）又は炭素数１５以下の３価以上の多価アルコールと炭素数２〜１８の１価カルボン酸と炭素数４〜１４の多塩基酸とを反応させることにより得られるエステル（以下「エステル４」という）を基油とする水素含有フルオロエタン系冷媒用冷凍機油が記載されている。「エステル３」には、炭素数１５以下の３価以上の多価アルコールと炭素数２〜９の１価カルボン酸のエステルが含まれ、「エステル４」には炭素数１５以下の３価以上の多価アルコールと炭素数２〜９の１価カルボン酸と炭素数４〜１０のジカルボン酸のエステルが含まれるから、先願明細書２に記載の発明は、基油のエステルが、本件発明のイ）又はロ）のエステルと重複し、さらに酸価が３以下、水酸基価が５０以下である点で本件発明と共通している。
　しかしながら、先願明細書２についても、上記と同様の理由により、先願明細書２には、本件発明の上記技術的課題及びその解決手段としての、特に水酸基価を５〜３０mgKOH/g以下とする構成から窺える技術的思想が開示されているとは言えない。
　したがって、本件発明は先願明細書２に記載された発明と同一であるとすることはできない。
　
（２）特許法第２９条第２項について
　本件発明と甲第３号証ないし甲第５号証に記載の発明を比較する。
　甲第３号証には、第１ヒドロキシ基１〜４個を有する脂肪族多価アルコールと、炭素数４〜１２の直鎖又は分岐鎖の飽和脂肪族モノカルボン酸とから得られるエステルからなり、ヒドロキシル価が２０〜１２０KOHmg/gのものを基油とする潤滑油が記載されており、甲第３号証には、本件発明のイ）に含まれ、水酸基価が２０〜３０KOHmg/g（KOHmg/gはmgKOH/gと同じ）のエステル油が記載されている。しかし、甲第３号証に記載の潤滑油は自動車エンジン用組成物であって、甲第３号証には、冷凍機用油については記載されていない。そして、甲第３号証に記載の発明は、エンジンの燃焼より発生するＮＯＸによる酸化に対する抵抗性やスラッジの溶解性を改良するために、特定のヒドロキシル価のエステル油を使用するものであり、このようなエステル油を特定の冷媒雰囲気下で用いる冷凍機用油に用いることは示唆されていない。
　甲第４号証には、フルオロハロ置換脂肪族炭化水素とペンタエリスリトールの有機酸エステルよりなる潤滑剤とを包含する冷凍装置における作動流体について記載され、エステルを形成する有機酸は炭素数２〜２０個有する直鎖又は分枝鎖の脂肪酸であること、フルオロハロ置換脂肪族炭化水素は、引用された甲第５号証を参照すると、脂肪族炭化水素中の水素をフッ素原子又は他のハロゲン原子と共に又は両方で置換した誘導体であると認められるが、エステルの水酸基価を５〜３０mgKOH/g、酸価を０．２mgKOH/g以下とすることは記載されていない。さらに、甲第４号証には、ペンタエリスリトールエステルは完全にエステル化されていることを求めるものではないが完全にエステル化されていることが好ましいと記載され、また水酸基価が耐摩耗性に影響を与えることを示唆する記載はなく、甲第４号証に記載のエステル油を水素含有フルオロエタン系冷煤雰囲気で用いる際に、水酸基価を５〜３０mgKOH/g、酸価を０．２mgKOH/g以下とすることは示唆されていない。
  甲第５号証には、フルオロハロ置換脂肪族炭化水素冷媒について記載されているが、潤滑油については記載も示唆もない。
　そうすると、甲第３号証ないし甲第５号証に記載された発明を合わせ考慮しても、水素含有フルオロエタン系冷煤雰囲気下で用いるエステルを基油とする冷凍機油において、水酸基価を５〜３０mgKOH/g、酸価を０．２mgKOH/g以下とすることが、当業者にとって容易になしえたとすることはできない。
　そして、本件発明は、水酸基価を５〜３０mgKOH/g、酸価を０．２mgKOH/g以下とすることにより、耐摩耗性が優れ、吸湿性が大きくない冷凍機用潤滑油を提供できるという明細書記載の特有の効果を奏するものである。
　したがって、本件発明は甲第３号証ないし甲第５号証に記載された発明に基いて当業者が容易になし得たものであるとすることはできない。
　
（３）特許法第３６条違反について
　異議申立人は本件請求項１の（ａ）の記載は、第１ヒドロキシ基の１個のみを有するアルコールを包含しているから、本件発明の構成、技術的範囲を不明確にしている旨主張している。
　この点について検討するに、本件請求項１には、（ａ）について「第１ヒドロキシ基１〜６個を有する脂肪族多価アルコール」と明記されており、　「第１ヒドロキシ基の１個のみを有するアルコール」は請求項１に記載されていない。
　よって、本件明細書には記載不備は認められない。
　
６．むすび
　以上のとおり、異議申立ての理由及び証拠方法によっては、本件請求項１に係る発明の特許を取り消すことができない。
　また、他に本件請求項１に係る発明の特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年２月２３日（２０００．２．２３）