【事件の表示】
　特許第２７９９３３８号「機能的な第Ｖ１１１因子の製造方法」の特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結論】
　特許第２７９９３３８号の特許請求の範囲第１項ないし第２３項に記載された発明についての特許を維持する。
【理由】
１．手続の経緯
　本件特許第２７９９３３８号は、昭和６０年４月１９日（パリ条約による「優先権主張」　１９８４年４月２０日　米国）を出願日とする特願昭６０−８５２９５号に係る出願であって、平成１０年７月１０日に設定登録がなされ、その後、カイロン　コーポレイション（以下、申立人という。）から特許異議の申立てがなされたものであって、本件請求項１、８、１３、１６、２１及び２２に係る発明（以下、右記載の６発明をそれぞれ本件発明１〜６という。）は、特許明細書及び図面の記載からみて、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項１、８、１３、１６、２１及び２２に記載されたとおりのものと認める。
２．申立理由の概要
　申立人は、証拠方法として下記甲第１〜４号証を提出し以下の（１）の理由により、及び、下記甲第５及び６号証を提出し以下の（２）の理由により、本件発明１〜６にかかる特許は取り消されるべきである旨を主張する。
（１）本件発明１〜６は、特願昭５９−５０４０５０号（パリ条約による「優先権主張」　第１優先日：１９８３年１０月２８日　米国及び第２優先日：１９４４年８月２４日　米国。以下、先願１という。）の願書に最初に添付した明細書及び図面（以下、先願明細書１という。なお、甲第１号証は、先願明細書１に係る特許出願公表公報である。）に記載された発明と同一であり、しかも、本件発明の発明者が先願明細書１に記載された発明の発明者と同一であるとも、また本件の出願の時に、その出願人が上記先願１の出願人と同一であるとも認められないので、本件特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してされたものであり、特許は取り消されるべきである。
（２）本件発明１〜６は、特願昭６０−２２６９号（パリ条約による「優先権主張」　優先日＝１９８４年１月１２日　米国。以下、先願２という。）の願書に最初に添付した明細書及び図面（以下、先願明細書２という。なお、甲第５号証は、先願明細書２に係る公開公報である。）に記載された発明と同一であり、しかも、本件発明の発明者が先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも、また本件の出願の時に、その出願人が上記先願２の出願人と同一であるとも認められないので、本件特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してされたものであり、特許は取り消されるべきである。
　　　　　　　　　　記
甲第１号証（特表昭６１−５００６４６号公報）
甲第２号証（特願昭５９−５０４０５０号に添付された第１優先日に係る優先権証明書）
甲第３号証（特願昭５９−５０４０５０号に対する特許・異議の決定謄本）
甲第４号証（特公平７−１０６１５６号公報）
甲第５号証（特開昭６０−１８５７２３号公報）
甲第６号証（特願昭６０−２２６９号に添付された優先権証明書）
３．特許異議申立に対する検討
３−１．申立理由（１）について
　本件出願の優先権証明書に添付された優先権主張の基礎となる米国特許出願６０２３１２号明細書に、ＦＩＧＵＲＥ１０Ａ〜１０Ｃにおいて本件発明１〜６が構成要件とするアミノ酸配列が記載されているから、本件発明１〜６は優先権の利益を享受できるものと認められる。
　次に、先願１が伴う優先権主張について検討すると、その基礎となる第１優先日の出願の明細書（甲第２号証）には、先願明細書１に記載された下記の事項が記載されていない。
▲１▼ヒトＡＨＦｃＤＮＡを取得するための工程及びヒトｃＤＮＡを含むｐＳＰ６４についての事項（甲第１号証第１５頁左下欄第２行〜第１６頁右上欄第７行の対応箇所）
▲２▼第７図記載のヒトＡＨＦのアミノ酸配列及び第６図記載のヒトＡＨＦのエクソンの一部の配列を含めた全ての図面。
▲３▼ＡＨＦ発現のための操作に関する記載事項（甲第１号証第１７頁左欄第１行〜同頁右欄末行の対応箇所）
　上記事実を考慮すると、先願１がヒトＡＨＦ遺伝子に関連して優先権を享受できる事項は、「実施例４　ヒトＡＨＦ遺伝子の位置決定
・・・ヒトゲノムライブラリーが、Ｅ．ｃｏｌｉ　ＬＥ　３９２株（一般に入手可能）を６×１０６ｐｆｕで感染させ、・・・・ヒトＡＨＦ遺伝子についてスクリーニングされる。・・・・実施例３に記載した６．０ｋｂブタＡＨＦ断片でスクリーニングし、プローブとしてニックトランスレーションによって３２ｐで標識される。強いハイブリッド化信号を示すファージを採取し、・・・一方のプローブとして放射標識した４５−マーを、そして他方のプローブとして６．０ｋｂ　Ｂａｍ　ＨＩ断片を使用し、前述のように二重にスクリーニングする。両方のプローブヘハイブリッド化するＨＨ−２５と命名されたファージが同定され、・・・・・このように、ヒトＡＨＦ遺伝子のためのエクソンが初めて単離され、同定された。バクテリオファージラムダ組換えＨＨ−２５は、寄託番号ＡＴＣＣ
４００８８
　そこで、本件発明と先願１が伴う第１優先権主張の利益を享受できる発明を対比すると、前者がヒト第ＶＩＩＩ因子をコードする全長のＤＮＡであるのに対して、後者は、ＨＨ−２５に含まれるヒトＡＨＦ遺伝子（本件発明１でいうヒト第ＶＩＩＩ因子遺伝子に相当。）の一部をコードするＤＮＡである点で相違する。
　したがって、ヒト第ＶＩＩＩ因子をコードする全長のＤＮＡに係る本件発明１は、先願明細書１に記載
された第１優先権主張の利益を享受できる発明と同一であるとはいえない。
　なお、先願１が伴う第１優先権主張について、申立人は甲第３及び４号証を提示して優先権主張の利益が享受できるべき旨を主張するが、先に記した理由で、申立人のかかる主張は採用できない。
　さらに、本件発明２〜６は、それぞれヒト第ＶＩＩＩ因子の全長をコードするＤＮＡを必須の構成要件としているから、前記した理由と同様の理由で、先願１が伴う第１優先権主張の利益を享受できる発明と同一であるとすることはできない。
３−２．申立理由（２）について
　先願２が伴う優先権主張の基礎となる米国特許出願第５７００６２号明細書（甲第６号証）には、先願明細書２の明細書に記載された第１表及び第２表の配列が記載されていないから、先願２がヒトＶＩＩＩＣ因子について優先権の利益を享受できる事項は、「ヒトＶＩＩＩＣ因子遺伝子全長の一部であるクローン２３Ｄ」（甲第５号証第１８頁左下欄第５〜９行参照）に関する事項と認められる。
　そこで、本件発明１と先願明細書２記載の優先権の利益を享受できる発明を対比する。
　先願明細書２記載のクローン２３Ｄの長さは、１５．１２１ｋｂｐ（甲第５号証第１８頁左下欄第５〜９行参照）であるので、前者がヒト第ＶＩＩＩ因子をコードする全長のＤＮＡであるのに対して、後者は、ゲノムＤＮＡにして全長約１８６ｋｂｐのヒトＶＩＩＩＣ因子遺伝子（本件発明１でいうヒト第ＶＩＩＩ因子をコードするＤＮＡに相当。）のうちわずか１５．１２１ｋｂｐをクローン化したにすぎないクローン２３Ｄである点で相違する。
　しがたって、本願発明１は先願明細書２記載の優先権主張の利益を享受できる発明と同一の発明とはいえない。
　他方、本件発明２〜６は、それぞれヒト第ＶＩＩＩ因子の全長をコードするＤＮＡを必須の構成要件としており、前記したのと同様の理由により、先願２が伴う優先権主張の利益を享受できる発明と同一の発明であるとすることはできない。
４．むすび
　以上のとおりであるから、申立人の主張する理由及び証拠方法によっては、本件発明１〜６に係る特許を取り消すことはできない。
　また、他に本件発明１〜６に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１１年６月１８日（１９９９．６．１８）