【事件の表示】
　特許第２８２５７３５号「エポキシ樹脂組成物」の請求項１ないし４に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第２８２５７３５号の請求項１ないし３に係る特許を維持する。
【理　由】
第１　手続きの経緯
　本件特許第２８２５７３５号は、平成５年６月８日に出願された特願平５−１６３９３０号の出願に係り、平成１０年９月１１日に設定登録がなされた後、特許異議の申立てがあり、それに基づく特許取消の理由通知に対し、平成１２年３月１３日付けで訂正請求がなされたものである。
第２　本件訂正請求
(Ｉ)本件訂正請求の要旨は、本件明細書を訂正請求書に添付された訂正明細書のとおりに、すなわち、
（１）特許請求の範囲の請求項１の末尾の「エポキシ樹脂組成物」を「半導体素子封止用のエポキシ樹脂組成物」に訂正し、
（２）特許請求の範囲の請求項１の「エポキシ樹脂を含有することを特徴とする」を「エポキシ樹脂を含有し、無機充填剤が７５重量％以上配合されていることを特徴とする」に訂正するとともに請求項４を削除し、
（３）特許請求の範囲の請求項１において「Ｒ１〜Ｒ８は水素原子、ハロゲン原子又は炭素数１〜６の炭化水素基を示す」を「Ｒ１〜Ｒ８は水素原子、ハロゲン原子又は炭素数１〜６の炭化水素基を示すが、Ｒ１〜Ｒ８の全部が水素原子であることはない」に訂正し、
（４）特許請求の範囲の請求項２の「用いる結晶状のエポキシ樹脂の融点が５０〜１２０℃である」を「用いる結晶状のエポキシ樹脂が、９０〜１０５℃の融点である結晶状の２，２’，３，３’，５，５’−ヘキサメチル−４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタンのジグリシジルエーテル又は８５〜１００℃の融点である２，２’−ジメチル−５，５’−ジ−tert−ブチル−４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタンのジグリシジルエーテルである」に訂正し、
（５）明細書(0001)及び(0005)のそれぞれに記載の「半導体素子等の封止に敵した」及び「半導体素子の封止に敵した」をいずれも「半導体素子封止用の」に訂正し、
（６）明細書(0006)における「エポキシ樹脂を含有することを特徴とするエポキシ樹脂組成物である」を「エポキシ樹脂を含有し、無機充填剤が７５重量％以上配合されていることを特徴とするエポキシ樹脂組成物である」に訂正し、
（７）明細書の(0006)及び(0007)における「Ｒ１〜Ｒ８は水素原子、ハロゲン原子又は炭素数１〜６の炭化水素基を示す」を「Ｒ１〜Ｒ８は水素原子、ハロゲン原子又は炭素数１〜６の炭化水素基を示すが、Ｒ１〜Ｒ８の全部が水素原子であることはない」に訂正し、
（８）明細書(0008)の「この際のエピクロルヒドリンの使用量は、ビスフェノールＦ系化合物の水酸基１モルに対して０．８〜２モル、好ましくは０．９〜１．２モルの範囲である。」を「この際のアルカリ金属水酸化物の使用量は、ビスフェノールＦ系化合物の水酸基１モルに対して０．８〜２モル、好ましくは０．９〜１．２モルの範囲である。また、エピクロルヒドリンの使用量は、ビスフェノールＦ系化合物の水酸基１モルに対して、実施例に示すように、好ましくは約９〜１１モル程度である。」に訂正し、
（９）明細書(0011)における「２，２−ジメチル−５，５’−ジ−tert−ブチル−４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタンのジグリシジルエーテル」を「２，２’−ジメチル−５，５’−ジ−tert−ブチル−４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタンのジグリシジルエーテル」に訂正する、ものである。
(II)次に、これら訂正の可否について検討する。
　上記（１）の訂正は、エポキシ樹脂組成物の用途を発明の詳細な説明の随所に記載のある半導体封止用に限定するものであるから、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであり、
　上記（２）の訂正は、請求項４においてされていた無機充填剤の配合量についての限定を請求項２においてすると共に該請求項４を削除するものであるから、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであり、
　上記（３）の訂正は、特許請求の範囲の請求項１において、一般式（１）で示されるエポキシ樹脂において、Ｒ１〜Ｒ８がすべて水素原子である化合物、即ち、いわゆるビスフェノールＦを除くものであるから、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであり、
　上記（４）の訂正は、特許請求の範囲の請求項２において「用いる結晶状のエポキシ樹脂の融点が５０〜１２０℃である」を「用いる結晶状のエポキシ樹脂が、９０〜１０５℃の融点である結晶状の２，２’，３，３’，５，５’−ヘキサメチル−４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタンのジグリシジルエーテル又は８５〜１００℃の融点である２，２’−ジメチル−５，５’−ジ−tert−ブチル−４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタンのジグリシジルエーテルである」にするものであるが、これら２つの化合物は結晶性エポキシ樹脂の例として訂正前の明細書(0011)に記載されていたものであり、また参考例１〜３及び実施例３〜４で具体的に使用されていたものであって、「融点が５０〜１２０℃のエポキシ樹脂」を更に具体的な化合物レベルに限定するものであるから、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであり、
　そして上記（５）〜（７）の訂正は、上記した訂正された特許請求の範囲の記載に発明の詳細な説明の記載を整合させるものであるから、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内で明瞭でない記載の釈明をするものである。
　次に上記（８）の訂正は、明細書(0008)の「この際のエピクロルヒドリンの使用量は、ビスフェノールＦ系化合物の水酸基１モルに対して０．８〜２モル、好ましくは０．９〜１．２モルの範囲である。」を「この際、アルカリ金属水酸化物の使用量は、ビスフェノールＦ系化合物の水酸基１モルに対して０．８〜２モル、好ましくは０．９〜１．２モルの範囲である。また、エピクロルヒドリンの使用量は、ビスフェノールＦ系化合物の水酸基１モルに対して、実施例に示すように、好ましくは約９〜１１モル程度である。」に訂正するものであるが、訂正前の明細書の実施例の参考例１〜３にはエポキシ樹脂の製造の具体例が記載されており（これ以外には製造の具体例の記載はない。）、その記載からエピクロルヒドリンの使用量を計算すると、参考例１では１１．１、参考例２では１１．０、参考例３では９．１であり（いずれもビスフェノールＦ系化合物の水酸基１モルに対してのモル比）、また、ＮａＯＨの使用量を同様に計算すると、参考例１では１．０４、参考例２では１．００、参考例３では０．９８（いずれもビスフェノールＦ系化合物の水酸基１モルに対してのモル比）であり、そして、訂正前の明細書(0008)には、「例えば、ビスフェノール系化合物を過剰のエピハロヒドリンに溶解した後、水酸化ナトリウム等のアルカリ金属化合物の存在下…………反応させる。」と記載されていて、このような実施例や訂正個所の前後の記載からすると、エピクロルヒドリンの使用量について「エピクロルヒドリンの使用量がビスフェノールＦ系化合物の水酸基１モルに対して０．８〜２モル」というのは実施例と不一致であるばかりでなく、エピクロルヒドリンが「過剰」という記載と整合しないものであるから、この記載が誤記であることは明らかであって、当該訂正はこれを実施例に記載されたものに基づいて正しくしようとするものであると認められ、また、アルカリ金属水酸化物の使用量についても、該訂正個所の前に「アルカリ金属水酸化物の存在下」という記載があり、それを受けて「この際」との記載があり、また、実施例の参考例はいずれもビスフェノールＦ系化合物の水酸基１モルに対して略１モルのＮａＯＨを使用しているのであるから、「ビスフェノールＦ系化合物の水酸基１モルに対して０．８〜２モル、好ましくは０．９〜１．２モルの範囲である」というのはアルカリ金属化合物の使用量のことであると認められる。
　そうすると、この訂正は訂正前の明細書に記載した事項の範囲内で誤記の訂正をするものと認めるのが相当である。
　そして上記（９）の訂正は、それ自体明白な誤記の訂正をするものである。
　また、これら（１）〜（９）の訂正により特許請求の範囲が拡張ないし変更されるものでないことは明らかであり、しかも、後記するように、訂正後の特許請求の範囲に記載される事項により構成される発明が出願の際独立して特許を受けることができない発明とも認められない。
　したがつて、本件訂正請求は、特許法第１２０条の４第２項ただし書き第１〜３号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第３項で準用する同法第１２６条第２〜４項の規定に適合するものである。
第３　特許異議申立人の主張の概要
　訂正前の本件発明に対し、特許異議申立人油化シェルエポキシ株式会社は、下記甲第１〜第５号証を提出し、本件請求項１〜４に係る発明は、甲第１号証又は甲第２号証に記載された発明であり、そうでないとしても甲第１〜第５号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明し得たものであるから、本件は、特許法第２９条第１項第３号ないし同条第２項の規定に違反して特許されたものであり、その特許は取り消されるべきである旨、主張している。
　　　　　　　　　　　　　　 記
　甲第１号証：特開平２−３０８８０８号公報
　甲第２号証：特開昭６４−５２７６８号公報
　甲第３号証：「高分子論文集」４１巻１０号(1984)575〜580頁
　甲第４号証：特開平２−２２４３６０号公報
　甲第５号証：特開平４−２１８５２３号公報
　
第４　訂正後の本件発明
　本件特許第２８２５７３５号の請求項１〜３に係る発明は、訂正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜３に記載された事項により構成される次のとおりのものである。
「（請求項１）（ａ）エポキシ樹脂
（ｂ）多価フェノール性化合物
（ｃ）無機充填剤
よりなるエポキシ樹脂組成物であって、エポキシ樹脂成分として結晶化して常温で固体であるようにした結晶状の下記一般式（１）で表されるエポキシ樹脂を含有し、無機充填剤が７５重量％以上配合されていることを特徴とする半導体素子封止用のエポキシ樹脂組成物。
  
（但し、Ｒは水素原子またはメチル基を示し、Ｒ１〜Ｒ８は水素原子、ハロゲン原子又は炭素数１〜６の炭化水素基を示すが、Ｒ１〜Ｒ８の全部が水素原子であることはない）
（請求項２）　用いる結晶状のエポキシ樹脂が、９０〜１０５℃の融点である結晶状の２，２’，３，３’，５，５’−ヘキサメチル−４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタンのジグリシジルエーテル又は８５〜１００℃の融点である２，２’−ジメチル−５，５’−ジ−tert−ブチル−４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタンのジグリシジルエーテルであることを特徴とする請求項１記載のエポキシ樹脂組成物。
（請求項３）　用いるエポキシ樹脂が７０〜８５℃の融点である結晶状の３，３’，５，５’−テトラメチル−４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタンのジグリシジルエーテル化合物であることを特徴とする請求項１記載のエポキシ樹脂組成物。」
第５　特許異議申立てについての判断
（イ）甲号各証の記載事項
（ｉ）甲第１号証（特開平２−３０８８０８号公報）には、「(1)４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタンと、エピハロヒドリン又は………………………とを反応させてえられるエポキシ樹脂を含有して成ることを特徴とするエポキシ樹脂組成物。(2)前記エポキシ樹脂に加えて硬化剤及び硬化促進剤が配合されている請求項１記載のエポキシ樹脂組成物。」（特許請求の範囲第１，２項）の発明について記載され、発明の詳細な説明には、従来エポキシ樹脂硬化物は電気電子分野の注型樹脂等の用途に使用されており、種々の問題があったものを、前記特定のエポキシ樹脂を用いることにより耐熱性、強度及び硬度を損なわずに、可撓性に優れた硬化物を得ることができたことが記載され、また、硬化剤としてフェノール樹脂類を使用すること、シリカなどの充填剤を適宜配合すること、等が記載されると共に、実施例には、４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタン　８１．８ｇとエピハロヒドリン　３７８．６ｇを反応させて最終的に白色固体の４，４’−ジヒドロキシジフェニルメタンのジグリシジル化合物が得られたことが記載されている。
（ii）甲第２号証（特開昭６４−５２７６８号公報）には、「(2)下記一般式（Ａ）で表されるエポキシ化合物と、硬化剤と、硬化促進剤とを含むことを特徴とするエポキシ樹脂組成物。
………………………………………（Ａ）
（……………………………）」（特許請求の範囲第２項）とする発明について記載され、発明の詳細な説明には、該エポキシ樹脂の原料として好ましい化合物の一例としてビス（４−ヒドロキシフェニル）メタン（通称ビスフェノールＦ）も挙げられており、エポキシ樹脂の軟化点が４５〜１３０℃であること、硬化剤としてはフェノール樹脂類が使用されること、シリカなどの充填剤が適宜配合されること、等が記載されている他、このエポキシ組成物の硬化物が電気、電子分野での封止などの用途にも使用されることが記載されている。
（iii）甲第３号証（「高分子論文集」４１巻１０号(1984)575〜580頁）には、「フェノール系２核体化合物を出発原料とするエポキシ樹脂の動的粘弾性に及ぼす置換基の影響」と題する論文が掲載され、その表１には、ビスフェノールＦ系化合物のジグリシジルエーテルのエポキシ当量と融点が表示され、２，２’，６，６’−テトラメチルビスフェノールＦのジグリシジリエーテルの融点が７５〜７７℃であること、得られたエポキシ化合物のうち、結晶化したものは再結晶により精製したことが記載されている。
（iv）甲第４号証（特開平２−２２４３６０号公報）には、「(1)下記の（Ａ）〜（Ｃ）成分を含み、（Ｃ）成分の含有量がエポキシ樹脂組成物全体の６０〜８０重量％に設定されているエポキシ樹脂組成物を用いて…………………の半導体素子を封止してなる半導体装置。（Ａ）結晶性エポキシ樹脂、（Ｂ）硬化剤、（Ｃ）無機質充填剤。」（特許請求の範囲第１項）の発明について記載され、発明の詳細な説明には、従来とは異なる結晶性エポキシ樹脂を用い、これに無機充填剤を特定量配合することにより、流動性に富み、溶融粘度が低く、チップに加わる応力の低減ができ、しかも、粉体化可能で、耐熱性、密着性等の諸特性に優れたエポキシ樹脂組成物が得られたことが記載され、また、硬化剤としてはフェノール系水酸基を有する化合物が使用できること、無機充填剤をエポキシ樹脂全体の６０〜８０％の範囲で用いること、なども記載されている。
（ｖ）甲第５号証（特開平４−２１８５２３号公報）には、「エポキシ樹脂（Ａ）、硬化剤（Ｂ）、溶融シリカ（Ｃ）とを必須成分として含有してなる樹脂組成物であって、前記エポキシ樹脂（Ａ）が次の一般式（１）で表されるエポキシ樹脂を必須成分として含有するとともに…………………………無機充填剤の割合が全体の７５〜９０重量％であるエポキシ樹脂組成物。」（特許請求の範囲）とする発明について記載され、発明の詳細な説明には、この発明の目的が半導体封止用エポキシ樹脂組成物を提供することにあること、硬化剤としてはフェノール系硬化剤があること、等が記載されている。
（ロ）特許法第２９条第１項第３号の取消理由について
（ｉ）訂正後の本件請求項１に係る発明と甲第１号証記載の発明を対比すると、（ａ）エポキシ樹脂として本件発明はいわゆるビスフェノールＦのジグリシジルエーテルを用いないのに対し、甲第１号証のそれではビスフェノールＦのジグリシジルエーテルを用いている点、
（ｂ）無機充填剤の使用量について本件発明は７５重量％以上用いるのに対し、甲第１号証のそれでは使用は任意であり使用量については特に記載がない点、（ｃ）用途について本件発明は半導体素子封止用であるのに対し、甲第１号証では単に電気電子分野の注型樹脂との抽象的な記載しかされていない点、の少なくとも３点で相違しているから、両者を同一とすることはできない。
（ii）訂正後の本件請求項１に係る発明と甲第２号証記載の発明を対比すると、（ａ）エポキシ樹脂として本件発明はいわゆるビスフェノールＦを除くビスフェノールＦ型のジグリシジルエーテルを用いるのに対し、甲第１号証では一般式で広範な化合物含む上位概念的な記載がありビスフェノールＦも記載されているが、本件請求項１における一般式に包含される化合物は具体的には記載されていない点、
（ｂ）エポキシ樹脂として本件発明は結晶化して常温で固体であるようにしたエポキシ樹脂を使用するのに対し、甲第２号証には軟化点が４５〜１３０℃であることは記載されているが結晶化していることまでは記載されていない点、
（ｃ）無機充填剤の使用量について本件発明は７５重量％以上用いるのに対し、甲第２号証のそれでは使用は任意であり使用量については特に記載がない点、（ｄ）用途について本件発明は半導体素子封止用であるのに対し、甲第２号証では単に電気、電子分野での封止材と記載されている点、
の少なくとも４点で相違しているから、両者は同一であるとすることはできない。　
（iii）訂正後の本件請求項２及び３に係る発明は、同請求項１に係る発明においてエポキシ樹脂を特定の化合物に限定したものであるから、請求項１に係る発明と同様に甲第１号証あるいは甲第２号証記載の発明と同一とすることはできない。
（ハ）特許法第２９条第２項の取消理由について
（ｉ）訂正後の本件請求項１に係る発明と甲第４号証記載の発明を対比すると、両者は「（ａ）エポキシ樹脂、（ｂ）多価フェノール性化合物、（ｃ）無機充填剤、よりなるエポキシ樹脂組成物であって、エポキシ樹脂成分として結晶化して常温で固体であるようにした結晶状のエポキシ樹脂を含有し、無機充填剤が７５重量％以上配合されている半導体素子封止用のエポキシ樹脂組成物。」である点では一致しているが、エポキシ樹脂について、本件発明は一般式（１）で示されるビスフェノールＦ型の特定のエポキシ樹脂を用いるのに対し、甲第４号証で具体的に実施例が示されているものはビフェニル型のジグリシジルエーテルだけであり、例示されているものもこれ以外に、ジグリシジルテレフタレートとジグリシジルハイドロキノンがあるに過ぎない。
　一方、甲第３号証には、２，２’，６，６’−テトラメチル−ビスフェノールＦのジグリシジルエーテルが７５〜７７℃の融点を持ち、結晶化したものは再結晶により精製したとの記載も存在する。
　しかし、特許異議意見書に添付された参考資料２の実験報告書によれば、甲第４号証の実施例で使用されているビフェニル型のジグリシジルエーテルを使用した実験例１０に較べて本件発明の３，３’，５，５’−テトラメチル−４，４’−ジヒドロキシメタンのジグリシジルエーテルを使用した実験例７では、樹脂組成物の流動性が改善されている（スパイラルフローの値が向上し、フローテスター粘度が低下している。）ばかりでなく、クラック発生率も大幅に改善されているのであるから、このような効果をも考慮すると、甲第４号証と甲第３号証に記載の発明から本件発明が当業者にとっては容易になし得るということはできない。
　また、甲第１号証にはその実施例でビスフェノールＦとエピクロルヒドリンをその水酸基１モルに対し約５倍モルのエピクロルヒドリンを使用してジグリシジル化合物を得た例が記載されており、しかもそこで得た物がが白色固体であることまで記載されていて、これは結晶を示唆ないし予想させるものではあるが、本件請求項１に係る発明は、訂正によりビスフェノールＦそのもののジグリシジルエーテルは排除されているので、甲第４号証の記載事項に甲第１号証の記載事項を結びつけても本件発明を想起するには至らないといわざるを得ない。
　また、甲第２号証には、そこで使用されるエポキシ樹脂の原料の一例としてビスフェノールＦが挙げられ、また、甲第５号証には、ビフェニル型のエポキシ樹脂が記載されているが、これらは本件発明のエポキシ樹脂と相違し、また結晶性についても何等記載されていない（甲第２号証の軟化点の記載では直ちに結晶化しているとはいえない。）のであるから、これらの挙証の記載事項に甲第４号証の記載事項を結びつけても本件発明が当業者の容易に発明し得るものではない。
　したがつて、本件訂正後の請求項１に係る発明は、甲第１号証〜甲第５号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
（ii）訂正後の本件請求項２及び３に係る発明は、同請求項１に係る発明のエポキシ樹脂を特定の化合物に限定するものであるから、同請求項１に係る発明が甲第１号証〜甲第５号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものとすることができない以上、これら発明もまた甲第１号証〜甲第５号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものとすることはできない。
第６　むすび
　以上のとおりであるから、特許異議申立人の提示する証拠によっては本件訂正後の請求項１〜３係る発明の特許を取り消すことはできない。
　また、他に本件訂正後の請求項１〜３に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年３月２７日（２０００．３．２７）