【事件の表示】
　特願２００６−５４７９１９「発光試料撮像方法、発光細胞撮像方法および対物レンズ」拒絶査定不服審判事件〔平成１８年　６月　１日国際公開、ＷＯ２００６／０５７３９３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成１７年（２００５年）１１月２８日（優先権主張　平成１６年１１月２６日）を国際出願日とする特願２００６−５４７９１９号であって、平成２３年６月１５日付けで拒絶理由が通知され、同年８月１２日付けで意見書が提出され、同日付けで手続補正がなされ、同年９月１日付けで拒絶査定がなされ、これに対し同年１２月６日に拒絶査定不服審判の請求がなされた。
　その後、当審において同年１１月７日付けで拒絶理由を通知し、これに対して平成２５年１月１５日付けで意見書が提出された。
　
第２　本願の請求項１ないし１７に係る発明
　本願の請求項１ないし請求項１７に係る発明（以下「本願発明１」ないし「本願発明１７」という。）は、それぞれ、平成２３年１２月６日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１ないし請求項１７に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
　
「【請求項１】
　発光試料を撮像する発光試料撮像方法において、
　開口数（ＮＡ）および投影倍率（β）で表される（ＮＡ÷β）２の値が０．０１以上である対物レンズを用いることを特徴とする発光試料撮像方法。
【請求項２】
　前記発光試料は発光タンパク質であることを特徴とする請求項１に記載の発光試料撮像方法。
【請求項３】
　前記発光タンパク質は、導入された遺伝子から発現されたものであることを特徴とする請求項２に記載の発光試料撮像方法。
【請求項４】
　前記遺伝子はルシフェラーゼ遺伝子であることを特徴とする請求項３に記載の発光試料撮像方法。
【請求項５】
　前記発光試料は発光性の細胞または発光性の細胞の集合体であることを特徴とする請求項１に記載の発光試料撮像方法。
【請求項６】
　前記発光試料は発光性の組織試料であることを特徴とする請求項１に記載の発光試料撮像方法。
【請求項７】
　前記発光試料は発光性の個体であることを特徴とする請求項１に記載の発光試料撮像方法。
【請求項８】
　ルシフェラーゼ遺伝子を導入した発光細胞を撮像する発光細胞撮像方法において、
　開口数（ＮＡ）および投影倍率（β）で表される（ＮＡ÷β）２の値が０．０１以上である対物レンズを用いることを特徴とする発光細胞撮像方法。
【請求項９】
　発光試料を撮像する発光試料撮像方法で用いる対物レンズにおいて、
　開口数（ＮＡ）および投影倍率（β）で表される（ＮＡ÷β）２の値が０．０１以上であることを特徴とする対物レンズ。
【請求項１０】
　前記発光試料は発光タンパク質であることを特徴とする請求項９に記載の対物レンズ。
【請求項１１】
　前記発光タンパク質は、導入された遺伝子から発現されたものであることを特徴とする請求項１０に記載の対物レンズ。
【請求項１２】
　前記遺伝子はルシフェラーゼ遺伝子であることを特徴とする請求項１１に記載の対物レンズ。
【請求項１３】
　前記発光試料は発光性の細胞または発光性の細胞の集合体であることを特徴とする請求項９に記載の対物レンズ。
【請求項１４】
　前記発光試料は発光性の組織試料であることを特徴とする請求項９に記載の対物レンズ。
【請求項１５】
　前記発光試料は発光性の個体であることを特徴とする請求項９に記載の対物レンズ。
【請求項１６】
　前記（ＮＡ÷β）２の値が表記されたことを特徴とする請求項９に記載の対物レンズ。
【請求項１７】
　ルシフェラーゼ遺伝子を導入した発光細胞を撮像する発光細胞撮像方法で用いる対物レンズにおいて、
　開口数（ＮＡ）および投影倍率（β）で表される（ＮＡ÷β）２の値が０．０１以上であることを特徴とする対物レンズ。」
　
第３　特許法第３６条第６項第１号及び第４項第1号の規定違反の拒絶理由（当審拒絶理由）について
１　当審での拒絶理由
　当審において平成２４年１１月７日付けで通知した拒絶理由においては、特許法第３６条第６項第１号及び第４項第1号の規定違反の拒絶理由として次の事項が記載されている。
　
『本願の請求項１，８，９及び１７に記載された「開口数（ＮＡ）および投影倍率（β）で表される（ＮＡ÷β）２の値が０．０１以上である」における下限値の「０．０１」の技術的意味について、明細書の発明の詳細な説明においては、次の記載によって説明されているのみである。
　
「【００３９】
　本実施例３では、ルシフェラーゼ遺伝子を導入したＨｅＬａ細胞の発光を画像で観察することができるような対物レンズの（ＮＡ／β）２の条件を、さらに高倍率にして検討した。
【００４０】
　本実施例３における撮像対象は上述した実施例１または実施例２と同じである。また、本実施例３で用いた対物レンズは、オリンパス社製の“ＵＡｐｏ４０Ｘ　Ｏｉｌ　Ｉｒｉｓ”である。なお、対物レンズの開口数（ＮＡ）の条件は図８に示す通りであり、各開口数（ＮＡ）は対物レンズの絞り環を変えることによって設定した。図８は、実施例３で用いる対物レンズの開口数（ＮＡ）の条件を示した図である。図８に示すように、開口数（ＮＡ）の値は０．６５から１．３５である。そして、対物レンズ（Ａ〜Ｅ）の投影倍率（β）の値は、集光レンズですべて８倍に設定した。よって、図８に示すように、対物レンズの（ＮＡ／β）２の値は、０．００７から０．０２８まで変動する。また、本実施例３で用いたＣＣＤカメラはオリンパス社製の“ＤＰ３０ＢＷ”で、その動作温度は５℃、画素数は１３６０×１０２４、画素サイズは６μｍ×６μｍ、チップの面積（ｍｍ２）は１３．８×９．１８である。そして、露出時間は２分間である。なお、上述した実施例１および実施例２と同様、本実施例３においても、ＨｅＬａ細胞の撮像は、用いる装置全体を暗幕で覆った状態で行われた。
【００４１】
　本実施例３では、図９に示すように、ＮＡが０．８３から１．３５の対物レンズで撮った画像Ｂから画像Ｅについては、容易にＨｅＬａ細胞の発光を確認することができた。つまり、図９の画像Ｂから画像Ｅまでは容易に発光が観察できた。一方、ＮＡが０．６５の対物レンズで撮った画像Ａについては、定量的に発光を確認することが困難であった。なお、図９で示した各画像は、４０倍の対物レンズ（オリンパス社製の“ＵＡｐｏ４０Ｘ　Ｏｉｌ　Ｉｒｉｓ”）の絞り位置を変えることによりそのＮＡを０．６５から１．３５まで段階的に変えて撮像したものである。これにより、露出時間が２分間である場合、（ＮＡ／β）２の値が０．０１以上であればルシフェラーゼ遺伝子を導入したＨｅＬａ細胞の発光画像観察が可能であることが示された。
【００４２】
　ここで、実施例３で用いた（図８に示す）対物レンズの（ＮＡ／β）２の値と図９に示す画像（画像Ａ、画像Ｂおよび画像Ｃ）の発光強度との関係（図１０参照）から、細胞の発光画像観察に適する対物レンズの（ＮＡ／β）２の条件を検討した。図１０は、図９に示す画像（画像Ａ、画像Ｂおよび画像Ｃ）の発光強度を、対物レンズの（ＮＡ／β）２の値を横軸にとってプロットした図である。なお、発光強度とは、発光して明るい領域を含む規定された領域（例えば、図９の画像Ａにおいて四角で示した領域）全体からの光強度（ＣＣＤカメラの出力値）から、発光して明るい領域を含まず（発光せず暗い領域を含み）且つ前記規定された領域の面積と同じ面積を持つ領域全体からの光強度（ＣＣＤカメラの出力値）を差し引いたものである。
　図１０に示すように、図９の画像Ａの発光強度と画像Ｂの発光強度との間に有意差があること、および図９の画像Ｂの発光強度と画像Ｃの発光強度との間に有意差があることを、各画像の発光強度のばらつき（画像の発光強度が取り得る範囲）に基づいて定量的に検出することができた。また、図１０において図９の画像Ａの発光強度は負の値も含むので、図９の画像Ａは発光画像観察に適さないことが図１０から分かる。したがって、以上の検討から、対物レンズの（ＮＡ／β）２の値が０．０１以上であれば、充分且つ確実に細胞の発光画像観察を行うことができることが示された。つまり、細胞の発光画像観察に適する対物レンズの（ＮＡ／β）２の値は０．０１以上であることが示された。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　以上のように、本発明にかかる発光試料撮像方法、発光細胞撮像方法および対物レンズは、例えば、ルシフェラーゼなどの発光遺伝子をレポーター遺伝子とし、遺伝子発現を制御するプロモーターやエンハンサーの解析や、転写因子などのエフェクター遺伝子や様々な薬剤の効果などを調べるレポーターアッセイにおいて、好適に用いることができる。」
　
　上記記載から，本願における実施例３は、
ａ．対物レンズは、オリンパス社製の“ＵＡｐｏ４０Ｘ　Ｏｉｌ　Ｉｒｉｓ”を用い、
ｂ．ＣＣＤカメラはオリンパス社製の“ＤＰ３０ＢＷ”を用い、
ｂ１．その動作温度は５℃、
ｂ２．画素数は１３６０×１０２４、
ｂ３．画素サイズは６μｍ×６μｍ、
ｃ．チップの面積（ｍｍ２）は１３．８×９．１８、
ｄ．露出時間は２分間、
という観察の条件のもとで、「対物レンズの（ＮＡ／β）２の値が０．０１以上であれば」、
ｅ．定量的に発光を確認することができたとするものである。
　すると、請求項１，８，９，１７の「０．０１」が技術的意義を有するには、上記ａ、ｂ（ｂ１，ｂ２，ｂ３），ｃ及びｄの観察条件、並びに、ｅの確認できた発光の定量（具体的数値）が、必要不可欠の事項となるところ、これらの事項と無関係の（これらの事項の特定が伴わない）上記の「０．０１」は、発明の詳細な説明に記載されたものということができず、また、その技術的意義は不明である。
　したがって、本願は、特許請求の範囲の請求項１〜１７に係る発明が、発明の詳細な説明に記載したものということができないから、特許法第３６条第６項第１号の規定に違反する。
　また、本願は、発明の詳細な説明の記載が、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしたものということができないので、特許法施行規則第２４条の２に規定する要件を満たしておらず、経済産業省令で定めるところにより記載したものということができないから、特許法第３６条第４項第１号の規定に違反している。
　よって、本願は拒絶すべきものである。』
　
２　請求人の応答
　上記の拒絶理由に応答して、請求人は、平成２５年１月１５日付けで提出された意見書において次のように主張している。
　
『本願の明細書の実施例３は、細胞を顕微鏡で観察する際に使用されている対物レンズの中から、４０倍の対物レンズを選択し、絞り位置を変えるような調整を行うことでＮＡを変化させながら撮像を行った一例を示すものです。このようにＮＡを変化させる調整を行えば、他の倍率の対物レンズであっても同様の検討が可能であるということは、当業者であれば容易に想到できます。
　また、拒絶理由通知書に記載の観察の条件ｂ〜ｄについて、本実施例３では、一般に高感度とされる冷却型のＣＣＤカメラとは異なる０℃以上の動作温度（実施例３では５℃）のＣＣＤカメラであっても、２分という短い露出時間で発光試料を撮像できるという、リアルタイムな観察における効果を強調するための実験結果となります。この実験結果から、一般に使用されるどの撮像用カメラであっても同等以上の効果を発揮するということは、当業者であれば容易に想到できます。事実、本願発明を採用している製品はすでに発売されており、種々の対物レンズまたは撮像用カメラに交換等して使用可能です（例えば、オリンパス株式会社製ＬＶ２０００）。
　上述したように、下限値の「０．０１」の技術的意味は明確であるものと思料いたします。これにより、本願発明は、理由（１）、（２）でご指摘される特許法第３６条第６項第１号および特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たすものと思料いたします。』
　
３　当審の判断
（１）　本願明細書の発明の詳細な説明の【００４１】における「露出時間が２分間である場合、（ＮＡ／β）２の値が０．０１以上であればルシフェラーゼ遺伝子を導入したＨｅＬａ細胞の発光画像観察が可能であることが示された。」及び【００４２】における「対物レンズの（ＮＡ／β）２の値が０．０１以上であれば、充分且つ確実に細胞の発光画像観察を行うことができることが示された。つまり、細胞の発光画像観察に適する対物レンズの（ＮＡ／β）２の値は０．０１以上であることが示された。」の記載から、本願発明１，８，９及び１７の「（ＮＡ／β）２の値が０．０１以上」の「０．０１」は、細胞の発光画像観察が可能となることを示す数値とされていることは明らかである。
　しかしながら、上記【００４０】の記載から、細胞の発光画像観察が可能であることが確認されたのは、当審での拒絶理由において示したように、
「ａ．対物レンズは、オリンパス社製の“ＵＡｐｏ４０Ｘ　Ｏｉｌ　Ｉｒｉｓ”を用い、
ｂ．ＣＣＤカメラはオリンパス社製の“ＤＰ３０ＢＷ”を用い、
ｂ１．その動作温度は５℃、
ｂ２．画素数は１３６０×１０２４、
ｂ３．画素サイズは６μｍ×６μｍ、
ｃ．チップの面積（ｍｍ２）は１３．８×９．１８、
ｄ．露出時間は２分間、
という観察の条件のもと」
においてのみであり、細胞の発光画像観察が可能なのは、上記条件のもとで「（ＮＡ／β）２の値が０．０１以上」である場合に限られ、条件に無関係に（どんな条件においても）「（ＮＡ／β）２の値が０．０１以上」であれば細胞の発光画像観察が可能であるということもできないのであるから、「（ＮＡ／β）２の値が０．０１以上」の「０．０１」が技術的意義を有するためには、上記条件が備わることが必須であるといえる。言い換えれば、上記条件が備わっていない（明記されていない）本願発明１，８，９及び１７においては、「（ＮＡ／β）２の値が０．０１以上」の「０．０１」という数値には技術的意義は認められない。
　
（２）この点、請求人は上記意見書において「０℃以上の動作温度（実施例３では５℃）のＣＣＤカメラであっても、２分という短い露出時間で発光試料を撮像できるという、リアルタイムな観察における効果を強調するための実験結果となります。」と主張しており、上記主張部分から、少なくとも（「（ＮＡ／β）２の値が０．０１以上」の「０．０１」が技術的意義を有するためには）「２分という短い露出時間」が条件とされていることを、請求人は認めているといえる。
　よって、上記意見書における請求人の主張を勘案しても、本願が特許法第３６条第６項第１号及び第４項第1号に違反しているとする拒絶理由は解消されない。
　
（３）以上のとおりであるから、当審での拒絶理由に示したとおり、本願発明１，８，９，１７が、発明の詳細な説明に記載したものということができないから、特許法第３６条第６項第１号の規定に違反する。また、本願は、発明の詳細な説明の記載が、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしたものということができないので、特許法施行規則第２４条の２に規定する要件を満たしておらず、経済産業省令で定めるところにより記載したものということができないから、特許法第３６条第４項第１号の規定に違反している。
　よって、本願は拒絶すべきものである。
　
第４　特許法第２９条第２項の規定違反の拒絶理由（当審の拒絶理由）について
１　本願発明８
　本願発明８は、平成２３年１２月６日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項８に記載された事項により特定されるとおりのものである。（上記「第２　本願の請求項１ないし１７に係る発明」参照）
　
２　引用例
（１）当審の拒絶理由に引用され、本願の優先日前に頒布された刊行物である特開２００２−３１０８９４号公報（以下「引用例１」という。）には、次の事項が記載されている。（下線は当審において付したものである。）
　
「【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、発光観測装置、発光体選別装置、及び発光体の選別方法に関する。特に、発光量が比較的微小な発光体を対象とした、連続的かつ高精度な観測が可能な発光観測装置や、発光体の連続的な選別が可能な発光体選別装置、並びに発光体の選別方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】例えば、生物工学の分野では、レポータ遺伝子としてルシフェラーゼ遺伝子を採用し、標的遺伝子の発現をモニタリングする手法がしばしば用いられる。この手法では、ルシフェラーゼ遺伝子と標的遺伝子とを一システムで発現させて、標的遺伝子の発現をルシフェラーゼ遺伝子の発現量に応じた発光量としてモニタリングする。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】ところで、ルシフェラーゼ遺伝子の発現により生じる発光のレベルは比較的小さく、外部からの光の漏れ込みが観測精度に与える影響を無視できない。特に、複数の遮光性セル内に配された観測対象（ルシフェラーゼ遺伝子発現体；発光体）についてルシフェラーゼ遺伝子の発現を連続的に観察するためには、上記複数の遮光性セルを順次、ＣＣＤカメラなどの光検出部の下にスライドさせる必要があり、遮光性セルとＣＣＤカメラとの間に必然的に隙間が生じる。そして、この隙間から外部の光が遮光性セル内に漏れ込み、ノイズとなって観測精度を低下させることになる。
【０００４】また、そもそも、生物体または
細胞のゲノムにルシフェラーゼ遺伝子を発現可能に組み込んだ
発光体
【０００５】本発明は、上記従来の問題に鑑みなされたものであり、その目的の一つは、遮光性セル内に配された発光体を、従来装置と比較してより良好な観測精度で観測可能な発光観測装置を提供することにある。本発明の他の目的は、さらに、大量のサンプルから発光体を連続式で選別可能な発光体選別装置、及びその方法を提供することにある。」
　
「【００２３】
【発明の実施の形態】〔実施の形態１〕本発明の実施の一形態について図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、言うまでもないが、本発明は、特に本実施の形態の記載内容のみに限定されるものではない。
【００２４】本実施の形態にかかる発光観測装置は、図１（ａ）〜（ｃ）に示すように、スピンドルモータ（相対移動機構；スライド機構）４４、スピンドルモータ４４により一方向（図中矢印で示す）に回転される円盤体１１、およびＣＣＤ(Charge Coupled Device) カメラ３１を備えてなる。
【００２５】円盤体１１は所定の厚みを有する部材であり、その一方側の表面（円盤面）には、円筒状の凹部１２が１２個設けられている。また、円盤体１１には、その円盤面の中心を貫くように軸受け孔が設けられており、該軸受け孔にはスピンドルモータ４４の回転軸４５が挿入されて、円盤体１１は水平に支持される。
【００２６】上記の凹部１２はいずれも、円盤面の軸受け孔から当距離（つまり、回転軸４５から当距離）に設けられている。よって、スピンドルモータ４４から円盤体１１に回転駆動力が伝達された場合、全ての凹部１２は同一の回転半径をもって回転する。なお、図１では、スピンドルモータ４４用の電源や、ＣＣＤカメラ（撮像手段）３１用の電源などの図示を省略している。
【００２７】図１（ｃ）に示すように、凹部１２の壁面には遮光性の部材（例えば、黒色の遮光性プラスチックなど）が配されており、該壁面を介しては内部に光が入射されないようになっている。その一方で、凹部１２は上方に開口（光透過窓）１２ａを有し、凹部１２の内外へ開口１２ａを介した光の伝播が可能に構成されている。なお、本実施の形態では、円盤体１１自体が遮光性の部材（例えば、非透光性の金属材料）で構成されているので、凹部１２内に黒色の遮光性プラスチックを配する必要は必ずしもない。しかし、遮光効率のより一層の向上と、発光体７３が発光した際のコントラスト性の向上との観点から黒色の遮光性プラスチックを配することがより好ましい。
【００２８】本実施の形態において、「遮光性セル」とは、各凹部１２を取り囲む円盤体１１の領域とこの凹部１２とからなる構成単位を指し、「遮光性セルの内部」とは、凹部１２内を指す。したがって、円盤体１１において、凹部１２が形成される円盤面は、遮光性セルの上面に相当する。
【００２９】
凹部１２内には、観測対象である発光体７３が配される。
【００３０】光検出部として機能するＣＣＤカメラ３１は、支持手段（図示せず）により、円盤体１１の上方にレンズを下向きにして支持・固定されている。また、ＣＣＤカメラ３１のレンズ側の一端は、中空の遮光性部材（光伝播経路）２１の光出射端（一端）２１ｂ内に挿入・固定されている。遮光性部材２１は中空円筒形状であり、その中空部が光伝播部として機能する。また、該中空部を取り囲む壁体は遮光性材料から構成されて、壁体を介した中空部への光の入射を防止する。よって、ＣＣＤカメラ３１には、遮光性部材２１の光入射端（他端）２１ａを介して該遮光性部材２１内に入射された光のみが伝播されるようになっている。なお、熱ノイズが低減されて観測精度がより良好となる理由から、ＣＣＤカメラ３１は冷却ＣＣＤカメラであることが特に好ましく、より具体的には冷却手段により約−５０℃程度にまで冷却されていることが好ましい。」
　
「【００３５】
発光体７３の発光状態を観測する
凹部１２の内部とＣＣＤカメラ３１のレンズとが対向し、発光体７３の発光に由来する光が開口１２ａを介して上記レンズに伝播される。
該ＣＣＤカメラ３１に発光体７３の分布および発光の強度を示す画像データを撮像させる。
　
「【図１】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　
（２）上記引用例１の記載から、引用例１には、
「細胞のゲノムにルシフェラーゼ遺伝子を発現可能に組み込んだ発光体７３の発光状態を観測する方法において、
凹部１２内に、観測対象である発光体７３が配され、
凹部１２の内部とＣＣＤカメラ３１のレンズとが対向し、発光体７３の発光に由来する光が開口１２ａを介して上記レンズに伝播され、該ＣＣＤカメラ３１に発光体７３の分布および発光の強度を示す画像データを撮像させる観測方法。」の発明（以下「引用発明」という。）が記載されている。
　
（３）当審の拒絶理由に引用され、本願の優先日前に頒布された刊行物である特開２００１−２１８１２号公報（以下「引用例２」という。）には、次の事項が記載されている。
　
「【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、顕微鏡対物レンズで、特に同軸落射蛍光観察用の極低倍率顕微鏡対物レンズに関するものである。」
　
「【００１５】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、特に蛍光観察のように暗い像を観察する観察法において、低倍率での広い視野を十分な明るさで観察可能であり、かつ標本の操作を容易に行ない得る顕微鏡対物レンズを提供するものである。
【００１６】
【課題を解決するための手段】本発明の顕微鏡対物レンズは、前記課題を解決するためのもので、下記条件を満足することを特徴とする。
（１）　　ＮＡ／β≧０．０５５
（２）　　ＷＤ／ＦＬ≧０．１８
（３）　　１．６≧ＦＬ／Ｌ≧１．２
ＦＬ≧８０　、９０＞Ｌ≧５０
ただし、ＮＡは対物レンズの開口数、βは対物レンズの倍率、ＷＤは対物レンズの作動距離、ＦＬは対物レンズの焦点距離、Ｌは顕微鏡取り付け面から観察面までの距離である。
【００１７】本発明の顕微鏡対物レンズは、例えば図８に示すような構成で、この図に示す焦点距離ＦＬ、作動距離ＷＤ、顕微鏡取り付け面から観察面（標本）までの距離Ｌ等が前記条件を満足するものである。つまり本発明の顕微鏡対物レンズは、上記条件を満足することにより、極低倍率の同軸落射蛍光観察であって、従来の顕微鏡にては得られない明るさを得ると共にシャーレー等の深さを有する容器中の標本の操作が可能な作動距離と作業空間を確保することが可能である。
【００１８】上記条件（１）は、本発明の対物レンズが、従来の顕微鏡対物レンズよりも明るいことを示している。蛍光像のように暗い像を低倍率でより良好に、観察しやすくするための条件である。
【００１９】ＮＡ／βが大きい程明るい像での観察が可能になるが、ＮＡ／βが大になると対物レンズより射出する光束が太くなり顕微鏡本体の光路径により最大の値が制限される。そのため、対物レンズのＮＡは、顕微鏡本体により制限され、条件（１）に示すような、上記の本体により制限される値に極力近い値にすることが望ましい。」
　
　
３　当審の判断
（１）本願発明８と引用発明の対比
ア　本願発明８と引用発明を対比する。
　引用発明の「細胞のゲノムにルシフェラーゼ遺伝子を発現可能に組み込んだ発光体７３の発光状態を観測する方法」であって「ＣＣＤカメラ３１に発光体７３の分布および発光の強度を示す画像データを撮像させる観測方法」が、本願発明８の「ルシフェラーゼ遺伝子を導入した発光細胞を撮像する発光細胞撮像方法」に相当する。
　
　引用発明の「凹部１２内に、観測対象である発光体７３が配され、凹部１２の内部とＣＣＤカメラ３１のレンズとが対向し、発光体７３の発光に由来する光が開口１２ａを介して上記レンズに伝播され、該ＣＣＤカメラ３１に発光体７３の分布および発光の強度を示す画像データを撮像させる」ことと、本願発明８の「開口数（ＮＡ）および投影倍率（β）で表される（ＮＡ÷β）２の値が０．０１以上である対物レンズを用いる」こととは、「対物レンズを用いる」点で一致する。
　
イ　一致点
　よって、本願発明８と引用発明は、
「ルシフェラーゼ遺伝子を導入した発光細胞を撮像する発光細胞撮像方法において、対物レンズを用いる発光細胞撮像方法。」
の発明である点で一致し、次の点で相違する。
　
ウ　相違点
　対物レンズが、本願発明８においては、「開口数（ＮＡ）および投影倍率（β）で表される（ＮＡ÷β）２の値が０．０１以上である」であるのに対して、引用発明においてはその点の特定がない点。
　
（２）相違点についての見解
ア　上記相違点について検討する
　引用例１の【０００３】にも記載されているように「ルシフェラーゼ遺伝子の発現により生じる発光のレベルは比較的小さく」、それによって観測精度を低下させているのであるから、ルシフェラーゼ遺伝子を導入した発光細胞を撮像方法に係る発明である引用発明においては、より明るい像の観察が可能な対物レンズを用いるようにすることは自明の技術課題である。
　引用例２には、対物レンズに関して、【００１９】において「ＮＡ／βが大きい程明るい像での観察が可能になる」ことが記載されている。
　してみると、引用発明においても、明るい像での観察を可能とさせるために、上記の引用例２に記載された技術的事項を採用し、開口数（ＮＡ）および投影倍率（β）で表される（ＮＡ÷β）２の値ができるだけ大きな値の対物レンズを用いるとすることは当業者が容易に想到し得ることである。
　そして、上記「第２　理由（１）及び（２）について」において述べたように、上記（ＮＡ÷β）２の値の下限値の「０．０１」の値は技術的意義を有さないものであることに鑑みれば、本願発明８における上記（ＮＡ÷β）２の値の下限値を、具体的に「０．０１」としたことについては、単なる設計的事項にすぎない。
　
イ　そして、本願発明８によってもたらされる効果は、引用発明及び引用例２に記載された技術的事項から当業者が予測し得る程度のものである。
　
　本願発明の作用効果について、請求人は、上記意見書において、
「本願は、実施例で示す画像（図７、図９）のように、細胞１個ごとに発せられる極めて微弱でかつサイズの小さい（ルシフェラーゼによる）発光を撮像できるような顕微鏡レベルの拡大観察を初めて可能にした光学条件となります。
　上記のような、撮像処理において短い露出時間で鮮明な画像を撮像できるという顕著な効果を奏する本願の請求項１に係る発明を、構成が異なる上記引用例１，２に基いて想到することは、たとえ当業者といえども困難を極めるものです。」
と主張する。
　しかしながら、上記「第３　特許法第３６条第６項第１号及び第４項第1号の規定違反の拒絶理由（当審拒絶理由）について」の「３　当審の判断」の「（１）」において述べたように、上記の「細胞１個ごとに発せられる極めて微弱でかつサイズの小さい（ルシフェラーゼによる）発光を撮像できる」という作用効果は、
「ａ．対物レンズは、オリンパス社製の“ＵＡｐｏ４０Ｘ　Ｏｉｌ　Ｉｒｉｓ”を用い、
ｂ．ＣＣＤカメラはオリンパス社製の“ＤＰ３０ＢＷ”を用い、
ｂ１．その動作温度は５℃、
ｂ２．画素数は１３６０×１０２４、
ｂ３．画素サイズは６μｍ×６μｍ、
ｃ．チップの面積（ｍｍ２）は１３．８×９．１８、
ｄ．露出時間は２分間、
という観察の条件」
が備わって初めて主張できる作用効果であり、上記条件の特定のない本願発明８が奏する作用効果であるということはできないから、請求人の上記主張は採用することができない。
　
ウ　まとめ
　したがって、本願発明８は、引用発明及び引用例２に記載された技術的事項に基いて当業者が容易に発明することができたものである。
　
（３）以上のとおり、本願発明８は、引用発明及び引用例２に記載された技術的事項に基いて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
第５　むすび
　以上のとおり、本願発明１，８，９，１７が、発明の詳細な説明に記載したものということができないから、特許法第３６条第６項第１号の規定に違反する。また、本願は、発明の詳細な説明の記載が、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしたものということができないので、特許法施行規則第２４条の２に規定する要件を満たしておらず、経済産業省令で定めるところにより記載したものということができないから、特許法第３６条第４項第１号の規定に違反している。
　また、本願発明８は、引用発明及び引用例２に記載された技術的事項に基いて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　したがって、その余の請求項に係る発明について論及するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。