【事件の表示】
　上記当事者間の特許第４１３９４２４号発明「核酸の合成方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　被請求人は、平成１１年１１月８日に、発明の名称を「核酸の合成方法」とする特願２０００−５８１２４８号を特許出願（優先権主張平成１０年１１月９日）し、平成１４年４月１２日に、その一部を新たな出願とした特願２００２−１１０５０５号を特許出願し、平成１９年４月２３日に、さらにその一部を新たな出願とした特願２００７−１１３５２３号を特許出願したものであって、平成２０年６月１３日に、特許庁から特許第４１３９４２４号として設定登録を受けた。
　
　これに対して、請求人から平成２３年１０月２４日付で請求項１〜４に係る発明についての特許に対して、無効審判の請求がなされたところ、その後の手続の経緯は、以下のとおりである。
　
答弁書（被請求人）　　　　　：平成２４年１月１６日　
口頭審理陳述要領書（請求人）：平成２４年４月２日　
口頭審理　　　　　　　　　　：平成２４年４月１６日　
　
第２　本件発明
　本件特許第４１３９４２４号の請求項１〜４に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項１〜４に記載された次のとおりのものと認める。(以下、「本件発明１〜４」という。)
　
「【請求項１】
領域Ｆ３ｃ、領域Ｆ２ｃ、および領域Ｆ１ｃを3'側からこの順で含む鋳型核酸と以下の要素を含む反応液を混合し、実質的に等温で反応させることを特徴とする、１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の合成方法。
i) 前記Ｆ２ｃに相補的な塩基配列を持つ領域の5'側に前記Ｆ１ｃと同一の塩基配列を持つ領域を連結して含むオリゴヌクレオチド
ii) i)のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃに相補的な塩基配列を含むオリゴヌクレオチド
iii) 前記Ｆ３ｃに相補的な塩基配列を持つオリゴヌクレオチド
iv) i)のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃの3'側に位置する任意の領域Ｒ３ｃに相補的な塩基配列を持つオリゴヌクレオチド
v) 鎖置換型の相補鎖合成反応を触媒するDNAポリメラーゼ、および
vi) 要素v)の基質となるヌクレオチド
　
【請求項２】
ii)のオリゴヌクレオチドが、i)のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃとその5'側に位置する領域Ｒ１ｃに対し、前記Ｒ２ｃと相補な塩基配列を持つ領域の5'側に前記Ｒ１ｃと同じ塩基配列を持つ領域を連結して含むオリゴヌクレオチドで構成されるプライマーである請求項１に記載の方法。
　
【請求項３】
以下のオリゴヌクレオチドで構成されるプライマーを含む、１本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の合成用プライマーセット。
領域Ｆ３ｃ、領域Ｆ２ｃ、および領域Ｆ１ｃを3'側からこの順で含む鋳型核酸に対し、
i) 前記Ｆ２ｃに相補的な塩基配列を持つ領域の5'側に前記Ｆ１ｃと同一の塩基配列を持つ領域を連結して含むオリゴヌクレオチド
ii) i)のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃに相補的な塩基配列を含むオリゴヌクレオチド
iii) 前記Ｆ３ｃに相補的な塩基配列を持つオリゴヌクレオチド
iv) i)のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃの3'側に位置する任意の領域Ｒ３ｃに相補的な塩基配列を持つオリゴヌクレオチド
　
【請求項４】
ii)のオリゴヌクレオチドが、i)のオリゴヌクレオチドをプライマーとして合成された相補鎖における任意の領域Ｒ２ｃとその5'側に位置する領域Ｒ１ｃに対し、前記Ｒ２ｃと相補的な塩基配列を持つ領域の5'側に前記Ｒ１ｃと同じ塩基配列を持つ領域を連結して含むオリゴヌクレオチドで構成されるプライマーである請求項３に記載のプライマーセット。」
　
第３　当事者の主張の要点
１．請求人の主張
（１）本件発明１ないし４は、特許法第３９条第１項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法１２３条１項２号に該当し、無効とすべきである（審判請求書２１頁７−３．）。
ア　甲１は、本件出願の日（優先日）よりも先の日である１９９８年（平成１０年）６月２４日を優先日とする特願２００５−１２０４０９号に係る特許第４６７５１４１号公報である。特願２００５−１２０４０９は、特願２００３−４２８４８２の分割出願である。また、特願２００３−４２８４８２は、特願平１１−１７９０５６の分割出願である。そして、特願平１１−１７９０５６においては、優先日が平成１０年６月２４日であることを示す優先権証明書（甲１の４）が提出されている。甲１の４には、甲１に係る発明が記載されている。甲１に係る特許の優先日は、平成１０年６月２４日であるから、甲１に係る特許は、本件特許よりも先願となる。（審判請求書２６頁〜２７頁）
　
イ　本件発明１〜４は、それぞれ甲１の請求項９又は１７に係る発明と同一である（審判請求書の３８頁〜５０頁）
　
ウ　甲１の優先権基礎出願（甲１の４）、甲１の原の原出願（甲１の５）、甲１の原出願（甲１の３）及び甲１の当初明細書（甲１の６）において、標準的なプライマーが、新規なプライマーのアウタープライマーとして機能することは記載されているといえる。
　よって、甲１の優先権は有効であり、かつ、甲１は、適法な分割出願といえる。（陳述要領書６頁〜１３頁）
　
＜証拠方法＞
甲第１号証：特許第４６７５１４１号公報
甲第１号証の２：特許第４６７５１４１号特許原簿
甲第１号証の３：特開２００４−１４１１７０号公報
甲第１号証の４：平成１１年特許願第１７９０５６号優先権証明書
甲第１号証の５：特開２０００−０３７１９４号公報
甲第１号証の６：特開２００５−２７０１０８号公報
甲第２号証：無効２０１０−８００１９８号事件審決書
　
２．被請求人の主張の要点
　一方、被請求人は、本件審判の請求は成り立たないと主張している。
　
＜証拠方法＞
乙第１号証：本件特許審判情報
乙第２号証：別件審決取消訴訟の平成２３年１０月１４日付原告第１準備書面
乙第３号証：甲１特許の２００８年３月２４日付手続補正書
乙第４号証：甲１特許の平成２２年１月１９日起案の拒絶査定
乙第５号証：甲１特許の平成２２年５月７日付手続補正書
乙第６号証：甲１特許の平成２２年５月７日付審判請求書
乙第７号証：甲１特許の平成２１年８月３１日付拒絶理由通知
乙第８号証：甲１特許の平成２１年１２月２５日付意見書
　
第４　当審の判断
１．甲１の分割要件について
（１）本件出願は、国内優先権主張を伴う出願である特願２０００−５８１２４８号（親の親出願）の分割出願である特願２００２−１１０５０５号（親出願）の分割出願であり、本件発明１〜４は、親出願及び親の親出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下、「当初明細書等」という。）に記載されているから（特に、親の親出願の請求項２１〜２３、図１〜３、及び、親出願の請求項１０〜１２、図１〜３の記載を参照）、本件出願は、平成２０年改正前特許法第４４条第１項に規定する分割出願の要件を満たし、本件特許出願の出願日は親出願の出願された平成１１年１１月８日である。（なお、請求人は、本件特許の分割要件については、特に争っていない。）
　
　甲１の出願は、パリ条約に基づく優先権主張を伴う出願であって、本件特許の親の親出願の出願日前である平成１１年６月２４日を出願日とする特願平１１−１７９０５６号（親の親出願）の分割出願である特願２００３−４２８４８２号（親出願）の分割出願であり、その出願日が親の親出願の出願日に遡及できるためには、明細書又は図面に記載された事項が、少なくとも親の親出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内でなければならない。
　そこで、以下、この点について検討する。
　
（２）甲１の請求項１６及び１７には、以下のように記載されている。
「【請求項１６】
　キットであって、以下：
　第１のオリゴヌクレオチドプライマーであって、
　　（ｉ）サンプル一本鎖核酸分子にアニーリングし、該サンプル一本鎖核酸分子に少なくとも部分的に相補的な第１の一本鎖核酸分子を合成するための合成起点として働く、３’末端ヌクレオチド配列、および
　　（ｉｉ）該第１の一本鎖核酸分子の任意の領域と相補的な５’末端ヌクレオチド配列を含む、
第１のオリゴヌクレオチドプライマー；
　第２のオリゴヌクレオチドプライマーであって、該サンプル一本鎖核酸分子に該第１のオリゴヌクレオチドプライマーがアニーリングする位置よりも３’側に位置する該サンプル一本鎖核酸分子の領域にアニーリングする、ヌクレオチド配列を含む、第２のオリゴヌクレオチドプライマー；
　第３のオリゴヌクレオチドプライマーであって、
　　（ｉ）該第１のオリゴヌクレオチドプライマーを使用して調製された該第１の一本鎖核酸分子にアニーリングし、そして該第１の一本鎖核酸分子に少なくとも部分的に相補的な第２の一本鎖核酸分子を合成するための合成起点として働く、３’末端ヌクレオチド配列、および
　　（ｉｉ）該第２の一本鎖核酸分子の任意の領域と相補的な５’末端ヌクレオチド配列を含む、
第３のオリゴヌクレオチドプライマー；
　鎖置換活性を有するＤＮＡポリメラーゼ；ならびに
　該プライマーを伸長させるために該ＤＮＡポリメラーゼによって使用される、１つ以上のヌクレオチド、
を備える、キット。
　　【請求項１７】
　請求項１６に記載のキットであって、
　第４のオリゴヌクレオチドプライマーをさらに備え、該第４のオリゴヌクレオチドプライマーは、前記第１の一本鎖核酸分子に前記第３のオリゴヌクレオチドプライマーがアニーリングする位置よりも３’側に位置する該第１の一本鎖核酸分子の領域にアニーリングする、ヌクレオチド配列を含む、キット。」
　
（３）請求人は、甲１の請求項１６における「該サンプル一本鎖核酸分子に該第１のオリゴヌクレオチドプライマーがアニーリングする位置よりも３’側に位置する該サンプル一本鎖核酸分子の領域にアニーリングする、ヌクレオチド配列を含む、第２のオリゴヌクレオチドプライマー」、及び、請求項１７における「前記第１の一本鎖核酸分子に前記第３のオリゴヌクレオチドプライマーがアニーリングする位置よりも３’側に位置する該第１の一本鎖核酸分子の領域にアニーリングする」「第４のオリゴヌクレオチドプライマー」は、本件発明１〜４における「アウタープライマー」（本件発明１又は３のiii)又はiv)に記載のオリゴヌクレオチド）（審判請求書３頁）に相当することを主張した上で（審判請求書４３頁〜４４頁）、下記の（ア）〜（オ）を根拠に、親の親出願の当初明細書等には、標準的なプライマーが新規なプライマーのアウタープライマーとして機能することが記載されているから、甲１が適法な分割出願であると主張する。（陳述要領書頁６頁〜１３頁）
　
（ア）親の親出願の当初明細書等（甲１の５）の「標準的なプライマーは、伸長後に合成される配列での二次構造形成に実質的に関与しないプライマーである。」（【００８７】）という記載から明らかなように、標準的プライマーは、PCR等に使用される一般的なプライマーであり、一方、アウタープライマーもPCR等で使用される一般的なプライマーであり、これらのことから、標準的なプライマーがアウタープライマーとして使用可能である。
　
（イ）親の親出願の当初明細書等（甲１の５）の「本発明の新規のプライマーおよび核酸構築物は、均衡、限定サイクル、または完全サイクル条件下で、単一のプライマーまたは
１つより多いプライマーを必要とする、
　
（ウ）親の親出願の当初明細書等（甲１の５）の「
プライマーが非直線的増幅に使用される場合、一方の鎖における結合部位は、第１および第２セグメントを有する新規のプライマーによって使用され、そして他方の鎖における結合部位は、標準的なプライマーまたは別の新規のプライマーのいずれかによって使用され得る。
標準的なプライマー、新規のプライマー、構築物および新規の構築物の組合せもまた、少なくともそれらの１つが第１および第２セグメントを含む限りは、ともに使用され得ることもまた理解される。
　
（エ）親の親出願の当初明細書等（甲１の５）には、
「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」（図１〜３）
が記載されており、図１には、フォワードプライマーとしてターンバックプライマー（TP）が鋳型配列のＢにアニールすることが記載されているが、そのＢの３’側にサイトＡが記載されており、このサイトが、アウタープライマーがアニール可能なサイトであることは、当業者において自明である。同様に、図２及び図３において、リバースプライマーがアニールするサイトＦ’の３’側のサイトＧ’が記載されており、アウタープライマーがアニール可能であることは、当業者において自明である。
　
（オ）アウタープライマーについて、親の親出願の当初明細書等（甲１の５）には、「１つの実施態様では、上記初期プライマーまたは核酸構築物と上記第２のプライマーまたは核酸構築物とは異なり得る。」（【００１６】）と記載されており、上記「第２のプライマー」は、その伸長鎖（核酸構築物）により上記「初期プライマー」（TP）の伸長鎖（核酸構築物）を置換して剥がす機能を有するものであり、しかも、TPとは異なる核酸配列を有し得るプライマーであるから、アウタープライマーであることは明らかである。
　
（４）判断
ア　請求人の主張について検討する。
　請求人の主張（ア）において挙げられた甲１の５の【００８７】は、単に「標準的なプライマーは、伸長後に合成される配列での二次構造形成に実質的に関与しないプライマーである。」であることを記載しただけであって、請求人が主張するように、「標準的なプライマー」をアウタープライマーとして使用可能であることは記載も示唆もされていない。
　また、甲１の５の【０２２４】【図面の簡単な説明】【図１】及び【図２】には、図１の説明として「新規のプライマーによる直線的増幅を示す模式図である。」と記載されており、図２の説明として、「新規のプライマーおよび標準的なプライマーによる非直線的増幅を示す模式図である。」と記載されており、そして、図１には、ステムループ形成プライマー、すなわち、ターンバックプライマーのみを用いた増幅を示す模式図が記載されており、図２には、ターンバックプライマーと、サイトＦ’にハイブリダイズするＦからなる、ターンバックを形成しないプライマーを用いた増幅を示す模式図が記載されている。
　このような記載からみて、「標準的なプライマー」とは、単にターンバックを形成しないプライマーを意味するものと解され、アウタープライマーを意味するものではない。
　
イ　請求人の主張（イ）において挙げられた甲１の５の【００９４】は、「新規のプライマー」は、単一のプライマーまたは１つより多いプライマーを必要とする増幅系において使用され得ることを記載しただけであって、請求人が主張するように、フォワードプライマー及びリバースプライマーの二つのプライマーにアウタープライマーを加えて４つのプライマーを使用できることは記載されていない。
　また、上記アで摘記した甲１の５の【０２２４】【図面の簡単な説明】【図１】及び【図２】における図面の説明、及び、図１、２の記載からみて、「単一のプライマー」とは、図１に示される直線的増幅において用いるプライマーを意味するものであり、「１つより多いプライマー」とは、図２に示される非直線的増幅において用いるプライマーを意味するものと解され、「１つより多いプライマー」がアウタープライマーを意味するとはいえない。
　
ウ　請求人の主張（ウ）において挙げられた甲１の５の【０１２９】は、第１および第２セグメントを有する新規のプライマー（ターンバックプライマー）は、標準的なプライマーと組み合わせて使用することができることを記載するものであって、「標準的なプライマー」をアウタープライマーとして使用することを記載したものではない。
　また、上記アで述べたとおり、「標準的なプライマー」は、アウタープライマーを意味するものではない。
　
エ　請求人の主張（エ）において挙げられた図１〜３は、フォワードプライマーがアニールする鋳型配列のサイトＢの３’側にサイトＡが存在し、リバースプライマーがアニールする鋳型配列のサイトＦ’の３’側にサイトＧ’が存在することが示しているだけであって、これらのサイトＡ及びサイトＧ’にアニールするアウタープライマー自体は記載されていない。
　そもそも、図１（３）（原文においては丸付き数字）のように、ターンバックプライマーがステムループを形成することにより、鋳型配列におけるサイトＢが一本鎖になれば、図１（４）（原文においては丸付き数字）のように、新たなプライマーは鋳型配列におけるサイトＢにアニールすることができるのであるから、アウタープライマーによる伸長により、図１（２）（原文においては丸付き数字）の伸長鎖を鎖置換して脱離させる必要はない。
　よって、図１〜３の記載から、アウタープライマーを用いることが当業者にとって自明であるとはいえるものではない。
　
オ　請求人の主張（オ）において挙げられた甲１の５の【００１６】は、単に「初期プライマー」と「第２のプライマー」は異なり得ることを記載しただけであって、請求人が主張するように、「第２のプライマー」は、アウタープライマーであることは記載されていない。
　また、上記エで述べたとおり、甲１の５の記載から、アウタープライマーを用いることが当業者にとって自明であるとはいえない。
　
カ　以上のとおりであるから、親の親出願の出願当初明細書等（甲１の５）には、甲１の請求項１６における「該サンプル一本鎖核酸分子に該第１のオリゴヌクレオチドプライマーがアニーリングする位置よりも３’側に位置する該サンプル一本鎖核酸分子の領域にアニーリングする、ヌクレオチド配列を含む、第２のオリゴヌクレオチドプライマー」、すなわち、アウタープライマーは記載されていないし、そもそもその記載からアウタープライマーを用いる必要性を認識することができない。
　よって、甲１の請求項１６における「該サンプル一本鎖核酸分子に該第１のオリゴヌクレオチドプライマーがアニーリングする位置よりも３’側に位置する該サンプル一本鎖核酸分子の領域にアニーリングする、ヌクレオチド配列を含む、第２のオリゴヌクレオチドプライマー」という記載は、親の親出願の当初明細書等の全ての事項を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。 
　
 　また、請求項１７における「該第４のオリゴヌクレオチドプライマーは、前記第１の一本鎖核酸分子に前記第３のオリゴヌクレオチドプライマーがアニーリングする位置よりも３’側に位置する該第１の一本鎖核酸分子の領域にアニーリングする」も同様である。
　
キ　そして、親出願の出願当初明細書等（甲１の３）の記載は、親の親の出願当初明細書等（甲１の５）の記載とほぼ同じであるから、上記ア〜カで述べたのと同様の理由により、甲１の請求項１６の「第２オリゴヌクレオチドプライマー」及び請求項１７の「第４オリゴヌクレオチドプライマー」のアウタープライマーに関する記載は、親出願の当初明細書等（甲１の３）にも記載されておらず、親出願の当初明細書等の全ての事項を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。
　
ク　してみると、甲１の出願は、平成２０年改正前特許法第４４条第１項の規定に基づく適法な分割出願とは認められず、出願日は遡及せずに実際の出願日である平成１７年４月１８日となる。また、甲１は、パリ条約第４条Ｃ（１）の優先期間内に出願されたものではなく、優先権主張の効果を認めることはできない。
　したがって、出願日が平成１１年１１月８日である本件特許に係る出願が、国内優先権主張の効果が認められるか否かにかかわらず、甲１は、本件出願の先願にはならない。 
 　 
（５）請求人のその他の主張
　なお書きではあるが、請求人は、以下、ア及びイのように主張するので、念のため検討する。
ア　請求人は、分割要件は甲１の無効理由に直結するものであり、甲１の特許権者に何ら反論の機会も与えることができない本審判において審理することは、甲１の特許権者に不利益をもたらし、妥当ではない旨主張する。（陳述要領書７頁）
　
　しかしながら、特許法第４４条第２項の規定から明らかなように、分割出願の出願日は分割要件を満たしているときには遡及するが、そうでない場合には遡及しない。分割要件を満たしていない出願について出願日の遡及を認めて、その出願日を基準に後に出願された出願を無効にすることは、特許法の先願主義の原則に明らかに反するものである。
　また、分割要件を満たさないことによる効果は、出願日の遡及が認められないということであって、必ず無効理由となるわけではない。さらに、本審判において、分割要件について判断したからといって、甲１の特許が無効になるわけではなく、甲１特許を無効にするためには、別途無効審判を提起する必要があるところ、甲１の特許権者は、無効審判を請求されたときは自らの特許権について、その分割要件について反論の機会が与えられているから、特に不利益はない。
　したがって、本審判において甲１の分割要件について判断することには、何ら問題はない。
　
イ　請求人は、特許出願について拒絶査定等が確定したときにはじめて、先願の地位を失われるのであるから（特許法第３９条第５項参照）、拒絶査定等が確定しない限り、先願の地位を維持していることを前提として判断すべきであり、甲１に無効理由があることを前提として判断することは許されない旨主張する。（陳述要領書７頁）
　
　しかしながら、分割要件を満たさないときは、出願日が遡及せず現実の出願日を基準に先願の地位が認められるのであり、先願の地位が失われるわけではないから、先願の地位の維持と分割要件を満たすか否かとは無関係である。
　
ウ　よって、請求人の主張はいずれも採用することができない。
　
（６）小括
　以上のとおり、甲１は、本件出願の先願にはならないから、請求人の主張に理由があるとはいえず、本件発明１〜４に係る発明について特許は、特許法第３９条第１項の規定に違反してされたものとはいえない。
　
第５　むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張する理由及び証拠方法によっては、本件特許の請求項１〜４に係る発明の特許を無効とすることはできない。
　
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 
　
　よって、結論のとおり審決する。