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　特願２００４−５０３５８９「カルシウム過塩基化界面活性剤およびマグネシウム過塩基化界面活性剤の組合せを含有する連続可変トランスミッション用流体」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年１１月２０日国際公開、ＷＯ２００３／９５５９５、平成１７年８月１８日国内公表、特表２００５−５２４７５８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．本願の経緯
　本願は、平成１５年５月７日（パリ条約による優先権主張　２００２年５月９日　アメリカ合衆国）を国際出願日とする特許出願であって、平成２１年６月２日付けで拒絶理由が通知され、同年１２月３日に意見書及び手続補正書が提出され、平成２２年１月７日付けで拒絶をすべき旨の査定がされ、同年５月１１日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出され、同年９月８日付けで前置審査の結果が報告され、当審において平成２３年９月２７日付けで審尋され、同年１２月２１日に回答書が提出されたものである。
　
第２．補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　平成２２年５月１１日付け手続補正書による補正を却下する。
　
［理由］
１．補正の内容
　平成２２年５月１１日付け手続補正書による補正（以下、「本件補正」という。）は、明細書の特許請求の範囲の請求項１について、本件補正前の
「トランスミッションのための潤滑剤として使用するために適切な組成物であって、該組成物は、以下：
　（ａ）潤滑粘性の油；
　（ｂ）分散剤；
　（ｃ）カルシウム界面活性剤；
　（ｄ）マグネシウム界面活性剤；および
　（ｅ）無機リン化合物；
を含有し、
　ここで（ｂ）、（ｃ）および（ｄ）のうち少なくとも１つは、ホウ酸化されている、組成物。」
を
「連続可変トランスミッションの金属−金属接触を潤滑するための組成物であって、該組成物は、以下：
　（ａ）潤滑粘性の油；
　（ｂ）分散剤；
　（ｃ）カルシウム界面活性剤；
　（ｄ）マグネシウム界面活性剤；および
　（ｅ）無機リン化合物であって、ここで、該無機リン化合物がリン酸または亜リン酸である、無機リン化合物、
を含有し、
　ここで（ｂ）、（ｃ）および（ｄ）のうち少なくとも１つは、ホウ酸化されている、組成物。」
と補正すること、すなわち、次の補正事項を含むものである。
（１）「トランスミッションのための潤滑剤として使用するために適切な組成物」を「連続可変トランスミッションの金属−金属接触を潤滑するための組成物」とする補正
（２）「（ｅ）無機リン化合物；」を「（ｅ）無機リン化合物であって、ここで、該無機リン化合物がリン酸または亜リン酸である、無機リン化合物、」とする補正
　
２．補正の適否について
　請求項１に係る補正についての上記補正事項（１）及び（２）は、意匠法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第５５号）附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、単に「特許法」という。）第１７条の２第４項第２号の「特許請求の範囲の減縮」をその目的とするものである。
　したがって、本件補正後の請求項１に係る発明（以下、「補正発明」という。）が、同条第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定（いわゆる、独立特許要件）に適合するものであるか否かについて検討する。
　
（１）補正発明
　補正発明は、次のとおりである。
「連続可変トランスミッションの金属−金属接触を潤滑するための組成物であって、該組成物は、以下：
　（ａ）潤滑粘性の油；
　（ｂ）分散剤；
　（ｃ）カルシウム界面活性剤；
　（ｄ）マグネシウム界面活性剤；および
　（ｅ）無機リン化合物であって、ここで、該無機リン化合物がリン酸または亜リン酸である、無機リン化合物、
を含有し、
　ここで（ｂ）、（ｃ）および（ｄ）のうち少なくとも１つは、ホウ酸化されている、組成物。」
　
（２）引用刊行物
　刊行物１：国際公開第２０００／７０００１号（原査定における引用文献３）
　刊行物２：特開平９−２６３７８２号公報（同引用文献２）
　刊行物３：特開２０００−６３８６９号公報（同引用文献１）
　
（３）刊行物の記載事項
（３−１）刊行物１
　本願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったことが明らかな刊行物１には、次の事項が記載されている。なお、刊行物１は英語で記載されているが、その翻訳文として必要に応じ特表２００２−５４４３７２号公報の記載を援用する。
摘示１ａ．「６．以下
　（ａ）潤滑粘性油；及び
　（ｂ）スクシンイミド分散剤若しくはマンニッヒ分散剤；若しくは
　（ｃ）界面活性剤；又は（ｂ）及び（ｃ）の混合物
を含む組成物であり、
　ここで、分散剤（ｂ）及び界面活性剤（ｃ）の少なくとも１つはホウ酸化されたものであり、ホウ素の量が、該組成物に基づき少なくとも２５０ｐｐｍであり、かつ、連続可変トランスミッションにおいて使用される場合に該組成物に改良された摩擦特性及び抗異常停止特性（improved friction and anti-seizure properties）を付与するのに十分な量で存在する、組成物。
……
９．分散剤がホウ酸化分散剤である請求項６の組成物。
１０．界面活性剤がホウ酸化界面活性剤である請求項６の組成物。」（33〜34頁 claim 6〜10）
　
摘示１ｂ．「（発明の背景）
　本発明は、連続可変トランスミッション用流体としての使用のために適切な高ホウ素調合物に関する。」（1頁8〜10行 (公表公報段落0002)）
　
摘示１ｃ．「ＣＶＴで使用される流体が満足のいく作動のための機械的設計とまさに同じくらい重要であることは、ＣＶＴの商業的使用から明らかとなった。この潤滑剤は、以下の幾つかの機能を果たさなければならない：プーリーアセンブリ、プラネタリギアおよび他のギア、湿板クラッチ、ならびにベアリングとの接触の際に金属ベルトを潤滑する機能；トランスミッションを冷却する機能；ならびに油圧シグナルおよび動力を伝達する機能。この油圧は、ベルト牽引力、伝達比、およびクラッチ係合を制御する。潤滑剤は、金属表面のピッチング、スカフィング、引っ掻き、フレーキング、研磨、および他の形態の摩耗からの保護を提供しながら、一方ですべりの問題を回避し、他方で結合の問題を回避するために、ベルトとプーリーアセンブリとの間の摩擦の適切な度合を提供しなければならない。従って、流体は、金属／金属接触についての比較的高い摩擦係数を維持し、かつせん断安定性の適切な度合を示さなければならない。
　……
　ＣＶＴ流体の金属−金属摩擦係数及び抗異常停止特性（the metal-metal coefficient of friction and the antiseizure properties）は、連続可変トランスミッションの有効な適用についての重要な性能パラメーターである。一般に、第一亜鉛ジヒドロカルビルジチオホスフェートのような亜鉛塩を含む調合物が、ＣＶＴベルト−プーリー界面において金属−金属異常停止に抵抗性があり、高い金属−金属摩擦係数を維持する（resist metal-metal seizure and maintain high metal-metal coefficients of friction）ことが公知である。しかし、自動トランスミッション流体（ＡＴＦ）と同様の組成物を有するＣＶＴ流体を調合することが所望される。ＡＴＦは、一般に、低い熱安定性および酸化安定性ならびにクラッチ不適合性を伴う公知の問題のために、亜鉛ジヒドロカルビルジチオホスフェートと共に調合されない。
　それ故に、本発明は、好ましくは、第一亜鉛ジヒドロカルビルジチオホスフェートを有さず、ホウ酸化界面活性剤および／または分散剤を含むことによって、並外れた金属−金属摩擦および良好な抗異常停止特性（exceptional metal-metal friction and good antiseizure properties）を有する適切なＣＶＴ流体を提供する問題を解決する。」（1頁28行〜3頁14行 (公表公報段落0004〜0011）
　
摘示１ｄ．「本発明の組成物は、工業適用ならびに自動車エンジン、トランスミッションおよびアクセルにおいて有用な潤滑油およびグリースとして使用され得る。……。本発明の機能性流体は、特に自動トランスミッション流体として有効であり、特に連続可変トランスミッション（プッシュ−ベルト型トランスミッションおよびドーナツ型牽引駆動トランスミッションを含む）用の流体として有用である。」（3頁19〜31行 (公表公報段落0012)）
　
摘示１ｅ．「（発明の要旨）
　本発明は、連続的可変トランスミッションのための流体として使用するために適切な調合物を提供し、この調合物は、以下：
　（ａ）潤滑粘性の油；および
　（ｂ）分散剤；もしくは
　（ｃ）界面活性剤；または（ｂ）および（ｃ）の混合物；を含み、
　ここで分散剤（ｂ）および界面活性剤（ｃ）のうち少なくとも１つは、ホウ酸化種であり、そしてここでこの調合物に供給されるホウ素の量は、改善された摩擦および抗異常停止特性（improved friction and anti-seizure properties）をこの調合物に付与するために十分である。」（3頁32行〜4頁3行 (公表公報段落0013)）
　
摘示１ｆ．「本発明の別の必要とされる成分は界面活性剤であり、これは代表的に、過塩基の金属塩の形態である。……。本発明の添加混合物の界面活性剤成分は、スルホン酸、フェノール、サリチル酸、グリオキシル酸、カルボン酸またはリン含有酸の１以上のホウ酸化したまたはホウ酸を含まない過塩基アルカリ金属またはアルカリ土類金属塩、あるいはその混合物であり得る。……
　好ましくは、過塩基物質は、金属塩の形態であり、ここで、金属は、元素の周期表のＩＩ族から選択される。好ましくは、それは、カルシウム塩またはマグネシウム塩である。
　……
　好ましくは、過塩基物質は、スルホン酸炭酸化過塩基カルシウムまたはサリチル酸炭酸化過塩基カルシウムである。
　この過塩基物質は、以下に記載されるように、ホウ酸化されて得るかまたはホウ酸化され得ない。この過塩基物質（界面活性剤）は、１つ以上のホウ酸化界面活性剤と１つ以上のホウ酸を含有しない界面活性剤との混合物であり得る。」（10頁12行〜11頁34行 (公表公報段落0041〜0049)）
　
摘示１ｇ．「本発明の組成物は、一般に、ＡＴＦのために一般的に使用される他の添加物、またはＣＶＴのための流体を含む。
　……
　ＡＴＦおよびＣＶＴ流体のための別の共通成分は、リン化合物である。ほとんどのリン化合物は、組成物に対して耐磨耗性能の尺度を付与する。
　リン化合物は、リン酸または式(Ｒ1Ｘ)(Ｒ2Ｘ)Ｐ(Ｘ)nＸmＲ3のエステルもしくはその塩であり得、ここで、各Ｘは、独立して酸素原子または硫黄原子であり、ｎは、０または１であり、ｍは、０または１であり、ｍ＋ｎは、１または２であり、そしてＲ1、Ｒ2およびＲ3は、水素またはヒドロカルビル基である。……。従って、この成分としては、亜リン酸およびリン酸、チオ亜リン酸およびチオリン酸、亜リン酸エステル、リン酸エステルならびにチオ亜リン酸エステルおよびチオリン酸エステルが挙げられる。……。特定のこれらの物質は、互変異性形態で存在し得、そしてこのようなすべての互変異性は、上記の式に含まれかつ本発明の内に含まれると意図される。例えば、亜リン酸および特定の亜リン酸エステルは、少なくとも２つの様式、(ＲＯ)2−ＰＨ(＝Ｏ)および(ＲＯ)2−Ｐ−ＯＨで記載され得、これは、単に水素の置換によって異なるだけである。これらの構造の各々は、本発明に含まれると意図される。
　……
　上記の構造において少なくとも２つのＸ原子は、酸素であることが、好ましい。その結果、この構造は、(Ｒ1Ｏ)(Ｒ2Ｏ)Ｐ(Ｘ)nＸmＲ3であり、そしてより好ましくは、(Ｒ1Ｏ)(Ｒ2Ｏ)Ｐ(Ｘ)nＸmＨである。この構造は、例えば、Ｒ1、Ｒ2およびＲ3が水素である場合、リン酸に対応し得る。リン酸は、それ自体酸として存在し、Ｈ3ＰＯ4およびそれと等価な他の形態（例えば、ピロリン酸およびリン酸の無水物（８５％リン酸（水性）を含む）（これは、一般的に市販グレードの物質である）として存在する。……。この構造は、ｎおよびｍが各々１である場合、リン酸または関連する物質に対応し；……
　リン酸および亜リン酸は、商業上周知の品目である。チオリン酸およびチオ亜リン酸も、同様に周知であり、そしてリン化合物と硫黄元素または他の硫黄供給源との反応によって調製される。」（13頁3行〜16頁22行 (公表公報段落0054〜0069)）
　
（３−２）刊行物２
　本願の優先日前に日本国内において頒布されたことが明らかな刊行物２には、次の事項が記載されている。
摘示２ａ．「【請求項１】　基油に、（Ａ）スルホネート，（Ｂ）無灰系分散剤，（Ｃ）酸アミド，（Ｄ）有機モリブデン化合物及び（Ｅ）アミン系酸化防止剤を配合してなる無段変速機油組成物。」（特許請求の範囲の請求項１）
　
摘示２ｂ．「【発明の属する技術分野】本発明は無段変速機油組成物に関し、詳しくは、自動車のＡＴ用ベルトタイプＣＶＴのスクラッチ現象を防止しうる無段変速機用潤滑油組成物に関する。」（段落0001）
　
摘示２ｃ．「【発明が解決しようとする課題】自動車のＡＴ用ベルトタイプＣＶＴは、駆動プーリと動力を伝達するためのベルトとから構成され、ベルトはエレメント（以下、コマと記す）とそれを保持するベルト（鋼帯）より構成されている。このようなベルトタイプＣＶＴに用いる潤滑油は、通常、冷却性，潤滑性を有し、更に十分な動力伝達のためプーリとコマが滑らないように一定以上の摩擦力を有するものでなければならない。近年、上記のようなベルトタイプＣＶＴを用いた自動車においては、ある種のものについては、例えば、車庫入れ，発進時等に特有の雑音が発生する現象、いわゆるスクラッチ現象が生じている。このようなスクラッチ現象は上記のような特性のみを有する従来の潤滑油では防止することができず、更に優れた潤滑油の開発が求められていた。本発明者らは、上記現象について種々検討した結果、このようなスクラッチ現象は、ＣＶＴの後にある歯車の歯打ち音によるものであり、これは、被駆動プーリの回転むらにその原因があることを見出した。更に、本発明者らは、その回転むらはベルトとコマの摩擦係数（μ）の変化がスベリ速度（Ｖ）の変化に対して負勾配にある時に発生することも見出した。従って、このようなスクラッチ現象を防止するためには、上記μ−Ｖ特性が正勾配であるものを開発する必要がある。
しかしながら、このような潤滑油の開発においては、一方で、摩擦係数を下げると動力伝達能力が低下するという問題もあり、要求された伝達力以上を確保できる程度の摩擦係数を保持する必要もあった。更に、上記のような要求性能は新油時のみならず、一定期間走行した後も満足する必要があり、長期間そのような性能を保持することが要求されていた。このように、ベルトタイプＣＶＴ用の潤滑油としては、要求された伝達力以上の動力伝達能力を達成しうる摩擦係数を保持し、かつスクラッチ現象を防止することのできるものが要求されていた。すなわち、本発明の目的は、自動車のＡＴ用ベルトタイプＣＶＴにおける伝達動力を大きく保ちつつ、かつスクラッチ現象を防止でき、更に、長期間μ−Ｖ特性を正勾配に保持できる無段変速機油組成物を提供することにある。」（段落0002〜0003）
　
摘示２ｄ．「【課題を解決するための手段】本発明は上記事情下においてなされたものである。本発明者等は上記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、特定の値以上の摩擦係数を保持し、かつμ−Ｖ特性を正勾配に保ちうる無段変速機油組成物を提供することにより、ベルトタイプＣＶＴのスクラッチ現象を防止し、かつ要求された伝達力以上の動力伝達を達成することが可能となることを見出したものであるが、更に詳細な検討により、以下のような知見が得られた。
すなわち、本発明者らの検討によれば、μ値が0.１以上であれば伝達動力は十分であり、一方、上記μ−Ｖ特性は、Ｖ値の減少に従ってμ値が減少する傾向にあるもの、すなわち、すべり速度Ｖにおける摩擦係数μdとすべり速度が０になる直前の摩擦係数μsの比、μs／μdが１より小さい値であるものが必要であり、かつこの状態を長期間保つことのできるものであればスクラッチ現象は発生しないことが見出された。」（段落0004〜0005）
　
摘示２ｅ．「本発明の（Ａ）成分であるスルホネートは、主として清浄分散性の向上と高摩擦係数保持の点から用いられるものである。このようなものとしては、従来公知の種々のものを使用可能であるが、本発明においては、Ｃａ，Ｍｇ，Ｂａ等のアルカリ土類金属のスルホネートが好ましく用いられ、特に高速域の摩擦係数向上の点からＣａ又はＭｇのスルホネートが好ましく使用される。……。上記スルホネートは本発明の組成物中に、0.５〜５重量％含有されることが好ましい。上記含有量が0.５重量％未満では高速域の高摩擦係数保持性能が不足する場合があり、また、５重量％を超える場合は粘度が上昇して冷却性能が悪化する場合がある他、効果が飽和してコストが高くなる。これらの点から上記含有量は１〜３重量％であることが更に好ましい。本発明においては、上記スルホネートは、一種のみで用いることもできるが、二種以上を任意の割合で混合して用いることもできる。」（段落0009）
　
摘示２ｆ．「実施例１〜３および比較例１〜５
第１表に示すような配合割合（重量％）で無段変速機油を調製した。得られた無段変速機油の各々（新油）及びこれを１５０℃，４８時間の条件で酸化劣化したものについて、図１に示す摩擦機構を有する回転式二平面摩擦試験機（東測精密工業社製）を用いて、μs値及びμ比（μs／μd）を下記条件にて測定した。結果を第１表に示す。
μs値
　油温　　　：　１００℃
　回転数　　：　１０ｒｐｍ
　荷重　　　：　１２ＭＰａ
μ比
　油温　　　：　１００℃
　回転数　　：　１０ｒｐｍ及び４０ｒｐｍ
　荷重　　　：　２ＭＰａ
……
＊１　基油：パラフィン系鉱油（動粘度１００℃　５ｍｍ2／ｓ）
＊２　ポリメタアクリレート：分子量５万
＊３　イミド：ポリブテニルコハク酸ビスイミド
＊４　ホウ素系イミド：ポリブテニルコハク酸イミドホウ素化物
＊５　Ｃａスルホネート：ＴＢＮ＝４００ｍｇＫＯＨ／ｇ
＊６　Ｍｇスルホネート：ＴＢＮ＝４００ｍｇＫＯＨ／ｇ
＊７　酸アミド：脂肪酸とポリアルキレンポリアミンのアミド
＊８　サルコシン誘導体：オレイルサルコシン
＊９　アミン系酸化防止剤：アルキル化ジフェニルアミン
＊10  イオウ系酸化防止剤：ジラウリルチオジプロピオネート
＊11  消泡剤：ジメチルポリシロキサン
＊12  金属不活性化剤：チアジアゾール化合物」（段落0022〜0025）
　
（３−３）刊行物３
　本願の優先日前に日本国内において頒布されたことが明らかな刊行物３には、次の事項が記載されている。
摘示３ａ．「（Ａ）潤滑油基油に、組成物全量基準で、（Ｂ）カルシウムサリシレートを０．０１〜５質量％、（Ｃ）マグネシウムスルホネートを０．０１〜５質量％、（Ｄ）炭素数６〜３０のアルキル基又はアルケニル基を分子中に有し、かつ炭素数３１以上の炭化水素基を分子中に含有しない摩擦調整剤を０．０１〜３質量％及び（Ｅ）ホウ酸変性コハク酸イミドをホウ素量換算で２５０〜５００ｐｐｍ含有する自動変速機用潤滑油組成物。」（特許請求の範囲の請求項１）
　
摘示３ｂ．「本発明の（Ｂ）成分であるカルシウムサリシレートとしては、中性カルシウムサリシレート、塩基性カルシウムサリシレート、炭酸塩過塩基性（超塩基性）カルシウムサリシレート、ホウ酸塩過塩基性（超塩基性）カルシウムサリシレート又はこれらの混合物等が挙げられる。
……
本発明において（Ｂ）成分の含有割合は、組成物全量を基準として、その下限値は０．０１質量％、好ましくは０．１質量％であり、一方、上限値は、５質量％、好ましくは２質量％である。（Ｂ）成分の含有割合が０．０１質量％未満の場合には、摩擦調整機能が不十分であり、またシャダー寿命が短かくなる。一方、５質量％を超える場合には、（Ｂ）成分のカルシウムサリシレートが分解した際に生じるカルシウム塩が湿式摩擦クラッチの空孔部分を詰まらせ摩擦係数を変化させる恐れがある。」（段落0008〜0011）
　
摘示３ｃ．「本発明の（Ｃ）成分であるマグネシウムスルホネートとしては、中性スルホネート、塩基性スルホネート、炭酸塩過塩基性（超塩基性）スルホネート、ホウ酸塩過塩基性（超塩基性）スルホネート又はこれらの混合物等が挙げられる。
……
（Ｃ）成分の含有割合は、組成物全量を基準として、その下限値は０．０１質量％、好ましくは０．１質量％であり、一方、上限値は、５質量％、好ましくは２質量％である。（Ｃ）成分の含有割合が０．０１質量％未満の場合には、摩擦調整機能が不十分であり、またシャダー寿命が短かくなる。一方、５質量％を超える場合には、マグネシウムスルホネートが分解した際に生じるマグネシウム塩が湿式摩擦クラッチの空孔部分を詰まらせ摩擦係数を変化させる恐れがあり、また組成物の酸化安定性に対しても悪影響を及ぼす恐れがある。」（段落0012〜0016）
　
（４）刊行物１に記載された発明
　刊行物１には、「連続可変トランスミッション（ＣＶＴ）用流体」（摘示１ｂ及び１ｄ）として有用な「並外れた金属−金属摩擦および良好な抗異常停止特性（exceptional metal-metal friction and good antiseizure properties）を有する適切なＣＶＴ流体」（摘示１ｃ）であって、「以下：
　（ａ）潤滑粘性油；および
　（ｂ）分散剤；もしくは
　（ｃ）界面活性剤；または（ｂ）および（ｃ）の混合物；
を含む組成物であり、
　ここで分散剤（ｂ）および界面活性剤（ｃ）のうち少なくとも１つは、ホウ酸化種であり、そしてホウ素の量が、連続可変トランスミッションにおいて使用される場合に該組成物に改善された摩擦および抗異常停止特性（improved friction and anti-seizure properties）を付与するために十分な量で存在する、組成物」（摘示１ａ及び１ｅ）が記載されている。
　したがって、刊行物１には次の発明（以下、「刊行物１発明」という。）が記載されているものと認められる。
「連続可変トランスミッション用流体のための組成物であって、該組成物は、以下、
　（ａ）潤滑粘性の油；
　（ｂ）分散剤；及び
　（ｃ）界面活性剤；
を含有し、
　ここで、（ｂ）分散剤及び（ｃ）界面活性剤のうち少なくとも１つはホウ酸化されている、組成物」
　
（５）対比
　補正発明と刊行物１発明とを対比すると、「連続可変トランスミッション用流体」が「連続可変トランスミッションの金属−金属接触を潤滑するための組成物」であることは当業者において自明のことである（摘示１ｃ参照）から、両者は、
「連続可変トランスミッションの金属−金属接触を潤滑するための組成物であって、該組成物は、以下：
　（ａ）潤滑粘性の油；
　（ｂ）分散剤；及び
　（ｃ）界面活性剤；
を含有し、
　ここで（ｂ）分散剤及び（ｃ）界面活性剤のうち少なくとも１つは、ホウ酸化されている、組成物。」
の点で一致し、次の点で相違するものである。
　
相違点１：
　（ｃ）界面活性剤について、補正発明では、カルシウム界面活性剤とマグネシウム界面活性剤とを併用するものであるが、刊行物１発明については、そのような併用について規定されていない点。
　
相違点２：
　補正発明では、さらに（ｅ）無機リン化合物としてリン酸又は亜リン酸を含有するものであるが、刊行物１発明では無機リン化合物について規定していない点。
　
（６）判断
　上記相違点について検討する。
≪相違点１≫
　刊行物１には、界面活性剤について「スルホン酸、フェノール、サリチル酸、グリオキシル酸、カルボン酸またはリン含有酸の１以上のホウ酸化したまたはホウ酸を含まない過塩基アルカリ金属またはアルカリ土類金属塩、あるいはその混合物であり得る。」（摘示１ｆ）と記載されているとおり、アルカリ土類金属塩の混合物であることが許容され、「好ましくは、過塩基物質は、金属塩の形態であり、ここで、金属は、元素の周期表のＩＩ族から選択される。好ましくは、それは、カルシウム塩またはマグネシウム塩である。」（摘示１ｆ）と記載されているとおり、カルシウム塩及びマグネシウム塩が挙げられている。
　そして、刊行物２には、スルホネートを含有する「無段変速機油組成物」が記載されているが（摘示２ａ）、この無段変速機油組成物は、自動車のＡＴ用ベルトタイプＣＶＴにおける伝達動力を大きく保ちつつ、かつスクラッチ現象を防止でき、更に、長期間μ−Ｖ特性を正勾配に保持できる」（摘示２ｂ〜２ｄ）という本願発明と同様の目的を有するものであるところ、スルホネートは「主として清浄分散性の向上と高摩擦係数保持の点から用いられる」（摘示２ｅ）ものであり、「特に高速域の摩擦係数向上の点からＣａ又はＭｇのスルホネートが好ましく使用され」（摘示２ｅ）、「二種以上を任意の割合で混合して用いることもできる」（摘示２ｅ）ものであると記載するとともに、実施例１〜３においては、いずれも「Ｃａスルホネート」と「Ｍｇスルホネート」を併用したものが記載されている（摘示２ｆ）。
　また、刊行物３には、「カルシウムサリシレート」と「マグネシウムスルホネート」を含有する「自動変速機用潤滑油組成物」が記載されており（摘示３ａ）、これらの成分はいずれも摩擦調整機能のために含有させるものである（摘示３ｂ、３ｃ）。
　刊行物２や３に記載されるように、カルシウム界面活性剤とマグネシウム界面活性剤を併用することは、無段変速機（ＣＶＴ）や自動変速機用の潤滑油として慣用される手段であり、この点は、当業者が容易に想到しえることといえる。
　そして、本願明細書をみても、カルシウム界面活性剤とマグネシウム界面活性剤を併用することによりどのような効果が得られるかは何も記載されておらず、この点により格別な効果が奏されるものであるということはできない。
　
≪相違点２≫
　刊行物１には、ＣＶＴ流体に対しリン化合物を添加することが記載されており、リン化合物として亜リン酸やリン酸を使用できることも記載されており（摘示１ｇ）、亜リン酸やリン酸を配合することは当業者が容易に想到することである。
　そして、本願明細書の記載からみて、その効果が格別なものであることは見いだせない。
　
（７）まとめ、
　したがって、補正発明は、当業者が刊行物１〜３に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許をすることができないものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　そうすると、補正発明は特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであるから、本件補正は、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３．原査定について
１．原査定の概要
　原査定は、「この出願については、平成２１年６月２日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきもの」である。
　そして、平成２１年６月２日付け拒絶理由通知書に記載した理由とは、「この出願に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」というものであり、引用文献として、以下の刊行物が提示されている。
１．特開２０００−０６３８６９号公報
２．特開平０９−２６３７８２号公報
３．国際公開第００／７０００１号
４．特開平１０−１６８４８０号公報
　
　なお、平成２２年１月７日付け拒絶査定には、備考として次の事項が指摘されている。
「（２）先の拒絶理由通知書で引用した刊行物３には、潤滑油基油に、ホウ酸化分散剤、ホウ酸化界面活性剤、リン酸等のリン化合物を含有する連続可変トランスミッション用流体が記載されている。
　……
　そして、先の拒絶理由通知書で引用した刊行物１，２に記載されているように、界面活性剤（……）を２種以上用いることは当業者に公知であるから、刊行物３，４に記載の界面活性剤（……）を２種以上とすることに、格別の困難性は存在しない。
　したがって、請求項１−１６に係る発明は、依然として先の拒絶理由が解消していない。」
　
２．原査定の妥当性
（１）本願発明について
　平成２２年５月１１日付け手続補正書による補正は却下されたので、本願の請求項１〜１６に係る発明は、平成２１年１２月３日付け手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１〜１６にそれぞれ記載された事項により特定されるとおりのものであり、そのうち請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、次のとおりである。
「トランスミッションのための潤滑剤として使用するために適切な組成物であって、該組成物は、以下：
　（ａ）潤滑粘性の油；
　（ｂ）分散剤；
　（ｃ）カルシウム界面活性剤；
　（ｄ）マグネシウム界面活性剤；および
　（ｅ）無機リン化合物；
を含有し、
　ここで（ｂ）、（ｃ）および（ｄ）のうち少なくとも１つは、ホウ酸化されている、組成物。」
　
　そして、本願発明は、上記の補正発明からみて
「連続可変トランスミッションの金属−金属接触を潤滑するための組成物」を「トランスミッションのための潤滑剤として使用するために適切な組成物」と、また、
「（ｅ）無機リン化合物であって、ここで、該無機リン化合物がリン酸または亜リン酸である、無機リン化合物、」を「（ｅ）無機リン化合物；」と
いずれも上位概念で特定したものである。
　
（２）刊行物に記載された事項
　原査定で引用された引用文献１は、上記第２．２．（２）における刊行物３と同じ文献であって、第２．２．（３）（３−３）で摘示したとおりの記載（摘示３ａ〜３ｃ）がある。
　また、同引用文献２は、上記第２．２．（２）における刊行物２と同じ文献であって、第２．２．（３）（３−２）で摘示したとおりの記載（摘示２ａ〜２ｆ）がある。
　さらに、同引用文献３は、上記第２．２．（２）における刊行物１と同じ文献であって、第２．２．（３）（３−１）で摘示したとおりの記載（摘示１ａ〜１ｇ）がある。
　
　そして、引用文献３には、上記第２．２．（４）に記載したとおりの刊行物１発明が記載されている。
　
（３）対比・判断
　本願発明と刊行物１発明とを対比すると、「連続可変トランスミッション用流体」が「トランスミッションのための潤滑材として使用するために適切な組成物」であることは、「連続可変トランスミッション」もトランスミッションの一態様であることにかんがみれば、当業者において自明のことであるから、両者は、
「トランスミッションのための潤滑材として使用するために適切な組成物であって、該組成物は、以下：
　（ａ）潤滑粘性の油；
　（ｂ）分散剤；及び
　（ｃ）界面活性剤；
を含有し、
　ここで（ｂ）分散剤及び（ｃ）界面活性剤のうち少なくとも１つは、ホウ酸化されている、組成物。」
の点で一致し、上記第２．２．（５）に記載した相違点１及び次の相違点３で相違するものである。
　
相違点３：
　本願発明では、更に（ｅ）無機リン化合物を含有するものであるが、刊行物１発明では無機リン化合物について規定していない点。
　
　相違点１及び３について検討する。
　相違点１については、上記第２．２．（６）の≪相違点１≫で検討したとおりである。
　相違点３は、上記第２．２．（５）に記載した相違点２に係る「リン酸又は亜リン酸」を上位概念の「無機リン化合物」と表現したにすぎないものである。そうすると、上記第２．２．（６）の≪相違点２≫で検討した理由と同様のことが妥当する。
　
（４）小括
　本願発明は、当業者が引用文献１〜３に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許をすることができないものである。
　
第４．請求人の主張について
１．上記相違点１関連
　請求人は、審判請求書の請求の理由において、次の主張をしている。
「（ウ）また引用文献４の0008にはスルホン酸Ｍｇのみの使用が記載され、Ｃａとの併用の示唆など何もありません。他の成分で補強し、発明として完成していますので、全く必要としていないのであります。審査官殿は「２種以上にすることは格別の困難性は存在しない」と教示されましたが、本願発明が存在しない状態で、２種の記載があるものの何のための２種であるか示唆のない引用文献１，２と１種で完結した発明の引用文献４が結びつくという論理立ては著しく合理性を欠くものと思料いたします。
　引用文献３の0046には「カルシウム又はマグネシウム塩」の記載があり、実施例では「カルシウム塩」のみの例が記載されています。引用文献４と同様に、本願発明が存在しない状態で、引用文献１，２と引用文献３が結びつくことはないものと思料いたします。」
　
　しかし、本願明細書では、カルシウム界面活性剤とマグネシウム界面活性剤を併用する理由について何も言及していない（段落0040〜0049）。また、実施例の記載をみてもそれらを併用する効果は明らかにされていない。（なお、この点についてはこれまで請求人から一切主張されていない。）
　そして、刊行物１や２から明らかなように、カルシウム界面活性剤やマグネシウム界面活性剤は無段変速機用潤滑油組成物に配合する界面活性剤として周知のものであると言え、両者の併用についても当該刊行物には記載があることにかんがみれば、本願発明はＣＶＴ用の潤滑油に配合する界面活性剤としてカルシウム界面活性剤とマグネシウム界面活性剤の両者を単に使用しただけにすぎないものと解するのが妥当である。
　
２．上記相違点２又は３関連
（１）請求人は、審判請求書の請求の理由において、次の主張をしている。
「（ア）引用文献１，２にはリン酸又は亜リン酸を含む本願発明の組成物の特質に向かわせるものは皆無でありますから、引用文献１，２が、本願発明に無意識に到達するということを主張できようはずがありません。ましてや本願発明が存在しない状態で、引用文献１，２と技術思想の異なる引用文献３〜５を結びつけようと考えつくはずはありません。本願発明の解決すべき課題は高度に改良された摩擦性能挙動であります。引用文献３〜５には無機化合物が開示されていますが、それらの解決すべき課題は明白で、高度に改良された摩擦性能挙動の示唆は何もありません。それ故に高度に改良された摩擦性能挙動を成し遂げるために、引用文献１，２の組成物に前記無機化合物を当業者が加えようとは考えないものであります。従って審査官殿の論理立てには当業者の立場では納得できないものであり、教示された論点は根拠のないものと思料いたします。
……
（エ）……。今回、本願発明が如何に顕著な効果を有するかを示すために、前記表１に実施例２の実験データを追加しました。
＜表１省略＞
　比較例と比較した、実施例１，２の改善は、以下のグラフのように視覚化されます。
＜グラフ省略＞
　上記グラフにおいて、両方の実施例が有意に摩擦係数を増加させていることが明らかです。これらの実施例は、約０．２ｍ／ｓ以下のような低速において、０．１２０より大きいです。特に、約０．１５ｍ／ｓ以下の速度において、摩擦係数の改善が統計的に有意に違いがあることが示されています（プロットしたデータをつなぐ線は、一般式、摩擦係数＝ａ＋ｂ・ｌｏｇ(速度)＋ｃ・(ｌｏｇ(速度))2を使用して描かれています）。連続可変トランスミッションの潤滑剤において、低速での性能が特に重要です。なぜなら、ＣＶＴベルトの通常の作動範囲は、低速であり、すべりが最小であることが望まれるからです。
　本願発明が存在しない状態で、高性能トランスミッションに不可欠な高度に改良された摩擦性能挙動を有する組成物の極めて顕著な効果は、引用文献１〜５から、予測しがたいものであります。」
　
　しかし、本願明細書では、無機リン化合物としてのリン酸又は亜リン酸を含有させる理由について何も言及していない（段落0051〜0052）。また、実施例の記載をみても無機リン化合物を配合することの効果は明らかにされていない。
　一方、請求人は、平成２１年１２月３日付け意見書及び審判請求書において、無機リン化合物を配合することにより「摩擦性能の改善」の効果があることを追加実験の結果を提出して主張しているが、この追加実験の結果は、明らかに国際特許出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲の翻訳文（以下、「出願当初明細書」という。）の記載から逸脱しており、出願当初明細書に基づくものということはできないから採用できない。
　請求人はこの点につき平成２３年１２月２１日付け回答書において
「本出願人は、このデータが、本願発明の組成物が約０．２ｍ／ｓ以下のような低速において、比較例よりも有意に高い摩擦係数を有することを明確に示していることを申し上げます。連続可変トランスミッションの潤滑剤において、低速での性能が特に重要です。なぜなら、ＣＶＴベルトの通常の作動範囲は、低速であり、すべりが最小であることが望まれるからです。
　最近の知財高裁判決である平成２１年（行ケ）第１０２３８号審決取消請求事件において、「……」と判示されており、明細書中の定性的な記載が、後に提出されるデータに示される効果を導くことのサポートとなり得ることを示しています。本願明細書の段落0006において、「ＣＶＴ流体の金属−金属摩擦係数及び抗低止特性は、連続可変トランスミッションの効率的な適用のための重要な実行パラメータである。本発明は、特に優れた金属−金属摩擦及び良好な抗拿捕特性を有する適切なＣＶＴ流体を提供する問題を解決する。この調合物は、高い動力学的摩擦係数（金属−金属）及び動力学的摩擦対スライド速度のプロットにおける正の勾配の両方を示す。」と記載されています。
　審判請求書において示しましたデータの根拠は、明細書中に見いだされるものであり、進歩性のデータとして考慮されるべきです。」
と主張している。
　ここで、明細書の段落0006には、請求人の主張のとおりの記載があることは事実であるが、そこには、無機リン化合物としてのリン酸や亜リン酸を配合することとの関係は何も記載されていない。そして、本願発明又は補正発明は無機リン化合物以外にも種々の添加剤を含むものであることから、明細書段落0006に記載の点が無機リン化合物の配合によるものであることが出願当初明細書に記載されていたと解することはできない。
　そのうえ、この本願明細書段落0006には、「この調合物は、高い動力学的摩擦係数（金属−金属）……を示す。」と記載されているところ、上記回答書では、「本出願人は、このデータが、本願発明の組成物が約０．２ｍ／ｓ以下のような低速において、比較例よりも有意に高い摩擦係数を有することを明確に示していることを申し上げます。連続可変トランスミッションの潤滑剤において、低速での性能が特に重要です。なぜなら、ＣＶＴベルトの通常の作動範囲は、低速であり、すべりが最小であることが望まれるからです。」と記載しているように、「高い動力学的摩擦係数」（なお、国際公開では「a high dynamic coefficient of friction」と記載されていることから「高い動摩擦係数」と翻訳されるべきものと思われる。）ではなく低速での摩擦係数、すなわち「静摩擦係数μs」が高いことを主張しているから、明らかに合致していない。（なお、引用文献１、２（刊行物３、２）にも記載されているように、この技術分野では「動摩擦係数μd」、「静摩擦係数μs」及び「静止摩擦係数μ0」の三者を区別している。）
　そうすると、追加実験の結果は出願当初明細書の記載に基づくものではないことは明らかである。
　
（２）請求人は、審判請求書の請求の理由において、次の主張をしている。
「（イ）さらに、引用文献１，２を詳細に検討してみると、本願発明の高度に改良された摩擦挙動を遠ざける記載があります。引用文献２の段落0011に摩擦係数の上昇を防ぐために、モリブデン化合物（摩擦調整剤）を積極的に用いています。引用文献２は引用文献１と異なる化合物ではありますが、引用文献１と同様です。引用文献１，２に技術思想は摩擦係数を現状維持しながら、他の特性を改良しようとすることであります。一方、引用文献５は審査官殿も教示されているように高い摩擦係数を得ることを技術思想として、引用文献１，２の処方とは、異なるそのような組成物が開示されていますので、合理性を欠くものと思料いたします。従って、本願発明が存在しない状態で、引用文献１，２と引用文献５が結びつくという論理立ては平仄が合わないものでありますから、よって本願発明に相当し得ないものであると思料いたします。」
　しかし、引用文献２（刊行物２）には、段落0011に「（Ｄ）成分の有機モリブデン化合物は本発明においては主として摩擦係数（μs）上昇抑制の点から用いられるものである」との記載があるが、「本発明の（Ａ）成分であるスルホネートは、主として清浄分散性の向上と高摩擦係数保持の点から用いられるものである」（上記摘示２ｅ）とも記載されているとおり、必ずしも「高度に改良された摩擦挙動を遠ざける記載」があるとまでいうことはできない。そして、引用文献２は本願発明と同じ「自動車のＡＴ用ベルトタイプＣＶＴ」に使用される「無段変速機用潤滑油組成物」に係るものであり（上記摘示２ｂ）、「自動車のＡＴ用ベルトタイプＣＶＴにおける伝達動力を大きく保ちつつ、かつスクラッチ現象を防止でき、更に、長期間μーＶ特性を正勾配に保持できる」（上記摘示２ｃ）ことをその目的とするものであるが、このことは、本願発明でいう「本発明は、優れた金属−金属摩擦および抗拿捕特性を有する適切なＣＶＴ流体を提供する問題を解決する。この調合物は高い動力学的摩擦係数（金属−金属）および動力学的摩擦対スライド速度のプロットにおける正の勾配の両方を示す。」（段落0006）と記載されていることと軌を一にするものであることにかんがみれば、なおさら、「高度に改良された摩擦挙動を遠ざける記載」があるということはできない。
　
第５．まとめ
　以上のとおりであるから、請求項１に係る発明に対する原査定は妥当なものであり、他の請求項について判断するまでもなく、本願は拒絶すべきである。
　したがって、上記結論のとおり審決する。