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　特願２０００−５１３９５９「植物種子におけるタンパク質製造」拒絶査定不服審判事件〔平成１１年　４月　８日国際公開、ＷＯ９９／１６８９０、平成１３年１０月１６日国内公表、特表２００１−５１８３０５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明　 
　本願は、平成１０年（１９９８年）９月３０日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９７年９月３０日　米国）とする国際出願であって、その請求項５に係る発明は、平成２５年１月１５日付手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、その請求項５に記載された以下のとおりのものと認める。
　
「以下を含むトランスジェニック単子葉植物：
（ａ）成熟化特異的単子葉植物貯蔵タンパク質遺伝子の転写制御領域、
（ｂ）前記転写領域に機能可能に連結された、連結されたタンパク質を単子葉植物種子中のタンパク質貯蔵体へ標的化する単子葉植物種子特異的配列をコードする第１のDNA配列、
（ｃ）種子貯蔵タンパク質でない異種タンパク質をコードする第２のDNA配列であって、前記第１の配列と翻訳読み枠を一致させて連結されており、前記トランスジェニック単子葉植物における種子貯蔵タンパク質でない前記異種タンパク質の発現が単子葉植物種子特異的配列をコードする前記第１のDNA配列を欠く等価なトランスジェニック単子葉植物で観察される場合に比較して少なくとも２倍である、前記第２のDNA配列。」（以下、「本願発明」という。）
 
２．当審における拒絶の理由の概要
　これに対して、当審において平成２４年７月１０日付で通知した拒絶の理由の１つは、補正前の本願請求項１〜１６に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された刊行物１〜３に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないというものであり、もう１つは、本願の発明の詳細な説明には、補正前の本願請求項１〜１６に記載の発明が記載されておらず、又、同本願請求項１〜１６に記載の発明を当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されておらず、この出願は、特許法第３６条第６項第１号及び同条第４項に規定する要件を満たしていない、というものである。
　
３．特許法第２９条第２項
（１）優先権主張について
　パリ条約に基づく優先権の利益を享受できるためには、その優先権明細書にその発明が記載されていたことが必要であるところ、本願の優先権明細書には、植物への導入用構築物の作成と、そのオオムギ細胞での一過性の発現に関する実施例１、２のみが記載され、トランスジェニック単子葉植物を作成し、該植物における異種タンパク質の発現が、第１のＤＮＡ配列であるタンパク質貯蔵体へ標的化する単子葉植物種子特異的配列の存在下で、該第１のＤＮＡ配列を欠く場合の少なくとも２倍であることが記載された実施例４は、優先権明細書に記載されていないから、本願発明は優先権の利益を享受できず、実際の国際出願日である１９９８年９月３０日が、新規性、進歩性の判断の基準日となる。
　
（２）引用例
　当審の拒絶理由で引用文献１として引用した本願優先日前の１９９７年８月に頒布された刊行物であるMol. Biotechnol.(1997 Aug)Vol.8,No.1,p.13-16（以下、「引用例１」という。）には、
(i)「本研究で得られた特異的キメラ産物は、オオムギ胚乳特異的B1-ホルデインプロモーターとそのシグナルペプチド配列、大腸菌β-グルクロニダーゼ(uidA;gus)遺伝子と、ノパリン合成酵素(nos)３’ターミネーターを含んでいた。シグナルペプチド配列は、GUSタンパク質の小胞体(ER)の内腔での正確な開裂部位を提供するために、uidA遺伝子との間に余分なアミノ酸配列なくuidA遺伝子と直接結合された。」（第１３頁左欄第１７行〜右欄第２行）、
(ii)「DNA銃は、12.5μLの溶出されたDNA断片（約1-2μg）で被覆された1μmの金微粒子(Analytical Scientific Instruments,Alameda,CA)を使用し、発表された方法の次の改変で行われた。　…（途中省略）…　銃撃された胚乳組織は、１日間暗所で24±1℃で培養され、GUS活性のために染色された。図2Cは、銃撃１日後のGUS発現による胚乳組織の染色の結果を示す。　…（途中省略）…　in vivoでの機能性の確認に引き続き、キメラ産物はベクターにサブクローン化され、DNA配列決定によってさらに確認され、タンパク質標的化の研究のために、安定なオオムギの形質転換のために使用された。」（第１６頁左欄第１１行〜第３５行）、と記載されている。
　また、同じく当審の拒絶理由で引用文献２として引用した本願優先日前の１９９１年９月１９日に頒布された刊行物である国際公開９１／１３９９３号（以下、「引用例２」という。）には、
(iii)「産業的な規模においては、かかる技術は異種蛋白または異種酵素を貯蔵小胞へと定方向化するのに用いることができる。種子内プロテアーゼフリー領域なので、かかる発現は豊富で容易に精製できる蛋白源として供され得る。かくして、植物種子は商業的および産業的用途に要望されているホルモン類および酵素類を生産する別法を提供し得る。
　遺伝子工学技術を用いることにより、遺伝子を多くの植物種に移入することは既に可能となっている；同種（宿主にとって元来のもの）および異種（外来性）植物遺伝子の発現は十分に確立されている。多数の報告は、植物種子蛋白が他の植物に移入され、組織特異的かつ発育的に調節されて発現され［Beachy,et al.,EMBO 4:3047-3050,(1985)］、ならびにプロテインボディーへ発現されている［Greenwood and Chrispeels,Plant Physiol.79:65-71(1985)］ことを示す。」（第２頁第１８行〜第３２行）、
(iv)「実施例６
　β−ゼインプロモーター(zmP)、シグナルペプチド(zmSP)、翻訳ターミネーター(zmTT)およびポリアデニル化シグナル(zmS)を含有する単子葉植物種子特異的発現カセットの構築
　本発現カセットは実施例５のと同様であるが、β−ゼインシグナルペプチドと翻訳ターミネーターシグナルをさらに付加したものである。　　…（途中省略）…
次いで、この断片をSalIによる消化に付し、SalI消化pUC18にクローン化する。得られたクローンpUC18zmPzmSPzmTTzmS（チャート７(f)）を制限酵素マッピングおよびヌクレオチド配列決定によって確認する。この種子特異的発現カセットpUC18zmPzmSPzmTTzmSは、修飾種子貯蔵蛋白遺伝子あるいは単子葉植物もしくはβ−ゼインシグナルペプチドおよび枠内翻訳ターミネーターシグナルを必要とする他の遺伝子を調節するのに用いる。」（第１４頁第２３行〜第１５頁第１４行）、と記載されている。
　さらに、同じく当審の拒絶理由で引用文献３として引用した本願優先日前の１９９５年に頒布された刊行物である日本農藝化學會誌(1995-07-05)Vol.69(臨時増刊),p.73,1Np14-1Np15（以下、「引用例３」という。）には、
(v)「【目的】デンプン性胚乳細胞中には二種のプロテインボディ(PB)が存在し、PB-Iにはプロラミンが、PB-IIにはグルテリンがそれぞれ特異的に集積している。昨年度の本大会においてプロラミン、グルテリン等のシグナル配列がPBへの輸送に必須であることを示した。一方、mRNAが膜系認識の能力を持つという報告もあり、デンプン性胚乳細胞内における部位特異的なタンパク質の集積については不明な点が多い。本研究では、これらをさらに明確にすることを目的とした。
【方法と結果】これまでにクローン化した各種のイネ種子胚乳タンパク質cDNAを用い、シグナル配列にレポータータンパク質を融合したもの、またレポータータンパク質cDNAの３’側に胚乳タンパク質cDNAの３’非翻訳領域を融合した人工遺伝子をそれぞれ構築し、in vitro転写・翻訳系を用い、イネPBへの融合ポリペプチド、および融合mRNAの輸送を行った。その結果、胚乳タンパク質のmRNAの３’非翻訳領域は融合mRNAのPBへの輸送には、影響を与えず、シグナル配列が融合ポリペプチドの膜系への輸送により重要であることが示された。」（第７３頁右欄下から第１９行〜下から第３行）、と記載されている。
　
（３）対比
　本願発明と引用例１に記載された事項を比較すると、引用例１記載事項(i)にある特異的キメラ産物（以下、「キメラ遺伝子」という。）を構成する「オオムギ胚乳特異的B1-ホルデインプロモーター」、「オオムギ胚乳特異的B1-ホルデインシグナルペプチド配列」、及び「大腸菌β-グルクロニダーゼ(uidA;gus)遺伝子」は、それぞれ本願発明における「（ａ）成熟化特異的単子葉植物貯蔵タンパク質遺伝子の転写制御領域」、「（ｂ）前記転写領域に機能可能に連結された、連結されたタンパク質を単子葉植物種子中のタンパク質貯蔵体へ標的化する単子葉植物種子特異的配列をコードする第１のDNA配列」、及び「（ｃ）種子貯蔵タンパク質でない異種タンパク質をコードする第２のDNA配列」に相当し、引用例１記載事項(ii)には、上記キメラ遺伝子を微粒子銃によりオオムギ種子の胚乳組織に導入すると、シグナルペプチド配列と直接結合したgus遺伝子からGUSが発現したことが記載されているから、本願発明における「第２のDNA配列は、前記第１の配列と翻訳読み枠を一致させて連結され」ていることに相当し、トランスジェニック単子葉植物細胞で異種タンパク質を発現を確認したことが記載されている。さらに、引用例１記載事項(ii)には、上記キメラ遺伝子をベクターにサブクローン化し、オオムギの安定な形質転換のために使用したことが記載されており、本願発明における「トランスジェニック単子葉植物」を作成したことに相当する。
　そうすると、本願発明と引用例１に記載された事項は、「以下を含むトランスジェニック単子葉植物：（ａ）成熟化特異的単子葉植物貯蔵タンパク質遺伝子の転写制御領域、（ｂ）前記転写領域に機能可能に連結された、連結されたタンパク質を単子葉植物種子中のタンパク質貯蔵体へ標的化する単子葉植物種子特異的配列をコードする第１のDNA配列、（ｃ）種子貯蔵タンパク質でない異種タンパク質をコードする第２のDNA配列であって、前記第１の配列と翻訳読み枠を一致させて連結されておいる第２のDNA配列」である点で一致し、両者は、前者では、第２のDNA配列がさらに、トランスジェニック単子葉植物における種子貯蔵タンパク質でない前記異種タンパク質（以下単に、「異種タンパク質」という。）の発現が、単子葉植物種子特異的配列をコードする前記第１のDNA配列（以下単に、「シグナル配列」という。）を欠く等価なトランスジェニック単子葉植物で観察される場合に比較して少なくとも２倍であるものであるのに対して、後者では、異種タンパク質をコードする第２のDNA配列であるgus遺伝子が、トランスジェニック単子葉植物でどの程度発現するかを確認していない点で、相違する。
　
（４）当審の判断
　上記引用例２記載事項(iii)にあるように、植物種子の貯蔵小胞（プロテインボディ）は種子内プロテアーゼのない領域なので、異種蛋白の発現を植物種子の貯蔵小胞へと定方向化すれば豊富で容易に精製できる蛋白源となり得ることが期待されており、引用例１だけでなく引用例２にも記載のような、そのために用いる種子貯蔵タンパク質のプロモーター配列とシグナル配列を含む単子葉植物種子特異的発現カセットは、本願出願日前既に周知のものであり、実際に種子貯蔵タンパク質シグナル配列と異種タンパク質との融合ポリペプチドが胚乳のプロテインボディへ輸送されたことも、引用例３で確認されている。
　また、単子葉植物における異種タンパク質の生産のための安定な形質転換株の樹立および栽培方法については、国際公開９４／００９７７号にも記載のように、本願出願日前既に周知の手段であった。
　このような本願出願日前の技術水準の下、オオムギ胚乳特異的B1-ホルデインプロモーターとそのシグナル配列と異種gus遺伝子を含むキメラ遺伝子で形質転換したオオムギの胚乳組織の細胞で、異種タンパク質GUSが発現し、該キメラ遺伝子をベクターにサブクローン化して、オオムギの安定な形質転換のために使用したという上記引用例１の記載に接した当業者であれば、異種タンパク質GUSの発現量の多い種子が得られるかどうかを確認するために、上記周知手段を用いて引用例１に記載の形質転換オオムギ植物体を作成し、その植物から種子を収穫して異種タンパク質GUSの発現量を確認することは、容易になし得ることである。その際、引用例１のキメラ遺伝子は、本願明細書の実施例４と同じプロモーターとシグナル配列と同じ異種gus遺伝子の組合せを含むから、そのようにして得られたトランスジェニックオオムギの種子では、本願発明と同じようにシグナル配列のないキメラ遺伝子を用いた場合に比べて少なくとも２倍のGUS発現量となるはずであり、このようにして本願発明のトランスジェニック単子葉植物は当業者が容易に取得できるものである。
　そして、本願発明において奏される効果は、引用例１〜３の記載及び上記周知事項から予測できない程の格別なものとはいえない。
　したがって、本願発明は、引用例１〜３の記載及び上記周知事項から当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。
　
　なお仮に、２倍という発現量が、引用例１〜３の記載から予測できない程の格別な効果であると主張するのであれば、実施例４で使用した配列以外の配列を用いた場合の本願発明については、下記４．で述べる特許法第３６条の瑕疵が存在する。
　
（５）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２５年１月１５日付意見書中で、「種子貯蔵タンパク質でないタンパク質を種子にて発現することの出来る単子葉トランスジェニック植物は引用例２では作製されておりません。すなわち、引例２には、トランスジェニック単子葉種子において種子貯蔵タンパク質でないタンパク質をタンパク質貯蔵体に標的化することは記載も示唆もされておりません。ここで、上述しましたように本願出願時には当業者といえども安定的に形質転換された単子葉植物を容易に作成することは出来なかったことを再度申し述べます。また、引用例２および３も引用例１と同様に、安定的に形質転換された植物細胞を含むトランスジェニック植物から種子を収穫すること、あるいは、収穫した種子からタンパク質を単離することは記載も示唆もされておりません。」と主張している。
　しかしながら、引用例１では形質転換オオムギを作成したと記載されており、しかも、単子葉植物を形質転換する技術は、本願出願日の５年以上前に高い確率で製造できる方法（必要であれば国際公開９４／００９７７号参照）が確立されていたから、本願出願時には当業者といえども容易に安定的に形質転換された単子葉植物を作成できなかったという審判請求人の上記主張は、採用できない。
　
４．特許法第３６条第６項第１号及び第４項
（１）当審の判断
　本願発明は、「異種タンパク質をコードする第２のDNA配列であって、前記トランスジェニック単子葉植物における前記異種タンパク質の発現がシグナル配列を欠く等価なトランスジェニック単子葉植物で観察される場合に比較して少なくとも２倍である、前記第２のDNA配列」を発明特定事項の一部とするものである。
　一方、本願明細書で上記事項が記載されているのは、実施例４だけであり、オオムギＢ１ホルデインプロモーターの制御下のオオムギのＢ１ホルデインのシグナル配列の有無による異種遺伝子GUSの発現量の差（図６）が確認されている。しかしながら、本願明細書には、その他のプロモーターとシグナル配列及び異種遺伝子の組合わせでも同等の効果を奏することは記載されておらず、また、そうなることの合理的説明もなされていない。そして、少なくとも２倍という効果が、引用例１〜３の記載から予測できない程の格別な効果であると仮定すると、本願出願時の技術常識を参酌しても、その他のプロモーターとシグナル配列及び異種遺伝子の組合わせを用いた場合にも同等の効果を奏するかは不明である。
　そうすると、本願明細書には、オオムギＢ１ホルデインプロモーターとオオムギのＢ１ホルデインのシグナル配列及びgus遺伝子以外の組合せのキメラ遺伝子を用いる場合の本願請求項５に記載の発明については、本願の発明の詳細な説明に記載されていないから、本願は、特許法第３６条第６項第１号の要件を満たしていない。
　また、プロモーター、シグナル配列、単子葉植物はそれぞれ、本願請求項７〜９に列挙されており、それらの組合わせの多数のキメラ遺伝子の中から、上記発現量が少なくとも２倍になるキメラ遺伝子を選択するためには、当業者といえども過度な実験を要するものであるから、本願請求項５に記載の発明について、本願明細書には、当業者がその実施をすることできる程度に明確かつ十分に記載されておらず、本願は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
　
５．結論
  以上のとおり、本願請求項５に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、また、本願請求項５に記載の発明について、本願は、特許法第３６条第６項第１号及び同条第４項に規定する要件を満たしていないから、他の請求項に係る発明については言及するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。