【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３８３４７３６号「高炉水砕スラグの固結防止剤」の特許無効審判事件についてされた平成２３年１１月２８日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決（平成２３年（行ケ）第１０４４０号平成２４年３月１２日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１．手続の経緯
　本件特許第３８３４７３６号は、平成１５年９月５日に出願され、平成１８年８月４日に特許権の設定登録がなされたものである。
　これに対して、平成２３年４月１４日に請求人株式会社片山化学工業研究所よりその請求項１に係る発明について特許無効審判が請求され、これに対して、同年７月１２日に被請求人（第一工業製薬株式会社）より答弁書が提出された。
　その後、平成２３年１１月２８日付けで「特許第３８３４７３６号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との審決がなされた。
　これに対し、同年１２月２７日に被請求人より審決取消訴訟（平成２３年（行ケ）第１０４４０号）が提起された。
　その後、被請求人は平成２４年２月２８日に訂正審判（訂正２０１２−３９００３１号）を請求し、同年３月１２日に知的財産高等裁判所において、事件を審判官に差し戻すために、第１次審決を取り消すとの決定がなされた。
　差戻後の特許無効審判において、特許法第１３４条の３第５項の規定により上記訂正審判の請求書に添付された特許請求の範囲、明細書、図面を援用し、同年６月１１日に訂正の請求がなされたものとみなす。
　その後、請求人より同年７月５日に上申書が提出された。
　なお、訂正審判（訂正２０１２−３９００３１号）は取り下げられたものとみなされる。
　
第２．訂正請求について
　被請求人により平成２４年６月１１日になされたものとみなされる訂正請求は、本件特許明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正すること（以下、「本件訂正」という。）を求めるものであり、その内容は以下のとおりである。
　
１．訂正請求の内容
（１）訂正事項１
　請求項１に関して、
訂正前：「【請求項１】
  ホスホン酸誘導体、ポリカルボン酸又はその塩、及び／又は、糖アルコールを、ホスホン酸誘導体の配合量をＡ、ポリカルボン酸又はその塩の配合量をＢ、糖アルコールの配合量をＣとして、Ａ／（Ｂ＋Ｃ）＝１００／０〜５／９５の質量比で、含有することを特徴とする高炉水砕スラグの固結防止剤。」
訂正後：「【請求項１】
　ホスホン酸誘導体、ポリカルボン酸又はその塩、及び／又は、糖アルコールを、ホスホン酸誘導体の配合量をＡ、ポリカルボン酸又はその塩の配合量をＢ、糖アルコールの配合量をＣとして、Ａ／（Ｂ＋Ｃ）＝９０／１０〜１０／９０の質量比で、含有することを特徴とする高炉水砕スラグの固結防止剤。」
と訂正する。
（２）訂正事項２
　明細書段落【０００９】に関して、
訂正前：「本発明の高炉水砕スラグの固結防止剤においては、ポリカルボン酸又はその塩、及び／又は、糖アルコールを更に含有することが好ましく、これらをホスホン酸誘導体とともに併用することにより相乗効果が得られる。」
訂正後：「本発明の高炉水砕スラグの固結防止剤は、ホスホン酸誘導体、ポリカルボン酸又はその塩、及び／又は、糖アルコールを、ホスホン酸誘導体の配合量をＡ、ポリカルボン酸又はその塩の配合量をＢ、糖アルコールの配合量をＣとして、Ａ／（Ｂ＋Ｃ）＝９０／１０〜１０／９０の質量比で、含有するものである。ポリカルボン酸又はその塩、及び／又は、糖アルコールを、ホスホン酸誘導体とともに併用することにより相乗効果が得られる。」
と訂正する。
（３）訂正事項３
　明細書段落【００１７】に関し、
訂正前：「本発明の固結防止剤においては、ホスホン酸誘導体の配合量をＡ、ポリカルボン酸又はその塩の配合量をＢ、糖アルコールの配合量をＣとしたとき、これらの配合比が質量比で、Ａ／（Ｂ＋Ｃ）＝１００／０〜５／９５の関係にあることが好ましい。Ｂ及び／又はＣとの併用による相乗効果を得るという観点から、より好ましくはＡ／（Ｂ＋Ｃ）＝９０／１０〜１０／９０であり、ホスホン酸誘導体が高価なことに鑑みてコスト面も考慮すると、更に好ましくはＡ／（Ｂ＋Ｃ）＝５０／５０〜２０／８０の範囲内に設定することである。」
訂正後：「本発明の固結防止剤においては、ホスホン酸誘導体の配合量をＡ、ポリカルボン酸又はその塩の配合量をＢ、糖アルコールの配合量をＣとしたとき、これらの配合比が質量比で、Ａ／（Ｂ＋Ｃ）＝９０／１０〜１０／９０の関係にある。すなわち、Ｂ及び／又はＣとの併用による相乗効果を得るという観点から、Ａ／（Ｂ＋Ｃ）＝９０／１０〜１０／９０であり、ホスホン酸誘導体が高価なことに鑑みてコスト面も考慮すると、更に好ましくはＡ／（Ｂ＋Ｃ）＝５０／５０〜２０／８０の範囲内に設定することである。」
と訂正する。
（４）訂正事項４
　明細書段落【００２４】に関し、
訂正前：「下記表１に示す組成に従って実施例及び比較例の各固結防止剤の水溶液（固形分濃度＝２０質量％）を調製した。ここで、実施例１〜３はホスホン酸誘導体の単独使用の例、実施例４はホスホン酸誘導体とポリアクリル酸ナトリウムの併用の例、実施例５〜７および９〜１１はホスホン酸誘導体とポリアクリル酸ナトリウムとソルビトールの３者併用の例、実施例８はホスホン酸誘導体とソルビトールの併用の例であり、比較例１は固結防止剤未使用の例、比較例２はポリアクリル酸ナトリウムの単独使用の例、比較例３はソルビトールの単独使用の例、比較例４はグルコン酸ナトリウムの単独使用の例、比較例５は炭酸水素ナトリウムの単独使用の例である。」
訂正後：「下記表１に示す組成に従って実施例及び比較例の各固結防止剤の水溶液（固形分濃度＝２０質量％）を調製した。ここで、実施例１〜３はホスホン酸誘導体の単独使用の例、実施例４はホスホン酸誘導体とポリアクリル酸ナトリウムの併用の例、実施例５〜７および９〜１１はホスホン酸誘導体とポリアクリル酸ナトリウムとソルビトールの３者併用の例、実施例８はホスホン酸誘導体とソルビトールの併用の例であり（但し、実施例１〜３及び１１は参考例である。）、比較例１は固結防止剤未使用の例、比較例２はポリアクリル酸ナトリウムの単独使用の例、比較例３はソルビトールの単独使用の例、比較例４はグルコン酸ナトリウムの単独使用の例、比較例５は炭酸水素ナトリウムの単独使用の例である。」
と訂正する。
　
２．訂正の適否
（１）訂正事項１について
　訂正前の請求項１では、高炉水砕スラグの固結防止剤として、「ホスホン酸誘導体の配合量をＡ、ポリカルボン酸又はその塩の配合量をＢ、糖アルコールの配合量をＣとして、Ａ／（Ｂ＋Ｃ）＝１００／０〜５／９５の質量比で」なる発明特定事項を有しているから、訂正前の請求項１に係る発明は、「ホスホン酸誘導体と、ポリカルボン酸又はその塩、及び／又は、糖アルコールとを併用する」場合の他に、「Ｂ＋Ｃ＝０」の場合、すなわち、「ポリカルボン酸又はその塩、糖アルコールを含有せず、ホスホン酸誘導体のみを含有する」場合も包含するものであった。
　これに対し、訂正後の請求項１では、上記発明特定事項を、訂正前の明細書段落【００１７】の記載である「ホスホン酸誘導体の配合量をＡ、ポリカルボン酸又はその塩の配合量をＢ、糖アルコールの配合量をＣとしたとき、・・・・・・より好ましくはＡ／（Ｂ＋Ｃ）＝９０／１０〜１０／９０であり」に基づいて、「（Ｂ＋Ｃ）＝０〜９５」のうち「（Ｂ十Ｃ）＝０〜１０未満及び９０超え〜９５」が除外され、「ホスホン酸誘導体の配合量をＡ、ポリカルボン酸又はその塩の配合量をＢ、糖アルコールの配合量をＣとして、Ａ／（Ｂ＋Ｃ）＝９０／１０〜１０／９０の質量比で」なる発明を特定としたことにより、高炉水砕スラグの固結防止剤として、「Ｂ＋Ｃ＝０」の場合である「ホスホン酸誘導体のみを含有する」場合がなくなり、「Ｂ＋Ｃ＝１０〜９０」である「ホスホン酸誘導体と、ポリカルボン酸又はその塩、及び／又は、糖アルコールとを併用する」場合のみとなった。
　そうすると、訂正事項１は特許請求の範囲を減縮を目的とするものに該当する。
（２）訂正事項２〜４について
　訂正事項２〜４は、訂正事項１の特許請求の範囲の請求項１に係る訂正によって、特許請求の範囲の請求項１の記載と発明の詳細な説明との記載の齟齬を解消するものであって、明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当する。 
（３）訂正の適否のまとめ
　したがって、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮、明りょうでない記載の釈明を目的とし、いずれも、願書に添付した明細書又は図面に記載されている事項の範囲内のものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 
　よって、本件訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書き第１号、３号、及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項、４項の規定に適合するので、本件訂正を認める。 
　
第３．本件特許訂正発明
　上記のとおり本件訂正を容認することができるから、訂正後の本件特許の請求項１に係る発明は、訂正請求書に添付された訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、次のとおりのものと認める（以下「本件特許訂正発明１」という。）。　
【請求項１】
　ホスホン酸誘導体、ポリカルボン酸又はその塩、及び／又は、糖アルコールを、ホスホン酸誘導体の配合量をＡ、ポリカルボン酸又はその塩の配合量をＢ、糖アルコールの配合量をＣとして、Ａ／（Ｂ＋Ｃ）＝９０／１０〜１０／９０の質量比で、含有することを特徴とする高炉水砕スラグの固結防止剤。
　
第４．請求人の主張
　請求人は、証拠方法として甲第１号証〜甲第７号証、参考資料１〜参考資料６を提出し、審判請求書、口頭審理（口頭審理陳述要領書、第１回口頭審理調書を含む）、並びに平成２３年１０月１４日付け、同年同月１７日付け及び平成２４年７月５日付けの上申書において主張したことを整理すると、本件訂正前の請求項１に係る発明に関し、高炉水砕スラグの固結防止剤として、「ホスホン酸誘導体」だけを含み、「ポリカルボン酸又はその塩」及び「糖アルコール」を含まない場合、すなわち、「ホスホン酸誘導体の配合量をＡ、ポリカルボン酸又はその塩の配合量をＢ、糖アルコールの配合量をＣとして」、「（Ｂ十Ｃ）＝０」である場合のときに限って、本件特許に係る特許出願の出願日前に頒布された刊行物である甲第１号証〜甲第７号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とされるべきものであると主張し、高炉水砕スラグの固結防止剤として、「ホスホン酸誘導体と、ポリカルボン酸又はその塩、及び／又は、糖アルコールとを併用する」場合のみとなった本件特許訂正発明１については、平成２４年７月５日付け上申書に記載のとおり何も主張していない。
　
甲第１号証：特開昭６１−４０８５４号公報
甲第２号証：特開平１０−７４４６号公報 
甲第３号証：特開平１０−３６１５５号公報 
甲第４号証：高橋智雄、木之下光男、吉澤千秋、光藤浩之「高炉スラグ細骨材用固結防止剤の開発」コンクリート工学、第４０巻、第１１号、２００２年１１月、１９〜２５頁 
甲第５号証：特開平１０−３１０７７１号公報 
甲第６号証：特開平１１−２６３９７４号公報 
甲第７号証：特表２００２−５３５２３２号公報 
参考資料１：特公昭５８−９７７９号公報 
参考資料２：特開２００１−５８８５５号公報 
参考資料３：特開平４−１６４８８２号公報 
参考資料４：特許庁編「特許・実用新案　審査基準」第ＩＩ部　第２章　新規性進歩性　１、２１〜２３頁 
参考資料５：金谷吉輝、松井淳、伊澤康子、市川牧彦「高炉水砕スラグ細骨材の固結とその抑制技術」、Journal of the Society of Inorganic Materials, Japan ７号（２０００）３０１−３０６頁 
参考資料６：「コンクリート混和剤の開発技術」株式会社シーエムシー（２０００年１１月２０日）１０３〜１０５頁
　
第５．被請求人の主張
　被請求人は、請求人の上記無効理由の主張に対して参考資料１〜４を提出し、答弁書、口頭審理（口頭審理陳述要領書、第１回口頭審理調書を含む）、平成２３年１０月３１日付けの上申書、及び平成２４年６月１１日提出されたとみなされた訂正請求書において、本件特許訂正発明１は、甲第１〜７号証、参考資料１〜参考資料６に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないと、反論している。
参考資料１：特開２０００−７４０４号公報
参考資料２：実験（１）及び実験（２） 
参考資料３：「ＪＩＳ　骨材のふるい分け試験方法　ＪＩＳ　Ａ　１１０２−１９７６」
参考資料４：「ＪＩＳ　コンクリート用スラグ骨材−第１部：高炉スラグ骨材　ＪＩＳ　Ａ　５０１１−１：２００３」
　
第６．当審の判断
　上記第４で述べたように、請求人は、本件訂正前の請求項１に係る発明において、高炉水砕スラグの固結防止剤として、「ホスホン酸誘導体」だけを含み、「ポリカルボン酸又はその塩」及び「糖アルコール」を含まない場合、すなわち、「ホスホン酸誘導体の配合量をＡ、ポリカルボン酸又はその塩の配合量をＢ、糖アルコールの配合量をＣとして」、「（Ｂ十Ｃ）＝０」である場合のときに限って、無効理由を主張している。
　しかしながら、本件訂正によって、「（Ｂ＋Ｃ）＝０〜９５」のうち「（Ｂ十Ｃ）＝０〜１０未満及び９０超え〜９５」が除外され、本件特許訂正発明１では、「（Ｂ十Ｃ）＝１０〜９０」となり、上記「（Ｂ十Ｃ）＝０」の場合、すなわち、高炉水砕スラグの固結防止剤として、「ホスホン酸誘導体」だけを含み、「ポリカルボン酸又はその塩」及び「糖アルコール」を含まない場合が除外され、請求人の主張する無効理由の対象となる発明はもはや存在しないものとなった。
　よって、請求人の主張する無効理由によって、本件特許訂正発明１を無効とすることはできない。
　
第７．むすび
　以上のとおり、請求人が主張する理由及び証拠によっては、本件特許訂正発明１に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであるとはいえないから同法第１２３条第１項第２号に該当しない。
　本件審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定により準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 
　よって、結論のとおり審決する。