【事件の表示】
　特願２００６−３０９３４２「斑点防止方法」拒絶査定不服審判事件〔平成２０年　５月２９日出願公開、特開２００８−１２１１６７、請求項の数（３）〕について、知的財産高等裁判所において、審決取消の判決（平成２４年行ケ第１０３３５号、平成２５年６月６日）があったので、更に審理の上、次のとおり審決する。
【結　論】
　原査定を取り消す。
　本願の発明は、特許すべきものとする。
【理　由】
第１．手続の経緯
　本願は、平成１８年１１月１５日の出願であって、平成２２年１１月２４日付けで拒絶理由が通知され、平成２３年１月２７日に手続補正がなされたが、平成２３年５月２４日付けで拒絶査定がなされた。
　これに対し、平成２３年７月２１日に拒絶査定不服審判の請求と同時に手続補正がなされ、平成２４年８月２０日付けで「審判請求は成り立たない」との審決（一次審決）がなされたが、知的財産高等裁判所において、審決取消の判決があった。
　
第２．平成２３年７月２１日になされた手続補正について
１．補正の内容 
　平成２３年７月２１日になされた手続補正（以下「本件補正」という。）は、特許請求の範囲の請求項１を次のとおりとし、明細書の段落００１３をこれに整合させるものである。
　なお、請求項１に従属する請求項２、３についての補正はない。
　 
「填料としての炭酸カルシウム及び／又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において、 
　製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法であって、 
　該塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を原料系と回収系との双方に添加することを特徴とする斑点防止方法。」 
 　 
２．補正の適否 
　本件補正は、補正前の請求項１における「製紙工程」について、「填料としての炭酸カルシウム及び／又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する」との限定を付加するものであり、かつ、補正前の請求項１に記載された発明と補正後の請求項１に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。 
　したがって、本件補正は、補正前の請求項１に記載された発明を特定するために必要な事項を限定するものであり、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に規定された特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 
　そこで、補正後の請求項１に係る発明（以下「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。 
　 
（１）本願補正発明 
　本願補正発明は、上記１．補正の内容に記載したとおりのものである。 
　 
（２）刊行物の記載事項 
ア．刊行物１
　これに対し、原査定で引用された本願の出願前に頒布された刊行物１（江草清行，“抄紙工程におけるデポジットコントロール剤の最近の技術動向（第１報）デポジット問題の基礎知識とスライムコントロール剤”，紙パ技協誌，日本，紙パルプ技術協会，１９９６年７月１日，第５０巻第７号，ｐ．９９２−１００５）（判決における甲第３号証）には、以下の事項が記載されている。
　
（ア）第２６ページ左欄下から１５行〜右欄下から２行
「（はじめに）
　最近の抄紙工程では・・・。
　白水循環系では，クローズド化が進んでくるとデポジットの生成因子が濃縮され，デポジット問題が発生してくる。
　・・・
　第一報は，デポジットの基礎と主原因であるスライム形成微生物とスライム処理対策について報告する。
１．抄紙工程でのデポジット問題の総合的処理の基礎
１．１デポジット問題について
　デポジットとは汚泥状物質の総称である。デポジットは白水循環系や白水回収系の装置類に付着し，デポジットがある程度の大きさに成長すると流速により器壁から脱落してデポジット問題が発生する。
　デポジットが紙にのった場合，小さなものは斑点や小穴となり品質低下をまねき，大きなものは紙切れを起こし生産性を低下させる。」
　
（イ）第２９ページ右欄第２７〜３７行
「丸１（当審注：原文は丸囲み数字。以下同様。）　カルシウム
　中性抄紙では，填料として炭酸カルシウムが使用されている。中性抄紙工程では中性付近でのpH変動が激しく炭酸カルシウム溶解と再結晶化が繰り返され，スケールデポジットが発生する。スケールデポジットは，特に中性抄紙工程の炭酸カルシウムを填料として使用する上質紙・コート原紙に集中して発生しており，サクションボックス・セル穴や毛布の目詰まりを生じさせている。ピッチ・サイズ剤のカルシウム塩は器壁の汚れ成分として固着し，結束繊維によるデポジット・スライムの棲息場所としてデポジットトラブルを誘発させている。」
　
（ウ）第３０ページ左欄第２４〜３９行
「２．スライム発生状況の詳細
　スライムのデポジットは，微生物が主体となって生じる泥状粘着物質の総称で，スライムは白水循環系のフローボックス・ワイヤー下・白水ピット・スクリーン・デブレーター等で付着・成長する。そしてある程度の大きさになると脱落し，斑点・小穴・紙切れ等のスライムデポジットによる問題が発生することは前述したとおりである。
　大部分のスライムデポジットは灰色を呈しているが，中にはピンクや茶・赤色等を帯びたものもある。そしてスライム形成菌の産出する粘着物質が結合剤となり，微生物同志や微細繊維・ピッチ・無機填料を取り込んで成長していくが，クローズド化が進んだ最近の大型抄紙機では，糸状細菌や黴の菌糸体の混入したスライムデポジットの発生が色々な条件により多様化してきている。」
　
（エ）第３５ページ左欄下から５〜３行
「中性抄紙でのスライム形成菌は、酸性抄紙と比較して非常に多いので（酸性 数100万個/ml→中性 数1,000万個/ml）スライム問題も多く発生している。」
　
（オ）第３６ページ左欄下から１１行〜右欄下から３行）
「３．スライムコントロール剤とその技術動向
３．１抑制剤と殺菌剤
　抑制剤と殺菌剤の違いは薬剤の微生物に対する作用機構により，その便宜上このように区別している。抑制剤も添加濃度を増加すると必ず殺菌できる領域がある。
　・・・　
３．２抑制剤と殺菌剤
　微生物の増殖を抑制・殺菌してスライム問題を処理するスライムコントロール剤は微生物に対して増殖を抑制・殺菌できる濃度で一定時間，微生物と接触させなければその効果が得られない。図９に白水循環系とスライムコントロール剤添加場所を示す。」
　
イ．刊行物２
　同じく刊行物２（特開平５−１４６７８５号公報）には、以下の事項が記載されている。
　
（ア）特許請求の範囲
「【請求項１】 高い塩素要求水における微生物を殺害し、そして生物汚染を制御するための方法であって、２種の成分、すなわち酸化体及びアンモニウム塩を混合し、そしてその混合物をすぐに、処理されるべき水性システムに添加することを含んで成る方法。 
 【請求項２】 前記酸化体が塩素前駆体である請求項１記載の方法。 
 【請求項３】 前記塩素前駆体が次亜塩素酸ナトリウムである請求項１記載の方法。 
 【請求項４】 前記アンモニウム塩が、ハリド、スルフェート及びニトレートから選択される請求項１記載の方法。 
 【請求項５】 前記アンモニウム塩が臭化アンモニウムである請求項４記載の方法。 
 【請求項６】 前記酸化体が前記アンモニウム塩の溶液に添加される請求項１記載の方法。」 
 　 
（イ）段落０００３
「【０００３】循環水における生物学的増殖は、パイプラインを汚染し、腐蝕を促進し、木材を攻撃し、熱トランスファーを低め、フィルターをふさぎ、紙シートの欠陥を引き起こし；サイジング混合物を分解し、そして多くの他の工程の妨害を引き起こすことができる。」
　
（ウ）段落００１３
「【００１３】水、特に冷却水及び高い塩素要求水を有する水性システム及びより特別には冷却水及び高い塩素要求を有する水性システムにおける微生物を殺害し、そして生物汚染を阻害するための方法及び組成物を提供することが本発明の目的である。」 
 　 
（エ）段落００２３
「【００２３】好ましい態様の特定の記載 
　次のものは、本発明の方法の可能性ある適用の非制限的な例である：再循環冷却水、醸造所低温殺菌剤、空気洗浄器、蒸発冷却水、スクラバー、池及び水湖の水、閉水冷却システム、食用植物の消毒、漂白−パルプ及び紙、等。本発明の方法は、他の水処理化学物質、腐蝕及びスケールインヒビター、等に適合できる。」 
 　 
（オ）段落００３９〜００４１
「【００３９】例６：ペーパーミルから取られる水における酸化生物殺生剤の効能（パルプスラリーの濃原液） 
　用量：Ｃｌ２として１５mg／ｌ 
　微生物は３７℃でインキュベートされた（合計の好気性生存計数）。 
　原液の濃度：Ｃｌ２として０．１％ 
 【００４０】 
 【表６】 
　・・・
 【００４１】表６における結果は、この重荷重水において、他の酸化生物殺生剤に比べてＮＨ４Ｂｒ＋ＮａＯＣｌに関して高い効能を示す。」
　
　上記記載から、刊行物２には、次亜塩素酸ナトリウムなどの酸化体とアンモニウム塩の混合物を用いて、パルプなどの水性システムを殺菌処理することが記載されており、特に【表６】の記載から、この混合物は、従来の殺菌剤（ＤＢＮＰＡ）と比較して、優れた殺菌効果を有していることが理解される。
　
（３）引用発明
　上記（２）ア．の記載から、抄紙工程で発生するデポジットは、紙に斑点等の問題を生じさせること、このデポジットの発生の原因は、白水循環系や白水回収系において様々な微生物が増殖することであり、デポジットとは、増殖した微生物の産出する粘着物質が結合剤となり、そこに微細繊維や無機填料などが取り込まれて成長したスライムデポジットであること、そして、そのようなスライムデポジッットの発生による斑点等の問題を防ぐために、微生物の増殖を抑制する、制菌剤や殺菌剤がスライムコントロール剤として使用されることが理解される。
　また、製紙工程で原料に填料が使用されることは周知であるが、中性抄紙では填料として炭酸カルシウムが使用されること、また、中性抄紙では酸性抄紙と比較してスライム形成菌が多いことが理解される。
　
　そうすると、刊行物１には、以下の発明（引用発明）が記載されているといえる。
「填料が存在する製紙工程において、紙に発生する斑点を防止する方法において、 白水（製紙工程水）に殺菌剤を添加するスライムデポジットによる斑点防止方法。」
　
（４）対比
　本願補正発明にいう「塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物」は微量スライムを除去するものであり（本願明細書段落００１１）、具体的には次亜塩素酸ナトリウム（ＮａＯＣｌ）とアンモニウム塩との組み合わせ（同段落００３２）であって、これは刊行物２の記載を踏まえれば、殺菌剤であることが明らかである。
　したがって、本願補正発明と引用発明とは、「填料が存在する製紙工程において、紙に発生する斑点を防止する方法において、 製紙工程水に殺菌剤を添加する斑点防止方法。」において一致し、以下の点で相違する。
　
（相違点１）
　本願補正発明は、「填料としての炭酸カルシウム及び／又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する」製紙工程であるのに対して、引用発明では、使用される填料が特定されていない点。
（相違点２）
　本願補正発明において防止される斑点は、「炭酸カルシウムを主体とする斑点」であるのに対して、引用発明は、スライムデポジットによる斑点を防止する点。
（相違点３）
　本願補正発明は「塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物」を添加するのに対して、引用発明は、「殺菌剤」を添加する点。
（相違点４）
　本願補正発明は、塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を原料系と回収系との双方に添加するのに対して、引用発明は、そのような限定はなされていない点。
　
（５）検討
ア．相違点１について
　刊行物１に記載されるように、填料として炭酸カルシウムを用いる中性抄紙は公知であるから、引用発明の製紙工程において、填料として炭酸カルシウムを使用することは、当業者が容易になし得ることである。
　
イ．相違点３について
　刊行物２に記載される、「次亜塩素酸ナトリウムなどの酸化体とアンモニウム塩の混合物」は、本願補正発明の「塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物」に該当するものである。
　刊行物２には、この「次亜塩素酸ナトリウムなどの酸化体とアンモニウム塩の混合物」が優れた殺菌剤であることが記載されているから、より優れた殺菌効果、スライムの発生防止効果を得るために、引用発明の殺菌剤として、刊行物２に記載されたものを使用することは、当業者が容易になし得ることである。
　
ウ．相違点４について
　製紙工程において、スライムコントロール剤の添加箇所は、微生物の発生箇所や薬剤添加の効果を勘案して当業者が適宜に設定し得る設計的事項であり、スライムコントロール剤を原料系や回収系に添加することは周知の技術である（例えば、拒絶査定において例示された特開２００５−２０５３５４号公報（段落００４３）、特開２０００−２５６９９３号公報（段落０００２、００３５、００４１、００４２）、及び特開２００５−３３６６３６号公報（段落００１２〜００１９））。 
　したがって、引用発明において、殺菌剤を製紙工程における原料系と回収系との双方に添加することは当業者が容易になし得ることである。
　
エ．相違点２について
　判決では、平成２５年２月１５日付け原告第２回準備書面、平成２５年３月７日の第２回弁論準備手続における主張を踏まえ、「第５　当裁判所の判断」として、以下が判示された。
『（３）甲２，３（周知例１，２）によれば，丸１　填料としての炭酸カルシウム及び／又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程は周知のものと認められ，また，丸２　炭酸カルシウムが存在する製紙工程では，微生物が繁殖しやすいこと，丸３　微生物の繁殖により，微生物を主体とし填料等を含むスライムデポジットが生成され，紙に斑点が発生する等の問題を生じること，丸４　このような問題を防止するために，製紙工程水にスライムコントロール剤を添加し，微生物の繁殖を抑制し又は殺菌することは，いずれも周知の事項と認められる。
　しかし，上記の斑点は，微生物を主体とするスライムデポジットによるものであり，ニンヒドリン反応では陽性を示すもの（本願明細書【０００８】，甲１９）と考えられる。また，補正発明における炭酸カルシウムを主体とする斑点が，従来のスライムコントロール剤では，その濃度を高くしたとしても十分に防止できず，上記反応物によれば防止できるものであることも考慮すれば，上記の斑点は，填料を含むものではあるものの，補正発明における炭酸カルシウムを主体とする斑点とは異なるものと認めるのが相当である。』
　
　すなわち、本願補正発明にいう「炭酸カルシウムを主体とする斑点」と、引用発明における「スライムデポジットによる斑点」とは、全く異なるものであると認定すべきことが判示された。
　この認定は、上記判決の判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断を構成するものであると解されるから、行政事件訴訟法第３３条第１項の規定により、処分行政庁たる当合議体を拘束する。
　そうすると、上記「ア．相違点１について」で判断したように、填料として炭酸カルシウムが使用された場合の製紙工程においては、スライムデポジットによる斑点には炭酸カルシウムが取り込まれ、そのようなスライムデポジットを殺菌剤で防止することによって、同時に斑点が防止されることになるが、そのような場合に防止される斑点と、本願補正発明において防止される「炭酸カルシウムを主体とする斑点」とは、異なるものと言わざるを得ない。
　したがって、相違点２は、当業者が容易になし得るとは言えない。
　
　なお、本願明細書には、本願補正発明にいう「炭酸カルシウムを主体とする斑点」に関して、以下の事項が記載されている（下線は当審で付与）。
「【０００８】
　製紙工程で紙に発生する斑点は炭酸カルシウム主体であり、スライムの判定に用いる
ニンヒドリン判定では陰性
斑点には、極微量のスライムが関
微量スライムはその重量の１０００倍以上の炭酸カルシウム凝集させる
　即ち、抄紙系だけではなく原料系や回収系に付着した微量スライムが、系内に混入した炭酸カルシウムを凝集させ、この結果、斑点が発生することとなる。
　【０００９】
　本発明では、こうした微量スライムを除去することにより斑点、特に炭酸カルシウム主体の斑点の発生を防止するものである。
　本発明では微量スライムの除去に有効な薬剤を製紙工程に添加して系内全体にわたってスライムの付着を完全に防止し、その結果、微量スライムによる炭酸カルシウムの凝集を防ぎ、斑点の発生を抑える。」
　
　つまり、「炭酸カルシウムを主体とする斑点」について、ニンヒドリン判定で陰性であること、斑点には微量スライムの重量の１０００倍以上の炭酸カルシウムが含まれることが説明されている。
　ただし、（ア）陰性・陽性の結果に影響を与えると考えられるニンヒドリン判定の具体的な条件、（イ）スライムの重量が、生存した状態（湿潤状態）の微生物の重量か、乾燥状態のものかという点、（ウ）斑点には填料以外の他の成分も含有されていると考えられるところ、具体的にどのように斑点から微量スライムと炭酸カルシウムとを分けて秤量するのかという点、等について明らかでないことから、ニンヒドリン判定の結果や微量スライムと炭酸カルシウムの重量割合によって、「（填料が炭酸カルシウムの場合の）スライムデポジットによる斑点」と「炭酸カルシウムを主体とする斑点」とが、斑点自体として区別できるかどうかについては必ずしも明らかとはいえない。
　しかし、本願補正発明は「斑点防止方法」に関する発明であり、判決において認定されたとおり、『炭酸カルシウムを主体とする斑点と，スライムデポジットによる斑点とは、異なるものである。』から、そのような異なる斑点を防止しようとする「斑点防止方法」に関する本願補正発明は、引用発明及び刊行物２から容易想到であるとすることはできない。
　
（６）請求項２ないし３に係る発明について
　本件補正後の請求項２ないし３に係る発明は、本願補正発明に従属し、本願補正発明で特定する事項を全て含むものであるから、本願補正発明と同様の理由により、引用発明及び刊行物２から容易想到であるとすることはできない。
　
３．まとめ
　以上から、本件補正後の請求項１ないし３に係る発明は、当業者が、引用発明及び刊行物２に基いて容易に発明をすることができたとすることはできず、他に、拒絶をすべき理由を発見しない。
　すなわち、本件補正後の請求項１ないし３に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、本件補正は適法である。
　
第３．本願発明について 
　本件補正は、上記のとおり適法であるので、本願の請求項１ないし３に係る発明は、本件補正後の請求項１ないし３に係る発明のとおりである。
　よって、第２．と同様の理由により、本願の請求項１ないし３に係る発明は、特許を受けることができるものである。
　 
第４．まとめ 
　以上のとおり、本件補正は適法であり、請求項１ないし３に係る発明について、拒絶をすべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり審決する。