【事件の表示】
　上記当事者間の特許第４１０９２９７号発明「発光ダイオード」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯の概要 
　本件特許第４１０９２９７号に係る手続の経緯は以下のとおりである。
　
　平成　３年１１月２５日　原出願（特願平３−３３６０１１号（以下「本件最初の原出願」という。））出願
　平成　５年　６月１８日　本件最初の原出願の公開公報（特開平５−１５２６０９号公報）発行
　平成　９年１０月２０日　分割出願（第１世代）（特願平９−３０６３９３号（以下「本件第１分割出願」という。））出願
　平成１０年１２月２８日　分割出願（第２世代）（特願平１０−３７７１２８号（以下「本件第２分割出願」という。））出願
　平成１３年　９月　３日　分割出願（第３世代）（特願２００１−３１３２８６号（以下「本件第３分割出願」という。））出願
　平成１５年　２月　４日　分割出願（第４世代）（特願２００３−６７３１８号（以下「本件第４分割出願」という。））出願
　平成１６年　９月２７日　分割出願（第５世代）（特願２００４−２８０２８８号（以下「本件第５分割出願」という。））出願
　平成１７年　５月３０日　分割出願（第６世代）（特願２００５−１５８１６７号（以下「本件原出願」という。））出願
　平成１８年　５月２２日　分割出願（第７世代）（特願２００６−１４１９７７号（以下「本件出願」という。））出願
　平成２０年　４月１１日　登録
　平成２０年　７月　２日　特許公報発行
　平成２３年　５月２３日　無効審判請求
　平成２３年　８月　５日　答弁書
　平成２３年　９月　２日　上申書（被請求人）
　平成２３年１１月２４日　弁駁書
　平成２４年　２月　２日　口頭審理陳述要領書（請求人）
　平成２４年　２月　２日　口頭審理陳述要領書（被請求人）
　平成２４年　２月１６日　口頭審理
　平成２４年　２月１６日　上申書（請求人）
　
　
第２　本件特許発明 
　本件特許第４１０９２９７号の請求項１に係る発明は、特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。
 　 
「ｎ型及びｐ型に積層されてなる青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子と、前記青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子からの４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の波長の可視光により励起されて、励起波長よりも長波長の可視光を出して前記青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の色補正をする蛍光染料又は蛍光顔料と、を有することを特徴とする発光ダイオード。」（以下「本件特許発明」という。） 
 　 
　
第３　請求人の主張の概要
１　分割要件違反に基づく新規性又は進歩性の欠如
　本件第１分割出願は、本件最初の原出願に対して新規事項を追加したもので分割要件に違反するから、その出願日は本件最初の原出願の出願日まで遡及せず、現に出願された平成９年１０月２０日である。したがって、本件第１分割出願から６世代後の分割出願である本件出願についても、その出願日が本件最初の原出願の出願日まで遡及することはない。
　また、本件出願は、本件原出願に対して新規事項を追加したもので分割要件に違反するから、その出願日は遡及せず、現に出願された平成１８年５月２２日である。
　よって、本件特許の請求項１に係る発明（以下「本件特許発明」という。）は、本件最初の原出願の公開公報である特開平５−１５２６０９号公報（甲１）に記載された発明であるから、又は、この発明に基いて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第２９条第１号第３号又は同条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、特許は同法第１２３条第１項第２号に該当して無効とすべきである（請求書７〜８頁）。
（１）本件第１分割出願の分割の適否
　ア　本件第１分割出願の請求項１において、本件最初の原出願で「一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体」よりなるとされていた発光素子が、単に、「窒化ガリウム系化合物半導体」を備えるとされている。この「一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）」の要件を削除した「窒化ガリウム系化合物半導体」は、一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体（ＧａＡｌＮ）の上位概念であって、例えばＩｎＧａＮをも含む（請求書１６〜１７頁）。
　本件最初の原出願に係る発明は、専らＧａＡｌＮを念頭に置いてなされたもので、本件最初の原出願の当初明細書等においては、発光素子としてＧａＡｌＮ以外のものは一切記載されていない。
　本件第１分割出願の「窒化ガリウム系化合物半導体」は抽象的な上位概念としての「窒化ガリウム系化合物半導体」であって、これが出願時に周知・慣用技術でなかったＩｎＧａＮ（甲６参照）等をも包含するというのであれば、「一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体」を「窒化ガリウム系化合物半導体」に変更することが、「発明の構成に関する技術的事項」の実質変更に当たることはいうまでもない。
　よって、本件第１分割出願は本件最初の原出願の当初明細書等の記載の範囲内で分割されたものではなく、分割要件を満たさないから、本件第１分割出願の出願日は最初の原出願の出願日まで遡及せず、現に出願された平成９年１０月２０日となる（請求書２０頁）。
　イ　甲１の段落【０００１】は、特許を受けようとする発明が属する産業上の利用分野を示すだけのもので、ここに記載された内容をもって、甲１に記載されているとして分割が認められる発明の外縁を画し得ない（弁駁書４頁）。
　ウ　甲１の段落【０００５】は、従来の技術を示すだけのもので、甲１に記載されているとして分割が認められる発明の外縁は、甲１の実施例の記載によって画されると解するほかなく、従来の技術の記載によって画し得ない。しかも、仮に段落【０００５】を斟酌するとしても、（その）記載中の「窒化ガリウム系化合物半導体」が、「『応用物理』（乙６）で紹介されている」「ＧａＮ」であるとしても、それは何らの限定もない「ＧａＮ」を指すのではなく、発光ピークが主として４３０ｎｍ付近にあり、さらに３７０ｎｍ付近の紫外域にもあるｐｎ接合のＧａＮだということになる（弁駁書５〜６頁）。
　甲１の段落【０００５】の「窒化ガリウム系化合物半導体」は、『応用物理、６０巻、２号、ｐ１６３〜ｐ１６６、１９９１』（乙６）に記載された窒化ガリウム系化合物半導体であるところ、当該文献に記載されている窒化ガリウム系化合物半導体はＧａＮである。これはＧａＸＡｌ１−ＸＮにおいてＸ＝１としたときに得られる組成であるから、結局、ＧａＸＡｌ１−ＸＮという限定が付されている（口頭審理陳述要領書５頁）。
　エ　甲１の段落【０００６】の「窒化ガリウム系化合物半導体」は、冒頭に「本発明はこのような事情を鑑みなされたもので」とあることからわかるように、直前の内容を受けたものであり、ＧａＸＡｌ１−ＸＮという限定が付された「窒化ガリウム系化合物半導体」を指している（口頭審理陳述要領書５頁）。
　オ　甲１の段落【０００８】に記載されている発光素子は、「サファイア基板上にＧａＡｌＮがｎ型およびｐ型に積層されてなる青色発光素子」であって、何らの限定もない「窒化ガリウム系化合物半導体」でない（弁駁書６頁）。
　カ　甲１の段落【０００９】の記載も、何らの限定もない窒化ガリウム系化合物半導体を開示するものではない（弁駁書７〜８頁）。
　甲１の段落【０００９】の「窒化ガリウム系化合物半導体」を含むセンテンスは、その冒頭に「前記したように」とあることからわかるように、既出の内容を受けたものであり、この「窒化ガリウム系化合物半導体」もまた、ＧａＸＡｌ１−ＸＮという限定が付された「窒化ガリウム系化合物半導体」を指している（口頭審理陳述要領書５〜６頁）。
　キ　段落【０００８】及び【０００９】の記載は、甲１に構成要件ｂが記載されていたことの根拠にならないから、乙４で分割要件違反がないとされたこと自体が誤りである（弁駁書８頁）。
　ク　本件第１分割出願の拒絶査定不服審判においては、分割要件違反ではないとの判断がされているが、そこでは、甲１にＧａＸＡｌ１−ＸＮ等の限定のない「窒化ガリウム系化合物半導体」が記載されていることの根拠に関する判断が示されていない（口頭審理陳述要領書６〜７頁）。
　ケ　本件で問題となっているのは、本件第１分割出願においてＧａＸＡｌ１−ＸＮという組成に限定しない上位概念としての「窒化ガリウム系化合物半導体」への拡張が許されるか否かということである（口頭審理陳述要領書８頁）。
（２）本件出願の分割の適否
　ア　本件特許発明では、本件原出願で発明特定事項（構成要件）とされていた「発光素子を包囲する樹脂」（樹脂モールド）が削除されているが、本件原出願は「発光素子を樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオード」に関するものである。
　本件特許発明の効果を見ると、視感度が悪い窒化ガリウム系化合物半導体の発光について視感度を向上させるためには、蛍光染料又は蛍光顔料と樹脂モールドとの組合せが非常に重要な技術的事項であると解さざるを得ない。そして、もし樹脂モールドが本件特許発明の発明特定事項でないとするならば、本件原出願に対する樹脂モールドの削除は「発明の構成に関する技樹的事項」の実質的変更に当たり、要旨変更となることは明らかである。
　よって、本件出願は本件原出願の当初明細書等の記載の範囲内で分割されたものではなく、分割要件を満たさないから、本件出願の出願日は遡及せず、現に出願された平成１８年５月２２日となる（請求書２４〜２５頁）。
　イ　「発光素子を包囲する樹脂モールドに蛍光染料、蛍光顔料を添加する以外の方法」は、甲７のどこにも記載されていなかったのであるから、本件特許発明がそのような新規な方法で添加等される蛍光染料、蛍光顔料を含むのであれば、本件出願が分割要件違反であることは明らかである（弁駁書９頁）。
　ウ　本件特許掲載公報の請求項１においては、蛍光染料等をどこに配設するかという点について何ら限定が付されていない。これでは、請求項１の「蛍光染料又は蛍光顔料」は、樹脂モールド中に配設されたものに限られず、樹脂モールドの外に配設されたものも包摂しうることになる（口頭審理陳述要領書８〜９頁）。
（３）本件出願の出願日
　上記（１）及び（２）により、本件第1分割出願は、本件最初の原出願に対して新規事項を追加したもので分割要件に違反するから、その出願日は本件最初の原出願の出願日まで遡及せず、現に出願された平成９年１０月２０日である。したがって、本件第１分割出願から６世代後の分割出願である本件出願についても、その出願日が本件最初の原出願の出願日まで遡及しない。
　また、本件出願は、本件原出願に対して新規事項を追加したもので分割要件に違反するから、その出願日は遡及せず、現に出願された平成１８年５月２２日である。仮に本件出願が本件原出願に対する分割要件を満たしているとしても、その出願日は最先でも平成９年１０月２０日まで遡及するにすぎない（請求書２５〜２６頁）。
（４）特許法第２９条第１項第３号又は同条第２項違反
　本件特許発明と引用発明１（本件最初の原出願の公開公報（甲１）に記載された発明）とを対比すると、本件特許発明と引用発明１とは、窒化ガリウム系化合物半導体が一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１）で表されるものに限定されているか否かの点で相違し、本件特許発明と引用発明１とは上位概念と下位概念の関係にある。
　上位概念で表現された本件特許発明の新規性は、下位概念で表現された引用発明１に基づいて否定され、本件特許発明は新規性を有しない。
　また、仮に、本件特許発明の新規性が引用発明１に基づいて否定されない場合であっても、窒化ガリウム系化合物半導体発光素子がＧａＡｌＮに限られないとしただけの本件特許発明は、引用発明１に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである（請求書２７〜２８頁）。
　
２　重複特許
　本件特許発明は、本件最初の原出願から２世代後の分割出願である本件第２分割出願にに係る特許発明（特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明）、本件最初の原出願から５世代後の分割出願である本件第５分割出願に係る特許発明（特許第３７２４４９８号の請求項１に係る発明）、及び、本件最初の原出願から６世代後の分割出願である本件原出願に係る特許発明（特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明）と実質的に同一であるから、本件特許は特許法第３９条第２項の規定に違反してなされたものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当して無効とすべきである（請求書８頁）。
（１）本件特許発明と引用発明２（特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明）との対比
　本件特許発明と引用発明２とを対比すると、本件特許発明は、引用発明２に対して、発光素子が一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１）で表されるとされていない点（相違点i）と、発光素子を包囲して蛍光染料又は蛍光顔料を有する樹脂が明記されていない点（相違点ii）と、蛍光染料又は蛍光顔料が発光ダイオードの視感度を良くするものではなく、発光素子の色補正をするとされている点（相違点iii）で表現上相違する（請求書３０〜３１頁）。
　ア　相違点iについて
　（ア）本件特許発明が発光素子についてＧａＡｌＮ素子の限定を有しないというのであれば、それが分割要件違反になる。もし、分割要件違反がないとするならば、本件特許発明の発光素子も一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表され、相違点iは本件特許発明の不十分な記述に由来する表現上のものにすぎない。
　また、一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１）で表される発光素子は周知・慣用技術であったと考えられ、本件特許発明は引用発明２に対して周知・慣用技術を削除したものにすぎない（請求書３１〜３２頁）。
　（イ）本件特許発明と引用発明２の権利範囲に有意な差違など認められない（弁駁書１０頁）。
　イ　相違点iiについて
　（ア）本件特許発明が発光素子を包囲する樹脂モールドを不要とするのであれば、それが分割要件違反になる。もし分割要件違反がないとするならば、本件特許発明も樹脂モールドを具備し、相違点iiは本件特許発明の不十分な記述に由来する表現上のものにすぎない。
　また、発光素子を包囲する樹脂モールド中に顔料を混入することが平成３年当時一般的に行われていたことからすれば、そのような樹脂モールド自体は周知・慣用技術であったと考えられ（甲１２及び甲１３）、本件特許発明は引用発明２に対して周知・慣用技術を削除したものにすぎない（請求書３２頁）。
　（イ）相違点iiは、せいぜい周知技術の付加程度としか評価し得ない（弁駁書１０頁）
　（ウ）本件特許発明を合理的に解釈すれば、すなわち、それがサポート要件を満たすものとして解釈すれば、「蛍光染料又は蛍光顔料」とは、「発光素子を包囲する樹脂モールド中に設けられた蛍光染料又は蛍光顔料」と解するしかない（口頭審理陳述要領書９頁）。
　ウ　相違点iiiについて
　（ア）本件最初の原出願は、その発光色をより緑色寄り（波長としては４８０ｎｍが例示されている。）にして視感度を良くする発明を開示していたものであり、その権利範囲は自ずから「青色発光ダイオード」に限定されるはずである。
　本件特許掲載公報における「色補正」に関連する記載によると、「色補正をすること」は、「発光素子の波長を発光色を変えない程度に変換すること」であると解される。
　これに対し、本件特許掲載公報における「視感度」に関連する記載によると、「視感度を良くすること」は、「発光素子の波長を発光色を変えない程度に変換すること」であると解される。両者の相違は表現上のものでしかなく、実体上のものではない（請求書３２〜３７頁）。
　（イ）本件出願の出願日は、本件最初の原出願の出願日まで遡及するならば平成３年（１９９１年）１１月２５日であるが、当時は専ら青色発光ダイオードの実用化に向けた研究・開発が進められており、青色発光ダイオードの実用化の上にはじめて成り立つ白色ダイオードは、目下の研究・開発課題として当業者の眼中になかった。したがって、「『本件特許発明が青色発光ダイオードに限定される』（発光素子からの青色の発光を蛍光体によって青色の範囲で発光させる発明である）こと」は当然である（弁駁書１１〜１２頁）。
　（ウ）本件特許掲載公報全体をみると、「色補正をする」の実態は、発光素子の４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の発光波長を４８０ｎｍ程度の長波長化することに尽きることがわかる。これに対し、「視感度を良くする」引用発明２では、人間の視覚における明るさに対する感覚を良くしなければならないが、その実態も、甲９の全体をみると、発光素子の４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の発光波長を４８０ｎｍ程度に長波長化することであるから、本件特許発明における「色補正をする」と引用発明２における「視感度を良くする」は、実態において何も変わらない（弁駁書１２〜１３頁）。
　（エ）仮に被請求人が主張するように「色補正をする」と「視感度を良くする」とが概念・目的・技術思想を異にするならば、請求項１に記載された発明（本件特許発明）と【課題を解決するための手段】に記載された発明とは、技術思想を異にする別々の発明ということになり、サポート要件違反となる（口頭審理陳述要領書１０頁）。
　エ　相違点ivについて
　被請求人は、本件特許発明が訂正された引用発明２と相違点iv（引用発明２では発光ピークが２つある点）でも相違する旨主張するが、「発光ピークが４３０ｎｍ付近、および３７０ｎｍ付近にある窒化ガリウム系化合物半導体材料よりなる発光素子を有するＬＥＤの視感度を良く」することを目的とする本件特許発明の発光素子も、発光ピークが４３０ｎｍ付近と３７０ｎｍ付近に２つあるはずであるから、相違点ivは「相違点」ではない（弁駁書１３頁）。
（２）本件特許発明と引用発明３（特許第３７２４４９８号の請求項１に係る発明）との対比
　本件特許発明と引用発明３とを対比すると、本件特許発明は、引用発明３に対して、発光素子を包囲して蛍光染料又は蛍光顔料を有する樹脂が明記されていない点と、蛍光染料又は蛍光顔料が発光ダイオードの視感度を良くするものではなく、発光素子の色補正をするとされている点で表現上相違するが、これらはいずれも実質的な相違とはいえない（請求書３７〜３８頁）。
（３）本件特許発明と引用発明４（特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明）との対比
　本件特許発明と引用発明４とを対比すると、本件特許発明は、引用発明４に対して、発光素子が一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表されるとされていない点と、発光素子を包囲して蛍光染料又は蛍光顔料を有する樹脂が明記されていない点と、蛍光染料又は蛍光顔料が発光ダイオードの視感度を良くするものではなく、発光素子の色補正をするとされている点で表現上相違するが、これらはいずれも実質的な相違とはいえない（請求書３８〜３９頁）。
 　 
　
第４　被請求人の反論の概要
１　本件第１分割出願の訂正後の請求項に基づく分割要件違反の主張について
（１）本件第１分割出願の訂正後の発明が分割要件を満たすことについて
　ア　本件最初の原出願（甲第１号証）には、青色に発光する「窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」が開示されている（段落【０００１】、【０００５】、【０００９】）（答弁書５〜６頁）。
　イ　請求人による分割要件違反の主張は、本件特許の審判手続等で特許庁で判断された事項の蒸し返しである。
　（本件特許の）審判手続における拒絶理由通知（乙４）において審判合議体は「…本願発明は、分割要件を満たしているものと認められるから、…。」と判断している（答弁書６〜７頁）。
　ウ　甲第１号証に記載された「窒化ガリウム系化合物半導体」という用語は、ＡｌＧａＮ／ＧａＮに限定されない。
　「窒化ガリウム系化合物半導体」とは、特定の組成に限定されたものではなく、その代表的な例が、ＡｌＧａＮ（窒化アルミニウムガリウム）、ＩｎＧａＮ（窒化インジウムガリウム）、ＩｎＡｌＧａＮ（窒化インジウムアルミニウムガリウム）であることは当業者の常識に属する（答弁書８頁）。
　エ　甲第１号証の明細書の記述が当該出願の請求項に記載されたＡｌＧａＮ／ＧａＮを中心とする記述になっていることは、ＡｌＧａＮ／ＧａＮに限定されない「窒化ガリウム系化合物半導体」からなる発光素子の発明が開示されていることと矛盾しない（答弁書９頁）。
　オ　本件最初の原出願時の技術常識に基づけば、甲第１号証の明細書に記載された技術課題が「窒化ガリウム系化合物半導体」に共通することは自明である。
　（段落【０００５】に記載された）「応用物理」（乙６）で紹介されている例は「ＡｌＧａＮ」ではなく、「ＧａＮ」の発光素子である（答弁書９頁）。
　カ　甲第１号証には、青色に発光する「窒化ガリウム系化合物半導体」を備えた発光ダイオードについて、発光素子からの可視光により励起されて、励起波長よりも長波長の可視光を出す蛍光染料又は蛍光顔料によって視感度を良くするという技術思想が開示されている（答弁書１０頁）。
　キ　甲第１号証の出願当時、ＩｎＧａＮが窒化ガリウム系化合物半導体に使用される組成として周知慣用であり、視感度が悪いという課題も共通することが知られていた（特開平３−２０３３８８号（乙７）、特開平３−２１８６２５号（乙５））。
　また、請求人はＩｎＧａＮが出願当時周知ではなかったと主張し、その根拠として挙げている甲６は、結晶性の良いＩｎＧａＮを成長させることが困難であったという事実だけであって、「次に、ダブルへテロ構造にするために活性層となるＩｎＧａＮの成長を１９９２年に手がけた。従来、ＩｎＧａＮの成長はいくつかの研究機関により成長を試みられたが…」として、青色ＬＥＤの活性層としてＩｎＧａＮを使用することが当然の技術であること、また、複数の研究機関がすでにダブルへテロ構造の発光素子への利用を目してＩｎＧａＮの成長を試みていたことを開示しているのであるから、ＩｎＧａＮを窒化ガリウム系半導体発光素子として使用する技術自体は早い段階から周知であったことを裏付けている（答弁書１３〜１４頁）。
　ク　別件仮処分決定の裁判所の判断（東京地裁平成２２年（ヨ）第２２０５８事件）において、請求人の主張に理由がないことが確認されている（口頭審理陳述要領書５頁）。
（２）小括
　以上のとおり、本件第１分割出願の訂正後の発明について分割要件の違反はない（答弁書１４頁）。
　
２　本件特許出願の分割要件違反の主張について
　発光素子を樹脂モールドで包囲すること自体は周知・慣用技術であり、しかも、請求人も指摘するとおり、甲７の段落【０００１】には、「本発明は発光素子を樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオード（以下ＬＥＤという）に係り」との記載があるから、本件特許発明の「発光ダイオード」との構成要件にこれが含まれていると解しても差し支えない。したがって、これを発明の特定事項として明記していなくても、「要旨変更（あるいは新規事項の追加）」に該当するはずがない（答弁書１５頁）。
　
３　重複特許の主張について
（１）引用発明２との同一性について
　ア　請求人の主張は引用発明２を誤って認定していること
　請求人は引用発明２（特許第３３６６５８６号）について特許登録時の請求項を基にした主張を展開しているが、当該発明は訂正されている。
　したがって、本件特許発明と引用発明２との相違点は、請求人が述べる点のみならず、引用発明２が「前記発光素子は発光ピークが４３０ｎｍ付近、および３７０ｎｍ付近にある」点においても相違している（以下、「相違点iv」とする）（答弁書１６頁）。
　イ　本件特許の権利範囲はＡｌＧａＮ／ＧａＮ素子に限られないこと（相違点i）
　甲１にはＡｌＧａＮ／ＧａＮに限られず、広く窒化ガリウム系化合物半導体に関する発明の開示があるから、「本件特許発明がＧａＡｌＮ素子の限定を有していなければ分割要件違反である」との請求人の主張はその前提を欠いている。
　また、本件特許の構成要件Ａが青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であるのに対し、引用発明２の構成要件ａ２はいわゆるＡｌＧａＮ／ＧａＮ素子に限定されているところ、両者は上位概念・下位概念の関係に立つ明らかに異なる構成要件であり、その権利範囲にも有意な差違を与えるものである（答弁書１６〜１７頁）。
　ウ　樹脂モールドの点（相違点ii）
　蛍光顔料等の配置の手法が複数ありうる中で、樹脂モールド中の添加する方法に限定することは、構成要件の下位概念化（引用発明２の場合）であり、これを限定のない、上位概念クレーム（本件特許発明）と直ちに同一視する根拠はない（答弁書１７頁）。
　エ　「色補正」と「視感度を良くする」の差異（相違点iii）
　（ア）「色補正」とは、所望の発光色を基準に、これと現在の発光色との差を修正して所望の発光色にすることであるのに対し、「視感度」とは、人間の視覚における、明るさに対する感覚のことであるから（乙９）、両者はその概念ないし目的を異にするものである（答弁書１８頁）。
　（イ）請求人は「色補正」とは、「青色波長の領域内」での発光波長の変換のみを指すと結論づけているが、本件特許の明細書中に、「青色波長の領域内」あるいは「青色波長の領域外」などの言葉は用いられていない（答弁書１９頁）。
　（ウ）当業者の理解において、「色の補正」という概念が、青色（同色）の範囲内の変化というような狭い意味に限定して解釈されるものではない（答弁書２１頁）。
　（エ）請求人は、本件特許発明の発光ダイオードは青色発光ダイオードに限定されると主張し、根拠として、本件特許発明出願当時、白色発光ダイオードは研究対象となっていなかったことを指摘するが、このような主張には理由がなく、特許権が保護するのは一定の広がりをもった技術的思想（発明）であるから、その範囲に含まれる個々の具体的態様のすべてについて発明者が認識していなければならない、などとの解釈が成り立つ余地はない（口頭審理陳述要領書１０〜１１頁）。
　（オ）本件発明における「色補正」が、引用発明２における「視感度を良くする」とは異なる概念であり、両発明の権利範囲も異なる（答弁書２１頁）。
　請求人は、本件特許発明の「色補正」と引用発明２の「視感度を良くする」の意義について、「その実態は、…発光素子の４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の発光波長を４８０ｎｍに長波長化すること」であり、両概念の実態は同じと述べるが、何の根拠も示されていない（口頭審理陳述要領書１１頁）。
　オ　引用発明２では発光ピークが２つある点（相違点iv）
　引用発明２は訂正されており、「前記発光素子は発光ピークが４３０ｎｍ付近、および３７０ｎｍ付近にある」という２つのピークがあることが規定されている。今後、請求人がこの点についてなんらかの主張の補充をするとすれば、それは請求書の要旨を変更するものとなるため、認められる余地はない（答弁書２２〜２３頁、口頭審理陳述要領書１２頁）。
　本件特許の請求項に、発光素子の発光ピークに関する制限が記載されていないことは明らかである（口頭審理陳述要領書１２頁）。
　（２）引用発明３との同一性について
　発光素子を包囲する樹脂については、引用発明２の「相違点ii」と同じであり、「色補正」と「視感度をよくする」の差異は、引用発明２の「相違点iii」と同じである（答弁書２３頁）。
（３）引用発明４との同一性について
　本件特許の権利範囲がＡｌＧａＮ／ＧａＮに限定されないことは、引用発明２の「相違点i」と同じであり、発光素子を包囲する樹脂については、引用発明２の「相違点ii」と同じであり、「視感度をよくする」と「色補正」については、引用発明２の「相違点iii」と同じである（答弁書２３頁）。
　
　
第５　当審の判断
１　分割要件違反に基づく新規性又は進歩性の欠如（特許法第２９条第１項第３号又は同条第２項）について
（１）本件第１分割出願の適否について
　ア　本件第１分割出願の適否につき、請求人は、「本件第１分割出願の請求項１において、本件最初の原出願で『一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体』よりなるとされていた発光素子が、単に、『窒化ガリウム系化合物半導体』を備えるとされて」おり、「この『一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）』の要件を削除した『窒化ガリウム系化合物半導体』は、一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体（ＧａＡｌＮ）の上位概念であって、例えばＩｎＧａＮをも含む」ものである一方、「本件最初の原出願の当初明細書等においては、発光素子としてＧａＡｌＮ以外のものは一切記載されて」おらず、「（本件第１分割出願の『窒化ガリウム系化合物半導体』が）出願時に周知・慣用技術でなかったＩｎＧａＮ（甲６参照）等をも包含するというのであれば、『一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体』を『窒化ガリウム系化合物半導体』に変更することが、『発明の構成に関する技術的事項』の実質変更に当た」るから、「本件第１分割出願の出願日は最初の原出願の出願日まで遡及」しない、と主張する（上記第３の１（１）ア）。
　イ　そこで、請求人の上記主張につき検討するに、本件最初の原出願（甲１）には、以下のような記載がある。
　（ア）「窒化ガリウム系化合物半導体を用いて、初めてｐｎ接合を実現したＬＥＤが発表されている（応用物理，６０巻，２号，ｐ１６３〜ｐ１６６，１９９１）。それによるとｐｎ接合の窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤの発光波長は、主として４３０ｎｍ付近にあり、さらに３７０ｎｍ付近の紫外域にも発光ピークを有している。」（【０００５】）
　（イ）「（本発明）の目的とするところは、発光ピークが４３０ｎｍ付近、および３７０ｎｍ付近にある窒化ガリウム系化合物半導体材料よりなる発光素子を有するＬＥＤの視感度を良くし、またその輝度を向上させることにある。」（【０００６】）
　（ウ）「蛍光染料、蛍光顔料は、一般に短波長の光によって励起され、励起波長よりも長波長光を発光する。…窒化ガリウム系化合物半導体はＬＥＤに使用される半導体材料中で最も短波長側にその発光ピークを有するものであり、しかも紫外域にも発光ピークを有している。そのためそれを発光素子の材料として使用した場合、その発光素子を包囲する樹脂モールドに蛍光染料、蛍光顔料を添加することにより、最も好適にそれら蛍光物質を励起することができる。したがって青色ＬＥＤの色補正はいうにおよばず、蛍光染料、蛍光顔料の種類によって数々の波長の光を変換することができる。」（【０００９】）
　ウ　上記イによれば、本件最初の原出願には、窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光染料又は蛍光顔料を添加することにより、該蛍光染料又は蛍光顔料により前記発光素子からの光の波長よりも長波長の可視光を出して、発光素子からの光の波長を変換し、発光ダイオードの視感度を良くすることを内容とする発明が開示されているということができる。
　エ　そうすると、本件最初の原出願に開示された「窒化ガリウム系化合物半導体」は、当該「窒化ガリウム系化合物半導体」は、青色等の短波長の光を発光することに意義があるものとして把握でき、それ以上にその組成が具体的にどのようなものであり、また、その発光波長が具体的にどのような範囲にあるのかということを問うものではなく、本件最初の原出願の明細書に「一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１）」で表される窒化ガリウム系化合物半導体」（【請求項１】）、あるいは、「ＧａＡｌＮがｎ型およびｐ型に積層されてなる青色発光素子」（【０００８】）等の記載があるとしても、前記「窒化ガリウム系化合物半導体」が、必ず上記組成に限定されるものである、と解すべきものではない。
　オ　すなわち、本件最初の原出願には、本件第１分割出願の請求項１に記載された「（必ずしもＧａＸＡｌ１−ＸＮ（０≦Ｘ≦１）には限られない）窒化ガリウム系化合物半導体」に関する開示がされていたものと解されるから、「本件最初の原出願に係る発明は、専らＧａＡｌＮを念頭に置いてなされたもので…本件最初の原出願の当初明細書等においては、発光素子としてＧａＡｌＮ以外のものは一切記載されていない」とする請求人の上記の主張は採用することができない。
　よって、本件第１分割出願は本件最初の原出願の当初明細書等の記載の範囲内で分割されたものではなく、分割要件を満たさないから、本件第１分割出願の出願日は本件最初の原出願の出願日まで遡及せず、現に出願された平成９年１０月２０日となる、との請求人の主張は採用できない。
　カ　なお、請求人は、上記の点につき、「本件最初の原出願に係る発明は、専らＧａＡｌＮを念頭に置いてなされたもので、本件最初の原出願の当初明細書等においては、発光素子としてＧａＡｌＮ以外のものは一切記載されていない」（請求書２０頁、上記第３の１（１）ア）と主張するが、本件最初の原出願に開示された「窒化ガリウム系化合物半導体」が、必ずしも特定の組成に限定されるものではないと解すべきことは上記エにおいて判断したとおりであって、上記主張が、当該判断を左右するものではない。
（２）本件出願の分割の適否について
　ア　本件出願の分割の適否につき、請求人は、「本件特許発明では、本件原出願で発明特定事項（構成要件）とされていた『発光素子を包囲する樹脂』（樹脂モールド）が削除されているが、本件原出願は『発光素子を樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオード』に関するものであり」、「もし樹脂モールドが本件特許発明の発明特定事項でないとするならば、本件原出願に対する樹脂モールドの削除は『発明の構成に関する技術的事項』の実質的変更に当たり、要旨変更となる」から、「本件出願の出願日は遡及せず、現に出願された平成１８年５月２２日となる」と主張する（上記第３の１（２）ア）。
　イ　そこで、請求人の上記主張につき検討するに、本件原出願（甲１１）には、「樹脂モールド」に関し、以下のような記載がある。
　（ア）「【０００１】
  本発明は発光素子を樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオード（以下ＬＥＤという）に係り、特に一種類の発光素子で多種類の発光ができ、さらに高輝度な波長変換発光ダイオードに関する。」
　（イ）「【０００２】
  一般に、ＬＥＤは図１に示すような構造を有している。１は１ｍｍ角以下に切断された例えばＧａＡｌＡｓ、ＧａＰ等よりなる発光素子、２はメタルステム、３はメタルポスト、４は発光素子を包囲する樹脂モールドである。発光素子１の裏面電極はメタルステム２に銀ペースト等で接着され電気的に接続されており、発光素子１の表面電極は他端子であるメタルポスト３から伸ばされた金線によりその表面でワイヤボンドされ、さらに発光素子１は透明な樹脂モールド４でモールドされている。
【０００３】
  通常、樹脂モールド４は、発光素子の発光を空気中に効率よく放出する目的で、屈折率が高く、かつ透明度の高い樹脂が選択されるが、他に、その発光素子の発光色を変換する目的で、あるいは色を補正する目的で、その樹脂モールド４の中に着色剤として無機顔料、または有機顔料が混入される場合がある。…
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
  しかしながら、従来、樹脂モールドに着色剤を添加して波長を変換するという技術はほとんど実用化されておらず、着色剤により色補正する技術がわずかに使われているのみである。なぜなら、樹脂モールドに、波長を変換できるほどの非発光物質である着色剤を添加すると、ＬＥＤそのもの自体の輝度が大きく低下してしまうからである。」
　（ウ）「【０００７】
  本発明は、発光素子を樹脂で包囲してなる発光ダイオードにおいて、前記発光素子はｎ型及びｐ型に積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であって、前記発光素子を包囲する樹脂中に蛍光染料又は蛍光顔料が添加されており、前記蛍光染料又は蛍光顔料は４２０ｎｍ〜４４０ｎｍ付近の波長によって励起されて発光するものであり、前記蛍光染料又は蛍光顔料は発光素子からの可視光により励起されて、励起波長よりも長波長の可視光を出して発光ダイオードの色補正をすると共に、視感度を良くすることを特徴とする発光ダイオードである。またｎ型及びｐ型に積層された窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子からの光を変換する蛍光染料又は蛍光顔料が添加された波長変換発光ダイオード用樹脂において、前記波長変換発光ダイオード用樹脂は、前記発光素子が配設されている凹状部分内に配置しており、前記波長変換発光ダイオード用樹脂中の蛍光染料又は蛍光顔料は、発光素子からの青色の可視光により励起されて、励起波長よりも長波長の可視光を出して発光ダイオードの視感度を良くして成ることを特徴とする蛍光染料又は蛍光顔料が添加された波長変換発光ダイオード用樹脂である。」
　（エ）「【０００８】
  …前記したように窒化ガリウム系化合物半導体はＬＥＤに使用される半導体材料中で最も短波長側にその発光ピークを有するものであり、しかも紫外域にも発光ピークを有している。そのためそれを発光素子の材料として使用した場合、その発光素子を包囲する樹脂モールドに蛍光染料、蛍光顔料を添加することにより、最も好適にそれら蛍光物質を励起することができる。」
　（オ）「【０００９】
  図２は本発明のＬＥＤの構造を示す一実施例である。１１はサファイア基板の上にＧａＡｌＮがｎ型およびｐ型に積層されてなる青色発光素子、２および３は図１と同じくメタルステム、メタルポスト、４は発光素子を包囲する樹脂モールドである。…さらに樹脂モールド４には４２０〜４４０ｎｍ付近の波長によって励起されて４８０ｎｍに発光ピークを有する波長を発光する蛍光染料５が添加されている。」
　ウ　上記イによれば、本件原出願には、窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光染料又は蛍光顔料を添加することにより、該蛍光染料又は蛍光顔料により前記発光素子からの光の波長よりも長波長の可視光を出して、発光素子からの光の波長を変換し、発光ダイオードの視感度を良くすることを内容とする発明が開示されているということができる。
　エ　そうすると、本件原出願に開示された「発光ダイオード」は、「蛍光染料」又は「蛍光顔料」により「（窒化ガリウム系化合物半導体である）発光素子」からの光の波長よりも長波長の可視光を出して前記「発光素子」からの光の波長を変換し、その視感度を良くすることに意義があるものとして把握でき、当該「蛍光染料」又は「蛍光顔料」が、「発光素子」を包囲する「樹脂モールド」中に添加されているかということを問うものではなく、本件原出願の明細書に「本発明は発光素子を樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオード…に係り」（【０００１】）、あるいは、「本発明は、発光素子を樹脂で包囲してなる発光ダイオードにおいて、…前記発光素子を包囲する樹脂中に蛍光染料又は蛍光顔料が添加されており」（【０００７】）等の記載があるとしても、必ず「蛍光染料」又は「蛍光顔料」が、「発光素子」を包囲する「樹脂モールド」中に添加されているものに限定されると解すべきものとはいえない。
　オ　したがって、本件特許発明において、本件原出願において発明特定事項（構成要件）とされていた「樹脂モールド」に関する記載が削除がされたとしても、その記載が削除されたこと自体が要旨変更に該当するということはできない。
　カ　よって、本件出願は、本件原出願の当初明細書等の記載の範囲内で分割されたものではなく、分割要件を満たさないから、本件出願の出願日は遡及せず、現に出願された平成１８年５月２２日となる、との請求人の主張は採用できない。
（３）本件出願の出願日
　ア　上記（１）及び（２）のとおり、本件第１分割出願の出願日は本件最初の原出願の出願日まで遡及しない、とはいえず、また、本件出願は本件原出願の当初明細書等の記載の範囲内で分割されたものではなく、分割要件を満たさないから、本件出願の出願日は遡及しない、ともいえない。
　イ　よって、本件出願の出願日の遡及は認められ、その出願日は、本件最初の原出願の出願日である平成３年１１月２５日である。
（４）特許法第２９条第１項第３号又は同条第２項違反について
　上記（３）のとおり、本件出願の出願日は、平成３年１１月２５日である。しかるところ、請求人が提示した特開平５−１５２６０９号公報（甲第１号証）は、本件出願の出願後に頒布された刊行物であって、本件出願前に頒布されたものではなく、特許法第２９条に規定された「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物」には当たらない。よって、本件特許発明は、甲第１号証に記載された発明に基づき、特許法第２９条第１項第３号及び同条第２項の規定により特許を受けることができないものである、とはいえない。
　
２　重複特許（特許法第３９条第２項）について
　請求人は、「本件特許発明は、…本件第２分割出願に係る特許発明（特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明）、…本件第５分割出願に係る特許発明（特許第３７２４４９８号の請求項１に係る発明）、及び、…本件原出願に係る特許発明（特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明）と実質的に同一であるから、…本件特許は特許法第３９条第２項の規定に違反してなされたものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当して無効とすべき」と主張する（上記第３の２）ので、以下、本件特許発明と、それぞれの発明との同一性につき、検討する。
（１）特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明との同一性について
　ア　特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明
　特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明は、次のとおりである。
　
「発光素子を樹脂で包囲してなる発光ダイオードにおいて、前記発光素子はｎ型及びｐ型に積層された青色の可視光が発光可能な一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但しＸは０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなると共に、前記樹脂は前記発光素子からの青色の可視光により４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の波長によって励起されて、励起波長よりも長波長の可視光を出して発光ダイオードの視感度を良くする蛍光染料又は蛍光顔料を有し、かつ、前記発光素子は発光ピークが４３０ｎｍ付近、および３７０ｎｍ付近にあることを特徴とする発光ダイオード。」（以下「本件第２分割出願発明」という。）
　
　イ　対比
　本件特許発明（上記第２参照）と本件第２分割出願発明を対比すると、両者は以下の点で相違するものと認められる。
　　ａ　発光素子が、本件特許発明では、青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であるのに対し、本件第２分割出願発明では、青色の可視光が発光可能な一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但しＸは０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなり、発光ピークが４３０ｎｍ付近、および３７０ｎｍ付近にあるとされている点（以下「相違点１」という。）
　　ｂ　本件特許発明は、発光素子を樹脂で包囲することが特定されていないのに対し、本件第２分割出願発明は、発光素子を樹脂で包囲してなり、該樹脂が蛍光染料又は蛍光顔料を有する点（以下「相違点２」という。）
　　ｃ　蛍光染料又は蛍光顔料が、本件特許発明では、発光素子の色補正をするのに対し、本件第２分割出願発明では、発光ダイオードの視感度を良くする点（以下「相違点３」という。）
　
　ウ　判断
　上記相違点につき検討する。
　（ア）相違点１について
　本件特許発明は、発光素子に関し、それが「青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」であるのに対し、本件第２分割出願発明は、それが「青色の可視光が発光可能な一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但しＸは０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体」よりなり、かつ、「（その）発光ピークが４３０ｎｍ付近、および３７０ｎｍ付近にある」としているから、本件特許発明と本件第２分割出願発明とは、上位概念・下位概念の関係にあるものといえる。そして、後者は、前者に比べて、その具体的な構成要件をより限定したものといえるから、上記相違点１は実質的な相違点であるといえる。
　（イ）相違点２について
　本件特許発明は、樹脂に関する特定がされていないのに対し、本件第２分割出願発明は、樹脂が発光素子を包囲し、該樹脂が蛍光染料又は蛍光顔料を有することを特定するものである。したがって、両者は、その具体的な構成要件が異なるものであるから、上記相違点２は実質的な相違点であるといえる。
　（ウ）相違点３について
　本件特許発明における「色補正」とは、文字通り色を補正すること、すなわち、所望の発光色を基準に、これと現在の発光色との差を修正して所望の発光色にすることであるのに対し、本件第２分割出願発明の「視感度」とは、人間の感覚における、明るさに対する感覚のことであると認められるから、両者はその概念を異にするものといえる。したがって、本件特許発明の「発光素子の色補正をする」ことと、本件第２分割出願発明の「発光ダイオードの視感度を良くする」こととは、その概念が異なるものといえるから、上記相違点３は実質的な相違点であるといえる。
　なお、請求人は、「本件特許掲載公報全体をみると、『色補正をする』の実態は、発光素子の４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の発光波長を４８０ｎｍ程度の長波長化することに尽きることがわかる。これに対し、『視感度を良くする』本件第２分割出願発明では、…その実態も、…発光素子の４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の発光波長を４８０ｎｍ程度に長波長化することであるから、本件特許発明における『色補正をする』と本件第２分割出願発明における『視感度を良くする』は、実態において何も変わらない」（弁駁書１２〜１３頁、上記第３の２（１）ウ（ウ））と主張する。
　しかしながら、発光素子の４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の発光波長を蛍光染料により４８０ｎｍ程度の長波長化することが、本件特許掲載公報の【発明を実施するための最良の形態】の欄及び特許第３３６６５８６号公報の【発明の実施の形態】の欄にそれぞれ記載されているとしても、本件特許発明の「発光素子の色補正をする」ことと、本件第２分割出願発明の「発光ダイオードの視感度を良くする」こととは、その概念が異なるものといえることは上述したとおりであって、請求人の上記主張がその判断を左右するものではない。
　
　エ　（１）のまとめ
　以上のとおり、本件特許発明と、本件第２分割出願に係る特許発明（特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明）とは、実質的な相違点を有するものであるから、両者が実質的に同一であるとはいえない。
　
（２）特許第３７２４４９８号の請求項１に係る発明との同一性について
　ア　特許第３７２４４９８号の請求項１に係る発明
　特許第３７２４４９８号の請求項１に係る発明は、次のとおりである。
　
「発光素子を樹脂で包囲してなる発光ダイオードにおいて、
  前記発光素子は青色領域に発光ピークを有する可視光を発光し、ｎ型及びｐ型に積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であって、
  前記発光素子を包囲する樹脂中に蛍光染料又は蛍光顔料が添加されており、
  前記蛍光染料又は蛍光顔料は４２０ｎｍ〜４４０ｎｍ付近の波長によって励起されて発光するものであり、
  前記蛍光染料又は蛍光顔料は発光素子からの可視光により励起されて、励起波長よりも長波長の可視光を出して発光ダイオードの視感度を良くすることを特徴とする発光ダイオード。」（以下「本件第５分割出願発明」という。）
　
　イ　対比
　本件特許発明（上記第２参照）と本件第５分割出願発明を対比すると、両者は以下の点で相違するものと認められる。
　
　　ａ　発光素子が、本件特許発明では、青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であるのに対し、本件第５分割出願発明では、青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子とされている点（以下「相違点４」という。）
　　ｂ　本件特許発明は、発光素子を樹脂で包囲することが特定されていないのに対し、本件第５分割出願発明は、発光素子を樹脂で包囲してなり、該樹脂中に蛍光染料又は蛍光顔料が添加されている点（以下「相違点５」という。）
　　ｃ　蛍光染料又は蛍光顔料が、本件特許発明では、発光素子の色補正をするのに対し、本件第５分割出願発明では、発光ダイオードの視感度を良くする点（以下「相違点６」という。）
　
　ウ　判断
　上記相違点につき検討する。
　（ア）相違点４について
　本件特許発明は、発光素子に関し、それが「青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」であるのに対し、本件第５分割出願発明は、それが「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」であるから、両者は、その構成要件が異なるものであり、上記相違点４は実質的な相違点であるといえる。
　（イ）相違点５について
　本件特許発明は、樹脂に関する特定がされていないのに対し、本件第５分割出願発明は、樹脂が発光素子を包囲し、該樹脂が蛍光染料又は蛍光顔料が添加されていることを特定するものであるから、両者は、その構成要件が異なるものであり、上記相違点５は実質的な相違点であるといえる。
　（ウ）相違点６について
　相違点６は、上記相違点３と同じであるから、上記（１）ウにおいて相違点３につき検討したのと同じ理由により、実質的な相違点であるといえる。
　
　エ　（２）のまとめ
　以上のとおり、本件特許発明と、本件第５分割出願に係る特許発明（特許第３７２４４９８号の請求項１に係る発明）とは、実質的な相違点を有するものであるから、両者が実質的に同一であるとはいえない。
　
（３）特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明との同一性について
　ア　特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明
　特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明は、次のとおりである（なお、特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明は、訂正審判２０１１−３９０１００により、以下のように訂正されている。）。
　
「メタルステムと、メタルポストと、発光素子とを有し、前記発光素子を樹脂で包囲している発光ダイオードにおいて、
  前記発光素子は、サファイア基板の上にＧａＡｌＮ層がｎ型及びｐ型に積層されてなる可視光を発する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であって、
  前記発光素子を包囲する樹脂中に蛍光染料が添加されており、前記蛍光染料は４２０〜４４０ｎｍ付近の波長によって励起されて発光するものであり、
  前記蛍光染料は発光素子からの可視光により励起されて、励起波長よりも長波長の４８０ｎｍに発光ピークを有する可視光を出して発光ダイオードの視感度を良くすることを特徴とする発光ダイオード。」（以下「本件原出願発明」という。）
　
　イ　対比
　本件特許発明（上記第２参照）と本件原出願発明を対比すると、両者は以下の点で相違するものと認められる。
　
　　ａ　本件特許発明は、メタルステムとメタルポストを有するか否か特定されていないのに対し、本件原出願発明は、メタルステムとメタルポストを有する点（以下「相違点７」という。）。
　　ｂ　発光素子が、本件特許発明では、青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であるのに対し、本件原出願発明では、サファイア基板の上にＧａＡｌＮ層が積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体発光素子である点（以下「相違点８」という。）
　　ｃ　本件特許発明は、発光素子を樹脂で包囲することが特定されていないのに対し、本件原出願発明は、発光素子を樹脂で包囲してなり、該樹脂中に蛍光染料が添加されている点（以下「相違点９」という。）
　　ｄ　蛍光染料が、本件特許発明では、発光素子の色補正をするのに対し、本件原出願発明では、励起波長よりも長波長の４８０ｎｍに発光ピークを有する可視光を出して発光ダイオードの視感度を良くする点（以下「相違点１０」という。）
　
　ウ　判断
　上記相違点につき検討する。
　（ア）相違点７について
　本件特許発明は、メタルステムとメタルポストを有するか否か特定されていないのに対し、本件原出願発明は、メタルステムとメタルポストを有することが特定されており、両者は、その構成要件が異なるものであるから、上記相違点７は実質的な相違点であるといえる。
　（イ）相違点８について
　本件特許発明は、発光素子に関し、それが「青色窒化ガリウム系化合物半導体」であるのに対し、本件原出願発明は、それが「サファイア基板の上にＧａＡｌＮ層が積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体」であるから、両者は、その構成要件が異なるものであり、上記相違点８は実質的な相違点であるといえる。
　（ウ）相違点９について
　相違点９は、上記（２）ウにおいて相違点５について検討したのと同じ理由により、実質的な相違点であるといえる。
　（エ）相違点１０について
　相違点１０は、上記相違点３において、「蛍光染料」が「励起波長よりも長波長の４８０ｎｍに発光ピークを有する可視光を出」す点をさらなる相違点として付加したものといえるから、上記（１）ウにおいて相違点３について検討したのと同様の理由により、実質的な相違点であるといえる。
　
　エ　（３）のまとめ
　以上のとおり、本件特許発明と、本件原出願に係る特許発明（特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明）とは、実質的な相違点を有するものであるから、両者が実質的に同一であるとはいえない。
　
（４）小括
　以上（１）〜（３）のとおり、本件特許発明は、本件第２分割出願に係る特許発明（特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明）、本件第５分割出願に係る特許発明（特許第３７２４４９８号の請求項１に係る発明）、及び、本件原出願に係る特許発明（特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明）と実質的に同一であるとはいえず、本件特許は特許法第３９条第２項の規定に違反してなされたものである、ということはできない。
　
　
第６　むすび 
　以上のとおりであるから、請求人が主張する理由及び提出した証拠方法によっては、本件特許を無効とすることはできない。 
 　 
　審判に関する費用については、特許法第１６９条２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 
 　 
　よって、結論のとおり審決する。