【事件の表示】
　特願２００３−５５１２７７「癌の処置および検出において有用な１９３Ｐ１Ｅ１Ｂと称される、核酸および対応タンパク質」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　６月１９日国際公開、ＷＯ０３／５０２５５、平成１７年　６月　９日国内公表、特表２００５−５１６５９３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明　 
　本願は、平成１４年（２００２年）１２月６日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００１年１２月７日　米国）とする国際出願であって、その請求項１〜４に係る発明は、平成２４年１２月１２日付手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、その請求項１〜４に記載された以下のとおりのものと認める。
　
「【請求項１】配列番号３のアミノ酸配列を含む１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質であって、乳房、結腸、肺及び前立腺からなる群から選択される癌組織において対応する正常組織に対し過剰に発現される１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質からなる、転移性乳癌、転移性結腸癌、転移性肺癌及び転移性前立腺癌のための診断マーカー。」
「【請求項２】転移性乳癌、転移性結腸癌、転移性肺癌、又は転移性前立腺癌を有しているかまたは該癌を有する疑いのある患者由来の生物学的サンプル中の１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質の存在を検出するための方法であって、該方法は：
　前記サンプルを、配列番号３のアミノ酸配列を含むタンパク質に特異的に結合する抗体又はその抗原結合性フラグメントと接触させる工程；および
　前記抗体又はその抗原結合性フラグメントと前記１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質を含む複合体の形成及び／又は存在を検出する工程、
　を含む方法。」
「【請求項３】正常サンプルに対する転移性癌を有しているかまたは転移性癌を有する疑いのある患者由来の生物学的サンプル中の配列番号３のアミノ酸配列を有する１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質の発現レベル（発現量）をモニタリングするための方法であって、該方法は：
　転移性癌を有しているかまたは転移性癌を有する疑いのある患者由来の生物学的サンプル中の細胞によって発現される１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質のレベルを決定する工程；
　対応する正常サンプル中の細胞によって発現される１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質のレベルを決定する工程；
　前記生物学的サンプルにおいて決定された１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質の前記レベルを、前記対応する正常サンプルにおいて決定された１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質の前記レベルと比較する工程、但し、前記転移性癌は乳房、結腸、肺及び前立腺からなる群から選択される組織に発症する、
　を含む方法。」
「【請求項４】前記対応する正常サンプルに対する前記生物学的サンプル中における上昇した１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質レベルの存在は、該生物学的サンプル中の転移性癌の存在を示す、請求項３に記載の方法。」（以下、それぞれ「本願発明１」〜「本願発明４」という。）
 　
２．当審における拒絶の理由の概要
　これに対して、当審において平成２４年６月７日付で通知した拒絶の理由は、補正前の請求項１〜２５に係るものであって、その１つは、本願の発明の詳細な説明には、本願請求項に記載の発明が記載されておらず、また、本願請求項に記載の発明を当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されておらず、この出願は、特許法第３６条第６項第１号及び第４項第１号に規定する要件を満たしていないというものであり、もう１つは、本願請求項に係る発明は、その出願前に外国において頒布された刊行物１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、というものである。
　
３．特許法第３６条
（１）本願発明１について
 　本願発明１の１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質が、特定の転移性癌のための診断マーカーとして使用できるように本願明細書に記載されているか検討する。
　
（２）本願明細書の記載 
　本願明細書の実施例１にあるように、１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質は、SCIDマウスにヒトの骨片を移植し、該マウスの移植骨片周囲にヒト前立腺癌異種移植片LAPC9ADを投与した前立腺癌骨転移モデルSCIDマウスで成長させたLAPC9AD由来cDNAをテスターとし、LAPC9AD異種移植片由来cDNAをドライバーとして、抑制サブトラクティブハイブリダイゼーション法（以下、「ＳＳＨ法」という。）を適用し、骨転移前立腺癌組織由来のｃＤＮＡに過剰量存在する遺伝子断片を取得し、さらにその全長のｃＤＮＡをクローニングして、全長のアミノ酸配列を推定したものである。
　そして、本願明細書の実施例４では、１９３Ｐ１Ｅ１Ｂをコードする遺伝子が、前立腺を含む各種癌組織由来の試料（プール）において発現しているのに対して、正常組織由来の試料においては精巣、胸腺にその発現が限定されることが、半定量的ＰＣＲ又はノーザンブロッティングによって示されており、この結果は、本願発明１に係るタンパク質をコードする遺伝子が癌マーカーの候補となる可能性を示しているといえる。
　しかしながら、実際にある遺伝子およびそのコードするタンパク質が癌マーカーとして使用できることを当業者が理解できるよう明細書に記載されているといえるためには、所定数の患者由来の試料それぞれに対して、統計的にある程度の確度をもって癌の診断に使用できることを示す必要があることが当該技術分野における技術常識であるところ、本願明細書の実施例では、何人かの患者由来の試料を混ぜたプール中の遺伝子の発現量を観察しているにすぎず、１９３Ｐ１Ｅ１Ｂの遺伝子が、各種癌組織に由来するプール試料において発現し、正常組織においてはほとんど発現しないという結果が示されているだけである。
　さらに、転移性癌については、２人あるいは３人の患者からの試料を試験しているにすぎず、有意な数とはいえないし、例えば、転移性前立腺癌の２人の患者のそれぞれ、及び３人の患者の転移性結腸及び転移性卵巣癌のプールにおける該遺伝子の発現が、図１４Ｂと図１７で示され、図１９に示した結果は、「４つ全ての異なる癌転移サンプルにおいて１９３Ｐ１Ｅ１Ｂの発現を示すが、試験された正常組織において発現を示さない。」（段落【０４１５】）と記載されているものの、図１９のＰ４レーンの転移性乳癌については、バンドは観察できない。
　そもそも、段落【０４１７】には、「図２１は、患者癌標本に比べた、正常な標本における１９３Ｐ１Ｅ１Ｂの発現を示す。第１鎖ｃＤＮＡを、正常組織（胃、脳、心臓、肝臓、脾臓、骨格筋、精巣、前立腺、膀胱、腎臓、結腸、肺および膵臓）のパネルから調製し、患者癌プール（前立腺癌プール、膀胱癌プール、腎臓癌プール、結腸癌プール、肺癌プール、膵臓癌プール、卵巣癌プール、乳癌プール、転移癌プール、ＬＡＰＣ前立腺異種移植片プール（ＸＰ））のパネルから調製し、２人の異なる患者由来の、リンパ節への前立腺癌転移（ＰＭＬＮ２）から調製した。正規化を、アクチンに対するプライマーを使用して、ＰＣＲによって実施した。図１４に記載されるようにプライマーセットＡを使用して、半定量的ＰＣＲを、２６サイクルおよび３０サイクルの増幅で実施した。サンプルをアガロースゲル上で流し、ＰＣＲ産物を、Ａｌｐｈａｌｍａｇｅｒソフトウェアを使用して定量した。相対的発現を、アクチンプライマーを使用して得られたシグナルに対して正規化することによって計算した。結果は、試験された全ての正常組織のうちで、正常な精巣における制限された１９３Ｐ１Ｅ１Ｂ発現を示す。１９３Ｐ１Ｅ１Ｂ発現は、膀胱、結腸、肺、膵臓、卵巣、乳癌において強くアップレギュレートされ、前立腺癌および腎臓癌においてより少ない程度までアップレギュレートされた。」と記載され、以上の実験の結果の総括として、段落【０４１９】に「１９３Ｐ１Ｅ１Ｂ発現は、癌−前立腺遺伝子の名残である。正常精巣に対して制限された正常組織発現、ならびに
前立腺癌、膀胱癌、腎臓癌、結腸癌、肺癌、卵巣癌、乳癌および膵臓癌において検出されるアップレギュレーションは、ヒト癌に対する潜在的な治療標的および診断マーカーである
　
（３）当審の判断
　上記のとおり、本願明細書には、本願発明１のタンパク質が前立腺癌、膀胱癌、腎臓癌、結腸癌、肺癌、卵巣癌、乳癌および膵臓癌のための診断マーカーとして使用できる可能性が記載されているにすぎず、転移性癌の診断マーカーとして使用できることは記載されていない。
　また、ＳＳＨ法により、標的とする癌組織において対応する正常組織に対して過剰に存在する遺伝子をスクリーニングして癌マーカーの候補遺伝子を取得した場合に、さらに有意な数の癌患者、正常者における該遺伝子、又はタンパク質の存在、不存在を確認して、統計学的に癌の診断に使用できる結果が得られて初めて、癌の診断マーカーとして使用できる可能性があるといえることが、本願出願時の技術常識であるにもかかわらず、そのような実験はなされていない。
　しかも、上記（２）に記載した本願明細書の実施例での遺伝子発現の結果である図１４、１７、１９、２１には、転移性癌だけでなく、前立腺癌、結腸癌、肺癌、乳癌での遺伝子の発現が示されており、転移性癌とそうでない癌を区別することもできない。
　このように、本願明細書には、本願発明１のタンパク質が、転移性乳癌、転移性結腸癌、転移性肺癌及び転移性前立腺癌のための診断マーカーとして使用できることは記載されておらず、また、本願出願時の技術常識を参酌しても、本願発明１のタンパク質が これら転移性癌の診断マーカーとして使用できることを当業者が理解できるように本願明細書に記載されているとはいえない。
　したがって、本願の発明の詳細な説明には、本願発明１が記載されておらず また、同様の理由により、本願の発明の詳細な説明には当業者が１９３Ｐ１Ｅ１Ｂを転移性癌の診断マーカーとして使用できるように記載されていないから、本願の発明の詳細な説明には、本願発明１を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているともいえず、本願は、特許法第３６条第６項第１号及び第４項第１号に規定する要件を満たしていない。 
　
（４）本願発明２〜４について
　上記（２）に記載のとおり、本願明細書には、患者由来の試料中の１９３Ｐ１Ｅ１Ｂをコードする遺伝子の発現を観察しているだけであり、試料中から１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質の存在を検出したこと、及び該タンパク質が癌細胞で発現していることの具体的な記載がない。
　mRNAの存在と該mRNAの産物であるタンパク質の発現は必ずしも一致するものではない（要すればProc.Natl.Acad.Sci.USA Vol.96, No.25, p.14523-14528 (1999)の図２及び図３、細胞、Vol.25, No.14, p.8-12 (1993)の第４節、Int.J.Cancer Vol.81, No.5, p.705-711 (1999)の表１等参照）ことが本願出願時の技術常識であるから、本願明細書の記載からでは、１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質が癌組織において発現が増加することを推認できないから、患者由来の生物学的サンプル中の１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質の存在を検出することは、本願明細書に記載されておらず、また、本願出願時の技術常識を参酌しても、該タンパク質の存在を検出できるかどうか不明である。 
 したがって、「転移性乳癌、転移性結腸癌、転移性肺癌及び転移性前立腺癌を有するかまたはその疑いのある患者由来の生物学的サンプル中の１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質の存在を検出する方法」に係る本願発明２〜４については、上記（３）の本願発明１と同じ理由だけでなく、さらに上記理由により、本願の発明の詳細な説明に記載されているとも、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとも認められず、本願は特許法第３６条第６項第１号及び第４項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
４．特許法第２９条第２項
（１）引用例
　当審の拒絶の理由で引用文献１として引用された本願優先日前の２００１年１１月２９日に頒布された刊行物である国際公開０１／９０１５７号（以下、「引用例」という。）には、
(i)「本発明は表１に列挙された複数種の癌において過剰発現する新規遺伝子98P7C7に関する。正常組織における98P7C3のノーザンブロット発現分析は成人組織において限定的な発現を示す。98P7C3のヌクレオチド（図２）及びアミノ酸（図２及び３）配列が示されている。正常成人組織における98P7C3の組織プロファイルを前立腺やその他の腫瘍において観察される過剰発現と合わせると、
98P7C3は少なくとも幾つかの癌において異常に過剰発現することが示されており、表１に列挙されたような組織の癌における診断及び／又は治療の有用な標的となる
(ii)「SSH cDNA断片98P7C3（図１）は異種移植片LAPC9AD（去勢から１４日）からLAPC9AD（非去勢）をひくサブトラクションによって得られた。」（第５２頁第６行〜第７行）、 
(iii)「LAPC異種移植片はCharles Sawyers博士（UCLA）から得られて、（Klein et al,1997,Nature Med.3:402-408;Craft et al.,1999,Cancer Res.59:5030-5036）に記載のように生成された。アンドロゲン依存性及び非依存性LAPC-4異種移植片　LAPC-4 AD及びAIのそれぞれと、LAPC-9 AD及びAI異種移植片は、雄SCIDマウス中で育てられ、小さな組織塊として雄に移植された。LAPC-4及び-9 AI異種移植片はそれぞれ、LAPC-4及び-9 AD腫瘍に由来した。AI異種移植片を生成するために、AD腫瘍を有する雄を去勢し２、３ヶ月保持された。腫瘍が再び成長した後、腫瘍は採取され、去勢された雄または雌のSCIDマウスに移された。」（第５２頁第２２行〜第２９行）、と記載され、第１０１頁の表１には、悪性になると98P7C3が発現する組織として、前立腺、腎臓、結腸、肺、乳房、子宮、頸部、胃、直腸、骨、膵臓、白血球、卵巣、膀胱、転移組織が、記載されている。 
　
（２）対比
　本願発明１の１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質は、上記３．（２）に記載したとおり、SCIDマウスにヒトの骨片を移植し、該マウスの移植骨片周囲にヒト前立腺癌異種移植片LAPC9ADを投与した、前立腺癌骨転移モデルSCIDマウスで成長させたLAPC9AD由来cDNAをテスターとし、LAPC9AD異種移植片由来cDNAをドライバーとして、ＳＳＨ法を適用して得られた骨転移前立腺癌組織由来のｃＤＮＡに過剰量存在する遺伝子断片を含む、その全長の遺伝子にコードされるタンパク質である。
　そこで、本願発明１と引用例に記載された事項を比較すると、両者は、LAPC9ADをSCIDマウス中で成長させた場合に得られる異種移植片由来cDNAをテスターとし、LAPC9AD由来cDNAをドライバーとして、ＳＳＨ法によって得られるDNA断片を含む遺伝子にコードされるタンパク質であって、乳房、結腸、肺、及び前立腺からなる群から選択される癌組織において、対応する正常組織に対しその遺伝子が過剰発現するタンパク質に関連するものである点で共通する。 
 　しかしながら、両者は、以下の２点で相違する。
（イ）テスターとして用いるLAPC9ADをSCIDマウス中で成長させた場合に得られる異種移植片由来cDNAが、本願発明１では、SCIDマウスに移植したヒト骨片周囲に投与したLAPC9ADを成長させた異種移植片由来であり、得られたタンパク質が、配列番号３のアミノ酸配列を含む１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質であるのに対して、引用例では、去勢したSCIDマウスにおいて成長させたLAPC9AD異種移植片由来であり、得られたタンパク質が、９８Ｐ７Ｃ３タンパク質であり、配列番号３のアミノ酸配列を含まない点。
（ロ)本願発明１では、タンパク質を、転移性乳癌、転移性結腸癌、転移性肺癌及び転移性前立腺癌のための診断マーカーとして用いるのに対して、引用例では、、乳房、結腸、肺、及び前立腺組織の癌における診断の有用な標的となるとの記載にとどまり、それら癌及び転移性癌の診断マーカーとして用いることは記載されていない点。
　
（３）当審の判断
　まず、相違点（イ）について検討すると、ＳＳＨ法を用いて、生理的に変化した組織と変化前の組織での発現量に差がある、該変化に関連する可能性のある遺伝子を探索することは、引用例にも記載のように本願優先日前既に周知の手段であり、また、SCIDマウスにヒトの骨片を移植し、該移植骨片周囲にヒト前立腺癌細胞、あるいは異種移植片を投与した前立腺癌骨転移モデルも、本願優先日前当該技術分野における既に周知の技術的事項（例えばCancer Res.(1999)Vol.39,p.1987-1993 、Anticancer Res.(2001.March-April)Vol.21, No.2A, p.971-978 、Clin.Exp.Metastasis(2000)Vol.18, No.3, p.231-237参照）であった。
　このような本願優先日前の技術水準の下、前立腺癌組織に着目してＳＳＨ法を適用し、去勢したSCIDマウスを用いたLAPC9AIと、去勢していないSCIDマウスを用いたLAPC9ADとでの、発現プロファイルの異なる遺伝子を特定したという上記引用例の記載に接した当業者であれば、既に前立腺癌骨転移モデルがあるような前立腺癌の転移性に着目し、LAPC9AD由来の転移性前立腺癌とLAPC9ADとで発現プロファイルの異なる遺伝子を特定しようとすることは、容易に想到し得ることであり、その際、ＳＳＨ法のテスターに用いる異種移植片由来cDNAとして、上記周知の前立腺癌骨転移モデルで成長させたLAPC9AD異種移植片由来のものを用いて、本願発明１の１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質は、当業者が容易に得られるものである。 
　また、相違点（ロ）については、上記３．（３）で述べた理由により、本願発明１の１９３Ｐ１Ｅ１Ｂタンパク質が、転移性乳癌、転移性結腸癌、転移性肺癌及び転移性前立腺癌のための診断マーカーとして使用できることは、本願の発明の詳細な説明の記載に裏付けられておらず、本願明細書には、上記引用例記載事項(i)の「乳房、結腸、肺、及び前立腺組織の癌における診断の有用な標的となる」ことと同程度の記載しかないから、相違点（ロ）は、物の発明における実質的な相違とはいえない。
　そして、本願発明１において奏される効果については、テスターとして前立腺癌骨転移モデル由来のcDNAを適用していることから、得られた遺伝子及び当該遺伝子がコードするタンパク質が、前立腺癌の骨転移に関連する遺伝子と予測することは、引用例及び周知技術から予測できない程の顕著な効果とはいえないばかりか、そもそも、本願の発明の詳細な説明においては、該タンパク質の遺伝子の癌転移組織における発現が示されている（実施例４　図１９等）ものの、転移性でない癌組織（実施例４　図１４Ｂ等）や骨移植SCIDマウス中で処理していないLAPCでも発現（実施例４　図１６）しており、本願明細書の記載では、本願発明１に係るタンパク質が癌の転移に関係するかどうか不明であるから、本願発明１に係るタンパク質が、引用例及び周知技術から予測される以上の格別の効果を奏するものとは認められない。 
  したがって、本願発明１は引用例の記載及び周知技術に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。
　
（４）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２４年１２月１２日付意見書中で、「特定の癌の進行に関連する新規な遺伝子の取得という引用文献１のＳＳＨ法の使用目的を考慮すれば、引用文献１のＳＳＨ法において、「アンドロゲン依存性ＬＡＰＣ９異種移植片」由来ｃＤＮＡを「ドライバー」とした場合、その進行した状態ではない「前立腺癌骨転移モデル」由来ｃＤＮＡを「テスター」として使用する動機付けはない。従って、仮に、上記「前立腺癌骨転移モデル」が周知技術であると解したとしても、引用文献１において具体的に使用されたＳＳＨ法において該「前立腺癌骨転移モデル由来のｃＤＮＡを「テスター」として使用する動機付けはないから、本願の１９３Ｐ１Ｅ１Ｂは、引用文献１のＳＳＨ法及び仮想の周知技術から取得し得ないことは明らかである。」と主張している。
　しかしながら、前立腺癌が骨やリンパ節に転移しやすい癌であることは本願優先日前の技術常識であり、しかも転移した前立腺癌も原発巣の前立腺癌由来のものであるから、転移した前立腺癌と原発巣の前立腺癌の差異を調べるためにＳＳＨ法を用いて、発現プロファイルの異なる遺伝子を特定しようとすることは、前立腺癌骨転移モデルが周知である以上、むしろ本願優先日当時の当業者にとって自然な発想であるといえるから、引用例には動機付けがないという審判請求人の上記主張は、採用できない。
　
５．結論
  以上のとおり、本願請求項１〜４に記載の発明について、本願は、特許法第３６条第６項第１号及び同条第４項第１号に規定する要件を満たしておらず、また、本願請求項１に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。