【事件の表示】
　特願２００８−３２８２２６「４−ヒドロキシ酸を含むポリヒドロキシアルカノエートポリマー製造のための生物学的システム」拒絶査定不服審判事件〔平成２１年　４月２３日出願公開、特開２００９−　８２１４７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成１０（１９９８）年９月１８日（パリ条約による優先権主張　１９９７年９月１９日、米国）を国際出願日とする特願２０００−５１１８５３号の一部を特許法第４４条第１項の規定により平成１５年５月９日に新たな特許出願とした特願２００３−１３２３２５号のさらに一部を平成２０年１２月２４日に新たな特許出願としたものであって、平成２３年４月２６日付で拒絶査定がなされたところ、平成２３年９月９日付で拒絶査定不服審判が請求され、同日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２３年９月９日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２３年９月９日付の手続補正を却下する。
　
［理由］
１．補正の内容
　上記補正により特許請求の範囲の請求項１は、補正前の
「【請求項１】
　ポリヒドロキシアルカノエートシンターゼおよび４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼからなる群より選択される異種酵素をコードする遺伝子をゲノムに安定に取り込んだ、組換え宿主であって、該遺伝子の発現が増強されている、組換え宿主であって、該４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼは、内因性の野生型４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼに比べ、高酸素条件下でポリヒドロキシアルカノエートをより多く生産する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼである組換え宿主。」
から、
「【請求項１】
　ポリヒドロキシアルカノエートシンターゼおよび４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼからなる群より選択される異種酵素をコードする遺伝子をゲノムに安定に取り込んだ、組換え宿主であって、該遺伝子の発現が増強されている、組換え宿主であって、該４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼは、内因性の野生型４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼに比べ、高酸素条件下でポリヒドロキシアルカノエートをより多く生産する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼである組換え宿主
であって、かつ該組換え宿主は、高酸素条件、化学的突然変異源及び紫外線照射からなる群から選択される条件下で組換え宿主を生育させる工程、及びポリヒドロキシアルカノエートの蓄積に関してスクリーニングする工程により得られたものである組換え宿主
へと補正された。
　
２．補正の目的要件について
　この補正は、補正前の請求項１の発明特定事項である「組換え宿主」が「高酸素条件、化学的突然変異源及び紫外線照射からなる群から選択される条件下で組換え宿主を生育させる工程、及びポリヒドロキシアルカノエートの蓄積に関してスクリーニングする工程により得られたものである」ことを追加するものである。
　しかしながら、この補正は、補正前の請求項１において何ら言及していない組換え宿主の製造方法を追加するものであって、発明特定事項を概念的により下位の発明特定事項とする補正ではないから、発明を特定するための事項の限定であるとはいえない。
　よって、上記補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものには該当しない。
　さらに、この補正は、請求項の削除、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）のいずれに該当するものでもない。
　
　以上のとおりであるから、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項各号のいずれを目的とするものに該当せず、同法第１７条の２第４項の規定に違反するものであるから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．独立特許要件について
　上記２．のとおり、本件補正は平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項の規定に違反するものであるが、仮に、本件補正が平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号および第４号を目的とする補正に該当するとし、補正後の請求項１に記載されている事項により特定される発明（以下、「本願補正発明１」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについて、以下検討する。
　
（１）本願補正発明１
　本願補正発明１は、平成２３年９月９日付の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。
「【請求項１】
　ポリヒドロキシアルカノエートシンターゼおよび４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼからなる群より選択される異種酵素をコードする遺伝子をゲノムに安定に取り込んだ、組換え宿主であって、該遺伝子の発現が増強されている、組換え宿主であって、該４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼは、内因性の野生型４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼに比べ、高酸素条件下でポリヒドロキシアルカノエートをより多く生産する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼである組換え宿主であって、かつ該組換え宿主は、高酸素条件、化学的突然変異源及び紫外線照射からなる群から選択される条件下で組換え宿主を生育させる工程、及びポリヒドロキシアルカノエートの蓄積に関してスクリーニングする工程により得られたものである組換え宿主。」
　
（２）特許法第３６条第６項第１号及び同条第４項について
ア．本願明細書の記載
　本願明細書には、高酸素条件下でのＰＨＡ産生に関して以下の事項が記載されている。なお、下線は、当審で付与した。
　
（ア）「（実施例８：空気非感受性４−ヒドロキシブチリルＣｏＡトランスフェラーゼのスクリーニング方法）
  Ｃ．ｋｌｕｙｖｅｒｉ由来の４−ヒドロキシブチリル−ＣｏＡトランスフェラーゼは空気、おそらく酸素によって阻害されるようである。
高酸素条件下でＰ４ＨＢを合成するために、４−ヒドロキシブチリル−ＣｏＡトランスフェラーゼをコードするｈｂｃＴ遺伝子をプラスミド上に有し、そしてＰＨＡシンターゼ遺伝子を染色体上に有するＥ．ｃｏｌｉ株の変異体を増殖させ、そして細胞群の大多数が灰色のコロニーを形成する場合に、白色のコロニー（ＰＨＡの蓄積を示す）を探索することによって、酸素非感受性変異体をスクリーニングし得る
酸素非感受性細胞株ＭＢＸ２４０［ｐＦＳ１６］、ＭＢＸ３７９［ｐＦＳ１６］およびＭＢＸ８３０［ｐＦＳ１６］をこの方法を用いて同定した
　
イ．当審の判断
　上記記載事項（ア）によれば、本願の発明の詳細な説明には、高酸素条件下でＰＨＡを蓄積する酸素非感受性変異体３株を得たことが記載されているが、これらの変異体は、具体的にどのような変異が起きたことにより高酸素条件下でＰＨＡを蓄積することができるようになったのかについて確認されていない。
　上記記載事項（ア）には、突然変異体は化学的変異原や紫外線照射で処理を行うことにより取得し得ることが記載されているが、ＰＨＡの生合成には種々の酵素等の因子が関与しているところ、これらの処理により菌類に生じる突然変異はランダムに誘発されるものであるから、当該３株は、具体的にどのような変異により、高酸素条件下でＰＨＡの蓄積を示す性質を獲得したのか全く不明であるというべきであり、４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼ以外のＰＨＡの産生経路に関与する因子の変異により、高酸素条件下でのＰＨＡの蓄積を示す性質を獲得したことも考えられる。
　そうすると、本願明細書の記載からは、当該３株それぞれが有する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼ自体が、「内因性の野生型４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼに比べ、高酸素条件下でポリヒドロキシアルカノエートをより多く生産する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼ」であるかどうかは不明である。
　よって、本願出願時の技術常識を考慮しても、「４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼは、内因性の野生型４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼに比べ、高酸素条件下でポリヒドロキシアルカノエートをより多く生産する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼ」を有する組換え宿主を提供するという発明の課題を解決できることを当業者が認識できるように発明の詳細な説明が記載されているとはいえない。
　したがって、本願補正発明１は、本願の発明の詳細な説明に記載されたものではなく、本願は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
　また、上記のとおり、「内因性の野生型４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼに比べ、高酸素条件下でポリヒドロキシアルカノエートをより多く生産する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼ」を有する組換え宿主は、発明の詳細な説明に記載された方法により実際に得られているとはいえない。
　また、本願補正発明１の「内因性の野生型４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼに比べ、高酸素条件下でポリヒドロキシアルカノエートをより多く生産する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼ」を有する組換え宿主を取得するためには、突然変異処理を施した組換え宿主をＰＨＡの蓄積に関してスクリーニングし、さらに、スクリーニングにより得られた突然変異体が保持する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼの高酸素条件下における活性について確認し、「内因性の野生型４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼに比べ、高酸素条件下でポリヒドロキシアルカノエートをより多く生産する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼ」を有する組換え宿主を選択する必要があり、通常当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤を行なう必要がある。
　よって、本願補正発明１について、本願出願時の技術常識を考慮しても、本願の発明の詳細な説明に、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められない。
　
ウ．請求人の主張について
（ア）請求人の主張
　請求人は、平成２４年６月２２日付回答書において、実施可能要件違反の拒絶理由に関して以下の点を主張する。
［主張］本願補正発明１の組換え宿主は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で記載された組換え宿主であり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で記載された物の発明を実施するにあたり明細書に記載されるべきはそのプロセスである。本願補正発明１に記載の製造方法に包含される工程はいずれも当業者が本願出願時の技術常識を考慮して、本願明細書の記載に基づき実施することができるものである。
　具体的には、「高酸素条件、化学的突然変異源及び紫外線照射からなる群から選択される条件下で組換え宿主を生育させる工程」は、本願明細書の実施例８に具体的に記載された工程であり、当業者の実施を妨げるような事項は包含されておらず、請求項１に記載された文言のとおり実施することが可能である。 
 　また、「ポリヒドロキシアルカノエートの蓄積に関してスクリーニングする工程」についても同様である。当該工程も本願明細書の実施例８に記載された工程であり、当業者であれば本願出願時の技術常識を考慮して、本願明細書の記載に基づいて実施可能な工程である。 
　
（イ）主張に対する判断
　請求人は、本願補正発明１の組換え宿主を取得するプロセスが本願明細書の記載に基づいて実施可能に記載されていることを主張する。
　しかしながら、「内因性の野生型４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼに比べ、高酸素条件下でポリヒドロキシアルカノエートをより多く生産する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼ」を有する組換え宿主は、発明の詳細な説明に記載された方法により実際に得られているとはいえない。
　また、発明の詳細な説明には、突然変異体は化学的変異原や紫外線照射で処理を行うことにより取得し得ることが記載されているが、これらの処理により、菌類にどのような突然変異が起きるか不明であるから、本願補正発明１の「内因性の野生型４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼに比べ、高酸素条件下でポリヒドロキシアルカノエートをより多く生産する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼ」を有する組換え宿主を取得するためには、突然変異処理を施した組換え宿主をＰＨＡの蓄積に関してスクリーニングし、さらに、スクリーニングにより得られた突然変異体が保持する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼの高酸素条件下における活性について確認し、「内因性の野生型４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼに比べ、高酸素条件下でポリヒドロキシアルカノエートをより多く生産する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼ」を有する組換え宿主を選択する必要があり、通常当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤を行なう必要がある。
　よって、請求人の主張は採用できない。
　
エ．小括
　したがって、本願は、発明の詳細な説明の記載が、特許法第３６条第６項第１号及び第４項に規定する要件を満たしていないので、特許出願の際、独立して特許を受けることができないものである。
　
４．むすび
　したがって、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しないものであるが、仮に、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するものであっても、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであるから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである
　
第３　本願発明
１．本願発明について
　平成２３年９月９日付手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜５に係る発明は、平成２２年９月２９日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項１〜５に記載された事項により特定されたとおりのものであるところ、そのうち請求項１に係る発明は次のとおりである（以下、「本願発明１」という。）。
「【請求項１】
　ポリヒドロキシアルカノエートシンターゼおよび４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼからなる群より選択される異種酵素をコードする遺伝子をゲノムに安定に取り込んだ、組換え宿主であって、該遺伝子の発現が増強されている、組換え宿主であって、該４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼは、内因性の野生型４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼに比べ、高酸素条件下でポリヒドロキシアルカノエートをより多く生産する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼである組換え宿主。」
　
２．原査定の理由
　原査定の理由は、本願が特許法第３６条第６項第１号及び第３６条第４項に規定する要件を満たさず、特許を受けることができないというものである。
　
３．特許法第３６条第６項第１号及び同条第４項に規定する要件についての判断
（１）本願明細書の記載
　上記「第２　３．（２）ア．」に記載したとおりである。
　
（２）当審の判断
　上記「第２　３．（２）イ．」で述べたように、「内因性の野生型４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼに比べ、高酸素条件下でポリヒドロキシアルカノエートをより多く生産する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼ」を有する組換え宿主は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。
　また、本願発明１の「内因性の野生型４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼに比べ、高酸素条件下でポリヒドロキシアルカノエートをより多く生産する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼ」を有する組換え宿主を取得するためには、突然変異処理を施した組換え宿主をＰＨＡの蓄積に関してスクリーニングし、さらに、スクリーニングにより得られた突然変異体が保持する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼの高酸素条件下における活性について確認し、「内因性の野生型４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼに比べ、高酸素条件下でポリヒドロキシアルカノエートをより多く生産する４ＨＢ−ＣｏＡトランスフェラーゼ」を有する組換え宿主を選択する必要があり、通常当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤を行なう必要がある。
　よって、本願発明１について、本願出願時の技術常識を考慮しても、本願の発明の詳細な説明に、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められない。
　
第４　むすび
　以上のとおりであるから、本願請求項１に記載の発明について、本願は、特許法第３６条第６項第１号及び同条第４項に規定する要件を満たしておらず、特許を受けることができないので、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。