【事件の表示】
　特許第６４０４３６２号発明「ガスケット用素材」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第６４０４３６２号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１、２、３、４、５について訂正することを認める。
　特許第６４０４３６２号の請求項１〜２に係る特許を維持する。
　特許第６４０４３６２号の請求項３〜５に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
【理　由】
第１　手続の経緯
　特許第６４０４３６２号の請求項１〜５に係る特許についての出願は、２０１５年（平成２７年）１２月１日（優先権主張　２０１４年１２月１日、日本国）を国際出願日とする出願であって、平成３０年９月２１日に特許権の設定登録がされ、平成３０年１０月１０日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許について、特許異議申立人伊藤裕美（以下「特許異議申立人」という。）により、請求項１〜５に係る特許に対する特許異議の申立てがされた。
　本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。
　平成３１年　４月　５日　　：特許異議申立人より特許異議の申立て
　令和　１年　６月　７日付け：取消理由通知書
　令和　１年　８月　８日　　：特許権者より意見書及び訂正請求書の提出
　令和　１年　８月２９日付け：訂正拒絶理由通知書及び審尋
　令和　１年１０月　３日　　：特許権者より意見書、手続補正書及び回答
　　　　　　　　　　　　　　　書の提出
　令和　１年１１月２２日　　：特許異議申立人より意見書の提出
第２　訂正の適否
１　訂正請求に係る補正の可否
　令和１年８月８日の訂正請求書は、令和１年１０月３日の手続補正書により補正され、訂正事項６が削除されたが、当該補正は、訂正請求書の要旨を変更するものではないので、これを認める。
２　訂正の内容
　上記１のとおり補正された訂正（以下「本件訂正」という。）の内容は、以下の（１）〜（５）のとおりである（下線部は訂正箇所を示す。）。
（１）訂正事項１
　特許請求の範囲の請求項１に、
　「車両のエンジンに装着されるガスケット用素材であって、鋼板の片面又は両面に、
酸成分と金属との反応生成物又は酸成分と金属化合物との反応生成物、
　前記皮膜中の、
前記金属又は前記金属化合物
と記載されているのを、
　「車両のエンジンに装着されるガスケット用素材であって、鋼板の片面又は両面に、
リン酸アルミニウム
　前記皮膜中の、前記
リン酸アルミニウム
に訂正する。
（２）訂正事項２
　特許請求の範囲の請求項２に、
　「車両のエンジンに装着されるガスケット用素材であって、鋼板の片面又は両面に、
酸成分と金属との反応生成物又は酸成分と金属化合物との反応生成物
ジルコニア、ア
　前記プライマー層は、ポリブタジエン、水素添加型ポリブタジエン、及び変性ポリブタジエンは含まず、
　前記皮膜中の、
前記金属又は前記金属化合物
と記載されているのを、
　「車両のエンジンに装着されるガスケット用素材であって、鋼板の片面又は両面に、
リン酸アルミニウム、
、ア
　前記プライマー層は、ポリブタジエン、水素添加型ポリブタジエン、及び変性ポリブタジエンは含まず、
　前記皮膜中の、前記
リン酸アルミニウム
に訂正する。
（３）訂正事項３
　特許請求の範囲の請求項３を削除する。
（４）訂正事項４
　特許請求の範囲の請求項４を削除する。
（５）訂正事項５
　特許請求の範囲の請求項５を削除する。
３　訂正の要件
（１）訂正事項１について
ア　訂正の目的の適否
　訂正事項１は、訂正前の請求項１における「酸成分と金属との反応生成物又は酸成分と金属化合物との反応生成物」を、「リン酸アルミニウム」と具体的に特定するとともに、「前記皮膜中の、前記金属又は前記金属化合物の配合量」を「前記皮膜中の、前記リン酸アルミニウムの配合量」と具体的に特定して限定するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ　特許請求の範囲の拡張・変更の存否
　訂正事項１は、上記アのとおり、訂正前の請求項１に係る発明をより狭い範囲に限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第６項に適合するものである。
ウ　新規事項の有無
　「酸成分と金属との反応生成物又は酸成分と金属化合物との反応生成物」が「リン酸アルミニウム」であること、及び、「前記皮膜中の、前記金属又は前記金属化合物の配合量」が「前記皮膜中の、前記リン酸アルミニウムの配合量」であることは、本件特許明細書の段落【００３４】の【表２】の記載等に基づくものであるから、訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項に適合するものである。
（２）訂正事項２について
ア　訂正の目的の適否
　訂正事項２は、訂正前の請求項２における「酸成分と金属との反応生成物又は酸成分と金属化合物との反応生成物」を「リン酸アルミニウム」と具体的に特定するとともに、「ジルコニア、アルミナ及びチタニアから選択される」を「アルミナ及びチタニアから選択される」に限定し、「前記皮膜中の、前記金属又は前記金属化合物の配合量」を「前記皮膜中の、前記リン酸アルミニウムの配合量」と具体的に特定して限定するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ　特許請求の範囲の拡張・変更の存否
　訂正事項２は、上記アのとおり、訂正前の請求項２に係る発明をより狭い範囲に限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第６項に適合するものである。
ウ　新規事項の有無
　「酸成分と金属との反応生成物又は酸成分と金属化合物との反応生成物」が「リン酸アルミニウム」であること、及び、「前記皮膜中の、前記金属又は前記金属化合物の配合量」が「前記皮膜中の、前記リン酸アルミニウムの配合量」であることは、本件特許明細書の段落【００３４】の【表２】の記載等に基づくものである。また、「ジルコニア、アルミナ及びチタニアから選択される」を「アルミナ及びチタニアから選択される」に限定する訂正は、特許請求の範囲に選択的に記載されていた「ジルコニア」を削除するものである。
　よって、訂正事項２は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項に適合するものである。
（３）訂正事項３〜５について
　訂正事項３〜５は、それぞれ、訂正前の請求項３〜５を削除する訂正であるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。また、当該訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるとともに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。
　よって、訂正事項３〜５は、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。
４　一群の請求項及び別の訂正単位とする求め
　訂正前の請求項３〜５は、訂正前の請求項１又は２を直接又は間接的に引用しているものであるから、訂正前の請求項１〜５は、特許法第１２０条の５第４項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は一群の請求項に対して請求されたものである。
　そして、特許権者は、訂正後の請求項１及び２については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別の訂正単位として扱われることを求めているところ、上記３（１）及び（２）のとおり、訂正事項１及び２に係る訂正は認められるものであるから、訂正後の請求項１及び２について、請求項ごとに訂正することを認める。
５　小括
　以上のとおり、本件訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。
　なお、本件特許異議の申立てにおいては、訂正前のすべての請求項に対して特許異議の申立てがされているため、特許法第１２０条の５第９項で読み替えて準用する同法第１２６条第７項の独立特許要件は課されない。
　したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１、２、３、４、５について訂正することを認める。
第３　訂正後の本件発明
　上記第２のとおり本件訂正は認められるから、本件特許の請求項１〜２に係る発明（以下「本件発明１」〜「本件発明２」という。）は、訂正特許請求の範囲の請求項１〜２に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。
「【請求項１】
  車両のエンジンに装着されるガスケット用素材であって、鋼板の片面又は両面に、リン酸アルミニウム及びアルミナを含む皮膜を介してゴム層が形成されていて、
  前記皮膜中の、前記リン酸アルミニウムの配合量が、金属元素量に換算して、３０〜９０重量％であるガスケット用素材。
【請求項２】
  車両のエンジンに装着されるガスケット用素材であって、鋼板の片面又は両面に、リン酸アルミニウム、及び、アルミナ及びチタニアから選択される１以上からなる皮膜、プライマー層、及びゴム層がこの順に形成されていて、
  前記プライマー層は、ポリブタジエン、水素添加型ポリブタジエン、及び変性ポリブタジエンは含まず、
  前記皮膜中の、前記リン酸アルミニウムの配合量が、金属元素量に換算して、３０〜９０重量％であるガスケット用素材。」
第４　取消理由通知に記載した取消理由の概要
　訂正前の請求項１〜５に係る特許に対して、当審が令和１年６月７日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。
（１）本件特許の請求項１〜５に係る発明は、甲第１号証（特許第４８１６７９３号公報）に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項１〜５に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。
（２）本件特許は、特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、取り消されるべきものである。
（３）本件特許は、特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、取り消されるべきものである。
第５　甲号証の記載
　取消理由通知において引用した甲第１号証には、次の記載がある。
（１）「【請求項１】
  金属鋼板上に、ジルコニウム元素、リン元素およびアルミニウム元素を含有する表面処理剤層、シリカ含有熱硬化性フェノール樹脂系加硫接着剤層およびフッ素ゴム層を順次積層してなるフッ素ゴム-金属積層ガスケット素材において、シリカ含有熱硬化性フェノール樹脂系加硫接着剤として、シリカおよびクレゾールノボラック型エポキシ樹脂またはフェノールノボラック型エポキシ樹脂を含有させた熱硬化性フェノール樹脂系加硫接着剤を用い、該熱硬化性フェノール樹脂系加硫接着剤中に熱硬化性フェノール樹脂100重量部当り11〜80重量部の脂肪族アミン系化合物またはそれとイミダゾール系化合物の両者を硬化促進剤として配合したフッ素ゴム-金属積層ガスケット素材。」
（２）「【請求項９】
  エンジンシリンダヘッド用ガスケットとして使用される請求項１または５記載のフッ素ゴム-金属積層ガスケット素材。」
（３）「【０００１】
  本発明は、フッ素ゴム-金属積層ガスケット素材に関する。さらに詳しくは、エンジンシリンダヘッド用ガスケット等として好適に用いられるフッ素ゴム-金属積層ガスケット素材に関する。」
（４）「【０００７】
  …これらの鋼板上には、ジルコニウム、リンおよびアルミニウムの各元素を含有する表面処理剤層が形成される。
【０００８】
  この表面処理剤層において、ジルコニウムとアルミニウムの元素質量比率が90：10〜10：90、好ましくは70：30〜30：70、またジルコニウムとリンの元素質量比率が95：5〜60：40、好ましくは90：10〜68：32の割合で形成される。…
【０００９】
  これらの皮膜中のジルコニウム成分は、リン酸ジルコニウムまたは酸化ジルコニウムの形で存在しているが、リン酸ジルコニウムの形で存在していることが好ましい。…。アルミニウムは、けい酸アルミニウム、アルミナ(酸化アルミニウム)、水酸化アルミニウム、硫酸アルミニウムなどを含有している処理液によって、皮膜中に存在させるが、酸化アルミニウムの形で存在させるのが好ましい。皮膜中のリン成分は、リン酸を添加することによって供給されるが、その添加量はZr：P質量比率が95：5〜60：40になるように調整される。」
　したがって、これらの記載を総合すると、甲第１号証には、次の発明（以下「引用発明」という。）が記載されていると認められる。
　「エンジンシリンダヘッド用ガスケットとして使用されるフッ素ゴム-金属積層ガスケット素材であって、金属鋼板上に、アルミニウム元素を含有する表面処理剤層、シリカ含有熱硬化性フェノール樹脂系加硫接着剤層およびフッ素ゴム層を順次積層してなり、
　前記表面処理剤層のアルミニウムは、好ましくはアルミナ（酸化アルミニウム）の形で存在するフッ素ゴム-金属積層ガスケット素材。」
第６　当審の判断
１　特許法第２９条第２項について
（１）本件発明１について
ア　対比
　本件発明１と引用発明とを対比すると、引用発明における「エンジンシリンダヘッド用ガスケットとして使用されるフッ素ゴム-金属積層ガスケット素材」は、本件発明１の「車両のエンジンに装着されるガスケット用素材」と、「エンジンに装着されるガスケット用素材」である限りにおいて一致する。
　また、引用発明における「金属鋼板」は本件発明１の「鋼板」に、「アルミナ（酸化アルミニウム）」は「アルミナ」に、「表面処理剤層」は「皮膜」に、「フッ素ゴム層」は「ゴム層」にそれぞれ相当する。
　そうすると、両者の一致点及び相違点は、次のとおりである。
＜一致点＞
「エンジンに装着されるガスケット用素材であって、鋼板の片面又は両面に、アルミナを含む皮膜を介してゴム層が形成されているガスケット用素材。」
＜相違点１＞
　本件発明１の「ガスケット用素材」は、「車両のエンジンに装着される」ものであるのに対し、引用発明のフッ素ゴム-金属積層ガスケット素材はエンジンシリンダヘッド用ガスケットとして使用されるものではあるものの、当該エンジンの用途が車両用であるか否か明確に特定されていない点。
＜相違点２＞
　本件発明１の「皮膜」は、「リン酸アルミニウム」を含み、「前記皮膜中の、前記リン酸アルミニウムの配合量が、金属元素量に換算して、３０〜９０重量％である」のに対し、引用発明の「表面処理剤層」は、リン酸アルミニウムを含むのか明らかでない点。
イ　判断
　事案に鑑み、まず、相違点２について検討する。
　甲第１号証には、上記第５（４）のとおり、表面処理剤層のジルコウニム成分は、好ましくはリン酸ジルコニウムの形で存在し、リン成分はリン酸を添加することによって供給されることは記載されているものの、表面処理剤層に、リン酸アルミニウムを含ませることについては記載されておらず、まして、表面処理剤層中のリン酸アルミニウムの配合量を、金属元素量に換算して、３０〜９０重量％とすることは、記載も示唆もされていない。
　そして、相違点２に係る構成が周知技術であることを認めるに足りる証拠はなく、単なる設計的事項にすぎないということもできないので、引用発明に基いて、相違点２に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
ウ　小括
　したがって、本件発明１は、相違点１について検討するまでもなく、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
（２）本件発明２について
　本件発明２も、本件発明１と同様に、「皮膜」が「リン酸アルミニウム」を含み、「前記皮膜中の、前記リン酸アルミニウムの配合量が、金属元素量に換算して、３０〜９０重量％である」との構成を備えるものであるから、本件発明１と同じ理由により、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
２　特許法第３６条第６項第２号について
　本件発明１及び２には、「前記皮膜中の、前記リン酸アルミニウムの配合量が、金属元素量に換算して、３０〜９０重量％である」と特定されており、この配合量に関して、本件特許明細書の段落【００１４】には、「これら金属又は金属化合物は、単独でも、複数を混合して使用してもよく、その配合量は皮膜形成用の処理液中の固形分中に１〜９５重量％が好ましい。さらに好ましくは３０〜９０重量％である。尚、金属化合物の場合は、金属元素量に換算した値とする。」と記載されている。
　そして、本件特許明細書には、この配合量を求める計算式において分母となる「皮膜形成用の処理液中の固形分」についても、金属元素量に換算した値を用いるのか否か明確に記載されていないものの、計算式において分子となる金属化合物についてだけ金属元素量に換算した値を用いるのは不自然であり、分母となる「皮膜形成用の処理液中の固形分」についても、金属元素量に換算した値を用いると解するのが合理的である。
　すなわち、金属化合物＝リン酸アルミニウム、皮膜形成用の処理液中の固形分＝リン酸アルミニウム＋アルミナとした場合、金属元素量に換算したリン酸アルミニウムの配合量は、
　「リン酸アルミニウムの重量（金属元素量換算）／固形分（リン酸アルミニウム＋アルミナ）の重量（金属元素量換算）」
により計算されるものであると理解することができる。
　したがって、本件発明１及び２の発明特定事項は、明確に把握することができるものであり、特許法第３６条第６項第２号の要件を満たしている。
３　特許法第３６条第６項第１号について
　本件発明１及び２に特定されている、リン酸アルミニウムの配合量の計算式は、上記２のとおりのものであるところ、本件発明１及び２の発明特定事項を満たす実施例は、本件特許明細書の段落【００３４】の【表２】に記載の実施例２−１〜実施例２−３に開示されている。そして、当該実施例２−１〜実施例２−３は、比較例２及び３に比べて、高温の不凍液に対する耐性に優れるという効果を奏していることを読み取ることができる。
　また、本件発明１及び２の、「前記皮膜中の、前記リン酸アルミニウムの配合量が、金属元素量に換算して、３０〜９０重量％である」という特定は、比較例２及び３に比べて優れた効果を奏するもののうちの一部の範囲に限定したものであって、これにより、本件発明１及び２の課題を解決することができない範囲についてまで、特許請求の範囲を拡張させているわけではない。
　さらに、本件特許明細書の段落【００３１】の【表１】、段落【００４５】の【表５】の記載から見て、皮膜に配合する無機酸化物として、アルミナに換えてジルコニア又はチタニアを用いた場合でも、比較例１よりも優れた効果を奏するものが得られることが理解できるから、発明の詳細な説明に開示された内容から、アルミナに換えてチタニアを用いた場合についても、本件発明１及び２の課題を解決できると認識し得るといえる。
　したがって、本件発明１及び２は、本件特許明細書に記載したものであり、特許法第３６条第６項第１号の要件を満たしている。
第７　取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について
　特許異議申立人は、特許異議申立書において、訂正前の請求項１〜５に係る特許は、以下の（１）〜（３）の理由により、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない旨を主張しているので、それぞれ検討する。
（１）皮膜中の金属元素量について
　特許異議申立人は、訂正前の請求項１及び２には、「前記皮膜中の、前記金属又は前記金属化合物の配合量が、金属元素量に換算して、３０〜９０重量％である」と特定されている一方、本件特許明細書の実施例では、皮膜を構成する物質は、リン酸アルミと無機酸化物であり、全実施例のリン酸アルミと無機酸化物の合計配合量は８．９重量％であるから、仮に、皮膜中の金属元素量が最大となるように、リン酸アルミの配合量を１００％としても、リン酸アルミ（分子量１２２）に占めるアルミニウム（原子量２７）の比率は、２７／１２２＝２２％であるので、皮膜中の金属元素量は、８．９×２２％／８．９＝２２重量％となり、皮膜中の金属元素量が高々２２重量％である実施例しか開示されていない旨を主張している。
　しかしながら、上記配合量の計算式は、特許異議申立人の主張する計算式ではなく、上記第６の２において認定したとおりのものであり、本件発明１及び２の発明特定事項を満たす実施例が、本件特許明細書に開示されていることは、上記第６の３のとおりである。
　したがって、上記主張は採用することができない。
（２）酸成分について
　特許異議申立人は、訂正前の請求項４には、「前記酸成分がリン酸、正リン酸、縮合リン酸、無水リン酸、酢酸、蟻酸、硫酸、硝酸、フッ化水素酸、フルオロ錯体、有機酸から選ばれる２種以上を異種同士組み合わせてなる混合物である」と特定されている一方、本件特許明細書の実施例はすべて、酸成分としてリン酸のみを用いており、２種以上の異種の酸成分を用いた実施例は開示されていない旨を主張しているが、上記第２のとおり、訂正により請求項４は削除されたので、上記主張のような理由がないことは明らかである。
　したがって、上記主張は採用することができない。
（３）化学分野の発明について
　特許異議申立人は、化学分野の発明は一般に、効果の予測が困難な発明であることから、多くの実施例によって効果の裏付けを提示することが求められるところ、皮膜中の金属元素の配合量が、効果の裏付けがされた「実施例」と比べて大きく隔たったものを含んでいる、訂正前の請求項１及び２に規定された「前記皮膜中の、前記金属又は前記金属化合物の配合量が、金属元素量に換算して、３０〜９０重量％である」という範囲に至るまで、高温の不凍液に対する優れた耐久性という本件発明の課題が、本当に解決できるのか予測が困難であり、訂正前の請求項１及び２が、発明の詳細な説明において本件発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲内のものであるとは到底認められない旨を主張している。
　しかしながら、上記第６の３のとおり、本件発明１及び２の、「前記皮膜中の、前記リン酸アルミニウムの配合量が、金属元素量に換算して、３０〜９０重量％である」という特定は、本件特許明細書の段落【００３４】の【表２】に記載の比較例２及び３に比べて優れた効果を奏するもののうちの一部の範囲に限定しただけであり、これにより、本件発明１及び２の課題を解決することができない範囲についてまで、特許請求の範囲が拡張されているとはいえない。
　したがって、上記主張は採用することができない。
第８　むすび
　以上のとおり、取消理由通知書に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、請求項１〜２に係る特許を取り消すことはできない。また、他に請求項１〜２に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　さらに、請求項３〜５は、上記のとおり、訂正により削除された。これにより、本件特許異議の申立てについて、請求項３〜５に係る申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第１２０条の８第１項で準用する同法第１３５条の規定により却下する。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
令和１年１２月２５日（２０１９．１２．２５）
【訂正の要旨】
審決（決定）の【理由】欄参照。
（５７）【特許請求の範囲】
　【請求項１】
　車両のエンジンに装着されるガスケット用素材であって、鋼板の片面又は両面に、
リン酸アルミニウム
　前記皮膜中の、前記
リン酸アルミニウム
　【請求項２】
　車両のエンジンに装着されるガスケット用素材であって、鋼板の片面又は両面に、
リン酸アルミニウム、
、ア
　前記プライマー層は、ポリブタジエン、水素添加型ポリブタジエン、及び変性ポリブタジエンは含まず、
　前記皮膜中の、前記
リン酸アルミニウム
　【請求項３】（削除）
　【請求項４】（削除）
　【請求項５】（削除）