【事件の表示】
　特願２００７−２８４８２５「チタン含有潤滑油組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成２０年　６月２６日出願公開、特開２００８−１４４１４３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
　　
第１　手続の経緯
　この出願は、平成１９年１１月１日（パリ優先権による優先権主張：２００６年１２月６日　米国）の出願であって、平成２３年２月２３日付けの拒絶理由通知に対して同年６月７日に意見書及び手続補正書が提出され、同年９月６日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年１１月１０日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正書が提出され、同年１１月１６日に審判請求書の手続補正書が提出され、当審において平成２４年８月２２日付けで審尋がされ、同年１２月２１日に回答書が提出されたものである。
　　
　　　
第２　平成２３年１１月１０日付けの手続補正についての補正の却下の決定
　　　　　
［補正却下の決定の結論］　　
　平成２３年１１月１０日付けの手続補正を却下する。　　
　　　
［理由］　　
１．補正の内容　　
　平成２３年１１月１０日付けの、特許請求の範囲の請求項１についての手続補正（以下、「本件補正」という。）は、その補正前の特許請求の範囲の請求項１である、　
「【請求項１】　
潤滑粘度の基油成分およびスラッジ低減性潤滑剤添加剤から成る完全に調製された潤滑油組成物であって、当該潤滑剤添加剤は少なくとも一つのコハク酸イミド系の分散剤、金属を含んだ洗浄剤、少なくとも一つの酸化防止剤、およびチタンアルコキシドおよびカルボン酸から誘導された炭化水素に可溶なチタン化合物から成り、当該潤滑剤組成物は亜鉛ジヒドロカルビルジチオホスフェート（ＺＤＤＰ）化合物を含んでおらず、当該潤滑油組成物は当該チタン化合物を含んでいない同様の潤滑油組成物に比べて改善されたスラッジ低減特性を有している、ことを特徴とする潤滑油組成物。」
を、　
「【請求項１】　
潤滑粘度の基油成分およびスラッジ低減性潤滑剤添加剤から成る完全に調製された内燃エンジンを潤滑するために使用される潤滑油組成物であって、当該潤滑剤添加剤は少なくとも一つのコハク酸イミド系の分散剤、金属を含んだ洗浄剤、少なくとも一つの酸化防止剤、およびチタンアルコキシドおよびカルボン酸から誘導された炭化水素に可溶な、硫黄およびリン原子を含んでいない、チタン化合物から成り、当該潤滑剤組成物は亜鉛ジヒドロカルビルジチオホスフェート（ＺＤＤＰ）化合物を含んでおらず、当該潤滑油組成物は当該チタン化合物を含んでいない同様の潤滑油組成物に比べて改善されたスラッジ低減特性を有している、ことを特徴とする潤滑油組成物。」　　
とする補正である。　　
　　　　　　　　　
　そして、上記補正は、補正前の請求項１における、「潤滑油組成物」との事項を「内燃エンジンを潤滑するために使用される潤滑油組成物」とする補正（補正事項１）、及び「チタン化合物」を、「硫黄およびリン原子を含んでいない、チタン化合物」とする補正（補正事項２）を含むものである。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．新規事項の追加の有無　　
　上記補正事項１における「内燃エンジンを潤滑するために使用される潤滑油組成物」との事項、及び上記補正事項２における「硫黄およびリン原子を含んでいない、チタン化合物」との事項は、それぞれ、本願の願書に最初に添付した明細書（以下、「当初明細書」という。）の段落【０００２】、【００９２】、【００１７】及び【００１９】の記載からみて、当初明細書に記載された事項といえる。　　
　したがって、本件補正は、その補正事項がいずれも当初明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であるから、新たな技術的事項を導入しないものである。　　
　　　　　
３．補正の目的　　
　上記補正事項１は、補正前の請求項１における「潤滑油組成物」を「内燃エンジンを潤滑するために使用される」ものに、また、上記補正事項２は、「チタン化合物」を「硫黄およびリン原子を含んでいない」ものに限定するものである。
　そして、補正前の請求項１に記載された発明と補正後の請求項１に記載される発明の産業上の利用分野及び解決すべき課題が同一であるから、上記補正事項１及び２は、特許法第１７条の２第５項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。　　
　　　　　　　　　　　　
４．独立特許要件の検討　　
　そこで、本件補正後における請求項１に記載されている事項により特定される発明（以下、「本件補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについて検討すると、以下の理由により本件補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではなく、前記請求項１についての補正は、平成２３年法律第６３号附則第２条第１８項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成２３年改正前特許法」という。）第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するものとはいえない。　　
　　　　　　　　　　　　　
理由：本件補正発明は、本願優先日前に頒布された下記の刊行物１に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。　
　　　
（１）刊行物　
ア．刊行物　 
１．特開２００６−２５７４０６号公報（原査定における「引用文献１」。以下、「刊行物１」という。）　 
２．潤滑用語解説集，株式会社　朝倉書店，１９７０年１２月２５日，ｐ．１２６（原査定における「引用文献３」。以下、「参考文献」という。）
　　　　
 イ．刊行物に記載された事項
（ア）刊行物１について
　上記刊行物１には、以下の事項が記載されている。　　　　
１ａ
【請求項１】
　潤滑粘度の基油、および炭化水素に可溶な金属化合物を欠いている潤滑組成物の酸化を減少させる以上に当該潤滑組成物の酸化を減少させる効果のある、少なくとも一種の炭化水素に可溶な金属化合物の量を含む潤滑組成物を含んで成る潤滑面であって、該金属化合物の金属がチタン、ジルコニウム、およびマンガンから成るグループから選択される潤滑面。
・・・
【請求項８】
　実質的にフェノール系抗酸化化合物の不在下での潤滑組成物を含んだエンジンの作動中にエンジン潤滑組成物の酸化を減少させる方法であって、エンジンの部品と、潤滑粘度の基油および炭化水素に可溶な金属化合物を欠いている潤滑組成物の酸化を減少させる以上に当該潤滑組成物の酸化を減少させる効果のある炭化水素に可溶な金属化合物の量を含む潤滑組成物とを接触させることを含んでなり、該金属化合物の金属がチタン、ジルコニウム、およびマンガンから成るグループから選択される方法。」                   
１ｂ
【０００１】
　ここに記載された態様は、特定の油溶性金属添加剤および潤滑油組成物中でのそのような金属添加剤の使用、また特に潤滑組成物の抗酸化特性を改良するために使用される可溶性金属添加剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　乗用車および高荷重ディーゼルエンジンに使用される潤滑油は年を経て変化してきた。今日のエンジンは過去に比べてより激しくまた苛酷な走行用にデザインされている。しかしながら、より激しい走行により、オイルの使用温度の上昇に伴ってオイルの酸化が増進するという悪影響が生じる。オイルの酸化は、オイルの粘度上昇、および潤滑面に焼け付く凝集した酸化副産物によって生じる高温堆積物の形成の原因となる。そのため、特定のリン添加剤および硫黄添加剤がエンジンオイルの酸化を減少させるために使用されている。
【０００３】
　しかし、次世代の乗用車のモーターオイルおよび高荷重ディーゼルエンジンオイルの部類には、より厳しい公害防止装置の汚染を減少させるため、当該組成物内にリンおよび硫黄を含んだ酸化防止添加剤がより低レベルで存在することが要求される。リンおよび硫黄を含んだ添加剤が公害防止装置の効力を害する、あるいは減少させることはよく知られている。
【０００４】
　上記に関して、潤滑添加剤は、優れた抗酸化特性を提供し、また乗用車およびディーゼルエンジンに使用されている公害防止装置と、より適合する必要がある。このような添加剤はリンおよび硫黄を含んでいることも、あるいは実質的にリンおよび硫黄を欠いていることもあり得る。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一つの実施態様において、潤滑粘度の基油と、炭化水素に可溶な金属化合物を欠いている潤滑組成物の酸化を減少する以上に当該潤滑組成物の酸化を減少する効果のある、少なくとも一種の炭化水素に可溶な金属化合物の量を含んだ潤滑組成物を含む潤滑面がここに提示され、ここで当該金属化合物の金属は、チタン、ジルコニウム、およびマンガンから成るグループから選択される。」
１ｃ
　上記で簡単に説明したように、当開示の実施態様は潤滑組成物の酸化安定性を著しく向上させ、また対応する酸化安定性に必要とされるリン添加剤および硫黄添加剤の量を減少させることのできる、炭化水素に可溶な金属性酸化防止添加剤を提供する。当添加剤は、可動部間の表面に使用される油性の流体と混合される。その他の用途において、当添加剤は完全に配合された潤滑組成物中に提供される。当添加剤は、将来の乗用車およびディーゼルエンジンオイルの仕様に加え、現在提案されている乗用車のモーターオイル用のＧＦ−４規格、および高荷重ディーゼルエンジンオイル用のＰＣ−１０規格を満たすように特に意図されている。」
１ｄ
　一つの実施態様において、潤滑油組成物内の成分として有用な新規の組成物が提示されている。当組成物は、リンおよび硫黄を含んだ従来の酸化防止添加剤に加え、あるいは部分的または全体的に従来の酸化防止添加剤と置き換えて使用される、炭化水素に可溶な金属化合物を含む。」
１ｅ
　アルキルフェノールまたは硫化アルキルフェノールの金属塩は中性塩あるいは石鹸と呼ばれる。アルキルフェノールまたは硫化アルキルフェノールの中和に使用される金属は、チタン、マンガン、ジルコニウム、あるいはカルシウム、ナトリウム、マグネシウム、および酸化バリウムおよび水酸化バリウムなどのような一般的に使用されるその他の金属であり得る。従って、上述のスルホン酸塩、サリチル酸塩、リン酸塩、およびフェネートには、チタン、ジルコニウム、またはマンガンのスルホン酸塩、サリチル酸塩、リン酸塩、およびフェネートと組合わせて、ナトリウム、カリウム、カルシウムおよび／またはマグネシウムのスルホン酸塩、サリチル酸塩、リン酸塩、およびフェネートが含まれる。フェノールまたは硫化フェノールの高塩基性の塩は、しばしば「過塩基性」フェネートまたは「過塩基性硫化」フェネートと呼ばれる。例えば、チタン、ジルコニウムまたはマンガンは、清浄剤の過塩基化により発生する炭酸塩として清浄剤の添加剤に組み込まれる。」
１ｆ
・・・
酸化防止剤成分
　酸化抑制剤即ち酸化防止剤は使用中ベースストックが劣化する傾向を減少させる。劣化は金属の表面に堆積するスラッジおよびワニス様の堆積物などの酸化生成物や精製潤滑剤の粘度の増加によって証明することができる。・・・
【００２７】
　炭化水素に可溶なチタン、ジルコニウム、および／またはマンガン化合物と組み合わせて使用される他の酸化防止剤として、立体障害フェノールおよびジアリールアミン、アルキル化フェノチアジン、硫化化合物、および無灰ジアルキルジチオカルバメートが含まれる。・・・
【００２８】
　ジアリールアミン酸化防止剤には、これらに限定はされないが、以下の化学式のジアリールアミンが含まれ：・・・
【００３５】
　別の種類のアミン酸化防止剤は、以下の化学式のフェノチアジンまたはアルキル化フェノチアジンを含み：・・・
【００３８】
　含硫黄酸化防止剤としては、これらに限定はされないが、その生成に使用されるオレフィンの種類および酸化防止剤の最終硫黄含量により特徴付けられる、硫化オレフィンが含まれる。・・・
【００４５】
　酸化防止添加剤として使用される無灰ジアルキルジチオカルバメートには、添加剤パッケージに可溶性または分散可能な化合物が含まれる。・・・
【００４７】
　亜鉛ジアルキルジチオホスフェート（「ＺｎＤＤＰ」）もまた潤滑油中で使用される。ＺｎＤＤＰは優れた耐摩耗性および抗酸化特性を有し、Ｓｅｑ．ＩＶＡおよびＴＵ３磨耗試験のようなカムの磨耗試験を通過するために使用されてきた。米国特許第４，９０４，４０１号、４，９５７，６４９号、および６，１１４，２８８号を含む多くの特許がＺｎＤＤＰの製造および用途を提示している。非限定的、一般的なＺｎＤＤＰの種類に、第一級、第二級、および第一級と第二級の組み合わせのＺｎＤＤＰがある。
【００４８】
　同様に、摩擦調整剤として使用される化合物を含んだ有機モリブデンもまた酸化防止の機能性を表す。・・・
【００５０】
　一つの実施態様において、ここに記載された添加剤濃縮物および潤滑油組成物は、可溶性銅化合物を本質的に欠いている。別の実施態様において、ここに記載された添加剤濃縮物および潤滑油組成物は、フェノール系抗酸化化合物を本質的に欠いている。」
１ｇ
　以下の例は実施の態様を例証する目的で挙げられたものであり、いかなる方法によっても実施態様を制限するものではない。
［実施例］
例１
ネオデカン酸チタン
　ネオデカン酸（６００グラム）を、コンデンサー、ディンスタークトラップ（Ｄｅａｎ−ｓｔａｒｋ　ｔｒａｐ）、温度計、熱電対、およびガス注入口を備えた反応容器に入れる。酸の中に窒素ガスを泡立てる。チタンイソプロポキシド（２４５グラム）を、激しく攪拌しながら反応容器にゆっくり加える。反応物質を１４０℃に加熱し１時間攪拌する。反応により得られるオーバーヘッドおよび凝縮物はトラップに集められる。反応容器を減圧し、反応物質をさらに２時間、反応が完了するまで攪拌する。生産物の分析により、当生産物が１００℃で１４．３ｃＳｔの動粘度、およびチタン含有量６．４重量パーセントを有することが示された。
・・・
例７
炭化水素に可溶なチタン添加剤の酸化防止効果
　以下の例において、炭化水素に可溶なチタン化合物を、予め混合された潤滑組成物にトップトリートとして加え、精製潤滑剤中に約５０ｐｐｍから約８３０ｐｐｍの量のチタン金属を提供する。使用された予混合物はＧｒｏｕｐ　ＩＩＩベースストック清浄剤、分散剤、流動点降下剤、摩擦調整剤、酸化防止剤、および粘度指数向上剤が配合された乗用車のエンジンオイルの試作品であり、以下の表に示されるようにチタン金属を欠いている。
【００７６】
【表１】
【００７７】
　約０ｐｐｍから約８００ｐｐｍの元素チタンが配合されたオイルの酸化安定性を、ＴＥＯＳＴ　ＭＨＴ−４検査を使用して評価した。ＴＥＯＳＴ　ＭＨＴ−４検査は、エンジンオイルの酸化および炭素質堆積物形成特性を評価する、潤滑剤業界の標準検査である。当検査は最新エンジンのピストンリングのベルト周辺における、高温堆積物形成をシミュレートするように作られている。当検査には、当検査の比較的新しい修正であるＭＨＴ−４プロトコルと共に、特許を有する機器（米国特許第５，４０１，６６１号および米国特許第５，２８７，７３１号；各特許の内容がここに引用により組み込まれている）が使用されている。当検査の操作および特定のＭＨＴ−４条件は、２０００年１月１１−１３日、Ｗｉｌｆｒｉｅｄ　Ｊ．　Ｂａｒｔｚの編集で第１２回Ｔｅｃｈｎｉｓｃｈｅ　Ａｋａｄｅｍｉｅ　Ｅｓｓｌｉｎｇｅｎ世界学会（ｔｈｅ　１２ｔｈ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｌｌｏｑｕｉｕｍ　Ｔｅｃｈｎｉｓｃｈｅ　Ａｋａｄｅｍｉｅ　Ｅｓｓｌｉｎｇｅｎ）で発表された、ＳｅｌｂｙおよびＦｌｏｒｋｏｗｓｋによる「エンジンオイルピストンの堆積傾向のベンチテストとしてのＴＥＯＳＴプロトコルＭＨＴの展開（Ｔｈｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＴＥＯＳＴ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ＭＨＴ　ａｓ　ａ　Ｂｅｎｃｈ　Ｔｅｓｔ　ｏｆ　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｏｉｌ　Ｐｉｓｔｏｎ　Ｄｅｐｏｓｉｔ　Ｔｅｎｄｅｎｃｙ）」と題する文献により公表されている。通常、堆積物の量（ミリグラム）が少ないほど添加剤の質はよい。
【００７８】
【表２】
【００７９】
　前記表２において、表示された量のチタンネオデカノエートを含んだサンプル２−７の酸化安定性とサンプル２−７に使用されている基油（サンプル１）の酸化安定性とを比較した。データによって示されるように、ＴＥＯＳＴの結果が３９．４である基油（サンプル１）の酸化安定性と比べ、約５０ｐｐｍから約８００ｐｐｍのチタン金属を含んだオイルの酸化安定性には劇的な増加が見られる。」
　　　　
（イ）参考文献について
　上記参考文献には、以下の事項が記載されている。
　　　　
２ａ
　石油類，油脂，ゴム，プラスチックなど有機化合物は空気あるいは酸素にふれることによって酸化を受ける．潤滑油＊では酸化＊が進むと油の重合，分解が起こり，粘度＊の上昇，有機酸，水，スラッジ＊など酸化生成物の発生をみる．この酸化反応は熱，金属触媒，光などによって加速されるが，逆に反応を抑制するために少量加える物質を酸化防止剤という．」（第１２６頁第３行〜７行）
　　　　　　　　　
（２）刊行物１に記載された発明
　刊行物１の摘示１ａには、
「潤滑粘度の基油、および炭化水素に可溶な金属化合物を欠いている潤滑組成物の酸化を減少させる以上に当該潤滑組成物の酸化を減少させる効果のある、少なくとも一種の炭化水素に可溶な金属化合物の量を含む潤滑組成物であって、該金属化合物の金属がチタンであるもの」が、記載されている。
　また、その実施例として、摘示１ｇには、「基油」、「ビススクシンイミド分散剤」、「硫化アルファオレフィン酸化防止剤」、「芳香族アミン酸化防止剤」、「過塩基性スルホネート」、及び「第１級および第２級ＺＤＤＰ」を含む「エンジンオイル」として調製された予混合物に、上記「炭化水素に可溶な金属化合物」として「チタンネオデカノエート」を添加して潤滑組成物とすることが記載されている。
　よって、刊行物１には、
「基油、ビススクシンイミド分散剤、硫化アルファオレフィン酸化防止剤、芳香族アミン酸化防止剤、過塩基性スルホネート、第１級および第２級ＺＤＤＰ、及び炭化水素に可溶なチタンネオデカノエートを含むエンジンに使用される潤滑組成物。」
の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されていると認められる。
　　　　　　　　　　
（３）検討
ア．対比
　引用発明における「基油」、「ビススクシンイミド分散剤」及び「硫化アルファオレフィン酸化防止剤、芳香族アミン酸化防止剤」は、本件補正発明の「潤滑粘度の基油成分」、「コハク酸イミド系の分散剤」及び「少なくとも一つの酸化防止剤」に相当することは明らかである。
　また、引用発明における「過塩基性スルホネート」は、技術常識からみて、清浄剤として添加されるものであること、及び、摘示１ｅに
「従って、上述のスルホン酸塩、・・・には、チタン、・・・のスルホン酸塩、・・・と組合わせて、ナトリウム、カリウム、カルシウムおよび／またはマグネシウムのスルホン酸塩、・・・が含まれる。」と、示されるとおり、通常、「ナトリウム、カリウム、カルシウムおよび／またはマグネシウム」等の金属を含むものであると認められるので、本件補正発明の「金属を含んだ洗浄剤」に相当する。
　さらに、引用発明における「炭化水素に可溶なチタンネオデカノエート」は、摘示１ｇの「例１」には、「ネオデカン酸チタン」すなわち上記「ネオデカノエート」が、チタンアルコキシドの一種であるチタンイソプロポキシドとネオデカン酸の反応により生成されることが記載され、また、その構造から見て硫黄及びリン原子を含むものでないことも明らかであるから、本件補正発明の「チタンアルコキシドおよびカルボン酸から誘導された炭化水素に可溶な、硫黄およびリン原子を含んでいない、チタン化合物」に相当する。
　また、本件補正発明の潤滑剤組成物において「スラッジ低減性潤滑剤添加剤から成る」ことは、当該添加剤は「少なくとも一つのコハク酸イミド系の分散剤、金属を含んだ洗浄剤、少なくとも一つの酸化防止剤、およびチタンアルコキシドおよびカルボン酸から誘導された炭化水素に可溶な、硫黄およびリン原子を含んでいない、チタン化合物から成」るものであるから、組成物中に上記添加剤の成分を含むことと同じことであると認められる。
　そして、引用発明も、上記のとおり上記添加剤の成分を含むものであるから、本件補正発明が、「スラッジ低減性潤滑剤添加剤から成る」点において相違するものではない。
　また、引用発明における「エンジンに使用される潤滑組成物」は、本件補正発明の「エンジンを潤滑するために使用される潤滑油組成物」に相当することも明らかである。
　よって、本件補正発明と引用発明とは、
「潤滑粘度の基油成分およびスラッジ低減性潤滑剤添加剤から成る完全に調製された内燃エンジンを潤滑するために使用される潤滑油組成物であって、当該潤滑剤添加剤は少なくとも一つのコハク酸イミド系の分散剤、金属を含んだ洗浄剤、少なくとも一つの酸化防止剤、およびチタンアルコキシドおよびカルボン酸から誘導された炭化水素に可溶な、硫黄およびリン原子を含んでいない、チタン化合物から成る潤滑油組成物。」
の点で一致し、次の点で相違する。
　　　
相違点１：本件補正発明は、「亜鉛ジヒドロカルビルジチオホスフェート（ＺＤＤＰ）化合物」を含まないのに対して、引用発明においては、含んでいる点
　　
相違点２：本件補正発明は、「当該チタン化合物を含んでいない同様の潤滑油組成物に比べて改善されたスラッジ低減特性を有している」のに対して、引用発明においてはそのような特定がなされていない点
　　　　　　
イ．相違点の判断
（ア）相違点１について
　引用発明の「第１級および第２級ＺＤＤＰ」は、刊行物１の摘示１ｆを参酌すると、「酸化防止剤」の項において「ＺｎＤＤＰは優れた耐摩耗性および抗酸化特性を有し」と記載されていることから見て（「ＺｎＤＤＰ」と、「ＺＤＤＰ」が同じものであることは自明である。）、酸化防止剤としても添加されているものと認められる。
　そして、刊行物１の摘示１ｂ〜１ｄの
「【背景技術】
【０００２】
・・・オイルの酸化は、オイルの粘度上昇、および潤滑面に焼け付く凝集した酸化副産物によって生じる高温堆積物の形成の原因となる。そのため、特定のリン添加剤および硫黄添加剤がエンジンオイルの酸化を減少させるために使用されている。
【０００３】
しかし、次世代の乗用車のモーターオイルおよび高荷重ディーゼルエンジンオイルの部類には、より厳しい公害防止装置の汚染を減少させるため、当該組成物内にリンおよび硫黄を含んだ酸化防止添加剤がより低レベルで存在することが要求される。リンおよび硫黄を含んだ添加剤が公害防止装置の効力を害する、あるいは減少させることはよく知られている。
【０００４】
上記に関して、潤滑添加剤は、優れた抗酸化特性を提供し、また乗用車およびディーゼルエンジンに使用されている公害防止装置と、より適合する必要がある。このような添加剤はリンおよび硫黄を含んでいることも、あるいは実質的にリンおよび硫黄を欠いていることもあり得る。」、
「【０００９】
上記で簡単に説明したように、当開示の実施態様は潤滑組成物の酸化安定性を著しく向上させ、また対応する酸化安定性に必要とされるリン添加剤および硫黄添加剤の量を減少させることのできる、炭化水素に可溶な金属性酸化防止添加剤を提供する。」、及び
「【００１２】
一つの実施態様において、潤滑油組成物内の成分として有用な新規の組成物が提示されている。当組成物は、リンおよび硫黄を含んだ従来の酸化防止添加剤に加え、あるいは部分的または全体的に従来の酸化防止添加剤と置き換えて使用される、炭化水素に可溶な金属化合物を含む。」
との記載から見て、刊行物１に記載の発明は、従来のエンジンオイル（潤滑油組成物）においては、酸化を減小させるためリン添加剤及び硫黄添加剤が使用されていたところ、リン及び硫黄を含んだ添加剤を減少させることを目的としてなされ、これらの添加剤を、「炭化水素に可溶な金属化合物」に置き換えることにより、上記課題を解決するものであると認められる。
　また、特に、上記摘示１ｄ（【００１２】）には、「炭化水素に可溶な金属化合物」を、「リンおよび硫黄を含んだ従来の酸化防止添加剤」の「全体」に「置き換えて使用される」ことも記載されていると認められる。
　よって、引用発明において、酸化防止剤として添加されている「第１級および第２級ＺＤＤＰ」を使用せずに、炭化水素に可溶な金属化合物にて置き換えることは当業者が容易になし得るものであると認められる。
　　　　
(イ）相違点２について
　刊行物１の摘示１ｇには、ＴＥＯＳＴ　ＭＨＴ−４検査を利用して引用発明の酸化安定性を評価し、引用発明の潤滑組成物が「チタンネオデカノエート」を添加していないものよりも、酸化安定性が増加したことが記載されている。
　そして、参考文献（摘示２ａ）には、
「潤滑油＊では酸化＊が進むと油の重合，分解が起こり，粘度＊の上昇，有機酸，水，スラッジ＊など酸化生成物の発生をみる．」と、記載されているとおり、潤滑油の酸化がスラッジの原因になること、いいかえれば、スラッジの原因の一つには、潤滑油の酸化があるものと認められる。
　よって、引用発明も「炭化水素に可溶なチタンネオデカノエート」を添加していないものよりは、酸化安定性が増加してスラッジが低減されるものと認められるので、本件補正発明と同様に、「同様の潤滑油組成物に比べて改善されたスラッジ低減特性を有している」ものと認められる。
　よって、上記相違点２は、実質的な相違点とはいえない。
　　　　　
（ウ）効果について
　本件補正発明の効果は、「チタンアルコキシド及びカルボン酸から誘導された」「炭化水素に可溶なチタン化合物」を含むことにより、内燃エンジン用の潤滑油組成物中に含まれて来るスラッジを除去する効果を有するものであると認められる。
　そして、引用発明も、エンジンにおいて用いられるものであり、また、酸化安定性が向上するものであるから、エンジンにおいて使用した際に使用に耐えうる程度のスラッジの低減性があることは当業者ならば当然予測しうることであると認められる。
　また、本願発明の詳細な説明の段落【００１６】〜【００２０】を参酌すると、スラッジ減少剤として添加されているのは、上記炭化水素に可溶なチタン化合物である。言い換えれば、組成物中に上記炭化水素に可溶なチタン化合物を含有すれば、本件補正発明と同様に、エンジンの燃料の結果として生ずる酸化生成物スラッジの低減効果がもたらされるものと認められるので、上記炭化水素に可溶なチタン化合物を含有する引用発明も、本件補正発明と同様のスラッジの低減効果を有するものであると認められる。
　さらに、ＺＤＤＰを使用しないことについては、本願発明の詳細な説明の段落【００２６】には、
「業界の動向は、リンの含有量を２５０ｐｐｍから７５０ｐｐｍ、あるいは２５０ｐｐｍから５００ｐｐｍというように１０００ｐｐｍ未満とするために、潤滑油に加えるＺＤＤＰの量の減少に向かっている。」
と、記載されていることからみて、「業界の動向」（技術常識からみて、汚染などの問題により潤滑剤組成物中にリンや硫黄の混入が好ましくないことを意味すると解される。）によりリンが好ましくないので添加していない、ということにすぎないものと認められ、また、炭化水素に可溶な金属化合物とリンを含む化合物を併用するとスラッジ低減効果に阻害する課題があったところ、それを単に用いないことにより、スラッジが格別に低減した、などの特別の事情や当業者が予測できないほどの効果があるものとも認められない。
　よって、本件補正発明において、「亜鉛ジヒドロカルビルジチオホスフェート（ＺＤＤＰ）化合物を含んでおらず」としたことについて、当業者にとって格別の効果があるものとは認められない。
　　　　　　　　　
（４）まとめ　
　以上のとおり、本件補正発明は、本願優先日前に頒布された刊行物１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、独立して特許を受けることができるものではない。　
　　　　　　　　　　　　
５．むすび　　
　したがって、上記請求項１についての補正は、平成２３年改正前特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであるから、この補正を含む本件補正は、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。　　
　　　　　　　
第３　本願発明について　　
１．本願発明　　
　平成２３年１１月１０日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、この出願の請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、平成２３年６月７日付けの手続補正書により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定されるとおりのものである。　　
　　　　　
２．原査定の理由　
　拒絶査定における拒絶の理由（平成２３年２月２３日付けの拒絶理由通知の「理由」「２．」）の概要は、本願の請求項１〜９に記載の発明は、その出願前に頒布された下記の刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができるものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、というものである。　
　引用文献１：特開２００６−２５７４０６号公報（上記「刊行物１」に同じ。）　
　引用文献３：潤滑用語解説集，株式会社　朝倉書店，１９７０年１２月２５日，ｐ．１２６（上記「参考文献」に同じ。）
　　　
３．引用文献及び引用文献に記載された事項　
（１）引用文献について　
　引用文献１及び３は、上記第２の４．（１）ア．に示した刊行物１及び参考文献に同じである。　
　　　　　　
（２）引用文献に記載された事項　
　引用文献１及び３に記載された事項は上記第２の４．（１）イ．において記載したとおりである。　
　　　　　　
４．引用文献に記載された発明　　
　引用文献１に記載された発明は、上記第２の４．（２）に記載した「引用発明」と同じものである。　　
　　　　　　　　
５．検討　
（１）対比　　
　本願発明は、本件補正発明の「内燃エンジンを潤滑するために使用される潤滑油組成物」という事項において、「内燃エンジンを潤滑するために使用される」という特定がされておらず、また、「硫黄およびリン原子を含んでいない、チタン化合物」という事項において、「硫黄およびリン原子を含んでいない」という特定もなされていないものであるから、本件補正発明について上記第２の４．（３）ア．において説示した理由と同じ理由により、本願発明と引用発明は、　
「潤滑粘度の基油成分およびスラッジ低減性潤滑剤添加剤から成る完全に調製された潤滑油組成物であって、当該潤滑剤添加剤は少なくとも一つのコハク酸イミド系の分散剤、金属を含んだ洗浄剤、少なくとも一つの酸化防止剤、およびチタンアルコキシドおよびカルボン酸から誘導された炭化水素に可溶なチタン化合物から成る潤滑油組成物。」
の点で一致し、次の点で相違する。
　　
相違点１’：本願発明は、「亜鉛ジヒドロカルビルジチオホスフェート（ＺＤＤＰ）化合物」を含まないのに対して、引用発明においては、含んでいる点
　　
相違点２’：本願発明は、「当該チタン化合物を含んでいない同様の潤滑油組成物に比べて改善されたスラッジ低減特性を有している」のに対して、引用発明においてはそのような特定がなされていない点
　　　　　　
（２）相違点についての判断
　上記相違点１’及び２’は、引用発明と本件補正発明の相違点である相違点１及び２と同じものである。
　よって、上記第２の４．（３）イ．において述べたものと同様の理由により、本願発明は、引用発明から、当業者が容易になし得るものであると認められる。
　　
第４　請求人の主張について
　請求人は、回答書において、平成２３年１１月１０日付け手続補正書における特許請求の範囲の請求項１について、補正案を示した上で、当該補正案の請求項１に記載された発明は、
「引用文献１及び２には、チタン化合物の使用は記載されているが、ＺＤＤＰ及びリンを含んでいない潤滑油組成物を製造すること及び使用することは記載も示唆もされていない。引用文献１及び２には、また、潤滑油組成物がシーケンスＶＧエンジン試験に合格するものであることについても、記載も示唆もされていない。 
　これに対して、補正案のとおりに補正された本願発明は、引用文献１及び２の開示とは相違して、潤滑油組成物がチタン化合物を含みＺＤＤＰ及びリンを含んでいないことにより、潤滑油組成物がシーケンスＶＧエンジン試験に合格するというメリットをもたらすものである。 
　引用文献１及び２には、潤滑油組成物中のリン及び亜鉛の量を単に減少させることが記載されているのみで、両者を共に排除することは記載されていない。引用文献１及び２の各実施例をみても、本願発明のように、ＺＤＤＰ及びリンを含んでいない組成物中でチタン化合物を使用することによってシーケンスＶＧエンジン試験に合格するというメリットがもたらされることは、全く示されていない。 
　従って、本願発明は、補正案どおりに補正されたならば、引用文献１及び２の開示に対して進歩性のあるものとなり、拒絶理由２は解消されることとなる。」
　と主張している。
　しかしながら、以下のとおり、上記補正案のとおりの発明についても、刊行物１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであると認められるから、上記回答書における主張は採用することができない。
　　
（ａ）「リンを含んでいない」との事項について
　上記（３）イ．（ア）において述べたとおり、刊行物１には、潤滑組成物からリンを含んだ酸化防止添加剤の全て置き換えることが示唆されており、ＺＤＤＰを始め、リンを含む成分を使用せず、「リン原子を含んでいない」構成とすることは当業者が容易になし得るものである。
　　
（ｂ）「シーケンスＶＧエンジン試験に合格する」との事項について
　「シーケンスＶＧエンジン試験」は、本願発明の詳細な説明の段落【００６７】に記載されるとおり、スラッジ及びワニスの抑制に関する試験であると認められるが、上記（３）イ．（ウ）において述べたとおり、補正案における請求項１に係る発明においてスラッジ減少剤として添加されているものも、炭化水素に可溶なチタン化合物である。言い換えれば、組成物中に炭化水素に可溶なチタン化合物を含有すれば、補正案における請求項１に係る発明と同様に、エンジンの燃料の結果として生ずる酸化生成物スラッジ等の低減効果がもたらされるものと認められるので、炭化水素に可溶なチタン化合物を含有する引用発明の潤滑組成物を、特に「シーケンスＶＧエンジン試験に合格」する程度に調整することは当業者に困難性を要するものとは認められない。
　　　　　　　　　　
第５　むすび　　
　以上のとおり、本願発明は、本願優先日前に頒布された引用文献１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることはできないので、本願は、その余の請求項に係る発明を検討するまでもなく、拒絶すべきものである。　　
　よって、結論のとおり審決する。