【事件の表示】
　特願２００３−５３０２３０「摂食行動の修正」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　４月　３日国際公開、ＷＯ０３／２６５９１、平成１７年　３月３１日国内公表、特表２００５−５０８３２４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
［１］手続の経緯  
 　本願は，２００２年９月２４日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００１年９月２４日　米国，２００２年１月１０日　英国，２００２年６月２８日　米国）を国際出願日とする出願であって，拒絶理由通知に応答して平成２１年４月２７日付けで意見書が提出されるとともに手続補正がなされ，同年９月３日付けで拒絶査定がなされ，これに対し，平成２２年１月８日に拒絶査定不服審判が請求され，審判請求の理由について同年３月１８日付けで手続補正書（方式）が提出されたものである。 
 　　 
 　　 
［２］本願発明 
 　本願の請求項１〜２０に係る発明は，平成２１年４月２７日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１〜２０に記載された事項により特定されるものと認められるところ，その請求項１に係る発明（以下「本願発明」ということがある。）は，以下のとおりのものである。 
 『　医薬が、ヒト対象への末梢投与に適した形態であり、５から１００ｎｍｏｌのＰＹＹ３−３６の投与量で投与されることを特徴とする、ヒト対象の肥満の低減または防止のための医薬の製造のためのＰＹＹ３−３６の使用。　』 
 　 　 
 　　 
［３］原査定の拒絶の理由
　一方，本願発明に対する原査定の拒絶の理由の一は，本願発明は特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない，というものである。
　
　
［４］当審の判断
　
１．本願の優先権主張について
　本願は，以下の三つの出願：
　(1)　２００１年９月２４日付け米国特許出願６０／３２４，４０６号
　(2)　２００２年１月１０日付け英国特許出願ＧＢ０２００５０７．２号
　(3)　２００２年６月２８日付け米国特許出願６０／３９２，１０９号
をパリ条約に基づく優先権主張の基礎とする出願であるところ，本願発明が上記(1)の出願を基礎とする優先権の利益を享受することができるか否かについて検討する。
　　
　上記出願(1)の優先権書類（冒頭頁の願書表紙を含め５２枚からなる。順に第１〜５２頁とする。）には，『摂食行動の調節のための弓状核神経の刺激及び阻害』（和訳は当審による。以下同様。）との標題が付されている（第３頁第１〜２行）とともに，暫定的出願である同出願(1)が以下の４つのセクション：
　・第１セクション：ヒトメラノコルチン３受容体についての基礎的な情報を提供する科学雑誌記事
　・第２セクション：学会発表からのスライド
　・第３セクション：記事の図の一の拡大された版を含む発明者により著された雑誌記事
　・第４（最終）セクション：１つのクレーム
を以てなされている旨記載されており（第３頁第４〜８行），そして実際，同書類は概要上述のとおりの第１セクション（第４〜８頁），第２セクション（第９〜４２頁），第３セクション（第４３〜４９頁），及び第４セクション（第５０〜５１頁））で主に構成されている。
　しかしながら，例えば上の第４セクションの「クレーム」（第５１頁）の記載：
『　クレーム：
　１．ある動物における摂食行動を調節するための方法であって，当該動物の（間脳）視床下部の弓状核におけるＰＯＭＣ又はＮＰＹ／ＡＧＲＰ神経の神経学的活性に影響を及ぼす化合物の有効量を当該動物に投与する工程からなる，方法。　』
をみても，ＰＹＹ３−３６の使用については記載されていない。
　また，他の第１〜３セクションの内容を検討しても，ヒトへの末梢投与に適したヒトの肥満の低減または防止のための医薬の製造のためにＰＹＹ３−３６を有効成分として使用することについて記載されている箇所を見出すことはできないし，ましてや，ＰＹＹ３−３６を５〜１００ｎｍｏｌの投与量で末梢投与することによりヒトの肥満を低減又は防止することについて，何ら具体的な記載を見出すことができない。
　そうすると，本願発明は，本願優先権主張の基礎となる出願のうち少なくとも２００１年９月２４日（第一優先日）に出願された米国特許出願６０／３２４，４０６号の明細書等に記載されているとはいえないから，少なくとも当該出願に基づく優先権を享受することはできない。
　　
２．先願明細書の記載事項 
　原査定で「３．」として引用された出願である上記ＰＣＴ／ＵＳ／０１／４８３３６（特願２００２−５４９２８２号。以下，単に「出願３」ということがある。）は，本願の第二優先日である２００２年１月１０日より前の２００１年１２月１４日に国際特許出願され，本願の第二優先日後の２００２年６月２０日に国際公開（国際公開第２００２／４７７１２号）がなされ，その後，特許法第１８４条の４第１項に規定する翻訳文が提出されたものであり，その国際出願日における国際出願の明細書，請求の範囲又は図面（以下，これらをまとめて「出願３の明細書等」ということがある。上記国際公開公報である国際公開第２００２／４７７１２号参照。），及びその翻訳文（特表２００４−５１５５３３号公報参照。）には，次の事項が記載されている。
［　各項の冒頭は，上記国際公開公報中の記載箇所を示し，併記した和訳及び記載箇所の表示は，上記公表公報に基づく翻訳文及び該公表公報中の記載箇所を示す。下線は当審による。］  
　　
（ア）第３１頁第２〜１２行
『【請求項１】　治療上有効量のＰＹＹまたはＰＹＹアゴニストを肥満対象に投与することを含む
肥満症
　・・・・・・
【請求項４】　ＰＹＹアゴニストが
ＰＹＹ［３−３６］
【請求項５】　ＰＹＹまたはＰＹＹアゴニストを
末梢投与
　　
（イ）第１頁第１４〜１８行
『【０００２】　発明の分野
本発明は，代謝の症状または障害，詳細にはカロリー利用能を低下させることによって軽減し得るもの，例えば，糖尿病，
肥満症，
組成物
　　　
（ウ）第６頁第１４〜１７行
『【００１６】　１のかかるＰＹＹアゴニストアナログは，本明細書中において配列番号：３として同定する
ＰＹＹ［３−３６］
ＰＹＹ［３−３６］はアミノ酸３ないし３６にわたってＰＹＹと同じ配列を有する
　　
（エ）第６頁第２０〜２５行
『【００１７】　“カロリー（または栄養）利用能を低下させることによって軽減し得る症状または障害”とは，比較的高い栄養利用能によって引起こされる，悪化する，あるいは重くなるかのいずれかの，または栄養利用能を低下させることによって軽減し得る，例えば
摂食を減少することによって軽減し得る，対象におけるいずれの症状または障害
肥満症，
　　
（オ）第１３頁第４〜８行
『【００３７】　この
組成物または医薬組成物
静脈内，腹膜内，皮下，および筋肉内，経口，局所，粘膜内，あるいは肺吸入
（静脈内，筋肉内および皮下を含む）非経口，鼻腔または経口投与に好適な処方の形態
　　
（カ）第１４頁第１２〜１９行
『【００４２】　該化合物の有効な日々の食欲抑制用量は，典型的には，
５０ｋｇの患者に対して，単一または分割した用量で
最も好ましくは約５μｇないし約５００μｇ／日
　　
（キ）第１６頁第１５行〜第１７頁第１７行
『【００５０】　実施例１：一晩絶食したＮＩＨ／ＳＷマウスにおける摂食に対するＹ受容体リガンドの活性　　
　雌性ＮＩＨ／Ｓｗｉｓｓマウス（８−１２週齢）を群にわけて，０６００に点灯する１２：１２時間の明所：暗所サイクルで飼育した。水および標準的なペレット状マウス食餌を特に注記しない限り自由に与えた。動物を実験の１日前に，ほぼ１５００時間目に個別に絶食させ飼育を開始した。・・・
【００５１】　時間＝０分において，すべての動物に５ｍｌ／ｋｇの体積で担体または
化合物の腹膜内注射
【００５２】　分析：
摂食は時間＝０で最初に与えた食餌の重量から１時間後に残っていた食餌の重量を差し引くことによって算出した。摂食に対する処理の効果は対照に対する％変化として表す。・・・
【００５３】　結果：
図１に見られるように，１０，１００および５００μｇ／ｋｇで末梢投与（腹膜内注射）したＰＹＹは，一晩絶食した雌性ＮＩＨ／ＳＷマウスにおいて６０分間にわたって測定した摂食を顕著に低下させた。ＰＹＹ［３−３６］のこれらの用量はほぼ等しい効力を有していた。・・・』（第１４頁第４０行〜第１５頁第２５行）
　　
（ク）図面頁１／８
『
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　（第２４頁）
　　
３．対比・判断  
（３−１）　出願３の明細書等には，「ＰＹＹ又はＰＹＹアゴニスト」としてＰＹＹ３−３６を肥満対象に抹消投与することを含む肥満症の治療方法（摘記（ア））の他，「ＰＹＹ又はＰＹＹアゴニスト」を有効成分とする肥満症治療のための医薬組成物を製造することも記載されている（摘記（イ），（オ））。また，食欲抑制のための「ＰＹＹ又はＰＹＹアゴニスト」の好ましい用量として，５０ｋｇの患者あたりの最も好ましい用量が「約５μｇないし約５００μｇ／日の範囲内」であることも記載されている（摘記（カ））ところ，食欲の抑制等による摂食低下が肥満症の軽減につながることは摘記（エ）をみるまでもなく明らかであることから，当該「約５μｇないし約５００μｇ／日の範囲内」の用量は肥満症の治療のために好ましい用量であると理解できるものである。
　そうすると，出願３の明細書等には
「医薬が，ヒト対象への末梢投与に適した形態であり，５０ｋｇの患者に対し１日あたり約５〜５００μｇのＰＹＹ［３−３６］の投与量で投与される，ヒト肥満の治療のための医薬の製造のためのＰＹＹ［３−３６］の使用」
の発明（以下，引用発明という。）が記載されているものと認められる。
　
　本願発明と引用発明とを対比する。
　摘記（ウ），ならびに同（ウ）で引用されている「配列番号：３」（例えば出願３の明細書等の段落【００３１】）のアミノ酸配列からみて，引用発明の「ＰＹＹ［３−３６］」は本願発明の「ＰＹＹ３−３６」と同一のペプチド化合物であると認められるから，両者は
　「　医薬が，ヒト対象への末梢投与に適した形態である，ヒト対象の肥満の低減または防止のための医薬の製造のためのＰＹＹ３−３６の使用　」
の点で一致するが，
　ＰＹＹ３−３６の投与量に関し，本願発明では「５から１００ｎｍｏｌ」で投与されるのに対し，引用発明では「５０ｋｇの患者に対し１日あたり約５〜５００μｇ」で投与される，
という点で，一見相違する。
　　
（３−２）　上記相違点について検討する。
　引用発明に規定される５０ｋｇの患者に対する１日の投与量である約「５〜５００μｇ」は，モル量に換算すると約「１．２３５〜１２３．５ｎｍｏｌ」（意見書（５）中の「引用例３の実施例：」の項にならい，ＰＹＹ３−３６の分子量を４０５０とする。以下同様。）であり，本願明細書の例えば段落【０１１８】に例示されているような体重７５ｋｇのヒトを対象とした場合でも約「１．８５２〜１８５．２ｎｍｏｌ」に相当するから，本願発明の「５から１００ｎｍｏｌ」と重複するものである。
　しかも，出願３の明細書等の実施例１の結果を示す図１から，一晩絶食させたマウスに対し，ＰＹＹ３−３６を，１０−７ｇ〜１０−３／ｋｇ，つまり０．１〜１０００μｇ／ｋｇで単回投与した後の６０分にわたる摂食が，対照に比して低下する傾向にあることが読み取れる。ここで，当該０．１〜１０００μｇ／ｋｇは，約１．２３５〜１２３５０ｎｍｏｌ／５０ｋｇ，或いは約１．８５２〜１８５２０ｎｍｏｌ／７５ｋｇとなるから，出願３の明細書等においては，本願発明の「５〜１００ｎｍｏｌ」と重複する引用発明の約「１．２３５〜１２３．５ｎｍｏｌ」／日／５０ｋｇ，或いは約「１．８５２〜１８５．２ｎｍｏｌ」／日／７５ｋｇの全範囲において，実際に，摂食低下傾向がみられることが確認されている。
　そうすると，上記相違点は実質的な相違点とはいえない。
　よって，本願発明は出願３の明細書等に記載された発明と同一である。
　　
（３−３）本願及び出願３の出願人，発明者について
　本願の出願人はインペリアル　カレッジ　イノベーションズ　リミテッド外１であり，そして，発明者はカウリー，マイケル他７名である。
　一方，出願３の出願人はアミリン・ファーマシューティカルズ，インコーポレイテッドであり，そして，発明者はリチャード・エイ・ピットナー外２名である。
　以上のとおりであるから，両出願の出願人及び発明者は同一でない。
　
（３−４）請求人の主張について
　請求人は平成２２年１月８日付けで補正された審判請求書において，概要以下のような主張をしている：
　本願明細書の実施例３（図５ａ，ｂ），６において，本願発明の低い投与量のＰＹＹ３−３６によってラット及びヒトに対しカロリー摂取が低減可能であることが実証されているのに対し，出願３の明細書等の実施例６では肥満マウスに対しＰＹＹ３−３６を３０，１００，３００，１０００μｇ／ｋｇ／日，即ち７．５，２５，７５，２５０ｎｍｏｌ／ｋｇ／日，７５ｋｇのヒトでは１日あたり５６３ｎｍｏｌ，１８７５ｎｍｏｌ，５６２５ｎｍｏｌ，１８７５０ｎｍｏｌに相当する投与量で用いているが，その結果を示す図６をみると，特に３００〜１０００μｇ／ｋｇの高用量（本願発明の投与量より約５６０倍〜３７００倍高い）のＰＹＹ３−３６投与によって体重増加の減少がみられるものの，３０μｇ／ｋｇ／日の投与量では体重は逆に増加しているから，出願３の明細書等の結果は，体重増加を減少させるためには高い投与量のＰＹＹ３−３６が必要であることを示すものであり，本願発明のような５〜１００ｎｍｏｌという低い投与量でＰＹＹ３−３６を用いることにより体重増加を減少させ得ることは出願３の明細書等に記載も示唆もなく，本願発明と引用発明とは全く異なる。
　
　そこで，この主張について検討する。
　本願明細書の実施例３や実施例６では，ラット又はヒトに対し比較的低用量でＰＹＹ３−３６を末梢投与した結果，食物摂取又は食欲が低下したことが示されており（段落【０４３１】及び図５ａ，ｂにおける０．３μｇ／１００ｇの投与量区，段落【０４４２】〜【０４４４】及び図９ａ〜ｃ），本願発明ではこれら食物摂取等の低下の結果を以て肥満の低減または防止に有効であるとしたものと解される。
　他方，（３−２）で検討したとおり，出願３の明細書等においても，本願発明における「５から１００ｎｍｏｌ」と重複する投与量の範囲が開示され，当該範囲全体にわたって，本願発明と同様に摂食低下傾向が確認されている以上，その投与量の全範囲で肥満の低減または防止に有効であると理解できるものである。
　そして，同じ薬物を投与する場合であっても，投与経路・方法等が異なれば有効投与量が異なる場合があることを勘案すれば，出願３の明細書等に，ある投与態様において摂食低下に有効である投与量が，異なる投与態様においては体重を減少できず，体重減少のためにより高い投与量が必要であると推認させる記載があったとしても，そのことによって，出願３の明細書等における摂食低下についての記載に基づく上述の理解が妨げられるものではない。なお，本願発明の「５〜１００ｎｍｏｌ」の範囲の投与量での末梢投与により実際に体重が減少することは，本願明細書においても確認されていない。
　
４．まとめ
　以上のとおりであるから，本願の請求項１に係る発明は，その第二優先日である２００２年１月１０日前の外国語特許出願であって同第二優先日後に国際公開された出願３の国際出願日における国際出願の明細書等に記載された発明と同一であり，しかも，本願請求項１に係る発明をした者が出願３に係る上記の発明をした者と同一であるとは認められず，本願の出願時においてその出願人と出願３の出願人とが同一であるとも認められないので，特許法第１８４条の１３で読み替える同法第２９条の２第１項の規定により特許を受けることができない。
　したがって，他の請求項について論及するまでもなく，この特許出願は拒絶すべきものである。  
　  
　よって，結論のとおり審決する。