【事件の表示】
　特願２００２−５３２６８６「非病原性又は病原性インフルエンザＡサブタイプＨ５ウイルス検出キット」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年　４月１１日国際公開、ＷＯ０２／２９１１８、平成１６年　４月　２日国内公表、特表２００４−５０９６４８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　本願発明
　本願は、２００１年９月２７日（パリ条約による優先権主張２０００年１０月５日、中国）を国際出願日とする出願であって、その請求項１〜２３に係る発明は、平成２３年１０月２６日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１〜２３に記載された事項により特定されるものと認められるところ、そのうち請求項１及び１８に係る発明（以下、それぞれ「本願発明１」及び「本願発明１８」という。）は、それぞれ以下のとおりのものである。　
　
「【請求項１】　生体サンプル中の、ヘマグルチニン遺伝子を含むインフルエンザＡサブタイプＨ５ウイルスを検出するためのキットであって、以下の：
　（ｉ）上記生体サンプルからＨ５ウイルスのＲＮＡ分子を単離し、そして単離されたＲＮＡ分子をそこから生成するための単離作用物質；
　（ｉｉ）前記Ｈ５ウイルスの単離されたＲＮＡ分子を増幅し、そして検出のための増幅されたターゲット分子を生成するための核酸増幅作用物質、ここで、該核酸増幅作用物質は、
以下の：
　　（ａ）以下の：
　　　（１）配列番号１、配列番号２及び配列番号３のＤＮＡ配列のいずれか１つから成る、第１のＤＮＡ配列；及び
　　　（２）ＲＮＡポリメラーゼのプロモーターＤＮＡ配列を含む、第２のＤＮＡ配列、から成る、第１の精製・単離されたＤＮＡ分子、ここで、配列番号１、配列番号２及び、配列番号３のＤＮＡ配列はそれぞれ、ヘマグルチニン遺伝子の１１０７〜１１３２、１０６０〜１１４０及び１０４０〜１１６０の領域に結合可能であり；並びに
　　（ｂ）以下の：
　　　（１）前記Ｈ５ウイルスのＲＮＡ配列の少なくとも一部をコードし、かつ配列番号５、配列番号６、配列番号７、配列番号９、配列番号１０及び配列番号１１のＤＮＡ配列のいずれか１つから成る、第３のＤＮＡ配列；及び
　　　（２）検出分子に結合するための第４のＤＮＡ配列、から成る、第２の精製・単離されたＤＮＡ分子、ここで、配列番号５、配列番号６、配列番号７、配列番号９、配列番号１０及び配列番号１１のＤＮＡ配列はそれぞれ、ヘマグルチニン遺伝子の９１４〜９４０、８６６〜９６１、８４６〜９８１、１０１７〜１０４２、９７０〜１０６３及び９５０〜１０８３の領域に結合可能であり；
を含み；そして、
　（ｉｉｉ）上記ターゲット分子を検出するための核酸検出作用物質であって上記検出分子を含むもの、
を含む、前記キット。」
　
「【請求項１８】　以下の：
　（ｉ）ヘマグルチニン遺伝子を含むインフルエンザＡサブタイプＨ５ウイルスのＲＮＡ配列の少なくとも一部をコードする第１のＤＮＡ配列；及び
　（ｉｉ）検出分子に結合するための第２のＤＮＡ配列、
を含む精製・単離されたＤＮＡ分子又は相補的ＤＮＡ分子であって、
　上記精製・単離されたＤＮＡ分子が、上記Ｈ５ウイルスの少なくとも一部に相補的なＤＮＡ配列を含むＤＮＡ分子に結合するとき、上記精製・単離されたＤＮＡ分子を、酵素とＤＮＡヌクレオチドの存在下で伸長させて、以下の：
　（ａ）上記Ｈ５ウイルスのＲＮＡ配列の少なくとも一部をコードする第１のＤＮＡ配列；及び
　（ｂ）検出分子に結合するための第２のＤＮＡ配列、
を含むＤＮＡ配列を作製し、
　ここで、上記第１のＤＮＡ配列が、それぞれが、ヘマグルチニン遺伝子の９１４〜９４０、８６６〜９６１、８４６〜９８１、１０１７〜１０４２、９７０〜１０６３及び９５０〜１０８３の領域に結合可能である、配列番号５、６、７、９、１０及び１１に示すＤＮＡ配列の少なくとも１つを含む、前記精製・単離されたＤＮＡ分子又は相補的ＤＮＡ分子。
　
第２　引用例の記載事項
　本願の優先日前に頒布された、Ｌａｎｃｅｔ，１９９８，ｖｏｌ．３５１，ｐ．４６７−４７１（原審における文献３。以下、「引用例」という。）には、次の事項が記載されている。なお、下線は当審で付加した（以下、同様とする。）。また、原文は英文のため、訳文を示す。
　
　（ａ）（第４６７ページ左欄第１〜２６行）
　「要約
背景　鳥
インフルエンザＡウイルス（サブタイプ　Ｈ５Ｎ１）
迅速なウイルス診断の選択肢
・・・（中略）・・・
知見　
Ｈ５特異的逆転写ＰＣＲアッセイ（ＲＴ−ＰＣＲ）
迅速なウイルスの検出に有用
　
　（ｂ）（第４６８ページ右欄第４〜１６行）
　「呼吸器からの検体は
インフルエンザＡ　Ｈ５Ｎ１のヘマグルチニン遺伝子に特異的なＲＴ−ＰＣＲアッセイ
フォワードプライマー（９４３−９６３位）
リバースプライマー（１３００−１２７７位）
オリゴヌクレオチドプローブ（１１２６−１１０７位）
　
　（ｃ）（第４７１ページ左欄第１２〜２７行）
　「少数の患者に基づく結果の予備的な正確を認めつつも、
Ｈ５特異的なＲＴ−ＰＣＲは、この感染の迅速な診断のための、有力な手法である
ＧｅｎＢａｎｋから取得可能である鳥Ｈ５配列の保存配列に相補的なプライマーに基づいて行った
ＧｅｎＢａｎｋから取得可能な５つの鳥Ｈ５配列における、高度に保存された領域に基づいた
プライマー
　
第３　周知技術
　本願の優先日前の周知技術を示す以下の文献には、次の事項が記載されている。
　
　（Ａ）遺伝子医学，１９９８，ｖｏｌ．２，ｎｏ．１，ｐ．１０５−１１０（原審における文献４。以下、「周知例Ａ」という。）
　
　　（Ａａ）（第１０５ページ右欄第８〜１５行）
　「ＰＣＲ法の特徴は，ＤＮＡを鋳型として増幅することを基本としている為，ＲＮＡを鋳型とした場合，様々な工夫を要する。それに対し，
ＮＡＳＢＡはＲＮＡからダイレクトに増幅反応が起こるため，ＲＮＡを鋳型とした研究にはもっとも向いている
　
　　（Ａｂ）（第１０６ページ左欄第７〜２４行）
　「Ｉ．ＮＡＳＢＡ原理の概略
・・・（中略）・・・反応溶液は，主に２本の標準特異プライマーと３種の酵素（ＡＭＶ　ｒｅｖｅｒｓｅ　ｔｒａｎｓｃｒｉｐｔａｓｅ　（ＡＭＶ−ＲＴ），ＲＮａｓｅＨ，Ｔ７　ＲＮＡ　ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ）からなる。ＮＡＳＢＡに用いる２本のプライマーのうち，
プライマー１（Ｐ１）は，５’側にＴ７　ＲＮＡ　ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅのプロモーター配列
標的ＲＮＡに相補的な配列
プライマー２（Ｐ２）は，Ｐ１がプライミングしてできたｃＤＮＡ鎖に相補的な配列を持つ
　
　　（Ａｃ）（第１０６ページ右欄最終行〜第１０７ページ第１８行）
　「以上のような反応様式から得られるＮＡＳＢＡの特徴を以下に示す．
△（当審注：原文は横向きの三角であるが、以下、表記の都合上「△」で表す。）Ｔ７　ＲＮＡ　ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅは１回に数百〜数千コピーを産生するので，
標的ＲＮＡが１コピーでもわずか３サイクルで１０
６
〜１０
９
コピーに増幅される
△変性工程を含まないので，ＰＣＲのように変性，アニール，伸長の各工程での温度変化を必要としない．つまり，一定温度に保温しておくだけで増幅反応が起こる．
△変性操作を行わないので，ＲＮＡの１本鎖からしか増幅しない．よって，ＲＮＡ特異的増幅が可能である．・・・（中略）・・・
△ＡＭＶ−ＲＴ，Ｔ７　ＲＮＡ　ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅの組み合わせによる
複製の正確性は高く，増幅配列に間違いが少ない
△得られる増幅産物は１本鎖のＲＮＡであるため，変性工程を必要とせず，増幅後の検出工程に進むことが可能である．」
　
　　（Ａｄ）（第１０７ページ右欄第１１〜１４行）
　「すでに欧州ではＨＩＶ−１の
ＮＡＳＢＡ定量キット
抽出，ＮＡＳＢＡ，検出
　
　　（Ａｅ）（１０８ページ左欄第８〜１７行）
　「ＨＩＶ−１　ＲＮＡ定量法は，ＮＡＳＢＡ法以外にもＰＣＲ法（Ａｍｐｌｉｃｏｒ：Ｒｏｓｃｈ）１４）とｂＤＮＡ法（Ｑｕａｎｔｉｐｌｅｘ：Ｃｈｉｒｏｎ）１５）が市販されており、Ｃｏｓｔｅ１６）らはこれら３種類の方法を比較している．６０サンプルを用いて，
陽性率はＮＡＳＢＡ１００％，ＰＣＲ９３．３％，
検出限界（ｌｏｇ）はＮＡＳＢＡ２．６，ＰＣＲ２．６，
ＰＣＲ法に匹敵するかそれ以上のパフォーマンス
　
　（Ｂ）国際公開第００／００６３８号（国際公開日２０００年１月６日。原審における文献１。原文が英文であるため、訳文を示す。）
　
　　（Ｂａ）（請求の範囲）
　「１　転写に基づく増幅アッセイの反応産物にタグを付ける方法であって、反応混合物に以下のものを加える工程を含み；
　ａ．転写に基づく増幅反応において
核酸プライマー
オリゴヌクレオチド
　ｂ．適切な酵素
　ｃ．標的配列
次に同混合物を、標的配列の少なくとも一部の増幅を達成するために適切な温度で、適切な時間の間、インキュベートする方法において、上記少なくとも１つの
オリゴヌクレオチドが、転写可能な、標的配列に関連しない配列要素を含む
２　転写に基づく増幅アッセイが
ＮＡＳＢＡアッセイ
・・・（中略）・・・
６　請求項１−４のいずれかの方法を用いた、転写に基づく増幅アッセイにより増幅された核酸を検出するためのキットであって、上記
転写可能な、標的配列に関連しない配列要素またはその相補配列にハイブリダイズ可能な核酸プローブ
７　
核酸プローブが検出可能なラベルに連結されたもの
・・・（後略）」
　
　（Ｃ）特表平６−５０２７６７号公報
　
　　（Ｃａ）（第５ページ左上欄第３〜７行）
　「技術分野
　本発明は一般に、
核酸サンプル中の標的核酸セグメントを増幅するための方法とキット
　
　　（Ｃｂ）（第７ページ右下欄下から第２行〜第８ページ左上欄第１行）
　「第二に、
プライマー
特定の非標的セグメントを任意に含む
それによって増幅からのＲＮＡ生成物は核酸ブローブハイブリダイゼーション分析において検出される
　
第４　本願発明１について
　１．対比
　上記記載事項（ａ）〜（ｄ）の記載から、引用例には「インフルエンザＡ　Ｈ５Ｎ１のヘマグルチニン遺伝子に特異的なＲＴ−ＰＣＲアッセイによって、インフルエンザＡウイルス（サブタイプ　Ｈ５Ｎ１）の検出方法であって、フォワードプライマー（９４３−９６３位）、リバースプライマー（１３００−１２７７位）、オリゴヌクレオチドプローブ（１１２６−１１０７位）を用いる方法。」の発明（以下、「引用発明１」という。）が記載されているものと認められる。
　
　本願発明１と引用発明１とを対比すると、引用発明１との一致点と相違点は、以下のとおりである。
　
　［一致点］
　両者が生体サンプル中の、ヘマグルチニン遺伝子を含むインフルエンザＡサブタイプＨ５ウイルスを検出するために、以下の：
　（ｉｉ）前記Ｈ５ウイルスの単離されたＲＮＡ分子を増幅し、そして検出のための増幅されたターゲット分子を生成するための核酸増幅作用物質；そして、
　（ｉｉｉ）上記ターゲット分子を検出するための核酸検出作用物質
を用いる点。
　
　［相違点］
　（１）前者が生体サンプル中の、ヘマグルチニン遺伝子を含むインフルエンザＡサブタイプＨ５ウイルスを検出するためのキットであるのに対し、後者が同ウイルスの検出方法である点。
　
　（２）前者が、生体サンプルからＨ５ウイルスのＲＮＡ分子を単離し、そして単離されたＲＮＡ分子をそこから生成するための単離作用物質を含むのに対し、後者には当該構成が特定されていない点。
　
　（３）核酸増幅作用物質、すなわちプライマーに含まれる、ヘマグルチニン遺伝子に結合する核酸配列が、前者の一方のプライマーでは、配列番号１〜３のＤＮＡ配列のいずれか１つであり、他方のプライマーでは、配列番号５〜７、９〜１１のＤＮＡ配列のいずれか１つであるのに対し、後者のプライマーではこれらと異なる核酸配列が用いられている点。
　
　（４）前者の一方のプライマーには、ＲＮＡポリメラーゼのプロモーターＤＮＡ配列を含む、第２のＤＮＡ配列が含まれているのに対し、後者のプライマーにはこのようなＤＮＡ配列が含まれていない点。
　
　（５）核酸検出作用物質に含まれる検出分子として、前者では第４のＤＮＡ配列に結合するオリゴヌクレオチドが用いられ、前者の他方のプライマーには、当該検出分子に結合するための第４のＤＮＡ配列が含まれているのに対し、後者では、増幅産物に結合するオリゴヌクレオチドプローブが用いられており、後者のプライマーには検出分子に結合するためのＤＮＡ配列が含まれていない点。
　
　２．判断
　（相違点（１）について）
　ある検出方法に用いる試薬等を組み合わせてキットとすることは、一般に行われていることであるから、引用発明１の方法に用いるプローブ、プライマーあるいは他の試薬を組み合わせ、ヘマグルチニン遺伝子を含むインフルエンザＡサブタイプＨ５ウイルスを検出するためのキットとして構成することは、当業者が容易になし得たことである。
　
　（相違点（２）について）
　ＲＮＡ検体を増幅するキットにおいて、ＲＮＡ分子に対する単離作用物質を加えることは、よく行われることである（例えば記載事項（Ａｄ）等参照）から、引用発明１に基づくキットにこのような単離作用物質を加えることも、当業者が適宜なし得たことである。
　
　（相違点（３）（４）について）
　インフルエンザＡ　サブタイプＨ５の感染についての検出方法の開発は、記載事項（ｃ）にも記載されるとおり、当業者に周知の課題であったと認められ、また、上記インフルエンザウイルスがＲＮＡウイルスであることも当業者に周知の事項であった。
　一方、ＲＮＡの増幅を行う場合、ＰＣＲを用いた核酸の増幅方法（その代表的なものがＲＴ−ＰＣＲである。）と比べ、ＲＮＡを鋳型とした増幅方法であるＮＡＳＢＡは、種々の利点（記載事項（Ａｃ）参照）を有することも、当業者に周知の事項であったと認められる。
　してみれば、インフルエンザＡ　サブタイプＨ５のヘマグルチニン遺伝子断片の増幅方法として、引用発明１のＲＴ−ＰＣＲ法に代えて、ＮＡＳＢＡを用い、そのために一方のプライマー１の５’側にＴ７　ＲＮＡ　ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅのプロモーター配列を組み込むこと（記載事項（Ａｂ）参照）は、当業者が容易になし得たことである。
　また、その際に、記載事項（ｃ）に示されたように、ＧｅｎＢａｎｋ等のデータベースの情報に基づき、インフルエンザＡ　サブタイプＨ５のヘマグルチニン遺伝子の核酸配列における保存領域（例えば、引用例のプライマーやプローブで用いられている９４３−９６３位、１１２６−１１０７位、１３００−１２７７位、あるいはその近傍の配列）等から、プライマーに用いる配列を選択し、ヘマグルチニン遺伝子の適当な断片を増幅するキットに用いることは、当業者が適宜なし得たことである。
　
　（相違点（５）について）
　核酸増幅を用いた核酸の検出キットにおいて、プライマー中に検出分子と結合する配列を組み込み、同配列と結合する検出分子を含むプローブを用いて、当該検出を行うことは、当業者に周知の技術である（記載事項（Ｂａ）、（Ｃａ）、（Ｃｂ）等参照）。
　したがって、引用発明１のプライマー中に検出分子と結合する配列を組み込み、同配列と結合する検出分子を含むプローブを用いることは、当業者が容易になし得たことである。
　
　（本願発明１が奏する効果について）
　本願明細書には、第一のプライマーである「プライマーＡ」に用いられる核酸配列の選択肢として、配列番号１〜３のいずれかを（段落番号【００２２】）、また第二のプライマーであるプライマーＢ（非病原性Ｈ５ウイルスの検出用）又はプライマーＣ（病原性Ｈ５ウイルス検出用）に用いられる核酸配列の選択肢として、それぞれ、配列番号５〜７（段落番号【００２５】）又は配列番号９〜１１（段落番号【００２９】）を挙げている。
　そして、これらのプライマーを用いた本願発明１が奏する効果について、段落番号【００５７】には、プライマーＡ及びＢを用いた検出キットによる非病原性Ｈ５ウイルスの検出の結果（表１）及びプライマーＡ及びＣを用いた検出キットによる病原性Ｈ５ウイルスの検出の結果（表２）が示され、これらの表には陰性対象１〜３及び患者からのサンプルについて、ルテニウム・ラベルを用いた検出プローブ（段落番号【００３９】）を光電子増倍管を用いて検出した数値が示されている。
　しかしながら、例えば上記記載事項（Ａｅ）にもあるとおり、ＮＡＳＢＡ法を用いたＲＮＡ検体ウイルスの検出能力は、ＰＣＲ法と同等又はそれ以上であることが当業者に周知であり、本願明細書に示された程度の検出結果は、当業者が予測し得た程度のことである。
　
　以上の理由により、本願発明１は、当業者が引用例に基づいて容易に発明することができたものである。
　
　３．請求人の主張について
　請求人は本願発明１の進歩性について、審判請求書において以下の（ア）〜（エ）の点を主張している。
　
　（ア）審判請求書に添付された参考資料１（Ｃｏｌｌｉｎｓら）には、プライマーＡとして本願発明１の配列番号１及び４、プライマーＢとして、同配列番号８及び５、プライマーＣとして同配列番号８及び９；第２２３頁、右欄、下から１１行目〜第２２４頁、左欄、第１０行）を用いたＮＡＳＢＡ法による検出が、ＡＩＶサブタイプＨ５に対して高度に特異的であり、等しい量の他の混入サブタイプ（Ｈ１など）の存在下においても、Ｈ５ウイルスが検出可能であることが実証されている。
　そのことから、Ｃｏｌｌｉｎｓらは、ＮＡＳＢＡ法が成功するための鍵は、増幅反応のためのプライマーの最初の選択であり（第２２２頁、右欄、第１６〜１８行）、また請求項１に記載のキットを用いたＮＡＳＢＡ技術が、迅速、高感度、正確、堅調かつ再現性のよい、Ｈ５ウイルスのゲノムベースの検出方法であって、抗原ベースの方法（ＥＬＩＳＡ、免疫ペルオキシダーゼ、免疫蛍光など）や他のゲノムベースの方法（ＲＴ−ＰＣＲ／ＤＮＡシークエンス法など）よりも
有利である
　ここで、Ｃｏｌｌｉｎｓらの実験においては、配列番号２及び３は用いられていないが、配列番号１〜３は、ヌクレオチド１１０８〜１１３２の領域を共有しており、当業者であれば、配列番号１のＤＮＡ配列を含む配列番号２又は３のＤＮＡ配列が、配列番号１を用いた場合と同様の効果を奏することは当然に理解できるものである。
　
　（イ）審判請求書に添付された参考資料３（吉永ら）には、ＡＩＶサブタイプＨ５検出キットが高度に特異的であり、
ＡＩＶ陽性と判断できる試料の希釈倍率の比較に基づいて、
　周知例Ａには、ＲＴ−ＰＣＲ法に比較したＮＡＳＢＡ法の感度は、「同等又はそれ以上」の範囲にとどまるとされるので、参考文献３で実証された１０００倍という検出感度の相違は、請求項１にかかるキットの発明の、引用発明に基づく当業者の予測を超えた極めて有利な効果を示すものである。引用例及び周知例Ａのいずれも、単離精製された本願発明１のプライマー（配列番号１〜３、５〜７及び９〜１１）についてのいかなる示唆も教示も与えてはおらず、極めて有利な効果を本願発明１は有する。
　
　（ウ）本願発明１のキットは、特に、ホンコン、中国及び東南アジアの他の国の政府機関を含む多数の国及び地域で使用されてきたものであり、発明者らの研究は本願優先日以降、多くの文献中で引用されており、これに続く研究は、本願発明者らの文献の記載に基づいて構築されてきたのである。また、ＰｕｂＭｅｄの検索による文献検索からも、ＮＡＳＢＡ法を用いたＨ５ウイルスの検出の分野における出願人の他の研究者に対する優位性が示唆される。
　
　（エ）同じＲＮＡウイルスに属するものであっても、（周知例Ａに記載のように）ＮＡＳＢＡ法によりＨＩＶ−１ウイルスが首尾よく測定できたからと言って、これがそのままＨ５ウイルスにもあてはまるかは、実際に試して見なければわからないことであり、いずれの引用文献もそのような示唆も教示も与えていない。
　
　上記の主張について検討する。
　（主張（ア）について）
　本願の出願当初の明細書において明らかにしていなかった発明の効果について、進歩性の判断において、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、出願人と第三者との公平を害する結果を招来するものであるから、特段の事情のない限り許されないというべきである。
　この点、請求人が参考資料１を示して主張する、
等しい量の他の混入サブタイプ（Ｈ１など）の存在下においても
ＮＡＳＢＡは、
高度に特異的な方法
特異性と感度が高められた検出キットは、Ｈ５ウイルスに特異的であり
　しかしながら、等しい量の他の混入サブタイプ（Ｈ１など）の存在下においても、Ｈ５ウイルスが検出可能であるという具体的な効果については、出願当初の明細書の記載からは確認できない。
　したがって、上記の効果について、出願後の参考資料１を参酌することを許容するような、特段の事情があるものとはいえない。
　
　他方、請求人が主張する、ＮＡＳＢＡ法が、迅速、高感度、正確、堅調かつ再現性のよい、ＲＮＡ検出方法であるという効果は、当業者に周知の事項であり（記載事項（Ａｃ）、（Ａｅ）等参照）、当業者の予測の範囲内である。
　また、参考資料１に、ＮＡＳＢＡが抗原ベースの方法（ＥＬＩＳＡ、免疫ペルオキシダーゼ、免疫蛍光など）や他のゲノムベースの方法（ＲＴ−ＰＣＲ／ＤＮＡシークエンス法など）よりも、Ｈ５インフルエンザウイルスの検出に
有利な点がある
　
　さらに、参考資料１には、配列番号１を有するプライマーの選択について、ＧｅｎＢａｎｋに登録されたＡ型サブタイプＨ５鳥インフルエンザウイルスの遺伝子を並べ、その中からＨＡ１／ＨＡ２切断部位の両側１００塩基以内の保存配列をプライマーとして用いたことが記載されている（第２１５ページ右欄下から第７行〜最終行）。
　しかし、これはインフルエンザウイルスのヘマグルチニン遺伝子のうち、類似する位置の保存配列を用いている点で、文献１（記載事項（ｃ）参照）と同様の選択方法を用いたに過ぎず、かつ、本願発明１の各プライマーとそれ以外のプライマーの効果を比較した具体的な記載もなされていないから、本願発明１の各プライマーを用いることによる格別顕著な効果があるものとも認められない。
　
　また、請求人は配列番号１〜３が、ヘマグルチニン遺伝子のヌクレオチド１１０８〜１１３２の領域を共有していることから、いずれも配列番号１のＤＮＡ配列を含む配列番号２又は３のＤＮＡ配列が、配列番号１を用いた場合と同様の効果を奏することは当然に理解できるものであると主張している。
　しかしながら、プライマーの感度や増幅効率といった性能は、プライマーの長さや含まれる核酸配列によって大きく異なり得るから（もしそうでないとすれば、本願発明１の技術的特徴が、特定の核酸配列を用いたプライマーの選択であるとする主張の前提も崩れてしまう。）、配列番号２又は３のＤＮＡ配列（及びそれを用いたプライマー）が、配列番号１を用いた場合と同様の効果を奏するとは、直ちにはいえない。
　
　したがって、上記主張（ア）は採用できない。
　
　（主張（イ）について）
　上述のとおり、本願の出願当初の明細書において明らかにしていなかった発明の効果について、進歩性の判断において、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、特段の事情のない限り許されないというべきである。
　この点、上述したとおり、本願の出願当初の明細書には、本願発明１のキットの検出感度について、ＮＡＳＢＡ法が高感度な方法であること（段落番号【００１４】）や、感度が高められた検出キットは、Ｈ５ウイルスに特異的であること（段落番号【００５８】）、さらに実施例において、ＮＡＳＢＡにより非病原性及び病原性Ｈ５ウイルスのサンプルＲＮＡを増幅し、増幅産物をルテニウム・ラベルを用いて検出した数値が示され、陰性対照と比較されている（段落番号【００５７】）。
　このように、本願明細書には、「感度」の意味は定義されておらず、実施例において、陽性サンプルと陰性サンプルに対する検出用のラベルが示すシグナル強度の違いが示されているに過ぎず、ＮＡＳＢＡ法の検出限界値、あるいはＲＴ−ＰＣＲとの比較については、何ら具体的な記載がなされていない。
　一方、請求人が主張する「感度」は、試料の希釈倍率の比較に基づいたもの、すなわち、どれだけ少ない量のサンプルを検出できるかという検出限界を問題とするものであるから、請求人のいう「慣用のＲＴ−ＰＣＲ検出法に比べて約１０００倍の感度を示す」との効果は、周知技術に基づいても、本願明細書から当業者が理解し得ないものである。
　してみれば、本願明細書の記載からは、ＮＡＳＢＡ法の検出限界については、何ら読み取ることができないのであるから、「感度」という言葉のみから、「検出限界」という新たな意味を持ち出し、その効果について、出願後の参考文献３を参酌することを許容するような、特段の事情があるものとはいえない。
　
　また、本願の出願当初の明細書には、例えば段落番号【００５７】で示された実験におけるプライマーＡ、ＢまたはＣが、どの核酸配列を用いたものであるのかが記載されていないなど、本願発明１において考えられる１８（＝３×（３＋３））通りのプライマーペアのうちいずれのプライマーペアについても明確に記載されていないから、そのうち特定の組合せを拾い上げ、その効果についても、出願後の参考文献３を参酌することを許容するような、特段の事情があるものとはいえない。
　
　さらに、参考資料３においては、本願明細書の配列番号５〜７あるいは９〜１１を有するプライマーが用いられたかどうかすら明らかにされていないため、上記資料に示された効果が、そもそも本願発明１の奏する効果を示すものとはいえない。
　
　加えて、上述のとおり、プライマーの性能はその具体的構造に依存して大きく異なることもあり得るから、仮に参考資料３の記載を参酌でき、かつそのプライマーＡで用いられた核酸配列が配列番号１〜３のいずれかに特定されたとしても、その効果を直ちに他の２つの核酸配列を用いたプライマーにまで拡張することはできず、本願発明１の範囲全体についてまで、格別顕著な効果があるとはいえない。
　
　したがって、上記主張（イ）は採用できない。
　
　（主張（ウ）について）
　発明者らの研究が本願優先日以降、多くの文献中で引用されていることと、本願発明１の進歩性との間には、直接的な関係はないものであるから、上記主張（ウ）は採用できない。
　
　（主張（エ）について）
　ＮＡＳＢＡ法の原理からみて、同法はＰＣＲと同様に、様々な核酸配列の検出に適用しうることが理解でき、一方で請求人の指摘する事項は、これに対する具体的な阻害事由を示すものとはいえないから、上記主張（エ）は採用できない。
　
第５　本願発明１８について
　１．対比
　上記記載事項（ａ）〜（ｃ）から、引用例には「インフルエンザＡ　Ｈ５Ｎ１のヘマグルチニン遺伝子に特異的なフォワードプライマー（９４３−９６３位）」の発明（以下、「引用発明２」という。）が記載されているものと認められる。
　本願発明１８と引用発明２を対比すると、後者のフォワードプライマーは「（ｉ）ヘマグルチニン遺伝子を含むインフルエンザＡサブタイプＨ５ウイルスのＲＮＡ配列の少なくとも一部をコードする第１のＤＮＡ配列」に相当し、また後者のフォワードプライマーは酵素とＤＮＡヌクレオチドの存在下で伸長されるものであるから、上記両者は以下の一致点と相違点を有する。
　
　［一致点］
　両者が「以下の：
　（ｉ）ヘマグルチニン遺伝子を含むインフルエンザＡサブタイプＨ５ウイルスのＲＮＡ配列の少なくとも一部をコードする第１のＤＮＡ配列；
を含む精製・単離されたＤＮＡ分子又は相補的ＤＮＡ分子であって、
　上記精製・単離されたＤＮＡ分子が、上記Ｈ５ウイルスの少なくとも一部に相補的なＤＮＡ配列を含むＤＮＡ分子に結合するとき、上記精製・単離されたＤＮＡ分子を、酵素とＤＮＡヌクレオチドの存在下で伸長させて、以下の：
　（ａ）上記Ｈ５ウイルスのＲＮＡ配列の少なくとも一部をコードする第１のＤＮＡ配列；
を含むＤＮＡ配列を作製する、
前記精製・単離されたＤＮＡ分子又は相補的ＤＮＡ分子。」
である点。
　
　［相違点］
　（６）上記ＤＮＡ分子に含まれる第１のＤＮＡ配列が、前者では配列番号５〜７、９〜１１のＤＮＡ配列のいずれか１つであるのに対し、後者ではこれらと異なる核酸配列である点。
　
　（７）前者のＤＮＡ分子には、検出分子に結合するための第２のＤＮＡ配列が含まれているのに対し、後者のＤＮＡ分子には、このようなＤＮＡ配列が含まれていない点。
　
　２．判断
　（相違点（６）について）
　上記「第４　２．」の相違点（３）について述べたとおり、ＧｅｎＢａｎｋ等のデータベースの情報に基づき、インフルエンザＡ　サブタイプＨ５のヘマグルチニン遺伝子の核酸配列における保存領域（例えば、引用発明２で用いられている９４３−９６３位を含む配列や、その近傍の配列等）から、プライマーに用いる配列を選択することは、当業者が適宜なし得たことである（なお、本願の配列番号７のＤＮＡ配列（ヘマグルチニン遺伝子の８４６−９８１位）は引用発明２のＤＮＡ配列を含むものである）。
　
　（相違点（７）について）
　上記「第４　２．」の相違点（５）について述べたとおり、プライマー中に検出分子と結合する配列を組み込むことは当業者に周知の技術であるから、引用発明２のＤＮＡ分子中に、第２のＤＮＡ配列として検出分子と結合する配列を組み込むことは、当業者が容易になし得たことである。
　
　（本願発明１８が奏する効果について）
　本願発明１について述べたとおり、本願明細書には、配列番号５〜７又は配列番号９〜１１を有するプライマーを用いて非病原性及び病原性Ｈ５ウイルスを検出した結果（表１、２）が示されている。
　しかしながら、ヘマグルチニン遺伝子の保存領域に基づくプライマーを用いて、Ｈ５ウイルスを高感度に検出できることは引用例の記載事項（ａ）〜（ｃ）にも示されているから、第１のＤＮＡ配列の選択による効果は当業者が予測し得る程度のことであり、また第２のＤＮＡ配列として検出分子と結合する配列を組み込んだことの効果も、周知技術に基づいて当業者が予測し得た程度のことである。
　
　以上の理由により、本願発明１８は、当業者が引用例に基づいて容易に発明することができたものである。
　
　３．請求人の主張について
　請求人の主張は「第４　３．」の（ア）〜（エ）に示したとおりであるが、本願明細書には、本願発明１８の各プライマーと、ヘマグルチニン遺伝子の保存領域に基づいて設計されうる、その他のプライマーの効果を比較した具体的な記載はなされておらず、そもそも本願発明１８のプライマーの効果が示された実施例において、具体的にどのＤＮＡ配列を有するプライマーを用いたのかも示されていない。
　さらに、上述のとおり、請求人が示した参考資料１、３を参酌することを許容するような、特段の事情があるものとはいえないところ、仮にこれらの資料を参酌しても、本願発明１８の各プライマーと、ヘマグルチニン遺伝子の保存領域に基づいて設計されうるその他のプライマーの効果が比較されていないので、いずれの場合においても、本願発明１８について当業者が予測し得ない格別顕著な効果があるものとは認められない。
　
第６　むすび
　以上のとおりであるから、本願の請求項１及び１８に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができないものである。
　したがって、他の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。