【事件の表示】
　特願２００５−５１０００６「カプサイシノイドの投与」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　７月１５日国際公開、ＷＯ２００４／０５８２８６、平成１８年　４月２０日国内公表、特表２００６−５１３２６７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯  
　本願は、２００３年１２月１８日（優先権主張　２００２年１２月１８日及び２００３年４月８日、米国）を国際出願日とする出願であって、平成２２年３月２日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成２２年７月９日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに、同日付けで手続補正がなされたものである。 
 　 
２．平成２２年７月９日付けの手続補正についての補正却下の決定 
［補正却下の決定の結論］ 
　平成２２年７月９日付けの手続補正（以下、本件補正という。）を却下する。　 
　
［理由］ 
（１）本件補正の内容  
　本件補正は、特許請求の範囲の請求項１について、 
　補正前の
「【請求項１】
　変形性関節症に伴う疼痛を軽減するための注射可能、埋込み可能、または浸潤可能な組成物を調製するためのカプサイシノイドの使用であって、前記組成物が、変形性関節症に罹っている関節の外部で作用を引き出すことなくその関節においてＣ線維およびＡδ線維の選択的で高度に限局性の破壊または無力化を引き起こし、それによってその関節から生ずる疼痛を軽減するのに有効な量で関節内投与するためのカプサイシノイドの用量を含み、前記有効用量がその関節に注射または埋め込まれるとき、その用量は、１μｇから５０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプサイシン以外のカプサイシノイドであり、前記用量が手術部位または解放創に浸潤されるとき、その用量は、１μｇから１５０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプサイシン以外のカプサイシノイドである使用。」 
を、 
　補正後の 
「【請求項１】
　変形性関節症に伴う疼痛を軽減するための注射可能な組成物を調製するためのカプサイシノイドの使用であって、前記組成物が、変形性関節症に罹っている関節の外部で作用を引き出すことなくその関節においてＣ線維およびＡδ線維の選択的で高度に限局性の破壊または無力化を引き起こし、それによってその関節から生ずる疼痛を軽減するのに有効な量で関節内投与するためのカプサイシノイドの用量を含み、前記有効用量が、１μｇから５０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプサイシン以外のカプサイシノイドである使用。」 
と補正するものである。 
 　 
（２）本件補正の適否 
（２−１）本件補正の目的について 
　本件補正前後の特許請求の範囲を対比すると、本件補正は、本件補正前の請求項１における組成物の投与態様を、「注射可能、埋込み可能、または浸潤可能」を「注射可能」に限定し及びこの限定に伴って、埋め込み可能又は浸潤可能な態様における組成物の投与量を削除するものであり、かつ、本件補正後の請求項１に記載された発明と本件補正前の請求項１に記載された発明とは、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、平成１８年改正前の特許法という。）第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 
 　 
（２−２）独立特許要件違反について 
　本件補正後の請求項１に記載された発明（以下、本願補正発明という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か、すなわち、平成１８年改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか否か、について検討する。  
 　 
（２−２−１）引用例に記載された事項 
　原査定の拒絶の理由に引用された、本願の優先日前に頒布された刊行物である特表２００１−５１５４９２号公報（以下、引用例という。）には、以下の事項が記載されている。　
(1) 「１１．疼痛を処置するためのキットであって、以下：
ａ）該疼痛を緩和する有効投薬量で、患者における疼痛部位での注入のための薬学的に受容可能な処方物中のカプサイシンまたはカプサイシンアナログ；
ｂ）該カプサイシンの注入の結果として起こる激しい侵害受容器の脱荷電から生じる該疼痛を緩和する有効量で患者に投与するための薬学的に受容可能なキャリア中の麻酔薬；および
ｃ）該カプサイシンの注入のための手段
を包含する、キット。」（特許請求の範囲第１１項）
　
(2)「カプサイシンまたはそのアナログの有効濃度で特定の部位の疼痛を処置するための方法および組成物が記載される。本方法はカプサイシンまたはそのアナログを投与すべき部位に麻酔を提供する工程、次いで関節にカプサイシンの有効濃度を投与する工程を含む。」（５頁６〜９行）
　
(3)「有効濃度のカプサイシンまたはそのアナログは、０.０１ と１０重量％との間、好ましくは１と７.５ 重量％との間、およびより好ましくは約５重量％の範囲である。」（５頁１２〜１４行）
　
(4) 「これは１週間から数週間の範囲の期間、より強くそしてより持続性の疼痛緩和を提供する。」（５頁１４〜１６行）
　
(5) 「処置する症状の例は、神経損傷（神経腫(neuromasa)および連続性神経腫(neuromas in continurity)）、神経障害からの疼痛、腱炎(tendenitis)、筋肉炎からの疼痛(疾患から起こる疼痛および／または筋肉の炎症)、炎症に関連するかまたは損傷に起因する骨または関節の疼痛、あるいは退行性疾患、慢性関節リウマチ、および他の関節炎症状に関連する関節炎、発痛点（painful trigger point）に関連する疼痛、ならびに軟部組織における腫瘍からの疼痛が挙げられる。」（５頁末２行〜６頁４行）
　
(6) 「有用なカプサイシン組成物は、関節内への前出の投与（すなわち、関節への投与）のための薬学的に受容可能なキャリアに、重量基準で所望の濃度にカプサイシンまたはそのアナログを混合することによって調製され得る。」（８頁１６〜１８行）
　
(7) 「好ましい実施態様では、麻酔薬は、カプサイシンを投与すべき部位に直接注入することにより、例えば罹患しているかもしくは疼痛を産生する構造または損傷した神経または疼痛領域に神経支配を提供する神経への、直接のカプサイシンアナログの注入によって、つまり、カプサイシンを投与すべき部位を含むエリアの領域ブロックを果たすために投与される。」（８頁末３行〜９頁２行）
　
(8) 「カプサイシン組成物の適切な注入容量は約 ０.１ｃｃと２０ｃｃとの間の範囲で送達され、これは処置する部位に依存する。」（９頁末６〜４行）
　 
（２−２−２）対比 ・判断 
　引用例には、カプサイシンまたはそのアナログの有効濃度で特定の部位の疼痛を処置する組成物（処方物）（上記 (1)(2)）が記載され、該処方物は、該疼痛を緩和する有効投薬量で、患者における疼痛部位での注入のためのものであって（上記(1)）、その有効濃度が ０.０１と１０重量％であること（上記 (3)）、処置する症状として炎症に関連するかまたは損傷に起因する骨または関節の疼痛、あるいは退行性疾患、慢性関節リウマチ、および他の関節炎症状に関連する関節炎が挙げられ（上記 (5)）、カプサイシン組成物の投与は、関節、関節内又は注入すべき部位に直接注入すること（上記 (1)、(2)、(6)及び(7)）及びカプサイシン組成物の適切な注入用量が ０.１ccと２０ccとの間の範囲であること（上記 (8)）が記載されている。そして、上記カプサイシンの有効濃度０.０１〜１０ 重量％をｍｌ当たりのμｇで算定すると、１００μｇ／ｍｌ〜１０００００μｇ／ｍｌとなり、その注入用量 ０.１ccと２０ccを考慮すると、カプサイシンの関節内への投与量は、１０μｇ〜２０００ｍｇとなる。また、引用例に記載された「退行性疾患」が、本願補正発明における「変形性関節症」と同義であることは、本願明細書の【０１０８】に、「変形性関節症（退行性関節疾患）」と記載されていることからも明らかである。
　
　そうすると、引用例には、「変形性関節症に伴う疼痛を処置するために、関節内に該疼痛を緩和する有効投薬量で注入される、カプサイシンまたはそのアナログを含む組成物であって、その用量が１０μｇ〜２０００ｍｇである組成物」の発明が記載されているということができ、これは、該組成物を調製するために、カプサイシンまたはそのアナログを使用する発明と言い換えることができるから、引用例には、「変形性関節症に伴う疼痛を処置するための注入用組成物を調製するためのカプサイシンまたはそのアナログの使用であって、該注入用組成物は、関節内に該疼痛を緩和する有効投薬量で注入されるものであって、その用量が１０μｇ〜２０００ｍｇである、カプサイシンまたはそのアナログの使用」の発明（以下、引用発明という。）が開示されているものといえる。
　
　本願補正発明と引用発明とを対比する。
　本願明細書によれば、「カプサイシノイド」という用語は、『その薬剤がカプサイシン、カプサイシン以外のカプサイシノイド、あるいはカプサイシンと１種または複数の他のカプサイシノイドとの混合物である製剤である製剤を含むことを意味する』（【００２５】）のであるから、本願補正発明に係る「カプサイシノイド」は、カプサイシンまたはそのアナログを含むことは明らかである。 
　そうすると、両者は、注入用組成物が注射可能であることは明らかであるから、「変形性関節症に伴う疼痛を軽減するための注射可能な組成物を調製するためのカプサイシノイドの使用であって、それによってその関節から生ずる疼痛を軽減するのに有効な量で関節内投与するためのカプサイシノイドの用量を含む使用」である点で一致し、以下の点で相違する。
　 
・カプサイシノイドの用量が、本願補正発明では、「変形性関節症に罹っている関節の外部で作用を引き出すことなくその関節においてＣ繊維およびＡδ線維の選択的で高度に限局性の破壊又は無力化を引き起こし、それによってその関節から生ずる疼痛を軽減するのに有効な量で、前記有効用量が、１μｇから５０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプサイシン以外のカプサイシノイド」であるのに対し、引用発明では、「１０μｇ〜２０００ｍｇであるカプサイシンまたはそのアナログ」である点。 
 　 
　上記相違点について検討する。 
　本願補正発明における「変形性関節症に罹っている関節の外部で作用を引き出すことなくその関節においてＣ繊維およびＡδ線維の選択的で高度に限局性の破壊又は無力化を引き起こし、それによってその関節から生ずる疼痛を軽減するのに有効な量」のうちの「その関節においてＣ繊維およびＡδ線維の選択的で高度に限局性の破壊又は無力化を引き起こし、それによってその関節から生ずる疼痛を軽減する」とは、関節におけるカプサイシノイドによる疼痛軽減の作用機序を説明したものと認められるので、「その関節においてＣ繊維およびＡδ線維の選択的で高度に限局性の破壊又は無力化を引き起こし、それによってその関節から生ずる疼痛を軽減するのに有効な量」とは、関節内投与した際に疼痛の軽減作用が発揮される量を意味するものと認められる。
　また、「変形性関節症に罹っている関節の外部で作用を引き出すことなく」とは、本願明細書の【００５４】に「全身作用（たとえば、その特定限局部位を越える作用）を引き出すことなく」とも記載されているように、投与した部位（関節）以外での意図せざる作用（すなわち、副作用）が生じないことを意味するものと認められる。
　そうすると、本願補正発明における「変形性関節症に罹っている関節の外部で作用を引き出すことなくその関節においてＣ繊維およびＡδ線維の選択的で高度に限局性の破壊又は無力化を引き起こし、それによってその関節から生ずる疼痛を軽減するのに有効な量」とは、関節内投与した際に、副作用である全身作用等を生じさせないで、主作用である、関節において疼痛の軽減作用が発揮される量、という、医薬において投与量を決定する際に、当然考慮すべき事項を表現したにすぎない。
　そして、本願補正発明において、「前記有効用量が、１μｇから５０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプサイシン以外のカプサイシノイド」として具体的に規定しているカプサイシノイドの有効用量についても、引用例に記載されている有効量の範囲内の量を含むものであり、上記の事項を考慮して、当業者が適宜決定し得るものと認められる。
　また、本願補正発明の効果についても、格別顕著なものとは認められない。例えば、疼痛軽減時間の点に関しても、引用例には、上記(4)に、「これは１週間から数週間の範囲の期間、より強くそしてより持続性の疼痛緩和を提供する。」と記載されており、持続性の疼痛緩和が予想されている。
　 
　なお、請求人は、平成２４年５月１日付け回答書において、引用例に記載されている「関節内投与」は、「administration to a joint」の訳語であるから、引用例は、「関節への投与」を教示するものであって「関節内投与」の教示はない旨主張する。
　しかし、引用例の原文に相当する国際公開第９８／４００７０号パンフレットには、「for intra-articular vide supra administration(i.e.,administration to a joint)」と記載され、「administration to a joint」の言い換える前の用語は「intra-articular」であり、これは、「関節内の、関節腔内の」（ステッドマン医学大辞典　第３版［縮刷版］第５刷、平成７年発行、７５１頁）であるから、上記 (6)は、明確に関節内又は関節腔内であることが示されている。
　したがって、請求人の主張は採用できない。
　
　以上のことから、本願補正発明は、引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 
 　 
（２−３）むすび  
　よって、本件補正は、平成１８年改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであるから、特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
 　 
３．本願発明  
　本件補正は、上記のとおり却下されたので、本願に係る発明は、平成２２年１月４日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１〜６７に記載された事項により特定されるものであり、その請求項１に係る発明（以下、本願発明という。）は次のとおりのものである。 
「【請求項１】
　変形性関節症に伴う疼痛を軽減するための注射可能、埋込み可能、または浸潤可能な組成物を調製するためのカプサイシノイドの使用であって、前記組成物が、変形性関節症に罹っている関節の外部で作用を引き出すことなくその関節においてＣ線維およびＡδ線維の選択的で高度に限局性の破壊または無力化を引き起こし、それによってその関節から生ずる疼痛を軽減するのに有効な量で関節内投与するためのカプサイシノイドの用量を含み、前記有効用量がその関節に注射または埋め込まれるとき、その用量は、１μｇから５０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプサイシン以外のカプサイシノイドであり、前記用量が手術部位または解放創に浸潤されるとき、その用量は、１μｇから１５０００μｇのカプサイシン、または治療上等価用量のカプサイシン以外のカプサイシノイドである使用。」 
 　 
４．引用例に記載された事項  
　引用例に記載された事項は、上記２．の（２−２−１）に記載したとおりである。 
 　 
５．対比・判断  
　本願発明は、本願補正発明を含むものであるから、上記２．（２−２−２）にて説示したとおり、引用例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 
　
６．むすび  
　以上のとおり、本願発明は、引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。 
 　 
 　よって、結論のとおり審決する。