【事件の表示】
　特願２００６−１６７４６５「耐熱性リボヌクレアーゼＨ」拒絶査定不服審判事件〔平成１８年１０月２６日出願公開、特開２００６−２８８４００〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続きの経緯
　本願は，２００１（平成１３）年９月１３日（優先権主張　平成１２年９月１４日　特願２０００−２８０７８５号，平成１３年３月７日　特願２００１−０６４０７４号）を国際出願日とする出願である特願２００２−５２７２７３号の一部を，特許法第４４条第１項の規定に基づき分割して平成１８年６月１６日に新たな特許出願としたものであって，平成２１年５月２８日に特許請求の範囲について手続補正がなされたが，同年６月１９日付で拒絶査定（発送６月２３日）がなされ，これに対して同年９月１８日に審判請求がなされるとともに，同日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２１年９月１８日付け手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２１年９月１８日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．本件補正により，請求項１は，
　「【請求項１】
　下記の群より選択され，かつ，耐熱性リボヌクレアーゼＨ活性を有し，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうち，ＲＮＡ鎖を含む鎖を切断することができることを特徴とするポリペプチド：
（ａ）配列表の配列番号４７又は５７に示されるアミノ酸配列を有するポリペプチド；
（ｂ）配列表の配列番号４７又は５７に示されるアミノ酸配列において，少なくとも１つのアミノ酸残基の欠失，付加，挿入又は置換を有するポリペプチド；
（ｃ）配列表の配列番号４６又は５６に示される塩基配列を有する核酸，当該核酸又はその相補鎖とストリンジェントな条件下にハイブリダイズしうる核酸にコードされるポリペプチド。」
から，
　「【請求項１】
　下記の群より選択され，かつ，耐熱性リボヌクレアーゼＨ活性を有することを特徴とするポリペプチド：
（ａ）配列表の配列番号４７に示されるアミノ酸配列を有するポリペプチド；
（ｃ）配列表の配列番号４６に示される塩基配列を有する核酸にコードされるポリペプチド。」に補正された。
　
２．当審の判断
　本件補正は，補正前の請求項１の選択肢（ｂ）を削除すると共に，それが包含する範囲から，配列番号５７及び５６に関するものを削除し，選択肢（ｃ）については，「配列表の配列番号４６に示される塩基配列を有する核酸にコードされるポリペプチド」のみに限定したものであり，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで，本件補正後の前記請求項１に係る発明（以下，「本願補正発明」という。）が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかどうか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するかどうか）について，以下に検討する。
　
３．引用文献
　原査定の拒絶の理由に引用文献３として引用され，本願出願前に頒布された刊行物であるJ. Bacteriol. (1998) vol.180, no.23, p.6207-6214（以下，「引用文献３」という。）には，
　「我々は，大腸菌のｒｎｈ突然変異菌株の温度感受性成長の表現型を抑制したクローンのライブラリーをスクリーニングすることにより，超好熱性の古細菌Ｐｙｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｋｏｄａｋａｒａｅｎｓｉｓ　ＫＯＤ１から，ＲＮａｓｅ　ＨＩＩ（ＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋ）をコードする遺伝子をクローニングした。この遺伝子は大腸菌のｒｎｈ突然変異菌株の中で発現され，組み換え酵素が精製され，その生化学的特性が大腸菌のＲＮａｓｅｓ　ＨＩ及びＨＩＩのものと比較された。ＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋは２２８のアミノ酸残基からなり（分子量，２５，７９９），モノマーとして作用する。そのアミノ酸配列は，タンパク質のＲＮａｓｅ　ＨＩファミリーのメンバーの酵素のそれとは，類似性をほとんど示さなかったが，Ｍｅｔｈａｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｊａｎｎａｓｃｈｉｉ，Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ及び大腸菌のＲＮａｓｅ　ＨＩＩタンパク質のものに，それぞれ４０，３１および２５％の同一性を示した。酵素活性は，基質としてＭ１３　ＤＮＡ−ＲＮＡハイブリッドの使用によって３０℃及びｐＨ　８．０で決定された。これらの条件下では，最も好ましい金属イオンは，ＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋにはＣｏ２＋，大腸菌ＲＮａｓｅ　ＨＩＩにはＭｎ２＋及び大腸菌ＲＮａｓｅ　ＨＩにはＭｇ２＋であった。最も好ましい金属イオンがある状態で決定されたＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋの比活性は大腸菌ＲＮａｓｅ　ＨＩＩより６．８倍高く，大腸菌ＲＮａｓｅ　ＨＩより４．５倍低かった。大腸菌ＲＮａｓｅ　ＨＩのように，ＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋ及び大腸菌ＲＮａｓｅ　ＨＩＩは，Ｐ−Ｏ３′結合でＲＮＡ−ＤＮＡハイブリッドのＲＮＡ鎖をヌクレオチド鎖切断により開裂する。さらに，これらの酵素は同様のやり方でオリゴマーの基質を開裂する。これらの結果は，ＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋ及び大腸菌ＲＮａｓｅｓ　ＨＩ及びＨＩＩが互いに構造上及び機能的に関係があることを示唆する。」（要約）と記載され，
　「このペーパーに報告されたヌクレオチド配列は，ＤＤＢＪデータベースに，アクセッション番号ＡＢ０１２６１３として寄託された。」（６２０８ページ右欄５３〜５５行）と記載され，
　図１に，Ｐ．ｋｏｄａｋａｒａｅｎｓｉｓ　ＫＯＤ１のものも含め，細菌，古細菌，真核生物のＲＮａｓｅ　ＨＩＩ配列のアライメントが記載され，ＲＮａｓｅ　ＨＩＩ配列によく保存される４つの配列モチーフ（Ｍｏｔｉｆ　Ｉ〜IV）がその配列上に示され，
　図４Ｂには，ＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋと大腸菌ＲＮａｓｅｓ　ＨＩによる開裂の部位と程度が記載され，その「ｃ．」には，２９塩基対のＤＮＡ−ＲＮＡ−ＤＮＡ−ＤＮＡ基質のＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋによるものが記載され，
　「・・・ＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋはＤＮＡ−ＲＮＡ接合点もＲＮＡ−ＤＮＡ接合点も開裂できないことは明らかである。しかし，大腸菌ＲＮａｓｅｓ　ＨＩがそのような場所を開裂できないにもかかわらず，ＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋ及び大腸菌ＲＮａｓｅｓ　ＨＩＩは，ＲＮＡ-ＤＮＡ接合部の最後のリボヌクレオチドの５’端で，２９塩基対のＤＮＡ−ＲＮＡ−ＤＮＡ−ＤＮＡ基質を開裂できる。」（６２１３ページ左欄２０〜２５行）と記載されている。
　
４．対比
　本願補正発明の選択肢（ａ）の態様について，引用文献３に記載されたＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋの発明を比較すると，両者は，耐熱性リボヌクレアーゼＨ活性を有するポリペプチドである点で一致しているが，本願補正発明のポリペプチドが，配列表の配列番号４７に示されるアミノ酸配列を有するものであるのに対し，引用文献３の図１に記載されるＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋのアミノ酸配列の７０％弱は，本願補正発明のものと一致しているものの，その余の配列は相違している点で両者は相違している。
　なお，この配列の相違は，引用文献３に記載のＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋがＰ．ｋｏｄａｋａｒａｅｎｓｉｓ　ＫＯＤ１由来のものであるのに対し，本願補正発明のポリペプチドが，サーモコッカス　リトラリス　ＤＳＭ５４７３由来のものである（本願明細書の特に【０２０１】及び【０２１０】の記載を参照）ことに起因するものと認められる。
　
５．判断
　ある遺伝子が取得されたときに，近い生物種から対応する遺伝子（オルソログ）を取得することは，よく行われている周知慣用の技術であり，引用文献３に記載された耐熱性ＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋのオルソログを，Ｐｙｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｋｏｄａｋａｒａｅｎｓｉｓと同じＴｈｅｒｍｏｃｏｃｃａｃｅａｅに属する古細菌であり，市販もされ周知であるサーモコッカス　リトラリス　ＤＳＭ５４７３（本願明細書の【０２０１】の記載を参照）から得てみようとする程度のことは，当業者が容易に想到できることである。
　そして，引用文献３には，各種生物由来のＲＮａｓｅ　ＨＩＩ配列においてよく保存されているモチーフも示されているのであるから，その部分のＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋの配列を基にプローブやプライマーを設計して，周知慣用の遺伝子工学的手法により，サーモコッカス　リトラリス　ＤＳＭ５４７３のＲＮａｓｅ　ＨＩＩの遺伝子を取得し，そこにコードされるポリペプチドの配列を明らかにし，あるいは該遺伝子を発現させて，本願補正発明のごとくすることは当業者が容易になしえることである。
　
　そして，本願明細書の記載をみても，本願補正発明のポリペプチドが，引用文献３に記載されたＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋと比較して，格別顕著な効果を奏するものとは認められない。
　なお，この点について請求人は，本願補正発明のポリペプチドは一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断することができるのに対し，引用文献３には，好熱細菌Ｐｙｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｋｏｄａｋａｒａｅｎｓｉｓ　ＫＯＤ１株由来のリボヌクレアーゼＨがＤＮＡ−ＲＮＡ，ＲＮＡ−ＤＮＡの接合部を切断しないことが記載されており，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうち，ＲＮＡを含む鎖を切断することができるポリペプチドについて開示も示唆もないことを，意見書や審判請求の理由において主張している。
　ところが，本願明細書の実施例１１の記載をみると，Ｐｆｕ（パイロコッカス　フリオサス），Ｐｈｏ（パイロコッカス　ホリコシイ）などのＲＮａｓｅＨＩＩは３’側のＲＮＡの５’側を切断するものであり（段落０２５１），２本鎖の一方の鎖にＲＮＡを３つ，あるいは，２つ含むＤＮＡ断片であるＶＦＮ３やＶＦＮ２においては，ＤＮＡ−ＲＮＡ，ＲＮＡ−ＤＮＡの接合部を切断しないものであって，引用文献３に記載される「ＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋ及び大腸菌ＲＮａｓｅｓ　ＨＩＩは，ＲＮＡ-ＤＮＡ接合部の最後のリボヌクレオチドの５’端で，２９−ｂｐのＤＮＡ-ＲＮＡ-ＤＮＡ−ＤＮＡ基質を開裂できる」ものと何ら違いがないものである。また，本願明細書の実施例１１には，引用文献３に記載されるＰｙｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｋｏｄａｋａｒａｅｎｓｉｓ　ＫＯＤ１株と同じパイロコッカス属に属する，Ｐｆｕ（パイロコッカス　フリオサス），Ｐｈｏ（パイロコッカス　ホリコシイ）のＲＮａｓｅＨＩＩが，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断することが記載されているのであるから，引用文献３に記載されるＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋも同様に，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断することができると推認することができ，請求人の主張する点で，本願補正発明のポリペプチドが，引用文献３に記載されるＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋと，格別な違いがあることにはならないし，本願の出願後の文献FEBS Letters,531(2002)p.204-208のＦｉｇ．１には，引用文献３に記載されるＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋが，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断することが示されていることからも，本願補正発明のポリペプチドが，引用文献３に記載されるＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋと比べて，格別な違いはないのである。
　
　また，請求人は審判請求の理由において，本願補正発明のポリペプチドは非常に低いマグネシウム濃度条件下にてそのリボヌクレアーゼＨ活性を示すことを主張している。
　ところが，本願明細書の段落０２１９には，実施例３−（５）に記載の方法により酵素活性を測定した結果，酵素活性が認められたことが記載され，実施例３−（５）においては，４ｍＭ酢酸マグネシウムを含む反応液が記載されてはいるものの，その活性がどの程度のものであるのかについての記載はない。ここで引用文献３の図３には，ＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋについて金属イオン濃度と活性の関係が示されており，塩化マグネシウムが４ｍＭ程度でも酵素活性自体はあることが示されているから，この点において本願補正発明が顕著な効果を奏するとはいえない。請求人は，この点について，審判請求の理由において，実験データを提出しているが，そのようなデータに基づく効果は明細書に記載されているとはいえないから，請求人の主張は明細書の記載に基づかない主張である。
　また，引用文献３には，各種のＲＮａｓｅの活性に対する各種金属イオンの影響は様々であることが記載されており，本願補正発明のポリペプチドが，４ｍＭ酢酸マグネシウムの反応液でリボヌクレアーゼＨ活性があることを，単に見出したからといって，それが従来技術からは予想できない顕著な効果であるということはできない。
　さらに，酵素反応をするにあたって，イオン濃度を含め，様々な条件を最適化することは周知の技術であって，本願補正発明のポリペプチドが４ｍＭ酢酸マグネシウムの反応液でリボヌクレアーゼＨ活性があったというだけでは，引用文献３に記載されるＲＮａｓｅ　ＨＩＩＰｋを，最適化して用いる場合と比較して，格別顕著な効果が奏されているものと認めることはできない。
　
　以上のことから，本願補正発明は，引用文献３に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものであり，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際，独立して特許を受けることができないものである。
　
６．小括
　以上，本件補正は，平成１８年法律第５５号附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
　平成２１年９月１８日付けの手続補正は，上記のとおり却下されたので，本願の請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，平成２１年５月２８日の手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された次のものである。
　
　「【請求項１】
　下記の群より選択され，かつ，耐熱性リボヌクレアーゼＨ活性を有し，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうち，ＲＮＡ鎖を含む鎖を切断することができることを特徴とするポリペプチド：
（ａ）配列表の配列番号４７又は５７に示されるアミノ酸配列を有するポリペプチド；
（ｂ）配列表の配列番号４７又は５７に示されるアミノ酸配列において，少なくとも１つのアミノ酸残基の欠失，付加，挿入又は置換を有するポリペプチド；
（ｃ）配列表の配列番号４６又は５６に示される塩基配列を有する核酸，当該核酸又はその相補鎖とストリンジェントな条件下にハイブリダイズしうる核酸にコードされるポリペプチド。」
　
第４　当審の判断
　本願発明は，本願補正発明を含むものである。そうすると，上記「第２」で述べたと同様の理由により，本願発明は，引用文献３に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものである。
　
第５　むすび
　以上のとおり，本願発明は，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができない。
　
　したがって，本願に係るその他の請求項について検討するまでもなく，本願は拒絶すべきものである。
　よって，結論のとおり審決する。