【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３７２４４９８号発明「発光ダイオード」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯の概要 
　本件特許第３７２４４９８号に係る手続の経緯は以下のとおりである。
　
　平成　３年１１月２５日　原出願（特願平３−３３６０１１号（以下「本件最初の原出願」という。））出願
　平成　５年　６月１８日　本件最初の原出願の公開公報（特開平５−１５２６０９号公報）発行
　平成　９年１０月２０日　分割出願（第１世代）（特願平９−３０６３９３号（以下「本件第１分割出願」という。））出願
　平成１０年１２月２８日　分割出願（第２世代）（特願平１０−３７７１２８号（以下「本件第２分割出願」という。））出願
　平成１３年　９月　３日　分割出願（第３世代）（特願２００１−３１３２８６号（以下「本件第３分割出願」という。））出願
　平成１５年　２月　４日　分割出願（第４世代）（特願２００３−６７３１８号（以下「本件原出願」という。））出願
　平成１６年　９月２７日　分割出願（第５世代）（特願２００４−２８０２８８号（以下「本件出願」という。））出願
　平成１７年　５月３０日　分割出願（第６世代）（特願２００５−１５８１６７号）出願
　平成１７年　８月２４日　特許査定
　平成１７年　９月３０日　本件特許の設定登録
　平成１７年１２月　７日　本件特許の特許掲載公報発行
　平成１８年　５月２２日　分割出願（第７世代）（特願２００６−１４１９７７号）出願
　平成２３年　６月　６日　無効審判請求
　平成２３年　８月２３日　答弁書
　平成２３年　９月　２日　上申書（被請求人）
　平成２３年　９月２６日　上申書（被請求人）
　平成２３年１１月２４日　弁駁書
　平成２４年　２月　２日　口頭審理陳述要領書（請求人）
　平成２４年　２月　２日　口頭審理陳述要領書（被請求人）
　平成２４年　２月１６日　口頭審理
　平成２４年　２月１６日　上申書（請求人）
　
　
第２　本件特許発明 
　本件特許第３７２４４９８号の請求項１に係る発明は、特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。
 　 
「発光素子を樹脂で包囲してなる発光ダイオードにおいて、
  前記発光素子は青色領域に発光ピークを有する可視光を発光し、ｎ型及びｐ型に積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であって、
  前記発光素子を包囲する樹脂中に蛍光染料又は蛍光顔料が添加されており、
  前記蛍光染料又は蛍光顔料は４２０ｎｍ〜４４０ｎｍ付近の波長によって励起されて発光するものであり、
  前記蛍光染料又は蛍光顔料は発光素子からの可視光により励起されて、励起波長よりも長波長の可視光を出して発光ダイオードの視感度を良くすることを特徴とする発光ダイオード。」（以下「本件特許発明」という。） 
 　 
　
第３　請求人の主張の概要
１　分割要件違反に基づく新規性又は進歩性の欠如
　本件第１分割出願は、本件最初の原出願に対して新規事項を追加したもので分割要件に違反するから、その出願日は本件最初の原出願の出願日まで遡及せず、現に出願された平成９年１０月２０日である。したがって、本件第１分割出願から４世代後の分割出願である本件出願についても、その出願日が本件最初の原出願の出願日まで遡及することはない。　よって、本件特許の請求項１に係る発明（以下「本件特許発明」という。）は、本件最初の原出願の公開公報である特開平５−１５２６０９号公報（甲１）に記載された発明であるから、又は、この発明に基いて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第２９条第１号第３号又は同条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、特許は同法第１２３条第１項第２号に該当して無効とすべきである（請求書６〜７頁）。
（１）本件第１分割出願の適否
　ア　本件第１分割出願の請求項１において、本件最初の原出願で「一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体」よりなるとされていた発光素子が、単に、「窒化ガリウム系化合物半導体」を備えるとされている。この「一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）」の要件を削除した「窒化ガリウム系化合物半導体」は、一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体（ＧａＡｌＮ）の上位概念であって、例えばＩｎＧａＮをも含む（請求書１５〜１６頁）。
　本件最初の原出願に係る発明は、専らＧａＡｌＮを念頭に置いてなされたもので、本件最初の原出願の当初明細書等においては、発光素子としてＧａＡｌＮ以外のものは一切記載されていない。
　本件第１分割出願の「窒化ガリウム系化合物半導体」は抽象的な上位概念としての「窒化ガリウム系化合物半導体」であって、出願時に周知・慣用技術でなかったＩｎＧａＮ（甲６参照）等をも包含するというのであれば、「一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体」を「窒化ガリウム系化合物半導体」に変更することが、「発明の構成に関する技術的事項」の実質変更に当たることはいうまでもない。
　よって、本件第１分割出願は本件最初の原出願の当初明細書等の記載の範囲内で分割されたものではなく、分割要件を満たさないから、本件第１分割出願の出願日は最初の原出願の出願日まで遡及せず、現に出願された平成９年１０月２０日となる（請求書１９頁）。
　イ　甲１の段落【０００１】は、特許を受けようとする発明が属する産業上の利用分野を示すだけのもので、ここに記載された内容をもって、甲１に記載されているとして分割が認められる発明の外縁を画し得ない（弁駁書３頁）。
　ウ　甲１の段落【０００５】は、従来の技術を示すだけのもので、甲１に記載されているとして分割が認められる発明の外縁は、甲１の実施例の記載によって画されると解するほかなく、従来の技術の記載によって画し得ない。しかも、仮に段落【０００５】を斟酌するとしても、その記載中の「窒化ガリウム系化合物半導体」が「『応用物理』（乙６）で紹介されている」「ＧａＮ」であるとしても、それは何らの限定もない「ＧａＮ」を指すのではなく、発光ピークが主として４３０ｎｍ付近にあり、さらに３７０ｎｍ付近の紫外域にもあるｐｎ接合のＧａＮだということになる（弁駁書５〜６頁）。
　甲１の段落【０００５】の「窒化ガリウム系化合物半導体」は、『応用物理、６０巻、２号、ｐ１６３〜ｐ１６６、１９９１』（乙６）に記載された窒化ガリウム系化合物半導体であるところ、当該文献に記載されている窒化ガリウム系化合物半導体はＧａＮである。これはＧａＸＡｌ１−ＸＮにおいてＸ＝１としたときに得られる組成であるから、結局、ＧａＸＡｌ１−ＸＮという限定が付されている（口頭審理陳述要領書４〜５頁）。
　エ　甲１の段落【０００６】の「窒化ガリウム系化合物半導体」は、冒頭に「本発明はこのような事情を鑑みなされたもので」とあることからわかるように、直前の内容を受けたものであり、ＧａＸＡｌ１−ＸＮという限定が付された「窒化ガリウム系化合物半導体」を指している（口頭審理陳述要領書５頁）。
　オ　甲１の段落【０００８】に記載されている発光素子は、「サファイア基板上にＧａＡｌＮがｎ型およびｐ型に積層されてなる青色発光素子」であって、何らの限定もない「窒化ガリウム系化合物半導体」でない（弁駁書６頁）。
　カ　甲１の段落【０００９】の記載も、何らの限定もない窒化ガリウム系化合物半導体を開示するものではない（弁駁書７〜８頁）。
　甲１の段落【０００９】の「窒化ガリウム系化合物半導体」を含むセンテンスは、その冒頭に「前記したように」とあることからわかるように、既出の内容を受けたものであり、この「窒化ガリウム系化合物半導体」もまた、ＧａＸＡｌ１−ＸＮという限定が付された「窒化ガリウム系化合物半導体」を指している（口頭審理陳述要領書５〜６頁）。
　キ　段落【０００８】及び【０００９】の記載は、甲１に構成要件ｂが記載されていたことの根拠にならないから、乙４で分割要件違反がないとされたこと自体が誤りである（弁駁書８頁）。
　ク　乙４（甲１から第７世代の分割出願である特願２００６−１４１９７７号の、平成１９年１０月１６日付け拒絶理由通知）においては、分割要件違反ではないとの判断がされているが、そこでは、甲１にＧａＸＡｌ１−ＸＮ等の限定のない「窒化ガリウム系化合物半導体」が記載されていることの根拠に関する判断が示されていない（口頭審理陳述要領書６〜７頁）。
　ケ　本件で問題となっているのは、本件第１分割出願においてＧａＸＡｌ１−ＸＮという組成に限定しない上位概念としての「窒化ガリウム系化合物半導体」への拡張が許されるか否かということである（口頭審理陳述要領書８頁）。
（２）本件出願の出願日
　以上のとおり、本件第１分割出願は、本件最初の原出願に対して新規事項を追加したもので分割要件に違反するから、その出願日は本件最初の原出願の出願日まで遡及せず、現に出願された平成９年１０月２０日である。したがって、本件第１分割出願から４世代後の分割出願である本件出願についても、その出願日が本件最初の原出願の出願日まで遡及することはない（請求書２０頁）。
（３）特許法第２９条第１項第３号又は同条第２項違反
　本件特許発明と引用発明１（本件最初の原出願の公開公報（甲１）に記載された発明）とを対比すると、本件特許発明と引用発明１とは、窒化ガリウム系化合物半導体が一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１）で表されるものに限定されているか否かの点で相違し、本件特許発明と引用発明１とは上位概念と下位概念の関係にある。
　上位概念で表現された本件特許発明の新規性は、下位概念で表現された引用発明１に基づいて否定され、本件特許発明は新規性を有しない。
　また、仮に、本件特許発明の新規性が引用発明１に基づいて否定されない場合であっても、本件特許発明は引用発明１に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである（請求書２１〜２２頁）。
　
２　重複特許
　本件特許発明は、本件最初の原出願から２世代後の分割出願である本件第２分割出願に係る特許発明（特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明）、本件最初の原出願から６世代後の分割出願に係る特許発明（特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明）、及び、本件最初の原出願から７世代後の分割出願である本件原出願に係る特許発明（特許第４１０９２９７号の請求項１に係る発明）と実質的に同一であるから、本件特許は特許法第３９条第２項の規定に違反してなされたものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当して無効とすべきである（請求書７頁）。
（１）本件特許発明と引用発明２（特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明）との対比
　ア　本件特許発明と引用発明２とは、本件特許発明が、引用発明２に対して、発光素子が一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１）で表されるとされていない点（相違点i）で表現上相違する（請求書２５頁）。
　イ　相違点iについて検討すると、本件特許発明が発光素子についてＧａＡｌＮ素子の限定を有しないというのであれば、それが分割要件違反になるから、もし分割要件違反がないとするならば、本件特許発明の発光素子も一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表され、相違点iは本件特許発明の不十分な記述に由来する表現上のものにすぎない。
　また、一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１）で表される発光素子は周知・慣用技術であったと考えられ、本件特許発明は引用発明２に対して周知・慣用技術を削除したものにすぎない（請求書２６頁）。
　ウ　被請求人は、本件特許発明が訂正された引用発明２と相違点ii（引用発明２では発光ピークが２つある点）でも相違する旨主張するが、本件特許発明の発光素子も、発光ピークが４３０ｎｍ付近と３７０ｎｍ付近に２つあるはずであるから、「相違点」ではない（弁駁書９頁）。
（２）本件特許発明と引用発明３（特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明）との対比
　ア　本件特許発明と引用発明３とは、本件特許発明が、引用発明３に対して、発光素子が一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１）で表されるとされていない点で表現上相違するが、この点については、相違点iとして検討し、これは実質的な相違とはいえない（請求書２６〜２７頁）。
　イ　訂正審判の審決が確定するまでは訂正の効力は認められない（弁駁書９頁）。
（３）本件特許発明と引用発明４（特許第４１０９２９７号の請求項１に係る発明）との対比
　ア　本件特許発明と引用発明４とは、本件特許発明が、引用発明４に対して、発光素子を包囲して蛍光染料又は蛍光顔料を有する樹脂が明記されている点（相違点ii）と、蛍光染料又は蛍光顔料が発光ダイオードの色補正をするものではなく、視感度を良くするとされている点（相違点iii）で表現上相違する（請求書２７〜２８頁）。
　イ　相違点iiについて
　（ア）本件原出願は「発光素子を樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオード」に関するものであり（甲１３の段落【０００１】、【０００７】）、このこと自体は、本件最初の原出願から本件第１分割出願、本件第２分割出願及び本件第３分割出願を経て本件原出願まで一貫しているばかりか、本件特許掲載公報にも明記されている（本件特許掲載公報の段落【０００１】、【０００７】）。したがって、本件特許発明が発明特定事項として樹脂モールドを有しないということは考えられない。もし樹脂モールドが本件特許発明の発明特定事項でないとするならば、本件原出願に対する樹脂モールドの削除は「発明の構成に関する技術的事項」の実質的変更に当たり、要旨変更、ひいては分割要件違反となることは明らかである。また、発光素子を包囲する樹脂モールド中に顔料を混入することが平成３年当時一般的に行われていたことからすれば、そのような樹脂モールド自体は周知・慣用技術であったと考えられ、本件特許発明は引用発明４に対して周知・慣用技術を削除したものにすぎない（請求書２８〜２９頁）。
　（イ）引用発明４を合理的に解釈すれば、すなわち、それがサポート要件を満たすものとして解釈すれば、「蛍光染料又は蛍光顔料」とは、「発光素子を包囲する樹脂モールド中に設けられた蛍光染料又は蛍光顔料」と解するしかない（口頭審理陳述要領書９頁）。
　ウ　相違点iiiについて
　（ア）本件最初の原出願は、その発光色をより緑色寄り（波長としては４８０ｎｍが例示されている。）にして視感度を良くする発明を開示していたものであり、その権利範囲は自ずから「青色発光ダイオード」に限定されるはずである。
　本件特許掲載公報における「色補正」に関連する記載によると、「色補正をすること」は、「発光素子の波長を発光色を変えない程度の変換すること」であると解される。
　これに対し、本件特許掲載公報における「視感度」に関連する記載によると、「視感度を良くすること」は、「発光ピークが４３０ｎｍ付近、および３７０ｎｍ付近にある窒化ガリウム系化合物半導体材料よりなる発光素子の発光色を長波長化して紫色から遠ざけること」であって、結局、「色補正をすること」と同様に、「発光素子の波長を発光色を変えない程度に変換すること」であると解される。両者の相違は表現上のものでしかなく、実体上のものではない（請求書２９〜３３頁）。
　（イ）本件出願の出願日は、本件最初の原出願の出願日まで遡及するならば平成３年（１９９１年）１１月２５日であるが、当時は専ら青色発光ダイオードの実用化に向けた研究・開発が進められており、青色発光ダイオードの実用化の上にはじめて成り立つ白色ダイオードは、目下の研究・開発課題として当業者の眼中になかった。したがって、「『本件特許発明が青色発光ダイオードに限定される』（発光素子からの青色の発光を蛍光体によって青色の範囲で発光させる発明である）こと」は当然である（弁駁書１１〜１２頁）。
　（ウ）被請求人は、「色補正をする」と「視感度を良くする」が概念的に異なると主張するが、被請求人の定義に従うと、「視感度を良くする」本件特許発明では、人間の視覚における明るさに対する感覚を良くしなければならないが、その実態は、明細書の記載全体をみると、発光素子の４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の発光波長を４８０ｎｍ程度に長波長化することである。これに対し、「色補正をする」引用発明４では、所望の発光色と現在の発光色との差を修正して所望の発光色を得なければならないが、「所望の発光色」等を構成要件に含まず、明細書全体をみると、その実態は、発光素子の４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の発光波長を４８０ｎｍ程度に長波長化することに尽きることがわかる（弁駁書１２〜１３頁）。
　（エ）仮に被請求人が主張するように「色補正をする」と「視感度を良くする」とが概念・目的・技術思想を異にするならば、請求項１に記載された発明（引用発明４）と【課題を解決するための手段】に記載された発明とは、技術思想を異にする別々の発明ということになり、サポート要件違反となる（口頭審理陳述要領書９頁）。
 　 
　
第４　被請求人の反論の概要
１　本件第１分割出願の訂正後の請求項に基づく分割要件違反の主張について
（１）本件第１分割出願の訂正後の発明が分割要件を満たすことについて
　ア　本件最初の原出願（甲第１号証）には、青色に発光する「窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」が開示されている（段落【０００１】、【０００５】、【０００９】）（答弁書５〜６頁）。
　イ　請求人による分割要件違反の主張は、本件特許の審判手続等で判断された事項の蒸し返しである。
　甲１から第７世代の分割出願である特許第４１０９２９７号の審判手続における拒絶理由通知（乙４）において審判合議体は「よって、本願発明は、分割要件を満たしているものと認められるから、…。」と判断している（答弁書６〜７頁）。
　ウ　甲第１号証に記載された「窒化ガリウム系化合物半導体」という用語は、ＡｌＧａＮ／ＧａＮに限定されない。
　「窒化ガリウム系化合物半導体」とは、特定の組成に限定されたものではなく、その代表的な例が、ＡｌＧａＮ（窒化アルミニウムガリウム）、ＩｎＧａＮ（窒化インジウムガリウム）、ＩｎＡｌＧａＮ（窒化インジウムアルミニウムガリウム）であることは当業者の常識に属する（答弁書８頁）。
　エ　甲第１号証の明細書の記述が当該出願の請求項に記載されたＡｌＧａＮ／ＧａＮを中心とする記述になっていることは、ＡｌＧａＮ／ＧａＮに限定されない「窒化ガリウム系化合物半導体」からなる発光素子の発明が開示されていることと矛盾しない（答弁書９頁）。
　オ　本件最初の原出願時の技術常識に基づけば、甲第１号証の明細書に記載された技術課題が「窒化ガリウム系化合物半導体」に共通することは自明である。
　段落【０００５】に記載された「応用物理」（乙６）で紹介されている例は「ＡｌＧａＮ」ではなく、「ＧａＮ」の発光素子である（答弁書９頁）。
　カ　甲第１号証には、青色に発光する「窒化ガリウム系化合物半導体」を備えた発光ダイオードについて、発光素子からの可視光により励起されて、励起波長よりの長波長の可視光を出す蛍光染料又は蛍光顔料によって視感度を良くするという技術思想が開示されている（答弁書１０〜１２頁）。
　キ　甲第１号証の出願当時、ＩｎＧａＮが窒化ガリウム系化合物半導体に使用される組成として周知慣用であり、視感度が悪いという課題も共通することが知られていた（特開平３−２０３３８８号（乙７）、特開平３−２１８６２５号（乙５））。
　また、請求人がＩｎＧａＮが出願当時周知ではなかったと主張し、その根拠として挙げている甲６は、結晶性の良いＩｎＧａＮを成長させることが困難であったという事実だけであって、「次に、ダブルへテロ構造にするために活性層となるＩｎＧａＮの成長を１９９２年に手がけた。従来、ＩｎＧａＮの成長はいくつかの研究機関により成長を試みられたが…」として、青色ＬＥＤの活性層としてＩｎＧａＮを使用することが当然の技術であること、また、複数の研究機関がすでにダブルへテロ構造の発光素子への利用を目してＩｎＧａＮの成長を試みていたことを開示しているのであるから、ＩｎＧａＮを窒化ガリウム系半導体発光素子として使用する技術自体は早い段階から周知であったことを裏付けている（答弁書１３〜１４頁）。
　ク　別件仮処分決定の裁判所の判断（東京地裁平成２２年（ヨ）第２２０５８事件）において、請求人の主張に理由がないことが確認されている（口頭審理陳述要領書５頁）。
（２）小括
　以上のとおり、本件第１分割出願の訂正後の発明について分割要件の違反はない（答弁書１４頁）。
　
２　重複特許の主張について
（１）引用発明２との同一性について
　ア　請求人の主張は引用発明２を誤って認定していること
　請求人は引用発明２（特許第３３６６５８６号、甲８）について特許登録時の請求項を基にした主張を展開しているが、当該発明は訂正されている。
　したがって、本件特許発明と引用発明２との相違点は、請求人が述べる点のみならず、引用発明２が「前記発光素子は発光ピークが４３０ｎｍ付近、および３７０ｎｍ付近にある」点においても相違している（以下、「相違点ii」とする）（答弁書１５頁）。
　イ　本件特許の権利範囲はＡｌＧａＮ／ＧａＮ素子に限られないこと（相違点i）
　甲１にはＡｌＧａＮ／ＧａＮに限られず、広く窒化ガリウム系化合物半導体に関する発明の開示があるから、「本件特許発明がＧａＡｌＮ素子の限定を有していなければ分割要件違反である」との請求人の主張はその前提を欠いている。
　また、本件特許の構成要件Ａが青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であるのに対し、引用発明２の構成要件ａ２はいわゆるＡｌＧａＮ／ＧａＮ素子に限定されているところ、両者は上位概念・下位概念の関係に立つ明らかに異なる構成要件であり、その権利範囲にも有意な差違を与えるものである（答弁書１５〜１６頁）。
　ウ　引用発明２では発光ピークが２つある点（相違点ii）
　請求人は当該差違を無視して、本件特許発明と引用発明２とが実質同一の発明であるなどと主張しているのであるから、そもそも、請求人の主張が成り立つ余地はない。今後、請求人がこの点についてなんらかの主張の補充をするとすれば、それは請求書の要旨を変更するものとなるため、認められる余地はない（答弁書１６頁、口頭審理陳述要領書１０頁）。
（２）引用発明３との同一性について
　ア　引用発明３については、平成２３年８月２２日付で訂正審判を請求した。訂正審判において訂正を求めている請求項１（以下、「訂正引用発明３」）に基づいて本件特許発明との同一性を検討すると、以下の点で相違する。
　・訂正引用発明３に係る発光ダイオードは、メタルステムと、メタルポストとを有するのに対し、本件特許発明にはそのような限定がない点（相違点i）
　・訂正引用発明３に係る発光ダイオードでは、サファイア基板の上にＡｌを必須とするＧａＡｌＮ層が積層されているのに対し、本件特許発明にはそのような限定がない点（相違点ii）
　・訂正引用発明３に係る発光ダイオードでは、蛍光体が「蛍光染料」に限定されているのに対し、本件特許発明では「蛍光染料又は蛍光顔料」である点（相違点iii）
　・訂正引用発明３に係る発光ダイオードでは、蛍光体の発光ピークが４８０ｎｍに限定されているのに対して、本件特許発明では蛍光体の発光ピークは限定されていない点（相違点iv）
　これらの相違点iからivが全て、周知慣用技術の付加・転換・削除であって新たな効果を奏しない、と言えないことは明らかであるから、訂正引用発明３と本件特許発明が実質同一ではない（答弁書１６〜１７頁）。
　イ　引用発明３については、請求人が弁駁書を提出した時点で、訂正審判の審決は確定している（口頭審理陳述要領書１０頁）。
（３）引用発明４との同一性について
　ア　発光素子を包囲する樹脂（相違点ii）について
　蛍光顔料等の配置の手法が複数ありうる中で、樹脂中に添加する方法に限定することは、構成要件の下位概念化（本件特許発明の場合）であり、これを限定のない、上位概念クレーム（引用発明４）と直ちに同一視する根拠はない（答弁書１７〜１８頁）。
　イ　「視感度を良くする」と「色補正」（相違点iii）について
　（ア）「色補正」とは、所望の発光色を基準に、これと現在の発光色との差を修正して所望の発光色にすることであるのに対し、「視感度」とは、人間の視覚における、明るさに対する感覚のことであるから（乙９）、両者はその概念ないし目的を異にするものである（答弁書１８〜１９頁）。
　（イ）請求人は「色補正」とは、「青色波長の領域内」での発光波長の変換のみを指すと結論づけているが、本件特許の明細書中に、「青色波長の領域内」あるいは「青色波長の領域外」などの言葉が用いられていないことは言うまでもない（答弁書２０頁）。
　（ウ）当業者の理解において、「色の補正」という概念が、青色（同色）の範囲内の変化というような狭い意味に限定して解釈されるものではない（答弁書２２頁）。
　（エ）請求人は、本件特許発明の発光ダイオードは青色発光ダイオードに限定されると主張し、根拠として、本件特許発明出願当時、白色発光ダイオードは研究対象となっていなかったことを指摘するが、このような主張には理由がなく、特許権が保護するのは一定の広がりをもった技術的思想（発明）であるから、その範囲に含まれる個々の具体的態様のすべてについて発明者が認識していなければならない、などとの解釈が成り立つ余地はない（口頭審理陳述要領書１１頁）。
　（オ）本件発明における「視感度を良くする」が、引用発明３における「色補正」とは異なる概念であり、両発明の権利範囲も異なる（答弁書２２頁）。
　請求人は、本件特許発明の「視感度を良くする」及び引用発明４の「色補正」の意義について、「その実態は、…発光素子の４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の発光波長を４８０ｎｍに長波長化することである」と結論付けるが、何の根拠も示されていない（口頭審理陳述要領書１１頁）。
　
　
第５　当審の判断
１　分割要件違反に基づく新規性又は進歩性の欠如（特許法第２９条第１項第３号又は同条第２項）について
（１）本件第１分割出願の適否について
　ア　本件第１分割出願の適否につき、請求人は、「本件第１分割出願の請求項１において、本件最初の原出願で『一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体』よりなるとされていた発光素子が、単に、『窒化ガリウム系化合物半導体』を備えるとされて」おり、「この『一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）』の要件を削除した『窒化ガリウム系化合物半導体』は、一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体（ＧａＡｌＮ）の上位概念であって、例えばＩｎＧａＮをも含む」ものである一方、「本件最初の原出願の当初明細書等においては、発光素子としてＧａＡｌＮ以外のものは一切記載されて」おらず、「（本件第１分割出願の『窒化ガリウム系化合物半導体』が）出願時に周知・慣用技術でなかったＩｎＧａＮ（甲６参照）等をも包含するというのであれば、『一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体』を『窒化ガリウム系化合物半導体』に変更することが、『発明の構成に関する技術的事項』の実質変更に当た」るから、「本件第１分割出願の出願日は最初の原出願の出願日まで遡及」しない、と主張する（上記第３の１（１）ア）。
　イ　そこで、請求人の上記主張につき検討するに、本件最初の原出願（甲１）の明細書には、以下のような記載がある。
　（ア）「窒化ガリウム系化合物半導体を用いて、初めてｐｎ接合を実現したＬＥＤが発表されている（応用物理，６０巻，２号，ｐ１６３〜ｐ１６６，１９９１）。それによるとｐｎ接合の窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤの発光波長は、主として４３０ｎｍ付近にあり、さらに３７０ｎｍ付近の紫外域にも発光ピークを有している。」（【０００５】）
　（イ）「（本発明）の目的とするところは、発光ピークが４３０ｎｍ付近、および３７０ｎｍ付近にある窒化ガリウム系化合物半導体材料よりなる発光素子を有するＬＥＤの視感度を良くし、またその輝度を向上させることにある。」（【０００６】）
　（ウ）「蛍光染料、蛍光顔料は、一般に短波長の光によって励起され、励起波長よりも長波長光を発光する。…窒化ガリウム系化合物半導体はＬＥＤに使用される半導体材料中で最も短波長側にその発光ピークを有するものであり、しかも紫外域にも発光ピークを有している。そのためそれを発光素子の材料として使用した場合、その発光素子を包囲する樹脂モールドに蛍光染料、蛍光顔料を添加することにより、最も好適にそれら蛍光物質を励起することができる。したがって青色ＬＥＤの色補正はいうにおよばず、蛍光染料、蛍光顔料の種類によって数々の波長の光を変換することができる。」（【０００９】）
　ウ　上記イによれば、本件最初の原出願の明細書には、窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光染料又は蛍光顔料を添加することにより、該蛍光送料又は蛍光顔料により前記発光素子からの光の波長よりも長波長の可視光を出して、発光素子からの光の波長を変換し、発光ダイオードの視感度を良くすることを内容とする発明が開示されているということができる。
　エ　そうすると、本件最初の原出願に開示された「窒化ガリウム系化合物半導体」は、当該「窒化ガリウム系化合物半導体」は、青色等の短波長の光を発光することに意義があるものとして把握でき、それ以上にその組成が具体的にどのようなものであり、また、その発光波長が具体的にどのような範囲にあるのかということを問うものではなく、本件最初の原出願の明細書に「一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１）」で表される窒化ガリウム系化合物半導体」（【請求項１】）、あるいは、「ＧａＡｌＮがｎ型およびｐ型に積層されてなる青色発光素子」（【０００８】）等の記載があるとしても、前記「窒化ガリウム系化合物半導体」が、必ず上記組成に限定されるものである、と解すべきものではない。
　オ　すなわち、本件最初の原出願には、本件第１分割出願の請求項１に記載された「（必ずしもＧａＸＡｌ１−ＸＮ（０≦Ｘ≦１）には限られない）窒化ガリウム系化合物半導体」に関する開示がされていたものと解されるから、「本件最初の原出願に係る発明は、専らＧａＡｌＮを念頭に置いてなされたもので…本件最初の原出願の当初明細書等においては、発光素子としてＧａＡｌＮ以外のものは一切記載されていない」とする請求人の上記の主張は採用することができない。
　よって、本件第１分割出願は本件最初の原出願の当初明細書等の記載の範囲内で分割されたものではなく、分割要件を満たさないから、本件第１分割出願の出願日は本件最初の原出願の出願日まで遡及せず、現に出願された平成９年１０月２０日となる、との請求人の主張は採用できない。
　カ　なお、請求人は、上記の点につき、「本件最初の原出願に係る発明は、専らＧａＡｌＮを念頭に置いてなされたもので、本件最初の原出願の当初明細書等においては、発光素子としてＧａＡｌＮ以外のものは一切記載されていない」（請求書１９頁、上記第３の１（１）ア）と主張するが、本件最初の原出願に開示された「窒化ガリウム系化合物半導体」が、必ずしも特定の組成に限定されるものではないと解すべきことは上記エにおいて判断したとおりであって、上記主張が、当該判断を左右するものではない。
（２）本件出願の出願日
　上記（１）のとおり、本件第１分割出願の出願日は、本件最初の原出願の出願日まで遡及しないということはできない。
　よって、本件出願の出願日の遡及は認められ、その出願日は、本件最初の原出願の出願日である平成３年１１月２５日である。
（３）特許法第２９条第１項第３号又は同条第２項違反について
　上記（２）のとおり、本件出願の出願日は、平成３年１１月２５日である。しかるところ、請求人が提示した特開平５−１５２６０９号公報（甲第１号証）は、本件出願の出願後に頒布された刊行物であって、本件出願前に頒布されたものではなく、特許法第２９条に規定された「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物」には当たらない。よって、本件特許発明は、甲第１号証に記載された発明に基づき、特許法第２９条第１項第３号及び同条第２項の規定により特許を受けることができないものである、とはいえない。
　
２　重複特許（特許法第３９条第２項）について
　請求人は、「…本件第２分割出願に係る特許発明（特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明）、本件最初の原出願から６世代後の分割出願に係る特許発明（特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明）、及び、本件最初の原出願から７世代後の分割出願である本件原出願に係る特許発明（特許第４１０９２９７号の請求項１に係る発明）と実質的に同一であるから、本件特許は特許法第３９条第２項の規定に違反してなされたものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当して無効とすべき」と主張する（上記第３の２）ので、以下、本件特許発明と、それぞれの発明との同一性につき、検討する。
（１）特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明との同一性について
　ア　特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明
　特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明は、次のとおりである。
　
「発光素子を樹脂で包囲してなる発光ダイオードにおいて、前記発光素子はｎ型及びｐ型に積層された青色の可視光が発光可能な一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但しＸは０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなると共に、前記樹脂は前記発光素子からの青色の可視光により４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の波長によって励起されて、励起波長よりも長波長の可視光を出して発光ダイオードの視感度を良くする蛍光染料又は蛍光顔料を有し、かつ、前記発光素子は発光ピークが４３０ｎｍ付近、および３７０ｎｍ付近にあることを特徴とする発光ダイオード。」（以下（以下「本件第２分割出願発明」という。）
　
　イ　対比
　本件特許発明（上記第２参照）と本件第２分割出願発明を対比すると、両者は以下の点で相違するものと認められる。
　
　発光素子が、本件特許発明では、青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体とされているのに対し、本件第２分割出願発明では、青色の可視光が発光可能な一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但しＸは０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなり、発光ピークが４３０ｎｍ付近、および３７０ｎｍ付近にあるとされている点（以下「相違点１」という。）
　
　ウ　判断
　上記相違点１につき検討する。
　本件特許発明は、発光素子に関し、それが「（青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する）窒化ガリウム系化合物半導体」としているのに対し、本件第２分割出願発明は、それが「（青色の可視光が発光可能な）一般式ＧａＸＡｌ１−ＸＮ（但しＸは０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体」よりなり、かつ、「（その）発光ピークが４３０ｎｍ付近、および３７０ｎｍ付近にある」としているから、本件特許発明と本件第２分割出願発明とは、上位概念・下位概念の関係にあるものといえる。そして、後者は、前者に比べて、その具体的な構成要件をより限定したものといえるから、上記相違点１は実質的な相違点であるといえる。
　
　エ　（１）のまとめ
　以上のとおり、本件特許発明と、本件第２分割出願に係る特許発明（特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明）とは、実質的に同一であるとはいえない。
　
（２）特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明との同一性について
　ア　特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明
　特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明は、次のとおりである（なお、特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明は、訂正審判２０１１−３９０１００により、以下のように訂正されている。）。
　
「メタルステムと、メタルポストと、発光素子とを有し、前記発光素子を樹脂で包囲している発光ダイオードにおいて、
  前記発光素子は、サファイア基板の上にＧａＡｌＮ層がｎ型及びｐ型に積層されてなる可視光を発する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であって、
  前記発光素子を包囲する樹脂中に蛍光染料が添加されており、前記蛍光染料は４２０〜４４０ｎｍ付近の波長によって励起されて発光するものであり、
  前記蛍光染料は発光素子からの可視光により励起されて、励起波長よりも長波長の４８０ｎｍに発光ピークを有する可視光を出して発光ダイオードの視感度を良くすることを特徴とする発光ダイオード。」（以下（以下「本件第６世代分割出願発明」という。）
　
　イ　対比
　本件特許発明（上記第２参照）と本件第６世代分割出願発明を対比すると、両者は以下の点で相違するものと認められる。
　
　　ａ　本件特許発明は、メタルステムとメタルポストを有するか否か特定されていないのに対し、本件第６世代分割出願発明は、メタルステムとメタルポストを有する点（以下「相違点２」という。）
　　ｂ　発光素子が、本件特許発明では、青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する青色窒化ガリウム系化合物半導体とされているのに対し、本件第６世代分割出願発明では、サファイア基板の上にＧａＡｌＮ層が積層されてなる可視光を発する窒化ガリウム系化合物半導体とされている点（以下「相違点３」という。）
　
　ウ　判断
　上記相違点につき検討する。
　（ア）相違点２について
　本件特許発明は、メタルステムとメタルポストを有するか否か特定されていないのに対し、本件第６世代分割出願発明は、メタルステムとメタルポストを有することが特定されており、両者は、その構成要件が異なるものであるから、上記相違点２は実質的な相違点であるといえる。
　（イ）相違点３について
　本件特許発明は、発光素子に関し、それが「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する青色窒化ガリウム系化合物半導体」であるのに対し、本件第６世代分割出願発明は、それが「サファイア基板の上にＧａＡｌＮ層が積層されてなる可視光を発する窒化ガリウム系化合物半導体」であるから、両者は、その構成要件が異なるものであり、上記相違点３は実質的な相違点であるといえる。
　
　エ　（２）のまとめ
　以上のとおり、本件特許発明と、本件最初の原出願から６世代後の分割出願に係る特許発明（特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明）とは、実質的に同一であるとはいえない。
　
（３）特許第４１０９２９７号の請求項１に係る発明との同一性について
　ア　特許第４１０９２９７号の請求項１に係る発明
　特許第４１０９２９７号の請求項１に係る発明は、次のとおりである。
　
「ｎ型及びｐ型に積層されてなる青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子と、前記青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子からの４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の波長の可視光により励起されて、励起波長よりも長波長の可視光を出して前記青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の色補正をする蛍光染料又は蛍光顔料と、を有することを特徴とする発光ダイオード。」（以下「本件第７世代分割出願発明」という。）
　
　イ　対比
　本件特許発明（上記第２参照）と本件第７世代分割出願発明を対比すると、両者は以下の点で相違するものと認められる。
　
　　ａ　本件特許発明は、発光素子を樹脂で包囲してなり、前記発光素子を包囲する樹脂中に蛍光染料又は蛍光顔料が添加されているのに対し、本件第７世代分割出願発明は、発光素子を樹脂で包囲することが特定されていない点（以下「相違点４」という。）。
　　ｂ　発光素子が、本件特許発明では、青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であるのに対し、本件第７世代分割出願発明では、青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子である点（以下「相違点５」という。）
　　ｃ　蛍光染料又は蛍光顔料が、本件特許発明では、発光ダイオードの視感度を良くするのに対し、本件第７世代分割出願発明では、発光素子の色補正をする点（以下「相違点６」という。）
　
　ウ　判断
　上記相違点につき検討する。
　（ア）相違点４について
　本件特許発明は、発光素子を樹脂で包囲してなり、前記発光素子を包囲する樹脂中に蛍光染料又は蛍光顔料が添加されていることを特定するものであるのに対し、本件第７世代分割出願発明は、発光素子を樹脂で包囲することが特定されていないから、両者は、その構成要件が異なるものであり、上記相違点４は実質的な相違点であるといえる。
　（イ）相違点５について
　本件特許発明は、発光素子に関し、それが「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」であるのに対し、本件第７世代分割出願発明は、それが「青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」であるから、両者は、その構成要件が異なるものであり、上記相違点５は実質的な相違点であるといえる。
　（ウ）相違点６について
　本件特許発明における「視感度」とは、人間の感覚における、明るさに対する感覚のことであると認められる一方、本件第７世代分割出願発明の「色補正」とは、文字通り色を補正すること、すなわち、所望の発光色を基準に、これと現在の発光色との差を修正して所望の発光色にすることであるから、両者はその概念を異にするものといえる。したがって、本件特許発明の「発光ダイオードの視感度を良くする」ことと、本件第７世代分割出願発明の「発光素子の色補正をする」こととは、その概念が異なるものといえるから、上記相違点６は実質的な相違点であるといえる。
　なお、請求人は、「『視感度を良くする』本件特許発明では、人間の視覚における明るさに対する感覚を良くしなければならないが、その実態は、明細書の記載全体をみると、発光素子の４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の発光波長を４８０ｎｍ程度の長波長化することである。これに対し、『色補正をする』引用発明４（審決注：「本件第７世代分割出願発明」と同じ）では、所望の発光色と現在の発光色との差を修正して所望の発光色を得なければならないが、…明細書全体をみると、その実態は、発光素子の４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の発光波長を４８０ｎｍ程度に長波長化することに尽きることがわかる」（上記第３の２（３）ウ（ウ））と主張する。
　しかしながら、発光素子の４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の発光波長を蛍光染料により４８０ｎｍ程度の長波長化することが、本件特許掲載公報及び特許第４１０９２９７号公報の【発明を実施するための最良の形態】の欄にそれぞれ記載されているとしても、本件特許発明の「発光素子の色補正をする」ことと、本件第７世代分割出願発明の「発光ダイオードの視感度を良くする」こととは、その概念が異なるものといえることは上記のとおりであって、請求人の上記主張がその判断を左右するものではない。
　
　エ　（３）のまとめ
　以上のとおり、本件特許発明は、本件最初の原出願から７世代後の分割出願に係る特許発明（特許第４１０９２９７号の請求項１に係る発明）と実質的に同一であるとはいえない。
　
（４）以上（１）〜（３）のとおり、本件特許発明は、本件第２分割出願に係る特許発明（特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明）、本件最初の原出願から６世代後の分割出願に係る特許発明（特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明）、及び、本件最初の原出願から７世代後の分割出願に係る特許発明（特許第４１０９２９７号の請求項１に係る発明）と実質的に同一であるとはいえず、本件特許は特許法第３９条第２項の規定に違反してなされたものである、ということはできない。
　
　
第６　むすび 
　以上のとおりであるから、請求人が主張する理由及び提出した証拠方法によっては、本件特許を無効とすることはできない。 
 　 
　審判に関する費用については、特許法第１６９条２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 
 　 
　よって、結論のとおり審決する。