【事件の表示】
　特願２００５−５０２０４０「癌の処置および検出において有用な２８２Ｐ１Ｇ３と称される、核酸および対応タンパク質」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　２月２６日国際公開、ＷＯ２００４／０１６７３４、平成１８年　４月　６日国内公表、特表２００６−５１１２３２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明　 
　本願は、平成１５年（２００３年）５月９日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００２年８月１６日　米国、２００２年１１月１日　米国）とする国際出願であって、その請求項１及び請求項２に係る発明は、平成２４年１２月２６日付手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、その請求項１及び２に記載された以下のとおりのものと認める。
　
「【請求項１】配列番号３のアミノ酸配列を有するタンパク質からなる、卵巣癌及び膵臓癌の診断マーカーであって、
　該タンパク質は、卵巣及び膵臓からなる群から選択される組織に存在する癌において対応する正常組織と比べて過剰に発現される、
　診断マーカー。」
「【請求項２】癌に罹患している患者または癌に罹患していることが疑われる患者から得たサンプル中において、配列番号３のアミノ酸配列を有するタンパク質の存在を検出する方法であって、
　該タンパク質は、卵巣及び膵臓からなる群から選択される組織に存在する癌において対応する正常組織と比べて過剰に発現され、
　該方法は、
　該サンプルを抗体またはそのフラグメントと接触させる工程であって、該抗体またはそのフラグメントのいずれかが、該タンパク質と特異的に結合する工程；および
　該抗体またはそのフラグメントと該タンパク質との複合体の存在を決定する工程
を包含する、方法。」
　
２．当審における拒絶の理由の概要
　当審において、平成２４年７月２６日付で通知した拒絶の理由のうち３つの概要は、以下のものである。
(i)補正前の請求項１〜１０について、配列番号３のアミノ酸配列を有するタンパク質が卵巣、膵臓及びリンパ節の癌で正常組織に比べ過剰に発現されているかは、そもそも本願明細書の記載で確認されていないことになり、本願請求項２に係るタンパク質の有用性は認められないばかりか、本願請求項１、３〜１０に記載の発明も当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえず、本願は、特許法第３６条第４項第１号の要件を満たしていない。 
　また同様の理由により、本願の発明の詳細な説明には、本願請求項１〜１０に記載の発明が記載されておらず、本願は、特許法第３６条第６項第１号の要件を満たしていない。
(ii)本願明細書には、２８２Ｐ１Ｇ３又はそのｍＲＮＡの発現プロファイルが、膵臓癌、卵巣癌の診断マーカーとなれることが記載されておらず、またその抗体等により癌の診断、治療ができることの記載はないから、補正前の請求項２に係るタンパク質には、癌の診断マーカー、抗体による癌の診断等の本願明細書に記載されてた有用性があるとは認められず、本願は、特許法第３６条第４項第１号の要件を満たしていない。
(iii)補正前の請求項１０に記載の発明は、本願明細書で確認されておらず、しかも、２８２ＰＩＧ３自体が上記のとおり癌マーカーとしての有用性がないのであるから、その抗体により２８２ＰＩＧ３の存在を検出したとしても、本願発明の技術的課題が解決できるとはいえず、補正前の請求項１０に記載の発明は、本願の発明の詳細な説明に記載されておらず、本願は特許法第３６条第６項第１号の要件を満たして満たしていない。
　
３．特許法第３６条第６項第１号及び同条第４項第１号
（１）本願請求項１及び２に記載の発明
　本願請求項１に記載の発明（以下、「本願発明１」という。）は、補正前の請求項２の「【請求項２】配列番号３のアミノ酸配列を有するタンパク質であって、該タンパク質は、卵巣、膵臓及び
リンパ節
　また、本願請求項２に記載の発明（以下、「本願発明２」という。）は、補正前の請求項１０の「【請求項１０】癌に罹患している患者または癌に罹患していることが疑われる患者から得たサンプル中において、配列番号３のアミノ酸配列を有するタンパク質の存在を検出する方法であって、該タンパク質は、卵巣、膵臓及び
リンパ節
　
（２）本願明細書の記載
　本願明細書の段落【０００２】には、「本明細書中に記載の発明は、遺伝子およびそれによってコードされるタンパク質に関し、これは、２８２Ｐ１Ｇ３として称され、特定の癌において発現され、本発明は、２８２Ｐ１Ｇ３を発現する癌の処理において有用である、診断方法および治療方法、ならびに組成物に関する。」と記載され、段落【０４００】〜【０４０１】には「２８２Ｐ１Ｇ３遺伝子の発現レベルを決定するために、５μｌの正規化した第１の鎖ｃＤＮＡを、２６サイクルおよび３０サイクルの増幅を使用するＰＣＲによって分析した。半定量的発現分析を、軽いバンド強度を与えるサイクル数において、ＰＣＲ産物を比較することによって達成し得る。ＲＴ−ＰＣＲに使用したプライマーを、２８２Ｐ１Ｇ３　ＳＳＨ配列を使用して設計し、以下に列挙する：
２８２Ｐ１Ｇ３．１
　５’−ＴＡＡＧＧＴＣＴＣＡＦＣＴＧＴＡＡＡＣＣＡＡＡＡＧ−３’（配列番号５１）
２８２Ｐ１Ｇ３．２
　５’−ＣＴＧＴＴＴＴＡＡＧＡＴＴＧＴＴＧＧＡＡＣＣＴＧＴ−３’（配列番号５２）。
　代表的なＲＴ−ＰＣＲ発現分析を、図１４に示す。第１鎖ｃＤＮＡを、バイタルプール１（肝臓、肺および腎臓）、バイタルプール２（膵臓、結腸および胃）、正常膵臓、卵巣癌プール、および膵臓癌プールから調製した。規準化を、アクチンおよびＧＡＰＤＨに対するプライマーを使用してＰＣＲによって実施した。２８２Ｐ１Ｇ３に対するプライマーを使用する半定量的ＰＣＲを、２６サイクルおよび３０サイクルで実施した。」と記載され、２８２Ｐ１Ｇ３遺伝子の発現レベルの決定は、配列番号５１と５２のヌクレオチドをプライマーとして使用した半定量ＲＴ−ＰＣＲによるものであることが記載されている。
　そして、段落【０４０７】〜【０４０８】には、そのＲＴ−ＰＣＲの結果として、
「（実施例４：正常組織および患者の生検における２８２Ｐ１Ｇ３の発現分析）
　ＲＴ−ＰＣＲによる発現分析は、２８２Ｐ１Ｇ３が膵臓癌および卵巣癌の患者の生検において強く発現されていることを示した（図１４）。第１鎖ｃＤＮＡを（Ａ）バイタルプール１（肝臓、肺および腎臓）、バイタルプール２（膵臓、結腸および胃）、正常膵臓、卵巣癌プールおよび膵臓癌プール；（Ｂ）正常胃、正常脳、正常心臓、正常肝臓、正常骨格筋、正常精巣、正常前立腺、正常膀胱、正常腎臓、正常結腸、正常肺、正常膵臓ならびに膵臓癌患者、卵巣癌患者からの癌生検、および癌転移生検のプールから調製した。アクチンに対するプライマーを使用するＰＣＲによって、規格化を実施した。２８２Ｐ１Ｇ３に対するプライマーを使用する半定量的ＰＣＲを、２６サイクルおよび３０サイクルの増幅で実施した。（Ａ）２８２Ｐ１Ｇ３の発現は、卵巣癌プール、膵臓癌プール、バイタルプール１では検出されたが、バイタルプール２および正常膵臓においては検出されなかった。（Ｂ）サンプルをアガロースゲルで泳動し、ＰＣＲ産物を、Ａｌｐｈａｌｍａｇｅｒソフトウェエアを使用して定量化した。結果は、試験した全ての他の組織と比較して膵臓癌、卵巣癌、癌転移および正常脳において強い発現を示す。」と記載されている。
　しかしながら、本願明細書には、ＲＴ−ＰＣＲによる発現分析、即ち、２８２Ｐ１Ｇ３のｍＲＮＡの一部分をＰＣＲで増幅するｍＲＮＡの発現レベル及び（３−２）で後述する全長の２８２Ｐ１Ｇ３ｍＲＮＡのノーザン分析による発現レベルが示されているだけであって、配列番号３のアミノ酸配列を有する１，２２４アミノ酸からなる２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質が、実際に膵臓癌及び卵巣癌で発現すること、及び該タンパク質の発現が膵臓癌及び卵巣癌において正常組織と比べて過剰であることは、確認されていない。
　
（３）当審の判断
（３−１）上記(i)の拒絶の理由について
　本願請求項１も２も、「配列番号３のアミノ酸配列を有するタンパク質が、卵巣及び膵臓からなる群から選択される組織に存在する癌において対応する正常組織と比べて過剰に発現される」ことを発明特定事項とするものである。
　これに対し、上記（２）に記載のとおり、本願明細書には、「配列番号３のアミノ酸配列を有する２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質」（以下、簡略化して「２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質」という。）が、膵臓癌及び卵巣癌において正常組織と比べて過剰に発現することは、確認されていない。
　一方、当審の拒絶の理由で、特許法第２９条第１項第３号の刊行物に該当する引用文献１として引用した本願優先日前に頒布された刊行物であるHum. Genet. (1998) Vol. 103, pp. 355-364（以下、「引用例１」という。）に記載された神経細胞接着因子である１２２４アミノ酸からなるＣＡＬＬタンパク質は、同じく１２２４アミノ酸からなる２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質とアミノ酸が３つ異なるだけであり、そのアミノ酸配列をコードする核酸配列（引用例１では、アクセッション番号AF002246が記載されている。）は、２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質をコードする本願の配列番号２の核酸配列と核酸レベルでも９９％以上一致し、（３−２）で後述するように、ヒト成人の正常の脳、心臓、前立腺、卵巣、小腸、結腸、腎臓、膵臓、脾臓、精巣等の組織でのmRNAの発現が確認されている。
　そして、本願明細書に記載の２８２Ｐ１Ｇ３ｍＲＮＡを増幅するためのＲＴ−ＰＣＲで使用した配列番号５１と５２のプライマーは、引用例１のAF002246として登録された7,642塩基からなるの核酸配列の191-204及び367-391番の核酸配列に対応するものであるから、本願明細書のＲＴ−ＰＣＲで増幅されたｍＲＮＡには、２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質のものだけでなく引用例１のＣＡＬＬのものも含まれていることは、本願出願時の技術常識からも明らかである。
　そうすると、本願の発明の詳細な説明には、２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質、即ち、配列番号３のアミノ酸配列を有するタンパク質が膵臓癌、卵巣癌において正常組織と比べて過剰に発現することは記載されておらず、また、本願出願時の技術常識を参酌しても過剰発現することを当業者が理解できるように記載されているとはいえないから、本願発明１及び２は、本願の発明の詳細な説明に記載されておらず、本願は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　また、同様な理由により、本願の発明の詳細な説明には、本願発明１及び２を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえないから、本願は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
（３−２）上記(ii)の拒絶の理由について
　本願明細書に記載された２８２Ｐ１Ｇ３のｍＲＮＡの発現プロファイルが、２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質のｍＲＮＡの発現によるものだけではなく、正確に２８２Ｐ１Ｇ３のｍＲＮＡ発現量を示すものとはいえないのは、上記（３−１）で述べたとおりであるが、たとえ、本願明細書に記載のｍＲＮＡの発現プロファルが、本願の２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質の発現の傾向を示していると仮定した場合であっても、本願の発明の詳細な説明には、２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質、即ち、配列番号３のアミノ酸配列を有するタンパク質が膵臓癌及び卵巣癌の診断マーカーとして使用できることを当業者が理解できるように記載されているといえないのは、以下の理由による。　
　上記（２）の本願明細書の記載にある「正常胃、正常脳、正常心臓、正常肝臓、正常骨格筋、正常精巣、正常前立腺、正常膀胱、正常腎臓、正常結腸、正常肺、正常膵臓ならびに膵臓癌患者、卵巣癌患者からの癌生検、および癌転移生検のプールから」のＲＴ−ＰＣＲ産物を定量化した結果は、本願の図１４Ｂに示されているが、膵臓では正常と癌の間の相対的発現にかなりの差がみられるものの、卵巣では癌のものしか示されていない。
　また、本願明細書の段落【０４１０】には、「２８２Ｐ１Ｇ３の発現は、卵巣癌患者の生検（図１７）においても検出された。卵巣癌細胞株（ＣＬ）、正常卵巣（Ｎ）および卵巣癌患者の腫瘍（Ｔ）からＲＮＡを抽出した。１０μｇの総ＲＮＡでのノザンブロットを、２８２Ｐ１Ｇ３　ｃＤＮＡプローブでプローブした。キロベースのサイズ標準は側部である。結果は、卵巣癌患者の腫瘍生検においては２８２Ｐ１Ｇ３の発現を示すが、細胞株でも正常卵巣でも発現を示さない。」と記載され、細胞から抽出したＲＮＡに２８２Ｐ１Ｇ３　ｃＤＮＡをプローブとするノーザンブロッティングを行った結果が記載されている。
　しかしながら、ノーザン分析の生データであるらしい図１７をみると、２８２Ｐ１Ｇ３のｍＲＮＡに対応する約７．５kbの位置に、卵巣癌の細胞株及び正常卵巣においてもバンドが見られ、細胞株でも正常卵巣でも発現を示さないという上記記載と一致しない。
　これに対して、引用例１の第３６１頁第６図に示される、２８２Ｐ１Ｇ３　ｃＤＮＡと９９％以上一致する配列を有する7.6kbＣＡＬＬｃＤＮＡをプローブとして用いたノーザン分析のデータによれば、レーン７の正常卵巣にＣＡＬＬｍＲＮＡが高発現していることが示されており、第３６２頁右欄第９行〜第１１行には、ＣＡＬＬ遺伝子がヒト成人の正常の脳、心臓、前立腺、卵巣、小腸、結腸で高く発現し、腎臓、膵臓、脾臓、精巣に中程度に発現していたことが記載され、このノーザン分析ではＣＡＬＬｍＲＮＡだけでなく本願の２８２Ｐ１Ｇ３ｍＲＮＡの発現も検出されることは、本願出願時の技術常識から明らかである。そして、上記本願の図１７に示されたノーザン分析も同様に、２８２Ｐ１Ｇ３ｍＲＮＡの発現だけでなく引用例１のＣＡＬＬｍＲＮＡの発現も検出されるものである。
　そうすると、上記引用例１のノーザン分析において正常卵巣でｍＲＮＡの高発現が示されており、しかも、本願の図１７においても正常卵巣でのノーザン分析のバンドがみられる以上、正常卵巣においても本願の２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質が発現する傾向にあると推認できるから、２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質が、正常組織に比べ卵巣癌て過剰発現する診断マーカーとして使用できることは、本願明細書に記載されておらず、かつ本願明細書の記載から類推できるものではない。
　以上のように、本願明細書に記載のｍＲＮＡの発現プロファイルが、本願の２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質の発現の傾向を示していると仮定した場合であっても、本願の発明の詳細な説明には、２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質、即ち、配列番号３のアミノ酸配列を有するタンパク質が膵臓癌及び卵巣癌の診断マーカーとして使用できることを当業者が理解できるように記載されているといえないから、本願の発明の詳細な説明には、本願発明１を当業者が実施できるように明確かつ十分に記載されておらず、本願は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
（３−３）上記(iii)の拒絶の理由について
　特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件を満足するためには、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを比べて、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである必要がある。（知財高裁平成17年（行ケ）第10042号判決（H17.11.1）参照）
　そして、本願明細書の段落【００２６】の「本発明は、２８２Ｐ１Ｇ３と称される遺伝子に関し、この遺伝子は、表Ｉに列挙される癌において過剰発現されることが見出されている。正常組織における２８２Ｐ１Ｇ３遺伝子発現のノーザンブロット発現分析は、成人組織における制限された発現パターンを示す。２８２Ｐ１Ｇ３のヌクレオチド配列（図２）およびアミノ酸配列（図２および図３）を提供する。正常成人組織における２８２Ｐ１Ｇ３の組織関連プロフィールは、表１で列挙された組織において観察された過剰発現とあわせて、２８２Ｐ１Ｇ３が少なくともいくつかの癌において異常に過剰発現されており、従って、表Ｉで列挙された組織のような組織の癌について有用な診断標的、予防標的、予後診断標的および／または治療標的として役立つことを示す。」との記載から、本願発明２の技術的課題は、２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質に対する抗体による卵巣及び膵臓の組織の癌の診断であると認められる。
　しかしながら、上記（３−１）及び（３−２）で述べたように、本願明細書の記載では、卵巣癌及び膵臓癌で２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質が過剰に発現することは確認されておらず、また、本願出願時の技術常識を参酌しても、当業者がその課題を解決できると認識できるように本願明細書には記載されていないから、本願発明２は、本願の発明の詳細な説明に記載されておらず、本願は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
（４）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２４年１２月２６日付意見書中で、
（イ）「本願のタンパク質と引用例１のタンパク質とでは、まず、正常卵巣における発現に関し完全に矛盾する（本願ではゼロ、引用例１では高発現）。更に、引用例１のタンパク質は正常前立腺及び結腸において高発現しかつ正常脾臓、精巣、腎臓及び肺で中発現するとされているのに対し、本願のタンパク質は、引用例１で高発現するとされる正常前立腺及び結腸における発現は、寧ろ、引用例１で中発現するとされる正常脾臓、精巣、腎臓及び肺における発現よりも小さい。更に、引用例１のタンパク質は正常肝臓での発現は極めて小さいとされているのに対し、本願のタンパク質の正常肝臓における発現は、寧ろ、引用例１で高〜中発現するとされる正常前立腺、結腸、脾臓、精巣、腎臓及び肺における発現よりも大きい。
　以上からも明らかなとおり、本願のタンパク質と引用例１のタンパク質とでは発現パターンが全く異なる（更には矛盾する）が、このことは、本願のタンパク質と引用例１のタンパク質は、単にアミノ酸配列が３つだけ異なるに留まらず、タンパク質として即ち「もの」として相違することを明示している。」、及び
（ロ）「確かに、図１４（Ｂ）について説明する明細書段落［０４０７］には、「正常卵巣」について言及はされていない。しかしながら、例えば図１４（Ｂ）には「正常脾臓（spleen）」の実験結果が示されているにも拘らず段落［０４０７］には「正常脾臓」について言及がないのと同様に、この不言及は単なる記載漏れに過ぎない。更に、図１４（Ｂ）と同じ実施例４の実験結果を示す図１７及びその説明である段落［０４１０］には、卵巣癌での発現は検出されたが正常卵巣での発現は検出されなかったことが明示されている。従って、実施例４に関する明細書及び図面の記載を総合勘案すれば、本願の２８２Ｐ１Ｇ３は卵巣癌及び膵臓癌において対応する正常組織と比べて過剰に発現されることは明らかであり、かくして、上記見解は失当である」、と主張している。
　しかしながら、上記（３−１）及び（３−２）で述べたように、本願明細書で行われたＲＴ−ＰＣＲ及びノーザン分析では、本願の２８２Ｐ１Ｇ３タンパク質だけでなく、引用例１のＣＡＬＬタンパク質のｍＲＮＡも検出されてしまうから、審判請求人の上記（イ）の主張は、そもそも採用できないし、上記(ロ)の主張も、上記（３−２）で述べた理由により採用できない。
　
４．結論
  以上のとおり、本願請求項１及び２に記載の発明について、本願は、特許法第３６条第６項第１号及び同条第４項第１号に規定する要件を満たしておらず、本願は特許を受けることができないものであるから、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。