【事件の表示】
　特願２００１−５４５５３５「ウシ免疫不全ウイルス由来ベクター」拒絶査定不服審判事件〔平成１３年　６月２１日国際公開、ＷＯ０１／４４４５８、平成１５年　５月２７日国内公表、特表２００３−５１７３１２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯
　本願は、平成１２年１２月１３日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９９年１２月１４日　米国、２０００年１１月１７日　米国、及び、２０００年１２月１２日　米国）とする国際出願であって、平成２０年８月１８日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたが、平成２１年１０月２日付で拒絶査定がなされ、これに対して、平成２２年２月２６日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
第２．平成２２年２月２６日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２２年２月２６日付の手続補正を却下する。
　
［理由］
（１）補正後の本願発明
　上記補正により、補正前の特許請求の範囲の請求項１〜７３のうち、請求項１〜２７、３０、３３〜３７、５３〜６６、６９〜７２が削除されるとともに、特許請求の範囲の請求項２８、３８、６７及び７３が補正され、そのうち補正前の請求項２８の
「【請求項２８】（ａ）（ｉ）ＢＩＶゲノムに由来するＤＮＡ、
（ｉｉ）ビリオン内にＲＮＡをパッケージするために必要なパッケージング配列、
（ｉｉｉ）該ＤＮＡに機能的に連結したプロモーター、及び
（ｉｖ）第二プロモーターに機能的に連結した導入遺伝子、を含むＢＩＶベクター構築物；
（ｂ）（ｉ）少なくともＢＩＶのｇａｇ及びｐｏｌ遺伝子を含むＢＩＶ　ＤＮＡ配列断片、
（ｉｉ）該ＢＩＶ　ＤＮＡ断片に機能的に連結したプロモーター、及び、
（ｉｉｉ）該ＢＩＶ　ＤＮＡ断片の下流に位置するポリアデニル化配列、を含むＢＩＶパッケージングベクター構築物；及び
（ｃ）ウイルス表面タンパク質をコードする遺伝子を含む発現ベクター構築物、から成る３ベクターシステム。」は、対応する補正後の請求項１の
「【請求項１】（ａ）（ｉ）ＢＩＶゲノムに由来するＤＮＡ、
（ｉｉ）ビリオン内にＲＮＡをパッケージするために必要なパッケージング配列、
（ｉｉｉ）該ＤＮＡに機能的に連結したプロモーター、及び
（ｉｖ）第二プロモーターに機能的に連結した導入遺伝子、を含むＢＩＶベクター構築物であって、
ｖｐｗ，ｖｐｙ，及びｔａｔの少なくとも一つを欠いている該ベクター構築物
（ｂ）（ｉ）少なくともＢＩＶのｇａｇ及びｐｏｌ遺伝子を含むＢＩＶ　ＤＮＡ配列断片、
（ｉｉ）該ＢＩＶ　ＤＮＡ断片に機能的に連結したプロモーター、及び、
（ｉｉｉ）該ＢＩＶ　ＤＮＡ断片の下流に位置するポリアデニル化配列、を含むＢＩＶパッケージングベクター構築物；及び
（ｃ）ウイルス表面タンパク質をコードする遺伝子を含む発現ベクター構築物、から成る３ベクターシステム。」へと補正され、
　また、補正前の請求項７３の
「【請求項７３】ＢＩＶ　Ｕ５要素に連結した第一ＢＩＶ　Ｒ領域、パッケージング配列、プロモーターに機能的に連結した導入遺伝子、及び、第二ＢＩＶ　Ｒ領域に連結したＢＩＶ　Ｕ３要素を含むＲＮＡベクターを含むビリオン。」は、対応する補正後の請求項２３の
「【請求項２３】ＢＩＶ　Ｕ５要素に連結した第一ＢＩＶ　Ｒ領域、
ＢＩＶ
これを引用する請求項として、新たな請求項２４〜２８の
「【請求項２４】導入遺伝子が内部プロモーターに機能的に連結した、請求項２３記載のビリオン。
　【請求項２５】導入遺伝子が、ＣＭＶプロモーター、ＰＧＫプロモーター、又はＭＮＤプロモーターに機能的に連結した請求項２３記載のビリオン。
　【請求項２６】Ｕ３要素における一つ又はそれ以上のヌクレオチド配列が、Ｕ３媒介転写を減少又は消滅させるために変異又は欠失している、請求項２３記載のビリオン。
　【請求項２７】パッケージング配列における如何なる開始コドンも欠失又は変異により消滅している、請求項２３記載のビリオン。
　【請求項２８】Ｕ３要素が更にポリアデニル化を増大させる配列を含む、請求項２３記載のビリオン。」が追加された。
　さらに、補正前の請求項６７の
「【請求項６７】ＢＩＶ　ｇａｇ／ｐｏｌコード配列；ウイルスエンベロープコード配列；並びに、第一ＢＩＶ　Ｒ領域に連結したプロモーター、第一ＢＩＶ　Ｒ領域に連結したＢＩＶ　Ｕ５要素、パッケージング配列、導入遺伝子、及び、第二ＢＩＶ　Ｒ領域に連結したＢＩＶ　Ｕ３要素を含むベクター構築物であって、プロモーターはベクター構築物のＲＮＡ転写を開始するベクター構築物を含む、プロデューサー細胞。」は、対応する補正後の請求項１９の
「【請求項１９】ＢＩＶ　ｇａｇ／ｐｏｌコード配列；ウイルスエンベロープコード配列；及び、
請求項５記載の
「【請求項２１】細胞が哺乳動物細胞である、請求項１９記載の
細胞
【請求項２２】哺乳動物細胞がヒト細胞である、請求項２１記載の
細胞
　が追加された。
　
（２）新規事項について
　上記補正前の請求項２８を補正後の請求項１とする補正は、補正前の請求項２８に係る３ベクターシステムの構成要素（ａ）の「ＢＩＶベクター構築物」に関し、当該BIVベクター構築物が「ｖｐｗ，ｖｐｙ，及びｔａｔの少なくとも一つを欠いている」という発明特定事項を付加するものである。
　一方、（ａ）ＢＩＶベクター構築物を含む３ベクターシステムについての「ｖｐｗ，ｖｐｙ，及びｔａｔ」に関する出願当初明細書及び図面の記載を検討すると、
 「【請求項２７】
（ａ）（ｉ）ＢＩＶゲノムに由来するＤＮＡセグメント、
（ｉｉ）ビリオン内にＲＮＡをパッケージするために必要なパッケージング配列、
（ｉｉｉ）該ＤＮＡセグメントに機能的に連結したプロモーター、及び
（ｉｖ）第二プロモーターに機能的に連結した導入遺伝子、を含むＢＩＶベクター構築物；
（ｂ）（ｉ）少なくともＢＩＶのｇａｇ及びｐｏｌ遺伝子を含むＢＩＶ  ＤＮＡ配列断片、
（ｉｉ）該ＢＩＶ  ＤＮＡ断片に機能的に連結したプロモーター、及び、
（ｉｉｉ）該ＢＩＶ  ＤＮＡ断片の下流に位置するポリアデニル化配列、を含むＢＩＶパッケージングベクター構築物；及び
（ｃ）ウイルス表面タンパク質をコードする遺伝子を含む発現ベクター構築物、から成る３ベクターシステム。
【請求項２８】（略）。
【請求項２９】
更に
ｖｐｗ，ｖｐｙ，ｔａｔ
から成る群から選択されるＢＩＶ遺伝子を
に含む、
「本発明は更に、（１）ＢＩＶゲノムに由来するＤＮＡセグメント、ビリオン内にＲＮＡをパッケージするために必要なパッケージング配列、該ＤＮＡセグメントに機能的に連結したプロモーター、及び、第二プロモーターに機能的に連結した導入遺伝子、を含むＢＩＶベクター構築物；（２）少なくともＢＩＶのｇａｇ又はｐｏｌ遺伝子を含むＢＩＶ  ＤＮＡ配列断片、該ＢＩＶ  ＤＮＡ断片に機能的に連結したプロモーター、及び、該ＢＩＶ  ＤＮＡ断片の下流に位置するポリアデニル化配列、を含むＢＩＶパッケージングベクター構築物；並びに、（３）ウイルス表面タンパク質をコードする遺伝子を含む発現ベクター、から成る３ベクターシステムを提供する。一具体例においては、発現ベクター構築物が水泡性口内炎ウイルス（ＶＳＶ）−Ｇエンベロープ糖タンパク質発現ベクターである。第二具体例では、ＢＩＶベクター構築物のＤＮＡセグメントはＢＩＶのｇａｇ遺伝子に一部を含有する。更に別の具体例では、ＢＩＶベクター構築物は、ｇａｇ，ｖｉｆ，
ｖｐｗ，ｖｐｙ，ｔａｔ，
から成る群から選択される一つ又はそれ以上のＢＩＶ遺伝子を含む
「「
ＢＩＶベクター構築物」とは
  ＢＩＶのｇａｇ遺伝子の一部分はＤＮＡセグメント内に含有されていても良い。ＢＩＶのｇａｇ遺伝子は約１４３１個のヌクレオチドである。好適には、ｇａｇ遺伝子の当該部分は約２００個以下のヌクレオチドを含むものである。ＤＮＡセグメントは更に、ｖｉｆ，
ｖｐｗ，ｖｐｙ，ｔａｔ
から成る群から選択されるＢＩＶ遺伝子を含むことが出来る。
「上記の
ＢＩＶベクター構築物
前述の具体的な遺伝子に加えて、その他のＢＩＶ遺伝子を含むことが出来る
ｖｐｗ，ｖｐｙ，ｔａｔ
遺伝子を上げることが出来る
と記載されている。
（下線は、合議体が付与した。）
　
　これらの記載をみても、「ｖｉｆ，ｖｐｗ，ｖｐｙ，ｔａｔ，ｒｅｖ及びｅｎｖ」等のうちの「ｖｐｗ，ｖｐｙ，及びｔａｔ」という特定の３つの遺伝子の組み合わせが記載されているとはいえない。また、これらの３つの遺伝子を含めた複数の遺伝子群から選択される遺伝子は、ベクター構築物等の構成要素として
さらに含む
　さらにいえば、「ｖｐｗ，ｖｐｙ，及びｔａｔの少なくとも一つを欠いている」とは、すなわち、「ｖｐｗ，ｖｐｙ，及びｔａｔ」の全てを含む態様を排除することと同義であるが、「ｖｐｗ，ｖｐｙ，及びｔａｔ」の全てを含む態様を排除するという技術的事項が、当初明細書等の記載から自明な事項であるとも認められない。
　
　とすれば、本件補正により、本願当初明細書等に記載された事項を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであることは明らかであり、上記の補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内でする補正とは認められない。
　
　したがって、この補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、平成１４年法律第２４号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反するものである。
　
（３）目的要件について
（３−１）補正後の請求項２４〜２８について
　補正前請求項７３に対応する補正後の請求項２３に記載される発明に対し、発明特定事項を追加することにより特定して請求項２４〜２８として新たに設ける補正は、請求項を増加させる補正であって、限定的減縮に該当するものではない。
　また、当該補正が、請求項の削除、誤記の訂正、及び、拒絶の理由についてする明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当しないことは明らかである。
　
（３−２）補正後の請求項２１、２２について
　補正前請求項６７に対応する補正後の請求項１９に記載される発明に対し、発明特定事項を付加することにより特定して請求項２１、２２として新たに設ける補正は、請求項を増加させる補正であって、限定的減縮に該当するものではない。
　また、当該補正が、請求項の削除、誤記の訂正、及び、拒絶の理由についてする明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当しないことは明らかである。
　
　したがって、本件補正は、特許法第１７条の２第４項に規定する補正の目的の要件を満たすものとは認められず、平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するものである。 
　
（４）独立特許要件について
　上記補正後の請求項１（補正前は請求項２８）に係る補正は、補正前の請求項２８に記載した発明を特定するために必要な事項である「ＢＩＶベクター構築物」に関し、「ｖｐｗ，ｖｐｙ，及びｔａｔの少なくとも一つを欠いている」という発明特定事項を付加するものであり、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、当該補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで、本件補正後の前記請求項１に記載された発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について、以下検討する。
　
（４−１）本願補正発明について
　平成２２年２月２６日付の手続補正書によって補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１には以下のとおり記載されている。
　
「【請求項１】（ａ）（ｉ）ＢＩＶゲノムに由来するＤＮＡ、
（ｉｉ）ビリオン内にＲＮＡをパッケージするために必要なパッケージング配列、
（ｉｉｉ）該ＤＮＡに機能的に連結したプロモーター、及び
（ｉｖ）第二プロモーターに機能的に連結した導入遺伝子、を含むＢＩＶベクター構築物であって、ｖｐｗ，ｖｐｙ，及びｔａｔの少なくとも一つを欠いている該ベクター構築物；
（ｂ）（ｉ）少なくともＢＩＶのｇａｇ及びｐｏｌ遺伝子を含むＢＩＶ　ＤＮＡ配列断片、
（ｉｉ）該ＢＩＶ　ＤＮＡ断片に機能的に連結したプロモーター、及び、
（ｉｉｉ）該ＢＩＶ　ＤＮＡ断片の下流に位置するポリアデニル化配列、を含むＢＩＶパッケージングベクター構築物；及び
（ｃ）ウイルス表面タンパク質をコードする遺伝子を含む発現ベクター構築物、から成る３ベクターシステム。」（以下、「本願補正発明」という。）
　
（４−２）引用例
　原査定の拒絶の理由で引用例４として引用された本願優先日前に頒布された刊行物であるJournal of Virology,June 1999,p.4991-5000には、下記の事項が記載されている。
　（ａ）「ネコ免疫不全ウイルス（ＦＩＶ）に基づく遺伝子導入ベクターの開発は、ヒトへの遺伝子の送達のための、霊長類起源に基づくベクターの魅力的な代替物である。ＦＩＶに基づくベクター粒子による分裂及び非分裂細胞の効率的な遺伝子導入のための必要性を研究するために、ウイルスの遺伝子発現は最小化され、それから不必要なシス作動性配列は除去された、一連のパッケージング及びベクターコンストラクトが調製された。」（要約１〜７行）
　
（ｂ）「ＦＩＶベクターの産生。一過性のトランスフェクションにより偽型　ＦＩＶ粒子を産生するために、HIV-1ベクターに対し開発されたもの（２８，４２，４７）と類似した３プラスミド発現システムがデザインされた。そのシステムはＦＩＶパッケージング構築物、ＦＩＶベクター構築物、及び、ＶＳＶ−Ｇの表面糖蛋白質をコードするプラスミドから構成されるものである。・・・ＦＩＶ粒子は２９３Ｔ細胞へ３つの構築物要素をコトランスフェクションすることにより産生され、上清に含まれるベクター粒子のタイターが決定された。ベクターのタイターは３×１０６　感染性粒子／ｍｌが　２９３Ｔ細胞上清で形質導入されたＨＴ１０８０細胞で得られた。」（4993頁右欄「RESULTS」の「Production of FIV vector.」の項）
　
（ｃ）FIG.1のＢには、「FIVパッケージング構築物」として、pCFIVXが記載されており、当該構築物は、左から、CMV、gag、pol、及び、pA構造を含むものである。
　
（ｄ）FIG.1のＣには、「FIVベクター構築物」として、pTFIVLCβが記載されており、当該構築物は、左から、5'LTR、gag 、CMV 、及び、β−gal構造を含むものである。
　
（ｅ）TABLE.1には、pCFIVX ,pTFIVLCβ及びＶＳＶ−Ｇの表面糖蛋白質をコードするプラスミドの３つを293T細胞にコトランスフェクションして得られたウイルスの平均タイターが、（3.2±0.40)×１０６であることが記載されている。
　
（ｆ）「水疱性口内炎ウイルスＧ（ＶＳＶ−Ｇ）エンベロープ発現プラスミドであるｐＣＭＶ−Ｇの構築もまた以前に記述されている。」（4993頁左欄２４〜２５行）
　
　原査定の拒絶の理由で引用例５として引用された本願優先日前に頒布された刊行物であるVirus Research,1994,Vol.32,p.155-181には、下記の事項が記載されている。
（ｇ）Fig.2には、BIV及びFIV等のレトロウイルスの系統樹が記載されている。
　
（ｈ）Fig.7には、BIVのゲノム構造が記載されており、特に、pol及びenvの間にvpw（W）、vpy（Y)が存在すること、及び、envの５’末端及びその上流にtatの一部が存在することが示されている。
　
（ｊ）Fig.8には、BIVの転写マップが記載されている。
　
　
（４−３）対比
　本願補正発明と、引用例４に記載の事項を対比する。
　まず、本願補正発明を構成する要素である（ａ）のベクター構築物について検討する。
　引用例４のＦＩＶベクター構築物であるpTFIVLCβの構造をみると（記載事項（ｄ）参照）、引用例４のｇａｇは、本願補正発明(a)(i)の免疫不全ウイルスゲノムに由来するＤＮＡに相当する。
　また、レンチウイルスにおいてパッケージング配列が５’ＬＴＲとｇａｇ配列との間に存在することは当業者の技術常識であったから（要すれば、拒絶の理由で引用例１として引用した刊行物である国際公開９９／１５６４１号の２３頁下から５行〜２４頁５行等参照）、引用例４のベクター構築物pTFIVLCβは、本願補正発明の「(ii)ビリオン内にＲＮＡをパッケージするために必要なパッケージング配列」を有するものである。
　また、５’ＬＴＲ領域がｇａｇに機能的に連結したプロモーター配列を有することは当業者の技術常識であるから、ベクター構築物pTFIVLCβは、本願補正発明の(iii)の要件も満たす。
　さらに、ベクター構築物pTFIVLCβは、「第二プロモーター」に相当するＣＭＶプロモーターに、「導入遺伝子」に相当するβ−ｇａｌをコードする遺伝子が機能的に連結したものといえ、その構造をみても、ｖｐｗ，ｖｐｙ，及びｔａｔのいずれも有していないから、両者のベクター構築物の構造は一致するものである。
　次に、本願補正発明を構成する要素である（ｂ）について対比すると、引用例４のＦＩＶパッケージング構築物であるpCFIVXの構造（記載事項（ｃ）参照）、及び、３つのベクター系でウイルスが調製されていることから（記載事項（ｅ）参照）、pCFIVXのＣＭＶプロモーターは、ｇａｇおよびｐｏｌに機能的に連結しているものといえ、かつその下流にはポリアデニル化配列が存在するから、両者のパッケージングベクター構築物の構造は一致する。
　次に、引用例４のＶＳＶ−Ｇの表面糖蛋白質であるエンベロープは、本願補正発明のウイルスタンパク質に相当するから、引用例４の当該蛋白質をコードするプラスミドは、本願補正発明の（ｃ）の発現ベクター構築物に相当する。
　
　したがって、両者は、
「（ａ）（ｉ）免疫不全ウイルスゲノムに由来するＤＮＡ、
（ｉｉ）ビリオン内にＲＮＡをパッケージするために必要なパッケージング配列、
（ｉｉｉ）該ＤＮＡに機能的に連結したプロモーター、及び
（ｉｖ）第二プロモーターに機能的に連結した導入遺伝子、を含む免疫不全ウイルスベクター構築物であって、ｖｐｗ，ｖｐｙ，及びｔａｔの少なくとも一つを欠いている該ベクター構築物；
（ｂ）（ｉ）少なくとも免疫不全ウイルスのｇａｇ及びｐｏｌ遺伝子を含む免疫不全ウイルスＤＮＡ配列断片、
（ｉｉ）該免疫不全ウイルスＤＮＡ断片に機能的に連結したプロモーター、及び、
（ｉｉｉ）該免疫不全ウイルスＤＮＡ断片の下流に位置するポリアデニル化配列、を含む免疫不全ウイルスパッケージングベクター構築物；及び
（ｃ）ウイルス表面タンパク質をコードする遺伝子を含む発現ベクター構築物、から成る３ベクターシステム。」という点で一致し、本願補正発明は、３ベクターシステムを構成する要素（ａ）及び（ｂ）が、免疫不全ウイルスのうちＢＩＶに基づくものであるのに対し、引用例４記載の発明は、ＦＩＶに基づくものである点で相違する。
　
（４−４）当審の判断
　ＢＩＶ及びＦＩＶは共に、哺乳類の免疫不全ウイルスに属する点で共通するものである。そして、両者は、プラス一本鎖ＲＮＡウイルスであって、ＬＴＲ、ｇａｇ、ｐｏｌ及びｅｎｖ領域を有するという構造上の共通性を有し、それら領域の機能も共通するものである。さらに、引用例５の記載事項（ｇ）にあるように、それらが進化的に関連することも知られており、また、引用例５の記載事項（ｈ）（ｊ）にあるように、ＢＩＶのゲノムの構造及び転写マップも知られていた。
　してみれば、新たな遺伝子導入ベクターの開発を目的として、引用例４に記載されるＦＩＶに基づく３ベクターシステムにかえて、同じく哺乳類免疫不全ウイルスであるＢＩＶに基づく３ベクターシステムを作製することは、当業者が容易に想到することであり、その際に、引用例５に記載されるＢＩＶのゲノム構造や転写マップを参考に当該３ベクターシステムを作製することは、当業者が容易になし得たことである。
　そして、本願補正発明が、引用例４及び５より、予測し得ない有利な効果を奏するとは認められない。
　
（４−５）請求人の主張
　審判請求人は、平成２２年５月５日付審判請求書の手続補正書において、
「（ｄ）しかしながら、本願明細書中の段落番号「００２６」に記載のように、レンチウイルスのゲノムは複雑であって、上記のレトロウイルス遺伝子であるｇａｇ，ｐｏｌ及びｅｎｖに加えて「中央領域」を含む多くの非構造／調節遺伝子（アクセサリー遺伝子）を有しており、これらの非構造／調節遺伝子の成分は様々な種から単離されたゲノムにおいて互いに異なることが知られていた。
　このような各アクセサリー遺伝子は個々の機能を示し、その為に各種動物由来のレンチウイルスは夫々に異なる性質を有している。そして、このようなアクセサリー遺伝子のたとえ一つでも除去された場合に、ベクターシステムとして必要とされる様々な機能、例えば、宿主細胞における転写及び翻訳機構の利用、ビリオン粒子の形成、標的細胞への感染能力、該細胞における導入遺伝子の発現等が維持されるか否かについては何等保証の限りではないのである。
（ｅ）更に、この中でもＢＩＶは、アクセサリー遺伝子とも呼ばれる、ｖｉｆ，ｖｐｗ，ｖｐｙ，ｔａｔ、ｒｅｖ、W及びY遺伝子を含有し、最も複雑な構造であることも周知であった（例えば、引用文献５の第１６５頁参照）。これに対して、ＦＩＶはｖｐｗ，ｖｐｙ及びｔａｔ遺伝子を有していないのである。更に、引用文献５の第１５８頁に記載されたレンチウイルスの分岐図からも明らかなように、ＢＩＶとはＦＩＶとは進化的にもかなり距離があることが知られていた。
　従って、仮に、ＦＩＶにおける或る遺伝子操作（例えば、或るアクセサリー遺伝子の除去）と同じものを、これと構造・機能が大きく異なるＢＩＶに施したとしても、これら両者において同様な効果が生じることに関して、合理的な期待又は予測は一切持ち得ないのである。
（ｆ）上記のように、引用文献１又は引用文献４に記載されているのはＦＩＶをベースとしたベクターであって、ＢＩＶを含むその他のレンチウイルスをベースとしたベクターシステムを構築するための具体的な指針又は教示等は一切開示されていない。まして、上記のように、ＦＩＶウイルスとＢＩＶウイルスとは特にアクセサリー遺伝子等に関して構造上の多くの相違がある。
　従って、ＦＩＶに基づくウイルスベクター及びＢＩＶの構造／性質自体が公知であり、更に、仮に、ＦＩＶのアクセサリ遺伝子はＦＩＶを利用したベクターシステムには必要ではないことが知られていたとしても、それらに基づき、当業者が合理的な成功の期待をもってＢＩＶに基づくウイルスベクターを容易に想到し得たものではない。」と主張している。
　
　ＢＩＶ及びＦＩＶが、進化的に極近いものでなく、かつ、ＢＩＶがＦＩＶに比してアクセサリー遺伝子がより複雑であるとしても、上記第２（４）で述べたとおり、引用例４及び引用例５に基づいて、ＢＩＶに基づく３ベクターシステムを作製することは、当業者であれば容易に想到する事項である。そして、本願優先日当時、アクセサリ遺伝子であるｖｐｗ、ｖｐｙ及びｔａｔ遺伝子が、感染性ウイルス粒子の形成に必須であるという技術常識は存在しなかったから、当業者が、そのようなBIV特有のアクセサリ遺伝子の存在をもって、本願発明を容易に想到し得なかったとはいえない。
　
　次に、審判請求人は、同補正書において、
「因みに、平成２０年８月１８日付けの意見書において提示した参考文献３に記載されているのはヤギ関節炎脳炎ウイルス（ＣＡＥＶ）に基づくベクターであり、引用文献５の第１５８頁に記載されたレンチウイルスの分岐図において示されているように、ＢＩＶと比べた場合に、ＣＡＥＶはＦＩＶとは格段に近い関係にあるレンチウイルスである。
　従って、仮に、審査官殿が拒絶査定において指摘されているように、参考文献３には、「ＣＡＥＶを用いたベクターはヒト細胞に対する導入効率が低かったことが記載されているが、所望とする遺伝子を細胞に導入するという機能は有している」旨のことが記載されていると解釈したとしても、ＦＩＶの場合と同様に、それらに基づき、当業者が合理的な成功の期待をもってＢＩＶに基づくウイルスベクターを容易に想到し得たものではない。」とも主張している。
　
　しかしながら、参考文献３に示されるウイルスベクターは、引用例４とは全く異なる系によりＣＡＥＶベースのベクターを調製した文献であり（特に、FIG.1参照）、当該文献で調製されたCAEVベースのウイルスベクターのタイターが顕著に低かったとしても、これが引用例４及び引用例５に基づき、当業者が本願補正発明を想到するにあたり、阻害要因となるとはいえない。
　
　したがって、審判請求人の主張は採用できない。
　
（４−６）小括
　以上の理由により、本願補正発明１は、引用例４及び５の記載から当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
（５）むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１４年法律第２４号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　さらに、本件補正は、平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　また、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
　 平成２２年２月２６日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本出願に係る発明は、平成２０年８月１８日付手続補正により補正された明細書及び図面の記載からみて、その請求項１〜７３に記載された事項により特定されるとおりのものであり、そのうち請求項２８には、以下のとおり記載されている。
　「【請求項２８】
（ａ）（ｉ）ＢＩＶゲノムに由来するＤＮＡ、
（ｉｉ）ビリオン内にＲＮＡをパッケージするために必要なパッケージング配列、
（ｉｉｉ）該ＤＮＡに機能的に連結したプロモーター、及び
（ｉｖ）第二プロモーターに機能的に連結した導入遺伝子、を含むＢＩＶベクター構築物；
（ｂ）（ｉ）少なくともＢＩＶのｇａｇ及びｐｏｌ遺伝子を含むＢＩＶ　ＤＮＡ配列断片、
（ｉｉ）該ＢＩＶ　ＤＮＡ断片に機能的に連結したプロモーター、及び、
（ｉｉｉ）該ＢＩＶ　ＤＮＡ断片の下流に位置するポリアデニル化配列、を含むＢＩＶパッケージングベクター構築物；及び
（ｃ）ウイルス表面タンパク質をコードする遺伝子を含む発現ベクター構築物、から成る３ベクターシステム。」（以下、「本願発明」という。）
　
　本願発明は、上記本願補正発明を包含するものであり、本願補正発明は上記第２．（４）に記載した理由によって、引用例に記載された事項から当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願補正発明を包含する本願発明も引用例に記載された事項から当業者が容易になし得たものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
第４．むすび
  以上のとおりであるから、本願請求項２８に係る発明は、特許法第２９条２項の規定により、特許を受けることができないので、他の請求項に係る発明については検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。