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　特願２００４−３１４４７８「動力伝達流体における摩擦耐久性の向上のための組成物及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１７年　６月　９日出願公開、特開２００５−１４６２７６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
　　
第１　手続の経緯
　この出願は、平成１６年１０月２８日（パリ優先権による優先権主張：２００３年１１月１２日　米国）の出願であって、平成２０年５月２日付けの拒絶理由通知に対して同年８月１１日に意見書及び手続補正書が提出され、平成２１年９月１６日付けで拒絶査定がされ、その後、平成２２年１月２９日にその拒絶査定不服審判請求がされるとともに同日付けの手続補正書が提出され、当審における平成２３年９月２１日付けの審尋に対して同年１２月２７日に回答書が提出され、平成２４年６月２５日付けの当審における拒絶理由通知に対して同年１０月２日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。　　
　　　
第２　本願発明
　本願の請求項１に係る発明は、平成２４年１０月２日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される次のとおりものものである。　
　　
「動力伝達流体の摩擦調整能力の耐久性を向上させる方法であって、
（ａ）主要量の基油；及び
（ｂ）少なくとも１種のアルコキシル化アルコールと分散剤とのみからなる反応剤からつくられた少量の反応生成物、
を含んでなる動力伝達流体、を動力変速機に添加し、その中で運転することを含んでなり、該アルコキシル化アルコールが式：
　　　Ｒ−[Ｏ−(ＣＨ2)X]Y−ＯＨ
［式中、Ｒは１〜５０個の炭素原子を有する脂肪族炭化水素基であり、Ｘは１〜１０であり、Ｙは１〜１０である］
により示されるものであることを特徴とする方法。」
（以下、この発明を「本願発明」という。）　
　　　
第３　当審が通知した拒絶理由　　　
　平成２４年６月２５日付けの当審の拒絶理由通知における拒絶理由の「理由３」の概要は、「本願発明１〜９は、本出願前に頒布された刊行物に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。」というものであり、刊行物１及び周知例として以下のものが提示されている。
　　　
刊行物１：特開平７−３１６５７８号公報
周知例　：トライボロジー叢書２　新版　潤滑剤の実用性能，株式会社幸書房，１９８０年１２月，ｐ．１３０　　　
　　　　
第４　当審の判断
１　刊行物及び周知例に記載された事項
（１）刊行物１について
　上記刊行物１には、以下の事項が記載されている。
　　　　
１ａ：
【請求項１】同時にか或はいずれかの順で、ａ）塩基性窒素を含んでいる油溶性無灰分散剤と、ｂ）アルコキシル化アルコールと、ｃ）ホウ素化剤とを、活性材料を基準にした比率でｂ）が１重量部のａ）当たり約０．０３から約０．３５重量部になるようにしそしてｃ）としてのホウ素が１重量部のａ）当たり約０．００５から約０．０６重量部になるようにして、約５０から約１５０℃の範囲の温度に加熱し、そしてその得られる混合物の中に水および／または固体が存在している場合、それらの両方を除去するか或はそれらのどちらかをその得られる混合物の中に存在させる、ことを含む方法で生じる添加剤組成物。
・・・
【請求項３】請求項１の組成物を０．１から９９．９重量部そして潤滑粘度を示す少なくとも１種の油を９９．９から０．１重量部含んでいる潤滑油組成物。」
１ｂ：
１ｃ：
・・・
成分ｂ）
本発明の添加剤を生じさせる時に使用可能なアルコキシル化アルコール類には、・・・これらは平均でアルコキシ基を１分子当たり約２０個以下の数で含んでいる。・・・・
【００１２】好適なものは、エトキシル化Ｃ8−Ｃ16アルコール、或は平均で１分子当たり１から１０個の範囲のエトキシ基を有する上記アルコール類の２種以上から成る混合物である。特に好適なものは、平均で１分子当たり１から３個の範囲のエトキシ基を有するエトキシル化Ｃ12アルコールである。」
１ｄ：
上に示したように、本発明の形態の１つにおいて、本発明は、塩基性窒素含有無灰分散剤を上記成分ｂ）およびｃ）と一緒にか或は上記成分ｂ）、ｃ）およびｄ）と一緒に加熱することによって透明で均一な添加剤組成物を生じさせることを伴っている。成分ａ）を仕込んだ後、使用すべき他の成分をその反応槽内容物と個別に加熱し、そしてこのようにすることで、その他の成分、即ち成分ｂ）およびｃ）または成分ｂ）、ｃ）およびｄ）をいずれかの順でその反応容器に仕込んでその中で加熱してもよい。・・・
【００１７】この反応槽の内容物を、好適には撹拌しながら、適切な高温、即ち５０から１５０℃、好適には約９０から１１０℃の範囲、最も好適には約１００℃の温度に加熱する。この温度に応じて全体時間を約１時間以下から約６時間以上に渡って変化させることができる。水が発生する場合、例えば成分ｃ）としてホウ酸を用いる場合などは、減圧蒸留でその水を除去すべきである。その得られる混合物の中に何らかの固体が残存する可能性があるが、その場合、好適には濾過でそれを除去することによって油溶性を示す透明な製品を生じさせる。」
１ｅ：
実施例１
ＨｉＴＥＣ（商標）２６０５添加剤（マンニッヒ塩基分散剤；ＥｔｈｙｌＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）が８６．６１部であり、エトキシル化ラウリルアルコール（Ｔｒｙｃｏｌ５９６６；ＨｅｎｋｅｌＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）が１０．０７部であり、７０％亜燐酸が２．６１部であり、ホウ酸が５．９０部でありそしてトリルトリアゾール（ＣｏｂｒａｔｅｃＴＴ−１００）が０．８１部である混合物を、撹拌しながら１１０℃で２時間加熱する。次に、この温度を１４０℃にまで上昇させ、４０ｍｍの真空をかけた後、この混合物をこの条件下に１時間保持することによって、この過程中に生じて来る水を除去する。次に、この生成物の濾過を行う。その得られる、固体が入っていない液状添加剤には、燐が約０．４１％そしてホウ素が約１．０３％含まれている。」
１ｆ：
【００３５】本発明の添加剤は、通常のギアオイル添加剤成分、例えば硫黄を含有している抗摩耗剤、燐を含有している極圧剤、銅腐食抑制剤、防錆剤、発泡抑制剤、酸化抑制剤、抗乳化剤などと組み合わせて使用可能である。これらはその仕上げギアオイルの中でそれらの通常の濃度で使用可能である。」
　　　　
（２）周知例について
　上記周知例には、以下の事項が記載されている。
　　　　
２ａ：
　自動車用ギヤー油はエンジンからの動力を伝達する手動変速機，最終減速機（後車軸歯車），これらが合体したトランスアクスルあるいは，かじ取り装置などのギヤーや軸受の潤滑油として使用される．」
　　　
２　刊行物１に記載された発明
　刊行物１には、摘示１ａ（【請求項１】）の、「ａ）・・・油溶性無灰分散剤と、ｂ）アルコキシル化アルコールと、ｃ）ホウ素化剤とを、・・・、約５０から約１５０℃の範囲の温度に加熱し、そしてその得られる混合物の中に水および／または固体が存在している場合、それらの両方を除去するか或はそれらのどちらかをその得られる混合物の中に存在させる、ことを含む方法で生じる添加剤組成物。」との記載より、「『アルコキシル化アルコール』と『油溶性無灰分散剤』と『ホウ素化剤』とを『約５０から約１５０℃の範囲の温度に加熱』する『ことを含む方法で生じる添加剤組成物』」が記載されていると認められる。
　そして、摘示１ａ（【請求項３】）の「請求項１の組成物を０．１から９９．９重量部そして潤滑粘度を示す少なくとも１種の油を９９．９から０．１重量部含んでいる潤滑油組成物。」との記載より、「油を９９．９から０．１重量部」と、上記「添加剤組成物」を「０．１から９９．９重量部」「含んでいる潤滑油組成物」が記載されている。そして、当該記載より、これを使用する方法も当然に記載されていると認められる。
　よって、
　刊行物１には、
「油を９９．９から０．１重量部と
　アルコキシル化アルコールと油溶性無灰分散剤とホウ素化剤とを約５０から約１５０℃の範囲の温度に加熱することを含む方法で生じる添加剤組成物を０．１から９９．９重量部
　含む潤滑油組成物を使用する方法。」
の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されている。
　　　　
３　対比・判断
（１）対比
　本願発明と引用発明を対比する。
　　　
（ａ）引用発明における油の含有量のうち、例えば「９９．９」「重量部」は、「主要量」であると認められるので、引用発明における「油」を「９９．９」「重量部」含むことは、本願発明の「主要量の基油」を含むことに相当する。
　　　
（ｂ）引用発明の「アルコキシル化アルコールと・・・を約５０から約１５０℃の範囲の温度に加熱することを含む方法で生じる添加剤組成物」における「約５０から約１５０℃の範囲の温度に加熱する」ことは、「即ち５０から１５０℃・・・の範囲・・・に加熱する。」との記載が「反応条件」の項にある（摘示１ｄ）ので、「反応」させることであり、また、「生じる添加剤組成物」は、それによる「生成物」であることは明らかである。
　よって、引用発明の上記添加剤組成物は、本願発明の「少なくとも１種のアルコキシル化アルコール」「からつくられた」「反応生成物」に相当するものと認められる。
　さらに、引用発明において、上記添加剤組成物を「０．１」「重量部」含むことは、本願発明において「反応生成物」を「少量」含むことに相当する。
　したがって、引用発明の「アルコキシル化アルコールと油溶性無灰分散剤とホウ素化剤とを約５０から約１５０℃の範囲の温度に加熱することを含む方法で生じる添加剤組成物を０．１から９９．９重量部含む」ことは、本願発明の、「少なくとも１種のアルコキシル化アルコール」「からつくられた少量の反応生成物」を含むことに相当する。
　　　　
（ｃ）引用発明の「アルコキシル化アルコール」は、摘示１ｃの記載から、「平均で１分子当たり１から３個の範囲のエトキシ基を有するエトキシル化Ｃ12アルコール」でもあるから、本願発明の「アルコキシル化アルコール」が
「式：
　　　Ｒ−[Ｏ−(ＣＨ2)X]Y−ＯＨ
［式中、Ｒは１〜５０個の炭素原子を有する脂肪族炭化水素基であり、Ｘは１〜１０であり、Ｙは１〜１０である］
により示されるものである」
ことに相当する。
　　　　
（ｄ）引用発明の「潤滑油組成物」は、本願発明の「動力伝達流体」と「流体」である点で一致する。
　　　　
　よって、本願発明と引用発明は
「（ａ）主要量の基油；及び
（ｂ）少なくとも１種のアルコキシル化アルコールからつくられた少量の反応生成物、
を含んでなる流体を使用する、
　該アルコキシル化アルコールが式：
　　　Ｒ−[Ｏ−(ＣＨ2)X]Y−ＯＨ
［式中、Ｒは１〜５０個の炭素原子を有する脂肪族炭化水素基であり、Ｘは１〜１０であり、Ｙは１〜１０である］
により示されるものである
方法。」の点で一致し、次の点で一応相違する。
　　　
相違点１：「流体」が、本願発明は「動力伝達流体」であるのに対し、引用発明は「潤滑油組成物」である点
　　　
相違点２：本願発明は「動力伝達流体、を動力変速機に添加し、その中で運転することを含」む方法であるのに対し、引用発明はそのような特定がなされていない点
  　　
相違点３：本願発明は「動力伝達流体の摩擦調整能力の耐久性を向上させる方法」であるのに対し、引用発明は、そのような特定がなされていない点
　　　　　　　　
相違点４：「反応生成物」が、本願発明においては「アルコキシル化アルコールと分散剤
とのみからなる
ホウ素化剤
　　　　　　
（２）相違点についての判断
ア　相違点１について
　刊行物１の摘示１ｂには、従来技術として「自動トランスミッション流体」に関する発明が挙げられ、引用発明はそれを改良する発明であると認められるので、引用発明の潤滑油組成物も、「自動トランスミッション流体」として使用することが記載されていると認められる。
　また、刊行物１には、摘示１ｆの「本発明の添加剤は、通常のギアオイル添加剤成分、・・・などと組み合わせて使用可能である。」との記載より、引用発明の添加剤組成物から調整された潤滑油組成物を「ギアオイル」として使用することも記載されていると認められる。
　　　
　そして、「自動トランスミッション流体」が、本願発明の「動力伝達流体」に相当することは明らかであるし、また、「ギアオイル」も、摘示２ａの記載から見て、エンジンからの「動力」を「伝達」する、変速機等のギアーや軸受けなどの潤滑油であるので「動力伝達流体」に相当すると認められる。
　したがって、引用発明の「潤滑油組成物」は、「ギアオイル」や「自動トランスミッション流体」として使用するものであるので、本願発明の「動力伝達流体」に相当するといえる。
　よって、上記相違点１は実質的な相違点とはいえない。
　　　　　
イ　相違点２について
　上記アで述べたとおり、引用発明の「潤滑油組成物」は、「ギアオイル」や「自動トランスミッション流体」等の「動力伝達流体」として「使用」するものであると認められる。
　そして、「自動トランスミッション流体」や「ギアオイル」は、いずれも「変速機」に添加して使用されるものである。（「ギヤオイル」を変速機に使用する点については、上記摘示２ａを参照。）また、それらの使用対象となった「変速機」は、当然に「運転」されるものである。
　上記のとおり、引用発明における、「潤滑油組成物を使用する方法」は、「潤滑油組成物」を、「自動トランスミッション流体」や「ギアオイル」として変速機に使用して運転することも包含すると認められるので、本願発明の「動力伝達流体、を動力変速機に添加し、その中で運転することを含んでなる方法」にも相当すると認められる。
　よって、上記相違点２は実質的な相違点とはいえない。
　　
ウ　相違点３について
　本願明細書段落【００１７】には、「１つの態様において本発明は、長時間に及んで有効且つ安定なアルコキシル化アルコール摩擦調整剤成分の導入により、動力伝達流体における摩擦性能及び摩擦性能の耐久性の向上を達成する。」と記載されていることからみて、動力伝達流体において、アルコキシル化アルコールを導入すれば、「動力伝達流体の摩擦調整能力の耐久性を向上させる方法」に相当することになると認められる。
　また、刊行物１の摘示１ｆには、引用発明の添加剤組成物の使用により、「熱及び酸化安定性」を示すことが記載されており、前記特性が向上することは、通常、摩擦調整能力の耐久性の向上にも貢献するものといえる。
　そして、引用発明の方法は、動力伝達流体に相当する潤滑油組成物において、アルコキシル化アルコールを導入するものであり、また、上記のとおり、添加剤の使用により「熱及び酸化安定性」を改善するものであるので、本願発明の「動力伝達流体の摩擦調整能力の耐久性を向上させる方法」に相当するものであるといえる。
　よって、上記相違点３は、実質的な相違点とはいえない。
　　　
エ　相違点４について
　引用発明における「アルコキシル化アルコールと油溶性無灰分散剤とホウ素化剤とを約５０から約１５０℃の範囲の温度に加熱することを含む方法で生じる添加剤組成物」は、例えば、刊行物１の【請求項１】に、「同時にか或はいずれかの順で、ａ）・・・油溶性無灰分散剤と、ｂ）アルコキシル化アルコールと、ｃ）ホウ素化剤とを、・・・約５０から約１５０℃の範囲の温度に加熱し、そしてその得られる混合物・・・」（摘示１ａ）と記載されていて、上記ａ）、ｂ）及びｃ）の反応順はいずれでもいいとされていることから、「油溶性無灰分散剤」すなわち「分散剤」に、「ホウ素化剤」を反応させて得られた、いわゆる「ホウ素化処理した分散剤」に、さらに「アルコキシル化アルコール」が反応して得られた構造を有しているものと認められる。
　　　
　そこで、本願発明の「分散剤」及び「反応生成物」の包含する範囲について検討する。
　まず、一般的には、「分散剤」とは、「ホウ素を含まない分散剤」に「ホウ素化」処理をした、いわゆる「ホウ素化処理した分散剤」も包含されるものと解釈されている。
　また、例えば、本願明細書段落【００１９】には、「分散剤はリン及びホウ素のいずれか又は両方を含有することができる」との記載もある。
　よって、本願発明の「分散剤」は、上記「ホウ素化処理した分散剤」も包含するものであると認められる。
　したがって、本願発明の反応生成物は、そのような「ホウ素化処理した分散剤」と「アルコキシル化アルコール」とのみからなる反応剤からつくられた、分散剤にホウ素が反応し、さらに、アルコキシル化アルコールが反応して得られた構造を有するものを包含する。
　そして、そのような構造の本願発明の「反応生成物」は、引用発明の「添加剤組成物」と、構造上の客観的な差異があるものとは認められない。
　よって、上記相違点４は相違点とはいえない。
　　　
（３）まとめ
　以上のとおりであるから、本願発明は、本出願前に頒布された刊行物１に記載された発明である。
　　　　　　　　　　
４　請求人の主張について
　請求人は、平成２４年１０月２日に提出された意見書において、
「本願発明の方法においては、動力伝達流体用の添加剤を調製するために使用される反応剤は『アルコキシル化アルコール』と『分散剤』という２つの材料のみに限られる。反応混合物中には、これら２つの材料以外には反応剤は存在しない。本願発明によれば、これら２つの材料のみの組み合わせ使用の結果として、明細書の実施例に示されているとおりの予期し得ない動力伝達効果がもたらされる。・・・
　刊行物１（特開平７−３１６５７８号公報）及・・・には、本願発明におけるように、ホウ素化剤や燐の無機オキシ酸もしくは無水物を存在させることなく、アルコキシル化アルコールと分散剤とのみを混合して反応させることによって動力伝達流体用の添加剤を得ることは、記載も示唆もされていない。・・・　依って、本願発明は、刊行物１及び周知例の開示に対して新規性及び進歩性を有し、拒絶理由３及び４に該当するものではない。」
　旨主張している。
　　　
　しかしながら、以下のとおり請求人の主張は採用できない。
　　　
　請求人は、刊行物１には、本願発明の添加剤を「アルコキシル化アルコールと分散剤とのみを混合して反応させることによって動力伝達流体用の添加剤を得ることは、記載も示唆もされていない。」ので、本願発明は、刊行物１に記載の発明に比して新規性を有する旨主張しているが、上記３（２）エで述べたとおり、本願発明の「反応生成物」と、引用発明の「添加剤組成物」が、反応して得られた「もの」として相違するものとは認められない。
　　　　
　ところで、請求人は、本願発明の反応生成物が、ホウ素を反応させたものではない点で、引用発明の添加剤組成物とは相違するものと認識して、
「本願発明の方法においては、動力伝達流体用の添加剤を調製するために使用される反応剤は『アルコキシル化アルコール』と『分散剤』という２つの材料のみに限られる。本願発明によれば、これら２つの材料のみの組み合わせ使用の結果として、明細書の実施例に示されているとおりの予期し得ない動力伝達効果がもたらされる。」
　と主張していると思われるので、仮に、本願発明における分散剤が、本願明細書段落【００１９】に記載されるとおり、「リンもホウ素も含有しない」ものであると仮定して、本願実施例において、請求人の主張するような効果が記載され、かつ、引用発明に比して優れた効果を有するものであるかどうかについて一応検討する。
　　　　
　ここで、実施例（本願明細書段落【００２８】〜【００４１】）における、アルコキシル化アルコールと分散剤を「反応」させた例（ここでは、「加熱」も、「反応」に包含されると解釈する。）は、【実施例１】における「無灰分散剤と共に１２０℃で４時間加熱された６％ＥＬＡを用いて調製された」「配合物（３）」と、【実施例４】における「ＥＬＡ及び分散剤と予備−反応したＥＬＡを含有する試料」のみである。
　よって、【実施例１】と【実施例４】に、請求人の主張するような効果が記載されているかどうかについて検討する。　
　　　
・【実施例１】について
　【実施例１】には、配合物（１）〜（３）と、その調整に使用される分散剤について、以下の記載がある。
「配合物（１）は無灰分散剤を４重量％で含み、それはホウ素及びリンの両方を含有した。配合物（２）は、室温で動力伝達流体に直接加えられる０．２４重量％ＥＬＡを用いて調製され、且つ配合物（１）の無灰分散剤も４重量％で含んだ。配合物（３）は、無灰分散剤と共に１２０℃で４時間加熱された６％ＥＬＡを用いて調製された。」
　そして当該記載において、「配合物（１）」における「それはホウ素及びリンを含有した」との「それ」は、「配合物（１）」全体を意味するとも解されるが、文脈から見て、あるいは、本願明細書において、リンやホウ素を含有する成分の記載が、段落【００１９】における「分散剤はリン及びホウ素のいずれか又は両方を含有することができる」との記載のみであることから見て、「無灰分散剤」を意味するものと解する方が明細書全体の記載からみて整合する。
　すなわち、配合物（１）における無灰分散剤は、「ホウ素及びリンの両方を含有」するものであると解される。
　そして、実施例としての配合物（２）は、「配合物（１）の無灰分散剤」も含むものであるので、同じく実施例である配合物（３）においても、配合物（２）と同じ「配合物（１）の無灰分散剤」を用いていると解される。
　そうすると、本願実施例の配合物（３）における分散剤も、「ホウ素及びリンの両方を含有」するものであると解される。
　このように解釈すると、上記配合物（３）は、本願発明における「リンもホウ素も含有しない」分散剤ではないので、配合物（３）は、 本願発明の実施例に該当するものではない。
　さらに、仮に、配合物（３）における「無灰分散剤」が、「リンもホウ素も含有しない」ものであるとしても、引用発明のように、ホウ素とアルコールと分散剤を反応させて得られたものとの効果の比較検討がなされているものではないので、引用発明と比した場合の、「予期し得ない動力伝達効果」がもたらされることまでは記載されているとは認められない。
 　　　
・【実施例４】について
　【実施例４】における「ＥＬＡ及び分散剤と予備−反応したＥＬＡを含有する試料」についても、その「分散剤」の具体的構造は不明である。
　そして、当該実施例においても、ホウ素とアルコールと分散剤を反応させて得られたものとの効果の比較検討がなされているものではないので、引用発明と比した場合の、「予期し得ない動力伝達効果」がもたらされることまでは記載されているとは認められない。
 　　　　
　よって、上記仮定においても、上記のとおり、「本願発明によれば、これら
２つの材料のみの組み合わせ使用の結果として
　　　　　
第５　むすび
　以上検討したとおり、本願発明は、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができるものではない。
　したがって、本願は、その余につき検討するまでもなく拒絶されるべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。