【事件の表示】
　特願２００４−５６８５０６「ＴＳＧ遺伝子ノックアウト動物」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　９月　２日国際公開、ＷＯ２００４／０７４４８３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
  本願は、特許法第４１条に基づく優先権を伴う平成１５年８月２９日（優先権　平成１５年２月２０日、特願２００３−４２１３７号）を国際出願日とする出願であって、平成２１年１２月２５日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたが、平成２２年６月１日付で拒絶査定がなされ、これに対して、同年９月７日に拒絶査定不服審判請求がなされるとともに、同日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
２．平成２２年９月７日付けの手続補正についての補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
  平成２２年９月７日付けの手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明
  上記補正により、特許請求の範囲の請求項６〜１０が削除され、請求項１は補正前の、
「【請求項１】TSG遺伝子の発現が人為的に抑制されている疾患モデル遺伝子改変
非ヒト哺乳動物
非ヒト哺乳動物
「【請求項１】TSG遺伝子の発現が人為的に抑制されている疾患モデル遺伝子改変
マウス
マウス
  上記請求項１の補正は、補正前の請求項１に係る発明を特定する事項である「疾患モデル遺伝子改変非ヒト哺乳動物」を「疾患モデル遺伝子改変マウス」と限定するものであって、その補正前と補正後の請求項１に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一であるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
  そこで、補正後の請求項１に記載されている事項により特定される発明（以下、「本願補正発明１」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについて、以下に検討する。
　
（２）引用例
  原査定の拒絶の理由で引用文献１として引用された本願優先日前の２００１年に頒布された刊行物である国際公開第０１／１８２００号（以下、「引用例１」という。）には、
（イ）「本発明は、マウス胚ＡＧＭ領域由来の新規なＴＳＧ様蛋白質およびその遺伝子に関する。」（第１頁第４行〜第５行）、
（ロ）「その結果、本発明者らは、ショウジョウバエＴＳＧ遺伝子と相同性を有する新規な蛋白質をコードする遺伝子を単離することに成功した。ＴＳＧ遺伝子は胚の背側決定因子の１つであり、ＤＰＰ（ＢＭＰ２／４のカウンターパート）との相互作用により、ｄｏｒｓａｌ  ｍｉｄｌｉｎｅ  ｃｅｌｌの分化を決定していることが知られている（Mason E. D., et. al., Genes and Development, 8, 1489〜1501）。ＴＳＧ蛋白質はＢＭＰと結合することが報告された（Oelgeschlager M. et al. (2000) Nature 405, 757-763）ことから、単離されたＴＳＧ様遺伝子は、ＴＳＧ遺伝子との構造的類似性によりＢＭＰ２／４と相互作用することが予想される。また、このＴＳＧ様遺伝子はマウス胚ＡＧＭ領域から単離されたことより、造血幹細胞の発生に関与していることが示唆される。」（第２頁第７行〜第１６行）、
（ハ）「本発明は、ショウジョウバエＴＳＧ遺伝子と相同性を有する新規な蛋白質に関する。本発明者らにより単離されたマウス由来のｃＤＮＡの塩基配列を配列番号：１に、該ｃＤＮＡによりコードされるタンパク質のアミノ酸配列を配列番号：２に示す。この蛋白質は、そのＮ末端にシグナル配列を持ち、ショウジョウバエの胚の背側決定因子であるＴＳＧタンパク質と相同性を有する。マウス組織由来のｍＲＮＡのノーザンブロット解析の結果、心臓・肺・肝臓・腎臓において約４．０ｋｂのシグナルが認められた。また、胎生９、１０、１１、１２、１３日胚においても発現していることが確認された。この蛋白質が胚のＡＧＭ領域から単離されたこと、さらに初期胚において発現していること、ＴＳＧ蛋白質と相同性を有しＢＭＰ２／４と相互作用が推定されること、そしてＢＭＰ２／４は血球系の分化に必要であること、さらにはＴＳＧ蛋白質がＢＭＰと結合し、ＢＭＰのシグナリング活性を促進する（Oelgeschlager M. et al. (2000) Nature 405, 757-763）ことなどから、この蛋白質は、造血細胞分化、および骨形成などに関与している可能性が示唆される。」（第４頁第１行〜第１３行）、
（ニ）「得られたＤＮＡ断片についての塩基配列を決定しアミノ酸に翻訳したところ、単離された遺伝子（ｃｌｏｎｅ  １０６）は、Ｄｒｏｓｏｐｈｉｌａの遺伝子であるｔｗｉｓｔｅｄ  ｇａｓｔｒｕｌａｔｉｏｎ（ＴＳＧ）（Mason E. D., et. al., Genes and Development, 8, 1489〜1501）とアミノ酸レベルで３３％の相同性をもつことが判明した（図１）。ＤｒｏｓｏｐｈｉｌａのＴＳＧ遺伝子は胚の背側決定因子の一つと考えられ、
この遺伝子の突然変異により中胚葉由来であるｄｏｒｓａｌ  ｍｉｄｌｉｎｅ  ｃｅｌｌのみが分化できない
　そして、配列表の配列番号１には、マウスから単離されたＴＳＧ様遺伝子のｃＤＮＡの塩基配列が記載されている。
　そうすると、引用例１には、配列番号１のヌクレオチド配列を有するマウスＴＳＧ様遺伝子に係る発明（以下、「引用発明」という。）が記載されていると認められる。　
　
  また、本願優先日前の２００１年に頒布された刊行物であるMammalian Genome (2001) Vol.12, p.554-560（以下、「引用例２」という。）は、「哺乳類ｔｓｇの進化的保存、発生発現とゲノムマッピング」という表題の学術文献であって、
（ホ）「ヒトＴＳＧとショウジョウバエＴＳＧとのアミノ酸配列の同一性は３９．３％、相同性は５３．６％であるが、２４のシステイン残基のすべては、ショウジョウバエと脊椎動物とで保存されており、二次構造は高度に保存されている。」（５５７頁左欄第３行〜第７行）、
（ヘ）「ヒトＴＳＧと、マウスＴＳＧ、アフリカツメガエルＴＳＧ、ゼブラフィッシュＴＳＧとのアミノ酸配列の同一性は、それぞれ９７．５％、８９．２％、８７．１％であり、脊椎動物のＴＳＧタンパク質は互いに非常に良く似ている。」（５５７頁左欄第１０行〜第１３行）と記載され、引用例２には、ショウジョウバエＴＳＧと哺乳動物のＴＳＧとが進化的に高度に保存されていることが記載されている。
　
  さらに、本願優先日前の２００２年に頒布された刊行物であるJ. Exp. Med. (2002) Vol.196, No.2, p.163-171（以下、「引用例３」という。）は、「ｔｓｇの発生学的に制御された発現は、Ｔ細胞発生の制御におけるＢＭＰの役割を明らかにする。」という表題の学術文献であって、
（ト）「進化的に保存されており、分泌タンパク質であるＴｓｇは、ショウジョウバエではｄｐｐ、脊椎動物ではその相同体であるＢＭＰ２／４の初期胚中での形態形成の機能を調節する。」（１６３頁要約の項第１行〜第３行）、
（チ）「ＴｓｇはＢＭＰの阻害剤であるchordinと協働して、ＢＭＰ４が仲介する胸腺細胞の増殖と分化の阻害をブロックする。」（１６３頁要約の項第９行〜第１０行）と記載され、１６４頁左欄「材料と方法」の項第１行〜第２行には、マウス由来の胸腺を用いたことが記載されている。
　
（３）対比
  本願補正発明１の「ＴＳＧ遺伝子」について、本願明細書には、
「実施例１　ＴＳＧの標的化破壊
　本発明者らがマウス大動脈−性腺−中腎（ＡＧＭ）領域から単離したマウスＴＳＧ　ｃＤＮＡ（アクセッション番号：ＮＣＢＩ　ＮＯ．ＢＤ０１３０５３）は、長さが４．０ｋｂでＴＳＧ蛋白質（アクセッション番号：ＮＣＢＩ　ＮＯ．ＡＡＧ００６０５）のアミノ酸２２２個をコードし、」と記載されており、このアクセッション番号ＢＤ０１３０５３のヌクレオチド配列は、引用例１の配列番号１のマウスＴＧＳ様遺伝子のヌクレオチド配列と同一である。
　そこで、本願補正発明１と引用発明とを比較すると、本願補正発明１のマウス「ＴＳＧ遺伝子」と引用発明のマウス「ＴＳＧ様遺伝子」は、同一のものであるから、両者は、マウスＴＳＧ遺伝子に関連するものである点で共通するが、本願補正発明１は、ＴＳＧ遺伝子の発現が人為的に抑制されている疾患モデル遺伝子改変マウスであって、該疾患が中胚葉に由来する組織の発達不全を伴う疾患であるのに対して、引用発明では、ＴＳＧ遺伝子の発現が人為的に抑制されている、いわゆるノックアウトした疾患モデル遺伝子改変マウスを作成していない点で相違する。
　
（４）当審の判断
  本願優先日前、遺伝子の生体内機能を探る目的で遺伝子をノックアウトしたマウスを作成し、当該マウスの性質を解析して遺伝子の機能を解明することは、既に自明の技術的課題であり、かつ、常套手段（例えば、原査定の拒絶の理由で引用文献２として引用された国際公開第０１／９８５０８号公報参照。）であったから、引用発明のマウスＴＳＧ遺伝子の機能を解明するために、そのマウス遺伝子を破壊するノックアウトマウス（以下、「ＫＯマウス」という。）を作成することは、当業者であれば何ら困難なくなし得たことである。
　ところで、引用例１には、ＴＳＧ遺伝子がマウス胚ＡＧＭ領域から単離されたこと、及びショウジョウバエＴＳＧとの構造類似性から、マウスＴＳＧの機能について、ショウジョウバエＴＳＧと同様にＢＭＰ２／４と相互作用し、造血細胞分化及び骨形成に関与することが示唆されている（引用例１記載事項（ロ）、（ハ））。ここで、血液細胞や骨格が中胚葉に由来する組織であることは技術常識であり、しかも、引用例１には、ショウジョウバエＴＳＧ遺伝子が突然変異すると中胚葉由来である細胞のみが分化できないことが具体的に記載されている（引用例１記載事項（ニ））。
　そうすると、上記のようにして作成されたＫＯマウスが、中胚葉に由来する組織の発達不全を伴うものであることは、引用例１の上記記載及び技術常識から推認可能なことである。
  また、上記引用例２には、ショウジョウバエＴＳＧと哺乳動物のＴＳＧとが進化的に高度に保存されていることが記載され、上記引用例３には、ショウジョウバエと同様に脊椎動物においても、ＴＳＧはＢＭＰ２／４の初期胚中での形態形成の機能を調節していること（引用例３記載事項（ト））、及びマウスにおいてＢＭＰ４が仲介する胸腺細胞の増殖と分化にＴＳＧが関与すること（引用例３記載事項（チ））が記載されているから、上記のようにして作成されたＫＯマウスが、中胚葉に由来する組織の発達不全を伴うものであることは、上記引用例２、３の記載からも推認可能なことである。
  さらに、ＫＯマウスを疾患モデルマウスとすることは、本願優先日前当業者が適宜なし得たことであるから、引用発明のマウスＴＳＧ遺伝子を破壊して作成したＫＯマウスを、中胚葉に由来する組織の発達不全を伴う疾患のモデルとすることは、上記引用例１、又は１〜３の記載から当業者が適宜なし得たことである。
　そして、本願補正発明１が、当業者が予測できない程の格別な効果を奏するとも認められない。
　したがって、本願補正発明１は、引用例１、又は１〜３の記載から当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
（５）審判請求人の主張
  審判請求人は、平成２２年９月７日付審判請求書において、引用例１はＴＳＧそのものの利用について述べているが、本願はＴＳＧを欠損させ消失させたマウス、すなわちＴＳＧそのものを全く利用しないマウスであるから、引用例１と本願はその技術的思想を異にしている旨主張している。
  しかしながら、本願優先日前、一旦マウスの遺伝子がクローニングされれば、その生体内での機能を解明するためにそのＫＯマウスを作成することは、既に自明の課題及び常套手段であったから、審判請求人の上記主張は採用できない。
  また、審判請求人は、ノックアウト動物の作製には、多くの問題点・数多の障害が存在することは技術常識であり、例えば胚生致死となったり、何ら表現形質に差が出なかったりして解析が困難になることがあるにもかかわらず、本願では、ＴＳＧ遺伝子ＫＯマウスが胎生致死にならずに作出できること、さらにＴＳＧ遺伝子ノックアウトマウスが中胚葉に由来する組織の発達不全を伴う疾患のモデルマウスとなることを見出した旨も主張している。
  しかしながら、本願優先日前、ノックアウト動物の作成自体は既にルーティンワークであり、常套手段であった以上、当業者であればＴＳＧ遺伝子のＫＯマウスを当然作成してみるはずであり、その結果、胚生致死でなかっただけのことであり、また、中胚葉に由来する組織が発達不全であることも上記（４）で述べたように、当業者が推認可能であるから、審判請求人の上記主張も採用できない。
　
（６）むすび
  以上のとおり、本願補正発明１は、引用例１〜３の記載から当業者であれば容易になし得たものであり、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
  よって、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
  平成２２年９月７日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本出願に係る発明は、平成２１年１２月２５日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１〜１３に記載された事項により特定されるものである。
  そのうち、請求項１、６に係る発明（以下、それぞれ「本願発明１」、「本願発明６」という。）は、以下のとおりのものである。
「【請求項１】ＴＳＧ遺伝子の発現が人為的に抑制されている疾患モデル遺伝子改変非ヒト哺乳動物であって、該疾患が中胚葉に由来する組織の発達不全を伴う疾患であることを特徴とする疾患モデル遺伝子改変非ヒト哺乳動物。」
「【請求項６】ＴＳＧまたはＴＳＧをコードするＤＮＡを有効成分として含有する、薬物による骨量減少、骨粗しょう症、骨折、または、薬物による成長抑止の治療または予防のための薬剤。」
　
（１）特許法第２９条第２項
  原査定の拒絶の理由で引用した引用例１の記載事項及び引用発明は、上記２．（２）に記載のとおりのものである。
　 そして、本願発明１は、本願補正発明１を包含するものであるから、上記２．（４）において、本願補正発明１が引用例１の記載から当業者が容易に発明をすることができたものであるとしたのと同じ理由により、本願発明１は引用例１の記載から当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
（２）特許法第３６条第４項第１号
  本願発明６は、ＴＳＧまたはＴＳＧをコードするＤＮＡを有効成分として含有する、薬物による骨量減少、骨粗しょう症、骨折、または、薬物による成長抑止の治療または予防のための薬剤に係るものである。
  本願明細書には、ＴＳＧ欠損マウスは、成長遅延、骨形成遅延、腎形成遅延、リンパ系細胞の枯渇が観察されること（実施例２〜４）について具体的に記載されているのみで、ＴＳＧやそれをコードするＤＮＡを、本願発明６で特定された疾患の薬剤として有効に使用できたことを示す実施例等の具体的記載はない。
　そればかりか、実施例５には、「ＴＳＧ機能の分子メカニズムを解明するために、ＢＭＰ−４シグナル伝達の下流で起こる現象について調べた。１０日齢の＋／＋および−／−同腹仔の胸腺細胞におけるＳＭＡＤ１のセリンリン酸化について調べた。図１６Ａに示されるように、ＳＭＡＤ１はインビボにおいては、胸腺細胞中で既にリン酸化されており、ｉｎ  ｖｉｔｒｏにおいては、組み換えＴＳＧの存在あるいは非存在下でのＢＭＰ−４によるさらなる細胞の刺激は、ＳＭＡＤ１のリン酸化にほとんど影響を及ぼさなかった。」と記載されており、１０日齢の＋／＋及び−／−同腹仔の胸腺細胞にＴＳＧを加えても、ＢＭＰ−４シグナル伝達に何らの変化も生じなかったことが記載されている。ＢＭＰ−４は骨形成タンパク質であるから、むしろ骨量減少、骨粗しょう症、骨折のための薬剤として効果がないことが示されているとさえいえる。
  また、「薬物による骨量減少、骨粗しょう症、骨折、または、薬物による成長抑止」という薬物による疾病は、発生にかかわるＴＳＧ遺伝子の不全によるものとはいえず、これらの疾患がＴＳＧを補う後からのＴＳＧ投与により治療／予防し得るとは、本願出願時の技術常識を参酌しても推認できない。
  したがって、本願の発明の詳細な説明には、出願時の技術常識を考慮しても、ＴＳＧやＴＳＧをコードするＤＮＡを有効成分として含有する薬物による、骨量減少、骨粗しょう症、骨折、または、薬物による成長抑止の治療または予防のための薬剤を、使用できる程度に記載されているとはいえない。
  よって、本願明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本願発明６の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえないから、本願は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
４．むすび
  以上のとおりであるから、本願請求項１に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができず、また、本願請求項６に記載の発明について、本願は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしておらず、特許を受けることができないので、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。