【事件の表示】
　特願２０００−３６６５３７「流動性向上剤及び油組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１３年　８月１４日出願公開、特開２００１−２２０５９１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件審判請求に係る出願（以下「本願」という。）は、平成１２年１２月１日（優先権主張：平成１１年１２月３日、特願平１１−３４４２８３号）の特許出願であって、以降の手続の経緯は以下のとおりのものである。
　
　平成２３年　３月１８日付け　　拒絶理由通知
　平成２３年　５月１０日　　　　意見書・手続補正書
　平成２３年　７月　６日付け　　拒絶査定
　平成２３年　９月２９日　　　　本件審判請求
　　　　　　　　　　同日　　　　手続補正書
　平成２３年１０月１１日付け　　前置審査移管
　平成２３年１１月　４日付け　　前置報告書
　平成２３年１１月１１日付け　　前置審査解除
　平成２４年　８月２８日付け　　審尋
　平成２４年１０月１６日　　　　回答書
　
第２　平成２３年　９月２９日付け手続補正の却下の決定
　
＜決定の結論＞
　平成２３年　９月２９日付けの手続補正を却下する。
　
＜決定の理由＞
Ｉ．補正の内容
　上記平成２３年　９月２９日付け手続補正（以下「本件補正」という。）は、特許請求の範囲につき下記のとおり補正することを含むものである。
　
１．本件補正前（平成２３年５月１０日付け手続補正後のもの）
「【請求項１】
　下記一般式（１）で表されるアルコキシアルキレングリコールモノ（メタ）アクリレート（ａ１）を必須構成単位とする（共）重合体（Ａ）からなる流動性向上剤であって、該（ａ１）のホモポリマーの溶解性パラメータが８．９〜９．４である流動性向上剤。
　一般式Ｒ１−Ｏ−（ＸＯ）ｐ−Ｒ２　（１）
｛式中、Ｒ１は（メタ）アクリロイル基、Ｒ２はアルキル基である。Ｘは炭素数２〜２０のアルキレン基、ｐは１〜１０の数を示す。ｐが２以上の場合のＸは同一でも異なっていてもよく、（ＸＯ）ｐ部分はランダム付加でもブロック付加でもよい。｝
【請求項２】
　該（Ａ）が、該（ａ１）とアルキル（メタ）アクリレート（ａ２）とを必須構成単位とする共重合体である請求項１記載の流動性向上剤。
【請求項３】
　該（共）重合体（Ａ）中の（ａ１）の含有量が１〜１００重量％であり、（ａ２）の含有量が０〜９９重量％である請求項１又は２記載の流動性向上剤。
【請求項４】
　該（共）重合体（Ａ）の溶解性パラメータが８．７〜９．７である請求項１〜３のいずれか記載の流動性向上剤。
【請求項５】
　一般式（１）において、Ｒ２が炭素数８〜３０のアルキル基であり、（ＸＯ）ｐ部分が下記一般式（２）で表されるものである請求項１〜４のいずれか記載の流動性向上剤。
　一般式［（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｍ／（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｎ］　（２）
｛式中、ｍは０〜６、ｎは０〜６、ｎとｍの合計は１〜６の数である。［（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｍ／（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｎ］は、ランダム付加でもブロック付加でもよい。｝
【請求項６】
　該（共）重合体（Ａ）の数平均分子量が１，０００〜５００，０００である請求項１〜５のいずれか記載の流動性向上剤。
【請求項７】
　該（共）重合体（Ａ）の示差走査熱量計により測定した吸熱ピーク温度が、−７５〜８０℃である請求項１〜６のいずれか記載の流動性向上剤。
【請求項８】
　該（共）重合体（Ａ）のＨＬＢ値が０．５〜９．６である請求項１〜７のいずれか記載の流動性向上剤。
【請求項９】
　少なくとも炭素数１８〜４０のワックスを含有する潤滑油用基油と請求項１〜８のいずれか記載の流動性向上剤からなり、該流動性向上剤の含有量が０．０１〜２５重量％である潤滑油組成物。
【請求項１０】
　少なくとも炭素数１８〜２７のワックスを含有する燃料油と請求項１〜８のいずれか記載の流動性向上剤からなり、該流動性向上剤の含有量が１０〜５０００ｐｐｍである燃料油組成物。
【請求項１１】
　該燃料油の硫黄含有量が０．０５重量％以下である請求項１０記載の燃料油組成物。」
（以下、項番に従い「旧請求項１」〜「旧請求項１１」という。）
　
２．本件補正後　
「【請求項１】
　下記一般式（１）で表されるアルコキシアルキレングリコールモノ（メタ）アクリレート（ａ１）を必須構成単位とする（共）重合体（Ａ）からなる流動性向上剤であって、該（ａ１）のホモポリマーの溶解性パラメータが８．９〜９．０である流動性向上剤。
　一般式Ｒ１−Ｏ−（ＸＯ）ｐ−Ｒ２　（１）
｛式中、Ｒ１は（メタ）アクリロイル基、Ｒ２はアルキル基である。Ｘは炭素数２〜２０のアルキレン基、ｐは１〜１０の数を示す。ｐが２以上の場合のＸは同一でも異なっていてもよく、（ＸＯ）ｐ部分はランダム付加でもブロック付加でもよい。｝
【請求項２】
　該（Ａ）が、該（ａ１）とアルキル（メタ）アクリレート（ａ２）とを必須構成単位とする共重合体である請求項１記載の流動性向上剤。
【請求項３】
　該（共）重合体（Ａ）中の（ａ１）の含有量が１〜１００重量％であり、（ａ２）の含有量が０〜９９重量％である請求項１又は２記載の流動性向上剤。
【請求項４】
　該（共）重合体（Ａ）の溶解性パラメータが８．７〜９．７である請求項１〜３のいずれか記載の流動性向上剤。
【請求項５】
　一般式（１）において、Ｒ２が炭素数８〜３０のアルキル基であり、（ＸＯ）ｐ部分が下記一般式（２）で表されるものである請求項１〜４のいずれか記載の流動性向上剤。
　一般式［（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｍ／（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｎ］　（２）
｛式中、ｍは０〜６、ｎは０〜６、ｎとｍの合計は１〜６の数である。［（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｍ／（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｎ］は、ランダム付加でもブロック付加でもよい。｝
【請求項６】
　該（共）重合体（Ａ）の数平均分子量が１，０００〜５００，０００である請求項１〜５のいずれか記載の流動性向上剤。
【請求項７】
　該（共）重合体（Ａ）の示差走査熱量計により測定した吸熱ピーク温度が、−７５〜８０℃である請求項１〜６のいずれか記載の流動性向上剤。
【請求項８】
　該（共）重合体（Ａ）のＨＬＢ値が０．５〜９．６である請求項１〜７のいずれか記載の流動性向上剤。
【請求項９】
　少なくとも炭素数１８〜４０のワックスを含有する潤滑油用基油と請求項１〜８のいずれか記載の流動性向上剤からなり、該流動性向上剤の含有量が０．０１〜２５重量％である潤滑油組成物。
【請求項１０】
　少なくとも炭素数１８〜２７のワックスを含有する燃料油と請求項１〜８のいずれか記載の流動性向上剤からなり、該流動性向上剤の含有量が１０〜５０００ｐｐｍである燃料油組成物。
【請求項１１】
　該燃料油の硫黄含有量が０．０５重量％以下である請求項１０記載の燃料油組成物。」
（以下、項番に従い「新請求項１」〜「新請求項１１」といい、それらを併せて「新請求項」ということがある。）
　
ＩＩ．補正事項に係る検討
　
１．補正の目的の適否
　本件補正は、上記Ｉ．のとおり、特許請求の範囲に係る補正事項を含むので、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項各号に掲げる事項を目的とするものか否かにつき検討する。
　本件補正では、旧請求項１における「（ａ１）のホモポリマーの溶解性パラメータ」の範囲「８．９〜９．４」につき、新請求項１では、「８．９〜９．０」と限定されるとともに、旧請求項２ないし１１については、旧請求項１を引用する引用関係はそのままに新請求項２ないし１１としている。
　してみると、新請求項１ないし１１に係る各発明は、旧請求項１ないし１１に係る各発明との間で、解決しようとする課題及び産業上の利用分野をそれぞれ一にするものであることが明らかであるから、旧請求項１ないし１１から新請求項１ないし１１とする本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものといえる。
　
２．独立特許要件
　上記１．のとおり、上記特許請求の範囲に係る手続補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、新請求項１に記載された発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かにつき検討する。（なお、当該検討にあたり、本件補正により補正された本願明細書を「本願補正明細書」という。）
　
（１）新請求項に係る発明
　新請求項１に係る発明は、新請求項１に記載された事項で特定されるとおりのものであり、再掲すると以下のとおりの記載事項により特定されるものである。
「下記一般式（１）で表されるアルコキシアルキレングリコールモノ（メタ）アクリレート（ａ１）を必須構成単位とする（共）重合体（Ａ）からなる流動性向上剤であって、該（ａ１）のホモポリマーの溶解性パラメータが８．９〜９．０である流動性向上剤。
　一般式Ｒ１−Ｏ−（ＸＯ）ｐ−Ｒ２　（１）
｛式中、Ｒ１は（メタ）アクリロイル基、Ｒ２はアルキル基である。Ｘは炭素数２〜２０のアルキレン基、ｐは１〜１０の数を示す。ｐが２以上の場合のＸは同一でも異なっていてもよく、（ＸＯ）ｐ部分はランダム付加でもブロック付加でもよい。｝」
（以下、「本件補正発明」という。）
　
（２）検討
　しかるに、本件補正発明については、下記の理由により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
理由１：本件補正発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し、特許を受けることができない。
理由２：本件補正発明は、その出願前に当業者が日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。
　
引用刊行物：
・特開平７−２９２３７７号公報
（上記刊行物は、原審において引用された「引用文献１」である。以下、「引用例」という。）
　
ア．引用例に記載された事項
　上記引用例には、以下の事項が記載されている。
　
（ａ）
「【特許請求の範囲】 
【請求項１】　構成単位として、炭素数１０以下のアルキル基を有するアルキルアクリレート（ａ１）８０〜９９．５重量％、飽和及び／または不飽和脂肪族モノアルコールのアルキレンオキサイド付加物の（メタ）アクリル酸エステル（ａ２）０．５〜２０重量％を含有する重合体（Ａ）からなる潤滑油添加剤。
【請求項２】　（ａ１）が、炭素数１〜４のアルキル基を有するアルキルアクリレート（ａ１−１）と炭素数５〜１０のアルキル基を有するアルキルアクリレート（ａ１−２）との併用である請求項１記載の添加剤。
【請求項３】　（ａ１）が、炭素数１および／または４のアルキル基を有するアルキルアクリレート（ａ１−１）と、炭素数８のアルキル基を有するアルキルアクリレート（ａ１−２）との併用である請求項２記載の添加剤。
【請求項４】　（ａ１−１）と（ａ１−２）の重量比が０：１００〜３０：７０である請求項２または３記載の添加剤。
【請求項５】　更に流動点降下剤（Ｂ）を含有する請求項１〜４のいずれか記載の添加剤。
【請求項６】　（Ａ）と（Ｂ）の重量比が８０：２０〜９９：１である請求項５記載の添加剤。
【請求項７】　ギヤ油用、自動変速機油用、パワーステアリング油用もしくはショックアブソーバー油用である請求項１〜６のいずれか記載の添加剤。
【請求項８】　鉱物油、異性化パラフィンを含有する高粘度指数鉱物油、炭化水素系合成潤滑油、エステル系合成潤滑油およびこれらの２種以上の混合物から選ばれる潤滑油基油（Ｃ）に請求項１〜７のいずれか記載の潤滑油添加剤を添加してなる潤滑油。
【請求項９】　請求項８記載の潤滑油からなるギヤ油、自動変速機油、パワーステアリング油もしくはショックアブソーバー油。」
　
（ｂ）
「【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、潤滑油添加剤および潤滑油に関する。特に、粘度指数向上能、低温粘度特性向上能および耐酸化特性に優れた潤滑油添加剤およびこのものが添加された潤滑油に関する。」
　
（ｃ）
「【０００３】
【発明が解決しようとする課題】最近のＣＡＦＥ規制強化とこれに呼応し新たに設定される潤滑油規格に対応するため、特に乗用車用潤滑油は、低温粘度特性、抗酸化性、清浄分散性の向上に対する要望が強くなってきている。しかし、従来のポリアルキル（メタ）アクリレートでは、低温粘度特性、抗酸化性および清浄分散性の向上要求に対しては不十分あるという問題が生じてきた。特に、ギヤ油や自動変速機油では、これら性能が強く要望されている。
【０００４】
【課題を解決するための手段】本発明者らは、これらの課題に対し鋭意検討した結果、構成単位として、特定の炭素数のアルキル基を有するアルキルアクリレートと、飽和及び／または不飽和脂肪族モノアルコールのアルキレンオキサイド付加物の（メタ）アクリル酸エステルを含有する重合体からなる潤滑油添加剤が粘度指数向上能、低温粘度特性に優れると共に抗酸化性、清浄分散性にも優れていることを見い出した。」
　
（ｄ）
「【０００８】本発明において飽和および／または不飽和脂肪族モノアルコールのアルキレンオキサイド付加物の（メタ）アクリル酸エステル（ａ２）を構成する飽和および不飽和脂肪族モノアルコールとしては、通常炭素数が１〜４０（例えばメチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコール、ブチルアルコール、オクチルアルコール、デシルアルコール、ラウリルアルコール、トリデシルアルコール、テトラデシルアルコール、ヘキサデシルアルコール、ヘキサデシルアルコール等の飽和アルコール；オレイルアルコール、ヘキセニルアルコール、デセニルアルコール、ヘキサデセニルアルコール等の不飽和アルコール）のモノアルコールであり、アルキル基は直鎖のもの側鎖を有するものいずれでも良く、またアルキル基の炭素数が単一のものでも混合されたたものでも良い。好ましくは、炭素数１〜２０の飽和脂肪族モノアルコールである。（ａ２）を構成するアルキレンオキサイドとしては、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、ブチレンオキサイド、スチレンオキサイド、グリシドール等が挙げられ、単独でも２種以上を併用してもかまわない。好ましくはエチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、またはブチレンオキサイドである。アルキレンオキサイド付加モル数は、通常脂肪族モノアルコール１モルに対し１〜３０モルであり、好ましくは１〜１０モルであり、特に好ましくは１〜５モルである。付加モル数が多くなり過ぎると溶解性に問題を生じるとともに、耐酸化性に問題を生じる場合がある。」
　
（ｅ）
「【０００９】 本発明において、該重合体（Ａ）は構成単位として、２５重量％以下、好ましくは１０重量％以下の範囲で、（ａ１）および（ａ２）以外に、重合可能な二重結合を有する他の単量体（ａ３）を含有することができる。重合可能な二重結合を有する他の化合物（ａ３）としては例えば、炭素数１〜１０のアルキル基を有するアルキルメタクリレート；炭素数１１〜３０のアルキル基を有するアルキル（メタ）アクリレート（ドデシルメタアクリレート、テトラデシルメタアクリレート、ヘキサデシルメタアクリレート、オクタデシルメタアクリレートやこれらアルキル基を有するアクリレート類等）；アルキル基の炭素数１〜３０の不飽和モノカルボン酸エステル類（ブチルクロトネート、オクチ
ルクロトネート、ドデシルクロトネート、オクチルクロトネート等）；不飽和ポリカルボン酸の炭素数１〜３０のアルキルエステル類（ジブチルマレエート、ジオクチルマレエート、ジラウリルマレエート、ジステアリルマレエート、ジオクチルフマレート、ジラウリルフマレートなど）；ビニル芳香族化合物（スチレン、４−メチルスチレンなど）；窒素含有化合物（Ｎ−ビニルピロリドン、アルキル基の炭素数が１〜４のＮ，Ｎ−ジアルキルアミノアルキルメタクリレート、ビニルピリジン、モルフォリノエチルメタクリレート、ビニルイミダゾール）などが挙げられ、これらのうち一種以上を（ａ３）として用いることが出来る。
【００１０】これらのうち好ましいものは炭素数１１〜２０のアルキル基を有するアルキル（メタ）アクリレート、スチレン、Ｎ−ビニルピロリドンおよびアルキル基の炭素数が１〜４のＮ，Ｎ−ジアルキルアミノアルキル（メタ）クリレートである。（ａ３）として炭素数１０〜２０のアルキル基を有するアルキル（メタ）アクリレートを用いると、流動点降下剤を併用しなくても優れた低温流動性を示し好ましい。・・（後略）」
　
（ｆ）
「【００１８】
【実施例】以下実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。なお実施例中、部および％はそれぞれ重量部ならびに重量％を表すものとする。
【００１９】実施例１
攪拌装置、加熱装置、温度計、窒素吹き込み管、冷却管を備えた反応装置に１００ニュートラルの鉱物油を３００部仕込み、窒素置換を行った後８５℃に昇温した。アルキル基の炭素数１２〜１８の混合物である脂肪族モノアルコールのエチレンオキサイド５モル付加物のアクリル酸エステル７０部、ｎ−ブチルアクリレート７０部、２−エチルヘキシルアクリレート５６０部及びアゾビスイソブチロニトリル７部の混合物を３時間にわたり連続的に滴下し、さらに１時間熟成し、重量平均分子量が５万で、濃度６９％の共重合体溶液を得た。この溶液９３部にポリメタクリレート系流動点降下剤としてアクルーブ１３３（三洋化成製）を７部配合し、本発明の潤滑油添加剤（１）を得た。
・・（中略）・・
【００２５】比較例１
ｎ−ブチルアクリレート７０部、２−エチルヘキシルアクリレート６３０部、を用い実施例１と同様な方法で重合を行い、重量平均分子量が５．２万で、濃度６８％の鉱物油溶液を得た。この溶液９３部に、アクルーブ１３３を７部配合して、比較の潤滑油添加剤（比１）を得た。
・・（中略）・・
【００２９】試験例
実施例１〜６で得た本発明の潤滑油添加剤（１）〜（６）、比較例１〜３で得た比較の潤滑油添加剤（比１）〜（比４）を各々用い、下記方法で低温粘度試験、カーボンブラック分散性試験および耐酸化性試験をした結果を表１に示す。
（低温粘度試験の方法）潤滑油添加剤（１）〜（６）、（比１）〜（比４）を各々１０部、１００ニュートラルの鉱物油９０部に均一に溶解させた。そして、日本石油学会で定められているギヤー油の低温粘度試験方法（ＪＰＩ−５Ｓ−２６−８５）に従い、−４０℃で低温粘度の測定を行った。
・・（中略）・・
【００３１】（耐酸化性試験の方法）１００ニュートラルの鉱物油９０部に、潤滑油添加剤（１）〜（６）、（比１）〜（比４）を各々１０部均一に溶解させ、ＪＩＳ−Ｋ２５１４に従い、１６５．５℃で９８時間耐酸化性試験を行ない、Ｂ法によるスラッジ発生量を測定した。ここでＢ法とは、試験後の潤滑油にスラッジ凝集剤を加え遠心分離し沈降するスラッジ量を測定したものであり、Ｂ法によるスラッジ量が耐酸化性を示す。
【００３２】
【表１】 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
検体（添加剤）　−４０℃の粘度　　吸光度　　　スラッジ量
　　　　　　　　　　（ｃＳｔ）　　　　　　　　　　（％）
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　（１）　　　　　４８０００　　　０．５５　　　１．６
　（２）　　　　　４８０００　　　０．６２　　　１．５
　（３）　　　　　５５０００　　　０．７１　　　２．９
　（４）　　　　　４４０００　　　０．６９　　　１．４
　（５）　　　　　５７０００　　　０．５０　　　３．０
　（６）　　　　　４９０００　　　０．６６　　　２．０
　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　（比１）　　　　７５０００　　　０．０２　　　４．５
　（比２）　　　　９５０００　　　０．４３　　　４．４
　（比３）　　　　８００００　　　０．４５　　　３．８
　（比４）　　　　８６０００　　　０．３６　　　４．５
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−」
　
（ｇ）
「【００３３】
【発明の効果】 本発明の潤滑油添加剤は、従来のメタクリレート重合体系潤滑油添加剤に比べ、優れた低温粘度特性と耐酸化特性を有する。従って、本発明の潤滑油添加剤を使用した本発明の潤滑油は、低温での流動特性や高温時の酸化安定性に優れ、過酷な環境でも使用することができる。」
　
イ．検討
　
（ア）引用例に記載された発明
　上記引用例には、「構成単位として、炭素数１０以下のアルキル基を有するアルキルアクリレート（ａ１）８０〜９９．５重量％、飽和及び／または不飽和脂肪族モノアルコールのアルキレンオキサイド付加物の（メタ）アクリル酸エステル（ａ２）０．５〜２０重量％を含有する重合体（Ａ）からなる潤滑油添加剤」が記載され（摘示（ａ）参照）、当該「潤滑油添加剤」が、「粘度指数向上能、低温粘度特性向上能および耐酸化特性に優れた」ものであり（摘示（ｂ）参照）、当該「潤滑油添加剤を使用した・・潤滑油は、低温での流動特性や高温時の酸化安定性に優れ」ることも記載されている（摘示（ｇ）参照）。
　そして、上記引用例には、上記「飽和及び／または不飽和脂肪族モノアルコールのアルキレンオキサイド付加物の（メタ）アクリル酸エステル」として、「飽和および不飽和脂肪族モノアルコール」としては、「例えばメチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコール、ブチルアルコール、オクチルアルコール、デシルアルコール、ラウリルアルコール、トリデシルアルコール、テトラデシルアルコール、ヘキサデシルアルコール、ヘキサデシルアルコール等の」「好ましくは、炭素数１〜２０の飽和脂肪族モノアルコールである」とともに、「アルキレンオキサイド」としては、「好ましくはエチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、またはブチレンオキサイドであ」り「単独でも２種以上を併用してもかまわ」ず、その「アルキレンオキサイド付加モル数は、・・特に好ましくは１〜５モルである」ことも記載されている（摘示（ｄ）参照）。
　また、上記引用例には、具体例として、上記「潤滑油添加剤」を使用した場合、−４０℃における粘度が４４０００〜５７０００ｃＳｔであるのに対して、それ以外の添加剤を使用した場合、７５０００〜９５０００ｃＳｔであったことも記載されている（摘示（ｆ）参照）。
　してみると、上記引用例には、上記（ａ）ないし（ｇ）の記載事項からみて、
「構成単位として、炭素数１０以下のアルキル基を有するアルキルアクリレート（ａ１）８０〜９９．５重量％、炭素数１〜２０の飽和脂肪族モノアルコールの炭素数２〜４のアルキレンオキサイド１〜５モル付加物の（メタ）アクリル酸エステル（ａ２）０．５〜２０重量％を含有する重合体（Ａ）からなる低温粘度特性向上能に優れた潤滑油添加剤」
に係る発明（以下「引用発明」という。）が記載されている。
　
（イ）本件補正発明との対比・検討
　
（ａ）対比
　本件補正発明と引用発明とを対比すると、引用発明における「炭素数１〜２０の飽和脂肪族モノアルコールの炭素数２〜４のアルキレンオキサイド１〜５モル付加物の（メタ）アクリル酸エステル（ａ２）」は、本件補正発明における「一般式（１）」により表現すると、Ｒ１は（メタ）アクリロイル基、Ｒ２は炭素数１〜２０の飽和脂肪族基、Ｘは炭素数２〜４のアルキレン基、ｐは１〜５の数であると定義できるものであり、上記「炭素数１〜２０の飽和脂肪族基」が「炭素数１〜２０のアルキル基」を意味することがいずれも当業者に自明であるから、本件補正発明における「下記一般式（１）で表されるアルコキシアルキレングリコールモノ（メタ）アクリレート（ａ１）」及び「一般式Ｒ１−Ｏ−（ＸＯ）ｐ−Ｒ２　（１）｛式中、Ｒ１は（メタ）アクリロイル基、Ｒ２はアルキル基である。Ｘは炭素数２〜２０のアルキレン基、ｐは１〜１０の数を示す。ｐが２以上の場合のＸは同一でも異なっていてもよく、（ＸＯ）ｐ部分はランダム付加でもブロック付加でもよい。｝」に相当する。
　そして、引用発明における「低温粘度特性向上能に優れた潤滑油添加剤」は、低温粘度特性を向上、すなわち低温における粘度を低下させ、当該添加剤の添加をもって潤滑油の低温における流動性を向上させること（摘示（ｂ）及び（ｇ）参照）を意味するのであるから、本件補正発明における「流動性向上剤」に相当するものといえる。
　なお、引用発明における「炭素数１０以下のアルキル基を有するアルキルアクリレート（ａ１）８０〜９９．５重量％」は、本件補正発明を引用してなる新請求項２に記載された「アルキル（メタ）アクリレート（ａ２）」に相当し、新請求項３に記載された「該（共）重合体（Ａ）中の（ａ１）の含有量が１〜１００重量％であり、（ａ２）の含有量が０〜９９重量％である」と重複することが明らかであるから、実質的な相違点であるとはいえない。
　したがって、本件補正発明と引用発明とは、
「下記一般式（１）で表されるアルコキシアルキレングリコールモノ（メタ）アクリレート（ａ１）を必須構成単位とする（共）重合体（Ａ）からなる流動性向上剤。
　一般式Ｒ１−Ｏ−（ＸＯ）ｐ−Ｒ２　（１）
｛式中、Ｒ１は（メタ）アクリロイル基、Ｒ２はアルキル基である。Ｘは炭素数２〜２０のアルキレン基、ｐは１〜１０の数を示す。ｐが２以上の場合のＸは同一でも異なっていてもよく、（ＸＯ）ｐ部分はランダム付加でもブロック付加でもよい。｝」
の点で一致し、以下の点で相違するものと認められる。
　
＜相違点＞：本件補正発明では、「該（ａ１）のホモポリマーの溶解性パラメータが８．９〜９．０である」のに対して、引用発明では、「炭素数１〜２０の飽和脂肪族モノアルコールの炭素数２〜４のアルキレンオキサイド１〜５モル付加物の（メタ）アクリル酸エステル（ａ２）」のホモポリマーの溶解性パラメータにつき特定されていない点
　
（ｂ）相違点に係る検討
　上記相違点につき検討すると、上記引用例には、引用発明における「炭素数１〜２０の飽和脂肪族モノアルコールの炭素数２〜４のアルキレンオキサイド１〜５モル付加物の（メタ）アクリル酸エステル」には、オクチルアルコール、ラウリルアルコール、テトラデシルアルコール及びヘキサデシルアルコールなどを含む炭素数１〜２０の飽和脂肪族モノアルコールに対して、プロピレンオキサイドなどの炭素数２〜４のアルキレンオキサイドを１〜５モル付加させたものの（メタ）アクリレートが含まれることが記載されており（摘示（ｄ）参照）、当該「（メタ）アクリル酸エステル」として、オクチルアルコールに対してプロピレンオキサイドを２モル付加させたもののメタアクリレートなどの化合物（本願補正明細書の【表１】の記載からみてホモポリマーのＳＰ値が８．９〜９．０である。）を使用する態様についても包含されることが、当業者に自明である。
　そして、本願補正明細書の発明の詳細な説明の記載（特に実施例に係る記載）を検討すると、ホモポリマーのＳＰ値が８．９〜９．０である（メタ）アクリル酸エステルを必須構成単位とする共重合体の場合（実施例３及び７を除く各実施例）とそれ以外の（メタ）アクリル酸エステルを必須構成単位とする共重合体の場合（実施例３及び７）との対比において、流動性の向上効果につき有意な差異が存するものとは認められず、当該共重合体を配合する基油の種別によっては、ホモポリマーのＳＰ値が８．９〜９．０である（メタ）アクリル酸エステル以外の（メタ）アクリル酸エステルを必須構成単位とする共重合体の場合（実施例３及び７）の方が流動性に優れるものと認められる（【表３】参照）。
　してみると、本件補正発明において、「該（ａ１）のホモポリマーの溶解性パラメータが８．９〜９．０である」と規定した点に、格別な技術的意義が存するものとは認められず、また、当該規定を行うことに格別な技術的創意を要するものとは認められない。
　したがって、上記相違点に係る事項は、実質的な相違点ではないか、当業者が所望に応じて適宜なし得ることというほかはない。
　
（ｃ）本件補正発明の効果について
　本件補正発明の効果につき検討すると、上記引用例には、引用発明につき、「粘度指数向上能、低温粘度特性向上能および耐酸化特性に優れた」ものであり（摘示（ｂ）参照）、当該「潤滑油添加剤を使用した・・潤滑油は、低温での流動特性や高温時の酸化安定性に優れ」ると記載されている（摘示（ｇ）参照）とおり、引用発明の「潤滑油添加剤」は、その添加剤を添加した潤滑油組成物の低温における流動性を向上させるものであるから、引用発明のものであっても、潤滑油基油などに添加した場合、潤滑油組成物の低温における流動性が向上するであろうことは、当業者が予期し得ることと認められる。
　してみると、本件補正発明の効果は、引用発明のものに比して、当業者が予期し得ない程度の格別顕著なものということができない。
　
（ｄ）小括
　したがって、本件補正発明は、引用発明であるか、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（ウ）審判請求人の主張について
　なお、審判請求人は、本件審判請求書において、ＳＰ値が８．９〜９．０の範囲にない（メタ）アクリル酸エステルを必須構成単位とする共重合体を使用した場合（引用発明に係る実施例における共重合体の場合を含む）に係る追試結果を提示し、その追試の際には流動性の向上が見られなかったことにより、本件補正発明が新規性及び進歩性を有する旨主張している（「２．本願発明が特許されるべき理由」の「（４）拒絶理由について」の欄）。
　しかるに、上記（イ）（ｂ）でも説示したとおり、本願補正明細書には、当該ＳＰ値につき８．９〜９．０の範囲にない（メタ）アクリル酸エステルを必須構成単位とする共重合体を使用した場合（実施例３及び７）であっても、ＳＰ値につき８．９〜９．０の範囲にある（メタ）アクリル酸エステル共重合体を使用する場合と同等以上の流動性向上が図られることが記載されているのであるから、上記主張は、本願補正明細書の記載に基づかないものであることが明らかである。
　したがって、請求人の本件審判請求書における上記主張は、当を得ないものであり、採用する余地がないものであって、上記（イ）の対比・検討結果を左右するものではない。
　
ウ．理由１及び２に係る検討のまとめ
　以上のとおりであるから、本件補正発明は、上記引用発明であるか、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当するか、同法同条第２項の規定により、いずれにしても特許を受けることができるものではない。
　
（３）独立特許要件に係る検討のまとめ
　以上のとおり、本件補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
ＩＩＩ．補正の却下の決定のまとめ
　以上のとおりであるから、本件補正は、上記ＩＩ．１．で説示したとおり、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正事項を含むものであって、かつ、上記ＩＩ．２．で説示したとおり、同法同条第５項で準用する特許法第１２６条第５項に違反するものである。
　よって、本件補正は、特許法第１５９条第１項で読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願についての当審の判断
　
１．本願に係る発明
　平成２３年９月２９日付け手続補正は上記のとおり却下されたので、本願に係る発明は、平成２３年５月１０日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項１ないし１１に記載された事項によりそれぞれ特定されるとおりのものであり、その内、請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は再掲すると以下の事項により特定されるとおりのものである。
「下記一般式（１）で表されるアルコキシアルキレングリコールモノ（メタ）アクリレート（ａ１）を必須構成単位とする（共）重合体（Ａ）からなる流動性向上剤であって、該（ａ１）のホモポリマーの溶解性パラメータが８．９〜９．４である流動性向上剤。
　一般式Ｒ１−Ｏ−（ＸＯ）ｐ−Ｒ２　（１）
｛式中、Ｒ１は（メタ）アクリロイル基、Ｒ２はアルキル基である。Ｘは炭素数２〜２０のアルキレン基、ｐは１〜１０の数を示す。ｐが２以上の場合のＸは同一でも異なっていてもよく、（ＸＯ）ｐ部分はランダム付加でもブロック付加でもよい。｝」
　
２．原審の拒絶査定の概要
　原審において、平成２３年３月１８日付け拒絶理由通知書で以下の内容を含む拒絶理由が通知され、当該拒絶理由が解消されていない点をもって下記の拒絶査定がなされた。
　
＜拒絶理由通知＞
「　　　　　　　　　　理　由
　
１．この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
　
２．この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
　　　　　記　　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）
　
　理由　：１，２
　請求項：１〜１２　　　引用文献等：１，２
＜備考＞
　引用文献１，２には、本願所定の（ａ１）及び（ａ２）を構成単位とする共重合体からなる潤滑油又は燃料油添加剤が記載されており（引用文献１，２の特許請求の範囲及び実施例等を参照）、上記添加剤は、低温流動性を向上するものであるから、本願発明における流動性向上剤に相当するものと認められる。
　また、上記添加剤と、本願発明の流動性向上剤との間に差異はないから、上記添加剤も、本願発明の流動性向上剤と同様に、本願請求項に規定される溶解性パラメータ、吸熱ピーク温度及びＨＬＢ値の要件を満たすものと認められる。
・・（中略）・・
　　　　　　　　　　　引　用　文　献　等　一　覧
　
　１．特開平０７−２９２３７７号公報
・・（後略）」
　
＜拒絶査定＞
「この出願については、平成２３年　３月１８日付け拒絶理由通知書に記載した理由１，２によって、拒絶をすべきものです。
　なお、意見書及び手続補正書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。
　
備考
　
・理由１について
　先の拒絶理由通知で引用した引用文献１には、飽和及び／または不飽和脂肪族モノアルコールのアルキレンオキサイド付加物の（メタ）アクリル酸エステルを必須成分とする共重合体からなる潤滑油添加剤が記載されており、前記添加剤が潤滑油の流動性を向上することも記載され、さらに、前記飽和及び／または不飽和脂肪族モノアルコールのアルキレンオキサイド付加物の（メタ）アクリル酸エステルとして、「アルキル基の炭素数１２〜１８の混合物である脂肪族モノアルコールのエチレンオキサイド５モル付加物のアクリル酸エステル」、「アルキル基の炭素数１０〜１４の混合物である脂肪族モノアルコールのプロピレンオキサイド１０モル付加物のアクリル酸エステル」等を用いて得られた共重合体の具体例が記載されている（特許請求の範囲及び実施例等を参照）。
　ここで、上記引用文献１には、上記「アルキル基の炭素数１２〜１８の混合物である脂肪族モノアルコールのエチレンオキサイド５モル付加物のアクリル酸エステル」、「アルキル基の炭素数１０〜１４の混合物である脂肪族モノアルコールのプロピレンオキサイド１０モル付加物のアクリル酸エステル」のホモポリマーの溶解性パラメータは記載されていないが、これらのアクリル酸エステルは、本願請求項１に規定される一般式（１）の要件を満たし、さらに、本願請求項５に規定される一般式（２）の要件をも満たすものであるから、本願発明の（ａ１）成分と同様に、本願請求項１に規定される溶解性パラメータの要件を満たす蓋然性が非常に高く、よって、依然として先の拒絶理由１が解消したものとすることはできない。
・理由２について
　仮に、上記「アルキル基の炭素数１２〜１８の混合物である脂肪族モノアルコールのエチレンオキサイド５モル付加物のアクリル酸エステル」、「アルキル基の炭素数１０〜１４の混合物である脂肪族モノアルコールのプロピレンオキサイド１０モル付加物のアクリル酸エステル」のホモポリマーの溶解性パラメータが本願請求項１に規定される８．９〜９．４の範囲にないとしても、上記引用文献１には、飽和及び／または不飽和脂肪族モノアルコールのアルキレンオキサイド付加物の（メタ）アクリル酸エステルにおけるアルキレンオキサイドの付加モル数を、好ましくは１〜１０モル、特に好ましくは１〜５モルとすること、付加モル数が多くなり過ぎると溶解性に問題が生じる場合があることが記載されているから（段落[0008]等を参照）、かかる観点から、上記引用文献１に記載された発明において、飽和及び／または不飽和脂肪族モノアルコールのアルキレンオキサイド付加物の（メタ）アクリル酸エステルにおけるアルキレンオキサイドの付加モル数の範囲を好適化し、その好適な範囲を本願請求項に規定されるような溶解性パラメータの数値範囲として規定することは当業者であれば容易になし得ることである。
　そして、本願実施例及び比較例の記載内容を参照しても、本願請求項に規定される（ａ１）のホモポリマーの溶解性パラメータの数値範囲に格別な臨界的意義が存するものとも認められない。
　よって、補正後の本願請求項１〜１１に係る発明も、依然として少なくとも先の拒絶理由通知で引用した引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。」
　
３．当審の判断
　当審は、
　本願は、下記の理由により、特許法第４９条第２号の規定に該当し、拒絶すべきものである、
と判断する。
　
理由１’：本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し、特許を受けることができない。
理由２’：本願発明は、その出願前に当業者が日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。
　
引用刊行物：
・特開平７−２９２３７７号公報
（原審において引用された「引用文献１」である。以下、引き続き「引用例」という。）
　
（１）引用例に記載された事項及び発明
　ここで、上記拒絶理由通知及び拒絶査定で引用された引用文献１は、上記第２の補正の却下の決定のＩＩ．２．（２）で引用した引用例である。
　したがって、上記引用例には、上記第２のＩＩ．２．（２）ア．で摘示した各事項が記載されており、上記引用例には、上記第２のＩＩ．２．（２）イ．（ア）に示した「引用発明」が記載されているものと認められる。
　
（２）本願発明についての検討
　
ア．対比
　本願発明と上記引用発明とを対比すると、下記の点で相違し、その余で一致することが明らかである。
　
＜相違点Ｘ＞：本願発明では、「該（ａ１）のホモポリマーの溶解性パラメータが８．９〜９．４である」のに対して、引用発明では、「炭素数１〜２０の飽和脂肪族モノアルコールの炭素数２〜４のアルキレンオキサイド１〜５モル付加物の（メタ）アクリル酸エステル（ａ２）」のホモポリマーの溶解性パラメータにつき特定されていない点
　
イ．相違点に係る検討
　上記相違点Ｘにつき検討すると、上記引用例には、引用発明における「炭素数１〜２０の飽和脂肪族モノアルコールの炭素数２〜４のアルキレンオキサイド１〜５モル付加物の（メタ）アクリル酸エステル」には、オクチルアルコール、ラウリルアルコール、テトラデシルアルコール及びヘキサデシルアルコールなどを含む炭素数１〜２０の飽和脂肪族モノアルコールに対して、プロピレンオキサイドなどの炭素数２〜４のアルキレンオキサイドを１〜５モル付加させたものの（メタ）アクリレートが含まれることが記載されており（摘示（ｄ）参照）、当該「（メタ）アクリル酸エステル」として、オクチルアルコールに対してプロピレンオキサイドを２モル付加させたもののメタアクリレートなどの化合物（本願補正明細書の【表１】の記載からみてホモポリマーのＳＰ値が８．９〜９．４である。）を使用する態様についても包含されることが、当業者に自明である。
　そして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載（特に実施例に係る記載）を検討すると、ホモポリマーのＳＰ値が８．９〜９．４である（メタ）アクリル酸エステルを必須構成単位とする共重合体の場合（実施例３及び７を除く各実施例）とそれ以外の（メタ）アクリル酸エステルを必須構成単位とする共重合体の場合（実施例３及び７）との対比において、流動性の向上効果につき有意な差異が存するものとは認められず、当該共重合体を配合する基油の種別によっては、むしろホモポリマーのＳＰ値が８．９〜９．４である（メタ）アクリル酸エステル以外の（メタ）アクリル酸エステルを必須構成単位とする共重合体の場合（実施例３及び７）の方が流動性に優れるものと認められる（【表３】参照）。
　してみると、本願発明において、「該（ａ１）のホモポリマーの溶解性パラメータが８．９〜９．４である」と規定した点に、格別な技術的意義が存するものとは認められず、また、当該規定を行うことに格別な技術的創意を要するものとは認められない。
　したがって、上記相違点Ｘに係る事項は、実質的な相違点ではないか、当業者が所望に応じて適宜なし得ることというほかはない。
　
ウ．本願発明の効果について
　本願発明の効果につき検討すると、上記引用例には、引用発明につき、「粘度指数向上能、低温粘度特性向上能および耐酸化特性に優れた」ものであり（摘示（ｂ）参照）、当該「潤滑油添加剤を使用した・・潤滑油は、低温での流動特性や高温時の酸化安定性に優れ」ると記載されている（摘示（ｇ）参照）とおり、引用発明の「潤滑油添加剤」は、その添加剤を添加した潤滑油組成物の低温における流動性を向上させるものであるから、引用発明のものであっても、潤滑油基油などに添加した場合、潤滑油組成物の低温における流動性が向上するであろうことは、当業者が予期し得ることと認められる。
　してみると、本願発明の効果は、引用発明のものに比して、当業者が予期し得ない程度の格別顕著なものということができない。
　
エ．小括
　したがって、本願発明は、引用発明であるか、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
オ．審判請求人の主張について
　なお、審判請求人は、平成２３年５月１０日付け意見書において、本願発明の新規性及び進歩性につきるる主張している。
　しかるに、上記ウ．でも説示したとおり、本願明細書には、当該ＳＰ値につき８．９〜９．４の範囲にない（メタ）アクリル酸エステルを必須構成単位とする共重合体を使用した場合（実施例３及び７）であっても、ＳＰ値につき８．９〜９．４の範囲にある（メタ）アクリル酸エステル共重合体を使用する場合と同等以上の流動性向上が図られることが記載されているのであるから、上記主張は、根拠を欠くものであることが明らかである。
　また、本件審判請求書に添付・提示された追試結果からみて、ＳＰ値が９．２の（メタ）アクリル酸エステルを必須構成単位とする共重合体を使用した場合には流動性の向上が見られなかったのであるから、本願発明において、ＳＰ値につき８．９〜９．４の範囲にある（メタ）アクリル酸エステル共重合体を使用することにより、本願発明の所期の効果が奏されているとは認められない。。
　したがって、請求人の上記意見書における主張は、当を得ないものであり、採用する余地がないものであって、上記ア．ないしエ．の対比・検討結果を左右するものではない。
　
カ．理由１’及び２’に係る検討のまとめ
　以上のとおりであるから、本願発明は、上記引用発明であるか、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当するか、同法同条第２項の規定により、いずれにしても特許を受けることができるものではない。
　
４．当審の判断のまとめ
　以上のとおり、本願発明は、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当するか、同法同条第２項の規定により、いずれにしても特許を受けることができるものではないから、本願は、同法第４９条第２号の規定に該当し、拒絶すべきものである。
　
第４　むすび
　以上のとおりであるから、本願は、その余について検討するまでもなく、拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。