【事件の表示】
　上記当事者間の特許第４２４０１３６号「排気熱交換器」の特許無効審判事件についてされた平成２２年１１月２日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成２２年（行ケ）第１０３７１号平成２３年　７月２１日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第４２４０１３６号の請求項１ないし３に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯  
　本件特許第４２４０１３６号の請求項１ないし３に係る発明についての出願は，平成１９年７月１１日（優先権主張平成１８年７月１１日）に特許出願され，平成２１年１月９日にその発明についての特許権の設定登録がなされたものである。
　
　以後の本件に係る手続の概要は以下のとおりである。
１．平成２１年１２月２８日　本件無効審判の請求
２．平成２２年　４月　５日　答弁書
３．平成２２年　５月２６日　審理事項通知書
４．平成２２年　７月１３日　口頭審理陳述要領書（請求人）
５．平成２２年　７月２７日　口頭審理陳述要領書（被請求人）
６．平成２２年　７月２７日　口頭審理
７．平成２２年　８月　３日　上申書（請求人）
８．平成２２年１０月　４日　補正拒否の決定
９．平成２２年１１月　２日　審決（請求不成立）
10．平成２３年　７月２１日　判決（審決取消）
11．平成２３年　８月２２日　上申書（被請求人）
 　 
第２　本件特許発明 
　本件特許の請求項１ないし３に係る発明（以下「本件特許発明１ないし３」という。）は，その特許請求の範囲の請求項１ないし３に記載された次のとおりのものである。 
「【請求項１】 
　エンジン（１）での燃焼により発生した粒子状物質を含有する排気ガスと前記排気ガスを冷却する冷却水との間で熱交換を行うとともに，熱交換後の前記排気ガスを前記エンジン（１）側へ流出する排気熱交換器において， 
　内部を前記排気ガスが流れ，外部を前記冷却水が流れるステンレス製のチューブ（２１）と， 
　前記チューブ内に配置され，前記排気ガスと前記冷却水との間での熱交換を促進させるステンレス製のインナーフィン（２２）とを備え， 
　前記インナーフィン（２２）は，前記排気ガスの流れ方向に略垂直な断面形状が，凸部（３１）を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，前記排気ガスの流れ方向に平行な方向で部分的に切り起こされた切り起こし部（３２）を備えるオフセットフィンであり， 
　前記断面形状にて，前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部の中心同士の距離であるフィンピッチの大きさをｆｐとし，前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部と前記凸部との間でフィンによって囲まれた領域の相当円直径をｄｅとし，前記切り起こし部の排気流れ方向での長さをＬとし，前記断面形状における前記一方側の凸部から前記他方側の凸部までの距離であるフィン高さをｆｈとしたときに，
　前記フィンピッチの大きさが， 
　２＜ｆｐ≦１２（単位：mm） 
　を満足する大きさであり， 
　前記切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが， 
　ｆｈ＜７，ｆｐ≦５のとき，０．５＜Ｌ≦７（単位：mm）， 
　ｆｈ＜７，５＜ｆｐのとき，０．５＜Ｌ≦１（単位：mm）， 
　７≦ｆｈ，ｆｐ≦５のとき，０．５＜Ｌ≦４．５（単位：mm），または 
　７≦ｆｈ，５＜ｆｐのとき，０．５＜Ｌ≦１．５（単位：mm） 
　であって， 
　さらに， 
　Ｘ＝ｄｅ×Ｌ０．１４／ｆｈ０．１８としたときに， 
　前記相当円直径ｄｅおよび前記切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが，前記粒子状物質が前記インナーフィン（２２）に堆積することを抑制するために， 
　１．１≦Ｘ≦４．３ 
　を満足する大きさになっていることを特徴とする排気熱交換器。 
【請求項２】 
　前記相当円直径および前記切り起こし部の排気流れ方向での長さが， 
　１．２≦Ｘ≦３．９ 
　を満足する大きさであることを特徴とする請求項１に記載の排気熱交換器。 
【請求項３】 
　前記相当円直径および前記切り起こし部の排気流れ方向での長さが， 
　１．３≦Ｘ≦３．５ 
　を満足する大きさであることを特徴とする請求項１に記載の排気熱交換器。」 
　　
第３　請求人の主張 
　請求人の請求の趣旨は，「特許第４２４０１３６号発明の特許請求の範囲の請求項１〜３に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする，との審決を求める。」（審判請求書１ページ下から３行−下から１行参照。）であり，後記「５．証拠方法」の証拠方法を示し，以下の理由により本件特許発明１ないし３を無効とすべきものである旨主張している。 
　 
１．無効理由１ 
　本件特許発明１ないし３は，甲第１号証の存在により，特許法第２９条第２項に基づき，或いは甲第１号証と，甲第２号証ないし甲第５号証のいずれか１以上との組み合わせにより，同法第２９条第２項に基づき，同法第１２３条の規定により無効とすべきものである（審判請求書４ページ１６行−１８ページ４行，口頭審理陳述要領書２ページ１１行−１８ページ末行，上申書１ページ１９行−４ページ７行参照。）。 
　
２．無効理由２ 
　本件特許発明１ないし３は，甲第５号証の排気熱交換装置と，甲第２号証または甲第３号証に記載のインナーフィンとの組み合わせから，当業者が容易に発明できたものであり，特許法第２９条第２号に基づく，特許法第１２３条第１項第２号により無効にされるべきものである（審判請求書１８ページ６行−２２ページ２行参照。）。 
　 
３．無効理由３ 
　本件特許発明１ないし３は，甲第５号証の排気熱交換装置と，甲第８号証の出願前周知のインナーフィンとの組み合わせまたは，甲第８号証から，当業者が容易に発明できたものであり，特許法第２９条第２号に基づく，特許法第１２３条第１項第２号により無効にされるべきものである（審判請求書２２ページ４行−２３ページ４行，口頭審理陳述要領書２８ページ１−２１行参照。）。 
　 
４．無効理由４ 
　本件特許発明１ないし３は，特許法第３６条第６項第２号及び／または同第３６条第６項第１号に基づく，特許法第１２３条第１項第４号により無効にされるべきものである（審判請求書２３ページ９行−２４ページ３３行，口頭審理陳述要領書１９−２７ページ，上申書４ページ８行−９ページ２５行参照。）。 
　 
５．証拠方法 
　甲第１号証：国際公開第２００５／４０７０８号（特表２００７−５１０１１９号含む）
　甲第２号証：特開昭６２−５０９８号公報 
　甲第３号証：実願平１−２９３９０号（実開平２−１２２９８３号）のマイクロフィルム 
　甲第４号証：特開２００６−１０５５７７号公報 
　甲第５号証：特開２００４−７７０２４号公報 
　甲第６号証：特開２００６−７０８７８号公報 
　甲第７号証：特開２００５−３０２７９号公報 
　甲第８号証：審判請求人の製造に係る，周知のインタークーラのインナーフィンの一覧
　参考資料１：特開２００１−４１１０８号公報 
　参考資料２：特開２００１−２６３９６７号公報 
　参考資料３：特開２００１−４１１０９号公報 
　参考資料４：特開２００２−３３２９２０号公報 
　参考資料５：特開２００２−１３７０５４号公報 
　参考資料６：千輝淳二著，「伝熱計算法」，４版，工学図書株式会社， 
　　　　　　　昭和６０年１２月１５日，ｐ．７２−７７ 
　参考資料７：瀬下裕，藤井雅雄著，「コンパクト熱交換器」，初版， 
　　　　　　　日刊工業新聞社，１９９２年８月２８日， 
　　　　　　　ｐ．１１２−１１５ 
　参考資料８：特開２００１−３３０３９４号公報 
　参考資料９：特開２００２−２８７７５号公報 
　参考資料１０：特開２００４−２９３９８８号公報 
　参考資料１１：特開２００５−２３３５５８号公報 
　参考資料１２：特開２００３−１７６９９５号公報 
　参考資料１３：特開２０１０−９１７１５号公報 
　参考資料１４：特開平６−１５９９５５号公報 
　 
第４　被請求人の主張 
　被請求人の答弁の趣旨は，「本件無効審判の請求は成り立たない，審判費用は請求人負担とする，との審決を求める。」（答弁書２ページ７行）であり，以下の主張のとおり請求人の主張する無効理由は採用されるべきものではない。
　
　そして，被請求人の主張は，概略以下のとおりである。 
　
１．請求項１に係る発明（本件発明）は，
（ａ）エンジン（１）での燃焼により発生した粒子状物質を含有する排気ガスと前記排気ガスを冷却する冷却水との間で熱交換を行うとともに，熱交換後の前記排気ガスを前記エンジン（１）側へ流出する排気熱交換器において，
（ｂ）内部を前記排気ガスが流れ，外部を前記冷却水が流れるステンレス製のチューブ（２１）と，
（ｃ）前記チューブ内に配置され，前記排気ガスと前記冷却水との間での熱交換を促進させるステンレス製のインナーフィン（２２）とを備え，
（ｄ）前記インナーフィン（２２）は，前記排気ガスの流れ方向に略垂直な断面形状が，凸部（３１）を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，前記排気ガスの流れ方向に平行な方向で部分的に切り起こされた切り起こし部（３２）を備えるオフセットフィンであり，
（ｅ）前記断面形状にて，前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部の中心同士の距離であるフィンピッチの大きさをｆｐとし，
（ｆ）前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部と前記凸部との間でフィンによって囲まれた領域の相当円直径をｄｅとし，
（ｇ）前記切り起こし部の排気流れ方向での長さをＬとし，
（ｈ）前記断面形状における前記一方側の凸部から前記他方側の凸部までの距離であるフィン高さをｆｈとしたときに，
（ｉ）前記フィンピッチの大きさが，２＜ｆｐ≦１２（単位：mm）を満足する大きさであり，前記切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが，ｆｈ＜７，ｆｐ≦５のとき，０．５＜Ｌ≦７（単位：mm），ｆｈ＜７，５＜ｆｐのとき，０．５＜Ｌ≦１（単位：mm），７≦ｆｈ，ｆｐ≦５のとき，０．５＜Ｌ≦４．５（単位：mm），または７≦ｆｈ，５＜ｆｐのとき，０．５＜Ｌ≦１．５（単位：mm）であって，
（ｊ）さらに，Ｘ＝ｄｅ×Ｌ０．１４／ｆｈ０．１８としたときに，前記相当円直径ｄｅおよび前記切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが，前記粒子状物質が前記インナーフィン（２２）に堆積することを抑制するために，１．１≦Ｘ≦４．３を満足する大きさになっていることを特徴とする排気熱交換器。
　と分説することができる。
　
２．無効理由１について
（１）本件発明と証拠（甲第１号証ないし甲第５号証）との対比
ア．本件発明と甲第１号証との対比
　本件発明の熱交換器は，排気ガスと排気ガスを冷却する冷却水との間で熱交換する排気熱交換器であるのに対して，甲第１号証の熱交換器は排ガス熱交換器専用に考えられたものでなく，排ガス熱交換器にも過給気クーラにも用いることができるよう考えられたもので，そもそも設計の思想が異なる。その為，甲第１号証にも，断面形状が，凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，部分的に切り起こされた切り起こし部を備える構造体は開示されているが，具体的な仕様においても本件発明のオフセットフィンとは相違している。
（ア）甲第１号証には，切り起し部の排気流れ方向長さＬの記載がない。
　甲第１号証には，図３中下方から上方に並んだ２つの波形状の，排ガス流れ（図３中実線矢印）に平行な方向の長さが同一である点については何ら示されていない。そのため，必ずしも甲第１号証におけるＱ／２が本件発明におけるＬに相当するものではない。
　したがって，甲第１号証に記載の発明では，切り起こし部の排気流れ方向での長さが明確に定義されておらず，この点において，本件発明と甲第１号証とは相違する。
（イ）甲第１号証ではフィン高さｆｈとフィンピッチｆｐとのマトリックス（ｆｈ，ｆｐの行列）に基づいて切り起し部の排気流れ方向の長さＬを規定すると言う考えが示されていない。
　甲１号証の記載は，ｆｐ，ｆｈの組み合わせに関係なく定められたＬの範囲が記載されているに過ぎず，本件発明の構成要件（ｉ）のように，ｆｈとｆｐの組み合わせに応じてそれぞれＬの寸法範囲を定めるといった技術的思想は何ら記載，示唆されていない。
　甲第１号証の構造体は，本来チューブの外部に配置されるもので，他の使用例としてチューブ内にも配置可能としているに過ぎず，その高さやピッチに関しても使用可能な範囲が示されているにすぎない。オフセットフィンの排気ガス流れ方向の断面形状に基づいてマトリックスを作り，夫々に最適なセグメント長さを定めるという考えは甲第１号証には一切記載されていない。
（ウ）甲第１号証には本件発明の相当円直径が記載されていない。
　甲第１号証の流体直径は「構造体が配された領域全体における管３の内部の領域」の流体直径であり，チューブ内部に配される構造体の形状および寸法に基づいて定められる相当円直径は記載されていない。
　甲第１号証の如く，単にチューブ全体の相当円直径を示したのでは，粒子状物質の堆積抑制に関して本件発明の技術的意義は認められない。即ち，本件発明の構成要件（ｆ）に示す相当円直径は甲第１号証に記載されていない。
（エ）甲第１号証では，パラメータとしてのＸが示されていない。
　上述したように，甲第１号証には本件発明における相当円直径ｄｅ，切り起こし部の流体流れ方向の長さＬおよびに相当する数値がなんら記載されておらず，その為，そもそも本件発明の構成要件（ｊ）のＸ＝ｄｅ×Ｌ０．１４／ｆｈ０．１８を算出することができない。その為，Ｘの値が不明であり，１．１≦Ｘ≦４．３を満たすものであるのか不明である。
　なお，本件審判請求人は，甲第１号証に記載された構造体の板厚ｔを０．１５mm，湾曲部の曲率半径Ｒを０．２mmと仮定し，相当円直径ｄｅを算出している。しかしながら，甲第１号証には，構造体の板厚ｔおよび湾曲部の曲率半径Ｒに関する記載は何らないのである。板厚ｔを０．１５mmと設定するのも，曲率半径Ｒを０．２mmに設定するのも本件審判請求人が恣意的に選定した値にすぎず，甲第１号証の記載に基づくものではない。したがって，甲第１号証では相当円直径ｄｅを導くことはできない。そのため，甲第１号証に記載されたｆｈの値のみからでは，Ｘの値を算出することはできない。
（オ）甲第１号証では，チューブおよびインナーフィンの材料は不明である。
　甲第１号証に記載の発明では，管およびフィンの材料についての具体的な記載がなく，耐腐食性の材料を用いることが望ましいという示唆があるに過ぎず，この点において本件発明と甲第１号証に記載の熱交換器とは相違している。
（カ）甲第１号証は，排気ガス流れ方向に鑑みたフィン形状ではない。
　甲第１号証は，切り起し部の排気ガス流れに対する配置において，本件発明で規定した方向と，それに直交する方向との双方に使用できるように構造体の仕様を規定しているので，仕様の設定方法が本件発明とは異なる。
　
イ．本件発明と甲第２号証との対比
　甲第２号証に記載の熱交換器にも，チューブ内に配されたインナーフィンが，被冷却流体の流れ方向に平行な方向で部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンが示されている。しかしながら，本件発明のインナーフィンと甲第２号証とは大きく相違する。
（ア）甲第２号証は，チューブ内部を排気ガスが通過する排気熱交換器ではない。
　甲第２号証に記載された熱交換器は，エンジンの燃焼室に供給される過給気と冷却水とを熱交換するインタークーラである。インタークーラは，甲第２号証の第１７行〜第１８行に記載されたように，一般に車両のエンジンルーム前方に取り付けられている。したがって，甲第２号証では，エンジンでの燃焼により発生した粒子状物質を含有する空気がチューブ内部に流入するものではない。
（イ）甲第２号証ではフィン高さｆｈとフィンピッチｆｐとのマトリックスに基づいて切り起し部の排気流れ方向の長さＬを規定するという考えが示されていない。
　甲第２号証の記載は，ｆｐ，ｆｈの組み合わせに関係なく，定められたＬの範囲が記載されているに過ぎず，本件発明の構成要件（ｉ）のようにｆｈとｆｐの組み合わせに応じてそれぞれＬの寸法範囲を定めるといった技術的思想は何ら記載，示唆されていない。
　甲第２号証のインナーフィンは，インタークーラ用のインナーフィンとして適した範囲が示されているにすぎない。オフセットフィンの排気ガス流れ方向の断面形状に基づいてマトリックスを作り，夫々に最適なセグメント長さを定めるという考えは甲第２号証には一切記載されていない。
（ウ）甲第２号証には本件発明の相当円直径が記載されていない。
　甲第２号証には，本件発明の構成要件（ｆ）に示す相当円直径は記載されておらず，オフセットフィンの仕様を定めることによりインナーフィンヘの粒子状物質の堆積を抑制する，といった技術思想を有するものではない。
（エ）甲第２号証では，パラメータとしてのＸが示されていない。
　甲第２号証には本件発明における相当円直径ｄｅに相当する数値が何ら記載されておらず，その為，そもそも本件発明の構成要件（ｊ）のＸ＝ｄｅ×Ｌ０．１４／ｆｈ０．１８を算出することができない。その為，Ｘの値が不明であり，１．１≦Ｘ≦４．３を満たすものであるのか不明である。
　なお，本件審判請求人は，甲第２号証に記載されたインナーフィンの板厚ｔを０．１５mm，湾曲部の曲率半径Ｒを０．２mmと仮定し，相当円直径ｄｅを算出している。しかしながら，甲第２号証には，インナーフィンの板厚ｔおよび湾曲部の曲率半径Ｒに関する記載は何らないのである。板厚ｔを０．１５mmと設定するのも，曲率半径Ｒを０．２mmに設定するのも本件審判請求人が恣意的に選定した値にすぎず，甲第２号証の記載に基づくものではない。したがって，甲第２号証では相当円直径ｄｅを導くことはできない。そのため，甲第２号証に記載されたｆｈの値のみからでは，Ｘの値を算出することはできない。
　
ウ．本件発明と甲第３号証との対比
　甲第３号証に記載の熱交換器にも，チューブ内に配されたステンレス製のインナーフィンが，被冷却流体の流れ方向に平行な方向で部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンが示されている。しかしながら，本件発明と甲第３号証とは大きく相違する。
（ア）甲第３号証は，チューブ内部を排気ガスが通過する排気熱交換器ではない。
　甲第３号証に記載された熱交換器は，チャージエアと冷却水とを熱交換するインタークーラである。甲第３号証の第６頁第１０行〜第１７行に記載されたように，インタークーラは，チューブにチャージエアが流入するものであって，エンジンでの燃焼により発生した粒子状物質を含有する空気が流入するものではない。
（イ）甲第３号証ではフィン高さｆｈとフィンピッチｆｐとのマトリックスに基づいて切り起し部の排気流れ方向の長さＬを規定するという考えが示されていない。
　甲第３号証の記載は，ｆｐ，ｆｈの組み合わせに関係なく，定められたＬの範囲が記載されているに過ぎず，本件発明の構成要件（ｉ）のようにｆｈとｆｐの組み合わせに応じてそれぞれＬの寸法範囲を定めるといった技術的思想は何ら記載，示唆されていない。
　甲第３号証のインナーフィンは，インタークーラ用のインナーフィンとして適した範囲が示されているにすぎない。オフセットフィンの排気ガス流れ方向の断面形状に基づいてマトリックスを作り，夫々に最適なセグメント長さを定めるという考えは甲第３号証には一切記載されていない。
（ウ）甲第３号証には本件発明の相当円直径が記載されていない。
　甲第３号証には，本件発明の構成要件（ｆ）に示す相当円直径は記載されておらず，オフセットフィンの仕様を定めることによりインナーフィンヘの粒子状物質の堆積を抑制する，といった技術思想を有するものではない。
（エ）甲第３号証では，パラメータとしてのＸが示されていない。
　甲第３号証には本件発明における相当円直径ｄｅに相当する数値がなんら記載されておらず，その為，そもそも本件発明の構成要件（ｊ）のＸ＝ｄｅ×Ｌ０．１４／ｆｈ０．１８を算出することができない。その為，Ｘの値が不明であり，１．１≦Ｘ≦４．３を満たすものであるのか不明である。
　なお，本件審判請求人は，甲第３号証に記載されたインナーフィンの湾曲部の曲率半径Ｒを０．２mmと仮定し，本件審判請求人が適宜選択したｆｈ，ｆｐから本件発明の段落番号００７６に記載された数式を用いて本件発明の相当円直径ｄｅを算出している。しかしながら，甲第３号証には，インナーフィンの湾曲部の曲率半径Ｒに関する記載は何らないのである。曲率半径Ｒを０．２mmに設定するのは本件審判請求人が恣意的に選定した値にすぎず，甲第３号証の記載に基づくものではない。したがって，甲第３号証では相当円直径ｄｅを導くことはできない。そのため，甲第３号証に記載されたｆｈの値のみからでは，Ｘの値を算出することはできない。
　
エ．本件発明と甲第４号証との対比
　本件発明と甲第４号証に記載の熱交換器とは，ＥＧＲガス（排気ガス）とＥＧＲガスを冷却する冷却水との間で熱交換する排気熱交換器であって，内部をＥＧＲガスが流れ，外部を冷却水が流れるステンレス製のチューブと，チューブ内に配され，ＥＧＲガスの流れ方向に略垂直な断面形状が矩形である，長手方向に波形を有し，ＥＧＲガスと冷却水との間で熱交換を促進させるステンレス製のインナーフィンとを有する排気熱交換器である点において一致している。
　しかしながら，甲第４号証に記載されたインナーフィンは，ＥＧＲガスの流れ方向に平行な方向で部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンではない。
　
オ．本件発明と甲第５号証との対比
　本件発明と甲第５号証に記載の熱交換器とは，排気ガスと排気ガスを冷却する冷却水との間で熱交換する排気熱交換器であって，内部を排気ガスが流れ，外部を冷却水が流れるステンレス製のチューブと，チューブ内に配され，排気ガスの流れ方向に略垂直な断面形状が矩形である，長手方向に波形を有し，排気ガスと冷却水との間で熱交換を促進させるステンレス製のインナーフィンとを有する排気熱交換器である点において一致している。
　しかしながら，甲第５号証では，インナーフィンには切り起し部が形成されておらず，排気ガスの流れ方向に平行な方向で部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンではない。
　
（２）小括
　以上述べたように，甲第１号証には，本件発明の構成要件（ｆ），（ｉ），（ｊ）に相当する記載，およびそれを示唆する記載も何ら見られず，当業者といえども，甲第１号証の記載から本件発明を想到し得るものでもない。したがって，本件発明は，特許法第２９条第２項に基づく，同法１２３条に該当するものではない。
　さらに，甲第１号証ないし甲第５号証のいずれにおいても，本件発明の構成要件（ｉ），（ｊ）に相当する記載がなく，当業者といえども甲第１号証〜甲第５号証の記載に基づいて本件発明を想到し得るものでもない。したがって，本件発明は，特許法第２９条第２項に基づく，同法１２３条に該当するものではない。
　したがって，本件発明には，本件審判請求人が主張する無効理由１は存在しない。
　
３．無効理由２について
　甲第５号証，甲第２号証，甲第３号証のいずれにおいても，本件発明の構成要件（ｆ），（ｉ），（ｊ）に相当する記載は見られず，また，これを示唆する記載も何ら見られない。したがって，甲第５号証，甲第２号証，甲第３号証の記載の発明に基づいて本件発明を容易に発明することは，たとえ当業者であっても到底困難なことである。したがって，本件発明は，特許法第２９条第２項に基づく，特許法１２３条第１項第２号に該当するものではない。
　
４．無効理由３について
　甲第８号証は証拠資料として的確性を欠くものであり，本件審判請求人の主張は採用されるべきものではない。
　したがって，本件発明は，特許法第２９条第２項に基づく，特許法１２３条第１項第２号に該当するものではない。
　
５．無効理由４について
　本件発明の構成「Ｘ＝ｄｅ×Ｌ０．１４／ｆｈ０．１８としたときに，粒子状物質が前記インナーフィン（２２）に堆積することを抑制するために，１．１≦Ｘ≦４．３を満足する大きさになっていることを特徴とする」は，明確であり，この構成の根拠は，明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮することで，その技術的意味を理解することができるものである。
　よって，本件発明は，特許法第３６条第６項第１号及び同法同項第２号に基づく，同法第１２３条第１項第４号に該当しない。
　
第５　甲第１−５号証の記載事項及び甲第６−８号証について
　 
１．甲第１号証 
 ア．「1. Waermetauscher, insbesondere fuer Kraftfahrzeuge, mit einem Gehaeuse (2) und mindestens einem in dem Gehaeuse (2) angeordneten Rohr (3), dadurch gekennzeichnet, dass Strukturen in dem Bereich zwischen den Rohren (3) und dem Gehaeuse (2) und/oder zwischen den Rohren (3) vorgesehen sind. 
2. Waermetauscher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturen aus zwischen den Rohren (3) und dem Gehaeuse (2) und/oder zwischen den Rohren (3) angeordneten Blechstrukturen gebildet sind.
3. Waermetauscher nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Blechstrukturen Rippenbleche (4), Noppenbleche oder separate Rohre sind.」（特許請求の範囲の１−３，ウムラウト及びエスツェットについては，代用表記を用いた。以下，同様。） 
（「ハウジング（２）と，ハウジング（２）内に配置された，少なくとも１つの管（３）を有する熱交換器，特に自動車用の熱交換器において， 
　管（３）とハウジング（２）の間および／または管（３）の間の領域に，構造体が設けられていることを特徴とする熱交換器。 
　構造体が，管（３）とハウジング（２）の間および／または管（３）の間に配置された薄板構造体で形成されていることを特徴とする請求項１に記載の熱交換器。 
　薄板構造体が，フィン薄板（４），突起薄板または別体の管であることを特徴とする請求項２に記載の熱交換器。」訳文は，特表２００７−５１０１１９号公報の特許請求の範囲の請求項１−３，以下同様。） 
イ．「15. Waermetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprueche, dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturen im Inneren mindestens eines Rohres angeordnet sind. 
16. Waermetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprueche, dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturen als zumindest eine Rippe ausgebildet ist, die insbesondere gerade oder tiefengewellt ausgebildet ist und/oder insbesondere Kiemen aufweist. 
17. Verwendung eines Waermetauschers nach einem der Ansprueche 1 bis 16 als Abgas-Waermetauscher oder Ladeluft-Kuehler eines Kraftfahrzeugs.」（特許請求の範囲の請求項１５−１７） 
（「構造体が，少なくとも１つの管の内部に配置されていることを特徴とする請求項１から１４のいずれか１項に記載の熱交換器。 
　構造体が，少なくとも１つのフィンとして形成されており，前記フィンが特に直線的に，あるいは奥行き方向に波打って形成されており，かつ／または特にエラを有していることを特徴とする請求項１から１５のいずれか１項に記載の熱交換器。 
　請求項１から１６のいずれか１項に記載の熱交換器を，自動車の排ガス熱交換器あるいは過給空気クーラーとして使用。」特許請求の範囲の請求項１５−１７） 
ウ．「Hohe Temperaturunterschiede des zu kuehlenden Primaermediums (in der Regel gasfoermig) und des kuehlenden Sekundaermediums (hier in der Regel fluessig) fuehren zu unterschiedlichen Bauteilerhitzungen auf der Primaer- und Sektundaerseite. Bei Abgas-Waermetauschern kann die Temperaturdifferenz bis zu ueber 700K, bei Ladeluft-Kuehlern bis zu 300K betragen. Dabei kommt es zu in Folge unterschiedlicher thermischer Laengenausdehnungen zwischen Primaer- und Sekundaerseite zu starken Thermospannungen. Bei schnellen Wechseln des Betriebszustands koennen diese Thermospannungen durch ungleichmaessige Temperaturverteilungen noch verstaerkt werden (Thermoschock). 
Auf Grund hoeherer Leistungsdichten der Waermetauscher erhoeht sich zudem die Gefahr des Siedens des Kuehlmittels, was zu starken Leistungs- und Lebensdauereinbussen fuehren kann. 
Schliesslich sind die verwendeten Prozesse und Materialien wegen des Auftretens stark korrosiver Medium, z.B. Kondensat aus dem Abgas beim Abgas-Waermetauscher, stark eingeschraenkt, was bei weiter zunehmenden Anforderungen an die Leistungsdichte zu immer groesseren Problemen fuehrt, eine dauerfeste technische Loesung zur Verfuegung zu stellen, eine ausreichende Innen- und Aussendruckfestigkeit der Stroemungskanaele, ein Vermeiden des Siedens und ausreichende Festigkeit gegen Schwingungsanregungen und Thermospannungen miteinander zu vereinen.」（１ページ２１行−２ページ１９行） 
（「冷却すべき一次媒体（通常ガス状）と冷却する二次媒体（ここでは通常液状）の温度差が高いと，一次側と二次側で異なる構成部品加熱が生じる。排ガス熱交換器においては，温度差は７００Ｋより高くなり，過給空気クーラーの場合には３００Ｋまでになる。その場合に，一次側と二次側の間の間の，結果的に異なる熱的な長さ膨張が，著しい熱応力をもたらす。駆動状態が急速に変化する場合に，この熱応力が不均一な熱分布によってさらに強化される可能性がある（熱ショック）。 
　さらに，熱交換器の出力密度が高いことに基づいて，冷却剤が沸騰する危険が増大し，それがパワーおよび寿命を著しく損なう可能性がある。 
　そして，使用されるプロセスと材料は，著しく腐食性の媒体，たとえば排ガスクーラーの場合には，排ガスからなる凝縮物の発生により，著しく制限されており，それが，出力密度に対する要請がさらに増大した場合に，流れ通路の内圧および外圧強度，沸騰の回避および励振と熱応力に対する十分な強度を互いに合体させる，永続的に耐える技術的解決を提供する，という，ますます大きくなる問題をもたらす。」段落【０００３】−【０００５】）
エ．「Diese Aufgabe wird geloest durch einen Waermetauscher mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Unteransprueche. 
Erfindungsgemaess ist ein Waermetauscher vorgesehen, mit einem Gehaeuse und mindestens einem in dem Gehaeuse angeordneten Rohr, wobei Strukturen zwischen den Rohren und dem Gehaeuse und/oder den Rohren vorgesehen sind: Das Primaermedium durchstroemt die Rohre. Das Sekundaermedium wird in den Zwischenraeumen zwischen den Rohren und/oder zwischen den Rohren und dem Gehaeuse gefuehrt, in denen auch die Strukturen angeordnet sind. Die Strukturen erhoehen die Festigkeit durch eine Versteifung bezueglich Innen- und Aussendruckbeanspruchungen der Rohre. Durch die Koppelung zwischen Rohren und Gehaeuse erfolgt zudem ein kontinuierlicher Ausgleich der Thermospannungen zwischen Primaer- und Sekundaerseite ueber die gesamte Kuehlerlaenge, so dass die Spannungen an den Enden der Rohre deutlich reduziert werden. Die Strukturen dienen zudem der Fluidleitung und - verteilung im Waermetauscher. Dabei ermoeglichen die Rippenbleche ferner einen besseren Waermeuebergang, so dass durch die verbesserte Waermeuebertragung Thermospannungen reduziert werden koennen. Durch die erhoehte Uebertragungsflaeche werden die Rohre besser gekuehlt und ein Sieden kann vermieden werden. Insgesamt ergibt sich somit eine erhebliche Steigerung der Leistungsdichte des Waermetauschers gegenueber herkoemmlichen Waermetauschern ohne Strukturen. Bevorzugt werden als Strukturen Blechstrukturen in Form von separaten Rohren, Rippenblechen, Noppenblechen, o.ae. eingeschoben. Der Waermetauscher kann insbesondere ein Abgas-Waermetauscher oder Ladeluft-Kuehler, jedoch auch ein anderer Waermetauscher, beispielsweise ein anderer Gas-Fluessigkeits-Waermetauscher, bei dem heisses Gas in Rohren den Waermetauscher (Kuehler) zur Kuehlung durchstroemt, ein Fluessigkeits-Gas-Waermetauscher, bei dem kaltes Gas in Rohren den Waermetauscher (Heizer) zum Erwaermen durchstroemt, oder ein Fluessigkeits-Fluessigkeits-Waermetauscher sein. Anstelle der Verwendung von Blechstrukuren koennen auch die Rohre und/oder das Gehaeuse entsprechend mit Strukturen ausgebildet sein, d.h. insbesondere kann die Rohroberflaeche rippenartig und/oder noppenartige ausgebildet sein. Die Strukturen weisen bevorzugt eine Hoehe von 1 mm bis 5 mm, vorzugsweise 1 mm bis 3 mm, insbesondere bevorzugt 1,5 mm auf. Die Teilung L der Strukturen betraegt bevorzugt das 0,1- bis 6fache, besonders bevorzugt das 0,5- bis 4fache der Strukturhoehe h. Die Querteilung Q betraegt bevorzugt das 0,15- bis 8fache, besonders bevorzugt das 0,5- bis 5fache der Strukturhoehe h. Das Verhaeltnis von Kanalhoehe zwischen den Rohren und Kanalhoehe im Rohr betraegt im Bereich von Strukturen bevorzugt 0,1 bis 1, vorzugsweise 0,2 bis 0,7. Der hydraulische Durchmesser zwischen den Rohren betraegt im Bereich mit Strukturen bevorzugt 0,5 mm bis 10 mm, vorzugsweise 1 mm bis 5 mm.」（２ページ２２行−３ページ３３行） 
（「この課題は，請求項１の特徴を有する熱交換器（すなわち，ハウジングと，ハウジング内に配置された，少なくとも１つの管を有する，特に自動車用の，熱交換器において，管とハウジングの間および／または管の間の領域に，構造体が設けられていることを特徴とする熱交換器）によって解決される。好ましい形態が，従属請求項の対象である。 
　本発明によれば，ハウジングとハウジング内に配置された少なくとも１つの管とを有する熱交換器が設けられており，その場合に管とハウジングの間および／または管の間に構造体が設けられている。一次媒体が，管を貫流する。二次媒体は，管の間および／または管とハウジングの間の間隙内で案内され，その間隙内に構造体も配置されている。構造体が，管の内側および外側の圧応力に関する補強によって強度を向上させる。管とハウジングの間の結合によって，さらに，クーラー長さ全体にわたり一次側と二次側の間の熱応力の連続的補償が行われるので，管の端部の応力が著しく減少される。構造体は，さらに，熱交換器内で流体を案内し，かつ分配するために用いられる。その場合にフィン薄板が，さらに，熱伝達の改良を可能にするので，改良された熱伝達により熱応力を減少させることができる。増大された伝達面積によって管はより良く冷却され，沸騰を防止することができる。従って全体として，構造体を持たない従来の熱交換器に比較して，熱交換器の出力密度の著しい向上が得られる。好ましくは，構造体として，別体の管，フィン薄板，突起薄板などの形式の薄板構造体が挿入される。熱交換器は，特に，排ガス熱交換器または過給空気熱交換器であることができるが，他の熱交換器，たとえば，管内の熱いガスが冷却のために熱交換器（クーラー）を貫流する，他のガス−液体−熱交換器，管内の冷たいガスが加熱のために熱交換器（ヒーター）を貫流する，液体−ガス−熱交換器，あるいは液体−液体−熱交換器であることもできる。薄板構造体を使用する代りに，管および／またはハウジングにそれに応じた構造体を形成することもでき，すなわち特に，管表面をフィン状および／または突起状に形成することができる。構造体は，好ましくは１mmから５mm，好ましくは１mmから３mm，特に好ましくは１．５mmの高さを有している。構造体のピッチＬは，構造体高さｈの好ましくは０．１倍から６倍，特に好ましくは０．５倍から４倍である。横ピッチＱは，構造体高さｈの好ましくは０．１５倍から８倍，特に好ましくは０．５倍から５倍である。管の間の通路高さと管内の通路高さの比は，構造体の領域において好ましくは０．１から１，好ましくは０．２から０．７である。管の間の流体直径は，構造体を有する領域内で，好ましくは０．５mmから１０mm，好ましくは１mmから５mmである。」段落【０００７】−【０００８】） 
オ．「Die Rohre werden vorzugsweise zumindest teilweise durch Flachrohre gebildet. Dabei sind Flachrohre thermodynamisch wesentlich leistungsfaehiger als Rundrohre, haben jedoch eine geringere Druckfestigkeit, weshalb bei Flachrohren druckfestigkeitssteigernde Massnahmen erforderlich sind, wie erfindungsgemaess eine Stuetzstruktur auf der Rohraussenseite. Dabei haben die Flachrohre insbesondere einen etwa rechteckfoermigen Querschnitt mit gerundeten Ecken. Ferner koennen einteilige Rechteckrohre vorgesehen sein. Diese koennen eine Laengsnaht aufweisen, die geschweisst, bspw. lasergeschweisst, reibgeschweisst, induktionsgeschweisst, oder verloetet sein kann. Die Rechteckrohre koennen auch aus Schalen aufgebaut sein, die verschweisst oder verloetet sind. Die Rohre koennen auch eine beliebige andere Form, bspw. oval, aufweisen und/oder seitliche Laschen aufweisen, die verloetet oder verschweisst werden. Ferner koennen die Rohre zum Toleranzausgleich zwischen Gehaeuse und Rohren sowie den dazwischen angeordneten Strukturen leicht ballig ausgebildet sein. In und/oder an den Rohren koennen auch Turbulatoren (Winglets) vorgesehen sein. Die Rohroberflaeche (innen und/oder aussen) kann zur Turbulenzerzeugung auch strukturiert ausgebildet sein.」（４ページ１５−３２行） 
（「管は，好ましくは少なくとも部分的にフラット管によって形成される。その場合にフラット管は，丸管よりも熱力学的にずっと高性能であるが，より小さい耐圧強度を有し，従ってフラット管においては，本発明に基づく管外側の支持構造体のような，耐圧強度を向上させる措置が必要である。その場合に，フラット管は，特に面取りされた角部を備えた，ほぼ矩形の断面を有している。さらに，一体的な矩形管を設けることができる。これは，長手継目を有することができ，その長手継目が溶接され，ないしはレーザー溶接，摩擦溶接，誘導溶接され，あるいは半田づけすることができる。矩形管は，シェルから形成することもでき，そのシェルが溶接または半田付けされる。管は，任意の他の形状，たとえば楕円を有し，かつ／または側方のフラップを有することができ，そのフラップが半田付けまたは溶接される。さらに，管は，ハウジングと管およびその間に配置されている構造体の間の誤差を補償するために，やや球状に形成することができる。管内および／または管に，乱流装置（小翼）を設けることもできる。管表面（内側および／または外側）は，乱流を発生させるために，構造体として形成することもできる。」段落【００１０】） 
カ．「Strukturen koennen auch in den Rohren selbst vorgesehen sein, wobei alle o.g. Strukturen, die zwischen den Rohren vorgesehen sein koennen, auch in die Rohre integriert werden koennen. Die Strukturen werden bevorzugt durch Rippenbleche oder Noppenbleche gebildet, die beispielsweise durch Verschweissen, Verloeten oder Verklemmen mit dem Rohr verbunden sind. Die Strukturen weisen bevorzugt eine Hoehe von 1 mm bis 5 mm, vorzugsweise 1 mm bis 3 mm, insbesondere bevorzugt 1,5 mm auf. Die Teilung L der Strukturen betraegt bevorzugt das 0,5- bis 6fache der Strukturhoehe h. Die Querteilung Q betraegt bevorzugt das 0,5- bis 8fache der Strukturhoehe h. Der hydraulische Durchmesser im Rohr betraegt im Bereich mit Strukturen bevorzugt 0,5 mm bis 10 mm, vorzugsweise 1 mm bis 5 mm.」（５ページ１９−２９行） 
（「構造体は，管自体の中に設けることもでき，その場合に，管の間に設けることができる，上述したすべての構造体は，管内に統合することもできる。構造体は，好ましくはフィン薄板または突起薄板によって形成され，それらがたとえば溶接，半田付けまたはかしめによって管と結合される。構造体は，好ましくは１mmから５mm，好ましくは１mmから３mm，特に好ましくは１．５mmの高さを有する。構造体のピッチＬは，構造体高さｈの好ましくは０．５倍から６倍である。横ピッチＱは，構造体高さｈの好ましくは０．５倍から８倍である。管内の流体直径は，構造体を有する領域内で好ましくは０．５mmから１０mm，好ましくは１mmから５mmである。」段落【００１４】）
キ．「Ein Abgas-Waermetauscher 1 weist ein zweiteiliges Gehaeuse 2 und eine Mehrzahl in diesem Gehaeuse 2 angeordnete Rohre 3 auf. Zwischen den einzelnen Rohren 3 sowie zwischen dem Gehaeuse 2 und den Rohren 3 sind als Strukturen Rippenbleche 4 vorgesehen, wobei diese Rippenbleche 4 gemaess dem vorliegenden Ausfuehrungsbeispiel verzahnt ausgebildet sind, wie in Fig. 3 dargestellt und an spaeterer Stelle naeher beschrieben. Bei den Rohren 3 handelt es sich vorliegend um Flachrohre. 
Durch die einzelnen Rohre 3 wird das vom Motor kommende, zu kuehlende Abgas (gasfoermiges Primaermedium) geleitet, wobei in Fig. 2 die Stroemungsrichtung durch zwei durchgehende Pfeile angedeutet ist. Das Gehaeuse 2, in dem die Rohre 3 angeordnet sind, besteht aus einem U-foermigen ersten Gehaeuseteil 2' und einem Gehaeusedeckel 2, welcher von oben auf das erste Gehaeuseteil 2' gesetzt ist. Zum Ein- und Auslass des Kuehlmittels (fluessiges Sekundaermedium) sind zwei Kuehlmittelstutzen 5 im Gehaeusedeckel 2 vorgesehen, wobei die Stroemungsrichtung des Kuehlmittels im Gleichstrombetrieb in Fig. 2 durch gestrichelte Pfeile dargestellt ist. Es ist ebenfalls ein Durchstroemen im Gegenstrombetrieb moeglich, wozu die Stroemungsrichtung umgekehrt ist. Da das Kuehlmittel durch das Gehaeuse 2 und um die Rohre 3 geleitet wird, sind die Rippenbleche 4 kuehlmittelseitig angeordnet. 
Die gerade verzahnt ausgebildeten Rippenbleche 4 weisen in Richtung des in Fig. 3 mit einer durchgehenden Linie dargestellten Pfeils einen leichten Durchgang und in der mit einer gestrichelten Linie dargestellten Pfeil einen schwereren Durchgang fuer das Kuehlmittel auf. Durch Veraenderungen der Laengsteilung L und der Querteilung Q sowie der Rippenhoehe h kann die Stroemung beeinflusst werden. Neben einer geraden Verzahnung ist auch eine Schraegverzahnung moeglich. Bei entsprechender Ausgestaltung der einzelnen Rippenbleche 4 koennen diese auch gezielt die Kuehlmittelfoerderung zu besonders kritischen Stellen unterstuetzen, wozu die Rippenbleche 4 zumindest bereichsweise inhomogen ausgebildet sind.」（６ページ１２行−７ページ１２行） 
（「排ガス熱交換器１は，２つに分かれたハウジング２と，このハウジング２内に配置された多数の管３を有している。個々の管３の間，およびハウジング２と管３の間に，構造体としてフィン薄板４が設けられており，その場合にこれらのフィン薄板４は本実施例によれば，図３に示し，後の箇所で説明するように，歯切りを有するように形成されている。管３は，ここではフラット管である。 
　個々の管３を通して，エンジンから来る，冷却すべき排ガス（ガス状の一次媒体）が案内され，その場合に図２に流れ方向が２つのつながった矢印で示唆されている。管３がその中に配置されている，ハウジング２は，Ｕ字状の第１のハウジング部分２’とハウジングカバー２”からなり，そのハウジングカバーが上から第１のハウジング部分２’上へ取り付けられている。冷却剤（液状の二次媒体）を流入および流出させるために，ハウジングカバー２”に２つの冷却剤短管５が設けられており，その場合に直流駆動における冷却剤の流れ方向が，図２に破線の矢印で示されている。同様に逆流駆動における貫流も可能であって，そのためには流れ方向が反転される。冷却剤はハウジング２を通り，管３の周りを案内されるので，フィン薄板４が冷却剤側に配置されている。 
　直線的に歯切りを形成されたフィン薄板４は，図３に実線で示す矢印の方向には冷却剤を通過させやすく，破線で示す矢印において冷却剤を通過させにくい。縦ピッチＬと横ピッチＱおよびフィン高さｈを変化させることによって，流れを調節することができる。直線的な歯切りの他に，斜めの歯切りも可能である。個々のフィン薄板４がそれに応じて形成されている場合には，このフィン薄板が特に重要な箇所で冷却剤給送を支援することもでき，そのためにフィン薄板４は少なくとも領域的に不均一に形成されている。」段落【００１６】−【００１８】） 
ク．上記キ及びＦｉｇ．１−２より，エンジンから来る排ガスと前記排ガスを冷却する冷却剤との間で熱交換を行う排ガス熱交換器１において，内部を前記排ガスが流れ，外部を前記冷却剤が流れる管３と，フィン薄板４とを備えた排ガス熱交換器１が記載されているといえる。 
ケ．上記キ及びＦｉｇ．３より，フィン薄板４は断面形状が，凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンであり，縦ピッチをＬ，横ピッチをＱ，フィン高さをｈとしたことが記載されているといえる。 
コ．上記イ，カより，構造体は管の内部に配置されているが，この構造体はフィン薄板４と同様な形状を備えたフィン薄板といえる。 
　 
　これらの記載事項及び図面の図示内容を総合すると，甲第１号証には，次の発明（以下「甲第１号証発明」という。）が記載されているものと認められる。 
「エンジンから来る排ガスと前記排ガスを冷却する冷却剤との間で熱交換を行う排ガス熱交換器１において，
　内部を前記排ガスが流れ，外部を前記冷却剤が流れる管３と，  
　前記管３内に配置され，熱伝導の改良を可能にするフィン薄板とを備え，
　前記フィン薄板は，凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンであり，  
　構造体の縦ピッチをＬとし，横ピッチをＱとし，構造体高さをｈとしたときに，  
　ｈは１mmから５mm， 
　Ｌはｈの０．５倍から６倍， 
　Ｑはｈの０．５倍から８倍， 
　管内の流体直径は０．５mmから１０mm 
　である排ガス熱交換器１。」  
 　 
　なお，請求人は，「チューブおよびインナーフィンが排ガスに対して耐食性ある材料で構成すべきことが示唆されていること（【０００３】【０００５】）。」（審判請求書５ページ１８−１９行参照。），「チューブおよびインナーフィンが排ガスに対して耐食性ある材料で構成すべきことが示唆されている点は，段落【０００３】【０００５】に記載されている。・・・排ガス熱交換器の使用材料としては，その排ガスと冷却水の温度差，排ガスから生じる腐食性媒体に耐え得るものを使用すべき旨のことが示唆されている。」（同６ページ１６−２８行参照。）と主張しているが，特表２００７−５１０１１９号公報の段落【０００３】，【０００５】に記載された排ガス熱交換器または排ガスクーラーは背景技術のものであり，該排ガス熱交換器または排ガスクーラーは排ガス熱交換器１とは異なりチューブやインナーフィン等の具体的な構成が不明である。また，甲第１号証には，腐食性媒体に耐えるために耐食性の材料を採用することまでは記載されていない。そのため，甲第１号証発明における排ガス熱交換器１の管３やフィン薄膜が耐食性の材料で構成されているとはいえない。 
　 
２．甲第２号証 
ア．「（１）気体の流入する吸入通路を有する吸入部と，気体の流出する吐出通路を有する吐出部と，前記吸入部と吐出部との間を連通する流体通路を配設し，その流体通路にインナーフィンを内蔵した熱交換器において，フィンピッチＰと，フィン高さＢと，フィンセギュメント長さＬが 
　３mm≦Ｐ≦７mm 
　３mm≦Ｂ≦６mm 
　０＜２Ｌ／Ｐ≦３ 
の関係になる熱交換器のインナーフィン。 
（２）前記流体通路内を流通する気体は，前記インナーフィンの壁部に沿って流れる特許請求の範囲第１項記載の熱交換器のインナーフィン。」（特許請求の範囲） 
イ．「〔産業上の利用分野〕 
　本発明は熱交換器のインナーフィンに関するもので，気体対気体熱交換器，例えば過給機用熱交換器，いわゆるインタークーラとして用いて有効である。」（１ページ右下欄２−６行） 
ウ．「このオフセットフィン８は第１図に示す様に，オフセットフィン８の壁部８ａが過給気の流れに対して平行となるように，つまり第１図において矢印方向に過給気が流れるように流体通路２内に配設されている。このオフセットフィン８のフィンピッチをＰ，フィン高さをＢ，フィンセギュメント長さをＬとすると， 
　３mm≦Ｐ≦６mm，３mm≦Ｂ≦６mm，２Ｌ／Ｐ≦３という関係を有しており，このオフセットフィン８はプレート１と接触してろう付け接合されている。」（３ページ左上欄５−１６行） 
エ．上記ア，ウ及び第１図より，オフセットフィン８は，過給気が流れる方向に垂直な断面形状が，凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，前記過給気が流れる方向に平行な方向で部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンであり，フィンピッチをＰとし，フィンセギュメント長さをＬとし，フィン高さをＢとすることが記載されているといえる。 
　 
　これらの記載事項及び図面の図示内容を総合すると，甲第２号証には，次の事項（以下「甲第２号証に記載された事項」という。）が記載されているものと認められる。 
「インタークーラにおいて， 
　オフセットフィン８は，過給気が流れる方向に垂直な断面形状が，凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，前記過給気が流れる方向に平行な方向で部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンであり， 
　フィンピッチをＰとし，フィンセギュメント長さをＬとし，フィン高さをＢとしたときに， 
　３mm≦Ｐ≦７mm 
　３mm≦Ｂ≦６mm 
　０＜２Ｌ／Ｐ≦３ 
であるインタークーラ。」 
　 
３．甲第３号証 
ア．「この実施例のフィンは厚さ０．１mm〜０．１５mmほどの・・・ステンレス鋼板等の金属板からなり，そのピッチＰ（第２図）が一例として５．５mm，高さＨが５．０mm，波の頂部の幅Ｍが２．０mm，側壁の階段面の段差Ｌが０．５mm，また波の稜線方向における各階段の長さＮ（第３図）は夫々３mmである。・・・そしてこのフィンは第１図の矢印方向に熱交換媒体が流通するものである。・・・フィン５は一例として第５図，第６図に示す如く上下一対の皿状金属板１，２間に介装されたインタークーラのエレメント３として使用される。」（４ページ１４行−５ページ１７行） 
イ．「少なくとも波のピッチＰがＰ＝３mm〜５mmで，波の高さＨがＰ＜Ｈ＜２Ｐ（Ｈ＝５．０mm〜１０mmが好ましい）で且つ，前記階段状基本形を構成する夫々の段差Ｌが０．０６Ｐ＜Ｌ＜０．１２Ｐである範囲では放熱性が７〜１５％の範囲で向上した。」（８ページ１２−１７行） 
ウ．上記ア，イ及び第１図−第５図より，フィン５は，熱交換媒体が流通する方向に垂直な断面形状が，凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，前記熱交換媒体が流通する方向に平行な方向で部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンであり，波のピッチをＰとし，各階段の長さをＮとし，波の高さをＨとすることが記載されているといえる。 
　
　これらの記載事項及び図面の図示内容を総合すると，甲第３号証には，次の事項（以下「甲第３号証に記載された事項」という。）が記載されているものと認められる。 
「インタークーラにおいて， 
　ステンレス鋼板からなるフィン５は，熱交換媒体が流通する方向に垂直な断面形状が，凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，前記熱交換媒体が流通する方向に平行な方向で部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンであり， 
　厚さが０．１mm〜０．１５mmであり， 
　波のピッチをＰとし，各階段の長さをＮとし，波の高さをＨとしたときに， 
　Ｐ＝３mm〜５mm 
　Ｐ＜Ｈ＜２Ｐ 
　Ｎ＝３mm 
であるインタークーラ。」 
　 
４．甲第４号証 
ア．「本発明に係る第１実施例によるプレートフィンは，図１に示すように厚さが０．２mmのＳＵＳ３０４オーステナイト系ステンレス鋼からなる薄板を，所定の寸法の方形に加工して複数のプレート材を得，該プレート材８枚に対してプレス加工による打ち抜きを施し，所定の切り欠き部２−１を形成した。次いで該プレート材に対する塑性加工を実施することにより，図２に示すように断面形状が矩形で，長手方向に波形を有し，その側面に複数の切り欠き部２−１を有するフィン構造体２を作製した。得られたフィン構造体２を同一の素材からなる厚さ０．５mmの偏平伝熱管１に装入し，ろう付けによって一体に接合することにより，該偏平伝熱管１内を断面が矩形で長手方向に波形を有する複数の小流路３に分割した。なお，該小流路３の側壁には前記のプレス加工によって複数の切り欠き部２−１が形成され，前記分割されて隣接する小流路３間は相互に連通するよう構成されている。このようにして形成された偏平伝熱管１を８本用意し，ＥＧＲガス冷却装置（図示せず）におけるガス流路として冷却ジャケット内に組み込み，冷却性能試験に供した結果を比較例１に基づく従来例と比較して表１に示す。表１に示す結果より，本発明の場合は，内装されているフィン構造体の作用によって，隣接する小流路３間を自由に流入流出して，該小流路３間におけるＥＧＲガスの圧力も均一化され，同時に小流路３間におけるＥＧＲガス流の分配や流速分布が下流側ではほぼ均一となり，図７に示すように伝熱管１ｂの小流路３ｂ内を通流するＥＧＲガスの流量分配と，流速分布は均一に保たれ，伝熱管外周の冷却ジャケットへの熱交換が効果的に促進されることにより，高い温度効率が得られることが確認された。」（段落【００２０】） 
イ．「断面矩形のプレートフィンの上部壁面に，図８に示すように長方形の切起こし部２ｃ−１を複数形成し，切欠き残部を流路３ｃの方に切起こすことにより，流路３ｃの上流側に向かって舌状に突出する複数の切起こしフィン２ｃ−２とした以外は，実質的に上記実施例３と同様にしてフィン構造体２ｃを作製した。本例におけるフィン構造体２ｃの作製手段は上記実施例２と同様，煩雑な塑性加工は必要とせず，切起こし部２ｃ−１の形成手段も単純な打ち抜き加工で足りるため，当該フィン構造体２ｃの製造コストは大幅に削減できる。このフィン構造体２ｃを上記実施例３と同様にして偏平伝熱管に挿入・接合して，フィン構造体２ｃを内装した本実施例による伝熱管１ｃ（図示を省略）８本を得た。得られた８本の伝熱管１ｃを実施例３と同様にしてＥＧＲガス冷却装置用の多管式熱交換器に組込み，同一の条件で冷却試験に供したところ，高温流体の相互流通は不可能であるにも拘らず，流路３ｃ内に舌状に突出する複数の切起こしフィン２ｃ−２によってもたされるエッジ効果が作用し，該流路３ｃ内を通流する高温のＥＧＲガスは，層流がことごとく剥離されることによって，上記実施例３とほぼ同等の冷却効率を得られることが確認された。 
　上記実施例４における切起こし部２ｃ−１の形状を，本実施例においては図９に示すように三角形状の切起こし部２ｄ−１とし，流路３ｄの上流側に向かって舌状に突出する複数の切起こしフィン２ｄ−２が，三角形状である以外は実質的に上記実施例４と同様にしてフィン構造体２ｄを作製し，該フィン構造体２ｄの内装手段等も同様にして伝熱管２ｄ（図示を省略）を得て，上記実施例４と同様のＥＧＲガス冷却装置用の多管式熱交換器に組込み，同一の条件でＥＧＲガスの冷却試験に供した結果，上記実施例４とほぼ同等の冷却効率を得られることが確認された。」（段落【００２５】−【００２６】） 
ウ．「上記実施例１〜６のいずれかによって得られた伝熱管１を，自動車のクールドＥＧＲシステムに組込まれるＥＧＲガス冷却装置５０に使用した本実施例を，図１１を用いて説明する。本実施例によるＥＧＲガス冷却装置５０は，シェル本体５１の両端に一対のチューブシート５０−３，５０−４を接続して内部を密閉可能な状態とし，該一対のチューブシート５０−３，５０−４間に上記実施例によって得られた偏平伝熱管１の複数本を，該チューブシート５０−３，５０−４にそれぞれ所定の間隔を隔てて貫通して接続配置させ，該シェル本体５１内における伝熱管群が形成される。またシェル本体５１の両サイドにはＥＧＲガスＧの流入口Ｇ−１と，流出口Ｇ−２とが設けられるボンネット５０−１，５０−２がそれぞれ設けられ，一方，該シェル本体５１の外周の両端部にはエンジン冷却水や冷却風などの冷却媒体，本例においてはエンジン冷却水Ｗの導入口Ｗ−１と導出口Ｗ−２が設けられて，一対のチューブシート５０−３，５０−４で仕切られた気密空間内を該エンジン冷却水Ｗが通流可能な熱交換エリアＷａとし，該熱交換エリアＷａ内に複数の支持板５０−５を接合位置すると共に，該支持板５０−５に伝熱管１を挿通する長円形の挿通口を設けて伝熱管１を挿通することによって，バッフルプレートとして該伝熱管１を安定的に支持すると同時に，前記熱交換エリアＷａを通流する冷却水Ｗの流れを強制的に蛇行させるように構成されている。この際，前記シェル本体５１内に組込まれる伝熱管１の内周面には予めろう付などによって接続固定されたフィン構造体が内装されているが，該フィン構造体のろう付による接合はシェル本体５１内への組付け後に行うことも可能である。 
　上記の如く構成された本実施例によるＥＧＲガス冷却装置５０において，ＥＧＲガス流入口Ｇ−１からシェル本体５１に流入する高温のＥＧＲガスＧは，該シェル本体５１内に配置された複数の伝熱管１内に流入するが，所定の間隔を隔てて配置された複数の伝熱管１による伝熱管群の周囲に形成される熱交換エリアＷａには，予めエンジン冷却水Ｗが通流した状態にあるため，該伝熱管１の管壁を介してのＥＧＲガスＧとエンジン冷却水Ｗとの熱交換は直ちに開始される。この際，本実施例においては伝熱管１として広い伝熱面積を有する扁平管を採用し，しかも該偏平伝熱管の内周面に上記各実施例において例示したようなフィン構造体２が内装されることにより，熱媒体流体に対する攪拌，層流の剥離，分散，流体流量や流速の均一化等が相乗的に作用して，ＥＧＲガスＧとエンジン冷却水Ｗとの熱交換が効率的に促進され，優れた冷却効率が実証された。」（段落【００２８】−【００２９】） 
エ．上記ア，イ及び図１−図９より，ＥＧＲガス冷却装置が偏平伝熱管１と，前記偏平伝熱管１内に配置されたフィン構造体２，２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄとを備え，前記フィン構造体２，２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄは，断面形状が，凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，切起こし部２ｃ−１，２ｄ−１を備えたことが記載されているといえる。 
オ．上記ウ及び図１１より，ＥＧＲガスＧと前記ＥＧＲガスＧを冷却するエンジン冷却水Ｗとの間で熱交換を行うＥＧＲガス冷却装置５０が記載されているといえる。 
　 
　これらの記載事項及び図面の図示内容を総合すると，甲第４号証には，次の事項（以下「甲第４号証に記載された事項」という。）が記載されているものと認められる。 
「ＥＧＲガスＧと前記ＥＧＲガスＧを冷却するエンジン冷却水Ｗとの間で熱交換を行うＥＧＲガス冷却装置５０において， 
　内部を前記ＥＧＲガスＧが流れ，外部を前記エンジン冷却水Ｗが流れるフィン構造体２，２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄと同一の素材からなる偏平伝熱管１と， 
　前記偏平伝熱管１内に配置されたＳＵＳ３０４オーステナイト系ステンレス鋼からなるフィン構造体２，２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄとを備え，前記フィン構造体２，２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄは，断面形状が，ＥＧＲガスＧの流れ方向に略垂直な断面形状が，凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，切起こし部２ｃ−１，２ｄ−１を備えるフィンであり， 
　フィン構造体２，２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄの厚さが０．２mm 
であるＥＧＲガス冷却装置５０。」 
　 
５．甲第５号証 
ア．「本実施形態は，本発明に係る排気熱交換装置をディーゼル式のエンジン用排気冷却装置に適用したものであり，図１は本実施形態に係る排気冷却装置（以下「ガスクーラ」と呼ぶ。）１０を用いたＥＧＲ（排気再循環装置）の模式図である。 
　そして，排気再循環管３０はエンジン３１から排出される排気の一部をエンジン３１の吸気側に還流させる配管である。 
　ＥＧＲバルブ３２は排気再循環管３０の排気流れ途中に配設されて，エンジン３１の稼働状態に応じて排気量を調節する周知のものであり，ガスクーラ１０は，エンジン３１の排気側とＥＧＲバルブ３２との間に配設されて排気とエンジンの冷却水との間で熱交換を行い排気を冷却する。 
　次に，ガスクーラ１０の構造について述べる。 
　図２はガスクーラの外観図（一部断面図）であり，チューブ１１は排気が流通する排気通路１１ａを構成する扁平状の管であり，このチューブ１１は，図３に示すように，所定形状にプレス成形された２枚のプレート１１ｂをろう付け接合することにより形成されている。 
　また，チューブ１１内，つまり排気通路１１ａ内には，排気と冷却水との熱交換を促進するインナーフィン１２が配設されており，このインナーフィン１２は，図４に示すように，排気の流通方向に帯状に延びて互いに交差する２種類の壁部材１２ａ，１２ｂを有し，排気の流通方向から見た断面形状が矩形波状となるように形成されている。このため，排気通路１１ａ内には，チューブ１１の短径方向に複数本に区画された細流路１１ｃが構成される。 
　因みに，インナーフィン１２及びチューブ１１は耐食性に優れた金属（本実施形態では，ステンレス）にプレス加工を施すことにより成形されており，インナーフィン１２及びチューブ１１はろう付けにより一体接合されている。」（段落【００１２】−【００１８】） 
イ．「また，インナーフィン１２は，上述の実施形態（図４参照）に示されたストレートフィンに限定されるものではなく，例えば周知のオフセットフィンとしてもよい。」（段落【００３０】） 
ウ．上記ア及び図１より，エンジン３１から排出される排気とエンジン３１を冷却する冷却水との間で熱交換を行うとともに，熱交換後の前記排気を前記エンジン３１側へ流出するガスクーラ１０が記載されているといえる。 
エ．上記ア及び図３，図４より，チューブ１１と，前記チューブ１１内に配置されたインナーフィン１２とを備え， 
　前記インナーフィン１２は，排気の流れ方向に略垂直な断面形状が，凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状である，ガスクーラ１０が記載されているといえる。 
　 
　これらの記載事項及び図面の図示内容を総合すると，甲第５号証には，次の事項（以下「甲第５号証に記載された事項」という。）が記載されているものと認められる。 
「エンジン３１から排出される排気とエンジン３１を冷却する冷却水との間で熱交換を行うとともに，熱交換後の前記排気を前記エンジン３１側へ流出するガスクーラ１０において， 
　内部を前記排気が流れ，外部を前記冷却水が流れるステンレス製のチューブ１１と， 
　前記チューブ１１内に配置され，前記排気と前記冷却水との間での熱交換を促進するステンレス製のインナーフィン１２とを備え， 
　前記インナーフィン１２は，排気の流れ方向に略垂直な断面形状が，凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，周知のオフセットフィンである，ガスクーラ１０。」 
　 
　なお，請求人は，甲第５号証について「このインナーフィン１２は図４に示す如く，ストレートフィンである。」（審判請求書１８ページ１３−１４行参照。）とし，「甲第５号証のストレートフィン４（図４）に代えて，それより熱交換性能のよい，オフセットフィンを使用できることは，当業者にとって明らかである。」（審判請求書１９ページ２２−２４行参照。）としているが，上記イより，甲第５号証にはオフセットフィンについて記載されているので，甲第５号証発明におけるガスクーラ１０のインナーフィン１２はオフセットフィンであると認定した。 
　 
６．甲第６−７号証について 
　甲第６号証にはＤＰＦ７を通過することによって煤等が除去された排気がＥＧＲクーラ８１に導かれることが記載され（段落【００５９】，図６），甲第７号証にはエンジンから排出される粒子状物質（ＰＭ）をディーゼルパティキュレートフィルタ（ＤＰＦ）で捕集して外部へ排出されるＰＭの量を低減する技術について記載されている（段落【０００２】）。 
　請求人は，甲第６号証及び甲第７号証より粒子状物質を取り除くことができることを述べた上で，甲第５号証のストレートフィン４に代えて，オフセットフィンを使用できることを述べている（審判請求書１９ページ３−２８行参照。）。 
　しかしながら，上述したように，甲第５号証にはオフセットフィンについて記載されているので，甲第５号証発明におけるガスクーラ１０のインナーフィン１２がオフセットフィンであることを認定するために，甲第６号証及び甲第７号証を用いる必要はない。 
　そのため，甲第６号証及び甲第７号証の記載事項については省略する。 
　 
７．甲第８号証について
　甲第８号証は公知資料ではなく，この点については，請求人も請求人の口頭審理陳述要領書２８ページ５行で認めるところである。 
　また，請求人は「これは市場に大量に販売されて，公然実施されている周知のアルミニューム製インタークーラのオフセットフィンの説明書である。」（請求人の口頭審理陳述要領書２８ページ５−７行参照。）と主張しているものの，甲第８号証の作成日が証明されておらず（甲第８号証に記載された「年月日」には「０３・０７・２１」と記載されているが，これが真正であるとの証拠はない。），甲第８号証は本件特許発明１ないし３の出願時での公然実施を示す証拠にはなり得ないので，甲第８号証からは出願の時点で公然実施されていたと認めることはできない。
　
第６　当審の判断 
１．無効理由１について
（１）対比
（１−１）本件特許発明１
　本件特許発明１と甲第１号証発明とを対比すると，各文言の意味，機能または作用等からみて，甲第１号証発明の「エンジン」は，本件特許発明１の「エンジン（１）」に相当し，以下同様に，「エンジンから来る排ガス」及び「排ガス」は，通常粒子状物質を含有しているから，「エンジン（１）での燃焼により発生した粒子状物質を含有する排気ガス」及び「排気ガス」に，「排ガス熱交換器１」は「排気熱交換器」に，「管３」は「チューブ（２１）」に，「フィン薄膜」は「インナーフィン（２２）」に，「凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状」は「略垂直な断面形状が，凸部（３１）を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状」に，「切り起こし部」は「切り起こし部（３２）」に，「構造体の縦ピッチをＬ」は，構造体であるフィン薄膜の凸部の中心同士の距離もＬであるから，「前記断面形状にて，前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部の中心同士の距離であるフィンピッチの大きさをｆｐ」に，「構造体高さをｈ」は「前記断面形状における前記一方側の凸部から前記他方側の凸部までの距離であるフィン高さをｆｈ」に，それぞれ相当する。 
　また，甲第１号証発明の「冷却剤」と，本件特許発明１の「冷却水」とは，「冷却剤」で共通し，以下同様に，「熱伝導の改良を可能にするフィン薄板」と「前記排気ガスと前記冷却水との間での熱交換を促進させるステンレス製のインナーフィン（２２）」とは「前記排気ガスと前記冷却剤との間での熱交換を促進させるインナーフィン（２２）」で共通する。 
　また，甲第１号証発明では「ｈは１mmから５mm，Ｌはｈの０．５倍から６倍」であるから，甲第１号証発明の構造体の縦ピッチＬは０．５mmから３０mmとなるので，本件特許発明１における「２＜ｆｐ≦１２（単位：mm）を満足する大きさ」を含んでいる。
　　　  
　そこで，本件特許発明１の用語を用いて表現すると，両者は次の点で一致する。 
（一致点）  
「エンジンでの燃焼により発生した粒子状物質を含有する排気ガスと前記排気ガスを冷却する冷却剤との間で熱交換を行う排気熱交換器において， 
　内部を前記排気ガスが流れ，外部を前記冷却剤が流れるチューブと， 
　前記チューブ内に配置され，前記排気ガスと前記冷却剤との間での熱交換を促進させるインナーフィンとを備え， 
　前記インナーフィンは，略垂直な断面形状が，凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって，部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンであり， 
　前記断面形状にて，前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部の中心同士の距離であるフィンピッチの大きさをｆｐとし，前記断面形状における前記一方側の凸部から前記他方側の凸部までの距離であるフィン高さをｆｈとしたときに， 
　前記フィンピッチの大きさが， 
　２＜ｆｐ≦１２（単位：mm） 
　を満足する大きさである排気熱交換器。」 
　 
　そして，両者は次の点で相違する。  
　　　  
（相違点１） 
　本件特許発明１では，排気ガスを冷却する冷却剤が冷却水であるのに対して，甲第１号証発明では，冷却剤が冷却水であるか否か不明である点。 
（相違点２） 
　本件特許発明１では，熱交換後の排気ガスをエンジン側へ流出するのに対して，甲第１号証発明では，そのような構成を備えているか否か不明である点。 
（相違点３） 
　本件特許発明１では，チューブやインナーフィンがステンレス製であるのに対して，甲第１号証発明では，これらの材質が不明である点。 
（相違点４） 
　本件特許発明１では，インナーフィンの排気ガスの流れ方向に略垂直な断面形状が波形状であって，排気ガスの流れ方向に平行な方向で切り起こし部が切り起こされるのに対して，甲第１号証発明では，インナーフィンや切り起こし部と排気ガスの流れ方向との関係が不明である点。 
（相違点５） 
　本件特許発明１では，断面形状にて，一方側と他方側のうちの同一側で隣り合う凸部の中心同士の距離であるフィンピッチの大きさをｆｐとし，前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部と前記凸部との間でフィンによって囲まれた領域の相当円直径をｄｅとし，切り起こし部の排気流れ方向での長さをＬとし，前記断面形状における前記一方側の凸部から前記他方側の凸部までの距離であるフィン高さをｆｈとしたときに，
　前記切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが，
　ｆｈ＜７，ｆｐ≦５のとき，０．５＜Ｌ≦７（単位：mm）（以下「条件１」という。），
　ｆｈ＜７，５＜ｆｐのとき，０．５＜Ｌ≦１（単位：mm）（以下「条件２」という。），
　７≦ｆｈ，ｆｐ≦５のとき，０．５＜Ｌ≦４．５（単位：mm）（以下「条件３」という。），または
　７≦ｆｈ，５＜ｆｐのとき，０．５＜Ｌ≦１．５（単位：mm）（以下「条件４」という。）
　であって，  
　さらに，  
　Ｘ＝ｄｅ×Ｌ０．１４／ｆｈ０．１８としたときに，  
　前記相当円直径ｄｅおよび前記切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが，粒子状物質がインナーフィンに堆積することを抑制するために， 
　１．１≦Ｘ≦４．３  
　を満足する大きさになっているのに対して，甲第１号証発明では，ｆｐ，ｆｈについて記載されているものの，Ｘについては不明であり，上記のような条件を満たすか否か不明である点。  
　  
（１−２）本件特許発明２
　本件特許発明２は本件特許発明１のＸについての数値範囲をさらに限定したものであるから，上記相違点１ないし４に加えて，上記相違点５においてその数値範囲を１．２≦Ｘ≦３．９とした点で相違する（相違点５’）。
　
（１−３）本件特許発明３
　本件特許発明３は本件特許発明１のＸについての数値範囲をさらに限定したものであるから，上記相違点１ないし４に加えて，上記相違点５においてその数値範囲を１．３≦Ｘ≦３．５とした点で相違する（相違点５’’）。
　 
（２）判断 
（２−１）相違点１について 
　排気熱交換器の分野において，排気ガスの冷却剤として冷却水を用いるものは，例えば甲第４号証及び甲第５号証に記載されているように従来周知である。 
　したがって，甲第１号証発明において，冷却剤を冷却水とすることは，当業者が容易に想到し得たことである。 
　 
（２−２）相違点２について 
　排気熱交換器の分野において，熱交換後の排気ガスをエンジン側へ流出するものは，例えば甲第４号証や甲第５号証に記載されているように従来周知である。 
　したがって，甲第１号証発明において，排気熱交換器として熱交換後の排気ガスをエンジン側へ流出するものとすることは，当業者が容易に想到し得たことである。 
　 
（２−３）相違点３について 
　排気熱交換器の分野において，チューブやインナーフィンがステンレス製であるものは，例えば甲第４号証や甲第５号証に記載されているように従来周知である。 
　したがって，甲第１号証発明において，チューブやインナーフィンをステンレス製とすることは，当業者が容易に想到し得たことである。 
　 
（２−４）相違点４について 
　甲第２号証，甲第３号証及び参考資料１−５より，インナーフィンの排気ガスの流れ方向に略垂直な断面形状が波形状で，排気ガスの流れ方向に平行な方向で切り起こし部が切り起こされるものは従来周知であり，甲第１号証発明においても，当業者が排気ガス方向を上記のようなものとすることは格別困難ではなく，容易に想到し得たことである。
　なお，請求人は「本件発明の排気ガスの流れる方向をインナーフィンに対して図５の向きに特定した点は，甲第２号証，甲第３号証，甲第５号証に記載されている周知および技術常識である」（審判請求書１７ページ２５−２７行参照。）と主張しているが，甲第５号証はオフセットフィンの具体的な形状について記載されていないので，インナーフィンの排気ガスの流れ方向に略垂直な断面形状が波形状であるとはいえるものの，排気ガスの流れ方向に平行な方向で切り起こし部が切り起こされるものとはいえない。 
　 
（２−５）相違点５，５’，５’’について 
ア．本件特許に係る明細書（「本件明細書」という。）には，以下の記載がある。
（ア）本件発明は，熱機関から排出される排気と冷却水との間で熱交換を行う排気熱交換器に関するもので，特に，排気再循環装置（ＥＧＲ）に用いられる排気を冷却するガスクーラ（ＥＧＲクーラ）への適用に有効なものである（段落【０００１】）。
　従来のＥＧＲクーラは，複数のチューブが積層され，チューブ内にインナーフィンが配置された構造であり，チューブ内を流れる排気と，チューブの外側を流れる冷却水とを熱交換させることで，排気を冷却するようになっているが，インナーフィンの種類としては，ストレートフィンやウェーブフィンのほか，インタークーラ等のＥＧＲクーラとは異なる用途に用いられるオフセットフィンが知られている。ＥＧＲクーラとインタークーラとでは，冷却方式，要求される性能，仕様環境等が異なるため，オフセットフィンのフィンピッチｆｐ，フィン高さｆｈ，セグメント長さＬ等の各部位の寸法については，インタークーラ用のオフセットフィン等の従来から使用されているオフセットフィンの仕様を，ＥＧＲクーラにそのまま適用することはできない。本件発明は，チューブ及びインナーフィンを有する構造の排気熱交換器において，インナーフィンとしてオフセットフィンを用いた場合に，高い性能が得られるフィンについての諸条件を求めることにより，排気熱交換器の性能向上を図ることを目的とするものである（段落【０００３】−【００１３】）。
（イ）セグメント長さＬとＥＧＲガス密度ρ比との関係に基づいて，オフセットフィンの最適仕様を決定すると，セグメント長さＬとＥＧＲガス密度ρ比との関係は図１２のとおりである。なお，ＥＧＲガス密度ρ比は，ＥＧＲガス密度ρの最大値を１００％としたときの比率である。図１２中の曲線（ａ）は，ｆｈ＜７，ｆｐ≦５のときの計算結果であり，例えば，ｆｈ＝４．６，ｆｐ＝４．５のときの計算結果である。このときでは，セグメント長さＬを，０．５＜Ｌ≦６５とすることで，ρ比を９５％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦２５とすることで，ρ比を９７％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦７とすることで，ρ比を９９％以上にすることができる。また，曲線（ｂ）は，ｆｈ＜７，５＜ｆｐのときの計算結果であり，例えば，ｆｈ＝４．６，ｆｐ＝５．５のときの計算結果である。このときでは，セグメント長さＬを，０．５＜Ｌ≦２０とすることで，ρ比を９５％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦８とすることで，ρ比を９７％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦１とすることで，ρ比を９９％以上にすることができる。曲線（ｃ）は，７≦ｆｈ，ｆｐ≦５のときの計算結果であり，例えば，ｆｈ＝９，ｆｐ＝４．５のときの計算結果である。このときでは，セグメント長さＬを，０．５＜Ｌ≦５０とすることで，ρ比を９５％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦１５とすることで，ρ比を９７％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦４．５とすることで，ρ比を９９％以上にすることができる。曲線（ｄ）は，７≦ｆｈ，５＜ｆｐのときの計算結果であり，例えば，ｆｈ＝９，ｆｐ＝５．５のときの計算結果である。このときでは，セグメント長さＬを，０．５＜Ｌ≦１５とすることで，ρ比を９５％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦６とすることで，ρ比を９７％以上にすることができ，０．５＜Ｌ≦１．５とすることで，ρ比を９９％以上にすることができる（段落【００８５】−【００９０】）。
（ウ）ＥＧＲガス密度ρとは，ＥＧＲクーラの冷却性能と圧力損失の大きさの両方を考慮した指数であり，ＥＧＲガス密度ρ（ｋｇ／ｍ３）は，ρ＝Ｐｇ２／（Ｒ×Ｔｇ２）（Ｐｇ２：ガス出口絶対圧（Ｐａ），Ｒ：気体定数＝２８７．０５Ｊ／（ｋｇ・Ｋ），Ｔｇ２：ガス出口温度（Ｋ））で表され，ρが大きいほどＥＧＲガスの充填率が高くなり，ＥＧＲ率を上げることが可能となる（段落【００７７】，【００７８】）。
イ．以上の記載からすると，本件特許発明１の条件１ないし４は，フィン高さｆｈ，フィンピッチｆｐの大きさをいずれも重複しない４つの範囲に分け，それぞれの範囲において，ＥＧＲクーラの冷却性能と圧力損失の大きさの両方を考慮した指数であるＥＧＲガス密度ρに着目し，ρ比を９９％以上にするセグメント長さＬの最適範囲を特定したものであると認められるから，前記各条件は，択一的な数値限定であるといえる。このことは，本件特許の請求項１では，前記各条件について，条件１ないし３は，それぞれ「，」で区切られ，条件３と４の間には，「または」と記載されることによって，各条件が択一的なものとして関連づけられていることからも明らかである。
　なお，本件特許発明１の条件１ないし４は，フィンの高さｆｈについては，７mm未満の場合と７mm以上の場合，フィンピッチの大きさｆｐについては，５mm以下の場合と５mm超の場合に区分して設定されたものであるが（段落【００８７】−【００９０】），ｆｈについて７mmという数値で区分し，また，ｆｐについて５mmという数値で区分を設けたことの格別の技術的意義の有無については，本件明細書に記載はない。
ウ．この点について，被請求人は，「本件特許発明の請求項１の「切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが，ｆｈ＜７，ｆｐ≦５のとき，０．５＜Ｌ≦７（単位：mm），ｆｈ＜７，５＜ｆｐのとき，０．５＜Ｌ≦１（単位：mm），７≦ｆｈ，ｆｐ≦５のとき，０．５＜Ｌ≦４．５（単位：mm），または７≦ｆｈ，５＜ｆｐのとき，０．５＜Ｌ≦１．５（単位：mm）」なる発明特定事項は，各領域毎にＬの最適値があることを示したものである。」（第１回口頭審理調書）と主張している。
　しかし，被請求人の主張は，条件１ないし４を択一的なものとした前記請求項の記載を正解しないものである。しかも，本件特許発明１は，排気熱交換器のオフセットフィンの最適仕様を決定するための設計方法に関する発明ではなく，所定の条件を満足した「排気熱交換器」に関する発明であるところ，条件１ないし４は，フィン高さｆｈ，フィンピッチｆｐの大きさをいずれも重複しない４つの範囲に場合分けしたものであるから，そもそも各条件を全て充足する排気熱交換器は存在し得ないものでもある。
エ．条件１ないし４について
　前記のとおり，本件特許発明１は，フィン高さｆｈ，フィンピッチｆｐの大きさをいずれも重複しない４つの範囲に分け，それぞれの範囲におけるセグメント長さＬの最適範囲を特定したものであり，各条件は，択一的な数値限定であるから，本件特許発明１の内容としては，条件１ないし４のいずれかを満たせば足りるものである。
　他方，甲第１号証発明は，構造体の縦ピッチをＬとし，横ピッチをＱとし，構造体高さをｈとしたときに，ｈは１mmから５mm，Ｌはｈの０．５倍から６倍，Ｑはｈの０．５倍から８倍となるものであるが，甲第１号証では，切り起こし部の排気流れ方向での長さ（本件特許発明１のＬに相当する）については，特段これを限定する記載はないものの，フィン薄板を形成するに当たり，交互に大きさの異なる切り起こし部を配置する必然性はないし，実施例である図３の形状に照らしても，その長さはＱ／２に当たるものと認めるのが相当である。
　以上を前提として，甲第１号証発明における構造体のフィン高さ，フィンピッチ及び切り起こし部の排気流れ方向での長さにつき，本件特許発明１と同様の符号を用いて表記すると，１≦ｆｈ≦５，０．５≦ｆｐ≦３０，０．２５≦Ｌ≦２０となり，この範囲内であれば，いずれの数値も採り得るものである。そうすると，甲第１号証発明は，本件特許発明１の条件１のｆｈ，ｆｐの数値が重複する範囲においては，同Ｌの数値（０．５＜Ｌ≦７）は甲第１号証発明のＬの数値（ｆｐ≦５の場合も，０．２５≦Ｌ≦２０である。）に含まれ，また，条件２のｆｈ，ｆｐの数値が重複する範囲においては，同Ｌの数値（０．５＜Ｌ≦１）は甲第１号証発明のＬの数値（５＜ｆｐの場合も，０．２５≦Ｌ≦２０である。）に含まれるといったように，本件特許発明１の条件１又は２の数値を充足する部分があることが認められる。
　本件特許発明１は，条件１ないし４を択一的な数値限定とするものであるから，甲第１号証発明が条件１又は２を充足する以上，条件１ないし４に係る構成については，本件特許発明１と甲第１号証発明とに相違はないということとなる。
オ．関数Ｘについて
　まず，相当円直径ｄｅについて検討する。
　甲第１号証発明における「管内の流体直径」の定義が甲第１号証の記載からでは不明であるが，参考資料６，７及び特開昭６２−１７５５８８号公報（請求人の口頭審理陳述要領書４ページ３４行参照。）の記載を考慮すると，甲第１号証発明における「管内の流体直径」は本件特許発明１の「相当円直径ｄｅ」と同一の値になるものと解される（請求人の口頭審理陳述要領書４ページ２行−６ページ６行参照。）。 
　そこで，甲第１号証発明では管内の流体直径が０．５mmから１０mmであるので，これを本件特許発明１の記載に倣えば，
　０．５≦ｄｅ≦１０（単位：mm） 
　である。
　そして，甲第１号証発明における構造体のフィン高さ，フィンピッチ及び切り起こし部の排気流れ方向での長さにつき，本件特許発明１と同様の符号を用いて表記すると，１≦ｆｈ≦５，０．５≦ｆｐ≦３０，０．２５≦Ｌ≦２０となるから，例えば，条件１を充足する数値の範囲内から，ｄｅ＝２，Ｌ＝７，ｆｈ＝５を選択すると，Ｘ（Ｘ＝ｄｅ×Ｌ０．１４／ｆｈ０．１８）＝１．９７となり，甲第１号証発明から算出した関数Ｘは，本件特許発明１のＸの数値範囲（１．１≦Ｘ≦４．３）を充足することとなる。なお，甲第１号証発明から算出した上記関数Ｘは，本件特許発明２のＸの数値限定（１．２≦Ｘ≦３．９）及び本件特許発明３のＸの数値限定（１．３≦Ｘ≦３．５）についても充足する。また，条件２を充足する数値の範囲から，ｄｅ＝２，Ｌ＝１，ｆｈ＝５を選択すると（以上の数値は，条件１も充足するものでもあるが），Ｘ（Ｘ＝ｄｅ×Ｌ０．１４／ｆｈ０．１８）＝１．５０となり，この場合も，甲第１号証発明から算出した関数Ｘは，本件特許発明１のＸの数値範囲（１．１≦Ｘ≦４．３）を充足することとなる。なお，この関数Ｘも，上記同様，本件特許発明２及び本件特許発明３におけるＸの数値限定を充足する。
　したがって，Ｘ＝ｄｅ×Ｌ０．１４／ｆｈ０．１８としたときに，前記相当円直径ｄｅ及び前記切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが，粒子状物質がインナーフィンに堆積することを抑制するために，１．１≦Ｘ≦４．３を満足する大きさになるという構成について，本件特許発明１と甲第１号証発明との間で相違はないということになる。本件特許発明２及び３についても同様である。なお，排気熱交換器において，熱交換性能の向上と圧力損失の抑制を図るため，粒子状物質によるインナーフィンの目詰まりを防止することは周知の課題であるから，甲第１号証発明においても想定内の課題であったといえる。
　
　そして，本件特許発明１ないし３が奏する作用効果についてみても，甲第１号証発明，甲第２ないし５号証に記載された事項から，当業者が予測しうる程度のものである。
　
　したがって，本件特許発明１ないし３は，甲第１号証発明，甲第２ないし５号証に記載された事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
　なお，被請求人は，平成２３年８月２２日付け上申書で，特許法第１３４条の３第１項の規定に基づき，被請求人に対し，訂正を請求するための期間の指定を希望しているが，判決の確定の日から１週間以上経過してから提出されているので，訂正を請求する期間を指定しない。
　
第７　むすび 
　以上のとおり，本件特許発明１ないし３は，特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであるから，請求人の主張する他の無効理由について検討するまでもなく，同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきものである。
　
　また，審判に関する費用については，特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条により，被請求人が負担すべきものである。 
　
　よって，結論のとおり審決する。