【事件の表示】
　特願２００７−１６１９３５「前立腺癌において発現される１３回膜貫通タンパク質」拒絶査定不服審判事件〔平成１９年１２月　６日出願公開、特開２００７−３１４５４３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯　
　
　本願は，２０００年４月１２日を国際出願日(パリ条約による優先権主張１９９９年４月１２日　米国)とする特願２０００−６１１６６９号の一部を，特許法第４４条第１項の規定により平成１９年６月１９日に新たな特許出願としたものであって，平成２１年１１月２６日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたが，同年１２月２８日付で拒絶査定がなされ，これに対して，平成２２年４月２７日に拒絶査定に対する審判請求がなされ，同日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
第２．平成２２年４月２７日付の手続補正についての補正却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　
　平成２２年４月２７日の手続補正を却下する。
　
［理由］
　
１．　補正後の本願発明
　
　上記補正により，請求項１について，補正前の
　
「【請求項１】配列番号２のアミノ酸配列を含むタンパク質と特異的に免疫反応する，モノクローナル抗体またはそのフラグメント。」から，補正後の，　
　
「【請求項１】配列番号２のアミノ酸配列を含むタンパク質と特異的に免疫反応する
が他のいかなるタンパク質とも免疫反応しない
　
　そして，請求項１を引用する請求項５は，補正前及び補正後において以下のとおりである。
　
「【請求項５】前立腺癌細胞の増殖または生存を阻害するための，請求項１〜３のいずれか１項に記載の抗体またはフラグメントを含む組成物。」
　
　請求項５が引用する請求項１に係る補正は，補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「モノクローナル抗体またはそのフラグメント」にさらに「他のいかなるタンパク質とも免疫反応しない」という限定を付加するものであり，その補正前の請求項１に記載された発明と補正後の請求項１に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから，請求項１に係る補正は平成１８年改正前特許法１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものである。
　請求項１を引用する請求項５についても，請求項１の補正に伴い，同様に平成１８年改正前特許法１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正がなされたものと認められる。
　
　そこで，本件補正後の上記請求項１及び５に記載された発明（以下，それぞれ「本件補正発明１」，「本件補正発明５」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第５項において準用する同法１２６条５項の規定に適合するかどうか）について以下に検討する。
　
２．特許法第３６条第４項及び第６項第１号
　
（１）本件補正発明５について
　本件補正発明５は，前立腺癌細胞の増殖または生存を阻害するための，請求項１に記載の抗体またはフラグメント，すなわち，配列番号２のアミノ酸配列を含むタンパク質（以下，「２４Ｐ４Ｃ１２」という。）と特異的に免疫反応するが他のいかなるタンパク質とも免疫反応しない，モノクローナル抗体またはそのフラグメント，を含む組成物に係る発明である。
　一方，本願明細書には，下記（２）に示すように上記抗体またはフラグメントを作成したことは記載されておらず，前立腺癌細胞の増殖または生存を阻害するための組成物として使用することについてはその可能性が示唆されているにとどまり，下記（２）に示すように，上記抗体またはフラグメントを前立腺癌細胞の増殖または生存を阻害するための組成物として使用可能なことを裏付ける薬理試験に相当する実施例等の記載はない。
　仮に，２４Ｐ４Ｃ１２と特異的に免疫反応するが他のいかなるタンパク質とも免疫反応しないモノクローナル抗体が作成できたとしても，そのような抗体の中から中和抗体，すなわち，上記組成物として使用できる抗体を選択するにあたり，通常当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行なう必要があるから，明細書の記載から，上記抗体またはフラグメントを前立腺癌細胞の増殖または生存を阻害するための組成物として使用できることを確認することができない。
　よって，本願の発明の詳細な説明の記載は，本件補正発明５に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているということはできない。
　
　また，本願明細書には，上記抗体またはフラグメントを前立腺癌細胞の増殖または生存を阻害するための組成物として使用可能なことを裏付ける薬理試験に相当する実施例等の記載がなく，しかも，上記抗体またはフラグメントが前立腺癌細胞の増殖または生存を阻害するための組成物として使用可能であることが，出願時の技術常識から推認可能であるともいえない。
　よって，本件補正発明５に係る発明は，その課題を解決できることを当業者が理解できるように発明の詳細な説明に記載されているとはいえないから，本件補正発明５は本願の発明の詳細な説明に記載されているものではない。　
　
　したがって，この出願は，発明の詳細な説明の記載が特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしておらず，また，特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
（２）本件補正発明１について
（２−１）特許法第３６条第４項について
　本件補正発明１は，「配列番号２のアミノ酸配列を含むタンパク質と特異的に免疫反応するが他のいかなるタンパク質とも免疫反応しない，モノクローナル抗体またはそのフラグメント。」に係る発明であり，該発明を当業者が実施できるといえるためには，当該発明に係る物質を作ることができ，かつ，使用することができるよう本願明細書に記載されている必要がある。 
　
（２−１−１）作ることができるかについて
　本願明細書において，抗体として作成されたのは，２４Ｐ４Ｃ１２の配列番号２のうちのアミノ酸１−１４（ＭＧＧＫＱＲＤＥＤＤＥＡＹＧ；配列番号７１）に対応するペプチドを合成し，該ペプチドをキーホールリンペットヘモシアニン（ＫＬＨ）にカップルさせ，ウサギを免疫して得られたポリクローナル抗体のみであって（本願明細書段落【０１８７】〜【０１８９】），２４Ｐ４Ｃ１２を製造し，該タンパク質を免疫原にして，「配列番号２のアミノ酸配列を含むタンパク質と特異的に免疫反応するが他のいかなるタンパク質とも免疫反応しない」モノクローナル抗体を取得したことを裏付ける実施例等による具体的な記載は何ら示されていない。そして，「他のいかなるタンパク質とも免疫反応しない」との文言の意味が不明りょうであるが，文言どおりに解釈すると，一般的に，特定のアミノ酸配列を含むタンパク質と特異的に免疫反応するが他のいかなるタンパク質（例えば，該特定のアミノ酸配列中の１アミノ酸だけが異なるタンパク質のすべて，該特定のアミノ酸配列中のＮ末端やＣ末端の１アミノ酸が欠失したタンパク質，等）とも免疫反応しない抗体を製造することは，技術的に困難である，あるいは不可能であるから，「配列番号２のアミノ酸配列を含むタンパク質と特異的に免疫反応するが他のいかなるタンパク質とも免疫反応しない」モノクローナル抗体を取得するには，当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験を行う必要がある。
　また，本願明細書においても，実施例で実際に作成された抗体は，配列番号２のＮ末端の１−１４個のアミノ酸，すなわち，引用例２に記載された５’ＥＳＴに含まれる配列のポリペプチドで免疫することで得られたポリクローナル抗体のみであり，特別な手法を用いて上記モノクローナル抗体を取得したことは記載されていない。
　よって，当該発明に係るモノクローナル抗体またはそのフラグメントを作ることができるように発明の詳細な説明が記載されているとはいえない。
　仮に，「他のいかなるタンパク質とも免疫反応しない」との記載が，変異体も含めた２４Ｐ４Ｃ１２以外のタンパク質と免疫反応しないという意味であると仮定した場合（本願明細書段落【００５７】，【００８０】参照），このようなモノクローナル抗体は当業者であれば周知技術に基づき作成できるが，その場合には，下記３（特に３−１（２）相違点ｂについての欄，３−２（２）の欄参照）の理由が存在する。
  
（２−１−２）使用することができるかについて
　モノクローナル抗体またはそのフラグメントが使用することができるよう本願明細書に記載されているためには，モノクローナル抗体が結合するタンパク質の機能，活性（有用性）が明細書に記載されているか，あるいは明細書の記載から推認できなければ，モノクローナル抗体をどのように使用できるかについて記載されていないことになり，その発明について当業者が実施ができる程度に明確かつ十分に，発明の詳細な説明に記載されているとはいえない。 
　一方，本願明細書には，２４Ｐ４Ｃ１２の活性について，段落【０１８４】に「２４Ｐ４Ｃ１２の推定二次構造に起因して，２４Ｐ４Ｃ１２タンパク質は，細胞表面膜ポンプまたは輸送因子として機能すると考えられる。」とあるだけで，具体的な記載はない。 
　また，その有用性に関しては，段落【０００９】に「本発明は新規な遺伝子およびタンパク質（２４Ｐ４Ｃ１２と称される）を提供する。２４Ｐ４Ｃ１２遺伝子は，１３の膜貫通ドメインを含み，かつ１２の膜貫通ドメインを含むマウスおよびＣ　ｅｌｅｇａｎｓ遺伝子に相同性を有する７１０アミノ酸のタンパク質をコードする。　…（途中省略）…　ＲＴ−ＰＣＲおよびノザンブロッティング分析により，
正常結腸，前立腺，腎臓および肺
　また，本願明細書の実施例３には，「
正常ヒト組織
前立腺および結腸において発現を示し，腎臓においてやや低い発現が検出され，そして膵臓，肺および胎盤
正常な前立腺
 　しかしながら，２４Ｐ４Ｃ１２が実際に膜結合タンパク質であること，前立腺癌細胞の表面に局在していることのいずれも確認されておらず，その細胞表面にあるとされる２４Ｐ４Ｃ１２に結合する抗体を作成した具体的記載もない。 
　上記したように，本願明細書には，２４Ｐ４Ｃ１２の活性について具体的に記載されておらず，また，２４Ｐ４Ｃ１２の有用性についての本願明細書の記載をみると，有用性として，(イ)２４Ｐ４Ｃ１２転写産物を検出し得る，２４Ｐ４Ｃ１２の一部をコードするポリヌクレオチドプローブおよびプライマーを使用して，前立腺癌の診断，いわゆる癌マーカーとして用いること，及び，２４Ｐ４Ｃ１２が細胞表面に存在すると推測され，前立腺癌で発現することから，（ロ）２４Ｐ４Ｃ１２に対する抗体を用いた前立腺癌の治療，（ハ）該抗体を用いた前立腺癌の診断，または前立腺癌画像化に使用する，ことが記載されている。しかしながら，本願明細書では，実際にこれらの用途に使用できることは確認されていないので，以下これらの用途に使用できることが本願明細書の記載から推認できるかどうか検討する。 
　まず，（イ）については，上記に記載（特に下線部）したように，２４Ｐ４Ｃ１２転写産物であるｍＲＮＡの発現を検出するノーザン分析の結果，正常な前立腺と前立腺癌患者に由来する前立腺腫瘍組織の両方で，同程度に発現していることが図６Ａで示されているから，ポリヌクレオチドプローブおよびプライマーを用いても，前立腺癌が診断できるとはいえない。またたとえ，特定の前立腺癌細胞株，特定の前立腺癌異種移植片で過剰に発現していると仮定した場合でも，２４Ｐ４Ｃ１２のｍＲＮＡの過剰な発現の検出が，癌の診断マーカーとして機能できるというためには，癌性組織と普遍的で正常なコントロールという正常組織とでのｍＲＮＡの発現量に差が見られるだけでは不十分である。癌性組織及び正常組織においても，特定遺伝子の発現量には多少の個体差あるいは生理的変動は当然に存在するから，これら発現量の有意差について統計的な検討がなされていなければ，癌の診断マーカーとして使用できるか分からないというのが，本願出願時の技術常識であり，本願明細書に，本願発明の２４Ｐ４Ｃ１２のｍＲＮＡの発現量と前立腺癌の間の大規模症例に基づく有意な関係が示されてない以上，２４Ｐ４Ｃ１２が前立腺癌のマーカーとして使用できることは，本願明細書に記載されておらず，かつ本願明細書の記載から類推できるものではない。 
　次に（ロ）については，上記に記載したように，本願明細書の実施例４では，２４Ｐ４Ｃ１２のＮ末端の１−１４アミノ酸残基のポリペプチドに対するポリクローナル抗体が，全長の２４Ｐ４Ｃ１２遺伝子で形質転換した２９３Ｔ細胞を溶解した後の２４Ｐ４Ｃ１２と結合したことが記載され，２４Ｐ４Ｃ１２の２９３Ｔ細胞中での発現を確認しているものの，上記抗体が細胞表面に存在している状態の２４Ｐ４Ｃ１２と結合することは確認されておらず，またそれ以外の，細胞表面に存在する２４Ｐ４Ｃ１２に結合する抗体を作成できた記載はない。そもそも，２４Ｐ４Ｃ１２が膜結合タンパク質であることさえ確認されておらず，アミノ酸配列から１３回膜貫通領域を有すると推定しているにすぎない。そうすると，実際に膜表面に存在するかが不明である２４Ｐ４Ｃ１２に対する抗体により，前立腺癌が治療できるとはいえないばかりか，たとえ２４Ｐ４Ｃ１２が細胞表面に存在しているとしても，２４Ｐ４Ｃ１２の活性が不明であるから，抗体が結合したからといって，前立腺癌に対する治療効果があるかどうかは不明であり，（ロ）の用途に使用できるとはいえない。 
　さらに，（ハ）の用途についても，（ロ）の用途と同様に，２４Ｐ４Ｃ１２が細胞表面に存在することが具体的に確認されておらず，仮に細胞表面に存在しているとしても，ノーザン分析によれば，前立腺癌のみならず正常前立腺にもｍＲＮＡが発現していることが示されており，正常前立腺でも細胞表面で２４Ｐ４Ｃ１２が発現していると，その抗体の結合により正常と癌を区別できないから，抗体により前立腺癌の診断も，前立腺癌画像化に使用することもできない。しかも，前立腺細胞における２４Ｐ４Ｃ１２の発現量については，どの程度のものか具体的に記載されておらず，例えば抗体と結合した場合に可視化できる程の有意な量であるかどうかも不明であるから，抗体を用いた前立腺癌の診断，または前立腺癌画像化に使用することもできない。 
　以上のように，上記（イ）〜（ハ）の有用性については，本願明細書に具体的に記載されておらず，かつ本願明細書の記載から類推できるものでもないので，このような２４Ｐ４Ｃ１２の機能，活性についての具体的記載を欠く本願明細書には，２４Ｐ４Ｃ１２を使用できるように記載されているとはいえないから，２４Ｐ４Ｃ１２と特異的に免疫反応するが他のいかなるタンパク質とも免疫反応しないモノクローナル抗体またはそのフラグメントについても，それを使用することができるように記載されているとはいえない。
 　 
（２−１−３）小括
　よって，本願の発明の詳細な説明は，本件補正発明１を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められず，本願は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
　
（２−２）特許法第３６条第６項第１号について
　同様に，本件補正発明１の「配列番号２のアミノ酸配列を含むタンパク質と特異的に免疫反応するが他のいかなるタンパク質とも免疫反応しない」モノクローナル抗体を取得したことについては発明の詳細な説明に何ら具体的に記載されておらず，その課題を解決できることを当業者が理解できるように発明の詳細な説明に記載されているとはいえない。
　よって，本件補正発明１は本願の発明の詳細な説明に記載されたものとはいえず，特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
３．特許法第２９条第２項
３−１　引用例２に基づく特許法第２９条第２項
（１）引用例
　
　原査定の拒絶の理由で引用文献２として引用された本願優先日前の１９９９年２月１１日に頒布された刊行物である国際公開第９９／０６５４８号（以下，「引用例２」という。）には，「組織特異的でない分泌タンパク質の５’ＥＳＴｓ」について以下の事項が記載されている。
　
ア．「分泌型タンパク質をコードするｍＲＮＡから誘導される５’ＥＳＴの配列を開示する。５’ＥＳＴは，５’ＥＳＴに対応するｃＤＮＡおよびゲノムＤＮＡを得るためのものである。」（第１頁　要約第１〜２行）
　
イ．「実施例２７　全コード領域および対応するｍＲＮＡの真の５’末端を含むｃＤＮＡのクローニングおよび配列決定に５’ＥＳＴｓを使用するための一般的な方法
　
　対応するｍＲＮＡの真の５'末端ならびに全タンパク質コード配列を有し，かつ伸長ｃＤＮＡの取得に使用される５'ＥＳＴの配列に隣接した配列を含む，伸長ｃＤＮＡを迅速且つ効率よく単離するのに，下記の一般的な方法が使用されてきた。・・・
１．伸長したｃＤＮＡｓの取得・・・
２．全長伸長ｃＤＮＡあるいはそのフラグメントの配列決定・・・
３．全長の伸長ｃＤＮＡのクローニング・・・
４．全長の伸長ｃＤＮＡのコンピューター解析・・・」（第４３頁第２７行〜第５０頁第６行　実施例２７）
　
ウ．「実施例３０ ５’ＥＳＴＳまたはその一部に対応する遺伝子によりコードされるタンパク質の発現
・・・
　適当な５’ＥＳＴ，伸長ｃＤＮＡ，またはその一部によりコードされる配列を有する合成１５量体ペプチドを使用して，関心のあるタンパク質を特異的に認識することができる抗体を生成することが可能である。合成ペプチドをマウスに注射し，５’ＥＳＴ，伸長ｃＤＮＡ，またはその一部によりコードされるポリペプチドに対する抗体を生成する。」（第５８頁実施例３０　第６０頁第２６〜２９行）
　
エ．「実施例４３　ヒトタンパク質に対する抗体の産生
  実質的に純粋なタンパク質またはポリペプチドを，実施例３０に記載のようにトランスフェクトした細胞または形質転換した細胞から単離する。・・・次いで，タンパク質に対するモノクローナルまたはポリクローナル抗体を，以下のように調製することができる。
１．ハイブリドーマ融合体によるモノクローナル抗体の産生
  記載のように同定および単離される任意のペプチドのエピトープに対するモノクローナル抗体を，・・・マウスのハイブリドーマから調製することができる。簡単に説明すると，数週間の間，マウスに，数ミリグラムの選択されたタンパク質または該タンパク質に由来するペプチドを反復的に接種する。次いで，マウスを屠殺し，抗体を産生する脾臓細胞を単離する。脾臓細胞を，ポリエチレングリコールによって，マウスのミエローマ細胞と融合し，アミノプテリンを含む選択培地（ＨＡＴ培地）上の系の増殖によって融合していない過度の細胞を破壊する。首尾よく融合した細胞を希釈して，希釈物のアリコートをマイクロタイタープレートのウェルに配置し，ここで培養物の増殖が継続される。本来Ｅｎｇｖａｌｌ，  Ｍｅｔｈ．  Ｅｎｚｙｍｏｌ．  ７０：４１９，  １９８０（この開示内容は，参照により本明細書に組み入れる）に記載のＥＬＩＳＡなどのイムノアッセイ手順及びそれから由来する方法により，ウェルの上清液中の抗体を検出することによって，抗体産生クローンを同定する。選択した陽性クローンを培養し，使用のためにそれらのモノクローナル抗体産物を回収することができる。」（第８４頁第１〜２３行）
　
オ．「配列ＩＤ番号・・・由来組織・・・
ＩＤ５９・・・胎児腎臓，正常前立腺，肥大性前立腺，癌性前立腺・・・」
（第１１８頁からの表２における，第１１９頁にＩＤ５９の５’ＥＳＴのアミノ酸配列）
　
カ．「
」
　
「配列ＩＤ番号：５９・・・
（ｖｉ）最初の起源
（Ａ）生物：ヒト
（Ｆ）組織の種類：癌性前立腺」（第４７頁） 
 　 
（２）対比・判断
　
　記載事項オ及びカによれば，引用例２に記載の，胎児腎臓，正常前立腺，肥大性前立腺，癌性前立腺において発現が見られる５’ＥＳＴである配列番号５９のアミノ酸配列は，本願の少なくとも前立腺癌において発現している２４Ｐ４Ｃ１２の７１０アミノ酸のうちのＮ末端の１−１２６のアミノ酸配列と共通している。また，記載事項ウ，エより，引用例２に記載された５’ＥＳＴＳまたはその一部に対応する遺伝子によりコードされるタンパク質を発現させモノクローナル抗体を作成することも記載され，モノクローナル抗体自体の作成は当業者であれば記載された手法により容易に行うことができるから，配列番号５９の５’ＥＳＴに対応する遺伝子によりコードされるタンパク質に対するモノクローナル抗体の発明も記載されていると認める。
　ここで，本件補正発明１のうちの「配列番号２のアミノ酸配列を含むタンパク質と特異的に免疫反応するが他のいかなるタンパク質とも免疫反応しない，モノクローナル抗体」に係る発明（以下，「本件補正発明１’」とする。）と引用例２に記載された事項を比較すると，両者は，少なくとも前立腺癌において発現し，本願配列番号２のアミノ酸配列のうちＮ末端の１２６個のアミノ酸に相当する部分を含むタンパク質と特異的に免疫反応するモノクローナル抗体に関するものである点で共通し，両者は，以下の点で相違する。
　
ａ．本願配列番号２のアミノ酸配列のうちＮ末端の１２６個のアミノ酸に相当する部分を含むタンパク質について，本件補正発明１’においては，１２７番目以降は配列番号２のアミノ酸配列を含むのに対し，引用例２には該配列とは異なる配列が記載されている点。
　
ｂ．タンパク質と特異的に免疫反応するモノクローナル抗体について，本件補正発明１’においては，配列番号２のアミノ酸配列を含むタンパク質より他のいかなるタンパク質とも免疫反応しないのに対し，引用例２にはそのような記載はない点。
　
ｃ．タンパク質について，本件補正発明１’においては，少なくとも前立腺癌において発現するのに対し，引用例２においては，前立腺癌以外に胎児腎臓，正常前立腺，肥大性前立腺においても発現する点。
　
　上記相違点について検討する。
　
　相違点ａについて，引用例２に記載の５’ＥＳＴは，記載事項イにあるように，５’ＥＳＴに対応するｃＤＮＡの全長を得ることをその目的の１つとしてスクリーニングされ，開示されているものであるから，配列番号５９という５’ＥＳＴの，その全長のコード領域に対応するｃＤＮＡをクローニングするために，正常前立腺，肥大性前立腺，癌性前立腺等のｃＤＮＡライブラリーを作製し，引用例２に記載の方法を用いて，全長のｃＤＮＡをクローニングしてその配列を決定すること，その際に，引用例２において遺伝子コドンが正しく読めていない１２７，１２８番目のアミノ酸（配列番号５９において，不明のアミノ酸を示すXaaと表記されている。）をコードする部分よりもＮ末端側の配列をプライマーあるいはプローブとして用いてクローニングを行うことは，当業者であれば格別の困難なくなし得ることであり，そのようにして，本件補正発明１’の２４Ｐ４Ｃ１２をコードするヌクレオチドは得られるものである。　
　　
　相違点ｂについて，上記相違点ａについての欄で述べたようにして得られた全長ｃＤＮＡの配列をもとに作成したタンパク質を用いて，該タンパク質以外に結合しないモノクローナル抗体を作成することは当業者が容易に想到し得ることである。
　また，本願明細書においても，実施例で実際に作成された抗体は，配列番号２のＮ末端の１−１４個のアミノ酸，すなわち，引用例２に記載された５’ＥＳＴに含まれる配列のポリペプチドで免疫することで得られたポリクローナル抗体のみであり，特別な手法を用いて「配列番号２のアミノ酸配列を含むタンパク質より他のいかなるタンパク質とも免疫反応しない」モノクローナル抗体を取得したわけではない。
　
　相違点ｃについて，相違点ａについての欄で述べたように，引用例２の配列番号５９という５’ＥＳＴの全長のｃＤＮＡをクローニングすることは，当業者が容易になし得ることである以上，その結果得られる全長のｃＤＮＡによりコードされるタンパク質は，タンパク質の発現する組織が異なるとしても，その特性に関係なく化学物質として同じものであるから，タンパク質に結合するモノクローナル抗体自体は発現する組織の違いに関係なく容易に調製し得たものであって，物の発明の構成において実質的な相違点ではない。
　
（３）効果について
　
　本件補正発明１’が奏する効果のうち，相違点ｃについての欄で述べた，タンパク質の発現する組織の違いにより生じる効果については，上記２（２）に記載したように，本願明細書には２４Ｐ４Ｃ１２が前立腺癌に特異的に発現していることが示されているとはいえないから，前立腺癌に特異的に発現していることを利用した種々の用途に使用できるという格別な効果を奏するとはいえない。
　また，そもそも，上記２（２）において述べたように，本願明細書において，本件補正発明１’のモノクローナル抗体は作成されておらず，２４Ｐ４Ｃ１２のＮ末端の１−１４アミノ酸残基のポリペプチドに対するポリクローナル抗体が，全長の２４Ｐ４Ｃ１２遺伝子で形質転換した２９３Ｔ細胞の溶解物中の２４Ｐ４Ｃ１２と結合したことが記載されているのみであり，本件補正発明１’の効果は，引用例２の記載から予測できない格別なものとはいえない。 
　
（４）審判請求人の主張
　
　審判請求人は，平成２２年６月１６日付審判請求書の手続補正書において，以下のように主張している。
　
ア．「引用文献２記載のＥＳＴに対応するタンパク質が，本願配列番号２のタンパク質と同一である可能性は低いと考えます。すなわち，本願配列番号２をコードするヌクレオチド配列は，抑制サブトラクティブハイブリダイゼーション（ＳＳＨ）によって得られたものです（本願明細書段落０１６９〜０１７３）。本願明細書段落０１６９に記載されているように，ＳＳＨは示差的な発現があることに基づく技術であり，ＳＳＨは，前立腺癌において正常組織とは異なる発現を示すヌクレオチド配列を識別します。本願配列番号２をコードするヌクレオチド配列がＳＳＨによって回収できたということは，本願配列番号２をコードするヌクレオチド配列が，前立腺癌において，正常前立腺組織よりもはるかに高いレベルで発現していることを示唆しているといえます。この点引用文献２は第１１９頁において，ＥＳＴが正常な前立腺と前立腺癌とで同程度に発現することを開示しています。これは，本願配列番号２をコードするヌクレオチド配列にはあてはまらないことです。従って，引用文献２記載の配列番号５９及び３１３のＥＳＴに対応する全長タンパク質がどのようなものであれ，本願配列番号２とは異なるものである可能性が高いと考えられます。本願請求項１は抗体が本願配列番号２とのみ反応し，他のいかなるタンパク質とも免疫反応しないことを求めていることから，本願のタンパク質とは異なるタンパク質の発現について開示する引用文献２は，本願請求項１に係る抗体を開示するものではないと思量いたします。そして引用文献２が，開示するＥＳＴに関連する遺伝子の前立腺癌での発現レベルが正常な前立腺での発現レベルと異なることを何ら開示していないこともふまえると，本願抗体を取得することは，当業者といえども容易ではなかったものと思量いたします。以上より，本願請求項１〜５に係る発明は，引用文献２に照らして進歩性を有するものと思量いたします。」
　
イ．「特許法第３６条第４項及び特許法第３６条第６項第１号違反（拒絶査定なお書き）について
　原審の審査官殿は，本願発明の抗体やフラグメントが，前立腺癌細胞の増殖や生存を阻害するための組成物として使用可能なことが裏付けられていないと述べておられます。しかし本願発明の抗体やフラグメントが前立腺癌細胞の増殖や生存を阻害するための組成物として使用可能なことは，本願明細書段落０１２５に記載されております。また平成２１年１１月２６日付意見書に添付して提出したＤｒ．Ｃｈａｌｌｉｔａ−Ｅｉｄの宣誓書（添付資料４，抄訳として添付資料５）の第３〜４段落でも同様のことが説明されており，当初明細書の記載とよく符合するものと思量いたします。またこの宣誓書の第５段落では，インビボで24P4C12と免疫反応性のモノクローナル抗体を，ヒト前立腺異種移植片の増殖を遅延させる能力の徴候について試験した結果が記載されています。24P4C12と免疫反応性のモノクローナル抗体を投与したマウスでは，腫瘍体積増加速度及び30日目までに到達されるレベルの両方が，抗体を投与することにより減少したことが記載されています。以上より，本願発明の抗体やフラグメントが前立腺癌細胞の増殖や生存を阻害するための組成物として使用可能なことは，当業者であれば十分に把握できるものと，請求人は確信いたします。」
　
　また，平成２３年５月２日付上申書において，以下のように主張している。
　
ウ．「次に「前立腺癌細胞の増殖または生存を阻害するための，請求項１〜３のいずれか１項に記載の抗体またはフラグメントを含む組成物」について，本願が特許法第３６条第４項及び特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たすことにつきましては，平成２２年６月１６日付手続補正書の「（４−５）特許法第３６条第４項及び特許法第３６条第６項第１号違反（拒絶査定なお書き）について」の項において請求人の意見を詳述しておりますので，ご検討くださいますようお願い申し上げます。ご参考までに，Ｄｒ． Ｊｅａｎ Ｍ． Ｇｕｄａｓの宣誓書を添付資料７として提出いたします。添付資料７の２〜４段落は，モノクローナル抗体が実際にｉｎ ｖｉｖｏで前立腺癌細胞の成長を阻害したことを示しております。さらに，平成２１年１１月２６日付意見書に添付して提出したＤｒ．Ｐｉａ Ｍ． Ｃｈａｌｌｉｔａ−Ｅｉｄの宣誓書（該意見書の添付資料４）の５段落においても，このような能力が示されております。本願明細書段落０１２８〜０１３３には配列番号：２に対する抗体は癌の治療に使用可能であることが記載されており，明細書段落０１３３において癌として前立腺癌が具体的に言及されております。これらの宣誓書は，明細書の記載内容が真実であることを示す資料としてご参考までに提出するものにすぎません。」
　
　上記主張について検討する。
　
　主張アについて，目的の遺伝子をクローニングする際に，ただひとつの方法でしかクローニングできないというものではなく，方法が異なる場合にも同じ遺伝子をクローニングできることは本願優先日前，周知の技術的事項であり，上記３−１（２）において述べたような方法で取得する際には，発現量の違いには拠らないから，本願において抑制サブトラクティブハイブリダイゼーション（ＳＳＨ）を用いて２４Ｐ４Ｃ１２の全長タンパク質をコードするＤＮＡをクローニングしたことが，引用例２に記載されている配列番号５９の５’ＥＳＴの塩基配列を基づいて本願の全長タンパク質をコードするＤＮＡをクローニングできないことの証明にはならない。
　また，引用例２の配列番号５９のＥＳＴが正常な前立腺と前立腺癌とで同程度に発現することを開示していることから，引用例２記載のＥＳＴに対応する全長タンパク質がどのようなものであれ，本願配列番号２とは異なるものである可能性が高いとの主張については，２４Ｐ４Ｃ１２についても上記２（２）において述べたように，患者によっては正常前立腺と前立腺癌とで同程度に発現していることから（本願明細書段落【０１８１】，図６Ａレーン３，４），根拠がない。
　
　主張イ及びウについて，本願明細書段落０１２５には文言上記載があるだけであり，それを裏付けるデータ等の記載を伴うものではないから，本件補正発明１’の抗体が使用できるとはいえないことは上記２（２）の欄で述べたとおりである。そして，各参考資料は本願出願後のデータを示したものであって，本願の発明の詳細な説明にそのような効果が記載されていることを示すものではないから，参酌できない。
　
　よって，請求人の上記主張は採用できない。
　
（５）小括
　
　したがって，本件補正発明１’を選択肢として含む本件補正発明１は，当業者が引用例２に記載された発明及び周知技術に基いて容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
３−２　引用例３に基づく特許法第２９条第２項
　
（１）引用例
　
　本願の優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった電子的技術情報である，「ACCESSION:AAD21813 [GI:4529890], Definition: NG22 [Homo sapiens]，[retrieved] Retrieved from the Internet: 平成２４年１２月１２日検索URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AAD21813．掲載日　15-MAR-1999」（以下，「引用例３」という。）には，アクセッション番号が「AAD21813」であるアミノ酸配列に関し，以下の事項が掲載されている。
　
キ．「
　」
　
（２）対比・判断
　
　記載事項キによれば，引用例３に記載のアミノ酸配列は，本願配列番号２の７１０アミノ酸のうち，途中の１０アミノ酸が異なるのみであってそれ以外の部分は配列が一致しており，９８．６％のアミノ酸同一性を有する。
　ここで，本件補正発明１のうちの「配列番号２のアミノ酸配列を含むタンパク質と特異的に免疫反応するが他のいかなるタンパク質とも免疫反応しない，モノクローナル抗体」に係る発明（以下，「本件補正発明１’」とする。）と引用例３に記載された事項を比較すると，両者は，本願配列番号２のアミノ酸配列のうち９８．６％同一性を有するタンパク質に関するものである点で共通し，両者は，以下の点で相違する。
　
ａ．タンパク質の残りの１．４％の部分について，本件補正発明１’においては，配列番号２のアミノ酸配列を含むのに対し，引用例３には異なる配列が記載されている点。
　
ｂ．本件補正発明１’においては，タンパク質と特異的に免疫反応するが他のいかなるタンパク質とも免疫反応しない，モノクローナル抗体に関する発明であるのに対し，引用例３には抗体の記載はない点。
　
　上記相違点について検討する。
　
　一般に，タンパク質のアミノ酸配列が公知である場合，該アミノ酸配列をもとにプローブあるいはプライマーを作成し，ｃＤＮＡライブラリーなどを用いてタンパク質をコードする全長遺伝子を取得し，得られた遺伝子を組み込んだベクターで細胞を形質転換してタンパク質を産生して，精製したタンパク質をマウスなどに免疫して，該タンパク質に特異的に結合するモノクローナル抗体を作成することは，本願優先日前，周知技術を適用して当業者が容易になし得たことであり，引用例３に記載されたアミノ酸配列と本願配列番号２に記載されたアミノ酸配列とは９８．６％の同一性を有するから，引用例３に記載されたタンパク質を用いて得られるモノクローナル抗体も本願配列番号２のアミノ酸配列を含むタンパク質と特異的に免疫反応するものと認められる。
　
　そして，本件補正発明１’の効果について，上記２（２）に記載したように，本願明細書には２４Ｐ４Ｃ１２が前立腺癌に特異的に発現していることが示されているとはいえないから，本件補正発明１’のモノクローナル抗体が格別な効果を奏するとはいえない。
　
（３）小括
　
　したがって，本件補正発明１’を選択肢として含む本件補正発明１は，当業者が引用例３に記載された発明及び周知技術に基いて容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
４．　小括
　
　本件補正発明１は，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができず，また，本件補正発明１及び５について，本願は，特許法第３６条第６項第１号及び第４項に規定する要件をみたさないので，特許出願の際独立して特許を受けることができるものでない。
　
５．　むすび
　
　以上のとおりであるから，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。　　
　
第３．本願発明について
　
１．本願発明
　
　平成２２年４月２７日付の手続補正は，上記のとおり却下されたので，本願発明は，平成２１年１１月２６日付手続補正により補正された明細書及び図面の記載からみて，その請求項１〜９に記載された事項により特定されるとおりのものであり，そのうち請求項１及び６に係る発明は，以下のとおりのものである。（以下，それぞれ「本願発明１」，「本願発明６」という。）
　
「【請求項１】
配列番号２のアミノ酸配列を含むタンパク質と特異的に免疫反応する，モノクローナル抗体またはそのフラグメント。」　
　
「【請求項６】
前立腺組織の試験サンプルにおける前立腺癌細胞の存在を検出するための方法であって，該方法は，
（ａ）該試験サンプルと，配列番号２のアミノ酸配列を含む単離されたタンパク質と特異的に免疫反応する，モノクローナル抗体またはそのフラグメントとを接触させる工程，
（ｂ）該抗体またはフラグメントと，該サンプルにおける細胞との間の何等かの複合体のレベルを検出する工程，および
（ｃ）該レベルを，非癌細胞からなる同様に処理したコントロールサンプルにより生じるレベルと比較する工程
を包含し，非癌細胞からなる該コントロールサンプルと比較した場合に，該試験サンプルにおける該複合体の増大したレベルが，該試験サンプルにおける癌細胞の存在を示す，方法。」
　
２．原査定の拒絶の理由の概要
　原査定の理由２は，本願は，その出願前に日本国内又は外国において，頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて，その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないというものであり，理由３は，この出願は，発明の詳細な説明の記載が特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていないというものである。
　
３．特許法第２９条第２項について
（１）引用例
　
　引用例２の記載は，前記第２の３−１（１）と同じである。
　
（２）対比・判断
　
　本願発明１は，本件補正発明１の「モノクローナル抗体またはそのフラグメント」の性質である「他のいかなるタンパク質とも免疫反応しない」との特定を削除したものであり，本願発明１と引用例２に記載された事項を比較すると，両者は，少なくとも前立腺癌において発現し，本願配列番号２のアミノ酸配列のうちＮ末端の１２６個のアミノ酸に相当する部分を含むタンパク質と特異的に免疫反応するモノクローナル抗体に関するものである点で共通し，両者は，以下の点で相違する。
　
ａ．本願配列番号２のアミノ酸配列のうちＮ末端の１２６個のアミノ酸に相当する部分を含むタンパク質について，本願発明１においては，１２７番目以降は配列番号２のアミノ酸配列を含むのに対し，引用例２には該配列とは異なる配列が記載されている点。
　
ｃ．タンパク質について，本願発明１においては，少なくとも前立腺癌において発現するのに対し，引用例２においては，前立腺癌以外に胎児腎臓，正常前立腺，肥大性前立腺においても発現する点。
　
　上記相違点ａ及びｃについては前記第２の３−１（２）の欄においてのべたとおり，当業者が容易になし得たことである。
　
（３）審判請求人の主張
　
　審判請求人は，平成２１年１１月２６日付の意見書において，引用文献２の配列番号５９のタンパク質と本願発明の配列番号２のタンパク質が同じタンパク質を表さないと主張しているが，前記第２の３−１（４）アの主張と同様に採用できない。
　
（４）小括
　よって，本願発明１は，当業者が引用例２に記載された発明及び周知技術に基いて容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができない。
　
４．特許法第３６条第４項について
（１）本願発明６について
　本願明細書には，前記第２の２（２）の欄において述べたように，２４Ｐ４Ｃ１２を前立腺癌の検出に使用できることは示されておらず，２４Ｐ４Ｃ１２を製造し，該タンパク質を免疫原にして，該タンパク質と特異的に免疫反応するモノクローナル抗体を取得し，該抗体を前立腺組織の試験サンプルと接触させて，該サンプルにおける複合体のレベルを検出することにより，前立腺組織の試験サンプルにおける前立腺癌細胞の存在を検出することができることについてはその可能性が示唆されているに留まり，該タンパク質と特異的に免疫反応するモノクローナル抗体を前立腺組織の試験サンプルと接触させて，該サンプルにおける複合体のレベルを検出することにより，前立腺組織の試験サンプルにおける前立腺癌細胞の存在を検出することができることを裏付ける実施例等の具体的な記載はなく，発明の詳細な説明の記載からでは，該タンパク質と特異的に免疫反応するモノクローナル抗体を前立腺組織の試験サンプルと接触させて，該サンプルにおける複合体のレベルを検出することにより，前立腺組織の試験サンプルにおける前立腺癌細胞の存在を検出することができることを確認することができない。
　
（２）審判請求人の主張
　
　審判請求人は，平成２１年１１月２６日付の意見書において，以下のように主張している。
　
オ．「本願明細書段落０１０５に概説され，図６Ａで検証されるように，3人の患者のサンプルのうちの少なくとも2人のサンプルでは，本願の２４Ｐ４Ｃ１２　ｍＲＮＡの発現レベルが正常な隣接組織よりも前立腺に含まれる癌細胞においてはるかに高いことが明らかです。明細書の実施例においてはＲＮＡを指標にしているのに対し，新請求項６〜８に係る発明はタンパク質を指標としております。ＲＮＡレベルとタンパク質レベルの間には常に完全な相関関係があるとは限りませんが，ｍＲＮＡレベルの増加の検出は，ｍＲＮＡと同様にタンパク質が高いレベルで存在する可能性が高いことを示すと判断するのに十分な相関関係があるものと出願人は思量いたします。このような相関関係が当該技術分野において理解されていることをサポートする参考資料として，出願人は，Ｄｒ．Ｃｈａｌｌｉｔａ−Ｅｉｄの宣誓書を添付資料４（抄訳：添付資料５）として提出いたします。また，この添付資料４は，２４Ｐ４Ｃ１２タンパク質が癌の存在の検出において有用であるという本願明細書の記載をサポートします。」
　
　また，平成２２年６月１６日付審判請求書の手続補正書において，以下のように主張している。
　
カ．「特許法第３６条第４項違反について
　原審の審査官殿は，「ＲＮＡレベルとタンパク質レベルの間には常に完全な相関関係があるとは限らない」と述べておられます。しかし，タンパク質発現の指標としてｍＲＮＡの発現を調べることは，本願発明の属する技術分野の技術常識として通常行われていることです。この点については，平成２１年１１月２６日付意見書に添付して提出したＤｒ．Ｃｈａｌｌｉｔａ−Ｅｉｄの宣誓書（添付資料４，抄訳として添付資料５）の，特に第６段落で詳しく述べられています。具体的には，多様な癌標本でｍＲＮＡレベルを測定したところ，多くの標本で発現レベルの増加がみられたことが記載されており，ＲＮＡレベルとタンパク質レベルの間に相関関係があることをご確認いただけるものと思量いたします。また，原審の審査官殿は，「わずか３人の患者のサンプルについて調べているだけで，しかもそのうちの少なくとも１人のサンプルは癌細胞における発現レベルが正常細胞に比べて高いとは認められない」と述べておられます。しかし実際に使用されている癌マーカーであっても発現率が必ずしも１００％あるいはそれに近いとは限らず，本願発明の属する技術分野の技術常識をふまえると，３人中２人（６７％）で発現量に差がみられていることからすれば，当業者であれば前立腺癌の検出において本願タンパク質を十分に使用することができるものと思量いたします。以上のことから，発明の詳細な説明は，当業者が請求項６〜８に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているものと，請求人は確信いたします。」
　
　主張オ及びカについて，請求人も認めているとおり「ＲＮＡレベルとタンパク質レベルの間には常に完全な相関関係があるとは限」らないし，また，本願の２４Ｐ４Ｃ１２のｍＲＮＡの発現レベルについても，わずか３人の患者のサンプルについて調べているだけで，しかもそのうちの少なくとも１人のサンプルは癌細胞における発現レベルが正常細胞に比べて高いとは認められないことから，２４Ｐ４Ｃ１２タンパク質が前立腺癌の存在の検出において有用であるとはいえないことは，前記第２の２（２）の欄において述べたとおりである。
　
　よって，請求人の上記主張は採用できない。
　
（３）小括
　よって，本願発明６について，発明の詳細な説明が当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められない。
　
第４　むすび
　
　したがって，本願の請求項１に係る発明は，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，請求項６について，発明の詳細な説明の記載が特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていないというものであるから，他の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本願は拒絶をすべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。