【事件の表示】
　特願２０００−３７７６５５「二酸化炭素冷媒用冷凍機油及び冷凍機用流体組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年　６月２６日出願公開、特開２００２−１８００７５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯  
　本願は、平成１２年１２月１２日の出願であって、平成２２年８月３日付けで拒絶理由が通知され、同年１０月７日付けで意見書及び手続補正書が提出され、平成２３年２月２４日付けで拒絶査定され、同年６月１日付けで拒絶査定不服審判が請求されると共に手続補正書が提出され、平成２４年８月９日付けの審尋に対し、同年１０月１５日付けで回答書が提出されたものである。 
 　  
第２　平成２３年６月１日付けの手続補正書による補正の却下の決定 
 　 
［補正の却下の結論］ 
　平成２３年６月１日付けの手続補正書による補正を却下する。 
 　 
［補正の却下の理由］ 
１　補正の内容 
　平成２３年６月１日付けの手続補正書による補正（以下「本件補正」という。）は、本件補正前の請求項１の 
「下記一般式（１）：
　下記一般式（１）：
　Ｒ1−（ＯＲ2）n−ＯＨ　　（１）
［式中、Ｒ1は水素原子、炭素数１〜２のアルキル基または炭素数２〜３のアシル基を表し、Ｒ2は炭素数２〜４のアルキレン基を表し、ｎは上記一般式（１）で表されるポリアルキレングリコールの数平均分子量が５００〜３０００となるような整数を表す］
で表され、かつ１００℃における動粘度が１０〜２０ｍｍ2／ｓであるポリアルキレングリコールを含有することを特徴とする二酸化炭素冷媒用冷凍機油。」
を
「下記一般式（１）：
　Ｒ１−（ＯＲ２）ｎ−ＯＨ　　（１）
［式中、Ｒ１はメチル基を表し、Ｒ２はプロピレン基を表し、ｎは上記一般式（１）で表されるポリアルキレングリコールの数平均分子量が５００〜３０００となるような整数を表す］
で表され、かつ１００℃における動粘度が１５〜２０ｍｍ２／ｓであるポリアルキレングリコールを含有することを特徴とする二酸化炭素冷媒用冷凍機油。」
に改める補正を含むものである。 
 　 
２　補正の目的 
　上記補正は、重複して記載されていた「下記一般式（１）」という用語の一つを削除し、一般式（１）のＲ１について、「Ｒ１は水素原子、炭素数１〜２のアルキル基または炭素数２〜３のアシル基を表し」とされていたものを「Ｒ１はメチル基を表し」に改め、同じく一般式（１）のＲ２について、「Ｒ２は炭素数２〜４のアルキレン基を表し」とされていたものを「Ｒ２はプロピレン基を表し」に改め、かつ、「１００℃における動粘度」について、「１０〜２０ｍｍ２／ｓ」とされていたものを「１５〜２０ｍｍ２／ｓ」に改めたものといえる。
　ここで、「下記一般式（１）」という用語の一つを削除した点は、誤記の訂正を目的とするものであり、残りは本件補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項であるＲ１、Ｒ２及び１００℃における動粘度について、それらを限定するものであって、本件補正前の請求項１に記載された発明と、本件補正後の請求項１に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題を変更するものでもない。
　そうすると、上記補正は、全体としてみれば、発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の請求項１に記載した発明とその補正後の請求項１に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題も同一であるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
 　 
３　独立特許要件について 
　そこで、本件補正後の請求項１に記載されている事項により特定される発明（以下「本願補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）否かについて検討するに、本願補正発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公開がされた下記（２）で示す特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　その理由は、次のとおりである。
　
（１）本願補正発明 
　本願補正発明は、次のとおりである。 
 「下記一般式（１）：
　Ｒ１−（ＯＲ２）ｎ−ＯＨ　　（１）
［式中、Ｒ１はメチル基を表し、Ｒ２はプロピレン基を表し、ｎは上記一般式（１）で表されるポリアルキレングリコールの数平均分子量が５００〜３０００となるような整数を表す］
で表され、かつ１００℃における動粘度が１５〜２０ｍｍ２／ｓであるポリアルキレングリコールを含有することを特徴とする二酸化炭素冷媒用冷凍機油。」
　
（２）引用特許出願
　特願平１１−１９１１８９号（特開２００１−１９９８９号公報参照。原査定の「出願５」。出願日　平成１１年７月６日、公開日　平成１３年１月２３日。以下「先願」といい、その願書に最初に添付した明細書を「先願明細書」という。）
 　 
（３）先願明細書に記載された事項 
　先願は、本願の出願日前に出願され、本願の出願日後に出願公開がされたものであって、先願明細書には、次の記載がある。 
　
摘記１：「【請求項１】  含酸素有機化合物を主成分とし、１００℃における動粘度が５〜５０ｍｍ2 ／ｓ，粘度指数が６０以上であって、水分含有量が３００ｐｐｍ以下である基油からなる二酸化炭素冷媒用冷凍機油組成物。
【請求項２】  水分含有量が２５０ｐｐｍ以下である請求項１に記載の二酸化炭素冷媒用冷凍機油組成物。
【請求項３】  含酸素有機化合物がポリオキシアルキレングリコ−ル、ポリビニルエ−テル、ポリエステル、炭酸エステルから選ばれた１種又は２種以上の化合物である請求項１又は２に記載の二酸化炭素冷媒用冷凍機油組成物。」
　
摘記２：「【００１３】次に、本発明の含酸素有機化合物を主成分とする基油は、１００℃における動粘度が５〜５０ｍｍ2 ／ｓ、好ましくは７〜３０ｍｍ2 ／ｓ、特に好ましくは７〜２０ｍｍ2 ／ｓのものである。動粘度が５ｍｍ2 ／ｓ未満のものでは潤滑性が不充分になることがあり、一方動粘度が５０ｍｍ2 ／ｓを超えると動力損失により冷凍装置の運転の実用性が損なわれることがある。また、含酸素有機化合物を主成分とする基油の粘度指数は６０以上、さらには７０以上、特に８０以上であるものである。粘度指数が６０未満のものであると、高温において実質的な動粘度が低下し、前記した潤滑性を満たされない場合がある。」
　
摘記３：「【０１１３】
【実施例】本発明について、更に、実施例を用いて詳細に説明する。
〔実施例１〜８及び比較例１〜９〕表１に示す含酸素有機化合物を試料として、二酸化炭素冷媒下の安定性実験及び、安定性実験による全酸価の増加量の測定を行った。いずれの試料にも酸捕捉剤α−オレフィンオキサイドを１．２重量％配合して行った。実験の結果を表２に示した。
【０１１４】ここで、表１の試料ＮｏがXVII,XVIIIのポリプロピレングリコ−ルポリカ−ボネイトは、特開平４−８７２５の実施例３及び、実施例２に記載されている方法によって得た化合物である。なお、安定性実験の実験方法は、以下の通りである。
〔安定性実験〕内容積１２０ｍｌのオ−トクレ−ブに潤滑油サンプル４０ｇと二酸化炭素冷媒ガス４０ｇ及び銅、アルミニウム、鉄の金属触媒を加え、系内の水分が２０００ｐｐｍになるように水を添加した。オ−トクレ−ブを密閉し１７５℃，１０日間保持後、潤滑油サンプルを分析した。実験中の系内の圧力は１５ＭＰａである。
【０１１５】
【表１】
【０１１６】
【表２】
」
　
（４）先願明細書に記載された発明
　先願明細書には、「含酸素有機化合物を主成分とし、１００℃における動粘度が５〜５０ｍｍ2 ／ｓ，粘度指数が６０以上であって、水分含有量が３００ｐｐｍ以下である基油からなる二酸化炭素冷媒用冷凍機油組成物。」が記載されており（摘記１の請求項１）、含酸素有機化合物として「ポリオキシアルキレングリコ−ル」が使用されることも記載されている（摘記１の請求項３）。
　また、含酸素有機化合物を主成分とする基油の１００℃における動粘度は、「特に好ましくは７〜２０ｍｍ2 ／ｓ」であることが記載されている（摘記２）。
　そして、そのような二酸化炭素冷媒用冷凍機油組成物に用いられる含酸素有機化合物として、１００℃の動粘度が９．７ｍｍ２／ｓであり、粘度指数が１８５であり、水分含有量が２５０ｐｐｍである「ポリオキシプロピレングリコールモノメチルエーテル」が【表１】のＮｏ．ＶＩとして開示され、それが二酸化炭素冷媒下での安定性に優れ、安定性実験による全酸価の増加量も少ないことが【表２】の実施例３として示されている（摘記３）。
　ここで、表１のＮｏ．ＶＩとして開示されている「ポリオキシプロピレングリコールモノメチルエーテル」からなる基油は「１００℃の動粘度が９．７ｍｍ２／ｓであり、粘度指数が１８５であり、水分含有量が２５０ｐｐｍ」というものであるが、摘記１に示されるように、その動粘度、粘度指数、水分含有量は摘記１で示される一定の範囲内のものが許容されるのであり、しかも１００℃における動粘度については「７〜２０ｍｍ2 ／ｓ」が特に好ましい範囲とされているのである。
　
　そうすると、先願明細書には、
「ポリオキシプロピレングリコールモノメチルエーテルを主成分とし、１００℃における動粘度が７〜２０ｍｍ2 ／ｓ，粘度指数が６０以上であって、水分含有量が３００ｐｐｍ以下である基油からなる二酸化炭素冷媒用冷凍機油組成物。」
の発明（以下「先願発明」という。）が記載されているといえる。
　
（５）対比
　本願補正発明と先願発明とを対比する。
　先願発明の「ポリオキシプロピレングリコールモノメチルエーテル」は、本願補正発明の一般式（１）における、Ｒ１がメチル基、Ｒ２がプロピレン基であるポリアルキレングリコールに相当する。
　また、本願補正発明の「二酸化炭素冷媒用冷凍機油」は、特定のポリアルキレングリコールを「含有する」ものであり、組成物である場合を包含するものといえるから、先願発明の「二酸化炭素冷媒用冷凍機油組成物」は、本願補正発明の「二酸化炭素冷媒用冷凍機油」に相当する。
　
　そうすると、両者は、
「下記一般式（１）：
　Ｒ１−（ＯＲ２）ｎ−ＯＨ　　（１）
［式中、Ｒ１はメチル基を表し、Ｒ２はプロピレン基を表す］
で表されるポリアルキレングリコールを含有する二酸化炭素冷媒用冷凍機油。」
である点において一致し、以下の点で相違するかに見える。
　
相違点１：一般式（１）におけるｎが、本願補正発明では「上記一般式（１）で表されるポリアルキレングリコールの数平均分子量が５００〜３０００となるような整数を表す」ものであるのに対し、先願発明ではその値が明らかでない点
　
相違点２：ポリアルキレングリコールの１００℃における動粘度が、本願補正発明では「１５〜２０ｍｍ２／ｓ」であるのに対し、先願発明では「７〜２０ｍｍ２／ｓ」である点
　
（６）相違点についての判断
ア　相違点１について
　粘度と数平均分子量に正の相関関係があることは技術常識であり、平成２２年１０月７日付け及び平成２３年６月１日付けの手続補正書によって補正された本願の明細書（以下「本願補正明細書」という。）の段落【００６３】には、基油１、３、５、９、１０として、先願発明の基油と同じポリオキシプロピレングリコールモノメチルエーテル（Ｍｅ−Ｏ−（ＰＯ）ｎ−Ｈ）が開示されているところ、そこでは１００℃における動粘度が４、１０、２０のときに数平均分子量がそれぞれ４００、１２００、１８００であることが示されている（実施例１，５及び比較例１）。
　そうすると、先願発明の基油である、１００℃における動粘度が７〜２０ｍｍ２／ｓであるポリオキシプロピレングリコールモノメチルエーテルは、その数平均分子量を測定すれば、概ね５００〜１８００程度であり、５００〜３０００の範囲に包含されるものと認められる。
　よって、引用発明のポリオキシプロピレングリコールモノメチルエーテルは、一般式（１）のｎの値が数平均分子量が５００〜３０００となるような整数を表すことになるので、相違点１は実質的な相違点ではない。
　
イ　相違点２について
　両者の１００℃における動粘度は「１５〜２０ｍｍ２／ｓ」の範囲で重複しているから、この点は相違点とはいえない。
　
　仮に、引用発明の「７〜２０ｍｍ２／ｓ」という広い範囲に対して、本願補正発明が「１５〜２０ｍｍ２／ｓ」という狭い範囲を選択した点が一応の相違点であるとしても、この点は以下で示すように実質的な相違点とはいえない。
　本願補正明細書の段落【００２２】には「上記一般式（１）で表されるポリアルキレングリコールの１００℃における動粘度は、好ましくは５〜２０ｍｍ2／ｓ、より好ましくは６〜１８ｍｍ2／ｓ、さらに好ましくは７〜１６ｍｍ2／ｓ、さらにより好ましくは８〜１５ｍｍ2／ｓ、最も好ましくは１０〜１５ｍｍ2／ｓである。１００℃における動粘度が５ｍｍ2／ｓ未満であると二酸化炭素共存下での潤滑性が不十分となる傾向にある。他方、１００℃における動粘度が２０ｍｍ2／ｓを越えると、低温条件下で二酸化炭素冷媒に対して相溶性を示す組成範囲が狭くなり、冷媒圧縮機の潤滑不良や蒸発器における熱交換の阻害が起こりやすくなる。」と記載されるように、本願補正明細書において、１００℃における動粘度は「好ましくは５〜２０ｍｍ2／ｓ、より好ましくは６〜１８ｍｍ2／ｓ、さらに好ましくは７〜１６ｍｍ2／ｓ、さらにより好ましくは８〜１５ｍｍ2／ｓ、最も好ましくは１０〜１５ｍｍ2／ｓである。」というのであるから、本願補正発明が規定する「１５〜２０ｍｍ２／ｓ」は、より広い範囲である「５〜２０ｍｍ２／ｓ」に比べて特に有利な効果を示す範囲であるとはいえない。
　また、本願補正明細書の【表１】の記載によれば、１００℃における動粘度が１０ｍｍ２／ｓである基油１を用いた実施例１と、１００℃における動粘度が１５及び２０ｍｍ２／ｓである基油３、５を用いた実施例３及び５を比較しても、流動点、全酸価、安定性、潤滑性の試験結果はほぼ同様であり、相溶性試験１では、実施例１の方が基油の濃度が低い範囲において相溶性を示す組成範囲が広くなっており（１２質量％未満で相溶。）、このことは、審判請求人が審判請求書において「相溶性試験１において重要なのは、「多量の冷媒と少量の冷凍機油との混合物」の低温条件下での相溶性にあります。すなわち、「低温条件下で二酸化炭素冷媒と混合したときに相溶性を示す組成範囲が十分に広い」とは、相溶性試験１において試料油濃度が低い側において、相溶性を示す組成範囲を広く有することを示します。」（項目３（１）ｂの第２段落）と主張していることを考慮すれば、１００℃における動粘度が１０ｍｍ２／ｓである基油を用いた実施例１の方が、１００℃における動粘度が１５又は２０ｍｍ２／ｓである基油を用いた実施例３又は５に比べて、相溶性試験１において良好な結果を示すことを意味している。
　そして、相溶性試験２についても、実施例１の方が実施例３、５に比べて溶解度が大きく、二酸化炭素冷媒との相溶性に優れることが示されているし、相溶性試験３においても、実施例１と３は同様の結果を示し、実施例１は実施例５に比べて５０質量％での相溶温度範囲が広くなっている。
　これらのことからみて、本願補正発明がポリアルキレングリコールの１００℃における動粘度を１５〜２０ｍｍ２／ｓに限定したことによって、その範囲を７〜２０ｍｍ２／ｓと規定する先願発明に対して新たな効果を奏するものとはいえない。
　
　よって、仮に、引用発明の「７〜２０ｍｍ２／ｓ」という広い範囲に対して、本願補正発明が「１５〜２０ｍｍ２／ｓ」という狭い範囲を選択した点が一応の相違点であるとしても、この点は新たな効果を奏するものではなく、単に７〜２０ｍｍ２／ｓという範囲の中から任意の範囲を選択したにすぎないものであるから、実質的な相違点といえるものではない。
　
ウ　小括
　したがって、相違点１，２はいずれも実質的な相違点ではないから、本願補正発明は先願発明と同一である。
　
（７）発明者及び出願人の同一性についての検討
　本願補正発明の発明者が先願発明の発明者と同一であるとも、また、この出願の時において、その出願人と先願の出願人が同一であるともいえない。
　
（８）小括
　したがって、本願補正発明は、先願明細書に記載された発明と同一であり、しかも、本願補正発明の発明者が先願発明の発明者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が先願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
４　補正の却下の決定のむすび
　以上のとおり、本願補正発明は独立して特許を受けることができるものではなく、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであるから、本件補正は、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
 　 
第３　本願発明 
　平成２３年６月１日付けの手続補正書による補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜３に係る発明は、平成２２年１０月７日付けの手続補正書によって補正された明細書の特許請求の範囲に記載された事項により特定されるとおりのものであり、そのうち請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は次のとおりである。 
 　 
「下記一般式（１）：
　下記一般式（１）：
　Ｒ1−（ＯＲ2）n−ＯＨ　　（１）
［式中、Ｒ1は水素原子、炭素数１〜２のアルキル基または炭素数２〜３のアシル基を表し、Ｒ2は炭素数２〜４のアルキレン基を表し、ｎは上記一般式（１）で表されるポリアルキレングリコールの数平均分子量が５００〜３０００となるような整数を表す］
で表され、かつ１００℃における動粘度が１０〜２０ｍｍ2／ｓであるポリアルキレングリコールを含有することを特徴とする二酸化炭素冷媒用冷凍機油。」
　
第４　原査定の拒絶の理由の概要
　原査定の拒絶の理由は、本願発明は、その出願の日前の特許出願であつて、その出願後に出願公開がされた下記の特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない、という理由を含むものである。
　
引用特許出願
　特願平１１−１９１１８９号（特開２００１−１９９８９号公報参照。原査定の「出願５」であり、第２の３（２）の「先願」と同じ。以下この出願を同様に「先願」といい、その願書に最初に添付した明細書を「先願明細書」という。）
　
第５　当審の判断
　当審は、本願は原査定の上記理由によって拒絶されるべきものと判断する。その理由は、以下のとおりである。
　
１　先願明細書に記載された事項及び先願明細書に記載された発明
　先願明細書に記載された事項及び先願明細書に記載された発明は、第２の３（３），（４）で示したとおりであり、後者は以下同様に「先願発明」という。
　
２　対比・判断
　本願発明は、実質的にみて、第２の３（１）で示した本願補正発明において、一般式（１）のＲ１について、「Ｒ１はメチル基を表し」とされていたものを「Ｒ１は水素原子、炭素数１〜２のアルキル基または炭素数２〜３のアシル基を表し」と拡張し、同じく一般式（１）のＲ２について、「Ｒ２はプロピレン基を表し」とされていたものを「Ｒ２は炭素数２〜４のアルキレン基を表し」に拡張し、かつ、「１００℃における動粘度」について、「１５〜２０ｍｍ２／ｓ」とされていたものを「１０〜２０ｍｍ２／ｓ」に拡張したものといえる。
　そうすると、本願発明は本願補正発明の上位概念の発明ということができるから、第２の３で示したように、本願補正発明が先願発明と同一である以上、その上位概念の発明である本願発明も先願発明と同一であるといえる。
　また、本願発明の発明者が先願発明の発明者と同一であるとも、また、本願の出願の時において、その出願人と先願の出願人が同一であるともいえない。
　
３　小括
　よって、本願発明は、先願明細書に記載された発明と同一であり、しかも、本願発明の発明者が先願発明の発明者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が先願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。
　
第６　むすび
　以上のとおり、本願発明は特許を受けることができないものであるから、その余の点について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。