【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３５４７０２８号発明「銅及び銅合金の表面処理剤」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件特許第３５４７０２８号（以下、「本件特許」という。）についての手続の経緯の概要は、以下のとおりである。
　
　平成　８年　９月１９日　特許出願（特願平８−２７１７２２号）
　平成１６年　４月２３日　特許権の設定登録
　平成２２年１０月２２日　無効審判請求
　平成２３年　１月１１日　訂正請求書及び答弁書提出（被請求人）
　平成２３年　１月３１日　上申書提出（被請求人）
　平成２３年　２月２８日　弁駁書提出（請求人）
　平成２３年　３月１１日　口頭審理陳述要領書提出（請求人）
　平成２３年　３月１７日　口頭審理陳述要領書提出（被請求人）
　平成２３年　３月２５日　上申書提出（被請求人）
　平成２３年　３月２５日　口頭審理
　平成２３年　４月１５日　上申書提出（請求人）
　平成２３年　４月１５日　上申書提出（被請求人）
　
第２　訂正の請求
１．訂正の内容
　被請求人は平成２３年１月１１日付けの訂正請求書により明細書の訂正を求めた。当該訂正の内容は、本件特許の明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正しようとするものである。すなわち、
（１）「【００１４】
【発明の実施の形態】
　本発明の実施に適するイミダゾール化合物及びベンズイミダゾール化合物の代表的なものとしては、２−ペンチルイミダゾール、２−ウンデシル−４−メチルイミダゾール、２，４−ジメチルイミダゾール等の２−アルキルイミダゾール化合物、２−フェニルイミダゾール、２−トルイルイミダゾール、２−フェニル−４−メチルイミダゾール、２−フェニル−４−ベンジルイミダゾール、２−フェニル−４−メチル−５−ベンジルイミダゾール、２，４−ジフェニルイミダゾール、２，４，５−トリフェニルイミダゾール等の２−アリールイミダゾール化合物、２−ベンジルイミダゾール、２−ベンジル−４−メチルイミダゾール、２−フェニルエチルイミダゾール、２−（２−フェニルエチル）イミダゾール、２−（２−フェニルペンチル）イミダゾール等の２−アラルキルイミダゾール化合物、２−プロピルベンズイミダゾール、２−ペンチルベンズイミダゾール、２−オクチルベンズイミダゾール、２−ノニルベンズイミダゾール、２−ヘキシル−５−メチルベンズイミダゾール、２−（２−メチルプロピル）ベンズイミダゾール、２−（１−エチルプロピル）ベンズイミダゾール、２−（１−エチルペンチル）ベンズイミダゾール等のアルキルベンズイミダゾール化合物、２−シクロヘキシルベンズイミダゾール、２−（２−シクロヘキシルエチル）ベンズイミダゾール、
２−（５−シクロヘキシルペンチル）等の２−（シクロヘキシルアルキル）ベンズイミダゾール化合物
において、
「２−（５−シクロヘキシルペンチル）等の２−（シクロヘキシルアルキル）ベンズイミダゾール化合物」
を
「２−（５−シクロヘキシルペンチル）ベンズイミダゾール等の２−（シクロヘキシルアルキル）ベンズイミダゾール化合物」
と訂正する（訂正事項１）
（２）「【００１５】
　本発明の実施において使用されるコンプレクサン化合物の代表的なものとしては、イミノ二酢酸（ＩＤＡ）、ニトリロ三酢酸（ＮＴＡ）、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ジエチレントリアミン五酢酸（ＤＴＰＡ）、トリエチレンテトラミン六酢酸（ＴＴＨＡ）、１，２−ジアミノシクロヘキサン四酢酸（ＣｙＤＴＡ）、グリコールエーテルジアミン四酢酸（ＧＥＤＴＡ）、Ｎ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシベンジル）エチレンジアミン二酢酸（ＨＢＥＤ）、エチレンジアミン二プロピオン酸（ＥＤＤＰ）、エチレンジアミン二酢酸（ＥＤＤＡ）、ジアミノプロパノール四酢酸（ＤＰＴＡ−ＯＨ）、ヘキサメチレンジアミン四酢酸（ＨＤＴＡ）、ヒドロキシエチルイミノ二酢酸（ＨＩＤＡ）、ジアミノプロパン四酢酸（Ｍｅｔｈｙｌ−ＥＤＴＡ）、ニトリロ三プロピオン酸（ＮＴＰ）
、エチレンジアミンテトラキスメチレンホスホン酸（ＥＤＴＰＯ）、ニトリロトリスメチレンホスホン酸（ＮＴＰＯ）
において、
「、エチレンジアミンテトラキスメチレンホスホン酸（ＥＤＴＰＯ）、ニトリロトリスメチレンホスホン酸（ＮＴＰＯ）」
を削除する（訂正事項２）
の２点を訂正しようとするものである。
　
２．訂正の可否に対する判断
　上記訂正について検討する。
（１）訂正事項１について
　訂正前の本件特許明細書の【００１４】には、「２−フェニルベンズイミダゾール、２−フェニル−５−メチルベンズイミダゾール等の２−アリールベンズイミダゾール化合物」のように、化合物名を複数個列挙した上で「等の……ベンズイミダゾール化合物」と該複数個の化合物の総称を記載する形式で具体的な化合物名が例示されている。一方、訂正前の【００１４】には「２−シクロヘキシルベンズイミダゾール、２−（２−シクロヘキシルエチル）ベンズイミダゾール、２−（５−シクロヘキシルペンチル）等の２−（シクロヘキシルアルキル）ベンズイミダゾール化合物」との記載があり、他の化合物に関する例示の記載形式からすれば、「２−（５−シクロヘキシルペンチル）」は「２−（シクロヘキシルアルキル）ベンズイミダゾール化合物」の具体的な化合物名を示していることは明らかである。してみると、「２−（シクロヘキシルアルキル）ベンズイミダゾール化合物」の具体的な化合物名として、「２−（５−シクロヘキシルペンチル）」は明らかに「２−（５−シクロヘキシルペンチル）ベンズイミダゾール」の誤記であると認められる。
　したがって、訂正事項１は、「２−（５−シクロヘキシルペンチル）」という誤った化合物名を「２−（５−シクロヘキシルペンチル）ベンズイミダゾール」と訂正するものであるから、この訂正は誤記の訂正を目的とするものである。
　また、この訂正は願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされており、また実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないことも明らかである。
　
（２）訂正事項２について
　訂正事項２について、本件無効審判の被請求人は訂正請求書において下記の主張をしている。
「（４−２）訂正事項２
　訂正事項２は、基準明細書の段落【００１５】において、例示列挙された化合物の中から、「エチレンジアミンテトラキスメチレンホスホン酸（ＥＤＴＰＯ）」及び「ニトリロトリスメチレンホスホン酸（ＮＴＰＯ）」を削除するものである。
　用語「コンプレクサン」とは、アミノポリカルボン酸類の総称をいい、少なくとも１つの−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２を持ち、多くの金属イオンと極めて安定的な化合物を作るキレート剤を意味する（例えば、無効審判答弁書に添付した乙第１号証、乙第３〜６号証を参照）。
　訂正により削除された「エチレンジアミンテトラキスメチレンホスホン酸（ＥＤＴＰＯ）」及び「ニトリロトリスメチレンホスホン酸（ＮＴＰＯ）」は、いずれも「−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２」を有していないため、用語「コンプレクサン」の意味内容とは合致しない。そのため、特許請求の範囲と明細書との整合性をとるために今回の訂正をおこなった。
　従って、この訂正は、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第１３４条の２第１項但し書第３号の要件に適合する。また、基準明細書に記載された事項の範囲内の訂正であり、かつ実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第１３４条の２第５項で準用する特許法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合する。」
　
　ここで、乙第１号証、乙第３〜６号証にはそれぞれ以下の記載がある。
ア　乙第１号証（玉虫文一他編、「岩波理化学辞典」、第３版、株式会社岩波書店、１９７１年５月２０日、４８３頁）
「コンプレクソン［英仏complexon　独Komplexon　露комплексон］アミノポリカルボン酸類の総称．コンプレクサン（complexan）ともいう．すくなくとも１つの−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２をもち，多くの金属イオンときわめて安定なキレート化合物をつくる＊キレート剤である．エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ），ニトリロ三酢酸（ＮＴＡ）などをはじめとしてきわめて多くのものが開発されている．さらに広く，ポリアミン類，ポリオキシカルボン酸類などをも含めた可溶性キレート化合物生成試薬はキロン（chelon）ということもある．」（第４８３頁右欄第４７−５６行）
　
イ　乙第３号証（上野景平著、「入門キレート化学」、株式会社南江堂、１９６９年１２月１５日、２１９−２２３頁）
乙３ａ：「しかしながらＥＤＴＡに関して，さらに定量的な研究を行ない，今日のコンプレクサン化学の基礎をつくったのは，G. Schwarzenbach教授であろう．当時スイスのチューリッヒ大学の教授であったSchwarzenbach博士は，ＥＤＴＡおよび類似化合物のキレート生成能を系統的に研究し，Komplexoneという表題のもとに１９４５年以来，今日にいたるまで，３０報を超える研究論文を，主としてスイス化学会誌Helv. Chem. Actaに発表している．」（第２２１頁第１６−２１行）
　
乙３ｂ：「閑話休題，ＥＤＴＡやＮＴＡの発見以来，数多くの類似体が合成されている．これらはすべてアミノカルボン酸（アミノ酢酸あるいはアミノプロピオン酸類）の誘導体と考えることができ，今日ではコンプレクサン型配位子（complexane type ligands）と総称されている．主なコンプレクサンを，その構造式とともに表６・１に示した．これらのコンプレクサンは，それぞれ特色をそなえているのであるが，合成の容易な点，および応用面の広い点で，ＥＤＴＡおよびＮＴＡにまさるコンプレクサンはないようである．」（第２２３頁第３−９行）
　
乙３ｃ：表６・１には「主なコンプレクサン」としてイミノジ酢酸（ＩＤＡ）、ニトリロトリ酢酸（ＮＴＡ）、エチレンジアミンテトラ酢酸（ＥＤＴＡ）、ジエチレントリアミンペンタ酢酸（ＤＴＡＰ）、トリエチレントリアミンヘキサ酢酸（ＴＴＨＡ）、１，２−ジアミノシクロヘキサンテトラ酢酸（ＣｙＤＴＡ）、Ｎ−ヒドロキシエチルエチレンジアミントリ酢酸（ＨＥＤＴＡ）、エチレングリコールジエチルエーテルジアミンテトラ酢酸（ＧＥＤＴＡ）、エチレンジアミンテトラプロピオン酸（ＥＤＴＰ）の構造式が記載されており、これらはいずれも−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２又は−Ｎ（Ｃ２Ｈ４ＣＯＯＨ）２を備えている。（第２２２頁）
　
ウ　乙第４号証（化学大辞典編集委員会編、「化学大辞典」、第３巻、共立出版株式会社、１９６３年９月１５日、第７６８頁）
「コンプレクソン　［英Complexon　独Komplexon］　ＥＤＴＡ類似化合物の総称として，１９４５年G. Schwarzenbachが与えた名称．この種の化合物はカルボキシメチル基が窒素原子と結合しているα−アミノ酸で，少なくとも１個の−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２を含んでいるため，アミンの窒素の配位能の強力性とカルボキシル基の酸素の配位能の普遍性を具備している．したがって強力で普遍的なキレート試薬として各方面に利用されている．この名称はスイスのChemische Fabrik Uetikonの登録商標となっているため，学術用語としてキロン＊なることばが提出されている．これはコンプレクソンより更に広い意味をもつものである．」（第７６８頁左欄第１９−３２行）
　
エ　乙第５号証（化学用語辞典編集委員会編、「化学用語辞典」、第３版、技報堂出版株式会社、１９９２年５月１６日、３０２頁）
「コンプレキソン　complexon　エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）に代表される金属イオンに強い配位能力をもつポリアミノポリカルボン酸の総称．商品名との混同を避けるため，現在ではコンプレクサン（complexan）という．」（第３０２頁右欄第７−１２行）
　
オ　乙第６号証（社団法人日本化学会編、「標準化学用語辞典」、丸善株式会社、１９９１年３月３０日、２３０頁）
「コンプレキソン（文）［complexon］　ポリアミン−Ｎ−ポリカルボン酸類の総称．たとえばエチレンジアミン四酢酸＊（ＥＤＴＡ）．ニトリロ三酢酸＊（ＮＴＡ）もこの部類に加えられる．分子内に−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２の構造をもち，多くの金属イオンときわめて安定なキレート化合物をつくる．分析用試薬などとしての用途が広い．」（第２３０頁左欄第１５−２１行）
　
　一方、無効審判請求人は平成２３年２月２８日付け弁駁書において、訂正請求書に対する以下の弁駁を行なっている。
「（１）本件訂正請求は認められない。
（２）被請求人は、訂正請求書の「６．（２）訂正の事由」及び「（３）訂正事項」の欄において、誤記又は誤訳の訂正を訂正の事由とする訂正事項１、及び、明りょうでない記載の釈明を訂正の事由とする訂正事項２について訂正を請求している。しかしながら、以下に述べるように、少なくとも訂正事項２は特許法第１３４条の２第１項ただし書き第３号の要件に適合せず、特許法第１３４条の２第５項で準用する特許法第１２６条第３項乃至第５項の規定にも適合しないので、認められるものではない。
（３）訂正事項２について
…（略）…
本件訂正後の明細書の段落【００１５】には、−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２を有しない化合物である「Ｎ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシベンジル）エチレンジアミン二酢酸（ＨＢＥＤ）」が依然として記載されており、被請求人が主張する「コンプレクサン」とは一致しない。そうすると、訂正事項２は、明りょうでない記載の釈明を目的とするものということはできず、また、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものともいえない。そして、訂正事項２が、特許請求の範囲の減縮を目的とするものでなく、コンプレクサンの概念を変更するものであることは明らかである。したがって、訂正事項２は、特許法第１３４条の２第１項ただし書各号を目的としていない訂正であるので、認められるべきでない。
…（略）…
基準明細書において「コンプレクサン」として段落００１５に例示されたものが、「コンプレクサン」であるとも解釈され得る。この場合、被請求人の主張するとおり、「コンプレクサン」が、「アミノポリカルボン酸の総称をいい、少なくとも１つの−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２を持ち、多くの金属イオンと極めて安定的な化合物を作るキレート剤」であるという前提で、基準明細書の段落００１５に記載された化合物のうち、「アミノポリカルボン酸の総称をいい、少なくとも１つの−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２を持ち、多くの金属イオンと極めて安定的な化合物を作るキレート剤」に該当しないものを削除すると、基準明細書に記載されない上記キレート剤も「コンプレクサン」に含まれることとなり、当該訂正事項２は、実質上特許請求の範囲を変更するものに該当する。よって、訂正事項２は、特許法第１３４条の２第５項で準用する特許法第１２６条第４項の規定に適合せず、認められるべきではない。」
　
　そこで、訂正事項２の内容について検討する。
　まず、被請求人の提出した乙第１号証、乙第３〜６号証の上記記載事項を検討してみるに、乙第３号証では、「コンプレクサン」とは「アミノカルボン酸（アミノ酢酸あるいはアミノプロピオン酸類）の誘導体」であり、−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２及びエチレンジアミンテトラプロピオン酸（ＥＤＴＰ）のように−Ｎ（Ｃ２Ｈ４ＣＯＯＨ）２を持つものが例示されている。
　乙第５号証では、「コンプレクサン」とは「ポリアミノポリカルボン酸」の総称であると記載されており、「アミノ」基も「ポリ」すなわち複数個持つものであり、例示もアミノ基が複数あるＥＤＴＡのみが挙げられている。
　乙第６号証では、「コンプレクサン」とは「ポリアミン−Ｎ−ポリカルボン酸類」の総称であると記載されており、「アミン」すなわちアミノ基も「ポリ」すなわち複数個持つものである旨説明しているものの、ニトリロ三酢酸のように分子内に−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２の構造を持ち、ポリアミンではないものも例示されている。
　よって、乙第１号証、乙第３〜６号証のうち、「コンプレクサン」とは「アミノポリカルボン酸類の総称をいい、少なくとも１つの−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２を持ち、多くの金属イオンと極めて安定的な化合物を作るキレート剤」である旨の記載があるのは乙第１号証、乙第４号証及び乙第６号証である。乙第３号証には、「コンプレクサン」とは「アミノポリカルボン酸類の総称をいい、少なくとも１つの−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２を持ち、多くの金属イオンと極めて安定的な化合物を作るキレート剤」の他に「−Ｎ（Ｃ２Ｈ４ＣＯＯＨ）２」を持つキレート剤も挙げられている。
　
　したがって、「コンプレクサン」の意味は乙第１号証、乙第３〜６号証で全て同じとは認められず、乙第１号証、乙第３〜６号証からは、被請求人が主張するように用語「コンプレクサン」が「アミノポリカルボン酸類の総称をいい、少なくとも１つの−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２を持ち、多くの金属イオンと極めて安定的な化合物を作るキレート剤」のことであると一義的には認められない。
　
　次に、本件特許明細書の記載を見てみると、【００１５】には
「【００１５】
　本発明の実施において使用されるコンプレクサン化合物の代表的なものとしては、
…（略）…
Ｎ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシベンジル）エチレンジアミン二酢酸（ＨＢＥＤ）、エチレンジアミン二プロピオン酸（ＥＤＤＰ）、エチレンジアミン二酢酸（ＥＤＤＡ）、
…（略）…
ニトリロ三プロピオン酸（ＮＴＰ）、エチレンジアミンテトラキスメチレンホスホン酸（ＥＤＴＰＯ）、ニトリロトリスメチレンホスホン酸（ＮＴＰＯ）等とこれらの塩類が挙げられる。」
と記載されており、−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２を持っていないものが６個挙げられている。すなわち、エチレンジアミン二プロピオン酸（ＥＤＤＰ）とニトリロ三プロピオン酸（ＮＴＰ）はプロピオン酸であり、エチレンジアミンテトラキスメチレンホスホン酸（ＥＤＴＰＯ）とニトリロトリスメチレンホスホン酸（ＮＴＰＯ）はホスホン酸である。また、Ｎ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシベンジル）エチレンジアミン二酢酸（ＨＢＥＤ）とエチレンジアミン二酢酸（ＥＤＤＡ）は＞Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）を２つ持つものである。
　訂正事項２ではこのうち２つのホスホン酸を削除しようとするものであるが、２つのホスホン酸を削除したとしても−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２を持っていないものが４個残ることになる。してみると、たとえ一般的に用語「コンプレクサン」が本件無効審判の被請求人が主張する「アミノポリカルボン酸類の総称をいい、少なくとも１つの−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２を持ち、多くの金属イオンと極めて安定的な化合物を作るキレート剤」のことを意味すると認識されているとしても、訂正事項２は本件特許明細書の記載をこの一般的な「コンプレクサン」の意味に基づいて訂正するものではない。
　
　よって、本件特許の請求項１に係る発明の「コンプレクサン化合物」は、本件特許明細書には、その具体的な定義が記載されておらず、単に物質名が列挙されているにすぎないところ、被請求人が提出した乙第１号証、乙第３〜６号証を参酌しても「コンプレクサン化合物」を一義的に定義することはできず、また、本件特許明細書の【００１５】に列挙された「コンプレクサン化合物」の各化合物の一部を削除した残りの化合物自体も被請求人が主張する定義とも異なっている。そして、一般的な特許明細書においては、種々の定義がある場合、明細書中において、当該特許発明における文言を一義的に定義したり、具体名を列挙する手法もよく行なわれているところであるから、「コンプレクサン化合物」が前記のように一般的に一義的な定義がなされていないことに鑑みれば、本件特許明細書における「コンプレクサン化合物」の定義は本件特許明細書の【００１５】に列挙された物質として特定されるべきものである。
　そして、訂正前の本件特許明細書の【００１５】には「コンプレクサン化合物」として
「イミノ二酢酸（ＩＤＡ）、
…（略）…
ニトリロトリスメチレンホスホン酸（ＮＴＰＯ）等」
と「これらの塩類」と記載されており、前記「等」に何が含まれるのか明確でないから、本件特許発明における「コンプレクサン化合物」とは本件特許明細書の【００１５】に挙げられた
「イミノ二酢酸（ＩＤＡ）、
…（略）…
ニトリロトリスメチレンホスホン酸（ＮＴＰＯ）」
と「これらの塩類」を意味するものと認められる。
　
　してみると、訂正事項２は本件特許明細書の【００１５】に「コンプレクサン化合物」として列挙されている化合物の一部を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　また、この訂正は願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされており、また実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないことも明らかである。
　
（３）訂正の可否のまとめ
　したがって、平成２３年１月１１日付けの訂正は、特許法第１３４条の２第１項及び第５項の規定によって準用する特許法第１２６条第３項並びに第４項の規定に適合するので、適法な訂正と認める。
　
第３　本件発明
　上記被請求人による訂正請求は、適法なものでありこれを認めるものであるが、当該訂正事項は、本件特許明細書の発明の詳細な説明中の記載の訂正であるところ、本件特許の請求項１に係る発明（以下、「本件発明」という。）は、本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項１】イミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物、コンプレクサン化合物及び鉄イオンを必須成分として含有する水溶液からなる銅及び銅合金の表面処理剤。」
　
第４　請求人が主張する無効理由
　請求人は、「特許第３５４７０２８号の特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」として、下記の甲第１号証乃至甲第１０号証を挙げた上で、請求の理由として以下のように述べている。
　
「（４−１）　本件発明
　本件発明は、本件特許公報の特許請求の範囲に記載されたとおりであり、構成要件毎に分説すると以下のとおりである。
　Ａ．イミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物、
　Ｂ．コンプレクサン化合物及び
　Ｃ．鉄イオン
　Ｄ．を必須成分として含有する水溶液からなる
　Ｅ．銅及び銅合金の表面処理剤。
　本件発明は、「銅あるいは銅合金の表面にのみ化成被膜を形成し、金やはんだ等の異種金属の表面には化成皮膜を形成しないという選択性を有し、且つ化成皮膜の造膜性が良好で表面処理時間が短く作業性に優れた水溶性の表面処理剤を提供するもの」であり（本件特許明細書段落【０００７】）、上記Ａ乃至Ｅで述べた構成要件を備えることにより、「銅あるいは銅合金の表面にのみ選択的に化成被膜を形成し、金メッキ、はんだメッキ等、銅以外の異種金属に対してはほとんど化成被膜を生じないので、銅パターン上に金メッキ、はんだメッキなどの異種金属を施したプリント配線板などの表面処理を為し得るものであり、また銅金属に対する造膜性が良好でしかも処理液が安定しているため、この種のプリント配線板などの生産性を飛躍的に高めることが出来る」という所期の作用効果を奏するものである（本件特許明細書【００４８】）。
　
…（略）…
　
（４−３）　本件発明と甲第１号証との対比
（ア）　構成要件Ａについて
　構成要件Ａは、「イミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物」である。
…（略）…
甲第１号証に記載されている「２位にアルキル基を有するイミダゾール化合物」は、本件特許明細書の「２−アルキルイミダゾール化合物」に相当し、
…（略）…
甲第１号証に記載されている「２位に芳香族基を有するベンズイミダゾール化合物」は、本件特許明細書の「２−アリールベンズイミダゾール化合物」及び「２−アラルキルベンズイミダゾール化合物」に相当する。
　したがって、甲第１号証には、本件発明の構成要件Ａが開示されている。
　
（イ）　構成要件Ｂについて
　構成要件Ｂは、「コンプレクサン化合物」である。
　本件特許明細書には、「本発明の実施において使用されるコンプレクサン化合物の代表的なものとしては、イミノ二酢酸（ＩＤＡ）、ニトリロ三酢酸（ＮＴＡ）、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、・・・ニトリロ三プロピオン酸（ＮＴＰ）、エチレンジアミンテトラキスメチレンホスホン酸（ＥＤＴＰＯ）、ニトリロトリスメチレンホスホン酸（ＮＴＰＯ）等とこれらの塩類が挙げられる。」（段落【００１５】）と記載されており、「いずれのコンプレクサン化合物を使用した場合でも、コンプレクサン化合物は鉄イオンと安定なキレート化合物を形成するために、必要最低限の濃度よりも過剰の濃度となるように添加することが好ましい。」（段落【００１７】）と記載されているものの、コンプレクサン化合物がどのような化合物の総称であるのかについては、一切記載されていない。
　ここで、「コンプレクサン」は「岩波　理化学辞典（株式会社岩波書店、第４版、１９８７年１０月１２日発行）」には、該当項目がないが（なお、最新版である第５版にもない）、甲第２号証の「コンプレクサン」の項には、「エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）などのキレート試薬の総称。金属イオンをとらえる目的でも広く用いられる。」と定義されている。
　そして、甲第３号証の「キレート剤」の項には「金属イオンに配位してキレート化合物をつくる多座配位子をいう。キレート試薬ともよぶ。・・・たとえば、・・・アセチルアセトン・・・など」と記載されている。
　すなわち、アセチルアセトンは、コンプレクサン化合物である。
　甲第１号証には、表面処理剤が「銅イオンよりもイオン化傾向の大きい金属とβ−ジケトン類との錯体」を含有することが記載されており（段落【０００８】、【００１４】、【特許請求の範囲】）、「β−ジケトン類」の具体例について、「例えば、アセチルアセトン・・・等があげられる。」（段落【００１４】）と記載されている。
　したがって、甲第１号証には、本件発明の構成要件Ｂが開示されている。
　
（ウ）　構成要件Ｃについて
　構成要件Ｃは「鉄イオン」である。
…（略）…
　甲第１号証には、「銅よりもイオン化傾向の大きい金属とβ−ジケトン類との錯体」中の「銅よりもイオン化傾向の大きい金属としては、例えば鉄、・・・等があげられる。」と記載されている（段落【００１４】）。
…（略）…
　したがって、甲第１号証には、本件発明の構成要件Ｃが開示されている。
　
（エ）　構成要件Ｄについて
　構成要件Ｄは「を必須成分として含有する水溶液からなる」である。
　甲第１号証には、「本発明の表面処理剤は、イミダゾール類を皮膜形成成分とする水溶液タイプのものであり、」と記載されており（段落【０００９】）、水溶液であることは明らかであり、また、構成要件Ａ乃至Ｃに記載の物質を含有することは、上記（ア）乃至（ウ）にて述べたとおりである。
　したがって、甲第１号証には、本件発明の構成要件Ｄが開示されている。
　
（オ）　構成要件Ｅについて
　構成要件Ｅは「銅及び銅合金の表面処理剤」である。
　甲第１号証には、「本発明はプリント配線板の防錆剤等として有用な銅および銅合金の表面処理剤に関する。」（段落【０００１】）と記載されている。
　したがって、甲第１号証には、本件発明の構成要件Ｅが開示されている。
　
（カ）　小括
　以上のとおり、甲第１号証には、本件発明の構成要件Ａ乃至Ｅの全てが開示されている。したがって、本件発明は、本件特許の優先日前に公開された甲第１号証に記載された発明と同一であるから、本件特許の出願日に施行されていた特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない。
　
（４−４）　本件発明と甲第４号証乃至甲第９号証との対比
ア　甲第４号証
（ア）　構成要件Ａについて
　甲第４号証には、「ベンゾイミダゾール化合物」として、種々の化合物が記載されており、例えば、２−フェニルベンゾイミダゾール、２−プロピルベンゾイミダゾール及び２−（ナフチルメチル）ベンゾイミダゾールが記載されている（段落【００１２】）。
…（略）…
　したがって、甲第４号証には、本件発明の構成要件Ａの「イミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物」が開示されている。
　
（イ）　構成要件Ｃについて
　甲第４号証には、「本発明の表面処理剤には、皮膜形成性、皮膜の耐熱性等を向上させるために、例えば・・・塩化鉄、酸化鉄、・・・等の金属化合物等を添加してもよく、さらに従来から表面処理剤に使用されている種々の添加剤を、必要に応じて添加してもよい。」と記載されている（段落【００２４】）。
…（略）…
上記金属化合物を含む水溶液において、金属化合物の金属成分がイオン化することは技術常識であることから、甲第４号証の表面処理剤において「塩化鉄」や「酸化鉄」は水溶液または水分散液中に「鉄イオン」として存在していることは明らかである。
　したがって、甲第４号証には、本件発明の構成要件Ｃの「鉄イオン」が開示されている。
　
（ウ）　構成要件Ｄについて
　甲第４号証には、「本発明の表面処理剤を調製する方法に限定はなく、・・・溶液または分散液を調製してもよい」と記載されている（段落【００２５】）。
…（略）…
　したがって、甲第４号証には、本件発明の構成要件Ｄの「を必須成分として含有する水溶液からなる」が開示されている。
　
（エ）　構成要件Ｅについて
　甲第４号証には「銅および銅合金の表面処理剤」（発明の名称、特許請求の範囲）に係る発明が記載されており、「本発明はプリント配線板の防錆剤等として有用な銅および銅合金の表面処理剤に関する。」（段落【０００１】）、「本発明は、・・・ことを特徴とする銅および銅合金の表面処理剤に関する。」（段落【００１１】）と記載されている。
　したがって、甲第４号証には、本件発明の構成要件Ｅの「銅及び銅合金の表面処理剤」が開示されている。
　
イ　甲第５号証
（ア）　構成要件Ａについて
　甲第５号証には、「２−アルキルベンズイミダゾール系プリフラックス」に含有せしめる２−アルキルベンズイミダゾール化合物として、下記一般式で示される「２−アルキルベンズイミダゾール誘導体」が記載されている（段落【００１１】乃至【００１４】、特許請求の範囲）。
（但し、式中Ｒ１及びＲ２は同一または異なって水素原子、低級アルキル基またはハロゲン原子、Ｒ３は炭素数３以上のアルキル基を表す。）
…（略）…
　したがって、甲第５号証には、本件発明の構成要件Ａの「イミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物」が開示されている。
　
（イ）　構成要件Ｂについて
　上記「（４−３）（イ）構成要件Ｂについて」の項で述べたように、本件発明の「コンプレクサン化合物」は「キレート剤」に相当する。甲第５号証には、「銅イオンと反応するキレート剤」として、「エチレンジアミン三酢酸、…（略）…」（段落【００１５】）が記載されている。
…（略）…
　したがって、甲第５号証には、本件発明の構成要件Ｂの「コンプレクサン化合物」が開示されている。
　
（ウ）　構成要件Ｄについて
　甲第５号証には、「本発明の実施に当たっては、水に対して２−アルキルベンズイミダゾール系化合物を０．０１〜５％の範囲、好ましくは０．１〜２％の割合で添加すればよい。本発明の実施においては、２−アルキルベンズイミダゾール誘導体を有機酸と反応させて、水に可溶な塩とすれば良い。」（段落【００１４】）と記載されている。
…（略）…
　したがって、甲第５号証には、本件発明の構成要件Ｄの「を必須成分として含有する水溶液からなる」が開示されている。
　
（エ）　構成要件Ｅについて
　甲第５号証には「銅及び銅合金の表面処理剤」（発明の名称、特許請求の範囲）に係る発明が記載されている。
…（略）…
　したがって、甲第５号証には、本件発明の構成要件Ｅの「銅及び銅合金の表面処理剤」が開示されている。
　
ウ　甲第４号証から本件発明を想到することは極めて容易であること
（ア）甲第４号証について
…（略）…
　すなわち、甲第４号証には、本件発明の構成要件Ａ、Ｃ、Ｄ及びＥを備える表面処理剤とすることで、耐熱性に優れ、高温にさらされた後でもはんだ付け性が非常に良好な皮膜を形成できるという効果を発揮することができ、必要に応じて、従来、表面処理材に使用されている種々の添加剤も更に添加して使用できることが開示されている。
　
（イ）甲第５号証について
　…（略）…
　すなわち、甲第５号証によれば、本件発明の構成要件Ａ、Ｄ及びＥを備える表面処理剤に更に構成要件Ｂのコンプレクサン化合物を添加することで、銅及び銅合金の表面にのみ選択的に化成被膜を形成でき、その被膜の膜厚を適正なものに制御できることが開示されている。
　
（ウ）甲第５号証と同様の周知技術
　甲第５号証以外にも、構成要件Ａ、Ｄ及びＥを備える表面処理剤にコンプレクサン化合物を加えることを記載している文献は多々存在する。
　甲第６号証には、
…（略）…
本件発明の構成要件Ａ、Ｂ、Ｄ及びＥが開示されている。
甲第７号証には、
…（略）…
本件発明の構成要件Ａ、Ｂ、Ｄ及びＥが開示されている。
　
（エ）想到容易性
(1)甲第４号証及び周知技術
　（イ）及び（ウ）に述べたとおり、本件発明の構成要件Ａ、Ｄ及びＥを備える表面処理剤にコンプレクサン化合物（構成要件Ｂ）を加えることは周知技術に過ぎない。
　したがって、本件発明の構成要件Ａ、Ｄ及びＥを備え、更に本件発明の構成要件Ｃをも備える甲第４号証に記載の表面処理剤に、本件発明の構成要件Ｂである周知技術のコンプレクサン化合物を更に添加して本件発明の構成をなすことは、これを妨げる特段の事情も窺えず、当業者であれば極めて容易になし得たことである。
(2)甲第４号証及び甲第５号証
　仮に、上述のようにコンプレクサン化合物を添加することが周知技術でないとしても、甲第５号証と同様に本件発明の構成要件Ａ、Ｄ及びＥを備え、更に本件発明の構成要件Ｃをも備える甲第４号証に記載の表面処理剤に、銅及び銅合金の表面にのみ選択的に化成被膜を形成しようとしたり、その被膜の膜厚を適正なものにしようとしたり、耐熱性を十分なものにしようとしたりして、本件発明の構成要件Ｂであるコンプレクサン化合物を更に添加して本件発明の構成をなすことは当業者であれば容易になし得たことである。
　そして、甲第４号証に記載の表面処理剤に甲第５号証記載のコンプレクサン化合物を加えることに特別な阻害要因も存在しない。
　したがって、甲第４号証に記載の表面処理剤に、甲第５号証記載のコンプレクサン化合物を更に添加することにより本件発明の全構成要件を備える表面処理剤とすることは当業者であれば極めて容易に想到することができる。
　
エ　甲第５号証から本件発明を想到することも極めて容易であること
…（略）…
　
（ウ）甲第４号証と同様の周知技術について
　甲第４号証以外にも、構成要件Ａ、Ｄ及びＥを備える表面処理剤に鉄イオンを加えることを記載している文献は多々存在する。
　甲第８号証には、
…（略）…
本件発明の構成要件Ａ、Ｃ、Ｄ、及びＥが開示されている。さらに、従来、表面処理剤に使用されている種々の添加剤を、必要に応じて添加してもよいことが開示されている（段落【００６９】）。
　甲第９号証には、
…（略）…
本件発明の構成要件Ａ、Ｃ、Ｄ、及びＥが開示されている。
　
（エ）想到容易性
(1)甲第５号証及び周知技術
　本件発明の構成要件Ａ、Ｄ及びＥを備え、更に本件発明の構成要件Ｂをも備える甲第５号証に記載の表面処理剤に、本件発明の構成要件Ｃである周知技術の鉄イオンを更に添加して本件発明の構成をなすことは当業者であれば極めて容易になし得たことである。
(2)甲第５号証及び甲第４号証
　仮に、上述のように鉄イオンを添加することが周知技術でないとしても、甲第４号証と同様に本件発明の構成要件Ａ、Ｄ及びＥを備え、更に本件発明の構成要件Ｂをも備える甲第５号証に記載の表面処理剤に、皮膜形成性及び皮膜の耐熱性等を向上させようとして、本件発明の構成要件Ｃである鉄イオンを更に添加して本件発明の構成をなすことは当業者であれば容易になし得たことである。
　そして、甲第５号証には、コンプレクサン化合物に相当するものとしてジエチレントリアミン五酢酸等の金属塩が開示されており、その金属塩として鉄塩が知られていることから鑑みても、甲第５号証に記載の表面処理剤に鉄イオンを加えることに特別な阻害要因も存在しない。
　したがって、甲第５号証に記載の表面処理剤に、甲第４号証を適用して、鉄イオンを更に添加することにより本件発明の全構成要件を備える表面処理剤とすることは当業者であれば極めて容易に想到することができる。
　
オ　小括
　以上のとおり、甲第４号証及び甲第５号証は、いずれも技術分野が表面処理剤に関するものであり、甲第４号証に記載された発明に、甲第５号証等に記載された周知技術を適用して本件発明を想到することは極めて容易である。仮に、甲第５号証等に記載された技術が周知技術でないとしても、甲第４号証に記載された発明に、甲第５号証に記載された技術を適用して本件発明を想到することは極めて容易である。
　また、甲第５号証に記載された発明に、甲第４号証等に記載された周知技術を適用して本件発明を想到することも極めて容易である。仮に、甲第４号証等に記載された技術が周知技術でないとしても、甲第５号証に記載された発明に、甲第４号証に記載された技術を適用して本件発明を想到することは極めて容易である。
　したがって、本件発明は、当業者が本件特許の優先日前に公開された甲第４号証及び甲第５号証に記載された発明に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものである。
　
（４−５）　実施可能要件違反（記載要件）について
ア　特許法第３６条第４項の趣旨
…（略）…
　そして、本件発明のように特定の用途（銅及び銅合金の表面処理剤）に使用される物であって、特定の公知物質からなるものに係る発明においては、用いられる物質の名称が「イミダゾール化合物」、「ベンズイミダゾール化合物」、「コンプレクサン化合物」等の総称として示されたとしても、それのみによっては各総称に含まれる具体的な化合物を選択した際に、当業者が当該用途の有用性を予測することは困難であり、当該組成物を当該用途に容易に実施することができないから、そのような発明について実施可能要件を満たすといい得るには、発明の詳細な説明に、当該用途の有用性、すなわち発明が所期する作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされていることを要すると解するのが相当である。（知財高裁平成２１年８月１８日判決（平成２０年（行ケ）第１０３０４号）参照）
　
イ　本件発明について
（ア）　本件発明は、構成要件Ａ乃至Ｅを備える「銅及び銅合金の表面処理剤」であり、所期する作用効果は、「銅あるいは銅合金の表面にのみ選択的に化成被膜を形成し、金メッキ、はんだメッキ等、銅以外の異種金属に対してはほとんど化成被膜を生じ」ず、「銅金属に対する造膜性が良好でしかも処理液が安定している」（段落【００４８】）ことである。
　したがって、本件発明について実施可能要件を満たすといい得るには、本件特許明細書に、本件発明の「銅及び銅合金の表面処理剤」の全体について実施できるとの判断が可能な程度に、「銅あるいは銅合金の表面にのみ選択的に化成被膜を形成し、金メッキ、はんだメッキ等、銅以外の異種金属に対してはほとんど化成被膜を生じ」ず、「銅金属に対する造膜性が良好でしかも処理液が安定している」という所期の作用効果を奏する実験上乃至理論上の根拠が記載されていなければならない。
（イ）　しかしながら、甲第１０号証の実験成績証明書における「第５．実験の内容」の「本件特許明細書の実施例６の表面処理剤に含まれる成分において、その配合比を変更した表面処理剤が、本件特許発明の効果を奏するか否かを確認する実験（実験３）」、「本件特許明細書の実施例６の表面処理剤において、イミダゾール化合物の種類を変更した表面処理剤が、本件特許発明の効果を奏するか否かを確認する実験（実験４）」及び「本件特許発明に相当する表面処理剤（酸をギ酸、鉄イオン供給化合物を塩化鉄（III）・六水和物、コンプレクサン化合物をＥＤＴＡ・２Ｎａとし、種々のイミダゾール化合物を用いる）が、本件特許発明の効果を奏するか否かを確認する実験（実験５）」に示すように、本件特許発明に相当する表面処理剤であっても、以下のとおり、本件特許明細書における比較例程度の効果しか奏されておらず、中には銅表面に化成被膜が全く形成されないものも多数存在する。
(1)　本件特許発明は、各成分の成分比を特定していないものであるが、実施例６の表面処理剤に含まれる各成分を全て用い、配合比のみを異ならせただけでも本件特許明細書における比較例程度の効果しか奏していない（甲第１０号証、実験３−１乃至３−５）。
(2)　実施例６の表面処理剤に含まれるベンズイミダゾール化合物を、同量の本件特許明細書に記載された他のイミダゾール化合物又はベンズイミダゾール化合物に変更したものであっても、本件特許明細書における比較例程度の効果しか奏されておらず、銅表面に化成被膜が全く形成されないものが多数存在する上に、結晶が析出し溶液とならないものまで生じた（甲第１０号証、実験４−１乃至４−１１）。
(3)　その他のイミダゾール化合物又はベンズイミダゾール化合物を用いた実験においても本件特許明細書における比較例程度の効果しか奏しておらず、銅表面に化成被膜が全く形成されないものが多数存在する上に、結晶が析出し溶液とならないものまで生じた（甲第１０号証、実験５−１乃至５−７）。
　このように、本件特許の構成要件Ａ乃至Ｅを備える表面処理剤でありながら、その所期の作用効果である「銅あるいは銅合金の表面にのみ選択的に化成被膜を形成」することができず、「銅合金に対する造膜性が良好」ではないものが多数存在することが認められるにも関わらず、本件特許明細書には、所期の作用効果が得られない場合に、表面処理剤における各成分の配合比や種類をどのように調整すれば所期の作用効果が得られるかについて、指針となる記載は一切認められない。
　そうすると、本件特許明細書には、本件発明の「銅及び銅合金の表面処理剤」の全体について、実施できるとの判断が可能な程度の記載はされておらず、理論上の根拠も一切開示されていないといえる。
　
ウ　小括
　以上のとおり、発明の詳細な説明に具体的に記載された表面処理剤以外については、当業者に期待し得る程度を超える過度の試行錯誤を強いるものであり、本件特許における発明の詳細な説明は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえないから、本件特許の出願日に施行されていた特許法第３６条第４項に規定された要件を満たしていない。
　
（４−６）　サポート要件違反（記載要件）について
ア　特許法第３６条第６項第１号の趣旨
…（略）…
　
イ　本件発明について
…（略）…
　しかしながら、本件発明が、構成要件Ａとして「イミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物」、構成要件Ｂとして「コンプレクサン化合物」を備えており、これらの化合物に属する化合物は世の中に多数存在し、その組み合わせも極めて多数に及ぶのに対して、本件特許明細書の実施例では、そのごく限られた一部の化合物を含有する表面処理剤を特定の分量比で配合した場合についてのみ具体的に課題を解決できることを確認しているに過ぎない。
　また、実施例において具体的に課題を解決できることを確認した以外の表面処理剤であっても、本件発明の構成を充足すれば本件発明の課題を解決できることを発明の詳細な説明に当業者が認識できる程度に記載も示唆もされておらず、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものでもない。
…（略）…
　すなわち、甲第１０号証によれば、本件発明の構成を充足する表面処理剤であっても、本件発明の課題を解決できないものが多数存在する。
　したがって、当業者が本件特許明細書の記載内容及び出願時の技術常識を考慮しても、当該特定の内容を特許請求の範囲の全範囲に拡張乃至一般化できるものではない。
　
ウ　小括
　以上のとおり、本件発明は、本件特許明細書における発明の詳細な説明に、その課題が解決されるものと当業者が認識し得る程度の十分な記載乃至示唆があるということはできず、また、特許出願時の技術常識に照らし、当業者において当該課題が解決されるものと認識し得るものとは認められない。したがって、本件発明は、発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないので、本件特許の出願日に施行されていた特許法第３６条第６項第１号に規定された要件を満たしていない。」
　
　　　　　　　　　　　　　　　　記
　
甲第１号証　　特開平７−１６６３８１号公報
甲第２号証　　小学館『大辞泉』編集部編、「大辞泉」、株式会社小学館、１９９５年１２月１日、１０２７頁
甲第３号証　　久保亮五他編、「岩波　理化学辞典」、第４版、株式会社岩波書店、１９８７年１０月１２日、３２２頁
甲第４号証　　特開平７−７９０６１号公報
甲第５号証　　特開平６−８１１６１号公報
甲第６号証　　特公昭５６−１８０７７号公報
甲第７号証　　特開昭６１−４１７７５号公報
甲第８号証　　特開平７−５４１６９号公報
甲第９号証　　特開平６−２１７６号公報
甲第１０号証　実験成績証明書
　
　さらに、平成２３年２月２８日付け弁駁書において、上記訂正請求書に対する弁駁理由に加え、被請求人の平成２３年１月１１日付け答弁書に対する弁駁を以下のように行なっている。
　
「（４）新規性について
…（略）…
（４−２）　被請求人は、答弁書の７、７−２、（３）（３−２）（１２頁）において、β−ジケトン類が「コンプレクサン化合物」の一種であることを前提とする請求人の主張は誤っている旨主張し、いくつかの辞書の定義等を記載している。
　しかしながら、被請求人が「コンプレクサン」の定義として引用する岩波理化学辞典（乙第１号証）は、昭和４６年に出版された第３版であり、本件特許出願の優先日である平成８年より１０年も前の昭和６２年に出版された第４版においてさえ、既に、「コンプレクサン」または、第３版にはあった「コンプレクソン」の項はなく、平成１０年に出版された現行版である第５版においても、「コンプレクサン」または「コンプレクソン」の項はない。すなわち、本件特許出願当時において、被請求人が引用する岩波理化学辞典第３版の定義は一般的に用いられていないことが明らかである。
…（略）…
　それに対して、請求人が無効審判請求書において引用した「大辞泉」（甲第２号証）は、本件特許出願の優先日の前年である平成７年に出版されたものであるから、甲第２号証の「コンプレクサン」の定義こそ、本件特許出願の優先日において一般的に通用している定義であり、かつ、本件特許明細書に「コンプレクサン化合物の代表的なもの」として記載されている化合物は、全てその定義に含まれるのであるから、本件特許発明における「コンプレクサン化合物」の理解として正しいことは疑いない。」（９−１１頁）
　
「（５）進歩性について
（５−１）　被請求人は、答弁書の７、７−２、（４）、（４−１）（１４頁）において、本件特許発明は、「格別顕著な効果を奏するものであるところ、甲第４号証乃至甲第９号証には、当業者が本件特許発明の構成に容易に想到し得る動機付けとなる記載は皆無であるし、さらに本件特許発明が奏する格別顕著な作用効果を予測できる教示は全くない」と主張しているが（１４頁１１行乃至１４行）、そもそも、銅及び銅合金の表面処理剤において、金等の表面での被膜形成を抑えるという、選択性を持たせることは、従来技術であるから、本件特許発明に「格別顕著な作用効果」などない。また、後述のとおり、甲第４号証乃至甲第９号証には、本件特許発明が奏する作用効果を予測できる教示は明らかに存在し、また、被請求人の主張に沿ったとしても、甲第４号証乃至甲第９号証に動機付けとなる記載が皆無であるという結論には至らないから、被請求人の上記主張は明らかに失当である。」（１２頁）
　
「（７）実施可能要件について
（７−１）　本件特許明細書及び図面の記載について
　被請求人は、答弁書の７、７−２、（６）、（６−３）（３０頁）において、「段落【００１４】には、本発明の実施に適するイミダゾール化合物等の代表的なものが具体的に示されている。もちろん、イミダゾール化合物等は、ここに列挙された化合物以外の表面処理剤に適したイミダゾール化合物等を包含することは明らかである」と主張する（３０頁１９行乃至２２行）。しかしながら、イミダゾール化合物等であればどんなものであっても本件特許発明による作用効果が奏される、ということを示す具体的なデータや論理的な説明が本件特許明細書には全く記載されていないから、かかる被請求人の主張には根拠がない。
…（略）…
　したがって、少なくとも以上述べた点において、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、その課題が解決されるものと当業者が認識し得る程度の十分な記載乃至示唆があるということはできない。」（３０−３１頁）
　
「（８）サポート要件について
…（略）…
（８−２）　本件特許発明のサポート要件について
…（略）…
　したがって、たとえ、被請求人が主張する技術常識(1)及び(2)を考慮したとしても、任意のイミダゾール化合物等と任意のコンプレクサンと鉄イオンとを配合した本件特許発明の表面処理剤が、本件特許発明の、銅あるいは銅合金の表面にのみ化成被膜を形成し、金やはんだ等の異種金属の表面には化成被膜を形成しないという選択性を有し、且つ化成被膜の造膜性が良好である、という所期の課題の一部を解決できるとは到底認められないから、被請求人の主張は甚だ失当である。」（４０−４２頁）
　
　なお、甲第１１号証により甲第１０号証の誤記の訂正を行なっている。
　加えて、口頭審理を踏まえて、平成２３年４月１５日付け上申書により以下の主張の補完を行なっている。
　
「プリント配線板の銅パターンから溶解した銅イオン濃度がある程度高まる以前に、銅上に一定の厚さの被膜を形成し、金上に被膜を形成しないようにすることは従来から可能であったものであるから、銅上に一定厚の被膜を形成しつつも、処理液を長期間使用した場合にも金上に一定以上被膜形成しない組成及び配合量を容易に見いだすことができなければ、本発明の実施は困難といわざるを得ないのである。」（３−４頁）
　
「本件特許発明には、銅上に一定以上の膜厚を得るのみではなく、金やはんだ等の異種金属の表面には化成被膜を形成せず、かつ、長時間使用しても液に沈殿物が生じる等の変質が生じたり、はんだを変色させたりしない、という課題も存するのであるから、仮に、イミダゾール量を増やすことで銅上の膜厚が増加するという知見があったとしても、本件特許発明を実施する上で、効果が生じなければ、イミダゾールの量を増やせばよいなどという技術常識は存せず、また、当業者もそのような調整は行わない。
　さらに、ｐＨ調整について一切記載のない本件特許明細書をみた当業者はｐＨ調整など行わない。すなわち、本件特許明細書には、ｐＨ調整を行う旨の記載は一切なく、また、実施例においてもｐＨ調整は行っていない。すなわち、そもそもｐＨ調整の不要な組み合わせにおいてしか効果は確認されていない。このような明細書をみた当業者はｐＨ調整が必要であるとは考えない。ｐＨ調整が必要であれば、その旨記載するのが常識であり、本件特許の出願人も他の出願においてｐＨ調整が必要な場合にはその旨記載している。」（４−５頁）
　
「コンプレクサンの定義に関する被請求人の主張は誤っており、被請求人の訂正請求は認められるべきではない。そして、アセチルアセトンはコンプレクサン化合物であるから、甲第１号証は、本件発明の新規性を否定する引例として十分である。」（７頁）
　
第５　被請求人の反論の要点
　被請求人は上記第２のように訂正請求を行なうと共に、平成２３年１月１１日付け答弁書、平成２３年１月３１日付け上申書及び平成２３年３月１１日付け口頭審理陳述要領書によって下記乙第１号証乃至乙第１８号証及び参考資料１並びに２を挙げた上で、以下のように請求人の主張する無効理由１乃至４はいずれも理由がないと主張している。
　加えて、口頭審理を踏まえて、平成２３年４月１５日付け上申書により、主張の補完を行なっている。
　
「請求人の主張は、本件特許発明の構成要件Ｂである「コンプレクサン化合物」の用語の意義を曲解したことを前提とした明らかに不合理な主張である。
　そもそも、甲第１号証に記載の発明は、本件特許明細書の段落【００１２】に従来技術として明示されていたものであり、この点から見ても、本件特許発明と相違することは明白である。
…（略）…
「コンプレクサン」とは、アミノポリカルボン酸類の総称をいい、少なくとも１つの−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２を有し、多くの金属イオンと極めて安定的な化合物を作るキレート剤を意味する語である（岩波書店発行「岩波理化学辞典」第３版４８３頁）【乙第１号証】
…（略）…
　よって、甲第１号証に記載される「β−ジケトン類」は、少なくとも１つの−Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２を有するアミノポリカルボン酸類ではないから、本件特許発明の構成要件Ｂの「コンプレクサン化合物」とは明確に相違する。」（答弁書１１−１２頁）
　
「本件特許発明は、上記「（２−３）本件発明の特徴」の項でも述べたように、（Ａ）イミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物、（Ｂ）コンプレクサン化合物、及び（Ｃ）鉄イオンを必須成分として含む水溶液からなる銅及び銅合金の表面処理剤であり、これにより上記格別な作用効果を奏するものであるところ、甲第４号証乃至甲第９号証には、当業者が本件特許発明の構成に容易に想到し得る動機付けとなる記載は皆無であるし、さらに本件特許発明が奏する格別顕著な作用効果を予測できる教示は全くない。ゆえに、本件特許発明は、甲第４号証乃至甲第９号証から当業者が容易に発明できないものであることは明らかである。」（答弁書１４頁）
　
「明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、当業者が本件特許発明を過度の試行錯誤なく実施できることは明らかであり、請求人が条件を設定し実施不可能と判断した各実験についても当該技術常識をもとに適宜設定条件を変更すれば本件特許発明を実施できることは明らかである。」（答弁書４５頁）
　
「本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識(1)及び(2)を考慮すると、「イミダゾール化合物等」は表面処理剤に用い得るものであれば広く選択することができ、「コンプレクサン化合物」はその特徴的なポリアミノカルボン酸構造を有するもの（乙第1号証等を参照）であれば広く選択することができ、本件特許発明の所期の課題を解決できることは明らかである。もちろん、本件特許明細書の実施例以外の表面処理剤であっても当該課題が解決できることは明らかである。」（答弁書４６頁）
　
　　　　　　　　　　　　　　　記
　
乙第１号証　　玉虫文一他編、「岩波理化学辞典」、第３版、株式会社岩波書店、１９７１年５月２０日、４８３頁
乙第２号証　　大木道則他編、「化学大辞典」、株式会社東京化学同人、１９８９年１０月２０日、９７７−９７８頁
乙第３号証　　上野景平著、「入門キレート化学」、株式会社南江堂、１９６９年１２月１５日、２１９−２２３頁
乙第４号証　　化学大辞典編集委員会編、「化学大辞典」、第３巻、共立出版株式会社、１９６３年９月１５日、第７６８頁
乙第５号証　　化学用語辞典編集委員会編、「化学用語辞典」、第３版、技報堂出版株式会社、１９９２年５月１６日、３０２頁
乙第６号証　　社団法人日本化学会編、「標準化学用語辞典」、丸善株式会社、１９９１年３月３０日、２３０頁
乙第７号証　　四国化成工業株式会社、「耐熱型水溶性プレフラックス　タフエースＥ１」、四国化成工業株式会社、１９９１年６月
乙第８号証　　森村商事株式会社他、「ドーコートＨ　技術資料」、株式会社ムラタ、１９９１年９月
乙第９号証　　「メックシール　ＣＬ−５７０６」、１９９１年１０月１日
乙第１０号証　　株式会社タムラ製作所他、「水溶性耐熱プリフラックス　ソルダーライト　ＷＰＦ−１０６Ａ」、株式会社タムラ製作所、１９９２年２月
乙第１１号証　「メックシール　ＣＬ−５７０８」、１９９２年２月
乙第１２号証　特開平４−１７３９８３号公報
乙第１３号証　特開平５−１８６８８８号公報
乙第１４号証　特開平５−２６３２７５号公報
乙第１５号証　特開平６−２９９３７５号公報
乙第１６号証　実験報告書１
乙第１７号証　実験報告書２
乙第１８号証　特開平８−１４８８１１号公報
参考資料１　　社団法人日本化学会編、「化学便覧　基礎編　II」、改訂４版、丸善株式会社、１９９３年９月３０日、３１７、３１８、３２１頁
参考資料２　　本件特許（第３５４７０２８号）の明細書に例示されたコンプレクサン化合物の化学構造式
　
第６　甲各号証の記載事項
　請求人の提示した甲各号証にはそれぞれ以下の事項が記載されている。
　
１．甲第１号証（特開平７−１６６３８１号公報）
甲１ａ：「【請求項１】  皮膜形成成分としてイミダゾール類を用いた銅および銅合金の表面処理剤において、銅よりもイオン化傾向の大きい金属とβ−ジケトン類との錯体を含有させたことを特徴とする銅および銅合金の表面処理剤。」
　
甲１ｂ：「【０００１】
【産業上の利用分野】 本発明はプリント配線板の防錆剤等として有用な銅および銅合金の表面処理剤に関する。」
　
甲１ｃ：「【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記アルキルイミダゾール系プレフラックスは、耐熱性において充分に満足できるものが得られていないのが現状である。本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、作業環境や安全面に優れ、耐熱性が改良された銅および銅合金の表面処理剤を提供することを目的とする。」
　
甲１ｄ：「【００１４】本発明の表面処理剤に用いる銅よりもイオン化傾向の大きい金属とβ−ジケトン類との錯体は、イミダゾール類の皮膜の耐熱性を向上させるために使用される成分である。前記銅よりもイオン化傾向の大きい金属としては、例えば鉄、
…（略）…
等があげられる。前記β−ジケトン類としては、例えばアセチルアセトン、
…（略）…
等があげられる。」
　
甲１ｅ：「【００２１】実施例３
２−ウンデシルイミダゾール１．０ｇを、酢酸０．６ｇに加え、均一に混合した。これを水１００ｇに加え、さらにアセチルアセトン鉄錯体０．０５ｇを加えてよく撹拌し、処理液を調製した。得られた処理液を用いて実施例１と同様に試験片を処理すると、銅表面に撥水性皮膜が形成された。得られた試験片を１５０℃で１５分間加熱したが、銅表面にはほとんど変色が見られなかった。また、はんだ付け合格率は８８．７％であった。」
　
２．甲第２号証（小学館『大辞泉』編集部編、「大辞泉」、株式会社小学館、１９９５年１２月１日、１０２７頁）
「コンプレクサン［complexan］エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）などのキレート試薬の総称。金属イオンをとらえる目的でも広く用いられる。」（第１０２７頁第３欄第１３−１５行）
　
３．甲第３号証（久保亮五他編、「岩波　理化学辞典」、第４版、株式会社岩波書店、１９８７年１０月１２日、３２２頁）
「キレート剤［chelating agent］金属イオンに配位してキレート化合物をつくる多座配位子をいう．キレート試薬ともよぶ．とくに２座配位子のうち１価の酸に相当する形式のものは沈殿試薬その他としてきわめて重要なものが多い（たとえば，ジメチルグリオキシム，ジチゾン，オキシン，アセチルアセトン，グリシンなど）．そのほかＥＤＴＡ，ＮＴＡをはじめ各種のものが金属塩の分離，精製，分析などに用いられ，洗浄剤，安定剤，マスキング剤としての用途も広い．とくに，特定の金属イオンに選択的に作用するキレート剤を用いて金属イオンを分別定量することもある．⇒配位子．」（第３３２頁右欄第８−１８行）
　
４．甲第４号証（特開平７−７９０６１号公報）
甲４ａ：「【請求項１】  （Ａ）ベンゾイミダゾール化合物、ナフトイミダゾール化合物およびプリン化合物のうちの少なくとも一種、（Ｂ）水溶性有機酸、水溶性無機酸および水溶性有機溶剤のうちの少なくとも一種ならびに（Ｃ）５個以上の炭素原子を含むモノカルボン酸、６個以上の炭素原子を含むジカルボン酸および４個以上の炭素原子を含むハロゲン化カルボン酸のうちの少なくとも一種を含有することを特徴とする銅および銅合金の表面処理剤。」
　
甲４ｂ：「【０００１】
【産業上の利用分野】本発明はプリント配線板の防錆剤等として有用な銅および銅合金の表面処理剤に関する。」
　
甲４ｃ：「【発明が解決しようとする課題】
【０００８】 前記公報に記載のように、アルキルイミダゾール系プレフラックスの耐熱性を改善する努力がなされているが、満足し得るような性能が得られていないのが実情である。
【０００９】本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、作業環境や安全面に優れ、耐熱性がさらに改良された銅および銅合金の表面処理剤を提供することを目的とする。」
　
甲４ｄ：「【００２４】本発明の表面処理剤には、皮膜形成性、皮膜の耐熱性等を向上させるために、例えば酢酸亜鉛、水酸化亜鉛、硫化亜鉛、リン酸亜鉛、酸化亜鉛、塩化亜鉛、酢酸鉛、水酸化鉛、塩化鉄、酸化鉄、塩化銅、酸化銅、水酸化銅、臭化銅、リン酸銅、炭酸銅、酢酸銅、硫酸銅、シュウ酸銅、ギ酸銅、酢酸ニッケル、硫化ニッケル等の金属化合物等を添加してもよく、さらに従来から表面処理剤に使用されている種々の添加剤を、必要に応じて添加してもよい。」
　
甲４ｅ：「【００２８】実施例１
２−フェニルベンゾイミダゾール０．５ｇを酢酸３ｇに加え、均一に混合した。これを塩化第二銅０．０５ｇを添加した水１００ｇに加え、さらにカプロン酸０．１ｇを加えてよく撹拌し、処理液を調製した。」
　
甲４ｆ：「【００３６】
【発明の効果】本発明の表面処理剤は、耐熱性に優れ、高温にさらされた後でもはんだ付け性が非常に良好な皮膜を銅または銅合金の表面に形成しうるため、プリント配線板に電子部品を表面実装する際に、特に顕著な効果を奏する。」
　
５．甲第５号証（特開平６−８１１６１号公報）
甲５ａ：「【請求項１】下記一般式で示される２−アルキルベンズイミダゾール誘導体を主成分としたプリフラックスに銅イオンと反応するキレート剤として、エチレンジアミン三酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸、ニトリロ三酢酸、イミノ二酢酸、１，２−シクロヘキサンジアミン四酢酸、グリコールエーテルジアミン四酢酸などのようなアミノカルボン酸及びこれらの金属塩のうち一種類以上の化合物を添加したことを特徴とした銅及び銅合金の表面処理剤。
【化１】　
（但し、式中Ｒ１及びＲ２は同一または異なって水素原子、低級アルキル基またはハロゲン原子、Ｒ３は炭素数３以上のアルキル基を表す。）」
　
甲５ｂ：「【０００７】また、亜鉛化合物または同化合物の添加により、更に耐熱性を向上させることができる。この従来発明では、プリフラックス中の２−アルキルベンズイミダゾール誘導体がプリント配線板の銅及び銅合金パターンと反応して還元され、銅及び銅合金パターン上にのみアルキルベンズイミダゾール系化合物の被膜が形成される。この時、銅及び銅合金パターン表面は２−アルキルベンズイミダゾール誘導体によって酸化されて銅がプリフラックス中に銅イオンとして溶解する。ところがプリフラックス中の銅イオン濃度が１０ｐｐｍ以上になると、２−アルキルベンズイミダゾール誘導体の還元反応が著しく容易となり、金、白金、銀、スズ、ロジウムなどで出来ている接栓部及び金、銀、アルミニウム、スズ、はんだなどで出来ている表面実装部品の接続端子表面にもアルキルベンズイミダゾール系化合物の被膜が形成され、接続信頼性を低下させるという欠点があった。」（第７−８頁【０００７】）
　
甲５ｃ：「【００１７】また、銅イオンと反応するキレート剤を含む２−アルキルベンズイミダゾール系プリフラックスは、プリフラックス処理中にプリント配線板より溶解した銅イオンが銅イオンと反応するキレート剤と銅錯化物となり除去されるので、プリフラックス溶液中に存在する銅イオンと同等またはそれ以上のモル濃度のキレート剤を添加すれば、金、白金、銀、スズ、ロジウムなどで出来ている接栓部及び金、銀、アルミニウム、スズ、はんだなどで出来ている表面実装部品の接続端子部を有するプリント配線板にプリフラックス処理を行う場合、接栓部及び接続端子部にマスキングを施すことなく、銅及び銅合金パターン部のみに２−アルキルベンズイミダゾール系化合物の被膜を容易に形成させ接栓部および接続端子部の表面を清浄に保つことができる。更にこのキレート剤の添加により、プリフラックス溶液中の銅イオン濃度の増加に伴うプリフラックス被膜析出スピードの増大を抑えることができるため、プリフラックス被膜の析出の安定化が可能になる。」（第９頁【００１７】）
　
甲５ｄ：「【００２０】
【実施例】図１は、２−アルキルベンズイミダゾール系プリフラックス（四国化成工業ＫＫ製、タフエースＥ１）において、プリフラックス水溶液中の銅イオン量とジエチレントリアミン五酢酸（以下ＤＴＰＡと略記）の添加量を種々変化させてプリント配線板の銅パターン上に０．２μｍのプリフラックス被膜を形成した場合の、プリント配線板金接栓部の接触抵抗１及びプリフラックス処理時間２を示す。銅イオン０ｐｐｍではプリフラックス処理前の清浄な金接栓部と同等の接触抵抗を示し、金接栓部におけるプリフラックス被膜の析出はまったくない。しかし、銅イオン量が０ｐｐｍより大きくなると接触抵抗が増大し、金接栓部上にプリフラックス被膜が形成される。しかし、銅イオン量が１４０ｐｐｍとなってもその銅イオンと等しいモル濃度のＤＴＰＡを添加すれば金接栓部にプリフラックスの析出はなく、清浄な金接栓部と同等の接触抵抗を示した。また、銅イオンのモル濃度がＤＴＰＡのモル濃度より大きくなると接触抵抗は増大する。」（第９頁【００２０】）
　
甲５ｅ：「また、上記のＤＴＰＡ添加２−アルキルベンズイミダゾール系プリフラックスは、長期間にわたって使用する場合プリフラックス水溶液中にプリント配線板の銅パターンから溶解した銅イオン濃度が６５ｐｐｍとなるまで金接栓部にプリフラックス被膜を形成することなく、銅パターン部にのみプリフラックス処理を行うことができる。」（第１０頁右欄最終行−第１１頁左欄第６行）
　
甲５ｆ：上記甲５ｄの記載事項に関連して、５頁の図１には、プリフラックス中の銅イオン量とＤＴＰＡの添加量を種々変化させてプリント配線板の銅パターン上に０．２μｍのプリフラックス被膜を形成した場合の、プリント配線板金接栓部の接触抵抗１及びプリフラックス処理時間２が示されている。プリフラックス中にＤＴＰＡを添加せずに銅イオン量（ｐｐｍ）を０、３０、６０、１４０と増加させた場合、その増加量にしたがって、処理時間は短縮されるものの金接栓部の接触抵抗は増加していくこと、また、プリフラックス中の銅イオン量を１４０と一定にした状態でＤＴＰＡの添加量（ｇ／ｌ）を０、０．１７、０．３５、０．５１、０．６９、０．８７と増加させた場合、その増加量にしたがって、処理時間は長くなるものの金接栓部の接触抵抗は減少していくことが見て取れる。
　
６．甲第６号証（特公昭５６−１８０７７号公報）
甲６ａ：「１　イミダゾール誘導体を主成分としたプレフラツクスに銅イオンと反応するキレート剤として、エチレンジアミン三酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸のようなエチレンジアミン誘導体、ニトリロ三酢酸、イミノ二酢酸、１，２−シクロヘキサンジアミン四酢酸、グリコールエーテルジアミン四酢酸およびこれらの金属塩のうちの一種類の化合物が最高１．２×１０−３ｍｏｌ／ｌ添加されていることを特徴とした銅の表面処理剤。」（第１頁左欄第２２−３０行）
　
甲６ｂ：「本発明はイミダゾール系プレフラツクスの作業性、性能向上に係り、特に可使時間延長に関するものである。
　プリント回路板の銅および銅合金パターン部を防錆し、はんだ付け性を向上させる目的で用いられるプレフラツクスは
（１）単にプリント回路板全体をコーテイングするロジン系プレフラツクス。
（２）選択的に銅および銅合金と反応して、その部分のみ処理効果を発揮するイミダゾール系プレフラツクス。
の二系統に大別することができる。
…（略）…
　一方後者は主にイミダゾール誘導体を水に溶解させたものである。したがつてイミダゾール系プレフラツクスで接栓部を有するプリント回路板上の銅および銅合金パターンに防錆被膜を形成させるためには、上記プレフラツクスに上記回路板を浸漬させるのが良い。すなわち上記プレフラツクス中のイミダゾール誘導体が上記回路板上の銅および銅合金パターンと反応して還元され、銅および銅合金パターン上にのみイミダゾール系化合物の防錆被膜が形成される。その時銅および銅合金パターン表面はイミダゾール誘導体によつて酸化されて銅が上記プレフラツクス中に銅イオンとして溶解する。ところが上記プレフラツクス中の銅イオン濃度が１０ｐｐｍ以上になると、イミダゾール誘導体の還元反応が著しく容易となり金、白金、銀、スズ、ロジウムなどで出来ている接栓部表面にもイミダゾール系化合物の防錆被膜が形成され接栓の機能が失なわれるようになる。したがつてイミダゾール系プレフラツクスを長期間にわたつて使用する場合は、イミダゾール系プレフラツクス中に溶解した銅イオン濃度管理が必要となり、濃度管理をしない場合はプリント回路板の接栓部をマスキングする必要があり、防錆処理に手間がかかると共に防錆処理費が高くなつてしまう。
　本発明の目的とする所は上記したイミダゾール系プレフラツクスの欠点をなくし、金、白金、銀、スズ、ロジウムなどで出来ている接栓部を有するプリント回路板上の銅および銅合金パターンを防錆する場合、接栓部にマスキングをほどこすことなく長期間にわたつて銅および銅合金パターン部にのみイミダゾール系化合物の防錆被膜を容易に形成させることが出来るイミダゾール系プレフラツクスを提供するにある。
　上記目的を達成させるために発明者はイミダゾール系プレフラツクスを種々検討した結果、イミダゾール系プレフラツクスに銅イオンと反応するキレート剤として、エチレンジアミン三酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸のようなエチレンジアミン誘導体、ニトリロ三酢酸、イミノ二酢酸、１，２−シクロヘキサンジアミン四酢酸、グリコールエーテルジアミン四酢酸およびこれらの金属塩のうちの一種類の化合物を最高１．２×１０−３ｍｏｌ／ｌ加えればよいことを明らかにした。すなわち銅イオンと反応するキレート剤を含むイミダゾール系プレフラツクスは、使用中に溶解した銅イオンが銅イオンと反応するキレート剤と反応して銅錯化合物となり除去されるので、金、白金、銀、スズ、ロジウムなどで出来ている接栓部を有するプリント回路板上の銅および銅合金パターンを防錆処理する場合接栓部にマスキングをほどこすことなく長期間にわたつて銅および銅合金パターン部にのみイミダゾール系化合物の防錆被膜を容易に形成させることが出来る。」（第１頁左欄第３２行−第２頁左欄第４０行）
　
７．甲第７号証（特開昭６１−４１７７５号公報）
甲７ａ：「１．銅を、銅イオン、銅イオンの錯化剤、還元剤、水酸イオン、並びに、ジルコニウム、ビスマス及びこれらの化合物の中から選ばれる少なくとも一種を含む水溶液で処理することを特徴とする銅の表面処理法。
２．水溶液に、窒素を含む複素環式化合物を添加することを特徴とする特許請求の範囲第１項記載の銅の表面処理法。」（第１頁左下欄第５−１２行）
　
甲７ｂ：「（発明の目的）
　本発明の目的は、プリプレグ等の樹脂層との接着性に優れた銅の表面処理法を提供するものである。」（第１頁右下欄第１５−１８行）
　
甲７ｃ：「錯化剤としてはエチレンジアミン四酢酸
…（略）…
などの銅イオンと錯体を形成し、なおかつアルカリ水溶液に可溶なものがよい。」（第２頁左上欄第１８行−同頁右上欄第２行）
　
甲７ｄ：「本発明の組成に添加剤としてさらに窒素を有する複素環式化合物を加えた場合さらに効果は良好なものになる。これらの主な化合物としては
…（略）…
２，４−ジメチルイミダゾールなどがある。」（第２頁右上欄第１６行−同頁左下欄第２行）
　
甲７ｅ：「本発明の処理液組成はいわゆる無電解めっき液に属するものである為本処理によって時には異常な銅の析出や不純物の付着の発生することがある。」（第２頁左下欄第５−８行）
　
８．甲第８号証（特開平７−５４１６９号公報）
甲８ａ：「【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は特定のイミダゾール系化合物を有効成分として含有する銅および銅合金の表面処理剤に関する。本発明の表面処理剤は、特にプリント配線板の防錆剤として有用である。」
　
甲８ｂ：「【００６９】本発明の表面処理剤には、皮膜形成性、皮膜の耐熱性等を向上させるために、例えば酢酸亜鉛、水酸化亜鉛、硫化亜鉛、リン酸亜鉛、酸化亜鉛、塩化亜鉛、酢酸鉛、水酸化鉛、塩化鉄、酸化鉄、塩化銅、酸化銅、水酸化銅、臭化銅、リン酸銅、炭酸銅、酢酸銅、硫酸銅、シュウ酸銅、ギ酸銅、酢酸ニッケル、硫化ニッケル等の金属化合物等を添加してもよく、さらに従来から表面処理剤に使用されている種々の添加剤を、必要に応じて添加してもよい。また、皮膜形成性は、酸濃度を調整することによっても向上させることができる。」
　
９．甲第９号証（特開平６−２１７６号公報）
甲９ａ：「【請求項１】  臭素および（または）よう素を含む化合物と、分子中に少なくとも一個の窒素原子を含む防錆剤とを含有することを特徴とする銅および銅合金の表面処理剤。」
　
甲９ｂ：「【０００８】前記分子中に少なくとも一個の窒素原子を含む防錆剤（以下、特定の防錆剤という）の具体例としては、例えば、イミダゾール、
…（略）…
ベンズイミダゾール、
…（略）…
などの単環式または多環式のアゾール類、
…（略）…
などがあげられる。」
　
甲９ｃ：「【００１０】本発明の表面処理剤には、更に必要に応じて、酢酸ニッケル、硫化ニッケル、燐酸亜鉛、塩化亜鉛、酢酸鉛、塩化鉄、塩化銅、燐酸銅、炭酸銅、酢酸銅、硫酸銅などの金属化合物の一種、または二種以上を添加しても良い。」
　
１０．甲第１０号証（実験成績証明書）
　甲第１０号証には、
「本件特許明細書の実施例６の表面処理剤に含まれる成分において、その配合比を変更した表面処理剤が、本件特許発明の効果を奏するか否かを確認する実験（実験３）」、
「本件特許明細書の実施例６の表面処理剤において、イミダゾール化合物の種類を変更した表面処理剤が、本件特許発明の効果を奏するか否かを確認する実験（実験４）」、
「本件特許発明に相当する表面処理剤（酸をギ酸、鉄イオン供給化合物を塩化鉄（III）・六水和物、コンプレクサン化合物をＥＤＴＡ・２Ｎａとし、種々のイミダゾール化合物を用いる）が、本件特許発明の効果を奏するか否かを確認する実験（実験５）」
を行なって、いずれの実験においても銅表面に被膜が形成されなかったか若しくは形成されても使用に耐える厚みに達しなかった、又は水溶液中に結晶が生成されて表面処理剤の調製ができなかったことが示されている。
　
第７　乙各号証の記載事項
　乙第１号証、乙第３〜６号証に記載された事項は上記「第２　２．（２）」に摘記したとおりである。
　また、乙第２号証には以下の記載がある。
　
１．乙第２号証（大木道則他編、「化学大辞典」、株式会社東京化学同人、１９８９年１０月２０日、９７７−９７８頁）
「ジケトン［diketone］　分子内に２個のカルボニル基＞Ｃ＝Ｏを有するケトンの総称．ジオン（dione）ともいう．カルボニル基の相対位置により隣接したものから順に１，２−（またはα−），１，３−（またはβ−），１，４−（またはγ−）ジケトンなどと称す．
…（略）…
２）１，３−ジケトン（１，３−diketone）はメチルケトンとカルボン酸エステルのクライゼン（Claisen）縮合＊，三フッ化ホウ素存在下ケトンの酸無水物によるアシル化などで生成する．いかなる状態においてもケト−エノール互変異性を示し，他のジケトンには見られない性質をもつ．エノール形のため酸性を示し，金属と塩をつくり，特に重金属とは特有の色をもつ安定なキレートを形成する．銅（青色），鉄（III）（赤色），クロム（紫色）などの塩が知られている．…（略）…」（第９７７頁右欄第５１行−第９７８頁左欄第１３行）
　
　さらに、乙第１６号証及び乙第１７号証にはそれぞれ以下の記載がある。
２．乙第１６号証（実験報告書１）
乙１６ａ：「第５．実験内容
　甲第１０号証の実験３に記載の組成を有する表面処理剤の場合において、各成分の含有割合等を変更すれば、本件特許発明の作用効果を奏することを確認する実験（実験Ａ）」（第１頁）
　
乙１６ｂ：実験結果として以下の表が記載されている。（第４頁）
　表１−２
　　　　　　　　　実験A-1a　実験A-1b　実験A-2　実験A-3a
　銅表面（μｍ）　　0.188　　　0.597　　　0.336　　　0.440
　金表面（μｍ）　　0.010　　　0.010　　　0.030　　　0.022
　
　　　　　　　　　実験A-3b　実験A-4a　実験A4-b　実験A-5
　銅表面（μｍ）　　0.312　　　0.245　　　0.315　　　0.372
　金表面（μｍ）　　0.013　　　0.009　　　0.015　　　0.010
　
３．乙第１７号証（実験報告書２）
乙１７ａ：「第５．実験内容
１．甲第１０号証の実験４に記載のイミダゾール化合物等を使用した表面処理剤の場合において、各成分の含有割合等を変更すれば、本件特許発明の作用効果を奏することを確認する実験（実験Ｂ）。」（第１頁）
　
乙１７ｂ：「いずれの実験においても、金の表面には被膜が形成されないか又は形成されても極めて僅かであり、一方、銅の表面には十分な厚みの被膜が形成されたことが確認された。」（第９頁）
　
乙１７ｃ：「２．甲第１０号証の実験５に記載のイミダゾール化合物等を使用した表面処理剤の場合において、各成分の含有割合等を変更すれば、本件特許発明の作用効果を奏することを確認する実験（実験Ｃ）。」（第１１頁）
　
乙１７ｄ：「いずれの実験においても、金の表面には被膜が形成されないか又は形成されても極めて僅かであり、一方、銅の表面には十分な厚みの被膜が形成されたことが確認された。」（第１６頁）
　
第８　当審の判断
１．特許法第２９条第１項第３号について
（１）甲第１号証
　甲第１号証には、上記甲第１号証の記載事項甲１ａ乃至甲１ｅを総合すると、以下の発明（以下、「甲１発明」という。）が記載されていると認められる。
　「皮膜形成成分のイミダゾール類として２−ウンデシルイミダゾールを酢酸に加えて混合した上で水に加え、さらに銅よりもイオン化傾向の大きい金属とβ−ジケトン類との錯体としてアセチルアセトン鉄錯体を加えて調製した銅および銅合金の表面処理剤。」
　
（２）対比
　本件発明と甲１発明を対比する。
ア　甲１発明では、「皮膜形成成分のイミダゾール類」及び「銅よりもイオン化傾向の大きい金属とβ−ジケトン類との錯体」は必須成分であることは明らかである。
イ　また、甲１発明の「２−ウンデシルイミダゾール」はイミダゾールの２位にウンデシル基を有する化合物であるから、これは本件発明の「イミダゾール化合物」に相当する。
ウ　そして、甲１発明では水に不溶性である２−ウンデシルイミダゾールを水中に安定に溶解又は分散させるために酢酸に加えて混合した上で水に加えているから、甲１発明は水溶液からなることは明らかである。
エ　また、甲１発明の「アセチルアセトン鉄錯体」のうちの一部は水溶液中でアセチルチセトン又はその共役塩基であるアセチルアセトナートと鉄イオンに分離しているものと認められるから、甲１発明は鉄イオンを含有していることは明らかである。
オ　次に、上記エにおける「アセチルチセトン又はその共役塩基であるアセチルアセトナート」が本件発明の「コンプレクサン化合物」に相当するか検討する。
　上記のように訂正された本件特許明細書（以下、「本件特許明細書」という。）には以下の記載がある。
本ａ：「【００１０】
特公昭５６−１８０７７号公報及び特開平６−８１１６１号公報によれば、イミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物と、エチレンジアミン四酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸などのコンプレクサン化合物を含む表面処理剤を使用することにより、金メッキ等の異種金属の表面に化成被膜を形成させず、銅の表面にのみ化成被膜を形成する選択性があることが報告されている。」
　
本ｂ：「【００１２】
特開平７−１６６３８１号公報においては、イミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物、銅よりもイオン化傾向の大きな金属及びβ−ジケトン類との錯体を含む処理剤を使用する方法が記載されているが、この方法においてもプリント配線板上の金メッキ部分などへの化成被膜の形成を抑えることはできない。」
　
本ｃ：「【００１５】
本発明の実施において使用されるコンプレクサン化合物の代表的なものとしては、
…（略）…
エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ジエチレントリアミン五酢酸（ＤＴＰＡ）、
…（略）…
等とこれらの塩類が挙げられる。」
　
　ここで、上記記載事項本ｂにおける「特開平７−１６６３８１号公報」は甲第１号証である。
　そして、本件特許明細書の上記記載事項本ａによれば、本件特許明細書では「エチレンジアミン四酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸など」のことは「コンプレクサン化合物」と称しているが、上記記載事項本ｂにおける「β−ジケトン類」のことは「コンプレクサン化合物」とは称しておらず、また、上記記載事項本ｂの特開平７−１６６３８１号公報は本件発明の従来技術として挙げられているものである。
　さらに、上記記載事項本ｃには「コンプレクサン化合物」の具体例が例示されているが、「β−ジケトン類」やその具体例である「アセチルチセトン又はその共役塩基であるアセチルアセトナート」は挙げられておらず、他に「コンプレクサン化合物」を一義的に定義している記載も認められない。
　加えて、本件特許明細書には、「アセチルチセトン又はその共役塩基であるアセチルアセトナート」が「コンプレクサン化合物」に相当することを示唆する記載はない。
　したがって、上記第２、２−２訂正事項２でも検討したように、本件特許明細書の請求項１に係る発明の「コンプレクサン化合物」は、本件特許明細書で訂正された【００１５】に列挙された化合物であり、甲１発明の「アセチルチセトン又はその共役塩基であるアセチルアセトナート」は、本件発明の「コンプレクサン化合物」とは異なるものであるから、両発明は
「イミダゾール化合物及び鉄イオンを必須成分として含有する水溶液からなる銅及び銅合金の表面処理剤。」
で一致し、以下の点で相違する。
相違点：本件発明では「コンプレクサン化合物」を含有するのに対して、甲１発明では「コンプレクサン化合物」を含有していない点。
　
（３）むすび
　したがって、本件発明は甲第１号証には記載されていないから、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものとはいえず、本件特許は特許法第１２３条第１項第２号に該当するとはいえない。
　
２．特許法第２９条第２項について
（１）甲第４号証を主引用文献とした場合
ア　甲第４号証
　甲第４号証には、上記甲第４号証の記載事項甲４ａ乃至甲４ｆを総合すると、以下の発明（以下、「甲４発明」という。）が記載されている。
「２−フェニルベンゾイミダゾールを酢酸に加え、均一に混合し、これを塩化第二銅を添加した水に加え、さらにカプロン酸を加えてよく撹拌した銅及び銅合金の表面処理剤。」
　
イ　対比
（ア）甲４発明は２−フェニルベンゾイミダゾール及び塩化第二銅は水に溶けた状態の水溶液であることは明らかである。
（イ）そして、本件発明と甲４発明を対比すると、甲４発明における「２−フェニルベンゾイミダゾール」はその名前から明らかなとおり、本件発明の「ベンズイミダゾール化合物」に相当する。
（ウ）また、甲４発明では塩化第二銅は水溶液中では銅イオンを分離していることは明らかであるから、本件発明と甲４発明とは、「金属イオン」を必須成分として含有する点において一致している。
　したがって、両発明は
「ベンズイミダゾール化合物及び金属イオンを必須成分として含有する水溶液からなる銅及び銅合金の表面処理剤。」
で一致し、以下の点で相違する。
相違点１：本件発明では金属イオンとして鉄イオンを含有しているのに対して、甲４発明では金属イオンとして銅イオンを含有している点。
相違点２：本件発明では必須成分としてコンプレクサン化合物を含有しているのに対して、甲４発明では必須成分としてコンプレクサン化合物を含有していない点。
　
ウ　判断
　上記相違点について検討する。
　
（ア）相違点１について
　甲４発明では皮膜形成性を向上させるために塩化第二銅を添加しており、甲第４号証の上記記載事項４ｄによれば、皮膜形成性を向上させるための金属化合物として塩化銅と並んで塩化鉄及び酸化鉄が例示されている。
　したがって、甲４発明において塩化第二銅に換えて塩化鉄又は酸化鉄を添加することにより表面処理剤中に鉄イオンを添加することは甲４発明として記載されている事項か、少なくとも当業者が容易になし得たことである。
　
（イ）相違点２について
ａ　甲第５号証及び甲第６号証に関して
　甲第５号証及び甲第６号証には、上記記載事項甲５ｃ、甲５ｄ及び甲６ｂによれば、表面処理剤を長期間使用することにより表面処理剤に蓄積される銅イオンを除去するために、ジエチレントリアミン五酢酸などのキレート剤を表面処理剤に添加する点が記載されている。これは、表面処理剤中の銅イオン濃度が上がると金接栓部などの銅表面以外の部分にも被膜が形成されてしまうため、キレート剤を添加して銅イオンを除去可能とすることにより金接栓部などに被膜が形成されることを防止する目的で添加されるものである。そして、甲第５号証及び甲第６号証の上記ジエチレントリアミン五酢酸は本件特許明細書で「コンプレクサン化合物」として例示されているものである。
　このキレート剤を添加する点を甲４発明に適用できるか検討する。
　甲４発明は皮膜形成性を向上させるために積極的に銅イオンを添加するものであるのに対して、甲第５号証及び甲第６号証では、銅以外の金接栓部などに被膜が形成されてしまうことを防止するために積極的に銅イオンを除去するためにキレート剤を添加するものであるから、銅イオンの加除において甲４発明と甲第５号証及び甲第６号証に記載された技術手段とは相反するものである。
　また、たとえ甲４発明が含有する金属イオンとして、上記「（ア）相違点１について」で検討したように銅イオンに換えて鉄イオンが選択されていたとしても、キレート剤は水溶液中の金属イオンと錯体を作って除去するものであるから、鉄イオンを添加することとキレート剤を添加することは鉄イオンの加除において相反するものである。
　したがって、甲４発明に甲第５号証及び甲第６号証に記載された本件特許明細書における「コンプレクサン化合物」に相当するキレート剤を加えることには阻害要因があることになるから、甲４発明に甲第５号証及び甲第６号証のキレート剤を適用することはできない。
　
ｂ　甲第７号証に関して
　甲第７号証には、内層印刷回路の銅からなる内層パターンとプリプレグ等の樹脂層との接着性向上のために、銅表面に無電解めっきするための銅の表面処理剤において、銅イオンの錯化剤としてエチレンジアミン四酢酸を添加する点が記載されている。しかしながら、甲４発明は銅及び銅合金の表面に耐熱性に優れ、はんだ付けに良好な、防錆剤としての被膜を形成する表面処理剤であって、銅からなる内層パターンとプリプレグ等の樹脂層との接着性を向上するという課題は有していないから、甲第７号証に記載されたエチレンジアミン四酢酸を甲４発明の表面処理剤に添加することの動機付けはない。
　
ｃ　作用効果について
　本件特許明細書の【００２４】、【００２５】及び図３によれば、本件発明では、イミダゾール化合物と鉄イオンを含有する水溶液からなる表面処理剤にコンプレクサン化合物を添加すると、イミダゾール化合物と鉄イオンを含有する水溶液からなる表面処理剤よりも被膜の形成性が向上するという作用効果を奏しており、このような作用効果は甲第４号証乃至甲第７号証の記載からは予測し得ない。
　
ｄ　むすび
　したがって、甲４発明に甲第５号証乃至甲第７号証に記載された技術に基づいてコンプレクサン化合物を添加することは当業者が容易になし得たことではない。
　
（２）甲第５号証を主引用文献とした場合
ア　甲第５号証
　甲第５号証には、上記甲第５号証の記載事項甲５ａ乃至甲５ｆを総合すると、以下の発明（以下、「甲５発明」という。）が記載されている。
「２−アルキルベンズイミダゾール誘導体を主成分としたプリフラックスに銅イオンと反応するキレート剤としてエチレンジアミン三酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸、ニトリロ三酢酸、イミノ二酢酸、１，２−シクロヘキサンジアミン四酢酸、グリコールエーテルジアミン四酢酸などのようなアミノカルボン酸及びこれらの金属塩のうち一種類以上の化合物を添加した銅及び銅合金の表面処理剤。」
　
イ　対比
（ア）本件発明と甲５発明を対比すると、甲５発明の「２−アルキルベンズイミダゾール誘導体」はその名前から明らかなとおり、本件発明の「ベンズイミダゾール化合物」に相当する。
（イ）また、甲５発明の「エチレンジアミン三酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸、ニトリロ三酢酸、イミノ二酢酸、１，２−シクロヘキサンジアミン四酢酸、グリコールエーテルジアミン四酢酸などのようなアミノカルボン酸及びこれらの金属塩」は、本件特許明細書の【００１５】に「コンプレクサン化合物」として各種のアミノカルボン酸が例示されていることから、本件発明の「コンプレクサン化合物」に相当する。
（ウ）さらに、甲５発明の「プリフラックス」とは水溶液からなる表面処理剤である。
　したがって、両発明は
「ベンズイミダゾール化合物及びコンプレクサン化合物を必須成分として含有する水溶液からなる銅及び銅合金の表面処理剤。」
で一致し、以下の点で相違する。
相違点３：本件発明では必須成分として鉄イオンを含有しているのに対して、甲５発明では必須成分として鉄イオンを含有していない点。
　
ウ　判断
　上記相違点について検討する。
　甲第４号証、甲第８号証及び甲第９号証には、上記記載事項甲４ｄ、甲８ｂ及び甲９ｃのように、被膜の形成性を向上する目的で表面処理剤に金属化合物を添加する点が記載されている。そして、金属化合物の例として塩化銅等の金属化合物と並んで塩化鉄又は酸化鉄の鉄化合物が挙げられており、この鉄化合物には表面処理剤中では鉄イオンを分離するものも含まれる。
　そこで、上記鉄化合物を添加する点を甲５発明に適用できるか検討する。
　甲５発明では、表面処理剤を長期間使用することにより表面処理剤に蓄積される銅イオンを除去するために、キレート剤としてコンプレクサン化合物を表面処理剤に添加している。そして、キレート剤は銅イオンに限らず金属イオン全般と錯体を作って金属イオンを除去するものであるから、甲５発明でキレート剤であるコンプレクサン化合物を添加することと、甲第４号証、甲第８号証及び甲第９号証において鉄イオンを添加することは金属イオンの加除において相反するものである。
　また、本件特許明細書の【００２１】、【００２２】、【００２４】、【００２５】及び図１乃至４によれば、本件発明では、イミダゾール化合物とコンプレクサン化合物を含有する水溶液からなる表面処理剤に鉄イオンを添加すると、イミダゾール化合物とコンプレクサン化合物又は鉄イオンのいずれか一方のみを含有する水溶液からなる表面処理剤よりも被膜の形成性が向上するという作用効果を奏しており、このような作用効果は甲第５号証、甲第４号証、甲第８号証及び甲第９号証の記載からは予測し得ないものである。
　したがって、甲５発明に鉄イオンを添加することは当業者が容易になし得たことではない。
　
（３）むすび
　したがって、本件発明は甲第４号証乃至甲第９号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第２９条第２項の規定に該当し特許を受けることができないものとはいえず、本件特許は特許法第１２３条第１項第２号に該当するとはいえない。
　
３．特許法第３６条第４項について
（１）本件特許明細書には以下の事項が記載されている。
　
本ｄ：「【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、銅及び銅合金の表面に化成被膜を形成する水溶液系表面処理剤に関するものであり、特に金メッキ、はんだメッキ等の銅及び銅合金以外の異種金属部を有する硬質プリント配線板及びフレキシブルプリント配線板における銅回路部の表面処理剤として好適なものである。」
　
本ｅ：「【００１４】
【発明の実施の形態】
本発明の実施に適するイミダゾール化合物及びベンズイミダゾール化合物の代表的なものとしては、２−ペンチルイミダゾール、２−ウンデシル−４−メチルイミダゾール、２，４−ジメチルイミダゾール等の２−アルキルイミダゾール化合物、
…（略）…
２−（フェノキシメチル）−５−メチルベンズイミダゾール等が挙げられる。
【００１５】
本発明の実施において使用されるコンプレクサン化合物の代表的なものとしては、イミノ二酢酸（ＩＤＡ）、ニトリロ三酢酸（ＮＴＡ）、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、
…（略）…
ジアミノプロパン四酢酸（Ｍｅｔｈｙｌ−ＥＤＴＡ）、ニトリロ三プロピオン酸（ＮＴＰ）等とこれらの塩類が挙げられる。
【００１６】
本発明の実施において不可欠な鉄イオンを供給するのに好適な鉄化合物の代表的なものとしては、塩化鉄(II)、同(III) 、
…（略）…
蓚酸鉄(II)等が挙げられる。
【００１７】
本発明の実施においては、有効成分としてイミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物を０．０１〜１０重量％の割合、好ましくは０．１〜５重量％の割合とし、鉄化合物は水溶液に対して０．０００１〜５重量％の割合、好ましくは０．００１〜１重量％の割合とし、コンプレクサン化合物は鉄イオン（モル濃度）に対して１〜１０倍モルの割合、好ましくは１〜５倍モルの割合として添加すれば良い。
いずれのコンプレクサン化合物を使用した場合でも、コンプレクサン化合物は鉄イオンと安定なキレート化合物を形成するために、必要な最低限の濃度よりも過剰の濃度となるように添加することが好ましい。
【００１８】
本発明の実施においては、イミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物を水溶液化するために、有機酸もしくは無機酸を用いたり、少量の有機溶媒を併用することができる。この際に用いられる有機酸としては、ギ酸、酢酸、
…（略）…
アジピン酸等であり、無機酸としては、塩酸、リン酸、硫酸、硝酸等である。これらの酸は、水溶液に対し０．０１〜４０重量％の割合、好ましくは０．２〜２０重量％の割合になるように添加すれば良い。
【００１９】
…（略）…
本発明の表面処理剤を用いて銅あるいは銅合金の表面を処理する際の条件としては、処理剤の液温を約２０℃〜６０℃、接触時間を１秒ないし１０分間の範囲が適当である。接触方法は、浸漬、噴霧、塗布などである。」
　
本ｆ：「【００２１】
〔実施例１〕
２−オクチルベンズイミダゾール０．４％、酢酸５．０％及びエチレンジアミン四酢酸を０．０６３％（２．１５ｍＭ）を含む水溶液に鉄イオン濃度が１０ｐｐｍ（０．１８ｍＭ）、３０ｐｐｍ（０．５４ｍＭ）、５０ｐｐｍ（０．８９ｍＭ）及び７０ｐｐｍとなるように塩化鉄(III) ・六水和物を加えて表面処理液を調製した。前記鉄イオン濃度が異なる表面処理液を用いて、プリント配線板（テストパターン１）を４０℃／３０，６０秒浸漬処理を行い、銅表面及び金表面に形成された化成被膜の膜厚を測定した。
【００２２】
これらの試験結果に基づき、表面処理液中の鉄イオン濃度と銅表面及び金表面における成膜速度の関係を図１及び図２に示した。
この結果によれば、コンプレクサンを含有する表面処理液に鉄イオンを微量加えることにより、金メッキ上にほとんど化成被膜が形成されず、銅表面に選択的に化成被膜が形成され、また銅表面における化成被膜が短期のうちに形成されることが判った。
…（略）…
【００３９】
〔実施例９〕
２−ウンデシル−４−メチルイミダゾール１．０％、酢酸１．０％、塩化鉄（III)・六水和物０．０２９％（Ｆｅイオン＝６０ｐｐｍ）及びエチレンジアミン四酢酸０．１６％を含む水溶液からなる表面処理剤を調製した。
前記表面処理剤を４０℃の温度に維持し、これにプリント配線板（テストパターン１）を６０秒間浸漬したのち、銅及び金の表面に形成された化成被膜の膜厚を測定したところ、銅表面は０．４４μｍ、金表面は０．００６μｍであった。
【００４０】
また、前記表面処理液にはんだ−銅混載基板を４０℃の温度で６０秒間浸漬し、はんだの変色、処理液の変質及び銅表面の造膜性を調べた結果は、表１に示したとおりであった。」
　
本ｇ：「【発明の効果】
本発明の表面処理剤によれば、銅あるいは銅合金の表面にのみ選択的に化成被膜を形成し、金メッキ、はんだメッキ等、銅以外の異種金属に対してはほとんど化成被膜を生じないので、銅パターン上に金メッキ、はんだメッキなどの異種金属を施したプリント配線板などの表面処理において、これら異種金属をマスキングすることなく、直かに銅回路部の表面処理を為し得るものであり、また銅金属に対する造膜性が良好でしかも処理液が安定しているため、この種のプリント配線板などの生産性を飛躍的に高めることが出来るなど実践面の効果は多大である。」
　
（２）これらの記載事項によると、本件特許明細書には、イミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物、コンプレクサン化合物及び鉄イオンについて具体的な物質名が列挙されており、これらの好ましい配合量及び配合割合、水溶液化する方法、並びに本件発明の表面処理剤の使用方法が実施例と共に具体的に記載されている。
　これらの「イミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物」、「コンプレクサン化合物」及び「鉄イオン」についてそれぞれ具体的に各化合物の物質を選択して表面処理剤を調製する際に、この表面処理剤が所期の作用効果を奏するように各成分の配合量及び配合割合を適宜調整することは当業者が通常試みる事項であるから、当業者であれば、本件特許明細書に記載された「イミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物」、「コンプレクサン化合物」及び「鉄イオン」についてそれぞれ具体的に各化合物の物質を選択し、それらを「水溶液」化するように水に溶かし、銅及び銅合金の表面に化成被膜を形成し得るように各成分の配合量や配合割合を調整して、本件発明の表面処理剤を得ることは、過度の試行錯誤を要することなく実施できるものと認められる。
　
（３）請求人は甲第１０号証に示された各実験を根拠として、本件発明の全構成要件を充足する表面処理剤でも、本件発明の所期の作用効果を奏しないものが多数存在するとして、本件特許明細書には本件発明を実施するためには当業者に過度の試行錯誤が要求される程度にしか記載されていないと主張している。
　しかしながら、甲第１０号証には各実験で各成分の配合量や配合割合をどのように試行錯誤して調製を試みたのかは記載されておらず、単に本件発明の所期の作用効果を奏しない例が挙げられているのみであるから、この各実験の結果から直ちに本件発明を実施するためには当業者に過度の試行錯誤が要求されるとは認められない。
　また、被請求人が乙第１６号証及び乙第１７号証で示しているように、甲第１０号証で示された各実験の水溶液について各成分の配合量及び配合割合を調整することによって本件発明の所期の作用効果を奏するように調製することは可能であると認められる。
　よって、請求人の主張は採用できない。
　
（４）したがって、本件特許明細書には当業者が本件発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているから、本件特許は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものではなく、特許法第１２３条第１項第４号に該当するものではない。
　
４．特許法第３６条第６項第１号について
（１）本件発明の「……を必須成分として含有する水溶液」における「水溶液」とは、一般にある物質を水に溶解させた液をいうから、当該「水溶液」は、必須成分を水に溶解させた液のことであると認められる。また、本件特許明細書の「【発明の属する技術分野】この発明は、銅及び銅合金の表面に化成被膜を形成する水溶液系表面処理剤に関するものであり、……」との記載によると、本件発明の「銅及び銅合金の表面処理剤」とは、銅及び銅合金の表面に化成被膜を形成する処理剤のことであると認められる。
　そうすると、本件発明は、「……を必須成分として含有する水溶液からなる銅及び銅合金の表面処理剤」である以上、銅及び銅合金の表面に化成被膜を形成するように必須成分を含有する水溶液からなることは明らかである。
　
　一方、本件発明が解決しようとする課題は、本件特許明細書の【０００７】に「銅あるいは銅合金の表面にのみ化成被膜を形成し、金やはんだ等の異種金属の表面には化成被膜を形成しないという選択性を有し、且つ化成被膜の造膜性が良好で表面処理時間が短く作業性に優れた水溶性の表面処理剤を提供する」ことであると記載され、前記課題を解決するための手段は、本件特許明細書の【００１３】に「銅及び銅合金の表面処理剤としてイミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物、コンプレクサン化合物及び水溶性鉄化合物を必須成分として含有させた水溶液を使用すること」であると記載されている。
　さらに、本件特許明細書には、本件発明の実施の形態として、上記本ｅで摘記したとおり、イミダゾール化合物、ベンズイミダゾール化合物、コンプレクサン化合物及び鉄イオンを供給する鉄化合物が具体的に種々列挙されており、上記本ｆの摘記によれば、イミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物、コンプレクサン化合物及び鉄イオンを供給する鉄化合物を具体的に選択して水溶液を調製し、プリント配線板の銅表面に化成被膜を形成する実施例が９つ挙げられている。
　
　以上によれば、本件発明の「イミダゾール化合物あるいはベンズイミダゾール化合物、コンプレクサン化合物及び鉄イオンを必須成分として含有する水溶液からなる銅及び銅合金の表面処理剤」は、当業者が上記課題を解決すると認識できるように記載されているから、本件発明は本件特許明細書に記載されていると認められる。
　
（２）請求人は、甲第１０号証を提示して、「本件特許明細書の実施例６の表面処理剤に含まれる成分において、その配合比を変更した表面処理剤が、本件特許発明の効果を奏するか否かを確認する実験（実験３）」、「本件特許明細書の実施例６の表面処理剤において、イミダゾール化合物の種類を変更した表面処理剤が、本件特許発明の効果を奏するか否かを確認する実験（実験４）」及び「本件特許発明に相当する表面処理剤（酸をギ酸、鉄イオン供給化合物を塩化鉄（III）・六水和物、コンプレクサン化合物をＥＤＴＡ・２Ｎａとし、種々のイミダゾール化合物を用いる）が、本件特許発明の効果を奏するか否かを確認する実験（実験５）」を行なって、いずれの実験においても銅表面に被膜が形成されなかったか若しくは形成されても使用に耐える厚みに達しなかった、又は溶液中に結晶が発生して水溶液からなる表面処理剤を作製することができなかったので、本件発明に該当する表面処理剤であっても本件発明の課題を解決できないものが多数存在し、本件発明が特許法第３６条第６項第１号の要件に適合しない旨主張する。
　しかし、上記（１）のとおり、本件発明は、銅及び銅合金の表面に化成被膜を形成するように請求項１記載の各成分を含有する水溶液からなる表面処理剤であるところ、甲第１０号証における各実験の水溶液は、いずれも銅及び銅合金の表面に化成被膜を形成しないものであるから、甲第１０号証は、本件発明の表面処理剤に該当する水溶液を用いた実験結果であるとはいえない。そうすると、甲第１０号証により、本件発明が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていないとすることはできない。
　よって、請求人の主張は採用できない。
　
（３）したがって、本件発明は本件特許明細書に記載されたものであるから、本件特許は特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものではなく、特許法第１２３条第１項第４号に該当するものではない。
　
第９　むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張する理由及び提出した証拠方法によっては、本件特許を無効とすることはできない。
　
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。