【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３８７８２３８号「液晶用スペーサーおよび液晶用スペーサーの製造方法」の特許無効審判事件についてされた平成２３年１１月２１日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成２３年（行ケ）第１０４３１号平成２４年１１月１４日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第３８７８２３８号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件特許第３８７８２３８号についての出願及び本件審判の手続の経緯は、以下のとおりである。
　平成　８年　１月２４日　特許出願（特願平８−３１４３６号　以下「本願」という。）
　平成１８年１１月１０日　設定登録
　平成２２年　１月２７日　本件特許無効審判請求
　　　　　　　　　　　　　（請求項１に係る発明についての特許を無効とする。）
　平成２２年　４月１６日　答弁書提出
　平成２２年　７月１２日　口頭審理陳述要領書（請求人）
　平成２２年　７月２６日　口頭審理陳述要領書（被請求人）
　平成２２年　７月２６日　第一回口頭審理
　平成２２年　７月２８日　上申書（請求人）
　平成２２年　９月　７日　審決（請求不成立　以下「一次審決」という。）
　平成２２年１０月１３日　審決取消訴訟提起
　平成２３年　７月　７日　判決（審決取消　以下「一次判決」という。）
　平成２３年　７月２６日　訂正請求申立
　平成２３年　８月　９日　訂正請求のための期間指定通知（同年８月１５日発送）
　平成２３年　８月２４日　訂正請求書及び答弁書（２）提出　
　平成２３年　９月２９日　上申書（被請求人）
　平成２３年１０月１１日　弁駁書提出
　平成２３年１０月１２日　上申書（請求人）
　平成２３年１１月２１日　審決（請求不成立　以下「二次審決」という。）
　平成２３年１２月２２日　審決取消訴訟提起
　平成２４年１１月１４日　判決（審決取消　以下「二次判決」という。）
　平成２４年１２月１２日　訂正請求申立
　平成２５年　１月１１日　訂正請求のための期間指定通知（同年１月１６日発送）
　平成２５年　１月２８日　訂正請求書及び答弁書（３）提出
　平成２５年　３月　５日　弁駁書（３）提出
　当審は、被請求人に対し、相当の期間を指定して、弁駁書（３）に対する答弁書提出の機会を与えたが、答弁書は提出されなかった。
　
第２　訂正請求の内容
（１）訂正事項
　被請求人が平成２５年１月２８日付けで請求する訂正（以下「本件訂正」という。）は、本件特許明細書を平成２５年１月２８日に提出した訂正請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正するものであり、次の訂正事項１ないし８をその内容とするものである。
　
　訂正事項１：訂正前の請求項１の「液晶用スペーサー。」を、「液晶用スペーサーであって、」と訂正する。
　
　訂正事項２：訂正事項１に続けて、訂正前の請求項１のグラフト重合体鎖を構成する「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」について、「前記グラフト共重合体鎖に含まれる前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体は一種であり、」と訂正する。
　
　訂正事項３：訂正事項２に続けて、訂正前の請求項１のグラフト共重合体鎖を構成する「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」について、「前記グラフト共重合体鎖に含まれる前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体はステアリルメタクリレート又はラウリルメタクリレートであり、」と訂正する。
　
　訂正事項４：訂正事項３に続けて、訂正前の請求項１の「グラフト共重合体鎖を導入」について、「前記グラフト共重合体鎖の前記導入は、表面に前記グラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子に、前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体であるステアリルメタクリレートまたはラウリルメタクリレートと、前記他の重合性ビニル単量体であるメチルメタクリレートを仕込んでグラフト重合する」と訂正する。
　
　訂正事項５：訂正事項４に続けて、末尾を「前記液晶スペーサー。」と訂正する。
　
　訂正事項６：訂正前の段落【０００４】中、「表面に長鎖アルキル基を有する…重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーを提供する」とあるのを、「表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種又は二種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサーであって、前記グラフト共重合体鎖に含まれる前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体は一種であり、前記グラフト共重合体鎖に含まれる前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体はステアリルメタクリレート又はラウリルメタクリレートであり、前記グラフト共重合体鎖の前記導入は、表面に前記グラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子に、前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体であるステアリルメタクリレート又はラウリルメタクリレートと、前記他の重合性ビニル単量体であるメチルメタクリレートを仕込んでグラフト重合するものである前記液晶用スペーサーを提供する」と訂正する。
　
　訂正事項７：訂正前の段落【００２６】の［実施例１２］を、［実施例１２（参考例）］と訂正する。
　
　訂正事項８：訂正前の段落【００２７】の「長鎖アルキル基を有する二次グラフト共重合体鎖」を、「二次グラフト共重合体鎖」と訂正する。
　
 （２）特許請求の範囲 
　訂正事項１ないし５は何れも特許請求の範囲の請求項１についてする訂正事項であるところ、本件訂正前後の特許請求の範囲の請求項１の記載は、以下のとおりである。（以下、本件訂正前の請求項１に係る発明を「本件発明」といい、その明細書を「本件明細書」という。また、本件訂正後の請求項１に係る発明を「本件訂正発明」といい、その明細書を「本件訂正明細書」という。） 
　
本件発明
 「表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサー。」 
　
本件訂正発明
 「表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサー
であって、
　前記グラフト共重合体鎖に含まれる前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体は一種であり、
　前記グラフト共重合体鎖に含まれる前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体はステアリルメタクリレート又はラウリルメタクリレートであり、
　前記グラフト共重合体鎖の前記導入は、表面に前記グラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子に、前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体であるステアリルメタクリレートまたはラウリルメタクリレートと、前記他の重合性ビニル単量体であるメチルメタクリレートを仕込んでグラフト重合するものである前記液晶用スペーサー
　
第３　訂正の適否
１　本件明細書には、おおむね次の記載がある。
ア　発明の属する技術分野
　本発明は液晶用スペーサーおよび該液晶用スペーサーの製造方法に関するものである。（【０００１】）
　
イ　従来の技術
　液晶パネルにおいてはパネルの間隙を維持するために無機あるいは有機の液晶用スペーサーが用いられている。しかしながら該液晶パネルにおいて、液晶とスペーサーとの界面で液晶分子の配向が変則的となり（異常配向）、表示品質が著しく低下する。上記異常配向が起きるとスペーサーの周りにドメインと呼ばれる領域が発生する。このドメインは液晶パネルの動作時に光抜けを起こし液晶パネルのコントラストを低下させる。上記ドメインは液晶とスペーサーとの界面で液晶分子が垂直に配向することによって消失することは周知であった。スペーサー表面での垂直配向を促進させるため、架橋重合体微粒子の表面に長鎖アルキル基を存在させた液晶スペーサーが提供されている（特開平４−２７９１７号）。該液晶スペーサーは架橋重合体微粒子に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体および重合開始剤を含浸させた後重合を行なうことによって製造される。しかしながら従来の方法ではスペーサー表面へのアルキル基導入が充分でないためドメインは完全には消失しなかった。（【０００２】）
　
ウ　発明が解決しようとする課題
　上記従来技術では、架橋重合体微粒子に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体および重合開始剤を含浸させるため、架橋重合体微粒子、重合性ビニル単量体、あるいは重合開始剤の種類によって含浸の度合いが異なり、また含浸温度、含浸圧力等の含浸条件によっても含浸の度合いが異なり、該架橋重合体微粒子の表面に所定濃度の長鎖アルキル基を導入することは困難であった。更に該重合性ビニル単量体や重合開始剤を架橋重合体微粒子に含浸させると、該重合性ビニル単量体や重合開始剤が該架橋重合体微粒子によって稀釈されるために重合効率が低下すると言う問題も生じる。（【０００３】）
　
エ　課題を解決するための手段
（ア）本発明は上記従来の課題を解決するための手段として、表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーを提供するものであり、該液晶用スペーサーは表面にラジカル連鎖移動可能な官能基および／またはラジカル重合開始能を有する活性基を導入した重合体粒子表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上の混合物をグラフト共重合せしめることによって長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を導入することによって製造される。
　そして該ラジカル連鎖移動可能な官能基として望ましいものは例えばメルカプト基および／または重合性ビニル基であり、該ラジカル重合開始能を有する活性基として望ましいものは例えばパーオキサイド基および／またはアゾ基である。（【０００４】）
　
（イ）官能基を有する重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体としては、例えばメチルアクリレート、エチルアクリレート、n-プロピルアクリレート、iso-プロピルアクリレート、n-ブチルアクリレート、iso-ブチルアクリレート、t-ブチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、n-プロピルメタクリレート、iso-プロピルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、iso-ブチルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、ステアリルメタクリレート、ラウリルメタクリレート等の脂肪族または環式アクリレートおよび／またはメタクリレート、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、n-プロピルビニルエーテル、n-ブチルビニルエーテル、iso-ブチルビニルエーテル等のビニルエーテル類、スチレン、α−メチルスチレン等のスチレン類、、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等のニトリル系単量体、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル等の脂肪酸ビニル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、弗化ビニル、弗化ビニリデン等のハロゲン含有単量体、エチレン、プロピレン、イソプレン等のオレフィン類、クロロプレン、ブタジエン等のジエン類、その他ビニルピロリドン、ビニルピリジン、ビニルカルバゾール等の水溶性単量体等がある。上記例示は本発明を限定するものではない。上記単量体は一種または二種以上混合使用される。（【０００７】）
　
（ウ）「〔長鎖アルキル基を有するグラフト（共）重合体鎖の形成〕
　上記のようにして製造した表面にラジカル連鎖移動可能な官能基および／またはラジカル重合開始能を有する活性基を導入した重合体粒子に、長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上との混合物を重合開始剤を使用してもしくは使用せずにグラフト重合することによって、該重合体粒子表面に長鎖アルキル基を有するグラフト（共）重合体鎖を導入する。
　上記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体としては、炭素数が６以上の長鎖アルキル基を有するものが好ましく、炭素数１２以上の長鎖アルキル基を有するものが特に好ましい。このような長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体としては例えば、２−エチルヘキシルアクリレート、ステアリルアクリレート、ラウリルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、ベンジルアクリレート、イソボルニルアクリレート、オクチルアクリレート、イソオクチルアクリレート、ノニルフェノキシエチルアクリレート、ノニルフェノール１０ＥＯアクリレート、ラウリルポリオキシエチレンアクリレート、オクチルフェノールポリオキシエチレンアクリレート、ステアリルフェノールポリオキシエチレンアクリレート、２−エチルヘキシルメタクリレート、ステアリルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、イソボルニルメタクリレート、オクチルメタクリレート、イソオクチルメタクリレート、ドデシルメタクリレート、セチルメタクリレート、ベヘニルメタクリレート、イソデシルメタクリレート、トリデシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ポリエチレングリコールポリテトラエチレングリコールモノメタクリレート、ラウリルポリオキシエチレンメタクリレート、ポリオキシエチレンアリルグリシジルノニルフェニルエーテル等がある。
また上記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体としては、重合体粒子の製造に使用される重合性ビニル単量体と同様なものが使用される。（【００１１】）
　
（エ）本発明の液晶用スペーサーは表面に長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖が導入されている。該重合体鎖の長鎖アルキル基濃度は、該グラフト共重合体鎖を導入する際に使用する長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の濃度によって直接的に容易に調節することが出来る。また重合性ビニル単量体や重合開始剤は稀釈されることなく、したがって高いグラフト重合効率が得られる。該長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖と重合体粒子とは共有結合によって結合されているので、長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を有するグラフト共重合体鎖の層と重合体粒子とは一体であり、該グラフト共重合体鎖の層が重合体粒子から剥離することはない。また長鎖アルキル基の層の厚みが０．０１μｍ以上であれば、該グラフト共重合体鎖の溶融効果または配向基板上の官能基残基との反応により重合体粒子と配向基板との固着性も有する。
　このような表面に長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子を液晶パネル用スペーサーとして用いると、該重合体粒子表面のグラフト共重合体鎖の長鎖アルキル基に対して液晶分子が垂直に規則正しく配列するため。液晶スペーサー近傍の液晶分子の配向乱れが抑制される。（【００１４】）
　
オ　発明の実施の形態
（ア）実施例１０（重合体粒子表面に長鎖アルキル基を含むグラフト共重合体鎖の導入）
　実施例５、６によって製造した表面に重合性ビニル基を有する重合体粒子Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈの夫々１０ｇに対し、メチルエチルケトン２００ｇ、メチルメタクリレート５０ｇ、Ｎ−ラウリルメタクリレート５０ｇ、ベンゾイルパーオキサイド０．５ｇを一括に仕込み重合開始剤開裂温度まで昇温、窒素気流下で２時間グラフト重合反応を行い、長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を重合体粒子表面に導入したスペーサー試料Ｅ−１、Ｆ−１、Ｇ−１、Ｈ−１を得た。（【００２４】）
　
（イ）実施例１１（重合体粒子表面に長鎖アルキル基を含むグラフト共重合体鎖の導入）
　実施例７、８によって製造された表面にアゾ基を有する重合体粒子Ｉ、Ｊの夫々１０ｇに対し、トルエン２００ｇ、メチルメタクリレート２０ｇ、２−ヒドロキシブチルメタクリレート２０ｇ、ステアリルメタクリレート６０ｇを一括に仕込み重合開始剤開裂温度まで昇温、窒素気流下で３時間グラフト重合反応を行い、長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を重合体粒子表面に導入したスペーサー試料Ｉ−１、Ｊ−１を得た。（【００２５】）
　
カ　発明の効果
　本発明においては、スペーサー表面に導入した長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖によって液晶分子をスペーサー表面に垂直配向させることが出来るため、液晶用スペーサーの周りの液晶の異常配向を抑制し、液晶パネル点灯時の光抜けを防止する。これによって液晶パネルのコントラストが向上し表示品質を向上させることができる。（【００３２】）
　
２　訂正事項１〜５について
　本件訂正事項１〜５について、二次判決（平成２３年（行ケ）１０４３１号判決（平成２４年１１月１４日判決言渡し））に判示された事項を参考にして、以下に検討する。
ア　平成２３年６月８日法律第６３号による改正前の特許法（以下「特許法」という。）１３４条の２第１項ただし書は、特許無効審判の被請求人による訂正請求は、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに限ると規定している。
　また、同法１３４条の２第５項が準用する同法１２６条３項は、「第１項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定しているところ、ここでいう「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、訂正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。　
　
イ　本件明細書の前記１エ(イ)及び(ウ)の記載によれば、本件発明の「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」の具体例として、ラウリルメタクリレート及びステアリルメタクリレートが、「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」の具体例として、メチルメタクリレートが、多種類の化合物とともに羅列して列挙されていたということができる。
　また、本件明細書には、実施例１ないし１３並びに比較例１及び２が記載されているところ、前記１オ(ア)の記載によれば、実施例１０として、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」であるラウリルメタクリレートと、「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」であるメチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが、前記１オ(イ)の記載によれば、実施例１１として、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」であるステアリルメタクリレートと、「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」であるメチルメタクリレート及び２−ヒドロキシブチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが、それぞれ開示されていたものということができる。
　しかしながら、本件明細書には、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートが特に好ましいものとして選択されること及び「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」がメチルメタクリレートを必須成分として含むことについては、何ら記載も示唆もされていない。これらの物質は、多種類の化合物とともに任意に選択可能な単量体として羅列して列挙されていたものにすぎず、他の単量体とは異なる性質を有する単量体として、優先的に用いられるべき物質であるかのような記載や示唆も存在しない。
　すなわち、本件発明の具体的態様である実施例１ないし１３のうち、実施例１０及び１１やその他の記載によると、「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを任意に選択することが可能であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートを任意に選択することが可能であることが開示されているものということはできるが、本件明細書において、ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート、及びメチルメタクリレートは、多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないものであるから、本件明細書の記載をもってしても、上記各構成が必須であることに関する技術的事項が明らかにされているものということはできない。
　また、実施例１０及び１１によると、特定割合のラウリルメタクリレートと特定割合のメチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子、並びに特定割合のステアリルメタクリレートと特定割合のメチルメタクリレート及び特定割合の２−ヒドロキシブチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが、それぞれ本件発明の効果を奏することが開示されていたものということができるものの、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」として「ステアリルメタクリレート又はラウリルメタクリレート」を任意の割合で用い、「他の重合性ビニル単量体」として「メチルメタクリレート」を任意の割合で用いたグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが、機能上等価であることや、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」が「ステアリルメタクリレート」であり、「他の重合性ビニル単量体」が「メチルメタクリレート」であるが、２−ヒドロキシブチルメタクリレートが用いられない場合にも、機能上等価であることを裏付ける技術的事項は本件明細書には開示されているものではない。
　
ウ　以上のとおり、本件明細書の全ての記載を総合しても、「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートが必須であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートが必須であること、並びに、特定割合モノマーを用いた実施例１０及び１１と、これらとは異なる割合でモノマーを用いた場合や、共重合するモノマーとしてこれらの実施例と異なるものを用いた場合においても、機能上等価であることに関する技術的事項が導き出せない以上、訂正事項１〜５により、多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート、及びメチルメタクリレートを必須のものとして含むように本件発明を訂正することは、本件明細書の実施例１０及び１１を上位概念化した新規な技術的事項を導入するものというべきであり、許されるものではない。
　
３　小括
　以上のとおり、本件訂正は、特許法第１３４条の２第５項において準用する同法第１２６条第３項の規定に適合しないから、本件訂正請求による訂正は、認めない。
　
第４　請求人の主張（無効理由）
　請求人は、「特許第３８７８２３８号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、無効理由１ないし３により、本件発明に係る特許は無効にすべきものであると主張する。（無効理由４は、平成２２年７月２８日付け上申書により、撤回された。
　また、請求人は、弁駁書（２）において、新たな無効理由について、特許法第１３１条の２第２項第１号に該当するとして、請求の理由を補正することの許可を求めたが、これについては、許可しない旨の補正許否の決定がなされている。
　また、請求人は、平成２５年３月５日付け弁駁書（３）において、本件訂正請求には、訂正要件違反があり、訂正請求は認めれないから、本件請求項１に係る発明は、一次判決の拘束力に基づき無効とされるべきであるとの主張をし、仮に訂正請求が認められたとしても、無効理由を有する旨の主張をしている。
　
１　無効理由１（甲第１号証に基づく新規性欠如）
　本件特許発明は、甲第１号証に記載された発明であるから、本件特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してされたものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効にすべきものである。
　
２　無効理由２（甲第１号証を基礎とする進歩性欠如）
　本件特許発明は、甲第１号証記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効にすべきものである。
　
３　無効理由３（甲第２号証を基礎とする進歩性欠如）
　本件特許発明は、甲第２号証記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効にすべきものである。
　
４　証拠方法
　請求人が提出した甲号証及び参考資料は、以下のとおりである。
　甲第１号証：特開平５−２３２４８０号公報
　甲第２号証：特開平７−３３３６２１号公報
　甲第３号証：特開平７−２７０８０５号公報
　甲第４号証：特開平７−３００５８７号公報
　参考資料１：不服２００５−２１６６６審判請求理由補充書
　参考資料２：特開平４−２７９１７号公報
　参考資料３：特開平４−１７７３２４号公報
　参考資料４：特開平５−２３２４７８号公報
　参考資料５：技術説明書
　（以上、審判請求書に添付して提出。）
　参考資料６：化学便覧基礎編I-93〜I-94頁　2004年2月20日　丸善株式会社
　参考資料７：Polymer Handbook　頁なし及びII-195、1966年INTERSCIENCEPUBLICATION　（和訳添付）
　参考資料８：POLYMER HANDBOOK SECOND EDITION II-105、II-240 1975年　A WILEY-INTERSCIENCE PUBLICATION（和訳添付）
　参考資料９：POLYMER HANDBOOK THIRD EDITION II/153、II/159、II/164、II/194頁　1989年　A WILEY-INTERSCIENCE PUBLICATION（和訳添付）
　参考資料１０：HAND BOOK OF ADHESIVES　437〜450頁　1990年　VAN NOSTRAND REINHOLD（和訳添付）
　参考資料１１：図解　プラスチック成形加工用語辞典　72〜73頁　1990年1月10日　株式会社　工業調査会
　参考資料１２：化学大辞典　860頁　2003年10月1日　共立出版株式会社
　（以上、口頭審理陳述要領書に添付して提出。）
　甲第５号証：第５版「実験化学講座２６−高分子化学−」１４９−１５０頁、１６９頁　H17年３月25日　丸善株式会社発行
　甲第６号証：GRAFT COPOLYMERS　１０−１８頁1967年　INTERSCIENCE PUBLISHERS
　甲第７号証：第４版「実験化学講座２８−高分子合成−」３９０頁、４１７−４２４頁1992年5月6日　丸善株式会社発行
　甲第８号証：理化学辞典　第３版　３５７頁「グラフト重合」、1971年5月20日　株式会社岩波書店発行
　（以上、弁駁書（２）に添付して提出）
　甲第９号証：電気通信学会論文誌Vol.J67・C　No.5　４８２−４８７頁
　参考資料１３：平成２２年（行ケ）第１０３２４号判決
　参考資料１４：平成２３年（行ケ）第１０４３１号判決
　（以上、弁駁書（３）に添付して提出）
　
第５　被請求人の主張
１　被請求人は、「本件無効審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする」との審決を求め、請求人が主張する無効理由１ないし３は理由がない旨主張し、また、答弁書（３）において、訂正後の請求項１に係る発明は無効とされるべきではない旨主張している。
　
２　証拠方法
　乙第１号証：平成１４年１２月２７日付け刊行物等提出書
　乙第２号証：平成１５年２月１３日付け通知書
　乙第３号証：平成１７年５月２７日付け拒絶理由通知
　乙第４号証：平成１７年９月３０日付け拒絶査定
　乙第５号証の１：平成１７年１１月１０日付け審判請求書、（平成１７年１２月１２日付け手続補正書で補正。）
　乙第５号証の２：同審判請求書に添付された試験報告書
　乙第６号証：平成１８年３月１３日付け刊行物等提出書
　乙第７号証：平成１８年４月１７日付け通知書
　乙第８号証：平成１８年９月２６日付け審決
　乙第９号証：特許庁「特許・実用新案審査ハンドブック」11.01情報提供
　（以上、平成２２年４月１６日提出の答弁書に添付して提出。）
　乙第１０号証：「実験成績証明書」（２０１１年８月１９日付け）
　乙第１１号証：特開平１０−６８９５４号公報
　乙第１２号証：鑑定書（平成２２年６月１０日付け）
　（以上、平成２３年８月２４日提出の答弁書（２）に添付して提出。）
　乙第１３号証：「電子材料」　１９９５年７月号別冊　５９−６３頁
　乙第１４号証：特許第３８４８４８７号公報
　（以上、平成２５年１月２８日提出の答弁書（３）に添付して提出。）
　
第６　本件発明
　上記第３のとおり、本件訂正請求は認められないから、本件特許第３８７８２３８号の請求項１に係る本件発明は、特許明細書の特許請求の範囲に記載された次のとおりのものである。
　
「表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサー。」
　
第７　当審の判断
１−１　一次判決の判断 
　一次審決が認定した、本件発明と甲第１号証に記載された引用発明１との相違点（「グラフト共重合体鎖が、本件発明では、『長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなる』のに対して、引用発明１では、二種以上からなる重合性ビニル単量体の組合わせを特定しないものである点」　以下「相違点１」という。）、本件発明と甲第２号証に記載された引用発明２Ｂとの相違点（「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種とからなる共重合体が、本件発明では、『グラフト共重合体鎖』として導入された形態で重合体粒子の表面に存在するものであるのに対して、引用発明２Ｂでは、そのようなものではなく、『疎水性単量体(1) 及び親水性単量体(2) 以外のラジカル重合可能な重合性単量体を懸濁重合する際に、分散安定剤として、疎水性単量体(1) 及び親水性単量体(2) の両方を構成成分とする共重合体を用いて重合を行い粒子表面に該分散安定剤をグラフトさせることによって得られ』た形態で、表面に存在するものである点」　以下「相違点２」という。）に関し、一次判決（平成２２年（行ケ）１０３２４号判決（平成２３年７月７日判決言渡し））では、以下のとおりの判断が示された。（なお、以下の判決の抜粋中、「被告」とは、本審決にいう「被請求人」のことである。） 
　
「第４ 当裁判所の判断
１ 取消事由１（引用発明１に基づく本件発明１の新規性に係る判断の誤り）について
（１）本件発明について
ア　本件明細書（甲２７）の記載
　本件発明の特許請求の範囲の記載は、前記第２の２のとおりであるところ、本件明細書（甲２７）の記載を要約すると、以下のとおりとなる。
　
(ア) 本件発明は、液晶パネルにおけるパネルの間隙を維持するために用いられる液晶用スペーサーに関する発明である。
　従来、液晶とスペーサーとの界面で液晶分子の配向異常が生じると、スペーサー周りにドメインと呼ばれる領域が発生し、液晶パネルの動作時に光抜けを生じさせ、それによりパネルのコントラストを低下させるなど、表示品質が著しく低下した。
　ドメインは、液晶とスペーサーとの界面で液晶分子が垂直に配向することによって消失することは周知であり、スペーサー表面での垂直配向を促進させるため、架橋重合体微粒子の表面に長鎖アルキル基を存在させた液晶スペーサーが存在するが、従来の方法ではスペーサー表面へのアルキル基導入が不十分で、ドメインは完全に消失しなかった。
　従来技術では、架橋重合体微粒子に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体及び重合開始剤を含浸させるため、これらの種類や含浸条件により含浸の度合いが異なり、架橋重合体微粒子の表面に所定濃度の長鎖アルキル基を導入することは困難であった。さらに、重合性ビニル単量体や重合開始剤を架橋重合体微粒子に含浸させると、重合性ビニル単量体や重合開始剤が架橋重合体微粒子によって稀釈されるため、重合効率が低下するという問題も生じる（【０００１】〜【０００３】）。
　
(イ)本件発明は、従来の課題を解決するための手段として、表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の１種又は２種以上と重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の１種または２種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーを提供するものであり、当該液晶用スペーサーは表面にラジカル連鎖移動可能な官能基及び、又はラジカル重合開始能を有する活性基を導入した重合体粒子表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の１種又は２種以上と重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の１種又は２種以上の混合物をグラフト共重合せしめることにより、長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を導入することによって製造される。そして、当該ラジカル連鎖移動可能な官能基として望ましいものは、例えばメルカプト基及び、又は重合性ビニル基であり、当該ラジカル重合開始能を有する活性基として望ましいものは、例えばパーオキサイド基及び、又はアゾ基である（【０００４】）。
　
(ウ)本件発明の液晶用スペーサーは、表面に長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖が導入されている。当該重合体鎖の長鎖アルキル基濃度は、グラフト共重合体鎖を導入する際に使用する長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の濃度によって直接的に容易に調節可能である。また、重合性ビニル単量体や重合開始剤は稀釈されることなく、高いグラフト重合効率が得られる。当該長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖と重合体粒子とは共有結合によって結合されているので、長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を有するグラフト共重合体鎖の層と重合体粒子とは一体であり、グラフト共重合体鎖の層が重合体粒子から剥離することはない。また、長鎖アルキル基の層の厚みが０．０１μm以上であれば、グラフト共重合体鎖の溶融効果又は配向基板上の官能基残基との反応により重合体粒子と配向基板との固着性も有する。
　このような表面に長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子を液晶パネル用スペーサーとして用いると、重合体粒子表面のグラフト共重合体鎖の長鎖アルキル基に対して液晶分子が垂直に規則正しく配列するため、液晶スペーサー近傍の液晶分子の配向乱れが抑制され、液晶パネル点灯時の光抜けが防止され、コントラストが向上し、表示品質を向上させることができる（【００１４】【００３２】）。
　
(エ)なお、本件発明の実施例として、実施例１ないし１３が挙げられている
（【００１５】〜【００２７】）ところ、本件発明の「特定の共重合体鎖」に該当する具体例として、実施例１０ないし１２において、メチルメタクリレートとｎ−ラウリルメタクリレートとの共重合体鎖（実施例１０）、メチルメタクリレート、２−ヒドロキシブチルメタクリレート、ステアリルメタクリレートとの共重合体鎖（実施例１１）、メチルメタクリレート、オクチルメタクリレート、ラウリルポリオキシエチレンメタクリレートとの共重合体鎖（実施例１２）を有する液晶用スペーサーが開示されている。
　そして、これら実施例１０ないし１２のスペーサーと、比較例（オクタデシルトリメトキシシランで表面処理（カップリング剤処理）されたスペーサー【００２８】【００２９】）とについて実施された光抜け状態評価の結果によると、実施例１０ないし１２の方が、比較例よりも直流電圧（ＤＣ）印加後における液晶スペーサー周りの配向異常（光抜け状態）の発生が少ないことが示されている（【００３０】【００３１】）。
　
イ 本件発明の技術内容
　以上の本件明細書の記載によると、本件発明は、液晶用スペーサーにおいて、表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の１種又は２種以上と重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の１種又は２種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子を用いることにより、重合体粒子表面のグラフト共重合体鎖の長鎖アルキル基に対して液晶分子が垂直に規則正しく配列し、液晶スペーサー周りの配向異常を防止することをその技術内容とするものである。
　もっとも、本件明細書【００１４】に記載される作用効果は、単独重合、共重合によらず、長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の重合体鎖を重合体粒子表面にグラフトしたことに基づくものであって、このような「特定の共重合体鎖」に限定したことに基づく作用効果についての記載はない。
　また、本件明細書【００１５】ないし【００２７】の実施例の記載から、単量体を共重合した３種の共重合体鎖をグラフト重合体鎖として有するスペーサー（実施例１０〜１２）が、オクタデシルメトキシシランで処理されたスペーサー（比較例１・２）よりも優れていることは理解できるものの、当該比較例は、カップリング剤によって処理されたものであって、単独重合体鎖や他の共重合体鎖を導入したものではないから、液晶スペーサーのグラフト重合体鎖として「特定の共重合体鎖」を限定した作用効果、すなわち、「特定の共重合体鎖」が単独重合体鎖や他の共重合体鎖である場合よりも優れていることは、何ら記載されているものではない。
　この点について、被告は、拒絶査定不服審判において、手続補正書（甲５）に、グラフト鎖が単独重合体鎖の場合と共重合体鎖の場合とを比較した試験報告書を添付し、グラフト共重合体鎖にメチルメタクリエート(ＭＭＡ)を共重合することによって、単独グラフト共重合体鎖よりも光抜け改善効果が安定すると指摘しているが、このような効果は、本件明細書には全く記載されていないから、本件発明の作用効果に関して当該試験報告書を参酌することはできない。
　しかも、本件発明は、「グラフト共重合体鎖が、長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の１種又は２種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の１種又は２種以上とからなる」という広範な共重合体鎖であるのに対して、当該報告書は、特定４種の共重合体鎖に関するものであり、「共重合可能な他の重合性ビニル単量体」としてＭＭＡのみを取り上げているにすぎないものであるから、本件発明に特定される広範な「特定の共重合体鎖」全体について、単独重合体鎖よりも優れている根拠とすることはできない。
　
（２） 引用発明１について
ア　引用例１の記載
引用例１（甲１）の記載を要約すると、以下のとおりとなる。
　
(ア) 引用発明１の特許請求の範囲は、以下のとおりである。
　粒子表面を配向基板に対して付着性を有する付着層によって被覆した構成であって、該粒子表面と付着層とは共有結合によって結合されていることを特徴とする液晶スペーサー
　
(イ) 引用発明１は、液晶用スペーサーに関する発明である。従来の液晶用スペーサーは、配向基板に付着性を有する低融点の合成樹脂やワックス等の付着層を被覆したものが用いられており、配向基板表面に付着層を介して固定されていた。
　しかしながら、従来の液晶スペーサーは、粒子表面から付着層が剥離し易く、剥離した付着層が液晶側に混入して液晶の性能を妨害するという問題点があった（【０００１】〜【０００３】）。
　
(ウ) 引用発明１は、粒子と付着層とを共有結合によって結合することにより、従来技術の課題を解決するものである（【０００４】）。
　
(エ) 引用発明１に用いられる粒子は、析出重合法又はシード重合法によって得られる粒子であって、単量体の一部としてジビニルベンゼン、ジアリルフタレート、テトラアリロキシエタン等の多価ビニル化合物を用いた架橋重合体粒子が望ましい（【０００６】【０００７】）。
　
(オ) 引用発明１において付着層として用いられる材料としては、メチルアクリレート、エチルアクリレート、n-ブチルアクリレート、iso-ブチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、iso-ブチルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、ステアリルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、n-プロピルビニルエーテル、n-ブチルビニルエーテル、iso-ブチルビニルエーテル、スチレン、α−メチルスチレン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、酢酸ビニル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、弗化ビニル、弗化ビニリデン、エチレン、プロピレン、イソプレン、クロロプレン、ブタジエン等の重合可能な単量体の単独重合体又は上記単量体の２種以上の共重合体であって熱可塑性を有するものである（【００１０】）。
　
(カ) 引用発明１においては、粒子表面に付着層を構成する重合体を共有結合によって結合させるものであるが、その方法としてはグラフト重合法がある。同法においては、粒子表面に重合可能なビニル基を導入し、当該ビニル基を出発点として単量体を重合する方法、粒子表面に重合開始剤を導入し、当該開始剤により単量体を重合する方法の２つが考えられる（【００１３】）。
　
(キ) 引用発明１の液晶用スペーサーは、配向基板に付着性が良好でかつ付着層が剥離しないという効果が得られるものである（【００５４】）。
　
イ　引用発明１の技術内容
　以上の引用例１の記載によると、引用発明１は、粒子と付着層とをグラフト重合法等などによって共有結合させることにより、 配向基板に付着性が良好でかつ付着層が剥離しない液晶用スペーサーを提供することをその技術内容とするものである。
　
（３）相違点１について
ア　前記（１）及び（２）の本件発明１及び引用発明１の技術内容からすると、引用例１の【００１０】に列挙された「メチルアクリレート、エチルアクリレート、n-ブチルアクリレート、iso-ブチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、iso-ブチルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、ステアリルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、n-プロピルビニルエーテル、n-ブチルビニルエーテル、iso-ブチルビニルエーテル、スチレン、α−メチルスチレン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、酢酸ビニル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、弗化ビニル、弗化ビニリデン、エチレン、プロピレン、イソプレン、クロロプレン、ブタジエン等の重合可能な単量体の単独重合体又は上記単量体の２種以上の共重合体であって熱可塑性を有するもの」であれば、いずれもその分子構造が直鎖状であって、通常は熱可塑性を有する重合体であるといえるから、上記列挙に係る各単量体を重合して得られる重合体のほとんど全てが付着層として使用できるものということができる。
　そして、上記単量体のうち、2-エチルヘキシルメタクリレート、ステアリルメタクリレート、ラウリルメタクリレートは、本件発明の「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」に該当するものであるから、引用例１の【００１０】には、文言上、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」を共重合材料に含む共重合体を付着層とすることが記載されているということができる。
　
イ　本件明細書が開示する、重合体粒子表面のグラフト共重合体鎖の長鎖アルキル基に対して液晶分子が垂直に規則正しく配列することにより、液晶スペーサー周りの配向異常を防止するという本件発明の作用効果は、単独重合、共重合によらず、長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の重合体鎖を重合体粒子表面にグラフトしたことに基づくものであって、本件明細書において、本件発明が、引用発明１に開示されている構成のうちから、「特定の共重合体鎖」に限定しているとしても、それに基づいて生じる格別の作用効果に係る記載はないから、本件発明の「特定の共重合体鎖」が単独重合体鎖や他の共重合体鎖と比較して格別の作用効果を奏するものということはできない。しかも、本件明細書【００１４】には、「長鎖アルキル基の層の厚みが０．０１μm以上であれば、グラフト共重合体鎖の溶融効果又は配向基板上の官能基残基との反応により重合体粒子と配向基板との固着性も有する。」として、長鎖アルキル基の層が一定の厚みを有すると付着性が向上する旨を明らかにしているものである。
　そうすると、本件発明は、引用発明１における付着層を構成する重合体鎖について、その一部に相当する「特定の共重合体鎖」を単に限定しているにすぎず、このような限定によって、引用発明１とは異なる作用効果あるいは格別に優れた作用効果を示すものと認めることもできないから、引用発明１の解決課題である付着性や技術常識の観点から、相違点１が実質的な相違点ということはできない。
　
ウ　以上のとおり、本件発明は、引用発明１において例示的に列挙された「重合可能な単量体の単独重合体又は上記単量体の２種以上の共重合体であって熱可塑性を有するもの」の中から、「表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の１種又は２種以上と重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の１種又は２種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子」について一部限定したものというほかない。
　また、本件発明は、引用発明１から本件発明が限定した部分について、引用発明１の他の部分とその作用効果において差異があるということはできないから、引用発明１と異なる発明として区別できるものでもない。
　したがって、本件発明と引用発明１との間には、相違点は存しないといわざるを得ない。
　
エ　この点について、被告は、引用例１には、本件発明における「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の１種又は２種以上」と、「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の１種又は２種以上」との特定の単量体を組み合わせたグラフト共重合体鎖に関する技術思想が開示されていない、引用発明１の付着層においては、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」に該当する単量体と「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体」に該当する単量体とを、わざわざ組み合わせてグラフト共重合体鎖とする必然性はなく、これらを組み合わせてグラフト共重合体鎖とすることにより、配向異常や光抜け等が発生するという従来技術の課題を解決するという本件発明の課題やその解決手段も開示されていない等と主張する。
　しかしながら、引用例１には、【００１０】に列挙された単量体の重合体鎖であれば、単独重合体鎖、共重合体鎖のいずれにおいても付着層として使用できることが開示されているのみならず、この重合体鎖には本件発明の「特定の共重合体鎖」も包含されるのであるから、引用例１には、付着層を構成する重合体鎖として、本件発明の「特定の共重合体鎖」に係る技術思想が開示されているものということができる。被告の主張は採用できない。
　
（４）小括
　以上からすると、本件発明は、引用発明１と同一の発明であって、新規性を有しないものというべきであるから、原告主張の取消事由１は理由がある。
　
２　取消事由３（引用発明２に基づく本件発明の進歩性に係る判断の誤り）について
　前記１のとおり、原告主張の取消事由１は理由があり、本件審決は取消しを免れないが、事案に鑑み、取消事由３についても検討することとする。
（１）引用発明２について
ア　引用例２の記載
　引用例２（甲２）の記載を要約すると、以下のとおりとなる。
　
(ア)　引用発明２の特許請求の範囲は、以下のとおりである。
【請求項１】少なくとも表面に下記一般式（１）
　RO−（１）
（式中、R は炭素数１ないし１８の直鎖又は分岐のアルキル基又はアシル基を示す。）で表される疎水性基と、下記一般式（２）
【化１】
（式中、R1は炭素数２ないし４の直鎖又は分岐のアルキレン基を示し、ヒドロキシ基が置換していてもよい。mは１以上３０以下の整数を示し、m個のR1は同一でも異なっていてもよい。）で表される親水性基を有する微粒子からなることを特徴とする液晶表示用スペーサー
　
(イ)　引用発明２は、特に通電時におけるスペーサー周り又はスペーサー間での液晶の配向異常を防止し、均質な表示を可能とする液晶用スペーサーに関する発明である。
　ＴＮ又はＳＴＮ液晶パネルでは、通電中にスペーサー周り又はスペーサー間での液晶の配向異常が生じ、その領域が通電時間とともに拡大するという問題があるのみならず、保護フィルムを除去する際に静電気が発生し易いため、スペーサー周囲で液晶分子の異常配向がしばしば発生するという問題がある。
　これらを防止するために、いわゆるエージング操作（アニール工程）が行われているが、それにより生産効率が低下するなどの問題があった。さらに、スペーサー表面を長鎖アルキルシラン等で処理する方法等によって、スペーサー表面に配向強制力を持たせて液晶分子をスペーサー表面に垂直配向させる試みも行われているが、配向強制力が強すぎるために光透過時にも液晶分子の配向がスペーサー表面に対して垂直のままとなり易いため、光透過度低下によるスペーサー周囲のコントラストの低下をしばしば誘発した。また、これらの方法は、静電気からのスペーサーの帯電による周囲の液晶分子の配向異常に対しては効果を有するものではなかった（【０００１】【０００３】【０００４】）。
　
(ウ)　引用発明２は、従来技術の欠点を解決し、スペーサー周囲及びスペーサー間で液晶の配向異常が生じないようにするために、前記(ア)の一般式（１）及び（２）で表される疎水性基及び親水性基を有する微粒子からなることを特徴とするものである（【０００５】〜【０００７】）。
　
(エ)　引用発明２に係る疎水性基及び親水性基を有する微粒子は、４種類の方法により製造することができる（【０００８】）。
　そのうち、製造方法４は、より確実かつ簡便に、前記(ア)の表面に引用発明２に係る疎水性基及び親水性基を有する重合体微粒子を得る方法であり、疎水性単量体及び親水性単量体以外のラジカル重合可能な重合性単量体を懸濁重合する際、分散安定剤として、疎水性単量体及び親水性単量体の両方を構成成分とする共重合体を用いるか、あるいは疎水性単量体又は親水性単量体のどちらか一方と、疎水性単量体及び親水性単量体以外のラジカル重合可能な重合性単量体とを懸濁重合する際、分散安定剤として、疎水性単量体又は親水性単量体の他方を構成成分とする共重合体を用いて重合を行い、粒子表面に分散安定剤をグラフトさせる方法である。
　この方法で用いられる分散安定剤としては、例えば疎水性単量体及び、又は親水性単量体と、水溶性高分子を構成する単量体、例えばヒドロキシエチル(メタ）アクリレート等の親水性単量体；（メタ）アクリル酸；（メタ）アクリルアミドあるいはこれらのメチロール化合物；ビニルピロリドン、エチレンイミン等の窒素原子又はその複素環を有するもの等の共重合体が挙げられる。これらの共重合体は公知の方法により合成することができる（【００２９】）。
　
イ　引用発明２の技術内容
　以上の引用例２の記載によると、引用発明２は、液晶用スペーサー周囲及びスペーサー間で液晶の配向異常が生じないようにするために、特定の構造の疎水性基及び親水性基を有する微粒子からなる液晶用スペーサーを提供することをその技術内容とするものである。
　また、引用例２の製造方法４において使用される分散安定剤の共重合体は、疎水性単量体（１）」と「親水性単量体（２）」との共重合体であるところ、これらはそれぞれ本件発明における「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体」に相当することについては当事者間に争いはないから、同様に、製造方法４において重合体粒子表面にグラフトされるのが、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」と「他の重合性ビニル単量体」との共重合体鎖であることも、当事者間に争いはない。
　
（２） 相違点２について
ア　本件発明におけるグラフト共重合体鎖の導入方法について
　
(ア)本件発明は、物の発明であって、その特許請求の範囲においてグラフト共重合体鎖を導入する方法について特定の方法が前提とされているものではない。
　
(イ) 本件明細書【０００４】には、グラフト共重合体鎖の製造方法が記載されているが、当該方法に限定する旨の規定はなく、本件発明のようなグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子自体は、他の周知の方法によっても製造可能である。
　
(ウ) 本件明細書【０００５】ないし【００１０】には、ラジカル連鎖移動可能な官能基及び、又はラジカル重合開始能を有する活性基を導入する具体的手段について記載されているが、当該方法は「望ましいもの」とされているものであり、本件発明において、当該具体的方法を用いることに限定されているものではない。
　
(エ) 本件明細書において、「導入する」という用語について、技術的意義を具体的に明らかにする記載はない。
　
(オ) したがって、本件発明は、表面にグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーにおいて、グラフト共重合体鎖が、長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の１種又は２種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の１種又は２種以上とからなる「特定の共重合体鎖」であることを特徴とするものであり、グラフト共重合体鎖を導入する方法は特定されていないものということができる。
　
イ　引用発明２における分散安定剤をグラフトさせる方法について
(ア) 引用発明２の製造方法４は、分散安定剤である特定の共重合体鎖が懸濁重合する際、重合体粒子表面に「導入」されてグラフトされた形態となるものということができる。
　そして、本件発明は、重合体粒子の製造方法や導入の具体的な形態を何ら特定しておらず、本件明細書においても、本件発明のグラフト共重合体鎖の「導入」について、具体的に定義付け、あるいは特定の方法に限定するものでもないから、本件発明におけるグラフト共重合体鎖が導入された形態と、引用発明２における特定の共重合鎖が重合体粒子表面に導入され、グラフトされた形態となることは同様の事象を意味するものということができる。
　
(イ) 引用例２は、４種類の液晶用スペーサーの製造方法を開示しているところ、そのうち、製造方法４は、より確実、簡便に重合体微粒子を得る方法であるとされているから、当業者は、製造方法４を容易に選択し得るものである。
　
(ウ) そうすると、引用発明２の製造方法４により得られた重合体微粒子からなる液晶用スペーサーは、本件発明における「重合体粒子」の「表面にグラフト共重合体鎖を導入した」ものということができる。
　したがって、相違点２の構成は、当業者が引用発明２において同発明中の製造方法４を選択することにより、容易に想到し得るものということができるのであって、本件発明は当業者が引用発明２それ自体から容易に想到し得るものであったという原告の主張はこれを首肯することができる。
　
ウ　被告の主張について
 (ア) 被告は、引用発明２は、微粒子の表面に存する疎水性単量体(1)及び親水性単量体(2)の基により、保護フィルムを除去する際に静電気が発生して液晶用スペーサーが帯電することを防止する発明であって、液晶用スペーサー周りの液晶の異常配向を抑制し、光抜けを防止するという本件発明の技術思想とは相当異なるものであるなどと主張する。
　しかしながら、引用例２は、従来技術の課題について、通電中に、液晶用スペーサー周り又はスペーサー間での液晶の配向異常が起こり、その領域が通電時間とともに拡大するという問題及び保護フィルムを除去する際に静電気が発生し易く、液晶用スペーサー周囲の部分で液晶分子の異常配向が発生するという問題があることを記載しているが、引用発明２の課題について、保護フィルムを除去する際の配向異常に限定する旨の記載はない。引用例２の【００３７】には、実施例２について走査電圧を印加してその表示特性を観察したところ、全面に亘って表示むらのない高品質の表示が得られており、また、液晶用スペーサー周り又はスペーサー間での液晶の配向異常は認められなかった旨が指摘されており、このような指摘は、通電中における液晶用スペーサー周り又はスペーサー間での液晶の配向異常についても引用発明２の課題とされていることを裏付けるものである。
　したがって、本件発明と引用発明２とは、技術思想が異なるものではない。
　
(イ)　被告は、本件発明と引用発明２との相違点は表現上の違いが存するにすぎないものであって、実質的に同一であるとして、本件発明の新規性を争うかのような原告の主張は、引用発明２に引用発明１を組み合わせることにより、進歩性を有しないとした無効審判における無効理由に基づかない新たな主張というべきであって、審決取消訴訟において、このような主張を追加することは許されないとも主張する。
　しかしながら、無効審判における審理の際、原告は、平成２２年７月１２日付け口頭審理陳述要領書（甲３１）において、本件発明がグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子であることを構成要件として規定しているのに対し、引用発明２の製造方法４に係る発明においては、グラフト共重合体鎖を導入という表現がされていないだけであって、実質的な差異がない旨主張しているものである。
　また、本件審決も、原告が、本件発明と実質的な差異がない引用発明２の製造方法４に係る発明に基づいて、本件発明は当業者が容易に想到し得るものであるとも主張しているとした上で、本件発明と引用発明２とにおいて、実質的な差異がないということはできないと判断しているものである。
　そうすると、無効審判段階において、当該主張がされていなかったという被告主張は、その前提自体が誤りである。
　
(ウ)　したがって、被告の主張は採用できない。
　
（３）　小括
　以上からすると、本件発明は、引用発明２それ自体から容易に想到し得るものであって、かつ、引用発明２に基づく本件発明の進歩性に係る判断の誤りをいう原告の主張には、引用発明２に基づく本件発明の新規性を審判段階から問題にしていて、その新規性を認めた本件審決の判断を争う趣旨を含むと解されるから、原告主張の取消事由３は、この点において、理由があるといわなければならない。」
　
１−２　判断 
　１−１に示すとおり、上記判決には、本件発明の新規性、進歩性を認めた先の審決の判断は誤りである旨の判断が示されている。 
　そして、この判断は、上記判決の判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断を構成するものであると解されるから、行政事件訴訟法第３３条第１項の規定により、当合議体を拘束する。そうすると、本件発明は、本件出願の出願前に頒布された刊行物である、上記判決にいう引用例１（甲第１号証）に記載された発明であり、また、本件出願の出願前に頒布された刊行物である引用例２（甲第２号証）に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は無効理由１および３により無効とすべきものである、とするほかはない。 
　
３　無効理由２について
　上記のとおりであるが、念のため、無効理由２についても補足的に判断する。
ア　本件一次審決および上記判決において、本件発明と引用発明１との相違点とされたのは以下のとおりである。
「グラフト共重合体鎖が、本件発明では、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の１種又は２種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の１種又は２種以上とからなる」のに対して、引用発明１では、２種以上からなる重合性ビニル単量体の組合せを特定しないものである点」（以下「相違点１」という。）
　
イ　この相違点１に関して、上記判決では、以下の点が述べられている。
　まず、引用例１の記載に関しては、「引用例１の【００１０】には、文言上、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」を共重合材料に含む共重合体を付着層とすることが記載されているということができる。」としている。
　また、本件発明と引用発明１の関係については、「引用発明１において例示的に列挙された「重合可能な単量体の単独重合体又は上記単量体の２種以上の共重合体であって熱可塑性を有するもの」の中から、「表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の１種又は２種以上と重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の１種又は２種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子」について一部限定したものというほかない。」としている。
　そして、引用発明１において、引用例１に列挙された単量体から一部の単量体を単に限定することは、当業者が容易になし得ると考えられるから、そのような単量体の限定によって、格別の効果がある場合等でなければ、発明の進歩性が否定されるところ、本件発明の効果について、上記判決は、「本件発明は、引用発明１における付着層を構成する重合体鎖について、その一部に相当する「特定の共重合体鎖」を単に限定しているにすぎず、このような限定によって、引用発明１とは異なる作用効果あるいは格別に優れた作用効果を示すものと認めることもできない」、「本件発明は、引用発明１から本件発明が限定した部分について、引用発明１の他の部分とその作用効果において差異があるということはできない」としている。
　
ウ　そうすると、上記相違点１については、当業者が容易になし得ることであって、本件発明は、上記相違点１によって格別の作用効果を奏し得たものといえない、と判断することができる。
　したがって、本件発明は、引用発明１から容易に想到し得るものである。
　
 第８　むすび 
 　以上のとおり、本件特許は、特許法第２９条第１項第３号および同条２項の規定に違反してなされたものであるから、同法第１２３条第１項第２号の規定に該当し、無効とすべきものである。 
 　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　
　よって、結論のとおり審決する。