【事件の表示】
　特願２００４−５５９５７４「抗ＨＩＶ感染及びエイズ予防・治療における一組のヌクレオチド配列及びその応用」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　７月　１日国際公開、ＷＯ２００４／０５５０３５、平成１８年　６月２２日国内公表、特表２００６−５１６１２２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯　
　
　本願は，２００３（平成１５）年１２月１６日（パリ条約による優先権主張２００２年１２月１８日　中国）を国際出願日とするものであって，平成２１年７月１５日付で特許請求の範囲の請求項１，７及び８について手続補正がなされたが，平成２２年４月２１日付で拒絶査定がなされた。これに対し，同年８月２７日に拒絶査定に対する審判請求がなされ，同日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
第２．平成２２年８月２７日付の手続補正についての補正却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　
　平成２２年８月２７日付の手続補正を却下する。
　
［理由］
　
１．補正後の本願発明
　
　上記補正により，請求項１について，補正前の
「【請求項１】
抗ＨＩＶ感染及びエイズ予防・治療するＲＮＡであって，前記ＲＮＡは，以下の（１），（２）又は（３）に示す配列を有する一本鎖ＲＮＡと，以下の（１），（２）又は（３）に示す配列の断片を有する一本鎖ＲＮＡと，以下の（１），（２）又は（３）に示す配列とその相補的な配列とをハイプリッドして形成した二本鎖ＲＮＡと，以下の（１），（２）又は（３）に示す配列の断片とその相補的配列とをハイプリッドして形成した二本鎖ＲＮＡとよりなる群から選ばれ，
（１）aucaaugaggaagcugcagaaugg;
（２）gggaagugacauagcaggaacuacuag;
（３）uaaauaaaauaguaagaauguauagcccu;
　前記（１），（２）又は（３）に示す配列の断片は，（１），（２）又は（３）に示す配列の１９ヌクレオチド長さの断片，（１），（２）又は（３）に示す配列の２０ヌクレオチド長さの断片，（１），（２）又は（３）に示す配列の２１ヌクレオチド長さの断片，（１），（２）又は（３）に示す配列の２２ヌクレオチド長さの断片，（１），（２）又は（３）に示す配列の２３ヌクレオチド長さの断片，（２）又は（３）に示す配列の２４ヌクレオチド長さの断片，（２）又は（３）に示す配列の２５ヌクレオチド長さの断片，（２）又は（３）に示す配列の２６ヌクレオチド長さの断片，（３）に示す配列の２７ヌクレオチド長さの断片，及び（３）に示す配列の２８ヌクレオチド長さの断片よりなる群から選ばれ，
（１）に示す配列の１９ヌクレオチド長さの断片は，ucaaugaggaagcugcaga，caaugaggaagcugcagaa，aaugaggaagcugcagaau，augaggaagcugcagaaug及びugaggaagcugcagaauggよりなる群から選ばれることを特徴とする抗ＨＩＶ感染及びエイズ予防・治療するＲＡＮ。」から，
　
「【請求項１】
　抗ＨＩＶ感染及びエイズ予防・治療に用いられるＲＮＡであって，前記ＲＮＡは，以下の（３）に示す配列を有する一本鎖ＲＮＡと，以下の（３）に示す配列の断片を有する一本鎖ＲＮＡと，以下の（３）に示す配列とその相補的な配列とをハイプリッドして形成した二本鎖ＲＮＡと，以下の（３）に示す配列の断片とその相補的配列とをハイプリッドして形成した二本鎖ＲＮＡとよりなる群から選ばれ，
（３）uaaauaaaauaguaagaauguauagcccu;
　前記（３）に示す配列の断片は，（３）に示す配列の１９ヌクレオチド，２０ヌクレオチド，２１ヌクレオチド，２２ヌクレオチド，２３ヌクレオチド，２４ヌクレオチド，２５ヌクレオチド，２６ヌクレオチド，２７ヌクレオチド，及び２８ヌクレオチドの長さの断片よりなる群から選ばれることを特徴とする抗ＨＩＶ感染及びエイズ予防・治療に用いられるＲＮＡ。」へと補正された。
　
　また，請求項２について，補正前の
「【請求項２】
前記ＲＮＡ配列及びその断片が５’末端又は３’末端にヌクレオチドを修飾された請求項１に記載の抗ＨＩＶウイルス感染及びエイズ予防・治療における一組のＲＮＡ配列及びその断片。」から，　
　
「【請求項２】
　請求項１に記載の抗ＨＩＶ感染及びエイズ予防・治療に用いられるＲＮＡであって，前記（３）に示す配列及び前記１９ヌクレオチド〜２８ヌクレオチドの長さの断片よりなる群から選ばれるその断片が５’末端又は３’末端にヌクレオチドを修飾された配列を有することを特徴とする抗ＨＩＶウイルス感染及びエイズ予防・治療に用いられるＲＮＡ。」へと補正された。
　
２．独立特許要件について
　
　上記請求項１に係る補正は，補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である（１）乃至（３）に示す配列を有するＲＮＡのうち，（１）及び（２）に示す配列を有するＲＮＡに関する部分を削除する補正であるから，択一的記載の要素の削除に該当し，その補正前の請求項１に記載された発明とその補正後の請求項１に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから，請求項１についての上記補正は，平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで，本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下，「本件補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第５項において準用する同法１２６条５項の規定に適合するかどうか）について以下に検討する。
　
（１）特許法第２９条第２項
（１−１）引用例
　
　原査定の拒絶の理由で引用文献２として引用された本願優先日前の２００２年１１月に頒布された刊行物であるJ.Immunol.,2002.11.01,Vol.169,No.9,p.5196-5201（以下，「引用例２」という。）は，「低分子干渉ＲＮＡが媒介するＲＮＡ干渉によるＨＩＶ−１感染の阻害」と題する論文であり，以下の事項が記載されている。
　
ア．「この研究において，我々は，永久細胞系及び初期活性化ＣＤ４＋Ｔ細胞における，ＨＩＶ−１の異なる領域に特異的なｓｉＲＮＡによるＨＩＶ−１の感染及び複製の阻害を示す。」（第５１９６頁左欄第２１〜２４行）
　
イ．「ｓｉＲＮＡは二つの手法で構築された。第一の方法はｓｓＲＮＡ（略）の化学合成を用いた。ＲＮＡ配列はＨＩＶ−１のコアタンパク質Ｇａｇの保存された領域及びホタルルシフェラーゼのコード領域に相当した。配列は，ｌuｃ１が・・・でありｇａｇ１が 5'-GAGAACCAAGGGGAAGUGACAdTdT-3' (HXB2 position 1475)であった。」（第５１９６頁右欄第３２〜３７行）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ウ．「一つはＨＩＶ−１コアタンパク質ＧａｇをコードするｍＲＮＡで，二つ目はホタルルシフェラーゼをコードするｍＲＮＡである二つのｍＲＮＡが，ルシフェラーゼ−あるいはｇａｇ−特異的ｓｉＲＮＡと共に２９３Ｔ細胞に導入された。Ｇａｇの発現はｇａｇに相同なｓｉＲＮＡにより減少したがルシフェラーゼの発現には影響しなかった。一方，ルシフェラーゼに相同なｓｉＲＮＡはＧａｇタンパク質の発現に影響しなかったがルシフェラーゼの活性を阻害した（図１Ａ）。」（第５１９７頁右欄第１０〜１６行）
　
エ．「ｓｉＲＮＡはルシフェラーゼあるいはＨＩＶ−１ｇａｇをコードするｍＲＮＡからのタンパク質産生を特異的に抑制する。Ａ，２９３Ｔ細胞はｇａｇをコードするｍＲＮＡ，ルシフェラーゼをコードするｍＲＮＡ，ｇａｇ−あるいはルシフェラーゼ−特異的化学合成ｓｉＲＮＡが一緒に導入された。２４時間後，上清のｐ２４Ｇａｇタンパク質の含量がＥＬＩＳＡにより分析され，細胞可溶化液はルシフェラーゼ活性が分析された。」（第５１９７頁　図１　説明文　第１〜６行）
　
オ．「ｄｓＲＮＡがＨＩＶ−１複製の抑制に関与していたことを示すために，ＨＩＶ−１　Ｂａ−Ｌに感染したＵ８７−ＣＣＲ５＋−ＣＤ４＋細胞がｓｉＲＮＡを作成するために使用される化学合成の一本鎖センスあるいはアンチセンスＲＮＡで処理された。ＨＩＶ−１複製の抑制は細胞がｇａｇ特異的ｄｓＲＮＡで処理された場合のみ観察された（図３）。」（第５１９８頁左欄第４５〜５０行）
　
カ．「ＨＩＶ−１複製の抑制はｇａｇに相同なｄｓＲＮＡを用いた時にのみ観察された。Ｕ８７−ＣＤ４＋−ＣＣＲ５＋細胞はＨＩＶ−１　Ｂａ−Ｌに１００μｌ中１０ｎｇ，４５６ｉｕで感染された。３日後，細胞は記載された化学合成ｓｉＲＮＡで感染され，２日後に上清のｐ２４Ｇａｇタンパク質含量が測定された。」（第５１９９頁　図３　説明文　第１〜５行）
　
キ．「ＨＩＶ−１特異的なｓｉＲＮＡはＰＨＡ活性化初期ＣＤ４＋Ｔ細胞におけるＨＩＶ−１複製を阻害する。Ａ，ＨＩＶ−１感染していない対象物からのＰＢＭＣはＰＨＡで３日間刺激され，洗浄され，ＩＬ−２中で培養され，ＨＩＶ−１−Ｂａ−Ｌ（略）で２時間感染された。３日後，細胞はＴ７ＲＮＡポリメラーゼ−転写されたルシフェラーゼあるいはＨＩＶ−１特異的ｓｉＲＮＡがリポフェクチンとの複合体で導入された（矢印）。Ｂ，Ａにおいてなされたのと同様にして感染されたＴ細胞芽球はフルオリン誘導化されたＴ７ＲＮＡポリメラーゼ−転写ｇａｇ−特異的ｓｓＲＮＡあるいはｓｉＲＮＡあるいは他のｓｉＲＮＡで血清存在下リポフェクチン複合体なしで処理された。上清は，示された時点（Ａ）あるいはｓｉＲＮＡ処理後３日（Ｂ）で回収され，ｐ２４Ｇａｇタンパク質含量が測定された。」（第５１９９頁　図４　説明文　第１〜１１行）
　
（１−２）対比・判断
　
　本件補正発明は，その選択肢として，ＲＮＡが，（３）に示す配列とその相補的な配列とをハイブリッドして形成した二本鎖ＲＮＡである場合を包含するものであり，以下，この選択肢の態様（以下，「本件補正発明’」という。）と引用例２に記載された事項を比較する。
　
　引用例２には，ＨＩＶ−１の感染及び複製をｓｉＲＮＡにより阻害する方法が記載され（記載事項ア），ＨＩＶ−１の複製をｇａｇの保存領域に特異的な配列であるｇａｇ１（記載事項イ）とその相補鎖からなるｓｉＲＮＡにより阻害することが記載されており（記載事項ウ乃至カ），本件補正発明’の（３）の配列も同じくＨＩＶ−１のｇａｇ由来の配列であるから，引用例２に記載のｓｉＲＮＡは本件補正発明’のＨＩＶ−１のｇａｇ由来の配列を有するＲＮＡとその相補的な配列とをハイブリッドして形成した二本鎖ＲＮＡに相当する。
　そこで，本件補正発明’と引用例２に記載された事項を比較すると，両者は，抗ＨＩＶ感染及びエイズ予防・治療に用いられるＲＮＡであって，ＨＩＶ−１のｇａｇ由来の配列とその相補的な配列とをハイブリッドして形成した二本鎖ＲＮＡである点で共通し，両者は，ＨＩＶ−１のｇａｇ由来の配列が，本件補正発明’は，（３）uaaauaaaauaguaagaauguauagcccuであるのに対し，引用例２には，上記（３）の配列は記載されていない点で相違する。
　
　上記相違点について検討する。
　
　引用例２において，ＨＩＶ−１の感染及び複製を阻害する目的でＨＩＶ−１の遺伝子の種々の領域に相同なｓｉＲＮＡを調製するにあたり，記載事項イにもあるように，保存領域の配列を選択することは本願優先日前既に周知の手法であったことをふまえると，ＨＩＶ−１コアタンパク質Ｇａｇ由来の配列として，ｇａｇ１の配列以外にも保存領域を決定し，ｓｉＲＮＡを調製することは当業者が容易に想到し得たことである。
　
　そして，本件補正発明’の効果について，本願明細書の段落【００２５】の表３の番号２には（３）に示す配列の１９ヌクレオチドの断片とその相補的配列とをハイブリッドして形成した二本鎖ＲＮＡであってそれぞれの３’末端にＵＵの２塩基突出を有する２１ヌクレオチドの二本鎖ＲＮＡ（以下，「配列（３）の３’突出二本鎖ＲＮＡ」ということもある。）がＨＩＶ蛋白の生産量を６０−８０％の抑制率で抑制したことが示されている。
　ここで，二本鎖ＲＮＡのＲＮＡ干渉作用については，平成２４年２月２７日付手続補足書の参考資料１（Nature,July 2002,Vol.418,p.244）にも記載されているように，二本鎖ＲＮＡとして２２ヌクレオチド程度のものが機能することが本願優先日当時の技術常識であったから，本件補正発明’の（３）に示す２９ヌクレオチドとその相補的配列との二本鎖ＲＮＡが本願明細書の表３に示された配列（３）の３’突出二本鎖ＲＮＡと同様の効果を奏するかは不明であり，本件補正発明’が顕著な効果を奏するか不明である。
　仮に，本件補正発明’の二本鎖ＲＮＡが本願明細書の表３に示された配列（３）の３’突出二本鎖ＲＮＡと同様の効果を奏するとしても，該抑制率については，引用例２の図１Ａや図３において示されたｇａｇ１のｓｉＲＮＡが奏するｐ２４ｇａｇタンパク質の抑制率と比較して格別のものでもないので，本件補正発明’の効果が格別顕著であるとはいえない。
　さらに，本件補正発明は，（３）に示す配列の断片とその相補的配列とをハイブリッドして形成した二本鎖ＲＮＡであって，断片の長さが２４ヌクレオチド，２５ヌクレオチド，２６ヌクレオチド，２７ヌクレオチド，及び２８ヌクレオチドの長さであるもの，平滑末端であるか突出部分があるか不明なもの，突出部分の長さが特定されていないもの，さらには，（３）に示す配列を有する一本鎖ＲＮＡ，及び，（３）に示す配列の断片を有する一本鎖ＲＮＡのような，明細書において抑制する効果が示された上記配列（３）の３’突出二本鎖ＲＮＡ以外の様々な構造のＲＮＡを包含している。
　一方，本願優先日当時，上記のように，二本鎖ＲＮＡについて２２ヌクレオチド程度のものがＲＮＡ干渉作用を有すること，及び，平滑末端を有する二本鎖ＲＮＡと比較して，それぞれの３’末端に２塩基突出を有する二本鎖ＲＮＡの方が強い作用を有することが技術常識であったこと（必要ならばGenes  Development,2001,Vol.15,No.2,p.188-200，参考資料１）を考慮すると，２４から２８ヌクレオチドの配列がハイブリッドを形成した二本鎖ＲＮＡや３’突出の無い二本鎖ＲＮＡ，突出部の長さが不明な二本鎖ＲＮＡ，あるいは，一本鎖ＲＮＡが，実際に効果が示された配列（３）の３’突出二本鎖ＲＮＡと同様の効果を奏するか不明である。
　よって，本件補正発明の構成全体にわたって当業者が予想できない顕著な効果が奏せられているとはいえない。
　
　したがって，本件補正発明’を選択肢として包含する本件補正発明は，当業者が引用例２に記載された発明及び周知技術に基いて容易に発明をすることができたものである。
　　
（１−３）審判請求人の主張
　
　審判請求人は，平成２２年９月１５日付の審判請求書の手続補正書において，配列（３）に由来する二本鎖ＲＮＡがＨＩＶ蛋白産生に対してきわめて高い抑制率を奏することは，本願明細書の実施例５（表３）に記載の番号２の結果に明示されているから，引用文献１〜３に基づく原査定の拒絶理由は全て解消したと主張している（以下，「主張ａ」という）。
　
　また，平成２４年２月２４日付回答書において，以下ｂ乃至ｄの主張をしている。
　
ｂ．Ｄ２（引用例２に相当）が開示した配列と本発明の配列（３）とに同一の断片はない。
　
ｃ．前置報告書において引用されたＤ４（国際公開第２０００／７５３７０号）は，ＨＩＶゲノムに対する特異的なリボザイムの設計に関するものであって，Ｄ２の発明とＤ４の発明とは，根本的に作用のメカニズムの異なる技術に基くものであり，ＲＮＡ干渉の技術とリボザイムの技術の作用のメカニズムから見れば，両者を互いに組み合せる示唆はない。
　
ｄ．本発明の配列（３）の効果のデータを評価し，本発明がＤ２，およびＤ４に比して顕著な効果を有さないと認定されたが，それらの文献のデータと本発明のデータとは，同じ実験条件で得られたものではなく，それらの間には比較可能性がない。そこで，請求人は，Ｄ２中のｇａｇ１配列（5'-GAGAACCAAGGGGAAGUGACAdTdT-3'），Ｄ４中のＧＡＧ１配列（5'UAGUAAGAAUGUAUAGCCCUAC），本発明の配列（３）（uaaauaaaauaguaagaauguauagcccu），およびその断片の，同等条件下における平行的な実験データを提供し，引用文献に記載のオリゴヌクレオチドと比べて，配列（３）およびその断片が，Ｇａｇタンパク質の抑制において，顕著で予期できない技術的効果を有することを説明する。【表１】の結果から，本発明の配列（３）を用いれば，Ｇａｇタンパク質の抑制において，Ｄ２およびＤ４に示す配列を用いる場合よりも優れた効果を有していることが理解され，特に，本発明はＤ４に記載の配列を用いる場合に比べて，著しく高い抑制効果を奏している。
　
　上記主張について検討する。
　
　主張ａ及びｂについて，引用例２には，本願配列（３）と同じくＨＩＶ−１のｇａｇにおいて保存された配列に由来する二本鎖ＲＮＡがＨＩＶ蛋白産生を抑制することが示されており，本願優先日前に種々の株のｇａｇ配列が周知であったから，公知のｇａｇ配列を比較することで他の保存領域を検索して決定することは当業者が周知技術を適用して適宜行う範囲のことである。
　そして，その効果について，主張ｄにあるように，回答書には，（３）の配列及びその断片，引用例２に記載の配列，引用例４に記載の配列を用いて同じ条件で実験を行った場合のタンパク質の抑制率が記載されている。回答書の【表１】によれば，引用例２に記載されたｇａｇ１を用いた場合の抑制率は６８．５％であるのに対し，配列（３）及びその断片を用いた場合の抑制率は６９．９〜７６．１％であり，６９．９％の抑制率などは引用例２と比較して予想できない顕著な効果ともいえない。
　
　主張ｃ及びｄのＤ４に関する主張について，Ｄ４の記載を待たずとも，上記（１−２）において述べたように，引用例２の記載及び周知技術から本願配列（３）を選択することは当業者が容易になし得たことである。
　
　よって，上記主張ａからｄはいずれも採用できない。
　
（１−４）　小括
　
　したがって，本件補正発明は，当業者が引用例２に記載された発明及び周知技術に基いて容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
（２）特許法第３６条第４項第１号及び第６項第１号
　
　本願明細書の実施例において，配列（３）の３’突出二本鎖ＲＮＡがＨＩＶ蛋白の生産量を６０−８０％の抑制率で抑制したことが示されている。
　ここで，本件補正発明は，上記配列（３）の３’突出二本鎖ＲＮＡ以外にも，（３）に示す配列の断片とその相補的配列とをハイブリッドして形成した二本鎖ＲＮＡであって，断片の長さが２４ヌクレオチド，２５ヌクレオチド，２６ヌクレオチド，２７ヌクレオチド，及び２８ヌクレオチドの長さであるもの，平滑末端であるか突出部分があるか不明なもの，突出部分の長さが特定されていないもの，さらには，（３）に示す配列を有する一本鎖ＲＮＡ，及び，（３）に示す配列の断片を有する一本鎖ＲＮＡのような，様々な構造のＲＮＡを包含している。
　これらについては，上記（１）（１−２）の欄で述べたように，ＨＩＶタンパク質の発現を阻害するかどうかも不明である。
　仮に，ＨＩＶタンパク質の発現を阻害できるとしても，引用例２において，図１や図３において阻害効果が見られたｇａｇ１が図４Ｂにおいて顕著な阻害効果が見られないことからも明らかなように（記載事項キ参照），同じ配列由来の二本鎖ＲＮＡであっても用いる細胞や導入する方法により，その阻害効果が異なることが伺えるから，本願明細書の実施例でヒト胎児腎細胞系であるＨＥＫ２９３細胞を用いた融合タンパク質の発現を阻害する系において抑制効果が見られたとしても，実際にＴ細胞においてＨＩＶ−１タンパク質の発現を阻害するかどうか，さらにはＨＩＶ−１感染やエイズ予防，治療に用いることができるかどうかは不明であり，それを裏付ける薬理試験の結果などは示されていない。
　よって，本件補正発明のＲＮＡを抗ＨＩＶ感染及びエイズ予防・治療に用いることができるか不明であるから，本願の発明の詳細な説明は，本件補正発明について，当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているということはできず，本願は，特許法第３６条第４項第１項の要件をみたさない。
　また，本件補正発明は本願明細書の記載に裏付けられておらず，その課題を解決できることを当業者が理解できるよう記載されているとはいえないから，本件補正発明は本願の発明の詳細な説明に記載されているものであるとはいえないので，本願は特許法第３６条第６項第１号の要件をみたさない。
　　
（３）小括
　
　本件補正発明は，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができず，また，本件補正発明について，本願は，特許法第３６条第６項第１号及び第４項第１号に規定する要件をみたさないので，特許出願の際独立して特許を受けることができるものでない。
　
３．目的要件について
　
　本件補正により，補正前の請求項２に記載の「一組の」との記載が補正後の請求項２において削除されているが，該補正は請求項２に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものでなく，この補正により，請求項２に係る発明は，複数組のＲＮＡを包含し得るものとなり，この補正は，実質上，特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものである。また，上記補正は特許法第１７条の２第４項各号に掲げられた請求項の削除，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものでもない。
　したがって，本件補正は，平成１８年改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反する。
　
４．むすび
　
　以上のとおりであるから，本件補正は，平成１８年改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反し，また，同法第１７条の２第４項で規定される目的外の補正でもあるので，特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　　
第３　本願発明について
　
１．本願発明
　平成２２年８月２７日の手続補正は，上記のとおり却下されたので，本願発明は，平成２１年７月１５日付手続補正により補正された明細書及び図面の記載からみて，その請求項１乃至８に記載された事項により特定されるとおりのものであり，そのうち請求項１に係る発明は，以下のとおりのものである（以下，「本願発明」という。）。
　
「【請求項１】
　抗ＨＩＶ感染及びエイズ予防・治療するＲＮＡであって，前記ＲＮＡは，以下の（１），（２）又は（３）に示す配列を有する一本鎖ＲＮＡと，以下の（１），（２）又は（３）に示す配列の断片を有する一本鎖ＲＮＡと，以下の（１），（２）又は（３）に示す配列とその相補的な配列とをハイプリッドして形成した二本鎖ＲＮＡと，以下の（１），（２）又は（３）に示す配列の断片とその相補的配列とをハイプリッドして形成した二本鎖ＲＮＡとよりなる群から選ばれ，
（１）aucaaugaggaagcugcagaaugg;
（２）gggaagugacauagcaggaacuacuag;
（３）uaaauaaaauaguaagaauguauagcccu;
　前記（１），（２）又は（３）に示す配列の断片は，（１），（２）又は（３）に示す配列の１９ヌクレオチド長さの断片，（１），（２）又は（３）に示す配列の２０ヌクレオチド長さの断片，（１），（２）又は（３）に示す配列の２１ヌクレオチド長さの断片，（１），（２）又は（３）に示す配列の２２ヌクレオチド長さの断片，（１），（２）又は（３）に示す配列の２３ヌクレオチド長さの断片，（２）又は（３）に示す配列の２４ヌクレオチド長さの断片，（２）又は（３）に示す配列の２５ヌクレオチド長さの断片，（２）又は（３）に示す配列の２６ヌクレオチド長さの断片，（３）に示す配列の２７ヌクレオチド長さの断片，及び（３）に示す配列の２８ヌクレオチド長さの断片よりなる群から選ばれ，
（１）に示す配列の１９ヌクレオチド長さの断片は，ucaaugaggaagcugcaga，caaugaggaagcugcagaa，aaugaggaagcugcagaau，augaggaagcugcagaaug及びugaggaagcugcagaauggよりなる群から選ばれることを特徴とする抗ＨＩＶ感染及びエイズ予防・治療するＲＡＮ。」
　
２．原査定の拒絶の理由の概要
　原査定の理由２は，本願は，その出願前に日本国内又は外国において，頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて，その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないというものであり，理由３は，本願は，その出願の日前の外国語書面出願であって，その出願後に特許掲載公報の発行又は出願公開がされた下記の外国語書面出願の外国語書面に記載された発明と同一であり，しかも，この出願の発明者がその出願前の外国語書面出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく，またこの出願の時において，その出願人が上記外国語書面出願の出願人と同一でもないので，特許法第２９条の２の規定により，特許を受けることができないというものである。
　
（１）特許法第２９条第２項について
　
（１−１）引用例
　
　引用例２の記載は，上記第２の２（１）（１−１）の欄に記載したとおりである。
　
（１−２）対比・判断
　
　本願発明は，その選択肢として，ＲＮＡが（３）に示す配列とその相補的な配列とをハイブリッドして形成した二本鎖ＲＮＡである場合を包含するものであり，この選択肢と引用例２に記載された事項を比較すると，第２の２（１）（１−２）において述べたのと同様の理由により，引用例２の記載及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本願発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
（２）特許法第２９条の２について
　
（２−１）先願
　
　原査定の拒絶の理由で出願３として引用された特願２００３−５６９１５３号（国際公開第２００３／７０１９３号）の出願（以下，「先願」という。）は，平成１５年２月２０日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００２年２月２０日，３月１１日，４月２３日，５月２９日，６月６日，７月２３日，８月２１日，８月２９日，９月５日，９月９日，２００３年１月１５日，米国）とする国際出願であって，本願の優先日後の２００３年８月２８日に国際公開されたものであり，その国際出願日における国際出願の請求の範囲，明細書又は図面（以下，「先願明細書」という。）には，以下の事項が記載されている。
　
（ａ）「一つの実施形態では，本発明のｓｉＮＡ分子は，配列番号１から１６０４までのいずれかを含む。配列番号１から１６０４に示される配列は限定ではない。本発明のｓｉＮＡ分子は連続したＨＩＶ配列を含むことができる（例えば，約１９−２５程度，または約１９，２０，２１，２２，２３，２４または２５の連続したＨＩＶヌクレオチド。）。」（第１６頁下から２行〜第１７頁第２行）
　
（ｂ）「表ＩＩ：ＨＩＶ　ｓｉＲＮＡおよび標的配列
標的配列　　配列番号　　上側配列　　配列番号　　下側配列　　配列番号
・・・
AUCAAUGAGGAAGCUGCAG  43  AUCAAUGAGGAAGCUGCAG  43」
（第１２８〜１２９頁　標的配列及び上側配列　配列番号４３）
　
（２−２）先願の優先権主張
　
　先願は，２００２年２月２０日付米国出願６０／３５８，５８０号，２００２年３月１１日付米国出願６０／３６３，１２４号，２００２年４月２３日付米国出願６０／３７４，７２２号，２００２年５月２９日付米国出願１０／１５７，５８０号，２００２年６月６日付米国出願６０／３８６，７８２号，２００２年７月２３日付米国出願６０／３９８，０３６号，２００２年８月２１日付米国出願１０／２２５，０２３号，２００２年８月２９日付米国出願６０／４０６，７８４号，２００２年９月５日付米国出願６０／４０８，３７８号，２００２年９月９日付米国出願６０／４０９，２９３号，及び２００３年１月１５日付米国出願６０／４４０，１２９号を基礎としたパリ条約による優先権主張を伴うものであるが，これらのうち２００２年７月２３日付米国出願６０／３９８，０３６号（以下，「先願優先権基礎出願」という。）の明細書及び図面（以下，「先願優先権基礎出願明細書）という。）において，上記記載事項（ｂ）の配列番号４３は先願優先権基礎出願明細書の第８０頁に配列番号４３として記載されている。また，先願優先権基礎出願明細書第９頁第７〜８行には，「他の態様では，本発明は配列番号１−１４７６を含む群から選択された配列からなるｓｉＲＮＡ分子である」と記載され，同頁第１５〜１８行に「他の態様では，本発明のｓｉＲＮＡ分子は約１９から２５ヌクレオチド，例えば約１９，２０，２１，２２，２３，２４または２５ヌクレオチド，からなるオリゴヌクレオチド間の約１９塩基対を含む二本鎖からなる。」ことが記載されているので，先願優先権基礎出願明細書には配列番号４３の配列を含むｓｉＲＮＡであって約１９から２５塩基を含む二本鎖ＲＮＡ，すなわち記載事項（ａ）についても記載されていると認められる。
　
　してみると，先願優先権基礎出願明細書にも，先願明細書の上記記載事項（ａ）及び（ｂ）が記載されているから，先願明細書の上記記載事項については，先願優先権基礎出願に基づく優先権の利益を享受することができるものである。
　したがって，先願は，特許法第１８４条の１３の規定により読み替えて適用される特許法第２９条の２の「当該特許出願の日前の他の特許出願」であって，本願出願後に１９７０年６月１９日にワシントンで作成された特許協力条約第２１条に規定する国際公開がされた第１８４条の４第１項の国際出願日における国際出願に相当するものである。
　
（２−３）本願発明と先願発明との対比・判断
　　　
　記載事項（ａ）及び（ｂ）から，先願明細書には，配列番号４３を含む２０，２１，２２または２３ヌクレオチドのＲＮＡを含む二本鎖ＲＮＡが記載されており（以下，「先願発明」とする。），該ＲＮＡにおいて配列番号４３で特定された１９ヌクレオチド以外の部分は，ＨＩＶ−１由来の周辺配列であるのは自明であるから，先願発明は，（１）aucaaugaggaagcugcagaauggに示す配列の断片を有する一本鎖ＲＮＡと，（１）に示す配列の断片とその相補的配列とをハイブリッドして形成した二本鎖ＲＮＡであり，前記（１）に示す配列の断片は，（１）に示す配列の２０，２１，２２，２３ヌクレオチド長さの断片よりなる群から選ばれることを特徴とする抗ＨＩＶ感染及びエイズ予防・治療するＲＮＡの発明である本願発明と実質的に区別できない。
　
（２−４）出願人・発明者について
　
　本願出願時の先願の出願人は，「サーナ・セラピューティクス・インコーポレイテッド」，そして，先願の発明者は，「マクスウィゲン，ジェームズ」，「ベージェルマン，レオニド」及び「メースジャク，デニス」である。一方，本願の出願時の出願人は，「北京昭衍新薬研究中心」，そして，本願の発明者は，「周志文」，「馮宇霞」，「左▲从▼林」及び「李月娟」であり，本願出願時において，本願と先願は出願人及び発明者のいずれも相違している。
　
（２−５）請求人の主張に対する反論
　
　請求人は，平成２１年７月１５日付意見書において，請求項１においては，同日付の手続補正により配列（１）（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１）が出願３（「先願」に相当）に記載の配列番号４３とは別異のものであることを明確にしたこと，「分子生物学分野では，ヌクレオチド配列の同一か否かを量る基準は，主に，被比較のヌクレオチド配列の長さ及び／又はヌクレオチド排列順番が同一になるか否かによります。長さに１の塩基の差異或いはヌクレオチド排列順番に１の塩基の差異によって，極大な差異を招きます（例えば，フレームシフト変異，点変異など）。」と主張している。
　
　上記主張について検討すると，上記補正により配列（１）に示す配列の断片のうち，１９ヌクレオチドの断片については先願発明の配列番号：４３と異なるものに限定されたが，上記（２−３）の欄に記載したように，先願発明の２０から２３ヌクレオチドの断片については依然として本願発明と区別できない。そして，物質として同一であれば当然その機能も同一であるから，本願発明と先願発明との同一性の判断において，その機能については検討するまでもない。
　したがって，審判請求人の上記主張は採用できない。
　
（２−６）小括
　
　以上のとおりであるから，本願発明は，先願の特許法第１８４条の４第１項の国際出願日における国際出願の明細書，請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であって，しかも，本願発明の発明者が上記先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも，また，本願の出願時に，その出願人が上記先願の出願人と同一であるとも認められないので，本願発明は，特許法第１８４条の１３の規定により読み替えて適用される特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。
　
第４　むすび
　
　したがって，本願の請求項１に係る発明は，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，また，特許法第１８４条の１３の規定により読み替えて適用される特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものであるから，他の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本願は拒絶をすべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。