【事件の表示】
　特願２００２−５３０７８１「アルキル化剤を用いた化学療法による治療に対する臨床反応を予測する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年　４月　４日国際公開、ＷＯ０２／２７０１９、平成１６年　４月　２日国内公表、特表２００４−５０９６４３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成１３年１０月１日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２０００年９月２９日　米国）とする出願であって、平成２０年７月２８日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたが、平成２１年１０月５日付で拒絶査定がなされ、これに対して、平成２２年２月８日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
２．平成２２年２月８日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２２年２月８日付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明  
　上記補正により補正前の請求項２及び１４が削除され、請求項１は、補正前の
「【請求項１】被験者から単離されたO6-メチルグアニン-DNAメチル基転位酵素のプロモーター領域のメチル化状態を判定する段階を含む、治療を必要とする被験者における化学療法剤を用いた治療法に対する臨床反応を予測する方法であって、
非メチル化対照試料に由来する該領域のメチル化レベルと比較した、該領域のメチル化レベルが、化学療法剤に対する被験者の応答を示し；
該酵素は化学療法剤の活性を阻害するものであり、そして化学療法剤がアルキル化剤であり；
このために、化学療法剤を用いた治療法に対する臨床反応を予測する方法。」から、
「【請求項１】治療を必要とする被験者における化学療法剤を用いた治療法に対する臨床反応を予測する方法であって、該臨床反応は腫瘍の退縮、無病生存、または生存であり、
　該方法は、被験者から単離されたO6-メチルグアニン-DNAメチル基転位酵素をコードする核酸分子のプロモーター領域のメチル化レベルを判定する段階を含み、
　非メチル化対照試料に由来する該領域のメチル化レベルと比較した、該領域のメチル化レベルが、化学療法剤に対する被験者の応答を示し；
　該酵素は化学療法剤の活性を阻害するものであり、そして化学療法剤がアルキル化剤であり；かつ、
　化学療法剤を用いた治療法に対する臨床反応を予測する段階を含み、非メチル化対照試料に由来する該領域のメチル化レベルと比較した、被験者から単離された核酸分子の該領域の過剰メチル化が、アルキル化剤による治療に応答した腫瘍の退縮の増加、無病生存の増加、または生存の増加の指標となる、方法。」へと補正された。
　上記補正は、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「被験者から単離されたO6-メチルグアニン-DNAメチル基転位酵素のプロモーター領域」を「治療を必要とする被験者から単離されたO6-メチルグアニン-DNAメチル基転位酵素をコードする核酸分子のプロモーター領域、」と由来の被験者とプロモーター領域が核酸分子であることを特定し、「臨床反応」を「臨床反応は腫瘍の退縮、無病生存、または生存」に限定し、「化学療法剤を用いた治療法に対する臨床反応を予測する方法」を「化学療法剤を用いた治療法に対する臨床反応を予測する段階を含み、非メチル化対照試料に由来する該領域のメチル化レベルと比較した、被験者から単離された核酸分子の該領域の過剰メチル化が、アルキル化剤による治療に応答した腫瘍の退縮の増加、無病生存の増加、または生存の増加の指標となる、方法」へと限定した。
　そして、その補正前の請求項１に記載された発明とその補正後の請求項１に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、請求項１についての補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで、本件補正後の請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明１」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について、以下検討する。
　
（２）引用例
　原査定の拒絶の理由で引用文献１として引用された本願優先日前の１９９９年２月１５日に頒布された刊行物であるCancer Research(1999)Vol.59,p.793-797（以下、「引用例」という。）には、
(i)「DNA修復タンパク質O6-メチルグアニンDNAメチルトランスフェラーゼ（MGMT）は、グアニンのO6-位からアルキル付加物を除去する。MGMTの発現はいくつかの腫瘍組織で減少しており、活性の欠失がいくつかの細胞株で観察された。発現の欠損が、MGMT遺伝子の欠失、変異、置換に起因することはまれであるが、MGMT遺伝子のＣｐＧ島の分散した領域におけるメチル化が、細胞株の遺伝子サイレンシングに関係している。我々はメチル化特異的なPCRを使用して、MGMT遺伝子のプロモーターのメチル化を調べた。全ての通常組織と発現癌細胞株ではメチル化されていなかったが、一方、非発現癌細胞株ではメチル化されていた。５００以上調べた原発ヒト腫瘍の中で、MGMT過剰メチル化は特異的なタイプの癌のサブセットに存在した。神経膠腫と結腸直腸癌では、異常なメチル化が40%の腫瘍で検出され、一方、非小細胞肺癌、リンパ腫、頭部及び頸部癌では、この変化は25%の腫瘍でみられた。MGMTのメチル化は他の腫瘍タイプでは、ほとんど又は全くみられなかった。我々はまた、31の原発腫瘍におけるメチル化状態に関して、MGMTの発現を免疫組織化学により分析した。異常な過剰メチル化のない大多数の原発腫瘍でタンパク質が維持されているのとは対照的に、異常な過剰メチル化の存在はMGMTタンパク質の欠損と関連した。」（第７９３頁要約の項第１行〜第２０行）、
(ii)「５２４の原発ヒト癌細胞、癌細胞株と通常組織から得られたDNAに対して、メチル化特異的PCR（MSP）によるMGMTプロモーターメチル化試験を行った。MGMT用の領域は、以前Mer‐細胞株において過剰メチル化が発見された領域の中にあって、転写開始サイトの5’側至近の高密度ＣｐＧ領域に及んでいる。我々のアプローチの特異性を決定するために、まず以前Mer-細胞株として報告された結腸癌細胞株ＳＷ４８とMer+細胞株として報告されたＨＴ２９について試験した。MGMTを発現しないＳＷ４８細胞株はこの領域において完全にメチル化されており、一方でMGMT発現細胞ＨＴ２９は完全に非メチル化されていた。さらに脳、結腸粘膜、乳房、膵臓、肺、末梢リンパ節を含む一連の通常ヒト組織についてMGMTプロモーターメチル化状態を調べた。調査したこれらの通常組織においては、すべてがMGMT遺伝子で完全に非メチル化していた。」（第７９４頁左欄第１行〜第１２行）、
(iii)「臨床の観点からは、その後のMGMTの発現の欠損を伴うMGMTプロモーターの過剰メチル化は、アルキル化剤に対する化学受容性を調節するための役割を担うかもしれない。」（第７９７頁左欄第２０行〜第２２行）、と記載されている。
　
（３）対比
　本願補正発明１と引用例に記載された事項と比較すると、上記引用例記載事項(ii)にある「５２４の原発ヒト癌細胞、癌細胞株と通常組織に対して、メチル化特異的ＰＣＲ（ＭＳＰ）によるMGMTプロモーターメチル化試験を行った」ことは、本願補正発明１における「O6-メチルグアニン-DNAメチル基転位酵素をコードする核酸分子のプロモーター領域のメチル化レベルを判定する段階」に相当し、上記引用例記載事項(ii)には、そのようにして判定されたメチル化レベルが過剰であった細胞はMGMTを発現せず、一方、メチル化されていない細胞はMGMTを発現することが記載され、そして、上記引用例記載事項(i)では、過剰メチル化の存在とMGMTタンパク質の欠損が関連すると結論付けられている。
　そうすると、本願補正発明１と引用例に記載された事項は、O6-メチルグアニン-DNAメチル基転位酵素をコードする核酸分子のプロモーター領域のメチル化レベルを判定する段階を含む点で一致するが、該段階が、前者では、治療を必要とする被験者における化学療法剤を用いた治療法に対する臨床反応を予測する方法であって、該臨床反応は腫瘍の退縮、無病生存、または生存であり、非メチル化対照試料に由来する該領域のメチル化レベルと比較した、該領域のメチル化レベルが、化学療法剤に対する被験者の応答を示し；該酵素は化学療法剤の活性を阻害するものであり、そして化学療法剤がアルキル化剤であり；かつ、化学療法剤を用いた治療法に対する臨床反応を予測する段階を含み、非メチル化対照試料に由来する該領域のメチル化レベルと比較した、被験者から単離された核酸分子の該領域の過剰メチル化が、アルキル化剤による治療に応答した腫瘍の退縮の増加、無病生存の増加、または生存の増加の指標となる方法において用いられるのに対して、後者では、そのような治療を必要とする被験者における化学療法剤を用いた治療法に対する臨床反応を予測する方法に用いる段階であることは具体的に記載されていない点、で相違する。
　
（４）当審の判断
　本願優先日前、治療を必要とする被験者における化学療法剤であるアルキル化剤を用いた治療法に対する臨床反応（腫瘍の退縮、無病生存、または生存等）を予測するために、当該被験者のMGMTの発現レベルを、アルキル化剤による被験者の臨床反応を予測する指標にすることは、既に周知の技術的事項であった。
　例えば、Cancer Research (1996)Vol.56,p.783-788 には、脳腫瘍におけるDNA修復タンパク質のO6-アルキルグアニン-DNAアルキルトランスフェラーゼのレベルが、アルキル化剤であるカルムスチン(BCNU)化学療法への耐性と相関するという仮説を検証すべく、167のBCNUで処置された脳腫瘍からの切片中の個々の細胞におけるアルキルトランスフェラーゼのレベルを、ヒトアルキルトランスフェラーゼに対するモノクローナル抗体を使用する免疫蛍光分析で定量し、アルキルトランスフェラーゼの高いレベルを有する患者は、低いアルキルトランスフェラーゼレベルを有する患者よりも、治療が失敗(P=0.05)及び死亡する(P=0.004)までの時間が短く、かつ、1.7倍大きな死亡率を有することを見い出したことが記載されている（第７８３頁要約の項第１行〜第９行）。また、同様の研究成果がInt.J.Cancer(1996)Vol.69,p.420-425やCan.J.Neurol.Sci.(1999),Vol.26, p. 104-109等に記載され、Cancer Research (1996)Vol.56,p.783-788に「これらの結果は、BCNU化学療法への応答の最良の可能性を有する脳腫瘍患者を同定するための方法として、アルキルトランスフェラーゼのレベルを評価するプロスペクティブ研究を後押しするだろう。」（要約）と記載されているように、低レベルのMGMT発現群におけるアルキル化剤による化学療法における臨床反応は、高レベルのMGMT発現群におけるアルキル化剤による臨床反応よりも良好であり、化学療法剤を用いた治療法に対する臨床反応をMGMTの発現レベルにより予測することは、上述の如く本願優先日前既に周知の技術的事項であった。
　このような本願優先日前の技術水準の下、上記引用例記載事項（ｉ）、（ｉｉ）の過剰メチル化の存在とMGMTタンパク質の欠損が関連するという記載、及び上記引用例記載事項(iii)の「臨床の観点からは、その後のMGMTの発現の欠損を伴うMGMTプロモーターの過剰メチル化は、アルキル化剤に対する化学受容性を調節するための役割を担うかもしれない。」という記載に接した当業者であれば、上記化学療法剤を用いた治療法に対する臨床反応の周知の予測方法におけるMGMTの発現レベルに代えて、引用例に記載のO6-メチルグアニン-DNAメチル基転位酵素をコードする核酸分子のプロモーター領域のメチル化レベルを用いることを、強く動機付けられるものであり、治療を必要とする被験者における化学療法剤を用いた治療法に対する臨床反応を、MGMTプロモーター領域のメチル化レベルにより予測することは、当業者が容易に想到し得ることである。
　そして、本願明細書の段落【００８５】には、本願補正発明１の方法によれば「酵素活性でなく、プロモーターの過剰メチル化の評価は、ヒトの癌におけるMGMTの状態を評価する、より正確な方法になる可能性がある」と記載されているものの、実際に本願明細書ではそのような効果は確認されていないから、本願補正発明１において奏される効果が、引用例の記載及び上記周知事項から予測できない程の格別なものとはいえない。
　したがって、本願補正発明１は、引用例の記載及び上記周知事項から当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
（５）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２２年２月８日付審判請求書で、「引用文献１には「ある種のヒトの癌では、MGMTの機能はプロモーター領域の過剰メチル化と関連して頻繁に失われている」と開示されています（引用文献１の第793頁右欄第１段落）。しかしながら、引用文献１の著者らは、アルキル化剤に対する腫瘍の反応については「部分的に」MGMTプロモーターの過剰メチル化に「よるものであるかもしれない」として、単に１つの可能性をほのめかしているに過ぎません。そのうえ、引用文献１は、MGMTの過剰メチル化と臨床反応、つまりは生存との間の相関に関する所見については、何も述べていません。したがいまして、引用文献１は、MGMTの核酸メチル化レベルがアルキル化剤に対する腫瘍反応の指標となるか否かについては、疑念を残すものとなっています。よって、当業者が引用文献１単独の開示に基づき、MGMTをコードする核酸のメチル化状態を利用して、化学療法剤による治療に対する腫瘍反応を予測できるとの合理的な期待を抱くことはあり得ませんでした。」（審判請求書第１１頁第８行〜第１９行）と主張している。
　しかしながら、上記（４）に記載したとおり、アルキル化剤である化学療法剤を用いた治療法に対する臨床反応を、MGMTの発現レベルにより予測することは本願優先日前既に周知の技術的事項である以上、「過剰メチル化の存在とMGMTタンパク質の欠損が関連する」及び「臨床の観点からは、その後のMGMTの発現の欠損を伴うMGMTプロモーターの過剰メチル化は、アルキル化剤に対する化学受容性を調節するための役割を担うかもしれない。」という引用例の記載に接した当業者であれば、MGMTの発現レベルに代え、MGMTプロモーター領域の過剰メチル化の存在を、その臨床反応の予測の指標とすることを強く動機付けられるものといえるから、審判請求人の上記主張は採用できない。
　
（６）むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、特許法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
　平成２２年２月８日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は、平成２０年７月２８日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
「【請求項１】被験者から単離されたO6-メチルグアニン-DNAメチル基転位酵素のプロモーター領域のメチル化状態を判定する段階を含む、治療を必要とする被験者における化学療法剤を用いた治療法に対する臨床反応を予測する方法であって、
非メチル化対照試料に由来する該領域のメチル化レベルと比較した、該領域のメチル化レベルが、化学療法剤に対する被験者の応答を示し；
該酵素は化学療法剤の活性を阻害するものであり、そして化学療法剤がアルキル化剤であり；
このために、化学療法剤を用いた治療法に対する臨床反応を予測する方法。」
　
　そして、本願発明１は上記本願補正発明１を包含するものであり、本願補正発明１は上記２．（４）に記載した理由によって、引用例の記載及び上記周知事項から当業者が容易になし得たものであり、本願発明１も同様の理由により、引用例の記載及び上記周知事項から当業者が容易になし得たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
４．むすび
  以上のとおりであるから、本願請求項１に係る発明は、特許法第２９条２項の規定により特許を受けることができないので、他の請求項に係る発明については検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。