【事件の表示】
　特願２００６−３３６４４９「微粒子コロイド製造方法とそれを実施するための装置」拒絶査定不服審判事件〔平成２０年　７月　３日出願公開、特開２００８−１５０６３０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成１８年１２月１４日の出願であって、平成２３年５月２７日付けで拒絶理由が通知され、同年７月１９日付けで手続補正がなされ、平成２４年３月２日付けで拒絶査定がなされ、同年６月４日に拒絶査定に対する審判請求がなされると共に手続補正がされ、同年７月２６日付けで前置報告がなされ、これに基づく審尋が同年９月６日付けで発せられたところ、同年１１月１日に回答書が提出されたものである。
　
第２　平成２４年６月４日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）についての補正却下の決定
　
【補正却下の決定の結論】
　本件補正を却下する。
　
【理由】
１．本件補正の内容
　本件補正は、平成２３年７月１９日付けで補正された特許請求の範囲の
「【請求項１】
減圧した雰囲気中あるいは真空中で無機材料を蒸発させ、この蒸気を移動する膜状液体媒質に付着させ、コロイドとして回収する微粒子コロイドの製造方法であって、コロイド中の微粒子の形状・大きさを所望のものにするために、前記膜状液体媒質の移動速度を１２〜１９０ｍｍ／ｓの範囲とすることを特徴とする微粒子コロイド製造方法。
【請求項２】
請求項１に記載の微粒子コロイド製造方法を実施する装置において、その内面に膜状となって移動する液体媒質を下部に貯留する真空槽と、当該真空槽の内部に配置した前記無機材料の蒸発構造と、前記真空槽が中心軸を水平にした筒状であって、当該真空槽を前記中心軸またはそれに平行な中心線周りに回転させる可変速回転機構とにより構成されてなる
ことを特徴とする微粒子コロイド製造装置。
【請求項３】
請求項２に記載の微粒子コロイド製造装置において、前記真空槽は円筒状であることを特徴とする微粒子コロイド製造装置。
【請求項４】
請求項２に記載の微粒子コロイド製造装置において、前記真空槽は多角筒状であることを特徴とする微粒子コロイド製造装置。」を、
「【請求項１】
　減圧した雰囲気中あるいは真空中で無機材料を蒸発させ、この蒸気を移動する膜状液体媒質に付着させ、コロイドとして回収する微粒子コロイドの製造方法であって、
コロイド中の微粒子の形状・大きさを所望のものにするために、前記膜状液体媒質の移動速度を１２〜１９０ｍｍ／ｓの範囲とし、
前記膜状液体媒質がポリブテニルコハク酸ポリアミンイミドからなる界面活性剤を含む
【請求項２】
請求項１に記載の微粒子コロイド製造方法を実施する装置において、
その内面に膜状となって移動する液体媒質を下部に貯留する真空槽と、当該真空槽の内部に配置した前記無機材料の蒸発構造と、
前記真空槽が中心軸を水平にした筒状であって、当該真空槽を前記中心軸またはそれに平行な中心線周りに回転させる可変速回転機構とにより構成されてな
り、前記可変速回転機構が、前記真空槽に取り付けられ、前記真空槽の中心軸と同軸の従動プーリと、前記従動プーリとベルトを介して連結された駆動プーリと、前記駆動プーリに変速機を介して連結されたモータと、からな
【請求項３】
請求項２に記載の微粒子コロイド製造装置において、前記真空槽は円筒状であることを特徴とする微粒子コロイド製造装置。
【請求項４】
請求項２に記載の微粒子コロイド製造装置において、前記真空槽は多角筒状であることを特徴とする微粒子コロイド製造装置。」とするもの（以下、「補正事項ａ」という）を含むものである。
　なお、下線部は、補正箇所を示す。
　
２．当審の判断
（１）特許法第１７条の２第４項の要件該当性について
ア．平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号に規定する事項（特許請求の範囲の減縮）を目的とするものといえるためには、少なくとも、特許法第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項（以下、「発明特定事項」という。）を限定するものであることが必要である。
　同条項号の趣旨は、補正を先行文献調査の結果等を有効活用できる範囲に制限することにより、迅速な権利付与や出願人間の公平を図るところにある。
　そして、かかる趣旨を没却させないためには、新たな先行文献調査等が必要とされない範囲で補正をする必要がある。
　そうすると、発明特定事項を限定するとは、補正前のある発明特定事項を概念的により下位のものに限定するとか、補正前の発明特定事項が選択肢として表現されている請求項において、その選択肢の一部を削除する等、補正後の発明特定事項に対応する補正前の発明特定事項が存在することを前提として、当該補正前の発明特定事項を技術的に特定するものと解される。さもなくば、新たな発明特定事項が導入されることになり、新たな先行文献調査等が必要となるからである。
　
イ．これを本件についてみるに、特許請求の範囲の【請求項１】は、補正前には、「膜状液体媒質」の材料についての発明特定事項は存在しなかったにもかかわらず、補正後には、その材料について「ポリブテニルコハク酸ポリアミンイミドからなる界面活性剤を含む」と限定され、当該発明特定事項について、新たな先行文献調査等が必要となるものである。
　また、特許請求の範囲の【請求項２】は、補正前には、「可変速回転機構」の構造についての発明特定事項は存在しなかったにもかかわらず、補正後には、新たに「真空槽」、「従動プーリ」、「ベルト」、「駆動プーリ」、「変速機」、「モータ」等、可変速回転機構の構造を特定するものであって、当該構造について、新たな先行文献調査等が必要となるものである。
　そうとすれば、補正前の特許請求の範囲には、補正後の発明特定事項に対応する発明特定事項の存在が認められず、新たな先行文献調査等が必要となるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号の趣旨を没却するものである。
　よって、本件補正は、同条項号に規定する事項（特許請求の範囲の減縮）を目的とするものといえない。
　また、本件補正が、請求項の削除、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的としたものに該当しないことも明らかである。
　したがって、補正事項ａを含む本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　
（２）特許法第１７条の２第３項の要件該当性について
ア．平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第３項に規定された「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」（以下、「当初明細書等」という。）に記載した「事項」とは、技術思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、当業者によって、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項と解される。
　
イ．これを本件についてみるに、当初明細書等には、界面活性剤として、「ポリブテニルコハク酸テトラミンイミド」（【００１６】【００１７】）との記載があるが、その上位概念である「ポリブテニルコハク酸ポリアミンイミド」の記載はない。
　また、活性液面連続真空蒸着法において「得られる微粒子のサイズと形態を決める上で、第一に支配的な要素は用いる界面活性剤の種類」であるのだから（【０００３】）、当初明細書等のすべての記載を総合しても「ポリブテニルコハク酸テトラミンイミド」との記載から、その上位概念である「ポリブテニルコハク酸ポリアミンイミド」までも導かれるとはいえない。
　よって、本件補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえない。
　したがって、補正事項ａを含む本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　
第３　本願発明について
１．本願発明
　本件補正は、上記第２に記載したとおり却下されたので、本願請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、平成２３年７月１９日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。
「【請求項１】
減圧した雰囲気中あるいは真空中で無機材料を蒸発させ、この蒸気を移動する膜状液体媒質に付着させ、コロイドとして回収する微粒子コロイドの製造方法であって、コロイド中の微粒子の形状・大きさを所望のものにするために、前記膜状液体媒質の移動速度を１２〜１９０ｍｍ／ｓの範囲とすることを特徴とする微粒子コロイド製造方法。」
　
２．原査定の理由の概要 
　原査定の理由は、概略、以下のものである。
　本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下、「当業者」という。）が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
　　　　　　　　　　　　　　　記
　
　特開昭５０−０６４８５０号公報（以下、「刊行物１」という。）
　特開昭６０−１６１４９０号公報（以下、「刊行物２」という。）
　
３．刊行物の記載事項
（１）刊行物１の記載事項
１−１
「真空内で容器の壁その他の表面を流動するか又は容器内に設けられた運動する物体の表面上に静止し又は流動する油、グリースその他の流動性物質の層をつくり、その上に真空蒸着法により金属その他の単体、合金、化合物を蒸着し、これらの流動体より微粉体を回収することを特徴とする微粉体の製造方法。」（特許請求の範囲）
１−２
「微粒子の粒径は、・・・円盤の回転速度・・・を適当に選ぶことによって制御できる。」（第３頁左下欄第１２行−第１５行）
　
（２）刊行物２の記載事項
２−１
「内部を高真空もしくは低圧の不活性ガスまたは酸素ガス雰囲気とした容器内に、強磁性金属元素、強磁性合金または強磁性化合物の加熱蒸発装置を設置すると共に、表面活性剤を含有する磁性流体の媒質となる液体を収容し、該液体の被膜を形成し、その液体被膜を循環させながら蒸発した強磁性金属元素、強磁性合金または強磁性化合物の蒸気と接触させて凝縮させる」（特許請求の範囲）
２−２
「本発明は、・・・微粒子の粒径を２０〜１００Åの凝集に対して高い安定性を持つコロイドとなした磁性流体を容易に効率よく製造する装置を提供せんとするものである。」（第２頁右上欄第７行−第１３行）
２−３
「得られるコロイド粒子の粒径は２０〜５０Åのものであり、しかも円筒ドラムの回転数と強磁性物質の蒸発量を相互に調節することによりその粒径を制御し得られるため、得られる磁性流体は凝集や沈殿を起こしにくく・・・均一な粒子のものが容易に得られるため・・・歩止りも高く、生産効率が優れたものとなる。」（第３頁左下欄第２行−第１１行）
２−４
第１図（ａ）
  
　
３．刊行物２に記載された発明について
　刊行物２には、内部を高真空もしくは低圧の不活性ガスまたは酸素ガス雰囲気とした円筒ドラム内に、強磁性金属元素、強磁性合金または強磁性化合物の加熱蒸発装置を設置すると共に、表面活性剤を含有する磁性流体の媒質となる液体を収容し、円筒ドラムを回転させて、該液体の被膜を形成し、その液体被膜を循環させながら蒸発した強磁性金属元素、強磁性合金または強磁性化合物の蒸気と接触させて凝縮させる粒径２０〜１００Åの微粒子コロイドの製造方法（２−１、２−２、２−４）の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されている。
　
４．対比・判断
（１）対比
　引用発明と本願発明を対比すると、引用発明の「内部を高真空もしくは低圧の不活性ガスまたは酸素ガス雰囲気として容器内に、強磁性金属元素、強磁性合金または強磁性化合物の加熱蒸発」すること、「磁性流体の媒質となる液体を収容し、該液体の被膜を形成し、その液体被膜を循環させながら蒸発した強磁性金属元素、強磁性合金または強磁性化合物の蒸気と接触させて凝縮させる」こと、「粒径２０〜１００Åの微粒子コロイドの製造方法」は、本願発明の「減圧した雰囲気中あるいは真空中で無機材料を蒸発させ」ること、「この蒸気を移動する膜状液体媒質に付着させ」ること、「微粒子コロイド製造方法」にそれぞれ相当する。
　そこで、引用発明を本願発明の記載ぶりに沿って整理しつつ、両者を対比すると、両者は、「減圧した雰囲気中あるいは真空中で無機材料を蒸発させ、この蒸気を移動する膜状液体媒質に付着させ、コロイドとして回収する微粒子コロイドの製造方法」の点で一致している。
　しかしながら、本願発明は、コロイド中の微粒子の形状・大きさを所望のものにするために、前記膜状液体媒質の移動速度を１２〜１９０ｍｍ／ｓの範囲とするのに対して、引用発明は、膜状液体媒質の移動速度を具体的に特定していない点（相違点）で相違する。
　
（２）判断
　上記相違点について検討する。
　引用発明も「得られるコロイド粒子の粒径は２０〜５０Åのものであり、しかも円筒ドラムの回転数」を「調節することによりその粒径を制御」できるし（２−３）、引用発明と同一の技術分野に属する「微粉体の製造方法」においても（１−１）、「微粒子の粒径は、・・・円盤の回転速度・・・を適当に選ぶことによって制御できる」ことが公知であるから（１−２）、コロイド中の微粒子の形状・大きさを所望のものにするために、膜状液体媒質の移動速度を特定することは、当業者が適宜なし得ることである。
　しかも、本願発明の移動速度の上限「１９０ｍｍ／ｓ」は、原理的な限界であるから、移動速度の上限の特定に高度の創作性は認められない。
　また、本願発明は、「無機材料において、形状や大きさを調節してそれらの微粒子コロイドを合成するということが困難であること」及び「不可非的に得られる屈曲した数珠状形態や繊維状形態は一種の凝集体であり、このような凝集体を含むコロイドは重力による沈殿的傾向を示し、分散安定性が乏しい」ことを課題として認識し（【０００３】）、「得られる微粒子の形態、大きさを所望のものにして回収することができるようにすることを目的とする」（すなわち、凝集体を含むコロイドを回避する）ものであるところ、引用発明も「得られる磁性流体は凝集や沈殿を起こしにくく・・・均一な粒子のものが容易に得られる」ものであって（２−３）、「微粒子の粒径を２０〜１００Å（審決注：２〜１０ｎｍに相当する。）の凝集に対して高い安定性を持つコロイド」が製造されているのであるから（２−２）、本願発明の効果も格別顕著であるとはいえない。
　したがって、上記相違点は、当業者が容易に成し得るというべきである。
　
第４　結論
　以上のとおり、本願発明は、刊行物１、２に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。