【事件の表示】
　上記当事者間の特許第４９１００９７号発明「棚装置」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１ 手続の経緯
　本件は、請求人が、被請求人が特許権者である特許第４９１００９７号（以下「本件特許」という。）の特許請求の範囲の請求項１及び２に係る発明の特許を無効とすることを求める事件であって、手続の経緯は、以下のとおりである。
　平成２３年　７月２５日　本件出願（特願２０１１−１６２２４６号）
　　　　　　　　　　　　（原出願：特願２００６−１２３０８５号、
　　　　　　　　　　　　　原出願日：平成１８年４月２７日） 
　平成２４年　１月２７日　設定登録（特許第４９１００９７号） 
　平成２５年１１月２６日　別件無効審判請求（無効２０１３−８００２１６） 
　平成２６年　２月１４日　訂正請求
　平成２６年１０月１０日　別件審決（訂正認容、請求不成立）
　平成２７年１０月２８日　知的財産高等裁判所平成２６年（行ケ）第１０２４６号（別件審決に対する審決取消請求事件）の判決言渡（請求棄却）
　平成２８年　８月１９日　本件無効審判請求
　平成２８年　９月２１日　請求人より手続補正書（方式）
　平成２８年１１月２５日　被請求人より答弁書提出
　平成２８年１２月２７日　請求人より弁駁書提出
　平成２９年　１月２３日　審理事項通知書（起案日）
　平成２９年　２月１７日　被請求人より口頭審理陳述要領書提出 
　平成２９年　３月　３日　請求人より口頭審理陳述要領書提出 
　平成２９年　３月１７日　被請求人より上申書提出
　　　　　　　　　　　　　口頭審理 
第２　本件発明 
　本件特許は、本件特許を対象とした無効２０１３−８００２１６号（別件無効審判）の審決（乙第３号証）で、平成２６年２月１４日付け訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することが認められ、その審決取消請求事件（知的財産高等裁判所平成２６年（行ケ）第１０２４６号）の請求棄却判決（乙第３号証）が確定したので、本件特許の請求項１及び２に係る発明（以下「本件発明１」及び「本件発明２」といい、それらをまとめて「本件発明」という。）は、上記訂正請求書に添付された特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された事項により特定される、次のとおりのものである（分説及び符号は審決で加えた。）。
 　 
「【請求項１】 
Ａ：４本のコーナー支柱と、前記コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板製の棚板とを備えており、
Ｂ：前記棚板は、水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形成した外壁とを備えている棚装置であって、
Ｃ：前記棚板における外壁の先端に、基板の側に折り返された内壁が、当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており、前記内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており、
Ｆ：前記内壁の自由端部は傾斜部になっている、
Ｄ：棚装置。
　【請求項２】 
Ａ：４本のコーナー支柱と、前記コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板製の棚板とを備えており、
Ｂ：前記棚板は、水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形成した外壁とを備えている棚装置であって、
Ｃ：前記棚板における外壁の先端に、基板の側に折り返された内壁が、当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており、前記内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており、
Ｆ：前記棚装置における内壁の自由端部は傾斜部になっており、
Ｈ：前記コーナー支柱は平面視Ｌ形であり、前記棚板の外壁が前記コーナー支柱にボルト及びナットで固定されており、
Ｉ：前記棚装置の連接部は前記基板と反対側に向いて凸の円弧状に形成されており、
Ｅ：隣り合った連接部が互いに突き合わさっている、
Ｄ：棚装置。」
第３　請求人の主張 
　請求人は、本件発明１及び２の特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、概ね以下のとおり主張し（平成２８年９月２１日付け手続補正書（方式）により補正された審判請求書、平成２８年１２月２７日付け弁駁書、平成２９年３月３日付け口頭審理陳述要領書を参照。）、証拠方法として甲第１号証ないし甲第７号証を提出している。
１　無効理由の概要 
（１）無効理由１（分割要件違反に基づく新規性欠如） 
　本件発明１及び２は、特許法第４４条第１項の分割要件を満たしていないため、出願日の遡及は認められず、甲第６号証（本件原出願の公開公報）に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないものであり、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。 
（２）無効理由２（産業上利用可能性要件違反） 
　本件発明１及び２は、産業上利用できる発明に該当せず、特許法第２９条第１項柱書の規定に該当しないものであり、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。 
（３）無効理由３（進歩性欠如） 
　本件発明１及び２は、甲第１号証に記載された発明に基いて、または甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基いて、原出願の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。 
（４）無効理由４（実施可能要件違反）
　本件発明１及び２は、本件特許明細書に実施できる程度に明確かつ十分に記載されていないから、その特許は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきである。
（証拠方法）
　提出された証拠は、以下のとおりである。 
　甲第１号証：実願昭５３−０８９７７９（実開昭５５−７４７０）のマイクロフィルム
　甲第２号証：意匠登録第１２２７７４３号公報
　甲第３号証：特願２００６−１２３０８５（本件原出願）の願書並びに最初に添付した特許請求の範囲、明細書、図面及び要約書
　甲第４号証：本件特許出願の早期審査に関する事情説明書
　甲第５号証：実願昭４８−０９９９９５（実開昭５０−４７７２２）のマイクロフィルム
　甲第６号証：特開２００７−２８９５４９号公報（本件原出願の公開公報）
　甲第７号証：機械用語大辞典、１９９７年１１月２８日、株式会社日刊工業新聞社発行、第７８６頁「ヘミング加工」の解説
２　具体的な主張
（１）無効理由１について
　ア　本件特許の出願日に提出された明細書、特許請求の範囲及び図面は、それぞれ原出願（もとの出願）の出願当初の明細書、特許請求の範囲及び図面と同じ内容のものであった。従って、本件特許の出願は、原出願の発明全部を対象として出願され、原出願の発明の一部を対象とするものではない。
　よって、本件特許は出願日においては分割出願に適合するものでなかったので、特許法第４４条第２項の規定により、本件特許は、原出願の出願日に遡及することができず、平成２３年７月２５日に出願されたもの、とすべきである。
　イ　本件特許は平成２３年８月３１日に自発的に手続補正書を提出して、原出願の一部を発明内容とするように補正している。しかし、特許法第４４条は分割出願できる期間を限定しており、本件特許のように、原出願が拒絶理由を受けた場合には、その期間は原出願が拒絶理由に対して応答できる期間（平成２３年７月２５日まで）とされている。平成２３年８月３１日は分割出願できる法定の期間を１ヶ月以上も過ぎている。法定期間を過ぎたあとの手続補正によっては分割出願としての瑕疵を治癒することはできない。従って、本件特許の出願日は平成２３年７月２５日とされるべきである。
　ウ　仮に、本件特許が平成２３年８月３１日付けの手続補正によって分割出願と認められたとしても、その発明内容は原出願に含まれていた発明だと見ることはできない。
　原出願の出願当初の請求項１の発明の要件「前記コーナー支柱は平面視で交叉した２枚の側板を備えており、」「外壁の端部をコーナー支柱の側板に密着させて両者をボルトで締結している棚装置であって、」及び「前記コーナー支柱の側板と棚板の外壁とのうちいずれか一方には位置決め突起を、他方には前記位置決め突起がきっちり嵌まる位置決め穴を設けている、」は何れも原出願にとって必要欠くべからざるものであるのに、分割出願の補正された請求項１の発明はこれらの要件を用いていないから、分割出願の補正された請求項１の発明は、原出願の発明に含まれていなかったことになるので、原出願の出願日に遡ることができない。
　エ　原出願の出願当初明細書の段落【０００２】〜【００１３】の説明を総合すると、本件発明は、棚板とコーナー支柱との間のガタ付き防止を最大の目的とし、そのために位置決め突起と位置決め穴とを設けることを唯一の必須要件としている。
　このように、原出願の出願当初明細書は位置決め突起と位置決め穴とを除いては発明が成立しないとしているのに、本件発明はこの突起と穴とを除いているから、本件発明は原出願の出願当初明細書に含まれていないことになる。
　オ　以上の理由により、本件特許は原出願（もとの出願）の分割出願に該らない。そのため、本件特許の出願日は原出願の出願日に遡ることができない。従って、本件特許の出願日は平成２３年７月２５日である。
　そして、平成２３年７月２５日には、原出願が特開２００７−２８９５４９として公開されていたから、本件特許は新規でなくなり、従って無効とされるべきである。
（請求書４〜８頁）
　カ　一事不再理について
（ア）別件審判で主張した分割違反は、原出願の当初明細書の図５を捉えて、そこに示された棚板の断面形状について検討すると、原出願は２つ以上の発明を包含するものでないこと、及びコーナー支柱の形状並びに棚板と支柱の締結方法の記載を検討すると、本件発明の内容が原出願の明細書の記載を超えている、ということであった。
（イ）これに対し、本件審判の無効理由１は、形式上の問題点と発明内容上の問題点に分けて主張している。形式上の問題点では、本件分割出願は、分割出願できる法定期間内に親出願の発明の一部を出願したものでないから、分割出願の実体を備えていない、という主張である。
　また、発明内容上の問題点は、特許請求の範囲を比較して、本件特許は原出願が課題解決のために必須としていた要件を除いているから、原出願の発明に包含されないこと、及び明細書を比較して本件発明の効果が原出願の発明の効果を大きく変更しているから、原出願の発明に包含されたものでない、と云う主張である。
（ウ）形式上の問題点は、別件審判では全く触れていないし、発明内容上の問題点も上述のように別件審判における主張とは全く異なっているから、本件審判における分割出願の実体を備えていない、という主張は、一事不再理の原則に違反するものではない。
（エ）本件審判における無効理由を裏付ける事実は、上述の形式上の問題点と、発明内容上の問題点であって、この事実は、前述のように、別件審判の無効理由を裏付ける事実とは異なっている。従って、本件審判は同一事実を主張するものではない。
　また、別件審判で使用した原出願の公開公報（特開２００７−２８９５４９号公報）は、特許の無効を論じるときに、無効に問う特許の公報を本件特許として提出する場合の、本件特許と同視すべきものであるから、証拠とすべきものでない。従って、上記公報は、本件審判において一事不再理の証拠とすべきでない。
　さらに、別件審判では、無効理由として原出願の発明では「位置決め突起と位置決め穴」を用いることは絶対に必要なことであって、これを除いては原出願の発明は成り立たない」ことを主張したが、審決で判断されていないから、当該主張を本件審判で持ち出すことは、一事不再理の原則に違反することにならない。
　以上により、本件審判における発明内容上の問題の主張は、一事不再理の原則に違反していない。
（口頭審理陳述要領書７〜９頁）
（２）無効理由２について 
　本件特許明細書の段落【０００３】及び【０００４】の記載では、棚板の外壁をボルトとナットで直接コーナー支柱に締め付けたのでは、コーナー支柱と棚板との間にガタが生じて、支柱が倒れ易く、従って棚装置は剛性の低いものになるのが問題だとしている。
　この問題を解決するには、棚板とコーナー支柱との接触部分の構成を改良することが必要であるところ、本件特許の特許請求の範囲では「コーナー支柱で支持された・・・（中略）・・・棚板とを備えており」と記載するだけであり、また、明細書でも棚板とコーナー支柱との固定については、ボルトとナットとで締結する方法を記載しているだけであって、その他の固定方法は全く記載されていないから、本件発明はガタ付き防止を全く解決していない。
　このように解決すべき課題を全く解決していない発明は利用価値がない。
　よって、本件特許は、特許法第２９条第１項柱書きが規定する「産業上利用することができる」という要件に該当しないとの理由で無効とされるべきである。
（請求書８〜１０頁）
（３）無効理由３について 
　ア　甲第１号証に記載された発明に基づく進歩性の検討
　本件発明１と甲第１号証に記載された発明とを対比すると、甲第１号証に記載された発明は、内壁の先端を基板に溶接しているのに対し、本件発明１は、内壁の先端が基板に達していなくて、外壁に向かって延びるように曲げられているという相違がある。
　しかしながら、甲第１号証に記載された発明において、空間５内に例えばナットを配置しようとする場合には、必然的に内壁を切断しなければならないから、内壁の先に自由端部を設けることは容易である。
　また、本件発明１の「自由端部」という用語が明確でない。例えば、「自由端部」と云えば、自由になっている端から或る程度の長さまでの部分を指すように見えるが、端からどの長さまでの部分を含むかが明確でない。さらに、「自由端部が外壁に向かって延びるように曲げられる」というのも、自由端部が内壁基部から何度の角度の範囲で曲げられたものを指すのかも、明確でない。その上に、「自由端部」は端からの長さが微小で、殆ど無いに等しいものまでも含むことが明らかであり、また「自由端部」の曲がる角度が微小で、殆ど曲げられていないように見えるものも含むことが明らかである。従って、「前記内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられている」との要件は全体として全く無いに等しいものを含んでいるから、当該要件は無視すべきことに帰する。
　したがって、本件発明１は、甲第１号証の記載の発明から容易に想到し得たものである。
　イ　甲第２号証に記載された技術事項の適用について
　甲第２号証の底面図を見ると、そこでは長方形の基板の四辺が、何れも接近した２本の平行線で描かれている。これにより、基板の四辺は同じような構造を持った隆起部分で構成されていることが判る。
　次いで、甲第２号証のＡ−Ａ線断面図を見ると、そこには基板の左端にＣ−Ｃ部と記された部分がある。この部分は、側壁がコの字状に折り返されて外壁と内壁とからなることが示されている。
　また、Ａ−Ａ線断面図の下方にＣ−Ｃ部拡大図がある。この拡大図では、Ｃ−Ｃ部が本件特許でいう「外壁」と「内壁」とが「連接部」を介して一体に形成された構造が示されている。その内壁の先端は基板に到達しないで、遊離して「自由端部」となっている。
　このように、甲第２号証の棚板外殻は、本件発明１で用いる棚板の構造そのものを示している。
　そして、甲第２号証に記載の棚板外殻は、甲第１号証で用いる棚板に似ているから、甲第２号証に記載の棚板外殻を甲第１号証の棚板の代わりに使用できることは明らかである。
（請求書１０〜１５頁）
　甲第１号証は「棚板構造」と題する考案を記載し、甲第２号証は「家具用棚板」に関する意匠を掲載しており、何れも「棚板」に関することを記載しているから、「甲１に甲２を組み合わせるべき動機付けがない」という被請求人の主張は明らかに失当である。
（弁駁書１２頁）
　ウ　構成要件Ｆについて
　「内壁のうちの自由端部を外壁に向かって延びるように曲げる」（構成要件Ｃ）と、必然的に「内壁の自由端部は外壁に対して傾斜したもの」（構成要件Ｆ）になってしまうから、構成要件Ｆは、構成要件Ｃに伴う必然的な結果を規定するに過ぎない。
　しかも、構成要件Ｆは「傾斜部」と云うだけで、何に対して傾斜しているかを定めていない。
　よって、構成要件Ｆは蛇足であって、これが追加されたからと云って本件発明１に新規性や進歩性を与えることにならない。
（弁駁書９頁）
　エ　効果について
　段落【００１４】に記載する効果は、「位置決め突起」と「位置決め穴」とを設けた場合の効果であって、本件発明１の構成要件Ｆと要件要件Ｃは、何れも明細書に記載された効果をもたらすものでない。
（弁駁書１０〜１１頁）
　オ　被請求人の主張に対して
（ア）第１の相違点について
　被請求人は、本件発明１では「水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形成した外壁とを備えている」のに対し、甲１では側板２天板１の左右両側の長手方向（長辺側）にしか設けられておらず、天板１の前後両端の短辺方向には設けられていない点で相違すると主張する。
　しかしながら、甲１が長方形の基板の長手方向にだけ二重壁にしているのは、短辺方向では重量物を載せても撓みが少ないので補強する必要がないために、二重壁にしていないだけであって、短辺方向を二重壁にしようとすれば当時の技術としては容易に二重にすることができたことである。
（イ）第２の相違点について
　被請求人は、本件発明１では「内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられて」おり、かつ、「内壁の自由端部は傾斜部になって」いるのに対し、甲１の折立片３は天板１（基板）に到達して、折立片３に折り曲げ形成した折曲縁３ａは側板２の反対側に延びて、天板１の下面に溶接されている点で相違すると主張する。
　しかしながら、甲１は内壁にあたる折立片の先を棚板の基板に溶接して固定しているので、基板は外壁と内壁との双方によって撓みが防止されているから撓みが少ないのに対し、本件発明１では内壁の先端を自由にしてどこにも固定しないため、棚板基板は内壁によって補強されないで、外壁のみで補強されることになっているため、本件発明１では基板の補強効果が甲１よりも劣っている。また、内壁先端を外壁側へ傾斜させたことによる効果も全く見当たらない。それゆえ、本件発明１の上記相違点は、発明の進歩性を与えているとは云えない。
（弁駁書１４〜１５頁）
（４）無効理由４について
　本件発明の「前記内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており」を実施しようとした場合に、内壁の先端に位置する自由端部をどのような長さにすべきか、また内壁の基部に対して自由端部を何度の角度で曲げるべきか、など迷うことが多いので、本件発明は当業者が実施できる程度に明確に記載していないから、本件特許は特許法第３６条第４項第１号の要件を満たしていない。
（請求書１６頁）
第４　被請求人の主張 
　被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求め、請求人の主張に対して、概ね以下のとおり反論している（平成２８年１１月２５日付け答弁書、平成２９年２月１７日付け口頭審理陳述要領書、平成２９年３月１７日付け上申書を参照。）。また、証拠方法として乙第１号証ないし乙第６号証を提出している。
（証拠方法）
　提出された証拠は、以下のとおりである。
　乙第１号証：岩波書店発行「広辞苑第４版」（１９９２年１２月発行）抜粋（写）
　乙第２号証：株式会社サカエの２０１２年度版カタログ（平成２３年１２月発行）（写）
　乙第３号証：知的財産高等裁判所平成２６年（行ケ）第１０２４６号判決（写）
　乙第４号証：大阪地方裁判所平成２５年（ワ）第６６７４号判決（写）
　乙第５号証：知的財産高等裁判所平成２８年（ネ）第１００３９号判決（写）
　乙第６号証：特許審査基準のうち、「特許出願の分割の要件」の部分（写）
１　無効理由について
（１）無効理由１について 
　ア　一事不再理について 
　請求人は、すでに別件無効審判事件において、本件の無効理由１と実質的に同じ内容の分割要件違反を主張したものの、審決で退けられて請求は不成立となり（乙３添付の審決）、審決取消訴訟（乙３）も上告等も棄却されて、不成立の審決が確定している。請求人の本無効理由の主張は実質的に一事不再理に抵触するものである。
（答弁書７頁１７〜２１行）
　イ　「二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる」というのは、審査基準が示すように、「原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に記載されたものでないこと（要件１）」を意味するものである。そして、「通常、明細書等からは多面的、段階的に様々な発明が把握されるから、明細書等には二以上の発明が記載されているといえ」、「（要件１）が満たされていないことは、通常考えられない」。本件出願においても、後の平成２３年８月３１日付手続補正書補正（さらにはその後の訂正）によって原出願の請求項に係る発明とはまったく別の発明として特定されているように、補正前の請求項に原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が記載されたものではないことは明らかで、本件出願が分割出願の要件を満たすことは疑いようもない。
　ウ　本件出願は当初から原出願の明細書等に記載された発明の全部を請求項に記載したものではなく適法なものである。
　また、その後の補正（及び訂正）の効果は遡及するものである。
　エ　分割出願は、原出願の請求項に記載されたものでなければならないという請求人の主張は、法の条文にも分割出願制度の趣旨にもまったく相容れない独自の主張でおよそ理由がない。
　次に、原出願の当初明細書（甲３）には、本件補正による（本件訂正前の）本件発明１（及び本件訂正後の本件発明１）が記載されている。
　詳述すると、原出願の当初明細書には、本件補正による（本件訂正前の）本件発明１（及び本件訂正後の本件発明１）で特定する棚板における外壁と内壁の構成が記載されている（請求項２、【０００１】、【０００７】、【０００８】、【００１３】〜【００３１】及び図１〜図５等）。
　「平面視で交叉した２枚の側板を有するコーナー支柱」という支柱の形状や「外壁の端部をコーナー支柱の側板に密着させて両者をボルトで締結する構成」という外壁と支柱の締結方法や「位置決め突起と位置決め穴」は、原出願の請求項に係る発明との関係で特定事項となるにすぎず、原出願の当初明細書（及び本件分割当初明細書）には、これらの限定のない本件補正による（訂正前の）本件発明や本件訂正後の本件発明が記載されていることは明らかである。
　オ　分割出願は原出願が除外した発明領域を請求範囲に記載するものでなければならないとの請求人の主張は、法の条文にも分割出願制度の趣旨にも合わない全くの独自の見解にすぎず、請求人の主張はその前提から誤っておりおよそ理由がない。
（答弁書５〜１０頁） 
（２）無効理由２について 
　ア　本件発明は、「より改善された形態の棚装置を提供することを課題」（【０００８】）として（より具体的には作用効果【００１４】に対応した課題に対して）、請求項に記載された構成によって、「内壁も補強機能を果たして棚板の剛性が高くなるため棚装置全体としてより頑丈な構造にすることができる」（【００１４】）との作用効果を奏するものであり、「産業上利用できる発明」に該当することは明らかである。
　そもそも、産業上利用できない発明とは、（ｉ）人間を手術、治療又は診断する方法の発明、（ii）業として利用できない発明、（iii）実際上、明らかに実施できない発明、をいうのであり（特許審査基準）、本件発明がこれに該当しないことは明らかである。
（答弁書１０〜１１頁）
（３）無効理由３について 
　ア　本件発明との対比
　本件発明１と甲１とを対比すると、少なくとも次の点で相違する。
（ア）本件発明１では、「水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形成した外壁とを備えている」のに対し、甲１では側板２天板１の左右両側の長手方向（長辺側）にしか設けられておらず、天板１の前後両端の短辺方向には設けられていない点（相違点１）、
（イ）本件発明１では、「内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられて」おり、かつ、「内壁の自由端部は傾斜部になって」いるのに対し、甲１の折立片３は天板１（基板）に到達して、折立片３に折り曲げ形成した折曲縁３ａは側板２の反対側に延びて、天板１の下面に溶接されている点（相違点２）
　また、本件発明２と甲１は、前記の相違点に加え、少なくとも次の点で相違する。
（ウ）本件発明２では、「前記棚板の外壁が前記コーナー支柱にボルト及びナットで固定されて」いるのに対し、甲１では天板の側板２等は支柱１５に取付金具１７によって取り付けられている点。（相違点３）
（エ）本件発明２では、「前記棚装置の連接部は前記基板と反対側に向いて凸の円弧状に形成されて」いるのに対し、甲１ではそのような構成を有していない点。（相違点４）
（オ）本件発明２では、「隣り合った連接部が互いに突き合わさっている」のに対し、甲１ではそのような構成を有していない点。（相違点５）
　イ　本件発明１についての検討
（ア）甲２について
　甲２は、「家具用棚板」に係るものであり、棚装置にかかるものではない。また、「前面中央における三角形部の背後に発光体を配置し、その点灯により目的物の所在を明示できるように」するという特殊な目的のために使用されるものである。したがって、甲１と甲２を組み合わせるべき動機づけはない。
　また、甲２は、金属製の棚板であるかどうか不明である上に、棚板の長辺側の構造しか断面図がなく短辺側の構造は記載されておらず「水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形成した外壁とを備えているか」ものかどうかも不明である。そして、甲２は、棚板の端部の内側部分は外側部分に平行に延びるだけで先端部分は外側部分に向かっていないし傾斜部にもなっておらず、相違点１及び２にかかる構成を有していない。また、相違点３ないし５に係る構成も有していない。したがって、仮に甲２を参酌したとしても、およそ本件発明に至ることはない。
（イ）相違点１について
　甲１は、「棚板となる長方形天板の左右側板を折り曲げにより該部の長手方向に角形の中空部を形成し、端部口に止金具及び端蓋ケースを一体に嵌合して薄板鋼板の補強と取付強度の増大を図」るという技術であり、中空部は天板１の長辺側のみに設けられ四辺に設けることができないものであり、相違点１にかかる構成を採ることは（副引例の内容如何にかかわらず）その目的上できないものである。
　また、甲２は甲１と組み合わせるべき動機づけがないのみならず、相違点１に係る構成を有しておらず、仮に組み合わせたとしても本件発明１に至ることはない。
（ウ）相違点２について
　甲１は、「薄板鋼板の補強と取付強度の増大」のために、わざわざ折曲縁３ａを内向き（すなわち、側板２（「外壁」）と反対側）に延ばして天板１（「基板」）に溶接により接着しているものであるから、「内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられて」いるとの構成は採ることができないものである。また、当然ながら、「内壁の自由端部は傾斜部になって」いるとの構成も採ることができないものである。また、中空部はその端口部にコ字形の嵌入部６ｂを有する止金具６を嵌めることによって「その端口部に嵌めた止金具と端蓋ケースによって棚板が薄質でもねじ止めや締め付け並びに支柱に対する取付金具との係合を強固に行うことができ」るとの作用効果を奏するものであることからも、「内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられて」いるとの構成や、「内壁の自由端部は傾斜部になって」いる構成を採ることができない。（折曲縁３ａを側板２に向かわせるとコ字形の嵌入部６ｂを有する止金具６の嵌入に支障をきたすし、折曲縁３ａを天板に溶接しないと強固に固定できない。）
　このように、（副引例の内容如何にかかわらず）甲１は相違点２にかかる構成をおよそ採ることはできない。
　さらに、甲１と甲２を組み合わせるべき動機づけがないのみならず、甲２も相違点２に係る構成を有しておらず、仮に組み合わせたとしても本件発明１に至ることはない。
（ウ）以上のとおり、本件発明１は甲１、２から容易に想到し得るものではなく、進歩性を有する。
　ウ　本件発明２についての検討
　相違点３ないし５にかかる構成は甲１はもちろん甲２に記載されていない上に、本件発明２は、本件発明１をさらに限定したものであるから、本件発明２が容易に想到し得るものではなく進歩性を有することは明らかである。
　エ　請求人の主張について
（ア）甲１は、「薄板鋼板の補強と取付強度の増大」のために、折曲縁３ａを内向き（すなわち、側板２（「外壁」）と反対側）に延ばして天板１（「基板」）に溶接により接着することとしているものであるから、「内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられて」いるとの構成も、「内壁の自由端部は傾斜部になって」いるとの構成はおよそ採ることができないものである。
　また、甲１において「内壁の先端をことさら切断して、内壁の先端を遊離させて空間５を弱めたものに」することなど甲１を成り立たせなくするものでおよそなし得るものではない。さらに、（甲１において空間５内にナットを配置すべき動機づけはない上に）「空間５内に例えばナットを配置しようとする場合には、必然的に内壁を切断しなければならない」ものでもない。
（イ）本件特許明細書（たとえば、解決手段、効果、実施例等）を見れば明らかなように、本件発明の「自由端部」は不明確ではないし、また、「前記内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており」との構成要件が「全体として無視されるようなものを含んで」おり「無視すべきことに帰する」わけではないことも明らかである。
（答弁書１１〜１８頁）
（４）無効理由４について
　本件明細書（たとえば、【００２３】や図３の実施例等）を見れば、当業者が本件発明を実施できることは明らかである。
　長さや角度などは当業者が適宜選択できるものにすぎず、これらをもって当業者が実施できないなどということができないことは明らかである。現に請求人は本件訂正発明をやすやすと実施し（乙２）、本件特許権を侵害した（乙４、乙５）。
（答弁書１８〜１９頁）
第５　証拠
１　甲第１号証
（１）甲第１号証に記載された事項
　請求人が無効理由に係る証拠として提出した、本件特許の原出願日前（以下「本件出願前」という。）に頒布された甲第１号証には、次の事項が記載されている（下線は審決で付加した。以下同じ。）。 
　ア　「
長方形天板の左右両側の長手方向全長に、天板と側板と連成部及び折立片とで囲まれる角形の中空部を形成し、その端部口に該端部口を密閉する側蓋と中空部内へ嵌入されるコ字形の嵌入部とを一体に連成してなる止金具を嵌め、さらにその上から棚板端面全体を被包する端蓋ケースを嵌合したことを特徴とする棚板構造
　イ　「本考案はスチール製組立棚用の棚板に関し、棚板となる長方形天板の左右側板を折り曲げにより該部の長手方向に角形の中空部を形成し、端部口に止金具及び端蓋ケースを一体に嵌合して薄板鋼板の補強と取付強度の増大を図ったものである。」（明細書第１頁第１２〜１６行） 
　ウ　「
１は鋼板製の長方形天板であり、その左右両側には側板２，２が折り曲げにより一体に形成される
　エ　「
３は左右側板２，２の下縁部に連成部４を介して内方上向きに折曲した折立片であり、この折立片３の上端に折曲縁３ａを内向きに設けてそれを天板内面へ溶接により接着させる
このようにすると天板１の左右両側に天板１と側板２と連成部４及び折立片３とで囲まれた角形の中空部５がその全長に形成される
　オ　「従来の鋼板製棚板は側板をコ字形に曲げただけのものが一般的であったから、重量物を載せると棚板が曲がったり、撓んだりして強度的に非常に弱い欠点があり、その為これを補強する為に天板の内面にコ字形の補強材を溶接により接着することが行われているのであるが、・・・棚板を取付ける部分の強度が弱い為に・・・欠点があった。」（明細書第４頁１０〜２０行）
　カ　「本考案はこのような従来の欠点に鑑みこれを改良したものであって、・・・天板の左右長手方向の全長に・・・
角形の中空部
の端部口に止金具を嵌め
　キ　第１図には、４本の支柱１５と、支柱１５で支持された平面視四角形で鋼板製の棚板とを備えており、棚板は水平状に広がる天板１と天板１の長辺側に折り曲げ形成した側板２とを備えた棚装置が記載されている。 
　ク　第１図及び第４図には、棚板における側板２の先端は、天板１の側へ折り返された折立片３が、折立片３と側板２との間に中空部５があくように連成部４を介して一体に形成されている構造が記載されている。 
　また、折立片３の先は、側板２と反対側へ延びるように曲げられている。
（２）甲第１号証に記載の発明の認定
　甲第１号証には、上記（１）で摘記した事項及び図示内容からみて、次の発明（以下「甲１発明」という。）が記載されていると認められる。
「４本の支柱１５と、支柱１５で支持された平面視四角形で鋼板製の棚板とを備えており、
　棚板は、水平状に広がる天板１と天板１の長辺側に折り曲げ形成した側板２とを備えている棚装置であって、 
　棚板における側板２の先端は、天板１の側へ折り返された折立片３が、折立片３と側板２との間に中空部５があくように連成部４を介して一体に形成され、折立片３の先は、側板２と反対側へ延びるように曲げられ、天板内面へ溶接により接着され、 
　中空部５の端部口に該端部口を密閉する側蓋と中空部５内へ嵌入されるコ字形の嵌入部とを一体に連成してなる止金具を嵌め、さらにその上から棚板端面全体を被包する端蓋ケースを嵌合した、
　棚装置。」
２　甲第２号証
（１）甲第２号証に記載された事項
　請求人が無効理由に係る証拠として提出した、本件出願前に頒布された甲第２号証には、次の事項が記載されている。 
　ア　「【意匠に係る物品】家具用棚板」
　イ　「【意匠に係る物品の説明】本物品は前面中央における三角形部の背後に発光体を配置し、その点灯により目的物の所在を明示できるようにしたものである。」
　ウ　図面について
（ア）Ａ−Ａ線断面図及びＣ−Ｃ部拡大図からは、基板の端縁が折り返されて、外壁と連接部と内壁とからなるコの字状の側壁が形成されていることが見て取れる。
（イ）斜視図からは、基板の長辺側及び短辺側に側壁が形成されていることが見て取れる。また、底面図には、長方形の基板の四辺が、何れも接近した２本の平行線で描かれている。
（ウ）上記（ア）及び（イ）を踏まえると、外壁と連接部と内壁とからなるコの字状の側壁は、基板の四辺（長辺側及び短辺側）に形成されていると解される。
（２）甲第２号証に記載の発明の認定
　甲第２号証には、上記（１）で摘記した事項及び図示内容からみて、次の発明（以下「甲２発明」という。）が記載されていると認められる。
「基板の四辺の端縁が折り返されて、外壁と連接部と内壁とからなるコの字状の側壁が形成されている、
　家具用棚板。」
３　甲第６号証
（１）甲第６号証に記載された事項
　請求人が無効理由に係る証拠として提出した、甲第６号証（本件原出願の公開公報）には、次の事項が記載されている。
　ア　「特許請求の範囲
【請求項１】
　複数本のコーナー支柱と、前記コーナー支柱の群で囲われた空間に配置された金属板製の棚板とを備えており、前記コーナー支柱は平面視で交叉した２枚の側板を備えている一方、前記棚板は、水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形成した外壁とを備えており、外壁の端部をコーナー支柱の側板に密着させて両者をボルトで締結している棚装置であって、
　前記コーナー支柱の側板と棚板の外壁とのうちいずれか一方には位置決め突起を、他方には前記位置決め突起がきっちり嵌まる位置決め穴を設けている、
　棚装置。
【請求項２】
　前記ボルトは頭がコーナー支柱の外側に位置するように配置されており、棚板における外壁の内面には前記ボルトがねじ込まれるナットを配置しており、前記棚板における外壁の先端に、基板の側に折り返された内壁が一体に形成されており、外壁と内壁との間には前記ナットを隠す空間が空いており、
　更に、前記コーナー支柱の側板に位置決め突起が突き出し形成され、棚板の外壁に位置決め穴が空けられている、
　請求項１に記載した棚装置。」
　イ　「【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、コーナー支柱で棚板を支持している棚装置に関するものである。なお、本願発明の棚装置は定置式のものには限らず、キャスターを備えたワゴンタイプも含んでいる。」
　ウ　「【背景技術】
　【０００２】
　物品を保管したり持ち運んだりするのに平面視四角形でオープン方式の棚装置（スチール棚）が多用されている。この棚装置の一種に、平面視四角形の棚板を平面視Ｌ形のコーナー支柱にボルトで締結したタイプがあり、このタイプでは、棚板の周囲には、コーナー支柱の内面に重なる外壁を折り曲げ形成している。
　【０００３】
　棚板をコーナー支柱にボルトで固定する方法としては、棚板の外壁に内側から重なる金具を使用して、コーナー支柱と金具とで棚板の外壁をはさみ固定するタイプ（例えば特許文献１参照）と、棚板の外壁をボルト及びナットで直接に締結するタイプとがある。
　【０００４】
　後者の直接に締結するタイプは構造が単純である利点があるが、コーナー支柱と棚板との間にガタ付きが生じやすい（すなわち剛性が低い）問題があった。特に、キャスターを有するワゴンタイプの棚装置は、移動させるのに際してコーナー支柱と棚板との締結箇所に慣性力が作用するため、ガタ付きの問題が顕著に現われている。この問題の解決手段として特許文献２には、棚板の外壁（公報の用語では外壁）を外側に折り返すか又は別体の
金属板を外壁の外面に溶接することにより、コーナー支柱の側端面に当たる小片を外壁に重ねて設けることが記載されている。」
　エ　「【発明が解決しようとする課題】
　【０００５】
　特許文献２の発明は、小片の端面をコーナー支柱の側端面に突き当てることによってコーナー支柱の倒れを阻止せんとしたものであり、この場合、小片を溶接によってコーナー支柱の外壁に固着した場合は、小片を外壁に強固に固着できると共に小片として厚い板を使用することができるため、倒れ防止機能（ガタ付き防止機能）は高いが、溶接に手間がかかる問題や、溶接によって塗装が剥げたりひずみが生じたりする問題がある。
　【０００６】
　他方、外壁を折り返すことによって小片を形成した場合は、溶接に起因した問題は生じないが、小片はその上端が外壁に繋がっているに過ぎないため、小片の下端に水平方向の荷重（コーナー支柱を倒すような荷重）がかかると小片が変形しやすくなり、このため、強度アップに限度があるという問題があった。また、特許文献２のものは、外壁の内面にナットが配置されるが、このナットが露出するため見栄えが悪い問題や、物品が引っ掛かることがある点も問題であった。
　【０００７】
　本願発明はこのような現状に鑑み成されたもので、コーナー支柱の外壁とコーナー支柱とを直接に締結する点では特許文献２と共通しつつ、より改善された形態の棚装置を提供することを課題とするものである。」
　オ　「【課題を解決するための手段】
　【０００８】
　本願発明の棚装置は、前提の構成として、複数本のコーナー支柱と、前記コーナー支柱の群で囲われた空間に配置された金属板製の棚板とを備えており、前記コーナー支柱は平面視で交叉した２枚の側板を備えている一方、前記棚板は、水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形成した外壁とを備えており、外壁の端部をコーナー支柱の側板に密着させて両者をボルトで締結している。そして、請求項１の発明は、前記コーナー支柱の側板と棚板の外壁とのうちいずれか一方には位置決め突起を、他方には前記位置決め突起がきっちり嵌まる位置決め穴を設けている点を特徴にしている。
　【０００９】
　請求項２の発明は、請求項１において、前記ボルトは頭がコーナー支柱の外側に位置するように配置されており、棚板における外壁の内面には前記ボルトがねじ込まれるナットを配置しており、前記棚板における外壁の先端に、基板の側に折り返された内壁が一体に形成されており、外壁と内壁との間には前記ナットを隠す空間が空いており、更に、前記コーナー支柱の側板に位置決め突起が突き出し形成され、棚板の外壁に位置決め穴が空けられている。突起は突き出し（押し出し）加工によって膨出形成されているため、当該位置決め突起と位置決め穴とはコーナー支柱の左右側縁よりも内側（中心線の側）に位置している。
　【００１０】
　なお、本願発明の棚板は基板の周囲に外壁を備えているが、棚板は基板から上向きに立ち上がっていても良いし、下向きに垂下していても良い。いうまでもないが、前者では棚板は上向きに開口した姿勢になっており、外壁は物品の落下防止機能も果たしている。」
　オ　「【発明の効果】
　【００１１】
　本願発明では、コーナー支柱と棚板とは位置決め突起と位置決め穴との嵌め合わせによって相対的な姿勢が保持されているため、コーナー支柱と棚板との間のガタ付きを防止できる。この場合、突起及び穴とも加工は簡単であるためコストが嵩むことはない。
　【００１２】
　また、位置決め突起と位置決め穴との間を相対動させるような外力が作用してもそれら位置決め突起が潰れたり位置決め穴の箇所か破断したりすることはないため、高いガタ付き防止機能（締結強度）を発揮することができる。更に、特許文献２では、小片とコーナー支柱とはその端面同士の１箇所だけで突き合わさっているに過ぎないためストッパー機能に限度があるが、本願発明では、位置決め突起と位置決め穴とはコーナー支柱と棚板とが重なっている部分に複数個設けることが可能であるため、ストッパー機能を格段に高くすることが可能になるのであり、この面でも、棚装置の頑丈さを格段にアップできる。
　【００１３】
　請求項２のように構成すると、内壁も補強機能を果たして棚板の剛性が高くなるため棚装置全体としてより頑丈な構造にすることができ、また、ナットは内壁と外壁との間の空間に隠れているため、体裁が良いと共にナットに物品が引っ掛かることも防止できる。また、一般に、棚装置ではコーナー支柱は棚板よりも厚いため、押し出し加工によってコーナー支柱に高い強度の位置決め突起を形成することができ、このため、棚装置の剛性を高める上で好適であると言える。」
第６　無効理由１（分割要件違反に基づく新規性欠如）
１　一事不再理について
　請求人は、原出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面（以下「原出願当初明細書等」という。甲第６号証。上記第５の３を参照。）では位置決め突起と位置決め穴とを除いては発明が成立しないとしているのに、本件発明はこの突起と穴とを除いているから、本件発明は原出願当初明細書等に含まれていないことになるので、本件特許は、原出願の出願日に遡及することができず、原出願の公開公報である特開２００７−２８９５４９公報（甲第６号証）により新規性がないと主張する。
　ところで、確定した別件審決（無効２０１３−８００２１６審判事件の審決。乙第３号証に添付の審決（４、５頁）を参照。）においては、無効理由３として、「親出願の発明では、「位置決め突起と位置決め穴」を用いることは絶対に必要なことであって、これを除いては親出願の発明は成り立たない。従って、「位置決め突起と位置決め穴」とを用いないこととしている本件特許発明は、親出願には含まれていないことになる。それゆえ「位置決め突起と位置決め穴」とを必要要件から外した本件特許発明は、親出願から分割出願することができない筈である。」ことを理由に「本件特許に係る特許出願は、違法な分割出願であって、出願日の遡及効（特許法第４４条第２項）を得ることはできない。」ので「本件特許発明１、２は、その出願前に頒布された甲第１２号証（特開２００７−２８９５４９公報）に記載された発明、または該発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである」と主張されていた。
　そうすると、本件審判における請求人の主張は、確定した別件審決と同じく、本件発明が「位置決め突起と位置決め穴」の要件がないことに基づいて、出願日の遡及効（特許法第４４条第２項）を得ることができないことを主張し、確定した別件審決と同一の証拠（特開２００７−２８９５４９号公報）に基づいて新規性欠如を主張するものであるといえる。
　よって、本件審判における原告の無効理由１の主張は、確定した別件審決と「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものであるから、特許法１６７条に該当し、許されない。
２　検討
　念のために無効理由１（分割要件違反に基づく新規性欠如）について検討する。
（１）分割要件の適否について
　原出願当初明細書等（上記第５の３を参照。）には、「コーナー支柱で棚板を支持している棚装置に関するもの」（段落【０００１】）であって、従来技術において「小片を溶接によってコーナー支柱の外壁に固着した場合は・・・溶接に手間がかかる問題や、溶接によって塗装が剥げたりひずみが生じたりする問題」（段落【０００５】）、「外壁を折り返すことによって小片を形成した場合は・・・小片の下端に水平方向の荷重（コーナー支柱を倒すような荷重）がかかると小片が変形しやすくなり、このため、強度アップに限度があるという問題・・・外壁の内面にナットが・・・露出するため見栄えが悪い問題や、物品が引っ掛かることがある・・・問題」（段落【０００６】）があったので、「このような現状に鑑み成されたもので、・・・より改善された形態の棚装置を提供することを課題と」（段落【０００７】）して、「棚装置は、・・・複数本のコーナー支柱と、前記コーナー支柱の群で囲われた空間に配置された金属板製の棚板とを備え」（段落【０００８】）、「棚板における外壁の先端に、基板の側に折り返された内壁が一体に形成されて」（段落【０００９】）いる構成により、「内壁も補強機能を果たして棚板の剛性が高くなるため棚装置全体としてより頑丈な構造にすることができ」（段落【００１３】）るようにしたものであり、具体的には、「４本のコーナー支柱１と」（段落【００１５】）、「棚板２は、水平状に広がる平面視四角形の基板４と、基板４の各辺から上向きに立ち上がっている外壁５と、外壁５の上端に連接した内壁６とから成っており」（段落【００１６】）、「棚板２の内壁６は外壁５から離反しており、このため、外壁５と内壁６との間にはナット８及びボルト７の端部が隠れる空間が空いている。内壁６のうち外壁５に繋がる連接部１１は本実施形態では略平坦状の姿勢になっている。他方、内壁６の下端部（自由端部）６ａは、外壁５に向けて傾斜した傾斜部になっている。」（段落【００２１】）との構成とすることを技術的特徴とする発明が記載されている。
　そうすると、「４本のコーナー支柱と、前記コーナー支柱で支持された平面視四辺形で金属板製の棚板」との構成を含む本件発明１及び２の全ての構成が原出願当初明細書等に記載されているといえる。
　このように、原出願当初明細書等には、「位置決め突起と位置決め穴」について特に限定のない発明が前提として記載されているものと解されるから、本件発明１及び２は原出願当初明細書等に記載した事項の範囲内にされたものである。
　また、本件特許出願（分割出願）前に原出願は補正されていないから、原出願の分割直前の明細書は原出願当初明細書等である。
　以上のとおりであるから、本件発明１及び２は、原出願当初明細書等に記載されたものであるので、特許法第４４条第１項の分割要件を満たしている。 
（２）新規性について
　本件発明１及び２は、上記（１）で述べたように、分割要件を満たすものであるから、出願日の遡及は認められる。
　したがって、請求人が本件の出願日が遡及しないことを前提として提出した甲第６号証（本件原出願の公開公報）は、本件出願日前に頒布された刊行物ではない。
　よって、本件発明１及び２は、請求人が主張する理由及び証拠により新規性がないとはいえず、特許法第２９条第１項第３号に該当しない。
３　請求人の主張について
　ア　請求人は、別件審判で使用した原出願の公開公報（特開２００７−２８９５４９号公報）は、特許の無効を論じるときに、無効に問う特許の公報を本件特許として提出する場合の、本件特許と同視すべきものであるから、証拠とすべきものでなく、また、別件審判では、無効理由として原出願の発明では「位置決め突起と位置決め穴」を用いることは絶対に必要なことであって、これを除いては原出願の発明は成り立たないことを主張したが、審決で判断されていないから、当該主張を本件審判で持ち出すことは、一事不再理の原則に違反することにならないと主張する。
　しかしながら、請求人の上記主張は以下のとおり採用できない。
　原出願の公開公報は新規性欠如であることの根拠となる証拠であることが明らかである。
　また、別件審決及びその審決取消訴訟の判決では、請求人が無効理由３として原出願の発明では「位置決め突起と位置決め穴」を用いることは絶対に必要なことであって、これを除いては原出願の発明は成り立たないことを主張したことについて、分割要件違反はないとの判断が示されているから、審決において「位置決め突起と位置決め穴」について明示されていないとしても、その点も含めて分割要件の判断がなされたことは明らかであり、判決ではその点も含めて判示されている。
　イ　請求人は、原出願の出願当初明細書は位置決め突起と位置決め穴とを除いては発明が成立しないとしているのに、本件発明はこの突起と穴とを除いているから、本件発明は原出願の出願当初明細書に含まれていないことになるので、本件特許は原出願（もとの出願）の分割出願に該らないと主張する。
　しかしながら、上記２で述べたとおり、原出願当初明細書等には、「位置決め突起と位置決め穴」について特に限定のない発明が前提として記載されているものと解されるから、請求人の主張は採用できない。
　ウ　請求人は、本件特許の出願日に提出された明細書、特許請求の範囲及び図面は、それぞれ原出願（もとの出願）の出願当初の明細書、特許請求の範囲及び図面と同じ内容のものであったから、本件特許の出願は、原出願の発明全部を対象として出願され、原出願の発明の一部を対象とするものではないので、本件特許は出願日においては分割出願に適合するものでない旨主張する。
　しかしながら、本件特許は平成２３年８月３１日に手続補正書が提出されて、特許請求の範囲に記載された発明が補正されているから、すなわち、請求人も認めているように原出願の一部を発明内容とするように補正されているから、請求人の主張は採用できない。
　
　エ　請求人は、本件特許は平成２３年８月３１日に自発的に手続補正書を提出して、原出願の一部を発明内容とするように補正しているが、平成２３年８月３１日は分割出願できる法定の期間を１ヶ月以上も過ぎており、法定期間を過ぎたあとの手続補正によっては分割出願としての瑕疵を治癒することはできないから、本件特許の出願日は平成２３年７月２５日とされるべきである旨主張する。
　しかしながら、平成２３年８月３１日に提出された手続補正書は、特許法第１７条の２で規定されている補正ができる時期である、特許査定の謄本送達前で、かつ、拒絶理由通知を受ける前になされたものであるから、すなわち、当該補正は適法になされたものであるから、請求人の主張は採用できない。
４　小括
　以上のとおりであるから、本件発明１及び２の特許は、請求人の主張する無効理由１によって無効とすべきものではない。
第７　無効理由２（産業上利用可能性要件違反）
１　産業上利用可能か否かについて
　本件発明は、「コーナー支柱で棚板を支持している棚装置に関するもの」（段落【０００１】）であって、従来技術において「小片を溶接によってコーナー支柱の外壁に固着した場合は、小片を外壁に強固に固着できると共に小片として厚い板を使用することができるため、倒れ防止機能（ガタ付き防止機能）は高いが、溶接に手間がかかる問題や、溶接によって塗装が剥げたりひずみが生じたりする問題」（段落【０００６】）があり、「他方、外壁を折り返すことによって小片を形成した場合は、溶接に起因した問題は生じないが、小片はその上端が外壁に繋がっているに過ぎないため、小片の下端に水平方向の荷重（コーナー支柱を倒すような荷重）がかかると小片が変形しやすくなり、このため、強度アップに限度があるという問題」や「外壁の内面にナットが・・・露出するため見栄えが悪い問題や、物品が引っ掛かることがある点も問題であった」（段落【０００７】）ので、「このような現状に鑑み成されたもので、より改善された形態の棚装置を提供することを課題」（段落【０００８】）として、本件発明１及び２の構成を備えることにより、「内壁も補強機能を果たして棚板の剛性が高くなるため棚装置全体としてより頑丈な構造にすることができる。」（段落【００１４】）との効果を奏するものであるから、実際に製造し、販売し、使用できることは明らかであるので、産業上利用可能であるといえる。
２　請求人の主張について
　請求人は、本件特許明細書の段落【０００３】及び【０００４】の記載では、棚板の外壁をボルトとナットで直接コーナー支柱に締め付けたのでは、コーナー支柱と棚板との間にガタが生じて、支柱が倒れ易く、従って棚装置は剛性の低いものになるのが問題だとし、この問題を解決するには、棚板とコーナー支柱との接触部分の構成を改良することが必要であるところ、本件特許の特許請求の範囲では「コーナー支柱で支持された・・・（中略）・・・棚板とを備えており」と記載するだけであり、また、明細書でも棚板とコーナー支柱との固定については、ボルトとナットとで締結する方法を記載しているだけであって、その他の固定方法は全く記載されていないから、本件発明はガタ付き防止を全く解決しておらず、このように解決すべき課題を全く解決していない発明は利用価値がないので、本件特許は、特許法第２９条第１項柱書きが規定する「産業上利用することができる」という要件に該当しない旨主張する。
　しかしながら、本件発明は、上記１で述べたように、実際に製造し、販売し、使用できることは明らかであるので、産業上利用可能である。
　また、本件発明１は、「４本のコーナー支柱と、前記コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板製の棚板とを備え」た「棚装置」であって、棚板は支柱で支持されているところ、その具体的な結合手段が特定されていないが、棚板が支柱で支持されているためには何らかの結合手段により結合されていることは自明である。なお、（本件訂正後の）本件発明２では、棚板とコーナー支柱はボルトとナットとで固定されている。
　よって、請求人の上記主張は採用できない。
３　小括
　以上のとおりであるから、本件発明１及び２は、産業上利用できる発明であるから、その特許は、無効とすべきものではない。
第８　無効理由３（進歩性欠如）
１　本件発明１について
（１）対比
　ア　本件発明１と甲１発明を対比すると、
　甲１発明の「支柱１５」は、本件発明１の「コーナー支柱」に相当し、以下同様に、
　「鋼板」は、「金属板」に、 
　「天板１」は、「基板」に、 
　「側板２」は、「外壁」に相当する。
　イ　甲１発明の「天板１の長辺側に折り曲げ形成した側板２」と、本件発明１の「基板の周囲に折り曲げ形成した外壁」とは、「基板の辺に折り曲げ形成した外壁」で共通する。
　ウ　甲１発明の「側板２の先端は、天板１の側へ折り返された折立片３が、折立片３と側板２との間に中空部５があくように連成部４を介して一体に形成され、折立片３の先は、側板２と反対側へ延びるように曲げられ、天板内面へ溶接により接着され」た構成と、本件発明１の「外壁の先端に、基板の側に折り返された内壁が、当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており、前記内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており、前記内壁の自由端部は傾斜部になっている」構成とは、「外壁の先端に、基板の側に折り返された内壁が、当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており、前記内壁のうち前記連接部と反対側の端部は曲げられている」構成で共通する。 
　エ　したがって、両者は、次の一致点で一致し、相違点１及び２で相違する。
（一致点）
「４本のコーナー支柱と、前記コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板製の棚板とを備えており、
　前記棚板は、水平状に広がる基板とこの基板の辺に折り曲げ形成した外壁とを備えている棚装置であって、
　前記棚板における外壁の先端に、基板の側に折り返された内壁が、当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており、前記内壁のうち前記連接部と反対側の端部は曲げられている、
　棚装置。」
（相違点１）
　外壁の構成について、
　本件発明１は、基板の「周囲」に折り曲げ形成したものであるのに対し、　甲１発明は、「天板１の長辺側に折り曲げ形成した側板２」である点。
（相違点２）
　内壁の連接部と反対側の端部の構成について、
　本件発明１は、「自由端部」であり、「外壁に向かって延びるように」曲げられており、「傾斜部」になっているのに対し、
　甲１発明は「側板２と反対側へ延びるように曲げられ、天板内面へ溶接により接着されている」点。
（２）判断
　ア　相違点１について
（ア）甲１発明
　甲１発明は、上記第５の１（１）に摘記したように「従来の鋼板製棚板は側板をコ字形に曲げただけのものが一般的であったから、重量物を載せると棚板が曲がったり、撓んだりして強度的に非常に弱い欠点があり、その為これを補強する為に天板の内面にコ字形の補強材を溶接により接着することが行われてい」たが、「棚板を取付ける部分の強度が弱い」との「欠点があった」ので、「このような従来の欠点に鑑みこれを改良したものであって、・・・天板の左右長手方向の全長に・・・角形の中空部を形成し、その端部口に止金具を嵌め・・・端蓋ケースを嵌合してなるもの」とすることによって、「棚板の曲げや撓みに対する強度は角形の中空部によって著しく高められると共に、その端部口に嵌めた止金具と端蓋ケースによって棚板が薄質でもねじ止めや締め付け並びに支柱に対する取付金具との係合を強固に行うことができ」るようにしたものである。
　したがって、天板、側板、連成部及び折立片で囲まれる角形の中空部、該中空部の端部口に嵌入される止金具及びその上から棚板端面全体を被包する端蓋ケースの三つの構成は、甲１発明において、課題を解決する手段として必須の構成であるといえる。
　そうすると、甲１発明の「棚板における側板２の先端は、天板１の側へ折り返された折立片３が折立片３と側板２との間に中空部５があくように連成部４を介して一体に形成され、折立片３の先は、側板と反対側へ延びるように曲げられ、天板内面へ溶接により接着され」る構成を異なる構成に変更することは、甲１発明において、課題を解決する手段としての必須の構成を変更することとなるため、甲１発明にそのような変更をする動機付けがあると認めることはできない。
　なお、「周囲」は「ある物の外周。ぐるり。」を意味するから（乙第１号証参照。）、本件発明１の基板の「周囲」に折り曲げ形成したことは、基板の四周に折り曲げ形成したものであるといえる。
（イ）甲２発明
　甲第２号証には、上記第５の２（２）のとおり甲２発明が記載されており、「基板の四辺の端縁が折り返されて、外壁と連接部と内壁とからなるコの字状の側壁が形成されている」ことが開示されているとしても、甲２発明は、上記第５の２（１）に摘記したように「家具用棚板」であって、「発光体を配置し、その点灯により目的物の所在を明示できるようにしたものである」が、甲１発明の棚の構造に代えて甲２発明の棚の構造を適用する動機付けがあるとはいえない。
（ウ）まとめ
　以上のとおりであるから、甲１発明において、本件発明１の相違点１に係る発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
　イ　相違点２について
（ア）甲１発明
　甲第１号証には、上記したように「従来の鋼板製棚板は側板をコ字形に曲げただけのものが一般的であったから、重量物を載せると棚板が曲がったり、撓んだりして強度的に非常に弱い欠点があり、その為これを補強する為に天板の内面にコ字形の補強材を溶接により接着することが行われてい」たと記載されているように、甲１発明では、薄板鋼板の補強と取付強度の増大のために、「折立片３の先は、側板２と反対側へ延びるように曲げられ、天板内面へ溶接により接着され」ているものであるから、「内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられて」いるとの構成は採ることができないものである。
　また、当然ながら、「内壁の自由端部は傾斜部になって」いるとの構成も採ることができないものである。
（イ）甲２発明
　甲第２号証には、「前記内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており、」（構成要件Ｃ）「前記内壁の自由端部は傾斜部になっている」（構成要件Ｆ）ことについては、記載されておらず、また、示唆もされているとはいえない。
　また、甲２発明は、上記第５の２（１）に摘記したように「家具用棚板」であって、「発光体を配置し、その点灯により目的物の所在を明示できるようにしたものである」が、甲１発明の棚の構造に代えて甲２発明の棚の構造を適用する動機付けがあるとはいえない。
（ウ）まとめ
　以上のとおりであるから、甲１発明において、本件発明１の相違点２に係る発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
（３）請求人の主張について
　ア　請求人は、甲１が長方形の基板の長手方向にだけ二重壁にしているのは、短辺方向では重量物を載せても撓みが少ないので補強する必要がないために、二重壁にしていないだけであって、短辺方向を二重壁にしようとすれば当時の技術としては容易に二重にすることができたことである旨主張する。
　しかしながら、上記（２）アで述べたとおり、天板、側板、連成部及び折立片で囲まれる角形の中空部、該中空部の端部口に嵌入される止金具及びその上から棚板端面全体を被包する端蓋ケースの三つの構成は、甲１発明において、課題を解決する手段として必須の構成であるから、甲１発明のそのような構成を変更して、短辺方向を二重壁にしようする動機付けがあるとはいえない。
　よって、請求人の上記主張は採用できない。
　イ　請求人は、本件発明１では基板の補強効果が甲１発明よりも劣っており、また、内壁先端を外壁側へ傾斜させたことによる効果も全く見当たらないので、本件発明１の上記相違点２は、発明の進歩性を与えているとはいえない旨主張する。
　しかしながら、先にも述べたように、本件発明１は、「コーナー支柱で棚板を支持している棚装置に関するもの」（段落【０００１】）であって、従来技術において「小片を溶接によってコーナー支柱の外壁に固着した場合は、小片を外壁に強固に固着できると共に小片として厚い板を使用することができるため、倒れ防止機能（ガタ付き防止機能）は高いが、溶接に手間がかかる問題や、溶接によって塗装が剥げたりひずみが生じたりする問題」（段落【０００６】）があり、「他方、外壁を折り返すことによって小片を形成した場合は、溶接に起因した問題は生じないが、小片はその上端が外壁に繋がっているに過ぎないため、小片の下端に水平方向の荷重（コーナー支柱を倒すような荷重）がかかると小片が変形しやすくなり、このため、強度アップに限度があるという問題」や「外壁の内面にナットが・・・露出するため見栄えが悪い問題や、物品が引っ掛かることがある点も問題であった」（段落【０００７】）ので、「このような現状に鑑み成されたもので、より改善された形態の棚装置を提供することを課題」（段落【０００８】）として、本件発明１及び２の構成を備えることにより、「内壁も補強機能を果たして棚板の剛性が高くなるため棚装置全体としてより頑丈な構造にすることができる。」（段落【００１４】）との効果を奏するものであるから、仮に本件発明１における基板の補強効果が甲１発明よりも劣っているとしても、進歩性がないことの理由にはならない。また、本件発明１は、内壁先端を外壁側へ傾斜させたことを含む発明全体の構成として上記のとおり効果を奏するものである。
　よって、請求人の上記主張は採用できない。
（４）小括
　よって、本件発明１は、甲第１号証に記載された発明に基いて、または甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明できたものとはいえないから、その特許は、無効とすべきものではない。
２　本件発明２について
　本件発明２は、本件発明１の発明特定事項をすべて含むものであるから、同様の理由により、当業者が容易に発明できたものとはいえない。
　よって、本件発明２は、甲第１号証に記載された発明に基いて、または甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明できたものとはいえないから、その特許は、無効とすべきものではない。
第９　無効理由４（実施可能要件違反）
１　実施可能か否かについて
　本件特許明細書には、本件発明の実施形態として、
「【００１７】
　（１）．第１実施形態（図１〜図３）
　図１〜図３では第１実施形態を示している。本実施形態はワゴンタイプの棚装置に適用しており、図１の斜視図で棚装置の概略を示している。棚装置は、平面視で直交した２枚の側板１ａを有する４本のコーナー支柱１と、コーナー支柱１の群の間に配置座された上中下３段の棚板２と、各コーナー支柱１の下端に取り付けたキャスター３とから成っている。コーナー支柱１は、帯鋼板を折り曲げて製造することもできるし、市販されているアングル材を使用することも可能である。
　【００１８】
　棚板２は、水平状に広がる平面視四角形の基板４と、基板４の各辺から上向きに立ち上がっている外壁５と、外壁５の上端に連接した内壁６とから成っており、外壁５をコーナー支柱１に締結している。この点を図２及び図３に基づいて説明する。
　【００１９】
　図２のうち（Ａ）はコーナー支柱１と棚板２とを分離した状態での一部破断平面図、（Ｂ）は棚板２をコーナー支柱１に締結した状態での一部破断平面図、図３のうち（Ａ）は棚装置の部分的な正面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢ−Ｂ視断面図である。
　【００２０】
　棚板２の外壁５の端部はコーナー支柱１の側板１ａの内面に重なっており、両者がボルト７及びナット８で締結されている。コーナー支柱１の１枚の側板１ａと棚板２の１枚の外壁５とは１本のボルト７と１個のナット８で締結されており、かつ、コーナー支柱１の各側板１ａと棚板２の各外壁５とは、それぞれ上下２個ずつの位置決め突起９と位置決め穴１０とで位置決めされている。位置決め突起９及び位置決め穴１０は円形に形成されている（多角形又は楕円形でもよい）。」
「【００２３】
　ナット８は棚板２における外壁５の内面に溶接によって固着している。また、図３（Ｂ）に示すように、棚板２の内壁６は外壁５から離反しており、このため、外壁５と内壁６との間にはナット８及びボルト７の端部が隠れる空間が空いている。内壁６のうち外壁５に繋がる連接部１１は本実施形態では略平坦状の姿勢になっている。他方、内壁６の下端部（自由端部）６ａは、外壁５に向けて傾斜した傾斜部になっている。なお、棚の連接部１１の各端部は平面視で４５度カットされて傾斜しており、隣り合った連接部１１が互いに突き合わさっている。」
「【００２５】
　（２）．第２〜第４実施形態（図４）
　図４では第２〜第４実施形態を示している。このうち（Ａ）に示す第２実施形態では、棚板２の内壁６に、ナット８に嵌まるソケットレンチ１３を抜き差し自在な円形の窓穴１４を空けている。この例では、ナット８は溶接する必要がないため、組み立て作業の能率を向上できると共に加工誤差を吸収できる利点がある。」
「【００２７】
　（３）．他の実施形態（図５）
　図５では棚板２の断面形状の別例を示している。このうち（Ａ）に示す例では、内壁６の連接部１１を上向き凸の半円状に形成している。・・・」
と記載されている。
　したがって、本件特許明細書には、本件発明を当業者が容易に実施できるように記載されていることは明らかである。
２　請求人の主張について
　請求人は、本件発明の「前記内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており」を実施しようとした場合に、内壁の先端に位置する自由端部をどのような長さにすべきか、また内壁の基部に対して自由端部を何度の角度で曲げるべきか、など迷うことが多いので、本件発明は当業者が実施できる程度に明確に記載していないと主張する。
　しかしながら、請求人の主張は以下のとおり採用できない。
　本件発明の「前記内壁のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており」との構成は、本件特許明細書の段落【００２３】及び図３を見れば、当業者が容易に実施できることは明らかである。
　そして、長さや角度などは当業者が適宜選択できるものにすぎず、これらが明らかにされていないとしても、当業者であれば容易に実施できるといえる。
３　小括
　以上のとおりであるから、本件発明１及び２は、特許法第３６条４項１号に規定する要件を満たしているから、その特許は、無効とすべきものではない。
第１０　むすび 
　以上のとおり、上記第６ないし第９において検討したとおり、本件発明１及び２について、請求人の主張する無効理由１ないし４には無効とする理由がないから、その特許は無効とすべきものではない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。