【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３３１０３０１号発明「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第３３１０３０１号の明細書を訂正請求書に添付された訂正明細書のとおり、訂正後の請求項〔２７、２８〕について訂正することを認める。
　特許第３３１０３０１号の請求項２７ないし２８に記載された発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件は，１９９７年９月３日（パリ条約による優先権主張　外国庁受理　１９９６年９月３日　米国（ＵＳ））を国際出願日とし，ザ・トラスティーズ・オブ・コロンビア・ユニバーシティ・イン・ザ・シティ・オブ・ニューヨーク及び中外製薬株式会社（以下「被請求人」という。）を出願人として，名称を「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする発明について特許出願（特願平１０−５１２７９５号）がされ，平成１４年５月２４日に，特許第３３１０３０１号として設定登録がなされた（請求項の数３０。以下，その特許を「本件特許」といい，その明細書を「本件特許明細書」といい，本件特許明細書中の特許請求の範囲を「本件特許請求の範囲」という。）。
　その後，本件特許に対して，本件無効審判の請求と異なる無効審判の請求（無効２０１３−８０００８０号，以下「先の無効審判」という。）がなされ，平成２６年８月４日に「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決が送達され，本件特許の請求項２９，３０を削除する訂正が部分確定し，同年１１月７日にその原簿登録がなされた。さらに，この無効審判の審決取消訴訟（平成２６年（行ケ）第１０２６３号）について，平成２７年１２月２４日に請求棄却の判決があり，平成２８年２月８日に当該判決が確定するとともに，本件特許の請求項１〜２８についての訂正を認める旨の審決も確定し，同年２月１９日にその原簿登録がなされた。
　本件の請求項２７，２８についての特許について，利害関係人であるＤＫＳＨジャパン株式会社（以下「請求人」という。）から，本件無効審判の請求がなされた。その手続の経緯は以下のとおりである。
平成２７年　６月１５日　　審判請求書・甲第１〜７号証提出（請求人）
　　　同年１０月　５日　　答弁書（被請求人）
　　　　　　　　　同日　　訂正請求書（被請求人）
　　　同年１１月１６日　　審理事項通知書
　　　同年１２月１５日　　上申書・甲第８〜１３号証提出（請求人）
　　　　　　　　　同日　　上申書・乙第１号証提出（被請求人）
平成２８年　１月　８日　　口頭審理陳述要領書（請求人）
　　　　　　　　　同日　　口頭審理陳述要領書（被請求人）
　　　同年　１月２６日　　口頭審理
　　　同年　１月２７日　　上申書・乙第１号証再提出（被請求人）
　　　同年　４月　１日　　審決の予告
　　　同年　６月２７日　　訂正請求書（被請求人）
　　　同年　８月　２日　　弁駁書（請求人）
　　　同年　９月２７日　　答弁書（被請求人）
　　　同年１０月２７日　　審理終結通知
第２　訂正について
　被請求人は，特許法第１６４条の２第２項の規定により指定した期間内である平成２８年６月２７日に訂正請求書を提出して，本件特許明細書を，訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり，その本件特許請求の範囲を訂正後の請求項２７，２８からなる一群の請求項ごとに訂正することを求めた（以下「本件訂正」という。）。
　なお，被請求人が平成２７年１０月５日付けでした訂正請求は，特許法第１３４条の２第６項の規定により取り下げられたものとみなす。
１　訂正の内容
　本件訂正は，訂正前の請求項２７に，「上記工程（ａ）および（ｂ）が溶媒としてのテトラヒドロフランの存在中で行われる、請求の範囲第２６項記載の方法。」とあるのを，
　訂正後の請求項２７の
「上記工程（ａ）および（ｂ）が溶媒としてのテトラヒドロフランの存在中で行われる、請求の範囲第２６項記載の方法。但し、Ｚが式：
のいずれかで表される場合を除く。」と訂正するものである。
　ところで，上記「第１」で述べたとおり，先の無効審判において本件特許の請求項１〜２８についての訂正を認める旨の審決が平成２８年２月８日に確定しているので，特許法第１３４の２第９項で準用する同法第１２８条の規定により先の無効審判で請求された訂正後の明細書及び特許請求の範囲により特許権の設定の登録がなされたものとみなされる。
　そして，請求項２７は，請求項２６を引用し，その請求項２６は請求項１３を引用して記載されているので，訂正前の請求項２７を他の請求項を引用せずに書き下すと以下のとおりとなる。
「【請求項２７】　下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式：
のステロイド環構造、または式：
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法であって、
上記工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われ、
上記工程（ａ）および（ｂ）が溶媒としてのテトラヒドロフランの存在中で行われる方法。」
　そして，訂正後の請求項２７は，以下のとおりとなる。
「【請求項２７】　下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式：
のステロイド環構造、または式：
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）但し、Ｚが式：
のいずれかで表される場合を除く。
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法であって、
上記工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われ、
上記工程（ａ）および（ｂ）が溶媒としてのテトラヒドロフランの存在中で行われる方法。」
２　訂正の適否
（１）訂正の目的
　本件訂正は，本件発明２７において，
「下記構造を有する化合物
」における「Ｚ」が，訂正前は
「Ｚは、式：
のステロイド環構造、または式：
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）」であったところ，訂正後には，
「
」であるものがその範囲から除かれたものである。
　そして上記の「Ｚ」から除かれる一般式の構造は明確であるから，本件訂正は特許法第１３４条の２第１項第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
（２）新規事項について
ア　特許法第１２６条の２第５項の解釈
　特許法第１３４条の２第９項の規定により準用される同法第１２６条第５項の訂正要件を満たすか否かは，新規事項か否かの判断基準（平成１８年（行ケ）第１０５６３号）に準拠し，当該訂正が，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（以下「特許登録時の明細書等」という。）のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したか否かによって判断すべきと解される。
イ　判断
　特許登録時の明細書等には，「下記構造を有する化合物
」において，
「Ｚは、式：
のステロイド環構造、または式：
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）」ことについて記載されている（特許請求の範囲請求項１３）。
　そして，上記「Ｚ」が採り得る範囲から，
「
」が除かれたこととなる。
　訂正前の本件発明２７、２８の課題は，上記発明特定事項で特定される製造方法を提供することにあると認められるところ，「Ｚ」の範囲から上記一般式が除かれることによって，製造対象化合物の範囲が狭まったことを除き，その技術的事項に何らかの変更があったとは認められないから，本件訂正が本件特許明細書に記載された技術的事項に新たな技術事項を付加したものでないことは明らかである。
　そうすると，
「Ｚは、式：
のステロイド環構造、または式：
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）但し、Ｚが式：
のいずれかで表される場合を除く。」との発明特定事項については，特許登録時の明細書等に明記はないものの，本件特許明細書に記載したすべての事項を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したものとはいえない。
ウ　まとめ
　以上のとおりであるから，本件訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものといえ，特許法第１３４条の２第９項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合する。
（３）特許請求の範囲の実質上の拡張・変更
　本件訂正は，上記（１）で述べたとおり，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから，明らかに特許請求の範囲を実質上拡張又は変更するものに当たらず，特許法第１３４条の２第９項において準用する同法第１２６条第６項の規定に適合する。
（４）一群の請求項
　訂正前の請求項２８は，請求項２７を引用するところ，訂正後の請求項２８も請求項２７を引用しており，本件訂正に係る請求項２７，２８は，特許法施行規則第４５条の４に規定する関係を有する一群の請求項であるといえ，特許法第１３４条の２第４項の規定に適合する。
第３　本件発明
　上記「第２」で述べたとおり，本件訂正は認められるので，本件特許の請求項２７，２８に係る発明（以下「本件発明２７」，「本件発明２８」といい，合わせて「本件発明」という。）は，訂正後の特許請求の範囲の請求項２７，２８に記載された事項によって特定されるのものであるが，上述のとおり，請求項２７は，請求項２６を引用し，その請求項２６は請求項１３を引用して記載されているので，本件発明２７を請求項を引用せずに書き下すと以下のとおりのものと認める。
【請求項２７】　下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式：
のステロイド環構造、または式：
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）但し、Ｚが式：
のいずれかで表される場合を除く。
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法であって、
上記工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われ、
上記工程（ａ）および（ｂ）が溶媒としてのテトラヒドロフランの存在中で行われる方法。」
　また，本件発明２８は，以下のとおりである。
「上記還元剤が、リチウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド、カリウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド、リチウムトリエチルボロハイドライド、およびリチウム９−ＢＢＮハイドライドから成る群から選択される、請求の範囲第２７項記載の方法。」
第４　請求の趣旨並びにその主張の概要及び請求人が提出した証拠方法
１　審判請求書，上申書，口頭審理陳述要領書，弁駁書に記載した無効理由の概要
　請求人が主張する請求の趣旨は，
「特許第３３１０３０１号の特許請求の範囲の請求項２７及び２８に係る発明についての特許を無効にする。審判請求費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」であると認める（審判請求書第２頁「第６　請求の趣旨」，第１回口頭審理調書「請求人　１」参照）。
　そして，請求人が主張する無効理由は，概略以下のとおりである（審判請求書第１４頁第１０行〜第１５頁第８行，審理事項通知書「第１　２」，平成２７年１２月１５日付け上申書第３頁「第７　３」，口頭審理陳述要領書第３頁第９〜２７行，第１回口頭審理調書「請求人　３」参照）。
　本件発明２７，２８は，パリ条約による優先権主張の基礎出願の出願書類である甲第３号証に記載されておらず．パリ条約による優先権の利益を受けることができず，本件の特許出願日が基準日となる。
　他方，本件の特許出願の日前の優先日を持つ国内優先権主張を伴う特許出願の願書に添付された明細書，特許請求の範囲又は図面（甲第２号証）に記載された発明のうち，その優先権の基礎となる出願の願書に添付された明細書，特許請求の範囲又は図面（甲第１号証）に記載された発明については，特許法第４１条第３項の規定により当該特許出願の公開がされた時に，優先権主張の基礎となる出願について公開されたものとみなして，特許法第２９条の２の本文の規定が適用される。
　そうすると，本件発明２７，２８は，本件特許の出願前の他の特許出願であって本件特許の出願後に公開がされたとみなされる甲１号証出願の出願当初の明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であって，当該他の特許出願に係る発明者が本件特許出願に係る発明者と同一の者ではなく，かつ，本件特許出願の時に本件特許出願の出願人と当該他の特許出願の出願人が同一の者ではないから，特許法第２９条の２の規定により，特許を受けることができない。
　よって，本件発明２７，２８の特許は，特許法第２９条の２の規定に違反してされたものであるから，同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきものである。
  
２　請求人の提出した証拠方法
　請求人の提出した証拠方法は，以下のとおりである。
（１）審判請求書とともに提出した証拠方法
甲第１号証　　　平成８年特許願３４１７８６号の願書及び願書に最初に
　　　　　　　　添付された明細書，図面，要約
甲第２号証　　　特開平１０−２３１２８４号公報
甲第３号証の１　米国特許出願第６０／２５３６１号の出願書類
甲第３号証の２　甲第３号証の１の訳文（部分）
甲第４号証　　　特開昭４９−１３１６２号公報
甲第５号証の１　米国特許第３４７１５１５号明細書
甲第５号証の２　甲第５号証の１の訳文（部分）
甲第６号証の１　米国特許第５３８０７５５号明細書
甲第６号証の２　甲第６号証の１の訳文（部分）
甲第７号証　　　特開昭５０−１８４５８号公報
（２）平成２７年１２月１５日付け上申書とともに提出した証拠方法
甲第８号証　　　日本化学会編，　標準化学用語事典，
　　　　　　　　表紙，第６８３頁，奥付，　丸善株式会社，
　　　　　　　　平成３年３月３０日
甲第９号証　　　化学用語辞典編集委員会編，　［第三版］化学用語辞典，
　　　　　　　　表紙，第４３９，４６３，５１４，７４８頁，奥付，
　　　　　　　　技報堂出版株式会社，　１９９２年５月１６日
甲第１０号証の１　Heterocycles, Vol.35, No.2, pp.619-622, 1993
甲第１０号証の２　甲第１０号証の１の訳文（部分）
甲第１１号証　　特開昭６２−２１２３５４号公報
甲第１２号証　　特開平３−２００７５３号公報
甲第１３号証の１　Journal of Medicinal Chemistry, Vol.23, No.6,
　　　　　　　　pp.620-624, 1980
甲第１３号証の２　甲第１３号証の１の訳文（部分）
第５　答弁の趣旨並びにその主張の概要 
１　審判事件答弁書，上申書，口頭審理陳述要領書に記載した答弁の趣旨
　被請求人が主張する答弁の趣旨は，「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。」であると認める（平成２７年１０月５日付け審判事件答弁書第３頁「７．答弁の趣旨」，第１回口頭審理調書「被請求人　１」参照）。
　そして，被請求人は請求人が主張する上記無効理由は，平成２７年１０月５日付け審判事件答弁書（以下「第１回答弁書」という。），平成２７年１２月１５日付け上申書，口頭審理陳述要領書，平成２８年９月２７日付け答弁書（以下「第２回答弁書」という。）において，理由がない旨の主張をしていると認める。
２　被請求人が提出した証拠方法
　被請求人の提出した証拠方法は，平成２７年１２月１５日付け上申書（以下「被請求人第１回上申書」という。）に添付され，平成２８年１月２７日付け上申書（以下「被請求人第２回上申書」という。）で再提出された（第２回被請求人上申書における「甲第１号証」との記載は「乙第１号証」の誤記と認める。）以下のとおりである。
乙第１号証　　　１９９０〜１９９１年アルドリッチ　ファインケミカル
　　　　　　　　カタログ／ハンドブック，　見開き，略語表，内表紙，
　　　　　　　　Ｆ２〜Ｆ３頁，第７９８，１０９８頁
第６　無効理由についての当審の判断
　当審は，以下に示すとおり，上記無効理由は，理由があるものと判断する。
１　パリ条約の優先権の利益について
（１）判断基準
　本件発明２７，２８について，パリ条約による優先権主張の利益が認められるか否かの判断は，そのことが優先権主張の基礎となる出願書類に記載されているといえるか否かにより判断されるところ，その判断基準は新規事項の判断基準（平成１８年行（ケ）第１０５６３号知財高裁判決参照）に準拠して，優先権主張の基礎となる出願の明細書，特許請求の範囲のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したものと解されるか否かによって，判断する。
（２）本件特許の優先権の基礎となる出願の記載事項 
　本件特許の優先権の基礎となる出願書類である甲第３号証の１（以下「甲第３号証」という。）には，日本語に訳して以下の事項が記載されている。
（３ａ）「１７．下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１〜５の整数であり;R1およびR2は各々独立に、所望により置換されたC1−C5アルキルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはC1−C5アルキルであり;YはＯ、ＳまたはNR3であり、ここでR3は水素、C1−C5アルキルまたは保護基であり；そしてＺは、
，
，または
（式中、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16およびR17は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）である）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
または
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。」（請求項１７）
（３ｂ）「２８．還元剤が、LiAlH4、Li（ｓ−Bu）3BH、またはLiEt3BHである、請求の範囲第17項記載の方法。」（請求項２８）
（３ｃ）「本発明はまた、下記構造：
，
，あるいは
（式中、ＺはＣＤ環構造、ステロイド構造またはビタミンＤ構造を示し、これらは各々、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよい）を有する化合物を提供する。本発明に関するＣＤ環構造、ステロイド構造およびビタミンＤ構造は各々、特には下記する構造を意味し、これらの環は何れも１以上の不飽和結合を所望により有してもよい。
ＣＤ環構造
ステロイド構造
ビタミンＤ構造
　ＣＤ構造、ステロイド構造、またはビタミンＤ構造であるＺ上の置換基は特に限定されず、・・・これらの置換基は保護されていてもよい。」（明細書第１２頁第２１行〜第１４頁第２０行）
（３ｄ）「 本発明はさらに、ビタミンＤ又は他のステロイド中間体の製造方法に関する。この反応の概略を以下の反応図Ｉに示す。
反応図Ｉ
」（明細書第１６頁第１２〜２２行）
（３ｅ）「本発明による上記反応（図Ｉ）は、塩基の存在下で実施される。使用できる塩基の例としては、アルカリ金属水素化物、アルカリ金属水酸化物およびアルカリ金属アルコキシドが挙げられ、アルカリ金属水素化物が好ましく、水素化ナトリウムが特に好ましい。
　反応は好ましく不活性溶媒中で実施される。使用できる溶媒の例としては、エーテル系溶媒、飽和脂肪族炭化水素系溶媒、芳香族炭化水素系溶媒、アミド系溶媒、およびそれらの組み合わせを挙げることができ、ジメチルホルムアミド（DMF）、テトラヒドロフラン（THF）、ベンゼン、トルエン、ジエチルエーテル、およびDMFとジエチルエーテルの混合物が好ましく、ジメチルホルムアミドおよびテトラヒドロフランがより好ましい。」（明細書第１８頁第１３〜２８行）
（３ｆ）「本発明は、本明細書中上記した新規な中間体を経てビタミンＤまたはステロイド誘導体を製造する方法に関する。この反応の概略を以下の反応図ＩＩに示す。
反応図ＩＩ
　本発明による上記２工程の反応の工程（１）の反応は、本明細書中に既に記載した反応図Ｉの方法と同様に実施できる。
　工程（２）の反応は工程（１）で得られたエポキシ化合物中のエポキシ環を開環する反応であり、これは還元剤を使用して実施される。工程（２）で使用できる還元剤は、工程（１）で得られたエポキシ化合物の環を開環して水酸基を生成できるもの、好ましくは第３アルコールを選択的に形成できるものである。 還元剤は、LiAlH4、Li（ｓ−Bu）3BH、LiEt3BH、NaBH4、NaBH3CN、K（Sia）3BH、およびK（C6H5）3BHであってよい。
　工程（２）の反応は好ましくは不活性溶媒中で実施される。使用できる溶媒の例としては、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン（THF）、ジメチルホルムアミド（DMF）、ベンゼンおよびトルエンが挙げられ、ジエチルエーテルおよびテトラヒドロフランが好ましい。」（明細書第３０頁第３６行〜第３１頁末行）
（３ｇ）「工程（２）の反応は工程（１）の後に、より具体的にはシリカゲルクロマトグラフィーなどの適切な方法によって工程（１）の反応生成物を精製した後に実施することができ、あるいはまたそれは、工程（１）の反応生成物を精製することなくそれを含む混合物に還元剤を直接添加することによって実施することもできる。工程（２）を工程（１）の後に生成物を精製することなく実施する方法は「ワンポット反応」と称され、この方法は操作上の冗長さが少ないので好ましい。」（第３２頁第１１〜２１行）
（３ｈ）「
実施例2:1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｓ）−2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−5,7−ジエンの合成
　氷水浴で冷却した20mlのDMF/ジエチルエーテル（1:1）の溶液中のアルコール化合物３（0.5g、0.89mmol）の激しく撹拌した溶液に、アルゴン下で水素化ナトリウム（80％オイル分散物、0.2g、5.0mmol）を添加した。一定の1:1DMF/ジエチルエーテル混合物を維持するために（蒸発のため）30分後に追加のジエチルエーテル（〜5ml）を添加した。１時間撹拌した後、反応混合物を室温まで暖め、強流のアルゴンを激しく撹拌した反応混合物上に吹き付け、ジエチルエーテルを除去した。ジエチルエーテルの除去後、アルゴン流を低レベルまで減少させ、実施例１で得た化合物２（1.5g、8.9mmol）を一度に添加した。反応混合物を50〜55℃の間に加熱した。30分後、さらに1gの化合物２を添加した。薄層クロマトグラフィー（TLC）は１時間後に反応の終結を示した。反応混合物を飽和NaCl水溶液に注入し、酢酸エチルで抽出し、有機層を無水MgSO4で乾燥した。溶媒を濃縮した後、ヘキサン：酢酸エチル（19:1）を使用するシリカゲルクロマトグラフィーにより0.58g（90％）の標題化合物（化合物４）が無色のオイルとして得られた（ジアステレオマーの混合物）。」（明細書第４１頁第２０行〜第４２頁第１７行）
（３ｉ）
「実施例3:1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｓ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−5,7−ジエンの合成
20mLの乾燥ジエチル（審決注：反応式からみて「ジエチルエーテル」の誤記と認める。）中のエポキシステロイド化合物４（実施例２で得たもの、200mg、0.3mmol）の撹拌溶液に、アルゴン下で室温でリチウムアルミニウム水素化物（LiAlH4、22mg、3.0mmol）を添加した。薄層クロマトグラフィー（TLC）は数時間後に出発物質（化合物４）の完全かつ明白な転換を示した。反応混合物を100mLの酢酸エチル／飽和NaCl水溶液（1:1）の間で分画した。有機層を分離し、無水MgSO4で乾燥した。濃縮およびヘキサン／酢酸エチル（9:1）を使用するシリカゲルクロマトグラフィーにより582mg（90％）の標題化合物（化合物５）が無色固体として得られた。」（明細書第４２頁第２９行〜第４３頁第１３行）
（３）判断
ア　本件発明２７について 
　本件発明２７は，「下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式：
のステロイド環構造、または式：
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）但し、Ｚが式：
のいずれかで表される場合を除く。
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法であって、
上記工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われ、
上記工程（ａ）および（ｂ）が溶媒としてのテトラヒドロフランの存在中で行われる方法。」をその発明特定事項とするものであるが，甲第３号証には，この発明特定事項のうち，Ｚが
「
，
・・・
（式中、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16およびR17は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）である）」である場合の製造方法について記載される（摘記３ａ参照）とともに，Ｚが，
「
」のステロイド環構造，または，
「
」のビタミンＤ構造であって，「１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよい」こと，「これらの環は何れも１以上の不飽和結合を所望により有してもよい」ことも記載されている（摘記３ｃ参照）から，甲第３号証に記載された上記の製造方法において，Ｚが
「
」のステロイド環構造または
「
」のビタミンＤ構造であって，「Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい」としたものについてもこれらの記載から導くことができるといえる。
　そして，そこから
「
」が除かれることについては，上記「第２　２（２）」で検討したとおり，新たな技術的事項を導入するものとはいえない。
　次に，本件発明２７の「工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われ、
上記工程（ａ）および（ｂ）が溶媒としてのテトラヒドロフランの存在中で行われる」との発明特定事項について検討する。
　甲第３号証には，「工程（２）の反応は工程（１）の後に、より具体的にはシリカゲルクロマトグラフィーなどの適切な方法によって工程（１）の反応生成物を精製した後に実施することができ、あるいはまたそれは、工程（１）の反応生成物を精製することなくそれを含む混合物に還元剤を直接添加することによって実施することもできる。工程（２）を工程（１）の後に生成物を精製することなく実施する方法は「ワンポット反応」と称され」ることが記載されている（摘記３ｇ参照）。
　甲第３号証の「工程（１）」，「工程（２）」は，本件発明２７における「工程（ａ）」，「工程（ｂ）」にそれぞれ対応することは甲第３号証の記載（摘記３ｄ，３ｆ参照）から明らかであって，甲第３号証の「シリカゲルクロマトグラフィーなどの適切な方法によって工程（１）の反応生成物を精製する」ことは，「工程（１）の反応生成物」である本件発明２７の「エポキシド化合物」を精製することを意味することも明らかである。そして，「精製」は「分離」の一態様であるから，「精製することがない」という範囲に「分離することがない」という範囲がすべて包含されるので，本件発明２７の「工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われ」ることも甲第３号証の記載から導くことができるといえる。
　その一方，本件発明２７の「工程（ａ）および（ｂ）が溶媒としてのテトラヒドロフランの存在中で行われる」との発明特定事項についてみると，甲第３号証には，工程（１）の「使用できる溶媒の例としては、エーテル系溶媒、飽和脂肪族炭化水素系溶媒、芳香族炭化水素系溶媒、アミド系溶媒、およびそれらの組み合わせを挙げることができ、ジメチルホルムアミド（DMF）、・・・テトラヒドロフラン（THF）・・・およびDMFとジエチルエーテルの混合物が好ましく、ジメチルホルムアミドおよびテトラヒドロフランがより好ましい」ことが記載される（摘記３ｅ参照）とともに，工程（２）の「使用できる溶媒の例としては、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン（THF）、ジメチルホルムアミド（DMF）、ベンゼンおよびトルエンが挙げられ、ジエチルエーテルおよびテトラヒドロフランが好ましい」ことが記載されている（摘記３ｆ参照）が，工程（１）の反応生成物を精製することなく工程（２）を実施するワンポット反応において，２つの工程とも溶媒として「テトラヒドロフランの存在中で行われる」ことは記載されていないし，特定の溶媒が好ましいとされているその技術的な意味も記載されていない。
　また，ワンポット反応とは，「二段階以上の反応過程によって目標化合物を合成する場合、途中の各段階の生成物（中間生成物）を単離精製することなしに，一つの反応容器の中で，次の段階の反応物を加えて反応させるという方法を次々行って，目標化合物を得る合成操作」のことである（甲第８号証参照）から，中間生成物を単離精製することなし次の段階の反応物を加えて反応させる限りワンポット反応といえ，第１段階と次の段階で同じ溶媒を使用するものに限られているわけではない。
　さらに，甲第３号証の実施例は，工程（１）に当たる実施例２及び工程（２）に当たる実施例３が記載されている（摘記３ｈ，３ｉ参照）のみで，実施例３では，実施例２で精製されたエポキシド化合物を原料としていることから，本件発明２７の「工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われ」る「ワンポット反応」には当たらず，実施例２の工程（１）の反応の溶媒はDMFとジエチルエーテルの混合物が使用され，実施例３の工程（２）の反応の溶媒はジエチルエーテルが使用され，いずれの反応の溶媒もテトラヒドロフランは使用されていない。
　そうすると，甲第３号証の記載から，ワンポット反応において，２つの工程とも溶媒として「テトラヒドロフランの存在中で行われる」ことを導くことができるとはいえない。
　次に，本件発明２７の「工程（ａ）および（ｂ）が溶媒がテトラヒドロフランの存在中で行われる」ことの技術的な意味についてさらに検討する。
　本件特許明細書には，甲第３号証と同様に工程（１），（２）で使用できる溶媒が記載される（訂正明細書第３１頁第５〜９行，第４１頁第１２〜１５行）とともに，甲第３号証にも記載されている「工程（２）を工程（１）の後に生成物を精製することなく実施する方法は「ワンポット反応」と称され、この反応は操作上の冗長さが少ないので好ましい。」との記載に続いて，「比較的少量の式Ｖの反応物質並びに比較的少量の塩基を使用して、中間体化合物IVを最初に精製することなく、化合物Ｉから直接化合物VIを高い収率で得ることができる、非常に好ましく意外なほど優れたワンポット反応が見い出された。この改良された方法は、THFを溶媒として使用することによって得られる。DMFやDMFとジメチルエーテルの組み合わせではワンポット転換は生じない。」と記載されている（訂正明細書第４１頁第２５〜３２行）が，この後段の記載については甲第３号証には記載されていないし，むしろ，甲第３号証には，工程（１），工程（２）に共通する溶媒としてテトラヒドロフランとともに，ワンポット転換が生じないとされるジメチルホルムアミド（DMF）も記載されている（摘記３ｅ，３ｆ参照）。
　また，本件特許明細書には，本件発明２７を裏付けるワンポット反応においてテトラヒドロフランを溶媒として使用した実施例５〜７も記載されている（訂正明細書第５２頁第７行〜第５４頁第１行）が，甲第３号証には上記のとおり，ワンポット反応もテトラヒドロフランを溶媒とする実施例すら記載されていない。
　そうすると，本件発明２７の「工程（ａ）および（ｂ）が溶媒がテトラヒドロフランの存在中で行われる」との技術的な意味は，「工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われ」る「ワンポット反応」において，適切にワンポット反応が進行する溶媒としてテトラヒドロフランを見出したことにあると解するのが自然であって，そのような技術的な意味については甲第３号証の記載から導くことができるとはいえない。
　したがって，本件発明２７の「工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われ、
　上記工程（ａ）および（ｂ）が溶媒としてのテトラヒドロフランの存在中で行われる」との発明特定事項については，甲第３号証にそのことを導く記載がないばかりでなく，仮に，甲第３号証のワンポット反応において，工程（１），工程（２）の溶媒としてともにテトラヒドロフランを選択する態様が一応想定し得るとしても，本件発明２７の上述の技術的な意味からみて，甲第３号証の記載からは導くことのできない新たな技術的事項が加わることになるから，甲第３号証の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したものといわざるを得ない。
イ　本件発明２８について
　本件発明２８は，本件発明２７において，「還元剤が、リチウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド、カリウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド、リチウムトリエチルボロハイドライド、およびリチウム９−ＢＢＮハイドライドから成る群から選択され」るとの限定がなされたものであって，本件発明２７が甲第３号証の記載から導くことができるとはいえない以上，本件発明２８も甲第３号証の記載から導くことができるとはいえない。
　さらに，本件発明２８の「還元剤が、リチウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド、カリウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド、リチウムトリエチルボロハイドライド、およびリチウム９−ＢＢＮハイドライドから成る群から選択され」との発明特定事項も含むのでこの点も検討する。
　甲第３号証には，還元剤がLiAlH4，Li（ｓ−Bu）3BH，またはLiEt3BHであること（摘記３ｂ参照），LiAlH4，Li（ｓ−Bu）3BH，LiEt3BH，NaBH4，NaBH3CN，K（Sia）3BH，およびK（C6H5）3BHが使用できることが記載されている（摘記３ｅ参照）。
　本件発明２８の「リチウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド」は，甲第３号証の「Li（ｓ−Bu）3BH」のことであり，本件発明２８の「リチウムトリエチルボロハイドライド」は，甲第３号証の「LiEt3BH」のことであるが，「カリウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド」，「リチウム９−ＢＢＮハイドライド」については，いずれも甲第３号証に記載がない。
　そして，「カリウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド」，「リチウム９−ＢＢＮハイドライド」は水素化アルミニウム化合物又は水素化ホウ素化合物の還元剤ではあるが，甲第３号証に記載されるその他の還元剤とは全く別の化合物であるから，これらの記載から導くことができるとはいえず，甲第３号証の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したものといわざるを得ない。
（４）被請求人の主張について
ア　本件発明２７について
（ア）被請求人の主張の概要
　被請求人は，優先権の基礎出願の出願書類（審決注；甲第３号証）には，工程（１）の溶媒としても工程（２）の溶媒としてもテトラヒドロフランが好ましく使用できることが記載され，ワンポット反応では，工程（１）の反応生成物を精製することなく，それを含む混合物に還元剤を直接添加するのであるから，必然的に工程（１）と工程（２）で同じ溶媒が使用されることになるので，本件発明２７の工程（ａ）及び工程（ｂ）を，溶媒としてテトラヒドロフランの存在中で行われることが記載されていると主張している（第１回審判事件答弁書第８頁第７行〜第１０頁第１行）。
　また，甲第３号証には，本件特許明細書にワンポット反応において使用を控えるべきジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）と，テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）が併記されているが，甲第３号証には，工程（１）に使用し得る溶媒として「ジメチルホルムアミドおよびテトラヒドロフランがより好ましい」と記載され，工程（２）に使用し得る溶媒として「ジエチルエーテルおよびテトラヒドロフランがより好ましい」と記載され，工程（１）と工程（２）とをワンポットで行うには，両工程に共通した好適な溶媒であるテトラヒドロフランを使用することは必然であること，リチウム系の還元剤を使用して還元反応を行うに当たり，テトラヒドロフランを溶剤として慣用することは当業者の技術常識であったと主張している（被請求人第１回上申書第４頁第１０行〜第５頁第１２行）。
　さらに，優先権の基礎出願の出願書類には，ワンポット反応の溶媒としてテトラヒドロフランは明記されていないが，明細書中のある項で使用し得る溶媒が記載され，その後の項で反応がワンポット反応で行い得ると記載されていれば，ワンポット反応に使用し得る溶媒を改めて記載することは通常行わないし，この常識を念頭に置けば，両工程に共通する好適な溶媒であるテトラヒドロフランを使用することは自明であって，ワンポット反応が冗長さを少なくするために行われるため，工程（１）と工程（２）とで同じ溶媒が使える以上あえて異なる溶媒を使用することは考えにくいと主張している（口頭審理陳述要領書第２頁末行〜第３頁下から第２行）。
（イ）検討
　上記（３）アで述べたとおり，ワンポット反応の溶媒としてテトラヒドロフランを使用することは甲第３号証に記載がない。そして，甲第３号証には，工程（１）及び工程（２）の溶媒としてテトラヒドロフランが好ましく使用できることは確かに記載されているが，「好ましく使用できる」その技術的な意味については何ら記載されておらず，テトラヒドロフランがワンポット反応の両工程に共通して使用できる溶媒という意味で「好ましく使用できる」と理解できるとはいえない。
　さらに，ワンポット反応には，第１段階に使用した溶媒をそのまま次の段階でも使用する態様を一応含み得るものではあるが，上記（３）アで述べたとおり，中間生成物を単離精製することなしに次の段階の反応物を加えて反応させるものはワンポット反応であるといえ，ワンポット反応であれば，必然的に第１段階と次の段階で同じ溶媒を使用するとはいえない。甲第３号証には，「ワンポット反応」は「操作上の冗長さが少ないので好ましい」と記載されているが，この記載は，その前段の「シリカゲルクロマトグラフィーなどの適切な方法によって工程（１）の反応生成物を精製した後に実施することができ、あるいはまたそれは、工程（１）の反応生成物を精製することなくそれを含む混合物に還元剤を直接添加することによって実施することもできる」との記載（摘記３ｇ参照）からすれば，クロマトグラフィーなどの精製操作をしないですむので操作上の冗長さが少なくなるという意味に解するのが自然で，ワンポット反応において同一の溶媒を使用する意味であると直ちに理解できるものではない。ワンポット反応とは，第１工程の反応終了後に，反応生成物の精製を行わないことを意味するものであって，必ずしも溶媒の留去などの操作を一切含まないものに限定されないことは甲第８号証に記載されるワンポット反応の定義からも明らかであり，この点については被請求人も主張を撤回している（第１回口頭審理陳述要領書「被請求人 ５（２）」参照）。
　そして，上記（３）アで述べたとおり，本件特許明細書と甲第３号証の記載からみて，本件発明２７の「工程（ａ）および（ｂ）が溶媒がテトラヒドロフランの存在中で行われる」との技術的な意味は，「工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われ」る「ワンポット反応」において，ワンポット反応が適切に進行する溶媒としてテトラヒドフランを見出したことにあると理解するのが自然であって，甲第３号証に両工程で好適に使用できる共通の溶媒としてテトラヒドロフランが記載されているからといって，そのような技術的な意味を有する「工程（ａ）および（ｂ）が溶媒がテトラヒドロフランの存在中で行われる」との技術的事項を導くことができるとはいえず，新たな技術的事項を導入するものというほかはない。
　なお，リチウム系の還元剤を使用して還元する際にテトラヒドロフランを使用することが技術常識であったか否かはさておき，甲第３号証の実施例３では，リチウム系の還元剤であるLiAlH4を使用して還元反応をしているが，溶媒はジエチルエーテルであってテトラヒドロフランではなく，テトラヒドロフランをワンポット反応の両工程の溶媒として使用することが甲第３号証の記載から導けないことに変わりはない。
　また，明細書中のある項で使用し得る溶媒が記載され，その後の項で反応がワンポット反応で行い得ると記載されていれば，ワンポット反応に使用し得る溶媒を改めて記載することは通常行わないと主張するが，上記（３）アで述べたとおり，本件特許明細書では，ワンポット反応の際に使用する溶媒が，工程（１），工程（２）に使用される溶媒とは別に改めて記載されており，少なくとも，甲第３号証における工程（１），工程（２）で使用し得る溶媒についての記載をそのままワンポット反応で使用できる溶媒と理解できるものではないことは上記（３）アで述べたとおりである。
　よって，被請求人の主張は採用できない。
イ　本件発明２８について
（ア）被請求人の主張の概要
　優先権の基礎出願の出願書類には，工程（２）で使用できる還元剤は，エポキシ化合物の環を開環して水酸基を生成できるものであればよいこと，好ましくは第３アルコールを選択的に形成できるものであることが記載され，還元剤の具体例として水素化リチウムアルミニウムに加えて，種々の水素化ホウ素化合物が例示的に記載されており，当業者であれば通常用いられる水素化アルミニウム化合物及び水素化ホウ素化合物が使用できることを容易に理解できたはずであり，カリウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド，リチウム９−ＢＢＮハイドライドについて具体的に記載がないとしても，実質的に記載されているということができる。事実，カリウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド，リチウム９−ＢＢＮハイドライドは本件優先日当時周知慣用の還元剤であったことは乙第１号証の記載からも明らかである（第１回答弁書第１２頁第２１行〜第１３頁２４行，被請求人第１回上申書第２頁第２２行〜第３頁第１０行）。
（イ）検討
　上記（３）イで述べたとおり．還元剤として「カリウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド」，「リチウム９−ＢＢＮハイドライド」は，いずれも甲第３号証に記載がない。
　そして，「カリウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド」，「リチウム９−ＢＢＮハイドライド」が本件優先日当時に周知慣用の還元剤であるとしても，甲第３号証に記載されるその他の還元剤とは全く別の化合物であって，甲第３号証の記載を総合しても導けるものではない。甲第３号証には，還元剤として，エポキシ化合物の環を開環して水酸基を生成できるものであればよいことは記載されているが，還元剤の種類を特定するものではなく，甲第３号証に記載のない「カリウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド」，「リチウム９−ＢＢＮハイドライド」を当然に導けるものではない。
　よって，被請求人の主張は採用できない。
（５）小括
　以上のとおりであるから，本件発明２７，２８は，パリ条約による優先権主張の基礎出願の出願書類である甲第３号証に記載されておらず，パリ条約による優先権の利益を受けることがでない。
　よって，本件発明２７，２８については，本件の特許出願日が基準日となる。
  
２　特許法第２９条の２について
（１）先願明細書等の記載事項
　本件の特許出願の日前の優先日を持つ国内優先権主張を伴う特許出願の願書に添付された明細書，特許請求の範囲又は図面（甲第２号証）の記載事項であって，かつ，その優先権の基礎となる出願の願書に添付された明細書，特許請求の範囲又は図面（甲第１号証）にも記載された事項は以下のとおりである。なお，摘記箇所は甲第１，２号証とも同じである。
（１ａ）「【００５０】
　このようにして得られた２０Ｓ−および２０Ｒ−アリルアルコール中間体に一般式（１）または一般式（４）で示される化合物に対応する側鎖を導入して、一連の反応に付すことにより、下記に示すように一般式（２３）で示される本発明化合物を得ることができる。
（式中、ＴＢＳはｔ−ブチルジメチルシリル基を意味し、Ｒ1aは水酸基または保護された水酸基で置換されていてもよい飽和または不飽和の脂肪族炭化水素基を示し、Ｒ1bは水酸基で置換された飽和または不飽和の脂肪族炭化水素基を示す）」
（１ｂ）「【００５１】
　一般式（２０）で示される２０Ｓ−または２０Ｒ−アリルアルコールに側鎖を導入することにより、一般式（２１）で示される化合物を得ることができる（工程６）。側鎖導入の方法としては側鎖に対応する一般式（１３）：Ｒ1a−Ｙ（式中、Ｒ1aおよびＹは前記と同一の意味を示す）を塩基存在下、前述のアリルアルコール中間体と反応させることにより達成できる。
【００５２】
　上記工程６で用いる塩基としてはアルカリ金属水素化物、アルカリ金属アルコキシド、金属ジアルキルアミド、アルキル金属などがあげられ、好ましくは水素化ナトリウム、水素化カリウム、ｔ−ブトキシカリウム、リチウム　ジイソプロピルアミド、リチウム　ビストリメチルシリルアミド、メチルリチウム、ｎ−ブチルリチウム、エチルマグネシウムブロミド等が挙げられ、さらに好ましくは水素化ナトリウム、水素化カリウムが挙げられる。また、本反応は触媒量のクラウンエーテル存在下で反応を行ってもよい。クラウンエーテルとしては１５−クラウン−５、１８−クラウン−６、ジベンゾ−１８−クラウン−６等が挙げられ、好ましくは１５−クラウン−５が挙げられる。
【００５３】
　上記工程６で用いられる溶媒としては炭化水素系、エーテル系、アミド系溶媒が挙げられ、たとえばベンゼン、トルエン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、１，２−ジメトキシエタン、１，４−ジオキサン、Ｎ，Ｎ−ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、１，３−ジメチル−２−イミダゾリジノン、１，３−ジメチル−３，４，５，６−テトラヒドロ−２（１Ｈ）−ピリミジノン等が挙げられ、好ましくはテトラヒドロフラン、１，２−ジメトキシエタン、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、１，３−ジメチル−２−イミダゾリジノンが挙げられ、さらに好ましくはテトラヒドロフランが挙げられる。
　上記工程６の反応温度は０℃〜使用する溶媒の沸点または分解点以下で行なわれ、好ましくは室温〜１００℃、さらに好ましくは５０〜８０℃程度である。
【００５４】
　また側鎖導入に際しては上記方法のほか、アルキルハライドとしてたとえば１−ブロモ−２，３−エポキシ−３−メチルブタンを用い、上記塩基存在下にてアルキル化を行った後還元剤、たとえば水素化リチウムアルミニウムヒドリド、水素化ホウ素リチウム、水素化トリ−ｓ−ブチルホウ素リチウム、水素化トリエチルホウ素リチウム等によりエポキシドを開環することによっても行うことができる。この方法は２段階で行っても１段階で行ってもよい。
　また、側鎖導入に際してはアルキルハライドのかわりに、イソブチレンオキサイド、１，２−エポキシ−２−エチルブタン、１，２−エポキシ−３−メチルブタン、１，２−エポキシ−３−エチルペンタン等のエポキシドを用いてもよい。
反応条件は、例えば、特開平６−８０６２６号（特願平４−１５８４８３号）に記載されている条件を使用することができ、好ましくは、カリウムｔ−ブトキシドを塩基として用い、ジベンゾ−１８−クラウン−６存在下、トルエン中１００〜１１０℃で行うことができる。
【００５５】
　一般式（２１）で示される化合物も本発明化合物に含まれるが、さらに脱保護反応を付すことにより、一般式（２２）で示される化合物に変換することができる（工程７）。このｔ−ブチルジメチルシリル基の除去は常法により行われる。
すなわち、反応に用いる試薬としては塩酸、酸性イオン交換樹脂、テトラブチルアンモニウムフルオリド、フッ化水素／ピリジン、フッ化水素／トリエチルアミン、フッ化水素酸が用いられ、好ましくはテトラブチルアンモニウムフルオリドが用いられる。溶媒としては通常エーテル系溶媒が用いられ、好ましくはテトラヒドロフランが用いられる。反応温度は基質によって異なるが、通常、室温〜６５℃の範囲で行われる。」
（１ｃ）「【００５６】
　さらに一般式（２２）で示される化合物は常法の光反応・熱異性化を行うことにより、一般式（２３）で示される化合物を得ることができる（工程８）。
　なお、工程６、７、８は上記の順で反応を行うほか、工程６→工程８→工程７あるいは工程８→工程６→工程７の順で行っても良い（つまり、順序については特に限定しないが、工程７が工程６より先に行われることはない）。」
（１ｄ）「【０１８１】
実施例６２
　１α，３β−ビス（ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−２０（Ｓ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５，７，１６−トリエンの製造
　１α，３β−ビス（ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−２０（Ｓ）−ヒドロキシプレグナ−５，７，１６−トリエン（９７ｍｇ，０．１７５ｍｍｏｌ）、水素化ナトリウム（５０ｍｇ，２．０８ｍｍｏｌ）及び４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタン（１４５ｍｇ，０．８７７ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン（２ｍｌ）溶液を１２時間加熱還流後、１Ｍ−水素化トリ−ｓ−ブチルホウ素リチウム　テトラヒドロフラン溶液（１．８ｍｌ，１．８０ｍｍｏｌ）を加え４５分間加熱還流した。反応溶液に３Ｎ−水酸化ナトリウム水溶液及び３０％−過酸化水素水を加え室温で３０分間撹拌後、酢酸エチルで希釈、飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し得られた残渣をカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝１０：１）により精製し、無色油状の標記化合物（１１３ｍｇ，１００％）を得た。」
（１ｅ）「【０１９２】
実施例６８
　１α，３β−ビス（ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−２０（Ｒ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５，７，１６−トリエンの製造
　１α，３β−ビス（ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−２０（Ｒ）−ヒドロキシプレグナ−５，７，１６−トリエン（５１ｍｇ，０．０９１１ｍｍｏｌ）、水素化ナトリウム（５０ｍｇ，２．０８ｍｍｏｌ）及び４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタン（７５ｍｇ，０．４５５ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン（２ｍｌ）溶液を１．５時間加熱還流し、１Ｍ−水素化トリ−ｓ−ブチルホウ素リチウム　テトラヒドロフラン溶液（０．９ｍｌ，０．９００ｍｍｏｌ）を加え２０分間加熱還流した。反応溶液に３Ｎ−水酸化ナトリウム水溶液及び３０％−過酸化水素水を加え室温で３０分間撹拌後、酢酸エチルで希釈、飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し得られた残渣を分取用薄層クロマトグラフィー（０．５ｍｍ×１枚、ヘキサン：酢酸エチル＝１０：１、２回展開）により精製し、無色油状の標記化合物（４８．６ｍｇ，８３％）を得た。」
（２）先願発明
　甲第１号証には，工程（６）として，一般式（２０）で示される２０Ｓ−および２０Ｒ−アリルアルコールに側鎖を導入して，一般式（２１）で示される化合物を得ることが記載され（摘記１ａ，１ｂ参照），その側鎖の導入方法として，塩基の存在下，１−ブロモ−２，３−エポキシ−３−メチルブタンを用い，アルキル化を行った後，還元剤として水素化リチウムアルミニウムヒドリド，水素化ホウ素リチウム，水素化トリ−ｓ−ブチルホウ素リチウム，水素化トリエチルホウ素リチウムによりエポキシを開環すること，この工程を２段階でも１段階でも行ってよいことが記載され（摘記１ｂ参照），工程（６）の溶媒としてテトラヒドロフランが好ましいことも記載されている。
　そして，甲第１号証の実施例６２，６８の記載（摘記１ｄ，１ｅ参照）からみて，１−ブロモ−２，３−エポキシ−３−メチルブタンを側鎖導入試薬として用い，アルキル化を行った後，還元剤でエポキシを開環して得られる化合物は，以下の構造をもつ化合物（２１）になることは明らかである。
「
（ただし，２０Ｒ，２０Ｓとも含む。）」
　そして，甲第１号証には，このようにして得られた化合物（２１）を，工程（７）で，脱保護反応に付して，以下の構造をもつ化合物（２２）とし，
「
（ただし，２０Ｒ，２０Ｓとも含む。）」
　この化合物（２２）を，工程（８）で，光反応・熱異性化反応を行うことにより，以下の構造をもつ化合物（２３）を得る方法も記載されている（摘記１ａ，１ｂ，１ｃ参照）。
「
（ただし，２０Ｒ，２０Ｓとも含む。）」
　そうすると，甲第１号証には，
「工程（６）として，以下の一般式（２０）で示される２０Ｓまたは２０Ｒ−アリルアルコールを，
一般式（２０）
（式中、ＴＢＳはｔ−ブチルジメチルシリル基を意味する）
塩基の存在下，１−ブロモ−２，３−エポキシ−３−メチルブタンを側鎖導入試薬として用い，アルキル化を行った後，還元剤でエポキシを開環して，以下の一般式（２１）で示される化合物を得
一般式（２１）
（式中、ＴＢＳはｔ−ブチルジメチルシリル基を意味する）
工程（７）として，一般式（２１）で示される化合物を，脱保護反応に付して，以下の一般式（２２）で示される化合物を得，
一般式（２２）
工程（８）として，一般式（２２）で示される化合物を光反応・熱異性化反応を行うことにより，以下の一般式で示される化合物（２３）を得る方法において，
一般式（２３）
工程（６）において，溶媒としてテトラヒドロフランを用い，還元剤として水素化リチウムアルミニウムヒドリド，水素化ホウ素リチウム，水素化トリ−ｓ−ブチルホウ素リチウム，水素化トリエチルホウ素リチウムを用い，１段階または２段階で行う方法。」の発明（以下「先願発明１」という。）が記載されているといえる。
　次に，甲第１号証の実施例６２は，２０Ｓ−アリルアルコールを，実施例６８は２０Ｒ−アリルアルコールをそれぞれ上記一般式（２１）の化合物とし，４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタンと反応させた後に還元剤で還元して上記一般式（２２）の化合物を製造する上記工程（６）に対応する方法であって，還元剤として，水素化トリ−ｓ−ブチルホウ素リチウムを用いたものが記載されている（摘記１ｃ，１ｄ参照）。
　そうすると，甲第１号証には，
「１α，３β−ビス（ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−２０（Ｓ）又は（Ｒ）−ヒドロキシプレグナ−５，７，１６−トリエン、水素化ナトリウム及び４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタンのテトラヒドロフラン溶液を加熱還流後、水素化トリ−ｓ−ブチルホウ素リチウムの還元剤のテトラヒドロフラン溶液を加えて加熱還流し、１α，３β−ビス（ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−２０（Ｓ）又は（Ｒ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５，７，１６−トリエンを製造する方法」の発明（「先願発明１’」という。）も記載されているといえる。
  
（３）対比・判断
（３−１）本件発明２７について
ア　先願発明１との対比
　先願発明１の「一般式（２１）で示される化合物
」は，本件発明２７の
「
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式：
のステロイド環構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）」に相当し，本件発明２７から除かれるとされている
「
」のいずれにも当たらない（先願発明１の「Ｚ」のステロイド環にはＡ環とＢ環の間の炭素（Ｃ−１０位という）にメチル基が置換されているが，上記除くとされている化合物は対応するメチル基が存在しない）。
　また，先願発明１の「一般式（２０）で示される２０Ｓまたは２０Ｒ−アリルアルコール
」は，本件発明２７の
「下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物」に相当する。
　さらに，先願発明１の「１−ブロモ−２，３−エポキシ−３−メチルブタン」は，本件発明２７の
「
（式中、ｎ、Ｒ１およびＲ２は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）を有する化合物」に相当する。
　そして，先願発明１の「工程（６）において，溶媒としてテトラヒドロフランを用い」，「１段階で行う」ことは，その実施例６２，６８で，４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタンのテトラヒドロフラン溶液を加熱還流後，水素化トリ−ｓ−ブチルホウ素リチウムの還元剤のテトラヒドロフラン溶液を加えて加熱還流していることからみて，側鎖を導入する反応に引き続き，反応生成物を分離することなく，次のエポキシ環を開環する還元反応をしているものと解されるから，本件発明２７の「工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われ」，「工程（ａ）および（ｂ）が溶媒がテトラヒドロフランの存在中で行われること」に相当する。
　さらに，先願発明１においては，工程（６）の後に，「工程（７）として，一般式（２１）で示される化合物を，脱保護反応に付して」いるので，工程（６）で得られた一般式（２１）で示される化合物が回収されていることは明らかであって，本件発明２７の「（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること」に相当する。
　そうすると，本件発明２７と先願発明１とは，
「下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式：
のステロイド環構造、または式：
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）但し、Ｚが式：
のいずれかで表される場合を除く。
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法であって、
上記工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われ、
上記工程（ａ）および（ｂ）が溶媒としてのテトラヒドロフランの存在中で行われる方法。」である点で一致し，相違点はない。
　よって，本件発明２７と先願発明１とは同一である。
イ　先願発明１’との対比
　先願発明１’の「１α，３β−ビス（ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−２０（Ｓ）又は（Ｒ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５，７，１６−トリエン」は，本件発明２７の
「
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式：
のステロイド環構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）」に相当し，本件発明２７から除かれるとされている
「
」のいずれにも当たらない。
　また，先願発明１’の「１α，３β−ビス（ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−２０（Ｓ）又は（Ｒ）−ヒドロキシプレグナ−５，７，１６−トリエン」は，本件発明２７の
「下記構造： 
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物」に相当する。
　さらに，先願発明１’の「水素化ナトリウム」は本件発明２７の「塩基」に相当し，先願発明１’の「４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタン」は，本件発明２７の
「
（式中、ｎ、Ｒ１およびＲ２は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）を有する化合物」に相当する。
　そして，先願発明１’の「４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタンのテトラヒドロフラン溶液を加熱還流後，水素化トリ−ｓ−ブチルホウ素リチウムの還元剤のテトラヒドロフラン溶液を加えて加熱還流していること」は，側鎖を導入する反応に引き続き，反応生成物を分離することなく，次のエポキシ環を開環する還元反応をしているものと解されるから，本件発明２７の「工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われ」，「工程（ａ）および（ｂ）が溶媒としてのテトラヒドロフランの存在中で行われること」に相当する。
　さらに，先願発明１’においては，得られた１α，３β−ビス（ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−２０（Ｓ）又は（Ｒ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５，７，１６−トリエンを，精製している（摘記１ｄ，１ｅ参照）ことから，製造された化合物が回収されていることは明らかであって，本件発明２７の「（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること」も含まれているといえる。
　そうすると，本件発明２７と先願発明１’とは，
「下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式：
のステロイド環構造、または式：
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）但し、Ｚが式：
のいずれかで表される場合を除く。
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法であって、
上記工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われ、
上記工程（ａ）および（ｂ）が溶媒としてのテトラヒドロフランの存在中で行われる方法。」である点で一致し，相違点はない。
（３−２）本件発明２８について
ア　先願発明１との対比
　先願発明１の還元剤である「水素化トリ−ｓ−ブチルホウ素リチウム」，「水素化トリエチルホウ素リチウム」は，それぞれ，本件発明２７の「リチウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド」，「リチウムトリエチルボロハイドライド」に相当する。
　そうすると，本件発明２８は，本件発明２７において，還元剤が「リチウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド、カリウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド、リチウムトリエチルボロハイドライドおよびリチウム９−ＢＢＮハイドライドから成る群から選択される」との限定がなされたものであるから，この限定は本件発明２８と先願発明１との間において新たな相違点とはならない。
　よって，本件発明２８と先願発明１とは同一である。
イ　先願発明１’との対比
　先願発明１’の還元剤である「水素化トリ−ｓ−ブチルホウ素リチウム」は，本件発明２７の「リチウムトリ−ｓｅｃ−ブチルボロハイドライド」に相当する。
　そうすると，上記アと同様に，本件発明２８と先願発明１’との間において新たな相違点は存在しない。
　よって，本件発明２８と先願発明１’とは同一である。
（４）被請求人の主張
ア　被請求人の主張の概要（第２回答弁書第２頁第１行〜第７頁下から第３行）
　訂正後の請求項２７の
「
」には，誤記が存在し，正しくは
「
」である。
　すなわち，本件訂正の目的が，審決の予告で指摘された特許法第２９条の２の無効理由を解消して，特許を維持するためのものであって，先願発明１の一般式（２１）で示される化合物
「
」を除くため，Ｚの定義を訂正したものであることは明かである。
　そして，本件発明２７において，「Ｚ」は，
「
ステロイド環構造」と定義されているところ，本件発明２７で除かれる
「
」（以下「除外一般式」という。）は，Ｃ−１０に結合するメチル基が存在しないため，Ｚで定義されるステロイド環構造ではないものの，Ｃ−１０に結合するメチル基が記載されていれば，Ｚの定義におけるステロイド環構造となり，本件訂正の目的に適うことは明らかである。
　また，甲第１号証には，先願発明１の一般式（２１）をはじめとして，シクロペンタノペルヒドロフェナントレン骨格のＣ−１０にメチル基を有する化合物のみが記載され，Ｃ−１０にメチル基を有さない化合物は存在しないのであるから，本件訂正の目的に適うには，上記除外一般式において，Ｃ−１０にメチル基が記載されたものでなくてはならないことは明らかである。
　さらに，本件特許明細書には，ビタミンＤ誘導体の合成方法が記載されているところ，シクロペンタノペルヒドロフェナントレン骨格のＣ−１０にメチル基を結合した構造がビタミンＤ誘導体のエキソメチレン部分の合成に必須であることは技術常識であり，上記除外一般式において，Ｃ−１０にメチル基が記載されていれば，ビタミンＤ誘導体のエキソメチレン部分の合成に必須の構造となり得るのは明らかである。
　そうすると，当業者であれば，上述のとおり，上記除外一般式においてＣ−１０のメチル基が記載されていないことは明白な誤記であり，その正しい内容を一義的に理解できるといえる。
　したがって，
「
」を
「
」に補正することは明白な誤記の補正に該当するものであり，本件訂正請求書の要旨を何ら変更するものではない。
　明白な誤記は，当業者にとって正しい意味が理解できるから，その意味は誤記に従って解釈すべきではなく，正しい意味に解釈すべきである。
　そうすると，先願発明１の一般式（２１）に示される化合物は本件発明２７，２８の式の範囲から除かれているため，本件発明２７，２８は，甲第１号証の出願当初の明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一ではない。
　しかし，本件審判手続の明確性の観点から，上記明白な誤記を補正によって正して進める方が好ましいので，特許法第１３４条の３第５項の規定に基づき，職権審理を行って訂正拒絶理由を通知し，被請求人に訂正明細書の補正の機会を与えることを求める。
イ　被請求人の主張の検討
（ア）本件発明２７，２８の解釈について
　特許の要件を審理する前提としてされる特許出願に係る発明の要旨の認定は，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか，あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど，発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り，特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきとされている（昭和６２年（行ツ）第３号）ので，この観点に立って検討する。
　本件発明２７の
「下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式：
のステロイド環構造、または式：
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）但し、Ｚが式：
のいずれかで表される場合を除く。」との記載は，
「下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式：
のステロイド環構造、または式：
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）」ものであって，そこから，「Ｚ」が
「
」である場合が除外されたものであって，「Ｚ」の範囲は一般式によって明確に特定できるから，その範囲は明確であって，これ以外の意味には解せない。
　確かに，Ｚから除くとされている「
」は，Ｚである「
のステロイド環」に含まれず，上記除外一般式の記載がなくても同じ意味となるので不要な記載ではあるが，あくまでも特許請求の範囲から除かれる対象であるから，この記載によって特許請求の範囲の記載が不明確とはならない。
　次に，発明の詳細な説明には，
「下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式：
のステロイド環構造、または式：
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）」ことは記載されているが，その中から何が除外されているのかについては記載がない。
　そして，上記除外一般式の化合物がビタミンＤ誘導体にはなり得ないとしても，なり得ないものが特許請求の範囲から除かれているのであるから，特に，発明の詳細な説明と特許請求の範囲の記載に不整合が生じるわけではなく，特許請求の範囲の記載が一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかともいえない。
　そうすると，特許請求の範囲の記載に基づいて解釈しない特別な事情があるとは認められない。
　被請求人は，本件訂正は甲第１号証に記載される先願発明１の一般式（２１）で示される化合物を本件発明２７，２８から
「
」を除くためにしたものであり，甲第１号証に上記除外一般式に当たるものが記載されていないことからも，本件発明２７の上記除外一般式においてＣ−１０のメチル基が記載されていないことは明白な誤記であると主張している。
　しかしながら，特許請求の範囲の記載の解釈は，上記判示のとおり，特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであって，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができるにもかかわらず，当該特許における無効審判事件の手続経緯を踏まえて，その文言の意味と別の意味に解すべき理由はない。
　被請求人は，本件訂正が甲第１号証に記載される先願発明１の一般式（２１）で示される化合物等を除くためになされたと主張するが，本件訂正がなされた時点ではそのような主張は一切されておらず，請求人からの指摘を受けてからこのような主張をするに至ったものである。その点はさておくとしても，本件無効審判手続において，少なくとも２回の訂正請求の機会が被請求人に与えられていたところ，その際にどのような訂正をするかは被請求人が自らの責任において決定すべきことであって，無効理由を解消するための訂正内容は，必ずしも，先願発明１の一般式（２１）で示される化合物等を除く形式に限られず，訂正要件を満たす範囲で自由にできたにもかかわらず，本件訂正を被請求人が選択したものである。
　さらにいえば，本件発明２７のＺのステロイド環は，
「
」構造を有するが，「Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）」のであるから，どのような保護基も含んでいるところ，甲第１号証には，先願発明１における式（２１）において，保護基としてＴＢＳ（ｔ−ブチルジメチルシリル基）以外にも様々な保護基が開示されている（【００２２】〜【００２５】参照）ことからすれば，単に，先願発明１における式（２１）の化合物のみを本件発明２７のＺから除くことで無効理由が解消すると当業者が当然に理解するともいえない。
　これらの事情を踏まえれば，本件発明２７において，「Ｚ」から
「
」の場合を除くと訂正したのは，被請求人が自らが招いた結果であり，かつ，その正しい記載が，
「
」であることは，それ自体や本件特許明細書の特許請求の範囲や発明の詳細な説明の記載をみても当業者が直ちに理解できるとはいえないのであるから，本件訂正後の本件発明２７，２８の除外一般式が，そのＣ−１０にメチル基が存在するものの明らかな誤記として特許請求の範囲を解すべきと主張することは，訂正の効力が請求人以外の第三者にも及ぶことも考慮すれば，特許請求の範囲の記載を信じる第三者との公平性に照らしても許されるものではない。
　よって，被請求人の主張は採用できない。
（イ）訂正拒絶理由の通知について
　被請求人は，当審が訂正拒絶理由を通知すべきことを求めているが，職権による訂正拒絶理由は，本件訂正に特許法第１３４条の２第１項各号のいずれをも目的としない場合や同法同条第９項において準用する同法第１２６条第５項から第７項までの規定に適合しない場合に通知することができるもののであって，上記「第２」で述べたように，本件訂正はこれらの規定に適合するものであるから，訂正拒絶理由を通知することはできない。
　よって，被請求人の主張は採用できない。
３　小括
　以上のとおり，本件発明２７，２８は，パリ条約による優先権主張の基礎出願の出願書類である甲第３号証に記載されておらず．パリ条約による優先権の利益を受けることができず，本件の特許出願日が基準日となる。
　そうすると，本件発明２７，２８は，本件特許の出願前の他の特許出願であって本件特許の出願後に公開がされたとみなされる甲１号証出願の出願当初の明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であって，当該他の特許出願に係る発明者が本件特許出願に係る発明者と同一の者ではなく，かつ，本件特許出願の時に本件特許出願の出願人と当該他の特許出願の出願人が同一の者ではないから，特許法第２９条の２の規定により，特許を受けることができない。
第７　むすび
　以上のとおり，本件発明２７，２８の特許は，特許法第２９条の２の規定に違反してされたものであるから，同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきものである。
　審判費用については，特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により，被請求人が負担すべきものとする。
　よって，結論のとおり審決する。