【事件の表示】
　特願２０１１−５４１９８７「潤滑油」拒絶査定不服審判事件〔平成２３年　５月２６日国際公開、ＷＯ２０１１／０６２２８２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　
　本願は、２０１０年１１月１９日（優先権主張２００９年１１月１９日、日本国）を国際出願日とする出願であって、出願後の手続の経緯は、概略、以下のとおりである。
　　平成２６年　８月２０日付　拒絶理由通知 
　　　　　同年１０月２４日　　意見書・手続補正書提出
　　平成２７年　３月１７日付　拒絶査定
　　　　　同年　６月２４日　　審判請求書・手続補正書提出 
　　　　　同年　８月２１日付　前置報告 
　
第２　平成２７年６月２４日付け手続補正についての補正の却下の決定
　１　補正の却下の決定の結論
　平成２７年６月２４日付け手続補正を却下する。
　２　理由
　(1) 旧請求項１６についてする補正の目的
　平成２７年６月２４日付け手続補正（以下、「本件補正」という。）は、審判請求書の「３．２　補正の根拠の明示」（９頁）において説明されるとおり、本件補正前の請求項（以下、「旧請求項」という。）１６に対して、旧請求項１９に記載された発明特定事項を加入し、本件補正後の請求項（以下、「新請求項」という。）１とするとともに、当該旧請求項１６に選択肢として記載されていた、「炭素数１２〜２０の飽和もしくは不飽和の炭化水素基を有する脂肪族アミンのエチレンオキサイド付加物（化２１）」及び「炭素数１２〜２０の飽和もしくは不飽和の炭化水素基を有する亜リン酸モノエステル（化２３）」を削除する補正（選択肢を削除する補正）を含むものである。そして、この補正は、旧請求項１６に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題を変更するものではないから、特許法第１７条の２第５項第２号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　(2) 独立特許要件の検討 
　ア　上記のとおり、旧請求項１６についてする補正は、特許法第１７条の２第５項第２号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、当該補正後の請求項、すなわち新請求項１に記載される発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定に適合するか）について検討する。 
　イ　本願補正発明
　本願補正発明は、以下のとおりのものである。
「【請求項１】
　摩擦式駆動力伝達装置に用いられる潤滑油であって、
　炭化水素油を有する基油と、
　炭素数１２〜２０の飽和もしくは不飽和の炭化水素基を有する脂肪族アミン（化２０）と、
　炭素数１２〜２０の飽和もしくは不飽和の炭化水素基を有する亜リン酸ジエステル（化２２）と、を有し、
　さらに、該潤滑油の質量を１００％としたときに、リン成分の含有量が、０．２０≦Ｐ≦０．５０％となるように、酸性リン酸エステル，酸性チオリン酸エステルの少なくとも１種とを有し、
　光路長０．０５ｍｍ±０．００５ｍｍの液体用固定セルを用いた赤外分光分析による潤滑油の赤外スペクトルでの波数１７４０±２０ｃｍ−１のピーク吸光度が１．５以下となっていることを特徴とする潤滑油。
　【化２０】
　【化２２】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　ウ　引用刊行物とその記載事項 
　原査定において、引用文献１として引用された、本願優先日前に頒布された刊行物である特開平２−３２１９５号公報（以下、単に「引用刊行物」という。）には、「終減速機用潤滑油組成物」（発明の名称）につき、以下の事項が記載されている（下線は当審が付したもの）。
　・「（産業上の利用分野）
　本発明は、前部エンジン・後輪駆動方式の自動車などに使用されるハイポイドギヤ機構の終減速機、特に多板クラッチ摩擦機構により発生する差動抵抗力を利用する
摩擦式差動制限装置付き終減速機に使用される、焼付防止性、摩耗防止性、チャターノイズ防止性などに優れた潤滑油組成物
　・「（実施例）
・・・第１表に示した処方により、終減速機用潤滑油組成物Ａ，Ｂ，ＣおよびＤを調製した。
　なお、比較用として市販油ＥおよびＦを用いた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」（５頁右下欄９行〜６頁上欄の第１表参照）
　エ　引用発明
　上記ウの記載事項によると、引用刊行物には、摩擦式差動制限装置付き終減速機に使用される潤滑油組成物が記載され、その具体的な態様の一つとして、実施例Ａの潤滑油組成物が例示されていることが分かる。
　そうすると、当該引用刊行物には、次に示すような、摩擦式差動制限装置付き終減速機に使用される潤滑油組成物であって、実施例Ａの成分組成を有するものが記載されているといえる（以下、「引用発明」という。）。
「摩擦式差動制限装置付き終減速機に使用される潤滑油組成物であって、以下の成分組成をもの。
　　基油　　　　　パラフィン系鉱油　　　　　　　　８４．５重量％
　　添加剤（Ｓ）　硫化イソブチレン　　　　　　　　　８．０重量％
　　　　　（ＰＡ）２−エチルヘキシルアシッド
　　　　　　　　　ホスフェートオレイルアミン塩　　　３．０重量％
　　　　　（Ｐｉ）ジオレイルホスファイト　　　　　　２．０重量％
　　　　　（Ｐａ）ラウリルアシッドホスフェート　　　１．０重量％
　　　　　（ＡＬ）ポリブテニルコハク酸イミド　　　　０．５重量％
　　　　　（Ａ）　ジラウリルモノプロパノールアミン　１．０重量％」
　オ　本願補正発明と引用発明との対比
　(ア) 用途について
　引用発明における「摩擦式差動制限装置付き終減速機」は、本願補正発明における「摩擦式駆動力伝達装置」に相当するものであるから、両者の潤滑油（組成物）の用途に差異は認められない。
　(イ) 構成成分について
　・引用発明における「パラフィン系鉱油」は、本願補正発明における「炭化水素油を有する基油」に相当するものである。
　・引用発明において２−エチルヘキシルアシッドホスフェートオレイルアミン塩を構成する「オレイルアミン」は、オレイル基が炭素数１８の不飽和の炭化水素基であることから、本願補正発明における「炭素数１２〜２０の飽和もしくは不飽和の炭化水素基を有する脂肪族アミン（化２０）」のうち、「炭素数１８の不飽和の炭化水素基を有する脂肪族アミン（化２０）」に相当するものと認められ、同様に、引用発明における「ジオレイルホスファイト」は、本願補正発明における「炭素数１２〜２０の飽和もしくは不飽和の炭化水素基を有する亜リン酸ジエステル（化２２）」のうち、「炭素数１８の不飽和の炭化水素基を有する亜リン酸ジエステル（化２２）」に相当するものといえる。
　・引用発明において２−エチルヘキシルアシッドホスフェートオレイルアミン塩を構成する「２−エチルヘキシルアシッドホスフェート」及び「ラウリルアシッドホスフェート」はともに、本願補正発明における「酸性リン酸エステル」に相当するものである。
　・そうすると、本願補正発明と引用発明は、「炭化水素油を有する基油」、「炭素数１８の不飽和の炭化水素基を有する脂肪族アミン（化２０）」、「炭素数１８の不飽和の炭化水素基を有する亜リン酸ジエステル（化２２）」及び「酸性リン酸エステル」を構成成分とする点において一致するといえる。
　なお、本願補正発明における「炭素数１８の不飽和の炭化水素基を有する脂肪族アミン（化２０）」と「酸性リン酸エステル」は、本願の新請求項３の記載、さらには本願明細書の【００８６】、【０１２２】の記載（なお、【０１２２】中の「化２２」は「化２０」の誤記と解される。）のとおり、アミン塩の形態で配合されることを許容するものであるから、上記の対比にあたっては、引用発明における「２−エチルヘキシルアシッドホスフェートオレイルアミン塩」を、「２−エチルヘキシルアシッドホスフェート」と「オレイルアミン」とがアミン塩の形態で配合されたものと解して対比を行った。
　(ウ) 一致点・相違点
　上記(ア)、(イ)の点を整理すると、本願補正発明と引用発明とは、以下の一致点及び相違点を有するものと認められる。
　・一致点
「摩擦式駆動力伝達装置に用いられる潤滑油であって、
　炭化水素油を有する基油と、
　炭素数１８の不飽和の炭化水素基を有する脂肪族アミン（化２０）と、
　炭素数１８の不飽和の炭化水素基を有する亜リン酸ジエステル（化２２）と、を有し、
　さらに、酸性リン酸エステルを有する潤滑油。」
　・相違点１
　本願補正発明は、潤滑油の質量を１００％としたときに、リン成分の含有量が、０．２０≦Ｐ≦０．５０％となるように、酸性リン酸エステルを有しているのに対して、引用発明には、そのような明示はない点。
　・相違点２
　本願補正発明は、光路長０．０５ｍｍ±０．００５ｍｍの液体用固定セルを用いた赤外分光分析による潤滑油の赤外スペクトルでの波数１７４０±２０ｃｍ−１のピーク吸光度が１．５以下となっているのに対して、引用発明には、そのような明示はない点。
　カ　相違点１についての検討
　(ア) 引用発明において、リンを含有する成分（２−エチルヘキシルアシッドホスフェートオレイルアミン塩、ジオレイルホスファイト、ラウリルアシッドホスフェート）の配合重量とそれらの化合物の分子量から、潤滑油中のリン成分の含有量を計算すると、おおよそ０．４重量％程度となることから、引用発明も、本願補正発明の規定を満足していると解するのが合理的である。
　したがって、当該相違点１は実質的な差異ではない。
　(イ) 仮に、引用発明におけるリン成分の含有量が、上記の計算値から外れており、本願補正発明が規定する数値範囲外のものであるとしても、(i)引用発明を構成する、リンを含有する諸成分の配合量は、引用発明が所望する焼付防止性、摩耗防止性、チャターノーズ防止性など（上記ウの記載事項参照）の特性の程度に応じて、当業者が適宜調整可能なものであること、(ii)本願明細書には、その【０１２０】などに、リン成分の含有量の数値範囲を規定する理由についての記載を認めることができるものの、当該理由は、摩耗防止性や焼付き防止性といった潤滑油一般に要求される特性を加味したものであるとともに、当該特性における定量的な効果を裏付ける実験データも何ら示されていないことから、その有利な効果（当該数値範囲の臨界的意義）を認めることはできないこと、を併せ考えると、引用発明における上記リン成分の含有量は、リンを含有する諸成分の配合量の調整に起因して、適宜変更し得るものであり、これを本願補正発明が規定する程度とすることに格別の創意を認めることはできない。
　(ウ) 以上のとおり、相違点１は実質的なものでないか、仮に当該相違点１が実質的なものであるとしても、当該相違点１に係る本願補正発明の発明特定事項は、引用発明に基いて当業者が容易に想到し得る程度の事項であると認められる。
　キ　相違点２についての検討
　(ア) 相違点２に係る本願補正発明の発明特定事項、すなわち、「光路長０．０５ｍｍ±０．００５ｍｍの液体用固定セルを用いた赤外分光分析による潤滑油の赤外スペクトルでの波数１７４０±２０ｃｍ−１のピーク吸光度が１．５以下となっている」という技術的事項が意味するところを理解すべく、本願明細書を俯瞰すると、そこには次の記載がある（下線は、当審が付したもの）。
「【０１２４】
　本発明の潤滑油は、従来の潤滑油と同様に、基油と、基油に配合した添加剤と、から構成することができる。
【０１２５】
　そして、本発明の潤滑油は、基油として炭化水素油を有し、光路長０．０５ｍｍ±０．００５ｍｍの液体用固定セルを用いた赤外分光分析による潤滑油の赤外スペクトルでの波数１７４０±２０ｃｍ−１のピーク吸光度が１．５以下となっていることが好ましい。
【０１２６】
　基油は、非エステル系の基油（炭化水素油）であることが好ましい。基油にエステル成分が多く含まれるほど、極性基を有する添加剤（ＦＭ剤）の吸着が阻害される。すなわち、基油には、エステル成分が少ない方がより好ましい。そして、
赤外分光分析（ＦＴ−ＩＲ）における赤外スペクトルでの波数１７４０±２０ｃｍ
−１
のピークは、エステル成分に対応するピークを示す。つまり、潤滑油のＦＴ−ＩＲにおいて１７４０±２０ｃｍ
−１
のピーク吸光度が小さいほど、基油に含まれるエステル成分が少なくなることを示す。
　(イ) そうすると、当該発明特定事項は、基油中のエステル成分の上限値を規定したものであって、当該基油中のエステル成分が少ないことを意味していると解することができる。
　(ウ) 一方、潤滑油の基油は、大別すると鉱油系と合成油系に分類されるところ、エステル成分は、当該合成油系に分類されるジエステルやポリオールエステルといった基油に含まれるものであって、引用発明において使用されているパラフィン系鉱油をはじめとする鉱油系の基油には、およそ含まれるものではない。
　(エ) してみると、引用発明は、基油としてパラフィン系鉱油を使用している以上、上記相違点２に係る規定を満足するものと解するのが合理的であるから、当該相違点２も実質的なものではない。
　ク　相違点の検討のまとめ
　上記のとおり、本願補正発明と引用発明の間の相違点１、２はともに、実質的なものではないか、仮に相違点１が実質的なものであるとしても、当該相違点１に係る本願補正発明の発明特定事項は容易想到の範疇の事項にすぎない。
　ケ　独立特許要件についての小括
　以上の検討のとおり、本願補正発明は、引用刊行物に記載された発明（引用発明）であるか、当該引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　３　補正却下についてのむすび
　以上のとおりであるから、本件補正は、特許法第１７条の２第６項で準用する同法第１２６条第７項の規定に違反するものである。
　よって、本件補正は、特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
第３　本願発明
　平成２７年６月２４日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１ないし３７に係る発明は、平成２６年１０月２４日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１ないし３７に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項１６に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、次のとおりのものである。 
「【請求項１６】
　摩擦式駆動力伝達装置に用いられる潤滑油であって、
　炭素数１２〜２０の飽和もしくは不飽和の炭化水素基を有する脂肪族アミン（化２０），炭素数１２〜２０の飽和もしくは不飽和の炭化水素基を有する脂肪族アミンのエチレンオキサイド付加物（化２１）の少なくとも一方と、
　炭素数１２〜２０の飽和もしくは不飽和の炭化水素基を有する亜リン酸ジエステル（化２２），炭素数１２〜２０の飽和もしくは不飽和の炭化水素基を有する亜リン酸モノエステル（化２３）の少なくとも一方を有し、
　さらに、該潤滑油の質量を１００％としたときに、リン成分の含有量が、０．２０≦Ｐ≦０．５０％となるように、酸性リン酸エステル，酸性チオリン酸エステルの少なくとも１種とを有することを特徴とする潤滑油。
　　【化２０】
　　【化２１】
　　【化２２】
　　【化２３】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
第４　原査定の拒絶理由
　上記本願発明に対する原査定の拒絶の理由は、要するに、本願発明は、引用文献１（上記引用刊行物と同じ）に記載された発明であるから特許法第２９条第１項第３号に該当し、また、当該引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第２９条第２項の規定により、いずれにしても特許を受けることができない、というものである。
第５　引用文献１（引用刊行物）の記載事項と引用発明
　原査定の拒絶の理由において引用された「引用文献１」、すなわち、上記「引用刊行物」の記載事項は、上記「第２　２(2)ウ」において摘示したとおりであり、そこには、上記「第２　２(2)エ」において説示したとおりの「引用発明」を認めることができる。
第６　本願発明と引用発明との対比・判断
　上記「第２　２(2)オ(ウ)」において挙げた、相違点２に係る本願補正発明の発明特定事項は、本願発明が発明特定事項とするものではないから、本願発明と引用発明とを対比すると、両者は上記相違点１と同様の事項において相違するのみであり、その余の点については一致すると認められる。
　そして、当該相違点１については、上記「第２　２(2)カ」にて検討したとおり、実質的な差異ではないか、容易想到の範疇の事項といえるから、同様の理由により、本願発明も、特許法第２９条第１項第３号に該当するか、同条第２項の規定により特許を受けることができないものといわざるを得ない。 
第７　むすび
　以上のとおりであるから、本願発明、すなわち、本願の請求項１６に係る発明は、特許法第２９条の規定により特許を受けることができないものであるから、本願のその他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。