【事件の表示】
　上記当事者間の特許第４９６１１１５号発明「可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物及びそれを収容した筆記具」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第４９６１１１５号の請求項１ないし７に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
　
第１　手続の経緯
　本件特許の請求項１〜７のそれぞれに係る発明は、平成１７年６月１日に特許出願され、平成２４年３月３０日にその特許権の設定の登録がされた。
　請求人は、平成２６年１０月１６日付けで、本件特許の請求項１〜７のそれぞれに係る発明についての特許を無効にすることについて審判を請求した。
　これに対し、被請求人は、平成２７年２月１６日付け答弁書を提出した。
　その後、請求人及び被請求人は、いずれも同年９月３日付け口頭審理陳述要領書を提出した。さらに、請求人及び被請求人は、同月１４日付け口頭審理陳述要領書（２）を提出した。
　当審は、同月１７日に第１回口頭審理を行った。
　その後、さらに、被請求人は、第１回口頭審理（第１回口頭審理調書の「審判長２」参照）に基づいて同年１０月１日付け上申書を提出し、これに対し、請求人は、同月３０日付け上申書を提出した。
　その後、当審は、平成２７年１２月２８日付けで審決の予告をした。
第２　本件特許に係る発明
　本件特許の請求項１〜７のそれぞれに係る発明は、明細書の特許請求の範囲の請求項１〜７のそれぞれに記載された事項によって特定される以下のとおりのものである。
　なお、以下では、本件特許の請求項１〜７のそれぞれに係る発明を、対応する請求項の番号を用いて、「本件発明１」などという。また、本件発明１〜７をまとめて「本件発明」という。さらに、明細書を「本件明細書」という。
「【請求項１】
　可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物を収容したボールペン形態の筆記具であって、
　前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物は、（イ）電子供与性呈色性有機化合物、（ロ）電子受容性化合物、（ハ）前記両者の呈色反応の生起温度を決める反応媒体からなる可逆熱変色性組成物を内包させた可逆熱変色性マイクロカプセル顔料と、水を少なくとも含有してなり、ここで、前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の平均粒子径は、０．５〜２．０μｍの範囲にあり、且つ、４．０μｍを超える粒子が全マイクロカプセル顔料中の１０体積％未満であり、２．０μｍ未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中の５０体積％以上であり、
　前記筆記具のキャップの一部又は軸筒の一部に、弾性体である擦過部材が設けられていることを特徴とする、筆記具。
【請求項２】
　前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が、色濃度−温度曲線に関して完全消色温度（ｔ４）が５０〜９０℃である請求項１記載の筆記具。
【請求項３】
　前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が、色濃度−温度曲線に関して４０℃乃至７０℃のヒステリシス幅（ΔＨ）を示し、発色開始温度（ｔ２）が０℃以下である請求項１又は２記載の筆記具。
【請求項４】
　前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が、前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物全量に対して２〜４０重量％である請求項１乃至３のいずれかに記載の筆記具。
【請求項５】
　前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物が、剪断減粘性付与剤を含んでなる請求項１乃至４のいずれかに記載の筆記具。
【請求項６】
　ボールペンチップを筆記先端部に装着してなり、前記ボールペンチップのボールが０．４〜１．０ｍｍ径である請求項１乃至５に記載の筆記具。
【請求項７】
　前記擦過部材がゴム、エラストマー又はプラスチック発泡体である請求項１乃至６のいずれか記載の筆記具。」
第３　請求人が主張する無効理由・証拠方法
　請求人は、「特許第４９６１１１５号の特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、証拠方法として下記の書証を提出し、本件特許は、特許法第１２３条第１項第４号の規定により無効とされるべきであり（理由１、理由２）、また同項第２号の規定により無効とされるべき（理由３、理由４）である旨主張している。
　その無効理由１及び２の概要は以下のとおりである。
　１　無効理由１（明確性要件違反）
　本件発明は、不明確であるから、本件特許出願は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしておらず、本件特許は同法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきである。
　２　無効理由２（サポート要件違反）
　本件発明は、発明の詳細な説明に記載されていない発明であるから、本件特許出願は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしておらず、本件特許は同法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきである。
　３　無効理由３（新規性の欠如）
　本件特許の請求項１〜７に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において公然実施された発明（当審注：以下、「公然実施発明」とする。）、すなわち、その出願前に販売された「メタモカラー　イリュージョン（当審注：以下、単に「イリュージョン」とする。）」（甲第２号証〜甲第５号証）と同一であるから、特許法第２９条第１項第２号に該当し、特許を受けることができるものではなく、同法同条に違反して特許されたものであるから、同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
　４　無効理由４（新規性の欠如）
　本件特許の請求項１〜７に係る発明は、甲第１２号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができるものではなく、同法同条に違反して特許されたものであるから、同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
　５　無効理由５（進歩性の欠如）
　本件特許の請求項１〜７に係る発明は、公然実施発明及び甲第１２号証に記載された発明並びに甲第８号証、甲第１３号証〜甲第１７号証に示される周知慣用技術に基いて、特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
　６　証拠方法
甲第１号証：特許第４９６１１１５号公報
甲第２号証：試験報告書（製品構成）（平成２３年１月２４日）
甲第３号証：平成１４年１０月２７日付文具流通マガジン
甲第４号証：月刊「文具と事務機」　第７９巻　第１１号　株式会社ニチマ　２００２年１１月１５日発行
甲第５号証：東京地裁平成２３年（ワ）第３７７号　特許権侵害差止請求事件の第３準備書面（原告）（平成２３年１１月１４日　原告：株式会社パイロットコーポレーション作成）
甲第６号証：イリュージョンの説明書
甲第７号証：上申書（提出日：平成２２年４月２１日）
甲第８号証：特開２００４−１４８７４４号
甲第９号証：三菱鉛筆株式会社　特許室　課長代理の岩元淳氏による陳述書（平成２６年９月２２日）
甲第１０号証：ＣＩＬＡＳ粒度分布測定報告書（平成２４年７月１２日作成）
甲第１１号証：島津ＳＡＬＤ−３１００（測定年月日：２０１２年７月１２日）
甲第１２号証：特開２００５−１３６９号公報
甲第１３号証：特開２０００−１３６３３９号公報
甲第１４号証：特開２００１−１９８８８号公報
甲第１５号証：特開２００３−１１５７４号公報
甲第１６号証：特開２００３−２２１５４３号公報
甲第１７号証：特開２００３−２３１８５５号公報
甲第１８号証：微粒子ハンドブック　初版第１刷　株式会社朝倉書店　１９９１年９月１日
甲第１９号証：日機装株式会社ウェブサイト「基礎　粒度分布測定の一般論、光の基礎理論」
甲第１９号証の２：日機装株式会社ウェブサイト「粒子径分布測定における体積平均径［ＭＶ］とはどのような粒子径か？」
甲第２０号証：「調査報告書（筆記具用インクの粒子径測定方法に関する調査）」（平成２３年５月１１日）
甲第２１号証：「鑑定意見書」（作成者：椿淳一郎）（平成２４年４月２３日）
甲第２２号証：現場で役立つ粒子径計測技術　初版第１刷　第２〜７頁　日刊工業新聞社　２００１年１０月２６日
甲第２３号証：特開２００３−２０６４３２号公報
甲第２４号証：特開２００１−２０７１０１号公報
甲第２５号証：「粒子径分布測定装置を使うために知っておきたいこと〜レーザ回析／散乱式測定を中心に〜」　粉体技術　Ｖｏｌ．１　Ｎｏ．６　２００９年
甲第２６号証：「ナノメートルからセンチメートルまでの粒子径分布測定技術」　粉体技術　Ｖｏｌ．１　Ｎｏ．１１　２００９年
甲第２７号証：「粉体技術者のための粉体入門講座５３　入門の予習編−６　粒子の大きさの表し方−３」　粉体技術　Ｖｏｌ．６　Ｎｏ．６　２０１４年
甲第２８号証：「粒度分布測定はなぜ難しいか」　Readout HORIBA Technical Reports　Ｎｏ．４　株式会社堀場製作所　１９９２年１月
甲第２９号証：「微粒子工学−分散の基礎と応用−」　株式会社朝倉書店　１９９４年６月２５日
甲第３０号証の１：「９　アクリルコポリマー着色ビーズ　ラブコロール　［RUBCOULEUR］」（大日精化工業株式会社の真球状アクリル系ポリマー微粒子）のパンフレット
甲第３０号証の２：「ラブコロール測定結果まとめ」
甲第３０号証の３の１〜２：ラブコロール／日機装株式会社　ＨＲＡ−１００の測定結果（計測日時：２０１５年８月２１日）
甲第３０号証の４の１〜３：ラブコロール／株式会社島津製作所　ＳＬＡＤ−３１００の測定結果（測定年月日：２０１５年７月１５日）
甲第３０号証の５の１〜６：ラブコロール／測定者：株式会社セイシン企業　ＬＭＳ−２０００ｅの測定結果（測定日：２０１５年７月２２日）
甲第３０号証の６の１〜２：ラブコロール／Operator：tokumaru　ＣＩＬＡＳ１０６４の測定結果（Date：２０１５年７月１５日）
甲第３０号証の７の１〜２：ラブコロール／株式会社堀場製作所　ＬＡ−３００の測定結果
甲第３０号証の８の１〜２：ラブコロール／株式会社堀場製作所　ＬＡ−９２０の測定結果
甲第３０号証の９：ラブコロール／株式会社堀場製作所　レーザ回折／散乱式粒子径分布測定装置ＬＡ−９５０Ｖ２の測定結果
甲第３０号証の１０：ラブコロール／株式会社堀場製作所　ＣＡＰＡ−７００の測定結果
甲第３０号証の１１：ラブコロール／ベックマン・コールター社　Ｍｕｌｔｉｓｉｚｅｒ ４の測定結果（２０１５年７月２７日）
甲第３１号証の１：「アートパール（登録商標）」（根上工業株式会社の真球状架橋ポリマー微粒子）のパンフレット　Ｖｅｒ．１．０５　第１頁（表紙）、第３頁、第７頁、第２１頁　２０１４年７月３１日
甲第３１号証の２：「Ｊ−４ＰＹ測定結果まとめ」
甲第３１号証の３の１〜３：Ｊ−４ＰＹ／日機装株式会社　ＨＲＡ−１００の測定結果（計測日時：２０１５年８月２１日）
甲第３１号証の４の１〜４：Ｊ−４ＰＹ／株式会社島津製作所　ＳＡＬＤ−３１００の測定結果（測定年月日：２０１５年８月２５日）
甲第３１号証の５の１〜２：Ｊ−４ＰＹ／株式会社セイシン企業　ＬＭＳ−２０００ｅの測定結果（測定日：２０１５年８月１２日）
甲第３１号証の６の１〜３：Ｊ−４ＰＹ／Operator：tokumaru　ＣＩＬＡＳ１０６４の測定結果（Date：２０１５年８月１０日）
甲第３１号証の７の１〜４：Ｊ−４ＰＹ／株式会社堀場製作所　ＬＡ−３００の測定結果
甲第３１号証の８の１〜４：Ｊ−４ＰＹ／株式会社堀場製作所　ＬＡ−９２０の測定結果
甲第３１号証の９の１〜２：Ｊ−４ＰＹ／株式会社堀場製作所　レーザ回折／散乱式粒子径分布測定装置ＬＡ−９５０Ｖ２の測定結果
甲第３１号証の１０：Ｊ−４ＰＹ／株式会社堀場製作所　ＣＡＰＡ−７００の測定結果
甲第３１号証の１１：Ｊ−４ＰＹ／ベックマン・コールター社　Ｍｕｌｔｉｓｉｚｅｒ　４の測定結果（２０１５年８月１７日）
甲第３２号証：粒子径計測技術　初版第１刷　日刊工業新聞社　１９９４年１１月３０日
甲第３３号証：「粒度分布測定の基礎知識　６．粒度分布測定原理」　ベックマン・コールター社のウェブページ　２０１１年
甲第３４号証：「ＪＩＳ　Ｚ　８８２５−１：２００１（ＩＳＯ　１３３２０−１：１９９９）　粒子径解析−レーザー回折法−第１部：測定原理」　第１刷　財団法人日本規格協会　平成１３年６月３０日
甲第３５号証：「ＪＩＳ　Ｚ　８８２５：２０１３　粒子径解析−レーザー回折・散乱法」　第１刷　一般財団法人日本規格協会　平成２５年１２月２０日
甲第３６号証：滝田誠一郎「消せるボールペン」３０年の開発物語　初版第１刷　株式会社小学館　２０１５年４月６日
甲第３７号証：特開平７−３３９９７号公報
甲第３８号証：特開平７−１７９７７７号公報
甲第３９号証：特開平７−２４１３８８号公報
甲第４０号証：特開平８−３９９３６号公報
甲第４１号証：特開２００４−１０７３６７号公報
甲第４２号証：特公平４−１７１５４号公報
甲第４３号証：口頭審理陳述要領書（事件の表示：無効２０１４−８００１２８）（平成２７年５月１５日　被請求人パイロットインキ株式会社及び株式会社パイロットコーポレーション作成）
甲第４４号証：特開２００４−１４８７４４号公報
甲第４５号証：特開２００４−１５１６００号公報
甲第４６号証：特開２００４−２４４４８９号公報
甲第４７号証：特開２００５−８９５７６号公報
甲第４８号証：化学大辞典８　縮刷版第１刷　共立出版株式会社　昭和３９年２月１５日
甲第１０号証の２：ＣＩＬＡＳでのイリュージョン測定結果（甲第１１号証のデータを屈折率１．６５−００ｉで変換した結果）（Date：２０１５年９月９日）
甲第２２号証の２：現場で役立つ粒子径計測技術　初版第１刷　第７３〜７５頁　日刊工業新聞社　２００１年１０月２６日
甲第３０号証の２の２：「ラブコロール測定結果まとめ（追加版）」
甲第３０号証の３の３：ラブコロール／日機装株式会社　ＨＲＡ−１００の測定結果（屈折率１．６５−００ｉで再測定した結果）（計測日時：２０１５年９月４日）
甲第３０号証の５の７〜１２：ラブコロール／株式会社セイシン企業　ＬＭＳ−２０００ｅの測定結果（甲３０の５の１〜６の各データを屈折率１．６５−００ｉで変換した結果）（測定日：２０１５年７月２２日）
甲第３０号証の６の３〜４：ラブコロール／ＣＩＬＡＳ１０６４の測定結果（甲３０号証の６の１〜２の各データを屈折率１．６５−００ｉで変換した結果）（Date：２０１５年９月４日）
甲第３１号証の２の２：「Ｊ−４ＰＹ測定結果まとめ（追加版）」
甲第３１号証の３の４：ラブコロール／日機装株式会社　ＨＲＡ−１００の測定結果（屈折率１．６５−００ｉで再測定した結果）（計測日時：２０１５年９月４日）
甲第３１号証の５の３：Ｊ−４ＰＹ／株式会社セイシン企業　ＬＭＳ−２０００ｅの測定結果（甲３１の５の１のデータを屈折率１．６５−００ｉで変換した結果）（測定日：２０１５年８月１２日）
甲第３１号証の６の４〜５：Ｊ−４ＰＹ／Operator：tokumaru　ＣＩＬＡＳ１０６４の測定結果（甲第３１号証の６の１〜２の各データを屈折率１．６５−００ｉで変換した結果）（Date：２０１５年９月４日）
甲第４９号証：報告書「レーザー回折法の粒度分布測定における屈折率の設定について」（平成２３年１０月２８日　被請求人パイロットインキ株式会社従業員作成）
甲第５０号証：測定情報
甲第５１号証：「【問い合わせ】粒度分布測定　屈折率の件」株式会社アイシンナノテクノロジーズ従業員からのメール（２０１５年８月２１日）
甲第５２号証：Ｍｉｃｒｏｔｒａｃ（登録商標）粒度分析計「測定時の入力条件に関するガイドライン」　日機装株式会社
甲第５３号証：報告書「レーザー回折法の粒度分布測定における屈折率設定について」（平成２４年２月２２日　被請求人パイロットインキ株式会社従業員作成）
甲第５４号証：報告書（平成２４年４月２０日　請求人三菱鉛筆株式会社従業員作成）
甲第５５号証：Ｍｕｌｔｉｓｉｚｅｒ　３の仕様（ベックマン・コールター社のウェブページ）（２０１５年９月８日）
甲第５６号証：「ＪＩＳ　Ｚ　８８２７−１：２００８　粒子径解析−画像解析法−　第１部：静的画像解析法」　第１刷　財団法人日本規格協会　平成２０年３月２０日
第４　被請求人の主張・証拠方法
　被請求人は、本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、上記「第３　１」〜「第３　５」に記載した無効理由１〜無効理由５は、いずれも理由がない旨を主張し、下記の証拠方法を提出している。
乙第１号証：ＪＡＳＩＳ２０１３新技術説明会　株式会社堀場製作所　２０１３年URL:http://www.horiba.com/fileadmin/uploads/Scientific/Exhibitions/2013/JASIS2013/NewTechnologyDocument/JASIS2013_PSA_Basis.pdf
乙第２号証：微粒子工学　−分散の基礎と応用−　初版第１刷　６３〜６６頁　株式会社朝倉書店　１９９４年６月２５日
乙第３号証：ビギナーズブックス１６　はじめての粉体技術　初版第１刷　２０〜２３頁　株式会社工業調査会　２０００年１１月１５日
乙第４号証：フィラー活用事典　初版第１刷　４０〜４３頁　株式会社大成社　１９９４年５月３１日
乙第５号証：株式会社島津製作所のホームページのサイト「実践コース：測り方疑問解決編　レーザー回折式粒度分布測定装置　２　測定原理に依存する粒度分布」（２０１１年５月２４日）
乙第６号証：試験報告書（マイクロカプセル平均粒子径測定）（イリュージョンの粒子径を測定したもの）（平成２７年１月２３日　被請求人株式会社パイロットコーポレーション従業員作成）
乙第７号証：精密粒度分布測定装置Ｍｕｌｔｉｓｉｚｅｒ（登録商標）　４ｅ　（ベックマン・コールター社製）の説明書（２０１４年１２月）
乙第８号証：試験報告書（マイクロカプセルの平均粒子径測定−コールター法、画像解析法）（平成２７年８月３１日　被請求人株式会社パイロットコーポレーション従業員作成）
乙第９号証：「アートパール（登録商標）」（根上工業株式会社の真球状架橋ポリマー微粒子）のパンフレット　Ｖｅｒ．１．０５　　第１頁（表紙）、第７頁、第２１頁、第２２頁　２０１４年７月３１日
乙第１０号証の１：コールター法による平均粒子径測定データ
乙第１０号証の２：粒度分布レポート（画像解析法による平均粒子径測定データ）（測定日時：２０１５年１月１９日）
乙第１１号証：「レーザ回折　ナノメートルからミリメートルサイズまでの粒度分布」　レーザー回折法による粒子径測定：粒子計測のマルバーン　url:http://www.malvern.com/jp/products/technology/laser-diffraction/
第５　当審の判断
　１　無効理由１（明確性要件違反）について
　（１）　無効理由１に関して、請求人は、以下の主張をしている。
 『特許請求の範囲の記載中「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の平均粒子径は、０．５〜２．０μｍの範囲にあり」（構成要件Ｃ）との記載は、明細書の記載を考慮しても、それが具体的にどのような平均粒子径を有するマイクロカプセル顔料を指すかが不明であり、・・・（以下省略）』（審判請求書第２頁「７．（１）Ｉ．理由１の欄」）
『本件の請求項１に記載の発明特定事項のうち「平均粒子径」の定義ないし測定方法について、発明の詳細な説明の記載から明らかでないから、請求項１及びこれに従属する請求項２乃至７に係る特許発明は、明確でなく、特許法第３６条第６項第２号により特許を受けることができないものであり、・・・（以下省略）』（審判請求書第１０頁「７．（３）Ｉ．理由１の欄」）
　（２）　特許法３６条６項２号には、「特許を受けようとする発明が明確であること」でなければならない旨が規定されており、その趣旨は、仮に、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにあると解される。
　また、３６条６項２号の解釈、すなわち、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時（優先権主張が伴う場合には、優先当時）における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
　（３）　そこで、まず、「平均粒子径」の一般的技術的意義について検討する。
　「平均粒子径」は、可逆熱変色性マイクロカプセル顔料（以下、単に「顔料」ということもある。）の「粒子」における複数の「粒子径」の和をその複数の個数で除したものであることは万人が認めるところであり、この際、当該「粒子」を「個別の粒子」として捉えるか、または、当該「個別」の「粒子」を集めたものである「粒子の集合体」として捉えるかによって、その「平均粒子径」が指す意味は全く別異のものとならざるを得ない。
　最初に、当該「粒子」を「個別」のものとして捉える場合であるが、これは、該粒子が等しい直径を有する球状形のものでなくラグビーボール状のものやドーナツ形状のように一部凹んだもののように、非球状形の粒子の大きさ（長さ）を特定するために有効であるが、例えば、当該「個別の粒子」の「最大外径」と「最小外径」の長さを何らかの測定方法で取得し、その和（合計）を「２」で除して求める方法があり、実際、被請求人が出願し、本件特許出願前に特許公開公報として公開され、後に特許登録された特許第４３１２９８７号（特開２００３−２０６４３２号公報）の【０００７】に、「・・・当該マイクロカプセルの平均粒子径〔（最大外径＋中央部の最小外径）／２〕が１〜３μｍの範囲・・・」旨明記されており、そのほか、特許第４２７１４０１号（【００１５】、特開２００３−２５３１４９号公報）、特許第３９８４５０９号（【００１５】、特開２００４−２７０４７号公報）、特許第３９８４５１０号（【００１５】、特開２００４−２７０４８号公報）、特許第４０８７２２２号（【００１０】、特開２００４−１５１６００号公報）、特許第４０２４６６８号（【００１０】、特開２００４−２０５５６８号公報）、特許第４３２６８１７号（【０００９】、特開２００４−２４４４８９号公報）にも同様に明記されており、少なくとも本件特許出願時における被請求人においては、『平均粒子径〔（最大外径＋中央部の最小外径）／２〕』は、「個別の粒子」の大きさ（長さ）を特定するためによく使われる指標、あるいはパラメーターであることが推認できるものである。
　次に、当該「個別の粒子」を集めたものである「粒子の集合体」として捉える場合であるが、これは、上記「個別の粒子」で想定される粒子の形状はここでも同様であり、当該「粒子の集合体」においては、「球状形の粒子の集合体」、「非球状形の粒子の集合体」、または、「球状形の粒子と非球状形の粒子の混合である集合体」の態様が含まれていると認められ、上記どのような集合体であっても、その「粒子の集合体」としての「平均粒子径」とするのであれば、各「個別の粒子」の大きさ（長さ）を何らかの基準で特定した上で特定し、何らかの測定方法で、その大きさ（長さ）を取得し、各「個別の粒子」の大きさ（長さ）の和（合計）を「個別の粒子」の個数で除して求める方法があるが、一般に、「粒子の集合体」は、その粒子の大きさにもよるが、各「個別の粒子」それぞれの大きさ（長さ）を取得することは非実際・不可能であることから、下記学術文献で説明されているように、様々な取得方法が存在する。
　（４）　「粒子の集合体」としての「平均粒子径」に対する学術文献上の定義
　　ア　『「微粒子ハンドブック」　初版第１刷　株式会社朝倉書店　１９９１年９月１日』（甲第１８号証）には、以下の記載がある。
　　（ア）　「２．２．１　粒子径
　粒子の大きさを表す場合，次の三つのものが重要となる。ｉ）１個の粒子の大きさをどのように表すか〔代表径のとり方〕，ｉｉ）粒子の大きさに分布がある粒子群をどのように表すか〔粒度分布（→２．２．２）の表し方〕，および，ｉｉｉ）粒子群を代表する平均的な大きさをどのように選ぶか〔平均粒子径（→２．２．３）の選び方〕。
　１個の粒子（とくに非球形の粒子）の大きさを表すのに種々の表し方があり，それらを代表径という。表１は主な代表径を示したものである。代表径には大きく分けて，幾何学的な寸法から定まるものと，何らかの物理量と等価な球の直径におきかえた相当径の二つがある（当審注・表１（下記参照。）は、「主な代表径とその意味」を示すものであり，幾何学的径として定方向径，マーチン径，ふるい径等が掲げられ，相当径として投影面積円相当径，等表面積球相当径，等体積球相当径，ストークス径，空気力学的径，流体抵抗相当径，光散乱径が挙げられている。）。また，代表径は単に粒子径または粒径とよばれることが多いが，その場合にはどの代表径によるものであるのかをあらかじめ明示しておくことが必要である。表中の代表径について補足説明の要するものについて以下に述べる。
　顕微鏡写真を撮ってそれから粒径を求める場合，定方向径がよく用いられる。これは，粒子が三次元的にランダムに配向しているものとして，表１中の図のように一定の方向に粒子の寸法を測ることで得られるものである。針状粒子とか扁平な粒子では，粒子の配向が決して三次元的なランダムとはならないが，それはそれとしてある意味をもった粒径を与えることになる。この代表径と次のマーチン径は１個の粒子に対して意味はなく，あくまでも多数個の粒子を統計的に処理するときに有効なものとなるものである。
　マーチン径は，定方向径と同じく一定方向に寸法を測って得られるものであるが，そのとき表１中の図に示すように粒子の面積が二分割される線分の長さで定義される。
　ふるい径は相隣る目開きの間にふるい分けられた粒子径である。標準ふるいについてはＪＩＳで針金の直径および目開きが定められている。・・・（中略）・・・
　次に，相当径のうち投影面積円相当径，等表面積相当径および等体積球相当径は，いずれも類似の意味を持った粒子径である。まず投影面積円相当径は，表１に示すように，粒子の投影面積と等しい面積をもつ円の直径である。粒子に平行光線を照射したときのさえぎり光量を検知して粒径を求める粒径測定法で得られる粒子径がこれに相当する。等表面積球相当径は，粒子の表面積と同じ表面積をもつ球の直径である。等体積球相当径は粒子の体積と等しい体積をもった球の直径であり，電気的検知帯法（→３．３．５．ｃ）によって測定される粒子径はこれに相当する。
　ストークス径は，現在最も広く用いられる代表径で，静止流体中を重力で落下する粒子の沈降速度（→３．３．５．ｅ）ｖｔと同じ沈降速度をもち，また同じ密度をもつ球形粒子の直径で，表１中の式のように表される。このような物理的な意味をもつので，流体中で運動する粒子の諸現象を考える場合に有用な代表径であるといえる。ストークス径は，表１中の式からわかるように，流体の粘度や粒子・流体密度が既知のときには，沈降速度ｖｔを測定することから求められるし，またそれ以外の慣性法（→３．３．５．ｇ）といわれる粒径測定法によってもこれが求められる。ストークス径は等沈降速度球相当径ともよぶことができる。
・・・（中略）・・・
　流体抵抗力相当径は，ある粒子の流体から受けるストークスの流体抵抗力と等しい抵抗力をもった球形粒子の直径として定義される。拡散法（→３．３．５），モビリティアナライザー（→３．３．５．ｉ），光子相関法（→３．３．５．ｂ）などによって測定される粒子径はこれに相当する。
　光散乱径は，１個の粒子に光を照射したときの粒子からの散乱光の強弱から求まる粒子径である。この散乱光の強弱は，粒子の大きさ，形状，屈折率や照射する光の波長などに依存するため，通常は粒子からの散乱光の強さと等しい散乱光強さをもったポリスチレンラテックス球形粒子の直径として表す。すなわち，光散乱径はポリスチレンラテックス粒子の光散乱光強さにおきかえられた相当径である。
　以上のことからわかるように，代表径は粒径測定法と密接に関係しており，多くの場合測定法がきまると代表径はきまる。
　上で述べた代表径は，球形粒子及び非球形粒子について適用できるが，球形粒子の場合には，ふるい径，空気力学的径及び光散乱径を除いてすべての代表径は等しくなる。」
　　（イ）　「２．２．２　粒度分布
　ある粒子群の個々の粒子の大きさがある代表径（→２．２．１）で測定されたとする。測定された個々の粒子の大きさが不揃いである粒子群を多分散といい，非常に揃っている粒子群を単分散であるという。多分散粒子の特徴は，通常，頻度分布またはこれを積算した積算分布−これらを総称して粒度分布という−の形で表される。ある粒子群の粒度分布を表示する場合，代表径を明示しておくことと，粒子の量がどのような基準−個数，長さ，面積，体積（または質量）−で測定されたかを明確に区別しておくことが必要である。これらによって粒度分布が異なるからである。」
　　（ウ）　「２．２．３　平均粒子径
　ある代表径（→２．２．１）を用いて，ある基準で測定された粒度分布（→２．２．２）が与えられたとき，ある粒径区分ｄｐ±Δｄｐ／２（ただし，Δｄｐは粒径区分の幅）内にある粒子群の個数，長さ，表面積，質量をそれぞれｎ，ｌ，ｓ，ｍ・・・（中略）・・・とし，・・・（中略）・・・表１に示すような種々の平均粒子径が定義できる〔当審注：表１は「各種平均粒子径とその定義式」を示すものであり，平均粒子径の種類として，個数平均径，長さ平均径，面積平均径，質量（または体積）平均径，平均面積径，平均体積径，調和平均径，個数中位径・幾何平均径，質量（または体積）中位径が掲げられるとともに，その定義式が掲げられている。〕。・・・（中略）・・・結果を図１に示した。この図から，平均粒子径はその定義のしかたによってずいぶん異なることが理解できるであろう。」
　　（エ）　「
」
　　（オ）　「３．３．２　粒度測定法一覧
　１．光などに対するレスポンス，および通過法
　２．気流中の粒子の挙動
」
　　イ　『「現場で役立つ粒子径計測技術」　初版第１刷　第２〜７頁　日刊工業新聞社　２００１年１０月２６日』（甲第２２号証）には、以下の記載がある。
　　（ア）　「１．２　粒子の大きさの決め方
　粒子の大きさを一つの数値で表すことは，結構難しいことである。図１．３では，理想的な粒子として球粒子と立方体粒子を，実在粒子の代表として石灰石を例にとった。球の大きさはと聞かれれば，直径で答えるし，立方体の大きさはと聞かれれば，たいていの人は一辺の長さで答える。では石灰石の大きさはと聞かれると，？？？となってしまう。石灰石は球や立方体と何が違うか，違いは２つある。１つは形の表現の問題である。「球」，「立方体」といえば，誰もが同じ形を思い浮かべる。形を正確に特定できるから，大きさを表す「直径」，「一辺」も正確に特定することができる。それに対して石灰石では，形を一言で表現することはできない。
　もう１つの違いは，形の相似性である。人間の形はおおむね相似であるため形を正確に表現できなくとも，身長や体重などで人間の大きさを代表することができる。人間の身長や胴回りのように，粒子の大きさを代表するものを代表粒子径と呼ぶ。しかし実在粒子は図１．１や図１．３の石灰石粒子のように，何となく共通する特徴は認められるものの，とても相似といえるような形ではない。したがって代表粒子径は幾何学的に定義されたり，粒子の大きさが関与する物理現象を利用して定義される。・・・（中略）・・・
　幾何学的な代表粒子径の定義の例は，図１．４に示す粒子影像を平行線で挟んだフェレー（Ｆｅｒｅｔ）径や，図１．５に示すふるい目開きである。また図１．６に示す，粒子と同じ体積を持つ球の直径も代表径として良く定義される。体積の他に表面積や粒子の投影面積，周長が等しい球や円の直径も代表径としてはよく定義される。このように何らかの方法で置き換えられた球や円の直径は，球相当径，円相当径と呼ばれる。
　図１．７に示すように，粒子と同じ沈降速度を持つ球（密度は粒子と同じ）の直径も代表粒子径としてよく用いられ，沈降相当径あるいはストークス径と呼ばれる。遠心沈降透過法やＸ線透過法に代表される液相沈降法によって測定される粒子径は，沈降相当径である。図１．８に示すように粒子に光を当てると粒子は光を散乱するが，散乱パターンが最も近い球の直径を代表粒子径としているのが，現在粒子径分布測定技術の主流となっているレーザ回折・散乱法である。
　このように代表粒子径は測定原理に対応して定義されるので，人間の大きさを身長で表した場合と肩幅で表した場合のように，原理的には代表粒子径が異なれば，同じ粒子でも異なる粒子径となる。」
　　（イ）　「
」
　（５）　学術文献上の「平均粒子径」の意義のまとめ
　上記学術文献上の記載によれば、１個の粒子の大きさ（粒子径、代表径）の表し方としては種々のものがあり、大きく幾何学的径と相当径（何らかの物理量と等価な球の直径に置き換えたもの）とがあり、幾何学的径には定方向径、マーチン径、ふるい径などがあり、相当径には投影面積円相当径、等表面積球相当径、等体積球相当径、ストークス径、流体抵抗力相当径、光散乱径など種々のものがある。「粒子の集合体」としての「平均粒子径」とは、「粒子の集合体」を代表する平均的な粒子径（代表径）を意味するものであるが、個数平均径、長さ平均径、面積平均径、体積平均径等といった種々の平均粒子径及びその定義式（算出方法）があり、同じ粒子であってもその代表径の算出方法によって異なるものである。
　したがって、本件発明１の「平均粒子径は、０．５〜２．０μｍの範囲にあり、」のように、抽象的に平均粒子径として特定の数値範囲を示すだけでは、それがいかなる算出方法によるものであるかが明らかにならないから、その範囲が具体的に特定できないことになる。他方、粒子径（代表径）は、測定原理に対応して定義されているように、粒径測定法と密接に関係していることが認められ、測定方法が決まれば粒子径（代表径）が定まるということができる。
　よって、明細書中に、平均粒子径の定義（算出方法）を記載するか、又はその測定方法に関する記載があれば、特定の数値範囲に属する平均粒子径のものを示すものとして、その特定に欠けるところはないことになる。そこで、本件明細書の記載を検討する。
　（６）　本件明細書の記載の検討
　　ア　「平均粒子径」に関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、次のとおりの記載がある。
　　（ア）　「本発明は前述した問題点を解消しようとするものであって、即ち、筆跡を擦過という簡便な手段により変色させることができ、前記筆跡は剥離したり転移することなく、明瞭且つ色濃度の維持が可能な可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物及びそれを収容した筆記具を提供しようとするものである。」（【発明が解決しようとする課題】、【０００３】）
　　（イ）　「本発明は、前記した従来の可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物及びそれを収容した筆記具の問題点を解消しようとするものであって、即ち、（イ）電子供与性呈色性有機化合物、（ロ）電子受容性化合物、（ハ）前記両者の呈色反応の生起温度を決める反応媒体からなる可逆熱変色性組成物を内包させた可逆熱変色性マイクロカプセル顔料と、水を少なくとも含有してなり、前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の平均粒子径が０．５〜２．０μｍの範囲にあり、且つ、４．０μｍを超える粒子が全マイクロカプセル顔料中の１０体積％未満であり、２．０μｍ未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中の５０体積％以上である可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物を要件とする。」（【０００４】）
　　（ウ）　「前記三成分からなる可逆熱変色性組成物はマイクロカプセルに内包して使用される。それは、酸性物質、塩基性物質、過酸化物等の化学的に活性な物質又は他の溶剤成分と接触しても、その機能を低下させることがないことは勿論、耐熱安定性が保持できるためであり、種々の使用条件において可逆熱変色性組成物は同一の組成に保たれ、同一の作用効果を奏することができるからである。
　前記マイクロカプセルは、平均粒子径０．５〜２.０μｍの範囲が実用性を満たす。
　
平均粒子径が２.０μｍを越える系では、擦過によってマイクロカプセル顔料が筆跡から剥離し易くなる。一方、０．５μｍ以下の系では、高濃度の発色性を示し難い。
　更に、前記マイクロカプセル顔料中の４．０μｍを越える粒子が全マイクロカプセル顔料中の１０体積％未満、好ましくは７体積％未満、より好ましくは５体積％未満であり、２．０μｍ未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中の５０体積％以上、好ましくは６０体積％以上、より好ましくは７０体積％以上である。
　４．０μｍを越える粒子が顔料中１０体積％を越えると、インキ流通性を損ない易くなり、筆跡がかすれたり、筆跡を形成できなくなる。
　また、２．０μｍ未満の粒子が顔料中５０体積％未満では、紙面に浸透する粒子が少なく、紙面上に存在する粒子が多くなるため、擦過によって筆跡から剥離したり、空白部分に転移する粒子が多く存在するため、筆跡の明瞭且つ色濃度の維持ができなくなる。
　前記マイクロカプセルは、内包物／壁膜＝７／１〜１／１（重量比）の範囲が有効であり、内包物の比率が前記範囲より大になると発色時の色濃度及び鮮明性の低下を免れず、好適には、内包物／壁膜＝６／１〜１／１（重量比）である。
　前記可逆熱変色性組成物のマイクロカプセル化は、界面重合法、界面重縮合法、ｉｎ　Ｓｉｔｕ重合法、コアセルベート法、液中硬化被覆法、水溶液からの相分離法、有機溶媒からの相分離法、融解分散冷却法、気中懸濁被覆法、スプレードライング法等があり適宜選択される。更にマイクロカプセルの表面には、目的に応じて更に二次的な樹脂皮膜を設けて耐久性を付与させたり、表面特性を改質させて実用に供することもできる。
　前記マイクロカプセル顔料は、円形断面の形態であっても非円形断面の形態であってもよい。」（【００１０】）
　　（エ）　「実施例１
　可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の調製
　（イ）成分として１，３−ジメチル−６−ジエチルアミノフルオラン２．５部、（ロ）成分として２，２−ビス（４′−ヒドロキシフェニル）ヘキサフルオロプロパン５．０部、１，１−ビス（４′−ヒドロキシフェニル）ｎ−デカン３．０部、（ハ）成分としてカプリン酸４−ベンジルオキシフェニルエチル５０．０部からなる色彩記憶性を有する可逆熱変色性組成物を均一に加温溶解し、壁膜材料として芳香族イソシアネートプレポリマー３０．０部、助溶剤４０．０部を混合した溶液を、８％ポリビニルアルコール水溶液中で、
平均粒子径が約１．８μｍ
　前記懸濁液を遠心分離して可逆熱変色性マイクロカプセル顔料を単離した。
　なお、前記マイクロカプセル顔料（Ｔ１：−１８℃、Ｔ２：−９℃、Ｔ３：４５℃、Ｔ４：６４℃）は橙色から無色に色変化し、平均粒子径は１．７９μｍ、４．０μｍを越える粒子が全マイクロカプセル顔料中４．４体積％、２．０μｍ未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中６０．８体積％であった。
・・・（中略）・・・
　筆跡の変色挙動
　前記筆記具を用いて市販ＰＰＣ用紙に筆記して「ＡＢＣＤＥＦ」の文字（筆跡）を形成した。
　前記筆跡は室温下（２５℃）で橙色であり、「ＤＥＦ」の文字上を軸筒に取り付けられたＳＥＢＳ製摩擦部材でこすると、「ＤＥＦ」の文字が消色した。
　ついで、用紙を−１８℃の冷凍庫内で冷却すると「ＤＥＦ」の文字が再び発色し、もとの「ＡＢＣＤＥＦ」の筆跡となった。「ＡＢＣ」と「ＤＥＦ」の橙色はほぼ同程度の濃度で、
摩擦による筆跡の剥離
見られなかった。
　　（オ）　「実施例２
　可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の調製
　（イ）成分として４，５，６，７−テトラクロロ−３−〔４−（ジエチルアミノ）−２−エトキシフェニル〕−３−〔４−（ジエチルアミノ）−２−メチルフェニル〕−１（３Ｈ）−イソベンゾフラノン２．０部、（ロ）成分として１，１−ビス（４′−ヒドロキシフェニル）ｎ−デカン８．０部、（ハ）成分としてステアリン酸ステアリル、５０．０部、ステアロン５．０部からなる色彩記憶性を有する可逆熱変色性組成物を均一に加温溶解し、壁膜材料として芳香族イソシアネートプレポリマー３０．０部、助溶剤４０．０部を混合した溶液を、８％ポリビニルアルコール水溶液中で、
平均粒子径が１．６μｍ
　前記懸濁液を遠心分離して可逆熱変色性マイクロカプセル顔料を単離した。
　なお、前記マイクロカプセル顔料（Ｔ１：４３℃、Ｔ２：５２℃、Ｔ３：５２℃、Ｔ４：４５℃、ΔＨ：５８℃）は青緑色から無色に色変化し、平均粒子径は１．５６μｍ、４．０μｍを越える粒子が全マイクロカプセル顔料中１．８体積％、２．０μｍ未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中７５．８体積％であった。
・・・（中略）・・・
筆跡の変色挙動
　前記筆記具を用いて市販ＰＰＣ用紙に筆記して「あいうえお　かきくけこ」の文字（筆跡）を形成した。
　前記筆跡は室温下（２５℃）で青緑色であり、「あいうえお」の文字上を軸筒に取り付けられたＳＥＢＳ製擦過部材でこすると、「あいうえお」の文字が消色した。
　擦過を止めてしばらく放置すると、「あいうえお」の文字が自然に発色し、元の「あいうえお　かきくけこ」の筆跡となった。「あいうえお」と「かきくけこ」の青緑色はほぼ同程度の濃度で、
摩擦による筆跡の剥離
見られなかった。
　　（カ）　「比較例１
　可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の調製
　実施例１の乳化条件を変更した以外は同様の方法により
平均粒子径が２．９３μｍ
・・・（中略）・・・
筆跡の変色挙動
　前記筆記具を用いて市販ＰＰＣ用紙に筆記して「ＡＢＣＤＥＦ」の文字（筆跡）を形成した。
　前記筆跡は室温下（２５℃）で橙色であり、「ＤＥＦ」の文字上を軸筒に取り付けられたＳＥＢＳ製擦過部材でこすると、「ＤＥＦ」の文字が消色した。
　ついで、用紙を約−１８℃の冷凍庫内で冷却すると「ＤＥＦ」の文字が発色したが、該文字は初期の３０％程度の色濃度であり、しかも文字周囲に橙色のインキが転移して空白部分を汚染していた。これは、
擦過部材で擦過した際、
脱落
　　（キ）　「比較例２
　可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の調製
　実施例２の乳化条件を変更した以外は同様の方法により
平均粒子径が２．４７μｍ
・・・（中略）・・・
筆跡の変色挙動
　前記筆記具を用いて市販ＰＰＣ用紙に筆記して「あいうえお　かきくけこ」の文字（筆跡）を形成した。この筆跡は室温下（２５℃）で青緑色であり、「あいうえお」の文字上を軸筒に取り付けられたＳＥＢＳ製擦過部材でこすると、「あいうえお」の文字が消色した。
　擦過を止めてしばらく放置すると、「あいうえお」の文字が自然に発色してきたが、該文字は初期と比べて色濃度が低く、しかも文字周囲に青緑色のインキが転移して空白部分を汚染していた。これは、
擦過部材で擦過した際、
脱落
　　イ　本件発明は、「筆記具」に係る発明であって、「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」を含有する「可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物」を有し、かかる「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」に関しては、「平均粒子径は、０．５〜２．０μｍの範囲にあり、」との事項（以下、「本件平均粒子径事項」という。）を発明を特定するために必要な事項として備えるものである。
　そして、かかる事項を備えることで、上記（６）アの摘示（ア）に記載の課題、特に、摩擦による筆跡の剥離を解決するものと認められる。これについて、上記（６）アの摘示（エ）〜（キ）の実施例１、２、比較例１、２における実験結果によれば、平均粒子径が約１．８μｍの実施例１及び平均粒子径が１．６μｍの実施例２では、摩擦による筆跡の剥離は見られなく、一方、平均粒子径が２．９３μｍの比較例１及び平均粒子径が２．４７μｍの比較例２では、摩擦による筆跡の脱落（剥離）が見られたことから追認できるものである。
　　ウ　また、本件明細書には、本件発明の可逆熱変色性マイクロカプセル顔料である粒子の調製方法として、例えば、実施例１として、「（イ）成分として１，３−ジメチル−６−ジエチルアミノフルオラン２．５部、（ロ）成分として２，２−ビス（４′−ヒドロキシフェニル）ヘキサフルオロプロパン５．０部、１，１−ビス（４′−ヒドロキシフェニル）ｎ−デカン３．０部、（ハ）成分としてカプリン酸４−ベンジルオキシフェニルエチル５０．０部からなる色彩記憶性を有する可逆熱変色性組成物を均一に加温溶解し、壁膜材料として芳香族イソシアネートプレポリマー３０．０部、助溶剤４０．０部を混合した溶液を、８％ポリビニルアルコール水溶液中で、平均粒子径が約１．８μｍになるよう分散条件を調整して乳化分散し、７０℃で約１時間撹拌を続けた後、水溶性脂肪族変性アミン２．５部を加え、更に６時間撹拌を続けて可逆熱変色性マイクロカプセル顔料懸濁液を得た。
　前記懸濁液を遠心分離して可逆熱変色性マイクロカプセル顔料を単離した。」と記載されているのみで、本件発明の「平均粒子径」の測定につき採用されるべき測定方法について明示の記載はない。
　　エ　なお、上記（６）アの摘示（イ）の「４．０μｍを超える粒子が全マイクロカプセル顔料中の１０体積％未満であり、２．０μｍ未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中の５０体積％以上である」との記載には、「個別の粒子」ではなく、「粒子の集合体」としてとらえることの示唆がある。また、同じく上記記載より、粒子の大きさ以外に、粒子の体積を測定しているものと推察され、上記『学術文献上の「平均粒子径」の意義のまとめ』から、本件発明は、「平均粒子径」の一つである「体積平均径」であると解釈する余地があり、この点については、請求人、被請求人共に争いの余地はない。（審判請求書第１６頁下から第５行〜末行、答弁書第１０頁下から第３行〜第１１頁第１行）
　（７）　そこで、「体積平均径」に関する技術常識について考察する。
　上記学術文献ア、イによれば、電気的検知帯法（当審注：コールカウンター法ともいう。）で扱われる「等体積球相当径」は、粒子の体積と等しい体積をもつ球に置き換えたとき（幾何学的特性）のその球の直径であり、また、光散乱法で扱われる「光散乱相当径」は、粒子と同じ光の散乱パターンをもつ球に置き換えたとき（光学的特性）のその球の直径であり、また、光回折法で扱われる「光の回折相当径」は、粒子と同じ光の回折パターンをもつ球に置き換えたとき（光学的特性）のその球の直径であり、さらに、沈降法で扱われる「ストークス径」は、粒子と同じ沈降速度をもつ球に置き換えたとき（動力学的）のその球の直径であり、これらの方法から「体積平均径」が求められることは、当業者に顕著である。
　なお、それらは、それぞれ着目する特性を違えて測定して体積平均径から平均粒子径を得ているのであるから、測定方法の違いにより平均粒子径の値自体に差異が生じないとは言い切れない。
　（８）　また、当審合議体において、職権審理により、本件特許である「特許第４９６１１１５号」の出願日（平成１７年６月１日）当時の当業者（但し、請求人、被請求人を除く）における筆記具用インキに含有されている顔料の平均粒子径（平均粒径）の測定の際、どのような方法が採用されていたのかを、下記検索条件に基づく特許出願の特許公開公報の該当個所を調査したところ、以下のとおりである。
〔検索条件〕
　　ア　出願日：平成１４年６月１日〜平成１７年５月３１日
　　イ　出願人：請求人、被請求人を除く
　　ウ　ＩＰＣ（国際特許分類）：Ｃ０９Ｄ１１／１６（筆記用インキ）
　　　　　　　　　　　　　　　：Ｃ０９Ｄ１１／１８（ボールペンに使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　するもの）
　　エ　全文検索キーワード：「平均粒子径」または「平均粒径」
　　オ　その他：分割出願を除く。
〔調査結果〕
　Ａ社：電子顕微鏡法（特開２００６−２６５５１９号公報【０００８】等）
　　　　レーザー光回折・散乱法（特開２００６−２０６７０４号公報【０００８】等）
　Ｂ社：遠心沈降法（特開２００４−１９７０１１号公報【００２６】等）
　Ｃ社：電子顕微鏡法（特開２００５−２９７６６号公報【００３２】）
　Ｄ社：レーザー光回折・散乱法（特開２００４−２３８５０２号公報【００２０】）
　　　　電子顕微鏡法（特開２００４−２３８５０２号公報【００２８】）
　Ｅ社：遠心沈降法（特開２００４−５１８０２号公報【００８０】等）
　そして、上記〔調査結果〕によれば、本件特許の出願（平成１７年６月）当時において、当業者は、レーザ回折法、遠心沈降法、電子顕微鏡法等の様々な方法による測定装置により筆記具用インクで使用される顔料の粒子の平均粒子径を測定していたと認められるものの、当業者において、レーザ回析法による測定装置で計測することが既に主流になっていたとか、一般化していたということもできないというべきであって、既にレーザ回折法による測定装置で計測することが当然であるという技術常識が存在していたということはできない。
　ここで、被請求人は、「本件明細書の記載及び
技術常識によれば、
粒子径がレーザー回折法による球相当径を測定するのが合理的
平均粒子径の測定は、レーザー回折式又は遠心沈降式を使用するのが当業者の技術常識
「平均粒子径」とはレーザー回折式か遠心沈降式で測定した値であると理解するのが通常
　したがって、本件明細書には、本件特許出願時の技術常識を考慮しても本件平均粒子径事項に係る平均粒子径の測定方法が記載されているとはいえない。
　（９）　発明の明確性に関して、その充足・非充足を審査官（審判官の合議体）が確定できない場合には、出願人（特許無効審判の被請求人）が証明責任を負うと解するのが相当である。
　（１０）　してみると、本件発明は、本件平均粒子径事項に係る平均粒径の測定方法が明らかでなく、上述したとおり、平均粒径の値自体はその測定方法の違いにより差異が生じないとは言い切れず、測定方法の不明な本件平均粒子径事項に係る平均粒子径の値のみではかかる値を有する粒子を特定できず、その粒子自体が明確とはいえないから、結局、特許を受けようとする発明の技術的範囲が明確でなく、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るといえる。
　なお、被請求人は、「測定対象粒子の形状が真球であれば、その幾何学的な直径が粒子径であって、特定の測定方法によって真球を測定した場合に測定装置から出力される粒子径をもって粒子径を定義する必要性は全く生じない。測定対象粒子の形状が真球で無い場合には、厳密には、測定原理によって、測定対象粒子と同一の挙動をする球形粒子の直径は異なる。しかし、測定対象粒子の形状が球に近ければ、それらのどの方法を採っても測定結果に大きな差が生じない。したがって、測定方法を特定しなくても、第三者に対して不測の不利益を及ぼすことにはならないのであるから、複数の方法があること自体は明確性要件違反とすべき根拠にはならない。すなわち、代表径のとり方に基づく誤差は粒子の形が球形から乖離した歪な構造になっていることに基づいて生ずるものであるところ、本件特許発明において想定している「マイクロカプセル顔料」は、その用途・機能からも明らかなように、厳密な球形でないにせよ略球形である。従って、特に説明をしなくても、これを球形とみなして粒子径を測定することが可能であり、測定方法が異なっても、大きな差は生じない。すなわち、上記の方法が本件における「マイクロカプセル顔料」の測定に適したものであるか否かはともかく、請求人の主張するどの測定方法を用いても、（同一の測定方法で行った際に不可避的に生ずるような）誤差程度の違いしか出ないと考えるのが合理的である・・・（中略）・・・。」旨（答弁書第１３頁下から第９行〜第１４頁第１０行）述べているが、本件明細書には、上記（６）アの摘示（ウ）によれば、「前記マイクロカプセル顔料は、円形断面の形態であっても非円形断面の形態であってもよい。」とのことであり、非円形断面を排除するものでなく、また、上記（６）アの摘示（エ）〜（キ）の実施例１、２、比較例１、２を参酌しても、円形断面の粒子と非円形断面の粒子とがどのような割合で調製されるのかとか、その粒子の形状等認識できる記載は一切ないことから、被請求人を主張するように、本件特許発明において想定している「マイクロカプセル顔料」が「略球形」であると断定することは不可能であり、上記被請求人の主張を採用することはできない。
　（１１）　したがって、本件特許の出願は、特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていない。
第６　むすび
　以上のとおり、本件発明に係る特許請求の範囲の記載が、特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていないから、本件特許は同法第１２３条第１項第４号に該当するので、他の無効理由について検討するまでもなく、無効とすべきものである。
　審判に関する費用については、特許法１６９条２項の規定で準用する民事訴訟法６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。