【事件の表示】
　特願２０１１−５４２２５７「機能性流体用光学活性マーカー」拒絶査定不服審判事件〔平成２２年　７月　８日国際公開、ＷＯ２０１０／０７７７５４、平成２４年　５月３１日国内公表、特表２０１２−５１２４１６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成２１年１２月１０日（パリ条約による優先権主張　平成２０年１２月１７日、米国）を国際出願日とする出願であって、平成２６年３月２８日付けで拒絶査定がされたところ、同年８月１日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、それと同時に手続補正がなされた。
　その後、当審において、平成２７年７月２７日付けで拒絶理由の通知がなされ、これに対して、平成２８年１月２７日付けで意見書及び手続補正書が提出され、さらに当審において、同年３月３０日付けで拒絶理由の通知がなされ、これに対して同年９月３０日付けで意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第２　本願発明
　本願請求項１ないし４に係る発明（以下、それぞれの発明を「本願発明１」などという。）は、平成２８年９月３０日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１ないし４に記載の事項により特定されるとおりのものであり、そのうちの請求項１に係る発明は、請求項１に記載されている事項により特定される次の発明であると認める。 
 「【請求項１】 
　（１）光学活性マーカー成分を、機能性流体に添加するステップ； 
　（２）適用において、前記流体のサンプルの使用の前、間、または後に、前記流体のサンプルを得るステップ； 
　（３）偏光ビームを前記流体のサンプル内に通過させるステップ； 
　（４）前記光が前記流体のサンプル内を通過した後の前記光の平面の回転を、前記光の当初の向きと比較することによって、測定するステップ； 
　（５）観察された回転の量によって、前記流体の属性を決定するステップを含む、 
　（６）機能性流体の属性を決定する方法であって、 
　（７）ここで、前記光学活性マーカー成分が、機能性流体に少なくとも部分的に可溶であるキラル分子を含み、 
　（８）ここで、前記光学活性マーカー成分が、下式の化合物： 
【化６】 
 （式中、Ｘは、Ｃ、Ｎ、Ｐ、またはＳであり；Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４は、それぞれ独立して、ヒドロカルビル基、−ＯＲ５基（Ｒ５は水素またはヒドロカルビル基である）、芳香族基、孤立電子対（ＸがＮである場合）、二重結合した酸素原子（ＸがＰまたはＳである場合）であり、但し、Ｒ基のいずれも同一ではないことを条件とする）を含み、 
　（９）前記光学活性マーカー成分が、少なくとも１組の鏡像異性体に関して非ラセミであり
　（１０）ここで、前記流体が、オートマチックトランスミッション流体、エンジンオイル、牽引駆動トランスミッション流体、マニュアルトランスミッション流体、パワーステアリング流体、凍結防止液、潤滑油、グリース、クランク室潤滑剤、鉱油、グループ１、２、３、または４基油を有する油、差動潤滑剤、タービン潤滑剤、ギア潤滑剤、ギアボックス潤滑剤、車軸潤滑剤、ブレーキ流体、ファームトラクタ流体、変圧器流体、コンプレッサ流体、冷却システム流体、金属加工流体、油圧流体、工業用流体、乗用車用燃料、ディーゼルエンジン燃料、バイオベース燃料、連続可変トランスミッション流体、無段変速トランスミッション流体、およびこれらの混合物からなる群から選択される、
方法。」
（当審注：（６）〜（１０）の見出しは、当審で付記したものである。） 
第３　当審の平成２８年３月３０日付け拒絶理由の概要
　当審の平成２８年３月３０日付け拒絶理由のうち、請求項１に係る発明に対する特許法第２９条第２項の規定に係る拒絶理由の概要は、次のとおりである。
　本願の請求項１に係る発明は、その出願前の優先日前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願の優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　記 
刊行物１：特開２０００−２０６００７号公報 
刊行物２：米国特許第５９４２４４４号明細書 
第４　刊行物記載の事項 
　上記拒絶理由通知において引用した各刊行物に記載の事項は次のとおりである。
　なお、下線は当審にて付記したものである。 
（１）　刊行物１記載の事項 
（刊１−ア）「【請求項２】
識別の対象とするホスト材料または物質に該ホスト材料を識別する情報として１または複数のマーキング物質と、該マーキング物質の混入状態を定量化する基準マーキング物質とを混入し、 
　上記ホスト材料が使用された後、上記マーキング物質および上記基準マーキング物質が混入された上記ホスト材料または該ホスト材料を含有する物質を分析して、上記マーキング物質を検出し、
　検出されたマーキング物質の混入結果から上記ホスト材料を同定する材料識別方法
【請求項３】
上記マーキング物質は、上記ホスト材料およびそのホスト材料と合成などする他の材料の特性を変化させず、混入したマーキング物質が混入状態で分析可能な物質である、請求項２記載の材料識別方法
【請求項４】
上記マーキング物質は、
【請求項５】上記マーキング物質は、立体異性体、
光学異性体
 ・・・ 
【請求項８】
上記分析は、
光学活性物質の鏡像体比率同定法
の特定方法
を用いる、請求項５記載の材料識別方法
（刊１−イ）「【０００２】 
【従来の技術】
各種合成材料、各種化学物質、各種薬品、その他の人工的に混合・合成された前の材料
追跡、検出などの環境問題への社会的な要請も強い
（刊１−ウ）「【００３９】本発明の実施に際しては、
ホスト材料としては
液体
 　 
（刊行物１記載の発明） 
　請求項２〜請求項５を直列的に引用する請求項８（刊１−ア）に係る発明に注目すると、「本発明の実施に際しては、
ホスト材料
液体、
　また、請求項８に係る発明が引用する請求項５には「上記マーキング物質は、立体異性体、光学異性体、幾何異性体、同位体、ホスト材料との類似物質などの任意のものを選択して使用する」と規定されており、光学異性体を選択した発明を当業者が認識でき、また、「マーキング物質を検出する」「分析」として請求項８には、「光学活性物質の鏡像体比率同定法」（請求項８）が示されている。 
　ここで、広辞苑によると「こうがく−かっせいたい[光学活性体]　自然の状態で旋光性を示す物質。光学異性体や水晶の類。」[株式会社岩波書店 広辞苑第六版]とされ、「光学活性物質」は「光学異性体」ということができる。 
　そうすると、請求項８に記載の発明において、マーキング物質として光学異性体を選び、分析方法として、「光学異性体であるところの光学活性体の鏡像体比率同定法」を選んだ発明が記載されていると認識できる。 
 　 
　以上のことを含めて、刊行物１の請求項２〜請求項５を直列的に引用する請求項８（刊１−ア）を、請求項の引用をしないものとして整理すると、刊行物１には次の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されていると認められる。（なお、（A）〜（D）の見出しは当審が付記したものである。）
「（A）液体である識別の対象とするホスト材料に該ホスト材料を識別する情報として１または複数のマーキング物質と、該マーキング物質の混入状態を定量化する基準マーキング物質とを混入し、
（B）上記ホスト材料が使用された後、上記マーキング物質および上記基準マーキング物質が混入された上記ホスト材料または該ホスト材料を含有する物質を分析して、上記マーキング物質を検出し、
（C）検出されたマーキング物質の混入結果から上記ホスト材料を同定する材料識別方法であって、
（a-1）上記マーキング物質は、上記ホスト材料およびそのホスト材料と合成などする他の材料の特性を変化させず、混入したマーキング物質が混入状態で分析可能な物質であり、
（a-2）上記マーキング物質は、上記ホスト材料およびそのホスト材料と合成などする他の材料の特性とは異なる物質、および／または、ホスト材料およびそのホスト材料と合成などする他の材料の特性に影響を及ぼさない程度の微量だけ上記ホスト材料に混入するものであり、
（a-3）上記マーキング物質は、光学異性体を使用し、
（D）上記分析は、光学異性体であるところの光学活性物質の鏡像体比率同定法を用いる
材料識別方法。」
（２）　刊行物２記載の事項
（刊２−ア）「BACKGROUND OF THE INVENTION
　This invention relates to the marking of products to establish their identity, source, and fate.」（1欄1〜5行）
（当審訳）
「発明の背景
　本発明は、その身元、出所、および行く末を立証するための製品のマーキングに関する。」
（刊２−イ）「Examples of fluid products include oil-based products such as lubricating oils,  gasoline, diesel and liquified petroleum products; paints and coatings; perfumes; cosmetics; inks; drinks such as wine, whiskey, sherry, gin and vodka; liquid pharmaceutical formulations such as syrups, emulsions and suspensions; liquid agrochemical formulations; chemical compositions; and industrial solvents. The fluid product is preferably liquid. One preferred class of products encompasses oil based products such as lubricating oils.」（6欄8〜16行）
（当審訳）
「流体製品の例としては、潤滑油，ガソリン，ディーゼルおよび液化石油製品などの石油ベースの製品；塗料およびコーティング；香水；化粧品；インク；ワイン，ウイスキー，シェリー酒，ジンやウォッカのような飲料；シロップ，エマルジョン及び懸濁液のような液体医薬製剤；化学組成物；工業溶剤などを含む。流体製剤は、好ましくは液体である。製品の一つの好ましいクラスは、潤滑油などの石油ベースの製品を包含する。」
第５　対比
　本願発明１と引用発明を対比する。
　上記「第２　本願発明」で述べたように、当審にて（６）〜（１０）の見出しを付して整理した本願発明１と対比する。
ア　本願発明１の（１）の特定事項について
　引用発明（a-3）の「マーキング物質」である「光学異性体」は、本願発明１の「光学活性マーカー成分」に相当する。
　また、引用発明（A）の「液体である識別の対象とするホスト材料」と本願発明１の「機能性流体」とは、「流体」という点で共通する。
　以上のことから、引用発明の（A）「液体である識別の対象とするホスト材料」において、（a-3）「光学異性体」である（A）「該ホスト材料を識別する情報として１または複数のマーキング物質」「を混入」する工程と、本願発明１の「（１）光学活性マーカー成分を、機能性流体に添加するステップ」とは、「（１）光学活性マーカー成分を、流体に添加するステップ」という点で共通する。 
イ　本願発明１の（２）の特定事項について 
　引用発明が、（D）「鏡像体比率同定法」で「分析」を行うためのサンプルを得ることは自明なことであるから、引用発明の（B）「上記ホスト材料が使用された後」のサンプルを「マーキング物質を検出」するために得るステップは、本願発明１の「（２）適用において、前記流体のサンプルの使用の」「後に、前記流体のサンプルを得るステップ」に相当する。 
ウ　本願発明１の（６）の特定事項について 
　本願発明１の（５）でいう「属性」について、本願明細書には次のような記載がある。 
 「【０００１】本発明は、有機流体などの流体の、属性（ｉｄｅｎｔｉｔｙ）の決定に関する。」
 「【０００３】本出願で定義される機能性流体は、様々な自動車、オフロード車、公道車両（ｏｎ−ｈｉｇｈｗａｙ ｖｅｈｉｃｌｅｓ）、装置、機械、金属加工、および工業的適用例で用いられる流体である。機能性流体の不適正な利用または認められていない偽造を防止するには、そのような機能性流体の属性を知ることが重要である。適正な機能性流体は、この機能性流体を含有するデバイスおよび／または装置の良好な状態を確実にするのを助け、保証契約（ｗａｒｒａｎｔｙ ａｇｒｅｅｍｅｎｔｓ）に影響を及ぼす可能性がある。したがって、そのような機能性流体の属性を決定できることが望ましい。」 
　「属性（ｉｄｅｎｔｉｔｙ）」のidentityに、”身元”や”識別”という意味があり、「属性を知る」ことが、「偽造」を確かめたり「適正な機能性流体」であったかを知るためであるから、本願発明１の（５）でいう「属性」とは”身元”や”識別”を意味すると解される。 
　そうすると、引用発明（C）の「材料識別」は、文字通り「識別」を意味するし、「追跡」（刊１−イ）を目的とし、身元をたどることができるものと理解される。してみると、引用発明の「（A）液体である識別の対象とするホスト材料」の（C）「材料識別方法」は、本願発明１の「機能性流体の属性を決定する方法」に相当する。 
エ　本願発明１の（３）〜（５）の測定工程について 
（ア）　本願発明１の（３）〜（５）の測定工程について、本願明細書の【００３３】には、 
「【化２】 （省略） 
（式中、［α］＝比旋光度、Ｔ＝温度、λ＝波長、α＝光学回転、ｃ＝ｇ／１００ｍｌを単位とした濃度、ｌ＝ｄｍを単位とした光路長である）。光学活性化合物により引き起こされた回転は、キラル材料と偏光との相互作用から得られる。キラル分子の特定の鏡像異性体は、偏光を様々な程度まで吸収する。鏡像異性体は、偏光の平面を回転させる方向によって命名することができる。光を時計回りに回転させる場合（光の進行方向に居る観察者によって見られるように）、鏡像異性体は、（＋）、または右旋性（ｄｅｘｔｒｏｒｏｔａｔｏｒｙ）に由来して「ｄ−」と標識される。その鏡像は、（−）、または左旋性（ｌｅｖｏｒｏｔａｔｏｒｙ）に由来して「ｌ−」と標識される。」 
と記載され、【００２７】に「上述の実施形態の全てにおいて、使用されるマーカーの混合物は、光学活性系が、偏光の平面を回転させるように存在するような、全体鏡像体過剰率を持たねばならない。」（当審注：「全体鏡像体過剰率」と記載されているが、国際出願時の明細書においては「overall enantiomeric excess」と記載されているから、「全体として鏡像体過剰率を持たなければならない。」と訳すべきである。）と記載されている。 
　このことに照らし、本願発明１の（３）〜（５）の測定工程は、鏡像体過剰率を測定することを含むものである。 
（イ）　他方、引用発明（D）の「鏡像体比率同定法」とは、下記刊行物Ａに「鏡像体比率又は鏡像体過剰率によって定量化される」（刊Ａ−ア）と記載のように、「鏡像体過剰率同定法」のような鏡像体の比率を求める同定法であることは技術常識である。 
刊行物Ａ：国際公開第２００７／０２２０７３号 
（刊Ａ−ア）「The term percent enantiomeric excess (% ee) refers to optical purity. It is obtained by using the following formula: 
　　　　
[R] − [S]
　　　　[R] ＋ [S]  
　where [R] is the amount of the R isomer and [S] is the amount of the S isomer. This formula provides the % ee when R is the dominant isomer. The term enantioenriched or enantiomerically enriched refers to a sample of a chiral compound that consists of more of one enantiomer than the other. The extent to which a sample is enantiomerically enriched is quantitated by the enantiomeric ratio or the enantiomeric excess. 」（20頁下から6行〜21頁4行） 
（当審訳） 
 「「パーセント鏡像体過剰率（％ｅｅ）」という用語は、光学的純度を表す。パーセント鏡像体過剰率は、以下の式を使用することによって得られる。 
　　　　
[R] − [S]
　 　　 [R] ＋ [S]  
　ここで、[Ｒ］は、Ｒ異性体の量であり、及び［Ｓ］は、Ｓ異性体の量である。この式は、Ｒが優越的な異性体である場合の％ｅｅを与える。 
　「鏡像体濃縮された」又は「鏡像的に濃縮された」という用語は、他方の鏡像異性体に比べて、一方の鏡像異性体のより多くからなるキラル化合物の試料を表す。試料が鏡像的に濃縮されている程度は、鏡像体比率又は鏡像体過剰率によって定量化される。」 
 　 
（ウ）　そこで検討するに、上記（イ）に照らし、引用発明（D）の「鏡像体比率同定法」は、鏡像体過剰率同定法と理解されるものの、具体的に過剰率の測定手段についての規定は無いが、上記（ア）に照らし、鏡像体過剰率を求めるための測定工程を包含する本願発明１の 
「（３）偏光ビームを前記流体のサンプル内に通過させるステップ； 
（４）前記光が前記流体のサンプル内を通過した後の前記光の平面の回転を、前記光の当初の向きと比較することによって、測定するステップ； 
（５）観察された回転の量によって、前記流体の属性を決定するステップを含む」こととは、 
「（３）（４）鏡像体過剰率を測定するステップ」を含むものである点で共通する。 
（エ）　上記「ウ　本願発明１の（６）の特定事項について」で述べたように、引用発明の「（A）液体である識別の対象とするホスト材料」の（C）「材料識別方法」は、本願発明１の「機能性流体の属性を決定する方法」に相当する。 
　このことに照らし、引用発明（D）の「（A）液体である識別の対象とするホスト材料」を、偏光面を回転する能力を測定する（D）「鏡像体比率同定法」で分析し「（C）検出されたマーキング物質の混入結果から上記ホスト材料を同定する材料識別」することと、本願発明１の「（５）観察された回転の量によって、前記流体の属性を決定するステップ」とは、「観察された鏡像体過剰率によって、前記液体の属性を決定するステップ」である点で共通する。 
（オ）　小括 
　以上のことから、引用発明の「（A）液体である識別の対象とするホスト材料」を（D）「光学異性体であるところの光学活性物質の鏡像体比率同定法」で分析し、「（C）検出されたマーキング物質の混入結果から上記ホスト材料を同定する材料識別」すること、本願発明１の 
 「（３）偏光ビームを前記流体のサンプル内に通過させるステップ； 
　（４）前記光が前記流体のサンプル内を通過した後の前記光の平面の回転を、前記光の当初の向きと比較することによって、測定するステップ； 
　（５）観察された回転の量によって、前記流体の属性を決定するステップ」 
とは、「（３）（４）鏡像体過剰率を測定するステップ、（５）観察された鏡像体過剰率によって、前記流体の属性を決定するステップ。」という点で共通する。 
 　 
オ　本願発明１の（７）の特定事項について 
　引用発明の（a-3）「光学異性体」は、「（A）液体である識別の対象とするホスト材料」に「マーキング物質」として混入するものであり、「（a-1）　上記マーキング物質は、上記ホスト材料およびそのホスト材料と合成などする他の材料の特性を変化させず、混入したマーキング物質が混入状態で分析可能な物質」とされている。 
　この「マーキング物質」である「光学異性体」が、「（A）液体である識別の対象とするホスト材料」に（a-1）「混入したマーキング物質が混入状態で分析可能」というのであるから、引用発明の（a-3）「光学異性体」は「（A）液体である識別の対象とするホスト材料」に溶けていると理解するのが自然である。
　また、「光学異性体」はキラル分子ともいわれるものである。 
　そうすると、引用発明の（A）「液体である識別の対象とするホスト材料」に「混入」される（a-3）「マーキング物質」の成分である（a-3）「光学異性体」と、本願発明１の「（７）ここで、前記光学活性マーカー成分が、機能性流体に少なくとも部分的に可溶であるキラル分子」とは、流体が機能性であることを除けば一致する。 
 カ　本願発明１の（８）の特定事項について 
（ア）　本願発明１の【化６】の化学式は、下記刊行物Ｂに「キラル分子」とは、「不斉原子」、すなわち、「異なる４つの原子または基に結合する原子」を有する分子として定義されているように、キラル分子の一般式に他ならない。 
刊行物Ｂ：特表２００６−５０５６０６号公報 
（刊Ｂ−ア）「【００２３】 
本件の明細書および特許請求の範囲にみられる立体化学の用語は以下のように定義される： 
不斉原子とは、異なる４つの原子または基に結合する原子である。不斉原子の位置はキラル中心または立体中心と称されまた１つまたはそれ以上のキラル中心を含む分子はキラル分子と称される。キラル分子はその鏡像と同一でなくまた重ね合わせが不可能である。」 
（イ）　本願発明１の【化６】の化学式において、不斉中心原子Ｘは、Ｃ、Ｎ、Ｐ、またはＳであるという規定がなく、かつ、不斉中心原子と結合する異なる４つの官能基であるＲ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４の規定がないとすれば、本願発明１の【化６】の化学式はキラル分子の一般構造を示していることに鑑み、刊行物１第１発明の（a-3）「光学異性体」（キラル分子）の化学式と、本願発明１の【化６】の化学式とは、前記不斉中心原子Ｘ及びそれに結合する官能基の限定が本願発明１でなされていることを除けば、同じ構造を有するものといえる。 
（ウ）　そうすると、引用発明の（a-3）「マーキング物質」に含まれる（A）「液体である識別の対象とするホスト材料」に（A）「混入」される（a-3）「光学異性体」と、本願発明１の 
「（８）ここで、前記光学活性マーカー成分が、機能性流体に少なくとも部分的に可溶であるキラル分子を含み、 
　ここで、前記光学活性マーカー成分が、下式の化合物： 
 　　【化６】　（省略） 
（式中、Ｘは、Ｃ、Ｎ、Ｐ、またはＳであり；Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４は、それぞれ独立して、ヒドロカルビル基、−ＯＲ５基（Ｒ５は水素またはヒドロカルビル基である）、芳香族基、孤立電子対（ＸがＮである場合）、二重結合した酸素原子（ＸがＰまたはＳである場合）であり、但し、Ｒ基のいずれも同一ではないことを条件とする）を含」むこととは、 
「（８）ここで、前記光学活性マーカー成分が、機能性流体に少なくとも部分的に可溶であるキラル分子を含み、 
　ここで、前記光学活性マーカー成分が、下式の化合物： 
　　【化６】　（省略） 
（式中、Ｘは、４つの結合を有する原子であり；Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４は、それぞれ独立して、いずれも同一ではないことを条件とする）」ものである点で共通する。 
 　 
キ　本願発明１の（９）の特定事項について 
　引用発明は、「（D）上記分析は、光学異性体であるところの光学活性物質の鏡像体比率同定法」を用いるものであり、「（a-3）上記マーキング物質」である「光学活性物質」の鏡像体の比率を求めるのだから、比率に差のある、すなわち、非ラセミ体を前提とするすることは自明なことである。 
　そうすると、引用発明の（a-3）「上記マーキング物質」の成分である「光学異性体」は、非ラセミ体であって、本願発明１の「（９）前記光学活性マーカー成分が、少なくとも１組の鏡像異性体に関して非ラセミである」ことと一致する。 
  
ク　小括 
　以上のことから、両発明の間には、次の一致点及び相違点がある。 
（一致点） 
「（１）光学活性マーカー成分を、流体に添加するステップ；
　（２）適用において、前記流体のサンプルの使用の後に、前記流体のサンプルを得るステップ；
　（３）（４）鏡像体過剰率を測定するステップ；
　（５）観察された鏡像体過剰率によって、前記流体の属性を決定するステップを含む、
　（６）機能性流体の属性を決定する方法であって、
　（７）ここで、前記光学活性マーカー成分が、流体に少なくとも部分的に可溶であるキラル分子を含み、
　（８）ここで、前記光学活性マーカー成分が、下式の化合物：
【化６】
 
（式中、Ｘは、４つの結合を有する原子であり；Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４は、それぞれ独立して、いずれも同一ではないことを条件とする） 
　（９）前記光学活性マーカー成分が、少なくとも１組の鏡像異性体に関して非ラセミである、方法。」 
 　 
（相違点１） 
　鏡像体過剰率を測定するステップが、本願発明１では、
「（３）偏光ビームを前記流体のサンプル内に通過させるステップ；
（４）前記光が前記流体のサンプル内を通過した後の前記光の平面の回転を、前記光の当初の向きと比較することによって、測定するステップ；
（５）観察された回転の量によって、前記流体の属性を決定するステップを含む」 
ものであるのに対して、引用発明では、鏡像体比率同定法の測定手段が規定されていない点。 
 　 
（相違点２） 
　流体及び該流体に添加する光学活性マーカー成分に含まれる【化６】のキラル分子のＸ及びＲ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４に関して、本願発明１では、流体が、「機能性流体」であって、「オートマチックトランスミッション流体、エンジンオイル、牽引駆動トランスミッション流体、マニュアルトランスミッション流体、パワーステアリング流体、凍結防止液、潤滑油、グリース、クランク室潤滑剤、鉱油、グループ１、２、３、または４基油を有する油、差動潤滑剤、タービン潤滑剤、ギア潤滑剤、ギアボックス潤滑剤、車軸潤滑剤、ブレーキ流体、ファームトラクタ流体、変圧器流体、コンプレッサ流体、冷却システム流体、金属加工流体、油圧流体、工業用流体、乗用車用燃料、ディーゼルエンジン燃料、バイオベース燃料、連続可変トランスミッション流体、無段変速トランスミッション流体、およびこれらの混合物からなる群から選択される」ものであり、また、【化６】のキラル分子について、（式中、Ｘは、Ｃ、Ｎ、Ｐ、またはＳであり；Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４は、それぞれ独立して、ヒドロカルビル基、−ＯＲ５基（Ｒ５は水素またはヒドロカルビル基である）、芳香族基、孤立電子対（ＸがＮである場合）、二重結合した酸素原子（ＸがＰまたはＳである場合）であり、但し、Ｒ基のいずれも同一ではないことを条件とする）ものであるのに対して、引用発明では、「液体」と規定されているが液体の機能や種類までは規定されておらず、また、光学異性体の一般式である【化６】の化学構造を有することは自明であるものの、Ｘ及びＲ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４の規定がない点。
第６　検討・判断
ア　相違点１について 
　引用発明の鏡像体比率同定法、すなわち、鏡像体過剰率を同定する方法は、いくつかあるが、下記刊行物Ｃに記載のように、サンプルの観察された比旋光度を意味する[α]ｏｂｓを測定することにより求めることが一般的である。 
　具体的には、下記引用情報Ａの図（情Ａ−ア）に記載されているように、キラル化合物の溶液に偏光を通過させ、偏光面の回転から、旋光度αを測定し、「濃度などにより換算した値を“比旋光度”といい[α]で表す」データを得ることによる。 
　これは、本願発明１の「（３）偏光ビームを前記流体のサンプル内に通過させるステップ；
　（４）前記光が前記流体のサンプル内を通過した後の前記光の平面の回転を、前記光の当初の向きと比較することによって、測定するステップ；」に相当するものである。 
　そうすると、引用発明において、「鏡像体比率同定法」の具体的な測定手段を、下記刊行物Ｃや下記引用情報Ａのような一般的な比旋光度の測定手段によるものと規定することにより（相違点１）に記載の本願発明１の特定事項とすることは、当業者にとって困難なことではない。 
 　 
刊行物Ｃ：国際公開第２００７／１３４１０７号 
（刊Ｃ−ア）「As used herein、 the term enantiomeric excess refers to when one enantiomer is present in greater quantity than the other enantiomer. Such mixtures of two enantiomers, unlike a racemic mixture, will show a net optical rotation. The specific rotation of the mixture may be determined with knowledge of the specific rotation of the pure enantiomer, and subsequently the enantiomeric excess (ee) can be determined using equation (1)
 　　　ee = ([α] obs / [α] max × 100% 　　　(1). 」（明細書12頁下から7行〜末行） 
（当審訳） 
「本明細書で使用する用語“鏡像体過剰率”は、一方の鏡像体がもう一方の鏡像体よりも多い量で存在している場合を指す。そのような２種類の鏡像体の混合物は、ラセミ混合物とは異なり、正味の旋光度を示すであろう。その混合物の比旋光度は、純粋な鏡像体が示す比旋光度を知ることで決定され得、そして、次いで、鏡像体過剰率（ｅｅ）は、式（１）を用いて決定され得る： ｅｅ＝（［α］ｏｂｓ／［α］ｍａｘ × １００％ （１）。」 
引用情報Ａ：「Enantiomerとは？」、［online］、2005.2.23、［検索日2016.3.18］、インターネット 
＜URL：https://web.archive.org/web/20050223203910/http://chiral.jp/main/enantiomer.html　＞
　　なお、該サイトの現在の情報は 
＜URL：http://www.chiral.jp/main/enantiomer.html　＞ 
であり、トップページは 
＜URL：http://www.chiral.jp/　　＞ 
である。 
（情Ａ−ア）「エナンチオマーは、融点、沸点、密度などの、通常のほとんどの物理化学的性質は同じであるが、ただ一つ、旋光性だけが異なる。旋光性とは、光の偏光面を回転させる性質である。 
　通常の光はさまざまな方向の振幅の波の混合物（円偏光）である。この光を一方向の振幅の光だけを通すフィルター（偏光フィルター）を通すと、定まった方向だけに振幅を持つ面偏光となる。キラル化合物は、この面偏光の“面”を回転させる性質があり、上図のようにキラル化合物の溶液を通って出てきた偏光の偏光面は元の偏光面からαだけ回転している。このαを旋光度といい、濃度などにより換算した値を“比旋光度”といい[α]で表す。」（1頁） 
イ　相違点２について 
（ア）　「流体」を「機能性流体」とし、その種類を特定することについて
ａ　刊行物２には、「身元、出所、および行く末を立証するための製品のマーキング」（刊２−ア）を行う「流体製品の例としては、潤滑油、ガソリン、ディーゼルおよび液化石油製品などの石油ベースの製品」のような非極性の液体や、非極性液体や極性液体のいずれでもあり得る「工業溶剤」が記載されている。さらに「製品の一つの好ましいクラスは、潤滑油などの石油ベースの製品を包含する。」と記載されている。
　そうすると、引用発明において、「液体である識別の対象とするホスト材料」を、刊行物２記載のような「潤滑油、ガソリン、ディーゼルおよび液化石油製品など」や「工業溶剤」、「潤滑油などの石油ベースの製品」を選んで、本願発明１の（１）のごとく、「機能性流体」とすることは、当業者が何の創作性も無くなし得たことといえる。
 　 
（イ）　【化６】のＸ及びＲ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４の選択について
ａ　不斉中心原子であるＸの選択について
　引用発明において「（D)　上記分析は、光学異性体であるところの光学活性物質の鏡像体比率同定法」を用いるものであり、「分析」においては、光学異性体の化学反応性等の性質ではなく、光学活性に注目している。
　そうすると、光学異性体がどのような化学構造のものであっても、光学活性を有することから、引用発明の「光学異性体」の不斉中心原子の種類にかかわらず「マーキング物質」として使用し得ることは明らかなことである。 
　そして、Ｃ、Ｎ、Ｐ、またはＳは、例示するまでもなく、本願優先日前から代表的な不斉中心原子であることが知られた原子であることから、引用発明の「マーキング物質」である「光学異性体」の不斉中心原子に、単に代表的な元素を選んで、光学異性体の一般式である【化６】において、式中、Ｘは、Ｃ、Ｎ、Ｐ、またはＳであるとすることは、単なる設計的事項に過ぎない。
　ここで、Ｎ、Ｐ、またはＳが不斉中心原子となるには、条件があることが技術常識となっている。
　チッ素が不斉中心原子であるために、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４の何れかに孤立電子対による結合が必要であることは、例えば、下記刊行物Ｄに記載のように技術常識である。
　リンや硫黄を不斉中心原子とするために、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４の何れかに二重結合した酸素原子と結合させ、スルホキシド基（下記刊行物Ｅ)にしたり、リン酸基（刊行物Ｆ)とすることが必要であることは技術常識である。 
　そうすると、引用発明において、「マーキング物質」である「光学異性体」の不斉中心原子にＮ、Ｐ、またはＳを選んだ場合、本願発明１のごとく「Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４」として、「孤立電子対（ＸがＮである場合）、二重結合した酸素原子（ＸがＰまたはＳである場合）」という条件を付すことは、上記技術常識に照らし、当然なされる限定にすぎない。 
刊行物Ｄ：特開２００６−２０６５５０号公報 
（刊Ｄ−ア）「【００３６】 
　本発明の銅触媒としては、１価または２価の銅の化合物、好ましくは２価の銅化合物が挙げられる。銅化合物としては、銅の塩、錯塩、有機金属化合物等の各種のものから選択することができる。なかでも、有機酸または無機酸の塩、又はこの塩との錯体や有機複合体が好適なものとして挙げられる。銅塩としては、強酸との塩、例えば、（パー）フルオロアルキルスルホン酸や過塩素酸、硫酸等の塩、それらの錯体や有機複合体が好ましいものとして例示される。好ましい銅化合物としては、例えば、Ｃｕ（ＯＴｆ）２、Ｃｕ（ＳｂＦ６）２、ＣｕＣｌＯ４・４ＣＨ３ＣＮ等が挙げられる（式中、Ｔｆはトリフルオロメタンスルホネートを示す。）。 
　本発明の銅触媒は、前記した銅化合物を単独で使用するのではなく、ジアミンのような銅原子のリガンドとなり得る化合物と共に使用するか、このようなリガンドを有する銅錯体として使用のが好ましい。さらに、本発明の方法において、エナンチオ選択的な方法とするためには、キラルなジアミンをリガンドとして使用することがより好ましい。 
　ジアミンとしては、配位可能な孤立電子対を有する窒素原子を２個有するものが挙げられ、好ましい例としては、エチレンジアミン誘導体が挙げられる。キラルなジアミンの好ましい例としては、エチレンジアミン誘導体におけるエチレン基の２個の炭素原子がキラリティーを有するジアミンが挙げられる。 
　好ましいキラルなジアミンの例としては、次の３ａ〜３ｇに示されるジアミンが挙げられる。」 
刊行物Ｅ：特開昭６０−２１５６６２号公報 
（刊Ｅ−ア）「スルホキシド基に２個の異なった置換基が結合した形のスルホキシド類には、硫黄原子を不斉原子とする（＋）−体及び（−）−体の２種の光学異性体が存在することが知られている。」（1頁右下欄5〜8行） 
刊行物Ｆ：特開２００６−３０６８８２号公報 
（刊Ｆ−ア）「【００６１】 
（項目３０） 
　前記化合物が、リン酸原子のキラル中心でエンリッチまたは分割される、項目２９に記載の化合物。」
ｂ　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４としてヒドロカルビル基、−ＯＲ５基（Ｒ５は水素またはヒドロカルビル基である）、芳香族基を選択することについて 
　引用発明は、（A）「液体である識別の対象とするホスト材料」に「光学異性体」からなる「マーキング物質」を混入するものであり、「（a-1）　上記マーキング物質は、上記ホスト材料およびそのホスト材料と合成などする他の材料の特性を変化させず、混入したマーキング物質が混入状態で分析可能な物質」とされている。 
　（A)「液体である識別の対象とするホスト材料」に「混入したマーキング物質が混入状態で分析可能」というのであるから、液体に溶けていると理解するのが自然である。 
　他方、芳香族基やアルキル基（脂肪族基）すなわちヒドロカルビル基が疎水性を向上させる官能基ことは、下記刊行物Ｇに記載のように技術常識である。 
　また、アルコキシル基、すなわち、−ＯＲ５基（Ｒ５はヒドロカルビル基である）も疎水性を向上させる官能基であることは、下記刊行物Ｈに記載のように周知である。 
　さらに、−ＯＲ５基（Ｒ５は水素）の場合、親水性の高い官能基であることら技術常識のＯＨ基となる。 
刊行物Ｇ：特開２００８−８９８５５号公報 
（刊Ｇ−ア）「【０１６９】 
　作製した透明支持体の吸湿による寸度変化を小さくするには、疎水基を有する化合物或は微粒子等を添加することが好ましい。疎水基を有する化合物としては、分子中に脂肪族基や芳香族基のような疎水基を有する可塑剤や劣化防止剤の中で該当する素材が特に好ましく用いられる。これらの化合物の添加量は、調整する溶液（ドープ）に対して０．０１〜１０質量％の範囲にあることが好ましい。」 
 　 
刊行物Ｈ：特開２００７−５４９７５号公報 
（刊Ｈ−ア）「【００５４】 
　フタロシアニン染料が油溶性である場合には、疎水性基を有することが好ましい。好ましい疎水性基としては、炭素数が４個以上の脂肪族基（アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基等）、炭素数が６個以上のアリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシルアミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキシカルボニルアミノ基、スルホンアミド基、カルバモイル基、スルファモイル基、スルホニル基、アルコキシカルボニル基、アシルオキシ基、アミノ基（アニリノ基を含む）及びアシル基を挙げることができる。 
　Ｍは、水素原子、金属元素またはその酸化物、水酸化物もしくはハロゲン化物を表す。」　 
 　 
ｃ　引用発明の「液体」には、水のような極性液体と油のような非極性液体に大別できることは技術常識である。引用発明が、これらの液体に「光学異性体」からなる「マーキング物質」を混入するものであるから、引用発明の「液体」を混入しやすくするために、極性を考慮して極性液体の場合には、親水性を向上させる官能基であることが技術常識である−ＯＲ５基（Ｒ５は水素である）ところのＯＨ基を選択し、また、非極性液体の場合には、疎水性を向上させることが技術常識であるヒドロカルビル基、−ＯＲ５基（Ｒ５はヒドロカルビル基である）、又は、芳香族基を選択することは、当業者であれば難なくなし得たことといえる。 
 　 
（ウ）　小括 
　以上のことを総合すると、引用発明において、「液体」として、刊行物２記載のものを選び、「光学異性体」としては、「光学活性物質の鏡像体比率同定法」による光学活性に注目した分析ができれば、どのような化学構造のものであっても良いのだから、不斉中心原子として代表的なＣ、Ｎ、Ｐ、またはＳを選ぶとともに、Ｎ、Ｐ、またはＳが不斉中心原子となる条件として技術常識である「孤立電子対（ＸがＮである場合）、二重結合した酸素原子（ＸがＰまたはＳである場合）」という条件を付し、さらに、「液体」に「光学異性体」を混入しやすくするため、「液体」の極性又は非極性の性質を考慮して、不斉中心原子に結合する官能基として、疎水性基又は親水性基であることが技術常識として知られている「ヒドロカルビル基、−ＯＲ５基（Ｒ５は水素またはヒドロカルビル基である）、芳香族基」を選ぶことで、相違点２に記載の本願発明１のごとく構成することは、当業者が容易に想到し得たことといえる。 
ウ　効果について 
　本願明細書には、「機能性流体」として列挙された「流体」に、相違点２に係る本願発明１の特定事項の化合物を選んだ作用効果については記載されていないし、また、本願優先日の技術常識に照らし、光学異性体になるという他に特段の作用効果が見いだせないから、本願発明１により奏される作用効果は、刊行物１、刊行物２、周知の事項及び技術常識から当業者が予測し得るものであって、格別顕著なものとはいえない。 
第７　請求人の平成２８年９月３０日付け意見書について
（１）　請求人の意見書における主張の概要
　請求人は平成２８年９月３０日付け意見書において、刊行物１と刊行物２とに記載されたマーカーを同定するための方法は異なるものであり、刊行物２の教示を全体として見れば、刊行物２の教示を考慮しなかったであろうことは明らかであり、当業者が刊行物２の教示を考慮する動機付けはない旨を主張している。
（２）　請求人の主張に対する反論
　上記（刊１−ウ）には、「本発明の実施に際しては、
ホスト材料としては
液体
　そして、上記「第６　検討・判断」「ウ　効果について」において指摘したように、本願発明１は、「機能性流体」として列挙された流体に対して、相違点２に係る本願発明１の特定事項の化合物を採用したことによる特段の作用効果は見出せない。
　したがって、請求人の主張を参酌しても、先に示した拒絶理由を覆すに足る根拠が見出せない。
第８　結語 
　以上のとおり、本願発明１は、刊行物１に記載された発明、刊行物２に記載された技術事項、及び、周知の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 
　よって、結論のとおり審決する。