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　特願２０１２−５４２１６８「走査型プローブ顕微鏡を動作させる方法」拒絶査定不服審判事件〔平成２３年　６月　９日国際公開、ＷＯ２０１１／０６８９０５、平成２５年　４月１１日国内公表、特表２０１３−５１２４５６、請求項の数（１６）〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　原査定を取り消す。
　本願の発明は、特許すべきものとする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、２０１０年（平成２２年）１２月１日（パリ条約による優先権主張　２００９年１２月１日　 米国）を国際出願日とする出願であって、平成２６年７月９日付けで拒絶理由が通知され、同年１１月１２日に意見書及び手続補正書が提出され、平成２７年４月２１日付けで拒絶理由が通知され、同年１０月２６日に意見書及び手続補正書が提出され、平成２８年３月１８日付けで拒絶査定（以下、「原査定」という。）されたところ、同年７月２９日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同時に手続補正がなされたものである。
第２　平成２８年７月２９日提出の手続補正書による手続補正についての補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　平成２８年７月２９日提出の手続補正書による補正（以下、「本件補正」という）を却下する。
［補正の却下の決定の理由］
１　本件補正の内容
　本件補正は、補正前の請求項１を、補正後の請求項１に変更する補正事項（以下、「本件補正事項」という。）を含むものである。
　本件補正における補正前の請求項１及び補正後の請求項１は、それぞれ以下のとおりである。
（１）　補正前の請求項１
「【請求項１】
　走査型プローブ顕微鏡を動作させる動作方法であって、前記動作方法は、
　プローブと試料との間に周期的相対運動を生成する生成段階と；
　前記プローブの運動を検出して検出プローブ運動を得る検出段階と；
　前記検出プローブ運動から前記プローブと前記試料との間の瞬間力を回収する回収段階であって、前記瞬間力は寄生プローブ撓みとは無関係であり、前記寄生プローブ撓みは前記走査型プローブ顕微鏡の動作に関する背景によって生じることと；
　前記瞬間力を回収することに応じて、
走査中に前記瞬間力を
前記プローブと前記試料との間の距離をフィードバック制御するように
を含み、
　前記回収段階は、前記検出プローブ運動から前記背景を減算することを含み、
　前記自動制御段階は、対応フィードバックループにおけるゲインを自動的に制御することを含む、動作方法。」
（２）　補正後の請求項１
「【請求項１】
　走査型プローブ顕微鏡を動作させる動作方法であって、前記動作方法は、
　プローブと試料との間に周期的相対運動を生成する生成段階と；
　前記プローブの運動を検出して検出プローブ運動を得る検出段階と；
　前記検出プローブ運動から前記プローブと前記試料との間の瞬間力を回収する回収段階であって、前記瞬間力は寄生プローブ撓みとは無関係であり、前記寄生プローブ撓みは前記走査型プローブ顕微鏡の動作に関する
流体力、ドラッグ力、空気力およびレーザ干渉を含む
　前記瞬間力を回収することに応じて、走査中に前記瞬間力をフィードバック設定値に維持すべく前記プローブと前記試料との間の距離をフィードバック制御するように前記生成段階を自動的に制御する自動制御段階と
を含み、
　前記回収段階は、前記検出プローブ運動から前記
流体力、ドラッグ力、空気力およびレーザ干渉を含む
　前記自動制御段階は、対応フィードバックループにおけるゲインを自動的に制御することを含む、動作方法。」
　したがって、本件補正事項は、補正前の「前記走査型プローブ顕微鏡の動作に関する背景」を、「前記走査型プローブ顕微鏡の動作に関する
流体力、ドラッグ力、空気力およびレーザ干渉を含む
２　本件補正の適否の判断
（１）　新規事項の追加について
　本件補正事項は、本願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、「翻訳文等」という。）の【００７８】段落に、「これらの寄生力（流体力、ドラッグ力と空気、軸外運動、レーザ干渉およびプローブが試料に相互作用していない場合に生じる任意の他の周期的運動を含む）によるプローブ撓みへの寄与は、大きい」と記載されていることを補正の根拠としているから、本件補正事項は、本願の翻訳文等に記載された範囲内においてなされた補正であって、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしている。
（２）　補正の目的及び独立特許要件について
　本件補正事項は、本件補正前の請求項１に係る発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、本件補正の前後で請求項１に係る発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一であるから、特許法第１７条の２第５項第２号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
　そこで、本件補正後の請求項１に係る発明（以下、「本願補正発明１」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定に適合するか）について、以下で検討する。 
ア　記載不備（明確性要件違反）について
　本件補正事項において限定された「流体力」、「ドラッグ力」、「空気力」及び「レーザ干渉」とは、それぞれ、どのような力又は現象を指すのかが、翻訳文等及び当業者の技術常識を参酌しても不明である。
　特に、「空気」が「流体」に包含されていることは当業者の技術常識であるが、「空気力」及び「流体力」と記載する本件補正事項について、「流体力」と「空気力」との包含関係が不明である。
　また、「ドラッグ力」が、何に対する抗力であるのかが不明であり、「流体力」及び「空気力」との関係も不明である。
　また、「レーザ干渉」とは、どのようなレーザによる干渉であるのか不明である。
 　よって、本願補正発明１は明確でない。
 　したがって、本件補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていないから、本願補正発明１は、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 
 　 
 ３　小括 
 　以上のとおり、本願補正発明１は、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
第３　原査定の概要
原査定の概要は次のとおりである。
　本願請求項１−１７に係る発明は、以下の引用文献１−３に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下、「当業者」という。）が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
１．特開２００１−１０８６０１号公報
２．特開平１１−１３３０３８号公報
３．特開平０７−２７０４３４号公報
第４　本願発明
　本件補正は、上記「第２　平成２８年７月２９日提出の手続補正書による手続補正についての補正の却下の決定」のとおり、却下された。
したがって、本願請求項１−１７に係る発明（以下、それぞれ「本願発明１」−「本願発明１７」という。）は、平成２７年１０月２６日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項１−１７に記載された事項により特定される発明であり、本願発明１、１０は以下のとおりの発明である。
「【請求項１】
　走査型プローブ顕微鏡を動作させる動作方法であって、前記動作方法は、
　プローブと試料との間に周期的相対運動を生成する生成段階と；
　前記プローブの運動を検出して検出プローブ運動を得る検出段階と；
　前記検出プローブ運動から前記プローブと前記試料との間の瞬間力を回収する回収段階であって、前記瞬間力は寄生プローブ撓みとは無関係であり、前記寄生プローブ撓みは前記走査型プローブ顕微鏡の動作に関する背景によって生じることと；
　前記瞬間力を回収することに応じて、走査中に前記瞬間力をフィードバック設定値に維持すべく前記プローブと前記試料との間の距離をフィードバック制御するように前記生成段階を自動的に制御する自動制御段階と
を含み、
　前記回収段階は、前記検出プローブ運動から前記背景を減算することを含み、
　前記自動制御段階は、対応フィードバックループにおけるゲインを自動的に制御することを含む、動作方法。」
「【請求項１０】
　原子間力顕微鏡を動作させる動作方法であって、前記動作方法は、
　プローブと試料の断続的接触を誘発する誘発段階と；
　前記プローブの振動の各々の変調周期において走査中に前記プローブと前記試料との間で同じピーク相互作用力を維持するように前記プローブと前記試料との間の距離を制御する維持段階と
を含み、
　前記ピーク相互作用力は寄生プローブ撓みとは無関係であり、前記寄生プローブ撓みは走査型プローブ顕微鏡の動作に関する背景によって生じる、動作方法。」
第５　引用文献、引用発明等
１　引用文献１記載の事項
　原査定の拒絶の理由に引用された引用文献１には、図面とともに次の事項が記載されている（下線は当審による。）。
（引１ａ）「【０００８】
【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
［実施の形態１］図１は
本発明を走査型プローブ顕微鏡の一つである原子間力顕微鏡に適用した
【０００９】
たわみ信号処理装置８は内部に周波数と振幅を任意に設定可能な発振器を持ち、それによって、
カンチレバーを加振する。
たわみ検出器１０がカンチレバーのたわみを検出し、たわみ信号処理装置８がたわみ信号から試料の位置制御に必要な信号を生成しAFMコントローラ５に送る。AFMコントローラ５とZトランスレータコントローラ３はたわみ信号処理装置８からの信号をもとに、上下に振動する試料１４とプローブが周期的に接触と離脱を繰り返し、かつ、接触したプローブ１２と試料１４との間に働く最大斥力が一定になるように、試料１４の上下方向の位置を制御する。
　・・・
【００１２】
図３は、加振用アクチュエータ１５をカンチレバー側に配した場合の模式図である。
（引１ｂ）「［実施の形態２］図４は実施の形態１で説明した、原子間力顕微鏡におけるたわみ信号の模式図である。たわみ信号１６および、１７はそれぞれ、プローブまたは試料間の距離が等速で変化する場合と正弦的に変化する場合とを表している。１８，１９はともにトリガ信号を表している。
【００１３】
たわみ信号処理装置はトリガ１９のbとcの間で、たわみ信号のピーク値を検出し
プローブと試料間に働く斥力が最大となっているときのたわみ信号の値を検出することができ、この値を一定に保つように試料表面を走査することによって試料の表面形状を得ることができる。
（引１ｃ）「［実施の形態４］
ノイズを除去する方法
【００１９】液体中では、液体の粘性抵抗により、カンチレバーの自由振動は過減衰状態になり、たわみ信号２９の様になる。しかし、実際には、試料に対して相対的に振動しているカンチレバーには、粘性抵抗が働きたわみ信号は２７の様になる。つまり
、実際に得られるたわみ信号２７は、プローブと試料との接触、または、プローブと試料間に働く相互作用によるカンチレバーのたわみと粘性抵抗によるたわみを含んでいる。
たわみ信号２８は、粘性抵抗のみによるカンチレバーのたわみのみである。したがって、たわみ信号２７と２８を演算することにより粘性抵抗による影響を除去することができ、２９に示すようなたわみ信号を得ることができる。
（引１ｄ）「［実施の形態５］
図８を用いて、図７におけるたわみ信号２８を取得する方法について説明する。
【００２０】図８はプローブが振動する場合を示している。通常、プローブ１２は上下に振動し試料表面に周期的に接触しているが、たわみ信号２８を取得するためには、プローブが試料表面に接触しないように、プローブを試料から離さなければならない。そこで、aは
プローブが試料表面を走査しているとき
、１ライン走査後
プローブが試料表面を走査しているとき
１ライン走査後
【００２１】ｅは、
測定対象領域を走査後
【００２２】このようにすることで、位置によってたわみ信号２８が変化する様な場合でも、正確ににたわみ信号２８を取得することができる。また、液体の粘性抵抗のように、場所によってたわみ信号２８が変化しないような場合には
走査前、または、走査後
（引１ｅ）「【符号の説明】
　・・・
１１　　カンチレバー
１２　　プローブ
１３　　カンチレバー支持体
１４　　試料
１５　　加振用アクチュエータ」
（引１ｆ）図３は以下のようなものである。
　図３及び（引１ｅ）から、
カンチレバー１１の先端にプローブ１２が一体的に設けられている
（引１ｇ）図４は以下のようなものである。
（引１ｈ）図７は以下のようなものである。
（引１ｉ）図８は以下のようなものである。なお、「ｅ」の図は省略した。
図８ａ及びｃにおけるプローブ１２間の矢印から、【００２０】段落における「プローブが試料表面を走査しているときに」との記載で説明されるタイミングは、プローブの試料表面の検出によるたわみ信号２７の取得の後であって、次の場所に移動する前のタイミングであることが読み取れる。
　したがって、（引１ａ）、（引１ｂ）及び（引１ｆ）の下線部の記載を総合すると、引用文献１には、以下の発明（「引用発明１」という。）が記載されている（引用発明１の認定の根拠となった段落番号を附記した。）。
「原子間力顕微鏡（【０００８】）を動作させる動作方法であって、
　たわみ信号処理装置８は内部に周波数と振幅を任意に設定可能な発振器を持ち、それによって、カンチレバーを加振し（【０００９】）、
　カンチレバーの先端にプローブ１２が一体的に設けられ（図３）、
　たわみ検出器１０がカンチレバーのたわみを検出し、たわみ信号処理装置８がたわみ信号から試料の位置制御に必要な信号を生成しAFMコントローラ５に送り、AFMコントローラ５とZトランスレータコントローラ３はたわみ信号処理装置８からの信号をもとに、上下に振動するプローブ１２と試料１４が周期的に接触と離脱を繰り返し、かつ、接触したプローブ１２と試料１４との間に働く最大斥力が一定になるように、試料１４の上下方向の位置を制御する方法であって（【０００９】）、
　たわみ信号処理装置はトリガ１９のbとcの間で、たわみ信号のピーク値を検出し、プローブ１２と試料１４との間に働く斥力が最大となっているときのたわみ信号の値を検出することができ、この値を一定に保つように試料表面を走査することによって試料の表面形状を得ることができる（【００１３】）
  動作方法。」
２　引用文献２記載の事項
　引用文献２には、その【請求項１】の記載からみて、「試料表面の物理量を検知するための探針の動作を制御するＺサーボ系を有する走査プローブ顕微鏡において、前記Ｚサーボ系の発振を検出する発振検出手段と、該発振検出手段の出力に基づいて、前記Ｚサーボ系のサーボゲインを所定の大きさに自動設定するサーボゲイン自動設定手段とを具備したことを特徴とする走査プローブ顕微鏡」が記載されている。
３　引用文献３記載の事項
　引用文献３には、その【請求項１】の記載からみて、「レバーアームに取り付けられたプローブ先端を含むプローブを試料の表面で走査させ、プローブ先端が走査するときのレバーアームの位置に関連して試料の表面を反映するデータを収集する原子間力顕微鏡を作動させる方法において、前記方法が、プローブを前記プローブの共振周波数またはその付近、あるいは前記共振周波数の調波またはその付近で振動させる段階と、振動プローブが試料の表面に接触し、プローブの振動の振幅が試料表面との衝突による影響を受けて、試料の表面のトポグラフィーの変化を示す信号を生成するように、振動プローブを試料の表面で並進させる段階と、前記並進段階で生成された信号に関連して試料の表面を表わすデータ値を決定する段階と、から成る原子間力顕微鏡の作動方法」が記載されている。
第６　対比・判断
１　本願発明１について
（１）対比
　本願発明１と引用発明１とを対比すると、次のことがいえる。
ア　引用発明１における「原子間力顕微鏡」は、本願発明１における「走査型プローブ顕微鏡」に相当する。
イ　引用発明１は「プローブ１２が一体的に設けられ」た「カンチレバー」のたわみを検出するものであるから、引用発明１における「プローブ１２」及び「カンチレバー」が本願発明１における「プローブ」に相当し、引用発明１の「たわみ信号処理装置８は内部に周波数と振幅を任意に設定可能な発振器を持ち、それによって、カンチレバーを加振」することは、当該「加振」によって「上下に振動するプローブ１２と試料１４が周期的に接触と離脱を繰り返」すものであるから、本願発明１における「プローブと試料との間に周期的相対運動を生成する生成段階」に相当する。
ウ　引用発明１における「プローブ１２と試料１４との間に働く斥力が最大となっているときのたわみ信号の値」は、「最大となっているとき」とはある「瞬間」を指すことは明らかであるから、その意味において、本願発明１における「前記プローブと前記試料との間の瞬間力」に相当する。
エ　引用発明１における「たわみ信号処理装置はトリガ１９のbとcの間で、たわみ信号のピーク値を検出」することと、本願発明１の「前記プローブの運動を検出して検出プローブ運動を得る検出段階」とは、「前記プローブの運動を検出して信号を得る検出段階」である点で共通する。
オ　引用発明１における「プローブ１２と試料１４との間に働く斥力が最大となっているときのたわみ信号の値を検出する」ことと、本願発明１の「検出プローブ運動から前記プローブと前記試料との間の瞬間力を回収する回収段階」に対して、「検出段階で得られた信号から前記プローブと前記試料との間の瞬間力を回収する回収段階」である点で共通する。
カ　引用発明１における「接触したプローブ１２と試料１４との間に働く最大斥力が一定になるように、試料１４の上下方向の位置を制御する」及び「この値を一定に保つように試料表面を走査する」ことは、本願発明１の「前記瞬間力を回収することに応じて、走査中に前記瞬間力をフィードバック設定値に維持すべく前記プローブと前記試料との間の距離をフィードバック制御するように前記生成段階を自動的に制御する自動制御段階」に相当する。
　したがって、本願発明１と引用発明１との間には、次の一致点、相違点がある。
（一致点）
「走査型プローブ顕微鏡を動作させる動作方法であって、前記動作方法は、
　プローブと試料との間に周期的相対運動を生成する生成段階と；
　前記プローブの運動を検出して信号を得る検出段階と；
　前記検出段階で得られた信号から前記プローブと前記試料との間の瞬間力を回収する回収段階と；
　前記瞬間力を回収することに応じて、走査中に前記瞬間力をフィードバック設定値に維持すべく前記プローブと前記試料との間の距離をフィードバック制御するように前記生成段階を自動的に制御する自動制御段階と
を含む、
動作方法。」
（相違点）
（相違点１）検出段階について、本願発明１は、「検出プローブ運動を得」ているのに対して、引用発明１は、トリガ１９のbとcの間における「たわみ信号のピーク値」を得ている点。
（相違点２）「瞬間力」について、本願発明１は、「前記瞬間力は寄生プローブ撓みとは無関係であり、前記寄生プローブ撓みは前記走査型プローブ顕微鏡の動作に関する背景によって生じ」るのに対し、引用発明１は、「寄生プローブ撓み」及びその原因である「背景」に関する特定がない点。
（相違点３）「回収段階」について、本願発明１は、「前記回収段階は、前記検出プローブ運動から前記背景を減算することを含」むのに対して、引用発明１にはそのような処理が特定されていない点。
（相違点４）本願発明１は「対応フィードバックループにおけるゲインを自動的に制御する」という構成を備えるのに対し、引用発明はそのような構成を備えていない点。
（２）相違点についての判断
　事案に鑑みて、上記相違点２について先に検討する。
ア
（ア）引用文献１記載のノイズ除去方法について
　引用文献１には、（引１ｃ）の下線部の記載を総合すれば、「演算」が「減算」を含む処理であることは当業者に明らかであるから、「実際に得られるたわみ信号２７から、粘性抵抗によるたわみ信号２８を減算することを含む、ノイズ除去されたたわみ信号２９を得る方法」という技術的事項が記載されている（以下「引用文献１記載のノイズ除去方法」という。）。
　ここで、引用文献１記載のノイズ除去方法における「粘性抵抗によるたわみ信号２８」は、走査型プローブ顕微鏡の動作に関する背景であって、試料−プローブ相互作用とは別のプローブ撓みを引き起こす要因となるものであることは明らかであるから、本願発明１の「寄生プローブ撓み」を生じさせる「前記走査型プローブ顕微鏡の動作に関する背景」に相当する。
（イ）引用文献１記載のノイズ除去方法を、引用発明１におけるたわみ信号のピーク値の検出に適用することの容易性について　
　（引１ｄ）及び（引１ｉ）に摘記したように、引用文献１記載のノイズ除去方法において、「粘性抵抗によるたわみ信号２８」を取得するタイミングは、
「実際に得られるたわみ信号２７」を取得した後
　また、引用文献１には、引用文献１記載のノイズ除去方法によって得られた「ノイズ除去されたたわみ信号２９」をフィードバック制御に用いることを示唆する記載もない。
　
（ウ）したがって、引用文献１には、「実際に得られるたわみ信号２７から、粘性抵抗によるたわみ信号２８を減算することを含む、ノイズ除去されたたわみ信号２９を得る方法」は記載されているが、引用発明１のフィードバック制御において設定値に維持される値である「プローブと試料間に働く斥力が最大となっているときのたわみ信号の値」を、当該「ノイズ除去されたたわみ信号２９」から検出することは、動機がない。
イ　引用文献２及び３には、寄生プローブ撓みに関して記載も示唆もされていない。
ウ　よって、他の相違点について検討するまでもなく、本願発明１は、当業者であっても、引用発明１及び引用文献１−３に記載された技術的事項に基づいて、容易に発明をすることができたものとはいえない。
２　本願発明２−９、１５−１７について
　本願発明２−９、１５−１７も、上記相違点２に記した本願発明１の構成と同一の構成を備えるものであるから、本願発明１と同じ理由により、当業者であっても、引用発明１及び引用文献１−３に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。
３　本願発明１０−１４について
　本願発明１０における「前記プローブと前記試料との間」の「ピーク相互作用力」は、「走査型プローブ顕微鏡の動作に関する背景によって生じる」「寄生プローブ撓みとは無関係である」点において、本願発明１の「瞬間力」と共通する。
　してみれば、本願発明１０−１４も、上記相違点２に記した本願発明１の構成と同様の構成を備えるものであるから、本願発明１と同様の理由により、当業者であっても、引用発明１及び引用文献１−３に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。
第７　むすび
　以上のとおり、本願発明１−１７は、当業者が引用発明１及び引用文献１−３に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。
　したがって、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。
　また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり審決する。