【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３５８２５０４号発明「熱間プレス用めっき鋼板」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　請求のとおり訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１．手続の経緯
　本件特許第３５８２５０４号の請求項１〜７に係る発明は、平成１３年８月３１日に特許出願され、平成１６年８月６日にその特許の設定登録がなされたものである。
　これに対し、ＪＦＥスチール株式会社から平成２５年１１月８日付けで請求項１〜７に係る発明の特許について無効審判の請求がなされたところ、その後の手続の経緯は、おおむね次のとおりである。
　
平成２６年　２月　７日　　　　　　答弁書、訂正請求書
平成２６年　３月３１日　　　　　　口頭審理陳述要領書（被請求人）
平成２６年　４月３０日　　　　　　口頭審理陳述要領書（請求人）
平成２６年　５月　７日　　　　　　手続補正書（請求人）
平成２６年　５月２２日　　　　　　口頭審理陳述要領書（その２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（被請求人）
平成２６年　５月２７日　　　　　　第１回口頭審理
　
第２．訂正請求について
　平成２６年２月７日付けの訂正請求（以下「本件訂正請求」という。）は、本件特許の願書に添付した明細書及び図面について、訂正請求書に添付した訂正明細書及び図面のとおりに一群の請求項ごとに訂正することを請求するものであって、その訂正の内容は次のとおりである。
　
１．訂正事項
１−１．請求項１〜６からなる一群の請求項に係る訂正（以下、「本件訂正１」という。）
（１）訂正事項１
　特許請求の範囲の請求項１において、「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」を「亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層」と訂正する。
（２）訂正事項２
　特許請求の範囲の請求項１において、「プレスされ」を「プレスされ焼き入れされ」と訂正する。
（３）訂正事項３
　明細書の段落【００２０】において、「亜鉛めっき鋼板」を「亜鉛系めっき鋼板」と訂正する。
（４）訂正事項４
　明細書の段落【００２２】において、「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」を「亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層」と訂正する。
（５）訂正事項５
　明細書の段落【００２２】において、「プレスされ」を「プレスされ焼き入れされ」と訂正する。
（６）訂正事項６
　明細書の段落【００３６】において、「亜鉛及び亜鉛合金めっき」を「亜鉛合金めっき」と訂正する。
（７）訂正事項７
　明細書の段落【００４０】において、「制限がなく、純亜鉛めっき層であっても、」を「制限がなく、」と訂正する。
（８）訂正事項８
　明細書の段落【００４１】を削除する。
（９）訂正事項９
　明細書の段落【００５０】において、「【実施例】」を「【参考例】」と、「［実施例１］」を「［参考例１］」と訂正する。
（１０）訂正事項１０
　明細書の段落【００５７】における【表２】の「備考欄」において、「実施例」を「参考例」と訂正する。
（１１）訂正事項１１
　明細書の段落【００５８】において、「［実施例２］」を「［参考例２］」と、「実施例１」を「参考例１」と訂正する。
（１２）訂正事項１２
　明細書の段落【００６０】における【表３】の「備考欄」において、「実施例」を「参考例」と訂正する。
（１３）訂正事項１３
　明細書の段落【００６１】において、「［実施例３］」を「［参考例３］」と、「実施例１」を「参考例１」と訂正する。
（１４）訂正事項１４
　明細書の段落【００６３】における【表４】の「備考欄」において、「実施例」を「参考例」と訂正する。
（１５）訂正事項１５
　明細書の段落【００６４】において、「［実施例４］」を「［実施例］」と、「実施例１」を「参考例１」と訂正する。
（１６）訂正事項１６
　明細書の段落【００６６】における【表５】の「備考欄」の「実施例」を、例Ｎｏ．１、例Ｎｏ．４、例Ｎｏ．５、例Ｎｏ．６、例Ｎｏ．７では「参考例」と訂正する。
１−２．請求項７に係る訂正（以下、「本件訂正２」という。）
（１）訂正事項１７
　特許請求の範囲の請求項７において、「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」を「亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層」と訂正する。
（２）訂正事項１８
　特許請求の範囲の請求項７において、「プレスされ」を「プレスされ焼き入れされ」と訂正する。
（３）訂正事項１９
　明細書の段落【００２６】において、「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」を「亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層」と訂正する。
（４）訂正事項２０
　明細書の段落【００２６】において、「プレスされ」を「プレスされ焼き入れされ」と訂正する。
　
２．訂正の適否
２−１．本件訂正１について
２−１−１．訂正の目的の適否、新規事項追加の有無、及び特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
（１）訂正事項１について
ア　訂正の目的の適否
　本件訂正前の請求項１では、鋼板の表面のめっき層について、亜鉛と亜鉛系合金であることを特定していたが、訂正事項１により、本件訂正後の請求項１では、亜鉛めっき層を除外し、亜鉛系合金めっき層について「亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層」と亜鉛合金に含まれる元素を具体的に記載することで、亜鉛系合金めっき層が限定されたから、この訂正事項１は、特許法第１３４条の２第１項第１号のただし書第１号に該当する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ　新規事項追加の有無、及び実質上の特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
　願書に添付された明細書には、
（ア）「例えば亜鉛−鉄合金めっき、亜鉛−１２％ニッケル合金めっき、亜鉛−１％コバルト合金めっき、５５％アルミニウム−亜鉛合金めっき、亜鉛−５％アルミニウム合金めっき、亜鉛−クロム合金めっき、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき、スズ−８％亜鉛合金めっき、亜鉛−マンガン合金めっきなどである。」（段落【００３８】）
（イ）「亜鉛系めっき層の組成は特に制限がなく、純亜鉛めっき層であっても、Ａｌ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｃｏ、Ｍｇ、Ｓｎ、Ｐｂなどの合金元素をその目的に応じて適宜量添加した亜鉛合金めっき層であってもよい。その他原料等から不可避的に混入することがあるＢｅ、Ｂ、Ｓｉ、Ｐ、Ｓ、Ｔｉ、Ｖ、Ｗ、Ｍｏ、Ｓｂ、Ｃｄ、Ｎｂ、Ｃｕ、Ｓｒ等のうちのいくつかが含有されることもある。」（段落【００４０】）
との記載がなされているから、訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合する。
　また、上記アで述べたように、訂正事項１は、亜鉛合金に含まれる元素を元素を具体的に記載し、亜鉛系合金めっき層を限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張するものではないし、変更するものでもないから、特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合する。
（２）訂正事項２について
ア　訂正の目的の適否
　本件訂正前の請求項１では、熱間プレス用鋼板について、熱間プレス後に焼き入れを行わないものも含まれていたが、訂正事項２により、本件訂正後の請求項１では、熱間プレス後に焼き入れを行うもののみに限定されたから、この訂正事項１は、特許法第１３４条の２第１項第１号のただし書第１号に該当する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ　新規事項追加の有無、及び実質上の特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
　願書に添付された明細書には、
（ア）「素地鋼材
本発明にかかる熱間プレス用の素地鋼材は、溶融亜鉛系めっき時のめっき濡れ性、めっき後のめっき密着性が良好であれば特に限定しないが、熱間プレスの特性として、熱間成形後に急冷して高強度、高硬度となる焼き入れ鋼、たとえば下掲の表１にあるような鋼化学成分の高張力鋼板が実用上は特に好ましい。」（段落【００２９】）
（イ）「このようにして加熱され、表面にバリア層が形成された本発明にかかる熱間プレス用鋼板には、次いで、熱間プレス成形が行われるが、このときの熱間プレス成形は特に制限はなく、通常行われているプレス成形を行えばよい。熱間プレス成形の特徴として成形と同時に焼入れを行うことから、そのような焼入れを可能とする鋼種を用いることが好ましい。もちろん、プレス型を加熱しておいて、焼き入れ温度を変化させ、プレス後の製品特性を制御してもよい。」（段落【００４８】）
との記載がなされているから、訂正事項２は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合する。
　また、上記アで述べたように、訂正事項２は、熱間プレス用鋼板について、熱間プレス後に焼き入れを行うもののみに限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張するものではないし、変更するものでもないから、特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合する。
（３）訂正事項３〜１６について
ア　訂正の目的の適否
　訂正事項３〜８は、それぞれ、明細書の段落【００２０】、段落【００２２】、段落【００３６】、段落【００４０】、段落【００４１】を訂正事項１又は２の訂正と整合させるために訂正するものであるから、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　訂正事項９〜１６は、それぞれ、明細書の段落【００５０】、段落【００５７】、段落【００５８】、段落【００６０】、段落【００６１】、段落【００６３】、段落【００６４】、段落【００６６】において、実施例を参考例と訂正するものであり、訂正事項１及び２と整合させるためのものであるから、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ　新規事項追加の有無、及び実質上の特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
　訂正事項１及び２は、いずれも、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、また、実質上特許請求の範囲を拡張するものではないし、変更するものでもないから、この訂正事項１及び２に係る訂正との整合を目的とした訂正事項３〜１６に係る訂正も、新規事項追加するものではないし、実質上の特許請求の範囲の拡張又は変更するものでもないことは明らかである。
　よって、特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第５及び６項に適合する。
２−１−２．一群の請求項についての訂正の可否
ア　本件訂正１に係る訂正後の本件特許の請求項２〜６は、請求項１を引用しているから、訂正後の請求項１〜６は一群の請求項を構成する。
イ　訂正事項３〜１６は、訂正後の請求項１〜６と関係している。
ウ　そうすると、本件訂正請求１は、特許法第１３４条の２第９項で引用する同法１２６条第４項に適合するものである。
２−２．本件訂正２について
２−２−１．訂正の目的の適否、新規事項追加の有無、及び特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
（１）訂正事項１７について
ア　訂正の目的の適否
　本件訂正前の請求項７では、鋼板の表面のめっき層について、亜鉛と亜鉛系合金であることを特定していたが、訂正事項１７により、本件訂正後の請求項７では、亜鉛めっき層を除外し、亜鉛系合金めっき層について「亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層」と亜鉛合金に含まれる元素を具体的に記載することで、亜鉛系合金めっき層を限定されたから、この訂正事項１７は、特許法第１３４条の２第１項第１号のただし書第１号に該当する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである
イ　新規事項追加の有無、及び実質上の特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
　本訂正事項は、訂正事項１と実質的に同じであるから、訂正事項１について述べたものと同じ理由により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であって、実質上特許請求の範囲を拡張、又は変更するものでもないから、特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第５及び６項に適合する。
（２）訂正事項１８について
ア　訂正の目的の適否
　本件訂正前の請求項７では、熱間プレス用鋼材について、熱間プレス後に焼き入れを行わないものも含まれていたが、訂正事項１８により、本件訂正後の請求項７では、熱間プレス後に焼き入れを行うもののみに限定されたから、この訂正事項１８は、特許法第１３４条の２第１項第１号のただし書第１号に該当する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ　新規事項追加の有無、及び実質上の特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
　本訂正事項は、訂正事項２と実質的に同じであるから、訂正事項２について述べたものと同じ理由により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないから、特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第５及び６項に適合する。
（３）訂正事項１９及び２０について
ア　訂正の目的の適否
　訂正事項１９及び２０は、共に、明細書の段落【００２６】の記載を訂正事項１７及び１８の訂正と整合させるために訂正するものであるから、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ　新規事項追加の有無、及び実質上の特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
　訂正事項１７及び１８は、いずれも、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないから、この訂正事項１７及び１８に係る訂正との整合を目的とした訂正事項１９及び２０に係る訂正も、新規事項追加するものではないし、実質上の特許請求の範囲の拡張又は変更するものでもないことは明らかである。
　よって、特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第５及び６項に適合する。
２−３．請求人は、平成２６年５月７日付けで補正された同年４月３０日の付けの口頭審理陳述要領書（以下、「請求人口頭審理陳述要領書」という。）において、願書に添付された明細書の段落【００３８】には、「亜鉛−１２％ニッケル合金めっき」、「亜鉛−１％コバルト合金めっき」、「スズ−８％亜鉛合金めっき」が記載され、同明細書の段落【００６６】の【表５】には、めっき種として、「亜鉛−１２％ニッケル合金めっき」、「亜鉛−１％コバルト合金めっき」等が記載されているものの、同段落【００４０】の記載を考慮しても、後述する甲第１６号証の記載からみて、「亜鉛−１２％ニッケル合金めっき」を「亜鉛−ニッケル合金めっき」に、「亜鉛−１％コバルト合金めっき」を「亜鉛−コバルト合金めっき」に、「スズ−８％亜鉛合金めっき」を「スズ−亜鉛合金めっき」に置き換え、「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」を「亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層」を含むめっき層に訂正すること、すなわち、訂正事項１及び１７は、願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではないとの主張をしている。
　しかし、願書に添付された明細書の段落【００４０】には、「亜鉛系めっき層の組成は特に制限がなく、純亜鉛めっき層であっても、Ａｌ、Ｍｎ、
Ｎｉ
Ｃｏ
Ｓｎ
などの合金元素をその目的に応じて適宜量添加した亜鉛合金めっき層であってもよい
　よって、訂正事項１及び１７は適法な訂正事項であり、請求人の主張は採用することができない。
　
第３．本件特許発明
　上記第２．のとおり、本件訂正請求は認められるから、本件特許発明は、本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１〜７に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
　
「【請求項１】
表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層を鋼板表面に有することを特徴とする700〜1000℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用鋼板。
【請求項２】
前記酸化皮膜が亜鉛の酸化物層から成る請求項１記載の熱間プレス用鋼板。
【請求項３】
前記めっき層の片面当たりの付着量が90g/m２以下である請求項１または２記載の熱間プレス用鋼板。
【請求項４】
前記めっき層を鋼板表面に直接設けた熱間プレス用鋼板であって、該めっき層におけるFe含有量が80質量％以下である請求項１ないし３のいずれかに記載の熱間プレス用鋼板。
【請求項５】
前記鋼板のＣ含有量が0.1 ％以上、3.0 ％以下である請求項１ないし４のいずれかに記載の熱間プレス用鋼板。
【請求項６】
前記鋼板が780MPa級以上の高強度鋼板である請求項１ないし４のいずれかに記載の熱間プレス用鋼板。
【請求項７】
表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層を鋼材表面に有することを特徴とする700 〜1000℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用鋼材。」（以下、それぞれ、「本件特許発明１〜７」という。）
第４．請求人の主張の概要と証拠方法
１．請求人の主張の概要
　請求人は、「特許第３５８２５０４号の特許請求の範囲の請求項１〜７に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め」、審判請求書と共に証拠方法として甲第１〜１１号証を、口頭審理陳述要領書とともに甲第１２〜２０号証を提出しており、審判請求書、口頭審理（口頭審理陳述要領書、第１回口頭審理調書を含む）、手続補正書において、主張したことを整理すると、概ね次のとおり主張している。
（１）無効理由１
　本件特許発明１〜５及び７は、甲第１号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないものであり、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
（２）無効理由２
　本件特許発明１〜３は、甲第１号証に記載された発明に甲第２号証〜甲第６号証に記載された発明を適用することによって、本件特許発明４〜７は、甲第１号証に記載された発明に甲第２号証〜甲第７号証に記載された発明を適用することによって、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
（３）無効理由３
　本件特許発明１〜５及び７は、甲第２号証〜甲第５号証に記載された発明を考慮すると、甲第８号証に記載された発明であり、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
（４）無効理由４
　本件特許明細書の請求項１〜７の記載は、特許法第３６条第６項第１号及び第２号に規定する要件を満たしていないから、これら請求項に係る本件特許発明の特許は同法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきである。
（５）無効理由５
　本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていないから、請求項１〜７に係る本件特許発明の特許は、同法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきである。
　
２．甲号証の記載事項及び視認事項
　請求人が証拠方法として提出した甲号証の記載事項及び視認事項は、それぞれ次のとおりである。
（１）甲第１号証：特開２０００−２３４１５３号公報
（１−１）「【請求項１】　重量％で、
C ：0.01〜0.20％、
Si：0.01〜3.0 ％、
Mn：0.01〜3.0 ％、
P ：0.002 〜0.2 ％、
S ：0.001 〜0.020 ％、
Al：0.005 〜2.0 ％、
N ：0.0002〜0.01％、
Mo：0.01〜1.5%、
を含有し、更に重量％で、
Cr：0.01〜1.5%、
Nb：0.005 〜0.10％、
Ti：0.005 〜0.10％、
V ：0.005 〜0.10％、
B ：0.0003〜0.005 ％、
の1 種または2 種以上を含有せしめ、その範囲が、
25＜28×√Si+60 ×√P+75×√Mo+35 ×√Cr+38 ×√Nb+30 ×√Ti+42 ×√V+420 ×√B ≦140 …式（Ａ）
を満足し、かつ残部が鉄および不可避的不純物からなることを特徴とする熱処理硬化能に優れた薄鋼板。
・・・
【請求項４】　請求項１、請求項２、又は請求項３に記載の薄鋼板を用いて、少なくとも強度が必要な部位に２％以上の塑性歪みが加わるプレス成形を２００℃〜８５０℃の温度で行うことを特徴とする高強度プレス成形体の製造方法。」（特許請求の範囲の請求項１、４）
（１−２）「【発明の属する技術分野】本発明は、自動車の構造用部品などのように、構造上の強度、特に変形時の耐力および強度が必要とされる箇所に適用されるに好適な、プレス等による加工成形中に所定温度域で強度上昇熱処理がなされる成形体の素材として好適である熱処理硬化能に優れた薄鋼板およびその薄鋼板からなる高強度プレス成形体の製造方法に関するものである。本発明でいう熱処理硬化能とは温間成形中の強度上昇能を意味する。」（段落【０００１】）
（１−３）「このような鋼板を得る方法としては、従来、プレス後に焼き付け塗装を行う際の熱を利用して強度を上昇させるＢＨ鋼板（焼付硬化鋼板）がある。例えば、特開昭55−141526号公報、特開昭55−141555号公報に記載されるようなNb添加鋼において、鋼中のC ，N ，AI（当審注：Alの誤記と認める）含有量に応じてNbを添加して、at％でNb／( 固溶C ＋固溶N ）をある範囲内に制限し、さらに、焼鈍後の冷却速度を制御することにより、鋼板中の固溶C 、固溶N を調整する方法や、特公昭61−45689 号公報に記載されるようなTiとNbの複合添加によって焼付硬化性を向上することが開示されている。」（段落【０００３】）
（１−４）「【課題を解決するための手段】発明者らは、上記のような問題点を解決すべく、薄鋼板からなる各種成形材料や部品の形状を成形する上での加工性、部材や部品を成形中（例えばプレス中）熱処理することで硬化させる熱処理方法、および該鋼板からなる部品としてのプレス成形体の変形強度特性など鋭意研究を行って、本発明を成し遂げた。」（段落【０００６】）
（１−５）「本発明の薄鋼板は、熱延鋼板、冷延鋼板、溶融亜鉛めっき鋼板、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、電気亜鉛めっき鋼板、各種表面処理鋼板の何れでも構わず、発明の効果を享受出来るが、該薄鋼板の少なくとも片面に1mg/m 2 以上の亜鉛を含む層を付与すると、温間成形（例えば温間プレス）中の酸化や脱炭が防止され、 本発明の効果を最も有効に享受出来る。 少なくとも片面に1mg/m 2 以上の亜鉛を含む層とは、電気めっき法、溶融めっき法、塗布法、蒸着法などいずれの方法で付与しても構わず、その方法は限定されるものではない。 また、1mg/m 2 以上の亜鉛を含む層中には亜鉛以外の元素を含んでいても何ら差し支えない。」（段落【００２８】）
（１−６）「加熱方法は、鋼板を事前に予熱しておき、直ちにプレス加工を行う方法が製造上最も安定である。 他の方法としては、金型にヒーターを埋め込み金型全体を保持する方法もある。温間成形の好ましい温度範囲（プレス時の温度）について検討した。プレス成形品の縦壁部（ 図4 のＡ）のビッカース硬度（Ｈｖ）を温間温度を１００〜９００℃まで５０℃毎に設定してプレス成形しその後に測定した。 これを図３に示す。 強度上昇（Hv上昇）が認められる最低温度は２００℃である。更に強度上昇から好ましくは２５０℃以上である。従来のＢＨ鋼板の焼付温度は、温間成形の温度範囲より低温側である。本発明者等は、ＢＨ鋼板が固溶Ｃだけを用いるメカニズムであるのに対し、本発明は、温間成形時の強度上昇であり、ＭｏやＣｒ等の遷移金属との相互作用も加わるため、強度上昇のための温度域が、焼付硬化に比べ高温側に移るものと考えている。また、適用温度については、Ａｒ3 変態点である８５０℃以下で可能であるが、実ラインでのプレスをこの温度まで上昇させると金型に熱歪が発生して成型品の精度が低下する場合があったり、また、温度保持のための電源も大きくなり設備投資が膨らみ、消費電力が膨大となり経済的ではなくなる場合があるので、６００℃以下とすることが好ましく、更には５００℃以下とすることが好ましい。ただし、電源が大きくならない小物の部品についてはこの限りではない。」（段落【００３２】）
（１−７）「【実施例】以下に本発明を実施例に基づいて具体的に説明する。表１、表２に示す成分の鋼を溶製し、常法に従い連続鋳造でスラブとした。次いで、加熱炉中で１２００℃まで加熱し、８８０℃の仕上げ温度で熱間圧延を行い、500 ℃の温度で巻取り後、酸洗を施し熱延鋼板とした。
また、熱延鋼板の一部は更に、７０％の圧下率で冷間圧延を行った後、８３０℃の温度で６０秒の再結晶焼鈍を行い冷延鋼板となした。また、一部は電気亜鉛めっきを施し鋼板の表層に亜鉛層を付与した。・・・。
また、別途、該鋼板をプレスにて成形し、図４に示すハット型のプレス成形品となした。このとき、しわ押さえ圧を調整し、たて壁部Ａに平均で５％、平坦部Ｂに２％の塑性相当歪みを加えた。次に、金型にヒーターを埋め込み金型温度を昇温した。・・・。」（段落【００３３】〜【００３５】）
（２）甲第２号証：溶接学会全国大会講演概要−第５２集−、社団法人溶接学会、平成５年３月１５日、１１０〜１１１頁
（２−１）「Table 1. Test materials（当審訳：表１．　試験に用いた材料）」において、「Cw: Coating weight(g/m2)（当審訳：Ｃｗ：コーティング重量（ｇ／ｍ２））」のCwが３５〜６５であり、「Fe: Fe content (wt%) in coating（当審訳：Ｆｅ：コーティング中のＦｅ含有量（ｗｔ％）」が１０．６〜１４．０ｗｔ％であることが示されている。
（２−２）「合金化溶融亜鉛めっき鋼板のめっき表面にＺｎＯ系被膜が存在することにより、電極寿命が改善されることを見いだした。」（１１１頁下から７〜８行）
（３）甲第３号証：特開平５−３２０８５４号公報
（３−１）「【作用】溶融亜鉛めっき処理された鋼板を、酸素濃度２５％以上の酸化性雰囲気に保たれた高周波誘導加熱炉に導入し合金化処理することにより、めっき層の上層に緻密で且つ均一な酸化皮膜（ＺｎＯ）が形成される。高周波誘導加熱炉内の雰囲気の酸素濃度が２５％未満では、酸化皮膜の付着量が十分ではなく、鋼板各部での酸化皮膜の形成が不均一になり易い。」（段落【０００８】）
（３−２）「【実施例】
〔実施例１〕図１に示すラインにおいて、板厚０．８０ｍｍの冷延鋼板を溶融亜鉛めっき（めっき目付量：片面当り６０ｇ／ｍ2）した後、表１に示す炉内雰囲気に保たれた高周波誘導加熱方式の合金化炉で合金化処理し、合金化めっき層中のＦｅ％が１０±０．５ｗｔ％の合金化溶融亜鉛めっき鋼板を製造した。得られた鋼板のめっき皮膜上層（ＺｎＯ量）の酸化皮膜量とスポット溶接連続打点数による溶接性試験の結果を表１に併せて示す。」（段落【００３５】）
（４）甲第４号証：特開平１１−２２９１０４号公報
（４−１）「合金化溶融亜鉛めっき鋼板は、母材鋼板を加熱または焼鈍したのち溶融亜鉛めっきし、５００〜６００℃に加熱して亜鉛めっき層をＦｅ−Ｚｎ合金化して製造される。めっき付着量は、通常、片面当り２０〜７０ｇ／ｍ2 、めっき層中のＦｅ含有量の平均値は通常８〜１２重量％である。付着量がこれよりも少ないものは通常の手段では製造が難しく、これよりも多いものはめっき層の耐パウダリング性が損なわれるので、一般には供給されていない。これらのめっき鋼板の母材としては、低炭素Ａｌキルド鋼板、極低炭素Ｔｉ添加鋼板等が用いられている。」（段落【０００３】）
（４−２）「通常、めっき層の合金化処理は４００〜６００℃で大気雰囲気中で施される。このため、合金化処理後のめっき層表面には、Ａｌ酸化物（Ａｌ2Ｏ3など）およびＺｎ酸化物（ＺｎＯなど）などからなる、薄い酸化皮膜が生成する。めっき層には通常０．２〜０．４重量％程度のＡｌが含有されるが、高温ではＡｌの酸化速度が速いために優先的に酸化され、生成する酸化皮膜にはＡｌ酸化物が濃化される。合金化処理したままのめっき層表面の酸化皮膜中のＡｌとＺｎの重量比率は、通常の場合、Ａｌ／（Ａｌ＋Ｚｎ）で０．３〜０．５程度となる。」（段落【００２６】）
（４−３）「合金化処理：亜鉛めっきされた鋼板には合金化処理が施される。合金化処理温度は、４８０〜６００℃とするのがよい。合金化処理時の加熱方法は、誘導加熱方式、直接通電、バーナー、赤外線による加熱など公知が適用できる。しかし、本発明のようにＳｉを含有する母材を用いると耐フレーキング性が劣化しやすい。耐フレーキング性を損なわないために合金化時は２０℃／秒以上で急速加熱するのが好ましく、急速加熱が可能な誘導加熱方式や直接通電などがよい。処理時間は、めっき層中のＦｅ含有量が９〜１１％の範囲になるように調整すればよい。合金化処理後は、強制空冷、ミスト冷却などにより急速冷却すれば合金化度の制御精度が向上するので好ましい。」（段落【００５０】）
（５）甲第５号証：特開平１０−１９５６２１号公報
（５−１）「【請求項１】　めっき層表層に２００Å以上の酸化膜を有し、めっき層中にＴｉ０．１〜５重量％，Ｆｅ５〜２０重量％を含有することを特徴とする美麗で密着性に優れる着色合金化溶融Ｚｎめっき鋼板。」（特許請求の範囲の請求項１）
（５−２）「【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解決するために種々検討した結果、Ｚｎめっき浴中に所定量の特定の金属を含有させてめっき後、合金化炉を用いて所定の加熱条件化でＺｎ−Ｆｅ合金化と共に酸化膜を形成させることにより、表面が着色し、美麗でかつめっき密着性に優れる、従来にない合金化溶融Ｚｎめっき鋼板が得られることを見いだした。本発明は、この新知見を元に完成した。」（段落【０００４】）
（６）甲第６号証：特開２０００−３８６４０号公報
（６−１）「本発明では一連の熱間圧延（場合によっては冷間圧延）によって得られた鋼板を、必要に応じて再度冷間圧延して所望最終厚さにした後、アルミニウムをベースとする被覆材、例えば8〜11％の珪素、2〜4％の鉄を含むアルミニウム浴中でアニール被覆（revetue au trempe）する。得られた鋼板は熱処理後に高い機械強度を有し、高い耐食性と良好な塗装性および接着性を有する。」（段落【０００９】）
（６−２）「この鋼板の金属の熱処理はオーブン中でオーステナイト変態開始点の温度Ac1、例えば750℃から1200℃の間の温度に加熱して行う。加熱時間は希望温度と部品の鋼板の厚さに依存する。鋼板組成は熱処理時に粒子が増加するのを制限するように最適化する。目標とする組織が完全なマルテンサイトの場合は、維持温度はオーステナイト形成の終了温度Ac3、例えば840℃以上にしなければならない。温度維持後は目標とする最終組織に合わせて冷却しなければならない。下記実施例の組成を有する完全なマルテンサイト組織の鋼の場合には、鋼板厚さが約1mmで、900℃で5分間オーステナイト化するために冷却速度を27℃/秒の焼入れ臨界速度以上にしなければならない。」（段落【００１５】）
（７）甲第７号証：特開平９−１３１４７号公報
（７−１）「【請求項１】　重量％で、
Ｃ  ：０．０４〜０．１％
Ｓｉ：０．４〜２．０％
Ｍｎ：１．５〜３．０％
Ｂ  ：０．０００５〜０．００５％
Ｐ：≦０．１％
Ｔｉ＞４Ｎ
かつ、  Ｔｉ≦０．０５％
Ｎｂ：≦０．１％含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる鋼板表層に合金化亜鉛めっき層を有し、合金化溶融亜鉛めっき層中のＦｅ％が５〜２５％であることを特徴とする、引張強度８００ＭＰａ以上の成型性及びめっき密着性に優れた高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板。」（特許請求の範囲の請求項１）
（７−２）「さらに溶融亜鉛めっき浴から出てきたストリップは付着量を制御し合金化炉へ入る。合金化炉ではめっき層中のＦｅが５〜２５％になるよう加熱する。めっき層中のＦｅが５％未満であると合金化が十分でなく外観ムラ、めっき密着性不良などが発生しやすい。めっき層中のＦｅが２５％を越える場合、全伸びについては大きな変化が見られないが過合金となり逆にパウダリング性の密着性不良が発生しやすい。表３のＮｏ．１６の例がこのような場合である。めっき密着性の観点からは１５％超〜２５％が特に好ましい。従って、Ｆｅ％を５〜２５％の範囲で合金化させることとした。なお合金化処理の板温を５５０〜７００℃とすることでめっき層中のＦｅが５〜２５％とすることができた。５５０℃未満だとＦｅ％が５％未満となることに加えベイナイト硬化相が生じて延性が悪くなる。７００℃を超えるとめっき層中のＦｅが２５％を超える。尚１５％〜２５％の好ましい範囲とするための合金化処理板温は６００〜７００℃である。」（段落【００１６】）
（８）甲第８号証：特開２００１−３５３５４８号公報
（８−１）「【請求項３】　被膜を形成する金属または金属合金が５μｍ−３０μｍの範囲の厚みの亜鉛または亜鉛ベース合金から成ることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】　金属間合金が亜鉛−鉄ベース化合物または亜鉛−鉄−アルミニウムベース化合物であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
・・・
【請求項７】　型打ち、特に熱間型打ちによる部品の成形によって高い機械的硬度、高い表面硬度などの特性及び極めて優れた耐摩耗性をもつ部品を得るための、鋼板の表面及び内部の鋼を確実に保護する金属または金属合金で被覆された圧延鋼板、特に熱間圧延鋼板の帯材の使用。」（特許請求の範囲の請求項３、４及び７）
（８−２）「本発明の別の特徴は：
−被膜を形成する金属または金属合金が５μｍ−３０μｍの範囲の厚みの亜鉛または亜鉛ベース合金から成る；
−金属間合金が亜鉛−鉄ベース化合物または亜鉛−鉄−アルミニウムベース化合物である；
−成形前及び／または熱処理前の被覆鋼板に７００℃を上回る高温を作用させる；
−主として型打ちによって得られた部品を臨界焼入れ速度を上回る速度で冷却することによって焼入れする；などである。」（段落【０００７】）
（８−３）「圧延鋼板を例えば亜鉛または亜鉛−アルミニウム合金によって被覆し得る。」（段落【００１９】）
（８−４）「部品を成形するためまたは熱処理するために、炉で鋼板に好ましくは７００℃−１２００℃の範囲の高温を作用させる。被膜によって酸化に対する障壁が形成されるので炉の雰囲気は管理不要である。亜鉛ベースの被膜は温度上昇に伴って処理温度に依存する種々の相を含む表面合金層に変態し、６００ＨＶ／１００ｇを上回る高い硬度をもつようになる。」（段落【００２１】）
（８−５）「【実施例】実施例１：鋼に設けた亜鉛被膜
１つの実施態様では、以下の重量組成をもつ鋼から熱間圧延鋼板の帯材を製造する：
炭素：０．１５％−０．２５％
マンガン：０．８％−１．５％
ケイ素：０．１％−０．３５％
クロム：０．０１％−０．２％
チタン：０．１％以下
アルミニウム：０．１％以下
リン：０．０５％以下
イオウ：０．０３％以下
ホウ素：０．０００５％−０．０１％
厚み１ｍｍの冷間圧延鋼板から、厚み約１０μｍの亜鉛被膜が両面に連続的にメッキされた部品を製造する。成形前の鋼板を９５０℃でオーステナイト化し、ツール内で焼入れする。被膜は低温及び高温の腐食防止及び脱炭防止などの本来の機能に加えて、成形処理中に潤滑剤の機能を果たす。合金被膜は焼入れ処理中にツールからの排熱を妨害することがなく、この排熱をむしろ促進する。全処理工程にわたって部品が基本の被膜によって確実に保護されているので、成形及び焼入れの後、部品の酸洗いまたは保護はもはや不要である。」（段落【００２８】〜【００２９】）
（８−６）「実施例２：鋼に設けた亜鉛アルミニウム被膜
約１ｍｍの鋼板に１０μｍの被膜を形成する。この被膜は５０−５５％のアルミニウムと４５−５０％の亜鉛とから成り、任意に少量のケイ素を含有する。」（段落【００３６】）
（８−７）「本発明方法の１つの実施態様を示す概略工程図」である図１をみると、「ツール」とはプレス成形のためのものであることが見て取れる。
（９）甲第９号証：特許第３５８２５０４号公報（本件特許公報）
（１０）甲第１０号証：特許第３５８２５１１号公報
（１０−１）「ここに、本発明の課題は、いわゆる難プレス成形材料について熱間プレスを行っても所定の耐食性を確保でき、外観劣化が生じない熱間プレス用の材料とその製造方法を提供することである。
さらに本発明の具体的課題は、耐食性確保のための後処理を必要とせずに、例えば難プレス成形材料である高張力鋼の熱間プレス成形を可能とし、同時に耐食性をも確保できる技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、かかる課題を解決する手段について種々の角度から鋭意検討の結果、前記のような難プレス成形材料をそのままプレス成形するのではなく、変形抵抗を低減させるべく高温状態でプレス成形を行い、同時にそのときに、後処理を行うことなく優れた耐食性を確保すべく、もともと耐食性に優れるめっき鋼板を用いてその熱間プレス成形を行うというアイデアを得た。そして、これに基づき、腐食性湿潤環境において鋼板の犠牲防食作用のある亜鉛系めっき鋼板に熱間プレスを適用することを着想した。しかし、熱間プレスは７００  〜１０００℃という温度で加熱することを意味するのであって、この温度は、亜鉛系めっき金属の融点以上の温度であって、そのような高温に加熱した場合、めっき層は溶融し、表面より流失し、あるいは溶融・蒸発して残存しないか、残存しても表面性状は著しく劣ったものとなることが予測された。
しかしながら、さらに、その後種々の検討を重ねる内に、加熱することによりめっき層と鋼板とが合金化することで何らかの変化が見られるのではないかとの見解を得て予備試験として各種めっき組成および各種雰囲気で、実際に７００  〜１０００℃の温度に加熱を行い、次いで熱間プレスを行ったところ、それまでの予測に反して、一部の材料について問題なく熱間プレスを行うことができることが判明した。」（段落【００１４】〜【００１７】）
（１０−２）「しかしながら、熱間プレスの工程においては様々な理由で、鋼板に充分すぎるあるいは過度な加熱が行われる場合がある。例えば同一鋼材を用いる場合でも高強度を発現させるため、通常想定されるケースよりは高温  （例えば９００  ℃以上）  あるいは長時間  （例えば５分以上）  で加熱される場合、あるいは加熱ラインの異常以上停止や生産上の都合で、加熱ラインのスピードを遅らせる場合もある。このようなケースに遭遇しても安定した品質の熱間プレス品を得るための方法について本発明者らは検討した。
その結果、熱間プレス時の加熱段階で表面に生成するバリア層の主成分であるＺｎＯ  層を亜鉛めっき表面にあらかじめ積極的に生成させることで、過度な加熱あるいは高温の加熱が施される条件でも品質の良好な熱間プレス品が得られることを見出して、本発明を完成した。」（段落【００２０】〜【００２１】）
（１０−３）「
」（段落【００７６】の【表２】）
（１１）甲第１１号証：平成２４年（行ケ）第１０１５１号判決
（１１−１）「そもそも，合金は，通常，その構成（成分及び組成範囲等）から，どのような特性を有するか予測することは困難であり，また，ある成分の含有量を増減したり，その他の成分を更に添加したりすると，その特性が大きく変わるものであって，合金の成分及び組成範囲が異なれば，同じ製造方法により製造したとしても，その特性は異なることが通常であると解される。」（１６頁１６〜２０行）
（１２）甲第１２号証：特開２００３−７３７７４号公報（本件特許に係る特許出願の公開公報）
（１３）甲第１３号証：本件特許に係る特許出願の審査における平成１６年４月２日付け拒絶理由通知書
（１４）甲第１４号証：本件特許に係る特許出願の審査における手続補正書
（１５）甲第１５号証：本件特許に係る特許出願の審査における意見書
（１６）甲第１６号証：特許庁、特許審査基準、「第Ｉ節　新規事項」、「第ＩＩ節　発明の特別な技術的特徴を変更する補正」
（１７）甲第１７号証：米国特許第７６７３４８５号明細書
（１８）甲第１８号証：国際特許公開第０３／０３５９２２号
（１９）甲第１９号証：本件特許に係る特許出願の「早期審査に関する事情説明書」
（２０）甲第２０号証：岡本篤樹、「当社の自動車用薄板製品と利用技術」、住友金属、４８巻、４号、１９９６年、１４〜２１頁
（２０−１）「３．自動車用表面処理鋼板
・・・
　１９８０年代はまだ鉄鋼会社では低炭素鋼が主流であったため加工性の良い鋼板の製造のし易さおよび外装に適した表面品質の得られ易さから電気めっき鋼板（ＳＥＣＡ）が使用された。純亜鉛の電気めっきより数倍の耐食性があり薄目付けが可能なＺｎ−Ｎｉ合金電気めっき鋼板（ＳＺＣＡ）はその代表で・・・使用されている.」（１６頁右欄下から８行〜１７頁左欄８行）
（２０−２）「第４図　代表的な自動車用防錆鋼板の皮膜構造」をみると、「Ｅｌｅｃｔｒｏ−ｐｌａｔｉｎｇ」の「ＳＺ：Ｚｉｎｃ　ａｌｌｏｙ」において、Ｚｎ−Ｎｉ皮膜が形成されていることが見て取れる。
第５．被請求人の主張の概要と証拠方法 
１．請求人の主張の概要 
　被請求人は、答弁書と共に乙第１〜３号証を提出すると共に、訂正請求書を提出し、口頭審理陳述要領書、及び口頭審理陳述要領書（その２）とともに乙第４〜８号証を提出して、請求人の主張する理由及び証拠によっては本件特許発明を無効とすることはできないと主張している。
　
２．乙号証の記載事項及び視認事項
（１）乙第１号証：「岩波　理化学辞典　第５版（第２刷）」、株式会社岩波書店、１９９８年４月２４日、１３８８頁
（１−ａ）「焼入れ・・・鋼をオーステナイト領域にまで加熱後，適当な冷却剤中で急冷し，マルテンサイト組織として硬化させる熱処理をいう．」（「焼入れ」の項）
（２）乙第２号証：「ＪＩＳ　ハンドブック　鉄鋼」、財団法人日本規格協会、１９８６年４月１２日、２４頁
（２−ａ）「Ａｃ３点：亜共析鋼において、加熱に際しα鉄からγ鉄へ、またはフェライトからオーステナイトへの変態が完了する温度。」（「Ａｃ３点」の項）
（２−ｂ）「Ａｒ３点：冷却に際し、γ鉄からα鉄へ、またはオーステナイトからフェライトへの変態を始める温度。」（「Ａｒ３点」の項）
（２−ｃ）「Ａｃ１点：加熱に際し、フェライト＋セメンタイトからオーステナイトへの変態が始まる温度」（「Ａｃ１」の項）
（２−ｄ）「Ａｒ１点：冷却に際し、オーステナイトからフェライト＋セメンタイトへの変態が開始する温度」（「Ａｒ１」の項）
（３）乙第３号証：幸田成康監訳、「レスリー鉄鋼材料学（第２刷）」、丸善株式会社、昭和６２年３月３０日、２７２〜２７３頁
（３−ａ）「Ａｃ３＝９１０−２０３√％Ｃ−１５．２（％Ｎｉ）＋４４．７（％Ｓｉ）＋１０４（％Ｖ）＋３１．５（％Ｍｏ）＋１３．１（％Ｗ）　　　（ＶＩＩ−２０）
　Ａｃ３に対する式（ＶＩＩ−２０）以外の含有成分の影響は、次項を追加することで補うことができる．
　−［３０（％Ｍｎ）＋１１（％Ｃｒ）＋２０（％Ｃｕ）−７００（％Ｐ）−４００（％Ａｌ）−１２０（％Ａｓ）−４００（％Ｔｉ）］」（２７３頁２２〜２７行）
（４）乙第４号証：「第１３８・１３９回西山記念技術講座　表面処理技術の進歩と今後の動向」、社団法人日本鉄鋼協会、平成３年５月１日、４６〜５１頁
（４−ａ）「２．３　合金めっき技術
　この１０余年の間に亜鉛めっきの主として耐食性向上の目的からいくつかの合金めっきが開発された。代表的なものを表４に示す。いずれも優れた耐食性を示すが、Ｚｎ−Ｎｉ・・・系は既に自動車用防錆鋼板として大量に生産されている。」（４７頁１２〜２２行）
（４−ｂ）「表４　亜鉛系耐食電気合金めっき一覧」には合金系として、Ｚｎ−Ｃｏ、Ｚｎ−Ｎｉ、Ｚｎ−Ｍｎが記載されている。（４７頁の表４）
（５）乙第５号証：電気鍍金研究会編「めっき教本（初版１６刷）」、日刊工業新聞社、２００４年１０月８日、１５２〜１５３頁
（６）乙第６号証：英国特許第１４９０５３５号
（６−ａ）「 The present invention provides a method of manufacturing a hardened steel article, in which a blank of hardenable steel is heated to hardening temperature and thereafter placed in a forming apparatus in which the blank is formed to the desired final shape by being subjected to substantial deformation and simultaneous rapid cooling，such that a martensitic and/or bainitic structure is obtained while the blank remains in the forming apparatus, which serves as a gauge for preventing distortion of the blank.」（１頁左欄２３〜３４行）
（当審訳：本発明は、焼入可能な鋼のブランクを焼入温度にまで加熱し、その後、成形装置に入れ、そこでブランクに大きな変形を与えて所望の最終形状に成形し、同時に、ブランクのゆがみを防止するゲージとして作用する成形装置中にブランクがある間に、マルテンサイト及び/又はベイナイト組織が得られるように急速冷却する、焼入鋼部材の製造方法を提供するものである。）
（６−ｂ）「The steel is heated to hardening temperature, i.e. to a temperature above AC3 where the steel will be in austenitic state. The steel preferably is heated to a temperature between 775℃. and 1000℃．」（１頁右欄７１〜７５行）
（当審訳：鋼は焼入温度、すなわち鋼がオーステナイト状態になるAc3を超える温度に加熱する。鋼は好ましくは、７７５℃から１０００℃の間の温度に加熱される。）
（６−ｃ）「In the preferred pressing operation the blank is formed between two tools or against one tool by means of some pressure medium．It is desirable to apply a quick-operating press so designed that the position and speed of the tool(s)can be controlled during the entire process. It is，thus，desired that forming takes place in less than five seconds,  preferably less than three seconds, so that forming is completed before the desired hardening structure is attained.
　The forming and cooling operation is ideally to be carried out so rapidly that ａ fine-grain martensitic and/or bainitic structure is obtained. The necessary rapidity depends on the analysis of the steel, i.e. on its Continuous Cooling Transfomation graph (CCT−graph).」（１頁右欄最下行〜２頁左欄１６行）
（当審訳：好ましいプレス工程においては、ブランクは２つの工具の間で、あるいは何らかの抑圧手段から成る方法によって１つの工具に押し付けられて、成形される。全工程を通じて工具の位置及び速度を調整できるように設計された、高速作動するプレス装置の適用が望ましい。そのようにして、所望の焼入組織になる前に成形が完了するように、成形は５秒以下で望ましくは３秒以下で実施されるのが望ましい。
　成形及び冷却工程は、細粒なマルテンサイト及び/又はベイナイト組織が得られるように、急速に実施されるのが理想的である。必要な速度は、鋼の調査結果、すなわち、その連続冷却変態グラフ（ＣＣＴグラフ）を頼りにすればよい。）
（７）乙第７号証：「ＪＩＳハンドブック　１鉄鋼Ｉ」、財団法人日本規格協会、２０１０年１月２２日、２９頁
（７−ａ）「図２　変態点　ｂ）亜共析鋼」において、Ａｃ３はＡｒ３よりも高温側にあることが見て取れる。
（８）乙第８号証：西川精一著、「新版　金属工学入門（２版第２刷）」、株式会社アグネ技術センター、２００６年８月３１日、２４６〜２４９頁
（８−ａ）「一般に固相中での反応は拡散によって進行するが，そのために反応が開始するのに時間がかかる．したがって冷却の際は過冷を起こしやすく，加熱の際は過熱を起こしやすい．この加熱の際と冷却の際の変態点を区別するため，前者ではc（chauffage），後者ではr（refroidissement）というフランス語の頭文字を使用する．たとえばAl変態ではそれぞれAcl及びArlとなる．
　Ａｒ１＜Ａ１＜Ａｃ１であるので，加熱−冷却によって変態点に履歴現象（hysteresis）が現れる．」（２４８頁２〜８行）
　
第６．本件審判請求に係る審理範囲
　第１回口頭審理調書に記載されたとおり、請求人口頭審理陳述要領書の
（１）２〜１５頁に記載の「特許請求の範囲の実質的変更」に記載された主張
（２）甲第１７〜１９号証に係る主張
（３）１５〜２４頁（第１回口頭審理調書では２１頁と記載したが、これは、２４頁の明らかな誤記である。）に記載の実施例がわずかであって、特許法第３６条第６項第１号の規定を満たしていないという主張は、請求の趣旨及び理由を変更することが明らかであって、当審は、特許法第１３１条の２第２項の規定に基づく当該甲号証の提出及び主張の許可をしないとの請求理由の補正諾否の決定を行っており、これらに基づく主張は審理対象としない。
　なお、上記（１）の主張は、甲第１２〜１５号証を引用しているから、これら甲号証の記載事項も審理対象としない。また、本件特許発明１〜７に関し、「700〜1000℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる」前に「亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層」は「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた」ものでならなければならないという前提に立つ、同２４〜２６頁における主張も上記（１）と実質的に同じ主張であるため審理対象としない。
　
第７．当審の判断
　請求人が主張する無効理由について、無効理由４、５、１、２、３の順に検討する。
１．無効理由４について
（１）請求人が主張する無効理由４に係る特許法第３６条第６項第１号及び第２号違反は、次のとおりである。
（ア）本件訂正後の特許明細書（以下、「本件特許明細書」という。）の段落【００１８】「・・・７００  〜１０００℃の温度で加熱してから熱間プレスを行っても表面性状が良好であるための条件を求めたところ、めっき層表面に亜鉛の酸化皮膜が、下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層として全面的に形成されていることが判明した。このバリア層は、熱間プレスに先立つ加熱前にある程度形成されていることが必要で、その後７００  〜１０００℃に加熱されることによっても形成が進むと推測している。」との記載によれば、酸化皮膜が熱間プレスに先立つ加熱前に形成されているべきものと解されるが、請求項１及び７の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」との記載は、酸化皮膜が熱間プレスに先立つ加熱前に形成されているかどうかが明らかな記載でなく、仮に、「７００〜１０００℃に加熱される」熱間プレスの加熱時に当該酸化皮膜が形成されるとすれば、この加熱のどの時点で当該酸化皮膜が形成されるのか不明である。
（イ）甲第１０号証の【表２】の試番２〜４、２３の比較例は、ＺｎＯの付着量が、それぞれ、１．２ｍｇｍ−２、８．２ｍｇｍ−２、６．５ｍｇｍ−２、２ｍｇｍ−２であって、プレス品の外観に「粉化物有」とされていることからみて、酸化皮膜の厚さが薄い場合に加熱時の亜鉛の蒸発を防止するバリア層としての効果がないといえから、本件特許発明における酸化皮膜は、「０．０１〜５．０μｍ」の厚さが必要と思われるが、請求項１及び７には、この厚さについての特定がされていない。
（ウ）甲第１１号証の判示事項によれば、鋼板（鋼材）の発明において、サポート要件を満たすためには鋼の成分及び組成の特定が必要であるといえるところ、
（ウ−１）請求項１〜４及び７において、「熱間プレス用」鋼板（鋼材）は、高強度鋼板（鋼材）とするための鋼成分の特定もしくは高強度鋼板（鋼材）としての特性の特定がないから、７００〜１０００℃に加熱されて熱間プレス成形可能な鋼板（鋼材）であるかどうか不明であるし、
（ウ−２）請求項５に特定される範囲外のＣ含有量が０．１％未満の鋼板や同請求項に特定されるＣ含有量の範囲であっても実施例がない２．０％超え〜３．０％の鋼板について熱間プレス成形が可能であるか否か明らかでないし、
（ウ−３）請求項６に特定された「７８０ＭＰａ級以上の高強度鋼板」を熱間プレスによって製造できることが記載されていないし、
（ウ−４）請求項１、７で特定される加熱温度の下限である７００℃で焼き入れができるとの技術常識はない。
（エ）請求項７の「鋼材」という記載は不明確であり、発明の詳細な説明にサポートされていない。
（オ）「亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層」を鋼板表面に有する鋼板が「700〜1000℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる」ことは、発明の詳細な説明にサポートされていない。
（２）請求人の主張について、順に検討する。
（２−１）（ア）について
ア　本件特許明細書の段落【００１８】には、「そこで、７００  〜１０００℃の温度で加熱してから熱間プレスを行っても表面性状が良好であるための条件を求めたところ、めっき層表面に亜鉛の酸化皮膜が、下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層として全面的に形成されていることが判明した。このバリア層は、熱間プレスに先立つ加熱前にある程度形成されていることが必要で、その後７００  〜１０００℃に加熱されることによっても形成が進むと推測している。」と記載され、バリア層、すなわち、酸化皮膜は、「熱間プレスに先立つ加熱前にある程度形成されていることが必要で、その後７００  〜１０００℃に加熱されることによっても形成が進むと推測している。」と記載されているから、この記載によれば、酸化皮膜は「熱間プレスに先立つ加熱前に」形成が終了していなければならないと解することはできない。
イ　一方、本件特許明細書の段落【００４２】〜【００４３】には、
「鋼板の加熱／熱間プレス成形
上述のようにして用意された表層にバリア層を備えた亜鉛系めっき鋼板を次いで所定温度にまで加熱し、プレス成形を行う。本発明の場合、熱間プレス成形を行うことから、通常７００  〜１０００℃に加熱するが、素材鋼板の種類によっては、プレス成形性がかなり良好なものがあり、その場合にはもう少し低い温度に加熱するだけでよい。・・・通常は、上述のように７００  〜１０００℃に加熱する。
この場合の加熱方法としは電気炉、ガス炉や火炎加熱、通電加熱、高周波加熱、誘導加熱等が挙げられる。また加熱時の雰囲気も特に制限はないが、予めバリア層が形成されている材料の場合には、そのようなバリア層の維持に悪影響を与えない限り、特に制限はない。」
と記載されており、バリア層、すなわち、酸化皮膜は、７００〜１０００℃に加熱する前に予め形成されている場合といない場合があることが示されている。
ウ　そして、本件特許明細書の段落【００６４】には、
「［実施例］
表１に示す鋼種Ａの成分をもち、厚さ１．０ｍｍ  の鋼板を使用し、実験室でめっきを施した。電気めっきは実際の製造ラインで使用されているめっき浴を用い、実験室でめっきを施した。溶融めっきは実際の製造ラインで用いられる浴を実験室で再現して溶融めっきを行った。亜鉛−鉄めっきの合金化処理は５５０  ℃の溶融塩浴に浸漬する方法を用いた。得られためっき鋼板は参考例１と同様の熱間成形、評価を実施した。熱間プレスに先立つ加熱は、大気炉で８５０  ℃、３分間行った。」
と記載されており、電気めっきを施したものは大気炉で８５０  ℃、３分間という熱間プレスに先立つ加熱、すなわち、「７００〜１０００℃に加熱される」熱間プレスの加熱時により酸化皮膜が形成されていることが理解できる。
エ　そうすると、「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は、「７００〜１０００℃に加熱される」熱間プレスの加熱前に形成されていてもよく、あるいは、ある程度形成されていて当該熱間プレス加熱時に形成が進んでもよく、さらには、当該熱間プレスの加熱により形成されていてもよい。すなわち、言い換えると、その形成（完了）は熱間プレス直前までに行われていればよいとみることが自然である。
オ　よって、発明の詳細な説明を参照すれば、酸化皮膜の形成時期は明確であり、請求人の主張する記載不備は存在しない。
（２−２）（イ）について
ア　甲第１０号証の（１０−１）の記載は、本件特許明細書の段落【００１４】〜【００１７】と実質的に同じであり、甲第１０号証には、本件特許発明の技術思想が開示されている。
イ　しかし、甲第１０号証は、その（１０−２）に記載されているように、「通常想定されるケースよりは高温  （例えば９００  ℃以上）  あるいは長時間  （例えば５分以上）  で加熱される場合」、すなわち、「充分すぎるあるいは過度な加熱が行われる場合」でも、熱間プレス時の加熱段階で表面に生成するバリア層の主成分であるＺｎＯ  層を亜鉛めっき表面にあらかじめ積極的に生成させることで、品質の良好な熱間プレス品が得られるという知見をもとにした発明が記載されており、この知見については本件特許明細書には何ら記載されていない。
ウ　すなわち、本件特許発明では、甲第１０号証の上記知見の前提となる「通常想定されるケースよりは高温  （例えば９００  ℃以上）  あるいは長時間  （例えば５分以上）  で加熱される」「充分すぎるあるいは過度な加熱が行われる場合」を考慮しておらず、甲第１０号証の【表２】の試番２〜４、２３の比較例における９００℃、８分という加熱条件で加熱することを想定していない。
エ　そうすると、本件特許発明が想定していない加熱条件に基づく甲第１０号証の【表２】の試番２〜４、２３の比較例の結果を基にして、本件特許明細書の特許請求の範囲の記載不備を論じることはできず、請求人の主張はその前提において採用することができない。
オ　一方、請求項１及び７において酸化皮膜の厚さについて特定がなされていなくても、その厚さとしてどのくらいのものが適切かは、本件特許明細書の段落【００６４】〜【００６７】の記載等を参照すれば、当業者であれば当然に把握することができるから、これら請求項の記載は明確であり、しかも、明細書に裏付けられているといえ、本件特許発明の範囲まで発明の詳細な説明の記載を拡張ないし一般化することができないとはいえない。
（２−３）（ウ）について
ア　「熱間プレス用」鋼板（鋼材）という語は、「熱間プレス成形ができる鋼板（鋼材）」を意味することは明らかであるから、この語自体は明確のものである。
イ−１　本件特許明細書の記載をみると、その段落【００２９】〜【００３２】には、
「
素地鋼材
例えば、Ｓｉ含有鋼やステンレス鋼のようにめっき濡れ性、めっき密着性に問題のある鋼種でもプレめっき処理等のめっき密着性向上手法を用いてめっき密着性を改善することで本発明に用いることができる。
鋼板の焼き入れ後の強度は主に含有炭素（Ｃ）  量によってきまるため、高強度の成型品が必要な場合は、Ｃ含有量０．１  ％以上、３．０  ％以下とすることが望ましい。このときに上限を超えると、靭性が低下するおそれがある。
特に、本発明の場合、プレス成形が難しいと言われている難プレス成形材である高張力鋼板、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ等を添加した機械構造用鋼板、高硬度鋼板等についてその実用上の意義が大きい。」
と記載されており、さらに同段落【００３４】の【表１】には、鋼成分として、鋼種Ａ〜Ｅの成分組成が例示されている。
イ−２　このように、本件特許明細書には、「溶融亜鉛系めっき時のめっき濡れ性、めっき後のめっき密着性が良好」な「焼き入れ鋼」について、鋼化学成分までもが例示されている。
イ−３　甲第１１号証は、その（１１−１）に摘示するように「合金の成分及び組成範囲が異なれば・・・その特性は異なることが通常である」と判示するものであるが、所望の特性を有することが知られている鋼（合金）を選択することまでもが困難であるとの判示をするものではない。
イ−４　すなわち、当業者であれば、「熱間プレス用」鋼板（鋼材）として、本件特許明細書の段落【００２９】〜【００３４】の記載やそこに例示された鋼成分を一例として、所望の強度を持つ熱間プレス成形が可能な公知の鋼板（鋼材）を選択することが十分に可能であるから、請求項１〜４及び７で特定される範囲まで発明の詳細な説明の記載を拡張ないし一般化することができないとはいえない。
ウ　そして、請求項５に特定されるＣの含有量は、「鋼板の焼き入れ後の強度は主に含有炭素（Ｃ）  量によってきまる」（本件特許明細書の段落【００３１】）ことに基づく、単なる例示の範囲とみることができるから、この範囲全体のすべてに実施例がないことが、直ちに、熱間プレス成形ができない理由にはならない。また、この特定されるＣの含有量よりも少ないＣの含有量であっても、鋼の強度を向上させる他の合金成分の添加等によって、所望の強度を得ることができることは明らかであるから、Ｃ含有量が０．１％未満の鋼板であっても熱間プレス成形が可能であるといえ、請求項５で特定される範囲まで発明の詳細な説明の記載を拡張ないし一般化できないとはいえない。
エ　さらに、請求項６に特定される「７８０ＭＰａ級以上の高強度鋼板」は、熱間プレス前の鋼板の強度であることは、請求項６の「前記鋼板が780MPa級以上の高強度鋼板である請求項１ないし４のいずれかに記載の熱間プレス
用
オ　加えて、乙第３号証に記載のＡｃ３温度を与える計算式を本件特許明細書の段落【００３４】の【表１】に記載の鋼種Ｅに適用すると、そのＡｃ３温度は、５４４℃となり、後述するように焼き入れとは、Ａｃ３以上の温度から急冷することであるから（後述の「３．の３−２−１のケ−２」を参照）、このＡｃ３温度は、請求項１、７で特定される加熱温度の下限である７００℃よりも低く、この鋼種Ｅを７００℃に加熱すれば焼き入れができることは明らかである。
（２−４）（エ）について
ア　本件特許明細書には、その段落【０００２】に、
「【従来の技術】
・・・鋼材としての鋼板をプレス成形、・・・。」
また、同段落【００３３】に、
「素材としてのプレス成形母材の形態は、一般には板材であるが、本発明の対象とする熱間プレスの形態として曲げ加工、絞り成型、張出し成型、穴拡げ成型、フランジ成型等があるから、その場合には、棒材、線材、管材などを素材として用いてもよい。」と記載されている。
　上記段落【０００２】の記載によれば、「鋼材」は「鋼板」の上位概念であって「鋼材」の中に「鋼板」が含まれると解され、上記段落【００３３】によれば、「鋼材」は「鋼板」とは別の「棒材、線材、管材」を含むととれる。このことは、「鋼材」とは、「土木・建築・機械などの材料とするため，板・棒・管などに加工した鋼鉄。」（株式会社三省堂　大辞林第３版）、「鋼板」とは、「鋼鉄を圧延して製した板」（株式会社三省堂　大辞林第３版）のことであって、「鋼材」の中に「鋼板」が含まれるという、一般的な「鋼材」と「鋼板」の定義と整合する。
イ　そして、同段落【０００１】の「熱間プレス用鋼板および鋼材」との記載をみると、本件特許明細書では、「鋼材」とは「鋼板を含まない鋼材」と解釈でき、この解釈は上記段落【００３３】の記載と矛盾しない。
ウ　そうすると、請求項７で特定される「鋼材」とは、鋼板以外の棒材、線材、管材などの鋼材と解することが自然であるから、この「鋼材」という記載は明確であり、この「鋼材」はどのようなものであるかが本件特許明細書に裏付けられているといえる。
（２−５）よって、本件特許明細書の特許請求の範囲の記載には、請求人の主張する無効理由４に係る特許法第３６条第６項第１号及び第２号違反はない。
　
２．無効理由５について
（１）請求人が主張する無効理由５に係る特許法第３６条第４項第１号違反は、次のとおりである。
（ア）「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」に関し、本件特許明細書の【表２】〜【表５】では「加熱後外観」として「均一な酸化皮膜形成」との記載があるものの、亜鉛の蒸発を防止できたかがわからず、熱間プレス後の酸化皮膜は、通常は不均一になっているからそれをもとにどのような基準で均一と判断しているのか、また、高温の鋼板の酸化皮膜を目視で判断することはできないことからみて、均一の酸化皮膜が形成されているとの判断はできないし、しかも、酸化皮膜の厚さがどのくらいであれば、亜鉛の蒸発を防止ができるかの検証もされていないし、めっき層の組成によって酸化皮膜の物性値が異なるため亜鉛の蒸発を防止できる条件も異なるし、
甲第１０号証の記載をみると、【表２】の試番２３のＺｎＯが２ｍｇｍ−２の電気亜鉛ニッケルめっきはプレス品の外観に「粉化物有」とされており、本件特許明細書の【表５】の実施例であるＮｏ２の「亜鉛−１２％ニッケルめっき」の結果と矛盾しているし、この試番２３の加熱条件を本件特許発明は含むから、同試番２、３、４及び２３の酸化皮膜に茶変や粉化物が生じても亜鉛の蒸発に問題のないことになり、どのような条件で形成された酸化皮膜が請求項１及び７で特定されたものに該当するのか不明であって、当業者に期待し得る程度を超える必要以上の試行錯誤が必要である。
（イ）「熱間プレス用鋼板（鋼材）の成形性」に関し、本件特許明細書の【表２】〜【表５】では「成形性」として「成形後のめっき層の密着状態をめっき層の剥離の有無を目視判定」し、「酸化膜剥離」、「異常なし」と評価しているのみであり、プレス成形性について明確かつ十分に記載されていない。
（ウ）【表１】に記載の鋼の化学成分によって請求項６に記載された「７８０ＭＰａ以上」の高強度が確保されるか不明であり、当業者は、「熱間プレス用鋼板（鋼材）」を得るために、どのような成分、強度を有する鋼板（鋼材）を採用すればよいのかがわからず、当業者に期待し得る程度を超える必要以上の試行錯誤が必要である。
（エ）「亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層」を鋼板（鋼材）表面に設けるためのめっき条件が記載されておらず、亜鉛の蒸発を防止するめっき層を形成するに当たり、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤が必要である。
（オ）焼入れのための冷却条件の記載がないから、焼き入れ条件の設定のために当業者に期待し得る程度を超える必要以上の試行錯誤が必要である。
（２）請求人の主張について、順に検討する。
（２−１）（ア）について
ア　「加熱後外観」として「均一な酸化皮膜形成」されていることで亜鉛の蒸発を防止が確認できることがわかるのかについて検討する。
ア−１　本件特許明細書の段落【００５０】、【００５６】には、
「・・・成形後のめっき層の密着状態をめっき層の剥離の有無を目視判定して成形性として評価した。・・・。」（段落【００５０】）、
「比較例として、冷延鋼板およびステンレス鋼板について９５０  ℃×５分の加熱を行ってから同様の熱間プレス成形を行い、上述のような特性評価を行った。
結果は表２にまとめて示すが、合金化溶融亜鉛めっき鋼板を用いた場合は良好な特性を示すが、ステンレス鋼板や冷延鋼板を用いた場合は、酸化物が形成され、黒色化し、この酸化物が剥離し、プレス成形時押し込み疵が生じた。また、塗膜密着性、耐食性も不合格であった。」（段落【００５６】）
と記載されており、同段落【００５７】の【表２】をみると、例Ｎｏ．１の「合金化溶融亜鉛めっき鋼板」の加熱後外観は「均一な酸化皮膜形成」とされ、それぞれ、めっき層のない例Ｎｏ．２〜４のＣｒ−Ｍｏ鋼（ＳＣＭ４３０）、冷延鋼板（ＳＰＣ）、ステンレス鋼（ＳＵＳ４１０）加熱後外観は「黒色化」とされており、実際に、目視によって鋼板表面を観察して亜鉛皮膜が均一に形成されていることを確認できること、亜鉛皮膜が均一に形成されていないものは、酸化物が剥離し、プレス成形時押し込み疵が生じること、すなわち、成形性が劣ることや、塗膜密着性、耐食性が不合格であることが明記されているといえる。
ア−２　そして、「均一な酸化皮膜形成」が形成されていることは亜鉛の酸化膜が存在することであり、言い換えると、亜鉛の蒸発が防止されていることに他ならないから、「加熱後外観」として「均一な酸化皮膜形成」との記載をもとに亜鉛の蒸発を防止ができていることを当業者は理解できるといえ、この点について本件特許明細書の記載は明確かつ十分なものである。
ア−３　また、上記段落【００５６】の記載によれば、亜鉛の酸化皮膜が形成されていないと、酸化物が剥離して黒色化し、この黒色化は目視によって確認できるから、亜鉛の酸化皮膜の均一性は黒色化の有無により判断していることがおのずと理解される。
ア−４　さらに、上記目視の判断時期は熱間プレス加工後であることは、上記段落【００５０】の記載から明らかであるから、目視で判断できないような高温の鋼板（鋼材）の表面を観察していないといえる。
ア−５　よって、「加熱後外観」として「均一な酸化皮膜形成」されていることで亜鉛の蒸発を防止が確認できることがわかると認められる。
イ　次に、酸化皮膜の厚さがどのくらいであれば、亜鉛の蒸発を防止ができるかという点、及びめっき層の組成によってめっき層の物性値が異なるため亜鉛の蒸発を防止できる条件が異なる点について検討する。
イ−１　上記アで述べたように，プレス成形後の鋼板（鋼材）表面に、目視で均一な亜鉛酸化皮膜が形成されていることが確認できれば、亜鉛の蒸発を防止できているといえる。
イ−２　一方、本件特許明細書に記載されている実施例に関し、段落【００６４】〜【００６６】には、均一な亜鉛酸化皮膜を形成しためっき種と片面めっき付着量、及び熱間プレスに先立つ加熱条件が記載されており、この記載は亜鉛の蒸発を防止する亜鉛酸化皮膜の厚さを得るための条件の一例の開示といえ、この開示をもとにすれば、めっき種（めっき膜の組成）に応じて酸化皮膜をどのように形成すれば亜鉛の蒸発を防止できるかとの指針を当業者が得ることは明らかである。
ウ　さらに、甲第１０号証の【表２】の記載について検討する。
ウ−１甲第１０号証の（１０−３）の記載をみると、【表２】の試番２３は、９００℃、５分の加熱を行った後の熱間プレス外観をみたものである。上述のとおり、本件特許発明では、「通常想定されるケースよりは高温  （例えば９００  ℃以上）  あるいは長時間  （例えば５分以上）  で加熱される」「充分すぎるあるいは過度な加熱が行われる場合」を考慮しておらず（第７．の１．の（２−２））、この試番２３のような加熱がなされることを想定していないから、この試番２３の結果と本件特許明細書の【表５】の結果を比較すること自体に無理がある。
ウ−２　そして、本件特許発明では、甲第１０号証に記載されている過熱によって亜鉛酸化皮膜の茶変や粉化物が生じることも想定していない。また、仮に、亜鉛酸化皮膜の茶変や粉化物が生じたとしても、亜鉛酸化皮膜が存在している限りにおいて、亜鉛の蒸発は防止でき、本件特許明細書の段落【００１５】に記載された、発明の具体的課題の一つである耐食性の確保はされているものと推定される。
エ　よって、どのような条件で形成された酸化皮膜が請求項１、７で特定されているかは、本件特許明細書の発明の詳細な説明から明確に把握でき、本件特許明細書の記載は特許法第３６条第４項第１号の規定を満たしている。
（２−２）（イ）について
ア　本件特許発明の課題は、本件特許明細書の段落【００１４】〜【００１５】の記載によれば、「いわゆる難プレス成形材料について熱間プレスを行っても所定の耐食性を確保でき、外観劣化が生じない熱間プレス用の鋼材を提供し、耐食性確保のための後処理を必要とせずに、例えば難プレス成形材料である高張力鋼板の熱間プレス成形を可能とし、同時に耐食性をも確保できる技術を提供する」ことであると認める。
イ　すなわち、本件特許発明の「熱間プレス用鋼板（鋼材）の成形性」の評価は、「耐食性の確保」と「外観劣化が生じない」ことであるといえる。そして、上記第７．の２の（２）の（２−１）で検討したように、耐食性の確保や外観の劣化の有無は酸化亜鉛めっき層の存在によって確認できるから、本件特許明細書の【表２】〜【表５】において、「成形性」として「成形後のめっき層の密着状態をめっき層の剥離の有無を目視判定」し、「酸化膜剥離」、「異常なし」と評価することにより可能であって、成形性の評価は明確かつ十分になされている。
ウ　よって、成形性の評価に関しても、本件特許明細書の記載は特許法第３６条第４項第１号の規定を満たしている。
（２−３）（ウ）について
ア　所望の特性（物性）を有することが知られている鋼板（鋼材）を選択することは困難なことではないし（上記第７．の１．の（２−３））、プレス用の「７８０ＭＰａ級以上の高強度鋼板」は、高張力綱として種々のものが広く知られているから、当業者は、熱間プレス用の「７８０ＭＰａ以上」の高強度鋼板（鋼材）を得るために必要以上の試行錯誤を繰り返す必要はない。
イ　よって、７８０ＭＰａ以上の高強度鋼板を得ることについても、本件特許明細書の記載は特許法第３６条第４項第１号の規定を満たしている。
（２−４）（エ）について
ア　「亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層」は、いずれもめっき層として広く知られているものである（要すれば、乙第４号証の（４−ａ）、当審が発見した特開平７−１２６８６３号公報、めっき技術便覧編集委員会編、「めっき技術便覧（３版）」、日刊工業新聞社（昭和５２年１０月３０日）、２９５〜２９６頁を参照）。
イ　一方、本件特許明細書の実施例に係る段落【００６４】〜【００６６】には、均一な亜鉛酸化皮膜を形成しためっき膜の組成、片面めっき付着量及び熱間プレスに先立つ加熱条件が記載されている。
　また、同明細書の【００５０】〜【００５６】には、熱間プレス後の亜鉛の蒸発に係る外観性状、成形性、塗膜密着性に関する評価方法が記載されている。
　これらの記載は、めっき種（めっき層の組成）に応じて亜鉛の蒸発を防止する酸化膜を形成するための指針や評価方法となるものである。
ウ　そうすると、当業者であれば、この指針や評価方法をもとにして、めっき層の組成、すなわち、めっき浴の組成、電気めっきであれば電流密度などの種々のめっき条件を適宜調整し、亜鉛の蒸発を防止できる酸化皮膜を形成するめっき層を作成できるから、亜鉛の蒸発を防止する「亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層」を形成するに当たり、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤が必要であるとはいえない。
エ　よって、亜鉛の蒸発を防止するめっき層の形成についても、本件特許明細書の記載は特許法第３６条第４項第１号の規定を満たしている。
（２−５）（オ）について
ア　プレス型による焼入れに関して記載のある乙第６号証の（６−ａ）〜（６−ｃ）では、プレス型による焼入れの冷却条件の一例として７７５〜１０００℃の加熱後５秒以下の成形を例示しつつ、冷却速度はＣＣＴグラフを頼りに決めればよいと教示し、しかもＣＣＴグラフの作成方法は周知であるから、たとえばこの教示をもとに当業者は、冷却速度、すなわち、冷却条件を決定し得るから、焼き入れ条件の設定のために当業者に期待し得る程度を超える必要以上の試行錯誤をする必要はない。
イ　よって、焼き入れ条件の設定についても、本件特許明細書の記載は特許法第３６条第４項第１号の規定を満たしている。
（２−６）よって、本件特許明細書の記載には、請求人の主張する無効理由５に係る特許法第３６条第４項第１号違反はない。
　
３．無効理由１、２について
　請求人の主張する無効理由４に係る特許法第３６条第６項第１号及び第２号違反はないから、本件特許発明１〜７は、上記「第３．本件特許発明」のところで述べたように、本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１〜７に記載された事項により特定されるとおりのものである（上記「第３．本件特許発明」を参照。）。
３−１．甲第１号証に記載された発明
ア　甲第１号証の（１−１）の請求項４は、「請求項１に記載の薄鋼板を用いて、少なくとも強度が必要な部位に２％以上の塑性歪みが加わるプレス成形を２００℃〜８５０℃の温度で行う」ことを特定事項としているから、この特定事項を、薄鋼板に着目し、請求項１の特定事項を付け加えて整理して記載すると、
「　重量％で、
C ：0.01〜0.20％、
Si：0.01〜3.0 ％、
Mn：0.01〜3.0 ％、
P ：0.002 〜0.2 ％、
S ：0.001 〜0.020 ％、
Al：0.005 〜2.0 ％、
N ：0.0002〜0.01％、
Mo：0.01〜1.5%、
を含有し、更に重量％で、
Cr：0.01〜1.5%、
Nb：0.005 〜0.10％、
Ti：0.005 〜0.10％、
V ：0.005 〜0.10％、
B ：0.0003〜0.005 ％、
の1 種または2 種以上を含有せしめ、その範囲が、
25＜28×√Si+60 ×√P+75×√Mo+35 ×√Cr+38 ×√Nb+30 ×√Ti+42 ×√V+420 ×√B ≦140 …式（Ａ）
を満足し、かつ残部が鉄および不可避的不純物からなり、
少なくとも強度が必要な部位に２％以上の塑性歪みが加わるプレス成形を２００℃〜８５０℃の温度で行う薄鋼板」が記載されていると認められる。
イ　上記アの薄鋼板は、上記（１−５）の記載によれば、亜鉛を含むめっき層を有しているといえる。
ウ　そうすると、甲第１号証には、
「亜鉛を含むめっき層を有し、
重量％で、
C ：0.01〜0.20％、
Si：0.01〜3.0 ％、
Mn：0.01〜3.0 ％、
P ：0.002 〜0.2 ％、
S ：0.001 〜0.020 ％、
Al：0.005 〜2.0 ％、
N ：0.0002〜0.01％、
Mo：0.01〜1.5%、
を含有し、更に重量％で、
Cr：0.01〜1.5%、
Nb：0.005 〜0.10％、
Ti：0.005 〜0.10％、
V ：0.005 〜0.10％、
B ：0.0003〜0.005 ％、
の1 種または2 種以上を含有せしめ、その範囲が、
25＜28×√Si+60 ×√P+75×√Mo+35 ×√Cr+38 ×√Nb+30 ×√Ti+42 ×√V+420 ×√B ≦140 …式（Ａ）
を満足し、かつ残部が鉄および不可避的不純物からなり、
少なくとも強度が必要な部位に２％以上の塑性歪みが加わるプレス成形を２００℃〜８５０℃の温度で行う薄鋼板」の発明（以下、「甲第１号証発明」という。）が記載されていると認められる。
３−２．対比・判断
３−２−１．本件特許発明１について
ア　本件特許発明１と甲第１号証発明とを対比する。
イ　甲第１号証発明では、「亜鉛を含むめっき層を有し」ているから、この「めっき層」は、本件特許発明１の「亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層」と「亜鉛を含むめっき層」である点で一致している。
ウ　甲第１号証発明において、「プレス成形を２００℃〜８５０℃の温度で行」っているから、薄鋼板を２００℃〜８５０℃に加熱しているといえ、その加熱温度は、本件特許発明１と、７００〜８５０℃の範囲で共通している。
エ　甲第１号証発明の「薄鋼板」は、プレス成形を行うから「プレス用鋼板」ということができる。
オ　そうすると、両者は、
「亜鉛を含むめっき層を鋼板表面に有し、７００〜８５０℃に加熱されてプレスされるプレス鋼板」である点で一致し、次の点で相違している。
相違点１：プレス用鋼板に関し、本件特許発明１は、熱間プレス用鋼板であるのに対し、甲第１号証発明は、熱間プレス用鋼板であるのかどうかは不明である点
相違点２：亜鉛を含むめっき層に関し、本件特許発明１では、「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層」であるのに対し、甲第１号証発明は、かかる事項を有しているかどうかは不明である点
相違点３：本件特許発明１は、焼き入れされるのに対し、甲第１号証発明は、焼き入れされているかどうか不明である点
カ　次にこれら相違点について検討する。
キ　相違点１について
　甲第１号証発明は、７００〜８５０℃でプレス成形を行う薄鋼板を含むから、この温度域のプレス成形は熱間加工となる場合があり、甲１号証発明の薄板は「熱間プレス鋼板」を含むといえ、この相違点は実質的なものではない。
ク　相違点２について
ク−１　甲第１号証には、亜鉛めっきの組成に関する記載はなされていない。一方で、めっき手段として、その（１−７）には、実施例として「電気亜鉛めっき」を施したことが記載されている。
ク−２　ところで、この「電気亜鉛めっき」とは亜鉛めっき層を電気めっきによって施すと解することが自然であるから（要すれば、ＪＩＳ　Ｈ　８６１０を参照。）、上記相違点２に係る本件特許発明１の発明特定事項を示しているのではない。
ク−３　そうすると、この相違点２は実質的なものである。
ク−４　そこで、この相違点２に係る本件特許発明１の発明特定事項が甲第１〜７号証、及び甲第２０号証の記載に基づいて導出できるかについて検討する。
ク−５　甲第１号証発明の「薄鋼板」は、甲第１号証の（１−２）の記載からみて、自動車用の鋼板ということができ、さらに、同（１−５）の記載によれば、「各種表面処理鋼板」であってもよいとされている。
ク−６　一方、甲第１〜７号証には、上記相違点２に係る本件特許発明１の発明特定事項について示唆する記載さえも見当たらないが、甲第２０号証の（２０−１）及び（２０−２）、並びに、乙第４号証（４−ａ）によれば、自動車用鋼板にＺｎ−Ｎｉ合金めっきが広くなされており、さらに、鋼板めっきとして、乙第４号証（４−ｂ）によれば、「Ｚｎ−Ｃｏ、Ｚｎ−Ｎｉ、Ｚｎ−Ｍｎの各合金電気亜鉛めっきが記載され、また、上記の当審が発見した特開平７−１２６８６３号公報、めっき技術便覧編集委員会編、「めっき技術便覧（３版）」、日刊工業新聞社（昭和５２年１０月３０日）、２９５〜２９６頁によれば、鋼板のめっきとして「亜鉛−クロム合金めっき、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき、スズ−亜鉛合金めっき」は周知のものであるから、甲第１号証発明において、所望の物性を得るためこれら周知のめっきをめっき層として選択し、上記相違点２に係る本件特許発明の発明特定事項をなすことは、当業者であれば困難なくなし得ることである。
ケ　相違点３について
ケ−１　甲第１号証には、焼き入れに関する言及がない。一方、その（１−６）に「本発明は、・・・適用温度については、Ａｒ3変態点である８５０℃以下で可能であるが、・・・６００℃以下とすることが好ましく、更には５００℃以下とすることが好ましい。」と記載されており、甲第１号証発明は、Ａｒ3変態点である８５０℃以下に加熱するものといえるから、この加熱温度が焼入れのための温度であるか否かについて検討する。
ケ−２　ここで、本件特許発明１の「焼き入れ」とは、乙第１号証の（１−ａ）によれば、「鋼をオーステナイト領域まで加熱後，適当な冷却剤中で急冷し，マルテンサイト組織として硬化させる熱処理をいう．」から、本件特許発明１の７００〜１０００℃の加熱温度はオーステナイト領域となる加熱温度とみることができる。
　一方、オーステナイト領域となる加熱温度は、乙第２号証の（２−ａ）によれば、Ａｃ３点以上の温度であるから、本件特許発明１の７００〜１０００℃の加熱温度はＡｃ３点以上の温度とみることができ、本件特許発明１では、Ａｃ３点以上の温度に加熱しているといえる。
ケ−３　そこで、Ａｃ３点とＡｒ３点の関係を検討する。
ケ−４　Ａｃ３点とＡｒ３点の関係を論ずるために、炭素鋼におけるＡｃ１点とＡｒ１点の関係をまず検討する。
ケ−５　乙第２号証によれば、Ａｃ１点は、加熱に際し、フェライト＋セメンタイトからオーステナイトへの変態の始まる温度であり、Ａｒ１点は、冷却に際し、オーステナイトからフェライト＋セメンタイトへの変態が開始する温度である。
ケ−６　ここで、当審が発見した下記文献１には、
「５・４・１　急冷によるオーステナイト変態挙動と組織
　ａ．変態点の過冷現象と臨界冷却速度　　・・・共析炭素鋼について考えてみると・・・Ａ１点（７２５℃）より多少過熱されたＡｃ１点でオーステナイト（・・・）に変態し，それに伴って収縮する．・・・Ａｃ１以上で均一なオーステナイトになった鋼を，徐冷するとＡ１点より少し過冷されたＡｒ１点でパーライト変態を起こして膨張する．」（６〜１５行）
と記載されており、共析炭素鋼において、Ａｃ１＞Ａ１＞Ａｒ１の関係が示されている。
　このことは、本件特許に係る特許出願後に公知となった乙第８号証の（８−ａ）にも記載されている。
　
文献１：社団法人　日本金属学会編、「改訂３版　金属便覧（第４刷）」、丸善株式会社（昭和５３年９月２０日）７２１頁
　
ケ−７　さらに、当審が発見した下記文献２には、
「Ａ３変態・・・鉄に炭素が入ればその量に応じてＡ３変態点は９１０℃より降下し，０．８５Ｃ（共析鋼）で７２６℃となり，Ａ１変態点と一致する．そして加熱時のＡ３変態点をＡｃ３，冷却時のものＡｒ３変態という．・・・．」
と記載されており（当審注：「共析鋼」と「共析炭素鋼」は同じものである。また、Ａ１点の温度が上記文献１と異なるが、測定誤差等による違いであると認める。）、共析炭素鋼よりも炭素量が少ないとき、Ａ１点はＡ３点であることが理解される。
　
文献２：大和久重雄著、「金属熱処理用語辞典」、日刊工業新聞社（昭和４６年２月２０日）、１６〜１７頁
　
ケ−８　そうすると、上記キでみたＡｃ１＞Ａｒ１の関係は、炭素量が共析炭素鋼よりも少ない鋼（すなわち、亜共析鋼）においてＡｃ３＞Ａｒ３として成り立つことは明らかであり、このことは、本件特許に係る特許出願後に公知となった乙第７号証の（７−ａ）にも記載されている。
ケ−９　よって、Ａｃ３＞Ａｒ３であるから、甲第１号証発明の加熱温度は、本件特許発明１の加熱温度より低く、甲第１号証発明では焼き入れがなされていないといえる。
ケ−１０　ここで、甲第１号証の加熱温度は本件特許発明１の加熱温度と７００〜８５０℃の範囲で重なっていることについて、さらに、検討する。
ケ−１１　Ａｃ３点は、乙第３号証の（３−ａ）に記載されるように、鋼の成分によって変動するから、本件特許発明１のＡｃ３点の温度は、鋼の組成によって甲第１号証発明の加熱の上限である８５０℃（Ａｒ３点）よりも低い温度となる場合がある（本件特許明細書の段落【００３４】の【表１】に記載の鋼種Ｅに適用すると、そのＡｃ３温度は、５４４℃となる（第７．の１の（２−３）のオ））が、この場合においてもＡｃ３点の技術的意味、すなわち、乙第２号証の（２−ａ）に記載されている、Ａｃ３点では鋼の組織はオーステナイト組織になっていることに変わりはない。
ケ−１２　一方、甲第１号証発明の加熱の上限であるＡｒ３点より低い温度では、乙第２号証の（２−ｂ）の記載から明らかなように、鋼の組成はフェライトである。
ケ−１３　そうすると、加熱時の鋼の組織が、本件特許発明１では、オーステナイト組織、甲第１号証発明ではフェライト組織であって、焼入れとはオーステナイト組織まで加熱後、急冷し、硬化させる熱処理をいうとの乙第１号証の（１−ａ）に記載された定義にしたがえば、甲第１号証発明では焼き入れを行っていないということができる。
ケ−１４　よって、相違点３は実質的な相違点である。
ケ−１５　そこで、甲第１号証発明において焼入れをすることが導出できるかについて、更に、検討すると、甲第１号証の（１−６）に「本発明者等は、ＢＨ鋼板が固溶Ｃだけを用いるメカニズムであるのに対し、本発明は、温間成形時の強度上昇であり、ＭｏやＣｒ等の遷移金属との相互作用も加わるため、強度上昇のための温度域が、焼付硬化に比べ高温側に移るものと考えている。」と記載されていることからみて、甲第１号証発明は、Ｃ、Ｍｏ、Ｃｒの作用により強度を向上させるという、焼入れとは異なる作用機序によって強度を向上させるものであって焼入れを想定しておらず、焼入れを行う動機付けは認められないし、この動機付けの欠如は、甲第２〜７号証及び甲第２０号証に記載された事項によっても補うことはできない。
コ　してみれば、相違点３に係る本件特許発明１の発明特定事項を導出することはできず、本件特許発明１は、甲第１号証に記載された発明と甲第２〜７号証、及び甲第２０号証に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
３−２−２．本件特許発明２〜６について
ア　本件特許発明２〜６は、本件特許発明１の発明特定事項のすべてを発明特定事項として有しているから、本件特許発明２〜６は、本件特許発明１の検討のところで述べたものと同じ理由により、甲第１号証に記載された発明と甲第２〜７号証及び甲第２０号証に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
３−２−３．本件特許発明７について
ア　本件特許発明７は、その発明特定事項に関し、本件特許発明１の「熱間プレス用鋼材」が「熱間プレス用鋼材」となった点以外は、本件特許発明１の発明特定事項を発明特定事項としてすべて有している。
イ　そうすると、本件特許発明７と甲第１号証発明を対比すると、相違点として上記相違点１〜３は含まれることになるから、本件特許発明７は、本件特許発明１の検討のところで述べたものと同じ理由により、甲第１号証に記載された発明と甲第２〜７号証及び甲第２０号証に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
３−３　よって、本件特許発明１〜７に係る特許は、特許法第２９条第１項第３号及び同法同条第２項の規定に違反して特許されたものではない。
　
４．無効理由３について
４−１．甲第８号証に記載された発明
ア　甲第８号証の（８−５）の記載によれば、
「以下の重量組成をもつ
炭素：０．１５％−０．２５％
マンガン：０．８％−１．５％
ケイ素：０．１％−０．３５％
クロム：０．０１％−０．２％
チタン：０．１％以下
アルミニウム：０．１％以下
リン：０．０５％以下
イオウ：０．０３％以下
ホウ素：０．０００５％−０．０１％
鋼板に亜鉛被膜が両面に連続的にメッキされ、成形前の鋼板を９５０℃でオーステナイト化し、ツール内で焼入れする」鋼板が記載されているといえる。
イ　ここで、ツールは（８−７）の視認事項より、プレス成形といえる。
ウ　この甲８号証の記載事項を本件特許発明１の記載ぶりに則して整理すると、甲第８号証には、「以下の重量組成をもつ
炭素：０．１５％−０．２５％
マンガン：０．８％−１．５％
ケイ素：０．１％−０．３５％
クロム：０．０１％−０．２％
チタン：０．１％以下
アルミニウム：０．１％以下
リン：０．０５％以下
イオウ：０．０３％以下
ホウ素：０．０００５％−０．０１％
鋼板に亜鉛被膜が両面に連続的にメッキされ、成形前の鋼板を９５０℃でオーステナイト化し、プレス成形で焼入れする鋼板」の発明（以下、「甲第８号証発明」という。）が記載されていると認められる。
４−２．対比・判断
４−２−１．本件特許発明１について
ア　本件特許発明１と甲第８号証発明とを対比する。
イ　甲第８号証の（８−４）の「被膜によって酸化に対する障壁が形成される」との記載をみると、甲第８号証発明の鋼板の「両面に連続的にメッキされ」た「亜鉛皮膜」は、「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛皮膜」とみることができ（酸化皮膜ができることは、甲第２〜５号証の記載からも明らかである）、本件特許発明１の「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層」と「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛を含むめっき層」である点で共通している。
ウ　甲第８号証発明の「９５０℃でオーステナイト化」することは、本件特許発明１の「７００〜１０００℃に加熱」と「９５０℃に加熱」で一致している。
エ　甲第８号証の鋼板は、「熱間プレス用鋼板」に他ならない。
オ　そうすると、両者は、
「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛を含むめっき層を鋼板表面に有する９５０℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス鋼板」である点で一致し、次の点で相違している。
相違点Ａ：「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えためっき層」に関し、本件特許発明１では、「亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層」であるのに対し、甲第８号証発明では、亜鉛被膜である点。
カ　次に、この相違点Ａについて検討する。
キ　甲第８号証において、めっき層の組成に関する記載は、（８−１）〜（８−３）及び（８−５）〜（８−６）にあり、「亜鉛」、「亜鉛ベース合金」、「亜鉛−アルミニウム合金」「亜鉛アルミニウム」、金属間合金（化合物）に関しては、「亜鉛−鉄ベース化合物」、「亜鉛−鉄−アルミニウムベース化合物」であるとの記載がなされている。
ク　ここで「亜鉛または亜鉛ベース合金」という記載についてみてみると、「亜鉛ベース合金」として、甲第８号証に具体的に開示されているものは、「亜鉛−アルミニウム合金」、「亜鉛アルミニウム」、「亜鉛−鉄ベース化合物」、「亜鉛−鉄−アルミニウムベース化合物」のみである。すなわち、本件特許発明１の発明特定事項である「亜鉛−ニッケル合金めっき層、亜鉛−コバルト合金めっき層、亜鉛−クロム合金めっき層、亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき層、スズ−亜鉛合金めっき層または亜鉛−マンガン合金めっき層」は、甲第８号証に記載されていないし、甲第２〜５号証の記載を参照しても記載されているに等しいとみることはできない。
ケ　よって、甲第８号証に開示された発明は、本件特許発明１と同一ではない。
４−２−２．本件特許発明２〜６について
ア　本件特許発明２〜６は、本件特許発明１の発明特定事項のすべてを発明特定事項として有しているから、本件特許発明２〜６は、本件特許発明１の検討のところで述べたものと同じ理由により、甲第８号証に開示された発明は、本件特許発明２〜６と同一ではない。
４−２−３．本件特許発明７について
ア　本件特許発明７は、その発明特定事項に関し、本件特許発明１の「熱間プレス用鋼材」が「熱間プレス用鋼材」となった点以外は、本件特許発明１の発明特定事項を発明特定事項としてすべて有している。
イ　そうすると、本件特許発明７と甲第３号証発明を対比すると、相違点として上記相違点Ａは含まれることになるから、本件特許発明７は、本件特許発明１の検討のところで述べたものと同じ理由により、甲第８号証に開示された発明と本件特許発明７と同一ではない。
４−３　よって、本件特許発明１〜７に係る特許は、特許法第２９条の２の規定に違反して特許されたものではない。
　
第８．まとめ
　以上のとおり、本件特許発明１〜７についての特許は、請求人の主張する理由によっては、無効とすることができない。
　また、審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人の負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。