【事件の表示】
　特願２０００−６０５７４３「植物セントロメア」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年　９月２１日国際公開、ＷＯ００／５５３２５、平成１６年　４月３０日国内公表、特表２００４−５１２８０６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　本願は、平成１２年３月１７日（パリ条約による優先権主張　１９９９年３月１８日、１９９９年４月１日、１９９９年５月１８日、１９９９年９月１３日、１９９９年９月１７日、１９９９年１２月１６日、いずれも米国）を国際出願日とする出願であって、平成２２年８月２３日付けで手続補正書が提出され、同年１１月２５日付けで拒絶査定がなされたところ、平成２３年３月３０日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに、同日付けで手続補正書が提出されたものである。
　
第２　補正却下の決定 
［補正却下の決定の結論］ 
　平成２３年３月３０日付けの手続補正を却下する。 
　
［理由］ 
１．補正の内容 
　平成２３年３月３０日付けの手続補正（以下、「本件補正」という）は、拒絶査定不服審判の請求と同時にしたものであって、本件補正前の請求項１（平成２２年８月２３日付け手続補正書により補正された請求項１）と本件補正後の請求項１の記載は次のとおりである。 
　
本件補正前： 
「【請求項１】　Ａｒａｂｉｄｏｐｓｉｓ種ではない植物のゲノムＤＮＡ配列に由来するセントロメアと、少なくとも２つの構造遺伝子と、外来遺伝子とを含む、組換えＤＮＡ構築物であって、ここで該セントロメアは、反復ヌクレオチド配列のｎ個のコピーを含み、ｎは少なくとも２である、組換えＤＮＡ構築物。」 
　
本件補正後： 
「【請求項１】　Ａｒａｂｉｄｏｐｓｉｓ種ではない作物植物のゲノムＤＮＡ配列に由来するセントロメアと、少なくとも２つの構造遺伝子と、外来遺伝子とを含む、組換えＤＮＡ構築物であって、ここで該セントロメアは、
娘細胞へと分離する能力を与え、かつ、
は
〜１００，０００
り、そして、該反復ヌクレオチド配列は、７５〜２１０塩基対であ
（下線部は補正箇所である。） 
　
２．補正の適否
　本件補正は、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「植物」について「作物植物」と限定し、同じく「セントロメア」について「娘細胞へと分離する能力を与え」との限定を付加し、同じく「反復ヌクレオチド配列」について、コピー数を「少なくとも２」から「ｎは２〜１００，０００」に限定し、塩基対の長さを「７５〜２１０塩基対」と限定するものであり、また、補正前の請求項１と補正後の請求項１に記載された発明は、産業上の利用分野及び解決しようとする課題を同一とするから、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という）第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。  
　
　そこで、本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。  
　
（１）本願補正発明  
　本願補正発明は、上記１．に「本件補正後」として記載したとおりのものである。  
　
（２）当審の判断
　本件補正後の特許請求の範囲の記載が、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満足するか否かを検討する。　
　本願補正発明は、Ａｒａｂｉｄｏｐｓｉｓ種ではない作物植物のゲノムＤＮＡ配列に由来するセントロメアと、少なくとも２つの構造遺伝子と、外来遺伝子とを含む組換えＤＮＡ構築物に係るものであり、本願補正発明が解決しようとする課題は、本願明細書【００１３】段落の記載からみて、高等生物において酵母のセントロメアが機能しないため、高等真核生物から機能性セントロメアをクローニングし、高等真核生物において機能するセントロメアを持った人工染色体を産生することであると認められる。
　本願の発明の詳細な説明、特に実施例には、Ａｒａｂｉｄｏｐｓｉｓ種に属するＡｒａｂｉｄｏｐｓｉｓ　ｔｈａｌｉａｎａの第１〜第５染色体上のセントロメアと思われる領域を、例えば第１染色体であれば５６．７ｃＭと５９．１ｃＭとの間の領域にマッピングすなわち絞り込みをしたこと（実施例１〜６）、セントロメアの機能を試験するためのＢＡＣベクターを構築（実施例７）、植物ミニ染色体の構築（実施例８）、セントロメア活性のインビボスクリーニング方法（実施例９）、植物の組換えを促進する方法（実施例１０）、遺伝子移入を促進する方法（実施例１１）が記載されるにとどまり、Ａｒａｂｉｄｏｐｓｉｓ種についてすら、高等真核生物から機能性セントロメアをクローニングし、高等真核生物において機能するセントロメアを持った人工染色体が得られたことの根拠となる記載は、本願の発明の詳細な説明には存在しない。
　そして、本願補正発明は、「Ａｒａｂｉｄｏｐｓｉｓ種ではない作物植物」のゲノムＤＮＡ配列に由来するセントロメアであって、セントロメアが、７５〜２１０塩基対の反復ヌクレオチド配列の２〜１００、０００個のコピーを含むものに係るものであるところ、本願の発明の詳細な説明には、「Ａｒａｂｉｄｏｐｓｉｓ種ではない作物植物」として挙げられた作物植物（【００３７】〜【００３８】段落）のセントロメアを単離したことはもちろん、セントロメアが、７５〜２１０塩基対の反復ヌクレオチド配列の２〜１００、０００個のコピーを含むものであると確認したことなどは記載されておらず、本願明細書【００９８】〜【０１９６】段落の記載も、本願補正発明の「Ａｒａｂｉｄｏｐｓｉｓ種ではない作物植物」のゲノムＤＮＡ配列に由来するセントロメアを単離し、更にその機能を確認するための具体的手法に欠けるものである。
　また、本願明細書【００１３】段落にも記載されているように、本願出願時には、高等真核生物からクローニングされたセントロメアは提供されていなかったばかりでなく、本願出願時の技術常識として、セントロメアのＤＮＡ配列は、種ごとに大きく異なっていることも知られていた。
　以上のことから、本願明細書及び図面の全ての記載に加え、本願出願時の技術常識を考慮しても、当業者は、本願補正発明が解決しようとする課題が解決できると認識することはできない。
　したがって、本件補正後の請求項１には、発明の詳細な説明において、課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超える発明が記載されていることになるから、本件補正後の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
（３）審判請求人の主張
　審判請求人は平成２３年３月３０日提出の審判請求書において、以下の点を主張する。
　
ア．　文献４（平成２２年８月２３日付け意見書に添付して甲第１号証として提出した、当業者が本願明細書の記載に基づいて、植物セントロメアを含む組換えＤＮＡ構築物を作製し、そして、使用することができることを示すための宣誓供述書）に記載される制限酵素アプローチは、セントロメア領域の単離のための植物ゲノムのＢＡＣライブラリーの作製において利用されたものであり、このゲノムＤＮＡのＢＡＣライブラリーの作製は、甲第２号証および甲第３号証によって裏付けられるように、本願の優先日当時に公知である。当業者であれば、このようなライブラリーを作製し、そして、所望のフラグメントの長さと植物ゲノムＤＮＡの配列に依存して使用されるべき適切な制限酵素を選択する方法を明確に理解する。特に、本願明細書の００８２〜００８５および００９５〜００９７段落は、植物（Ａ．ｔｈａｌｉａｎａ）のゲノム核酸由来のセントロメアＤＮＡを含むＤＮＡの単離を記載しており、また、制限酵素の使用も記載しており、すなわち、セントロメアＤＮＡの単離のための制限酵素法の使用および応用は、出願時の明細書から導き出すことができる。また、甲第４号証〜甲第６号証の記載より、所望のフラグメント／反復配列を単離するために、当業者は、どのエンドヌクレアーゼを選択すべきかを適切に理解していた。 
　
イ．　本願は、反復配列が重要な植物のセントロメア関連の特徴であり、そして、セントロメア機能の識別に使用され得るという、本願発明において見出され、そして、実証された前提に基づいており、Ａｒａｂｉｄｏｐｓｉｓ以外のあらゆる植物種におけるセントロメア配列を含むゲノムの領域を同定するためのプローブとしての反復配列の使用と、機能的なミニ染色体の構築のための反復配列の使用とを教示している。例えば、「（Ｖ．植物からのセントロメアの単離）」において、本願明細書は、セントロメアを単離するために提供される方法のうちの１つが「セントロメア関連特徴の同定」に基づくものであることを教示している（０１２８〜０１３０段落）。この方法は、「本発明者らがＡｒａｂｉｄｏｐｓｉｓセントロメアおよび隣接するペリセントロメアの領域に発見した独特のＤＮＡの性質についての利点を利用する。セントロメアは、１０〜７０％のレトロエレメント、１５％までの偽遺伝子および２９％までのトランスポゾンである領域によって隣接される１８０ｂｐの反復の長いアレイから構成される（図１２Ａ〜Ｔを参照のこと）。これはセントロメアについて独特である。」（０１２８段落）とされている。すなわち、本願明細書は、Ａｒａｂｉｄｏｐｓｉｓ以外の植物種に由来する反復配列を同定し、これをプローブとして用いて、他の植物種からセントロメア配列を同定するために十分な開示を提供している。
　
　以下、審判請求人の主張ア、イについて検討する。
　
ア．主張アについて
　文献４（甲第１号証）に記載された具体的方法は、本願明細書、特に、本願明細書【００９８】から【０１９６】段落に記載の内容を超えるものである。請求人が主張するように、仮に、甲第２号証および甲第３号証に記載されるとおりゲノムＤＮＡのＢＡＣライブラリーの作製が公知であり、また、甲第４号証〜甲第６号証に反復配列を単離するための制限酵素消化の手法が記載され、本願明細書の【００８２】〜【００８５】および【００９５】〜【００９７】段落にはＤＮＡの単離のための制限酵素の使用について述べられているとしても、文献４（甲第１号証）に記載された方法が、本願出願時の技術常識であったとはいえない。本願明細書に記載されておらず、本願出願時の技術常識であったともいえない方法を記載した文献４を参酌することはできない。
　
イ．主張イについて
　審判請求人が指摘する本願明細書【０１２８】段落の記載は、Ａｒａｂｉｄｏｐｓｉｓ種のレトロエレメントなどの領域に隣接している１８０ｂｐの反復配列について記載したものに過ぎず、反復配列であるというだけでセントロメアであるとすることはできない。また、セントロメアのＤＮＡ配列は、種ごとに大きく異なっているとの技術常識を考慮すると、本願の発明の詳細な説明は、他の植物種からセントロメア配列を同定するために十分な開示を提供しているとはいえない。
　
　したがって、審判請求人の主張は、いずれも採用することができない。
　
（５）むすび  
　以上のとおり、本件補正後の請求項１には、発明の詳細な説明において、課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超える発明が記載されていることになるから、本件補正後の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。  
　よって、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。　  
　
第３　本願発明について 
１．本願発明 
　平成２３年３月３０日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、平成２２年８月２３日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、上記第２　１．に「本件補正前」として記載したとおりのものである。  
　
２．原査定の拒絶の理由
　原査定の拒絶の理由は、次のとおりである。
　本願は、特許請求の範囲の記載が、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
３．当審の判断
　本願発明は、本願補正発明が、「植物」について「作物植物」と限定し、同じく「セントロメア」について「娘細胞へと分離する能力を与え」との限定を付加し、同じく「反復ヌクレオチド配列」について、コピー数を「少なくとも２」から「ｎは２〜１００，０００」に限定し、塩基対の長さを「７５〜２１０塩基対」と限定するものであるのに対し、そのような限定がないものである。  
　本願発明の特定事項を全て含み、発明特定事項のさらなる限定をしたものである本願補正発明について、前記第２　２．に記載したとおり、本件補正後の請求項１には、発明の詳細な説明において、課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超える発明が記載されているから、本願発明についても、請求項１には、発明の詳細な説明において、課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超える発明が記載されていることになり、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
４．むすび  
　以上のとおり、請求項１には、発明の詳細な説明において、課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超える発明が記載されていることになるから、本願の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。     
　
第４．まとめ  
　以上のとおり、本願は、特許請求の範囲の記載が、請求項１について、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができないものである。 　
　したがって、その余の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。 
　よって、結論のとおり審決する。