【事件の表示】
　特許第３３２５１２８号「新規なクレアチンアミジノハイドロラーゼ遺伝子、新規な組み換え体ＤＮＡ及びクレアチンアミジノハイドロラーゼの製造法」の請求項１ないし５に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３３２５１２８号の請求項１ないし５に係る特許を維持する。
【理　由】
１． 請求項１〜５に係る発明
　特許第３３２５１２８号（平成６年９月２９日出願、平成１４年７月５日設定登録。）の請求項１〜５に係る発明（以下、それぞれ「本件発明１」〜「本件発明５」という。）は、それぞれ、特許請求の範囲の請求項１〜５に記載された以下の通りのものである。
　
「【請求項１】　受託番号がFERM BP-4803である大腸菌が保有するプラスミドpUCE100のEcoRI部位とEcoRI部位との間に含まれ、1215塩基のコーディング領域を有するクレアチンアミジノハイドロラーゼ遺伝子であって、5’末端側の配列が配列番号２に示すアミノ酸配列のうち第１番目〜第78番目の配列をコードするものからなり、かつ、3’末端側の配列が配列番号２に示すアミノ酸配列のうち第376番目〜第404番目の配列をコードするものからなる、クレアチンアミジノハイドロラーゼ遺伝子。
【請求項２】　受託番号がFERM BP-4803である大腸菌が保有するプラスミドpUCE100のEcoRI部位とEcoRI部位との間に含まれ、1215塩基のコーディング領域を有するクレアチンアミジノハイドロラーゼ遺伝子であって、5’末端側の配列が配列番号１に示す塩基配列のうち第１番目〜第234番目の配列からなり、かつ、3’末端側の配列が配列番号１に示す塩基配列のうち第1125番目〜第1215番目の配列からなる、クレアチンアミジノハイドロラーゼ遺伝子。
【請求項３】  請求項１又は２記載のクレアチンアミジノハイドロラーゼ遺伝子をベクターDNAに挿入したことを特徴とする組み換え体DNA。
【請求項４】　請求項３記載の組み換え体DNAを含む形質転換体。
【請求項５】　請求項３記載の組み換え体DNAを含み、クレアチンアミジノハイドロラーゼ生産能を有するエッシェリシア属に属する微生物を培地に培養し、培養物からクレアチンアミジノハイドロラーゼを採取することを特徴とするクレアチンアミジノハイドロラーゼの製造法。」
　
２． 申立て理由の概要
　申立人三枝英二は、本件発明１〜５の特許は、以下（１）〜（３）の理由により取り消されるべきである旨主張している。なお、本件特許は、上述のように平成６年９月２９日に出願されたものであり、平成５年法が適用されるものであるから、申立人の主張における「特許法第１７条の２第３項」、「特許法第３６条第６項」は、各々「特許法第１７条第２項」、「特許法第３６条第５項」と読み替えた。
（１） 本件特許は、特許法第１７条第２項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものである。
（２） 本件特許は、特許法第３６条第５項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
（３） 本件発明１〜５は、甲第１号証（特開昭６２−９１１８２号公報）、甲第２号証（特開昭６３−１０２６８１号公報）、甲第３号証（特公平６−２０５０号公報）、甲第４号証（特開昭６４−３７２９２号公報）、甲第５号証（蛋白質・核酸・酵素　第２６巻第４号（臨時増刊）「遺伝子操作」１９８１年３月）、及び甲第６号証（実験医学　第５巻第１１号「バイオテクノロジー実験法シリーズ　遺伝子工学総集編」１９８７年１１月）に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。
　
３． 異議理由（１）について
（１）申立人は、本件特許の請求項１に記載された「受託番号がFERM BP-4803である大腸菌が保有するプラスミドpUCE100のEcoRI部位とEcoRI部位との間に含まれ、1215塩基のコーディング領域を有するクレアチンアミジノハイドロラーゼ遺伝子」という事項について、この点は出願当初の明細書又は図面に記載がなく、補正により追加された新規事項である旨主張している。
　しかし、本件特許の出願当初の明細書には、発現ベクターpUTE100をpBR322のEcoRI切断部位にHpaI切断部位を含むＤＮＡ配列を連結し製造すること、及びそのHpaI切断部位に、クレアチンアミジノハイドロラーゼ遺伝子のコーディング領域を挿入してプラスミドpUCE100を得たことが記載されている（本件公開公報の段落【００４１】〜【００４３】を参照）。この記載から、プラスミドpUCE100は、そのEcoRI部位間にクレアチンアミジノハイドロラーゼ遺伝子の1215塩基からなるコーディング領域を含むものであることは明らかであり、この点は本件特許の出願当初の明細書に記載されていると認められるから、申立人の主張は採用できない。
（２）申立人は、請求項１に記載された「５‘末端側の配列が配列番号２に示すアミノ酸配列のうち第１番目〜第７８番目の配列をコードするものからなり、かつ、３‘末端側の配列が配列番号２に示すアミノ酸配列のうち第３７６番目〜第４０４番目の配列をコードするものからなる」という事項について、このような特定の配列を限定する点は、出願当初の明細書又は図面に記載がなく新規事項である旨主張している。
　確かに、コードするアミノ酸配列の特定が、全体のアミノ酸配列のうちの１〜７８、３７６〜４０４番目という特定の部位の配列によりなされているクレアチンアミジノハイドロラーゼ遺伝子は、本件特許の出願当初の明細書又は図面に明示的には記載されていない。
　しかし、本件特許の出願当初の明細書又は図面には、「受託番号がFERM BP-4803である大腸菌が保有するプラスミドpUCE100のEcoRI部位とEcoRI部位との間に含まれ、1215塩基のコーディング領域を有するクレアチンアミジノハイドロラーゼ遺伝子」が記載されており、請求項１に記載された部分配列は、このような特定の遺伝子をさらに明確に特定するものである。そして、この部分配列が本件特許明細書中の配列番号２に記載された全長配列の一部に含まれており、本件発明のクレアチンアミジノハイドロラーゼ遺伝子がこのような部分配列を有しているものであることは事実である。またそのような特定を加えても、「受託番号がFERM BP-4803である大腸菌が保有するプラスミドpUCE100のEcoRI部位とEcoRI部位との間に含まれ、1215塩基のコーディング領域を有するクレアチンアミジノハイドロラーゼ遺伝子」が本来有している塩基配列が何ら変更されるわけではなく、そのような特定がされていない場合と比較して、本件発明１の遺伝子自体に何ら変更がもたらされる訳ではない。
　このように、コードするアミノ酸配列のうちの１〜７８番目、３７６〜４０４番目という特定の部位の配列を特定することによって、本件特許明細書に記載された「クレアチンアミジノハイドロラーゼ遺伝子」が、出願当初の明細書又は図面に記載された「クレアチンアミジノハイドロラーゼ遺伝子」以外のものを意味する、又は含むようになるわけではないから、この点を導入する補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものというべきである。
　請求項２に記載された「５‘末端側の配列が配列番号１に示す塩基配列のうち第１番目〜第２３４番目の配列からなり、かつ、３‘末端側の配列が配列番号１に示す塩基配列のうち第１１２５番目〜第１２１５番目の配列からなる」という事項についても同様である。
（３）以上のとおりであるから、本件特許は特許法第１７条第２項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものであるということはできない。
　
４． 異議理由（２）について
　申立人は、本件特許の請求項１においては、コードするアミノ酸配列が、１〜７８番目、３７６〜４０４番目という全アミノ酸配列のうちの一部を規定するのみであり、その他の部分の配列が不明確であると主張する。
　しかし、遺伝子に係る発明については、その全塩基配列又はそれがコードする全アミノ酸配列による特定以外にも、例えば、物性、由来、製法や部分配列等による特定により特許を受けようとする発明が明確に把握できる場合には、特許法第３６条第５項第２号の要件を満たしているというべきである。
　そして、本件発明１の遺伝子は、特定のプラスミドの特定の部分に含まれていること、その塩基長が１２１５塩基であること、及びそれがコードするアミノ酸配列のうち１〜７８番目、３７６〜４０４番目のアミノ酸配列が配列番号２に示されたものであることによって特定されており、その物がどのような物であるのかが十分明確に把握できないとはいえないから、本件特許は、特許法第３６条第５項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるということはできない。
　本件特許の請求項２において、記載された塩基配列が、１〜２３４番目、１１２５〜１２１５番目という全塩基のうちの一部を規定するのみである点についても同様である。
　
５． 異議理由（３）について
　申立人が提出した甲第１〜６号証のいずれにも、本件発明１の遺伝子又はそれがコードするクレアチンアミジノハイドロラーゼについては記載されておらず、また、ｐＨ５．０〜１０．５において安定性を示し、４５℃程度までの熱安定性を示すという優れた性質を有するクレアチンアミジノハイドロラーゼについても記載されていない。
　申立人は、甲第１号証に記載されたアルカリゲネス属微生物由来のクレアチンアミジノハイドロラーゼは、分子量が本件特許の遺伝子がコードするクレアチンアミジノハイドロラーゼとほぼ同様の分子量を有することを根拠に、同一条件で測定すれば物理化学的特性においても同様のものと推定されると主張する。しかし、その由来となる微生物は、本件特許発明のものと属は同じであっても別の微生物であり、同じ種類の酵素であっても生産する微生物が異なれば、多くの場合、生産される酵素の特性も異なることはよく知られていることであるから、酵素の分子量の類似だけをもって物理化学的特性が類似しているとは到底いえない。
　そして、本件発明１に係る遺伝子は、上記甲各号証の記載からは予測できない、優れたｐＨ安定性及び熱安定性を示し精製が容易なクレアチンアミジノハイドロラーゼをコードするものであり、そのような優れた性質を有するクレアチンアミジノハイドロラーゼを効率良く大量生産することが可能となるという格別顕著な効果が奏されるものと認められる。
　したがって、本件発明１は、上記甲各号証に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
　また、本件発明１をさらに限定した本件発明２についても同様であるし、本件特許の請求項１又は２を引用して記載されている請求項３〜５により特定される本件発明３〜５についても同様である。
　
６． むすび
　以上の通り、本件発明１〜５についての特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１５年９月２９日（２００３．９．２９）