【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２８１５８１２号発明「異種材料の複合方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件特許第２８１５８１２号発明は、平成６年１０月２４日に特許出願され、平成１０年８月１４日に特許の設定登録がなされたもので、その後、平成１２年８月３１日付けで明治乳業株式会社より無効審判の請求がなされ、平成１２年１１月２７日付けで被請求人日世株式会社より答弁書と訂正請求書の提出がなされ、平成１３年１月２３日の口頭審理により訂正請求書により訂正された特許発明について請求人と被請求人の主張と証拠の整理がなされ、審理を終結したものである。
２．請求人及び被請求人の主張
　平成１３年１月２３日の口頭審理の結果、請求人及び被請求人の主張は、概略次のとおりのものとなった。
　【請求人の主張】
　無効理由１；訂正後の本件特許の請求項１ないし３に係る特許発明は、本件特許出願日前の出願に係る特許第３１０８５７７号の発明であるから、特許法第３９条第１項の規定に違反してなされたものであり、したがって、本件特許は、特許法第１２３条第１項第２号の規定により、無効とすべきものである。
　無効理由２；訂正後の本件特許の請求項１ないし３に係る特許発明は、本件特許出願前に頒布された甲第２号証ないし甲第６号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、したがって、本件特許は特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきものである。
　［証拠方法］
　甲第１号証；特願平６−３５８７８号（特開平７−２４１４４９号公報）
　甲第２号証；実願平２−１０４８５６号（実開平４−６２０８７号）のマイクロフィルム
　甲第３号証；実願平３−１０１３７８号（実開平６−７１４８４号）のＣＤ−ＲＯＭ
　甲第４号証；実開昭６０−１５３９７８号公報
　甲第５号証；実開昭５７−９４３８６号公報
　甲第６号証；実開昭５６−１８０８４号公報
　審判請求書に添付された添付書類から上記のように認定した。なお、甲第１号証の出願は、平成１２年９月８日に特許第３１０８５７７号として設定登録されたので、口頭審理の結果、以後は、特許第３１０８５７７号発明とする。
　【被請求人の主張】
　訂正後の本件特許の請求項１ないし３に係る特許発明は、甲第１号証である特許第３１０８５７７号発明と同一でなく、又、甲第２号証ないし甲第６号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、請求人の無効理由１，２は失当である。
３．訂正の適否について
　そこで、上記平成１２年１１月２７日付け訂正請求書により訂正された訂正明細書（以下、「本件訂正明細書」という。）について検討する。
　３−１訂正事項
　（１）特許請求の範囲の請求項１ないし５のうち、請求項４及び５を削除する。
　（２）明細書の段落【００１０】及び段落【００１１】（特許第２８１５８１２号公報第２頁４欄３４行〜４９行）を削除する。
　（３）明細書の段落【００１２】内（特許第２８１５８１２号公報第３頁５欄１行）の「請求項１ないし５の方法によれば」を、「請求項１ないし３の方法によれば」と訂正する。
　（４）明細書の段落【００１７】及び【００１８】（特許第２８１５８１２号公報第３頁５欄４８行〜同６欄１４行）を削除する。
　（５）明細書の段落【０１２１】及び段落【０１２２】（特許第２８１５８１２号公報第１１頁２１欄１０行〜２５行）を削除する。
　（６）明細書の段落【０１２７】及び段落【０１２８】（特許第２８１５８１２号公報第１１頁２１欄４８行〜同２２欄８行）を削除する。
　３−２訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
　上記訂正事項（１）は、特許請求の範囲の請求項１ないし５のうち、請求項４及び５を削除するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正に該当する。
　上記訂正事項（２）ないし（６）は、訂正事項（１）による請求項４及び５の削除に伴い、これと整合するように発明の詳細な説明の記載を訂正するものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とした訂正に該当する。
　そして、上記訂正事項（１）ないし（６）は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、新規事項を追加するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
　３−３まとめ
　以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法第１３４条第２項の規定及び同法第１３４条第５項で準用する、なお従前の例によるとされる、平成６年法改正前の特許法第１２６条第１項ただし書、第２項及び第３項の規定に適合するので、本件訂正請求を認める。
４．特許無効の申立てについて
　４−１本件特許発明
　上記のとおり訂正請求は認められたので、本件の請求項１ないし３に係る特許発明（以下、順次、「本件特許発明１」、「本件特許発明２」、「本件特許発明３」という。）は、本件訂正明細書の請求項１ないし請求項３に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
　「【請求項１】
　柔軟性を有する容器に、
　各材料により形成される層が、容器内の領域を排出口面に対し略平行な方向に２個以上に分割し、かつ、各材料により形成される層が、上記分割により連続して存在する２つの領域のうちの排出口面から遠いほうの領域を排出口面に対し略垂直な方向に分割するように、種類の異なる複数の材料を充填し、
　この容器に外力を加えて変形させることにより、上記容器に設けられた排出口から複数の材料を複合して供出することを特徴とする異種材料の複合方法。
　【請求項２】
　柔軟性を有する容器に、
　各材料により形成される層が、容器内の領域を排出口面に対し略平行な方向に２個以上に分割し、かつ、各材料により形成される層が、上記分割により連続して存在する２つの領域のうちの排出口面から近いほうの領域を排出口面に対し略垂直な方向に分割するように、種類の異なる複数の材料を充填し、
　この容器に外力を加えて変形させることにより、上記容器に設けられた排出口から複数の材料を複合して供出することを特徴とする異種材料の複合方法。
　【請求項３】
　柔軟性を有する容器に、
　各材料により形成される層が、容器内の領域を排出口面に対し略平行な方向に３個以上に分割し、かつ、各材料により形成される層が、上記分割により連続して存在する３つの領域のうちの中央の領域を排出口面に対し略垂直な方向に分割するように、種類の異なる複数の材料を充填し、
　この容器に外力を加えて変形させることにより、上記容器に設けられた排出口から複数の材料を複合して供出することを特徴とする異種材料の複合方法。」
　４−２甲第１号証の特許発明及び甲第２号証ないし甲第６号証に記載されている事項
　甲第１号証である特許第３１０８５７７号発明は、その特許明細書の特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。
　「【請求項１】
　柔軟性を有し仕切りのない容器に、各々が独立した層を形成するように種類の異なる複数の材料を充填し、この容器に外力を加えて変形させることにより、上記容器に設けられた排出口から複数の材料を複合して内部に異なる材料を包含した状態に供出する異種材料の複合方法であって、
　各材料により形成される層が、容器内の領域を排出口面に対し略平行な方向に分割するように、種類の異なる複数の材料を充填するとともに、
　上記異種材料として食材を用いると共に、上記容器として、上面から下面にかけて面積が次第に広くなるように側面部が形成され、かつ容器下面にこの下面よりも面積の狭い排出口が形成された容器を用い、この容器に上面側から外力を加えて変形させることにより、容器内の上層の食材が下層の食材により覆われた食品を供出することを特徴とする異種材料の複合方法。
　【請求項２】
　柔軟性を有し仕切りのない容器に、各々が独立した層を形成するように種類の異なる複数の材料を充填し、この容器に外力を加えて変形させることにより、上記容器に設けられた排出口から複数の材料を複合してマーブル状に供出する異種材料の複合方法であって、
　各材料により形成される層が、容器内の領域を排出口面に対し略垂直な方向に分割するように、種類の異なる複数の材料を充填するとともに、
　上記容器として、上面から下面にかけて面積が次第に広くなるように側面部が形成され、かつ容器下面にこの下面よりも面積の狭い排出口が形成された容器を用い、この容器に上面側から外力を加えて変形させることにより、複数の材料を複合して供出することを特徴とする異種材料の複合方法」
　甲第２号証（実願平２−１０４８５６号（実開平４−６２０８７号）のマイクロフィルム）には、ソフトクリーム等の食品を可塑性を保つ冷凍状態で保管した容器を押出用容器として、必要に応じ冷凍ストッカーから取り出してコーン型容器などの供食用容器へ分配するための小分け用保管用容器に関して、下記の事項が図面とともに記載されている。
　「１　周面に複数の平行段部を備える可曲性材料製の中空截頭錘形の容器本体と、該本体の口縁部に嵌合しうる排出口付蓋板とからなることを特徴とするソフトクリーム又は類似品の押出用容器。
　２　排出口付蓋板が、容器本体の口縁部に内挿される請求項１記載の容器。
　３　排出口付蓋板が、容器本体の口縁部に外挿される請求項１記載の容器。
　４　蓋板の排出口が、蓋板と同一面上に存する請求項１から３のいづれかに記載の容器。
　５　蓋板の排出口が、蓋板面からノズル状に伸びている請求項１から３のいづれかに記載の容器。
　６　容器本体が、截頭円錐形である請求項１〜３のいづれかに記載の容器。
　７　排出口付蓋板の外面に、更に補助蓋板が係着されうる請求項１〜５のいずれかに記載の容器。」（実用新案登録請求の範囲の欄）
　甲第３号証（実願平３−１０１３７８号（実開平６−７１４８４号）のＣＤ−ＲＯＭ）には、ソフトクリーム等の食品を可塑性を保つ冷凍状態で保管した容器を押出用容器として、必要に応じ冷凍ストッカーから取り出してコーン型容器などの供食用容器へ分配するための小分け用保管容器に関して、下記の事項が図面とともに記載されている。
　「【請求項１】　周面に傾斜したネジ溝状段部を備える可曲性材料製の中空截頭錘形の容器本体と、該本体の口縁部に嵌合しうる排出口付蓋板をからなることを特徴とするソフトクリーム又は類似品の押出用容器。
　【請求項２】　排出口付蓋板が、容器本体の口縁部に内挿される請求項１の容器。
　【請求項３】　排出口付蓋板が、容器本体の口縁部に外挿される請求項１の容器。
　【請求項４】　蓋板の排出口が、蓋板と同一面上に存する請求項１から３のいづれかの容器。
　【請求項５】　蓋板の排出口が、蓋板面からノズル状に伸びている請求項１から３のいづれかの容器。
　【請求項６】　容器本体が、截頭円錐形である請求項１〜３のいづれかの容器。
　【請求項７】　排出口付蓋板の外面に、更に補助蓋板が係着されうる請求項１〜５のいづれかの容器。」（実用新案登録請求の範囲の欄）
　甲第４号証（実開昭６０−１５３９７８号公報）には、コーンカップデザートに関して、下記の事項が図面とともに記載されている。
　「（１）食品用ペースト状物を内蔵した絞り出し袋をコーンカップに収納してなるコーンカップデザート。
　（２）絞り出し袋が異種類の食品用ペースト状物を別個に内蔵してなる実用新案登録請求の範囲第１項記載のコーンカップデザート。」（実用新案登録請求の範囲の欄）
　甲第５号証（実開昭５７−９４３８６号公報）には、絞り出し用ホイップクリームに関して、下記の事項が図面とともに記載されている。
　「公知の絞り袋に嵌合する円錐形状袋の内壁に接して、植物性油脂を主体とした白色ホイップクリームを縦方向に帯状に容入し、その他を植物性油脂を主体としたチョコレート入りあるいは着色したホイップクリームで充填してなる絞り出し用ホイップクリーム。」（実用新案登録請求の範囲の欄）
　甲第６号証（実開昭５６−１８０８４号公報）には、絞り出し用ホイップクリームに関して、下記の事項が図面とともに記載されている。
　「公知の絞り袋に嵌合する円錐形状袋の内壁に接して、植物性油脂を主体としたチョコレート入りあるいは着色したホイップクリームを縦方向に帯状に容入し、その他を植物性油脂を主体とした白色ホイップクリームで充填してなる絞り出し用ホイップクリーム。」（実用新案登録請求の範囲の欄）
　４−３対比・判断
　【無効理由１について】
　本件特許発明１と先願発明である特許第３１０８５７７号発明とを対比すると、本件特許発明１では、柔軟性を有する容器に、各材料により形成される層が、容器内の領域を排出口面に対し略平行な方向に２個以上に分割し、かつ、各材料により形成される層が、上記分割により連続して存在する２つの領域のうちの排出口面から遠いほうの領域を排出口面に対し略垂直な方向に分割するように、種類の異なる複数の材料を充填しているのに対して、特許第３１０８５７７号発明では、柔軟性を有する容器に、各材料により形成される層が、容器内の領域を排出口面に対し略平行な方向或いは略垂直な方向に分割するように、種類の異なる複数の材料を充填しているにすぎないものであるから、容器に充填される種類の異なる複数の材料の充填構成が明確に相違するものであるから、本件特許発明１と特許第３１０８５７７号発明とは、同一であるとすることはできない。
　次に、本件特許発明２と先願発明である特許第３１０８５７７号発明とを対比すると、本件特許発明２では、柔軟性を有する容器に、各材料により形成される層が、容器内の領域を排出口面に対し略平行な方向に２個以上に分割し、かつ、各材料により形成される層が、上記分割により連続して存在する２つの領域のうちの排出口面から近いほうの領域を排出口面に対し略垂直な方向に分割するように、種類の異なる複数の材料を充填しているのに対して、特許第３１０８５７７号発明では、柔軟性を有する容器に、各材料により形成される層が、容器内の領域を排出口面に対し略平行な方向或いは略垂直な方向に分割するように、種類の異なる複数の材料を充填しているにすぎないものであるから、容器に充填される種類の異なる複数の材料の充填構成が明確に相違するものであるから、本件特許発明２と特許第３１０８５７７号発明とは、同一であるとすることはできない。
　さらに、本件特許発明３と先願発明である特許第３１０８５７７号発明とを対比すると、本件特許発明３では、柔軟性を有する容器に、各材料により形成される層が、容器内の領域を排出口面に対し略平行な方向に３個以上に分割し、かつ、各材料により形成される層が、上記分割により連続して存在する３つの領域のうちの中央の領域を排出口面に対し略垂直な方向に分割するように、種類の異なる複数の材料を充填しているのに対して、特許第３１０８５７７号発明では、柔軟性を有する容器に、各材料により形成される層が、容器内の領域を排出口面に対し略平行な方向或いは略垂直な方向に分割するように、種類の異なる複数の材料を充填しているにすぎないものであるから、容器に充填される種類の異なる複数の材料の充填構成が明確に相違するものであるから、本件特許発明３と特許第３１０８５７７号発明とは、同一であるとすることはできない。
　【無効理由２について】
　甲第２号証に記載された上記技術事項からみて、甲第２号証に記載された発明の「可曲性材料性の容器本体」及び「ソフトクリーム等の食品」は、各々本件特許発明１の「柔軟性を有する容器」及び「材料」に相当するものであるから、本件特許発明１の用語を使用して両者を対比すると、両者は、「柔軟性を有する容器に材料を充填し、この容器に外力を加えて変形させることにより、上記容器に設けられた排出口から材料を供出する方法。」で一致しており、下記の点で相違している。
　相違点；本件特許発明１では、容器に、各材料により形成される層が、容器内の領域を排出口面に対し略平行な方向に２個以上に分割し、かつ、各材料により形成される層が、上記分割により連続して存在する２つの領域のうちの排出口面から遠いほうの領域を排出口面に対し略垂直な方向に分割するように、種類の異なる複数の材料を充填し、容器に設けられた排出口から複数の材料を複合して供出するのに対して、甲第２号証に記載された発明では、容器には、ソフトクリーム等の食品が充填され、容器に設けられた排出口よりソフトクリーム等の食品を供出するにすぎないものである点。
　上記相違点について検討すると、甲第３号証にも、実質的に甲第２号証に記載された技術事項と同様の技術事項が記載されているにすぎないものであり、また、甲第４号証ないし甲第６号証にも本願出願前普通に知られている公知の絞り袋内に縦方向に別個に充填した異なる種類の食品用ペースト状物或いはホイップクリームを絞り袋からマーブル状に絞り出して供出することが記載されているにすぎないものであって、本件特許発明１の上記相違点に係る技術事項については記載されておらず、示唆する記載も認めることができない。
　そうすると、例え甲第２号証ないし甲第６号証に記載された事項を総合勘案したとしても、容器に垂直方向（縦方向）に異なる材料（食品）を充填し、排出口からマーブル状に供出することが想到されるにすぎないものであって、本件特許発明１のように容器内の領域を排出口面に対し略平行な方向に２個以上に分割して異なる材料を充填し、排出口から複数の材料（異なる材料）を複合して（上層の材料を下層の材料で包み込んだ状態となるように）供出することについては、当業者であっても容易に想到することができるものとは認めることができない。
　そして、本件特許発明１は、上記相違点に係る技術事項によって、特許明細書中に記載された、容器内で上層に位置していた複数の材料により、複数の色を呈するマーブル状の層が形成され、かつ、該マーブル状の材料が下層に位置していた材料に包まれた複合物が得られるという格別な作用効果を奏するものと認める。
　したがって、本件特許発明１は、甲第２号証ないし甲第６号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは認めることができない。
　本件特許発明２及び３は、本件特許発明１と同様に容器内の異なる材料の充填構成として「容器内の領域を排出口面に対し略平行な方向に２個以上に分割し、」或いは「容器内の領域を排出口面に対し略平行な方向に３個以上に分割し、」という技術事項を備え、排出口から複数の材料を複合して供出するものである。
　そして、甲第２号証ないし甲第６号証に記載された事項からは、容器内の領域を排出口面に対し略平行な方向に２個以上に分割して異なる材料を充填し、排出口から複数の材料（異なる材料）を複合して（上層の材料を下層の材料で包み込んだ状態となるように）供出することについては、当業者であっても容易に想到することができないものであることは、上記本件特許発明１について対比・判断したとおりである。
　したがって、本件特許発明２及び３についても、甲第２号証ないし甲第６号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは認めることができない。
　４−４むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張する無効理由１、２及び提出した証拠方法によっては、本件特許発明１ないし３の特許を無効とすることができない。
　よって、結論のとおり審決する。