【事件の表示】
　特許第３３０３４５７号「抗菌性樹脂組成物」の請求項１に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３３０３４５７号の請求項１に係る特許を取り消す。
【理　由】
　［１］手続の経緯
　
　本件特許第３３０３４５７号は、出願日が平成５年８月６日であり、平成１４年５月１０日に特許権の設定登録がなされ、篠山明男（以下「申立人」という。）より特許異議の申立てがなされ、取消理由を通知したところ、訂正請求書と特許異議意見書が提出され、訂正拒絶理由を通知したところ、訂正請求書に対する手続補正書と意見書が提出されたものである。
　
　［２］訂正の適否
　
　１．訂正請求書に対する補正の適否
　訂正請求書に対する手続補正は、訂正請求書に添付した全文訂正明細書を、以下の（１）〜（３）のとおりに補正し、それに伴って、訂正請求書の記載を補正するものである。
（１）特許請求の範囲の請求項１の
「（Ａ）ブタジエン系ゴム質重合体（ただし、水素添加した水添重合体を除く）（ａ）の存在下に、（メタ）アクリル酸エステル、芳香族ビニル化合物、および必要に応じて共重合可能な他の単量体からなる単量体成分（ｂ）を重合して得られる熱可塑性樹脂、および／または単量体成分（ｂ）を重合して得られる共重合体樹脂９０〜９９．９重量％、（Ｂ）抗菌剤０．１〜１０重量％からなる組成物であって、上記（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔（ａ）以外の成分〕中の（メタ）アクリル酸エステル含量が５０重量％を超え９９重量％以下であることを特徴とする抗菌性樹脂組成物。」を、
「（Ａ）ブタジエン系ゴム質重合体（ただし、水素添加した水添重合体を除く）（ａ）の存在下に、（メタ）アクリル酸エステル、芳香族ビニル化合物、および必要に応じて共重合可能な他の単量体からなる単量体成分（ｂ）を重合して得られる熱可塑性樹脂、および／または単量体成分（ｂ）を重合して得られる共重合体樹脂９０〜９９．９重量％、（Ｂ）抗菌剤０．１〜１０重量％からなる組成物であって、上記（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔（ａ）以外の成分〕中の（メタ）アクリル酸エステル含量が６７重量％以上９９重量％以下であることを特徴とする抗菌性樹脂組成物。」
と補正する。
（２）段落【０００４】の
「【課題を解決するための手段】
　本発明は、（Ａ）ブタジエン系ゴム質重合体（ただし、水素添加した水添重合体を除く）（ａ）の存在下に、（メタ）アクリル酸エステル、芳香族ビニル化合物、および必要に応じて共重合可能な他の単量体からなる単量体成分（ｂ）を重合して得られる熱可塑性樹脂、および／または単量体成分（ｂ）を重合して得られる共重合体樹脂９０〜９９．９重量％、（Ｂ）抗菌剤０．１〜１０重量％からなる組成物であって、上記（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔（ａ）以外の成分〕中の（メタ）アクリル酸エステル含量が５０重量％を超え９９重量％以下であることを特徴とする抗菌性樹脂組成物を提供する。」を、
「【課題を解決するための手段】
　本発明は、（Ａ）ブタジエン系ゴム質重合体（ただし、水素添加した水添重合体を除く）（ａ）の存在下に、（メタ）アクリル酸エステル、芳香族ビニル化合物、および必要に応じて共重合可能な他の単量体からなる単量体成分（ｂ）を重合して得られる熱可塑性樹脂、および／または単量体成分（ｂ）を重合して得られる共重合体樹脂９０〜９９．９重量％、（Ｂ）抗菌剤０．１〜１０重量％からなる組成物であって、上記（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔（ａ）以外の成分〕中の（メタ）アクリル酸エステル含量が６７重量％以上９９重量％以下であることを特徴とする抗菌性樹脂組成物を提供する。」と補正する。
（３）段落【００１２】の
「（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔これは、（ａ）成分以外の成分に該当する。〕中に重合成分として含有している（メタ）アクリル酸エステルの含有量は５０重量％を超え９９重量％以下、好ましくは５０重量％を超え９５重量％以下、特に好ましくは５０重量％を超え９０重量％以下である。重合成分として、（メタ）アクリル酸エステルを含有することで抗菌性が一段と向上する。（メタ）アクリル酸エステルの含有量が５０重量％以下または９９重量％を超えても抗菌性が劣る。（Ａ）成分における上記（メタ）アクリル酸エステルの含有量は、（ｂ）成分に由来するものに限らず、別途（ｂ）成分以外の単量体を重合して得られた重合体が配合されたとき、その重合体に（メタ）アクリル酸エステルに由来する重合体が含まれている場合は、該（メタ）アクリル酸エステルも本発明（メタ）アクリル酸エステル含有量に加えられる。」を、
「（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔これは、（ａ）成分以外の成分に該当する。〕中に重合成分として含有している（メタ）アクリル酸エステルの含有量は６７重量％以上９９重量％以下、好ましくは６７重量％以上９５重量％以下、特に好ましくは６７重量％以上９０重量％以下である。重合成分として、（メタ）アクリル酸エステルを含有することで抗菌性が一段と向上する。（メタ）アクリル酸エステルの含有量が６７重量％未満または９９重量％を超えても抗菌性が劣る。（Ａ）成分における上記（メタ）アクリル酸エステルの含有量は、（ｂ）成分に由来するものに限らず、別途（ｂ）成分以外の単量体を重合して得られた重合体が配合されたとき、その重合体に（メタ）アクリル酸エステルに由来する重合体が含まれている場合は、該（メタ）アクリル酸エステルも本発明（メタ）アクリル酸エステル含有量に加えられる。」と補正する。
　そこで、上記補正の適否を判断する。
　本件の訂正請求は、本件特許明細書を訂正請求書に添付した全文訂正明細書のとおりに訂正することを求めるものであるが、上記補正は、該全文訂正明細書の実質的な記載内容を変更するものであるから、上記補正により、訂正請求書の要旨が変更されることになる。
　したがって、該手続補正は、特許法等の一部を改正する法律（平成１５年法律第４７号）附則第２条第７項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法［第１条の規定］による改正前の特許法第１３１条第２項の規定に適合しないから、この手続補正は採用できない。
　
　２．訂正請求の適否
　以上のとおり手続補正が採用できないので、本件訂正請求による訂正事項は、以下の訂正事項ａ〜ｃのとおりと認める。
　・訂正事項ａ：特許請求の範囲の請求項１中の「組成物であって、上記（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔（ａ）以外の成分〕中の(メタ)アクリル酸エステル含量が１０〜９９重量％である」を、「組成物であって、上記（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔（ａ）以外の成分〕中の（メタ）アクリル酸エステル含量が５０重量％を超え９９重量％以下である」に訂正する。
　・訂正事項ｂ：段落【０００４】中の「組成物であって、上記（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔（ａ）以外の成分〕中の(メタ)アクリル酸エステル含量が１０〜９９重量％である」（特許公報第３欄第１１〜１４行参照）を、「組成物であって、上記（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔（ａ）以外の成分〕中の（メタ）アクリル酸エステル含量が５０重量％を超え９９重量％以下である」に訂正する。
　・訂正事項ｃ：段落【００１２】中の「（メタ）アクリル酸エステルの含有量は１０〜９９重量％、好ましくは３０〜９５重量％、特に好ましくは５０〜９０重量％である。重合成分として、（メタ）アクリル酸エステルを含有することで抗菌性が一段と向上する。（メタ）アクリル酸エステルの含有量が１０重量％未満または９９重量％を超えても抗菌性が劣る。」を、「（メタ）アクリル酸エステルの含有量は５０重量％を超え９９重量％以下、好ましくは５０重量％を超え９５重量％以下、特に好ましくは５０重量％を超え９０重量％以下である。重合成分として、（メタ）アクリル酸エステルを含有することで抗菌性が一段と向上する。（メタ）アクリル酸エステルの含有量が５０重量％以下または９９重量％を超えても抗菌性が劣る。」に訂正する。
　
　３．訂正拒絶理由とそれに対する判断
　当審が通知した訂正拒絶理由は下記のとおりである。
「本件訂正は、下記の点で、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号。以下「平成６年改正法」という。）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第１２０条の４第３項において準用する平成６年改正法による改正前の特許法第１２６条第１項ただし書の規定に適合しない。　 
　１．訂正事項ａについて 
　訂正事項ａにより、請求項１中の「（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔（ａ）以外の成分〕中の（メタ）アクリル酸エステル含量が１０〜９９重量％である」が「（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔（ａ）以外の成分〕中の（メタ）アクリル酸エステル含量が５０重量％を超え９９重量％以下である」と訂正されることになる。 
 　そこで、「（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔（ａ）以外の成分〕中の（メタ）アクリル酸エステル含量」（以下「Ａ含量」という。）について願書に添付した明細書（以下「特許明細書」という。）の記載を検討する。 
 　特許明細書にはＡ含量の下限値を５０重量％を超えた値とすることについては記載されておらず、また、このことが特許明細書の記載から自明であるとも認められない。 
 　したがって、訂正事項ａは、特許明細書に記載した事項の範囲内の訂正とは認められないから、特許法第１２６条第１項ただし書の規定に適合しない。 
　２．訂正事項ｂ、ｃについて 
　訂正事項ａが認められない以上、訂正事項ｂ、および、訂正事項ｃのうち「（メタ）アクリル酸エステルの含有量は１０〜９９重量％」を「（メタ）アクリル酸エステルの含有量は５０重量％を超え９９重量％以下」とする訂正は明りょうでない記載の釈明を目的とするものとは認められない。これらの訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものでも、誤記の訂正を目的とするものでもない。また、これらの訂正は、訂正事項ａと同様に、特許明細書に記載した事項の範囲内の訂正とは認められない。 
　訂正事項ｃには、「好ましくは３０〜９５重量％、特に好ましくは５０〜９０重量％である。」を「好ましくは５０重量％を超え９５重量％以下、特に好ましくは５０重量％を超え９０重量％以下である。」とする訂正、および、「（メタ）アクリル酸エステルの含有量が１０重量％未満または９９重量％を超えても抗菌性が劣る。」を「（メタ）アクリル酸エステルの含有量が５０重量％以下または９９重量％を超えても抗菌性が劣る。」とする訂正も含まれるが、これらの訂正は、特許請求の範囲の減縮や誤記の訂正を目的とするものではない。また、訂正前の記載が明りょうであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものでもない。また、好ましい範囲、および、特に好ましい範囲が訂正後の範囲であること、および、（メタ）アクリル酸エステルの含有量が５０重量％以下で抗菌性が劣ることは特許明細書に記載されておらず、また、特許明細書の記載から自明でもない。したがって、これらの訂正も特許明細書に記載した事項の範囲内の訂正とは認められない。
　したがって、訂正事項ｂ、ｃは、特許法第１２６条第１項ただし書の規定に適合しない。」
　そして、上記訂正拒絶理由は妥当なものと認められるから、本件訂正請求は認められない。
　
　［３］特許異議の申立てについての判断
　
　１．本件発明
　上記のとおり訂正請求が認められないので、本件の請求項１に係る発明（以下「本件発明」という。）は、特許明細書の請求項１に記載された下記のとおりのものと認める。
「（Ａ）ブタジエン系ゴム質重合体（ただし、水素添加した水添重合体を除く）（ａ）の存在下に、（メタ）アクリル酸エステル、芳香族ビニル化合物、および必要に応じて共重合可能な他の単量体からなる単量体成分（ｂ）を重合して得られる熱可塑性樹脂、および／または単量体成分（ｂ）を重合して得られる共重合体樹脂９０〜９９．９重量％、（Ｂ）抗菌剤０．１〜１０重量％からなる組成物であって、上記（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔（ａ）以外の成分〕中の（メタ）アクリル酸エステル含量が１０〜９９重量％であることを特徴とする抗菌性樹脂組成物。」
　
　２．取消理由の概要
　当審が通知した取消理由の概要は、以下の理由１、２のとおりである。
　理由１：本件発明は、その出願前に国内において頒布された刊行物１（特開平４−２７５３７０号公報：申立人が提出した甲第２号証）、及び、刊行物２（特開昭６３−３３４５６号公報：申立人が提出した甲第１号証）に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する分野における通常の知識を有する者が、容易に発明をすることができたものであるから、本件発明に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。 
　理由２：本件発明は、本件特許の出願の日前の出願であってその出願後に出願公開された特願平５−１６８９５号（特開平６−１３６２３３号公報（申立人が提出した甲第４号証）参照：以下、「先願」という）の願書に最初に添付した明細書（以下「先願明細書」という）に記載された発明（以下「先願発明」という）と同一である。そして、本件発明の発明者は、先願発明をした者と同一の者ではなく、また、本件出願の時に、その出願人が先願の出願人と同一の者でもない。したがって、本件発明に係る特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してされたものである。 
 　 
 　３．取消理由に対する判断 
 （１）理由１について 
　刊行物１の請求項１には、
「下記一般式〔１〕で示される化合物と樹脂からなる抗菌性樹脂組成物。
Ｍ１ａＡｂＭ２ｃ（ＰＯ４）ｄ・ｎＨ２Ｏ　　　　〔１〕
（Ｍ１は・・・である。）」
と記載されており、一般式〔１〕で示される化合物は、段落【０００１】の「本発明は抗菌性を示す特定のリン酸塩系化合物と樹脂からなる樹脂組成物に関する。」との記載、および段落【０００６】の「本発明は、抗菌剤と樹脂からなる樹脂組成物であって、」との記載から、抗菌剤であることが明らかである。また、段落【００１９】に「本発明において用いる樹脂は、天然樹脂、半合成樹脂及び合成樹脂のいずれであってもよく、また熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂のいずれであってもよい。」と記載されているから、該樹脂として任意の合成樹脂が使用できることが示されている。また、段落【００２１】には「抗菌剤の好ましい配合割合は、抗菌性樹脂組成物１００重量部（以下、単に部という）当り０．０５〜５０部であり、抗菌効果及び経済性を考慮するとより好ましくは０．５〜１０部である。」と記載されているから、樹脂と一般式〔１〕で示される化合物との好ましい配合割合は、両者の合計量当たり、樹脂が約９０．９〜９９．５重量％、一般式〔１〕で示される化合物が約０．５〜９．１重量％と計算することができる。
　以上の点からみて、刊行物１には「任意の合成樹脂約９０．９〜９９．５重量％と抗菌剤約０．５〜９．１重量％からなる抗菌性樹脂組成物」の発明（以下「刊行物１の発明」という）が記載されていると認められる。
　そこで、本件発明と刊行物１の発明を対比すると、両者は、合成樹脂と抗菌剤からなる抗菌性樹脂組成物の発明である点で一致し、合成樹脂と抗菌剤の配合割合の点でも重複、一致している。そして、合成樹脂が前者では（Ａ）成分であるのに対して、後者ではこのような特定がなされていない点でのみ相違している。
　そこで、この相違点について検討する。
　刊行物２の第５頁左上欄第１７行〜同頁右上欄第２行には、ポリブタジエンラテックスの存在下でメタクリル酸メチル７２％、スチレン２４％、アクリロニトリル４％からなる単量体混合物６０部を乳化重合して得られたグラフト共重合体Ｂ−２が、同第５頁右上欄第１０〜１２行には、メタクリル酸メチル７２部、スチレン２４部、アクリロニトリル４部を共重合して得られた共重合体ｂ−１が、同第５頁右上欄末行〜第５頁左下欄第３行には、メタクリル酸メチル７０部、スチレン２４部、アクリロニトリル４部、アクリル酸２部を重合して得られた変性ビニル系重合体ｂ−５が記載されている。
　刊行物１の発明において、合成樹脂として任意のものが使用できるから、該合成樹脂として刊行物２に記載された上記Ｂ−２、ｂ−１、または、ｂ−５を使用することは容易である。
　そして、Ｂ−２、ｂ−１、ｂ−５は、いずれも本件発明における（Ａ）成分に相当している。
　したがって、本件発明は、刊行物１、２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
　このＢ−２、ｂ−１、ｂ−５の使用について、特許権者は、刊行物２の請求項に記載された発明は抗菌性を意図していないから本件発明と技術分野が相違する旨の主張をしているが、上記判断で引用した発明は樹脂そのものの発明であって、刊行物２の請求項に記載された組成物の発明ではない。刊行物２には、合成樹脂そのものが記載されているのであるから、刊行物１の発明において使用される合成樹脂として、刊行物２に記載された合成樹脂を採用することには何の困難もない（なお、刊行物２の請求項に記載された発明も合成樹脂組成物の分野の発明であるから、本件発明と技術分野の相違はない。）。
　また、本件特許明細書には、（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔（ａ）以外の成分〕中の（メタ）アクリル酸エステル含量の特定により、樹脂がＡＢＳなどのスチレン系樹脂の場合に比較して抗菌性が向上する旨の効果が記載されているが、この効果を確認できる記載はないし、仮に確認できたとしても、この効果は、刊行物１の発明とは別の発明と比較した場合の効果（他の発明を引例とした場合の効果）であるから、該効果を理由に上記判断を覆すことはできない。
　以上のとおりであるから、本件発明に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
　（２）理由２について
　先願明細書の特許請求の範囲の請求項１には「ゴム強化スチレン系樹脂からなる熱可塑性樹脂と下記一般式〔１〕で示される抗菌剤及び滑剤を含有することを特徴とする抗菌性樹脂組成物。
　Ｍ１ａＡｂＭ２ｃ（ＰＯ４）ｄ・ｎＨ２Ｏ　　　　〔１〕
（Ｍ１は・・・である。）」と記載されている。そして、段落【０００８】には「ゴム強化スチレン系樹脂とは、ゴム状重合体（１）、芳香族ビニル系単量体（２）及びシアン化ビニル系単量体及び／又は不飽和カルボン酸アルキルエステル（３）、又は上述の成分（１）〜（３）及び共重合可能な他のビニル系単量体（４）よりなる樹脂であり、一般的には、ゴム状重合体（１）の存在下に単量体（２）及び（３）又は（２）〜（４）を重合してなるグラフト重合体又は該グラフト重合体と単量体（２）と（３）又は（２）〜（４）の共重合体との混合物である。」と記載され、該ゴム状重合体として、段落【０００８】にはポリブタジエンが、また、該不飽和カルボン酸アルキルエステルとして、段落【００１３】にはメチルメタアクリレートが記載されている。さらに、段落【００１９】にはゴム強化スチレン系樹脂の例示としてＭＢＳ樹脂が記載されているところ、ポリブタジエンの存在下にスチレンとメタクリル酸メチルをグラフト共重合して得られた樹脂がＭＢＳ樹脂として代表的なものであることは、例えば、取消理由通知の理由２で引用した刊行物３（「永井進監修「実用プラスチック用語辞典」改訂第３版　１９８９年９月１０日　（株）プラスチックス・エージ発行　ｐ．６６のＡＢＳ樹脂の項、ｐ．８５のＭＢＳ樹脂の項：申立人が提出した甲第３号証）の記載からわかるように技術常識である。なお、刊行物３でＭＢＳ樹脂は、ＡＢＳ樹脂の項を参照にして理解することができ、ＡＢＳ樹脂の項中のＢＲはポリブタジエンと同義である。
　さらに、先願明細書の段落【００１５】には「単量体における芳香族ビニル系単量体（２）、シアン化ビニル系単量体及び／又は不飽和カルボン酸アルキルエステル系単量体（３）及び共重合可能な他のビニル系単量体（４）の組成比率には特に制限はないが、（２）５０〜９０重量％、（３）５０〜１０重量％、（４）０〜４０重量％であることが好ましく」と記載されているから、芳香族ビニル系単量体５０〜９０重量％、不飽和カルボン酸アルキルエステル系単量体５０〜１０重量％の組成比が記載されている。
　以上の点からみて、先願明細書には「ポリブタジエンの存在下に、５０〜１０重量％のメタクリル酸メチルと、５０〜９０重量％のスチレンからなる単量体成分を重合して得られる熱可塑性樹脂」（以下「先願樹脂」という。）と抗菌剤からなる抗菌性樹脂組成物が記載されていると認められる。
　先願樹脂と本件発明における熱可塑性樹脂（以下「本件樹脂」という。）とを対比すると、前者の「ポリブタジエン」は後者の「ブタジエン系ゴム質重合体（ただし、水素添加した水添重合体を除く）」の下位概念化合物であり、前者のメタクリル酸メチル、スチレンは、それぞれと、後者の（メタ）アクリル酸エステル、芳香族ビニル化合物の下位概念化合物であり、本件樹脂の「（Ａ）成分中の樹脂質重合体成分〔（ａ）以外の成分〕中の（メタ）アクリル酸エステル含量」は、先願樹脂においては「ポリブタジエン以外の成分中のメタクリル酸メチルの含量」に対応し、それぞれの含量は、本件樹脂では１０〜９９重量％であり、先願樹脂では５０〜１０重量％であるから、互いに重複、一致している。
　したがって、先願樹脂は本件樹脂と同一である。
　次に、先願樹脂と抗菌剤の配合割合について検討するに、先願明細書の段落【００３１】には「抗菌剤の好ましい配合割合は、抗菌性樹脂組成物（熱可塑性樹脂、抗菌剤及び滑剤の合計重量）当り０．０５〜５０重量％であり、抗菌効果及び経済性を考慮するとより好ましくは０．５〜１０重量％である。」と記載され、同段落【００３４】には「滑剤の好ましい配合割合は、抗菌性樹脂組成物（熱可塑性樹脂、抗菌剤及び滑剤の合計重量）当り、０．０１〜１０重量％、より好ましくは０．１〜５重量％である。」と記載されており、先願樹脂は、ここでいう熱可塑性樹脂の一例である。そうすると、先願明細書には、先願樹脂、抗菌剤、及び滑剤の合計重量当り、抗菌剤が０．５〜１０重量％（抗菌剤の含量を好ましい含量とした場合）、滑剤が０．０１〜１０重量％、先願樹脂が９９．４９〜８０重量％の割合が記載されていることになる。そして、この先願樹脂と抗菌剤の配合割合は、本件樹脂と殺菌剤の配合割合と重複、一致する。
　以上のとおり、先願明細書には、先願樹脂と殺菌剤からなる抗菌性樹脂組成物の発明が記載され、先願樹脂は本件樹脂と同一であり、先願樹脂と殺菌剤の配合割合も本件樹脂と殺菌剤の配合割合と一致している。
　したがって、先願明細書には、本件発明と同一の発明が記載されていると認められる。
　そして、本件発明の発明者は、該発明をした者と同一の者ではなく、また、本件出願の時に、その出願人が先願の出願人と同一の者でもない。
　したがって、本件発明に係る特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してされたものである。
　　
　［４］むすび
　　
　以上のとおりであるから、本件発明についての特許は拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものと認める。
　よって、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第１４条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）第４条第２項の規定により、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１７年５月１８日（２００５．５．１８）