【事件の表示】
　平成１年特許願第７１６２５号「除草剤耐性キメラ遺伝子」拒絶査定に対する審判事件［平成２年１月１２日出願公開、特開平２−９３７４］について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
Ｉ．出願の経緯及び本願発明
　本願は、平成元年3月23日（パリ条約による優先権主張、1988年3月23日、仏国）の出願であって、その請求項1〜15に係る発明は、平成10年12月28日付け手続補正書によって補正された明細書の特許請求の範囲に記載されたとおりのものと認められるところ、その請求項1〜15に係る発明（以下、これらを各々「本願発明1〜15」という。）は次の通りである。
　
１．3,5−ジハロ−4−ヒドロキシベンゾニトリルをベ−スとする除草剤に対する改善された耐性を植物に与えるために使用可能なキメラ遺伝子であって、該除草剤に対する耐性をコ−ドする少なくとも 1 個の遺伝子、外来プロモ−タ−、及び場合によってポリアデニル化信号領域を含んでおり、該プロモ−タ−が、植物細胞中で天然に発現され且つカリフラワ−モザイクウイルスの 35 S RNA(CaMV35S)のプロモ−タ−及びヒマワリ(Helianthus annuus)リブロ−ス−1,5−ビスホスフェ−トカルボキシラ−ゼ／オキシゲナ−ゼ(RubisCO)の小サブユニット(SSU)のプロモ−タ−から成る群から選択される遺伝子に由来することを特徴とするキメラ遺伝子。
　
２．クロ−ニングにより修飾された pUC19 の非翻訳領域、トウモロコシRubisCO の小サブユニットの非翻訳領域、及びヒマワリ RubisCO の小サブユニットの非翻訳領域から成る群から選択された非翻訳中間領域(リンカ−)を、プロモ−タ−と除草剤に対する耐性をコ−ドする遺伝子との間に含んでいることを特徴とする請求項1に記載のキメラ遺伝子。
３．更に、形質転換すべき植物のクロロプラストにタンパク質を導入することが可能なトランジットペプチドをコ−ドする領域を、中間領域と除草剤耐性をコ−ドする領域との間に含んでいることを特徴とする請求項1または2に記載のキメラ遺伝子。
４．トランジットペプチドをコ−ドする領域がトウモロコシ RubisCOの小サブユニットのトランジットペプチドをコ−ドする領域であることを特徴とする請求項3に記載のキメラ遺伝子。
５．トランジットペプチドをコ−ドする領域がヒマワリRubisCOの小サブユニットのトランジットペプチドをコ−ドする領域であることを特徴とする請求項3に記載のキメラ遺伝子。
６．ポリアデニル化領域がノパリンシンタ−ゼ遺伝子に由来することを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載のキメラ遺伝子。
７．ポリアデニル化領域がトウモロコシ Rubis CO の小サブユニットの遺伝子に由来することを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載のキメラ遺伝子。
８．遺伝子がブロモキシニルもしくはイオキシニル、又はそれらの誘導体、塩もしくはエステルのいずれかに対する耐性をコ−ドすることを特徴とする請求頃1から7のいずれか一項に記載のキメラ遺伝子。
　
９．植物を、3,5−ジハロ−4−ヒドロキシベンゾニトリルをベ−スとする除草剤に対して耐性の植物に形質転換するために使用可能なべクタ−であって、請求項1から8のいずれか一項に記載のキメラ遺伝子を含んでいることを特徴とするべクタ−。
10．プラスミドから構成されることを特徴とする請求項9に記載のべクタ−。
11．請求項1から8のいずれか一項に記載のキメラ遺伝子を含んでいる微生物。
12．3,5−ジハロ−4−ヒドロキシベンゾニトリルをベ−スとする除草剤に対して耐性の遺伝子含み前記除草剤に対し耐性である植物細胞であって、請求頃1から8のいずれか一項に記載の遺伝子の組み込みにより得られることを特徴とする前記植物細胞。
13．請求項12 に記載の植物細胞の再生により得られることを特徴とする形質転換植物又は該植物の一部、但し該形質転換植物は単子葉植物ではない。
14．請求項13に記載の植物から得られる形質転換植物種子。
15．3,5−ジハロ−4−ヒドロキシベンゾニトリルをベ−スとする除草剤を使用する植物の選択的除草方法であって、請求項13又は14に記載の形質転換植物に除草剤を適用することを特徴とする前記方法。
　
　
II．引用例
　これに対して、原査定の拒絶理由で引用された、欧州特許公開第229042号明細書（1987年7月15日公表）（以下「引用例１」という）には、以下のことが記載されている。
　
「本発明は、ニトリラ−ゼ（nitrilase）、該ニトリラ−ゼをコ−ドする核酸配列、ニトリラ−ゼ遺伝子が外来となっている所望の宿主によって認識される調節遺伝子の転写および翻訳調節下にあって該ニトリラ−ゼをコ−ドする遺伝子を含有する構築物、該構築物を含有する宿主細胞、該構築物を含有する生物、生物の一部もしくは調製物に関する。」（明細書2頁16〜23行目）
「本発明によれば、ハロゲン化ヒドロキシベンゾニトリル、特に、3,5−ジブロモ− 4−ヒドロキシベンゾニトリル又は 3,5−ジヨ−ド− 4−ヒドロキシベンゾニトリル（それぞれブロモキシニル及びイオキシニルとして知られている。）の加水分解に関連して、新規なＤＮＡ配列、新規な構築物、形質転換細胞、形質転換植物、ペプチドが提供される。本発明は、前記ニトリルを加水分解し得る酵素の生成に係り、これによって前記ニトリルの除草活性を解毒し、且つ該除草剤に感受性の細胞もしくは宿主を保護し、該除草剤で汚染された環境から毒素を排除せんとするものである。」（明細書3頁4〜15行目）
　
「転写および翻訳調節領域として、有利にはオピン(opine) プロモ−タ−及びタ−ミネ−タ−領域を使用する。これらはニトリラ−ゼ遺伝子の構成発現を可能にする。あるいは、他のプロモ−タ−及び／又はタ−ミネ−タ−を使用することも可能であり、特に植物宿主中で誘発発現又は調節発現を可能にするプロモ−タ−を使用することができる。Ｔi −プラスミドから利用できるプロモ−タ−領域は、オピンプロモ−タ−、例えばオクトピンシンテタ−ゼプロモ−タ−、ノパリンシンテタ−ゼプロモ−タ−、アグロピンシンテタ−ゼプロモ−タ−、マンノピンシンテタ−ゼプロモ−タ−等を有している。その他のプロモ−タ−としては、ウィルスプロモ−タ−例えばCaMV領域VIプロモ−タ−又は完全長（35Ｓ）プロモ−タ−、リブロ−ス− 1,5−ビスホスフェ−トカルボキシレ−ト遺伝子に関連するプロモ−タ−、例えば小サブユニット、ファセオリン、蛋白質貯蔵、β−コングリシニン，セルロ−ス形成等に関連する遺伝子を挙げることができる。」（明細書13頁19〜35行目）
　
「
pCGN766cの構成(35Sプロモ−タ−−3′領域)
　pCGN976の0.7kb HindIII−EcoRIフラグメント(35Sプロモ−タ−)並びにpCGN709 の0.5kb Eco RI−Sal Iフラグメント(転写体7： 3′、pCGN709 の構成については上段参照)をpCGN566のHindIII−SalI部位に挿入することによって35Sプロモ−タ−並びに転写体7からの 3′領域を発生させ、pCGN766cを作製した。
　
最終的なpCGN783の構成
　
　
　また、原査定の拒絶理由で引用された、特開昭62-201527号公報（以下「引用例2」という）には、「植物ウイルスによる感染に対して耐性である遺伝的に形質転換した植物を生産する方法であって、(a)植物細胞のゲノムに、(i)植物細胞中で機能して、上記の植物ウイルスのRNA配列の生産を起こすプロモーターと、(ii)上記の植物ウイルスのコートたんぱく質をコードするRNA配列の生産を起こす上記植物ウイルスから誘導したDNA配列と、(iii)植物細胞中で機能して、上記のRNA配列の3’末端へのポリアデニル化ヌクレオチドの付加を起こす3’非翻訳領域とを包含する組換体2本鎖DNA分子を挿入する工程と、(b)形質転換された植物細胞を得る工程と、(c)上記の形質転換植物細胞から、上記の植物ウイルスによる感染に対する耐性が増した遺伝的に形質転換された植物を再生する工程とを包含する形質転換植物の生産方法」（請求項1）に係る発明が記載されており、「上記のプロモーターがカリフラワー モザイク ウイルスの35Ｓプロモーターである」（請求項3）こと及び「上記プロモーターがリブロース2リン酸カルボキシル化酵素 小サブユニット プロモーターである」（請求項6）ことが記載されている。
　
　さらに、原査定の拒絶理由で引用された、BIO/TECHNOLOGY, Vol.5, p.579-584 (June 1987)（以下「引用例3」という）及びProc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol.85, p.391-395 (January 1988)（以下「引用例4」という）には、外来遺伝子をクロロプラストで発現させるために、クロロプラスト移行ペプチドを結合することが記載されている。
　
　そしてまた、原査定の拒絶理由で引用された、Nucleic Acids Research, Vol.15 (10) p.4360 (1987)（以下「引用例5」という）及びNucleic Acids Research, Vol.15 (17) p.7181 (1987)（以下「引用例6」という）には、トウモロコシ RubisCOの小サブユニットのトランジットペプチドをコ−ドする領域及びヒマワリRubisCOの小サブユニットのトランジットペプチドをコ−ドする領域の具体的な配列がそれぞれ記載されている。
　
　
III．対比・判断
（本願発明1について）
　そこでまず、引用例1に記載された発明（以下「前者」という。）と本願発明1（以下「後者」という。）を対比する。
　両者は、「3,5−ジハロ−4−ヒドロキシベンゾニトリルをベ−スとする除草剤に対する改善された耐性を植物に与えるために使用可能なキメラ遺伝子であって、該除草剤に対する耐性をコ−ドする少なくとも 1 個の遺伝子、外来プロモ−タ−、及び場合によってポリアデニル化信号領域を含ん」だ「キメラ遺伝子」である点で一致するが、当該「外来プロモ−タ−」として、前者が、主に「マンノピンシンターゼ（MAS）プロモーター」を用いた実施例を中心にその発現方法を説明しているのに対して、後者は、「該プロモ−タ−が、植物細胞中で天然に発現され且つカリフラワ−モザイクウイルスの 35 S RNA(CaMV35S)のプロモ−タ−及びヒマワリ(Helianthus annuus)リブロ−ス−1,5−ビスホスフェ−トカルボキシラ−ゼ／オキシゲナ−ゼ(RubisCO)の小サブユニット(SSU)のプロモ−タ−から成る群から選択される遺伝子に由来することを特徴とする」点で相違する。
　
　しかしながら、前者には、除草剤を無毒化するニトリラ−ゼ遺伝子発現用プロモ−タ−として、CaMV35Sプロモ−タ−及びRubisCOのSSUプロモ−タ−が例示され、特にCaMV35Sプロモ−タ−に関しては、具体的にその発現カセットの構築方法が詳細に記載されている。したがって、引用例1に記載された、ニトリラ−ゼ遺伝子発現用プロモ−タ−としてCaMV35Sプロモ−タ−を用いる動機づけに沿って、「キメラ遺伝子」を構築すれば、自ずと本願発明1が容易に得られることは明らかである。
　
　これに対して、本件審判請求人は、審判請求書において「外来遺伝子の発現に使用できる、多くのプロモーターが知られていた（参考資料2、植物プロモーターリスト）。この多くの使用可能なプロモーターから、CaMV35SプロモーターまたはヒマワリRubisCO SSUのプロモーターの二つのみを選択することは容易ではない」と主張しているが、商業的な目的において植物体中で外来遺伝子を発現する場合には、CaMV35Sプロモ−タ−に代表されるようなより強力なプロモーターを用いることが優先日（1988年3月23日）当時の技術常識であるから（CaMV35Sプロモ−タ−を用いた特許出願として、必要であれば、引用例2に加えて、特開昭63-32488号公報、特開昭62-296882号公報、特開昭62-296880号公報、特開昭62-111689号公報等を参照のこと。）、CaMV35Sプロモーターを選択した点に何ら困難性は認められない。
　請求人は、参考資料2を提出してプロモーターの選択肢の多さを説明しているが、学術的な研究を行うならともかく、商業的な成功を目的とする本件のような場合には、発現に成功した特許出願が多数存在するCaMV35Sプロモーターを選択することは先ず最初に行う事柄であり、その結果も当業者の予測しうる範囲内のものでしかなかったと認められる。
　この点に関して、平成12年3月23日付け審尋書において、「CaMV35Sプロモーターで外来遺伝子の発現を試みたがうまく発現できなかったことを説明した文献や実験結果等、進歩性欠如の判断を十分に覆すことが可能となる資料があればこれらの証拠を提出の上で釈明されたい。」と釈明の機会を与えたが応答がなかった。
　
　よって、本願発明1は、上記引用例1に記載された発明及び優先日当時の技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
　
　
（本願発明2について）
　本願発明2においては、「クロ−ニングにより修飾された pUC19 の非翻訳領域、トウモロコシRubisCO の小サブユニットの非翻訳領域、及びヒマワリ RubisCO の小サブユニットの非翻訳領域から成る群から選択された非翻訳中間領域(リンカ−)を、プロモ−タ−と除草剤に対する耐性をコ−ドする遺伝子との間に含んでいること」が更に特定されているが、発現用カセットを構築した結果、「非翻訳中間領域(リンカ−)」が生ずるのは必然のことであり、引用例1においても「pUC19」由来の断片が含まれており、また技術常識として引用した上記刊行物においても、このような断片が明らかに含まれていることから、当該特定により、進歩性が認められるものではない。
　
（本願発明3について）
　本願発明3においては、「更に、形質転換すべき植物のクロロプラストにタンパク質を導入することが可能なトランジットペプチドをコ−ドする領域を、中間領域と除草剤耐性をコ−ドする領域との間に含んでいること」が特定されているが、引用例3及び4にも記載されているように、外来遺伝子をクロロプラストで発現させるために、クロロプラスト移行ペプチドを結合するのは、当該技術分野の常套手段であることから、当該特定により、進歩性が認められるものではない。
　
（本願発明4及び5について）
　本願発明4及び5においては、「トランジットペプチドをコ−ドする領域がトウモロコシ RubisCOの小サブユニットのトランジットペプチドをコ−ドする領域であること」及び「トランジットペプチドをコ−ドする領域がヒマワリRubisCOの小サブユニットのトランジットペプチドをコ−ドする領域であること」がそれぞれ特定されているが、引用例5及び6にも記載されているように、これらのDNA配列及びアミノ酸配列が優先日前に公知であるから、外来遺伝子をクロロプラストで発現させるために、特にこれらのクロロプラスト移行ペプチドを結合する程度のことは、当業者であれば適宜行えるものであり、当該特定により、進歩性が認められるものではない。
　
（本願発明6及び7について）
　本願発明6及び7においては、「ポリアデニル化領域がノパリンシンタ−ゼ遺伝子に由来すること」及び「ポリアデニル化領域がトウモロコシ Rubis CO の小サブユニットの遺伝子に由来すること」がそれぞれ特定されているが、これらのポリアデニル化領域も格別特徴のあるものではないことから、当該特定により、進歩性が認められるものではない。
　
（本願発明8について）
　引用例1に記載された「ニトリラ−ゼ」をコードする遺伝子が、「ブロモキシニルもしくはイオキシニル、又はそれらの誘導体、塩もしくはエステルのいずれかに対する耐性をコ−ドする」遺伝子であるから、「本願発明1について」で説明した理由と同様にして、本願発明8も進歩性が認められない。
　
（本願発明9〜15について）
　引用例1には、「ニトリラ−ゼ」をコードする遺伝子を植物体中に導入することにより得られる除草耐性トランスジェニック植物に関する一連の発明が記載されていることから、「本願発明1について」で説明した理由と同様にして、本願発明9〜15も進歩性が認められない。
　
　
IV．むすび
　以上のとおりであるから、本願発明1乃至15は、上記引用例1乃至6に記載された発明及び優先日当時の技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるので、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。