【事件の表示】
　特許第２８４０８５４号「ワサビプロトプラストからのカルス再生法」の請求項１ないし３に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２８４０８５４号の請求項１ないし３に係る特許を取り消す。
【理　由】
第一　手続の経緯
　出願　　　　　　　　平成　１年　５月　１日（特願平１−１１２６６９号）
　設定登録　　　　　　平成１０年１０月２３日
　異議申立　　　　　　平成１１年　６月２４日
　取消理由通知　　　　平成１１年　８月２７日
　意見書、訂正請求書　平成１１年１１月１１日
　訂正拒絶理由通知    平成１４年　６月２７日
　意見書              平成１４年　９月　９日
　
第二　訂正の適否の判断
１．訂正の内容
  特許権者は、上記平成１１年１１月１１付け訂正請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正することを求めるものであり、その訂正の内容は、特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲を次のとおりに訂正しようとするものである。
「【請求項１】アブラナ科ワサビア属植物からプロトプラストを分離し、分裂増殖させてカルスを再生するに当たり、プロトプラストを固定化することなくかつ下層に寒天培地を配設することなく純粋に液体培養中で適切な間隔で段階的に培地中の浸透圧を下げながら行うことを特徴とするワサビプロトプラストからのカルス再生法。
　【請求項２】アブラナ科ワサビア属植物の組織から誘導されたカルスをプロトプラスト化し、プロトプラストを固定化することなくかつ下層に寒天培地を配設することなく純粋に液体培養中で適切な間隔で段階的に培地中の浸透圧を下げながら分裂増殖させて再びカルスを再生することを特徴とするワサビプロトプラストからのカルス再生法。
 【請求項３】前記アブラナ科ワサビア属植物が、プロトプラストから再生された植物であることを特徴とする請求項（１）、又は（２）記載のワサビプロトプラストからのカルス再生法。」
　
２．独立特許要件の判断
（１）訂正後の特許請求の範囲に係る発明
　訂正後の特許請求の範囲に係る発明は、訂正請求書に添付した訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし３に記載された前記第二　１．に記載したとおりのものと認める。
　
（２）刊行物の記載事項
（ｉ）訂正拒絶理由に示した、本件出願前に頒布された刊行物１（特公昭６３−２１４７３号公報）には、植物細胞培養法に関し、
「実施例１　種々の植物材料より分離したプロトプラストを用いて、その細胞分裂頻度に及ぼすアルブミンの培地への添加効果を調べた。・・培地は次ぎの様に調製した。まず、２倍濃度の培地でアルブミンを含まないものとアルブミン０．２％（ｗ／ｖ）を含むものとを調製し、これを濾過滅菌した。別に、０．１％（ｗ／ｖ）の活性炭を含む０．８％（ｗ／ｖ）の寒天溶液をオートクレイブ滅菌して４０℃に保温した溶液を用意した。この寒天溶液と２倍濃度の培地を容積比で１：１に混合して、直径３ｃｍのプラスチツクシヤーレに１ｍｌづつ入れ、冷却固化させた。この寒天培地上に、同一組成の液体培地に懸濁したプロトプラストを１０μl（細胞数にして１００個程度）を滴下し、これらのプレートを２５℃の暗所にて静置培養した。・・・培養３日後にこれらのプレートを顕微鏡下で観察し、（１）プレート当たりの接種細胞数、（２）プレート当たりの全分裂細胞数を数えた。この値から分裂頻度［（２）÷（１）×１００]を求め、５プレートの平均を計算した。その結果を第２表に示す。」（３欄１２〜４３行）と記載され、４〜５欄の第２表「各プロトプラストの分裂頻度」の「ワサビ」の項には、ワサビの葉組織由来のプロトプラストの分裂頻度は、アルブミン添加培地で４８．８±７．０％。アルブミン無添加培地で０．５±０．３％と記載されている。
　これらの記載からみて、刊行物１には、次の発明が記載されていると認められる。
「アブラナ科ワサビア属植物からプロトプラストを分離し、プロトプラストを寒天培地上で分裂増殖させる植物細胞培養法。」
　
（ii）同じく、刊行物２（山田康之編、「植物細胞培養マニュアル」講談社、 １９８４年１０月１日発行、９４〜１０９頁）には、プロトプラストに関して、
ア．「プロトプラストをとる材料としては植物個体の各器官および培養細胞を用いることができる。・・・また、培養細胞においても細胞の状態、生育ステージは培養に影響を及ぼす。生育期間としては増殖おう盛な細胞がよく用いられる。また培養の形態としては寒天培養よりも懸濁培養のほうがよい結果が得られることが多いが、植物の種類によっては逆の場合もある。」（９４頁１５行〜９５頁４行）、
イ．「培養について一般にいえることは、培地の浸透圧を初期の高張から生育につれて徐々に下げていくことが必要であること」（１０５頁２２〜２３行）、
ウ．「一般的な培養形態としては液体培養と寒天培養があり」（１０６頁８行）、
エ．「Ａ．液体培養　液体培養の特徴としては、次に述べる寒天培養に比べて、分裂生長が比較的早いこと、操作そのものが簡単であること、および培地条件の変更（培地の補給、浸透圧を下げるなど）が容易であること等があげられるが、短所としてプロトプラストが凝集するために単一細胞由来のコロニーを得る場合には不適当なことである。」（１０６頁１１〜１６行）と記載されている。
　
（iii）同じく、刊行物３（古川仁朗編「図解 組織培養入門　花・野菜・果樹の増殖と無病苗育成」誠文堂新光社、昭和６０年１２月２４日発行、１１８〜１２３頁）には、プロトプラストの培養に関して記載され、１２３頁には、「プロトプラストの培養　培養条件　培養３日め頃から細胞壁が形成され、分裂が起こるため、培養初期に強い光は与えないのがよい。」、「液体培地の準備　（２６）液体培地（ＭＳ＋ＮＡＡ０．１mg/l＋Ｋｉ０．１mg/l＋０．４〜０．５モル　マンニトール）を作成しておく。」と記載され、プロトプラストをＭＳ培地液と共にシャーレで培養し、コロニーが形成されたら、これをＭＳ固体培地に移し、カルス形成させ、さらに植物体を再生させる旨が図面と共に記載されている。
（iv）同じく、刊行物４（「種苗産業と育種新技術」株式会社シーエムシー、１９８７年８月１０日発行、２３５〜２５１頁）には、プロトプラストと細胞融合に関して、
「（４）細胞壁の再生、分裂、および植物体の再生・・・酵素処理によって分離したタバコ葉プロトプラストを糖、無機塩、ビタミンおよび植物ホルモンを含む栄養培地(表２．４．６Ｎ．Ｔ．培地)中で２日間も培養すると球形のままで細胞壁再生がみられる。・・・細胞壁を再生しつつある細胞は分裂を開始し、やがてカルス様の細胞塊になる（写真２．４．３（Ｂ））。プロトプラストの状態では物理的な力に対して極めて弱いため、液体中に懸濁して静置培養されるが、細胞壁が再生してくれば振とう培養も可能となる。」（２４０頁下から６行〜２４１頁３行）と記載されている。
　
（ｖ）同じく、刊行物５（特公昭５９−５０２８５号公報）には、「ワサビア属に属するアブラナ科の植物組織をカイネチン、２．４〜Ｄ及びサイアミンを含有するカルス誘導用培地を用いて ・・・ 培養し、カルスを誘導・増殖せしめ、該増殖カルスをココナツミルク及びカイネチンを含有する再分化培地で再分化し幼苗とせしめることを特徴とするわさび幼苗の増大方法。」（特許請求の範囲）が記載されている。 
　
（３）対比
（3-1）訂正後の請求項１に係る発明について　
　訂正後の請求項１に係る発明（以下「訂正発明１」という）と刊行物１記載の発明を対比すると、両者は、「アブラナ科ワサビア属植物からプロトプラストを分離し、プロトプラストを分裂増殖させる植物細胞培養法」である点で共通しており、以下の点で相違する。
　相違点１：訂正発明１が、プロトプラストを固定化することなくかつ下層に寒天培地を配設することなく純粋に液体培養中で適切な間隔で段階的に培地中の浸透圧を下げながら分裂増殖させるものであるのに対して、刊行物１記載の発明は、プロトプラストを寒天培地上で分裂増殖させるものであり、浸透圧を下げる操作は行われていない点。
　相違点２：、訂正発明１は、「カルス再生法」であるのに対し、刊行物１記載の培養法は、細胞分裂を単に確認するのみでカルス再生法とはいえない点。
　そこで、これらの相違点について検討する。
　相違点１について検討すると、刊行物２ないし４に記載されているように、プロトプラストを液体培地中で培養させることは、本件の出願前に周知の技術であり、刊行物１記載の発明において、プロトプラストを寒天培地上で培養することに代えて、純粋に液体培養中で培養することは、当業者が容易になしうることである。
　また、刊行物２の摘記事項ア、エに記載されているように、プロトプラストを液体培養する際に浸透圧を徐々に下げること、培地の変更時に浸透圧を下げていくことは慣用手段であり、適切な間隔で段階的に液体培地中の浸透圧を下げることも当業者が適宜なしうる程度のことである。
　なお、異議申立人の提出した甲第２号証（「Plant Regeneration from Seedling Cotyledon Protoplasts」Ｄ．Ｙ．Lu，Ｄ．PENTAL and　Ｅ．Ｃ．COCKING　Ｚ．Pflanzenphysiol．Bd．107．S.59-63．1982）にも、プロトプラストの培養に関して、「培地の浸透圧は７日間隔で定期的に下げられた。」（６０頁下から８行）と記載され、プロトプラストの培養において適切な間隔で培地の浸透圧を段階的に下げていくことが普通に行われていることが示されている。
　相違点２について検討すると、刊行物２ないし４に記載されているように、通常、プロトプラスト培養においては培養を継続すれば細胞壁が形成され、細胞の集合コロニーからカルスが形成されることは周知の事項であり、しかも、刊行物５には、特定の培地を用いてワサビア属植物のカルスを誘導・増殖させることが記載されているから、ワサビア属植物においてプロトプラストの分裂増殖体からカルスを再生することは、当業者が容易になしうることである。
　そうすると、訂正発明１は、刊行物１記載の発明に、上記刊行物２ないし５に記載の技術を適用して当業者が容易に想到し得たものと認められ、また、それにより奏される効果についても、格別顕著なものとは認められない。
　したがって、訂正発明１は、刊行物１ないし５記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（3-2）訂正後の請求項２に係る発明について　
　訂正後の請求項２に係る発明（以下「訂正発明２」という）と刊行物１記載の発明を対比すると、前記相違点１、２の他に以下の点で相違する。
　相違点３：訂正発明２は、プロトプラストが「アブラナ科ワサビア属植物の組織から誘導されたカルスをプロトプラスト化したもの」であるのに対し、刊行物１記載の発明は葉の組織をプロトプラスト化したものである点。
　相違点３について検討すると、プロトプラストの材料を、植物個体や培養細胞から適宜選ぶことは、刊行物２摘記事項アに記載されているように周知の事項であり、アブラナ科ワサビア属植物の組織から誘導されたカルス（培養細胞）は刊行物５に記載されているから、刊行物１記載の発明において、プロトプラストの材料として刊行物５記載のカルスを選択することは、当業者が容易になし得たものと認められる。
　相違点１、２については前記（3-1）で述べたとおり刊行物２ないし４に記載のような周知慣用技術を採用して当業者が容易になし得たものと認められ、訂正発明２により奏される効果は全体として、刊行物１ないし５記載の発明から予測できる程度のものであって格別顕著なものとは認められない。
　したがって、訂正発明２は、刊行物１ないし５記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（3-3）訂正後の請求項３に係る発明について　
　訂正後の請求項３に係る発明（以下「訂正発明３」という）は　訂正発明１、２において、アブラナ科ワサビア属植物を「プロトプラストから再生された植物」に限定した発明であるが、プロトプラストからワサビのカルスを得ることが刊行物１ないし５記載の発明に基いて当業者に容易になしうることは前記（3-1）で述べたとおりであり、ワサビのカルスから植物体を再生することは刊行物５に記載されているから、プロトプラストからワサビの植物体を再生することは刊行物１ないし５記載の発明に基いて当業者が容易になしうることである。
　そして、このようなプロトプラストから再生された植物あるいは、再生された植物から得たカルスを、プロトプラストの材料として採用することは、当業者が適宜選択しうる程度のことにすぎず、訂正発明３は、刊行物１ないし５記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
４．訂正の適否についてのむすび
　以上のとおり、訂正明細書の請求項１ないし３に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号。以下「平成６年改正法」という。）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成１１年改正前の特許法第１２０条の４第３項において準用する、平成６年改正法による改正前の第１２６条第３項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
　
第三　特許異議申立てについての判断
１．本件請求項１ないし３に係る発明
　本件の請求項１ないし３に係る発明は、特許明細書の特許請求の範囲に記載された以下のとおりのものと認める。
「【請求項１】アブラナ科ワサビア属植物からプロトプラストを分離し、分裂増殖させてカルスを再生するに当たり、プロトプラストを固定化することなく液体培養中で適切な間隔で段階的に培地中の浸透圧を下げながら行うことを特徴とするワサビプロトプラストからのカルス再生法。
　【請求項２】アブラナ科ワサビア属植物の組織から誘導されたカルスをプロトプラスト化し、プロトプラストを固定化することなく液体培養中で適切な間隔で段階的に培地中の浸透圧を下げながら分裂増殖させて再びカルスを再生することを特徴とするワサビプロトプラストからのカルス再生法。
 【請求項３】前記アブラナ科ワサビア属植物が、プロトプラストから再生された植物であることを特徴とする請求項（１）、又は（２）記載のワサビプロトプラストからのカルス再生法。」
　
２．刊行物
　取消理由に引用された刊行物、及びその記載事項は、前記「第二　２．（２）」に記載したとおりである。
　
３．対比・判断
　本件請求項１ないし３に係る発明は、前記「第二　２．」で検討した訂正発明１ないし３において、「液体培養中」に関し「下層に寒天培地を配設することなく純粋に」との構成を省いたものである。
　そうすると、本件請求項１ないし３に係る発明の構成要件を全て含み、さらに他の構成要件を付加したものに相当する訂正発明１ないし３が、前記「第二　２．（３）」に記載したとおり、刊行物１ないし５に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件請求項１ないし３に係る発明も、同様の理由により、刊行物１ないし５に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
４．むすび
　以上のとおり、本件請求項１ないし３に係る発明は、刊行物１ないし５に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件請求項１ないし３に係る発明についての特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。
　したがって、本件請求項１ないし３に係る発明についての特許は、特許法第１１３条第２項に該当し、取り消されるべきものである。
　よって結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１４年１２月２５日（２００２．１２．２５）