【事件の表示】
　特願２０００−５２９４６７「ＤＮＡを単離するための溶出試薬、方法およびキット」拒絶査定不服審判事件〔平成１１年　８月　５日国際公開、ＷＯ９９／３９０１０、平成１６年　１月　８日国内公表、特表２００４−５００００２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
 第１　手続の経緯
　本願は、１９９９年２月２日（パリ条約による優先権主張　１９９８年２月２日、米国、２件）を国際出願日とする出願であって、平成２３年１２月２０日付けで拒絶査定がされたところ、平成２４年５月１１日に拒絶査定不服審判の請求がされ、平成２５年６月２０日付け拒絶理由（以下、単に「拒絶理由」という。）に応答して、同年１２月２４日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
　
第２　本願発明
　本願の請求項に係る発明は、平成２５年１２月２４日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１〜１５に記載された発明特定事項により特定されるものであるところ、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、以下のとおりのものと認められる。
　
「固体支持体からＤＮＡを取り出すためのＤＮＡ溶出組成物であって、
（ａ）緩衝剤；
（ｂ）ｐＨを調節するための塩基；
（ｃ）キレート化剤；および
（ｄ）水、
を含んで成り、かつ、
ＤＮＡ溶出組成物の全容量に基づきキレート化剤が０.０００１ｍＭ以上０．１ｍＭより大きくない量で存在し、
塩基が５〜８ｍＭの量で存在し、
ＤＮＡ溶出組成物のｐＨが少なくとも９．０であり、さらに
ＤＮＡ溶出組成物の全用量に基づき緩衝剤、塩基、キレート化剤の合わせた量が２０ｍＭより大きくない量である、
ことを特徴とするＤＮＡ溶出組成物。」
　　
第３　特許法第２９条第２項について
１．引用例の記載
（１）拒絶理由において「引用例１」として引用した、本願の優先日前に頒布された刊行物である特表平７−５０１２２３号公報には、以下の事項が記載されている（下線は当審で付与した。）。
　
ア．「１．
核酸、特にプラスミド又はゲノムＤＮＡを細胞又は他の材料から単離及び精製する方法であって
ａ）核酸を含む細胞を消化して細胞破片を除去するか、又は核酸を含む他の試料を陰イオン交換体で、即ち、低イオン強度のバッファー溶液中で処理し、
ｂ）その後、該核酸を高イオン強度のバッファーを用いて該陰イオン交換体から脱着し、続いてそれにより
ｃ）該核酸を高イオン強度の当該バッファー中において、又は低級アルコール類及び／又はポリ（エチレングリコール）の存在下で、無機質担体部材で処理して、該無機質担体部材の表面に核酸を吸着させ、さらに
ｄ）水又は
低イオン強度のバッファー溶液を用いて、該核酸の脱着を行う方法
・・・
３４．請求項１〜１６の少なくとも一項に記載の方法において
回収された核酸の
増幅
における使用
　
イ．「単離された核酸は非常に多様な用途に用いられる。特に度々用いられるのは、制限分析、配列決定、放射性物質又はビオチン、ＦＩＴＣ、ジゴキシゲニンのような非放射性マーカーによるラベル化、並びに
ＰＣＲ
　
ウ．「実施例２
プラスミドＤＮＡの同時調製
　８DEAEシリ力ゲル膜／シリカゲル抽出カラムを減圧チャンバー上に装着する。プラスミドＤＮＡを含む各々1ml×8の細胞溶解物を、減圧（20〜750 mb）吸引により該抽出カラムを通過させる。該抽出カラムを0.8mlの1M NaCl，15%エタノール、50 mM MOPS、pH7.0、及び15%エタノール、10mM酢酸ナトリウム、pH7.0、及び0.8mlの1M  NaClO4で洗浄してＲＮＡ及び蛋白を除去する。
ＤＮＡを
シリカゲル層に直接結合させる
該８試料を50μlの１mM Tris-HCl、0.1mM EDTA、pH8.0で溶出する
　
エ． 「実施例５
微量滴定フォーマットにおけるＤＮＡの調製、脱塩及び濃縮
　・・・
　本発明の他の対象物（及び方法）は、該方法を遠心分離を行わずに自動的に稼働させるための、核酸が実際に精製されるところよりも上流にある濾過ユニットの形態を取る装置及び方法である。
　・・・
　本発明の方法により、例えばプラスミドＤＮＡを、浄化目的の遠心分離を冷蔵遠心分離機で行うことなく調製することができる。XL1 Blue大腸菌細胞中のプラスミドpBLUESCRIPTの培養物96×1mlを、1.5mlウェルを持つ微量滴定プレート（ベックマン社、ミュンヘン）中の2×YT培地中で、18時間、37℃で培養する。細胞を、微量滴定遠心分離機で2,500gで10分間遠心分離してペレット化する。
　８チヤンネルピペツト（マトリックス・テクノロジー社、ローウェル、MA、U.S.A.）を用いて、0.25mlの50mM Tris-HCl、10mM EDTA、100μg／ml　RNAg1Aを微量滴定プレートウェル中に注入し、振動シェイカーで５分間再懸濁させる。再懸濁した細胞を濾過ヘッドのサンプルリザーバーに移し、それに0.25mlの0.2m NaOH／1%SDSを加える。該試料を振動シェイカー上で５分間振盪するか、又は栓或いは接着フィルムでシールして混合するか、又は上下ピペッティングを繰り返して混合する。
　室温で５分間インキュベートして溶解させた後、NaOHを中和しSDSを沈殿させるために、上記の方法のうちのひとつに従って、0.25mlの3M酢酸カリウム及び2M酢酸を加えて混合する。次に、減圧チャンバー上で遠心分離する代わりに、この粗細胞溶解物を10-800mbの減圧条件で吸引して濾過層を通過させる。厚さが2-10mmで、200から5μmの範囲のアシンメトリツク又はステップワイズな多孔性を持つフィルター層が、目詰まりすることなく細胞断片及び他の不溶性又は沈殿性成分を保持する。プラスミドＤＮＡを含有する澄んだ細胞溶解物が該フィルター層を通して吸着層（陰イオン交換体又はシリカゲル）上に滴下し、ＤＮＡが吸着されるが、一方蛋白、ＲＮＡ及び他の細胞代謝物は所定の塩条件下では結合しない。濾過は約10-60秒後に完了する。該フィルターヘッドを取り外し、フィルターケーキと共に廃棄する。
　
結合したＤＮＡは
シリカゲル層に結合される
プラスミドＤＮＡが、50μlの1mM Tris-HCl、0.1mM EDTA、pH8.5により、無塩、且つ濃縮された形態で溶出される
　この方式により、遠心分離、フェノール／クロロホルム抽出及びアルコール沈殿を行うことなく、濃縮された形態のプラスミドＤＮＡを非常にわずかな時間で単離することができ、収率は50-80%の範囲である。上記のような微量滴定プレート型を用いると、1-2mlの大腸菌培養物によるプラスミド少量調製品（miniprep）96個が一人の操作で60分以内に調製することができ、1〜10μgのＤＮＡが得られる。これまでの周知の方法では、6〜12時間が必要である。」（７頁左上欄１５〜１６行、右上欄１７〜１９行、左下欄２行〜右下欄１４行）
　
オ．「実施例１１
図１４の装置を用いた８×１２プラスミドＤＮＡの調製
　LB培地中のpUC 18プラスミドＤＮＡを有するXL Blue大腸菌培養物96×1.5mlを2,500gで５分間遠心分離して、細胞をペレット化する。該細胞ペレットを0.25mlの50mM Tris-HCl、10mM EDTA、pH8.0、100μg／ml RNase Aに再懸濁し、該装置に移して、栓又は接着フィルムによりシールし、注意深く攪拌して、５分間室温に静置する。次いで、0.25mlの3M酢酸カリウム及び2M酢酸を用いて中和し、混合して、氷上で１５分間インキュベートする。該装置全体を減圧チャンバー上に装着し、細胞溶解物を20-800mbで吸引して装置中を通過させる。
　或いは、該試料を高圧により濾過層中を加圧通過させてもよい。濾過後、濾過装置を取り外し、フィルターケーキを細胞断片、変性蛋白及び沈殿SDSと共に破棄する。該抽出カラムを、0.8mlの1M　NaCl、15%エタノール、50mM MOPS，pH7.0、及び0.8mlの1M NaClO4、15%エタノール、10mM酢酸ナトリウム、pH7.0で洗浄してＲＮＡ及び蛋白を除去する。
ＤＮＡを
シリカゲル層11に結合させる
　抽出層中に残存するエタノール／H2Oは減圧吸引して空気を１−２分間通すことにより蒸発させる。続いて、
該96試料を各々50μlの1mM Tris-HCl、0.1mM EDTA、pH8.0で溶出
溶出されたＤＮＡは
増幅のような酵素反応に直接使用することができる
　
　上記ウ〜オに記載された「シリカゲル」は本願発明における「固体支持体」に相当するから、引用例１には、以下の発明が記載されていると認められる。
「固体支持体からＤＮＡを取り出すためのＤＮＡ溶出組成物であって、
１ｍＭのＴｒｉｓ−ＨＣｌ、
０．１ｍＭのＥＤＴＡ、
を含んでなる、
ｐＨ８．０〜８．５の、ＤＮＡ溶出組成物」
（以下、「引用発明」という。）
  
（２）拒絶理由において「引用例２」として引用した、本願の優先日前に頒布された刊行物である特開平９−２３８６８７号公報には、以下の事項が記載されている。
　
カ．「【請求項１】  生体由来試料中の遺伝子包含体もしくは生体由来試料そのものと遺伝子増幅反応液を混合し反応させる核酸合成法において、２５℃における前記反応液のｐＨを８．５〜９．５にしたことを特徴とする核酸合成法。」（特許請求の範囲）
　
キ．「しかし、これらの方法を用いて試料中のＤＮＡやＲＮＡの精製を行っても、不純物の完全な除去は困難であり、かつ、試料中の核酸の回収量が一定しない場合も多く、このため引き続く核酸合成が、とりわけ試料中の目的とする核酸の含量が少ない場合には、うまくできない場合もある。また、これら精製法は操作が煩雑で時間を要し、また操作中のコンタミネーションの機会が高い。従って、これらの問題点を解決するためには、より簡便で、かつ効果的な試料前処理法が望まれる。」（［０００９］）
　
ク．「本件発明者は、鋭意検討した結果、ＰＣＲ反応液のｐＨを通常用いる場合より高くすることで、生体由来の夾雑物が多量に存在しても、さらには血液や唾液のような体液をＰＣＲ反応液に直接添加しても、ＰＣＲが可能になることを見いだし、本発明をなすに至ったのである。」（［００１２］）
　
ケ．「以上の結果は、ＰＣＲ反応液を通常使用されているｐＨの範囲を超えて調整することにより、回収した末梢血白血球にＰＣＲ反応液を直接添加しても、ＰＣＲによる増幅が可能となる事を示している。さらにその場合の反応液の至適ｐＨは９．０付近であることが同時に示される。」（［００３７］）
　
コ．「以上の結果は、唾液においても、ＰＣＲ反応液を通常使用されているｐＨの範囲を超えて調整することにより、ＰＣＲ反応液に直接唾液を添加しても、ＰＣＲによる増幅が可能となる事を示している。さらにその場合の反応液の至適ｐＨは９．４以上であることが同時に示される。」（［００４０］）
　
２．対比
　本願発明と、引用発明とを対比する。
　引用発明における「Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ」は、緩衝作用を有する水溶液であることが自明であるから、本願発明における「緩衝剤」及び「水」に相当し、引用発明における「ＥＤＴＡ」は、本願発明における「キレート化剤」に相当し、引用発明におけるＥＴＤＡの量「０．１ｍＭ」は、本願発明における「０．０００１ｍＭ以上０．１ｍＭより大きくない量」に包含される。
　そうすると、両者の一致点、相違点は以下のとおりである。
　
一致点： 
「固体支持体からＤＮＡを取り出すためのＤＮＡ溶出組成物であって、
（ａ）緩衝剤、
（ｃ）キレート化剤、
（ｄ）水、
を含んで成り、かつ、
ＤＮＡ溶出組成物の全容量に基づきキレート化剤が０．０００１ｍＭ以上０．１ｍＭより大きくない量で存在する、
ＤＮＡ溶出組成物。」
　
相違点：
（１）本願発明では、（ｂ）ｐＨを調節するための塩基が５〜８ｍＭの量で存在し、ＤＮＡ溶出組成物のｐＨが少なくとも９．０であることが特定されているのに対し、引用発明にはそのような塩基の特定はされておらず、ＤＮＡ溶出組成物のｐＨが８．０〜８．５である点、 
（２）本願発明では、全用量に基づき緩衝剤、塩基、キレート化剤の合わせた量が２０ｍＭより大きくない量であることが特定されているのに対し、引用発明では、かかる特定がない点。
　
３．相違点についての検討
（１）相違点（１）について
　引用例１には、溶出した核酸を直接ＰＣＲのような増幅に使用することが記載されている（上記１（１）アの特許請求の範囲３３、イ及びオ）。一方、引用例２には、ＤＮＡを精製しても夾雑物の完全な除去は困難であるところ、ＰＣＲ反応液のｐＨを通常用いる場合よりも高くすることで、生体由来の夾雑物が存在してもＰＣＲが可能となることが記載され（上記１（２）カ〜ク）、具体的には至適ｐＨが９．０あるいは９．４以上であることが記載されている（同ケ、コ）。
　ところで、Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ（トリス塩酸）とは、脂肪族第一級アミンであるトリス、すなわちトリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンを、塩酸（ＨＣｌ）で滴定することによりｐＨ範囲７．２〜９．４とした緩衝液をいうこと、そして、脂肪族第一級アミンＲＮＨ２は水素イオンを受け取りやすい性質をもつ一種の塩基であることは、いずれも技術常識である（今堀和友他監修、生化学辞典（第２版）、東京化学同人、１９９６年１０月１日第７刷発行、９３２頁「トリス」の項目、２０９頁「塩基」の項目参照。）。したがって、引用発明におけるＴｒｉｓ−ＨＣｌは「ｐＨを調節するための塩基」を含んでなるものということができる。
　上記のように、引用発明のＤＮＡ溶出組成物によって溶出したＤＮＡは直接ＰＣＲに使用することが意図されているのであるから、Ｔｒｉｓ−ＨＣｌを含む引用発明のＤＮＡ溶出組成物において、適当な濃度のＴｒｉｓ（塩基）とＨＣｌにより、引用例２においてＰＣＲに至適であるとされている９．０以上のｐＨとなるように調整してみることは、当業者が容易になし得ることである。
　そして、本願明細書をみても、下記「（３）（イ）について」で述べるように、「塩基が５〜８ｍＭの量で存在」することに格別の技術的意義があるとは認められないから、上記ｐＨの調整における塩基の濃度について、「塩基が５〜８ｍＭの量で存在」すると特定することに困難はない。
　
（２）相違点（２）について
　引用発明のＤＮＡ溶出組成物は、引用例１の特許請求の範囲に記載された「水又は低イオン強度のバッファー溶液」に相当するものであることを考慮すれば、上記ｐＨの調整の際、ＤＮＡ溶出組成物が低イオン強度を維持できるよう、溶出組成物を構成する成分の総イオン濃度を低い状態に維持することは、当業者が当然に行うことである。
　そして、本願明細書をみても、溶出組成物を構成する緩衝剤、塩基、キレート化剤の合わせた量が全用量に基づいて「２０ｍＭより大きくない量である」ことに格別の技術的意義があるとは認められないから、溶出組成物を構成する成分の総イオン濃度について、「全用量に基づき緩衝剤、塩基、キレート化剤の合わせた量が２０ｍＭより大きくない量である」と特定することに困難はない。 
　
（３）審判請求人の主張について
　審判請求人は、平成２５年１２月２４日付け意見書において、（ア）引用例１において、その後実施されるＰＣＲで使用される溶出液中には精製又は溶出を阻害する夾雑物はもはや存在しないから、引用例２にいう、高いｐＨを使用することは要求されない、（イ）実施例１５によれば、固体支持体から最高の収率を提供し、かつ、ＰＣＲ緩衝剤系を妨害せずに高い収率を生成することが具体的に記載されている、と主張するが、以下のとおり、審判請求人の主張は理由がない。
（ア）について
　上記３（１）で述べたとおり、引用例２には、ＤＮＡを精製しても夾雑物の完全な除去は困難であるところ、ＰＣＲ反応液のｐＨを通常用いる場合よりも高くすることで、生体由来の夾雑物が存在してもＰＣＲが可能となることが記載されているのであるから、かかる記載に接した当業者であれば、引用例１の溶出液中にも依然としてＰＣＲに不適当な夾雑物が存在すると認識し、引用例２に記載された高いｐＨを採用しようと試みる。
（イ）について
　本願明細書の実施例１５には、「溶出溶液は、固体支持体から最高のＤＮＡ収量を提供し、そしてＰＣＲ緩衝剤系を妨害せずに高いＰＣＲ収量を生成するように至適化した。」（［０１２９］）と記載されているが、このうち、「固体支持体から最高のＤＮＡ収量を提供」することについては、かかる効果を裏付けるような具体的な記載は明細書に存在しないし、「高いＰＣＲ収量を生成」することについては、本願明細書に「最良のＰＣＲ収量は、５〜８ｍＭのＮａＯＨで得られた。」（［０１３２］）と記載されているものの、本願発明においては、塩基の種類がＮａＯＨ等のアルカリ金属水酸化物に限定されているわけではない上、塩基の存在でｐＨが上昇すれば良好なＰＣＲ収量が得られることは、引用例２から予想可能なことにすぎない。よって、本願発明が当業者の予想を超える顕著な効果を奏するとはいえない。
　
４．小括
　以上のとおりであるから、本願発明は、引用例１及び引用例２に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
第４　特許法第３６条第６項第１号について
　発明の詳細な説明の段落［００２７］の記載によれば、上記請求項に係る発明は、ＤＮＡ精製のために必要な工程の数を減らし、方法をより迅速でかつ簡単にし、次のＤＮＡ分析を著しく阻害しないようにすることを、解決しようとする課題とするものと認められる。 
　発明の詳細な説明には、請求項１の溶出試薬組成物に該当する試薬を用いたものと解される例として、実施例７に、界面活性剤で処理したポリスルホン固体支持体を使用して、１ｍＭ Ｔｒｉｓ、０．００１ｍＭ ＥＤＴＡ、５ｍＭ ＮａＯＨのＤＮＡ溶出試薬（ｐＨは９．０以上であると解される）による処理を行い、ゲノムＤＮＡの収量及びＰＣＲ増幅収量を測定した例が、また、実施例１５に、固体支持体としてセルロース固体支持体を使用して、５〜８ｍＭ　ＮａＯＨを含むＤＮＡ溶出試薬（１ｍＭＴｒｉｓ、０．１ｍＭＥＤＴＡ、ｐＨは９．０以上であると一応解することができる）による処理を行い、得られたＤＮＡを増幅して、最良のＰＣＲ収量が得られたとする例が、記載され、実施例８〜１０に、ポリオレフィン固体支持体を使用して「実施例７に記載したように・・・溶出させ」た例が記載されている（実施例８には精製したＤＮＡをＰＣＲ増幅したこと、実施例９、１０には、精製したＤＮＡを回収してＤＮＡ収量を調査したことも記載されている）ものの、これらの例で得られた結果を他の様々な種類の固体支持体を用いた場合にまで拡張ないし一般化できると認識できるに足る原理等の説明はなされていない。（なお、審判請求人は、平成２５年１２月２４日付け意見書において実施例１４、１７にも言及するが、実施例１４に記載された溶出試薬の組成は、本願発明において特定されたものとは異なり、実施例１７には溶出試薬の組成が記載されていない。）
　そして、ＤＮＡの精製において、ＤＮＡと固体支持体との吸着、及びＤＮＡの固体支持体からの溶出は、固体支持体の化学的・物理的性質によって大きく影響され、吸着及び溶出の原理も異なるのが技術常識であるから、界面活性剤で処理したポリスルホン固体支持体、セルロース固体支持体、ポリオレフィン固体支持体を用いた場合に、請求項１に該当する溶出試薬組成物を用いることにより、一定の結果が得られたとしても、化学的・物理的性質の異なる様々な種類の固体支持体を用いた場合にも同じような結果が得られると解することはできない。 
　にもかかわらず、請求項１には、吸着及び溶出の原理を異にする、化学的・物理的性質の異なる様々な固体支持体からＤＮＡを取り出すためのＤＮＡ溶出組成物が包含されている。
　したがって、請求項１には、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超える発明が記載されていることになるから、請求項１に係る発明は発明の詳細な説明に記載した発明ではない。
　
第５　まとめ
　以上検討したところによれば、本願の請求項１に係る発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができず、本願の特許請求の範囲の請求項１の記載は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。　
　したがって、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく、拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。