【事件の表示】
　特許第２５２９０６２号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第２５２９０６２号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
【理　由】
Ｉ．本件特許の本件審判請求に至るまでの経緯
　特許出願　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　４年　７月３０日
　設定登録（特許第２５２９０６２号）　　　　平成　８年　６月１４日
　無効審判請求（平成　９年審判第　５４２５号）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　９年　４月　４日
　審　　決（全部無効）　　　　　　　　　　　平成１２年　８月２２日
　高裁出訴（平成１２年（行ケ）第３８１号）　平成１２年１０月１０日
　審判請求（訂正２０００年審判第３９１４３号）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１２年１１月２１日
　訂正拒絶理由通知　　　　　　　　　　　　　平成１３年　２月２３日
　請求取下　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１３年　５月　２日
　審判請求（本件）　　　　　　　　　　　　　平成１３年　５月　２日
　
II．請求の趣旨
　本件審判の請求の趣旨は、特許第２５２９０６２号発明の明細書を審判請求書に添付した訂正明細書のとおり、すなわち、下記訂正事項Ａ〜Ｃのとおりに訂正することを求めるものである。
１．訂正事項Ａ
　特許明細書の特許請求の範囲の請求項１において、
（ａ１）「シリカ粒子」（特許公報１欄５行、１０行及び１３行計３個所）　　を「シリカ成長粒子」に訂正する。
（ａ２）「アルコールとアンモニア水との混合溶媒」（同公報１欄２〜３　　　行）を「アルコールとアンモニア水とからなる混合溶媒」に訂正する。
（ａ３）「シリコンアルコキシドを添加して」（同公報１欄３〜４行）を　　　「シリコンアルコキシドを単独で添加して」に訂正する。
（ａ４）「Ｓ０／Ｖ０を３００（ｃｍ２／ｃｍ３）以上とし、」（同公報１
　　欄８〜９行）を「Ｓ０／Ｖ０を３９２〜９９２（ｃｍ２／ｃｍ３）とし
　　、」に訂正し、かつ「Ｓ／Ｖを３００〜１２００（ｃｍ２／ｃｍ３）
　　とする」（同公報１欄１２行）を「Ｓ／Ｖを５３１〜１１４７（ｃｍ２　　／ｃｍ３）として、お互いに分布が重なり合わない２種類の粒径分布
　　を持つシリカ成長粒子とシリカ微小粒子を得たのち、分級してシリカ微　　小粒子を除去する」に訂正する。
２．訂正事項Ｂ
（ｂ１）発明の名称を「シリカ成長粒子の製造方法」に訂正する。
（ｂ２）特許明細書の段落【０００１】、【０００５】、【０００６】、【　　０００７】、【０００８】、【０００９】、【００１０】、【００１３　　】、【００１４】、【００１７】、【００１９】、【００２１】、【０　　０２２】及び【００２３】中の「シリカ粒子」のうち、シリカの種粒子　　が成長したもののみを意味するもの（同公報２欄２行、３欄３６〜３７　　行、４欄５，７，１５〜１６，１８，２４，２９〜３０，３２及び３４　　〜３５行、５欄２，３９及び４８行、６欄１８及び４２行、７欄１６行　　、８欄１２及び４７行、９欄３２行）について「シリカ成長粒子」に訂　　正する。
（ｂ３）特許明細書の段落【０００７】の「アルコールとアンモニア水との　　混合溶媒」（同公報４欄１２行）を「アルコールとアンモニア水とから　　なる混合溶媒」に訂正し、同「シリコンアルコキシドを添加して」（同　　公報４欄１３行）を「シリコンアルコキシドを単独で添加して」に訂正　　する。
（ｂ４）特許明細書の段落【０００８】の「アルコールとアンモニア水との　　混合溶媒」（同公報４欄２１〜２２行）を「アルコールとアンモニア水　　とからなる混合溶媒」に訂正し、同「シリコンアルコキシドを添加して　　」（同公報４欄２３行）を「シリコンアルコキシドを単独で添加して」　　に訂正し、同「Ｓ０／Ｖ０を３００（ｃｍ２／ｃｍ３）以上とし、」（
　　同公報４欄２７〜２８行）を「Ｓ０／Ｖ０を３９２〜９９２（ｃｍ２　　／ｃｍ３）とし、」に訂正し、かつ同「Ｓ／Ｖを３００〜１２００（
　　ｃｍ２／ｃｍ３）とする」（同公報４欄３１〜３２行）を「Ｓ／Ｖを５
　　３１〜１１４７（ｃｍ２／ｃｍ３）として、お互いに分布が重なり合わ
　　ない２種類の粒径分布を持つシリカ成長粒子とシリカ微小粒子を得たの　　ち、分級してシリカ微小粒子を除去する」に訂正する。
（ｂ５）特許明細書の段落【０００９】の「アルコールとアンモニア水との　　混合溶媒」（同公報４欄３５〜３６及び４１〜４２行）を「アルコール　　とアンモニア水とからなる混合溶媒」に訂正する。
（ｂ６）特許明細書の段落【００１１】の「単独で行っても良く、シリコン　　・・（中略）・・添加しても良い。」（同公報５欄１８〜２２行）を「　　単独で行われる。」に訂正する。
（ｂ７）特許明細書の段落【００１２】の「しかしながらアルコキシド・・　　（中略）・・工夫すれば良い。」（同公報５欄２８〜３８行）を削除す　　る。
（ｂ８）特許明細書の段落【００１３】の「Ｓ０／Ｖ０を３００（ｃｍ２　　／ｃｍ３）以上とし、」（同公報５欄４６〜４７行）を「Ｓ０／Ｖ０　　を３９２〜９９２（ｃｍ２／ｃｍ３）とし、」に訂正し、かつ同「Ｓ／
　　Ｖを３００〜１２００（ｃｍ２／ｃｍ３）とする」（同公報５欄５０行
　　〜６欄１行）を「Ｓ／Ｖを５３１〜１１４７（ｃｍ２／ｃｍ３）とする
　　」に訂正する。
（ｂ９）特許明細書の段落【００１７】の「Ｓ０／Ｖ０が３００（ｃｍ２　　／ｃｍ３）以上」（同公報６欄４２〜４３行）を「Ｓ０／Ｖ０が３９
　　２〜９９２（ｃｍ２／ｃｍ３）」に訂正し、かつ同「Ｓ／Ｖが３００〜
　　１２００（ｃｍ２／ｃｍ３）」（同公報６欄４３〜４４行）を「Ｓ／Ｖ
　　が５３１〜１１４７（ｃｍ２／ｃｍ３）」に訂正する。
（ｂ１０）特許明細書の段落【００１８】の「Ｓ０／Ｖ０およびＳ／Ｖが３
　　００未満の場合」（同公報６欄４７行）を「Ｓ０／Ｖ０が３９５未満お
　　よびＳ／Ｖが５３１未満の場合」に訂正し、同「Ｓ／Ｖが１２００を越　　えると」（同公報７欄３〜４行）を「Ｓ０／Ｖ０が９９２、Ｓ／Ｖが１
　　１４７をそれぞれ越えると」に訂正し、同「Ｓ０／Ｖ０を３００以上、
　　Ｓ／Ｖを３００〜１２００に設定する」（同公報７欄８〜９行）を「Ｓ　　０／Ｖ０を３９５〜９９２、Ｓ／Ｖを５３１〜１１４７に設定する」に
　　訂正する。
（ｂ１１）特許明細書の段落【００２８】の「シリカ微粒子」（同明細書１　　２欄下から２行）を「シリカ成長粒子」に訂正する。
３．訂正事項Ｃ
　特許明細書の段落【００２５】の「ＴＥＯＳの容量を４５０ｃｍ３」（同公報１０欄３１行）を「ＴＥＯＳの容量を４５０ｃｍ３」に訂正する
　
III．当審の判断
１．訂正の目的、新規事項、拡張・変更の存否
１．１　訂正事項Ａについて
１．１．１　（ａ１）について
　上記訂正事項Ａ中の（ａ１）は、特許請求の範囲の請求項１の３箇所の「シリカ粒子」はシリカ種粒子を成長させた後の成長粒子を意味するものであるため、この「シリカ粒子」を「シリカ成長粒子」に訂正するものであるから、明りょうでない記載の釈明に該当する。
　そして、特許明細書の段落【００２１】、【００２２】及び【００２３】には「得られたシリカ粒子は、お互いに分布が重なり合わない２種類の粒径分布を持っていた。すなわち粒子径が大きい方のモードの粒子（成長粒子）は、おおよその平均粒子径が」（特許公報７欄４４〜４７行、８欄２９〜３２行及び９欄１４〜１７行）と記載されていたから、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のものであり、かつ実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
１．１．２　（ａ２）について
　同じく（ａ２）は、訂正前の「アルコールとアンモニア水との混合溶媒」との記載ではアルコールとアンモニア水以外の成分を含むのか含まないのかが不明瞭であるため、これを「アルコールとアンモニア水とからなる混合溶媒」に訂正し、混合溶媒がアルコールとアンモニア以外の成分を含まないことを明確にするものであるから、明りょうでない記載の釈明に該当する。
　そして、特許明細書の段落【００２１】には「撹拌機を備えた２０リットルの反応容器に、・・・シリカ種粒子が水に分散した溶液（・・・）９９０ｇ（・・・）を入れ、メタノール４５５０ｃｍ３、２５％アンモニア水溶液１７１０ｃｍ３を添加混合した。」（同公報７欄２１〜２６行）と、段落【００２２】には「撹拌機を備えた２０リットルの反応容器に、・・・シリカ種粒子が水に分散した溶液（・・・）１４５０ｇ（・・・）を入れ、メタノール５３４０ｃｍ３、２５％アンモニア水溶液２０００ｃｍ３を添加混合した。」（同公報８欄１６〜２１行）と、また、段落【００２３】には「撹拌機を備えた２０リットルの反応容器に、・・・シリカ種粒子が水に分散した液（・・・）１６００ｇ（・・・）を入れ、メタノール４８３０ｃｍ３、２５％アンモニア水溶液１８００ｃｍ３を添加混合した。」（同公報９欄１〜６行）とそれぞれ記載されており、アルコールとアンモニア水のみからなる混合溶媒を使用することが記載されていたから、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のものであり、かつ実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
１．１．３　（ａ３）について
　同じく（ａ３）は、訂正前の「シリコンアルコキシドを添加して」との記載ではシリコンアルコキシド単独で添加してもシリコンアルコキシドと他の成分とを添加しても良かったものをシリコンアルコキシドを「単独」で添加するものに限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮に該当する。
　そして、特許明細書の段落【００１１】には「シリコンアルコキシドの添加は、シリコンアルコキシド単独で行っても良く、」（同公報５欄１８〜１９行）と記載されていたから、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のものであり、かつ実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
１．１．４　（ａ４）について
　同じく（ａ４）は、Ｓ０／Ｖ０の数値範囲を「３００（ｃｍ２／ｃｍ３）以上」よりも狭い「３９２〜９９２（ｃｍ２／ｃｍ３）」に限定し、また、Ｓ／Ｖの数値範囲を「３００〜１２００（ｃｍ２／ｃｍ３）」よりも狭い範囲である「５３１〜１１４７（ｃｍ２／ｃｍ３）」に限定するとともに、「お互いに分布が重なり合わない２種類の粒径分布を持つシリカ成長粒子とシリカ微小粒子を得たのち、分級してシリカ微小粒子を除去する」との限定を加えるものであるから、特許請求の範囲の減縮に該当する。
　そして、Ｓ０／Ｖ０及びＳ／Ｖの下限値及び上限値は、共に特許明細書の実施例１〜３の結果をまとめた【表１】に記載されていたから、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のものであり、かつ実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
１．２　訂正事項Ｂについて
　訂正事項Ｂ中、（ｂ１）〜（ｂ１１）は、上記訂正事項Ａで特許請求の範囲の請求項１が訂正されたことに伴い、発明の詳細な説明の記載をこれに整合するように訂正するものであるから、明りょうでない記載の釈明に該当し、また、いずれも願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のものであり、かつ実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
１．３　訂正事項Ｃについて
　上記訂正事項Ｃは、体積の単位が「ｃｍ３」と誤って記載されていたものを「ｃｍ３」と正しい記載に訂正するものであるから、誤記の訂正に該当し、また、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のものであり、かつ実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
２．独立特許要件
　本件特許第２５２９０６２号については、別途平成９年審判第５４２５号の無効審判が請求され、平成１２年８月２２日付けで審決（全部無効）がなされている（高裁出訴中、平成１２年行（ケ）第３８１号）。また、別途２０００年審判第３９１４３号の訂正審判が請求され、平成１３年２月２３日付けで訂正拒絶理由通知がなされた（平成１３年５月２日付けで訂正審判の請求取下げ）ので、本件の独立特許要件については、上記無効審判事件で申立てられた理由及び提示された証拠や上記訂正拒絶理由通知で採用された証拠及び理由に基いて、判断することとする。
　なお、上記無効審判事件で申立てられた無効理由は、本件特許発明は、特開昭６２−２６０７１２号公報（甲第１号証、審決取消訴訟平成１０年（行ケ）第３７０号における甲第７号証に該当、以下「引用刊行物１」という。）又は特開昭６２−２７５００５号公報（甲第６号証、審決取消訴訟平成１０年（行ケ）第３７０号における甲第３号証に該当、以下「引用刊行物２」という。）に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項の規定に違反してなされたものであるというものであり、また、上記訂正拒絶理由通知における理由は、訂正明細書の記載は、特許法第３６条第５項の規定に違反しており、特許出願の際独立して特許を受けることができないから、平成６年法改正前の特許法第１２６条第３項の規定に適合しないというものである。
２．１　特許法第２９条第１項ないし第２項違反の有無について
２．１．１　本件訂正発明
　本件審判請求書に添付された訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである。
「【請求項１】シリカ種粒子をアルコールとアンモニア水とからなる混合溶媒に分散させてなる分散液にシリコンアルコキシドを単独で添加してこれを加水分解させ、シリカ種粒子の粒径を成長させるシリカ成長粒子の製造方法において、シリコンアルコキシドを添加する前の分散液中の全シリカ種粒子の合計表面積（Ｓ０）と同分散液中の溶液成分の合計容積（Ｖ０）との比Ｓ０／Ｖ０を３９５〜９９２（ｃｍ２／ｃｍ３）とし、かつシリコンアルコキシドを添加した後の分散液中の成長した全シリカ成長粒子の合計表面積（Ｓ）と同分散液中の溶液成分の合計容積（Ｖ）との比Ｓ／Ｖを５３１〜１１４７（ｃｍ２／ｃｍ３）として、お互いに分布が重なり合わない２種類の粒径分布を持つシリカ成長粒子とシリカ微小粒子を得たのち、分級してシリカ微小粒子を除去することを特徴とするシリカ成長粒子の製造方法。」（以下、「本件訂正発明」という。）
２．１．２　引用刊行物１
　引用刊行物１（特開昭６２−２６０７１２号公報）には、「シリカ粒子の製造法」の発明に関し、次の事項が記載されている。
(1-1)「アルコール溶媒中でアルキルシリケートを水およびアンモニアで加水分解しシリカ粒子を製造する方法において、
　　(1)シリカ粒子核を生成させる工程と
　　(2)粒子核の成長と整粒を行なわせる工程
の２工程から成ることを特徴とするシリカ粒子の製造法。」（１頁左下欄特許請求の範囲）
(1-2)「本発明で使用されるアルキルシリケートは、オルトケイ酸（Ｈ４ＳｉＯ４）のアルキルエステルで一般式Ｓｉ（ＯＲ）４（Ｒ：アルキル基）で表わされ、通常アルキル基Rの炭素数は１〜５程度であるが、アルキルシリケートの反応性、工業規模での入手の容易さなどから特に炭素数２〜３のアルキルシリケート、すなわちエチルシリケート、プロピルシリケートなどが好ましい。」（２頁右上欄１〜８行）
(1-3)「本発明の粒子核の成長と整粒を行なう工程は、例えば第１工程で得られたシリカ粒子核を含む溶液にアルコール、アンモニアを添加混合し、次いでアルキルシリケートを添加し、シリカ粒子核の成長を行なわせることによってできる。第２工程で使用するアンモニアとアルキルシリケート量は目的粒径によって変わりうるが・・（中略）・・目的粒径が比較的大きい場合は、追加するアンモニア、アルキルシリケート量を多くする必要があるが、このような場合にはこれらの試薬をアルコール溶液で希釈して添加することが望ましい。」（２頁左下欄１５行〜同頁右下欄７行）
(1-4)「なお、本発明においては粒子の凝集を防止する目的で、アルコールに炭化水素を混合することができる。この炭化水素は、アルコールと相容性があるものであれば特に限定されるものではない、溶媒回収の容易さ、炭化水素の価格などから炭素数５〜１２の脂肪族、脂環族、芳香族炭化水素が好ましく、特に炭素数６〜９が好ましい。特に好ましい炭化水素の例として、ｎ−ヘキサン、・・（中略）・・などがある。」（２頁右下欄１０〜２０行）
(1-5)「実施例２　エタノール１２０ｇ、およびエチルシリケート１０ｇを１ｌフラスコに仕込み、２０℃、３００ｒｐｍの条件で濃アンモニア水２０ｇを添加しシリカ粒子核を生成させた（平均粒子径０．８μｍ）。次いでエタノール２４０ｇ、ｎ−ヘキサン４０ｇ、アンモニア水１５０ｇをフラスコに添加し、エタノール１００ｇ、エチルシリケート１００ｇの混合溶液を６０分間でゆっくり滴下し、さらに６０分間撹拌を継続し、シリカ微粒子を調製した（平均粒径２．１μｍ）。第４図（「第２図」の誤記と認める。）は得られたシリカ微粒子の粒子構造の走査型電子顕微鏡写真である。さらに粒子核およびシリカ粒子の粒径分布を実施例１と同様に測定した結果を第６図および第７図に示す。」（第３頁右上欄第５〜１９行）
(1-6)「第６図および第７図から明らかなように、第１工程のシリカ粒子核生成時にはシリカ粒子核の粒度が不均一であったにもかかわらず、第２工程の粒子調製工程を経るとシリカ粒子の粒度が極めて均一になった。」（第３頁右上欄第２０行〜同頁左下欄第４行）
(1-7)第２図にはシリカ微粒子の粒子構造の走査型電子顕微鏡写真が、第６図には「シリカ粒子核の粒度分布」の図が、また、第７図には「シリカ粒子の粒度分布」の図が、それぞれ示されており、このうち第６図からシリカ種粒子の粒径分布は、最大ピークが約０．７５μｍ附近で、約０〜２μｍの範囲にわたって分布する平均粒径が０．８μｍのものであり、また、第７図の記載からシリカ粒子の粒径分布は、最大ピークが約２μｍ附近で、約０．９〜３μｍの範囲にわたって分布する平均粒径が２．１μｍのものである。
２．１．３　引用刊行物２
　引用刊行物２（特開昭６２−２７５００５号公報）には、「単分散された粒子の製造方法」に関し、次の事項が記載されている。
(2-1)「金属酸化物あるいは金属水酸化物がシードとして分散された水−アルコール系分散液に、該分散液をアルカリ性に保ちながら金属アルコキシドを添加して加水分解し、前記シード上に金属アルコキシド分解生成物を付着させて粒子成長を行なわせることを特徴とする単分散された粒子の製造方法。」（１頁左下欄特許請求の範囲）
(2-2)「このようにして金属酸化物粒子あるいは金属水酸化物粒子がシードとして分散された水−アルコール系分散液が得られるが、分散液中のシードが凝集して合体しないように、この分散液にアルカリを加えて安定化された分散液（以下ヒールゾルと称することがある）とする。もしアルカリを加えて分散液の安定化を図らないと、シード粒子同士が凝集して沈殿してくることがある。シード同士が凝集すると、凝集粒子の接合部分（ネック部）にも金属アルコキシド分解生成物の付着が起こるため、均一な粒径を有する粒子が得られない。分散液の安定化を図るために加えるアルカリとしては、アンモニアガス、アンモニア水、水酸化ナトリウムなどのアルカリ金属水酸化物、第４級アンモニウム塩、アミン類などが単独であるいは組合せて用いられる。」（３頁左上欄１４行〜同頁右上欄９行）
(2-3)「金属アルコキシドとしては、アルコキシドを形成しうる金属であればどのような金属のアルコキシドであっても用いることができる。アルコキシドを形成するエステル基の炭素数は、１〜７程度望ましくは１〜４程度であることが好ましい。このような金属アルコキシドはアルコールなどで希釈してもよく、又原液のままで用いてもよい。」（３頁左下欄２０行〜同頁右下欄７行）
(2-4)「分散液中に金属アルコキシドを添加するに際しては、金属アルコキシドとともに、水−アルコール混合溶液を添加することが好ましい。これらの金属アルコキシド及び水−アルコール混合溶液は、ヒールゾルに徐々に添加することが好ましい。ヒールゾル中に金属アルコキシドを添加すると、金属アルコキシドは加水分解し始め、このとき急激に溶液のｐＨが変化する。ヒールゾル液が上記のようなアルカリ性でなくなると、シードが凝集したりあるいは新しいシードが発生したりすることがあり、最終的に得られる粒子の粒度分布がブロードになるため好ましくない。このため金属アルコキシドの添加に際しては、ヒールゾルをアルカリ性に保つようにして行なう。ヒールゾルのｐＨは１０〜１３であることが好ましい。ヒールゾルをアルカリ性に保つためには、ヒールゾルにアルカリを添加すればよく、具体的には、添加されるアルカリとして、アンモニアガス、アンモニア水、アミン類、アルカリ金属酸化物、第４級アンモニウム塩が単独あるいは組み合わせて用いられる。」（３頁右下欄８行〜４頁左上欄７行）
(2-5)「実施例１２　エチルアルコール／水の重量比が８９／１１である水−アルコール混合液３２３８ｇにアンモニアガス９０．８ｇを溶解させ、この混合液に平均粒径が３．５μのＳｉＯ２粒子が１３８．７ｇを添加して、混合液中のＳｉＯ２換算として４重量％に相当するシード分散液を得た。このシード分散液に、直ちにＮａＯＨ０．９ｇが溶解した水溶液９０ｇを加え、１０分間超音波処理を施して、シード粒子が水−アルコール分散液に分散したヒールゾルを得た。得られたヒールゾルを攪拌しながら３５℃に保ち、アンモニアガスでｐＨを１２．５にコントロールしながら、エチルアルコール１５４４．２ｇと水２６３．６ｇとの混合液および２８％エチルシリケート５５７．４ｇを同時に５時間かけて徐々に添加した。全量添加後液中にＮａＯＨ１．０１ｇが溶解した水溶液１０１ｇを加え、これを６５℃に加熱して１時間保持した。得られた液の物性を表−１に示す。」（７頁左上欄５行〜同頁右上欄４行）
(2-6)「表−１より、本発明で得られる粒子は、単分散されていることがわかり、しかも均一係数Ｃｖが小さいことおよび第１図から優れた均一性を有していることもわかる。」（８頁左上欄５〜８行）
(2-7)実施例１〜８，１１〜１３では、シリコンアルコキシドの添加に際し、アンモニアガスでｐＨを所定値に保ちながら、「エチルアルコールと水」（実施例１，２、４〜８，１１，１２）の混合液あるいは「エチルアルコールと水とアンモニア（水）」（実施例３、１３）の混合液を同時に添加していること
(2-8)７頁右下欄の表−１には、実施例１２で得られた分散液中の球状粒子の物性として、平均粒子径Ｄｐ（μ）は、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）によるものは「４．５」、光透過式粒度測定器によるものは「４．６」であり、均一係数「Ｃｖ」は「０．０８」、凝集状態は「○」（凝集状態が認められない。）であること
２．１．４　上記引用刊行物１に記載の発明との対比・判断
　上記引用刊行物１には、「アルコール溶媒中でアルキルシリケートを水およびアンモニアで加水分解しシリカ粒子を製造する方法において、
　　　(1)シリカ粒子核を生成させる工程と
　　　(2)粒子核の成長と整粒を行なわせる工程　
の２工程から成ることを特徴とするシリカ粒子の製造法。」（上記「(1-1）」参照）が記載され、その具体例である実施例２として「エタノール１２０ｇ、およびエチルシリケート１０ｇを１ｌフラスコに仕込み、２０℃、３００ｒｐｍの条件で濃アンモニア水２０ｇを添加しシリカ粒子核を生成させた（平均粒子径０．８μｍ）。次いでエタノール２４０ｇ、ｎ−ヘキサン４０ｇ、アンモニア水１５０ｇをフラスコに添加し、エタノール１００ｇ、エチルシリケート１００ｇの混合溶液を６０分間でゆっくり滴下し、さらに６０分間撹拌を継続」（上記「(1-5)」参照）するシリカ成長粒子の製造方法が記載されている。
　また、その結果についても、粒径分布が約０．９〜３μｍの範囲にわたって分布し、最大ピークが約２μｍ附近で、かつ、平均粒径が２．１μｍのシリカ成長粒子が得られたこと（上記「(1-7)」参照）が示されている。
　そして、この上記実施例２で使用されているｎ−ヘキサンは、上記「(1-1)」及び「(1-4)」の記載に照らせば、任意に使用される凝集防止剤であって、必須の要件ではないことは明らかである。
　そうすると、この実施例２における「エタノール１２０ｇ、およびエチルシリケート１０ｇを１ｌフラスコに仕込み、２０℃、３００ｒｐｍの条件で濃アンモニア水２０ｇを添加しシリカ粒子核を生成させた（平均粒子径０．８μｍ）。次いでエタノール２４０ｇ、ｎ−ヘキサン４０ｇ、アンモニア水１５０ｇをフラスコに添加」した溶液は、「シリカ種粒子をアルコールとアンモニア水とからなる混合溶媒に分散させてなる分散液」に相当するから、上記引用刊行物１には、次の発明（以下「引用発明１」という。）が記載されていると云える。
『シリカ粒子核を生成させる第１工程と、このシリカ粒子核をアルコールとアンモニア水とからなる混合溶媒に分散させてなる分散液にエチルシリケートを添加してこれを加水分解させ、シリカ粒子核の成長と整粒を行なわせる第２工程から成るシリカ成長粒子の製造方法。』
　そこで、本件訂正発明と上記引用発明１とを対比すると、上記引用発明１の「シリカ粒子核」及び「エチルシリケート」はそれぞれ本件訂正発明の「シリカ種粒子」及び「シリコンアルコキシド」に対応するから、両者は、
「シリカ種粒子をアルコールとアンモニア水とからなる混合溶媒に分散させてなる分散液にシリコンアルコキシドを添加してこれを加水分解させ、シリカ種粒子の粒径を成長させるシリカ成長粒子の製造方法。」
である点では一致するが、次の（１）〜（４）の点で相違していると云える。
（１）本件訂正発明は、シリコンアルコキシドを「単独」で添加すると限定しているのに対し、上記引用発明１はこのような限定がなされていない点
（２）本件訂正発明は、シリコンアルコキシドを添加する前の分散液中の全シリカ種粒子の合計表面積（Ｓ０）と同分散液中の溶液成分の合計容積（Ｖ０）との比Ｓ０／Ｖ０を「３９５〜９９２（ｃｍ２／ｃｍ３）」と限定しているのに対し、引用刊行物１には特にＳ０／Ｖ０に関する記載はないので、上記引用発明１のＳ０／Ｖ０の値は不明である点
（３）本件訂正発明は、シリコンアルコキシドを添加した後の分散液中の成長した全シリカ成長粒子の合計表面積（Ｓ）と同分散液中の溶液成分の合計容積（Ｖ）との比Ｓ／Ｖを「５３１〜１１４７（ｃｍ２／ｃｍ３）」と限定しているのに対し、引用刊行物１には特にＳ／Ｖに関する記載はないので、上記引用発明１のＳ／Ｖの値は不明である点
（４）本件訂正発明は、「お互いに分布が重なり合わない２種類の粒径分布を持つシリカ成長粒子とシリカ微小粒子を得たのち、分級してシリカ微小粒子を除去」するのに対し、上記引用発明１は、極めて均一なシリカ成長粒子が得られている（上記「(1-6)」参照）ので、特にこのような構成は備えていない点
　そこで、上記相違点について検討する。
（相違点（１）及び（４）について）
　上記引用刊行物１には、シリコンアルコキシドをエタノールとの混合溶液として添加する具体例（上記「(1-5)」参照）や、目的とする粒径が比較的大きい場合にはアンモニアやシリコンアルコキシドをアルコール溶液で希釈して添加することが望ましい旨（上記「(1-3)」参照）示されているが、シリコンアルコキシド単独で添加した具体例やシリコンアルコキシド単独で添加した場合にどのような粒径分布のシリカ成長粒子が得られるか等を示唆する記載はない。
　また、上記引用刊行物１には、「第２工程の粒子調整工程を経るとシリカ粒子の粒度が極めて均一になった。」（上記「(1-6)」参照）と記載されているから、引用発明１の第２工程では、本件訂正発明でいう「シリカ微小粒子」は生成されていないと云うべきである。
　してみると、引用刊行物１には、上記相違点（１）及び（４）について何ら示唆されていないことが明らかであるから、本件訂正発明は、引用発明１と明確に区別することができると云うべきである。
（相違点（２）及び（３）について）
　引用刊行物１には、Ｓ０／Ｖ０やＳ／Ｖの値については、何ら記載がないが、Ｓ０／Ｖ０の値については別途請求された本件特許の無効審判請求事件（平成９年審判第５４２５号）において、宇部日東化成工業株式会社岐阜研究所機能材料グループ主任研究員足立龍彦が作成したと認められる「報告書」（参考資料７）が提出されているので、この参考資料７について検討すると、引用発明１のＳ０／Ｖ０の値は約１１７〜２１８ｃｍ２／ｃｍ３であると認められるから、本件訂正発明のＳ０／Ｖ０とその数値範囲が相違している。
　してみると、本件訂正発明は、引用発明１と少なくとも上記相違点（２）の点でも明確に区別することができると云える。
　したがって、本件訂正発明は、引用発明１とは明確に区別することができるものであり、また引用刊行物１に少なくとも上記相違点（１）、（２）及び（４）が示唆されていない以上、引用刊行物１に記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとすることもできない。
２．１．５　上記引用刊行物２に記載の発明との対比・判断
　上記引用刊行物２には、具体的な製造方法を示す実施例１２として「エチルアルコール／水の重量比が８９／１１である水−アルコール混合液３２３８ｇにアンモニアガス９０．８ｇを溶解させ、この混合液に平均粒径が３．５μのＳｉＯ２粒子が１３８．７ｇを添加して、混合液中のＳｉＯ２換算として４重量％に相当するシード分散液を得た。このシード分散液に、直ちにＮａＯＨ０．９ｇが溶解した水溶液９０ｇを加え、１０分間超音波処理を施して、シード粒子が水−アルコール分散液に分散したヒールゾルを得た。得られたヒールゾルを攪拌しながら３５℃に保ち、アンモニアガスでｐＨを１２．５にコントロールしながら、エチルアルコール１５４４．２ｇと水２６３．６ｇとの混合液および２８％エチルシリケート５５７．４ｇを同時に５時間かけて徐々に添加した。全量添加後液中にＮａＯＨ１．０１ｇが溶解した水溶液１０１ｇを加え、これを６５℃に加熱して１時間保持した」（上記「(2-5)」参照）ことが記載されており、その結果についても、「単分散」（上記「(2-6)」参照）のシリカ成長粒子が得られたことが示されている。
　この実施例１２においては、アルカリとして「ＮａＯＨ」が使用されているが、「アルカリ」については、上記「(2-2)」及び「(2-4)」の記載に照らせば、「アンモニア水」ないし「アンモニアガス」であっても良いとされているものである。
　また、上記「(2-1)」の特許請求の範囲の記載に照らせば、上記引用刊行物２に記載の発明では、エチルシリケートすなわちシリコンアルコキシドを「アルカリ性に保ちながら」添加することが必須の要件とされている。
　そして、この実施例１２を本件訂正発明の記載振りに合わせて整理すると、実施例１２の「エチルアルコール／水の重量比が８９／１１である水−アルコール混合液３２３８ｇにアンモニアガス９０．８ｇを溶解させ、この混合液に平均粒径が３．５μのＳｉＯ２粒子が１３８．７ｇを添加して、混合液中のＳｉＯ２換算として４重量％に相当するシード分散液を得た。」や「このシード分散液に、直ちにＮａＯＨ０．９ｇが溶解した水溶液９０ｇを加え、１０分間超音波処理を施してシード粒子が水−アルコール分散液に分散したヒールゾルを得た。」という記載内容は、本件訂正発明の「シリカ種粒子をアルコールとアンモニア水とからなる混合溶媒に分散させてなる分散液」に相当する。
　同じく実施例１２の「得られたヒールゾルを攪拌しながら３５℃に保ち、アンモニアガスでｐＨを１２．５にコントロールしながら、エチルアルコール１５４４．２ｇと水２６３．６ｇとの混合液および２８％エチルシリケート５５７．４ｇを同時に５時間かけて徐々に添加した。全量添加後液中にＮａＯＨ１．０１ｇが溶解した水溶液１０１ｇを加え、これを６５℃に加熱して１時間保持した。」という記載内容は、これを本件訂正発明の記載振りに合わせて表現し直すと「前記分散液をアルカリ性に保ちながらシリコンアルコキシドを添加してこれを加水分解させ、シリカ種粒子の粒径を成長させる」ことと云える。
　そうであるならば、上記引用刊行物２には、これら記載をまとめると、次の発明（以下「引用発明２」という。）が記載されていると云える。
『シリカ種粒子をアルコールとアンモニア水とからなる混合溶媒に分散させてなる分散液に、該分散液をアルカリ性に保ちながらシリコンアルコキシドを添加してこれを加水分解させ、シリカ種粒子の粒径を成長させる単分散のシリカ成長粒子の製造方法。』
　そこで、本件訂正発明と上記引用発明２とを対比すると、両者は、
「シリカ種粒子をアルコールとアンモニア水とからなる混合溶媒に分散させてなる分散液にシリコンアルコキシドを添加してこれを加水分解させ、シリカ種粒子の粒径を成長させるシリカ成長粒子の製造方法。」
である点では一致するが、次の（１）〜（４）の点で相違していると云える。
（１）本件訂正発明は、「分散液にシリコンアルコキシドを単独で添加」しているのに対し、上記引用発明２は、「分散液をアルカリ性に保ちながらシリコンアルコキシドを添加」している点
（２）本件訂正発明は、シリコンアルコキシドを添加する前の分散液中の全シリカ種粒子の合計表面積（Ｓ０）と同分散液中の溶液成分の合計容積（Ｖ０）との比Ｓ０／Ｖ０を「３９５〜９９２（ｃｍ２／ｃｍ３）」と限定しているのに対し、引用刊行物２には特にＳ０／Ｖ０に関する記載はないので、上記引用発明２のＳ０／Ｖ０の値は不明である点
（３）本件訂正発明は、シリコンアルコキシドを添加した後の分散液中の成長した全シリカ成長粒子の合計表面積（Ｓ）と同分散液中の溶液成分の合計容積（Ｖ）との比Ｓ／Ｖを「５３１〜１１４７（ｃｍ２／ｃｍ３）」と限定しているのに対し、引用刊行物２には特にＳ／Ｖに関する記載はないので、上記引用発明２のＳ／Ｖの値は不明である点
（４）本件訂正発明は、「お互いに分布が重なり合わない２種類の粒径分布を持つシリカ成長粒子とシリカ微小粒子を得たのち、分級してシリカ微小粒子を除去」するのに対し、上記第２引用発明は、単分散といういわゆる単一のピークを有する粒径分布のシリカ成長粒子が得られているので、特にこのような構成は備えていない点
　次に、上記相違点について検討する。
（相違点（１）及び（４）について）
　上記引用発明２は、金属アルコキシドを添加する際に「分散液をアルカリ性に保つ」ことを必須の要件としているから、この「分散液をアルカリ性に保つ」ための目的とその具体的方法について検討すると、その具体的方法については、上記引用刊行物２の具体例である実施例１〜８、１１〜１３の記載に徴すれば、シリコンアルコキシドの添加に際し、「アンモニアガスでｐＨを所定値に保ちながら」、「エチルアルコールと水」（実施例１、２、４〜８、１１、１２）の混合液あるいは「エチルアルコールと水とアンモニア（水）」（実施例３、１３）の混合液を同時に添加しているように、「アルカリを添加しつつ」アルカリ性に保っていることが認められる（上記「(2-7)」参照）。
　また、その目的についても、上記引用刊行物２の「ヒールゾル中に金属アルコキシドを添加すると、金属アルコキシドは加水分解し始め、このとき急激に溶液のｐＨが変化する。ヒールゾル液が上記のようなアルカリ性でなくなると、シードが凝集したりあるいは新しいシードが発生したりすることがあり、最終的に得られる粒子の粒度分布がブロードになるため好ましくない。このため金属アルコキシドの添加に際しては、ヒールゾルをアルカリ性に保つようにして行なう。ヒールゾルのｐＨは１０〜１３であることが好ましい。」（上記「(2-4)」参照）という記載によれば、シリコンアルコキシドの添加による急激なｐＨの変化により新しいシードの発生等不都合な事態が生じるため、これを回避して粒度分布がブロードにならないようにするためであることが明らかである。
　そうすると、引用発明２の「分散液をアルカリ性に保ちながらシリコンアルコキシドを添加」という構成の意味するところは、その目的や上記具体的方法に照らせば、シリコンアルコキシドの添加中ｐＨが変化しないようにするために「分散液にアルカリを添加しつつアルカリ性に保ちながらシリコンアルコキシドを添加」と解すべきである。
　そして、引用発明２は、この構成によって少なくとも「新しいシードが発生されない」ことも明らかである。
　してみると、上記引用刊行物２には、金属アルコキシド原液のまま（上記「(2-3)」参照）すなわち「シリコンアルコキシドを単独で添加」する場合については示唆されているとは云えるものの、その場合には同時に「アルカリ」を添加することも必須の要件であり、このアルカリの添加によって少なくとも「新しいシードが発生されない」ことも明らかであるから、上記引用発明２で得られるシリカ成長粒子はその粒径分布が単一のピークを有する単分散であり、本件訂正発明の「お互いに分布が重なり合わない２種類の粒径分布を持つシリカ成長粒子とシリカ微小粒子」というものではない。
　したがって、本件訂正発明は、引用発明２と上記相違点（１）及び（４）の点で明らかに区別することができると云うべきである。
（相違点（２）及び（３）について）
　上記引用刊行物２には、上記引用発明２のＳ０／Ｖ０及びＳ／Ｖについて何ら記載がないが、別途請求された無効審判請求事件（平成９年審判第５４２５号）において、無効審判請求人より甲第７号証（審決取消訴訟平成１０年（行ケ）第３７０号における甲第４号証に該当）として触媒化成工業株式会社ファイン研究所所属の小柳嗣雄が作成したと認められる平成１０年７月６日付けの「実験報告書」が提出されているので、この「実験報告書」について検討すると、引用発明２の「Ｓ０／Ｖ０ 」や「Ｓ／Ｖ」の値は、それぞれＳ０／Ｖ０＝３２９及びＳ／Ｖ＝３２３であるから、本件訂正発明のＳ０／Ｖ０及びＳ／Ｖとその数値範囲が相違している。
　また、審決取消訴訟平成１０年（行ケ）第３７０号において、無効審判請求人より甲第１０号証として触媒化成工業株式会社ファイン研究所所属の小柳嗣雄及び中山和洋が作成したと認められる平成１１年４月１６日付けの「実験報告書（Ａ）」も提出されているので、この「実験報告書（Ａ）」についても検討すると、この「実験報告書（Ａ）」はＮａＯＨを用いることなくアンモニア水を使用した場合について追試して得られたデータに関するものであり、この場合の値はＳ０／Ｖ０＝３２８及びＳ／Ｖ＝３２１であるから、この場合も本件訂正発明のＳ０／Ｖ０及びＳ／Ｖとその数値範囲が相違している。
　してみると、本件訂正発明は、上記相違点（２）及び（３）の点でも明らかに区別することができると云える。
　したがって、本件訂正発明は、引用発明２とは明確に区別されるべきものであり、また引用刊行物２に上記相違点（１）〜（４）が示唆されていない以上、引用刊行物２に記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとすることもできない。
２．１．６　引用刊行物１及び２に記載の発明を組み合わせる点について
　上記引用刊行物１及び２には、「シリカ成長粒子の製造方法」に関し、「お互いに分布が重なり合わない２種類の粒径分布を持つシリカ成長粒子とシリカ微小粒子」を得る点や上記Ｓ０／Ｖ０及びＳ／Ｖの点について全く示唆する記載はないから、本件訂正発明は、上記引用刊行物１及び２に記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとすることができない。
２．２　特許法第３６条第５項違反の有無について
　本件訂正審判以前になされた訂正２０００年審判第３９１４３号（なお、この訂正審判は取り下げられている）において、平成１３年２月２３日付けで通知された訂正拒絶理由の概要は次のとおりである。
（１）本件特許発明の「シリカ粒子」は、シリカ種粒子の粒径を成長させて得られる「シリカ粒子」であるが、「お互いに分布が重なり合わない２種類の粒径分布をもつシリカ粒子」との記載では、シリカ種粒子から成長するシリカ粒子には粒径分布が重なり合わないものが２種類存在するように解される。しかしながら、本件特許明細書の記載によれば、この２種類とは、「成長粒子」と「微小粒子」であり、このうち「微小粒子」は、シリカ種粒子から得られたものではなく、新たに発生した核粒子から生成されるもの（段落【０００５】参照）である。そうすると、請求項１の「お互いに分布が重なり合わない２種類の粒径分布をもつシリカ粒子」という記載は、明細書の記載と一致していないことになる。
（２）本件請求項１に係る上記訂正は、訂正発明が「お互いに分布が重なり合わない２種類の粒径分布をもつシリカ粒子を得」るとするものであるが、この２種 類の粒径分布をもつシリカ粒子をどのようにして得るのか、その具体的方法が不明確である。そうすると、この訂正発明は、特開昭６２−２６０７１２号公報及び特開昭６２−２７５００５号公報（それぞれ上記引用刊行物１及び２に対応）に記載されている発明と対比したとき、両者はどのように相違するのか区別することができない。
　そこで、本件訂正発明について、上記（１）及び（２）の点について検討する。
　上記（１）の点については、本件訂正により特許請求の範囲の請求項１の対応箇所が「お互いに分布が重なり合わない２種類の粒径分布を持つシリカ成長粒子とシリカ微小粒子を得たのち、分級してシリカ微小粒子を除去することを特徴とするシリカ成長粒子の製造方法」と訂正され、またそれに合わせて、発明の詳細な説明の記載も訂正されたことにより、解消された。
　上記（２）の点については、「シリカ種粒子をアルコールとアンモニア水とからなる混合溶媒に分散させてなる分散液にシリコンアルコキシドを単独で添加してこれを加水分解させ、シリカ種粒子の粒径を成長させるシリカ成長粒子の製造方法」と限定されたことにより、「お互いに分布が重なり合わない２種類の粒径分布を持つシリカ成長粒子とシリカ微小粒子を得」る方法が明確に限定されたため、解消された。
２．３　独立特許要件のまとめ
　したがって、本件訂正発明は、上記引用発明１又は引用発明２とは区別することができるものであり、上記引用発明１及び引用発明２に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
　また、本件訂正明細書には記載不備もない。
　そして、他に本件訂正発明が特許を受けることができないとする理由を発見しないから、本件訂正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
　
IV．むすび
　以上のとおり、本件審判の請求は、特許法第１２６条第１項ただし書き第１号〜第３号に掲げる事項を目的とするものであって、かつ、同条第２項ないし第４項の規定に適合する。
　よって結論のとおり審決する。