【事件の表示】
　特許第２６９６１８８号「防汚塗料組成物」の請求項１ないし２に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２６９６１８８号の請求項１ないし２に係る特許を取り消す。
【理　由】
［１］　手続きの経緯
　本件特許第２６９６１８８号は、平成４年７月８日に出願された特願平４−２０６０２０号の出願に係り、平成９年９月１９日にその特許の設定登録がなされた後、関西ペイント株式会社、他から計６件の特許異議の申立てがなされ、当該申立てに基づく特許取消の理由通知、訂正請求書の提出、訂正拒絶理由の通知を経て、特許取消の決定がなされたところ、東京高等裁判所に当該取消決定の取消を求める訴えの提起がなされ（平成１４年（行ケ）第３４２号）、同裁判所において、平成１５年９月２４日、当該取消決定を取り消す旨の判決があり、再度の審理において、改めて特許取消の理由及び訂正拒絶理由の各通知がなされたものである。
　
［２］　本件訂正請求
［2-1]　訂正事項と訂正後の本件発明
　本件訂正請求は、本件明細書における特許請求の範囲中の請求項２の削除を求めるものであり、当該訂正後の特許請求の範囲に記載される事項により構成される発明は以下のとおり（以下、これを「本件訂正発明」という。）である。
「亜酸化銅と化１
【化１】
　  
（式中、ｎは１又は２である。）で表される２−ピリジンチオール−１−オキシドの銅塩を有効成分として含有することを特徴とするゲル化せず長期保存が可能な防汚塗料組成物。」
　
［2-2]　訂正の適否
　本件訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかであるので、以下、本件訂正発明の独立特許要件の有無について検討する。
　
［2-2-1]　平成１５年１２月１０日付け（起案日）で通知された訂正拒絶理由に引用された、本件の出願日前頒布された刊行物とその記載事項
　刊行物１：化学大辞典　５　縮刷版　「せんていとりょう」の項
　　共立出版株式会社、１９６３年１１月１５日発行、４７１頁
　刊行物２：塗料と塗装　株式会社パワー社、昭和４８年７月３０日発行、
　　２０２〜２０５頁
　刊行物３：特開昭５１−１２９４３５号公報
　刊行物４：特開昭５４−１５９３９号公報
　
　刊行物１には、船底塗料についての記載があり、船底に生物が付着するその防止法は普通毒物によること、毒物としては、最近は水銀化合物が用いられなくなり、銅化合物、特に酸化銅（Ｉ）が最も多く用いられていること、等が記載されている。
　刊行物２には、船底塗料について記載され、生物の付着を防止する２号船底塗料に使用される防汚剤としては、黄色酸化水銀と亜酸化銅とがよく用いられたこと、最近は公害問題から、水銀系はほとんど用いられないこと、木船船底塗料の防汚物には主として亜酸化銅が用いられること、等が記載されている。
　刊行物３には、「ロジンとヒドラジンの反応生成物を防汚有効成分として含有することを特徴とする水中防汚塗料。」（特許請求の範囲）の発明が記載され、水中防汚塗料には、「海中生物に対して毒作用または忌避作用を有する剤が配合されている。当該剤としては亜酸化銅、有機毒物等が挙げられるが、これらは・・・アオノリ等の植物に対する付着防止能は低い。」（１頁右下欄１〜６行）と記載され、実施例では、ロジンヒドラジドと亜酸化銅について、これをそれぞれ単独使用した及び併用した実際の試験例が記載され、「従来の亜酸化銅と併用することにより、より一層良好に海中生物全般の付着防止能を発揮する。」（３頁右下欄３〜５行）と記載されている。
　刊行物４には、
（イ）；「下記の一般式
　
（式中Ｍは金属原子を示しそしてｎは１〜３の整数を示す）で表わされる化合物を含有することを特徴とする水中防汚塗料。」（特許請求の範囲）の発明が記載され、
（ロ）；「従来、水中防汚塗料の活性成分としては亜酸化銅、トリアルキル錫系化合物にＤＤＴなどの有機殺虫剤を配合した塗料が使用されてきたが、近年ＤＤＴによる環境汚染が重視されるに至り、本邦ではその使用が困難となった。」（１頁左下欄下から２行目〜右下欄３行）、
（ハ）；「本発明に係る水中防汚塗料は動植物に対する選択性が少なく、且つ高い防除効果を長期間に亘り持続発揮できる利点を有する外に、軽合金製の船舶にも安心して使用することができる。さらにこれらのピリジン系化合物は他の公知の無機または有機の防汚性化合物例えば亜酸化銅、・・・・等の化合物を加え混合して、通常の塗料原料および塗料製造法に従って水中防汚塗料を製造することも可能である。」（２頁左上欄１２行〜左下欄２行）、
（ニ）；「次に本発明に係る水中防汚塗料の代表的な活性効成分を例示すれば次の如くであるが本発明はこれらの例示化合物に限定されるものではない。
（１）……………………………（７）ビス（２−ピリジルチオ−１−オキシド）銅塩………………………（11）………………………」（２頁左下欄３行〜右下欄１１行）、
（ホ）；「実施例３　ビス（２−ピリジルチオ−１−オキシド）銅塩２０部、タルク１７部、ベンガラ１５部、ロジン１２部、ビニル樹脂６部、メチルイソブチルケトン１０部、およびキシロール２０部を均一に混合して塗料を調整する。」（３頁左上欄１２〜末行）、
（ヘ）；「比較例２　亜酸化銅４０部、タルク５部、ベンガラ１０部、ロジン１５部、アマニ油ボイル油１０部およびソルベントナフサ２０部を均一に混合して防汚塗料とする。」（３頁右上欄１４行〜左下欄１行）、
（ト）；「以上各実施例ならびに比較例に記載した配合の防汚塗料を予め防錆塗料を下塗りし、２００×４００×２．３ｍｍの軟綱板に二回塗布した後、岡山県玉野市および千葉県五井沖の試験場で深度１．５ｍの海中に浸漬したる完全浸漬と、試験板の１／２を海水中に浸漬したる交番浸漬との二種の海水浸漬試験を行い、生物の付着面積を測定して、これを１００分率で示した。次にその各試験結果を示すと第１表および第２表のとおりである。」（３頁左下欄７〜１５行）、
（チ)；「第１表　完 全 水 中 浸 漬 試 験  (水面下１.５ｍ)
　　　　　　　試 験 場 所　　　玉 野 海 域
　　
  　　　　　　　　　　　付 着 生 物 面 積 （％）　　　　　　　
No　供試化合物 　　　　　3カ月 6カ月 9カ月 12カ月　所見 　　備考
…………………………………………………………………………………………
(7)ビス（２−ピリジルチオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　−１−オキシド）銅塩　　０　　０　　０　　　０ 　　　　　実施例3
………………………………………………………………………………………
(13)　　亜酸化銅　　　　　０　　０　　10　　　15　青サ、フジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツボ　　　比較例2
………………………………………………………………………………………」（４頁上欄）、
　
（リ）；「第２表　交 番 型 浸 漬 試 験  （1/2水中浸漬）
　　　　　　　　　試 験 場 所　　五 井 海 域
　 
　　　　　　　　　　　　　付 着 生 物 面 積 （％）　　　　　　　
No　供試化合物 　　　　　3カ月 6カ月 9カ月 12カ月　所見　　　備考
…………………………………………………………………………………………
(7)ビス（２−ピリジルチオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　−１−オキシド）銅塩　　０　　０　　０　　０　　　　　　実施例3　
…………………………………………………………………………………………(13)　亜酸化銅　　　　　　　０　　０　　５ 　15　青サ、フサ 比較例２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コケ、セルプラ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………」
 （４頁下欄）、そして、
（ヌ）；「前記の試験結果からも明らかな如く・・・すなわち本発明の防汚塗料はフジツボ、セルプラ、ホヤ、フサコケムシ等の付着を防止する優れた性質のみならず、アオノリ、アオサ等の海藻類に対しても卓越した効果を有するものである。」（５頁左上欄１〜１１行）、の各記載がなされている。
　
［2-2-2]　対比・検討
　刊行物１〜３には、亜酸化銅なる物質（刊行物１では酸化銅(Ｉ）と記載されているが、亜酸化銅と同一物質である。）が、防汚塗料における活性化合物の主たる化合物として使用されていることが記載されており、これら刊行物に記載の発明と本件訂正発明とを対比すると、両者は、亜酸化銅を有効成分として含有することを特徴とする防汚塗料組成物、の点で一致し、本件訂正発明では、亜酸化銅と２−ピリジンチオール−１−オキシドの銅塩との併用であるのに対し、刊行物１〜３には、亜酸化銅と当該銅塩とを併用することについての記載はなく（相違点１）、また、ゲル化せず長期保存が可能であることの記載がなされていない（相違点２）点で、相違しているものと認められる。
　よってこれら相違点について順次検討することとする。
（１）相違点１について
　亜酸化銅なる物質は、刊行物１〜３に記載されているとおり、防汚塗料における中心的化合物であるが、刊行物３あるいは４にも示されているとおり、それ単独であらゆる生物を完全に防除できるものではなく、したがって、その弱点を補う活性物質があれば、それと併用することにより、亜酸化銅の弱点を補強したより活性の高い防汚活性物質が得られるであろうことは、当業者にしてみれば当然に期待する事項である。
　ところで、刊行物４には、２−ピリジルチオ−１−オキシドの各種の金属塩が、優れた防汚活性を有し、アオサ、フジツボ、フサコケ、セルプラ等、亜酸化銅が単独では十分には防除できない生物に対しても有効に防除し得たとの試験データが記載されている。　
　してみれば、従来多用されてきた亜酸化銅と刊行物４に具体的に防汚活性を有することがデータをもって記載されている２−ピリジルチオ−１−オキシドの各種金属塩を併用して防汚塗料に使用してみようとすることは、当業者にとっては容易に想到し得ることであり、その際、当該銅塩（本件訂正発明と刊行物４記載の発明では、当該銅塩に関し、命名法に若干の相違があるが、それぞれの構造式からも明らかなとおり、実質上同一物質を表わすものである。）との併用を忌避する阻害事由は見出せない。
　してみれば、相違点１は当業者が容易になし得ることと認めざるを得ない。
（２）相違点２について、
　複数の防汚活性化合物を併用する際は、混合後の安定性、即ち、併用によるゲル化の有無、長期保存が可能か否かについては、いわゆるルーチンワークとして当然に検討される事項であり、本件訂正発明の組成物にそのような性質を見出したとしても、この点は、当業者にとっては、併用において当然になされるルーチンワークの結果を示したものといわざるを得ず、この点は、当業者にとっては何ら格別の創意・工夫を要することではない。
　
［2-2-3］訂正の適否についての結論
　してみれば、結局のところ本件訂正発明は、刊行物１〜４に接した当業者がその記載に基づき容易に発明をすることができたものとせざるを得ない。
　したがって、本件訂正発明は特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件訂正請求は、特許法第１２０条の４第３項で準用する平成５年法律第２６号による改正後の特許法第１２６条第３項の規定に適合しない、とする外はない。
　
［３］　特許異議申立てについての判断
［3-1]　本件発明
　本件発明は、その設定登録時の明細書の特許請求の範囲に依るべきところ、その記載は以下のとおりである（以下、それぞれ「本件第１発明」及び「本件第２発明」という。）。
「【請求項１】　亜酸化銅と化１
  【化１】
              　　
（式中、ｎは１又は２である。）で表される２−ピリジンチオール−１−オキシドの銅塩を有効成分として含有することを特徴とするゲル化せず長期保存が可能な防汚塗料組成物。
【請求項２】亜酸化銅５〜３５重量％と化２
  【化２】
　
（式中、ｎは１又は２である。）で表されるある２−ピリジンチオール−１−オキシドの銅塩２〜１５重量％を含有し、亜酸化銅と該銅塩の配合比が１：１〜３：１である請求項１記載のゲル化せず長期保存が可能な防汚塗料組成物。」
　
［3-2]本件第１発明に係る特許の取消理由の有無について
　平成１５年１２月１０日付け（起案日）で通知された取消理由に引用された、本件の出願前頒布された刊行物である、刊行物１（化学大辞典　５　縮刷版　「せんていとりょう」の項、共立出版株式会社、１９６３年１１月１５日発行、４７１頁）、刊行物２（塗料と塗装　株式会社パワー社、昭和４８年７月３０日発行、２０２〜２０５頁）、刊行物３（特開昭５１−１２９４３５号公報）及び刊行物４（特開昭５４−１５９３９号公報）には、上記［2-2-1］で既に述べとおりの発明が記載されている。
　そして本件第１発明は、上記［2-2-2］に示した理由により、刊行物１〜４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとせざるを得ないのであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものである。
　
[3-3]本件第２発明に係る特許の取消理由の有無について
　平成１５年１２月１０日付け（起案日）で通知された取消理由の［３］の特許法（平成２年法律第３０号による改正後のもの、この項において以下同じ。）３６条第５項第１号に規定する要件を満たしていないとの取消理由、即ち、「請求項２における成分の配合量が、発明の詳細な説明において、何ら記載されていない。」の点（請求項２は、平成１２年９月８日付けの訂正請求で削除が請求されたが、上記のとおり、当該訂正請求は容認されなかった結果、依然として特許請求の範囲中に存在することとなったものである。）について、以下検討する。
  そもそも請求項２に規定されている亜酸化銅の配合量、２−ピリジンチオール−１−オキシドの銅塩の配合量及び両者の配合比は願書に最初に添付した明細書には何の記載もなく、その後の補正により特許請求の範囲にのみ記載されることとなったもので、発明の詳細な説明には一貫して記載されていなかったものである。
　してみれば、請求項２に係る発明、即ち、本件第２発明は、発明の詳細な説明に記載された発明ということはできないのであり、該発明については、特許法第３６条第５項第１号の規定を満足しない出願に対して特許されたものとせざるを得ない。
　
［４］　むすび
　以上のとおりであるから、本件請求項１、２に係る特許は拒絶をしなければならない出願に対してされたものであり、平成６年法律第１１６号附則第１４条の規定に基づく、平成７年政令第２０５号第４条第２項の規定により、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１４年５月２４日（２００２．５．２４）