【事件の表示】
　特願２００４−５３６１１７「腫瘍の診断と治療のための組成物と方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　３月２５日国際公開、ＷＯ２００４／０２４０６４、平成１８年　７月２７日国内公表、特表２００６−５１７３８７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成１５（２００３）年９月５日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００２年９月１１日　米国）とする出願であって、平成２１年１２月２８日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたが、平成２３年３月１７日付で拒絶査定がなされ、これに対して、同年８月１１日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
２．平成２３年８月１１日付手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２３年８月１１日付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明
　上記手続補正により、補正前の特許請求の範囲の請求項１〜１９のうち請求項１〜１３が削除されるとともに、特許請求の範囲の請求項１４〜１９が補正され、そのうち請求項１４は、補正前の
「【請求項１４】
　哺乳動物における腫瘍の存在を検出する方法において、前記哺乳動物から得られた組織細胞の試験試料中と、同一の組織由来の既知の正常細胞のコントロール試料中において、
　（ａ）図２６（配列番号２６）に示されたアミノ酸配列、又は
　（ｂ）図２５（配列番号２５）に示されたヌクレオチド配列によってコードされるアミノ酸配列、又は
　（ｃ）図２５（配列番号２５）に示されたヌクレオチド配列の完全長コード化配列によってコードされるアミノ酸配列
に対して少なくとも８０％のアミノ酸配列同一性を有するポリペプチドをコードする
遺伝子の発現レベル
「【請求項１】
　哺乳動物におけるリンパ系、精巣、子宮又は膀胱の腫瘍の存在を検出する方法において、前記哺乳動物から得られた組織細胞の試験試料中と、同一の組織由来の既知の正常細胞のコントロール試料中において、
　（ａ）図２６（配列番号２６）に示されたアミノ酸配列を含むポリペプチドをコードする核酸分子、又は
　（ｂ）図２５（配列番号２５）に示されたヌクレオチド配列を含む核酸分子、
　（ｃ）図２６（配列番号２６）に示されたアミノ酸配列を含むポリペプチド、又は
　（ｄ）図２５（配列番号２５）に示されたヌクレオチド配列によってコードされるポリペプチド
の発現レベルを検出し、コントロール試料と比較して、試験試料における前記核酸分子又は前記ポリペプチドのより高い発現レベルが、試験試料が得られた哺乳動物におけるリンパ系、精巣、子宮又は膀胱の腫瘍の存在を示している方法。」へと補正された。
　
（２）目的要件について
　上記手続補正により、補正前の請求項１４に記載された発明を特定するための事項である、
(i)「腫瘍」を「リンパ系、精巣、子宮又は膀胱の腫瘍」と限定し、
(ii)「（ａ）図２６（配列番号２６）に示されたアミノ酸配列、又は（ｂ）図２５（配列番号２５）に示されたヌクレオチド配列によってコードされるアミノ酸配列、又は（ｃ）図２５（配列番号２５）に示されたヌクレオチド配列の完全長コード化配列によってコードされるアミノ酸配列
に対して少なくとも８０％のアミノ酸配列同一性を有する
含む
含む
含む
(iii)「試験試料中の前記ポリペプチドのより高い発現レベル」を「試験試料における前記
核酸分子
　
　上記(i)の補正は、補正前の「腫瘍」を特定の腫瘍へと限定するものであり、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するものの、上記(ii)の補正は、（ａ）〜（ｃ）のアミノ酸配列に対して「少なくとも８０％のアミノ酸配列同一性を有する」という特定事項を削除して限定すると同時に、（ａ）、（ｃ）の「示されたアミノ酸配列」から「示されたアミノ酸配列を
含む
　また、補正前の請求項１４に記載の「遺伝子の発現レベル」には、mRNA即ち核酸分子の発現レベルと遺伝子がコードするポリペプチドの発現レベルの両方が包含されるものであり、上記(iii)の補正における「前記ポリペプチドのより高い発現レベル」を「前記核酸分子又は前記ポリペプチドのより高い発現レベル」とする補正は、択一的に記載される要素の付加であって、特許請求の範囲を拡張するものである。
　そして、上記(ii)及び(iii)の補正は、請求項の削除、誤記の訂正、又は、明りょうでない記載の釈明の何れかを目的とするものでもないから、この補正は、同法第１７条の２第４項の規定に違反しており、却下されるべきものである。
　
　また仮に、上記(ii)及び(iii)の補正が、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとした場合であっても、平成２３年８月１１日付手続補正は却下されるべきものであるのは、下記（３）の理由による。
 　
（３）独立特許要件について
（３−１）本願補正発明
　本件補正後の請求項１に係る発明（以下、「本願補正発明」という。）は、以下に記載のとおりのものである。
「哺乳動物におけるリンパ系、精巣、子宮又は膀胱の腫瘍の存在を検出する方法において、前記哺乳動物から得られた組織細胞の試験試料中と、同一の組織由来の既知の正常細胞のコントロール試料中において、
　（ａ）図２６（配列番号２６）に示されたアミノ酸配列を含むポリペプチドをコードする核酸分子、又は
　（ｂ）図２５（配列番号２５）に示されたヌクレオチド配列を含む核酸分子、
　（ｃ）図２６（配列番号２６）に示されたアミノ酸配列を含むポリペプチド、又は
　（ｄ）図２５（配列番号２５）に示されたヌクレオチド配列によってコードされるポリペプチド
の発現レベルを検出し、コントロール試料と比較して、試験試料における前記核酸分子又は前記ポリペプチドのより高い発現レベルが、試験試料が得られた哺乳動物におけるリンパ系、精巣、子宮又は膀胱の腫瘍の存在を示している方法。」
　
（３−２）引用例
　原査定の拒絶の理由で引用例２として引用された、本願優先日前の平成１４年３月２６日に頒布された刊行物である特表２００２−５０８９３７号公報（以下、「引用例」という。）には、以下の事項が記載されている。
（ア）「【請求項２６】 疾患の診断手段として試料中のＡＵＲ１および／またはＡＵＲ２を検出するための方法であって：
  （ａ）該試料を、ハイブリダイゼーションアッセイ条件下で、ａｕｒ１および／またはａｕｒ２の核酸標的領域にハイブリダイズする核酸プローブを接触させ、該プローブはＡＵＲ１および／またはＡＵＲ２ポリペプチドをコードしている核酸配列、それらの断片、および該配列および断片の相補体を含み；そして
  （ｂ）該疾患の指標としてプローブ：標的領域ハイブリッドの存在または量を検出する、
の工程を含む方法。」（請求項２６）
（イ）「サンプル中のａｕｒ１および／またはａｕｒ２の検出が診断となる疾患には、ａｕｒ１および／またはａｕｒ２の核酸（ＤＮＡおよび／または
ＲＮＡ
が正常細胞に比べ増幅されている疾患
”増幅”とは、正常細胞に比べて
ＲＮＡの数が増加している
（ウ）「サンプル中のａｕｒ１および／またはａｕｒ２の検出により診断可能であろう
疾患には、
膀胱癌
が含まれ
（エ）「ヒトａｕｒ１は染色体１７ｐ１３．１上に局在しており、ヒトａｕｒ２は染色体２０ｑ１３．２上に局在している。Ａｕｒ２は第２０染色体上の０．８２５−０．８３Ｆｌｐｔｅｒ（ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ  ｌｅｎｇｔｈ  ｆｒｏｍ  ｐｔｅｒ）にある（Ｔａｎｎｅｒら、Ｃａｎｃｅｒ  ｒｅｓ．５４：４２５７−４２６０、１９９４；Ｔａｎｎｅｒら、Ｃａｎｃｅｒ  Ｒｅｓ．５６：３４４１−３４４５，１９９６）ビタミンＤ脱水素酵素（ＣＹＰ２４）遺伝子およびコスミッドプローブＲＭＣ２０Ｃ００１に隣接しマップされる。これらマーカーは共に多くのヒト悪性腫瘍、特に乳房、
膀胱
（オ）「VII.ＡＵＲ１および／またはＡＵＲ２を検出するための、抗体を基本とする方法およびキット
  ＡＵＲ２タンパク質に対する抗体は、２例の原発性ヒト大腸癌中に約４６ｋＤａ（ＡＵＲ２タンパク質の大きさ）のタンパク質を検出したが、正常組織である近接サンプルには検出しなかった。内因性ＡＵＲ２は培養腫瘍細胞株でも検出される。
 本発明は、（ａ）上記抗体を免疫複合体を形成する条件下にサンプルと接触せしめ、そして（ｂ）ポリペプチドに結合した該抗体の存在を検出することを含む、
サンプル中のＡＵＲ１
ポリペプチドを検出方法を包含する
サンプル中のＡＵＲ１
のレベルが正常レベルに対し変化することは、病気を示す
（・・・途中省略・・・）
  本発明の免疫アッセイ試験サンプルには、細胞、細胞のタンパク質または膜抽出物、または血液、血清、血漿あるいは尿の様な生体液が含まれる。上記方法に利用される試験サンプルは、アッセイ様式、検出方法の性質、ならびにアッセイ対象のサンプルとして使用される組織、細胞または抽出物により変わるだろう細胞のタンパク質抽出物または膜抽出物の調製方法は当分野で良く知られており、使用するシステムにより試験可能なサンプルを得る為に容易に適合させることができる。」（段落【０１３３】〜【０１３６】）
（カ）「
配列番号１には
ヒトａｕｒ１ヌクレオチド配列
（・・・途中省略・・・）
  ａｕｒ１およびａｕｒ２ｃＤＮＡｓはヒト膵臓癌および正常ヒト大腸から配列決定され、幾つかの
推定多形部位
不確定性
ｃＤＮＡ  ヌクレオチド      コメント
ａｕｒ１：１１７４          １クローンが挿入ポリＡを持つ。
          ８７３            大腸クローンでは全例Ｔ、膵臓癌ではＣ
          ４６９            １クローンでＴ、残りは全てＣ
          ８４８            １クローンでＧ、残りは全てＡ−アミノ酸がＥか
                            らＧに変化
          １０９７          １クローンでＧ、残り２クローンでＴ
          ９５６            １クローンでＧ、残り４クローンでＡ
          ２９              ５クローンで１０３までスプライス、５クローン
                            にはスプライス無し
（・・・途中省略・・・）
　
ＡＵＲ１
ヌクレオチドおよび演繹されるアミノ酸配列（配列ＩＤ番号：３
（キ）明細書の配列表には、配列番号３として、３４４アミノ酸からなるＡＵＲ１のアミノ酸配列が記載されている。
　
　上記引用例には、サンプル中のヒトａｕｒ１の検出によりヒト膀胱癌が診断可能であろうことが記載され（記載事項（ウ））、そのような疾患では、サンプル中のａｕｒ１の核酸（ＤＮＡまたはＲＮＡ）が正常細胞に比べ増幅されていることが記載され（記載事項（イ））、ここで言う”増幅”とは、正常細胞に比べて細胞中のａｕｒ１のＤＮＡまたはＲＮＡの数が増加していることを意味することが記載されている（記載事項（イ））。加えて、ヒトａｕｒ１の核酸配列が配列番号１であり（記載事項（カ））、該配列から演繹されるアミノ酸配列が配列番号３であること（記載事項（カ））が記載されている。
　そうすると、引用例には
「ヒト膀胱癌を含む疾患を診断する方法であって、ヒトから得られた組織細胞の試験試料中と、同一の組織由来の正常細胞のコントロール試料中において、
配列番号３に示されたアミノ酸配列をコードする核酸
の発現レベルを検出し、コントロール試料と比較して、試験試料における前記核酸のより高い発現レベルが、試験試料が得られたヒトにおける膀胱癌の存在を示している方法。」の発明（以下、「引用発明１」という。）が記載されていると認められる。
　
（３−３）対比
　本願補正発明と引用発明１とを対比すると、引用発明１の「膀胱癌」は本願補正発明の「膀胱の腫瘍」に相当し、「ヒト膀胱癌を含む疾患を診断する方法であって」、「膀胱癌の存在を示している方法」は、それぞれ「哺乳動物における膀胱の腫瘍の存在を検出する方法において」、「膀胱の腫瘍の存在を示している方法」に相当する。
　そうすると、本願補正発明と引用発明１とは、
「哺乳動物における膀胱の腫瘍の存在を検出する方法において、前記哺乳動物から得られた組織細胞の試験試料中と、同一の組織由来の既知の正常細胞のコントロール試料中において、
　（ａ）特定のアミノ酸配列を含むポリペプチドをコードする核酸分子、
の発現レベルを検出し、コントロール試料と比較して、試験試料における前記核酸分子のより高い発現レベルが、試験試料が得られた哺乳動物における膀胱の腫瘍の存在を示している方法」である点で一致し、特定のアミノ酸配列が、前者では、本願の配列番号２６のものであるのに対し、後者では、引用例の配列番号３のものである点で、相違する。
　
（３−４）当審の判断
　本願の配列番号２６の３４３アミノ酸からなるアミノ酸配列と引用例２の配列番号３の３４４アミノ酸からなるアミノ酸配列とを比較すると、両者は、３４３アミノ酸残基中４アミノ酸のみ異なる９８．８％の配列同一性を有する、ヒト由来遺伝子によってコードされるタンパク質である。
　一般に、遺伝子の配列には、同一生物由来の同一遺伝子であっても、遺伝子を取得した個体に依存する個体差があることを鑑みると、両者は、同一の遺伝子にコードされる同一のタンパク質である蓋然性が高い。このことは、上記引用例記載事項（カ）に、ａｕｒ１の配列に多形に由来する不確定性が存在することが、実例を示して記載されていることからもうかがえる。
　したがって、考慮すべき特段の理由がない以上、上記相違点は実質的に同一であり、相違点であるとはいえないから、本願補正発明は、引用発明１と同一であり、特許法第２９条第１項第３号に該当し、独立して特許を受けることができない。
　
　またたとえ、上記相違点が実質的に同一でないと仮定した場合であっても、上記引用例記載事項（カ）には、ａｕｒ１の配列に多形に由来する不確定性が存在すると記載されており、この記載に接した当業者であれば、さらなる多形の存在を調べてその配列を使用することは、容易になし得ることである。
　そして、本願明細書を参酌しても、配列番号２６のアミノ酸配列を含むタンパク質の特有の機能については何ら記載されておらず、上記４アミノ酸の相違に起因する引用例に記載のａｕｒ１との性質又は機能の相違、あるいは格別な効果は、本願明細書に記載も示唆もない。
　したがって、本願補正発明は、引用発明１に基づき当業者が容易になし得たものであり、特許法第２９条第２項の規定により、独立して特許を受けることができない。
　
　さらに、本願補正発明のうち、膀胱癌以外のリンパ系、精巣、子宮の癌の存在を検出する方法の部分についても検討しておくと、上記引用例記載事項（ウ）には「サンプル中のａｕｒ１および／またはａｕｒ２の検出により診断可能であろう疾患には、大腸癌、乳癌、腎臓癌、卵巣癌、膀胱癌、頭部癌および頚部癌、および神経膠腫、神経髄芽腫、軟骨肉芽腫および膵臓腫瘍が含まれ」とあり、広範な癌の存在を検出することが記載されており、ａｕｒ１は、特定の組織の癌特異的というよりは、むしろ、広範な癌に共通して発現が高まる遺伝子であることがうかがえる。
　そうすると、これらの癌でのみ亢進し、「リンパ系、精巣、子宮」の腫瘍には存在し得ないと当業者が考える理由は見当たらないから、引用例の上記記載に接した当業者であれば、記載された以外の癌についてもａｕｒ１の発現が亢進していることを期待し、「リンパ系、精巣、子宮」における発現を確認することは、当業者が容易になし得ることである。
　
（３−５）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２５年２月１２日付回答書において、「腫瘍の分野では、診断マーカーや治療標的として有用性が認められているポリペプチドは臓器特異性があることは周知です。よって、本願ポリペプチドと本願発明に係るリンパ系、精巣、子宮又は膀胱の腫瘍との関連は引用文献から当業者であっても容易に予測し得ないことです。」と主張している。
　しかしながら、本願出願時の技術常識は、癌には、部位によって異なる性質を示すものもある一方、複数の癌にまたがって発現する遺伝子もあることであり、実際、本願補正発明の遺伝子も、リンパ系、精巣、子宮、膀胱の腫瘍という複数の腫瘍で発現している。
　そして、引用例の「大腸癌、乳癌、腎臓癌、卵巣癌、膀胱癌、頭部癌および頚部癌、および神経膠腫、神経髄芽腫、軟骨肉芽腫および膵臓腫瘍」で発現が亢進する遺伝子が、「リンパ系、精巣、子宮又は膀胱の腫瘍」では発現しないと当業者が考える理由は見当たらないから、審判請求人の上記主張は採用できない。
　
（４）むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　また、仮に本件補正が、上記改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反しない場合であっても、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
（１）本願発明
　平成２３年８月１１日付手続補正は上記のとおり却下されたので、本出願に係る発明は、平成２１年１２月２８日付手続補正により補正された請求項１〜１９に記載された事項により特定されるとおりのものであり、そのうち請求項１４に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、以下のとおりのものである。
　
「哺乳動物における腫瘍の存在を検出する方法において、前記哺乳動物から得られた組織細胞の試験試料中と、同一の組織由来の既知の正常細胞のコントロール試料中において、
　（ａ）図２６（配列番号２６）に示されたアミノ酸配列、又は
　（ｂ）図２５（配列番号２５）に示されたヌクレオチド配列によってコードされるアミノ酸配列、又は
　（ｃ）図２５（配列番号２５）に示されたヌクレオチド配列の完全長コード化配列によってコードされるアミノ酸配列
に対して少なくとも８０％のアミノ酸配列同一性を有するポリペプチドをコードする遺伝子の発現レベルを検出し、コントロール試料と比較して、試験試料中の前記ポリペプチドのより高い発現レベルが、試験試料が得られた哺乳動物中における腫瘍の存在を示している方法。」
　
（２）引用例
　上記引用例及びその記載事項は、上記２．（３−２）に記載したとおりであり、試料中のヒトａｕｒ１の検出により膀胱癌を含む病気の診断が可能であろうことが記載され（記載事項（ウ））、そのような疾患では、サンプル中のａｕｒ１の核酸（ＤＮＡまたはＲＮＡ）が正常細胞に比べ増幅されていることが記載され（記載事項（イ））、ここで言う”増幅”とは、正常細胞に比べて細胞中のａｒｕ１のＤＮＡまたはＲＮＡの数が増加していることを意味することが記載されている（記載事項（イ））。加えて、ヒトａｕｒ１の核酸の配列が配列番号１であり（記載事項（カ））、該配列から演繹されるアミノ酸配列が配列番号３であること（記載事項（カ））が記載されている。さらに、ａｕｒ１の検出について、抗体を用いてＡＵＲ１ポリペプチドを検出する方法を包含することが記載されており、サンプル中のＡＵＲ１のレベルが正常レベルに対し変化することは、病気を示すことも記載されている（記載事項（オ））。
　そうすると、引用例には、
「ヒト膀胱癌を含む疾患を診断する方法であって、ヒトから得られた組織細胞の試験試料中と、同一の組織由来の正常細胞のコントロール試料中において、
配列番号３に示されたアミノ酸配列を有するポリペプチド
をコードするａｕｒ１の発現レベルを検出し、コントロール試料と比較して、試験試料における前記ポリペプチドの発現レベルの変化が、試験試料が得られたヒトにおける膀胱癌を含む病気の存在を示している方法」の発明（以下、「引用発明２」という。）が記載されていると認められる。
　
（３）対比・判断
　本願発明と引用発明２とを対比すると、引用発明２の「膀胱癌」は本願発明の「腫瘍」に相当し、引用発明２の「配列番号３に示されたアミノ酸配列を有するポリペプチド」は本願発明の「（ａ）図２６（配列番号２６）に示されたアミノ酸配列、に対して少なくとも８０％のアミノ酸配列同一性を有するポリペプチド」に相当し、「ａｕｒ１」は「遺伝子」に相当する。そして引用発明２の「ヒト膀胱癌を含む疾患を診断する方法であって」、「膀胱癌を含む病気の存在を示している方法。」はそれぞれ、本願発明の「哺乳動物における腫瘍の存在を検出する方法において」、「腫瘍の存在を示している方法。」に相当する。
　そうすると、本願発明と引用発明２とは、
「哺乳動物における腫瘍の存在を検出する方法において、前記哺乳動物から得られた組織細胞の試験試料中と、同一の組織由来の既知の正常細胞のコントロール試料中において、
　（ａ）図２６（配列番号２６）に示されたアミノ酸配列、
に対して少なくとも８０％のアミノ酸配列同一性を有するポリペプチドをコードする遺伝子の発現レベルを検出し、コントロール試料と比較して、試験試料中の前記ポリペプチドの発現レベルの変化が、試験試料が得られた哺乳動物中における腫瘍の存在を示している方法」である点で一致し、両者は、腫瘍の存在を示しているポリペプチドの発現レベルの変化が、本願発明では「試験試料中の前記ポリペプチドのより
高い
変化
　しかしながら、引用例には、ａｕｒ１のＲＮＡについては正常細胞と比較して増加することが明記されており（記載事項（イ））、構造遺伝子のＲＮＡの数がタンパク質の発現量に反映されるという、本願優先日前の技術常識を考慮すれば、引用発明２の「変化」が上方への変化であることは実質的に記載されているといえる。あるいは、少なくとも引用例の記載に接した当業者であれば、タンパク質の発現も高くなることを確認することは、必要に応じて適宜なし得たことである。
　そして、本願発明において奏される効果についても、引用例の記載及び上記周知事項から予測できないほどの格別なものとはいえない。
　
（４）小括
　したがって、本願発明は、引用例に記載された発明であるか、あるいは少なくとも引用例の記載から当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、あるいは第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。
　
４．むすび
  以上のとおりであるから、本願請求項１４に係る発明は、特許法第２９条第１項第３号に該当し、あるいは特許法第２９条２項の規定により、特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明については検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。