【事件の表示】
　特願２００６−５０９０９０「ピペリジニルプロスタグランジンＥ類似体」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年１２月１６日国際公開、ＷＯ２００４／１０８２１５、平成１８年１１月３０日国内公表、特表２００６−５２７１８９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成１６年６月４日（パリ条約による優先権主張外国庁受理　２００３年６月６日，２００４年１月２２日，２００４年６月３日，いずれも米国）を国際出願日とする出願であって、拒絶理由通知に応答し平成２３年１月１２日付けで手続補正書と意見書が提出されたが、平成２３年２月１日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成２３年６月７日に拒絶査定不服審判が請求され、その審判の請求と同時に手続補正がなされ、平成２３年８月１日付けで請求理由の補正書（方式）が提出されたものであり、その後、前置報告書を用いた審尋に応答し平成２５年６月１７日付けの回答書が提出されたものである。
　
２．本願発明
　本願請求項１〜３０に係る発明は、審判の請求と同時に提出された平成２３年６月７日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項１〜３０に記載された事項により特定されたとおりのものと認められるところ、そのうち請求項２９に係る発明（以下、「本願発明」ともいう。）は次のとおりである。
　「【請求項２９】
式：
　【化１９】
［式中、点線は結合の存在または不存在を表す。ただし、α鎖（COOH基を除く）に少なくとも１つの二重結合あるいは三重結合を有する。］
で示されるαおよびω鎖を有する化合物；
あるいは
下記b〜eの変更の1つまたは2つをα鎖および／またはω鎖に加える以外は上記に示した構造を有する上記化合物の誘導体： 
b. アルコールをカルボニルに変換する；
c. CO2Hを、下記から成る群から選択される成分に変換する：CONMe2、CONHMe、CONHEt、CON（OCH3）CH3、CONH2、CON（CH2CH2OH）2、CONH（CH2CH2OH）、CH2OH、P（O）（OH）2、CONHSO2CH3、SO2NH2、SO2N（CH3）2、SO2NH（CH3）、
　【化２０】
d. フェニル成分を、ピリジニル、フリルまたはチエニル成分に変換する；またはe. 非水素原子1〜3個を有する置換基を、芳香環または複素芳香環に付加する；
あるいは
医薬的に許容されるそれらの塩。」
　
３．原査定の理由
　原査定は、「この出願については、平成２２年　７月　７日付け拒絶理由通知書に記載した理由２、３によって、拒絶をすべきものです。」というものである。
　そして、その拒絶理由通知書に記載された理由３は、
「３．この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の外国語特許出願（特許法第１８４条の４第３項の規定により取り下げられたものとみなされたものを除く。）であって、その出願後に国際公開がされた下記の外国語特許出願の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の外国語特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記外国語特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない（同法第１８４条の１３参照）。」というものであり、
さらに、「記」において、
「理由３について
・請求項　１−３０
・引用文献等　８、９
・備考
　出願８、９はいずれも本願出願日より前の優先権の主張を伴う特許出願であり、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の当初明細書（出願８；優先権主張番号　６０／４５７７００（ＵＳ）、優先日　平成１５年３月２６日、出願９；・・・略・・・）には、緑内障等の治療に用いられるプロスタグランジン類縁体である、１，６−ジ置換ピペリジン−２−オンが記載されている（出願８；Claims、Example 5,11、出願９；・・・略・・・）。
　本願の請求項１−３０に係る発明と出願８、９の当初明細書に記載された発明とを対比すると、両者の発明特定事項に差異はない。」と指摘され、
「引用文献等一覧」に、出願８について、
「８.ＰＣＴ／ＣＡ２００４／０００４７０号（国際公開第０４／０８５４３０号）」
と記載されている。なお、該出願について特許法第１８４条の４第３項の規定によるみなし取り下げが無いことは、その国際出願の明細書と請求の範囲の翻訳文が記載された特表２００６−５２０７５８号公報（特願２００６−５０４０９０号）が発行されていること（即ち国内書面提出期間内に翻訳文が提出されていること）から明らかである。
　
　そして、原査定の理由の備考には、次のように記載されている。
　「・・・　出願８の当初明細書には、claim 9にてα鎖がヘプト−５−エン酸である化合物が記載され、かつ、α鎖の基を導入する合成スキームもScheme IやExample等に開示されていることから、出願８の当初明細書には、α鎖における炭化水素鎖中に二重結合が含まれる化合物が記載されているに等しいといえる。そうすると、本願発明のうち、α鎖における炭化水素部分に二重結合や三重結合のいずれかが存在する化合物に関する部分については、・・・、出願８の当初明細書に記載された発明と同一である。」
　
４．先後願の関係について
　特許法第２９条の２の適用にあたり、本願と出願８のいずれにおいても、パリ条約による優先権主張をともない優先権証明書が適法に提出されていることを踏まえ、先後願の関係について検討する。
　ところで、パリ条約による優先権主張を伴う特許出願における特許法第２９条の２の先願としての地位については、「優先権主張を伴う出願においても、その明細書及び図面に記載された範囲全部に実際に特許請求の範囲に記載された発明と同じ先願としての地位の基準日、換言すると後願排除の基準日を与えるのが相当であり、この場合の先願としての地位の基準日（後願排除の基準日）は、パリ条約第四条Ｂ項及び特許法第二六条の規定により優先権主張日（第一国出願日）を指すものと解すべきである。」（東京高裁昭和５６年（行ケ）第２２２号判決）とされている。
　ここで、上記出願８を「先願」と言い、その先願の後記認定する、「先願明細書」に記載された発明を「先願発明」と言うこととする。
　
　前記本願発明（請求項２９に係る発明）は、本願の国際公開２００４／１０８２１５号のクレーム２９に対応するものであり、その後の本願審査経緯での２回の補正によって、「ただし、α鎖（COOH基を除く）に少なくとも１つの二重結合あるいは三重結合を有する。」との特定が付されたものであり、単に元々記載されていたものを選択し残したにすぎないものと認められる（なお、「ＣＯＯＨ基を除く」との特定は、α鎖の範囲を明確にするだけで、その特定が有っても無くても、二重結合あるいは三重結合がへブテン酸あるいはヘプタイン酸のＣ−Ｃ結合についてのものと解するのが相当であることに鑑みると、本願発明の把握に影響を与えないものと認められる。）から、国際出願日である平成１６年６月４日（２００４年６月４日）を出願日と認定することができる。なお、国際出願の手続において補正はなされていない。
　そして、本願には、３件のパリ条約に基づく優先権が主張されていて、その優先権主張日（優先権基礎出願の第１国の出願日）は２００３年６月６日、２００４年１月２２日、２００４年６月３日である。
　
　これに対し、先願の国際公開（国際公開第０４／０８５４３０号）は、その公開日が２００４年１０月７日であるから、本願の国際出願日（２００４年６月４日）より後で公開されたものと言える。なお、先願についても、国際出願の手続において補正はなされていない。
　そして、先願の国際出願の出願日は平成１６年３月２６日（２００４年３月２６日）であるが、そのパリ条約に基づく優先権（優先権主張番号：米国、６０／４５７７００）の主張日は、平成１５年３月２６日（２００３年３月２６日）であって本願のいずれの優先権主張日よりも先であり、その優先権が、後記のとおり認定する先願発明について有効（パリ条約による優先権主張の利益を享受することができること）であるから、本願発明の優先権の有効性を判断するまでもないことになる。
　そのため、本願発明に伴う３件の優先権のいずれの段階からの優先権が、包含されるいずれの化合物について有効かの判断を個々にする煩雑さを避けるため、以下、本願発明の優先権の有効性を問うことなく検討を進めるものとする。なお、もし、本願発明について、最初の２件の優先権が認められない場合には、３件目の優先権主張日（２００４年６月３日）や国際出願日（２００４年６月４日）が先願の国際出願日（２００４年３月２６日）より後であることに鑑み、先願の優先権の有効性を検討するまでもないが、その場合でも、同じ特許法２９条の２の条文が適用されることに代わりはなく、以下の判断は有効である。
　
５．先願明細書の記載と先願発明
　原査定の拒絶理由に引用された先願であるＰＣＴ／ＣＡ２００４／０００４７０号（特願２００６−５０４０９０号、国際公開第０４／０８５４３０号；以下、便宜的に「先願明細書」ともいう。）には、次の技術事項が記載されている。なお、英文であるため、先願の翻訳文に相当する特表２００６−５２０７５８号公報（以下、「参照公報」ともいう。）の記載を参考にし和訳して摘示する（なお、摘示箇所の頁行に続いて、参考として参照公報の対応箇所の段落等も記載した）。下線は当審で付した。
　
　（1-i）「クレーム１．  構造式Ｉを有する化合物
【化１】
　（式中、
Ｑは（ＣＨ
２
）
ｍ
　
Ｘ及びＹは、独立して、ＣＨ
２
　
ＵはＨ
Ｗが＝Ｏのときは存在せず
　
ＷはＯＨ又は＝Ｏを表し、但し、Ｗが＝ＯのときＵは存在せず
　
Ｒ
１
は、
（ＣＨ
２
）
ｐ
ＣＯ
２
Ｒ
１０
　
Ｒ
２
は、独立して、
（ＣＨ
２
）
ｍ
Ｃ
６〜１０
アリール
　
Ｒ
３
及びＲ
４
は、独立して、水素
　Ｒ６及びＲ７は、独立して、水素又はＣ１〜４アルキルを表し、
　Ｒ８は、水素、アシル又はスルホニルを表し、
　Ｒ９は、水素、Ｃ１〜６アルキルを表し、前記アルキルは、１個から３個のハロゲン、ＣＮ、ＯＨ、Ｃ１〜６アルコキシ、Ｃ１〜６アシルオキシ又はアミノで場合によって置換されており、
　
Ｒ
１０
は、水素
　
Ｚは、
（Ｃ（Ｒ
ｂ
）
２
）
ｎ
又はＣＨ＝ＣＨ
　
Ｒ
ｂ
は、水素
　Ｒａは、Ｃ１〜６アルコキシ、Ｃ１〜６アルキル、ＣＦ３、ニトロ、アミノ、シアノ、Ｃ１〜６アルキルアミノ、ハロゲンを表し、又は、Ｒａはさらにアリール及びヘテロシクリル、ＳＣ１〜６アルキル、ＳＣ６〜１０アリール、ＳＣ５〜１０ヘテロシクリル、ＣＯ２Ｒ６、ＯＣ６〜１０アリール、ＯＣ５〜１０ヘテロシクリル、ＣＨ２ＯＣ１〜６アルキル、ＣＨ２ＳＣ１〜６アルキル、ＣＨ２Ｏアリール、ＣＨ２Ｓアリールを表し、
　
---
二重結合又は一重結合
　
ｐは、０〜３
　
ｎは、０〜４
　
ｍは、０〜８
又は薬剤として許容されるそれらの塩、エナンチオマー、ジアステレオマー、プロドラッグ若しくは混合物。」（第５５頁〜５７頁１行のクレーム１を参照；参照公報【特許請求の範囲】の【請求項１】）
　（1-ii）「クレーム６
７−｛（２Ｒ）−２−［（１Ｅ，３Ｒ）−４，４−ジフルオロ−３−ヒドロキシ−４−フェニルブト−１−エニル］−６−オキソピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸；
・・・中略・・・
  ７−｛（２Ｒ）−２−［（３Ｒ）−４，４−ジフルオロ−３−ヒドロキシ−４−フェニルブチル］−６−オキソピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸；
・・・中略・・・
  
７−｛（２Ｒ）−２−［（３Ｒ）−３−ヒドロキシ−４−フェニルブチル］−６−オキソピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸
・・・中略・・・
  ７−｛（２Ｒ）−２−［（１Ｅ，３Ｒ）−４，４−ジフルオロ−３−ヒドロキシ−４−フェニルブト−１−エニル］−６−オキソピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸イソプロピル；
・・・中略・・・
  （５Ｅ）−７−｛（２Ｒ）−２−［（１Ｅ，３Ｒ）−４，４−ジフルオロ−３−ヒドロキシ−４−フェニルブト−１−エニル］−
６−オキソピペリジン−１−イル
ヘプト−５−エン酸
・・・中略・・・
  （５Ｅ）−７−｛（２Ｒ）−２−［（３Ｒ）−４，４−ジフルオロ−３−ヒドロキシ−４−フェニルブチル］−
６−オキソピペリジン−１−イル
ヘプト−５−エン酸
・・・中略・・・
  ７−｛（２Ｒ）−２−［（１Ｅ，３Ｒ）−４，４−ジフルオロ−３−ヒドロキシ−３−メチル−
４−フェニルブト−１−エニル
６−オキソピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸
  ７−｛（２Ｒ）−２−［（１Ｅ，３Ｓ）−４，４−ジフルオロ−３−ヒドロキシ−３−メチル−４−フェニルブト−１−エニル］−６−オキソピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸；
  ７−｛（２Ｒ）−２−［（１Ｅ，３Ｒ）−４，４−ジフルオロ−３−ヒドロキシ−４−
（２−ナフチル
ブト−１−エニル
６−オキソピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸
・・・中略・・・
  ７−｛（２Ｒ）−２−［（１Ｅ，３Ｒ）−
４−（１−ベンゾチエン−２−イル）
３−ヒドロキシブト−１−エニル
６−オキソピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸
・・・中略・・・
  ７−｛（２Ｒ）−２−［（１Ｅ，３Ｒ）−
４−（１−ベンゾフラン−２−イル
３−ヒドロキシブト−１−エニル
６−オキソピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸
  ７−｛（２Ｒ）−２−［（１Ｅ，３Ｒ）−
４−（３−クロロフェニル
３−ヒドロキシブト−１−エニル
６−オキソピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸
  ７−｛（２Ｒ）−２−［（１Ｅ，３Ｒ）−４−（３−クロロフェニル）−４，４−ジフルオロ−３−ヒドロキシブト−１−エニル］−６−オキソピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸；
  ７−｛（２Ｒ）−２−［（１Ｅ，３Ｒ）−４，４−ジフルオロ−３−ヒドロキシ−
４−（３−メトキシフェニル
ブト−１−エニル
６−オキソピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸
  ６−［（１Ｅ）−（３Ｒ）−３−ヒドロキシ−４−フェニル−ブト−１−エニル］−１−［６−（１Ｈ−テトラアゾール−５−イル）−ヘキシル］−ピペリジン−２−オン；
  ７−｛（１Ｅ）−（２Ｒ）−２−（３Ｓ）−
３−ヒドロキシ−４−フェニル−ブト−１−エニル
６−オキソ−ピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸
  ７−｛［（１Ｅ）−（２Ｒ）−２−（３Ｓ）−３−ヒドロキシ−４−フェニル−ブト−１−エニル］−６−オキソ−ピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸イソプロピル；
  ７−｛（２Ｒ）−２−［（３Ｒ）−３−ヒドロキシ−４−フェニル−ブチル］−６−オキソ−ピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸イソプロピル；
  ７−｛（２Ｒ）−２−（３Ｒ）−３−ヒドロキシ−４−フェニル−ブチル］−６−オキソ−ピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸；
・・・中略・・・
  ７−｛（２Ｒ）−２−［（１Ｅ）−４，４−ジフルオロ−３−オキソ−４−フェニルブト−１−エニル］−６−オキソピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸イソプロピル；
  ７−｛（２Ｒ）−２−［（３Ｒ）−
４−（３−ブロモフェニル
・・・中略・・・
  （５Ｚ）−７−｛（２Ｒ）−２−［（１Ｅ，３Ｒ）−４，４−ジフルオロ−３−ヒドロキシ−４−フェニルブト−１−エン−１−イル］−
６−オキソピペリジン−１−イル｝ヘプト−５−エン酸イソプロピル
  （５Ｚ）−７−｛（２Ｒ）−２−［（１Ｅ，３Ｒ）−４，４−ジフルオロ−３−ヒドロキシ−４−フェニルブト−１−エン−イル］−
６−オキソピペリジン−１−イル｝ヘプト−５−エン酸
・・・中略・・・
である化合物、又は薬剤として許容されるそれらの塩、エナンチオマー、ジアステレオマー、プロドラッグ若しくは混合物。」（第５７頁〜６２頁のクレーム６を参照；参照公報【特許請求の範囲】の【請求項６】）
　（1-iii）「クレーム９
　高眼圧症又は緑内障の治療を必要とする患者に、
請求項１に記載の化合物の治療有効量を投与する
高眼圧症又は緑内障の治療
　（1-iv）「【背景技術】
　緑内障は、眼圧が高すぎるために正常に目が機能しにくくなる眼の変性疾患である。その結果、視神経乳頭に障害が生じ、視覚機能が不可逆的に失われる可能性がある。治療しないと、緑内障は最終的に失明に至る可能性がある。高眼圧、すなわち視神経乳頭の障害又は緑内障に特徴的な視野欠損が見られない眼圧が高い状態は、緑内障発症の最も早い段階に過ぎないと眼科医により現在考えられている。」（第１頁４〜１０行を参照；参照公報段落【０００１】）
　（1-v）「
本発明は、プロスタグランジンＥ２受容体のＥＰ
４
サブタイプの作動薬並びに緑内障及び患者の目の眼圧上昇に関連するその他の状態の治療におけるそれらの使用又はそれらの製剤に関する
一連の１，６−２置換ピペリジン−２−オン
　より具体的には、
本発明は、構造式Ｉを有する新規ＥＰ４作動薬
・・・」（第２頁２〜１２行を参照；参照公報段落【０００４】〜【０００５】）
　（1-vi）「
」（第２２頁のScheme１を参照；参照公報段落【００７０】）
　（1-vii）「実施例５
　
７−｛［（２Ｒ）−２−［（３Ｒ）−３−ヒドロキシ−４−フェニル−ブチル］−６−オキソ−ピペリジン−１−イル｝ヘプタン酸
　１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨＺ、ＣＤ３ＯＤ）：δ７．３−７．１（Ｍ、５Ｈ）、３．８〜３．７（Ｍ、２Ｈ）、３．４（Ｍ、１Ｈ）、２．９〜２．７（Ｍ、３Ｈ）、２．３（Ｍ、４Ｈ）、１．９〜１．３（Ｍ、１６Ｈ）；ＭＳ（−ＥＳＩ）：Ｍ／Ｚ３７４．２（Ｍ−１）−。
・・・」（第３７頁４〜９行を参照；参照公報段落【０１２２】〜【０１２４】）
　
　ここで、これら摘示の記載と同様な記載が、先願の優先権主張番号６０／４５７７００の米国特許出願明細書（以下、「先願優先権明細書」ともいう。）にされているかを検討すると、次のとおりであるから、先願の優先権主張は、少なくとも、先願明細書の上記摘示の技術事項から導かれる発明（後記の「先願発明」）については適法であり、有効であるといえる。
　上記（1-i）の記載については、先願優先権明細書のクレーム１（第４７〜４９頁３行参照）において、基Ｒａについての「ＣＯ２Ｒ６」の選択肢が記載されていない点以外は同一の記載があり、上記（1-ii）の記載については、先願優先権明細書のクレーム９（第５０〜５４頁参照）において、同じ化合物の列記がある。そして、上記（1-iii）の記載については、先願優先権明細書のクレーム１１（第５５〜５７頁１０行参照）おいて、クレーム１を引用することなく再度式１を用いている点と投与形態について言及していない点を除き、高眼圧症又は緑内障の治療方法が同様に記載されている。上記（1-iv）〜（1-vi）の記載については、順に先願優先権明細書第１頁４〜１２行と第４頁１８〜２９行、第２７頁に同じ記載があり、上記（1-vii）の記載については、先願優先権明細書第３５〜３６頁の実施例５において、ＮＭＲなどの記載順序は違えても、同じ記載がある。
　
　次に、先願明細書に記載された構造式２０の化合物（摘示（1-vii）参照）は、構造式Ｉにおいて、Ｘ＝Ｙ＝ＣＨ２、ｎ＝１、Ｚ＝（Ｃ（Ｒｂ）２）ｎ （ここで、Ｒｂ＝Ｈ、ｎ＝２）、Ｒ１＝（ＣＨ２）ｐＣＯ２Ｒ１０（ここで、ｐ＝３、Ｒ１０＝Ｈ）、
---
　
　そうすると、先願には、適法に優先権主張がされた（優先権が有効である）、高眼圧症又は緑内障の治療に有用な、次の発明（以下、「先願発明」という。）が開示されていると言える。
　「構造式２０の化合物
を一態様として採用し得る、
  構造式Ｉを有する化合物
【化１】
　（式中、
Ｑは（ＣＨ
２
）
ｍ
　
Ｘ及びＹは、独立して、ＣＨ
２
　
ＵはＨ
Ｗが＝Ｏのときは存在せず
　
ＷはＯＨ又は＝Ｏを表し、但し、Ｗが＝ＯのときＵは存在せず
　
Ｒ
１
は、
（ＣＨ
２
）
ｐ
ＣＯ
２
Ｒ
１０
　
Ｒ
２
は、独立して、
（ＣＨ
２
）
ｍ
Ｃ
６〜１０
アリール
　
Ｒ
３
及びＲ
４
は、独立して、水素
　Ｒ６及びＲ７は、独立して、水素又はＣ１〜４アルキルを表し、
　Ｒ８は、水素、アシル又はスルホニルを表し、
　Ｒ９は、水素、Ｃ１〜６アルキルを表し、前記アルキルは、１個から３個のハロゲン、ＣＮ、ＯＨ、Ｃ１〜６アルコキシ、Ｃ１〜６アシルオキシ又はアミノで場合によって置換されており、
　
Ｒ
１０
は、水素
　
Ｚは、
（Ｃ（Ｒ
ｂ
）
２
）
ｎ
又はＣＨ＝ＣＨ
　
Ｒ
ｂ
は、水素
　Ｒａは、Ｃ１〜６アルコキシ、Ｃ１〜６アルキル、ＣＦ３、ニトロ、アミノ、シアノ、Ｃ１〜６アルキルアミノ、ハロゲンを表し、又は、Ｒａはさらにアリール及びヘテロシクリル、ＳＣ１〜６アルキル、ＳＣ６〜１０アリール、ＳＣ５〜１０ヘテロシクリル、
　、
　
---
二重結合又は一重結合
　
ｐは、０〜３
　
ｎは、０〜４
　
ｍは、０〜８
又は薬剤として許容されるそれらの塩、エナンチオマー、ジアステレオマー、プロドラッグ若しくは混合物。」
　
６．対比、判断
　そこで、本願発明と先願発明を対比する。
　先願発明の一態様である構造式２０の化合物は、本願発明の式【化１９】のα鎖及びω鎖における点線の結合の不存在を選択したものに相当し、本願発明では、「α鎖（ＣＯＯＨ基を除く）に少なくとも１つの二重結合あるいは三重結合を有する。」と特定されているのに対し、構造式２０の化合物は、α鎖に二重結合あるいは三重結合を有していない点で一応相違する。
　しかし、先願発明は、一態様にすぎない構造式２０の化合物に限定されないことは明らかであり、構造式Ｉに包含される化合物はすべて発明として把握し得るものといえ、先願明細書において意図されているものといえる。構造式Ｉにおいて、α鎖の一部を形成する「基Ｚ」について、シングル結合（Ｚ＝（Ｃ（Ｒｂ）２）２ ，ここで、Ｒｂ＝Ｈ、即ち−ＣＨ２ＣＨ２−）との並びで三重結合やＣＨ＝ＣＨが選択肢として明示されているし、現に具体的化合物として請求の範囲（クレーム６）に特定明示された中には、本願発明とは同一の化合物ではないものの、「・・・ヘプト−５−エン酸」（α鎖に二重結合を有していることが明白）のものが幾つも明示されているのであるから、ヘプタン酸基の代わりにそのようなヘプト−５−エン酸基（即ち、−ＣＨ２−ＣＨ＝ＣＨ−ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＨ）の構造を採用することは適宜なされる自明なことと言うべきである。ちなみに、プロスタグランジンＥ１のα鎖はヘプタン酸基であり、プロスタグランジンＥ２のα鎖は５−へプテン酸基であることから、そのプラスタグランジンの類縁体（摘示（1-v）も参照）を想起するに際しα鎖に二重結合がある場合を対象外とすべき理由は見いだせない。
　してみると、本願発明のうちｂ．〜ｄ．による変更を受ける前の式【化１９】の化合物は、先願発明と同一であると言うべきである。
　
　ところで、請求人は、審判請求理由において、本願発明の「Ｒ３は、α鎖に二重結合を有する場合、フェニル基ではありません。」（当審注：Ｒ３は本願明細書に記載の式Iの基Ｒ３）と主張するが、本願発明（請求項２９に係る発明）ではそのようなことは特定されていない。また、請求人は、先願ではω鎖にジフルオロメチレン基を有することを指摘するが、先願発明がそのような態様をとり得る場合があるとしても、その態様に限定して解すべき理由はない。なお、そもそも、先願発明では、フェニル基以外にもナフチル基（Ｃ１０アリールに相当）やベンゾチエン基、ベンゾフラン基なども採り得る（摘示（1-ii）を参照）し、ジフルオロメチレン基を必須とするものでもないのであるから、たとえ一部の態様の違いを単に対象外としたところで、本願発明には先願発明と同一と言える部分があることにかわりはなく、上記認定を左右しえない。
　
　さらに、先願発明の構造式Ｉに包含される化合物は、高眼圧症又は緑内障の治療に有用なものであることも明示されている（摘示（1-iii）、（1-v）など参照）のであるから、その有用性においても本願発明と先願発明に格別の差異はない。そして、本願明細書を検討しても、本願発明に包含される全ての化合物が、先願明細書に開示された発明に比べて、格別顕著な作用効果を奏し得たものであるとは認められない。
　ちなみに、構造式Ｉの化合物は、先願明細書に記載された製造方法（例えば、摘示（1-vii）参照）を参考に化学常識を加味して適宜に製造され得るものと認められる。
　
　また、この出願の発明者（ディビッド・ダブリュー・オールド　と　ダニー・ティ・ディン）がその出願前の外国語特許出願に係る上記の発明をした者（ビロー，グザビェ　と　コルツチ，ジョン　と　ハン，ヨンシン　と　ウィルソン，マリークレール　と　ヤン，ロバート・エヌ）と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人（アラーガン、インコーポレイテッド）が上記外国語特許出願の出願人（メルク　フロスト　カナダ　リミテッド）と同一でもないことは明らかである。
　
７．むすび
　以上のとおりであるから、本願請求項２９に係る発明は、有効な優先権主張を伴う先願明細書に開示された発明であると言えるので、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。
　したがって、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。