【事件の表示】
　特願２００９−１５６４７５「エンハンサーによって増大した植物における遺伝子の発現」拒絶査定不服審判事件〔平成２１年１１月１２日出願公開、特開２００９−２６１４０８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成８年１１月２６日（パリ条約による優先権主張　１９９５年１１月２９日、英国）を国際出願日とする特願平９−５２０２６７号の一部を新たな特許出願として、平成１９年７月４日に出願された特願２００７−１７６６７９号の一部を新たな特許出願として、平成２０年４月１６日に出願された特願２００８−１０６３６４号の一部を新たな特許出願として、平成２１年７月１日に出願されたものであって、平成２４年１月３１日付けで拒絶査定がされたところ、同年６月７日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに、同日付けで手続補正書が提出されたものである。
　
第２　平成２４年６月７日付けの手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２４年６月７日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．補正の内容
　平成２４年６月７日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、拒絶査定不服審判の請求と同時にしたものであって、補正前の請求項１５と補正後の請求項１４の記載は次のとおりである。
　
補正前：
「【請求項１５】　遺伝子プロモーターの発現を増大させるエンハンサーの配列を含んでなる核酸であって、該エンハンサーはＡ及びＴ塩基に富むヌクレオチド配列であり、その含有するＡ及びＴ塩基の総量は該ヌクレオチド配列の５０％を上回り、該エンハンサーは、本明細書の図面の図６の配列番号１、エンハンサー活性を有する配列番号１のサブ配列、本明細書の図面の図７の配列番号２、及び、配列番号１由来のヌクレオチド塩基対配列である−３８８〜１７９からなる群から選択される単離された配列であり、さらに該エンハンサーは、天然のエンドウマメ・プラストシアニン遺伝子の５’非翻訳領域の該エンハンサーの隣に位置するヌクレオチド配列に結合していない核酸を有する細胞。」
　
補正後：
「【請求項１４】　遺伝子プロモーターの発現を増大させるエンハンサーの配列を含んでなる核酸であって、該エンハンサーは、本明細書の図面の図６の配列番号１、本明細書の図面の図７の配列番号２、及び、配列番号１由来のヌクレオチド塩基対配列である−３８８〜１７９からなる群から選択される単離された配列であり、さらに該エンハンサーは、天然のエンドウマメ・プラストシアニン遺伝子の５’非翻訳領域の該エンハンサーの隣に位置するヌクレオチド配列に結合していない核酸を有する細胞。」
　
２．補正の適否
　
　上記補正は、補正前の請求項１５に択一的に記載されたエンハンサーの中から、「該エンハンサーはＡ及びＴ塩基に富むヌクレオチド配列であり、その含有するＡ及びＴ塩基の総量は該ヌクレオチド配列の５０％を上回」る「エンハンサー活性を有する配列番号１のサブ配列」を削除するものであり、択一的記載の要素の削除に該当するものであって、補正前の請求項１５に係る発明と補正後の請求項１４に係る発明は、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という）第１７条の２第４項第２号に規定された特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　そこで、本件補正後の請求項１４に係る発明（以下、「本願補正発明」という。）が、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定を満たすものであるか（特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか）について検討する。
　
（１）本願補正発明
　本願補正発明は、上記１．に「補正後」として記載したとおりのものである。
　
（２）引用例の記載事項
　原査定の拒絶の理由に引用例１として引用された、本願優先日前に頒布された刊行物であるＰｌａｎｔ　Ｊ．，Ｖｏｌ．３（１９９３）ｐ．４３７−４４９（以下、「引用例１」という。）には、以下の事項が記載されている（英語で記載されているため、日本語訳で摘記する。）。
　
ア．「β−グルクロニダーゼ（ＧＵＳ）レポーター遺伝子に融合したエンドウマメのプラストシアニン遺伝子（ｐｅｔＥ）プロモーターの５’の一連の削除を、形質転換タバコ植物における発現について調べた。明暗中の導入遺伝子の定量的な発現を調節する強い正負のシス要素が、ｐｅｔＥプロモーター内に検出された。−７８４ｂｐにおける負の制御をする要素の中断は、これまで記述された最も強力な光合成遺伝子プロモーターを形成した。組織化学的分析は、すべてのｐｅｔＥ−ＧＵＳ構築物が葉緑体を含む細胞において発現を指示し、翻訳開始部位の−１７６ｂｐから＋４ｂｐまでの領域が、そのような細胞特異的な発現に十分であったことを実証した。ｐｅｔＥ−プロモーター融合体は白化した形質転換タバコの苗の中で高レベルで発現されたが、明中ではＧＵＳ活性の顕著な誘導はなかった。形質転換タバコにおいて内因性のタバコのプラストシアニン遺伝子及び完全なエンドウマメのプラストシアニン遺伝子も暗中で発現したが、明中では３から７倍の増加を示した。このことは、ｐｅｔＥ遺伝子の十分な光反応のためにはプロモーターの３’側の配列が必要であることを示す。」（要約の項）
　
イ．「
」
　
ウ．「
」
　
エ．「
」
　
オ．「最小−１７６削除のみが、１５の根再生体のうち３つにおいて低レベルのＧＵＳ発現を指示し、−４４４削除に比べて４５分の１の減少を示した（・・・・・・）。このことは、−４４４と−１７６の間に、導入遺伝子の定量的な発現を増強する重要な正のシス要素が存在することを示唆している。」（４３９頁右欄７〜１５行）
　
カ．「−４４４から−１７７の正の制御要素中の配列は、−２９５から−２８４に（逆向きの）推定上のＡＴ−１に対する結合部位（Ｄａｔｔａ及びＣａｓｈｍｏｒｅ、１９８９）と、−２５４から−２４７にＧボックス結合因子（Ｇｉｕｌｉａｎｏ等、１９８８）を含んでいる。関連するトランス活性化因子の結合が、−４４４から−１７７配列の強力な発現上昇特性に寄与するものと思われる。−４４４から−１７７の正の要素は、また、−４３４から−４１８にシロイヌナズナｐｅｔＥプロモーターのダイレクトリピートとして示された配列（Ｖｏｒｓｔ等、１９８８）及びホウレンソウｐｅｔＥプロモーターに示される２つの配列（Ｂｉｃｈｌｅｒ及びＨｅｒｒｍａｎｎ、１９９０）と同じ配列を含んでいる。」（４４６頁右欄２５〜３６行）
　
　上記アの記載及び上記イ．のｐｅｔＥプロモーターの塩基配列の記載から、上記ウ．の図２に「−４４４　ｐｅｔＥ　プロモーター」として記載されている断片は、エンドウマメのプラストシアニン遺伝子のプロモーターの−４４４から＋４までの配列からなる核酸を意味していることは明らかである。
　よって、上記ア．〜ウ．の記載から、引用例１には、エンドウマメのプラストシアニン遺伝子のプロモーターの−４４４から＋４までの配列を含んでなる核酸を有する細胞の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されていると認められる。
　
（３）対比
　本願明細書の実施例１、図１及び図６の記載からすると、本願補正発明の「本明細書の図面の図６の配列番号１」は、エンドウマメのプラストシアニン遺伝子のプロモーターの−４４４から−１７９までの配列に相当する。
　そこで、本願補正発明と引用発明を比較すると、両者は「本明細書の図面の図６の配列番号１の配列を含んでなる核酸を有する細胞」である点では一致しているが、本願補正発明の核酸が、「本明細書の図面の図６の配列番号１の配列」を遺伝子プロモーターの発現を増大させるエンハンサーの単離された配列として含むものであり、該エンハンサーが、天然のエンドウマメ・プラストシアニン遺伝子の５’非翻訳領域の該エンハンサーの隣に位置するヌクレオチド配列に結合していない核酸を有するものであるのに対し、引用発明の核酸は、「本明細書の図面の図６の配列番号１の配列」をエンドウマメのプラストシアニン遺伝子のプロモーターの−４４４から＋４までの配列の一部として含むものであり、引用例１には「本明細書の図面の図６の配列番号１の配列」がエンハンサーであるとは記載されていない点で相違する。
　
（４）相違点についての判断
　池原森男等監訳「動植物の遺伝子工学−基礎から応用へ−」（株）廣川書店、平成７年４月２５日発行、２９９−３１４頁（以下、「周知例１」という。）に記載されているように、エンハンサーなどの遺伝子の発現を調節する領域を解析する際に、５’末端や３’末端を欠失させた変異体を作成することは、本願優先日前周知技術である。
　引用例１には、エンドウマメのプラストシアニン遺伝子のプロモーターの−４４４から−１７７までの配列には、−１７６から＋４までの最小プロモーターの発現を増強する重要な正のシス要素が存在することが記載されている（上記（２）エ．〜カ．の記載）から、該プロモーターの−４４４から−１７７までの配列中に遺伝子プロモーターの発現を増大させるエンハンサーの配列があることを期待して、該プロモーターの−４４４から−１７７までの配列の３’末端から２塩基欠失させた配列（本願補正発明の「本明細書の図面の図６の配列番号１の配列」に相当する。）を作成し、該配列をエンドウマメのプラストシアニン遺伝子の−１７６から＋４までの最小プロモーターに連結して、該プロモーターの発現を増大させるエンハンサーとしての活性を有することを確認することは、当業者が容易に想到し得ることである。そして、上記２塩基欠失させた配列を上記最小プロモーターに連結すれば、該最小プロモーターとの間には２塩基の欠失が存在することになるから、「本明細書の図面の図６の配列番号１の配列」は、天然のエンドウマメ・プラストシアニン遺伝子の５’非翻訳領域の隣に位置するヌクレオチド配列には結合していないことになる。
　
（５）審判請求人の主張について
　審判請求人は、平成２４年７月１３日付けの手続補正書により補正された審判請求書において、本願補正発明の「本明細書の図面の図６の配列番号１の配列」等のエンハンサーの配列が、（ａ）正方向でも逆方向でも機能し得る、（ｂ）複数コピーのエンハンサー配列をプロモーターに連結すると、当該遺伝子の発現をより顕著に増大させる、（ｃ）遺伝子の転写ターミネーターの下流に連結された場合でも、遺伝子の発現を増大させる、（ｄ）異種プロモーターと作動式に連結された場合でも、遺伝子の発現を増大させる、（ｅ）エンハンサー配列の原プロモーターが通常発現しない組織でも、遺伝子の発現を増大させる、という性質を有するのに、引用例１にはそのような性質は示されていない旨主張している。
　しかしながら、本願補正発明は、「本明細書の図面の図６の配列番号１の配列」等のエンハンサーの配列を、逆方向に配置すること、複数コピーのエンハンサー配列をプロモーターに連結させること、遺伝子の転写ターミネーターの下流に連結させること、異種プロモーターに連結させること、エンハンサー配列の原プロモーターが通常発現しない組織で発現させることに限定されている発明ではないので、審判請求人の主張する上記効果は特許請求の範囲の記載に基づくものとはいえない。
　また、上記周知例１及びＥｕｒ．Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．，Ｖｏｌ．１７６（１９８８）ｐ．４８５−４９５（以下、「周知例２」という。）には、エンハンサーの諸性質について記載されており、（ａ）の点は、周知例１の３１１頁１９〜２０行に、（ｂ）の点は、周知例２の４９０頁左欄１〜８行及び図３に、（ｃ）の点は、周知例１の３１１頁２０〜２４行及び周知例２の図１（Ｄ）に、（ｄ）の点は、周知例１の３１１頁１３〜１４行に、（ｅ）の点は、周知例１の３１４頁２〜３行にそれぞれ記載されている事項であって、エンハンサーとしての本願優先日前周知の性質にすぎないものであるから、これらの点が当業者が予測出来ない程の格別顕著な効果であるとは認められない。
　したがって、審判請求人の主張は採用することができない。
　
（６）まとめ
　以上のように、本願補正発明は、引用例１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
３．むすび
　したがって、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反してなされたものであるから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
１．本願発明
　平成２４年６月７日付けの手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜１５に係る発明は、平成２３年４月５日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１〜１５に記載された発明特定事項により特定されるものであるところ、その請求項１５に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、上記第２　１．に「補正前」として記載したとおりのものである。
　
２．当審の判断
　上記第２　２．で述べたとおり、上記補正は、択一的記載の要素の削除に該当するものであるから、本願発明は本願補正発明を包含するものであることは明らかである。
　そして、上記第２　３．で述べたとおり、本願補正発明は、引用例１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願補正発明を包含する本願発明も、同様に、引用例１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
第４　むすび
　以上のとおり、本願発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく、拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。