【事件の表示】
　特許第２９２１６３６号「プラスチック成形方法」の請求項１に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２９２１６３６号の請求項１に係る特許を取り消す。
【理　由】
Ｉ．手続の経緯
　本件は、昭和６０年３月１９日にされた特許出願（特願昭６０−５７３８３号）を原出願として、原出願の出願公告（平成２年２月２６日　特公平２−８５７２号公報）後の平成５年１２月８日に分割出願として出願（特願平５−３４０２１６号、平成８年４月１６日公開（特開平８−９９３３１号公報））されたものである。
　本件分割出願に対して、平成８年１２月２日付で拒絶理由通知がなされ、平成９年２月１０日付で意見書及び手続き補正書が提出され、平成９年９月１９日付で拒絶査定がされた。平成９年１０月２３日に拒絶査定不服の審判が請求され、当審において、平成１０年７月２７日付で拒絶理由通知がなされ、平成１０年１０月１３日付で意見書及び手続補正書が提出され、同じく当審において平成１１年１月２０日付で拒絶理由通知がなされ、平成１１年１月２０日付で手続補正書が提出された。平成１１年２月２６日に原査定を取り消す審決がなされ、平成１１年４月３０日に特許の設定登録がされ、その特許公報は、平成１１年７月１９日に発行された。
　本件特許第２９２１６３６号（平成１２年３月３日設定登録）の請求項１に係る特許に対して、佐藤豊、株式会社クラレ、菊池信、三菱化学株式会社、真下広志、エーイーエス・ジャパン株式会社、岡崎紀泰、伊藤豪、松井日出夫、中島理、堀川貞夫、石渡孝一、羽鳥義一、西村章及び柳野隆生から特許異議の申立があり、取消理由を通知したところ、その指定期間内である平成１３年７月２４日に特許異議意見書とともに訂正請求書が提出され、次いで、訂正拒絶理由を通知したところ、その指定期間内である平成１３年１２月２１日に意見書が提出された。
ＩＩ．訂正の適否についての判断
１．訂正の内容
　訂正の内容には次の訂正事項が含まれる。
ａ．特許請求の範囲の記載における「Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーを２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲において溶融射出して、ポリプロピレン部材の表面に上記熱可塑性エラストマー部材を」 を「エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーを２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲において溶融射出して、ポリプロピレン部材の表面に上記エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー部材を」と訂正すること。
２．訂正拒絶理由の概要
　訂正拒絶理由の概要は、次のとおりである。
　溶融射出する材料及び該材料についての射出条件は、訂正前は「Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマー」及び「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲」とされていたところ、訂正後は、「熱可塑性エラストマー」の規定が削除されたから、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーであっても、「熱可塑性エラストマー」に限定されないものを包含し、そして、そのような材料（たとえば、結晶性の樹脂）についての溶融射出の条件も「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲」とされることとなったから、該訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、結果として、特許請求の範囲を拡張するものである。
　以上のとおりであるから、当該訂正は、認められない。（なお、訂正拒絶理由において、「エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー」を「エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックポリマー」と誤記したが、訂正拒絶の趣旨は、「熱可塑性エラストマー」の用語が削除されたことが、訂正の規定に適合しないこと指摘するものであるから、訂正拒絶通知において、その理由が実質的に示されていないというものではない。）
３．訂正の適否についての判断
　権利者は、訂正後の願書に添付した明細書の段落【００１３】には「又、本発明において使用するエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーとは、常温ではゴムと同様な弾性を有するが、加熱によって軟化して流動性、即ち、熱可塑性を示す材料であり、これらの材料はいずれも市場から入手し得る材料である。」と定義されていると主張するが、この記載をもって、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーが、熱可塑性エラストマーだけを意味するものとして、定義されているとはいえない。
　そもそも、訂正された特許請求の範囲の記載における「エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー」は、化学構造の面から、エチレンポリマーの構造のブロックとプロピレンポリマーの構造のブロックを有するコポリマー（共重合体）を意味することは明確である。そして、該化学構造の面からの観点と、「熱可塑性」あるいは「エラストマー」といったポリマーの性質の観点は概念上異なるため、「エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー」は、熱可塑性エラストマーばかりでなく熱可塑性樹脂を包含することは当業者に明らかであるから、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌する必要がないものである。
　また、訂正前の段落【００１３】には「又、本発明において使用する熱可塑性エラストマーとは、常温ではゴムと同様な弾性を有するが、加熱によって軟化して流動性、即ち、熱可塑性を示す材料であり、例えば、オレフィン系熱可塑性エラストマーとして、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー（例えば、商品名ミラストマー、サーモラン等）、スチレン系熱可塑性エラストマーとして、Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマー以外のスチレンポリマーとポリブタジエン（ポリイソプレン）ポリマーとのブロックポリマー等が挙げられる。これらの材料はいずれも市場から入手し得る材料である。」と熱可塑性エラストマーの下位概念の具体例として、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーが記載されていたものであり、「熱可塑性エラストマー」という概念の枠を削除した以上、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーが、即熱可塑性エラストマーとはいえないことは、技術常識上明らかであるから、該訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張するものである。
　該訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張するものであるから、訂正請求書による訂正は認められない。
ＩＩＩ．請求項１に係る発明
　訂正請求書による訂正が認められないため、請求項１に係る発明は、本件明細書の特許請求の範囲請求項１に記載された次のとおりのものである。
「ポリプロピレン樹脂を金型内に溶融射出成形してポリプロピレン部材を成形し、該成形物を他の金型にインサートし、ポリプロピレン部材表面に、Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーを２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲において溶融射出して、ポリプロピレン部材の表面に上記熱可塑性エラストマー部材を、何らの接着処理を施すことなく、立体的且つ一体的に融着成形させることを特徴とするプラスチック成形方法。」
ＩＶ．取消理由の概要
　取消理由の概要は、以下のとおりである。
１．平成１１年１月２０日付手続補正書により補正された明細書が特許明細書であるが、該手続補正は、明細書の要旨を変更するものであると認められるので、本件の出願日は、特許法第４０条の規定により、補正書提出の日（平成１１年１月２０日）にされたと見なされるが、
（１）本件発明は、その出願前（出願日平成１１年１月２０日）日本国内または外国において頒布された下記の刊行物１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることができないものである。（第２９条第１項違反）
（２）本件発明は、その出願前（出願日平成１１年１月２０日）日本国内または外国において頒布された下記の刊行物１〜刊行物４に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができないものである。（第２９条第２項違反（その１））
                               記
刊行物１：特開平８−９９３３１号公報（本件出願の公開公報）
刊行物２：プラスチックエージＶｏｌ．２８　Ｎｏ．３　第７１〜７５頁（１９８２年）
刊行物３：「日本ゴム協会誌」第５７巻　第１１号　第６８４〜６９３頁（１９８４年）
刊行物４：プラスチックエージＶｏｌ．３１　Ｎｏ．６　第１０１〜１０５頁（１９８５年）
２．本件は、適法に分割出願されたものであるとは認められないから、本件分割出願の出願日は、分割出願が実際に出願された平成５年１２月８日であるが、本件発明は、その出願前（出願日平成５年１２月８日）に日本国内または外国において頒布された下記の刊行物１〜４に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。（第２９条第２項違反（その２））
　　　　　　　　　　　　　　　　記
刊行物１：特公平２−８５７２号公報（原出願の公告後補正前の公告公報）
刊行物２：プラスチックエージＶｏｌ．２８　Ｎｏ．３　第７１〜７５頁（１９８２年）
刊行物３：「日本ゴム協会誌」第５７巻第１１号第６８４〜６９３頁（１９８４年）
刊行物４：プラスチックエージＶｏｌ．３１　Ｎｏ．６　第１０１〜１０５頁（１９８５年）
Ｖ．当審の判断
１．本件出願の分割の適否について
　後記（「１−２．手続補正が適法とした場合の分割出願の適否」）するように、本件は、適法に分割出願されたものであるとは認められないから、本件分割出願の出願日は、分割出願が実際に出願された平成５年１２月８日として扱われる。出願後に手続補正がされているので補正により、本件の分割出願が適法にされたかを検討する。
１−１．分割出願の補正の適否
　本件は、原出願の公告決定後に分割された分割出願であり、出願後に平成９年２月１０日付、平成１０年１０月１３日付及び平成１１年１月２０日付で手続補正書により明細書の補正がされているので、平成１１年１月２０日付手続補正書について検討する。　
　平成１１年１月２０日付手続補正書により補正された特許請求の範囲に記載された発明は、以下の通りのものである。
  「ポリプロピレン樹脂を金型内に溶融射出成形してポリプロピレン部材を成形し、該成形物を他の金型にインサートし、ポリプロピレン部材表面に、Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーを２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲において溶融射出して、ポリプロピレン部材の表面に上記熱可塑性エラストマー部材を、何らの接着処理を施すことなく、立体的且つ一体的に融着成形させることを特徴とするプラスチック成形方法。」
　上記手続補正は、熱可塑性エラストマーの具体例について、「本発明において使用する熱可塑性エラストマーとは、常温ではゴムと同様な弾性を有するが、加熱によって軟化して流動性、即ち、熱可塑性を示す材料であり、例えば、オレフィン系熱可塑性エラストマーとして、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー（例えば、商品名ミラストマー、サーモラン等）、スチレン系熱可塑性エラストマーとして、Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマー以外のスチレンポリマーとポリブタジエン（ポリイソプレン）ポリマーとのブロックポリマー等が挙げられる。これらの材料はいずれも市場から入手し得る材料である。」とし、熱可塑性エラストマーをスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーと特定した上で、溶融射出に際しての条件を、「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲」に補正するものである。
　（イ）熱可塑性エラストマーを「Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマー」とし、（ロ）該特定の熱可塑性エラストマーについて、その溶融射出に際しての条件を、「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲」と規定する上記手続補正は、下記に述べるように、明細書の要旨を変更するものであるから、上記手続補正は、適法なものとはいえない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１−１−１．補正内容（イ）について
　分割出願の願書に最初に添付された明細書又は図面（その公開公報（特開平８−９９３３１号公報）により記載箇所を特定する）（以下、「分割出願の当初明細書」という）には、「ポリプロピレン樹脂を金型内に溶融射出成形してポリプロピレン部材を成形し、該成形物を他の金型にインサートし、ポリプロピレン部材表面に、熱可塑性エラストマーを溶融射出して、ポリプロピレン部材の表面に熱可塑性エラストマー部材を立体的且つ一体的に融着成形させることを特徴とするプラスチック成形方法。」（特許請求の範囲）とされ、熱可塑性エラストマーについて、「本発明において使用する熱可塑性エラストマーとは、常温ではゴムと同様な弾性を有するが、加熱によって軟化して流動性、即ち、熱可塑性を示す材料であり、例えば、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー（例えば、商品名、タフマーＰＯ４８０、三井石油化学製）、スチレンポリマーとポリブタジエン（ポリイソプレン）ポリマーとのブロックポリマー、ポリエステル系のブロックコポリマー等が挙げられ、特にエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーが好適である。これらの材料はいずれも市場から入手し得る材料である。」（第３頁第３欄第１０〜２０行）と記載されているにすぎない。
　上記手続補正書の特許請求の範囲に記載された発明（以下、本件発明という。）と「分割出願の当初明細書」に記載された発明とを対比検討すると、熱可塑性エラストマーとして例示された、スチレンポリマーとポリブタジエン（ポリイソプレン）ポリマーとのブロックポリマー及びエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーは、熱可塑性エラストマーよりも中位の概念の「スチレン系熱可塑性エラストマー」及び「オレフィン系熱可塑性エラストマー」にそれぞれ包含され得るものであるとしても、該熱可塑性エラストマーの例示化合物（下位）を括る中位の「スチレン系熱可塑性エラストマー」及び「オレフィン系熱可塑性エラストマー」についての記載はないし、例示されたポリマーを熱可塑性エラストマーよりも中位の「スチレン系熱可塑性エラストマー」及び「オレフィン系熱可塑性エラストマー」で括ることができることを示唆する記載もない。また、該例示化合物の記載から、熱可塑性エラストマーよりも中位の「スチレン系熱可塑性エラストマー」及び「オレフィン系熱可塑性エラストマー」と把握することが当業者に自明のことであるともいえない。
　そして、「スチレン系熱可塑性エラストマー」及び「オレフィン系熱可塑性エラストマー」の概念の導入により、「分割出願の当初明細書」における、熱可塑性エラストマーの例示ポリマー以外に、「スチレン系熱可塑性エラストマー」にスチレンポリマーとポリブタジエン（ポリイソプレン）ポリマーとのブロックポリマー以外のポリマー、例えば、スチレンポリマーとポリイソプレンポリマーとのブロックポリマーの水素添加物（Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマー）が包含されることになり、同じく「オレフィン系熱可塑性エラストマー」にエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー以外のもの、例えば、ポリブレンドタイプのオレフィン系熱可塑性エラストマーが包含されることになった。（「サーモラン」は、ポリオレフィンポリマーのポリブレンド型熱可塑性エラストマーを意味していると認められる。）
　したがって、熱可塑性エラストマーを「Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー」又は「オレフィン系熱可塑性エラストマー」とする手続補正は、明細書の要旨を変更するものであると認められる。
１−１−２．補正内容（ロ）について
　上記「１−１−１．補正内容（イ）について」で述べたように、「分割出願の当初明細書」の「熱可塑性エラストマー」を「Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー」又は「オレフィン系熱可塑性エラストマー」とすることは、明細書の要旨を変更するものであると認められる。
　そして、成形条件に関して、「分割出願の当初明細書」には、「この様な熱可塑性エラストマー、特に、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーは、本発明者の詳細な研究によれば、特定の成形温度（例えば、２００℃以上）において剪断速度１０３〜１０４の範囲においてポリプロピレン樹脂と同様な流動性や粘度を有するようになるものであり、このような両者の性質の故に、従来は不可能とされていたポリプロピレン樹脂との十分な融着が可能となったものと考えられる。」（第３頁第３欄第２１〜２８行）、「次に実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明する。・・・・射出成型機として・・・２色成形機・・・・の改造機を使用し、ポリプロピレン樹脂を２００℃〜２３０℃の温度で溶融し、図１の１の如きキャビティ形状を有する５０℃の温度の第一の金型内に射出注入した。これによって図１の１の形状のポリプロピレン成形体が成形される。次に上記のポリプロピレン成形体を金型から取り出し、該成形体を図１の成形体全体と同一形状のキャビティを有する第二の金型内に装着した後、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーを１８０℃〜２４０℃の温度で溶融してポリプロピレン成形体の表面に射出注入させた。これによって図１の２の形状のエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー成形体が形成される。」（第３頁第４欄第２〜１６行）と記載されているにすぎない。
　「分割出願の当初明細書」における、「この様な熱可塑性エラストマー、特に、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーは、」とは、「エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー」を指すとしか解釈できないから、成形温度「２００℃以上」及び「剪断速度１０３〜１０４の範囲」の射出条件は、「エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー」のためのものであったと認められる。
　したがって、Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーについて、その溶融射出に際しての成形条件を「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．」とする手続補正は、明細書の要旨を変更するものであると認められる。
１−２．手続補正が適法とした場合の分割出願の適否
　本件は、分割出願後に手続補正がなされているが、その補正が仮に適法であるとしても、特許明細書の特許請求の範囲に記載された発明（以下、「本件発明」という。）は、（イ）熱可塑性エラストマーを「Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマー」と特定し、（ロ）該特定の熱可塑性エラストマーについて、その溶融射出に際しての条件を、「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲」と規定している点で、下記に述べるように、補正された分割出願に係る発明が、原出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明であって、かつ出願の分割の際に原出願の明細書又は図面に記載された発明と実質的に同一であることの要件を満足しないので、本件は、適法な分割出願と扱うことはできない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　
１−２−１．（イ）の特定について
　本件特許明細書では、熱可塑性エラストマーに関する規定が、「Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマー」とされ、その具体例について、「本発明において使用する熱可塑性エラストマーとは、常温ではゴムと同様な弾性を有するが、加熱によって軟化して流動性、即ち、熱可塑性を示す材料であり、例えば、オレフィン系熱可塑性エラストマーとして、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー（例えば、商品名ミラストマー、サーモラン等）、スチレン系熱可塑性エラストマーとして、Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマー以外のスチレンポリマーとポリブタジエン（ポリイソプレン）ポリマーとのブロックポリマー等が挙げられる。これらの材料はいずれも市場から入手し得る材料である。」と記載している。（段落【００１３】参照）
　この点に関して、
ａ．原出願の願書に最初に添付された明細書（その公開公報（特開昭６１−２１３１４５号公報）により記載箇所を特定する）（以下、「原出願の当初明細書」という）には、
ａ−１．「本発明において使用する熱可塑性エラストマーとは、常温ではゴムと同様な弾性を有するが、加熱によって軟化して流動性、すなわち可塑性を示す材料であり、例えば、スチレンポリマーとブタジエンポリマーとのブロックコポリマー、ポリエステル系のブロックコポリマー、スチレンポリマーとエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマー、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー等の各種の熱可塑性エラストマーが知られており、これらの公知の熱可塑性エラストマーは本発明においていずも使用できる。」（第２頁右下欄第１１行〜第３頁左上欄第２行）、
ａ−２．「本発明において特に好ましいものは、スチレンポリマーとエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマーであって、商品名、住友ＴＰＥ−ＳＢシリーズとして市場から入手し得る材料である。」（第３頁左上欄第３〜７行）、
ａ−３．「住友ＴＰＥ」（第３頁左下欄下から第５行）と記載され、
　一方、ｂ．分割出願の際の原出願明細書（出願公告後の平成５年１２月８日付手続補正書により補正される前の公告公報（特公平２−８５７２号公報）によって、記載箇所を特定する）（以下、「分割の際の原出願明細書」という）には、
ｂ−１．「本発明において使用する熱可塑性エラストマーとは、常温ではゴムと同様な弾性を有するが、加熱によって軟化して流動性、即ち、可塑性を示す材料であり、例えば、スチレンポリマーとブタジエンポリマーとのブロックコポリマー、ポリエステル系のブロックコポリマー、スチレンポリマーとエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマー、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマー等の各種の熱可塑性エラストマーが知られており、これらの公知の熱可塑性エラストマーは本発明においていずれも使用出来る。」（第２頁第４欄第１４〜２５行）、
ｂ−２．「本発明において特に好ましいものは、スチレンポリマーとエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマーであって、商品名、住友ＴＰＥ−ＳＢシリーズとして市場から入手し得る材料である。」（第２頁第４欄第２６〜３０行）と記載されている。
　本件発明と、「原出願の当初明細書」に記載された発明、及び「分割の際の原出願明細書」に記載された発明とを対比検討すると、上記「Ｖ．１−１．分割出願の補正の適否」の「１−１−１．補正内容（イ）について」で述べた理由と同様の理由により、熱可塑性エラストマーを、「Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー」又は「オレフィン系熱可塑性エラストマー」の概念を導入し特定した点で、本件発明は、「原出願の当初明細書」に記載された発明であって、かつ、「分割の際の原出願明細書」に記載された発明と実質的に同一であるとはいえない。
１−２−２．（ロ）の特定について
　本件発明は、熱可塑性エラストマーを、Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーと特定した上で、溶融射出に際しての条件を、「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．の範囲」と特定している、そして、その実施例では、「射出成形機として・・・２色成形機・・・・の改造機を使用し、ポリプロピレン樹脂を２００℃〜２３０℃の温度で溶融し、図１の１の如きキャビティ形状を有する５０℃の温度の第一の金型内に射出注入した。これによって図１の１の形状のポリプロピレン成形体が成形される。次に上記ポリプロピレン成形体を金型から取り出し、該成形体を図１の成形体全体と同一形状のキャビティを有する第二の金型内に装着した後、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックポリマーを１８０℃〜２４０℃の温度で溶融してポリプロピレン成形体の表面に射出注入させた。これによって図１の２の形状のエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックポリマーの成形体が形成される。」と記載している。（段落【００１７】参照）
この点に関して、
「原出願の当初明細書」には、
ａ−４．「このような好ましい熱可塑性エラストマーは、本発明者の詳細な研究によれば、特定の成形温度（例えば、２００℃以上）において剪断速度１０３〜１０４の範囲においてポリプロピレン樹脂と同様な流動性や粘度を有するようになるものであり、このような両者の性質の故に、従来は不可能とされていたポリプロピレン樹脂との十分な融着が可能となったものと考えられる。」（第３頁左上欄第８〜１５行）、
ａ−５．「本発明の複合プラスチック成形品の成形方法それ自体は、従来公知の各種のプラスチック成形方法がいずれも使用できる。例えば、圧縮成形方法、押出成形方法、射出成形方法、トランスファ成形方法等、・・・・・射出成形方法でまず硬質プラスチック成形部材を成形し、次いで熱可塑性エラストマーを注入して、成形と同時に両者を融着させるインサート方式の射出成形方法あるいは、従来公知の２色成形機を用いる方法等いずれの成形方法でもよい。」（第３頁右上欄第５〜１９行）、
ａ−６．「実施例を挙げて本発明を具体的に説明する。・・・・射出成形機　ポリプロピレン樹脂の金型注入時の温度　２００℃〜２３０℃　住友ＴＰＥの金型注入時の温度　１８０℃〜２４０℃　金型温度　２０〜６０℃」（第３頁左下欄第９〜１９行）と記載され、
　一方、「分割の際の原出願明細書」には、
ｂ−３．「本発明の複合プラスチック成形品は射出成形方法で製造し、先ず硬質プラスチック成形材料であるポリプロピレン樹脂を金型内に注入成形し、次いで熱可塑性エラストマーを注入して、成形と同時に両者を融着させる射出成形方法である。」（第３頁第５欄第４〜９行）、
ｂ−４．「成形条件自体は従来の一般的成形条件と同様でよく、公知の２色成形機が硬質部分と軟質部分が同時成形でき量産に最適であるが、一旦成形し型から取り出した硬質プラスチック部分にインサート方式を利用して熱可塑性エラストマーを一体成形させてもよい。」（第３頁第５欄第９〜１４行）、
ｂ−５．「射出成型機として・・・２色成形機・・・・を使用し、ポリプロピレン樹脂を２００℃乃至２３０℃の温度で溶融し、第１図の如きキャビテイ形状を有する５０℃の温度の金型内に注入した。これによって第１図の１の形状のポリプロピレン成形体が成形される。次に上記ポリプロピレン樹脂が固化したら、熱可塑性エラストマー（住友ＴＰＥ）を１８０℃乃至２４０℃の温度で溶融して同一の金型に注入させた。これによって第１図の２の形状のＴＰＥ成形体が成形される。」（第３頁第５欄第２７行〜第６欄第９行）、
ｂ−６．「この様な好ましい熱可塑性エラストマーは、本発明者の詳細な研究によれば、特定の成形温度（例えば、２００℃以上）において剪断速度１０３乃至１０４の範囲においてポロプロピレン樹脂と同様な流動性や粘度を有する様になるものであり、この様な両者の性質の故に、従来は不可能とされていたポリプロピレン樹脂との十分な融着が可能となったものと考えられる。」（第２頁第４欄第３１〜３８行）と記載している。
　「原出願の当初明細書」及び「分割の際の原出願明細書」における、「この様な好ましい熱可塑性エラストマー」（摘示記載ａ−４．及びｂ−６．）とは、「スチレンポリマーとエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマー」（摘示記載ａ−２．及びｂ−２．参照）を指すとしか解釈できないから、「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ」の射出条件は、「スチレンポリマーとエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマー」のためのものであったと認められる。
　そうすると、本件発明の熱可塑性エラストマーとしての、Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーの溶融射出に際しての射出条件「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．」は、「原出願の当初明細書」及び「分割の際の原出願明細書」に記載されている事項であるとはいえない。
  また、「原出願の当初明細書」の実施例における、「住友ＴＰＥの金型注入時の温度　１８０℃〜２４０℃」及び「分割の際の原出願明細書」の実施例における、「熱可塑性エラストマーを１８０乃至２４０℃の温度で溶融して」の温度範囲の規定は、成形時の樹脂についての温度としか解せないから、本件発明のスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーの溶融射出に際しての射出条件「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．」は、「原出願の当初明細書」及び「分割の際の原出願明細書」に記載されている事項であるとはいえない。
　なお、取消理由通知に対して、権利者は、訂正請求により、熱可塑性エラストマーがエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーに限定されたから、分割出願は適法なものとなり、また、分割出願後の補正も適法なものとなったと主張しているが、上記したように訂正が認められないから、権利者の主張は採用できない。
２．取消理由で引用した刊行物の記載
　取消理由１．における、刊行物１（特開平８−９９３３１号公報（本件出願の公開公報））には、「ポリプロピレン樹脂を金型内に溶融射出成形したポリプロピレン部材を成形し、該成形物を他の金型にインサートし、ポリプロピレン部材表面に、熱可塑性エラストマーを溶融射出して、ポリプロピレン部材の表面に熱可塑性エラストマー部材を立体的且つ一体的に融着成形させることを特徴とするプラスチック成形方法」（特許請求の範囲）が記載され、該熱可塑性エラストマーの例示として、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーやスチレンポリマーとポリブタジエンポリマーとのブロックポリマーが記載されている。
　また、「熱可塑性エラストマー、特にエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーは、・・・・特定の成形温度（例えば、２００℃以上）において剪断速度１０３〜１０４の範囲においてポリプロピレン樹脂と同様な流動性や粘度を有する様になるものであり、この様な両者の性質の故に、従来は不可能とされていたポリプロピレン樹脂との十分な融着が可能となったものと考えられる。」と記載されている。
　同刊行物２（プラスチックエージＶｏｌ．２８　Ｎｏ．３　第７１〜７５頁（１９８２年））には、熱可塑性エラストマーとしてのオレフィン系エラストマーでは、図３に、＜サーモラン＞代表グレードの溶融粘度の剪断速度依存性（２００℃）と題して、剪断速度（ｓｅｃ−１）と見掛け粘度（ｐｏｉｓｅ）の関係が図示され、「図３に示したように実際の成形条件に近い、１０３〜１０４ｓｅｃ−１の剪断速度の領域では、ＴＰＯの見掛け粘度は、ＰＰと同程度であり（ＭＦＲ（２３０℃）＝１．０〜５．０）、ＰＰと同様の成形条件で成形可能である。」（第７２頁右欄下から第４行〜第７４頁左欄第１行、「ｃｍ」とあるのは、「ｓｅｃ」の誤記と認められる。）とされている。
　同刊行物３（「日本ゴム協会誌」第５７巻　第１１号　第６８４〜６９３頁（１９８４年））には、ポリオレフィン系熱可塑性エラストマーでは、ノズル温度は、「２１０〜２３０℃」、射出速度は、「速く」とされている。（第６９０頁左上欄「表８　ＴＰＯの成形加工法と成形条件」参照）
　また、同刊行物４（プラスチックエージＶｏｌ．３１　Ｎｏ．６　第１０１〜１０５頁（１９８５年））には、熱可塑性エラストマーとしてのスチレン系エラストマーでは、「溶融粘度のせん断速度依存性（ａｔ２２０℃）」が第１０５頁図４に記載され、ラバロンは「射出成形領域のシェアレートにおいては、ポリプロピレンより見掛け上低粘度となり、ＭＦＲで表示される値は低くとも、スパイラルフロー値でみると、汎用のポリプロピレンよりも高い流動性を持つことから、かなりの大型部品でも十分成形できること（第１０５頁左欄第２〜７行）、表１３に射出成形の条件として、温度条件「ノズル１８０〜２００℃」、射出速度「速く」と記載され、「温度条件については、ＳＢＳ系とＳＥＢＳ系では、ＳＢＳ系のほうが１５〜２０℃程度低く成形するのが一般的である」（第１０５頁左欄第８〜１１行）とされている。
　取消理由２．における刊行物１（特公平２−８５７２号公報（原出願の公告後補正前の公告公報））には、上記「Ｖ．１−２−１．（イ）の特定について」及び「Ｖ．１−２−２．（ロ）の特定について」において、ｂ−１．〜ｂ−６．として摘示したように、ポリプロピレン樹脂を金型内に溶融射出成形してポリプロピレン部材を成形し、該成形物を他の金型にインサートし、ポリプロピレン部材表面に、熱可塑性エラストマーを溶融射出して、ポリプロピレン部材の表面に熱可塑性エラストマー部材を、何らの接着処理を施すことなく、立体的且つ一体的に融着成形させるプラスチックの成形方法において、熱可塑性エラストマーとして、スチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーに該当する、スチレンポリマーとブタジエンポリマーとのブロックコポリマー、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーを使用することが開示されている。
  上記取消理由２．における刊行物２〜刊行物４は、上記取消理由１．における刊行物２〜刊行物４と同じものであるから、その記載内容は、上記した通りである。
３．取消理由について
３−１．取消理由１について
（１）第２９条第１項第３号違反について
  オレフィン系熱可塑性エラストマーであるエチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーの射出成形条件として、特定の成形温度（例えば、２００℃以上）において剪断速度１０３〜１０４の範囲が、刊行物１（特開平８−９９３３１号公報）には明記されているから、本件発明は、刊行物１に記載された発明である。
（２）第２９条第２項違反（その１）について
　刊行物１（特開平８−９９３３１号公報）に明記されていない、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックポリマー以外のオレフィン系熱可塑性エラストマー及びスチレン系熱可塑性エラストマーについての射出成形条件に関して、検討する。
　刊行物１には、「特定の成形温度（例えば、２００℃以上）において剪断速度１０３乃至１０４の範囲においてポリプロピレン樹脂と同様な流動性や粘度を有する様になるものであり、この様な性質の故に、従来は不可能とされていたポリプロピレン樹脂との十分な融着が可能となったものと考えられる。」（第３頁第３欄第２３〜２８行）と記載されているから、この知見に基づいて、使用する熱可塑性エラストマーの種類に応じて、スチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーについて、ポリプロピレン樹脂との十分な融着が可能となる射出条件を選定することは当業者が容易になし得たことにすぎないと認められる。
　そして、熱可塑性エラストマーとしての、スチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーの射出条件は、オレフィン系熱可塑性エラストマーでは、刊行物３によれば、ノズル温度は、「２１０〜２３０℃」、射出速度は、「速く」とされ、刊行物２によれば、図３に、＜サーモラン＞代表グレードの溶融粘度の剪断速度依存性（２００℃）と題して、剪断速度（ｓｅｃ−１）と見掛け粘度（ｐｏｉｓｅ）の関係が図示され、「図３に示したように実際の成形条件に近い、１０３〜１０４ｓｅｃ−１の剪断速度の領域では、ＴＰＯの見掛け粘度は、ＰＰと同程度であり（ＭＦＲ（２３０℃）＝１．０〜５．０）、ＰＰと同様の成形条件で成形可能である。」（第７２頁右欄下から第４行〜第７４頁左欄第１行、なお、剪断速度の単位ｃｍ−１は、ｓｅｃ−１の誤記と認められる。）とされ、スチレン系エラストマーでは、刊行物４によれば、「溶融粘度のせん断速度依存性（ａｔ２２０℃）」が第１０５頁図４に記載され、表１３に射出成形の条件として、温度条件「ノズル１８０〜２００℃」、射出速度「速く」とされ、「温度条件については、ＳＢＳ系とＳＥＢＳ系では、ＳＢＳ系のほうが１５〜２０℃程度低く成形するのが一般的である」と記載されているから、刊行物１に記載された発明において、使用する材料（熱可塑性エラストマーの種類）に応じて、その射出条件として、刊行物２〜刊行物４の記載を参考にして、射出温度及び射出成形における剪断速度を適宜選定し、２００℃以上で、１０３〜１０４ｓｅｃ−１の剪断速度とする程度のことは、当業者が容易になし得たことにすぎないと認められる。
３−２．取消理由２について
　取消理由２．における刊行物１（特公平２−８５７２号公報（原出願の公告後補正前の公告公報））には、ポリプロピレン樹脂を金型内に溶融射出成形してポリプロピレン部材を成形し、該成形物を他の金型にインサートし、ポリプロピレン部材表面に、熱可塑性エラストマーを溶融射出して、ポリプロピレン部材の表面に熱可塑性エラストマー部材を、何らの接着処理を施すことなく、立体的且つ一体的に融着成形させるプラスチックの成形方法において、熱可塑性エラストマーとして、スチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーに該当する、スチレンポリマーとブタジエンポリマーとのブロックコポリマー、エチレンポリマーとプロピレンポリマーとのブロックコポリマーを使用することが開示されている。
　本件発明と刊行物１に記載された発明を対比すると、スチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーの射出成形に際して、射出条件が、本件発明は、「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ．」と特定されているのに対して、刊行物１には、上記「Ｖ．１−２−２．（ロ）の特定について」で摘示記載ｂ−６．に関して述べたように、スチレンポリマーとエチレンポリマーとブチレンポリマーとのブロックコポリマー、すなわちＳ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーの射出条件が、「２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３〜１０４／ｓｅｃ」とされるものの、Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーについては記載されてはいない点で相違する。
　刊行物１には、「特定の成形温度（例えば、２００℃以上）において剪断速度１０３乃至１０４の範囲においてポリプロピレン樹脂と同様な流動性や粘度を有する様になるものであり、この様な性質の故に、従来は不可能とされていたポリプロピレン樹脂との十分な融着が可能となったものと考えられる。」と記載されているから、この知見に基づいて、使用する熱可塑性エラストマーの種類に応じて、Ｓ−ＥＢ−Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーについて、ポリプロピレン樹脂との十分な融着が可能となる射出条件を選定することは当業者が容易になし得たことにすぎないと認められる。
　そして、上記「３−１．取消理由１について」で述べた理由と同様の理由により、刊行物１に記載された発明において、使用する材料（熱可塑性エラストマーの種類）に応じて、その射出条件として、刊行物２〜刊行物４の記載を参考にして、射出温度及び射出成形における剪断速度を適宜選定し、２００℃以上で、１０３〜１０４ｓｅｃ−１の剪断速度とする程度のことは、当業者が容易になし得たことにすぎないと認められる。
ＶＩ．むすび
　以上のとおりであるから、本件請求項１に係る特許は、特許法第２９条の規定に違反してされたものである。
　したがって、本件請求項１についての特許は、特許法第１１３条第２項に該当し取り消されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１４年２月２５日（２００２．２．２５）