【事件の表示】
　特願２００２−５０５３４０「クロスメタセシスおよび閉環メタセシスによる、官能性および非官能性オレフィンの合成」拒絶査定不服審判事件〔２００２年１月３日国際公開、ＷＯ０２／００５９０、平成１６年４月８日国内公表、特表２００４−５１０６９９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　この出願は、２００１年６月２５日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２０００年６月２３日（ＵＳ）アメリカ合衆国）を国際出願日とする出願であって、平成２３年５月１０日付け拒絶理由に対し、応答期間内に意見書及び手続補正書が提出されず、平成２４年２月１４日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年６月２１日に審判が請求されるとともに手続補正書が提出され、同年１２月１９日付けで審尋がなされ、応答期間内に回答書が提出されなかったものである。
　
第２　原査定の理由
　原査定は「この出願については、平成２３年５月１０日付け拒絶理由通知書に記載した理由１〜６によって、拒絶すべきものです」という理由によるものであって、この拒絶理由通知書からみて次の理由を含むものである。
　
「…
２．この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
３．この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明することができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
…
　　　　　記　　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）
…
理由２、３について：引用文献１、２（請求項１−２５）
　引用文献１には、金属カルベンメタセシス触媒３ａ、３ｂの存在下、種々のジェミナル二置換オレフィンと末端オレフィンとをメタセシス反応させて、対応する三置換オレフィンを製造する方法が記載されている（Ａｂｓｔｒａｃｔ、Ｔａｂｌｅ　１．、１７５３頁左欄のＲｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）。
…
　よって、請求項１−２５に係る発明は、引用文献１…に記載された発明である。
…
　　　　　　　　　　　引　用　文　献　等　一　覧
１．Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，米国，１９９９年，１（１１），１７５１−１７５３
…」
　
第３　本願発明の認定
　この出願の発明は、平成２４年６月２１日付け手続補正により補正された明細書（以下「本願明細書」という。）の特許請求の範囲の記載からみて、請求項１〜１６に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められるところ、請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は、次のとおりのものであると認める。
　
「三置換オレフィンを調製する方法であって、
　ルテニウムカルベンメタセシス触媒の存在下で次式の第１のオレフィンを
【化１】
（式中、Ｒ１３はＣ１−Ｃ２０アルキル、Ｃ２−Ｃ２０アルケニル、Ｃ２−Ｃ２０アルキニル、アリール、Ｃ１−Ｃ２０カルボキシレート、Ｃ１−Ｃ２０アルコキシ、Ｃ２−Ｃ２０アルケニルオキシ、Ｃ２−Ｃ２０アルキニルオキシ、アリールオキシ、Ｃ２−Ｃ２０アルコキシカルボニル、Ｃ１−Ｃ２０アルキルチオ、Ｃ１−Ｃ２０アルキルスルホニルおよびＣ１−Ｃ２０アルキルスルフィニルから選択され；Ｒ１３は置換または非置換である）次式の第２のオレフィンと接触させる工程を備え、
【化２】
（式中、Ｒ１４はＣ１−Ｃ２０アルキル、Ｃ２−Ｃ２０アルケニル、Ｃ２−Ｃ２０アルキニル、アリール、Ｃ１−Ｃ２０アルコキシ、Ｃ２−Ｃ２０アルケニルオキシ、Ｃ２−Ｃ２０アルキニルオキシ、アリールオキシ、Ｃ２−Ｃ２０アルコキシカルボニル、Ｃ１−Ｃ２０アルキルチオ、Ｃ１−Ｃ２０アルキルスルホニルおよびＣ１−Ｃ２０アルキルスルフィニルから選択され、；Ｒ１４は置換または非置換である）
　前記触媒は以下の式を有し、
【化３】
式中、
　Ｍはルテニウムであり；
　ＸとＸ１は各々塩化物であり；
　Ｌは−Ｐ（シクロヘキシル）３、−Ｐ（シクロペンチル）３、−Ｐ（イソプロピル）３および−Ｐ（フェニル）３から選択され；
　Ｒは水素であり；
　Ｒ１はフェニルまたは−Ｃ＝Ｃ（ＣＨ３）２であり；
　Ｒ６およびＲ７は、各々独立して水素またはＣ１−Ｃ２０アルキル、Ｃ２−Ｃ２０アルケニル、Ｃ２−Ｃ２０アルキニル、アリール、Ｃ１−Ｃ２０カルボキシレート、Ｃ１−Ｃ２０アルコキシ、Ｃ２−Ｃ２０アルケニルオキシ、Ｃ２−Ｃ２０アルキニルオキシ、アリールオキシ、Ｃ２−Ｃ２０アルコキシカルボニル、Ｃ１−Ｃ２０アルキルチオ、アリールチオール、Ｃ１−Ｃ２０アルキルスルホニルおよびＣ１−Ｃ２０アルキルスルフィニルから選択される置換基であり、該置換基は、Ｃ１−Ｃ１０アルキル、Ｃ１−Ｃ１０アルコキシ、アリール、ならびにヒドロキシル、チオール、チオエーテル、ケトン、アルデヒド、エステル、エーテル、アミン、イミン、アミド、ニトロ、カルボン酸、ジスルフィド、カルボネート、イソシアネート、カルボジイミド、カルボアルコキシ、カーバメートおよびハロゲンから選択される官能基から選択される１または複数の部分で任意選択で置換され；
　Ｒ８とＲ９が各々独立して以下の式を有し、
【化４】
式中、
　Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２は各々独立して、水素、Ｃ１−Ｃ１０アルキル、Ｃ１−Ｃ１０アルコキシ、アリール、またはヒドロキシル、チオール、チオエーテル、ケトン、アルデヒド、エステル、エーテル、アミン、イミン、アミド、ニトロ、カルボン酸、ジスルフィド、カルボネート、イソシアネート、カルボジイミド、カルボアルコキシ、カーバメートおよびハロゲンから選択される官能基である、方法。」
　
第４　当審の判断
１　刊行物に記載された事項及び発明
（１）刊行物に記載された事項
　原査定の拒絶の理由において「引用文献１」として引用された本願優先日前に頒布された刊行物である「Ａｒｎａｂ　Ｋ．　ｅｔ　ａｌ．，Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，米国，１９９９年，Ｖｏｌ．１　Ｎｏ．１１，ｐ．１７５１−１７５３」（以下「刊行物１」という。）には、当審による和訳にして、以下の事項が記載されている。
　
摘示ア　「
１，３−ジメシチル−４，５−ジヒドロイミダゾール−２−イリデン　ルテニウム　アルキリデン錯体３ａ、ｂを用いた分子間オレフィンクロスメタセシスにより、適度なＥ選択性で良好な収率で、三置換アルケンが初めて調製された。」（第１７５１頁、要約）
　
摘示イ　「表１　５モル％の触媒３ａ、ｂを用いたジェミナル二置換オレフィンと末端オレフィンのクロスメタセシス反応の結果
…
…」（第１７５２頁、表１）（当審注：「ｅｎｔｒｙ」、「１，１−ｇｅｍｉｎａｌ　ｏｌｅｆｉｎ」、「ｐｒｏｄｕｃｔ」、「ｙｉｅｌｄ」及び「Ｅ／Ｚ　ｒａｔｉｏ」は、それぞれ「項目」、「１，１−ジェミナルオレフィン」、「末端α−オレフィン」、「生成物」、「収率」及び「Ｅ／Ｚ比」を意味する。）
　
摘示ウ　「…
…」（第１７５２頁、左欄）
　
摘示エ　「この方法は、穏やかな反応条件下で官能性三置換オレフィンの効率的な一段階形成を可能にし、さらに、有機合成におけるオレフィンメタセシス反応の有用性を明らかにする。」（第１７５３頁、右欄第９〜１３行）
　
（２）刊行物１に記載された発明
　刊行物１には、「触媒３ａ、ｂを用いたジェミナル二置換オレフィンと末端オレフィンのクロスメタセシス反応」（摘示イ）により「三置換アルケンが…調製され」（摘示ア）ること、また、上記触媒３ａ、ｂが、
「
」
（摘示ウ）であり、上記ジェミナル二置換オレフィンが、
「
」
（摘示イ）、すなわち、２−メチル−１−ウンデセンであり、上記末端オレフィンが、
「
」
（摘示イ）、すなわち、５−ヘキセニル−１−アセテートであることが記載されている。
　したがって、刊行物１には、
「
で示される触媒３ａ、ｂの存在下に、２−メチル−１−ウンデセン（ジェミナル二置換オレフィン）と５−ヘキセニル−１−アセテート（末端オレフィン）とをクロスメタセシス反応させることにより三置換アルケンを調製する方法」
の発明（以下「引用発明」という。）が記載されているといえる。
　
２　理由２（新規性）について
  本願発明と引用発明を対比すると、
（１）引用発明における「三置換アルケン」は、本願発明における「三置換オレフィン」に相当するから、引用発明と本願発明とはいずれも「三置換オレフィンを調製する方法」であり、
（２）引用発明における「触媒３ａ、ｂ」は、本願発明における【化３】の左側に記載された式において、Ｍがルテニウム、ＸとＸ１が塩素、Ｌが−Ｐ（シクロヘキシル）３、Ｒが水素、Ｒ１がフェニルまたは−Ｃ＝Ｃ（ＣＨ３）２、Ｒ６及びＲ７が水素、Ｒ８及びＲ９を表す【化４】の式において、Ｒ１０、Ｒ１１及びＲ１２がメチル（Ｃ１アルキル）であるものに相当するから、引用発明における「触媒３ａ、ｂ」は、本願発明における「ルテニウムカルベンメタセシス触媒」に相当し、
（３）引用発明における「２−メチル−１−ウンデセン（ジェミナル二置換オレフィン）」は、本願発明における【化１】式において、Ｒ１３が非置換のノニル（Ｃ９アルキル）に相当するから、引用発明における「２−メチル−１−ウンデセン（ジェミナル二置換オレフィン）」は、本願発明における「第１のオレフィン」に相当し、
（４）引用発明における「５−ヘキセニル−１−アセテート（末端オレフィン）」は、本願発明における【化２】式において、Ｒ１４が「アセチルオキシブチル」、すなわち、末端がアセチルオキシで置換されたブチル（Ｃ４アルキル）に相当するから、引用発明における「５−ヘキセニル−１−アセテート（末端オレフィン）」は、本願発明における「第２のオレフィン」に相当する。
　してみると、本願発明と引用発明は、
「三置換オレフィンを調製する方法であって、
ルテニウムカルベンメタセシス触媒の存在下で次式の第１のオレフィンを
【化１】
（式中、Ｒ１３はＣ９アルキルから選択され；Ｒ１３は非置換である）
次式の第２のオレフィンと接触させる工程を備え、
【化２】
（式中、Ｒ１４はＣ４アルキルから選択され；Ｒ１４は置換である。）
　前記触媒は以下の式を有し、
【化３】
式中、
　Ｍはルテニウムであり；
　ＸとＸ１は各々塩化物であり；
　Ｌは−Ｐ（シクロヘキシル）３から選択され；
　Ｒは水素であり；
　Ｒ１はフェニルまたは−Ｃ＝Ｃ（ＣＨ３）２であり；
　Ｒ６およびＲ７は、水素であり；
　Ｒ８およびＲ９が以下の式を有し、
【化４】
式中、
　Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２はＣ１アルキルから選択される官能基である、方法」
という点で一致し、両者に相違点はない。
　以上から、本願発明は、刊行物１に記載された発明（引用発明）である。
　
　なお、本願発明における「Ｒ１４は置換である」という特定事項からみて、Ｒ１４はいかなる置換も包含するものと解して上記のとおり判断した。
　これは、本願明細書の段落００２１における「…Ｒ１４は、１または複数の官能基をさらに含んでもよい…適当な官能基…は…限定されるわけではない」という記載と整合するものであるし、また、本願明細書の段落００２１には、「適当な官能基の例としては…エステル…が含まれる」と記載され、さらに、段落００４９には　実施例２（三置換オレフィン生成物の形成のための代表的手順）として、末端オレフィンが「５−ヘキセニル−１−アセテート」、すなわち、末端がアセチルオキシ（エステル）で置換されたブタン（Ｃ４アルキル）である具体例が示されていることからして、本願発明におけるＲ１４として、少なくとも、末端がアセチルオキシで置換されたブタン（Ｃ４アルキル）が包含されることは、本願明細書を参酌すれば明らかなことである。
　
３　理由３（進歩性）について
　本願発明において「Ｒ１４は置換である」という態様については、上記２で示したとおりであるが、本願発明において「Ｒ１４は非置換である」という態様についてさらに検討する。
　
（１）対比
　本願発明と引用発明を対比すると、両者は次の点のみで一応相違する。
　
相違点
　Ｒ１４が、本願発明では、「Ｃ１−Ｃ２０アルキル、Ｃ２−Ｃ２０アルケニル、Ｃ２−Ｃ２０アルキニル、アリール、Ｃ１−Ｃ２０アルコキシ、Ｃ２−Ｃ２０アルケニルオキシ、Ｃ２−Ｃ２０アルキニルオキシ、アリールオキシ、Ｃ２−Ｃ２０アルコキシカルボニル、Ｃ１−Ｃ２０アルキルチオ、Ｃ１−Ｃ２０アルキルスルホニルおよびＣ１−Ｃ２０アルキルスルフィニルから選択され、；Ｒ１４は非置換である」のに対し、引用発明では、「末端がアセチルオキシで置換されたブチル（Ｃ４アルキル）」である点
　
（２）相違点についての検討
　刊行物１には、「
１，３−ジメシチル−４，５−ジヒドロイミダゾール−２−イリデン　ルテニウム　アルキリデン錯体３ａ、ｂを用いた分子間オレフィンクロスメタセシスにより、適度なＥ選択性で良好な収率で、三置換アルケンが初めて調製された」（摘示ア）と記載され、「この方法は…三置換オレフィンの効率的な一段階形成を可能にし…有機合成におけるオレフィンメタセシス反応の有用性を明らかにする」（摘示エ）とも記載されていることからすると、ジェミナル二置換オレフィン及び末端オレフィンは、刊行物１の表１に具体的に示されたものだけでなく、それぞれ「Ｒ（ＣＨ３）Ｃ＝」及び「＝ＣＨＲ’」（当審注：Ｒ、Ｒ’はアルキルの意味である。）に一般化できることが示唆されているといえる。
　そうすると、引用発明における末端オレフィンとして、「５−ヘキセニル−１−アセテート」だけでなく、例えば、末端がアセチルオキシで置換されないブチル（Ｃ４アルキル）であるもの、すなわち、本願発明における【化２】式において、Ｒ１４が「ブチル（Ｃ４アルキル）から選択され；非置換である」ものとすることは、当業者が容易に想到できたことである。
　
（３）効果について
　本願明細書には、「Ｒ１４は非置換である」という態様について、実施例等の具体的な記載は認められない。
　してみると、「Ｒ１４は非置換である」という態様における本願発明が、引用発明と比較して有利な効果を有しているとはいえず、その効果は、刊行物１の記載から当業者が予測できる範囲内のものに過ぎない。
　
（４）小括
　以上から、本願発明は、刊行物１に記載された発明（引用発明）に基いて、当業者が容易に発明することができたものである。
　
４　まとめ
　したがって、本願発明は、上記２で示したとおり、刊行物１に記載された発明（引用発明）であって、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることができない。また、上記３で示したとおり、刊行物１に記載された発明（引用発明）に基いて、当業者が容易に発明することができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
第５　審判請求人の主張について
　審判請求人は、平成２４年６月２１日付け審判請求書の請求の理由「３．本願発明が特許されるべき理由」（以下「審判請求書の請求の理由３」という。）において、「補正後の請求項１に係る発明の方法において用いられる『第２のオレフィン』（当審注：『Ｒ１４』の誤記であると解される。）の選択肢は『Ｃ１−Ｃ２０カルボキシレート』を含んでおらず、これによって、補正後の請求項１〜２５について拒絶の理由１〜３は解消された」（以下「審判請求人の主張１」という。）と主張する。
　しかしながら、上記第４　２で示したとおり、第２のオレフィンの選択肢に、引用発明における「５−ヘキセニル−１−アセテート」、すなわち、Ｒ１４がアセチルオキシで置換されたブチル（Ｃ４アルキル）である末端オレフィンが含まれることは明らかである。
　してみると、審判請求人の主張１は採用できない。
　
　なお、審判請求人は、審判請求書の請求の理由３において、「請求項１に理由４及び５による拒絶を受けていない請求項９の発明特定事項を追加し…請求項１に請求項１１の発明特定事項（Ｒ１４の選択肢としての「Ｃ１〜Ｃ２０カルボキシレート」以外）及び請求項１６の発明特定事項を追加…した」と記載しており、この記載からすると、平成２４年６月２１日付け手続補正書による補正のうち、特許請求の範囲についてする補正は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正を含むものである（以下「審判請求人の主張２」という。）と主張しているようにも解される。
　そこで、仮に平成２４年６月２１日付け手続補正書による補正のうち、特許請求の範囲についてする補正（以下「本件補正」という。）が、平成１８年法律第５５号に係る改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正を含むものだとする。
　その場合、上記第４　４で示したとおり、本願発明は、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることができないか、同条第２項の規定により特許を受けることができないものであって、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものとなるが、そうだとしても、この出願の特許請求の範囲の請求項１に係る発明は、「三置換オレフィンを調製する方法であって、金属カルベンメタセシス触媒の存在下でジェミナル二置換オレフィンを末端オレフィンと接触させる工程から成る方法」の発明であるから、刊行物１に記載された発明（引用発明）であることに変わりはない。
　そうすると、審判請求人の主張２の適否にかかわらず、上記第２で示した原査定の理由が成立することは明らかである。
　
第６　むすび
　以上のとおり、本願発明は、特許を受けることができないものであるから、その余の点について検討するまでもなく、この出願は、拒絶をすべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。