【事件の表示】
　特願２０１０−２８８０２６「電動ショベル」拒絶査定不服審判事件〔平成２３年　５月２６日出願公開、特開２０１１−１０２５３３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は，平成１２年１月２８日に出願した特願２０００−２０６６７号の一部を特許法第４４条第１項の規定により分割して平成２２年１２月２４日に新たな特許出願としたものであって，平成２４年５月２５日付けで拒絶査定がなされ，これに対し，同年９月１８日に拒絶査定不服審判がされると共に，同時に手続補正がなされた。
　その後，平成２５年４月２６日付けで，審判請求人に前置報告書の内容を示し意見を求めるための審尋を行ったところ，同年７月１１日付けで回答書が提出されたものである。
　
　
第２　平成２４年９月１８日付けの手続補正についての補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　平成２４年９月１８日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．補正の内容・目的 
　平成２４年９月１８日付けの手続補正（以下，「本件補正」という。）は，特許請求の範囲について，補正前（出願当初の特許請求の範囲参照。）の請求項１を，以下のように補正することを含むものである。
「走行部と旋回部と作業部からなる電動ショベルであって、
　前記旋回部に備えられたエンジンと、
　該エンジンと機械的に接続された状態で前記旋回部に備えられ、該エンジンの動力を電気エネルギーへ変換する発電機と、
　該発電機と電気的に接続された状態で前記旋回部に備えられ、該発電機で発生させた電気エネルギーを蓄えるバッテリと、
　前記旋回部に備えられ、前記発電機とともに発電装置を構成する変換装置と、
　前記旋回部に備えられ、処理プログラムが記憶されるとともに、操作入力装置からの操作指令、及び、各種センサからのデータに基づき前記処理プログラムによって演算を行う制御装置と、
　前記バッテリに備えられた電圧・電流検出センサと、
　前記制御装置とは別個に前記旋回部に備えられ、前記発電装置で発電した電力をバッテリへ充電する制御を行う電力コントローラとを有するとともに、
　前記制御装置は、前記電圧・電流検出センサの検出データを読み込み、電圧または電流が所定の範囲より低いときには、前記発電装置で発生した発電電力を前記電力コントローラを介して前記バッテリへ充電することを特徴とする電動ショベル。」
　
　上記補正は，補正前の請求項１に記載された請求項１に係る発明を特定するために必要な事項である「電動ショベル」について「前記バッテリに備えられた電圧・電流検出センサと、前記制御装置とは別個に前記旋回部に備えられ、前記発電装置で発電した電力をバッテリへ充電する制御を行う電力コントローラとを有するとともに、前記制御装置は、前記電圧・電流検出センサの検出データを読み込み、電圧または電流が所定の範囲より低いときには、前記発電装置で発生した発電電力を前記電力コントローラを介して前記バッテリへ充電する」という事項を付加して限定したものであり，かつ補正前の請求項１に記載された発明と補正後の請求項１に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので，本件補正は，少なくとも，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とする補正事項を含むものである。
　
　そこで，本件補正後の上記請求項１に係る発明（以下，「補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか，すなわち，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項に規定する要件を満たしているか，について以下に検討する。
　
２．独立特許要件違反（特許法第２９条の２違反）
２−１．引用先願発明
　原査定の拒絶の理由２に引用され，本願の分割遡及日前の特許出願（以下，「先願」という。）であって，その出願後に出願公開された，特願平１１−１８５０５７号(特開２００１−１１９０１号公報参照。)の願書に最初に添付された明細書又は図面（以下，「先願明細書」という。）には，次の記載がある。
（１ａ）「【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、エンジンとバッテリとを組み合わせて各種の作業を行うハイブリッドショベル等のハイブリッド建設機械に関するものである。」
　
（１ｂ）「【００１２】ハイブリッドショベルは、下部走行体１と、下部走行体１の上面中心部に旋回可能に設けられた上部旋回体２と、上部旋回体２の前部に設けられた堀削アタッチメント３とを有している。下部走行体１は、両端部に平行配置された一対のクローラフレーム４と、各クローラフレーム４の周囲に回転可能に設けられ、地面に対して面状に接地するクローラ５と、クローラ５を回転駆動する減速機３５・３６および電動機６・７とを有している。そして、このように構成された下部走行体１は、各クローラ５を減速機３５・３６を介して電動機６・７により個別に正方向および逆方向に回転駆動することによって、ショベル全体を地面に対して前進や後退、回転、旋回させる。
【００１３】上記の下部走行体１の上面中心部には、旋回軸８ａが下部走行体１に対して直交して設けられている。旋回軸８ａの上部には、上部旋回体２の一部を構成する旋回フレーム８が回動自在に設けられている。旋回フレーム８の上面には、オペレータの操縦室となるキャビン９が設けられている。キャビン９内には、図４に示すように、オペレータが着座するシート８１を中心として操作パネル８２ａ・８２ｂや操作レバー１４等の各種の操作機器が配置されている。また、シート８１の斜め前方には、オペレータに対して作業情報を文字や図形で視認させるように、ＣＲＴ装置やＬＣＤ装置等の表示装置７１が設けられている。さらに、図３に示すように、旋回フレーム８の上面には、保護カバー４０で覆われた機械収容部４１が設けられていると共に、上述の堀削アタッチメント３のブーム１７およびブームシリンダ１８の一端部が上下方向に回動自在に設けられている。」
　
（１ｃ）「【００１６】また、上述の機械収容部４１内には、旋回用電動機１３やブーム用一体型アクチュエータＡ１の他に、エンジン１０や、エンジン１０の回転速度（エンジン出力）に応じた交流電力を生成する発電機１１、および発電機１１等からの電力を充電するバッテリ１２が設けられている。尚、上記のバッテリ１２には、鉛蓄電池やニッケル水素蓄電池のような電力を繰り返して充放電可能な二次電池が使用される。
【００１７】上記の発電機１１は、図２に示すように、制御装置のモータコントローラ３７に接続されている。モータコントローラ３７は、上述の各種の電動機６・７・１３・１５・２３・２５に接続されていると共にバッテリ１２に接続されている。そして、モータコントローラ３７は、発電機１１からの交流電力を直流電力に変換したり、バッテリ１２・４２からの直流電力を交流電力に変換する電力変換機能（インバータ機能）や、操作レバー４５からの操作信号に基づいて例えばバッテリ１２から電力変換して得た交流電力を各電動機６・７・１３・１５・２３・２５に出力する電動機作動機能、発電機１１で生成された電力をバッテリ１２に充電する通常充電機能、各電動機６・７・１３・１５・２３・２５で生じた回生電力をバッテリ１２に充電する回生充電機能等の諸機能を備えており、これら諸機能をバッテリ１２の充電量や発電機１１の発電量、作業情報処理装置６１からの作業モード等に基づいて任意に実行する。
【００１８】上記のモータコントローラ３７に作業モードを受け渡す作業情報処理装置６１は、図１に示すように、操作レバー４５からの各種の操作量を検出する操作量検出部６２と、検出した操作量に基づいて堀削や土羽打ち、法面仕上げ等の作業モードを判別する作業内容判別部６３と、発電機１１やバッテリ１２等からの発電量や充放電量、燃料消費量等の状態量を検出する状態量検出部６４と、時間データを出力する演算処理タイマ６６と、リセット信号を出力するリセット信号系６７とを有している。リセット信号系６７は、オペレータの押圧によりトリガ信号を出力するリセットスイッチ６７ａと、予め設定された時刻や周期（日、週、月等）でトリガ信号を出力するリセットタイマ６７ｂと、これら部材６７ａ・６７ｂからトリガ信号が入力されたときにリセット信号を出力するリセット回路６７ｃとを有している。
【００１９】上記の作業内容判別部６３、状態量検出部６４、演算処理タイマ６６およびリセット信号系６７は、基礎データ算出部６５に接続されている。基礎データ算出部６５は、状態量検出部６４から入力された各種の状態量の積分値をそれぞれ算出する状態量積分処理や、各状態量の積分値を演算処理タイマ６６からの時間で除算したり、所定時間毎に移動平均して平均値を求める平均化処理、各作業モードごとに演算処理タイマ６６からの時間を積分して各作業モードの作業時間を求める作業時間処理、リセット信号系６７からリセット信号が入力されたときに積分値や時間等の累積されたデータをゼロクリアするリセット処理、各作業モードに対応した作業負荷に対する現状の作業による効率（瞬時効率、平均効率）を算出する効率算出処理等を実行可能になっている。
【００２０】そして、基礎データ算出部６５は、上記の各種処理を実行することによって、例えば燃料消費量から求めた燃料消費エネルギーや燃料消費動力、発電機１１の発電電力、バッテリ１２の充電電力を積分した値を基にして消費エネルギー（作業状態指数）を算出すると共に、この消費エネルギーを平均化して消費動力（作業状態指数）を算出可能になっている。尚、消費エネルギーおよび消費動力は、燃料消費量や、発電機１１の発電電力、および発電機１１の発電電力とバッテリ１２の充放電電力との和を基にして求めることもできる。さらに、基礎データ算出部６５は、燃料消費動力と発電機１１の発電電力あるいは発電機１１の発電電力とバッテリ１２の充放電電力の和（充電の場合は差）の比から瞬時効率（作業状態指数）を算出すると共に、瞬時効率を平均化することにより平均効率（作業状態指数）を算出可能になっている。そして、このような各種処理を実行する基礎データ算出部６５は、各処理で求めた消費エネルギーや消費動力、瞬時効率、平均効率等の作業状態指数および作業時間を基礎データとして作業情報算出部６８に出力する。
【００２１】上記の作業情報算出部６８は、作業モードごとに基礎データを分類し、例えば各作業モードごとに作業時間や消費動力、消費エネルギー、効率（瞬時効率、平均効率）を作業情報として求める作業情報算出処理を実行する。作業情報算出部６８は、表示処理部６９および記録処理部７０に接続されており、これら各部６９・７０に作業情報をそれぞれ出力する。表示処理部６９は、図４の表示装置７１および表示切換スイッチ７２に接続されている。そして、表示処理部６９は、表示切換スイッチ７２から切換信号が入力されたときに、切換信号で指定された図６や図７、図８等の表示画面データを作成し、このデータを表示装置７１に出力して画面表示させる。また、表示処理部６９は、図７や図８の作業情報の一覧を画面表示している場合、推奨効率を下回った効率で行われた作業モードを強調するように、この作業モードに対応する表示欄の表示色や表示サイズを、推奨効率を下回る程度に応じて段階表示するようにもなっている。
【００２２】一方、記録処理部７０は、記録装置７３に接続されており、記録装置７３は、大量の作業情報を読み出し可能および記録可能なハードディスク等の記録装置７３に接続されている。また、記録処理部７０は、フロッピーディスクやメモリカード等の記録媒体に対して記録装置７３の作業情報を書き込んで外部に持ち出し可能にされている。尚、記録処理部７０は、無線や有線で作業情報を送信可能にされていても良い。」
　
（１ｄ）「【００２３】上記の構成において、ハイブリッドショベルの動作について説明する。図４のキャビン９内のオペレータが運転キーを回動させる等の始動操作を行うことによって、図２に示すように、モータコントローラ３７に電源が投入されると共にエンジン１０が運転されると、モータコントローラ３７は、先ず、バッテリ１２の充電量を確認し、充電量が不十分であれば、エンジン１０により回転駆動される発電機１１で生成された交流電力を直流電力に変換してバッテリ１２を充電する。尚、バッテリ１２の充電量が極めて不十分である場合には、エンジン１０の出力（回転速度）を増大させて発電機１１の発電量を増大させることによって、バッテリ１２に対する充電を早急に行う。一方、バッテリ１２の充電量が十分であれば、エンジン１０の出力（回転速度）を最低のアイドリング状態にしたり、エンジン１０を停止することによって、バッテリ１２の過剰な充電を防止しながら、操作レバー４５から操作信号が入力されるまで待機する。」
　
（１ｅ）上記（１ｃ）の記載事項を参照して図１をみると，バッテリの充放電量は，バッテリ１２から作業情報処理装置６１の状態量検出部６４にデータを送って検出されていると解されるから，バッテリ１２には，充放電量検出器が備えられていることが明らかである。
　
（１ｆ）上記（１ｃ）の記載事項を参照して図２をみると，モータコントローラ３７に作業モードを受け渡す作業情報処理装置６１とモータコントローラ３７は，別個に設けられていることが明らかである。
　
（１ｇ）上記（１ｃ）の記載事項を参照して図３をみると，エンジン１０と発電機１１とは機械的に接続され上部旋回体２に設けられていることが明らかであり，また，図３に明記されてはいないが，エンジン１０，発電機１１，バッテリ１２と同様，作業情報処理装置６１とモータコントローラ３７も，これらの装置に直接に関与する装置であることから、同様に上部旋回体２に設けられることも明らかである。
　
　これらの記載事項（１ａ）乃至（１ｇ）を含む明細書全体及び図面を参照すると，先願明細書には，次の発明が開示されているものと認められる。
「下部走行体１と，上部旋回体２と，上部旋回体２の前部に設けられた堀削アタッチメント３とを有していて，エンジンとバッテリとを組み合わせて各種の作業を行うハイブリッドショベルであって，前記上部旋回体２に，
　エンジン１０と，
　該エンジン１０と機械的に接続されていて，該エンジン１０の回転速度（エンジン出力）に応じた交流電力を生成する発電機１１と，
　該発電機１１からの電力を充電するバッテリ１２と，
　操作レバー４５からの各種の操作量を検出する操作量検出部６２や検出した操作量に基づいて作業モードを判別する作業内容判別部６３，前記発電機１１や前記バッテリ１２等からの発電量や充放電量等の状態量を検出する状態量検出部６４等を有し，これらが接続されている基礎データ算出部６５で各種処理を実行し，各処理で求めたものを基礎データとして作業情報算出部６８に出力し，該作業情報算出部６８は，作業モードごとに基礎データを分類し，各作業モードごとに作業情報算出処理を実行するとともに，モータコントローラ３７に作業モードを受け渡す作業情報処理装置６１と，
　前記バッテリ１２から前記作業情報処理装置６１の前記状態量検出部６４にバッテリの充放電量のデータを送るために前記バッテリ１２に備えられているバッテリの充放電量検出器と，
　前記作業情報処理装置６１とは別個に設けられ，前記発電機１１からの交流電力を直流電力に変換したり，前記バッテリ１２からの直流電力を交流電力に変換する電力変換機能（インバータ機能）や前記発電機１１で生成された電力を前記バッテリ１２に充電する通常充電機能等の諸機能を備えているモータコントローラ３７とが設けられ，
　前記作業情報処理装置６１は，前記状態量検出部６４で前記バッテリ１２からのバッテリ１２の充放電量の状態量を検出し，前記モータコントローラ３７に作業モードを受け渡し，前記モータコントローラ３７は，前記バッテリ１２の充電量を確認し，充電量が不十分であれば，前記エンジン１０により回転駆動される前記発電機１１で生成された交流電力を直流電力に変換して前記バッテリ１２を充電するハイブリッドショベル。」（以下「先願発明」という。）
　
２−２．補正発明と先願発明との対比・判断
　補正発明と上記先願発明とを対比すると，
　先願発明の「ハイブリッドショベル」が補正発明の「電動ショベル」に相当しており，以下同様に，
「下部走行体１」は「走行部」に，
「上部旋回体２」は「旋回部」に，
「堀削アタッチメント３」は「作業部」に，
「エンジン１０の回転速度（エンジン出力）に応じた交流電力を生成する」は「エンジンの動力を電気エネルギーへ変換する」に，
「発電機１１からの電力を充電する」は「発電機で発生させた電気エネルギーを蓄える」に，
「操作レバー４５からの各種の操作量を検出する操作量検出部６２や検出した操作量に基づいて作業モードを判別する作業内容判別部６３，前記発電機１１や前記バッテリ１２等からの発電量や充放電量等の状態量を検出する状態量検出部６４等を有し，これらが接続されている基礎データ算出部６５で各種処理を実行し，各処理で求めたものを基礎データとして作業情報算出部６８に出力し，該作業情報算出部６８は，作業モードごとに基礎データを分類し，各作業モードごとに作業情報算出処理を実行する」は「処理プログラムが記憶されるとともに、操作入力装置からの操作指令、及び、各種センサからのデータに基づき前記処理プログラムによって演算を行う」に，
「作業情報処理装置６１」は「制御装置」に，　
「バッテリの充放電量検出器」は「電圧・電流検出センサ」に相当する。
　そして、「モータコントローラ３７」は、「生成された電力をバッテリ１２に充電する通常充電機能等の諸機能を備えている」ものであることから、「生成された電力をバッテリ１２に充電する通常充電機能等の諸機能を備えている」「電力コントローラ」とは、「発電した電力をバッテリへ充電する制御を行う」点で共通する。
　また，先願発明において，モータコントローラ３７の電力変換機能（インバータ機能）は，発電機１１で生成された交流電力を，バッテリ１２に充電する直流電力に変換する機能を有するものであり，一方，補正発明は「エンジンの動力を
電気エネルギー
発電電力
電気エネルギー
発電電力
　そして，先願発明の「状態量検出部６４で前記バッテリ１２からの前記バッテリ１２の充放電量の状態量を検出し，前記モータコントローラ３７に作業モードを受け渡し，前記モータコントローラ３７は，前記バッテリ１２の充電量を確認し，充電量が不十分であれば，前記エンジン１０により回転駆動される前記発電機１１で生成された交流電力を直流電力に変換して前記バッテリ１２を充電する」ことは、補正発明の「前記制御装置は、前記電圧・電流検出センサの検出データを読み込み、電圧または電流が所定の範囲より低いときには、前記発電装置で発生した発電電力を前記電力コントローラを介して前記バッテリへ充電する」ことと、「前記電圧・電流検出センサの検出データを読み込み、電圧または電流が所定の範囲より低いときには、前記発電電力を前記電力コントローラを介して前記バッテリへ充電する」点で共通する。
　
　したがって，両者は，以下の点で一致している。
「走行部と旋回部と作業部からなる電動ショベルであって，
　前記旋回部に備えられたエンジンと，
　該エンジンと機械的に接続された状態で前記旋回部に備えられ，該エンジンの動力を電気エネルギーへ変換する発電機と，
　該発電機と電気的に接続された状態で前記旋回部に備えられ，該発電機で発生させた電気エネルギーを蓄えるバッテリと，
　前記旋回部に備えられ，処理プログラムが記憶されるとともに，操作入力装置からの操作指令，及び，各種センサからのデータに基づき前記処理プログラムによって演算を行う制御装置と，
　前記バッテリに備えられた電圧・電流検出センサと，
　前記制御装置とは別個に前記旋回部に備えられ，発電した電力をバッテリへ充電する制御を行う電力コントローラとを有するとともに，
　前記発電機で発生させた電気エネルギーを，バッテリへ充電する発電電力に変換する機能を有し，
　前記制御装置は，前記電圧・電流検出センサの検出データを読み込み，電圧または電流が所定の範囲より低いときには，前記発電電力を前記電力コントローラを介して前記バッテリへ充電する電動ショベル。」
　
　そして，以下の点で一応相違している。
　発電機で発生させた電気エネルギーを，発電電力に変換して電力をバッテリに充電するにあたり、補正発明は，当該変換機能を発電機とともに発電装置を構成する変換装置が備えており、発電装置で発電して電力をバッテリに充電しているのに対して，先願発明は，当該変換機能をモータコントローラが備えており、これにより発電機で発生した電気エネルギーを発電電力に変換して発電した電力をバッテリに充電している点。
　
　上記相違点について検討すると，いずれの発明においても，発電機で発生させた電気エネルギーは，バッテリへ充電するのに適した電力に変換されてバッテリに充電されることに変わりは無く，該変換機能を，モータコントローラではなく，補正発明のように，発電機とともに発電装置を構成する変換装置に備えて独立させることは，設計的微差にすぎない。
　
　したがって，補正発明は，先願発明と実質的に同一であり，しかも、本願の発明者が先願発明をした者と同一であるとも，また，本願の出願の時において，その出願人が先願の出願人と同一であるとも認められないので，特許法第２９条の２の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
２−３．むすび
　以上のとおり，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
１．本願発明
　平成２４年９月１８日付けの手続補正は以上のとおり却下されたので，本願の請求項１乃至５に係る発明は，出願当初の特許請求の範囲の請求項１乃至５に記載された事項により特定されるところ，そのうち請求項１に係る発明は，次のとおりである。
「走行部と旋回部と作業部からなる電動ショベルであって、
　前記旋回部に備えられたエンジンと、
　該エンジンと機械的に接続された状態で前記旋回部に備えられ、該エンジンの動力を電気エネルギーへ変換する発電機と、
　該発電機と電気的に接続された状態で前記旋回部に備えられ、該発電機で発生させた電気エネルギーを蓄えるバッテリと、
　前記旋回部に備えられ、前記発電機とともに発電装置を構成する変換装置と、
　前記旋回部に備えられ、処理プログラムが記憶されるとともに、操作入力装置からの操作指令、及び、各種センサからのデータに基づき前記処理プログラムによって演算を行う制御装置とを有することを特徴とする電動ショベル。」（以下，「本願発明」という。）
　
２．引用先願発明
　原査定の拒絶の理由に引用された引用先願発明は、前記「第２　２．２−１．」に記載したとおりである。
　
３．対比・判断
　本願発明は，前記「第２　２．」で検討した補正発明から，「前記バッテリに備えられた電圧・電流検出センサと、前記制御装置とは別個に前記旋回部に備えられ、前記発電装置で発電した電力をバッテリへ充電する制御を行う電力コントローラとを有するとともに、前記制御装置は、前記電圧・電流検出センサの検出データを読み込み、電圧または電流が所定の範囲より低いときには、前記発電装置で発生した発電電力を前記電力コントローラを介して前記バッテリへ充電する」という特定事項を削除したものであって，本願発明を特定するために必要な事項を全て含み，さらに他の事項を省いたものである。
　そうすると，本願発明を特定するために必要な事項を全て含み，さらに他の事項を付加したものに相当する補正発明が，前記「第２　２．２−２．」に記載したとおり，先願発明と実質的に同一であるから，本願発明も同様の理由により，先願発明と同一である。
　
　したがって，本願発明は，先願発明と実質的に同一であり，しかも、本願の発明者が先願発明をした者と同一であるとも，また，本願の出願の時において，その出願人が先願の出願人と同一であるとも認められないので，特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。
　
４．むすび
　以上のとおり，本願発明は特許を受けることができないから，他の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本願は拒絶すべきものである。
　よって，結論のとおり審決する。
　
　
　なお，請求人は，平成２５年７月１１日付けの回答書において，請求項１に係る発明の「発電装置で発生した発電電力」を，「変換装置で変換した電力」とする補正案を提示しているが，該事項は，「第２　２．２−２．」において検討したとおりであり，補正案の発明も先願発明と実質的に同一であるといえるから，補正案の発明によっても，特許を受けることはできない。