【事件の表示】
　特許第３０４２７１８号「印刷紙からインク、コーティング及びトナーを除去するための単一成分セルラーゼの利用」の請求項１ないし２５に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３０４２７１８号の請求項１ないし２５に係る特許を維持する。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件特許第３０４２７１８号の請求項１〜２５に係る発明についての出願は、平成７年１０月２３日（優先権主張　平成６年１０月２６日　米国）に出願され、平成１２年３月１０日にその発明について特許権の設定登録がなされ、その後、その特許について王子製紙株式会社（以下、「申立人」という。）より特許異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成１３年１２月１０日に訂正請求がなされるとともに意見書が提出され、その後、訂正拒絶理由が通知され、その指定期間内である平成１４年１２月２７日に手続補正書と意見書が提出され、その後、平成１５年１月２７日に上申書が提出されたものである。
  
２．手続補正の適否について   
　上記平成１４年１２月２７日付手続補正は、上記平成１３年１２月１０日付訂正請求書の訂正事項ａ．により、請求項１の
「（ａ）前記印刷紙を３％以上の稠度でパルプ処理してパルプスラリーを得る；」
を、
「（ａ）前記印刷紙を、アルカリ性化学インク除去剤を使用することなく、３％以上の稠度でパルプ処理してパルプスラリーを得、ここでこのパルプスラリーのｐＨは６.５〜８.５のｐＨとする；」
と訂正する旨を、
「（ａ）前記印刷紙を３％以上の稠度でパルプ処理してパルプスラリーを得、ここでこのパルプスラリーのｐＨは６.５〜８.５のｐＨとする；」
と訂正する旨に、補正するものであるが、「アルカリ性化学インク除去剤を使用することなく」と規定された技術事項を削除する点で、訂正事項を変更するものであり、訂正請求書の要旨を変更するものに該当するから、特許法第１２０条の４第３項で準用する同法第１３１条第２項の規定に違反し、採用することができない。
　
３．訂正の適否について
３の１．訂正の内容
　特許権者が求める訂正の内容は、以下のとおりである。
（１）訂正事項ａ
　特許請求の範囲の請求項１について、
「１．印刷紙からインク、コーティング及びトナーを除去する方法であって、
　（ａ）前記印刷紙を３％以上の稠度でパルプ処理してパルプスラリーを得る；
　（ｂ）このパルプスラリーを、このパルプスラリーからインク、コーティング及びトナーを遊離させるのに有効な量の少なくとも一種の単一成分セルラーゼで処理する；そして
  （ｃ）この遊離したインク、コーティング及びトナーをこのパルプスラリーから分離する；
工程を含んで成る方法。」
を、
「１．印刷紙からインク、コーティング及びトナーを除去する方法であって、
　（ａ）前記印刷紙を、アルカリ性化学インク除去剤を使用することなく、３％以上の稠度でパルプ処理してパルプスラリーを得、ここでこのパルプスラリーのｐＨは６.５〜８.５のｐＨとする；
　（ｂ）このパルプスラリーを、このパルプスラリーからインク、コーティング及びトナーを遊離させるのに有効な量の少なくとも一種の単一成分セルラーゼで処理する；そして
　（ｃ）この遊離したインク、コーティング及びトナーをこのパルプスラリーから分離する；
工程を含んで成る方法。」
及び
「２．印刷紙からインク、コーティング及びトナーを除去する方法であって、
　（ａ）前記印刷紙を３％以上の稠度でパルプ処理してパルプスラリーを得る；
　（ｂ）このパルプスラリーを、このパルプスラリーからインク、コーティング及びトナーを遊離させるのに有効な量のヒュミコラ・インソレンスに由来するエンドグルカナーゼＩの単一成分セルラーゼで処理する；そして
　（ｃ）この遊離したインク、コーティング及びトナーをこのパルプスラリーから分離する；
工程を含んで成る方法。」
に訂正し、
　併せて請求項２〜１５の番号を３〜１６に訂正する。
（２）訂正事項ｂ
　訂正前の請求項２、３、７、９、１０、１９、２０、２１、２３（訂正後の請求項３、４、８、１０、１１、１９、２０、２１、２３）の
「請求項１記載の方法」
を、
「請求項１又は２記載の方法」
に訂正し、
　訂正前の請求項４、５、６（訂正後の請求項５、６、７）の
「請求項１又は５記載の方法」
を、
「請求項２記載の方法」
に訂正する。
（３）訂正事項ｃ
　訂正前の請求項５（訂正後の請求項６）の
「ｐＨを８.５以上とする」
を、
「ｐＨを８.５以下とする」
に訂正する。
（４）訂正事項ｄ
　訂正前の請求項２（訂正後の請求項３）の
「３.５％〜４.５％」
を、
「３.５％〜４０％」
に訂正する。
（５）訂正事項ｅ
　訂正前の請求項１６及び２４を削除する。
（６）訂正事項ｆ
　訂正前の請求項２５
「２５．印刷紙からインク、コーティング及びトナーを除去するための方法であって：
　（ａ）水の中に懸濁した印刷紙からインク、コーティング及びトナーを遊離させるのに有効な量の少なくとも一種の単一成分セルラーゼをこの懸濁印刷紙に加える；
　（ｂ）同時に、３％以上の稠度において、工程（ａ）のこの懸濁した印刷紙を前記単一成分セルラーゼで処理する及び前記印刷紙をパルプ処理し、パルプスラリーを得る；そして
　（ｃ）このパルプスラリーから遊離したインク、コーティング及びトナーを分離させる；
工程を含んで成る方法。」
を、
「２４．印刷紙からインク、コーティング及びトナーを除去するための方法であって：
　（ａ）水の中に懸濁した印刷紙からインク、コーティング及びトナーを遊離させるのに有効な量の少なくとも一種の単一成分セルラーゼをこの懸濁印刷紙に加える；
　（ｂ）同時に、３％以上の稠度において、工程（ａ）のこの懸濁した印刷紙を前記単一成分セルラーゼで処理する及び前記印刷紙をアルカリ性化学インク除去剤を使用することなくパルプ処理し、パルプスラリーを得る；そして
　（ｃ）このパルプスラリーから遊離したインク、コーティング及びトナーを分離させる；
工程を含んで成る方法。」
に訂正する。
　
３の２．当審の判断
　訂正事項ａ．〜ｆ．のうち、訂正事項ｃ．について、訂正前の請求項５記載の「ｐＨを８.５以上にする」旨の技術的事項は、訂正拒絶理由通知でも指摘したとおり、発明の詳細な説明中の「ｐＨは約６.５〜約１０……の範囲にしてよい。」との記載（本件特許公報３頁６欄４４〜４５行）と矛盾するものではなく、それ自体、意味内容は明確であるから、訂正前の該「８.５以上」が「８.５以下」の誤記であることが明らかであるとはいえない。
　そうすると、該「８.５以上」を「８.５以下」と訂正することは、「誤記の訂正」を目的とするものとはいえず、また、「特許請求の範囲の減縮」あるいは「明りょうでない記載の釈明」のいずれを目的とするものともいえない。
　以上のとおり、訂正事項ｃ．は、特許法第１２０条の４第２項ただし書の規定に適合せず、該不適法な訂正事項ｃ．を含む上記訂正は全体として不適法なものであるから、その余の訂正事項の適否を判断するまでもなく、当該訂正は認められない。
　
４．本件発明
　上記３の２．項の結論より、本件請求項１〜２５に係る発明（以下、請求項ｍに係る発明を「本件発明ｍ」という。）は、その特許明細書の特許請求の範囲の請求項１〜２５に記載された次のとおりのものである。
「【請求項１】印刷紙からインク、コーティング及びトナーを除去する方法であって、
　（ａ）前記印刷紙を３％以上の稠度でパルプ処理してパルプスラリーを得る；
　（ｂ）このパルプスラリーを、このパルプスラリーからインク、コーティング及びトナーを遊離させるのに有効な量の少なくとも一種の単一成分セルラーゼで処理する；そして、
　（ｃ）この遊離したインク、コーティング及びトナーをこのパルプスラリーから分離する；
工程を含んで成る方法。
　【請求項２】工程（ａ）における稠度が３.５％〜４.５％である、請求項１記載の方法。
　【請求項３】工程（ａ）における稠度が１０％〜２０％である、請求項１記載の方法。
　【請求項４】工程（ａ）のパルプスラリーのｐＨが６.５以上である、請求項１記載の方法。
　【請求項５】工程（ａ）のパルプスラリーのｐＨを８.５以上にする、請求項１記載の方法。
　【請求項６】工程（ｂ）の前に工程（ａ）のパルプスラリーのｐＨを酸性化剤の添加により６.５〜８.５のｐＨに下げることを更に含んで成る、請求項５記載の方法。
　【請求項７】前記印刷紙を工程（ａ）において２分〜１０分パルプ処理する、請求項１記載の方法。
　【請求項８】工程（ｂ）の前記パルプスラリーの酵素処理中に前記パルプスラリーを少なくとも２０分更にパルプ処理することを含んで成る請求項７記載の方法。
　【請求項９】前記印刷紙を工程（ａ）において少なくとも２０分パルプ処理する、請求項１記載の方法。
　【請求項１０】工程（ａ）の後に前記パルプスラリーを少なくとも２倍希釈することを更に含んで成る、請求項１記載の方法。
　【請求項１１】前記パルプスラリーを工程（ｂ）の前に希釈する、請求項１０記載の方法。
　【請求項１２】前記パルプスラリーを工程（ｂ）の後に希釈する、請求項１０記載の方法。
　【請求項１３】前記単一成分セルラーゼがエンド−β−Ｄ−１，４−グルカナーゼである、請求項１記載の方法。
　【請求項１４】前記エンド−β−Ｄ−１，４−グルカナーゼがセロトリオースの加水分解を触媒できるものである、請求項１３記載の方法。
　【請求項１５】前記エンド−β−Ｄ−１，４−グルカナーゼがヒュミコラ・インソレンスに由来する、請求項１３記載の方法。
　【請求項１６】前記エンド−β−Ｄ−１，４−グルカナーゼがエンドグルカナーゼＩである、請求項１５記載の方法。
　【請求項１７】前記エンド−β−Ｄ−１，４−グルカナーゼがエンドグルカナーゼＶである、請求項１５記載の方法。
　【請求項１８】前記単一成分セルラーゼがセロビオヒドロラーゼである、請求項１記載の方法。
　【請求項１９】前記パルプスラリーを工程（ｂ）において単一成分セルラーゼで少なくとも５分処理する、請求項１記載の方法。
　【請求項２０】前記パルプスラリーを工程（ｂ）において単一成分セルラーゼで３０℃〜７５℃の温度で処理する、請求項１記載の方法。
　【請求項２１】前記遊離したインク、コーティング及びトナーを浮遊により前記パルプスラリーから分離させる、請求項１記載の方法。
　【請求項２２】浮遊後、前記パルプスラリーを洗浄する、請求項２１記載の方法。
　【請求項２３】前記パルプスラリーを複数種の単一成分セルラーゼで処理することを含んで成る、請求項１記載の方法。
　【請求項２４】工程（ａ）のパルプスラリーを多成分セルラーゼで処理することを更に含んで成る、請求項１記載の方法。
　【請求項２５】印刷紙からインク、コーティング及びトナーを除去するための方法であって：
　（ａ）水の中に懸濁した印刷紙からインク、コーティング及びトナーを遊離させるのに有効な量の少なくとも一種の単一成分セルラーゼをこの懸濁印刷紙に加える；
　（ｂ）同時に、３％以上の稠度において、工程（ａ）のこの懸濁した印刷紙を前記単一成分セルラーゼで処理する及び前記印刷紙をパルプ処理し、パルプスラリーを得る；そして
　（ｃ）このパルプスラリーから遊離したインク、コーティング及びトナーを分離させる；
工程を含んで成る方法。」
　
５．特許異議の申立てについての判断
５の１．申立ての理由の概要
　申立人は、甲第１号証（特表平６−５０６７３２号公報）、甲第２号証（特表平５−５０９２２３号公報）、甲第３号証（特表平５−５０５６５４号公報）、甲第４号証（特開昭５９−９２９９号公報）、甲第５号証（特開平２−８０６８３号公報）、甲第６号証（特公平４−９２３１号公報）、甲第７号証（「工業用酵素の技術と市場」、株式会社シーエムシー（１９８４年４月２５日発行）、１３０〜１４３頁）及び甲第８号証（「染色研究」Ｖｏｌ．３８，Ｎｏ．４（１９９４）、４〜６頁）（以下、甲第ｎ号を「甲ｎ」、該甲号証記載の発明を「甲ｎ発明」という。）を提出し、
　１）本件発明１〜２５は、甲１発明と同一の発明であるか、少なくとも甲１〜８発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項１〜２５に係る特許は、特許法第２９条第１項第３号、又は同法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、
　２）本件特許明細書の記載は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない、
と主張する。
　　
５の２．甲各号証の記載内容
　ａ．甲１
　ａ−１．「１．製紙用パルプの処理のため、高含量のエンドグルカナーゼを含みそして少量のセロビオヒドラーゼを含むか、または全く含まないセルラーゼ調製品の使用。
　　　　　　（略）　　　　
　４．エンドグルカナーゼが、単成分のエンドグルカナーゼである、請求の範囲第１……項……に記載の使用。
　　　　　　（略）
　９．エンドグルカナーゼが、フミコラ　インソレンス（Ｈｕｍｉｃｏｌａ　Ｉｎｓｏｌｅｎｓ）、ＤＳＭ１８００由来の約４３ｋＤのエンドグルカナーゼに対して発生させた抗体と免疫反応性であるエンドグルカナーゼである、請求の範囲第４項記載の使用。」（請求項１、４、９）、
　ａ−２．「以下の内容が見出された：すなわち、高程度のエンドグルカナーゼ活性を示すセルラーゼ調製品は、紙パルプの処理のため、特に……脱インクプロセスにおいて使用するため、またはパルプの排水性を改善するため好都合に用いることができる。」（２頁右下欄１０〜１３行）、
　ａ−３．「本発明に係る使用は、その……脱インクにおいて助力するためにいかなるパルプにも適用でき、あるいはその排水性を改善するため適用できる。」（３頁右上欄８〜１０行）、
　ａ−４．「セルラーゼ調製品を、パルプ化故紙に対し本発明に従って用いる場合、脱インクは脱インク化学薬品（例えば水酸化ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、過酸化水素および界面活性剤）の存在下、高ｐＨ（９を超える）でパルプ化を行い、引き続きインク分離（例えば浮選および／または水洗により）によって行うことにより達成され得る。本発明のこの態様は、特に有利である：何故なら、セルラーゼ／エンドグルカナーゼは脱インクを改良するために役立ち、付随して排水を改良するのに役立つからである。」（３頁左下欄２４行〜同右下欄４行）、
　ａ−５．「実施例　製紙用パルプの処理のための約４３ｋＤのフミコラ……エンドグルカナーゼの使用
　フミコラ　インソレンス（Ｈｕｍｉｃｏｌａ　ｉｎｓｏｌｅｎｓ）、ＤＳＭ１８００由来の約４３ｋＤのエンドグルカナーゼを、パルプ排水に対する酵素の作用を研究する目的で、幾つかのタイプの製紙用パルプの処理のために用いた。実験条件は次のとおりであった。
　パルプ
　１．故紙混合物：３３％の新聞用紙、３３％の雑誌および３３％のコンピューター用紙。脱インク化学薬品と共にまたはそれなしで（それぞれＷＰＣ、ＷＰ）
　　　　　　（略）
　酵素処理
　約４３ｋＤのエンドグルカナーゼの調製品を、７ＣＥＶＵ／ｍｌに希釈し次いで上記のパルプ……に添加した（５０ｇＤＳ、コンシステンシー３％）。酵素用量は１Ｋｇの乾燥パルプ当たり２４００ＣＥＶＵであった。酵素処理は、７.５のｐＨでかつ穏やかに攪拌しながら４０℃で６０分間行った。……湿ったパルプの排水は、……ショッパーリーグラー（ＳＲ）値で与えた。真空下での排水時間……も測定した。結果を次の表に要約する。」（３頁右下欄下から１１行〜４頁左上欄１５行）、
　ａ−６．対照実験（酵素処理と同じ条件であるが、但し酵素添加なし。）でのＳＲ（３％）、排水時間（ｓ）（１５０ｇ／ｍ２）は、それぞれ、６１、１８.２であり、酵素処理を行った場合は、それぞれ、５５、１７であったこと（４頁左上欄、表）、
　ａ−７．「表から次の内容が見られる：すなわち、約４３ｋＤのエンドグルカナーゼ処理はＳＲ値の著るしい減少をもたらしそして製紙において用いられるパルプの排水を著るしく改善する。」（４頁左下欄下から６〜４行）。
　ｂ．甲２
　ｂ−１．「１．フミコーラインソレンス……ＤＳＭ１８００から誘導される高度に精製された〜４３ｋＤのエンドグルカナーゼに対して産生される抗体と免疫反応性であるか、または前記……エンドグルカナーゼの誘導体である均質エンドグルカナーゼ成分を必須のものとして含むセルラーゼ調製物。
　　　　　　（略）
　３１．パルプの廃液特性の改善方法であって、紙パルプを請求の範囲第１……項……のセルラーゼ調製物……で処理する工程を含んでなる方法。」（請求項１、３１）、
　ｂ−２．「セルロース含有材料に対して好ましい活性レベルを示す単一エンドグルカナーゼ成分がここに単離された。」（３頁左上欄下から１１〜１０行）、
　ｂ−３．「本発明のセルラーゼ調製物のエンドグルカナーゼ成分は、例えば、米国特許第４，４３５，３０７号明細書に記載の粗フミコーラ　インソレンス　セルラーゼ混合物の逆相ＨＰＬＣ精製を始めとする大規模な精製操作により……単離され……この操作は、驚くべきことに、非常に高いエンドグルカナーゼ活性に起因して、予想外に好ましい特性を有する単一成分として〜４３ｋＤのエンドグルカナーゼの単離物をもたらした。」（３頁左下欄１９〜２５行）、
　ｂ−４．「本発明によれば、紙パルプの廃液特性が強度の著しい低下を伴うことなく本発明のエンドグルカナーゼによる処理で有意に改善できることが見い出された。……本発明の方法で処理できるパルプの例としては、故紙パルプ……が挙げられる。」（５頁右下欄１０〜１７行）、
　ｂ−５．「例８　紙パルプの処理へのフミコーラ（Ｈｕｍｉｃｏｌａ）〜４３ｋＤエンドグルカナーゼの使用
　パルプ廃液に対する酵母の効果を検査するために、各種タイプの紙パルプの処理に〜４３ｋＤエンドグルカナーゼを使用した。実験条件は次のとおりであった。
　パルプ
　１．回収紙混合物：新聞紙３３％、雑誌３３％およびコンピューター用紙３３％からなる。脱インク薬品の使用または不使用（それぞれ、ＷＰＣまたはＷＰ）。
　　　　　　（略）
　酵素処理
　〜４３ｋＤエンドグルカナーゼ調製物を７ＣＥＶＵ／ｍＬに希釈し、上記パルプ（５０ｇＤＳ、粘度３％）に加えた。酵素用量は、乾燥パルプ１Ｋｇ当り２４００ＣＥＶＵであった。酵素処理は、６０分間ゆるやかに攪拌しながらｐＨ７.５および４０℃で行った。……湿潤パルプの排液を……測定し、ショッパー・リーグラー（ＳＲ）値を求めた。減圧下での排液時間も測定した。結果を下記表にまとめる。」（１４頁左下欄下から６行〜１５頁左上欄５行）、
　ｂ−６．対照実験（酵素処理と同じ条件であるが、但し酵素添加なし。）でのＳＲ（３％）、排水時間（ｓ）（１５０ｇ／ｍ２）は、順次、６１、１８.２であり、酵素処理を行った場合は、順次、５５、１７であったこと（１５頁左上欄、表）、
　ｂ−７．「上記表から、〜４３ｋＤエンドグルカナーゼ処理は、製紙で使用されるパルプのＳＲ値の著しい低下をもたらし、そして廃液が有意に改善されることを示す。」（１５頁左下欄下から７〜５行）。
　ｃ．甲３
　ｃ−１．「１．古紙のインク抜きの酵素的方法であって、次の連続的工程：
　ａ）インク抜き化学薬品の存在下、ｐＨ９.５超で、古紙を８％超のコンシステンシーでパルプ化する工程、
　ｂ）酸性化剤を添加してｐＨ６〜９.５に低下させ、次いでアルカリセルラーゼを添加する工程、
　ｃ）８％超のコンシステンシーでパルプ化および／又は離解を継続する工程、
　ｄ）パルプからインク粒子を分離する工程、
を含んでなる、前記方法。」（請求項１）。
　ｄ．甲４
　ｄ−１．「セルラーゼを含有する古紙再生用脱墨剤。」（特許請求の範囲第１項）。
　ｅ．甲５
　ｅ−１．「パルプ濃度３〜１０％の古紙スラリーに少なくとも１種類のセルラーゼを含む酵素を添加して酵素処理し、次いで脱墨剤処理することを特徴とする古紙の脱墨処理法。」（請求項１）。
　ｆ．甲６
　ｆ−１．「故印刷紙を、ｐＨ３〜８の範囲に制御して酵素によってパルプ化し、そして浮選及び／または洗浄法によって繊維からインク粒子を除去することを特徴とする生物学的脱インク法。」（請求項１）。
　ｇ．甲７
　ｇ−１．「ｅｎｄｏ−１，４−β−グルカナーゼはＣＭＣ−ａｓｅとも呼ばれ、セルロースポリマーの内部結合をエンド型に加水分解し、セロオリゴ糖、セロビオースあるいはグルコースを生成する。この酵素単独では結晶性セルロースに対する分解力は弱いが、次に述べるｅｘｏ−セロビオヒドロラーゼと共存すると強い分解力を示す。
　ｅｘｏ−セロビオヒドロラーゼ（ｅｘｏ−β−１，４−グルカナーゼ）はＡｖｉｃｅｌａｓｅとも呼ばれ、セルロースのβ−１，４−グルコシド結合を非還元末端よりエキソ型に加水分解しセロビオースを生成する。
　β−Ｄ−グルコシダーゼはＣｅｌｌｏｂｉａｓｅとも呼ばれ、セロオリゴ糖、特にセロビオースを良く加水分解しグルコースを生成する。」（１３１頁下から１１行〜１３２頁３行）。
　ｈ．甲８
　ｈ−１．「セルラーゼとはセルロース基質の加水分解を触媒する酵素の総称で、微生物起源の酵素を主として、種々のものが知られている。いずれも数種の酵素の複合体で、非結晶性のセルロース基質内部のグルコシド結合の切断を触媒するｅｎｄｏ−β−１，４−ｇｌｕｃａｎａｓｅ、セルロースの非還元末端からセルビオース単位に切断するｅｘｏ−β−１，４−ｇｌｕｃａｎａｓｅ、生成したセロビオースやセロオリゴ糖を単糖体のグルコースにまで加水分解するβ−ｇｌｕｃｏｓｉｄａｓｅの少なくとも３種類の成分が存在し、それらが複数に機能しあってセルロースを効率的に加水分解するものと考えられている１）。」（４頁右欄７〜１８行）。
　
５の３．当審の判断
５の３の１．主張１）について
（１）本件発明１について
  ａ．発明の新規性について
　本件発明１（前者）と甲１発明（後者）とを対比すると、
　後者に係る「製紙用パルプの処理のためのセルラーゼ調製品の使用」（ａ−１．参照）の態様として、脱インク化学薬品の存在下、高ｐＨでパルプ化を行い、引き続きインク分離を行う方法（ａ−４．参照）に着目した場合、
　１）被処理品である、３３％の新聞用紙／３３％の雑誌／３３％のコンピューター用紙からなる故紙混合物（ａ−５．参照）には、通常、インクやコーティング、トナーが混在し、それらが一連の脱インク処理により一括して除去されるものと解されるから、該方法は、前者の「印刷紙からインク、コーティング及びトナーを除去する方法」に相当し、
　２）後者の該「セルラーゼ調製品」が「単成分のエンドグルカナーゼ」（ａ−１．の請求項４参照）である場合、該「単成分のエンドグルカナーゼ」は、前者で用いる「単一成分セルラーゼ」に相当し、
　３）後者の実施例で、酵素（＝エンドグルカナーゼ）添加前のパルプのコンシステンシー、すなわち、稠度が「３％」である（ａ−５．参照）ことから、酵素添加前のパルプスラリーの調製時、パルプスラリーの稠度が「３％」となるようにパルプ化が行われていることは当業者に自明と解され、
　４）後者の実施例では、遊離したインクのパルプスラリーからの分離について明記されていないものの、脱インキ後にインク分離を行うことは当然付加すべき工程である（ａ−４．参照）から、脱インキ化学薬品を用いた該実施例においても、前者と同様、「この遊離したインク、コーティング及びトナーをこのパルプスラリーから分離する」工程を含ませることも、また、当業者に自明と解される。
　以上のことから、
　両者は、
「印刷紙からインク、コーティング及びトナーを除去する方法であって、
　（ａ）前記印刷紙を３％の稠度でパルプ処理してパルプスラリーを得る；
　（ｂ）このパルプスラリーに、少なくとも一種の単一成分セルラーゼを添加し、このパルプスラリーからインク、コーティング及びトナーを遊離させる処理を行う；そして、
　（ｃ）この遊離したインク、コーティング及びトナーをこのパルプスラリーから分離する；
工程を含んで成る方法。」
に係る点で一致するものの、
前者では、ｂ工程を、パルプスラリーを、このパルプスラリーからインク、コーティング及びトナーを遊離させるのに有効な量の少なくとも一種の単一成分セルラーゼで処理することにより行うのに対して、後者では、ｂ工程を、脱インク化学薬品の存在下で、少なくとも一種の単一成分セルラーゼを添加し、このパルプスラリーからインク、コーティング及びトナーを遊離させる処理を行う点で相違している。
　すなわち、後者は、脱インク化学薬品の存在下で単一成分セルラーゼで処理するものであるから、前者におけるパルプスラリーからインク、コーティング及びトナーを遊離させるのに有効な量の単一成分セルラーゼで処理するという技術的事項（以下、「ｂ工程要件」という）を有していない。
　一方、本件発明１は、「パルプスラリーからインク、コーティング及びトナーを遊離させるのに有効な量の少なくとも一種の単一成分セルラーゼで処理する」工程を採用することにより、「高品質印刷紙及び新聞紙を経済的にリサイクルするための方法を提供する」（特許公報３頁５欄６〜７行）という、顕著な効果を奏するものと認められる。）
　したがって、本件発明１は、甲１発明と同一の発明ということはできない。
　
　ｂ．発明の進歩性について
　前記ｂ−１．〜ｈ−１．から明らかなとおり、甲２〜８のいずれにも、甲１発明において上記（ｂ）工程要件を採用することが、本件発明１についての上記の顕著な効果発現につながることを教示する個所は存在しない。
　特に、甲２発明の「単一エンドグルカナーゼ成分」（ｂ−２．〜ｂ−３．参照）は、それ自体、甲１発明の「単成分のエンドグルカナーゼ」（ａ−１．参照）と同一と認められるものの、甲１発明と同様、甲２発明においても脱インクには脱インク薬品が使用されており（ｂ−５．参照）、また、甲３発明でも、同じく甲１発明と同様、インク抜き化学薬品の存在下でアルカリセルラーゼ処理が行われている（ｃ−１．参照）点で、これらの発明は、本件発明１の前記（ｂ）工程要件を何ら示唆するものではない。
　そうすると、本件発明１は、甲１〜８発明に基づいて当業者に想到容易であったということはできない。
（２）本件発明２〜２４について
　本件発明２〜２４は、請求項１を直接、あるいは間接的に引用し、発明１をさらに技術的に限定する関係にあるところ、前記のとおり、前提となる本件発明１が甲１発明と同一の発明でもなければ、甲１〜８発明から当業者に想到容易であったともいえない以上、それと同じ理由により、本件発明２〜２４発明は、甲１発明と同一の発明でもなければ、甲１〜８発明から当業者に想到容易であったともいえない。
（３）本件発明２５について
　ａ．発明の新規性について
　本件発明２５（前者）と甲１発明（後者）とを対比すると、
　甲１には、前者の発明特定事項である、
「（ａ）水の中に懸濁した印刷紙からインク、コーティング及びトナーを遊離させるのに有効な量の少なくとも一種の単一成分セルラーゼをこの懸濁印刷紙に加える；
　（ｂ）同時に、３％以上の稠度において、工程（ａ）のこの懸濁した印刷紙を前記単一成分セルラーゼで処理する及び前記印刷紙をパルプ処理し、パルプスラリーを得る；」
の両工程を行うこと（以下、該構成を「［（ａ）＋（ｂ）］工程要件」という）について、記載されていない。
　したがって、上記明確な構成上の相違の点で、本件発明２５は、甲１発明と同一の発明ということはできない。
　
　ｂ．発明の進歩性について
　本件発明２５も、本件発明１について述べたところと同様の本件特許明細書記載の顕著な効果（５の３の１．項の（１）のａ．参照）を奏するものと認められるところ、甲２〜８のいずれにも、甲１発明において上記［（ａ）＋（ｂ）］工程要件を採用することが、本件発明２５についての上記の顕著な効果発現につながることを教示する個所は存在しない。
　そうすると、本件発明２５は、甲１〜８発明に基づいては当業者に想到容易であったということはできない。
　
５の３の２．主張２）について
　申立人は、本件発明１６では「エンドグルカナーゼＩ」を使用する旨、また、本件発明１７では「エンドグルカナーゼＶ」を使用する旨、それぞれ規定するにもかかわらず、本件特許明細書には「エンドグルカナーゼＩ」及び「エンドグルカナーゼＶ」とはどのような内容のものを意味するかについての説明がなく、その内容が不明である点で、本件特許明細書の記載は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない（特許異議申立書２４頁下から７行〜２５頁５行）、と主張する。
　しかしながら、「エンドグルカナーゼＩ」とは、「セルロース系基質のアモルファス領域において作用する」（本件特許公報６頁１２欄３２〜３３行）ものであり、「約５０ｋＤａの分子量及び約５.５のｐＩを有」（同３４〜３５行）し、「Ｈ．インソレンスから単離され、そしてアスペルギルスの中でクローニング及び発現され」（同３５〜３７行）るものであることが、また、「エンドグルカナーゼＶ」とは、「セルロース基質の結晶性領域中のセルロース鎖の加水分解を引き起こすことができる」（同２４〜２６行）ものであり、「Ｈ．インソレンシから単離され、そして約４３ｋＤａの分子量及び約５.２のｐＩを有」（同２７〜２８行。なお、前後の記載からみて、上記「シ」は、「ス」の誤記と解される。）するものであることが、それぞれ、本件特許明細書には明記されており、当業者であれば、これらの記載に基づいて本件発明１６、１７を容易に理解・実施できるものと解されるから、これに反する申立人の上記主張は、妥当なものとはいえない。
　
６．むすび
　したがって、特許異議申立ての理由及び証拠によっては、請求項１〜２５に係る特許を取り消すことはできない。
　また、他に請求項１〜２５に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。　
【異議決定日】
平成１５年６月２５日（２００３．６．２５）