【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２１３７９０９号発明「光学器械」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第２１３７９０９号発明の特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件特許第２１３７９０９号発明（以下、「本件特許発明」という。）の出願は、昭和５８年９月２０日に特許出願された特願昭５８−１７２０９１号を原出願として、その一部について平成５年７月１５日に特許法第４４条第１項の規定により新たに特願平５−１７５１７８号として特許出願され、平成６年５月２３日及び平成７年２月１０日付けの手続補正書により明細書の補正がなされ、平成１０年８月１４日にその発明について特許の設定登録がされたものである。
　
２．請求人の主張
　本件特許発明は、平成６年５月２３日付けの手続補正書においてなされた明細書の補正が、明細書の要旨を変更するものであるから、本件特許出願は平成５年法改正前の特許法第４０条の規定によりその手続補正書の提出日にしたものとみなされるべきである。この結果、本件特許発明は、本件出願前に頒布された刊行物である甲第６号証に記載された発明と同一であり、もしくは本件出願前に頒布された刊行物である甲第６号証及び甲第７号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定、もしくは、特許法第２９条第２項の規定に違反し、無効にすべきものである。
　また、本件特許は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであり、無効にすべきものである。
　
３．被請求人の主張
　本件特許発明は、平成６年５月２３日付けの手続補正書においてなされた明細書の補正が、明細書の要旨を変更するものではないから、出願当初の明細書に記載された事項の範囲内のものである。してみると、甲第６号証及び甲第７号証は、本件出願前に頒布された刊行物ではないので、本件特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定、もしくは、特許法第２９条第２項の規定に違反するものではなく、無効とされるべきものではない。
　また、本件特許は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしている特許出願に対してなされたものであり、無効とされるべきものではない。
　
４．平成６年５月２３日付けの手続補正書においてなされた明細書の補正が、明細書の要旨を変更するか否かに対する判断
　請求人は、平成６年５月２３日付けの手続補正書においてなされた明細書の補正の内、特許請求の範囲に記載された「スイッチが前記操作レバーの軸線回りには回転不能に前記スライダー側に保持されている」という記載について、明細書の要旨を変更するものと主張するので、検討する。
　補正後の特許請求の範囲の記載によれば、スイッチは
　　　１）操作レバーの軸線回りには回転不能に保持され、
且つ、２）スライダー側に保持されているものである。
　操作レバーは軸線回りに回転し、スライダ自体は回転しないものであるから、スライダ側とは回転しない側を意味し、例えば、スライダに保持されていれば、上記１）、２）を満足するものである。
　また、被請求人は、特許請求の範囲のこの点の記載に関し、「操作レバー４２を軸線回りに回動操作しても、回転する操作レバー４２側とは関係なく、押釦スイッチ６５が中軸４６の軸線回りに回転しない状態（回転不能な状態）を保ち続ける様にスライダ６側に保持されていることは明白である。」と主張しており、この主張によっても、押釦スイッチは、回転する操作レバー側ではなく、操作レバーの中軸の軸線回りに回転しない状態を保ち続ける様にスライダ側に保持されているのであるから、該スイッチは、回転する側ではない方の側であるスライダ側の任意の箇所、すなわち、図３、図４に図示された、操作レバー内のスイッチ保持用の筒体内部のみならず、操作レバーの貫通孔の内部以外の、スライダに固定されているプレートやスライダに保持され得ることを意味する。
　しかしながら、特願平５−１７５１７８号の願書に最初に添付した明細書及び図面（以下、「本件出願当初明細書及び図面」という。）によれば、「このような操作レバー４２には両端に開口する貫通孔４５が形成され、この貫通孔４５には中軸４６が挿入されている。この中軸４６はベアリング４７，４８を介して操作レバー４２に回転自在に保持されている。中軸４６の下端部近傍には球状部４３の凹部４３ａ内に位置する球状部４９が形成され、中軸４６の下端部には球状部５０が形成されている。なお、球状部４３，４９は中心が一致している。」（【００１８】段落）こと、「操作レバー４２の上端部の膨出握り部４２ａ内には中軸４６の上端に螺合したスイッチ保持用の筒体６２が配設され、この筒体６２内の空間６３内には押釦スイッチ６５が収納保持されている。これにより、この押釦スイッチ６５の押圧操作部材６５ａも、中軸４６の上端部に間接的に保持されている。しかも、押圧操作部材６５ａは、操作レバー４２の上端から突出さられていると共に、操作レバー４２に対して相対回転し得る様になっている。」（【００２１】段落）ことが記載され、また、図３、図４の記載を参照すると、スイッチは操作レバー４２の貫通孔４５内（筒体６２内）に保持されていることしか記載されておらず、スイッチを操作レバーの貫通孔外に保持し、スライダ側に保持する構成は、本件出願当初の明細書及び図面に記載されておらず、また、その記載からみて自明のことでもない。
　したがって、平成６年５月２３日付けの手続補正書においてなされた明細書の補正は、特許請求の範囲に記載された事項を、願書に最初に添付された明細書及び図面に記載された事項の範囲内でないものとするので、明細書の要旨を変更するから、本件の特許出願は、平成５年法改正前の特許法第４０条の規定により、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
　
５．本件特許発明に対する判断
（１）本件特許発明
　本件特許発明は、平成６年５月２３日付けの手続補正書においてなされた明細書の補正が、前記４．に記載のように明細書の要旨を変更するものであるから、本件特許出願は、平成５年法改正前の特許法第４０条の規定により、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
　そして、本件特許発明の要旨は、明細書及び図面の記載からみて、特許請求の範囲に記載された以下のとおりのものである。
「光学器械本体が支持されたスライダをベース上に摺動自在に載置し、該スライダに光学器械本体を上下動可能に装着し、前記スライダに操作レバーを傾動操作自在且つ軸線回りに回転操作可能に装着して、前記操作レバーの傾動により前記スライダを左右・前後に微動可能に設け、前記操作レバーの軸線回りの複数回の回転操作により前記光学器械本体を上下に微動可能に設けると共に、前記光学器械本体の制御用の電子回路が設けられた光学器械において、
前記操作レバーに上下に延び且つ上端に開口する貫通孔を穿設し、該貫通孔の上端部内に押圧操作部材を上端部が前記貫通孔の上端から突出するように保持させると共に、該押圧操作部材の押圧操作に応じて前記電子回路を駆動させるスイッチが前記操作レバーの軸線回りには回転不能に前記スライダー側に保持されていることを特徴とする光学器械。」
（２）甲第６号証ないし甲第７号証
　平成６年５月２３日以前に頒布された、甲第６号証（特開昭６０−６４３１４号公報（本件原出願の公開公報））には、「ベース上にスライダを摺動自在に載置し、該スライダに光学器械本体を上下動可能に装着し、前記スライダに操作レバーを傾動操作自在に且つ軸線回りに回動操作自在に装着すると共に、前記操作レバーの傾動により前記スライダを微動させ、前記操作レバーの回動操作により光学器械本体を上下に微動させ得るようにした光学器械の微調節装置において、
　前記操作レバーに両端に開口する貫通孔を穿設し、該貫通孔内に中軸を相対回転自在に挿入し、該中軸を軸線回りに回転不能に且つ傾動可能に前記スライダに係合させ、該中軸の上端に装着したスイッチの操作部を前記貫通孔の上端に配設し、該スイッチとスライダ側の電子回路との配線の一部を前記中軸内に配設したことを特徴とする光学器械の微調節装置。」（１頁左下欄特許請求の範囲）であり、「操作レバー４２の上部内には中軸４６の上端に螺合したスイッチ保持用の筒体６２が配設されている。筒体６２内の空間６３内には押釦スイッチ６５が収納されている。」（３頁右下欄２〜５行）ことが記載されている。
　また、平成６年５月２３日以前に頒布された、甲第７号証（特開平２−８８０２８号公報）には、「光軸と被検物との位置合わせを行う操作桿の内部に、該操作桿の上部に設けた押釦の作動によって該操作桿の軸方向に移動する磁性コアを設け、前記操作桿の周囲に前記移動した磁性コアと磁気回路を構成するスイッチ手段を備えたことを特徴とする光学器械の微調節装置。」（１頁左下欄特許請求の範囲）であり、「本発明は、被検物との位置合わせを行う機構と、測定や撮影等の開始信号を出力する手段とを併合した光学器械の微調節装置に関するものであ」り（１頁左下欄１３〜１６行）、「球状部１５の上方部には、可動磁性コア１１と同一軸芯上に固定磁性コア２０が配置され、可動磁性コア１１の下端と固定磁性コア２０の上端との間には、可動磁性コア１１の下動を許容するための空間Ａが設けられている。なお、可動磁性コア１１、固定磁性コア２０を除く部分は、全て非磁性体から成る材料により作られている。空間Ａの近傍において、操作桿３の軸部３ｂの周囲には信号検出用コイル２１が配置され、この信号検出用コイル２１は球受部材１３の上面において、操作桿３の傾動に追従して水平方向に自在に摺動される。信号検出用コイル２１からの信号は、後述するように信号処理部２２により処理されてオン・オフ信号となる。」（２頁左下欄１２行〜同頁右下欄５行）こと、「更に、第５図に示すように操作桿３内の可動磁性コア１１の代りに磁石３０を用い、操作桿３の周りに配置したホール素子３１やリードスイッチ等の磁気感応手段を、磁石３０の変位により作動させてオン・オフ信号Ｓを得ることもできる。」（３頁左下欄９〜１３行）ことが記載されている。
（３）対比
　本件特許発明と甲第６号証に記載の発明とを対比すると、甲第６号証が本件原出願の公開公報ということもあって、両者は、「光学器械本体が支持されたスライダをベース上に摺動自在に載置し、該スライダに光学器械本体を上下動可能に装着し、前記スライダに操作レバーを傾動操作自在且つ軸線回りに回転操作可能に装着して、前記操作レバーの傾動により前記スライダを左右・前後に微動可能に設け、前記操作レバーの軸線回りの複数回の回転操作により前記光学器械本体を上下に微動可能に設けると共に、前記光学器械本体の制御用の電子回路が設けられた光学器械において、
　前記操作レバーに上下に延び且つ上端に開口する貫通孔を穿設し、該貫通孔の上端部内に押圧操作部材を上端部が前記貫通孔の上端から突出するように保持させると共に、該押圧操作部材の押圧操作に応じて前記電子回路を駆動させるスイッチが設けられていることを特徴とする光学器械。」の点で一致しており、スイッチを設けるにあたり、本件特許発明は、スイッチが前記操作レバーの軸線回りには回転不能に前記スライダー側に保持されているのに対して、甲第６号証には、スイッチがスライダ側に保持されているとは記載されていない点で相違している。
（４）当審の判断
　上記相違点について検討すると、本件特許発明と同様な光学器械に関する甲第７号証に記載の発明には、「この信号検出用コイル２１は球受部材１３の上面において、操作桿３の傾動に追従して水平方向に自在に摺動される。」という記載があり、球受部材１３（本件特許発明のスライダに相当）の上面に信号検出用コイル（甲第７号証の特許請求の範囲におけるスイッチ手段）が保持された構成が記載されている。また、スイッチ手段として、信号検出用コイルではなくリードスイッチを用いることも記載されているので、甲第７号証に記載の発明には、スイッチが前記操作レバーの軸線回りには回転不能に前記スライダー側に保持されている点が、記載されているものと認められる。
　そして、上記甲第６号証に記載の発明においてスイッチを設けるにあたり、上記甲第７号証に記載の発明の技術思想を適用することは、当業者が適宜なし得た程度のことである。
　また、本件特許発明の作用効果についても、当業者の予測を越えるものとは認められない。
　
６．むすび
　以上のとおりであるから、本件特許発明は、甲第６号証及び甲第７号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、本件特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、同法第１２３条第１項第１号に該当し、請求人のその余の主張について判断するまでもなく、無効とすべきものである。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。