【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２１３１１６６号「全周流型水中モータポンプ」の特許無効審判事件についてされた平成１０年８月２４日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成１０年（行ケ）第３２９号、平成１１年１２月２２日判決言渡）があり、その後、最高裁判所において上告棄却及び不受理の決定（平成１２年（行ツ）第９７号及び平成１２年（行ヒ）第９５号、平成１２年６月９日決定）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第２１３１１６６号発明の明細書の請求項１に記載された発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【事　実　及　び　理　由】
第１　当事者の求めた審決
１　請求人
　　結論と同旨
２　被請求人
　　本件審判の請求は、成り立たない。
　　審判費用は、請求人の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　手続の経緯
　本件特許第２１３１１６６号は、被請求人が、昭和６３年１１月１５日（優先権主張・昭和６３年２月８日）に出願した特許出願（特願昭６３−２８６９２３号、以下「原出願」という。）につき、平成４年６月２９日にその一部を分割して新たな特許出願（特願平４−１７０８６６号、以下「本件特許出願」という。）とし、同７年６月１４日の出願公告を経て、同９年８月１日に設定登録がされたものである。
２　本件発明
　本件特許の請求項１に係る発明（以下「本件発明」という。）は、本件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものであると認める。
「全周流型水中モータポンプにおいて、ポンプケーシングを弾性体で構成し、剛性体からなる中間ケーシングの下面に、上記ポンプケーシングを貫通して延びる脚部を一体にして設け、該脚部のねじ部と螺合するボルトによって、底板と上記中間ケーシングとで上記ポンプケーシングを挟持するようにしたことを特徴とする全周流型水中モータポンプ。」
第３　当事者の主張の概要
１　請求人
　本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に「本発明は、上記した実施例において一体化されたポンプケーシング１１ａと外胴１１ｂとを、図３に示す従来例におけるように分離し、外胴１１ｂを金属製とし、ポンプケーシング１１ａのみを弾性体で構成したものにも適用できることは勿論であり、・・・」（特公平７−５６２７９号公報第５欄第４３〜４７行、段落番号【００２０】）と記載されていることからみて、ポンプケーシングと外胴とを分離し、外胴を金属製とし、ポンプケーシングのみを弾性体で構成したものを包含するところ、このものは、原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下、同明細書を「原明細書」といい、同明細書及び図面を併せて「原明細書等」という。)に記載されておらず、また、そのように構成することは、原明細書等の記載からみて自明な事項でもない。
　したがって、本件特許出願は、分割出願の要件を満たしておらず、その出願日は、現実の出願日である平成４年６月２９日となる。そして、本件発明は、本件特許出願前に日本国内において頒布された刊行物である甲第１号証（原出願の公開公報である特開平１−３０１９９１号公報）に記載された発明と同一であるから、本件特許は、特許法第２９条の規定に違反してされたものであり、同法第１２３条第１項の規定により無効とすべきものである。
２　被請求人
　原明細書等の第２図には、ポンプケーシング部１１ａを弾性体で構成し、剛性体からなる中間ケーシング１２の下面に、ポンプケーシング部１１ａを貫通して延びる脚部１２ａを一体にして設け、該脚部１２ａのねじ部と螺合するボルト１６によって、底板１５と中間ケーシング１２とでポンプケーシング部１１ａを挟持するようにした構成、すなわち、本件発明の構成が明確に記載されている。
　また、原明細書の「発明が解決しようとする課題（iv)」には、金属板等からなる外胴４と、弾性体からなるポンプケーシング３と、剛性体からなる中間ケーシング９と、ポンプ台１０５とを備えた全周流型水中モータポンプにおいて、中間ケーシング９、ポンプケーシング３及びポンプ台１０５を締結するための従来技術の問題点が記載されているところ、この問題点は、弾性体からなるポンプケーシングと剛性体からなる中間ケーシングと、ポンプ台の三者の締結に関連して生じるものであって、ポンプケーシングの上方にある外胴との関連性は全くなく、ポンプケーシングが弾性体であれば存在するものであって、外胴をポンプケーシングと一体化して弾性体で構成するか、外胴をポンプケーシングと別体として金属製にするかを問わないものであり、そのことは、当該技術分野における技術常識に照らして自明なことである。
　さらに、原明細書の「発明の効果（viii）」には、中間ケーシングの下面に、ポンプケーシング部を貫通して延びる脚部を一体にして設けたことによる、中間ケーシング、ポンプケーシング及びポンプ台を締結する部品点数が少なくなり、組立時の位置合わせが容易になる効果が記載されているが、この効果は、本件発明の奏する効果と同じものである。
　以上のように本件発明は、目的、構成及び効果のいずれの点からみても原明細書等に記載されていたものとすることが相当である。
　したがって、本件特許出願は、分割出願の要件を満たしており、その出願日は、原出願の出願日である昭和６３年１１月１５日であるところ、請求人の提出した甲第１号証は、本件特許出願前に日本国内において頒布された刊行物ではないので、本件無効審判の請求は成り立たない。
第４　当審の判断
１　分割出願の要件について
　原明細書の「特許請求の範囲」、「発明が解決しようとする課題」、「作用」、「実施例」及び「発明の効果」の項の各記載によれば、原明細書は、従来例に係る全周流型水中モータポンプとして、外胴が金属製でポンプケーシングが弾性体製であるもの（第５、第６図に記載されたもの）を挙げ、外胴が金属製の形態であることに起因する外力に弱いという問題点を解決することを明細書全体を通じて共通の課題にし、ポンプケーシングと外胴とを一体化して弾性体で構成することを課題解決に係る特徴的な構成として、この構成を前提に、発明の説明及び実施例の説明がなされているものと認められ、したがって、原明細書等に開示された、剛性体製の中間ケーシングの下面に、弾性体製のポンプケーシングを貫通して延びる脚部を一体にして設け、該脚部のねじ部と螺合するボルトによって、底板と上記中間ケーシングとで上記ポンプケーシングを挟持するようにした構成を有する全周流型水中モータポンプは、ポンプケーシングと外胴とを一体化して弾性体で構成し、外力に強く、重量が軽くなる等の作用効果を奏するものであることを前提とするものであることが認められる。
　そうすると、かかる原明細書の記載を離れて、ポンプケーシングを貫通して延びる脚部を設けてポンプケーシングを中間ケーシングと底板とで挟持する構成及びその作用効果が、ポンプケーシングと外胴とを一体化して弾性体で構成することから独立であると解することはできないし、また、原明細書等からして、そのように解すべき根拠も認められない。
　しかして、本件明細書の「実施例」の項に「本発明は、上記した実施例において一体化されたポンプケーシング１１ａと外胴１１ｂとを、図３に示す従来例におけるように分離し、外胴ｌ１ｂを金属製とし、ポンプケーシング１１ａのみを弾性体で構成したものにも適用できることは勿論であり、」との記載があり、本件発明は、全周流型水中モータポンプにおいて、ポンプケーシングと外胴とを分離し、外胴を金属製とし、ポンプケーシングのみを弾性体で構成するものを実施例として包含している。
　そうすると、本件発明は、原明細書等に全く開示されておらず、自明でもないものを含むものであるので、本件特許出願は、分割出願の要件を満たしていない。
　したがって、本件特許出願は、原出願の特許出願の時にしたものとみなすことはできず、その出願日は、現実の出願日である平成４年６月２９日である。
２  本件発明の特許性について
(1) 甲第１号証の記載内容
　本件特許出願前に日本国内において頒布された刊行物である甲第１号証には、被請求人もその旨主張しているように、ポンプケーシング部１１ａを弾性体で構成し、剛性体からなる中間ケーシング１２の下面に、ポンプケーシング部１１ａを貫通して延びる脚部１２ａを一体にして設け、該脚部１２ａのねじ部と螺合するボルト１６によって、底板１５と中間ケーシング１２とでポンプケーシング部１１ａを挟持するようにした全周流型水中モータポンプ、が記載されていると認める。
(2) 本件発明と甲第１号証記載の発明との対比・判断
　甲第１号証記載の発明の「ポンプケーシング部１１ａ」は、本件発明の「ポンプケーシング」に相当することが明らかであり、その余の構成についても甲第１号証記載の発明と本件発明とで異なるところはない。
　したがって、本件発明は、本件特許出願前に日本国内において頒布された刊行物である甲第１号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号に該当し、同項の規定により特許を受けることができないものである。
第５　むすび
　以上のように、本件特許は、特許法第２９条の規定に違反してされたものであって、同法第１２３条第１項の規定により無効とすべきものである。
　よって、本件審判費用の負担については、特許法第１６９条第２項において準用する民事訴訟法第６１条を適用して、結論のとおり審決する。