【事件の表示】
　特願２００１−１０６９０５「エストロゲンレセプター遺伝子およびその利用」拒絶査定不服審判事件〔平成１３年１２月２５日出願公開、特開２００１−３５２９９２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、特許法第４１条に基づく優先権主張を伴う平成１３年４月５日（優先日　平成１２年４月７日、特願２０００−１０６２５３号）の出願であって、平成２２年１２月１５日付けで手続補正書が提出されたが、平成２３年１月２８日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年４月２８日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに、同日付けで手続補正書が提出されたものである。
　
第２　補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２３年４月２８日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．補正の内容
　平成２３年４月２８日付けの手続補正（以下、「本件補正」という）により、本件補正前の請求項１は、補正後、以下のとおり補正された。
　
本件補正前：
「【請求項１】
　以下の（ａ）〜（ｃ）のいずれかのエストロゲンレセプターをコードする遺伝子。
（ａ）配列番号１で示されるアミノ酸配列のうちのアミノ酸番号１５３〜６０２で表されるアミノ酸配列を有するエストロゲンレセプター。
（ｂ）配列番号１で示されるアミノ酸配列を有するエストロゲンレセプター。
（ｃ）配列番号１で示されるアミノ酸配列のうちのアミノ酸番号１５３〜６０２で表されるアミノ酸配列に対して９５％以上のアミノ酸同一性を示すアミノ酸配列を有するエストロゲンレセプター。」
　
本件補正後：
「【請求項１】
　以下の（ａ）または（ｂ）のエストロゲンレセプターをコードする遺伝子。
（ａ）配列番号１で示されるアミノ酸配列のうちのアミノ酸番号１５３〜６０２で表されるアミノ酸配列を有するエストロゲンレセプター。
（ｂ）配列番号１で示されるアミノ酸配列を有するエストロゲンレセプター。」
　
２．補正の適否
　上記補正は、補正前の請求項１に択一的に記載された（ａ）〜（ｃ）のエストロゲンレセプターの選択肢の中から、「（ｃ）配列番号１で示されるアミノ酸配列のうちのアミノ酸番号１５３〜６０２で表されるアミノ酸配列に対して９５％以上のアミノ酸同一性を示すアミノ酸配列を有するエストロゲンレセプター」を削除するものであり、択一的記載の要素の削除に該当するものであって、補正前の請求項１に係る発明と補正後の請求項１に係る発明は、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という）第１７条の２第４項第２号に規定された特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　そこで、補正後の請求項１に係る発明（以下、「本願補正発明」という）が、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定を満たすものであるか（特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか）について検討する。
　
（１）本願補正発明
　本願補正発明は、上記１．に「補正後」として記載したとおりのものである。
　
（２）引用例の記載事項
　原査定の拒絶理由に引用文献１として引用された、本願優先日前に頒布された刊行物であるＣｏｍｐ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｐｈｙｓｉｏｌ．Ｂ　Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．，Ｖｏｌ．１２５，Ｎｏ．３（２０００．Ｍａｒ．）ｐ．３７９−３８５（以下、「引用例１」という）には、以下の事項が記載されている（英語で記載されているため、日本語訳で摘記する）。
　
ア．「大西洋サケ（Ｓａｌｍｏ　ｓａｌａｒ）エストロゲンレセプター（ＥＲ）の大部分をコードするｃＤＮＡクローンが肝ｃＤＮＡライブラリーから得られ、遺伝子のコード配列の残りは、ゲノムライブラリーから単離された。コードされた遺伝子がＥＲ−αに相当することが配列比較により示された。」（第３７９頁第１行〜第３行、要約）
　
イ．「クラスタルＷアルゴリズム（Ｔｈｏｍｐｓｏｎら、１９９４）が、大西洋サケＥＲ−αの予想されるアミノ酸配列と、ニジマス（Ｐａｋｄｅｌら、１９９０）、マダイ（Ｔｏｕｈａｔａら、１９９７）、ティラピア（Ｔａｎら、１９９６）、メダカ（Ｇｅｎｂａｎｋアクセッション番号Ｐ５０２４１）、アフリカツメガエル（Ｗｅｉｌｅｒら、１９８７）、ニワトリ（Ｋｒｕｓｔら、１９８６）及びヒト（Ｇｒｅｅｎら、１９８６）由来のＥＲ−α配列、ヒト（Ｏｇａｗａら、１９９８）、ニホンウナギ（Ｔｏｄｏら、１９９６）由来のＥＲ−β配列とのアライメント（図２）を作るために用いられた。・・・・・・・・・・・・予想されたように、すべてのＥＲ配列のＤＮＡ結合ドメインは、非常によく保存されていた。」（第３８１頁右欄第５行〜第２３行）
　
ウ．「
図１．サケＥＲ−αのヌクレオチド配列及び予想されるアミノ酸配列。・・・・・・」（第３８２頁、図１）
　
エ．「
図２．大西洋サケ（ｓＥＲα）、ニジマス（ｒｔＥＲα）、マダイ（ｒｓｂＥＲα）、ティラピア（ｔＥＲα）、メダカ（ｍＥＲα）、アフリカツメガエル（ｘＥＲα）、ニワトリ（ｃＥＲα）及びヒト（ｈＥＲα）由来のＥＲ−αのアミノ酸配列、ヒト（ｈＥＲβ）、ニホンウナギ（ｊｅＥＲβ）由来のＥＲ−βのアミノ酸配列のアライメント。・・・・・・サケＥＲ−α配列と同一の残基は、アスタリスク（＊）で表される。」（第３８３頁、図２）
　
　上記ア．〜エ．の記載によれば、引用例１には、大西洋サケ由来の、引用例１の図１で示されるアミノ酸配列を有するエストロゲンレセプターをコードする遺伝子の発明（以下、「引用発明」という）が記載されていると認められる。
　
　また、原査定の拒絶理由に引用文献２として引用された、本願優先日前に頒布された刊行物であるＣｈｅｍｏｓｐｈｅｒｅ，Ｖｏｌ．３８，Ｎｏ．１５（１９９９）ｐ．３５７９−３５９６（以下、「引用例２」という）には、以下の事項が記載されている。
　
オ．「雄のファットヘッドミノー（Ｐｉｍｅｐｈａｌｅｓ　ｐｒｏｍｅｌａｓ）が、連続フロー系においてエストラジオール−３−グルクロニドに連続的にさらされた場合に、本来のエストロゲン活性を示さなかった。しかし、魚が汚水処理工程の研究室模擬実験から生じた汚水（エストラジオール−３−グルクロニドが追加された）にさらされた場合に、エストロゲン活性が観察された。このことは、微生物活性がステロイド代謝物をより強力なエストロゲンに分解できることを示唆している。」（第３５７９頁第４行〜第８行、要約）
　
カ．「本研究では、代表的な複合体化したエストロゲン代謝物として、エストラジオール−３−グルクロニド（Ｅ２−３−ｇｌｕ）の魚に対するエストロゲン効果を調べた。」（第３５８０頁下から第７行〜第６行）
　
（３）対比
　本願補正発明の「配列番号１で示されるアミノ酸配列を有するエストロゲンレセプター」とは、本願明細書の段落【０００３】の「水生動物のモデル動物であるファットヘッドミノーからエストロゲンレセプター遺伝子を単離することに成功し、本発明に至った。　すなわち、本発明は、１）以下の（ａ）〜（ｃ）のいずれかのエストロゲンレセプターをコードする遺伝子（以下、本発明遺伝子と記す。）、（ａ）・・・・・・（ｂ）配列番号１で示されるアミノ酸配列を有するエストロゲンレセプター。」という記載から、ファットヘッドミノー由来のものであるから、本願補正発明は、ファットヘッドミノー由来の、「配列番号１で示されるアミノ酸配列を有するエストロゲンレセプターをコードする遺伝子」を一つの態様とするものであると認められる。
　そうすると、本願補正発明（以下、「前者」という）と引用発明（以下、「後者」という）とを対比すると、両者は、「エストロゲンレセプターをコードする遺伝子」である点で一致し、エストロゲンレセプターが、前者では、ファットヘッドミノー由来の、配列番号１で示されるアミノ酸配列を有するものであるのに対し、後者では、大西洋サケ由来の、引用例１の図１で示されるアミノ酸配列を有するものである点で相違する。
　
（４）当審の判断
　あるタンパク質をコードする遺伝子が複数の生物からクローニングされている場合に、上記遺伝子間で保存性が高い領域のアミノ酸配列に基づいて設計したプライマーを用いて、上記タンパク質と対応する別の生物由来のタンパク質をコードする遺伝子をクローニングすることは本願優先日前周知技術である（必要ならば、中山広樹編「バイオ実験イラストレイテッド　本当にふえるＰＣＲ」（株）秀潤社、１９９９年発行、「ｄｅｇｅｎｅｒａｔｅ ＰＣＲ法」、第１２１頁〜第１２５頁（以下、「周知例」という）参照）。
　引用例２には、ファットヘッドミノーを用いてエストロゲン活性を調べることが記載されており（上記記載事項オ．、カ．）、また、引用例１には、大西洋サケ、ニジマス、マダイ、ティラピア、メダカという複数の魚にエストロゲンレセプターをコードする遺伝子が存在することが示されている（上記記載事項イ．）から、文献２に記載されているファットヘッドミノーにも、エストロゲンレセプターをコードする遺伝子が存在することは、当業者であれば予想することができる。
　そうすると、引用例１に記載されている魚のエストロゲンレセプターの保存性が高い領域のアミノ酸配列及び大西洋サケのエストロゲンレセプター遺伝子の塩基配列に基づいて設計したプライマーを用いて、ファットヘッドミノーから調製したｃＤＮＡライブラリーから、ファットヘッドミノー由来の、配列番号１で示されるアミノ酸配列を有するエストロゲンレセプターをコードする遺伝子をクローニングすることは、当業者が容易になし得ることである。
　そして、本願明細書の記載をみても、本願補正発明が、引用例１〜２の記載から当業者が予測出来ない程の格別顕著な効果を奏するとは認められない。
　
（５）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２３年４月２８日付けの審判請求書において、以下のア．〜ウ．の点を主張しているので、以下この点について検討する。
　
ア．文献１の図２には、５種類の魚のＥＲαのアミノ酸配列が記載されており、それらの間で保存性の高い領域を把握することはできるものの、５種類の魚のＥＲαの塩基配列が具体的に記載されていないので、図２のアライメント表をもとに対応する塩基配列を決定できないから、保存領域の配列をもとにプライマーを設計することは、当業者といえども容易なことではない、ＰＣＲにより目的遺伝子を取得するには、プライマーが結合可能な長さに渡って、大西洋サケの塩基配列とファットヘッドミノーの塩基配列とが完全に一致することが必要なところ、両者のアミノ酸配列が保存されている領域においてさえ、本願実施例１で用いた２７塩基のプライマーが結合可能な長さに渡って完全に一致した領域は全く存在しないから、上記保存領域から塩基配列が連続して完全一致した領域を選択するには、当業者といえども過度の試行錯誤を要するものである。
　
イ．エストロゲンレセプターには哺乳動物では２種類（ＥＲαおよびＥＲβ）、魚類では３種類（ＥＲα、ＥＲβ、ＥＲβ２（γ））の分子種の存在が知られているところ、文献２に記載された方法は、個別のＥＲ分子種の影響を調べた測定方法ではなく、文献２では、ファットヘッドミノーのＥＲα遺伝子およびＥＲαについての記載は何ら存在していないから、文献２の記載から、ＥＲα遺伝子および本発明のファットヘッドミノーのＥＲαを取得することが、必ずしも公知の課題とはいえない。
　
ウ．参考文献１には、ファットヘッドミノーのＥＲαが、文献１の図２に記載の魚類（大西洋サケ、ニジマス、マダイ、ティラピア又はメダカ）のＥＲαに対して、変異スコア的に最も類似性が低い値を示すことが記載されており、大西洋サケの保存領域の塩基配列を基に、本発明に係る遺伝子を取得することが決して容易とはいえない以上、仮に、他の魚類（ニジマス、マダイ、ティラピア又はメダカ）や、鳥類・哺乳類のＥＲαの保存領域の塩基配列を参酌して、当該配列に基づいてプライマーを設計したとしても、変異スコア的に大西洋サケと同程度の類似性あるいはさらに低類似性を示すことを勘案すると、本発明に係る遺伝子を取得することは、必ずしも容易であるとはいえない。
　
主張ア．について
　ある生物由来のあるタンパク質をコードする遺伝子の塩基配列を基に別の生物の対応するタンパク質をコードする遺伝子を取得する場合に、コドンの組合せを考慮した縮重プライマーを用いることも本願優先日前周知技術であり（必要ならば、上記周知例参照）、また、設計したプライマーと標的とする遺伝子の塩基配列が「完全に一致」する必要性はなく、設計したプライマーと標的とする遺伝子がハイブリダイズするのに最適な条件を決定することも本願優先日前周知技術である（必要ならば、上記周知例参照）から、審判請求人の上記主張は採用できない。また、上記（４）で述べたとおり、文献１のアライメント表から把握できる保存領域のアミノ酸配列及び大西洋サケのＥＲα遺伝子の塩基配列の情報から、本願補正発明のファットヘッドミノーのＥＲα遺伝子を取得することは、当業者が容易になし得ることであるが、大西洋サケ以外の魚のＥＲαについても、Ｇｅｎｂａｎｋのアクセッション番号や参照文献の記載（上記記載事項イ．）から、それらの塩基配列を参照することは可能であるから、それらの塩基配列の情報を参考にしてプライマーを設計することも、当業者が必要に応じて適宜なし得ることである。
　
主張イ．について
　文献２に、エストロゲンレセプターの個別のＥＲ分子種について記載されていなくても、文献１には、様々な魚類においてＥＲαが存在することが記載されているから、文献２に記載されているファットヘッドミノーに、ＥＲαに相当する遺伝子が存在することを予想することは十分に可能であるから、審判請求人の上記主張は採用することができない。
　
主張ウ．について
　文献１に、ファットヘッドミノーのＥＲαの全長のアミノ酸配列が、文献１の図２に記載の魚類（大西洋サケ、ニジマス、マダイ、ティラピア又はメダカ）のＥＲαの全長のアミノ酸配列に対して変異スコア的に最も類似性が低い値を示すことが記載されていたとしても、ＰＣＲにより目的遺伝子を取得するには、文献１のアライメント表から把握できる保存領域のアミノ酸配列の情報を基にプライマーを設計すればよく、必ずしも全長のアミノ酸配列間に高い配列同一性を有することが必要とされないから、審判請求人の上記主張は採用できない。また、大西洋サケのＥＲαのアミノ酸配列と本願補正発明のファットヘッドミノーのＥＲαのアミノ酸配列とは、約６７％の配列同一性を有し、上記保存領域のアミノ酸配列間ではそれ以上の極めて高い配列同一性を示すから、上記保存領域の大西洋サケの塩基配列を基に、本願補正発明のファットヘッドミノーのＥＲα遺伝子を取得することに技術的困難性があったとは認められない。
　
　したがって、審判請求人の上記主張はいずれも採用できない。
　
３．小括
　以上検討したところによれば、本願補正発明は、引用例１〜２及び周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　よって、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反してなされたものであるから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
１．本願発明
　平成２３年４月２８日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜２２に係る発明は平成２２年１２月１５日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１〜２２に記載された発明特定事項により特定されるものであるところ、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という）は、上記第２　１．に「本件補正前」として記載したとおりのものである。
　
２．当審の判断
　上記第２　２．で述べたとおり、上記補正は、択一的記載の要素の削除に該当するものであるから、本願発明は本願補正発明を包含するものであることは明らかである。
　そして、上記第２　３．で述べたとおり、本願補正発明は、引用例１〜２及び周知技術に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願補正発明を包含する本願発明も、同様に、引用例１〜２及び周知技術に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
第４　まとめ
　以上のとおり、本願請求項１に係る発明は、引用例１〜２及び周知技術に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないので、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく、拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。