【事件の表示】
　特願２００６−５３３４７０「乳癌の同定、評価、予防、および治療のための組成物、キットおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年１２月　９日国際公開、ＷＯ２００４／１０６４９５、平成１９年　３月　８日国内公表、特表２００７−５０４８４２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成１６年５月２６日（パリ条約による優先権主張　２００３年５月２９日、２００４年３月２３日、いずれも米国）を国際出願日とする出願であって、平成２２年３月２３日付けで拒絶理由が通知され、同年６月２５日に意見書及び手続補正書が提出されたが、平成２３年４月１日付けで拒絶査定がされたところ、同年８月５日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに、同日付けで手続補正書が提出されたものである。
　
第２　補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２３年８月５日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．補正の内容
　平成２３年８月５日付けの手続補正（以下、「本件補正」という）は、拒絶査定不服審判の請求と同時にしたものであって、本件補正前の請求項４３と本件補正後の請求項４３の記載は次のとおりである。
　
本件補正前：
「【請求項４３】配列番号４、配列番号１４、配列番号１６、および配列番号２２からなる群より選択されるアミノ酸配列を含む、単離されたポリペプチド。」
　
本件補正後：
「【請求項４３】配列番号４、配列番号１４、配列番号１６、配列番号２６、配列番号６２、配列番号１０、配列番号１２、配列番号２２、配列番号６８、配列番号７０、配列番号７４、配列番号７６、配列番号７８、配列番号８０、配列番号８４、配列番号８６、配列番号９０、配列番号９４からなる群より選択されるアミノ酸配列を含む、単離されたポリペプチド。」
　
２．補正の適否
　本件補正は、本件補正前の請求項４３に、配列番号２６、配列番号６２、配列番号１０、配列番号１２、配列番号６８、配列番号７０、配列番号７４、配列番号７６、配列番号７８、配列番号８０、配列番号８４、配列番号８６、配列番号９０、配列番号９４からなる群より選択されるアミノ酸配列を含む、単離されたポリペプチドを追加する補正であるが、かかる補正は択一的記載の要素を付加するものであって、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という）第１７条の２第４項第１号に規定された請求項の削除、同第２号に規定された特許請求の範囲の減縮、同第３号に規定された誤記の訂正、同第４号に規定された明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とする補正にも該当しない。
　
３．むすび
　よって、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項の規定に違反してなされたものであるから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明についての進歩性の判断
１．本願発明
　平成２３年８月５日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜７５に係る発明は平成２２年６月２５日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１〜７５に記載された発明特定事項により特定されるものであるところ、その請求項４３に係る発明（以下、「本願発明」という）は、上記第２　１．に「本件補正前」として記載したとおりのものである。
　
２．引用例の記載事項
　原査定の拒絶理由に引用文献１として引用された、本願優先日前に頒布された刊行物である国際公開第００／５５６２９号（以下、「引用例１」という）には、以下の事項が記載されている（英語で記載されているため、日本語訳で摘記する。下線は合議体による。）。
　
ア．「更に、乳癌に関連した障害を診断する方法を提供する。当該方法は、一番目の個体の一番目の組織タイプにある乳癌タンパク質、好ましくはＢＣＲ３、ＢＣＱ８、ＢＣＱ５、ＢＣＨ１、ＢＣＮ１、ＢＣＮ２、ＢＣＮ５、ＢＣＯ２、ＢＣＸ２、ＢＣＪ７、ＢＣＹ３、
ＢＣＸ３
その断片
　
イ．「更に、本明細書では個体における免疫応答を誘起することができる組成物を提供する。一つの態様では、本明細書で提供する組成物には、好ましくはＢＣＲ３、ＢＣＱ８、ＢＣＱ５、ＢＣＨ１、ＢＣＮ１、ＢＣＮ２、ＢＣＮ５、ＢＣＯ２、ＢＣＸ２、ＢＣＪ７、ＢＣＹ３、
ＢＣＸ３
その断片
　
ウ．「同様に、「組換えタンパク質」は、組換え技術を用いて、即ち上記組換え核酸の発現により製造されるタンパク質である。組換えタンパク質は、天然由来のタンパク質と比べ少なくとも一つ又はそれより多い特徴で区別される。例えば、当該タンパク質は、野生株型宿主では通常会合しているタンパク質及び化合物の幾つか又は全てから
単離
されていて
　
エ．「したがって、本発明はまた、乳癌タンパク質配列を提供する。本発明の乳癌タンパク質は幾つかの方法で同定できる。ここでの「タンパク質」とは、タンパク質、
ポリペプチド
　
オ．「本発明の乳癌タンパク質は、野生型のアミノ酸配列よりも短くても、または長くてもよい。したがって、好ましい実施形態では、乳癌タンパク質の定義の範囲内で、ここでは野生型配列の部分またはフラグメントが含まれる。」（第３０頁第２６行〜第２８行）
　
カ．「図６４．ＢＣＸ３のアミノ酸配列の具体例を示す。」（第１２頁第８行）
　
キ．「
」（図６４）
　
ク．「図６５．乳癌組織（黒の棒）及び多くの正常組織タイプ（白の棒）の様々な試料におけるＢＣＸ３の発現の相対量を示す。」（第１２頁第９行〜第１０行）
　
ケ．「
」（図６５）
　
　上記ア．〜ケ．の記載によれば、引用例１には、「図６４のアミノ酸配列からなる、単離されたポリペプチド」の発明（以下、「引用発明」という）が記載されていると認められる。
　
３．対比
　本願発明のうち、「配列番号４のアミノ酸配列を含む、単離されたポリペプチド」の発明（以下、「前者」という）と引用発明（以下、「後者」という）とを対比する。
　本願の配列番号４のアミノ酸配列は、１５０アミノ酸からなるアミノ酸配列であり、引用例１の図６４のアミノ酸配列は、１６６アミノ酸からなるアミノ酸配列であるが、本願の配列番号４のアミノ酸配列と引用例１の図６４のアミノ酸配列とは、１〜１５０番目のアミノ酸配列が完全に一致している。
　したがって、前者と後者は、「１〜１５０番目のアミノ酸配列を同じくする、単離されたポリペプチド」である点で一致し、前者は、１５０アミノ酸からなるアミノ酸配列を含むポリペプチドであるのに対し、後者は、１５１〜１６６番目のアミノ酸配列をさらに含み、１６６アミノ酸からなるポリペプチドである点で相違する。
　
４．相違点についての判断
　そこで、上記相違点について検討する。
　上記２．イ．及びオ．の記載によれば、乳癌タンパク質として、ＢＣＸ３（図６４のアミノ酸配列からなるポリペプチド）の断片、部分またはフラグメントも使用することができると認められるから、かかる記載に従って、引用発明である１６６アミノ酸からなるポリペプチドについて、そのＣ末端からアミノ酸配列を欠失させて、１〜１５０番目のアミノ酸配列を含むポリペプチドを製造することは、当業者が容易になし得ることである。
　そして、本願発明のポリペプチドが、引用発明のポリペプチドに比べて当業者が予測出来ない程の格別顕著な効果を奏するとは認められない。
　
５．審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２３年９月１４日付け手続補正書により補正された審判請求書において、以下のア．〜ウ．の点を主張しているので、以下この点について検討する。
　
ア．本願発明は、引用文献１においては教示も示唆もされていない特定のバイオマーカーに係るものであり、引用文献１は、候補サンプルの発現プロファイルを開示しているに過ぎず（引用文献１の図１〜１２参照）、引用文献１は、本願発明に係るマーカー及びその乳癌との関連性を教示も示唆もしていないだけではなく、これらのマーカーの中から乳癌に関連するマーカーとして特定のマーカーを選択することすら示唆していない。
　
イ．本願発明に係るマーカーは、乳房正常群、他の正常群または他の腫瘍群から得られた発現に比較した場合、乳房腫瘍群において「特に強力な発現が観察」されるか（明細書０３１１段落参照）、転帰良好の群から得られた発現に比較した場合、転帰の劣った群において「特に強力な発現が観察」される（明細書０３１３段落参照）もので、これらの効果は、明細書の表４及び表５にも開示されており、この「特に強力な発現」は、引用文献１の記載からは予測され得なかった顕著な効果である。
　
ウ．本願発明に係るマーカーの効果は、上述の通り本願明細書中に記載されているが、さらに出願後にも本願発明の効果を実証するデータが甲第１号証〜甲第４号証において得られている。
　
主張ア．について
　引用例１には、ＢＣＸ３（図６４のアミノ酸配列からなるポリペプチド）の断片を乳癌マーカーとして使用することができることが記載されており（上記２．ア．の記載参照）、また、実際に、ＢＣＸ３（図６４のアミノ酸配列からなるポリペプチド）について、乳癌組織及び正常組織の様々な試料における発現を比較した実験結果も図６５に示されている（上記２．ク．及びケ．の記載参照）から、審判請求人の上記主張は採用できない。
　
主張イ．について
　表４に記載されている実験結果をみると、Ｍ１９６Ａ（引用例１の図６４のアミノ酸配列と同一のアミノ酸配列からなるポリペプチド）についても、乳房正常群、他の正常群または他の腫瘍群に比べて、より高い発現が乳房腫瘍群において観察されており、審判請求人が主張する上記効果は、本願発明のポリペプチドに特有のものということはできず、また、本願の配列番号４のアミノ酸配列を含むポリペプチドについては、表５には記載されていないから、審判請求人の上記主張は採用できない。
　
主張ウ．について
　甲第１号証〜甲第４号証に記載されている実験結果は、本願の配列番号４のアミノ酸配列を含むポリペプチドに関するものではなく、特許請求の範囲に記載されているポリペプチドのうちの一部の特定のポリペプチドに関するものであるから、本願発明全体の効果を立証する証拠としては採用できない。
　
　したがって、審判請求人の上記主張はいずれも採用できない。
　
６．小括
　以上検討したところによれば、本願発明は、引用例１及び周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
第４　まとめ
　以上のとおり、本願請求項４３に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないので、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく、拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。