【事件の表示】
　上記当事者間の特許第１７３３７８７号「磁気信号記録用の金属粉末」の特許無効審判事件についてされた平成　９年　９月２９日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成０９（行ケ）年第０３２０号平成１２年　７月　４日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第１７３３７８７号についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１．手続きの経緯と本件発明
　本件特許第１７３３７８７号は、昭和５５年３月７日（優先権主張１９７９年３月１０日、西ドイツ国）に特許出願され、平成元年２月１７日に特公昭６４（特公平１）ー９３７０号として出願公告され、平成５年２月１７日にその特許の設定登録がなされたものであって、本件特許発明の要旨は、特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものと認める。
　「金属鉄から本質的になり且つ平均２個以下の金属コアよりなる針状の個々の粒子からなるものであって、該粒子は孔を平均１個より多くは含有せず、そしてカルシウム、亜鉛、マグネシウム、アルミニウム、クロム、タングステン、リン（Ｐ２Ｏ５として表して）およびホウ素（Ｂ２Ｏ３として表して）から選ばれる少なくとも１個の元素を０.１〜７重量％含有することを特徴とする磁気信号記録用の金属粉末。」
　
第２．当事者の主張及び証拠方法
　１．請求人の主張
　　請求人は、本件特許はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、無効理由として次のように主張している。
　本件の特許発明である磁気信号記録用の金属粉末は、「金属鉄から本質的になり、カルシウム、亜鉛、マグネシウム、アルミニウム、クロム、タングステン、リンおよびホウ素から選ばれる少なくとも１個の元素を０.１〜７重量％含有する金属粉末である」という粒子の成分組成的な要件と、「金属鉄から本質的になり且つ平均２個以下の金属コアよりなる針状の個々の粒子からなるものであって、該粒子は孔を平均１個より多くは含有しない金属粉末である」という粒子の形状構造的な要件とを規定する「物の発明」であるところ、以下の理由、即ち、本件の特許明細書の発明の詳細な説明には、本件の物の発明である「粒子の形状構造的な要件」について当業者が容易にその実施ができる程度にその構成が記載されていない（理由：イ）、また、特許請求の範囲に記載された「粒子の形状構造的な要件」が不明瞭である（理由：ロ）から、本件特許は、特許法第３６条第４項及び第５項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものである。
（なお、３６条の適用規定については、昭和６０年法律４１号の附則によれば、同条第３項及び第４項、以下同様）
　理由：イ　明細書の記載によれば、「第１図（Fig.1）は、実施例１において製造された金属針状結晶の電子顕微鏡写真を示し、この本発明の磁性粉末の個々の針状の粒子は平均１個以下の孔しか含有せず且つ単一の金属コアからなる」旨（公告公報第１０欄第２７〜３２行）述べられているが、第１図（Fig.1）には、切り離された針状のバラバラの粒子はなく、１個の粒子は複数の棒状のものからなっており、この棒状のもの１個を仮に１個の金属コアであるとして数えると、１個の粒子は複数の金属コアからなっていて、１個の粒子中には孔は２個以上存在することになり、個々の粒子は単一の金属コアと１個の孔からなるという上記の説明とが一致していない。　　　　
　そこで、請求人が実施例１を追試してみると枝分かれを持つ粒子が得られ（甲第１号証）、これは枝分かれしている粒子であるから、複数の金属コアからなる。
　そして、本件の第１図（Fig.1）に対応する、請求人が別に入手した「写真１」（甲第２号証に添付）、発明者が作成した金属鉄粉末を撮影したＴＥＭ像（乙第１号証に添付）、及び甲第１号証の金属粉末を撮影したＴＥＭ像の鑑定書（甲第２号証）によれば、この粒子は明細書に記載のような平均２個以下の金属コアしか有していないとはいえない。
　また、本件特許において、粒子の「孔」と「その数」は重要な構成要件であるから、粒子の孔とはどの範囲のものをいうのか説明されていなければならないが、本件明細書には、「孔」について、その形状・構造・寸法・数を理解できるように記載されておらず、本件明細書の第１図（Fig.1）に対応する写真（甲第２号証添付）からもその数を特定できないから、上記明細書記載のように、個々の粒子は孔が平均１個より多くは含有しないともいえない。
　してみれば、明細書の発明の詳細な説明の項に記載の金属粉末と、明細書に添付の第１図（Fig.1）の実物の金属粉末とは一致せず、且つ、作成した粒子のＴＥＭ像を解析しても、個々の粒子は針状ではなく、棒状のものが連結した粒子であり、個々の粒子は、平均２個以下の金属コアと平均１個の孔しか含有しないとはいえず、本件明細書の記載が不備であり、当業者が容易にその発明を実施できる程度にその発明の構成が記載されていない。
　理由：ロ　上記のように明細書の記載では、「粒子の孔の形態」「孔の大きさ」「孔の数」「金属コア」「金属コアの数」等について明確に理解できず、その定義も不明であるから、本件特許の構成である「平均２個以下の金属コアよりなる針状の個々の粒子」及び「該粒子は孔を平均１個より多くは含有しない金属粉末」の記載が不明瞭である。
　よって、特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明の項に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したことにはならず、明細書の記載に不備がある。
　
　２．被請求人の答弁
　被請求人は、本件請求はなりたたない旨の審決を求め、次のように反論している。
　請求人会社が提出した追試実験報告書（甲第１号証）には、実施例１の追試で得られた金属粉末のＴＥＭ観察用検体の作成手法等に誤りがある。本件発明者の１人が本件実施例１の条件で適切に作成した試料（乙第１号証添付）によれば、得られた金属粉末は孔のない個々の針状の粒子である。そして、これは鑑定書（乙第２号証）において裏付けられている
　また、本件発明を構成する技術用語についても、「金属コア」の定義は本件公告公報第４欄３８行〜第５欄５行に記載のように明確であり、「孔」なる語は、当該分野の教科書や文献等に一貫して用いられており、その概念は何ら不明確なものではない。
　したがって、本件明細書には請求人が指摘するような記載不備はない。
　
　３．甲号証及び乙号証について　　　
　　甲第１号証：本件特許明細書の実施例１について同和鉱業株式会社研究　　　　　　　　員が行った追試実験報告書  
　　甲第２号証：本件願書に添付の第１図（Fig.1）のもとになった電子顕
　　　　　　　　微鏡写真及び乙第２号証鑑定書に添付された写真に対す
　　　　　　　　る鑑定書
　　乙第１号証：被請求人会社に雇用されている本件発明者による宣誓書（　　　　　　　　追試資料添付）
　　乙第２号証：本件発明者によって作成された、本件特許明細書の実施例　　　　　　　　１の追試試料（乙第１号証に添付）及び甲第１号証の追試　　　　　　　　実験報告書に対する鑑定書 
第３．当審の判断
　１．「金属コア」及び「粒子」について
　（１）「針状」とは、針のような形状、すなわち細長い線条の形をいうことは明らかであるから、本件発明の「針状の個々の粒子」は、細長い線条物であるものと認められる。本件明細書の発明の詳細な説明の欄には、「個々の針状結晶の長さは、電子顕微鏡写真により決定して、約０．１〜２μ、好ましくは約０．３〜１μの間である。針状結晶の直径は約０．０２〜０．１５μ、好ましくは約０．０３〜０．１μの間である。長さ対直径の比は約５〜２０の間である。」（５欄１１行〜１５行）との記載があることが認められ、この記載は、本件発明の「針状の個々の粒子」が細長い線条物であることを裏付けるものである。
　（２）「金属コア」の意義を、特許請求の範囲の記載自体から、一義的に明確なものとして把握することはできない。
　発明の詳細な説明の欄の記載をみると、同欄には、「本発明の関係において、金属コアはいくつかの個々の孔の合体によって形成された針状粒子の幾何学的細分領域であると理解される。いくつかの金属コアからなる針状結晶は、たとえば、金属の針状結晶を針状のα−Ｆｅ２Ｏ３から還元により製造するときに生成し、それは、還元の間結晶体積の減少に依存して、孔の体積が増加するという事実による。ここで使用する「金属コア」という表現は、本来均質で繊密な物質から形成されたと想像できる構造を表示することを意図し、針状結晶の種々の金属コアは実質的に同一の結晶学的配向を有する。」（４欄３８行〜５欄５行）との記載があることが認められるけれども、上記記載によっても、本件発明の「金属コア」の意義が明らかとなったということはできない。
　（３）本件発明の金属粉末は、「平均２個以下の金属コアよりなる針状の個々の粒子からなるもの」であるから、複数の「金属コア」から構成される「針状の個々の粒子」も存在することを前提とするものである。ところが、本件明細書には、複数の「金属コア」から構成される「針状の個々の粒子」について、金属コアを計数する方法が記載されていない。              
　本件明細書に添付の図面であるＦＩＧ．１の被写体は、細長い線条物が連なったような物に見えるが、細長い線条物が他のものと切り離されて単独で写っている箇所はなく、かつ、細長い線条物が連なっているコーナー部には、丸みを帯びている箇所がある（例えば、下部中央やや右よりに上下方向に延びる線条と、そこから左斜め上方へ延びる線条が分岐する箇所）ことが認められる。そうすると、本件ＦＩＧ．１の被写体が細長い線条物が積み重なっているものであるか否かは定かでなく、仮に、細長い線条物が積み重なって写っているものと解釈するとしても、その中には細長い線条物が連結したものも含まれているようにも思われる状態になっている。
　また、Ｙ字状を呈する鉄粒子は、Ｙ字状であって「細長い線条物」ではないから、Ｙ字状鉄粒子を本件発明の「粒子」と理解することはできない。そうすると、当業者は、どのような物が２個の金属コアからなる「粒子」であるのかについて、種々の異なる理解をすることになり、結局、本件発明の「粒子」の金属コアの個数を数えることができないものといわざるを得ない。
　（４）本件明細書には、「本発明の関係において、金属コアはいくつかの個々の孔の合体によって形成された針状粒子の幾何学的細分領域であると理解される。いくつかの金属コアからなる針状結晶は、たとえば、金属の針状結晶を針状のα一Ｆｅ２Ｏ３から還元により製造するときに生成し、それは、還元の間結晶体積の減少に依存して、孔の体積が増加するという事実による。」（４欄３８行〜５欄１行）、「第２図は、…複数の個々の金属コアに解離した先行技術による高度の多孔性の針状結晶を示す。」（１４欄２３行〜２６行）との記載があり、本件ＦＩＧ．２には、黒く見える金属に白い孔が連続ないし不連続に形成された物や、黒く見える金属の辺が入り江状に湾曲している物や、黒く見える金属が数珠状に連なっている物が示されていることが認められ、以上の記載によれば、先行技術における「金属コア」は、本件ＦＩＧ．２において黒く見える金属が数珠状に連なっているように見える１つ１つの単位であり、この単位を数えることにより「金属コア」の数を計測することができるものと考える余地がある。
　しかし、本件発明の「粒子」が、数珠状に連なった状態のものと認めるに足りる証拠はないから、上記記載によっても、本件発明の「金属コア」の数を計測することができるということはできない。例えば、数珠状とはいえない状態でも、本件ＦＩＧ．２にも見られるように、金属に孔が開いていたり、その孔が連続していたり、入り江状の湾曲があったりする場合が考えられるけれども、これを２つの「金属コア」の境界として「金属コア」の数を数えるのか否かは依然として不明のままなのである。
　なお、ゲータイトから誘導された粒子には、２個の金属コアからなるＹ字状鉄粒子も存在すると考えられるが、上記Ｙ字状鉄粒子を本件発明の「粒子」と理解することができないことは前認定のとおりである。また、これが仮に本件発明の「粒子」であるとしても、２個の金属コアからなる数珠状に連なっていない粒子があることになり、やはり「金属コア」の数え方は明らかではないものといわざるを得ない。
　（５）以上のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明の欄には、「金属コア」に関して、当業者が容易にその実施をすることができる程度に本件発明の構成が記載されていないといわざるを得ない。また、特許請求の範囲自体には、本件発明の「金属コア」を特定するために必要な事項が記載されていないことは前述のとおりであるから、本件明細書の発明の詳細な説明の欄の記載が上記のとおりである以上、本件発明の特許請求の範囲には、発明の構成に欠くことができない事項は記載されていない、という以外にない。
　２．「孔」について
　（１）「孔」とは、向うまで突き抜けた所を指す用語であると同時に、突き抜けてはいないものの窪んではいる所を指すこともある用語である。しかし、本件明細書には、その特許請求の範囲にも、発明の詳細な説明にも、本件発明の「孔」について、向うまで突き抜けた所のほかに、窪んだ所も含まれるのか、窪んだ所も含まれるとして、どの程度の深さに窪んだ所が含まれるのか等の形状についての定義も、「孔」の大きさについての定義も記載されているものとは認められない。
本件明細書の発明の詳細な説明の欄には、実施例が開示されているけれども、前認定のとおり「孔」の形状及ぴ大きさについての定義が記載されていない以上、当業者が上記実施例に従って本件発明を実施しようとしても、実際にできた物が本件発明の物であるのか、それとも何らかの条件・手法等の違いによって本件発明の物はできていないのかということを確認することができない。したがって、本件明細書の発明の詳細な説明の欄には、「孔」に関して、当業者が容易にその実施をすることができる程度には本件発明の構成が記載されていないといわざるを得ない。
　また、特許請求の範囲自体には、本件発明の「孔」を特定するために必要な事項は記載されていないのであるから、発明の詳細な説明の欄の記載が上記のとおりである以上、特許請求の範囲には発明の構成に欠くことができない事項が記載されていない、という以外にない。
　（２）被請求人は、本件明細書の実施例１には、「この第１図から明らかなように、本実施例で得られた磁性粉末の個々の粒子は平均１個以下の孔しか含有せず且つ単一の金属コアからなるものである。」（５頁１０欄２９行ないし３２行）と記載されており、本件ＦＩＧ．１が１２万倍の倍率の電子顕微鏡写真であることは当業者に自明であるから、本件発明における「孔」の数は１２万倍の倍率の電子顕微鏡写真を観察することによって判定されるものであることは明らかであると主張する。
　しかし、本件ＦＩＧ．１によっても、１２万倍の顕微鏡写真でどのように見えるものが「孔」であるのかは不明であるものといわざるを得ない。１２万倍の電子顕微鏡写真では識別できても、本件ＦＩＧ．１のような状態にすれば識別できない斑点（向うまで突き抜けた所ないし窪んだ所）は、本件発明の「孔」に該当するのかしないのか明確ではないのである。（なお、これが本件発明の「孔」ではないとすれば、「孔」は１２万倍の電子顕微鏡写真で観察することによって判定するものではないことになるし、これが本件発明の「孔」だとすれば、本件明細書には、どのように観察されるものが「孔」であるかが開示されていないというべきである。）また、上記記載は、実施例１についてのものにすぎず、他の実施例、すなわち、実施例２ないし５については図面ないし写真もなく、「平均１個の孔しか含有」しないことをどのようにして確認したかについては記載がない。
　したがって、上記記載をもって、本件発明の「孔」についての定義ということはできない。
　
第４．むすび
　以上のとおりであるから、本件特許は特許法第３６条第３項及び第４項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、特許法第１２３条第１項第４号の規定（適用条文については、平成６年法律第１１６号附則第６条第２項の規定による昭和５０年法律第４６号及び同６０年法律第４１号参照）により無効とすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。