【事件の表示】
　特願２００６−５５３１９４「菌類における菌糸の育成」拒絶査定不服審判事件〔平成１７年　９月　１日国際公開、ＷＯ２００５／０８０４２０、平成２０年　２月１４日国内公表、特表２００８−５０４０１４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成１７（２００５）年２月９日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００４年２月１２日　米国）とする出願であって、平成２２年１２月２１日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたが、平成２３年１月２４日付で拒絶査定がなされ、これに対して、同年５月３１日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
２．平成２３年５月３１日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２３年５月３１日付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明  
　本件補正により、補正前の特許請求の範囲の請求項１〜２６のうち、請求項１〜６、９、１０、及び１９〜２６が削除されるとともに、補正前の請求項７は、
「【請求項７】所望のタンパク質を製造するために適した条件下において前記所望のタンパク質をコードするポリヌクレオチドを含む組換え菌類を培養する工程を含む、菌類中で所望のタンパク質を製造する方法であって、前記組換え菌類が前記菌類において菌糸成長に関するタンパク質をコードするポリヌクレオチドを更に含み、
前記ヌクレオチドが配列番号１又は７で開示される
「【請求項１】所望の異種タンパク質を製造するために適した条件下において前記所望の異種タンパク質をコードするポリヌクレオチドを含む組換え菌類を培養する工程を含む、菌類中で所望のタンパク質を製造する方法であって、前記組換え菌類が前記菌類において菌糸成長に関するタンパク質をコードするポリヌクレオチドを含み、
前記タンパク質が配列番号８のアミノ酸配列に少なくとも７０％の同一性を有する菌糸成長に関するタンパク質であり、前記菌類の菌糸成長に関するタンパク質をコードしているポリヌクレオチドが、前記菌類のポリヌクレオチドと相同
　
　下記４．（１）で詳述するように、配列番号７の核酸配列は、配列番号８のアミノ酸配列からなるタンパク質をコードするポリヌクレオチドを含むものであるから、上記補正により、補正前の請求項７に記載した発明を特定するために必要な事項である、「菌糸成長に関するタンパク質をコードするポリヌクレオチド」についての「配列番号１又は７で開示される」核酸配列のうち、「配列番号１で開示される」ものが削除され、一方、「配列番号７で開示される」核酸配列については、「タンパク質が配列番号８のアミノ酸配列に少なくとも７０％の同一性を有する菌糸成長に関するタンパク質であり、前記菌類の菌糸成長に関するタンパク質をコードしているポリヌクレオチドが、前記菌類のポリヌクレオチドと相同である」として、配列番号７の核酸配列によってコードされる配列番号８のアミノ酸配列と、少なくとも７０％の同一性を有するタンパク質をコードするものに補正された。
　上記補正は、配列番号７という１つの核酸配列からなるポリヌクレオチドを、その核酸配列がコードするアミノ酸配列を有するタンパク質をコードするポリヌクレオチドという、配列番号７以外の核酸配列を包含するように拡張するものであるばかりか、配列番号８のアミノ酸配列に少なくとも７０％の同一性を有するタンパク質をコードするポリヌクレオチドをも包含するように、さらに拡張するものであるから、かかる補正は、特許請求の範囲を拡張するものである。
　よって、この補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、また、請求項の削除、誤記の訂正、又は明瞭でない記載の釈明の何れかを目的とするものでもないので、特許法第１７条の２第４項の規定に違反するものである。
　
（２）むすび　
　したがって、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
　平成２３年５月３１日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜２６に記載された発明は、平成２２年１２月２１日付手続補正書の特許請求の範囲１〜２６に記載されたとおりのものであり、そのうち請求項１〜６には、以下のとおり記載されている。
　
「【請求項１】配列番号１又は７で開示される核酸配列を含む単離されたポリヌクレオチド。」（以下、「本願発明１」という。）
「【請求項２】請求項１に記載のポリヌクレオチドを含む発現ベクター。
 【請求項３】請求項２に記載の発現ベクターを含む宿主細胞。
 【請求項４】糸状菌であることを特徴とする請求項３に記載の宿主細胞。
 【請求項５】前記糸状菌がアスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）、トリコデルマ （Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ）、ムコール（Ｍｕｃｏｒ）及びフサリウム（Ｆｕｓａｒｉｕ ｍ）を含むことを特徴とする請求項４に記載の宿主細胞。」
「【請求項６】適した条件下において請求項５の宿主細胞の培養により得られた菌糸成長に関するタンパク質変異体。」（以下、「本願発明６」という。）
　
４．特許法第２９条第１項第３号
（１）本願発明６
　本願発明１に係る２つのポリヌクレオチドのうち、配列番号７の核酸配列のポリヌクレオチドに係る本願発明１を引用した場合の本願発明６は、請求項２〜５を読み込むと「適した条件において、配列番号７の核酸配列のポリヌクレオチドを含む発現ベクターを含む、アスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）、トリコデルマ （Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ）、ムコール（Ｍｕｃｏｒ）及びフサリウム（Ｆｕｓａｒｉｕ ｍ）を含む糸状菌である宿主細胞の培養により得られた、菌糸成長に関するタンパク質変異体」に係るものとなる。
　一方、本願明細書の段落【００４７】には、「この実施例は、ｈｂｒＢ遺伝子の単離及び特徴づけについて説明する。実施例１の手順を用いて、ｈｂｒＢ遺伝子を単離し及び配列決定した。このｈｂｒＢ遺伝子の核酸及びアミノ酸配列を図４乃至６に示す。」と記載され、図４には、６７５８塩基からなる配列番号７の核酸配列が、図５には、８４７アミノ酸からなる配列番号８のアミノ酸配列が記載されている。
　
（２）引用例
　原査定の拒絶の理由で引用例１として引用された、本願優先日前の２００４年２日２日に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった電子的技術情報である、Database GenBank [online], Accession No. AY522343，02-FEB-.2004，[retrieved on 2010-09-14], Definition: Emericella nidulans HbrB gene, complete cds，ＵＲＬhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/sviewer/viewer.fcgi?val=41353549=OLD04=1077878（以下、「引用例」という。）には、アクセッション番号ＡＹ５２２３４３としてGenBankに登録された、２５４４塩基からなるＨｂｒＢ遺伝子のコード領域の全長の核酸配列が記載され、その産物であるＨｂｒＢタンパク質の８４７アミノ酸からなるアミノ酸配列が示されている。
　そうすると、引用例には、「ＨｂｒＢ遺伝子のコード領域の全長の２５４４塩基の核酸配列からなるポリヌクレオチド、及び該ポリヌクレオチドによりコードされるＨｂｒＢタンパク質の８４７アミノ酸からなるアミノ酸配列」の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されているものと認められる。
　
（３）対比・判断
　本願明細書には、上記（１）に記載したとおり、配列番号７のｈｂｒＢ遺伝子の核酸配列によりコードされるタンパク質のアミノ酸配列が、配列番号８であることが記載されており、本願発明６に係る、「配列番号７の核酸配列のポリヌクレオチドを含む発現ベクターで宿主細胞を形質転換して得られた、菌糸成長に関するタンパク質変異体」とは、「配列番号８のアミノ酸配列を有する組換えタンパク質」に他ならない。
　そこで、 本願発明６と引用発明を対比すると、引用発明の「ＨｂｒＢタンパク質の８４７アミノ酸からなるアミノ酸配列」は、本願発明６の「配列番号８のアミノ酸配列」と完全に一致するから、両者は、配列番号８のアミノ酸配列を有するタンパク質である点で一致し、組換えタンパク質とタンパク質は物質としては同一であるから、両者に相違点は見出せない。
　また、引用発明の８４７アミノ酸からなるアミノ酸配列を有するＨｂｒＢタンパク質は、それをコードする核酸配列も特定されているから、引用例１には、該ＨｂｒＢタンパク質を組み換えにより製造可能なように記載されている。
　したがって、本願発明６は、本願優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用例の発明と同一であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
　
５．特許法第２９条第２項
（１）本願発明１
　本願発明１のうち、「配列番号７で開示される核酸配列を含む単離されたポリヌクレオチド」の態様の本願発明１について、以下、その進歩性について検討する。
　
（２）引用例
　引用例及び引用発明は、上記４．（２）に同じ。
　
（３）対比・判断
　本願発明１の「配列番号７の核酸配列からなるポリヌクレオチド」と、引用発明の「ＨｂｒＢ遺伝子のコード領域の全長の２５４４塩基の核酸配列からなるポリヌクレオチド」とを比較すると、引用発明の２５４４塩基からなるポリヌクレオチドは、本願発明１の「６７５８塩基からなる配列番号７のポリヌクレオチド」の１３６７番から３９１０番の核酸配列と完全に一致するから、本願発明１の６７５８塩基中に包含されている。
　そうすると、本願発明１と引用発明は、ＨｂｒＢ遺伝子のコード領域の全長の２５４４塩基の核酸配列を含むポリヌクレオチドである点で一致するが、前者は、コード領域以外の５´及び３´非翻訳領域を有する６７５８塩基のＨｂｒＢ遺伝子のポリヌクレオチドであるのに対して、後者は、ＨｂｒＢ遺伝子のコード領域の全長の２５４４塩基のポリヌクレオチドである点で相違する。
　しかしながら、遺伝子のコード領域がクローニングされれば、その制御領域等を含む５´及び３´非翻訳領域もクローニングすることは、本願優先日前既に周知の技術的課題であり、その際、コード領域のポリヌクレオチドをプローブとしてゲノムＤＮＡやゲノムＤＮＡライブラリーをスクリーニングすることも、既に周知の手法であった。
　そうすると、引用発明のＨｂｒＢ遺伝子のコード領域の全長の２５４４塩基のポリヌクレオチドのさらに５´及び３´非翻訳領域をクローニングして、本願発明１のポリヌクレオチドを得ることは、当業者が容易になし得たことである。
　そして、本願発明１において奏される効果についても、引用例から予測できない程の格別なものとはいえない。
　したがって、本願発明１は、本願優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用例の発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。
　
６．むすび
　したがって、本願請求項６に係る発明は、特許法第２９条第１項第３号に該当し、また、本願請求項１に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明については検討するまでもなく、本願は特許を受けることができないものである。
　よって、結論のとおり結審する。