【事件の表示】
　特願２０００−２２１３２１「エポキシシランの製法」拒絶査定不服審判事件〔平成１３年　３月２１日出願公開、特開２００１−　７２６８９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成１２年７月２１日〔パリ条約による優先権主張　１９９９年７月２３日（ＤＥ）ドイツ〕の出願であって、
　平成２１年１２月１５日付けの拒絶理由通知に対して、平成２２年６月１８日付けで意見書及び手続補正書の提出がなされ、
　同年７月２０日付けの拒絶査定に対して、同年１１月２９日付けで審判請求がなされると同時に手続補正がなされ、
　平成２４年２月１７日付けの審尋に対して、同年８月１７日付けで回答書の提出がなされ、
　同年９月１４日付けの審判合議体による拒絶理由通知に対して、平成２５年３月２１日付けで意見書及び手続補正書の提出がなされ、
　同年７月２４日付けの審判合議体による拒絶理由通知（以下「先の拒絶理由通知」という。）に対して、平成２６年１月２９日付けで意見書及び手続補正書の提出がなされたものである。
　
第２　平成２６年１月２９日付けの手続補正についての補正の却下の決定
〔補正の却下の決定の結論〕
　平成２６年１月２９日付けの手続補正を却下する。
　
〔理由〕
１．補正の内容
　平成２６年１月２９日付けの手続補正（以下「第４回目の手続補正」という。）は、
　補正前の請求項１に記載された
「触媒の存在下にヒドロゲンシランとアリルグリシドエーテルとを反応させ、かつその際得られる粗製生成物を後処理することによるエポキシシランの製法において、触媒の含有率が３〜１２ｐｐｍである粗製生成物から触媒を、平均粒度１〜３０ｍｍを有する活性炭からなる固体吸着床中での吸着により可能な限り除去し、引き続き粗製生成物を蒸留することを特徴とする、エポキシシランの製法。」を、
　補正後の請求項１に記載された
「Ｐｔ触媒の存在下にヒドロゲンシランとアリルグリシドエーテルとを反応させ、かつその際得られる粗製生成物を後処理することによるエポキシシランの製法において、白金の含有率が３〜１２ｐｐｍである粗製生成物から白金を、平均粒度１〜３０ｍｍを有する活性炭からなる固体吸着床中での吸着により、溶出液中のＰｔ含有率が、２ｐｐｍ〜１ｐｐｍ未満の検出限界未満になるまで除去し、引き続き粗製生成物を蒸留することを特徴とする、エポキシシランの製法。」に改める補正を含むものである。
　
　そして、上記請求項１についての補正は、
　第一の補正として、補正前の「触媒の存在下」との記載部分を、補正後の「Ｐｔ触媒の存在下」との記載に改める補正と、
　第二の補正として、補正前の「触媒の含有率が３〜１２ｐｐｍである粗製生成物」との記載部分を、補正後の「白金の含有率が３〜１２ｐｐｍである粗製生成物」との記載に改める補正と、
　第三の補正として、補正前の「触媒を、平均粒度１〜３０ｍｍを有する活性炭からなる固体吸着床中での吸着により可能な限り除去」との記載部分を、補正後の「白金を、平均粒度１〜３０ｍｍを有する活性炭からなる固体吸着床中での吸着により、溶出液中のＰｔ含有率が、２ｐｐｍ〜１ｐｐｍ未満の検出限界未満になるまで除去」との記載に改める補正からなるものである。
　
２．補正の適否
（１）目的要件について
ア．第一の補正について
　補正前の「触媒の存在下」という発明特定事項を、補正後の「Ｐｔ触媒の存在下」という発明特定事項に改める上記「第一の補正」については、その「触媒」の種類を「Ｐｔ触媒」に限定的に減縮するものであるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に掲げる「特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」を目的とするものに該当する。
　
イ．第二の補正について
　補正前の「触媒の含有率」という発明特定事項を、補正後の「白金の含有率」という発明特定事項に改める上記「第二の補正」については、「白金」が「触媒」の下位概念に当たるものではないことから、発明特定事項の限定的減縮に当たらないことは明らかである。
　すなわち、本願明細書の実施例においては実際に使用した触媒の種類・内容が明らかにされていないが、例えば、先の拒絶理由通知において提示した刊行物２の「実施例１」で示されたように通常白金触媒は白金としてではなく塩化白金酸のような化合物で使用される。そうすると、塩化白金酸の６水和物を白金触媒とした場合で換算すると、補正前の「触媒の含有率が３〜１２ｐｐｍ」という数値範囲は『白金の含有率が約１．１〜４．５ｐｐｍ』に換算される。このため、補正後の『３〜１２ｐｐｍ』という数値範囲は、補正前の数値範囲から逸脱した範囲にあり、補正前の発明特定事項を限定的に減縮するものではない。
　したがって、当該補正は、平成１８年改正前特許法より請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」を目的とするものに該当しない。
　また、当該補正は、同１号に掲げる「第三十六条第五項に規定する請求項の削除」、同３号に掲げる「誤記の訂正」ないし同４号に掲げる「明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）」を目的とするものにも該当しない。
　
ウ．第三の補正について
　補正前の『触媒を…可能な限り除去』という発明特定事項に対して、補正後の『白金を…溶出液中のＰｔ含有率が、２ｐｐｍ〜１ｐｐｍ未満の検出限界未満になるまで除去』という発明特定事項に改める上記「第三の補正」について検討する。
　まず、補正前の「触媒」を補正後の「白金」に改める補正については、その『物質の機能的な観点』から類別される「触媒」という概念と、その『金属の種類という観点』から類別される「白金」という概念に、上位下位の関係が成り立たないことから、発明特定事項の下位概念化に当たらない。
　次に、補正前の『可能な限り除去』を補正後の『２ｐｐｍ〜１ｐｐｍ未満の検出限界未満になるまで除去』に改める補正について、これが発明特定事項の下位概念化に相当するものではないことが明らかであって、例えば、先の拒絶理由通知において提示した刊行物１の「実施例１」においては反応溶液中に含まれる白金を「０．１ｐｐｍ以下」にまで除去することが可能になっているところ、本願優先日前の技術水準において、補正後の『２ｐｐｍになるまで』の除去が補正前の『可能な限り』の除去の範囲に含まれるとは認められない。
　したがって、当該補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に掲げる「特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」を目的とするものに該当しない。
　また、当該補正は、同１号に掲げる「第三十六条第五項に規定する請求項の削除」、同３号に掲げる「誤記の訂正」ないし同４号に掲げる「明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）」を目的とするものにも該当しない。
　
エ．目的要件のまとめ
　上記『イ．〜ウ．』に示したように、第４回目の手続補正は、目的要件違反の補正を含んでいるから、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項に規定する要件を満たしていない。
　
（２）独立特許要件について
ア．はじめに
　上記請求項１についての補正は、上記『（１）』に示したように、平成１８年改正前特許法第１７条の２第２号に掲げる事項を目的とするものに該当しないが、仮に上記第二、第三の補正も目的要件を満たすものとすると、第一の補正は限定的減縮を目的とするものであるから、
　補正後の請求項１に記載されている事項により特定される発明（以下、「補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか否か）について一応検討する。
　
イ．引用文献及びその記載事項
（ア）刊行物Ａ：特開昭６３−２６４５９１号公報
　先の拒絶理由通知において「刊行物２」として引用した本願優先日前に頒布された刊行物である上記刊行物Ａには、次の記載がある。
　
摘記Ａ１：特許請求の範囲の欄
「エポキシ基および末端アルケニル基を有する不飽和エポキシ化合物と、ヒドロシラン類とを、白金系触媒を用いて反応させて、エポキシ基含有シラン化合物を製造するに際して、アルコール類の存在下に上記反応を行うことを特徴とする、エポキシ基含有シラン化合物の製造方法。」
　
摘記Ａ２：第３頁右下欄第５行〜第４頁左上欄第３行
「実施例１…アリルグリシジルエーテル１３．７ｇ（０．１２モル）と、０．１Ｍ−Ｈ２ＰｔＣｌ６・６Ｈ２Ｏ／ｉ−ＰｒＯＨ溶液１２μｌ（１．２×１０−６モル）と、を加え５０℃に加熱攪拌し、ここにトリメトキシシラン１２．２ｇ（０．１モル）とメタノール６．４ｇ（０．２モル）の混合溶液を２時間で滴下した。…この反応溶液を単蒸留したところ、純度９９．７％の３−グリシドキシプロピルトリメトキシシランを得ることができた。」
　
摘記Ａ３：第２頁左上欄第１９行〜左下欄第１行
「エポキシ基および末端アルケニル基を有する不飽和エポキシ化合物としてのアリルグリシジルエーテルとトリメトキシシランとを反応させた場合には、…γ−体（目的化合物）とβ−体（異性体）とが生成する。…目的化合物はこのような異性体と沸点差が小さいため、通常の蒸留では除去が困難である。」
　
（イ）刊行物Ｂ：特開昭５０−６５５９６号公報
　先の拒絶理由通知において「刊行物５」として引用した本願優先日前に頒布された刊行物である上記刊行物Ｂには、次の記載がある。
　
摘記Ｂ１：第１頁右下欄第４行〜第２頁右上欄第１１行
「この発明は、エポキシ基を含有するオルガノポリシロキサンの有利な製造方法に関するものであり、さらに詳しくは白金触媒の存在下で、脂肪族二重結合を有するエポキシ化合物と比較的低分子量のオルガノハイドロジエンポリシロキサンとを付加反応させて目的のエポキシ基を含有するオルガノポリシロキサンを安定に収率よく製造する方法を提供するものである。…
　この白金系触媒は活性であるため、温和な条件で上記付加反応を進行させる作用を示す反面、該付加反応の反応終了後生成混合物を蒸留する工程（溶媒や未反応物のストリツプなど）において生成物が増粘するとかさらに極端な場合にゲル化が起るなど、また反応生成物の保存中にも増粘するなどの現象をもたらした。本発明者らはかかる問題点は白金系触媒を反応終了後において失活させれば解決できるであろうと考え鋭意研究を重ねた結果本発明を完成したものである。すなわち、本発明は、イ）…のＳｉ−Ｈ結合を有するオルガノハイドロジエンポリシロキサンと、ロ）分子中にＣ＝Ｃ不飽和結合を有するエポキシ化合物とを、…白金系触媒の存在下に反応させ、ついでこの反応系に該白金系触媒の等モル以上に相当する量のベンゾチアゾールもしくはその誘導体を添加した後蒸留することを特徴とする方法であり、事実、これによれば反応生成物は保存中あるいは蒸留時に増粘あるいはゲル化などを起すことがなく、安定に収得保存されるという効果が与えられる。」
　
摘記Ｂ２：第４頁左下欄第８行〜右下欄第２行
「実施例３…アリルグリシジルエーテル１７１ｇ、…塩化白金酸のブタノール変性触媒…１０ｇを仕込み…１，３，５，７−テトラメチルテトラシクロテトラシロキサン６０ｇを滴下し、…反応物にベンゾチアゾール０．４ｇを添加し、実施例１と同様に溶剤および未反応物を留去したところ、反応生成物１７６ｇを得た。このものは不揮発分９８．２％粘度１７２ＣＳ（２５℃）、エポキシ当量２３５であつた。」
　
（ウ）刊行物Ｃ：特開平７−１１８２５１号公報
　本願優先日前の技術水準を明らかにするために提示する本願優先日前に頒布された刊行物である上記刊行物Ｃには、次の記載がある。
　
摘記Ｃ１：段落０００７〜０００８
「エピクロルヒドリンと（メタ）アクリル酸とから（メタ）アクリル酸グリシジルを製造する方法において、触媒に用いた第４アンモニウム塩が十分除去できないままに蒸留すると、反応中に副生するクロルヒドリン体と未反応のエピクロルヒドリンより生成する１，３−ジクロロ−２−プロパノールと、製品の（メタ）アクリル酸グリシジルとのエポキシ交換反応が促進されてエピクロルヒドリンが生成することを見出すとともに、さらに残存する第４アンモニウム塩が、シリカ−アルミナ系吸着剤で除去できることを見出し、本発明を完成させた。…すなわち本発明は…（１）反応終了後に…シリカ−アルミナ系吸着剤処理を行う工程  と（２）蒸留工程  とを行なうことを特徴とするアクリル酸グリシジルまたはメタクリル酸グリシジルの製造法である。」
　
（エ）刊行物Ｄ：特開平８−１２７５８４号公報
　先の拒絶理由通知において「刊行物１」として引用した本願優先日前に頒布された刊行物である上記刊行物Ｄには、次の記載がある。
　
摘記Ｄ１：段落０００２〜０００３
「Ｓｉ−Ｈ含有シランあるいはポリシロキサン類とオレフィンあるいはアセチレン性不飽和結合含有化合物類との付加反応はハイドロシリレーション法と呼ばれ、シリコーン化合物の合成方法として広く使用されている。…このような白金化合物触媒は均一系であるので、当然反応液中に溶解しており、反応終了後は蒸留あるいは活性炭処理などの手段によって系内から除去する必要がある。しかし、合成されるシリコーン化合物の中には蒸留できないものや高粘度で活性炭処理できないものがあり、このような場合には製品中に白金が残存し、製品の外観が悪くなったり、残存Ｈ−Ｓｉがその白金により脱水素を起こして危険であるなどの問題を生じる。また、蒸留や活性炭処理によって除去された白金残渣は現在産業廃棄物となっているが、環境及び経済的な理由から、このような白金も回収して再使用できれば非常に有益である。」
　
摘記Ｄ２：段落００３７
「上記白金触媒０．１７ｇ（白金量：６．７×１０−５モル）とアリルグリシジルエーテル９３．５ｇ（０．８２モル）を攪拌機、温度計及び冷却器を備えた０．５リットル反応器に入れ、８０℃に加熱した。その後、トリメトキシシラン１００ｇ（０．８２モル）を１時間かけて滴下し、その後８０℃に保って２時間攪拌反応を行った。得られた。生成物のガスクロマトグラフ分析により、生成物であるγ−グリシドキシプロピルトリメトキシシランを９６％の収率で得た。反応後、濾過により白金触媒を除去した反応溶液中の白金量を測定したところ、０．１ｐｐｍ以下であった。触媒をリサイクルし、さらに同スケールで１０回再使用したが、触媒活性の低下は見られなかった。」
　
（オ）刊行物Ｅ：特開平９−１２４９４２号公報
　先の拒絶理由通知において「刊行物６」として引用した本願優先日前に頒布された刊行物である上記刊行物Ｅには、次の記載がある。
　
摘記Ｅ１：段落００３５〜００３７ 
 「本発明のヒドロシリル化反応は、白金系触媒、或いは有機過酸化物等を触媒として用いて行うことができる。…有機アルコキシシランに水分が混入するとアルコキシ基は容易に加水分解し水酸基（ヒドロキシル基）となる。これは白金により容易に縮合し、高分子量化する。これらのことを考慮すると、生成したケイ素含有正孔輸送材中の残存白金はその量を低下させることが必須となる。ケイ素含有正孔輸送材中に含まれる白金量は１０ｐｐｍ以下、より好ましくは１ｐｐｍ以下である。…ケイ素含有正孔輸送材中に残存する白金は、活性炭、シリカゲル、多孔質アルミナなど白金を吸着し且つケイ素含有正孔輸送物質に対して不活性であるものを、吸着材としてケイ素化正孔輸送材を溶解した溶液中に添加して吸着させ、濾別などにより、吸着材と共に除くことができる。又、これら吸着材をカラム充填材としてカラム分離操作を施してもよい。」
　
摘記Ｅ２：段落００４０及び００４２
「（実施例１）（４−〔２−（トリエトキシシリル）エチル〕トリフェニルアミンの合成）…（４−ビニルトリフェニルアミンのヒドロシリル化）トルエン４０ｍＬ、シリエトキシシラン９．９ｇ（６０ｍモル）及びトリス（テトラメチルジビニルジシロキサン）二白金（０）のトルエン溶液０．０１８ｍモルを三つ口フラスコに取り、室温で撹拌しながら４−ビニルトリフェニルアミン８．２ｇのトルエン溶液２０ｍＬを滴下した。滴下終了後７０℃で３時間撹拌を行った後、更に、トルエン１２０ｍＬで稀釈した。得られた稀釈溶液は、真空下１４０℃で７時間乾燥した活性炭２００ｇを充填したカラムを用いて処理した後、減圧下トルエンを除去し、高粘度の淡黄色液状物（精製品）を得た。この精製品の白金濃度は、フレームレス原子吸光法（…）で測定することにより評価した。その結果、精製品の白金濃度は０．８ｐｐｍであることがわかった。」
　
（カ）刊行物Ｆ：特開平５−４３５８７号公報
　本願優先日前の技術水準を明らかにするために提示する本願優先日前に頒布された刊行物である上記刊行物Ｆには、次の記載がある。
　
摘記Ｆ１：段落００２１及び００２７〜００２８
「本発明のシロキサン化合物は、例えばオルガノハイドロジェンシロキサンのＳｉＨ結合と脂肪族二重結合含有エポキシ化合物の脂肪族二重結合とを白金系触媒の存在下に付加反応させることにより合成することができる。…この付加反応は溶媒を使用しないで行うこともできるが、反応温度の制御の点から溶媒を用いることが好ましい。…上記付加反応終了後は活性炭等で触媒を吸着除去し、溶媒を留去することにより生成物を精製することができる。」
　
摘記Ｆ２：段落００３０〜００３３
「［実施例１］冷却管、温度計を備えた２００ｍｌのフラスコに下記式（１２）で示される水素シロキサン３０ｇ（０．０２５モル）、トルエン１５ｇを仕込み、７５〜８０℃に加熱して十分撹拌しながら白金濃度２％の２−エチルヘキサノール変性触媒０．０２４ｇ（Ｐｔ：２．５×１０−６モル）のトルエン溶液１．０ｇを滴下し、更に下記式（９）で示されるエポキシ化合物２．９ｇ（０．０２５モル）のトルエン溶液７．９ｇを１時間３０分かけて滴下した。…
…放冷後、活性炭を加えて１時間振とうし、瀘過し、８０℃／１０ｍｍＨｇに２時間保ってトルエンを除去し、３５ｇの生成物を得た。この生成物をゲル浸透クロマトグラフィーで分析したところ、１付加物が１９ｇ（収率５７％）であり、更にゲル浸透クロマトグラフィーにより１付加物のみを分取して諸分析を行い、次に示す分析結果から下記式（１３）で示す構造であることが確認された。…
」
　
（キ）刊行物Ｇ：特開平９−２５３６２６号公報
　先の拒絶理由通知において「刊行物７」として引用した本願優先日前に頒布された刊行物である上記刊行物Ｇには、次の記載がある。
　
摘記Ｇ１：段落０００８ 
「活性炭は粉末であるか粒状であるかを問わないが、…カラムないし濾過床を用いるのが経済的である事から主に粒状炭が用いられる。…粒度は平均粒径にて０．９〜４．０ｍｍのものが一般的に用いられる。活性炭は一般に広範囲の水中有機物その他を吸着する」
　
ウ．刊行物Ａに記載された発明
　摘記Ａ１の「エポキシ基および末端アルケニル基を有する不飽和エポキシ化合物と、ヒドロシラン類とを、白金系触媒を用いて反応させて、エポキシ基含有シラン化合物を製造する…方法。」との記載、及び
　摘記Ａ２の「実施例１…アリルグリシジルエーテル１３．７ｇ（０．１２モル）と、０．１Ｍ−Ｈ２ＰｔＣｌ６・６Ｈ２Ｏ／ｉ−ＰｒＯＨ溶液１２μｌ（１．２×１０−６モル）と、を加え５０℃に加熱攪拌し、ここにトリメトキシシラン１２．２ｇ（０．１モル）とメタノール６．４ｇ（０．２モル）の混合溶液を２時間で滴下した。…この反応溶液を単蒸留したところ、純度９９．７％の３−グリシドキシプロピルトリメトキシシランを得ることができた。」との記載、並びに 
　白金（Ｐｔ）の原子量が１９５であって、刊行物Ａの「実施例１」における「反応溶液」中に含まれる白金の量が約７．２ｐｐｍと計算される（=195*1.2*10^-6/(13.7+12.2+6.4)*10^6で計算した。）ことから、刊行物Ａには、
『アリルグリシジルエーテルと、トリメトキシシランとを、白金系触媒を用いて反応させて、３−グリシドキシプロピルトリメトキシシランを製造する方法において、白金の含有量が約７．２ｐｐｍである反応溶液を、単蒸留して純度９９．７％の３−グリシドキシプロピルトリメトキシシランを得る方法。』についての発明（以下、「引用発明」という。）が記載されている。
　
エ．対比
　補正発明と引用発明とを対比すると、
　引用発明の「アリルグリシジルエーテル」、「トリメトキシシラン」、「白金系触媒を用いて反応」及び「３−グリシドキシプロピルトリメトキシシランを製造する方法」は、補正発明の「アリルグリシドエーテル」、「ヒドロゲンシラン」、「Ｐｔ触媒の存在下に…反応」及び「エポキシシランの製法」に相当し、
　引用発明の「白金の含有量が約７．２ｐｐｍである反応溶液」は、補正発明の「白金の含有率が３〜１２ｐｐｍである粗製生成物」に相当し、
　引用発明の「反応溶液を、単蒸留」は、補正発明の「その際得られる粗製生成物を後処理」及び「粗製生成物を蒸留すること」に相当する。 
　してみると、補正発明と引用発明は『Ｐｔ触媒の存在下にヒドロゲンシランとアリルグリシドエーテルとを反応させ、かつその際得られる粗製生成物を後処理することによるエポキシシランの製法において、白金の含有率が３〜１２ｐｐｍである粗製生成物を蒸留する、エポキシシランの製法。』に関するものである点において一致し、
（α）後処理が、補正発明においては、蒸留の前に粗製生成物から「白金を、平均粒度１〜３０ｍｍを有する活性炭からなる固体吸着床中での吸着により、溶出液中のＰｔ含有率が、２ｐｐｍ〜１ｐｐｍ未満の検出限界未満になるまで除去」する工程を有するのに対して、引用発明においては蒸留の前に「白金を、平均粒度１〜３０ｍｍを有する活性炭からなる固体吸着床中での吸着により、溶出液中のＰｔ含有率が、２ｐｐｍ〜１ｐｐｍ未満の検出限界未満になるまで除去」する工程を有していない点においてのみ相違する。
　
オ．判断
　上記（α）の相違点について検討する。
　
（ア）残存触媒と蒸留の問題点について
　摘記Ｂ１の「この発明は、エポキシ基を含有するオルガノポリシロキサンの有利な製造方法に関する…この白金系触媒は活性であるため、…該付加反応の反応終了後生成混合物を蒸留する工程（溶媒や未反応物のストリツプなど）において生成物が増粘するとかさらに極端な場合にゲル化が起るなど、また反応生成物の保存中にも増粘するなどの現象をもたらした。…かかる問題点は白金系触媒を反応終了後において失活させれば解決できる」及び摘記Ｂ２の「アリルグリシジルエーテル…反応生成物…エポキシ当量２３５であつた。」との記載や、
　摘記Ｃ１の「触媒に用いた第４アンモニウム塩が十分除去できないままに蒸留すると、エポキシ交換反応が促進されてエピクロルヒドリンが生成する…すなわち本発明は…（１）反応終了後に…シリカ−アルミナ系吸着剤処理を行う工程  と（２）蒸留工程  とを行なう…メタクリル酸グリシジルの製造法である。」との記載にあるように、
　本願優先日前の技術水準において、エポキシ基含有化合物の化学反応に使用した触媒が残存したまま蒸留工程を行うと望ましくないという問題点は当業者に普通に認識されていたものと認められ、その解決手段として触媒を失活や吸着などの方法で除去するのが有効であることも当業者に普通に知られていたものと認められる。
　
（イ）ヒドロシリル化反応後の活性炭処理について
　刊行物Ｆには、その「実施例１」として『Ｐｔ触媒の存在下にヒドロゲンシラン（式１２で示される水素シロキサン）とアリルグリシドエーテル（式９で示されるエポキシ化合物）とを反応させ、かつその際得られる粗製生成物を後処理することによるエポキシシラン（式１３で示す構造の１付加物）の製法において、白金の含有率が８．９ｐｐｍである粗製生成物から触媒を、活性炭での吸着により除去し、引き続き粗製生成物を蒸留するエポキシシランの製法。』についての発明が記載されている（摘記Ｆ１及びＦ２）。
　また、刊行物Ｄには、残存する白金によって生じる問題を解決するための従来技術として『白金化合物触媒を用いてＳｉ−Ｈ含有シラン類とオレフィン性不飽和結合含有化合物類とを反応させ、反応終了後に活性炭処理あるいは蒸留などの手段によって白金を除去するシリコーン化合物の合成方法。』についての発明が記載されている（摘記Ｄ１）。
　さらに、刊行物Ｅには、白金系触媒を用いたヒドロシリル化反応において、残存する白金によって生じる高分子量化などの問題点を解決するための方法として『残存する白金を、活性炭、シリカゲル、多孔質アルミナなどの吸着材を添加して吸着させ、濾別などにより、吸着材と共に除くか、これら吸着材をカラム充填材としてカラム分離操作を施す』という方法についての発明が記載されている（摘記Ｅ１）。
　これらの記載からみて、本願優先日前の技術水準において、ヒドロシリル化反応に用いたＰｔ触媒を反応終了後に『活性炭をカラム充填材とした分離操作』などの「活性炭処理」の手段によって吸着して除去することは、周知慣用の常套手段になっていたものと認められる。
　そして、摘記Ｅ２の「活性炭２００ｇを充填したカラムを用いて処理した後、減圧下トルエンを除去し」との記載や、
　摘記Ｆ１の「付加反応終了後は活性炭等で触媒を吸着除去し、溶媒を留去することにより生成物を精製する」との記載にあるように、
　本願優先日前の技術水準において、ヒドロシリル化反応後の後処理として「蒸留」の前に「活性炭処理」することは、周知慣用の常套手段になっていたものと認められる。
　
（ウ）活性炭の粒度及び吸着処理後の白金濃度の数値範囲について
　一般に使用する活性炭の粒度は必要に応じて当業者が適宜設定し得ることである。そして、吸着用の活性炭を濾過床に使用する場合の粒度の大きさとして、補正発明の活性炭の粒度の数値範囲（平均粒度１〜３０ｍｍ）は、例えば、摘記Ｇ１の「活性炭は…カラムないし濾過床を用いるのが経済的で…粒度は平均粒径にて０．９〜４．０ｍｍのものが一般的に用いられる」との記載からみて、本願優先日前の技術水準において吸着用の活性炭における通常の粒度範囲を示したにすぎないものと認められる。
　また、摘記Ｅ２の「実施例１…４−ビニルトリフェニルアミンのヒドロシリル化…得られた稀釈溶液は、真空下１４０℃で７時間乾燥した活性炭２００ｇを充填したカラムを用いて処理した後、減圧下トルエンを除去し…精製品の白金濃度は０．８ｐｐｍであることがわかった」との記載からみて、当該「実施例１」におけるトルエン（密度０．８６７ｇ／ｍＬ）を除去する前の稀釈溶液の白金濃度は約０．０８ｐｐｍ（=0.8*(9.9+8.2)/((40+20+120)*0.867+9.9+8.2)で計算した。）と計算される。してみると、補正発明のＰｔ含有率の数値範囲（２ｐｐｍ〜１ｐｐｍ未満の検出限界未満）は、本願優先日前の技術水準においてヒドロシリル化反応後の溶出液を活性炭で吸着処理した場合における通常の濃度範囲を示したにすぎないものと認められる。
　
（エ）総合的な判断
　まず、補正発明の課題に関して、反応に使用した触媒が残存したまま蒸留工程を行うと生成物の増粘やゲル化が起こるなどの望ましくないという問題点が生じるという課題は、上記（ア）で述べたように、本願優先日前の技術水準において当業者に普通に認識されていたものである。したがって、刊行物Ａに記載された「引用発明」においても、このような課題は当業者によって普通に配慮されるものと認められる。
　次に、そのような課題の解決手段として、上記（ア）で述べたように、触媒の失活や触媒の吸着除去が知られていたところ、上記（イ）で述べたように、白金系触媒を用いたヒドロシリル化反応において、蒸留の前に粗製生成物から白金を活性炭での吸着により除去することは、刊行物Ｄ〜Ｆの記載からみて周知慣用の手段であるから、この手段を上記課題の解決手段として採用することは当業者が容易に想起し得たことと認められる。そして、そのような活性炭によるＰｔ触媒の除去を行うに際しては、上記（ウ）で述べたように、平均粒度１〜３０ｍｍを有する活性炭からなる固体吸着床を採用することは、当業者が適宜行う設計事項であって、そのような吸着処理で溶出液中のＰｔ含有率が、２ｐｐｍ〜１ｐｐｍ未満の検出限界未満になるまで除去できることも、刊行物Ｄ〜Ｆの記載からみて、当業者が容易に想到し得ることである。
　したがって、引用発明の「単蒸留」の前に『白金を、平均粒度１〜３０ｍｍを有する活性炭からなる固体吸着床中での吸着により、溶出液中のＰｔ含有率が、２ｐｐｍ〜１ｐｐｍ未満の検出限界未満になるまで除去』する工程を付加することは、当業者にとって容易に想到し得たものと認められる。
　
（オ）補正発明の効果について
　本願明細書の段落００３６等に記載される補正発明の効果について検討する。
　まず、その『蒸留の間の「環化エポキシシラン」の後形成が十分に止むので、蒸留による後処理の際に、特に高いエポキシシラン純度、殊に≧９９％が達成される』及び『蒸留の間に生じる高沸点物質のより低い割合及びそれに伴う蒸留されるエポキシシランの収量』という効果についてみると、引用発明は『純度９９．７％の３−グリシドキシプロピルトリメトキシシランを得る方法』に関するものであって、当該「純度９９．７％」は、本願明細書の段落００３９の「９９．４％のエポキシシラン純度をもたらす」よりも優れた結果を示しており、摘記Ｂ１及びＣ１の記載からみて、蒸留前に白金触媒を除去すれば、蒸留時の望まれない副生成物の後形成の問題が回避できることも、当業者が容易に予測可能な効果でしかない。
　次に、その『蒸留による後処理の際の中間経過の短縮及びそれに伴う蒸留能の上昇』及び『エポキシシラン組成混合物の後処理の際に薄層蒸発器を用いると生じるような、エポキシシラン損失はない』という効果についてみると、引用発明は、通常の蒸留では除去が困難な異性体の生成量を抑制した製造方法に関するものであって、補正発明の具体例よりも高い純度の結果を示しているので、本願の「蒸留能の上昇」という点が優れているとはいえず、引用発明においては「薄層蒸発器」が用いられていないので、本願の『エポキシシラン損失がない』という点が優れているとはいえない。
　そして、その『吸着された貴金属触媒は、貴金属回収を伴う後処理に供給することができる』という効果についてみると、摘記Ｄ１の「白金も回収して再使用」との記載、及び摘記Ｄ２の「触媒をリサイクル」との記載からみて、本願の『貴金属回収』という点が優れているとはいえない。
　さらに、その『触媒を失活化するために、助剤添加は必要ない』及び『吸着触媒除去の場合、より低いエネルギー使用及びより低い技術的経費』という効果についてみると、引用発明や活性炭処理において、触媒失活化のための助剤添加が必要ないことは明らかであって、補正発明のコストが格別予想外に優れているとはいえない。
　また、平成２５年３月２１日付けの意見書の『反応後に得られた粗製生成物中の、３〜１２ｐｐｍの濃度で存在する触媒成分を、活性炭により吸着除去してから蒸留による後処理を行うことによって、環化生成物の形成が顕著に抑制され、ひいては生成物の純度が向上される』という効果についてみると、引用発明は、反応後に得られた粗製生成物中の約７．２ｐｐｍの濃度で存在する白金成分を、蒸留による後処理を行うことによって、純度９９．７％（即ち、環化生成物などの副生成物が殆ど存在せず、生成物の純度が補正発明の具体例よりも向上している）の結果を達成しているものであるから、補正発明に格別予想外の顕著な効果はない。
　
カ．進歩性のまとめ
　したがって、補正発明は、刊行物Ａに記載された発明、並びに刊行物Ｂ〜Ｇに記載された発明又は技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
キ．独立特許要件のまとめ
　上記『ア．〜カ．』に示したように、補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないから、第４回目の手続補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項にに規定する要件を満たしていない。
　
（３）まとめ
　以上のとおり、第４回目の手続補正は、上記（１）に述べたように、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項に規定する要件を満たしていないから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　また、仮に同法第１７条の２第４項に規定する要件を満たしているとしても、上記（２）に述べたように、同法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項に規定する要件を満たしていないから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　よって、〔補正の却下の決定の結論〕のとおり決定する。
　
第３　本願発明について
１．本願発明
　第４回目の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の特許を受けようとする発明は、平成２５年３月２１日付けの手続補正（以下、「第３回目の手続補正」という。）により補正された特許請求の範囲の請求項１〜６に記載されたとおりのものである。
　
２．通知された拒絶の理由の概要
　先の拒絶理由通知書には、その「理由１」として「平成２５年３月２１日付けでした手続補正は、下記の点で願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。」との理由が示され、その「記」には、
『１．理由１について
（１）平成２５年３月２１日付けの手続補正（以下、「第３回目の手続補正」という。）は、本願請求項１の記載に「触媒の含有率が３〜１２ｐｐｍである（粗製生成物）」という事項、及び「可能な限り（除去）」という事項を導入する補正を含むものであるところ、当該補正が「当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないもの」であるか否かについて〔参考判決：平１８（行ケ）１０５６３号〕、以下に検討する。
（２）先ず、本願当初明細書の段落００１５には「欠点を可能な限り回避する」との記載があるものの、本願当初明細書には「可能な限り除去」という事項に対応する事項が記載されていないので、当該「可能な限り」という事項については「当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないもの」であるとは認められない。
（３）次に、本願当初明細書の段落００３８には「例１　１２ｐｐｍのＰｔ含有率」との記載があり、同段落００４０には「例２　Ｐｔ含有率１２ｐｐｍ」との記載があり、同段落００４２には「例３　３ｐｐｍのＰｔ含有率」との記載があるが、これらは「Ｐｔ」という「貴金属」それ自体の含有率に関する記載であって、「触媒」それ自体の含有率についての記載ではなく、本願明細書の段落００２４の「Ｐｔ、Ｐｄ、Ｒｈ又はＩｒをベースとする貴金属触媒」との記載に照らして、当該「例１」〜「例３」の「Ｐｔ含有率」との記載から、ＰｄやＲｈなどの他の貴金属の触媒にまで、その「３〜１２ｐｐｍ」という特定の数値範囲を導き出し得るとは認められない。
（４）そして、『特許・実用新案　審査基準』の『第ＩＩＩ部　第Ｉ節　新規事項』の『４．２（３）数値限定』の項の『例えば、発明の詳細な説明中に「望ましくは２４〜２５℃」との数値限定が明示的に記載されている場合には、その数値限定を請求項に導入することができる。また、２４℃と２５℃の実施例が記載されている場合は、そのことをもって直ちに「２４〜２５℃」の数値限定の補正が許されることにならないが、当初明細書等の記載全体からみて２４〜２５℃の特定の範囲についての言及があったものと認められる場合（例えば、２４℃と２５℃が、課題・効果等の記載からみて、ある連続的な数値範囲の上限・下限等の境界値として記載されていると認められるとき）もある。このような場合は、実施例のない場合と異なり、数値限定の記載が当初からなされていたものと評価でき、新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。』との基準に照らして、上記「触媒の含有率が３〜１２ｐｐｍ」という数値限定が、本願当初明細書に記載された「課題・効果等の記載」からみて、本願の出願当初からなされていたものと評価できる合理的な理由は見当たらない。
（５）したがって、第３回目の手続補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものとはいえないので、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。』との指摘がなされている。
　
３．審判請求人の釈明
　平成２６年１月２９日付けの意見書において、審判請求人は『請求項１において、「触媒」を「Ｐｔ触媒」および「白金」に減縮する補正を行いました。また、「可能な限り」を、「溶出液中のＰｔ含有率が、２ｐｐｍ〜１ｐｐｍ未満の検出限界未満になるまで」なる範囲に減縮する補正を行いました。これらの補正は、当初明細書、特に実施例に記載した事項の範囲内において、補正前の請求項に記載された発明の発明特定事項を限定するために行ったものにすぎず、新たな技術的事項を導入する補正ではなく、また補正前と補正後の発明の産業上の利用分野および解決しようとする課題に変更はありません。従いまして上記の補正は、特許法第１７条の２第４項第２号に掲げる事項を目的とする補正です。』と釈明している。
　
４．判断
　第４回目の手続補正は、上記『第２　平成２６年１月２９日付けの手続補正についての補正の却下の決定』のとおり却下された。
　そして、第３回目の手続補正は、本願請求項１の記載に「触媒の含有率が３〜１２ｐｐｍである（粗製生成物）」という事項、及び「可能な限り（除去）」という事項を導入する補正を含むものであるところ、当該補正が「当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないもの」であるか否かについて〔参考判決：平１８（行ケ）１０５６３号〕、以下に検討する。
　まず、本願当初明細書の段落００１５には「欠点を可能な限り回避する」との記載があるものの、本願当初明細書には「可能な限り除去」という事項に対応する事項が記載されていないので、当該「可能な限り」という事項については「当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないもの」であるとは認められない。
　次に、本願当初明細書の段落００３８には「例１　１２ｐｐｍのＰｔ含有率」との記載があり、同段落００４０には「例２　Ｐｔ含有率１２ｐｐｍ」との記載があり、同段落００４２には「例３　３ｐｐｍのＰｔ含有率」との記載があるが、これらは「Ｐｔ」という「貴金属」それ自体の含有率に関する記載であって、「触媒」それ自体の含有率についての記載ではなく、本願明細書の段落００２４の「Ｐｔ、Ｐｄ、Ｒｈ又はＩｒをベースとする貴金属触媒」との記載に照らして、当該「例１」〜「例３」の「Ｐｔ含有率」との記載から、ＰｄやＲｈなどの他の貴金属の触媒にまで、その「３〜１２ｐｐｍ」という特定の数値範囲を導き出し得るとは認められない。また、上記「触媒の含有率が３〜１２ｐｐｍ」という数値限定が、本願当初明細書に記載された「課題・効果等の記載」からみて、本願の出願当初からなされていたものと評価できる合理的な理由も見当たらない。
　したがって、第３回目の手続補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものとはいえないので、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。
　
５．進歩性について
（１）はじめに
　本願請求項１に記載された発明（以下「本１発明」という。）は、上記『４．』で述べたように新規事項が追加されている発明であることから、公知の刊行物に記載された発明に対する新規性・進歩性等の特許要件についての審理をなし得ないものである。
　しかしながら、先の拒絶理由通知書には、その「理由２」として「この出願の請求項１〜６に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物１〜９に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」との理由が示されていることから、本１発明の進歩性の特許要件についても一応検討する。
　
（２）引用する刊行物及び刊行物に記載された発明
　先の拒絶理由通知書の「記」において引用した刊行物２、５及び６の各々は、上記『第２　２．（２）イ．』において引用した刊行物Ａ、Ｂ及びＥに対応し、その各々の記載事項は、その『イ．（ア）、（イ）及び（オ）』に示したとおりである。
　そして、摘記Ａ１及びＡ２並びに塩化白金酸の６水和物の分子量が５１８であることからみて、刊行物２には、
『アリルグリシジルエーテルと、トリメトキシシランとを、白金系触媒を用いて反応させて、３−グリシドキシプロピルトリメトキシシランを製造する方法において、白金の含有量が約７．２ｐｐｍ（触媒の含有量が約１９ｐｐｍ）である反応溶液を、単蒸留して純度９９．７％の３−グリシドキシプロピルトリメトキシシランを得る方法。』についての発明（以下「刊２発明」という。）が記載されている。
　
（３）本１発明と刊２発明との対比
　上記『第２　２．（１）イ．〜ウ．』において検討したように、第４回目の手続補正は、限定的減縮を目的とするものではない。
　このため、本１発明と刊２発明とを対比すると、両者は『触媒の存在下にヒドロゲンシランとアリルグリシドエーテルとを反応させ、かつその際得られる粗製生成物を後処理することによるエポキシシランの製法において、触媒の含有率がｐｐｍオーダーである粗製生成物を蒸留する、エポキシシランの製法。』に関するものである点において一致し、
（α’）後処理が、本１発明においては、蒸留の前に粗製生成物から「触媒を、平均粒度１〜３０ｍｍを有する活性炭からなる固体吸着床中での吸着により可能な限り除去」する工程を有するのに対して、引用発明においては蒸留の前に「触媒を、平均粒度１〜３０ｍｍを有する活性炭からなる固体吸着床中での吸着により可能な限り除去」する工程を有していない点、及び
（β）粗製生成物の触媒の含有率が、本１発明においては「３〜１２ｐｐｍ」であるのに対して、刊２発明においては「約１９ｐｐｍ」である点、
の２つの点において相違する。
　
（４）判断
　まず、上記（β）の相違点について、本願明細書の「例１」及び「例２」の具体例においては、その粗製生成物が「１２ｐｐｍのＰｔ含有率」であるとされており、刊２発明の「白金の含有量が約７．２ｐｐｍ（触媒の含有量が約１９ｐｐｍ）」に比べて白金（及び触媒）の含有率が高いものである。しかしながら、触媒の含有率が３〜１２ｐｐｍである場合と約１９ｐｐｍである場合とで、飛躍的な効果の改善が得られるとも認められない。してみると、本１発明の「触媒の含有率」の数値範囲について、その上限に技術的な意味は認められないので、この点について実質的な差異は認められない。
　次に、上記（α’）の相違点について、反応に使用した触媒が残存したまま蒸留工程を行うと生成物の増粘やゲル化が起こるなどの望ましくないという問題点が生じるという課題は、刊行物５（摘記Ｂ１）に記載されるように、本願優先日前の技術水準において当業者に普通に認識されていたものである。したがって、刊行物２に記載された「刊２発明」においても、このような課題は当業者によって普通に配慮されるものと認められる。
　そして、そのような課題の解決手段（本願明細書の段落００１７の『触媒の吸着又は還元による除去』に相当する手段）として、刊行物５の摘記Ｂ１の記載や、特開平７−１１８２５１号公報（刊行物Ｃ）の要約の「（１）反応終了後…吸着剤処理を行う工程と（２）蒸留工程とを行う…製造法。…高純度のものが収率よく得られる。」との記載や、特開平９−５９２６８号公報の段落０００４の「蒸留中に濾過…で取り除ききれない触媒の影響により…副反応がおこり…製品の純度および収量を低下させる。この問題を解決するために…粉末状水酸化アルカリを加えてから蒸留する」との記載などにあるように、触媒を除去する方法（吸着剤処理や濾過や触媒の還元処理による失活などの方法）が普通に知られていたところ、刊行物６（摘記Ｅ１）に記載されるように、白金系触媒を用いたヒドロシリル化反応において、蒸留の前に粗製生成物から白金を活性炭からなる固体吸着床での吸着により除去することは、本願優先日前の技術水準における周知慣用の手段であるから、この周知慣用の手段を上記課題の解決手段として採用することは当業者が容易に想起し得たことと認められる。また、そのような活性炭による触媒の除去を行うに際しては、使用する活性炭の平均粒度の数値範囲の最適化を図り、触媒を可能な限り除去するようにすることは、当業者が適宜行う設計事項であって、格別の創意工夫を要することではない。
　さらに、本１発明の効果について検討するに、上記『第２　２．（２）オ．』で述べたのと同様の理由により、本１発明に格別予想外の顕著な効果はない。
　したがって、本１発明は、刊行物２及び５〜６に記載された発明並びに本願優先日前の技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
６．むすび
　以上のとおり、本願は、その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。
　また、本１発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　したがって、その余の事項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。