【事件の表示】
　特許第３２０４７４７号「空気入りタイヤ用ゴムコンタ及びこの空気入りタイヤ用ゴムコンタの製造方法」の請求項１、２に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３２０４７４７号の請求項１ないし２に係る特許を取り消す。
【理　由】
１．手続きの経緯
　本件特許第３２０４７４７号の請求項１〜２に係る発明についての出願は、平成４年８月４日に出願され、平成１３年６月２９日にその設定登録がなされ、その後、その請求項１〜２に係る発明の特許について、異議申立人北折忠弘より特許異議の申立てがなされ、特許権者に対して審尋が通知され、その指定期間内である平成１５年７月２８日に回答書が提出され、その後、取消理由が通知され、その指定期間内である平成１５年１１月１８日に特許異議意見書と訂正請求書が提出され、その訂正請求に対して訂正拒絶理由を通知したところ、その指定期間内である平成１６年５月１０日に意見書が提出されたものである。
　
２．訂正の適否についての判断
（１）訂正の内容
　特許権者が求める、平成１５年１１月１８日付け訂正請求書の訂正の内容は、次のとおりのものである。
　
訂正事項ａ：
　特許請求の範囲の請求項１の「【請求項１】　ボディプライと折り返しプライとを有するカーカスの少なくとも前記ボディプライと接する側の面に、実質的にタイヤのラジアル方向に延びる溝を形成したことを特徴とする空気入りタイヤ用ゴムコンタ。」を
「【請求項１】　ボディプライと折り返しプライとを有するカーカスの少なくとも前記ボディプライと接する側の面に、接合相手との間で細長の空間部を形成する、実質的にタイヤのラジアル方向に延びる溝を形成したことを特徴とする空気入りタイヤ用ゴムコンタ。」と訂正する。
　
訂正事項ｂ：
　特許明細書の段落【０００７】の「【課題を解決するための手段】請求項１記載の発明の空気入りタイヤ用ゴムコンタは、ボディプライと折り返しプライとを有するカーカスの少なくとも前記ボディプライと接する側の面に、実質的にタイヤのラジアル方向に延びる溝を形成したことを特徴としている。」を
「請求項１記載の発明の空気入りタイヤ用ゴムコンタは、ボディプライと折り返しプライとを有するカーカスの少なくとも前記ボディプライと接する側の面に、接合相手との間で細長の空間部を形成する、実質的にタイヤのラジアル方向に延びる溝を形成したことを特徴としている。」と訂正する。
　
（２）訂正拒絶理由について
　平成１６年２月２６日付け訂正拒絶理由通知の内容は、次のとおりである。
　
『特許権者が求める訂正事項ａは、上記のとおり、請求項１の訂正を含むものであり、さらに、請求項１の訂正は、「前記ボディプライと接する側の面に、実質的にタイヤのラジアル方向に延びる溝を形成したことを特徴とする空気入りタイヤ用ゴムコンタ」を「前記ボディプライと接する側の面に、接合相手との間で細長の空間部を形成する、実質的にタイヤのラジアル方向に延びる溝を形成したことを特徴とする空気入りタイヤ用ゴムコンタ」と訂正することを含むものである。
　そこで、願書に添付した明細書又は図面に、該事項が記載されていたか否かについて検討する。
　願書に添付した明細書又は図面の段落【００３２】には、「図４に示すように、スティフナー１８の細溝２０の形成された面１８Ａ（１８Ｂ）がカーカスプライ１６に接すると、細溝２０がカーカスプライ１６に囲まれて長手方向がタイヤのラジアル方向とされた細長の空間部４８が形成される（なお、１７はコードである）。」と記載され、段落【００３９】には、「なお、前記実施例では、スティフナー１８に細溝２０を形成した例を示したが、本発明はこれに限らず、タイヤを構成する空気入りタイヤ用ゴムコンタであれば、スティフナー１８以外の空気入りタイヤ用ゴムコンタ、例えば、クッションゴム、サイドトレッド等に細溝２０を形成してもよい。図８には、空気入りタイヤ用ゴムコンタとしてのクッションゴム６０及びサイドゴム層６４を有した空気入りタイヤ１０の断面が示されている。」と記載され、また、段落【００４３】には、「本実施例においても、グリーンタイヤがブラダー又はエアーの膨張により圧力を受けた際に、クッションゴム６０とカーカスプライ１６との間、クッションゴム６０とサイドゴム層６４との間、サイドゴム層６４とカーカスプライ１６との間のエアーは、細溝２０により構成される空間部４８（図８では図示せず）を介して外界へ放出することができる。」と記載されている。
　以上の記載から、願書に添付した明細書又は図面には、「スティフナーとカーカスプライ」、「クッションゴムとカーカスプライ」、「クッションゴムとサイドゴム層」及び「サイドゴム層とカーカスプライ」との間には細溝により構成される空間部が形成されることは記載されていると認められるが、「タイヤ用ゴムコンタと接合相手」との間で細長の空間部が形成されることは何ら記載されておらず、また、該記載から直接的かつ一義的に導き出すことができる事項とも認められない。
　また、特許権者は訂正の根拠として、本件訂正は、明細書の段落【００３２】及び段落【００３９】の記載に基づき、特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的としたものであると主張するが、上記のとおり、該主張は認められない。
　してみると、訂正事項ａは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正であるとは認められない。』というものである。
　
（３）当審の判断
　上記訂正拒絶理由の内容について検討したが、該理由は妥当なものであると認められ、該理由により当該訂正は認められない。
　なお、特許権者は、上記訂正拒絶理由に対して、平成１６年５月１０日付け意見書において、明細書の段落【００４１】には「クッションゴム６０には、タイヤ組立前の未加硫の状態において前記実施例の未加硫のスティフナー１８と同様にカーカスプライ１６に接する面６０Ａにタイヤラジアル方向に延びる細溝２０が形成されており、」と記載されており、段落【００４２】には「この空気入りタイヤ１０のサイドゴム層６４にも、未加硫の状態において同様に細溝２０を形成することができる。」と記載されており、少なくとも「クッションゴム６０とカーカスプライ１６との間で細長の空間部を形成する」、及び「サイドゴム層６４とカーカスプライ１６との間で細長の空間部を形成する」に関しては、明細書に記載されている事項であることは間違いない。即ち、「接合相手との間で細長の空間部を形成する」の「との間で細長の空間部を形成する」は明細書に記載されている事項であり、「接合相手」は、空気入りタイヤ用ゴムコンタであるスティフナー１８、クッションゴム６０、及びサイドゴム層６４が接して合わさる相手、即ち、カーカスであることは明らかであるから、新規事項の追加では無い旨主張している。
　しかしながら、段落【００４１】、段落【００４２】には、「クッションゴム６０」、「サイドゴム層６４」に「細溝２０」を形成することは記載されているが、接合相手と空間部が形成されるとは記載されておらず、また、細溝２０を形成しても該細溝の状態によっては、接合相手との間で必ずしも細長の空間部が形成されるとはいえないから、該事項が自明な事項であるとはいえない。
　また、段落【００４３】に「クッションゴム６０とサイドゴム層６４との間・・・のエアーは、細溝２０により構成される空間部４８・・・を介して外界へ放出することができる。」と記載されているように、細溝２０の接合相手がカーカス以外の場合も記載されており、接合相手が必ずしもカーカスであるとはいえない。
　したがって、特許権者の上記意見書の主張は認められず、上記訂正拒絶理由は解消されない。
　
（４）まとめ
　以上のとおり、上記訂正事項ａは、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてなされておらず、本件訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第１２０条の４第３項において準用する平成６年法律第１１６号による改正前の特許法第１２６条第１項ただし書の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
　
３．本件発明
　上記２．で述べたように、上記訂正が認められないから、本件請求項１〜２に係る発明（以下、「本件発明１〜２」という。）は、特許明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜２に記載された次のとおりのものである。
　
【請求項１】　ボディプライと折り返しプライとを有するカーカスの少なくとも前記ボディプライと接する側の面に、実質的にタイヤのラジアル方向に延びる溝を形成したことを特徴とする空気入りタイヤ用ゴムコンタ。
【請求項２】　搬送手段によって搬送される空気入りタイヤ用ゴムコンタの表面に、実質的に軸方向に延びる突条が周方向に複数個配設された型付けロールを回転させながら接触させて溝を形成することを特徴とする空気入りタイヤ用ゴムコンタの製造方法。
　
４．取消理由通知の概要
　平成１５年９月８日付け取消理由通知の概要は、本件発明１は刊行物１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、また、本件発明２は刊行物１〜２に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明１〜２に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである、というものである。
　
刊行物１：実公昭６３−４３１２５号公報（異議申立人北折忠弘の提出した甲第１号証）
刊行物２：特開平１−１９０４４０号公報（同甲第３号証）
　
５．各引用刊行物の記載事項
　刊行物１
ア．「生タイヤ成型用未加硫ゴムシートの少なくとも一方の表面に、複数条の溝を、それぞれ該シートの幅方向両端面の少なくとも一方に開口させて形成し、前記未加硫ゴムシートが、その幅方向を生タイヤの成型ドラム巻付け時における軸線方向と同一にしてタイヤの内面側と外面側との少なくとも一方の成型部材として貼着されていることを特徴とするタイヤの構造。」（実用新案登録請求の範囲）
イ．「この考案は、タイヤの構造に関し、・・・ゴムシートの貼着面における空気溜りに起因する故障を防止するものである。」（第１頁１欄１１〜１５行）
ウ．「しかし、生タイヤの組立て成型時において、表面が平滑な未加硫ゴムシートを使用して成型ドラムの上に貼り合わせると、ゴムシート相互間の貼着面に入り込んだ空気を完全に排除することが困難であり、・・・空気溜り７がタイヤの内面の一部に形成されるため、これがタイヤの故障の原因となるという問題がある。」（第１頁２欄７〜１７行）
エ．「未加硫ゴムシート１０の表面に、シートの引出し方向（図面の上端から下端に向かう長さ方向）の中央線に対してＶ字型をなす溝１２が一定の間隔をおいて多数条形成されている。この溝１２は、ゴムシート１０の幅方向両端面に開口し」（第２頁３欄２３〜２７行、第４図参照）
オ．「第６図は、この考案の未加硫ゴムシートをインナーライナー用として成型ドラム（図示せず）の上に巻付けた生タイヤを示す。
　この生タイヤは、成型ドラムの上に２層のインナーライナーゴム層１４，１６を貼着し、第２層のインナーライナーゴム層１６の上にカーカス層１８を貼着してその両端部をビート１９の周りに折り返し、カーカス層１８の上にサイドトレツドゴム層２０、トレツドゴム層２２を順次貼着して成型されている。
　・・・インナーライナーゴム層１６はその幅方向が成型ドラムの軸線方向（第６図の矢印方向）と同一であって、その両側端面に溝１２が開口している・・・　第８図は、第１層と第２層のインナーライナーゴム層１４，１６の双方とも、この考案の未加硫ゴムシートを使用して、それぞれ溝１２，１２が加工された表面を表側にして貼着した場合の使用側である。この場合も、双方のインナーライナーゴム層１４，１６相互間の貼着面および第２層のインナーライナーゴム層とカーカス層１８との間の貼着面に入り込んだ空気は、ステツチングローラをかけるときに、それぞれのインナーライナーゴム層１４，１６の溝１２，１２を通って排出され」（第２頁３欄３７行〜４欄４０行、第６〜８図参照）
カ．「この考案の未加硫ゴムシートの表面に加工する溝の配置形状は、上記実施例に限らず、任意の形状とすることができる。・・・　また、前記の使用例では、この考案の未加硫ゴムシートをタイヤの内面側のインナーライナーとして使用する場合について説明したが、この考案はタイヤの内面側に限らず、外面側のサイドウオール部、あるいはトレツド部のゴム層としても使用することもできる。」（第３頁５欄７〜２２行）
　
　刊行物２
キ．「自動車の接着型ウインドのウインドガラスの内面外周に沿って取付けて接着剤のはみ出しを防止するダムを製造するに際し、ゴムまたは合成樹脂材を押出機によりダム形状に押出し、押出された成形体の一方の面に、周方向に所定の間隔で多数のリブを突設した回転ロールを加熱状態で圧接せしめて上記一方の面に押出方向と直角方向の溝を所定の間隔で形成し、・・・自動車ウインド用ダムの製造方法。」（特許請求の範囲）
ク．「溝を有する一方の面にこれを覆うように両面粘着テープを粘着して該テープと溝とで形成された通孔を有するダムを製造することを特徴とする。・・・　本発明は、材料の押出しから両面粘着テープの取付けに至る従来の製造工程の過程にロールを設けて、これにより押出成形体に溝を形成するものである」（第２頁右上欄２〜１５行）
ケ．「ダム４にはウインドガラス１側の面に所定間隔をおいて幅方向に溝が形成してあって、この溝と上記両面粘着テープ７との間で空気抜き用の通孔６ａを形成している。・・・　押出成形体４ａは加熱発泡装置１１に送給される。・・・押出成形体４ａを上下から挟むように回転ロール１０ａ、１０ｂが設けてある。下側の回転ロール１０ｂには周方向に所定の間隔で多数のリブ１０１が突設してある。」（第２頁左下欄１１行〜右下欄７行、第２、３図参照）
　
６．対比・判断
（本件発明１について）
　本件発明１（前者）と刊行物１に記載された発明（後者）とを対比すると、刊行物１には、未加硫ゴムシートであるインナーライナーゴム層１６の上にカーカス層１８を貼着してその両端部をビード１９（刊行物１の「ビート１９」は「ビード１９」の誤記であると認められる。）の周りに折り返した生タイヤ（上記オ）が記載され、未加硫ゴムシートの表面に、シートの引出し方向の中央線に対してＶ字型をなす溝１２を多数条形成すること（上記エ）が記載され、また、インナーライナーゴム層に未加硫ゴムシートを使用し、溝１２が加工された表面を表側にしてカーカス層１８に貼着し、インナーライナーゴム層とカーカス層１８との間の貼着面に入り込んだ空気をステツチングローラにより排出させる（上記オ）ようにしたことが記載されていると認められる。
　そして、後者において、カーカス層は両端部がビードの周りに折り返されているから、これは、前者における「ボディプライと折り返しプライとを有するカーカス」に相当すると認められる。
　ところで、後者において「インナーライナーゴム層」は、チューブレスタイヤ等の空気入りタイヤに使用するゴム部材であり、また、前者において「ゴムコンタ」が「ゴム部材」を意味するものであることから、後者における「インナーライナーゴム層」は、前者における「空気入りタイヤ用ゴムコンタ」に相当すると認められる。
　したがって、両者は、「ボディプライと折り返しプライとを有するカーカスの少なくとも前記ボディプライと接する側の面に、溝を形成したことを特徴とする空気入りタイヤ用ゴムコンタ」である点において一致し、形成される溝が後者においては、シートの引出し方向の中央線に対してＶ字型をなす溝であるのに対し、前者においては、実質的にタイヤのラジアル方向に延びる溝である点において、両者は相違する。
　そこで、この相違点について検討すると、後者においても、未加硫ゴムシートの表面に加工する溝の配置形状は、任意の形状とすることができる（上記カ）旨記載され、また、この溝は、ゴムシート貼着面に入り込んだ空気を排除するためのものであるから、効率的に空気を排除するような配置形状にすることは当然のことであり、そのため、実質的にタイヤのラジアル方向に延びる溝とすることは、当業者が適宜なし得ることであり、その効果も予想し得る程度のものである。
　よって、請求項１に係る発明は刊行物１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　なお、特許権者は、平成１５年１１月１８日付け特許異議意見書において、概ね次のように主張している。
『カーカスプライは所定の間隔を空けて互いに平行に並べたコードを未加硫のゴムでコーティングしたものであり、本件特許明細書の図４に示すように、元々プライ表面にコード間にコードに沿った溝が形成されており、本件発明において、カーカスプライの表面に形成されている溝は、刊行物１に記載のインナーライナーゴム層１４に形成された溝１２に相当するものである。
　刊行物１の溝深さが０．０７ｍｍが好ましいと記載されているのに対し、本件発明においては、インナーライナー等のシートでは不可能な深い溝（例えば、深さ１．５ｍｍ。明細書の段落００１７に記載。）を形成することができるので、部材間の空気を確実に排出することが可能となる。
  本件発明の空気入りタイヤ用ゴムコンタは、押出機により押出形成されるものであり、刊行物１に記載されているインナーライナーゴム層のようなゴムシートに比して剛性があり、外力からの変形を受け難い、厚みのある外郭形状を有する押出部材であるから、刊行物１のステッチングロールのような比較的低い押圧では、ゴムコンタ表面の溝を押し潰すことは困難であり、加硫時のカーカスプライに対して均一に作用する高い圧力を有効に利用して空気を空間部４８を通過させ容易に放出できることが特徴である。
　したがって、刊行物１と本件発明とは、貼着部材が異なるだけでなく、貼着面に入り込んだ空気を通過する溝の形成や放出する方法も異なり、刊行物１には、スティフナー、クッションゴム、サイドゴム層等の塊状のゴムである空気入りタイヤ用ゴムコンタに対して深い溝を形成しようとする動機付けもなく、当業者ならば容易に発明できるものではない』
　そこで、この主張について検討すると、本件発明において、溝については、請求項１に「実質的にタイヤのラジアル方向に延びる溝」と記載するにすぎないものであり、溝の深さ、形状を何ら規定するものでないことから、前記カーカスプライ表面に形成されている溝、刊行物１のインナーライナーゴム層に形成される溝と格別異なるものと認めることはできない。
　そして、溝の深さについても、段落【００１７】の深さ寸法Ｄが１．５ｍｍ以下とするのが好ましい、という記載からみて、刊行物１の好ましい深さである０．０７ｍｍを排斥するものではない。
　さらに、審尋に対する回答書（平成１５年７月２８日付け）に添付の参考文献１（特開昭６１−２５８７２４号公報）には、空気入りタイヤのインナーライナーゴムが押出しコンターゴムとして例示されており、空気入りタイヤ用ゴムコンタに溝を形成することは、刊行物１に記載されており、動機付けがないという主張も認められない。
　したがって、特許権者の前記主張はいずれも認めることができない。
　
（本件発明２について）
　上記キ〜ケの記載から、刊行物２には、押出機により押出されたゴム部材の押出成形体を送給し、押出された成形体の一方の面に、周方向に所定の間隔で多数のリブを突設した回転ロールを加熱状態で圧接せしめて上記一方の面に押出方向と直角方向の溝を所定の間隔で形成することが記載されていると認められる。
　してみると、刊行物２には、「搬送手段によって搬送されるゴム部材の表面に、実質的に軸方向に延びる突条が周方向に複数個配設された型付けロールを回転させながら接触させて溝を形成することを特徴とするゴム部材の製造方法」が記載されていると認められるから、該製造方法を特定のゴム部材である刊行物１の空気入りタイヤ用ゴムコンタの製造方法に適用することは、当業者が容易に想到し得ることであり、その効果も予想し得る程度のものである。
　よって、本件発明２、は刊行物１〜２に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　なお、特許権者は、前記特許異議意見書において、『刊行物２に記載のダムに形成した溝は、ウインドガラス１、ウインド開口縁２、ダム４、及びモール８とで囲まれる空間に介在する空気（空気溜まり５）を排出するためのものであるから、本件発明のようにカーカスプライと空気入りタイヤ用ゴムコンタとの２つの部材を貼り付ける際に、貼着する部材間の空気溜まりを防止するためのものではなく、カーカスプライと空気入りタイヤ用ゴムコンタとの間の空気溜まりを防止するという動機付けにはならない』旨主張している。
　しかしながら、刊行物２は、２つの部材を貼り付ける際に、一方の部材に溝を形成し、この溝により空気を排出し、空気溜まりを生じさせないようにしたものであり、貼り付ける２つの部材が異なっても、空気溜まりを防止するという点においては、本件発明２と軌を一にするものであるから、動機付けにはならないという前記主張は認めることができない。
　
７．むすび
　以上のとおり、本件発明１〜２は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件発明１〜２についての特許は、拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものである。
　よって、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第１４条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）第４条第２項の規定により、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１６年９月９日（２００４．９．９）