【事件の表示】
　上記当事者間の特許第１６４３３９７号発明「油中水型エマルシヨン爆薬組成物」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
１　手続の経緯　
　本件特許第１６４３３９７号発明（以下「本件発明」という）は、昭和５６年５月１１日に特許出願され、昭和６３年１２月７日に出願公告（特公昭６３−６３５２０号）された後、平成４年２月２８日に設定の登録がなされたものである。その後、平成９年１１月５日に特許法第１２６条の規定に基づく明細書の訂正をする審判請求（平成９年審判第１８７２２号）がなされ、平成１０年３月１３日にこれを認める審決がなされた。
　　
２　訂正審判における明細書の訂正
　平成９年審判第１８７２２号の審決により、明細書の特許請求の範囲において、（ニ）の乳化剤について「（式中、Ｒは炭素数が９〜２４の脂肪酸残基であり、Ｘは前記と同じＲ又は水素原子を示す）」を「（式中、ＣＯＲは炭素数が９〜２４の脂肪酸残基であり、Ｘは前記と同じＣＯＲ又は水素原子を示す）」と訂正（以下「訂正ａ」という）すると共に、これと関連する明細書の記載部分を訂正することが認められた。
　　
３　当事者の主張及び証拠方法
３−１　請求人の主張
　請求人は、「特許第１６４３３９７号に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、下記の甲第１号証及び参考資料１を提出し、以下の理由により、本件特許を無効とすべきであると主張している。
（１）本件特許に係る訂正（以下「本件訂正」という）は、明りょうでない記載の釈明を目的としないものまで含むものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書の規定に違反し、また本件訂正は実質上特許請求の範囲を拡張するものであるから、同法第１２６条第３項の規定に違反してされたものである。したがって、本件特許は特許法第１２３条第１項第８号の規定により無効とすべきである。
　　
３−２　請求人が提出した証拠方法
甲第１号証：（社）日本化学会編「標準化学用語辞典」平成３年３月３０日発行　２４３頁
参考資料１：最高裁昭和４１年（行ツ）第１号判決
　　
３−３　甲第１号証等の記載事項
　甲第１号証には、「残基となるのは非反応性の原子団である。」、「一般には・・・多官能化合物などでは、ある反応には関与しなかった部分が残基となることもある。」が記載されている。
　参考資料１の判決には、『法１２６条２項にいう「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」であるか否かの判断は、もとより、明細書中の特許請求の範囲の項の記載を基準としてなされるべく、所論のように、明細書全体の記載を基準としてなされるべきものとする見解は、とうてい採用し難いのである。』（「理由」中、２．（２）参照）等の説示がある。
　　
３−４　被請求人の主張
　これに対し、被請求人は、請求人の主張する無効理由は理由がない旨答弁している。
　　
４　当審の判断
　請求人が、上記の「訂正ａ」について主張する具体的理由は、次のようなものである。（第１回口頭審理調書「第三　双方当事者に争いのある点」参照）
（ａ）特許請求の範囲記載の「Ｒは炭素数が９〜２４」を「ＣＯＲは炭素数が９〜２４」とする訂正は、明りょうでない記載の釈明に該当しない。
（ｂ）同記載の「Ｒは炭素数が９〜２４」を「ＣＯＲは炭素数が９〜２４」とする訂正は、Ｒ自体の炭素数の範囲を「９〜２４」から「８〜２３」に拡張し又は変更するものである。
（ｃ）同記載の「Ｘは前記と同じＲ」を「Ｘは前記と同じＣＯＲ」とする訂正は、明りょうでない記載の釈明に該当しない。
（ｄ）同記載の「Ｘは前記と同じＲ」を「Ｘは前記と同じＣＯＲ」とする訂正は、訂正前の特許請求の範囲に記載されない化合物を包含することになり、特許請求の範囲を実質上拡張し又は変更する。
　そこで、上記主張について検討する。
（ａ）、（ｃ）について
　訂正前の特許請求の範囲（以下、単に「特許請求の範囲」と記載する。）は、「（ニ）一般式（化学式は省略）」と記載した上で、「・・・で表されるソルビトール脂肪酸エステルからなる乳化剤であって」と記載しているので、本件発明の乳化剤（化合物）が「ソルビトール脂肪酸エステル」であることは明らかである。
　特許請求の範囲に式示されたソルビトール脂肪酸エステルの構造式には、まず「式中、Ｒは炭素数が９〜２４の脂肪酸残基であり」との定義が付されていて、その定義どおりに読むと、該構造式はソルビトールの脂肪族ケト酸エステル（またはその誘導体）を意味するところとなるが、そうすると「・・・で表されるソルビトール脂肪酸エステルからなる」の記載との間で齟齬をきたすことになるから、構造式の定義における「式中、Ｒは・・・の脂肪酸残基であり」の記載は何等かの不備を含んでいると言わざるを得ず、明りょうであるとすることはできない。
　そして、上記定義に続けて「Ｘは前記と同じＲ又は水素原子を示す」の記載があるが、該記載はすぐ前の文を受けているので同様に明りょうであるとは言えない。
　上記構造式が、「ソルビトール脂肪酸エステル」を表すには、構造式中の「Ｒ」は脂肪酸に由来する炭化水素基（脂肪族炭化水素残基）である必要があるから、構造式を定義するに際し、（ｉ）構造式において「Ｒ」自体を定義する、即ち「Ｒ」を「脂肪族炭化水素残基」とする［（ｉ）の定義］か、（ii）構造式中の「ＣＯＲ」に着目して、「ＣＯＲ」を脂肪酸残基とする［（ii）の定義］か、のいずれかであるものと認められる。
　したがって、上記の「式中、Ｒは炭素数が９〜２４の脂肪酸残基であり」という定義（以下「特定残基の定義」という）は、（ｉ）の定義か（この場合、「特定残基の定義」が記載されているところは、「Ｒは・・・脂肪族炭化水素残基」と書かれるべきであったということになる。）、または（ii）の定義（この場合、「特定残基の定義」は「ＣＯＲは・・・脂肪酸残基」と書かれるべきであったということになる。）のどちらかで記載されねばならないが、「式中、Ｒは炭素数が９〜２４の脂肪酸残基であり」はどちらの定義で記載されているのか特許請求の範囲の記載からだけでは明らかでない。
　また、上記構造式における「Ｘ」が示す基に関しては、「Ｘは前記と同じＲ又は水素原子を示す」の記載中に「前記と同じ」という前文を引用する記載があることから、それが示す基の意味は、「式中、Ｒは・・・の脂肪酸残基であり」の意味が明らかにされる中で同時に明らかにされるべきである。そして、「Ｘ」が示す基の意味も特許請求の範囲の記載からだけでは明確にすることができない。
　そうすると、特許請求の範囲におけるソルビトール脂肪酸エステルの構造式の定義である「式中、Ｒは炭素数が９〜２４の脂肪酸残基であり、Ｘは前記と同じＲ又は水素原子を示す」を理解するためには、訂正前の明細書の発明の詳細な説明を参酌することはやむを得ない。
　該明細書の発明の詳細な説明の記載をみると、特許請求の範囲記載の（ニ）の「一般式」の化合物に関して、「本発明の・・・乳化剤である特定のソルビトール脂肪酸エステルは、例えば下記の一般式で示されるソルビトールラウリン酸モノエステル、ソルビトールオレイン酸モノエステル、ソルビトールイソステアリン酸モノエステル　ソルビトールリノール酸モノエステル、ソルビトールオレイン酸ジエステル、ソルビトールオレイン酸トリエステル、ソルビトールオレイン酸テトラエステル、等である。　（化学式は省略）　（式中、Ｒは炭素数が９〜２４の脂肪酸残基であり、Ｘは前記と同じＲ又は水素原子を示す）」（本件特許公報５欄２７〜４４行）という記載がある。
　ここに記載の各例示化合物を、特許請求の範囲におけるソルビトール脂肪酸エステルの構造式と対応させると、（ｉ）の定義をとった場合、「Ｘは前記と同じＲ又は水素原子を示す」の前文は「Ｒは・・・」と記載されることになるから、「Ｘは前記と同じＲ・・・を示す」という記載と表現上整合がとれる。しかし、この場合ＸはＲ、即ち脂肪族炭化水素残基を意味するのに対し、例示化合物は「Ｘ」に相当する置換基がすべて脂肪酸残基又は水素原子であり、（ｉ）の定義をとった場合は上記構造式と例示化合物とは整合しない。
　上記（ii）の定義をとった場合には、「Ｘは前記と同じＲ・・・を示す」の前文は「ＣＯＲは・・・」と記載されることになる。「Ｘは前記と同じＲ」をそのとおり読むと、ＸはＣＯＲの炭化水素部分（Ｒ）のＲを表すと理解でき表現上整合するものの、例示化合物の「Ｘ」に相当する置換基とは整合しない。そこで、前文で「Ｒ」を「ＣＯＲ」としたのと同様に、「前記と同じＲ」を「前記と同じＣＯＲ」とすると、特許請求の範囲に記載のソルビトール脂肪酸エステルの構造式は例示化合物をすべて表すことになる。
　これにより、特許請求の範囲は明りょうとなり、発明の詳細な説明とも整合するので、特許請求の範囲における構造式の定義における「Ｒ」は、ソルビトール脂肪酸エステルの構造式が有する「ＣＯＲ」を定義しようとしたものと解されるべきである。
　以上のことから、特許請求の範囲における構造式の定義、即ち「式中、Ｒは炭素数が９〜２４の脂肪酸残基であり、Ｘは前記と同じＲ・・・示す」は明りょうに記載されていないのであるから、定義中の２箇所に記載の「Ｒ」を「ＣＯＲ」にする訂正は、明りょうでない記載を明りょうにしようとするものであると言える。
　なお、請求人は「Ｒは炭素数が９〜２４」は明りょうであるというが、該記載は「Ｒは炭素数が９〜２４の脂肪酸残基であり」の文の一部であり、「炭素数が９〜２４の」の語は「脂肪酸残基」を形容しているので（次の「（ｂ）について」を参照。）、「Ｒは炭素数が９〜２４」という記載部分だけが明りょうであるとすることはできない。
　　
（ｂ）について
　特許請求の範囲におけるソルビトール脂肪酸エステルの構造式の定義の記載中、「脂肪酸残基であり」のすぐ前にある「炭素数が９〜２４の」の記載であるが、該記載が文脈上「脂肪酸残基」につながることから、「脂肪酸残基」を形容したものであるとするのが日本語としては常識的な読み方であり、そうすると「炭素数９〜２４」は脂肪酸残基が有する炭素数であると読める。
　そうであるから、「Ｒは炭素数が９〜２４の」の記載で「Ｒ」を「ＣＯＲ」と訂正しても、それにより該記載に続いて記載の「脂肪酸残基」が有する炭素数が変わるものではない。
　したがって、「Ｒは炭素数が９〜２４」を「ＣＯＲは炭素数が９〜２４」とする訂正は、特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
　なお、請求人は、「Ｒ」を「ＣＯＲ」と訂正すると、「Ｒ」の炭素数範囲が「９〜２４」から「８〜２３」に拡張し又は変更するものとなると主張するが、該主張は「Ｒ」をアルキル基のような炭化水素基と解釈しその炭素数が「９〜２４」であることを前提とするものであり、上記したようにそのようには解すべきものではないから、請求人の主張は妥当でない。
　上記（ａ）〜（ｃ）の判断において、「残基」の語の意味の理解においては請求人が提出した甲第１号証も参考にした。
　　
（ｄ）について
　上記「（ａ）、（ｃ）について」で述べたように「Ｒは・・・脂肪酸残基であり」の記載中「Ｒ」は「ＣＯＲ」と記載されるべきであったと解される。そして該記載に続く「Ｘは前記と同じＲ又は水素原子を示す」という文章においても、そこに記載の「Ｒ」は脂肪酸残基（ＣＯＲ）と書かれるべきであったと解される。
　したがって、上記の「Ｘは前記と同じＲ・・・を示す」の文章において、「Ｒ」を「ＣＯＲ」と訂正しても、それにより訂正前の特許請求の範囲に記載されない化合物が包含されるようになるというものではない。
　よって、上記の記載において「Ｒ」を「ＣＯＲ」とする訂正は、特許請求の範囲を実質上拡張し又は変更するものではない。
　なお、請求人が示した、最高裁昭和４７年１２月１４日言渡判決（参考資料１）も検討したが、本件は、特許請求の範囲に明りょうでない記載がある事例であるから、最高裁判決が説示した点によって上記した判断が影響を受けるものではない。　
　　
５　むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張する理由及び提出した証拠方法によっては、本件特許を無効とすることはできない。
　よって、結論のとおり審決する。