【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２７２６４９７号発明「コンクリート製品における埋設具」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第２７２６４９７号発明の特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
Ｉ．本件の経緯
　本件特許第２７２６４９７号発明についての出願は、昭和６１年６月２６日に出願された特願昭６１−１４９９３６号の一部を新たな特許出願として、平成１年６月２３日に出願されたものであり、その設定登録以降の経緯の概要は以下のとおりである。
　設定登録　　　　　　　　　　　　　平成９年１２月５日
　無効審判請求　　　　　　　　　　　平成１１年１２月６日
　答弁書・訂正請求（被請求人）　　　平成１２年３月２８日
　弁ぱく書（請求人）　　　　　　　　平成１２年６月２６日
　口頭審理　　　　　　　　　　　　　平成１２年９月２９日
　口頭審理陳述要領書（請求人）    　　同      　　上
　訂正拒絶理由通知　　　　　　　　　平成１２年１０月２７日
　意見書（被請求人）　　　　　　　　平成１３年１月１６日
　
II．本件出願日及び登録時の本件発明の要旨
　前述のとおり、本件発明についての特許出願は、昭和６１年６月２６日に出願された特許出願の一部を新たな特許出願として出願されたものであって、特許法第４４条の規定に基づく適法な出願と認められるから、本件は、昭和６１年６月２６日に出願されたものとみなされるものである。 なお、この点については、請求人及び被請求人の間に争いはない。（調書「陳述の要領」請求人の項の第３〜４行参照）
　そして、本件は、昭和６１年の出願であるから、特許請求の範囲の第１項に記載された以下の事項を本件発明の要旨とするものであり、同第２項は、その実施態様を記載するものである。
　「コンクリート製品(Ｃ)における埋設箇所へ長手方向の両端部を露出させて埋設される筒状の埋設具(Ｓ)であって、一端部を全開された開口端(４)とするとともに、他端部を閉塞端面(１３)とし、同閉塞端面(１３)には外周縁部に沿って打抜き用肉薄部(１６)を形成し、同閉塞端面(１３)をその表裏いずれの方向からも全開状態に打抜き開口可能な構成としたことを特徴とするコンクリート製品における埋設具。」
　
III．当事者の主張の概要
１．請求人の請求の趣旨及び理由の概要
　請求人（武蔵野機工株式会社）は、「特許２７２６４９７号はこれを無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、証拠方法として下記の甲第１乃至８号証を提示し、概ね、以下の主張をしている。
　　　　　　　　　　　　　　　記
甲第１号証：実願昭５４−６８５２３号（実開昭５５−１６８７８５号）の　　　　　　マイクロフィルム
甲第２号証：実願昭５５−１４１０３０号（実開昭５７-６３８４２号）の
　　　　　　マイクロフィルム
甲第３号証：実願昭４８−３７４３６号（実開昭４９-１３９８１１号）の　　　　　　マイクロフィルム
甲第４号証：実願昭５６-１８６１３３号（実開昭５８−９０２２３号）の　　　　　　マイクロフィルム
甲第５号証：実願昭６０−４９１０４号（実開昭６１-９２６８５号）のマ　　　　　　イクロフィルム
甲第６号証：特開昭６０−７３９６５号公報
甲第７号証：特開昭６３−８１９１号公報
甲第８号証：平成審判４年第１０９６７号（原特許出願である特願昭６１−　　　　　　１４９９３６号の拒絶査定に対する審判事件）の審決
(ａ)第１項の発明について
(ａ−１)甲第１号証には、本件の第１項の発明の構成の全てが記載されている。
　また、甲第２号証にも、本件の第１項の発明の構成の全てが記載されている。
　よって、本件の第１項の発明は、甲第１、２号証に記載されている発明と同一、ないしは、少なくともこれらの発明から当業者が容易に発明をすることができたものである。
(ａ−２)甲第３号証には、第１項の発明の「閉塞端の外周縁部に沿って打抜き用肉薄部を形成する」という構成以外は、すべて記載されおり、また、閉塞端面を打ち抜くために、その外周縁部に沿って肉薄部を形成することは、甲第１、２号証に記載されているように周知慣用の技術である。
　よって、本件の第１項の発明は、甲第３号証に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものである。
(ｂ)第２項の発明について
　甲第１号証には、本件の第２項の発明の構成の全てが記載されている。
　なお、埋設具を複数の筒状体を嵌合して構成し、その一部の筒状体を長さの異なるものと交換して用いることは、甲第２号証記載（明細書第４頁下から第４行〜第５頁第２行）の如く、周知の技術であり、甲第１号証の場合において、回転体(３)（第２項の発明における「キャップ部材」に該当）を長さの異なるものと取り替えることが可能なことは明らかである。
　よって、本件の第２項の発明は、甲第１号証に記載されている発明と同一、ないしは、少なくともこれらの発明から当業者が容易に発明をすることができたものである。
(ｃ)実施例について
(ｃ−１)　本件明細書に記載された実施例の埋設具は内面には雌ねじを有しており、吊り上げ用係止具として用いた場合、吊上げ用ボルトを内側、外側の両端から選択的に挿入し埋設具の雌ねじに螺着できるものである。
　しかしながら、本件の原特許出願（甲第７号証）の審決（甲第８号証）に記載されているように、吊り上げ用係止具は内面に雌ねじが設けられた円筒状中空部を有しており、吊上げ用ボルトを、内側、外側の両端から選択的に挿入し、埋設具の該雌ねじに螺着することは、甲第５号証に記載の如く、周知事項である。
（ｃ−２）また、本件明細書に記載された実施例の埋設具には、ボルトを埋設具内面の雌ねじに螺着して取り付けるものであるが、甲第６号証記載の如く、埋設具を型枠に取り付けるについて、ボルトを埋設具内面の雌ねじに螺着して行うことは周知である。
(ｃ−３)さらに、本件明細書に記載された実施例の埋設具には、外周面に移動防止用フィンが設けられているが、甲第６号証記載の如く、移動防止フィンは周知の事項である。
(ｄ)むすび
　以上のとおり、本件の第１、２項に係る発明は、甲第１、２号証に記載された発明、或いは甲第１〜３号証に記載された発明から、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　よって、本件特許は、特許法第２９条第１項第３号、ないしは、同法第２９条第２項の規定に違反してされたものであるから、同法第１２３条の規定により無効とすべきである。
　
２．被請求人の主張の概要
　これに対し、被請求人（入来院正己）は、訂正を請求するとともに、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求め、請求人の主張する理由及び提示された証拠方法によっては、訂正後の本件特許請求の範囲に記載された発明の特許を無効とすることはできないとして、概ね、以下の主張している。
(１)訂正後の発明は、明細書の［発明の効果］の欄に記載した効果に加えて、「埋設後において埋設具の本体の開口部から埋設具の孔内へ棒材等を挿入してキャップ部材の閉塞端面を内側から打ち抜き開口する場合、該棒材等がキャップ部材の開口端にぶつかることなく、孔内周面に沿って本体の開口部から閉塞端面の内側面にガイドされるため、打ち抜き開口作業の円滑化が図られる」と本件発明に特有の作用効果を奏する。
(２)これに対し、甲第１号証には、本件発明の構成については記載されていない。即ち、甲第１号証の技術は、固定体２の開口された一方の端部の内周面に覆蓋１０を備えた回転体３の開口端部の外周面をネジ嵌合させるもので、従って、固定体２の開口端から棒材等を挿入させて回転体３の覆蓋１０の内側面を打ち抜きする開口する場合、該棒材が回転体３の開口端にぶつかるおそれがある。
　よって、甲第１号証は本件発明の構成について開示するものでないことはもちろん、課題・作用効果の面で本件発明とは共通性が見いだせない。
(３)甲第２号証は、一端部を全開された開口端とするとともに他端部を閉塞端面とした埋込用継手に関するものであり、コンクリートが厚い場合には前記埋込用継手２個とその両継手間を連結する挿入パイプとを用いる点が開示されている。しかしながら、一方の継手が蓋４の外側から金槌等で叩かれることで開口された後、係る一方の継手の開口部から棒材等を挿入して他方の継手の蓋４を内側から打ち抜き開口しようとする場合には、２個の継手と挿入パイプからなる埋設具の孔内周面には、挿入パイプの端部が段差部（突起物）が形成されているので、甲第２証の場合にも、甲第１号証と同様に、挿入される棒材等が前記挿入パイプの端部にぶつかるおそれがある。
　よって、甲第２号証には本件発明の構成について開示するものではないことはもちろん、課題・作用効果の面で本件発明と共通性が見いだせない。
(４)甲第３号証のインサート体１は、そもそも本件発明のように本体とキャップ部材からなる構成を採用していないから、甲第３号証の技術では本件発明の課題は生じず、本件発明の効果を奏しない。
(５)第４号証記載のものは、「一方の端部を開口し、他方の端面を外周縁部に沿って打抜き用肉薄部が形成された閉塞端面とするキャップ部材」を構成要件としてするものではなく、従って、埋設具本体の開口部から埋設具の孔内へ棒材等を挿入してキャップ部材の閉塞端面を打ち抜き開口することはあり得ない。
　よって、甲第４号証の技術では、本件発明の課題は生じ得ず、また、本件発明の効果を奏し得ない。
(６)本件発明の実施例の内容との相違点を開示する文献として提示された甲第５号証、甲第６号証が、本件発明の特徴的構成について開示していないことは明らかである。
　
３．訂正の請求に対する請求人の主張の概要
　請求人は、証拠方法として下記の甲第９号証を提示し、「平成１２年３月２８日付けで提出した訂正請求は、特許法第１３４条第５項で準用する同法１２６条第４項に規定により認められるべきでない。」として、概ね、以下の主張をしている。
　                            記
甲第９号証：実公昭５７−１０８１８号公報
(１)訂正事項について
　訂正により「前記本体(１)の開口された一方の端部の外周面に前記キャップ部材(２)の開口された１端を外嵌した」という構成が、新たに追加されたものである。
　訂正後の発明と甲第１号証とを対比すると、甲第１号証には、追加された上記の構成以外は、全て記載されており、訂正前の第１、２項に係る発明は、甲第１号証に記載された発明と同一である。
(２)追加された構成の進歩性について
(２−１)追加された構成について
　甲第１号証には「前記本体(１)の開口された一方の端部の外周面に前記キャップ部材(２)の開口された１端を外嵌した」という構成は記載されていない。
　しかしながら、本体にキャップ部材を外嵌する（外側に嵌める）構成は、本件出願時において周知である。
　例えば、甲第２号証の第５図には、本体の両側にキャップ部材が外嵌された図面が示されている。
　また、請求人が新たに提出した、本件出願前に頒布された刊行物である甲第９号証の第４図には、埋設具の本体(３)にキャップ部材(４)が外嵌されている図面が示されている。このように、内面に雌ねじが形成され、ボルトを螺着する本体の場合、キャップ部材は外嵌するしかないのである。内嵌すれば、本体にボルトを螺着できなくなるからである。
　本件の場合、埋設具の実施例としてコンクリート製品吊下げ用係止具が揚げられており、その本体内面には雌ねじが形成され、コンクリート製品を吊下げる場合には本体内に吊下げ用のボルトを螺着するものであり、本体にボルトを螺着して使用するためには、キャップ部材は当然に「外嵌」しなければならないから、訂正により追加した構成は、この種の吊下げ用係止具としては当然の構成にすぎない。
　さらに、甲第１号証記載の発明に、甲第２号証又は甲第９号証に記載された外嵌による方法を適用することを阻害する要因はない。（調書「陳述の要領」請求人の項の第１８〜１９行参照）
(２−２)追加された構成の作用効果について
　被請求人は、追加された構成の効果として、「打ち抜き開口作業の円滑化が図られる」ことを揚げているが、甲第１号証の第２図に示されるように、キャップ部材の肉厚は僅かなものであり、現実問題として、これによって閉鎖端面の打ち抜き作業が阻害されるということはない。
　そして、外嵌したのは前述のとおり、本体にボルトを螺着するためであり、この作用効果は、付随的なものにすぎない。
　また、本件明細書には、「打ち抜き開口作業を円滑にする」という課題も、上記追加された構成から生じる「打ち抜き開口作業の円滑化が図られる」という作用効果も、一切記載されていない。
(２−３)進歩性の結論
　「本体にキャップ部材を外嵌する」ことは周知であり、その作用効果も特段のものではないから、訂正後の発明は、甲第１号証に記載された発明に基づいて、周知事項を参酌することで、当業者が容易に発明をすることができたものであり、進歩性は認められない。
(３)甲第５号証からの容易性について
　本件発明の第１図〜第４図は、原特許出願における第１図〜第４図と全く同じである。
　本件の原特許出願の審決では、「本体の一端にキャップ部材を装着した吊下げ用係止具（埋設具の一種）は、甲第５号証に記載された発明に、単に周知事項を適用したにすぎないとされている。」と認定されている。
  そして、「本体」に「キャップ部材」を装着する場合、前記したように、使用に際して本体に吊下げ用ボルトを螺合する必要からキャップ部材は外嵌する必然性があるのであり、このことも周知である。
　よって、訂正後の発明は、甲第５号証に記載された事項に基づき、周知事項を参酌することにより、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
IV．訂正の適否についての当審の判断
１．訂正事項
訂正事項ａ
　特許請求の範囲第１項の「１．コンクリート製品(Ｃ)における埋設箇所へ長手方向の両端部を露出させて埋設される筒状の埋設具(Ｓ)であって、一端部を全開された開口端(４)とするとともに、他端部を閉塞端面(１３)とし、同閉塞端面(１３)には外周縁部に沿って打抜き用肉薄部(１６)を形成し、同閉塞端面(１３)をその表裏いずれの方向からも全開状態に打抜き開口可能な構成としたことを特徴とするコンクリート製品における埋設具。」を、
「１．コンクリート製品(Ｃ)における埋設箇所へ長手方向の両端部を露出させて埋設される筒状の埋設具(Ｓ)であって、前記埋設具(Ｓ)は、両端部が開口された筒状をなす本体(１)と、一端部が開口されると共に他端部が閉塞端面(１３)とされ、開口端とされた一端部側が前記本体(１)の一方の端部に装着されて本体(１)と一体的にコンクリート製品(Ｃ)内に埋設される１つの筒状のキャップ部材(２)とから構成され、前記キャップ部材(２)の閉塞端面(１３)には外周縁部に沿って打抜き用肉薄部(１６)を形成し、同閉塞端面(１３)をその表裏いずれの方向からも全開状態に打抜き開口可能な構成とするとともに、前記本体(１)の開口された一方の端部外周面に前記キャップ部材(２)の開口された一端部を外嵌したことを特徴とするコンクリート製品における埋設具。」と訂正する。
訂正事項ｂ
　特許請求の範囲第２項の「２．前記埋設具(Ｓ)は、両端部が開口された筒状をなす本体(１)と、一端部が開口されると共に他端部が閉塞端面(１３)とされ、開口端とされた一端部側が前記本体(１)の一方の端部に装着されて本体(１)と一体的にコンクリート製品(Ｃ)内に埋設される１つの筒状のキャップ部材(２)とから構成され、同キャップ部材(２)は長さの異なるものと取り換え可能にされている請求項１記載のコンクリート製品の埋設具。」を、
「２．前記キャップ部材(２)は長さの異なるものと取り換え可能にされている請求項１記載のコンクリート製品の埋設具。」と訂正する。
訂正事項ｃ
　明細書第３頁左欄第６行〜第１５行（特許掲載広報第３欄第２２〜３６行）の「第１の発明においては、コンクリート製品における埋設箇所へ長手方向の両端部を露出させて埋設される筒状の埋設具であって、一端部を全開された開口端(４)とするとともに、他端部を閉塞端面とし、同閉塞端面の外周縁部に沿って打抜き用肉薄部を形成し、同端面をその表裏いずれの方向からも全開状態に打抜き開口可能な構成としたことを要旨としている。
　第２の発明においては、前記埋設具は、両端部が開口された筒状をなす本体と、一端部が開口されると共に他端部が閉塞端面とされ、開口端とされた一端部側が前記本体の一方の端部に装着されて本体と一体的にコンクリート製品(Ｃ)内に埋設される１つの筒状のキャップ部材とから構成され、同キャップ部材は長さの異なるものと取り換え可能にされていることを要旨としている。」を、
「第１の発明においては、コンクリート製品における埋設箇所へ長手方向の両端部を露出させて埋設される筒状の埋設具であって、前記埋設具は、両端部が開口された筒状をなす本体と、一端部が開口されると共に他端部が閉塞端面とされ、開口端とされた一端部側が前記本体の一方の端部に装着されて本体と一体的にコンクリート製品内に埋設される１つの筒状のキャップ部材とから構成され、前記キャップ部材の閉塞端面には外周縁部に沿って打抜き用肉薄部を形成し、同閉塞端面をその表裏いずれの方向からも全開状態に打抜き開口可能な構成とするとともに、前記本体の開口された一方の端部外周面に前記キャップ部材の開口された一端部を外嵌したことを要旨としている。
　第２の発明においては、前記キャップ部材は長さの異なるものと取り換え可能にされている要旨としている。」と訂正する。
　
２．訂正の目的の適否
　訂正事項ａは、訂正前の第１項に記載された構成に、訂正前の第２項に記載されていた、埋設具が本体とキャップ部材とから構成される点を付加するとともに、該本体とキャップ部材との嵌合状態を、「前記本体の閉塞された一方の端部の外周面に前記キャップ部材の開口された一端部を外嵌した」と特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。
　また、訂正事項ｂは、上記訂正事項ａの訂正により第１項が訂正されたことに伴って、第２項の記載から第１項と重複する部分を削除するものであって、第１項を引用するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。
　さらに、訂正事項ｃは、上記訂正事項ａ、ｂに伴い、それらの請求項に対応する発明の詳細な説明の欄の記載を訂正して、整合をとるものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
　
３．新規事項の追加の有無及び特許請求の範囲の実質的拡張または変更の有　無
　上記訂正により、第１項に付加された構成のうち、「設具が本体とキャップ部材とから構成される」点については、訂正前の第２項に記載されたいた構成である。
　また、「前記本体の閉塞された一方の端部の外周面に前記キャップ部材の開口された一端部を外嵌した」点については、明細書第５頁第８〜１４行（特許掲載公報第４欄第２１〜２６行）に「また、キャップ部材２はその前半部に形成した外側嵌合筒１０と、同外側嵌合１０から段差部１１を介して連続する小径状の延出筒１２とからなり、同延出筒１２の後端は閉塞端面１３によって塞がれている。なお、キャップ部材２の外側嵌合筒１０の内周面は、本体１の内側嵌合筒９と対応する円筒状の嵌合面１４とされ、」という記載が、同第６頁第３〜７行（同公報第４欄第３４〜３７行）に「第２図に示すように、本体１の小径部８に対してキャップ部材を外嵌し、小径部８のの先端面が当接面１５と当接するまで押してキャップ部材２の嵌合面１４と本体１の内側嵌合筒とを互いに圧接させる。」という記載がある。
　よって、上記訂正事項ａないしｃのいずれも、願書に添付した明細書及び図面に記載した範囲内においてした訂正であり、特許請求の範囲を実質的に拡張あるいは変更するものではない。
　
４．独立特許要件の検討
(１)訂正後における特許請求の範囲の第１項に記載されている事項により特定される発明（以下、「訂正後の発明」という。）は、以下のとおりである。
「コンクリート製品(Ｃ)における埋設箇所へ長手方向の両端部を露出させて埋設される筒状の埋設具(Ｓ)であって、前記埋設具(Ｓ)は、両端部が開口された筒状をなす本体(１)と、一端部が開口されると共に他端部が閉塞端面(１３)とされ、開口端とされた一端部側が前記本体(１)の一方の端部に装着されて本体(１)と一体的にコンクリート製品(Ｃ)内に埋設される１つの筒状のキャップ部材(２)とから構成され、前記キャップ部材(２)の閉塞端面(１３)には外周縁部に沿って打抜き用肉薄部(１６)を形成し、同閉塞端面(１３)をその表裏いずれの方向からも全開状態に打抜き開口可能な構成とするとともに、前記本体(１)の開口された一方の端部外周面に前記キャップ部材(２)の開口された一端部を外嵌したことを特徴とするコンクリート製品における埋設具。」
　
(２)訂正拒絶理由通知の概要
　訂正拒絶理由の概要は、「訂正後の発明は、本件出願前に頒布された刊行物である、本件出願前に頒布された刊行物である実願昭５４−６８５２３号（実開昭５５−１６８７８５号公報）のマイクロフィルム（請求人の提出した甲第１号証、以下、「刊行物１」という。）、実願昭５５−１４１０３０号（実開昭５７−６３８４２号公報）のマイクロフィルム（同甲第２号証、以下、「刊行物２」という。）、及び実公昭５７−１０８１８号公報（同甲第９号証、以下、「刊行物３」という。）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。よって、訂正後の発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるから、この訂正は、特許法第１３４条第５項で準用する同法第１２６条第４項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。」というものである。
　
(３)各刊行物に記載された発明
　そこで、各刊行物に記載された発明について検討する。
刊行物１：
　「スラブの穿孔形成具」に関し、
(ア)「穿孔形成具(１)は固定体(２)と回転体(３)とからなり、ネジ嵌合によ　り軸線方向に伸縮するように組合されている。固定体(２)は円筒(４)の下　端部の外側にフランジ(５)を集設し数個所に釘穴(６)が設けてあり、円筒　内面には雌ネジ(７)が螺設されている。・・・(中略)・・・回転体(３)は　円筒(８)の外周に前記雌ネジ(７)に螺合する雄ネジ(９)を螺設し、上面を　覆蓋(10)により閉塞したものである。」（第２頁第１０行〜第３頁第１行　）、
(イ)「覆蓋(10)と円筒(８)との接合部を薄肉部(12)にして覆蓋(10)を破りや
　すくすることもできる。」（第３頁第３〜４行）、
(ウ)「このような穿孔形成具を使用するにはコンクリート型枠(13)の所定の　位置に釘止めし、スラブのコンクリート厚みと回転体(３)の上端が合致す　るように回転体を伸縮調整する。そしてコンクリート(14)を回転体(３)の　上端まで打設してスラブを形成する。コンクリートが硬化すれば、型枠　　(13)は脱却される。穿孔形成具(１)はコンクリートスラブ内に上面が閉塞　さたまま埋め残されている。そして、配管配線工事の時に覆蓋(10)をハン　マーあるいはカッターで破って貫通させる。」（第３頁第５〜１４行）、
(エ)「この考案のスラブの穿孔形成具は円筒の固定体(２)と回転体(３)とを　ネジ嵌合させて伸縮するように組合せ、さらに回転体の上面には覆蓋(10)　を設けて閉塞してあるので・・・(中略)・・・配管・配線工事の時まで穿　孔が閉塞されているから内装工事の際にコンクリート片やゴミあるいは雨　水等の落下が防止される。」（第３頁第１５行〜第４頁第５行）、
と記載され、
(オ)両端部が開口された筒状をなす固定体(２)と、一端部が開口されるとと　もに他端部が覆蓋(10)によって閉塞された回転体(３)とを、前記固定体　　(２)の一端と前記回転体(３)の開口端とを装着して一体化させたコンク　　リートスラブにおける埋設具（第６頁第２図）、
(カ)覆蓋(10)との接合部にあたる回転体の外周縁部に沿って薄肉部(12)を形　成すること（第８頁第５図）、
が図示されている。
刊行物２：
　「コンクリート貫通、埋込用継手」に関し、
(キ)「太筒(11)と、段部(10)を付け、細筒(12)を連接構成し、太筒(11)の端　部に、切欠溝(９)を設けた蓋(４)をとり付け、太筒(11)の外側に、端部よ　り若干段部(10)よりに、継手取付け用つば(５)を凸設する。細筒(12)の端　部より若干段部(10)よりに、継手取り付用つば(７)を凸設する。継手取り　付用つば(５)(７)には、釘穴(６)を複数あける細筒(12)の内側中央部に、　ストッパー(８)を凸設する。以上で構成した、コンクリート貫通、埋込用　継手。」（明細書第１頁実用新案登録請求の範囲）
(ク)「太筒(11)の端に、Ｖ字型の切欠溝(９)をつけた、蓋(４)を設け、蓋　　(４)は、コンクリートを流し込む時の、コンクリートの侵入を、防ぐため　のもので、後日配管工事を施工する時には、取りはずす。蓋(４)はＶ字型　の切欠溝(９)を、金槌等でたたけば、容易に取りはずすことが出来る。」　（明細書第３頁第９〜１４行）
と記載され、
(ケ)挿入パイプの両端部に、埋込用継手を外嵌させた例（第５図）　が図示されている。
刊行物３：
　「プレキャスト版用インサートホルダー」に関し、
(コ)「第１図、第２図は、本考案の合成樹脂製インサートホルダー１を例示　し、一端部に後述する吊り具挿入用螺子孔２を持ったインサート本体３の　頭部に嵌合させるための筒部４が、また他端部には後述する雄螺子状の治　具５にねじ嵌合させるための筒部６がそれぞれ設けられており、両筒部４
　、６中間部外周にはフランジ部７が、また中間部内周には周辺を環状に肉　薄にして突き破り可能とした遮断膜８がそれぞれ設けられている。」（第　３欄第２４〜３２行）
(サ)インサート本体３にインサートホルダ１ーの筒部４を外嵌したプレキャ　スト版用インサートホルダー（第３頁第１〜４図）が図示されている。
　
(４)対比
　前項で摘記した事項よりみて、刊行物１には、「コンクリート製品における埋設箇所へ長手方向の両端部を露出させて埋設されるものであり、両端部が開口された筒状をなす固定体と、一端部が開口されるとともに他端部が覆蓋によって閉塞された回転体とを、前記固定体の一端と前記回転体の開口端とを装着して一体化させたものであり、前記回転体の閉塞端面には外周縁部に沿って打抜き用肉薄部が形成されたコンクリートスラブにおける埋設具」が記載されている。
　そこで、訂正後の発明と刊行物１記載の発明とを対比すると、刊行物１記載の発明の「固定体」及び「回転体」は、それぞれ訂正後の発明の「本体」及び「キャップ部材」に相当する。また、該刊行物に記載された発明においても、覆蓋（「閉塞端面」に相当）の外周縁部には「打抜き用肉薄部」が形成されており、コンクリートが硬化して型枠(13)が脱却された後は、覆蓋は表裏いずれの方向からも全開状態に打抜き開口可能なものであることは明らかである。
　してみれば、両者は、「コンクリート製品における埋設箇所へ長手方向の両端部を露出させて埋設される筒状の埋設具であって、前記埋設具は、両端部が開口された筒状をなす本体と、一端部が開口されると共に他端部が閉塞端面とされ、開口端とされた一端部側が前記本体の一方の端部に装着されて本体と一体的にコンクリート製品内に埋設される１つの筒状のキャップ部材から構成され、前記キャップ部材の閉塞端面には外周縁部に沿って打抜き用肉薄部を形成し、同閉塞端面(１３)をその表裏いずれの方向からも全開状態に打抜き開口可能な構成とするとともに、コンクリート製品における埋設具」の点で一致しており、以下の点で相違すると認められる。
相違点：
　訂正後の発明は、「前記本体の開口された一方の端部外周面に前記キャップ部材の開口された一端部を外嵌した」としているのに対して、刊行物１記載の発明では、固定体（本体）の開口された一方の端部内周面に回転体（キャップ部材）の開口された一端部を内嵌している点。
　なお、訂正後の発明と引用例１との相違点が該相違点のみであることは、上記口頭審理において被請求人によって陳述され、調書に記載された。（調書「陳述の要領」被請求人の項の第４〜６行参照）
　
(５)相違点についての判断
(５−１)相違点の構成容易性について
　一般に、２つの管状部材を嵌合によって連結する場合、いずれか一方を外嵌し、他方を内嵌する必要があるが、いずれかの管を外嵌あるいは内嵌させるかは、必要に応じて適宜選択しうる事項にすぎない。
　そして、コンクリート埋設具の技術分野においても、本体にキャップ部材を嵌合させる際に、本体にキャップ部材を外嵌させることは、以下のごとく、通常なされているところであって、格別なものではない。
　すなわち、刊行物２に記載された「埋込用継手」は、Ｖ字型の切欠溝をつけた蓋を有しており（上記摘記事項(ク)参照）、訂正後の発明の「キャップ部材」に相当するものであって、コンクリートが厚い場合には、継手２個を挿入パイプで連結して用いることが図面とともに記載されており（第７頁第５図参照）、継手（キャップ部材）は、挿入パイプの外周面に外嵌されている。該刊行物に記載された例では、挿入パイプの両端に、２個の継手（キャップ部材）を外嵌しており、その点で、訂正後の発明と異なるものの、継手（キャップ部材）を外嵌する点においては差異がない。
　また、刊行物３に記載された「合成樹脂製インサートホルダー」は、中間部内周には周辺を環状に肉薄にして突き破り可能とした遮断膜を有しており（上記摘記事項(コ)参照）、訂正後の発明の「キャップ部材」に相当するものであって、インサート本体の外周面に、該インサートホルダーの筒部を外嵌することが図示されている。該刊行物３に記載されたインサート本体は、他端が閉塞端となっており、両端が開口された筒状でない点で、訂正後の発明の「本体」と異なるものの、インサートホルダー（キャップ部材）を外嵌する点においては差異がない。
　してみれば、上記相違点、すなわち、「外周面に・・・外嵌する」か、或いは「内周面に・・・内嵌する」かは、当業者が必要に応じて適宜選択しうる設計的事項にすぎない。
　そして、刊行物１に記載された発明において、固定体（「本体」に相当）外周面に回転体（「キャップ部材」に相当）を内嵌することに換えて、固定体外周面に回転体を外嵌するように変更することを阻害する要因があるとも認められない。
(５−２)相違点による作用効果について
  上記相違点による作用効果について、被請求人は、平成１３年１月１６日付意見書において、概ね、以下のように述べている。
(ｉ)訂正後の発明は、「前記本体(１)の開口された一方の端部の外周面に前記キャップ部材(２)の開口された１端を外嵌した」という構成的特徴を備えており、かかる構成の採用により、埋設具へ孔内へ本体の開口部側から棒材等を挿入させたとしても、棒材等の進入を妨げる段差部が生じないため、段差部にぶつかるおそれがない。
(ii)これに対し、刊行物１の構成では、回転体の開口部から棒材等を挿入させて回転体の覆蓋の内側面を打ち抜き開口する場合、棒材等が回転体の開口端にぶつかるおそれがある。
　刊行物２の第５図に示された構成では、２個の継ぎ手と挿入パイプからなる埋設具の孔内周面には、挿入パイプの端面が段差部を形成するため、挿入される棒材等がぶつかるおそれがある。
　刊行物３に記載の発明は、本件発明とは構成が全く異り、遮断膜８（閉塞端部）がその表裏いずれの方向からも全開状態に打ち抜き可能な構成となっておらず、本件特有の作用効果を奏しない。
(iii)本体とキャップ部材との嵌合部位で、棒材等の進入を妨げるような段差部が生じるのであれば、いかなる条件下であっても、棒材等が段差部にぶつかるという状況は必ず起こりうる。たとえ、埋設具の径や肉厚の大きさと、挿入する棒材等の径の大きさの関係がどのように構成されようとも、棒材の進入を妨げるような段差部がたとえ僅かであっても生じるのであれば、必ず、棒材等は段差部にぶつかるおそれがある。棒材等が段差部にぶつかるという状況は、何も特殊な条件下ではじめて発生するものではない。
(iv)訂正後の発明の特徴的構成によれば、当業者が予測し得ない程の顕著な効果を奏するのであって、訂正後の発明は、各刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえず、刊行物１との相違点は適宜選択しうる設計的事項であろうはずもない。
　そこで以下、相違点による作用効果について検討する
　本件明細書には、「なお、本実施例では、コンクリート製品Ｃの内側面と面一の状態にある閉塞端面１３の外側面を木槌等で叩くことにより打抜き開口したが、前記閉面１３の内側面も埋設具Ｓにおける本体１の開口部４を介して外部に臨んでいるので、その開口部４から埋設具Ｓの孔内へ棒材等を挿入して閉塞端面１３の内側面を突っつくことによっても打抜き開口可能なことは明白である。」（特許掲載公報第５欄第１６〜２３行）との記載があるだけで、被請求人が上記(ｉ)で主張するところの「棒材等の進入を妨げる段差部が生じないため、打ち抜き開口作業の円滑化が図られる」という作用効果を奏することについては、何ら記載がない。
　本件明細書（特許掲載公報第３欄第１９〜２１行、第６欄第１３〜１５行参照）に記載されているように、訂正後の発明に係るコンクリート製品の埋設具は、吊下げ孔や水抜き孔等として多目的に連通可能な連通孔を形成するものであって、その用途や設置場所等、例えば、形成された連通孔が吊下げ孔である場合には、吊下げ用金具の挿入方向等により、本体とキャップ部材のどちらを外嵌するかは適宜決定されるものと認められる。
　確かに被請求人が上記(ii)、(iii)で指摘するように、刊行物１及び刊行物２に記載された発明では段差部が生じており、その段差部は僅かではあるが、棒材等により閉塞端面の打抜き開口作業をする際には、棒材等が段差部にぶつかる可能性は否定できない。
　しかしながら、管体に棒材等を挿入する場合、段差部があれば、管体の肉厚あるいは挿入する棒材等の条件によっては、その棒材等が段差部にぶつかるという現象が生じることは、コンクリート製品の埋設具の打抜き開口作業に限らず、誰でも通常経験しうるところであるから、被請求人の主張する作用効果は、格別予測困難なものではない。
　また、打抜き開口作業上において、棒材等が段差部にぶつかるという問題は、それによって閉塞端面の打抜き開口作業ができなくなるほどの格別困難な問題ではなく、段差部の肉厚が少なくなるように調整したり、或いは段差部の肉厚に応じて棒材を選択する等の手段により、適宜軽減しうる程度のものにすぎない。
　よって、刊行物１に記載された「内周面に・・・内嵌する」ことに代えて、訂正後の発明のように「外周面に・・・外嵌した」としたことによる、被請求人の主張する作用効果については、上記(iv)のごとき「当業者が予測し得ない程の顕著な効果」であるとすることはできない。
　
(６)まとめ
　以上のとおり、外嵌するか、あるいは内嵌するかは、必要に応じて適宜選択しうる事項にすぎず、刊行物１に記載された「内周面に・・・内嵌する」ことに代えて、訂正後の発明のように「外周面に・・・外嵌した」ことによる効果は、当業者が予測し得ない程の顕著な効果とは認められない。
  よって、訂正後の発明は、刊行物１ないし３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
５．むすび
　したがって、訂正後の発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるから、この訂正は、特許法第１３４条第５項で準用する同法第１２６条第４項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
　
Ｖ．無効理由についての当審の判断
１．本件特許発明
　本件は前述のとおり、訂正は認められない。
　そして、本件は昭和６１年の出願であるとみなされるから、本件特許に係る発明の要旨は、特許明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の第１項に記載された次のとおりのものである。
「コンクリート製品(Ｃ)における埋設箇所へ長手方向の両端部を露出させて埋設される筒状の埋設具(Ｓ)であって、一端部を全開された開口端(４)とするとともに、他端部を閉塞端面(１３)とし、同閉塞端面(１３)には外周縁部に沿って打抜き用肉薄部(１６)を形成し、同閉塞端面(１３)をその表裏いずれの方向からも全開状態に打抜き開口可能な構成としたことを特徴とするコンクリート製品における埋設具。」（以下、「本件発明」という。）
２．甲第１号証に記載された発明
　甲第１号証は、前項に記載した刊行物１と同一であり、該号証に記載された発明については、前項の「(４−３)各刊行物に記載された発明」に記載したとおりである。
３．対比・判断
　前項で摘記した事項よりみて、甲第１号証には、「コンクリート製品における埋設箇所へ長手方向の両端部を露出させて埋設されるものであり、両端部が開口された筒状をなす固定体と、一端部が開口されるとともに他端部が覆蓋によって閉塞された回転体とを、前記固定体の一端と前記回転体の開口端とを装着して一体化させたものであり、前記回転体の閉塞端面には外周縁部に沿って打抜き用肉薄部が形成されたコンクリートスラブにおける埋設具」が記載されている。
　そこで、本件発明と甲第１号証１記載の発明とを対比すると、甲第１号証記載の「他端部が覆蓋によって閉塞された固定体の一端と回転体の開口端とを装着して一体化させたもの」は、本件発明の「一端部を全開された開口端とするとともに、他端部を閉塞端面とした（埋設具）」に相当する。また、該号証に記載された発明においても、覆蓋（「閉塞端面」に相当）の外周縁部には「打抜き用肉薄部」が形成されており、コンクリートが硬化して型枠(13)が脱却された後は、覆蓋は表裏いずれの方向からも全開状態に打抜き開口可能なものであることは明らかである。
　してみれば、両者は、「コンクリート製品における埋設箇所へ長手方向の両端部を露出させて埋設される筒状の埋設具であって、一端部を全開された開口端とするとともに、他端部を閉塞端面とし、同閉塞端面には外周縁部に沿って打抜き用肉薄部を形成し、同閉塞端面をその表裏いずれの方向からも全開状態に打抜き開口可能な構成としたことを特徴とするコンクリート製品における埋設具。」である点で一致しており、両者に相違するところはない。
　なお、被請求人が、本件発明と甲第１号証記載の発明とが同一であることを認めることは、上記口頭審理において被請求人によって陳述され、調書に記載された。（調書「陳述の要領」被請求人の項の第７行参照）
　よって、本件発明は、その他の理由及び証拠について検討するまでもなく、本件出願前に頒布された刊行物である甲第１号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し、特許を受けることができないものである。
  
VI．むすび
　以上のとおり、本件特許は、特許法第２９号第１項第３号の規定に違反して特許されたものであるから、特許法第１２３条の規定により、本件特許は無効とすべきものである。
　また、特許法第１６９条第２項で準用する民事訴訟法第第６１条の規定により、審判費用は、被請求人の負担とする。
　よって、結論のとおり審決する。