【事件の表示】
　特願２００６−５５１２１７「Ｈ．ｐｙｌｏｒｉフコシルトランスフェラーゼ」拒絶査定不服審判事件〔平成１７年　８月　４日国際公開、ＷＯ２００５／０６９９２１、平成１９年　７月２６日国内公表、特表２００７−５２０２２０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成１７年（２００５年）１月２１日（優先権主張　２００４年１月２２日、米国）を国際出願日とする出願であって、平成２２年１１月３０日付けで特許請求の範囲について手続補正がなされたが、同年１２月１６日付けで拒絶査定がされたところ、平成２３年４月１９日に拒絶査定不服審判請求がなされるとともに、同日付けで特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２３年４月１９日付けの手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
 
　平成２３年４月１９日付けの手続補正を却下する。
　
[理由]
１．補正の内容
　平成２３年４月１９日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）により、特許請求の範囲の請求項８は、請求項２の削除に伴い、補正後の請求項７として以下のように補正された（下線部が補正箇所である。）。
 
補正前：
「【請求項８】
核酸配列を含む単離されたポリヌクレオチドであって、該核酸配列は、配列番号１５に示されるヌクレオチド配列に対して９０％を超える同一性を有し、該ヌクレオチド配列は、ドナー基質からアクセプター基質へのフコース残基の転移を触媒するフコシルトランスフェラーゼをコードする、単離されたポリヌクレオチド。」
　
補正後：
「【請求項７】
核酸配列を含む単離されたポリヌクレオチドであって、該核酸配列は、配列番号１５に示されるヌクレオチド配列に対して９
５
　
２．補正の適否
　本件補正は、補正前の請求項８の発明特定事項であるポリヌクレオチドの核酸配列について、配列番号１５に示されるヌクレオチド配列に対する同一性を「９０％」から「９５％」に限定するものであって、補正前後の請求項に係る発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一である。
　よって、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に規定された特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　
　そこで、補正後の請求項７に記載されている事項により特定される発明（以下、「本願補正発明」という。）が、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定を満たすものであるか（特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか）について検討する。
 
（１）本願補正発明
　本願補正発明は、平成２３年４月１９日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項７に記載された次のとおりのものである。
 　
「【請求項７】
核酸配列を含む単離されたポリヌクレオチドであって、該核酸配列は、配列番号１５に示されるヌクレオチド配列に対して９５％を超える同一性を有し、該ヌクレオチド配列は、ドナー基質からアクセプター基質へのフコース残基の転移を触媒するフコシルトランスフェラーゼをコードする、単離されたポリヌクレオチド。」
　
（２）引用例の記載事項
ア．引用例３
　原査定の拒絶の理由で引用例３として引用された本願優先日前に頒布された刊行物であるJournal of Biological Chemistry，２０００年，vol.275，p.4988-4994（以下、「引用例３」という。）には、以下の事項が記載されている（英語で記載されているため、日本語訳で摘記する。下線は、当審で付与した。）。
 
(i) 「ヘリコバクター・ピロリUA948株の場合、ルイスAとルイスXの発現は、I又はII型糖質のバックボーンにそれぞれ、α1,4及びα1,3結合でフコースを付加することが必要である。この研究では、ヒトのフコシルトランスフェラーゼV（Fuc-TV）と類似の様式で、上記の結合の両方にフコースを転移する能力を有する一つのヘリコバクター・ピロリ由来フコーストランスフェラーゼ（FucT）酵素のクローニング及び特性について述べる。fucT遺伝子の2種の相同なコピーを配列決定したゲノムの各々において同定した。N末端における特徴的なアデノシンとシトシンの広がり及びC末端における反復領域は、2種のUA948fucT遺伝子をコードするDNA中に存在したが、これらの遺伝子は既に同定されているヘリコバクター・ピロリ由来のfucTsと比べると違いが存在した。UA948fucTa遺伝子は475個のアミノ酸を含む約52kDaの蛋白質をコードするが、UA948fucTbは完全な長さのFucT蛋白質をコードしなかった。」（要約6行〜24行）
　
(ii)「これまでにα(1,3)FucTの2つの高度に相同なコピーが、共に配列決定されたヘリコバクター・ピロリのゲノムにおいて同定されている。・・・以前の研究で
NCTC11637由来のfucT遺伝子
　
(iii)「ヘリコバクター・ピロリfucT遺伝子のクローニング及び過剰発現
　fucTの増幅及びクローニングのために使用したプライマーは以下のとおりである。・・・
fucTbをクローニングするために、
DAVE53　5'- cgggatcccgAGCGACCAATCATTACAG-3' (位置698868-698852)及び
DAVE54　5'-cggaattccgACCTGGCAATTAGACAAC3' (位置696838-696855)
を使用した。プライマーの小文字は、クローニングを容易にするために使用される制限酵素部位を表し、大文字は、26695菌株由来の発表された配列（25）から直接得た配列を示す。」（4989頁右欄19行〜29行）
　
(iv)「フコシルトランスフェラーゼ分析
　FucT分析は、以前の方法(35)にいくつかの修正を加えて行った。反応は、1.8mM
アクセプター
GDP-フコース
GDP-[
3
H]フコース
　
(v)「
　
図２Ａ　既知のヘリコバクター・ピロリFucTsのアミノ酸配列の比較。 J99A、JHP1002（AAD06573）；J99B、JHP0596（AAD06169）；26695A、HP0379（AAD07447）；26695B、HP0651（AAD07710）；NCTC11639、同定された1つのコピー（AAB81031）；
NCTC11637、同定された1つのコピー（AAB93985
　
　上記記載事項(iv)において、GDP-フコースは、アクセプターに転移するフコース残基を提供するドナー基質である。
　
　そうすると、引用例３には、以下の発明が記載されていると認められる。
「核酸配列を含む単離されたポリヌクレオチドであって、該核酸配列は、ヘリコバクター・ピロリＮＣＴＣ１１６３７株由来のGenBankアクセッション番号AAB93985のアミノ酸配列をコードするヌクレオチド配列であり、該ヌクレオチド配列は、ドナー基質からアクセプター基質へのフコース残基の転移を触媒するフコシルトランスフェラーゼをコードする、単離されたポリヌクレオチド。」（以下、「引用発明」という。）
　
（３）対比
　本願補正発明と引用発明を対比すると、両者は、「核酸配列を含む単離されたポリヌクレオチドであって、該核酸配列は、ドナー基質からアクセプター基質へのフコース残基の転移を触媒するフコシルトランスフェラーゼをコードするヌクレオチド配列である、単離されたポリヌクレオチド」である点で一致し、下記の点で相違する。
　
相違点：ヌクレオチド配列が、本願補正発明は、配列番号１５に示されるヌクレオチド配列に対して９５％を超える同一性を有するものであるのに対し、引用発明では、ヘリコバクター・ピロリＮＣＴＣ１１６３７株由来のGenBankアクセッション番号AAB93985のアミノ酸配列をコードすると特定されており、ヌクレオチド配列自体は特定されていない点。
　
　ところで、平成１９年１２月２８日付けで補正された明細書の段落【０２１０】には、「【図１８】図１８により、
ピロリ菌（Ｈ．ｐｙｌｏｒｉ）１１１１  ＦｕｔＢ株由来のフコシルトランスフェラーゼの核酸配列（上段；配列番号１５
　そうすると、上記相違点は、フコシルトランスフェラーゼをコードするポリヌクレオチドの由来が、本願補正発明はヘリコバクター・ピロリ１１１１株であるのに対し、引用発明は、ヘリコバクター・ピロリＮＣＴＣ１１６３７株である点に起因するといえる。
　
（４）判断
ア．相違点について
　引用例３に記載されるように、本願優先日前において、ヘリコバクター・ピロリの複数の菌株から、フコシルトランスフェラーゼをコードするポリヌクレオチドがクローニングされていたのであるから（記載事項(ii)及び(v)参照）、ヘリコバクター・ピロリの菌株として周知である１１１１株（例えば、Eur.J.Biochem.,2000,Vol.267,p.6059-6066の要約、Glycobiology,2003,Vol.13,No.11,p.777-783の特に781頁左欄及びM. Maki 著、「CONVERSION OF GDP-MANNOSE INTO VARIOUS GDP-DEOXYHEXOSES IN GRAM-NEGATIVE BACTERIA」、Academic dissertation、To be presented, with the permission of the Faculty of Science of the University of Helsinki,for public criticism in the Small Lecture Hall of Haartman Institute (Haartmaninkatu 3,Helsinki) on June 16th, 2003, at 12 o’clock noon. 、（https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/22404/conversi.pdf?sequence=1）の特に15頁表２参照。）からフコシルトランスフェラーゼをコードするポリヌクレオチドを得ようとすることは、当業者にとって自然な発想である。
　
　ところで、ある微生物から所望のタンパク質をコードするポリヌクレオチドを取得しようとする際に、該所望のタンパク質に対応する既知のタンパク質において保存されたアミノ酸配列を見出し、該アミノ酸配列情報に基づいて適当なプライマーを設計したり、あるいは、既知のタンパク質の遺伝子断片をプライマーとして使用して、ＰＣＲに用いることは、本願優先日前における周知技術であった。
　しかも、引用例３には、既知のフコシルトランスフェラーゼ遺伝子断片であるプライマーが具体的に記載されている（記載事項(iii)参照）。
　そうすると、引用例３の記載事項(v)の図２Ａに記載された、ヘリコバクター・ピロリ由来の複数のフコシルトランスフェラーゼにおいて保存されたアミノ酸配列に基づいて設計されたプライマーを用いるか、あるいは、引用例３に記載されるように、既知のヘリコバクター・ピロリ由来のフコシルトランスフェラーゼの遺伝子断片をプライマーとして用いることにより、ヘリコバクター・ピロリ１１１１株から、フコシルトランスフェラーゼをコードするポリヌクレオチドをクローニングすることは、上記周知技術を採用することにより当業者が容易に想到し得たことである。
　
　そして、そのような手法により、本願補正発明に含まれる、配列番号１５に示されるヌクレオチド配列を含む単離されたポリヌクレオチドは、当業者であれば困難なく取得できるものである。このことは、本願補正発明のポリヌクレオチドをクローニングするために使用したプライマーが（本願明細書段落【０２０４】下から1行〜【０２０６】4行参照）、引用例３に記載されたものと同一であること（記載事項(iii)参照）、及び、本願補正発明の配列番号１５に示されるヌクレオチド配列がコードするアミノ酸配列である配列番号１６と、引用発明のアミノ酸配列は、８３％同一性であることからもうかがえる。
　
　そして、本願補正発明の効果について、本願明細書には、配列番号１５に示されるヌクレオチド配列がコードするタンパク質が実際にフコシルトランスフェラーゼ活性を有しているのか具体的に確認されていないから、本願補正発明が格別顕著な効果を奏するということもできない。
　
　したがって、本願補正発明は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
イ．審判請求人の主張について
　審判請求人は、平成２４年１１月６日付け回答書において、本願の配列番号１６（審決注：本願の配列番号１５に示されるヌクレオチド配列がコードするアミノ酸配列に相当）のアミノ酸配列は、既知のフコシルトランスフェラーゼのアミノ酸配列とＣ末端及び触媒領域において異なるものであるから、本願補正発明のポリヌクレオチドがコードするタンパク質が、既知のフコシルトランスフェラーゼと類似の酵素活性を有することを当業者は予測できたとはいえないと主張するが、本願明細書において、配列番号１５に示されるヌクレオチド配列がコードするタンパク質がフコシルトランスフェラーゼ活性を有することを具体的に確認していない以上、当該主張は採用することはできない。
　
３．小括
　以上のとおりであるから、本願補正発明は、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
　よって、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反してなされたものであるから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
１．本願発明
　平成２３年４月１９日付け手続補正は上記のとおり却下されたので、本願発明は、平成２２年１１月３０日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１〜３３に記載された発明特定事項により特定されるものであるところ、その請求項８に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、上記第２　１．に「補正前」として記載したとおりのものである。
　
２．本願発明の進歩性について
　上記第２　２．で述べたとおり、本願補正発明は本願発明における「９０％」を「９５％」と限定したものであるから、本願発明は本願補正発明を包含するものであることが明らかである。
　そして、上記第２　２．で述べたとおり、本願補正発明は引用発明に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願補正発明を包含する本願発明も同様に、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
３．まとめ
　以上のとおり、本願の請求項８に係る発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、本願は、その余の請求項について言及するまでもなく、拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。