【事件の表示】
　上記当事者間の特許第１７７９１８４号「即席冷凍麺類の製造法」の特許無効審判事件についてされた平成９年１１月２８日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成９年（行ケ）第３４３号、平成１１年６月８日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯・本件特許発明
　本件特許第１７７９１８４号（以下、本件特許という）は、昭和５８年５月１７日に特許出願され、昭和６３年１２月２０日に出願公告（特公昭６３ー６６１７７号）された後、平成５年８月１３日に設定登録されたものである。その後、平成７年５月９日に特許法第１２６条の規定に基づく明細書の訂正をする審判請求（平成７年審判第１０１９０号）がなされ、平成７年１１月８日にこれを認める審決がなされた。
　本件特許に係る発明（以下、本件発明という。）の要旨は、前記訂正された明細書の記載からみて、特許請求の範囲に記載された次のとおりのものである。
「タピオカ澱粉を５〜３０重量含有する小麦粉を使用して製麺し、そして歩留り２７０〜３００％になるように茹上げ処理してα化した後、冷凍することを特徴とする即席冷凍うどんの製造法。」
２．当事者の主張及び提出した証拠方法
２−１　請求人の主張
　請求人は、「第１７７９１８４号特許は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、下記の甲各号証及び参考資料１、２を提出し、以下の（１）〜（３）の理由により、本件特許を無効とすべきであると主張する。
（１）上記訂正審判における明細書の訂正（以下、本件訂正という。）は、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものではないし、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものでもないし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものである。
　したがって、本件訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書若しくは第２項の規定に違反してされたものであり、同法第１２３条第１項第７号により無効とすべきである。（請求人は、「同法第１２３条第１項第８号により無効とすべきである」と主張しているが、本件審判は、平成５年法律第２６号をもって改正された特許法が適用されるので、適用される特許法の条文に基づき上記のごとく読み替えた。以下、同様に適用する特許法の条文に読み替える。）
（２）訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明（以下、本件発明という。）は、甲第４号証として提出する特願昭５８ー３２２６８５号の願書に最初に添付した明細書に記載された発明と同一であるから、特許法第２９条の２第１項の規定によって特許を受けることができないものであり、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　したがって、本件訂正は、特許法第１２６条第３項の規定に違反してされたものであり、同法第１２３条第１項第７号により無効とすべきである。
（３）本件発明は、甲第１〜３号証及び甲第５〜１１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　したがって、本件訂正は、特許法第１２６条第３項の規定に違反してされたものであり、同法第１２３条第１項第７号により無効とすべきである。
  なお、請求人は、本件審判請求書において、上記訂正前の明細書の記載に基づき、本件特許に係る発明の要旨を認定し、該発明は甲第１〜３号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであると主張しているが、前述のように本件特許に係る明細書は訂正され、しかも、請求人のその後の弁駁の全趣旨から考えて、請求人の主張する理由は、上記（１）〜（３）にあるものと認める。
２−２　請求人の提出した証拠方法
　甲第１号証　：　特公昭５６−９０９８号公報
　甲第２号証　：　特開昭５６−７８５７０号公報
　甲第３号証　：　「｀８３麺業年鑑」全国麺友会共編、（株）麺業新聞社　　　　　　　　　発行、１９８２年１１年２５日刊、Ｐ．２４０〜２４４
　甲第４号証　：　特開昭５９−１５６２６０号公報
　甲第５号証　：　「体当たりうどん考」小島高明著、朝日新聞社発行、１　　　　　　　　　９７５年１０月３０日第１刷発行、２〜４頁、１０２頁　　　　　　　　　〜１０７頁
　甲第６号証　：　「月刊麺業界」４月号（通巻９９号）、（株）食品産業　　　　　　　　　新聞社大阪支局、１９８３年４月１日発行、１０〜１１　　　　　　　　　頁、１６〜１７頁
　甲第７号証　：　浅野玲著「製麺の基礎ーうどん・そば入門ー」株式会社　　　　　　　　　食品と科学社、昭和４６年１２月２０日第１版発行、１　　　　　　　　　２９〜１３３頁
　甲第８号証　：　特開昭５７ー１５９４６１号公報
　甲第９号証　：　特開昭５８ー５１５１号公報
　甲第１０号証：　特開昭５８ー５１８５９号公報
　甲第１１号証：　「ジャパンフードサイエンス」第２０巻、第４号、通巻　　　　　　　　　第２２９号（１９８１年４月）３６〜４０頁、日本食品　　　　　　　　　出版株式会社発行
　参考資料１　：　平成３年審判第１２６９７号の審決
　参考資料２　：　特公昭６２ー４９０１８号公報
２−３　被請求人の主張
　被請求人は、下記の乙第１、２号証を提出して、請求人の主張する上記（１）〜（３）の無効理由は、いずれも理由がない旨答弁している。
２−４　被請求人の提出した証拠方法                               
　乙第１号証　：　田中康裕作成に係る実験成績証明書（通常の茹上げ歩留　　　　　　　　　りでの冷凍麺と本件発明の茹上げ歩留りでの冷凍麺の官　　　　　　　　　能試験）
　乙第２号証　：　村角　充作成に係る実験成績証明書（本件発明の冷凍麺　　　　　　　　　と従来品の解凍後の歩留りの測定と官能試験）
３．当審の判断
３−１　請求人の主張する理由（１）について
（ｉ）請求人が主張する具体的理由の概要は、概ね次のようなものである。
『本件訂正は、特許請求の範囲に記載の「茹上げ処理」を「歩留り２７０〜３００％になるように茹上げ処理」に訂正することを含むものである。
　上記訂正事項に関するものとして、訂正前の明細書には「前記のようにタピオカ澱粉を添加した小麦粉等の穀粉類を常法に従って製麺し茹で上げる。この時の茹で上げ歩留りは通常の麺の茹で上げ歩留りより低めにすることが望ましい。例えばうどん等のような太物は２６０〜３３０％好ましくは２７０〜３００％、中華麺やそばのような細物は２００〜２６０％好ましくは２１０〜２５０％である。この範囲より歩留りが多いと後で解凍して食した場合に弾力性に欠けやわらかすぎる状態になり、これより歩留りが少ないと硬くて芯のある食感になってしまう」という記載がある。前記摘記箇所に「２７０〜３００％」が見られるものの、この数値範囲は「通常の麺の茹で上げ歩留りより低めにすることが望ましい」という前提があって初めて意味のある数値範囲であるといえる。その数値範囲だけを取り出し上記前提と無関係に用いた場合、うどんには細いもの、太いものがあるため、うどん全般について「通常の麺の茹で上げ歩留りより低めにする」ことを規定したことにはならないはずである。
　そうすると、上記のように訂正することは、出願当初の明細書が意図していない発明をも包含していることになる。
　また、「通常の麺の茹で上げ歩留りより低めにすることが望ましい」ことは、当たり前のことであり、単に「うどんを歩留り２７０〜３００％になるように茹上げる」と規定しただけで、「通常の麺の茹で上げ歩留りより低めにする」ことを規定したことにはならないことも、甲第５号証〜甲第７号証の記載から明らかである。』
（ｉｉ）上記主張について検討する。
  本件訂正前の明細書には、「この時の茹で上げ歩留りは通常の麺の茹で上げ歩留りより低めにすることが望ましい。例えばうどん等のような太物は２６０〜３３０％好ましくは２７０〜３００％、中華麺やそばのような細物は２００〜２６０％好ましくは２１０〜２５０％である。」（本件特許に係る特公昭６３ー６６１７７号公報第３欄１９〜２０行）と記載されている。ここに記載されている「うどん等のような太物」は、「中華麺やそばのような細物」とはその太さが異なるものとして例示されていることからみて、中華麺やそばとは太さが異なるごく普通のうどんを指していることは明らかである。そして、一般にごく普通のうどんをおいしく食べることができるように茹で上げたときの茹で上げ歩留りがおおよそ３２０〜３４０％程度であることを考えると、「普通のうどんの茹で上げ歩留りを２７０〜３００％にする」と「通常の麺の茹で上げ歩留りより低くする」とは整合するのである。
　してみると、ごく普通のうどんの場合、茹で上げ歩留りを２７０〜３００％とし、通常の麺の茹で上げ歩留りより低めにすることは、訂正前の明細書に記載されているということができる。
　そうすると、甲第５号証〜甲第７号証の記載を参考にするも、「茹上げ処理」を「歩留り２７０〜３００％になるように茹上げ処理」と訂正することは、特許請求の範囲の減縮あるいは明りょうでない記載の釈明を目的として、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてなされたものと認められ、また、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。
  以上のことから、請求人の主張する理由（１）によって、本件特許を無効とすることはできない。
３−２　請求人の主張する理由（２）について
（先願明細書記載の発明）
　請求人が甲第４号証として提出した本件特許の出願の日前の出願であって、その出願後に出願公開された特願昭５８ー３２２６８号の願書に最初に添付した明細書（以下、先願明細書という。）には、次の（ａ）〜（ｄ）に示す事項が記載されている。
（ａ）「１．タピオカ澱粉を配合した製麺原料粉を、真空度約６００ｍｍＨｇ以下の減圧環境下で加水混練し、以下常法通り製麺することを特徴とする手延べ風麺類の製造法。
２．前記製麺原料粉中のタピオカ澱粉の配合割合が、略５重量％以上である特許請求の範囲第１項に記載の手延べ風麺類の製造法。」（特許請求の範囲）
（ｂ）「タピオカ澱粉の原料粉中の配合割合は、麺製品の種類（原材料別に云えばうどん類、………………。この配合割合の上限は、麺の種類により異なり一律には規定できないが、略３０重量％が目安で………………」（２頁右上欄１０〜２０行）
（ｃ）「この生麺を……………ゆでればゆで麺、……………ゆで麺を冷凍すれば冷凍麺となる如く、本発明は広範囲の麺類に適用できる。」（３頁右上欄下から９〜６行）
（ｄ）「実施例１　　タピオカ澱粉（……………）１１重量部と中力小麦粉８９重量部をバキュームミキサーにいれて予備混合後、……………本発明に係る生うどんを得た。この生うどんを沸とう水中で１８分間ゆでて本発明に係るゆでうどんを得た。………………前記実施例で得た生うどん及びゆでうどんを急速冷凍（ー４０℃のエアープラストで３５分間で冷凍）後、包装してー２０℃の冷凍室で約１ヶ月間放置後、解凍、調理して試食したところ、……………」（３頁右下欄１行〜４頁左上欄４行）
　これらの記載からみて、先願明細書には、タピオカ澱粉を５〜３０重量％含有する小麦粉を使用して製麺し、そして得られた生麺を茹上げ処理してα化した後、冷凍することにより冷凍うどんを製造することが記載されているものと認められる。
（対比・判断）
　本件発明と先願明細書に記載された発明を対比すると、両者は、タピオカ澱粉を５〜３０重量％含有する小麦粉を使用して製麺し、そして茹上げ処理してα化した後、冷凍することを特徴とする冷凍うどんの製造法の点で一致し、（ｉ）前者は、歩留り２７０〜３００％になるように茹で上げるのに対して、後者には、歩留りについての数値が記載されていない点、及び（ｉｉ）前者は、製造されるものが即席冷凍うどんであるのに対して、後者では、製造されるものが冷凍うどんである点、で両者は相違する。
  上記相違点について検討すると、先願明細書には、歩留りについて具体的な数値の記載はなく、また、タピオカ澱粉の使用と茹で上げ歩留りとの関係を説明する記載もない。そうだとすると、先願明細書においては、冷凍うどんを製造する際に当業者が通常採用する歩留りで茹で上げ処理するものと解するのが自然である。
　一方、本件発明においては、東京高等裁判所における審決取消しの判決（平成９年（行ケ）第３４３号、平成１１年６月８日判決言渡）の中で述べられているとおり、うどんを固めに茹でることを目的として、言い換えると解凍時又はその後に注入される湯によって、うどんが柔らかくなることを防ぐことを目的として、「歩留り２７０〜３００％」にするものではなく、タピオカ澱粉入りの冷凍うどんを製造したとき、最もうどんをおいしく食することができる好適歩留りとして、茹で上げ歩留りを通常よりも低めの２７０〜３００％としたものである。
　本件発明のタピオカ澱粉を使用したときの好適歩留りとして、「歩留り２７０〜３００％」になるように茹で上げることが先願明細書に記載されているということはできない。
　この点について、請求人は、甲第６号証及び甲第１１号証の記載に基づき、冷凍うどんの製造において、「固めに茹でるのがポイント」であることは本件出願前周知の事実であると指摘し、本件発明の歩留りについての数値限定は何も特別の範囲を規定するものではなく、通常の歩留りで茹で上げることを書いているに過ぎない旨主張しているが、上述のとおり、本件発明は、うどんを固めに茹でることを目的として、「歩留り２７０〜３００％」にするものではなく、また、甲第６号証及び甲第１１号証の記載を検討するも、タピオカ澱粉入りの冷凍うどんをおいしく食することができる好適歩留りとして、茹で上げ歩留りを通常よりも低めの２７０〜３００％とすることが、本件出願時に当業者においてごく普通に採用されていたという事実は見出せないので、請求人の上記主張は採用しない。
　したがって、上記（ｉｉ）の点が両者の実質的な相違点であるかどうかを検討するまでもなく、本件発明は、上記先願明細書に記載された発明と同一であるということはできず、請求人の主張する上記理由（３）は、採用できない。
３−３　請求人の主張する理由（３）について
　平成９年１１月２８日付けの審決の概要は、「本件発明は、甲第１号証及び甲第６号証に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。したがって、本件訂正は、特許法第１２６条第３項の規定に違反してされたものであり、本件特許は、同法第１２３条第１項第７号に該当し、無効とすべきである。」というものであるが、前記審決について東京高等裁判所において審決取消しの判決（平成９年（行ケ）第３４３号、平成１１年６月８日判決言渡）があったので、もはや本件発明が甲第１号証及び甲第６号証に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
　したがって、甲第１号証及び甲第６号証の他に提出されている甲第２、３、５号証及び甲第７〜１１号証について検討する。
（上記甲各号証記載事項）
　甲第２号証には、「第１粉および第２粉とから成る原料粉の総重量を基準にして、第１粉として２０％〜５０％の小麦粉に、小麦粉以外の穀粉類およびデン粉類から成る群から選択される第２粉を８０％〜５０％配合して混合し、………………、次いで常圧下で圧延して麺帯とし、次いで該麺帯を水蒸気を用いた蒸し器中を通過させ、しかる後、これを水分が２５〜３５％となるまで熱風で乾燥させ、その後切刃で切り出して麺線とすることからなる麺類の製造方法。」（特許請求の範囲第１項）及び「本書の全体を通じて使用される“デン粉類”とは………………、タピオカデン粉、………………等を指称する。」（２頁右下欄１０行〜１４行）と記載されている。
　甲第３号証には、「したがって冷凍麺の製造において最も重要な点は、ただ単に急速凍結すればよいといった単純なものではなく、それぞれのめんの特性上最もおいしいピーク時にタイミングを合わせて凍結するように注意しなければならない。」（１頁右欄１６行〜２０行）及び「冷凍茹でめんの場合は通常の水道水程度の水質と温度の水にめんを浸漬するなどして、直接めんと水を接触させる方法によっても２〜３分で解凍し、そのままおいしく食べられる。」（２頁左欄２４行〜２８行）と記載されている。
　甲第５号証には、「軟らかく練って短時間で、さっとゆでたものがうまい。麺の味が逃げないからだ。」（１０５頁）及び「３４グラムの練り水を作り、次いで、この練り水で、８０グラムのうどん粉をこねて、１１４グラムの生地を作り上げる。この生地を伸ばして切り釜でゆでると、うどんはどんどん湯を吸い、９０グラム吸収した辺りでゆで上がる。半面、ゆで湯の中に練り水に加えた４グラムの塩の大半は逃げて行ってしまうので、差し引き勘定すると、２００グラムのうどんが出来る。」（１０６頁１行〜６行）と記載されている。
　甲第７号証には、麺の茹上げに関し「従って、水の浸透に関係するのは生麺の寸法、成分組織、含水量、含塩量、水分分布状態、麺の温度、および茹湯温度等が関係するものと考えます。」（１３１頁１行〜３行）と記載されている。
　甲第８号証には、「生めん類を糊化後、直ちに比較的短時間の凍結処理が施されてなる冷凍ゆでめん類に、でんぷん糊化温度以下の低温水を麺に接触させほぼ２０分以内でかつ解凍後の品温がほぼ１５℃を超えないように解凍することを特徴とする冷凍ゆでめん類の解凍方法。」（特許請求の範囲）と記載されている。
　甲第９号証には、「常法製造された生めんを、ほぼ９８〜１００℃に調節されたゆで湯の水面下に強制的に保持してゆで上げ、次いで水洗及び予備冷却後直ちに凍結することを特徴とする冷凍ゆでめん類の製造法。」（特許請求の範囲）と記載されている。
　甲第１０号証には、「麺原材料に、当該原材料の混練物の含水率が約３１〜３８重量％になるように水を加え、真空度約６００ｍｍＨｇ以下の減圧環境下で混練し、次いで常法製麺後、凍結することを特徴とする冷凍めん類の製造法。」（特許請求の範囲）と記載されている。
　甲第１１号証には、「めんの太さにより異なるが、うどんなどの太物で２０分前後からそば、ラーメンなどの細物で５〜１０分前後からゆで伸びが始まる。この現象の始まるまでを釜揚状態と言い、めん類を一番おいしく食べるタイミングとされている。」（３６頁右欄下から３行〜３７頁左欄２行）及び「＜ゆで伸び老化防止には＞　………………本質的には、釜揚状態で食べさせてしまうことであり釜揚状態で凍結してしまうことである。」（３７頁左欄２４行〜３０行）と記載されている。
（対比・判断）
　「３−２　請求人の主張する理由（２）について」の項で述べたとおり、本件発明においては、うどんを固めに茹でることを目的として、言い換えると解凍時又はその後に注入される湯によって、うどんが柔らかくなることを防ぐことを目的として、「歩留り２７０〜３００％」にするものではなく、タピオカ澱粉入りの冷凍うどんを製造したとき、最もうどんをおいしく食することができる好適歩留りとして、茹で上げ歩留りを通常よりも低めの２７０〜３００％としたものである。
　これに対して甲第２号証には、タピオカ澱粉を含有させた原料粉を用いて麺類を製造することが、甲第３号証には、冷凍麺を製造する際、おいしいピーク時にタイミングを合わせて凍結することが重要であることが、甲第５号証には、うどんの上手なゆで方に関し、軟らかく練って短時間で、さっとゆでたものがうまいことが、甲第７号証には、生麺の寸法、成分組織、含水量等が水の浸透に関係することが、甲第８号証には、でんぷん糊化温度以下の低温水を用いて冷凍ゆで麺を解凍することが、甲第９号証には、冷凍ゆで麺の製造において、生めんをゆで湯の水面下に強制的に保持してゆで上げることが、甲第１０号証には、麺原材料を減圧環境下で混練し、常法により製麺後、凍結することにより冷凍めんを製造することが、甲第１１号証には、うどんを一番おいしく食べることができる釜揚状態で凍結することが、それぞれ記載されているが、そのいずれにもタピオカ澱粉入りの冷凍うどんを製造する際に、最もうどんをおいしく食することができる好適歩留りとして、茹で上げ歩留りを通常よりも低めの２７０〜３００％とすることを教示する記載は何もない。
　そして、本件発明は、タピオカ澱粉入り生麺を「歩留り２７０〜３００％」となるように茹上げ処理することにより、従来の同様の麺類に比べて優れた食味を有し、滑らかさおよび粘弾性についても非常に優れ、また従来のように沸騰湯中で解凍する必要がなく、ポット等の湯で充分であり、さらに冷やして食する麺の場合は水道水でも解凍できる等特許明細書に記載されたとおりの効果を奏するものである。
　したがって、本件発明は、甲第２、３、５号証及び甲第７〜１１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできず、請求人の主張する上記理由（３）は、採用できない。
４．むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張する理由及び提出した証拠方法によっては、本件発明に係る特許を無効とすることはできず、本件審判費用については、特許法第１６９条第２項において準用する民事訴訟法第８９条を適用して、結論のとおり審決する。