【事件の表示】
　平成３年特許願第５１４９７４号「植物に寄生するネマトーダの制御方法」拒絶査定に対する審判事件［平成４年３月１９日国際公開、ＷＯ９２／０４４５３、平成６年４月２１日国内公表、特表平６−５０３４７０］について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
Ｉ．出願の経緯及び本件発明
　本願は、平成3年9月10日（パリ条約による優先権主張、1990年9月10日、英国、1991年4月19日、英国）を国際出願日とする特願平3−514974号の特許出願であって、平成11年9月14日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲には以下の発明が記載されている。
　
１．植物のセンチュウ感染によって首尾よくセンチュウ感染された植物の内部でセンチュウ増殖部位でまたは隣接して非構成的に誘発された遺伝子プロモーターを有する遺伝子の同定工程と、前記遺伝子のプロモーター部位と、センチュウ攻撃を破壊する生成物についてコードする領域とを結合させる工程と、この構成物で形質転換することによってセンチュウ抵抗性を有する植物を得るために形質転換を実施する工程とを含むセンチュウの制御方法。
２．ＰＣＲ法を用いてｃＤＮＡライブラリーを作成する工程と、このｃＤＮＡ ライブラリーをセンチュウの感染を受けた感染植物及び非感染植物のｃＤＮＡと比較する工程、センチュウの増殖部位に発現した遺伝子を表すｃＤＮＡクローンを同定し、このｃＤＮＡクローンを用いて対応するゲノムクローンを同定する工程とを含む、請求項１に記載の方法。
３．前記生成物コード領域が、再分化してセンチュウの増殖部位を形成する細胞を破壊する手段をコードする領域である請求項１又は２に記載の方法。
４．前記手段が、下記の群より選択される請求項３に記載の方法：
　ｉ）毒性タンパク、毒性ペプチドあるいはＤＮＡアーゼ、ＲＮＡアーゼ、又はプロテイナーゼ、
　ii）多遺伝子毒性症候群、及び
　iii）細胞の再分化を阻害するアンチセンスＲＮＡ。
５．前記生成物コード領域が、センチュウによる摂取に対して致死的な、あるいはほぼ致死的な著しい作用を与える生成物についてコードする領域である、請求項１または２に記載の方法。
６．前記生成物が、下記の群より選択される請求項５記載の方法：
　ｉ）坑センチュウ毒性タンパク、
　ii）センチュウの増殖を阻害する抗体、及び
　iii）坑センチュウ毒性神経ペプチド。
７．センチュウが、根シストセンチュウである、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法。
８．センチュウに対する耐性が与えられる植物は、ジャガイモ、トマト、ダイズ、テンサイ、アブラナ、コムギ、オートムギ、オオムギ、コメ、ニンジン、アブラナ科アブラナ属またはタバコである、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
９．請求項１乃至８のいずれか１項に記載の方法により変更した遺伝子を含む坑センチュウ植物。
１０．前記植物が、ポテト、トマト、ダイズ、テンサイ、アブラナ、コムギ、オートムギ、コメ、ニンジン、アブラナ科アブラナ属またはタバコである請求項９記載の植物。
　
II．拒絶理由及び請求人の反論
　平成10年8月17日付け拒絶理由通知書において、本件出願が、明細書の記載不備のため、下記の点で、特許法第36条第4項に規定する要件を満たしていないことが通知された。
「（１）詳細な説明中の「式１」乃至「式８」で表された配列は、以下の点で不明瞭である。
１）どこから、どのように取り出した配列なのか不明
２）どのようなタンパクをコードする配列なのか、或は、どのような性質を持つタンパクをコードする配列なのか不明
３）「式１」乃至「式８」で表された配列が、仮に、「センチュウの増殖部位に発現した遺伝子を表すｃＤＮＡ」をコードする配列であれば、「式１」乃至「式８」で表された配列を植物ゲノムに組み込んでもセンチュウ抵抗性とならない。
なお、「式１」乃至「式８」で表された配列が「センチュウの増殖部位で特異的に発現するプロモーター配列」であったという記載は当初明細書のどこにもなかったし、どこからも読み取れない。
（２）この出願は、発明の実施例の記載において、発明の目的を達成するための技術的手段が単に抽象的、機能的に記載してあるだけで、その具現すべき材料が不明瞭である。本発明において、「センチュウの増殖部位で特異的に発現するプロモーター」について、具体的な配列の記載がない。また、仮に、「センチュウの増殖部位に発現した遺伝子を表すｃＤＮＡ」をコードする配列がわかっていたとしても、そこから、「センチュウの増殖部位で特異的に発現するプロモーター配列」を釣り上げることができるかどうかは、実際に実験を行ってみなければわからないことである。本発明において、「センチュウの増殖部位で特異的に発現するプロモーター配列」を得ることができなければ、当然センチュウ抵抗性植物も作成不能である。したがって、当業者が容易に本願の請求項１乃至１３に係る発明を容易に実施できるとはいえない。」
　
　そして、平成11年4月23日付け拒絶査定において、平成10年8月17日付け拒絶理由通知書に記載した理由により拒絶査定が行われ、その備考として以下のことが記載されている。
「本出願に記載された「式１乃至式８で表された配列」は、出願人によれば「センチュウ感染時に植物のセンチュウ増殖部位から単離された遺伝子の部分配列」とのことである。この配列の意義は、該配列からプロモーター部位を単離することができる可能性がある点のみであって、本願発明においては、実際のプロモーターを特定できていない。
　出願人は、プロモーター部位を単離する方法が本発明の優先権主張日において当業者に充分に知られていたと主張しているが、該方法が当業者に充分に知られていたからといって、実際に所望のプロモーターが得られるとは限らない。プロモーターすら得られていないのに、そのプロモーターを加工したり、植物に組み込んだりすることは、画餅である。ましてや、形質転換された植物がセンチュウに抵抗性を持つようになるかどうかについては、全く予想不能である。
　したがって、本出願はその発明の必須の構成要件について、当業者が容易に実施可能とはいえない。」
　
　これに対して、本件審判請求人は、参考資料1に係る試験成績証明書等を提出して、平成11年9月14日付け審判理由補充書において、
「確かに本願明細書中には、具体的にプロモーターについての例示はありません。しかしながら、このようなプロモーターの例示が無くとも、本発明は実施可能であったことは、添付の試験成績証明書から明らかであります。この試験成績証明書には、次のような手順で本発明の方法を追試したことが記載されています。「センチュウ感染タバコ植物からセンチュウ誘導プロモーターを単離し、このプロモーターをbarnaseリボヌクレアーゼに連結させ、Agrobacterium tumefacience を利用して、公知の形質転換技術を用い、タバコ植物をかく形成された構築体で形質転換した。この形質転換されたタバコ植物を、次いで、Meloidogyne javanica で感染させ、センチュウ感染瘤を数えた。該構築体でのタバコ植物の形質転換の結果、ＧＵＳ形質転換した対照植物と比較して、センチュウ瘤の数の56.25％および98.75％の間の減少を呈する形質転換タバコ植物が得られた。」と記載されています。従って、上記宣誓書は、本願に開示された方法を追試することによって、所望のプロモーターを得ることができ且つセンチュウの防除を容易に達成することができたことが明瞭に示されています。」
「平成11年5月18日（発送日）付け拒絶査定での、「該方法が当業者に知られていたからといって、実際に所望のプロモーターを得られるとは限らない。」との認定は、上述したように当業者によって公知の方法で所望のプロモーターを得ることができたことが上記試験成績証明書で証明されている本願発明には当てはまらないと思料いたします。
　また同日付け提出の手続き補正書において、式１乃至８で表された配列を本願明細書から削除しました。これら配列は、単にｃＤＮＡ の例として明細書中に記載されたものであり、本発明を限定する性質のものではありません。これらの配列が開示されていなくとも当業者であれば、本願明細書に開示されている工程並びにその時点で利用できた公知の方法を利用すれば、プロモーターは容易に単離することができます。」と主張している。
　
III．当審の判断
　本願発明は、明細書及び審判理由補充書に記載されたように、センチュウが感染した植物内でのみ発現する特異的プロモーターの下流に、センチュウによる攻撃を防御する生成物をコードする構造遺伝子を連結した組換えベクターを用いて、植物を形質転換することにより、センチュウの攻撃を受けた際に特異的に応答する抗センチュウ植物を作出し、センチュウの制御を行うものである。
　そして、平成9年7月3日付け意見書第2頁第16〜20行目の指摘を待つまでもなく、センチュウが感染した植物内でのみ発現する特異的プロモーターが、特許請求の範囲に記載された「センチュウの防御方法」及び「抗センチュウ植物」に係る発明において、最も重要な構成要素であることは明らかである。
　そのような前提の下、審査の段階において、出願当初の明細書に記載された唯一の具体的なDNA配列である式1〜8について、上記「特異的プロモーター」に相当するものであるか否かを確認したところである。これに対して、請求人は、これらのDNA配列が当該プロモーターを単離するための手掛かりとなり得るものの、上記「特異的プロモーター」ではないことを説明して、審判請求時にこれを削除する補正を行っている。したがって、本願発明の重要な構成要素である上記「特異的プロモーター」に関しては、本件の審理対象となる明細書においてその取得方法が記載されるのみであって具体的な例示は一切存在しない。
　
　一方、請求人は、センチュウが感染した植物内でのみ発現する特異的プロモーターを取得する方法が明細書中に記載されているから、本願発明を実施する場合には、まずこの「特異的プロモーター」を単離して、しかる後に、これを材料として本願発明を構築すればよい旨を主張している。
　しかしながら、本願発明は、明細書の記載を検討する限り、優先権主張日（以下単に「優先日」という。）（1990年9月10日）時点で入手できない未知の材料（「特異的プロモーター」に相当）を用いて構築される発明であって、この未知の材料が明細書の記載と優先日当時の技術常識に基づいて直ちに単離できたものとも認められない。
　
　この点について、請求人は、参考資料1に係る試験成績証明書を提出して、「このようなプロモーターの例示が無くとも、本発明は実施可能であったことは、添付の試験成績証明書から明らかであります。この試験成績証明書には、次のような手順で本発明の方法を追試したことが記載されています。「センチュウ感染タバコ植物からセンチュウ誘導プロモーターを単離し、このプロモーターをbarnaseリボヌクレアーゼに連結させ、Agrobacterium tumefacience を利用して、公知の形質転換技術を用い、タバコ植物をかく形成された構築体で形質転換した。」と主張しているが、出願後に行われた試験結果を提出しても、優先日時点でこうした試験を行うための材料である上記「タバコ植物から（の）センチュウ誘導プロモーター」が請求人の手元に存在していたことを示すものではないから、優先日当時の実施可能性を立証したことにはならない。
　
　なお、出願当初の明細書に唯一例示されていたcDNA配列がジャガイモ由来であったことを考慮すると、当該cDNAを材料に用いて目的の「特異的プロモーター」を単離することすら困難であったと推測することもできるから、タバコに係る試験成績証明書は、むしろ出願当初の明細書の記載に沿っては、本願発明を追試できないことを裏付ける傍証とも捉えることができる。
　
　いずれにしても、参考資料1に係る試験成績証明書以外に、優先日当時の技術常識に基づいて「特異的プロモーター」が適宜入手可能であったことを立証しようとする証拠も提出されていない以上、優先日当時に入手できない未知の材料（「特異的プロモーター」）を用いて構築される「センチュウの防御方法」及び「抗センチュウ植物」に係る発明は、優先日時点で完成されていたとすることはできず、明細書の記載と優先日当時の技術常識に基づいて、本件の請求項1〜10に記載された発明が当業者に容易に実施可能であったとは認められないので、本件出願は、特許法第36条第4項に規定する要件を満たしていない。
　
IV．むすび
　以上のとおりであるから、本願は、特許法第36条第4項に規定する要件を満たしていないので、拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。