【事件の表示】
　特願２００１−５５７５７０「網膜幹細胞の分離及び移植」拒絶査定不服審判事件〔平成１３年８月１６日国際公開、ＷＯ０１／５８４６０、平成１５年７月２２日国内公表、特表２００３−５２１９１０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
　
第１　手続の経緯 
　本願は、２００１年２月１２日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２０００年２月１１日、米国）を国際出願日とする出願であって、平成２３年１月２７日付け拒絶理由通知に対して、平成２３年６月３０日付けで意見書及び手続補正書が提出され、平成２３年７月１９日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成２３年１１月２１日に拒絶査定不服審判の請求がされるとともに、同日付けで特許請求の範囲の全文についての手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２３年１１月２１日付けの手続補正についての補正却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　平成２３年１１月２１日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］ 
１　補正後の請求項１に記載された発明
　本件補正は、補正前の特許請求の範囲の請求項１の
「【請求項１】
　ドナー哺乳類の神経網膜から分離された網膜幹細胞であって、該網膜幹細胞が、ａ)体外で自体回復が可能であり、ｂ）ニューロン及び星状細胞から構成される群のいずれかの細胞類に分化することができ、ｃ）神経網膜内に合体して宿主の後眼部に移植することができ、及びｄ）網膜体外培養体上に移植された光受容体または移植動物の目に分化することができる、ドナー哺乳類の神経網膜から分離された網膜幹細胞。」
を、
「【請求項１】 
　
人ドナーの無色素性の
ことを特徴とする
 （下線は補正箇所を示す。）とする補正を含むものである。
　
　上記補正は、補正前の請求項１に記載された発明を特定するために必要な事項である「ドナー哺乳類の神経網膜」を「人ドナーの無色素性の神経網膜」に限定するものであって、特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
　そこで、本件補正後の請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するか）について、以下に検討する。
　
２　引用刊行物とその記載事項 
　原査定の拒絶の理由に引用された本願の優先日前に頒布された刊行物（原査定の引用文献２）に係る、Brain Research (1999) Vol.831, p.1-10 には、以下の事項が記載されている。
　なお、訳文は当審によるものであり、下線は当審が付したものである。
　
（刊ａ）「In vitro analysis of a mammalian retinal progenitor that gives rise to neurons and glia
Abstract
In vivo lineage studies have shown that retinal cells arise from multipotential progenitors whose fates are regulated by cell-cell interactions. To understand the mechanism underlying their maintenance and differentiation, we have analyzed the differentiation potential of progenitors derived from embryonic rat retina in vitro. 
These progenitors proliferate and remain undifferentiated in vitro in the presence of epidermal growth factor (EGF) and display properties similar to stem cells
Upon withdrawal of EGF and addition of serum, the progenitors downregulate the expression of nestin and express cell-type specific markers corresponding to neurons and glia
（訳文）「ニューロンとグリアを生じさせる哺乳類の網膜前駆細胞の生体外の分析
要約
　生体内における系統研究は、その運命が細胞−細胞の相互作用によって制御される多能性前駆細胞から網膜細胞が生じることを示した。それらの維持および分化の基礎となるメカニズムを理解するために、我々は、ラット胎児の網膜に由来する前駆細胞の分化能力を生体外で分析した。
これらの前駆細胞は、上皮成長因子（EGF）の存在下で未分化の状態で生体外で増殖し、幹細胞に類似する特性を示す
EGFを除去し血清を添加することによって、前駆細胞は、ネスチンの発現を抑制し、ニューロンとグリアに対応する細胞特異的なマーカーを発現する
　
（刊ｂ）「2. Methods
2.1. Progenitor cell culture
Timed-pregnant embryonic day 17 (E17) Sprague-Dawley rats were obtained from the supplier (Sasco) and embryos were harvested in Hank's balanced salt solution (HBSS). After determining the developmental stage of the embryo by crown rump length and external features [8], eyes were carefully enucleated and placed in HBSS in a separate culture dish. Care was taken to enucleate eye with minimal extraneous tissues. 
The optic nerve and remaining mesenchymal tissues were carefully removed before isolating the retina. This approach prevented the possible contamination of the retina with brain tissues. The retina was carefully teased away from the RPE and the central portion of the retina with the optic nerve was removed and discarded
The clonal derivation of retinal spheres
the clonal derivation of retinal spheres
To rule out RPE contamination an aliquot of dissociated retinal cells were immunocytochemically analyzed using RET-PE2 antibody that stains RPE
（訳文）「２．方法
２．１．前駆細胞培養物
　時間管理された妊娠胎児１７日目（E17）のSprague-Dawleyラットは、供給業者（Sasco）から入手され、胎児はハンク平衡塩溶液（HBSS）の中で収穫された。王冠臀部長および外形的特徴により胎児の成長段階を決定した後に[8]、目は注意深く摘出され、個別の培養皿のHBSS中に置かれた。微小外側組織と目を摘出するのに注意した。
網膜を単離する前に視神経と残った間葉組織は注意深く取り除かれた。このアプローチは、脳組織による網膜の汚染の可能性を防いだ。網膜は、RPEから注意深く引き裂かれ、視神経とともに網膜の中央部分は取り除かれ廃棄された
網膜球体のクローン派生物
網膜球体のクローン派生物
RPE汚染の可能性を排除するために、分離された網膜細胞の部分標本は、RPEを染色するRET-PE2抗体を使用して免疫細胞化学的に分析された
　
（刊ｃ）「2.2. Differentiation of retinal progenitor cells
At the end of 6 days in culture, retinal spheres were exposed to BrdU (10 mM) overnight. The next day retinal spheres were harvested, washed extensively to remove BrdU and plated on poly-D-lysine coated glass coverslips in 24-well culture dishes with retinal culture medium in the absence or presence of EGF. The medium without EGF was supplemented with 1% fetal bovine serum (FBS). Differentiation of retinal progenitors into neurons, oligodendrocytes or astrocytes was analyzed 4-10 days after replating. Experiments were carried out in triplicate and repeated at least three-times.」（２頁右欄２２〜３３行）
（訳文）「２．２．網膜前駆細胞の分化
６日間の培養の後、網膜球体は、BrdU（10 mM）に一夜暴露された。翌日、網膜球体が収穫され、BrdUを除くために徹底的に洗浄され、24穴培養皿中のポリ−D−リジン被覆カバーグラス上で、EGFが不存在または存在する条件下、網膜培養培地で培養した。EGF不存在の培地には、１％のウシ胎児血清（FBS）を添加した。ニューロン、オリゴデンドロサイトあるいは星状細胞への網膜前駆細胞の分化は、植替え後４−１０日後に分析された。実験は３重に実行され、少なくとも３回繰り返された。」
　
（刊ｄ）「3. Results
3.1. Cells from the embryonic retina generate retinal spheres that remain undifferentiated in the presence of EGF
It has been shown previously that EGF promotes proliferation of cells in the neuroblastic layer of neonatal retina and inhibits differentiation of rod photoreceptors [2,4,13,34]. To isolate and characterize EGF-responsive cells, retina from E17 embryos were dissociated into single cell suspensions and cultured in serum-free medium with and without EGF 20 ng/ml. as previously described [35]. 
A small subset of cells survived and proliferated in serumfree medium containing EGF, each generating a sphere of cells termed retinal spheres (Fig. 1A). Retinal spheres were generated from single cells in suspension as well as in attached cell cultures. These spheres grew in size in the presence of EGF and remained viable for a period of 8 weeks, the longest time tested in culture
In order to understand the nature of cells in retinal spheres we analyzed their proliferative nature and state of differentiation. Retinal spheres, exposed to BrdU 10 mM., were plated on poly-D-lysine coated glass coverslips and subjected to immunocytochemical analysis using anti-BrdU. Cells in retinal spheres that were allowed to grow on poly-D-lysine coated glass coverslips for 7 days had flattened morphology and elaborated processes (Fig. 1C) in comparison to those that were fixed for immunocytochemical analyses 2 h after plating (Fig. 1B). However, in both cases the majority of cells in retinal spheres were BrdU positive suggesting that these cells were in S-phase of the cell-cycle when exposed to BrdU (Fig. 1B and C). Retinal spheres were subjected to immunocytochemical analyses using antibodies that detect markers for astrocytes (GFAP), oligodendrocytes (O4 or GalC) or neurons (neurofilament (Nfl) or Map2).  These markers were undetectable in retinal spheres data not shown.. To analyze if these undifferentiated cells were similar to ancestral neuroepithelial cells we analyzed the expression of nestin, a neurofilament protein that is expressed by neuroepithelial stem cells [18]. 
Double immunocytochemical analysis of retinal spheres using anti-BrdU and anti-nestin antibodies showed that mitotic cells express nestin (Fig. 1B and C). The expression of nestin in cells and the absence of phenotype markers characteristic of mature CNS suggested that these cells were similar to stem cells
（訳文）「３．結果
３．１．胎児網膜からの細胞は、EGFの存在下、未分化のままである網膜球体を生成する
EGFが新生児網膜の神経芽細胞層の細胞増殖を促進し、桿光受容体の分化を抑制することは以前に示されている［2、4、13、34］。EGF反応性細胞を単離し特徴づけるために、E17胎児からの網膜は、単一細胞浮遊液へ分離され、EGF（20 ng/ml）を添加した及び添加しない無血清培地で以前に記述されたように培養された［35］。
細胞の小さな部分は、EGF含有無血清培地で生存し増殖し、各々網膜球体と名付ける細胞の球体を生成した（図１Ａ）。網膜球体は、付着細胞培養と同様に浮遊培養中の単一細胞からも生成された。これらの球体はEGF存在下で成長し、培養テストされた最長期間として８週間生存した
網膜球体の細胞の性質を理解するために、我々は、それらの増殖の性質および分化の状態を分析した。BrdU（10 mM）に暴露された網膜球体は、ポリ−D−リジン被覆されたカバーグラス上で培養され、抗BrdUを使用して免疫細胞化学的分析にかけられた。培養後２ｈで免疫細胞化学的分析のために固定したもの（図１Ｂ）との比較において、ポリ−D−リジン被覆されたカバーグラス上で７日間成長することを許された網膜球体の細胞は、平らな形態と合成された工程を有していた（図１Ｃ）。しかしながら、両方の場合では、網膜球体の大多数の細胞は、これらの細胞がBrdUに暴露された時に細胞周期のＳ期にあることを示唆する、BrdU陽性であった（図１ＢおよびＣ）。網膜球体は、星状細胞（GFAP）、オリゴデンドロサイト（O4またはGalC）或いはニューロン（神経フィラメント（Nfl）またはMap2）のためのマーカーを検知する抗体を使用して、免疫細胞化学的な分析にかけられた。これらのマーカーは網膜球体において検出できなかった（データを示さず）。これらの未分化の細胞が祖先の神経上皮細胞に類似しているか分析するために、我々は神経上皮幹細胞により発現されているネスチンや神経フィラメント蛋白質の発現を分析した［18］。
抗BrdUおよび抗nestin抗体を使用する網膜球体のダブルの免疫細胞化学的分析は、有系分裂中の細胞がネスチンを発現することを示した（図１ＢおよびＣ）。細胞のネスチンの発現および成熟したＣＮＳに特有の表現型マーカーの欠如は、これらの細胞が幹細胞に類似していることを示唆した
　
（刊ｅ）「3.2. Cells in retinal spheres can differentiate along multilineage pathways
To determine if the proliferating nestin-positive cells possess characteristics of progenitors, we tested the capacity of these cells to differentiate into the major cell types found in the CNS. Retinal spheres that had been cultured for 7 days and exposed to BrdU (10 mM) in the presence of EGF (20 ng/ml), were cultured in the presence of 1% FBS and absence of EGF for 5 days. After 2 days, cells in the retinal spheres began to flatten and some of the cells elaborate processes. Two morphologically distinct cells were observed in retinal spheres. Cells that were flat and epitheloid in appearance and those that were round or elongated, usually with processes (Fig. 2). The multipotential nature of these cells was analyzed using three different approaches. First, to ensure that the differentiation potential of only those cells that were undergoing cell division in the undifferentiated retinal spheres was analyzed, double immunocytochemical analysis was carried out using anti-BrdU and a panel of antibodies that recognize markers for different cell types in the CNS. 
BrdU positive cells expressed antigenic markers for neurons (Nfl or Map2), oligodendrocytes (O4) and astrocytes (GFAP)(Fig. 3)
Glial markers, particularly GFAP, were expressed by cells that displayed epitheloid morphology (Fig. 2)
to verify that cells in a given retinal sphere are multipotential, simultaneous detection of neural and glial antigenic markers was performed by triple-immunocytochemical analyses using anti-GFAP, anti-GalC and anti-Map2 antibodies. The majority of reti-nal spheres (＞75%) expressed all three antigenic markers (Fig. 4)
（訳文）「３．２．網膜球体の細胞は多系統に分化できる
増殖するネスチン陽性細胞が前駆細胞の特性を有しているか判断するために、我々は、CNSに見出される主な細胞タイプに分化する、これらの細胞の可能性をテストした。BrdU（10 μM）に露出されEGF（20 ng/ml）の存在下で７日間培養された網膜球体は、１%のＦＢＳおよびEGFの不存在下で５日間培養された。２日後に、網膜球体の細胞は、平らになり始め、細胞のいくつかは工程に入った。形態学的に異なる２種の細胞が網膜球体の中で観察された。外見上、平たい上皮細胞様の細胞および丸くまたは伸びた通常は工程中にある細胞（図２）。これらの細胞の多能性の性質は、３つの異なるアプローチを使用して分析された。最初に、未分化の網膜球体の細胞分裂を経験していた細胞だけの分化可能性が分析されたことを保証するために、ダブルの免疫細胞化学的分析は抗BrdUおよびＣＮＳ中の異なる細胞タイプのためのマーカーを認識する抗体のパネルを使用して行なわれた。
BrdU陽性細胞は、ニューロン（NflまたはMap2）、オリゴデンドロサイト（O4）、および星状細胞（GFAP）のための抗原マーカーを発現した（図３）
グリアマーカー(特にGFAP)は、上皮細胞様の外観を持つ細胞により発現された（図２）
与えられた網膜球体の細胞が多能性であることを確認するために、神経・グリア抗原マーカーの同時検知が、抗GFAP、抗GalCおよび抗Map2抗体を使用したトリプル免疫細胞化学的分析によって行なわれた。大多数の網膜球体（＞75%）は３つの抗原マーカーすべてを発現した（図４）
　
（刊ｆ）「3.4. Co-culture with neonatal retinal cells promotes opsin expression in differentiating retinal spheres 
Since progenitors were isolated from E17 retina which represents the late stage of neurogenesis we wanted to know if retinal progenitors gave rise to precursors committed to differentiate into neurons that are born during late retinal neurogenesis. 
Immunocytochemical analysis of BrdU labeled retinal spheres revealed a small subset of BrdU positive cells that expressed antigenic markers for late born neurons such as the rod photoreceptors (Fig. 6)
To determine if factors in neonatal retina can promote rod photoreceptor differentiation in retinal spheres, BrdU-labeled retinal spheres were plated on poly-D-lysine coated coverslips with PN1 retinal cells (〜10
5
 cells/well) in medium containing 1% FBS for 7 days. As a control, BrdU-labeled retinal spheres were cultured in medium with 1% FBS. Retinal spheres were subjected to double immunocytochemical analysis using anti-BrdU and anti-opsin (Ret-P1) antibodies [6]. Opsin-positive cells were detected in both co-culture and control conditions (Fig. 6). However, the proportion of opsin positive cells increased two-fold when co-cultured with PN1 retinal cells compared to controls
（訳文）「３．４．新生児の網膜細胞との共培養は、網膜球体を分化させて、オプシンの発現を促進する
前駆細胞が神経新生の遅い段階を表わすE17網膜から単離されたので、網膜前駆細胞が遅い網膜神経新生中に生まれる、ニューロンへの分化を約束する前駆体を生じるかを我々は知りたかった。
BrdU標識された網膜球体の免疫細胞化学的分析は、桿光受容体のような遅い段階のニューロンのための抗原マーカーを発現したBrdU陽性細胞の小さな部分集合を明らかにした（図６）
新生児の網膜中のファクターが網膜球体の桿光受容体分化を促進することを決定するため、BrdU標識された網膜球体は、ポリ−D−リジン被覆されたカバーグラス上で、１%のＦＢＳを含んでいる培地中でPN1（出生後１日）の網膜細胞(〜10
5
細胞／穴)と共に７日間培養した。コントロールとして、BrdU標識された網膜球体は、１%のFBSを含む培地中で培養した。網膜球体は、抗BrdUおよび抗オプシン(Ret-P1)抗体を使用したダブル免疫細胞化学的分析にかけられた。オプシン陽性細胞は、共培養およびコントロール条件の両方で検出された（図６)。しかしながら、コントロールと比較して、PN1の網膜細胞と共培養された場合、オプシン陽性の細胞割合が２倍増加した
　
（刊ｇ）「4. Discussion
・・・Based on this observation, it can be proposed that enhanced proliferation accompanied by suppression of differentiation-promoting genes, in response to EGF, maintains retinal progenitors undifferentiated in vitro. A similar EGF-mediated signaling is likely to be induced by precursors in vivo to maintain a population of progenitors and stem cells that can differentiate at a later stage. Therefore, study of retinal progenitors in vitro will not only be helpful in understanding the mechanism(s) underlying maintenance and 
differentiation of progenitors but may result in therapeutic approaches to treating retinal degenerative diseases using transplantation or activation of quiescent progenitors in vivo to promote healing from within
（訳文）「４．考察
・・・この観察に基づいて、分化を促進する遺伝子の抑制を伴った、高められた増殖がEGFによって生体外で未分化の網膜前駆細胞を維持することを提案できるかもしれない。類似するEGF媒介シグナリングは、後の段階で分化できる前駆細胞および幹細胞の集団を維持するために、生体内の前駆体によって誘導されるようだ。したがって、網膜前駆細胞に関する生体外での研究は、単に前駆細胞の維持および分化の基礎となるメカニズムの理解において有用なだけでなく、
生体内からの治療を促進するために生体内の休止した先駆細胞の移植あるいは活性化を用いて、網膜の変性疾患を治療することへの治療的アプローチに帰着するのかもしれない
　
　
 ３　対比
（１）引用刊行物に記載された発明
　引用刊行物には、摘示（刊ａ）（刊ｂ）に記載されているように、「胎児１７日目（Ｅ１７）のラットの網膜から単離された網膜前駆細胞」の発明（以下、「引用刊行物発明」という。）が記載されていると認められる。
　
（２）本願補正発明と引用刊行物発明の対比
　本願補正発明と引用刊行物発明とを比較する。 
　
（ア）本願補正発明の「無色素性の神経網膜から分離された網膜幹細胞」について、本願の明細書の段落【００１０】には、「本発明の網膜幹細胞は神経網膜から誘導され、網膜色素上皮、毛様体細胞または虹彩の色素細胞からは誘導されない。」と記載されており、「網膜幹細胞」は、毛様体、虹彩等の網膜周辺の組織や網膜色素上皮を含まない、網膜由来の細胞を意味している。
　一方、引用刊行物発明の「網膜前駆細胞」は、「網膜を単離する前に視神経と残った間葉組織は注意深く取り除かれた。このアプローチは、脳組織による網膜の汚染の可能性を防いだ。網膜は、RPEから注意深く引き裂かれ、視神経とともに網膜の中央部分は取り除かれ廃棄された」および「RPE汚染の可能性を排除するために、分離された網膜細胞の部分標本は、RPEを染色するRET-PE2抗体を使用して免疫細胞化学的に分析された」と（刊ｂ）に記載されているように、網膜細胞周辺の網膜細胞以外の組織を含まず、RPE（Retinal Pigment Epithelial：網膜色素上皮）も取り除かれた網膜細胞に由来する「クローン派生物」である。
　してみると、引用刊行物発明の「網膜前駆細胞」は、本願補正発明の「無色素性の神経網膜から分離された」細胞に該当するものと認められる。
　
（イ）本願補正発明の「ａ)体外で自体回復が可能であり」とは、本願の国際公開WO 01/058460号に記載された「a) self-renewal in vitro」という原文を参酌すると、「生体外で自己増殖が可能であり」との意味であることが理解できる。
　一方、引用刊行物発明の「網膜前駆細胞」について、引用刊行物には、「これらの前駆細胞は、上皮成長因子（EGF）の存在下で未分化の状態で生体外で増殖し、幹細胞に類似する特性を示す。」（刊ａ）および「細胞の小さな部分は、EGF含有無血清培地で生存し増殖し、各々網膜球体と名付ける細胞の球体を生成した（図１Ａ）。網膜球体は、付着細胞培養と同様に浮遊培養中の単一細胞からも生成された。これらの球体はEGF存在下で成長し、培養テストされた最長期間として８週間生存した」（刊ｄ）と記載されており、「生体外で自己増殖可能」である。
　してみると、両者は、「生体外で自己増殖が可能（self-renewal in vitro）」である点で共通している。
　
（ウ）引用刊行物発明の「網膜前駆細胞」について、引用刊行物には、「これらの前駆細胞は、上皮成長因子（EGF）の存在下で未分化の状態で生体外で増殖し、幹細胞に類似する特性を示す。」（刊ａ）および「抗BrdUおよび抗nestin抗体を使用する網膜球体のダブルの免疫細胞化学的分析は、有系分裂中の細胞がネスチンを発現することを示した（図１ＢおよびＣ）。細胞のネスチンの発現および成熟したＣＮＳに特有の表現型マーカーの欠如は、これらの細胞が幹細胞に類似していることを示唆した。」（刊ｄ）と記載されており、引用刊行物発明の「網膜前駆細胞」と本願補正発明の「網膜幹細胞」とは、「幹細胞」としての性質において実質的に区別できない。
　
（エ）引用刊行物には、「EGFを除去し血清を添加することによって、前駆細胞は、ネスチンの発現を抑制し、ニューロンとグリアに対応する細胞特異的なマーカーを発現する。」（刊ａ）、並びに「BrdU陽性細胞は、ニューロン（NflまたはMap2）、オリゴデンドロサイト（O4）、および星状細胞（GFAP）のための抗原マーカーを発現した（図３）。」、「グリアマーカー(特にGFAP)は、上皮細胞様の外観を持つ細胞により発現された（図２）。」および「与えられた網膜球体の細胞が多能性であることを確認するために、神経・グリア抗原マーカーの同時検知が、抗GFAP、抗GalCおよび抗Map2抗体を使用したトリプル免疫細胞化学的分析によって行なわれた。大多数の網膜球体（＞75%）は３つの抗原マーカーすべてを発現した（図４）。」（以上、刊ｅ）と記載されているから、引用刊行物発明の前駆細胞は、本願補正発明の「ｂ）ニューロン及び星状細胞から構成される群のいずれかの細胞類に分化することができ」る特性を有する。
　
（オ）引用刊行物には、「BrdU標識された網膜球体の免疫細胞化学的分析は、桿光受容体のような遅い段階のニューロンのための抗原マーカーを発現したBrdU陽性細胞の小さな部分集合を明らかにした（図６）。」（刊ｆ）および「新生児の網膜中のファクターが網膜球体の桿光受容体分化を促進することを決定するため、BrdU標識された網膜球体は、ポリ−D−リジン被覆されたカバーグラス上で、１%のＦＢＳを含んでいる培地中でPN1（出生後１日）の網膜細胞(〜105細胞／穴)と共に７日間培養した。コントロールとして、BrdU標識された網膜球体は、１%のFBSを含む培地中で培養した。網膜球体は、抗BrdUおよび抗オプシン(Ret-P1)抗体を使用したダブル免疫細胞化学的分析にかけられた。オプシン陽性細胞は、共培養およびコントロール条件の両方で検出された（図６)。しかしながら、コントロールと比較して、PN1の網膜細胞と共培養された場合、オプシン陽性の細胞割合が２倍増加した」（刊ｆ）と記載されているから、引用刊行物発明の「網膜前駆細胞」は、本願補正発明の少なくとも「網膜体外培養体上に移植された光受容体・・・に分化することができる、」に該当し、結果として本願補正発明の「ｄ）網膜体外培養体上に移植された光受容体または移植動物の目に分化することができる」とする特性を充足する。
　
　以上をまとめると、本願補正発明と引用刊行物発明の間には、以下の一致点及び相違点１〜２が存在する。
　
（一致点） 
　ドナーの無色素性の神経網膜から分離された網膜幹細胞であって、該網膜幹細胞が、ａ)体外で自体増殖が可能であり、ｂ）ニューロン及び星状細胞から構成される群のいずれかの細胞類に分化することができ、及びｄ）網膜体外培養体上に移植された光受容体に分化することができる、ことを特徴とする網膜幹細胞。
　
（相違点１） 
　本願補正発明では、「人ドナー」由来であるのに対して、引用刊行物発明では、「ラット」由来である点。
　
（相違点２）
　本願補正発明では、「ｃ）神経網膜内に合体して宿主の後眼部に移植することができ、」と記載されているのに対して、引用刊行物発明では、そのことが明らかでない点。
　
　そこで、これらの相違点について、以下に検討する。
　
４　判断
（１）相違点１について
　引用刊行物においては、「ラット」が実験材料となっているものの、その考察にも「生体内からの治療を促進するために生体内の休止した先駆細胞の移植あるいは活性化を用いて、網膜の変性疾患を治療することへの治療的アプローチに帰着するのかもしれない」（刊ｇ）と記載されているように、引用刊行物の実験は、網膜の前駆細胞（幹細胞）を生体内に移植して網膜の変性疾患を治療することが一つの目的であることが認められる。ここで、網膜の変性疾患の治療対象は、通常、「ラット」ではなく「人」であることは明らかであって、かつ「人」の治療に用いる網膜の前駆細胞（幹細胞）が「ラット」由来ではなく「人」由来でなければならないことは当業者に自明であることを考慮すると、「人」由来の網膜の前駆細胞（幹細胞）を取得する課題が引用刊行物に記載されているとも言える。
　
　してみると、引用刊行物に記載された、「人」由来の網膜の前駆細胞（幹細胞）を取得する課題に基づいて、「人」由来の網膜幹細胞を取得することは当業者であれば容易になし得ることと認められる。
　
　なお、本願明細書の段落【００９１】〜【００９８】および【図１３】〜【図１９】には、「人」由来の網膜幹細胞について、ア）生体外で増殖可能であること、イ）生体外の細胞培養で神経突起の形成段階が観察されたこと、が具体的に記載されているものの、本願補正発明の「ｃ）神経網膜内に合体して宿主の後眼部に移植することができ、」「ｄ）・・・移植動物の目に分化することができる、」ことを確認した具体的な記載はない。
　また、本願明細書の段落【００４４】には、「若い人及び老人のドナー（６才−７８才、男性及び女性）を含む事後の人体神経網膜組織から新しい網膜幹細胞類を分離した。これらの細胞はドナーが死んだ後、このドナーの神経網膜由来の細胞の培養を開始するまで２４時間以上経過しても冷凍された非凍結神経網膜組織から誘導できる。」と一般的な記載があるのみあって、「人」由来の網膜幹細胞を取得するに際して、「マウス」や「ラット」由来のものとは特に異なる方法を用いたものではなく、技術的に創意工夫を凝らしたものとは言いがたい。
　
（２）相違点２について
　引用刊行物には、「生体内からの治療を促進するために生体内の休止した先駆細胞の移植あるいは活性化を用いて、網膜の変性疾患を治療することへの治療的アプローチに帰着するのかもしれない」（刊ｇ）と記載されているように、これらの実験は、網膜の前駆細胞（幹細胞）を移植して網膜の変性疾患を治療することが一つの目的であることが認められる。そして、ラット由来の網膜前駆細胞（幹細胞）を用いているものの、「コントロールと比較して、PN1の網膜細胞と共培養された場合、オプシン陽性の細胞割合が２倍増加した」（刊ｆ）と記載されているように、生体内に移植した状態により近いPN1（出生後１日）の網膜細胞と共培養された場合のほうが桿光受容体を発現するオプシン陽性細胞への分化が進行しやすいことも引用刊行物において確認されている。
　
　してみると、網膜前駆細胞（幹細胞）が「ｃ）神経網膜内に合体して宿主の後眼部に移植することができ」ることは当業者であれば容易に想到し得るものと認められる。
　
　なお、本願補正発明の「ｃ）神経網膜内に合体して宿主の後眼部に移植することができ、」に関して、本願明細書の段落【００２２】には、「ｃ）神経網膜内に合体して宿主の後眼部に移植することができ、」と一行記載されるのみであって、本願明細書中に「人」由来の網膜幹細胞の移植に関する具体的な記載はなく、網膜幹細胞を網膜変性疾患の治療に用いる一般的な課題が記載された程度のものである。
　
（３）本願補正発明の効果について 
　本願明細書の段落【００９１】〜【００９８】および【図１３】〜【図１９】並びに本願補正発明の特定事項からみて、本願補正発明の「人」由来の網膜幹細胞について、
ア）生体外で増殖可能であること、
イ）生体外の細胞培養で神経突起の形成段階が観察されたこと、
ウ）「ｃ）神経網膜内に合体して宿主の後眼部に移植することができ」（本願補正発明の特定事項）、
エ）「ｄ）・・・移植動物の目に分化することができる」（本願補正発明の特定事項）
とする効果が把握される。
　
　しかしながら、引用刊行物では、「ラット」由来の網膜幹細胞について、
ア）神経幹細胞マーカーであるネスチンを発現し生体外で増殖可能であることを確認しており、同じ哺乳類である「人」に適用しても、同様に体外で増殖できることは、当業者であれば予測し得ることであり、顕著なことともいえない。
イ）ニューロン（NflまたはMap2）、オリゴデンドロサイト（O4）、星状細胞（GFAP）および桿光受容体(Ret-P1)のための抗原マーカーの発現を指標としてこれらの細胞に分化することを確認しており、特に、ニューロン（NflまたはMap2）のための抗原マーカーの発現が確認されているのであるから、細胞を確認すれば神経細胞に特有な神経突起の形成も観察されるであろうことは、当業者が予測し得ることである。また、ラット由来の細胞で起きた事象が「人」由来の細胞でも観察されるであろうことは、当業者であれば予測し得ることであり、顕著なことともいえない。
ウ）、エ）引用刊行物には、「網膜の変性疾患を治療することへの治療的アプローチに帰着するのかもしれない」（刊ｇ）と記載されており、治療に供することができる、すなわち、本願補正発明の「ｃ）神経網膜内に合体して宿主の後眼部に移植することができ」及び「ｄ）・・・移植動物の目に分化することができる」ことは、当業者が予測し得ることといえるし、「人」由来の細胞において、その予測のとおりの結果となったことを確認したところで、顕著な効果が奏されたということもできない。
　しかも、ウ）、エ）の効果については、本願明細書中に確認した実験はなく、具体的な効果の程度も確認できないものであり、「ｃ）神経網膜内に合体して宿主の後眼部に移植することができ」及び「ｄ）・・・移植動物の目に分化することができる」と、奏されると予測される効果が記載されている程度であると考えれば、引用刊行物に記載した事項から予測される範囲を超えて、格別顕著な効果が奏されたとは言えない。
　
　してみると、本願補正発明が引用刊行物の記載との比較において、格別に顕著な効果を奏するものとは認められない。
　
（４）まとめ
　したがって、本願補正発明は、引用刊行物に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 
　
５　むすび 
　したがって、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　
　
 第３　本願発明について 
 １　本願発明 
 　平成２３年１１月２１日付けの手続補正は、上記のとおり却下されることになったので、本願の請求項１ないし１０に係る発明は、平成２３年６月３０日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１ないし１３記載された事項により特定されるとおりのものと認められ、そのうち請求項１は、次のとおりである。（以下、請求項１に係る発明を「本願発明」という。）　 
「【請求項１】
　ドナー哺乳類の神経網膜から分離された網膜幹細胞であって、該網膜幹細胞が、ａ)体外で自体回復が可能であり、ｂ）ニューロン及び星状細胞から構成される群のいずれかの細胞類に分化することができ、ｃ）神経網膜内に合体して宿主の後眼部に移植することができ、及びｄ）網膜体外培養体上に移植された光受容体または移植動物の目に分化することができる、ドナー哺乳類の神経網膜から分離された網膜幹細胞。」
　
２　引用刊行物の記載事項 
　原査定の拒絶の理由に引用された刊行物及びその記載事項は、前記「第２　２」に記載したとおりである。 
　
３　対比・判断 
　本願発明は、前記「第２」で検討した本願補正発明の「人ドナーの無色素性の神経網膜から分離された網膜幹細胞」について「人」および「無色素性の」との限定がなくなったものである。 
　そうすると、本願発明の構成要件を全て含んだ本願補正発明が、前記「第２　４」に記載したとおり、引用刊行物に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も同様の理由により、引用刊行物に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
４　むすび 
　以上のとおりであるから、請求項１に係る発明（本願発明）は、引用刊行物に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。 
　したがって、その他の請求項に係る発明についての判断を示すまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 
　よって、結論のとおり審決する。