【事件の表示】
　特許第４２５５３３０号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第４２５５３３０号に係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件訂正審判の請求に係る特許第４２５５３３０号（以下、「本件特許」という。）は、平成１５年７月３１日にした出願（特願２００３−２８３５２２号）の請求項１〜５に係る発明について平成２１年２月６日に特許権の設定登録がされ、平成２３年１２月２８日に訂正審判の請求がされ（訂正２０１１−３９０１４１号）、平成２４年２月１５日に訂正を認める旨の審決がされ、同月２３日に確定し、平成２５年５月１０日に訂正審判の請求がされ（訂正２０１３−３９００７６号）、平成２５年６月２０日に訂正を認める旨の審決がされ、同月２８日に確定したものであり、その後、平成２５年１１月８日に本件訂正審判の請求がされ、平成２５年１２月１９日に上申書が提出されたものである。
　　　　
第２　請求の趣旨
　本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、請求項１、２、３、５、請求項４、６〜８のそれぞれを一群の請求項ごとに訂正することを認める、との審決を求めるものである。
　
第３　訂正の内容
　本件訂正審判の請求に係る訂正（以下「本件訂正」という。）の内容は、以下のとおりである（下線部分が訂正に係る部分である。）。
　
１．訂正事項１
　特許請求の範囲について、
「【請求項１】
質量百分率（％）に基づいて（以下、％と表記する）Ｎｉ：１．０〜４．５％、Ｓｉ：０．２〜１．２％を含有し、残部がＣｕおよび不可避的不純物から成る銅合金からなり、表面に６６〜１８４ＭＰａの圧縮残留応力が存在し、表面の最大谷深さ（以下、Ｒｖと表記する）が０．５μｍ以下であり、直径４μｍ以上の介在物が８６個／ｍｍ２以下であることを特徴とするＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材。
【請求項２】
Ｍｇ：０．０５〜０．３％を含有する請求項１に記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材。
【請求項３】
Ｐ：０．０１〜０．５％を含有する請求項１又は２に記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材。
【請求項４】
Ｓｎ：０．０１〜１．５％を含有する請求項１〜３のいずれかに記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材。
【請求項５】
Ｚｎ：０．０１〜１．５％を含有する請求項１〜４のいずれかに記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材。」を、
「【請求項１】
質量百分率（％）に基づいて（以下、％と表記する）Ｎｉ：１．０〜４．５％、Ｓｉ：０．２〜１．２％を含有し、残部がＣｕおよび不可避的不純物から成る銅合金からなり、表面に６６〜１８４ＭＰａの圧縮残留応力が存在し、表面の最大谷深さ（以下、Ｒｖと表記する）が０．５μｍ以下であり、
圧延方向に平行な断面を鏡面研磨後に、４７°ボーメの塩化第二鉄溶液で２分間エッチング後、観察面において観察される
【請求項２】
Ｍｇ：０．０５〜０．３％を含有する請求項１に記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材。
【請求項３】
Ｐ：０．０１〜０．５％を含有する請求項１又は２に記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材。
【請求項４】
質量百分率（％）に基づいて（以下、％と表記する）Ｎｉ：１．０〜４．５％、Ｓｉ：０．２〜１．２％、
１．１
し、残部がＣｕおよび不可避的不純物から成る銅合金からなり、表面に６６〜１８４ＭＰａの圧縮残留応力が存在し、表面の最大谷深さ（以下、Ｒｖと表記する）が０．５μｍ以下であり、圧延方向に平行な断面を鏡面研磨後に、４７°ボーメの塩化第二鉄溶液で２分間エッチング後、観察面において観察される行直径４μｍ以上の介在物が８６個／ｍｍ
２
以下であり、導電率が４１％ＩＡＣＳ以上である
【請求項５】
Ｚｎ：０．０１〜１．５％を含有する請求項１〜
３
【
請求項６
Ｍｇ：０．０５〜０．３％を含有する請求項４に記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材。
【請求項７】
Ｐ：０．０１〜０．５％を含有する請求項４又は６に記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材。
【請求項８】
Ｚｎ：０．０１〜１．５％を含有する請求項４、６又は７のいずれかに記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材。
　
２．訂正事項２
　願書に添付した明細書の【０００５】に記載した「直径４μｍ以上の介在物が８６個／ｍｍ２以下である」を「
圧延方向に平行な断面を鏡面研磨後に、４７°ボーメの塩化第二鉄溶液で２分間エッチング後、観察面において観察される
　同じく【０００５】に記載した「（４）Ｓｎ：０．０１〜１．５％を含有する上記（１）〜（３）のいずれかに記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材」を「
質量百分率（％）に基づいて（以下、％と表記する）Ｎｉ：１．０〜４．５％、Ｓｉ：０．２〜１．２％、
１．１
し、残部がＣｕおよび不可避的不純物から成る銅合金からなり、表面に６６〜１８４ＭＰａの圧縮残留応力が存在し、表面の最大谷深さ（以下、Ｒｖと表記する）が０．５μｍ以下であり、圧延方向に平行な断面を鏡面研磨後に、４７°ボーメの塩化第二鉄溶液で２分間エッチング後、観察面において観察される直径４μｍ以上の介在物が８６個／ｍｍ
２
以下である
　同じく【０００５】に記載した「上記（１）〜（４）」を「上記（１）〜（
３
　同じく【０００５】の最終行に記載した「である。」を「
（６）Ｍｇ：０．０５〜０．３％を含有する上記（４）に記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材、（７）Ｐ：０．０１〜０．５％を含有する上記（４）又は（６）に記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材、（８）Ｚｎ：０．０１〜１．５％を含有する上記（４）、（６）又は（７）に記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材、
　
３．　一群の請求項について
　訂正後の特許請求の範囲の請求項２、３、５は、上記訂正事項１を含む請求項１を直接又は間接に引用するものであり、請求項６〜８は、上記訂正事項１を含む請求項４を直接又は間接に引用するものである。
　したがって、訂正後の特許請求の範囲の請求項１、２、３、５及び同特許請求の範囲の請求項４、６〜８は、それぞれ特許法施行規則第４６条の２第１項第１号又は第２号に掲げる関係に該当するから、これら請求項は、それぞれ特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項である。
　よって、本件訂正審判の請求は、特許法第１２６条第３項の規定に適合するものである。
　また、上記訂正事項２に係る、願書に添付した明細書【０００５】の訂正は、当該明細書の訂正に係る請求項１を含む請求項１、２、３、５及び当該明細書の訂正に係る請求項４を含む請求項４、６〜８からなる一群の請求項の全てについて行うものである。
　したがって、本件訂正審判の請求は、願書に添付した明細書の訂正に係る一群の請求項の全てについて行うものである。
　よって、本件訂正審判の請求は、特許法第１２６条第４項の規定に適合するものである。
　
第４　当審の判断　 
１．訂正事項１について 
（１）訂正の目的の適否について
ア．訂正後の請求項１は、訂正前の請求項１に記載されたＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材に係る直径４μｍ以上の介在物について、その測定条件を明らかにする訂正を行うことによって、介在物の意義をより明確にするものであり、明瞭でない記載の釈明を目的とする（特許法第１２６条第１項ただし書第３号）。
　そして、訂正後の請求項２、３、５は、請求項１を直接又は間接に引用するものである。
　
イ．訂正後の請求項４は、訂正前の請求項４において、Ｓｎの含有量が特定されたときのＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材の導電率を特定する訂正を行うことで特許請求の範囲の減縮を目的とする（同条項ただし書第１号）。
　また、訂正後の請求項４において、訂正後の請求項１の発明特定事項を特定し、訂正前の請求項１との引用関係を解消し、請求項１の記載を引用する請求項４の記載を当該請求項１の記載を引用しないものとすることを目的とする（同条項ただし書第４号）。すなわち、訂正前後において、請求項の中に含まれる発明ごとに１対１の応対関係を有し、訂正前後の内容が実質的に同一である訂正といえる。
　また、訂正後の請求項４において、同項に記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材に係る直径４μｍ以上の介在物について、その測定条件を明らかにする訂正を行うことによって、介在物の意義をより明確にするものであり、明瞭でない記載の釈明を目的とする（同条項ただし書第３号）。
　そして、訂正後の請求項６〜８は、請求項４を直接又は間接に引用するものである。
　
（２）新規事項の追加の有無について
　請求項１に記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材に係る直径４μｍ以上の介在物の測定条件について、願書に添付した明細書の【０００５】に「『介在物の個数』は例えば以下の手順で測定される。材料の圧延方向に平行な断面を鏡面研磨後に、４７°ボーメの塩化第二鉄溶液で２分間エッチングを行う。その後、チャージアップを防ぐために観察面にカーボンを蒸着させたものを観察試料とする。当該試料に対し、走査型電子顕微鏡を用いて試料の多数箇所で倍率が７００倍の２次電子像を撮影する。・・・「介在物の個数」とは、これら２次電子像に観察される介在物個数を実際に数えた単位平方ｍｍ当たりの介在物個数である。」と記載されており、新たな介在物の測定条件を導入するものではなく、特許法第１２６条第５項に規定する要件に適合するものである。
　
（３）特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 
　実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第１２６条第６項に規定する要件に適合するものである。 
　
２．訂正事項２について 
（１）訂正の目的 の適否
　願書に添付した明細書の【０００５】に記載した「直径４μｍ以上の介在物が８６個／ｍｍ２以下である」を「圧延方向に平行な断面を鏡面研磨後に、４７°ボーメの塩化第二鉄溶液で２分間エッチング後、観察面において観察される直径４μｍ以上の介在物が８６個／ｍｍ２以下である」と訂正すること、同じく【０００５】に記載した「（４）Ｓｎ：０．０１〜１．５％を含有する上記（１）〜（３）のいずれかに記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材」を「質量百分率（％）に基づいて（以下、％と表記する）Ｎｉ：１．０〜４．５％、Ｓｉ：０．２〜１．２％、Ｓｎ：０．０１〜１．１％を含有し、残部がＣｕおよび不可避的不純物から成る銅合金からなり、表面に６６〜１８４ＭＰａの圧縮残留応力が存在し、表面の最大谷深さ（以下、Ｒｖと表記する）が０．５μｍ以下であり、圧延方向に平行な断面を鏡面研磨後に、４７°ボーメの塩化第二鉄溶液で２分間エッチング後、観察面において観察される直径４μｍ以上の介在物が８６個／ｍｍ２以下であるＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材」と訂正すること、同じく【０００５】に記載した「上記（１）〜（４）」を「上記（１）〜（３）」と訂正すること、同じく【０００５】の最終行に記載した「である。」を「（６）Ｍｇ：０．０５〜０．３％を含有する上記（４）に記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材、（７）Ｐ：０．０１〜０．５％を含有する上記（４）又は（６）に記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材、（８）Ｚｎ：０．０１〜１．５％を含有する上記（４）、（６）又は（７）に記載のＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材、である。」と訂正することは、特許請求の範囲における請求項１、４を訂正事項１のとおりに訂正したことに伴い、整合性をとるために、願書に添付した明細書の関連する記載を訂正するものだから、明瞭でない記載の釈明を目的とする（特許法第１２６条第１項ただし書第３号）。
　
（２）新規事項の追加の有無について
　願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、特許法第１２６条第５項に規定する要件に適合するものである。
　
（３）特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 
　実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第１２６条第６項に規定する要件に適合するものである。
　
３．独立特許要件について 
（１）上記のとおり、本件訂正の訂正事項１のうち請求項４、６〜８に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後における特許請求の範囲の請求項４、６〜８に記載された発明（以下、それぞれ「本件訂正発明４、６〜８」という。）が独立して特許を受けることができるものかどうかについて、検討する。
　本件特許に係る特許権侵害差止等請求事件（平成２４（ワ）第１５６１２号）の準備手続において、被告から、以下の合金部材に係る発明が本件特許出願前公然実施されていたとの主張がなされている。
　「質量百分率（％）に基づいて（以下、％と表記する）２．６８％のＮｉと０．５３％のＳｉを含有し、さらに０．８８％のＺｎと０．１６％のＳｎを含有し、残部がＣｕおよび不可避的不純物から成る銅合金からなり、表面に１２８ＭＰａの圧縮残留応力が存在し、表面の最大谷深さ（以下、Ｒｖと表記する）が０．４０μｍ程度であり、直径４μｍ以上の介在物が０個／ｍｍ２であることを特徴とするＣｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材。」
　しかし、上記の合金部材に係る発明が本件特許出願前公然実施されていたか否かはともかく、本件訂正発明４、６〜８とは、Ｃｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材に係る直径４μｍ以上の介在物についての測定条件が異なるから、上記の合金部材に係る発明に係る直径４μｍ以上の介在物の個数が本件訂正発明４、６〜８に係る直径４μｍ以上の介在物の個数の範囲内であるとはいえない。
　すなわち、被告は、重クロム酸水溶液で約１５秒間のエッチングを行うことにより上記の合金部材の介在物の直径を測定した旨主張しているが（平成２５年１２月１９日付け上申書に添付された乙第３３号証、第４頁、４．１実験方法）、測定条件が異なれば、介在物の直径の比較の前提を欠き、上記の合金部材に係る発明に係る直径４μｍ以上の介在物の個数が本件訂正発明４、６〜８に係る直径４μｍ以上の介在物の個数の範囲内であるとはいえない。
　また、上記の合金部材に係る発明の導電率が本件訂正発明４、６〜８に係る導電率の範囲内であるとの立証もされていない。
　よって、本件訂正発明４、６〜８は特許法第２９条第１項第２号に該当するとはいえない。
（２）また、上記の合金部材に係る発明は、Ｃｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材の表面の圧縮残留応力と疲労強度の相関について、何らかの技術思想を提供するものでもない。
　これに対して、本件訂正発明４、６〜８は、訂正明細書の記載からすると、Ｃｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材の表面の圧縮残留応力と疲労強度の相関について知見を得、Ｃｕ−Ｎｉ−Ｓｉ系合金部材の表面を特定範囲の圧縮残留応力に制御することによって、疲労強度を改善するという技術思想に基づいてされたものであるから（【０００７】【０００９】）、本件訂正発明４、６〜８が、上記の合金部材に係る発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたということもできない。
　よって、本件訂正発明４、６〜８は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないともいえない。
（３）また、本件訂正発明４、６〜８が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとするその他の理由も見当たらない。
（４）よって、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができない発明であるとはいえないから、本件訂正は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。
　 
第５　むすび 
　以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書き第１号、第３号及び第４号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５〜７項の規定に適合する。 
　よって、結論のとおり審決する。