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　特願２００７−　２０９１６「潤滑油組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成２０年　８月１４日出願公開、特開２００８−１８４５６９、請求項の数（４）〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　原査定を取り消す。
　本願の発明は、特許すべきものとする。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　本願は、平成１９年１月３１日の出願であって、平成２４年３月２７日付けで拒絶理由が通知され、同年５月２５日に意見書及び手続補正書が提出され、同年６月１２日付けで拒絶理由（最後）が通知され、同年８月１７日に意見書及び手続補正書が提出され、平成２５年２月１２日付けで、平成２４年８月１７日付け手続補正についての補正の却下の決定がされると同時に拒絶査定がされ、これに対し、同年５月１６日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同時に手続補正がされ、同年６月１１日に手続補足書が提出されたものである。 
　そして、当審において、平成２５年９月３０日付けで審査官により作成された前置報告書について、同年１１月７日付けで審尋を行ったところ、審判請求人は、平成２６年１月９日に回答書を提出し、同年１月１０日に手続補足書を提出したものである。 
 　　　　　　　　　　 
第２　平成２５年５月１６日付け手続補正の適否 
　当審は、平成２５年５月１６日付け手続補正（以下、「本件補正」という。）は、以下の理由で適法なものと判断する。 
 　　　 
［理由］ 
１．補正の内容 
　本件補正は、平成２４年５月２５日付け手続補正書によって補正された補正前の特許請求の範囲である、 
「【請求項１】
　潤滑油基油に、ＰＳＳＩが３０以下の粘度指数向上剤を、組成物の粘度指数が１６０以上、かつせん断後の１００℃動粘度低下率が１５％以下となるように配合してなり、組成物の１００℃動粘度が９．３〜１１．０ｍｍ２／ｓ、４０℃動粘度が４０〜６０ｍｍ２／ｓであり、せん断後の１００℃動粘度が９．３ｍｍ２／ｓ以上であり、１００℃ＴＢＳ粘度が７ｍＰａ・ｓ以下であることを特徴とする内燃機関用潤滑油組成物。
【請求項２】
　前記粘度指数向上剤が、ＰＳＳＩが３０以下のスチレン−ジエンコポリマー系粘度指数向上剤であることを特徴とする請求項１に記載の内燃機関用潤滑油組成物。
【請求項３】
　前記粘度指数向上剤が、ＰＳＳＩが１５以下のポリメタクリレート系粘度指数向上剤であることを特徴とする請求項１に記載の内燃機関用潤滑油組成物。
【請求項４】
　リン含有酸エステルの金属塩を含有することを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の内燃機関用潤滑油組成物。
【請求項５】
　金属系清浄剤、無灰分散剤及び酸化防止剤を含有することを特徴とする請求項１〜４のいずれかに記載の内燃機関用潤滑油組成物。
【請求項６】
　組成物の硫酸灰分量が０．１〜２質量％であることを特徴とする請求項１〜５のいずれかに記載の内燃機関用潤滑油組成物。」
を、
「【請求項１】
　粘度指数が１２０以上の潤滑油基油に、ＰＳＳＩが１０以下のポリスチレンブロック−水素化ポリイソプレンブロックを有するスチレン−ジエンコポリマー系粘度指数向上剤及び／又はＰＳＳＩが１０以下のポリメタクリレート系粘度指数向上剤を、組成物の粘度指数が１６０以上、かつせん断後の１００℃動粘度低下率が１５％以下となるように配合してなり、組成物の１００℃動粘度が９．３〜１１．０ｍｍ２／ｓ、４０℃動粘度が４０〜６０ｍｍ２／ｓであり、せん断後の１００℃動粘度が９．３ｍｍ２／ｓ以上であり、１００℃ＴＢＳ粘度が７ｍＰａ・ｓ以下であることを特徴とする内燃機関用潤滑油組成物。
【請求項２】
　リン含有酸エステルの金属塩を含有することを特徴とする請求項１に記載の内燃機関用潤滑油組成物。
【請求項３】
　金属系清浄剤、無灰分散剤及び酸化防止剤を含有することを特徴とする請求項１または２に記載の内燃機関用潤滑油組成物。
【請求項４】
　組成物の硫酸灰分量が０．１〜２質量％であることを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の内燃機関用潤滑油組成物。」
と補正するものであり、次の補正事項を含むものである。 
 　　　　　　　　　 
補正事項１：請求項１について、「潤滑油基油」を「粘度指数が１２０以上の潤滑油基油」とし、「ＰＳＳＩが３０以下の粘度指数向上剤」を「ＰＳＳＩが１０以下のポリスチレンブロック−水素化ポリイソプレンブロックを有するスチレン−ジエンコポリマー系粘度指数向上剤及び／又はＰＳＳＩが１０以下のポリメタクリレート系粘度指数向上剤」とする補正事項。
　　　　　　
補正事項２：補正前の請求項２、３を削除する補正事項。
　　　　　　　　　　　　
補正事項３：補正前の請求項４〜６を補正後の請求項２〜４とし、補正前の請求項４、５、６において引用する他の請求項が順に「請求項１〜３」、「請求項１〜４」、「請求項１〜５」であったところを、補正後の請求項２、３、４において順に「請求項１」、「請求項１または２」、「請求項１〜３」とする補正事項。
 　　　　　　　　 
２．補正の適否 
（１）目的要件等について 
　補正事項１は、「潤滑油基油」を「粘度指数が１２０以上」であるものに限定し、「ＰＳＳＩが３０以下の粘度指数向上剤」を「ポリスチレンブロック−水素化ポリイソプレンブロックを有するスチレン−ジエンコポリマー系粘度指数向上剤及び／又はポリメタクリレート系粘度指数向上剤」であり、さらに、ＰＳＳＩが「１０以下」であるものに限定する補正事項であって、いずれも補正前の発明特定事項である「潤滑油基油」、「ＰＳＳＩが３０以下の粘度指数向上剤」を、より狭い範囲に限定する補正事項であって、補正の前後で、請求項１に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題を変更するものではないから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 
　また、補正事項２は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第１号に規定する請求項の削除を目的とするものに該当し、補正事項３は、当該請求項の削除によって生じる請求項の番号の変更等に対応するための形式的な補正事項であって、いずれも補正の目的要件に違反しないものである。
　また、補正事項１〜３は、特許法第１７条の２第３項に違反するところはない。
 　　　　　　 
（２）独立特許要件について 
　そこで、本件補正後の前記請求項１に記載された事項により特定される発明（以下、「本件補正発明」という。また、本件補正後の特許請求の範囲、明細書を「本件補正特許請求の範囲」、「本件補正明細書」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かについて検討する。 
 　　　 
ア．本件補正発明 
　本件補正発明は次のとおりのものである。 
「粘度指数が１２０以上の潤滑油基油に、ＰＳＳＩが１０以下のポリスチレンブロック−水素化ポリイソプレンブロックを有するスチレン−ジエンコポリマー系粘度指数向上剤及び／又はＰＳＳＩが１０以下のポリメタクリレート系粘度指数向上剤を、組成物の粘度指数が１６０以上、かつせん断後の１００℃動粘度低下率が１５％以下となるように配合してなり、組成物の１００℃動粘度が９．３〜１１．０ｍｍ２／ｓ、４０℃動粘度が４０〜６０ｍｍ２／ｓであり、せん断後の１００℃動粘度が９．３ｍｍ２／ｓ以上であり、１００℃ＴＢＳ粘度が７ｍＰａ・ｓ以下であることを特徴とする内燃機関用潤滑油組成物。」
 　　　　　　　 
イ．刊行物、及び、刊行物に記載された事項 
（ア）刊行物 
刊行物Ａ．特開平９−４０９８６号公報 
刊行物Ｂ．特開昭５０−４９３９２号公報
（刊行物Ａは、平成２４年６月１２日付け拒絶理由（最後）、および、平成２５年１１月７日付け審尋における引用文献２であり、刊行物Ｂは、平成２４年６月１２日付け拒絶理由（最後）の特許法第２９条第２項の理由において引用文献２とともに用いられた引用文献３である。） 
 　　　　　 
（イ）刊行物に記載された事項 
［刊行物Ａ］
・摘示Ａ１ 
「【特許請求の範囲】
【請求項１】　炭素数１２〜３０のアルキル基を有するメタクリル酸アルキル単量体単位を主構成々分とするビニル重合体からなるラジカル重合性マクロモノマーと、メタクリル酸アルキルを主成分とするラジカル重合性単量体を共重合して得られる分岐状重合体からなる粘度指数向上剤。
…」
　　　　　　
・摘示Ａ２
「【００１７】
　本発明の粘度指数向上剤を添加する鉱油等としては、パラフィン系、ナフテン系またはそれらを混合した鉱油、あるいはオレフィンのオリゴマー、ポリエーテルまたは２価カルボン酸ジエステル等の合成油が挙げられる。
　かかる鉱油または合成油に本発明の粘度指数向上剤が添加された油は、潤滑油として最適であり、具体的には、ガソリンエンジンオイル、ディーゼルエンジンオイル、ギャーオイル、トルクコンバーターオイル、オートマチックミッションオイルおよび作動油等として使用できる。」
　　　　　　　
・摘示Ａ３
「【００１９】
【実施例１】
　参考例で製造したマクロモノマーのトルエン溶液１００部およびブチルメタクリレート５０部をフラスコに仕込み、窒素置換した後、９０℃に加熱した。上記フラスコ中に、鉱油（１００℃における動粘度が4.４ｍｍ2 ／秒のもの）６５部、トルエン９部およびＡＩＢＮ0.０９部を５時間かけて連続供給し重合を行い、その後さらに２時間９０℃で加熱した。重合終了後、鉱油３００部を追加し、減圧でトルエン及び残モノマーを除去することにより、分岐状重合体を２５重量％含有する鉱油溶液（以下粘度指数向上剤１という）を得た。
…
【００２１】
　上記実施例１および２によって得られた分岐状重合体の鉱油溶液すなわち粘度指数向上剤１および２を、さらに鉱油で希釈して物性試験用油とした。　その際、各物性試験用油は、後記した比較例１〜３の場合も同様であるが、いずれも１００℃での動粘度が１０ｍｍ2 ／ｓになるように粘度指数向上剤を添加して調製した。
　評価物性および評価方法は以下のとおりである。
イ．４０℃および１００℃における動粘度：ＪＩＳ　Ｋ２２８３に規定の方法による。
ロ．ＨＴＨＳ粘度：温度１５０℃、剪断ストレス１０6  s-1における粘度。エンジンオイルに関する米国の規格ＳＡＥ　Ｊ３００に規定の方法による。
ハ．粘度指数：ＪＩＳ　Ｋ２２８３に規定の方法による（上記イによって測定された４０℃と１００℃における動粘度から導かれる値である）。
ニ．せん断安定性：ＡＳＴＭ　Ｄ３９４５−９３による粘度低下率による（試験用油を３０〜３５℃で、デイーゼルインジェクターノズルから強制的に噴射させるという操作を繰り返して３０回行い、この試験後の１００℃での動粘度およびＨＴＨＳ粘度が試験前の値から低下した割合を示した）。
【００２２】
【比較例１〜３】
　市販の粘度指数向上剤（メタクリル系粘度指数向上剤Ａ，メタクリル系粘度指数向上剤Ｂおよびポリオレフィン系粘度指数向上剤）について、実施例と同様な物性の評価を行った。
【００２３】
【表１】
　　　　　
［刊行物Ｂ］
・摘示Ｂ１
「（３）分子構造内に少くとも２種のブロックＡ及びＢを有するブロックコポリマーで、前記ブロックＡが少くとも３個の炭素原子をもつ、芳香族核についた少くとも１個のアルキル基を有する重合アルキルスチレンまたは水素化ランダムジエンスチレンコポリマーであり、前記ブロックＢが重合酸化アルキレンまたはアルキレンサルファイドであることを特徴とするブロックコポリマーを添加剤として含有する潤滑油または燃料。」（特許請求の範囲第３項）
　　　　　　
・摘示Ｂ２
「本発明の生成物はベンチ・テスト及びエンジンテストの両方において優秀な剪断安定性及び清浄性を付与する粘度指数向上剤としての特性を示した。
…
　この様に本発明のコポリマーはエンジンの通常の運転条件において従来のブタジエン−スチレンコポリマーよりも大きな増稠能力を有する。このことはエンジン特性及び潤滑油の効果に良好な結果をもたらす。…」（第９頁左下欄第４行〜第１０頁右下欄第５行）
　　　　　　　　　　　
ウ．検討
（ア）刊行物Ａに記載された発明 
　刊行物Ａには、メタクリル酸アルキルを主成分とするラジカル重合性単量体を共重合して得られる分岐状重合体からなる粘度指数向上剤（摘示Ａ１）に係る発明が記載されているところ、その比較例として、重量平均分子量（Ｍｗ）１５２，０００のメタクリレート系粘度指数向上剤を、鉱油（１００℃における動粘度が４．４ｍｍ2 ／秒と認められる。）で希釈して、粘度指数が１９１、せん断後の１００℃動粘度低下率が１０％、１００℃動粘度が１０．３ｍｍ２／ｓ、４０℃動粘度が５２．０ｍｍ２／ｓであり、ＨＴＨＳ粘度（温度１５０℃、剪断ストレス１０６ｓ−１における粘度）が３．１ｍＰａ・ｓとしたものが記載されている（摘示Ａ３の「比較例２」参照。）
　そして、当該比較例のものは、１００℃動粘度が１０．３ｍｍ２／ｓであり、せん断後の１００℃動粘度低下率が１０％であることからみて、せん断後の１００℃動粘度が９．２７（＝１０．３×９０％）ｍｍ２／ｓのものと認められる。
　また、刊行物Ａには、当該刊行物の発明に係る粘度指数向上剤を、鉱油等の基油に添加してガソリンエンジンオイル等の潤滑油（内燃機関用潤滑油組成物といえる。）として用いること（摘示Ａ２）が記載されている。
　以上によれば、刊行物Ａには、次の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されているといえる。 
        
「潤滑油基油に、重量平均分子量（Ｍｗ）１５２，０００のポリメタクリレート系粘度指数向上剤を、組成物の粘度指数が１９１、かつせん断後の１００℃動粘度低下率が１０％となるように配合してなり、組成物の１００℃動粘度が１０．３ｍｍ２／ｓ、４０℃動粘度が５２．０ｍｍ２／ｓであり、せん断後の１００℃動粘度が９．２７ｍｍ２／ｓであり、１５０℃ＴＢＳ粘度が３．１ｍＰａ・ｓである内燃機関用潤滑油組成物。」
        
（イ）対比
　本件補正発明と引用発明とを対比すると、両者は、
「潤滑油基油に、ポリスチレンブロック−水素化ポリイソプレンブロックを有するスチレン−ジエンコポリマー系粘度指数向上剤及び／又はポリメタクリレート系粘度指数向上剤を、組成物の粘度指数が１６０以上、かつせん断後の１００℃動粘度低下率が１５％以下となるように配合してなり、組成物の１００℃動粘度が９．３〜１１．０ｍｍ２／ｓ、４０℃動粘度が４０〜６０ｍｍ２／ｓである内燃機関用潤滑油組成物。」、
の点で一致し、次の点で一応相違する。
　　　　　　　
相違点１：本件補正発明は潤滑油基油の粘度指数が１２０以上であるのに対して、引用発明は潤滑油基油の粘度指数を発明特定事項としない点。
　　
相違点２：ポリメタクリレート系等の粘度指数向上剤として、本件補正発明は「ＰＳＳＩが１０以下」のものを用いるのに対して、引用発明は「重量平均分子量（Ｍｗ）１５２，０００」のものを用いる点。
　　
相違点３：滑油組成物の物性値に関し、本件補正発明は、せん断後の１００℃動粘度が「９．３ｍｍ２／ｓ以上」であり、１００℃ＴＢＳ粘度が「７ｍＰａ・ｓ以下」であるのに対して、引用発明はせん断後の１００℃動粘度が「９．２７ｍｍ２／ｓ」であり、１００℃ＴＢＳ粘度を発明特定事項としない点。
　　　　　　　　　　　
（ウ）検討
　上記の相違点１〜３について順に検討する。
　　　　　　
　まず、相違点１に検討する。
　刊行物Ａに記載された技術的事項全体をみても、潤滑油基油の粘度指数については何ら記載はなく、潤滑油組成物の基本成分である潤滑油基油の粘度指数等の特性の違いが潤滑油組成物の潤滑性能等の特性に影響し得ることは技術的に首肯されることと認められるから、粘度指数向上剤と組み合わせて用いる潤滑油基油の粘度指数の特定の有無の点は、構成上の微差とはいえないものである。
　　　　　　　
　次に、相違点２について検討する。
　引用発明は、Ｍｗの値が１５万２千のポリメタクリレート系粘度指数向上剤を用いるものであるが、当該ポリメタクリレート系粘度指数向上剤のＰＳＳＩの値が１０以下であることは、刊行物Ａの記載全体を参照しても何ら記載されていない。
　そして、本願補正明細書に実施例として「Ｍｗが１０万でＰＳＳＩが５であるポリメタクリレート系粘度指数向上剤」が記載され、「一般に、Ｍｗの値とＰＳＳＩの値との間に相関があることが技術常識」（「トライボロジスト」第５２巻、第１１号（２００７年）、第７９２頁の図８）であるとしても、それらのことから、引用発明のポリメタクリレート系粘度指数向上剤（Ｍｗ１５万２千）のＰＳＳＩの値が１０以下であることが明らかであるともいえない。
　そもそも、粘度指数向上剤において、ＰＳＳＩの値は、粘度指数向上剤のＭｗの値のほかに、それを構成する分子の構造や分岐の程度等の影響も受け得るものと推認されることを考慮すると、本願補正明細書の実施例の粘度指数向上剤のＭｗの値と、引用発明の粘度指数向上剤のＭｗの値との関係に専ら着目し、引用発明の粘度指数向上剤のＰＳＳＩの値が本件補正発明と同様に１０以下であるとすることも直ちに首肯できるとはいえない。
（なお、平成２６年１月９日付け回答書における請求人の主張（本願補正明細書に実施例として記載された「Ｍｗが１０万でＰＳＳＩが５であるポリメタクリレート系粘度指数向上剤」、「Ｍｗ４０万でＰＳＳＩが４５のポリメタクリレート系粘度指数向上剤」の２種類のポリメタクリレート系粘度指数向上剤のＭｗとＰＳＳＩの値との関係に着目すると、引用発明のポリメタクリレート系粘度指数向上剤のＰＳＳＩの値は、１７．５と算出され１０以下ではない旨の主張。）参照のこと。「一般に、Ｍｗの値とＰＳＳＩの値との間に相関があることが技術常識」であることを踏まえ、斯かる主張をみると、引用発明の１５万２千のポリメタクリレート系粘度指数向上剤のＰＳＳＩの値は１０以下でない蓋然性があるものといわざるを得ない。）
　よって、本件補正発明の「ＰＳＳＩが１０以下」の構成の点は、引用発明との実質的な相違点といえる。
　　　　　　
　次に、相違点３について検討する。
　相違点３に係る滑油組成物の物性値（せん断後の１００℃動粘度、１００℃ＴＢＳ粘度）はいずれも、両者において同等と認めることができないものであるが、そもそも、本件補正発明におけるそれらの物性値は、特定の粘度指数の条件を満たす潤滑基油を、特定のＰＳＳＩの値の条件を満たす粘度指数向上剤と組み合わせることを前提としたうえでの物性値であるところ、相違点１、２について上記したとおり、引用発明は、本願補正発明における特定の粘度指数の条件を満たす潤滑基油、特定のＰＳＳＩの値の条件を満たす粘度指数向上剤のいずれも発明特定事項としないものであって、当該前提を満たさないものである。
　よって、本件補正発明の滑油組成物の物性値の構成の点は、引用発明との実質的な相違点といえる。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　以上のとおり、相違点１〜３は本件補正発明と引用発明との実質的な相違点であって、本件補正発明は刊行物Ａに記載された発明とは認められない。
　　　　　　　　　　
　また、相違点１〜３に関する事項について記載も示唆もない刊行物Ａに記載された技術的事項に基づいて、当業者が本件補正発明を容易になし得たものとは認められないし、刊行物Ｂに記載された技術的事項（摘示Ｂ１、Ｂ２）を考慮しても、当業者が相違点１〜３に係る本件補正発明の構成を容易になし得たものとはいえないから、本件補正発明は、刊行物Ａに記載された発明、ないし、刊行物Ａ、Ｂに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとも認められない。
　　　　　　　　　　
３．むすび 
　したがって、本件補正発明は、前記「２．（２）」に記載した理由によって特許出願の際独立して特許を受けることができないものとはいえないし、その他に、本件補正発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものとすべき理由も存在しない（なお、本件補正による請求項２〜４に係る発明も、請求項１を直接的ないし間接的に引用するものであって、本件補正発明と同様の発明特定事項を有するものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができないものとすべき理由は存在しない。）。 
　よって、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するものであって、本件補正は、同法第１７条の２第３項ないし第５項の規定に適合するから、平成２５年５月１６日付けの手続補正は適法なものと認められる。 
 　　　　　　　 
第３　本願発明 
　本件補正は上記のとおり適法なものであるから、本願発明は、本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項１〜４に記載された事項により特定されるとおりのものである。 
　そして、平成２５年２月１２日付け拒絶査定は、平成２４年６月１２日付け拒絶理由通知における引用文献２、３（すなわち、前記「２．（２）イ．（ア）」に記載した刊行物Ａ、Ｂ）を引用文献として、特許法第２９条第１項第３号および同条２項に規定する要件を満たさないこと等、を拒絶査定の理由とするものであるが、本願発明が斯かる理由に該当しないことは、前記「第２　２．（２）ウ．」に記載したとおりである（なお、当該拒絶査定は、引用文献１（特開２００６−３０７２０１号公報）に基づく特許法第２９条第２項に係る理由をも拒絶査定の理由とするものであるが、引用文献１はポリメタクリレート系粘度指数向上剤に係る発明を開示するものではない（メソゲン構造を有する粘度指数向上剤に係る発明）から、引用文献１に基づいて本願発明が特許法第２９条第２項に規定する要件を満たさないとすることもできないことは明らかといえる。）から、本願発明を平成２５年２月１２日付け拒絶査定の理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
　また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。  
　よって、結論のとおり審決する。