【事件の表示】
　特許第２７４０９９０号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
　
　［１］請求の要旨
　
　本件審判の請求の要旨は、特許第２７４０９９０号（平成３年１１月２６日出願　平成１０年１月３０日設定登録）の明細書を、審判請求書に添付した補正後の訂正明細書のとおりに訂正しようとするものである。
　
　［２］補正の適否
　
　請求人が、平成１２年１０月３０日付けで行った、審判請求書の補正は、複数の訂正事項のうちの一つを一括して削除するものであるから、請求書の要旨を変更するものではない。
　よって、当該補正を認める。
　
　［３］訂正後の発明
　
　本件審判請求は、特許請求の範囲の減縮を目的としており、訂正後の請求項１〜４に係る発明（以下それぞれ「訂正後の発明１」〜「訂正後の発明４」という。）は、訂正後の請求項１〜４に記載された次のとおりのものと認める。
「【請求項１】　エポキシ樹脂、硬化剤、硬化促進剤及び充填剤を必須成分とする低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物において、前記エポキシ樹脂がビフェニ−ル骨格あるいはナフタレン骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂から選ばれるものであり、前記硬化剤が分子内にフェノール性水酸基を２個以上有するフェノール系化合物であり、前記エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分は、１５０℃における粘度が３ポイズ以下にあり、前記充填剤は、その９５重量％以上が粒径０．１〜１００μｍの範囲にあると共に平均粒径が２〜２０μｍの範囲にあり、粒度分布がＲＲＳ粒度線図にプロットしたときの直線の勾配ｎが０．６〜１．０の範囲にある実質的に球状の溶融シリカ粉末であり、且つ、この充填剤は、組成物全体に対して８０ｖｏｌ％を超え９２．５ｖｏｌ％以下の範囲で配合されて成り、当該樹脂組成物は、加圧成形過程における最低溶融粘度が３０００ポイズ以下であると共に加圧後は熱膨張係数が１．０×１０−５／℃以下から０．３×１０−５／℃の範囲にあることを特徴とする低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物。
【請求項２】　請求項１において、硬化促進剤はエポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分に０．１〜５重量％の範囲で配合され、加圧成形温度の１５０〜２００℃で硬化反応を促進させた場合に、硬化反応の活性化エネルギ−が１７ｋｃａｌ／ｍｏｌ以上の値を示すリン系化合物、含窒素系化合物またはその有機酸塩または有機ボロン塩であることを特徴とする低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物。
【請求項３】　請求項１又は２において、充填剤はあらかじめその表面がシラン、アルミキレ−トまたはチタネ−ト系のカップリング剤の単分子層以上の厚みで被覆処理されていることを特徴とする低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物。
【請求項４】　請求項１〜３のいずれかにおいて、エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分の０．１〜２０重量％がシリコ−ン系化合物、ポリブタジエン系ゴム、熱可塑性エラストマ−又は熱可塑性樹脂で変性または改質されることを特徴とする低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物。」
　
　［４］訂正拒絶理由の概要
　
　当審における、平成１２年８月２３日付けの訂正拒絶理由の概要は、訂正後の発明１〜４は、本件特許出願前に国内において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号。以下「平成６年改正法」という。）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成６年改正法による改正前の特許法第１２６条第３項の規定に適合しないというものである。
　　　　　　　　　記
刊行物１　：特開昭６３−１０８０２１号公報
刊行物２　：特開平２−２２４３６０号公報
刊行物３　：特開平３−１７７４１６号公報
刊行物４　：特開平３−２５５１５４号公報
刊行物５　：特開平３−２２０２２７号公報
刊行物６　：特開平２−１１０９５８号公報
刊行物７　：特開昭６４−１１３５５号公報
刊行物８　：特開平３−６６１５１号公報
刊行物９　：特開昭６３−１２８０２０号公報
刊行物１０：特開平２−２０９９４９号公報
刊行物１１：特開平１−１０１３６３号公報
　
　［５］判断
　
　［５−１．刊行物１に記載された発明］
　刊行物１には次の記載事項がある。
ａ．「エポキシ樹脂に変性剤としてシリコーン重合体、充填材として球状の溶融石英粉を配合した半導体封止用エポキシ樹脂組成物において、充填材の９０重量％以上が０．５〜１００μｍの粒径をもち、その粒度分布をＲＲＳ粒度線図で示した場合に、勾配ｎが０．６〜１．５の範囲で直線性を示す球状の溶融石英粉であることを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物。」（特許請求の範囲の請求項１）
ｂ．「充填材として９０重量％以上が０．５〜１００μｍの粒径をもち、・・・を示す球状の溶融石英粉と、変性剤としてシリコーン重合体を配合したエポキシ樹脂組成物で封止され、かつ封止樹脂の線膨張係数が１．３×１０‐５℃‐１以下、・・・であることを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物を用いて封止した半導体装置。」（特許請求の範囲の請求項３）
ｃ．「本発明におけるエポキシ樹脂組成物とは、現在半導体封止用成形材料として一般に用いられている・・・等に、硬化剤としてフェノールノボラックやクレゾールノボラック等のノボラック樹脂、・・・等を用い、さらに硬化促進剤・・・等を配合した組成物である。」（第３頁右下欄第１８行〜第４頁左上欄第７行）
ｄ．「このエポキシ樹脂組成物は・・・、半導体の封止作業も全く同様に行うことができる。すなわち、各素材は７０〜１００℃に加熱した・・・で混練し、トランスファプレスで金型温度１６０〜１９０℃、成形圧力３０〜１００ｋｇ・ｃｍ２・・・で成形することができる。」（第４頁左上欄第７〜１５行）
ｅ．「本発明によれば、半導体封止用樹脂組成物の線膨張係数を小さくし、しかも、弾性率は余り大きくならないので、半導体装置の各構成材の線膨張係数の差によって生じる熱応力を小さくすることができる。」（第５頁右下欄第１０〜１４行）
　
　記載事項ａからみて、刊行物１には、「エポキシ樹脂に充填材として球状の溶融石英粉を配合した半導体封止用エポキシ樹脂組成物において、充填材の９０重量％以上が０．５〜１００μｍの粒径をもち、その粒度分布をＲＲＳ粒度線図で示した場合に、勾配ｎが０．６〜１．５の範囲で直線性を示す球状の溶融石英粉であることを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物」が記載されているといえる。
　そして該半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、半導体封止の際に加圧成形が行われるから（記載事項ｄ参照）、加圧成型用樹脂組成物ということができ、また、記載事項ｅからみて、低熱膨張性のものである。また、記載事項ｃからみて、該組成物は、硬化剤、硬化促進剤を成分としており、また、該組成物中の溶融石英粉は充填剤であるから、該組成物は、エポキシ樹脂、硬化剤、硬化促進剤及び充填剤を必須成分とするものといえる。そして、その硬化剤としては、フェノールノボラックやクレゾールノボラック等のノボラック樹脂が使用でき（記載事項ｃ）、このノボラック樹脂は、分子内にフェノール性水酸基を２個以上含むフェノール系化合物である。また、記載事項ｂに、「封止樹脂の線膨張係数が１．３×１０‐５℃‐１以下」と記載されていることからみて、該組成物は、加圧後の線膨張係数が１．３×１０‐５℃‐１以下であるものと認められる。
　以上の点からみて、刊行物１には、「エポキシ樹脂、硬化剤、硬化促進剤及び充填剤を必須成分とする低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物において、前記硬化剤が分子内にフェノール性水酸基を２個以上含むフェノール系化合物であり、充填剤の９０重量％以上が０．５〜１００μｍの粒径を持ち、その粒度分布をＲＲＳ粒度線図で示した場合に、勾配ｎが０．６〜１．５の範囲で直線性を示す球状の溶融石英粉であり、当該樹脂組成物の加圧後の線膨張係数が１．３×１０‐５℃‐１以下である低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物」の発明（以下「刊行物１の発明」という）が記載されているといえる。
　
　［５−２．訂正後の発明１についての判断］
　訂正後の発明１における「球状の溶融シリカ粉末」は、石英粉を溶融して球形化することにより製造されるから（この点について必要ならば、特開平２−２９００３０号公報参照）、刊行物１の発明における「球状の溶融石英粉」に対応していると認められる。　
　そこで、訂正後の発明１と、刊行物１の発明を対比すると、両者は、「エポキシ樹脂、硬化剤、硬化促進剤及び充填剤を必須成分とする低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物において、前記硬化剤が分子内にフェノール性水酸基を２個以上含むフェノール系化合物であり、充填剤が特定の粒径を持つ球状の溶融シリカ粉末である低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物」の発明である点で一致しており、次の（１）〜（５）の点で相違している。
　
（１）前者におけるエポキシ樹脂が、「ビフェニ−ル骨格あるいはナフタレン骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂から選ばれるもの」であるのに対して、後者にはこれらの樹脂の使用が特定されていない点。
（２）前者において、「エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分は、１５０℃における粘度が３ポイズ以下にある」のに対して、後者にはこの点が特定されていない点。
（３）充填剤である球状の溶融シリカ粉末が、前者においては「その９５％以上が粒径０．１〜１００μｍの範囲にあると共に平均粒径が２〜２０μｍの範囲にあり、粒度分布がＲＲＳ粒度線図にプロットしたときの直線の勾配ｎが０．６〜１．０の範囲にあるもの」であるのに対して、後者のものは、「９０重量％以上が０．５〜１００μｍの粒径を持ち、その粒度分布をＲＲＳ粒度線図で示した場合に、勾配ｎが０．６〜１．５の範囲で直線性を示す」ものであって、平均粒径の特定はなされていない点。
（４）充填剤である球状の溶融シリカ粉末が、前者においては「組成物全体に対して８０ｖｏｌ％を超え９２．５ｖｏｌ％以下の範囲で配合されている」のに対して、後者では組成物全体に対する配合量は特定されていない点。
（５）樹脂組成物が、前者においては、「加圧成形過程における最低溶融粘度が３０００ポイズ以下であると共に加圧後は熱膨張係数が１．０×１０−５／℃以下から０．３×１０−５／℃の範囲にある」のに対して、後者では加圧成形過程における最低溶融粘度の特定がなく、また、「加圧後の熱膨張係数は１．３×１０−５／℃以下」である点。
　
　そこで、これらの相違点について検討する。
　
　１．相違点（１）について
　訂正後の発明１において、エポキシ樹脂として、「ビフェニ−ル骨格あるいはナフタレン骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂から選ばれるもの」（以下、「本件のエポキシ樹脂」という）を選定した技術理由は、本件のエポキシ樹脂が、溶融粘度が低いうえに諸物性が良好な硬化物を得ることができるためである（訂正明細書の【0008】参照）。
　これに対して、刊行物２には、エポキシ樹脂として、４，４’−ビス（２，３−エポキシプロポキシ）−３，３’，５，５’−テトラメチルビフェニルを半導体封止用に使用することや（特に、特許請求の範囲第２項、第３頁右上欄８〜１４行参照）、１５０℃で０．０２ポイズ以上という非常に低い粘度を示すビフェニルエポキシ樹脂が記載されている（第３頁左下欄第９行〜同下から第２行等参照）。そして、これらのエポキシ樹脂は、訂正後の発明１におけるビフェニ−ル骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂に相当している。
　また、刊行物３にも、ビフェニ−ル骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂を半導体封止に使用することや、該樹脂を半導体封止に使用した樹脂組成物の効果が記載されており（特許請求の範囲、第１０頁左上欄参照）、
　刊行物４にも、ビフェニ−ル骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂を半導体封止に使用することが記載されている（特許請求の範囲、第３頁左下欄下から第２行〜第３頁右下欄第１２行参照）。
　刊行物５には、ナフタレン骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂を半導体封止に使用することとその効果が記載されており（特に、特許請求の範囲、第２頁右下欄下から２行〜第３頁左上欄第１０行参照）、特に、第２頁右下欄下から２行〜第３頁左上欄第５行には、ナフタレンエポキシ樹脂が成形温度（１６５〜１８５℃）において、数センチポイズという低粘度を有するため、樹脂組成物の粘度を著しく低下させることが可能のため、樹脂組成物の充填材含有量を通常量よりも大幅にアップさせることができることが記載されている。
　刊行物６にも、ナフタレン骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂を半導体封止に使用することが記載されている（特許請求の範囲参照）。
　以上のとおり、本件のエポキシ樹脂は、刊行物２〜６にみられるように半導体封止材に供される典型的な樹脂であり、封止用に供されるという実状からすると、比較的溶融粘度が低いことにより特徴づけられるものといえるし、特に、刊行物２、５には、上述のとおり、本件のエポキシ樹脂の溶融粘度の低さが、数値を以て明らかにされている。
　また、刊行物１記載のエポキシ樹脂としては、現在半導体封止用成形材料に一般に用いられるクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂といった、汎用の各種エポキシ樹脂を具体的に挙げ、本件のエポキシ樹脂については具体的には記載していない。しかし、例えば「樹脂の粘度上昇や流動性を損なわず」（第３頁左上欄第８行）や、「充填材配合量が多いにもかかわらず比較的粘度が低く、流動性が優れ・・」（第４頁右上欄第５〜６行）という記載にみるとおり、刊行物１の発明では、充填剤を比較的多く配合しても溶融粘度が上昇しないことが要求されている。
　してみれば、刊行物１記載のエポキシ樹脂として、溶融粘度等の特性にすぐれることが刊行物２〜６に記載された本件のエポキシ樹脂を選定することは、当業者が容易に為し得ることである。
　
　２．相違点（２）について
　刊行物１の第３頁左上欄第８〜９行の「樹脂の粘度上昇や流動性を損なわずに充填剤を多量に配合させ」なる記載や、第４頁左上欄第１７行〜同右上欄第６行の「エポキシ樹脂に・・・樹脂組成物は、充填剤配合量が多いにもかかわらず比較的粘度が低く、流動性が優れ、・・・。それゆえ、Ａｕ線をボーデイングした半導体素子を封止してもＡｕ線の変形や断線が起こりにくい。」等の記載からみて、刊行物１の発明は、樹脂組成物の封止時の、すなわち加熱時の流動性を優れたものとすることを目的としているものと認められる。一方、組成物を構成する成分の粘度が組成物全体の粘度に反映することや、粘度が低いほど流動性が優れることは一般常識であるから、刊行物１の発明において、樹脂組成物の加熱成形時の流動性を高めるために、エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分の加熱成形時の粘度を低く設定することは当業者が容易に考慮し得ることと認められる。そして、刊行物１の記載事項ｄからみて、刊行物１の発明における樹脂組成物は、７０〜１００℃に加熱して混練され、１６０〜１９０℃で成形されるものであるから、樹脂組成物に対しては、成形時に７０〜１９０℃の範囲の加熱が行われることになる。してみれば、７０〜１９０℃の範囲内の温度である１５０℃という温度を目安として採用し、その温度におけるエポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分の粘度を、加圧成形用樹脂組成物の流動性が十分となるるような低い値に設定することは、当業者にとって容易であり、粘度の好適な値は、実験によって容易に見出すことができるから、１５０℃における粘度を３ポイズ以下とした点に格別の困難性は認められない。
　この点に関して、請求人は、エポキシ樹脂、溶融シリカ粉末の特性が同一であっても、相違点（２）に係る規定を満たさないと、訂正後の発明１の効果を奏さないから、相違点（２）に係る構成の採用は、他の相違点を考えずに、単に実験を繰り返し行ったとしても見出せるものではないと主張している。
　しかし、他の相違点に係る構成は、各相違点についての項で述べるとおり、それぞれ容易に採用できるのであり、他の相違点と共に、相違点（２）に係る構成を採用することに、何の困難も認められないから、この主張は採用できない。
　
　３．相違点（３）について
　刊行物１の発明におけるシリカ粉末は、「９０重量％以上が０．５〜１００μｍの粒径を持ち、その粒度分布をＲＲＳ粒度線図で示した場合に、勾配ｎが０．６〜１．５の範囲で直線性を示す」ものである。
　訂正後の発明１の球状溶融シリカ粉末の技術的な意義は、最大充填分率が高いため、樹脂組成物に高充填した場合に粘度上昇や流動性の低下を起こしにくい点にある（訂正明細書の【0009】参照）。一方、刊行物１に記載の球状溶融シリカ粉末の技術的な意義も、「樹脂の粘度上昇や流動性を損なわずに充填剤を多量に配合させ、・・」（第３頁左上欄第８〜９行）というように、粘度上昇や流動性の低下を起こさないことであるから、両者は指向が一致している。また、刊行物１の発明において、０．５〜１００μｍの粒径を持つものが多いほどよいことは、刊行物１の第３頁左下欄第１７行〜同右下欄第５行の記載から明かであり、勾配ｎができるだけ小さい値が望ましいことは、刊行物１の第３頁右下欄第９〜１３行に記載されており、しかも、ｎが０．６５や０．９５のものが実施例２、３で使用されている。
　してみれば、刊行物１の発明におけるシリカ粉末として、粒径０．５〜１００μｍのものの量を９５重量％以上とし、ｎを、０．６〜１．０とすることは容易である。なお、９５重量％以上という限定は、９０重量％以上という限定に比べれば、高品質ということであり、また、勾配ｎが０．６〜１．０の範囲にあるという特定も、０．６〜１．５という限定に比べれば、高品質ということであり、より適正なものとして推奨されることは上記記載から明らかである。ここで、粒径０．５〜１００μｍのものが９５重量％以上存在するものは、訂正後の発明１における、その９５％以上が粒径０．１〜１００μｍの範囲にあるものに相当している。したがって、訂正後の発明１の粒径範囲、ｎ値の採用は容易である。
　請求人は、刊行物１では、粒径範囲の下限を０．１μｍまで広げることは否定されていると主張しているが、刊行物１の「充填材の９０重量％以上は・・・」の記載は、充填材の残りの１０重量％未満は、０．５μｍ以下であっても良いことを意味しているから、刊行物１では、０．５μｍ以下のものの存在を否定しているわけではない。なお、訂正後の発明１における、９５％以上が粒径０．１〜１００μｍの範囲にあるという要件は、必ずしも、下限の０．１μｍという粒径の存在を意味するものではない。例えば、１００％が粒径０．５〜１００μｍの範囲にあり、０．１μｍという粒径が存在しないものも、訂正後の発明１における粒径範囲に含まれる。したがって、仮に、下限値の０．１μｍの採用それ自体が困難であっても、このことは、「その９５％以上が粒径０．１〜１００μｍの範囲にある」という要件の採用が困難な理由とはなり得ない。
　請求人は、意見書において、０．１μｍ以下のものの割合が多いと流動性が劣るという知見に基づいて、「その９５％以上が粒径０．１〜１００μｍの範囲にある」という要件を採用したのであり、刊行物１の「９０重量％以上が０．５〜１００μｍの範囲にある」ということと技術的意味が相違する旨主張している。
　しかし、刊行物１の第３頁左下欄第１７行〜第３頁右下欄第１行には、「９０重量％以上が０．５〜１００μｍの範囲にある」理由として、「０．５μｍ以下の微粒子が多くなると樹脂組成物がチクソトロピック性を示すようになり、粘度上昇や流動性の低下が起こり」と記載されている。このように、刊行物１で「９０重量％以上が０．５〜１００μｍの範囲にある」とした理由の一つは、微粒子成分を少なくして、流動性が悪くなるのを回避した点にあるから、技術的意味が相違するとの、上記請求人の主張は理由がない。
　次に、平均粒径について検討する。
　刊行物７には、平均粒径が５〜１５μｍの範囲にあり、かつ最大粒径が１００μｍ以下、粒度分布をＲＳＳ粒度線図で表示した場合に粗粒及び細粒を除いた中間粒径の少なくとも６０重量％が直線性を示しその勾配ｎが１．０以下の球状の溶融シリカを、半導体封止用のエポキシ樹脂組成物に配合することが記載されている（特許請求の範囲等参照）。刊行物７において、シリカ粒子の平均粒径と、最大粒径を特定した理由は、刊行物７の第２頁右下欄第１９行〜第３頁左上欄第４行に記載されているように、あまり大きな充填剤を使用すると、半導体装置を封止する際に種々の不都合が生じるためであり、このような不都合を回避することは、刊行物１の半導体封止用のエポキシ樹脂組成物においても、当然望まれることである。しかも、刊行物１の実施例２、３では、シリカとして、平均粒径が、５μｍと１０μｍの間にあるものが採用され（第６頁の第１図参照）、この値は、刊行物７で採用された範囲内のものである。以上の点からみて、刊行物１のシリカ粒子の平均粒径を、刊行物７で採用された５〜１５μｍとすることは、当業者が容易に考慮できることである。そして、訂正後の発明１で採用される２〜２０μｍは、５〜１５μｍの範囲を完全に含んでいるから、その平均粒径の採用は容易である。
　以上のとおり、相違点（３）の各粒径要件、ｎ値は、当業者が容易に採用できるものである。
　なお、この点に基づく効果（訂正明細書の【００１０】参照）は、刊行物１の第３頁左下欄第１７行〜第３頁右下欄第１３行の記載、刊行物７の第２頁右下欄第１９行〜第３頁左上欄第４行の記載から予測できるものにすぎない。
　請求人は、意見書と共に、説明資料７を提出し、その（３）に記載した追加比較例１、２、３につき、「同結果に示す追加比較例１、２、３は、本件発明の実施例２と対比するために設定した例であり、実施例２に対して溶融シリ力の粒径範囲、平均粒径、勾配ｎのいずれか１つを異なるものに設定した」と述べている。そして、相違点３に係る溶融シリ力の粒径範囲、平均粒径、勾配ｎの３つの規定の１つでも満たさないと、流動性が著しく劣り、平均粒径の範囲の上下限を規定することにも格別の意味があると主張している。
　そこで、説明資料７の（３）を検討すると、実施例２は、追加比較例１（平均粒径が２４μｍ）に比べ、流動性がすぐれていることがわかる。しかし、追加比較例１は、実施例２よりも、０．１μｍ以下の微粒子の割合が多い。微粒子の割合が少ない実施例２が、微粒子の割合が多い追加比較例１に比べて流動性がすぐれていることは、上記刊行物１の記載から予測できることである。すなわち、実施例２と追加比較例１の対比からは、平均粒径の特定に基づく技術的意味があるとは言えない。なお、本件特許明細書には、平均粒径の上限が、流動性の点で特定されたとの記載はない。したがって、平均粒径の上限が、流動性の点で意味があると主張するのであれば、その主張は、特許明細書の記載に基づくものでないから、採用できない。追加比較例２、３は、それぞれ、勾配ｎ、粒径範囲の点で、実施例２と相違するものであり、平均粒径に係る比較例ではないから、これらを見ても、平均粒径の採用が困難である理由は見いだせない。なお、勾配ｎ、粒径範囲の採用が容易である理由は、既に説示したとおりである。
　
　４．相違点（４）について
　刊行物１の第２頁右上欄第１１〜１９行や、刊行物７の第２頁左上欄第１４行〜第２頁右上欄第１行に記載されているように、線膨張係数の大きい封止樹脂の線膨張係数を小さくするために充填剤の配合量を増すことは周知であり、充填剤をできるだけ多く配合することは、従来から意図されていたことである。
　ところで、刊行物８には、半導体封止用のエポキシ樹脂組成物に配合される球状の溶融シリカ粉末を組成物全体に対して８８重量％（８０体積％）とすることや、９２重量％（８６体積％）とすることが記載されており（特に第６頁左上欄第１４〜１５行、同頁左下欄第２表の実施例７参照）、さらに、刊行物８の請求項２には、８５〜９４重量％の使用量も記載されている。８５〜９４重量％の使用量は、８８重量％が８０体積％と換算されることからみて、約７７〜８８体積％の使用量に相当する。
　してみれば、刊行物８に記載された使用量と重複する使用量や、それよりも多い量である、８０ｖｏｌ％を超え９２．５ｖｏｌ％以下の配合量は、当業者が容易に採用できるものと認められる。
　請求人は、刊行物８には、相違点（３）に係る粒径の特定が記載されていないから、刊行物１、７、８に基づき、配合量を特定することが容易でない旨主張している。しかし、シリカ粉末等の充填剤の配合割合を高くして熱膨張係数を小さくする技術は、平均粒径や、粒径範囲の如何を問うものではない。したがって、訂正後の発明１の平均粒径と、刊行物８の実施例の平均粒径が異なっているとしても、このことは、刊行物８において示された配合量の採用を困難とする理由とはなり得ない。
　請求人は意見書と共に、説明資料８を提出して、実施例２と、追加比較例１（平均粒径２４μｍ）を対比し、溶融シリカの配合量を満たしても、平均粒径を満たさなければ、流動性に劣ると述べている。しかし、平均粒径の上限が、流動性の点で意味があると主張するのであれば、その主張は、特許明細書の記載に基づくものでないから、採用できない。
　なお、請求人は、上記「シリ力粉末等の充填剤の配合割合を高くして熱膨張係数を小さくする技術は、平均粒径や、粒径範囲の如何を問うものではない。」という当審の判断に対して、流動性を損なわずに充填剤の配合割合を高くして熱膨張係数を小さくするためには、充填剤の粒径範囲、平均粒径及び粒径分布の如何が問われるのであるから、この判断は妥当性に欠ける旨主張している。そこで、上記当審の判断をかみ砕いて説明すると、上記判断は、換言すれば、「シリ力粉末等の充填剤の配合割合を高くして熱膨張係数を小さくする技術は、特別の平均粒径のシリカや、特別の粒径範囲のシリカにのみ当てはまることではない」との意味である。平均粒径や、粒径範囲が違っても、流動性が同じだと判断している訳ではない。平均粒径や、粒径範囲の採用が容易であることは、既に説示したとおりである。
　
　５．相違点（５）について
　刊行物１の実施例１〜３には、高化式フローテスターを用いた１８０℃における最低溶融粘度（７ｍｉｎ）（ｐｏｉｓｅ）が、それぞれ、３６０、２２０、２８０であることが記載されている（特に第４頁右下欄の第１表と第５頁左上欄第２〜３行参照）。ところで、刊行物１の実施例１〜３における最低溶融粘度は、高化式フローテスターを用いた１８０℃における測定値であって、加圧成形過程において測定した値そのものではない。しかし、高化式フローテスターにおいては、加熱加圧が行われ（この点は、本件特許に対する、特許異議の申立ての審理において、請求人が、特許異議意見書の巻末に添付した参考資料１の『高田重久著「熱硬化性材料成形加工編」昭和４６年２月２８日（丸善）ｐ．４〜１３』や、参考資料２の『島津製作所製「島津フローテスタＣＦＴ」の取扱説明書』を参照）、１８０℃という温度は、訂正後の発明１における加圧成形過程において採用される温度である（訂正明細書の【００１１】参照）。してみれば、刊行物１に記載された最低溶融粘度を加圧成形過程における最低溶融粘度として採用することは容易なものと認められる。そして、３６０、２２０、２８０ポイズは、３０００ポイズ以下であるから、刊行物１の発明において、加圧成形過程における最低溶融粘度を３０００ポイズ以下とすることは容易である。
　次に、加圧後の熱膨張係数について検討する。刊行物１には、加圧後の熱膨張係数を「１．３×１０−５／℃以下」とすることが記載されている。そして、刊行物１では、熱膨張係数をできるだけ小さくすることが意図されているのであるから、「１．３×１０−５／℃以下」の範囲の中から、「１．０×１０−５／℃以下から０．３×１０−５／℃」と、小さい値を採用することは容易である。
　請求人は、説明資料２、３を提出し、説明資料３から明らかなように、Ｆｅ系リ−ドフレームの場合も、Ｃｕ系リードフレームの場合も、熱膨張係数が１．０×１０−５／℃を境として、耐クラック性能が急激に高くなる臨界的効果が顕著に現れているから、この範囲を選択したことに基づく格別の効果があると主張している。
　しかし、熱膨張係数が１．０×１０−５／℃を境として、耐クラック性能が急激に高くなることは、特許明細書に記載されていない。したがって、この主張は、特許明細書の記載に基づくものでないから採用できない。
　しかも、これらの説明資料によれば、訂正後の発明１の線膨張係数範囲では、それより値が高い場合に比べ、クラックが発生しないことが理解できるものの、熱膨張係数が１．０×１０−５／℃を境として、耐クラック性能が急激に高くなるとまで言うことはできない。そして、刊行物１の第２頁左上欄第１９行〜第２頁右上欄第１９行には、半導体装置を構成する封止樹脂、リードフレーム、チップ等の線膨張係数の違いによって発生する熱応力のために封止樹脂のクラックが発生することや、樹脂の線膨張係数を小さくできれば、熱応力を大幅に低減できることが記載されている。したがって、説明資料に示されたクラック発生防止の効果は予測できるものである。
　しかも、訂正後の発明１に係る樹脂組成物は、説明資料２、３で使用されたような、シリコンチップを、Ｆｅ系リ−ドフレームや、Ｃｕ系リードフレーム上に搭載し、訂正後の発明１の樹脂組成物で封止した場合にのみ使用されるものではない。また、意見書で請求人が主張するような、「金属、セラミック等と複合化した成形品」にのみされるものでもない。したがって、耐クラック性は、別の用途（例えば樹脂組成物を単独で成形する用途）を含む訂正後の発明１全体において見られる性能ということはできない。
　したがって、説明資料２、３から、熱膨張係数を「１．０×１０−５／℃以下から０．３×１０−５／℃」としたことに基づく、格別の効果があるとは言えない。なお、請求人は、熱膨張係数の特定に関して、説明資料９を提示しているが、説明資料９は、各種金属等の熱膨張係数と、各種用途分野における温度サイクル試験の条件を記載しただけのものであるから、これを見ても、熱膨張係数を「１．０×１０−５／℃以下から０．３×１０−５／℃」としたことに基づく、格別の効果は認められない。
　また、請求人は、審判請求書において、「説明資料４から明らかなように、本件発明に係る実施例の充填剤配合量の範囲と他の刊行物の充填剤配合量の範囲は概ね外れている」と主張しているが、説明資料４には、充填剤配合量の点で引用した刊行物８は記載されていない。また、説明資料４を見ても、熱膨張係数を特定することが困難である理由は見いだせない。
　
　以上のとおり、相違点（１）〜（５）に係る訂正後の発明１の構成要件は、いずれも、当業者が容易に採用できるものである。
　
　また、複数の技術手段を組み合わせて、単独の技術よりも優れた効果を奏せしめたり、それに加えて、好適な数値範囲を選択したりすることは、技術改良上の常套手段であるから、相違点（１）〜（５）に係る各構成要件を組み合わせて、訂正後の発明１とすることは、当業者が容易になし得ることである。なお、該組み合わせに基づく格別の効果は認められない。
　請求人は、相違点（１）〜（５）に係る技術事項のすべてを備えることによって、初めて、樹脂組成物の流動性を損なわずに充填剤を高充填し、従来材に比べて熱膨張係数が極めて小さな成形品を得ることができるという顕著な効果を奏すると主張し、その説明のために、説明資料５を提出している。説明資料５には、本件発明の実施例と、刊行物１、３、５、６、７、１０の実施例について、充填剤（シリ力粉末）配合量と流動性の関係図が記載され、この関係図では、流動性を表わす指標として、本件及び刊行物に記載されたスパイラルフローの値をそのまま用いたとされている。また、請求人は、説明資料５に基づき、他の刊行物に記載の技術では、「流動性を損なわずに充填剤を高充填する」という本件発明１の効果を奏するのは不可能であることが明らかであると主張している。
　この主張に対して、当審では、訂正拒絶理由において、スパイラルフローの試験に用いられる装置や測定条件は一定のものではなく、装置や測定条件が異なれば、同一の材料であっても、異なったスパイラルフローの値が得られることは当業者の技術常識であるにもかかわらず、訂正後の発明の実施例では、スパイラルフローの測定装置や、測定条件は記載されておらず、また、刊行物１、３、５、６、７、１０の実施例におけるスパイラルフローの測定装置や測定条件も、互いに一致しているとはいえないから、本件及び刊行物に記載されたスパイラルフローの値を直接対比しても、流動性の比較はできないとの判断を示した。これに対して、請求人は、意見書において、『本件発明の実施例のスパイラルフロー測定法は、訂正明細書の第７頁第２８〜２９行に記載の「成形温度１８０℃、成形圧力７０ｋｇ／ｃｍ２、成形時間１．５分」である。なお、使用金型については記載していないが、同資料１０の（１）に示すように、刊行物に記載の測定法と同様、ＥＭＭＩ規格（説明資料１１参照）に準拠するのが一般であり、温度、圧力条件についてもほぼ同じ条件である。』と主張し（以下、この主張を「主張１」という。）、また、『念のため、成形温度と成形圧力を刊行物記載の範囲内で変化させて、スパイラスフローを測定した結果を同資料１０の（２）に示す。同資料から明らかなように、スパイラルフローの値は、刊行物記載の範囲では、測定条件によって大きく相違することはない（資料１０の（２）の線図では、全て重なっている。）。したがって、本件発明と刊行物記載のスパイラルフロー値は、比較することができると思料する。なお、本件発明の実施例について、刊行物に記載された条件の中で、スパイラルフローが最も小さくなる条件（１７０℃、７０ｋｇ／ｃｍ２）で測定しても．スパイラルフローの値は添付の説明資料５（補足版）に点線で示すとおりで、実線で示された元の値と殆ど区別することができない。』と主張している（以下、この主張を「主張２」という。）。
　請求人は、主張１において、パイラルフローの測定条件のうち、成形温度と、成形圧力と、成形時間ついて「成形温度１８０℃、成形圧力７０ｋｇ／ｃｍ２、成形時間１．５分」であると釈明したが（主張１でいう、訂正明細書の第７頁第２８〜２９行は第７頁第２９行〜第８頁第１行の誤記と認められるが、ここに記載されているのは、成形品の製造条件であって、スパイラルフローの測定条件ではない）、金型については、ＥＭＭＩ規格（説明資料１１参照）に準拠するのが一般的であると、一般論を述べるに止まり、使用された金型について明言していない。したがって、訂正後の発明におけるスパイラルフローの測定法は、金型の点で、依然として特定することができない。そして、本件の実施例におけるスパイラルフローの試験方法が、説明資料１１に示したとおりの金型を用い、成形温度１８０℃、成形圧力７０ｋｇ／ｃｍ２、成形時間１．５分の条件で測定されたものであると仮定し、また、原告が主張２で主張するとおり、訂正後の発明の実施例におけるスパイラルフローの測定条件と、各引用例の実施例におけるスパイラルフローの測定条件の違いが無視できるとしても、両者の実施例は、各実施例における相違点（１）〜（５）に係る各構成が具体的にどのようなものかが明らかでないし、相違点（１）〜（５）に係る構成以外の点での相違もあるから、これらの実施例のスパイラルフロー値をただ対比しても、相違点（１）〜（５）の組み合わせによる顕著な効果が確認できるわけではない。
　なお、先に述べたように、刊行物２の第３頁左下欄には、ビフェニルエポキシ樹脂が１５０℃で０．０２ポイズ以上という非常に低い粘度を示すことが記載され、刊行物５の第２頁右下欄下から２行〜第３頁左上欄第５行には、ナフタレンエポキシ樹脂が成形温度（１６５〜１８５℃）において、数センチポイズという低粘度を有するため、樹脂組成物の粘度を著しく低下させることが可能であって、樹脂組成物の充填材含有量を通常量よりも大幅にアップさせることができることが記載されているから、これらのエポキシ樹脂を使用した、訂正後の発明１の組成物の流動性が、刊行物１のものの流動性よりもすぐれていることは、予測できるものと認められる。
　しかも、刊行物８には、シリカ粉末を８６体積％使用（第６頁左下欄の第２表参照）した実施例７が、１７５℃（第６頁右下欄下から第５〜３行参照）で、溶融粘度４１０ポイズ（第７頁の第３表参照）であることが記載されている。これに対して、本件の実施例２、５のものは、シリカ粉末を８５体積％使用し、１８０℃で、溶融粘度が、それぞれ１０００ポイズ、４５０ポイズであるから、刊行物８のものよりも、流動性が劣っている。また、訂正後の発明１がとりうる、３０００ポイズという溶融粘度（加圧成形過程における最低溶融粘度）は、本件の実施例２、５よりもさらに流動性が劣っている。したがって、訂正後の発明１の流動性の程度は、刊行物８において従来達成されている流動性よりも劣ったものである。
　以上のとおりであるから、訂正後の発明１の樹脂組成物の流動性は、格別のものではなく、相違点（１）〜（５）に係る技術事項を結びつけたことによる格別の効果は認められない。
　
　したがって、訂正後の発明１は、刊行物１〜８の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
　
　［５−３．訂正後の発明２についての判断］
　訂正後の発明２は、訂正後の発明１に、「硬化促進剤はエポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分に０．１〜５重量％の範囲で配合され、加圧成形温度の１５０〜２００℃で硬化反応を促進させた場合に、硬化反応の活性化エネルギ−が１７ｋｃａｌ／ｍｏｌ以上の値を示すリン系化合物、含窒素系化合物またはその有機酸塩または有機ボロン塩である」という構成要件を付加したものであるから、この構成要件について検討する。
　訂正後の明細書には、硬化促進剤として、テトラフェニルホスホニウム・テトラフェニルボレートを使用した実施例が記載されている（訂正明細書の【００１７】参照）。この化合物は、訂正後の明細書に、訂正後の発明２で特定された特性を有する硬化促進剤の具体例として、リン系化合物のボロン酸塩が挙げられている点からみて（訂正明細書の【００１３】参照）、訂正後の発明２で特定された特性を有する硬化促進剤の具体例と認められる。
　そこで、訂正後の発明２のうち、硬化促進剤として、テトラフェニルホスホニウム・テトラフェニルボレートを、エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分に０．１〜５重量％の範囲で配合するものについて検討する。
　まず、硬化促進剤として、テトラフェニルホスホニウム・テトラフェニルボレートを使用することは、刊行物３（第７頁左上欄第１５行〜第７頁右上欄第１６行の記載のうち、特に第７頁右上欄第５〜６行を参照）、刊行物７（第４頁左下欄第１表参照）、および、刊行物９（第５頁上欄第１表参照）に記載されている。
　また、その配合量として、刊行物３には、エポキシ樹脂総量に対して通常０．１〜５重量％と記載され、また、刊行物７、８に記載された配合量は、計算上、エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分に対して、０．１〜５重量％の範囲内の値である。
　してみれば、訂正後の発明２は、刊行物１〜９の記載に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
　
　［５−４．訂正後の発明３についての判断］
　訂正後の発明３は、訂正後の発明１または２において、「充填剤はあらかじめその表面がシラン、アルミキレ−トまたはチタネ−ト系のカップリング剤の単分子層以上の厚みで被覆処理されている」という構成要件を付加したものであるから、この構成要件について検討するに、半導体封止用のエポキシ樹脂組成物に配合される溶融シリカ粉末の表面をカップリング剤で被覆処理することは、刊行物１０（特に第３頁左下欄第９〜１２行参照）、刊行物１１（特に特許請求の範囲参照）に記載されているから、この構成要件を採用することは容易である。
　したがって、訂正後の発明３は、刊行物１〜１１の記載に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
　
　［５−５．訂正後の発明４についての判断］
　訂正後の発明４には、訂正後の発明１〜３のいずれかにおいて、「エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分の０．１〜２０重量％がシリコ−ン系化合物で変性または改質される」という構成要件を付加したものが含まれるから、この構成要件について検討する。
　まず、刊行物１には、変性剤としてシリコーン重合体を配合することが記載されており（記載事項ａ参照）、このシリコーン重合体は、訂正後の発明４のシリコ−ン系化合物に相当しているから、刊行物１の発明は、樹脂成分がシリコ−ン系化合物で変性されたものといえる。また、刊行物１の実施例に記載された、シリコーン重合体の配合量は、実施例１において、エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分の６．６重量％と計算され（第４頁右下欄の第１表参照）、この値は、訂正後の発明４における、０．１〜２０重量％の範囲内の値である。
　してみれば、上記構成要件は、刊行物１の記載に基づいて、当業者が容易に採用できるもの認められる。
　したがって、訂正後の発明４は、刊行物１〜１１の記載に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたもの認められる。
　
　
　［６］むすび
　
　以上のとおりであるから、訂正後の発明１〜４は、本件特許出願前に国内において頒布された刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号。以下「平成６年改正法」という。）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成６年改正法による改正前の特許法第１２６条第３項の規定に適合しない。
　よって、結論のとおり審決する。