【事件の表示】
　上記当事者間の特許第１６１１３３７号「導電性樹脂組成物」の特許無効審判事件についてされた平成９年６月６日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成９年（行ケ）第１９９号、平成１０年１２月１６日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第１６１１３３７号発明「導電性樹脂組成物」の特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯
  本件特許第１６１１３３７号は、昭和６２年６月２４日に出願された特願昭６２−１５５３９６号の出願に係り、平成２年８月３１日の出願公告（特公平２−３８６１４号）を経て、平成３年７月３０日に設定の登録がなされたものである。
２．本件発明の要旨
　本件発明の要旨は、設定登録時の明細書の記載からみて、その特許請求の範囲に記載された次のとおりのものと認める。
「樹脂１００重量部中に、黒鉛または黒鉛に容易に転化する炭素の六角網平面が繊維軸に対して実質的に平行で、かつ年輪状に配向した結晶構造を有する炭素質繊維を粉砕した繊維直径０．０５〜２μｍ、長さ１０μｍ以下の気相成長系炭素質繊維粉砕物が５〜２００重量部分散されていることを特徴とする導電性樹脂組成物。」
３．請求人の主張の概要
  請求人は、下記甲第１号証〜甲第１１号証を提示して結論と同旨の審決を求め、その理由として、本件発明は、本件の出願前国内若しくは外国において頒布された甲第１号証〜甲第３号証又は甲第１号証、甲第２号証及び甲第４号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、そして本件の出願前国内において頒布された甲第６号証若しくは甲第７号証に記載された発明であるから、本件は、特許法第２９条第２項及び同条第１項第３号の規定に違反して特許されたものであることを主張している。
　　　                記
甲第１号証：特開昭６０−５４９９８号公報
甲第２号証：30th Nationsl SAMPE Symposiumの要旨集第1467〜1476頁
甲第３号証：特開昭６１−２１８６６１号公報
甲第４号証：特開昭５９−６９５００号公報
甲第５号証：29th Annual Technical Conference　1974の要旨集、Section
　　　　　　10-BのJOHN V．MILEWSKI の論文
甲第６号証：特開昭６１−２１８６６９号公報
甲第７号証：特開昭６１−２２５３２３号公報　
甲第８号証：新村出編、広辞苑第４版、2290頁、1991年、岩波書店
甲第９号証：平成４年審判第10316号の審決書
甲第10号証：平成４年審判第10316号の審判事件の答弁書
甲第11号証：平成４年審判第10316号の審判事件の第２答弁書
４．被請求人の主張の概要
　被請求人は、「本件審判の請求は成りたたない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、請求人の主張する無効理由はいずれも理由がないことを主張している。
５．本件発明の進歩性の有無についての判断
（5-1）甲第３号証（特開昭６１−２１８６６１号公報）の記載事項
　本件の出願前頒布された刊行物である甲第３号証には、「繊維の直径が０.０５〜４μ、繊維の長さ／繊維径が２０〜１０００で、枝分かれのほとんどない均一な太さを有する、黒鉛または黒鉛に容易に転化する炭素の層が長手軸に平行に年輪状に配列して形成された炭素質繊維と、合成樹脂またはゴムとを含有してなる炭素質繊維複合樹脂組成物。」（特許請求の範囲）についての発明が記載され、該発明の目的は「樹脂と複合化するときの操作性に優れ、かつ電気電導性に優れた炭素質繊維と樹脂等からなる複合樹脂組成物を提供することにある」こと（２頁右上欄）、該炭素質繊維は「さらに２０００℃以上の熱処理により容易に黒鉛化することができるので、特に導電性材料としても適している」こと（２頁左下欄）、また、「走査型および透過型の電子顕微鏡により観察すると、炭素の層が長手軸に平行に年輪状に配列しているもの」であり（２頁右下欄）、「炭化水素および特定の有機金属化合物またはこれらとキャリヤガスを反応域に導入し、炭化水素を熱分解、触媒反応せしめ、必要に応じて熱処理することによって製造される」ものであること（２頁右下欄）、ここで炭化水素については「特に制限されるものではなく、アントラセン、ナフタレン等を含む室温で固体状の炭化水素、ベンゼン、トルエン、ヘキサン、イソオクタン等を含む室温で液体状の炭化水素、またはメタン、プロパン、エチレン、アセチレン等を含む気体状の炭化水素のいずれでもよい」こと（２頁右下欄）、気相中で炭素質繊維を製造させる反応加熱温度帯域は「８００〜１５００℃が好ましい」こと（３頁右上欄）、炭素質繊維は「このようにして得られた繊維をそのまま、あるいは粉砕や圧縮などの２次加工を加えて使用できる」こと（４頁右上欄）、炭素質繊維と合成樹脂またはゴムとの混合割合（重量比）は「導電性、成形作業性の点から２：９８〜９８：２、さらに５：９５〜８０：２０の範囲が好ましい」こと（４頁左下欄）が、それぞれ記載されている。
　そして、実施例１〜４では、「１２００℃に加熱された反応管内に鉄カルボニルを窒素ガスに同伴させて導入し、同時に別の導入口からベンゼンを水素ガスに同伴させて管内に導入し、所定時間反応させて炭素繊維を得た。この炭素繊維は、繊維の直径が約１μｍ、Ｌ／Ｄは１００〜５００であり、枝分かれはほとんどなく、捲縮数は１〜１２であり、捲縮度は１１％であった。得られた炭素繊維は塊状をなしていたが、これを粉砕器で粉砕したところ、繊維長は５０〜２００μｍとなった。」とする炭素繊維の製造法と、これをポリアミド樹脂と各種の量比で混合して得た試験片の電気抵抗値が記載されている（５頁上欄）。
（5-2）本件発明と甲第３号証記載の発明との対比
　甲第３号証には、上記したとおり、気相法による細径の炭素質繊維と合成樹脂とを含む炭素質繊維複合樹脂組成物についての発明が記載され、該炭素質繊維は、直径が０.０５〜４μ、繊維の長さ／繊維径が２０〜１０００で、枝分かれのほとんどない均一な太さを有する、黒鉛または黒鉛に容易に転化する炭素の層が長手軸に平行に年輪状に配列して形成された炭素質繊維であり、炭素質繊維と合成樹脂との混合割合は重量比で導電性、成形作業性の点から２：９８〜９８：２、さらに５：９５〜８０：２０の範囲が好ましいことが記載されている。そして該繊維の長さについては直接的記載はなされていないが、直径が０．０５〜４μ、繊維の長さ／繊維径が２０〜１０００であると記載されていることから、１〜４０００μと計算される。
　また、実施例において使用されている粉砕繊維の長さは、５０〜２００μｍと記載されているが、甲第３号証記載の発明が達成すべき導電性や成形作業性の点からみて、繊維の長さが実施例で採用された付近の数値に限定される旨の記載はなく、また、上記の計算された繊維長から、１０μｍ以下のものが排除されることを示唆する旨の記載も存在しないから、甲第３号証には、長さ１０μｍ以下の炭素質繊維を使用することも記載されていると認めるのが相当である。
　そしてその製法等の記載からみて、甲第３号証に記載されている炭素質繊維は、本件発明の気相成長系炭素質繊維である「黒鉛または黒鉛に容易に転化する炭素の六角網平面が繊維軸に対して実質的に平行で、かつ年輪状に配向した結晶構造を有する炭素質繊維」の１種であると認められ（このこと自体は被請求人も認めるところである（答弁書８頁）。）、その直径及び樹脂との配合比は両発明間で重複した範囲を有しているから、結局両発明は、樹脂１００重量部中に、黒鉛または黒鉛に容易に転化する炭素の六角網平面が繊維軸に対して実質的に平行で、かつ年輪状に配向した結晶構造を有する炭素質繊維を粉砕した繊維直径０．０５〜２μｍの気相成長系炭素質繊維粉砕物が５〜２００重量部分散されていることを特徴とする導電性樹脂組成物。」である点で一致し、ただ本件発明が「粉砕炭素質繊維の長さを１０μｍ以下」と規定しているのに対し、甲第３号証には、上記のとおり、１〜４０００μｍと計算され、長さ１０μｍ以下のものを用いることは記載されているものの、長さ１０μｍ以下のもののみを用いることは記載されていない点で相違していると認められる。
　よって、この点についてさらに検討するに、甲第３号証には、上記のとおり、長さ１０μｍ以下の気相成長系炭素質繊維粉砕物を用いることが記載されているから、本件発明が甲第３号証に記載された発明に対し進歩性を有すると認められるためには、長さ１０μｍを境として、両発明の奏する作用効果が質的又は量的に本質的に相違することが、本件の明細書上に明瞭に示されていることが必要となる。
　よって、次にこの観点から本件明細書を検討することとする。
(5-3)本件明細書の記載
　本件明細書には、「即ち、本発明の導電性樹脂組成物は、樹脂１００重量部中に、・・・炭素質繊維を粉砕した繊維直径０．０５〜２μｍ、長さ１０μｍ以下の気相成長系炭素質繊維粉砕物が５〜２００重量部分散されていることを特徴とするものである。」（本件公告公報３欄６〜１３行）、また「本発明はこの炭素質繊維を樹脂への分散性を良くするため、これを更に機械的に粉砕する。粉砕機としては、・・・等であり、繊維長さは１０μｍ以下まで粉砕される。」（同３欄４３行〜４欄４行）と記載され、実施例１として、「１０００℃〜１１００℃に調節した、たて型菅状電気炉中に粒径１００〜３００オングストロームの金属鉄粒子を浮遊させ、ベンゼンと水素の混合ガスを導入し分解させ、長さ１０〜１０００μｍ、径０．１〜０．５μｍの炭素質繊維を得た。この炭素質繊維を・・・粉砕した。この粉砕炭素質繊維を電気炉に入れ、・・・黒鉛化した。得られた黒鉛繊維は、・・結晶構造を有しており、長さが３〜５μｍに粉砕されていることが判った。こうして得た粉砕黒鉛繊維を、低密度ポリエチレン・・に対して第１表に示す配合割合にて添加し、・・混練した。この際、２０分毎に試料を取り出し、プレス成型にて長さ７０ｍｍ、幅１０ｍｍ、厚さ１ｍｍのシートを作成し、両端各１０ｍｍを銀塗料処理し、ホイトストーンブリッジにて抵抗値を測定し、混練時間と抵抗値の関係を調べた。・・比較例として、第１表に示す配合割合にてカーボンブラックである・・及びポリアクリロニトリル系炭素繊維であるミルドファイバー・・を添加し、同様の試験を行なった。また、未粉砕黒鉛繊維についても同様の試験を行なった。抵抗値測定結果を第１表に示す。」と記載され、この結果を示した第１表について、「粉砕黒鉛繊維を添加したものは、抵抗値が低くかつ、混練りによる抵抗値変化のないことが判る。」と記載され、また、実施例２では、「熱硬化性樹脂であるエポキシ樹脂」に対して「実施例１で用いたものと同じ粉砕黒鉛繊維を添加し」た試験例が比較例としての未粉砕黒鉛繊維及びポリアクリロニトリル系炭素繊維を添加したものと共に記載され、その評価として「粉砕黒鉛繊維は、非常に良好な成型性を示し、低抵抗性を示すことが判る。」と記載され、さらに、実施例３では、「合成ゴムであるクロロスルホン化ポリエチレン・・・１００重量部に対して実施例１と同じ様に製造した、熱処理前の粉砕炭素繊維を５０重量部添加し」て製造した塗料について、比較例としての未粉砕の炭素繊維及びＰＡＮ系炭素繊維と共に試験した結果（抵抗値と塗膜の状態）が示され、「本発明品」については、「良好な塗膜を形成。外観も良好。非常に薄く引き伸ばしても異物はなし。」との評価がされている。
　以上検討したとおり、本件明細書には、本件発明の気相成長系炭素質繊維についての各種樹脂と混合したものの抵抗値、成型性等の具体的作用効果が未粉砕の黒鉛繊維（炭素繊維）等を用いた比較例と共に記載されているが、その長さは３〜５μｍのものに限られ、長さ１０μｍを境にしてこれ以下とすることにより質的乃至量的に優れた効果を示す記載は全く見出すことはできない。
(5-4)本件発明の進歩性有無についての結論
　そうである以上、本件発明の気相成長系炭素質繊維について、この長さを１０μｍを境としてこれ以下とすることに臨界的意義を認めることはできず、しかれば、本件発明は甲第３号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認めざるを得ない。
６．むすび
　以上のとおりであるから、本件特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、請求人の主張する他の理由について検討するまでもなく、同法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである。
　また、審判に関する費用に関しては、特許法第１６９条で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人の負担とすべきである。
  よって、結論のとおり審決する。