【事件の表示】
　特願２００１−５４４３１３「ヒストン脱アセチル化酵素−８のタンパク質、核酸およびその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１３年　６月１４日国際公開、ＷＯ０１／４２４３７、平成１５年　５月１３日国内公表、特表２００３−５１６１４４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明
　本願は、平成１２年１２月８日（パリ条約による優先権主張　１９９９年１２月８日、米国）を国際出願日とする出願であって、その請求項６に係る発明は、平成２３年６月１日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項６に記載された次のとおりのものと認める（以下、「本願発明」という。）。
「【請求項６】配列番号：１に記載のヌクレオチド配列によってコードされるアミノ酸配列を含む、組換えポリペプチド。」
　
２．先願明細書の記載事項
　原査定の拒絶理由に先願１として引用された、特願２０００−５６５９０３号（国際公開第００／１０５８３号）の出願（以下、「先願」という。）は、本願優先日前の１９９９年８月１８日を国際出願日とする国際出願であって、本願優先日後の２０００年３月２日に国際公開され、その後、特許法第１８４条の４第１項に規定する翻訳文が提出されたものであり、その国際出願日における国際出願の明細書又は図面（以下、「先願明細書」という。）には、以下の事項が記載されている（英語で記載されているため、日本語訳で摘記する。下線は合議体による。）。
　
ア．「１．（ｉ）配列番号２の全長にわたって配列番号２のアミノ酸配列と少なくとも以下の同一性：
　（ａ）７０％の同一性；
　（ｂ）８０％の同一性；
　（ｃ）９０％の同一性；もしくは
　（ｄ）９５％の同一性；
を有する群より選択されるアミノ酸配列を含む単離されたポリペプチド、
（ｉｉ）
配列番号２のアミノ酸配列を含む単離されたポリペプチド
（ｉｉｉ）配列番号２のアミノ酸配列からなる単離されたポリペプチド
からなる群より選択される単離されたポリペプチド。」（請求項１）
　
イ．「ヒストンアセチラーゼは、２つの別個の修飾事象：ヒストンアセチラーゼ（ＨＡＴ）により触媒されるアセチル化とヒストンデアセチラーゼ（ＨＤ）により触媒される脱アセチル化をもたらす。」（第１頁第２４行〜第２６行）
　
ウ．「第一の態様において、本発明はＨＤ４ポリペプチドに関する。このようなペプチドには、配列番号２の全長にわたって配列番号２のアミノ酸配列と少なくとも７０％の同一性、好ましくは少なくとも８０％の同一性、より好ましくは少なくとも９０％の同一性、さらに好ましくは少なくとも９５％の同一性、最も好ましくは少なくとも９７〜９９％の同一性を有するアミノ酸配列を含む単離されたポリペプチドが含まれる。このようなポリペプチドには、配列番号２のアミノ酸配列を含むものが含まれる。」（第２頁第１５行〜第２０行）
　
エ．「本発明のポリペプチドは任意の適当な方法で製造することができる。このようなポリペプチドには、単離された天然のポリペプチド、
組換え的に製造されたポリペプチド
　
オ．「本発明の
組換えポリペプチド
　
カ．「
」（配列表、配列番号２）
　
　よって、上記ア．〜カ．の記載によれば、先願明細書には、「配列番号２のアミノ酸配列を含む、組換えポリペプチド。」の発明（以下、「先願発明」という。）が記載されていると認められる。
　
３．対比・判断
　本願明細書には、「配列番号：１に記載のヌクレオチド配列」について、「 図１（配列番号：１）に記載の」（出願当初の請求項１〜３）、「図１は、ＨＤＡＣ８と呼ばれるｃＤＮＡクローンの完全なヌクレオチド配列を示す。その配列(配列番号：１)により、ＨＤＡＣのＲＰＤ３クラス（Ｉ）との相同性を有するタンパク質（配列番号２）産物を推定する。翻訳開始因子および終結因子のコドンは、下線した。」（段落【００２０】）と記載されており、そして、図１には、ＨＤＡＣ８のｃＤＮＡクローンのヌクレオチド配列と該ヌクレオチド配列によってコードされるアミノ酸配列が記載されているが、本願明細書には配列表は記載されておらず、図１以外に「配列番号：１」に相当するヌクレオチド配列は記載されていない。
　一方、平成１４年６月１０日付け物件提出書により、「配列表に関するコードデータを記録したフレキシブルディスク」が提出されているが、国際予備審査報告の第Ｉ欄３．の記載によれば、提出された配列表のデータは、国際出願日には提出されておらず、その後に、国際調査機関に提出されたものと認められる。そして、国際調査機関における手続きについて規定したＰＣＴ規則１３の３．１の（ｅ）には、「出願時における国際出願に含まれていない配列リストは、（ａ）又は（ｂ）の規定に基づく求めに応じて又はその他の理由により提出されたか否かを問わず、国際出願の一部を構成しない。」と規定されており、国際調査機関に提出されていたからといって、それが出願の一部となるものでもないことは、ＰＣＴ規則の規定からも明らかである。また、特許法施行規則第２７条の５第２項の規定により翻訳文提出時に提出された磁気ディスクに記録した事項については、明細書に記載した事項とみなさないことが、同条第６項に規定されている。
　よって、本願の明細書及び図面の記載から、本願発明の「配列番号：１に記載のヌクレオチド配列によってコードされるアミノ酸配列」は、結局のところ、「図１に記載のヌクレオチド配列によってコードされるアミノ酸配列」、すなわち、「図１に記載のアミノ酸配列」を意味するものと解して、以下検討を行う。
　そこで、本願の図１に記載のアミノ酸配列と先願の配列番号２のアミノ酸配列とを対比すると、本願の図１に記載のアミノ酸配列と先願の配列番号２のアミノ酸配列は、いずれも３７７アミノ酸からなるアミノ酸配列であり、本願の図１に記載のアミノ酸配列と先願の配列番号２のアミノ酸配列とは、１〜３７７番目のアミノ酸配列が完全に一致している。
　したがって、本願発明と先願発明とを対比すると、両者は、「１〜３７７番目のアミノ酸配列が同一であるアミノ酸配列を含む、組換えポリペプチド」である点で一致し、相違はない。
　
４．本願及び先願の出願人・発明者について
　本願の出願時における出願人は、アクシス・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッドであり、そして、発明者は、ジョゼフ・バギーである。
　一方、先願の出願人は、スミスクライン　ビーチャム　コーポレーションであり、そして、発明者は、フー，アーディング、 ズー，ユアン、ズー，シュエジュンである。
　よって、両出願の出願人及び発明者は同一でない。
　
５．審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２３年７月１３日付け手続補正書により補正された審判請求書において、本願の配列番号２のアミノ酸配列（配列番号１のヌクレオチド配列によってコードされるアミノ酸配列）と先願の配列番号２のアミノ酸配列とを比較すると、２２３位のアミノ酸が本願ではトリプトファン（Ｔｒｐ）であるのに対し、先願ではアルギニン（Ａｒｇ）であり、本願の配列番号２のアミノ酸配列（配列番号１のヌクレオチド配列によってコードされるアミノ酸配列）を有するタンパク質と先願の配列番号２のアミノ酸配列を有するタンパク質とでは、１アミノ酸において異なり、かかる１アミノ酸置換が保存的アミノ酸置換ではなく、性質の異なるアミノ酸による置換であることから、全体としてのタンパク質の機能ないし性質は異なるものとなる蓋然性が高いので、本願の配列番号２のアミノ酸配列（配列番号１のヌクレオチド配列によってコードされるアミノ酸配列）を有するタンパク質は、先願に記載のタンパク質と同一でも実質的に同一でもない旨主張している。
　しかしながら、審判請求人が主張する「２２３位のアミノ酸が本願ではトリプトファン（Ｔｒｐ）である」アミノ酸配列は、平成１４年６月１０日付け物件提出書により提出された配列表のデータに基づくものと思われるが、上記３．で述べたように、提出された配列表のデータは、国際出願日には提出されておらず、「国際出願の一部を構成しない」ものであり、また、磁気ディスクに記録した事項については、明細書に記載した事項とはみなされないので、審判請求人の上記主張は採用できない。
　
６．むすび
　以上のとおりであるから、本願の請求項６に係る発明は、上記先願明細書に記載された発明と同一であり、しかも、本願の請求項６に係る発明の発明者が上記先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも、また、本願の出願時に、その出願人が上記先願の出願人と同一であるとも認められないので、特許法第１８４条の１３により読み替えて適用される同法第２９条の２の規定により特許を受けることができないから、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく、拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。