【事件の表示】
　特願２００６−　６２７４４「反応性希釈剤を有するコポリマー水性分散体」拒絶査定不服審判事件〔平成１８年　９月２１日出願公開、特開２００６−２４９４３２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯
　本願は、平成１８年３月８日（パリ条約に基づく優先権主張　２００５年３月９日（ＤＥ）ドイツ連邦共和国）を出願日とする特許出願であって、平成２３年８月１１日付けで拒絶理由が通知され、同年１１月１５日に意見書及び手続補正書が提出されたが、平成２４年６月２５日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年１１月１日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出され、平成２５年１月１８日付けで前置報告がなされ、それに基いて当審において同年５月２９日付けで審尋がなされ、これに対して回答がなかったものである。
　
第２．平成２４年１１月１日提出の手続補正書による手続補正についての補正の却下の決定
　
［補正の却下の決定の結論］
　平成２４年１１月１日提出の手続補正書による手続補正を却下する。
　
［理由］
　１．補正の内容
　平成２４年１１月１日提出の手続補正書による手続補正（以下、「本件補正」という。）は、特許法第１７条の２第１項第４号に掲げる場合の補正であって、特許請求の範囲について、本件補正前の
　
「【請求項１】
　Ａ)ａ)一以上のＯＨ非含有(メタ)アクリル酸エステルおよび／またはビニル芳香族化合物、
ｂ)一以上のヒドロキシ官能性(メタ)アクリル酸エステル、
ｃ)一以上のフリーラジカル共重合可能なイオン性および／または潜在的イオン性モノマー、および
ｄ)必要に応じて、一以上の成分ａ)〜ｃ)以外のフリーラジカル共重合可能なモノマーから合成された、一以上のヒドロキシ官能性コポリマーと、
Ｂ)反応性希釈剤として、一以上のヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオールを含んでなる、コポリマー水性分散体であって、前記ヒドロキシ官能性コポリマーは、５４〜８３重量％の成分ａ）、２．５〜５０重量％の成分ｂ）、０．６〜１９重量％の成分ｃ）および０〜４３重量％の成分ｄ）から製造され、成分Ａ）およびＢ）の重量に基づく成分Ｂ）の量は、１０〜４０重量％である、コポリマー水性分散体。
【請求項２】
　ヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオールＢ)は、１.６〜６の平均ヒドロキシル官能価および２４０〜５０００Ｄａの数平均分子量を有する、請求項１に記載のコポリマー水性分散体。
【請求項３】
　請求項１に記載のコポリマー水性分散体の製造方法であって、
ａ)一以上のＯＨ非含有(メタ)アクリル酸エステルおよび／またはビニル芳香族化合物、
ｂ)一以上のヒドロキシ官能性(メタ)アクリル酸エステル、
ｃ)一以上のフリーラジカル共重合可能なイオン性および／または潜在的イオン性モノマー、および
ｄ)必要に応じて、一以上の成分ａ)〜ｃ)以外のフリーラジカル共重合可能なモノマーを含有する、一以上のモノマー混合物を、反応性希釈剤Ｂ)として一以上のヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオールの存在下、フリーラジカル重合し、次いで、中和剤の添加前または添加後に、得られたコポリマーを水中に分散させることを含む、
方法。
【請求項４】
　ｉ)一以上の請求項１に記載のコポリマー水性分散体と、
　ii)一以上のＯＨ反応性架橋剤
を含んでなる、水性被覆組成物。
【請求項５】
　請求項４に記載の被覆された基材。」
　
　を、
　
「【請求項１】
Ａ)ａ)一以上のＯＨ非含有(メタ)アクリル酸エステルおよび／またはビニル芳香族化合物、
ｂ)一以上のヒドロキシ官能性(メタ)アクリル酸エステル、
ｃ)一以上のフリーラジカル共重合可能なイオン性および／または潜在的イオン性モノマー、および
ｄ)必要に応じて、一以上の成分ａ)〜ｃ)以外のフリーラジカル共重合可能なモノマーから合成された、一以上のヒドロキシ官能性コポリマーと、
Ｂ)反応性希釈剤として、一以上の７００〜１５００の数平均分子量を有するヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオールを含んでなる、コポリマー水性分散体であって、前記ヒドロキシ官能性コポリマーは、５４〜８３重量％の成分ａ）、２．５〜５０重量％の成分ｂ）、０．６〜１９重量％の成分ｃ）および０〜４３重量％の成分ｄ）から製造され、成分Ａ）およびＢ）の重量に基づく成分Ｂ）の量は、１０〜４０重量％である、コポリマー水性分散体。
【請求項２】
　ヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオールＢ)は、１.６〜６の平均ヒドロキシル官能価および２４０〜５０００Ｄａの数平均分子量を有する、請求項１に記載のコポリマー水性分散体。
【請求項３】
　請求項１に記載のコポリマー水性分散体の製造方法であって、
ａ)一以上のＯＨ非含有(メタ)アクリル酸エステルおよび／またはビニル芳香族化合物、
ｂ)一以上のヒドロキシ官能性(メタ)アクリル酸エステル、
ｃ)一以上のフリーラジカル共重合可能なイオン性および／または潜在的イオン性モノマー、および
ｄ)必要に応じて、一以上の成分ａ)〜ｃ)以外のフリーラジカル共重合可能なモノマーを含有する、一以上のモノマー混合物を、反応性希釈剤Ｂ)として一以上のヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオールの存在下、フリーラジカル重合し、次いで、中和剤の添加前または添加後に、得られたコポリマーを水中に分散させることを含む、
方法。
【請求項４】
　ｉ)一以上の請求項１に記載のコポリマー水性分散体と、
　ii)一以上のＯＨ反応性架橋剤
を含んでなる、水性被覆組成物。
【請求項５】
　請求項４に記載の被覆組成物で被覆された基材。」
　
と補正するものである。
　
　２．補正の適否について
（１）新規事項の追加の有無について
　本件補正は、本件補正前の請求項１における「反応性希釈剤として」の「ヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオール」について、「７００〜１５００の数平均分子量を有する」と限定する事項を追加する補正であるが、当該事項については、願書に最初に添付した明細書及び特許請求の範囲（以下、これらを合わせて「当初明細書等」という。）の段落【００２３】の記載からみて、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入したものではないことから、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものと認められる。
　
（２）補正の目的について
　本件補正は、本件補正前の請求項１における「反応性希釈剤として」の「ヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオール」について、「７００〜１５００の数平均分子量を有する」と限定する補正であり、その補正前の当該請求項に記載された発明と、その補正後の請求項に記載された発明とは、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一のものであるので、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、単に「特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
　
　３．独立特許要件について
　本件補正は、上記のとおり、特許法第１７条の２第４項第２号に掲げる事項を目的とするものであるから、同法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合する補正であるか否か（いわゆる、独立特許要件の有無）について、以下に検討する。
　
（３−１）本件補正後の請求項１に係る発明
　本件補正後の請求項１に係る発明（以下、「補正発明」という。）は、平成２４年１１月１日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲及び明細書（以下、これらを総称して「本件補正明細書等」という。）の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
　
「Ａ)ａ)一以上のＯＨ非含有(メタ)アクリル酸エステルおよび／またはビニル芳香族化合物、
ｂ)一以上のヒドロキシ官能性(メタ)アクリル酸エステル、
ｃ)一以上のフリーラジカル共重合可能なイオン性および／または潜在的イオン性モノマー、および
ｄ)必要に応じて、一以上の成分ａ)〜ｃ)以外のフリーラジカル共重合可能なモノマーから合成された、一以上のヒドロキシ官能性コポリマーと、
Ｂ)反応性希釈剤として、一以上の７００〜１５００の数平均分子量を有するヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオールを含んでなる、コポリマー水性分散体であって、前記ヒドロキシ官能性コポリマーは、５４〜８３重量％の成分ａ）、２．５〜５０重量％の成分ｂ）、０．６〜１９重量％の成分ｃ）および０〜４３重量％の成分ｄ）から製造され、成分Ａ）およびＢ）の重量に基づく成分Ｂ）の量は、１０〜４０重量％である、コポリマー水性分散体。」
　
（３−２）刊行物
　刊行物：国際公開第９６／０１８６０号（平成２３年８月１１日付け拒絶理由通知書において提示された引用文献１）
　
（３−３）刊行物の記載事項
　本願の優先日前に頒布された刊行物であることが明らかな国際公開第９６／０１８６０号（以下、単に「引用文献」という。）には、以下の事項が記載されている。
　
　ア．「１．（ａ）水に対する溶解度が１以下である非水溶性樹脂10〜95重量％、及び
（ｂ）（１）酸基を有するエチレン性不飽和モノマー２〜75重量％と、（２）その他のエチレン性不飽和モノマー25〜98重量％とからなる、モノマー混合物５〜90重量％、
を含有する出発混合物を、重合開始剤の存在下にラジカル重合する工程；及び
得られる酸基含有樹脂組成物を、中和剤を加えることにより中和する工程；
を包含する水分散性樹脂組成物の製造方法。」（特許請求の範囲）
  　
　イ．「
発明の詳細な説明
　・・・
　非水溶性樹脂とは水100gに対し1g以下の溶解性を有する樹脂をいう。このような樹脂を用いることにより水溶性樹脂を用いた場合と比較して耐水性、耐薬品性及び機械強度に優れる塗膜を提供することを可能にする。
　この非水溶性樹脂は、重合温度において不揮発性液状であって塗料用バインダーとして当業者に用いられるものであれば特に限定されないが、好ましくは分子量300〜100000、より好ましくは1000〜50000、及び好ましくは水酸基価10〜400、好ましくは20〜200を有する。分子量が300を下回ると樹脂が揮発性となり加熱により失われる場合が生じ、100000を上回ると重合温度においても液化しない場合が生じる。また、水酸基価が10を下回ると得られる塗膜の硬化性が不良となる場合が生じ、400以上では水溶性となりうる。
　尚、ここで液状とは必ずしも非水溶性樹脂が単独で重合温度において液体でなければならないことを意味するものではなく、種々の有機溶剤から適宜選択される重合媒体に溶解されて液状であれば足りる。
　一般に、ポリエステル、ポリエーテル、ポリカーボネート、ポリウレタン、エポキシ樹脂及びこれらの混合物のような樹脂が本発明に好ましく用いられるが、ポリカーボネート、ポリウレタン、エポキシ樹脂及びこれらの混合物が特に好ましい。樹脂中にウレタン結合及びカーボネート結合及びオキシラン環のような凝集力を高める基が存在すると塗膜の強度が高まるからである。」（３頁１行〜２４行）
　
　ウ．「ポリカーボネートとしては、ジアルキルカーボネート及びエチレンカーボネートから選ばれるカーボネートと直鎖２価アルコール、分枝２価アルコール及び３価以上の多価アルコールから選ばれるアルコールとの反応によって得られる樹脂が好ましい。
　分枝鎖２価アルコールの具体例としては、２−メチル−1,3−プロパンジオール、３−メチル−1,5−ペンタンジオール、ネオペンチルグリコール、2,2−ジエチル−1,3−プロパンジオール、２−ブチル−２−エチル−1,3−プロパンジオール、２−メチル−1,8−オクタンジオール、2,2,4−トリメチル−1,3−ペンタンジオール、２−エチル−1,3−ヘキサンジオール、1,4−シクロヘキサンジメタノール、トリシクロデカンジメタノール、1,4−ジヒドロキシエチルベンゼン、1,4−ジヒドロキシエチルオキシベンゼン、ビス（４−ヒドロキシエチルオキシフェニル）プロパン及びビス（４−（２−ヒドロキシプロピル）オキシフェニル）プロパンのような脂肪族ジオール、及びビスフェノールＡ、ビス（４−ヒドロキシフェニル）ブタン、ビス（４−ヒドロキシフェニル）ウンデカン及びジ（３−ヒドロキシフェニル）エーテルようなビスフェノールが代表例として挙げられる。
　また、３価以上の多価アルコールとしては、グリセリン、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、トリメチロールプロパンの２量体及びペンタエリスリトール等が代表例として挙げられる。
　直鎖２価アルコールの具体例としては、1,3−プロピレングリコール、1,4−ブタンジオール、1,5−ペンタンジオール、1,6−ヘキサンジオール、1,8−オクタンジオール、1,9−ノナンジオール及び1,10−デカンジオール等が代表例として挙げられる。」（５頁２１行〜６頁１８行）
　
　エ．「非水溶性樹脂は出発混合物の全量を基準にして10〜95重量％、好ましくは25〜95重量％、更に好ましくは55〜95重量％の量で用いられる。非水溶性樹脂の量が10重量％を下回ると平滑性、耐薬品性及び機械的強度の改善が見られない。95重量％を上回ると塗料の分散安定性及び塗膜の硬化性が悪くなる。」（８頁８行〜１２行）
　
　オ．「有機溶剤は重合時の粘度調製のために用いられ、出発混合物100重量部に対して10〜400重量部、特に20〜200重量部の量で用いることが好ましい。有機溶剤の量が10重量部を下回ると重合して得られる樹脂組成物の粘度が大きくなりすぎて重合が均一に進行しない。400重量部を上回ると分子量が小さくなりすぎて得られる樹脂組成物の分散安定性が悪化する。」（８頁２０行〜２４行）
　
　カ．「本発明で用いるモノマー混合物は、酸基を有するエチレン性不飽和モノマー及びその他のエチレン性不飽和モノマーからなる。酸基を有するエチレン性不飽和モノマーは、中和において非水溶性樹脂に水分散性を提供しうるものであれば特に限定されないが、分子中に炭素６個までを有するものが好ましい。分子中の炭素数が６個を上回ると親水性が良好に提供されないからである。
　本発明に好ましく用いうる酸基を有するエチレン性不飽和モノマーは、カルボキシル基、スルホン酸基またはリン酸基を有するエチレン性不飽和モノマーである。樹脂に水分散性を付与するのに必要な酸強度を有するからである。
　カルボキシル基を有するエチレン性不飽和モノマーの具体例には、アクリル酸、メタクリル酸、エタクリル酸、クロトン酸、マレイン酸、フマル酸及びイタコン酸及びそれらのハーフエステル化物、マレイン酸エチルエステル、フマル酸エチルエステル、イタコン酸エチルエステル、コハク酸モノ（メタ）アクリロイルオキシエチルエステル及びフタル酸モノ（メタ）アクリロイルオキシエチルエステル及びこれらの混合物が挙げられる。
　スルホン酸基を有するエチレン性不飽和モノマーの具体例には、アクリルアミドｔ−ブチルスルホン酸、アクリル酸３−スルホニルプロピルエステル、メタクリル酸３−スルホニルプロピルエステル及びイタコン酸ビス（３−スルホニルプロピル）エステル等が挙げられる。
　リン酸基を有するエチレン性不飽和モノマーの具体例には、アシッドホスホキシエチルメタクリルレート、アシッドホスホキシプロピルメタクリレート及びアシッドホスホキシ３−クロロプロピルメタクリレート等が挙げられる。
　酸基を有するエチレン性不飽和モノマーはモノマー混合物の全量を基準にして２〜75重量％、好ましくは４〜75重量％、さらに好ましくは15〜50重量％の量で用いられる。酸基を有するエチレン性不飽和モノマーの量が２重量％を下回ると分散性が不良となり、75重量％を上回ると重合が均一に進行しない場合が生じる。」（９頁６行〜１０頁９行）
　
　キ．「その他のエチレン性不飽和モノマーは、重合後に得られる酸基含有樹脂組成物の水分散性を阻害しないものであれば特に限定されないが、例えば、水酸基を有するエチレン性不飽和モノマーが含まれる。これらを用いることにより本発明の水分散性樹脂組成物に水酸基が導入され、より良好な塗膜の硬化性が得られる。
　具体的には、２−ヒドロキシエチルアクリレート、２−ヒドロキシエチルメタクリレート、４−ヒドロキシブチルアクリレート、４−ヒドロキシブチルメタクリレート及びそれらとラクトンとの反応物等が挙げられる。
　水酸基を有するエチレン性不飽和モノマーはモノマー混合物の全量を基準にして５〜60重量％、好ましくは10〜40重量％の量で用いられる。水酸基を有するエチレン性不飽和モノマーの量が５重量％を下回ると硬化性不良となり、60重量％を上回ると均一に重合できない場合が生じる。」（１１頁２行〜１３行）
　
　ク．「その他、スチレン、α−メチルスチレン、アクリル酸エステル（例えば、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル及びアクリル酸２−エチルヘキシル）及びメタクリル酸エステル（例えば、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸イソブチル、メタクリル酸ｔ−ブチル、メタクリル酸２−エチルヘキシル及びメタクリル酸ラウリル）等のような非官能性モノマーをその他のエチレン性不飽和モノマーとして用いうる。
　非官能性モノマーはモノマー混合物の全量を基準にして10〜93重量％、好ましくは30〜90重量％の量で用いられる。非官能性モノマーの量が10重量％を下回ると重合が均一に進行せず、90重量％を上回ると分散性不良となる。」（１１頁１４行〜２４行）
　
　ケ．「
実施例
　本発明を以下の実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されない。尚、特に断らない限り、「部」は重量基準である。　
　
製造例１
　非水溶性ポリエステルの調製
　・・・　
　
製造例２
　非水溶性ポリカーボネート樹脂の調製
　撹拌器、温度計に加えて精留塔を装備したガラス反応容器に、ジメチルカーボネート1000部（11.1モル）、３−メチル−1,5−ペンタンジオール650部（5.5モル）、触媒としてテトライソプロピルチタネート１部を加えて混合し、常圧下、100℃で５時間、その後５時間200℃まで昇温し、反応により生成するメタノールを留去した。
　メタノールの留出が終了した後、10mmHg以下の減圧下でさらに２時間反応させた。この反応物500部に対してトリメチロールプロパンの２量体99部（0.40モル）を添加し、200℃で４時間さらに反応させて数平均分子量が2350、水酸基価が154のポリカーボネート樹脂（III）を得た。水への溶解性は水100gに対し1g以下であった。　
　
製造例３
　非水溶性ポリウレタン樹脂の調製
　・・・　
　
実施例１
　窒素導入管、温度制御部、滴下ロート、撹拌器及び冷却管を備えた31の反応容器に、非水溶性ポリプロピレングリコール（平均分子量3000、水酸基価38、水への溶解性は水100gに対し1g以下である。）500部及びブチルジグリコール溶剤300部を仕込み、温度を100℃にした。
　滴下ロートに、スチレン300部、メタクリル酸メチル300部、メタクリル酸２−エチルヘキシル261部、メタクリル酸２−ヒドロキシエチル139部及びメタクリル酸92部からなるモノマー混合物、及びアゾビスイソブチロニトリル開始剤（AIBN）30部を仕込んだ。温度を100℃に保持しながら、３時間でモノマー混合物と開始剤とからなる溶液を滴下した。
　滴下後更に３時間100℃で保持した。ジメチルエタノールアミン96部及び脱イオン水1174部を加え溶解することにより、不透明で粘ちょうな樹脂溶液を得た。得られた樹脂溶液の固形分は50％、固形分酸価は40、水酸基価は53であった。
　この組成物を脱イオン水を用いてNO.4フォードカップで20℃で30秒に希釈した。希釈後の樹脂溶液を40℃、10日間静置し、分散状態を目視で判定した。希釈直後及び貯安試験後の両方において、均一な分散が確認された。　
　
実施例２〜５
　表１に示す配合を用いること以外は実施例１と同様にして、樹脂溶液を得、分散安定性を試験した。結果を表１に示す。
」（１６頁１２行〜１９頁）
　
（３−４）引用文献に記載された発明
　引用文献には、摘示アから、
「（ａ）水に対する溶解度が１以下である非水溶性樹脂10〜95重量％、及び
（ｂ）（１）酸基を有するエチレン性不飽和モノマー２〜75重量％と、（２）その他のエチレン性不飽和モノマー25〜98重量％とからなる、モノマー混合物５〜90重量％、を含有する出発混合物を、重合開始剤の存在下にラジカル重合する工程；及び
得られる酸基含有樹脂組成物を、中和剤を加えることにより中和する工程；
を経て得られる水分散性樹脂組成物」に係る発明（以下、「引用発明」という。）が記載されていると認める。
　
（３−５）補正発明と引用発明との対比
　補正発明と引用発明とを対比する。
　引用発明における「（ａ）水に対する溶解度が１以下である非水溶性樹脂」としては、ポリカーボネート樹脂が包含されており（摘示イ、ウ）、当該非水溶性樹脂としてのポリカーボネート樹脂は、「ジアルキルカーボネート及びエチレンカーボネートから選ばれるカーボネートと直鎖２価アルコール、分枝２価アルコール及び３価以上の多価アルコールから選ばれるアルコールとの反応によって得られる樹脂」（摘示ウ）であり、その「水酸基価10〜400、好ましくは20〜200を有する」（摘示イ）ものであることから、補正発明の「ヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオール」に相当する。
　引用発明における「（１）酸基を有するエチレン性不飽和モノマー」は、引用文献の摘示カからみて、補正発明の「ｃ)一以上のフリーラジカル共重合可能なイオン性および／または潜在的イオン性モノマー」に相当する。
　引用発明における「（２）その他のエチレン性不飽和モノマー」は、引用文献の摘示キ、クの記載からみて、補正発明のＡ成分ａ）及びｂ）のモノマー成分に相当している。
　そうすると、引用発明は、「（ａ）水に対する溶解度が１以下である非水溶性樹脂」の存在下に、各種モノマー成分を配合した混合物を、「重合開始剤の存在下にラジカル重合する工程；及び得られる酸基含有樹脂組成物を、中和剤を加えることにより中和する工程；を経て得られる水分散性樹脂組成物」といえ、一方で、本件補正明細書等の特許請求の範囲の請求項３には「請求項１に記載のコポリマー水性分散体の製造方法であって、
ａ)一以上のＯＨ非含有(メタ)アクリル酸エステルおよび／またはビニル芳香族化合物、
ｂ)一以上のヒドロキシ官能性(メタ)アクリル酸エステル、
ｃ)一以上のフリーラジカル共重合可能なイオン性および／または潜在的イオン性モノマー、および
ｄ)必要に応じて、一以上の成分ａ)〜ｃ)以外のフリーラジカル共重合可能なモノマー
を含有する、一以上のモノマー混合物を、反応性希釈剤Ｂ)として一以上のヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオールの存在下、フリーラジカル重合し、次いで、中和剤の添加前または添加後に、得られたコポリマーを水中に分散させることを含む、方法。」と記載されており、発明の詳細な説明における実施例においてもポリカーボネートポリオールの存在下でａ）からｃ）成分のモノマーを重合していることから（段落【００６１】〜【００６３】の実施例５〜７）、得られた水分散性樹脂組成物は、補正発明における各種モノマー成分を含んでなる「一以上のヒドロキシ官能性コポリマーと、反応性希釈剤として一以上のヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオールを含んでなる、コポリマー水性分散体」に相当する。
　上記を踏まえると、引用発明の（１）酸基を有するエチレン性不飽和モノマーと（２）その他のエチレン性不飽和モノマーが、補正発明の成分Ａに対応し、引用発明の（ａ）水に対する溶解度が１以下である非水溶性樹脂が、補正発明の成分Ｂに対応するから、引用発明の成分Ｂのモノマー成分量は、「１０〜９５重量％」となる。
　一方、引用発明の成分Ａを構成する（１）酸基を有するエチレン性不飽和モノマーと（２）その他のエチレン性不飽和モノマーは、引用発明においてそのモノマー成分量が特定されていて、それぞれの成分量である「２〜７５重量％」と「２５〜９５重量％」を合わせた「２７〜１００重量％」が引用発明で特定されていることとなり、モノマー成分は、成分Ａと成分Ｂを合わせたものであるから、引用発明で特定されている成分Ａの観点からは、引用発明の成分Ｂのモノマー成分量は、０〜７３重量％となる。
　そして、引用発明の成分Ｂのモノマー成分量は、これらの２つの条件を満足することが必要であるから、両者の条件を満足する範囲である１０〜７３重量％が引用発明の成分Ｂのモノマー成分量となる。
　してみれば、引用発明の「成分Ａ）およびＢ）の重量に基づく成分Ｂ）の量」は、補正発明における１０〜４０重量％と重複一致している。
　以上のことから、引用発明と補正発明とは、
　
　「Ａ)エチレン性不飽和モノマー、
ｃ)一以上のフリーラジカル共重合可能なイオン性および／または潜在的イオン性モノマー、および
ｄ)必要に応じて、一以上の成分ａ)〜ｃ)以外のフリーラジカル共重合可能なモノマーから合成された、一以上のヒドロキシ官能性コポリマーと、
Ｂ)ヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオールを含んでなり、
　成分Ａ）およびＢ）の重量に基づく成分Ｂ）の量は、１０〜４０重量％である、
コポリマー水性分散体」である点で一致し、以下の点で相違している。
　
＜相違点１＞
　ヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオールに関して、補正発明においては「反応性希釈剤として、一以上の７００〜１５００の数平均分子量を有する」と特定されているのに対して、引用発明においては、このような規定はない点。
　
＜相違点２＞
　ヒドロキシ官能性コポリマーについて、補正発明においてはモノマー成分としてｃ)一以上のフリーラジカル共重合可能なイオン性および／または潜在的イオン性モノマー（以下、「ｃ）成分」という。）に加えて「ａ)一以上のＯＨ非含有(メタ)アクリル酸エステルおよび／またはビニル芳香族化合物」（以下、「ａ）成分」という。）と「ｂ)一以上のヒドロキシ官能性(メタ)アクリル酸エステル」（以下、「ｂ）成分」という。）から合成されたとされていて、その配合比として「５４〜８３重量％の成分ａ）、２．５〜５０重量％の成分ｂ）、０．６〜１９重量％の成分ｃ）および０〜４３重量％の成分ｄ）から製造されいる」と特定されているのに対して、引用発明においては、ｃ）成分に加えて、単に「その他のエチレン性不飽和モノマー」を配合してる点。
　
　以下、相違点について検討する。
　
　相違点１について
　引用文献には、引用発明の「（ａ）水に対する溶解度が１以下である非水溶性樹脂」が取り得る分子量として、「好ましくは分子量300〜100000、より好ましくは1000〜50000」（摘示イ）との記載され、さらに、「好ましくは水酸基価10〜400、好ましくは20〜200を有する」とされている。前記分子量は、引用文献の実施例において記載されている分子量が数平均分子量であることからみて（摘示ケ）、数平均分子量と認められる。そして、当該非水溶性樹脂は、重合を行う出発混合物中に配合されていて、かつ、水酸基価が１０〜４００、好ましくは２０〜２００であることから、反応性希釈剤として利用されているといえ、その数平均分子量についても、好ましい範囲で重複一致している。そうすると、相違点１は実質上の相違点ではない。
　
　相違点２について
　引用発明の「その他のエチレン性不飽和モノマー」として、引用文献には、その他のエチレン性不飽和モノマーとして、水酸基を有するエチレン性不飽和モノマー、具体的に２−ヒドロキシエチルメタクリレート等が、より良好な塗膜の硬化性から望ましいものとして例示されると共にその配合量としてモノマー混合物の全量を基準として好ましくは１０〜４０重量％と記載され（摘示キ）、さらに、その他のエチレン性不飽和モノマーとして、非官能性モノマーとしてスチレン、メタクリル酸メチル、２−エチルヘキシルメタクリル酸等が例示され、その配合量として好ましくは３０〜９０重量％と記載されている。（摘示ク）
　そして、引用文献に記載されている引用発明の具体例となっている実施例１〜５を確認すると、その他のエチレン性不飽和モノマーとして、水酸基を有するエチレン性飽和モノマーとしての「メタクリル酸２−ヒドロキシエチル」と、非官能性モノマーとして「スチレン」、「メタクリル酸メチル」、「メタクリル酸−エチルヘキシル」が併用されて用いられている。
　ここで、当該「水酸基を有するエチレン性飽和モノマー、具体的に２−ヒドロキシエチルメタクリレート等」が、補正発明の「ｂ）成分」に相当し、「非官能性モノマーとしてスチレン、メタクリル酸メチル、２−エチルヘキシルメタクリル酸等」が、補正発明の「ａ）成分」に相当することは明らかである。
　そうすると、引用発明の「エチレン性不飽和モノマー」として補正発明の「ａ）成分」と「ｂ）成分」が包含されていることは明らかであり、この場合の引用発明の「ヒドロキシ官能性コポリマー」は、補正発明におけるａ）成分とｂ）成分とｃ）成分からなるモノマー成分から合成されるものとなり、その配合量は、モノマー混合物全量を基準としてａ）成分は３０〜９０重量％、ｂ）成分は、１０〜４０重量％、ｃ）成分は２〜７５重量％となることから、配合量としても重複一致し、相違点２は、実質上の相違点ではない。
　あるいは、当該成分比が相違するとしても、求める塗装性等に応じて当該モノマー成分の配合量を適宜調整し、補正発明の範囲とすることは当業者が適宜おこない得たことである。
　
　その効果について検討する。
　補正発明においては、コポリマー水性分散体に含まれる有機溶媒の量について規定されておらず、有機溶媒を任意の配合量で配合されているものを包含していることから、上記相違点に係る変更により、補正発明において格別の効果があるとは認められない。
　
　したがって、補正発明は引用発明と同一であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることができない。あるいは、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　よって、補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
　４．補正の却下の決定のむすび
　以上のとおりであるから、本件補正は、特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３．本願発明
  平成２４年１１月１日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜５に係る発明は、平成２３年１１月１５日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲及び明細書（以下、これらを総称して「本件明細書等」という。）の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜５に記載されたとおりのものであり、その請求項１に記載された発明（以下、「本願発明」という。）は次のとおりである。
　
「Ａ)ａ)一以上のＯＨ非含有(メタ)アクリル酸エステルおよび／またはビニル芳香族化合物、
ｂ)一以上のヒドロキシ官能性(メタ)アクリル酸エステル、
ｃ)一以上のフリーラジカル共重合可能なイオン性および／または潜在的イオン性モノマー、および
ｄ)必要に応じて、一以上の成分ａ)〜ｃ)以外のフリーラジカル共重合可能なモノマーから合成された、一以上のヒドロキシ官能性コポリマーと、
Ｂ)反応性希釈剤として、一以上のヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオールを含んでなる、コポリマー水性分散体であって、前記ヒドロキシ官能性コポリマーは、５４〜８３重量％の成分ａ）、２．５〜５０重量％の成分ｂ）、０．６〜１９重量％の成分ｃ）および０〜４３重量％の成分ｄ）から製造され、成分Ａ）およびＢ）の重量に基づく成分Ｂ）の量は、１０〜４０重量％である、コポリマー水性分散体。」
　
第４．原査定の理由
  原査定の理由とされた、平成２３年８月１１日付け拒絶理由通知書に記載した理由１は、以下のとおりである。
　
「１．この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
　・・・
　　　　　　　　　　　　　　記　　
（理由１、２）
・請求項１〜５
・引用文献１
・備考
　引用文献１（特に、実施例３参照）には、本願請求項１〜５記載の構造単位を有する共重合体が記載されていると認められる。
・・・
　　　　　　　　　　　引　用　文　献　等　一　覧
１.国際公開第９６／００１８６０号」
　
第５．当審の判断
　１．刊行物の記載事項及び刊行物に記載された発明
　原査定で引用された引用文献１である国際公開第９６／００１８６０号は、上記第２．３．（３−２）の刊行物と同じである（以下、同様に「引用文献」という。）から、引用文献の記載事項は、上記第２．３．（３−３）に記載したとおりである。
　
　２．引用文献に記載された発明
　引用文献には、上記第２．３．（３−３）における摘示ケの実施例３として記載された水分散性樹脂組成物として、
　
「非水溶性樹脂として製造例２のポリカーボネート樹脂　５００、溶剤として２−メトキシプロパノール　３００、モノマー混合物として、スチレン　３００、メタクリル酸メチル　３００、メタクリル酸２−エチルヘキシル　２６１、メタクリル酸２−ヒドロキシエチル　１３９、メタクリル酸　９２を、重合開始剤の存在下にラジカル重合する工程；及び得られる酸基含有樹脂組成物を、中和剤を加えることにより中和する工程；を経て得られる水分散性樹脂組成物」（以下、「引用発明Ｂ」という。）が記載されている。
　
　３．対比
　本願発明と引用発明Ｂとを対比する。
　引用発明Ｂにおける「非水溶性樹脂として製造例２のポリカーボネート樹脂」は、引用文献の摘示キからジメチルカーボネートと３−メチル−1,5−ペンタンジオールから合成されており、水酸基価が154のポリカーボネート樹脂であることから、本願発明の「ヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオール」に相当する。
　引用発明Ｂにおける「メタクリル酸」は、本願発明の「ｃ)一以上のフリーラジカル共重合可能なイオン性および／または潜在的イオン性モノマー」に相当する。
　引用発明Ｂにおける「メタクリル酸２−ヒドロキシエチル」は、本願発明の「ｂ)一以上のヒドロキシ官能性(メタ)アクリル酸エステル」に相当する。
　引用発明Ｂにおける「スチレン」、「メタクリル酸メチル」、「メタクリル酸２−エチルヘキシル」は、本願発明の「ａ)一以上のＯＨ非含有(メタ)アクリル酸エステルおよび／またはビニル芳香族化合物」に相当する。
　引用発明Ｂは、「非水溶性樹脂として製造例２のポリカーボネート樹脂」の存在下に、各種モノマー成分を配合した混合物を、「重合開始剤の存在下にラジカル重合する工程；及び得られる酸基含有樹脂組成物を、中和剤を加えることにより中和する工程；を経て得られる水分散性樹脂組成物」である。一方で、本件明細書等の特許請求の範囲の請求項３には「請求項１に記載のコポリマー水性分散体の製造方法であって、
ａ)一以上のＯＨ非含有(メタ)アクリル酸エステルおよび／またはビニル芳香族化合物、
ｂ)一以上のヒドロキシ官能性(メタ)アクリル酸エステル、
ｃ)一以上のフリーラジカル共重合可能なイオン性および／または潜在的イオン性モノマー、および
ｄ)必要に応じて、一以上の成分ａ)〜ｃ)以外のフリーラジカル共重合可能なモノマー
を含有する、一以上のモノマー混合物を、反応性希釈剤Ｂ)として一以上のヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオールの存在下、フリーラジカル重合し、次いで、中和剤の添加前または添加後に、得られたコポリマーを水中に分散させることを含む、方法。」と記載されており、発明の詳細な説明における実施例においてもポリカーボネートポリオールの存在下でａ）からｃ）成分のモノマーを重合していることから（段落【００６１】〜【００６３】の実施例５〜７）、引用発明Ｂで得られた水分散性樹脂組成物は、本願発明における各種モノマー成分を含んでなる「一以上のヒドロキシ官能性コポリマーと、反応性希釈剤として一以上のヒドロキシ官能性ポリカーボネートポリオールを含んでなる、コポリマー水性分散体」に相当する。
　そうすると、引用発明Ｂにおけるヒドロキシ官能性コポリマーは、７８．８重量％（（３００＋３００＋２６１）／（３００＋３００＋２６１＋１３９＋９２）×１００＝７８．８）の成分ａ）、１２．７重量％（１３９／１０９２×１００＝１２．７）の成分ｂ）、８．４重量％（９２／１０９２×１００＝８．４）の成分ｃ）から製造されているといえ、引用発明Ｂにおいての本願発明における成分Ａ）及び成分Ｂ）の重量に基づく成分Ｂ）の量は、５００／（３００＋３００＋２６１＋１３９＋９２＋５００）×１００＝３１．４重量％となることから、引用発明Ｂは、本願発明における「前記ヒドロキシ官能性コポリマーは、５４〜８３重量％の成分ａ）、２．５〜５０重量％の成分ｂ）、０．６〜１９重量％の成分ｃ）および０〜４３重量％の成分ｄ）から製造され、成分Ａ）およびＢ）の重量に基づく成分Ｂ）の量は、１０〜４０重量％である」を満足している。
　してみれば、本願発明は引用発明Ｂと同一である。
　　
　４．まとめ
　よって、本願発明は、引用文献に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
　
第６．むすび
　以上のとおりであるから、本願の請求項１に係る発明についての原査定の拒絶の理由１は妥当なものであり、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願はこの理由により拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。