【事件の表示】
　平成　８年特許願第２６８９０６号「連続装着コンタトレンズの製造に適した物理特性が改良された重合生成物」拒絶査定に対する審判事件［平成　９年　９月　９日出願公開、特開平　９−２３５３３９］について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
（手続の経緯・本願発明）
　本願は、昭和６３年２月１日に出願（優先日１９８７年２月５日　米国）した特願昭６３−１９７０４号を、平成８年１０月９日に特許法第４４条第１号の規定により分割して新たな出願としたとするものであって、請求項１及び２に係る発明（以下、「本願発明１」および「本願発明２」という。）は、その特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された以下のとおりのものである。
「【請求項１】（ａ）下式：
（上式中、Ｒ1は水素原子またはメチル基を表わし、Ｙは約２〜約１０個の炭素原子および約３〜約２１個の弗素原子を有するフルオロカーボン基を表わす）で表わされる、約３０〜約８０重量％の少なくとも１種のフルオロオルガノモノマー；
（ｂ）下式：
（上式中、Ｒ1は上記のものを表わし、各Ｒ2は独立にメチルおよびフェニル基からなる群より選ばれた基を表わし、およびａは１、３または４を表わす）で表わされる、約１５〜約５０重量％の少なくとも１種のシロキシルアルキルエステル；
（ｃ）（ｉ）下式：
（上式中、Ａは活性化不飽和基を表わし、Ｒ3は１〜２２個の炭素原子を有する二価炭化水素基を表わし、各Ｒ4およびＲ5は独立に１〜１２個の炭素原子を有する一価炭化水素および１〜１２個の炭素原子を有するハロゲン置換一価炭化水素基からなる群より選ばれた基を表わし、およびｂは０または１以上を表わす）で表わされる、少なくとも１種のポリ（オルガノシロキサン）モノマー、および
（ｉｉ）前記ポリ（オルガノシロキサン）モノマーと下式：
　
（上式中、Ｒ1は上記規定のものを表わし、Ｒ6は２〜１２個の炭素原子を有する二価炭化水素基を表わす）で表わされる、少なくとも１種の所望のジ（メタ）アクリレートモノマーの混合物、からなる群から選択される、約４〜約２０重量％の架橋性モノマー：および
（ｄ）約１〜約１５重量％の少なくとも１種の親水性モノマー、の重合生成物であって、ここで、
（ａ）該フルオロオルガノモノマーが、ヘキサフルオロイソプロピルメタクリレートであり、
（ｂ）該シロキシルアルキルエステルが、トリス（トリメチルシロキシ）シリルプロピルメタクリレートであり、
（ｃ）該架橋モノマーが、下式：
（上式中、Ａはメタクリロキシであり、Ｒ3はテトラメチレンであり、Ｒ4およびＲ5は各々メチル基であり、およびｂは、約１０〜約５０の整数を表す）を有するポリ（オルガノシロキサン）モノマーであり；そして
（ｄ）該親水性モノマーが、メタクリル酸である、重合生成物。
【請求項２】（ａ）下式：
（上式中、Ｒ1は水素原子またはメチル基を表わし、Ｙは約２〜約１０個の炭素原子および約３〜約２１個の弗素原子を有するフルオロカーボン基を表わす）で表わされる、約３０〜約８０重量％の少なくとも１種のフルオロオルガノモノマー；
（ｂ）下式：
（上式中、Ｒ1は上記のものを表わし、各Ｒ2は独立にメチルおよびフェニル基からなる群より選ばれた基を表わし、およびａは１、３または４を表わす）で表わされる、約１５〜約５０重量％の少なくとも１種のシロキシルアルキルエステル；
（ｃ）（ｉ）下式：
（上式中、Ａは活性化不飽和基を表わし、Ｒ3は１〜２２個の炭素原子を有する二価炭化水素基を表わし、各Ｒ4およびＲ5は独立に１〜１２個の炭素原子を有する一価炭化水素および１〜１２個の炭素原子を有するハロゲン置換一価炭化水素基からなる群より選ばれた基を表わし、およびｂは０または１以上を表わす）で表わされる、少なくとも１種のポリ（オルガノシロキサン）モノマー、および
（ｉｉ）前記ポリ（オルガノシロキサン）モノマーと下式：
（上式中、Ｒ1は上記規定のものを表わし、Ｒ6は２〜１２個の炭素原子を有する二価炭化水素基を表わす）で表わされる、少なくとも１種の所望のジ（メタ）アクリレートモノマーの混合物、からなる群から選択される、約４〜約２０〜重量％の架橋性モノマー：および
（ｄ）約１〜約１５重量％の少なくとも１種の親水性モノマー、の重合生成物であって、ここで、
（ａ）該フルオロオルガノモノマーが、ヘキサフルオロイソプロピルメタクリレートであり、
（ｂ）該シロキシルアルキルエステルが、トリス（トリメチルシロキシ）シリルプロピルメタクリレートであり、
（ｃ）該架橋モノマーが、ポリ（オルガノシロキサン）モノマーとネオペンチルグリコールジメタクリレートとの混合物であって、ここで、該ポリ（オルガノシロキサン）モノマーが下式：
（上式中、Ａはメタクリロキシであり、Ｒ3はテトラメチレンであり、Ｒ4およびＲ5は各々メチル基であり、およびｂは、約１０〜約５０の整数を表す）を有するポリ（オルガノシロキサン）モノマー；および
（ｄ）該親水性モノマーが、メタクリル酸である、重合生成物。」
　
（前置審査の拒絶理由）
　一方、前置審査において平成１１年５月１４日付けで通知した拒絶理由の概要は、本願発明１および２は本願の分割の原出願である特願昭６３−１９７０４号の発明と同一であり、この分割は不適法であって本願の出願日の遡及は認められないとして、本願発明１および２は、本願の現実の出願日である平成８年１０月９日より前に頒布された特開昭６３−２５８９１７号公報（原出願の公開公報）に記載された発明であるから特許法第２９条第１項第３号に規定された発明に該当し、または、同公報に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができた発明であるから同法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができないというものである。
　
（当審の判断）　
（１）分割の適否の判断
　本願の原出願である特願昭６３−１９７０４号の発明は特許第２６７９７７３号として登録されたが、その請求項１に係る発明（以下、「原出願発明１」という。）は以下のとおりである。
「（ａ）下式：
（上式中、Ｒ1は水素原子またはメチル基を表わし、Ｙは約２〜約１０個の炭素原子および約３〜約２１個の弗素原子を有するフルオロカーボン基を表わす）で表わされる、約３０〜約８０重量％の少なくとも１種のフルオロオルガノモノマー；
（ｂ）下式：
（上式中、Ｒ1は上記のものを表わし、各Ｒ2は独立にメチルおよびフェニル基からなる群より選ばれた基を表わし、およびａは１、３または４を表わす）で表わされる、約１５〜約５０重量％の少なくとも１種のシロキシルアルキルエステル；
（ｃ）（ｉ）下式：
（上式中、Ａは活性化不飽和基を表わし、Ｒ3は１〜２２個の炭素原子を有する二価炭化水素基を表わし、各Ｒ4およびＲ5は独立に１〜１２個の炭素原子を有する一価炭化水素および１〜１２個の炭素原子を有するハロゲン置換一価炭化水素基からなる群より選ばれた基を表わし、およびｂは０または１以上を表わす）で表わされる、少なくとも１種のポリ（オルガノシロキサン）モノマー、および
（ｉｉ）前記ポリ（オルガノシロキサン）モノマーと下式：
（上式中、Ｒ1は上記規定のものを表わし、Ｒ6は２〜１２個の炭素原子を有する二価炭化水素基を表わす）で表わされる、少なくとも１種の所望のジ（メタ）アクリレートモノマーの混合物、からなる群から選択される、約４〜約２０重量％の架橋性モノマー：および
（ｄ）約１〜約１５重量％の少なくとも１種の親水性モノマー、の重合生成物。」
  本願発明１と原出願発明１とを対比すると、両発明はともに（ａ）〜（ｄ）の同一成分を有する重合生成物である点で一致するものの、本願発明１は該生成物において、更に
「（ａ）該フルオロオルガノモノマーが、ヘキサフルオロイソプロピルメタクリレートであり、
（ｂ）該シロキシルアルキルエステルが、トリス（トリメチルシロキシ）シリルプロピルメタクリレートであり、
（ｃ）該架橋モノマーが、下式：
（上式中、Ａはメタクリロキシであり、Ｒ3はテトラメチレンであり、Ｒ4およびＲ5は各々メチル基であり、およびｂは、約１０〜約５０の整数を表す）を有するポリ（オルガノシロキサン）モノマーであり；そして
（ｄ）該親水性モノマーが、メタクリル酸である」との限定を付加したものであるのに対し、原出願発明１にはこのような限定がない点で、両発明には一応の相違が認められる。
　しかしながら、原出願の特許明細書には、「かなり好ましい本発明のコンタクトレンズは、（ａ） ヘキサフルオロイソプロピルメタクリレート（ｂ） トリス（トリメチルシロキシ）シリルプロピルメタクリレート（ｃ） 上記記載の式（ＩＩＩ）［註：式（ＩＩＩ）化合物は以下のとおり。
］（式中、Ａはメタクリロキシを表わし、R3はテトラメチレンを表わし、R4およびR5の各々はメチル基を表わし、およびｂは約10〜約50の整数を表わす）を有する少なくとも１種のポリ（オルガノシロキサン）モノマー、および（ｄ） メタクリル酸の重合生成物より形成される。」（特許公報第１０欄第４７行−第１１欄第７行）と記載されており、しかも「例１〜４」として、「HFIPMa：1,1,1,3,3,3−ヘキサフルオロイソプロピルメタクリレート、Maa：メタクリル酸、TRIS：トリス（トリメチルシロキシ）シリルプロピルメタクリレートおよびＭ２Ｄｎ：  
Ｍ２Ｄ５０：Ｍ２Ｄｎ，ｎ＝５０
Ｍ２Ｄ２５：Ｍ２Ｄｎ，ｎ＝２５
Ｍ２Ｄ１０：Ｍ２Ｄｎ，ｎ＝１０」
（特許公報第１３欄第１−２３行）を配合した重合生成物（表Ｉ）が記載されている。
　すなわち、本願発明１において（ａ）〜（ｄ）について限定された成分は、原出願発明１においても典型例として使用されるものであり、これらの限定事項は原出願発明１に当然包含されるものというべきであるから、本願発明１におけるこのような限定により、これら両発明が別発明を構成するものとすることはできない。　
　そうすると、本願発明１と原出願発明１とは同一発明であり、本願は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願としたものではないから、特許法第４４条第１項の規定による適法な分割出願とはいえない。
　
（２）引用例に記載された発明
　上記のとおり、本願は適法に分割された出願ではないから出願日の遡及は認められないので、前置審査における上記拒絶理由通知で引用した特開昭６３−２５８９１７号公報（原出願の公開公報：以下、「引用例」という。）は、本願の出願日前に頒布された刊行物である。
　そして、引用例には、その特許請求の範囲に、
「１．（ａ）下式：
（上式中、Ｒ1は水素原子またはメチル基を表わし、Ｙは約２〜約１０個の炭素原子および約３〜約２１個の弗素原子を有するフルオロカーボン基を表わす）で表わされる、約３０〜約８０重量％の少なくとも１種のフルオロオルガノモノマー；
（ｂ）下式：
（上式中、Ｒ1は上記のものを表わし、各Ｒ2は独立にメチルおよびフェニル基からなる群より選ばれたものを表わし、およびａは１、３または４を表わす）で表わされる、約１５〜約５０重量％の少なくとも１種のシロキシルアルキルエステル；
（ｃ）（ｉ）下式：
（上式中、Ａは活性化不飽和基を表わし、Ｒ3は１〜２２個の炭素原子を有する二価炭化水素基を表わし、各Ｒ4およびＲ5は独立に１〜１２個の炭素原子を有するハロゲン置換一価炭化水素基または一価炭化水素基からなる群より選ばれたものを表わし、およびｂは０またはそれ以上を表わす）で表わされる、少なくとも１種のポリ（オルガノシロキサン）モノマー、および
（ｉｉ）前記ポリ（オルガノシロキサン）モノマーと下式：
（
 の誤記と認める。）
（上式中、Ｒ1は上記規定のものを表わし、Ｒ6は２〜１２個の炭素原子を有する二価炭化水素基を表わす）で表わされる、少なくとも１種の所望の架橋モノマーの混合物、からなる基の約４〜約２０重量％のメンバー；および
（ｄ）約１〜約１５重量％の少なくとも１種の親水性モノマー、の重合生成物。」が記載されており、更に、
「かなり好ましい本発明のコンタクトレンズは、（ａ） ヘキサフルオロイソプロピルメタクリレート（ｂ） トリス（トリメチルシロキシ）シリルプロピルメタクリレート（ｃ） 上記記載の式（ＩＩＩ）［註：式（ＩＩＩ）化合物は以下のとおり。
］（式中、Ａはメタクリロキシを表わし、R3はテトラメチレンを表わし、R4およびR5の各々はメチル基を表わし、およびｂは約10〜約50の整数を表わす）を有する少なくとも１種のポリ（オルガノシロキサン）モノマー、および
（ｄ） メタクリル酸の重合生成物より形成される。」（第５頁左下欄第２−１４行）と記載されている。また、実施例として、「HFIPMa：1,1,1,3,3,3−ヘキサフルオロイソプロピルメタクリレート、Maa：トリス（トリメチルシロキシ）シリルプロピルメタクリレート（「Maa：メタクリル酸、TRIS：トリス（トリメチルシロキシ）シリルプロピルメタクリレート」の誤記と認められる。）、Ｍ２Ｄｎ：    
Ｍ２Ｄ５０：Ｍ２Ｄｎ，ｎ＝５０
Ｍ２Ｄ２５：Ｍ２Ｄｎ，ｎ＝２５
Ｍ２Ｄ１０：Ｍ２Ｄｎ，ｎ＝１０」
（第７頁左上欄第７行−同頁右上欄第１行）を配合した重合生成物（例３）、および更にNPGMa：ネオペンチルグリコールジメタクリレートを配合した重合生成物（例１、２、および４）が表１に記載されている。
　
（３）対比、判断
　本願発明１と引用例の請求項１に記載された発明とを対比すると、両発明はともに（ａ）〜（ｄ）の同一成分を有する重合生成物である点で一致し、本願発明１が該生成物において、更に
「（ａ）該フルオロオルガノモノマーが、ヘキサフルオロイソプロピルメタクリレートであり、
（ｂ）該シロキシルアルキルエステルが、トリス（トリメチルシロキシ）シリルプロピルメタクリレートであり、
（ｃ）該架橋モノマーが、下式：
（上式中、Ａはメタクリロキシであり、Ｒ3はテトラメチレンであり、Ｒ4およびＲ5は各々メチル基であり、およびｂは、約１０〜約５０の整数を表す）を有するポリ（オルガノシロキサン）モノマーであり；そして
（ｄ）該親水性モノマーが、メタクリル酸である」との限定を付加したものであるのに対し、引用例の請求項１にはこのような限定がない点で、両発明には一応の相違が認められる。
　しかしながら、このように限定された重合生成物は、上記のように、好ましい例として引用例に記載されており、例３にもそれ自体が記載されているから、両発明がこの点で相違するものとはいえない。
　したがって、本願発明１は、引用例に記載された発明である。　
　また、本願発明２と引用例の請求項１に記載された発明とを対比すると、両発明はともに（ａ）〜（ｄ）の同一成分を有する重合生成物である点で一致し、本願発明２が該生成物において、更に
「（ａ）該フルオロオルガノモノマーが、ヘキサフルオロイソプロピルメタクリレートであり、
（ｂ）該シロキシルアルキルエステルが、トリス（トリメチルシロキシ）シリルプロピルメタクリレートであり、
（ｃ）該架橋モノマーが、ポリ（オルガノシロキサン）モノマーとネオペンチルグリコールジメタクリレートとの混合物であって、ここで、該ポリ（オルガノシロキサン）モノマーが下式：
（上式中、Ａはメタクリロキシであり、Ｒ3はテトラメチレンであり、Ｒ4およびＲ5は各々メチル基であり、およびｂは、約１０〜約５０の整数を表す）を有するポリ（オルガノシロキサン）モノマー；および
（ｄ）該親水性モノマーが、メタクリル酸である」との限定を付加したものであるのに対し、引用例の請求項１にはこのような限定がない点で、両発明には一応の相違が認められる。
　しかしながら、このように限定した重合生成物は、上記のように、例１、２および４にそれ自体が記載されているから、両発明がこの点で相違するものとはいえない。
　したがって、本願発明２もまた、引用例に記載された発明である。　
　
（結び）
　以上のとおりであるから、本願発明１および２は、いずれも、特許法第２９条第１項第３号に規定する発明に該当し、特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。