【事件の表示】
　特願２００８−３２７３００「ヨコバイエクジソン受容体核酸、ポリペプチド、およびそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成２１年　７月２３日出願公開、特開２００９−１５９９５８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、２００２年（平成１４年）２月２０日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００１年９月２６日、米国）を国際出願日とする特願２００３−５３０８５６号の一部を特許法第４４条第１項の規定により平成２０年１２月２４日に新たな特許出願としたものであって、平成２１年８月２５日付けで特許請求の範囲について手続補正がなされたが、平成２２年６月２９日付けで拒絶査定がされたところ、同年１１月１日に拒絶査定不服審判請求がなされるとともに、同日付けで特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２２年１１月１日付けの手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２２年１１月１日付けの手続補正を却下する。
　
[理由]
１．補正の内容
　平成２２年１１月１日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）により、特許請求の範囲の請求項１は以下のように補正された（下線部は補正前からの補正箇所を示す。）。
　
補正前：
「【請求項１】
　対象となる遺伝子の発現を制御する遺伝子スイッチであって、
その発現が変調されるべき遺伝子と関連する応答エレメントを認識するＤＮＡ結合ドメイン、および
配列番号：１のエクジソン受容体のリガンド結合ドメインを含むリガンド結合ドメインを含むポリペプチドをコードするポリヌクレオチド配列に機能的に連結したプロモーターを含む第１遺伝子発現カセット
を含む、遺伝子スイッチ。」
　
補正後：
「【請求項１】
　対象となる遺伝子の発現を制御する遺伝子スイッチであって、
その発現が変調されるべき遺伝子と関連する応答エレメントを認識するＤＮＡ結合ドメイン、および
配列番号：１のエクジソン受容体のリガンド結合ドメインを含むリガンド結合ドメインを含む
キメラ
を含む、遺伝子スイッチ。」
　
２．補正の適否
　本件補正は、補正前の請求項１の発明特定事項である「ポリペプチド」を「キメラポリペプチド」に限定するものであって、補正前後の請求項１に係る発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一である。
　よって、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に規定された特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　
　そこで、補正後の請求項１に記載されている事項により特定される発明（以下、「本願補正発明」という。）が、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定を満たすものであるか（特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか）について検討する。
　
（１）本願補正発明
　本願補正発明は、上記１．に「補正後」として記載したとおりのものである。
　
（２）引用例の記載事項
ア．引用例２
　原査定の拒絶の理由で引用例２として引用された本願優先日前に頒布された刊行物であるEur. J. Biochem. (1997) Vol. 248, p. 856-863（以下、「引用例２」という。）には、以下の事項が記載されている（英語で記載されているため、日本語訳で摘記する。下線は、当審で付与した。）。
(i) 「昆虫の変態は主に２種類のホルモンにより調節されている。そのうち、２０−ヒドロキシエクジソン等のエクジステロイドは脱皮過程を誘導し、これに対して幼虫ホルモンは変態を抑制し、このようにして脱皮の性質を決定している。ステロイド類、チロイドホルモン類、レチノイド類、ビタミンＤ３を含む、発生に関わる多くの調節因子と同様に、エクジステロイド類は、リガンド誘導性の因子として働く核受容体に結合することによって、直接的に遺伝子の転写を制御する。
核受容体類は、高度に保存されたＤＮＡ結合ドメイン（ＤＢＤ）とリガンド結合ドメイン（ＬＢＤ）
　昆虫においては、そのエクジステロイド受容体は、しばしば
エクジソン受容体（ＥｃＲ）
Drosophila melanogaster（キイロショウジョウバエ）で、最初にクローニングおよび機能解析をされた
複数のＥｃＲホモログが、他の２種の双翅目すなわちChironomus tentans（ユスリカ）とAedes aegypti（ネッタイシマカ）、および３種の鱗翅目、すなわちBombyx mori（カイコガ）、Manduca sexta（タバコスズメガ）、Choristoneura fumiferana（トウヒノシントメハマキ）から同定された
全ては、強いアミノ酸の相同性を、特にＤＢＤとＬＢＤ領域内において共有する
　
(ii)「T. molitor（チャイロコメノゴミダマシムシ）ＥｃＲのゲノムＤＮＡの分離。
ＤＢＤは
異なる種の相同なタンパク質の間で顕著に、最も保存された特徴を持つ
ショウジョウバエのＥｃＲのｃＤＮＡの、ＤＢＤとその周辺のアミノ酸をコードする配列を含む、EcoRI-KpnIの６３７塩基の断片をTenebrio(ゴミダマシムシ)のゲノムライブラリの探索に使用した
　ゴミダマシムシのＥｃＲのｃＤＮＡの分離。６つの強くハイブリダイズするクローンが、４０００００プラーク単位の探索から分離された。これらクローンの配列解析により、その５′端が異なる２つのタイプからなることが示された。」（８５７頁右欄４０行〜８５９頁左欄４行）
　
(iii)「
ゴミダマシムシのＥｃＲの推定アミノ酸配列と他の昆虫のＥｃＲの比較は、ＤＢＤとＬＢＤの両方における高度な同一性を示した
　
　そして、第８５８頁の図１Ａには、ゴミダマシムシＥｃＲの核酸配列と該核酸にコードされるアミノ酸配列が並記され、ＤＢＤとＬＢＤには下線が付記されている。また、第８５９頁の図２には、ゴミダマシムシと、他の５つの昆虫種（キイロショウジョウバエ、ネッタイシマカ、タバコスズメガ、カイコガ、トウヒノシントメハマキ）のＥｃＲのアミノ酸配列が並記して比較されており、ＤＢＤとＬＢＤには下線が付記されている。
　
　そうすると、引用例２には、以下の発明が記載されていると認められる。
「ゴミダマシムシ由来のエクジソン受容体をコードするポリヌクレオチド」（以下、「引用発明」という。）
　
イ．引用例３
　原査定の拒絶の理由で引用例３として引用された本願優先日前に頒布された刊行物である国際公開第０１／０２４３６号（以下、「引用例３」という。）には、以下の事項が記載されている（英語で記載されているため、日本語訳で摘記する。下線は、当審で付与した。）。
(i)「実施例６
L. cuprina（ヒツジキンバエ）エクジソン受容体のＥｃＲポリペプチドをコードするｃＤＮＡ分子のクローニングおよびキャラクタリゼーション
増幅プライマーデザインについての論理的説明
　
プライマーＲｄｎａ３(配列番号２３)およびＲｄｎａ４(配列番号２４)のヌクレオチド配列は、D. melanogaster（キイロショウジョウバエ）およびC. tentans（ミドリキユスリカ）エクジソン受容体のＥｃＲポリペプチドサブユニットのＤＮＡ結合ドメインの間において保存されているアミノ酸配列から得た
増幅プライマーおよびＰＣＲ条件
  L.cuprinaエクジソン受容体のＥｃＲポリペプチドサブユニットのＤＮＡ結合ドメインをコードする、１０５塩基対のＤＮＡフラグメントを、以下の縮重プライマー：
Ｒｄｎａ３(EcoRl部位を有する３２マー): 5'-CGGAATTCCGCCTCTGGTTA (C／T) CA (C／T) TA (C／T) AA (C／T) GC 3' (即ち配列番号２３);
および
Ｒｄｎａ４(BamHl部位を有する３２マー): 5'-CGCGGATCC (G／A) CACTCCTGACACTTTCG (C／T) CTCA 3' (即ち配列番号２４)
を用いるＰＣＲによってL. cuprinaゲノムから増幅した。・・・
L. cuprinaｃＤＮＡライブラリーの構築およびスクリーニング
・・・
　調製したｃＤＮＡライブラリーを、それぞれのライブラリーから５００,０００プラークをハイボンドＮメンブレン(Amersham)上に拾い上げ正副２つとし、プライマーＲｄｎａ３およびＲｄｎａ４(以上を参照のこと)を用いて産生した32Ｐで標識した増幅産物に対して、ストリンジェンシーの低い条件下でこれをハイブリダイズさせることによってスクリーニングした。・・・
　単離したｃＤＮＡクローンのヌクレオチド配列は、ＵＳＢシークエンス バージョン２.５キットを用いて、得られた。得られたシークエンスデータは、５６１ｂｐおよび１６００ｂｐのｃＤＮＡがL. cuprinaエクジソン受容体のＥｃＲポリペプチドサブユニットの重要なＤＮＡ結合ドメインおよびホルモン結合ドメインを含むアミノ酸配列をコードする一方で、３４００ｂｐのｃＤＮＡがL. cuprinaエクジソン受容体のＥｃＲポリペプチドサブユニットをコードする完全な２２７４ｂｐオープンリーディングフレームを含むことを示した。従って、この３４００ｂｐのｃＤＮＡは全長のｃＤＮＡクローンである。」（５６頁９行〜５８頁３１行）
　
(ii)「実施例２３
B. tabaci （タバココナジラミ）エクジソン受容体のＥｃＲポリペプチドをコードするｃＤＮＡ分子のクローニングおよび特徴付け
ハイブリダイゼーションプローブ調製　
B. tabaci エクジソン受容体のＥｃＲポリペプチドサブユニットのＤＮＡ結合ドメインをコードする１０１ｂｐＤＮＡ断片を、本質的に本明細書中上に記載のように、縮重プライマーＲｄｎａ３（配列番号：２３）およびＲｄｎａ４（配列番号：２４）を用いるＰＣＲにより、タバココナジラミゲノムから増幅した
　
ウ．引用例１
　原査定の拒絶の理由で引用例１として引用された本願優先日前に頒布された刊行物であるMol.Cell.Endcrinol. (1998) Vol.143, p.91-99（以下、「引用例１」という。）には、以下の事項が記載されている（下線は、当審で付与した。）。
(i)「２．３逆転写ポリメラーゼ連鎖反応（ＲＴ−ＰＣＲ）
　
核ホルモン受容体スーパーファミリーメンバーのＤＮＡ結合ドメインにおいて保存されているアミノ酸配列を基にして設計された、数種の縮重オリゴヌクレオチド
フォワードプライマー、アミノ酸配列ＣＥＧＣＫＧをコードする、５’−TGT/C GAA/G GGA/C TGT/C AAA/G GG−３’、
リバースプライマー、５’−CA CTT T/CT GTA NCT/G A/GCA A/GTA T/CTG−３’。
　これらはバッタ組織ポリ（Ａ）＋RNAから合成されたｃＤＮＡと組み合わせてポリメラーゼ連鎖反応において以下の条件で使用された。・・・増幅物は低融点アガロースゲル上で分離、精製し、配列決定した。
２．４ｃＤＮＡライブラリー及びスクリーニング
　鋳型として７日〜１４日のメス成虫の脂肪体からポリ（Ａ）＋ＲＮＡを用いてλZapＩに成虫の脂肪体ｃＤＮＡライブラリーを構築した。・・・ランダムプライミング法によりα−[32Ｐ]ｄＣＴＰで標識した
１９７ｂｐのＰＣＲ増副産物は、スクリーニング用プローブとして用いた
２．５ノーザン分析
・・・図１に示されたように、２つのプローブを使用した：（ａ）全コーディング配列を包含する、ｃＤＮＡの３１５ｎｔから最後までの２．１ｋｂ；（ｂ）ｃＤＮＡの１５３１ｎｔから最後までのものにベクター配列の５６ｂｐを加えた９２６ｂｐ。」（９２頁右欄２０行〜９３頁右欄末行）
　
　そして、第９３頁の図１には、トノサマバッタＥｃＲの全長のｃＤＮＡ配列とコードされるアミノ酸配列が並記され、ＤＢＤとＬＢＤには下線及び破線が付記されている。
　
エ．引用例４
　原査定の拒絶の理由で引用例４として引用された本願優先日前に頒布された刊行物である特表平１１−５００９２２号公報（以下、「引用例４」という。）には、以下の事項が記載されている（下線は、当審で付与した。）。
(i)「１．ａ）
第１リガンド結合ドメインを含む第１受容体ポリペプチドをコードする第１受容体発現カセット
      ｂ）第２リガンド結合ドメインを含む第２受容体ポリペプチドをコードする第２受容体発現カセット；
      ｃ）標的ポリペプチドをコードする標的発現カセット
を含んでなる、トランスジェニック植物細胞または植物体およびその後代。・・・
７．ａ）該第１および第２受容体ポリペプチドを該植物体中で発現させ；
    ｂ）該植物体を該第１または第２受容体ポリペプチドのリガンド結合ドメインと相補的な１またはそれ以上の化学リガンドと接触させ、それによって、該化学リガンドの存在下、
該受容体ポリペプチドが該標的ポリペプチドの発現を活性化する
ことからなる、請求の範囲第１項に記載の植物体中での
遺伝子発現を制御する方法
８．該第１および第２受容体ポリペプチドが核内受容体のクラスIIエステロイドおよびチロイドホルモンスーパーファミリーである、請求の範囲第７項に記載の方法。
９．該第１受容体ポリペプチドが
エクジソン受容体
１２．
該第１受容体ポリペプチドが更に異種ＤＮＡ結合ドメインを含む
１３．該ＤＮＡ結合ドメインが酵母のＧＡＬ４タンパク質由来のＤＮＡ結合ドメインである、請求の範囲第１２項に記載の方法。」（特許請求の範囲第１、７〜９、１２、１３項）
　
(ii)「本発明では標的ポリペプチドの発現を活性化するために
キメラ受容体ポリペプチドを使用できる
受容体ポリペプチドの３つのドメインのうち１またはそれ以上を、それらのトランス活性化効果、ＤＮＡ結合効果または化学リガンド結合効果に基づき異種源から選択できる
　
(iii)「
受容体発現カセットの５'調節領域は
発現を可能にするプロモーターを含む
　
(iv)「第１および第２の受容体ポリペプチドは互いに別個である。この植物細胞は、更に、標的ポリペプチドをコードする標的発現カセットを含み、ここで、第１または第２リガンド結合ドメインに相補的な
化学リガンドの存在下で
応答配列（ＲＥ）付きプロモーターを含む標的発現カセットの５'調節領域が活性化されると、標的ポリペプチドが発現する
　
(v)「受容体ポリペプチドは、リガンド結合ドメイン、ＤＮＡ結合ドメインおよびトランス活性化ドメインから構成される。
ＤＮＡ結合ドメインは、受容体ポリペプチドを標的発現カセットの５'調節領域にその応答配列部位で結合
化学リガンドが結合することにより
転写に影響を及ぼすこととなり、その結果、標的ポリペプチドが生産される
　
(vi)「実施例３：ＧＡＬ４由来のＤＮＡ結合ドメインおよびＥｃＲ由来のリガンド結合ドメインを有する受容体発現カセットの構築
  
ＥｃＲのＤＮＡ結合ドメインを
ＧＡＬ４のＤＮＡ結合ドメインで置き換えた受容体発現カセット
  ＧＡＬ４−ＥｃＲキメラ受容体ポリペプチドをコードする受容体発現カセットは、ＧＡＬ４のＤＮＡ結合ドメインをＥcＲのリガンド結合ドメインおよびカルボキシ末端に融合させることにより構築した。・・・
pＳＫ＋中のＧＡＬ４のＤＮＡ結合ドメインとｐＫＳ＋中のＥｃＲ330-878部分にフランキングするポリリンカーのＢamＨＩ部位を用いて完全な融合物３５Ｓ／ＧＡＬ４−ＥｃＲ330-878を創製した。これらのコード配列をフランキングＥcoＲＩ制限部位の使用により単子葉植物発現ベクターｐＭＦ６（実施例１に記載）にライゲートした。
この受容体発現カセットを
３５Ｓ／ＧＡＬ４−ＥｃＲ
　
(vii)「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」（図３）
　
(viii)「受容体ポリペプチドのリガンド結合ドメインは、標的発現カセットの５’調節領域を化学リガンドの存在に応答して活性化する手段を提供するものである。
キイロショウジョウバエ由来のエクジソン受容体（ＥｃＲ）
ステロイドホルモン
ムリステロン
非ステロイド性エクジソンアゴニストＲＨ５８４９（Wing，Science 241:467−469(1988)）およびテブフェノジド
もまたＥｃＲのリガンド結合ドメインに対する化学リガンドとして働く
　
(ix)「実施例１３：植物細胞における標的ポリペプチドの受容体ポリペプチドＥｃＲおよびＵＳＰ活性化発現
  実施例１２の形質転換法を用いて、受容体発現カセット３５Ｓ／ＥｃＲ（実施例１）、受容体発現カセット３５Ｓ／ＵＳＰ（実施例２）および標的発現カセット(ＥｃＲＥ)５−Ｂz１／Ｌｕｃ（実施例１１）をトウモロコシ細胞に同時形質転換させた（図２参照）。形質転換細胞を化学リガンドとして１０μＭ
テブフェノジド
ムリステロ
表１：
　　　　　　　　　　　　　　　　　」（４４頁３行〜下から１２行）
　
（３）対比
　本願補正発明と引用発明を対比する。
　本願明細書の段落【０１１２】〜【０１１４】には、配列番号：１について、ヨコバイの全長エクジソン受容体をコードする単離ｃＤＮＡクローンのポリヌクレオチド配列であると記載されている。
　そうすると、両者は、昆虫由来のエクジソン受容体をコードするポリヌクレオチドに関する発明である点で一致し、下記の点で相違する。
　
相違点１：エクジソン受容体が、本願補正発明では、配列番号：１のヨコバイ由来のエクジソン受容体のものであるのに対し、引用発明では、ゴミダマシムシ由来のものである点。
　
相違点２：本願補正発明は、対象となる遺伝子の発現を制御する遺伝子スイッチであって、その発現が変調されるべき遺伝子と関連する応答エレメントを認識するＤＮＡ結合ドメイン、およびリガンド結合ドメインを含むキメラポリペプチドをコードするポリヌクレオチド配列に機能的に連結したプロモーターを含む第１遺伝子発現カセットを含む、遺伝子スイッチであるのに対し、引用発明では、そのような構造の遺伝子スイッチは特に記載されていない点。
　
（４）判断
ア．相違点１について
　引用例２の記載事項(i)及び(ii)には、種々の昆虫のエクジソン受容体（以下、「ＥｃＲ」という。）がクローニングされ、それらＥｃＲの間でのＤＮＡ結合ドメイン及びリガンド結合ドメイン、特にＤＮＡ結合ドメイン間の配列相同性が高いことが記載されている。そして、引用例２の記載事項(ii)には、ショウジョウバエのＤＮＡ結合ドメインとその周辺の６３７塩基からなるｃＤＮＡ断片をプローブとして、ゴミダマシムシのゲノムライブラリからゴミダマシムシＥｃＲをコードするゲノム断片を取得し、さらに該ゲノム断片をプローブとしてゴミダマシムシのｃＤＮＡライブラリーから全長のＥｃＲｃＤＮＡをクローニングしたことが記載されている。さらに、得られたゴミダマシムシＥｃＲのＤＮＡ結合ドメインは、プローブとして用いたショウジョウバエＥｃＲのＤＮＡ結合ドメインと、アミノ酸レベルで８９％の同一性を有することが、引用例２の記載事項(iii)に記載されている。
　
　また、引用例３の記載事項(i)には、ＤＮＡ結合ドメイン間でのアミノ酸保存性の高いアミノ酸配列から作製した１対の縮重プライマーを用いて、ＰＣＲによりヒツジキンバエのゲノムＤＮＡを増幅してヒツジキンバエＥｃＲのＤＮＡ結合ドメインのｃＤＮＡ断片を得て、この１０５塩基のｃＤＮＡ断片をハイブリダイゼーションプローブとして、ｃＤＮＡライブラリーからヒツジキンバエＥｃＲの全長ｃＤＮＡを取得したことが記載され、引用例２の記載事項(ii)には、同じ縮重プライマーを用いて、タバココナジラミのゲノムＤＮＡを増幅して、タバココナジラミＥｃＲのＤＮＡ結合ドメインの１０１塩基のハイブリダイゼーションプローブ（配列番号：４１）を取得したことが記載されている。
　
　そして、引用例１には、ＤＮＡ結合ドメイン間でのアミノ酸保存性の高いアミノ酸配列から作製した１対の縮重プライマーを用いて、ＰＣＲによりトノサマバッタのｃＤＮＡを増幅してトノサマバッタＥｃＲのＤＮＡ結合ドメインのｃＤＮＡ断片を得て、このｃＤＮＡ断片をハイブリダイゼーションプローブとして、ｃＤＮＡライブラリーからトノサマバッタＥｃＲの全長ｃＤＮＡを取得したことが記載されている。
　
　引用例１〜３に記載されるように、本願優先日前において、種々の昆虫のＥｃＲがクローニングされており、そのクローニング手法として、昆虫間のＥｃＲのＤＮＡ結合ドメイン配列の配列相同性の高さに基づき、公知のＤＮＡ結合ドメインのｃＤＮＡ断片をそのままハイブリダイゼーションプローブに用いるか、あるいは、各昆虫間のＤＮＡ結合ドメイン中でも特に保存されているアミノ酸配列から設計した縮重プローブを用いてＰＣＲにより増幅した標的昆虫のＥｃＲのＤＮＡ結合ドメインのｃＤＮＡ断片を、ハイブリダイゼーションプローブに用いて、標的昆虫のｃＤＮＡライブラリーをスクリーニングしてＥｃＲ遺伝子をクローニングすることは、本願優先日前における周知技術であった。
　このような技術水準の下、周知の昆虫であるヨコバイ由来のＥｃＲ遺伝子をクローニングすることは、当業者であれば容易に想起することであり、その際に、上記周知技術を考慮して、ＥｃＲにおいて高度に保存されているＤＮＡ結合ドメインを基にして作製したプローブやプライマーを用いて、ヨコバイ由来のｃＤＮＡライブラリーをスクリーニングして、ヨコバイ由来のＥｃＲ ＤＮＡをクローニングすることは、当業者であれば容易になし得ることである。
　そして、そのような手法により、本願補正発明の配列番号：１のＥｃＲは、当業者であれば困難なく取得できるものである。このことは、本願補正発明のヨコバイ由来のＥｃＲのＤＮＡ結合ドメインの塩基配列である配列番号：１のヌクレオチド１６〜２１３からなる核酸配列（段落【０１１４】参照）と、引用例２の図１Ａに記載のゴミダマシムシＥｃＲのＤＮＡ結合ドメインの塩基配列とは７９％、引用例１のトノサマバッタのＥｃＲのＤＮＡ結合ドメインの塩基配列とは８４％一致していることからもうかがえる。
　
イ．相違点２について
　引用例４には、第１リガンド結合ドメインを含む第１受容体ポリペプチドをコードする第１受容体発現カセット、第２受容体ポリペプチドをコードする第２受容体発現カセット、標的ポリペプチドをコードする標的発現カセットを用いて宿主細胞を形質転換し、化学リガンドの存在下、標的ポリペプチドの発現を活性化することが記載されており（記載事項(i)の特許請求の範囲第１、７項参照）、第１受容体ポリペプチドは、エクジソン受容体であること（記載事項(i)の特許請求の範囲９項）、第１受容体ポリペプチドは更に異種ＤＮＡ結合ドメインを含む、キメラ受容体ポリペプチドであること（記載事項(i)の特許請求の範囲第１２項、記載事項(ii)及び(vi)参照）が記載されている。また、記載事項(iii)及び(vii)によれば、第１受容体ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドは、プロモーターに機能的に連結されているものであるといえる。さらに、標的発現カセットは、応答配列付きプロモーターを含み（記載事項(iv)参照）、化学リガンドの存在下、ＤＮＡ結合ドメインが標的ポリペプチドをコードする標的発現カセットに含まれる応答配列に結合し、転写に影響を及ぼした結果、標的ポリペプチドが生産されることが記載されている（記載事項(v)）。
　ここで、本願明細書の段落【００８０】には、「用語『遺伝子スイッチ』とはプロモーターと結び付いている応答エレメントと、そして１つ以上のリガンドの存在下で、その中に応答エレメントおよびプロモーターが組み込まれている遺伝子の発現を変調させる、ＥｃＲに基づく遺伝子発現系との組み合わせを意味する。」と記載されている。
　そうすると、引用例４には、エクジソン受容体のリガンド結合ドメイン及び、標的遺伝子のプロモーター中の応答エレメントを認識する、異種ＤＮＡ結合ドメインを含むキメラポリペプチドをコードするポリヌクレオチド配列に機能的に連結したプロモーターを含む遺伝子発現カセットを含む、標的遺伝子の発現を制御する遺伝子スイッチが記載されているといえる。
　　
　ところで、新たな遺伝子がクローニングされた場合、その遺伝子と由来や機能が類似する公知の遺伝子における公知の用途に適用してみることは常套手段である。
　そして、引用例４に記載されるように、本願優先日前に既に、エクジソン受容体のリガンド結合ドメイン及び、標的遺伝子のプロモーター中の応答エレメントを認識する、異種ＤＮＡ結合ドメインを含むキメラポリペプチドをコードするポリヌクレオチド配列に機能的に連結したプロモーターを含む遺伝子発現カセットを含む遺伝子スイッチは知られていたのであるから、コナジラミ由来のＥｃＲ遺伝子がクローニングされたならば、それを用いて、本願補正発明の遺伝子スイッチを作製することは、当業者にとって格別の困難性を有することではない。
　
ウ．効果について
　本願明細書の実施例２において、本願補正発明は、ステロイドリガンドであるポナステロンＡ及び非ステロイドリガンドであるＧＳ−Ｅは、共に標的遺伝子をトランス活性化できることを確認しているので、この効果について検討する。
　引用例４には、キイロショウジョウバエ由来のＥｃＲがステロイドリガンド（エクジソン、ムスカリン）及び非ステロイドリガンド（ＲＨ５８４９、テブフェノジド）の両方に応答性を有することが記載されている（記載事項(viii)及び(ix)参照）。
　また、原審の拒絶査定において、本願優先日前の技術水準を示す文献として参照された刊行物であるMol. Ther. (2000) vol. 1, p.159-164には、キイロショウジョウバエ／カイコガのハイブリッドエクジソン受容体が本願の実施例と同じく、ステロイド性リガンドであるポナステロンＡ及び非ステロイド性リガンドであるＧＳ−Ｅのいずれにも応答することが記載されている。
　このように、本願優先日前において、既にステロイドリガンド及び非ステロイドリガンドのいずれにも応答するエクジソン受容体は知られていたのであるから、本願補正発明の遺伝子スイッチがステロイドリガンド及び非ステロイドリガンドのいずれにも応答する性質を有していたことは、従来技術からみて進歩性を認めるに足る顕著な効果であると評価することはできない。
　
エ．審判請求人の主張について
　審判請求人は、平成２４年９月５日付け回答書において、本願補正発明の遺伝子スイッチはステロイドリガンド及び非ステロイドリガンドの両方に応答性であり、この効果は引用例１〜４からは予測することができないものであると述べ、その根拠として、以下の点を主張する。
　引用例１〜４には、ステロイドリガンドに応答性のエクジソン受容体が非ステロイドリガンドに応答性を有することは記載されていない。また、拒絶査定で示された刊行物１は、ステロイドリガンド及び非ステロイドリガンドの両方に応答性を有する、キイロショウジョウバエ／カイコガのハイブリッドエクジソン受容体に関するが、他のエクジソン受容体のリガンド応答性については言及していないから、本願補正発明の遺伝子スイッチに用いるコナジラミエクジソン受容体のリガンド応答性を予測することはできない。
　そして、米国特許第６６１０８２８号には、「ニセアメリカタバコガのエクジソンステロイド受容体（ＨＥｃＲ）は、驚くべきことにこれまでの報告おけるキイロショウジョウバエのエクジソン受容体（ＤＥｃＲ）とは異なり、非ステロイド性リガンドにより誘導され得ることを見出した。」と記載されるように、ＥｃＲのリガンド結合活性は、他の種のリガンド結合活性からは予測できないものである。
　したがって、本願優先日において、いくつかのエクジソン受容体はステロイドリガンド及び非ステロイドリガンドの両方に応答し、いくつかのエクジソン受容体はステロイドリガンド及び非ステロイドリガンドの両方には応答しないということが知られているにすぎない。
　
　しかしながら、審判請求人自身も認めるように、本願優先日前において、エクジソン受容体には、ステロイドリガンド及び非ステロイドリガンドの両方に応答するもの（前者）（例えば、引用例４及び刊行物１参照）及び、ステロイドリガンド及び非ステロイドリガンドの両方には応答しないもの（後者）が存在することが知られていた。このような技術的状況下において、新たなＥｃＲがクローニングされたとき、そのリガンド応答性は、前者か後者のどちらかに属するものであることは、当業者が容易に予測することである。そして、本願補正発明の、ミドリヨコバイから得られたＥｃＲのリガンド結合ドメインを用いて作製された遺伝子スイッチは、結局のところ、前者に分類されるものであったことが明らかになったにすぎず、このことを顕著な効果として評価できないことは、上記ウ．で述べたとおりである。
　よって、審判請求人の主張は採用できない。
　
３．小括
　以上のとおりであるから、本願補正発明は、引用例１〜４に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
　よって、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反してなされたものであるから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
１．本願発明
　平成２２年１１月１日付け手続補正は上記のとおり却下されたので、本願発明は、平成２１年８月２５日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１〜１２に記載された発明特定事項により特定されるものであるところ、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、上記第２　１．に「補正前」として記載したとおりのものである。
　
２．本願発明の進歩性について
　上記第２　２．で述べたとおり、本願補正発明は本願発明における「ポリペプチド」を「キメラポリペプチド」と限定したものであるから、本願発明は本願補正発明を包含するものであることが明らかである。
　
　そして、上記第２　３．で述べたとおり、本願補正発明は引用例１〜４に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願補正発明を包含する本願発明も同様に、引用例１〜４に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
第４　まとめ
　以上のとおり、本願の請求項１に係る発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく、拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。