【事件の表示】
　特願２００１−２８７４９６「５−第三ブチル−４−ヒドロキシ−３−メチルフェニル置換脂肪酸エステルを含む潤滑剤」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年　４月１０日出願公開、特開２００２−１０５４８１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件出願は、平成１３年９月２０日（パリ条約による優先権主張２０００年９月２１日、欧州特許庁）の出願であって、平成２０年９月１９日に手続補正書が提出され、平成２３年１０月１７日付けの拒絶理由通知に対して、平成２４年１月１９日に意見書及び手続補正書が提出され、同年２月２０日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年６月２２日に審判請求がされると同時に手続補正書が提出され、同年９月２４日付けで審尋がされたものである（なお、審尋に対する回答書は、提出されなかった。）。
 　　　　　　　 
第２　平成２４年６月２２日付けの手続補正についての却下の決定  
［補正却下の決定の結論］ 
　平成２４年６月２２日付けの手続補正を却下する。 
［理由］ 
１．補正の内容  
　平成２４年６月２２日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、特許請求の範囲についてするものとしては、次の補正を行うものと認められる。
　　　　　　　
補正事項１：補正前の特許請求の範囲の請求項２、３を削除する補正事項。
　　　　
補正事項２：補正前の請求項１である
「ａ）潤滑粘性の基油、
ｂ）次式
　　【化１】
（式中、Ｒ１は、３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基および３−または５−メチル−１−ヘプチル基、あるいは側鎖が炭素鎖の２位に結合している、８より多い炭素原子を有する分枝鎖のアルキル基であって、２−ｎ−ブチル−ｎ−オクチル基、２−ｎ−ヘキシル−ｎ−デシル基および２−ｎ−オクチル−ｎ−ドデシル基からなる群から選択されたものからなる群から選択されたイソオクチル型からなる。）で表わされるフェノールの少なくとも一種、
ｃ）次式
　　【化２】
［式中、Ｒ１およびＲ２は水素原子を表すか、または一緒になって次式
　　【化３】
で表わされる基を表わし、そしてＲ３およびＲ３’の一方は水素原子を表わし、かつ他方はイソブチレンの二量体から得られる分枝鎖のオクチル基、トリプロピレンの三量体から得られる分枝鎖のノニル基、イソブチレンの三量体もしくはプロピレンの四量体から得られる分枝鎖のドデシル基、またはプロピレンの五量体から得られる分枝鎖のペンタデシル基を表わすか、あるいはＲ３およびＲ３’の両方はイソブチレンの二量体から得られる分枝鎖のオクチル基、トリプロピレンの三量体から得られる分枝鎖のノニル基、イソブチレンの三量体もしくはプロピレンの四量体から得られる分枝鎖のドデシル基、またはプロピレンの五量体から得られる分枝鎖のペンタデシル基を表わす。］で表わされる芳香族アミンの少なくとも一種、
ｄ）次式
　　【化４】
（式中、Ｒ１およびＲ２は、イソプロピル基、第二ブチル基および第三ブチル基からなる群から選択された分枝鎖の炭素原子数３ないし１８のアルキル基を表わす。）で表わされるジチオリン酸亜鉛の少なくとも一種、ならびに
ｅ）慣用のオイル添加剤の少なくとも一種からなる潤滑剤組成物。」
（当審注：上記記載中の「トリプロピレンの三量体」は「プロピレンの三量体」の誤記と認められる。）
を
「ａ）エンジンオイル、ギア液または圧媒液に使用される潤滑粘性の基油、
　ｂ）次式
　　【化１】
（式中、Ｒ１は、３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基および３−または５−メチル−１−ヘプチル基からなる群から選択されたイソオクチル型を表わす。）で表わされるフェノールの少なくとも一種、
　ｃ）次式
　　【化２】
［式中、Ｒ１およびＲ２は水素原子を表すか、または一緒になって次式
　　【化３】
　　
　
で表わされる基を表わし、そしてＲ３およびＲ３’の一方は水素原子を表わし、かつ他方は１，４，４−トリメチル−２−ペンチル基または直鎖のもしくは分枝鎖のノニル基を表わすか、あるいはＲ３およびＲ３’の両方は１，４，４−トリメチル−２−ペンチル基または直鎖のもしくは分枝鎖のノニル基を表わす。］で表わされる芳香族アミンの少なくとも一種、
　ｄ）次式
　　【化４】
（式中、Ｒ１およびＲ２は、イソプロピル基、第二ブチル基および第三ブチル基からなる群から選択された分枝鎖の炭素原子数３ないし１８のアルキル基を表わす。）で表わされるジチオリン酸亜鉛の少なくとも一種、ならびに
　ｅ）慣用のオイル添加剤の少なくとも一種
からなる潤滑剤組成物。」
とする補正事項。
　　　　　
補正事項３：補正前の請求項４である
「ｂ）請求項１記載の式（Ｉ）（式中、Ｒ１は分枝鎖の炭素原子数８ないし２２のアルキル基を表わす。）で表わされるフェノールの少なくとも一種、ｃ）請求項１記載の式（ＩＩ）［式中、Ｒ１およびＲ２は水素原子を表すか、または一緒になって式（Ａ）で表わされる基を表わし、そして、Ｒ３およびＲ３’の一方は水素原子を表わし、かつ他方は炭素原子数２ないし３０のアルキル基を表わすか、またはＲ３およびＲ３’の両方は炭素原子数２ないし３０のアルキル基を表わす。］で表わされる芳香族アミンの少なくとも一種、ならびに
ｄ）請求項１記載の式（ＩＩＩ）（式中、Ｒ１およびＲ２は直鎖の、または分枝鎖の炭素原子数３ないし２０のアルキル基を表わす。）で表わされるジチオリン酸亜鉛の少なくとも一種からなる、潤滑剤組成物を製造するための濃縮物。」
を
「ｂ）請求項１記載の式（Ｉ）（式中、Ｒ１は、３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基および３−または５−メチル−１−ヘプチル基からなる群から選択されたイソオクチル型を表わす。）で表わされるフェノールの少なくとも一種、
ｃ）請求項１記載の式（ＩＩ’）［式中、Ｒ１およびＲ２は水素原子を表すか、または一緒になって式（Ａ）で表わされる基を表わし、そしてＲ３およびＲ３’の一方は水素原子を表わし、かつ他方は１，４，４−トリメチル−２−ペンチル基または直鎖のもしくは分枝鎖のノニル基を表わすか、あるいはＲ３およびＲ３’の両方は１，４，４−トリメチル−２−ペンチル基または直鎖のもしくは分枝鎖のノニル基を表わす。］で表わされる芳香族アミンの少なくとも一種、ならびに
ｄ）請求項１記載の式（ＩＩＩ）（式中、Ｒ１およびＲ２は、イソプロピル基、第二ブチル基および第三ブチル基からなる群から選択された分枝鎖の炭素原子数３ないし１８のアルキル基を表わす。）で表わされるジチオリン酸亜鉛の少なくとも一種からなる、潤滑剤組成物を製造するための濃縮物。」
としたものを補正後の請求項２とする補正事項。
　　　　　　　
２．補正の適否  
（１）目的要件  
　上記補正事項のうち、補正事項２は、補正前の
「ｃ）次式【化２】［…そしてＲ３およびＲ３’の一方は水素原子を表わし、かつ他方は…、トリプロピレンの三量体から得られる分枝鎖のノニル基、…、あるいはＲ３およびＲ３’の両方は…、トリプロピレンの三量体から得られる分枝鎖のノニル基、…を表わす。］で表わされる芳香族アミンの少なくとも一種」
を、
「ｃ）次式【化２】［…そしてＲ３およびＲ３’の一方は水素原子を表わし、かつ他方は…直鎖のもしくは分枝鎖のノニル基…、あるいはＲ３およびＲ３’の両方は…分枝鎖のノニル基を表わす。］で表わされる芳香族アミンの少なくとも一種」
とする補正を含むものであるが、当該補正は、補正前は何れの選択肢においても「直鎖」のものは含まれていなかったのに対して、補正後はノニル基に関する一部の選択肢において「直鎖のノニル基」が含まれるものとなっている点、及び、分枝鎖のノニル基について、補正前は何れの選択肢においても「プロピレンの三量体から得られる分枝鎖のノニル基」と特定されていたのに対して、補正後は単なる「分枝鎖のノニル基」と不特定のものとされている点でともに、特許請求の範囲を拡張するものであって、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しない。
　また、当該補正が、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項の特許請求の範囲の削除、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明にあたらないことは明らかである。
　よって、補正事項２は、補正の目的要件を満たさないものである。
　　　　　　　　
（２）むすび
　したがって、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項に適合するものでないから、その余の点については検討するまでもなく、本件補正は、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。  
　よって、［補正却下の決定の結論］のとおり決定する。 
　　　　　　　　　　
第３　本件出願に係る発明について  
　本件出願に係る発明は、平成２４年１月１９日付けの手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の記載のとおりのものであり、その請求項１に係る発明は次のとおりのものである（以下、「本件発明」という。）
「ａ）潤滑粘性の基油、
ｂ）次式
　　【化１】
（式中、Ｒ１は、３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基および３−または５−メチル−１−ヘプチル基、あるいは側鎖が炭素鎖の２位に結合している、８より多い炭素原子を有する分枝鎖のアルキル基であって、２−ｎ−ブチル−ｎ−オクチル基、２−ｎ−ヘキシル−ｎ−デシル基および２−ｎ−オクチル−ｎ−ドデシル基からなる群から選択されたものからなる群から選択されたイソオクチル型からなる。）で表わされるフェノールの少なくとも一種、
ｃ）次式
　　【化２】
［式中、Ｒ１およびＲ２は水素原子を表すか、または一緒になって次式
　　【化３】
で表わされる基を表わし、そしてＲ３およびＲ３’の一方は水素原子を表わし、かつ他方はイソブチレンの二量体から得られる分枝鎖のオクチル基、トリプロピレンの三量体から得られる分枝鎖のノニル基、イソブチレンの三量体もしくはプロピレンの四量体から得られる分枝鎖のドデシル基、またはプロピレンの五量体から得られる分枝鎖のペンタデシル基を表わすか、あるいはＲ３およびＲ３’の両方はイソブチレンの二量体から得られる分枝鎖のオクチル基、トリプロピレンの三量体から得られる分枝鎖のノニル基、イソブチレンの三量体もしくはプロピレンの四量体から得られる分枝鎖のドデシル基、またはプロピレンの五量体から得られる分枝鎖のペンタデシル基を表わす。］で表わされる芳香族アミンの少なくとも一種、
ｄ）次式
　　【化４】
（式中、Ｒ１およびＲ２は、イソプロピル基、第二ブチル基および第三ブチル基からなる群から選択された分枝鎖の炭素原子数３ないし１８のアルキル基を表わす。）で表わされるジチオリン酸亜鉛の少なくとも一種、ならびに
ｅ）慣用のオイル添加剤の少なくとも一種からなる潤滑剤組成物。」
　　　　　　　
第４　拒絶査定  
　平成２４年２月２０日付け拒絶査定は、「この出願については、平成２３年１０月１７日付け拒絶理由通知書に記載した理由１によって、拒絶をすべきものです。」という理由によるものであって、平成２３年１０月１７日付け拒絶理由通知書からみて、次の理由を含むものである。 
 　　　　　　　　　 
「１．この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
…
　　　　　記　　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）
・理由：１　請求項：１−６　刊行物：１−５
…
　　　　　　　　　　　引　用　文　献　等　一　覧
１.特開平０８−１５７８４８号公報
２.特開平１１−２０９７７７号公報
３.特開平０９−１９４８６８号公報…」
 　　　　　　　　　　　　　 　　　  
第５　拒絶査定についての当審の判断  
１．刊行物
刊行物ａ：特開平１１−２０９７７７号公報
刊行物ｂ：特開平０９−１９４８６８号公報
刊行物ｃ：特開平０８−１５７８４８号公報
（順に、前記「第４」に記載した引用文献２、３，１である。）
　　　　　　
２．刊行物ａ〜ｃに記載された事項 
　刊行物ａ〜ｃには、次の事項が記載されている。
　　　
［刊行物ａ］
ａ１「【特許請求の範囲】
【請求項１】潤滑油基油に、式（１）
【化１】
（Ｒ１は、炭素数８または１３の分岐アルキル基を示す。）により表される化合物と、式（２）
【化２】
（Ｒ２は、炭素数１〜１６のアルキル基を示す。）により表されるＮ−ｐ−アルキルフェニル−α−ナフチルアミン、および／または式（３）
【化３】
（Ｒ３ およびＲ４ は、同一または異なっていてもよく、炭素数１〜１６のアルキル基を示す。）により表されるｐ，ｐ’−ジアルキルジフェニルアミンでとを配合した着色が抑制された潤滑油組成物。」
　　　　
ａ２「【００１３】潤滑油は、通例、常に人目につくところで使われるわけではないものの、自動車のエンジンオイルなど潤滑油の劣化程度を判断する場合には、化学分析によるものではなく、目視によって潤滑油の着色程度により判断する場合も多い状況である。…
【００１４】…潤滑油の着色を防止できる添加剤処方が求められていた。」
　　　　　　　　　　
ａ３「【００２４】潤滑油基油には、従前から潤滑油基油として使用されていた鉱油および合成油であればいずれのものでも使用できる。」
　　　　　　　　　
ａ４「【００２５】式（１）で表される化合物として、例えば、３−（３−メチル−５−第３級ブチル−４−ヒドロキシフェニル）プロピオン酸−２−エチルヘキシル、３−（３−メチル−５−第３級ブチル−４−ヒドロキシフェニル）プロピオン酸−イソオクチル、… などが挙げられる。」
　　　　　　　　　
ａ５「【００２８】　式（２）のＲ２は、炭素数１〜１６の直鎖状または分岐状のアルキル基を示す。
【００２９】このＲ２としては、…、直鎖状または分岐状のノニル基、…などが挙げられる。」
　　　
ａ６「【００３６】本発明の潤滑油組成物には、必要に応じて清浄分散剤、酸化防止剤、極圧剤、摩耗防止剤、摩擦調整剤、防錆剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤、消泡剤等の任意の添加剤を加えてもよい。」
　　　
ａ７「【００３８】実施例及び比較例にて用いる試料は、以下の化合物であり左欄に記載した略号にて表示することもある。
【００３９】ＡＯ−１：３−（３−メチル−５−第３級ブチル−４−ヒドロキシフェニル）プロピオン酸−２−エチルヘキシル（粘度：８５０ｃｐｓ）
ＡＯ−２：３−（３−メチル−５−第３級ブチル−４−ヒドロキシフェニル）プロピオン酸−イソトリデシル（粘度：９７０ｃｐｓ）
ＡＯ−３：３−（３，５−ジ−第３級ブチル−４−ヒドロキシフェニル）プロピオン酸−２−エチルヘキシル
ＡＯ−４：３−（３，５−ジ−第３級ブチル−４−ヒドロキシフェニル）プロピオン酸−イソトリデシル
ＡＯ−５：２，６−ジ−第３級ブチル−４−メチルフェノール
【００４０】実施例１　タービン油における効果（アミン系化合物との併用処方による着色度の比較）
【００４１】表１の試料欄に記載した酸化防止剤を０．５重量部（０．４ｇ）と、アルキレーティド（Ｃ８〜Ｃ９）ジフエニルアミン（住友化学（株）製、商品名「スミライザ−９Ａ」）を０．５重量部（０．４ｇ）とを混合した。
【００４２】ついで、その混合物を無添加タービン油（コスモ石油（株）製、商品名「コスモタービン１００」）９９重量部（約８０ｇ）に添加し、潤滑油組成物を得た。ただし、比較例４については、酸化防止剤は添加せず、アルキレーティド（Ｃ８〜Ｃ９）ジフエニルアミン（住友化学（株）製、商品名「スミライザ−９Ａ」）を０．５重量部（０．４ｇ）を、無添加タービン油（コスモ石油（株）製、商品名「コスモタービン１００」）９９．５重量部（約８０ｇ）に添加し、潤滑油組成物を得た。
【００４３】得られた潤滑油組成物を１７０℃に調整したギャーオーブン中に保存し、１２時間後の着色度をカラーメーターによりａ＊値を測定した。ここで、ａ＊値とは、は赤味の程度を表し、目視の着色度と対応する値である。結果を表１にまとめた。数値が小さいほど変色せず良好な潤滑油組成物であることを示している。
【００４４】試験条件
　　試験装置　　：　ギャーオーブン
　　試験容器　　：　１００ｍｌスクリュウ管
　　試験温度　　：　１７５℃
【００４５】表１
　　　　　　　試料　　初期ａ＊値　１２時間後ａ＊値
　実施例１　ＡＯ−１　−１３．１　　　　１１．４
　実施例２　ＡＯ−２　−１３．２　　　　１２．７
　比較例１　ＡＯ−３　−１３．２　　　　１５．４
　比較例２　ＡＯ−４　−１３．３　　　　１６．２
　比較例３　ＡＯ−５　−１３．６　　　　２３．３
　比較例４　添加せず　−１２．９　　　　２２．４
【００４６】アミン系化合物とＡＯ−１やＡＯ−２を添加した本発明の潤滑油組成物は、同様のアミン化合物とＡＯ−３やＡＯ−４やＡＯ−５を添加した比較例１〜３の潤滑油組成物と比較して、着色が抑制された潤滑油組成物であることが判明した。また、本発明の潤滑油組成物は、同様のアミン化合物のみを添加した比較例４の潤滑油組成物と比較して、着色が抑制された潤滑油組成物であることが判明した。」
　　　　　　　
［刊行物ｂ］
ｂ１「【特許請求の範囲】
【請求項１】［Ｉ］潤滑油基油と、組成物全量基準で、［II］下記の一般式（１）で表される３−メチル−５−ｔｅｒｔ−ブチル−４−ヒドロキシフェニル基置換脂肪酸エステル、０．１〜５質量％、
【化１】
［（1）式中、Ｒ１は炭素数１〜６のアルキレン基を示し、Ｒ２は炭素数１〜２４のアルキル基またはアルケニル基を示す。］
［III］以下の(III-1)〜(III-4)の中から選ばれる１種または２種以上の化合物、０．１〜５質量％
(III-1) サルファイド類、(III-2) ホスファイト類、(III-3) ジチオフォスフェート類、(III-4) ジチオカルバメート類を含有することを特徴とする潤滑油組成物。」
　　　　　　　
ｂ２「【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は潤滑油組成物に関し、詳しくは優れた酸化安定性を有する潤滑油組成物に関する。」
　　　
ｂ３「【０００３】
…そこで、本発明者らはさらに研究を進めた結果、３−メチル−５−ｔｅｒｔ−ブチル−４−ヒドロキシフェニル基置換脂肪酸エステルを、特定の硫黄および／またはリン含有化合物と併用することにより、それぞれを単独使用した場合と比較して、より高度な酸化防止性を有する潤滑油組成物が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。そしてまた、本発明者らは、前記潤滑油組成物の基油として特定の基油を用いた場合には、高温下でも優れた酸化防止性を有するとともに、高温条件下で長時間使用しても酸化防止性が低下することがない潤滑油組成物が得られることを見出した。」
　　　　　　　
ｂ４「【００１８】(III-3)成分であるジチオフォスフェート類に含まれる化合物の一つは、以下の一般式（７）で表されるジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛である。
【化４】
（７）式中、Ｒ２０、Ｒ２１、Ｒ２２およびＲ２３はそれぞれ同一でも異なっていてもよい炭素数２〜１８、好ましくは３〜８の直鎖状または分枝状のアルキル基、あるいは炭素数６〜２４のアリール基を示す。Ｒ２０、Ｒ２１、Ｒ２２およびＲ２３の具体例としては、…、イソプロピル基、…、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、…が挙げられる。一般式（７）で示されるジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛の具体例としては、…、ジイソプロピルジチオリン酸亜鉛、…、ジｓｅｃ−ブチルジチオリン酸亜鉛、ジｔｅｒｔ−ブチルジチオリン酸亜鉛、…を挙げることができる。」
　　　　　　　
ｂ５「【００２３】本発明の潤滑油組成物は、そのままでも酸化防止性の持続効果に優れたものであるが、その各種性能をさらに高める目的で、公知の潤滑油添加剤を単独で、または数種類組み合わせた形で使用することができる。これらの公知の添加剤としては、具体的には例えば、フェノール系、アミン系、硫黄系、ジチオリン酸亜鉛系、フェノチアジン系などの酸化防止剤；…本発明の潤滑油組成物は、特にタービン油として好適に用いられるものであるが、その他、ガソリンエンジン油やディーゼルエンジン油などのエンジン油；自動車用ギヤ油（自動変速機油、手動変速機油、デファレンシャル油）や工業用ギヤ油などのギヤ油；油圧作動油；圧縮機油；冷凍機油；切削油、塑性加工油（圧延油、プレス油、鍛造油、絞り加工油、引き抜き油、打ち抜き油など）、熱処理油、放電加工油などの金属加工油；滑り案内面油；軸受油；錆止め油；熱媒体油などの各種潤滑油においても、好ましく用いられるものである。」
　　　　　　　　
［刊行物ｃ］
ｃ１「【特許請求の範囲】
【請求項１】潤滑油基油に、下記の（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分を含有させたことを特徴とする潤滑油組成物。
（Ａ）化１で表される３−メチル−５−ｔｅｒｔ−ブチル−４−ヒドロキシフェニル基置換脂肪酸エステル、
【化１】
（式中、Ｒ１は炭素数１〜６のアルキレン基を示し、Ｒ２は炭素数１〜２４のアルキル基  またはアルケニル基を示す）
（Ｂ）化２で表されるＮ−ｐ−アルキルフェニル−α−ナフチルアミン、
【化２】
 
（式中、Ｒ３は炭素数１〜１６のアルキル基を示す）
（Ｃ）化３で表されるｐ，ｐ’−ジアルキルジフェニルアミン、
【化３】 
（式中、Ｒ４およびＲ５は個別に炭素数１〜１６のアルキル基を示す）」
　　　　
ｃ２「【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は潤滑油組成物に関し、詳しくは高温下で非常に優れた酸化安定性とスラッジ生成防止性を兼ね備えた潤滑油組成物に関する。」
　　　　　　　
ｃ３「【０００７】Ｒ２で示される炭素数１〜２４のアルキル基またはアルケニル基も、直鎖状または分枝状のいずれであっても差し支えない。Ｒ２がアルキル基である場合、そのアルキル基には…、直鎖状または分枝状のオクチル基、…、直鎖状または分枝状のドデシル基、…、直鎖状または分枝状のヘキサデシル基、…、直鎖状または分枝状のイコシル基、…などが包含される。…」
　　　　
ｃ４「【００１１】本発明の（Ｂ）成分であるＮ−ｐ−アルキルフェニル−α−ナフチルアミンは、下記の化８で表される。
【化８】
式中、Ｒ３は炭素数１〜１６の直鎖状または分枝状のアルキル基を示す。アルキル基Ｒ３としては、…、直鎖状または分枝状のノニル基、…などが挙げられる。（Ｂ）成分自体の酸化生成物が潤滑油基油に対して溶解性に優れる点から、Ｒ３は炭素数８〜１６の分枝アルキル基であることが好ましく、炭素数３または４のオレフィンのオリゴマーから誘導される炭素数８〜１６の分枝アルキル基であることがより好ましい。ここでいう炭素数３または４のオレフィンとしては、…プロピレンまたはイソブチレンが好ましい。つまり、化８におけるＲ３は、イソブチレンの２量体から誘導される分枝オクチル基、プロピレンの３量体から誘導される分枝ノニル基、イソブチレンの３量体から誘導される分枝ドデシル基、プロピレンの４量体から誘導される分枝ドデシル基またはプロピレンの５量体から誘導される分枝ペンタデシル基であることが通常好ましく、イソブチレンの２量体から誘導される分枝オクチル基、イソブチレンの３量体から誘導される分枝ドデシル基またはプロピレンの４量体から誘導される分枝ドデシル基あることが最も好ましい。なお、化８におけるアルキル基Ｒ３の炭素数が１６を越える場合は、分子中に占める官能基の割合が小さいため、このものの酸化防止能力は貧弱であり、また、Ｒ３が水素に置換されたＮ−ｐ−フェニル−α−ナフチルアミンは、その酸化生成物がスラッジとして沈降し易い。」
　　　　　　　　
３．検討  
（１）刊行物ａに記載された発明  
　刊行物ａには、潤滑油基油に、式（１）【化１】（Ｒ１は、炭素数８または１３の分岐アルキル基を示す。）により表される化合物と、式（２）【化２】（Ｒ２は、炭素数１〜１６のアルキル基を示す。）により表されるＮ−ｐ−アルキルフェニル−α−ナフチルアミンを配合した着色が抑制された潤滑油組成物（化学式の掲載は省略する。）が記載されている（摘記ａ１、ａ７）。
　また、刊行物ａには、潤滑油組成物に清浄分散剤、酸化防止剤、極圧剤、摩耗防止剤、摩擦調整剤、防錆剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤、消泡剤等の任意の添加剤を加えてもよいこと（摘記ａ６）が記載されている。
　よって、刊行物ａには次の発明が記載されていると認められる（以下、「引用発明」という。）。
「潤滑油基油に、
式（１）
【化１】
（Ｒ１は、炭素数８または１３の分岐アルキル基を示す。）により表される化合物と、
式（２）
【化２】
（Ｒ２は、炭素数１〜１６のアルキル基を示す。）により表されるＮ−ｐ−アルキルフェニル−α−ナフチルアミンと、
清浄分散剤、酸化防止剤、極圧剤、摩耗防止剤、摩擦調整剤、防錆剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤、消泡剤等の任意の添加剤、
を配合した着色が抑制された潤滑油組成物。」
　　　　　　　　　　
（２）本件発明と引用発明との対比　  
　本件発明と引用発明とを対比する。
　　　　　
　潤滑油基油が潤滑粘性を有することは明らかであるから、引用発明の「潤滑油基油」（摘記ａ３）は本件発明の「ａ）潤滑粘性の基油」に相当する。
　　　　　　　　
　引用発明の「式（１）…により表される化合物」と、本件発明の「ｂ）次式…で表わされるフェノールの少なくとも一種」とを対比すると、両者は式の表記上は一致しており、ただ、Ｒ１にあたる基に関して、前者は「炭素数８または１３の分岐アルキル基を示す。」とされているのに対して、後者は「３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基および３−または５−メチル−１−ヘプチル基、あるいは側鎖が炭素鎖の２位に結合している、８より多い炭素原子を有する分枝鎖のアルキル基であって、２−ｎ−ブチル−ｎ−オクチル基、２−ｎ−ヘキシル−ｎ−デシル基および２−ｎ−オクチル−ｎ−ドデシル基からなる群から選択されたイソオクチル型からなる。」とされているものである（なお、後者の「２−ｎ−ブチル−ｎ−オクチル基、２−ｎ−ヘキシル−ｎ−デシル基、２−ｎ−オクチル−ｎ−ドデシル基」は、炭素数８の基ではないからイソオクチル型の基とは認められないものであるところ、本件明細書の段落【００１９】の記載を参照すると、「３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基および３−または５−メチル−１−ヘプチル基からなる群から選択されたイソオクチル型、あるいは８より多い炭素原子を有する分枝鎖のアルキル基であって側鎖が炭素鎖の２位に結合している、２−ｎ−ブチル−ｎ−オクチル基、２−ｎ−ヘキシル−ｎ−デシル基または２−ｎ−オクチル−ｎ−ドデシル基からなる。」ことを意味するものと解される。）。
　さらに、検討すると、後者における「イソオクチル型」とは、「炭素数８のアルキル基のうち直鎖型のオクチル基を除いたもの」との意味で用いられているものと解され、この点において、前者における「炭素数８…の分岐アルキル基」と一致する概念であると解される。
　　　　　　　　
　引用発明の「式（２）【化２】（Ｒ２は、炭素数１〜１６のアルキル基を示す。）により表されるＮ−ｐ−アルキルフェニル−α−ナフチルアミン」は、本件発明の「ｃ）次式【化２】［式中、Ｒ１およびＲ２は水素原子を表すか、または一緒になって次式【化３】で表わされる基を表わし、そしてＲ３およびＲ３’の一方は水素原子を表わし、かつ他方はイソブチレンの二量体から得られる分枝鎖のオクチル基、トリプロピレンの三量体から得られる分枝鎖のノニル基、イソブチレンの三量体もしくはプロピレンの四量体から得られる分枝鎖のドデシル基、またはプロピレンの五量体から得られる分枝鎖のペンタデシル基を表わすか、あるいはＲ３およびＲ３’の両方はイソブチレンの二量体から得られる分枝鎖のオクチル基、トリプロピレンの三量体から得られる分枝鎖のノニル基、イソブチレンの三量体もしくはプロピレンの四量体から得られる分枝鎖のドデシル基、またはプロピレンの五量体から得られる分枝鎖のペンタデシル基を表わす。］で表わされる芳香族アミンの少なくとも一種」と、「ｃ）次式【化２】［式中、Ｒ１およびＲ２は…一緒になって次式【化３】で表わされる基を表わし、そしてＲ３…は水素原子…を表わす。］で表わされる芳香族アミンの少なくとも一種」である点で一致する。
　　　
　引用発明の「清浄分散剤、酸化防止剤、極圧剤、摩耗防止剤、摩擦調整剤、防錆剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤、消泡剤等の任意の添加剤」は、本件明細書の段落【００３１】の「付加的な慣用のオイル添加剤の少なくとも一種を組成物に添加することは任意であるが、…、更なる酸化防止剤、金属不動化剤、錆抑制剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤、分散剤、洗浄剤、更なる極圧添加剤および耐摩耗添加剤を含む。」と重複する種類の添加剤である場合を含むことからみて、本件発明の「ｅ）慣用のオイル添加剤の少なくとも一種」に相当する。
　　
　そして、両者は、「潤滑油組成物」の点で一致する。
（以上において化学式の掲載は省略する。）
　　　　　　
　以上を総合すると両者は、
「ａ）潤滑粘性の基油、
　ｂ）次式
【化１】
（式中、Ｒ１は、…、８より多い炭素原子を有する分枝鎖のアルキル基であって、…イソオクチル型からなる。）で表わされるフェノールの少なくとも一種、
　ｃ）次式
　　【化２】
［式中、Ｒ１およびＲ２は…一緒になって次式
【化３】
　　　
で表わされる基を表わし、そしてＲ３…は水素原子を表わす。］で表わされる芳香族アミンの少なくとも一種、
ならびに
　ｅ）慣用のオイル添加剤の少なくとも一種
を含む潤滑剤組成物。」
の点で一致し、次の点で相違する。
　　　　　
相違点１：「ｂ）次式【化１】」のＲ１で表される基について、本件発明は「３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基および３−または５−メチル−１−ヘプチル基からなる群から選択されたイソオクチル型、あるいは８より多い炭素原子を有する分枝鎖のアルキル基であって側鎖が炭素鎖の２位に結合している、２−ｎ−ブチル−ｎ−オクチル基、２−ｎ−ヘキシル−ｎ−デシル基または２−ｎ−オクチル−ｎ−ドデシル基からなる」ものとするのに対して、引用発明はイソオクチル型等の基とするものであるが、どのようなイソオクチル型等の基であるかを発明特定事項とするものでない点
　　　　　　　　
相違点２：「ｃ）次式【化２】」のＲ３およびＲ３’で表される基ついて、本件発明は「Ｒ３およびＲ３’の一方は水素原子を表わし、かつ他方はイソブチレンの二量体から得られる分枝鎖のオクチル基、プロピレンの三量体から得られる分枝鎖のノニル基、イソブチレンの三量体もしくはプロピレンの四量体から得られる分枝鎖のドデシル基、またはプロピレンの五量体から得られる分枝鎖のペンタデシル基を表わすか、あるいはＲ３およびＲ３’の両方はイソブチレンの二量体から得られる分枝鎖のオクチル基、プロピレンの三量体から得られる分枝鎖のノニル基、イソブチレンの三量体もしくはプロピレンの四量体から得られる分枝鎖のドデシル基、またはプロピレンの五量体から得られる分枝鎖のペンタデシル基を表わす」ものであるのに対して、引用発明は、Ｒ３およびＲ３’の一方（Ｒ３）は水素原子を表わし、他方のＲ３’（引用発明のＲ２）は炭素数１〜１６のアルキル基を表すものである点
　　　　　　　
相違点３：本件発明は「ｄ）次式【化４】（式中、Ｒ１およびＲ２は、イソプロピル基、第二ブチル基および第三ブチル基からなる群から選択された分枝鎖の炭素原子数３ないし１８のアルキル基を表わす。）で表わされるジチオリン酸亜鉛の少なくとも一種」を含有するものであるのに対して、引用発明はそのような成分を含有することを発明特定事項とするものでない点
　　　　　　　
相違点４：引用発明は「着色が抑制された」ものであるのに対して、本件発明はそのような点を発明特定事項とするものでない点
　　　　　　　　
（３）相違点についての検討
　以下において、本件発明における、「ｂ）【化１】で表わされるフェノールの少なくとも一種」、「ｃ）【化２】で表わされる芳香族アミンの少なくとも一種」、「ｄ）【化４】で表わされるジチオリン酸亜鉛の少なくとも一種」を順に、「（ｂ）成分」、「（ｃ）成分」、「（ｄ）成分」という（化学式の掲載は省略する。）。
　　　　　
ア．相違点１
　引用発明は、（ｂ）成分のＲ１で表される基として、「３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基および３−または５−メチル−１−ヘプチル基」から選択されたイソオクチル型の基、あるいは、８より多い炭素原子を有する分枝鎖のアルキル基であって側鎖が炭素鎖の２位に結合している「２−ｎ−ブチル−ｎ−オクチル基、２−ｎ−ヘキシル−ｎ−デシル基または２−ｎ−オクチル−ｎ−ドデシル基」のいずれかを採用することを発明特定事項とするものではない。
　しかしながら、これらの基のうち、「３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基および３−または５−メチル−１−ヘプチル基」から選択されたイソオクチル型の基について検討すると、引用発明は、当該基を炭素数８の分岐アルキル基とするものであって、その具体例として「２−エチルヘキシル」や「イソオクチル」といったものが示されているものであり（摘記ａ４、ａ７）、これらと同様に「炭素数８の分岐アルキル基」に含まれる、例えば、「３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基」や「３−または５−メチル−１−ヘプチル基」を含む他の炭素数８の分岐アルキル基を想到することは、当業者が容易になし得たことと認められる。
　そして、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参照しても、オクチル型の基を３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基、３−または５−メチル−１−ヘプチル基とすることによって、他の炭素数８の分岐状アルキル基である場合に比べて顕著な効果が奏されることを技術的な合理性をもって裏付ける実施例等の記載は認められない（なお、本件明細書の発明の詳細な説明の【実施例】の実施例１には、Ｒ１で表される基が「ｉ−Ｃ８Ｈ１７」である試験化合物１が記載されているが、「ｉ−Ｃ８Ｈ１７」の具体的な構造が不明なものであるため、Ｒ１で表される基が３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基、３−または５−メチル−１−ヘプチル基である例と認めることはできないものである。）。
　そうすると、引用発明において、オクチル型の基として、３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基、３−または５−メチル−１−ヘプチル基を想到することは、刊行物ａの技術的記載事項、及び、周知技術に基づいて当業者が容易になし得たことと認められる。
　　　
　以上のとおり、本件発明における（ｂ）成分のＲ１で表される基の選択肢のうちには、斯かる基を想到することを当業者が容易になし得たことと認められるものが存在するが、Ｒ１で表される基が「２−ｎ−ブチル−ｎ−オクチル基、２−ｎ−ヘキシル−ｎ−デシル基または２−ｎ−オクチル−ｎ−ドデシル基」である場合について一応検討する。
　これらの基は、順に、炭素数が１２、１６、２０の分岐アルキル基と認められるが、潤滑剤組成物において、（ｂ）成分の【化１】と同様の化学式で表される化合物のＲ１で表される基を炭素数が１２、１６、２０の分岐アルキル基としたものも周知であって（例えば、摘記ｃ３）、炭素数が１２、１６、２０の分岐アルキル基としてみることも当業者が容易に想到し得たことと認められる。そして、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参照しても、【実施例】の実施例２にＲ１で表される基がこれらの基である試験化合物１、３、５が記載されてはいるが、他の同じ炭素数の分岐アルキル基の場合に比べて顕著な効果が奏されることを技術的な合理性をもって確認できるものとは認められないから、引用発明において、（ｂ）成分として、Ｒ１で表される基を炭素数が１２、１６、２０の分岐アルキル基として、２−ｎ−ブチル−ｎ−オクチル基、２−ｎ−ヘキシル−ｎ−デシル基または２−ｎ−オクチル−ｎ−ドデシル基とすることを想到することも、刊行物ｃに例示される周知技術に基づいて当業者が容易になし得たことと認められる。
　　　　　　　
イ．相違点２
  本件発明は、（ｃ）成分として、「Ｒ３は水素原子を表わし、Ｒ３’は１，４，４−トリメチル−２−ペンチル基または直鎖のもしくは分枝鎖のノニル基を表わす」ものを包含する発明であって、このものは、Ｒ３’を１，４，４−トリメチル−２−ペンチル基または直鎖のもしくは分枝鎖のノニル基とするものである。
　しかしながら、刊行物ａには、Ｒ３’にあたる基（刊行物ａのＲ２）として、直鎖状または分岐状のノニル基があげられているし（摘記ａ５）、ｃ）成分の【化２】と同様の化学式で表される化合物のＲ３’にあたる直鎖状または分岐状のノニル基におけるノニル基として、プロピレンの三量体から得られる分枝鎖のノニル基は、例えば、刊行物ｃに記載されるように周知と認められる（摘記ｃ４）から、引用発明において、（ｃ）成分の【化２】の化学式において、Ｒ３にあたる基を水素原子を表わし、Ｒ３’にあたる基をプロピレンの三量体から得られる分枝鎖のノニル基を表すものとする点は、実質的な相違点とは認められない。
　　　　
ウ．相違点３
　刊行物ａには、引用発明に酸化防止剤等の任意の添加剤を加えてよいことが記載されている（摘記ａ６）。
　そして、ジチオリン酸亜鉛は、潤滑剤組成物に添加される酸化防止剤として周知のものであり（例えば、刊行物ｂの摘記ｂ１〜５参照。刊行物ｂには、ジチオリン酸亜鉛を本件発明の（ｂ）成分の【化１】と同様の化学式からなる酸化防止剤と併用することが記載されている。）、リン酸に結合するアルキル基が「イソプロピル基、第二ブチル基および第三ブチル基からなる群から選択された分枝鎖の炭素原子数３ないし１８のアルキル基」であるジチオリン酸亜鉛も周知と認められる（例えば、摘記ｂ４参照。）ことを考慮すると、引用発明において、酸化防止剤として周知の酸化防止剤である（ｄ）成分の【化４】で表されるジチオリン酸亜鉛を添加することは、刊行物ｂに例示される周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たことと認められる。
　そして、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参照しても、【実施例】に記載された実施例はそれぞれ、（ｄ）成分を等量（０．０２％）含有した試験組成物についての析出量（ｍｇ）、アスペクト（デメリット）、エステル（ａｂｓ．ｃｍ−１）、ＰＤＳＣのデータ（【表１】〜【表６】）であって、本件発明において（ｄ）成分を含有することによって、相乗効果等の通常の酸化防止剤としての効果を超えるような顕著な効果が奏されることが確認できるものではない。
　また、本件明細書の発明の詳細な説明のそのほかの記載をみても、（ｄ）成分を含有することによって、相乗効果等の通常の酸化防止剤としての効果を超えるような顕著な効果が奏されることが、技術的な合理性をもって記載されているものとは認められない。
　よって、引用発明において、（ｄ）成分を含有するものとすることは、刊行物ｂに例示される周知技術に基づいて、当業者が容易になし得たことと認められる。
　　
エ．相違点４
　本件発明は「着色が抑制された」ことを発明特定事項としないものであることからみて、着色が抑制されるか否かを問わないものと認められる。
　そうすると、引用発明で「着色が抑制された」との特定がされていることによって、本件発明が引用発明と実質的に相違するものとは認められない。
　　
　以上のとおり、上記相違点１〜４に係る本件発明の構成の点はいずれも、当業者が容易になし得たものであるかまたは実質的な相違点といえないものと認められる。 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
オ．本件発明の効果について 
　本件明細書の発明の詳細な説明の「今や、従来技術の組成物と比較して、改良された酸化防止特性を有する新規潤滑剤組成物が見出された。…新規潤滑剤組成物は酸化分解に対して高い耐性を有し、そして、モーター燃焼エンジン、特に火花点火内燃エンジンにける黒色スラッジのような析出物の悪影響を減少させることができる。」（段落【０００６】）、「本発明の組成物は、火花点火内燃エンジン…または自己発火内燃エンジン…のような内燃エンジンにおける優れた酸化防止特性を有する潤滑剤としての使用に関して、特に適当である。」（段落【０００９】）との記載等からみて、本件発明に係る潤滑剤組成物は、酸化分解に対して高い耐性を有し、自己発火内燃エンジン等の内燃エンジンにおける黒色スラッジのような析出物の悪影響を減少させることができる、という効果を奏するものと解される。
　しかしながら、摘記ａ２、ｂ５等からみて、刊行物ａ、ｂには、刊行物に記載された発明がエンジン油として使用されること、すなわち、内燃エンジンにおいて使用されることを前提としたものであることが記載がされていると認められるし、酸化防止剤の添加によって、潤滑油組成物の酸化・劣化によるスラッジの生成が防止されることは、技術常識と認められる（例えば、摘記ｃ２、４参照。）から、斯かる点は、当業者が予測し得ない顕著な効果とは認められない。
　　　
　また、本件発明は、（ｂ）成分、（ｃ）成分、（ｄ）成分の３種類の酸化防止剤を用いるものであるが、これらの成分はいずれも酸化防止剤であるから、それぞれ酸化防止の効果を奏するものと認められるところ、斯かる３種類の酸化防止剤を用いることによって、当業者が予測できないような相乗効果等の顕著な効果が奏されるものといえるか否かを検討すると、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された【実施例】は、（ｂ）成分のＲ１で表されるオクチル型の基が「３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基および３−または５−メチル−１−ヘプチル基からなる群から選択された」基のものについては、実施例の開示は何らされていないし、そのほかの発明の詳細な説明の記載をみても、３種類の酸化防止剤を用いることによって、当業者が予測できないような相乗効果等の顕著な効果が奏されることを技術的な合理性をもって裏付ける記載がされているとはいえないから、（ｂ）成分が「３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基および３−または５−メチル−１−ヘプチル基からなる群から選択された」基のものについては、３種類の酸化防止剤を用いることによって、当業者が予測できないような顕著な効果が奏されるものとは認められない。
　そして、（ｂ）成分のＲ１で表される基が「２−ｎ−ブチル−ｎ−オクチル基、２−ｎ−ヘキシル−ｎ−デシル基または２−ｎ−オクチル−ｎ−ドデシル基」のものについて一応検討すると、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された【実施例】には、【化１】で表わされるフェノール化合物について、ＯＨ基のオルト位に結合したアルキル基の種類が、２つのターシャリーブチル基であるか、メチル基とターシャリーブチル基であるかの違いによる実験データは示されているとしても、３種類の酸化防止剤を用いることによって、当業者が予測できないような相乗効果等の効果が奏されることを確認できるものとは認められない（各実施例はそれぞれ、（ｃ）成分及び（ｄ）成分の条件（化合物の種類、使用量）を同様にした試験組成物等についての例であって、（ｂ）成分の違いによる実験データは示されているとしても、３種類の酸化防止剤を用いることによって、当業者が予測できないような相乗効果等の効果が奏されることを確認できるものとは認められない。）し、そのほかの発明の詳細な説明の記載をみても、３種類の酸化防止剤を用いることによって、当業者が予測できないような相乗効果等の顕著な効果が奏されることを技術的な合理性をもって裏付ける記載がされているとはいえない。
　　　　　　
　また、請求人は、平成２４年１月１９日付け意見書（及び手続補足書）によって、芳香族アミンとして本件発明の（ｃ）成分に該当するものを含有した組成物１、該当しないものを含有した組成物２、及び、芳香族アミンを含有しない対象の実験データを提出して、（いずれも（ｄ）成分として同様の化合物を０．１％含む。）、組成物１が、組成物２及び対象の実験データと比較して、著しく高い安定性を有するものであることを主張している。
　しかしながら、当該実験データは、【化１】で表わされるフェノールのＲ１で表される基がどのような基であるかが不明なものであるから、本件発明の実験例にあたるか否かを確認できないものである（実験データの原文には、【化１】で表わされるフェノールが、本件出願に対応する米国出願である「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．０９／９５６，３１７」のＥｘａｍｐｌｅ１のものであることが記載されていると解されるが、そうであったとしても、前記「３．（３）ア．」に記載したのと同様の理由によって、当該実施例１（Ｅｘａｍｐｌｅ１）は、Ｒ１で表される基が３，４−、３，５−または４，５−ジメチル−１−ヘキシル基、３−または５−メチル−１−ヘプチル基である【化１】で表わされるフェノールである本件発明の実験例にあたるか否かを確認できないものである。なお、これが、Ｒ１で表される基が「２−ｎ−ブチル−ｎ−オクチル基、２−ｎ−ヘキシル−ｎ−デシル基または２−ｎ−オクチル−ｎ−ドデシル基」である本件発明の実験例でないことは明らかである。）。
　また、当該実験データは、（ｃ）成分の相違によって、潤滑剤組成物の安定性がどのように相違するかを示す実験データとは認められたとしても、本件発明と引用発明とは、（ｃ）成分については同様の化学式で表される芳香族アミンを用いるものであって実質的な相違点ではなく（前記「イ．相違点２」参照。）、当該意見書（及び手続補足書）から、本件発明が予測し得ない顕著な効果を奏することが確認できるものとはいえない。
　　　　
　以上のとおりであって、本件発明は刊行物ａ〜ｃの技術的記載事項から当業者が予測し得ない顕著な効果を奏するものとは認められない。
　　　　　　　　
（４）まとめ  
　よって、本件発明は、その出願前に頒布された刊行物ａ〜ｃに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
 　　　　　　　　　　　　　　 
第６　むすび  
　以上のとおり、本件発明については、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、その余の点については検討するまでもなく、本願は、拒絶をすべきものである。  
　よって、結論のとおり審決する。