【事件の表示】
　特願２００６−５０３４８６「膀胱癌及びその他の癌の治療及び検出に有用な名称１５８Ｐ１Ｄ７の核酸及び対応タンパク質」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　８月２６日国際公開、ＷＯ２００４／０７２２６３、平成１９年　８月３０日国内公表、特表２００７−５２４３６１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成１６（２００４）年２月１０日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００３年２月１０日　米国）とする出願であって、平成２２年１月２０日付で手続補正がなされたが、同年１２月１６日付で拒絶査定がなされ、これに対して、平成２３年４月２１日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同日付で手続補正がなされたものである。
　
２．平成２３年４月２１日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２３年４月２１日付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明  
　上記補正により、特許請求の範囲の請求項１は、補正前の
「【請求項１】
皮膚癌又は子宮頚癌の細胞
　前記転写変異体は１５８Ｐ１Ｄ７遺伝子から転写され、配列番号１４で示したアミノ酸配列において少なくとも１つのアミノ酸の置換、挿入又は欠失を含むタンパク質をコードすること、及び前記転写変異体は配列番号１５、配列番号１６又は配列番号１７で示したアミノ酸配列を含むタンパク質をコードする転写変異体。」から、
「【請求項１】
皮膚の細胞
　前記転写変異体は１５８Ｐ１Ｄ７遺伝子から転写され、配列番号１４で示したアミノ酸配列において少なくとも１つのアミノ酸の置換、挿入又は欠失を含むタンパク質をコードすること、及び前記転写変異体は配列番号１５、配列番号１６又は配列番号１７で示したアミノ酸配列を含むタンパク質をコードする転写変異体。」へと補正された。
　
　上記請求項１に係る補正は、平成２２年１月２０日付で補正された請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「皮膚癌又は子宮頚癌の細胞」について、「子宮頚癌の細胞」を削除するものであるが、「皮膚癌の細胞」については、「皮膚の細胞」という、皮膚の正常細胞と癌細胞の両方を包含する細胞に拡張するものであるから、この補正は特許請求の範囲を拡張及び変更するものである。
　そして、このような特許請求の範囲を拡張及び変更しようとする補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、また、請求項の削除、誤記の訂正、又は明瞭でない記載の釈明の何れかを目的とするものでもないので、この補正は、同法第１７条の２第４項の規定に違反するものである。
　
（２）むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　　
３．本願発明
　平成２３年４月２１日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は、平成２２年１月２０日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
「【請求項１】皮膚癌又は子宮頚癌の細胞において発現される１５８Ｐ１Ｄ７遺伝子（配列番号２）の単離された転写変異体であって、
　前記転写変異体は１５８Ｐ１Ｄ７遺伝子から転写され、配列番号１４で示したアミノ酸配列において少なくとも１つのアミノ酸の置換、挿入又は欠失を含むタンパク質をコードすること、及び前記転写変異体は配列番号１５、配列番号１６又は配列番号１７で示したアミノ酸配列を含むタンパク質をコードする転写変異体。」
　
４．特許法第２９条第２項
（１）本願発明１について
　本願発明１は、上記３．に記載のとおりの転写変異体という化学物質に係るものであり、配列番号１５、配列番号１６又は配列番号１７で示したアミノ酸配列は、配列番号１４で示したアミノ酸配列において少なくとも１つのアミノ酸の置換、挿入又は欠失を含むタンパク質をコードするものであるから、本願発明１には、「配列番号１５、配列番号１６又は配列番号１７で示したアミノ酸配列を含むタンパク質をコードする転写変異体」という３つの態様が包含されている。
　以下、その３つの転写変異体（以下簡略化のため、それぞれ「配列番号１５をコードする転写変異体」、「配列番号１６をコードする転写変異体」、「配列番号１７をコードする転写変異体」という。）に係る本願発明１について、その進歩性の有無を検討することにする。
　
（２）引用例
　原査定で引用文献１として引用された本願優先日前の２００２年２月２８日に頒布された刊行物である国際公開第０２／１６５９３号（以下、「引用例１」という。）には、
(i)「実施例２：１５８Ｐ１Ｄ７の全長のクローニング
　１５８Ｐ１Ｄ７ ＳＳＨｃＤＮＡ配列は、膀胱癌プールｃＤＮＡから正常膀胱ｃＤＮＡを差し引いたものに由来した。ＳＳＨｃＤＮＡ配列（図１）は、１５８Ｐ１Ｄ７と名付けられた。全長１５８Ｐ１Ｄ７ｃＤＮＡクローンであるクローンTurboScript3PX（図２）は、膀胱癌プールｃＤＮＡからクローニングされた。」（第７０頁第１６行〜第１９行）、
(ii）「II.Ａ.4.）１５８Ｐ１Ｄ７−コードする核酸分子の単離
　ここに記述される１５８Ｐ１Ｄ７ｃＤＮＡ配列は、１５８Ｐ１Ｄ７遺伝子産物ホモログ、
選択的スプライスアイソフォーム
　そして、図２には、１５８Ｐ１Ｄ７ｃＤＮＡクローンTurboScript3PXの２，５５５塩基からなる核酸配列（配列番号６５６）と、コードする８４１アミノ酸からなるアミノ酸配列（配列番号６５７）が示されている。
　
　上記引用例１の図２に記載の２，５５５塩基からなる配列番号６５６の核酸配列は、１５８Ｐ１Ｄ７遺伝子のｃＤＮＡの配列であり、１５８Ｐ１Ｄ７遺伝子からの転写物に相当するから、引用例１には、「１５８Ｐ１Ｄ７遺伝子（配列番号６５６）の単離された転写物であって、１５８Ｐ１Ｄ７遺伝子から転写され、配列番号６５７で示したアミノ酸配列を含むタンパク質をコードする転写物」の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されていると認められる。
　
（３）対比
　そこで、本願発明１と引用発明を比較すると、引用発明における配列番号６５６の核酸配列と配列番号６５７のアミノ酸配列は、それぞれ、本願発明１の配列番号２と配列番号１４の配列と完全に一致するから、両者は、「１５８Ｐ１Ｄ７遺伝子（配列番号２）の単離された転写物であって、前記転写物は１５８Ｐ１Ｄ７遺伝子から転写され、配列番号１４で示したアミノ酸配列を含むタンパク質をコードする転写物」に関連するものである点で共通する。
　しかしながら、本願発明１は、配列番号１５、配列番号１６又は配列番号１７で示したアミノ酸配列を含むタンパク質をコードする、１５８Ｐ１Ｄ７遺伝子の転写変異体であって、皮膚癌又は子宮頚癌の細胞において発現されるものであるのに対して、引用発明は、配列番号１４で示したアミノ酸配列を含むタンパク質をコードする、１５８Ｐ１Ｄ７遺伝子の完全長の転写物であり、その転写物が皮膚癌又は子宮頚癌の細胞で発現することは特定されていない点で、相違する。
　
（４）当審の判断
　本願優先日前、特定の構造遺伝子の機能解析のために、その遺伝子のスプライシングバリアント（以下、「転写変異体」に統一する。）を取得しようとすることは、既に周知の技術的課題であり、しかも、上記引用例１記載事項（ii)には、１５８Ｐ１Ｄ７ｃＤＮＡ配列のフラグメントを用いて、選択的スプライスアイソフォーム、即ち、転写変異体のポリヌクレオチドを単離すること、及び、単離の際に好適に使用されるラムダファージクローニング方法等の周知の手法が記載されているから、引用例１の記載に接した当業者が、引用発明の転写物の転写変異体を単離しようとすることは、上記周知の課題からもごく自然な発想である。そしてその際、上記周知の手法を用いて、本願発明１の配列番号１５、配列番号１６、又は配列番号１７をコードする転写変異体は、当業者であれば容易に取得し得るものである。
　また、本願発明１は、転写変異体という化学物質に係るものであるから、その発現する細胞を特定しても、配列番号１５、配列番号１６、又は配列番号１７をコードする転写変異体という化学物質としては、変わりがない。そうすると、上記発現する細胞に関する相違点は、物質発明としての実質的な相違とはいえない。
　そして、下記５．で詳述するように、本願明細書には、配列番号１５、配列番号１６、又は配列番号１７をコードする転写変異体の機能、活性等について具体的な記載はないから、本願発明１において奏せられる効果については、引用発明の転写物の単なる転写変異体を取得したことにすぎず、上記引用例１の記載から当業者が予測し得ない程の格別なものとはいえない。
　したがって、本願発明１は、引用例１の記載から当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
（５）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２５年２月１３日付回答書中で、「審判請求人が請求の理由で述べているように（上記事項Ｃ参照）、引用例１は、膀胱癌、前立腺癌、結腸癌、肺癌、乳癌及び卵巣癌の細胞における１５８Ｐ１Ｄ７遺伝子の発現について言及しているに過ぎず、「皮膚の細胞」における１５８Ｐ１Ｄ７遺伝子の発現を導く言及・示唆は無い。」と主張している。
　しかしながら、本願発明１は、配列番号１５、配列番号１６、又は配列番号１７をコードする転写変異体という化学物質に係るものであり、それらが膀胱癌等の細胞で発現しても、皮膚癌等の細胞で発現しても、当業者が容易に取得できる物質としては変わらないことは上記（４）で述べたとおりであるから、審判請求人の上記主張は採用できない。
　
５．特許法第３６条第４項第１号
（１）実施可能要件
　本願発明１は、配列番号１５、配列番号１６、又は配列番号１７をコードする転写変異体という３つの態様を包含するものである。
　一方、化学物質に係る発明を当業者が実施することができるよう本願明細書に記載されているとされるためには、当業者であればその物質を作ることができ、かつ、使用することができるよう、本願の発明の詳細な説明に記載されていなければならない。
　すわなち、化学物質としてのポリヌクレオチド又はコードするポリペプチドに、どのような機能、活性があるかが本願明細書に記載され、あるいは、本願出願時の技術常識を考慮して明細書の記載から推認できなければ、その化学物質をどのように使用できるかについて記載されていないことになり、その発明について当業者がその実施ができる程度に、明確かつ十分に発明の詳細な説明に記載されていないことになる。
　
（２）本願明細書の記載
　配列番号１５、配列番号１６、又は配列番号１７をコードする転写変異体に関する本願明細書の記載は、段落【０６３６】に一般的記載として、
「［実施例４５］１５８Ｐ１Ｄ７の転写変異体
　転写変異体（バリアント）は、選択的転写（alternative transcription）又は選択的スプライシングにより生ずる同一の遺伝子からの各種の成熟ｍＲＮＡである。選択的転写物は、同一遺伝子からの転写物であるが、種々の点で転写を開始する。スプライスバリアントは、同一転写物から別々にスプライスされたｍＲＮＡ変異体である。真核生物においては、マルチエクソン遺伝子がゲノムＤＮＡから転写されるとき、エクソンのみを有し、かつアミノ酸配列への翻訳のために使用される機能性ＲＮＡを生ずるよう最初のＲＮＡはスプライスされる。したがって、与えられる遺伝子は、ゼロから多くの選択的転写物を有しうるし、各転写物は、ゼロから多くのスプライスバリアントを有しうる。各転写変異体は、特有のエキソン構造を有し、元の転写物とは異なるコード（翻訳）及び／又は非コード（５’又は３’末端）部分を有しうる。
転写変異体は、同一若しくは同様の機能をもつ同様の又は異なるタンパク質についてコードすることができ、或いは異なる機能をもつタンパク質をコード化することができ、同時に同一の組織において、又は同時に異なる組織において、又は異なる時点で同一の組織において、又は異なる時点で異なる組織において発現されうる。
遺伝子が位置するゲノム領域が特定の癌において調節されるとき、その遺伝子の選択的転写物又はスプライスバリアントもまた調節される。本願において開示されたことは、１５８Ｐ１Ｄ７が癌に関係がある特定の発現プロファイルを有するということである。１５８Ｐ１Ｄ７の選択的転写及びスプライスバリアントもまた、同一の又は異なる組織において癌に関与し、したがって、腫瘍結合マーカー／抗原（tumor-associated markers/antigens）として役立つ可能性がある
　完全長遺伝子及びＥＳＴシーケンスを用いて、４つの転写変異体を同定し、１５８Ｐ１Ｄ７　ｖ．３、ｖ．４、ｖ．５及びｖ．６としてデザインした。元の転写物、１５８Ｐ１Ｄ７　ｖ．１におけるエクソンの境界を表ＢＩＬＬ−１に示した。１５８Ｐ１Ｄ７　ｖ．１と比較して、転写変異体１５８Ｐ１Ｄ７　ｖ．３は、図１２に示すように、１５８Ｐ１Ｄ７　ｖ．１から２０６９−２３９５外れて、スプライスしていた。変異体１５８Ｐ１Ｄ７　ｖ．４は、１５８Ｐ１Ｄ７　ｖ．１の１１６２−２０９６外で、スプライスした。変異体１５８Ｐ１Ｄ７　ｖ．５は、１つのエクソンを５’末端に加え、１５８Ｐ１Ｄ７　ｖ．１の５’末端まで２ｂｐ、３’末端まで２８８ｂｐ伸長した。理論的には、空間的なオーダーでのエクソン、例えば、ｖ．５のエクソン１並びにｖ．３又はｖ．４のエクソン１及び２のそれぞれ異なる組み合わせは、ポテンシャルなスプライスバリアントである。　
　１５８Ｐ１Ｄ７の変異体には、膜内外モチーフを欠く変異体が含まれるが、変異体が分泌タンパク質であることを示すシグナルペプチドが含まれる（ｖ．４及びｖ．６）。そのようなｖ．４及びｖ．６等の分泌タンパク質は、癌存在及び進行の生物マーカーとして役立つ。癌患者の血清中のそのような変異タンパク質のレベルは、癌、特に、表Ｉに列挙した癌等の癌の疾患又はその進行の予後徴候マーカーとして役立つ。さらに、そのような分泌タンパク質は、モノクローナル抗体及び関連している結合分子の標的である。したがって、これらのような分泌タンパク質は、ヒト悪性腫瘍に対する診断、予後徴候、予防及び治療のための標的として役立つ。１５８Ｐ１Ｄ７の分泌変異体のターゲッティングは、その分泌変異体が細胞／組織に病理関連或いは癌関連の効果を及ぼすときに、特に好ましい。」と記載されている。
　また、配列番号２の完全長の１５８Ｐ１Ｄ７転写物については、実施例４で「乳癌サンプルに関し、１５８Ｐ１Ｄ７の発現が、ＭＣＦ７及びＣＡＭＡ−１乳癌株細胞、乳癌患者から単離された乳房腫瘍組織において観察されるが、正常な乳房組織においては観察されない（図１０）。１５８Ｐ１Ｄ７は、メラノーマ癌において発現をする。ＲＮＡを正常な皮膚株細胞、デトロイト−５５１（Ｄｅｔｒｏｉｔ−５５１）、及びメラノーマ癌株細胞Ａ３７５から抽出した。１０ｕｇの全ＲＮＡを用いるノーザンブロットは、１５８Ｐ１Ｄ７　ＤＮＡプローブでプローブされた。結果として、メラノーマ癌株細胞において１５８Ｐ１Ｄ７の発現が確認されるが、その正常な株細胞においては確認されない（図２０）。」と記載され、図１０又は図２０で、ノーザンプロットによる乳癌細胞又は皮膚癌細胞での完全長の１５８Ｐ１Ｄ７ｍＲＮＡの発現が確認されている。
　しかしながら、完全長のものより短い配列番号１５、配列番号１６、又は配列番号１７をコードする転写変異体の、乳癌細胞又は皮膚癌細胞での発現は、実施例４では確認されていない。
　さらに、配列番号１５、配列番号１６、又は配列番号１７のアミノ酸配列からなるポリペプチドの活性だけでなく、配列番号１４のアミノ酸配列を有する完全長の１５８Ｐ１Ｄ７タンパク質の活性についても、本願明細書には記載されていない。
　
（３）当審の判断
　本願発明１の配列番号１５、配列番号１６、又は配列番号１７の転写変異体がコードするポリペプチドの活性が、本願明細書に記載されていないのは、上記（２）に記載したとおりであり、また、本願出願時の技術常識を考慮しても、それらポリペプチドの活性は推認できない。
　また、配列番号２の完全長の１５８Ｐ１Ｄ７転写物については、特定の癌のマーカーとして機能する可能性が、本願明細書で示されているものの、配列番号１５、配列番号１６、又は配列番号１７をコードする転写変異体が、何らかの癌で発現することは、上記（２）に記載のとおり、本願明細書では確認されていない。
　一方、癌細胞において完全長の転写物が発現すれば、同時にその転写変異体も発現することが、本願出願時の技術常識とはいえないから、本願明細書で皮膚癌細胞等での発現が確認されていない以上、配列番号１５、配列番号１６、又は配列番号１７をコードする転写変異体が癌マーカーとして使用できるかは、本願出願時の技術常識を考慮しても不明である。
　したがって、本願発明１の配列番号１５、配列番号１６、又は配列番号１７をコードする転写変異体については、本願出願時の技術常識を考慮しても、これらを癌マーカーとして使用できると推認できるよう本願の発明の詳細な説明が記載されているとはいえないから、本願発明の詳細な説明には、本願発明１を当業者が実施をできる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえず、本願は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
（４）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２５年２月１３日付回答書中で、
「（１）本願において開示されたことは、１５８Ｐ１Ｄ７が発現している特定の細胞について、これが癌細胞であると検出することができることである。この事実は、特定の癌細胞の検出のためのマーカーとして役立つということである。 
 （２）１５８Ｐ１Ｄ７のスプライスバリアントもまた、特定の癌の存在及び進行の生物マーカーとして役立つものである。 
 （３）遺伝子が位置するゲノム領域が特定の癌において調節されるとき、その遺伝子の選択的転写物又はスプライスバリアントもまた調節される。 
　つまり、本発明によれば、皮膚細胞において、１５８Ｐ１Ｄ７又はそのスプライスバリアントの少なくとも１つが発現していれば、その皮膚細胞を癌細胞として特定することができるということである。 
 ＜３＞本願の図２０に示すノーザンブロット解析によれば、正常皮膚細胞では１５８Ｐ１Ｄ７が発現せず、皮膚癌細胞では１５８Ｐ１Ｄ７が発現することは明らかである（以下に示す参考資料も参照）。図２０に示されるバンドについて、配列番号１４〜１７で示したアミノ酸配列のいずれのものであるかの特定はしていない。しかしながら、図２０が癌マーカーとして有用であることを示すデータとして十分であることは言うまでもない。」と主張している。
　審判請求人の上記主張中の（２）（３）は、上記（２）の本願明細書の段落【０６４０】の下線部の記載に基づくものである。しかしながら、同時に、上記（２）の本願明細書の段落【０６３６】の下線部の記載にもあるように、転写変異体は、完全長の転写物と同じ組織で同時に発現する場合もあるし、そうでない場合もあるものであり、癌細胞においても同様であることが、本願出願時の技術常識であり、審判請求人の上記主張中の（２）（３）が、本願出願時の技術常識であるとはいえない。
　実際、審判請求人が上記主張中の＜３＞で強調する、図２０で示されるバンドが１本であるということは、むしろ、「１０ｕｇの全ＲＮＡを用いるノーザンブロットは、１５８Ｐ１Ｄ７　ＤＮＡプローブでプローブされた。結果として、メラノーマ癌株細胞において１５８Ｐ１Ｄ７の発現が確認され」たのは、完全長の転写物のみであり、メラノーマ癌株細胞で全ての転写変異体は発現していないことが確認されているといえるから、審判請求人の上記主張は採用できない。
　
６．むすび
  以上のとおりであるから、本願請求項１に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができず、また、本願請求項１に記載の発明について、本願は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしておらず、特許を受けることができないので、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。