【事件の表示】
　特許第３３９１０６７号「エポキシ樹脂組成物及び積層板用エポキシ樹脂組成物」の請求項１ないし５に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３３９１０６７号の請求項１ないし５に係る特許を取り消す。
【理　由】
１．手続きの経緯
　本件特許第３３９１０６７号の発明は、平成５年１２月３日に特許出願され、平成１５年１月２４日に特許権の設定登録がなされたものであり、その後、松山　巌（以下、「特許異議申立人」という。）より特許異議の申立てがあり、平成１５年１２月１１日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成１６年３月８日に特許異議意見書が提出され、平成１６年１１月１６日付けで特許異議申立人に対して審尋がなされ、平成１７年１月２１日に回答書が提出され、平成１７年７月２２日付けで特許権者に対して審尋（ファクシミリ）がなされたところ、その指定期間内に、特許権者からは回答がなされなかったものである。
　
２．本件発明　
　本件請求項１〜５に係る発明（以下、「本件発明１」〜「本件発明５」という。）は、特許査定時の本件明細書（以下、「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１〜５に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項１】 芳香族炭化水素基が環状脂肪族炭化水素基を結節基として結合しており、該芳香族炭化水素基上にグリシジルオキシ基を置換基として有する構造を有するエポキシ樹脂であって、かつ、不揮発分５０重量％ジオキサン溶液におけるガ−ドナ−色数が１０以下であるエポキシ樹脂（Ａ）と、硬化剤（Ｂ）、硬化促進剤（Ｃ）とを必須成分とすることを特徴とするエポキシ樹脂組成物。
【請求項２】 環状脂肪族炭化水素基がその骨格中にシクロヘキサン環或いはシクロヘキセン環を有するものである請求項１記載の組成物。
【請求項３】 エポキシ樹脂（Ａ）がヒドロキシル基含有化合物と不飽和環状炭化水素化合物とを酸性イオン交換樹脂の存在下に反応させて得られるフェノ−ル樹脂に、エピハロヒドリンを反応させたものである請求項１記載の組成物。
【請求項４】 不飽和環状炭化水素化合物がシクロヘキサン環或いはシクロヘキセン環を有するものである請求項３記載の組成物。
【請求項５】 請求項１〜４の何れか１つに記載の組成物に更にハロゲン化エポキシ樹脂を含有することを特徴とする積層板用エポキシ樹脂組成物。」
　
３．特許異議の申立てについての判断         
　３−１．特許異議申立人の主張
　特許異議申立人は、甲第１〜４号証を提出して、本件請求項１〜５に係る発明の特許は、以下の理由により取り消されるべきものであると主張している。
（１）本件請求項１〜４に係る発明は、甲第１〜３号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり、また、本件請求項５に係る発明は、甲第１〜４号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、いずれも、特許法第２９条第２項の規定に違反し、特許を受けることができない。　
　
　３−２．判断
　　３−２−１．取消理由
　当審において通知した取消理由は以下のとおりであり、引用した刊行物等は下記のとおりである。
（１）本件請求項１〜５に係る発明は、甲第１〜５号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反し、特許を受けることができない。
　
＜刊行物等＞
刊行物１：特開平５−３０１９４６号公報（特許異議申立人が提出した甲第１号証） 
刊行物２：特開平５−２１４０５１号公報（同甲第２号証） 
刊行物３：米国特許第３，４１９，６２４号明細書（同甲第３号証） 
刊行物４：特開平４−１０３６１６号公報（同甲第４号証） 
刊行物５：特開平４−１７０４２４号公報（本件の審査過程で拒絶理由に引用された刊行物） 
参考資料１：インターネットＵＲＬ「http://www.toray.co.jp/ace/ameniflex/ame_001.html」で入手できる資料 
　
　　３−２−２．刊行物１ないし５の記載事項
刊行物１
（１−１）「エポキシ樹脂および硬化剤を含有してなるエポキシ樹脂組成物において、（Ａ）エポキシ樹脂として、一般式（Ｉ）（化１）で表されるフェノール−ジシクロペンタジエン樹脂に、
【化１】
（式中、ｎは０〜１０の整数を示し、Ｒ１は水素原子、炭素数１〜９のアルキル基を示す）式（ＩＩ）（化２）で表されるエピクロルヒドリンを
【化２】
反応させて得られるエポキシ樹脂、（Ｂ）硬化剤として、（ａ）一般式（ＩＩＩ）（化３）で表されるナフトールアラルキル樹脂−中略−および／または（ｂ）一般式（ＩＶ）（化４）で表されるフェノールアラルキル樹脂−中略−を用いることを特徴とするエポキシ樹脂組成物。」（特許請求の範囲の請求項１）
（１−２）「本発明は、新規にして有用なエポキシ樹脂組成物に関する。更に詳細には、耐熱性、耐湿性、接着性、機械的性質等に優れる注型、積層、接着、成形、封止、複合材等の用途に適したエポキシ樹脂組成物に関するものであり、実際に利用されるものとして、具体的には、半導体集積回路（ＩＣ）の封止用材料等が挙げられる。」（段落【０００１】）
（１−３）「本発明において、エポキシ樹脂原料として用いられるフェノール−ジシクロペンタジエン樹脂は、特公昭４１−１４０９９・・・等により公知であり、例えば、ジシクロペンタジエン１モルに対し、一般式（Ｖ）−中略−で表されるフェノールまたはアルキルフェノールを１〜２０モル反応させることにより得ることができる。
　製造法としては種々の方法があるが、・・・ルイス酸触媒、特に三ふっ化ほう素およびその錯体を用いる方法は、反応容器の材質に対する腐食性、樹脂中への触媒の混入、樹脂の水洗後の排水の無公害化等の問題があることから、・・・アルカンスルホン酸、パーフルオロアルカンスルホン酸、パーフルオロアルカンスルホン酸型イオン交換樹脂、スルホン酸型強酸性イオン交換樹脂等を触媒とする方法（特願平２−２９１８７２、特願平２−２９１８７３、特願平２−２９５４８９、特願平２−２９５４９０）が望ましい。」（段落【００１３】〜【００１５】）
（１−４）「本発明において、樹脂組成物を硬化させるにあたっては、硬化促進剤を使用することが望ましい。かかる硬化促進剤としては、２−メチルイミダゾール・・・等のイミダゾ−ル類・・・がある。」（段落【００２４】）
（１−５）「合成例 １
攪拌器、温度計および冷却器を装着した反応装置に、フェノール７０５ｇ（７．５モル）とトリフロロメタンスルホン酸０．６ｇを装入し、４０〜５０℃において攪拌を行いながら、ジシクロペンタジエン１９８ｇ（１．５モル）を３．５時間で滴下した。同温度で１時間攪拌を続けた後、１時間で１４０℃まで昇温し、１４０〜１５０℃で３時間反応を行った。反応終了後、未反応フェノールを減圧蒸留により除去し、一般式（Ｉ）の構造を持つ４３５ｇのフェノール−ジシクロペンタジエン樹脂を得た。」（段落【００２５】）
（１−６）「合成例 ２
攪拌器、温度計、ディーンスターク共沸トラップおよび冷却器を装着した反応装置に、合成例１で製造したフェノール−ジシクロペンタジエン樹脂１５０ｇ、エピクロルヒドリン４０２．４ｇ（４．３５モル）を装入し、攪拌を行いながら６０℃に加熱し、完全に溶解させた。引き続き、攪拌を続けながら、４５％水酸化ナトリウム水溶液８５．０ｇを２時間で滴下した。滴下中、反応温度は６０〜６５℃に保ちながら系内を１１０〜１３０ｍｍＨｇに減圧して、共沸されてくるエピクロルヒドリンは系内に戻し、水は系外へ除去した。水酸化ナトリウム水溶液の滴下が終了した後、水の留出がなくなるまで反応を続けた。反応終了後、室温まで冷却し副生した無機塩を濾過した。濾過液からエピクロルヒドリンを減圧蒸留し、フェノール−ジシクロペンタジエン樹脂の粗エポキシ化物を１８７．１ｇ得た。この粗エポキシ化物を９００ｇのメチルイソブチルケトンに溶解し、５％水酸化ナトリウム水溶液５０ｇを加え、６０℃において３０分間攪拌した。静置した後下層にくる水層を排出し、有機層が中性になるまで水で洗浄した後、メチルイソブチルケトンを減圧蒸留して除去した。このようにして、フェノール−ジシクロペンタジエン樹脂の精エポキシ樹脂１８２．５ｇを得た。」（段落【００２６】）
（１−７）「本発明により提供されるエポキシ樹脂組成物は、耐熱性と耐湿性に優れ、更に機械的性質、接着性、耐クラック性、作業性に優れているため、各種マトリックス樹脂として極めて有用性が高いものである。」（段落【００４５】）               
　
刊行物２
（２−１）「酸触媒存在下にて、フェノール類に、炭素−炭素二重結合を２個以上有する不飽和多環式炭化水素化合物を反応させた後、反応生成物を下記一般式化１で示されるハイドロタルサイト類化合物で処理することを特徴とする下記一般式化２で示されるフェノール樹脂の製造方法。
【化１】
【化２】
」（特許請求の範囲の請求項１）
（２−２）「本発明の目的は、酸触媒の存在下、フェノール類と炭素−炭素二重結合を２個以上有する不飽和多環式炭化水素化合物との反応により得られるフェノール樹脂の製造において、反応生成物中から酸触媒または触媒残渣を完全にかつ簡便に除去し、工業的に高純度のフェノール樹脂を得ることができるフェノール樹脂の製造方法を提供することにある。」（段落【０００９】）
（２−３）「本発明のフェノール樹脂の製造方法は、先ず酸触媒の存在下にて、フェノール類と炭素−炭素二重結合を２個以上有する不飽和多環式炭化水素化合物（以下炭化水素（１）という）とを反応させる。
　前記フェノール類としては、・・・具体的には例えば、フェノール、ｏ−クレゾール、ｍ−クレゾール、ｐ−クレゾール、ｔ−ブチルフェノール、２，４−ジメチルフェノール、２，６−ジメチルフェノール等を好ましく挙げることができる。中でも特に得られる樹脂の特性、精製の容易さあるいは経済性の点でフェノール、クレゾール類、キシレノール類が好ましい。−中略−
　また前記炭化水素（１）の炭素数は５〜１６であるのが好ましく、具体的にはシクロペンタジエン、ビニルシクロヘキセン、メチルシクロペンタジエン、又はブタジエン、イソプレン、ピペリレン等の鎖状の共役ジエン化合物、ジシクロペンタジエン、シクロペンタジエン、メチルシクロペンタジエン等の環状共役ジエン化合物及びこれらの混合物からなる群より選択される化合物のディールス・アルダー反応生成物等を好ましく挙げることができ、・・・」（段落【００１４】〜【００１７】）
（２−４）「本発明のフェノール樹脂の製造方法は、ハイドロタルサイト類（Ａ）による処理を行うので、得られるフェノール樹脂にはハロゲン原子イオンや触媒残渣が全く含まれず、該フェノール樹脂を用いた硬化物は、電気特性に非常に優れる。また本発明の製造方法により得られるフェノール樹脂は、低吸水性であるため、得られる硬化物は耐湿性に優れ、半導体用樹脂、プリント配線基板用積層板、粉体塗料、ブレーキシュー等に有用である。」（段落【００５６】）
（２−５）「【実施例１】フェノール１５００ｇとトルエン３００ｇとを、還流冷却器及びリービッヒコンデンサーを備えた容量５リットルの反応器に仕込み、１７０℃に加熱して、トルエン２５０ｇを留出し、反応系内の水分含有量を６０ｐｐｍとした。次いで、反応系を８０℃まで冷却し、三フッ化ホウ素・フェノール錯体１２ｇを添加した後、反応温度を８０℃に制御しながら、水分含有量が２０ｐｐｍのジシクロペンタジエン３００ｇを２．５時間かけて徐々に滴下し、滴下終了後、８０℃で０．５時間反応を行った。反応終了後、得られた反応生成物にハイドロタルサイト類としてＭｇ０．７Ａｌ０．３（ＯＨ）２（ＣＯ３）０．１５・ｍＨ２Ｏ（但し、ｍは０．４６≦ｍ≦０．５４である）で表わされるマグネシウム化合物・・・を３６ｇ添加し、３０分間撹拌して触媒を失活させた後、セライトを敷き詰めた濾紙を用いて反応液を濾過した。得られた透明な濾液を２４０℃で減圧蒸留し、下記化学式化２５で表わされるフェノール樹脂（Ａ）を５６０ｇ得た。各種分析結果について以下に示す。
【化２５】
　得られたフェノール樹脂（Ａ）は軟化点が９６℃、ガードナー色相７、残存ホウ素５ｐｐｍ、フッ素は１ｐｐｍ以下であった。」（段落【００５８】〜【００６０】）
（２−６）「【実施例２】フェノールの代わりにｏ−クレゾールを１６００ｇ用いた以外は、実施例１と同様に反応を行い、下記化学式化２６で表わされるフェノール樹脂（Ｂ）５７０ｇを得た。−中略−
　得られたフェノール樹脂（Ｂ）は、軟化点が９２℃、ガードナー色相は７、残存ホウ素は５ｐｐｍ、フッ素は１ｐｐｍ以下であった。」（段落【００６４】〜【００６６】）
（２−７）「【実施例３】フェノール１６００ｇとトルエン３００ｇとを、還流冷却器及びリービッヒコンデンサーを備えた容量５リットルの反応器に仕込み、１７０℃に加熱して、トルエン２５０ｇを留出し、反応系内の水分を７０ｐｐｍとした。次いで、反応系を８０℃まで冷却し、三フッ化ホウ素・フェノール錯体２５ｇを添加した後、反応温度８０℃に制御しながら水分含有量が２０ｐｐｍのテトラヒドロインデン４００ｇを２時間かけて徐々に滴下し、滴下終了後１４０℃で３時間反応を行った。
　反応終了後、実施例１で用いたハイドロタルサイト類化合物と同様のマグネシウム化合物を７５ｇ添加し、３０分間撹拌して触媒を失活させ、次いでセライトを敷き詰めた濾紙を用いて反応液を濾過した。得られた透明な濾液を２３０℃で減圧蒸留し、下記化学式化２７で表わされるフェノール樹脂（Ｃ）を４１０ｇ得た。−中略−
　得られたフェノール樹脂（Ｃ）は軟化点が１０５℃であった。またフェノール樹脂（Ｃ）の水酸基当量は１９５、ガードナー色相は８、残存ホウ素は７ｐｐｍ、フッ素は１ｐｐｍ以下であった。」（段落【００６７】〜【００７０】）
（２−８）「【比較例３】実施例１で得られた反応生成物を、メチルイソブチルケトン３５００ｇに溶解し、得られた反応生成物溶液に１１５０ｇの２重量％水酸化ナトリウム水溶液を加え、２時間撹拌させて触媒を失活させた。次いで２時間放置した後、水洗操作を３回繰り返し、有機層を回収した。次いで溶媒を蒸留により除去し、実施例１で得られたフェノール樹脂と同様のフェノール樹脂（Ａ）を得た。しかしながら、有機層を回収する段階で、有機層と水層との分離が困難であったため、目的物質であるフェノール樹脂（Ａ）の損失量が多く、３８０ｇしか得られなかった。しかも、フェノール樹脂（Ａ）の色相は高く（ガードナー色相１１）、濁りがあった。」（段落【００８５】）
　
刊行物３
（３−１）「
」（第１欄）
（３−２）「攪拌装置、温度計、還流コンデンサー、滴下漏斗および加熱マントル付き１リットルの三つ首丸底フラスコに、９４０ｇ（１０モル）の蒸留したての精製した溶融フェノールおよび基本的に全ての水をフェノールで置換した２５０ｇ（約１水素当量）の酸型Ｄｏｗｅｘ　５０　Ｘ−４を仕込んだ。得られたスラリーを７０−７５℃に加熱し、その後加熱を止めた。発熱を水冷により調節して温度を７０−７５℃に維持しながら１モルのジシクロペンタジエン（１３２ｇ）を滴下した。発熱が少なくなってからは加熱をした。２２時間の反応時間が終了して混合物はろ過され、触媒を２５０ｍｌの精製した溶融フェノールで洗浄した。ろ液と洗浄液を合わせて蒸留し１−５ｍｍで２００℃までの留分を留去した。蒸留器の底に残渣として得られた未精製のジシクロペンタジエンのビスフェノールの収率は、３１２ｇまたは９７．５％であった。」（第５欄第４６〜６４行）
　
刊行物４
（４−１）「樹脂合成
　ＤＣＰＤエポキシ樹脂とテトラブロモビスフェノールＡおよび必要に応じて液状エポキシ、臭素化エポキシあるいは多官能エポキシを表１に示した量比で２ｌガラスフラスコにはかりとった。−中略−
　樹脂ワニス製造
　表１に示された合成エポキシから以下の方法により樹脂ワニスが製造された。−中略−
　プレプレグの製造
　７６２８タイプのガラスクロス・・・を前記のワニス配合物中に含浸した後オーブン中で加熱処理することによりプレプレグを作製した。−中略−
　ラミネート（積層板）の製造
　積層板は前記の条件で作製したプレプレグを２１ｃｍ×１８ｃｍにカットし８板（註：「板」は「枚」の誤記と認める。）重ねてプレスした。
−中略−
　各テストの結果を表１に示す。」（第６頁左下欄第１４行〜第７頁右上欄第１７行）
（４−２）「
」（第７〜８頁）
　
刊行物５
（５−１）「フェノール化合物とジシクロペンタジエンをスルホン酸型強酸性イオン交換樹脂を触媒として反応させることを特徴とするフェノール重合体の製造方法。」（特許請求の範囲第１項）
（５−２）「実施例１ 
　温度計、攪拌装置を付したガラス製反応器にフェノール５６．４ｇ（０．６モル）と触媒のスルホン酸型イオン交換樹脂（バイエル社製、レバチットＫ−２６１１）４０ｇを装入した。ついで、攪拌下で内温を９０℃まで昇温し、これにジシクロペンタジエン２６．４４ｇ（０．２モル）を４．５時間かけて滴下した。滴下終了後、内温を１１５℃に保ち、３５時間熟成を行なって反応を終了した。これをただちに同温度で熱濾過し、触媒のイオン交換樹脂を回収した。反応液はそのまま真空蒸留を行なって未反応フェノールを回収した。残査を熱時に排出して放冷すると、茶褐色の重合体が得られた。」（第３頁右上欄第４〜１６行）
　
　　３−２−３．特許法第２９条第２項違反について
（１）本件発明１
　刊行物１には、その特許請求の範囲に、「エポキシ樹脂および硬化剤を含有してなるエポキシ樹脂組成物において、（Ａ）エポキシ樹脂として、一般式（Ｉ）（化１）で表されるフェノール−ジシクロペンタジエン樹脂に、
【化１】
（式中、ｎは０〜１０の整数を示し、Ｒ１は水素原子、炭素数１〜９のアルキル基を示す）式（ＩＩ）（化２）で表されるエピクロルヒドリンを
【化２】
反応させて得られるエポキシ樹脂、（Ｂ）硬化剤として、（ａ）一般式（ＩＩＩ）（化３）で表されるナフトールアラルキル樹脂−中略−および／または（ｂ）一般式（ＩＶ）（化４）で表されるフェノールアラルキル樹脂−中略−を用いることを特徴とするエポキシ樹脂組成物」（摘示記載（１−１））が記載されており、発明の詳細な説明には、このフェノール−ジシクロペンタジエン樹脂が、ジシクロペンタジエン１モルに対して、フェノールまたはアルキルフェノールを１〜２０モル反応させることによって得られること（摘示記載（１−３））及び樹脂組成物を硬化させるにあたっては、硬化促進剤を使用することが望ましいこと（摘示記載（１−４））が記載されている。
　刊行物１の特許請求の範囲に記載されたエポキシ樹脂組成物において、一般式（Ｉ）で表されるフェノール−ジシクロペンタジエン樹脂は、水酸基を有する芳香族炭化水素基であるフェノール由来部分と、環状脂肪族炭化水素基であるジシクロペンタジエン由来部分とが結合した構造を有しており、これを式（ＩＩ）で表されるエピクロルヒドリンと反応させて（Ａ）エポキシ樹脂を生成させる際に、この芳香族炭化水素基の水酸基がエピクロルヒドリンと反応してグリシジルオキシ基を形成することは自明である。
　そうすると、本件発明１と刊行物１に記載された発明とは、ともに、
「芳香族炭化水素基が環状脂肪族炭化水素基を結節基として結合しており、該芳香族炭化水素基上にグリシジルオキシ基を置換基として有する構造を有するエポキシ樹脂であって、かつ、エポキシ樹脂（Ａ）と、硬化剤（Ｂ）、硬化促進剤（Ｃ）とを必須成分とするエポキシ樹脂組成物」
である点で一致しているが、刊行物１には、本件発明１で規定している
「不揮発分５０重量％ジオキサン溶液におけるガ−ドナ−色数が１０以下である」点
について記載されていない点で、これらの発明の間には相違が認められる。
　
　そこでこの相違点について、以下に検討する。
　（ｉ）刊行物２には、その特許請求の範囲に、「酸触媒存在下にて、フェノール類に、炭素−炭素二重結合を２個以上有する不飽和多環式炭化水素化合物を反応させた後、反応生成物を下記一般式化１で示されるハイドロタルサイト類化合物で処理することを特徴とする下記一般式化２で示されるフェノール樹脂の製造方法。
【化１】
【化２】
」（摘示記載（２−１））が記載されており、この方法によれば、ハイドロタルサイト類（Ａ）による処理を行うので、得られるフェノール樹脂にはハロゲン原子イオンや触媒残渣が全く含まれないこと（摘示記載（２−４））が記載されている。また、ハイドロタルサイト処理したフェノール樹脂のガードナー色相が７ないし８であった、との実施例（摘示記載（２−５）〜（２−７））が示され、また、このようにしなかったフェノール樹脂ではガードナー色相が１１であった、との比較例３（摘示記載（２−８））が示されている。
　刊行物２の特許請求の範囲に記載された、フェノール類に、炭素−炭素二重結合を２個以上有する不飽和多環式炭化水素化合物を反応させて得られる反応生成物は、一般式化２からみて、芳香族炭化水素基が環状脂肪族炭化水素基を結節基として結合しており、該芳香族炭化水素基上に水酸基を有する構造を備えたものということができる。
　そうすると、刊行物２に記載されたフェノール類と不飽和多環式炭化水素化合物を反応させて得られる反応生成物は、刊行物１に記載された「一般式（Ｉ）で表されるフェノール−ジシクロペンタジエン樹脂」に相当するものであり、刊行物１に記載された発明において、エピクロルヒドリンと反応させてエポキシ樹脂を生成させる原料として刊行物２に記載された反応生成物を用いることは、当業者が容易に想到し得たものというべきである。
　そして、刊行物２に記載された方法によってガードナー色相が７ないし８となった該反応生成物を刊行物１に記載された発明における「一般式（Ｉ）で表されるフェノール−ジシクロペンタジエン樹脂」として用い、該芳香族炭化水素基上にグリシジルオキシ基を置換基として有する構造を有するエポキシ樹脂を生成させれば、着色がより少ないエポキシ樹脂が得られ、それに適した分野に供し得ることも、予測可能の範囲を越えるものとはいえない。
　特許権者はこの点について、特許異議意見書中で、
　　（イ）ガードナー色数とはＡＳＴＭ　Ｄ１５４４−６８に規定される測定法であって、透明液状の物質について基準となるガードナー色数標準管と比べる比色法によって評価するもの（乙第１号証を提示）であり、固形樹脂を溶媒で溶解した場合、希釈率により色相は大きく変動するから、使用溶媒及び希釈率が明示されていない刊行物２に記載された「ガードナー色相」を本件発明における「ガードナー色数」と比較することはできない、及び、
　　（ロ）ジシクロペンタジエン型フェノール樹脂の如く本来的に着色し易い樹脂であれば、これを更にエピクロルヒドリンとの反応に供し、その上、溶剤回収等の工程操作によって熱履歴を受ければ更に樹脂の着色は益々酷くなると考えるのが通常である、
と主張している。
　しかしながら、（イ）の点については、特許権者が提出した乙第１号証にはガードナー色数を測定する際の溶剤及び希釈率として本件発明１におけるようなものを用いることは特定されておらず、一方、特許異議申立人が審尋の回答書に添付して提出した参考資料２（ＡＳＴＭ　Ｄ１７６３−８８）には、Ｄ−１５４４試験法がブチルカルビトールの４０％（固体）溶液を用いて行われることが記載されている。そして、刊行物２に記載された「ガードナー色相」もこの一般的な試験法により測定されたものと解するのが相当であり、溶媒については樹脂を均一に溶解できて透明のものであればその種類によらず用い得るものというべきであって、４０％溶液における色相は５０％溶液における色相と同程度かやや薄いものと解されるから、刊行物２に記載されたガードナー色相７ないし８を有する反応生成物は、本件発明１における「不揮発分５０重量％ジオキサン溶液におけるガ−ドナ−色数」という基準においてもやはり１０以下になるものというべきである。
　また、（ロ）の点については、ジシクロペンタジエン型フェノール樹脂をエピクロルヒドリンとの反応に供した場合に着色の程度が増すことを示す根拠は見出せず、かえって、当該反応によってガードナー色数が減少することを示す資料（特許異議申立人が上記回答書に添付して提出した参考資料３（特開平８−５３５３９号公報）及び参考資料４（特開平７−２５２３４９号公報））もあることを勘案すれば、特許権者の主張は採用できない。
　
　（ｉｉ）更に、本件明細書には、ガードナー色数を本件発明１の範囲内に調整するための方法として、「酸性イオン交換樹脂の存在下にフェノ−ル類と不飽和脂環式炭化水素化合物とを重付加反応させて原料フェノール樹脂を製造し、次いでエピハロヒドリンを反応させる方法」（段落【００１３】）が挙げられているが、このように酸性イオン交換樹脂を用いる方法は刊行物１に望ましいものとして記載（摘示記載（１−３））されている。また、刊行物３には、フェノールとジシクロペンタジエンとを「酸型Ｄｏｗｅｘ　５０　Ｘ−４」（酸性イオン交換樹脂と解される。）の存在下で反応させてジシクロペンタジエンのビスフェノールを得ること（摘示記載（３−１）、（３−２））が記載されており、刊行物５には、フェノール化合物とジシクロペンタジエンをスルホン酸型強酸性イオン交換樹脂を触媒として反応させてフェノール重合体を製造すること（摘示記載（５−１））が記載されている。
　そうすると、刊行物１に記載された発明において、一般式（Ｉ）で表されるフェノール−ジシクロペンタジエン樹脂を製造するにあたり、このような周知技術を採用することは当業者が普通に行うことであり、それにより着色の少ない樹脂が得られるということも、該採用に伴って必然的に生ずる効果にすぎないものということもできる。
　
　（ｉｉｉ）まとめ
　したがって、刊行物１に記載された発明において、本件発明１のように「不揮発分５０重量％ジオキサン溶液におけるガ−ドナ−色数が１０以下である」との規定を設ける点に特に困難性は見出せない。
　よって、本件発明１は、刊行物１〜３及び５に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（２）本件発明２
　本件発明２は、本件発明１において「環状脂肪族炭化水素基がその骨格中にシクロヘキサン環或いはシクロヘキセン環を有するものである」との限定を付したものであるが、刊行物１に記載された「フェノール−ジシクロペンタジエン樹脂」はこれに該当するものである。
　そして、上記のように本件発明１は刊行物１〜３及び５に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明２も同様の理由により、刊行物１〜３及び５に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（３）本件発明３
　本件発明３は、本件発明１において「エポキシ樹脂（Ａ）がヒドロキシル基含有化合物と不飽和環状炭化水素化合物とを酸性イオン交換樹脂の存在下に反応させて得られるフェノ−ル樹脂に、エピハロヒドリンを反応させたものである」との限定を付したものであるが、上記（１）−（ｉｉ）で述べたとおり、ヒドロキシル基含有化合物と不飽和環状炭化水素化合物とを酸性イオン交換樹脂の存在下に反応させてフェノ−ル樹脂を得ることは刊行物１に記載されており、また、刊行物３及び５にも記載されているように、当業界で広く知られた技術にすぎないから、このようなフェノール樹脂を刊行物１に記載された発明において用い、エピハロヒドリンを反応させてエポキシ樹脂を得る点に何らの困難性もない。
　そして、上記のように本件発明１は刊行物１〜３及び５に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明３も同様の理由により、刊行物１〜３及び５に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（４）本件発明４
　本件発明４は、本件発明３において「不飽和環状炭化水素化合物がシクロヘキサン環或いはシクロヘキセン環を有するものである」との限定を付したものであるが、上記のように刊行物１に記載された「フェノール−ジシクロペンタジエン樹脂」はこれに該当するものである。
　そして、上記のように本件発明１及び３は刊行物１〜３及び５に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明４も同様の理由により、刊行物１〜３及び５に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（５）本件発明５
　本件発明５は、本件発明１〜４の何れか１つの組成物に、「更にハロゲン化エポキシ樹脂を含有することを特徴とする積層板用エポキシ樹脂組成物」に係る発明である。
　刊行物４には、ジシクロペンタジエンエポキシ樹脂とテトラブロモビスフェノールＡおよび必要に応じて液状エポキシ、臭素化エポキシあるいは多官能エポキシから樹脂ワニスを製造し、これを含浸させて得たプリプレグを用いて積層板を製造すること（摘示記載（４−１））が記載されており、この積層板について耐半田性（２６０℃、２０秒）を評価したこと（摘示記載（４−２））も記載されている。また、特許異議申立人が回答書に添付して提出した参考資料７（特開平５−９２６９号公報）の段落【０００３】及び参考資料８（特開平５−８６１６７号公報）の段落【０００２】に記載されているように、プリント配線板の積層板用途のエポキシ樹脂中に臭素化エポキシ樹脂等のハロゲン化エポキシ樹脂を配合して難燃性を向上させることは当業界で広く知られたことである。
　そうすると、刊行物１に記載されたエポキシ樹脂組成物において難燃性の向上を図ってハロゲン化エポキシ樹脂を含有させ、積層板の用途に供することは当業者が容易になし得たものであり、上記のように本件発明１〜４は刊行物１〜３及び５に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、これらのことから、本件発明４は、刊行物１〜５に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。
　
４．むすび
　以上のとおりであるから、本件発明１〜５は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　したがって、本件発明１〜５についての特許は拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものと認める。
　よって、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第１４条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過処置を定める政令（平成７年政令第２０５号）第４条第２項の規定により、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１７年９月８日（２００５．９．８）