【事件の表示】
　特許第３２１５４３４号「電気外科システム」の請求項１ないし５、７に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３２１５４３４号の請求項１ないし５、７に係る特許を取り消す。
【理　由】
１．本件発明
　特許第３２１５４３４号（平成８年１１月１９日［パリ条約による優先権主張１９９５年１１月２２日、米国］国際出願、平成１３年７月２７日設定登録。）の請求項１，２，３，４，５及び７に係る発明は、特許請求の範囲の請求項１，２，３，４，５及び７に記載された事項により特定される次のとおりのものである（以下、「本件発明１，２，３，４，５及び７」という。）。
「【請求項１】　基端部と、先端部と、先端部又はその近傍に配置された電極端子とを有する器具シャフトと、
　リターン電極と、
　前記器具シャフトの基端部の近傍に配置された、電極端子を高周波数電圧源に電気的に結合するための少なくとも一つのコネクタと、
　前記電極端子と前記リターン電極の間に電極端子に隣接する周囲の導電性流体を気化するのに十分であるような電位差を与えるための高周波数電力供給装置と、
　前記リターン電極及び前記電極端子と電気的に接触している流体経路を形成する流体配送要素とを備え、
　前記流体経路が、前記リターン電極と前記電極端子の間に電流経路を作りだすために、前記流体経路に沿って流体を送るための導電性流体供給装置に流体的に結合されるように構成された入口を有する、電気エネルギを目標部位の組織構造に加えるための電気外科システム。
　【請求項２】　前記リターン電極が、前記器具シャフトに配置されており、前記電極端子から約０．５〜２５ｍｍ基部方向に間隔をあけられている、請求項１に記載の電気外科システム。
　【請求項３】　前記電位差がピークトゥピークで約３５０〜１４００ボルトの範囲である、請求項１に記載の電気外科システム。
　【請求項４】　前記リターン電極が前記電極端子から間隔をあけられており、前記電極端子が導電性流体に接触している組織構造に隣接するところに近づけられ且つ高周波数電気エネルギが前記電極端子に加えられたときに、前記高周波数電気エネルギが組織構造の分子破壊を起こし且つ目標部位の固形組織細胞を切除の気体状生成物に直接変換するのに十分になるように、前記リターン電極と電極端子が構成されている、請求項１に記載の電気外科システム。
　【請求項５】　前記リターン電極が前記電極端子から間隔をあけられており、前記電極端子が導電性流体に接触している組織構造に隣接するところに近づけられ且つ高周波数電気エネルギが前記電極端子に加えられたときに、前記高周波数電気エネルギが前記電極端子の周りの導電性流体を気化させ且つ前記電極端子と前記組織構造の間に電離プラズマ層を形成し且つ荷電粒子をプラズマ層を横切って組織構造まで加速させるのに十分になるように、前記リターン電極と電極端子が構成されており、前記荷電粒子が組織構造の分子崩壊又は分離を起こすのに十分なエネルギを有している、請求項１に記載の電気外科システム。
　【請求項７】　前記電極端子が前記シャフトの前端部の近くに配置された一本の活性電極からなる、請求項１に記載の電気外科システム。」
　
２．引用刊行物記載の発明及び事項
［１］先の取消理由通知（平成１４年７月３１日付け）において刊行物１として引用した米国特許第４１１６１９８号明細書には、例えば、
（イ）明細書第１欄第３３〜４２行における「発明の背景」についての、
『患者体外に取り付けられた中立電極の面積に比べて切除ループが比較的小さい面積を持つことにより、切除ループ面に非常に高電流密度が生じ、蒸気発生による組織細胞の破裂に結びつく熱の発生が組織に生じ、その結果として、組織が分離する。所望の切除や凝固効果を得るには、使用高周波電流の必要電力値が１２０〜１５０Ｗの範囲である。』（異議申立人・肘井一也が提出した甲第１号証に添付された和訳第１頁第２３〜２８行参照）旨の記載、
（ロ）同第１欄第４９〜５６行における同じく「発明の背景」についての、
『内視鏡がコンデンサをつくり、これを介して使用容量の一部が漏れ電流として金属製内視鏡シャフトに係合する組織に流れる。使用容量のさらに大部分が切除ループから洗浄水を介して洗浄水流中の内視鏡シャフトの金属部分に直接流れ、そこから係合組織に流れる。』（同和訳第１頁第３２行〜第２頁第１行参照）旨の記載、
（ハ）同第４欄第５１行〜第５欄第１０行の
『第１図によれば、洗浄液体を通すことができ（矢印２９）、電気外科治療装置を軸方向に挿入するための空間がなお残るように、内視鏡１３がその両側から相隔たるファイバオプティックシステム１７により従来のやり方で軸方向に伸びる。
　発明によれば、この電気外科治療装置が、ファイバオプティックシステム１７と一緒に軸方向に挿入された、堅い金属シールド１４と内側導体１６を持つ同軸ケーブル１９から成る。内視鏡１３の金属製シャフトの内側には、第２と３図の構造の場合に示すように、シールド１４が図示されていないが絶縁スリーブ２２でおおわれる。
　前部では、内側導体１６が同軸ケーブル１９から幾分突き出、ファイバオプティックシステム１７による操作者の自由な視界を邪魔しないループをつくる治療電極１２まで伸びる。
　切除電極１２に対して逆の電極が、シールド１４に固定され、内視鏡シャフトのまわりに幾分曲げられ、第１図に示す矩形細長形状を有する中立電極１１で形成される。第４図に示すように、内側導体１６とシールド１４が接地電位にない高周波発生器１５の２つの極に接続される。』（同和訳第４頁第２１〜３３行参照）旨の記載、
（ニ）同第６欄第６１行〜第７欄第７行の
『第７と８図による実施例では、内視鏡１３自体の前部分、あるいは前部で内視鏡に取り付けられた同軸接続部が中立電極１１として造られる。この目的で、前部分が中間に挿入された絶縁リング３６により後部分、あるいは前部に嵌められた内視鏡１３接続部に対して絶縁される。切除ループ１２が前部で上記のやり方の一つで中立電極１１から出る。本実施例では、２本のリード線１６が円筒形中立電極１１から外方に出、一個所２０で結合し、１本のケーブルになり、内視鏡１３の後端部まで伸びる。中立電極１１がさらに絶縁されたケーブル１４により、第７と８図には図示されていないが、高周波発生器１５に接続される。』（同和訳第６頁第１９〜２５行参照）旨の記載及び
（ホ）同第７欄第５９〜６２行のクレーム１における
『治療電極と中立電極間に電気的コンダクタンスを提供するために液体を充填するのに適合した空間が前記両電極間に形成される』（同和訳第７頁第１６〜１７行参照）旨の記載、そして
（ヘ）図面、特に第１図における「内視鏡１３の金属製シャフトがループをつくる一本の治療電極１２と矩形細長形状を有する中立電極１１間に電気的コンダクタンスを提供するために液体を充填するのに適合した空間を形成し、かつ、該内視鏡１３の金属製シャフトが治療電極１２及び中立電極１１と電気的に接触する液体の通路を形成し、該液体の通路に沿って洗浄液体が矢印２９で示すように通すことができるように構成した内視鏡と電気外科治療装置の組み合わせ」に関する図示内容、第４図における「治療電極１２と中立電極１１がシールド１４、内側導体１６、及び２つの極を介して高周波発生器１５に電気接続されるようにした、高周波発生器１５と共に使用する電気外科治療装置の回路構成」に関する図示内容、更に、
（ト）刊行物１において、電気的コンダクタンスを提供するための液体（第１図中、矢印２９で示されるように送られる洗浄液体）を使用する以上、その供給部を有することは明らかであること、
等からみて、下記の発明Ａが記載されていると認められる。
［発明Ａ］
「後端部と、前部分と、前部分又はその近傍に配置された一本の治療電極１２とを有する内視鏡１３の金属製シャフトと、
　前記金属製シャフトに、前記治療電極１２から後端部方向に間隔をあけられて配置された中立電極１１と、
　前記治療電極１２を高周波発生器１５に電気的に接続するための極と、
　前記治療電極１２と前記中立電極１１の間に、治療電極１２に隣接する周囲で蒸気発生を得るような電力を与えるための高周波発生器１５と、
　前記中立電極１１及び前記治療電極１２と電気的に接触している液体の通路を形成する内視鏡１３の金属製シャフト内の空間とを備え、
　前記液体の通路が、前記中立電極１１と前記治療電極１２の間に電気的コンダクタンスを提供するために、前記液体の通路に沿って電気的コンダクタンスを提供するための液体である洗浄液体を送るための洗浄液体供給部を有する、使用高周波電流の必要電力を分離あるいは切除すべき組織に加えるための電気外科治療装置。」
　
［２］また、同刊行物２として引用した特公昭６３−４００９９号公報には、例えば、
（イ）公報第３頁第５欄第３４〜４２行における「発明の技術的背景」についての、
『電気外科作用は主として印加された電力及び電圧に依存しているので、能動電極は典型的には電力を集中させ、外科作用を小さい制御領域に限定するために小さな断面を有す。無線周波数電流に対する組織体から発生器への戻り経路は、電気外科作用が電流戻り位置で発生するのを防止するために大きい領域を有している「受動」すなわち「患者」のプレートによって与えられる。』なる記載及び
（ロ）同第３頁第６欄第３４行〜第４頁第７欄第１２行における同じく「発明の技術的背景」についての、
『電気外科発生器の出力特性が異なっていれば、更に別の作用が発生できる。つまり、単位時間当り十分な電力が細胞の水分を蒸発させるために組織に与えられた時には切断が生じる。印加電力が十分に高ければ、十分な量の蒸気が発生され能動電極と組織との間に蒸気の層を形成する。蒸気の層が形成された時は、高度にイオン化された空気及び水の分子から成る「プラズマ」が電極と組織との間に形成される。電気外科発生器が十分な電力を供給できれば、無線周波数電気アークがプラズマ内に発生する。このアークが発生した時は、組織に流入している電流はアークの断面積に等しい領域に限定される。この領域ではアークが組織に接触しそのため電力密度がこの点では極めて高くなる。この局部的な高電力密度の結果として、細胞の水分が瞬時に蒸気となって蒸発し、組織構造を分裂させるつまり細胞を別々に吹き飛ばす。これによって新しい蒸気が発生され電極と組織との間に蒸気の層を保持する。組織体に与えられた電力密度が十分であれば、十分な量の細胞が破壊され切断作用を生じさせる。正弦波のような繰返し電圧波形は連続的に続くアークを与え、極めて少ない壊死と止血とを伴なう切断を実行する。』なる記載、
等からみて、下記の事項Ｂ及び事項Ｃが記載されていると認められる。
［事項Ｂ］
「受動プレートと能動電極とを有する電気外科発生器において、
　十分な電力が前記能動電極に印加されたときに、前記十分な電力が細胞の水分を瞬時に蒸発させ、組織構造を分裂させつまり細胞を別々に吹き飛ばし、更には十分な量の細胞が破壊され切断作用を生じさせるように、前記受動プレートと能動電極が構成されている、電気外科発生器。」
［事項Ｃ］
「受動プレートと能動電極とを有する電気外科発生器において、
　十分な電力が前記能動電極に印加されたときに、前記十分な電力が前記能動電極の周りの細胞の水分を蒸発させ且つ前記能動電極と組織構造の間にプラズマを形成し且つアークをプラズマを横切って組織構造まで加速させるのに十分になるように、前記受動プレートと能動電極が構成されており、前記アークが組織構造の分裂を起こすのに十分な高電力密度を有している、電気外科発生器。」
　
３．対比・判断
［１］本件発明１について
　本件発明１と上記発明Ａを対比すると、発明Ａにおける「後端部」、「前部分」、「治療電極１２」、「内視鏡１３の金属製シャフト」、「中立電極１１」、「高周波発生器１５」、「接続」、「極」、「蒸気発生を得る」、「電力」、「液体の通路」、「内視鏡１３の金属製シャフト内の空間」、「電気的コンダクタンスを提供するために」、「電気的コンダクタンスを提供するための液体である洗浄液体」、「洗浄液体供給部」、「必要電力」、「分離あるいは切除すべき組織」そして「電気外科治療装置」なる各文言は、それらの意味、機能または作用等からみて、それぞれ、順に、本件発明１の「基端部」、「先端部」、「電極端子」、「器具シャフト」、「リターン電極」、「高周波数電圧源」あるいは「高周波数電力供給装置」、「結合」、「少なくとも一つのコネクタ」、「気化するのに十分である」、「電位差」、「流体経路」、「流体配送要素」、「電流経路を作りだすために」、「流体」、「導電性流体供給装置」、「電気エネルギ」、「目標部位の組織構造」そして「電気外科システム」なる各文言に相当すると認められる。
　また、発明Ａにおいて、治療電極１２（電極端子）に隣接する周囲で蒸気発生を得る（気化する）際の対象物体としては、電気的コンダクタンスを提供するための液体である洗浄液体（導電性流体）が含まれることも明らかである。
　したがって、本件発明１と発明Ａとは、
「基端部と、先端部と、先端部又はその近傍に配置された電極端子とを有する器具シャフトと、
　リターン電極と、
　前記電極端子を高周波数電圧源に電気的に結合するための少なくとも一つのコネクタと、
　前記電極端子と前記リターン電極の間に電極端子に隣接する周囲の導電性流体を気化するのに十分であるような電位差を与えるための高周波数電力供給装置と、
　前記リターン電極及び前記電極端子と電気的に接触している流体経路を形成する流体配送要素とを備え、
　前記流体経路が、前記リターン電極と前記電極端子の間に電流経路を作りだすために、前記流体経路に沿って流体を送るための導電性流体供給装置を有する、電気エネルギを目標部位の組織構造に加えるための電気外科システム」、
である点で一致し、下記の点で相違している。
［相違点］
（ａ）コネクタが、本件発明１においては、「器具シャフトの基端部の近傍に配置され」ているのに対して、発明Ａでは、その配置について明確にされていない点。
（ｂ）流体経路が、本件発明１においては、導電性流体供給装置に「流体的に結合されるように構成された入口」を有しているのに対して、発明Ａでは、その構成について明確にされていない点。
　以下、上記相違点（ａ），（ｂ）について検討する。
・相違点（ａ）について
　コネクタの配置箇所については、当業者が適切な位置を適宜設定し得るものであり、本件発明１のように器具シャフトの基端部の近傍に配置することに格別の工夫があったものとも認められないから、相違点（ａ）は単なる設計上の問題にすぎない。
・相違点（ｂ）について
　発明Ａの電気外科システムは、導電性流体供給装置を有し、かつ、流体経路がそれに沿って導電性流体をリターン電極と電極端子の間に送るものである以上、流体経路において、上記導電性流体供給装置に流体的に結合されるように構成された入口を備える必要のあることは、当業者であれば容易に理解されるところであり、該入口を備えることに格別の技術的困難性を伴うものとも認められない。
　そして、本件発明１により奏される効果も、発明Ａから予測し得る範囲のものにすぎない。
　したがって、本件発明１は、上記刊行物１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
　なお、特許権者は、平成１５年２月１３日付けの意見書の第６頁第１〜１０行において、刊行物１の記載から、洗浄液体が導電性であることは断定できない旨主張している。
　しかしながら、内視鏡を使用する外科治療の分野における洗浄液として、等浸透圧環境を維持するため且つ視野を鮮明に保つように、導電性液体である生理食塩水（等浸透圧食塩水）を使用することは最も一般的な使用形態であり、刊行物１における、「使用容量のさらに大部分が切除ループから洗浄水を介して洗浄水流中の内視鏡シャフトの金属部分に直接流れ」（上記２．［１］（ロ）の項参照。）なる記載、及び、「治療電極と中立電極間に電気的コンダクタンスを提供するために液体を充填するのに適合した空間が前記両電極間に形成される」（上記２．［１］（ホ）の項参照。）なる記載からしても、発明Ａにおける洗浄液体は導電性を有しているというべきである。
　また、特許権者は、上記意見書の第５頁第２０〜２２行において、刊行物１は、電極の周囲で（導電性流体を気化させ）蒸気を発生させることを可能とさせる高周波発生器を開示していない旨主張している。
　しかしながら、刊行物１の「切除ループ面に非常に高電流密度が生じ、蒸気発生による組織細胞の破裂に結びつく熱の発生が組織に生じ、その結果として、組織が分離する。」（上記２．［１］（イ）の項参照。）なる記載によれば、発明Ａにおいて、切除ループ即ち切除電極には、導電性流体を気化させるような高周波発生器が接続されていると解するのが相当である。
　
［２］本件発明２について
　本件発明２は、本件発明１において、「リターン電極が、器具シャフトに配置されており、電極端子から約０．５〜２５ｍｍ基部方向に間隔をあけられている」構成を更に限定したものであるが、発明Ａには、中立電極１１（リターン電極）が、金属製シャフト（器具シャフト）に、治療電極１２（電極端子）から後端部（基部）方向に間隔をあけられて配置された構成も具備されている。
　そうすると、発明Ａにおいて、リターン電極と電極端子との間隔として当業者が治療に際して通常適宜に選択し得る範囲の値である約０．５〜２５ｍｍを単に選定して、本件発明２のように構成することは、当業者にとって容易であるというべきである。
　したがって、本件発明２は、上記［１］での検討内容を踏まえれば、上記刊行物１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
［３］本件発明３について
　本件発明３は、本件発明１において、「電位差がピークトゥピークで約３５０〜１４００ボルトの範囲である」構成を更に限定したものである。
　しかしながら、発明Ａにおいて、高周波数電力供給装置からの電位差は、当業者が治療に最適な値として適宜選定し得るものであるところ、「ピークトゥピークで約３５０〜１４００ボルトの範囲である電位差」自体、当業者が通常想定し得ない範囲のものとは認められないから、上記限定された構成は、単なる設計的事項にすぎないものというべきである。
　したがって、本件発明３は、上記［１］での検討内容を踏まえれば、上記刊行物１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
［４］本件発明４について
　本件発明４は、本件発明１において、「リターン電極が電極端子から間隔をあけられており、前記電極端子が導電性流体に接触している組織構造に隣接するところに近づけられ且つ高周波数電気エネルギが前記電極端子に加えられたときに、前記高周波数電気エネルギが組織構造の分子破壊を起こし且つ目標部位の固形組織細胞を切除の気体状生成物に直接変換するのに十分になるように、前記リターン電極と電極端子が構成されている」構成を更に限定したものであるが、「リターン電極が電極端子から間隔をあけられており、前記電極端子が導電性流体に接触している組織構造に隣接するところに近づけられ」た構成は、実質的に発明Ａが具備している構成であり、また、上記事項Ｂとして摘記したように、電気外科発生器（電気外科システム）において、「十分な電力（高周波数電気エネルギ）が能動電極（電極端子）に印加された（加えられた）ときに、前記十分な電力（高周波数電気エネルギ）が細胞の水分が瞬時に蒸気となって蒸発し、組織構造を分裂させるつまり細胞を別々に吹き飛ばし、更には十分な量の細胞が破壊され切断作用を生じさせる（組織構造の分子破壊を起こし且つ目標部位の固形組織細胞を切除の気体状生成物に直接変換する）ように、前記受動プレート（リターン電極）と能動電極（電極端子）が構成され」ることは、刊行物２に開示されているところである。
　したがって、かかる刊行物２に開示された事項Ｂを発明Ａに適用し、本件発明４のようにリターン電極と電極端子を構成することは、当業者にとって容易である。
　したがって、本件発明４は、上記［１］での検討内容を踏まえれば、上記刊行物１及び２に記載された発明及び事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
［５］本件発明５について
　本件発明５は、本件発明１において、「リターン電極が電極端子から間隔をあけられており、前記電極端子が導電性流体に接触している組織構造に隣接するところに近づけられ且つ高周波数電気エネルギが前記電極端子に加えられたときに、前記高周波数電気エネルギが前記電極端子の周りの導電性流体を気化させ且つ前記電極端子と前記組織構造の間に電離プラズマ層を形成し且つ荷電粒子をプラズマ層を横切って組織構造まで加速させるのに十分になるように、前記リターン電極と電極端子が構成されており、前記荷電粒子が組織構造の分子崩壊又は分離を起こすのに十分なエネルギを有している」構成を更に限定したものであるが、「リターン電極が電極端子から間隔をあけられており、前記電極端子が導電性流体に接触している組織構造に隣接するところに近づけられ」た構成は、実質的に発明Ａが具備している構成であり、また、上記事項Ｃとして摘記したように、電気外科発生器（電気外科システム）において、「十分な電力（高周波数電気エネルギ）が能動電極（電極端子）に印加された（加えられた）ときに、前記十分な電力（高周波数電気エネルギ）が前記能動電極（電極端子）の周りの細胞の水分（導電性流体）を蒸発（気化）させ且つ前記能動電極（電極端子）と前記組織構造の間にプラズマ（電離プラズマ層）を形成し且つアーク（荷電粒子）をプラズマ（プラズマ層）を横切って組織構造まで加速させるのに十分になるように、前記受動プレート（リターン電極）と能動電極（電極端子）が構成されており、前記アーク（荷電粒子）が組織構造の分裂（分子崩壊又は分離）を起こすのに十分な高電力密度（エネルギ）を有している」ことは、刊行物２に開示されているところである。
　したがって、かかる刊行物２に開示された事項Ｃを発明Ａに適用し、本件発明５のようにリターン電極と電極端子構成することは、当業者にとって容易である。
　したがって、本件発明５は、上記［１］での検討内容を踏まえれば、上記刊行物１及び２に記載された発明及び事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
［６］本件発明７について
　本件発明７は、本件発明１において、「電極端子がシャフトの前端部の近くに配置された一本の活性電極からなる」構成を更に限定したものであるが、かかる限定された構成は、「前部分と、前部分又はその近傍に配置された一本の治療電極１２とを有する内視鏡１３の金属製シャフト」として、実質的に発明Ａが具備している構成にすぎない。
　したがって、本件発明７は、上記［１］での検討内容を踏まえれば、上記刊行物１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
４．むすび
　以上のとおり、本件発明１，２，３，４，５及び７は、上記引用刊行物１及び２に記載の発明及び事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明１，２，３，４，５及び７の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、同法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１５年５月６日（２００３．５．６）