【事件の表示】
　特願２００８−５０３０８３「樹木の保護のための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１８年　９月２８日国際公開、ＷＯ２００６／１０２２８５、平成２０年　９月　４日国内公表、特表２００８−５３５８１７、請求項の数（３）〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　原査定を取り消す。
　本願の発明は、特許すべきものとする。
【理　由】
第１　主な手続の経緯
　本願は，国際出願日である平成１８年３月２１日（パリ条約による優先権主張　平成１７年３月２２日（アメリカ合衆国））にされたとみなされる特許出願であって，平成１９年１１月２０日に特許法１８４条の４第１項の規定による翻訳文が提出され（以下，１８４条の６第２項の規定により明細書とみなされたものを「本願明細書」という。），平成２３年１１月１日付けで拒絶理由が通知され，平成２４年８月１６日付けで拒絶査定がされたところ，これに対して，同年１２月２１日に拒絶査定不服審判が請求される（なお，平成２５年２月１４日に，請求書の請求の理由の欄を変更する補正がされている。）と同時に特許請求の範囲が補正されたので，特許法１６２条所定の審査がされた結果，平成２５年３月２１日付けで同法１６４条３項の規定による報告（以下「前置報告書」という。）がされ，同年４月３０日付けで同法１３４条４項の規定による審尋がされ，同年９月２０日に回答書が提出されたものである。
　
第２　原査定の拒絶の理由及び審尋
　１　原査定の拒絶の理由
　原査定の拒絶の理由は，要するに，本願の請求項１〜３及び５に係る発明（平成２４年１２月２１日付けの手続補正前のもの。）は，本願の優先日前の特許出願であって，その出願後に出願公開がされた下記の特許出願（以下「先願１」という。）の願書に最初に添付された特許請求の範囲又は明細書に記載された発明と同一であり，しかも，本願の発明者が先願１に係る上記の発明をした者と同一ではなく，また本願の出願時において，その出願人が先願１の出願人と同一でもないので，特許法２９条の２の規定により特許を受けることができないという理由，及び，本願の請求項１〜５に係る発明（同補正前のもの。）は，本願の優先日前に頒布された刊行物である下記引用文献２〜４に記載された発明を主たる引用発明，同引用文献５〜６に記載された発明を従たる引用発明として，これら引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないという理由を含むものである。
　　先願１：　特願２００５−３６８０７号（特開２００６−２１９４６３号）
　　引用文献２：　再公表特許第９５／２０８７７号
　　引用文献３：　特開平９−７７６１７号公報
　　引用文献４：　特開平７−１７３０１７号公報
　　引用文献５：　特開平１０−１５２４０７号公報
　　引用文献６：　特開平８−２０８６５７号公報
　
　２　審尋について（前置報告書の内容）
　審尋は，前置報告書の内容を引用しつつ，請求人に対して，その内容についての意見を求めるものであるところ，前置報告書の内容は，要するに，本願の請求項１〜３に係る発明（平成２４年１２月２１日付けの手続補正後のもの。）は，上記１の進歩性否定の理由と同様の理由により特許出願の際独立して特許を受けることができないから，上記手続補正は特許法１７条の２第５項で準用する同法１２６条５項の規定に違反し，同法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下されるべきものであり，この出願は原査定の理由により拒絶されるべきものである，というものである。
　
第３　平成２４年１２月２１日付けの手続補正（以下「本件補正」という。）の適否
　１　本件補正の内容
　本件補正は特許請求の範囲の全文を変更する補正事項からなるものであるところ，本件補正の前後における特許請求の範囲の請求項１の記載は，それぞれ以下のとおりである。
　・　本件補正前（出願当初）
　「バークビートル (bark beetle) 及び／又はキクイムシ (wood borer) の樹木の寄生の予防／処置のための方法であって，大環状ラクトンを含んで成る組成物による樹木の処置を含んで成る方法。」
　・　本件補正後
　「バークビートル(bark beetle)の幼虫及び／又はキクイムシ(wood borer)セラムビシドビートル（cerambycid beetle）の幼虫の樹木の師部領域における摂食又は発達の低下のための方法であって，アバメクチン及びエマメクチンベンゾエートから選択される大環状ラクトンを含んで成る組成物による樹木の処置を含んで成り，ここで該組成物が注入法を使用して樹木に適用されることを特徴とする，方法。」
　
　２　本件補正の目的など
　本件補正は，補正前の請求項１に記載された発明を特定するために必要な事項である「樹木の処置」の目的について，「バークビートル (bark beetle) 及び／又はキクイムシ (wood borer) の樹木の寄生の予防／処置のため」から「バークビートル(bark beetle)の幼虫及び／又はキクイムシ(wood borer)セラムビシドビートル（cerambycid beetle）の幼虫の樹木の師部領域における摂食又は発達の低下のため」と限定し，補正前の「大環状ラクトン」について，「アバメクチン及びエマメクチンベンゾエートから選択される」旨を限定し，補正前の「樹木の処置」の手段について，「組成物が注入法を使用して樹木に適用される」旨を限定するものである。そして，本件補正の前後で，請求項１に記載の発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は変わらない。
　よって，本件補正は，請求項１についてする補正については，平成１８年法律第５５号改正前の特許法１７条の２第４項２号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると認める。その他請求項についてする補正についても，同項各号に掲げるいずれかの事項を目的とするものであると認める。
　また，本件補正は，いわゆる新規事項を追加するものではないと判断される。
　
　３　独立特許要件違反の有無について
　上記２のとおりであるから，本件補正後の請求項１に記載された発明（以下「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか，要するに，本件補正が特許法１７条の２第５項で準用する同法１２６条５項の規定に適合するものであるか（いわゆる独立特許要件違反の有無）について検討する。
　
　(1)　本願補正発明について
　本願の請求項１に係る発明（本願補正発明）は，本件補正後の特許請求の範囲の請求項１及び本願明細書の記載からみて，その特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される次のとおりのものと認める。
　「バークビートル(bark beetle)の幼虫及び／又はキクイムシ(wood borer)セラムビシドビートル（cerambycid beetle）の幼虫の樹木の師部領域における摂食又は発達の低下のための方法であって，アバメクチン及びエマメクチンベンゾエートから選択される大環状ラクトンを含んで成る組成物による樹木の処置を含んで成り，ここで該組成物が注入法を使用して樹木に適用されることを特徴とする，方法。」
　
　(2)　引用発明
　　ア　審尋で引用された主たる引用発明に係る刊行物（引用文献２〜４）のうち，引用文献２には，次の記載がある。（下線は本審決による。以下同じ。）
　・　２〜４頁
　「【特許請求の範囲】
　１．  式（Ｉ）
［式中，Ｒ1はアルキル，シクロアルキルまたはアルケニル；Ｒ2は水素，アルキル，アルカノイルまたはアルキルシリル；Ｒ3は水素または所望により置換されていてもよい水酸基；Ｒ4は水素，水酸基またはアルコキシイミノ；炭素−炭素結合Ｘは一重結合または二重結合を示す（ただし，Ｒ4がアルコキシイミノの場合，Ｘは一重結合を示し，Ｒ1がメチルまたはエチル，Ｒ2，Ｒ3およびＲ4が水素の場合，Ｘは二重結合を示す。）］
で表される化合物またはその塩を有効成分として含有してなる松類の枯損防止用組成物。…
　１１．さらに界面活性剤を含有してなる請求項１記載の組成物。
　１２．マツノザイセンチュウ（Bursaphelenchus xylophilus）の感染を予防するための，またはマツノザイセンチュウ（Bursaphe1enchus xylophilus）またはマツノマダラカミキリ（Monochamus alternatus）を駆除するための組成物である請求項１記載の組成物。
　１３．
請求項１における式（Ｉ）で表される化合物の有効量で松類の樹体を処理することよりなる松類の枯損防止方法
　１５．請求項１１記載の組成物で松類の樹体を処理することよりなる請求項１３記載の方法。
　１６．請求項１１記載の組成物を
松類の樹幹内に注入
　・　７頁３行〜下から３行
「
発明が解決しようとする課題
　…樹幹注入剤による単木処理方法は，環境保存上重要な神社，仏閣または公園の大径木や市街地内の松，あるいは一般庭園の松等のカミキリの後食防止薬剤の散布がしにくい場所，さらに，予防散布をしても感染の可能性のある場合に実施されており有効な方法である。しかしながら，樹幹注入剤による薬害の発生，効果の安定性と持続性等の点で問題がある。
　このように，マツ材線虫病による起こるマツ類の枯損を防止するためのさらなる検討が求められている。かかる事情に鑑み，本発明の目的は，効果の安定した松類の枯損防止用組成物および防止方法を提供することである。
  
課題を解決するための手段
　本発明者らは，これらの課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果，アベルメクチン系化合物またはその誘導体に線虫およびカミキリに対して強力な殺虫活性があることを見い出し，さらに研究を重ねた結果，本発明を完成した。」
　・　１０頁９〜２１行
　「式（Ｉ）の化合物およびその塩は，線虫（すなわち，マツノザイセンチュウ（Bursaphelenchus xylophilus））またはカミキリ（マツノマダラカミキリ）に対して殺虫活性を有する。特に，中でも…
アバメクチン（表１中の化合物番号２）およびエマメクチン　ベンゾエート（表１中の化合物番号３）
　また，１４頁に掲記の表１中には，式（Ｉ）の化合物及びその塩の例であるアバメクチン及びエマメクチンベンゾエートの構造式を説明する記載がある。
　　イ　上記アの摘記，特に特許請求の範囲の記載などから，引用文献２には，次の発明（引用発明）が記載されていると認める。
　「マツノザイセンチュウ（Bursaphelenchus xylophilus）の感染を予防するため，またはマツノザイセンチュウ（Bursaphe1enchus xylophilus）またはマツノマダラカミキリ（Monochamus alternatus）を駆除するための方法であって，有効成分であるアバメクチン又はエマメクチンベンゾエート，さらに界面活性剤を含有してなる松類の枯損防止用組成物を樹幹内に注入することよりなる樹体の処理からなる松類の枯損防止方法。」
　
　(3)　対比
　本願補正発明と引用発明を対比すると，本願補正発明も松類の枯損防止という作用効果を奏すると認められるから（例えば，本願明細書の表５に係る実施例参照。），両者は次の点で一致し，次の点で相違するといえる。
　・　一致点
　アバメクチン及びエマメクチンベンゾエートから選択される大環状ラクトンを含んで成る組成物による樹木の処置を含んで成り，ここで該組成物が注入法を使用して樹木に適用されることを特徴とする，方法
　・　相違点
　組成物による樹木（樹体）の処置の目的について，本願補正発明は「バークビートル(bark beetle)の幼虫及び／又はキクイムシ(wood borer)セラムビシドビートル（cerambycid beetle）の幼虫の樹木の師部領域における摂食又は発達の低下のため」であると特定するのに対し，引用発明はそのような特定事項を有しておらず，「マツノザイセンチュウ（Bursaphelenchus xylophilus）の感染を予防するため，またはマツノザイセンチュウ（Bursaphe1enchus xylophilus）またはマツノマダラカミキリ（Monochamus alternatus）を駆除するため」であると特定する点
　
　(4)　相違点についての判断
　審尋で引用された従たる引用発明に係る刊行物（引用文献５〜６）に記載されている技術事項についてみると，引用文献５には，アベルメクチン（アバメクチン）類の殺虫性有効成分，精油類及び界面活性剤を含有してなる樹幹注入剤を樹幹に注入して病害虫を駆除する樹木の保護方法が開示されており，当該病害虫としてカミキリムシ類，キクイムシ，マツノザイセンチュウが例示されている（請求項１，請求項２，請求項９，【０００７】など）。また，引用文献６には，アバメクチンあるいはエマメクチンベンゾエートを有効成分として含む組成物についての記載はなく，ミベルマイシン誘導体を有効成分として含む組成物がマツノマダラカミキリやヒラタキクイムシに対して強力な殺虫作用を有する旨の技術事項が開示されている（請求項１，【０１２１】〜【０１２４】など）。
　しかし，引用文献５〜６には，アバメクチンもしくはエマメクチンベンゾエートの使用が，バークビートル(bark beetle)の幼虫又はキクイムシ(wood borer)セラムビシドビートル（cerambycid beetle）の幼虫の樹木の師部領域における摂食又は発達を低下させる旨の技術の開示はない。また，本願の優先日において，アバメクチンもしくはエマメクチンベンゾエートの使用により上記幼虫の樹木の師部領域における摂食又は発達が低下することについて，当業者に知られていたと認めるに足りる証拠は発見できない。
　そうすると，上記相違点に係る本願補正発明の構成は，当業者が容易に想到しうるということはできない。
　よって，本願補正発明は，引用文献２に記載された発明を主たる引用発明としたとき，その引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。
　
　(5)　審尋で引用された主たる引用発明に係るその他の刊行物（引用文献３〜４）に基づく進歩性についての判断
　本願補正発明と引用文献３あるいは引用文献４に記載された発明とを対比すると，両者の間には，少なくとも上記(3)で認定したような相違点を認めることができる。
　そして，そのような相違点に係る本願補正発明の構成は，上記(4)で検討したことと同様に想到容易であるということはできないから，本願補正発明は，引用文献３あるいは引用文献４に記載された発明を主たる引用発明としたとき，それら引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。
　
　(6)　小活
　本願の請求項１に係る発明（本願補正発明）が審尋で引用された刊行物に記載された発明から想到容易であるといえないのは上述のとおりである。また，本願補正発明が，特許出願の際独立して特許を受けることができないものとすべき他の理由を発見できない。
　そうすると，請求項１の記載を引用する本願の請求項２及び３に係る発明についても同様に，特許出願の際独立して特許を受けることができないものとすべき理由を発見できないということができる。
　よって，本件補正は，特許法１７条の２第５項において準用する同法１２６条５項の規定に適合する。
　
　４　むすび
　本件補正は，特許法１７条の２第３項ないし第５項の規定に適合する。
　
第４　本願発明について　
　上記第３のとおり，本件補正は特許法１７条の２第３項ないし第５項の規定に適合するから，本願の請求項１〜３に係る発明は，本件補正により補正された特許請求の範囲及び本願明細書の記載からみて，その特許請求の範囲の請求項１〜３に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
　そして，本願については，原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
　また，他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
　よって，結論のとおり審決する。