【事件の表示】
　特願２００４−５２９７７２「子宮頸癌の同定、評価、予防および治療を行うための組成物、キットおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　３月　４日国際公開、ＷＯ２００４／０１８９９９、平成１８年　５月１８日国内公表、特表２００６−５１４８２３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成１５年（２００３年）８月２０日（優先権主張　２００２年８月２０日、米国）を国際出願日とする出願であって、平成２１年１１月２４日付けで特許請求の範囲について手続補正がなされたが、平成２２年４月８日付けで拒絶査定がされたところ、同年８月１６日に拒絶査定不服審判請求がなされるとともに、同日付けで特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２２年８月１６日付けの手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２２年８月１６日付けの手続補正を却下する。
　
[理由]
１．補正の内容
　平成２２年８月１６日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、下記の（１）及び（２）の補正事項を含むものである。
（１）補正事項１
　本件補正は、補正前は４７であった請求項数を、補正後は５１へと補正するものである。
　
（２）補正事項２
　本件補正のうち、補正後の請求項４３及び４４についての補正事項は、請求人も審判請求書の手続補正書の【請求の理由】の（３）（ｂ）で主張するように、補正前の請求項３９及び４０を以下のように補正したものである（なお、下線は補正箇所を示すものである。）。
補正前：
「【請求項３９】
　子宮頸癌に罹った患者を治療するための方法であって、前記方法は、前記患者の細胞に、Ｍ１Ａ、Ｍ７１８、ＯＶ３Ａ、Ｍ７１９、Ｍ７２０、Ｍ５Ａ、Ｍ１０Ａ、Ｍ２９Ａ、Ｍ３０Ａ、Ｍ７２１、Ｍ４８８Ａ、Ｍ３５、Ｍ７２２、Ｍ７２３、Ｍ６６６、Ｍ４８９Ａ、ＯＶ４３Ａ、Ｍ５１Ａ、Ｍ５８、Ｍ２２Ａ、Ｍ７４Ａ、およびＭ７８から選択されるマーカーに対応するポリヌクレオチドに相補的なアンチセンスオリゴヌクレオチドを提供する、方法。
【請求項４０】
　子宮頸癌を発症する危険性がある患者において子宮頸癌を阻害する方法であって、前記方法は、Ｍ１Ａ、Ｍ７１８、ＯＶ３Ａ、Ｍ７１９、Ｍ７２０、Ｍ５Ａ、Ｍ１０Ａ、Ｍ２９Ａ、Ｍ３０Ａ、Ｍ７２１、Ｍ４８８Ａ、Ｍ３５、Ｍ７２２、Ｍ７２３、Ｍ６６６、Ｍ４８９Ａ、ＯＶ４３Ａ、Ｍ５１Ａ、Ｍ５８、Ｍ２２Ａ、Ｍ７４Ａ、およびＭ７８から選択されたマーカーに対応する遺伝子の発現を阻害することを含む、方法。」
　
補正後：
「【請求項４３】
　子宮頸癌に罹った患者を治療するための
医薬品の製造におけるアンチセンスオリゴヌクレオチドの使用であって
前記アンチセンスオリゴヌクレオチドは
からなる群から
である、使用
　
【請求項４４】
　子宮頸癌を発症する危険性がある患者において子宮頸癌を阻害する
ための医薬品の製造におけるアンチセンスオリゴヌクレオチドの使用であって
前記アンチセンスオリゴヌクレオチドは
からなる群から
、使用
　
２．補正の目的要件について
（１）補正事項１について
　上記補正事項１は、請求項数を４７から５１へと増加する補正であって、かつ、請求項数を増加する補正が例外的に認められるｎ項引用形式請求項をｎ−１以下の請求項に変更するものではないから、特許請求の範囲の減縮には該当しない。
　また、この補正は、請求項の削除、誤記の訂正及び拒絶の理由についてする明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものでもない。
　
（２）補正事項２について
　上記補正事項２は、補正前の請求項３９は、「子宮頸癌に罹った患者を治療するための方法」に係る発明であったのを、補正後の請求項４３は、「子宮頸癌に罹った患者を治療するための医薬品の製造におけるアンチセンスオリゴヌクレオチドの使用」に係る発明に変更するものであり、また、補正前の請求項４０は、「子宮頸癌を発症する危険性がある患者において子宮頸癌を阻害する方法」に係る発明であったのを、補正後の請求項４４は、「子宮頸癌を発症する危険性がある患者において子宮頸癌を阻害するための医薬品の製造におけるアンチセンスオリゴヌクレオチドの使用」に係る発明に変更するものである。
　この補正は、特許請求の範囲を実質的に変更するものであって、補正前の請求項３９又は４０に係る発明の発明特定事項を限定したものとはいえない。
　また、この補正は、請求項の削除、誤記の訂正及び拒絶の理由についてする明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものでもない。
　
（３）小括
　以上のとおりであるから、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項各号のいずれを目的とするものに該当せず、同法第１７条の２第４項の規定に違反するものであるから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明
１．本願発明について
　平成２２年８月１６日付け手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜４７に係る発明は、平成２１年１１月２４日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１〜４７に記載された事項により特定されたとおりのものであるところ、そのうち請求項１及び２１に係る発明は次のとおりである（以下、それぞれ「本願発明１」及び「本願発明２１」という。）。
　
「【請求項１】
　患者が子宮頸癌に罹っているか、または前癌状態を有しているかを評価する方法であって、前記方法は、
　ａ）患者のサンプルにおけるマーカーであって、Ｍ１Ａ、Ｍ７１８、ＯＶ３Ａ、Ｍ７１９、Ｍ７２０、Ｍ５Ａ、Ｍ１０Ａ、Ｍ２９Ａ、Ｍ３０Ａ、Ｍ７２１、Ｍ４８８Ａ、Ｍ３５、Ｍ７２２、Ｍ７２３、Ｍ６６６、Ｍ４８９Ａ、ＯＶ４３Ａ、Ｍ５１Ａ、Ｍ５８、Ｍ２２Ａ、Ｍ７４Ａ、およびＭ７８からなる群から選択されるマーカーの発現レベルと、
　ｂ）対照サンプルにおけるマーカーの発現レベルとを比較することを含み、
　前記患者のサンプルにおけるマーカーの発現レベルと対照サンプルとの間に差が認められれば、前記患者が子宮頸癌に罹っている、または前癌状態を有していることを示す、方法。」
「【請求項２１】
　患者における子宮頸癌または前癌状態の進行をモニターする方法であって、
　ａ）患者のサンプルにおいて、第１の時点でマーカーの発現を検出すること、ここで前記マーカーはＭ１Ａ、Ｍ７１８、ＯＶ３Ａ、Ｍ７１９、Ｍ７２０、Ｍ５Ａ、Ｍ１０Ａ、Ｍ２９Ａ、Ｍ３０Ａ、Ｍ７２１、Ｍ４８８Ａ、Ｍ３５、Ｍ７２２、Ｍ７２３、Ｍ６６６、Ｍ４８９Ａ、ＯＶ４３Ａ、Ｍ５１Ａ、Ｍ５８、Ｍ２２Ａ、Ｍ７４Ａ、およびＭ７８からなる群から選択される、
　ｂ）続く時点において、ステップａ）を繰り返すこと、および
　ｃ）ステップａ）とｂ）で検出された発現レベルを比較し、それによって患者における子宮頸癌または前癌状態の進行をモニターすることを、含む方法。」
　
２．原査定の理由
　原査定における拒絶の理由は、以下のとおりである。
（１）この出願の各請求項に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
（２）この出願は、発明の詳細な説明の記載が特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
３．特許法第２９条第２項
（１）引用例の記載事項
ア．本願の優先日前に頒布された刊行物である国際公開第０２／００８４１９号（以下、「引用例１」という。原査定の拒絶理由で引用された「引用例１」に同じ。）には、以下の事項が記載されている（英語で記載されているため、日本語訳で摘記する。下線は当審で付与した。）。
（ア）「特に、本発明は、正常子宮頸部細胞に対し、子宮頸部細胞において、または無症候性、早発性および／または遅発性子宮頸癌に伴ってアップレギュレートされる発現パターンを示す遺伝子配列に関する。
本発明の遺伝子配列は、無症候性、早発性もしくは遅発性子宮頸癌および／または子宮頸癌に関連する癌のマーカーを提供する
　
（イ）「
発明者他は、扁平上皮細胞子宮頸癌の多段階発癌に関与する細胞遺伝子を同定するため
ｃＤＮＡマイクロアレイを利用する
リボソーム蛋白質Ｓ１２およびＮＡＤＨデヒドロゲナーゼ４遺伝子は、ヒト子宮頸癌の早期診断用マーカーを提供
　
（ウ）「発明者他による結果は、
ＮＡＤＨデヒドロゲナーゼ４およびリボソーム蛋白質Ｓ１２遺伝子が、ヒト子宮頸癌にとっての早期診断用マーカーとして
　
　そうすると、引用例１には、以下の発明が記載されているに等しいものと認められる。
「ＮＡＤＨデヒドロゲナーゼ４又はリボソーム蛋白質Ｓ１２遺伝子からなる、ヒト子宮頸癌の早期診断用マーカー。」（以下、「引用発明」という。）
　
イ．本願の優先日前に頒布された刊行物である国際公開第０１／４２７９２号（以下、「引用例４」という。原査定の拒絶理由で引用された「引用例４」に同じ。）には、以下の事項が記載されている（英語で記載されているため、日本語訳で摘記する。）。
（エ）「患者が子宮頸癌に罹っているか、または前癌状態を有しているかを評価する方法であって、前記方法は、
　ａ）患者のサンプルにおけるマーカーであって、表１〜１３に示されたマーカーからなる群から選択されるマーカーの発現レベルと、
　ｂ）コントロールの非子宮頸癌サンプルにおけるマーカーの発現の正常レベルとを比較することを含み、
前記患者のサンプルと正常レベルにおけるマーカーの発現レベルとの間に有意な差が認められれば、前記患者が子宮頸癌に罹っている、または前癌状態を有していることを示す、方法。」（請求項１）
　
ウ．本願の優先日前に頒布された刊行物である国際公開第０１／４２４６７号（以下、「引用例５」という。原査定の拒絶理由で引用された「引用例５」に同じ。）には、以下の事項が記載されている（英語で記載されているため、日本語訳で摘記する。）。
（オ）「患者が子宮頸癌に罹っているか、または前癌状態を有しているかを評価する方法であって、前記方法は、
　ａ）患者のサンプルにおけるマーカーであって、表１〜４に示されたマーカーからなる群から選択されるマーカーの発現レベルと、
　ｂ）コントロールの非子宮頸癌サンプルにおけるマーカーの発現の正常レベルとを比較することを含み、
前記患者のサンプルと正常レベルにおけるマーカーの発現レベルとの間に有意な差が認められれば、前記患者が子宮頸癌に罹っている、または前癌状態を有していることを示す、方法。」（請求項１４）
　
（２）対比
　本願発明１と引用発明とを対比すると、両者は、子宮頸癌診断用マーカーに関する発明である点で一致し、下記の点で相違する。
　
相違点１：マーカーが、本願発明１では、「Ｍ１Ａ、Ｍ７１８、ＯＶ３Ａ、Ｍ７１９、Ｍ７２０、Ｍ５Ａ、Ｍ１０Ａ、Ｍ２９Ａ、Ｍ３０Ａ、Ｍ７２１、Ｍ４８８Ａ、Ｍ３５、Ｍ７２２、Ｍ７２３、Ｍ６６６、Ｍ４８９Ａ、ＯＶ４３Ａ、Ｍ５１Ａ、Ｍ５８、Ｍ２２Ａ、Ｍ７４Ａ、およびＭ７８からなる群から選択される」ものであるのに対し、引用発明では、ＮＡＤＨデヒドロゲナーゼ４又はリボソーム蛋白質Ｓ１２遺伝子である点。
　
相違点２：本願発明１は、「患者が子宮頸癌に罹っているか、または前癌状態を有しているかを評価する方法」であって、マーカーの発現レベルと対照サンプルにおけるマーカーの発現レベルとを比較して、差が認められれば、患者が子宮頸癌に罹っている、または前癌状態を有していると評価するのに対し、引用発明は、子宮頸癌診断用マーカーに係る発明であって、子宮頸癌であるかを評価する方法が具体的に記載されていない点。
　
（３）判断
ア．相違点１について
　腫瘍サンプルと正常サンプル間で発現量に差がある遺伝子を、ｃＤＮＡマイクロアレイを用いた発現プロファイル解析により同定し、当該遺伝子を腫瘍診断用マーカーとして用いることは、本願優先日前における周知技術である（要すれば、例えば、引用例１の記載事項（イ）、癌と化学療法, 2000, Vol.27,No.7, p.949-953及び実験医学, 2001, Vol.19,No.6,p.726-731 参照）。
　そして、さらに新たな子宮頸癌診断用マーカーを同定することは、本願優先日前における自明の技術的課題であるから、当業者であれば、上記周知技術により、子宮頸癌サンプルと正常サンプルにおいて発現量に差があるマーカーをｃＤＮＡマイクロアレイを用いて同定することは、容易になし得ることであり、本願発明１に記載されている各マーカーは、そのような手法により容易に同定し得るものにすぎない。
　
イ．相違点２について
　引用例４及び５に記載されるように、癌診断用マーカーが得られたときに、患者サンプルにおけるマーカーの発現レベルと対照サンプルにおけるマーカーの発現レベルを比較して、差が認められれば、患者が子宮頸癌に罹っている、または前癌状態を有していると評価することは、本願優先日前における周知の事項である。
　そうすると、新たな子宮頸癌診断用マーカーが同定されたときに、上記周知の事項を考慮して、患者サンプルにおけるマーカーの発現レベルと対照サンプルにおけるマーカーの発現レベルを比較して、差が認められれば、患者が子宮頸癌に罹っている、または前癌状態を有していると評価することは、当業者が容易に想到し得ることである。
　
ウ．効果について
　本願発明１は、マーカーが選択肢で記載されており、単一のマーカーに基づく評価方法をも含むものである。
　例えば、本願発明１に記載されたマーカーの１つであるＭ５８について本願明細書をみると、表８に子宮頸部腫瘍プールと正常子宮頸部プール由来のｃＤＮＡを用いたエンドポイントＰＣＲによる遺伝子発現分析のスコアが記載されている。Ｍ５８についてみると、子宮頸部腫瘍プールと正常子宮頸部プールにおいて、発現に差はないことが読み取れることから、Ｍ５８を用いて、子宮頸癌であるかどうかの評価できるかどうか確認することはできない。
　このように、本願発明１に記載されたマーカーの中には、子宮頸癌の評価をできることが確認できないマーカーが含まれているのであるから、本願発明１の範囲全体にわたって、格別顕著な効果が奏されるものであるとはいえない。
　
エ．審判請求人の主張について
　審判請求人は、回答書にて、以下の点を主張する。
（ア）本願発明１は、子宮頸癌マーカーを同定するための方法を用いた結果に基づいて行う診断方法であるが、引用例１に記載された発明は、子宮頸癌マーカーを同定する方法である点で相違する（回答書（Ｂ））。
（イ）本願発明１のマーカーは、子宮頸部の形成異常や浸潤腫瘍の上皮細胞において異なるように発現する候補マーカーに着目することにより同定されたものであって、上皮細胞は、従来からの子宮頸癌スクリーニングテスト（例えば、パップテスト）において用いられており、パップテストの結果を確認する等他の診断方法と併用することができるという優れた効果を奏する（回答書（Ｃ））。
（ウ）引用例１、４、５の教示によって、本願発明１のマーカーを同定するように動機付けられない。また、引用例１、４、５が子宮頸癌を診断するための異なるマーカーを既に同定していた場合に、具体的に本願発明１のマーカーの使用を動機付けられたかどうかについての合理的な説明がなされていない（回答書（Ｄ））。
　
主張（ア）について
　上記「イ．相違点２について」で述べたように、本願優先日前における周知の事項を考慮すれば、新たな子宮頸癌診断用マーカーが同定されたときに、当該マーカーに基づいて、患者が子宮頸癌に罹っているかどうか評価することは、当業者が容易に想到し得ることである。
　
主張（イ）について
　引用発明の子宮頸癌診断用マーカーは、扁平上皮細胞子宮頸癌サンプルから同定されたものであるから、本願発明１に記載されたマーカーと同様に、上皮細胞において発現しているものと認められる。
　よって、引用例１に記載されたマーカーも、サンプルとして上皮細胞を用いたパップテストと併用することができるものであるといえるから、請求人の主張する効果は、引用発明と比して、格別顕著なものとは認められない。
　
主張（ウ）について
　上記「ア．相違点１について」で述べたように、新たな子宮頸癌診断用マーカーを同定することは、本願優先日前における自明の技術的課題であるから、新たなマーカーを同定しようとする十分な動機付けがあるといえる。
　また、上記「イ．相違点２について」で述べたように、引用例３及び４に示された周知の事項を考慮すれば、新たな子宮頸癌診断用マーカーが同定されたときに、当該マーカーに基づいて、患者が子宮頸癌に罹っているかどうか評価することは、当業者が容易に想到し得ることである。
　
４．特許法第３６条第４項第１号
（１）本願発明１について
ア．本願発明１は、マーカーが選択肢で記載されているところ、Ｍ５８を選択した場合に係る発明について、発明の詳細な説明に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されているか否かについて検討する。
　
イ．本願明細書の記載
　本願明細書において、マーカーＭ５８に関する記載は、以下のとおりである（下線は当審で付与した。）。
（ａ）「エンドポイントＰＣＲによる遺伝子発現分析
  異なるサンプルからの全ＲＮＡを、第１の鎖ｃＤＮＡを作製するための鋳型として使用するためにプールした。子宮頚部のパネルは、
子宮頚部の腫瘍プール
子宮頚部の正常プール
  ThermoScript RT-PCR System（Invitrogen、San Diego、CA）を用いて、ｃＤＮＡを取得した。１μｌの５０μＭオリゴ（ｄＴ）２０プライマー（容積１０μｌ）を用いて、製造元の指示にしたがって、１μｇのＲＮＡを６５℃で５分間変性した。８５℃で５分間インキュベートして、反応を止めた。最終生成物を水で希釈し、最終容積を１００μｌとした。
  遺伝子特異的プライマーをオープンリーディングフレーム（表７）の開始のすぐ外側または右側に設計した。ＰＣＲ条件は、プライマーおよび予期される生成物の大きさにとって最適となるようにした。２μｌのｃＤＮＡを２０μｌの反応物中で、タッチダウン循環条件（touchdown cycling conditions）で用いた。製造物を、アガロースゲルを含有するエチジウムブロミド上に通し、ゲルの画像を半定量的に分析し、スコアリングした。
　
組織パネル上のエンドポイントＰＣＲのエチジウムブロミドアガロースゲルを０〜５のスコアでスコアリングした（表８
　
（ｂ）「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」（表８）
　
ウ．当審の判断
（ア）判断
　発明の詳細な説明には、子宮頸部腫瘍プールと正常子宮頸部プールにおいて、Ｍ５８の発現レベルのスコアは両者ともに「２」と同等であったことが記載されており（記載事項（ｂ））、特に両プール間において発現に差があったことは示されていない。
　単に子宮頸部腫瘍において発現しているというだけでは、子宮頸癌の診断マーカーとして使用できるかわからないというのが本願出願時の技術常識であるから、発明の詳細な説明に、子宮頸部又は前癌状態サンプルと正常サンプル間でＭ５８の発現に有意な差があることが示されていない以上、出願時の技術常識を考慮しても、Ｍ５８の発現レベルを測定することにより、患者が子宮頸癌に罹っているか、または前癌状態を有しているかを評価する方法を使用できるように発明の詳細な説明が記載されているとは認められない。
　
（イ）審判請求人の主張
　審判請求人は、回答書にて、本願明細書の段落【０２６２】〜【０２８０】、図１、図２、表５〜８の記載を根拠にして、本願発明１のマーカーは、正確かつ信頼性のある子宮頚癌診断テストの通常の利用可能性を有するものである旨主張する（回答書６頁〜１０頁）。
  
　しかしながら、審判請求人が指摘した発明の詳細な説明の箇所において、Ｍ５８に関する記載があるのは、表８のみである。そして、上記（ア）で述べたように、表８には、子宮頸部腫瘍プールと正常子宮頸部プールにおいて、Ｍ５８の発現に差がないことが示されているのであるから、Ｍ５８の発現レベルを測定することにより、患者が子宮頸癌に罹っているか、または前癌状態を有しているかを評価する方法を使用できるように発明の詳細な説明が記載されているとは認められない。
　よって、審判請求人の主張は採用できない。
　
（２）本願発明２１について
ア．本願発明２１は、患者における子宮頸癌または前癌状態の進行をモニターする方法に係る発明である。
　
イ．本願明細書の記載
　本願明細書には、子宮頸癌の進行をモニターすることに関して以下の事項が記載されている（下線は当審で付与した。）。
（ｃ）「マーカー上昇の度数は、臨床的異常のステージに高い相関性を示し、特定の臨床的ステージにおいてマーカーからマーカーへの広い範囲において変化している。例えば、IFI27は、相対的に高い (20%) 正常子宮頚部組織の陽性コアを有しており、一方、
ITGB6やCLDN1などのマーカーは、正常組織では相対的に低く、LSILおよびHSILにおいて増加し始めた
　
ウ．当審の判断
　発明の詳細な説明には、ITGB6遺伝子（表１によれば、マーカーはＭ３５に相当）及びCLDN1遺伝子（マーカーはＭ１０Ａに相当）は、正常組織では相対的に低く、低度の扁平上皮内病変（LSIL）および高度の扁平上皮内病変（HSIL）において増加し始めることが記載されている（記載事項（ｃ））。
　このように、患者における子宮頸癌または前癌状態の進行をモニターできる可能性があるように記載されているマーカーは、本願発明２１に記載されたマーカーのうち一部のもののみであり、それ以外のマーカーについては、子宮頸癌または前癌状態の進行とマーカーの発現に相関関係があることは具体的に記載されていない。
　そして、癌において発現が増加している遺伝子であっても、必ずしもその発現量が癌の進行と関連しているとはいえないことは出願時の技術常識であるから、本願発明２１に記載されたマーカーは、子宮頸癌または前癌状態の進行をモニターすることができないマーカーを包含するものである。
　したがって、本願発明２１について、発明の詳細な説明は、当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。
　
５．小括
　以上検討したところによれば、本願発明１は引用例１、４及び５に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　また、本願発明１及び２１について、本願の発明の詳細な説明は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
第４　むすび
　以上のとおり、本願の請求項１に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、本願の請求項１及び２１に係る発明について、本願の発明の詳細な説明は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしておらず、本願は特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明については言及するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。