【事件の表示】
　特願２００７−１２３１４８「硬組織代替材料」拒絶査定不服審判事件〔平成１９年　８月　９日出願公開、特開２００７−１９６０３３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
Ｉ．手続の経緯
　本願は、平成１３年１０月９日に出願した特願２００１−３１１０６０号の一部を平成１９年５月８日に新たな特許出願としたものであって、拒絶理由通知に応答し平成２２年１２月２４日付けで手続補正書と意見書が提出されたが、平成２３年１月１３日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成２３年５月６日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、その審判の請求と同時に手続補正（以下、「平成２３年５月６日付け手続補正」ともいう。）がなされ、同年５月１１日受付の手続補正書（方式）が提出されたものであり、その後、前置報告書を用いた審尋がなされたものである。
　
ＩＩ．平成２３年５月６日付け手続補正（以下、「本件補正」ともいう。）について
［補正却下の決定の結論］
　　平成２３年５月６日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．本件補正の概要
　　本件補正は、特許請求の範囲の請求項１について、
補正前
「【請求項１】
　配向性を有するリン酸カルシウム系物質を含有する硬組織代替材料であって、前記配向性がc軸配向性であり、前記c軸配向性が正常な生体硬組織の各部位のc軸配向性に略等しくなるように設計されていることを特徴とする、各部位用硬組織代替材料。」から、
補正後
「【請求項１】
　配向性を有するリン酸カルシウム系物質を含有する硬組織代替材料であって、前記配向性がｃ軸配向性であり、前記ｃ軸配向性が正常な生体硬組織の各部位のｃ軸配向性に略等しくなるように設計されて
いて、かつ、７００〜１４００℃までの間で焼成することにより、焼成前よりもヒドロキシアパタイトの結晶粒径が増大する性質を有する
とする補正を含むものである。
　
　この補正前後の発明特定事項を対比すると、この補正により、「かつ、７００〜１４００℃までの間で焼成することにより、焼成前よりもヒドロキシアパタイトの結晶粒径が増大する性質を有する」との事項が追加されたものと認められる。
　
２．補正の適否
　本件補正による上記の追加事項の「かつ、７００〜１４００℃までの間で焼成することにより、焼成前よりもヒドロキシアパタイトの結晶粒径が増大する性質を有する」は、請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「ｃ軸配向性が正常な生体硬組織の各部位のｃ軸配向性に略等しくなるように設計されている」ことについて、その具体的な内容として「７００〜１４００℃までの間で焼成すること」を特定したものと言え、その際に「焼成前よりもヒドロキシアパタイトの結晶粒径が増大する性質」があることを併せて説明したものであり、特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　なお、「７００〜１４００℃までの間で焼成することにより」とは、単に性質を表明するための前提であり、焼成処理を行う前の材料が請求項１に特定されているようにも理解できそうであるが、本願明細書の全趣旨からみて、例えば、段落【００２７】〜【００３１】の本発明の硬組織代替材料の製造方法の説明、特に、段落【００３０】の「
７００〜１４００℃までの間で焼成を行なう。このような温度範囲で焼成するのは、
結晶粒径
配向性
を調製するためである
温度がより高いと、結晶粒径は増大し
c軸配向性は増大する傾向がある
　
　そこで、本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
（１）原査定の拒絶の理由
　原査定の拒絶の理由は、「この出願については、平成２２年１０月１２日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものです。」というものであり、その平成２２年１０月１２日付け拒絶理由通知書に記載した理由の概要は、同日出願された下記の出願に係る発明と同一と認められ、かつ、下記の出願に係る発明は特許されており協議を行うことができない」旨の指摘とともに、本願請求項１に係る発明が本出願の分割の元となった他の出願１（特願２００１−３１１０６０；特許第３９９４１５２号；以下、「同日出願」ともいう。）の請求項１に記載の発明と実質的に同一であるため、本願請求項１に係る発明は特許法第３９条第２項の規定により特許を受けることができないというものである。
　なお、同日出願は、適法に登録されている。
　
（２）同日出願に係る発明
　　同日出願の請求項１に係る発明（以下、「同日出願発明」ともいう。）は、次のとおりである。
　「【請求項１】
　生体硬組織中の有機成分を除去した後、前記生体硬組織を７００〜１４００℃までの間で焼成を行うことによって得られた、配向性を有するリン酸カルシウム系物質を含有する硬組織代替材料であって、前記配向性が、正常な生体硬組織の各部位の配向性に略等しくなるように設計されていることを特徴とする、各部位用硬組織代替材料。」（特許第３９９４１５２号公報を参照）
　
（３）対比、判断
　そこで、本願補正発明と同日出願発明を対比すると、両発明は、
　「配向性を有するリン酸カルシウム系物質を含有する硬組織代替材料であって、前記配向性が、正常な生体硬組織の各部位の配向性に略等しくなるように設計されている、各部位用硬組織代替材料」
で一致し、次の点で一応相違する（なお、便宜的に相違点としているにすぎない）。
＜相違点＞
　Ａ．同日出願発明では、「生体硬組織中の有機成分を除去した後、前記生体硬組織を７００〜１４００℃までの間で焼成を行うことによって得られた」と特定されているのに対し、本願補正発明では、そのような表現では特定されていない点
　Ｂ．配向性について、本願補正発明では、「ｃ軸配向性」と特定されているのに対し、同日出願発明では、そのような表現では特定されていない点
　Ｃ．本願補正発明では、「７００〜１４００℃までの間で焼成することにより、焼成前よりもヒドロキシアパタイトの結晶粒径が増大する性質を有する」と特定されているのに対し、同日出願発明では、そのような表現では特定されていない点
　
　そこで、これら一応の相違点Ａ〜Ｃについて検討する。
（Ａ）相違点Ａについて　
　本願補正発明において、「７００〜１４００℃までの間で焼成することにより、」との特定は、性質の言及のために記載されているが、「ｃ軸配向性が正常な生体硬組織の各部位のｃ軸配向性に略等しくなるように設計されている」ことの設計手段と理解するのが相当であり（前述の「２．」のなお書きを参照；ｃ軸の配向性の増大と結晶性の増大は、焼成温度が高いほどその傾向がある）、同日出願の「７００〜１４００℃までの間で焼成を行うこと」と実質的に相違しないものと認められる。
　
　そして、本願明細書を検討しても、「配向性を有するリン酸カルシウム系物質を含有する硬組織代替材料」としてどのようなものを原材料とするかについては、実施例に見るごとく、例えば、牛大腿骨骨間部のような生体硬組織を用いることが説明されているだけで、他の材料として、どのようなものが具体的に採用し得るのか、また、その他の材料をいかにして配向性を生じせしめるのかについて何等言及されていないのである。
　そうであるから、焼成を行なう対象として「生体硬組織」を用いる以外の態様は考えられていないと理解するのが相当であり、そのような生体硬組織を用いることを前提にすれば、「生体硬組織中の有機成分を除去」することを行うことは適宜な態様というべきであり（現に、本願明細書に記載の唯一実施例では、牛大腿骨骨間質を用いて焼成を行なう前に有機成分のみを除去することが明示されている。）、そのような明示的発明特定事項がなくとも、その点で実質的な相違があると解するべきではない。また、焼成するために昇温している状況で、乃至焼成中に、有機成分は除去されるものと認められることから、「生体硬組織中の有機成分を除去後、」との特定の有無によって、結果として得られた硬組織代替材料に実質的な差異が有るとも認められない。なお、意見書や審判請求理由において、相違点Ａについては争点とされていない。
　
　よって、相違点Ａは実質的な相違ではない。
　
（Ｂ）相違点Ｂについて　
　同日出願の明細書の段落【００１８】には、「配向性を有するリン酸カルシウム系物質は、硬組織代替材料に所望の力学特性、生体親和性を付与することができる。配向性は、本来、生体硬組織に存在するものであり、当該生体硬組織が部位に応じた特別なヒドロキシアパタイト(ＨＡｐ)結晶子のｃ軸配向を持つことにより、生体内において最適な部位特性を有している。本発明においては、このような部位特有の配向性に着目し、見出されたものである。」とされているし、他の箇所でもｃ軸配向についのみ具体的に記載されているだけで、ａ軸配向やｂ軸配向などについては、言及はされていないし、どのように製造するのか具体的な記載を見出すことができない。
　
　ところで、請求人は、審判請求理由において、「例えば、本願の明細書において、「図２（ｂ）及び（ｃ）において、縦軸は回折強度比(回折強度比は、（００２）面からの回折強度比を、（３１０）の回折強度比で割ったものであり、ａ軸に対するｃ軸の相対的な回折強度比を示す。)」と記載されていることからも明らかなように、配向性とは、ｃ軸以外に、ａ軸、ｂ軸等が存在することはあきらかである。　加えて、本出願の分割の元となった他の出願１の出願当初の明細書には、「結晶の配向とは、通常、結晶性材料を構成する結晶子が一定方向に優先的に配列することをいう。配向には、ポリエチレンフィルムに見られる面配向(例えば、ｃ軸がフィルム面内にあって、それ以外には配向性がないもの。)、一軸配向(ｃ軸が繊維方向に配向するもの。)、木綿、麻に見られるらせん配向(ｃ軸が繊維配向と一定の傾きを持つもの。)、さらに二重配向(ある結晶面が繊維軸を含む一定の面に平行なもの。)などがある。したがって、正常な生体硬組織の配向性と同様の配向性を有するように、硬組織代替材料を設計すれば、硬組織代替材料に所望の力学特性を付与することができる。」と記載されていることからも明らかなように（本願の明細書段落番号[００１９]）、配向は軸に限定されないことはもちろんのこと、それ以外に、種々の配向性の態様があることは明らかである。」と主張している。
　しかし、ｃ軸の外にａ軸とｂ軸が存在するからといって、ａ軸配向性やｂ軸配向性についての具体的な言及がされていないのであるから、そして、ａ軸配向性やｂ軸配向性のものをどのように製造するのかについての具体的な記載がない以上、「配向性」についてｃ軸配向性以外の解釈はできないものというべきである。また、「配向には、ポリエチレンフィルムに見られる面配向(例えば、ｃ軸がフィルム面内にあって、それ以外には配向性がないもの。)、一軸配向(ｃ軸が繊維方向に配向するもの。)、木綿、麻に見られるらせん配向(ｃ軸が繊維配向と一定の傾きを持つもの。)、さらに二重配向(ある結晶面が繊維軸を含む一定の面に平行なもの。)などがある」からといって、それは単なる配向の説明にすぎず、硬組織代替材料の配向性について説明するものではなく、「軸に限定されない」など論外の主張という他ない。そうであるから、前記請求人の主張は失当であり、採用できない。
　
　したがって、同日出願発明における「配向性」は、実質的にｃ軸配向性を指すものと理解する他なく、相違点Ｂは、実質的な相違ではない。
　
（Ｃ）相違点Ｃについて　
　「焼成することにより、焼成前よりもヒドロキシアパタイトの結晶粒径が増大する性質を有する」ことは、焼成することによって生じた結晶粒径の変化について、単に言及しているにすぎず、同日出願発明においても、同じ「７００〜１４００℃までの間で焼成する」ことが特定されており、当然に「焼成することにより、焼成前よりもヒドロキシアパタイトの結晶粒径が増大する性質を有する」ことになるというべきであり、同日出願の特許明細書にもそのように記載されている、例えば、段落【００２６】に「７００〜１４００℃までの間で焼成を行なう。このような温度範囲で
焼成するのは、
配向性
を調製するためである
温度がより高いと、結晶粒径は増大し
　よって、前記相違点Ｃは、実質的な相違ではない。
　
（４）まとめ
　以上のとおり、一応の相違点とした相違点Ａ〜Ｃは全て実質的な相違であるとは言えないものであり、本願補正発明と同日出願発明が実質的に同一の発明であると言えるので、そして、同日出願発明は既に特許登録されていて協議をすることができないことから、本願補正発明は、特許法第３９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
３．むすび
　よって、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであり、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
ＩＩＩ．本願発明について
　平成２３年５月６日の審判の請求と同時になされた手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１に係る発明（以下、同項記載の発明を「本願発明」という。）は、平成２２年１２月２４日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定されたとおりのものである。
　なお、前記「ＩＩ．１．」の補正前として摘示されているとおりであるため、再掲を省略する。
　
１．同日出願発明
　原査定の拒絶の理由に引用された同日出願の発明は、前記「ＩＩ．２．（２）」に記載したとおりである。
　
２．対比、判断
　本願発明は、前記「ＩＩ．」で検討した本願補正発明から、「かつ、７００〜１４００℃までの間で焼成することにより、焼成前よりもヒドロキシアパタイトの結晶粒径が増大する性質を有する」との構成を省いたものである。
　そうすると、本願発明と同日出願発明は、前記「ＩＩ．２．（３）」で検討したとおりの一致点と一応の相違点Ａ，相違点Ｂを有するものである。
　
　先ず、相違点Ａについて検討する。
　本願明細書を検討しても、「配向性を有するリン酸カルシウム系物質を含有する硬組織代替材料」としてどのようなものを、原材料とするかについては、実施例に見るごとく、例えば、牛大腿骨骨間部のような生体硬組織を用いることが説明されているだけで、他の材料としてどのようなものが具体的に採用し得るのかについて何等言及されていないのである。
　そうであるから、焼成を行なう対象として「生体硬組織」を用いる以外の態様は考えられていないと理解するのが相当であり、そのような生体硬組織を用いることを前提にすれば、「生体硬組織中の有機成分を除去」することを行うことは適宜な態様というべきであり、また、そのような明示的な発明特定事項がなくとも、焼成するために昇温している状況下で乃至焼成中に、有機成分は除去されるものと認められることから、その点で実質的な相違があると解することはできない。また、結果として得られた硬組織代替材料に差異があるものは、本願明細書に具体的に記載されているわけでもない。
　そして、本願明細書を検討しても、「前記生体硬組織を７００〜１４００℃までの間で焼成することにより得られた」との特定は、「ｃ軸配向性が正常な生体硬組織の各部位のｃ軸配向性に略等しくなるように設計されている」ことの設計手段と理解するのが相当であり、そのような明示的発明特定事項がなくとも、その点で実質的な相違があると解するべきではない。また、その特定の有無によって、結果として得られた硬組織代替材料に差異があるものは、本願明細書に具体的に記載されているわけでもない。
　よって、相違点Ａは実質的な相違ではない。
　
　次に、相違点Ｂについては、前記「ＩＩ．２．（３）」の「（Ｂ）相違点Ｂについて」で判断したとおり、実質的な相違点とは言えない。
　
　したがって、本願発明も、同日出願発明と実質的に同一の発明であると言える。
　
３．むすび
　以上のとおり、本願発明は、同日出願発明と実質的に同一の発明であり、同日出願発明は既に特許登録されていて協議をすることがてきないものであるから、特許法第３９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。