【事件の表示】
　上記当事者間の特許第４９８７１１７号発明「ＩＬ−６アンタゴニストを有効成分として含有する血中ＭＭＰ−３濃度低下剤」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　請求のとおり訂正を認める。
　特許第４９８７１１７号の請求項１ないし４に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
　
第１　手続の経緯
　
　本件特許第４９８７１１７号に係る出願は、平成１２年１０月２７日に出願した特願２００２−５３８９７４号の一部を平成２２年１２月２７日に新たな特許出願としたものであって、本件無効審判の手続経緯は以下のとおりである。
　
平成２４年　５月１１日　特許権の設定登録
　
平成２５年　４月２６日　審判請求書、並びに甲第１号証から甲第５号証
　　　　　　　　　　　　および甲第２号証の翻訳
平成２５年　７月２９日　訂正請求書（１回目）、並びに答弁書
　　　　　　　　　　　　および乙第１号証から乙第４号証
平成２５年　８月　７日　上申書（被請求人、１回目）、並びに
　　　　　　　　　　　　乙第２および３号証の表紙、目次、奥付
平成２５年　９月　５日　弁駁書（１回目）および参考資料１
平成２５年１０月　９日　審理事項通知書　
平成２５年１１月１８日　口頭審理陳述要領書（請求人）および甲第５号証
　　　　　　　　　　　　の翻訳
平成２５年１１月１８日　口頭審理陳述要領書（被請求人）
平成２５年１２月　２日　口頭審理
平成２５年１２月　６日　上申書（被請求人、２回目）
平成２５年１２月１２日　審決の予告
　
平成２６年　２月１７日　訂正請求書（２回目）、
　　　　　　　　　　　　並びに上申書（被請求人、３回目）
　　　　　　　　　　　　および乙第５号証から乙第８号証
平成２６年　３月２８日　弁駁書（２回目）
　
　
第２　訂正の適否
　
　本件特許の訂正について、平成２５年７月２９日付け訂正請求書（１回目）及び平成２６年２月１７日付け訂正請求書（２回目）が提出されているが、「訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす」（特許法第１３４条の２第６項）と規定されているから、訂正請求書（２回目）における訂正の請求のみを検討の対象とする。
　
１　訂正事項
　被請求人が求めている訂正（以下、「本件訂正」という。）は、特許第４９８７１１７号の明細書及び特許請求の範囲（以下、両者を併せて「特許明細書」という。）を、平成２６年２月１７日付けで提出された訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり一群の請求項ごとに訂正することであり、訂正事項は、以下の訂正事項１ないし１１のとおりである。
　なお、下線は訂正箇所を示す。
　
（１）請求項１〜２からなる一群の請求項に係る訂正
（１−１）訂正事項１
　特許請求の範囲の請求項１に「検出・評価・判定方法。」とあるのを、
「検出・評価・判定方法。
但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く
　
（１−２）訂正事項２
　特許請求の範囲の請求項１に「検体中のＭＭＰ−３濃度を指標」とあるのを、
「
（ａ）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした軟骨破壊抑制剤、または（ｂ）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした変形性関節症治療剤を投与した後の経時での
の低下
　
（１−３）訂正事項３
　特許請求の範囲の請求項１に「・・・の効果の・・」とあるのを、「・・・の
軟骨破壊抑制
　
（１−４）訂正事項４
　願書に添付した明細書の段落【００１４】を、「本発明は、血中ＭＭＰ−３濃度低下剤および軟骨破壊抑制剤、さらには、該低下剤および／または、該抑制剤の効果の検出・評価・判定方法およびそれに使用される試薬を提供しようとするものである。
但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く
　
（１−５）訂正事項５
　願書に添付した明細書の段落【００２１】を、「本発明はまた、ＭＭＰ−３、ＭＭＰ−１及びＴＩＭＰ−１から成る群から選ばれたものの、特にＭＭＰ−３の体内濃度、例えば血中濃度など
の投与後の経時での低下
軟骨破壊抑制
但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く
　
（１−６）訂正事項６
　願書に添付した明細書の段落【０１５１】を、「２２．（１）
（ａ）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした軟骨破壊抑制剤、または（ｂ）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした変形性関節症治療剤を投与した後の経時での
の低下
軟骨破壊抑制
但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く
　
（２）請求項３〜４からなる一群の請求項に係る訂正
（２−１）訂正事項７
　特許請求の範囲の請求項３に「検出・評価・判定する」とあるのを、「検出・評価・判定する
（但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く。）
　
（２−２）訂正事項８
　特許請求の範囲の請求項３に「（１）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした薬剤の軟骨破壊抑制作用、または（２）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした薬剤の変形性関節症治療効果、を検出・評価・判定」とあるのを、
「（１）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした薬剤の軟骨破壊抑制作用、または（２）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした薬剤の変形性関節症治療
での軟骨破壊抑制
を、薬剤を投与した後の経時での検体中のＭＭＰ−３濃度の低下を指標として
　
（２−３）訂正事項９
　願書に添付した明細書の段落【００１４】を、「本発明は、血中ＭＭＰ−３濃度低下剤および軟骨破壊抑制剤、さらには、該低下剤および／または、該抑制剤の効果の検出・評価・判定方法およびそれに使用される試薬を提供しようとするものである。
但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く
　
（２−４）訂正事項１０
　願書に添付した明細書の段落【００２１】を、「本発明はまた、ＭＭＰ−３、ＭＭＰ−１及びＴＩＭＰ−１から成る群から選ばれたものの、特にＭＭＰ−３の体内濃度、例えば血中濃度など
の投与後の経時での低下
軟骨破壊抑制
但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く
　
（２−５）訂正事項１１
　願書に添付した明細書の段落【０１５２】を、「２３．（１）ＩＬ−６アンタゴニストを有効成分とした薬剤の軟骨破壊抑制作用、または（２）ＩＬ−６アンタゴニストを有効成分とした薬剤の変形性関節症治療
での軟骨破壊抑制
を、薬剤を投与した後の経時での検体中のＭＭＰ−３濃度の低下を指標として
（但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く。）
２４．抗ＭＭＰ−３抗体を含有することを特徴とする第２３項の試薬。」と訂正する。
　
２　訂正の目的の適否、新規事項追加の有無、及び特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　
（１）訂正事項１
ア　訂正の目的について
　訂正事項１は、請求項１の「検出・評価・判定方法。」を、「検出・評価・判定方法。但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く。」へ訂正するものである。
　訂正前の請求項１記載の特許発明では、「検出・評価・判定方法。」と記載されていたものを、訂正後の請求項１記載の発明では、検出・評価・判定方法から、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く旨を明らかにするものである。
　したがって、訂正事項１は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　
イ　新規事項追加の有無
　医師が人間を手術、治療又は診断する方法が、産業上利用することができる発明に該当しないことは、特許・実用新案審査基準　第II部　第１章　2.1.1に記載されている通り明らかである。ここで、医師が人間を手術、治療又は診断する方法とは、具体的には、「医師（医師の指示を受けた者を含む。）が人間に対して手術、治療又は診断する方法」である。なお、訂正後の請求項１には、「医師の指示を受けた者を含む。」ことは明示されていないが、上記の通り、訂正後の請求項１記載の「医師」には、「医師の指示を受けた者」が含まれることは明らかである。
　したがって、訂正事項１は、もともと、請求項１記載の特許発明から除外されていた範囲を、確認的に、ただし書を用いて除いた訂正に過ぎず、新たな技術的事項を導入する訂正ではないから、訂正事項１は願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項に適合するものである。
　
ウ　特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　訂正事項１は、出願当初から請求項１記載の特許発明に包含されていない、医師が人間を手術、治療又は診断する方法を、確認的に除外することを目的とした訂正であり、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第６項に適合するものである。
　
エ　まとめ
　上記「ア」〜「ウ」から、訂正事項１は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許明細書に記載した事項の範囲内においてなされたもので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でもない。
　
（２）訂正事項２
ア　訂正の目的について
　訂正事項２は、請求項１の「検体中のＭＭＰ−３濃度を指標」を、「（ａ）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした軟骨破壊抑制剤、または（ｂ）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした変形性関節症治療剤を投与した後の経時での検体中のＭＭＰ−３濃度の低下を指標」へ訂正するものである。
　訂正前の請求項１記載の特許発明では、「検体中のＭＭＰ−３濃度を指標」として、指標を、検体中のＭＭＰ−３濃度とすることのみを特定していたが、その指標がどのようなものであるのかについては特定されていない。
　これに対して、訂正後の請求項１記載の特許発明では、当該指標を、「（ａ）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした軟骨破壊抑制剤、または（ｂ）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした変形性関節症治療剤を投与した後の経時での検体中のＭＭＰ−３濃度の低下」とする旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、訂正事項２は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　
イ　新規事項追加の有無
　特許明細書の段落【００１５】には「・・・ＭＭＰ−３の血中濃度を低下させることを見出し・・」との記載が、段落【００２２】には「【図２】図２は・・・ヒト型化ＩＬ−６受容体抗体を投与した後の、血中ＭＭＰ−３の経時変化を示す・・」との記載が、段落【０１０３】には「後述の実施例に示されるように、抗ＩＬ−６受容体抗体の投与により・・・ＭＭＰ−３の血中濃度の低下が認められたことから、抗ＩＬ−６受容体抗体等のＩＬ−６アンタゴニストは血中ＭＭＰ−３濃度低下効果を有し・・」との記載が、段落【０１０７】には「・・・抗ＩＬ−６受容体抗体などのＩＬ−６アンタゴニストの作用により、・・・こうしたＭＭＰ−３などの血中濃度を指標とすることにより、ＩＬ−６アンタゴニストを有効成分とした薬剤、例えばＩＬ−６アンタゴニストを有効成分とした軟骨破壊抑制剤あるいは変形性関節症治療剤などの効果・・・、それを検出・・・する方法や、該方法に使用される試薬が、有用なもの・・」との記載が、それぞれなされており、【図２】には、ＩＬ−６受容体抗体投与後の経時でＭＭＰ−３濃度が低下していることが示されている。
　したがって、訂正事項２は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項に適合するものである。
　
ウ　特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　訂正事項２は、指標とする「検体中のＭＭＰ−３濃度」に関して発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、訂正事項２は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第６項に適合するものである。
　
エ　まとめ
　上記「ア」〜「ウ」から、訂正事項２は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許明細書に記載した事項の範囲内においてなされたもので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でもない。
　
（３）訂正事項３
ア　訂正の目的について
　訂正事項３は、請求項１の「・・・の効果の・・」を、「・・・の
軟骨破壊抑制
　訂正前の請求項１記載の特許発明では、「・・・の効果」として、軟骨破壊抑制剤または変形性関節症治療剤の効果とのみを特定していたが、その効果がどのようなものであるのかについては特定されていない。
　これに対して、訂正後の請求項１記載の特許発明では、当該効果を、「
軟骨破壊抑制
　
イ　新規事項追加の有無
　特許明細書の段落【０１０３】には「後述の実施例に示されるように、抗ＩＬ−６受容体抗体の投与により・・・ＭＭＰ−３の血中濃度の低下が認められたことから、抗ＩＬ−６受容体抗体等のＩＬ−６アンタゴニストは血中ＭＭＰ−３濃度低下効果を有し、これにより軟骨破壊抑制作用を有する・・」との記載が、段落【０１０７】には「・・・抗ＩＬ−６受容体抗体などのＩＬ−６アンタゴニストの作用により、・・・こうしたＭＭＰ−３などの血中濃度を指標とすることにより、ＩＬ−６アンタゴニストを有効成分とした薬剤、例えばＩＬ−６アンタゴニストを有効成分とした軟骨破壊抑制剤あるいは変形性関節症治療剤などの効果・・・、それを検出・・・する方法や、該方法に使用される試薬が、有用なもの・・・」との記載が、それぞれなされている。
　したがって、訂正事項３は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項に適合するものである。
　
ウ　特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　訂正事項３は、軟骨破壊抑制剤または変形性関節症治療剤の「効果」に関し、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、訂正事項３は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第６項に適合するものである。
　
エ　まとめ
　上記「ア」〜「ウ」から、訂正事項３は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許明細書に記載した事項の範囲内においてなされたもので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でもない。
　
（４）訂正事項４
ア　訂正の目的について
　訂正事項４は、上記訂正事項１に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、願書に添付した明細書の段落【００１４】に記載された「検出・評価・判定方法」から、「医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く」ことを、明確にするために、「但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く。」というただし書を付すように訂正するものである。
　訂正前の明細書の段落【００１４】では、「検出・評価・判定方法。」と記載されていたものを、訂正後の明細書の段落【００１４】では、検出・評価・判定方法から、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く旨を明らかにするものである。
　したがって、訂正事項４は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　
イ　新規事項追加の有無
　上記（１）イに記載したとおり、訂正事項４は、もともと、請求項１〜２記載の特許発明から除外されていた範囲を、確認的に、ただし書を用いて除いた訂正に過ぎず、新たな技術的事項を導入する訂正ではないから、訂正事項４は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項に適合するものである。
　
ウ　特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　上記（１）ウに記載したとおり、訂正事項４は、出願当初から請求項１〜２記載の特許発明に包含されていない医師が人間を手術、治療又は診断する方法を、確認的に除外することを目的とした訂正であり、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第６項に適合するものである。
　
エ　まとめ
　上記「ア」〜「ウ」から、訂正事項４は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許明細書に記載した事項の範囲内においてなされたもので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でもない。
　
（３）訂正事項５
ア　訂正の目的について
　訂正事項５は、上記訂正事項１〜３に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、願書に添付した明細書の段落　【００２１】に記載された「検出・評価・判定方法」から、「医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く」ことを、明確にするために、「但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く。」というただし書を付すように訂正するものである。
　訂正前の明細書の段落【００２１】では、「検出・評価・判定方法。」と記載されていたものを、訂正後の明細書の段落【００２１】では、検出・評価・判定方法から、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く旨を明らかにするものである。
　したがって、訂正事項５は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　
イ　新規事項追加の有無
　上記（４）イと同様に、訂正事項５は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項に適合するものである。
　
ウ　特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　上記（４）ウと同様に、訂正事項５は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第６項に適合するものである。
　
エ　まとめ
　上記「ア」〜「ウ」から、訂正事項５は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許明細書に記載した事項の範囲内においてなされたもので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でもない。
　
（６）訂正事項６
ア　訂正の目的について
　訂正事項６は、上記訂正事項１〜３に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、願書に添付した明細書の段落【０１５１】に記載された「検出・評価・判定方法」から、「医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く」ことを、明確にするために、「但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く。」というただし書を付すように訂正するものである。
　訂正前の明細書の段落【０１５１】では、「検出・評価・判定方法。」と記載されていたものを、訂正後の明細書の段落【０１５１】では、検出・評価・判定方法から、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く旨を明らかにするものである。
　したがって、訂正事項６は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　
イ　新規事項追加の有無
　上記（４）イと同様に、訂正事項６は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項に適合するものである。
　
ウ　特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　上記（４）ウと同様に、訂正事項６は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第６項に適合するものである。
　
エ　まとめ
　上記「ア」〜「ウ」から、訂正事項６は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許明細書に記載した事項の範囲内においてなされたもので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でもない。
　
（７）訂正事項７
ア　訂正の目的について
　訂正事項７は、請求項３の「検出・評価・判定する」を、「検出・評価・判定する（但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く。）」へ訂正するものである。
　訂正前の請求項３記載の特許発明では、「検出・評価・判定する」と記載されていたものを、訂正後の請求項３記載の発明では、検出・評価・判定から、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く旨を明らかにするものである。
　したがって、訂正事項７は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　
イ　新規事項追加の有無
　医師が人間を手術、治療又は診断する方法が、産業上利用することができる発明に該当しないことは、特許・実用新案審査基準　第II部　第１章　2.1.1に記載されている通り明らかである。ここで、医師が人間を手術、治療又は診断する方法とは、具体的には、「医師（医師の指示を受けた者を含む。）が人間に対して手術、治療又は診断する方法」である。なお、訂正後の請求項３には、「医師の指示を受けた者を含む。」ことは明示されていないが、上記の通り、訂正後の請求項３記載の「医師」には、「医師の指示を受けた者」が含まれることは明らかである。
　したがって、訂正事項７は、もともと、請求項３記載の特許発明から除外されていた範囲を、確認的に、ただし書を用いて除いた訂正に過ぎず、新たな技術的事項を導入する訂正ではないから、訂正事項７は願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項に適合するものである。
　
ウ　特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　訂正事項７は、出願当初から請求項３記載の特許発明に包含されていない医師が人間を手術、治療又は診断する方法を、確認的に除外することを目的とした訂正であり、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第６項に適合するものである。
　
エ　まとめ
　上記「ア」〜「ウ」から、訂正事項７は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許明細書に記載した事項の範囲内においてなされたもので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でもない。
　
（８）訂正事項８
ア　訂正の目的について
　請求項３の「（１）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした薬剤の軟骨破壊抑制作用、または（２）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした薬剤の変形性関節症治療効果、を検出・評価・判定」を、「（１）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした薬剤の軟骨破壊抑制作用、または（２）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした薬剤の変形性関節症治療での軟骨破壊抑制効果を、薬剤を投与した後の経時での検体中のＭＭＰ−３濃度の低下を指標として検出・評価・判定」と訂正するものである。
　訂正前の請求項３記載の特許発明では、「・・・（１）・・・薬剤の軟骨破壊抑制作用、または（２）・・・薬剤の変形性関節症治療効果、を検出・評価・判定・・・」として、薬剤の効果がいかなるものかは特定がなく、指標についても特定されていない。
　これに対して、訂正後の請求項３記載の特許発明では、「・・・（１）・・・薬剤の軟骨破壊抑制作用、または（２）・・・薬剤の変形性関節症治療での軟骨破壊抑制効果を、薬剤を投与した後の経時での検体中のＭＭＰ−３濃度の低下を指標として検出・評価・判定」とする旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、訂正事項８は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　
イ　新規事項追加の有無
　特許明細書の段落【００１５】には「・・・ＭＭＰ−３の血中濃度を低下させることを見出し・・」との記載が、段落【００２２】には「【図２】図２は・・・ヒト型化ＩＬ−６受容体抗体を投与した後の、血中ＭＭＰ−３の経時変化を示す・・」との記載が、段落【０１０３】には「後述の実施例に示されるように、抗ＩＬ−６受容体抗体の投与により・・・ＭＭＰ−３の血中濃度の低下が認められたことから、抗ＩＬ−６受容体抗体等のＩＬ−６アンタゴニストは血中ＭＭＰ−３濃度低下効果を有し・・」との記載が、段落【０１０７】には「・・・抗ＩＬ−６受容体抗体などのＩＬ−６アンタゴニストの作用により、・・・こうしたＭＭＰ−３などの血中濃度を指標とすることにより、ＩＬ−６アンタゴニストを有効成分とした薬剤、例えばＩＬ−６アンタゴニストを有効成分とした軟骨破壊抑制剤あるいは変形性関節症治療剤などの効果・・・、それを検出・・・する方法や、該方法に使用される試薬が、有用なもの・・」との記載が、それぞれなされており、【図２】には、ＩＬ−６受容体抗体投与後の経時でＭＭＰ−３濃度が低下していることが示されている。
　したがって、訂正事項８は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項に適合するものである。
　
ウ　特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　訂正事項８は、変形性関節症治療効果、及び検出・評価・判定に関して発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、訂正事項２は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第６項に適合するものである。
　
エ　まとめ
　上記「ア」〜「ウ」から、訂正事項８は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許明細書に記載した事項の範囲内においてなされたもので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でもない。
　
（９）訂正事項９
ア　訂正の目的について
　訂正事項９は、上記訂正事項７に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、願書に添付した明細書の段落【００１４】に記載された「検出・評価・判定方法」から、「医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く」ことを、明確にするために、「但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く。」というただし書を付すように訂正するものである。
　訂正前の明細書の段落【００１４】では、「検出・評価・判定方法。」と記載されていたものを、訂正後の明細書の段落【００１４】では、検出・評価・判定方法から、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く旨を明らかにするものである。
　したがって、訂正事項９は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　
イ　新規事項追加の有無
　上記（７）イに記載したとおり、訂正事項９は、もともと、請求項３〜４記載の特許発明から除外されていた範囲を、確認的に、ただし書を用いて除いた訂正に過ぎず、新たな技術的事項を導入する訂正ではないから、訂正事項９は願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項に適合するものである。
　
ウ　特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　上記（７）ウに記載したとおり、訂正事項９は、出願当初から請求項３〜４記載の特許発明に包含されていない医師が人間を手術、治療又は診断する方法を、確認的に除外することを目的とした訂正であり、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第６項に適合するものである。
　
エ　まとめ
　上記「ア」〜「ウ」から、訂正事項９は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許明細書に記載した事項の範囲内においてなされたもので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でもない。
　
（１０）訂正事項１０
ア　訂正の目的について
　訂正事項１０は、上記訂正事項７および８に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、願書に添付した明細書の段落　【００２１】に記載された「検出・評価・判定方法」から、「医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く」ことを、明確にするために、「但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く。」というただし書を付すように訂正するものである。
　訂正前の明細書の段落【００２１】では、「検出・評価・判定方法。」と記載されていたものを、訂正後の明細書の段落【００２１】では、検出・評価・判定方法から、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く旨を明らかにするものである。
　したがって、訂正事項１０は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　
イ　新規事項追加の有無
　上記（９）イと同様に、訂正事項１０は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項に適合するものである。
　
ウ　特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　上記（９）ウと同様に、訂正事項１０は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第６項に適合するものである。
　
エ　まとめ
　上記「ア」〜「ウ」から、訂正事項１０は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許明細書に記載した事項の範囲内においてなされたもので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でもない。
　
（１１）訂正事項１１
ア　訂正の目的について
　訂正事項１１は、上記訂正事項７および８に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、願書に添付した明細書の段落【０１５２】に記載された「検出・評価・判定」から、「医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く」ことを、明確にするために、「但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く。」というただし書を付す訂正をするものである。
　訂正前の明細書の段落【０１５２】では、「検出・評価・判定」と記載されていたものを、訂正後の明細書の段落【０１５２】では、検出・評価・判定から、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く旨を明らかにするものである。
　したがって、訂正事項１１は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　
イ　新規事項追加の有無
　上記（９）イと同様に、訂正事項１１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項に適合するものである。
　
ウ　特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の存否
　上記（９）ウ同様に、訂正事項１１は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第６項に適合するものである。
　
エ　まとめ
　上記「ア」〜「ウ」から、訂正事項１１は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許明細書に記載した事項の範囲内においてなされたもので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でもない。
　
３　訂正請求に対する結論 
　
　以上のとおり、本件訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書き第１号および第３号に掲げる事項を目的とするものであり、同法同条第９項により準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定を満たすものである。
　よって、本件訂正を認める。
　
　
 第３　本件訂正発明 
 　
　以上のとおりであるから、本件請求項１〜４に係る発明（以下、それぞれ「訂正発明１」ないし「訂正発明４」という。）は、訂正明細書又は図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜４に記載された事項により特定されるとおりの以下のものであると認める。
　
【請求項１】
　（１）
（ａ）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした軟骨破壊抑制剤、または（ｂ）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした変形性関節症治療剤を投与した後の経時での
の低下
　（２）（ａ）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした軟骨破壊抑制剤、または（ｂ）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした変形性関節症治療剤の
軟骨破壊抑制
但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く
【請求項２】
　前記軟骨破壊抑制剤がリウマチ治療剤であることを特徴とする請求項１に記載の検出・評価・判定方法。
【請求項３】
　抗ＭＭＰ−３抗体を含有し、（１）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした薬剤の軟骨破壊抑制作用、または（２）ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした薬剤の変形性関節症治療
での軟骨破壊抑制
を、薬剤を投与した後の経時での検体中のＭＭＰ−３濃度の低下を指標として
（但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く。）
【請求項４】
　前記軟骨破壊抑制作用がリウマチ治療効果であることを特徴とする請求項３に記載のＭＭＰ−３濃度測定用試薬。
　
　
第４　請求人の主張の概要 
　
１　審決予告前
　請求人は、「特許第４９８７１１７号の特許請求の範囲の請求項１ないし４に記載された発明についての特許を無効とする。
　審判費用は被請求人の負担とする。」
との審決を求め、甲第１〜５号証を添付して審判請求書を提出し、参考資料１を添付して平成２５年９月５日弁駁書、および平成２５年１１月１８日口頭審理陳述要領書を提出し、以下の無効理由１及び２により、本件特許は、特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきものであると主張している。
　
（無効理由１）特許法第２９条第１項柱書違反
　訂正発明１及び２は、軟骨破壊抑制剤（リウマチ治療剤）または変形性関節症治療剤の効果を検出・評価・判定する方法に関するものであり、治療剤の効果について検出・評価・判定を行うのは医師であるから、人間を診断する方法に関する発明に該当する。
　また、訂正発明３及び４は、医師による「IL-6受容体に対する抗体を有効成分とした薬剤」の効果を検出・評価・判定するために使用するという医療行為が構成要件とされており、この結果、東京高判平成１４年４月１１日判決（平成１２年（行ケ）第６５号）が判示するように、「医師は、常に、これから自分が行おうとしていることが特許の対象になっているのではないか、それを行うことにより特許権侵害の責任を追及されることになるのではないか、どのような責任を追及されることになるのか、などといったことを恐れながら、医療行為に当たらなければならないことになりかねない。」ので、医療行為に当たる医師をこのような状況に追い込む訂正発明３及び４は特許性が認められるべきではない。
　したがって、訂正発明１〜４は、いずれも特許法第２９条第１項柱書に規定する「産業上利用することができる発明」に該当しない。
　
（無効理由２）特許法第２９条第１項第３号および第２項違反
（無効理由２−１）訂正発明１〜４の進歩性欠如
　訂正発明１〜４は、甲第１号証ないし甲第５号証に記載された発明及び周知技術に基づいて、MMP-3濃度を指標として「IL-6受容体に対する抗体を有効成分としたリウマチ治療剤（軟骨破壊抑制剤）」の効果を検出・評価・判定することは容易に想到することができたので、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
（無効理由２−２）訂正発明３および４の新規性欠如
　訂正発明３及び４は、「IL-6受容体に対する抗体を有効成分とした薬剤」に特定しているものの、結局、MMP-3濃度測定用試薬自体は、訂正発明３及び４も、甲第１号証、甲第２号証、甲第３号証のいずれかに記載された発明も、MMP-3濃度を測定するという点において同じ作用及び機能を利用するものであり、リウマチ診断という点で同じ用途に使用されるものであるから、両者を区別することはできない。
　そして、訂正明細書には、検体中のMMP-3を測定するのに適した技術として甲第３号証が記載されていること（【０１１３】）から、訂正発明３及び４は、新規のＭＭＰ-3濃度測定用試薬を提供するものではなく、従来から公知のMMP-3濃度測定用試薬を採用したに過ぎない。
　したがって、訂正発明３及び４は、甲第１号証、甲第２号証、甲第３号証のいずれかに記載された発明と同一であり、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない。
　
　そして、請求人が提出した証拠方法は、以下のとおりである。
　
（甲第１号証）杉本和則ほか著「慢性関節リウマチにおける疾患修飾性リウマチ薬の治療効果と血清MMP-3濃度の変動」中部リウマチ Ｖｏｌ．３０、Ｎｏ．１、３４〜３５頁（中部リウマチ学会、平成１１年２月発行）
（甲第２号証）F.M.BRENNAN他著「REDUCTION OF SERUM MATRIX METALLOPROTEINASE 1 AND MATRIX METALLOPROTEINASE 3 IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS FOLLOWING ANTI-TUMOUR NECROSIS FACTOR-α(cA2) THERAPY」British Journal of Rheumatology, Vol.36, No.6, p.643-650 (1997)
（甲第３号証）特開平４−２３７４９９号公報
（甲第４号証）国際公開第９６／１１０２０号
（甲第５号証）Gene A. HOMANDBERG他著「Fibronectin-fragment-induced cartilage chondrolysis is associated with release of catabolic cytokines」Biochem. J., Vol.321, No.3, p.751-757 (1997)
　
２　審決予告に基づく訂正請求（２回目）後
　請求人は、平成２６年３月２８日付け弁駁書（２回目）において、上申書（被請求人、３回目）による被請求人の主張及び乙第５〜８号証の記載を考慮しても、審決予告に記載された無効理由２の認定判断に影響はなく、訂正発明１〜４は、甲第１号証ないし甲第５号証に記載された発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであると主張し、また、無効理由１についても解消されていないと主張している。
　
第５　被請求人の主張の概要
　
１　審決予告前
　被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする」との審決を求め、乙第１ないし４号証を添付して答弁書と共に「訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり一群の請求項ごとに訂正することを求める。」と訂正請求書を平成２５年７月２９日付けで提出し、平成２５年１１月１８日付け口頭審理陳述要領書および平成２５年１２月６日付け上申書を提出して、本件訂正は認められるべきであり、請求人の主張する無効理由及び証拠によっては訂正発明１ないし４を無効とすることはできないと主張している。 
　
　被請求人の提出した証拠方法は以下のとおりである。
　
（乙第１号証）臨床検査、vol.35, no.5, 447-452頁（１９９１年５月）
（乙第２号証）別冊・医学のあゆみ「サイトカインと疾患」（２０００年７月１０日発行）２６〜３０頁
（乙第３号証）「診断のマニュアルとＥＢＭに基づく治療ガイドライン」（平成１６年４月１日発行）８４〜９８頁
（乙第４号証）リウマチ、Vol.34(6), p.1013-1018 (1994)
　
２　審決予告に基づく訂正請求（２回目）後
　平成２６年２月１７日に、「訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり一群の請求項ごとに訂正することを求める。」との訂正請求書（２回目）および乙第５〜８号証を添付した上申書（３回目）を提出して、請求人の主張する無効理由及び証拠によっては訂正発明１〜４を無効とすることはできないと主張している。
　
　被請求人の提出した証拠方法は以下のとおりである。
　
（乙第５号証）リウマチ、Vol.38(5), p.752-761 (1998)
（乙第６号証）ARTHRITIS  RHEUMATISM, Vol.41, No.7, pp.l203-1209 (1998)
（乙第７号証）末長敢著「慢性関節リウマチ膝関節における骨・軟骨移行部の病態に関する研究」100(9-10), pp.959-970, 1988, 岡山医学会
（乙第８号証）リウマチ科, 20(6)「慢性関節リウマチにおける血清ＩＬ−６およびＭＭＰ−３濃度の臨床的有用性について」pp.575-580, 1998
　
　
第６　証拠の記載事項 
 　 
　本件特許の原出願日である平成１２年１０月２７日よりも前に頒布された刊行物である以下の甲号証には、それぞれ以下の事項が記載されている。下線は当審で加えたものである。
　
 １　甲第１号証 
　
（１ａ）「慢性関節リウマチにおける疾患修飾性抗リウマチ薬の治療効果と血清MMP-3濃度の変動」（３４頁表題）
　
（１ｂ）「はじめに
　matrix metalloproteinase（以下ＭＭＰ）は細胞外のmatrix componentに作用し、関節破壊に関与する蛋白溶解酵素であり、なかでもMMP-3はpannus　tissueでより多く認められるため関節破壊により深く関与していると考えられている。またＭＭＰ産生は炎症性サイトカインによって促進されることも知られている。
　今回われわれは、
慢性関節リウマチ（以下ＲＡ）患者の血清MMP-3を測定し、疾患修飾性抗リウマチ薬（以下ＤＭＡＲＤｓ）による治療によりどのように変動したかを検討した
　
（１ｃ）「対象と方法
　１９８７年ＡＲＡ改訂基準を満たす当院に通院しているＲＡ患者７１例（男性７例、女性６４例、平均年齢±ＳＤ：５７．７±１０．８歳、平均罹病期間±ＳＤ：８．９±８．２年）を対象とした。
　対象ＲＡ患者より採血後、２４００ｒｐｍにて１０分間遠心し、その上清を血清サンプルとした。測定までは−８０℃にて保存した。
測定にはone step sandwich法を用いた
　
（１ｄ）「結果
　・・・
　近年ＲＡの薬効評価には１９９３年に出されたACR core setが用いられるようになった。今回われわれは疾患活動性評価にACR core setではなくLansbury指数を用いたが、ACR core setの２０％以上の改善にならい
Lansbury指数が全値と比較して２０％以上改善している症例だけを集めて検討した。この場合、治療後６ヶ月での血清MMP-3は治療前の値と比較して有意に減少した
・・・
　さらにLansbury指数と血清MMP-3との間の相関について検討した。有意な相関が認められた（Fig.3）。
　Lansbury指数は、１）朝のこわばり、２）握力、３）関節点数、４）赤血球沈降速度の４項目で算出される。血清MMP-3がこれら４項目のどれと相関するかを次に検討した。その結果、朝のこわばり・握力・関節点数とは相関を認めなかったが、赤血球沈降速度とは有意な相関を示した（Fig.4）。
　赤血球沈降速度と同様に炎症反応といわれるCRPについても検討したが、赤血球沈降速度と同様にCRPも血清MMP-3と有意な相関を認めた。」（３４頁左欄２０行〜右欄１７行）
　
（１ｅ）「考察
　MMPはRAにおける関節破壊に関係する蛋白溶解酵素であり、なかでもMMP-3はpannus tissueに多く認められることから特に重要と考えられる。本来であれば関節液中のMMP-3を測定すべきであるが、１）関節液中と血清中のMMP-3は相関するという報告が複数なされていること、２）関節液採取より血清採取の方が患者負担が少ないことより血清MMP-3を測定し、DMARDｓ治療によってどのように変動するかを検討することにした。
　DMARDｓ治療前と治療後６ヶ月との血清MMP-3を単純に比較すると有意な変動を認めなかったが、
Lansbury指数にて２０％以上改善した症例に限ると血清MMP-3は有意に減少した
　
（１ｆ）「まとめ
１）血清MMP-3は、疾患修飾性抗リウマチ薬が奏効し、疾患活動性が低下した症例で減少した。
２）血清MMP-3は、赤血球沈降速度やCRPなどの炎症反応と有意な相関を示した。
３）血清MMP-3と骨関節破壊との関係は、観察期間が短いこともあり明らかではなかった。今後もX線変化について経過観察することが必要であると思われる。」（３５頁右欄１６〜２３行）
　
（１ｇ）「
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」（３５頁）
　
２　甲第２号証および甲第２号証の訳文
　なお、甲第２号証の下記の訳文は、請求人が提出した翻訳文に基づいている。
　
（２ａ）「REDUCTION OF SERUM MATRIX METALLOPROTEINASE 1 AND MATRIX METALLOPROTEINASE 3 IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS FOLLOWING ANTI-TUMOUR NECROSIS FACTOR-α(cA2) THERAPY」（６４３頁の表題）
（訳文）「関節リウマチ患者における抗腫瘍壊死因子-α(cA2)療法後の血清マトリックスメタロプロティナーゼ１及びマトリックスメタロプロティナーゼ３の減少」
　
（２ｂ）「SUMMARY
Matrix metalloproteinase (MMP)-1 and MMP-3 levels were measured in serum samples from rheumatoid arthritis (RA) patients undergoing a double-blinded placebo-controlled trial with the chimaeric anti-tumour necrosis factor (TNF)-α antibody cA2. Both MMP-1(P0.015), but to a larger extent MMP-3(P0.001) levels were elevated in all RA patients prior to the commencement of the trial compared with normal control sera. Following cA2 therapy, MMP-1 and MMP-3 levels were assessed in the placebo, and 1 and 10 mg/kg cA2-treated groups at 7, 14, 21 and 28 days. In both the 1 and the 10 mg/kg cA2-treated groups, a significant decrease in serum MMP-3 levels at all time points was observed, reducing maximally to 41% of pre-infusion values at day 7.」（６４３頁要約１〜６行）
（訳文）「要約
　キメラ型抗腫瘍壊死因子(TNF)−α抗体ｃＡ２を用いた二重盲検プラセボ比較試験の被験関節リウマチ（ＲＡ）患者からの血清試料において、マトリックスメタロプロテイナーゼ（ＭＭＰ）−1及びMMP-3値を測定した。試験開始前の全てのＲＡ患者でＭＭＰ-1（Ｐ＜0.015）及びＭＭＰ-3（Ｐ＜0.001）値は、いずれも、しかもMMP-3では、より大幅に、健常人血清に比較して高い値を示した。 
ｃＡ２療法後、MMP-1及びMMP-3値を、プラセボ、並びに１及び10mg/kg cA2投与群において、7、14、21、及び28日に測定した。１及び10mg/kg ｃＡ２投与群の双方において、全ての時点で血清MMP-3値に有意な減少が見られ、７日目には注入投与前値の41％と最も減少した
　
（２ｃ）「Of the conventional MMP enzymes MMP-1 (interstitial collagenase) and MMP-3 (stromelysin-1) are thought most likely to be involved in the pathogenesis of RA as MMP-1  degrades collagen type II and MMP-3 degrades a range of matrix proteins including proteoglycans, laminin, fibronectin and gelatin found in connective tissue in the synovial joint (reviewed in [12]). This concept is supported by the observation that MMP-1 [15, 16] and, in particular, MMP-3 levels [16, 17] are raised in RA synovial fluid, with MMP-3 levels also correlating with markers of disease activity such as C-reactive protein (CRP) and erythrocyte sedimentation rate (ESR). Serum levels of MMP-3, but not of MMP-1 [17-20], are also increased compared with normal control levels, and show a highly significant correlation with matched synovial fluids [19, 20], indicating that serum pro-MMP-3 is derived chiefly from that synthesized in the synovium.」（６４３頁右欄下から８行〜６４４頁左欄１０行）
「測定されるＭＭＰ酵素の中では、MMP-1（間質コラゲナーゼ）及びMMP-3（ストロムライシン−１）が、ＲＡの病理発生に関与している可能性が最も高いと考えられるが、それは、MMP-1がII型コラーゲンを分解し、MMP-3が、滑膜関節の結合組織中に見られる、プロテオグリカン、ラミニン、フィブロネクチン、及びゼラチンを含む様々なマトリックスタンパク質を分解するからである（［12］に総説）。この概念は、MMP-1［15、16］及び特にMMP-3値［16、17］が、ＲＡ滑液中で高値化し、かつMMP-3に、Ｃ−反応性タンパク質（ＣＲＰ）及び赤血球沈降速度（ＥＳＲ）などの疾患の活動性のマーカーと相関するという知見によって支持される。MMP-1では顕著ではないが［17-20］、血清中のMMP-3値は、健常人の値に比較して増加し、かつ対応する滑液と非常に有意な相関を示し［19、20］、血清中のpro-MMP-3が、滑膜内で合成されたものに主に由来することを示している。」（甲第２号証翻訳３頁３〜１２行）
　
（２ｄ）「MMP-3 was assayed in a blinded fashion by ELISA using reagents provided by Dr Jaspar, Biosource Europe S.A, Belgium. The assay recognizes pro-MMP-3 activated MMP-3,  MMP-3 in complex with TIMP-1, but not MMP-3 complexed with α2M (data not shown). The range of the assay was 1.25-20 ng/ml. Briefly, blocked 96-well plates were received coated with a monoclonal antibody specific to human MMP-3. Serum samples were diluted from 1:10 to 1:200 and 50μl added to the plates in duplicate; individual patients were assayed on the same plate.  An anti-MMP-3 antibody conjugated to horseradish peroxidase (HRP) was diluted and 50 μl added to each well. The plates were incubated at room temperature for 2 h on a horizontal shaker set at 700 ±100 r.p.m. The liquid from each well was aspirated and the plates washed four times with 0.4 ml of Medgenix wash solution in each well. Plates were developed using 100 μl of freshly prepared TMB solution for 15 min at room temperature on a horizontal shaker set at 700±100 r.p.m. The reaction was stopped by the addition of 200 μl of 0.3 N H2SO4 and the absorbance was read at 450 nm within 30 min. MMP-3 concentrations were calculated by reference to a standard curve. Up to 100 mg/ml cA2 were added to the standard curve and did not significantly affect the results (data not shown).」（６４５頁左欄３１〜５７行）
（訳文）「MMP-3は、ヤスパー(Jaspar)博士、バイオソース・ヨーロッパ（Biosource Europe)S.A.ベルギー、により提供された試薬を用いて、ELISAによるブラインド方式で測定した。測定で、pro-MMP-3、活性型MMP-3、TIMP-1と複合体を形成したMMP-3を認識するが、α2Mと複合体を形成したMMP-3は認識しない（データは示さず）。測定の範囲は、1.25ないし20ng/mlであった。簡単にいえば、ヒトMMP-3に特異的なモノクローナル抗体でコートされた96ウェルプレートの提供を受けた。血清試料を1:10から1:200 まで希釈し、50μlをプレートに二重測定できるように添加し；個々の患者を同一のプレート上で測定した。西洋ワサビペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）で標識した抗MMP-3抗体を希釈し、50μ1を各ウェルに添加した。プレートを、700±100 r.p.m.にセットされた水平型シェーカー上で、室温で２時間インキュベートした。各ウェルから液体を吸引し、プレートを各ウェルに0.4mlのメドジェニクス(Medgenix)洗浄液を用いて４回洗浄した。プレートを、新たに調製した100μ1のTMB溶液を用いて、700±100 r.p.m.にセットされた水平型シェーカー上で、室温で15分間反応させた。 200μ1の0.3N H2S04の添加により反応を停止し、30分以内に波長450nmでの吸収を測定した。MMP-3濃度を、標準曲線を用いて計算した。100μg/m1までのｃＡ２を標準に添加したが、結果に有意な影響はなかった（データは示さず）。」（甲第２号証翻訳６頁４〜１９行）
　
（２ｅ）「Serum levels of MMP-3 in patients treated with cA2
 Table II summarizes the pre- and post-infusion (day 7, 14, 21, 28) MMP-3 levels (mean, median and range) in the RA sera (n=57) analysed from the multicentre, placebo-controlled cA2 trial. The median MMP-3 concentration in the pre-infusion RA serum samples was 79.2 ng/ml (placebo group), 118.6 ng/ml (1 mg/kg cA2 group) and 88.6 ng/ml (10 mg/kg cA2 group), not significantly different from each other, but all were significantly higher (P0.001) than the median MMP-3 serum levels (14.4 ng/ml) in the normal control group (n=44).
 As with the MMP-1 data, the MMP-3 data within groups were analysed by the Wilcoxon rank test to compare median values at each time point with the pre-infusion value (Table II) and by the Mann-Whitney U-test to compare the placebo group at each time point with the cA2 (1 or the 10 mg/kg) treated group using the median data expressed as a percentage relative to pre-infusion values (Fig.2) and adjusted with the Bonferroni correction.
 The median MMP-3 levels in the placebo-treated patients were relatively unchanged over the course of the 4 weeks for which samples were assayed (Table II, Fig.3). However, in both the 10 mg/kg cA2-treated group and the 1 mg/kg cA2-treated group, a significant reduction in median MMP-3 levels was observed by day 7 and at all other subsequent time points. Thus, at day 7 in the 10 mg/kg cA2-treated group, a significant decrease (P0.012) from the pre-infusion median level of 87 ng/ml to 34 ng/ml was observed, which was maintained at day 14 (41 ng/ml), day 21 (46 ng/ml) and day 28 (55 ng/ml)(P0.004)(Table II). The MMP-3 level at day 7 was 41% of pre-infusion values (Fig.2), and was significantly different (P0.002) from the placebo group analysed by the Mann-Whitney U-test, and throughout the 28 day trial period: day 14 (to 43%, P0.001), day 21 (to 56%, P0.002), day 28 (to 62%, P0.001), respectively.
 In the patients receiving 1 mg/kg cA2, the median pre-infusion level of 119 ng/ml reduced to 79 ng/ml (P0.024) at day 7, 60 ng/ml (P0.012) at day 14, 77 ng/ml (P0.044) at day 21, and 81 ng/ml (P0.032) at day 28 (Table II). These changes in MMP-3 levels were also significantly different from the placebo-treated group at each time point except day 28; thus at day 7 the MMP-3 level was 67% of pre-infusion values (P0.017), 53% at day 14 (P0.0038),  and 75% at day 21 (P0.02).」（６４６頁右欄１２行〜６４７頁右欄１２行）
（訳文）「ｃＡ２を投与した患者における血清中MMP-3値
　表IIに、ｃＡ２の多施設比較臨床試験で測定した、ＲＡ血清（ｎ＝57）中の投与前及び注入投与後（7、14、21、及び28日）のMMP-3値（平均値、中央値、及び範囲）を要約する。投与前のＲＡ患者血清試料におけるMMP-3濃度の中央値は、79.2ng/ml(プラセボ群）、118.6ng/ml (lmg/kg cA2投与群）、及び88.6ng/ml (10mg/kg cA2投与群）で、有意差はなかったが、全てが、健常人群（ｎ＝44）におけるMMP-3血清レベルの中央値（14.4ng/ml)よりも高かった（Ｐ＜0.001）。
　MMP-1の値と同様に、群内のMMP-3値を測定時点における中央値を注入投与前値とウィルコクソンの順位和検定によって比較分析して、（表II）、かつ測定時点におけるプラセボ群とcA2 (1又はl0mg/kg)投与群を、注入投与前値と比較したパーセントとした値の中央値を用いてマン・ホイットニーのＵ検定で比較し（図2）、ボンフェローニの補正によって調整した。
　プラセボ群におけるMMP-3値の中央値は、試料の測定を行った４週間にわたり、比較的変化しなかった（表II、図３［図２が正しい]）。しかしながら、10mg/kg cA2投与群及びlmg/kg ｃＡ２投与群の双方において、７日目及びそれに続く全ての測定日で、MMP-3レベルの中央値に有意な減少が見られた。したがって、10mg/kg ｃＡ２投与群では７日で87ng/mlの注入投与前値の中央値から34ng/mlへの有意な減少（Ｐ＜0.012）が観察され、14日(41ng/ml)、21日(46ng/ml)、及び28日(55ng/ml)まで維持された（Ｐ＜0.004）（表II）。7日でのMMP-3値は、注入投与前値の41％であり（図2）、プラセボ群と比較してマン・ホイットニーのＵ検定は有意差がみられ（Ｐ＜0.002）、また28日の試験期間全体では：それぞれ14日(43%、Ｐ＜0.001）、21日(56%、Ｐ＜0.002）、28日(62%、Ｐ＜0.001）であった。
　lmg/kg ｃＡ２を受けた患者では、注入投与前値の中央値119ng/mlは、７日では79ng/ml  (P0.024)に、14日では60ng/ml（Ｐ＜0.012）に、21日では77ng/ml (Ｐ＜0.044）に、また28日では81ng/ml (Ｐ＜0.032)に減少した（表II）。MMP-3値におけるこれらの変化は、28日を除く各時点においても、プラセボ処理群とは有意な差が見られ、７日におけるMMP-3レベルは注入前値の67％（Ｐ＜0.017）であり、14日では53％（Ｐ＜0.0038）、21日では75% （Ｐ＜0.02）であった。」（甲第２号証翻訳８頁７行〜９頁５行）
　
（２ｆ）「DISCUSSION
 The MMP enzymes are generally considered to play a role in the pathogenesis of RA, based on their local expression in the synovial joint and their capacity to destroy connective tissue components. As the pro-inflammatory cytokine TNF-α is a potent transcriptional inducer of MMPs [4, 33], it was of interest to determine whether serum levels of these enzymes, which are elevated in RA, were reduced following treatment with the chimaeric neutralizing anti-TNF-α antibody cA2. We focused on MMP-1 (collagenase) and MMP-3 (stromelysin) as these two MMPs, in particular, have been linked to the connective tissue changes which occur in this disease, and their serum levels correlate with disease activity. In our study we confirmed the previous observation [17-20] that compared with normal sera, MMP-3 (5-fold), but also MMP-1 (1.5- to 2-fold) levels were elevated in RA sera. Following cA2 therapy, MMP-3 levels fell rapidly and in the first sample collected 7 days post-infusion were 40% of the pre-infusion values in the 10 mg/kg cA2 treatment group. The decrease in MMP-3 levels was significant throughout the study period (up to 4 weeks) and was apparent in both the high (10 mg/kg) and low (1 mg/kg) cA2 group. In this respect, the rapid modulation of serum MMP-3 levels was similar to that observed with many other parameters of disease activity, including IL-6 and CRP levels [30].」（６４８頁左欄下から７行〜右欄２１行）
（訳文）「考察
　ＭＭＰ酵素は一般に、滑膜関節における局所的発現と結合組織成分の破壊能とに基づき、ＲＡの病因としての役割をもつと考えられている。炎症促進性サイトカインＴＮＦ-ａは、ＭＭＰの強力な転写誘導体であることから［4、33］、ＲＡにおいて高められるこれらの酵素の血清レベルが、キメラ型中和性抗ＴＮＦ-α抗体、ｃＡ２投与処理の後に低下するかどうかを測定することは興味深いことであった。我々は、MMP-1（コラゲナーゼ）及びMMP-3（ストロムライシン）に注目したが、それは、これら２つのＭＭＰが特に、この疾患において起こる結合組織の変化に関連していること、及びそれらの血清での値が疾患の活動性と相関することからである。今回の研究において、我々は、健常人血清に比較してMMP-3（＞5倍）が、またMMP-1(1.5ないし２倍）値も、ＲＡ患者血清中で上昇しているという先の知見［17-20］を確認した。ｃＡ２の投与療法の後、MMP-3値は速やかに低下し、注入投与後７日で採取された最初の試料中では、10mg/kg cA2 投与群で、注入投与前値の40％であった。MMP-3 値の減少は、試験期間（４週間まで）を通して有意であり、高い用量（10mg/kg）及び低い用量(lmg/kg)のｃＡ２投与群の双方において明らかであった。この点については、血清MMP-3値の速やか調節は、IL-6及びCRP値［30］を含め、多くの他の疾患活動性のパラメータについて観察されるものと同様であった。」（甲第２号証翻訳１０頁１０〜２５行）
　
３　甲第３号証
　
（３ａ）「【特許請求の範囲】
【請求項１】ヒトストロムライシンに存在する抗原決定基のうち、いずれか一つの抗原決定基のみに免疫反応性を有する各モノクローナル抗体であって、潜在型ストロムライシン（プロストロムライシン）と活性型ストロムライシンとを区別することなく反応するモノクローナル抗体。
【請求項２】ヒトストロムライシンの異なる２つの抗原決定基に対し、それぞれ特異的に結合する請求項１記載のモノクローナル抗体２種の組み合わせを用いてサンドイッチ法により、潜在型ストロムライシンの量と活性型ストロムライシンの量の総和を定量することを特徴とするヒトストロムライシンの酵素免疫測定法。
【請求項３】請求項２に記載の酵素免疫測定法により、検体中に存在するヒトストロムライシンを潜在型ストロムライシンの量と活性型ストロムライシンの量の総和として定量し、その定量値を健常人の相当する検体の定量値と比較することに基づき、慢性関節リウマチ疾患を診断する方法。」
　
（３ｂ）「【０００１】
【技術分野】本発明は、抗ヒトストロムライシンモノクローナル抗体、及びそのモノクローナル抗体を用いた酵素免疫測定法ならびに該測定法に基づき、検体中に存在するヒトストロムライシンを潜在型ストロムライシンの量及び活性型ストロムライシンの量の総和として定量し、それによって、慢性関節リウマチ疾患を診断する方法に関する。
【０００２】
【背景技術】ストロムライシンは、プロテオグリカナーゼあるいはＭＭＰ−３（マトリックス・メタロプロティナーゼ−３）とも呼ばれ、各種のサイトカインあるいは各種の増殖因子などで刺激された線維芽細胞や腫瘍細胞で産生される物質である。生体内では、慢性関節リウマチ疾患患者の関節局所で産生されるほか、血液中あるいは関節液中に存在する。」
　
（３ｃ）「【０００９】ヒトストロムライシンは、種々の関節疾患のうちでも特に慢性関節リウマチ疾患において、その疾患患者の関節局所で多量に合成・分泌されていることが見出された。変形性関節症疾患患者の滑膜表層細胞や関節軟骨細胞もストロムライシンを合成・分泌しているが、慢性関節リウマチ疾患では、多発性の関節炎を生じるのに対し、変形性関節症疾患では、通常、単発性であることから、変形性関節症疾患患者の血中あるいは関節液中のストロムライシン量には健常人の場合に比べて著明な増加は認められない。」
　
（３ｄ）「【００１１】
【発明の開示】本発明は、ハイブリドーマによるＩｇＧクラスの抗ヒトストロムライシンモノクローナル抗体ならびにその製造方法、及び上記モノクローナル抗体を用いるサンドイッチ法に基づくヒトストロムライシンの酵素免疫測定法及びその測定法により慢性関節リウマチ疾患患者の血液その他の検体中のストロムライシン量を定量し、その定量値を健常人の相当する検体中のストロムライシンの定量値と比較することに基づき慢性関節リウマチ疾患を診断する方法を提供するものである。」
　
４　甲第４号証
　
（４ａ）「「技術分野
　本発明はインターロイキンー６アンタゴニストを有効成分とする慢性関節リウマチ治療剤又は滑膜細胞増殖抑制剤に関する。」（明細書１頁３〜５行）
　
（４ｂ）「ＩＬ−６は、細胞上で二種のタンパク質を介してその生物学的活性を伝達する。一つは、ＩＬ−６が結合する分子量約８０ＫＤのリガンド結合性タンパク質、ＩＬ−６レセプター（ＩＬ−６Ｒ）である。
　ＩＬ−６Ｒは、細胞膜を貫通して細胞膜上に発現する膜結合型の他に、主にその細胞外領域からなる可溶性ＩＬ−６Ｒ（ｓＩＬ−６Ｒ）としても存在する。もう一つは非リガンド結合性のシグナル伝達に係わる分子量約１３０ＫＤのｇｐ１３０である。ＩＬ−６とＩＬ−６ＲはＩＬ−６／ＩＬ−６Ｒ複合体を形成し、次いでもう一つの膜クンパク質ｇｐ１３０と結合することにより、ＩＬ−６の生物学的活性が細胞に伝達される(Tagaら、J . Exp. Med. 196：967, 1987)。
　慢性関節リウマチ患者の血清あるいは滑液には、過剰な量のインターロイキンー６（ＩＬ−６）と可溶性ＩＬ−６レセプター（ｓＩＬ−６Ｒ）が存在することが報告され・・・、関節リウマチモデル動物でも同様の結果が得られている・・・ことからＩＬ−６が慢性関節リウマチとなんらかの係わりを有すると推察されている。」（明細書２頁２２行〜３頁１８行）
　
（４ｃ）「本発明の慢性関節リウマチ治療剤とは、慢性関節リウマチ患者に投与することにより、関節の滑膜細胞の増殖を抑制し、症状の緩和および治療効果を有する薬剤である。
　本発明で使用されるＩＬ−６アンタゴニストは、ＩＬ−６によるシグナル伝達を遮断し、ＩＬ−６の生物学的活性を阻害するものであれば、その由来を問わない。ＩＬ−６アンタゴニストとしては、ＩＬ−６抗体、ＩＬ−６Ｒ抗体、ｇｐ１３０抗体、ＩＬ−６改変体、ＩＬ−６ＲのアンチセンスあるいはＩＬ−６またはＩＬ−６Ｒの部分ペプチド等が挙げられる。」（明細書６頁４行〜１２行）
　
（４ｄ）「ＩＬ−６Ｒ抗体としては、ＰＭ−１抗体（Hirataら、J. Immunol. 143：2900-2906, 1989)、ＡＵＫ１２−２０抗体、ＡＵＫ６４−７抗体あるいはＡＵＫ１４６−１５抗体（国際特許出願公開番号ＷＯ９２−１９７５９）などが挙げられる。」（明細書７頁４〜８行）
　
（４ｅ）「実施例２．
　マウス関節炎モデルでの関節炎発症に対するＩＬ−６レセプター抗体の抑制効果を調べた。
・・・その結果、ＩＬ−６レセプター抗体投与群ではコントロール抗体投与群に比べて軟骨や骨への肉芽組織の侵潤すなわち慢性増殖性滑膜炎が抑制されていた。」（明細書２５頁１０行〜２６頁１６行）
　
５　甲第５号証
（５ａ）「Fibronectin-fragment-induced cartilage chondrolysis is associated with release of catabolic cytokines」（７５１頁表題）
（訳文）「フィブロネクチン断片により誘導される軟骨融解には、カタボリックサイトカイン（異化促進性サイトカイン）類の放出が関係している」（甲第５号証翻訳１頁１〜２行）
　
（５ｂ）「The physiological significance of these activities is supported by observations that injection of fibronectin fragments into rabbit knee joints causes over 50% removal of articular cartilage PG within 7 days [6] and that synovial fluids of patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis contain elevated levels of fibronectin fragments of a range of sizes [7,8].」（７５１頁左欄下から６〜１２行）
（訳文）「このような活性の生理的重要性を支持する知見としては、ウサギ膝関節にフィブロネクチン断片を注入すると関節軟骨ＰＧが７日以内に５０％超も減少すること参考文献6、及び骨関節炎及び関節リウマチ患者において様々な大きさのフィブロネクチン断片の関節液中濃度が上昇していることが挙げられる参考文献7, 8。」（甲第５号証翻訳２頁１７〜２０行）
　
（５ｃ）「MMP-3 ELISA
MMP-3 protein was measured in conditioned medium of human chondrocyte culture using an ELISA kit from Fuji Chemicals Industries.」（７５３頁左欄２４〜２７行）
（訳文）「ＭＭＰ−3のＥＬＩＳＡ
　MMP-3蛋白質は、富士化学工業株式会社のＥＬＩＳＡ試薬キットを用いて、培養したヒト軟骨細胞の条件培地で行った。」（甲第５号証翻訳６頁下から３〜１行）
　
（５ｄ）「
」（７５６頁Table 3）
（訳文）「表３．異化促進性サイトカインの中和抗体が、９１歳ドナー由来の大腿骨骨頭軟骨細胞のＦｎ−ｆによるMMP-3放出に及ぼす効果
　１０％血清／ＤＭＥＭ中でヒト関節軟骨細胞の培養を確立し、培養開始４日後に、ウェル中が５μｇ／ｍ１の抗体となるように調節した。さらに２４時間後、培地を交換して新たな抗体を加え、０．１μMＦｎ−fとなるように培地を調節した。２４時間後に、ＥＬＩＳＡを用いて培地中MMP-3量を測定した。MMP-3濃度は、培養ウェル当たり１０６細胞に標準化した条件培地中の濃度である。６個のウェルの平均土ＳＤ値を示す。Ｐ値＜０．０５を有意とし、（ｓ）で示した。阻害度（％）は（［Ｆｎ−ｆ単独値］−［Ｆｎ−ｆ＋抗体値］）×１００／［Ｆｎ−ｆ単独値］と定義した。
　
」（甲第５号証翻訳１６頁１〜９行）
　
　
第７　当審の判断
　
１　無効理由１（特許法第２９条第１項柱書）について
　
（１）訂正発明１及び２について
　請求人の主張は、訂正発明１及び２は、軟骨破壊抑制剤（リウマチ治療剤）または変形性関節症治療剤の軟骨破壊抑制効果を検出・評価・判定する方法に関するものであり、治療剤の効果について検出・評価・判定を行うのは医師であるから、人間を診断する方法に関する発明に該当し、特許法第２９条第１項柱書に規定する「産業上利用することができる発明」に該当しない、というものである。
　
　まず、我が国における一般的な判断基準を検討するに、日本医師会の代表者も構成員となっている知的財産戦略本部・知的財産による競争力強化専門調査会・先端医療特許検討委員会が２００９（平成２１）年５月２９日に取りまとめた「先端医療分野における特許保護の在り方について」と題する報告書２８〜２９頁には、「最終的な診断を補助するための人体のデータ収集方法の発明」に関する有識者の提言として、
「先進諸外国の特許制度との調和を図りつつ、今後出現する画期的な仕組み、原理の測定機器に係る発明の包括的な保護を可能とし、新たな技術を適切に保護するため、現在特許対象外となっている「最終的な診断を補助するための人体のデータ収集方法（手術、治療、診断が含まれない人体の計測・測定方法）の発明」（ 例：MRI、X 線CT 等による断層画像撮像の仕組み、原理等）を新たに特許対象とすべく、特許対象となる事例と特許対象外となる事例を示しつつ、審査基準を改訂すべきである。」と記載されており、
この提言を踏まえて、特許庁が平成２１年１０月２３日に公表した「特許・実用新案審査基準 第II部 第１章　産業上利用することができる発明」の2.1.1.2(3)において、「人体から各種の資料を収集するための以下の方法は、医療目的で人間の病状や健康状態等の身体状態若しくは精神状態について、又は、それらに基づく処方や治療・手術計画について、判断する工程を含まない限り、人間を診断する方法に該当しない」ことが明確になり、特許可能な発明として「人体から収集された試料又はデータを用いて基準と比較するなどの分析を行う方法」が例示されている。
　
　訂正発明１及び２に係る「（ａ）・・・軟骨破壊抑制剤、または（ｂ）・・・変形性関節症治療剤を投与した後の経時での検体中のＭＭＰ−３濃度の低下を指標とし、・・・（ａ）・・・軟骨破壊抑制剤、または（ｂ）・・・変形性関節症治療剤の軟骨破壊抑制効果の検出の検出・評価・判定方法。」について検討するに、訂正明細書には、【発明の概要】として、「【００２１】本発明はまた、MMP-3 、MMP-1 及びTIMP-1から成る群から選ばれたものの、特にMMP-3の体内濃度、例えば血中濃度などの投薬後の経時での低下を指標とすることにより、IL-6アンタゴニストを有効成分とした薬剤、例えばIL-6アンタゴニストを有効成分とした軟骨破壊抑制剤あるいは変形性関節症治療剤などの軟骨破壊抑制効果（例えば治療効果など）につき、その検出・評価・判定のいずれかを行う方法、及びそれに使用される試薬を提供する。」と記載され、【実施例】として、「【０１１９】前値、治療開始後２ヶ月、および６ヶ月間治療を継続したリウマチ患者４例およびCD患者２例については６ヶ月目の値も検討した。MMP-1，-2，-3，-7，-8および-13並びにTIMP-1および-2の血中濃度の測定にはELISA kit（富士薬品工業）を用いた。その結果、ヒト型化抗IL-6受容体抗体はリウマチ患者およびキャスルマン病患者においてMMP-1，MMP-3およびTIMP-1の血中濃度を低下させることを示している（図１から図６）。【０１２０】以上より、抗IL-6受容体抗体は、血中MMP-3濃度を低下させ、軟骨破壊抑制剤、変形性関節症治療剤となる可能性が示された。」と記載されている。
　すなわち、訂正明細書にはMMP-3濃度を測定することが記載される一方で医師における具体的な判断基準への言及が一切なされていないことから、訂正発明１及び２は、上記審査基準にいう、「人間の病状や健康状態等の身体状態・・・について」医師が「判断する工程を含まない」ものであって、MMP-3の体内濃度、例えば血中濃度を検出することを意図した、「人体から収集された試料又はデータを用いて基準と比較するなどの分析を行う方法」であると判断するのが妥当である。
　
　また、「但し、医師が人間に対して手術、治療又は診断する方法を除く。」という文言を訂正により追加することによって、上述した、医師が「判断する工程を含まない」ものであることを確認的に明示している。
　
　よって、訂正発明１及び２は、「人間を診断する方法」に該当せず、特許法第２９条第１項柱書に規定された「産業上利用することができる発明」に該当しない、とすることはできない。
　
　なお、請求人は、医療機関における臨床検査を業とする者等は、「臨床検査技師等に関する法律」において「医師又は歯科医師の指示の下に」各種の検査を行うことから、当該検査を実施する行為が含まれる訂正発明１及び２は、特許法第２９条第１項柱書に規定された「産業上利用することができる発明」に該当しない、と主張している。
　しかしながら、「医師又は歯科医師の指示の下に」行われる行為であっても、指示された行為（例えば、入院患者の食事の世話やシーツ交換等）が「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない限り、特許法第２９条第１項柱書に規定された「産業上利用することができる発明」に該当しない、とすることはできないことは明らかである。そして、訂正発明１及び２に係る行為が「人間を診断する方法」に該当しないことは先に述べたとおりである。
　したがって、たとえ医療機関において医師の指示の下に「臨床検査を業とする者」が訂正発明１及び２に係る臨床検査を実施する行為が訂正発明１及び２に含まれるとしても、特許法第２９条第１項柱書に規定された「産業上利用することができる発明」に該当しない、とすることはできない。
　
（２）訂正発明３及び４について
　請求人は、訂正発明３及び４は、医師による「IL-6受容体に対する抗体を有効成分とした薬剤」の軟骨破壊抑制効果を検出・評価・判定するために使用するという医療行為が構成要件とされており、この結果、東京高判平成１４年４月１１日判決（平成１２年（行ケ）第６５号）が判示するように、「医師は、常に、これから自分が行おうとしていることが特許の対象になっているのではないか、それを行うことにより特許権侵害の責任を追及されることになるのではないか、どのような責任を追及されることになるのか、などといったことを恐れながら、医療行為に当たらなければならないことになりかねない。」ので、医療行為に当たる医師をこのような状況に追い込む訂正発明３及び４は特許性が認められるべきではない、と主張している。
　しかしながら、上記「特許・実用新案審査基準 第II部 第１章　産業上利用することができる発明」の2.1.1.2(1)にも「医療機器、医薬自体は、物であり、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。」と記載されているように、従来から、「物」のカテゴリーの発明について、「人間を手術、治療又は診断する方法」や「医療行為」に係る特許法第２９条第１項柱書に規定される「産業上利用することができる発明」の該当性が問題とされることはない。
　
　なお、実際に、１９７６（昭和５１）年以降、医薬や診断薬に係る「物」のカテゴリーの発明が多数特許されているが、医療行為に当たる医師が特許権侵害の責任を追及されることが大きな社会問題となった事実はない。
　
（３）小括
　訂正発明１〜４は、いずれも特許法第２９条第１項柱書に規定する「産業上利用することができる発明」に該当しない、とすることはできない。
　
　
２　無効理由２
２−１　無効理由２−１
　無効理由２−１は、訂正発明１〜４は、甲第１号証ないし甲第５号証に記載された発明及び周知技術に基づいて、MMP-3濃度の低下を指標として「IL-6受容体に対する抗体を有効成分としたリウマチ治療剤（軟骨破壊抑制剤）」の軟骨破壊抑制効果を検出・評価・判定することは容易に想到することができたので、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、との請求人の主張に基づくものである。
　
（１）甲第１号証に記載された発明
　甲第１号証には、「慢性関節リウマチにおける疾患修飾性抗リウマチ薬の治療効果と血清MMP-3濃度の変動」（１ａ）という研究テーマの下、「慢性関節リウマチ（以下ＲＡ）患者の血清MMP-3を測定し、疾患修飾性抗リウマチ薬（以下ＤＭＡＲＤｓ）による治療によりどのように変動したかを検討した」（１ｂ）こと、「測定にはone step sandwich法を用いた」（１ｃ）こと、すなわち、抗体を用いてMMP-3を測定したこと、「Lansbury指数が全値と比較して２０％以上改善している症例だけを集めて検討した。この場合、治療後６ヶ月での血清MMP-3は治療前の値と比較して有意に減少した」（１ｄ、１ｅ）ことが記載されている。
　してみると、甲第１号証には、「慢性関節リウマチ（ＲＡ）患者における血清MMP-3濃度の低下を抗体を用いて測定し、抗リウマチ薬の治療効果を検討する方法」の発明（以下、「甲第１号証発明」という。）が記載されている。
　
（２）訂正発明１について
（２−１）訂正発明１と甲第１号証発明の対比
ア　訂正発明１と甲第１号証発明を対比すると、訂正発明１の「検体」は、訂正明細書を参酌すれば、「慢性関節リウマチ（ＲＡ）患者」から得られる検体試料であることは明らかであるから、甲第１号証発明の慢性関節リウマチ患者の「血清」に相当する。
　
イ　本件特許の請求項２には「前記軟骨破壊抑制剤がリウマチ治療剤であることを特徴とする請求項１に記載の検出・評価・判定方法。」と記載されているので、訂正発明１の「軟骨破壊抑制剤」には甲第１号証発明の「抗リウマチ薬」が含まれている。
　
ウ　訂正発明１の「検出・評価・判定方法」について、訂正明細書には、「【０１０７】 本発明では、抗IL-6受容体抗体などのIL-6アンタゴニストの作用により、MMP-3 、MMP-1 及びTIMP-1から成る群から選ばれたものの体内濃度、例えば血中濃度などが低下することが観察されていることから、こうしたMMP-3 などの血中濃度を指標とすることにより、IL-6アンタゴニストを有効成分とした薬剤、例えばIL-6アンタゴニストを有効成分とした軟骨破壊抑制剤あるいは変形性関節症治療剤などの効果（例えば治療効果など）について、それを検出したり、評価したり、及び／又は判定したりする方法や、該方法に使用される試薬が、有用なものであることが理解されよう。」と記載されており、甲第１号証発明の「抗リウマチ薬の治療効果を検討する方法」は、「抗リウマチ治療薬の効果を検出・評価・判定方法」である点で訂正発明１と相違がない。
　
エ　訂正発明１の「軟骨破壊抑制剤・・・を投与した後の経時での」検体中のMMP-3濃度の低下を指標とすることに関して、訂正明細書の段落【００２２】において「【図２】図２は、８名のリウマチ患者における、ヒト型化IL-6受容体抗体を投与した後の血中MMP-3の経時変化を示すグラフである。」と記載され、図２には０〜６月を横軸としたMMP-3濃度の経時変化が記載されている。
　一方、甲第１号証には、「DMARDｓ治療前と治療後６ヶ月との血清MMP-3を単純に比較すると有意な変動を認めなかったが、Lansbury指数にて２０％以上改善した症例に限ると血清MMP-3は有意に減少した（Fig.2）。」（１ｅ）と記載され、Fig.2（１ｇ）には治療前〜治療後６カ月を横軸としたMMP-3濃度の経時変化が記載されている。
　してみると、リウマチ治療剤「を投与した後の経時での」発明である点で訂正発明１と甲第１号証発明に相違はない。
　
　してみると、訂正発明１と甲第１号証発明は、「（１）リウマチ治療剤を投与した後の経時での検体中のMMP-3濃度の低下を指標とし、かつ（２）リウマチ治療剤の効果の検出・評価・判定方法」である点で一致し、以下の相違点を有する。
　
（相違点１）
　訂正発明１が「IL-6受容体に対する抗体を有効成分とした」リウマチ治療剤である「軟骨破壊抑制剤」を用いているのに対して、甲第１号証発明では「疾患修飾性抗リウマチ薬（以下ＤＭＡＲＤｓ）」と記載されるのみで実際に用いられたリウマチ治療剤が明確でない点
　
（相違点２）
　訂正発明１がリウマチ治療剤の「軟骨破壊抑制効果」の検出・評価・判定方法であるのに対して、甲第１号証発明では「軟骨破壊抑制効果」についての記載がない点
　
（２−２）相違点１に対する判断
　リウマチ治療剤の効果とMMP-3濃度の関係については、甲第１号証に限らず、甲第２号証に係る「関節リウマチ患者における抗腫瘍壊死因子-α(cA2)療法後の血清・・・マトリックスメタロプロティナーゼ３の減少」と題する研究においても、リウマチ治療剤「ｃＡ２療法後、MMP-1及びMMP-3値を、プラセボ、並びに１及び10mg/kg cA2投与群において、7、14、21、及び28日に測定した。１及び10mg/kg ｃＡ２投与群の双方において、全ての時点で血清MMP-3値に有意な減少が見られ、７日目には注入投与前値の41％と最も減少した」（２ｂ）こと（更なる詳細は２ｅ及び２ｆ参照）およびMMP-3濃度は抗MMP-3抗体を用いて測定すること（２ｄ）が記載されている。
　また、リウマチ疾患とMMP-3濃度の関係については、甲第３号証（３ａ〜３ｄ）には、抗MMP-3抗体（抗ヒトストロムライシンモノクローナル抗体）を用いて血中あるいは関節液中のMMP-3（ストロムライシン）を定量し慢性関節リウマチ疾患を診断することが記載されている。
　してみると、甲第２号証や甲第３号証に記載された事項も参酌すると、甲第１号証に記載されように、抗MMP−3抗体で測定されたMMP-3濃度の低下を指標としてリウマチ治療剤の治療効果を確認することは、本件特許の原出願日当時に一般に行われていたものと判断される。
　
　したがって、訂正発明１において用いられた「IL-6受容体に対する抗体を有効成分とした」リウマチ治療剤は、甲第４号証に記載されているように、本件特許の原出願日前に既に公知であるから、甲第１号証に記載された従来のリウマチ治療剤と同様に、「IL-6受容体に対する抗体を有効成分とした」リウマチ治療剤についてもMMP-3濃度の低下を指標として治療効果を確認することは当業者であれば容易に想到し得るものと認められる。
　
（２−３）相違点２に対する判断
　甲第１号証発明の「リウマチ治療剤」である甲第１号証に記載された「疾患修飾性抗リウマチ薬（以下ＤＭＡＲＤｓ）」とは、「関節リウマチrheumatic arthritis(RA)の免疫異常を是正することによりRAの炎症を沈静化させ、寛解導入を目的とする薬物の総称である」（南山堂医学大事典19版1048頁）である。そして、「関節リウマチrheumatic arthritis(RA)」とは、「初期には滑膜の炎症のみであるが、進行すると軟骨、骨の破壊が起こり、関節は変形、脱臼し、また骨性硬直により可動性を失う」（南山堂医学大事典19版469頁）ものである。
　してみると、「軟骨、骨の破壊が起こ」る「関節リウマチ」の「寛解導入を目的とする薬物の総称である」「疾患修飾性抗リウマチ薬（以下ＤＭＡＲＤｓ）」において、「関節リウマチ」の主症状である「軟骨破壊抑制」効果を当業者が期待するのは当然のことである。
　
　そして、甲第４号証には、「ＩＬ−６レセプター抗体投与群ではコントロール抗体投与群に比べて軟骨や骨への肉芽組織の侵潤すなわち慢性増殖性滑膜炎が抑制されていた。」（４ｅ）と記載されており、「IL-6受容体に対する抗体を有効成分とした」リウマチ治療剤を投与した後に「軟骨破壊抑制効果」が期待できることは当業者であれば容易に理解できたことである。
　
（２−４）訂正発明１の作用効果
　訂正発明１の作用効果について、訂正明細書には、
「【０１１８】
　
実施例
【０１１９】
　前値、治療開始後２ヶ月、および６ヶ月間治療を継続したリウマチ患者４例およびCD患者２例については６ヶ月目の値も検討した。MMP-1，-2，-3，-7，-8および-13並びにTIMP-1および-2の血中濃度の測定にはELISA kit（富士薬品工業）を用いた。その結果、ヒト型化抗IL-6受容体抗体はリウマチ患者およびキャスルマン病患者においてMMP-1，MMP-3およびTIMP-1の血中濃度を低下させることを示している（図１から図６）。
【０１２０】
　以上より、抗IL-6受容体抗体は、血中MMP-3濃度を低下させ、軟骨破壊抑制剤、変形性関節症治療剤となる可能性が示された。」および
「【０１４０】
　
発明の効果
と記載されるのみであって、「MMP-3濃度低下」をもって、「軟骨破壊抑制剤」としての医薬用途発明の薬理試験データに代替しており、他に「軟骨破壊抑制剤」としての薬理効果を直接的に確認する実験は行われていない。
　換言すると、訂正発明１の「IL-6受容体に対する抗体を有効成分とした」リウマチ治療剤を含む「軟骨破壊抑制剤」の効果は、「MMP-3濃度低下」を確認できれば「軟骨破壊抑制剤」（リウマチ治療剤を含む）としての新規の医薬用途発明の効果確認が十分に可能であるとの技術常識に基づいているとしか判断できない。
　
　してみると、甲第１号証に記載された作用効果と比べて、訂正発明１において顕著な効果が奏されるものとも認められない。
　
（２−５）被請求人の反論について
　被請求人は、
ア）甲第１号証の３５頁右欄１１〜１３行には、「血清ＭＭＰ−３と骨関節破壊の進展については、erosion scoreなど検討してみたが、明らかな変化を認めることができなかった。」と記載されており、血清MMP-3の低下が認められたにもかかわらず、骨関節破壊進展の抑制が認められなかったことが記載されていること、
イ）IL-6が多機能性サイトカインの一種であって生体に対してどのような影響を及ぼすか明らかでなったこと（乙第１号証）、関節リウマチの原因自体が明確に特定されていないこと（乙第２号証）等を指摘して、訂正発明１の「IL-6受容体に対する抗体を有効成分とした」リウマチ治療剤を甲第１号証のリウマチ薬DMARDｓ群（乙第３号証）と置き換えることを当業者が想到し得るものではないこと、
ウ）甲第１号証のＦｉｇ．２及びＦｉｇ．３、並びに甲第２号証の表３に記載された実験データに基づいて関節リウマチ治療剤の効果とMMP-3濃度の減少の相関性を論じることができないこと、
エ）乙第５号証を提出して、「抗ＭＭＰ−３抗体で測定されたＭＭＰ−３濃度を指標としてＤＭＡＲＤＳの軟骨破壊抑制効果を確認することが、本件特許の原出願日当時に一般的に行われていたとすることはでき」ないこと、および「本件特許に係る発明におけるＩＬ−６受容体抗体は、この範躊の中でステロイド薬、非ステロイド薬、および関節痛や炎症を抑えるいわゆる関節リウマチ治療剤であるＤＭＡＲＤｓとは異なる別の一部に属する薬剤として位置付けられ、本件特許に係る発明は、その軟骨破壊抑制効果とＭＭＰ−３濃度に着目した発明であります。ＩＬ−６受容体抗体が見出される以前、軟骨破壊抑制効果を有する関節リウマチ治療薬は見出されて」いないこと
を主張しているので、念のために以下に検討する。
　
　ア）については、甲第１号証には、骨関節破壊の進展に変化が認められなかった点について、「これは観察期間が短いことに起因すると思われる。今後も血清ＭＭＰ−３とＸ線変化について経過観察を継続する必要があると思われる。」（３５頁１３行〜１５行）と記載しており、甲第１号証の筆者は、被請求人が主張するような否定的な結果として記載していないので、この点は阻害要因とはならない。
　
　イ）については、なるほど被請求人が指摘するように、リウマチ治療薬の作用機序は様々であって不明な点も少なからず存在することは事実である。しかしながら、リウマチ疾患とMMP-3濃度の関連性は、上述したように、甲第１号証のみならず、甲第２号証や甲第３号証にも記載されるように一般によく知られたことである。また、甲第５号証（５ｄ）にも、Ｆｎ−ｆで人工的に作られたリウマチ症状であるものの、抗IL-6抗体がMMP-3濃度を減少させたことも記載されている。当業者において、よく知られたリウマチ疾患とMMP-3濃度の関連性およびIL-6とMMP-3濃度の関連性についての公知の知見に基づけば、たとえ作用機序が不明であるとしても、新規のリウマチ治療剤である訂正発明１の「IL-6受容体に対する抗体を有効成分とした」リウマチ治療剤である「軟骨破壊抑制剤」についてもMMP-3濃度との関連性を確認しようとする強い動機付けが当業者にはあったと言える。
　なお、上述したように、訂正明細書においても、MMP-3濃度低下をもって、軟骨破壊抑制剤（リウマチ治療剤を含む）としての薬理試験データに代替しており、他に軟骨破壊抑制剤（リウマチ治療剤を含む）としての薬理効果を確認する実験は行われておらず、訂正発明１の「IL-6受容体に対する抗体を有効成分とした」リウマチ治療剤を含む「軟骨破壊抑制剤」の効果は、MMP-3濃度低下を確認できれば軟骨破壊抑制剤（リウマチ治療剤を含む）としての新規の医薬用途発明の効果確認が十分に可能であるとの技術常識に基づいているとしか言えない状況である。
　
　ウ）については、甲第１及び２号証には、上述したように、被請求人が不備であると指摘するデータに基づく詳細な本文の記載があり、データに致命的な不備がない以上、上述した本文の記載を優先して技術内容を理解するのが適当である。
　
　エ）については、上記（２−３）に記載したように、「ＤＭＡＲＤｓ」とは「関節リウマチ(RA)の免疫異常を是正することによりRAの炎症を沈静化させ、寛解導入を目的とする薬物の総称である」から、「ＩＬ−６受容体抗体は、・・・ＤＭＡＲＤｓとは異なる別の一部に属する薬剤として位置付けられ」るとの前提には根拠がない。
　加えて、本件特許の原出願日当時には、甲第４号証においてIL-6受容体抗体を有効成分とする関節リウマチ治療剤が軟骨破壊抑制効果を有することも既に公知であるから（４ｅ）、仮に被請求人が主張するように「ＩＬ−６受容体抗体が見出される以前、軟骨破壊抑制効果を有する関節リウマチ治療薬は見出されて」いないことを前提としても、甲第１号証に接した当業者が、関節リウマチ治療剤の主たる目的である軟骨破壊抑制効果を「ＤＭＡＲＤｓ」の治療効果から敢えて排除するとは考えがたい。
　
　よって、被請求人の主張はいずれも理由がない。
　
（２−６）訂正発明１の進歩性についてのまとめ
　訂正発明１は、甲第１号証に記載された発明、並びに甲第４号証に記載された発明及び甲第２、３、５号証に記載された甲第１号証の記載事実を補強する発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
　
（３）訂正発明２について
　訂正発明２は、訂正発明１の「軟骨破壊抑制剤」を「リウマチ治療剤」に限定するものである。甲第１〜５号証はいずれも「リウマチ治療剤」について記載するものであるから、上記（２）と同様にして、甲第１号証に記載された発明、並びに甲第４号証に記載された発明及び甲第２、３、５号証に記載された甲第１号証の記載事実を補強する発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（４）訂正発明３及び４について
　訂正発明３及び４は、訂正発明１及び２に使用することを特徴とする「抗MMP-3抗体を含有」する「MMP-3濃度測定用試薬」である。
　甲第１号証（１ｃ）においてもMMP-3濃度の測定に抗MMP-3抗体が用いられており、かつMMP-3濃度の測定に抗MMP-3抗体を用いることは本件特許の原出願日当時の常套手段（２ｄ、３ａ、５ｃ）であるから、上記（２）（３）と同様にして、訂正発明３及び４は、甲第１号証に記載された発明、並びに甲第４号証に記載された発明及び甲第２、３、５号証に記載された甲第１号証の記載事実を補強する発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（５）小括
　訂正発明１〜４は、甲第１号証に記載された発明、並びに甲第４号証に記載された発明及び甲第２、３、５号証に記載された甲第１号証の記載事実を補強する発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
　
２−２　無効理由２−２
　請求人は、訂正発明３及び４は、「IL-6受容体に対する抗体を有効成分とした薬剤」に特定しているものの、結局、MMP-3濃度測定用試薬自体は、訂正発明３及び４も、甲第１号証、甲第２号証、甲第３号証のいずれかに記載された発明も、MMP-3濃度を測定するという点において同じ作用及び機能を利用するものであり、リウマチ診断という点で同じ用途に使用されるものであるから、両者を区別することはできないので、訂正発明３及び４は、甲第１号証、甲第２号証、甲第３号証のいずれかに記載された発明と同一であり、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない、と主張している。
　
　甲第１号証（１ｄ、１ｅ、１ｆ）および甲第２号証（２ｂ、２ｅ、２ｆ）には、リウマチ治療剤（DMARDsおよびcA2）を投与された関節リウマチ患者においてMMP-3濃度が有意に減少したことが記載され、MMP-3の検出には抗MMP-3抗体が用いられたこと（１ｃ、２ｄ）が記載されている。また、甲第３号証（３ａ〜３ｄ）には、関節リウマチ疾患の診断に用いる抗MMP-3抗体が記載されている。
　しかしながら、甲第１〜３号証のいずれにも訂正発明の発明特定事項である「ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした」関節リウマチ治療剤を含む軟骨破壊抑制剤に関する記載はない。
　
　訂正発明３及び４は、「ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした」薬剤のリウマチ治療効果（軟骨破壊抑制作用と一部重複）を検出・評価・判定するために使用することを特徴とする「MMP-3濃度測定用試薬」であって、甲第１〜３号証に記載された発明と「慢性リウマチ治療剤」の効果を検出する「MMP-3濃度測定用試薬」である点で一致するものの、「慢性リウマチ治療剤」が「ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした」薬剤である点で相違する。
　甲第４号証に記載されているように、本件特許の原出願日当時において抗IL-6受容体抗体を「慢性リウマチ治療剤」として用いることは公知であったことは事実であるが、甲第１〜３号証において「ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした」リウマチ治療剤が記載されているに等しいとまでは言えない。
　そして、「MMP-3濃度測定用試薬」について、「ＩＬ−６受容体に対する抗体を有効成分とした」薬剤のリウマチ治療効果（軟骨破壊抑制作用と一部重複）を検出・評価・判定するために使用することは、その他のリウマチ治療剤の治療効果を検出・評価・判定するために使用することとは異なる「新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明」、すなわち「用途発明」を構成すると解すべきである。
　したがって、訂正発明３及び４は、甲第１号証、甲第２号証、甲第３号証のいずれかに記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない、とすることはできない。
　
　
第８　むすび 
　
　以上のとおりであるから、訂正発明１〜４は、甲第１号証に記載された発明、並びに甲第４号証に記載された発明及び甲第２、３、５号証に記載された甲第１号証の記載事実を補強する発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当し無効とすべきものである。
　
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。 
　
　よって、結論のとおり審決する。