【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２５６４１５７号発明「カッティングプロッタ」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１．手続の経緯 　
 　昭和６３年　１月１１日　本件出願　
 　平成　８年　９月１９日　設定登録（特許第２５６４１５７号）
 　平成２１年１１月　２日　無効審判請求 
 　平成２２年　１月２５日　答弁書・訂正請求書　　
 　平成２２年　２月２６日　弁駁書　　
 　平成２２年　４月２８日　被請求人・口頭審理陳述要領書
 　平成２２年　４月３０日　請求人・口頭審理陳述要領書
 　平成２２年　５月１３日　被請求人・口頭審理陳述要領書（２） 
 　平成２２年　５月１８日　口頭審理  
 　平成２２年　６月１７日　請求人・上申書　 
 　平成２２年　７月２０日　被請求人・上申書　 
 　 
　　
第２．訂正請求について   
１．訂正請求の内容　
　平成２２年１月２５日付け訂正請求書において、被請求人が求めた訂正の内容は、以下のとおりである。　
　　
（１）訂正事項１ 　
　特許請求の範囲の請求項１に「カッティングに先立って前記カッティングペンを所定方向に所定量移動する刃先制御手段」とあるのを「カッティング
開始
させることにより、カッティング開始時に上記刃先先端の位置（方向）が常に一定になるように制御
　すなわち、訂正事項１は、以下の（ア）ないし（イ）の訂正事項からなる。 
　（ア）訂正前の「カッティングに先立って」を「カッティング
開始
　（イ）訂正前の「カッティングペンを所定方向に所定量移動する刃先制御手段」を「カッティングペンを所定方向に所定量移動
させることにより、カッティング開始時に上記刃先先端の位置（方向）が常に一定になるように制御
　
（２）訂正事項２　
　特許請求の範囲の請求項２に「カッティングペンの移動は実際にカッティングを行う押圧力より小さな押圧力であること」とあるのを「カッティングペンの移動は実際にカッティングを行う押圧力より小さな押圧力で
行われる
　
（３）訂正事項３　
　特許請求の範囲の請求項３に「上記刃先先端が中心からずれたカッティングプロッタ」とあるのを「上記刃先先端が中心からずれた
カッティングペンを使用した
　
（４）訂正事項４　
　特許請求の範囲の請求項３に「カッティングに先立って前記カッティングペンを所定方向に所定量移動する刃先制御手段」とあるのを「カッティング
開始
させることにより、カッティング開始時に上記刃先先端の位置（方向）が常に一定になるように制御
　すなわち、訂正事項４は、以下の（ウ）ないし（エ）の訂正事項からなる。   　
　（ウ）訂正前の「カッティングに先立って」を「カッティング
開始
　（エ）訂正前の「カッティングペンを所定方向に所定量移動する刃先制御手段」を「カッティングペンを所定方向に所定量移動
させることにより、カッティング開始時に上記刃先先端の位置（方向）が常に一定になるように制御
 　 　
２．訂正請求についての当審の判断 　
（１）訂正の目的の適否について　 
ア　訂正事項１について 　
　上記訂正（ア）は、訂正前の請求項１の「カッティングに先立って」とあるのを「カッティング
開始
　また、訂正（イ）は、訂正前の請求項１に記載した「カッティングペンを所定方向に所定量移動する刃先制御手段」の「刃先制御手段」について「カッティングペンを所定方向に所定量移動
させることにより、カッティング開始時に上記刃先先端の位置（方向）が常に一定になるように制御
　　
イ　訂正事項２について  
　訂正事項２は、訂正前の請求項２の「カッティングペンの移動は実際にカッティングを行う押圧力より小さな押圧力であること」とあるのを「カッティングペンの移動は実際にカッティングを行う押圧力より小さな押圧力で
行われる
行われる
　
ウ　訂正事項３について　
　訂正事項３は、訂正前の請求項３に「上記刃先先端が中心からずれたカッティングプロッタ」とあるのを「上記刃先先端が中心からずれた
カッティングペンを使用した
カッティングペンを使用した
　
ａ．本件訂正後の明細書第２ページ第５〜１０行（特許公報第３欄第６〜１３行）の「この種のカッティングプロッタは第４図に示すものがあった。図において、１はカッティングペン、２はカッティング媒体、３はペンブロック、４は制御手段である。　
  カッティングペン１は刃先11が先細状に形成されている。この刃先11は、刃先11すなわちカッティングペン１の移動中心（機械的中心）に対する回転に対して何の防げもなくフリーの構成を有している。」との記載、　
　
ｂ．同２ページ第１７〜１９行（特許公報第３欄第２２〜２５行）の「ところで、この種カッティングペン１は第５図（ａ）に示すように、刃先11の中心と刃先11の先端位置とがずれているので、刃先11の先端位置は刃先11の中心位置から所定距離離れた円周上を軌跡としている。」との記載、　　
　
ｃ．第３、４、５図の記載、　
　
から明らかであり、本件特許明細書及び願書に添付した図面には、それ以外のものが記載されているとは認められない。　
　
　したがって、「上記刃先先端が中心からずれたカッティングプロッタ」は、「上記刃先先端が中心からずれた
カッティングペンを使用した
　　
エ　訂正事項４について　
　訂正事項４は、訂正事項１と同じであるから、上記アと同様であり、明りょうでない記載の釈明若しくは特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。　
　
（２）新規事項追加及び訂正の変更拡大について　
　上記訂正事項１乃至４は、本件特許明細書及び図面に記載された事項の範囲内においてされたものであり、上記訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。　
　
（３）訂正についてのまとめ　　
　したがって、上記訂正事項１乃至４は、平成６年改正前特許法（以下、「改正前特許法」という。）第１２６条第１項第一乃至三号のいずれかに該当するものであり、同第２項の規定に適合するので、上記訂正を認める。　　 
　なお、請求人は弁駁書において、訂正に係る文言が、「カッティングに先立ってカッティングペンを所定方向に所定量
必ず
　しかしながら、文言解釈とは別に、上述した如く、「カッティングに先立って、刃先制御必要移動量の距離を移動させるように構成することにより刃先先端を常に一定の方向（位置）に制御すること」は特許明細書に記載のあった事項（特許公報第４欄第２４〜２７行）であるから、訂正事項１及び４は新規事項の追加であるとする請求人の主張は採用できない。　
 　 
  
第３．本件発明 
　訂正の認容により、本件特許の請求項１ないし４に係る発明（以下「本件発明１ないし４」という。）は、訂正された特許明細書及び願書に添付した図面の記載からみて、下記のとおりのものである。
　
「【請求項１】　カッティング媒体上を相対的に二次元に移動し、所定の形状のカッティングを行うため、刃先が自在に回転するとともに、上記刃先先端が中心からずれたカッティングペンを使用したカッティングプロッタにおいて、
　カッティング開始に先立って前記カッティングペンを所定方向に所定量移動させることにより、カッティング開始時に上記刃先先端の位置（方向）が常に一定になるように制御する刃先制御手段を設けたことを特徴とするカッティングプロッタ。」 
　
【請求項２】　カッティングに先立つ刃先制御手段におけるカッティングペンの移動は実際にカッティングを行う押圧力より小さな押圧力で行われることを特徴とする特許請求の範囲第１項記載のカッティングプロッタ。」
　
【請求項３】　カッティング媒体上を相対的に二次元に移動し、所定の形状のカッティングを行うため、刃先が自在に回転するとともに、上記刃先先端が中心からずれたカッティングペンを使用したカッティングプロッタにおいて、
　カッティング開始に先立って前記カッティングペンを所定方向に所定量移動させることにより、カッティング開始時に上記刃先先端の位置（方向）が常に一定になるように制御する刃先制御手段を設け、かつ前記刃先制御手段により刃先制御動作を行うための刃先制御領域をカッティング有効領域外であって、カッティングペン移動領域内に設けたことを特徴とするカッティングプロッタ。　
　
【請求項４】　刃先制御手段として、刃先制御動作を行うためのプログラムを格納したROMと、この刃先制御動作により整列された刃先先端の位置（方向）を格納するとともに、一連のカッティング動作に応じて更新するメモリーを設けていることを特徴とする特許請求の範囲第１項〜第３項記載のカッティングプロッタ。」　　
　
  
第４．請求人の主張 
 １．主張の概要 
 　請求人は、本件発明１ないし４を無効にするとの審決を求め、証拠方法として、以下の甲第１ないし１２号証を提示し、その理由として概略、以下の無効理由を主張している。　
 　 
　無効理由１：本件発明１ないし４は、本件特許の出願前に公然実施されていたカッタープロッタＦＢ９００またはＦＢ４６０（以下、ＦＢ９００等という。）と同一であるから、特許法第２９条第１項第２号の規定に違反してなされたものである。　
　無効理由２：本件発明１ないし４は、本件特許の出願前に公然実施されていたＦＢ９００等に基づき当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。　　
　無効理由３：本件特許の発明の詳細な説明には、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果が記載されていないから、本件特許は、改正前特許法第３６条第３項に規定する要件を充足していない。　
　無効理由４の１：本件発明１ないし４は、発明の詳細な説明に記載したものではないから、改正前特許法第３６条第４項第１号の要件を充足しない。
　無効理由４の２：本件発明１ないし４は、発明の構成に欠くことができない事項を超えた構成の刃先制御手段が記載されており、発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものではないから、改正前特許法第３６条第４項第２号に規定する要件を満たしていない。　
　
　なお、平成２２年２月２６日弁駁書の中で主張した無効理由５〜７については、上記無効理由１〜４と重複していることから省略する。　
　
　甲第　１号証：Total Sign Art System（３Ｍパンフレット）の写し
　甲第　２号証：「カッティングプロッタ仕様案」と題する書面の写し
　甲第　３号証：カッティングプロッタＦＢ９００取扱説明書の写し　
　甲第　４号証：カッティングプロッタＦＢ４６０取扱説明書の写し　
　甲第　５号証：東京地裁平成２１年（ワ）第２６５９号・原告第２準備書面の写し　
　甲第　６号証：東京地裁平成２１年（ワ）第２６５９号・訴状の写し　
　甲第　７号証：東京地裁平成２１年（ワ）第２６５９号・原告第４準備書面の写し　
　甲第　８号証：２０１０年４月２７日付け陳述書（請求人従業員池田貴一）の写し　
　甲第　９号証：ＣＧ−１００Ｌｘ　ＣＧ−１３０Ｌｘ取扱説明書（抄）の写し　
　甲第１０号証：Ｇ６００実験報告書の写し　
　甲第１１号証：東京地裁平成２１年（ワ）第２６５９号・原告第４準備書面の写し
　甲第１２号証：２０１０年６月１６日付け陳述書（請求人従業員池田貴一）の写し　
　　
　甲第８〜１０号証は、平成２２年４月３０日付け口頭審理陳述要領書と同時に、また甲第１１号証と甲第１２号証は、平成２２年６月１７日付け上申書と同時に提出されたものである。　
　また、甲第７号証と甲第１１号証は、同一の証拠である。
　
　
第５．被請求人の主張 
１．主張の概要 
　これに対し、被請求人は、請求人の提出した証拠方法によっては、本件特許を無効にすることができないと主張し、証拠方法として、以下の乙第１ないし２４号証を提示している。　 
　また、被請求人は、平成２２年７月２０日付け上申書（第１４ページ第２行〜第１５ページ第１０行。行数は空行を含まない。以下同じ。）において、請求人が平成２２年４月３０日付け口頭審理陳述要領書とともに提出した甲第１０号証（Ｇ６００実験報告書）について、請求の理由の要旨変更に該当し、かつ不当に審理を遅延させるものであるから、証拠として採用すべきではない旨を主張している。　
　
　乙第　１号証：特開平３−４３１８７号公報
　乙第　２号証：ＣＧＦＸシリーズ（Ｇ型プロッタ）取扱説明書（抜粋）の写し
　乙第　３号証：ＣＦ２シリーズ（Ｆ型プロッタ）取扱説明書（抜粋）の写し
　乙第　４号証：別件訴訟である平成２１年（ワ）第２６５９号損害賠償等請求事件の被告準備書面（１）の写し
　乙第　５号証：特開昭５６−５６９００号公報
　乙第　６号証：実公昭４９−１９３２２号公報
　乙第　７号証：特開昭６１−１５２３９１号公報
　乙第　８号証：特開昭６２−２１８０９７号公報
　乙第　９号証：別件訴訟である平成２１年（ワ）第２６５９号損害賠償等請求事件の被告準備書面（５）の写し　
　乙第１０号証：特開平３−４３１８８号公報
　乙第１１号証：特開昭６１−１０９６９２号公報
　乙第１２号証：実願昭６１−４１４１９号（実開昭６２−１５３０９８号）のマイクロフィルム
　乙第１３号証：実願昭６１−６５３９４号（実開昭６２−１７５９９３号）のマイクロフィルム
　乙第１４号証：実願昭６２−４１３５４号（実開昭６３−１４７２９６号）のマイクロフィルム
　乙第１５号証：特開平６−７１５９１号公報
　乙第１６号証：特開平６−２４６６８５号公報
　乙第１７号証：実願平５−２７１７９号（実開平６−８０５９６号）のＣＤ−ＲＯＭ
　乙第１８号証：実願平５−３８９０８号（実開平７−３９９６号）のＣＤ−ＲＯＭ　
　乙第１９号証：特開平９−１５５７９２号公報
　乙第２０号証：特開平１０−２６４０８８号公報
　乙第２１号証：実願昭６０−１２３１８２号（実開昭６２−３６０３４号）のマイクロフィルム
　乙第２２号証：別件訴訟である平成２１年（ワ）第２６５９号損害賠償等請求事件の被告準備書面（６）の写し
　乙第２３号証：Ｇ６００及びＧ９００取扱説明書の写し　
　乙第２４号証：別件訴訟である平成２１年（ワ）第２６５９号損害賠償等請求事件の被告準備書面（７）の写し　  　
　
　
第６．当審の判断 
１．無効理由１（特許法第２９条第１項２号）について　
　本件発明との比較においては、ＦＢ９００とＦＢ４６０とは同一構成を備えていると請求人は認めている（平成２２年４月３０日付け請求人側口頭審理陳述要領書第３ページ第３、４行）から、以下、ＦＢ９００に基づいて本件発明の新規性判断を行う。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）本件発明（訂正後の特許発明）　　　　　　　　　　
　本件発明１ないし４は、上記「第３．本件発明」のとおりである。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（２）甲第１ないし第３号証に記載の事項、及び公然実施発明　
　甲第１号証には、住友スリーエム株式会社（以下、３Ｍという。）が販売している各種カッタープロッターの中にＦＢ−９００があり、その仕様として、本体サイズが(W)2300mm×(D)1480mm×(H)1110mm、有効カット範囲が900mm×1500mmであることが記載されている。
　また、甲第２号証には、請求人が昭和６２年８月６日付けで作成したＦＢ９００を含む各種カッティングプロッタの仕様案が記載されており、特に、ＦＢ９００については、カット範囲が900mm×1500mm、外形寸法W×D×Hは2300mm×1480mm×1110mm、発売年月日が「７月３０日」と記載されている。　
　そして、カッティングプロッタＦＢ９００の取扱説明書である甲第３号証には、以下の事項が記載されている。 
ａ．ＦＢ９００の取扱説明書は、平成６２年７月９日に初版（Ver.1.00）が作成され、その後改訂が加えられ、甲第３号証は、平成６２年９月２５日に作成された５回目の改訂版（Ver.1.11）であること（表紙）。 
ｂ．ＦＢ９００がカットシートをカットするフラットベットタイプのカッティングプロッタであること（第１ページ第３、４行、第３ページの３−１基本仕様の表）。 
ｃ．カッターを取り付けたキャリッジが２次元に移動すること（第４ページ第７〜９行）。 
ｄ．電源投入後に、Ｆ１ ＨＯＭＥキーを押すことにより、ホーム点の設定を行うこと（第１０ページの（解説））。
ｅ．カッティングの圧力は、２０g〜３００gの間で指定できること。（第１２ページの指定コードと対応圧力との関係を示した表）。
ｆ．カッターの先端のカッター刃先がホルダーの中心軸からずれていること（第１３ページ上から２番目の図）。
ｇ．ＴＥＳＴ動作が選択されたとき、作画原点であるＨＯＭＥ点を始点として１辺が１５ｍｍの正方形の図形をカットすること（第２０ページ（１））。
ｈ．ＦＢ９００は制御ＲＯＭ、及びシステムＲＡＭを有すること（第２６ページエラーコード表）。 
 
　これらを総合すると、カッティングプロッタＦＢ９００は、請求人が３Ｍへ供給し、３Ｍが昭和６２年８月頃に発売を開始したカッティングプロッタであると推定でき、この点について両者に争いはないことも踏まえ、カッティングプロッタＦＢ９００は本願出願前に公然実施された装置となったと認める。　
　そして、甲第１ないし第３号証に記載されたカッタープロッターＦＢ９００（以下、公然実施発明という。）の具体的な構成は、本件発明に沿って整理すると以下のとおりのものであると認める。　　　
　　
「カットシート上を相対的に二次元に移動し、所定の形状のカッティングを行うため、刃先が自在に回転するとともに、上記刃先先端がホルダーの中心軸からずれたカッターを使用したカッタープロッターにおいて、　
　カッティング開始に先立って、『ＴＥＳＴ』動作が選択された場合に、作画原点であるＨＯＭＥ点を始点として１辺が１５ｍｍの正方形の図形をカットする制御手段を有し、　
　『ＴＥＳＴ』動作及びカッティングにおける、カッティング圧力は、２０〜３００ｇの範囲で操作パネルにより設定することができ、　
　電源ＯＮまたはＣＬＥＡＲ動作後に必ず作画原点であるＨＯＭＥ点の設定が行われるとともに、ＨＯＭＥキーが押された時にカッターがある位置がＨＯＭＥ点とされ、
　『ＴＥＳＴ』動作が選択された場合に、当該ＨＯＭＥ点を始点、終点として１辺が１５ｍｍの正方形の図形をカットする制御手段を有し、　　　　
　制御ＲＯＭとシステムＲＡＭを有するカッタープロッター。」　
　　
（３）本件発明１について
　本件発明１と公然実施発明とを対比すると、その文言上の意義、構造及び機能等からみて、公然実施発明における「カットシート」は、本件発明１の「カッティング媒体」に相当し、以下同様に、「ホルダーの中心軸」は「中心」に、「カッター」は「カッティングペン」に、「カッタープロッター」は「カッティングプロッタ」にそれぞれ相当する。
　また、公然実施発明における「カッティング開始に先立って、『ＴＥＳＴ』動作が選択された場合に、作画原点であるＨＯＭＥ点を始点として１辺が１５ｍｍの正方形の図形をカットする制御手段」と、本件発明１の「カッティング開始に先立ってカッティングペンを所定方向に所定量移動させることにより、カッティング開始時に刃先先端の位置（方向）が常に一定になるように制御する刃先制御手段」とは、「カッティング開始に先立ってカッティングペンを所定方向に所定量移動させることが可能である制御手段」という限りにおいて共通している。　
　したがって、両者の一致点及び相違点は次のとおりである。　 
　
〈一致点〉
「カッティング媒体上を相対的に二次元に移動し、所定の形状のカッティングを行うため、刃先が自在に回転するとともに、上記刃先先端が中心からずれたカッティングペンを使用したカッティングプロッタにおいて、　
　カッティング開始に先立ってカッティングペンを所定方向に所定量移動させることが可能である制御手段を設けたカッティングプロッタ。」
〈相違点１〉
　本件発明１においては、カッティング開始時の刃先先端位置を特定するために、「カッティング開始に先立ってカッティングペンを所定方向に所定量移動させることにより、カッティング開始時に上記刃先先端の位置（方向）が常に一定になるように制御する刃先制御手段」を設けたのに対して、公然実施発明では、「カッティング開始に先立って、『ＴＥＳＴ』動作が選択された場合に、作画原点であるＨＯＭＥ点を始点として１辺が１５ｍｍの正方形の図形をカットする制御手段」を有するものの、カッティング開始に先立つとき、すなわち刃先先端の位置が不明な場合に当該「ＴＥＳＴ」動作が必ず行われるか不明である点。　
　
　上記相違点１が実質的な相違点か否か、以下に検討する。　
　まず、「カッティング開始に先立って」という記載に関して、被請求人は「カッティングデータに従った図形の正式なカッティングの前を意味する」（第１回口頭審理調書　被請求人　３）と主張している。この解釈については、請求人は特段争っておらず、本願明細書全体から把握できる技術的解釈として妥当といえる。　　
　次に、本件発明１の相違点１に係る発明特定事項の技術的意義について検討する。本件特許明細書（本件特許公報参照）には、次のように記載されている。
ａ．第３欄第１０〜１３行　
「カッティングペンｌは刃先１１が先細状に形成されている。この刃先１１は、刃先１１すなわちカッティングペンｌの移動中心（機械的中心）に対する回転に対して何の防げもなくフリーの構成を有している。」　
ｂ．第３欄第２２〜２５行
「この種カッティングペンｌは第５図（ａ）に示すように、刃先１１の中心と刃先１１の先端位置とがずれているので、刃先１１の先端位置は刃先１１の中心位置から所定距離離れた円周上を軌跡としている。」
ｃ．第３欄第２９〜３４行
「図形カッティング開始時において刃先１１の先端位置は前述の中心点に関してある距離を有する円周上にあって不特定な位置に存在するので、・・・正確なカッティング形状が得られない欠点があった。」
ｄ．第３欄第３５〜３７行
「この欠点を改善するものとして、・・・、カッティング開始時に刃先先端の位置を一定の位置とするものがある。」
ｅ．第３欄第４４〜４９行　　　　
「しかしながら、このような構成においては磁石を複数個ペンケースおよび刃先またはこの刃先と結合した部材に設けなければならず製造上困難な欠点を有していた。
　本発明はこの点を改善することを目的としたもので簡単な構成で所期の目的を達成することのできるカッティングプロッタを提供するものである。」
ｆ．第４欄第１〜４行
「このため、本発明においては、
　カッティング開始に先立って、所定の方向に所定量移動させることにより、カッティング開始時に刃先先端の位置を一定にするものである。」　
　
　これらの記載からみて、本件発明１の相違点１に係る発明特定事項の技術的意義は、カッティング開始直後において、精度の高いカッティングを行うために、カッティングに先立って、カッターを所定方向に所定量移動させることにより、刃先の方向を特定することにあると解することができる。そして、上記刃先の方向制御動作は、正確な図形のカッティングを行うという本件発明の課題を踏まえれば、刃先の方向が不明なとき、すなわちカッティングに先立って常に行われると解するのが相当である。　
　
　一方、請求人は公然実施発明の「ＴＥＳＴ」動作に関して、公然実施発明の取扱説明書（甲第３号証）には具体的な明示はないものの、請求人製カッティングプロッタＣＧ−ＬＸシリーズの取扱説明書に（捨て切りを）「ＯＦＦに設定したときはカット前に刃先方向を合わせるために、試し切りを実行してください。」（甲第９号証の３−２９参照。）と明確に記載されていることから、「ＴＥＳＴ」動作の目的には、カット前に刃先方向を整えることが含まれ、この目的に鑑みれば、「ＴＥＳＴ」動作は、正式カットが行われる前、すなわち、「カッティングに先立って」行われるべきものであるから、相違点１は実質的な相違点を構成していない、と主張している（口頭審理陳述要領書第３ページ第６〜１２行、及び第７ページ第１９行〜第８ページ第１行）。  　
　また、請求人は公然実施発明における「ＴＥＳＴ」動作後のカッタの刃先先端の方向は、常に、１辺１５mmの四角の最後の辺をカットした際の進行方向とは反対方向となることから、「ＴＥＳＴ」動作により、カッティングペンは、所定方向に所定量移動し、これにより刃先先端の位置（方向）が常に一定になるから、この点も実質的な相違点ではないと主張している。　
　しかしながら、無効理由の根拠としているＦＢ９００ないしＦＢ４６０以外の本件特許の出願後に公知となった請求人製カッティングプロッタの取扱説明書である甲第９号証に、刃先方向を合わせるという目的や機能が記載されているからといって、直ちにＦＢ９００等も同様な目的や機能を有することにならない。
　また、「ＴＥＳＴ」動作を行ったときは、その結果として刃先先端の方向が一定になるとしても、公然実施発明の取扱説明書（甲第３号証）において、「ＴＥＳＴ」動作の目的を説明した箇所（第２０ページ）には、カッティング精度に関わる刃先の方向を整えることについてはなんら記載されていないことから、刃先の方向制御が「ＴＥＳＴ」の目的であるとする請求人の主張は根拠を欠くものである。　
　そうすると、公然実施発明の「ＴＥＳＴ」の目的は、カッティングスピードやペン圧などの各種パラメータが適切に設定されているかを確認することと解するのが相当である。　
　すなわち、公然実施発明の「ＴＥＳＴ」動作とは、ユーザーの判断によりカッティング前に「ＴＥＳＴ」が実行されたときには、結果的に刃先方向を整えることが可能であるという程度にすぎず、カッティング前に刃先の位置特定をするために常に行うものとはいえない。　
　したがって、上記相違点１は、実質的な相違点といえるから、本件発明１は、公然実施発明と同一であるとはいえない。　　
　
（４）本件発明２について　
　本件発明２と公然実施発明とを対比すると、本件発明１と公然実施発明との一致点で一致する一方、上記相違点１に加えて次の点で相違する。　
　　
〈相違点２〉　
　本件発明２が、「カッティングに先立つ刃先制御手段におけるカッティングペンの移動は実際にカッティングを行う押圧力より小さな押圧力で行われる」ものであるのに対して、公然実施発明では、「テスト」動作を選択した場合に、ＨＯＭＥ点から１辺１５ｍｍの正方形の図形をカットする際の押圧力が不明である点。　
　
　相違点１は実質的な相違点であるから、相違点１を有する本件発明２も本件発明１と同様に公然実施発明と同一とはいえないが、念のため上記相違点２について検討する。　
　相違点２に関して、請求人は、正式カットは約４０ｇを超える圧力で行われるところ、ＦＢ９００は「テスト」及び（正式）カットにおけるカット圧は、２０〜２００ｇの範囲内で設定可能であるから、実質的な相違点にならない旨主張している（審判請求書第１８ページの表）。　
　ここで、本件発明の課題や本件特許明細書における「Ａ’→Ａ間のカッティングを極力行わせないようカッティングペン１に押圧力を付与するアクチュエータの付与力を極力小さくしている。」（本件特許公報第５欄第２〜５行）という記載を踏まえると、本件発明２の相違点２に係る発明特定事項の技術的意義は、実際にカッティングを行う押圧力より小さな押圧力で行うことにより、刃先を一定の方向にするとともに、刃先の方向制御動作によりカッティング媒体を必要以上に傷つけないことと解するのが相当である。
　そして、ＦＢ９００の「ＴＥＳＴ」動作には、前述のとおり刃先の方向制御という目的や必要以上にカッティング媒体を傷つけないという技術思想は認められないから、カット圧が２０〜２００ｇの範囲で設定できることが、直ちに「ＴＥＳＴ」動作において、実際にカッティングを行う押圧力より小さな押圧力で行われることを意味することにはならない。
　したがって、〈相違点２〉も実質的な相違点といえるから、本件発明２は、公然実施発明と同一であるとはいえない。　　
  　
（５）本件発明３について　
　本件発明３と公然実施発明とを対比すると、本件発明１と公然実施発明との一致点で一致する一方、上記相違点１に加えて次の点で相違する。　
　
〈相違点３〉
　本件発明３が、「刃先制御手段により刃先制御動作を行うための刃先制御領域をカッティング有効領域外であって、カッティングペン移動領域内に設けた」ものであるのに対して、公然実施発明では、「ＴＥＳＴ」動作を選択した場合に、ＨＯＭＥ点から１辺１５ｍｍの正方形の図形をカットするものであって、そのカット領域が、カッター移動領域内ではあるものの、カッティング有効領域外であるかどうか不明である点。　
　
　相違点１は実質的な相違点であるから、相違点１を有する本件発明３も本件発明１及び２と同様に公然実施発明と同一とはいえないが、念のため上記相違点３について検討する。
　相違点３に関して、請求人は「ＦＢ９００はカット時における原点設定が可能であるため、（正式）カットを行う領域の外側の領域で『テスト』を行うことが可能である」と主張している（審判請求書第１９〜２０ページの対比表）。　
　ここで、本件発明の課題や本件特許明細書における「この第２図の装置はカッティングペン移動領域２２２内であってカッティング有効領域２２１外に特に刃先制御を行うための刃先制御領域２２３を設けたものである。この場合にはカッティング有効領域２２１内のカッティング媒体２を不必要にカッティングまたは傷つけることがなく保護することができる。」（本件特許公報第５欄第１３〜１８行）という記載を踏まえると、本件発明３の相違点３に係る発明特定事項の技術的意義は、刃先制御を行うための領域をカッティング有効領域２２１外に設けることにより、カッティング有効領域内のカッティング媒体２を不必要にカッティングまたは傷つけることを防止するためと解することができる。　
　しかしながら、カッティングが有効に行われる領域と刃先の制御動作を行う領域とを分けることにより、刃先の制御動作を行う際にカッティング有効領域内のカッティング媒体２を不必要にカッティングまたは傷つけることを防止するという技術思想は甲第１〜３号証になんら記載されておらず、示唆もされていない。　　　
　よって、相違点３も実質的な相違点であるから、本件発明３は、公然実施発明と同一であるとはいえない。　
　
（６）本件発明４について
　本件発明４と公然実施発明とを対比すると、本件発明１と公然実施発明との一致点で一致する一方、上記相違点１ないし３に加えて、次の点で相違する。　
　
〈相違点４〉　
　本件発明４が、「刃先制御手段として、刃先制御動作を行うためのプログラムを格納したＲＯＭと、この刃先制御動作により整列された刃先先端の位置（方向）を格納するとともに、一連のカッティング動作に応じて更新するメモリーを設けている」ものであるのに対して、公然実施発明では、制御ＲＯＭとシステムＲＡＭを有するカッタープロッタではあるものの、「刃先制御動作を行うためのプログラムを格納したＲＯＭ」であるかどうか、「刃先先端の位置（方向）を格納するとともに、一連のカッティング動作に応じて更新するＲＡＭ」であるかどうか不明である点。　
　
　相違点１ないし３は実質的な相違点であるから、それらを有する本件発明４も本件発明１ないし３と同様に公然実施発明と同一とはいえないが、念のため上記相違点４について検討する。　
　相違点４に関して、請求人は「ＦＢ９００は刃先の向きを揃えるための『テスト』を行うプログラムが記録されたＲＯＭが備えられるとともに、刃先の向きを示す刃先情報を記憶するメモリを備える」と主張している。　
　ここで、本件発明の課題や本件特許明細書の「単一の図形カッティング動作だけでなく、連続する複数の図形のカッティング動作において、上記の初期値を制御手段内部のＣＰＵ（図示せず）を用いて演算し次々と更新していくことにより刃先制御回数を極力減らすことができる。」（本件特許公報第６欄第５〜９行）という記載を踏まえると、本件発明４の相違点４に係る発明特定事項の技術的意義は、複数図形のカッティングを行う際に、一連のカッティング動作に応じて刃先先端の位置を逐次メモリーに記憶して、新たな図形をカッティングする際に刃先の制御動作が必要か否かを判断して、複数図形のカッティング効率を高めることにあると解することが相当である。　　
　しかしながら、ＦＢ９００は、カッティング開始時の刃先の方向制御という目的をもたないので、制御ＲＯＭやシステムＲＡＭを有することが、直ちに刃先制御動作を行うためのプログラムを格納したＲＯＭや、刃先先端の位置（方向）を格納するとともに、一連のカッティング動作に応じて更新するＲＡＭを有することを意味しない。　
　なお、請求人はこのようなメモリを搭載する点については、請求人が住友スリーエム株式会社に供給し、住友スリーエム株式会社が自社ブランドで発売したカッタープロッタＧ６００（製造番号は１３３７００１７）の実験報告書から明らかであると主張している（請求人の提出した口頭審理陳述要領書第９〜１０ページ及び甲第１０号証。）。
　しかしながら、本件はＦＢ９００等に基づく無効理由の主張であり、ＦＢ９００等とＧ６００との直接的な関連性（例えば、両者の制御装置には同一のモジュールやプログラムが使用されている等）については十分な立証がされていないから、甲第１０号証により「特許を無効にする根拠となる事実」が変更されたといえないと同時に、請求人の主張も採用することができない。　
　以上のとおり、相違点４も実質的な相違点であるから、本件発明４は、公然実施発明と同一であるとはいえない。　
　
（７）新規性判断に関するまとめ
　以上のとおり、相違点１ないし４はすべて実質的な相違点であるから、本件発明１ないし４は、公然実施発明と同一とすることはできない。　
　したがって、請求人の主張する無効理由１は、理由がない。　
　
２．無効理由２（特許法第２９条第２項）について　　
　請求人はカッティングプロッタＦＢ９００またはＦＢ４６０に基づいて無効理由２を主張しているが、本件発明との比較においては、ＦＢ９００とＦＢ４６０とは同一構成を備えていると請求人は認めている（請求人側口頭審理陳述要領書第３ページ第３、４行）から、以下、ＦＢ９００に基づいて進歩性の判断を行う。　　
　　
（１）本件発明（訂正後の特許発明）　　　　　　　　　　
　本件発明１ないし４は、上記「第３．本件発明」のとおりである。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（２）甲第１ないし第３号証に記載の事項、及び公然実施発明　
　甲第１ないし第３号証に記載の事項、及びそれらから認められる公然実施発明は、上記１．において記載したとおりである。
　
（３）本件発明１について　
　本件発明１と公然実施発明とを対比すると、上記１．（３）において検討したように、次の点において相違し、その余については一致している。　
　
〈相違点１〉  　
　本件発明１においては、カッティング開始時の刃先先端位置を特定するために、「カッティング開始に先立ってカッティングペンを所定方向に所定量移動させることにより、カッティング開始時に上記刃先先端の位置（方向）が常に一定になるように制御する刃先制御手段」を設けたのに対して、公然実施発明では、「カッティング開始に先立って、『ＴＥＳＴ』動作が選択された場合に、作画原点であるＨＯＭＥ点を始点として１辺が１５ｍｍの正方形の図形をカットする制御手段」を有するものの、カッティング開始に先立つとき、すなわち刃先先端の位置が不明な場合に当該「テスト動作」が必ず行われるか不明である点。　
　
　請求人は相違点１に関して、本件発明１は、ユーザー入力を要していたＦＢ９００等の「テスト」動作を、単に、自動化させただけにすぎないので、このような自動化に困難性が認められない以上、本件発明１は進歩性が欠如している旨を主張している（弁駁書第１４ページ第１１〜１４行）。
　しかしながら、ＦＢ９００には、カッティング開始前に刃先先端の位置を特定することでカッティング直後のカッティングを正確に行うという課題はなく、当該課題自体も周知とはいえないから、カッティング開始前に「テスト」動作を常に行うようにする動機付けは認められず、「テスト」動作を単に自動化しただけであるとする請求人の主張は採用できない。　
　そして、本件発明１は、相違点１の構成を採用することにより、カッティング開始直後において、正確なカッティングが可能となるという顕著な効果を奏するものといえる。
　したがって、本件発明１は、公然実施発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。　
　     　
（４）本件発明２について　
　本件発明２と公然実施発明とを対比すると、上記１．（４）において検討したように、相違点１に加えて次の点において相違し、その余については一致している。　
　
〈相違点２〉
　本件発明２が、「カッティングに先立つ刃先制御手段におけるカッティングペンの移動は実際にカッティングを行う押圧力より小さな押圧力で行われる」ものであるのに対して、公然実施発明では、「ＴＥＳＴ」動作を選択した場合に、ＨＯＭＥ点から１辺１５ｍｍの正方形の図形をカットする際の押圧力が不明である点。　  　
  　
　本件発明２の相違点１に係る構成は、上記（３）において検討したように当業者が容易に想到し得るものとはいえないものであるから、本件発明２は当然に進歩性を有するが、念のため、上記相違点２についても検討する。　
　　
　請求人は相違点２に関して、「テスト」時におけるカッティング圧力を、（正式）カット時のカッティング圧力よりも小さくすることは、カッティングプロッタの当業者が適宜設定すべき事項にすぎない旨主張している（審判請求書第２２ページ第１９〜２１行）。　
　しかしながら、ＦＢ９００は、一般的なカット圧（約４０ｇ）に比べて低い圧力を設定可能ではあるものの、刃先を一定の方向にするとともに、刃先の制御動作によりカッティング媒体を必要以上に傷つけないという課題はなく、当該課題自体も周知とはいえないから、「ＴＥＳＴ」動作において常に、（正式）カット時のカッティング圧力よりも小さな圧力にするという動機付けは認められず、請求人の主張は採用できない。　
　そして、本件発明２は、相違点２の構成を採用することにより、刃先を一定の方向にするとともに、刃先の制御動作によりカッティング媒体を必要以上に傷つけないようにしたという点において顕著な効果を奏するものといえる。　
　したがって、本件発明２は、公然実施発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。　
　
（５）本件発明３について　
　本件発明３と公然実施発明とを対比すると、上記１．（５）において検討したように、相違点１に加えて次の点において相違し、その余については一致している。　
　　
〈相違点３〉　
　本件発明３が、「刃先制御手段により刃先制御動作を行うための刃先制御領域をカッティング有効領域外であって、カッティングペン移動領域内に設けた」ものであるのに対して、公然実施発明では、「ＴＥＳＴ」動作を選択した場合に、ＨＯＭＥ点から１辺１５ｍｍの正方形の図形をカットするものであって、そのカット領域が、カッター移動領域内ではあるものの、カッティング有効領域外であるかどうか不明である点。　
　
　本件発明３の相違点１に係る構成は、上記（３）において検討したように当業者が容易に想到し得るものとはいえないものであるから、本件発明３は当然に進歩性を有するが、念のため、相違点３についても検討する。　
　　
　請求人は相違点３に関して、「テスト」を行った領域を避けて（正式）カットを行うという当然の事項について自動化を図ったものに過ぎない旨主張している（審判請求書第２３ページ第１０〜１２行）。　
　しかしながら、ＦＢ９００は、カッティング有効領域内のカッティング媒体２を不必要にカッティングまたは傷つけることを防止するという課題はないから、カッティングが有効でない領域で「テスト」を行うようにする動機付けは認められず、請求人の主張は採用できない。　
　そして、本件発明３は、相違点３の構成を採用することにより、刃先を一定の方向にするとともに、刃先の制御動作によりカッティング媒体を必要以上に傷つけないようにしたという点において顕著な効果を奏するものといえる。　
　したがって、本件発明３は、公然実施発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。　　
　
（６）本件発明４について  　
　本件発明４と公然実施発明とを対比すると、上記１．（６）において検討したように、上記相違点１ないし３に加えて次の点で相違し、その余については一致している。　
　
〈相違点４〉　
　本件発明４が、「刃先制御手段として、刃先制御動作を行うためのプログラムを格納したＲＯＭと、この刃先制御動作により整列された刃先先端の位置（方向）を格納するとともに、一連のカッティング動作に応じて更新するメモリーを設けている」ものであるのに対して、公然実施発明では、ＲＯＭとＲＡＭを有するカッタープロッタではあるものの、「刃先制御動作を行うためのプログラムを格納したＲＯＭ」であるかどうか、「刃先先端の位置（方向）を格納するとともに、一連のカッティング動作に応じて更新する」ものであるかどうか不明である点。　　
　
　本件発明４の相違点１に係る構成は、上記（３）において検討したように当業者が容易に想到し得るものとはいえないものであるから、本件発明４は当然に進歩性を有するが、念のため、上記相違点４についても検討する。　
　
　相違点４に関して、請求人は、「テスト」動作は、ホストコンピュータを前提とすることなく行われる動作である以上、ＦＢ９００において「テスト」動作を行うプログラムを格納しているのは明らかである旨を主張している。　
　しかしながら、ＦＢ９００は、制御ＲＯＭの他に、システムＲＡＭを有するものの、システムＲＡＭの具体的な役割については明確でなく、刃先制御の回数を少なくして複数図形のカッティング効率を高めるという課題もないため、複数図形のカッティングを行う際に、一連のカッティング動作に応じて刃先先端の位置をメモリーに記憶して、新たな図形をカッティングする際に刃先の制御動作が必要か否かを判断させるようにする動機付けも認められず、請求人の主張は採用できない。　
　そして、本件発明４は、相違点４の構成を採用することにより、刃先制御の回数を少なくして複数図形のカッティング効率を高めたという点において顕著な効果を奏するものといえる。　
　したがって、本件発明４は、公然実施発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。　
　
（７）進歩性判断に関するまとめ　
　以上のとおりであるから、本件発明１ないし４は、公然実施発明から当業者が容易になし得たとすることはできない。　
　したがって、本件発明１〜４は、ＦＢ９００ないしＦＢ４６０に基づいて容易になし得たものであるという請求人の主張する無効理由２は、理由がない。　　
　
３．無効理由３（改正前特許法第３６条第３項）について　　　　
　請求人は無効理由３（第３６条第３項）について、以下の点を主張する。
　「・・・、本件特許発明は、磁石をペンケース等に設けることなく、『Ｔ』字上の図形を正確にカッティングするという目的ないし効果を得ることのできるカッティングプロッタを提供することにある。　
　また、・・・、本件特許明細書では、従来の装置においても、また、本件発明に係るカッティングプロッタにおいても、『補正動作』を行うことを全く想定しておらず、むしろ、排除している。
　したがって、本件特許発明におけるテストカットの方向とは、『補正動作』を行うことなく、『Ｔ』字状の図形を正確にカッティングすることのできる方向、すなわちカットを開始する際の方向と同一の（単一）方向を意味していることは明らかである。　
　これに対して、上述した通り、本件特許発明は、カットを開始する際の方向と同一の（単一）方向以外のあらかじめ定められた任意の方向に所定量移動するテストカットの場合を含むように規定されているので、本件特許発明の明細書に基づいて、当業者が『その実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果』が記載されていないことから、特許法３６条３項の要件を充足するものではない。」（審判請求書第２７ページ第２行〜１７行）
　ところで、本件特許明細書（本件特許公報）には、次のように記載されている。
ａ．第３欄第１０〜１３行
「カッティングペンｌは刃先１１が先細状に形成されている。この刃先１１は、刃先１１すなわちカッティングペンｌの移動中心（機械的中心）に対する回転に対して何の防げもなくフリーの構成を有している。」　
ｂ．第３欄第２２〜２５行
「この種カッティングペンｌは第５図（ａ）に示すように、刃先１１の中心と刃先１１の先端位置とがずれているので、刃先１１の先端位置は刃先１１の中心位置から所定距離離れた円周上を軌跡としている。」
ｃ．第３欄第２９〜３４行
「図形カッティング開始時において刃先１１の先端位置は前述の中心点に関してある距離を有する円周上にあって不特定な位置に存在するので、・・・正確なカッティング形状が得られない欠点があった。」
ｄ．第３欄第３５〜３７行
「この欠点を改善するものとして、・・・、カッティング開始時に刃先先端の位置を一定の位置とするものがある。」
ｅ．第３欄第４４〜４９行　　　　
「しかしながら、このような構成においては磁石を複数個ペンケースおよび刃先またはこの刃先と結合した部材に設けなければならず製造上困難な欠点を有していた。
　本発明はこの点を改善することを目的としたもので簡単な構成で所期の目的を達成することのできるカッティングプロッタを提供するものである。」
ｆ．第４欄第１〜４行
「このため、本発明においては、
カッティング開始に先立って、所定の方向に所定量移動させることにより、カッティング開始時に刃先先端の位置を一定にするものである。」　
　
　これらの記載を総合すれば、本件発明の解決しようとする課題は、単に例示されている「Ｔ」字状の図形を正確にカッティングするということだけではなく、不特定な位置にあるカッティング開始時の刃先の位置を簡単な構成で特定し、所望の図形の正確なカッティングを行うことであり、そのための手段として、本件発明は、カッティング開始に先立って、カッティングペンを所定の方向に所定量移動させることにより、カッティング開始時に刃先先端の位置が一定になるようにしたものととらえることができる。
　そして、カッティングペンを所定方向に所定量移動する技術自体は、例を挙げるまでもなく当業者にとって慣用技術であるから、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、課題を解決するための手段が当業者が実施できる程度に開示されていないとすることはできない。
　さらに、本件特許明細書には、正確なカッティングを行うために、刃先の中心と刃先の先端位置とのずれを考慮した制御を行う、いわゆる「補正動作」が明記されていないことのみをもって、直ちに従来の装置においても、また、本件発明においても、「補正動作」を行うことを排除していることにはならない。　　　　
　よって、無効理由３には理由がない。　　
　
４．無効理由４の１（改正前特許法第３６条第４項第１号）について　　
　請求人は、発明の詳細な説明において、（１）カッティングに先立ってカッティングペンをこれに続く正式なカッティングの開始方向と同一方向に所定量移動する制御を行うもの以外の発明が含まれている点、及び、（２）ユーザー入力を要しない構成を備えるカッティングプロッタは開示されていない点をもって、本件発明は、発明の詳細な説明に記載されたものではない旨を主張している（審判請求書第３１ページ第７〜９行、弁駁書第１４ページ第１９、２０行）。　　
　しかしながら、カッティング開始に先だって、カッティングペンを所定の方向に所定量移動させることは、本件特許明細書（本件特許公報）の第４欄第１〜４行、及び第６欄第１５〜１７行に記載されている。　　
　また、本件発明は、その課題を鑑みれば、カッティング開始時に刃先の位置を特定するために、常に、カッティング開始に先立って、カッティングペンを所定方向に所定量移動させるものであることは明らかである。　　
　したがって、請求人の主張は採用できず、無効理由４の１には理由がない。　　　
　
５．無効理由４の２（改正前特許法第３６条第４項第２号）について　
　請求人は、本件特許の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項を超えた構成の刃先制御手段が記載されており、特許法第３６条第４項第２項に規定する要件を満たさない旨を主張する（審判請求書第３１ページ第１２〜１５行）。　
　しかしながら、特許法第３６条第４項２項の規定は、特許請求の範囲の記載からまとまりのある一の技術的思想がとらえられることを求めた規定であり、特許請求の範囲の記載と
発明の詳細な説明に記載した発明
　　
 　 
第７．むすび 　
　以上、請求人が、審判請求書及び弁駁書に記載した理由、及び甲第１ないし第１２号証によっては、本件発明１ないし４を無効とすることはできない。 　
　また、他に本件発明を無効とすべき理由を発見しない。 
　審判費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 
 　よって、結論のとおり審決する。