【事件の表示】
　平成１０年特許願第１１７８７３号「ヘッジホッグ蛋白質」拒絶査定不服審判事件〔平成１１年　１月１２日出願公開、特開平１１−　　４６９５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続きの経緯
　本願は，平成１０年４月１４日（優先権主張平成９年４月２５日）の出願であって，平成１７年４月４日に手続補正がなされたが，平成２０年８月２０日付で拒絶査定がなされ，これに対して平成２０年９月２６日に審判請求がなされるとともに，平成２０年１０月２７日に手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２０年１０月２７日の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２０年１０月２７日の手続補正を却下する。
　
［理由］
１．本件補正により，請求項１は，
　「ヒト由来のデザート・ヘッジホッグ蛋白質。」
から，
　「
配列表における配列番号１乃至３のいずれかに示すアミノ酸配列を含んでなる
　
２．当審の判断
　本件補正は，補正前の請求項１の，「ヒト由来のデザート・ヘッジホッグ蛋白質」について，「配列表における配列番号１乃至３のいずれかに示すアミノ酸配列を含んでなる」ものに限定するものであるので，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで，本件補正後の前記請求項１に係る発明（以下，「本願補正発明」という。）が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかどうか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するかどうか）について，以下に検討する。
　
（１）引用文献
　原査定の拒絶の理由に引用され，本願優先日前に頒布された刊行物である国際公開第９５／１８８５６号（以下，「引用文献１」という。）には，
　「本発明により提供される脊椎動物の細胞間シグナル伝達分子であるヘッジホッグ一族は，少なくとも４つのメンバーで成り立っている。これらのメンバーの内の３つは，本明細書ではデザートヘッジホッグ（Ｄｈｈ），ソニックヘッジホッグ（Ｓｈｈ），およびインディアンヘッジホッグ（Ｉｈｈ）として引用され，魚類，鳥類，および哺乳類を初めとする全脊椎動物に存在する。第四のメンバーは本明細書ではムーンラットヘッジホッグ（Ｍｈｈ）として引用され，魚類に特異的に出現する。添付される配列表に従うと（表１も参照せよ），ニワトリＳｈｈポリペプチドは配列番号１によりコードされ；マウスＤｈｈポリペプチドは配列番号２によりコードされ；マウスＩｈｈポリペプチドは配列番号３によりコードされ；マウスＳｈｈポリペプチドは配列番号４によりコードされ；ゼブラフィッシュＳｈｈは配列番号５によりコードされ；ヒトＳｈｈポリペプチドは配列番号６によりコードされ；そしてヒトＩｈｈポリペプチドは配列番号７によりコードされる。」（１２頁３３行〜１３頁６行）と記載され，
　「以下の実施例に記載されるように，本発明により提供されるｃＤＮＡは，まず部分的ドロソフィラｈｈ  ｃＤＮＡクローン（０．７ｋｂ）でマウスゲノムライブラリーをスクリーニングすることにより取得される。陽性プラークを同定し，そして一つのマウスクローンを選択した。その後にこのクローンをプローブとして用いて，マウスＤｈｈ遺伝子の全コーディング配列を含むゲノムクローンを取得した。添付される実施例に記載されるように，ノザンブロットおよびインサイチューハイブリダイゼーションにより，マウスＤｈｈが雄の精巣および可能性としては卵巣においても発現され，そして更には頭部および体幹の知覚ニューロンにも関連していることが証明された。Ｄｈｈは雄での精巣においてはセルトリ細胞により発現される分泌型細胞であることが明白であり，このＤｈｈは，恐らく有糸分裂因子および生存因子として雄の生殖細胞の維持に必要とされる。Ｄｈｈ突然変異体は不妊の雄となる。それに加えてＤｈｈは性腺の分化の第一兆候の内の一つとして発現され，そのためＤｈｈは性決定性遺伝子Ｓｒｙの標的である可能性がある。興味深いことに神経細胞体それ自体（軸索のみ）からは全く発現が検出されず，このことによりＤｈｈがシュワン細胞により産生されているらしいことが示される。」（１３頁２６行〜１４頁８行）と記載され，
　「（ｉｉ）マウスｈｈ遺伝子
  マウスゲノムと性交後８．５日目の（ｄｐｃ）ｃＤＮＡライブラリーの組み合わせスクリーニングにより３本の哺乳類ｈｈ相対物（図５Ａ）が同定され，これらは本明細書ではデザート，インディアン，およびソニックヘッジホッグ（各々，Ｄｈｈ，Ｉｈｈ，およびＳｈｈ）として引用されるであろう。Ｄｈｈをコードする配列（配列番号２）は，マウスゲノムライブラリーの低緊縮性スクリーニングにより同定されるクローンの分析から決定された。５本の重複性ラムダーファージクローンの内の一つのＤＮＡ配列決定により，Ｄｒｏｓ−ＨＨ遺伝子のものと同一の位置に存在するイントロンにより中断される単一の読み取り枠をコードする３つの相同性領域が同定された（図５Ａ）。エキソン１／２境界を横切るスプライシングは，成体精巣ＲＮＡから作製された第一鎖ｃＤＮＡのポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）増幅により確認された。Ｉｈｈ（配列番号３）の部分配列およびＳｈｈ（配列番号４）のコーディング領域の全配列は，性交後８．５日目のｃＤＮＡライブラリーから単離された重複性ｃＤＮＡクローンの分析から決定された。最長のＳｈｈクローン（２．６ｋｂ）は，胎仔ＲＮＡ内に存在するＳｈｈ転写物と比較すると全長を有するように思われる。１．８ｋｂの部分長のＩｈｈ  ｃＤＮＡは，ポリアデニル化共通配列および短いポリＡテイルの存在により証拠付けられるように３’末端で完結している。」（７９頁１１〜２６行）と記載され，
　「アミノ酸アラインメントの一つの特色は，ｈｈ配列の高い保存性である。脊椎動物ｈｈは，予測されるプロセシングを受けたポリペプチド配列全体を通してＤｒｏｓ−ＨＨと４７〜５１％のアミノ酸同一性を共有する（図６）。ＤｈｈはＩｈｈおよびＳｈｈのものと比較するとやや高めの同一性を有し，このことによりＤｈｈはＤｒｏｓ−ＨＨのオートログである可能性がある。保存はその蛋白質のアミノ末端側半分（実際には位置８５（予測される共有される開裂部位の直ぐ後ろ）〜位置２４９）において最も高く，６２％のアミノ酸がドロソフィラと脊椎動物蛋白質との間では完全に不変である。マウスＤｈｈ，Ｉｈｈ，およびＳｈｈ（これらの配列は，保存性が一層高めであるこの領域で重複している）の比較により，ＩｈｈおよびＳｈｈは，Ｄｈｈ配列（８０％のアミノ酸同一性：残基８５〜２６６）と比較すると一層密接に関連していることが示される（９０％のアミノ酸同一性：残基８５〜２６６）。従ってＩｈｈとＳｈｈとは恐らく，より最近に生じた遺伝子重複現象から生じたものと思われる。
  Ｓｈｈ蛋白質同士の間での交差種の比較により，更に一層厳密な配列保存性が示される。予想されるプロセシングを受けた全配列全体では，マウスおよびニワトリヒナのＳｈｈは８４％のアミノ酸残基を共有している（図６）。しかしながらアミノ末端側半分（位置８５〜２６６）では，マウスとニワトリは９９％の，そしてマウスとゼブラフィッシュは９４％の同一性を，１８０のアミノ酸領域において示している。保存性は位置２６６以降では急落する（図５Ａ）。配列番号４０は，今日までに同定された全脊椎動物Ｓｈｈ遺伝子（ヒト，マウス，ニワトリ，およびゼブラフィッシュ）のアミノ末端における共通配列を示す。配列番号４１は，様々な種（マウス，ニワトリ，ヒト，およびゼブラフィッシュ）において今日までに同定された脊椎動物ヘッジホッグ遺伝子（Ｓｈｈ，Ｉｈｈ，およびＤｈｈ）のアミノ末端側半分における共通配列を示す。」（８０頁１６〜３５行）と記載され，具体的な配列が配列表に示されている。
　
（２）対比
　引用文献１には，マウス由来のデザートヘッジホッグ遺伝子が記載され，配列番号２に，その配列が，それにコードされるアミノ酸配列とともに記載されている。
　そこで，本願補正発明と引用文献１に記載された発明を比較すると，本願補正発明と引用文献１に記載された発明とは，デザート・ヘッジホッグ蛋白質に関するものである点で一致しているが，本願補正発明が，配列表における配列番号１乃至３のいずれかに示すアミノ酸配列を含んでなるヒト由来のものであるのに対して，引用文献１のものは，マウス由来のものであって，それにより配列も相違している点で相違している。
　
（３）判断
　ある蛋白質の配列情報を基にプライマーやプローブを作成し，それらを用いて近縁種のｃＤＮＡライブラリーやゲノムライブラリーから，対応する蛋白質をコードするＤＮＡを取得することは，本願優先日前における周知技術であり，当業者であれば，引用文献１に記載されたマウス由来のデザートヘッジホッグ遺伝子の配列を利用して，ヒト由来のデザートヘッジホッグ遺伝子を取得してみようとするものである。
　そして，引用文献１には，マウスにおいては，精巣のセルトリ細胞などにおいてデザートヘッジホッグが発現していることが記載されているのであるから，例えば，ヒト精巣ｃＤＮＡライブラリーから，マウスのデザートヘッジホッグ遺伝子を利用してプローブを作成し，低緊縮性のスクリーニングを行うことにより，当業者は容易にヒト由来のデザートヘッジホッグ遺伝子を取得することができるし，また，ヒトゲノムライブラリーからも，同様にすれば，困難なくヒト由来のデザートヘッジホッグ遺伝子を取得することができる。
　また，引用文献１の記載から，ヘッジホッグ遺伝子における保存性の高い部分が明らかであるから，保存性の高い部分の縮重プライマーを利用して，ヒト精巣のｍＲＮＡや染色体遺伝子を増幅することにより，容易に，ヒト由来のデザートヘッジホッグ遺伝子の断片を得ることができ，これを利用して，当業者は容易にヒト由来のデザートヘッジホッグ遺伝子を取得することもできる。
　そして，遺伝子が取得されれば，慣用の方法で，ヒト由来のデザートヘッジホッグ蛋白質を製造することができる。
　
　なお，本願の優先権の基となる特願平９−１２１５７８号の明細書等には，本願の配列番号２及び３に相当するものが記載されていないので，本願補正発明において，配列番号２及び３に関する発明には，優先権主張が認められない。当業者は，本願明細書の段落００４９に記載されるアクセス番号ＡＡ０６４６６０のヒトＥＳＴデータを容易に知ることができ，なおさら容易にヒト由来のデザートヘッジホッグ遺伝子を取得することができる。
　
　そして，本願の明細書の記載をみても，本願補正発明において，引用文献１に記載されるマウス由来のデザートヘッジホッグから予測できない格別顕著な効果は何ら示されていない。
　
　以上のことから，本願補正発明は，引用文献１に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものであり，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際，独立して特許を受けることができないものである。
　
（４）請求人の反論について
　請求人は，概ね，ｉ）ヒトに存在してもマウスには存在しない遺伝子，逆に，マウスに存在してもヒトには存在しない遺伝子は種々存在することから（参考資料４〜７参照），引用文献１は，デザート・ヘッジホッグがマウスに存在することを示すものであって，ヒトにそれが存在することの情報を何等与えるものではないことから，例え，当業者と雖も，このような引用文献１に基づいて本発明を想到することなど甚だ困難であったこと，ii）２０００年の時点においてすらも，ヒト由来のデザート・ヘッジホッグ蛋白質あるいはＤＮＡを取得したことを報告した者は一人としていないことから，ヒトにおけるホモログタンパク質の存在を期待して取得を試みることが，当業者であれば容易に想到し得る事項である，と結論付けることはできないこと，iii）本出願当時知られていた多種多様の樹立細胞株の中からクローニングに用いるｃＤＮＡライブラリーを作製するための材料として本発明者等が見出したのは，ヒト形質細胞白血病由来の僅か３株であり，目的の「材料」を，公知のものの中から選択することには相当の困難性があったことを主張する。
　
ｉ）の点について
　そもそも，参考資料４〜７は，本願優先日より後に頒布されたものであるから，本願優先日前において，当業者が，ヒト由来のデザート・ヘッジホッグ遺伝子を取得しようとすることを阻害できるはずがないものである。また，ヒトに存在してもマウスには存在しない遺伝子や，マウスに存在してもヒトには存在しない遺伝子に対して，ヒトにもマウスにも存在する遺伝子は圧倒的に多く，ヒトに存在してもマウスには存在しない遺伝子や，マウスに存在してもヒトには存在しない遺伝子が知られていたとしても，当業者が，ヒト由来のデザート・ヘッジホッグ遺伝子を取得しようとすることを阻害するようなものでは到底ありえない。
　
ii）の点について
　本願の優先日当時，ヒト由来のデザート・ヘッジホッグ遺伝子を取得しようと試みた者が単にいなかったから，２０００年の時点においてすらも，ヒト由来のデザート・ヘッジホッグ遺伝子の取得についての報告がなかった可能性も否定できないので，これだけのことから，請求人の主張を採用することはできない。
　
iii）の点について
　確かに，ヒト形質細胞白血病由来の樹立細胞から，ヒト由来のデザート・ヘッジホッグ遺伝子を取得しようとすると，困難であったかもしれないが，引用文献１を読んだ当業者であれば，ヒト精巣ｃＤＮＡライブラリーやヒトゲノムライブラリーから，ヒト由来のデザート・ヘッジホッグ遺伝子を取得しようとするものであり，目的の「材料」を選択することに，相当の困難性があったものとは認められない。
　
（５）小括
　以上，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
　平成２０年１０月２７日の手続補正は，上記のとおり却下されたので，本願の請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，平成１７年４月４日の手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された次のものである。
　
　「ヒト由来のデザート・ヘッジホッグ蛋白質。」
　
第４　当審の判断
　本願発明は，本願補正発明を含むものである。そうすると，上記第２　２で述べたのと同じ理由で，本願発明は，引用文献１に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものである。
　
第５　むすび
　以上のとおり，本願発明は，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができない。
　
　したがって，本願に係るその他の請求項について検討するまでもなく，本願は拒絶すべきものである。
　よって，結論のとおり審決する。