【事件の表示】
　特願２０００−１６７１４４「無段変速機用潤滑油組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１３年１２月１４日出願公開、特開２００１−３４２４８６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成１２年６月５日の出願であって、平成１９年８月２日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成１９年９月２７日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、平成１９年１０月２６日付けで手続補正がなされ、その後、平成２２年５月２８日付けで審尋を発し、これに対し、平成２２年８月３日付けの回答書の提出がなされ、さらに、平成２２年１０月５日付けで審尋を発し、これに対し、平成２２年１２月１０日付けの回答書の提出がなされたものである。
　
２．平成１９年１０月２６日付け手続補正についての補正の却下の決定
　
［補正の却下の決定の結論］
　平成１９年１０月２６日付け手続補正を却下する。
　
［理由］
（１）補正の内容
　平成１９年１０月２６日付け手続補正（以下、「本件補正」という。）は、平成１８年９月２２日付けで補正された特許請求の範囲の請求項１に記載された
「【請求項１】　鉱油及び／又は合成油からなる潤滑油基油に、摩耗防止剤（Ａ）、金属清浄剤（Ｂ）、及び無灰分散剤（Ｃ）を配合してなる無段変速機用潤滑油組成物であって、該摩耗防止剤（Ａ）が酸性りん酸エステルであり、該無灰分散剤（Ｃ）が、無灰分散剤１分子中に３原子以上の割合でホウ素を含有するコハク酸イミドであることを特徴とする無段変速機用潤滑油組成物。」
を、
「【請求項１】　鉱油及び／又は合成油からなる潤滑油基油に、摩耗防止剤（Ａ）、金属清浄剤（Ｂ）、及び無灰分散剤（Ｃ）を配合してなる無段変速機用潤滑油組成物であって、該摩耗防止剤（Ａ）が酸性りん酸エステルであり、該無灰分散剤（Ｃ）が、無灰分散剤１分子中に５原子以上の割合でホウ素を含有するコハク酸イミドであることを特徴とする無段変速機用潤滑油組成物。」
に補正することを含むものである。
　
（２）補正の適否
　上記請求項１についての補正は、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「無灰分散剤１分子中に３原子以上の割合でホウ素を含有する」を「無灰分散剤１分子中に５原子以上の割合でホウ素を含有する」に改めるものであるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
　そこで、補正後の請求項１に記載されている事項により特定される発明（以下、「補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか否か）について以下に検討する。
　
（３）進歩性について
ア．引用文献及びその記載事項
　原査定で引用された本願出願日前に頒布された刊行物である特開２０００−１０９８６７号公報（以下、「引用文献１」という。）には、次の記載がある。
　
摘記１ａ：請求項１〜４
「【請求項１】　潤滑油基油に、（Ａ）窒素含有量が１．３質量％以上であるホウ素含有無灰分散剤を潤滑油組成物全量基準で０．０５〜１０．０質量％含有してなることを特徴とする金属ベルト式無段変速機用潤滑油組成物。
　【請求項２】　ホウ素含有無灰分散剤がホウ素含有コハク酸イミド系無灰分散剤であることを特徴とする請求項１に記載の金属ベルト式無段変速機用潤滑油組成物。
　【請求項３】　（Ｂ）塩基性金属系清浄剤をさらに含有してなることを特徴とする請求項１又は２に記載の金属ベルト式無段変速機用潤滑油組成物。
　【請求項４】　（Ｃ）リン系化合物をさらに含有してなることを特徴とする請求項１〜３に記載のベルト式無段変速機用潤滑油組成物。」
　
摘記１ｂ：段落０００５
「本発明の金属ベルト式無段変速機用潤滑油組成物における（Ａ）成分は、窒素含有量が１．３質量％以上のホウ素含有無灰分散剤である。…また、本発明の（Ａ）成分は、ホウ素を含有していることが重要である。（Ａ）成分としてホウ素を含有しない無灰分散剤を用いた場合は、金属ベルト式無段変速機のベルト−プーリー間の金属間摩擦係数を向上させる効果に乏しいうえ、潤滑油組成物としての耐摩耗性や酸化安定性に劣るため好ましくない。なお、（Ａ）成分のホウ素含有量は任意であるが、金属ベルト式無段変速機のベルト−プーリー間の摩擦係数向上効果、耐摩耗性及び酸化安定性に優れる点から、その含有量の下限値は、０．２質量％であることが好ましく、０．４質量％であることがより好ましい。」
　
摘記１ｃ：段落０００９
「本発明の金属ベルト式無段変速機用潤滑油組成物には、さらに、（Ｃ）成分であるリン系化合物を含有させることが好ましい。（Ｃ）成分を併用することにより、金属ベルト式無段変速機におけるベルト−プーリー間の摩擦係数を増大させることができると共に、その耐摩耗性を向上させることができる。（Ｃ）成分としては、リン酸、亜リン酸、下記の一般式（５）で表されるリン酸エステル（ホスフェート）、下記の一般式（６）で表される亜リン酸エステル（ホスファイト）、並びにこれらリン系化合物の誘導体からなる群から選ばれる１種又は２種以上の化合物が使用可能であって、２種以上を使用する場合は混合割合を問わない。
【化５】
　
（一般式（５）中、Ｒ６、Ｒ７及びＲ８は、それぞれ個別に、水素原子又は炭素数１〜３０の炭化水素基を示し、かつ、Ｒ６、Ｒ７及びＲ８のうち少なくとも１つは炭化水素基であｃり、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３及びＸ４は、それぞれ個別に、酸素原子又は硫黄原子を示す。）
【化６】
　
（一般式（６）中、Ｒ６、Ｒ１０及びＲ１１は、それぞれ個別に、水素原子又は炭素数１〜３０の炭化水素基を示し、かつ、Ｒ９、Ｒ１０及びＲ１１のうち少なくとも１つは炭化水素基であり、Ｘ５、Ｘ６及びＸ７は、それぞれ個別に、酸素原子又は硫黄原子を示す。）…Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０及びＲ１１がとり得る炭素数１〜３０の炭化水素基の具体例を例示すれば、…オクチル基…等のアルキル基（これらアルキル基は直鎖状でも分枝状でも良い）；…等が挙げられるが、これらの中でもアルキル基、アルケニル基、アリール基及びアルキルアリール基が好ましい。」
　
摘記１ｄ：段落００１０
「（Ｃ）成分として使用可能なリン系化合物の誘導体には、リン酸、亜リン酸、前記一般式（５）においてＲ６、Ｒ７及びＲ８のうち１つ又は２つが水素である酸性リン酸エステル（アシッドホスフェート）…等のリン系化合物に、アンモニア、炭素数１〜８のアミン又は炭素数１〜８のアルカノールアミンの如き含窒素化合物を作用させて、残存する酸性水素の一部又は全部を中和した塩等がある。…（Ｃ）成分としては、摩擦特性により優れる点から、リン酸、亜リン酸、酸性リン酸エステル（アシッドホスフェート）、水素化亜リン酸エステル（ハイドロジェンホスファイト）並びにリン系化合物のアミン塩又はアルカノールアミン塩が好ましい。…（Ｃ）成分の含有量が潤滑油組成物全量基準でリン元素量として０．００５質量％に満たない場合は、（Ｃ）成分併用によるベルト−プーリー間の摩擦係数の向上効果及び耐摩耗性向上効果に乏しく、一方、含有量が潤滑油組成物全量基準でリン元素量として０．５質量％を越える場合は、潤滑油組成物の酸化安定性が低下したり、またシール材や樹脂材等の耐久性に悪影響を及ぼす恐れがある。」
　
摘記１ｅ：段落００１３
「【表１】…
潤滑油基油　…　　精製鉱油Ａ１）　…　
（Ａ）成分　…　無灰分散剤Ａ２）　…　
他の添加剤　…　摩擦調整剤Ａ６）　…　
１）水素化精製鉱油（動粘度４ｍｍ２／ｓ（＠１００℃）、粘度指数１２０）
２）ホウ酸変性ポリブテニルコハク酸イミド（モノタイプ、ポリブテニル基の数平均分子量４，５００、窒素含有量２．４質量％、ホウ素含有量２．２質量％）…
６）エトキシ化オレイルアミン…
【表２】…
（Ｂ）成分　…　金属系清浄剤Ａ４）　…　金属系清浄剤Ｂ５）　…
４）塩基性石油系Ｃａスルフォネート（全塩基価３００ｍｇＫＯＨ／ｇ、Ｃａ含有量１１．８質量％）
５）塩基性合成系（アルキルベンゼン系）Ｍｇスルフォネート（全塩基価４００ｍｇＫＯＨ／ｇ、Ｍｇ含有量９．４質量％）…
[試験３]
　本発明の金属ベルト式無段変速機用潤滑油組成物において、（Ｃ）リン系化合物の併用による金属間摩擦特性及び摩耗防止性への影響を評価するため、表３に示す組成を有する実施例７〜９及び比較例４の潤滑油組成物を調整した。
【表３】　
…その結果を図３に示す。…図３及び表４の結果から明らかなとおり、本発明の金属ベルト式無段変速機用潤滑油組成物において、（Ｃ）リン系化合物を併用することにより、金属間摩擦係数をさらに向上させると共に、その耐摩耗性を改善できることがわかる。」
　
イ．引用文献１に記載された発明
　摘記１ａの「潤滑油基油に、（Ａ）…ホウ素含有無灰分散剤を…含有してなる…金属ベルト式無段変速機用潤滑油組成物。…（Ｂ）塩基性金属系清浄剤をさらに含有し…（Ｃ）リン系化合物をさらに含有してなる…ベルト式無段変速機用潤滑油組成物。」との記載、摘記１ｃの「（Ｃ）成分を併用することにより、金属ベルト式無段変速機におけるベルト−プーリー間の摩擦係数を増大させることができると共に、その耐摩耗性を向上させることができる。（Ｃ）成分としては、…下記の一般式（５）で表されるリン酸エステル（ホスフェート）、下記の一般式（６）で表される亜リン酸エステル（ホスファイト）…からなる群から選ばれる…化合物が使用可能」との記載、摘記１ｄの「前記一般式（５）においてＲ６、Ｒ７及びＲ８のうち１つ又は２つが水素である酸性リン酸エステル（アシッドホスフェート）…等のリン系化合物…（Ｃ）成分としては、摩擦特性により優れる点から、リン酸、亜リン酸、酸性リン酸エステル（アシッドホスフェート）、水素化亜リン酸エステル（ハイドロジェンホスファイト）並びにリン系化合物のアミン塩又はアルカノールアミン塩が好ましい。…（Ｃ）成分併用によるベルト−プーリー間の摩擦係数の向上効果及び耐摩耗性向上効果」との記載、及び摘記１ｅの「【表１】…精製鉱油Ａ１）…無灰分散剤Ａ２）…１）水素化精製鉱油…２）ホウ酸変性ポリブテニルコハク酸イミド（…ポリブテニル基の数平均分子量４，５００、…ホウ素含有量２．２質量％）…【表２】…金属系清浄剤Ｂ５）…５）…Ｍｇスルフォネート…[試験３]　本発明の金属ベルト式無段変速機用潤滑油組成物において、（Ｃ）リン系化合物の併用による金属間摩擦特性及び摩耗防止性への影響を評価するため、表３に示す組成を有する実施例７〜９及び比較例４の潤滑油組成物を調整した。【表３】…実施例９…精製鉱油Ａ１）…無灰分散剤Ａ２）…金属系清浄剤Ｂ５）…リン系化合物Ａ６）…１）表１の精製鉱油Ａと同一　２）表１の無灰分散剤Ａと同一…５）表２の金属系清浄剤Ｂと同一　６）トリイソオクチルホスファイト…（Ｃ）リン系化合物を併用することにより、金属間摩擦係数をさらに向上させると共に、その耐摩耗性を改善できることがわかる。」との記載からみて、引用文献１には、実施例９として、
『潤滑油基油（水素化精製鉱油）に、（Ａ）ホウ素含有無灰分散剤〔ホウ酸変性ポリブテニルコハク酸イミド（ポリブテニル基の数平均分子量４，５００、ホウ素含有量２．２質量％）〕、（Ｂ）塩基性金属系清浄剤（Ｍｇスルフォネート）、及び（Ｃ）リン系化合物（トリイソオクチルホスファイト）を含有してなるベルト式無段変速機用潤滑油組成物。』についての発明（以下、「引用発明」という。）が記載されている。
　
ウ．対比
　補正発明と引用発明とを対比する。
　引用発明の「潤滑油基油（水素化精製鉱油）」は、補正発明の「鉱油…からなる潤滑油基油」に相当し、
　引用発明の「（Ａ）ホウ素含有無灰分散剤〔ホウ酸変性ポリブテニルコハク酸イミド（ポリブテニル基の数平均分子量４，５００、ホウ素含有量２．２質量％）〕」は、数平均分子量４５００のポリブテニル基を含むということを考慮すると、当該「ホウ酸変性ポリブテニルコハク酸イミド」の分子量が数平均分子量４５００を超えることは明らかであり、なおかつ、その２．２質量％がホウ素原子（原子量＝１０．８１）から構成されることを考慮すると、当該「ホウ酸変性ポリブテニルコハク酸イミド」の一分子当たりに含まれるホウ素原子の数は、少なくとも９．１６個以上であると計算されることから、補正発明の「無灰分散剤１分子中に５原子以上の割合でホウ素を含有するコハク酸イミド」である「無灰分散剤（Ｃ）」に相当し、
　引用発明の「（Ｂ）塩基性金属系清浄剤（Ｍｇスルフォネート）」は、補正発明の「金属清浄剤（Ｂ）」に相当し、
　引用発明の「（Ｃ）リン系化合物（トリイソオクチルホスファイト）」は、摘記１ｃの「（Ｃ）成分であるリン系化合物…を併用することにより、金属ベルト式無段変速機における…耐摩耗性を向上させることができる。（Ｃ）成分としては、…一般式（６）で表される亜リン酸エステル（ホスファイト）…が使用可能で…Ｒ９、Ｒ１０及びＲ１１がとり得る炭素数１〜３０の炭化水素基の具体例を例示すれば、…オクチル基…等のアルキル基（これらアルキル基は…分枝状でも良い）」との記載、及び摘記１ｄの「（Ｃ）成分併用によるベルト−プーリー間の摩擦係数の向上効果及び耐摩耗性向上効果」との記載からみて、当該「リン系化合物」は「耐摩耗性を向上」させるための添加剤として配合されているものと解されることから、補正発明の「摩耗防止剤（Ａ）」に相当し、
　引用発明の「ベルト式無段変速機用潤滑油組成物」は、本願発明の「無段変速機用潤滑油組成物」に相当し、
　引用発明の「トリイソオクチルホスファイト」も、補正発明の「酸性りん酸エステル」も、両者ともに「リン系化合物」の一種である。
　そうしてみると、補正発明と引用発明は、『鉱油からなる潤滑油基油に、摩耗防止剤（Ａ）、金属清浄剤（Ｂ）、及び無灰分散剤（Ｃ）を配合してなる無段変速機用潤滑油組成物であって、該摩耗防止剤（Ａ）がリン系化合物であり、該無灰分散剤（Ｃ）が、無灰分散剤１分子中に５原子以上の割合でホウ素を含有するコハク酸イミドである無段変速機用潤滑油組成物。』という点において一致し、
　リン系化合物の「摩耗防止剤（Ａ）」が、補正発明においては「酸性りん酸エステル」であるのに対して、引用発明においては「トリイソオクチルホスファイト」という「亜リン酸エステル」である点においてのみ相違している。
　
エ．判断
　上記相違点について検討する。
　引用発明の「トリイソオクチルホスファイト」は、摘記１ｃの一般式（６）において、Ｒ９、Ｒ１０及びＲ１１の各々が、分岐状のオクチル基である場合の「亜リン酸エステル（ホスファイト）」であるところ、摘記１ｄの「（Ｃ）成分としては、摩擦特性により優れる点から、リン酸、亜リン酸、酸性リン酸エステル（アシッドホスフェート）、水素化亜リン酸エステル（ハイドロジェンホスファイト）並びにリン系化合物のアミン塩又はアルカノールアミン塩が好ましい。」との記載からみて、引用文献１には、その請求項４に係る発明の「（Ｃ）成分」として「酸性リン酸エステル（アシッドホスフェート）」を含有させることが「摩擦特性により優れる点」から好ましいとして記載されているものと認められる（摘記１ａ及び１ｄ）。
　してみると、引用文献１には、その「（Ｃ）成分」の「リン系化合物」として、引用発明（引用文献１の実施例９）の「トリイソオクチルホスファイト」のみならず、「酸性リン酸エステル（アシッドホスフェート）」も好ましい選択肢として明記されているので、引用発明の「トリイソオクチルホスファイト」という「亜リン酸エステル（ホスファイト）」に代えて、引用文献１において「摩擦特性により優れる点」から好ましいとされている「酸性リン酸エステル（アシッドホスフェート）」を採用してみることは、当業者にとって普通に想起し得ることと認められる。
　
オ．補正発明の効果について
　審判請求人は、平成１９年１２月２８日付けの手続補正により補正した審判請求書の請求の理由において、『以下、実施例、追加実施例及び追加比較例により、「酸性りん酸エステル」と特定することにより、金属間摩擦係数がりん酸エステルや亜りん酸エステルなどの他のりん系摩耗防止剤よりも、格段に良好であることを説明する。…表１に示す評価結果より、明らかなように、摩耗防止剤（Ａ）として「酸性りん酸エステル」と特定することにより、金属間摩擦係数が、りん酸エステルや亜りん酸エステルなどの他のりん系摩耗防止剤よりも、格段に良好であることが分かる。』と主張している。
　そこで、上記主張も踏まえて、補正発明の効果について検討する。
　平成１８年９月２２日付けの手続補正、及び本件補正により補正された本願明細書（以下、「補正明細書」という。）の段落００３５の表１には、実施例１〜３（実施例３は参考例）及び比較例１〜３の具体例についての比較実験データが示されているところ、当該実施例１〜３及び比較例１〜３の具体例は、何れも「りん系摩耗防止剤」として「（モノアルキル／ジアルキル混合）アシッドフォスフェート」という「酸性りん酸エステル」を配合してなるものであるから、補正明細書に開示された比較実験データによっては、摩耗防止剤として「酸性りん酸エステル」を選択使用した場合の選択的な効果が、明確かつ十分に裏付けられていると認めることはできない。
　そして、審判請求書の請求の理由に添付された「実施例、追加実施例及び追加比較例」の比較実験データの結果については、補正明細書にも開示されている実施例１のものが、金属清浄剤（Ｂ）として「Ｃａサリシレート」をＣａ量で５００ｐｐｍ、無灰分散剤（Ｃ）として「ホウ素含有コハク酸イミド」を１．０重量％の量で配合したものであるのに対して、補正明細書に開示のない追加実施例Ａ及び追加比較例Ａ〜Ｃのものは、金属清浄剤（Ｂ）として「Ｃａスルホネート」をＣａ量で２５０ｐｐｍ、無灰分散剤（Ｃ）として「ホウ素含有コハク酸イミド」を０．４重量％の量で配合したものであることから、比較のための基礎的な条件が一致せず、補正明細書の実施例１の結果が、追加比較例Ａ〜Ｃの結果に比較して、格別予想外の顕著な効果を奏し得ていることの客観的な裏付けになっていない。また、追加実施例Ａの結果は、補正明細書に具体的に記載されていた結果ではないところ、補正明細書の記載のみから追加実施例Ａの場合の「金属間摩擦係数」の具体的な数値を推論することは、当業者といえどもなし得ることではない。
　しかも、当該「実施例、追加実施例及び追加比較例」の比較実験データについては、「（Ｄ）その他添加剤」を１０．０重量％もの量で使用しているところ、この点に関し、平成２２年１０月５日付けの審尋において『用いられている「（Ｄ）その他添加剤」の具体的な内容が明らかではないので、…結果を再検証することができず、…当該「（Ｄ）その他添加剤」の具体的な内容を明らかにし、提示された比較実験データが信憑性に足るものであることを説明・立証してください。』として釈明を求めたが、平成２２年１２月１０日付けの回答書においても、当該「（Ｄ）その他添加剤」の具体的な内容が明らかにされなかったので、このような再検証できない比較実験データによっては、補正発明に格別予想外の顕著な効果があると認めることはできない。
　さらに、引用文献１には、「（Ｃ）成分としては、摩擦特性により優れる点から…酸性リン酸エステル…が好ましい。」という明確な記載ないし示唆があることから（摘記１ｄ）、審判請求人の主張する『摩耗防止剤（Ａ）として「酸性りん酸エステル」と特定することにより、金属間摩擦係数が、りん酸エステルや亜りん酸エステルなどの他のりん系摩耗防止剤よりも、格段に良好である』という選択的な効果については、引用文献１の記載から容易に予測可能な程度のことでしかなく、当該「金属間摩擦係数」が数倍程度に飛躍的に改善されているものでもないから、補正発明に当業者にとって格別予想外の顕著な効果があると認めることはできない。
　
カ．小括
　したがって、補正発明は、引用文献１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
（４）まとめ
　以上総括するに、補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないから、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであり、その余のことを検討するまでもなく、本件補正は、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
（１）本願発明
　平成１９年１０月２６日付け手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜２に係る発明は、平成１８年９月２２日付け手続補正により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜２に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。
　
（２）原査定の拒絶の理由
　原査定の拒絶の理由は、「この出願については、平成１８年７月３日付け拒絶理由通知書に記載した理由２によって、拒絶をすべきものです。」というものであって、当該「理由２」として、平成１８年７月３日付け拒絶理由通知書には、「この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」との理由が示されるとともに、前記２．（３）ア．で示したとおりの「特開２０００−１０９８６７号公報」が「引用文献１」として提示されている。そして、原査定の備考欄には、「本願請求項１，２に係る発明は、依然として、先の拒絶理由通知で引用した引用文献１に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。」との指摘がなされている。
　
（３）引用文献及びその記載事項
　原査定の拒絶の理由に引用された「引用文献１」及びその記載事項は、前記２．（３）ア．に示したとおりである。
　
（４）対比・判断
　本願請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、「無灰分散剤１分子中に３原子以上の割合でホウ素を含有する」という事項を発明特定事項とするものであって、「無灰分散剤１分子中に５原子以上の割合でホウ素を含有する」という事項を発明特定事項とする補正発明を包含するものである。
　してみると、本願発明は、補正発明について検討した前記２．（３）の理由と同様の理由により、引用文献１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（５）むすび
　以上のとおり、本願発明は、引用文献１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。