【事件の表示】
　平成１０年特許願第８９３３７号「さび止め油組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１１年９月２８日出願公開、特開平１１−２６３９９２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成１０年３月１８日の出願であって、平成１９年３月７日付けの拒絶理由通知に対して、指定期間内の平成１９年４月１７日付けで意見書の提出とともに手続補正がなされたが、平成２０年３月１３日付けで拒絶査定がなされ、その後、平成２０年４月２４日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、平成２０年５月２３日付けで手続補正がなされ、平成２２年９月６日付けの審尋に対して、指定期間内の平成２２年１０月２６日に回答書の提出がなされたものである。
　
２．平成２０年５月２３日付け手続補正についての補正却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　平成２０年５月２３日付け手続補正を却下する。
　
［理由］
（１）補正の内容
　平成２０年５月２３日付け手続補正（以下、「本件補正」という。）は、補正前の請求項１に記載された「（Ｂ−１）脂肪酸、二塩基酸、二塩基酸の部分エステル、樹脂酸、ラノリン脂肪酸、アミノ酸誘導体および酸化ワックスの中から選ばれる少なくとも１種の有機酸」という発明特定事項を、補正後の請求項１において「（Ｂ−１）脂肪酸、二塩基酸、二塩基酸の部分エステル、樹脂酸、ラノリン脂肪酸および酸化ワックスの中から選ばれる少なくとも１種の有機酸」に改める補正を含むものである。
　そして、これにより補正前の「有機酸」の選択肢から「アミノ酸誘導体」が削除されたので、当該補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に掲げる「特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」を目的とするものに該当する。
　そこで、補正後の請求項１に記載されている事項により特定される発明（以下、「補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か（同法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか否か）について検討する。
　
（２）引用文献及びその記載事項
　刊行物１：特開昭５６−１４１３９５号公報（原査定の「引用文献３」に同じ。）
　刊行物２：特開平１−３１１１９４号公報（原査定の「引用文献５」に同じ。）
　刊行物３：特開平９−２７９３６８号公報
　刊行物４：特開平７−９７５８９号公報
　刊行物５：実願平４−３４７６７号（実開平５−９４２５５号）のＣＤ−ＲＯＭ（原査定の「引用文献６」に同じ。）
　
　上記刊行物１には、次の記載がある。
摘記１ａ：特許請求の範囲の欄
「（Ａ）ナフテン酸とポリアミンとの反応生成物０．００３〜３．０重量％、および（Ｂ）芳香族アミンおよびアルキルフエノールより成る群より選ばれる少なくとも１種の酸化防止剤０．０１〜３．０重量％を含有する動粘度１０〜１０，０００ｃｓｔ（４０℃）、粘度指数８０以上を有する精製鉱油からなることを特徴とする産業機械用すべり軸受潤滑油。」
　
摘記１ｂ：第１頁右下欄第１３行〜第２頁右上欄第１５行
「従来、このような産業機械のすべり軸受潤滑油としては、溶剤精製した鉱油に酸化防止剤、さび止め剤、あわ消し剤などを添加した、いわゆるＲ＆Ｏタイプの潤滑油が使用されており、酸化防止剤としては、アルキルフエノール類、例えば２，６−ジ−ｔ−ブチル−ｐ−クレゾール（ＤＢＰＣ）や芳香族アミン類、例えばフエニル−α−ナフチルアミンなどが、またさび止め剤としては、アルケニルこはく酸あるいはアルケニルこはく酸とアルキレンオキサイドとの部分エステルが用いられている。しかしながら、これらＲ＆Ｏタイプの潤滑油を使用している産業機械においては、外部から混入するゴミや異物、微量の酸化生成物、あるいはさび止め剤からの金属塩などの不溶分が、弁、潤滑油タンクあるいは配管などに粘着物として析出し、またこれが軸受を損傷させるというトラブルがある。…
　本発明の目的は、産業機械の使用中に発生する粘着物、夾雑物を処理する機能を有し、さらに泡、さびの発生を防ぐすべり軸受潤滑油を提供することにある。
　上記本発明の目的は、
（Ａ）ナフテン酸とポリアミンとの反応生成物０．００３〜３．０重量％、および
（Ｂ）芳香族アミンおよびアルキルフエノールより成る群より選ばれる少なくとも１種の酸化防止剤０．０１〜３．０重量％
を含有する動粘度１０〜１０，０００ｃｓｔ（４０℃）、粘度指数９０以上を有する精製鉱油からなることを特徴とする産業機械用すべり軸受潤滑油により達成される。」
　
摘記１ｃ：第４頁右下欄第１１行〜第５頁左上欄第１行
「本発明によるすべり軸受潤滑油は、産業機械の使用中に発生する粘着物、夾雑物を処理する機能においてすぐれており、圧延機のロールネツク、コンプレツサー、タービン、ポンプ、ギアボツクスなどのすべり軸受部分の潤滑に適したものであり、特にタービンのすべり軸受潤滑油として好ましい性能を有するものである。」
　
摘記１ｄ：第５頁右上欄第１行〜左下欄第５行
「合成例（ｉ）
　ナフテン酸（酸価２００ｍｇＫＯＨ／ｇ）４００ｇとトリエチレンテトラミン１４６ｇとを２００℃において６時間反応させ、反応混合物からろ過により少量のスラツジを除去し生成物を得た。…
日本石油（株）製ＦＢＫタービン油５６
　動粘度（４０℃）　　　　　　５５．３ｃｓｔ
　粘度指数　　　　　　　　　　１０２
　いおう分　　　　　　　　　　０．０１重量％
　クロマト分別芳香族含有量　　８．９重量％」
　
摘記１ｅ：第６頁の表
「
」
　
　上記刊行物２には、次の記載がある。
摘記２ａ：請求項１
「（Ａ）４０℃における動粘度が１．０〜５００ｃＳｔ，アニリン点が９０℃以上であり、かつ流動点が−２０℃以下である鉱油に、（Ｂ）防錆添加剤を配合することを特徴とする防錆油組成物。」
　
摘記２ｂ：第２頁右上欄第１〜３行
「動粘度が１．０ｃＳｔ未満のものでは、防錆能が劣り、一方５００ｓＳｔを超えるものでは、粘性が大きすぎて取り扱いが困難となる。」
　
摘記２ｃ：第２頁右下欄第４行〜第３頁左上欄第１２行
「本発明の防錆油組成物は、上記性状の鉱油を（Ａ）成分として、これに（Ｂ）成分である防錆添加剤を配合することによって構成される。ここで配合できる防錆添加剤としては、…アミン塩（カルボン酸とアミンとの反応生成物）等のカルボン酸塩、多価アルコールのカルボン酸部分エステル（ソルビタンの高級脂肪酸エステル，ペンタエリスリトールの高級脂肪酸エステルなど），…アミン化合物あるいはそれらの誘導体を広くあげることができる。
　本発明の防錆油組成物において、上記防錆添加剤の配合割合は特に制限はないが、一般には組成物全体の０．１〜５０重量％、好ましくは１〜３０重量％（特にペトロラタムタイプの場合）、さらに好ましくは２〜２０重量％（特にオイルタイプの場合）である。
　本発明の防錆油組成物は、…ＺｎＤＴＰ（ジチオリン酸亜鉛）などの…極圧剤等を適量配合することも有効である。」
　
摘記２ｄ：第３頁第１表〜第４頁第２表
「第１表（鉱油系基油の性状）…
基油の種類　＼　性状　　４０℃の動粘度（ｃＳｔ）　…
深脱ロウ基油（１）＊３　　　　　５０　　　　　　　…
　
」
　
摘記２ｅ：第４頁左下欄第１０〜１４行
「〔発明の効果〕
　叙上の如く、本発明の防錆油組成物は、夏期，冬期を問わず良好な防錆性ならびにゴムシール性を有し、各種の防錆油…として有効に利用される。」
　
　上記刊行物３には、次の記載がある。
摘記３ａ：段落００２７
「さび止め剤組成物の塗布、除去等の作業性の点から、通常、４０℃での動粘度の上限値は、５００ｍｍ２／ｓ、…特に好ましくは８０ｍｍ２／ｓである。…さび止め剤組成物の膜厚の維持および引火性を特に問題とする場合には、４０℃での動粘度の下限値は、好ましくは０．７ｍｍ２／ｓ…である。」
　
摘記３ｂ：段落００３８
「本発明の（Ｃ）成分として使用できるさび止め添加剤としては、…脂肪酸、ナフテン酸、樹脂酸、ラノリン脂肪酸、アルケニルコハク酸、アミノ酸誘導体、酸化ワックス等のカルボン酸の…アミン塩（モノアミン塩、牛脂アミン塩、ポリアミン塩、アルカノールアミン塩等）に代表されるカルボン酸塩類；…グリセリン、ペンタエリスリトール、ソルビトール、しょ糖等の多価アルコールとラウリン酸、オレイン酸等のカルボン酸とのエステル（部分エステルを含む）に代表されるエステル類；…などが例示される。」
　
摘記３ｃ：段落００５９
「アミンとしては、…モノメチルアミン、…トリプロピルアミンなど、炭素数１〜３のアルキル基を有するアルキルアミン；モノメタノールアミン、…トリプロパノールアミンなど、炭素数１〜３のアルカノール基を有するアルカノールアミン；などが挙げられる。」
　
摘記３ｄ：段落００８４
「（Ｃ）成分…Ｆ：ソルビタンモノオレエート」
　
　上記刊行物４には、次の記載がある。
摘記４ａ：段落００５９〜００６０及び００６２〜００６５
「酸化防止剤としては、…アミン系酸化防止剤、…フェノール系酸化防止剤、…を使用するとよい。…酸化防止剤の使用割合は、冷凍機油に対して０．００１〜５重量％…を使用するとよい。…
　腐食防止剤としては…ソルビタンオレート、ペンタエリスリット・オレート…等があり、その使用割合は冷凍機油に対して０．０１〜１．０重量％…使用するとよい。…
　金属不活性化剤としては、…チアジアゾール誘導体、…を使用してもよく、その使用割合は、基油に対して０．０１重量％〜１０重量％…を使用するとよい。…
　防錆剤…の使用割合は０．０１重量％〜１０重量％…を使用するとよい。
…本発明の冷凍機油組成物の粘度範囲は、４０℃において…好ましくは２０〜４８０ｍｍ２／ｓである。
　冷凍機油、例えば冷蔵庫用としては４０℃における粘度が１０ｍｍ２／ｓ〜４０ｍｍ２／ｓであり、…カーエアコンにおける冷凍機用冷凍機油としては…レシプロタイプのコンプレッサーにおいては４０ｍｍ２／ｓ〜１２０ｍｍ２／ｓ…の粘度範囲のものが好適に使用される。」
　
　上記刊行物５には、次の記載がある。
摘記５ａ：請求項４
「前記防錆剤が、ステアリン酸，オレイン酸等の高級脂肪酸のアミン塩であることを特徴とする請求項１記載の冷媒圧縮機用潤滑油。」
　
（３）刊行物１に記載された発明
　摘記１ａの「（Ａ）ナフテン酸とポリアミンとの反応生成物０．００３〜３．０重量％、および（Ｂ）芳香族アミンおよびアルキルフエノールより成る群より選ばれる少なくとも１種の酸化防止剤０．０１〜３．０重量％を含有する動粘度１０〜１０，０００ｃｓｔ（４０℃）、粘度指数８０以上を有する精製鉱油からなることを特徴とする産業機械用すべり軸受潤滑油。」との記載、摘記１ｂの「さび止め剤からの金属塩などの不溶分が、弁、潤滑油タンクあるいは配管などに粘着物として析出し、またこれが軸受を損傷させるというトラブルがある。…本発明の目的は、産業機械の使用中に発生する粘着物、夾雑物を処理する機能を有し、さらに泡、さびの発生を防ぐすべり軸受潤滑油を提供することにある。」との記載、摘記１ｃの「本発明によるすべり軸受潤滑油は、…コンプレツサーのすべり軸受部分の潤滑に適したもの」との記載、摘記１ｄの「合成例（ｉ）　ナフテン酸（酸価２００ｍｇＫＯＨ／ｇ）４００ｇとトリエチレンテトラミン１４６ｇとを２００℃において６時間反応させ、反応混合物からろ過により少量のスラツジを除去し生成物を得た。…日本石油（株）製ＦＢＫタービン油５６　動粘度（４０℃）５５．３ｃｓｔ」との記載、摘記１ｅの実施例４において、（Ａ）成分として「合成例（ｉ）の化合物」を２．５重量％と、（Ｂ）成分として「４，４’−チオビス（２，６−ジ−ｔ−ブチルフエノール）」を０．９重量％と、精製鉱油（ＦＢＫタービン油５６）を残部の割合で使用したものが記載されていること、及び当該「実施例４」の残部が９６．６重量％と計算されることからみて、刊行物１には、
『（Ａ）ナフテン酸とポリアミン（トリエチレンテトラミン）との反応生成物２．５重量％、（Ｂ）酸化防止剤〔４，４’−チオビス（２，６−ジ−ｔ−ブチルフエノール）〕０．９重量％、動粘度５５．３ｃｓｔ（４０℃）を有する精製鉱油９６．６重量％からなるさびの発生を防ぐコンプレッサーのすべり軸受部分の潤滑に適した潤滑油。』についての発明（以下、「刊１発明」という。）が記載されている。
　
（４）対比
　補正発明と刊１発明とを対比すると、
　刊１発明の「動粘度５５．３ｃｓｔ（４０℃）を有する精製鉱油９６．６重量％」は、当該「精製鉱油」が「鉱油」であることから、補正発明の「組成物全量基準で（Ａ）鉱油および／または合成油の中から選ばれる少なくとも１種の基油を５０〜９９質量％」に相当し、
　刊１発明の「（Ａ）ナフテン酸とポリアミン（トリエチレンテトラミン）との反応生成物２．５重量％」は、補正後の本願明細書の段落００１０の「（Ｂ−１）でいう有機酸としては、…ナフテン酸、…等が挙げられる」との記載、及び同段落００１４の「上記ポリアミンとしては、…トリエチレンテトラミン…等のアルキレンポリアミン」との記載からみて、補正発明の「少なくとも１種の有機酸と、…少なくとも１種のアミンとのアミン塩…から選ばれる少なくとも１種のさび止め添加剤を２〜２０重量％」に相当し、
　刊１発明の「（Ｂ）酸化防止剤〔４，４’−チオビス（２，６−ジ−ｔ−ブチルフエノール）〕０．９重量％」は、補正後の本願明細書の段落００１８の「（Ｃ）…上記フェノール系酸化防止剤としては、…４，４’−ビス（２，６−ジ−ｔｅｒｔ−ブチルフェノール）、…等が挙げられる。」との記載からみて、補正発明の「（Ｃ）フェノール系酸化防止剤及びアミン系酸化防止剤の中から選ばれる少なくとも１種の酸化防止剤を組成物全量基準で０．０１〜５質量％」に相当し、かつ、補正発明の「（Ｃ）…酸化防止剤…および／または（Ｄ）…腐食防止剤」のうち、（Ｃ）成分のみを含む場合に相当し、
　刊１発明の「さびの発生を防ぐコンプレッサーのすべり軸受部分の潤滑に適した潤滑油」は、摘記４ａの「カーエアコンにおける冷凍機用冷凍機油としては…レシプロタイプのコンプレッサー」との記載からみて、当該「コンプレッサー」が冷凍サイクルシステムの産業機械を意味していることは自明であり、一般に樹脂製部品などの非金属製部品に錆が発生しないのは常識であることからみて、当該「さびの発生を防ぐ」という防錆の対象が当該「コンプレッサー」に組み込まれている「金属製部品」であることも自明あって、なおかつ、当該「潤滑油」が（Ａ）成分と（Ｂ）成分と精製精油の三成分のみからなる「組成物」の形態にあることから、補正発明の「冷凍サイクルシステムに組み込まれる金属製部品用であるさび止め油組成物」に相当する。
　してみると、補正発明と刊１発明は、
『組成物全量基準で（Ａ）鉱油から選ばれる少なくとも１種の基油を９６．６質量％と、（Ｂ）（Ｂ−１）少なくとも１種の有機酸と、少なくとも１種のアミンとのアミン塩から選ばれる少なくとも１種のさび止め添加剤を２．５重量％と、（Ｃ）フェノール系酸化防止剤から選ばれる少なくとも１種の酸化防止剤を組成物全量基準で０．９質量％とを含有し、冷凍サイクルシステムに組み込まれる金属製部品用であるさび止め油組成物。』である点において一致し、
（α）組成物の４０℃での動粘度が、補正発明においては「１．５〜５０ｍｍ２／ｓ」であるのに対して、刊１発明においては組成物としての動粘度が不明である点、
（β）組成物の金属元素の総含有量が、補正発明においては「０．１％未満」であるのに対して、刊１発明においては金属元素の総含有量が不明である点、
（γ）さび止め添加剤が、補正発明においては「（Ｂ）（Ｂ−１）脂肪酸、二塩基酸、二塩基酸の部分エステル、樹脂酸、ラノリン脂肪酸および酸化ワックスの中から選ばれる少なくとも１種の有機酸と、アルキルアミン、モノビニルアミン、ジビニルアミン、トリビニルアミン、アルケニルアミン、芳香族置換アルキルアミンおよびアルカノールアミンの中から選ばれる少なくとも１種のアミンとのアミン塩および（Ｂ−２）ジオール、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、トリメチロールブタン、ペンタエリスリトール、ソルビタンおよびソルビトールの中から選ばれる少なくとも１種の多価アルコールの部分エステルの中から選ばれる少なくとも１種」であるのに対して、刊１発明においては「ナフテン酸とポリアミン（トリエチレンテトラミン）との反応生成物」である点、
の３つの点において相違している。
　
（５）判断
　上記（α）〜（γ）の相違点について検討する。
　
　上記（α）の相違点について、動粘度の単位系の換算が１ｃＳｔ＝１ｍｍ２／ｓとなることは技術常識にすぎないところ、摘記１ａの「動粘度１０〜１０，０００ｃｓｔ（４０℃）…を有する精製鉱油」との記載にあるように、刊行物１に記載された発明は、その主要部分を占める基油として動粘度１０〜５０ｃＳｔ（４０℃）の精製鉱油を用いる場合をも包含するものであって、その組成物全体の動粘度としては、補正発明の「４０℃での動粘度が１．５〜５０ｍｍ２／ｓ」という数値範囲と実質的に重複するものと解するのが自然であるから、この点について実質的な差異はない。
　また、摘記３ａの「さび止め剤組成物の塗布、除去等の作業性の点から、通常、４０℃での動粘度の上限値は…特に好ましくは８０ｍｍ２／ｓである。…４０℃での動粘度の下限値は、好ましくは０．７ｍｍ２／ｓ…である。」との記載、及び摘記４ａの「冷凍機油、例えば冷蔵庫用としては４０℃における粘度が１０ｍｍ２／ｓ〜４０ｍｍ２／ｓであり、…カーエアコンにおける冷凍機用冷凍機油としては…レシプロタイプのコンプレッサーにおいては４０ｍｍ２／ｓ〜１２０ｍｍ２／ｓ…の粘度範囲のものが好適に使用される。」との記載からみて、さび止め油組成物の動粘度の数値範囲の最適化は当業者にとって通常の創作能力の発揮の範囲内のことにすぎず、補正発明の「４０℃での動粘度が１．５〜５０ｍｍ２／ｓ」という数値範囲を設定することに、格別の創意工夫を要したとは認められない。
　
　上記（β）の相違点について、刊１発明は、特定のナフテン酸とポリアミンとの反応生成物と、特定の酸化防止剤と、特定の精製鉱油の三成分のみからなるさびの発生を防ぐ潤滑油に関するものであるところ、これら三成分には組成物の金属元素の総含有量が０．１％以上になるような成分が存在しないので、刊１発明は、補正発明の「０．１％未満」という数値範囲を満たすものと解するのが自然であり、この点について実質的な差異はない。
　また、摘記１ｂの「さび止め剤からの金属塩などの不溶分が、弁、潤滑油タンクあるいは配管などに粘着物として析出し、またこれが軸受を損傷させるというトラブルがある。」との記載からみて、金属塩などの不溶分を生じる「さび止め剤」が「配管」などの構成部品に対して「トラブル」を生じることは、当業者にとって周知ないし公知の技術事項にすぎないものと認められるところ、当該「トラブル」の原因物質である金属元素の総含有量を削減することは、当業者にとって通常の創作能力の発揮の範囲内のことにすぎず、補正発明の「０．１％未満」という数値範囲を設定することに、格別の創意工夫を要したとは認められない。
　
　上記（γ）の相違点について、摘記２ｃの「防錆添加剤としては、…アミン塩（カルボン酸とアミンとの反応生成物）等のカルボン酸塩、多価アルコールのカルボン酸部分エステル（ソルビタンの高級脂肪酸エステル，ペンタエリスリトールの高級脂肪酸エステルなど）」との記載、摘記２ｄの「ソルビタンモノオレート」との記載、摘記３ｂの「（Ｃ）成分として使用できるさび止め添加剤としては、…脂肪酸、ナフテン酸、樹脂酸、ラノリン脂肪酸、アルケニルコハク酸、アミノ酸誘導体、酸化ワックス等のカルボン酸の…アミン塩（モノアミン塩、牛脂アミン塩、ポリアミン塩、アルカノールアミン塩等）に代表されるカルボン酸塩類；…ペンタエリスリトール、ソルビトール、…等の多価アルコールと…オレイン酸等のカルボン酸とのエステル（部分エステルを含む）に代表されるエステル類；…などが例示される。」との記載、摘記３ｃの「アミンとしては、…アルキルアミン；…アルカノールアミン；などが挙げられる。」との記載、摘記３ｄの「ソルビタンモノオレエート」との記載、摘記４ａの「腐蝕防止剤としては…ソルビタンオレート、ペンタエリスリット・オレート…等」との記載、及び摘記５ａの「前記防錆剤が、ステアリン酸，オレイン酸等の高級脂肪酸のアミン塩である…冷媒圧縮機用潤滑油。」との記載からみて、補正発明の「（Ｂ）（Ｂ−１）脂肪酸、…樹脂酸、ラノリン脂肪酸および酸化ワックスの中から選ばれる少なくとも１種の有機酸と、アルキルアミン、…およびアルカノールアミンの中から選ばれる少なくとも１種のアミンとのアミン塩および（Ｂ−２）…ペンタエリスリトール、ソルビタンおよびソルビトールの中から選ばれる少なくとも１種の多価アルコールの部分エステルの中から選ばれる少なくとも１種のさび止め添加剤」は、さび止め油組成物に用いられるさび止め剤として周知ないし公知のものであると認められ、なおかつ、摘記３ｂの「脂肪酸、ナフテン酸、樹脂酸、ラノリン脂肪酸、…酸化ワックス等のカルボン酸」との記載からみて、刊１発明の「ナフテン酸」と補正発明の「脂肪酸、…樹脂酸、ラノリン脂肪酸および酸化ワックスの中から選ばれる少なくとも１種の有機酸」とは、さび止め添加剤を構成する有機酸として均等なものであることも知られていたものと認められる。
　そして、摘記１ｂの「さび止め剤からの金属塩などの不溶分が…配管などに粘着物として析出し…トラブルがある。」との記載からみて、これら周知ないし公知のさび止め剤のうち金属塩などの不溶分を生じないアミン塩等を選択して採用することは、刊行物１に記載された発明において必然的なことであり、刊１発明の「ナフテン酸とポリアミン（トリエチレンテトラミン）との反応生成物」に代えて、当該周知ないし公知のさび止め剤を採用することに、格別の創意工夫を要したとは認められない。
　
　次に、補正発明に格別予想外の効果があるか否かについて検討する。
　補正後の本願明細書の段落００１０の「（Ｂ−１）でいう有機酸としては、…カルボン酸としては、脂肪酸、…ナフテン酸、樹脂酸、ラノリン脂肪酸、…酸化ワックス等があがられるが、この中でも脂肪酸…が好ましい。」との記載、及び同段落００１３の「（Ｂ−１）成分は…アミンとしては、モノアミン、ポリアミン、アルカノールアミン等が挙げられる。」との記載によっては、刊１発明のナフテン酸とポリアミンからなるアミン塩に比して、補正発明の（Ｂ−１）樹脂酸、ラノリン脂肪酸および酸化ワックスの中から選ばれる有機酸と、モノビニルアミン、ジビニルアミン、トリビニルアミン、アルケニルアミン、芳香族置換アルキルアミンおよびアルカノールアミンから選ばれるアミンとのアミン塩の方が好ましいという選択的な効果を看取することはできない。
　また、刊行物２及び３の実施例で使用されている「ソルビタンモノオレート」等の周知慣用のさび止め剤に比して、補正発明の一群のさび止め添加剤の各々が、優れた選択的な効果を奏し得ることを裏付ける比較実験データも示されておらず、補正後の本願明細書の段落００２９の表２の比較実験データを参酌しても、「さび止め性能（日数）」の項目がまちまちであるため客観的な比較を厳密になし得ないが、例えば、比較例１の結果は、その評価が全てＡであり、その日数を３日間から１８日間に延長したとしても、その実施例９のものよりも優れた効果を期待し得るものである。
　そして、摘記１ｂの「さび止め剤からの金属塩などの不溶分が、弁、潤滑油タンクあるいは配管などに粘着物として析出し、またこれが軸受を損傷させるというトラブルがある。…本発明の目的は、産業機械の使用中に発生する粘着物、夾雑物を処理する機能を有し、さらに泡、さびの発生を防ぐすべり軸受潤滑油を提供することにある。」との記載からみて、補正後の本願明細書の段落００３０の「表１、２からも明らかなとおり、本発明に係る実施例１〜９のさび止め油組成物は、さび止め性に優れるだけでなく…キャピラリ閉塞などの問題を引き起こさないことが分かる。」という効果が、当業者にとって格別予想外のものであるとは認められない。
　
　したがって、補正発明は、刊行物１〜５に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
（６）まとめ
　以上総括するに、上記請求項１についての補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、その余のことを検討するまでもなく、本件補正は、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
（１）本願発明
　平成２０年５月２３日付け手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜３に係る発明は、平成１９年４月１７日付けの手続補正により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜３に記載された事項により特定されるとおりのものである。
　
（２）原査定の拒絶の理由
　原査定の拒絶の理由は、『この出願については、平成１９年３月７日付け拒絶理由通知書に記載した理由２によって、拒絶をすべきものです。』というものであって、原査定の備考欄には、『少なくとも本願請求項１，２に係る発明は、依然として、先の拒絶理由通知で引用した引用文献５ないし７に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。』との指摘がなされている。
　そして、平成１９年３月７日付けの拒絶理由通知書には、理由２として、『この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。』という理由が示され、当該「下記の刊行物」として、上記２．（２）に示したとおりの刊行物２（特開平１−３１１１９４号公報）が「引用文献５」として提示されている。
　
（３）刊行物２及びその記載事項
　原査定の拒絶の理由に「引用文献５」として引用された本願出願日前に頒布された刊行物である刊行物２及びその記載事項は、上記２．（２）に示したとおりである。
　
（４）刊行物２に記載された発明
　摘記２ａの「（Ａ）４０℃における動粘度が１．０〜５００ｃＳｔ…である鉱油に、（Ｂ）防錆添加剤を配合する…防錆油組成物。」との記載、摘記２ｃの「配合できる防錆添加剤としては、…アミン塩（カルボン酸とアミンとの反応生成物）等のカルボン酸塩、多価アルコールのカルボン酸部分エステル（ソルビタンの高級脂肪酸エステル，ペンタエリスリトールの高級脂肪酸エステルなど），…アミン化合物あるいはそれらの誘導体を広くあげることができる。…防錆添加剤の配合割合は…組成物全体の０．１〜５０重量％、…好ましくは２〜２０重量％（特にオイルタイプの場合）…ＺｎＤＴＰ（ジチオリン酸亜鉛）」との記載、及び摘記２ｄの「実施例３」が、Ａ成分として４０℃の動粘度５０ｃＳｔの「深脱ロウ基油（１）」を９３重量％、Ｂ成分として「Ｂａスルホネート」を３重量部と「ソルビタンモノオレート」を３重量％、極圧剤等としてＺｎＤＴＰ（ジチオリン酸亜鉛）を１重量％を配合してなる防錆油組成物であることからみて、刊行物２には、
『（Ａ）４０℃における動粘度が１．０〜５００ｃＳｔである鉱油に、（Ｂ）アミン塩（カルボン酸とアミンとの反応生成物）等のカルボン酸塩、多価アルコールのカルボン酸部分エステル（具体的には、実施例３において「ソルビタンモノオレート」を使用。）などの防錆添加剤を組成物全体の２〜２０重量％の配合割合で配合する防錆油組成物。』についての発明（以下、「刊２発明」という。）が記載されている。
　
（５）対比
　本願請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）と刊２発明とを対比すると、
　刊２発明の「（Ａ）４０℃における動粘度が１．０〜５００ｃＳｔである鉱油」は、組成物全体の２〜２０重量％の配合割合で配合される防錆添加剤の残部、すなわち、８０〜９８重量％の配合割合で配合されるものと解され、摘記２ｄの「実施例３」においても、基油として９３重量％の配合割合で配合されているものであるから、本願発明の「組成物全量基準で（Ａ）鉱油および／または合成油の中から選ばれる少なくとも１種の基油を５０〜９９質量％含有する」に相当し、
　刊２発明の「（Ｂ）アミン塩（カルボン酸とアミンとの反応生成物）等のカルボン酸塩、多価アルコールのカルボン酸部分エステル（具体的には、実施例３において「ソルビタンモノオレート」を使用。）などの防錆添加剤を組成物全体の２〜２０重量％の配合割合で配合する」は、当該「カルボン酸」が「有機酸」の一種であることは明らかであり、本願明細書の段落００２６の「Ｂ２：ソルビタンモノオレート」との記載からみて、当該「ソルビタンモノオレート」が「ソルビタン」とオレイン酸とのエステルであることも明らかであるから、本願発明の「組成物全量基準で…（Ｂ）（Ｂ−１）…少なくとも１種の有機酸と、…少なくとも１種のアミンとのアミン塩および（Ｂ−２）…ソルビタン…から選ばれる少なくとも１種の多価アルコールの部分エステルの中から選ばれる少なくとも１種のさび止め添加剤を２〜２０重量％含有してなる」に相当し、
　刊２発明の「防錆油組成物」は、本願発明の「さび止め油組成物」に相当する。
　してみると、本願発明と刊２発明は、『組成物全量基準で（Ａ）鉱油および／または合成油の中から選ばれる少なくとも１種の基油を５０〜９９質量％含有すると共に、（Ｂ）（Ｂ−１）少なくとも１種の有機酸と、少なくとも１種のアミンとのアミン塩および（Ｂ−２ソルビタンから選ばれる少なくとも１種の多価アルコールの部分エステルの中から選ばれる少なくとも１種のさび止め添加剤を２〜２０重量％含有してなるさび止め油組成物。」である点において一致し、
（α’）組成物の４０℃での動粘度が、補正発明においては「１．５〜５０ｍｍ２／ｓ」であるのに対して、刊２発明においては組成物としての動粘度が不明である点、
（β’）組成物の金属元素の総含有量が、補正発明においては「０．１％未満」であるのに対して、刊２発明においては金属元素の総含有量が不明である点、
の２つの点において相違している。
　
（６）判断
　上記（α’）及び（β’）の相違点について検討する。
　
　上記（α’）の相違点について、動粘度の単位系の換算が１ｃＳｔ＝１ｍｍ２／ｓとなることは技術常識にすぎないところ、刊２発明は「（Ａ）４０℃における動粘度が１．０〜５００ｃＳｔである鉱油」を基油として用いるものであって、摘記２ｃの「実施例３」においても４０℃の動粘度が５０ｃＳｔの深脱ロウ基油を用いていることからみて、その組成物全体の動粘度としては、本願発明の「４０℃での動粘度が１．５〜５０ｍｍ２／ｓ」という数値範囲と実質的に重複するものと認められるから、この点について実質的な差異はない。
　また、摘記２ｂの「動粘度が１．０ｃＳｔ未満のものでは、防錆能が劣り、一方５００ｃＳｔを超えるものでは、粘性が大きすぎて取り扱いが困難となる。」との記載など（さらに必要ならば、摘記３ａ及び摘記４ａなどを参照されたい。）からみて、さび止め油組成物の動粘度の数値範囲の最適化は当業者にとって通常の創作能力の発揮の範囲内のことにすぎない。
　
　上記（β’）の相違点について、刊２発明は、『（Ａ）鉱油に、（Ｂ）多価アルコールのカルボン酸部分エステルの防錆添加剤のみを配合する防錆油組成物。』の場合をも包含するものであって、この場合には、平成１９年３月７日付けの拒絶理由通知書の『防錆添加剤として…カルボン酸部分エステルを用いた場合には、上記組成物は金属元素を含む成分を含有するものでないから、その金属元素の総含有量は本願所定の範囲を満たすものと認められる。』との指摘のとおりであるから、この点について実質的な差異はない。
　また、刊行物２には、例えば「実施例３」のように、金属塩としてＢａスルホネート３重量部とジチオリン酸亜鉛１重量％をさらに配合してなる防錆油組成物も具体例として記載されてはいるが（摘記２ｄ）、刊行物２に記載された発明は、その請求項１に記載されるように金属塩の添加剤を必須とするものではなく（摘記２ａ）、例えば、原査定の拒絶の理由で「引用文献３」として提示された刊行物１の「さび止め剤からの金属塩などの不溶分が、弁、潤滑油タンクあるいは配管などに粘着物として析出し、またこれが軸受を損傷させるというトラブルがある。」との記載（摘記１ｂ）にあるように、金属塩などの不溶分を生じる「さび止め剤」が「配管」などの構成部品に対して「トラブル」を生じることは、当業者にとって周知ないし公知の技術事項にすぎないので、当該「トラブル」の原因物質である金属元素の総含有量を一定以下に制限するように設定してみることは、当業者にとって通常の創作能力の発揮の範囲内のことにすぎない。
　
　次に、本願発明に、格別予想外の効果があるか否かについて検討する。
　ここで、審判請求人は、平成２０年６月２０日付けで手続補正された審判請求書の請求の理由において、『引用文献５は、鉄道レールポイント切替用防錆油として使用されるものであります。これに対し、本願発明のさび止め油組成物は、今回の補正で請求項１に規定したように冷凍サイクルシステムに組み込まれる金属製部品に適用されるものであることを明確にいたしました。…したがいまして、引用文献５に対する拒絶査定の理由は解消したものと考えます。』と主張し、平成１９年４月１７日付けの意見書において、『本願発明のさび止め油組成物は、冷凍サイクルシステムに組み込まれる金属製部品に適用された場合に、一部洗浄除去されずに冷凍システム内に残留したとしても悪影響を及ぼさないさび止め油組成物であり、本願発明と引用文献５ではその目的および効果が全く異なるものであります。』と主張しているが、本願発明は、本願請求項３に係る発明のように「冷凍サイクルシステムに組み込まれる金属製部品用」のものに限られるものではないから、当該主張は妥当ではない。
　そして、刊２発明の「ソルビタンモノオレート」等の周知慣用のさび止め剤に比して、本願発明の一群のさび止め添加剤の各々が、格別予想外の顕著な効果を奏することについては、本願明細書の発明の詳細な説明に明確かつ十分な裏付けがなされていないので、本願発明に格別予想外の選択的な効果があるとは認められず、例えば、摘記１ｂの記載からみて、産業機械（コンプレッサー）の使用中に発生するさび止め剤からの金属塩などの不溶分が粘着物として弁や配管などに析出することを防止し、さびの発生を防ぐことができることは、当業者にとって周知ないし公知の技術事項にすぎないので、本願明細書の段落００３０の「表１、２からも明らかなとおり、本発明に係る実施例１〜９のさび止め油組成物は、さび止め性に優れるだけでなく…キャピラリ閉塞などの問題を引き起こさないことが分かる。」という効果が、当業者にとって格別予想外のものであるとは認められない。
　
　したがって、本願発明は、刊行物２（原査定の引用文献５）に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。
　
４．むすび
　以上のとおり、本願発明は、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができないから、その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。