【事件の表示】
　平成　７年特許願第５１５６９８号「アポトーシスを阻害する組成物，その組成物の精製方法およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成　７年　６月　８日国際公開，ＷＯ９５／１５１７３，平成１１年　２月　２日国内公表，特表平１１−５０１２８４〕について，次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は，成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は，１９９４年１１月３０日（パリ条約による優先権主張：１９９３年１１月３０日　米国，１９９４年１０月７日　米国）を国際出願日とする出願であって，平成１８年９月８日付けで拒絶理由が通知され，同年１２月１８日付けで意見書及び願書に添付した明細書についての手続補正書が提出されたところ，平成２０年１１月１０日付けで拒絶査定がなされた。その後，平成２１年２月１６日付けで拒絶査定不服審判が請求され，同年３月１８日付けで願書に添付した明細書についての手続補正書が提出された。さらに，同年１０月２９日付けで前置報告がされ，平成２２年５月１２日付けで前置報告の内容につき審尋がなされたが，請求人からは回答がなかった。
　
第２　平成２１年３月１８日付けの手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２１年３月１８日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１　補正後の請求項に係る発明
　本件補正により，補正前の特許請求の範囲の請求項１〜５５が補正後の特許請求の範囲の請求項１〜５１に補正されたところ，そのうち，補正前の請求項３６〜３８，すなわち，
「３６．室温で５０％エタノール／５０％水の溶液に可溶性で，７０％アセトン／３０％水の溶液に実質的に不溶性のダイズ種子由来のアポトーシスインヒビターを含有する，アポトーシスを阻害するための組成物。
３７．室温で６０％硫酸アンモニウム水溶液に可溶性であり，５０ｍＭ　ＭｇＣｌ２水溶液に可溶性である植物または植物生産物由来のアポトーシスインヒビターを含有する，アポトーシスを阻害するための組成物。
３８．ｐＨレベルが２．５〜１１の範囲で安定な，請求項３７に記載の組成物。」
は，補正後の請求項３２〜３４，すなわち，
「【請求項３２】
室温で５０％エタノール／５０％水の溶液に可溶性で，７０％アセトン／３０％水の溶液に実質的に不溶性のダイズ種子から得られるアポトーシスを阻害するための組成物。
【請求項３３】
室温で６０％硫酸アンモニウム水溶液に可溶性であり，５０ｍＭ　ＭｇＣｌ２水溶液に可溶性であるダイズ種子から得られるアポトーシスを阻害するための組成物。
【請求項３４】
ｐＨレベルが２．５〜１１の範囲で安定な，請求項３３に記載の組成物。」
に補正された。
（以下，本件補正後の請求項３３及び３４に係る発明を，それぞれ「補正発明３３」及び「補正発明３４」という。）
　
　そこで，本件補正が適法になされたものであるかどうかについて，以下に検討する。 
　
２　目的要件について 
（１）補正後の請求項３２について
　補正後の請求項３２に係る補正は，補正前の請求項３６における「・・・に可溶性で，・・・に実質的に不溶性のダイズ種子由来のアポトーシスインヒビターを含有する，アポトーシスを阻害するための組成物。」との記載を，「・・・に可溶性で，・・・に実質的に不溶性のダイズ種子から得られるアポトーシスを阻害するための組成物。」との記載に変更するものであるところ，補正前の請求項３６において，「・・・に可溶性で，・・・に実質的に不溶性」との溶解性に係る特定は，それに続く「ダイズ種子由来のアポトーシスインヒビター」に対するものであった（発明の対象である「組成物」は，そのような「ダイズ種子由来のアポトーシスインヒビター」を含有するもの。）。これに対し，補正後の請求項３２においては，同溶解性に係る特定は，「ダイズ種子から得られるアポトーシスを阻害するための組成物」に対するものであり，同溶解性は，発明の対象である「組成物」自体の性質となった。すなわち，本件補正の前と後とで，同溶解性を備える対象が相違するから，本件補正により，発明の対象である「組成物」自体が異なるものとなった。
　そうすると，本件補正は，平成６年法律第１１６号改正附則第６条によりなお従前の例によるとされる同法による改正前（以下，単に「平成６年改正前」という。）の特許法第１７条の２第３項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しない。また，本件補正は，同条第３項第１号，第３号及び第４号にそれぞれ規定する，請求項の削除，誤記の訂正，及び，明りょうでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）のいずれを目的とするものにも該当しない。
　よって，補正後の請求項３２に係る補正は，平成６年改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反する。
　
（２）補正後の請求項３３について
　補正後の請求項３３に係る補正は，補正前の請求項３７における「・・・に可溶性であり，・・・に可溶性である植物または植物生産物由来のアポトーシスインヒビターを含有する，アポトーシスを阻害するための組成物。」との記載を，「・・・に可溶性であり，・・・に可溶性であるダイズ種子から得られるアポトーシスを阻害するための組成物。」との記載に変更するものであるところ，上記（１）と同様の理由により，本件補正の前と後とで，「・・・に可溶性であり，・・・に可溶性である」との溶解性を備える対象が相違するから，本件補正により，発明の対象である「組成物」自体が異なるものとなった。
　そうすると，本件補正は，平成６年改正前の特許法第１７条の２第３項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しない。また，本件補正は，同条第３項第１号，第３号及び第４号にそれぞれ規定する，請求項の削除，誤記の訂正，及び，明りょうでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）のいずれを目的とするものにも該当しない。
　よって，補正後の請求項３３に係る補正は，平成６年改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反する。
　
（３）補正後の請求項３４について
　補正後の請求項３４に対応する補正前の請求項３８は，補正前の請求項３７を引用し，同項に係る組成物において，その安定なｐＨレベルを特定するものであり，また，補正後の請求項３４は，補正後の請求項３３を引用し，同項に係る組成物において同じ特定を行うものである。そうすると，上記（２）に記載したように，補正後の請求項３３に係る補正は，平成６年改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反するものであるから，補正後の請求項３４に係る補正も，同じく同条第３項の規定に違反する。
　
３　独立特許要件について
　上記「２（２），（３）」に示したように，補正発明３３及び３４に係る本件補正は，平成６年改正前の特許法第１７条の２第３項第２号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものには該当しないと判断するが，仮に，同補正が，同号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するものであったとしても，補正発明３３及び３４は，以下に述べるとおり，特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前（以下，単に「平成１８年改正前」という。）の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合しないものである。
　
（１）補正発明３３について
　補正発明３３は，「室温で６０％硫酸アンモニウム水溶液に可溶性であり，５０ｍＭ　ＭｇＣｌ２水溶液に可溶性であるダイズ種子から得られるアポトーシスを阻害するための組成物。」をその構成に欠くことができない事項とするものであるところ，「室温で６０％硫酸アンモニウム水溶液に可溶性であり，５０ｍＭ　ＭｇＣｌ２水溶液に可溶性である」との溶解性については，発明の詳細な説明に実質的な開示がなされていないばかりか，形式的な記載すら存在しない。すなわち，硫酸アンモニウムに関する記載は，発明の詳細な説明に存在せず，また，塩化マグネシウム（ＭｇＣｌ２）に関しては，わずかに実施例９に，抗アポトーシス活性をアッセイする際に使用する培地を調製するための成分として「０．５ｍＭ塩化マグネシウム」との記載があるが，補正発明３３のものとは，その濃度だけでなく使用される対象も全く異なり無関係である。
　なお，この点については，拒絶査定の備考において指摘されているし，平成２２年５月１２日付けの審尋においても指摘したが，請求人からは，この点に関し何らの主張もなされていない。
　そうすると，補正発明３３については，発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえない。
　
（２）補正発明３４について
　補正発明３４は，補正発明３３の組成物に対して，その「ｐＨレベルが２．５〜１１の範囲で安定な」との限定を付したものであって，補正発明３３における溶解性に係る特定を，そのままその発明の構成に欠くことができない事項とするものである。
　そうすると，補正発明３４は，補正発明３３についての理由と同様の理由により，発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえない。
　
　したがって，本願は，特許法第３６条第５項第１号及び第６項（平成６年法律第１１６号による改正前のもの。特許法第３６条に関し，以下同様。）の規定に違反するから，本件補正は，平成１８年改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反する。
　
４　むすび 
　よって，本件補正は，平成６年改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　また，仮に，本件補正が，同法第１７条の２第３項第２号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであったとしても，本件補正は，平成１８年改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について 
１　本願発明
　平成２１年３月１８日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので，本願の請求項に係る発明は，当該補正前の平成１８年１２月１８日付けの手続補正書により補正された請求項１〜５５に記載されたとおりのものであるところ，その請求項３７及び３８には，次のとおり記載されている。 
「３７．室温で６０％硫酸アンモニウム水溶液に可溶性であり，５０ｍＭ　ＭｇＣｌ２水溶液に可溶性である植物または植物生産物由来のアポトーシスインヒビターを含有する，アポトーシスを阻害するための組成物。
３８．ｐＨレベルが２．５〜１１の範囲で安定な，請求項３７に記載の組成物。」
（以下，請求項３７及び３８に係る発明を，それぞれ「本願発明３７」及び「本願発明３８」という。）
　
２　原査定の理由
　原査定の拒絶の理由４及び５は，概略，次のとおりである。
　
「４．この出願は，発明の詳細な説明の記載が下記の点で，特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
５．この出願は，特許請求の範囲の記載が下記の点で，特許法第３６条第５項第１号及び第６項に規定する要件を満たしていない。
　　　　　　　　　　　　　　　　 記
理由４について
　請求項に係る発明において，効果が記載されているのは大豆あるいは大豆由来のもののみである。また，明細書に記載された，インゲン豆，エンドウ豆，ナス属，ネギ属の植物性粉末が抗アポト−シス活性を有することが，実験等による定量的データで示されていないので，本願発明の抗アポトーシス活性を示す効果の具体的な裏付けが，これらの植物において為されているものとは認められない。
理由５について
　請求項に記載の植物において，具体的に試験され効果が記載されているのは大豆あるいは大豆由来のもののみである。よって，請求項３７，３８に係る発明は，発明の詳細な説明に記載したものでない。」
　
３　当審の判断
（１）特許法第３６条第５項第１号及び第６項違反（拒絶の理由５）について
　明細書の発明の詳細な説明の記載から見て，本願発明は，植物源（植物，植物生産物等）からアポトーシス阻害活性（抗アポトーシス活性）を有する組成物を製造することを発明の解決すべき課題とするものと認められる。しかし，発明の詳細な説明において，実施例等の具体的な記載により，アポトーシス阻害活性を有する組成物を製造し得ることが客観的に確認できる植物源は，ダイズのみである。
　ところで，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないところ（知財高裁大合議平成１７年１１月１１日判決（平成１７年（行ケ）第１００４２号）参照。），本願については，出願時の技術常識を考慮しても，ダイズ以外の植物源について，上記の課題が解決できることを当業者に認識できるように，発明の詳細な説明が記載されているとは認められない。そうすると，組成物に含まれるアポトーシスインヒビターの由来を「植物または植物生産物」としている本願発明３７及び３８については，発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえない。
　よって，本願は，特許法第３６条第５項第１号及び第６項の規定に違反する。
　
（２）特許法第３６条第４項違反（拒絶の理由４）について
　上記（１）に示したように，本願発明の解決しようとする課題は，植物源から抗アポトーシス活性を有する組成物を製造すること，にあるといえるから，本願発明の効果は，同様に，植物源からアポトーシス阻害活性を有する組成物を製造し得ること，であると認められる。
　しかし，上記（１）に示したように，発明の詳細な説明には，ダイズ以外を植物源とする場合にアポトーシス阻害活性を有する組成物を製造し得ることが客観的に確認できる記載は存在せず，また，任意の植物がアポトーシス阻害活性を有する物質を含有しているとの技術常識も存在しないことから，発明の詳細な説明の記載に加え，出願時の技術常識を考慮しても，ダイズ以外の植物源からアポトーシス阻害活性を有する組成物を製造し得るとは認められない。そうすると，発明の詳細な説明には，本願発明３７及び３８について，当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の効果が記載されているとは認められない。
　よって，本願は，特許法第３６条第４項の規定に違反する。
　
４　むすび
　したがって，本願は，本願発明３７及び３８について，特許法第３６条第５項第１号及び第６項，並びに，同条第４項に規定する要件を満たしていないから，他の請求項に係る発明について判断するまでもなく，この特許出願は拒絶すべきものである。
　よって，結論のとおり審決する。