【事件の表示】
　上記当事者間の特許第４３６７８２９号発明「タキソテレ三水和物」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯・本件特許発明
　
　本件特許第４３６７８２９号に係る発明についての出願は、平成６年３月１８日（優先権主張　平成５年３月２２日、フランス）を国際出願日とする特願平６−５２０７２１号の一部を平成１５年２月６日に新たな特許出願としたものであって、その請求項１に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものと認める。（以下、「本件特許発明」という。）
　
「【請求項１】
　４−アセトキシ−２α−ベンゾイルオキシ−５β，２０−エポキシ−１β，７β，１０β−トリヒドロキシ−９−オキソ−１１−タキセン−１３α−イル（２Ｒ，３Ｓ）−３−ｔ−ブトキシカルボニルアミノ−３−フェニル−２−ヒドロキシプロピオネート三水和物。」 
　
第２　請求人の主張の概要
　
１．無効理由の主張
　
　これに対して請求人は、「特許第４３６７８２９号発明の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、以下の無効理由により、本件特許は無効とされるべきであると主張し、証拠方法として下記の書証を提出している。
　
　そして、平成２３年７月１５日の口頭審理（以下、単に「口頭審理」という。）において、平成２２年１２月２７日付け審判請求書第２頁において主張された無効理由は以下の（１）〜（３）のとおりであること、平成２２年１２月２７日付け審判請求書及び平成２３年７月１日付け口頭審理陳述要領書の「平成２年法」を、「平成６年法律第１１６号改正附則第３条第１項の規定によりなお従前の例とされる同改正前の特許法」と訂正することが確認され、さらに、請求人は、「甲第５号証の第７８２頁のTable 1.の記載から、タキソテレ三水和物が生成する可能性を推認できる。」と主張した。（第１回口頭審理調書）
　
（１）本件発明は、元の出願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である甲第２号証〜甲第５号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであって、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきものである。（以下、「無効理由１」という。）
  　
（２）本件発明の特許は、平成６年法律第１１６号改正附則第３条第１項の規定によりなお従前の例とされる同改正前の特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法１２３条第１項第４号の規定により無効とされるべきである。（以下、「無効理由２」という。）
　　
（３）本件発明の特許は、平成６年法律第１１６号改正附則第３条第１項の規定によりなお従前の例とされる同改正前の特許法第３６条第５項第１号及び第６項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法１２３条第１項第４号の規定により無効とされるべきである。（以下、「無効理由３」という。）       
　　
２．証拠方法
　
甲第１号証：特許第４３６７８２９号公報（本件特許の特許公報）
　
甲第２号証及び抄訳：
　Cancer Research，1991, Vol, 51, No.18, pp4845-4852 
　
甲第３号証：特開昭６３−３０４７９号公報
　
甲第４号証
　甲第４号証−１：国際公開第９３／０１１７９号
　甲第４号証−２：特表平６−５０９０８２号公報
　
甲第５号証及び抄訳：
  Acta Crystallographica Section C, 1990, Vol.C46, PART5,  pp781-784 
　
甲第６号証
　甲第６号証−１：拒絶理由通知
　甲第６号証−２：意見書
　甲第６号証−３：拒絶査定
　甲第６号証−４：不服審判請求書
　甲第６号証−５：手続補正書
　甲第６号証−６：審決書
　
甲第７号証：
  新製剤学、仲井由宣、花野学編、株式会社南山堂、１９８２年、１０２〜１０３頁
　
甲第８号証：
  固形製剤の製造技術、塩路雄作、株式会社シーエムシー出版、１９８５年、９〜１５頁　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （以上、審判請求書に添付）
　
甲第９号証及び抄訳：
　CRYSTALLIZATION  Theory and Practice、１９６１、第１９２〜１９４頁
　
甲第１０号証：
  最新　薬剤学　第４改稿版、廣川書店、１９８２年３月２５日、第１２〜１４頁
　
甲第１１号証：
  第十一改正　日本薬局方解説書、１９８６、Ａ−１０６〜Ａ−１２４頁 
　
甲第１２号証：
  医薬品の開発　第１６巻　プレフォーミュレーションと薬物物性試験、廣川書店、１９９０、第２６７〜２７１頁
　
甲第１３号証：
  医薬品の開発　第１５巻　製剤の物理化学的性質、廣川書店、１９８９、第１３５頁、第１６５〜１６８頁
　
甲第１４号証及び抄訳：
  Physics and chemistry of the organic solid state、１９６５、第７２６〜７２８頁
　                 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 （以上、口頭審理陳述要領書に添付）
　
第３　被請求人の主張の概要
　
１．無効理由の主張に対する反論
　
　被請求人は、請求人が主張する無効理由（１）〜（３）はいずれも成り立たないと主張し、証拠方法として下記の書証を提出している。
　
　そして、口頭審理において、答弁書第１７頁の「平成２年改正特許法」を、「平成６年法律第１１６号改正附則第３条第１項の規定によりなお従前の例とされる同改正前の特許法」と訂正することが確認され、さらに、被請求人は、「請求人が提出した甲第２〜８号証、甲第９〜１４号証のいずれにも、本件発明のタキソテレ三水和物の存在や、その製法について記載も示唆もない。請求人は、本件発明に到達できることについて、具体的な論理付けをしていない。」と主張した（第１回口頭審理調書）。 
　   
２．証拠方法
　　
乙第１号証：特表平８−５０８０２６号公報（特願平６−５２０７２１）
 
乙第２号証：ドセタキセル水和物注射剤　添付文書　2010年11月改訂
 
乙第３号証：ドセタキセル水和物注射剤　医薬品インタビューフォーム2010年11月（改訂第９版）表紙、目次、第1〜12、70頁
  
乙第４号証：甲第２号証の抄訳
  
乙第５号証：甲第５号証の抄訳
  
乙第６号証：パクリタキセル注射液　添付文書　2010年1月改訂
  
乙第７号証：特許実用新案 審査基準 明細書の記載要件（平成6年12月）
  
乙第８号証：特許法概説［第８版］昭和63年5月20日発行第186〜189頁
  
参考資料１：知財高裁平成２１年（行ケ）１０１８０号判決
  
参考資料２：知財高裁平成２１年（行ケ）１００３３号判決
　
第４　無効理由１について
　　
１．甲号証の記載事項
　　
　請求人が提出した甲第１号証〜甲第１４号証には、それぞれ次の事項が記載されている。
　　
（１）甲第１号証：特許第４３６７８２９号（本件特許の特許公報）
　
（１ａ）「【請求項１】
　４−アセトキシ−２α−ベンゾイルオキシ−５β，２０−エポキシ−１β，７β，１０β−トリヒドロキシ−９−オキソ−１１−タキセン−１３α−イル（２Ｒ，３Ｓ）−３−ｔ−ブトキシカルボニルアミノ−３−フェニル−２−ヒドロキシプロピオネート三水和物。」 
　
（１ｂ）「今回、その原理が、例えば、Ａ．Ｆｏｕｃａｕｌｔ  ａｎｄ  Ｐ．Ｒｏｓｓｅｔ，Ａｎａｌｕｓｉｓ，１６（３），１５７−１６７（１９８８）に記載されている遠心分配クロマトグラフィー（ＣＰＣ）又は高速向流クロマトグラフィーを行うことによりタキソイド類の精製、さらに特定的にはタキソテレ及び１０−デアセチルバッカチンＩＩＩの精製が達成されることが見いだされ、これが本発明の主題を形成する。」（【０００８】）
　
（１ｃ）「遠心分配クロマトグラフィーは、論理的に及び自動的に作られる連続的平衡を確立することにより、分離されるべき混合物の成分を２種の非混和性液相に分配することを可能にする。
　この方法は非常に有効な分配機構、固定相の強い保持（ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ）及び可動相の高速を特徴とし、数時間で優れた分離に導く。」（【０００９】、【００１０】）
　　
（１ｄ）「遠心分配クロマトグラフィーをＳＡＮＫＩ  ＬＬＩ−０７装置において行う。圧力を５５バールに制限するポペットバルブを設けた２つのピストンポンプにより遠心機に供給する。１つのポンプはセレクターバルブを用いて２層の片方又は他方を運搬するように働き、他のポンプは注入用に確保されている。
装置に固定相を低い回転速度（２００ｒｐｍ）及び高い流量（１１０ｃｍ３／分）で充填した後、直後に注入を行う。
水相から始めて２相を注入し、ヘキサン／酢酸エチル／メタノール／水（体積により２：４：３：２）系の水相を用いて６０ｃｍ3／分の流量で溶離を行う。７１％保持に等しい１．９リットルの固定相を集め、次いで１５−ｃｍ3の画分を集める。画分７２〜１１０をプールし、１４０ｃｍ3の体積に濃縮する。形成される沈澱を濾過により分離する。内部標準法を用いて９９．７％と分析される５．２ｇのタキソテレ三水和物がそれにより８０．５％の収率で得られる。」（【００２５】〜【００２７】）
　　
（１ｅ）「８７．７％の収率で４６．５ｇのタキソテレ三水和物の沈殿を与え、その純度は９９．１％である。」（【００３３】）
　　
（２）甲第２号証(Cancer Research,1991,Vol. 51, No. 18, pp4845-4852)（英文のため訳文で記載する。）　　　　
　
（２ａ）表題
「タキソールの類縁物質であるタキソテレ（ＲＰ　５６９７６、ＮＳＣ　６２８５０３）の実験に基づく抗腫瘍活性」
　
（２ｂ）要約（第４８４５頁左欄第１〜２２行）
 「タキソテレ（ＲＰ　56976;　ＮＳＣ　628503;　Ｎ−デベンゾイル−Ｎ−ターシャル−ブトキシカルボニル−１０−デアセチル　タキソール）は新規の微小管安定化剤である。この化合物はオオシュウイチイの針状葉から抽出される細胞無毒性の前駆体から半合成することで得られる。タキソテレはマウスの様々な移植可能な癌に対する抗癌活性が評価された。タキソテレには投与スケジュール依存性が無く、静脈注射と腹腔内投与での活性が確認された。静脈投与では、試験された１１の腫瘍モデルのうち、９モデルがタキソテレに反応した。Ｂ１６メラノーマはタキソテレに対し、腫瘍増殖阻害値が０％、最大耐用量において３．０log10の腫瘍細胞死といった高い感受性を示した。同様の試験において、タキソールは最大耐用量において１．１log10しか腫瘍細胞死を示さなかった。タキソテレにより初期膵管腺癌０３モデル（６のうち６が治癒）と大腸癌３８モデル（７のうち７が治癒）が治癒した。両方の腫瘍がより進行しても８０％以上が完全に緩解された。タキソテレは大腸癌５１モデルの初期（２．３log10の細胞死）および進行期（１．７log10の細胞死）に対して活性があった。他の４種の腫瘍（ルイス肺癌（５．５％の腫瘍増殖阻害）、グラスゴー骨原性肉腫（２７．２％の腫瘍増殖阻害）、Ｌ１２１０白血病（７０％の延命）そして、Ｐ３８８白血病（５４％の延命））はより低い反応を示した。タキソテレは良好な前臨床活性や独特な作用機序を持つので、タキソテレの第一相臨床試験が開始された。」
　
（２ｃ）第４８４６頁のFig.1
　
図１．タキソテレ（ＲＰ　56976;　ＮＳＣ　628503）；Ｎ−デベンゾイル−Ｎ−ターシャル−ブトキシカルボニル−１０−デアセチル　タキソール
　
（３）甲第３号証（特開昭６３−３０４７９号公報）
　
（３ａ）特許請求の範囲第１項
「　式：
　式中、
　Ｒは水素またはアセチルを表わし、そしてＲ１およびＲ２の一方はヒドロキシを表わし、そして他方はtert−ブトキシカルボニルアミノを表わす、
のタキソ−ル誘導体、その立体異性体類およびそれらの混合物。」
　
（３ｂ）「一般式（Ｉ）の生成物、ことにＲが水素を表わし、Ｒ１がヒドロキシを表わし、そしてＲ２がｔｅｒｔ−ブトキシカルボニルアミノを表わすものは、価値ある生物学的活性を有する。
　それらの生物学的活性は、・・・の方法によって研究した。この研究において、式（Ｉ）の生成物はタキソールのほぼ２倍の活性を有することがわかった。
　生体内において、式（Ｉ）の生成物は、白血病Ｌ１２１０または白血病２３８８を接種したマウスにおいて、腹腔内に投与したとき、１〜１０ｍｇ／ｋｇの投与量において活性であることがわかった。
エクイトキシック（ｅｑｕｉｔｏｘｉｃ）投与量において、式（Ｉ）の生成物はタキソールより大きい抗腫瘍効力を示した（すなわち、生存時間の増大、動物は長期間生存する）。」（第４頁左上欄１８行〜左下欄１行）
　
（３ｃ）「亜鉛粉末（１５０mg)を・・・に添加する。この反応混合物を・・・そして濃縮乾固する。残留物を水中に取り、そして酢酸エチルで抽出する。一緒にした有機相を濃縮乾固し、そして、残留物を厚い層のクロマトグラフィーにより精製し、塩化メチレン：メタノール（９７：３容量）混合物で溶離する。これにより、Ｒが水素を表わし、Ｒ１がヒドロキシ基を表わし、そしてＲ２がｔｅｒｔ−ブトキシカルボニルアミノ基を表わす一般式（１）の生成物（２’Ｒ，３’Ｓ）が得られ、その特性は次の通りである：
比旋光度：  ・・・紫外線スペクトル：・・・赤外スペクトル：・・・プロトン核磁気共鳴スペクトル（ＣＤＣｌ３、４００ＭＨｚ、シフト、ｐｐｍ）：・・・質量スペクトル（ＦＡＢ）ｍ／ｚ：・・・および１８５。」（第６頁右上欄第５行〜右下欄第１０行）
　　
（４）甲第４号証
　甲第４号証−１（国際公開第９３／０１１７９号）は、本件特許の優先日前である１９９３年（平成５年）１月２１日に国際公開された国際出願の明細書であり、甲第４号証−２（特表平６−５０９０８２号公報）は、その対応日本出願の公表特許公報である。甲第４号証−１は英文のため、甲第４号証−２の対応箇所の記載を示す。
　
（４ａ）「実施例２　実施例１で得られたエステル（１１．９ｇ）、次に２００ｃｍ３のメタノール−酢酸（１−１容量）混合物そして最後に６ｇの亜鉛粉末を、アルゴン雰囲気下で、スタラーが備えられた三首丸底フラスコ中に加えた。混合物を６０℃に２時間加熱し、そして次に２５℃に冷却した。濾過後に、沈澱を２０ｃｍ３のメタノール−酢酸エチル（１−１容量）混合物で４回洗浄した。濾液および洗浄液を一緒にし、そして次に濃縮乾固した。残渣を２００ｃｍ３のトルエンで抽出し、そして次に減圧下（３５℃における２５ｍｍの水銀、３．３ｋＰａ、次に２５℃における１ｍｍの水銀、０．１３ｋＰａ）で濃縮乾固した。得られた残渣を２００ｃｍ３の酢酸エチルで抽出した。溶液を５０ｃｍ３の飽和炭酸水素ナトリウム溶液でそして次に１００ｃｍ３の蒸留水で洗浄した。有機相を硫酸マグネシウム上で乾燥した。濾過および減圧下（３５°Ｃにおける２５ｍｍの水銀、３．３ｋＰａ、次に２５℃における１ｍｍの水銀、０．１３ｋＰａ）での濃縮乾固後に、１０ｇの（２Ｒ，３Ｓ）−３−ターシャリー−ブトキシカルボニルアミノ−２−ヒドロキシ−３−フェニルプロピオン酸４−アセトキシ−２α−ベンゾイルオキシ−５β、２０−エポキシ−１，７β，１０β−トリヒドロキシ−９−オキソ−１１−タキセニ−１３α−ルが白色粉末の形状で得られ、それをシリカ上でのクロマトグラフィーにより精製した。
　このようにして得られた生成物は９９．５％より高い純度を有していた。」（甲第４号証−２の第４頁左下欄第２〜２３行）
　
（５）甲第５号証(Acta Crystallographica Section C, 1990, Vol.C46, PART5, pp781-784)（英文のため訳文で記載する。）
  　
（５ａ）表題
「合成されたタキソール前駆体であるＮ−ターシャル−ブトキシカルボニル−１０−デアセテル−Ｎ−デベンゾイルタキソールの構造」
　
（５ｂ）「要約　４−アセトキシ−２−ベンゾイルオキシ−１，７，１０−トリヒドロキシ−９−オキソ−５，２０−エポキシ−１１−タキセン−１３−イル　β−ターシャル−ブトキシカルボニルアミノ−α−ヒドロキシベンゼンプロピオネート−メタノール−水（１／１／１）、Ｃ４３Ｈ５３ＮＯ１４．ＣＨ３ＯＨ．Ｈ２Ｏ、分子量＝８５７．９、単斜晶系、Ｐ２１、ａ＝２０．８１６（１０）、ｂ＝８．７５８（５），ｃ＝１２．７２６（８）Å，β＝１０１．０６（５）゜、Ｖ＝２２７７　Å３，Ｚ＝２，Ｄｘ＝１．２５ｇｃｍ−３，λ（Ｃｕ　Ｋα）＝１．５４１８　Å，μ＝７．０７　ｃｍ−１，Ｆ（０００）＝９１６、室温、最終Ｒ因子＝０．０７３、ｗＲ因子＝０．０８４、観測反射数３４３８。
　タキソールの半合成過程における中間体のＸ線解析が行われた；これは生物学的活性に必須であるオキセタン環とタキソール型の側鎖の両者を含むタキサンジテルペンのＸ線解析における最初の例である。」（第７８１頁左欄第１行〜右欄第６行）
　
（５ｃ）「タキソールの半合成についての化学的に研究する過程で、我々は両者の構造を持つと共に光学分割を行うことなく１０−デアセチルタキソール（４）を合成可能な表題の化合物（５ａ）を調製した（Colin,Guenard,Gueritte-Voegelein  Potier,1986）。Ｘ線回折研究は、Ｃ２’とＣ３’の立体化学と生物学的活性の関係を見いだすために行われた。」（第７８２頁左欄第２０〜２８行）
　
（５ｄ）図１　以前に研究された表題の化合物［（５ａ）］に関連する化合物の詳細
（第７８２頁左欄下から１〜２行）
　
（５ｅ）「１つのメタノールと一つの無秩序な水（１／２、１／２）が位置している。」（第７８３頁右欄１０〜１１行）
　
（６）甲第６号証
　本証拠は、本件特許の出願経過記録である。甲第６号証−１は、甲第２号証を引用した拒絶理由通知であり、甲第６号証−２は、この拒絶理由通知に対して本件特許権者が提出した意見書である。
　甲第６号証−３は拒絶査定、甲第６号証−４は、この拒絶査定に対する不服審判請求書、甲第６号証−５は、その請求の理由を補充した手続補正書、甲第６号証−６は審決書である。
　 
（７）甲第７号証（新製剤学、仲井由宣、花野学編、１９８２年、１０２〜１０３頁）
　
（７ａ）「１．医薬品の結晶
　固体医薬品の大部分は結晶であり、Ｘ線による回析を示す。結晶は構成要素である原子あるいは分子の空間における結合の形式によって、イオン結晶、金属結晶、共有結合結晶、分子性結晶に分類される。医薬品は有機化合物が多く分子性結晶としての性質をもつ。
　結晶薬品を考えるとき２つの立場がある。その第１は結晶自身について考える立場であって結晶構造、結晶多形および結晶性などの問題があり、」
(第１０２頁第１０〜１６行）
　
（７ｂ）「 ２.多形 
  多形とは同じ化学組成をもちながら結晶構造が異なり、別の結晶形を示す現象またはその現象を示すものをいう。すなわち結晶中の原子あるいは分子の空間的な配列の違いによって多形がおこるので、融解したり溶解した場合には区別はできない。多形を示す物質としては無機物では炭素(graphiteとdiamond）、炭酸カルシウム(calciteとaragonite)など多くのものが知られている。医薬品では酢酸コルチゾン、プロゲステロン、プレドニゾロン、バルビタール、フェノバルビタールなどがあり、とくに最近では多くの薬品に多形の存在が見出されている。」（第１０２頁下から７行〜１０３頁３行）
　
（８）甲第８号証（固形製剤の製造技術、塩路雄作、１９８５年、９〜１５頁）
　本証拠は、平成１５年１月２７日に発行された普及版であるが、その初版第１刷は昭和６０年３月５日発行であり、「普及版の刊行にあたって」において記載された説明から、普及版の記載内容は初版第１刷に記載されていたものと判断される。
　
（８ａ）「１．薬物の物性評価
　製剤設計を行うに当たって、もっとも重要なステップは、有効成分たる薬物の物性（ここでは物理的性質、化学的性質および生物学的性質をまとめて物性と呼ぶこととする）を評価することである。薬物自信の水に対する溶解度や、酸化されやすい化学構造かどうかなどの基礎的な物性を評価しないと、添加剤の選択や処方の確立は、ほとんど不可能に近いといってよい。もっとも簡単な例をあげれば、薬物の性状の１つである味が苦ければ、内服固形剤形としては、コーティング剤かカプセル剤を選択せざるを得なくなる。処方決定以前のこのステップのことを、通常、Preformulationと呼んでいる。」（第９頁下から１〜８行）
　
（８ｂ）「１．２．４　結晶多形
  薬物には、２つ以上の結晶形を有するものが多く、無晶形をも含めて結晶形が異なると、溶解速度、融点、密度、硬さ、結晶形状、光学的および電気的性質、蒸気圧、安定性などの物性が異なってくることが知られている。結晶多形に関しては、幾多の文献に報告されており、とくに溶解速度が異なることによるバイオアベイラビリティに差のある例として、クロラムフェニコールパルミテートが有名である。
　薬物に結晶多形が存在するかどうかを検知することは、Preformulationのこの段階における重要な課題である。」（第１２頁下から４〜１１行）
　　
（９）甲第９号証：CRYSTALLIZATION  Theory and Practice,1961,p192-194
　　　（英文のため訳文で記載する。）
　
（９ａ）「第５章　　実験室や工場での結晶化
実験室での結晶化
　結晶化は、通常実験室で行われる、とても一般的な手順であり、精製された形態で固形の物質を分離したり、研究や展示のための輪郭のはっきりした純粋な単結晶を調整したりする目的で行われている。結晶化のために何百という試験方法や器具が完成されている。バックリィＡ−１やマッツＡ−１１の著書には、良い結晶試料の作製に関する方法や機器の優れた記述が掲載されており、ティプソンの著書１２７は、結晶化合物を製造する際に使用される技術や器具に関するもので、彼のカタログとしては最も完成されたものである。パルマー９５やその他２９による著書には、通常の実験室での結晶化と結晶の基本的な特性について短いが教育的な章が記載されている。
　
　結晶化の準備
　
　結晶化の前処理として、化学実験室で実践される最も一般的な事項は、結晶化の段階に進む前に溶解物や溶液をでき得る限り精製することである。この精製は、結晶化を繰り返し行ったり、清澄剤で処理したりすることにより、達成できるものである。有機化合物の溶液の場合には活性炭や類似の物質がよく使用され、化学薬品による処理が一般的である。後者の実例としては、重金属を取り除くためのアルカリ塩の溶液があげられる。イオン交換と関連する処理方法もまた多くの場合とても有益である。
  　
　その後、懸濁した物質を取り除くために、精製した溶解物や溶液をろ過や遠心分離機にかけ、さらに、蒸発濃縮、好ましくない溶媒の添加による溶解度の減少、もしくは冷却によって結晶点へ到達させる。多くの場合、通常の実験器具が用いられているが、特有の状況によって多種多様な改善が即興で成されている。図５−１（略）にティプソンによる多様な装置のなかから単純な配置のーつを図示した。結晶化の前後のろ過はもちろん、濃縮および洗浄はこのような装置により実施され、必要であれば、この分離の段階は圧や遠心により速めることができる。」（第１９２頁第１行〜第１９３頁第２行）
　
（９ｂ）「通常の実験室で用いられる共通の溶媒は、水、メタノール、エタノール、酢酸、アセトン、エーテル、石油エーテル、クロロフォルム、四塩化炭素等々である。最初の５つは強力な加水分解性の溶媒として知られており、“似た性質のものに溶ける”といった錬金術師の法則に従って、極性物質を溶かす。いくつかの種類では可溶化度は沸点に比例して高くなる。例えば、エタノール（沸点：７８．１℃）はメタノール（沸点：６４．７℃）よりもナフタレンを２倍溶かす。このような溶媒に水を加えるとナフタレンに対する溶解度が劇的に減少する、このように予備的作業において使用される溶媒の組合せを例示する。いくつかの一般的に使用される組合せは以下の通りである。
　　メタノール−水　　　　　エーテル−メタノール
　　エタノール−水　　　　　エーテル−アセトン
　　酢酸−水　　　　　　　　ベンゼン−石油エーテル
　　アセトン−水　　　　　　等、等」(第１９３頁下から７行〜第１９４頁第７行）
　
（１０）甲第１０号証：最新　薬剤学　第４改稿版、廣川書店、１９８２年３月２５日、第１２〜１４頁
　
（１０ａ）「２．４．１　製剤化
　医薬品として用いるためには、治療目的、疾病の状態に応じて最も適した剤形を選択すべきであり、このため同一薬物に対して様々の剤形を与える必要がある。しかし同一剤形においても製剤化の過程の差異により得られる製剤間に優劣が生じることも重要であり、次のような点を十分検討した上で製剤化されなければならない。・・・３．薬物の物理化学的性質・・・また３は形状や安定性に関係し、・・・は使わなければならない。」（第１２頁下から５行〜第１４頁第１０行）
　
（１１）甲第１１号証：第十一改正　日本薬局方解説書、１９８６、Ａ−１０６〜Ａ−１２４頁 
　
（１１ａ）「注射剤は、皮膚内又は皮膚若しくは粘膜を通して体内に直接適用する医薬品の溶液、懸濁液、乳濁液又は用時溶剤に溶解若しくは懸濁して用いるもので、無菌の製剤である。」（Ａ−１０７頁下から１３〜１１行）
　
（１１ｂ）「注射剤の定義を示したものである。注射剤の形態には溶液、懸濁液、乳濁液及び用時溶剤に溶解若しくは懸濁して用いる固形（主として粉末）の４種があることが示されている」（A−１１１頁下から１４〜１２行）     
　
（１２）甲第１２号証：医薬品の開発　第１６巻　プレフォーミュレーションと薬物物性試験、廣川書店、１９９０、第２６７〜２７１頁
　
（１２ａ）「医薬品開発における製剤研究は、・・・７．１．１　プレフォーミュレーション初期　このステージにおける研究は、まず複数の候補化合物から総合的に優れた原薬を選択するための探索研究に参画することから始まる。ここで原薬の物理的形態（フリー体,塩）の決定を行う。また結晶形の暫定的な決定もこのステージで行われる。・・・プレフォーメーションの後半になると疾病，原薬に関する情報も多くなる。これら諸情報から用法，用量が想定され、精度の高い製剤設計が策定される。同時に以後の研究計画も定める。」
　
（１３）甲第１３号証：医薬品の開発　第１５巻　製剤の物理化学的性質、廣川書店、１９８９、第１３５頁、第１６５〜１６８頁
　
（１３ａ）「次に、薬物（原末，原液）の物理化学的性質と，薬物と他の薬物あるいは添加物との物理化学的な相互作用等に対する前処方研究（preformulation study）について述べる。製剤の処方研究（formulation study）に入る前に行う薬物の生物製剤学的研究（biopharmaceutical study）と物理薬剤学的研究（physicopharmaceutical study）をまとめて前処方研究と呼んでいるが、処方設計方針を確立するための重要なステップである。特に，配合上好ましくない添加物はこの段階でスクリーニングされるし，薬物の温度，湿度，光に対する安定性から製剤のおおまかな安定化対策が決められる。
　次いで、処方設計の中で，固形剤，液剤，半固形剤に分けて，代表的剤形について安定化のために注意すべき項目を上げ，安定化の具体的実例について述べる。」（第１３５頁第４〜１２行）
　
（１３ｂ）「（３）溶媒和物
　化合物を再結晶する時、一定の割合の溶媒を伴って結晶化する場合があり，この物を溶媒和物という。結晶溶媒が水の場合を水和物（hydrate）と呼ぶ。グリセオフルビン，クロラムフェニコール，スルファチアゾールは、クロロホルム，アセトンと１：１のモル比で溶媒和物となる。アンピシリンでは無水物，１水和物，３水和物が知られているが、加熱に伴い１水和物は黄変し易いが無水物と３水和物は安定である。しかし，３水和物は１００℃，２ｍｍＨｇの乾燥で容易に脱水し，非晶質へと変化するので製剤用薬物としては無水物の方が優れているといわれている５６）。」（第１６８頁下から１３〜７行）
　　
（１４）甲第１４号証：Physics and chemistry of the organic solid state, 1965, p726-728（英文のため翻訳文で記載する。）
  　
（１４ａ）「それ以降、有機物、無機物を問わず非常に多くの化合物には、化学的に同一であるが物理的性質が異なる２つかそれ以上の形態で結晶化することが示されてきている。」
（第７２６頁下から２行〜第７２７頁第２行）
　
（１４ｂ）「これは少なくとも筆者の意見だが、すべての化合物は異なる結晶形を持ち、一般的にはある化合物の結晶形の数は時間とお金に比例する。」。（第７２７頁第１２〜１５行）
　　
２．対比
　 
　甲第２号証に記載の「タキソテレ（ＲＰ　56976;　ＮＳＣ　628503;　Ｎ−デベンゾイル−Ｎ−ターシャル−ブトキシカルボニル−１０−デアセチル　タキソール）」（第４　１．の（２ｂ））、甲第３号証に記載の「一般式（Ｉ）の生成物、ことにＲが水素を表わし、Ｒ１がヒドロキシを表わし、そしてＲ２がｔｅｒｔ−ブトキシカルボニルアミノを表わすもの」（第４　１．の（３ｂ））、甲第４号証に記載の「（２Ｒ，３Ｓ）−３−ターシャリー−ブトキシカルボニルアミノ−２−ヒドロキシ−３−フェニルプロピオン酸４−アセトキシ−２α−ベンゾイルオキシ−５β、２０−エポキシ−１，７β，１０β−トリヒドロキシ−９−オキソ−１１−タキセニ−１３α−ル」（第４　１．の（４ａ））は、いずれも、本件特許発明に係る化合物である「４−アセトキシ−２α−ベンゾイルオキシ−５β，２０−エポキシ−１β，７β，１０β−トリヒドロキシ−９−オキソ−１１−タキセン−１３α−イル（２Ｒ，３Ｓ）−３−ｔ−ブトキシカルボニルアミノ−３−フェニル−２−ヒドロキシプロピオネート」（以下、「タキソテレ」という。）と、同一の化合物である。
　しかしながら、甲第２号証〜甲第４号証のいずれにも、「タキソテレの三水和物」については記載されていない。
　　
　また、甲第５号証には、「４−アセトキシ−２−ベンゾイルオキシ−１，７，１０−トリヒドロキシ−９−オキソ−５，２０−エポキシ−１１−タキセン−１３−イル　β−ターシャル−ブトキシカルボニルアミノ−α−ヒドロキシベンゼンプロピオネート−メタノール−水（１／１／１）」の結晶が記載されている（第４　１．の（５ａ）〜（５ｅ））。
　そして、上記「４−アセトキシ−２−ベンゾイルオキシ−１，７，１０−トリヒドロキシ−９−オキソ−５，２０−エポキシ−１１−タキセン−１３−イル　β−ターシャル−ブトキシカルボニルアミノ−α−ヒドロキシベンゼンプロピオネート」は、「タキソテレ」に相当する化合物であるから、甲第５号証には、「タキソテレ１分子のメタノール１分子及び水１分子の溶媒和物」（以下、「甲第５号証発明」という。）が、記載されている。
　
　そこで、本件特許発明と甲第５号証発明とを対比すると、両者は「タキソテレの溶媒和物」である点で一致しているが、前者は「三水和物」であるのに対し、後者は「メタノール１分子及び水１分子の溶媒和物」である点で、相違している。
　
３．判断
　
　そこで、上記相違点について検討する。　
　請求人は、「甲第２号証ないし甲第４号証に記載されているとおり、本件特許の優先日前に、タキソテレは既に公知であり、その抗腫瘍活性についても知られていた。また、甲第５号証に示すように、タキソテレのメタノール１分子および水１分子の溶媒和物の結晶が存在することも知られていた。
　一方、甲第７号証および甲第８号証に記載されているように、本件優先日前、医薬化合物には結晶多形が存在することが知られていて、結晶多形では、結晶形が異なることにより溶解度、安定性、融点等の物性が異なってくるため、製剤設計段階において結晶多形が存在するかどうかを検知することが
、重要な課題として当業者に認識されていた。
　したがって、タキソテレが医薬化合物として知られ、そのメタノール１分子および水１分子の溶媒和物の結晶も知られていたとき、当業者であれば、それ以外の結晶多形の存在を検討することは当然に行うことである。よって、本件発明は、甲第２〜５号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到できたものであり、進歩性を有するものではない。」と主張している。（審判請求書第５頁下から６行〜第６頁第８行）
　また、甲第１２号証及び甲第１３号証には、医薬化合物の前処方研究の段階において、安定性、溶解性、硬さ等に影響を及ぼす結晶形が検討されることが記載され、甲第１４号証には、一般的に有機物、無機物を問わず非常に多くの化合物は、物理的性質が異なる２つかそれ以上の形態で結晶化することが知られ、すべての化合物は異なる結晶形を持ち、研究量に比例して見出される化合物の結晶形の数が増えることが記載されていると主張している。（口頭審理陳述要領書第５頁下から６行〜第６頁第４行、第７頁第１３〜１６行）
　さらに、請求人は、「甲第５号証の第７８２頁のTable 1.の記載から、タキソテレ三水和物が生成する可能性を推認できる。」と主張している。（第１回口頭審理調書）
　
　これらの主張について、まず、甲第５号証の記載事項から、当業者がタキソテレ三水和物の存在を推認し得たか否かについて、検討する。
　甲第５号証の第７８２頁のTable 1.には、タキソテレのメタノール１分子及び水１分子の溶媒和物の結晶について、Ｘ線回折で得られた原子座標が示されており、Table 1.の下から３〜４行に、メタノールの酸素原子がOME1、炭素原子がCME1として記載され、さらに、Table 1.の下から１〜２行に、水の酸素分子がW1/2＊、W2/2＊として記載されている。
　しかしながら、甲第５号証には、当該溶媒和物の結晶の製造方法については、何ら記載されていない。
　この点について、請求人は、甲第９号証を提示し、甲第５号証に記載されているのは、タキソテレのメタノール１分子及び水１分子の溶媒和物であるから、結晶化にあたって使用される溶媒はメタノール及び水に限られ、タキソテレのような水に溶解しにくい化合物をメタノール中に溶解し、これに水を添加して溶解度を低下させることによって結晶化させることは、甲第９号証の記載からみて技術常識であるので、当業者であれば、タキソテレの無水物をメタノールに溶解し、これに水を添加することによって、タキソテレのメタノール１分子及び水１分子の溶媒和物の結晶を得ることは容易であると主張している。（口頭審理陳述要領書第１頁下から５行〜第２頁第４行）
　ここで、甲第３号証における「そして、残留物を厚い層のクロマトグラフィーにより精製し、塩化メチレン：メタノール（９７：３容量）混合物で溶離する。」との記載（（第４　１．の（３ｃ））、及び甲第４号証における「得られた残渣を２００ｃｍ３の酢酸エチルで抽出した。溶液を５０ｃｍ３の飽和炭酸水素ナトリウム溶液でそして次に１００ｃｍ３の蒸留水で洗浄した。」との記載からみて（（第４　１．の（４ａ））、タキソテレは水への溶解度が非常に低い化合物である。
　してみると、当業者であれば、甲第５号証の記載事項から、タキソテレの無水物をメタノールに溶解し、これに水を添加することによって、タキソテレのメタノール１分子及び水１分子の溶媒和物の結晶を得られることを推認できるとしても、水への溶解度が非常に低い化合物であるタキソテレの「水和物」が得られるか否かは不明である。
　しかも、タキソテレの「水和物」が生成することを示す証拠は何ら提示されていない。
　よって、甲第９号証や、他の甲号証すなわち甲第２〜４号証、甲第７号証、甲第８号証、及び甲第１０〜１４号証の記載を参酌しても、甲第５号証の記載事項から、当業者がタキソテレや三水和物の存在を推認し得ると認めることはできない。
　
　次に、タキソテレの結晶多形を探索するという課題について、検討する。
　甲第７号証、甲第８号証、甲第１０号証〜甲第１４号証の記載事項からみて、本件特許の優先日当時、当業者がタキソテレの結晶多形を探索することについての動機付けがあったことは認められるものの、多くの医薬化合物に結晶多形が存在することを根拠として、当業者がタキソテレの「水和物」の存在を推認し、タキソテレの「水和物」を探索するという課題を認識し得たということはできない。
　
　ところで、本件特許明細書の記載にあるように、本件特許発明のタキソテレ三水和物は、遠心分配クロマトグラフィーという新たな方法を利用してタキソテレを精製したところ、精製タキソテレが従来の無水物とは異なる「三水和物」という新規な形態で高純度、高収率で分離されて得られたものである。（（第４　１．の（１ｂ）〜（１ｅ））
　そして、遠心分配クロマトグラフィーによる精製方法は、タキソテレ等のタキソイド類の精製方法として周知の手段であるとはいえないことから、本件特許発明のタキソテレ三水和物は、当業者が通常行う結晶多形の探索の中で容易に発見されたものであるということはできない。
　
　したがって、本件特許の優先日当時の技術常識を参酌しても、甲第２号証〜甲第５号証の記載から、当業者がタキソテレ三水和物の存在を容易に想到し得たとは、認められない。　
　　
４．小括　
　　
　以上のとおり、本件特許発明は、本件特許の優先日当時の技術常識を参酌しても、本件優先日前に頒布された刊行物である甲第２号証〜甲第５号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとは認められないので、本件特許発明は、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものではない。
　
第５　無効理由２について
　
　請求人は、平成６年法律第１１６号改正附則第３条第１項の規定によりなお従前の例とされる同改正前の特許法第３６条第４項の規定は、「発明の詳細な説明の記載は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。」というものであるところ、本件明細書には、タキソテレ三水和物の構成により達成される目的や得られる効果について何ら記載も示唆もされておらず、当業者が本件発明の技術上の意義を全く理解できないから、本件特許出願は、同法第３６条第４項の規定を満たしていないと主張している。（審判請求書第７頁第７〜３９行）
　
　そこで、本件特許明細書の記載について、検討する。
　タキソテレは、本件特許の優先日前に知られていた化合物であり（第４　１．の（２ｂ）、（３ｂ）及び（４ａ））、抗腫瘍活性を有し（第４　１．の（２ｂ）及び（３ｂ））、いちい（イチイ、Taxus）の葉から抽出される１０−デアセチルバッカチン（deacetylbaccatin）IIIから部分合成される化合物である。（甲第３号証の第３頁左上欄第４〜９行、本件明細書の段落【０００３】〜【０００５】）
　本件特許明細書には、本件特許発明について、「１０−デアセチルバッカチンＩＩＩ及びタキソテレ自身は、一般に、カラム上の液体クロマトグラフィー法により、さらに特定的には、シリカカラム上の高性能液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）により精製することができる。しかし、これらの方法は数十グラムの精製には特に適しているが、それらを工業的に外挿すると、消費される溶媒の量及び毒性残留物により汚染された（シリカ）担体の取り扱い及び破壊などの圧迫に会い、それは最大となる。
　毒性が非常に高い場合が多く、反応性が高い生成物を構成するタキソイド類の場合、優れた生産性を有し、購入、使用及び破壊が高価な固体担体を必要とせず、少量の溶媒の使用を必要とし、容易に自動化して連続的生産を可能にすることができる精製法の使用の可能性を有することが特に重要である。　」（段落【０００６】及び【０００７】）と記載され、さらに「本発明は、それが本発明の方法を行うことにより得られる場合、精製タキソテレ及び精製１０−デアセチルバッカチンＩＩＩにも関する。」（段落【００１９】）と記載されている。
　そして、タキソテレの精製方法について、実施例１には「遠心分配クロマトグラフィーをＳＡＮＫＩ  ＬＬＩ−０７装置において行う。圧力を５５バールに制限するポペットバルブを設けた２つのピストンポンプにより遠心機に供給する。１つのポンプはセレクターバルブを用いて２層の片方又は他方を運搬するように働き、他のポンプは注入用に確保されている。
装置に固定相を低い回転速度（２００ｒｐｍ）及び高い流量（１１０ｃｍ３／分）で充填した後、直後に注入を行う。
水相から始めて２相を注入し、ヘキサン／酢酸エチル／メタノール／水（体積により２：４：３：２）系の水相を用いて６０ｃｍ３／分の流量で溶離を行う。７１％保持に等しい１．９リットルの固定相を集め、次いで１５−ｃｍ３の画分を集める。画分７２〜１１０をプールし、１４０ｃｍ３の体積に濃縮する。形成される沈澱を濾過により分離する。」（段落【００２５】〜【００２７】）と記載されている。
　さらに、得られた精製タキソテレについて、実施例１には「内部標準法を用いて９９．７％と分析される５．２ｇのタキソテレ三水和物がそれにより８０．５％の収率で得られる。」（段落【００２７】）と記載され、同じく実施例１に記載の方法を用いた実施例２には「８７．７％の収率で４６．５ｇのタキソテレ三水和物の沈殿を与え、その純度は９９．１％である。」（段落【００３３】）と記載されている。
　
　ここで、本件特許明細書には、「タキソテレ三水和物」の発明の目的及び効果について、直接言及している記載はない。
　しかしながら、上記の記載事項からみて、本件特許明細書には、本件特許発明の目的は、高価な固体担体を必要とせず、少量の溶媒を使用し容易に自動化して連続的生産を可能とする、優れた生産性を有するタキソテレの工業的な精製方法の提供であることが、当業者が容易に理解することができる程度に記載されている。
　そして、本件特許明細書には、実施例１に記載の精製方法により、精製タキソテレが、従来の無水物とは異なる「三水和物」という新規な形態で高純度、高収率で分離されたことが記載されているので、当業者は、前記精製方法により、精製タキソテレとして「タキソテレ三水和物」を製造し得るものであると推認できる。
　また、本件特許発明の目的からみて、「タキソテレ三水和物」が製造されたことにより、優れた生産性を有するタキソテレの工業的な精製方法が提供され、その結果、工業生産品として優れている精製タキソテレが提供されたという効果を奏することは、当業者が容易に理解し得る事項である。
　さらに、タキソテレが抗腫瘍活性を有することは、甲第２号証（第４　１．の（２ｂ））及び甲第３号証（第４　１．の（３ｂ））に記載のように、本件特許の優先日前に知られているので、「タキソテレ三水和物」の有用性として抗腫瘍活性があることは、当業者に周知の事項である。
　
　また、請求人は、被請求人が審査経過において主張した「通常の保存条件下で安定なタキソテレの新規な形態を提供すること」が、「タキソテレ三水和物」という特許請求の範囲の記載に対応した目的と解せざるを得ない（口頭審理陳述要領書の第１０頁第１９〜２１行）と主張し、医薬品の製剤化にあたっては、安定性こそが本件特許発明の本質的な効果であることは明らかであり、本件特許明細書には、タキソテレの三水和物の安定性等についての効果が記載されていないことから、当業者は本件特許発明の技術的意義を正確に把握することができない（口頭審理陳述要領書の第１１頁第１６〜２２行）と主張している。
　さらに、請求人は、本件特許明細書が、タキソテレの三水和物について何らの同定資料も開示していないことから、実施可能要件を満たしていない（口頭審理陳述要領書の第１２頁第１０〜１４行）と主張している。
　しかしながら、本件特許明細書には、本件特許発明の目的が「通常の保存条件下で安定なタキソテレの新規な形態を提供すること」であるとは記載されていないのであるから、例えばタキソテレ三水和物が非常に不安定であって、工業生産や製剤化にあたり実用に供し得ない等の格別の事情がない限り、安定性等の効果に関する記載は不要である。
　そして、上記のとおり、本件特許発明の目的及び効果は当業者が容易に理解し得るものであり、当業者はタキソテレ三水和物を製造し得るものであると推認でき、さらにタキソテレ三水和物の有用性は周知事項であるから、本件特許明細書にタキソテレ三水和物の安定性等の効果が記載されていないこと、あるいは、タキソテレ三水和物の同定資料が開示されていないことを根拠として、当業者が、本件特許発明である「タキソテレ三水和物」の発明を実施できないということはできない。
　　
　したがって、本件特許出願は、平成６年法律第１１６号改正附則第３条第１項の規定によりなお従前の例とされる同改正前の特許法第３６条第４項に
規定する要件を満たしているものである。
　　
第６　無効理由３について　
　　
　請求人は、平成６年法律第１１６号改正附則第３条第１項の規定によりなお従前の例とされる同改正前の特許法第３６条第５項第１号の規定は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」であるところ、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、タキソテレの「三水和物」が得られたことが記載されているのみであって、その安定性を裏付ける実験データ等はおろか、安定性等の物性について何らの記載もないのであるから、本件特許出願は、同法第３６条第５項第１号及び第６項の規定を満たしていない（審判請求書第９頁第１３〜１７行）と主張し、さらに、特許請求の範囲の記載は、タキソテレ三水和物の精製方法及び純度について何ら特定されていないので、本件特許明細書の特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明の記載に対し広すぎることは明らかである（口頭審理陳述要領書の第１２頁第２０〜３４行）と主張している。
　
　そこで、本件特許明細書の記載について、検討する。
　前記「第５　無効理由２について」の項目において検討したように、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、平成６年法律第１１６号改正附則第３条第１項の規定によりなお従前の例とされる同改正前の特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしている。
　言い換えれば、当業者は、本件特許明細書の特許請求の範囲に記載された「タキソテレ三水和物」を、実施例１に記載の精製方法によって製造し得るものであると推認でき、タキソテレ三水和物が製造されたことにより、優れた生産性を有するタキソテレの工業的な精製方法を提供するという、本件特許発明の目的が達成されたことは当業者が容易に理解し得る事項であり、タキソテレ三水和物が抗腫瘍活性を有することは、周知事項である。
　してみると、本件特許明細書の特許請求の範囲に記載された「タキソテレ三水和物」の発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であって、タキソテレ三水和物の安定性を裏付ける実験データ等や安定性等の物性についての記載がないこと、あるいは、タキソテレ三水和物の精製方法及び純度が特定されていないことを根拠として、特許請求の範囲に記載された「タキソテレ三水和物」の発明が、発明の詳細な説明の記載に対し広すぎるということはできない。
　よって、本件における特許を受けようとする発明は、本件の発明の詳細な説明に記載されている。
　
　したがって、本件特許出願は、平成６年法律第１１６号改正附則第３条第１項の規定によりなお従前の例とされる同改正前の特許法第３６条第５項第１号及び第６項に規定する要件を満たしているものである。
　
第７　むすび
　
　以上のとおり、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件特許の請求項１に係る発明の特許を、特許法第１２３条第１項第２号の規定及び同法１２３条第１項第４号の規定により無効とすることができない。
　
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
　
　よって、結論のとおり審決する。