【事件の表示】
　特許第５９８７２２６号発明「エラストマー組成物のためにシラン官能化炭化水素ポリマー改質剤」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第５９８７２２６号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項［１−１０］について訂正することを認める。 
　特許第５９８７２２６号の請求項１ないし４、７ないし１０に係る特許を維持する。 
　特許第５９８７２２６号の請求項５及び６に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
【理　由】
 
 第１　主な手続の経緯等  
 　  
　特許第５９８７２２６号（設定登録時の請求項の数は１０。以下、「本件特許」という。）は、２０１１年８月２５日（パリ条約による優先権主張外国庁受理、２０１０年１０月１３日、米国、２０１１年７月１５日、米国）を国際出願日とする、特願２０１３−５３３８５３号の特許出願に係るものであって、平成２８年８月１９日に設定登録された。  
　特許異議申立人　澤山政子（以下、単に「異議申立人」という。）は、平成２９年３月６日（受理日：同年同月同日）に、本件特許の請求項１ないし１０に係る発明についての特許に対して特許異議の申立てをした。  
　当合議体において、平成２９年４月２８日付けで取消理由を通知したところ、特許権者は、同年８月７日（受理日：同年同月８日）に訂正請求書（当該訂正請求書による訂正を以下、「本件訂正」という。）及び意見書を提出したので、異議申立人に対して特許法第１２０条の５第５項に基づく通知をしたところ、同年９月１５日付け（受理日：同年同月同日）で異議申立人より意見書が提出されたものである。  
  
 　  
第２　訂正の適否についての判断  
　  
　１　訂正の内容  
　本件訂正による訂正の内容は以下の（１）ないし（９）のとおりである。　なお、下線部は訂正個所である。 
　（１）　訂正事項１  
　特許請求の範囲の請求項１に  
　「（ｉｉ）少なくとも１種のフィラーと」とあるのを、
　「（ｉｉ）少なくとも１種のフィラー
であってシリカを含むフィラー
に訂正する。
　請求項１を直接又は間接的に引用している請求項２ないし４、７ないし１０についても同様の訂正をする。　  
  
　（２）　訂正事項２  
　特許請求の範囲の請求項１に  
　「（ｉｉｉ）少なくとも１種のシラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（Ｓｉ−ＨＰＭ）であって」  
とあるのを、  
　「（ｉｉｉ）
予備反応において形成された、
に訂正する。  
　請求項１を直接又は間接的に引用している請求項２ないし４、７ないし１０についても同様の訂正をする。 
  
　（３）　訂正事項３  
　特許請求の範囲の請求項１に  
　「エラストマー組成物」  
とあるのを、  
　「エラストマー組成物
であって、
１００ｐｈｒの前記少なくとも１種のエラストマーと、
５０〜９０ｐｈｒのシリカと、
５〜５０ｐｈｒの予備反応において形成された前記Ｓｉ−ＨＰＭとを含む
エラストマー組成物
に訂正する。  
　請求項１を直接又は間接的に引用している請求項２ないし４、７ないし１０についても同様の訂正をする。
（４）　訂正事項４
　特許請求の範囲の請求項５を削除する。
（５）　訂正事項５
　特許請求の範囲の請求項６を削除する。
（６）　訂正事項６
　特許請求の範囲の請求項７に
　「請求項１から６のいずれかに」
とあるのを、
　「請求項１から
４
に訂正する。
（７）　訂正事項７
　特許請求の範囲の請求項８に
　「請求項１から７のいずれかに」
とあるのを、
　「請求項１から
４および
に訂正する。
（８）　訂正事項８
　特許請求の範囲の請求項９に
　「請求項１から８のいずれかに」
とあるのを、
　「請求項１から
４、７および
に訂正する。
（９）　訂正事項９
　特許請求の範囲の請求項１０に
　「請求項１から９のいずれかに」
とあるのを、
　「請求項１から
４および７から
に訂正する。
　２　訂正の目的の適否、新規事項の追加の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否、一群の請求項 
　（１）　訂正事項１について  
　訂正事項１は、訂正前の請求項１において、「（ｉｉ）少なくとも１種のフィラーと」とあるのを、訂正後では、「（ｉｉ）少なくとも１種のフィラーであってシリカを含むフィラーと」とすることで、フィラーがシリカを含むことを特定して減縮するものである。 
　したがって、当該訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。  
　そして、当該訂正事項１は、訂正前の請求項５等の記載に基づくものであるから、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。  
　（２）　訂正事項２について  
　訂正事項２は、訂正前の請求項１において、「（ｉｉｉ）少なくとも１種のシラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（Ｓｉ−ＨＰＭ）」とあるのを、訂正後では、当該シラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（Ｓｉ−ＨＰＭ）を、「予備反応において形成された」ものに減縮するものである。 
　したがって、当該訂正事項２は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。  
　そして、当該訂正事項２は、訂正前の段落【００１２】、【００２５】、【００６３】等の記載に基づくものであるから、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。  
  
　（３）　訂正事項３について 
　訂正事項３は、訂正前の請求項１において、「エラストマー組成物」とあるのを、訂正後では、「エラストマー組成物であって、１００ｐｈｒの前記少なくとも１種のエラストマーと、５０〜９０ｐｈｒのシリカと、５〜５０ｐｈｒの予備反応において形成された前記Ｓｉ−ＨＰＭとを含むエラストマー組成物」とすることで、請求項１において特定されるエラストマー、シリカ及び予備反応において形成されたＳｉ−ＨＰＭのそれぞれの物質の配合割合を特定の範囲に限定するものである。 
　したがって、当該訂正事項３は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。  
　そして、当該訂正事項１は、訂正前の段落【００１２】、【００１３】等の記載に基づくものであるから、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。  
（４）　訂正事項４及び５について 
　訂正事項４及び５は、訂正前の請求項５及び６を削除するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 
　また、訂正事項４及び５は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内のものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　（５）　訂正事項６ないし９について
　訂正事項６ないし９は、訂正前の特許請求の範囲の請求項７ないし１０が、訂正前の特許請求の範囲の請求項５及び６を引用する記載であったのを、請求項５及び６を削除したことに伴い、請求項５及び６を引用しないものとするためのものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 
 　また、訂正事項６ないし９は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　（６）　そして、これら訂正は一群の請求項ごとに適法に請求されたものである。 
  
　３　むすび  
　以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号又は３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第４項、及び、同条第９項において準用する同法第１２６条第４項から第６項の規定に適合するので、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正することを認める。  
 　  
 　  
第３　本件発明  
　上記第２のとおり、本件訂正は認容されるので、本件特許の請求項１ないし１０に係る発明（以下、それぞれ「本件訂正発明１」ないし「本件訂正発明１０」という。）は、平成２９年８月７日（受理日：同年同月８日）に提出された訂正請求書に添付された特許請求の範囲の請求項１ないし１０に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。  
  
　「【請求項１】
　（ｉ）少なくとも１種のエラストマーと、（ｉｉ）少なくとも１種のフィラーであって、シリカを含むフィラーと、（ｉｉｉ）予備反応において形成された、少なくとも１種のシラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（Ｓｉ−ＨＰＭ）であって、上記Ｓｉ−ＨＰＭは、ピペリレン、環状ペンタジエン、芳香族化合物、リモネン、ピネン、およびアミレンから選択される少なくとも１種のモノマーを含むインターポリマーを含み、さらにシラン構造を含む少なくとも１種の官能基を含み、上記インターポリマーは、官能化前に、２５００〜２５０００ｇ／モルの重量平均分子量および９００〜３０００ｇ／モルの数平均分子量を有する、上記Ｓｉ−ＨＰＭと、を含むエラストマー組成物であって、
１００ｐｈｒの前記少なくとも１種のエラストマーと、
５０〜９０ｐｈｒのシリカと、
５〜５０ｐｈｒの予備反応において形成された前記Ｓｉ−ＨＰＭとを含む
エラストマー組成物。
【請求項２】
　１種または複数の官能基が、オレフィン性不飽和をさらに含み、インターポリマーが、インターポリマー中の水素の全モル数に対して、少なくとも１モルパーセントのオレフィン性水素を含む、請求項１に記載のエラストマー組成物。
【請求項３】
　Ｓｉ−ＨＰＭが、インターポリマーと、式：
Ｘ3Ｓｉ−Ｒ−Ｆ−［Ｒ−Ｓｉ−Ｘ3］p
（式中、各Ｘは、独立に、ケイ素官能基であり、各Ｒは、独立に、１〜２０個の炭素原子の２価の置換もしくは無置換の炭化水素基であり、Ｆは、１価または多価の有機官能基であり、Ｆが１価である場合、ｐは０であり、Ｆが多価である場合、ｐは少なくとも１である）の２官能性有機シラン架橋剤との反応生成物を含む、請求項１または２に記載のエラストマー組成物。
【請求項４】
　Ｘが、ヒドロキシまたはＲ1−Ｏ−（式中、Ｒ1は、２０個までの炭素原子のアルキル、アルコキシアルキル、アリール、アラルキルもしくはシクロアルキル基である）であり、Ｒが、アルキレンであり、ｐが０または１であり、ｐが０である場合、Ｆが、アミノ、アミド、ヒドロキシ、アルコキシ、ハロ、メルカプト、ヒドロシリル、カルボキシ、アシル、ビニル、アリル、スチリル、ウレイド、エポキシ、イソシアナト、グリシドキシ、およびアクリロキシ基から選択され、ｐが１である場合、Ｆが２〜２０個の硫黄原子の２価のポリスルフィドである、請求項３に記載のエラストマー組成物。
【請求項５】
（削除）
【請求項６】
（削除）
【請求項７】
　インターポリマーが、１種または複数の官能基の少なくとも１種により、少なくとも１種のエラストマーに連結される、請求項１から４のいずれかに記載のエラストマー組成物。
【請求項８】
　インターポリマーが、１種または複数の官能基の少なくとも１種により、少なくとも１種のフィラーに連結される、請求項１から４および７のいずれかに記載のエラストマー組成物。
【請求項９】
　インターポリマーが、少なくとも１種のエラストマーおよび少なくとも１種のフィラーの組合せに連結される、請求項１から４、７および８のいずれかに記載のエラストマー組成物。
【請求項１０】
　少なくとも１種のエラストマーが、少なくとも１種のフィラーに連結される、請求項１から４および７から９のいずれかに記載のエラストマー組成物。」  
 　 
第４　取消理由の概要  
　平成２９年４月２８日付けで通知した取消理由は、本件特許の請求項１ないし１０に係る特許は、特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第１１３条第４号に該当し、取り消すべきものである（以下、「取消理由１」という。）、本件特許の請求項１ないし５、７ないし１０に係る発明は、本件特許の優先日前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物２に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないから、同法第１１３条第２号に該当し、取り消すべきものであり（以下、「取消理由２」という。）、本件特許の請求項１ないし１０に係る発明は、本件特許の優先日前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物１又は２に記載された発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は、同法第１１３条第２号に該当し、取り消すべきものである（以下、「取消理由３」という。）、というものである。  
　刊行物１：特開２００８−１８４５０５号公報（異議申立人の証拠方法である甲第１号証。以下、「甲１文献」という。）  
　刊行物２：特表２００９−５０４８１０号公報（異議申立人の証拠方法である甲第２号証。以下、「甲２文献」という。）  
 　  
第５　取消理由に対する当合議体の判断  
　当合議体は、以下述べるように、本件特許は、特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものではないから、その発明に係る特許は、取り消すべきものではないと判断する。 
　また、当合議体は、以下述べるように、本件特許の本件訂正発明１ないし４、７ないし１０は取消理由通知書で通知した刊行物に記載された発明でないから、特許法第２９条第１項第３号に該当するものでなく、また、取消理由で通知した刊行物に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものではないから、その発明に係る特許は、特許法第２９条の規定に違反してされたものではなく、取り消すべきものではないと判断する。  
  
　１　取消理由１（サポート要件違反）について
　特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 
　そこで、本件訂正発明１ないし４、７ないし１０に関して、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かを検討する。 
 　 
　本件訂正発明１ないし４、７ないし１０は、「（ｉ）少なくとも１種のエラストマーと、（ｉｉ）少なくとも１種のフィラーであって、シリカを含むフィラーと、（ｉｉｉ）予備反応において形成された、少なくとも１種のシラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（Ｓｉ−ＨＰＭ）であって、上記Ｓｉ−ＨＰＭは、ピペリレン、環状ペンタジエン、芳香族化合物、リモネン、ピネン、およびアミレンから選択される少なくとも１種のモノマーを含むインターポリマーを含み、さらにシラン構造を含む少なくとも１種の官能基を含み、上記インターポリマーは、官能化前に、２５００〜２５０００ｇ／モルの重量平均分子量および９００〜３０００ｇ／モルの数平均分子量を有する、上記Ｓｉ−ＨＰＭと、を含むエラストマー組成物であって、
１００ｐｈｒの前記少なくとも１種のエラストマーと、
５０〜９０ｐｈｒのシリカと、
５〜５０ｐｈｒの予備反応において形成された前記Ｓｉ−ＨＰＭとを含む
エラストマー組成物。
」という発明特定事項を有するものである。 
 　 
　本件特許発明１ないし４、７ないし１０が解決しようとする課題（以下、「発明の課題」という。）は、本件特許明細書等の「残念ながら、高濃度の低分子量添加剤一般、および特に非混和性樹脂は、経時的に、トレッドまたは他のタイヤ構成要素の表面に移動する傾向があり、このために、ゴムコンパウンド特性および／またはタイヤの性能が劇的に変わり得る。・・・このように、ゴムコンパウンディング添加剤一般の耐久性を向上させること・・・が求められている。」（段落【０００５】）という記載からみて、「高濃度の低分子量添加剤一般、および特に非混和性樹脂等のゴムコンパウンディング添加剤一般の耐久性を向上させること」というものを少なくとも含むものである。 
  
　そして、本件特許明細書等の発明の詳細な説明には、「本発明は、一実施形態において、炭化水素ポリマー改質剤（「ＨＰＭ」）を含むエラストマー組成物を提供する。一実施形態において、ＨＰＭは、少なくとも１種の官能基により官能化されており、別の実施形態において、この少なくとも１種の官能基は、シラン構造を含んでいて、少なくとも１種のシラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（「Ｓｉ−ＨＰＭ」）を与える。Ｓｉ−ＨＰＭは、官能基により、官能基の特質に応じて、エラストマー組成物中の他の成分、例えば、フィラーおよび／またはポリマーに固定される、または固定でき、例えばタイヤまたはタイヤ構成要素における、長期のエラストマーの性能を著しく向上させる。」（段落【０００６】）、「得られるＳｉ−ＨＰＭは、ペンダントシラン構造を有し、この構造は、フィラーと反応してＳＩ−ＨＰＭ樹脂をフィラーに連結することができ・・・」（段落【００７２】）、「この硬化系は、フィラーに連結することによって、また、Ｓｉ−ＨＰＭに余分の反応性オレフィン性不飽和が存在する場合にエラストマーと共硬化することによって、さらに、フィラーに連結したＳｉ−ＨＰＭにより、エラストマー組成物の混合の間の剪断を増大させて系の粘度を増大させることによって、Ｓｉ−ＨＰＭを安定化する。・・・」（段落【００７５】）との記載がある。
　そうすると、これらの記載から、添加剤である炭化水素ポリマー改質剤（「ＨＰＭ」）を、シラン官能基で官能化されたシラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（「Ｓｉ−ＨＰＭ」）とすることで、エラストマー組成物中の他の成分であるシリカ等のフィラーやエラストマーと反応して連結・固定化することにより、添加剤である炭化水素ポリマー改質剤（「ＨＰＭ」）を、トレッドまたは他のタイヤ構成要素の表面に移動することを防止し、例えばタイヤまたはタイヤ構成要素における、長期のエラストマーの性能を著しく向上させ、添加剤としての耐久性を向上させる発明の課題を解決できることを、当業者は認識できるものといえる。
　なお、平成２９年８月７日付けで特許権者が提出した意見書において記載される実験例も、シラン官能化されていない炭化水素ポリマー改質剤を用いた比較例１よりも、シラン官能化された炭化水素ポリマー改質剤を用いた実施例の方が、抽出性がより優れている点からも理解できるものである。
　 
　他方、本件訂正発明１ないし４、７ないし１０は、「エラストマー」、「シリカを含むフィラー」を含み、かつ、「予備反応において形成された、少なくとも１種のシラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（Ｓｉ−ＨＰＭ）」をエラストマー組成物中に含むものであるから、本件訂正発明１ないし４、７ないし１０は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである。 
  
　したがって、本件訂正発明１ないし４、７ないし１０に関して、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合していないとはいえない。 
  
　以上のとおりであるから、請求項１ないし４、７ないし１０に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものとはいえず、同法第１１３条第４号に該当するものではない。 
  
　なお、異議申立人は平成２９年９月１５日付け意見書において、
・本件特許明細書は多数の実施形態のみの羅列があるのみで、具体的な実施例はなく、本件特許発明の課題が解決できると認識できる技術的な根拠はないから、特許権者による平成２９年８月７日付け提出の意見書に記載の後出しの実験例を参酌する余地はないこと（主張１）、
・仮に意見書の実験例を参酌するとしても、炭化水素改質剤として環状ペンタジエンのインターポリマーを用いた例のみであるから、それ以外の他のインターポリマーの範囲まで拡張乃至一般化できないこと（主張２）、
・「予備反応において形成された」との訂正は、段落【００２５】の記載からみて、インターポリマーと２官能性有機シラン架橋剤を予備反応させた場合に限られ、予備反応について特定のない本件特許発明１の範囲は、発明の詳細な説明に記載された範囲を超えていること（主張３）、
を主張している。
　しかしながら、上記主張１について、具体的な実施例はないが、実施の態様はあり、上記で検討したとおり、添加剤である炭化水素ポリマー改質剤（「ＨＰＭ」）を、シラン官能基で官能化されたシラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（「Ｓｉ−ＨＰＭ」）とすることで、エラストマー組成物中の他の成分であるシリカ等のフィラーやエラストマーと反応して連結・固定化することにより、課題が解決できることを当業者が認識できるものである。特に、段落【００１２】には、シリカとＳｉ−ＨＰＭ中に存在するシラン官能基とが結合する作用機序・効果の記載がされ、各成分の配合量についての記載もあるから、訂正後の本件特許発明１が、発明の詳細な説明に記載されていないとまでいうことはできない。そして、実験例についても、段落【００１２】等の特許明細書に記載の範囲であれば、参酌することも可能であり、異議申立人の主張１は採用できない。
　次に、主張２について、特許権者が意見書に記載した実験例は環状ペンタジエンの例があるが、シリカと、Ｓｉ−ＨＰＭのシラン構造を含む官能基との関係からみれば、他のインターポリマーを用いた炭化水素ポリマー改質剤において、環状ペンタジエンの場合の作用機序・効果が全く発揮されないとする具体的な理由はないから、この主張２についても採用できない。
　さらに、主張３について、インターポリマーに予備反応させる架橋剤として、一実施態様、具体例として例示されているものは、２官能性シラン架橋剤ではあるが（段落【００１２】、【００６３】）、「炭化水素ポリマー改質剤は、・・・１種又は複数の官能基により官能化されている、・・・官能化炭化水素ポリマー改質剤である。」（第５頁１９〜２２行目）との記載があり、２官能性に限らないものといえ、シリカに反応するシラン構造を有する官能基を有しているＳｉ−ＨＰＭであれば良いと解されるから、上記主張は採用できない。
　そうであるから、異議申立人の提出した意見書の内容は、上記の取消理由１に係る判断を左右するものではない。
　２　取消理由２（新規性違反）及び取消理由３（進歩性違反）について  
　（１）　甲１文献の記載及び甲１発明  
　甲１文献の特許請求の範囲、段落【０００５】、【００１８】〜【００２３】、【００２７】、【００２８】の記載からみて、甲１文献には、「ジエン系ゴム成分、充填剤及び軟化剤を含有するゴム組成物であって、ジエン系ゴム成分１００質量部に対して、シリカ５０〜３００質量部と、シリカと一般式（Ｉ）で表される（注：式は省略）無機剤の合計量が２００〜３５０質量部で、かつ、シリカと無機剤とカーボンブラックの合計量（総充填剤量）が２００〜３５０質量部となるように前記各充填剤を含有し、総充填剤量２００〜３５０質量部に対して７０質量％以上の量となる軟化剤を含有すると共に、軟化点が１４５℃以下となる樹脂の少なくとも１種以上を５〜６０質量部含有し、例えば、ビス（３−トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィド、ビス（２−トリエトキシシリルエチル）テトラスルフィド等であるシランカップリング剤を含むタイヤ用ゴム組成物を、混練りし、加硫した組成物。」の発明（以下、「甲１発明」という。）が記載されているといえる。 
　（２）　甲２文献の記載及び甲２発明  
　甲２文献の特許請求の範囲の請求項１〜３、７、９、２７、２８、段落【０００２】、【００１０】〜【００１３】、【００１８】の記載からみて、甲２文献には、「少なくともジエンエラストマー、２０〜２００ｐｈｒのシリカを含む補強用充填剤、可塑系および架橋系をベースとし、例えば、ビス(3-トリメトキシシリルプロピル)またはビス(3-トリエトキシシリルプロピル)ポリスルフィド類のような、ビス((C1〜C4)アルコキシル-(C1〜C4)アルキル-シリル-(C1〜C4)アルキル)ポリスルフィド類(とりわけ、ジスルフィド類、トリスルフィド類、テトラスルフィド類)等の二官能性のカップリングを含み、前記可塑系が、下記を含むゴム組成物を、１回以上、110℃〜190℃の最高温度に達するまで熱機械的に混練することにより混入する工程、上記架橋系を混入する工程、及び、全体を110℃未満の最高温度に達するまで混練する工程を経た組成物。 
・5〜35phrのMESまたはTDAEオイル； 
・5〜35phrの、数平均分子量が、400〜2000g/モルであり、多分子性指数が3未満である、ピネン、リモネン等のテルペン/ビニル芳香族コポリマー樹脂。」の発明（以下、「甲２発明」という。）が記載されているといえる。 
 　 　  
　（３）　本件訂正発明１と甲１発明との対比  
　　ア　本件訂正発明１と甲１発明とは、以下の相違点１〜３で相違ないし一応相違し、当該相違点以外の点では一致するものであると認められる。  
 　  
（相違点１）  
　本件訂正発明１では、エラストマー組成物が、「予備反応において形成された、少なくとも１種のシラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（Ｓｉ−ＨＰＭ）であって、上記Ｓｉ−ＨＰＭは、インターポリマーを含み、さらにシラン構造を含む少なくとも１種の官能基を含」み、かつ、「５〜５０ｐｈｒの予備反応において形成されたＳｉ−ＨＰＭとを含む」と特定されているのに対し、甲１発明では、「軟化点が１４５℃以下となる樹脂」と「シランカップリング剤」とを混練りするものの、前記のような特定はない点。 
  
（相違点２） 
　本件訂正発明１では、インターポリマーが、官能化前に、２５００〜２５０００ｇ／モルの重量平均分子量および９００〜３０００ｇ／モルの数平均分子量を有すると特定されているところ、甲１発明では、そのような特定がなされていない点。 
  
（相違点３） 
　本件訂正発明１では、インターポリマーが、ピペリレン、環状ペンタジエン、芳香族化合物、リモネン、ピネン、およびアミレンから選択される少なくとも１種のモノマーを含むと特定しているのに対し、甲１発明では、そのような特定がなされていない点。
  
　イ　以下、相違点１について検討する。  
　甲１発明は、要するに、ジエン系ゴム成分、シリカ、軟化点が１４５℃以下となる樹脂、シランカップリング剤の各成分を同時に混練りし、加硫するものであり、それにより、本件訂正発明１におけるシラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（Ｓｉ−ＨＰＭ）に相当する物質が生成する可能性はあるものの、シラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（Ｓｉ−ＨＰＭ）を予備反応において形成して組成物中に配合する点については、甲１文献には何ら記載されておらず、またその点を示唆する記載もない。
　また、甲１文献には、予備反応において形成されたＳｉ−ＨＰＭが、５〜５０ｐｈｒであることについても、何ら記載されておらず、またその点を示唆する記載もないものである。
　そうすると、甲１文献の記載を考慮しても、甲１発明から、上記相違点１に係る構成に想到することは、たとえ当業者であっても容易になし得ることであるとはいえない。
　なお、平成２９年９月１５日付けで異議申立人が提出した意見書も検討したが、相違点１で検討したとおり、予備反応において形成されるＳｉ−ＨＰＭを５〜５０ｐｈｒで含むことが記載されているとはいえず、その効果においても本件特許発明１と同様の効果を有しているとはいえないから、異議申立人の意見書の主張により、上記判断は左右されない。
　ウ　小括  
　以上のとおりであるから、相違点２及び相違点３について検討するまでもなく、本件訂正発明１は、甲１発明及び甲１文献に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものではない。  
　 　  
　（４）　本件訂正発明１と甲２発明との対比  
　　ア　本件訂正発明１と甲２発明とは、以下の相違点１’及び２’で相違ないし一応相違し、当該相違点以外の点では一致するものであると認められる。  
（相違点１’）  
　本件訂正発明１では、エラストマー組成物が、「予備反応において形成された、少なくとも１種のシラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（Ｓｉ−ＨＰＭ）であって、上記Ｓｉ−ＨＰＭは、インターポリマーを含み、さらにシラン構造を含む少なくとも１種の官能基を含」み、かつ、「５〜５０ｐｈｒの予備反応において形成されたＳｉ−ＨＰＭとを含む」と特定されているのに対し、甲２発明では、「ピネン、リモネン等のテルペン/ビニル芳香族コポリマー樹脂」と「二官能性のカップリング」を混練したものであって、前記のような特定がない点。
  
（相違点２’） 
　本件訂正発明１では、インターポリマーが、官能化前に、２５００〜２５０００ｇ／モルの重量平均分子量および９００〜３０００ｇ／モルの数平均分子量を有すると特定されているところ、甲２発明では、そのような特定がなされていない点。
  
　イ　以下、相違点１’について検討する。  
　甲２発明は、要するに、ジエンエラストマー、シリカを含む補強用充填剤、テルペン／芳香族コポリマー樹脂、二官能性のカップリングの各成分を同時に混練りし、加硫するものであり、それにより、本件訂正発明１におけるシラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（Ｓｉ−ＨＰＭ）に相当する物質が生成する可能性はあるものの、シラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（Ｓｉ−ＨＰＭ）を予備反応において形成して組成物中に配合する点については、甲２文献には何ら記載されておらず、またその点を示唆する記載もない。
　また、甲２文献には、予備反応において形成されたＳｉ−ＨＰＭが、５〜５０ｐｈｒであることについても、何ら記載されておらず、またその点を示唆する記載もないものである。
　そうすると、甲２文献の記載を考慮しても、甲２発明から、上記相違点１’に係る構成に想到することは、たとえ当業者であっても容易になし得ることであるとはいえない。
　ウ　小括  
　以上のとおりであるから、相違点２’について検討するまでもなく、本件訂正発明１は、甲２文献に記載された発明ではないから、特許法第２９条第１項第３号に該当するものでなく、また、甲２発明及び甲２文献に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものではない。  
 　 　 　  
　（５）　本件訂正発明２ないし４、７ないし１０について  
　本件請求項２ないし４、７ないし１０は、直接あるいは間接的に本件請求項１を引用するものであるから、本件訂正発明２ないし４、７ないし１０は、（３）で述べたのと同じ理由により、甲１発明及び甲１に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものではない。  
　また、本件請求項２ないし４、７ないし１０は、直接あるいは間接的に本件請求項１を引用するものであるから、本件訂正発明２ないし４、７ないし１０は、（４）で述べたのと同じ理由により、甲２発明及び甲２に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものではない。
 　  
第６　取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由等について 
　特許異議申立書に記載した特許異議申立理由のうち、取消理由通知において、取消理由として採用しなかった特許異議申立理由は、おおむね次の（１）のとおりである。
　また、特許異議申立書においては、証拠方法として、甲第１号証及び甲第２号証以外に、次の刊行物も挙げられている。 
　さらに、異議申立人は、平成２９年９月１５日付けで提出した意見書において、次の（２）の点も主張している。
 
　甲第３号証：特開昭５５−７３７１６号公報
　甲第４号証：特開２００３−２５３０５１号公報
  
（１）訂正前の請求項１ないし１０に係る発明についての甲第１号証または甲第４号証のいずれかに記載された発明及び甲第３号証に記載された事項に基づく進歩性違反（特許法第２９条第２項） 
  
（２）訂正後の請求項１ないし４、７ないし１０に係る発明についての明確性要件違反（特許法第３６条第６項第２号） 
    
　そこで、検討する。 
（１）訂正前の請求項１ないし１０に係る発明についての甲第１号証または甲第４号証のいずれかに記載された発明及び甲第３号証に記載された事項に基づく進歩性違反（特許法第２９条第２項）について 
　訂正後の本件特許発明１と甲１発明は、前記第５　２（３）で指摘した相違点１〜３を有している。また、本件特許発明１と甲第４号証に記載された発明も、甲１発明との対比において指摘した相違点１と同じ点で少なくとも相違している。
　そして、当該相違点１に係る本件特許発明１の発明特定事項について、甲第３号証には、「粘着付与樹脂（ａ）をオレフィン性不飽和結合を有する基および加水分解可能な有機基をもつシラン化合物（ｂ）で変性してなる後架橋可能なシラン変性粘着付与樹脂」（請求項１）が記載されている。
　しかしながら、甲第１号証及び甲第４号証は、タイヤ用のゴム組成物に関する技術分野に属する技術文献であるのに対し、甲第３号証に記載のシラン変性粘着付与樹脂の用途は、タイヤ用のゴム組成物に用いる技術分野に関するものではなく（甲第３号証の第７頁右上欄１行目〜８行目）、その技術分野・用途が相違する。
　また、甲第３号証の実施例において、粘着付与樹脂をシラン変性することで、透明性やガラス基板に対する剥離度に関する効果が確認されているものの、これらの物性は、タイヤのゴム組成物には通常要求されない物性であるし、甲第３号証の第７頁左上欄１８行目〜２０行目には、「架橋化処理後のシラン変性粘着付与樹脂は・・・耐摩耗性に優れている」との記載があるが、甲第３号証には、シラン変性粘着付与樹脂が、シラン変性粘着付与樹脂よりも耐摩耗性が良いことを示す具体的な実施例はなく、甲第１号証又は甲第４号証に記載された発明に、甲第３号証に記載された事項を適用することの動機付けを見出すことができない。
　したがって、本件訂正発明１ないし４、７ないし１０についての甲第１号証または甲第４号証のいずれかに記載された発明及び甲第３号証に記載された事項に基づく進歩性違反は理由がない。 
  
（２）訂正後の請求項１ないし４、７ないし１０に係る発明についての明確性要件違反（特許法第３６条第６項第２号）について 
　異議申立人は、平成２９年９月１５日付けで提出した意見書において、本件訂正発明１における「予備反応において形成された、少なくとも１種のシラン官能化炭化水素ポリマー改質剤（Ｓｉ−ＨＰＭ）であって、上記Ｓｉ−ＨＰＭは、ピペリレン、環状ペンタジエン、芳香族化合物、リモネン、ピネン、およびアミレンから選択される少なくとも１種のモノマーを含むインターポリマーを含み、さらにシラン構造を含む少なくとも１種の官能基を含み、」との記載は、予備反応と、インターポリマーと、シラン構造を含む少なくとも１種の官能基との関連が明らかではなく、また、Ｓｉ−ＨＰＭがインターポリマーを含むとの記載は、Ｓｉ−ＨＰＭが、インターポリマーそのものを含むのか、インターポリマーとシラン構造を含む少なくとも１種の官能基との反応生成物を含むのか判然としないから不明確であると主張している。
　しかしながら、請求項１における「予備反応」は、インターポリマーを含むＨＰＭと、シラン構造を有する官能基との間で予め反応させることを意味し、予備反応により形成されたＳｉ−ＨＰＭが、ＨＰＭと、シラン構造を含む少なくとも１種の官能基との反応生成物を意味することは、本件特許明細書の記載、例えば、段落【００６３】の「１種または複数のシランカップリング剤が、ケイ素官能基をもたせるために、ＨＰＭまたは官能化ＨＰＭ（ケイ素官能基以外の官能基、例えば、２官能性シランカップリング剤の有機官能基と反応する有機官能基により官能化）を、予備反応として、またはエラストマー組成物中で動的にかのいずれかで、処理するために用いられる。」などの記載から明らかであるといえ、請求項１の上記記載は明確でないとはいえない。
　したがって、本件訂正発明１ないし４、７ないし１０に係る発明についての明確性要件違反は理由がない。 
　よって、上記（１）及び（２）は、いずれも理由がない。
第７　むすび  
　以上のとおりであるから、取消理由通知書に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項１ないし４及び７ないし１０に係る特許を取り消すことはできない。  
　また、他に本件請求項１ないし４及び７ないし１０に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　さらに、本件請求項５及び６は、訂正により削除されたため、本件特許の請求項５及び６に対して、異議申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。
  
　よって、結論のとおり決定する。  
【異議決定日】
平成２９年１０月１８日（２０１７．１０．１８）
【訂正の要旨】
審決（決定）の【理由】欄参照。
（５７）【特許請求の範囲】
　【請求項１】
　（ｉ）少なくとも１種のエラストマーと、（ｉｉ）少なくとも１種のフィラー
であってシリカを含むフィラー
予備反応において形成された、
であって、
１００ｐｈｒの前記少なくとも１種のエラストマーと、
５０〜９０ｐｈｒのシリカと、
５〜５０ｐｈｒの予備反応において形成された前記Ｓｉ−ＨＰＭとを含む
エラストマー組成物
　【請求項２】
　１種または複数の官能基が、オレフィン性不飽和をさらに含み、インターポリマーが、インターポリマー中の水素の全モル数に対して、少なくとも１モルパーセントのオレフィン性水素を含む、請求項１に記載のエラストマー組成物。
　【請求項３】
　Ｓｉ−ＨＰＭが、インターポリマーと、式：
　Ｘ３Ｓｉ−Ｒ−Ｆ−［Ｒ−Ｓｉ−Ｘ３］ｐ
（式中、各Ｘは、独立に、ケイ素官能基であり、各Ｒは、独立に、１〜２０個の炭素原子の２価の置換もしくは無置換の炭化水素基であり、Ｆは、１価または多価の有機官能基であり、Ｆが１価である場合、ｐは０であり、Ｆが多価である場合、ｐは少なくとも１である）の２官能性有機シラン架橋剤との反応生成物を含む、請求項１または２に記載のエラストマー組成物。
　【請求項４】
　Ｘが、ヒドロキシまたはＲ１−Ｏ−（式中、Ｒ１は、２０個までの炭素原子のアルキル、アルコキシアルキル、アリール、アラルキルもしくはシクロアルキル基である）であり、Ｒが、アルキレンであり、ｐが０または１であり、ｐが０である場合、Ｆが、アミノ、アミド、ヒドロキシ、アルコキシ、ハロ、メルカプト、ヒドロシリル、カルボキシ、アシル、ビニル、アリル、スチリル、ウレイド、エポキシ、イソシアナト、グリシドキシ、およびアクリロキシ基から選択され、ｐが１である場合、Ｆが２〜２０個の硫黄原子の２価のポリスルフィドである、請求項３に記載のエラストマー組成物。
　【請求項５】
（削除）
　【請求項６】
（削除）
　【請求項７】
　インターポリマーが、１種または複数の官能基の少なくとも１種により、少なくとも１種のエラストマーに連結される、請求項１から
４
　【請求項８】
　インターポリマーが、１種または複数の官能基の少なくとも１種により、少なくとも１種のフィラーに連結される、請求項１から
４および
　【請求項９】
　インターポリマーが、少なくとも１種のエラストマーおよび少なくとも１種のフィラーの組合せに連結される、請求項１から
４、７および
　【請求項１０】
　少なくとも１種のエラストマーが、少なくとも１種のフィラーに連結される、請求項１から
４および７から