【事件の表示】
　平成　９年特許願第２５２８８９号「ＸＡＦ遺伝子およびポリペプチド：アポトーシス調節のための方法および試薬」拒絶査定不服審判事件〔平成１１年　２月　９日出願公開、特開平１１−　３２７８０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．本願の経緯
　本願は、平成９年９月１日（パリ条約に基づく優先権主張１９９７年７月１４日、米国、１９９７年８月１日、米国）の出願であって、平成１８年１１月８日付けで拒絶理由通知がなされ、平成１９年５月１０日付けで明細書に対して手続補正がなされ、平成１９年５月２８日付けで拒絶査定がなされ、平成１９年８月２７日付けで拒絶査定に対する審判請求がなされるともに、同日付で明細書に対して手続補正がなされたものである。
　
２．平成１９年８月２７日付の手続補正についての補正却下の決定
　
［補正却下の決定の結論]
　  平成１９年８月２７日付の手続補正を却下する。
　
[理由]
（１）補正後の本願発明
　本件補正により、特許請求の範囲の請求項１は、平成１９年５月１０日付けで補正された
「　【請求項１】　下記（ａ）〜（ｉ）のいずれかに記載のXAFポリペプチドをコードする実質的に純粋な核酸。
（ａ）配列番号：1に記載の核酸配列からなるDNAにコードされるポリペプチド
（ｂ）配列番号：2に記載のアミノ酸配列を含むポリペプチド
（ｃ）配列番号：1に記載の核酸配列からなるDNAに厳密度の高い条件下でハイブリダイズするDNAにコードされるXAFポリペプチド
（ｄ）配列番号：2に記載のアミノ酸配列と少なくとも90％の配列同一性を有するXAFポリペプチド
（ｅ）配列番号：2に記載のアミノ酸配列のカルボキシ末端の第173位から317位までのアミノ酸を含むポリペプチド
（ｆ）配列番号：9に記載の核酸配列からなるDNAにコードされるポリペプチド
（ｇ）配列番号：10に記載のアミノ酸配列を含むポリペプチド
（ｈ）配列番号：9に記載の核酸配列からなるDNAに厳密度の高い条件下でハイブリダイズするDNAにコードされるXAFポリペプチド
（ｉ）配列番号：10に記載のアミノ酸配列と少なくとも90％の配列同一性を有するXAFポリペプチド
（ｊ）配列番号：11に記載の核酸配列からなるDNAにコードされるポリペプチド
（ｋ）配列番号：12に記載のアミノ酸配列を含むポリペプチド
（ｌ）配列番号：11に記載の核酸配列からなるDNAに厳密度の高い条件下でハイブリダイズするDNAにコードされるXAFポリペプチド
（ｍ）配列番号：12に記載のアミノ酸配列と少なくとも90％の配列同一性を有するXAFポリペプチド」（各配列番号の配列は省略）
から、
 「【請求項１】　下記（ａ）〜（ｅ）のいずれかに記載のXAFポリペプチドをコードする実質的に純粋な核酸。
（ａ）配列番号：1に記載の核酸配列からなるDNAにコードされるポリペプチド
（ｂ）配列番号：2に記載のアミノ酸配列を含むポリペプチド
（ｃ）配列番号：1に記載の核酸配列からなるDNAに厳密度の高い条件下でハイブリダイズするDNAにコードされるXAFポリペプチド
（ｄ）配列番号：2に記載のアミノ酸配列と少なくとも90％の配列同一性を有するXAFポリペプチド
（ｅ）配列番号：2に記載のアミノ酸配列のカルボキシ末端の第173位から317位までのアミノ酸を含むポリペプチド」（各配列番号の配列は省略）
に補正された。
　また、補正前の請求項２６、３３は削除された。
　
　上記補正のうち、請求項１に関する補正は、請求項１を特定するための事項である「XAFポリペプチドをコードする実質的に純粋な核酸」の選択肢（ａ）〜（ｍ）のうち、（ｆ）〜（ｍ）を削除した補正であって、その補正前と補正後の請求項１に記載された発明の産業上の利用分野および解決しようとする課題は同一であるから、本件補正は、平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
　そこで、本件補正後の前記請求項１に記載された事項により特定される発明（以下、「本願補正発明」という。）が、特許出願の際、独立して特許を受けることができるものであるかについて、以下に検討する。
　
（２）特許法第３６条第４項についての検討
　本願補正発明は、「XAFポリペプチド」と請求人が称するポリペプチドをコードする実質的に純粋な核酸に係る発明であるが、化学物質に係る発明を当業者が実施できるとは、当該発明に係る物質を作ることができ、かつ、使用することができることである。当業者がその物をどのように使用できるかについては、具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を使用できる場合を除き、発明の詳細な説明において具体的に記載しなければならない。
　そして、ポリペプチドをコードする核酸に係る発明が使用できることを示すためには、当該核酸がコードするポリペプチドが特定の機能（技術的に意味のある特定の用途が推認できる機能）を有することが、具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者が当該ポリペプチドを使用できる場合を除き、発明の詳細な説明において具体的に記載されていることが必要である。
　
（２−１）本願明細書の記載
　本願明細書には以下の事項が記載されている。
「別の態様において、本発明は、図1（配列番号：２）、図46（配列番号：４）、図48および49（配列番号：10）、および図53（配列番号：12）で提供されている、哺乳動物のXAFポリペプチドと実質的に同じ蛋白質を含む。この相同蛋白質は、他の実質的に純粋な天然の哺乳動物XAF蛋白質とスプライス変異体、対立遺伝子変異体を含み；自然突然変異体；誘発突然変異体；蛋白質をコードし、また、厳密度の高い条件下（例えば、プローブの長さが40ヌクレオチド以上で、２×SCC中、40℃でハイブリダイズする）で、または、あまり好ましくはないが、厳密度の低い条件下（例えば、プローブの長さが80ヌクレオチド以上で、5×SCC中、25℃でハイブリダイズする）で、図1（配列番号：１）、図46（配列番号：３）、図48および49（配列番号：９）および図50（配列番号：11）のXAFのDNA配列にハイブリダイズするDNA配列；XAFポリペプチドに対する抗血清が特異的に結合する蛋白質を含む。この語はまた、XAFポリペプチドに由来する部分を含むキメラポリペプチドも含む。
　本発明は、さらに、天然のXAFポリペプチドの類似体を含む。アミノ酸配列のちがいか、翻訳後修飾、または、その両方によって、類似体は、天然のXAFと異なっている。本発明に係る類似体は、天然のXAF-1、XAF-2のＮ末端、XAF-2L、または、XAF-2Sのアミノ酸配列と、一般的には85％以上、より好ましくは90％、最も好ましくは95％か、さらに99％の一致を示す。配列を比較する長さは、アミノ酸残基15個以上、好ましくは25アミノ酸残基、さらに好ましくは35アミノ酸残基以上の長さである。」（【００４９】〜【００５０】、各図、各配列番号の配列は省略）　
　
「また、本発明に係る方法においては、（３４）(a)哺乳類細胞DNA調製物の提供、(b)検出可能に標識した、第2の既知のXAF遺伝子の保存領域と同一なDNA配列の提供、(c)該検出可能に標識したDNA配列とヌクレオチド配列の50％またはそれ以上が同一である遺伝子が検出されるようなハイブリダイゼーション条件下における、該細胞DNA調製物と該検出可能に標識したDNA配列との接触、および(d)該XAF遺伝子の同定、を含む、哺乳類細胞においてXAF遺伝子を同定する方法であることを特徴とする。」（【００８８】）
　
「『XAF』、『XAF蛋白質』、または『XAFポリペプチド』とは、ヒトXAF-1（配列番号：2）のアミノ端の131個のアミノ酸またはヒトXAF-2L（配列番号：10）のアミノ端の135個のアミノ酸のいずれかのポリペプチドとの同一性が少なくとも30％、さらに好ましくは少なくとも35％、最も好ましくは40％であるポリペプチドまたはその断片を意味する。XAF遺伝子配列のスプライスバリアントから得たポリペプチド産物もこの定義に含まれると解されている。好ましくは、XAF蛋白質は、厳密な条件の下で配列番号：1または配列番号：9に示したいずれかの核酸配列とハイブリダイズする配列を有する核酸によってコードされる。さらに好ましくは、コードされるポリペプチドはXAFの生物活性も有する。好ましくは、XAFポリペプチドは、少なくとも3つのジンクフィンガー領域を有する。さらに好ましくは、XAFポリペプチドは少なくとも6つのジンクフィンガー領域を有し、そのうち少なくとも5つはN端に位置する150個のアミノ酸内に存在する。」（【００９５】、各配列番号の配列は省略）
　
「『高厳密度条件』とは、少なくとも40ヌクレオチド長のDNAプローブを用いる、40℃の2X SSCでのハイブリダイゼーションを意味する。高厳密度条件のその他の定義については、本明細書に参照として組み入れられる、アウスーベル（Ausubel, F.）ら、1994、『分子生物学の最新プロトコール』（Current Protocols in Molecular Biology）、John Wiley  Sons, New York, 6.3.1〜6.3.6を参照のこと。」（【００９９】）
　
「実施例VII
XAF-1の過剰発現が細胞の生存に与える効果
方法
　LacZ蛋白質（陰性対照）、p53（細胞周期停止の陽性対照）またはXAF-1蛋白質のいずれかを過剰発現する組み換えアデノウイルスを構築した。感染多重度（MOI）10で、HeLa（子宮頸癌、メリーランド州ベセスダのATCCから入手可能）とHEL（ヒト胚の肺上皮細胞、メリーランド州ベセスダのATCCから入手可能）に、組み換えアデノウイルスを感染させた。３回実験した［独立の］感染細胞の試料を、感染後t=0、24、48、72、96時間経過した時に感染細胞を回収した。標準的なMTT解析を用いて細胞の生存力を調べた。簡単にいうと、ウェルから培地を取り除き、10分の1容量のMTT（臭化3-[4,5-ジメチルチアゾル-2-イル]-2,5-ジフェニルテトラゾリウム、シグマ（Sigma）社から購入可能）入りリン酸緩衝食塩水で置換して、37℃で４時間インキュベートした。そして、酸性イソプロパノール（100％イソプロパノール中0.1 N HCl）を用いて、変色した色素を抽出し、分光光度計の中で、570 nmでの吸光度を測定した。生細胞では活性があるが、死細胞では活性のないミトコンドリアの酵素によって、570 nmで吸光する色素への基質の転換が行われる。
　さらに、この方法は、『ジェイ・カーマイケル（Carmichael, J.）ら、CancerRes. 47: 936〜942』および、『エス・ミヤケ（Miyake,S）ら、Proc. Natl. Acad. Sci.USA 93: 1320〜1324』でも説明されている。
結果
　図9および10から分かるように、アデノウイルス-LacZは、細胞の生存力に影響しなかった（感染していない対照であるCONと比較のこと）。これに対して、HEL細胞の初期培養を用いると、p53によって、生存力のある細胞の数が大幅に減少した（図9）が、HeLa癌細胞系では減少しなかった（図10）。XAF-1を発現するアデノウイルスは、HEL細胞とHeLa細胞系の両方で、生存細胞の数を同じように減少させた。したがって、HeLa細胞系における生存力の低下は、p53とは無関係であると考えられる。写真には、アデノ-LacZ、アデノ-p53、アデノ-XAF-1を感染させたHEL細胞（図11、12、13）とHeLa細胞（図14、15、16）が含まれる。XAF-1を過剰発現するHEL細胞の形態は、細胞停止したものと一致する。これとは対照的に、XAF-1を過剰発現するHeLa細胞は、核濃縮および広範な気泡を生じるなど、典型的なアポトーシスの特徴を示す。標準的な位相差倒立組織培養顕微鏡を用いて、感染後４日目に撮影した。」（【０２３３】〜【０２３５】、各図は省略）
　
「実施例VIII
XAF-1を過剰発現するHEL細胞とHeLa細胞の細胞周期解析
方法
　LacZを発現する（陰性対照）か、p53を発現する（細胞周期停止に関する陽性対照）か、XAF-1を発現する組み換えアデノウイルスを用いて、1×105個のHeLa細胞かHEL細胞をMOI 10 で感染させた。感染後96時間で細胞を回収し、PBSで洗浄した後、100％エタノールで固定した。固定した細胞は、1000RPMで遠心分離してエタノールを除去し、細胞を1 mlのPBSで再懸濁した。0.1 mg/mlのRNAseを100μl加えてから、37℃で30分間、細胞をインキュベートした。DNA含有物を染色するために、1 mg/mlのプロピジウムヨウ素（propidium iodine）を加えた。そして、FACS機で細胞を解析し、細胞周期効果を調べた。
結果
　HEL細胞では、アデノ-LacZ感染は、細胞周期プロフィールに対して何の効果ももたなかった（図17［非感染］を図18［LacZ感染］と比較のこと）。これに対して、アデノウイルスを発現しているp53（図19）とXAF-1（図20）の両者は、実質的に完全な細胞周期停止と、G1休止をもたらした（S期細胞が見られないことと、G1休止細胞が蓄積されることに注意）。p53とXAF-1の効果は同じである。図21および22から分かるように、LacZウイルスを感染させても効果はなかった。HEL細胞とは対照的に、アデノ-p53ウイルスで感染させても、HeLa細胞は停止しなかった（図23）。アデノ-XAF-1ウイルスを感染させた場合には、HeLa細胞はG1期で休止しなかったが、アポトーシスを起こした（図23）。（注意：FACSの出力スケールを変えると、G2休止［すなわち、2n DNAを有する細胞］が起きたように見える。実際には、Ｓ期とG2期の細胞の数は、有意には変化しなかった）。G1細胞がなくなり、1n DNAよりも含有量が少ない細胞の数が増加するため、アポトーシスを起こしたことがわかる。」（【０２３６】〜【０２３７】、各図は省略）
　
　しかしながら、「XAF-1」以外のポリペプチドが、アポトーシスに関与するかについての記載はない。
　　
（２−２）判断
　まず、上記本願明細書【００９５】中にある「『XAF』、『XAF蛋白質』、または『XAFポリペプチド』とは、ヒトXAF-1（配列番号：2）のアミノ端の131個のアミノ酸またはヒトXAF-2L（配列番号：10）のアミノ端の135個のアミノ酸のいずれかのポリペプチドとの同一性が少なくとも30％、さらに好ましくは少なくとも35％、最も好ましくは40％であるポリペプチドまたはその断片を意味する。（中略）さらに好ましくは、コードされるポリペプチドはXAFの生物活性も有する。」との記載からして、本願補正発明で言う「XAFポリペプチド」には、XAFの生物活性を有さないものも含まれる、と判断すべきである。
　そして、上述のように、本願補正発明は、「XAFポリペプチド」をコードする核酸が複数の選択肢によって特定されているが、そのうち「XAFポリペプチド」が選択肢（ｃ）（ｄ）に係る発明（すなわち、（ｃ）配列番号：1に記載の核酸配列からなるDNAに厳密度の高い条件下でハイブリダイズするDNAにコードされるXAFポリペプチド、（ｄ）配列番号：2に記載のアミノ酸配列と少なくとも90％の配列同一性を有するXAFポリペプチド）については、配列番号：１に示される核酸がコードするポリペプチドと同一なものに限らず、様々な配列のポリペプチドを含む。また、一般にタンパク質／ポリペプチドの生理活性に関与するアミノ酸は僅か数残基の置換や欠損でその活性を示さなくなることがあるのが本願出願時の技術常識であり、たとえば上記選択肢（ｄ）の場合は、XAFポリペプチドの全アミノ酸残基３１７のうち１０％に該当する３１個のアミノ酸が相違するポリペプチドをも包含するものであるところ、上記本願補正発明（ｃ）（ｄ）がポリペプチドの生理活性についての限定を何ら有さないことから、アポトーシスに関連する活性を有さないポリペプチドも内含され得る、と考えるのが当業者にとって自然である。
　してみれば、本願明細書の発明の詳細な説明において、本願補正発明のポリペプチドをコードする核酸について使用できるように記載されているとは認められず、本願補正発明は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、発明の詳細な説明に記載されているとはいえない。
　
（３）特許法第３６条第６項第１号について
　特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし、当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである（知財高裁判決（平成１７年（行ケ）第１００４２号）。
　そして、上記（２−２）で述べたように、本願補正発明はアポトーシスに関連する活性を有さないポリペプチドをコードする核酸も内含するのであるから、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められず、本願補正発明は、発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえない。
　
（４）特許法第３６条第６項第２号について
　上記（２−２）で述べたように、本願補正発明の「XAFポリペプチド」には、様々な配列のポリペプチドが内含されており、また、アポトーシスに関連する活性を有さないものも含み得るものであるから、本願出願時の技術常識を勘案しても、「XAFポリペプチド」がどのような範囲の物質を指し示すのかが不明確であり、したがって、特許を受けようとする発明が不明確である。
　
（５）むすび
　以上のように、本願の発明の詳細な説明には、本願補正発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されておらず、本願は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていないので、本願補正発明は特許出願の際、独立して特許を受けることができるものではない。
　また、本願補正発明は、発明の詳細な説明に記載したものではなく、本願は特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていないので、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願補正発明は特許出願の際、独立して特許を受けることができるものではない。
　さらに、本願の補正後の請求項１には、特許を受けようとする発明が明確に記載されておらず、本願は特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていないので、本願補正発明は特許出願の際、独立して特許を受けることができるものではない。
　
　したがって、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
　平成１９年８月２７日付の手続補正は上記の通り却下されたので、本出願に係る発明は、平成１９年５月１０日付けの手続補正により補正された明細書及び図面の記載からみて、その請求項１−３７に記載されたとおりのものであるところ、そのうち請求項１の記載は以下のとおりである（以下、これを「本願発明」という。）
　
　【請求項１】　下記（ａ）〜（ｉ）のいずれかに記載のXAFポリペプチドをコードする実質的に純粋な核酸。
（ａ）配列番号：1に記載の核酸配列からなるDNAにコードされるポリペプチド
（ｂ）配列番号：2に記載のアミノ酸配列を含むポリペプチド
（ｃ）配列番号：1に記載の核酸配列からなるDNAに厳密度の高い条件下でハイブリダイズするDNAにコードされるXAFポリペプチド
（ｄ）配列番号：2に記載のアミノ酸配列と少なくとも90％の配列同一性を有するXAFポリペプチド
（ｅ）配列番号：2に記載のアミノ酸配列のカルボキシ末端の第173位から317位までのアミノ酸を含むポリペプチド
（ｆ）配列番号：9に記載の核酸配列からなるDNAにコードされるポリペプチド
（ｇ）配列番号：10に記載のアミノ酸配列を含むポリペプチド
（ｈ）配列番号：9に記載の核酸配列からなるDNAに厳密度の高い条件下でハイブリダイズするDNAにコードされるXAFポリペプチド
（ｉ）配列番号：10に記載のアミノ酸配列と少なくとも90％の配列同一性を有するXAFポリペプチド
（ｊ）配列番号：11に記載の核酸配列からなるDNAにコードされるポリペプチド
（ｋ）配列番号：12に記載のアミノ酸配列を含むポリペプチド
（ｌ）配列番号：11に記載の核酸配列からなるDNAに厳密度の高い条件下でハイブリダイズするDNAにコードされるXAFポリペプチド
（ｍ）配列番号：12に記載のアミノ酸配列と少なくとも90％の配列同一性を有するXAFポリペプチド  （各配列番号の配列は省略）
　
（３−１）原査定の理由
　原査定における拒絶の理由の概要は、本願の発明の詳細な説明には、本願請求項に記載の発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されておらず、本願は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしておらず、また、本願請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものではなく、本願は特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない、というものである。
　
（３−２）当審の判断
　本願発明は、上記本願補正発明を含有するものであり、上記２．（２）（３）で記載した本願補正発明についての特許法第３６条第４項および特許法第３６条第６項第１号の規定違反の理由は、そのまま本願発明にも当てはまる。
　さらに、「XAFポリペプチド」に関する（ｈ）（ｉ）（ｌ）（ｍ）の選択肢についても、上記２．（２）（３）で検討したのと同様の理由により、特許法第３６条第４項および特許法第３６項第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　したがって、本願発明についても、発明の詳細な説明に当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されておらず、本願は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしておらず、また、本願発明は、発明の詳細な説明に記載したものではなく、本願は特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
（３−３）平成１８年１１月８日付け拒絶理由通知書で通知した特許法第３６条第６項第２号違反について
　平成１８年１１月８日付け拒絶理由通知書の＜理由１＞（１）で、「XAFポリペプチド」の記載では、どのような化学物質が包含されるのかが不明であるから、化学物質であるポリペプチドを明確に把握することができず、本願の特許請求の範囲の記載が不明確であり、特許法第３６条第６項第２号に違反する旨が通知されている。そして、上記２．（４）で述べたのと同様の理由で、当該拒絶理由は本願発明に対しても維持できる。
　
４．むすび
　以上のように、本願の発明の詳細な説明には、本願の請求項１に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されておらず、本願は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていないので、本願は拒絶すべきものである。
　また、本願の請求項１に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものではなく、本願は特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていないので、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　さらに、本願の請求項１には、特許を受けようとする発明が明確に記載されておらず、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていないので、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。