【事件の表示】
　平成１０年特許願第５４５９０１号「ベクターおよびウイルスベクター、およびこれらを増殖するためのパッケージング細胞株」拒絶査定不服審判事件〔平成１０年１０月　１日国際公開、ＷＯ９８／４２８５６、平成１３年１０月１６日国内公表、特表２００１−５１８８０４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、１９９８年（平成１０年）３月２０日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９７年３月２１日　米国）とする出願であって、平成１９年８月２０日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたが、平成２０年３月２４日付で拒絶査定がなされ、これに対して、同年６月３０日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同日付で手続補正がなされたものである。
　
２．平成２０年６月３０日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２０年６月３０日付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明
　上記補正により特許請求の範囲４、５、９、１４〜６５が削除され、特許請求の範囲の請求項１は、補正前の
「１．ウイルスベクター、ウイルスベクター核酸、またはウイルスベクター核酸配列を含有する核酸構築物を含むベクターであって、該ベクターは、外因性遺伝子または外因性核酸配列を、目的の標的細胞において発現し得、該ベクターは、以下：
　ｉ）少なくとも１つの配列セグメントが、１つ以上のネイティブなプロモーター／エンハンサーの不活性化を導く非レトロウイルス配列で、少なくとも１つの非欠失改変によって改変されている該１つ以上のネイティブなプロモーター／エンハンサー領域、
　ｉｉ）１つ以上のネイティブでないプロモーター／エンハンサーまたはネイティブでないプロモーターの遺伝子もしくは遺伝子セグメント、および
　ｉｉｉ）ネイティブなウイルスベクターターミネーターもしくはプロセシングシグナルもしくはそのセグメント、またはその両方、
を含む核酸成分を含む、ベクター。」から、
「【請求項１】　ウイルスベクター、ウイルスベクター核酸、またはウイルスベクター核酸配列を含有する核酸構築物を含む組成物であって、該ベクターは、外因性遺伝子または外因性核酸配列を、目的の標的細胞において発現し得、該ベクターは、以下：
　ｉ）少なくとも１つの配列セグメントが、１つ以上のネイティブなプロモーター／エンハンサーの不活性化を導く非レトロウイルス配列で置換されている該１つ以上のネイティブなプロモーター／エンハンサー領域、
　ｉｉ）１つ以上のネイティブでないプロモーター／エンハンサーまたはネイティブでないプロモーターの遺伝子もしくは遺伝子セグメント、および
　ｉｉｉ）ネイティブなウイルスベクターターミネーターもしくはプロセシングシグナルもしくはそのセグメント、またはその両方、
を含む核酸成分を含む、組成物。」へと補正され、請求項６６は、補正前の
「６６．ヘルパーウイルスから独立してウイルスベクターを増殖するためのパッケージング細胞株であって、該ウイルスベクターは、核酸成分および非核酸成分を含み、ウイルスベクターの核酸成分の配列は、該宿主細胞株に安定に取込まれ、そして該ウイルスベクターの非核酸成分の配列が、一過性の発現、エピソーム発現、安定に取込まれる発現、または上述の任意の組み合わせからなる群より選択される手段によって、該パッケージング細胞株に導入される、パッケージング細胞株。」から、対応する補正後の
「【請求項１１】請求項１に記載の組成物であって、該ウイルスベクター、該ウイルスベクター核酸、または該核酸構築物からなる細胞株を更に含む、組成物。」へと補正された。
　
（２）目的要件について
（２−１）請求項１の補正
　上記補正前の請求項１に記載された発明は、「ウイルスベクター、ウイルスベクター核酸、またはウイルスベクター核酸配列を含有する核酸構築物を含むベクター」に係るものであり、上記補正により、「ウイルスベクター、ウイルスベクター核酸、またはウイルスベクター核酸配列を含有する核酸構築物を含む組成物」に係るものとなった。「ベクター」に係る発明とは、物質自体の発明であり、ベクターという用途を特定した発明であるのに対して、「組成物」に係る発明とは、更に他の成分を含む混合物の発明であり、用途も特定されていない。
　そうすると、物質発明あるいは用途発明と、混合物の発明は、互いに概念的に上位、下位の関係にあるものではなく、上記補正は発明の対象を変更するものであり、また、補正後の組成物発明は、核酸構築物と他の成分との混合物を包含するものであるから、特許請求の範囲を拡張するものであるともいえ、かかる補正は、発明特定事項を概念的により下位の発明特定事項とする補正であるとは認められず、特許請求の範囲を変更又は拡張するものである。
　このような特許請求の範囲を変更又は拡張しようとする補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、また、請求項の削除、誤記の訂正、又は明りょうでない記載の釈明の何れかを目的とするものでもないので、特許法第１７条の２第４項の規定に違反するものである。
　
（２−２）請求項６６（補正後の請求項１１）の補正
　上記補正前の請求項６６に記載された発明は、「パッケージング細胞株」に係るものであり、上記補正により「組成物」に係るものとなった。「パッケージング細胞株」に係る発明は、物質の発明であるのに対して、「組成物」に係る発明は、混合物の発明であるから、上記（２−１）に記載の理由と同じ理由により、かかる補正は、発明特定事項を概念的により下位の発明特定事項とする補正であるとは認められず、特許請求の範囲を変更又は拡張するものである。
　また、補正前の請求項６６に記載のウイルスベクターは「該ウイルスベクターは、核酸成分および非核酸成分を含み、ウイルスベクターの核酸成分の配列は、該宿主細胞株に安定に取込まれ、そして該ウイルスベクターの非核酸成分の配列が、一過性の発現、エピソーム発現、安定に取込まれる発現、または上述の任意の組み合わせからなる群より選択される手段によって、該パッケージング細胞株に導入される」ものであるのに対して、補正後のウイルスベクターは、請求項１に記載の「該ベクターは、外因性遺伝子または外因性核酸配列を、目的の標的細胞において発現し得、該ベクターは、以下：　ｉ）少なくとも１つの配列セグメントが、１つ以上のネイティブなプロモーター／エンハンサーの不活性化を導く非レトロウイルス配列で置換されている該１つ以上のネイティブなプロモーター／エンハンサー領域、　ｉｉ）１つ以上のネイティブでないプロモーター／エンハンサーまたはネイティブでないプロモーターの遺伝子もしくは遺伝子セグメント、および　ｉｉｉ）ネイティブなウイルスベクターターミネーターもしくはプロセシングシグナルもしくはそのセグメント、またはその両方、を含む核酸成分を含む」ものであり、構成要素の一つであるウイルスベクターの構成も相違しているから、この点でも、かかる補正は、発明特定事項を概念的により下位の発明特定事項とする補正であるとは認められず、特許請求の範囲を変更又は拡張するものである。
　また仮に、補正後の請求項１１が補正前の請求項６６の補正でないとした場合であっても、補正前の請求項２〜６６のいずれにも、補正前の請求項１に記載のウイルスベクターを増殖させるためのパッケージング細胞株は記載されておらず、補正後の請求項１１は、補正前のいずれの請求項の発明特定事項を概念的により下位の発明特定事項とする補正ではなく、請求項の追加に相当する。
　さらに、補正後の請求項１１の「該ウイルスベクター、該ウイルスベクター核酸、または該核酸構築物からなる細胞株」という記載は、細胞株が核酸構築物からなるという意味が不明な記載であり、しかも、本願の発明の詳細な説明に対応する記載がなく、その技術的意味が不明であるから、このような意味不明な事項を追加する補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、また、請求項の削除、誤記の訂正、又は明りょうでない記載の釈明の何れかを目的とするものでもない。
　したがって、補正後の請求項１１についての補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、また、請求項の削除、誤記の訂正、又は明りょうでない記載の釈明の何れかを目的とするものでもないので、特許法第１７条の２第４項の規定に違反するものである。
　
（３）むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
　平成２０年６月３０日付で手続補正は上記のとおり却下されたので、本出願に係る発明は、平成１９年８月２０日付手続補正により補正された明細書及び図面の記載からみて、その請求項１〜６６に記載された事項により特定されるとおりのものである。
　
（１）原査定の拒絶の理由の概要
　原査定の拒絶の理由の概要は、本願請求項１６及び６６に記載された発明は、他の独立形式請求項に記載された発明と特許法第３７条（平成１５年改正前のもの、以下、同様）各号に規定された関係を満たしておらず、この出願は特許法第３７条に規定する要件を満たしていない、というものである。
　
（２）当審の判断
（２−１）独立形式請求項に記載の発明
　本願請求項１〜６６のうち、独立形式請求項である請求項１、１６、２８、３５、４２、６６には、それぞれ以下のとおり記載されている。
「１．ウイルスベクター、ウイルスベクター核酸、またはウイルスベクター核酸配列を含有する核酸構築物を含むベクターであって、該ベクターは、外因性遺伝子または外因性核酸配列を、目的の標的細胞において発現し得、該ベクターは、以下：
　ｉ）少なくとも１つの配列セグメントが、１つ以上のネイティブなプロモーター／エンハンサーの不活性化を導く非レトロウイルス配列で、少なくとも１つの非欠失改変によって改変されている該１つ以上のネイティブなプロモーター／エンハンサー領域、
　ｉｉ）１つ以上のネイティブでないプロモーター／エンハンサーまたはネイティブでないプロモーターの遺伝子もしくは遺伝子セグメント、および
　ｉｉｉ）ネイティブなウイルスベクターターミネーターもしくはプロセシングシグナルもしくはそのセグメント、またはその両方、
を含む核酸成分を含む、ベクター。」（以下、「本願発明１」という。）
「１６．少なくとも２つの成分、前記ベクターについての、パッケージング細胞株への吸着のための一方の成分、および該ベクターの送達についての、標的細胞への吸着のための他方の成分を、表面またはそのエンベロープにおいて有するウイルスまたはウイルスの部分を含む、ウイルスベクター。」（以下、「本願発明１６」という。）
「２８．表面またはエンベロープにおいて少なくとも２つの成分を有する、ウイルスまたはそのウイルス部分を含むウイルスベクターであって、第１の成分が、該ウイルスに対してネイティブであり、および第２の成分が、以下：
(ｉ)該ウイルスベクターに対してネイティブでない；
(ii)目的の標的細胞に対して吸着し得る、および
(iii)該ウイルスベクターについてネイティブな細胞に対して吸着し得ない、
という点において特徴づけされる、ウイルスベクター。」（以下、「本願発明２８」という。）
「３５．(i)ウイルスベクター、(ii)ウイルス核酸、および(iii)核酸構築物からなる群より選択されるベクターであって、該ベクターは、セグメントをコードするネイティブでない核酸配列を含み、該セグメントは、標的細胞のゲノムに取込まれ得、および該ベクターは、該標的細胞において第１の核酸を生成および導入し得、
　該第１の核酸は、第１の核酸の部分を含む第２の核酸を生成し得、該第２の核酸は、該取込みセグメントを含み、そして外因性遺伝子または外因性核酸配列を発現し得る、ベクター。」（以下、「本願発明３５」という。）
「４２．(i)ウイルス核酸およびウイルスベクターパッケージング成分を含むウイルスベクター、(ii)ウイルス核酸、および(iii)核酸構築物からなる群より選択される第１のベクターであって、
　パッケージング細胞に導入される場合、該第１のベクターは、(a)第２のウイルスベクター、(b)ウイルス核酸、および(c)第２の核酸構築物からなる群より選択される第２のベクターを生成し得、それぞれは目的の標的細胞において外因性遺伝子または外因性核酸配列を発現し得、
　該第１のベクターは、該パッケージング細胞において、該第２のベクターを生成し得、および
　該パッケージング細胞は、前記第２のウイルス核酸についての１つ以上のパッケージング成分を提供し得、
　該第２のウイルス核酸もしくは該第２の核酸構築物が、該第１の(i)ウイルス核酸もしくは該第１の(iii)核酸構築物とは構造的に異なるか、または該第２のウイルスベクターの１つよりも多いパッケージング成分が、該第１のウイルスベクターのパッケージング成分(ii)とは異なるか、またはその両方である、第１のベクター。」（以下、「本願発明４２」という。）
「６６．ヘルパーウイルスから独立してウイルスベクターを増殖するためのパッケージング細胞株であって、該ウイルスベクターは、核酸成分および非核酸成分を含み、ウイルスベクターの核酸成分の配列は、該宿主細胞株に安定に取込まれ、そして該ウイルスベクターの非核酸成分の配列が、一過性の発現、エピソーム発現、安定に取込まれる発現、または上述の任意の組み合わせからなる群より選択される手段によって、該パッケージング細胞株に導入される、パッケージング細胞株。」（以下、「本願発明６６」という。）
　
（２−２）判断
　この出願が特許法第３７条に規定する要件を満たすためには、本願請求項１〜６６のいずれか一の請求項に記載される発明を特定発明とした場合に、他の全ての請求項の発明が、その特定発明と特許法第３７条各号のいずれかの関係を有するものでなければならなず、そこで、まず、本願発明１を特定発明とした場合の本願発明１６及び６６との関係について関係について検討する。
　本願発明１と本願発明１６は、両方ともベクターに係る発明であり、産業上の利用分野は同一であるが、その解決しようとする課題はベクターであるという点のみで共通するが、本願優先日前にすでにベクターは公知であるから、ベクターを提供するという課題は、本願優先日前においてすでに解決されていたことは明らかであり、請求項１６に記載される発明は、特定発明と出願時まで未解決であった、発明が解決しようとする技術上の課題が同一である発明であるということはできない。また、本願発明６６も本願発明１６と同様の理由により、特定発明と出願時まで未解決であった発明が解決しようとする技術上の課題が同一である発明であるということはできず、本願発明１６及び６６は、特定発明と特許法第３７条第１号に規定する関係を満たしていない。
　次に、特許法第３７条第２号に規定する関係については、特定発明と請求項に記載する事項の主要部が同一であることが要求されており、ここで、請求項に記載する事項の主要部とは、発明を特定するための事項のうち、解決しようとする課題に対応した新規な事項をいうので、特定発明と請求項に記載する事項の主要部が同一であるとは、特定発明の発明特定事項のうち解決しようとする課題に対応した新規な事項が共通する場合をいう。
　そうすると、特定発明の主要部は、「ｉ）少なくとも１つの配列セグメントが、１つ以上のネイティブなプロモーター／エンハンサーの不活性化を導く非レトロウイルス配列で、少なくとも１つの非欠損改変によって改変されている該１つ以上のネイティブなプロモーター／エンハンサー領域、　ｉｉ）１つ以上のネイティブでないプロモーター／エンハンサーまたはネイティブでないプロモーターの遺伝子もしくは遺伝子セグメント、および　ｉｉｉ）ネイティブなウイルスベクターターミネーターもしくはプロセシングシグナルもしくはそのセグメント、またはその両方、を含む核酸成分を含むベクター」であるのに対して、本願発明１６の主要部は、「前記ベクターについての、パッケージング細胞株への吸着のための一方の成分、および該ベクターの送達についての、標的細胞への吸着のための他方の成分を、表面またはそのエンベロープにおいて有するウイルスまたはウイルスの部分を含む、ウイルスベクター」であるから、主要部は同一ではなく、本願発明１６は、特定発明と特許法第３７条第２号に規定する関係を満たしていない。また、本願発明６６も本願発明１６と同様の理由により、特定発明と主要部同一であるとはいえず、、本願発明１６及び６６は、特定発明と特許法第３７条第２号に規定する関係を満たしていない。
　また、特許法第３７条第３号及び第４号の規定は、カテゴリーの相違する発明における出願の単一性の要件であるから、物の発明である特定発明である本願発明１、１６及び６６には適用されないので、本願発明１を特定発明とした場合に、本願発明１６及び６６は、特許法第３７条各号のいずれの規定も満足しない。
　さらに、特定発明を、本願発明１６または６６とした場合にも、同様の理由により本願発明１は特定発明と特許法第３７条各号のいずれの関係をも満たしておらず、また、他の独立形式請求項の発明である本願発明２８、３５、及び４２のいずれかを特定発明としても、本願発明１、１６、及び６６の全てが、特許法第３７条各号のいずれかの関係を満たさないのは、明らかである。
　したがって、本願は、いずれの請求項に記載の発明を特定発明としても、特許法第３７条各号に規定する要件を満たしていない。
　
４．むすび
  以上のとおりであるから、本願は、特許法第３７条各号に規定する要件を満たしておらず、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。
　
５．付記
　原査定の拒絶の理由には該当しないが、原審で拒絶の理由を通知した本願発明１についての特許法第２９条の規反については、依然として解消されておらず、本願はこの点でも特許を受けることができない点を付記する。
　原審の平成１９年２月１３日付拒絶理由通知で引用文献１として引用された本願優先日前の１９９６年に頒布された刊行物であるJournal of Virology(1996)Vol.70,No.3,p.1792-1798の第１７９５頁の第３図ａ及び第１７９６頁の第４図に記載されたＭＣreloxＰＬ組換えレトロウイルスベクターについて、第１７９５頁右欄下から第２１行〜下から第１２行に、ｐＭＣreloxＰＬはｐＭＣloxＰＬの２つのＬＴＲの間へのcre遺伝子の挿入から得られたもので、cre遺伝子をHSVチミジンキナーゼ遺伝子（tk）プロモーターとPYF441ポリオマウイルス変異体のエンハンサーの転写制御の下に置いたものであることが、第１７９４頁左欄第４行〜第９行に、ｐＭＣloxＰＬは、複製欠陥ＭＭＬプロウイルスから構成され、３′ＬＴＲのＵ３領域中のエンハンサー配列に代えて、Phleo-lacZコード配列を挿入したものであることが記載されており、この「３′ＬＴＲのＵ３領域中のエンハンサー配列に代えて、Phleo-lacZコード配列を挿入した」ことは、本願発明１における「ｉ）少なくとも１つの配列セグメントが、１つ以上のネイティブなプロモーター／エンハンサーの不活性化を導く非レトロウイルス配列で、少なくとも１つの非欠損改変によって改変されている該１つ以上のネイティブなプロモーター／エンハンサー領域、およびｉｉｉ）ネイティブなウイルスベクターターミネーターもしくはプロセシングシグナルもしくはそのセグメントまたはその両方を含む核酸成分」に相当する。また、引用文献１の上記「cre遺伝子をHSVチミジンキナーゼ遺伝子（tk）プロモーターとPYF441ポリオマウイルス変異体のエンハンサーの転写制御の下に置いた」ことは、本願発明１における「該ベクターは、外因性遺伝子または外因性核酸配列を、目的の標的細胞において発現し得」及び「ｉｉ）１つ以上のネイティブでないプロモーター／エンハンサーまたはネイティブでないプロモーターの遺伝子もしくは遺伝子セグメント」に相当する。
　そうすると、本願発明１のベクターは、上記引用文献１に記載されたＭＣreloxＰＬ組換えレトロウイルスベクターと同一であり、本願発明１は引用文献１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。