【事件の表示】
　平成１０年特許願第３０１１９４号「潤滑油組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年５月９日出願公開、特開２０００−１２９２８１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　この出願は、平成１０年１０月２２日の出願であって、以降の手続の経緯は、以下のとおりのものである。
　
　平成１９年　９月　６日付け　拒絶理由通知書 
　平成１９年１０月２９日　　　意見書 
　平成１９年１１月１６日付け　拒絶査定 
　平成１９年１２月２７日　　　審判請求書 
　平成２０年　１月２５日　　　手続補正書（方式） 
　
第２　本願発明
　この出願の発明は、願書に最初に添付された明細書の特許請求の範囲の請求項１〜８に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、次のとおりのものである。
「プロトン核磁気共鳴分光法（以下１Ｈ−ＮＭＲと表示することがある）により得られたスペクトルで表される化学シフト値が４．０ｐｐｍ以上のシグナルの総積分値が、全てのシグナルの総積分値の０．５％以下、硫黄含有率が０．２重量％以下であり、かつ４０℃における動粘度が２〜３２０ｍｍ２ｓ−１である基油を使用することを特徴とする潤滑油組成物。」
　
第３　原査定の理由
　原査定は、「この出願については、平成１９年　９月　６日付け拒絶理由通知書に記載した理由１−３によって、拒絶をすべきものです。」というものであって、その理由１は、「この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。」というものであり、その理由２は、「この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。」というものである。
　
第４　当審の判断
　この出願は、原査定の理由のとおり、発明の詳細な説明の記載が、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていないものであり、また、特許請求の範囲の記載が、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていないものであるから、特許を受けることができないものである。
　その理由は、以下のとおりである。
　
１．特許法第３６条第４項について
（１）はじめに
　この出願に適用される特許法（平成１４年法律第２４号による改正前のもの。以下、同じ。）第３６条第４項は、「…発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。」（いわゆる実施可能要件）と定めるところ、この規定にいう「実施」とは、本願発明のような物の発明においては、当該物の生産、使用等をいうから、本願発明について実施可能要件を満たしているというためには、発明の詳細な説明は、当業者が本願発明の潤滑油組成物を生産し、使用することができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならない。
　以下、この点について検討する。
　
（２）発明の詳細な説明の記載
　この出願の発明の詳細な説明には、以下の事項が記載されている。
　
ア．「【発明の属する技術分野】
　本発明は、滑油組成物に関し、詳しくは特に酸化安定性、熱安定性に優れ、かつ、温度による粘度変化が少ない潤滑油組成物に関する。」（段落【0001】）
　
イ．「【発明が解決しようとする課題】
　本発明の目的は、高い粘度指数、優れた酸化安定性および熱安定性を有する油を基油とした潤滑油組成物を提供する点にある。」（段落【0005】）
　
ウ．「【発明が解決するための手段】
　本発明者らは、上記問題を解決するため鋭意研究を重ねた結果、特定の組成および性状を有する潤滑油基油が高い粘度指数、優れた酸化安定性および熱安定性を有することを見出し、本発明を完成するに至った。」（段落【0006】）
　
エ．「即ち、本発明は、プロトン核磁気共鳴分光法（以下１Ｈ−ＮＭＲと表示することがある）により得られたスペクトルで表される化学シフト値が４．０ｐｐｍ以上のシグナルの総積分値が、全てのシグナルの総積分値の０．５％以下、硫黄含有率が０．２重量％以下であり、かつ４０℃における動粘度が２〜３２０ｍｍ２ｓ−１好ましくは８〜２２０ｍｍ２ｓ−１である基油を使用することを特徴とする潤滑油組成物に関する。」（段落【0007】）
　
オ．「前記基油は、溶剤精製基油、水素化精製基油、高度水素化分解基油などの単独あるいは混合物である。高度水素化分解基油とは、溶剤脱蝋によって分離される素蝋（スラックワックス）を原料として、これを触媒下の水添分解（接触分解）により直鎖パラフィンを分枝パラフィンに異性化することで得られる粘度指数１３０以上（典型的には１４５〜１５５）を有する潤滑油基油、もしくは、天然ガス（メタン等）のガス化プロセス（部分酸化）によって得られる水素と一酸化炭素を原料としてフィッシャートロプシュ重合により重質直鎖パラフィンとし、これを前述と同様の接触分解異性化することで得られる粘度指数１３０以上（典型的には１４５〜１５５）を有する潤滑油基油である。
　前記基油の４０℃における動粘度が２ｍｍ２ｓ−１未満では、潤滑性が低下して耐焼き付き性が劣り、また３２０ｍｍ２ｓ−１以上では粘性による抵抗が大きくなり、機械の省エネルギーの観点から好ましくない。
　１Ｈ−ＮＭＲにより得られたスペクトの化学シフト値が４．０ｐｐｍ以上のシグナルの総面積が、全てのシグナルの総面積の０．５％以上、硫黄含有率が０．２重量％以上である基油を用いると、潤滑油の酸化安定性および熱安定性が悪化するので好ましくない。」（段落【0008】〜【0010】）
　
カ．「本発明の基油としては、前述した性状を有するものであれば、鉱油、炭化水素系合成基油、エチレン／プロピレン共重合体ポリマー等のあらゆる基油を単独でまたは混合して用いることができる。」（段落【0012】）
　
キ．「【実施例】
　以下、本発明を実施例およ比較例により更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例により何等制限されるものではない。
　実施例および比較例に用いた基油の性状を表１に示し、実施例および比較例に用いた圧縮機用潤滑油の組成およびこれら組成物の性能評価結果を表２に示し、油圧作動油の組成およびこれらの組成物の性能評価結果を表３に示した。」（段落【0030】〜【0031】）
　
ク．「【表１】
注）基油Ｄはポリアルファーオレフィンを含む
【表２】
【表３】
」（段落【0033】〜【0035】）
　
（３）実施可能要件についての検討
　上記（１）で述べたように、実施可能要件の検討にあたり、発明の詳細な説明の記載が、当業者が本願発明の潤滑油組成物を生産し、使用することができる程度に明確かつ十分なものであるか検討する。
　本願発明の潤滑油組成物は、基油が、「プロトン核磁気共鳴分光法（以下１Ｈ−ＮＭＲと表示することがある）により得られたスペクトルで表される化学シフト値が４．０ｐｐｍ以上のシグナルの総積分値が、全てのシグナルの総積分値の０．５％以下」であることを発明特定事項の一つとしている。
（以下、「１Ｈ−ＮＭＲにより得られたスペクトルで表される化学シフト値が４．０ｐｐｍ以上のシグナルの総積分値の、全てのシグナルの総積分値に対する割合の百分率」を「ＮＭＲパラメータ」という。すなわち、本願発明における基油は、「ＮＭＲパラメータが０．５％以下」であることを発明特定事項の一つとするものである。）
　このＮＭＲパラメータについて、発明の詳細な説明には、ＮＭＲパラメータが０．５％以上であり、硫黄含有率が０．２重量％以上である基油を用いると、潤滑油の酸化安定性および熱安定性が悪化するので好ましくないこと（摘記オ）、入手・製造方法の不明なＮＭＲパラメータ０．５％以下の基油Ａ〜Ｇを挙げて、それらの性状及びそれらを用いた潤滑油組成物の性能評価結果（摘記キ、ク）が記載されてはいるものの、どのようにすれば、ＮＭＲパラメータが０．５％以下である基油を入手又は製造できるかについては、全く記載されていない。
　そして、審判請求書に添付された添付資料（（「１Ｈおよび１３Ｃ　ＮＭＲ概説」Ｒ．Ｊ．Ａｂｒａｈａｍ　Ｐ．Ｌｏｆｔｕｓ著、竹内敬人訳、（株）化学同人発行、１９７９年）の第２０頁図２．１）によれば、化学シフト値が４．０ｐｐｍ以上となる基の代表的なものとして、例えばＲ２ＣＨ−Ｘ、Ｃ＝ＣＨ、Ｃ≡ＣＨ、Ａｒ−Ｈ、Ｈ−ＣＯＯＲ、ＲＣＨＯ、ＲＣＯＯＨ等が挙げられるから、基油中に含まれるこれらの基を低減させれば、ＮＭＲパラメータが小さくなるであろうことは予測できるものの、具体的にどのようにすれば、これらの基を低減させることができるのか、ましてや、ＮＭＲパラメータが０．５％以下と極めて小さな値となるまでにするにはどのようにすればよいのかは不明であり、当業者であればそれが自明であるともいえない。
　そうすると、発明の詳細な説明の記載は、当業者が、本願発明、すなわち、ＮＭＲパラメータが０．５％以下であることを発明特定事項の一つとする基油を使用する潤滑油組成物を生産し、使用することができる程度に明確かつ十分なものであるということはできず、よって、この出願は、実施可能要件を満たすものではない。
　
（４）まとめ
　したがって、この出願の発明の詳細な説明の記載は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
　
２．特許法第３６条第６項第１号について
（１）はじめに
　特許法第３６条第６項は、「第三項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し、その第１号において「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」と規定している。同号に規定する要件（いわゆる、「明細書のサポート要件」）に適合するか否かは、「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもの」（知財高裁特別部平成１７年（行ケ）第１００４２号判決）であるから、この観点に立って検討する。
　
（２）特許請求の範囲に記載された発明
　この出願の特許請求の範囲には、上記「第２　本願発明」で述べたとおりの本願発明が記載されている。
　
（３）発明の詳細な説明に記載された発明
　この出願の発明の詳細な説明には、上記１．（２）で摘記したとおりの事項が記載されている。
　上記摘記事項によれば、この出願の発明の詳細な説明には、本願発明は、「高い粘度指数、優れた酸化安定性および熱安定性を有する油を基油とした潤滑油組成物を提供」することを課題とし（摘記イ）、本願発明、すなわち、「ＮＭＲパラメータが０．５％以下、硫黄含有率が０．２重量％以下であり、かつ４０℃における動粘度が２〜３２０ｍｍ２ｓ−１である基油」を使用することを特徴とする潤滑油組成物によれば、上記課題を解決できると記載されている（摘記ウ、エ）。
　そして、本願発明の実施例であるとして、基油Ａ〜Ｄを使用した潤滑油組成物が挙げられ、これらが上記課題を解決できること、一方、ＮＭＲパラメータ及び硫黄分が本願発明の範囲外である基油Ｅ〜Ｇを使用した潤滑油組成物は、上記課題を解決できるものではないことが記載されている（摘記キ、ク）。
　しかしながら、上記基油Ａ〜Ｇについては、色相、動粘度、粘度指数、ＮＭＲパラメータ、硫黄分といった性状が明らかにされているのみであって（摘記ク、【表１】）、具体的にどのような組成の基油なのか、また、どのように入手、製造した基油なのか等の詳細については、全く記載されていない。
　また、上記実施例以外には、「ＮＭＲパラメータが０．５％以下、硫黄含有率が０．２重量％以下であり、かつ４０℃における動粘度が２〜３２０ｍｍ２ｓ−１である基油」を使用することで、上記課題が解決できることを当業者において認識し得るための記載は存在しない。
　
（４）特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明であるか、についての判断
　
　本願発明は、「ＮＭＲパラメータが０．５％以下、硫黄含有率が０．２重量％以下であり、かつ４０℃における動粘度が２〜３２０ｍｍ２ｓ−１である基油」を使用することを特徴とするものであるが、発明の詳細な説明には、上記基油について、例えばどのような手段によれば入手、製造できるのかといった具体的な説明は何ら記載されておらず、上記（３）で述べたとおり、実施例においてさえも、その詳細は明らかにされていない。
　そうすると、本願発明の基油について、発明の詳細な説明には、当業者が本願発明の課題を解決できると認識できるように実体をともなって具体的に記載されているということはできず、よって、本願発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であるとはいえない。
　
（５）特許請求の範囲に記載された発明が、当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえるか、についての判断
　
　本願発明は、ＮＭＲパラメータ、硫黄含有率、４０℃における動粘度といういわゆるパラメータを用いて特定された物の発明であるところ、このような発明において、明細書のサポート要件に適合するためには、「発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する」（前出知財高裁特別部平成１７年（行ケ）第１００４２号判決）ものというべきである。
　そこでこの点について検討すると、上記（３）で述べたとおり、発明の詳細な説明には、「ＮＭＲパラメータが０．５％以下、硫黄含有率が０．２重量％以下であり、かつ４０℃における動粘度が２〜３２０ｍｍ２ｓ−１である基油」を使用することで、本願発明の課題が解決できることを当業者において認識し得るための記載は存在しないから、「ＮＭＲパラメータが０．５％以下、硫黄含有率が０．２重量％以下であり、かつ４０℃における動粘度が２〜３２０ｍｍ２ｓ−１である基油」と得られる効果との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載されているとはいえない。
　そして、実施例の基油Ａ〜Ｄにしても、その詳細は不明であるし、そのような詳細の不明な実施例に、特許出願時の技術常識を参酌しても、「ＮＭＲパラメータが０．５％以下、硫黄含有率が０．２重量％以下であり、かつ４０℃における動粘度が２〜３２０ｍｍ２ｓ−１である基油」を使用すれば、所望の効果が得られると当業者において認識できるということはできない。
　
　しかも、本願発明の基油について、発明の詳細な説明には、「ＮＭＲパラメータが０．５％以下、硫黄含有率が０．２重量％以下であり、かつ４０℃における動粘度が２〜３２０ｍｍ２ｓ−１である基油」であれば、鉱油、炭化水素系合成基油、エチレン／プロピレン共重合体ポリマー等のあらゆる基油を単独でまたは混合して用いることができると記載されているが（摘記カ）、本願発明の解決しようとする課題である、粘度指数、酸化安定性、熱安定性は、基油の種類（上記「鉱油、炭化水素系合成基油、エチレン／プロピレン共重合体ポリマー」等）やそれらの配合割合などによって全く異なるものであるし、基油の種類が異なれば、基油を構成する成分や混入し得る不純物等の種類も全く異なるのであるから、粘度指数、酸化安定性、熱安定性を改良するうえで必要な手段も基油の種類に応じて全く異なるものというべきである。
　そうすると、詳細の不明な基油Ａ〜Ｄが本願発明の課題を解決できると記載されていたからといって、それらとは基油の種類や配合割合が異なる場合であっても、「ＮＭＲパラメータが０．５％以下、硫黄含有率が０．２重量％以下であり、かつ４０℃における動粘度が２〜３２０ｍｍ２ｓ−１である基油」でありさえすれば、同様に、本願発明の課題が解決できると当業者に認識できるということはできないし、また、それを認識するに足る合理的な説明が発明の詳細な説明に記載されているものでもない。
　そうすると、「ＮＭＲパラメータが０．５％以下、硫黄含有率が０．２重量％以下であり、かつ４０℃における動粘度が２〜３２０ｍｍ２ｓ−１である基油」を使用した本願発明の全体について、当業者が本願発明の課題を解決できると認識できるということはできない。　
　したがって、本願発明は、発明の詳細な説明の記載により当業者が本願発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではない。
　また、「ＮＭＲパラメータが０．５％以下、硫黄含有率が０．２重量％以下であり、かつ４０℃における動粘度が２〜３２０ｍｍ２ｓ−１である基油」と本願発明の課題との関係が当業者に自明であるともいえないから、本願発明が、発明の詳細な説明にその記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるということもできない。
　
　以上によれば、本願発明が、発明の詳細な説明の記載により、当業者が、本願発明の課題を解決できると認識できる範囲のものということはできず、また、その記載や示唆がなくとも、当業者が出願時の技術常識に照らし、上記課題を解決できると認識できる範囲のものでもない。
　
（６）まとめ
　以上のとおり、本願発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められないし、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとも認められない。
　したがって、この出願の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号に適合しないというべきである。
　
３．審判請求人の主張について
　審判請求人は、平成１９年１０月２９日の意見書において、
「審査官殿は、本願発明の条件を満たす基油の組成及び製造条件が不明であると主張されている。
　しかしながら、潤滑油の基油は、
　　参考資料１：平成元年４月２８日　株式会社成山堂書店発行　冨田正久　　　　　　　　他２名著
　　　　　　　「最新　燃料油と潤滑油の実務（三訂版）」第１５１〜１５　　　　　　　　２頁
　および
　　参考資料２：平成３年１２月　石油連盟　広報部発行「石油製品のでき　　　　　　　　るまで」
　　　　　　　　第１０３頁
などに記載されているとおり、いろいろのものがあり、基油の組成や製造条件は多岐にわたっているものであり、このようなことは当業者の技術常識である。
　本願発明は、このようないろいろの基油のなかで、請求項で規定した物性をもつものが明細書記載の効果を奏することを見出し、出願に至ったものであり、審査官殿の御疑念は理解できない。」
と主張している。
　
　そこで、この点について検討すると、審判請求人の主張するように、基油の組成や製造条件は多岐にわたるものであるところ、このような多岐にわたるものに対して、どのようにすれば、ＮＭＲパラメータが０．５％以下である基油を使用する潤滑油組成物を生産し、使用することができるのかが不明であるから、この出願の発明の詳細な説明の記載は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たすものでないことは、上記１．で述べたとおりである。
　また、このような多岐にわたるものの全てについて、「プロトン核磁気共鳴分光法（以下１Ｈ−ＮＭＲと表示することがある）により得られたスペクトルで表される化学シフト値が４．０ｐｐｍ以上のシグナルの総積分値が、全てのシグナルの総積分値の０．５％以下、硫黄含有率が０．２重量％以下であり、かつ４０℃における動粘度が２〜３２０ｍｍ２ｓ−１である基油」を使用した潤滑油組成物でありさえすれば、本願発明の課題が解決できると当業者に認識できるということはできないから、特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に適合しないことは、上記２．で述べたとおりである。
　したがって、上記審判請求人の主張は採用できない。
　
　審判請求人は、さらに、平成２０年１月２５日に補正された審判請求書の請求の理由において、
「〔本願発明が特許されるべき理由〕
　審査官殿は、「基油の具体的な組成及び入手・製造方法について記載がなく、・・・」と述べられているが、基油は、元来原油を蒸留して製造しているため、各種炭化水素の混合物であり、その組成を一元的に特定できるものでもない。
　一方、基油の製造方法は、多くの刊行物に記載されており、周知の技術である。
　潤滑油を調整する時は、一般に、単一の基油を用いて製造するようなことはなく、幾つかの基油を混合、調整している。
　その目的は
１）粘度を規格に合わせるため
２）添加剤の溶解性を上げるため
３）低温流動性を改善するため
などの理由が存在する。
　これらの目的をもって各種の基油を混合することは当り前のことではあるが、基油を混合する以上、何らかの試験が必要になる。一般にはＩＳＯＴ、ＴＯＳＴやＲＯＢＴがあげられるが、時間が掛ることが問題であった。
　本願発明は、このような状況下において、請求項１記載の物性をもつような組成物になるように、いろいろの基油を配合すればよいことを見出したものであり、充分特許性を有するものである。とくに、本願発明は、プロトン核磁気共鳴分光法（１Ｈ−ＮＭＲ）により得られたスペクトルで表される化学シフト値に注目し、その値が４．０ｐｐｍ以上のシグナルの総積分値が、全てのシグナルの総積分値の０．５％以下でさえあれば、いろいろ基油中の不都合成分１つ１つをチェックする必要がなく、充分満足できる酸化安定性および熱安定性が得られることを見出したものである。
　よって、拒絶理由１〜３はいづれも不当であり、取消されるべきである。
　なお、化学シフト値が化合物と一定の関係を有することは、１９７９年（株）化学同人発行「１ＨおよびＣ　ＮＭＲ概説」（添付資料）第２０〜２１頁を参照されたい。
　また、天然由来である基油は、水素添加、脱硫などの処理を施しても、反応が完全に進むものではないことにより、前記添付資料記載の多くの化合物は基油中に存在し得るものである。」
と主張している。
　
　そこで、この点について検討すると、審判請求人は、基油の組成というのは一元的に特定できるものではなく、本願発明は、請求項１記載の物性をもつような組成物となるように、いろいろの基油を配合すればよいと主張しているが、具体的にどのような組成の基油をどのように配合すれば、本願発明の潤滑油組成物を生産し、使用することができるかについて、発明の詳細な説明に全く記載されておらず、また、それが当業者に自明であるともいえないから、この出願の発明の詳細な説明の記載は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていないことは、上記１．で述べたとおりである。
　しかも、審判請求人の主張するように、「水素添加、脱硫などの処理を施しても、反応が完全に進むものではないことにより、前記添付資料記載の多くの化合物は基油中に存在し得る」のであればなおさら、ＮＭＲパラメータが０．５％以下であることを発明特定事項の一つとする本願発明の基油をどのように生産し、使用し得るものであるのか不明であると言わざるを得ない。
　また、審判請求人は、「プロトン核磁気共鳴分光法（以下１Ｈ−ＮＭＲと表示することがある）により得られたスペクトルで表される化学シフト値が４．０ｐｐｍ以上のシグナルの総積分値が、全てのシグナルの総積分値の０．５％以下、硫黄含有率が０．２重量％以下であり、かつ４０℃における動粘度が２〜３２０ｍｍ２ｓ−１である基油」でさえあれば、充分満足できる酸化安定性および熱安定性が得られることを見出したと主張しているが、基油の種類に応じて、本願発明の課題である粘度指数、酸化安定性、熱安定性を改良するうえで必要な手段は異なること、そのため、基油Ａ〜Ｄが本願発明の課題を解決できると記載されていたからといって、それらとは基油の種類や配合割合が異なる場合であっても、本願発明の基油でありさえすれば、本願発明の課題が解決できると当業者に認識できるということはできないこと、よって、この出願の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号に適合しないことは、上記２．で述べたとおりである。
　
　したがって、審判請求人の主張はいずれも採用できない。
　
第５　むすび
　以上のとおり、この出願は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしておらず、また、特許請求の範囲の記載が、特許法第３６条第６項第１号に適合するものではないから、この出願は、特許法第３６条第６項に規定する要件を満たすものでもない。
　したがって、その余について検討するまでもなく、この出願は、拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。