【事件の表示】
　特願２００５−５１３７５４「水性種の合成核酸」拒絶査定不服審判事件〔平成１７年　７月２８日国際公開、ＷＯ２００５／０６７４１０、平成１８年　４月１３日国内公表、特表２００６−５１２０９８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、２００３年１１月２０日（パリ条約による優先権主張２００２年１２月９日、米国）を国際出願日とする出願であって、平成２０年２月２９日付で特許請求の範囲について手続補正がなされ，平成２０年４月２５日付で拒絶査定がなされたところ、平成２０年８月８日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに、平成２０年９月２日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
　
第２　平成２０年９月２日の手続補正についての補正却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　
　平成２０年９月２日の手続補正を却下する。
　
［理由］
　
１．本件補正により、請求項１は、
「蛍光ポリペプチドをコードする元の核酸配列のコドンと25％超の異なるコドン組成を有する蛍光ポリペプチドのコーディング領域のヌクレオチドを含有する合成核酸分子であって、前記合成核酸分子が前記元の核酸配列の転写調節配列の平均数に比べて少なくとも3倍より少ない転写調節配列を有し、前記転写調節配列が転写因子結合配列、イントロンスプライス配列、ポリ(A)付加配列およびプロモーター配列からなる群から選択され、前記合成核酸分子によりコードされるポリペプチドが前記元の核酸配列によりコードされるポリペプチドと少なくとも85％の配列同一性を有し、かつ前記合成核酸分子中の異なるコドンの大部分が哺乳動物または植物においてより高頻度に使用されるコドンである、合成核酸分子。」
　
から
　
「蛍光ポリペプチドをコードする野生型の核酸配列のコドンと25％超の異なるコドン組成を有する蛍光ポリペプチドのコーディング領域のヌクレオチドを含有する合成核酸分子であって、前記合成核酸分子が前記野生型の核酸配列の転写調節配列の平均数に比べて少なくとも3倍より少ない転写調節配列を有し、前記転写調節配列が脊椎動物の転写因子結合配列、イントロンスプライス配列、ポリ(A)付加配列またはプロモーター配列であり、前記合成核酸分子によりコードされるポリペプチドが前記野生型の核酸配列によりコードされるポリペプチドと少なくとも85％の配列同一性を有し、かつ前記合成核酸分子中の異なるコドンの大部分が哺乳動物または植物においてより高頻度に使用されるコドンである、合成核酸分子。」
に補正された。
　
　
　本件補正は、下記の（ａ）及び（ｂ）の補正を行うものである。
（ａ）補正前の請求項１の「元の核酸配列」を「野生型の核酸配列」と補正する。
　
（ｂ）補正前の請求項１の「転写因子結合配列」を「脊椎動物の転写因子結合配列」と補正する。
　
　上記補正事項（ａ）は、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である、「元の核酸配列」を「野生型の核酸配列」に変更するものであるところ、本願明細書の発明の詳細な説明の段落【００２３】の記載を参酌すれば、「元の」とは、「野生型または他の合成のいずれかの」を意味すると解されるから、この補正は、補正前の「野生型または他の合成のいずれかの」核酸配列を「野生型の」もののみに限定したものと認められる。したがって、この補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
　上記補正事項（ｂ）は、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である、「転写因子結合配列」を「脊椎動物の転写因子結合配列」に限定するものであるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
　　そこで、本件補正後の前記請求項１に係る発明（以下、「本願補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかどうか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するかどうか）について、以下に検討する。
　
　
２．当審の判断
（１）引用文献
（１−１）引用例１
　原査定の拒絶の理由に引用例１として引用された、本願優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった電子的技術情報である、「ACCESSION: AY037769 [gi:19982568], Definition: Montastraea cavernosa mcavFP_6 mRNA, complete cds. [retrieved] Retrieved from the Internet: 平成１９年１１月６日検索URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccoreid=19982568.掲載日　05-APR-2002（なお、原審の平成１９年１１月７日付の拒絶理由通知書において、本引用例の掲載日が「05-APR-2001」と記載されているが、正しくは「05-APR-2002」である。）」（以下、「引用例１」という。）には、アクセッション番号が「AY037769」である塩基配列に関し、以下の事項が掲載されている。
　
（i）その塩基配列は、Montastraea cavernosa由来のmcavFP_6 完全長mRNAであること（DIFINITION及びSOURCEの欄）
（ii）生産物がグリーン蛍光タンパク質様タンパク質であること（FEATURESのCDSの欄）
（iii）その塩基配列が
「1 attcgccctg gtgatttgga agagagcaga tcgagaacaa caagagctgt aaggttgata
61 tcttacttac gtctaccatc atgacaagtg ttgcacagga aaagggtgtg attaaaccag
121 acatgaagat gaagctgcgt atggaaggtg ctgtaaacgg gcacaagttc gtggttgaag
181 gagatggaaa agggaagcct ttcgacggaa cacagactat ggaccttaca gtcatagaag
241 gcgcaccatt gcctttcgct tacgatatct tgacaacagt attcgattac ggcaacaggg
301 tattcgccaa atacccagaa gacatagcag attatttcaa gcagacgttt cctgaggggt
361 acttctggga acgaagcatg acatacgaag accagggcat ttgcatcgcc acaaacgaca
421 taacaatgat ggaaggcgtc gacgactgtt ttgcctataa aattcgattt gatggtgtga
481 actttcctgc caatggtcca gttatgcaga ggaagacgct gaaatgggag ccatccactg
541 agataatgta tgcgcgtgat ggagtgctga agggtgatgt taacatggct ctgttgcttg
601 aaggaggtgg ccattaccga tgtgacttca aaactactta caaagctaag aaggttgtcc
661 ggttgccaga ctatcacttt gtggaccatc gcattgagat tgtgagccac gacaaagatt
721 acaacaaggt taagctgcac gagcatgccg aagctcgtca tggactgtca aggaaggcca
781 agtaaaggct taatgaaaag tcaagacgac aacgaggaga aacaaagtac ttttttgtta
841 aatttgaagg catttactcg gaattagtat ttgatacttt cgattcaagg atttgttccg
901 ggatttgtta gagactagct ctagagttgt attttgtgaa aaaagatagt ttccagtttt
961 tgcgggatta cagcatgggg atagactttt taaactcagt tgtggtcaaa tgcaagtaag
1021 aaaactgtag tgagaataaa cttgttatcg aagccgaaaa aaaaaa」であること（ORIGINの欄）
　
（１−２）引用例２
　原査定の拒絶の理由に引用例２として引用された、本願優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった電子的技術情報である、「ACCESSION: AY037768 [gi:21303777], Definition: Montastraea cavernosa clone 7.7 green fluorescent protein-like protein mRNA, complete cds. [retrieved] Retrieved from the Internet: 平成１９年１１月６日検索URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccoreid=21303777.掲載日　31-MAY-2002（なお、原審の平成１９年１１月７日付の拒絶理由通知書において、本引用例の掲載日が「31-MAY-2001」と記載されているが、正しくは「31-MAY-2002」である。）」（以下、「引用例２」という。）には、アクセッション番号が「AY037768」である塩基配列に関し、以下の事項が掲載されている。
　
（i）その塩基配列は、Montastraea cavernosa由来のグリーン蛍光タンパク質様タンパク質の完全長mRNAであること（DIFINITION及びSOURCEの欄）
（ii）その塩基配列が
「1 agagctgtag ggtgatatct tacttacgtc taccatcatg accagtgttg cacaggaaaa
61 gggtgtgatt aaaccagaca tgaagatgaa gctgcgtatg gaaggtgctg taaacgggca
121 caagttcgtg attgaaggag atggaaaagg gaagcctttc gacggaacac agactatgga
181 ccttacagtc atagaaggcg caccattgcc tttcgcttac gctatcttga caacagtatt
241 cgattacggc aacagggtat tcgccaaata cccagaagac atagcagatt atttcaagca
301 gacatttcct gaggggtact tctgggaacg aagcatgaca tacgaagacc agggcatttg
361 catcgccaca aacgacataa caatgatgaa aggcgtcgac gactgttttg tctataaaat
421 tcgatttgat ggtgtgaact ttcctgccaa tggtccagtt atgcagagga agacgctgaa
481 atgggagcca tccactgaga aaatgtatry gcgtgatgga gtgctgaagg gtgatgttaa
541 catggctctg ttgcttgaag gaggyggcca ttaccgakkt gacwtcaaaa ctacttacag
601 agctaagaag gttgtccagt tgccagacta tcattttgtg gaccatcgca ttgagattgt
661 gagccacgac aaagattaca acaaggttaa gctgtatgag catgccgaag ctcattctgg
721 gctgccgagg caggccaagt aaaggcttaa tgaaaagcca agacgacaac aaggagaaac
781 aaagtatttt ttttgttaaa tttcaaggca tttactcgga attagtattt gatactttcg
841 attcaaggat ttgtttcggg acttgttaga gaccagctct agagttgtat tttgtgaaaa
901 aaagatagtt tcc」であること（ORIGINの欄）
　
（１−３）引用例３
　原査定の拒絶の理由に引用例３として引用された、本願優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった電子的技術情報である、「ACCESSION: AF406766 [gi:15425964], Definition: Montastraea cavernosa green fluorescent protein mRNA, complete cds. [retrieved] Retrieved from the Internet: 平成１９年１１月６日検索URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccoreid=15425964.掲載日　02-SEP-2001」（以下、「引用例３」という。）には、アクセッション番号が「AF406766」である塩基配列に関し、以下の事項が掲載されている。
　
（i）その塩基配列は、Montastraea cavernosa由来のグリーン蛍光タンパク質の完全長mRNAであること（DIFINITION及びSOURCEの欄）
（ii）その塩基配列が
「1 tattcgccct ggtgatttgg aagagagcag atcaagaaca acaagagctg tataaggttt
61 atatcttact tacgtctacc gtcatgagtg tgataaaacc agacatgaag atcaagctgc
121 gtatggaagg cgctgtaaac gggcacaagt tcgtgattga aggagacgga aagggcaagc
181 ctttcgaggg aacacagagt atggacctta cagtcataga aggcgcacca ctgcctttcg
241 cttacgatat cttgacaaca gtattcgatt acggcaacag ggtattcgcc aaatacccac
301 aagacataac agattatttc aagcagacgt ttcctgaggg gtacttctgg gaacgaagca
361 tgacatacga agaccagggc atttgcatcg ccacaaacga cataacaatg atgaaaggcg
421 tcgacgactg ttttgtctat aaaattcgat ttgatggtgt gaactttcct gccaatggtc
481 cagttatgca gaggaagacg ctgaaatggg agccatccac tgagataatg tatgcgcgtg
541 atggagtgct gaagggtgat gttaacatgg ctctgttgct tgaaggaggt ggccattacc
601 gatgtgactt caaaactact tacaaagcta agaaggttgt ccggttgcca gactatcact
661 ttgtggacca tcgcattgag attgtgagcc acgacaaaga ttacaacaag gttaagctgt
721 atgagcatgc cgaagctcrt cmtggactgt craggaaggc caagtaaagg cttaatgaaa
781 agtcaagacg acaacgagga gaaacacaag tagtyttttg ttaaattgga aggcatttac
841 tcggaattag tatttgatac tttcgattca aggatttgtt tcgggatttg ttagagacta
901 gctctagagt tgtattttgt gaaaaaagat agtttccagt ttttgcggga ttacagcatg
961 gggatagact ttttaaactc agttgtggtc aaatacaagt aagaaaactg tagtgagaat
1021 aaacttgtta tcgaagccga aaaaa」であること（ORIGINの欄）
　
（１−４）引用例４
　原査定の拒絶の理由に引用例４として引用された、本願優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった電子的技術情報である、「ACCESSION: AF401282 [gi:15081471], Definition: Montastraea faveolata green fluorescent protein mRNA, complete cds. [retrieved] Retrieved from the Internet: 平成１９年１１月６日検索URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccoreid=15081471.掲載日　05-AUG-2001」（以下、「引用例４」という。）には、アクセッション番号が「AF401282」である塩基配列に関し、以下の事項が掲載されている。
　
（i）その塩基配列は、Montastraea faveolata由来のグリーン蛍光タンパク質の完全長mRNAであること（DIFINITION及びSOURCEの欄）
（ii）その塩基配列が
「1 tattcgccct ggtgatttgg aagagagcag atcaagaaca acaagagctg tataaggttt
61 atatcttact tacgtctacc gtcatgagtg tgataaaacc agacatgaag atcaagctgc
121 gtatggaagg cgctgtaaac gggcacaagt tcgtgattga aggagacgga aagggcaagc
181 ctttcgaggg aacacagagc atggacctta cagtcaaaga aggcgcgcct ctgccttttg
241 cttacgatat cttgacaaca gtattcgatt acggcaacag ggtatttgcc aaatacccac
301 aagatatacc agactatttc aagcagacgt ttcctgaggg gtattcctgg gaacgaagca
361 tgacttacga agaccagggc atttgcgtcg ccacaaacga cataacactg atgaaaggcg
421 tcgatgactg ttttgtctat aaaattcgat ttgatggtgt aaactttcct gccaatggtc
481 cagttatgca aaagaagacg ctgaaatggg agccatccac tgagaaaatg tatgtgcgtg
541 atggagtgct gaagggtgat gttaacatgg ctctgttgct tgaaggaggt ggccattacc
601 gatgtgactt caaaactaca tacaaagcta agaagtttgt ccagttgcca gactatcact
661 ttgtggacca tcgcattgag attttgagcc acgacaaaga ttacaacaag gttaagctgt
721 atgagcatgc cgaagctcat tctgggctgc cgaggcaggc caagtaaagg cttaacaaaa
781 agccaagacg acaacaagga gaaaaacaag tgtctttttt ttattgaaag gcatttactc
841 agaattagta tttggtactt tcaattcaag gatttgtttc gggatttgtt agagactagc
901 tctagggtta aattttgtga aaaaagagtt tttttttcca tcttttgcgg gattacaaca
961 ttaggataga ctttttaaac tcagttgtgg tcaaatgcaa gtaaaaactg tagtgagaat
1021 aaacttgtta tcgaagccga aaaaaa」であること（ORIGINの欄）
　
（１−５）引用例５
　原査定の拒絶の理由で引用例５として引用された、本願の優先日前の平成１４年２月２８日に頒布された、国際公開第０２／１６９４４号（以下、「引用例５」という。）には、以下の事項が記載されている。
　
（i）「少なくとも３００ヌクレオチドの、ポリペプチドに関するコード領域を含む合成核酸分子であって、該核酸分子は、ポリペプチドをコードする野生型核酸配列と、コドンの２５％より多くが異なるコドン組成を有し、そして該異なるコドンでのコドンの無作為選択から得られるような配列の平均数に対して、少なくとも３倍少ない転写調節配列を有し、
ここで、該転写調節配列は、転写因子結合配列、イントロスプライス部位、ポリ（Ａ）付加部位、およびプロモーター配列からなる群より選択され、そしてここで、該合成核酸分子によりコードされる該ポリペプチドは、該野生型核酸配列によりコードされる該ポリペプチドに対して、少なくとも８５％の配列同一性を有する、合成核酸分子。」（請求項１）
　
（ii）「前記合成核酸分子において異なるコドンの多数が、哺乳動物においてより頻繁に用いられる、請求項１に記載の合成核酸分子。」（請求項１４）
　
（iii）「前記合成核酸分子において異なるコドンの大多数が、植物において好ましいコドンである、請求項１に記載の合成核酸分子。」（請求項１６）
　
（iv）「ＹＧ＃８１−６Ｇ０１を親遺伝子として使用して、２つの合成遺伝子配列を設計した。１つは、緑色発光（ＧＲ）を放出するルシフェラーゼをコードし、１つは、赤色発光（ＲＤ）を放出するルシフェラーゼをコードする。両方の遺伝子を、１）哺乳動物細胞における発現のために最適化されたコドン使用頻度を有するように；２）転写調節部位（哺乳動物転写因子結合部位、スプライス部位、ポリ（Ａ）付加部位、およびプロモーター、ならびに原核生物（Ｅ．ｃｏｌｉ）調節部位を含む）の数を減少するように；３）所望でない制限部位（例えば、標準的なクローニング手順を妨げる可能性のある制限部位）を欠失するように；および４）両方が同じ細胞内に存在する場合に遺伝子再編成を最小化するために、互いに比較して低いＤＮＡ配列同一性を有するように、設計した。」（第４３頁第７行〜第１７行）
（v）「さらに、本発明の方法は、任意の遺伝子に有用であるが、特に、レポーター遺伝子ならびにレポーター遺伝子の発現に関連する他の遺伝子（例えば、選択マーカー）に有用である。好ましい遺伝子としては、・・・（途中省略）・・・ＧＦＰ、キシロシダーゼ、チミジンキナーゼ、アラビノシダーゼなどをコードする遺伝子が挙げられるが、これらに限定されない。」（第３５頁第１８行〜第２３行）
　
（vi）「例示的なマーカー遺伝子としては、・・・（途中省略）・・・グリーン蛍光タンパク質遺伝子が挙げられるが、これらに限定されない。」（第３６頁第７行〜第１６行）
　
（vii）「合成Ｒｅｎｉｌｌａルシフェラーゼ遺伝子により哺乳動物細胞における発現が改善されたか否かを決定するために、この遺伝子を、ＳＶ４０プロモーターおよびＳＶ４０初期エンハンサーの制御下で、哺乳動物発現ベクターｐＧＬ３−コントロールベクターにクローニングした（図１３Ａ）。ネイティブのＲｅｎｉｌｌａルシフェラーゼ遺伝子をまた、ｐＧＬ−３コントロールベクターにクローニングし、その結果、合成遺伝子およびネイティブの遺伝子からの発現を比較した。次いで、これらの発現ベクターを、４つの一般的な哺乳動物細胞株（ＣＨＯ、ＮＩＨ３Ｔ３、ＨｅｌａおよびＣＶ−１；表１０）にトランスフェクトし、合成遺伝子  対  ネイティブの遺伝子に関して、ベクター間の発現レベルを比較した。使用したＤＮＡの量は、合成遺伝子が、異なる発現レベルで構成的に増大されることを確認するために、２つの異なるレベルの量であった。結果は、これらの細胞における合成Ｒｅｎｉｌｌａルシフェラーゼ遺伝子に関して、７０〜６００倍の発現を示す（表１０）。」（第７０頁第２８行〜第７１頁第４行）
　
　上記記載事項（i）〜（iv）によれば、引用例５には、ポリペプチドをコードする野生型の核酸配列のコドンと25％超の異なるコドン組成を有するポリペプチドのコーディング領域のヌクレオチドを含有する合成核酸分子であって、前記合成核酸分子が前記野生型の核酸配列の転写調節配列の平均数に比べて少なくとも3倍より少ない転写調節配列を有し、前記転写調節配列が脊椎動物の転写因子結合配列、イントロンスプライス配列、ポリ(A)付加配列またはプロモーター配列であり、前記合成核酸分子によりコードされるポリペプチドが前記野生型の核酸配列によりコードされるポリペプチドと少なくとも85％の配列同一性を有し、かつ前記合成核酸分子中の異なるコドンの大部分が哺乳動物または植物においてより高頻度に使用されるコドンである、合成核酸分子が記載されている。
　
　
（２）対比
 　本願補正発明と引用例５に記載された発明を対比する。
　本願補正発明は、引用例５に記載された発明と
「ポリペプチドをコードする野生型の核酸配列のコドンと25％超の異なるコドン組成を有するポリペプチドのコーディング領域のヌクレオチドを含有する合成核酸分子であって、前記合成核酸分子が前記野生型の核酸配列の転写調節配列の平均数に比べて少なくとも3倍より少ない転写調節配列を有し、前記転写調節配列が脊椎動物の転写因子結合配列、イントロンスプライス配列、ポリ(A)付加配列またはプロモーター配列であり、前記合成核酸分子によりコードされるポリペプチドが前記野生型の核酸配列によりコードされるポリペプチドと少なくとも85％の配列同一性を有し、かつ前記合成核酸分子中の異なるコドンの大部分が哺乳動物または植物においてより高頻度に使用されるコドンである、合成核酸分子。」
である点で一致しているが、以下の点で相違している。
　
相違点：本願補正発明の合成核酸分子は、「蛍光ポリペプチド」のコーディング領域のヌクレオチドを含有するものであるのに対し、引用例５に記載された発明は、単に「ポリペプチド」のコーディング領域のヌクレオチドを含有するものである点。
　
（３）判断
　引用例５には、引用例５に記載の方法によって改変される遺伝子として、グリーン蛍光タンパク質遺伝子（ＧＦＰ遺伝子）を用いることができることが記載されているから（引用例５の記載事項（v）及び（vi）参照。）、当業者であれば、引用例５に記載された合成核酸分子において、改変の対象となるポリペプチドをコードするヌクレオチドとして、蛍光ポリペプチドをコードするヌクレオチドを用いることは、当業者が容易に想起することである。そのときに、蛍光ポリペプチドをコードするヌクレオチドとして、引用例１〜４に記載されたグリーン蛍光タンパク質をコードするヌクレオチドを基に、合成核酸分子を作製することは、当業者が容易に想到し得ることである。
　
　そして、本願補正発明の合成核酸分子が、引用例５の記載から予測できない効果を有しているとは認めることができない。
　
　
　請求人は、以下の点を主張しているので検討する。
（ア）引用例１〜５は、蛍光ポリペプチドをコードする野生型核酸分子の配列も合成核酸分子の配列も開示しておらず、ましてやGFPをコードする野生型核酸分子の配列も合成核酸分子の配列も開示しておらず、特に、配列番号１等の特定の配列からなる核酸がコードする蛍光タンパク質を教示も示唆もしていない点。
　
（イ）効果に関し、本発明に係るhGreenIIは野生型の配列によってコードされる緑色蛍光タンパク質と比較して、蛍光を発する細胞のパーセンテージとして１１５％の増加を示しているように（実施例２を参照）、本発明は、蛍光ポリペプチドにおいて、蛍光強度を増強することができることが本願明細書に実証されていること、及び遺伝子の発現量と、遺伝子の発現による効果（蛍光）とは単純に比較できるものではなく、また、ある遺伝子の発現量とそれと異なる遺伝子の発現量を比較することにも意味があることではない点。
　
　
（ア）の点について
　上記、２．（３）で述べたように、引用例５には、改変の対象となるポリペプチドをコードする遺伝子として、グリーン蛍光ポリペプチド遺伝子を用いることが記載されているのだから、引用例５に記載された発明において、改変の対象となるポリペプチドをコードするヌクレオチドとして、蛍光ポリペプチドをコードするヌクレオチドを用いることは、当業者が当然に動機付けられることである。そして、引用例１〜４には、蛍光ポリペプチドであるＧＦＰをコードするヌクレオチドの塩基配列が記載されていることもまた上述のとおりである。
　
　また、引用例５には、配列番号１等の特定の塩基配列が記載されていないという主張については、本願補正発明も、特定の塩基配列からなる合成核酸分子に限定されているものではないから、当該主張は、本件補正発明の記載に基づかないものであって、採用することができない。
　
（イ）の点について
　請求人は、本願明細書の実施例２の記載を基に本願補正発明の格別な効果を主張するが、実施例２で示された効果は、特定の塩基配列からなる合成核酸分子に関するものであって、本願補正発明自体が、特定の塩基配列からなる合成核酸分子に限定されているものではないから、当該主張は、本件補正発明の進歩性を判断するにあたり、採用できるものでない。
　
　また、引用例５には、ルシフェラーゼ遺伝子においてコドン使用頻度の改善し、転写調節配列を減少させることにより、形質転換された細胞におけるルシフェラーゼの発現量が増加することが記載されている（引用例５の記載事項（vii）参照）。そして、本願補正発明において、蛍光強度が増強したという効果は、引用例５と同様の手法により、合成核酸分子を改変することにより、蛍光ポリペプチドの発現量が増加したことによるものと認められる。
　そうすると、本願補正発明において、形質転換された細胞において蛍光強度が増加したという効果は、遺伝子は違えど、引用例５において、ポリペプチドの発現量が増加した旨の記載から当業者が容易に予測しうる程度のものであるともいえる。
　
　
　なお、当審では、請求人に対して平成２２年９月７日付で、上記と同趣旨の審尋を送付したが、指定期間を過ぎても請求人からは何の応答もない。
　
　
　以上のように、本願補正発明は、引用例５に記載された発明及び周知事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際、独立して特許を受けることができないものである。
　
　
３．むすび
　したがって、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　
　
第３　本願発明について
　平成２０年９月２日付の手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、平成２０年２月２９日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。
「蛍光ポリペプチドをコードする元の核酸配列のコドンと25％超の異なるコドン組成を有する蛍光ポリペプチドのコーディング領域のヌクレオチドを含有する合成核酸分子であって、前記合成核酸分子が前記元の核酸配列の転写調節配列の平均数に比べて少なくとも3倍より少ない転写調節配列を有し、前記転写調節配列が転写因子結合配列、イントロンスプライス配列、ポリ(A)付加配列およびプロモーター配列からなる群から選択され、前記合成核酸分子によりコードされるポリペプチドが前記元の核酸配列によりコードされるポリペプチドと少なくとも85％の配列同一性を有し、かつ前記合成核酸分子中の異なるコドンの大部分が哺乳動物または植物においてより高頻度に使用されるコドンである、合成核酸分子。」
　
　
第４　当審の判断
　本願発明は、本願補正発明から、核酸配列が野生型であるという特定と、転写調節配列が脊椎動物のものであるという特定を省いたものであり、本願補正発明をその態様として含むものである。そうすると、上記第２　２．で述べたのと同じ理由で、本願発明は、引用例５に記載された発明及び周知事項に基づいて、当業者が容易に発明することができたものである。
　
　
第５　むすび
　以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。
　したがって、本願に係るその他の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。