【事件の表示】
　平成９年特許願第２８７５０２号「自己硬化性アルケニル水素化物シロキサンコポリマーおよびコーティング組成物の調製方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１０年７月２８日出願公開、特開平１０−１９５３８６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯 
　本願は、平成９年１０月２１日（優先権主張　１９９６年１０月２４日　アメリカ合衆国）に出願されたものであって、平成１９年４月１９日付けで拒絶理由が通知されたが、それに対する応答がなく、同年１０月１８日付けで拒絶をすべき旨の査定がされ、それに対して、平成２０年１月１８日に拒絶査定不服審判が請求され、同年２月１４日に手続補正書及び手続補正書（方式）が提出され、同年３月２１日付けで前置審査の結果が報告され、当審において平成２２年６月１日付けで審尋がなされ、同年１１月８日に回答書が提出されたものである。
　
第２．平成２０年２月１４日付け手続補正書による補正の却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
平成２０年２月１４日付け手続補正書による補正を却下する。
　
［理由］
１．補正の内容
　平成２０年２月１４日付け手続補正書による補正（以下、「本件補正」という。）の内容は、補正前の特許請求の範囲である
「【請求項１】　ａ）式
ＭuＤqＴrＱs　
で表され、少なくとも２つのＤqを有するシリコーン水素化物コポリマー（式中、各Ｄqは他の全てのＤqとは異なり、
各Ｄqは式
ＳiＲ1Ｒ2Ｏ2/2　
を有し、ここに各ＤqにおけるＲ1およびＲ2は各々独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｄqの各下付添字ｑは独立して１あるいはそれより大きく、
Ｍは式
Ｒ4Ｒ5Ｒ6ＳiＯ1/2　
を有し、ここにＲ4、Ｒ5およびＲ6はそれぞれ独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｍの化学量論的な下付添字ｕは０でなく正の値であり、
Ｔは式
Ｒ7ＳiＯ3/2　
を有し、ここにＲ7は水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｔの化学量論的な下付添字ｒは０または正の値であり、
Ｑは式
ＳiＯ4/2　
を有し、Ｑの化学量論的な下付添字ｓは０または正の値であり、
但し、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは水素でありそして前記シリコーン水素化物コポリマーがアルケニル基を含む場合には水素でないＲ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは２−４０個の炭素原子を有するアルケニル基である）および
ｂ）触媒
を含んでなる硬化性シリコーン組成物。
【請求項２】　前記触媒がヒドロシリル化触媒である請求項１記載の組成物。
【請求項３】　下付添字ｒが０である請求項２記載の組成物。
【請求項４】　下付添字ｓが０である請求項３記載の組成物。
【請求項５】　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5およびＲ6がメチルまたはフェニルである請求項４記載の組成物。
【請求項６】　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5およびＲ6がメチルである請求項５記載の組成物。
【請求項７】　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5およびＲ6がフェニルである請求項６記載の組成物。
【請求項８】　硬化された請求項５記載の組成物。
【請求項９】　ａ）式
ＭuＤqＴrＱs　
で表され、少なくとも２つのＤqを有するシリコーン水素化物コポリマー（式中、各Ｄqは他の全てのＤqとは異なり、
各Ｄqは式
ＳiＲ1Ｒ2Ｏ2/2　
を有し、ここに各ＤqにおけるＲ1およびＲ2は各々独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｄqの各下付添字ｑは独立して１あるいはそれより大きく、
Ｍは式
Ｒ4Ｒ5Ｒ6ＳiＯ1/2　
を有し、ここにＲ4、Ｒ5およびＲ6はそれぞれ独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｍの化学量論的な下付添字ｕは０でなく正の値であり、
Ｔは式
Ｒ7ＳiＯ3/2　
を有し、ここにＲ7は水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｔの化学量論的な下付添字ｒは０または正の値であり、
Ｑは式
ＳiＯ4/2　
を有し、Ｑの化学量論的な下付添字ｓは０または正の値であり、
但し、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは水素でありそして前記シリコーン水素化物コポリマーがアルケニル基を含む場合には水素でないＲ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは２−４０個の炭素原子を有するアルケニル基である）、
ｂ）触媒、
ｃ）乳化剤および
ｄ）水
を含んでなる硬化性エマルジョン。
【請求項１０】　前記触媒がヒドロシリル化触媒である請求項９記載の組成物。」を
「【請求項１】
　実質的に
　ａ）式
ＭuＤqＴrＱs　
で表され、少なくとも２つのＤqを有するシリコーン水素化物コポリマー（式中、各Ｄqは他の全てのＤqとは異なり、
各Ｄqは式
ＳiＲ1Ｒ2Ｏ2/2　
を有し、ここに各ＤqにおけるＲ1およびＲ2は各々独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｄqの各下付添字ｑは独立して１あるいはそれより大きく、
Ｍは式
Ｒ4Ｒ5Ｒ6ＳiＯ1/2　
を有し、ここにＲ4、Ｒ5およびＲ6はそれぞれ独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｍの化学量論的な下付添字ｕは０でなく正の値であり、
Ｔは式
Ｒ7ＳiＯ3/2　
を有し、ここにＲ7は水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｔの化学量論的な下付添字ｒは０または正の値であり、
Ｑは式
ＳiＯ4/2　
を有し、Ｑの化学量論的な下付添字ｓは０または正の値であり、
但し、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは水素でありそして前記シリコーン水素化物コポリマーがアルケニル基を含む場合には水素でないＲ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは２−４０個の炭素原子を有するアルケニル基である）および
ｂ）触媒
からなる硬化性シリコーン組成物であって、
前記触媒がヒドロシリル化触媒である硬化性シリコーン組成物。
【請求項２】
　下付添字ｒが０である請求項１記載の組成物。
【請求項３】
　下付添字ｓが０である請求項２記載の組成物。
【請求項４】
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7がメチルまたはフェニルである請求項３記載の組成物。
【請求項５】
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7がメチルである請求項４記載の組成物。
【請求項６】
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7がフェニルである請求項５記載の組成物。
【請求項７】
　硬化された請求項４記載の組成物。
【請求項８】
　実質的に
　ａ）式
ＭuＤqＴrＱs　
で表され、少なくとも２つのＤｑを有するシリコーン水素化物コポリマー（式中、各Ｄqは他の全てのＤqとは異なり、
各Ｄqは式
ＳiＲ1Ｒ2Ｏ2/2　
を有し、ここに各ＤqにおけるＲ1およびＲ2は各々独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｄqの各下付添字ｑは独立して１あるいはそれより大きく、
Ｍは式
Ｒ4Ｒ5Ｒ6ＳiＯ1/2　
を有し、ここにＲ4、Ｒ5およびＲ6はそれぞれ独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｍの化学量論的な下付添字ｕは０でなく正の値であり、
Ｔは式
Ｒ7ＳiＯ3/2　
を有し、ここにＲ7は水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｔの化学量論的な下付添字ｒは０または正の値であり、
Ｑは式
ＳiＯ4/2　
を有し、Ｑの化学量論的な下付添字ｓは０または正の値であり、
但し、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは水素でありそして前記シリコーン水素化物コポリマーがアルケニル基を含む場合には水素でないＲ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは２−４０個の炭素原子を有するアルケニル基である）、
ｂ）触媒、
ｃ）乳化剤および
ｄ）水
からなる硬化性エマルジョンであって、
前記触媒がヒドロシリル化触媒である硬化性エマルジョン。」と補正するものである。
　
２．補正の採否について
（ア）本件補正は次の補正事項を含むものである。
（１）補正前の請求項１及び９を削除し、それに伴い請求項の番号を繰り上げる補正
（２）補正前の請求項２で引用する補正前の請求項１において、「ａ）……およびｂ）触媒を含んでなる硬化性シリコーン組成物」を「実質的にａ）……およびｂ）触媒からなる硬化性シリコーン組成物」とする補正
（３）補正前の請求項４〜６において、「Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5およびＲ6」を「Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7」とする補正
（４）補正前の請求項１０で引用する補正前の請求項９において、「ａ）……、ｂ）触媒、ｃ）乳化剤およびｄ）水を含んでなる硬化性エマルジョン」を「実質的にａ）……、ｂ）触媒、ｃ）乳化剤およびｄ）水からなる硬化性エマルジョン」とする補正
　
（イ）ここで、補正事項（１）の補正は「請求項の削除」を目的とするものであり、また、補正事項（３）の補正は「明りょうでない記載の釈明」を目的とするものであって、拒絶査定に係る拒絶の理由とされた平成１９年４月１９日付け拒絶理由通知書における理由３に示す事項についてするものであるから、それぞれ特許法等の一部を改正する法律（平成１４年法律第２４号）附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「特許法」という。）第１７条の２第４項第１号及び４号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
　ところで、補正事項（２）及び（４）の補正は、審判請求書の請求の理由に「補正後の請求項１においては、硬化性シリコーン組成物が、実質的にシリコーン水素化物コポリマーと触媒とからなることを明確化しました。」及び「補正後の請求項８においては、硬化性エマルジョンについて、実質的にシリコーン水素化物コポリマーと、触媒と、乳化剤と、水とからなることを明確化しました。」と記載されているように、明りょうでない記載の釈明を目的とするものと認められる。しかし、平成１９年４月１９日付け拒絶理由通知書及び同年１０月１８日付け拒絶査定のいずれにおいても、この点が明りょうでないことを指摘していないことから、同項第４号に掲げる事項中「（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）」の要件を満たしていないので、当該補正は同号に掲げる事項を目的とするものに該当しない。
　なお、請求人は、審判請求書の請求の理由及び回答書において「硬化性シリコーン組成物において、シリコーン水素化物コポリマーや触媒が含有される態様を限定するものでありますから、発明を特定するために必要な事項を限定するものであり、限定的減縮に相当するものと思料いたします。」とも主張している。
　しかしながら、同項第２号に掲げる事項中「請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定する」というのは、
（ｉ）補正前の請求項における「発明を特定するために必要な事項」の一つ以上を、概念的により下位の「発明を特定するために必要な事項」とする補正、あるいは、
（ii）マーカッシュクレーム等、発明を特定するために必要な事項が選択肢として表現されている請求項においては、その選択肢の一部を削除する補正
をいうものであり、そして、上記補正事項（２）及び（４）の補正は、補正前の「発明を特定するために必要な事項」である成分ａ）〜ｄ）のいずれををも概念的により下位のものとする補正ではなく、また選択肢の一部を削除する補正でもないことから、当該補正は同号に掲げる事項、すなわちいわゆる「限定的減縮」を目的とするものに該当しない。
　請求人は「硬化性シリコーン組成物において、シリコーン水素化物コポリマーや触媒が含有される態様を限定するもの」と主張するが、どのような「態様」からどのような「態様」に限定するのか明らかにしておらず、そして、限定する前の「態様」が補正前のいかなる「発明を特定するために必要な事項」に該当するのかも明らかでないから、請求人のこの主張を受け入れることはできない。
　また、当該補正が「請求項の削除」及び「誤記の訂正」を目的とするものにも該当しないことも明らかである。
　
（ウ）なお、仮に請求人が主張するとおり、補正事項（２）及び（４）に係る補正が、同項第２号に掲げる事項、すなわちいわゆる「限定的減縮」を目的とするものであるとしても、以下に示すとおり、いわゆる独立特許要件を満たしていないものであるから、同条第５項で準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものである。
　
（ウ−１）補正事項（１）及び（４）の補正により補正された補正後の請求項８に係る発明（以下、「補正発明８」という。）は、以下のとおりのものである。
「実質的に
　ａ）式
ＭuＤqＴrＱs　
で表され、少なくとも２つのＤｑを有するシリコーン水素化物コポリマー（式中、各Ｄqは他の全てのＤqとは異なり、
各Ｄqは式
ＳiＲ1Ｒ2Ｏ2/2　
を有し、ここに各ＤqにおけるＲ1およびＲ2は各々独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｄqの各下付添字ｑは独立して１あるいはそれより大きく、
Ｍは式
Ｒ4Ｒ5Ｒ6ＳiＯ1/2　
を有し、ここにＲ4、Ｒ5およびＲ6はそれぞれ独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｍの化学量論的な下付添字ｕは０でなく正の値であり、
Ｔは式
Ｒ7ＳiＯ3/2　
を有し、ここにＲ7は水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｔの化学量論的な下付添字ｒは０または正の値であり、
Ｑは式
ＳiＯ4/2　
を有し、Ｑの化学量論的な下付添字ｓは０または正の値であり、
但し、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは水素でありそして前記シリコーン水素化物コポリマーがアルケニル基を含む場合には水素でないＲ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは２−４０個の炭素原子を有するアルケニル基である）、
ｂ）触媒、
ｃ）乳化剤および
ｄ）水
からなる硬化性エマルジョンであって、
前記触媒がヒドロシリル化触媒である硬化性エマルジョン。」
　
（ウ−２）ところで、前置報告書において提示された特開平５−３２９１４号公報（以下、「引用文献４」という。）には、以下の記載が認められる。
４ａ．「【請求項１】無機質充填剤の表面を平均組成式
Ｒ1aＲ2bＨcＳiＯ(4-a-b-c)/2　　　　　（Ｉ）
（式中、Ｒ1はエチレン性不飽和基を含まない炭素数1〜8の置換または非置換の一価の炭化水素基、Ｒ2はエチレン性不飽和基を含む炭素数1〜8の一価の炭化水素基、ａは1.02〜2.01、ｂは0.005〜0.50、ｃは0.005〜0.50で、かつb/c=1/5〜10/1、a+b+c=1.80〜2.20の数を示す。）で表されるポリオルガノハイドロジェンシロキサンのヒドロシリル化反応物で被覆したことを特徴とするシリコーン被覆微粒子。
【請求項２】（Ａ）（ａ）平均組成式
Ｒ1aＲ2bＨcＳiＯ(4-a-b-c)/2　　　　　（Ｉ）
（式中、Ｒ1はエチレン性不飽和基を含まない炭素数1〜8の置換または非置換の一価の炭化水素基、Ｒ2はエチレン性不飽和基を含む炭素数1〜8の一価の炭化水素基、ａは1.02〜2.01、ｂは0.005〜0.50、ｃは0.005〜0.50で、かつb/c=1/5〜10/1、a+b+c=1.80〜2.20の数を示す。）
で表されるポリオルガノハイドロジェンシロキサン　　　100重量部、
（ｂ）乳化剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1〜20重量部、
（ｃ）水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50〜1000重量部
および
（ｄ）硬化触媒（構成金属として）　　　　　　 1×10-6〜1重量部
からなる硬化性シリコーンエマルジョン組成物中に、
（Ｂ）無機充填剤　　　　　　　　　　　　　　　 1〜10000重量部
を添加混合し、これを加熱媒体に分散接触させて微粒子状に硬化させることを特徴とするシリコーン被覆微粒子の製造方法。」（特許請求の範囲の請求項１及び２）
４ｂ．「また、これらを被覆するポリオルガノハイドロジェンシロキサンのケイ素原子上に結合する一方の有機基は、ヒドロシリル化反応に関与しないエチレン性不飽和基を含まない炭素数1〜8の置換または非置換の一価の炭化水素基である。
　非置換の有機基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基などの直鎖または分岐状アルキル基、フェニル基、ナフチル基、キセニル基などのアリール基、ベンジル基、β−フェニルエチル基、メチルベンジル基、ナフチルメチル基などのアラルキル基、およびシクロヘキシル基、シクロペンチル基などのシクロアルキル基などが例示される。」（段落0019〜0020）
４ｃ．「ポリオルガノハイドロジェンシロキサンのケイ素原子上に結合する他方の有機基は、ヒドロシリル化反応によってそのほとんどが消失するエチレン性不飽和基を含む炭素数1〜8の置換または非置換の一価の炭化水素基である。
　エチレン性不飽和基を含む基としては、ビニル基、アリル基、ホモアリル基、5-ヘキセニル基、7-オクテニル基などが例示され、好ましくはビニル基、アリル基である。」（段落0022〜0023）
４ｄ．「このようなポリオルガノハイドロジェンシロキサンにおいて、エチレン性不飽和基を含む基およびＳi-Ｈ基のそれぞれの含有量は、通常、全有機基中0.02〜10％、好ましくは0.05〜5％を成すように選択される。」（段落0031）
４ｅ．「本発明で使用される（Ａ）（ａ）成分のポリオルガノハイドロジェンシロキサンの分子構造は、実質的に直鎖状であることが好ましく、この意味は直鎖状もしくはやや分岐した直鎖状を指称する。また、ケイ素原子結合水素基およびエチレン性不飽和基を含む基は、分子鎖末端および分子鎖中のいずれの位置であってもよく、……」（段落0034）
４ｆ．「（Ａ）（ｄ）成分の硬化触媒は、（Ａ）（ａ）成分のポリオルガノハイドロジェンシロキサンのケイ素原子結合水素原子とエチレン性不飽和基とを付加反応させるためのものであって、コバルト、ロジウム、ニッケル、パラジウムおよび白金系化合物などが例示され、特に限定はされないが白金系化合物が好ましい。」（段落0041）
４ｇ．「実施例１
　ドデシルベンゼンスルホン酸2.0部と蒸留水320部の混合液中に、オクタメチルテトラシロキサン100部、ヘプタメチルシクロテトラシロキサン5.8部、および1,3,5,7-テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン0.6部の混合物を加え、ホモミキサーにより予備撹拌した後、加圧ホモジナイザーを用いて300kgf/cm2の圧力で2回通すことにより、乳化、分散させた。
　この混合液を、コンデンサー、窒素導入口および撹拌機を備えたセパラブルフラスコに移し、85℃で5時間加熱し、5℃で48時間冷却静置した後、10％炭酸ナトリウム水溶液でpH7に中和し、縮合を終了させた。得られたポリオルガノハイドロジェンシロキサン中の前記3種のシクロテトラシロキサンの縮合率は94.6％であった。
　また、前記ポリオルガノハイドロジェンシロキサンエマルジョンの一部をアセトン中に投入してシロキサンポリマーを単離し、IRおよび1Ｈ，13Ｃ，29Ｓi-NMR分析を行った結果、全シロキシ単位中、メチルハイドロジェンシロキシ単位1.42mol%、メチルビニルシロキシ単位0.48mol%それぞれ含まれており、またＧＰＣ測定の結果、重量平均分子量は3.24×105であった。
　一方、前記ポリオルガノハイドロジェンシロキサンエマルジョン350部（固形分23.5％）に対し、塩化白金酸−オレフィン錯塩のO/W型エマルジョン（白金含有量3％）0.82部を25℃にて添加し、60℃で5時間加熱撹拌を行って、硬化性シリコーンエマルジョン組成物（エマルジョン−１と略記）を得た。」（段落0072〜0075）
　
　したがって、上記摘示事項４ａの請求項２の記載からみて、引用文献４には次に示す発明（以下、「引用発明４」という。）が記載されているものといえる。
「（ａ）平均組成式
Ｒ1aＲ2bＨcＳiＯ(4-a-b-c)/2　　　　　（Ｉ）
（式中、Ｒ1はエチレン性不飽和基を含まない炭素数1〜8の置換または非置換の一価の炭化水素基、Ｒ2はエチレン性不飽和基を含む炭素数1〜8の一価の炭化水素基、ａは1.02〜2.01、ｂは0.005〜0.50、ｃは0.005〜0.50で、かつb/c=1/5〜10/1、a+b+c=1.80〜2.20の数を示す。）
で表されるポリオルガノハイドロジェンシロキサン、
（ｂ）乳化剤、
（ｃ）水
および
（ｄ）硬化触媒
からなる硬化性シリコーンエマルジョン組成物。」
　
（ウ−３）補正発明８と引用発明４とを対比する。
　引用発明４における「（ｂ）乳化剤」、「（ｃ）水」及び「硬化性シリコーンエマルジョン組成物」は、それぞれ補正発明８における「ｃ）乳化剤」、「ｄ）水」及び「硬化性エマルジョン」に該当することは明らかである。また、引用発明４における「（ｄ）硬化触媒」は、摘示事項４ｆの記載及び摘示事項４ａの請求項１に「ポリオルガノハイドロジェンシロキサンのヒドロシリル化反応物」との記載からみて、ヒドロシリル化触媒を意味していることが明らかであるから、補正発明８における「ｂ）触媒、前記触媒がヒドロシリル化触媒である」に該当するものである。さらに、引用発明４における「（ａ）ポリオルガノハイドロジェンシロキサン」は、ポリオルガノシロキサン、すなわちシリコーンのケイ素原子に直接水素原子が結合したものであるから、補正発明８における「ａ）シリコーン水素化物コポリマー」と言えるものである。
　そうすると、両発明は「ａ）シリコーン水素化物コポリマー、ｂ）触媒、ｃ）乳化剤およびｄ）水からなる硬化性エマルジョンであって、前記触媒がヒドロシリル化触媒である硬化性エマルジョン」の点で一致しており、「ａ）シリコーン水素化物コポリマー」について、補正発明８では
「式
ＭuＤqＴrＱs　
で表され、少なくとも２つのＤｑを有するシリコーン水素化物コポリマー（式中、各Ｄqは他の全てのＤqとは異なり、
各Ｄqは式
ＳiＲ1Ｒ2Ｏ2/2　
を有し、ここに各ＤqにおけるＲ1およびＲ2は各々独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｄqの各下付添字ｑは独立して１あるいはそれより大きく、
Ｍは式
Ｒ4Ｒ5Ｒ6ＳiＯ1/2　
を有し、ここにＲ4、Ｒ5およびＲ6はそれぞれ独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｍの化学量論的な下付添字ｕは０でなく正の値であり、
Ｔは式
Ｒ7ＳiＯ3/2　
を有し、ここにＲ7は水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｔの化学量論的な下付添字ｒは０または正の値であり、
Ｑは式
ＳiＯ4/2　
を有し、Ｑの化学量論的な下付添字ｓは０または正の値であり、
但し、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは水素でありそして前記シリコーン水素化物コポリマーがアルケニル基を含む場合には水素でないＲ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは２−４０個の炭素原子を有するアルケニル基である）」
と特定するものであるのに対し、引用発明４では
「平均組成式
Ｒ1aＲ2bＨcＳiＯ(4-a-b-c)/2　　　　　（Ｉ）
（式中、Ｒ1はエチレン性不飽和基を含まない炭素数1〜8の置換または非置換の一価の炭化水素基、Ｒ2はエチレン性不飽和基を含む炭素数1〜8の一価の炭化水素基、ａは1.02〜2.01、ｂは0.005〜0.50、ｃは0.005〜0.50で、かつb/c=1/5〜10/1、a+b+c=1.80〜2.20の数を示す。）で表される」と規定している点でとりあえず相違する。
　しかし、摘示事項４ｂ〜４ｅおよび４ｇの記載にかんがみれば、表現は異なるとしても、ポリオルガノシロキサンが少なくとも１個のケイ素原子に結合した水素及び少なくとも１個のケイ素に結合したアルケニル基（エチレン性不飽和基）を有するものである点で相違するものではなく、この点をもって、両発明が相違するということはできない。
　
（Ｃ−４）そうすると、補正発明８は引用文献４に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
３．まとめ
　したがって、本件補正は、特許法第１７条の２第４項の規定に違反しており、仮に同項第２号に掲げる事項を目的とするものであるとしても同条第５項で準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであるから、同法第１５９条第１項で読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３．原査定の拒絶の理由の適否について
１．本願発明
　上記のとおり、平成２０年２月１４日付け手続補正書による補正は却下されたので、本願の請求項１〜１０に係る発明は、願書に最初に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項１〜１０に記載された事項により特定されるとおりのものと認められ、そのうち請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は次のとおりのものと認める。
　
「ａ）式
ＭuＤqＴrＱs　
で表され、少なくとも２つのＤqを有するシリコーン水素化物コポリマー（式中、各Ｄqは他の全てのＤqとは異なり、
各Ｄqは式
ＳiＲ1Ｒ2Ｏ2/2　
を有し、ここに各ＤqにおけるＲ1およびＲ2は各々独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｄqの各下付添字ｑは独立して１あるいはそれより大きく、
Ｍは式
Ｒ4Ｒ5Ｒ6ＳiＯ1/2　
を有し、ここにＲ4、Ｒ5およびＲ6はそれぞれ独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｍの化学量論的な下付添字ｕは０でなく正の値であり、
Ｔは式
Ｒ7ＳiＯ3/2　
を有し、ここにＲ7は水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｔの化学量論的な下付添字ｒは０または正の値であり、
Ｑは式
ＳiＯ4/2　
を有し、Ｑの化学量論的な下付添字ｓは０または正の値であり、
但し、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは水素でありそして前記シリコーン水素化物コポリマーがアルケニル基を含む場合には水素でないＲ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは２−４０個の炭素原子を有するアルケニル基である）および
ｂ）触媒
を含んでなる硬化性シリコーン組成物。」
　
２．原査定の拒絶の理由の概要
　これに対して、原査定の拒絶の理由は、「平成１９年４月１９日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶すべき」というものであり、そして、平成１９年４月１９日付け拒絶理由通知書には理由１として、「本願請求項１〜１０に係る発明が、引用文献１又は２に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。」と、また、同理由２として、「本願請求項１〜１０に係る発明が、引用文献１−３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」と指摘している。
　なお、引用文献１及び３として提示された刊行物はそれぞれ「特開平３−２５２４５８号公報」及び「特開平７−１４５２４０号公報」である。
　
３．判断
　そこで、本願発明１に関し、上記理由１及び２について検討する。
（ア）引用文献１（特開平３−２５２４５８号公報）には、以下の記載が認められる。
１ａ．「(1) (A)ケイ素原子に結合したビニル基及び水素原子を有するオルガノポリシロキサン、
　(B)下記平均組成式、
　　　 ＲaＨbＳiＯ
4-a-b
　　　　　　　　　　2　
　　式中、Ｒは脂肪族不飽和基を含有しない置換又は非置換の一価炭化水素基、
　　　ａ及びｂは、０＜ａ＜３，０＜ｂ≦２，且つ、１≦ａ＋ｂ≦３，を満足する数である、
で示され、１分子中にケイ素原子に結合した水素原子を２個以上有するオルガノハイドロジエンポリシロキサン、
　(C)付加反応触媒、
を含有するオルガノポリシロキサン組成物であって、
　前記オルガノポリシロキサン(A)においては、ケイ素原子に結合した側鎖基全体に対するビニル基及び水素原子の割合が、それぞれ平均で0.05〜4.0モル％の範囲にあり、且つ該水素原子は、該ビニル基１個に対して0.05〜1.8個の含有割合となっており、
　前記オルガノハイドロジエンポリシロキサン(B)は、(A)及び(B)成分中のケイ素原子に結合した水素原子の合計数が、(A)成分のケイ素原子に結合したビニル基１個に対して0.5〜２個となる割合で配合されていることを特徴とするオルガノポリシロキサン組成物。
(2) 請求項(1)に記載の組成物を硬化させてなる硬化物。」（特許請求の範囲の請求項１及び２）
１ｂ．「
(A) オルガノポリシロキサン
　本発明において使用する(A)成分のオルガノポリシロキサンは、１分子中にケイ素原子に結合したビニル基及び水素原子を有するものであり、直鎖状又は分岐状のものである。
　このオルガノポリシロキサンは、例えば、下記平均組成式〔II〕：
　　　　　Ｒ'cＳiＯ
4-c
　　　　　　　　　　2　
　　式中、Ｒ'は、ケイ素原子に結合した側鎖基を示すものであって、ビニル基、水素原子、及び脂肪族不飽和基を除く置換又は非置換の一価の炭化水素基を表し、
　　　ｃは、1.8〜3.0の数である、
で表される。ケイ素原子に結合したビニル基及び水素原子は、分子鎖の末端のケイ素原子に結合していてもよいし、分子鎖の途中のケイ素原子に結合していてもよい。
　かかるオルガノポリシロキサンにおいて、上記ビニル基の含有割合は、一分子中のケイ素原子に結合した側鎖基（末端の基を含む）全体に対して、平均で0.05〜4.0モル％、好ましくは0.2〜2.0モル％であり、同様の基準で、前記水素原子の含有割合は、平均で0.05〜4.0モル％、好ましくは0.1〜2.0モル％である。……
　またこのオルガノポリシロキサン中に含まれる上記水素原子は、前記ビニル基１個当たり0.05〜1.8個、好ましくは0.06〜0.9個の割合とする。……
　さらに、前記ビニル基及び水素原子以外の、ケイ素原子に結合した側鎖基は、脂肪族不飽和基を除く置換又は非置換の一価の炭化水素基であり、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基等のアルキル基、２−フェニルエチル基、２−フェニルプロピル基等のアラルキル基、フェニル基、トリル基などのアリール基、及び3,3,3−トリフルオロプロピル基等の置換炭化水素基が例示されるが、合成が容易なことと、得られるゲルの耐熱性や物理的性質からメチル基であることが好ましい。
　このような(A)成分のオルガノポリシロキサンの具体例としては、例えば以下のものを例示することができる。
（上記の式中、ａ〜ｒはそれぞれ正の整数）」（3頁左上欄1行〜右下欄下から10行）
１ｃ．「
(C) 付加反応触媒
　本発明に用いられる付加反応触媒は(A)成分のビニル基と、(A)及び(B)成分のヒドロシリル基との間の付加反応を促進するいかなる触媒でもよく、例えば塩化白金酸、アルコール変性塩化白金酸、塩化白金酸とオレフィン類又はビニルシロキサン若しくはアセチレン化合物との配位化合物、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム、クロロトリス（トリフェニルホスフィン）ロジウム等が使用されるが、特に好ましいのは白金系のものである。」（4頁左下欄4〜14行）
　
　したがって、上記摘示事項１ａの請求項１の記載からみて、引用文献１には次に示す発明（以下、「引用発明１」という。）が記載されているものといえる。
「(A) ケイ素原子に結合したビニル基及び水素原子を有するオルガノポリシロキサン、
(B) 特定の平均組成式で示されるオルガノハイドロジェンポリシロキサン、
及び
(C) 付加反応触媒、
を含有するオルガノポリシロキサン組成物」
　
　そこで、本願発明１と引用発明１とを対比する。
　引用発明１における「(C) 付加反応触媒」は、摘示事項１ｃの記載からみて、ヒドロシリル化触媒にほかならず、本願発明１の「ｂ）触媒」に相当するものであることは明らかである。また、引用発明１における「(A) ケイ素に結合したビニル基及び水素原子を有するオルガノポリシロキサン」は、オルガノポリシロキサン、すなわちシリコーンのケイ素原子に直接水素原子が結合したものであるから、本願発明１における「ａ）シリコーン水素化物コポリマー」といえるものである。さらに、引例発明１における「オルガノポリシロキサン組成物」は、摘示事項１ａの請求項２に記載されるように硬化性のものであるから、本願発明１における「硬化性シリコーン組成物」といえるものである。
　そうすると、両発明は「ａ）シリコーン水素化物コポリマーおよびｂ）触媒を含んでなる硬化性シリコーン組成物」の点で一致しており、次の点でとりあえず相違している。
○相違点１：
「ａ）シリコーン水素化物コポリマー」について、本願発明１では
「式
ＭuＤqＴrＱs　
で表され、少なくとも２つのＤqを有するシリコーン水素化物コポリマー（式中、各Ｄqは他の全てのＤqとは異なり、
各Ｄqは式
ＳiＲ1Ｒ2Ｏ2/2　
を有し、ここに各ＤqにおけるＲ1およびＲ2は各々独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｄqの各下付添字ｑは独立して１あるいはそれより大きく、
Ｍは式
Ｒ4Ｒ5Ｒ6ＳiＯ1/2　
を有し、ここにＲ4、Ｒ5およびＲ6はそれぞれ独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｍの化学量論的な下付添字ｕは０でなく正の値であり、
Ｔは式
Ｒ7ＳiＯ3/2　
を有し、ここにＲ7は水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｔの化学量論的な下付添字ｒは０または正の値であり、
Ｑは式
ＳiＯ4/2　
を有し、Ｑの化学量論的な下付添字ｓは０または正の値であり、
但し、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは水素でありそして前記シリコーン水素化物コポリマーがアルケニル基を含む場合には水素でないＲ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは２−４０個の炭素原子を有するアルケニル基である）」
と特定するものであるのに対し、引用発明１では
「ケイ素原子に結合したビニル基及び水素原子を有するオルガノポリシロキサンであって、ケイ素原子に結合した側鎖基全体に対するビニル基及び水素原子の割合が、それぞれ平均で0.05〜4.0モル％の範囲にあり、且つ該水素原子は、該ビニル基１個に対して0.05〜1.8個の含有割合である」と規定している点
○相違点２：
引用発明１においては、さらに「(B) 特定の平均組成式で示されるオルガノハイドロジェンポリシロキサン」を含有することを規定しているのに対し、本願発明１ではこのようなオルガノハイドロジェンポリシロキサンを含有することについて特に触れていない点
　
≪相違点１について≫
　引用発明１における「(A) ケイ素原子に結合したビニル基及び水素原子を有するオルガノポリシロキサン」については、摘示事項１ｂに示したとおりのものであるが、その具体例として化学式で記載されたものは、本願発明１で示す記号を用いると、順に、ＭviＤaＤHbＭvi、ＭviＤphcＤdＤHeＭvi、ＭＤvifＤHgＤhＭ、(Ｍi/Ｍvij/ＭHk)ＤlＴm、ＭviＤoＤvipＭH、ＭHＤqＤvirＭH（ａ〜ｒはそれぞれ正の整数）で示されるものであり、そうすると、このオルガノポリシロキサンは本願発明１における「ａ）式ＭuＤqＴrＱsで表され、少なくとも２つのＤqを有するシリコーン水素化コポリマー」の定義に合致するものといえ、この点において両者は相違するとはいえない。
　
≪相違点２について≫
　この相違点２に検討するに、本願発明１においても、「ａ）シリコーン水素化物コポリマー及びｂ）触媒を含んでなる」と特定するものであり、他の成分を含むことについて文言上除外するものではないこと、また、本願明細書段落0029には「成分（ａ）および成分（ｂ）が合計して１００．００重量％に至らないときには、追加の任意成分が加えられる。」と記載されていること、さらに、本願明細書の段落0042〜0043に記載された実施例１及び２では、水素化ポリマー（アルケニル水素化ポリマーではない）を合成し、この水素化ポリマーが「ヒドロシリル化に首尾良く利用できた」ことを示しており、当該水素化ポリマーはオルガノハイドロジェンポリシロキサンに該当するものであることにかんがみれば、結局、本願発明１においても「オルガノハイドロジェンポリマー」を含有させることについて排除していないものと解される。（なお、「ヒドロシリル化に利用できる」とは、ヒドロシリル化されるものの存在が不可欠であるが、「水素化ポリマー」自体はビニル基等の不飽和基を有していないのでヒドロシリル化されることはなく、したがって「水素化ポリマー」以外にヒドロシリル化される物質が系内に共存していなければならないことは自明である。）
　したがって、上記相違点２で示した点は実質的に相違点とすることはできない。
　
　そうすると、本願発明１は引用文献１に記載された発明である。
　
（イ）引用文献３（特開平７−１４５２４０号公報）には、以下の記載が認められる。
３ａ．「【請求項１】　式Ｉ
【化１】
［式中、Ｒ1は１〜８個の炭素原子を有する飽和、不飽和もしくはアリール系の炭化水素、または１〜８個の炭素原子を有するハロゲン化された炭化水素より成る群の中から選択され、Ｒ2はＲ1と同一でもよく、または酸素原子に結合したＲ1基であることができ、Ｒ3はＲ1と同一でもよく、または水素もしくはＯＨであってもよく、ｎは１〜５０００であることができ、最終生成物中のＲ1＋Ｒ2＋Ｒ3の総和とケイ素原子との比は１．９〜２．１である］のオルガノシロキサンの製造方法であって、式II
【化２】
［式中、Ｒ1、Ｒ2およびＲ3は上記定義と同じであり、ｒは５００〜１５，０００の値を有する］のシロキサンと、式III
【化３】
［式中、Ｒ1、Ｒ2およびＲ3は上記定義と同じであり、ｓは０〜３００の値を有する］のシロキサンとの混合物（ただし、式IIと式IIIのシラノールの総量は約７５０重量ppmを超えない）を、式IIと式IIIのオルガノシロキサンの前記混合物の環状体含量を実質的に増大させないで前記混合物を不均化することが可能な化合物からなる触媒を不均化に有効な量で存在させて不均化し、その後式Ｉのオルガノシロキサンを回収することからなる方法。
【請求項２】　前記触媒化合物が、約９０℃の温度で比較的短い時間内、すなわち約３０〜約９０分の範囲内に、式IIのポリオルガノシロキサンと式IIIのポリオルガノシロキサンとの混合物を式Ｉの不均化した生成物に変換させるが、同時に環状副生物の含量は実質的に増大させることがないという能力を有している、請求項１記載の方法。
【請求項３】　前記触媒化合物が、リン‐窒素ホモポリマーもしくはオリゴマー性化合物、その誘導体、その錯体、硫酸、フッ素化アルカンスルホン酸、カオリンクレー、またはこれらの任意の混合物の中から選択される、請求項１記載の方法。
【請求項４】　触媒が、式Ｃl3ＰＮ(ＰＮＣl2)xＰＣl3・ＰＣl6［ｘ＝０、１または２］のものである、請求項１記載の方法。
【請求項５】　触媒が、一般式（Ｉａ）
Ｏ(Ｘ)2-mＹmＰ{ＮＰ(Ｘ)2}nＮＰ(Ｘ)3-q(Ｙ)q　
または一般式（Ｉｂ）
Ｏ(Ｘ)2-mＹmＰ{ＮＰ(Ｘ)2}nＮ(Ｈ)Ｐ(Ｏ)(Ｘ)2-p(Ｙ)p　
［式中、ｎ＝０または１〜８の整数、ｍ＝０または整数１、ｐ＝０または整数１、ｑ＝０または１〜２の整数、Ｘはハロゲンであり、ＹはＯＨ、ＯＲまたはＯ(Ｏ)ＣＲ（Ｒはアルキルまたはアリール）である］のものである、請求項１記載の方法。
【請求項６】　触媒が、式（Ｉｃ）
ＯＣl2Ｐ(ＮＰＣl2)nＮＰＣl2ＯＨ
または式（Ｉｄ）
ＯＣl2Ｐ(ＮＰＣl2)nＮ(Ｈ)ＰＣl2Ｏ
または式（Ｉｅ）
ＯＣl2Ｐ(ＮＰＣl2)nＮＰＣl3　
［式中、ｎは０または１〜８の整数である］のものである、請求項１記載の方法。
【請求項７】　触媒が、式Ｃl3Ｐ(ＮＰＣl2)xＮＰＣl3・ＳbＣl6（ｘ＝２）のものである、請求項１記載の方法。
【請求項８】　触媒が、線状の塩化ホスホニトリルと酢酸との反応生成物である、請求項１記載の方法。
【請求項９】　触媒が、トリフルオロメタンスルホン酸またはカオリンクレーである、請求項１記載の方法。
【請求項１０】　ｎが５〜１０００の整数である、請求項１記載の方法。」（特許請求の範囲の請求項１〜１０）
３ｂ．「本発明を使用すると、ケイ素-ビニル単位とケイ素-水素化物単位を含有するコポリマーが、分子量を不当に制限することなく、環状体を多量に生成することなく、塩酸を生成することもなく、不均化によって簡単に製造することができる。ビニルと水素化物を両方とも含有するポリマーはまたシリコーン剥離コーティングの製造に使用することもできる。」（段落0040）
３ｃ．「
実施例６
この実施例には同じポリマー中にビニル基と水素化物基を含有するポリマーの製造例を示す。粘度１０，０００cpsのポリジメチルシロキサン２５０ｇを、メチル水素シロキサンのみを含有するトリメチルで末端が停止した６７cpsのシリコーンオイル５０ｇおよびトリメチルシロキサンで末端が停止しておりメチルビニルシロキサン１３モル％とジメチルシロキサン８７モル％とを含有する２５０，０００cpsのオイル５０gとを混合した。得られた混合物の粘度は２２，８００cpsであった。この混合物を９０℃に加熱し、実施例１の触媒３０ppmをメチレンクロライド溶液として加えた。混合物を数時間掻き混ぜ、バッチを冷却した。この不均化した生成物の最終粘度は７００cpsであり、これは生成物中のＭ基とＤ基の総量に対して期待される粘度にほぼ等しい。出発混合物は、かなり違った粘度の材料のブレンドを用いた結果広い分子量分布をもっていた。最終生成物は単一モードの分布をもっており、多分散度インデックスは１．７５であった。これは充分に不均化されたシロキサンポリマーの通常の値である。」（段落0053）
　
　引用文献３には、上記摘示事項３ａ及び３ｃの記載からみて、同じポリマー中にビニル基と水素化物基を含有するオルガノポリシロキサンコポリマーが記載されており、そして、摘示事項３ｂの記載から、当該コポリマーがコーティングの製造に使用されることが示されていることから、当該コポリマーは硬化性であることが明らかである。
　
　そうすると、引用文献３には、次に示す発明（以下、「引用発明３」という。）が記載されているものといえる。
「ケイ素-ビニル単位とケイ素-水素化物単位の両方とも含有するオルガノポリシロキサンコポリマーを含有する硬化性組成物」
　
　そこで、本願発明１と引用発明３とを対比する。
　引用発明３における「ケイ素-ビニル単位とケイ素-水素化物単位の両方とも含有するオルガノポリシロキサンコポリマー」は、オルガノポリシロキサン、すなわちシリコーンのケイ素原子に直接水素原子が結合したものであるから、本願発明１における「ａ）シリコーン水素化物コポリマー」といえるものである。また、引例発明３における「硬化性組成物」は、オルガノポリシロキサン、すなわちシリコーンを含有するものであるから、本願発明１における「硬化性シリコーン組成物」といえるものである。
　
　そうすると、両発明は「ａ）シリコーン水素化物コポリマーを含んでなる硬化性シリコーン組成物」の点で一致するが、次の点で相違する。
　
○相違点３：
「ａ）シリコーン水素化物コポリマー」について、本願発明１では
「式
ＭuＤqＴrＱs　
で表され、少なくとも２つのＤqを有するシリコーン水素化物コポリマー（式中、各Ｄqは他の全てのＤqとは異なり、
各Ｄqは式
ＳiＲ1Ｒ2Ｏ2/2　
を有し、ここに各ＤqにおけるＲ1およびＲ2は各々独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｄqの各下付添字ｑは独立して１あるいはそれより大きく、
Ｍは式
Ｒ4Ｒ5Ｒ6ＳiＯ1/2　
を有し、ここにＲ4、Ｒ5およびＲ6はそれぞれ独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｍの化学量論的な下付添字ｕは０でなく正の値であり、
Ｔは式
Ｒ7ＳiＯ3/2　
を有し、ここにＲ7は水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれ、Ｔの化学量論的な下付添字ｒは０または正の値であり、
Ｑは式
ＳiＯ4/2　
を有し、Ｑの化学量論的な下付添字ｓは０または正の値であり、
但し、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは水素でありそして前記シリコーン水素化物コポリマーがアルケニル基を含む場合には水素でないＲ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つは２−４０個の炭素原子を有するアルケニル基である）」
と特定するものであるのに対し、引用発明３ではそのような特定はない点
○相違点４：
本願発明１においてはさらに「ｂ）触媒」を含有することが特定されているのに対し、引用発明３では触媒について規定されていない点
　
≪相違点３について≫
　本願発明１における「ａ）シリコーン水素化物コポリマー」に対応する引用発明３における「ケイ素-ビニル単位とケイ素-水素化物単位の両方とも含有するオルガノポリシロキサンコポリマー」とは、摘示事項３ａの請求項１に記載された
式Ｉ
【化１】
［式中、Ｒ1は１〜８個の炭素原子を有する飽和、不飽和もしくはアリール系の炭化水素、または１〜８個の炭素原子を有するハロゲン化された炭化水素より成る群の中から選択され、Ｒ2はＲ1と同一でもよく、または酸素原子に結合したＲ1基であることができ、Ｒ3はＲ1と同一でもよく、または水素もしくはＯＨであってもよく、ｎは１〜５０００であることができ、最終生成物中のＲ1＋Ｒ2＋Ｒ3の総和とケイ素原子との比は１．９〜２．１である］のオルガノシロキサンであって、すべてのＲ1、Ｒ2及びＲ3のうち少なくとも一つが不飽和炭化水素、特にビニル基であり、すべてのＲ3のうち少なくとも一つが水素であるものである。
　ここで、引用文献３の摘示事項３ｃに記載された実施例６に記載されたオルガノポリシロキサンコポリマーの製造方法は、本願明細書の実施例７（段落0049）に記載されたシリコーン水素化物ポリマーの製造方法と使用する触媒を含めて実質的に相違しないものである。そうすると、引用発明３における「ケイ素-ビニル単位とケイ素-水素化物単位の両方とも含有するオルガノポリシロキサンコポリマー」とは本願発明１における「ａ）式ＭuＤqＴrＱsで表され、少なくとも２つのＤqを有する成分のシリコーン水素化物コポリマー」と実質的に相違するものではない。
　
≪相違点４について≫
　ビニル基と水素原子を両方含有するオルガノポリシロキサンを硬化する際に、触媒（ヒドロキシル触媒）を使用することは本願出願前の周知・慣用技術である。（例えば、引用文献１（上記摘示事項１ｃ）には、(A)成分のビニル基とヒドロシリル基との間の付加反応を促進させるために触媒を使用することが記載されており、また、引用文献４（上記摘示事項４ｆ）にも、ポリオルガノハイドロジェンシロキサンのケイ素原子結合水素原子とエチレン性不飽和基とを付加反応させるために触媒を使用することが記載されている。）
　そうすると、引用発明３において、さらに触媒を含有させることにより本願発明１とすることは当業者が容易に想到し得たものと認められる。
　
　なお、請求人は審判請求書の請求の理由において、以下のとおり述べている。
「引用文献３に記載の発明においては、確かにオルガノシロキサンの製造方法が開示されてはおりますが、これを製造する反応は不均化反応であります。ここで、一般に不均化反応を生起させた場合、生成物としては、複数の種類の分子の集合物が得られると考えられます。
　補正後の本願発明においては、硬化性シリコーン組成物や硬化性エマルジョンは自己硬化性のものであり、ここに含まれるシリコーン化合物は、実質的に一種類であると考えられます。このため、複数の種類のシリコーン分子の集合体を生成させる引用文献３に記載の発明に、他の文献に記載の発明の構成を追加したとしても、補正後の本願発明の構成には到達しないと考えられます。」
　しかし、上記したとおり、引用文献３における実施例６に記載されたものと本願明細書の実施例７に記載されたものとは、その触媒を含めて本質的に相違するものではなく、本願明細書の実施例７のものも引用文献３に記載された不均化反応に基づくものと解される。このことは、本願明細書段落0019では「ａ）シリコーン水素化物コポリマー」を製造するための反応３で使用するルイス酸触媒（窒化ハロゲン化燐触媒）について記載しているが、そこで引用する「米国特許第５，４２０，２２１号明細書」に対応する日本における特許出願の公開公報が引用文献３であることにかんがみれば、明らかである。
　
（ウ）請求人は回答書において補正案を提示しているので、その点について検討しておく。
　当該補正案の内容は、請求項１についてみると、実質的にａ）成分のシリコーン水素化コポリマーとｂ）成分の触媒からなるシリコーン組成物とするものであって、ここで、ａ）成分のシリコーン水素化物コポリマーとしてアルケニル基を全く含まず、Ｍ及びＤqのいずれにも必ず水素原子を含有するものに限定するとともに、シリコーン組成物が「硬化性」であることを削除するものである。
　請求人は、補正の根拠として、回答書において次のとおり述べている。
「出願当初の明細書の段落００２６には、各ＤqにおけるＲ1およびＲ2が各々独立して水素および炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれることが記載されており、これらが水素原子になり得るとの選択肢が示されております。また、出願当初明細書の同段落には、ＭにおけるＲ4、Ｒ5及びＲ6がそれぞれ独立して水素及び炭素原子数１−４０の一価の炭化水素基からなる群から選ばれることが記載されており、これらが水素原子になり得るとの選択肢が示されております。
　また、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7のいずれもがアルケニル基でないことについては、出願当初の明細書の段落００４２及び００４３に記載された実施例１及び２に示されております。
　また、請求項４〜６についての補正は、請求項１において補正前から存在していた「Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7の一つが水素原子であり」という規定との齟齬を回避するためのものです。
　さらに、補正後の請求項１及び７におけるシリコーン水素化コポリマーでは、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6およびＲ7のいずれもがアルケニル基でないものとなりますので、請求項１及び７に係る発明から「硬化性」との文言を削除いたしました。
　以上の通りですので、上記補正案には何ら新規事項は加入されておりません。」
　しかし、以下の理由により上記主張は採用できず、当該補正案は新規事項を追加するものである。
　すなわち、本願明細書には、「本発明の硬化性組成物は、ａ）……およびｂ）ヒドロシリル化触媒を含む。」（段落0026）、「硬化性のシリコーン組成物としては、成分（ａ）のアルケニル水素化物は、組成物全体の約１乃至約９９．９９重量％、……の範囲である。成分（ｂ）の触媒は、約０．０１乃至約５重量％、……の範囲である。成分（ｂ）はアルケニル水素化物の硬化のための触媒である。」（段落0028）及び「これらの樹脂組成物およびエマルジョン組成物のいずれも自己硬化性のアルケニル水素化物およびヒドロシリル化触媒を含む。」（段落0030）と記載されており、これらの記載からすれば、ｂ）成分の（ヒドロシリル化）触媒は、あくまでもアルケニル水素化物と組み合わせて用いるものであり、アルケニル基を持たない「シリコーン水素化コポリマー」と組み合わせることについては出願当初明細書に記載されたものではない。
　請求人が述べる実施例１及び２は，確かにアルケニル基を持たない「シリコーン水素化コポリマー」を合成し、当該水素化コポリマーは「ヒドロシリル化に首尾よく利用できた」ことを記載してはいるが、上記したとおり当該水素化コポリマーと触媒のみではヒドロシリル化反応は起こりえないことから、この記載をもって、「実質的にａ）成分のシリコーン水素化コポリマーとｂ）成分の触媒からなる（硬化性でない）シリコーン組成物」が記載されているとすることはできない。
　そうすると、請求人が回答書において提示した補正案は受け入れられるものではない。
　
４．むすび
　以上のとおり、本願発明１は引用文献１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができず、また、引用文献３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから同条第２項の規定により特許を受けることができない。
　したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。