【事件の表示】
　特願２００１−５６１７６３「トリグリセリド減少治療薬を同定するステアロイルＣｏＡデサチュラーゼを使用する方法と組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１３年　８月３０日国際公開、ＷＯ０１／６２９５４、平成１５年１１月１８日国内公表、特表２００３−５３３９７８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成１３年２月２３日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２０００年２月２４日　米国、２０００年７月３１日　米国、２０００年１２月１５日　米国）とする出願であって、平成１９年５月１４日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたが、同年７月２６日付で拒絶査定がなされ、これに対して、同年１０月２９日付で拒絶査定に対する審判請求がなされ、同日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
第２　平成１９年１０月２９日付の手続補正についての補正の却下の決定 
［補正却下の決定の結論］ 
　平成１９年１０月２９日付の手続補正を却下する。 
　
［理由］ 
１．補正後の本願発明 
　本件補正は、平成１９年５月１４日付で補正された特許請求の範囲の請求項１１−４５を削除するとともに、請求項９
「【請求項９】
　前記放射能標識基質がＣ９およびＣ１０にトリチウム原子を含むステアロイルＣｏＡであることを特徴とする請求項５記載の方法。」（以下、「補正前発明９」という。）を、
「【請求項９】
　前記放射性標識基質がＣ９およびまたはＣ１０にトリチウム原子を含むステアロイルＣｏＡであることを特徴とする請求項５記載の方法。」（以下、「補正後発明９」という。）とする補正（以下、「本件補正１」という。）、
及び、特許請求の範囲の請求項１１
「【請求項１１】
　哺乳類ＳＣＤ１調節剤を同定する方法であって、
　ａ）ヒトデルタ−５デサチュラーゼまたはデルタ−６デサチュラーゼの活性を事実上阻害しない試験化合物を非ヒト哺乳類に投与し、また
　ｂ）前記投与に続き、前記非ヒト哺乳類の血漿でのデサチュレーション指数を測定する、
ことを含み、ここでデサチュレーション指数の変化が前記非ヒト哺乳類でのＳＣＤ１酵素活性を調節することを特徴とする哺乳類ＳＣＤ１調節剤を同定する方法。」及びそれを引用する請求項１２−１６を追加する補正（以下、「本件補正２」という。）を含むものである。
　
２．目的要件違反について 
（２−１）本件補正１
　補正前発明９において、トリチウム原子が導入される当該基質の位置は、「Ｃ９およびＣ１０」であるから、当該基質の「Ｃ９の位置とＣ１０の位置の両方」にトリチウム原子が導入されるものであると解される。
　一方、補正後発明９のトリチウム原子が導入される当該基質の位置は、「Ｃ９およびまたはＣ１０」であるから、当該基質の「Ｃ９の位置とＣ１０の位置の両方」、「Ｃ９の位置のみ」、又は、「Ｃ１０の位置のみ」にトリチウム原子が導入されるものであると解される。
　したがって、本件補正１は、補正前発明９を実質的に拡張するものであり、補正前発明９を特定するために必要な事項をさらに限定したものとはいえない。
　また、本件補正１が、誤記の訂正、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についての明瞭でない記載の釈明を目的とする補正ではないことは明らかである。
　
（２−２）本件補正２
　平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号の規定は、請求項の発明特定事項を限定して減縮補正する態様により、補正前の請求項と補正後の請求項とが実質的に一対一の対応関係に立つ補正を定めたものである。
　本件補正２は、平成１９年５月１４日付で補正された特許請求の範囲には記載されていなかった請求項１１−１６を追加するものであり、対応する補正前の請求項が存在しないものであるから、補正前の請求項と補正後の請求項とが実質的に一対一の対応関係に立つ補正であるとはいえず、本件補正２は、請求項の数を増加させる補正である。
　また、この補正が、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とする補正ではないことは明らかである。
　
３．むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について 
１．本願発明
　平成１９年１０月２９日の手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項１、請求項１１、請求項２６、請求項３１、請求項３６、請求項４１に係る発明（以下、「本願発明１」、「本願発明１１」、「本願発明２６」、「本願発明３１」、「本願発明３６」、「本願発明４１」という。）は、平成１９年５月１４日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項１、請求項１１、請求項２６、請求項３１、請求項３６、請求項４１に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
　
「【請求項１】
　哺乳類ステアロイルＣｏＡデサチュラーゼ（ＳＣＤ１）調節剤を同定する方法であって、
　ａ）生理学的条件の下で化学薬剤と哺乳類ＳＣＤ１酵素活性を持つミクロソームとをｉｎ　ｖｉｔｒｏで接触させ、
　ｂ）前記接触に起因する前記ＳＣＤ１酵素活性の変化を検出する、
ことを含み、ここで前記化学薬剤がヒトデルタ−５デサチュラーゼまたはデルタ−６デサチュラーゼの活性を事実上阻害せず、これによりＳＣＤ１調節剤を同定することを特徴とする方法。」
　
「【請求項１１】
　ステアロイルＣｏＡデサチュラーゼ（ＳＣＤ１）遺伝子の発現を調節する薬剤を同定する方法であって、
　ａ）レポーター遺伝子に操作可能に結合され、また前記レポーター遺伝子が発現される条件下で、配列識別番号１のＳＣＤ１プロモーターを含むポリヌクレオチド構成体に化学薬剤をｉｎ　ｖｉｔｒｏで接触させ、および
　ｂ）前記接触に起因する前記レポーター遺伝子発現の変化を検出する、
ことを含み、これにより前記化学薬剤をＳＣＤ１遺伝子発現調節剤として同定することを特徴とする方法。」
　
「【請求項２６】
　哺乳類の血清トリグリセリド水準を減少させる薬剤を同定する方法であって、
　（ａ）試験化合物を非ヒト哺乳類に投与し、および
　（ｂ）前記接触に続き前記哺乳類の血清内の脂肪酸組成物を測定する、
ことを含み、前記投与に続く前記脂肪酸の減少は前記哺乳類の血清トリグリセリド水準を減少させる薬剤として前記試験化合物を同定することを特徴とする方法。」
　
「【請求項３１】
　哺乳類の血清ＨＤＬ水準を増加させる薬剤を同定する方法であって、
　（ａ）試験化合物を非ヒト哺乳類に投与し、および
　（ｂ）前記接触に続き前記哺乳類の血清内の脂肪酸組成物を測定する、
ことを含み、前記投与に続く前記脂肪酸の減少は前記哺乳類の血清ＨＤＬ水準を増加させる薬剤として前記試験化合物を同定することを特徴とする方法。」
　
「【請求項３６】
　哺乳類のｂｏｄｙ−ｍａｓｓ　ｉｎｄｅｘ（ＢＭＩ）を減少させる薬剤を同定する方法であって、
　（ａ）試験化合物を非ヒト哺乳類に投与し、および
　（ｂ）前記接触に続き前記哺乳類の血清内の脂肪酸組成物を測定する、
ことを含み、前記投与に続く前記脂肪酸組成物の減少は前記哺乳類のＢＭＩを減少させる薬剤として前記試験化合物を同定することを特徴とする方法。」
　
「【請求項４１】
　哺乳類での血清ＶＬＤＬ水準を減少させる薬剤を同定する方法であって、
　（ａ）試験化合物を非ヒト哺乳類に投与し、および
　（ｂ）前記接触に続き前記哺乳類の血清内の脂肪酸組成物を測定する、
ことを含み、前記投与に続く脂肪酸組成物の減少は前記哺乳類の血清ＶＬＤＬ水準を減少させる薬剤として前記化合物を同定することを特徴とする方法。」
　
２．原査定の理由
　原査定の拒絶の理由は、以下のとおりである。
「この出願については、平成１８年１１月８日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものである。
　なお、意見書並びに手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。
備考
（理由１(Ａ)）
・請求項１１−１９、２５−４５
　出願人は、平成１９年５月１４日付け手続補正書にて、特許請求の範囲を補正したが、次に示すとおり、依然として、特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。
　そこで、「方法の発明」の独立請求項である請求項１、１１、２６、３１、３６、４１に係るそれぞれの発明同士の発明の単一性について検討する。
　そうすると、請求項１、１１に係るそれぞれの発明はＳＣＤ１に着目した方法の発明であるのに対して、請求項２６、３１、３６、４１に係るそれぞれの発明は特定の薬剤を同定する方法であると認められるところ、それぞれの発明同士間について共通する技術的特徴を認めることができないことは明白であるから、共通する解決しようとする課題についても存在しないものと認められる。
　しかるに、請求項１、１１、２６、３１、３６、４１に係る発明は、解決しようとする課題（出願時まで未解決であった、その発明が解決しようとする技術上の課題）がそれぞれ同一であるとも、請求項に記載する事項の主要部（解決しようとする課題に対応した新規な構成に係る事項）がそれぞれ同一であるともいえない。
　また、これらの発明は特許法第３７条に規定した他のいずれの要件をもみたさない。
　そして、請求項１１、２６、３１、３６、４１の少なくともいずれかを引用する請求項についても、同じである。
　したがって、請求項１１−１９、２５−４５に係る発明は、請求項１に係る発明と一の願書で特許出願をすることができない。
　ところで、出願人は、平成１９年５月２８日付け意見書にて、「前記請求項６１−８２を削除し、請求項６１記載の基本的方法を説明するために新請求項１を補正し、請求項６２−８２を新請求項２−１０に組み込むよう補正した。」旨を主張するものの、依然として、補正した独立請求項に係る発明同士間において発明の単一性を満たしていないことは、上述のとおりであるから、当該主張に理由はない。
　よって、本願は、特許法第３７条に規定する要件を依然として満たしていない。」
　
第４　当審の判断 
１．原査定について
　原査定は、「請求項１、１１に係る発明」と「請求項２６、３１、３６、４１に係る発明」とを対比し、「請求項１、１１、２６、３１、３６、４１に係る発明は、解決しようとする課題（出願時まで未解決であった、その発明が解決しようとする技術上の課題）がそれぞれ同一であるとも、請求項に記載する事項の主要部（解決しようとする課題に対応した新規な構成に係る事項）がそれぞれ同一であるともいえない」としていることからみて、「請求項１１−１９、２５−４５」なる記載は、「請求項１１−１９、２６−４５」の誤記であると認められる。
　したがって、原査定の「したがって、請求項１１−１９、２５−４５に係る発明は、請求項１に係る発明と一の願書で特許出願をすることができない」は、「請求項１に記載される発明と、請求項１１−１９に記載される発明又は請求項２６−４５に記載される発明とは、一の願書で特許出願をすることができない」としたものであると認められる。
　以下、請求項１に記載される発明を特定発明とし、請求項１１及び請求項２６に記載される発明と一の願書で特許出願をすることができるか否か検討する。
　
２．特許法第３７条第１号に規定する要件について
（２−１）特定発明
　本願明細書には、本発明の目的として、「ヒトでのＳＣＤ１生物活性に特異的に結合される疾病と疾患、および望ましい実施例においてトリグリセリド代謝の疾病と疾患を同定すること」（【００１１】）が記載されている。
　また、本願明細書の【００１３】には、「本発明の目的は、前記ヒトステアロイルＣｏＡデサチュラーゼ（ｈＳＣＤ１）の生物活性を調節し、トリグリセリド・・・の血清水準に関連するヒト疾患または異常を処置するのに有用な治療薬を試験化合物のライブラリーから同定するプロセスまたはスクリーニング検定を提供することである。」と記載され、「望ましくは、スクリーニング検定は血清のトリグリセリド水準を低下させヒトに重要な心臓保護の私益を提供するｈＳＣＤ１の阻害薬を同定する。」と記載されている。
　以上のことから、特定発明の解決しようとする課題は、ＳＣＤ１活性が血清トリグリセリド水準に関連することを前提に、「哺乳類ステアロイルＣｏＡデサチュラーゼ（ＳＣＤ１）調節剤を同定する」ことである。
　
（２−２）特定発明と請求項１１
　請求項１１に記載される発明の解決しようとする課題は、ＳＣＤ１活性が血清トリグリセリド水準に関連することを前提に、「ステアロイルＣｏＡデサチュラーゼ（ＳＣＤ１）遺伝子の発現を調節する薬剤を同定する」ことである。
　両者の課題は、「ＳＣＤ１の活性を調節する化合物を同定する」である点で一致するが、原査定の拒絶の理由で引用された引用文献１（The Journal of nutrition. 1997, Vol.127, No.4, p.566-573）、引用文献２（Journal of lipid research. 1999, Vol.40, No.9, p.1549-1558）、引用文献３（The Journal of biological chemistry. 1994, Vol.269, No.44, p.27773-27777）、引用文献４（Biochemical and biophysical research communications. 1994, Vol.200, No.2, p.763-768）、引用文献５（Biochemical and biophysical research communications. 1997, Vol.231, No.1, p.206-210）、引用文献６（Biochemical and biophysical research communications. 1997, Vol.233, No.3, p.838-843）、引用文献７（The Biochemical journal. 1999, Vol.340, Pt 1, p.255-264）、及び、原査定の（不備１）で指摘された引用文献９（Biochimica et biophysica acta. 1997, Vol.1349, No.3, p.251-256）に記載されているように、「ＳＣＤ１の活性を調節する化合物を同定する」ことは、既に知られた課題であるから、特定発明と請求項１１に記載される発明とにおいて、未解決の課題が共通するとはいえない。
　
（２−３）特定発明と請求項２６
　請求項２６に記載される発明の解決しようとする課題は、「哺乳類の血清トリグリセリド水準を減少させる薬剤を同定する」ことである。
　両者の課題は、「哺乳動物において、トリグリセリド等が関連する疾患に対する有用な化合物を同定する」である点で一致するが、本願優先日前に公知となった刊行物であるThe Journal of Biological Chemistry, 273(52), pp.35299-35306, 1998に記載されているように、「哺乳動物において、トリグリセリド等が関連する疾患に対する有用な化合物を同定する」ことは、既に知られた課題であるから、特定発明と請求項２６に記載される発明とにおいて、未解決の課題が共通するとはいえない。
　
３．特許法第３７条第２号に規定する要件について
（３−１）特定発明
　特定発明の主要部は、「生理学的条件の下で化学薬剤と哺乳類ＳＣＤ１酵素活性を持つミクロソームとをｉｎ　ｖｉｔｒｏで接触させ、前記接触に起因する前記ＳＣＤ１酵素活性の変化を検出して哺乳類ＳＣＤ１調節剤を同定すること」にあると認められる。
　
（３−２）特定発明と請求項１１
　請求項１１に記載される発明の主要部は、「レポーター遺伝子に操作可能に結合され、また前記レポーター遺伝子が発現される条件下で、配列識別番号１のＳＣＤ１プロモーターを含むポリヌクレオチド構成体に化学薬剤をｉｎ　ｖｉｔｒｏで接触させ、前記接触に起因する前記レポーター遺伝子発現の変化を検出して、前記化学薬剤をＳＣＤ１遺伝子発現調節剤として同定すること」にあると認められる。
　そうすると、特定発明と請求項１１に記載される発明とは、その主要部が異なることは明らかであるから、両者の発明の主要部が共通するとはいえない。
　
（３−３）特定発明と請求項２６
　請求項２６に記載される発明の主要部は、「試験化合物を非ヒト哺乳類に投与し、前記接触に続き前記哺乳類の血清内の脂肪酸組成物を測定して、前記投与に続く前記脂肪酸の減少は前記哺乳類の血清トリグリセリド水準を減少させる薬剤として前記試験化合物を同定すること」にあると認められる。
　そうすると、特定発明と請求項２６に記載される発明とは、その主要部が異なることは明らかであるから、両者の発明の主要部が共通するとはいえない。
　
４．特許法第３７条第３号ないし第５号に規定する要件について
　特定発明と請求項１１又は請求項２６に記載される発明は、いずれも「所定の化合物を同定する方法」、すなわち方法の発明であるから、特許法第３７条第３号及び第４号に規定する要件を満たさない。
　また、特定発明と請求項１１又は請求項２６に記載される発明とは、上記２．及び３．で述べたとおり、特許法第３７条第１号及び第２号に規定する要件を満たしていないから、特許法第３７条第５号に規定する要件を満たさない。
　
第５　むすび
　したがって、本願は、特許法第３７条各号に規定するいずれの要件も満たしていないから、他の請求項に係る発明については検討するまでもなく、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
　
第６　付言
　拒絶査定は、特許法第３７条の規定に基づくものであり、特許法第２９条第１項第３号及び第２項並びに特許法第３６条第６項第１号及び第４項の指摘はない。
　しかし、本願発明１−５と原査定の（不備１）で指摘された引用文献９（Biochimica et biophysica acta. 1997, Vol.1349, No.3, p.251-256）に記載された事項を対比すると、両者に相違点はないから、本願発明１−５は、引用文献９に記載された発明であって、特許法第２９条第１項第３号に該当し、その理由によっても特許を受けることができないことを付言する。
　また、本願発明６−１０は、本願発明１において、放射性標識をトリチウムとし、トリチウムを導入する炭素原子を特定のものとし、あるいは、同定されたＳＣＤ１調節剤が補酵素Ａと結合されていないものとした点で、引用文献９に記載された発明と相違するものであるが、放射性標識としてトリチウムを選択すること、放射性標識を導入する炭素原子を選択すること、及び補酵素Ａと結合されていないＳＣＤ１調節剤を探索することは、本願優先日当時の当業者が必要に応じて随時なし得たことであり、その奏する効果も予測できない優れたものとはいえないから、本願発明１−１０は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであることを付言する。
　さらに、本願発明１においては、同定されるＳＣＤ１調節剤は、ヒトデルタ−５デサチュラーゼまたはデルタ−６デサチュラーゼの活性を事実上阻害しないものであるとされているが、発明の詳細な説明にはヒトデルタ−５デサチュラーゼまたはデルタ−６デサチュラーゼの活性を事実上阻害しないＳＣＤ１調節剤が望ましい旨は記載されている（【０１３１】、【０１４０】、【０１５１】）ものの、ヒトデルタ−５デサチュラーゼまたはデルタ−６デサチュラーゼの活性を事実上阻害しないＳＣＤ１調節剤を具体的に同定したことは開示されておらず、かつ、本願優先日前の当業者に自明な技術的事項であったともいえないから、本願発明１は、特許法第３６条第６項第１号及び第４項に規定する要件を満たしていないことを付言する。