【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３５２７７２１号発明「眼科用組成物におけるホウ酸塩−ポリオール複合体の使用」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３５２７７２１号の請求項３５〜３８、４４〜４７、５６〜５９、６５〜６８に記載された発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯　 
　本件特許第３５２７７２１号は、アルコン　ラボリトリーズ　インコーポレイテッドを出願人として、平成５年５月４日（パリ条約による優先権主張１９９２年５月６日　（ＵＳ）アメリカ合衆国）を国際出願日とする特願平５−５１９６０８号の一部を平成１３年９月２７日に新たな特許出願としたものであり、平成１６年２月２７日に設定登録がなされたものであって、以後の経緯は以下で示すとおりである。
　平成２２年３月５日　　請求人：無効審判請求書
　平成２２年８月１１日　被請求人：答弁書、訂正請求書 
　平成２３年１月１４日　請求人：口頭審理陳述要領書  
　平成２３年１月１４日　被請求人：口頭審理陳述要領書 
　平成２３年１月２８日　口頭審理 
 　 
第２　訂正請求について 
(2-1)訂正の内容
　平成２２年８月１１日付け訂正請求書において被請求人の求める訂正（以下、「本件訂正」という。）の内容は、当該訂正請求書に添付した訂正明細書（以下、「本件訂正明細書」という。）のとおりに訂正しようとするものであり、以下で示すとおりである。
＜訂正事項ａ＞
　特許請求の範囲の請求項３５の「抗菌活性」を「Ａ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性」と訂正する。
　
＜訂正事項ｂ＞
　特許請求の範囲の請求項５６の「抗菌活性」を「Ａ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性」と訂正する。
　
＜訂正事項ｃ＞
　発明の詳細な説明の【００３９】【表１１】の「Ｂ．ａｌｂｉｃａｎｓ」を「Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ」と訂正する。
　
(2-2)訂正の当否
＜訂正事項ａ＞について
　訂正事項ａは、特許請求の範囲の請求項３５の「抗菌活性」を「Ａ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性」と訂正するものであって、
・「抗菌活性」に関して「Ａ．ｎｉｇｅｒに対する」という限定を付加するものであるので、特許請求の範囲の減縮に相当し、
・本件特許明細書には、例えば「【０００６】【課題を解決するための手段】発明の要旨　本発明はこのような眼科用組成物を提供する。本発明の眼科用組成物はホウ酸塩−ポリオール複合体を含み、驚くべきことに、特にＡ．ｎｉｇｅｒのような生物に関しては、ホウ酸またはその塩と比較して抗菌活性が増大することが判明した。さらに、これらの複合体は組合せて用いた場合に、他の抗菌剤の抗菌効果を思いがけなく増大する。」との記載があり、これには、「Ａ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌効果（活性）」が示されているので、本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許請求の範囲を拡張し変更するものではない。
　したがって、訂正事項ａは、平成６年改正前特許法第１３４条第２項ただし書き第一号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、同法第１３４条の２第５項において準用する同第１２６条第２項および第３項の規定に適合するものである。 
　
＜訂正事項ｂ＞について
　訂正事項ｂは、特許請求の範囲の請求項５６の「抗菌活性」を「Ａ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性」と訂正するものであって、訂正事項ａと同じ理由で、平成６年改正前特許法第１３４条第２項ただし書き第一号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、同法第１３４条の２第５項において準用する同第１２６条第２項および第３項の規定に適合するものである。
　
＜訂正事項ｃ＞について
　訂正事項ｃは、発明の詳細な説明の【００３９】【表１１】の「Ｂ．ａｌｂｉｃａｎｓ」を「Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ」と訂正するものであり、
・微生物に関連する技術分野の技術常識からして、「Ｂ．ａｌｂｉｃａｎｓ」が誤記であって、正しくは「Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ」であると見ること自体、当然のことであるので、誤記の訂正に相当し、
・本件特許明細書において実質的に記載されている「Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ」を明記するものであるので、本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許請求の範囲を拡張し変更するものではない。
　したがって、訂正事項ｃは、平成６年改正前特許法第１３４条第２項ただし書き第二号に規定する誤記の訂正を目的とするものであり、同法第１３４条の２第５項において準用する同第１２６条第２項および第３項の規定に適合するものである。
　
　以上のとおりであるから、「本件訂正」は、適法な訂正であると認める。
　
第３　本件出願の出願日
　上記「第１　手続の経緯」で示したように、「本件特許第３５２７７２１号は・・・平成５年５月４日（パリ条約による優先権主張　１９９２年５月６日　（ＵＳ）アメリカ合衆国）を国際出願日とする特願平５−５１９６０８号の一部を平成１３年９月２７日に新たな特許出願としたもの」である。
(3-1)パリ条約による優先権主張について
　本件訂正明細書（例えば請求項３５）には、「複合体がホウ酸塩及びポリオールを１：０．１〜１：１０のモル比で含有」することの記載がある。
　一方、パリ条約による優先権主張の基礎となる米国特許出願０７／８７９４３５の明細書及び請求の範囲（甲第２号証、乙第１号証）には、「ホウ酸塩及びポリオールのモル比」に関して、被請求人が答弁書の第９頁第１行〜同下から第７行において「本件特許出願の優先権主張の基礎となる出願に係る当初明細書である、米国特許出願０７／８７９４３５（乙第１号証、甲第２号証に同じ、以下『本件基礎出願』及び『本件基礎出願明細書』という場合がある）の第４頁の表１には下記の処方例が記載されている。・・・省略・・・
　ホウ酸の分子量は６１．８３、ホウ酸ナトリウムの分子量は３８１．３７、マンニトールの分子量は１８２．１７であるから、すなわち、表１の処方Ａにおいてホウ酸塩１モルに対してポリオールは０．４６モル（１モル未満、0.35/61.83+0.11/381.37:0.5/182.17）であり、同じく表１の処方Ｂにおいてホウ酸塩１モルに対してポリオールは０．９２モル（１モル未満、0.35/61.83+0.11/381.37:1.0/182.17）である。
　また、本件基礎出願明細書の表２（乙第１号証、第５頁）にはホウ酸塩１モルに対してポリオールが０．４６モルである処方７が記載されている。さらに、本件基礎出願明細書の表３（乙第１号証、第６頁）には、ホウ酸塩１モルに対してポリオールは０．３４である処方１０が記載されている。」と主張しているように、ホウ酸塩１モルに対してポリオールを０．４６（処方Ａ、処方７）、０．９２（処方Ｂ）、０．３４（処方１０）にすること、つまり、１以下にすることの記載はあるものの、「０．１」に近い数値の例示がなく、下限を「０．１」とすることの技術的根拠が示されているということはできない。
　したがって、パリ条約による優先権主張の基礎となる米国特許出願０７／８７９４３５の明細書及び請求の範囲には、「０．１」を下限とすること、つまり、「複合体がホウ酸塩及びポリオールを１：０．１〜１：１０のモル比で含有」することの記載も示唆もないことから、本件訂正明細書は、優先権主張の基礎となる米国特許出願０７／８７９４３５の明細書及び請求の範囲に示されていないものを含んでいるので、本件出願について、パリ条約に基づく優先権主張の効果を認めることはできない。
　
(3-2)分割要件について
　本件出願の原出願（特願平５−５１９６０８号）の公報である特表平７−５０６３７７号公報（甲第５号証）には、特許請求の範囲の請求項３に「・・・前記水溶性ホウ酸塩−ポリオール複合体がホウ酸塩およびポリオールを約１：０．１と約１：１０との間のモル比で含有する」との記載があることを含め、本件訂正明細書に記載の事項が記載されているということができるので、本件出願は、分割要件を満たしており、本件出願について、出願日の遡及を認めることができる。
　
(3-3)小括
　上記(3-1)(3-2)より、本件出願の出願日は、本件出願の原出願（特願平５−５１９６０８号）の出願日の平成５年５月４日となる。
　
第４　本件特許発明 
　本件特許の請求項３５〜３８、４４〜４７、５６〜５９、６５〜６８に係る発明は、上記のとおり訂正が認められるから、本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項３５〜３８、４４〜４７、５６〜５９、６５〜６８に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 
「【請求項３５】 水性眼科用組成物を微生物汚染から保存する方法において、該組成物中に０．５〜６．０重量％の水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体を含み、かつ、蛋白質分解酵素を含まず、該複合体がホウ酸塩及びポリオールを１：０．１〜１：１０のモル比で含有し、これによって該組成物のＡ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性が増大される方法。
 【請求項３６】 該組成物が、保存有効量の眼科的に受容可能な抗菌剤を含有する、請求項３５に記載の方法。
 【請求項３７】 該抗菌剤が、モノマー性およびポリマー性四級アンモニウム化合物ならびにそれらの眼科的に受容可能な塩、モノマー性およびポリマー性ビグアニドならびにそれらの眼科的に受容可能な塩、ならびにそれらの組合せからなる群より選択される、請求項３６に記載の方法。
 【請求項３８】 該ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体が、該組成物中に１．０〜２．５重量％の濃度で含まれ、ホウ酸塩のポリオールに対するモル比が１：０．２５〜１：２．５である、請求項３５に記載の方法。
【請求項４４】 該ポリオールが、グリセリン、プロピレングリコール及びソルビトールからなる群から選択される、請求項３５〜４３のいずれか１項に記載の方法。
 【請求項４５】 該ポリオールが、グリセリンを含む、請求項３５に記載の方法。
 【請求項４６】 該ポリオールが、プロピレングリコールを含む、請求項３５に記載の方法。
 【請求項４７】 該ポリオールが、ソルビトールを含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項５６】 水性眼科用組成物のＡ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性を増大させるための添加剤であって、活性増大成分として、ホウ酸塩及びポリオールを１：０．１〜１：１０のモル比で含有する水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体を含み、かつ、蛋白質分解酵素を含まない添加剤。
 【請求項５７】 該組成物が、保存有効量の眼科的に受容可能な抗菌剤を含有する、請求項５６に記載の添加剤。
 【請求項５８】 該抗菌剤が、モノマー性およびポリマー性四級アンモニウム化合物ならびにそれらの眼科的に受容可能な塩、モノマー性およびポリマー性ビグアニドならびにそれらの眼科的に受容可能な塩、ならびにそれらの組合せからなる群より選択される、請求項５７に記載の添加剤。
 【請求項５９】 該ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体が、該組成物中に０．５〜６．０重量％の濃度で含まれる、請求項５８に記載の添加剤。
【請求項６５】 該ポリオールが、グリセリン、プロピレングリコール及びソルビトールからなる群から選択される、請求項５６〜６４のいずれか１項に記載の添加剤。 
【請求項６６】 該ポリオールが、グリセリンを含む、請求項５６に記載の添加剤。
 【請求項６７】 該ポリオールが、プロピレングリコールを含む、請求項５６に記載の添加剤。
 【請求項６８】 該ポリオールが、ソルビトールを含む、請求項５６に記載の添加剤。」 
　
第５　請求人の主張の概要　 
　請求人は、本件特許の請求項３５〜３８、４４〜４７、５６〜５９、６５〜６８に係る発明を無効とするとの審決を求め、証拠方法として、審判請求書に以下の甲第１〜１３号証を添付し、口頭審理陳述要領書に以下の甲第２の２、甲第１４〜２１号証を添付し、審判請求書および口頭審理陳述要領書において概ね以下のとおり主張している。　 
○甲第１号証
　特開平５−１７３５５号公報
　
○甲第２号証
　米国特許出願０７／８７９４３５の明細書及び請求の範囲
　
○甲第３号証
　ＷＯ９１／０１７１８
　
○甲第４号証
　特開昭５９−５９６１９号公報
　
○甲第５号証
　特表平７−５０６３７７号公報
　
○甲第６号証
　ＰＣＴ/ＵＳ９３／０４２２６の明細書及び特許請求の範囲の翻訳文
　
○甲第７号証
　ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, May 1986, p.803-806
　
○甲第８号証
　化学大辞典８　共立出版株式会社　昭和３７年２月２８日発行　６０３頁左欄下から２行〜右欄４５行
　
○甲第９号証
　第十二改正日本薬局方　株式会社廣川書店　平成３年４月１７日発行　７５１−７５２頁
　
○甲第１０号証
　化学大辞典８　共立出版株式会社　昭和３７年２月２８日発行　１２３頁右欄３〜２８行、特に２３〜２７行
　
○甲第１１号証
　医薬品添加物−使用法と留意点−株式会社南山堂　１９７２年１月１０日発行　１０７頁下から１２〜１行、１１０頁
　
○甲第１２号証
　特開平５−５８８９５号公報
　
○甲第１３号証
　最新薬剤学-第6改稿版-、株式会社廣川書店、第227-231頁、平成４年5月20日発行
　
○甲第２号証の２
　甲第２号証の全文訳
　
○甲第１４号証
　麹学、(財)日本醸造協会、1986年、表紙、目次、第48〜49頁　71〜73頁、及び奥付
　
○甲第１５号証
　戸田新細菌学、南山堂、1985年、表紙、目次、第704〜705頁、及び奥付
　
○甲第１６号証
　British Pharmacopoeia 1980, Volume II, London Her Majesty's Stationery Office 1980, 1980年, 表紙、A192-A194.
　
○甲第１７号証
　The United States Pharmacopeia 1980, twentieth revision, United States Pharmacopeial Convention, Inc., 1980年, 表紙、第873-874頁.
　
○甲第１８号証
　本件特許の対応ＥＰ第０６３９０７０号の異議決定において判断の対象とされた4th AUXILIARY REQUEST 
　
○甲第１９号証
　東京高判平13.12.18（平成13(行ケ)107）
　
○甲第２０号証
　岩波生物学辞典　第４版、岩波書店、1996年、表紙、第435頁及び奥付
　
○甲第２１号証
　第十改正日本薬局方解説書、1981年、表紙、C-1398〜C-1402.
　
＜無効理由１＞
　本件特許の請求項３５〜３８、４４〜４７、５６〜５９、６５〜６８に係る発明は、甲第１号証、甲第３号証、甲第４号証又は甲第５号証に記載された発明と同一であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
　
＜無効理由２＞
　本件特許の請求項３５〜３８、４４〜４７、５６〜５９、６５〜６８に係る発明は、甲第１号証〜甲第２１号証に記載された発明に基づいて、出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。
　
＜無効理由３＞
　本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び請求項３５〜３８、４４〜４７、５６〜５９、６５〜６８の記載は特許法第３６条第４項及び第５項第１号（平成６年改正前の特許法（平成２年法律３０））に規定する要件を満たさないから特許を受けることができないものであり、同法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきである。
　
第６　被請求人の主張の概要 
　被請求人は、本件特許の請求項３５〜３８、４４〜４７、５６〜５９、６５〜６８に係る発明を無効とすることはできないとの審決を求め、証拠方法として、答弁書に以下の乙第１〜１４号証を添付し、口頭審理陳述要領書に以下の乙第１５号証を添付し、答弁書および口頭審理陳述要領書において概ね以下のとおり主張している。　 
○乙第１号証
　米国特許出願０７／８７９４３５（本件基礎出願）の明細書及び請求の範囲
　
○乙第２号証
　本件特許の対応ＥＰ特許（ＥＰ特許第０６３９０７０号）の２００９年１２月１４日付け異議の決定
　
○乙第３号証
　本件特許の対応ＥＰ特許（ＥＰ特許第０６３９０７０号）の異議手続きにおける答弁書
　
○乙第４号証
　平成１８年（行ケ）第１０２２７号判決
　
○乙第５号証
　異議２０００−７０６７８号の異議の決定
　
○乙第６号証
　本件出願において平成１５年１２月１０日付けで提出の実験成績証明書
　
○乙第７号証
　本件特許出願の原出願である国際出願（ＰＣＴ／ＵＳ９３／０４２２６）の国際公開第９３／２１９０３号パンフレット
　
○乙第８号証
　国際公開第９３／２１９０３号パンフレットの翻訳文である特許法第１８４条の５第１項の規定による書面
　
○乙第９号証
　原出願において平成１３年９月２７日付けで提出の手続補正書
　
○乙第１０号証
　原出願において平成１３年９月２７日付けで提出の意見書
　
○乙第１１号証
　ANTIMICROBIAL AGENTS AND CEHMOTHERAPY, May 1986,第８０３頁−第８０６頁
　
○乙第１２号証
　APPLIED AND ENVIROMENTAL MICROBIOLOGY, June 1999，第２３９６頁−第２４０１頁
　
○乙第１３号証
　製剤学　理論と応用　南山堂、１９７４年９月２０日発行、第１６２頁−第１６４頁
　
○乙第１４号証
　医薬品添加物−使用法と留意点−　株式会社南山堂　１９７２年１月１０日発行、第１２４頁−第１２５頁
　
○乙第１５号証
　化学便覧　基礎編　日本化学会編　昭和４１年９月２５日発行、第１４６頁−第１４７頁、第２１６頁、第２７０頁及び第３４２頁
　
＜無効理由１＞に対して
　本件特許の請求項３５〜３８、４４〜４７、５６〜５９、６５〜６８に係る発明は、甲第１号証、甲第３号証、甲第４号証又は甲第５号証に記載された発明と同一ではなく、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当せず特許を受けることができるものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当せず、無効とすべきではない。
　
＜無効理由２＞に対して
　本件特許の請求項３５〜３８、４４〜４７、５６〜５９、６５〜６８に係る発明は、甲第１号証〜甲第２１号証に記載された発明に基づいて、出願前に当業者が容易に発明をすることができたものではなく、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものではなく、同法第１２３条第１項第２号に該当せず、無効とすべきではない。
　
＜無効理由３＞に対して
　本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び請求項３５〜３８、４４〜４７、５６〜５９、６５〜６８の記載は特許法第３６条第４項及び第５項第１号（平成６年改正前の特許法（平成２年法律３０））に規定する要件を満たし特許を受けることができるものであり、同法第１２３条第１項第４号に該当せず、無効とすべきではない。
　
第７　甲各号証記載の内容
◇甲第３号証（ＷＯ９１／０１７１８）
(a)明細書第２頁第３〜１２行
「光に対し不安定な薬物は数多くあるが、一般にヒドロキシ基、低級アルコキシ基、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をその化学構造内にもつ薬物は光に対し不安定とされている。それらの化合物の例としてはブナゾシン、プラゾシン、テラゾシン、エピネフリンやフェニレフリン等が挙げられる。本発明で用いられる薬物は勿論塩酸塩等の医薬として許容される塩の形となっていてもよい。
　多価アルコールはヒドロキシ基を複数個有する化合物であれば特に制限はなく、例えばグリセリン、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、マンニトール、グルコースなどが挙げられる。」
　
(b)明細書第２頁下から第３行〜第３頁第２行
「ホウ酸および／またはホウ砂と多価アルコールによる光安定化の詳細な機序については未解明だが、ホウ素と多価アルコールを介し、コンプレックスを水溶液中で形成して安定化すると推測され、この様なコンプレックス形成が可能な薬物に対して本発明が広く適用できるものであり、前述の薬物群に限定されるものではない。」
　
(c)明細書第３頁第１３行〜同第４頁第１行
「本発明におけるホウ酸またはホウ砂の配合量はその効果が発揮できるものであれば特に制限はなく、薬物の種類、濃度によって定めればよいが、0.5〜2.5％が好ましい。又、多価アルコールの配合量もその効果が発揮できるものであれば特に制限はなく、薬物の種類、濃度によって定めればよいが、0.1〜2.0％が好ましい。
　本発明点眼液の製法は既知の方法を用いて調製すればよく、光に対し不安定な薬物の溶液にホウ酸および／またはホウ砂と多価アルコールを加えて溶解すればよく、必要に応じて塩化ナトリウムや塩化カリウムなどの等張化剤、エデト酸ナトリウムなどの安定化剤、塩化ベンザルコニウムなどの防腐剤、水酸化ナトリウムや希塩酸などのpH調整剤などを加えればよい。」
　
(d)明細書第４頁第５〜１１行
「処方１（100ml中）
　塩酸ブナゾシン　　　　0.1g 
　ホウ酸　　　　　　　　1.24g 
　濃グリセリン　　　　　0.3g
　塩化ベンザルコニウム  0.005g
　水酸化ナトリウム　　　適量
　滅菌精製水　　　　　　適量  」
　
(e)明細書第４頁下から第５行〜第５頁第３行
「処方２（100ml中） pH6.0
　塩酸ブナゾシン　　　　0.1g 
　ホウ酸　　　　　　　　1.0g 
　濃グリセリン　　　　　0.5g 
　塩化ベンザルコニウム　0.005g
　塩化ナトリウム　　　　0.23g 
　水酸化ナトリウム　　　適量
　滅菌精製水　　　　　　適量  」
　
(f)明細書第６頁第６〜１２行
「処方６（100ml中） pH6.0
　塩酸プラゾシン　　　　0.05g 
　ホウ酸　　　　　　　　1.0g 
　濃グリセリン　　　　　0.5g 
　塩化ベンザルコニウム　0.005g
　水酸化ナトリウム　　　適量
　滅菌精製水　　　　　　適量  」
　
(g)明細書第７頁第１〜６行
「処方８（100ml中） pH5.5
　塩酸ブナゾシン　　　　0.5g
　ホウ酸　　　　　　　　0.5g
　濃グリセリン　　　　　2.0g
　水酸化ナトリウム　　　適量
　滅菌精製水　　　　　　適量　」
　
(h)明細書第７頁第７〜１５行
「処方９（100ml中） pH6.0
　塩酸ブナゾシン　　　　0.1g 
　ホウ酸　　　　　　　　1.24g 
　ホウ砂　　　　　　　　0.1g 
　濃グリセリン　　　　　0.3g 
　塩化ベンザルコニウム　0.005g
　水酸化ナトリウム　　　適量
　希塩酸　　　　　　　　適量
　滅菌精製水　　　　　　適量  」
　
(i)上記(c)で示した「・・・ホウ酸またはホウ砂の配合量は・・・0.5〜2.5％が好ましい。又、多価アルコールの配合量も・・・0.1〜2.0％が好ましい。・・・」との記載からして、「ホウ酸またはホウ砂」と「多価アルコール」とを合わせた配合量が「0.6〜4.5％」であり、また、上記(d)ないし(h)で示した記載の各処方における各成分の量が「ｇ」になっていることから、配合量の％は「重量％」であると見るのが妥当であるので、甲第３号証には、「0.6〜4.5重量％の『ホウ酸またはホウ砂』と多価アルコールを含む」ことが記載されているということができる。
　
(j)上記(d)ないし(h)で示した記載からして、処方１、２、６、８、９において、点眼液が複数の成分から形成された組成物であることは明らかであるので、甲第３号証には、「点眼液組成物」が記載されているということができる。
　
(k)上記(d)ないし(h)で示した記載からして、処方１、２、６、８、９において、マンニトールではない濃グリセリン（多価アルコール）が用いられているので、甲第３号証（処方１、２、６、８、９）には、「マンニトールを除く多価アルコール」が記載されているということができる。
　
(l)上記(d)ないし(h)で示した記載からして、処方１、２、６、８、９において、点眼液が蛋白質分解酵素を含んでいないことは明らかであるので、甲第３号証（処方１、２、６、８、９）には、「蛋白質分解酵素を含まない」ことが記載されているということができる。
　
(m)上記(d)ないし(h)で示した記載からして、処方１、２、６、８、９において、「『ホウ酸またはホウ砂』に対する多価アルコールのモル比」の概数は、ホウ酸の分子量が６１．８４ｇ、ホウ砂の分子量が３８１．３７ｇであり、濃グリセリン（以下で示すように、甲第９号証には、グリセリンを９８．０％以上含む濃グリセリンが開示されており、ほとんどがグリセリンである場合）の分子量が９２．１ｇであるとして計算すると、以下のとおりになるので、甲第３号証（処方１、２、６、８、９）には、「『ホウ酸またはホウ砂』及び多価アルコールを１：0.160、0.162、0.336、2.69のモル比で含有する」ことが記載されているということができる。
処方１ 濃グリセリン0.3g(0.0033モル)/ホウ酸1.24g(0.02モル)≒0.162
処方２ 濃グリセリン0.5g(0.0054モル)/ホウ酸1.0g(0.016モル)≒0.336
処方６ 濃グリセリン0.5g(0.0054モル)/ホウ酸1.0g(0.016モル)≒0.336
処方８ 濃グリセリン2.0g(0.0217モル)/ホウ酸0.5g(0.008モル)≒2.69
処方９ 濃グリセリン0.3g(0.0033モル)/（ホウ酸1.24g(0.020モル)＋ホウ砂　　　　　0.1g(0.00026モル)）≒0.160
　
　上記(a)ないし(m)の記載事項より、甲第３号証（処方１、２、６、８、９）には、
「点眼液組成物を使用する方法において、該組成物中に0.6〜4.5重量％の『ホウ酸またはホウ砂』とマンニトールを除く多価アルコールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質とのコンプレックスを含み、かつ、蛋白質分解酵素を含まず、『ホウ酸またはホウ砂』とマンニトールを除く多価アルコールとが『ホウ酸またはホウ砂』及び多価アルコールを１：0.160、0.162、0.336、2.69のモル比で含有する、点眼液組成物を使用する方法。」の発明（以下、「甲第３号証記載の発明」という。）が開示されている。
　
◇甲第４号証(特開昭５９-５９６１９号公報)
(n)公報第２頁左上欄第１〜１５行
「近年、非常に安定で、しかも、生体内においてビタミンＣ活性を充分に発揮できるビタミンＣ誘導体を得るべく種々研究が行われており、本出願人も、かかる誘導体として好適な、Ｌ−アスコルビン酸の３位ヒドロキシ基をグルコシル化した構造を有する３−Ｏ−グルコシル−Ｌ−アスコルビン酸について先に特許出願した（特願昭５７−０８０９７２号）。その後、研究を重ねた結果、この誘導体が安定性をはじめ、無刺激、無痛性など、点眼剤に要求される諸性能を満足し、これを用いることにより、すぐれたビタミンＣ効果を発揮する点眼剤が得られることが判明した。
　すなわち、本発明は、有効成分として、３−Ｏ−グルコシル−Ｌ−アスコルビン酸を配合してなる点眼剤を供給するものである。」
　
(o)公報第２頁右下欄第４〜７行
「本発明の点眼剤は該粉末を常法に従って水に溶解し、pH、等張性を適宜調整してなる通常の液剤形を有するものである。」
　
(p)公報第２頁右下欄下から第３行〜同第３頁左上欄第５行
「さらに、塩化ベンザルコニウム、クロルヘキシジングルコン酸塩、パラベン類の保存料成分、多価アルコール非イオン系界面活性剤等の溶解助剤、・・・、塩化ナトリウム、塩化カリウム等の等張化剤などを適宜配合することができる。」
　
(q)公報第３頁左下欄第８〜１９行
「実施例１
　つぎの処方に従い、常法により点眼剤を調製した。
成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量％
プロピレングリコール　　　　　　　　　　0.50
クロロブタノール　　　　　　　　　　　　0.01
リン酸水素二ナトリウム　　　　　　　　　0.01
ホウ酸　　　　　　　　　　　　　　　　　1.30
塩化ナトリウム　　　　　　涙液と等張となる量
3-O-グルコシル-L-アスコルビン酸　　　　  0.10
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　残　部  」
　
(r)上記(o)で示した「本発明の点眼剤は・・・通常の液剤形を有するものである。」との記載からして、甲第４号証には、「液剤形点眼剤」が記載されているということができる。
　
(s)上記(q)で示した記載からして、実施例１において、点眼剤が複数の成分から形成された組成物であることは明らかであるので、甲第４号証には、「点眼剤組成物」が記載されているということができる。
　
(t)上記(q)で示した記載からして、実施例１において、点眼剤が蛋白質分解酵素を含んでいないことは明らかであるので、甲第４号証（実施例１）には、「蛋白質分解酵素を含まない」ことが記載されているということができる。
　
(u)上記(q)で示した記載からして、実施例１において、点眼剤の「ホウ酸」と「プロピレングリコール」の合計量は、１．３０＋０．５０＝１．８０重量％であることから、甲第４号証（実施例１）には、「１．８０重量％のホウ酸とプロピレングリコール」が記載されているということができる。
　
(v)上記(q)で示した記載からして、実施例１において、「ホウ酸に対するプロピレングリコールのモル比」の概数は、ホウ酸が１．３０重量％でプロピレングリコールが０．５０重量％であり、ホウ酸の分子量が６１．８４でプロピレングリコールの分子量が７６．１であり、これに基いて計算すると、「１：０．３１」となるので、甲第４号証（実施例１）には、「ホウ酸およびプロピレングリコールを１：０.３１のモル比で含有する」ことが記載されているということができる。
　
　上記(n)ないし（v）の記載事項より、甲第４号証（実施例１）には、
「液剤形点眼剤組成物を使用する方法において、該組成物中に１．８０重量％のホウ酸とプロピレングリコールを含み、かつ、蛋白質分解酵素を含まず、ホウ酸とプロピレングリコールがホウ酸及びプロピレングリコールを１：０．３１のモル比で含有し、液剤形点眼剤組成物を使用する方法。」の発明（以下、「甲第４号証記載の発明」という。）が開示されている。
　
◇甲第９号証
(w)第７５１頁
「濃グリセリン　
　・・・
　本品はグリセリン（Ｃ３Ｈ８Ｏ３）９８．０％以上を含む（比重による）。」
　上記(w)の記載事項より、甲第９号証には、「グリセリンを９８．０％以上含む濃グリセリン」が記載されている。
　
◇甲第１４号証
(x)第７１頁第１３〜１８行
「(6)黒麹菌
　分生子頭が黒色のかびは広く自然界に分布していて俗にくろかびA.nigerといわれ、外国ではクエン酸・蓚酸・タンニン酸を生産するものとして研究されて来たが、日本では古くから沖縄の泡盛や八丈島のいも焼酎の製造などに黒褐色やオリーブ色のかび（黒麹菌という）が使用されてその強い生酸力のためもろみが腐敗しないとして尊重されてきた。」
　上記(x)の記載事項より、甲第１４号証には、「A.nigerは、広く自然界に分布する俗にくろかびといわれる菌である」ことが記載されている。
　
◇甲第１５号証
(y)第７０４頁左欄下から第１５行〜同右欄末行
「６．アスペルギルス Aspergillus 属　
　あらゆる有機物に寄生し、われわれの周囲に存在するもっともありふれた真菌の１つである。・・・
　この属には７０に及ぶ種類があるが、病原性が問題となるのは、主としてA．fumtgatusであり・・・A.nigerである。・・・
　A.fumtgatusは・・・特に重要なのは肺真菌症で、・・・A.fumtgatusについでA.nigerが多く、合併症として致命的な心筋炎を起こすことがある。」
　上記(y)の記載事項より、甲第１５号証には、「A.nigerは、もっともありふれた真菌の１つであり、病原性を有する真菌である」ことが記載されている。
　
◇甲第２０号証
(z)第４３５頁右欄
「ｇ　コウジカビ属［Aspergillus］
　コウジカビ(Aspergillus oryzae　英koji mold)やクロカビ(A.niger 英black mold)を含む、子嚢菌の一群。・・・クエン酸（A.niger)・・・などを生成，利用・・・A.oryzae（麹病菌）などである。」
　上記(z)の記載事項より、甲第２０号証には、「A.nigerは、コウジカビ属に含まれる子嚢菌の一つである」ことが記載されている。
　
第８　当審の判断
＜無効理由１＞（新規性）について
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項３５に係る発明（以下、「本件訂正発明３５」という。）について
・甲第３号証記載の発明との対比および新規性判断
　上記「第７　甲各号証記載の内容」で示したように、甲第３号証記載の発明は「点眼液組成物を使用する方法において、該組成物中に0.6〜4.5重量％の『ホウ酸またはホウ砂』とマンニトールを除く多価アルコールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質とのコンプレックスを含み、かつ、蛋白質分解酵素を含まず、『ホウ酸またはホウ砂』とマンニトールを除く多価アルコールとが『ホウ酸またはホウ砂』及び多価アルコールを１：0.160、0.162、0.336、2.69のモル比で含有する、点眼液組成物を使用する方法。」である。
　本件訂正発明３５と甲第３号証記載の発明とを対比する。
○甲第３号証記載の発明の「点眼液組成物」、「多価アルコール」、「コンプレックス」は、本件訂正発明３５の「水性眼科用組成物」、「ポリオール」、「複合体」にそれぞれ相当する。
　
○甲第３号証記載の発明の「『ホウ酸またはホウ砂』」は、点眼液の一成分である以上、点眼液に溶解しているということができるので、本件訂正発明３５の「水溶性ホウ酸塩」に相当する。
　
○甲第３号証の発明の「点眼液組成物（水性眼科用組成物）を使用する方法」は、使用期間にわたって保存される必要があることから、本件訂正発明３５の「水性眼科用組成物を保存する方法」に相当する。
　
○甲第３号証記載の発明の「0.6〜4.5重量％」、「１：0.160、0.162、0.336、2.69」は、本件訂正発明３５の「０．５〜６．０重量％」、「１：０．１〜１：１０」の範囲内に包含されているので、両者は「0.6〜4.5重量％」、「１：0.160、0.162、0.336、2.69」の数値を取る点で共通する。
　
○甲第３号証記載の発明の「点眼液組成物（水性眼科用組成物）を使用(保存）する方法」と、本件訂正発明３５の「水性眼科用組成物のＡ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性が増大される方法」とは、「水性眼科用組成物を保存する方法」という点で共通する。
　
　上記より、本件訂正発明３５と甲第３号証記載の発明とは、
「水性眼科用組成物を保存する方法において、該組成物中に0.6〜4.5重量％の水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールを含み、かつ、蛋白質分解酵素を含まず、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとがホウ酸塩及びポリオールを１：0.160、0.162、0.336、2.69のモル比で含有し、水性眼科用組成物を保存する方法。」という点で一致し、以下の点で一応相違している。
　
＜相違点１＞
　本件訂正発明３５では、「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体」であるのに対して、
　甲第３号証記載の発明では、「『ホウ酸またはホウ砂』とマンニトールを除く多価アルコールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質とのコンプレックス」である、言い換えると、「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質との複合体」である点。
　
＜相違点２＞
　本件訂正発明３５では、水性眼科用組成物を「微生物汚染から」保存し、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体が形成されている等「によって水性眼科用組成物のＡ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性が増大される」のに対して、
　甲第３号証記載の発明では、点眼液組成物（水性眼科用組成物）を保存するものの、「微生物汚染から」保存するかどうか、また、水溶性ホウ酸塩・・・複合体が形成されている等「によって水性眼科用組成物のＡ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性が増大される」かどうか明らかでない点。
　
　上記両相違点について検討する。
＜相違点１＞について
　本件訂正明細書には、水溶性ホウ酸塩とポリオールを含む水性眼科用組成物が、クロルヘキシジン（例えば【０００８】参照）またはスルファセタミドナトリウム（【００２２】【表３】の処方１３参照）を含む場合があることの記載があり、そして、クロルヘキシジンが二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質であり、スルファセタミドナトリウムが一級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質であることは、当業者において普通に知られた事項であり、これからして、水溶性ホウ酸塩とポリオールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質とを含む場合が示されているということができ、　
　また、本件訂正明細書には、「【００１３】ホウ酸塩−ポリオール複合体は・・・本発明の組成物に用いられる。しかし、潜在的な相互作用が組成物の他の成分で生じ得るため、至適量は生成物の複合性に依存する。」との記載があり、これからして、水溶性ホウ酸塩とポリオールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質とを含む場合、これらの間に相互作用が生じていると推認することができる。
　一方、甲第３号証記載の発明は、上記対比で示したように、「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質との複合体」が形成されたものであり、これは、水溶性ホウ酸塩とポリオールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質との間に相互作用が生じていることを示している。
　上記より、本件訂正発明３５の発明の水性眼科用組成物が少なくとも上記の場合のとき、本件訂正発明３５の発明と甲第３号証記載の発明とは、水溶性ホウ酸塩とポリオールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質との間に相互作用が生じているという点で一致している。
　そうすると、本件訂正発明３５の発明と甲第３号証記載の発明とは、上記の点で一致しているので、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの存在形態についても同等である、つまり、同様に「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体」が形成されているということができる。
　したがって、相違点１は実質的な相違ではない。
　
＜相違点２＞について
　甲第３号証記載の発明の「水性眼科用組成物を保存する」ことについて、上記(c)で示した「・・・本発明点眼液の製法は既知の方法を用いて調製すればよく・・・塩化ベンザルコニウムなどの防腐剤・・・などを加えればよい。」との記載、および、上記(d)ないし(f)(h)で示した記載（処方１、２、６、９）からして、甲第３号証には、防腐成分、つまり、保存（抗菌）成分として塩化ベンザルコニウムを用いることが示されており、
　また、甲第１４号証には「A.nigerは、広く自然界に分布する俗にくろかびといわれる菌である」ことが記載され、甲第１５号証には「A.nigerは、もっともありふれた真菌の１つであり、病原性を有する真菌である」ことが記載され、甲第２０号証には「A.nigerは、コウジカビ属に含まれる子嚢菌の一つである」ことが記載されていることから、A.nigerが、広く自然界に分布する俗に黒カビといわれると共に病原性を有する真菌であることは、よく知られた事項であり、そうである以上、一般に、保存（抗菌）を行う場合、大概、A.nigerに対する抗菌性が考慮されているということができるので、
　甲第３号証記載の発明の「水性眼科用組成物を保存する」ことについて、抗菌成分の塩化ベンザルコニウムを用いること自体、A.nigerに対する抗菌性を考慮したものであると見ることができる。
　一方、本件訂正発明３５は、明らかに、A.nigerに対する抗菌性を考慮したものである。
　上記より、本件訂正発明３５と甲第３号証記載の発明とは、A.nigerに対する抗菌性を考慮したものである（と見ることができる）という点で一致している。
　そして、本件訂正発明３５と甲第３号証記載の発明とは、上記対比で検討したように、「水性眼科用組成物中に0.6〜4.5重量％の水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールを含み、水溶性ホウ酸塩及びポリオールを１：0.160、0.162、0.336、2.69のモル比で含有」するという点で一致し、また、上記＜相違点１＞についてで検討したように、「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体」が形成されているという点で一致している。
　そうすると、本件訂正発明３５と甲第３号証記載の発明とは、上記の点で一致しているので、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体の作用効果についても同等である、つまり、同様に、水性眼科用組成物を「微生物汚染から」保存し、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体が形成されている等「によって水性眼科用組成物のＡ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性が増大される」ようになっているということができる。
　したがって、相違点２は実質的な相違ではない。
　
　上記からして、本件訂正発明３５は、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
・甲第４号証記載の発明との対比および新規性判断
　上記「第７　甲各号証記載の内容」で示したように、甲第４号証記載の発明は「液剤形点眼剤組成物を使用する方法において、該組成物中に１．８０重量％のホウ酸とプロピレングリコールを含み、かつ、蛋白質分解酵素を含まず、ホウ酸とプロピレングリコールがホウ酸及びプロピレングリコールを１：０．３１のモル比で含有し、液剤形点眼剤組成物を使用する方法。」である。
　本件訂正発明３５と甲第４号証記載の発明とを対比する。
○甲第４号証記載の発明の「液剤形点眼剤組成物」、「プロピレングリコール」は、本件訂正発明３５の「水性眼科用組成物」、「マンニトールを除くポリオール」にそれぞれ相当する。
　
○甲第４号証記載の発明の「ホウ酸」は、液剤形点眼剤の一成分である以上、液剤形点眼剤に溶解しているということができるので、本件訂正発明３５の「水溶性ホウ酸塩」に相当する。
　
○甲第４号証の発明の「液剤形点眼剤組成物（水性眼科用組成物）を使用する方法」は、使用期間にわたって保存される必要があることから、本件訂正発明３５の「水性眼科用組成物を保存する方法」に相当する。
　
○甲第４号証記載の発明の「１．８０重量％」、「１：０．３１」は、本件訂正発明３５の「０．５〜６．０重量％」、「１：０．１〜１：１０」の範囲内に包含されているので、両者は「１．８０重量％」、「１：０．３１」の数値を取る点で共通する。
　
○甲第４号証記載の発明の「液剤形点眼剤組成物（水性眼科用組成物）を使用(保存）する方法」と、本件訂正発明３５の「水性眼科用組成物のＡ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性が増大される方法」とは、「水性眼科用組成物を保存する方法」という点で共通する。
　
　上記より、本件訂正発明３５と甲第４号証記載の発明とは、
「水性眼科用組成物を保存する方法において、該組成物中に１．８重量％の水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールを含み、かつ、蛋白質分解酵素を含まず、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとがホウ酸塩及びポリオールを１：０．３１のモル比で含有し、水性眼科用組成物を保存する方法。」という点で一致し、以下の点で一応相違している。
　
＜相違点Ａ＞
　本件訂正発明３５では、「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体」であるのに対して、
　甲第４号証記載の発明では、「ホウ酸とプロピレングリコール」である、言い換えると、「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオール」である点。
　
＜相違点Ｂ＞
　本件訂正発明３５では、水性眼科用組成物を「微生物汚染から」保存し、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体が形成されること等「によって水性眼科用組成物のＡ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性が増大される」のに対して、
　甲第４号証記載の発明では、液剤形点眼剤組成物（水性眼科用組成物）を保存するものの、「微生物汚染から」保存するかどうか、また、水溶性ホウ酸塩・・・複合体が形成されている等「によって水性眼科用組成物のＡ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性が増大される」かどうか明らかでない点。
　
　上記両相違点について検討する。
＜相違点Ａ＞について
　甲第４号証記載の発明において、上記(n)で示した「・・・Ｌ−アスコルビン酸の３位ヒドロキシ基をグルコシル化した構造を有する３−Ｏ−グルコシル−Ｌ−アスコルビン酸について・・・この誘導体が安定性をはじめ、無刺激、無痛性など、点眼剤に要求される諸性能を満足し、これを用いることにより、すぐれたビタミンＣ効果を発揮する点眼剤が得られる・・・」との記載からして、上記３−Ｏ−グルコシル−Ｌ−アスコルビン酸は、これ自体が安定な物質であるということができることから、ホウ酸（ホウ酸塩）とプロピレングリコール（マンニトールを除くポリオール）は、上記アスコルビン酸を安定化させるためのものであるとはいえず、一方、本件訂正発明３５の「ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオール」は、水性眼科用組成物がアスコルビン酸を含んでいない以上、アスコルビン酸を安定化させるためのものであるとはいえないので、両者は、この点で一致している。
　そして、甲第４号証記載の発明は、上記(q)で示した記載（実施例１）からして、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールと、これ以外の成分とを含む水性眼科用組成物であり、一方、本件訂正発明３５は、本件訂正明細書の例えば「【００１３】ホウ酸塩−ポリオール複合体は・・・本発明の組成物に用いられる。しかし、潜在的な相互作用が組成物の他の成分で生じ得るため、至適量は生成物の複合性に依存する。」との記載からして、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールと、これ以外の成分とを含む水性眼科用組成物であるので、両者は、この点で一致している。
　さらに、本件訂正発明３５と甲第４号証記載の発明とは、上記対比で検討したように、「１．８０重量％の水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールを含み、水溶性ホウ酸塩及びポリオールを１：０．３１のモル比で含有する」という点で一致している。
　そうすると、本件訂正発明３５と甲第４号証記載の発明とは、上記の点で一致しているので、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの存在形態についても同等である、つまり、同様に「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体」が形成されているということができる。　したがって、相違点Ａは実質的な相違ではない。
　
＜相違点Ｂ＞について
　甲第４号証記載の発明の「水性眼科用組成物を保存する」ことについて、上記(p)で示した「さらに、塩化ベンザルコニウム、クロルヘキシジングルコン酸塩、パラベン類の保存料成分・・・などを適宜配合することができる。」との記載、および、一般に、「クロロブタノール」が殺菌・防腐成分として用いられること自体、本件出願前よく知られた事項（例えば、特開平４−３０５５２５号公報の【０００７】参照）であることからして、甲第４号証には、保存・殺菌・防腐成分、つまり、抗菌成分としてクロロブタノールを用いることが示されており、
　また、甲第１４号証には「A.nigerは、広く自然界に分布する俗にくろかびといわれる菌である」ことが記載され、甲第１５号証には「A.nigerは、もっともありふれた真菌の１つであり、病原性を有する真菌である」ことが記載され、甲第２０号証には「A.nigerは、コウジカビ属に含まれる子嚢菌の一つである」ことが記載されていることから、A.nigerが、広く自然界に分布する俗に黒カビといわれると共に病原性を有する真菌であることは、よく知られた事項であり、そうである以上、一般に、保存（抗菌）を行う場合、大概、A.nigerに対する抗菌性が考慮されているということができるので、
　甲第４号証記載の発明の「水性眼科用組成物を保存する」ことについて、抗菌成分のクロロブタノールを用いること自体、A.nigerに対する抗菌性を考慮したものであると見ることができる。
　一方、本件訂正発明３５は、明らかに、A.nigerに対する抗菌性を考慮したものである。
　上記より、本件訂正発明３５と甲第４号証記載の発明とは、A.nigerに対する抗菌性を考慮したものである（と見ることができる）という点で一致している。
　そして、本件訂正発明３５と甲第４号証記載の発明とは、上記対比で検討したように、「水性眼科用組成物中に１．８０重量％の水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールを含み、水溶性ホウ酸塩及びポリオールを１：０．３１のモル比で含有」するという点で一致し、また、上記＜相違点Ａ＞についてで検討したように、「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体」が形成されているという点で一致している。
　そうすると、本件訂正発明３５と甲第４号証記載の発明とは、上記の点で一致しているので、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体の作用効果についても同等である、つまり、同様に、水性眼科用組成物を「微生物汚染から」保存し、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体が形成されている等「によって水性眼科用組成物のＡ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性が増大される」ようになっているということができる。
　したがって、相違点Ｂは実質的な相違ではない。
　
　そして、被請求人は、口頭陳述要領書の第６頁下から第９行〜同第４行において、「（２）　答弁書第６頁第２９行−第７頁第６行において主張したとおり、本件発明３５、訂正前発明３５は、ホウ酸塩及びポリオールの複合体が抗菌活性、特にＡ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性を増大するとの未知の属性を発見し、この属性により水性眼科用組成物を微生物汚染から保存する方法において、かかる複合体を、抗菌活性を増大するために使用するとの新たな用途を見出したことに基づく発明であり」との主張をしているが、上記検討で示したように、甲第３、４号証記載の発明は、ホウ酸塩及びポリオールの複合体が形成され、これがＡ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性を増大するものであるということができ、そうである以上、これが新たな用途であるということはできない。
　したがって、被請求人の上記主張を採用することはできない。
　
　上記からして、本件訂正発明３５は、甲第４号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項３６に係る発明（以下、「本件訂正発明３６」という。）について
　本件訂正発明３６は、本件訂正発明３５において、「組成物が、保存有効量の眼科的に受容可能な抗菌剤を含有する」ことを限定事項にするものである。
　ここで、本件訂正発明３５についての検討で示したように、甲第３号証には、水性眼科用組成物が、抗菌成分としての塩化ベンザルコニウムを含有することの開示があり、この塩化ベンザルコニウムの量が眼科的に受容可能な保存有効量であるべきことは当然の事項である。
　したがって、上記限定事項は、甲第３号証に開示されているということができるので、本件訂正発明３６は、本件訂正発明３５と同じく、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項３７に係る発明（以下、「本件訂正発明３７」という。）について
　本件訂正発明３７は、本件訂正発明３６において、「抗菌剤が、モノマー性およびポリマー性四級アンモニウム化合物ならびにそれらの眼科的に受容可能な塩、モノマー性およびポリマー性ビグアニドならびにそれらの眼科的に受容可能な塩、ならびにそれらの組合せからなる群より選択される」ことを限定事項にするものである。
　ここで、本件訂正発明３６についての検討で示したように、甲第３号証には、水性眼科用組成物が、眼科的に受容可能な保存有効量の塩化ベンザルコニウム（抗菌剤）を含有することの開示があるということができ、この塩化ベンザルコニウムがモノマー性四級アンモニウム化合物であること自体、先行技術文献を示すまでもなく、本件出願前周知の事項である。
　したがって、上記限定事項は、甲第３号証に開示されているということができるので、本件訂正発明３７は、本件訂正発明３６と同じく、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項３８に係る発明（以下、「本件訂正発明３８」という。）について
　本件訂正発明３８は、本件訂正発明３５において、「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体が、組成物中に１．０〜２．５重量％の濃度で含まれ、水溶性ホウ酸塩のポリオールに対するモル比が１：０．２５〜１：２．５である」ことを限定事項にするものである。
　ここで、本件訂正発明３５についての検討で示したように、甲第３号証には、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体が、組成物中に0.6〜4.5重量％の濃度で含まれ、水溶性ホウ酸塩のポリオールに対するモル比が１：0.160、0.162、0.336、2.69であることの開示があり、ここで示されている数値は、本件訂正発明３８における上記数値範囲内に包含されている。
　したがって、上記限定事項は、甲第３号証に開示されているということができるので、本件訂正発明３８は、本件訂正発明３５と同じく、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項４４に係る発明（以下、「本件訂正発明４４」という。）について
　本件訂正発明４４は、本件訂正発明３５において、「ポリオールが、グリセリン、プロピレングリコール及びソルビトールからなる群から選択される」ことを限定事項にするものである。
　ここで、上記「第７　甲各号証記載の内容」で示したように、甲第３号証（上記(a)の「・・・多価アルコールはヒドロキシ基を複数個有する化合物であれば特に制限はなく、例えばグリセリン、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、マンニトール、グルコースなどが挙げられる。」との記載参照）には、ポリオールが、グリセリン、プロピレングリコールなどであることの開示がある。
　したがって、上記限定事項は、甲第３号証に開示されているということができるので、本件訂正発明４４は、本件訂正発明３５と同じく、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項４５に係る発明（以下、「本件訂正発明４５」という。）について
　本件訂正発明４５は、本件訂正発明３５において、「ポリオールが、グリセリンを含む」ことを限定事項にするものである。
　ここで、上記「第７　甲各号証記載の内容」で示したように、甲第３号証（上記(a)の「・・・多価アルコールはヒドロキシ基を複数個有する化合物であれば特に制限はなく、例えばグリセリン、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、マンニトール、グルコースなどが挙げられる。」との記載参照）には、ポリオールが、グリセリン、プロピレングリコールなどであることの開示がある。
　したがって、上記限定事項は、甲第３号証に開示されているということができるので、本件訂正発明４５は、本件訂正発明３５と同じく、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項４６に係る発明（以下、「本件訂正発明４６」という。）について
　本件訂正発明４６は、本件訂正発明３５において、「ポリオールが、プロピレングリコールを含む」ことを限定事項にするものである。
　ここで、上記「第７　甲各号証記載の内容」で示したように、甲第３号証（上記(a)の「・・・多価アルコールはヒドロキシ基を複数個有する化合物であれば特に制限はなく、例えばグリセリン、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、マンニトール、グルコースなどが挙げられる。」との記載参照）には、ポリオールが、グリセリン、プロピレングリコールなどであることの開示がある。
　したがって、上記限定事項は、甲第３号証に開示されているということができるので、本件訂正発明４６は、本件訂正発明３５と同じく、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項４７に係る発明（以下、「本件訂正発明４７」という。）について
　本件訂正発明４７は、本件訂正発明３５において、「ポリオールが、ソルビトールを含む」ことを限定事項にするものである。
　ここで、上記「第７　甲各号証記載の内容」で示したように、甲第３号証（上記(a)の「・・・多価アルコールはヒドロキシ基を複数個有する化合物であれば特に制限はなく、例えばグリセリン、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、マンニトール、グルコースなどが挙げられる。」との記載参照）には、ポリオールが、グリセリン、プロピレングリコールなどであること、更にいうと、ポリオールについて、ヒドロキシ基を複数個有する化合物であれば特に制限はなく、マンニトールの光学異性体がソルビトールであることを考慮すると、ポリオールが、グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトールなどであることの開示があるということができる。
　したがって、上記限定事項は、甲第３号証に開示されているということができるので、本件訂正発明４７は、本件訂正発明３５と同じく、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項５６に係る発明（以下、「本件訂正発明５６」という。）について
　上記「第７　甲各号証記載の内容」で示したように、甲第３号証記載の発明は、
「点眼液組成物を使用する方法において、該組成物中に0.6〜4.5重量％の『ホウ酸またはホウ砂』とマンニトールを除く多価アルコールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質とのコンプレックスを含み、かつ、蛋白質分解酵素を含まず、『ホウ酸またはホウ砂』とマンニトールを除く多価アルコールとが『ホウ酸またはホウ砂』及び多価アルコールを１：0.160、0.162、0.336、2.69のモル比で含有する、点眼液組成物を使用する方法。」である。
　本件訂正発明５６と甲第３号証記載の発明とを対比する。
○甲第３号証記載の発明の「点眼液組成物」、「多価アルコール」、「コンプレックス」は、本件訂正発明５６の「水性眼科用組成物」、「ポリオール」、「複合体」にそれぞれ相当する。
　
○甲第３号証記載の発明の「『ホウ酸またはホウ砂』」は、点眼液の一成分である以上、点眼液に溶解しているということができるので、本件訂正発明５６の「水溶性ホウ酸塩」に相当する。
　
○甲第３号証記載の発明の「『ホウ酸またはホウ砂』（水溶性ホウ酸塩）とマンニトールを除く多価アルコール（ポリオール）」は、本件訂正発明５６の「ホウ酸塩及びポリオール」および「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオール」に相当する。
　
○甲第３号証記載の発明の「点眼液組成物（水性眼科用組成物）を使用する方法」は、水性眼科用組成物の成分を添加剤として捉えることができることから、「水性眼科用組成物の添加剤を使用する方法」に、更にいうと、本件訂正発明５６の「水性眼科用組成物の添加剤」に相当する。
　
○甲第３号証記載の発明の「１：0.160、0.162、0.336、2.69」は、本件訂正発明５６の「１：０．１〜１：１０」の範囲内に包含されているので、両者は「１：0.160、0.162、0.336、2.69」の数値を取る点で共通している。
　
　上記より、甲第３号証記載の発明は、
「点眼液組成物の添加剤であって、該組成物中に0.6〜4.5重量％の『ホウ酸またはホウ砂』とマンニトールを除く多価アルコールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質とのコンプレックスを含み、かつ、蛋白質分解酵素を含まず、『ホウ酸またはホウ砂』とマンニトールを除く多価アルコールとが『ホウ酸またはホウ砂』及び多価アルコールを１：0.160、0.162、0.336、2.69のモル比で含有する、点眼液組成物の添加剤。」に相当し、
　甲第３号証記載の発明と本件訂正発明５６とは、
「水性眼科用組成物の添加剤であって、水溶性ホウ酸塩及びポリオールを１：0.160、0.162、0.336、2.69のモル比で含有する水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールを含み、かつ、蛋白質分解酵素を含まない添加剤。」という点で一致し、以下の点で一応相違している。
　
＜相違点ｉ＞
　本件訂正発明５６では、「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体」であるのに対して、
　甲第３号証記載の発明では、「『ホウ酸またはホウ砂』とマンニトールを除く多価アルコールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質とのコンプレックス」である、言い換えると、「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質との複合体」である点。
　
＜相違点ｉｉ＞
　本件訂正発明５６では、水性眼科用組成物の「Ａ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性を増大させるための」添加剤であって、「活性増大成分として」水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体を含んでいるのに対して、
　甲第３号証記載の発明では、点眼液組成物（水性眼科用組成物）の「Ａ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性を増大させるための」添加剤であるかどうか、また、「活性増大成分として」水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体を含んでいるかどうか明らかでない点。
　
　上記両相違点について検討する。
＜相違点ｉ＞について
　本件訂正明細書には、ホウ酸塩とポリオールを含む水性眼科用組成物が、クロルヘキシジン（例えば【０００８】参照）またはスルファセタミドナトリウム（【００２２】【表３】の処方１３参照）を含む場合のあることの記載があり、そして、クロルヘキシジンが二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質であり、スルファセタミドナトリウムが一級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質であることは、当業者において普通に知られた事項であり、これからして、水溶性ホウ酸塩とポリオールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質とを含む場合が示されているということができ、　
　また、本件訂正明細書には、「【００１３】ホウ酸塩−ポリオール複合体は・・・本発明の組成物に用いられる。しかし、潜在的な相互作用が組成物の他の成分で生じ得るため、至適量は生成物の複合性に依存する。」との記載があり、これからして、水溶性ホウ酸塩とポリオールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質とを含む場合、これらの間に相互作用が生じていると推認することができる。
　一方、甲第３号証記載の発明は、上記対比で示したように、「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質との複合体」が形成されたものであり、これは、水溶性ホウ酸塩とポリオールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質との間に相互作用が生じていることを示している。
　上記より、本件訂正発明５６の発明の水性眼科用組成物が少なくとも上記の場合のとき、本件訂正発明５６の発明と甲第３号証記載の発明とは、水溶性ホウ酸塩とポリオールと、一級または二級アミンを置換基として有する芳香環をもつ物質との間に相互作用が生じているという点で一致している。
　そうすると、本件訂正発明５６の発明と甲第３号証記載の発明とは、上記の点で一致しているので、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの存在形態についても同等である、つまり、同様に「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体」が形成されているということができる。
　したがって、相違点ｉは実質的な相違ではない。
　
＜相違点ｉｉ＞について
　甲第３号証記載の発明の「水性眼科用組成物」について、上記(c)で示した「・・・本発明点眼液の製法は既知の方法を用いて調製すればよく・・・塩化ベンザルコニウムなどの防腐剤・・・などを加えればよい。」との記載、および、上記(d)ないし(f)(h)で示した記載（処方１、２、６、９）からして、甲第３号証には、防腐成分、つまり、保存（抗菌）成分として塩化ベンザルコニウムを用いることが示されており、
　また、甲第１４号証には「A.nigerは、広く自然界に分布する俗にくろかびといわれる菌である」ことが記載され、甲第１５号証には「A.nigerは、もっともありふれた真菌の１つであり、病原性を有する真菌である」ことが記載され、甲第２０号証には「A.nigerは、コウジカビ属に含まれる子嚢菌の一つである」ことが記載されていることから、A.nigerが、広く自然界に分布する俗に黒カビといわれると共に病原性を有する真菌であることは、よく知られた事項であり、そうである以上、一般に、保存（抗菌）を行う場合、大概、A.nigerに対する抗菌性が考慮されているということができるので、
　甲第３号証記載の発明の「水性眼科用組成物」について、抗菌成分の塩化ベンザルコニウムを用いること自体、A.nigerに対する抗菌性を考慮したものであると見ることができる。
　一方、本件訂正発明５６は、明らかに、A.nigerに対する抗菌性を考慮したものである。
　上記より、本件訂正発明５６と甲第３号証記載の発明とは、A.nigerに対する抗菌性を考慮したものである（と見ることができる）という点で一致している。
　そして、本件訂正発明５６と甲第３号証記載の発明とは、上記対比で検討したように、「水溶性ホウ酸塩及びポリオールを１：0.160、0.162、0.336、2.69のモル比で含有」するという点で一致し、また、上記＜相違点ｉ＞についてで検討したように、「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体」が形成されているという点で一致している。
　そうすると、本件訂正発明５６と甲第３号証記載の発明とは、上記の点で一致しているので、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体が水性眼科用組成物に添加された結果奏する作用効果についても同等である、つまり、同様に、水性眼科用組成物の「Ａ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性を増大させるための」添加剤であって、「活性増大成分として」水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体を含んでいるということができる。
　したがって、相違点ｉｉは実質的な相違ではない。
　
　そして、被請求人は、口頭陳述要領書の第６頁下から第４行〜同第７頁第２行において、「また、本件発明５６、訂正前発明５６は、上記発見に基づき、水性眼科用組成物の抗菌活性、特にＡ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性を増大させるための添加剤の活性増大成分として、かかる複合体を使用するとの新たな用途を見出したことに基づく発明であり、いずれも抗菌活性を増大するという用途に限定した用途発明である。」との主張をしているが、上記検討で示したように、甲第３号証記載の発明は、ホウ酸塩及びポリオールの複合体が形成され、これがＡ．ｎｉｇｅｒに対する抗菌活性を増大するものであるということができ、そうである以上、これが新たな用途であるということはできない。
　したがって、被請求人の上記主張を採用することはできない。
　
　上記からして、本件訂正発明５６は、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項５７に係る発明（以下、「本件訂正発明５７」という。）について
　本件訂正発明５７は、本件訂正発明５６において、「組成物が、保存有効量の眼科的に受容可能な抗菌剤を含有する」ことを限定事項にするものである。
　ここで、本件訂正発明５６についての検討で示したように、甲第３号証には、水性眼科用組成物が、抗菌成分としての塩化ベンザルコニウムを含有することの開示があり、この塩化ベンザルコニウムの量が眼科的に受容可能な保存有効量であるべきことは当然の事項である。
　したがって、上記限定事項は、甲第３号証に開示されているということができるので、本件訂正発明５７は、本件訂正発明５６と同じく、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項５８に係る発明（以下、「本件訂正発明５８」という。）について
　本件訂正発明５８は、本件訂正発明５７において、「抗菌剤が、モノマー性およびポリマー性四級アンモニウム化合物ならびにそれらの眼科的に受容可能な塩、モノマー性およびポリマー性ビグアニドならびにそれらの眼科的に受容可能な塩、ならびにそれらの組合せからなる群より選択される」ことを限定事項にするものである。
　ここで、本件訂正発明５７についての検討で示したように、甲第３号証には、水性眼科用組成物が、眼科的に受容可能な保存有効量の塩化ベンザルコニウム（抗菌剤）を含有することの開示があるということができ、この塩化ベンザルコニウムがモノマー性四級アンモニウム化合物であること自体、先行技術文献を示すまでもなく、本件出願前周知の事項である。
　したがって、上記限定事項は、甲第３号証に開示されているということができるので、本件訂正発明５８は、本件訂正発明５７と同じく、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項５９に係る発明（以下、「本件訂正発明５９」という。）について
　本件訂正発明５９は、本件訂正発明５８において、「水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体が、組成物中に０．５〜６．０重量％の濃度で含まれる」ことを限定事項にするものである。
　ここで、本件訂正発明５６についての検討で示したように、甲第３号証には、水溶性ホウ酸塩とマンニトールを除くポリオールとの複合体が、組成物中に0.6〜4.5重量％の濃度で含まれることの開示があり、ここで示されている数値は、本件訂正発明５９における上記数値範囲内に包含されている。
　したがって、上記限定事項は、甲第３号証に開示されているということができるので、本件訂正発明５９は、本件訂正発明５８と同じく、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項６５に係る発明（以下、「本件訂正発明６５」という。）について
　本件訂正発明６５は、本件訂正発明５６において、「ポリオールが、グリセリン、プロピレングリコール及びソルビトールからなる群から選択される」ことを限定事項にするものである。
　ここで、上記「第７　甲各号証記載の内容」で示したように、甲第３号証（上記(a)の「・・・多価アルコールはヒドロキシ基を複数個有する化合物であれば特に制限はなく、例えばグリセリン、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、マンニトール、グルコースなどが挙げられる。」との記載参照）には、ポリオールが、グリセリン、プロピレングリコールなどであることの開示がある。
　したがって、上記限定事項は、甲第３号証に開示されているということができるので、本件訂正発明６５は、本件訂正発明５６と同じく、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項６６に係る発明（以下、「本件訂正発明６６」という。）について
　本件訂正発明６６は、本件訂正発明５６において、「ポリオールが、グリセリンを含む」ことを限定事項にするものである。
　ここで、上記「第７　甲各号証記載の内容」で示したように、甲第３号証（上記(a)の「・・・多価アルコールはヒドロキシ基を複数個有する化合物であれば特に制限はなく、例えばグリセリン、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、マンニトール、グルコースなどが挙げられる。」との記載参照）には、ポリオールが、グリセリン、プロピレングリコールなどであることの開示がある。
　したがって、上記限定事項は、甲第３号証に開示されているということができるので、本件訂正発明６６は、本件訂正発明５６と同じく、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項６７に係る発明（以下、「本件訂正発明６７」という。）について
　本件訂正発明６７は、本件訂正発明５６において、「ポリオールが、プロピレングリコールを含む」ことを限定事項にするものである。
　ここで、上記「第７　甲各号証記載の内容」で示したように、甲第３号証（上記(a)の「・・・多価アルコールはヒドロキシ基を複数個有する化合物であれば特に制限はなく、例えばグリセリン、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、マンニトール、グルコースなどが挙げられる。」との記載参照）には、ポリオールが、グリセリン、プロピレングリコールなどであることの開示がある。
　したがって、上記限定事項は、甲第３号証に開示されているということができるので、本件訂正発明６７は、本件訂正発明５６と同じく、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
◇本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項６８に係る発明（以下、「本件訂正発明６８」という。）について
　本件訂正発明６８は、本件訂正発明５６において、「ポリオールが、ソルビトールを含む」ことを限定事項にするものである。
　ここで、上記「第７　甲各号証記載の内容」で示したように、甲第３号証（上記(a)の「・・・多価アルコールはヒドロキシ基を複数個有する化合物であれば特に制限はなく、例えばグリセリン、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、マンニトール、グルコースなどが挙げられる。」との記載参照）には、ポリオールが、グリセリン、プロピレングリコールなどであること、更にいうと、ポリオールについて、ヒドロキシ基を複数個有する化合物であれば特に制限はなく、マンニトールの光学異性体がソルビトールであることを考慮すると、ポリオールが、グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトールなどであることの開示があるということができる。
　したがって、上記限定事項は、甲第３号証に開示されているということができるので、本件訂正発明６８は、本件訂正発明５６と同じく、甲第３号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものである。
　
第８．むすび 
　以上のとおりであるから、本件特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができないものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当し、請求人の主張する他の理由について検討するまでもなく、無効とすべきである。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、審判費用は、被請求人の負担とすべきものとする。 
　よって、結論のとおり審決する。