【事件の表示】
　平成　８年特許願第５０７７８４号「ＣＭＶ核酸の増幅用及び検出用プライマー及びプローブ」拒絶査定不服審判事件〔平成　８年　２月２９日国際公開、ＷＯ９６／０６１９１、平成　９年　４月２８日国内公表、特表平　９−５０４１８２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　 
　本願は，平成７年８月１８日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９４年８月１８日　オランダ）とする出願であって，平成１７年１１月２２日付で特許請求の範囲について補正がなされたが，平成１９年１０月５日付で拒絶査定がなされ，これに対して，平成２０年１月１１日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに，平成２０年２月８日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２０年２月８日付の手続補正についての補正却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　平成２０年２月８日付の手続補正を却下する。
　
［理由］
（１）平成２０年２月８日付手続補正（以下，「本件補正」という。）
　本件補正により，特許請求の範囲は，平成１７年１１月２２日付で補正がなされた，
「１．　ＣＭＶ病の疑いのあるヒトの血液標本中にヒトサイトメガロウイルス（ＨＣＭＶ）の後期構造蛋白質ｐｐ６７をコードするｍＲＮＡの存在を検出することを特徴とする症状のあるＣＭＶ病の診断方法であって，以下の段階，
（ａ）　標的配列と特異的に反応できるプライマー対と，ＤＮＡまたはＲＮＡポリメラーゼおよびモノヌクレオチドを含む増幅試薬を使用して上記ｐｐ６７ｍＲＮＡ内の標的配列を増幅すること，ここで該プライマー対は株間変異に適応するように設計されている，
（ｂ）　増幅した核酸を含む場合がある標本と標的配列の一部に相補的な配列を有する標識核酸プローブを反応させること，
（ｃ）　標的配列とプローブの間で形成されるハイブリッドを検出すること，
を含む方法。
２．　転写をベースとした増幅技術を使用して，段階（ａ）においてｐｐ６７ｍＲＮＡ内の標的配列を増幅する請求項１に記載の方法。
３．　上記増幅技術がＮＡＳＢＡである請求項２に記載の方法。
４．　ＨＣＭＶのｐｐ６７をコードする核酸配列の一部に対応するオリゴヌクレオチドであって，１０−３５ヌクレオチドの長さであり，以下の配列からなる群から選択される配列の少なくとも１０ヌクレオチドの断片を含むオリゴヌクレオチド
　　　　　5'-GGGTCGATTCGAGACCGA-3' 　
　　　　　5'-GGGTCGATTC-AGACCGA-3' 　
　　　　　5'-GACCTGATATCCCTCCATATA-3' 　
，又はその相補的配列。
５．　プロモーター配列に結合した請求項４に記載のオリゴヌクレオチド。
６．　ＨＣＭＶのｐｐ６７配列内に位置する標的配列の増幅用プライマーセットであって，
以下の核酸配列から本質的になる１つのプライマーと
　　　　　5'- aattctaatacgactcactatagggagaGGGTCGATTCGAGACCGA-3'　
以下の核酸配列から本質的になる第２のプライマー
　　　　　5'-GACCTGATATCCCTCCATATA-3'　
を含むプライマーセット。
７．　ＨＣＭＶのｐｐ６７配列内に位置する標的配列の増幅用プライマーセットであって，
以下の核酸配列から本質的になる１つのプライマーと
　　　　　5'- aattctaatacgactcactatagggagaGGGTCGATTC-AGACCGA-3'　
以下の核酸配列から本質的になる第２のプライマー
　　　　　5'-GACCTGATATCCCTCCATATA-3'　
を含むプライマーセット。
８．　請求項１の方法におけるプライマーとしての，請求項４に記載のオリゴヌクレオチドのいずれかの使用。
９．　請求項１の方法におけるプローブとしての，検出可能な標識で標識された以下の配列から本質的になるオリゴヌクレオチドの使用。
　　　　　5'-GGATTCGGACTTTCCGTTCGA-3'　
１０．　請求項６及び／又は７に記載の，プライマーの１つ又は複数のセット，及び
プライマーの上記セットにより規定される増幅した核酸配列の少なくとも一部に実質的に相補的な核酸配列を含む，検出可能な標識で標識されたオリゴヌクレオチド，
を含むＨＣＭＶ病の診断用テストキット。」より，
「【請求項１】
　症候性ＣＭＶ病の疑いのあるヒトの血液標本中にヒトサイトメガロウイルス（ＨＣＭＶ）のｍＲＮＡの存在を検出する方法であって，以下の段階，
（ａ）　ｍＲＮＡ内の後期構造蛋白質ｐｐ６７をコードする標的配列を，標的配列と相補的な配列を含むプライマー対と，ＤＮＡポリメラーゼまたはＲＮＡポリメラーゼおよびモノヌクレオチドを含む増幅試薬を使用して増幅すること，
（ｂ）　増幅した核酸を含んでもよい標本と標的配列の一部に相補的な配列を有する標識核酸プローブを反応させること，
（ｃ）　標的配列とプローブの間で形成されるハイブリッドを検出すること，
を含む方法。
　　【請求項２】
　プライマー対が株間変異を考慮して選択される請求項１に記載の方法。
　　【請求項３】
　転写をベースとした増幅技術を使用して，ｍＲＮＡを増幅する請求項１に記載の方法。
　　【請求項４】
　上記増幅技術がＮＡＳＢＡである請求項３に記載の方法。
　　【請求項５】
　ＨＣＭＶのｐｐ６７をコードする核酸配列の一部に対応するオリゴヌクレオチドであって，１０−３５ヌクレオチドの長さであり，以下の配列からなる群から選択される配列の少なくとも１０ヌクレオチドの断片を含むオリゴヌクレオチド，
　　【化１】
　　　　　5'-GGGTCGATTCGAGACCGA-3' 　
　　　　　5'-GGGTCGATTCAGACCGA-3' 　
　　　　　5'-GACCTGATATCCCTCCATATA-3' 　
又はその相補的配列。
　　【請求項６】
　プロモーター配列に結合した請求項５に記載のオリゴヌクレオチド。
　　【請求項７】
　ＨＣＭＶのｐｐ６７配列内に位置する標的配列の増幅用プライマーセットであって，
プロモーター配列に結合した，以下の核酸配列からなる１つのプライマーと
　　【化２】
　　　　　5'-GGGTCGATTCGAGACCGA-3'　
以下の核酸配列からなる第２のプライマー
　　【化３】
　　　　　5'-GACCTGATATCCCTCCATATA-3'　
を含むプライマーセット。
　　【請求項８】
　ＨＣＭＶのｐｐ６７配列内に位置する標的配列の増幅用プライマーセットであって，
プロモーター配列に結合した，以下の核酸配列からなる１つのプライマーと
　　【化４】
　　　　　5'-GGGTCGATTCAGACCGA-3'　
以下の核酸配列からなる第２のプライマー
　　【化５】
　　　　　5'-GACCTGATATCCCTCCATATA-3'　
を含むプライマーセット。
　　【請求項９】
　請求項３の方法におけるプライマーとしての，請求項５に記載のオリゴヌクレオチドのいずれかの使用。
　　【請求項１０】
　請求項１の方法におけるプローブとしての，検出可能な標識で標識された以下の配列
　　【化６】
　　　　　5'-GGATTCGGACTTTCCGTTCGA-3'　
からなるオリゴヌクレオチドの使用。
　　【請求項１１】
　請求項７及び／又は８に記載の，プライマーの１つ又は複数のセット，及び
プライマーの上記セットにより規定される増幅した核酸配列の少なくとも一部に相補的な核酸配列を含む，検出可能な標識で標識されたオリゴヌクレオチド，
を含むＨＣＭＶ病の診断用テストキット。」と，補正された。
　
　本件補正のうち，上記請求項１に係る補正は，特許法第２９条第1項柱書に規定する要件を満たすように，平成１７年１１月２２日付で補正された請求項１に係る，「ＣＭＶ病の疑いのあるヒトの血液標本中にヒトサイトメガロウイルス（ＨＣＭＶ）の後期構造蛋白質ｐｐ６７をコードするｍＲＮＡの存在を検出することを特徴とする症状のあるＣＭＶ病の診断方法」の発明を，「症候性ＣＭＶ病の疑いのあるヒトの血液標本中にヒトサイトメガロウイルス（ＨＣＭＶ）のｍＲＮＡの存在を検出する方法」の発明とするものである。
　
　そして，同請求項に係る補正は，平成１７年１１月２２日付で補正された請求項１における，ｐｐ６７ｍＲＮＡ内の標的配列を増幅するために使用される標的配列と特異的に反応できるプライマー対が，「該プライマー対は株間変異に適応するように設計されている」ものであることについて，上記プライマー対に係る当該特定事項を削除するものでもある。
　
　また，本件補正は，上記請求項１を引用して，「プライマー対が株間変異を考慮して選択される」ことを特定した上記請求項２を新たに設け，症状のあるＣＭＶ病の診断方法に係る発明が記載されていたものであって，本件補正によりＨＣＭＶのｍＲＮＡの存在を検出する方法の発明へと補正された，方法発明に係る請求項の数を，平成１７年１１月２２日付で補正された特許請求の範囲に記載された請求項１〜３の３項より，請求項１〜４の４項とするものであって，請求項の数を増やすものである。
　
　さらに，本件補正のうち，標的配列の増幅用プライマーセットに係る上記請求項７及び８における補正は，平成１７年１１月２２日付で補正された請求項６及び７に係る発明を特定するために必要な事項である，それぞれ，「5'- aattctaatacgactcactatagggagaGGGTCGATTCGAGACCGA-3'」又は「5'- aattctaatacgactcactatagggagaGGGTCGATTC-AGACCGA-3'」である，上記プライマーセットを構成するプライマーを，Ｔ７プロモーター配列「5'- aattctaatacgactcactatagggaga-3」に限られない任意のプロモーター配列に結合した，それぞれ，「5'-GGGTCGATTCGAGACCGA-3'」又は「5'-GGGTCGATTCAGACCGA-3'」であるプライマーへと，補正するものである。
　
（２）目的要件について
（ａ）　本件補正のうち，平成１７年１１月２２日付で補正された請求項１に係る発明におけるプライマー対につき，「株間変異に適応するように設計されている」ものであるという特定事項に係る記載を削除する補正が，「『株間変異に適応する』が意図する技術的な意味が不明である」ため，上記請求項１は特許法第３６条第６項第２号の規定を満たさないという原査定の理由，及び，平成１９年１０月５日付拒絶査定の「＜留意事項＞（１）」において，「平成１７年１１月２２日付け手続補正書において請求項１に『ここで該プライマー対は株間変異に適応するように設計されている』を追加した補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてなされたものではない。」と指摘したことを受け，これを解消するためになされた「明りょうでない記載の釈明」，又は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものの，いずれかに該当するか否かについて検討する。
　
　「釈明」とは，「(1)ときあかすこと。(2)誤解や非難などに対して事情を説明して了解を求めること。」（広辞苑　第3版）という意味である。とすると，平成１７年１１月２２日付で請求項１についてなされた補正である，「ここで該プライマー対は株間変異に適応するように設計されている」の記載の追加について，当該補正が，本願明細書の発明の詳細な説明における記載に基づいて，プライマー対につき，株間変異に関する何らかの特定を行うことを目的とする，請求項１に係る発明を特定するために必要な事項に該当し，そして，上記「ここで該プライマー対は株間変異に適応するように設計されている」の記載が，プライマー対につき，株間変異に関して何を特定しようとするものであるのか明りょうでない場合には，例えば，本件補正の請求項２に記載された，「プライマー対が株間変異を考慮して選択される」の記載のように，本願明細書の発明の詳細な説明における記載に基づいて，その不明りょうさを正してその記載本来の意味内容を明らかなものとなるように，「請求項１」においてその記載を適切なものへとあらためる補正が，明りょうでない記載の釈明に当たり，請求項１より，請求項１に係る発明を特定するために必要な事項である，追加された上記記載自体を削除する補正は，これに相当しない。
　
　また，上記の場合に，ｐｐ６７ｍＲＮＡ内の標的配列を増幅するために使用される標的配列と特異的に反応できるプライマー対を特定するためのものである，「ここで該プライマー対は株間変異に適応するように設計されている」の記載は，本願明細書の発明の詳細な説明における記載に基づいて，プライマー対につき，株間変異に関する何らかの特定を行うことを目的とした，請求項１に係る発明を特定するために必要な事項に該当するから，そのような事項を削除する請求項１に係る本件補正によれば，プライマー対は株間変異に関する特定を受けないことになる結果，特許請求の範囲が拡張されることになる。
　よって，「ここで該プライマー対は株間変異に適応するように設計されている」の記載が，プライマー対につき，株間変異に関する何らかの特定を行うことを目的とする，請求項１に係る発明を特定するために必要な事項に該当するものの，上記記載が，プライマー対につき，株間変異に関して何を特定しようとするものであるのか明りょうでない場合に，平成１７年１１月２２日付で補正がなされた請求項１において，プライマー対につき，「株間変異に適応するように設計されている」ものであるという特定事項に係る記載を削除する，請求項１に係る本件補正は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものにも該当しない。
　
　そして，請求項１に係る上記補正が，請求項の削除又は誤記の訂正のいずれにも該当するものではないことは明らかである。
　
（ｂ）　本件補正のうち，上記のとおり，方法発明に係る請求項の数を，平成１７年１１月２２日付で補正された特許請求の範囲に記載された請求項１〜３の３項より，請求項１〜４の４項とするものであって，請求項の数を増やすものが，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するか否かについて検討する。
　
　特許法第１７条の２第４項第２号にいう「特許請求の範囲の減縮」は，補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって，かつ，補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが要請されるものというべきであって，補正前の請求項と補正後の請求項とは，一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。（平成１５（行ケ）２３０号判決参照）
　そこで，本件補正のうちの上記増項補正が上記事項を満たすものであるか否か検討すると，上記方法発明に係る本件補正前請求項１〜３は，本件補正後請求項１〜４に対応するが，これを各請求項ごとにその対応関係みると，上記（ａ）に記載したとおり，株間変異に関するプライマー対の特定を請求項に係る発明を特定するために必要な事項とする本件補正前請求項１は，「プライマー対が株間変異を考慮して選択される」ことを特定した，新たに設けられた本件補正後請求項２に対応し，そして，本件補正前請求項２及び３は，それぞれ，本件補正後請求項３及び４に対応するものであって，してみると，本件補正後請求項１に対応する請求項は本件補正前に存在しない。すなわち，本件補正前の請求項１〜３と本件補正後の請求項１〜４とは，一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものとは認められない。
　したがって，本件補正のうちの上記増項補正は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しない。
　
　また，請求項２に係る上記補正が，請求項の削除，誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当するものではないことは明らかである。
　
（ｃ）　本件補正のうち，標的配列の増幅用プライマーセットに係る請求項７及び８における補正は，上記プライマーセットを構成するプライマーについて，それに結合したプロモーター配列に関し，Ｔ７プロモーター配列「5'- aattctaatacgactcactatagggaga-3」に限定されない任意のものとするものであるから，当該補正は特許請求の範囲を拡張するものであり，よって，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しない。
　
　また，請求項７及び８に係る上記補正が，請求項の削除，誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当するものではないことは明らかである。
　
（ｄ）　なお，請求人は審判請求書の請求の理由において，プライマー対につき，「株間変異に適応するように設計されている」ものであるという特定事項に係る記載を削除する，請求項１に係る上記補正により，原査定の特許法第３６条第６項第２号に係る理由，及び，平成１９年１０月５日付拒絶査定の「＜留意事項＞（１）」はいずれも解消すること，並びに，請求項２，請求項７及び請求項８に係る上記補正は，本願明細書の記載に裏付けられるものであることを説明するのみで，上記補正が，審判請求時における補正の要件を満たすものであることについての説明は何らない。
　
（３）むすび
　以上のとおり，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものに該当せず，同法第１７条の２第４項の規定に違反するものであるから，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
　
　平成２０年２月８日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので，本願請求項１〜１０に係る発明（以下，それぞれ，「本願発明１」〜「本願発明１０」という。）は，平成１７年１１月２２日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される，以下のとおりのものである。
「１．　ＣＭＶ病の疑いのあるヒトの血液標本中にヒトサイトメガロウイルス（ＨＣＭＶ）の後期構造蛋白質ｐｐ６７をコードするｍＲＮＡの存在を検出することを特徴とする症状のあるＣＭＶ病の診断方法であって，以下の段階，
（ａ）　標的配列と特異的に反応できるプライマー対と，ＤＮＡまたはＲＮＡポリメラーゼおよびモノヌクレオチドを含む増幅試薬を使用して上記ｐｐ６７ｍＲＮＡ内の標的配列を増幅すること，ここで該プライマー対は株間変異に適応するように設計されている，
（ｂ）　増幅した核酸を含む場合がある標本と標的配列の一部に相補的な配列を有する標識核酸プローブを反応させること，
（ｃ）　標的配列とプローブの間で形成されるハイブリッドを検出すること，
を含む方法。
２．　転写をベースとした増幅技術を使用して，段階（ａ）においてｐｐ６７ｍＲＮＡ内の標的配列を増幅する請求項１に記載の方法。
３．　上記増幅技術がＮＡＳＢＡである請求項２に記載の方法。
４．　ＨＣＭＶのｐｐ６７をコードする核酸配列の一部に対応するオリゴヌクレオチドであって，１０−３５ヌクレオチドの長さであり，以下の配列からなる群から選択される配列の少なくとも１０ヌクレオチドの断片を含むオリゴヌクレオチド
　　　　　5'-GGGTCGATTCGAGACCGA-3' 　
　　　　　5'-GGGTCGATTC-AGACCGA-3' 　
　　　　　5'-GACCTGATATCCCTCCATATA-3' 　
，又はその相補的配列。
５．　プロモーター配列に結合した請求項４に記載のオリゴヌクレオチド。
６．　ＨＣＭＶのｐｐ６７配列内に位置する標的配列の増幅用プライマーセットであって，
以下の核酸配列から本質的になる１つのプライマーと
　　　　　5'- aattctaatacgactcactatagggagaGGGTCGATTCGAGACCGA-3'　
以下の核酸配列から本質的になる第２のプライマー
　　　　　5'-GACCTGATATCCCTCCATATA-3'　
を含むプライマーセット。
７．　ＨＣＭＶのｐｐ６７配列内に位置する標的配列の増幅用プライマーセットであって，
以下の核酸配列から本質的になる１つのプライマーと
　　　　　5'- aattctaatacgactcactatagggagaGGGTCGATTC-AGACCGA-3'　
以下の核酸配列から本質的になる第２のプライマー
　　　　　5'-GACCTGATATCCCTCCATATA-3'　
を含むプライマーセット。
８．　請求項１の方法におけるプライマーとしての，請求項４に記載のオリゴヌクレオチドのいずれかの使用。
９．　請求項１の方法におけるプローブとしての，検出可能な標識で標識された以下の配列から本質的になるオリゴヌクレオチドの使用。
　　　　　5'-GGATTCGGACTTTCCGTTCGA-3'　
１０．　請求項６及び／又は７に記載の，プライマーの１つ又は複数のセット，及び
プライマーの上記セットにより規定される増幅した核酸配列の少なくとも一部に実質的に相補的な核酸配列を含む，検出可能な標識で標識されたオリゴヌクレオチド，
を含むＨＣＭＶ病の診断用テストキット。」
　
１．　原査定の拒絶の理由について
　これに対して，原審の平成１９年１０月５日付拒絶査定の理由の概要は，次のとおりである。
（ア）本願請求項１〜３に係る発明は，特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていない。
（イ）本願請求項１〜３，８及び９に記載の発明は，特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
（ウ）本願請求項１の記載は，特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。
　
（１）原査定の理由（ア）についての当審の判断
　本願発明１〜３は，症状のあるＣＭＶ病の診断方法に係るものである。
　人間を手術，治療又は診断する方法は，特許法第２９条第１項柱書に規定されている「産業上利用することができる発明」に該当しないので，人間のＣＭＶ病を診断する方法に係る本願発明１〜３には，産業上利用することができる発明に該当しないことは明らかである。
　したがって，本願請求項１〜３に係る発明は，特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしておらず，特許を受けることができない。
　
　この点，請求人は，平成１７年１１月２２日付意見書において，本願発明１〜３は，人間から採取した血液を分析してデータを収集する方法であるから，人間を直接，手術，治療又は診断する方法ではないため，特許法第２９条第１項柱書に規定される「人間を手術，治療又は診断する方法」には該当しない，と主張する。
　しかしながら，そもそも「診断」とは，「医師が患者を診察して病状を判断すること。」（広辞苑　第５版）を意味するのである。すなわち，人間を診断する方法とは，医療目的で人間の病状や健康状態等の身体状態若しくは精神状態について，又は，それらに基づく処方や治療・手術計画について，判断する工程を含む方法のことであり，そして，本願発明１〜３に係る「ＣＭＶ病の診断方法」には，診断という医療目的で上記判断する工程に相当するものが含まれることは明らかであり，さらに，上記「ＣＭＶ病の診断方法」なるものについて，技術常識に照らしても，これを，医療目的で上記判断する工程を含まない，請求人が主張する上記「人間から採取した血液を分析してデータを収集する方法」に限定して解釈すべき理由は特段存在しないのであるから，請求人の上記主張は採用できない。
　
（２）原査定の理由（ウ）についての当審の判断
　本願請求項１における，プライマー対につき，「株間変異に適応するように設計されている」という記載によれば，上記記載は，上記プライマー対が，それを用いて検出しようとするＨＣＭＶのｐｐ６７における標的配列において，ＨＣＭＶ株の相違による配列の変異が存在しても，その変異に依存することなく全てのＨＣＭＶ株に係るｐｐ６７のｍＲＮＡを余すことなく検出できるように，設計されていることを意味するものであるのか，あるいは，ＨＣＭＶ株の相違による配列の変異が存在する場合に，そのような配列の変異を区別してＨＣＭＶ株の相違について検出できるように，設計されていることを意味するものであるのか，若しくは，株間変異に係るこれらとは別の事項につき，それに適応するように設計されていることを意味するものであるのか特定できないため，本願請求項１における記載によると，特許を受けようとする発明が明確でない。
　
　また，上記「株間変異に適応するように設計されている」の記載につき，念のため，本願明細書の発明の詳細な説明における記載を参酌しても，本願明細書第６頁第２〜１０行目において，「ＣＭＶのｍＲＮＡの検出の感度と信頼性はプライマーの選択に大きく依存する。何故ならば，ゲノムの各領域でＣＭＶの株間で配列の変異があり得るからである。理想的には，プライマーの選択は，プライマー配列の候補における株間の変異に関する知識とプライマー部位におけるミスマッチの結果に基づくべきである(Chou S.，J.of Clin,Microblol.,2307-2310,1992)。
  それ故，ＣＭＶの全ての変異株の増幅と次の検出のためのプライマーとハイブリダイゼーションプローブとして使用できる核酸配列を含む適切なオリゴヌクレオチドの必要性がある。」と，ＨＣＭＶの全ての変異株を検出できるプライマーの必要性について記載されている一方で，ｐｐ６７遺伝子配列ではＣＭＶ  ＡＤ１６９株とＴｏｗｎｅ株との間で株間の変異が存在するため，当該変異に基づいて選ばれた，２種のプライマー対，ＣＭＶ−ｐｐ６７−１とＣＭＶ−ｐｐ６７−４は，いずれも上記２つの株を区別して検出するものであり（本願明細書第２２頁第２〜１０行目），しかも，上記２種のプライマー対を使用しても，１８の標本のうち２つでＣＭＶ−ＤＮＡに対して偽陰性であったことが示され，その原因は臨床株の間の配列の変異によることが最も考えられると記載されており（本願明細書第２３頁第３〜１７行目），本願明細書の実施例には，ＨＣＭＶの全ての変異株を検出できるプライマーは記載されておらず，結局，本願請求項１におけるプライマー対につき，「株間変異に適応するように設計されている」という記載は，依然，上記のうちいずれの意味のものであるのか特定できない。
　よって，本願請求項１の記載は，特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。
　
２．　原審において平成１７年５月１３日付で通知された拒絶の理由について
　原審において平成１７年５月１３日付で通知された拒絶の理由のうち「理由４」は以下のとおりである。
「［理由４］　この出願は，発明の詳細な説明の記載が下記の点で，特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
　
Ｅ．請求項５の「１０−３５ヌクレオチドの長さ」について検討する。明細書の実施例等において、１０ヌクレオチドの長さのプローブで特異的に検出できたことは記載されていない。また、当該技術分野において、特定の塩基配列に特異的に結合し得るヌクレオチドとして必要な長さは１５ヌクレオチド以上というのが技術常識である（必要であれば引用文献３の段落【0014】などを参照されたい）。
　してみると、請求項５の１０−３５の長さのうち技術常識を考慮すると１０−１４の長さに係る部分の発明については、当業者が実施できないものと認められる。」
　
　ここで，上記引用文献３とは，平成１７年５月１３日付で通知された拒絶理由通知書の引用文献等一覧に記載された「特開平４−３１１４００号公報」であり，その段落【００１４】には，「【００１４】次に本発明によるＣＭＶ遺伝子増幅用プライマーについて述べる。本発明によるプライマーは、前記プローブの検出対象となる配列の３’末端と５’末端付近の１５〜３０塩基、あるいはその相補配列で構成される。この配列についても特異性、反応性、合成の手間等を考慮して１５〜３０、中でも３０塩基程度の鎖長とするのが好ましい。」と記載されている。
　
当審の判断
　上記拒絶理由通知に対し，平成１７年１１月２２日付で上述の手続補正書が提出され，本願特許請求の範囲は上述のとおり補正されており，本願請求項４（旧請求項５）に記載の発明のオリゴヌクレオチドは，
「ＨＣＭＶのｐｐ６７をコードする核酸配列の一部に対応するオリゴヌクレオチドであって，１０−３５ヌクレオチドの長さであり，以下の配列からなる群から選択される配列の少なくとも１０ヌクレオチドの断片を含むオリゴヌクレオチド
　　　　　5'-GGGTCGATTCGAGACCGA-3' 　
　　　　　5'-GGGTCGATTC-AGACCGA-3' 　
　　　　　5'-GACCTGATATCCCTCCATATA-3' 　
，又はその相補的配列。」
である。
　
　そして，請求人は，原審における特許法第３６条第４項に基づく上記旧請求項５に係る拒絶理由通知に対して，平成１７年１１月２２日付意見書において，上記引用文献３における記載は，異なる配列を有する，より短い核酸鎖は，ＣＭＶに結合することができないことを意味するものではなく，米国特許第５６９５９２６号において，最小９ヌクレオチド長のオリゴヌクレオチドによる，特定の塩基配列への特異的結合が実証されているのであるから，本願請求項４（旧請求項５）に記載の発明，すなわち本願発明４は，当業者が実施できる範囲のものである，と主張している。
　
　しかしながら，本願明細書の実施例には，ＣＭＶ  ＡＤ１６９株又はＴｏｗｎｅ株のｐｐ６７遺伝子配列に由来する，上記「5'-GGGTCGATTCGAGACCGA-3'」又は「5'-GGGTCGATTC-AGACCGA-3'」の配列を全て含んだ２種のプライマー対を用いてＰＣＲ増幅及びＮＡＳＢＡ法増幅を行ったことが記載されており（本願明細書第２３頁第３行〜第２４頁末行，及び，第２５頁表１），したがって，当該記載によると，本願発明４に係るオリゴヌクレオチドは，上記「5'-GGGTCGATTCGAGACCGA-3'」又は「5'-GGGTCGATTC-AGACCGA-3'」の配列全てを含むものを，ＨＣＭＶのｐｐ６７配列内に位置する標的配列の増幅用プライマーとして利用することを目的としていると認められる。
　
　ここで，たったの１０ヌクレオチド長のみで構成されるオリゴヌクレオチドが，その配列に相補的な配列に対して結合することができるものではあっても，ｍＲＮＡの増幅用プライマーとしては十分機能しない，すなわち使用することのできないものであることは，当業者の技術常識である。そして，上記のとおり，本願明細書の発明の詳細な説明には，上記「5'-GGGTCGATTCGAGACCGA-3'」又は「5'-GGGTCGATTC-AGACCGA-3'」の配列を全て含んだ２種のプライマー対を用いた場合に，標的配列を含むｍＲＮＡの増幅が行えたことしか具体的に示されておらず，上記「5'-GGGTCGATTCGAGACCGA-3'」又は「5'-GGGTCGATTC-AGACCGA-3'」の配列のうちの１０ヌクレオチド長のみで構成されるオリゴヌクレオチドを用いて，ＨＣＭＶのｐｐ６７配列内に位置する標的配列の増幅用プライマーを提供できることについては，何ら具体的に開示されていないのであるから，本願明細書の発明の詳細な説明の記載をもってしても，上述の技術常識を覆すにはいたらない。
　
　また，本願発明４に係るオリゴヌクレオチドを，上記増幅用プライマーとしてではなく，ＨＣＭＶのｐｐ６７の検出用プローブとして使用する場合にしても，上記「5'-GGGTCGATTCGAGACCGA-3'」又は「5'-GGGTCGATTC-AGACCGA-3'」の配列のうちの１０ヌクレオチド長のみで構成されるオリゴヌクレオチドには，例えば，特表平２−５０４４７２号公報の第１７頁図６ｂに記載された核酸配列の第２５５〜２６４番目における「5'-GGGTCGATTCA-3'」のように，ＨＣＭＶのｐｐ６７遺伝子配列以外の配列中にも見出されるものが含まれ，その全てがＨＣＭＶのｐｐ６７遺伝子配列に特異的なものであるとは認められず，よって，本願の請求項４に記載された上記配列のうちの１０ヌクレオチド長のみで構成されるオリゴヌクレオチドの中から，ＨＣＭＶのｐｐ６７遺伝子に対する特異的なプローブとして利用できる，すなわち有用性を備えたオリゴヌクレオチドを提供しようとすれば，それは当業者に過度の試行錯誤を求めるものと言わざるを得ない。
　
　してみると，先の拒絶理由は妥当なものであるといえ，本願明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が，本願発明４の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえない。
　
第４　むすび
　
　以上のとおりであるから，原査定の理由（イ）について検討するまでもなく，本願請求項１の記載は，特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしておらず，また，本願請求項１〜３に係る発明は，特許法第２９条柱書の規定により特許を受けることができないものであり，さらに，本願請求項４に係る発明は，特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしておらず，他の請求項に係る発明については検討するまでもなく，本願は拒絶をすべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。