【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３０５６３９５号「ゴルフクラブ用Ｔｉ合金製中空クラブヘッドの製造方法」の特許無効審判事件についてされた平成２２年３月２６日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の決定（平成２２年（行ケ）第１０１３８号、平成２２年９月１３日付け）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　平成　７年　５月３１日　出願（特願平７−１３４４０３号、
　　　　　　　　　　　　　優先権主張平成６年５月３１日）
　　　　　　　　　　　　（以下「本件特許出願」という。）
　平成１２年　４月１４日　設定登録（特許第３０５６３９５号）
　　　　　　　　　　　　（以下「本件特許」という。）
　平成２１年　４月１４日　本件無効審判の請求
　　　　　　　　　　　　（無効２００９−８０００７８号）
　　　　同年　７月１３日　答弁書の提出
　　　　　　　　　　同日　訂正請求書の提出
　　　　同年　７月３１日　訂正拒絶理由通知
　　　　同年　９月　４日　意見書の提出
　　　　　　　　　　同日　訂正請求書についての手続補正
　　　　同年　９月２４日　弁駁書の提出
　　　　同年１１月　５日　参加申請（被請求人側）
　　　　同年１２月１０日　参加許否決定（許可）
　平成２２年　１月　６日　口頭審理陳述要領書の提出（被請求人側）
　　　　　　　　　　同日　口頭審理
　　　　同年　１月２７日　上申書の提出（両当事者）
　　　　同年　３月２６日　審決（請求成立）
　　　　同年　５月　１日　審決取消訴訟の提起
　　　　　　　　　　　　（平成２２年（行ケ）第１０１３８号）
　　　　同年　７月１６日　訂正審判の請求
　　　　　　　　　　　　（訂正２０１０−３９００７７号）
　　　　同年　９月１３日　審決取消の決定（差戻し決定）
　　　　同年１０月　１日　訂正請求のための期間指定通知
　　　　同年１０月１６日　上記訂正審判の請求書に添付された訂正した明
　　　　　　　　　　　　　細書を援用するみなし訂正請求
　　　　同年１２月１４日　弁駁書の提出
　
第２　訂正請求について
１　訂正請求の内容
　平成２２年１０月１６日になされたとみなされる訂正請求（以下「本件訂正請求」という。）は、訂正２０１０−３９００７７号の請求書に添付された全文訂正明細書のとおりに訂正することを求めるものであって、次の訂正事項からなる。
　なお、本件訂正請求によって、平成２１年７月１３日付け訂正請求は、特許法第１３４条の２第４項の規定により取り下げられたものとみなす。
　
　ア　請求項１に記載の「表面および／または内面の全面もしくは各面の少なくとも一部」を、「内面の全面のみもしくは内面の一部のみ」に訂正する。 
　イ　段落【０００７】に記載の「確率」を、「確立」に訂正する。
　ウ　段落【０００８】に記載の「表面および／または内面の全面もしくは各面の少なくとも一部」を、「内面の全面のみもしくは内面の一部のみ」に訂正する。 
　エ　段落【０００９】に記載の「内面請の硬化層」を、「内面側の硬化層」に訂正する。
　オ　段落【００１２】に記載の「表面および／または内面の全面もしくは各面の少なくとも一部」を、「内面の全面のみもしくは内面の一部のみ」に訂正する。 
　カ　段落【００１３】に記載の「表面および／または内面の全面もしくは各面の少なくとも一部」を、「内面の全面のみもしくは内面の一部のみ」に訂正する。 
　キ　段落【００１８】に記載の「上記の用に」を、「上記の様に」に訂正する。
　
２　訂正請求の適否
（１）訂正事項アについて
　ア　訂正事項の内容
　訂正事項アは、特許請求の範囲について訂正するもので、訂正前（特許の設定登録時）に、
　
「【請求項１】 Ｔｉ合金を用い鋳造法又は鍛造法で形成したゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材における
表面および／または内面の全面もしくは各面の少なくとも一部
【請求項２】 素材としてβ型Ｔｉ合金を使用し、前記中空クラブヘッド素材における少なくともフェース部の内面側を化学的研磨することにより、鋳造プロセスまたは鍛造プロセス時の酸素拡散に基づく前記内面側の硬化層を全部或は部分的に除去する請求項１に記載のゴルフクラブ用Ｔｉ合金製中空クラブヘッドの製造方法。」
とあったものを、
　
「【請求項１】 Ｔｉ合金を用い鋳造法又は鍛造法で形成したゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材における
内面の全面のみもしくは内面の一部のみ
【請求項２】 素材としてβ型Ｔｉ合金を使用し、前記中空クラブヘッド素材における少なくともフェース部の内面側を化学的研磨することにより、鋳造プロセスまたは鍛造プロセス時の酸素拡散に基づく前記内面側の硬化層を全部或は部分的に除去する請求項１に記載のゴルフクラブ用Ｔｉ合金製中空クラブヘッドの製造方法。」
とするものである（下線は審決で付した。以下同じ。）。
　
　イ　訂正事項の適否
（ア）両当事者の主張
　ａ　請求人は、平成２１年９月２４日付け弁駁書の記載内容及び平成２２年１月６日の口頭審理での主張、平成２２年１２月１４日付け弁駁書の記載内容からみて、訂正事項アは、新規事項を追加するものであり、特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもある、と主張している。
　
　ｂ　被請求人は、平成２１年７月１３日付け訂正請求書、訂正請求書についての同年９月４日付け手続補正書、平成２２年１月６日付け口頭審理陳述要領書の記載内容及び平成２２年１月６日の口頭審理での主張、平成２２年７月１６日付け訂正審判請求書の記載内容からみて、訂正事項アは、特許請求の範囲を減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的とするものであり、特許請求の範囲を拡張又は変更するものでない、と主張している。
　
（イ）当審の判断
　ａ　訂正事項アは、訂正前の特許請求の範囲において「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材における
表面および／または内面の全面もしくは各面の少なくとも一部
内面の全面のみもしくは内面の一部のみ
　
　ｂ　訂正前の特許請求の範囲における「各面」は、発明の詳細な説明の記載（実施例など）からみて、「表面、内面、表面及び内面のいずれかが選択されること」を意味するものとして使用されたものと解することができるから、上記「各面の少なくとも一部を化学的研磨し、」との記載は、「表面、内面、表面及び内面のいずれかを選択して、その少なくとも一部を化学的研磨する」ことを意味すると解することができる。
　
　ｃ　上記ｂのとおりに解釈すると、訂正前の特許請求の範囲の請求項１及び２に係る発明は、「表面の全面を化学的研磨」するもの、「内面の全面を化学的研磨」するもの、「表面および内面の全面を化学的研磨」するもの、「表面の一部を化学的研磨」するもの、「内面の一部を化学的研磨」するもの、及び「表面および内面の一部を化学的研磨」するものを包含する。
　一方、訂正後の特許請求の範囲には「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材における
内面の全面のみもしくは内面の一部のみ
　してみると、訂正事項アは、特許請求の範囲の請求項１及び２に係る発明を特定しようとするために必要な事項を限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　
　ｄ　そして、訂正後の特許請求の範囲における「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材における
内面の全面のみもしくは内面の一部のみ
内面の全面のみもしくは内面の一部のみ
　
（ａ）「【００１５】尚中空ゴルフクラブヘッドにおいては、特に重心位置を極力下げると共に、最も外力が作用するフェース部、ソール部、ヒール部等は相対的に高強度化を図るため、それらの部分は相対的に厚肉とし、外力の作用を受けにくいクラウンやバックフェースは相対的に薄肉にすることが好まれるが、本発明によれば、上記フェース部、ソール部、ヒール部等を化学研磨処理に先立って耐酸性塗料等によってマスキングしておき、薄肉化を必要とするクラウン等の内面および／もしくは外面のみに化学研磨処理液が作用する様にしておけば、当該部分のみを選択的に研磨して薄肉化とそれに伴う軽量化を進めることができ、また該研磨部位を中空部の内面側に設定してやれば、同時にヘッド容量の拡大も進めることが可能となる。」
　
（ｂ）「【００２４】（前略）・・・そこで、前述の様な化学的研磨法の活用を考え、上記フェース内面側の硬化層に化学研磨処理を施したところ、短時間の内に希望する部分の硬化層のみを除去できることが分かった。この際の硬化層除去はフェース内面の広さ方向及び深さ方向全部に渡って行ってもよいが、前記した打球時の内面側張り出しによる割れを防止し得る限度において任意の広さ、任意の深さに止めておくこともできる。・・・（後略）」
　
（ｃ）「【００２９】実施例１
Ｔｉ−６Ａｌ−４Ｖを溶解し、ジルコニアサンド鋳型を用いてクラブヘッド素材を鋳造した（クラウン厚み：１．８ｍｍ、重量２０５ｇ、ヘッド容量：１８０ｃｃ）。得られた鋳造品を２個準備し、下記処方の酸洗液を用いて(1) 内外面全面研磨処理と、(2) 表面を耐酸性塗料で全面マスキングし内面側のみの全面研磨処理を行ない、いずれの場合も目標重量を１７０ｇ、クラウン部の目標厚さを１．３ｍｍとする化学的研磨処理を行なった。」
　
（ｄ）「【００３０】実施例２
Ｔｉ−１５Ｖ−３Ｃｒ−３Ｓｎ−３Ａｌを溶解し、ジルコニアサンド鋳型を用いてクラブヘッド（フェース厚み：３．０ｍｍと３．５ｍｍの２系列）を鋳造した。・・・（中略）・・・。
【００３１】次いで上記鋳造品を、下記処方（Ａ），（Ｂ）の酸洗液で化学研磨した。尚処理温度は４３〜５７℃とし、処方（Ａ）を用いたものではフェースの両面を化学研磨し、処方（Ｂ）を用いたものではフェースの外面側を耐酸塗料で保護して酸洗液処理し、処理後に該保護を除去したので、内面側のみが化学研磨されたことになる。」 
　
　ｅ　以上のとおりであるから、訂正事項アの訂正内容は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、訂正前の明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
　
（２）訂正事項ウ、オ及びカについて
　訂正事項ウ、オ及びカは、いずれも、特許請求の範囲に対してする訂正事項である訂正事項アに対応して、発明の詳細な説明を特許請求の範囲の記載と整合する記載とするものであるから、明りようでない記載の釈明を目的とする明細書の訂正に該当する。
　さらに、上記（１）で検討したように、訂正事項アが訂正前の明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることから、これに対応する訂正事項ウ、オ及びカも同様に、訂正前の明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
　
（３）訂正事項イ、エ及びキについて
　訂正事項イ、エ及びキは、いずれも、誤記の訂正を目的とする明細書の訂正に該当する。
　
（４）訂正請求についてのまとめ
　以上のとおり、本件訂正請求に係る訂正事項アないしキは、いずれも、特許法第１３４条の２第１項の規定を満たすものであり、かつ、同条第５項において準用する特許法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　よって、本件訂正請求に係る訂正を認める。
　
第３　本件発明
　上記第２のとおり、本件訂正請求に係る訂正は認められたので、本件特許の請求項１及び請求項２に係る発明（以下「本件発明１」及び「本件発明２」という。）は、本件訂正請求に係る訂正後の明細書の記載からみて、訂正後の明細書の特許請求の範囲の請求項１及び請求項２に記載された事項によってそれぞれ特定される、次のとおりのものである。
　
「【請求項１】 Ｔｉ合金を用い鋳造法又は鍛造法で形成したゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材における
内面の全面のみもしくは内面の一部のみ
【請求項２】 素材としてβ型Ｔｉ合金を使用し、前記中空クラブヘッド素材における少なくともフェース部の内面側を化学的研磨することにより、鋳造プロセスまたは鍛造プロセス時の酸素拡散に基づく前記内面側の硬化層を全部或は部分的に除去する請求項１に記載のゴルフクラブ用Ｔｉ合金製中空クラブヘッドの製造方法。」
　
第４　当事者の主張
１　請求人の主張
　請求人は、平成２１年４月１４日付け審判請求書において、「特許第３０５６３９５号の特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求める趣旨の無効審判を請求し、証拠方法として甲第１ないし５号証を提示して、本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び請求項２に係る発明は、当業者が、本件特許出願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である甲第１ないし５号証に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、無効にされるべきであると主張している。
　そして、平成２１年９月２４日付け弁駁書、平成２２年１月６日の口頭審理及び平成２２年１月２７日付け上申書において、平成２１年７月１３日付け訂正請求に係る訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び請求項２に係る発明についても、甲第１ないし５号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条２項の規定に違反してなされたものであり、無効にされるべきであると主張するとともに、この主張を補足するために、平成２２年１月２７日付け上申書とともに参考資料を提示している。
　更に、平成２２年１２月１４日付け弁駁書において、本件発明１及び本件発明２についても、以下（１）及び（２）に示すように、当業者が、甲第１，３，４号証に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、無効にされるべきであると主張している。
　
（１）本件発明１は、当業者が、甲第１号証に記載された発明に、甲第３号証に記載された技術を適用することにより、容易に発明をすることができたものである。
　
（２）本件発明２は、当業者が、甲第４号証に記載された発明に、甲第３号証に記載された技術を適用することにより、容易に発明をすることができたものである。
　
［証拠方法］
　甲第１号証　　特開平２−１９１４７４号公報
　甲第２号証　　特開平６−１１６７０６号公報
　甲第３号証　　社団法人日本チタン協会編，「チタンの加工技術」，
　　　　　　　　初版，日刊工業新聞社，１９９２年１１月２７日，
　　　　　　　　p.50-55（第２刷発行日：１９９５年９月２５日）
　甲第４号証　　特開平５−１５６２０号公報
　甲第５号証　　Matthew J. Donachie, Jr.，
 　　　　　　　　Titanium | A Technical Guide，ASM INTERNATIONAL　　　　　　　　，１９８８年，p.82-85,94-97
　
［参考資料（審決注．甲第３号証と同一証拠）］
　　社団法人日本チタン協会編，「チタンの加工技術」，初版，
　　日刊工業新聞社，１９９２年１１月２７日，p.17
　　（第２刷発行日：１９９５年９月２５日）
　
　なお、甲第３号証に関し、その記載事項が、本件特許出願の優先権主張の日（平成６年５月３１日）前である初版の発行日（１９９２年１１月２７日）に頒布されたものであることについて、当事者は相互に了承している。
　
２　被請求人の主張 
　これに対し、被請求人は「本件審判の請求は成り立たない、本件審判の費用は請求人の負担とする」との審決を求め、証拠方法として乙第１号証を提示して、本件発明１及び本件発明２は、当業者が、甲第１ないし５号証に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものではないから、その特許は無効とされるべきものではないと主張している。
　
［証拠方法］
　乙第１号証　　社団法人日本チタン協会編，「チタンの加工技術」，
　　　　　　　　初版，日刊工業新聞社，１９９２年１１月２７日，
　　　　　　　　p.173-175,178-179（第６刷発行日：２００１年４月２７
　　　　　　　　日）
　
　なお、乙第１号証に関し、その記載事項が、本件特許出願の優先権主張の日（平成６年５月３１日）前である初版の発行日（１９９２年１１月２７日）に頒布されたものであることについて、当事者は相互に了承している。
　
第５　刊行物の記載事項
１　本件特許出願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である甲第１号証には、図示とともに以下（１）及び（２）に示す事項が記載されている。
　
（１）「２．特許請求の範囲 
（１）
少なくともフェース面を有しかつ開口部と連通する空洞部を有するチタンまたはチタン合金製ゴルフクラブヘッドの大部分を精密鋳造により作製
ゴルフクラブヘッドの製造方法。
　
（２）「第１図は、ロストワックス法により作製したアルミナ製精密鋳造鋳型１の断面図であり、このアルミナ製精密鋳造鋳型１の内部にはメタルウッドのヘッドの形状をした中空２が形成されており、この中空２にチタンまたはチタン合金、例えば
Ｔｉ−６％Ａｌ−４％Ｖ（以上重量％）の組成を有するチタン合金
　第２図は、上記精密鋳造鋳型１の中空２にチタン合金溶湯を注入し作製したヘッドの大部分の鋳物01の側面図であり、この鋳物01はヘッドのフェース面３、上面４、シャフト部５、開口部６および空洞部７を有している。 
 　一方、上記開口部６に一致する形状および大きさを有し、鋳造または鍛造等の任意の製造方法でソール蓋９を別に作製し、そのソール蓋９の片面にバランスウェイト14を取付けたのち、上記開口部６にソール蓋９を合せて溶接により一体化し、開口部６を密封するのである。」（２ページ右下欄２行〜３ページ左上欄１行）
　
（３）上記（１）及び（２）の記載からみて、甲第１号証には次の発明（以下「甲第１号証発明」という。）が記載されていると認められる。
　
「少なくともフェース面を有しかつ開口部と連通する空洞部を有するチタンまたはチタン合金製ゴルフクラブヘッドの大部分を精密鋳造により作製した、ゴルフクラブヘッドの製造方法であって、
　前記チタンまたはチタン合金として、Ｔｉ−６％Ａｌ−４％Ｖの組成を有するチタン合金を使用するゴルフクラブヘッドの製造方法。」
　
２　本件特許出願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である甲第２号証には、図示とともに以下（１）及び（２）に示す事項が記載されている。
　
（１）「【０００２】
【従来の技術】従来から、チタンは、軽量かつ高強度で熱膨張係数が低く、しかも耐食性が高いといった優れた特性のために広く用いられている。特に、近年、ゴルフクラブのクラブヘッド用の材料として、チタンが用いられるようになっており、このチタンの表面に、ニッケルまたはクロム等の金属の薄膜を形成することにより、クラブヘッドの表面を装飾および保護することが望まれている。
【０００３】しかしながら、チタンの金属表面には、大気や水分等によって、薄い酸化膜（不動態被膜）がきわめて迅速に生成され、しかも、この不動態被膜は、強固であってきわめて除去しにくいため、たとえば、チタン表面とめっきによって形成した金属薄膜との間に不動態被膜が介在しやすい。このため、チタン表面と金属薄膜との密着強度が弱くてこの金属薄膜が剥離しやすいという不都合がある。」
　
（２）「【００１１】
【実施例】以下、実施例に基づいて本発明の表面処理方法を更に詳細に説明する。
【００１２】まず、チタン合金（Ｔｉ−６Ａｌ−４Ｖｗｔ％）製クラブヘッドの表面に、図１に示す公知の工程に従って無電解ニッケルめっきを行った。すなわち、６０〜７０℃で１０〜３０分のアルカリ脱脂→エッチング→純水による洗浄→湿式ブラスト→純水洗浄→エッチング→水洗→ロッセル塩浴→ロッセル銅ストライク→水洗→ニッケルストライク→無電解ニッケルめっきという工程に従ってめっきを行った。」
　
３　本件特許出願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である甲第３号証には、図示とともに以下（１）ないし（３）に示す事項が記載されている。
　
（１）「2.6.1　ケミカル・ミーリング
　
ケミカル・ミーリングとは一般に適当な腐食液を用いて金属部品の型取り，加工，あるいは穴あけを行うこと
　初期には航空機のアルミニウムやマグネシウム部品に使用されることが多かったが，現在ではベリリウムや
チタン
の材料に応用されている
重量軽減のために薄板状の部品
の厚さを薄くするために使用されている
　
（２）「(1)ケミカル・ミーリングの工程
　ケミカル・ミーリングの加工工程を図2-35に示す27)．この図に示した工程は大別すると次の5つの工程に分けることができる．《１》（審決注：《１》は丸付き数字の「１」。以下、丸付き数字は《》で表す。）クリーニング，《２》マスキング，《３》スクライビング，《４》ケミカル・ミーリング（エッチング），《５》マスカント除去． 
《１》クリーニング
　・・・（中略）・・・．
《２》マスキング
　
腐食を受けさせたくない箇所には，耐酸性の樹脂やゴムなどのマスキング剤（マスカント）でコーティング（0.05〜0.4mm厚）を行う
 　・・・（中略）・・・． 
 　チタンおよび合金のマスカントとしては，ビニル系樹脂やネオプレンゴム22)，半透明塩素系樹脂28)などが上げられている．・・・（中略）・・・．
《３》スクライビング
　・・・（中略）・・・．
《４》ケミカル・ミーリング（またはエッチング）
　エッチング液は一定の予定した速度で金属を除去できることとエッチングされる部品の寸法公差や機械的性質に悪影響を与えないものでなければならない．
　一般にチタンおよび
チタン合金に使用されるエッチング液は以下の水溶液
(a)　ふっ化水素酸（ふっ酸）
(b)　
ふっ酸と硝酸の混酸
　・・・（中略）・・・． 
　
一般にエッチングはタンク内への浸漬で行われる
《５》水洗およびマスカント除去
　エッチング終了後は水洗され，
マスカントは通常適当な剥離剤に浸漬されてから除去される
　
（３）表2-18には、Ti-6Al-4V合金のケミカル・ミーリングにエッチング液としてふっ化水素酸（ふっ酸），ふっ酸と硝酸の混酸，ふっ酸とクロム酸の混酸を使用すること、及び、Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn合金のケミカル・ミーリングにエッチング液としてふっ酸と硝酸の混酸を使用することが記載されている。
　
４　本件特許出願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である甲第４号証には、図示とともに以下（１）ないし（４）に示す事項が記載されている。
　
（１）「【請求項１】 冷間プレス加工により形成された複数個のβ型Ｔｉ合金製構成部材を溶接して形成されたゴルフクラブヘッドであって、その容積が210cc以上であると共に溶接部の強度（耐力）が 100kgf/mm2 以上であることを特徴とするＴｉ合金製ゴルフクラブヘッド。」
　
（２）「【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のＴｉ合金製メタルウッドには、以下に示す問題点がある。即ち、Ｔｉ合金製メタルウッドにおいて、
飛距離及び方向安定性をより一層向上させるためには、ヘッドの容積を 210cc以上にする
【０００４】本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、疲労特性、飛距離及び方向安定性が良好であり、製造コストが低いＴｉ合金製ゴルフクラブヘッドを提供することを目的とする。」
　
（３）「【００１１】本実施例に係る
Ｔｉ合金製ゴルフクラブヘッドは、β型Ｔｉ合金の板材を冷間プレス法により塑性加工して形成されたフェース部１、クラウン部２、ソール部３及びホーゼル部４により構成され
これらの部材は、ＴＩＧ溶接、ＭＩＧ溶接、レーザ溶接又は電子ビーム溶接等により溶接され
【００１２】　【表１】（略）
【００１３】
β型合金としては
Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al合金
がある
　
（４）上記（３）から、甲第４号証には、
Ｔｉ合金製ゴルフクラブヘッドの製造方法
　
（５）してみると、上記（１）ないし（４）から、甲第４号証には次の発明（以下「甲第４号証発明」という。）が記載されていると認められる。
　
「Ｔｉ合金製ゴルフクラブヘッドの製造方法であって、
　β型Ｔｉ合金の板材を冷間プレス法により塑性加工して形成されたフェース部１、クラウン部２、ソール部３及びホーゼル部４により構成し、これらの部材を、ＴＩＧ溶接、ＭＩＧ溶接、レーザ溶接又は電子ビーム溶接等により溶接するものであり、
　飛距離及び方向安定性をより一層向上させるために、ゴルフクラブヘッドの容積は 210cc以上に設定され、
　前記β型Ｔｉ合金として、Ti-15V-3Cr-3Sn-3Alを使用する、
Ｔｉ合金製ゴルフクラブヘッドの製造方法。」
　
５　本件特許出願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である甲第５号証には、以下（１）及び（２）に示す事項が記載されている。なお、甲第５号証は英文で記載されたものであるので、翻訳文を並記した。翻訳文は請求人が審判請求時に添付したものに基づく。
　
（１）「REMOVAL OF TARNISH FILMS
General 
Tarnish films are thin oxide films that form on titanium in air  
temparatures between 315°and 650℃ (600°and 1200°F), after  
exposure at 315℃ (600°F). The film is barely perceptive, but with  
increasing temperature and time at temperature, it becomes thicker  
and darker. The film acquires a distinct straw yellow color at about 
370℃ (700°F), and a blue color at 480℃ (900°F). At about 650℃  
(1200°F), it assumes the dull gray appearance of a light scale.  
Alloying elements and surface contaminants also influence the color  
and characteristics. 
Tarnish films are readily removed by abrasib\ve methods, and all but 
the heaviest films can be removed by acid pickling.」（９５ページ下から１４行〜同ページ下から４行） 
｛変色膜の除去 
概要 
変色膜とは、315℃（600°F）に晒された後に315〜650℃（600〜1200°F）においてチタニウム上に形成される薄い酸化皮膜のことである。皮膜はほとんど見ても分からないが、温度上昇と時間が経過するにつれて、厚みが増して黒っぽい色になっていく。皮膜は370℃（700°F）ではっきりと分かる淡黄色となり、さらに480℃（900°F）で青色となる。訳650℃（1200°F）で、くすんだ灰色の小さなスケールが現れる。合金要素と表面の不純物はまた、色と特性に影響を及ぼす。 
変色膜は研磨処理によってすぐに除去することができ、またどのような強靱な皮膜でも酸洗いによって除去することができる。｝（翻訳文１４ページ下から１２行〜同ページ下から３行） 
　
（２）「Acid Pickling 
Acid pickling removes a light amount of metal, usually a few tenths  
of a mil. It is used to remove smeared metal, which could affect  
penetrant inspection. Titanium and titanium alloys can be  
satisfactorily pickled by the following procedure: 
・Clean thoroughly in alkaline solution to remove all shop soils, 
　soap drawing compounds, and identification inks. If coated with  
　heavy oil, grease, or other petroleum-based compounds, parts may 
　be degreased in trichlorethilene before alkaline cleaning.  
　Degreasing will not harmful to the part in subsequent processing. 
・Rinse thoroughly in clean, running water after alkaline immersion 
　cleaning. 
・Pickle for 1 to 5 min in an aqueous nitric-hydrofluporic acid  
　solution containing 15 to 40% nitric acid and 1.0 to 2.0%  
　hydrofluoric acid by weight, and operated at a temperature of 24° 
　to 60℃ (75°to 140°F). The ratio of nitric acid to hydrofluoric  
　acid should be at least 15-to-1. The preferred acid content of the 
　pickling solution, particularly for alpha-bata and beta alloys, is 
　usually near the middle of the above ranges. A solution of 33.2%  
　nitric acid and 1.6% hydrofluoric acid has been found effective. 
　When the buildup of titanium in the solution reaches 12g/L  
　(2 oz/gal), discard the solution. 
・Rinse the parts thoroughly in clean water. 
・High-pressure-spray wash thoroughly with clean water 55℃(±6°) 
　or 130°F(±10°). 
・Rinse the hot water to aid in drying. Allow to dry.」（９６ページ１行〜２１行） 
｛酸洗い 
酸洗いは、通常10分の数ミル（mil）という少量の金属を除去する。そして、浸透探傷検査に影響ある金属の油脂汚れの除去に利用される。以下の要領で、チタニウムとチタニウム合金の充分な酸洗いを実施することができる。
・全体をアルカリ溶液に浸して土汚れ、石鹸、研磨剤、インデックス用のインクなどを洗浄する。油脂、グリース、その他の油性の研磨剤などが部品に付着している場合は、アルカリ溶液で洗浄する前にトリクロロエチレンで部品の油脂分を除去しておく。油脂分の除去は、その後の工程で部品に有害になることはない。
・アルカリ浸水洗浄の後に、全体を流水できれいに洗い流す。（審決注．翻訳文中「きれい洗い流す。」とあるのは「きれいに洗い流す。」の明白な誤記であるので、訂正して記載した。）
・重量割合で硝酸15〜40％フッ化水素酸1.0〜2.0％の混合液を使用し、1〜5分間、24〜60℃（75〜140°F ）の温度で酸洗いを行う。硝酸とフッ化水素酸の混合割合は、少なくとも15対1にする。酸洗い溶液に適した条件としては、上記に記載したレンジの中間値付近になる。特にアルファ・ベータ合金とベータ合金に適している。硝酸33.2％とフッ化水素酸1.6％の混合液で良好な結果を確認している。酸洗い溶液中のチタニウム含有濃度が12 g/L（2 oz/gal）になったら、酸洗い溶液を破棄する。
・きれいな水で部品全体を洗浄する。 
・55℃±6℃（130°F±10°F）のきれいな水を使用して、部品全体を高圧スプレー洗浄する。
・乾燥を促進するため温水で洗浄する。乾燥させる｝（翻訳文１５ページ１行〜１８行）
　
６　本件特許出願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である乙第１号証には、図示とともに以下に示す事項が記載されている。
　
「チタンを高温で大気中に放置すると酸化皮膜の成長が起き，その膜厚は温度が高く，時間が長いほど厚くなる．」（１７３ページ下から１行〜１７４ページ２行）
　
第６　当審の判断
１　本件発明１について
（１）対比 
　本件発明１と甲第１号証発明とを対比する。
　ア　甲第１号証発明の「少なくともフェース面を有しかつ開口部と連通する空洞部を有するチタンまたはチタン合金製ゴルフクラブヘッドの大部分」，「精密鋳造により作製した」及び「チタン合金を使用するゴルフクラブヘッド」は、それぞれ、本件発明の「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」，「鋳造法又は鍛造法で形成した」及び「ゴルフクラブ用Ｔｉ合金製中空クラブヘッド」に相当する。
　イ　甲第１号証発明の「少なくともフェース面を有しかつ開口部と連通する空洞部を有するチタンまたはチタン合金製ゴルフクラブヘッドの大部分」は、「チタンまたはチタン合金として、Ｔｉ−６％Ａｌ−４％Ｖの組成を有するチタン合金を使用する」ものであるから、Ｔｉ合金を用いるものである。よって、本件発明１の「Ｔｉ合金を用い」た「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」に相当する。 
　ウ　してみると、本件発明１と甲第１号証発明とは次の点で一致する。
〈一致点〉
「Ｔｉ合金を用い鋳造法又は鍛造法で形成したゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材による、ゴルフクラブ用Ｔｉ合金製中空クラブヘッドの製造方法。」
　エ　一方で、本件発明１と甲第１号証発明とは次の点で相違する。
〈相違点１〉
 　本件発明１は、ゴルフクラブ用Ｔｉ合金製中空クラブヘッドの製造の際に、「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材における内面の全面のみもしくは内面の一部のみを化学的研磨し、該中空クラブヘッド素材の重量および肉厚を調整する」との特定を有するのに対し、甲第１号証発明はゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材を化学的研磨するものではなく、上記特定を有していない点。 
 　 
（２）判断 
　ア　〈相違点１〉について
（ア）甲第３号証には、上記「第５　３」の（１）ないし（３）に示したように、一般的なチタンの加工技術として、「ケミカル・ミーリング」という「一般に適当な腐食液を用いて金属部品の型取り，加工，あるいは穴あけを行うものであって、特に重量軽減のために薄板状の部品の厚さを薄くするために使用され、エッチング液を用いて、エッチングをタンク内への浸漬で行う」方法が記載されており、ケミカル・リーミングを行う対象が「Ti-6Al-4V合金，Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn合金」等より構成されたものである技術が記載されている。 
　
（イ）メタルウッドゴルフクラブヘッドという技術分野において、「スウィートスポットを大きくするために、ヘッドを構成する所定の部位を薄肉化してヘッド容量を高めるとともに、その重量の増大を回避する」という技術課題は、口頭審理にて当審が例示した特開平４−１３５５７６号公報（特に２ページ左上欄１行〜同ページ右上欄１行，２ページ右上欄下から５行〜下から１行及び３ページ左上欄下から４行〜同ページ右上欄１行参照。），特開平４−２５６７６４号公報（特に【請求項１】，段落【０００６】〜【０００７】，【００１３】，【００３４】及び【００３６】参照。），特開平５−３１７４６６号公報（特に特許請求の範囲，段落【０００２】，【０００７】及び【００１０】参照。）にも示されているように、本件特許出願の優先権主張の日前において周知の技術課題であったものである。
　
（ウ）甲第１号証発明がメタルウッドゴルフクラブヘッドという技術分野に属するものであり、かつ、ゴルフという競技において、スウィートスポットを拡大することが、ごく一般的に求められていることを考慮すれば、甲第１号証発明が、上記「スウィートスポットを大きくするために、ヘッドを構成する所定の部位を薄肉化してヘッド容量を高めるとともに、その重量の増大を回避する」という周知の技術課題を有するものであったことは、当業者ならば当然認識していたことである。 
　
（エ）したがって、甲第１号証発明において、上記周知の技術課題を解決するために、甲第３号証に記載の技術を採用し、「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」をエッチング液の入ったタンク内へ浸漬してエッチング、すなわち、いわゆる「どぶ漬け」により化学的研磨することにより、「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」の薄肉化を行ってヘッド容量を高めることは、当業者ならば容易に想到することができたことである。 
　
（オ）しかしながら、甲第１号証発明の「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」をエッチング液へ「どぶ漬け」して化学的研磨することとすれば、前記「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」の表面及び内面がともに化学的研磨されることとなるところ、前記表面を化学的研磨することなく前記内面の全面のみもしくは内面の一部のみを化学的研磨することについては、甲第１ないし５号証のいずれにも記載ないし示唆されておらず、本件特許出願の優先権主張の日前において周知の技術課題であったとも認められない。
　むしろ、前記内面の全面のみもしくは内面の一部のみを化学的研磨しようとすると、少なくとも前記表面の全面を予めマスクで保護し、研磨処理後に前記マスクを除去するなどの新たな工程が必要となり、製造コストの上昇が避けられないことは当業者に自明であるから、当業者であれば、特段の事情がない限り前記表面及び内面をともに化学的研磨する手法を通常採用するというべきであり、上記〈相違点１〉の構成となすことは、当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。
　
（３）本件発明１についてのまとめ
　したがって、本件発明１は、当業者が、甲第１ないし５号証に記載された発明並びに周知の技術課題に基づいて容易に発明をすることができたものとすることはできない。
　
２　本件発明２について
（１）対比 
　本件発明２と甲第４号証発明とを対比する。
　ア　甲第４号証発明の「Ｔｉ合金製ゴルフクラブヘッド」は、本件発明２の「ゴルフクラブ用Ｔｉ合金製中空クラブヘッド」に相当する。
　イ　甲第４号証発明の「β型Ｔｉ合金の板材を冷間プレス法により塑性加工して形成されたフェース部１、クラウン部２、ソール部３及びホーゼル部４」と、本件発明２の「Ｔｉ合金を用い鋳造法又は鍛造法で形成したゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」であって「素材としてβ型Ｔｉ合金を使用」したものとは、「Ｔｉ合金を用いて形成したゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」であって「素材としてβ型Ｔｉ合金を使用」したものである点で一致する。
　ウ　してみると、本件発明２と甲第４号証発明とは次の点で一致する。
〈一致点〉
「Ｔｉ合金を用いて形成したゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材を用いたゴルフクラブ用Ｔｉ合金製中空クラブヘッドの製造方法であって、 
　素材としてβ型Ｔｉ合金を使用した、ゴルフクラブ用Ｔｉ合金製中空クラブヘッドの製造方法。」 
　エ　一方で、本件発明２と甲第４号証発明とは次の点で相違する。
〈相違点２〉
　本件発明２は、ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材を「鋳造法又は鍛造法」で形成したとの特定を有するのに対し、甲第４号証発明のゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材は「板材を冷間プレス法により塑性加工」して形成するものであるものの、「鋳造法又は鍛造法」を用いるかどうかについては明示がなく、上記特定を有していない点。
〈相違点３〉
　本件発明２は、ゴルフクラブ用Ｔｉ合金製中空クラブヘッドの製造の際に、「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材における内面の全面のみもしくは内面の一部のみを化学的研磨し、該中空クラブヘッド素材の重量および肉厚を調整する」及び「中空クラブヘッド素材における少なくともフェース部の内面側を化学的研磨することにより、鋳造プロセスまたは鍛造プロセス時の酸素拡散に基づく前記内面側の硬化層を全部或は部分的に除去する」との特定を有するのに対し、甲第４号証発明はゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材を化学的研磨するものではなく、上記特定を有していない点。
　
（２）判断 
　ア　〈相違点２〉について
　甲第４号証発明はβ型Ｔｉ合金の板材を使用するものである。
　ここで、β型Ｔｉ合金に限らず、金属の板材を形成する方法として、鋳造法及び鍛造法は、ともに古くから慣用されているものであることから、甲第４号証発明におけるβ型Ｔｉ合金の板材を形成するために、上記慣用技術である鋳造法又は鍛造法を採用し、もって上記〈相違点２〉の構成とすることは、当業者ならば適宜なし得た設計事項に過ぎない。
　
　イ　〈相違点３〉について
（ア）上記アにて示したように、甲第４号証発明において「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」を形成するのに使用するβ型Ｔｉ合金の板材を、慣用技術である鋳造法又は鍛造法を用いて製造することは、当業者が適宜なし得た設計事項である。
　ここで、Ｔｉは非常に酸化されやすい物質であること、及び、そのためにＴｉ及びＴｉ合金が特に高温において外面に酸化膜すなわち酸素拡散に基づく硬化層を形成するものであることは、Ｔｉの加工技術という技術分野においては広く知られている。（必要ならば乙第１号証（特に「第５　６」で摘記した箇所）参照。）
　したがって、甲第４号証発明において「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」を形成するのに使用するβ型Ｔｉ合金の板材を鋳造法又は鍛造法を用いて製造した場合には、当該鋳造プロセス又は鍛造プロセスにおいてβ型Ｔｉ合金の板材が高温になることにより、該β型Ｔｉ合金の板材の外面に酸素拡散に基づく硬化層が形成され、それによって、「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」が、その外面、すなわち、表面及び内面に、酸素拡散に基づく硬化層を有するものとなることは、自明の事実である。
　
（イ）甲第３号証には、上記「第５　３」の（１）ないし（３）に示したように、一般的なチタンの加工技術として、「ケミカル・ミーリング」という「一般に適当な腐食液を用いて金属部品の型取り，加工，あるいは穴あけを行うものであって、特に重量軽減のために薄板状の部品の厚さを薄くするために使用され、エッチング液を用いて、エッチングをタンク内への浸漬で行う」方法が記載されており、ケミカル・リーミングを行う対象が「Ti-6Al-4V合金，Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn合金」等より構成されたものである技術が記載されている。ここで、「Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn合金」はβ型Ｔｉ合金である。
　また、甲第３号証に記載の技術において、β型Ｔｉ合金に用いるエッチング液は、ふっ酸と硝酸の混酸よりなるものであるところ、ふっ酸と硝酸の混酸は、β型Ｔｉ合金の外面に形成された酸化物層を化学的に腐食する性質を有するものである。｛ふっ酸と硝酸の混酸がβ型Ｔｉ合金の外面に形成された酸化物層を化学的に腐食する性質を有するものであることは、甲第５号証（特に上記「第５　５」の（１）及び（２）参照。），特開平１−１１６０５８号公報（特に３ページ左下欄７〜９行参照。）等にも記載されていることから、チタンの加工技術という技術分野における当業者ならば、本件特許出願の優先権主張の日前に当然認識していたものであると認められる。｝
　
（ウ）メタルウッドゴルフクラブヘッドという技術分野において、「ヘッドを構成する所定の部位を薄肉化してヘッド容量を高めるとともに、その重量の増大を回避する」という技術課題は、口頭審理にて当審が例示した特開平４−１３５５７６号公報（特に２ページ左上欄１行〜同ページ右上欄１行，２ページ右上欄下から５行〜下から１行及び３ページ左上欄下から４行〜同ページ右上欄１行参照。），特開平４−２５６７６４号公報（特に【請求項１】，段落【０００６】〜【０００９】及び段落【００１２】〜【００１３】参照。），特開平５−３１７４６６号公報（特に特許請求の範囲，段落【０００２】，【０００７】及び【００１０】参照。）にも示されているように、本件特許出願の優先権主張の日前において周知の技術課題であったものである。
　
（エ）甲第４号証発明はメタルウッドゴルフクラブヘッドという技術分野に属するものであり、かつ、飛距離及び方向安定性をより一層向上させるために、ゴルフクラブヘッドの容積を 210cc以上という大型のものに設定しているものである。そして、容積の大きいゴルフクラブヘッドを製造した場合に、ヘッドの肉厚を変更しない場合には、使用の際に重くて扱いづらいゴルフクラブヘッドとなることは自明であることから、甲第４号証発明は、上記「ヘッドを構成する所定の部位を薄肉化してヘッド容量を高めるとともに、その重量の増大を回避する」という周知の技術課題を有していたものと認められる。
　
（オ）したがって、甲第４号証発明において、「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」を、慣用技術に基づきその表面及び内面に鋳造プロセスまたは鍛造プロセス時の酸素拡散に基づく硬化層を有するものとするとともに、上記周知の技術課題を解決するために、甲第３号証に記載の技術を採用し、β型Ｔｉ合金よりなる「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」をエッチング液の入ったタンク内へ浸漬してエッチング、すなわち、いわゆる「どぶ漬け」により化学的研磨することにより、「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」の薄肉化を行ってヘッド容量を高めるとともに、その重量の増大を回避し、かつ、前記酸素拡散に基づく硬化層を除去するようになすことは、当業者ならば容易に想到することができたことである。
　
（カ）しかしながら、甲第４号証発明のβ型Ｔｉ合金よりなる「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」をエッチング液へ「どぶ漬け」して化学的研磨することとすれば、前記「ゴルフクラブ用中空クラブヘッド素材」の表面及び内面がともに化学的研磨されることとなるところ、前記表面を化学的研磨することなく前記内面の全面のみもしくは内面の一部のみを化学的研磨し、フェース部の内面側に形成された硬化層を除去することについては、甲第１ないし５号証のいずれにも記載ないし示唆されておらず、本件特許出願の優先権主張の日前において周知の技術課題であったとも認められない。
　むしろ、前記内面の全面のみもしくは内面の一部のみを化学的研磨しようとすると、少なくとも前記表面の全面を予めマスクで保護し、研磨処理後に前記マスクを除去するなどの新たな工程が必要となり、製造コストの上昇が避けられないことは当業者に自明であるから、当業者であれば、特段の事情がない限り前記表面及び内面をともに化学的研磨する手法を通常採用するというべきであり、上記〈相違点３〉の構成となすことは、当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。
　
（３）本件発明２についてのまとめ
　したがって、本件発明２は、当業者が、甲第１ないし５号証に記載された発明、慣用技術並びに周知の技術課題に基づいて容易に発明をすることができたものとすることはできない。
　
第７　むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件特許の請求項１及び２に係る発明の特許を無効とすることができない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。