【事件の表示】
　平成９年特許願第５３４６０６号「治療用アルキル化剤の毒性から保護する遺伝子治療のための変異型アルキルトランスフェラーゼの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成９年１０月２日国際公開，ＷＯ９７／３５４７７，平成１２年６月２０日国内公表，特表２０００−５０７５５４〕について，次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は，成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯　
　
　本願は，１９９７年３月２５日（パリ条約による優先権主張１９９６年３月２５日　米国）を国際出願日とする出願であって，平成１９年６月１１日付け拒絶理由通知書に対して，その指定期間内の同年１２月１７日付けで手続補正がなされたが，平成２０年２月１５日付けで拒絶査定がなされ，これに対して同年５月２６日に拒絶査定不服の審判が請求されるとともに，同年６月２５日付けで手続補正がなされたものである。　
　
２．平成２０年６月２５日付けの手続補正についての補正の却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　　平成２０年６月２５日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
（１）補正の内容
　平成２０年６月２５日付けの手続補正(以下，単に「本件補正」という)は，特許請求の範囲の記載を以下のように変更するものである。
・補正前（平成１９年１２月１７日付け手続補正書の特許請求の範囲）の記載
「【請求項１】悪性腫瘍疾患の治療に用いられる薬剤であって，
　形質導入により突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼが発現した骨髄由来細胞であって，Ｏ６−ベンジル化グアニン誘導体及びアルキル化剤に対して耐性を有し，非悪性腫瘍細胞に突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼを発現させる骨髄由来細胞と，
　化学治療作用がＯ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼによって阻害される少なくとも１種のアルキル化剤と，
　Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能を不活性化させるが，突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能を不活性化させないＯ６−ベンジル化グアニン誘導体と，を含んでおり，
　アルキル化剤は，Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能が不活性化された悪性腫瘍細胞に対して化学治療作用を及ぼすが，発現した突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能が不活性化されない非悪性腫瘍に対しては，前記突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能によって化学治療作用が阻害される，薬剤。
【請求項２】骨髄由来細胞は，CD34＋細胞を含んでいる請求項１の薬剤。
【請求項３】骨髄由来細胞は，末梢血からエンリッチされる請求項１の薬剤。
【請求項４】骨髄由来細胞は，MFG-hAGT/P140A組換えベクターが形質導入されている請求項１の薬剤。
【請求項５】骨髄由来細胞は，MFG-hAGT/G156A組換えベクターが形質導入されている請求項１の薬剤。
【請求項６】突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼは，ヒト突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼを含んでいる請求項１の薬剤。
【請求項７】Ｏ６−ベンジル化グアニン誘導体は，Ｏ６−ベンジルグアニンを含んでいる請求項１の薬剤。
【請求項８】少なくとも１種のアルキル化剤は，ＢＣＮＵ及び／又はＣＣＮＵである請求項１の薬剤。
【請求項９】形質導入された細胞中に，形質導入された第２の遺伝子を優勢選択する方法であって，
　(a)Ｏ６−ベンジル化グアニン誘導体に対して耐性を有する突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼが発現する第１の遺伝子を，標的細胞内に形質導入し，
　(b)第２の遺伝子を標的細胞内に形質導入し，
　(c)Ｏ６−ベンジル化グアニン誘導体と，アルキル化剤又はメチル化剤との存在下で，形質導入された標的細胞群と共培養し，
　(d)アルキル化剤又はメチル化剤の存在下で，標的細胞のクローン的生存を観察するステップであって，生存細胞には第２の遺伝子が含まれている，
方法。」
・補正後（本件補正に係る手続補正書の特許請求の範囲）の記載
「【請求項１】悪性腫瘍疾患の治療に用いられる薬剤であって，
　形質導入により突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼが発現した
CD34
＋
CD34
＋
　化学治療作用がＯ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼによって阻害される少なくとも１種のアルキル化剤と，
　Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能を不活性化させるが，突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能を不活性化させないＯ６−ベンジル化グアニン誘導体と，を含んでおり，
　アルキル化剤は，Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能が不活性化された悪性腫瘍細胞に対して化学治療作用を及ぼすが，発現した突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能が不活性化されない非悪性腫瘍に対しては，前記突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能によって化学治療作用が阻害される，薬剤。
【請求項２】
CD34
＋
【請求項３】
CD34
＋
【請求項４】
CD34
＋
【請求項５】突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼは，ヒト突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼを含んでいる請求項１の薬剤。
【請求項６】Ｏ６−ベンジル化グアニン誘導体は，Ｏ６−ベンジルグアニンを含んでいる請求項１の薬剤。
【請求項７】少なくとも１種のアルキル化剤は，ＢＣＮＵ及び／又はＣＣＮＵである請求項１の薬剤。」
　本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下，「旧特許法」という）第１７条の２第１項第３号に係る手続補正であって，同条第４項各号に規定する何れかの事項を目的とするものでなければならないので，以下検討する。
　
（３）補正の目的の検討
　本件補正による補正後の請求項１と補正前の請求項２とを対比すると，薬剤に含まれる細胞についての特定が，補正前では「骨髄由来細胞」とされていたものが「CD34＋細胞」と変更されたものである。
　このような補正が，請求の削除及び誤記の訂正を目的とするものでないことは明らかであるし，また，拒絶理由通知書でこの記載に係る何らかの理由が通知されたものではないので，拒絶の理由に示す事項についてする明りょうでない記載の釈明でないことも明らかである。
　そこで，旧特許法第１７条の２第４項第２号にいう特許請求の範囲の減縮に当たるか否かを検討する。
　補正後の記載のように，単に「CD34＋細胞」といった場合には，骨髄由来に限定されないCD34＋細胞をも含めた意味に解されることは明らかである。そして，CD34＋細胞としては，骨髄由来の細胞のほか，例えばさい帯血由来のCD34＋細胞という骨髄由来でない細胞も存在するものであるから，補正後の記載では，このような骨髄由来でないCD34＋細胞も含まれることになるから，上記補正の目的が特許請求の範囲の減縮に当たらないことも明らかである。
　したがって，本件補正は，その目的が旧特許法第１７条の２第４項各号のいずれかに該当するものとすることができない。
　
　なお，請求人は，審判請求の理由の中で「請求項１は，補正前請求項１の骨髄細胞を，補正前請求項２のCD34＋に限定したものである。」と主張するが，補正前の請求項１には「骨髄由来細胞」と記載されていた上で，補正前請求項２には「骨髄由来細胞は，CD34＋細胞を含んでいる」とさらに特定されていたものであるから，補正前では，請求項１においてもまた請求項２においても，両者ともに骨髄由来の細胞に限定されていたものであって，補正後の骨髄由来に限定されないCD34＋細胞については，補正前の請求項１又は２の記載には含まれ得ないものである。そうすると，補正後の請求項１は，補正前の請求項１を限定したものとはいえないので，上記請求人の主張は採用し得ないものである。
　
（４）独立特許要件
　以上のように，本件補正は，その目的について適法なものとすることができないものであり，それだけでも却下されるべきものではあるが，仮に，請求人が主張するように，補正後請求項１に係る発明（以下，「本件補正発明」という。）は，補正前請求項１に係る発明を限定したものであって，旧特許法第１７条の２第４項第２号にいう特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当するとしたとしても，本件補正発明は特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるので，その理由を以下に示す。
（４−１）刊行物の記載事項
　原審で引用された引例１及び同２は，何れも本件優先権主張の日前に頒布されたものであって，それぞれ以下の事項が記載されている。（英文のため訳文で記載する。）
（４−１−１）引例１（Blood, vol. 85, No. 11, 1995, 3342-3351）
［１−ア］p.3342アブストラクト
「骨髄抑制はニトロソウレア化学療法に対する用量制限となっている。この毒性は主にアルキル部分によるグアニンのＯ６位の改変に関する。Ｏ６−アルキルグアニン付加物の修復に働く酵素，Ｏ６−アルキルグアニン-DNAアルキルトランスフェラーゼ(アルキルトランスフェラーゼ)は，骨髄細胞においては発現は低レベルである。アルキルトランスフェラーゼの高発現は，いくつかの遺伝子組換えや遺伝子導入インビトロモデルにおいて，ニトロソウレアの細胞毒性および発癌性を妨害する。…形質導入したK562細胞は非常に高レベルのアルキルトランスフェラーゼを発現し，非形質転換K562細胞と比較して1,3-ビス (2-クロロエチル)ニトロソウレア(ＢＣＮＵ)に対する有意な抵抗性の増加を示した。初代培養マウス骨髄前駆細胞はvM5MGMTによる高い遺伝子導入効率を示し，インビトロにおいてＢＣＮＵ抵抗性の増加を示した。vM5MGMT遺伝子導入骨髄細胞の骨髄移植およびＢＣＮＵ処理後のマウスにおいて，骨髄，脾臓および胸腺は10-40倍のアルキルトランスフェラーゼ発現の増加を示し，これは移植後少なくとも23週まで続いた。アルキルトランスフェラーゼを高レベルに発現するマウスから得られた前駆細胞もまたＢＣＮＵに対する抵抗性が増大していた。このように，MPSVベースレトロウイルスベクターはマウスおよびヒト造血細胞に高効率に遺伝子導入でき，インビボとインビトロの両方において高い遺伝子発現レベルをもたらす。アルキルトランスフェラーゼタンパク質の過剰発現は造血前駆細胞をニトロソウレア誘導性の骨髄抑制から保護するだろう。」
［１−イ］p.3342本文左欄第１段落
「骨髄抑制が多くの化学療法剤のための用量を制限する毒性であるという観察は，薬剤耐性遺伝子を造血前駆細胞に導入するとの考えにつながった。たとえば，多数の薬剤耐性遺伝子1（MDR1）は，細胞外で自然発生する多くの化学療法剤を含む，親油性化合物を輸送する役割があるp-グリコプロテイン膜内外ポンプをコードする。骨髄細胞内で高水準のヒトMDR1 cDNAを発現する形質転換マウスは，これらの薬剤のいくつかかによって誘発される毒性に対して抵抗性を示す。発現は，レトロウイルスのベクターを使って，ネズミの造血前駆細胞に，MDR1を形質導入することによっても増加した。形質導入された骨髄細胞は，インビトロで及び骨髄移植の後のインビボで，タキソールのような薬剤に対する増大した抵抗を示す。さらに，ヒトMDR1 cDNAを含むレトロウイルスで形質導入されたCD34＋前駆細胞が，タキソールでの処置によってインビトロで，高いMDR1レベルを発現する細胞を増やすことができると，最近Wardらによって示された。」
［１−ウ］p3347左欄第２段落
「vMSMGMTを形質導入された骨髄細胞の被移植マウスからの骨髄造血前駆細胞がＢＣＮＵ誘発細胞障害性に抵抗性であるどうか判断するために，我々は骨髄由来のCFU-CのＢＣＮＵ生存を決定した。骨髄細胞での検出し得るvMSMGMTプロ・ウィルス融合及び発現をもつすべての動物は，並行して分析された非感染またはvM5lac感染した対照と比較して，ＢＣＮＵ暴露後の生存を増加させた。」
［１−エ］p3347右欄最終段落〜p.3348左欄第１段落
「我々の研究において，最も衝撃的な結果は，造血前駆細胞へのvM5MGMT形質導入が，インビボでリンパ及び骨髄細胞で内在性アルキル基転移酵素濃度に対して10倍〜40倍の増加をもたらして，これらの細胞におけるＯ６−グアニン付加物のDNA修復能の明白な増加を意味したことである。以前の研究において，MGMTを過剰発現させた形質転換マウス及び細胞系は，メチル化剤暴露後のＯ６mG付加物及びＢＣＮＵ暴露後のＯ６−クロロエチル・プレクロスリンク病変の修復を増大させた。造血前駆細胞において，増大したDNA修復能は，薬剤耐性を増大させ，これらの付加物の突然変異誘発性で発癌性の影響から細胞を保護するであろう。」
［１−オ］p3349左欄第２段落
「他の選択しうる戦略は，細菌，マウスまたはヒト・アルキル基転移酵素の変異形態のような，阻害剤Ｏ６−ベンジルグアニンに対して耐性のアルキル基転移酵素分子を使うことであろう(52)。最近報告された，これらの変異体は，ＢＣＮＵ単独で見られたものと比較して，Ｏ６-ベンジルグアニンとＢＣＮＵとの組合せで処置された後の形質導入細胞の延命効果を強化するだろう。」
［１−カ］p3349右欄第２段落
「ネズミ及びヒト造血細胞でのvMSMGMT形質導入がアルキル基転移酵素レベルとＢＣＮＵ耐性を増大させるという観察は，ＢＣＮＵ誘発細胞障害性からの類似した保護が起こるであろうとする期待をもって，ヒトCD34＋造血前駆細胞への形質導入を評価するよう我々を導くものである。」
［１−キ］p3351右欄第４段落
「52. Crone TM, Goodtzova K, Edara S, Pegg AE: Mutations in human
 Ｏ６-DNA Alkyltransferase imparting resistance to Ｏ６-benzylguanine.
 Cancer Res 54:6221, 1994」
（４−１−２）引例２（CANCER RESEARCH, vol. 54, 1994, 6221-6227）
［２−ア］p.6221アブストラクト冒頭
「Ｏ６−ベンジルグアニンはAGTの不活性化剤であり，クロロエチルニトロソウレアや他のアルキル化剤の癌化学療法活性の改善薬としての臨床試験が行われている。」
［２−イ］p6221左欄最終段落〜右欄第３段落
「アルキル化されたDNAの中のグアニンのＯ６位置の付加物の修復は，AGTの作用によってもたらされる。このタンパク質は，アルキル基を自身の配列中のシステイン受容体分子へ移すことによって行う。それゆえ，活性なAGTの本質は，Ｏ６−アルキルグアニンを形成する薬剤への露出の，毒性及び突然変異誘発性の影響に対する細胞の感受性における重大な要因である。…
　ヒト腫瘍細胞系のかなりの数について，…AGTを発現しないかを試験したが，大多数の一次腫瘍…細胞における活性なAGTの存在は，したがって，クロロメチル化又はメチル化薬剤を使うがん化学療法に対して重要な耐性を与える。
　この耐性を克服するために，AGTを不活性化することができる一連の化合物が合成された。これらで最も研究されているのはＯ６−ベンジルグアニンである。この化合物がヒトAGTの有力な阻害剤であるとわかり，そして，理論的な考慮と不活化の時間依存的な特徴はＯ６−ベンジルグアニンがそのタンパク質のための低分子量の基質の働きをすることを示唆した。より最近の研究は，このモデルを十分に確認して，不活化がAGTタンパク質の活性部位のＳ−ベンジルシステインの化学量論形成とＯ６−ベンジルグアニンからのグアニンの解放が付随することを示した。マウス，ネズミ及びシリアンハムスターを含む他の哺乳類の種からのAGTsは，Ｏ６−ベンジルグアニンの＜5μM濃度によって素速く不活性化されることも示された。」
［２−ウ］p6221右欄第４段落
「これらの結果から，ヒトAGTにおける配列コーディング中での突然変異が，Ｏ６−ベンジルグアニンに対して耐性を示すようなタンパク質を導くことができるであろうといういう可能性が浮かび上がる。」
［２−エ］p6221右欄最終段落〜p.6222左欄第１段落
「Ｏ６−ベンジルグアニンのような低分子量の偽基質と反応し，アルキル化されたDNAとも反応するAGTにとって重要である構造特徴に関するより多くのデータを得るために，我々はヒトAGT配列で一連の突然変異を作り出し，大腸菌で変異タンパク質を発現させて，この組み換えタンパク質の活性を研究した。結果は活性部位配列の両側の領域でのアミノ酸残基の変更が，Ｏ６−ベンジルグアニンとの反応性及びDNAによるこの反応の刺激における顕著な変化を導き得ることを示す。そして，その変化はDNAに結合するAGTタンパク質での配置の変更から生ずるものである。」
［２−オ］p6223右欄第２段落
「図2に示された他の突然変異（…P140A，G156A，G156W，…P140A/G156A，…）がこれまでに作られている。標準的な分析でテストされて，これらすべては，野生型AGTと同等なAGT活性を引き起こした。」
［２−カ］p6223右欄第４段落
「Ｏ６−ベンジルグアニンに対する感受性は，突然変異W100Aによって，または，位置177または185でのタンパク質のカルボキシル末端の切断によって影響を受けなかった。138番目のアミノ酸での，プロリン残基の，アラニンまたはリジンの何れへの突然変異でも，Ｏ６−ベンジルグアニンに対する耐性を8-10倍増大させた。それよりもいくぶん大きな増大（20倍）は，140番目のプロリンをアラニンに変えることによってもたらされた。両方のプロリンが変わる二重変異は，ＥＤ５０値をおよそ100倍増加させた。Ｏ６−ベンジルグアニンに対する応答で最も大きな差が生じた単一の突然変異は，156番目のグリシンをアラニンかトリプトファンのどちらかに変えることであった。これは0.25μMから60又は80μMへと，240倍にＥＤ５０値を増大させた。G156A突然変異が140番目のプロリン突然変異と組み合わされたとき，ＥＤ５０値は，300μMよりも大きい値に増大され，そして，Ｏ６−ベンジルグアニンの限られた溶解度のために正確に測定することができなかった（表1，図3A）。」
［２−キ］p6225右欄第４段落
「対照的に，メチル化されたDNA基質に対する活性に基づいて，活性であると既に報告されていて，かつ，Ｏ６−ベンジル・グアニンに対する感度が試験された変異AGTsは，大腸菌細胞及び抽出物中の野生型タンパク質と匹敵する安定性と活性があることが示された。このことは，Ｏ６−ベンジル・グアニンに対して高度に抵抗性であることが見出された変異を含んでいて，そのような突然変異が，DNAからクロロエチル付加物を修復する活性はあるが，Ｏ６−ベンジル・グアニンによって不活性化させることができないAGTを哺乳類細胞中で産生することを示唆するものである。」
［２−ク］p6226右欄第２段落
「化学療法に対して，ＢＣＮＵと組み合わせてのＯ６−ベンジルグアニンを使用することの，もう一つの可能性がある問題は，骨髄や他の部位に対するＢＣＮＵの既知の毒性が，これらの組織でAGTの枯渇により増大する可能性である。そのような正常細胞における，適当なベクターからの耐性AGTの発現は，こういった毒性に対処する１つの方法であるだろう。微生物AGTはＯ６−ベンジルグアニンに対する望ましい非感受性を有するけれども，それらが哺乳類細胞で良好な活性を付与するために必要な核環境への十分な安定性と接近をするかどうかはまだ示されていない。G156A(W)またはP140A/G156AのようなヒトAGT変異体の産生は，正常細胞で耐性をもたらす好ましい方法であるだろう。」
　
（４−２）対比
　引例１には，「骨髄抑制はニトロソウレア化学療法に対する用量制限となっている。この毒性は主にアルキル部分によるグアニンのＯ６位の改変に関する。」（［１−ア］）と記載されているが，ここでいう「ニトロソウレア化学療法」とは，『1,3-ビス (2-クロロエチル)ニトロソウレア』（以下，「ＢＣＮＵ」ともいう。）をアルキル化剤として用いた抗腫瘍化学療法を意味するものであり，また『骨髄抑制』とは，使用するアルキル化剤により，骨髄細胞のDNAがアルキル化されることにより，該細胞のもつ造血作用が阻害されるという副作用を意味するものである。したがって，引例１におけるこの箇所の記載から，該引例１が，当時既に技術的に確立されていたＢＣＮＵをアルキル化剤として使用する抗腫瘍化学療法において生ずる骨髄抑制という副作用に関する研究について報告したものであって，そのような副作用の発生がアルキル化剤の投与量に制限を及ぼしているという課題に関する研究について述べたものであると理解される。
　さらに，引例１には，
「Ｏ６−アルキルグアニン付加物の修復に働く酵素，Ｏ６−アルキルグアニン-DNAアルキルトランスフェラーゼ(アルキルトランスフェラーゼ)は骨髄細胞においては，発現は低レベルである。アルキルトランスフェラーゼの高発現は，いくつかの遺伝子組換えや遺伝子導入インビトロモデルにおいて，ニトロソウレアの細胞毒性および発癌性を妨害する。」（［１−ア］）及び
「骨髄抑制が多くの化学療法剤のための用量を制限する毒性であるという観察は，薬剤耐性遺伝子を造血前駆細胞に導入するとの考えにつながった。」（［１−イ］）
とも記載されているように，骨髄細胞の中でも造血機能に関連が深い造血前駆細胞に対して，薬剤耐性を示す遺伝子を予め組み込むという発想の下，アルキル化されたDNAの修復剤として機能する酵素であって，骨髄細胞には低レベルでしか発現しないことが知られているＯ６−アルキルグアニン-DNAアルキルトランスフェラーゼ（以下，「AGT」ともいう。）という酵素を該細胞に高発現させる遺伝子を導入するという研究について，引例１は論じたものである。
　また，該引例１において「…遺伝子導入骨髄細胞の骨髄移植およびＢＣＮＵ処理後のマウスにおいて，…。」（［１−ア］）と記載されているが，このような処置は，当時既に行われていた，抗腫瘍化学療法における骨髄抑制に対する対抗策としての骨髄移植のモデルであると理解されるものである。
　以上のような，技術的前提を踏まえて引例１の記載を解釈する。
　引例１には，「造血前駆細胞へのvM5MGMT形質導入が，インビボでリンパ及び骨髄細胞で内在性アルキル基転移酵素濃度に対して10倍〜40倍の増加をもたらして，…」（［１−エ］）という，『造血前駆細胞に対する形質導入により，アルキル基転移酵素（AGT）が高発現した』旨の記載があり，さらに，「vMSMGMTを形質導入された骨髄細胞の被移植マウスからの骨髄造血前駆細胞がＢＣＮＵ誘発細胞障害性に抵抗性であるどうか判断するために，我々は骨髄由来のＣＦＵ−ＣのＢＣＮＵ生存を決定した。骨髄細胞における検出し得るvMSMGMTプロ・ウィルス融合及び発現を有するすべての動物は，並行して分析された非感染またはvM5lac感染した対照と比較して，ＢＣＮＵ暴露後の生存を増加させた。」（［１−ウ］）といった，『形質導入後の骨髄細胞をマウスに移植したところ，ＢＣＮＵに対する抵抗性が高まった』旨の記載もなされている。
　してみると，引例１には，次のような発明が記載されていると解される。
　「AGTを高発現するよう形質導入させた骨髄細胞の移植を受けたマウスに対して，さらに抗腫瘍アルキル化剤であるＢＣＮＵで処置したところ，AGTが過剰発現していたため抗腫瘍化学療法剤であるＢＣＮＵに対する耐性が高まること」
　ここで，引例１における骨髄細胞は，本件補正発明でいうところの「非悪性腫瘍細胞」に相当することは明らかであるし，また，上記した引例１についての技術的前提を踏まえつつ，引例１に記載の上記発明を本件補正発明に即した表現で言い換えると次のようになる。
「悪性腫瘍疾患の治療に用いられる薬剤であって，
　形質導入により非変異型AGTが発現した骨髄細胞であって，アルキル化剤であるＢＣＮＵに対して耐性を有し，非悪性腫瘍細胞に非変異型AGTを発現させる骨髄細胞と，
　化学治療作用がAGTによって阻害されるアルキル化剤であるＢＣＮＵと，
を含む薬剤」（以下，「引用発明」という）
　なお，引例１においては，直接的にはこのような薬剤を使用した抗腫瘍治療の試験は行われていないものではあるが，これは，上記したように当時既にアルキル化剤による抗腫瘍化学療法については確立された技術であったため，ＢＣＮＵに対する耐性を調べるには，正常細胞に対する副作用のみを確認すれば足りると考えていたものと解される上，引例１の記載は，そもそもアルキル化剤における治療を前提として報告されたものであるから，引例１には上記引用発明の如き悪性腫瘍疾患のための薬剤が記載されていたと解釈することは合理的なことであるし，また，本願明細書においても，本件補正発明に係る薬剤を直接使用した抗腫瘍治化学療法についての試験結果について記載されているものではなく，引例１と同様に専ら正常細胞に対する影響のみに関する試験データが記載されているだけである。
　ここで，本件補正発明と引用発明とを対比すると，一致点及び相違点は次のようになる。
［一致点］
　悪性腫瘍疾患の治療に用いられる薬剤であって，
　形質導入によりAGTが発現した細胞であって，アルキル化剤に対して耐性を有し，非悪性腫瘍細胞にAGTを発現させる細胞と，
　化学治療作用がAGTによって阻害される少なくとも１種のアルキル化剤と，
　を含む薬剤。
［相違点１］
　引用発明では，形質導入によって発現させるAGTが，非突然変異型であるのに対して，本件補正発明では，Ｏ６−ベンジルグアニンを使用するとともに，変異型のAGTを発現するよう形質導入する点。
［相違点２］
　本件補正発明は，Ｏ６−ベンジルグアニンについて「Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能を不活性化させるが，突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能を不活性化させない」及び「アルキル化剤は，Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能が不活性化された悪性腫瘍細胞に対して化学治療作用を及ぼすが，発現した突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能が不活性化されない非悪性腫瘍に対しては，前記突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能によって化学治療作用が阻害される，薬剤」と特定されているのに対して，引用発明ではそのような特定がなされていない点。
［相違点３］
　引用発明では骨髄細胞を用いているのに対して，本件補正発明ではCD34＋細胞を用いている点。
　
（４−３）相違点の検討                                                 
　以下，上記相違点について順次検討する。
（４−３−１）相違点１について
　まず，引例２に「Ｏ６−ベンジルグアニンはAGTの不活性化剤であり，クロロエチルニトロソウレアや他のアルキル化剤の癌化学療法活性の改善薬としての臨床試験が行われている。」（［２−ア］）と記載されているように，Ｏ６−ベンジルグアニン（以下，「ＢＧ」という。）は，アルキル化剤の活性改善薬として臨床試験が行われるまでの段階となっていたものである。
　そして，引例２で開示された内容は，
「ヒトAGTにおける配列コーディング中での突然変異が，ＢＧに対して耐性を示すようなタンパク質を導くことができるであろうといういう可能性が浮かび上がる。」（［２−ウ］）という想定の下，「ヒトAGT配列で一連の突然変異を作り出し，大腸菌で変異タンパク質を発現する，組み換えタンパク質の活性を研究した。」（［２−エ］）として，その結果，「ＢＧに対する応答で最も大きな差が生じた単一の突然変異は，156番目のグリシンをアラニンかトリプトファンのどちらかに変えることであった。これは0.25μMから60又は80μMへと，240倍にＥＤ５０値を増大させた。G156A突然変異が140番目のプロリン突然変異と組み合わされたとき，ＥＤ５０値は，300μMよりも大きい値に増大され，そして，ＢＧの限られた溶解度のために正確に測定することができなかった。」（［２−カ］）とするものであって，AGT変異体の中でも，「156番目のグリシンをアラニンかトリプトファンのどちらかに変えること」或いは「G156A（審決注；156番目のG(グリシン)をA(アラニン)に変える変異を意味する。以下同様。）突然変異が140番目のプロリン突然変異と組み合わされたとき」に，ＢＧに対するＥＤ５０値が最も大きい（すなわち，ＢＧに対する反応性が最も小さい）というものである。
　そして，このようなG156A，G156W，P140Aといった変異を有するAGTは，「図2に示された他の突然変異（…P140A，G156A，G156W，…P140A/G156A，…）がこれまでに作られている。標準的な分析でテストされて，これらすべては，野生型AGTと同等なAGT活性を引き起こした。」（［２−オ］），「メチル化されたDNA基質に対する活性に基づいて，活性であると既に報告されていて，かつ，Ｏ６−ベンジル・グアニンに対する感度が試験された変異AGTsは，大腸菌細胞及び抽出物中の野生型タンパク質と匹敵する安定性と活性があることが示された。」（［２−キ］）と記載されているように，野生型AGTが有するDNAからの脱アルキル化活性を持つというのであるから，上記においてＢＧとの反応性が最も低いとされた「P156A(W)或いは「P156(W)とP140A)とが組み合わされた突然変異体」は，DNAからの脱アルキル化活性を保持したままであるというものであって，最終的には，「G156A(W)又はP140A/G156AといったヒトAGT変異体の産生は，正常細胞に耐性を引き起こすより望ましい方法であるだろう。」（［２−ク］)）との示唆がなされている。
　そうすると，引例２において教示されることは，「ＢＧを改善薬として併用するアルキル化剤による抗腫瘍化学療法において，正常細胞におけるアルキル化剤の耐性を引き起こす方法として，G156A(W)又はP140A/G156AといったヒトAGTの変異体を共存させることが効果的である」ということである。
　ところで，引例１には，「一つの可能性ある戦略の選択肢として，既に知られている，アルキル基転移酵素の阻害剤であるＯ６−ベンジルグアニンに対して耐性を有する該酵素の変異体を，Ｏ６−ベンジルグアニンとＢＣＮＵとの組合せとともに使うことによって，ＢＮＣＵ単独で見られた効果よりも，形質導入細胞の生存効果が強化される」（［１−オ］）旨の記載がなされている。
　ここでいう，「ＢＮＣＵ単独で見られた効果」というのは，「ＢＮＣＵ単独を用いた引例１における実験系」すなわち，「ＢＮＣＵ単独を用いた場合の，AGTを発現させるよう形質導入させた骨髄細胞の生存効果」を意味するものと解される。
　そうすると，引例１のこの箇所における記載は，引用発明のような「ＢＮＣＵ単独及び非変異型AGT発現細胞」に代えて，「(ＢＮＣＵ＋ＢＧ)及びG156A(W)又はP140A/G156A変異型AGT発現細胞」の系を用いることにより，細胞の生存効果が強化されることを示唆するものであり，さらに，この記載がなされている箇所で「52」として引用されている参照文献は，上記引例２である（［１−オ］及び［１−キ］）。
　してみると，このような引例１に記載された示唆に基づいて，AGT発現細胞の生存効果をさらに高めるために，上記したような引例２における教示事項を引用発明に適用して，「ＢＮＣＵ単独及び非変異型AGT発現細胞」に代えて，「(ＢＮＣＵ＋ＢＧ)及びG156A(W)又はP140A/G156A変異型AGT発現細胞」の系を用いることは，当業者ならば容易になし得ることである。
（４−３−２）相違点２について
　上記の相違点２で示した，本件補正発明に係る２つの特定，すなわち，
（ｉ）ＢＧについての「AGTのDNA修復機能を不活性化させるが，突然変異型AGTのDNA修復機能を不活性化させない」という特定，及び，
（ii）薬剤についての「アルキル化剤は，AGTのDNA修復機能が不活性化された悪性腫瘍細胞に対して化学治療作用を及ぼすが，発現した突然変異型AGTのDNA修復機能が不活性化されない非悪性腫瘍に対しては，前記突然変異型AGTのDNA修復機能によって化学治療作用が阻害される」という特定，
は，何れも，以下に述べるように，上記相違点１に係る「『ＢＮＣＵ単独及び非変異型AGT発現細胞』に代えて，『(ＢＮＣＵ＋ＢＧ)及びG156A(W)又はP140A/G156A変異型AGT発現細胞』の系を用いる」という構成を採用することによって奏される作用を記載したものに過ぎないといえるから，相違点１について当業者が容易に想到し得たとされる以上，上記２つの特定がなされているからといって，本件補正発明の進歩性を肯定することはできない。
　まず，（ｉ）の特定について検討する。
　そもそも，ＢＧは，アルキル化剤を用いた抗腫瘍化学療法において生ずる腫瘍細胞におけるAGTのDNA修復機能を不活性化するための薬剤として考え出されたものであって，そのことは現にＢＧがアルキル化剤の癌化学療法活性の改善薬として用いられていたこと（［２−ア］）からも明らかであるし，また，引例２には，G156A(W)又はP140A/G156Aという突然変異型AGTがＢＧとの反応性が極めて低いことが示されている（［２−カ］）ことから，ＢＧは，引例２に記載のG156A(W)又はP140A/G156Aという突然変異型AGTのDNA修復機能を不活性化させないものであるといえる。すなわち，「Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能を不活性化させるが，突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能を不活性化させない」ことは，ＢＧ自体が有する性質であって，しかも，該性質は何れも引例２に記載されていたものであるから，このような特定がなされていることによって，上記した相違点１に関する容易想到性は何ら影響を受けるものではない。
　次に（ii）について検討する。
　最初に前段の「アルキル化剤は，Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能が不活性化された悪性腫瘍細胞に対して化学治療作用を及ぼす」ことについて検討する。
　引例２には，
（ａ）「アルキル化されたDNAの中のグアニンのＯ６位置の付加物の修復は，AGTの作用によってもたらされる。」（［２−イ］）
（ｂ）「ヒト腫瘍細胞系…の細胞における活性なAGTの存在は，…クロロメチル化又はメチル化薬剤を使うがん化学療法に対して重要な耐性を与える。」（［２−イ］）
（ｃ）「この耐性を克服するために，AGTを不活性化することができる一連の化合物が合成された。これらで最も研究されているのはＯ６−ベンジルグアニンである。この化合物がヒトAGTの有力な阻害剤であるとわかり，…」（［２−イ］）
と記載されているように，ＢＧは，もともと，腫瘍細胞で高発現する酵素であって，かつ，抗腫瘍化学療法剤であるアルキル化剤によってアルキル化されたDNAの修復機能をもつ酵素であるAGTを，不活性化するための薬剤として見出されたものであって，しかもアルキル化剤の癌化学療法活性の改善薬として臨床試験が行われている段階まで進んでいるものであるから，このようなＢＧの作用により腫瘍細胞に存在するAGTを不活性化し，これによりアルキル化剤が腫瘍細胞に化学療法作用を及ぼすことは明らかである。したがって，アルキル化剤及びＢＧが含まれている薬剤について，「アルキル化剤は，AGTのDNA修復機能が（ＢＧにより）不活性化された悪性腫瘍細胞に対して化学治療作用を及ぼす」といえることは当然のことである。
　次に後段の，「アルキル化剤は，…発現した突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能が不活性化されない非悪性腫瘍に対しては，前記突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能によって化学治療作用が阻害される」について検討する。
　引例２に記載の「G156A(W)又はP140A/G156A」という変異をもつAGTは，ＢＧにより不活性化されることなく（［２−カ］），しかもアルキル化剤の作用によりアルキル化されたDNAを修復機能を維持するものである（［２−オ］，［２−キ］）から，このような「変異型AGTを正常細胞（非腫瘍細胞）に発現させる」という相違点１に係る構成を採用するならば，当然に「アルキル化剤は，発現した突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能が（ＢＧにより）不活性化されない非悪性腫瘍に対しては，前記突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能によって化学治療作用が阻害される」といえることになる。
　したがって，上記（ｉ）及び（ii）に係る特定は，何れも，相違点１に係る「『ＢＮＣＵ単独／非変異型AGT発現細胞』に代えて，『ＢＮＣＵ＋ＢＧ／変異型AGT発現細胞』の系を用いる」という構成を採用することによって奏される作用を単に記載したものに過ぎないから，上記相違点１に関して当業者にとって容易想到とされる以上，相違点２に係る特定がなされているからといって，本件補正発明の進歩性が肯定されるものではない。
（４−３−３）相違点３について
　引例１には，
「ネズミ及びヒト造血細胞でのvMSMGMT形質導入がアルキル基転移酵素レベルとＢＣＮＵ耐性を増大させるという観察は，ＢＣＮＵ誘発細胞障害性からの類似した保護が起こるであろうとする期待をもって，ヒトCD34＋造血前駆細胞への形質導入を評価するよう我々を導くものである。」（［１−カ］）と記載されていて，該文献におけるヒト造血細胞に関する成果がCD34＋造血細胞にも適用され得ることが示唆されているから，このような記載に基づいて形質導入する対象細胞をヒトCD34＋造血細胞とすることは当業者が容易になし得ることである。
　
　また，本件補正発明により，当業者が予期し得ない効果が奏されるものとすることもできない。
　
（４−４）小括
　よって，本件補正発明は，引例１及び２に記載の発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたので，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
（５）まとめ
　以上のように，本件補正は，旧特許法第１７条の２第４項に規定する要件を満たすものとはいえないし，また，仮に，本件補正の目的が同項第２号の特許請求の範囲の減縮に該当するものであったとしても，特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから，同法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項の規定において準用する同法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
　
３．本願発明について
　
（１）本願発明
　平成２０年６月２５日付け手続補正は上記のとおり却下されたので，本願請求項に係る発明は，平成１９年１２月１７日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１〜９に記載された事項により特定されるとおりのものであって，その請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という）は次のとおりである。
「【請求項１】悪性腫瘍疾患の治療に用いられる薬剤であって，
　形質導入により突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼが発現した骨髄由来細胞であって，Ｏ６−ベンジルグアニン誘導体及びアルキル化剤に対して耐性を有し，非悪性腫瘍細胞に突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼを発現させる骨髄由来細胞と，
　化学治療作用がＯ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼによって阻害される少なくとも１種のアルキル化剤と，
　Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能を不活性化させるが，突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能を不活性化させないＯ６−ベンジルグアニン誘導体と，を含んでおり，
　アルキル化剤は，Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能が不活性化された悪性腫瘍細胞に対して化学治療作用を及ぼすが，発現した突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能が不活性化されない非悪性腫瘍に対しては，前記突然変異型Ｏ６−アルキルグアニン−DNAアルキルトランスフェラーゼのDNA修復機能によって化学治療作用が阻害される，薬剤。」
　
（２）引用刊行物
　原審で引用された引例１及び同２並びにその記載事項は，上記（４−１）に示したとおりである。
　
（３）本願発明と引用発明との対比・判断
　本願発明は，上記２．の「本件補正発明」とは薬剤に含まれる細胞が「CD34＋細胞」（本件補正発明）となっているか「骨髄由来細胞」（本願発明）となっているかの点でのみ相違するものである。そして，（４−２）の引用発明における「骨髄細胞」は「骨髄由来細胞」であることから，本願発明と引用発明との相違点は，（４−２）における［相違点１］及び［相違点２］のみとなる。かかる相違点１及び相違点２については，引例１及び同２の記載に基づいて当業者が容易になし得るものであることは，上記（４−３）に記載したとおりである。
　
（４）むすび
　したがって，本願発明は，引例１及び同２に記載の発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，他の請求項に係る発明について検討するまでもなく，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　よって，結論のとおり審決する。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上