【事件の表示】
　特願２００３−４２４０８６「二剤型アクリル系接着剤組成物とそれを用いた接合体」拒絶査定不服審判事件〔平成１７年　７月　７日出願公開、特開２００５−１７９５４８、請求項の数（５）〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　原査定を取り消す。
　本願の発明は、特許すべきものとする。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　本願は、平成１５年１２月２２日に出願され、平成２０年２月１３日付けで拒絶理由通知がなされ、同年４月１７日に意見書の提出及び手続補正がなされ、同年５月１２日に上申書の提出がなされ、同年５月１３日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年６月１９日に審判請求がなされるとともに手続補正がなされ、平成２２年９月２４日付けで審尋がなされ、同年１１月１８日に回答書の提出がなされたものである。 
　 
第２　平成２０年６月１９日付け手続補正についての補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］ 
　平成２０年６月１９日付けの手続補正を却下する。
　 
［理由］ 
１　補正の内容 
　平成２０年６月１９日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、同年４月１７日付けの手続補正により補正された本件補正前の請求項１〜５の
「【請求項１】
（１）（メタ）アクリル酸誘導体モノマー、（２）重合開始剤、（３）還元剤、（４）ジエン系コアシェル重合体を含有してなるアクリル系接着剤組成物であって、前記ジエン系コアシェル重合体がＭＢＳ樹脂であって、前記（メタ）アクリル酸誘導体モノマーに膨潤可能であり、且つ２５℃でのトルエン中での膨潤度が９．５以上であることを特徴とする二剤型アクリル系接着剤組成物。
【請求項２】
請求項１記載の二剤型アクリル系接着剤組成物に、（５）（メタ）アクリル酸誘導体モノマーに可溶なエラストマーを含有してなることを特徴とする二剤型アクリル系接着剤組成物。
【請求項３】
前記（４）ジエン系コアシェル重合体のコアの部分が、ポリブタジエンを主成分とし、シェルの部分がスチレンおよび（メタ）アクリル酸誘導体の共重合体を主成分とすることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の二剤型アクリル系接着剤組成物。
【請求項４】
（５）（メタ）アクリル酸誘導体モノマーに可溶なエラストマーが、ジエン系共重合体であることを特徴とする請求項２又は請求項３記載の二剤型アクリル系接着剤組成物。
【請求項５】
請求項１〜４項記載のうちのいずれか１項に記載の二剤型アクリル系接着剤組成物により接合してなることを特徴とする接合体。」
を
「【請求項１】
（１）（メタ）アクリル酸誘導体モノマー１００質量部、（２）重合開始剤０．１〜２０質量部、（３）還元剤０．０５〜１５質量部、（４）ジエン系コアシェル重合体５〜４０質量部を含有してなるアクリル系接着剤組成物であって、前記ジエン系コアシェル重合体がＭＢＳ樹脂であって、前記（メタ）アクリル酸誘導体モノマーに膨潤可能であり、且つ２５℃でのトルエン中での膨潤度が９．５以上であることを特徴とする二剤型アクリル系接着剤組成物。
【請求項２】
請求項１記載の二剤型アクリル系接着剤組成物に、（メタ）アクリル酸誘導体モノマー１００質量部に対して、（５）（メタ）アクリル酸誘導体モノマーに可溶なエラストマー５〜４０質量部を含有してなることを特徴とする二剤型アクリル系接着剤組成物。
【請求項３】
前記（４）ジエン系コアシェル重合体のコアの部分が、ポリブタジエンを主成分とし、シェルの部分がスチレンおよび（メタ）アクリル酸誘導体の共重合体を主成分とすることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の二剤型アクリル系接着剤組成物。
【請求項４】
（５）（メタ）アクリル酸誘導体モノマーに可溶なエラストマーが、ジエン系共重合体であることを特徴とする請求項２又は請求項３記載の二剤型アクリル系接着剤組成物。
【請求項５】
請求項１〜４項記載のうちのいずれか１項に記載の二剤型アクリル系接着剤組成物により接合してなることを特徴とする接合体。」
に改めるものである。
　
２　補正の適否
　本件補正後の請求項２についての補正は、本件補正前の請求項２において、「（５）（メタ）アクリル酸誘導体モノマーに可溶なエラストマー」の含有量を「（メタ）アクリル酸誘導体モノマー１００質量部に対して・・・５〜４０質量部」とする限定を付したものといえる。
　しかし、本願の願書に最初に添付された明細書及び特許請求の範囲（以下、「当初明細書等」という。なお、本願に図面は添付されていない。）には、「（５）（メタ）アクリル酸誘導体モノマーに可溶なエラストマー」の含有量を「（メタ）アクリル酸誘導体モノマー１００質量部に対して・・・５〜４０質量部」とすることは記載されておらず、段落【００４０】において、「（メタ）アクリル酸誘導体モノマー１００質量部に対して、ジエン系コアシェル重合体との総和で５〜４０質量部」とすることが記載されているにすぎない。
　また、上記「ジエン系コアシェル重合体」の含有量として当初明細書等に記載されているのは、「（メタ）アクリル酸誘導体モノマー１００質量部に対して５〜４０質量部」（段落【００３７】）である。
　そして、補正が、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである（平成１８年（行ケ）第１０５６３号）ところ、本件補正後の請求項２についての補正は、「（５）（メタ）アクリル酸誘導体モノマーに可溶なエラストマー」の含有量が、（メタ）アクリル酸誘導体エラストマー１００質量部に対して、「ジエン系コアシェル重合体との総和で５〜４０質量部」とならない場合、すなわちジエン系コアシェル重合体との総和で４０重量部を超え、８０質量部以下となる場合を含むことを追加するものであるから、そのような補正は、「当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである」とはいえない。
　よって、本件補正後の請求項２についての補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではない。
　
３　補正の却下の決定のむすび
　したがって、本件補正後の請求項２についての補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく、特許法第１７条の２第３項の規定に違反するものであり、その余のことを検討するまでもなく、本件補正は、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明
　平成２０年６月１９日付け手続補正は上記のとおり却下されたので、平成２０年４月１７日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の記載によれば、本願の請求項１〜５は次のとおりである。 
「  【請求項１】
（１）（メタ）アクリル酸誘導体モノマー、（２）重合開始剤、（３）還元剤、（４）ジエン系コアシェル重合体を含有してなるアクリル系接着剤組成物であって、前記ジエン系コアシェル重合体がＭＢＳ樹脂であって、前記（メタ）アクリル酸誘導体モノマーに膨潤可能であり、且つ２５℃でのトルエン中での膨潤度が９．５以上であることを特徴とする二剤型アクリル系接着剤組成物。
　　【請求項２】
請求項１記載の二剤型アクリル系接着剤組成物に、（５）（メタ）アクリル酸誘導体モノマーに可溶なエラストマーを含有してなることを特徴とする二剤型アクリル系接着剤組成物。
　　【請求項３】
前記（４）ジエン系コアシェル重合体のコアの部分が、ポリブタジエンを主成分とし、シェルの部分がスチレンおよび（メタ）アクリル酸誘導体の共重合体を主成分とすることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の二剤型アクリル系接着剤組成物。
　　【請求項４】
（５）（メタ）アクリル酸誘導体モノマーに可溶なエラストマーが、ジエン系共重合体であることを特徴とする請求項２又は請求項３記載の二剤型アクリル系接着剤組成物。
　　【請求項５】
請求項１〜４項記載のうちのいずれか１項に記載の二剤型アクリル系接着剤組成物により接合してなることを特徴とする接合体。」
　
第４　原査定の拒絶の理由
　原査定における拒絶の理由の概要は、以下のとおりである。
　
［理由１］
　この出願は、発明の詳細な説明の記載が特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
［理由２］
　この出願は、特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。
　
　そして、原査定の備考欄には以下の記載がある。
　
「＜理由１について＞
　発明の詳細な説明には、請求項１に係る二剤型アクリル系接着剤組成物のうち、「２５℃でのトルエン中での膨潤度が９．５以上である」ＭＢＳ樹脂として、「Ｍ−１」乃至「Ｍ−３」という市販のＭＢＳ樹脂を用いたものについて、チキソトロピック性に優れたものであることが実験結果に基づいて記載されている。
　しかしながら、上記具体的に記載されたＭＢＳ樹脂の詳細が不明であることから、請求項１に係る二剤型アクリル系接着剤組成物を製造するに際して、「２５℃でのトルエン中での膨潤度が９．５以上である」ＭＢＳ樹脂として具体的にどのようなものを用いれば、チキソトロピック性に優れた二剤型アクリル系接着剤組成物が得られるのか、本願の発明の詳細な説明を参酌しても当業者が理解することができるとはいえない。
　また、同じＭＢＳ樹脂同士であっても、その組成や製造時の重合方法等によって２５℃でのトルエン中での膨潤度は互いに大きく異なるものであるし、どのような組成を有し、且つどのような方法で重合して得られたＭＢＳ樹脂であれば当該膨潤度が９．５以上になるのか、本願の発明の詳細な説明には具体的に記載されていないから、「２５℃でのトルエン中での膨潤度が９．５以上である」ＭＢＳ樹脂全般の具体的な入手手段は、本願の発明の詳細な説明を参酌しても当業者が理解することができない。
　以上のとおり、発明の詳細な説明を参酌しても、「２５℃でのトルエン中での膨潤度が９．５以上である」ＭＢＳ樹脂全般の入手手段の手がかりを当業者は理解することができない。
　また、意見書を詳細に検討しても、意見書には「２５℃でのトルエン中での膨潤度が９．５以上である」ＭＢＳ樹脂全般を入手する手段として、当業者に過度の試行錯誤を要求する方法しか記載されていない。したがって、本願発明のＭＢＳ樹脂全般の入手手段の具体的な手がかりは、意見書を参酌したとしても不明であると言わざるを得ない。
　したがって、発明の詳細な説明は、このＭＢＳ樹脂を含有する請求項１〜５に係る二剤型アクリル系接着剤組成物を当業者が製造することができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。
  
　よって、発明の詳細な説明は、依然として当業者が請求項１〜５に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない。
　
＜理由２について＞
　請求項１には、同項記載のＭＢＳ樹脂が「２５℃でのトルエン中での膨潤度が９．５以上である」という物性を有することが記載されている。
　しかしながら、このような膨潤度によるジエン系コアシェル重合体の規定は、二剤型アクリル系接着剤組成物の技術分野において通常用いられるものとはいえないし、また、ＭＢＳ樹脂が必ず上記特定の膨潤度を有するものとはいえないことから、請求項１に規定されたジエン系コアシェル重合体を当業者が具体的に想定することができない。
　また、請求項３には、上記ＭＢＳ樹脂が特定の組成を有することが記載されているが、これら特定の組成を有するＭＢＳ樹脂が必ず上記特定の膨潤度を有するとはいえないことから、請求項３に規定されたＭＢＳ樹脂も当業者が具体的に想定することができない。
　
　よって、請求項１〜５に係る発明は依然として明確でない。」
　
第５　当審の判断
　
１　［理由１］について
ア　審判請求人が平成２０年４月１７日付け意見書において提示した参考資料１（特許第３７２３５７６号公報）の第７頁４２−４３行には、「グラフト共重合体（Ｃ）は、１０から４０、ことに１２から３５の膨潤度ＳＩを示すのが好ましい。この膨潤度は、室温におけるトルエン中の膨潤を測定して決定される。」と記載されており、同じ内容が参考資料１の公表特許公報に対応する特表平１１−５１１４９２号公報（平成１１年１０月５日公表）の第１４頁９−１１行にも記載されている。
　さらに、審判請求人が審判請求書において提示した参考資料５（特開平８−４８７０４号公報，平成８年２月２０日公開）には、「少なくとも１層がゴム状ポリマーからなる多層構造ポリマーであって、・・・かつトルエン膨潤度が５０〜５００％の多層構造ポリマーを液状分散媒に分散させてなることを特徴とする多層構造ポリマー分散体。」（請求項１）が記載されている。
　以上のことからみて、トルエン中での膨潤度を用いてポリマーを特定することは、本願の出願時において当業者が必要に応じて行う技術常識であったといえる。
　
イ　平成２０年４月１７日付けの手続補正により補正された本願の明細書（以下「本願明細書」という。）の段落【００４９】には、
「［膨潤度］２５℃にて、試料１ｇをトルエン１００ｍｌ中で２４時間静置し、その後トルエン中に膨潤したゲルを１００メッシュの金網（質量Ａ）にて濾過する。１分後、膨潤したゲルと金網の質量Ｂを測定し、室温にて一昼夜風乾後、真空乾燥を行い、乾燥したゲルと金網の質量Ｃを測定した。
  膨潤度は以下の式により求めた。
  膨潤度（倍）＝（Ｂ−Ａ）／（Ｃ−Ａ）」
と記載されている。
　したがって、請求項１に記載されている「２５℃でのトルエン中での膨潤度」の測定条件は明確であり、その内容も試料をトルエンに浸して乾燥前後の重量比を求めるだけの単純なものであるといえる。
　
ウ　審判請求人は、平成２０年５月１２日付けの上申書において、本願明細書の段落【００４８】に記載されている市販のＭＢＳ樹脂の商品名を以下のとおり開示した。
　
Ｍ−１：ＭＢＳ樹脂（市販品）　膨潤度：１０．８（倍）　カネカ社製ＭＢＳ樹脂Ｂ１２
Ｍ−２：ＭＢＳ樹脂（市販品）　膨潤度：１１．５（倍）　カネカ社製ＭＢＳ樹脂Ｂ２８
Ｍ−３：ＭＢＳ樹脂（市販品）　膨潤度：１４．１（倍）　デンカ社製ＭＢＡＳ樹脂ＢＬ２０
Ｍ−４：ＭＢＳ樹脂（市販品）　膨潤度：　７．９（倍）　カネカ社製ＭＢＳ樹脂Ｂ５９
Ｍ−５：ＭＢＳ樹脂（市販品）　膨潤度：　７．２（倍）　カネカ社製ＭＢＳ樹脂Ｂ５８
　
　そして、「２５℃でのトルエン中での膨潤度が９．５以上」となるＭＢＳ樹脂に相当するＭ−１及びＭ−２が本願の出願時において市販されていたことは、審判請求人が審判請求書に添付した参考資料３（プラスチックス，１９９２年，Ｖｏｌ．４３，Ｎｏ．１１，７１〜７５頁）の７２頁第２表に記載されている。
　そうすると、「２５℃でのトルエン中での膨潤度が９．５以上」となるＭＢＳ樹脂は、少なくとも本願出願時に市販されており、当業者に入手可能であると認められる。
　
エ　以上のとおり、トルエン中での膨潤度を用いてポリマーを特定することは本願の出願時において当業者の技術常識であり、請求項１に記載されている「２５℃でのトルエン中での膨潤度」の測定条件は明確であり、その内容も試料をトルエンに浸して乾燥前後の重量比を求めるだけの単純なものであり、「２５℃でのトルエン中での膨潤度が９．５以上」となるＭＢＳ樹脂は、少なくとも本願出願時に市販されており、当業者に入手可能なものであると認められる。
　したがって、当業者であれば、「２５℃でのトルエン中での膨潤度が９．５以上」となるＭＢＳ樹脂を入手したければ、ＭＢＳ樹脂の製造販売者に膨潤度９．５以上のものを指定することによって、当該膨潤度を有するＭＢＳ樹脂を入手することは容易にできることと認められるし、たとえそうでないとしても、市販されているＭＢＳ樹脂において、本願明細書の段落【００４９】に記載された条件で膨潤度を測定し、９．５以上となるものを見いだすことに過度の試行錯誤を要するとまではいえない。
　
オ　小括
　以上のとおりであるから、発明の詳細な説明の記載が、経済産業省令で定めるところにより、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではないということはできない。
　
２　［理由２］について
　上記１のイで示したように、請求項１に記載されている「２５℃でのトルエン中での膨潤度」の測定条件は明確である。
　よって、その条件に従って膨潤度を測定することにより、９．５以上のものとそうでないものを明確に区別することができるから、特許請求の範囲に記載された、特許を受けようとする発明が明確でないということはできない。
　なお、原査定では、「このような膨潤度によるジエン系コアシェル重合体の規定は、二剤型アクリル系接着剤組成物の技術分野において通常用いられるものとはいえない」旨、及び「請求項１に規定されたジエン系コアシェル重合体を当業者が具体的に想定することができない」旨をいうが、上記１のアで示したように、トルエン中での膨潤度を用いてポリマーを特定することは、本願の出願時において当業者が必要に応じて行う技術常識であったといえるから、そのような手段により特定された請求項１のジエン系コアシェル重合体を当業者が具体的に想定することができないとはいえず、特許を受けようとする発明が明確でないということはできない。
　
第６　むすび
　以上のとおり、本願は、発明の詳細な説明の記載が、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていないとも、また、特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号に適合するものでないともいうことはできないから、特許を受けることができないものであるということはできない。
　また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり審決する。