【事件の表示】
　平成１０年特許願第５０１１３７号「ストレプトマイセス・グローセスセンスＧＬＡ．Ｏ由来の偽オリゴ糖の生合成遺伝子の単離およびそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成　９年１２月１８日国際公開、ＷＯ９７／４７７４８、平成１３年　６月１９日国内公表、特表２００１−５０７９２３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　
　本願は，１９９７年（平成９年）５月３０日（パリ条約による優先権主張１９９６年６月７日，ドイツ）を国際出願日とする出願であって，平成１９年１１月２９日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたが，平成２０年２月５日に拒絶査定がなされ，これに対し，平成２０年５月１９日付で拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに，平成２０年６月１８日付で手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２０年６月１８日付の手続補正についての補正の却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　平成２０年６月１８日付の手続補正を却下する。
　
［理由］
１　補正後の本願発明
　上記補正により，特許請求の範囲の請求項１は，補正前の
　「アカルボースの生合成遺伝子を含んでなる，DNA分子であって，
　(a)表４のDNA配列またはその一部を含んでなる；
　(b)ストリンジェント条件下で，(a)のDNA分子とハイブリダイズすることができるDNA配列またはその一部を含んでなる；または
　(c)遺伝子コードの縮重のために，(a)および(b)のDNA分子とは異なるが，(a)および(b)のDNA分子を用いて発現させることができるタンパク質発現を可能にするDNA配列またはその一部を含んでなる，DNA分子。
［但し，(a)に記載の配列として，表４のヌクレオチド1〜720のDNA配列(acbA遺伝子)，表４のヌクレオチド4380〜5414のDNA配列（acbE遺伝子），および表４のヌクレオチド5676〜6854のDNA配列（acbF）を除く。］」から，
　「アカルボースの生合成遺伝子を含んでなる，DNA分子であって，
　(a)表４のヌクレオチド720〜2006のDNA配列（acbB遺伝子）を含んでなる；
　(b)ストリンジェント条件下で，(a)のDNA分子とハイブリダイズすることができるDNA配列を含んでなる；または
　(c)遺伝子コードの縮重のために，(a)および(b)のDNA分子とは異なるが，(a)および(b)のDNA分子を用いて発現させることができるタンパク質発現を可能にするDNA配列を含んでなる，DNA分子。」に補正された。　
　
　上記補正は，補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「(a)表４のDNA配列またはその一部」を，「表４のヌクレオチド720〜2006のDNA配列（acbB遺伝子）」に限定するとともに，補正前の(b)及び(c)にある「DNA配列またはその一部」から，「またはその一部」という択一的記載の要素を削除し，前記のようにacbB遺伝子に限定することで不要となった補正前の「[但し・・・を除く。］」という事項を削除するものであり，その補正前の当該請求項に記載された発明と，その補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一のものである。
　したがって，上記補正は，特許法第１７条の２第４項第２号（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前のもの）の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで，本件補正後の請求項１に記載された発明（以下，「本願補正発明」という。）が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第５項において準用する同法１２６条５項の規定に適合するか）について，以下に検討する。
　
２　特許法第３６条第６項第２号について
　本願補正発明は，「(b)ストリンジェント条件下で，(a)のDNA分子とハイブリダイズすることができるDNA配列を含んでなる」とあるように，表４の720〜2006のDNA配列にハイブリダイズするDNA分子を包括的に含むものであるから，ハイブリダイズするDNA分子の機能が明確に特定されなければ，特許を受けようとする発明が明確に把握できないことになる（「特許・実用新案審査基準」第VII部第２章生物関連発明1.1.1(1)マル３の例２）。
　ところが，本願補正発明では，「アカルボースの生合成遺伝子を含んでなる，DNA分子」のように，その機能を「アカルボースの生合成」に関わると特定しているのみであり，どのように関わるのかは具体的に特定していない。アカルボースが複雑な化学構造を持つことを考慮すると，「アカルボースの生合成」には，技術常識からみて，様々な酵素が関与し，複雑かつ多数の反応が含まれていると考えられ，単に「アカルボースの生合成」に関わるというだけでは，どのような反応に関わるものを意味しているのか明確に把握できず，DNA分子の機能が明確に特定されているものとは認められない。
　また仮に，「アカルボースの生合成遺伝子」が，「acbB遺伝子」のことを指していると解したとしても，後述するように，「acbB遺伝子」の機能は単にアミノ酸配列の相同性から推定されたものであり，具体的な実験によって確認されたものではないから，DNA分子の機能が明確に特定されていないことに変わりはない。
　そうすると，表４の720〜2006のDNA配列にハイブリダイズできる多数のDNA分子（この内には，補正により削除された「ハイブリダイズすることができる配列・・・の一部」も包含され得るものと認められる）のうち，どのような分子が本願補正発明の中に含まれるのかが明確に把握できないから，特許を受けようとする発明が明確に把握できない。
　したがって，本願は，本願補正発明について，特許法第３６条第６項第２号に規定される要件を満たしていないから，本願補正発明は，特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
３　特許法第３６条第４項について
（１）本願明細書の記載
　本願明細書には，「acbB遺伝子」に関し，以下の事項が記載されている。
　
（ア）「恐らくは(acbB遺伝子によってコードされる）アミノトランスフェラーゼが，糖残基か，もしくはサイクリトール残基かのいずれかへのアミノ基の転移に関わっているものと考えられる。acbBのタンパク質配列を解析することにより，アミノ酸モチーフのいずれが結合性ピリドキサールリン酸に関与しているのかが判明した。このモチーフは典型的なクラスIIIアミノトランスフェラーゼである(EC 2.6.1.11;EC 2.6.1.13;EC 2.6.1.18;EC 2.6.1.19;EC 2.6.1.62;EC 2.6.1.64;EC 5.4.3.8)。acbBの厳密な酵素作用は，偽オリゴ糖の生合成のさらなる研究によって初めて解明され得る。」（７頁１５〜２２行）
　
（イ）「データベースからの他のタンパク質との相同性，および推定されるタンパク質の性質を表３にまとめた。」（２５頁１〜２行）なお，表３は以下のとおりである。
　
（ウ）「acbBCD遺伝子（アミノトランスフェラーゼ，acbB，dTDP-グルコースシンターゼ，acbC，dTDP-グルコース4,6-デヒドラターゼ，acbD，実施例６を参照）を欠失させると，ストレプトマイセス・グローセスセンスGLA.Oの変異体が生じ，それはもはや産生培地ではいずれの偽オリゴ糖も産生しない。従って，偽オリゴ糖の合成におけるacbBCD遺伝子の関与は相当する遺伝子座の欠失により変更された。」（７頁７〜１１行）
　
（２）当審における判断
　本願補正発明は，表４のヌクレオチド720〜2006のDNA配列（acbB遺伝子）を含んでなるDNA分子という化学物質に関する。
　ここで，化学物質に関する発明を当業者が実施することができるとは，当該発明に係る物質を作ることができ，かつ，使用することができることである。すなわち，化学物質としてどのような有用性（機能）があるかが明細書に記載され，あるいは明細書の記載から類推できなければ，その化学物質をどのような使用できるのかが記載されていないことになり，発明の詳細な説明は，当該発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載していないことになる。　
　そこで検討すると，発明の詳細な説明において具体的に記載されているのは，ストレプトマイセス・グローセスセンスGLA.Oの染色体から，acbBCD遺伝子の全てを含む領域を欠失させると，アカルボース（偽オリゴ糖）を産生しなくなることのみであり（上記記載事項（ウ），実施例６），例えばacbB遺伝子のみを欠失させた変異体を作製し，アカルボースが産生しなくなることは記載されておらず，一方，acbB遺伝子を過剰発現するように改変した変異体で，アカルボースの収量が向上することも記載されていない。
　また，発明の詳細な説明には，acbB遺伝子が，配列番号９に示されるアミノ酸配列をコードすることや（６０〜６２頁），該アミノ酸配列を解析すると，公知のアミノトランスフェラーゼと３２％の相同性を有し，アミノトランスフェラーゼに典型的なモチーフを保有していることは記載されているが（上記記載事項（ア）及び（イ）），「ａｃｂＢの厳密な酵素作用は，偽オリゴ糖の生合成のさらなる研究によって初めて解明され得る。」とあるように（上記記載事項（ア）），前述の機能は，単なる機能推定の域を出るものではなく，実際にacbB遺伝子を発現させて，アミノトランスフェラーゼであることを具体的な実験によって確認したことは記載されておらず，相同性があるといっても，約３０％程度にしかすぎないものであり，同じ機能を有すると推定できるほどに相同性が高いとは到底いえないものである。また，acbBタンパク質が，実際にアカルボースの生合成経路において，何を基質にし，どのような物質の生成に関わっているかも不明であるから，たとえアミノトランスフェラーゼであったとしても，基質が不明な以上，使用できるように記載されているとはいえない。
　さらに，本願補正発明には，上述した表４のヌクレオチド720〜2006のDNA配列だけでなく，これとハイブリダイズするDNA分子も包括的に含まれており，このようなDNA分子には，様々な塩基配列と長さを持つものが含まれているから，この中には有用性のないものが当然含まれており，有用性のあるものをどのように選択するかさえも不明である。
　そうすると，発明の詳細な説明には，本願補正発明に係る「表４のヌクレオチド720〜2006のDNA配列（acbB遺伝子）」という化学物質の有用性（機能）が，何ら具体的に明らかにされていないことになるから，当業者はacbB遺伝子を使用することができず，発明の詳細な説明は，本願補正発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載していない。
　したがって，本願は，本願補正発明について，特許法第３６条第４項に規定される要件を満たしていないから，本願補正発明は，特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
４　小括
　以上のとおりであるから，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明　
　
１　本願発明の認定
　平成２０年６月１８日付の手続補正は上記のとおり却下されたので，本願の請求項１及び３５に係る発明（以下，「本願発明１及び３５」という。）は，平成１９年１１月２９日付の手続補正書の特許請求の範囲の請求項１及び３５に記載された事項により特定される，以下のとおりのものである。
　
「【請求項１】　アカルボースの生合成遺伝子を含んでなる，DNA分子であって，
(a)表４のDNA配列またはその一部を含んでなる；
(b)ストリンジェント条件下で，(a)のDNA分子とハイブリダイズすることができるDNA配列またはその一部を含んでなる；または
(c)遺伝子コードの縮重のために，(a)および(b)のDNA分子とは異なるが，(a)および(b)のDNA分子を用いて発現させることができるタンパク質発現を可能にするDNA配列またはその一部を含んでなる，DNA分子。
［但し，(a)に記載の配列として，表４のヌクレオチド1〜720のDNA配列(acbA遺伝子)，表４のヌクレオチド4380〜5414のDNA配列（acbE遺伝子），および表４のヌクレオチド5676〜6854のDNA配列（acbF）を除く。］」
　
「【請求項３５】　突然変異体が，
a)トランジション
b)欠失および／または
c)付加である，請求項３４記載の方法。」
　なお，上記請求項３４は以下のとおりのものである。
「【請求項３４】　アカルボース収量を向上させるための内生アカルボース生合成遺伝子の遺伝子発現の改変法であって，
a)各々の遺伝子プロモーターの１以上に突然変異を導入し，次いで
b)得られた生産系統のアカルボース収量を開始系統のそれと比較することを特徴とする方法。」
　
２　本願発明１について
（１）原査定の理由
　原査定の拒絶の理由４は，本願は，特許法第３６条第４項の規定を満たさず，特許を受けることができないというものであり，具体的には以下のように記載されている。
　「請求項１−４の「一部」から成るDNA断片について，機能や生理活性が特定されておらず，依然として該断片には機能・活性のないものが包含されていると認められる。また，一般的に，核酸断片の機能・性質は一次構造のみから明確にされるものではないから，機能・活性により「一部」から成るDNA断片を特定したとしても，様々な構成からなるDNA断片の中から，そのような機能・活性を有する核酸断片を見いだすためには，当業者に期待しうる程度を越える試行錯誤や複雑高度な実験を行う必要があるものと認められる。
　したがって，請求項１−４に係る各発明は，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載がされていないものであるから，特許法第３６条第４項の規定により特許をうけることができない。」
　
（２）本願明細書の記載
　上記「第２　３（１）」に記載したとおりである。
　
（３）当審における判断
　本願発明１は，表４のDNA配列またはその一部（ただし，acbA遺伝子，acbE遺伝子及びacbF遺伝子のDNA配列を除く。）を含むというものであり，前記「その一部」には，上記「第２　３（２）」で検討した，本願補正発明の表４のヌクレオチド720〜2006のDNA配列（acbB遺伝子）が当然に含まれている。
　上記「第２　３（２）」で示したとおり，acbB遺伝子は有用性（機能）が不明なものであるから，それ自体の機能や生理活性が特定されておらず，当業者が使用できるものではない。また，本願発明１には，acbB遺伝子の一部も包含されているが，もともと機能が不明なものの一部はどのような機能や生理活性を持つのかなおさら不明であるのは明らかであり，短く裁断化されたものの中に，機能や生理活性を失ったものが当然含まれるものである。
　してみると，本願発明１についても同様に，本願は，特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
　
２　本願発明３５について
（１）原査定の理由
　原査定の拒絶の理由４及び５は，本願は，特許法第３６条第４項及び特許法第３６条第６項第１号の規定を満たさず，特許を受けることができないというものであり，具体的には以下のように記載されている。
　「本願明細書を参照するに，本願実施例に具体的に記載されているのは，acbB，acbC，acbDの全てを欠損したS. glaucescens GLA.0を作製してアカルボースの生産を調べたところ，アミラーゼ阻害剤の活性は見られなかったことのみである。（実施例６）
　してみると，acbB，acbC，acbDのうち，具体的にどの遺伝子がアカルボース合成に関与しているかは不明であり，該遺伝子のいずれか１以上を用いてアカルボースを製造できるかも不明である。また，アカルボース合成のどの段階が該物質合成の律速となっているかは不明であるから，仮に，該遺伝子の全てがアカルボース合成に関与しており，かつ該遺伝子の全ての発現を向上させたとしても，アカルボース生産を向上できるとまで推認できない。（中略）
　したがって，請求項２３−２７，３４，３５に係る発明について，発明の詳細な説明は，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないものであるから，特許法第３６条第４項の規定により特許を受けることができない。
　また，請求項２３−２７，３４，３５に係る発明は，発明の詳細な説明に発明として記載していない範囲について請求しようとするものであるから，特許法第３６条第６項第１号の規定に適合しない。」
　
（２）本願明細書の記載
　本願明細書には，「遺伝子プロモーター」に関し，以下の事項が記載されている。
　
（エ）「さらに本発明は，アカルボースの収量を向上させるため各々の遺伝子プロモーターに変異を誘発することにより，内生アカルボース生合成遺伝子の遺伝子発現を改変する方法に関する。これに関連して，公知の相同組換え法を用いて，改良すべき産生株へ突然変異を導入することができる。これら突然変異はトランジション，欠失および／または付加であってよい。「付加」とは，例えば，単一のスクレオチドまたはいくつかのヌクレオチドの，もしくは正の調節作用を有し，かつアカルボースの生合成に関する内生遺伝子の発現を増減する１以上のＤＮＡ配列の付加を示す。逆の場合，すなわち内生アカルボース生合成遺伝子の抑制に対して負の調節効果を有するＤＮＡ配列の付加も好ましい付加の形態である。「トランジション」とは，例えば，負または正の作用をする調節要素の効果を減じる，または増幅させるヌクレオチド交換であってよい。「欠失」を用いて負または正の作用をする調節要素を除去することができる。」（１４頁４〜１５行）
　
（３）当審における判断
　本願発明３５は，アカルボースの収量を向上させるために，遺伝子プロモーターに突然変異（トランジション，欠失，付加）を導入し，内生アカルボース生合成遺伝子の遺伝子発現を改変する方法に関する。
　しかし，発明の詳細な説明には，公知の相同組換え法を用いて，アカルボース産生微生物に突然変異を導入し，アカルボースの収量を向上させるという技術思想は記載されているが（上記記載事項（エ）），それは単なるアイデアの段階に留まるものであって，実際に内生アカルボース生合成遺伝子の遺伝子プロモーターに突然変異を導入したことは記載されていないし，その結果，アカルボースの収量が向上できたことも記載されてない。
　また，発明の詳細な説明には，表４のDNA配列のどの部分が，どの遺伝子のプロモーターに当たり，そのプロモーターのどの位置の塩基をどのように突然変異させれば，acbA〜F遺伝子の発現を増加させたり，減少させたりできるのかも何ら具体的に記載されていないし，遺伝子プロモーターを同定したり，遺伝子発現に影響を与える突然変異を同定することは，当業者といえども過度の実験を要するものである。
　実際，発明の詳細な説明において具体的に開示されているのは，acbBCD遺伝子の全てを欠失させると，アカルボースを生産しなくなったことだけであり，acbB遺伝子，acbC遺伝子，acbD遺伝子のうち，具体的にどの遺伝子がアカルボースの生合成に関与しているか，或いは各々の遺伝子がアカルボース生合成系においてどのような反応を触媒しているのかは不明である。また，アカルボースの生合成系において，どの段階が律速になっているのかも不明であるから，仮にこれらの遺伝子の全てがアカルボースの生合成に関わり，どのような反応を触媒するかが知られているとしても，遺伝子プロモーターに突然変異を導入し，これらの遺伝子の発現量を調節することで，産出されるアカルボースの収量を向上させることができるかどうかはやってみなければわからないことであり，当業者といえども予測がつかないことである。
　したがって，発明の詳細な説明は，本願発明３５を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載していない。
　また同様に，遺伝子プロモーターに突然変異を導入して，遺伝子発現を改変させることにより，アカルボースの収量を向上させるという本願発明３５の課題が解決できることを当業者が認識できるように，発明の詳細な説明は記載されていない。
　よって，本願は，本願発明３５について，特許法第３６条第４項及び特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
　なお，本願発明３５は，上記「第２」で補正却下された，平成２０年６月１８日付で手続補正の特許請求の範囲における請求項９に係る発明と同一のものであるから，平成２０年６月１８日付の手続補正の補正却下の有無に関わらず，上記「第３　２（３）」に示される理由により，本願は，特許法第３６条第４項及び特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしておらず，特許を受けることができないことを付言する。
　
第４　むすび
　
　以上のとおり，本願は，請求項１及び３５に記載の発明について，特許法第３６条第４項及び特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしておらず，特許を受けることができないから，他の請求項に係る発明については検討するまでもなく，本願は拒絶をすべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。