【事件の表示】
　平成　９年特許願第３０５１９６号「ヒトｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子のプロモーター」拒絶査定不服審判事件〔平成１１年　５月２５日出願公開、特開平１１−１３７２５１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　本願の経緯・本願発明
　本願は、平成９年１１月７日の出願であって、当審において平成２３年１月１１日付けで拒絶の理由が通知され（同年１月１２日発送），同年３月１４日に特許請求の範囲について手続補正がなされると共に意見書が提出されたものである。
　そして，本願の請求項１及び２に係る発明は，平成２３年３月１４日付で補正された明細書の記載からみて，その特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された事項により特定される以下の通りのものと認められる（以下，各発明を「本願発明１」及び「本願発明２」という。）。
　
「【請求項1】　配列番号：１に記載の塩基配列の2795位から3133位の塩基配列を含みプロモーター活性を有するDNA。
【請求項2】　配列番号：１に記載の塩基配列の2795位から3557位の塩基配列から成るDNA。」
　
　なお，各請求項において引用されている配列番号：１の具体的塩基配列（本願明細書の【００３５】）については，省略する。
　
第２　引用例
　
１．引用文献１に記載された事項 
　当審における拒絶理由通知において引用された，本願の出願前に頒布された刊行物である引用文献１（Ｇｅｎｅ．，（１９９６）Ｖｏｌ．１８０（１−２），ｐ．１１３−１２０）には，以下の事項が記載されている。
　
（１）「ここに我々は，マウスのゲノムＤＮＡからのｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子のクローニングと，ｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子のプロモーターの機能解析を報告する。（中略）そのプロモーター領域はTATA boxを持たず，しかし，２つのＳｐ１，ＣＲＥ，ＭｙｂやＮＦκＢなどを含む転写調節因子に対応する，可能性のある結合部位を，各々−１５３，−１７８，−２８６，−８７５，−１０１１の位置に含んでいた。ｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子の発現を調節している制御機構を解析するため，我々は−１６０９位から−１７８位までの５’非翻訳領域の解析を行った。その−３２６位〜−６１５位は正の調節領域を含んでいた。」（要約　５〜１０行） 
（２）「我々は，ここにＧ０期のＴ細胞が高レベルのｐ２７Ｋｉｐ１特異的なｍＲＮＡ及び蛋白を発現しており，それがポリクローナル活性化後５時間以内に急速に減少することを示す。これは，ｐ２７Ｋｉｐ１がＴ細胞の活性化の初期段階で機能するかもしれず，この遺伝子の抑制は休止期のＴ細胞がＧ１期に移行するために重要であるかもしれない，ということを示唆する。ヒトのｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子は領域１２ｐ１２−１２ｐ１３．１にマップされた（Ｊｅｎｎｉｆｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，１９９５；　Ｐｏｎｃｅ　Ｃａｓｔａｎｅｄａ　etａｌ．，１９９５；　Ｂｕｌｌｒｉｃｈ　etａｌ．，１９９５）。しかし，該遺伝子の構造やｐ２７Ｋｉｐ１の転写調節については特徴付けられていない。この研究で，我々は，クローニングされたエクソン／イントロン境界を含むマウスのｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子の配列を決定した。５´フランキング領域が負又は正のｃｉｓ−ａｃｔｉｎｇ要素の存在に関して調べられた。」（第１１３頁右欄１６行〜第１１４左欄７行） 
（３）「２．４　ｐ２７Ｋｉｐ１のゲノムクローンの分離 
　マウスのＴ細胞のゲノムＤＮＡライブラリがλＦＩＸＩＩベクター中に構築され，塩基番号１〜３０６に相当する，すなわち５’非翻訳領域とＮ末端の翻訳領域を含んでいる，３２Ｐ標識されたｐ２７Ｋｉｐ１のｃＤＮＡとのプラークハイブリダイゼーションによって，スクリーニングされた。約１０７個のプラークの中から，２つの陽性プラークが見つかった。そのゲノムＤＮＡ断片はＢａｍＨＩ，ＨｉｎｄＩＩＩ，ＰｓｔＩによって摘出および消化され，サザンブロッティングで分析された。 
２．５　ＤＮＡ配列解析 
　５．６ｋ塩基のＢａｍＨＩ断片が，ｐＢｌｕｅｓｃｒｉｐｔベクターにサブクローニングされた。ＤＮＡ挿入物のサブクローニングと配列決定のために，このゲノムクローンはいろいろな制限酵素で切断され，その結果として得られた重複する制限酵素断片がサザンブロッティングで同定され，続いてｐＢｌｕｅｓｃｒｉｐｔにクローニングされた。配列決定は，シークエンスキットバージョン２．０と二重鎖プラスミドＤＮＡを用いた，ジデオキシヌクレオチド連鎖停止法によって行われた。」（第１１４頁右欄第４行〜第２４行） 
（４）「固定化した抗ＣＤ３による多クローン性の活性化後の，Ｇ０期のマウスのＴ細胞からの全ＲＮＡのノザンブロッティング解析によって，ｐ２７Ｋｉｐ１のｍＲＮＡの発現が調べられた。図１Ａに示されたように，ｐ２７Ｋｉｐ１のｍＲＮＡの量は休止中のＧ０期のＴ細胞において最大であり，Ｔ細胞の活性化に続いて，急速に減衰した。」（１１５頁右欄４〜９行） 
（５）「マウスｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子の５’非翻訳領域の機能的役割を解析するため，ＰＣＲ増幅によって，欠損変異体が作製された。−４２位，−３２６位，−６１５位，−９８８位，−１３６２位，−１６０９位での，５’欠損構成物の系列は，ｐＧＬ−２−Ｂａｓｉｃベクターに組み込まれ，ＨｅＬａ細胞に一時的に形質移入された。」（１１７頁左欄１２行〜右欄４行）
（６）「図５　一時的に形質移入された細胞中で発現された，ｐ２７Ｋｉｐ１のプロモーター活性。上段の図はルシフェラーゼレポータープラスミドに連結された，ｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子の５’非翻訳領域の断片を含む，さまざまな構築物を表す。（中略）各挿入物の３’末端は，最初のエキソンに位置した＋１７８位である。ＨｅＬａ細胞が，これらのプラスミドによって一時的に形質移入され，採取され，第２節に記載されたようにルシフェラーゼ活性が分析された。（以下略）」との記載と共に，図５には，−１６０９〜，−１３８２〜，−９６８〜，−６１５〜の断片にプロモーター活性があり，−３２６〜，−４２〜の断片にはプロモーター活性がないことが示されている。（１１７頁　図５） 
（７）「最大のルシフェラーゼ活性は，ｐ２７Ｋｉｐ１プロモーターの−６１５位〜＋１７８位領域を含んでいるプラスミドを用いて形質移入した細胞において検出された。正の調節領域がプロモーターの−３２６位〜−６１５位の中に含まれる。」（１１８頁左欄２〜６行） 
（８）「図６　マウスｐ２７Ｋｉｐ１の５’非翻訳領域の配列。（中略）最も下流の転写位置を＋１位として表示した。可能性のある転写因子結合部位を下線で示した。この核酸配列のＧｅｎＢａｎｋにおける登録番号はＵ５１６８１である。」（１１８頁　図６） 
（９）「（１）ノザンとウェスタンブロット解析は，ｐ２７Ｋｉｐ１が休止中のＴ細胞で高く発現しており，Ｇ０期／Ｇ１期の移行の時，もしくはその付近で急速に減少調節を受けることを示した。」（１１９頁左欄９〜１２行） 
 
２．引用文献２に記載された事項
　当審における拒絶理由通知において引用された，本願の出願前に頒布された刊行物である引用文献２（Ｃｅｌｌ．，（１９９４）Ｖｏｌ．７８（１），ｐ．５９−６６）には，ミンク，マウス及びヒトについて，そのｐ２７Ｋｉｐ１のｃＤＮＡをクローニングしたこと（５９頁左欄要約１〜７行），そのクローニング方法（６４頁右欄下から２３行〜６５頁左欄１０行），それらがコードする推定アミノ酸配列の比較（図２），及び，ヒトｐ２７Ｋｉｐ１のｃＤＮＡのオープンリーディングフレームが５９４ｂｐであり，それがコードする蛋白の推定アミノ酸配列は１９８残基からなること（６１頁左欄５〜末行）が記載されている。また，引用文献２に記載されたヒトｐ２７Ｋｉｐ１ｃＤＮＡの塩基配列は，GenBankに，アクセッション番号U10906として１９９４年７月２７日に登録されている。
　そして，引用文献２の記載に接した当業者であれば，記載されたクローニング方法の再現，著者からの分譲，あるいはデータベースへのアクセスにより，記載されたｃＤＮＡを入手し，あるいはその塩基配列を知ることができるものと認められる。
　
３．本願発明との対応 
　本願発明１及び２は，本願明細書の記載からみて，ヒトｐ２７Ｋｉｐ１の５´フランキング領域，すなわち本願の配列番号１中に位置する領域の塩基配列を有するＤＮＡである。
　そして，引用文献１には，前記の記載事項からみて，マウスｐ２７Ｋｉｐ１の５´フランキング領域のプロモーター活性について記載され，図６に記載の塩基配列の−６１５〜＋１７８の領域に最大のプロモーター活性が見られ，−９８８〜＋１７８，−１３８２〜＋１７８，−１６０９〜＋１７８の領域にもプロモーター活性が見られるが，−３２６〜＋１７８の領域にはプロモーター活性が見られないこと，及びその結果から，−３２６位から−６１５位に正の調節領域が含まれていることが記載されている（以上，いずれも転写開始位置からカウントしたもの。）。 
　また，引用文献１においてプロモーター活性を確認している−６１５〜＋１７８の領域は，本願明細書の図５に開始コドンに対する位置と共に，ヒトのものと対比して示されたマウスの塩基配列においては，−８１１までしか示されていないが，その上流の４塩基を含む−８１５〜−２２に相当する。該「４塩基」を，図５において対比された−７８９〜のヒト配列の上流の配列に単純に一対一で対応させると，ヒト配列においては，−７９３〜−１７に相当する。これは，配列番号１のヒト配列においては，２７７６〜３５５２位に対応する。 
　とすると，引用文献１には，本願明細書に記載された配列番号１のヒト配列の２７７６〜３５５２位に対応するマウス配列からなるプロモーター活性を有するＤＮＡが記載されているものと認められる。
　
第３　進歩性についての判断
　
１．本願発明２について
　
（１）対比
　そこで，本願発明２と，引用文献１に記載されたマウスのプロモーター活性を有するＤＮＡのうち，転写開始点から−６１５〜＋１７８に位置する領域からなるＤＮＡ（以下「引用発明」という。）とを比較すると，両者は， 
　哺乳動物のｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子の上流に存在するプロモーター活性を有するＤＮＡである点 
で一致するが，以下の点で相違している。 
 　 
相違点： 
　本願発明２は，ヒトのｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子のプロモーターであって，引用文献１に記載されたマウスのｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子のプロモーターとはその塩基配列が相違し，本願の配列番号１の２７９５位から３５５７位の塩基配列から成るものであるのに対し，引用発明のプロモーター活性を有するＤＮＡは，本願の配列番号１の２７７６〜３５５２位の塩基配列に対応するものであるが，その一部の配列が相違している点 
　
（２）相違点についての判断 
　引用文献１には，ヒトｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子については，染色体上の特定の位置にマップされてはいるものの，その構造や転写調節については特徴付けられておらず，著者等は，マウスｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子について，５´フランキング領域について調べ，その各種の領域についてプロモーター活性を確認したことが記載されている。 
　とすれば，当業者であれば，転写調節については特徴付けられておらず，その応用面からはマウスよりもより重要であるヒトｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子についても，引用文献１に記載されたマウスｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子と同様に，その５´フランキング領域のプロモーター活性について調べようと考えるのは当然のことである。 
　そして，引用文献１には，マウスｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子の５´フランキング領域を，マウスｃＤＮＡ配列を用いてマウスゲノムＤＮＡライブラリからクローニングしたことが記載されており，ヒトｐ２７Ｋｉｐ１については，そのｃＤＮＡは引用文献２にそのクローニング法と共に取得可能に記載され，その塩基配列もデータベースからアクセス可能であるから，そのｃＤＮＡ又はその配列を用いて，引用文献１に記載されたのと同様の手法で，その５´フランキング領域をクローニングし，その各種断片を作成して，そのプロモーター活性について確認することは，当業者が容易に行うことができることである。 
　そして，本願発明２のＤＮＡが引用発明のＤＮＡと対応する部分において有する一部配列の相違は，上記のように，当業者が引用発明に基づいて容易に得ることができる，ヒトｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子の５´フランキング領域におけるプロモーター活性を有する部分について，その塩基配列を解析した結果明らかになった相違に過ぎず，そのような相違があるからといって本願発明２のＤＮＡに至る過程に困難性があるということにはならない。
　また，本願発明２のＤＮＡ配列中の開始塩基が配列番号１の２７９５位であるのに対し，引用発明のものでは，その開始塩基はさらにその上流に約３０位遡った位置に対応する点は，プロモーター活性の確認のために各種断片を作成する際に，用いた制限酵素により生じ得る程度の相違にすぎず，その相違により，プロモーター活性などの点で格別の相違が生じているということもできない。
　さらに，本願発明２のＤＮＡ配列中の終端の塩基が配列番号１の３５５７位であるのに対し，引用文献１に記載されたものでは，配列番号１の３５５２位に対応するものであって，本願発明２の方が５塩基付加されていることになるが，そもそも，ゲノムライブラリーからｃＤＮＡを用いて５´フランキング領域をクローニングすれば，５´フランキング領域の最初の塩基からコード領域の開始コドンに至る塩基配列は全てクローニングされているはずであり，このような相違は，単にその後の活性の確認の際に用いた制限酵素により生じ得る程度の相違にすぎず，その相違により，プロモーター活性などの点で格別の相違が生じているということもできない。
　
（３）効果についての判断
　そして，本願発明２が，引用文献からは予想できない格別顕著な効果を奏するものであるということはできない。
　
（４）小括
　したがって，本願発明２は，引用文献１及び２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
２．本願発明１について
　
（１）対比
　本願発明１と，引用発明とを比較すると，両者は， 
　哺乳動物のｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子の上流に存在するプロモーター活性を有するＤＮＡである点 
 で一致するが，以下の点で相違している。 
 　 
相違点： 
　本願発明１は，ヒトのｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子のプロモーターであって，引用文献１に記載されたマウスのｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子のプロモーターとはその塩基配列が相違し，配列番号１の２７９５位から３１３３位の塩基配列を含むものであるのに対し，引用発明のプロモーター活性を有するＤＮＡは，本願の配列番号１の２７７３位から３５５２位の塩基配列に対応するものであるが，その一部の配列が相違している点 
 　 
（２）相違点についての判断 
　本願発明１についても，本願発明２の場合と同様に，引用文献１に記載されたと同様の手法で，ヒトのｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子の５´フランキング領域をクローニングし，その各種断片を作成して，そのプロモーター活性について確認することは，当業者が容易に行うことができることである。
　そして，本願発明１のＤＮＡが引用発明のＤＮＡと対応する部分において有する一部配列の相違については，本願発明２の場合と同様に，そのような相違があるからといって本願発明１のＤＮＡに至る過程に困難性があるということにはならない。
　また，本願発明１のＤＮＡ配列中の開始塩基が配列番号１の２７９５位であるのに対し，引用発明のものでは，その開始塩基はさらにその上流に約２０塩基遡った２７７６位に対応しており，さらに，本願発明１のＤＮＡ配列中の終端の塩基が配列番号１の３１３３位であるのに対し，引用文献１に記載されたものでは，その３５５２位に対応するものであって，引用発明は，本願発明１で特定された配列の上流及び下流にさらに塩基配列が付加されていることになる。しかし，本願発明１は，「配列番号：１に記載の塩基配列の２７９５位から３１３３位の塩基配列を含み」，プロモーター活性を保持している限り，特定された配列に，さらに他の塩基配列を付加したものも包含しているから，この点は実質的な相違とはいえない。
　
（３）効果についての判断
　そして，本願発明１が，引用文献からは予想できない格別顕著な効果を奏するものであるということはできない。
　
（４）小括
　したがって，本願発明１は，引用文献１及び２に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
 　 
３．請求人の主張について 
 
（１）請求人は，審判請求書において，概略，以下のように主張している。 
（A）本発明に至る示唆の欠如 
（A-1）プロモーター領域の無益な示唆 
　引用文献１に記載の，重要な領域（−６１５〜＋１７８位）は，本願で決定された重要な領域とずれており，本願発明のヒトｐ２７Ｋｉｐ１のプロモーター領域をクローニングする上で有益な情報をもたらすものではない。 
（A-2）不適切な実験系 
　引用文献１は，マウスのプロモーターの解析にヒト培養細胞を使用しており，マウスの情報伝達系を解して同様の結果を残すか否かについては疑問の余地があり，ヒトｐ２７Ｋｉｐ１のプロモーター領域をクローニングする上での情報源にはならない。 
（A-3）推定転写因子結合部位の分布の相違 
 　マウスとヒトのｐ２７Ｋｉｐ１プロモーター活性に必須の部位は，遺伝子上の位置や，転写因子結合部位の分布状況に関しても全く異なっているので，仮に，引用文献１にマウスｐ２７Ｋｉｐ１プロモーターの正しい領域が開示されていたとしても，該配列と同一性の高い領域から１７０塩基も5'側に離れており，転写因子結合部位の分布の異なる領域にヒトｐ２７Ｋｉｐ１プロモーターが存在することを合理的に予見することは，当業者といえども不可能ないし著しく困難である。 
 　 
（B）本発明のプロモーターが示す顕著な効果 
（B-1）マウスの知見の適用不可能性 
　マウスとヒトは形態学的にも発生学的にも全く異なり，両者が類似した遺伝子を有していたとしても，その機能や活性は異なることが予想される。例えば，本発明のｐ２７Ｋｉｐ１により脱リン酸化され，活性化されるRBタンパク質の変異は，ヒトにおいて網膜芽細胞腫（retinoblastoma）の発症につながる。ｐ２７Ｋｉｐ１プロモーターは癌細胞の増殖／抑制において重要な役割を果たすと考えられており，その作用がマウスとヒトで全く異なる可能性は高い。 
（B-2）ヒトプロモーターの使用の重要性 
　薬剤スクリーニングのためには，ヒトのプロモーターであることが重要で，マウスで代用することは非現実的である。本発明により提供されたヒトｐ２７Ｋｉｐ１プロモーターを利用することで，ｐ２７Ｋｉｐ１タンパク質の発現を制御するタンパク質や薬剤をスクリーニングすることが可能となり，ヒトに対する抗癌剤等を開発する道が大きく拓かれた。 
 　 
　これらの主張についての判断を示すと以下の通りである。 
 
（A-1）及び（A-3）について 
　前述の通り，引用文献１には，ヒトｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子については，転写調節について特徴付けられていないことが記載され，筆者等は，マウスｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子の５´フランキング領域をクローニングし，そのプロモーター活性を確認したことが記載されている。 
　そして，ｃＤＮＡ等のコード領域に対応する配列に基づいて，ゲノムライブラリーから５´フランキング領域をクローニングし，そのプロモーター活性を確認することは，引用文献１に記載されており，また，周知の手法でもある（例えば，特開平５−１５３９７８号公報の段落【００１３】〜【００１８】の記載を参照。）。そして，この手法によるクローニングが，転写因子結合部位の相違により困難になるとする具体的な根拠はない。したがって，引用文献２に記載されたヒトｐ２７Ｋｉｐ１遺伝子のｃＤＮＡ配列に基づいて，引用文献１に記載されたのと同様の手法により，ヒトゲノムライブラリーからヒトｐ２７Ｋｉｐ１のプロモーター領域をクローニングすることは，遺伝子上の位置や転写因子結合部位の分布状況が異なっていても，容易であることに変わりはない。 
　しかも，遺伝子上の位置についての請求人の主張は，引用文献１における塩基の起算位置と本願明細書における塩基の起算位置が相違していることを看過したものであり，その前提において誤っている。 
 　 
（A-2）及び（B-1）について 
　一般にマウスはヒトのモデルとして用いられるものであり，各種の遺伝子において機能的に共通することは技術常識である。 
　また，請求人が提出した文献（参考資料ｂ〜ｅ）は，ｐ２７Ｋｉｐ１の転写に関するものではなく，各種の要因が関与すると思われる腫瘍の発症に関するものである。しかし，ｐ２７Ｋｉｐ１は細胞周期という生命の根源に係る機能に関連するものであって，しかもプロモーターの作用は，転写するかしないかという単純なものである。 
　したがって，ｐ２７Ｋｉｐ１プロモーターの作用がマウスとヒトで全く異なる可能性が高いとはいえない。 
　 
（B-2）について 
　確かに，一般的にヒトプロモーターがマウスプロモーターよりも重要ではあるといえるが，それは引用文献１及び２の記載に基づいて容易に行うことができるヒトプロモーターのクローニングにより当然奏される効果にすぎず，予期できない顕著な効果とはいえない。
　
（２）また，請求人は，当審の拒絶理由通知に対する平成２３年３月１４日付の意見書において，以下のことからマウスのプロモーターcDNA配列からヒトのプロモーターcDNAをクローニングすることが容易に推測できるとは言えないと主張する。
（A）たとえクローニングが可能であったとしても、クローニングされたDNAのヒトプロモーター活性が高いかどうかは不明であり，コンセンサス配列において、ヒトとマウスの間で配列が完全に一致しているわけではなく、両者の刺激・応答性が異なる可能性は十分に考えられる。
（B）プロモーターを同定したのはプロモーター断片のクローニング及びその解析によることから容易に行えるとは言えず、実際に転写開始点はヒトとマウスで異なっている。
　
　しかし，本願発明と引用発明との間にコンセンサス配列に相違があることがどのようにプロモーター活性に影響するのかが具体的に示されておらず，その可能性のみでは本願発明が引用発明からは予期できない顕著な効果を奏するということはできない。
　また，引用文献１に記載された５’フランキング配列のクローニングや，その各種断片のプロモーター活性の確認によるプロモーターの同定の際に，二十数塩基ほどの転写開始点の相違により困難が生じるという具体的根拠も請求人は示していない。
　したがって，請求人のこの主張は採用することができない。
　
第４　むすび
　以上のとおりであるから，本願発明１及び２は，引用文献１及び２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。