【事件の表示】
　平成　９年特許願第５１０４２２号「エレクトロポレーションによって媒介される無傷の植物中への分子導入」拒絶査定不服審判事件〔平成　９年　３月　６日国際公開、ＷＯ９７／０７６６６、平成１１年１０月１９日国内公表、特表平１１−５１１９７４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　
　本願は，１９９６年（平成８年）８月２２日（パリ条約による優先権主張１９９５年８月２２日，米国）を国際出願日とする出願であって，平成１９年１０月１日付けで拒絶査定がなされ，これに対し，平成２０年１月７日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに，平成２０年２月６日付けで特許請求の範囲についての手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２０年２月６日付けの手続補正についての補正の却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　平成２０年２月６日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．補正後の本願発明
　
　本件補正により，特許請求の範囲の請求項１は，
「【請求項１】無傷の植物細胞をプロモーターと機能可能であるように結合したポリヌクレオチドと接触させること，
　ポリヌクレオチドの取り込みを可能とする条件下及びそれに十分な時間で，エレクトロポレーションにより電気的な衝撃を植物細胞に印加すること，及び
　植物細胞中でポリヌクレオチドを発現させること
を含む，遺伝的に改変された植物を生産する方法。」から，
　
「【請求項１】(a)植物組織から分離されていない無傷の植物細胞をプロモーターと機能可能であるように結合したポリヌクレオチドと接触させること，
　(b)ポリヌクレオチドの取り込みを可能とする条件下及びそれに十分な時間で，エレクトロポレーションにより電気的な衝撃を植物細胞に印加すること，及び
　(c)植物細胞中でポリヌクレオチドを発現させること
を含み，ここで，前記植物細胞はステップ(b)の前に化学的に処理されていないものである，遺伝的に改変された植物を生産する方法。」へと補正された。
　
　上記補正は，補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「無傷の植物細胞」を，「植物組織から分離されていない」もの，及び「ステップ(b)の前に化学的に処理されていないもの」に限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明と，その補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。
　したがって，上記補正は，特許法第１７条の２第４項第２号（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前のもの）の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで，本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下，「本願補正発明」という。）が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第５項において準用する同法１２６条５項の規定に適合するか）について，以下に検討する。
　
２．特許法第２９条第１項第３号について
　
（１）引用刊行物の記載
　本願優先日前に頒布された刊行物である，Plant Cell Reports, 1995 Feb., Vol.14, pp.215-220（以下「引用例」という。なお，これは，平成１８年１２月２２日付け拒絶理由通知書における「引用文献２」に相当する。）には，以下の事項が記載されている。
　
（ア）「2日齢の発芽した，イネ品種バスマティ370の無傷な種子胚は，遺伝子導入に関するこのシステムの適合性を審査する目的でエレクトロポレーションされた。この実験は，CaMV 35Sプロモーターの支配下でgus遺伝子を有するプラスミドを用いて行われた。分光蛍光測光を利用するGUS分析は，100μFの静電容量，75msのパルス長及び1600Vcm-1の電気パルスが3回胚に与えられたときに，導入された遺伝子の高い活性を明らかにした。さらに，苗木，並びに葉，子葉鞘及び根のような様々な器官において，GUS活性による組織化学的な局在化も行われた。GUS活性の発現は，15日目まで研究され，器官特異的であることが明らかとなった。これにより，胚が効率的なレシピエント系として役立つことが示された。」（215頁の要約1〜18行）
　
（イ）「プラスミド，種子胚のエレクトロポレーションと培養。CaMV 35Sプロモーターとノパリン合成酵素遺伝子のポリアデニル化配列の支配下にβ−グルクロニダーゼ（gus）遺伝子を有するプラスミドpBI221（Clontech Laboratories, Inc., USA）が，BirnboimとDoly（1979）のアルカリ分解法に従って単離され，塩化セシウム浮力密度勾配遠心によって精製された。
　インディカ米の品種であるバスマティ370の種子は，ニューデリーにあるインド農業研究機関の遺伝部門から入手した。外皮が除去された種子から胚が取り出され，2.5%（w/v）の次亜塩素酸ナトリウム中に10分間浸すことにより表面が殺菌され，次に，殺菌された蒸留水で3回洗い流された。これらの胚は発芽が開始するように，MS培地（MurashigeとSkoog，1962）で48時間培養された。50個の胚の多くが，フィルター殺菌されたエレクトロポレーションバッファーで一度洗い流され，2.7mlのエレクトロポレーションバッファー（8mMのHEPES，272mMのグルコース，200mMのマンニトール，4mMの塩化カルシウム，1mMの塩化マグネシウム，pH7.4，Liほか，1991）で15分間氷上でインキュベートされた。プレキシガラスでできたエレクトロポレーションキュベットは，ステンレススチール製の3mm離れた電極を有し，70%のエタノールを用いて殺菌され，使用の前に層流フード中で乾燥された。Chaudhuryほか（1993）により最適であることが判明している殺菌されたプラスミドDNAと仔牛胸腺DNA（それぞれ20及び30μg/ml）は，胚の懸濁液に添加され，氷上で15分間インキュベートされた後，エレクトロポレーションキュベットへ移された。コンデンサ放電装置から，100μFで1600Vcm-1のパルスが3回適用され，それは指数関数的に減衰した（Chaudhuryほか，1993）。エレクトロポレーション後，胚は氷上で15分間インキュベートされ，90mmのペトリ皿中のMS培地に接種され，25±2℃で24μモルm-2s-1の光束密度を有する蛍光灯（Philips TLW/54又はTL65-80W/54）から供給される光の下で16時間培養された。エレクトロポレーションされなかった胚やDNA不存在下でエレクトロポレーションされた胚はコントロールとして用いられた。」（216頁左欄5〜右欄6行）
　
（ウ）「遺伝子導入法としてのエレクトロポレーションの適合性は，導入された遺伝子の一時的な発現を調査することにより評価できる。そのため，エレクトロポレーションされたイネの種子胚は，時間に依存した定性的及び定量的なgus発現分析が行えるように，様々な期間で培養された。苗木におけるGUS活性は，エレクトロポレーション後，早くも1日目で検出でき，遅くても15日目までは検出できる。しかし，最大の活性は，エレクトロポレーション後，4日目にみられ，その後は次第に減少していく（図１）。」（216頁右欄下から1行〜217頁左欄12行）
　
（エ）「エレクトロポレーションから3日後，苗木から新芽と根を分けることができる。そのため，GUS活性は，苗木に付着している内胚乳の一部だけでなく，新芽や根においても別々に測定された（図１）。根よりも新芽の方がより高いGUS特異的な活性を発現していること，すなわち，新芽は，成長時間に従い，根よりも2〜6倍高い活性を示しており，gus遺伝子の差次的な発現パターンが観察された。内胚乳もGUS活性を示したが，内胚乳に近接する新芽や根の基底に付着する部分による寄与であるかもしれない。興味深いことに，CaMV 35Sプロモーターの支配下にある，器官特異的で一時的な遺伝子の発現パターンは遺伝子組換えイネにおけるそれに類似している（BattrawとHall，1990）。」（217頁右欄下から5行〜218頁左欄12行）
　
（２）対比・判断
　本願明細書には，「『植物細胞』とは，葉，カルス，胚，種子，配偶子を生成する細胞，及び完全な植物体に再生する任意の細胞をいう。」と記載されているから（5頁15〜16行），本願補正発明の「植物細胞」に，「胚」が含まれることは明らかである。
　また，本願明細書には，「『無傷の』とは，組織を形成する単独の細胞または単独の細胞の群であって，細胞が損傷を受けていないかまたは処理されていない細胞壁を有するものをいう。」と記載されているから（5頁18〜20行），本願補正発明の「無傷の植物細胞」に，例えばセルラーゼ等によって酵素処理されておらず，細胞壁を維持するものが含まれることも明らかである。
　そこで，本願補正発明と引用例記載事項を対比すると，上記（イ）に記載されているように，引用例記載の胚は，インディカ米の品種バセマティ370の種子から直接取り出されたものであり，MS培地で培養し発芽させただけのものであるから，エレクトロポレーションされるまでの間に，セルラーゼ等による酵素処理は一切行われていない。したがって，処理されていない細胞壁を有していることは明らかであり，引用例記載の「胚」は，本願補正発明の「植物組織から分離されていない無傷の植物細胞」に相当する。
　また，上記（ア）及び（イ）には，CaMV 35Sプロモーターの支配下にgus遺伝子を置くことが記載されているから，引用例記載の「CaMV 35Sプロモーター」及び「gus遺伝子」は，本願補正発明の「プロモーター」及び「機能可能であるように結合したポリヌクレオチド」にそれぞれ相当する。
　さらに，上記（イ）には，胚の懸濁液にプラスミドDNAを添加することが記載されているから，プラスミドDNA中に含まれるgus遺伝子は胚と接触するものである。
　してみると，引用例には，本願補正発明の「(a)植物組織から分離されていない無傷の植物細胞をプロモーターと機能可能であるように結合したポリヌクレオチドと接触させること」が記載されていると認められる。
　
　次に，上記（イ）には，胚をエレクトロポレーションバッファーに浸し，胚の懸濁液にプラスミドDNAを添加し，エレクトロポレーションキュベットに移して，100μF及び1600Vcm-1のパルスで３回電気的な刺激を胚に印加することが記載されている。そして，上記（エ）に記載されているように，前記エレクトロポレーションは，遺伝子導入法，すなわち，遺伝子を取込むことができるか否かを試験するために行われているものであるから，引用例記載の「胚をエレクトロポレーションバッファーに浸し，100μFの静電容量，75msのパルス長及び1600Vcm-1の電気パルスで３回電気的な刺激を印加すること」は，本願補正発明の「(b)ポリヌクレオチドの取り込みを可能とする条件下及びそれに十分な時間で，エレクトロポレーションにより電気的な衝撃を植物細胞に印加すること」に相当する。
　
　また，上記（ウ）（エ）には，エレクトロポレーションが遺伝子導入法として適合性を有するか否かは，gus遺伝子の一時的な発現によって評価することが記載されている。そのため，胚は様々な期間で培養され，様々な器官に発達し，例えば苗木では，少なくともエレクトロポレーション後の1日目〜15日目までは，gus遺伝子の発現が観察されたことが記載されている。してみると，引用例記載の「胚又はそれから発達した器官でgus遺伝子を発現させること」は，本願補正発明の「(c)植物細胞中でポリヌクレオチドを発現させること」に相当する。
　
　さらに，上記（イ）に記載されているように，引用例において，種子から取り出された胚は，2.5%（w/v）の次亜塩素酸ナトリウムによって殺菌処理されるものである。
　しかし，本願明細書には，「新鮮な穂から胚を単離し，・・・胚をさらに75%エタノール中で殺菌し」と記載されているから（18頁14〜15行），本願発明においても，胚を殺菌処理することは行われているものであり，胚の殺菌処理が，本願補正発明における「化学的な処理」に該当しないことは明らかである。
　したがって，引用例１記載の「胚」は，「ステップ(b)の前に化学的に処理されていないもの」に相当する。
　　
　最後に，上記（エ）には，エレクトロポレーションによってgus遺伝子を導入し，遺伝的に改変された苗木等が記載されている。
　ここで，本願明細書を参酌すると，「『植物』とは，例えば，完全な植物体，植物部分，植物細胞，植物組織のような植物細胞の群等をいう。・・・また，典型的には2〜3葉期にある苗木も「植物」の意味の範囲内に含まれる。」と記載されているから（5頁下から8から1行），引用例記載の「苗木」が，本願補正発明の「植物」に相当することは明らかである。
　
　以上まとめると，引用例には，「(a)植物組織から分離されていない無傷の植物細胞をプロモーターと機能可能であるように結合したポリヌクレオチドと接触させること，
　(b)ポリヌクレオチドの取り込みを可能とする条件下及びそれに十分な時間で，エレクトロポレーションにより電気的な衝撃を植物細胞に印加すること，及び
　(c)植物細胞中でポリヌクレオチドを発現させること
を含み，ここで，前記植物細胞はステップ(b)の前に化学的に処理されていないものである，遺伝的に改変された植物を生産する方法。」が記載されており，本願補正発明は何ら相違点が見い出せないから，本願補正発明は，引用例に記載された発明であり，特許法第２９条第１項第３号に該当し，特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
（３）請求人の主張
　請求人は，平成２０年４月１７日付け審判請求理由の手続補正書において，以下のように主張している。
　
「引用文献2に記載の方法は，エレクトロポレーションにより，懸濁液中のイネ種子の胚芽細胞にプラスミドＤＮＡを導入する方法を開示しています。しかしながら，引用文献2の開示は，エレクトロポレーションを介して植物組織または植物体に直接外来分子を導入することについての示唆，動機付けを欠いています。したがって，本願請求項1〜7，9〜19，30〜33(補正後請求項1〜7，9〜17，28〜31に対応する)に係る発明は引用文献2に記載された発明と同一ではないし，引用文献2の記載に基づいていわゆる当業者が容易に想到できたものでもありません。」
　
　しかし，上記「第２　２．（２）対比・判断」に記載したように，引用例（引用文献２に相当）には，イネ種子から取り出した胚自体にプラスミドＤＮＡを導入することが記載されており，当該胚は，何ら酵素処理がなされていないものであり，植物組織としての形態を維持しているものであるから，引用例には，胚芽細胞だけではなく，植物組織自体に直接外来遺伝子を導入することも記載されているものである。
　したがって，請求人の上記主張は採用できない。
　　
（４）小括
　以上のとおりであるから，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　
第３　本願発明について
　
　平成２０年２月６日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので，本願の請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，出願当初の明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される，以下のとおりのものである。
　
「【請求項１】無傷の植物細胞をプロモーターと機能可能であるように結合したポリヌクレオチドと接触させること，
　ポリヌクレオチドの取り込みを可能とする条件下及びそれに十分な時間で，エレクトロポレーションにより電気的な衝撃を植物細胞に印加すること，及び
　植物細胞中でポリヌクレオチドを発現させること
を含む，遺伝的に改変された植物を生産する方法。」
　
１．特許法第２９条第１項第３号について
　
（１）引用刊行物の記載
　上記「第２　２．（１）引用刊行物の記載」に記載したとおりである。
　
（２）対比・判断
　本願発明は，上記「第２　２．特許法第２９条第１項第３号について」で検討した本願補正発明から，「植物組織から分離されていない」及び「ここで，ステップ(b)の前に化学的に処理されていないものである」なる発明特定事項を削除したものであり，本願補正発明を包含するものである。
　そうすると，本願補正発明が，前記「第２　２．」で検討したとおり，引用例に記載された発明であるから，本願発明も同様に，引用例に記載されたものであり，特許法第２９条第１項第３号に該当し，特許を受けることができない。
　
第４　むすび
　
　以上のとおりであるから，本願の請求項１に係る発明は，特許法第２９条第１項第３号に該当し，特許を受けることができないから，他の請求項に係る発明については検討するまでもなく，本願は拒絶をすべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。