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　特願２００２−　６８４３２「４”−置換−９−デオキソ−９ａ−アザ−９ａ−ホモエリスロマイシンＡ誘導体」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年１０月３１日出願公開、特開２００２−３１６９３３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明　
　
　本願は、１９９８年５月２９日（パリ条約による優先権主張　１９９７年６月１１日，米国）を国際出願日とする出願である特願平１１−５０１９３５号（以下、「原出願」という。）の一部を平成１４年３月１３日に新たな特許出願としたものであって、平成１８年５月１８日付けの拒絶理由通知書に対して、同年８月２２日付けで手続補正がなされるとともに意見書が提出され、同年９月１３日付けの拒絶理由通知書に対して、平成１９年３月２０日付けで上申書が提出されたが、同年６月５日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年１１月２９日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。
　
　本願の請求項１に係る発明は、平成１８年８月２２日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定されるとおりのものであり、請求項１に係る発明（以下、本願発明という。）は、次のとおりである。　
「【請求項１】　式１０
［ここで、Ｒはｎ−プロピルアミノである］の化合物、またはその製剤的に許容される塩。」
　
　
２．引用出願に係る発明
　　　　
　本出願は，特許法第４４条第２項の規定により，原出願である特願平１１−５０１９３５号（この出願は特許第３３１５７０４号として既に登録済みである。）の出願の時に出願されたものとみなされることから，該原出願と同日の出願に該当するものである。
　上記原出願の請求項１〜５に係る発明は当該特許の願書に添付された明細書の特許請求の範囲に記載された事項により特定されるとおりのものであって，次のように記載されている（上記原出願に対応する特許の特許公報参照）。（なお、下線は当審において付したものである。）
　
「　【請求項１】　次式：
｛式中、Ｒ1は、Ｈ、
ヒドロキシ
　Ｒ2は、
ヒドロキシ
　Ｒ3は、…、
−ＣＨ
2
ＮＲ
8
Ｒ
15
　…
　Ｒ4は、
Ｈ
　…
　各Ｒ8は、独立して
Ｈ
Ｃ
1
−Ｃ
10
アルキル
　…
　Ｒ15は、
Ｈ
Ｃ
1
−Ｃ
10
アルキル
　…｝の化合物、又はその製薬学的に許容しうる塩。
　　【請求項２】　Ｒ4が
Ｈ
　　【請求項３】　Ｒ1が
ヒドロキシ
ヒドロキシ
−ＣＨ
2
ＮＲ
15
Ｒ
8
　　【請求項４】　Ｒ3が
−ＣＨ
2
ＮＲ
15
Ｒ
8
Ｈ
Ｃ
1
−Ｃ
10
アルキル
Ｃ
2
−Ｃ
10
Ｃ
2
−Ｃ
10
Ｃ
1
−Ｃ
6
　　【請求項５】　Ｒ15及びＲ8が、それぞれ独立して、
Ｈ
ｎ−プロピル
　
　そうすると、原出願の請求項５に係る発明は、「【請求項１】に記載される【化１】で示される化合物において、Ｒ1がヒドロキシ、Ｒ2がヒドロキシ、Ｒ3が−ＣＨ2ＮＲ8Ｒ15、Ｒ4がＨである化合物であって、Ｒ15及びＲ8が、それぞれ独立して、
Ｈ
ｎ−プロピル
　
　
３．対比　
　
　本願発明と原出願発明を対比すると、原出願発明のＲ15及びＲ8が、それぞれ独立して、
Ｈ
ｎ−プロピル
［ここで、Ｒはｎ−プロピルアミノである］の化合物、またはその製剤的に許容される塩。」を少なくとも一化合物として含む点で一致し、一方、本願発明は、上記化合物のみであるのに対し、原出願発明は、上記化合物を含めて、「【請求項１】に記載される【化１】で示される化合物において、Ｒ1がヒドロキシ、Ｒ2がヒドロキシ、Ｒ3が−ＣＨ2ＮＲ8Ｒ15、Ｒ4がＨである化合物であって、Ｒ15及びＲ8が、それぞれ独立して、
Ｈ
ｎ−プロピル
　
　
４．当審の判断
　　
　そこで、この相違点について、以下に検討する。
　原出願明細書には、実施例７０として、本願発明の式１０で示される化合物の調整例が具体的に開示され、反応時間、収率、質量スペクトルが記載されている。また、原出願明細書には、実施例７０の他にも、原出願発明の化合物の複数の調整例、ならびに、その反応時間、収率、質量スペクトルが同様に記載されている。
　そうすると、先願明細書の記載及び当業者の技術常識に照らしてみれば、原出願発明において、原出願発明に係る種々の置換基を有する複数の化合物は、実質的に同等なものとして認識されていたということができる。
　してみれば、本願発明の化合物は、原出願発明の請求項１において【化１】で定義される化合物において、Ｒ15及びＲ8の選択肢として記載されるＨ，ｎ−プロピルを置換基として有する化合物であり、原出願発明の「…Ｒ15及びＲ8が、それぞれ独立して、
Ｈ
ｎ−プロピル
　したがって、上記相違点は実質的な相違点であるとはいえない。
　
　なお、請求人は、審判請求書の請求の理由（平成１９年１１月２９日付け手続補正書）において、次の点を主張する。
（ｉ）特許法第３９条第２項の規定は、「特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみ」と規定しているように、複数の特許出願人が同日に同一発明について特許出願をした場合に適用されると解され、本願のように、親出願と分割出願の出願人が同一の場合、３９条２項でいう“一の特許出願人”であり、本願は特許法第３９条第２項の規定に反したものではない旨、また、同一出願人が一の出願とすれば共に権利化されるべき発明が、親出願と分割出願という別の出願に記載されているという理由で拒絶されるようなことは、特許法第３９条第２項は想定しておらず、同一出願人による同日出願であることから、両者に権利を付与しても特許権の権利期間の延長の問題も生じず、第三者が不利益を被るなどの問題が生じることはないことから、親出願と分割出願の出願人が同一の場合にまで、特許法第３９条第２項の規定が適用されると解することはできない旨、
（ｉｉ）先願の請求項には多くの化合物が含まれ、本願請求項１に記載の化合物はその一例にすぎず、このような関係にある先後願については、請求項に係る発明の範囲が顕著に異なっており、特許法第３９条での同一発明には該当しない旨
　この点、特許庁の特許・実用新案審査基準の第４章の３．４「同日に出願された二つの出願の各々の請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法」には、「例えば発明Ａが下位概念の発明で、発明Ｂが上位概念の発明である場合のように、発明Ａが先願で発明Ｂが後願であるときには後願発明Ｂを先願発明Ａと同一とするが、発明Ｂが先願で発明Ａが後願であるときには後願発明Ａを先願発明Ｂと同一としないような発明Ａ、Ｂが同日に出願された場合、両発明を同一の発明であるとすることは、先後願の場合には後願の発明Ａを先願の発明Ｂと同一としないことからみて適切ではない。」と記載され、両発明が上位と下位の関係であり、別々の日に出願されていれば権利化されない後願発明Ｂが、発明Ａの出願と同日であれば別途重複して権利化されることを意味し、同様に、本ケースのようなその発明の範囲が顕著に異なっている場合にも、特許法第３９条第２項でいう同一発明とは扱わず、両者に権利を付与すべきである旨
　　
　そこで、以下この点について付言する。
（ｉ）について
　特許制度は技術的思想の創作である発明の公開に対し、その代償として特許権者に一定期間独占権を付与するものであるから、一発明について二以上の権利を認めるべきではない。特許法第３９条はそのような重複特許を排除する趣旨から、一発明一特許の原則を明らかにするとともに、一の発明について複数の出願があったときには、最先の出願人のみが特許を受けることができることを明らかにした規定である。そして、特許法第３９条第２項は、「同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。…」と規定している。
　上記したように、特許法第３９条は一発明一特許の原則を規定したものと解釈されるから、同条第２項の規定も当然に一発明一特許の原則を踏まえた規定であると解釈すべきであって、二以上の同一発明についてそれぞれの発明に基づく複数の特許権を許容する規定であると解釈すること適切ではない。
　加えて、同条第２項の「一の特許出願人のみが特許を受けることができる」なる記載は、その直前に記載の「同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは」を前提としているのであって、あくまで「特許出願」が二以上であるときについての規定であるから、ここでいう「一の特許出願人のみ」なる表現は、「二以上の特許出願」と対をなす表現であると解されるので、「一の特許出願人のみ」とは、「一の特許出願の出願人のみ」、すなわち当該「一の特許出願」について特許を受けた場合にその特許権享有者となる「出願人のみ」、を意味するものと解釈すべきである。
　なお、そもそも特許の審査審判に関しては、例えば、拒絶すべき査定について規定した特許法第４９条及び特許をすべき査定について規定した特許法第５１条を初めとして、特許法全体が、原則「特許出願」を基本単位として構成されていることから、特段の事情がない限り、「特許出願人」とは、あくまで特定の「特許出願」に対して対応づけられるものであって、異なる「特許出願」に対する「特許出願人」は、たとえ事実として同一の自然人又は法人による特許出願であったとしても、法的な位置づけとしては異なる「特許出願人」であると解すべきである。そして、特許法第３９条第２項の解釈に際しても、これと異なる解釈をすべき事情は見当たらない。
　したがって、特許法第３９条第２項の規定は、同一の発明について二以上の特許出願があった場合に、出願人が同一であるか否かを問わず、出願人が同一であるときも出願人が異なる場合と同様に適用される規定である（特許・実用新案審査基準、第４章特許法第３９条２．２．１並びに２．７．１）。
（ｉｉ）について
　特許庁の特許・実用新案審査基準の第４章の「３．４　同日に出願された二つの出願の各々の請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法」の（２）の上記請求人の引用した部分の（注）には、「同日に出願された二つの出願の発明を特定するための事項が二以上の選択肢を有する場合の取扱いは、3.3(3)の取扱いに準ずる。」と記載され、本願発明と原出願発明とは、この「二以上の選択肢を有する場合」に該当し、「3.3(3)の取扱いに準ずる」ものである。
　そして、同審査基準の「３．３　出願日が異なる場合における請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法」の「（３）先願発明又は後願発明の発明を特定するための事項が二以上の選択肢を有する場合」には、以下の事項が記載されている。 
 「先願発明の請求項が、発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢（注１）を有するものである場合には、当該選択肢中のいずれか一のみを発明を特定するための事項と仮定したときの発明と、後願発明との対比を行ったときに、発明を特定するための事項に相違点がないか、又は相違点があっても実質同一であれば（上記（１）（２））、両者は同一であるものとする。」 
　本願発明と原出願発明の関係は、まさに上記３．３（３）の場合に該当するものであって、原出願発明の事実上の選択肢である「…Ｒ15及びＲ8が、それぞれ独立して、
Ｈ
ｎ−プロピル
　よって、上記「４．当審の判断」は、同審査基準と何ら齟齬するものではなく、上記審判請求人の主張は採用することができない。 
 　 
 　したがって、審判請求人の主張はいずれも採用できない。 
　
　
５．まとめ 
 　
　以上のとおり、本願の請求項１に係る発明は、この出願と同日に出願された特願平１１−５０１９３５号に係る発明と同一と認められ、かつ、該特許出願に係る発明は特許第３３１５７０４号として特許登録されており協議を行うことができないから、特許法第３９条第２項の規定により特許を受けることができない。
 　 
　よって、結論のとおり審決する。