【事件の表示】
　特願２００７−　４４４７１「核酸構築物、核酸構築物の製造方法、および核酸生産物を生産する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１９年　６月　７日出願公開、特開２００７−１３５６０５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成８年１２月１６日を出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９５年１２月１５日　米国）とする特願平８−３６００４３号の一部を、特許法第４４条第１項の規定により平成１９年２月２３日に新たな特許出願としたものであって、平成２０年２月８日付で手続補正がなされたが、平成２０年８月１１日付で最後の拒絶理由が通知され、これに対して平成２１年２月１６日付で手続補正がなされたが、平成２１年３月１８日付でこの補正の却下の決定と拒絶査定がなされ、これに対して、平成２１年６月１９日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同年７月１７日付で手続補正がなされたものである。
　
２．平成２１年７月１７日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２１年７月１７日付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明  
　上記補正により、補正前の平成２０年２月８日付手続補正の特許請求の範囲の請求項１〜８のうち請求項５が削除されるとともに、特許請求の範囲の請求項１、７が補正され、そのうち請求項１は、補正前の
「【請求項１】非修飾ヌクレオチドセグメントと、少なくとも一つの修飾ヌクレオチド、ヌクレオチド類似体、非核酸物質、リガンド、あるいは上記の組合わせとからなり、一本鎖、二本鎖、あるいは三本鎖形状である線状、環状、あるいは分岐状の非自然発生的核酸構築物であって、
　上記非修飾ヌクレオチドセグメントと上記修飾ヌクレオチド、ヌクレオチド類似体、非核酸物質、リガンド、あるいは上記の組合せは相互に共有的または非共有的に結合されており、
　上記非修飾ヌクレオチドセグメントは細胞中に存在するときＤＮＡまたはＲＮＡである目的核酸生産物を生産し、
　上記修飾ヌクレオチドまたはヌクレオチド類似体は主鎖、側鎖、またはその両方において修飾され、
　上記修飾ヌクレオチド、ヌクレオチド類似体、非核酸物質、リガンド、あるいは上記の組合せは核酸分解酵素耐性、細胞識別、細胞結合、および細胞または核局在化、あるいは上記の組合せから選ばれる更なる生物学的活性を上記核酸構築物に与えるものであることを特徴とする核酸構築物。」から、
「【請求項１】二本鎖、あるいは部分的に二本鎖である線状、環状、あるいは分岐状の非自然発生的核酸構築物であって、　
　上記二本鎖の第１の鎖は非修飾ヌクレオチドからなり、第２の鎖は少なくとも一つの修飾ヌクレオチド、ヌクレオチド類似体、あるいは上記のものの組合せからなり、
　上記第１の鎖と第２の鎖とは相互に相補的塩基対によって結合され、
　上記非修飾ヌクレオチドは細胞中に存在するときＤＮＡまたはＲＮＡである目的核酸生産物を合成し、
　上記修飾ヌクレオチドまたはヌクレオチド類似体は側鎖において修飾され、そして上記修飾ヌクレオチド、上記ヌクレオチド類似体、あるいは上記のものの組合せは、上記核酸構築物に核酸分解酵素耐性、細胞識別、細胞結合、および細胞または核の局在化、あるいは上記のものの組合せから選ばれる更なる生物学的活性を与えるものであることを特徴とする核酸構築物。」へと補正された。
　
（２）目的要件について
　上記請求項１に係る補正は、平成２０年２月８日付で補正された請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「少なくとも一つの修飾ヌクレオチド、ヌクレオチド類似体、非核酸物質、リガンド、あるいは上記の組合わせとからなり」及び「上記修飾ヌクレオチドまたはヌクレオチド類似体は主鎖、側鎖、またはその両方において修飾され」について、それぞれ「少なくとも一つの修飾ヌクレオチド、ヌクレオチド類似体、あるいは上記のものの組合せからなり」及び「上記修飾ヌクレオチドまたはヌクレオチド類似体は側鎖において修飾され」と択一的に記載された要素を削除するものであり、また、「上記非修飾ヌクレオチドセグメントと上記修飾ヌクレオチド、ヌクレオチド類似体、非核酸物質、リガンド、あるいは上記の組合わせは相互に共有的または非共有的に結合されており」について「第１の鎖は非修飾ヌクレオチドからなり、第２の鎖は少なくとも一つの修飾ヌクレオチド、ヌクレオチド類似体、あるいは上記のものの組合せからなり、第１の鎖と第２の鎖とは相互に相補的塩基対によって結合され」と限定を付加するものであるが、「一本鎖、二本鎖、あるいは三本鎖形状である線状、環状、あるいは分岐状の非自然発生的核酸構築物」については、「二本鎖、あるいは部分的に二本鎖である線状、環状、あるいは分岐状の非自然発生的核酸構築物」として、一本鎖、三本鎖形状のものは削除するが、二本鎖形状のものとして、補正前のいずれの請求項にも記載されていない部分的に二本鎖であるものを追加するものであるから、この補正は特許請求の範囲を拡張及び変更するものであり、特許請求の範囲に記載された事項を減縮するものではない。
　そして、このような特許請求の範囲を拡張及び変更しようとする補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、また、請求項の削除、誤記の訂正、又は上記に記載したとおり、明りょうでない記載の釈明の何れかを目的とするものでもないので、よってこの補正は、同法第１７条の２第４項の規定に違反するものである。
　
（３）独立特許要件について
　また仮に、上記（２）に記載した補正前の請求項１の「一本鎖、二本鎖、あるいは三本鎖形状である」を「二本鎖、あるいは部分的に二本鎖である」とする補正が、限定的減縮であるとした場合には、請求項１についての補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当することになるので、以下念のため、本願補正後の請求項１に係る発明（以下、「本願補正発明１」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について、検討する。
　
（３−１）引用例
　本願優先日前の１９９４年に頒布された刊行物であるDrug Delivery System(1994)Vol.9,No.6,p.407-411（以下、「引用例１」という。）は、「修飾型センスと天然型アンチセンスからなる二本鎖オリゴデオキシヌクレオチドの安定性と生体内動態」という表題の学術文献であって、
(i)「そこで本研究では、アンチセンスとして作用する分子は修飾を施さない天然型ＯＤＮ（オリゴデオキシヌクレオチド：当審による）を用いることを前提として、この天然型ＯＤＮに酵素分解に対する抵抗性を与えるために、化学修飾を施した相補的ＯＤＮと２本鎖を形成させる方法（図１）について検討した。
　この方法では、アンチセンスＯＤＮがヌクレアーゼ抵抗性や標的部位移行性を付加した（修飾型）センスＯＤＮと水素結合による二本鎖を形成した状態で、標的部位まで安定かつ効率的に送達されることが期待される。さらに標的（センス）遺伝子の存在下では、相補的水素結合能の弱い修飾型センスとの二本鎖から標的センスとの天然二本鎖への巻き替えが起こることが予想される。」（第４０７頁右欄第１７行〜第３０行）、
(ii)「チミジン５位のメチル基をフェニルエチル基に変換した修飾ＯＤＮは、先に報告した方法により合成した5-フェニルエチル-2´-デオキシウリジル酸をシアノエチルアミダイト化し、ＤＮＡ合成機を用いてＯＤＮ中に組み込むことで合成した。」（第４０８頁右欄第７行〜第１２行）、と記載されている。
　また、原査定の拒絶の理由で引用文献１として引用された本願優先日前の１９９５年１０月２６日に頒布された刊行物である国際公開第９５／２８４９４号（以下、「引用例２」という。）には、
(iii)「１．標的細胞に標的化核酸を送達することにおいて有用な融合タンパク質であって、該融合タンパク質は遺伝子送達融合タンパク質（ＧＤＦＰ）を含み、該ＧＤＦＰは該標的化核酸に結合する核酸結合ドメイン（ＮＢＤ）、およびそれが融合される該標的化核酸の該標的細胞への送達を仲介する遺伝子送達ドメイン（ＧＤＤ）を含む、融合タンパク質。
２．前記標的化核酸が二本鎖核酸である、請求項１に記載の融合タンパク質。
６．前記標的化核酸が、前記標的細胞中で発現されるべきヌクレオチド配列を含む組換え発現ベクターの形態にある、請求項１に記載の融合タンパク質。
７．前記発現されるべきヌクレオチド配列が、通常は前記標的細胞中で発現されないヌクレオチド配列である、請求項６に記載の融合タンパク質。
１０．前記ＮＢＤが、配列特異的核酸結合タンパク質の核酸結合分子を含む、請求項１に記載の融合タンパク質。
１１．前記ＮＢＤが、配列非特異的核酸結合タンパク質の核酸結合分子を含む、請求項１に記載の融合タンパク質。」（請求の範囲１、２、６、７、１０、１１）、と記載されている。
　
（３−２）対比・判断
（３−２−１）本願補正発明１と引用例１について
　本願補正発明１と引用例１に記載された事項を比較すると、上記引用例１記載事項(i)の「アンチセンスＯＤＮがヌクレアーゼ抵抗性や標的部位移行性を付加した（修飾型）センスＯＤＮと水素結合による二本鎖を形成した状態で、標的部位まで安定かつ効率的に送達されることが期待される」とある二本鎖核酸構築物は、本願補正発明１の「二本鎖である線状の非自然発生的核酸構築物であって、上記二本鎖の第１の鎖は非修飾ヌクレオチドからなり、第２の鎖は少なくとも一つの修飾ヌクレオチドからなり、上記第１の鎖と第２の鎖とは相互に相補的塩基対によって結合され、上記第１の鎖または第２の鎖は細胞中に存在するときＤＮＡまたはＲＮＡである目的核酸生産物を供給し、そして上記修飾ヌクレオチドは、上記核酸構築物に核酸分解酵素耐性、細胞識別、細胞結合、および細胞または核の局在化、あるいは上記のものの組合せから選ばれる更なる生物学的活性を与えるものである核酸構築物。」に相当し、また、上記引用例１記載事項(ii)の「チミジン５位のメチル基をフェニルエチル基に変換した修飾ＯＤＮ」は、本願補正発明１の「修飾ヌクレオチドは側鎖において修飾され」ることに相当する。
　そうすると、本願補正発明１と引用例１に記載された事項は、「二本鎖である線状の非自然発生的核酸構築物であって、上記二本鎖の第１の鎖は非修飾ヌクレオチドからなり、第２の鎖は一つの修飾ヌクレオチドからなり、上記第１の鎖と第２の鎖とは相互に相補的塩基対によって結合され、上記第１の鎖または第２の鎖は細胞中に存在するときＤＮＡまたはＲＮＡである目的核酸生産物を供給し、そして上記修飾ヌクレオチドは側鎖において修飾され、上記核酸構築物に核酸分解酵素耐性、細胞識別、細胞結合、および細胞または核の局在化、あるいは上記のものの組合せから選ばれる更なる生物学的活性を与えるものである核酸構築物」である点で共通し、両者は、細胞中に存在するとき、第１の鎖または第２の鎖がＤＮＡまたはＲＮＡである目的核酸生産物の供給が、前者では、目的核酸生産物を合成することであるのに対して、後者では、目的核酸生産物となる点で相違する。
　しかしながら、二本鎖核酸を細胞に導入するに際し、細胞内で核酸の合成ができるよう複製起点やプロモーター配列を備えさせるか備えさせないかは、その導入する目的により、当業者が必要に応じて随時なし得ることであり、この点に格別な技術的特徴は見いだせない。
　そして、本願明細書には実施例等で、本願補正発明１に係る核酸構築物を製造し、その細胞導入の程度及び目的核酸生産物の合成が実際にどの程度のものか記載されておらず、本願補正発明１において奏せられる効果については、引用例１の記載から当業者であれば予測できる範囲のものである。
　したがって、本願補正発明１は引用例１に記載された事項から当業者が容易になし得るものであり、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
（３−２−２）本願補正発明１と引用例２について
　次に、本願補正発明１と引用例２に記載された事項を比較すると、上記引用例２記載事項(iii)の融合タンパク質の核酸結合ドメイン（ＮＢＤ）は、二本鎖核酸である標的化核酸に配列特異的または配列非特異的に結合するものであり、このＮＢＤを有する融合タンパク質が結合することにより修飾された二本鎖核酸である標的化核酸は、本願補正発明１の「二本鎖である線状、環状の非自然発生的核酸構築物であって、上記二本鎖は修飾され、上記二本鎖の第１の鎖と第２の鎖とは相互に相補的塩基対によって結合され、上記第１の鎖または第２の鎖は細胞中に存在するときＤＮＡまたはＲＮＡである目的核酸生産物を合成し、そして修飾ヌクレオチドは、上記核酸構築物に核酸分解酵素耐性、細胞識別、細胞結合、および細胞または核の局在化から選ばれる更なる生物学的活性を与えるものである核酸構築物」に相当するので、両者はこの点で共通する。
　一方、両者は、二本鎖の修飾が、本願補正発明１では、二本鎖核酸のうちの一方の第２の鎖が少なくとも１つの、ヌクレオチドの側鎖において修飾されている修飾ヌクレオチドを有するものであるのに対して、引用例２では、二本鎖が修飾されており、一方の鎖のヌクレオチドの側鎖において修飾されているものではない点で、相違する。
　しかしながら、二本鎖核酸に核酸分解酵素耐性、細胞識別性等を付与するため、その一方の鎖の側鎖を修飾することは、上記引用例１にも記載のように本願優先日前既に周知の手段（必要があれば、J.Mol.Biol.(1987)Vol.198,No.4,p.737-744、Nucleic Acids Res.(1985)Vol.13,No.16,p.5907-5917、Tetrahedron Lett.(1995.11.13)Vol.36,No.46,p.8427-8430等参照。）にすぎず、引用例２に記載の二本鎖核酸に結合させる修飾に代え、上記周知の修飾手段を用いることは、当業者であれば必要に応じて適宜なし得ることである。
　そして、本願明細書には実施例等で本願補正発明１に係る核酸構築物を製造し、その更なる生物学的活性の付与効果が実際にどの程度のものか記載されておらず、本願補正発明１において奏せられる効果については、引用例２及び上記周知手段から当業者であれば予測し得る範囲内のものにすぎない。、
　したがって、本願補正発明１は、引用例２の記載及び周知手段から当業者が容易になし得るものでもあり、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
（４）むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　さらに仮に、本件補正が、特許法第１７条の２第４項の規定に違反しないとした場合であっても、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明
　平成２１年７月１７日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は、平成２０年２月８日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
「【請求項１】非修飾ヌクレオチドセグメントと、少なくとも一つの修飾ヌクレオチド、ヌクレオチド類似体、非核酸物質、リガンド、あるいは上記の組合わせとからなり、一本鎖、二本鎖、あるいは三本鎖形状である線状、環状、あるいは分岐状の非自然発生的核酸構築物であって、
　上記非修飾ヌクレオチドセグメントと上記修飾ヌクレオチド、ヌクレオチド類似体、非核酸物質、リガンド、あるいは上記の組合せは相互に共有的または非共有的に結合されており、
　上記非修飾ヌクレオチドセグメントは細胞中に存在するときＤＮＡまたはＲＮＡである目的核酸生産物を生産し、
　上記修飾ヌクレオチドまたはヌクレオチド類似体は主鎖、側鎖、またはその両方において修飾され、
　上記修飾ヌクレオチド、ヌクレオチド類似体、非核酸物質、リガンド、あるいは上記の組合せは核酸分解酵素耐性、細胞識別、細胞結合、および細胞または核局在化、あるいは上記の組合せから選ばれる更なる生物学的活性を上記核酸構築物に与えるものであることを特徴とする核酸構築物。」
　
（１）特許法第２９条第１項第３号
　本願発明１と原査定で引用文献１として引用された、上記２．（３−１）に記載の引用例２に記載された事項を比較すると、引用例２記載事項(iii)にある核酸結合ドメイン（ＮＢＤ）を有する融合タンパク質は、二本鎖核酸である標的化核酸に結合するリガンドであるから、引用例２に記載の「二本鎖核酸」及び「融合タンパク質」はそれぞれ、本願発明１における「非修飾ヌクレオチドセグメント」及び「リガンド」に相当し、これらは、非共有結合的に結合するものである。
　そうすると、本願発明１と引用例２に記載された事項は、「非修飾ヌクレオチドセグメントとリガンドとからなり、二本鎖形状である線状、環状の非自然発生的核酸構築物であって、上記非修飾ヌクレオチドセグメントとリガンドは相互に非共有的に結合されており、上記非修飾ヌクレオチドセグメントは細胞中に存在するときＤＮＡまたはＲＮＡである目的核酸生産物を生産し、上記リガンドは核酸分解酵素耐性、細胞識別、細胞結合、および細胞または核局在化から選ばれる更なる生物学的活性を上記核酸構築物に与えるものであることを特徴とする核酸構築物」である点で共通し、両者には、何ら相違点は見いだせない。
　したがって、本願発明１は、引用例２に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
　
４．むすび
  以上のとおりであるから、本願請求項１に係る発明は、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないので、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。