【事件の表示】
　上記当事者間の特許第４３２４２３７号発明「パン又は菓子用米粉」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第４３２４２３７号の請求項１及び２に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　被請求人は，平成１５年６月１７日（優先権主張平成１４年７月１２日，平成１４年７月３１日，平成１４年１０月２５日及び平成１５年１月１６日）に特許出願（特願２００３−１７１６９２号）をし，平成２０年１１月４日にこれを分割してその一部につき，名称を「パン又は菓子用米粉」とする新たな特許出願をし，平成２１年６月１２日，特許庁から特許第４３２４２３７号として設定登録を受けた。
　これに対して，請求人から平成２１年１２月２４日付けで請求項１及び２に係る発明についての特許に対して，無効審判の請求がなされたところ，その後の手続の経緯は，以下のとおりである。
　
　　答弁書：　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年　３月１９日
　　訂正請求書：　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年　３月１９日
　　口頭審理陳述要領書（被請求人）：　　　　  平成２２年　５月２５日
　　口頭審理陳述要領書（請求人）：　　　　　　平成２２年　５月２５日
　　口頭審理：　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年　５月２５日
　　証人尋問申出書及び尋問事項書（請求人）：  平成２２年　５月３１日
　　上申書（被請求人）：　　　　　　 　　　　 平成２２年　６月　１日
　　証人尋問申出書及び尋問事項書（被請求人）：平成２２年　６月　４日
　　上申書（請求人）：　　　　　　　　 　　　 平成２２年　６月２５日
　　上申書（被請求人）：　　　　　　 　　　　 平成２２年　６月２８日
　　尋問事項書（詳細）（被請求人）：　　　　　平成２２年　６月２８日
　　証人尋問：　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年　７月　５日
　　上申書（２）（請求人）：　　　　　 　　　 平成２２年　７月１２日
　　上申書（３）（請求人）：　　　　　 　　　 平成２２年　７月２２日
　　上申書（４）（請求人）：　　　　　 　　　 平成２２年　８月　４日
　　上申書（被請求人）：　　 　　　　 　　　  平成２２年　８月　４日
　
第２　訂正請求の可否
１．訂正の内容
　被請求人は，平成２２年３月１９日付け訂正請求書を提出して以下の訂正を求めている。
　
（１）訂正事項１
　明細書の段落００１４の「粒度が・・・含むものである」を，「１００メッシュの篩にかけ，１００メッシュの篩を通過した区分を１４０メッシュの篩と２００メッシュの篩に順次かけ，各篩上に残った米粉の重量を測定し，前記米粉１００重量％中１４０メッシュの篩上に残る区分と２００メッシュの篩上に残る区分とを合計して２０〜４０重量％含み，２００メッシュを通過した区分が５３．１２重量％以上である」に訂正。
（２）訂正事項２
　明細書の段落００２０の「５０重量％」を「４０重量％」に訂正。
（３）訂正事項３
　明細書の段落００２０の「本発明の生地」を「パン又は菓子の生地」に訂正。
（４）訂正事項４
　明細書の実施例３の記載された段落００６６，００６７，実施例１１の記載された段落００８５，及び実施例１５の記載された段落０１０８〜０１１０を削除するとともに，段落００５４の「実施例９，１１」を「実施例９」に，段落００８６の「１０及び１１」，「前記４種類」を「及び１０」，「前記３種類」にそれぞれ訂正。
（５）訂正事項５
　明細書の段落００５５，００６３，００６８，００７１，００７４，００７７，００８０，００８３，００８４，００８７及び００９５の「マツモトフーズ製」を「マツモトフーツ製」に訂正。
　
２．判断
　訂正事項１，２は，特許請求の範囲の記載と一致せず，明りょうでない記載を特許請求の範囲の記載に合致させるもので，明りょうでない記載の釈明を目的とし，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。
　訂正事項３は，本発明は米粉の発明であるから，明りょうでない「本発明の生地」という記載を，段落０００１の記載などにあわせて「パン又は菓子の生地」とするもので，明りょうでない記載の釈明を目的とし，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。
　訂正事項４は，用いた米粉が特許請求の範囲に記載される範囲に合致するか否か不明な実施例を削除するとともに，それに明細書の記載を合致させるものであり明りょうでない記載の釈明を目的とし，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。
　訂正事項５は，会社名の誤記を訂正するものであり，誤記の訂正を目的とし，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。
　したがって，平成２２年３月１９日付け訂正は，特許法第１３４条の２第１項ただし書き，及び，同条第５項において準用する同法第１２６条第３項，４項の規定に適合するので適法な訂正と認める。
　
第３　本件発明
　本件特許第４３２４２３７号の請求項１及び２に係る発明は，その特許請求の範囲の請求項１及び請求項２に記載された次のとおりのものと認める。（以下，「本件発明１」及び「本件発明２」という。）
　
　「【請求項１】
　胴搗き製粉，ロール製粉，石臼製粉，気流粉砕製粉又は高速回転打撃製粉により得られたものであり，粒度が，米粉（酵素処理したものを除く）を１００メッシュの篩にかけ，１００メッシュの篩を通過した区分を１４０メッシュの篩と２００メッシュの篩に順次かけ，各篩上に残った米粉の重量を測定し，前記米粉１００重量％中１４０メッシュの篩上に残る区分と２００メッシュの篩上に残る区分とを合計して２０〜４０重量％含み，２００メッシュを通過した区分が５３．１２重量％以上である，小麦粉を使用しないパン用の米粉。
【請求項２】
　胴搗き製粉，ロール製粉，石臼製粉，気流粉砕製粉又は高速回転打撃製粉により得られたものであり，粒度が，米粉（酵素処理したものを除く）を１００メッシュの篩にかけ，１００メッシュの篩を通過した区分を１４０メッシュの篩と２００メッシュの篩に順次かけ，各篩上に残った米粉の重量を測定し，前記米粉１００重量％中１４０メッシュの篩上に残る区分と２００メッシュの篩上に残る区分とを合計して２０〜４０重量％含み，２００メッシュを通過した区分が５３．１２重量％以上である，小麦粉を使用しないケーキ，パイ，スコーン，マフィン又はシュークリーム用の米粉。
　
第４　当事者の主張の要点
１．請求人の主張
（１）無効理由１
　本件特許明細書の表１中にある，「一般市販品　上新粉」の記載から，本件発明１及び２は，日本国内において公然知られた，又は公然実施された発明であるから特許法第２９条第１項第１号又は同第２号の規定に該当するものであるか，少なくとも係る発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであって，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから，特許法第１２３条第１項第２号の規定により本件特許は無効とすべきである。
　
（２）無効理由２
　本件発明１は，甲第１号証又は甲第２号証に記載された発明であるから，特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し，特許を受けることができないものであるから，特許法第１２３条第１項第２号の規定により本件特許は無効とすべきである。
　また，仮にそうでないとしても，甲第１号証又は甲第２号証に記載された発明，もしくは甲第１〜３号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから，特許法第１２３条第１項第２号の規定により本件特許は無効とすべきである。
　本件発明２は，甲第１号証又は甲第２号証に記載された発明であるから，特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し，特許を受けることができないものであるから，特許法第１２３条第１項第２号の規定により本件特許は無効とすべきである。
　また，仮にそうでないとしても，甲第１号証又は甲第２号証に記載された発明，もしくは甲第１〜４号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから，特許法第１２３条第１項第２号の規定により本件特許は無効とすべきである。
　
（３）無効理由３
　群馬製粉株式会社が販売していた商標「雪わり草」の上新粉は，本件発明１及び２の米粉と同じ粒度分布のものである。甲第５号証に，上新粉　雪わり草を用いたショートブレッドケーキの製造方法が記載され，本件発明１及び２は，甲第５号証に記載された発明であって，特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し，特許を受けることができないものであるから，特許法第１２３条第１項第２号の規定により本件特許は無効とすべきである。
　また，仮にそうでないとしても，甲第５号証又は甲第１〜５号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから，特許法第１２３条第１項第２号の規定により本件特許は無効とすべきである。
　
（４）無効理由４
　本件特許明細書の実施例１〜８，１１〜１３，１５及び比較例３に記載される米粉が，どのような米粉であるのか，粒度分布がどのようなものか明らかでなく，特許法第３６条第４項第１号及び第６項に規定する要件を満たしていないので，特許法第１２３条第１項第４号の規定により本件特許は無効とすべきである。
　
＜証拠方法＞
　甲第１号証：新潟県食品研究所・研究報告・第２７号２１〜２８頁（平成４年８月発行）
　甲第２号証：新潟県農業総合研究所食品研究センター・研究報告・第３２号・１〜５頁（平成１０年３月発行）
　甲第３号証：特公平７−１００００２号公報
　甲第４号証：東京家政大学研究紀要・第４２集・９３〜９７頁「米粉を用いたシュー皮の特性」２００２年２月発行
　甲第５号証，甲５号証−１：「群馬製粉の新食感物語　米粉で作るとっておきのお菓子」２００２年４月１日・群馬製粉株式会社発行
　甲第６号証：陳述書（群馬製粉株式会社　山口慶一作成）
　甲第７号証：平成１３年３月１４日測定の「上新粉・雪わり草」の粒度分布表
　甲第８号証：平成１３年１１月２１日測定の「上新粉・雪わり草」の粒度分布表
　甲第９号証：平成１５年８月５日測定の「リ・ファリーヌ」の粒度分布表
　甲第１０号証：平成１５年９月２６日測定の「リ・ファリーヌ」の粒度分布表
　甲第１１号証：平成１６年１月１６日測定の「上新粉・雪わり草」の粒度分布表
　甲第１２号証：平成１６年２月２４日測定の「上新粉・雪わり草」の粒度分布表
　甲第１３号証：平成２１年１２月１７日測定の「リ・ファリーヌ」の粒度分布表
　甲第１４号証の１〜２：１９９４年度・総勘定元帳の「４３　工具器具備品」科目
　甲第１５号証の１〜１０：株式会社セイシン企業製の「ロボットシフターＲＰＳ−８５」の機械及び現在の設置状況を示す写真
　甲第１６号証の１〜２：平成１３年度・総勘定元帳の「５８　ソフトウエア開発費」科目
　甲第１７号証：測定結果一覧表・登録番号１〜４０
　甲第１８号証：粒度分布測定結果・登録番号４
　甲第１９号証：「２００２国際食品工業展」（ＦＯＯＭＡ　ＪＡＰＡＮ）結果報告書
　甲第２０号証：上申書（群馬製粉株式会社　山口慶一作成）
　証人，山口慶一の証人尋問
　
２．被請求人の主張
（１）請求人が無効理由１について主張する事実は，本件特許の発明者の認識を示すものであって，本件特許出願時に当該「一般市販品　上新粉」をパンやケーキ等に用いることが，公然知られていたことや，公然実施されていたことを客観的に示すものではない。
　
（２）甲第１号証においては，「酵素処理を行っていない胴つき方式製粉による米粉」が，その属性により製パンとの用途に適することが見出された旨の記載が存在しないのみならず，当該米粉が製パンに不適である旨が明記され，甲第１号証における「酵素処理を行っていない胴つき方式製粉による米粉」は，パン用の米粉としての発明が未完成で，引用発明適格を有していない。裁判例（乙第９号証）の判示に照らせば，該米粉は，本件発明１の「小麦粉を使用しないパン用の米粉」の要件を備えておらず，本件発明１は，甲第１号証記載の発明と同一ではない。
　また，仮に甲第１号証の「酵素処理を行っていない胴つき方式製粉による米粉」がパン用の米粉として発明が完成したものであるとしても，「パン用の米粉」と「ケーキ，パイ，スコーン，マフィン又はシュークリーム用の米粉」の用途発明が同一視できるものでない。
　甲第２号証においては，４０００ｒｐｍ及び５０００ｒｐｍで調製された米粉がカステラ用に適することが記載されていないのみならず，当該米粉はカステラには不適である旨が明記されているのであって，「カステラ用の米粉」としての発明が未完成である。
　また，仮に甲第２号証の米粉がカステラ用の米粉として発明が完成したものであるとしても，同一の米粉によりパンが作成可能であるとの技術常識は存在しないし，「ケーキ，パイ，スコーン，マフィン又はシュークリーム」と「カステラ」は同一でない。カステラに適した米粉が，ケーキ，パイ，スコーン，マフィン又はシュークリーム用の米粉として適しているとの技術常識は存在しない。
　
（３）甲第５号証の「２００２年４月１日発行」の記載は，「頒布」された事実を立証する物ではない。また，２００２年４月１日に作成されたこと自体についても客観的に立証されていない。
　甲第６号証の資料２は信憑性がない。
　また，甲第５号証の「ショートブレッドケーキ」は，パンやケーキとは全く異なるものである。
　
（４）本件特許明細書の表１の「新潟製粉米粉Ａ」，「新潟製粉米粉Ｂ」，「齋藤製粉米粉」は，いずれも酵素処理がなされた本件特許の比較例の米粉であり，「群馬製粉米粉」は実施例９で使用されており，「株式会社波里米粉」は実施例１０で使用されている。してみれば，表１において「一般市販品上新粉」と記載された米粉が，実施例で用いられている（株）マツモトフーツ製上新粉と解するのが自然である。
　また，比較例３は，本件発明に包含されないものであるから，本件特許の実施可能要件やサポート要件に影響を与えるものでない。
　
（５）請求人は，本件発明１及び２が，甲第１号証，甲第１〜３号証，甲第２号証，甲第１〜４号証，甲第５号証，甲第６号証又は甲第１〜６号証に基づいて進歩性がないと主張しているが，いかなる理由で当業者が容易に発明できたか記載がなく失当であり，また，特許法第１３１条第２項に反する不適法なものである。
　
＜証拠方法＞
　乙第１号証：陳述書（永江啓一作成）
　乙第２号証：陳述書（福盛幸一作成）
　乙第３号証−１：陳述書（松本吉司作成）
　乙第３号証−２：株式会社マツモトフーツのホームページのコピー
　乙第４号証−１：平成１４年優良ふるさと食品中央コンクール新技術開発部門表彰状
　乙第４号証−２：平成１４年優良ふるさと食品中央コンクール応募申請書
　乙第４号証−３：平成１４年優良ふるさと食品中央コンクール応募申請書作成経過について（平成２０年１０月２４日付け）
　乙第５号証：食糧庁長官から福盛幸一宛て感謝状
　乙第６号証：新聞記事（２００２年１０月１９日付け読売新聞夕刊，２００３年８月５日付け読売新聞夕刊，２００５年２月２８日付け日本経済新聞夕刊，２００８年７月２日付け毎日新聞，２００２年１０月１９日付け読売新聞夕刊，２００２年１１月２３日付け朝日新聞夕刊，）
　乙第７号証：「カフェスイーツ」２００８年９２号８５頁
　乙第８号証：最高裁判所昭和５２年１０月１３日判決，昭和４９年（行ツ）第１０７号判決文
　乙第９号証：東京高等裁判所平成１３年４月２５日判決，平成１０年（行ケ）第４０１号判決文
　乙第１０号証：山口慶一著「お米革命」（２００８年１０月発行）２２〜２３，７０〜７７，８２〜８５，１０８〜１０９，１５４〜１５７頁
　乙第１１号証−１：農林水産省作成「第４回「販売」を軸とした米システムのあり方に関する検討会」議事録
　乙第１１号証−２：滝尾佳明作成「米粉の普及活動と現状の問題点について」
　乙第１２号証：グリコ栄養食品株式会社ホームページのコピー
　乙第１３号証−１：協同組合米ワールド２１普及協議会ホームページのコピー
　乙第１３号証−２：「シトギ２号」紙袋の写真
　乙第１４号証−１：「雪わり草」（ロット番号：０９１２１７．５１）と「シトギ２号」の米粉粒度分布測定結果
　乙第１４号証−２：「雪わり草」（ロット番号：０９１２１７．５１）の写真
　乙第１５号証：特開２００２−９５４０４号公報
　乙第１６号証−１：２００２年７月１９日付け書簡
　乙第１６号証−２：２００２年７月６日付けファクシミリ
　乙第１６号証−３：平成１４年８月５日付けファクシミリ
　乙第１６号証−４：平成１４年（有）シトギジャパン福盛幸一　米粉パン普及講習会及びプレゼンテイション一覧
　乙第１７号証−１：特願２００２−２０３７８４号の出願書面控え
　乙第１７号証−２：特願２００２−２２３５４８号の出願書面控え
　乙第１８号証：「コメナビ　米粉の種類と評価基準」ホームページのコピー
　乙第１９号証：関東農政局作成「米粉ってなーに」
　証人，福盛幸一の証人尋問
　
第５　当審の判断１　無効理由１について
　本件特許明細書の表１中に，「一般市販品　上新粉」の記載はあるが，本件特許明細書には，その製造元や商品名も明らかにされていないものであるから，本件発明１及び２のものと同じ粒度分布の上新粉が，本件特許の優先日前に市販されていた可能性が，単に示されているにすぎないというべきもので，そのような上新粉が，本件特許の優先日前に市販されていたと推定することもできないものである。ましてや，パン用やケーキ用の上新粉として知られていたり，実施されていた事実があるかどうか全く不明であり，請求人の主張及び挙証の事実からは，本件発明１及び２が，日本国内において公然知られた，又は公然実施された発明であるとは認めることはできないし，本件発明１及び２を，当業者が容易に発明できたものと認めることはできない。
　
第６　当審の判断２　無効理由２について
１．本件発明１について
（１）甲第１号証
　請求人が甲第１号証として提出した，本件特許の優先日前に頒布された刊行物，「新潟県食品研究所　研究報告」，第２７号２１〜２８頁（平成４年８月発行）には，「米粉を利用した新食品として小麦の用途のなかで重要なパンを研究対象に選択した。このとき，小麦粉に米粉を添加したものではなく，米粉を主体としたパン様の食品（以下米パンと略記）の製造を目的に試験を行って，以下の結果を得たの（で）報告する。」（２１頁左欄１１〜１５行）と記載され，
　試料及び実験方法の項に，製粉方法が異なる，胴つき方式製粉による米粉（（株）高井製粉所製），衝撃方式製粉による米粉（（株）高井製粉所製）及びロール方式製粉による米粉（（株）高井製粉所製）を用いたこと（２１頁右欄２〜５行）が記載され，
　表１（２２頁）に澱粉・米粉によるパンの基本配合として，米粉の場合は，米粉（水分１３．５％）８５％，バイタルグルテン１５％，塩２％，酵母２％，砂糖６％，ショートニング６％，水適量であることが記載され，
　市販米粉の性状及び製パン性が，表２（２３頁）に示されるとともに，「小麦澱粉によるパンと比較し，米粉により試作したパンは，製粉方式を問わずその品質は劣っていた。・・・胴つき方式の米粉の場合はロール方式のものよりミキシング時は良好だったが，加水量がおおくなり発酵時の体積増加は見られなかった。そのため，両者とも焼成後の内相がダンゴ状となり，食味が低下した。」（２２頁右欄下から１０〜下から１行）と記載され，
　図３（２４頁）に，製粉方式の異なる米粉の粒度分布のグラフが記載され，
　表５（２６頁）には，酵素未処理のものと，ペクチナーゼ製剤処理されたものの，製粉方式と米粉の性状及び製パン性が記載されている。
　
（２）対比
　甲第１号証に記載された，ペクチナーゼ処理されていない胴つき方式製粉による米粉（（株）高井製粉所製）は，表２，図３及び表５に，平均粒度２４３．２メッシュとして記載されるもので，パンの試作に用いたものであり，そのとき表１の記載から明らかなように，パンの試作には小麦粉を使用していないものである。
　そうすると，本件発明１と甲第１号証に記載された発明は，胴搗き製粉，ロール製粉，石臼製粉，気流粉砕製粉又は高速回転打撃製粉により得られた小麦粉を使用しないパン用の米粉（酵素処理したものを除く）である点で，一致するものである。
　ところが，甲第１号証に記載された米粉の粒度は，米粉を１００メッシュの篩にかけ，１００メッシュの篩を通過した区分を１４０メッシュの篩と２００メッシュの篩に順次かけ，各篩上に残った米粉の重量を測定し，前記米粉１００重量％中１４０メッシュの篩上に残る区分と２００メッシュの篩上に残る区分とを合計して２０〜４０重量％含み，２００メッシュを通過した区分が５３．１２重量％以上であるかどうか，一見明らかではない。
　
（３）判断
　甲第１号証の図３には，製粉方式の異なる米粉の粒度分布として，平均粒度２４３．２メッシュの胴搗方式製粉による米粉，平均粒度１３２．４メッシュのロール方式製粉による米粉及び平均粒度１７０．５メッシュの衝撃方式製粉による米粉の棒グラフが記載されている。このグラフの縦軸は粒度分布（重量％）であり，横軸には，棒毎に１００，１５０，２００，２５０，２５０以上の数値が記載され，これは，１００メッシュ，１５０メッシュ，２００メッシュ，２５０メッシュの篩に順次かけたときに，それぞれの篩に残る量と，２５０メッシュの篩を通過した量が示されているものと理解できる。
　本件発明１における，１４０メッシュの篩上に残る区分と２００メッシュの篩上に残る区分との合計は，要するに，１００メッシュの篩は通過する程度には粒度が細かいが，２００メッシュの篩は通過できないほどには粒度が大きいものということができ，甲第１号証の１５０と２００の棒グラフの合計に相当するものである。そして，甲第１号証の図３の，平均粒度２４３．２メッシュの胴搗方式製粉による米粉の，１５０と２００の棒グラフの合計は，読み取りの誤差を考慮しても，２５〜２８重量％程度になるものであり，本件発明１における米粉が，１４０メッシュの篩上に残る区分と２００メッシュの篩上に残る区分とを合計して２０〜４０重量％含むことと一致する。
　また，本件発明１における，２００メッシュを通過した区分は，甲第１号証の２５０と２５０以上の棒グラフの合計に相当するものであり，読み取りの誤差を考慮しても，５９〜６２重量％程度になるものであり，本件発明１における米粉が，２００メッシュを通過した区分が５３．１２重量％以上であることに一致する。
　そうすると，本件発明１と甲第１号証に記載された発明は，何も違いがないことになり，本件発明１は，甲第１号証に記載された発明であるから，特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し，特許を受けることができないものであり，特許法第１２３条第１項第２号の規定により，請求項１に係る発明についての本件特許は無効とすべきものである。
　
　なお，請求人は，裁判例（乙第９号証）の判示に照らせば，甲第１号証における「酵素処理を行っていない胴つき方式製粉による米粉」は，パン用の米粉としての発明が未完成で，該米粉は，本件発明１の「小麦粉を使用しないパン用の米粉」の要件を備えておらず，本件発明１は，甲第１号証記載の発明と同一ではないことを主張するので，事案を異にするものではあるが，念のため乙第９号証の判決について検討する。
　該判決においては，「小麦粉等の穀粉類のみから成る即席冷凍麺類用穀粉（従来技術）が存在すること，そのような穀粉類のみから成る従来の即席冷凍麺類用穀粉によっても十分に喫食可能で，それなりの食味，食感を有する即席冷凍麺類が製造できることはいずれも周知の事柄であって，先願明細書もそのことを当然の前提とするものと認められる。そうすると，仮に，先願明細書に，上記「タピオカ澱粉５〜３０重量％と穀粉９５〜７０重量％とからなる即席冷凍麺類用穀粉」（先願発明）につき，その効果として開示されている事項が，単に喫食が可能である即席冷凍麺類が製造できるということにとどまるものとすれば，先願明細書には，タピオカ澱粉を特定割合で他の穀粉類と配合して即席冷凍麺類用穀粉として使用した場合に，従来技術以下の効果を奏することしか開示されていないことになる。そして，その効果が従来技術以下であるにすぎないものとすれば，先願明細書の記載において，タピオカ澱粉が，その特定の属性により即席冷凍麺類用穀粉という新たな用途への使用に適することは未だ見いだされていないといわざるを得ず，先願発明が，用途発明として完成しているということはできない。」（１０頁下から１６〜下から３行）とし，
　「先願明細書には，実施例１に，タピオカ澱粉と穀粉とを一定割合で配合した製麺用穀粉を用いた製造方法を含め，冷凍うどんに関する記載があるが，他に上記製麺用穀粉を用いて製造した冷凍麺についての記載はない。そして，上記実施例１には，当該冷凍うどんにつき「前記実施例とほぼ同様の評価を得た」，すなわち，「のどごしの良い滑らかさ，歯応え，歯切れのいずれも良好で，従来の手延べうどんと比べ優劣つけがたいものであった」との評価の記載があるが，先願明細書上，この評価を裏付ける具体的な試験についての記載や，試験データ等の開示はない。」（１２頁１〜９行）ところ，
　タピオカ澱粉（１１重量部と中力小麦粉８９重量部を用いて，先願明細書の実施例１の記載に従って製造した冷凍うどんについての官能評価試験（原告官能評価試験）をふまえ，
　「原告官能評価試験及び原告追加官能評価試験の上記結果にかんがみ，その各試験結果を踏まえて当業者が先願明細書の記載事項を見れば，先願明細書には，タピオカ澱粉を特定割合で配合した穀粉である先願発明が，即席冷凍麺類用穀粉として使用した場合に，穀粉類のみから成る従来の即席冷凍麺類用穀粉（従来技術）よりも優れた効果を奏することは何ら開示されておらず，かえって，これよりも劣悪な効果しか得られないことが開示されていると理解することは明らかである。」（１６頁１２〜１８行）とし，
　「したがって，先願明細書の記載によっては，用途発明である先願発明は，構成上本願発明と一致する「タピオカ澱粉１２〜３０重量％と穀粉類８８〜７０重量％とからなる即席冷凍麺類用穀粉」という部分を含め，当業者が反復継続して所定の効果を挙げることができる程度まで具体的・客観的なものとして構成されているとはいえず，発明として未完成であるというべきである。」（１６頁１９〜２３行）と判示するものである。
　すなわち，先願発明（注：特許出願であり，当然に従来技術よりすぐれたものを，提供することがその前提となるもので，実施例１においても，「のどごしの良い滑らかさ，歯応え，歯切れのいずれも良好で，従来の手延べうどんと比べ優劣つけがたいものであった」と評価されているものである。）が，その効果が従来技術以下であるにすぎないものとすれば，用途発明として完成していることはできないとし，冷凍麺についての唯一の実施例１を追試したところ，従来技術より劣悪な効果しかない（注：このことは，「のどごしの良い滑らかさ，歯応え，歯切れのいずれも良好で，従来の手延べうどんと比べ優劣つけがたいものであった」との実施例１の評価は，誤りなどである疑いが生じるものといえる。）ことから，構成上本願発明と一致する「タピオカ澱粉１２〜３０重量％と穀粉類８８〜７０重量％とからなる即席冷凍麺類用穀粉」という部分（注：この範囲は，実施例１のものとは同じでないから，本願発明も同様に，従来技術より劣悪な効果しかないものとはいえない。）を含め，先願発明は，発明として未完成であるとしているのである。
　これに対し，甲第１号証は，「本報ではまず，米粉を利用した新食品として小麦の用途の中で重要なパンを研究対象に選択した」（２１頁左欄１１〜１２行）とあるように，新食品として米粉を利用したパンを研究した結果が発表されたもので，その結果が誤ったものであるなどの疑いは特にないものである。そうであるから，乙第９号証の判決とは，その前提が異なっており，甲第１号証に記載された米粉が，製パンに不適であったからといって，それは効果の程度が低い用途発明であるというにすぎず，用途発明として未完成であるとはいえないものである。
　また，本件発明１の米粉と同じ粒度分布であることは，上述の通りであるから，本件発明１においても，甲第１号証に記載される製パン方法を採用すれば，品質が劣ったパンができるのであり，仮に被請求人の主張に従うとすると，本件発明１も未完成の部分を包含していることになり，特許法２９条第１項柱書きの規定に違反することになるから，請求人の主張は，そもそも矛盾したものであって，採用できるものでない。
　
２．本件発明２について
（１）甲第２号証
　請求人が甲第２号証として提出した，本件特許の優先日前に頒布された刊行物，「新潟県農業総合研究所食品研究センター　研究報告」，第３２号１〜５頁（平成１０年３月発行）には，「従来和菓子分野への利用が中心であった米を新たに洋菓子分野への利用を試みることとした。利用対象とした菓子の種類は，消費者に馴染み深いカステラをとりあげ，米粉を用いた場合の安定製造条件を明らかにすることを目的に，米粉の粒度，生地調整条件，物性保持等について検討した。」（１頁左欄１３〜１８行）と記載され，
　表１（２頁）に，米粉を用いたカステラの原料配合として，鶏卵，上白糖，水飴，蜂蜜，みりん，水及び米粉の比率と仕込み量が記載され，
　「これまでの予備試験の結果から，カステラの安定製造には，米粉の粒度が重要な要因となると考えられた。そこで，米粉の適正粒度を明らかにするため，気流粉砕機の回転数を４，０００〜８，０００ｒｐｍの範囲で５段階に変化させて粒度の異なる米粉を調製し，その粒度分布を測定した。」（２頁右欄１３〜１７行）と記載されるとともに，その結果が表２に示され，
　「前述の粒度の異なる５種類の米粉を用いて調製したカステラの品質は，表３に示したとおりとなった。・・・総合評価の平均点で比較した場合，６，０００ｒｐｍ以下の３試験区ではいずれも普通以下の評価であったのに対し，７，０００ｒｐｍ以上の２試験区は僅かによい付近の評点となっており，両者の間で２ランク前後の差が認められた。」（３頁左欄８行〜右欄９行）と記載されている。
　
（２）対比
　甲第２号証に記載された，カステラの調製に用いられた米粉は，気流粉砕製粉により得られたもので，特に酵素処理したものではなく，表１から明らかなように，小麦粉を使用しないでカステラを調製したものである。
　また，本件発明２における米粉の粒度の，１４０メッシュの篩上に残る区分と２００メッシュの篩上に残る区分との合計は，要するに，１００メッシュの篩は通過する程度には粒度が細かいが，２００メッシュの篩は通過できないほどには粒度が大きいものということができ，甲第２号証の表２における１５０メッシュ残と２００メッシュ残の合計に相当するものである。また，本件発明２における米粉の粒度の，２００メッシュを通過した区分は，甲第２号証の表２における２５０メッシュ残と２５０メッシュ通過の合計に相当するものである。そして，甲第２号証において，カステラの調製に用いられた米粉のうち，４，０００ｒｐｍと５，０００ｒｐｍで粉砕された米粉の１５０メッシュ残と２００メッシュ残の合計は，それぞれ３１．４％及び２１．９％であり，本件発明２における米粉が，１４０メッシュの篩上に残る区分と２００メッシュの篩上に残る区分とを合計して２０〜４０重量％含むことと一致し，４，０００ｒｐｍと５，０００ｒｐｍで粉砕された米粉の２５０メッシュ残と２５０メッシュ通過の合計は，それぞれ５６．１％及び６９．９％であり，本件発明２における米粉が，２００メッシュを通過した区分が５３．１２重量％以上であることに一致する。
　そうすると，本件発明２と甲第２号証に記載された発明は，「胴搗き製粉，ロール製粉，石臼製粉，気流粉砕製粉又は高速回転打撃製粉により得られたものであり，粒度が，米粉（酵素処理したものを除く）を１００メッシュの篩にかけ，１００メッシュの篩を通過した区分を１４０メッシュの篩と２００メッシュの篩に順次かけ，各篩上に残った米粉の重量を測定し，前記米粉１００重量％中１４０メッシュの篩上に残る区分と２００メッシュの篩上に残る区分とを合計して２０〜４０重量％含み，２００メッシュを通過した区分が５３．１２重量％以上である，米粉。」である点で一致しているが，本件発明２の米粉が，「小麦粉を使用しないケーキ，パイ，スコーン，マフィン又はシュークリーム用」のものであるのに対し，甲第２号証に記載される米粉は，「小麦粉を使用しないカステラ用」のものである点で一応相違している。
　
（３）判断
　安達巌編「パン・洋菓子事典」パン・洋菓子事典編纂会発行（昭和５５年９月１０日）１２３頁のカステラの項には，「小麦粉に鶏卵と佐藤を加えたケーキ。」とカステラのことが説明され，桜井芳人編「総合食品事典（第三版改訂第３刷）」同文書院発行（昭和５１年３月１５日）１４８頁のカステラの項には，「スポンジ・ケーキの一種で洋生菓子であるが，歴史が長いので，和生菓子の焼物であるという人もいる。」と説明され，「丸善食品総合事典」丸善株式会社発行（平成１０年３月２５日）２０８頁のカステラの項には，「小麦粉，卵，砂糖を主原料としてつくった甘くて質の柔らかい和製スポンジケーキ。」と説明されているように，カステラはケーキの一種であるから，上記の相違点により，本件発明２の米粉は，甲第２号証に記載される米粉と，実質的に相違していないことになる。
　したがって，本件発明２は，甲第２号証に記載された発明であるから，特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し，特許を受けることができないものであり，特許法第１２３条第１項第２号の規定により，請求項２に係る発明についての本件特許は無効とすべきものである。
　
　なお，仮に上記相違点により，本件発明２の米粉と甲第２号証に記載される米粉とが，実質的に相違しているとしても，甲第２号証は，上記したように，従来和菓子分野への利用が中心であった米を新たに洋菓子分野への利用を試みたもので，そのとき，利用対象とした菓子の種類として，消費者に馴染み深いカステラをとりあげたものである。そうであるから，当業者であれば，他の洋菓子においても，カステラと同様の結果が得られるかに興味を抱くものであり，特にカステラに類似した洋菓子であるケーキにおいて，同様の研究を行うことは当業者が容易になし得ることに過ぎない。
　そして，本件特許明細書を見ても，米粉をパン用に用いたことが具体的に記載されているだけであり，ケーキ，パイ，スコーン，マフィン又はシュークリーム用に用いたときに，どのような効果が奏されるのか明らかでなく，ケーキ，パイ，スコーン，マフィン又はシュークリーム用としたことにより格別顕著な効果があるものとも認められない。
　したがって，仮に上記相違点が実質的な相違点であるとしても，本件発明２は，甲第２号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，特許法第１２３条第１項第２号の規定により，請求項２に係る発明についての本件特許は無効とすべきものである。
　
　なお，被請求人は，甲第２号証における，４０００ｒｐｍ及び５０００ｒｐｍで調製された米粉は，「カステラ用の米粉」としての発明が未完成であることを主張しているが，上記１．（３）において，甲第１号証について述べたと同様の理由で，未完成とはいえないものである。
　また，被請求人は，カステラに適した米粉が，ケーキ，パイ，スコーン，マフィン又はシュークリーム用の米粉として適しているとの技術常識は存在しないことを主張しているが，前述のように，カステラもケーキに相当するものであるし，仮にそうでないとしても，カステラにおいて検討した米粉を，ケーキ，パイ，スコーン，マフィン又はシュークリーム用の米粉として適しているかどうかを研究してみようとすることは，何ら困難ではないものである。そして，甲第２号証の記載からは，そこに記載されるカステラ用の米粉が，ケーキ，パイ，スコーン，マフィン又はシュークリーム用の米粉として適しているか明らかでないとしても，本件特許明細書においても，どのような米粉が，ケーキ，パイ，スコーン，マフィン又はシュークリーム用の米粉として適しているか明らかにしていないのであるから，本件発明２において，進歩性を認めるほどの格別な点は，何ら見出せないというべきものである。
　さらに，被請求人は，請求人の進歩性に関する主張が，特許法第１３１条第２項に反する不適法なものであることを主張しているが，審判請求書において，甲第２号証という証拠に，カステラ用の米粉として，４０００ｒｐｍ及び５０００ｒｐｍで調製された米粉が記載されていることを具体的に特定しているのであるから，特許法第１３１条第２項に反するものでないことは明らかである。
　
第７　当審の判断３　無効理由３について
　まず，請求人は，甲第６号証の資料２，３，甲第７号証及び甲第８号証として，測定日として２００２年３月１３日，２００１年３月１４日及び２００１年１１月２１日の日付がある粒度分布測定結果を提出し，本件特許の優先日前に，群馬製粉株式会社が販売していた商標「雪わり草」の上新粉の粒度分布が，本件発明１及び２の米粉と同じ粒度分布のものであると主張しているので，本件特許の優先日前に，群馬製粉株式会社が販売していた商標「雪わり草」の上新粉の粒度分布について検討する。
　証人，山口慶一の証言によれば，群馬製粉株式会社では，粒度測定装置のソフトウェアを２００１年に変更したとのことで，甲第１６号証の２に，２００１年３月６日に総勘定元帳にソフトウェアが計上されているのと符合する。そして，甲第１７号証によれば，粒度測定装置のソフトウェアを２００１年に変更したあと，２００３年６月までの間に，商標「雪わり草」の上新粉について測定したのは，上記の３回だけのようである。
　証人，山口慶一の証言によれば，粒度を測定するのは，顧客からの企画書の依頼や要望があったときで，新製品の依頼のときや，顧客から，いつも使っている粉と違うとか，クレームがついたときに測ることもあるとのことであり，また，証人，山口慶一は，上記３回の測定のときに同席せず，甲第６〜８号証のデータが，何を測定したのか知らないとのことである。そうすると，１年あたり１回又は２回しかなされていない上記の３回の測定は，何らかのトラブルで，普通とは異なる粒度分布の米粉が製造され，顧客からのクレームなどによって測定したものである可能性が否定できないものであり，甲第６号証の資料２，３，甲第７号証及び甲第８号証のデータが，本件特許の優先日前に，群馬製粉株式会社が販売していた商標「雪わり草」の上新粉の粒度分布を反映しているか不明であるというべきものである。測定した者も明らかでない，甲第６号証の資料２，３，甲第７号証及び甲第８号証に示されるデータの信憑性については，さておくとしても，請求人の主張及び挙証の事実からは，本件特許の優先日前に，群馬製粉株式会社が販売していた商標「雪わり草」の上新粉の粒度分布が，本件発明１及び２の米粉の粒度分布と同じであると認めることはできない。
　したがって，群馬製粉株式会社が販売していた商標「雪わり草」の上新粉の粒度分布が，本件発明１及び２の米粉と同じ粒度分布であるとの前提の請求人の主張によって，本件発明１及び２を無効とすることはできない。
　
第８　当審の判断４　無効理由４について
　本件特許明細書には，段落００５２に，「以下、本発明の構成と効果を具体的に示す実施例等について説明する。」と記載され，
　段落００５３に，
「（試験例１）
米粉の粒度分布の測定
　表１に示す種々の米粉を、５０〜２７０メッシュの標準ふるいを用いてソニックシフター（ＡＴＭコーポレーション製）により粒度分布を測定した。」と記載され，
　表１として，酵素処理した米粉とともに，群馬製粉米粉，一般市販品上新粉及び株式会社波里米粉の粒度分布が示され，
　実施例１，２，４，５，６，７，８，１２及び１３において，「上新粉（マツモトフーツ製，水分率１４％，胴搗き製粉により製造されたもの）」を用いたことが記載されている。
　これらの記載から見て，実施例に用いられた米粉について，粒度分布が測定され，その結果が表１に記載されているもので，実施例１，２，４，５，６，７，８，１２及び１３では，上新粉が用いられているのであるから，これが表１に記載される一般市販品上新粉であることは容易に理解できるものであり，請求人が主張するように，実施例で用いられている米粉の粒度分布が明らかでないものではない。
　したがって，請求人の主張する点で，本件特許明細書の記載が，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法第３６条第４項第１号及び第６項に規定する要件を満たしていないものとは認められない。
　
第７　むすび
　以上のとおり，請求項１に係る発明についての本件特許は，特許法第２９条第１項第３号に該当し，特許を受けることができないものであり，また，請求項２に係る発明についての本件特許は，特許法第２９条第１項第３号に該当し，特許を受けることができないものであり，特許法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきものである。
　
　審判に関する費用については，特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により，被請求人の負担とすべきものとする。
　
　よって，結論のとおり審決する。