【事件の表示】
　特願２００８−１０６３６４「エンハンサーによって増大した植物における遺伝子の発現」拒絶査定不服審判事件〔平成２０年１０月２３日出願公開、特開２００８−２５３２６６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続きの経緯
　本願は，１９９６年１１月２６日（パリ条約による優先権主張１９９５年１１月２９日，英国）を国際出願日とする出願（特願平９−５２０２６７号）をし，これを分割してその一部につき新たな特許出願（特願２００７−１７６６７９号）をし，さらに，これを分割して平成２０年４月１６日に新たな特許出願をしたものであって，平成２１年２月１８日付で拒絶査定がなされたところ，平成２１年６月１日に審判請求がなされるとともに，平成２１年７月１日に手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２１年７月１日の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２１年７月１日の手続補正を却下する。
　
［理由］
１．本件補正により，請求項１７は，
　「エンハンサー，異種遺伝子プロモーター，コード配列又は非コード配列及びターミネーター配列を含むキメラ遺伝子であって，該エンハンサーは，本明細書の図面の図６の配列番号１，エンハンサー活性を有する配列番号１のサブ配列，本明細書の図面の図７の配列番号２，及び，配列番号１由来のヌクレオチド塩基対配列である−３８８〜１７９からなる群の１以上から選択される単離された配列であるキメラ遺伝子。」
から，請求項１〜４，１４が削除されたのに伴い，請求項１２として，
　「エンハンサー，異種遺伝子プロモーター，コード配列又は非コード配列及びターミネーター配列を含むキメラ遺伝子であって，該エンハンサーは，Ａ及びＴ塩基に富むヌクレオチド配列であり，その含有するＡ及びＴ塩基の総量は該ヌクレオチド配列の５０％を上回り，該エンハンサーは，本明細書の図面の図６の配列番号１，エンハンサー活性を有する配列番号１のサブ配列，本明細書の図面の図７の配列番号２，及び，配列番号１由来のヌクレオチド塩基対配列である−３８８〜１７９からなる群の１以上から選択される単離された配列であるキメラ遺伝子。」に補正された。
　
　上記補正は，補正前の請求項１の，「エンハンサー」を「Ａ及びＴ塩基に富むヌクレオチド配列であり，その含有するＡ及びＴ塩基の総量は該ヌクレオチド配列の５０％を上回」るものに限定するものであるので，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで，本件補正後の前記請求項１に係る発明（以下，「本願補正発明」という。）が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかどうか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するかどうか）について，以下に検討する。
　
２．当審の判断
（１）引用文献
　原査定の拒絶の理由に引用された，本願優先日前に頒布された刊行物であるPlant J. 3 (1993) p.437-449（以下，「引用例１」という。）には，「β−グルクロニダーゼ（ＧＵＳ）レポーター遺伝子に融合したエンドウマメのプラストシアニン遺伝子（ｐｅｔＥ）プロモーターの５’の一連の削除は，遺伝子組換えのタバコの中で発現について調べられた。明暗中のトランスジーンの量的発現を調整する強い正負のシス要素は，ｐｅｔＥプロモーター内に検知された。−７８４　ｂｐにおける負の制御をする要素の中断は，ここまで記述された最も強力な光合成遺伝子プロモーターを形成した。組織化学的分析は，ｐｅｔＥ−ＧＵＳがすべて葉緑体を含んでいる細胞に向けられた発現を構築し，翻訳スタート位から，−１７６　ｂｐから＋４　ｂｐまでの領域が，そのような細胞特異的な発現に十分だったことを実証した。ｐｅｔＥ−プロモーター融合体は白化した遺伝子組み換えのタバコ実生の苗の中で高レベルで発現されたが，光の中でＧＵＳ活性の顕著な誘導はなかった。タバコ中の内因性のタバコのプラストシアニン遺伝子及び遺伝子組換えの完全なエンドウマメのプラストシアニン遺伝子も，暗やみの中で発現したが，光の中で，３から７倍の増加を示した。これは，ｐｅｔＥ遺伝子の十分な光反応のために，プロモーターの３’側の配列が必要であることを示す。」（Ｓｕｍｍａｒｙの項）と記載され，
　図１にｐｅｔＥプロモーターの塩基配列が示されるとともに，一連のプロモーター−ＧＵＳ構築物が図２に模式的に記載され，その発現したＧＵＳ活性が図３に示され，
　Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎの項に，「−４４７から−１７７の正の制御要素中の配列は，−２９５から−２８４に（逆向き）推定上のＡＴ−１に対する結合部位と，−２５４から−２４７にＧボックス結合因子を含んでいる。関連するトランス活性化因子の結合が，−４４７から−１７７配列の強力な発現上昇特性に貢献するだろう。−４４７から−１７７の正の要素は，また，−４３４から−４１８にアラビドプシスｐｅｔＥプロモーターのダイレクトリピートとして示された配列及びホウレンソウｐｅｔＥプロモーターに示される２つの配列と同じ−４３４から−４１８の配列を含んでいる。」（４４６頁右欄２５〜３６行）と記載されている。
　
（２）対比
　引用例１の図２にｐＫＨｈ１２として記載されるプロモーター−ＧＵＳ融合構築物において，β−グルクロニダーゼ遺伝子は，本願補正発明のコード配列に相当するものであり，ｎｏｓターミネータを含むものである。また，該ｐＫＨｈ１２は，エンドウマメプラストシアニン遺伝子のプロモーターの−４４７から＋４までの配列を含むものであり，引用例１の図１に記載される配列から見て，本明細書の図面の図６の配列番号１の配列を含むものであって，本明細書の図面の図６の配列番号１の配列は，Ａ及びＴ塩基に富むヌクレオチド配列であり，その含有するＡ及びＴ塩基の総量は該ヌクレオチド配列の５０％を上回るものである。
　そこで，本願補正発明と引用例１に記載された発明を比較すると，両者は「Ａ及びＴ塩基に富むヌクレオチド配列であり，その含有するＡ及びＴ塩基の総量は該ヌクレオチド配列の５０％を上回り，単離された本明細書の図面の図６の配列番号１の配列，プロモーター，コード配列又は非コード配列及びターミネーター配列を含むキメラ遺伝子」である点では一致しているが，以下の点で相違している。
　
　相違点１：本願補正発明のキメラ遺伝子が含む本明細書の図面の図６の配列番号１の配列は，エンハンサーであるのに対し，引用例１に記載されるｐＫＨｈ１２が含む−４４７から−１７７の配列は，本明細書の図面の図６の配列番号１より２塩基長いもので，強力な発現上昇特性のある正の制御要素であることが説明されてはいるが，エンハンサーとは記載されていない点。
　相違点２：本願補正発明は，異種遺伝子プロモーターを含むものであるが，引用例１に記載されるｐＫＨｈ１２においては，エンドウマメプラストシアニン遺伝子のプロモーター，すなわち同種のプロモーターが含まれるものであり，異種遺伝子プロモーターを含むものではない点。
　
（３）判断
相違点１について：
　本願補正発明は，キメラ遺伝子という物の発明であり，引用例１に記載されるｐＫＨｈ１２は，本明細書の図面の図６の配列番号１と同じ配列を含んでいるのであるから，本明細書の図面の図６の配列番号１がエンハンサーとして記載されていないからといって，物自体が相違することにはならないので，相違点１は，実質的な相違点ではない。
　また，引用例１に記載されるｐＫＨｈ１２が含む−４４７から−１７７の配列は，強力な発現上昇特性のある正の制御要素であることが説明されているのであるから，エンハンサーであることが，当然に予想されることであるし，２塩基短くしても，エンハンサーとしての作用が維持されることも，当然に予想されることであり，本明細書の図面の図６の配列番号１の配列がエンハンサーであることは，当業者が容易に知ることができることに過ぎない。
　
相違点２について：
　池原森男等監訳「動植物の遺伝子工学−基礎から応用へ−」（株）廣川書店，平成７年４月２５日発行２９９−３１４頁（以下，「周知例１」という。）やEur. J. Biochem.,176 (1988) p.485-495（以下，「周知例２」という。）に記載されるような諸性質が，エンハンサーにあることは，本願優先日前には技術常識であった。そして，周知例１の３１１頁１３〜１４行に記載されるように，「最初に明らかにされたエンハンサーの性質は，各々のプロモーターに特異的ではないということである」から，エンドウマメプラストシアニン遺伝子のプロモーターにおいても，同様であるか調べるために，引用例１に記載されるｐＫＨｈ１２が含み，プロモータ活性があることが確認された，翻訳スタート位から，−１７６　ｂｐから＋４　ｂｐまでの領域に換えて，異種遺伝子プロモーターとする程度のことは当業者が容易になし得ることである。
　また，相違点１において述べたように，引用例１に記載されるｐＫＨｈ１２が含む−４４７から−１７７の配列は，強力な発現上昇特性のある正の制御要素であることが説明され，エンハンサーであると当然に予想されるから，これを取り出して，発現ベクターの要素として，異種遺伝子プロモーターなどと組み合わせて用いることも，当業者であれば容易に試みることであるし，−４４７から−１７７の配列を更に短くして，エンハンサーとして必須の配列を同定することも，周知例１の３００−３０３頁に説明されるように周知の技術に過ぎない。
　したがって，本明細書の図面の図６の配列番号１を含む引用例１に記載されるｐＫＨｈ１２が含む−４４７から−１７７の配列や該配列を更に短くしたものを，異種遺伝子プロモーターと組み合わせてキメラ遺伝子とすることは当業者が容易になしえることである。
　
　請求人は，引用例１の著者等は、ｐｅｔＥプロモーターの−４４４から−１７６の領域に１又は２以上の陽性シスエレメントが存在し、これがトランス遺伝子の定量発現を増強するとの予測を述べているが、この領域についてこれ以上の検討は行っていないもので，引用例１に開示のデータは単に、光合成組織においてｐｅｔＥプロモーターが高レベルで発現する上で、−４４４から−１７６の上流プロモーター領域が重要な配列であることを示すに過ぎないことを主張しているが，引用例１の図３には，ｐｅｔＥプロモーターの−４４４から−１７６の領域を含むものが，ＣａＭＶプロモーターより高発現であることが示され，強力な発現上昇特性のある正の制御要素であることが説明されているから，当業者であれば，当然に，これに興味を持ち，利用してみようとするものである。
　また，請求人は，「引用例１は、本プロモーター領域内の何れかのエンハンサー配列が、以下の特性を有することについても、開示も示唆もしていない。
（ａ）正方向でも逆方向でも機能し得る。
（ｂ）複数コピーのエンハンサー配列をプロモーターに連結すると、当該遺伝子の発現をより顕著に増大させる。
（ｃ）遺伝子の転写ターミネーターの下流に連結された場合でも、遺伝子の発現を増大させる。
（ｄ）異種プロモーターと作動式に連結された場合でも、遺伝子の発現を増大させる。
（ｅ）エンハンサー配列の原プロモーターが通常発現しない組織でも、遺伝子の発現を増大させる。」と主張しているが，（ａ）の点は，周知例１の３１１頁１９−２０行に，（ｂ）の点は，周知例２の４９０頁左欄１−８行及び図３に，（ｃ）の点は，周知例１の３１１頁２０−２４行及び周知例２の図１（Ｄ）に，（ｄ）の点は，周知例１の３１１頁１３〜１４行に，（ｅ）の点は，周知例１の３１４頁２−３行に，それぞれ説明され，周知のエンハンサーの性質にすぎないもので，何ら格別なものではない。
　
　以上のように，本願補正発明は，引用例１記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際，独立して特許を受けることができないものである。
　
３．むすび
　したがって，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
　平成２１年７月１日の手続補正は，上記のとおり却下されたので，本願の請求項１７に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，平成２１年１月７日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項１７に記載された次のとおりのものである。
　
「エンハンサー，異種遺伝子プロモーター，コード配列又は非コード配列及びターミネーター配列を含むキメラ遺伝子であって，該エンハンサーは，本明細書の図面の図６の配列番号１，エンハンサー活性を有する配列番号１のサブ配列，本明細書の図面の図７の配列番号２，及び，配列番号１由来のヌクレオチド塩基対配列である−３８８〜１７９からなる群の１以上から選択される単離された配列であるキメラ遺伝子。」
　
第４　当審の判断
　本願発明は，本願補正発明を含むものである。そうすると，上記第２　２で述べたのと同じ理由で，本願発明は，引用例１に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものである。
　
第５　むすび
　以上のとおりであるから，本願発明は，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができない。
　
　したがって，本願に係るその他の請求項について検討するまでもなく，本願は拒絶すべきものである。