【事件の表示】
　平成９年特許願第７１６８８号「シール形成方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１０年１月１３日出願公開、特開平１０−８０２０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　この出願は、平成９年３月２５日（パリ条約による優先権主張１９９６年３月２６日、米国）の出願であって、平成１９年１１月２９日付けの拒絶理由通知に対して平成２０年３月３日に意見書及び手続補正書が提出され、その後、同年４月２日付けで拒絶査定がされ、同年７月７日にその拒絶査定に対する審判請求がされ、同年８月４日に手続補正書が提出され、平成２２年３月２６日付けで審尋がされたものである。
　
第２　平成２０年８月４日付けの手続補正についての補正の却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　平成２０年８月４日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
　
１　本件補正
　平成２０年８月４日付けの補正（以下、「本件補正」という。）は、特許請求の範囲の請求項１を、
（補正前）
　「次のことを含む少なくとも２つの内燃機関の部品の間にシールを形成する方法：
 （Ｉ）オキシモケイ素化合物を、室温加硫性シリコーンシーラント組成物に加えること；
　ここで、前記オキシモケイ素化合物は前記室温加硫性シリコーンシーラント組成物の全重量を基準として０．５〜３wt％であり、
　前記オキシモケイ素化合物はオキシモシラン又は複数のオキシモシランの混合物であって前記オキシモシランは一般式ＲxＳｉ(ＯＸ)y(ＯＲ1)z（ここに、Ｒはメチル、エチル、ビニル、又はフェニルであり、Ｒ1 はメチル又はエチルであり、ＯＸはアルキルメチルケトキシモであり、但しこのアルキル基は炭素原子数１〜５であり、xは平均値が０〜２であり、yは平均値が２〜４であり、zは平均値が０〜２であり、x、y及びzの合計は４である）で示され、前記オキシモシランの混合物は１分子あたり２又はそれより多くのアルキルメチルケトキシモ基を有するオキシモシラン分子を少なくとも８０％有するものであり、
　前記室温加硫性シリコーンシーラント組成物は、
　少なくとも２個のケイ素に結合したアルコキシ基又はアルコキシアルコキシ基（ここに、前記アルコキシはメトキシ、エトキシ、プロポキシ、又はブトキシであり、アルコキシアルコキシはメトキシメトキシ、メトキシエトキシ、エトキシメトキシ、又はエトキシエトキシである）を有するケイ素原子を有する末端基を有するポリジオルガノシロキサン；
　１分子あたり少なくとも３つのケイ素に結合したアルコキシ基を有する架橋剤（ここに、前記アルコキシ基はメトキシ又はエトキシである）；
　充填材；
　前記シリコーンシーラント組成物の室温硬化を促進するためのチタン触媒；
　並びに前記シーラント組成物の調製の間に形成されるメタノール又はエタノール副生物を含む；
 （II）（Ｉ）で得られたシリコーンシーラント組成物を少なくとも１つの前記部品に塗布し、この未硬化のシリコーンシーラント組成物が前記部品を少なくとも１つの他の前記部品に接合してなる組み立て体を形成すること；
 （III）この組み立て体を、４０℃を超える温度の下に置くこと；並びに
 （IV）前記シリコーンシーラント組成物を完全に硬化させ、これによって少なくとも２つの前記部品が本質的に致命的な泡のない硬化したシリコーンシーラントで接合されてなる組み立て体を作ること。」
であったものから、次のように補正しようとするものである。
（補正後）
　「次のことを含む少なくとも２つの内燃機関の部品の間にシールを形成する方法：
 （Ｉ）オキシモケイ素化合物を、室温加硫性シリコーンシーラント組成物に加えること；
　ここで、前記オキシモケイ素化合物は前記室温加硫性シリコーンシーラント組成物の全重量を基準として０．５〜３wt％であり、
　前記オキシモケイ素化合物はオキシモシラン又は複数のオキシモシランの混合物であって前記オキシモシランは一般式ＲxＳｉ(ＯＸ)y(ＯＲ1)z（ここに、Ｒはメチル、エチル、ビニル、又はフェニルであり、Ｒ1 はメチル又はエチルであり、ＯＸはアルキルメチルケトキシモであり、但しこのアルキル基は炭素原子数１〜５であり、ｘは平均値が０〜２であり、yは平均値が２〜４であり、zは平均値が０〜２であり、x、y及びzの合計は４である）で示され、前記オキシモシランの混合物は１分子あたり２又はそれより多くのアルキルメチルケトキシモ基を有するオキシモシラン分子を少なくとも８０％有するものであり、
　前記室温加硫性シリコーンシーラント組成物は、
　少なくとも２個のケイ素に結合したアルコキシ基又はアルコキシアルコキシ基（ここに、前記アルコキシはメトキシ、エトキシ、プロポキシ、又はブトキシであり、アルコキシアルコキシはメトキシメトキシ、メトキシエトキシ、エトキシメトキシ、又はエトキシエトキシである）を有するケイ素原子を有する末端基を有するポリジオルガノシロキサン；
　１分子あたり少なくとも３つのケイ素に結合したアルコキシ基を有する架橋剤（ここに、前記アルコキシ基はメトキシ又はエトキシである）；
　充填材；
　前記シリコーンシーラント組成物の室温硬化を促進するためのチタン触媒；
　並びに前記シーラント組成物の調製の間に形成されるメタノール又はエタノール副生物を含む；
 （II）（Ｉ）で得られたシリコーンシーラント組成物を少なくとも１つの前記部品に塗布し、この未硬化のシリコーンシーラント組成物が前記部品を少なくとも１つの他の前記部品に接合してなる
限られた形態を有する
 （III）この組み立て体を、４０℃を超える温度の下に置くこと；並びに
 （IV）前記シリコーンシーラント組成物を完全に硬化させ、これによって少なくとも２つの前記部品が本質的に致命的な泡のない硬化したシリコーンシーラントで接合されてなる組み立て体を作ること。」（審決注：下線は補正部分。）
　
２　補正の適否
　
（１）補正の目的の適否
　上記補正は、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「組み立て体」を「限られた形態を有する組み立て体」に限定するものである。この「限られた形態」については、この出願の願書に最初に添付した明細書の段落【0008】に、「本発明にとって、『限られた形態』とは、硬化中のシリコーンシーラント組成物が湿分含有雰囲気に曝された少なくとも１つの小さな表面を有するものである。例えば、ガスケットの表面は全体のガスケット及び全体のシーラント表面に較べれば小さく、大気に曝され、非多孔質基体に接触している暴露された端を有する。本発明組成物は大気中の湿分に曝されることにより硬化するから、大気への暴露が必要である。」と記載されているから、新規事項を追加するものではなく、また、上記補正は、特許請求の範囲を減縮するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号の請求項の減縮を目的とするものに該当する。
　
（２）独立特許要件について
　そこで、補正後の前記請求項１に記載されている事項により特定される発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）否かについて、以下に検討する。
　
　ア　刊行物
　刊行物１：特開平２−２８４９８４号公報（原審における引用文献１）
　刊行物２：特開平８−４８９６７号公報（原審における引用文献３）
　
　イ　刊行物の記載事項
　刊行物１及び２には、それぞれ以下の事項が記載されている。
　
　(ア)刊行物１：特開平２−２８４９８４号公報
　(1a)「１．（Ａ）下式、
　　　　　　Ｒ　　　Ｒ　　　Ｒ
　　　　　　｜　　　｜　　　｜
　　　　Ｄ　ＳｉＯ(ＳｉＯ)xＳｉ　Ｄ
　　　　　　｜　　　｜　　　｜
　　　　　　Ｒ　　　Ｒ　　　Ｒ
〔上式中、各Ｒは脂肪族不飽和を含まず並びに１〜１８個の炭素原子を有する一価炭化水素、一価ハロ炭化水素及び一価シアノアルキル基からなる群より選ばれ、各Ｄはビニル基及び下式、
　　　　(Ｒ''Ｏ)3Ｓｉ　Ｚ
（上式中、各Ｒ''はメチル、エチル、プロピル又はブチルであり、Ｚは二価炭化水素基又は二価炭化水素基とシロキサン基の組み合せである）
の基からなる群より選ばれ、xはポリマーが２５℃において０．５〜３０００Pa・sの粘度を有するような値であり、Ｄのビニル基の量は総末端ブロック基Ｄの０〜４０パーセントである〕
のポリマーを１００重量部、
　（Ｂ）下式、
　　　　Ｒ'aＳｉ(ＯＲ'')4-a 
（上式中、Ｒ'はメチル又はフェニルであり、Ｒ''はメチル、エチル、プロピル又はブチルであり、aは０，１又は２である）
の架橋剤を０．１〜１４重量部、
　（Ｃ）チタン触媒を０．２〜６．０重量部、及び
　（Ｄ）下式、
　　　　　　　　　　　　　Ｒ3 
　　　　　　　　　　　　／
　　　　Ｘ(−Ｏ−Ｎ＝Ｃ　　　)n 
　　　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　Ｒ4 
（上式中、Ｘは水素及びＲ5pＳｉ4-p からなる群より選ばれ、Ｒ3 は１〜１８個の炭素原子を有する炭化水素であり、Ｒ4 は１〜１８個の炭素原子を有する炭化水素であり、Ｒ5 は１〜１８個の炭素原子を有する炭化水素であり、nはＸの原子価に等しく、pは１又は２である）
のオキシム化合物を０．５〜４重量部、含んでなる中性硬化シリコーン組成物。
　２．（Ｄ）がオキシム（Ｘは水素であり、Ｒ3 及びＲ4 はメチル又はエチル基である）である、請求項１記載の組成物。
　３．（Ｄ）が下式、
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ3 
　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　Ｒ5pＳｉ(−Ｏ−Ｎ＝Ｃ　　　)n 
　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ4 
である、請求項１記載の組成物。
　４．Ｒ3、Ｒ4 及びＲ5 がメチル又はエチルであり、pが１であり、nが３である、請求項３記載の組成物。
　５．さらに充填剤が存在する、請求項１記載の組成物。」（特許請求の範囲の請求項１〜５）
　(1b)「架橋剤（Ｂ）を水分掃去剤として及びモジュラス調節剤として加える。これらのアルコキシシラン・・・架橋剤はシーラントの優れた保存寿命に寄与する点で有効である。」（３頁右下欄末行〜４頁左上欄８行）
　(1c)「チタン触媒は、アルコキシ含有シロキサンもしくはシランの水分誘導反応の触媒化に有効であると公知のあらゆるものであってよい。・・・好ましい触媒は、テトラブチルチタネート、・・・2,5-ジ-イソプロポキシ-ビスエチルアセトアセテートチタンを含む。」（４頁左上欄10行〜右上欄６行）
　(1d)「有効なシリコーンエラストマーシーラントは通常、成分の１つとして充填剤を含み製造される。この充填剤は工業上公知である。充填剤は硬化後シーラントの物理特性を調節するようポリマーを強化するため混合物に加えられる。強化充填剤、例えばヒュームドシリカ、沈殿シリカ及び珪藻土はシーラントに最も高い物理強度を与えるため用いられる。強化充填剤は通常約５０〜７００m2/gの表面積を有する微粉砕粒子であると認識される。この充填剤は表面を処理して又は処理せず用いられ、この処理はシーラント内のポリマー及び他の成分と反応するよう充填剤表面を改良するため用いられる。約２０m2/gの表面積を有し及び強化作用を与える、沈殿により形成される炭酸カルシウムが現在入手可能である。増量充填剤、例えば二酸化チタン、珪酸ジルコン、炭酸カルシウム、酸化鉄、石英粉末及びカーボンブラックも用いてよい。用いられる充填剤の量は用いる用途の広い範囲内で異ってよい。例えば、あるケースにおいて、シーラントは充填剤を含まず用いてよいが、物理特性はとても低い。強化充填剤は通常最も高い物理特性、例えば引張強さを与えるよう約５〜６０重量部の量で用いられる。増量充填剤は、平均粒度が約１〜１０μｍであるよう微粉砕される。増量充填剤はシーラント特性を改良するため及びある場合不透明度を与えるため用いられる。増量充填剤は２００重量部及びそれ以上の量で用いられる。」（４頁右上欄９行〜左下欄15行）
　(1e)「好ましいオキシムは・・・市販生成物であるメチルエチルケトキシムである。
　他の好ましいオキシム化合物は・・・下式、
　　　　　　　　　　　　　　　　 ＣＨ3 
　　　　　　　　　　　　　　　 ／
　　　　ＣＨ3Ｓｉ(−Ｏ−Ｎ＝Ｃ　　　　　　　)3 
　　　　　　　　　　　　　　　 ＼
　　　　　　　　　　　　　　　　 ＣＨ2ＣＨ3 
のメチルトリオキシモシランである。
　オキシム化合物の上式のpが２であり、Ｒ3 がメチル基であり、Ｒ4 がエチル基である場合、オキシム化合物は下式、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＣＨ3 
　　　　　　　　　　　　　　　　 ／
　　　　(ＣＨ3)2Ｓｉ(−Ｏ−Ｎ＝Ｃ　　　　　　　)2 
　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＣＨ2ＣＨ3 
を有する。」（４頁右下欄11行〜５頁左上欄８行）
　(1f)「本発明の中性硬化シリコーン組成物は、オキシム化合物が存在せず製造される対応する組成物より硬化が速い。この速く硬化する化合物を他の成分、例えば充填剤と混合し、硬く硬化するシーラントを与える。この硬く硬化するシーラントは通常考えられるそのような物質の用途すべてにおいて有効である。」（５頁左上欄13行〜右上欄１行）
　(1g)「本発明の組成物の好ましい製造方法は、ポリマー（Ａ）を充填剤と混合し、架橋剤（Ｂ）、チタン触媒（Ｃ）及びオキシム化合物（Ｄ）の混合物を水分に暴露せず加えることである。架橋剤（Ｂ）、チタン触媒（Ｃ）及びオキシム化合物（Ｄ）を別々に加えてもよく、又は混合し混合物として加えてもよい。成分を撹拌し均質な混合物を与える。次いで均質な混合物を好ましくは脱気し、貯蔵容器、例えばシーラントチューブに密閉し、使用するまで貯蔵する。」（５頁右上欄２〜11行）
　(1h)「
例　１
　・・・トリメトキシシリルエチレン末端ブロックポリジメチルシロキサン１００部（審決注：「トリメトキシシルエチレン」と記載されているが、「トリメトキシシリルエチレン」の誤記と認める。）、・・・トリメチルシリル末端ブロックポリジメチルシロキサン３０部、及び・・・炭酸カルシウム充填剤１７５部を混合することによりベース組成物を製造した。このベースを混合し、次いで脱気しベースから空気及び水分を除去した。
　このベース（１００部）を水分の非存在下、メチルトリメトキシシラン架橋剤２部及びテトラブチルチタネート０．５２部と混合し、水分の存在下硬化する組成物（１）を与えた。この組成物を水分の非存在下容器に貯蔵した。組成物の不粘着時間（ＴＦＴ）を測定することにより硬化速度を測定した。不粘着時間は物質が硬化し非粘着性表面フィルムを形成するに必要な時間（分）と規定されている。サンプルを清潔で滑らかな表面に広げ時間を測定開始する。定時的に、ポリエチレンフィルムの清潔なストリップを表面にのせ、そこに１オンスの重量を加える。４秒後、荷重（審決注：「苛重」と記載されているが、「荷重」の誤記と認める。）を除き、ストリップを徐々に引きはがす。サンプルからストリップがきれいに除去できた時間を不粘着時間と記録する。結果を表Ｉに示す。
　組成物（２）は、さらにメチルエチルケトキシムを０．５２部加えることを除き、上記を繰り返すことにより製造した。・・・」（５頁右上欄14行〜左下欄末行）
　(1i)「
例　３
　用いたポリマーがビニル基及びトリメトキシシリルエチレン基の両方で末端ブロックされた（審決注：「トリメトキシシルエチレン」と記載されているが、「トリメトキシシリルエチレン」の誤記と認める。）一連の組成物を製造した。
　・・・上記ポリマー１００部を・・・ヒュームドシリカ８部、メチルトリメトキシシラン７部及び2,5-ジ-イソプロポキシ-ビス-エチルアセトアセテートチタン２部と混合することによりシーラントを製造し、比較サンプル９を与えた。
　他のサンプル１０は同様な方法で、しかしメチルトリオキシムシラン（ＭＴＯ）を１部含んで製造した。各サンプルを硬化速度について測定し、結果を表IIIに示す。
　　　　
表　III
　組成物　　ケトキシム　　不粘着時間
　　　　　　　　部　　　　　　分
　　９*　　　　０．０　　　　６０
　 １０　　　　１．０　　　　３３
　*比較例」（６頁左下欄下から７行〜７頁左上欄７行）
　(1j)「
例　４
　ポリマーが例３のポリマーとヒドロキシル末端ブロックポリジメチルシロキサンの混合物である組成物を製造した。
　例３のポリマー９０部、・・・ヒドロキシル末端ブロックポリジメチルシロキサン液体１０部、・・・ヒュームドシリカ８部、メチルトリメトキシシラン８部並びに2,5-ジ-イソプロポキシ-ビス-エチルアセトアセテートチタン２部を混合することによりシーラントを製造し比較サンプル１１を与えた。
　他のサンプル１２は同様に、しかしメチルトリオキシムシラン（ＭＴＯ）１部を含んで製造された。各サンプルを硬化速度について測定し、結果を表IVに示す。
　　　　
表　IV
　組成物　　ケトキシム　　不粘着時間
　　　　　　　　部　　　　　　分
　 １１*　　　 ０．０　　　　４４
　 １２　　　　１．０　　　　３０
　*比較例」（７頁左上欄８行〜右上欄10行）
　
　(イ)刊行物２：特開平８−４８９６７号公報
　(2a)「【請求項１】縮合性末端基を有するポリジオルガノシロキサン、１アルコキシ基あたり炭素原子数１〜２個のケイ素に結合した１分子あたり少なくとも３個のアルコキシ基を有する架橋剤、充填材、及びシリコーンシーラント組成物の室温硬化を促進するチタン触媒からなる調製された室温加硫性シリコーンシーラントに、前記シリコーンシーラントの全重量を基準として０．５〜２wt％のオキシモケイ素化合物であって、単一のオキシモシラン又は複数のオキシモシランの混合物であって、前記オキシモケイ素化合物は一般式ＲxＳｉ(Ｏx)y(ＯＲ')z(ここに、Ｒはメチル、エチル、ビニル又はフェニルであり、Ｒ'はメチル又はエチルであり、Ｏxはエチルメチルケトキシモであり、xは平均値０〜２であり、yは平均値２〜４であり、zは平均値０〜２であり、x、y及びzの合計は４である)で示され、複数のオキシモシランの混合物は、１分子あたり２又はそれ以上のエチルメチルケトキシモ基を有するシラン分子を少なくとも８０％有するもの、を加えることにより得られる生成物を含む熱い多孔性表面で加硫性のシリコーンシーラント組成物。
　【請求項２】（Ｉ）請求項１のシリコーンシーラント組成物を調製し；（II）少なくとも４０℃の熱い多孔性基体の表面に、（Ｉ）で得られた組成物を接触させ；（III)（II）の生成物を大気条件に曝して（Ｉ）の組成物を硬化させ、これによって熱い多孔性基体の表面に接合したシリコーンシーラントを得ることを含む、熱い多孔性基体にシリコーンシーラントを接合する方法。」（特許請求の範囲）
　(2b)「【0005】本発明方法は、室温加硫性（room temperature vulcanizable）（以下、「ＲＴＶ」と記載する）シリコーンシーラント組成物を、これに前記シリコーンシーラント組成物の全重量を基準として０．５〜２wt％のオキシモケイ素化合物を混合して変性し、得られた生成物を熱い、好ましくは少なくとも４０℃の多孔性基体の表面に接触させ、次いでこの基体とシーラント組成物の組み合わせを大気の水蒸気に曝し、これによって熱い多孔性基体に結合したシリコーンシーラントを得ることを含む。このオキシモケイ素化合物を使用する方法は、オキシモケイ素化合物を添加しない他は同じシリコーンシーラントと較べて泡の数の減った熱い多孔性基体に結合したシリコーンシーラントをもたらす。形成される泡の数が減ることに加えて、形成される泡はサイズが小さい。」
　(2c)「【0007】・・・オキシモケイ素化合物は・・・オキシモシラン類の例を挙げれば、メチルトリ(エチルメチルケトキシモ)シラン・・・がある。・・・」
　(2d)「【0009】縮合性末端基を有するポリジオルガノシロキサンは・・・次式で示される。
　　　　　 Ｒ(3-n)　　　　　 Ｒ　　　　　　　　 Ｒ(3-n) 
　　　　　 ｜　　　　　　　　｜　　　　　　　　 ｜
　(Ｒ'Ｏ)nＳｉＯ(Ｒ2ＳｉＯ)pＳｉＯ(Ｒ2ＳｉＯ)p'Ｓｉ(ＯＲ')n　(B) 
　及び
　　　　(ＨＯ)q(ＲrＳｉＯ(4-r)/2)mＨ　　　　　(C)
ここに・・・nは２又は３であり・・・縮合性の末端基は、ケイ素に結合した水酸基又はケイ素に結合したアルコキシ基、特にメトキシ及びエトキシの意味である。・・・」
　(2e)「【0010】ＲＴＶシリコーンシーラント組成物の架橋剤は・・・好ましくは・・・メチルトリメトキシシラン・・・である。アルコキシシラン架橋剤の量は好ましくはＲＴＶシリコーンシーラント組成物の合計重量を基準として１〜１０wt％であり、より好ましくは３〜８ｗｔ％である。」
　(2f)「【0011】・・・充填材の例としては・・・強化用シリカ、例えばヒュームドシリカ・・・がある。充填材の量は、好ましくはＲＴＶシリコーンシーラント組成物の全重量を基準として５〜５０wt％である。」
　(2g)「【0012】・・・チタン触媒は、上記特許に例示されている。・・・チタン触媒の例を挙げれば・・・テトラブチルチタネート、・・・2,5-ジイソプロピル-ビス-エチルアセト-アセテートチタン・・・があり、・・・チタン触媒の量は、ＲＴＶシリコーンシーラント組成物の硬化のための触媒量であり、好ましくはＲＴＶシリコーンシーラント組成物の全重量を基準として０．１〜５wt％である。」
　(2h)「【0015】この変性されたＲＴＶシリコーンシーラント組成物は、それを熱い多孔性基体、例えば石、大理石、レンガ、コンクリート、セメント又は他のセメント質の基体の表面に接合するために調製される。この変性されたＲＴＶシリコーンシーラント組成物は、熱い多孔性表面同志の接合だけでなく、これと他の従来の建築材料、例えばガラス及びアルミニウムとの接合にも用いられる。この変性されたＲＴＶシリコーンシーラント組成物は、熱い多孔性表面に、押し出し、塗布、射出（injection）、ナイフ塗り及びロール塗りのような従来法により接触させる。この多孔性基体の表面は好ましくは少なくとも４０℃である。４０℃より低い温度の多孔性表面はいくらかの気泡を形成するかも知れないが、本発明方法を用いたとき、４０℃又はそれ以上の温度で、気泡の減少が顕著である。変性されたＲＴＶシリコーンシーラント組成物を熱い多孔性基体に塗った後、これを大気の水蒸気に曝して硬化させ、熱い多孔性基体表面に接合したシリコーンシーラントにする。この場合、オキシモケイ素化合物を使用しない場合に較べて硬化したシリコーンシーラント中の気泡の数と大きさが減る。望ましくない気泡は熱い多孔性基体と硬化したシリコーン表面との境界に主に形成される。この変性されたＲＴＶシリコーンシーラント組成物は、オキシモケイ素化合物を含まないシーラント組成物に較べて多くの製作時間を取る。本発明組成物の他の利点は、硬化生成物のモジュラスがオキシモケイ素化合物の使用によって増大しないことである。」
　
　ウ　刊行物に記載された発明
　
　(ア)刊行物１
　刊行物1には、特許請求の範囲の請求項１に、特定の化学式で表されるポリマーと、特定の化学式で表される架橋剤と、チタン触媒と、特定の化学式で表されるオキシム化合物を、それぞれ特定量で含む、中性硬化シリコーン組成物の発明が記載され、その請求項３及び４には、請求項１の発明においてそのオキシム化合物が特定のケイ素含有化合物であるものが、また、請求項５には、請求項１の発明において充填剤をさらに存在させたものが、それぞれ記載されている（摘示(1a)）。
　そして、上記充填剤については、「工業上公知」のものであり（摘示(1d)）、中性硬化シリコーン組成物の他の成分の種類により制限されるものとはされていない（摘示(1d)）。また、例３及び例４（摘示(1i)(1j)）は、オキシム化合物として「メチルトリオキシムシラン（ＭＴＯ）」（審決注：摘示(1e)の下式の「メチルトリオキシモシラン」と同じ、以下そう呼ぶ：
　　　　　　　　　　　　　　　　 ＣＨ3 
　　　　　　　　　　　　　　　 ／
　　　　ＣＨ3Ｓｉ(−Ｏ−Ｎ＝Ｃ　　　　　　　)3 
　　　　　　　　　　　　　　　 ＼
　　　　　　　　　　　　　　　　 ＣＨ2ＣＨ3 　　）が使用されていて、これらは請求項３又は４に係る発明の実施例に相当するものであるところ、充填剤である「ヒュームドシリカ」も用いられていることからすると、刊行物１には、その請求項３又は４の発明又はオキシム化合物をさらに上記「メチルトリオキシモシラン」に限定した発明において、充填剤をさらに存在させた発明が、記載されているといえる。
　そうすると、刊行物１には、
　「（Ａ）下式、
　　　　　　Ｒ　　　Ｒ　　　Ｒ
　　　　　　｜　　　｜　　　｜
　　　　Ｄ　ＳｉＯ(ＳｉＯ)xＳｉ　Ｄ
　　　　　　｜　　　｜　　　｜
　　　　　　Ｒ　　　Ｒ　　　Ｒ
〔上式中、各Ｒは脂肪族不飽和を含まず並びに１〜１８個の炭素原子を有する一価炭化水素、一価ハロ炭化水素及び一価シアノアルキル基からなる群より選ばれ、各Ｄはビニル基及び下式、
　　　　(Ｒ''Ｏ)3Ｓｉ　Ｚ
（上式中、各Ｒ''はメチル、エチル、プロピル又はブチルであり、Ｚは二価炭化水素基又は二価炭化水素基とシロキサン基の組み合せである）
の基からなる群より選ばれ、xはポリマーが２５℃において０．５〜３０００Pa・sの粘度を有するような値であり、Ｄのビニル基の量は総末端ブロック基Ｄの０〜４０パーセントである〕
のポリマーを１００重量部、
　（Ｂ）下式、
　　　　Ｒ'aＳｉ(ＯＲ'')4-a 
（上式中、Ｒ'はメチル又はフェニルであり、Ｒ''はメチル、エチル、プロピル又はブチルであり、aは０，１又は２である）
の架橋剤を０．１〜１４重量部、
　（Ｃ）チタン触媒を０．２〜６．０重量部、及び
　（Ｄ）下式、
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ3 
　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　Ｒ5pＳｉ(−Ｏ−Ｎ＝Ｃ　　　)n 
　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ4 
（上式中、Ｒ3 は１〜１８個の炭素原子を有する炭化水素であり、Ｒ4 は１〜１８個の炭素原子を有する炭化水素であり、Ｒ5 は１〜１８個の炭素原子を有する炭化水素であり、pは１又は２である；
　特に、Ｒ3、Ｒ4 及びＲ5 がメチル又はエチルであり、pが１であり、nが３である；
　特に、式
　　　　　　　　　　　　　　　　 ＣＨ3 
　　　　　　　　　　　　　　　 ／
　　　　ＣＨ3Ｓｉ(−Ｏ−Ｎ＝Ｃ　　　　　　　)3 
　　　　　　　　　　　　　　　 ＼
　　　　　　　　　　　　　　　　 ＣＨ2ＣＨ3 
のメチルトリオキシモシランである）
のオキシム化合物を０．５〜４重量部、含んでなり、
　さらに充填剤が存在する中性硬化シリコーン組成物。」
の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されているということができる。
　
　(イ)刊行物２
　刊行物２には、特許請求の範囲の請求項１に、縮合性末端基を有するポリジオルガノシロキサンと、特定の架橋剤と、充填材と、シリコーンシーラント組成物の室温硬化を促進するチタン触媒と、特定の化学式で表されるオキシモケイ素化合物の特定量を含む、シリコーンシーラント組成物の発明が記載されている（摘示(2a)）。上記「縮合性末端基」とは「ケイ素に結合した水酸基又はケイ素に結合したアルコキシ基、特にメトキシ及びエトキシ」である（摘示(2d)）。また、オキシモケイ素化合物以外のそれぞれの成分についても、好ましい化合物の例と、使用量の記載がある（摘示(2d)(2e)(2f)(2g)）。
　そうすると、刊行物２には、
　「ケイ素に結合した水酸基又はケイ素に結合したアルコキシ基、特にメトキシ及びエトキシである縮合性末端基を有するポリジオルガノシロキサン、１アルコキシ基あたり炭素原子数１〜２個のケイ素に結合した１分子あたり少なくとも３個のアルコキシ基を有する架橋剤、充填材、及びシリコーンシーラント組成物の室温硬化を促進するチタン触媒からなる調製された室温加硫性シリコーンシーラントであって、上記架橋剤、充填材及びチタン触媒の量が、それぞれ、該シリコーンシーラントの合計重量を基準として、１〜１０wt％、５〜５０wt％、０．１〜５wt％である上記室温加硫性シリコーンシーラントに、
　前記シリコーンシーラントの全重量を基準として０．５〜２wt％のオキシモケイ素化合物であって、単一のオキシモシラン又は複数のオキシモシランの混合物であって、前記オキシモケイ素化合物は一般式ＲxＳｉ(Ｏx)y(ＯＲ')z（ここに、Ｒはメチル、エチル、ビニル又はフェニルであり、Ｒ'はメチル又はエチルであり、Ｏxはエチルメチルケトキシモであり、xは平均値０〜２であり、yは平均値２〜４であり、zは平均値０〜２であり、x、y及びzの合計は４である）で示され、複数のオキシモシランの混合物は、１分子あたり２又はそれ以上のエチルメチルケトキシモ基を有するシラン分子を少なくとも８０％有するもの、を加えることにより得られる生成物を含む、
　熱い多孔性表面で加硫性のシリコーンシーラント組成物。」
の発明（以下、「引用発明２」という。）が記載されているということができる。
　
　エ　対比
　本願補正発明と引用発明とを対比すると、
　引用発明の「（Ａ）下式、
　　　　　　Ｒ　　　Ｒ　　　Ｒ
　　　　　　｜　　　｜　　　｜
　　　　Ｄ　ＳｉＯ(ＳｉＯ)xＳｉ　Ｄ
　　　　　　｜　　　｜　　　｜
　　　　　　Ｒ　　　Ｒ　　　Ｒ
〔上式中、各Ｒは脂肪族不飽和を含まず並びに１〜１８個の炭素原子を有する一価炭化水素、一価ハロ炭化水素及び一価シアノアルキル基からなる群より選ばれ、各Ｄはビニル基及び下式、
　　　　(Ｒ''Ｏ)3Ｓｉ　Ｚ
（上式中、各Ｒ''はメチル、エチル、プロピル又はブチルであり、Ｚは二価炭化水素基又は二価炭化水素基とシロキサン基の組み合せである）
の基からなる群より選ばれ、xはポリマーが２５℃において０．５〜３０００Pa・sの粘度を有するような値であり、Ｄのビニル基の量は総末端ブロック基Ｄの０〜４０パーセントである〕
のポリマー」は、その「Ｄ」が「(Ｒ''Ｏ)3Ｓｉ　Ｚ」であってよく、その３個のアルコキシ基「Ｒ''Ｏ」は、「Ｒ''」が「メチル、エチル、プロピル又はブチル」であり、それはメトキシ、エトキシ、プロポキシ又はブトキシであり、そして、具体例においても、「トリメトキシシリルエチレン」で末端ブロックされたポリシロキサンが用いられているので（摘示(1h)(1i)(1j)）、本願補正発明の「少なくとも２個のケイ素に結合したアルコキシ基（ここに、前記アルコキシはメトキシ、エトキシ、プロポキシ、又はブトキシである）を有するケイ素原子を有する末端基を有するポリジオルガノシロキサン」に相当し、
　引用発明の「（Ｂ）下式、
　　　　Ｒ'aＳｉ(ＯＲ'')4-a 
（上式中、Ｒ'はメチル又はフェニルであり、Ｒ''はメチル、エチル、プロピル又はブチルであり、aは０，１又は２である）
の架橋剤」は、そのアルコキシ基「ＯＲ''」は、「Ｒ''」が「メチル」又は「エチル」であってよく、それはメトキシ又はエトキシであり、「a」は「０」又は「１」であってよく、そのとき「４−a」は「４」又は「３」であり、そして、具体例においても、「メチルトリメトキシシラン」が用いられているので（摘示(1h)(1i)(1j)）、本願補正発明の「１分子あたり少なくとも３つのケイ素に結合したアルコキシ基を有する架橋剤（ここに、前記アルコキシ基はメトキシ又はエトキシである）」に相当し、
　引用発明の「（Ｃ）チタン触媒」は、「アルコキシ含有シロキサンもしくはシランの水分誘導反応の触媒化に有効であると公知」のものであり（摘示(1c)）、該反応は、シリコーン組成物の硬化反応を意味するから、本願補正発明の「シリコーンシーラント組成物の室温硬化を促進するためのチタン触媒」に相当し、
　引用発明の「（Ｄ）下式、
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ3 
　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　Ｒ5pＳｉ(−Ｏ−Ｎ＝Ｃ　　　)n 
　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ4 
（上式中、Ｒ3 は１〜１８個の炭素原子を有する炭化水素であり、Ｒ4 は１〜１８個の炭素原子を有する炭化水素であり、Ｒ5 は１〜１８個の炭素原子を有する炭化水素であり、pは１又は２である；
　特に、Ｒ3、Ｒ4 及びＲ5 がメチル又はエチルであり、pが１であり、nが３である；
　特に、式
　　　　　　　　　　　　　　　　 ＣＨ3 
　　　　　　　　　　　　　　　 ／
　　　　ＣＨ3Ｓｉ(−Ｏ−Ｎ＝Ｃ　　　　　　　)3 
　　　　　　　　　　　　　　　 ＼
　　　　　　　　　　　　　　　　 ＣＨ2ＣＨ3 
のメチルトリオキシモシランである）
のオキシム化合物」は、「Ｒ3、Ｒ4 及びＲ5 がメチル又はエチルであり、pが１であり、nが３である」態様を含み、具体例においては、上記「メチルトリオキシモシラン」が用いられているものであるが（摘示(1i)(1j)及び上記ウ(ア)）、下式
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＣＨ3 
　　　　　　　　　　　　　　　　 ／
　　　　(ＣＨ3)2Ｓｉ(−Ｏ−Ｎ＝Ｃ　　　　　　　)2 
　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＣＨ2ＣＨ3 
のもの、すなわち、ジメチルジオキシモシランでもよく（摘示(1e)）、また、１種類の化合物を単独で用いなければならないものではないから、本願補正発明の「オキシモケイ素化合物」である「オキシモシラン又は複数のオキシモシランの混合物」であって、「一般式ＲxＳｉ(ＯＸ)y(ＯＲ1)z（ここに、Ｒはメチル又はエチルあり、ＯＸはアルキルメチルケトキシモであり、但しこのアルキル基は炭素原子数１又は２であり、ｘは平均値が０〜２であり、yは平均値が２〜４であり、zは平均値が０であり、x、y及びzの合計は４である）で示され、前記オキシモシランの混合物は１分子あたり２又はそれより多くのアルキルメチルケトキシモ基を有するオキシモシラン分子を少なくとも８０％有するもの」に相当する。その量は、上記（Ａ）のポリマー１００重量部に対し「０．５〜４重量部」であり、シリコーン組成物の全重量に対する割合は、「充填剤」の使用量により変動するので一概にいえないものではあるが、摘示(1d)によれば、充填剤は、使う場合、「強化充填剤」は「約５〜６０重量部」、「増量充填剤」は「２００重量部及びそれ以上」とされ、具体例においては、例３及び例４において、ポリマー１００部、充填剤のヒュームドシリカ８部、架橋剤のメチルトリメトキシシラン７〜８部、チタン触媒の2,5-ジ-イソプロポキシ-ビス-エチルアセトアセテートチタン２部、メチルトリオキシモシラン１部という割合であり、充填剤の使用量が少ないものが示されていることからすると、シリコーン組成物の全重量に対して、０．５〜４wt％を少し下回る範囲までになると解される。
　また、引用発明の「充填剤」は、本願補正発明の「充填材」に相当する。
　そして、引用発明の「中性硬化シリコーン組成物」は、「チタン触媒」が「アルコキシ含有シロキサンもしくはシランの水分誘導反応の触媒化」に有効なもので（摘示(1c)）、「水分の存在下硬化する組成物」であり（摘示(1h)）、「硬く硬化するシーラントを与える」もので（摘示(1f)）、製造時には各成分を「水分に暴露せず加え」るものであって（摘示(1g)）、本願補正発明の、オキシモケイ素化合物を加えたあとの「室温加硫性シリコーンシーラント組成物」に相当する。
　そして、引用発明の組成物の製造方法は、「ポリマー（Ａ）を充填剤と混合し・・・架橋剤（Ｂ）、チタン触媒（Ｃ）及びオキシム化合物（Ｄ）を別々に加えてもよく、又は混合し混合物として加えてもよい」（摘示(1g)）というものであるから、本願補正発明の「オキシモケイ素化合物を、室温加硫性シリコーンシーラント組成物に加える」態様を含んでいる。
　そうすると、本願補正発明と、引用発明は、
　「（Ｉ）オキシモケイ素化合物を、室温加硫性シリコーンシーラント組成物に加えること；
　ここで、前記オキシモケイ素化合物は前記室温加硫性シリコーンシーラント組成物の全重量を基準として０．５〜３wt％であり、
　前記オキシモケイ素化合物はオキシモシラン又は複数のオキシモシランの混合物であって前記オキシモシランは一般式ＲxＳｉ(ＯＸ)y(ＯＲ1)z（ここに、Ｒはメチル又はエチルあり、ＯＸはアルキルメチルケトキシモであり、但しこのアルキル基は炭素原子数１又は２であり、ｘは平均値が０〜２であり、yは平均値が２〜４であり、zは平均値が０であり、x、y及びzの合計は４である）で示され、前記オキシモシランの混合物は１分子あたり２又はそれより多くのアルキルメチルケトキシモ基を有するオキシモシラン分子を少なくとも８０％有するものであり、
　前記室温加硫性シリコーンシーラント組成物は、
　少なくとも２個のケイ素に結合したアルコキシ基（ここに、前記アルコキシはメトキシ、エトキシ、プロポキシ、又はブトキシである）を有するケイ素原子を有する末端基を有するポリジオルガノシロキサン；
　１分子あたり少なくとも３つのケイ素に結合したアルコキシ基を有する架橋剤（ここに、前記アルコキシ基はメトキシ又はエトキシである）；
　充填材；
　前記シリコーンシーラント組成物の室温硬化を促進するためのチタン触媒を含む
で得られたシリコンシーラント組成物。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
（相違点１）
　本願補正発明は、上記「室温加硫性シリコーンシーラント組成物」が、さらに、「前記シーラント組成物の調製の間に形成されるメタノール又はエタノール副生物を含む」と特定されるのに対し、引用発明は、その特定がされていない点
（相違点２）
　本願補正発明は、「次のことを含む少なくとも２つの内燃機関の部品の間にシールを形成する方法」であって、
　「（II）（Ｉ）で得られたシリコーンシーラント組成物を少なくとも１つの前記部品に塗布し、この未硬化のシリコーンシーラント組成物が前記部品を少なくとも１つの他の前記部品に接合してなる限られた形態を有する組み立て体を形成すること；
 （III）この組み立て体を、４０℃を超える温度の下に置くこと；並びに
 （IV）前記シリコーンシーラント組成物を完全に硬化させ、これによって少なくとも２つの前記部品が本質的に致命的な泡のない硬化したシリコーンシーラントで接合されてなる組み立て体を作ること。」
を含むと特定されるのに対し、引用発明は、その特定がされていない点
　
　オ　判断
　
　(ア)相違点１について
　引用発明の中性硬化シリコーン組成物は、その成分の、ポリマー、架橋剤、チタン触媒、オキシム化合物及び充填剤が、上記エのとおり、本願補正発明のオキシモケイ素化合物を加えた室温加硫性シリコーンシーラント組成物の成分の、ポリジオルガノシロキサン、架橋剤、チタン触媒、オキシモケイ素化合物及び充填材と、一致するものであって、そのポリマーと架橋剤は、メトキシやエトキシのような「アルコキシ基」をもつものであり、そのチタン触媒は「水分誘導反応の触媒」であるから（摘示(1c)）、組成物中に、副生するメタノールやエタノールを含むものと解される。
　したがって、相違点１は実質的な相違点でない。
　
　(イ)相違点２について
　
　ａ　本願補正発明は、「少なくとも２つの内燃機関の部品の間にシールを形成する方法」であることと、「（II）（Ｉ）で得られたシリコーンシーラント組成物を少なくとも１つの前記部品に塗布し、この未硬化のシリコーンシーラント組成物が前記部品を少なくとも１つの他の前記部品に接合してなる限られた形態を有する組み立て体を形成すること」、「（III）この組み立て体を、４０℃を超える温度の下に置くこと」及び「（IV）前記シリコーンシーラント組成物を完全に硬化させ、これによって少なくとも２つの前記部品が本質的に致命的な泡のない硬化したシリコーンシーラントで接合されてなる組み立て体を作ること」を、発明を特定するために必要な事項としている。
　
　ｂ　まず、「少なくとも２つの内燃機関の部品の間にシールを形成する方法」と特定した点及び「（II）（Ｉ）で得られたシリコーンシーラント組成物を少なくとも１つの前記部品に塗布し、この未硬化のシリコーンシーラント組成物が前記部品を少なくとも１つの他の前記部品に接合してなる限られた形態を有する組み立て体を形成すること」と特定した点について検討する。
　引用発明の中性硬化シリコーン組成物は、硬化するシーラントの「通常考えられるそのような物質の用途すべてにおいて有効」とされるものであるところ（摘示(1f)）、このような、液体の、硬化するシリコーンシーラント組成物が、内燃機関の部品の間にシールを形成するのに用いられることは、周知の事項である。例えば、
　特開平８−７３７４５号公報には、「自動車用特にエンジン周辺のシールとして・・・室温硬化性のシリコーンゴムを利用したＦＩＰＧ・・・はシール部分に未硬化の液状シリコーンゴムを塗布し組み付けるものであり作業性に優れ、多種形状のシール部分にも対応できるものである」ことが（段落【0002】〜【0003】）、
　特開昭６３−５４４８６号公報には、「自動車工業においては、エンジン周辺をシールするにあたり室温硬化型シリコーンゴム組成物を未硬化の状態でシールすべき面に塗布し、圧着しつつ室温で硬化して、シール面の基材に接着したシリコーンゴム層を形成するシール方法が採用され」ることが（２頁左上欄）、
　特開昭６２−５０２４１０号公報には、「ペースト」（６頁右上欄）状のシリコーンシーラントが、「現場のガスケツト用シーラント」や「オイルパンガスケツト、バルブカバーガスケツト、水封、吸気シールなどのような種々のガスケツトとして種々の内燃機関に使用」されることが（６頁左上欄）、
　特開平９−１２８９２号公報には、現場成形ガスケット用シリコーンゴム組成物が、「オイルパンガスケット、オイルシールケースガスケット、オイルスクリーンガスケット、タイミングベルトカバーアッパーガスケット、タイミングロッカーカバーロアーガスケット等の自動車用ガスケット・・・の形成材料として好適である」ことが（段落【0023】）、
　特開昭６１−１２７７８号公報には、「自動車のエンジン等において使用されるオイルパン等をシールする場合、一般にシリコーン系ＲＴＶ接着剤等の流動性シール剤が用いられ」ることが（１頁左下欄）、
それぞれ記載されている。
　そうすると、引用発明の中性硬化シリコーン組成物を、内燃機関の部品の間にシールを形成するのに用いること、そして、その際、シリコーンシーラント組成物を一方の部品に塗布し、他の部品に組み付けて、組み立て体として、硬化させることは、当業者が直ちに着想し得ることである。
　また、組み立て体が「限られた形態を有する」との点は、上記（１）で検討したとおり、「『限られた形態』とは、硬化中のシリコーンシーラント組成物が湿分含有雰囲気に曝された少なくとも１つの小さな表面を有するものである。例えば、ガスケットの表面は全体のガスケット及び全体のシーラント表面に較べれば小さく、大気に曝され、非多孔質基体に接触している暴露された端を有する。本発明組成物は大気中の湿分に曝されることにより硬化するから、大気への暴露が必要である。」というものであるところ、引用発明の中性硬化シリコーン組成物も、上記エでみたとおり、水分の存在下硬化する組成物である。そうすると、引用発明の中性硬化シリコーン組成物を、内燃機関の部品の間にシールを形成するのに用いて、シリコーンシーラント組成物を一方の部品に塗布し、他の部品に組み付けて、組み立て体として、硬化させるにあたり、水分に曝される表面が存在するような、「限られた形態を有する」ものとすることは、当然に要求されることである。そして、上記文献に記載された各種のガスケットの組み立て体は、本願補正発明の「限られた形態を有する組み立て体」に相当するものである。
　したがって、引用発明において、「少なくとも２つの内燃機関の部品の間にシールを形成する方法」と特定し、「（II）（Ｉ）で得られたシリコーンシーラント組成物を少なくとも１つの前記部品に塗布し、この未硬化のシリコーンシーラント組成物が前記部品を少なくとも１つの他の前記部品に接合してなる限られた形態を有する組み立て体を形成すること」と特定することは、当業者が容易に想到し得ることである。
　
　ｃ　次に、「（III）この組み立て体を、４０℃を超える温度の下に置くこと」及び「（IV）前記シリコーンシーラント組成物を完全に硬化させ、これによって少なくとも２つの前記部品が本質的に致命的な泡のない硬化したシリコーンシーラントで接合されてなる組み立て体を作ること」と特定した点について検討する。
　刊行物２には、上記ウ(イ)のとおりの、引用発明２が記載されている。引用発明２のシリコーンシーラント組成物は、ケイ素に結合した水酸基又はケイ素に結合したアルコキシ基、特にメトキシ及びエトキシである縮合性末端基を有するポリジオルガノシロキサンと、特定の架橋剤と、充填材と、シリコーンシーラント組成物の室温硬化を促進するチタン触媒と、特定の化学式で表されるオキシモケイ素化合物を、それぞれ特定量で含むシリコーンシーラント組成物である。そして、上記「架橋剤」は好ましくは「メチルトリメトキシシラン」であり（摘示(2e)）、上記「充填材」は「ヒュームドシリカ」であってよく（摘示(2f)）、上記「チタン触媒」は「テトラブチルチタネート」や「2,5-ジイソプロポキシ-ビス-エチルアセト-アセテートチタン」（審決注：引用発明のチタン触媒として例示され例３及び例４でも用いられている「2,5-ジ-イソプロポキシ-ビスエチルアセトアセテートチタン」（摘示(1c)(1i)(1j)）と同じ。）であってよく（摘示(2g)）、上記「オキシモケイ素化合物」は「メチルトリ(エチルメチルケトキシモ)シラン」（審決注：引用発明の「メチルトリオキシモシラン」と同じ。）であってよいから（摘示(2c)）、引用発明２は、引用発明と、そのポリシロキサンポリマー、架橋剤、チタン触媒、オキシモシランであるオキシム化合物、及び充填剤の成分及び使用量の範囲が重複するものである。しかも、引用発明２は、引用発明のうち本願補正発明と一致する態様と、重複している。
　そして、引用発明２のシリコーンシーラント組成物は、「４０℃又はそれ以上の温度」の「熱い多孔性基体に塗った後、これを大気の水蒸気に曝して硬化させ、熱い多孔性基体表面に接合したシリコーンシーラントにする」ことで、他の「多孔性表面」、「ガラス」又は「アルミニウムと」との接合に用いられ、その際、「オキシモケイ素化合物を使用しない場合に較べて硬化したシリコーンシーラント中の気泡の数と大きさが減る」（摘示(2h)）、「オキシモケイ素化合物を添加しない他は同じシリコーンシーラントと較べて泡の数の減った熱い多孔性基体に結合したシリコーンシーラントをもたらす。形成される泡の数が減ることに加えて、形成される泡はサイズが小さい」（摘示(2b)）というものである。
　そうすると、引用発明のうち本願補正発明と一致する態様も、同様に、４０℃又はそれ以上の温度の基体に塗布され硬化される場合に、泡の数と大きさが減った、硬化したシリコーンシーラントを与えるものと解される。
　ところで、引用発明の中性硬化シリコーン組成物は、室温で硬化させることができるものであるが、硬化の温度は、室温に限らず当業者が実験等により適宜設定できるものである。そして、上記のように、引用発明のうち本願補正発明と一致する態様は、４０℃又はそれ以上の温度の基体に塗布され硬化される場合に、泡の数と大きさが減った硬化したシリコーンシーラントを与えるものであるが、このことは、塗布される基体が熱い基体ではないが硬化が完了する前に４０℃又はそれ以上の温度に曝される場合にも、泡の数と大きさが減った硬化したシリコーンシーラントを与えることを意味することは、当業者には明らかである。
　そうすると、引用発明の中性硬化シリコーン組成物を、内燃機関の部品の間にシールを形成するのに用いて、シリコーンシーラント組成物を一方の部品に塗布し、他の部品に組み付けて、組み立て体として、硬化させるにあたり、４０℃又はそれ以上の温度で硬化させるか、効果が完了する前に４０℃又はそれ以上の温度とすることは、当業者が困難なく選択できることである。
　したがって、引用発明において、上記ｂで検討した特定をしたうえで、「（III）この組み立て体を、４０℃を超える温度の下に置くこと」及び「（IV）前記シリコーンシーラント組成物を完全に硬化させ、これによって少なくとも２つの前記部品が本質的に致命的な泡のない硬化したシリコーンシーラントで接合されてなる組み立て体を作ること」と特定することは、当業者が容易に想到し得ることである。
　
　(ウ)発明の効果について
　本願補正発明は、「限られた形態の中で、特にシーラント組成物を限る基体が熱いときに、硬化するシーラント組成物中での泡形成の問題を排除すること」を目的とし（平成１６年1月５日付け、平成２０年３月３日付け及び同年８月４日付けの手続補正により補正された明細書の段落【0005】）、その実施例（同段落【0041】〜【0053】）において、「泡形成」と「物性」について、「オキシモケイ素化合物の無いものと、オキシモケイ素化合物を含むものと比較して、表面泡形成及び内部ボイド形成の両方とも、本発明におけるオキシモケイ素化合物を加えることにより、減少し」、「物性は、対照とさほど変わらず」と評価される効果を奏するものである。
　しかし、「泡形成」の点は、上記(イ)ｃのとおり、予測できる効果にすぎない。「物性」の点も、シリコーンシーラント組成物の組成がそもそも一致するものであるから同様の効果を奏すると解されるし、実際、刊行物２には、「本発明組成物の他の利点は、硬化生成物のモジュラスがオキシモケイ素化合物の使用によって増大しないことである。」と記載され（摘示(2h)）、引用発明２及び引用発明のうち本願補正発明と一致する態様において、物性が、オキシモケイ素化合物の使用により、さほど変わらないことも、すでに知られた効果である。
　
　カ　まとめ
　以上のとおり、本願補正発明は、その出願前に頒布された刊行物１、２に記載された発明並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により独立して特許を受けることができるものではない。
　
　キ　請求人の主張について
　請求人は、審判請求書を補正した平成２０年８月４日付けの手続補正書において、以下の主張をしている。
　(i)「本願請求項１に記載の方法は、本願発明の限定された構造を有するシリコーンシーラント組成物を用いて内燃機関の部品を接合してなる限られた形態を有する組み立て体を形成する、という引用文献１〜３（審決注：引用文献１は刊行物１に同じ。引用文献３は刊行物２に同じ。）には開示されていない構成を有する。
　シリコーンシーラント組成物を硬化させて部品を相互に接合するためには、空気の湿分に曝すことが必要である。限られた形態においては、ＲＴＶシリコーンシーラント組成物の曝された端は、硬化組成物の全体積に較べて小さい。それ故、蒸発するメタノール又はエタノールは大気中に逃れるのが困難である。このように、ＲＴＶシリコーンシーラント組成物を限られた形態を有する組み立て体に適用することを妨げる事情があることに御注目いただきたい。」（４頁12〜20行）
　(ii)「本願段落［0004］に記載されるように、その中に泡を有するシーラント組成物、例えば流し込みガスケット（in-place-gasket）（ＦＩＰＧ）は低下した物性をもたらすことがあり、これは漏れのような故障につながる。本願請求項１に記載の発明は、請求項１で規定される限定された構造を有するシリコーンシーラント組成物を用いて内燃機関の部品を接合してなる限られた形態を有する組み立て体を形成することによって、硬化するシーラント組成物中での泡形成の問題を排除することができ、高い性能を有する組立体を提供することができる、という顕著な効果を奏するものとなっている。」（４頁21〜27行）
　そこで、(i)の点について検討する。まず、「限られた形態」は、上記（１）及び（２）オ(イ)ｂで検討したとおり、段落【0008】に「本発明にとって、『限られた形態』とは、硬化中のシリコーンシーラント組成物が湿分含有雰囲気に曝された少なくとも１つの小さな表面を有するものである。例えば、ガスケットの表面は全体のガスケット及び全体のシーラント表面に較べれば小さく、大気に曝され、非多孔質基体に接触している暴露された端を有する。本発明組成物は大気中の湿分に曝されることにより硬化するから、大気への暴露が必要である。」の意味である。段落【0037】に「限られた形態において、ＲＴＶシリコーンシーラント組成物の曝された端は、硬化組成物の全体積に較べて小さい。それ故、蒸発するメタノール又はエタノールは大気中に逃れるのが困難である。」と記載されるようなものであるとしても、上記オ(イ)ｂのとおり、液体の、硬化するシリコーンシーラント組成物が、内燃機関の部品の間にシールを形成するのに用いられることは、周知の事項であり、そこでの各種のガスケットの組み立て体は、本願補正発明の「限られた形態を有する組み立て体」に相当するものであるから、ＲＴＶシリコーンシーラント組成物を限られた形態を有する組み立て体に適用することを妨げる事情があるとの請求人の主張は、採用できない。
　次に、(ii)の点については、上記オ(ウ)で検討したとおりであり、本願補正発明が、泡形成と性能の点で顕著な効果を奏するものとはいえないから、この主張も採用できない。
　
３　補正の却下の決定のむすび
　したがって、上記補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、その余のことを検討するまでもなく、本件補正は、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。　
　
第３　本願発明について
　
１　本願発明
　平成２０年８月４日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、この出願の請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、平成１６年１月５日付け及び平成２０年３月３日付けの手続補正により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定されるとおりのものである（上記第２の１（補正前）を参照。）。
　
２　原査定の理由
　拒絶査定の拒絶の理由である平成１９年１１月２９日付けの拒絶理由通知における拒絶の理由の概要は、この出願の発明は、その出願前に頒布された下記の刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができるものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、というものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　引用文献１：特開平２−２８４９８４号公報（刊行物１に同じ。）
　引用文献２：特開平６−３４０７３９号公報
　引用文献３：特開平８−４８９６７号公報（刊行物２に同じ。）
　
３　刊行物の記載事項
　
　ア　刊行物１：特開平２−２８４９８４号公報
　刊行物１に記載されている事項は、上記第２の２（２）イ（ア）に示したとおりである。
　
　イ　刊行物２：特開平８−４８９６７号公報
　刊行物２に記載されている事項は、上記第２の２（２）イ(イ)に示したとおりである。
　
４　刊行物に記載された発明
　刊行物１に記載された発明（以下、「引用発明」という。）及び刊行物２に記載された発明（以下、「引用発明２」という。）は、上記第２の２（２）ウ(ア)及び同(イ)に記載したとおりのものである。
　
５　対比・判断
　本願発明は、上記第２の１に記載したとおり、本願補正発明における「限られた形態を有する組み立て体」の「限られた形態を有する」と限定する特定事項を省いたものに相当する。
　そうすると、本願発明の特定事項をすべて含み、さらに他の特定事項を付加したものに相当する本願補正発明が、上記第２の２（２）に記載したとおり、その出願前に頒布された刊行物１、２に記載された発明並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、その出願前に頒布された刊行物１、２に記載された発明並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
６　まとめ
　したがって、本願発明は、その出願前に頒布された刊行物１、２に記載された発明並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
第４　むすび
　以上のとおり、本願発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、この出願は、拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。