【事件の表示】
　特願２００４−８２９１「シリコーンレジン組成物及びそれを用いた被覆物品」拒絶査定不服審判事件〔平成１７年７月２８日出願公開、特開２００５−２００５４６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯  
　  
　本願は、平成１６年１月１５日の特許出願であって、平成１９年１０月９日付けで拒絶理由が通知され、同年１１月２８日に意見書とともに手続補正書が提出されたが、平成２０年３月１３日付けで拒絶査定がなされ、同年４月１７日に拒絶査定不服審判が請求され、同年５月７日に審判請求書の手続補正書（方式）とともに手続補正書が提出され、同年７月３０日付けで前置報告がなされ、当審で平成２２年８月２５日付けで審尋がなされ、同年１０月５日に回答書が提出されたものである。  
　  
　  
　  
第２　平成２０年５月７日付けの手続補正についての補正却下の決定  
　 
［結論］  
　平成２０年５月７日付けの手続補正を却下する。  
　  
［理由］  
１．補正の内容  
　平成２０年５月７日付けの手続補正（以下、「当審補正」という。）は、平成１９年１１月２８日付け手続補正により補正された特許請求の範囲について 
「【請求項１】
（１）一般式：Ｓｉ（ＯＲ’）4｛式中、Ｒ’は炭素数１〜３のアルキル基である。｝で表されるテトラアルコキシシラン及びその部分加水分解縮合物から選ばれる成分を（Ａ）成分、一般式：Ｒ1Ｓｉ（ＯＲ’）3｛式中、Ｒ1は水素原子、又は置換もしくは非置換の一価炭化水素基、Ｒ’は前記と同じである。｝で表されるトリアルコキシシラン及びその部分加水分解縮合物から選ばれる成分を（Ｂ）成分、一般式：（Ｒ2）2Ｓｉ（ＯＲ’）2｛式中、Ｒ2は水素原子、又は置換もしくは非置換の一価炭化水素基、Ｒ’は前記と同じである。｝で表されるジアルコキシシラン及びその部分加水分解縮合物から選ばれる成分を（Ｃ）成分とした場合、
（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計が１００Ｓｉモル％、
（Ａ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して１〜５０Ｓｉモル％、
（Ｂ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して５０〜９９Ｓｉモル％、
（Ｃ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して０〜１０Ｓｉモル％である（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の混合物を、
ｐＨ１〜７の水を（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計１００質量部に対して５０質量部以上１００質量部未満用いることによって共加水分解縮合し、加水分解縮合により生成するアルコールを液温８０℃以上になるまで留去することにより得られるシリコーンレジン、
（２）硬化触媒、及び
（３）溶剤
（４）ヒドロキシベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、シアノアクリレート系及びトリアジン系化合物誘導体から選ばれる有機系紫外線吸収剤、及び／又は、分子内に１個以上の環状ヒンダードアミン構造を有する紫外線安定剤
を必須成分とするシリコーンレジン組成物であって、
（Ｉ）ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）分析における前記シリコーンレジンの数平均分子量が１，５００以上であること、及び、
（ＩＩ）ケイ素核磁気共鳴スペクトル（29Ｓｉ−ＮＭＲ）分析において、前記シリコーンレジンに含まれる、（Ｂ）成分に由来する単位式：Ｒ1ＳｉＯ(3-p)/2（ＯＸ）p｛但し、Ｘは水素原子又はＲ’であり、Ｒ1、Ｒ’は前記と同じであり、ｐは０〜３の整数である。｝で表される単位中のＲ1ＳｉＯ3/2｛但し、Ｒ1は前記と同じ｝で表される単位が３０〜８０モル％であり、Ｒ1ＳｉＯ2/2（ＯＸ）及びＲ1ＳｉＯ1/2（ＯＸ）2｛但し、Ｒ1及びＸは前記と同じ｝で表される単位の合計が２０〜７０モル％であることを特徴とするシリコーンレジン組成物。
【請求項２】
（Ａ），（Ｂ）及び（Ｃ）成分において、Ｒ’がメチル基又はエチル基であり、Ｒ1及びＲ2がハロゲン原子、（メタ）アクリロキシ基又はγ−グリシドキシ基で置換されたもしくは非置換の炭素数１〜３の炭化水素基であり、互いに同じもしくは異なっていてもよいことを特徴とする請求項１記載のシリコーンレジン組成物。
【請求項３】
（Ａ），（Ｂ）及び（Ｃ）成分中のＲ1及びＲ2の合計に対して、５０モル％以上はメチル基であることを特徴とする請求項１又は２記載シリコーンレジン組成物。
【請求項４】
基材の少なくとも一方の面に、直接もしくは少なくとも１種の他の層を介して、請求項１〜３のいずれか１項に記載のシリコーンレジン組成物の硬化被膜を被覆してなることを特徴とする被覆物品。
【請求項５】
基材が有機樹脂基材であることを特徴とする請求項４記載の被覆物品。」
を、 
「【請求項１】
（１）一般式：Ｓｉ（ＯＲ’）4｛式中、Ｒ’は炭素数１〜３のアルキル基である。｝で表されるテトラアルコキシシラン及びその部分加水分解縮合物から選ばれる成分を（Ａ）成分、一般式：Ｒ1Ｓｉ（ＯＲ’）3｛式中、Ｒ1は水素原子、又は置換もしくは非置換の一価炭化水素基、Ｒ’は前記と同じである。｝で表されるトリアルコキシシラン及びその部分加水分解縮合物から選ばれる成分を（Ｂ）成分、一般式：（Ｒ2）2Ｓｉ（ＯＲ’）2｛式中、Ｒ2は水素原子、又は置換もしくは非置換の一価炭化水素基、Ｒ’は前記と同じである。｝で表されるジアルコキシシラン及びその部分加水分解縮合物から選ばれる成分を（Ｃ）成分とした場合、
（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計が１００Ｓｉモル％、
（Ａ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して１〜５０Ｓｉモル％、
（Ｂ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して５０〜９９Ｓｉモル％、
（Ｃ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して０〜１０Ｓｉモル％である（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の混合物を、
ｐＨ１〜７の水を（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計１００質量部に対して５０質量部以上１００質量部未満用いることによって共加水分解縮合し、加水分解縮合により生成するアルコールを液温８０℃以上になるまで留去することにより得られるシリコーンレジン、
（２）硬化触媒、
（３）溶剤、及び
（４）ヒドロキシベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、シアノアクリレート系及びトリアジン系化合物誘導体から選ばれる有機系紫外線吸収剤、及び／又は、分子内に１個以上の環状ヒンダードアミン構造を有する紫外線安定剤
を必須成分とするシリコーンレジン組成物であって、
（Ｉ）ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）分析における前記シリコーンレジンの数平均分子量が２，３９０〜４０，０００であること、及び、
（ＩＩ）ケイ素核磁気共鳴スペクトル（29Ｓｉ−ＮＭＲ）分析において、前記シリコーンレジンに含まれる、（Ｂ）成分に由来する単位式：Ｒ1ＳｉＯ(3-p)/2（ＯＸ）p｛但し、Ｘは水素原子又はＲ’であり、Ｒ1、Ｒ’は前記と同じであり、ｐは０〜３の整数である。｝で表される単位中のＲ1ＳｉＯ3/2｛但し、Ｒ1は前記と同じ｝で表される単位が３０〜８０モル％であり、Ｒ1ＳｉＯ2/2（ＯＸ）及びＲ1ＳｉＯ1/2（ＯＸ）2｛但し、Ｒ1及びＸは前記と同じ｝で表される単位の合計が２０〜７０モル％であることを特徴とするシリコーンレジン組成物。
【請求項２】
（Ａ），（Ｂ）及び（Ｃ）成分において、Ｒ’がメチル基又はエチル基であり、Ｒ1及びＲ2がハロゲン原子、（メタ）アクリロキシ基又はγ−グリシドキシ基で置換されたもしくは非置換の炭素数１〜３の炭化水素基であり、互いに同じもしくは異なっていてもよいことを特徴とする請求項１記載のシリコーンレジン組成物。
【請求項３】
（Ａ），（Ｂ）及び（Ｃ）成分中のＲ1及びＲ2の合計に対して、５０モル％以上はメチル基であることを特徴とする請求項１又は２記載シリコーンレジン組成物。
【請求項４】
基材の少なくとも一方の面に、直接もしくは少なくとも１種の他の層を介して、請求項１〜３のいずれか１項に記載のシリコーンレジン組成物の硬化被膜を被覆してなることを特徴とする被覆物品。
【請求項５】
基材が有機樹脂基材であることを特徴とする請求項４記載の被覆物品。」
とするものを含むものである。
　　  
２．新規事項の有無及び補正の目的について  
　当審補正は、請求項１において、下記補正事項１及び２の補正をするものである。  
＜補正事項１＞ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）分析におけるシリコーンレジンの数平均分子量を、「１，５００以上」から、「２，３９０〜４０，０００」に変更する補正。  
　 
＜補正事項２＞シリコーンレジン組成物の必須成分（１）ないし（４）の仕分けを、「（１）、（２）、及び、（３）（４）」から、「（１）、（２）、（３）、及び（４）」に変更する補正。
　
　補正事項１は、当審補正前の請求項１において、発明を特定するために必要な事項（以下、「発明特定事項」という。）である「ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）分析におけるシリコーンレジンの数平均分子量」について、その数値限定範囲を「１，５００以上」から「２，３９０〜４０，０００」へとさらに限定するものであって、これは願書に最初に添付した明細書（以下、「当初明細書」という。）の記載（段落【００２６】及び【００５８】）に基づくものであり、補正事項１は、当初明細書に記載した事項の範囲内でしたものであって、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、単に「特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　補正事項２は、当審補正前の請求項１において、（１）ないし（４）の必須成分を接続する接続詞である「及び」の位置を、（２）と（３）の間から（３）と（４）の間に移動するものであって、特許法第１７条の２第４項第３号に掲げる、誤記の訂正を目的とするものに相当する。
　 
３．独立特許要件について  
　上記第２　２．に記載したとおり、補正事項１は、特許法第１７条の２第４項第２号に掲げる事項を目的とするものであるから、次に、当審補正により補正された明細書（以下、「補正明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下、「補正発明」という。）が、同法同条第５項において準用する同法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものか否かについて以下検討する。
　  
（１）補正発明  
　補正発明は、次のとおりのものである。
「【請求項１】
（１）一般式：Ｓｉ（ＯＲ’）4｛式中、Ｒ’は炭素数１〜３のアルキル基である。｝で表されるテトラアルコキシシラン及びその部分加水分解縮合物から選ばれる成分を（Ａ）成分、一般式：Ｒ1Ｓｉ（ＯＲ’）3｛式中、Ｒ1は水素原子、又は置換もしくは非置換の一価炭化水素基、Ｒ’は前記と同じである。｝で表されるトリアルコキシシラン及びその部分加水分解縮合物から選ばれる成分を（Ｂ）成分、一般式：（Ｒ2）2Ｓｉ（ＯＲ’）2｛式中、Ｒ2は水素原子、又は置換もしくは非置換の一価炭化水素基、Ｒ’は前記と同じである。｝で表されるジアルコキシシラン及びその部分加水分解縮合物から選ばれる成分を（Ｃ）成分とした場合、
（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計が１００Ｓｉモル％、
（Ａ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して１〜５０Ｓｉモル％、
（Ｂ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して５０〜９９Ｓｉモル％、
（Ｃ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して０〜１０Ｓｉモル％である（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の混合物を、
ｐＨ１〜７の水を（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計１００質量部に対して５０質量部以上１００質量部未満用いることによって共加水分解縮合し、加水分解縮合により生成するアルコールを液温８０℃以上になるまで留去することにより得られるシリコーンレジン、
（２）硬化触媒、
（３）溶剤、及び
（４）ヒドロキシベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、シアノアクリレート系及びトリアジン系化合物誘導体から選ばれる有機系紫外線吸収剤、及び／又は、分子内に１個以上の環状ヒンダードアミン構造を有する紫外線安定剤
を必須成分とするシリコーンレジン組成物であって、
（Ｉ）ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）分析における前記シリコーンレジンの数平均分子量が２，３９０〜４０，０００であること、及び、
（ＩＩ）ケイ素核磁気共鳴スペクトル（29Ｓｉ−ＮＭＲ）分析において、前記シリコーンレジンに含まれる、（Ｂ）成分に由来する単位式：Ｒ1ＳｉＯ(3-p)/2（ＯＸ）p｛但し、Ｘは水素原子又はＲ’であり、Ｒ1、Ｒ’は前記と同じであり、ｐは０〜３の整数である。｝で表される単位中のＲ1ＳｉＯ3/2｛但し、Ｒ1は前記と同じ｝で表される単位が３０〜８０モル％であり、Ｒ1ＳｉＯ2/2（ＯＸ）及びＲ1ＳｉＯ1/2（ＯＸ）2｛但し、Ｒ1及びＸは前記と同じ｝で表される単位の合計が２０〜７０モル％であることを特徴とするシリコーンレジン組成物。」
　  
（２）引用刊行物  
刊行物１：特開平９−７１６５４号公報（平成１９年１０月９日付け拒絶理由通知書における引用文献１） 
　  
（３）引用刊行物の記載事項  
　本願出願前に頒布されたことが明らかな刊行物１には、以下のことが記載されている。
　
摘示ア　「【請求項１】　数平均分子量が５００以上であり、シラノール基を５重量％以上含有するオルガノポリシロキサン樹脂であって、Ｒ1 ＳｉＯ3/2 単位（Ｒ1 は水素原子、または、炭素数１〜１８の置換又は非置換の１価炭化水素基）を３０〜１００モル％含有すると共に、Ｒ1 ＳｉＯ3/2 単位の３０〜８０モル％が、Ｒ1 Ｓｉ（ＯＨ）Ｏ2/2 で表されるシラノール基を１個有する単位であることを特徴とするオルガノポリシロキサン樹脂。
【請求項２】　（１）Ｒ1 ＳｉＸ3 （Ｒ1 は水素原子、または、炭素数１〜１８の置換又は非置換の１価炭化水素基、Ｘは加水分解性基）で表される有機けい素化合物を、ｐＨが１〜７の水溶液中で加水分解する工程、及び、（２）加水分解した有機けい素化合物を縮合させる工程からなることを特徴とする請求項１に記載されたオルガノポリシロキサン樹脂の製造方法。
【請求項３】　請求項１に記載されたオルガノポリシロキサン樹脂と水及び／又は有機溶媒からなることを特徴とする、硬化性オルガノポリシロキサン樹脂組成物。」（特許請求の範囲請求項１〜３） 
 
摘示イ　「【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の第１の目的は、保存安定性に優れると共に、従来のオルガノポリシロキサン樹脂に比べて低温硬化が可能であり、かつ、高硬度で可撓性に優れた被膜を与えることのできる新規なオルガノポリシロキサン樹脂を提供することにある。本発明の第２の目的は、保存安定性に優れると共に、従来のオルガノポリシロキサン樹脂に比べて低温硬化が可能であり、かつ、高硬度で可撓性に優れた被膜を与えることのできる、新規なオルガノポリシロキサン樹脂を製造するに適した方法を提供することにある。更に本発明の第３の目的は、保存安定性に優れ、特にコーティング用又は成型用として有用な、硬化性オルガノポリシロキサン樹脂組成物を提供することにある。」（段落【０００７】）
　 
摘示ウ　「また、本発明のオルガノポリシロキサン樹脂は、数平均分子量が５００以上であるが、６００以上、特に１，０００〜１０，０００であることが好ましい。数平均分子量が５００未満であると、オルガノポリシロキサン樹脂の構造が不安定となるので保存安定性が劣る上、硬化被膜の可とう性も不十分となる。尚、数平均分子量は、ゲルパーミエーション・クロマトグラフィー（ＧＰＣ）により測定することができる。」（段落【００１５】）
　 
摘示エ　「第１工程である加水分解においては、有機けい素化合物１０重量部に対して水１０〜５００重量部とすることが好ましく、特に１０〜２００重量部とすることが好ましい。１０重量部より少ないとＲ1 Ｓｉ（ＯＨ）Ｏ2/2 で表される単位が３０モル％より少くなることがあり、５００重量部より多いと縮合反応の反応速度が遅くなる。」（段落【００２０】） 
 
摘示オ　「本発明においては、第２工程として、加水分解させた有機けい素化合物を縮合させる。縮合工程は、加水分解工程と連続的におこなえばよく、通常、室温又は８０℃以下の加熱下で行われる。室温であれば３〜４時間以上、８０℃近辺であれば１〜２時間以上縮合させることにより、縮合物の分子量を５００以上とすることができる。８０℃より高温にするとゲル化することがある。また、アルコキシシランを原料とした場合には、８０℃以下、２０〜１００ｍｍＨｇの減圧下で、加水分解により生成したアルコールあるいはアルコールと水を留去することにより、縮合反応を促進することができる。」（段落【００２２】）  
　　  
摘示カ　「また、硬化性オルガノポリシロキサン樹脂組成物には、硬化触媒を添加することが好ましい。硬化触媒としては、例えば、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ナトリウムメチラート、酢酸ナトリウム、ぎ酸ナトリウム、ｎ−ヘキシルアミン、トリブチルアミン、ジアザビシクロウンデセンの如き塩基性化合物類；
　テトライソプロピルチタネート、テトラブチルチタネート、アルミニウムトリイソブトキシド、アルミニウムトリイソプロポキシド、アルミニウムアセチルアセトナート、過塩素酸アルミニウム、コバルトオクチレート、コバルトアセチルアセトナート、亜鉛オクチレート、亜鉛アセチルアセトナート、鉄アセチルアセトナート、スズアセチルアセトナート、ジブチルスズラウリレートの如き含金属化合物類；ｐ−トルエンスルホン酸、トリクロル酢酸の如き酸性化合物類等の縮合触媒が好ましい。
　硬化触媒の量は、オルガノポリシロキサン樹脂１００重量部に対し０．０１〜１０重量部であることが好ましい。」（段落【００３１】〜【００３３】） 
 
摘示キ　「その他、優れた被膜性能を付与する目的で、有機樹脂、顔料、染料、レベリング剤、紫外線吸収剤、保存安定剤などを更に添加することもできる。」（段落【００３７】）
 
摘示ク　「実施例１．２Ｌのフラスコにメチルトリメトキシシラン４０８ｇ（３．０モル）を仕込み、そこに１０℃以下で水８００ｇを加え、よく混合させた。次いで、氷冷下、０．０５Ｎの塩酸水溶液２１６ｇ（１２．０モル）を４０分間で滴下し、加水分解を行った。滴下終了後、１０℃以下で２０分、室温で６時間それぞれ攪拌し、加水分解を完結させた。
　その後、加水分解の結果生成したメタノールを、７０℃、６０ｍｍＨｇで１時間減圧留去して１１３６ｇの溶液を得た。溶液は白濁しており、一晩静置しておくと２層に分離した。下層は、水に不溶となって沈降したシロキサン樹脂である。これにメチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）４６９ｇを加え、室温で１時間攪拌し、沈降したシロキサン樹脂を完全にＭＩＢＫに溶解させた。
　静置して水層とＭＩＢＫ層とを分離した後、コック付きフラスコにて下層の水層を取り除き、固形分が３０．２％（１０５℃／３ｈｒ）で無色透明のシロキサン樹脂Ａの溶液を６６８ｇ得た。ＧＰＣの測定から、得られたポリオルガノシロキサン樹脂Ａの数平均分子量は１．８ｘ１０3 、分子量分布Ｍｗ／Ｍｎは３．０であった。
　得られたポリオルガノシロキサン樹脂Ａの構造を29Ｓｉ　ＭＭＲによって測定したところ、図１に示す３本のブロードなシグナルが観測された。これらの化学シフトは、（１）δ＝−４６〜−４８ｐｐｍ、（２）δ＝−５４〜−５８ｐｐｍ、（３）δ＝−６２〜−６８ｐｐｍであり、それぞれ下記化４、化５及び化６で表される構造単位のケイ素原子に帰属される。
【化４】
【化５】
【化６】
　化４及び化５のＯＸ基は、水酸基、または残存メトキシ基であり、式６は、すべてのＯＸ基がシロキシ基に変換されたケイ素原子を表す。
・・・
　樹脂Ａは、前記した如く、Ｔ−１単位（化４）が１．９モル％、Ｔ−２単位（化５）が４１．６モル％、Ｔ−３単位（化６）が５６．５モル％であったので、シラノール基の含有量は１０．８重量％と算出された。」（段落【００４３】〜【００５０】） 
 
摘示ケ　「実施例３．水８００ｇ、及び、０．０５Ｎの塩酸水溶液２２１．４ｇ（１２．３モル）を入れた、１０℃以下に冷却した２Ｌのフラスコに、ｎ−プロピルトリメトキシシラン４５９ｇ（２．８モル）、及びテトラメトキシシラン３０．４ｇ（０．２モル）の混合液を３０分間で滴下した。１０℃以下で４０分間、室温で５時間攪拌し、加水分解物溶液を得た。その後、実施例１と同様の操作を行い、最終的にＭＩＢＫで希釈することにより、固形分が３２．１重量％の無色透明なシロキサン樹脂Ｃの溶液８６５ｇを得た。
　得られたシロキサン樹脂Ｃの数平均分子量Ｍｎは２．１×１０3 であり、全Ｔ単位に対するＴ−１単位が０．９モル％、Ｔ−２単位が４２モル％、Ｔ−３単位が５７．１モル％であり、テトラメトキシシラン由来のＱ単位は、Ｑ−２単位（化９）が３５モル％、Ｑ−３単位（化１０）が６５モル％であった。また、残存メトキシ基の量は測定限界以下であった。」（段落【００５３】〜【００５４】）
 
摘示コ　「実施例５〜８、及び、比較例３並びに４
　実施例１〜４、比較例１及び２の樹脂溶液に、アルミニウムセチルアセトナートを、シロキサン樹脂に対して０．０５重量％添加し、コーティング組成物を調製した。これらのコーティング組成物をみがき鋼板上に塗布し、１５０℃で１時間硬化させた被膜について、以下の物性を評価した。表１に、樹脂の平均組成データ、Ｔ−２単位含有量、分子量及び硬化被膜の物性を示した。尚、硬化被膜の膜厚はすべて１０〜１５μｍ程度であった。
【表１】
硬化被膜の評価方法
・鉛筆硬度
　ＪＩＳ　Ｋ−５４００第８．４．２項に準じ、本調製液をみがき鋼板に塗布、硬化させて得た被膜を用いた。硬化条件は１５０℃で１時間とした。鉛筆を、被膜上に４５度の角度でしっかり押しつけ、一定の力で前方に押し動かし、被膜に溝がついたときの鉛筆の硬度（９Ｈ〜６Ｂ）で評価した。
・密着性
　ＪＩＳ　Ｋ−５４００第６．１５項に準じ、被膜に、ナイフを用いて、１ｍｍ間隔で縦、横１１本ずつカットして碁盤目を作成し、セロテープ（ニチバン社製）を付着させた後剥離テストを行い、剥離しなかっだ枡目の数を調べた。
・耐屈曲性
　ＪＩＳ　Ｋ−５４００第８．１項に準じ、屈曲試験器に試験鋼板を装着し、折り曲げたときの割れ抵抗性を調べた。心棒として、直径が２ｍｍ及び８ｍｍのものを使用し、屈曲部の割れ及びはがれを目視によって評価した。割れやはがれが全くないものを○、割れ又ははがれのあるものを×とした。
・耐衝撃性
　ＪＩＳ　Ｋ−５４００第８．３．２項に準じ、デュポン式衝撃変形試験器を用い、試験鋼板上の塗膜に３０ｃｍ上からおもりを落下させ、塗膜を基材ごと丸く変形させた時の割れ及びはがれを目視によって評価した。割れやはがれが全くないものを○、割れ又ははがれのあるものを×とした。
・保存安定性
　コーティング液及びそれを鋼板上に塗布・乾燥させた塗膜を、４０℃で１ヶ月保存し、それらの外観の変化を調べた。著しい変化の認められたものを不良とした。」（段落【００６１】〜【００６７】）
　
（４）刊行物に記載された発明  
　刊行物１には、「数平均分子量が５００以上であり、シラノール基を５重量％以上含有するオルガノポリシロキサン樹脂であって、Ｒ1 ＳｉＯ3/2 単位（Ｒ1 は水素原子、または、炭素数１〜１８の置換又は非置換の１価炭化水素基）を３０〜１００モル％含有すると共に、Ｒ1 ＳｉＯ3/2 単位の３０〜８０モル％が、Ｒ1 Ｓｉ（ＯＨ）Ｏ2/2 で表されるシラノール基を１個有する単位であることを特徴とするオルガノポリシロキサン樹脂」（摘示ア）が記載されており、当該オルガノポリシロキサン樹脂の製造方法として「（１）Ｒ1 ＳｉＸ3 （Ｒ1 は水素原子、または、炭素数１〜１８の置換又は非置換の１価炭化水素基、Ｘは加水分解性基）で表される有機けい素化合物を、ｐＨが１〜７の水溶液中で加水分解する工程、及び、（２）加水分解した有機けい素化合物を縮合させる工程からなることを特徴とする請求項１に記載されたオルガノポリシロキサン樹脂の製造方法」（摘示ア）が記載されており、さらに、「オルガノポリシロキサン樹脂と水及び／又は有機溶媒からなることを特徴とする、硬化性オルガノポリシロキサン樹脂組成物」（摘示ア）も記載されている。 
　そして、刊行物１には、当該オルガノポリシロキサン樹脂の具体的なものとして、ｎ−プロピルトリメトキシシラン２．８モル及びテトラメトキシシラン０．２モルの混合液をｐＨが１〜７の水溶液中で加水分解し、加水分解した有機けい素化合物を縮合させて得られた、数平均分子量Ｍｎは２．１×１０3 であり、全Ｔ単位に対するＴ−１単位（化４：以下構造式省略）が０．９モル％、Ｔ−２単位（化５：以下構造式省略）が４２モル％、Ｔ−３単位（化６：以下構造式省略）が５７．１モル％であるシロキサン樹脂」（摘示ケ）が記載されている。なお、数平均分子量は、ゲルパーミエーション・クロマトグラフィー（ＧＰＣ）により測定することができる（摘示ウ）と記載されており、実際、実施例においても、得られたポリオルガノシロキサン樹脂の数平均分子量はＧＰＣにより測定されている（摘示ク）。
　また、刊行物１には、当該硬化性オルガノポリシロキサン樹脂組成物には、硬化触媒を添加することが好ましいことも記載されており（摘示カ）、具体的なものとしては、「アルミニウムセチルアセトナートを、シロキサン樹脂に対して０．０５重量％添加し、コーティング組成物を調製した」（摘示コ）ものが記載されている。なお、「アルミニウムセチルアセトナート」は摘示カの記載から明らかなように、「アルミニウムアセチルアセトナート」の誤記であると認められる。
　そうすると、刊行物１には、「ｎ−プロピルトリメトキシシラン２．８モル及びテトラメトキシシラン０．２モルの混合液をｐＨが１〜７の水溶液中で加水分解し、加水分解した有機けい素化合物を縮合させて得られた、ゲルパーミエーション・クロマトグラフィー（ＧＰＣ）により測定された数平均分子量Ｍｎが２．１×１０3 であり、全Ｔ単位に対するＴ−１単位（化４）が０．９モル％、Ｔ−２単位（化５）が４２モル％、Ｔ−３単位（化６）が５７．１モル％であるオルガノポリシロキサン樹脂と、水及び／又は有機溶媒と、硬化触媒と、からなる硬化性オルガノポリシロキサン樹脂組成物」の発明（以下、「刊行物発明」という。）が記載されているといえる。 
　  
（５）対比  
　補正発明と刊行物発明とを対比する。  
　刊行物発明における「水及び／又は有機溶媒」は、補正発明における「溶剤」に相当する。
　次に、刊行物発明における「オルガノポリシロキサン樹脂」と、補正発明における「シリコーンレジン」とを比較する。
　まず、両者のシリコーンレジンの原料を比較すると、刊行物発明における「テトラメトキシシラン」及び「ｎ−プロピルトリメトキシシラン」は、補正発明における「一般式：Ｓｉ（ＯＲ’）4｛式中、Ｒ’は炭素数１〜３のアルキル基である。｝で表されるテトラアルコキシシラン（（Ａ）成分）」及び「一般式：Ｒ1Ｓｉ（ＯＲ’）3｛式中、Ｒ1は水素原子、又は置換もしくは非置換の一価炭化水素基、Ｒ’は前記と同じである。｝で表されるトリアルコキシシラン（（Ｂ）成分）」に各々相当し、各成分の使用割合についてみても、刊行物発明における「ｎ−プロピルトリメトキシシラン２．８モル及びテトラメトキシシラン０．２モル」は、上記のとおり、（Ａ）成分が６．７Ｓｉモル％、（Ｂ）成分が９３．３Ｓｉモル％、（Ｃ）成分が０Ｓｉモル％と計算されるから、補正発明における「（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計が１００Ｓｉモル％、
（Ａ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して１〜５０Ｓｉモル％、
（Ｂ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して５０〜９９Ｓｉモル％、
（Ｃ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して０〜１０Ｓｉモル％である」との範囲と重複・一致するものである。
　次に、両者のシリコーンレジンに含まれる構造単位を比較すると、刊行物発明における「Ｔ−３単位（化６）」、「Ｔ−２単位（化５）」及び「Ｔ−１単位（化４）」は、補正発明における「Ｒ1ＳｉＯ3/2｛但し、Ｒ1は前記と同じ。以下注記を省略｝で表される単位」、「Ｒ1ＳｉＯ2/2（ＯＸ）で表される単位」及び「Ｒ1ＳｉＯ1/2（ＯＸ）2で表される単位」に各々相当し、各構造単位の含有割合についてみても、刊行物発明における「全Ｔ単位に対するＴ−１単位（化４）が０．９モル％、Ｔ−２単位（化５）が４２モル％、Ｔ−３単位（化６）が５７．１モル％である」は、Ｔ−３単位（化６）が５７．１モル％であり、Ｔ−１単位（化４）とＴ−２単位（化５）との合計が４２．９モル％と計算されるから、補正発明における「（Ｂ）成分に由来する単位式：Ｒ1ＳｉＯ(3-p)/2（ＯＸ）p｛但し、Ｘは水素原子又はＲ’であり、Ｒ1、Ｒ’は前記と同じであり、ｐは０〜３の整数である。｝で表される単位中のＲ1ＳｉＯ3/2で表される単位が３０〜８０モル％であり、Ｒ1ＳｉＯ2/2（ＯＸ）及びＲ1ＳｉＯ1/2（ＯＸ）2で表される単位の合計が２０〜７０モル％である」との範囲と重複・一致するものである。そして、刊行物発明におけるＴ−１単位ないしＴ−３単位の含有量が29Ｓｉ　ＭＭＲによって測定されていることは、摘示クから明らかであり、これは補正発明におけるケイ素核磁気共鳴スペクトル（29Ｓｉ−ＮＭＲ）分析において測定されていることと一致する。
　そうすると、両者は、「（１）一般式：Ｓｉ（ＯＲ’）4｛式中、Ｒ’は炭素数１〜３のアルキル基である。｝で表されるテトラアルコキシシラン及びその部分加水分解縮合物から選ばれる成分を（Ａ）成分、一般式：Ｒ1Ｓｉ（ＯＲ’）3｛式中、Ｒ1は水素原子、又は置換もしくは非置換の一価炭化水素基、Ｒ’は前記と同じである。｝で表されるトリアルコキシシラン及びその部分加水分解縮合物から選ばれる成分を（Ｂ）成分、一般式：（Ｒ2）2Ｓｉ（ＯＲ’）2｛式中、Ｒ2は水素原子、又は置換もしくは非置換の一価炭化水素基、Ｒ’は前記と同じである。｝で表されるジアルコキシシラン及びその部分加水分解縮合物から選ばれる成分を（Ｃ）成分とした場合、
（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計が１００Ｓｉモル％、
（Ａ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して１〜５０Ｓｉモル％、
（Ｂ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して５０〜９９Ｓｉモル％、
（Ｃ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して０〜１０Ｓｉモル％である（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の混合物を、
ｐＨ１〜７の水を用いることによって共加水分解縮合することにより得られるシリコーンレジン、
（２）硬化触媒、及び
（３）溶剤
を必須成分とするシリコーンレジン組成物であって、
　ケイ素核磁気共鳴スペクトル（29Ｓｉ−ＮＭＲ）分析において、前記シリコーンレジンに含まれる、（Ｂ）成分に由来する単位式：Ｒ1ＳｉＯ(3-p)/2（ＯＸ）p｛但し、Ｘは水素原子又はＲ’であり、Ｒ1、Ｒ’は前記と同じであり、ｐは０〜３の整数である。｝で表される単位中のＲ1ＳｉＯ3/2｛但し、Ｒ1は前記と同じ｝で表される単位が３０〜８０モル％であり、Ｒ1ＳｉＯ2/2（ＯＸ）及びＲ1ＳｉＯ1/2（ＯＸ）2｛但し、Ｒ1及びＸは前記と同じ｝で表される単位の合計が２０〜７０モル％であるシリコーンレジン組成物」である点で一致し、以下の相違点１〜４で相違する。
　  
＜相違点１＞
　ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）分析におけるシリコーンレジン（オルガノポリシロキサン樹脂）の数平均分子量が、補正発明では、「２，３９０〜４０，０００」であるのに対し、刊行物発明では、「２．１×１０3 」である点
　 
＜相違点２＞
　シリコーンレジン（オルガノポリシロキサン樹脂）を製造するに際して、補正発明では、「加水分解縮合により生成するアルコールを液温８０℃以上になるまで留去する」のに対し、刊行物発明では、その点が規定されていない点
　
＜相違点３＞
　シリコーンレジン（オルガノポリシロキサン樹脂）を製造する際に使用する水の量が、補正発明では、「（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計１００質量部に対して５０質量部以上１００質量部未満用いる」のに対し、刊行物発明では、その点が規定されていない点
　
＜相違点４＞
　補正発明では、「（４）ヒドロキシベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、シアノアクリレート系及びトリアジン系化合物誘導体から選ばれる有機系紫外線吸収剤、及び／又は、分子内に１個以上の環状ヒンダードアミン構造を有する紫外線安定剤」を必須成分として含有するのに対し、刊行物発明では、その点が規定されていない点 
　 
（６）相違点に対する判断
○相違点１について
　刊行物１においては、オルガノポリシロキサン樹脂の数平均分子量について、特に１，０００〜１０，０００であることが好ましいと記載されており（摘示ウ）、この範囲は、補正発明における「２，３９０〜４０，０００」の範囲と重複・一致する部分を含んでいる。
　そして、一般に、オルガノポリシロキサン樹脂の製造に際して、原料成分の組成割合や加水分解・縮合反応における温度や時間といった条件を変更することにより、生成するオルガノポリシロキサン樹脂の数平均分子量を調節することができることは、技術常識であると認められることから、この発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下、「当業者」という。）であれば、刊行物発明におけるオルガノポリシロキサン樹脂の製造において、原料成分の組成割合や加水分解・縮合反応における温度や時間といった条件を変更することにより、数平均分子量が、２．１×１０3 すなわち２，１００のものに代えて、２，３９０〜１０，０００程度のものを製造することに格別の困難性は見当たらない。
　そうすると、相違点１は、実質的な相違点ではないか、あるいは当業者が容易になし得ることである。
　
○相違点２について
　相違点２は、補正発明においてシリコーンレジンを製造するに際して、加水分解縮合により生成するアルコールを液温８０℃以上になるまで留去することを規定するものであるが、かかる留去温度によって得られたシリコーンレジンがどのような影響を受けるかについて検討すると、補正明細書には「本発明のシリコーンレジンを得るには、前記の加水分解に続いて、縮合させることが必要である。縮合は、加水分解に続いて連続的に行えばよく、通常、液温が常温又は１２０℃以下の加熱下で行われる。１２０℃を超えるとゲル化したりすることがある。更に８０℃以上になるまで、常圧又は減圧下にて、加水分解で生成したアルコールを留去することにより、縮合を促進することができる。」（段落【００２３】）と記載されており、この規定により得られたシリコーンレジンが縮合を促進したもの、すなわち数平均分子量が２，３９０〜１０，０００である以外の点でシリコーンレジン自体を規定するものであるとは認められないから、この規定は数平均分子量以外の点でシリコーンレジン自体を規定するものであるということはできない。
　そうすると、上記○相違点１についてで述べたとおり、補正発明におけるシリコーンレジンの数平均分子量と刊行物１におけるオルガノポリシロキサン樹脂の数平均分子量とが、２，３９０〜１０，０００の範囲で重複・一致しているのであるから、数平均分子量の点で両者に差異があるとすることはできない。
　たとえそうでないとしても、刊行物１には、加水分解の結果生成したメタノールを、７０℃、６０ｍｍＨｇで１時間減圧留去してなることが記載されており（摘示ク〜ケ）、「アルコキシシランを原料とした場合には、８０℃以下、２０〜１００ｍｍＨｇの減圧下で、加水分解により生成したアルコールあるいはアルコールと水を留去することにより、縮合反応を促進することができる」とも記載されている（摘示オ）のであるから、両者はアルコールの留去温度が８０℃の点で一致しているし、もしくは、数平均分子量が２，３９０〜１０，０００程度のオルガノポリシロキサン樹脂を得るために、縮合反応をより促進させるためにアルコールの留去温度を８０℃以上とすることは、当業者であれば、適宜設定し得る程度のことにすぎない。
　してみると、相違点２は、実質的な相違点ではないか、あるいは当業者が容易になし得ることである。
　
○相違点３について
　相違点３は、補正発明においてシリコーンレジンを製造する際に使用する水の量を規定するものであるが、かかる水の量によって得られたシリコーンレジンがどのような影響を受けるかについて検討すると、補正明細書には「この加水分解において、水の使用量は、（Ａ），（Ｂ）及び（Ｃ）成分のアルコキシシランもしくはその部分加水分解縮合物の合計１００質量部に対して水５０質量部以上１００質量部未満とすることが必要である。水が５０重量部より少ないと、得られるシリコーンレジンのゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）分析におけるポリスチレン換算数平均分子量が後述する最適領域にまで大きくならないことがあり、１００質量部以上であると、得られるシリコーンレジンに含まれる（Ｂ）成分に由来する単位式：Ｒ1ＳｉＯ(3-p)/2（ＯＸ）p｛但し、Ｘは水素原子又はＲ’であり、Ｒ1、Ｒ’は前記と同じであり、ｐは０〜３の整数である。｝で表される単位中のＲ1ＳｉＯ3/2｛但し、Ｒ1は前記と同じ｝で表される単位が後述する最適範囲にまで達しないことがあり、また装置効率も低下する。また最終的な組成物とした場合、残存する水の影響で塗工性、乾燥性が低下したり、こういった問題が発生しないように残存水の除去を行うといった余計な工程を設けなければならないこととなる。」（段落【００２１】）と記載されており、シリコーンレジンの数平均分子量及びＲ1ＳｉＯ3/2で表される単位の割合以外の点でシリコーンレジン自体を規定するものであるとは認められないし、残存水に関係する点はそもそもシリコーンレジン自体を規定するものであるとは認められないから、この規定は数平均分子量及びＲ1ＳｉＯ3/2で表される単位の割合以外の点でシリコーンレジン自体を規定するものであるということはできない。
　そうすると、シリコーンレジンの数平均分子量について検討すると、上記○相違点２についてでも述べたとおり、補正発明におけるシリコーンレジンの数平均分子量と刊行物１におけるオルガノポリシロキサン樹脂の数平均分子量とが、２，３９０〜１０，０００の範囲で重複・一致しているのであるから、数平均分子量の点で両者に差異があるとすることはできないし、シリコーンレジンのＲ1ＳｉＯ3/2で表される単位の割合について検討すると、上記第２　３．（５）対比で述べたとおり、補正発明におけるシリコーンレジンと刊行物１におけるオルガノポリシロキサン樹脂とでＲ1ＳｉＯ3/2で表される単位の割合の点で両者に差異があるとすることはできない。
　たとえそうでないとしても、刊行物１には、「第１工程である加水分解においては、有機けい素化合物１０重量部に対して水１０〜５００重量部とすることが好ましく、特に１０〜２００重量部とすることが好ましい。１０重量部より少ないとＲ1 Ｓｉ（ＯＨ）Ｏ2/2 で表される単位が３０モル％より少くなることがあり、５００重量部より多いと縮合反応の反応速度が遅くなる」と記載されており（摘示エ）、第１工程である加水分解において有機けい素化合物に対しての水の量に関して記載されており、オルガノポリシロキサン樹脂の製造において、加水分解工程における水の量を調節することにより得られるオルガノポリシロキサン樹脂の化学構造を調節することは周知のことと認められるから、刊行物１に記載されたよりも水の量を減らして、有機けい素化合物１００質量部に対して水を５０質量部以上１００質量部未満とすることは、当業者であれば、適宜設定し得る程度のことにすぎない。
　してみると、相違点３は、実質的な相違点ではないか、あるいは当業者が容易になし得ることである。
　 
○相違点４について
　一般に、樹脂組成物に対して、紫外線に対する安定性の向上を目的として、ヒドロキシベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、シアノアクリレート系及びトリアジン系化合物誘導体から選ばれる有機系紫外線吸収剤を配合すること、及び／又は、分子内に１個以上の環状ヒンダードアミン構造を有する紫外線安定剤を配合することは、本願出願時において周知の技術事項であると認められ（例えば、本山時彦編「便覧　ゴム・プラスチック配合薬品」（昭和４９年１０月１５日、ラバーダイジェスト社発行）を参照のこと）、補正発明と同じポリオルガノシロキサン樹脂組成物の技術分野においても、ヒドロキシベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、シアノアクリレート系及びトリアジン系化合物誘導体から選ばれる有機系紫外線吸収剤、及び／又は、分子内に１個以上の環状ヒンダードアミン構造を有する紫外線安定剤を配合することは、本願出願時において周知の技術事項であると認められる（例えば、特開２００１−３４８５２８号公報、特開２００１−２１４１２２号公報、特開２００１−２１４１２１号公報、特開平１１−５８６５４号公報、特開平１０−２８７８２２号公報及び特開平６−５７１９９号公報を参照のこと）。
　してみると、刊行物１において、硬化性オルガノポリシロキサン樹脂組成物が、紫外線安定性が要求されるコーティング用又は成型用などの用途に利用することができることが記載されており（摘示イ）、紫外線吸収剤などを更に添加することもできることが記載されている（摘示キ）のであるから、刊行物発明において、紫外線安定性の向上を目的として、硬化性オルガノポリシロキサン樹脂組成物に対して、ヒドロキシベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、シアノアクリレート系及びトリアジン系化合物誘導体から選ばれる有機系紫外線吸収剤、及び／又は、分子内に１個以上の環状ヒンダードアミン構造を有する紫外線安定剤を配合することは、上記周知の技術事項から、当業者であれば容易になし得ることにすぎない。
　
　そして、補正発明における、硬度が高く、耐擦傷性が優れ、耐クラック性、密着性、耐熱性、耐候性に優れた硬化物を与えるという効果については、刊行物１における、高硬度で可撓性に優れた被膜を与えることができるとの記載（摘示イ）並びに硬化塗膜の評価方法としての鉛筆硬度、密着性、耐屈曲性及び耐衝撃性との記載（摘示コ）から当業者であれば予測できるものであると認められるから、補正発明によりもたらされる効果が格別顕著であるとすることもできない。
　
（７）まとめ 
　したがって、補正発明は刊行物発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるので、補正発明は特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 
　  
４．むすび  
　以上のとおりであるから、当審補正は、特許法第１７条の２第５項で準用する同法１２６条第５項の規定に違反しており、同法１５９条第１項で読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。  
　  
　  
　  
第３　原査定の妥当性についての判断  
　  
１．本願発明  
　上記のとおり、当審補正は却下されたので、本願の請求項１〜５に係る発明は、平成１９年１１月２８日付け手続補正により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１〜５に記載された事項により特定されるとおりのものであり、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、以下のとおりのものである。  
「【請求項１】
（１）一般式：Ｓｉ（ＯＲ’）4｛式中、Ｒ’は炭素数１〜３のアルキル基である。｝で表されるテトラアルコキシシラン及びその部分加水分解縮合物から選ばれる成分を（Ａ）成分、一般式：Ｒ1Ｓｉ（ＯＲ’）3｛式中、Ｒ1は水素原子、又は置換もしくは非置換の一価炭化水素基、Ｒ’は前記と同じである。｝で表されるトリアルコキシシラン及びその部分加水分解縮合物から選ばれる成分を（Ｂ）成分、一般式：（Ｒ2）2Ｓｉ（ＯＲ’）2｛式中、Ｒ2は水素原子、又は置換もしくは非置換の一価炭化水素基、Ｒ’は前記と同じである。｝で表されるジアルコキシシラン及びその部分加水分解縮合物から選ばれる成分を（Ｃ）成分とした場合、
（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計が１００Ｓｉモル％、
（Ａ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して１〜５０Ｓｉモル％、
（Ｂ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して５０〜９９Ｓｉモル％、
（Ｃ）成分の含有量が（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計に対して０〜１０Ｓｉモル％である（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の混合物を、
ｐＨ１〜７の水を（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計１００質量部に対して５０質量部以上１００質量部未満用いることによって共加水分解縮合し、加水分解縮合により生成するアルコールを液温８０℃以上になるまで留去することにより得られるシリコーンレジン、
（２）硬化触媒、及び
（３）溶剤
（４）ヒドロキシベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、シアノアクリレート系及びトリアジン系化合物誘導体から選ばれる有機系紫外線吸収剤、及び／又は、分子内に１個以上の環状ヒンダードアミン構造を有する紫外線安定剤
を必須成分とするシリコーンレジン組成物であって、
（Ｉ）ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）分析における前記シリコーンレジンの数平均分子量が１，５００以上であること、及び、
（ＩＩ）ケイ素核磁気共鳴スペクトル（29Ｓｉ−ＮＭＲ）分析において、前記シリコーンレジンに含まれる、（Ｂ）成分に由来する単位式：Ｒ1ＳｉＯ(3-p)/2（ＯＸ）p｛但し、Ｘは水素原子又はＲ’であり、Ｒ1、Ｒ’は前記と同じであり、ｐは０〜３の整数である。｝で表される単位中のＲ1ＳｉＯ3/2｛但し、Ｒ1は前記と同じ｝で表される単位が３０〜８０モル％であり、Ｒ1ＳｉＯ2/2（ＯＸ）及びＲ1ＳｉＯ1/2（ＯＸ）2｛但し、Ｒ1及びＸは前記と同じ｝で表される単位の合計が２０〜７０モル％であることを特徴とするシリコーンレジン組成物。」  
　  
２．原査定の拒絶の理由の概要  
　原査定の拒絶の理由２の概要は、本願の請求項１に係る発明は、引用文献１（特開平９−７１６５４号公報）に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないというものを含むものである。
　  
３．引用文献１の記載事項及び引用文献１に記載された発明  
　引用文献１は、上記第２　３．（２）の刊行物１と同じであるから、引用文献１の記載事項及び引用文献１に記載された発明は、上記第２　３．（３）及び（４）に記載したとおりのものである。 
　以下、引用文献１に記載された発明を刊行物発明ともいう。 
　  
４．当審の判断
　本願発明と刊行物発明とを対比する。  
　本願発明は、上記第２　２．に記載したとおり、補正発明における、シリコーンレジンの数平均分子量を「２，３９０〜４０，０００」から、「１，５００以上」に拡張したものに実質的に相当する。  
　そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらにシリコーンレジンの数平均分子量を限定したものに相当する補正発明は、上記第２　３．に記載したとおり、刊行物発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、刊行物発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　  
　  
　  
第４　請求人の主張の検討  
　 
１．請求人は、平成１９年１１月２８日に提出した意見書において、「引用文献１には、『［請求項１］　数平均分子量が５００以上であり、シラノール基を５重量％以上含有するオルガノポリシロキサン樹脂であって、Ｒ1ＳｉＯ3/2単位（Ｒ1は水素原子、または、炭素数１〜１８の置換又は非置換の１価炭化水素基）を３０〜１００モル％含有すると共に、Ｒ1ＳｉＯ3/2単位の３０〜８０モル％が、Ｒ1Ｓｉ（ＯＨ）Ｏ2/2で表されるシラノール基を１個有する単位であることを特徴とするオルガノポリシロキサン樹脂。
［請求項２］　（１）Ｒ1ＳｉＸ3（Ｒ1は水素原子、または、炭素数１〜１８の置換又は非置換の１価炭化水素基、Ｘは加水分解性基）で表される有機けい素化合物を、ｐＨが１〜７の水溶液中で加水分解する工程、及び、（２）加水分解した有機けい素化合物を縮合させる工程からなることを特徴とする請求項１に記載されたオルガノポリシロキサン樹脂の製造方法。
［請求項３］　請求項１に記載されたオルガノポリシロキサン樹脂と水及び／又は有機溶媒からなることを特徴とする、硬化性オルガノポリシロキサン樹脂組成物。』
が開示され、この組成物には硬化触媒を含むことも記載されているが、
『ヒドロキシベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、シアノアクリレート系及びトリアジン系化合物誘導体から選ばれる有機系紫外線吸収剤、及び／又は、分子内に１個以上の環状ヒンダードアミン構造を有する紫外線安定剤』
を含有することは開示も示唆もない。本願明細書の表５の結果からも明らかなように、上記有機系紫外線吸収剤、紫外線安定剤の添加により優れた耐候性、特に耐黄変性効果を与えるものであるが、引用文献１にはかかる本願発明の効果は記載がない。」と主張している。
　
　しかしながら、上記第２　３．（６）相違点に対する判断○相違点４についてで述べたとおり、樹脂組成物あるいはポリオルガノシロキサン樹脂組成物において、ヒドロキシベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、シアノアクリレート系及びトリアジン系化合物誘導体から選ばれる有機系紫外線吸収剤、及び／又は、分子内に１個以上の環状ヒンダードアミン構造を有する紫外線安定剤を配合することは、本願出願時において周知の技術事項であると認められ、刊行物１において、硬化性オルガノポリシロキサン樹脂組成物が、紫外線安定性が要求されるコーティング用又は成型用などの用途に利用することができることが記載されており、紫外線吸収剤などを更に添加することもできることが記載されているのであるから、刊行物発明において、紫外線安定性の向上を図るに際して、かかる周知技術を適用することは、当業者が容易になし得る程度のことにすぎないといわざるを得ない。
　そして、それによりもたらされる効果について検討しても、上記のとおり、そもそも刊行物１においては、紫外線吸収剤などを更に添加することもできることが記載されているのであるから、紫外線吸収剤や紫外線安定剤を配合した場合の紫外線安定性が、配合しない場合よりも良好であることも当然に予測し得る範囲内のことにすぎない。
　したがって、上記請求人の主張は採用することができない。 
　  
２．請求人は、平成２０年５月７日に提出した審判請求書の手続補正書（方式）において、「引用文献１には、
『ｐＨ１〜７の水を（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計１００質量部に対して５０質量部以上１００質量部未満用いることによって共加水分解縮合し、加水分解縮合により生成するアルコールを液温８０℃以上になるまで留去することにより得られるシリコーンレジン』
については開示も示唆もされていない。
　即ち、本願発明においては、段落［００２３］において記載されているように、
『［００２３］
　本発明のシリコーンレジンを得るには、前記の加水分解に続いて、縮合させることが必要である。縮合は、加水分解に続いて連続的に行えばよく、通常、液温が常温又は１２０℃以下の加熱下で行われる。１２０℃を超えるとゲル化したりすることがある。更に８０℃以上になるまで、常圧又は減圧下にて、加水分解で生成したアルコールを留去することにより、縮合を促進することができる。』
ものである。この場合、水も共沸除去され、これによって数平均分子量が２，３９０以上のシリコーンレジンが得られるものである。
　これに対し、引用文献１は段落［００２２］において、
『［００２２］本発明においては、第２工程として、加水分解させた有機けい素化合物を縮合させる。縮合工程は、加水分解工程と連続的におこなえばよく、通常、室温又は８０℃以下の加熱下で行われる。室温であれば３〜４時間以上、８０℃近辺であれば１〜２時間以上縮合させることにより、縮合物の分子量を５００以上とすることができる。８０℃より高温にするとゲル化することがある。また、アルコキシシランを原料とした場合には、８０℃以下、２０〜１００ｍｍＨｇの減圧下で、加水分解により生成したアルコールあるいはアルコールと水を留去することにより、縮合反応を促進することができる。』
旨記載し、８０℃以下でのアルコールや水の留去を行うものであり、８０℃以上での処理を否定している。これは、水の量にも関係し、引用文献１では、
『［００２０］第１工程である加水分解においては、有機けい素化合物１０重量部に対して水１０〜５００重量部とすることが好ましく、特に１０〜２００重量部とすることが好ましい。・・・』
とあるように、本願に比べて多量の水を使用している。
　実際、引用文献１の実施例１では、
　　ＭｅＳｉ（ＯＭｅ）3　　　　　　 ４０８ｇ（３．０ｍｏｌ）
　　水　　　　　　　　　　　　　　　８００ｇ
　　０．０５Ｎ−ＨＣｌ　　　　　　　２１６ｇ
を用いて加水分解・縮合を行っている。
　一方、本願合成例１では、
　　ＭｅＳｉ（ＯＭｅ）3　　　　　　 ３３９ｇ
　　Ｓｉ（ＯＥｔ）4オリゴマー　　　　 ３７ｇ
　　０．２５Ｎ−ＣＨ3ＣＯＯＨ　　　 ３０８ｇ
を用いて加水分解を行っているから、水の量は非常に少なく、上述したように８０℃以上でのアルコール及び水の除去を行って、高分子量のシリコーンレジンを得ることが可能になったものである。
　この場合、引用文献１にあるように、多量の水を使用した場合、８０℃以下でのアルコール、水の除去となり、縮合の促進が十分でなく、高分子量のシリコーンレジンが得難く、事実、引用文献１の実施例のシリコーンレジンは、いずれも分子量が低いものである。
　このように、本願発明は、（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計１００質量部に対し５０質量部以上１００質量部未満の水を用いて加水分解・縮合を行い、更に８０℃以上になるまでアルコール（及び水）を留去するものであるが、引用文献１にはかかる本願発明の構成は開示も示唆もなく、従って、引用文献１から本願発明は想到し難い。」と主張している。
　
　しかしながら、加水分解縮合により生成するアルコールを液温８０℃以上になるまで留去することについては、上記第２　３．（６）相違点に対する判断○相違点２についてで述べたとおりであるし、加水分解工程における水の使用量についても、上記第２　３．（６）相違点に対する判断○相違点３についてで述べたとおりであるし、シリコーンレジンの数平均分子量の点については、上記第２　３．（６）相違点に対する判断○相違点１についてで述べたとおりであるから、上記請求人の主張は採用することができない。
　
３．請求人は、平成２２年１０月５日に提出した回答書において、「引用文献１には、本願発明における
『ｐＨ１〜７の水を（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計１００質量部に対して５０質量部以上１００質量部未満用いることによって共加水分解縮合し、加水分解縮合により生成するアルコールを液温８０℃以上になるまで留去することにより得られるシリコーンレジン』
 については開示も示唆もされていない。 
　引用文献１は段落［００２２］において、 
『［００２２］本発明においては、第２工程として、加水分解させた有機けい素化合物を縮合させる。縮合工程は、加水分解工程と連続的におこなえばよく、通常、室温又は８０℃以下の加熱下で行われる。室温であれば３〜４時間以上、８０℃近辺であれば１〜２時間以上縮合させることにより、縮合物の分子量を５００以上とすることができる。８０℃より高温にするとゲル化することがある。また、アルコキシシランを原料とした場合には、８０℃以下、２０〜１００ｍｍＨｇの減圧下で、加水分解により生成したアルコールあるいはアルコールと水を留去することにより、縮合反応を促進することができる。』
旨記載し、８０℃以下でのアルコールや水の留去を行うものであり、８０℃以上での処理を否定している。これは、水の量にも関係し、引用文献１では、 
『［００２０］第１工程である加水分解においては、有機けい素化合物１０重量部に対して水１０〜５００重量部とすることが好ましく、特に１０〜２００重量部とすることが好ましい。・・・』
とあるように、本願に比べて多量の水を使用している。 
　この場合、引用文献１にあるように、多量の水を使用した場合、８０℃以下でのアルコール、水の除去となり、縮合の促進が十分でなく、高分子量のシリコーンレジンが得難く、事実、引用文献１の実施例のシリコーンレジンは、いずれも分子量が低いものである。
　本願発明における 
『ｐＨ１〜７の水を（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計１００質量部に対して５０質量部以上１００質量部未満用いることによって共加水分解縮合し、加水分解縮合により生成するアルコールを液温８０℃以上になるまで留去することにより得られるシリコーンレジン』
なる規定は製法限定的規定であるが、これによりシリコーンレジン自体の物としての規定を行ったものであり、これによって得られるシリコーンレジンが数平均分子量２，３９０〜４０，０００のシリコーンレジンであり得ることを規定したものであるから、物の規定としての意味を持つものである。 
　この場合、引用文献１におけるオルガノポリシロキサン樹脂の数平均分子量について、段落［００１５］には特に１，０００〜１０，０００である旨記載されているが、実際に実施例で示された樹脂の数平均分子量は最大でも２，１００である。引用文献１の発明は、勿論、実施例の記載に限定されないものであるが、分子量については、その具体的な開示に対し、段落［００１５］の記載範囲が十分に支持されているとはいい難いものであり、本願発明は、引用文献１に実質的に示されていない範囲の分子量を与えるシリコーンレジン組成物であるから、引用文献１の発明と十分差別化されたものである。
　
　また、引用文献１において、その実施例に示された低分子量のオルガノポリシロキサン樹脂を用いることにより、鉛筆硬度が高く、密着性、耐屈曲性、耐衝撃性、保存安定性等の良好なオルガノポリシロキサン樹脂が得られることを立証しているが、その実施例で示された分子量を超えた高分子量のオルガノポリシロキサン樹脂が同様の効果を与えることについては示されていない。 
　従って、審査官殿が認定されるように、たとえ引用文献１に記載された方法を工夫して高分子量のオルガノポリシロキサン樹脂が得られるとしても、得られるオルガノポリシロキサン樹脂が上記効果を与えることが示されていない以上、これによって本願発明の特許性が否定されるものではない。 
　つまり、本願発明の 
『ｐＨ１〜７の水を（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分の合計１００質量部に対して５０質量部以上１００質量部未満用いることによって共加水分解縮合し、加水分解縮合により生成するアルコールを液温８０℃以上になるまで留去することにより得られるシリコーンレジン』
なる規定は、かかる規定が引用文献１になく、かつ引用文献１における具体的に示されたオルガノポリシロキサンは低分子量という点で引用文献１に対しては新規性を有するとしても、それ自体としては必ずしも新規ではなく、本願発明は、上記規定によって得られ、
『（Ｉ）ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）分析における前記シリコーンレジンの数平均分子量が２，３９０〜４０，０００であること、及び、 
 （ＩＩ）ケイ素核磁気共鳴スペクトル（29Ｓｉ−ＮＭＲ）分析において、前記シリコーンレジンに含まれる、（Ｂ）成分に由来する単位式：Ｒ1ＳｉＯ(3-p)/2（ＯＸ）p｛但し、Ｘは水素原子又はＲ’であり、Ｒ1、Ｒ’は前記と同じであり、ｐは０〜３の整数である。｝で表される単位中のＲ1ＳｉＯ3/2｛但し、Ｒ1は前記と同じ｝で表される単位が３０〜８０モル％であり、Ｒ1ＳｉＯ2/2（ＯＸ）及びＲ1ＳｉＯ1/2（ＯＸ）2｛但し、Ｒ1及びＸは前記と同じ｝で表される単位の合計が２０〜７０モル％である』
特定のオルガノポリシロキサン組成物を用いることで、硬度が高く、耐擦傷性が優れ、更に耐クラック性、密着性、耐水性、耐熱性、耐候性に優れた硬化物を与えるという効果を有するものである。 
　引用文献１には、かかる本願発明の構成及び作用効果が示されていないものであるから、引用文献１記載の方法の工夫によって本願シリコーンレジンが得られるか否かは、本願発明の特許性上、問題になることはないと思料する。」と主張している。
　
　しかしながら、加水分解縮合により生成するアルコールを液温８０℃以上になるまで留去することについては、上記第２　３．（６）相違点に対する判断○相違点２についてで述べたとおりであるし、加水分解工程における水の使用量についても、上記第２　３．（６）相違点に対する判断○相違点３についてで述べたとおりであるし、シリコーンレジンの数平均分子量の点については、上記第２　３．（６）相違点に対する判断○相違点１についてで述べたとおりである。
　そして、本願発明あるいは補正発明における、硬度が高く、耐擦傷性が優れ、耐クラック性、密着性、耐熱性、耐候性に優れた硬化物を与えるという効果については、上記第２　３．（６）相違点に対する判断で述べたとおり、引用文献１における摘示イ及びコの記載から当業者であれば予測できるものであると認められるから、本願発明あるいは補正発明によりもたらされる効果が格別顕著であるとすることもできない。
　したがって、上記請求人の主張は採用することができない。
　　 
　　 
　　 
第５　むすび 
 
　以上のとおり、本願発明、すなわち、平成１９年１１月２８日付け手続補正により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１に係る発明についての原査定の理由２は、妥当なものである。
　したがって、他の請求項に係る発明について更に検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。  
　  
　よって、結論のとおり審決する。