【事件の表示】
　平成９年特許願第５３６７０６号「スピロ原子を含有するポリマー類およびエレクトロルミネッセンス材料としてのそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成９年１０月２３日国際公開、ＷＯ９７／３９０４５、平成１２年７月１１日国内公表、特表２０００−５０８６８６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯
　本願は、平成９年４月７日（優先権主張　平成８年４月１７日　ドイツ連邦共和国）を国際出願日とする特許出願であって、平成１０年１０月１５日付けで条約第３４条(2)(b)の規定に基づく補正に係る補正書の翻訳文が提出され、平成１６年４月６日付けで手続補正書が提出され、平成１９年８月２７日付けで拒絶理由通知が通知され、平成２０年３月４日付けで意見書及び手続補正書が提出され、さらに同年８月１８日付けで最後の拒絶理由が通知され、平成２１年２月２６日付けで意見書及び手続補正書が提出されたが、同年５月８日付けで「平成２１年２月２６日付け手続補正書」による補正が却下されるとともに拒絶をすべき旨の査定がされ、それに対して、同年９月１８日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出され、平成２２年４月９日付けで前置審査の結果が報告され、当審において同年８月１２日付けで審尋され、同年１２月１３日に回答書が提出されたものである。
　
第２．補正の却下の決定
　
［補正の却下の決定の結論］
　平成２１年９月１８日提出の手続補正書による補正を却下する。
　
［理由］
１．補正の内容
　平成２１年９月１８日提出の手続補正書による補正（以下、「本件補正Ａ」という。）は、平成２０年３月４日付け手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１について、以下のとおり補正するものである。
「式（Ｉ）：
　［式中、記号および添字は、以下の意味を有する：
　Ｄ、Ｅ、Ｆ1、Ｇは、同一または異なり、−ＣＲ1Ｒ1−、−Ｏ−、−Ｓ−、−ＮＲ3−または化学結合であり；
　Ａｒ1、Ａｒ2は、同一または異なり、ベンゼントリイル、チオフェントリイル、フラントリイル、ピロールトリイル、ピリジントリイル、ピリミジントリイル、ピラジントリイルまたはピリダジントリイルであり、これら基の各々は、相互に独立に、１個〜３個の同一または異なる基Ｒ4によって置換されていてもよく；
　Ａｒ3、Ａｒ4は、同一または異なり、Ａｒ1、Ａｒ2について定義した通りであるかまたはシクロヘキサントリイル、シクロペンタントリイル、シクロヘキセントリイルまたはシクロペンテントリイルであり、これら基の各々は、相互に独立に、１個〜３個の同一または異なる基Ｒ4によって置換されていてもよく；
　Ｕ1、Ｖ1は、同一または異なり、−ＣＲ5＝ＣＲ6−、−ＣＲ7Ｒ8−、−ＣＲ9Ｒ10−ＣＲ11Ｒ12−、−ＮＲ13−、−ＳiＲ14Ｒ15−、−Ｏ−、−Ｓ−、−ＳＯ−、−ＳＯ2−、−ＣＯ−または化学結合であり；
　Ａｒ5、Ａｒ6、Ｘ、Ｙ1は、ヘテロ原子を含有してもよく、１個以上の基Ｒ4によって置換されていてもよい、２個〜１００個の炭素原子を有する同一または異なる環式または非環式共役炭化水素であり、Ｘおよび／またはＹ1は、また、同一または異なるＨまたはＲ1であってもよく；
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9、Ｒ10、Ｒ11、Ｒ12は、同一または異なり、Ｈ；１個〜２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル基（ここで、１個以上、好ましくは１個の−ＣＨ2−基は−Ｏ−、−ＣＯ−Ｏ−または−Ｏ−ＣＯ−によって置換されていてもよく、１個以上の水素原子はＦによって置換されていてもよい）；ヘテロ原子を含有してもよく、１個以上の基Ｒ6によって置換されていてもよいアリールまたはアリールオキシ基；Ｂr、Ｃl、Ｆ、ＣＮ、ＮＯ2、ＣＦ3であり、Ｒ1およびＲ2、Ｒ7およびＲ8、Ｒ9およびＲ10ならびにＲ11およびＲ12は、各々の場合に、一緒になって、環システムを形成してもよく；
　Ｒ3、Ｒ14、Ｒ15は、同一または異なり、Ｈ；または、１個〜２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル基（ここで、Ｎに直接結合しない１個以上のＣＨ2基は−Ｏ−、−ＣＯ−Ｏ−または−Ｏ−ＣＯ−によって置換されていてもよい）；ヘテロ原子を含有してもよく、１個以上の同一または異なる基Ｒ4によって置換されていてもよい、好ましくは２個〜２０個の炭素原子を有するアリール基であり；
　Ｒ4は、同一または異なり、Ｆ、Ｃl、Ｂr、ＣＮ、ＮＯ2、ＣＦ3；または１個〜２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル基（ここで、相互に直接結合していない１個以上のＣＨ2基は−Ｏ−、−ＣＯ−Ｏ−または−Ｏ−ＣＯ−によって置換されていてもよく、１個以上のＨ原子はＦによって置換されていてもよい）であり；
　ｍは、１、２、３または４であり；
　ｎ、ｐは、同一または異なり、０、１、２、３または４である。］
で表される構造単位を含む共役化合物であるが、
　ただし、以下の化合物：
（ａ）式（ＩＩ）：
（式中、記号及び指数は以下の意味を有する：Ａ及びＢは、同一でも異なっていてもよく、各々炭素原子数１〜１５の同一又は異なるアリーレン及び／またはヘテロアリーレン及び／またはビニレン基であり、これはスピロビフルオレン骨格自体と同様に非置換または置換であってもよく；Ｃ及びＤは、同一でも異なっていてもよく、各々炭素原子数１〜１５の同一又は異なるアリール及び／またはヘテロアリール及び／またはビニル基であり、これはスピロビフルオレン骨格自体と同様に非置換または置換であってもよく；Ｓは同一でも異なっていてもよく、各々Ｈまたは置換基であり；ｍ及びｎは０または１である）の繰り返し単位を含む共役ポリマー、
ならびに、
（ｂ）ポリ［２，７−（９，９'−スピロビフルオレニレン）−４，４'−ビフェニレン］
および
ポリ−２，７−（９，９'−スピロビフルオレン）イレン
を除く共役化合物。」
　
２．特許法第１７条の２第３項に規定する要件についての検討
（１）本件補正Ａの内容は、特許請求の範囲の請求項１において、式（Ｉ）で表される構造単位を含む共役化合物から除くものとしている化合物の（ａ）について、以下のとおりとするものである。（その他の事項については、本件補正Ａにより変更されていない。）
「式（ＩＩ）：
（式中、記号及び指数は以下の意味を有する：Ａ及びＢは、同一でも異なっていてもよく、各々炭素原子数１〜１５の同一又は異なるアリーレン及び／またはヘテロアリーレン及び／またはビニレン基であり、これはスピロビフルオレン骨格自体と同様に非置換または置換であってもよく；Ｃ及びＤは、同一でも異なっていてもよく、各々炭素原子数１〜１５の同一又は異なるアリール及び／またはヘテロアリール及び／またはビニル基であり、これはスピロビフルオレン骨格自体と同様に非置換または置換であってもよく；Ｓは同一でも異なっていてもよく、各々Ｈまたは置換基であり；ｍ及びｎは０または１である）の繰り返し単位を含む共役ポリマー」
　
（２）ところで、本願は特許法第１８４条の３第１項の規定により特許出願とみなされた国際出願（外国語特許出願）に係るものであるから、同法第１７条の２第３項の規定は同法第１８４条の１２第２項の規定により読み替えて適用される。
　また、本願においては、同法第１８４条の８第１項の規定により条約第３４条(2)(b)の規定に基づく補正に係る補正書の翻訳文を提出しているところ、当該補正は同法第１８４条の８第１項第２項及び第４項の規定により、誤訳訂正書を提出してされたものとみなされる。
　そうすると、本願において、同法第１７条の２第３項の規定により補正ができる範囲は、国際出願日における国際特許出願の明細書又は請求の範囲の翻訳文若しくは条約第３４条(2)(b)の規定に基づく補正に係る補正書の翻訳文による補正後の請求の範囲（以下、「出願当初翻訳文」という。）に記載した事項の範囲内ということになる。
　
（３）出願当初翻訳文に記載された事項
　出願当初翻訳文には、次の事項が記載されている。
ａ．「１．式（Ｉ）：
　［式中、記号および添字は、以下の意味を有する：
　Ｄ、Ｅ、Ｆ1、Ｇは、同一または異なり、−ＣＲ1Ｒ1−、−Ｏ−、−Ｓ−、−ＮＲ3−または化学結合であり；
　Ａｒ1、Ａｒ2は、同一または異なり、ベンゼントリイル、チオフェントリイル、フラントリイル、ピロールトリイル、ピリジントリイル、ピリミジントリイル、ピラジントリイルまたはピリダジントリイルであり、これら基の各々は、相互に独立に、１個〜３個の同一または異なる基Ｒ4によって置換されていてもよく；
　Ａｒ3、Ａｒ4は、同一または異なり、Ａｒ1、Ａｒ2について定義した通りであるかまたはシクロヘキサントリイル、シクロペンタントリイル、シクロヘキセントリイルまたはシクロペンテントリイルであり、これら基の各々は、相互に独立に、１個〜３個の同一または異なる基Ｒ4によって置換されていてもよく；
　Ｕ1、Ｖ1は、同一または異なり、−ＣＲ5＝ＣＲ6−、−ＣＲ7Ｒ8−、−ＣＲ9Ｒ10−ＣＲ11Ｒ12−、−ＮＲ13−、−ＳiＲ14Ｒ15−、−Ｏ−、−Ｓ−、−ＳＯ−、−ＳＯ2−、−ＣＯ−または化学結合であり；
　Ａｒ5、Ａｒ6、Ｘ、Ｙ1は、ヘテロ原子を含有してもよく、１個以上の基Ｒ4によって置換されていてもよい、２個〜１００個の炭素原子を有する同一または異なる環式または非環式共役炭化水素であり、Ｘおよび／またはＹ1は、また、同一または異なるＨまたはＲ1であってもよく；
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9、Ｒ10、Ｒ11、Ｒ12は、同一または異なり、Ｈ；１個〜２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル基（ここで、１個以上、好ましくは１個の−ＣＨ2−基は−Ｏ−、−ＣＯ−Ｏ−または−Ｏ−ＣＯ−によって置換されていてもよく、１個以上の水素原子はＦによって置換されていてもよい）；ヘテロ原子を含有してもよく、１個以上の基Ｒ6によって置換されていてもよいアリールまたはアリールオキシ基；Ｂr、Ｃl、Ｆ、ＣＮ、ＮＯ2、ＣＦ3であり、Ｒ1およびＲ2、Ｒ7およびＲ8、Ｒ9およびＲ10ならびにＲ11およびＲ12は、各々の場合に、一緒になって、環システムを形成してもよく；
　Ｒ3、Ｒ14、Ｒ15は、同一または異なり、Ｈ；または、１個〜２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル基（ここで、Ｎに直接結合しない１個以上のＣＨ2基は−Ｏ−、−ＣＯ−Ｏ−または−Ｏ−ＣＯ−によって置換されていてもよい）；ヘテロ原子を含有してもよく、１個以上の同一または異なる基Ｒ4によって置換されていてもよい、好ましくは２個〜２０個の炭素原子を有するアリール基であり；
　Ｒ4は、同一または異なり、Ｆ、Ｃl、Ｂr、ＣＮ、ＮＯ2、ＣＦ3；または１個〜２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル基（ここで、相互に直接結合していない１個以上のＣＨ2基は−Ｏ−、−ＣＯ−Ｏ−または−Ｏ−ＣＯ−によって置換されていてもよく、１個以上のＨ原子はＦによって置換されていてもよい）であり；
　ｍは、１、２、３または４であり；
　ｎ、ｐは、同一または異なり、０、１、２、３または４である。］
で表される構造単位を含む共役化合物であるが、
　ただし、以下の化合物：
（ａ）Ａｒ1、Ａｒ2、Ａｒ3およびＡｒ4がベンゼントリイルであり；Ｄ、Ｅ、Ｆ1、Ｇ、Ｕ1およびＶ1が単結合であり、ＸおよびＹ1がヘテロ原子を含有してもよくかつ置換されていてもよい環式または非環式共役炭化水素類である化合物、ならびに、
（ｂ）ポリ［２，７−（９，９'−スピロビフルオレニレン）−４，４'−ビフェニレン］
および
ポリ−２，７−（９，９'−スピロビフルオレン）イレン
を除く共役化合物。」（平成１０年１０月１５日付けで提出された補正書の写し（翻訳文）における請求の範囲第１項）
　
ｂ．「さて、驚くべきことに、複数のスピロ中心を含有するある種の共役ポリマー類がエレクトロルミネッセンス材料として特に適していることが見いだされた。
　したがって、本発明は、式（Ｉ）：
　［式中、記号および添字は、以下の意味を有する：
　Ｄ、Ｅ、Ｆ1、Ｇは、同一または異なり、−ＣＲ1Ｒ1−、−Ｏ−、−Ｓ−、−ＮＲ3−または化学結合であり；
　Ａｒ1、Ａｒ2は、同一または異なり、ベンゼントリイル、チオフェントリイル、フラントリイル、ピロールトリイル、ピリジントリイル、ピリミジントリイル、ピラジントリイルまたはピリダジントリイルであり、これら基の各々は、相互に独立に、１個〜３個、好ましくは、１個の同一または異なる基Ｒ4によって置換されていてもよく；
　Ａｒ3、Ａｒ4は、同一または異なり、Ａｒ1、Ａｒ2について定義した通りであるかまたはシクロヘキサントリイル、シクロペンタントリイル、シクロヘキセントリイルまたはシクロペンテントリイルであり、これら基の各々は、相互に独立に、１個〜３個の同一または異なる基Ｒ4によって置換されていてもよく；
　Ｕ1、Ｖ1は、同一または異なり、−ＣＲ5＝ＣＲ6−、−ＣＲ7Ｒ8−、−ＣＲ9Ｒ10−ＣＲ11Ｒ12−、−ＮＲ13−、−ＳiＲ14Ｒ15−、−Ｏ−、−Ｓ−、−ＳＯ−、−ＳＯ2−、−ＣＯ−または化学結合であり；
　Ａｒ5、Ａｒ6、Ｘ、Ｙ1は、ヘテロ原子、好ましくは、Ｏ、Ｎおよび／またはＳを含有してもよく、１個以上の基Ｒ4によって置換されていてもよい、２個〜１００個、好ましくは２個〜２０個の炭素原子を有する同一または異なる環式または非環式共役炭化水素であり、Ｘおよび／またはＹ1は、また、同一または異なるＨまたはＲ1であってもよく；
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9、Ｒ10、Ｒ11、Ｒ12は、同一または異なり、Ｈ；１個〜２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル基（ここで、１個以上、好ましくは１個の−ＣＨ2−基は、−Ｏ−、−ＣＯ−Ｏ−または−Ｏ−ＣＯ−によって置換されていてもよく、１個以上の水素原子はＦによって置換されていてもよい）；ヘテロ原子、好ましくは、Ｎ、Ｓおよび／またはＯを含有してもよくかつ１個以上の基Ｒ6によって置換されていてもよい、好ましくは２個〜２０個の炭素原子を有するアリールまたはアリールオキシ基、好ましくはフェニルまたはフェニルオキシ；Ｂr、Ｃl、Ｆ、ＣＮ、ＮＯ2、ＣＦ3であり、Ｒ1およびＲ2、Ｒ7およびＲ8、Ｒ9およびＲ10ならびにＲ11およびＲ12は、各々の場合に、一緒になって、環システムを形成してもよく；
　Ｒ3、Ｒ14、Ｒ15は、同一または異なり、Ｈ；または、好ましくは、１個〜２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル基（ここで、Ｎに直接結合しない１個以上のＣＨ2基は−Ｏ−、−ＣＯ−Ｏ−または−Ｏ−ＣＯ−によって置換されていてもよい）；ヘテロ原子、好ましくは、Ｎ、Ｓおよび／またはＯを含有してもよく、１個以上の同一または異なる基Ｒ4によって置換されていてもよい、好ましくは２個〜２０個の炭素原子を有するアリール基であり；
　Ｒ4は、同一または異なり、Ｆ、Ｃl、Ｂr、ＣＮ、ＮＯ2、ＣＦ3；または、１個〜２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル基（ここで、相互に直接結合しない１個以上のＣＨ2基は−Ｏ−、−ＣＯ−Ｏ−または−Ｏ−ＣＯ−によって置換されていてもよく、１個以上のＨ原子はＦによって置換されていてもよい）であり；
　ｍは、１、２、３または４、好ましくは、１であり；
　ｎ、ｐは、同一または異なり、０、１、２、３または４、好ましくは０または１である。］
で表される構造単位を含む共役ポリマーであるが、
　ただし、以下のポリマー：
（ａ）Ａｒ1、Ａｒ2、Ａｒ3およびＡｒ4がベンゼントリイルであり；Ｄ、Ｅ、Ｆ1、Ｇ、Ｕ1およびＶ1が単結合であり、ＸおよびＹ1が、ヘテロ原子を含有してもよくかつ置換されていてもよい環式または非環式共役炭化水素類であるポリマー、ならびに、
（ｂ）ポリ［２，７−（９，９'−スピロビフルオレニレン）−４，４'ビフェニレン］
および
ポリ−２，７−（９，９'−スピロビフルオレン）イレン
を除く共役ポリマーを提供する。」（明細書の翻訳文3頁1行〜5頁下から9行）
　
　出願当初翻訳文全体の記載、特に上記摘示事項ａ及びｂからみて、出願当初翻訳文において、式（Ｉ）で表される構造単位を含む共役化合物又は共役ポリマーから除くものとしている化合物又はポリマーの（ａ）については次のとおりのものであったことが明らかである。
「（ａ）Ａｒ1、Ａｒ2、Ａｒ3およびＡｒ4がベンゼントリイルであり；Ｄ、Ｅ、Ｆ1、Ｇ、Ｕ1およびＶ1が単結合であり、ＸおよびＹ1が、ヘテロ原子を含有してもよくかつ置換されていてもよい環式または非環式共役炭化水素類である化合物又はポリマー」
　ここで、この（ａ）に包含される化合物又はポリマーは、出願当初翻訳文における記載として意図的に除外されたものであるから、出願当初翻訳文に記載した事項の範囲内のものとすることはできない。
　
（４）そして、本件補正Ａにおける（ａ）に記載された事項は、出願当初翻訳文における（ａ）に記載された事項とは一致しておらず、次の点で変更されている。
（ア）出願当初翻訳文における式（Ｉ）で表される構造単位において、Ａｒ1、Ａｒ2、Ａｒ3、Ａｒ4、Ｄ、Ｅ、Ｆ1、Ｇ、Ｕ1及びＶ1で構成される構造は、Ａｒ1、Ａｒ2、Ａｒ3及びＡｒ4が「ベンゼントリイル」とされるのみで、その結合位置を特定していないことから、必ずしも「２，７−（９，９'−スピロフルオレニレン）」構造を表すものではなかったが、本件補正Ａでは「２，７−（９，９'−スピロフルオレニレン）」構造に特定されたこと
（イ）出願当初翻訳文における式（Ｉ）で表される構造単位において、Ｘ及びＹ1（本件補正ＡにおけるＤ及びＣに相当する。）の置換位置は特定されていなかったが、本件補正Ａでは置換位置は９，９'−スピロビフルオレンの２'位と７'位に特定されたこと
（ウ）出願当初翻訳文における式（Ｉ）で表される構造単位において、Ｘ及びＹ1（本件補正ＡにおけるＤ及びＣに相当する。）の定義が「ヘテロ原子を含有してもよくかつ置換されていてもよい環式または非環式共役炭化水素類」とされていたが、本件補正Ａでは「同一でも異なっていてもよく、各々炭素原子数１〜１５の同一又は異なるアリール及び／またはヘテロアリール及び／またはビニル基であり、これは……非置換または置換であってもよく」と変更された結果、炭素原子数が限定されるとともに、選択肢の１つの「非環式共役炭化水素類」が「ビニル基」に変更されたこと（なお、ビニル基自体は共役結合を持たないことから、非環式共役炭化水素類に該当しないことは明らかである。）
（エ）出願当初翻訳文における式（Ｉ）で表される構造単位において、Ａｒ5及びＡｒ6（本件補正ＡにおけるＡ及びＢに相当する。）の定義が「ヘテロ原子を含有してもよく、１個以上の基Ｒ4によって置換されていてもよい、２個〜１００個の炭素原子を有する同一または異なる環式または非環式共役炭化水素」とされていたが、本件補正Ａでは「同一でも異なっていてもよく、各々炭素原子数１〜１５の同一又は異なるアリーレン及び／またはヘテロアリーレン及び／またはビニレン基であり、これは……非置換または置換であってもよく」と変更された結果、炭素原子数が限定されるとともに、選択肢の１つの「非環式共役炭化水素」が「ビニレン基」に変更されたこと（なお、ビニレン基自体は共役結合を持たないことから、非環式共役炭化水素に該当しないことは明らかである。）
（オ）出願当初翻訳文における式（Ｉ）で表される構造単位において、ｎ及びｐ（本件補正Ａにおけるｍ及びｎに相当する。）が「０、１、２、３または４」から「０または１」に限定されたこと
　
（５）上記（ア）〜（オ）からみて、式（Ｉ）で表される構造単位を含む共役化合物又は共役ポリマーから除かれる化合物は、本件補正Ａにより、出願当初翻訳文に記載されていたものから限定されていることは明らかである。
　そして、本件補正Ａにより、除くこととされる化合物の範囲が限定された結果、出願当初翻訳文に記載した事項の範囲内の共役化合物又は共役ポリマーではないものが含まれることになることから、本件補正Ａが出願当初翻訳文に記載した事項の範囲内でされたものではないことは明らかである。
　
（６）請求人の主張
　請求人は、審判請求書の請求の理由において、次の主張をしている。
「本審判請求書の手続補正書と同日付で手続補正書を提出し、特許請求の範囲の請求項１を補正した。この補正は、引用文献２との重複部分を除く目的で行ったものである。
引用文献２の特許請求の範囲の請求項１の記載中「式
（式中、記号及び指数は以下の意味を有する：Ａ及びＢは、同一でも異なっていてもよく、各々炭素原子数１〜１５の同一又は異なるアリーレン及び／またはヘテロアリーレン及び／またはビニレン基であり、これはスピロビフルオレン骨格自体と同様に非置換または置換であってもよく；Ｃ及びＤは、同一でも異なっていてもよく、各々炭素原子数１〜１５の同一又は異なるアリール及び／またはヘテロアリール及び／またはビニル基であり、これはスピロビフルオレン骨格自体と同様に非置換または置換であってもよく；Ｓは同一でも異なっていてもよく、各々Ｈまたは置換基であり；ｍ及びｎは０または１である）の繰り返し単位を含む共役ポリマー」の記載があり、本審判請求書の手続補正書と同日付で提出した手続補正書により、引用文献２の記載と本願特許請球の範囲の請求項１の記載と重複する部分を除くことを目的とする。この補正は、「審査基準ＩＩＩ部第Ｉ節４．２（４）除くクレーム」にあるとおり、請求項１に係る発明が、先行技術と重なるために新規性（特許法第２９条第１項第３号）を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正に該当するものである。何ら新規事項を追加するものでもなく、特許請求の範囲を拡張するものでもない。」
　
　本願の出願の経緯によれば、平成１９年８月２７日付けで拒絶理由が通知されており、その拒絶の理由４として特願平７−２６５７９９号（以下、「先願」という。なお、拒絶理由通知書には「特願平０８−１８８６４１号」と記載されているが、明らかな誤記であり、その後の経緯からみて、出願人（請求人）も併記された特許番号に基づき正しい出願番号を理解しているものと認められる。）に基づく特許法第３９条第１項違反を指摘されており、当該先願は現在特許第３３９０５９１号として設定の登録がされており、その請求項１に係る発明は、
「式（Ｉ）：
（式中、記号及び指数は以下の意味を有する：
Ａ及びＢは、同一でも異なっていてもよく、各々炭素原子数１〜１５の同一又は異なるアリーレン及び/またはヘテロアリーレン及び/またはビニレン基であり、これはスピロビフルオレン骨格自体と同様に非置換または置換であってもよく；Ｃ及びＤは、同一でも異なっていてもよく、各々炭素原子数１〜１５の同一又は異なるアリール及び/またはヘテロアリール及び/またはビニル基であり、これはスピロビフルオレン骨格自体と同様に非置換または置換であってもよく；
Ｓは同一でも異なっていてもよく、各々Ｈまたは置換基であり；
ｍ及びｎは０または１である）
の繰り返し単位を含む共役ポリマー。」（以下、「先願発明」という。）
というものである。
　ところで、この拒絶理由が通知された時点での本願の請求項１に係る発明は「式（Ｉ）で表される構造単位を含む共役化合物」ではなく、「式（Ｉ）で表される構造単位を含む共役化合物から（ａ）及び（ｂ）を除くもの」であったから、上記先願発明を除く場合は、「式（Ｉ）で表される構造単位を含む共役化合物から（ａ）及び（ｂ）を除くもの」からさらに先願発明を除く必要があり、単に「式（Ｉ）で表される構造単位を含む共役化合物」から先願発明を除くことは認められない。
　なお、本願当初翻訳文には、（ａ）の化合物を「式（Ｉ）で表される構造単位を含む共役化合物」から除くこととした理由について、何ら記載されておらず、上記先願発明との関連性は明らかではない。そもそも、先願の願書に最初に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項１には、本願当初翻訳文における（ａ）のとおりの発明が記載されていたわけではなく、先願発明がそのまま記載されていたのである。。
　したがって、本願当初翻訳文で（ａ）に含まれる化合物は請求人が自らの判断で除くものとして記載し、それによって本願当初翻訳文に記載した事項の範囲から除外されることになったものであるから、この（ａ）の記載を、単に「除くクレーム」が認められるものであるとの理由のみで先願発明の共役ポリマー又は共役化合物に変更して、除外される範囲を減縮することは、許容できるものではない。
　
　また、請求人は平成２２年１２月１３日付け回答書において、「共役化合物のエレクトロルミネッセンス材料としての使用」と、用途発明に変更する旨の補正案を提示しているが、当該補正案における「共役化合物」は本件補正Ａにおける「共役化合物」と同じものであり、「式（Ｉ）で表される構造単位を含む共役化合物」から除くこととしていた（ａ）の化合物に変更はなく、また先願の請求項７には用途発明としての「請求項１に記載のポリマーを含むエレクトロルミネッセンス材料」の発明が存在していることから、上記判断について何ら変更すべき点は存在せず、当該補正案は採用し得るものではない。
　
３．むすび
　したがって、本件補正は、特許法第１８４条の１２第２項の規定により読み替えて適用する同法第１７条の２第３項の規定に違反しているものと認められるから、同法第１５９条第１項の規定により読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３．原査定について
１．本願に係る発明
　上記のとおり、平成２１年９月１８日提出の手続補正書による補正は却下されたので、本願の請求項１〜８に係る発明は、平成２０年３月４日付け手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１〜８に記載された事項により特定されるとおりのものとなる。
　
２．原査定における拒絶理由の概要
　原査定における拒絶の理由は、平成２０年８月１８日付け拒絶理由通知書に記載した理由、すなわち、平成２０年３月４日付けでした手続補正は特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない、というものである。
　
３．判断
（１）平成２０年３月４日付け手続補正書による補正（以下、「本件補正Ｂ」という。）は、平成１６年４月６日付け手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１について、以下のとおり補正するものである。
「式（Ｉ）：
　［式中、記号および添字は、以下の意味を有する：
　Ｄ、Ｅ、Ｆ1、Ｇは、同一または異なり、−ＣＲ1Ｒ1−、−Ｏ−、−Ｓ−、−ＮＲ3−または化学結合であり；
　Ａｒ1、Ａｒ2は、同一または異なり、ベンゼントリイル、チオフェントリイル、フラントリイル、ピロールトリイル、ピリジントリイル、ピリミジントリイル、ピラジントリイルまたはピリダジントリイルであり、これら基の各々は、相互に独立に、１個〜３個の同一または異なる基Ｒ4によって置換されていてもよく；
　Ａｒ3、Ａｒ4は、同一または異なり、Ａｒ1、Ａｒ2について定義した通りであるかまたはシクロヘキサントリイル、シクロペンタントリイル、シクロヘキセントリイルまたはシクロペンテントリイルであり、これら基の各々は、相互に独立に、１個〜３個の同一または異なる基Ｒ4によって置換されていてもよく；
　Ｕ1、Ｖ1は、同一または異なり、−ＣＲ5＝ＣＲ6−、−ＣＲ7Ｒ8−、−ＣＲ9Ｒ10−ＣＲ11Ｒ12−、−ＮＲ13−、−ＳiＲ14Ｒ15−、−Ｏ−、−Ｓ−、−ＳＯ−、−ＳＯ2−、−ＣＯ−または化学結合であり；
　Ａｒ5、Ａｒ6、Ｘ、Ｙ1は、ヘテロ原子を含有してもよく、１個以上の基Ｒ4によって置換されていてもよい、２個〜１００個の炭素原子を有する同一または異なる環式または非環式共役炭化水素であり、Ｘおよび／またはＹ1は、また、同一または異なるＨまたはＲ1であってもよく；
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9、Ｒ10、Ｒ11、Ｒ12は、同一または異なり、Ｈ；１個〜２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル基（ここで、１個以上、好ましくは１個の−ＣＨ2−基は−Ｏ−、−ＣＯ−Ｏ−または−Ｏ−ＣＯ−によって置換されていてもよく、１個以上の水素原子はＦによって置換されていてもよい）；ヘテロ原子を含有してもよく、１個以上の基Ｒ6によって置換されていてもよいアリールまたはアリールオキシ基；Ｂr、Ｃl、Ｆ、ＣＮ、ＮＯ2、ＣＦ3であり、Ｒ1およびＲ2、Ｒ7およびＲ8、Ｒ9およびＲ10ならびにＲ11およびＲ12は、各々の場合に、一緒になって、環システムを形成してもよく；
　Ｒ3、Ｒ14、Ｒ15は、同一または異なり、Ｈ；または、１個〜２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル基（ここで、Ｎに直接結合しない１個以上のＣＨ2基は−Ｏ−、−ＣＯ−Ｏ−または−Ｏ−ＣＯ−によって置換されていてもよい）；ヘテロ原子を含有してもよく、１個以上の同一または異なる基Ｒ4によって置換されていてもよい、好ましくは２個〜２０個の炭素原子を有するアリール基であり；
　Ｒ4は、同一または異なり、Ｆ、Ｃl、Ｂr、ＣＮ、ＮＯ2、ＣＦ3；または１個〜２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル基（ここで、相互に直接結合していない１個以上のＣＨ2基は−Ｏ−、−ＣＯ−Ｏ−または−Ｏ−ＣＯ−によって置換されていてもよく、１個以上のＨ原子はＦによって置換されていてもよい）であり；
　ｍは、１、２、３または４であり；
　ｎ、ｐは、同一または異なり、０、１、２、３または４である。］
で表される構造単位を含む共役化合物であるが、
　ただし、以下の化合物：
（ａ）Ａｒ1、Ａｒ2、Ａｒ3およびＡｒ4がベンゼントリイルであり；Ｄ、Ｅ、Ｆ1、Ｇ、Ｕ1およびＶ1が単結合であり、ＸおよびＹ1が、同一または異なり、各々Ｈ、１個〜２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル基、アルコキシ基、またはエステル基、アリールおよび／またはアルコキシ基、ここで、芳香族はＣ1〜Ｃ22−アルキル、Ｃ1〜Ｃ22−アルコキシ、Ｂr、Ｃl、Ｆ、ＣＮおよび／またはＮＯ2、Ｂr、Ｃl、Ｆ、ＣＮ、ＮＯ2、ＣＦ3により置換されてもよく、ならびに、
（ｂ）ポリ［２，７−（９，９'−スピロビフルオレニレン）−４，４'−ビフェニレン］
および
ポリ−２，７−（９，９'−スピロビフルオレン）イレン
を除く共役化合物。」
　
（２）特許法第１７条の２第３項に規定する要件についての検討
（２−１）本件補正Ｂの内容は、特許請求の範囲の請求項１において、式（Ｉ）で表される構造単位を含む共役化合物から除くものとしている化合物（ａ）について、以下のとおりとするものである。（その他の事項については、本件補正Ｂにより変更されていない。）
「Ａｒ1、Ａｒ2、Ａｒ3およびＡｒ4がベンゼントリイルであり；Ｄ、Ｅ、Ｆ1、Ｇ、Ｕ1およびＶ1が単結合であり、ＸおよびＹ1が、同一または異なり、各々Ｈ、１個〜２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル基、アルコキシ基、またはエステル基、アリールおよび／またはアルコキシ基、ここで、芳香族はＣ1〜Ｃ22−アルキル、Ｃ1〜Ｃ22−アルコキシ、Ｂr、Ｃl、Ｆ、ＣＮおよび／またはＮＯ2、Ｂr、Ｃl、Ｆ、ＣＮ、ＮＯ2、ＣＦ3により置換されてもよく、」
　
（２−２）ところで、本願において特許法第１７条の２第３項の規定により補正ができる範囲は、上記したとおり、出願当初翻訳文に記載した事項の範囲内である。
　ところで、出願当初翻訳文には、第２．２．（３）に摘示したとおりの事項が記載されている。
　そして、上記したとおり、出願当初翻訳文全体の記載、特に上記摘示事項ａ及びｂからみて、出願当初翻訳文において、式（Ｉ）で表される構造単位を含む共役化合物又は共役ポリマーから除くものとしている化合物又はポリマーの（ａ）については次のとおりのものであったことが明らかである。
「（ａ）Ａｒ1、Ａｒ2、Ａｒ3およびＡｒ4がベンゼントリイルであり；Ｄ、Ｅ、Ｆ1、Ｇ、Ｕ1およびＶ1が単結合であり、ＸおよびＹ1が、ヘテロ原子を含有してもよくかつ置換されていてもよい環式または非環式共役炭化水素類である化合物又はポリマー」
　ここで、この（ａ）に包含される化合物又はポリマーは、出願当初翻訳文における記載として意図的に除外されたものであるから、出願当初翻訳文に記載した事項の範囲内のものとすることはできない。
　
（２−３）ここで、本件補正Ｂにおける（ａ）に記載された事項は、出願当初翻訳文における（ａ）に記載された事項とは一致しておらず、次の点で変更されている。
◎出願当初翻訳文における式（Ｉ）で表される構造単位において、Ｘ及びＹ1の定義が、「ヘテロ原子を含有してもよくかつ置換されていてもよい環式または非環式共役炭化水素類」とされていたが、本件補正Ｂでは「同一または異なり、各々Ｈ、１個〜２２個の炭素原子を有する直鎖または分岐アルキル基、アルコキシ基、またはエステル基、アリールおよび／またはアルコキシ基」と変更されたこと
　なお、「ここで、芳香族はＣ1〜Ｃ22−アルキル、Ｃ1〜Ｃ22−アルコキシ、Ｂr、Ｃl、Ｆ、ＣＮおよび／またはＮＯ2、Ｂr、Ｃl、Ｆ、ＣＮ、ＮＯ2、ＣＦ3により置換されてもよく」とあわせて特定されている点は、「芳香族」がどの部分を指しているのか不明であることから、その意味を理解することができない。
　
（２−４）そうすると、式（Ｉ）で表される構造単位を含む共役化合物又は共役ポリマーから除かれる化合物は、本件補正Ｂにより、出願当初翻訳文に記載されていたものとは異なるものとなったことが明らかである。
　そして、本件補正Ｂにより、除くこととされる化合物の範囲が異なるものとなった結果、出願当初翻訳文に記載した事項の範囲内の共役化合物又は共役ポリマーではないもの（すなわち、除外することとなっていた化合物又はポリマー）が含まれることになることから、本件補正Ｂが出願当初翻訳文に記載した事項の範囲内でされたものではないことは明らかである。
　
（３）請求人の主張について
　請求人は、平成２０年３月４日付け意見書にて、「この補正の根拠は、本願明細書全体に基づく」と主張しているが、具体的に出願当初翻訳文のどこに記載された事項に基づくのか理解できず、当該主張は受け入れられない。
　
（４）まとめ
　そうすると、本件補正Ｂは、特許法第１８４条の１２第２項の規定により読み替えて適用する同法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていないものであるから、同法第４９条第１号に該当し、本願は拒絶をすべきものである。
　
４．むすび
　上記のとおりであるから、原査定の拒絶の理由は妥当なものと認められ、本願はこの理由により拒絶すべきものである。
　したがって、上記結論のとおり審決する。