【事件の表示】
　特願２００７−９１６５１「プロピレン系共重合体」拒絶査定不服審判事件〔平成１９年７月２６日出願公開、特開２００７−１８６７１４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯 
　本願は、平成６年１０月６日（特許法第４１条第１項の規定による優先権主張　平成５年１０月６日）の特許出願（特願平６−２４３１８２号）の一部を平成１４年１０月１６日に特許法第４４条第１項の規定により新たな特許出願（特願２００２−３０２２２６号）とし、さらにその一部を平成１９年３月３０日に同規定により新たな特許出願としたものであって、平成２０年３月１０日付けで拒絶理由が通知され、同年５月１９日に意見書及び手続補正書が提出され、平成２１年１月７日付けで拒絶をすべき旨の査定がされ、それに対して、同年２月１２日に拒絶査定不服審判が請求され、同年３月１２日に手続補正書（補正対象書類名：特許請求の範囲）及び手続補正書（補正対象書類名：審判請求書）が提出され、その後、同年９月９日付けで前置審査の結果が報告され、当審で平成２２年７月２０日付けで審尋がなされ、同年９月２２日に回答書が提出されたものである。
　
第２．平成２１年３月１２日提出の手続補正書による補正の却下の決定
　
［結論］
平成２１年３月１２日提出の手続補正書による補正を却下する。
　
［理由］
１．補正の内容
　平成２１年３月１２日に提出された手続補正書による補正（以下、「本件補正」という。）は、特許請求の範囲について、補正前の 
 「【請求項１】
（ａ）プロピレン単位を９５〜９９.５モル％（但し、プロピレン単位を９５モル％の場合を除く。）、エチレン単位を０.５〜５モル％（但し、エチレン単位を５モル％の場合を除く。）含んでなり、
（ｂ）頭−尾結合からなるプロピレン単位連鎖部の、13Ｃ-ＮＭＲで測定したスペクトルから下記式により求められるトリアドタクティシティーが９６.０％以上であり、
【数１】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 PPP(mm)
トリアドタクティシティー（％）＝―――――――――――――――×100
　　　　　　　　　　　　　　　　　PPP(mm)＋PPP(mr)＋PPP(rr)
式中、PPP(mm)、PPP(mr)、PPP(rr)は、それぞれ
　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 ｜　　　　　　 ｜
PPP(mm)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 ｜
PPP(mr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　ＣＨ3　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 　　　　　　　 ｜
PPP(rr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
で表される頭−尾で結合しているプロピレン単位３連鎖中の第２単位目のメチル基に由来するピーク強度を示す。
（ｃ）13Ｃ-ＮＭＲで測定した、全プロピレン挿入中のプロピレンモノマーの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.５以上、かつ、プロピレンモノマーの1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.０５％以下であり、
（ｄ）１３５℃、デカリン中で測定した極限粘度が０.１〜１２ｄｌ／ｇの範囲にあることを特徴とするプロピレン系共重合体。」
を、
 「【請求項１】
（ａ）プロピレン単位を９５〜９９.５モル％（但し、プロピレン単位を９５モル％の場合を除く。）、エチレン単位を０.５〜５モル％（但し、エチレン単位を５モル％の場合を除く。）含んでなり、
（ｂ）頭−尾結合からなるプロピレン単位連鎖部の、13Ｃ-ＮＭＲで測定したスペクトルから下記式により求められるトリアドタクティシティーが９６.９％以上であり、
【数１】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 PPP(mm)
トリアドタクティシティー（％）＝―――――――――――――――×100
　　　　　　　　　　　　　　　　　PPP(mm)＋PPP(mr)＋PPP(rr)
式中、PPP(mm)、PPP(mr)、PPP(rr)は、それぞれ
　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 ｜　　　　　　 ｜
PPP(mm)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 ｜
PPP(mr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　ＣＨ3　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 　　　　　　　 ｜
PPP(rr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
で表される頭−尾で結合しているプロピレン単位３連鎖中の第２単位目のメチル基に由来するピーク強度を示す。
（ｃ）13Ｃ-ＮＭＲで測定した、全プロピレン挿入中のプロピレンモノマーの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.５％以上、かつ、プロピレンモノマーの1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.０５％以下であり、
（ｄ）１３５℃、デカリン中で測定した極限粘度が０.１〜１２ｄｌ／ｇの範囲にあることを特徴とするプロピレン系共重合体（但し、前記プロピレン系共重合体が、
（ａ）プロピレン単位を９５〜９９.５モル％（但し、プロピレン単位を９５モル％の場合を除く。）、エチレン単位を０.５〜５モル％（但し、エチレン単位を５モル％の場合を除く。）含んでなり、
（ｂ）頭−尾結合からなるプロピレン単位連鎖部の、13Ｃ-ＮＭＲで測定した下記式で示されるトリアドタクティシティーが９６〜９７.３％であり、
【数５】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 PPP(mm)
トリアドタクティシティー（％）＝―――――――――――――――×100
　　　　　　　　　　　　　　　　　PPP(mm)＋PPP(mr)＋PPP(rr)
式中、PPP(mm)、PPP(mr)、PPP(rr)は、それぞれ
　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 ｜　　　　　　 ｜
PPP(mm)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 ｜
PPP(mr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　ＣＨ3　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 　　　　　　　 ｜
PPP(rr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
で表される頭−尾で結合しているプロピレン単位３連鎖を示す。
（ｃ）13Ｃ-ＮＭＲで測定した、全プロピレン挿入中のプロピレンモノマーの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.５〜１.５％（但し、０.５％の場合を除く。）、かつ、プロピレンモノマーの1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.０５％以下であり、
（ｄ）１３５℃、デカリン中で測定した極限粘度が０.１〜１２ｄｌ／ｇの範囲にあるプロピレン系共重合体である場合を除く。）。」
と補正することを含むものである。 
　
　したがって、本件補正は、特許請求の範囲の請求項１について、
（１）（ｂ）のトリアドタクシティーについて、補正前の「９６.０％以上」を「９６.９％以上」とする、
（２）（ｃ）の全プロピレン挿入中のプロピレンモノマーの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合について、補正前の「０.５以上」を「０.５％以上」とする、及び、
（３）プロピレン系共重合体について、「（ａ）プロピレン単位を９５〜９９.５モル％（但し、プロピレン単位を９５モル％の場合を除く。）、エチレン単位を０.５〜５モル％（但し、エチレン単位を５モル％の場合を除く。）含んでなり、
（ｂ）頭−尾結合からなるプロピレン単位連鎖部の、13Ｃ-ＮＭＲで測定した下記式で示されるトリアドタクティシティーが９６〜９７.３％であり、
【数５】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 PPP(mm)
トリアドタクティシティー（％）＝―――――――――――――――×100
　　　　　　　　　　　　　　　PPP(mm)＋PPP(mr)＋PPP(rr)
式中、PPP(mm)、PPP(mr)、PPP(rr)は、それぞれ
　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 ｜　　　　　　 ｜
PPP(mm)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 ｜
PPP(mr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　ＣＨ3　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 　　　　　　　 ｜
PPP(rr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
で表される頭−尾で結合しているプロピレン単位３連鎖を示す。
（ｃ）13Ｃ-ＮＭＲで測定した、全プロピレン挿入中のプロピレンモノマーの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.５〜１.５％（但し、０.５％の場合を除く。）、かつ、プロピレンモノマーの1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.０５％以下であり、
（ｄ）１３５℃、デカリン中で測定した極限粘度が０.１〜１２ｄｌ／ｇの範囲にあるプロピレン系共重合体である場合」を除外する
との補正事項（１）〜（３）を含むものである。
　
２．補正の目的について
　ここで、補正事項（１）及び（３）は、特許請求の範囲を減縮するものであって、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第５５号）附則第６条によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、単に「特許法」という。）第１７条の２第３項第２号に掲げる事項を目的とするものと認められる。
　また、補正事項（２）は、誤記を訂正するものであって、同項第３号に掲げる事項を目的とするものと認められる。
　そうすると本件補正は、同条第３項に規定する要件を満たすものである。
　
３．独立特許要件について 
　前記したとおり、本件補正は特許法第１７条の２第３項第２号に掲げる事項を目的とする補正を含むものであるから、同条第４項の規定に従い、本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項１に記載されている事項により構成される発明（以下、「補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かについて以下検討する。
　
（１）補正発明 
 　補正発明は、本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により構成される次のとおりのものと認める。 
「（ａ）プロピレン単位を９５〜９９.５モル％（但し、プロピレン単位を９５モル％の場合を除く。）、エチレン単位を０.５〜５モル％（但し、エチレン単位を５モル％の場合を除く。）含んでなり、
（ｂ）頭−尾結合からなるプロピレン単位連鎖部の、13Ｃ-ＮＭＲで測定したスペクトルから下記式により求められるトリアドタクティシティーが９６.９％以上であり、
【数１】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 PPP(mm)
トリアドタクティシティー（％）＝―――――――――――――――×100
　　　　　　　　　　　　　　　　　PPP(mm)＋PPP(mr)＋PPP(rr)
式中、PPP(mm)、PPP(mr)、PPP(rr)は、それぞれ
　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 ｜　　　　　　 ｜
PPP(mm)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 ｜
PPP(mr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　ＣＨ3　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 　　　　　　　 ｜
PPP(rr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
で表される頭−尾で結合しているプロピレン単位３連鎖中の第２単位目のメチル基に由来するピーク強度を示す。
（ｃ）13Ｃ-ＮＭＲで測定した、全プロピレン挿入中のプロピレンモノマーの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.５％以上、かつ、プロピレンモノマーの1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.０５％以下であり、
（ｄ）１３５℃、デカリン中で測定した極限粘度が０.１〜１２ｄｌ／ｇの範囲にあることを特徴とするプロピレン系共重合体（但し、前記プロピレン系共重合体が、
（ａ）プロピレン単位を９５〜９９.５モル％（但し、プロピレン単位を９５モル％の場合を除く。）、エチレン単位を０.５〜５モル％（但し、エチレン単位を５モル％の場合を除く。）含んでなり、
（ｂ）頭−尾結合からなるプロピレン単位連鎖部の、13Ｃ-ＮＭＲで測定した下記式で示されるトリアドタクティシティーが９６〜９７.３％であり、
【数５】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 PPP(mm)
トリアドタクティシティー（％）＝―――――――――――――――×100
　　　　　　　　　　　　　　　　PPP(mm)＋PPP(mr)＋PPP(rr)
式中、PPP(mm)、PPP(mr)、PPP(rr)は、それぞれ
　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 ｜　　　　　　 ｜
PPP(mm)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 ｜
PPP(mr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　ＣＨ3　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 　　　　　　　 ｜
PPP(rr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
で表される頭−尾で結合しているプロピレン単位３連鎖を示す。
（ｃ）13Ｃ-ＮＭＲで測定した、全プロピレン挿入中のプロピレンモノマーの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.５〜１.５％（但し、０.５％の場合を除く。）、かつ、プロピレンモノマーの1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.０５％以下であり、
（ｄ）１３５℃、デカリン中で測定した極限粘度が０.１〜１２ｄｌ／ｇの範囲にあるプロピレン系共重合体である場合を除く。）。」
　
（２）明細書の発明の詳細な説明の記載事項
　本件補正により補正された明細書（以下、「補正明細書」という。）の発明の詳細な説明には、以下の事項が記載されている。
「本発明のプロピレン系共重合体は、たとえば、
（Ａ）後述するような遷移金属化合物と、
（Ｂ）
(B-1)有機アルミニウムオキシ化合物、および
(B-2)前記遷移金属化合物（Ａ）と反応してイオン対を形成する化合物からなる群より選ばれる少なくとも１種の化合物と、
所望により
（Ｃ）有機アルミニウム化合物
からなるオレフィン重合用触媒の存在下にエチレンとプロピレンとを共重合することにより得ることができる。」（段落0026）
「本発明のプロピレン系共重合体は、上記のオレフィン重合用触媒の存在下にプロピレンとエチレンとの共重合を行うことによって製造することができる。共重合は懸濁重合、溶液重合などの液相重合法あるいは気相重合法いずれにおいても実施できる。
  液相重合法では上述した触媒調製の際に用いた不活性炭化水素溶媒と同じものを用いることができ、プロピレンおよび／またはエチレンを溶媒として用いることもできる。
  プロピレンとエチレンとの共重合温度は、懸濁重合法を実施する際には、通常−５０〜１００℃、好ましくは０〜９０℃の範囲であることが望ましく、溶液重合法を実施する際には、通常０〜２５０℃、好ましくは２０〜２００℃の範囲であることが望ましい。また、気相重合法を実施する際には、共重合温度は通常０〜１２０℃、好ましくは２０〜１００℃の範囲であることが望ましい。共重合圧力は、通常、常圧〜１００ｋｇ／ｃｍ2、好ましくは常圧〜５０ｋｇ／ｃｍ2の条件下であり、共重合反応は、回分式、半連続式、連続式のいずれの方法においても行うことができる。さらに共重合を反応条件の異なる２段以上に分けて行うことも可能である。」（段落0073〜0074）
「充分に窒素置換した２リットルのオートクレーブに、ヘキサンを７５０ｍl仕込み、プロピレン／エチレン混合ガス（エチレン：２.９モル％）雰囲気下におき、２５℃で２０分間攪拌した。反応系にトリイソブチルアルミニウム０.２５ミリモル、メチルアルミノキサン０.５ミリモル、rac-ジフェニルシリルビス｛1-（2,7-ジメチル-4-イソプロピルインデニル）｝ジルコニウムジクロリドをＺｒ原子に換算して０.００１５ミリモル加え、５０℃に昇温し全圧を２ｋｇ／ｃｍ2-Gに保ちながら１時間重合を行った。重合後、脱気して大量のメタノール中でポリマーを回収し、８０℃で１０時間減圧乾燥した。
  得られたポリマーは２６.９ｇであり、重合活性は１７.９ｋｇポリマー／ミリモルＺｒ、極限粘度［η］＝２.２ｄｌ／ｇ、エチレン含量＝３.０モル％、頭−尾結合からなるプロピレン単位連鎖部のトリアドタクティシティー＝９７.３％、プロピレンモノマーの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合は０.９％、プロピレンモノマーの1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合は０.０４％であった。また、得られたポリマーから成形されたフィルムのヒートシール開始温度は１１８℃であり、熱処理後のヒートシール開始温度は１２０℃であった。」（段落0079〜0080の実施例１）
「充分に窒素置換した２リットルのオートクレーブに、ヘキサンを９００ｍl仕込み、トリイソブチルアルミニウムを１ミリモル加え、７０℃に昇温した後、エチレンをフィードして１.５ｋｇ／ｃｍ2に加圧し、プロピレンをフィードして全圧を８ｋｇ／ｃｍ2-Gにし、メチルアルミノキサン０.３ミリモル、rac-ジメチルシリルビス｛1-（2,7-ジメチル-4-イソプロピルインデニル）｝ジルコニウムジクロリドをＺｒ原子に換算して０.００１ミリモル加え、プロピレンを連続的にフィードして全圧を８ｋｇ／ｃｍ2-Gに保ちながら２０分間重合を行った。重合後、脱気して大量のメタノール中でポリマーを回収し、１１０℃で１０時間減圧乾燥した。
  得られたポリマーは２１.２ｇであり、重合活性は２１ｋｇポリマー／ミリモルＺｒ、極限粘度［η］＝１.５ｄｌ／ｇ、エチレン含量＝４.７モル％、頭−尾結合からなるプロピレン連鎖部のトリアドタクティシティー＝９６.９％、プロピレンモノマーの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合は１.１％、プロピレンモノマーの1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合は０.０４％以下であった。また、得られたポリマーから成形されたフィルムのヒートシール開始温度は１０７℃であり、熱処理後のヒートシール開始温度は１１１℃であった。」（段落0081〜0082の実施例２）
　
（３）判断
　補正発明は、上記したとおり、プロピレン系共重合体について、
（ａ）プロピレン単位を９５〜９９.５モル％（但し、プロピレン単位を９５モル％の場合を除く。）、エチレン単位を０.５〜５モル％（但し、エチレン単位を５モル％の場合を除く。）含んでなり、
（ｂ）頭−尾結合からなるプロピレン単位連鎖部の、13Ｃ-ＮＭＲで測定したスペクトルから下記式（省略）により求められるトリアドタクティシティーが９６.９％以上であり、
（ｃ）13Ｃ-ＮＭＲで測定した、全プロピレン挿入中のプロピレンモノマーの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.５％以上、かつ、プロピレンモノマーの1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.０５％以下であり、
（ｄ）１３５℃、デカリン中で測定した極限粘度が０.１〜１２ｄｌ／ｇの範囲にある
との要件を発明の構成に欠くことができない事項とするとともに、ただし書において、
（ａ）プロピレン単位を９５〜９９.５モル％（但し、プロピレン単位を９５モル％の場合を除く。）、エチレン単位を０.５〜５モル％（但し、エチレン単位を５モル％の場合を除く。）含んでなり、
（ｂ）頭−尾結合からなるプロピレン単位連鎖部の、13Ｃ-ＮＭＲで測定したスペクトルから下記式（省略）により求められるトリアドタクティシティーが９６〜９７.３％であり、
（ｃ）13Ｃ-ＮＭＲで測定した、全プロピレン挿入中のプロピレンモノマーの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.５〜１.５％（但し、）０.５％の場合を除く。）、かつ、プロピレンモノマーの1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.０５％以下であり、
（ｄ）１３５℃、デカリン中で測定した極限粘度が０.１〜１２ｄｌ／ｇの範囲にあるプロピレン系共重合体を除外するものである。
　ところで、補正明細書に具体的に開示されたプロピレン系共重合体は、実施例１及び２に記載されたもののみであり、これらは以下の特徴を有するものである。
○実施例１：
（ａ）エチレン単位３.０モル％、したがって、プロピレン単位９７.０モル％
（ｂ）トリアドタクティシティー：９７.３％
（ｃ）全プロピレン中のプロピレンモノマーの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合０.９％、プロピレンモノマーの1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合０.０４％
（ｄ）極限粘度［η］２.２ｄｌ／ｇ
○実施例２：
（ａ）エチレン単位４.７モル％、したがって、プロピレン単位９５.３モル％
（ｂ）トリアドタクティシティー：９６.９％
（ｃ）全プロピレン中のプロピレンモノマーの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合１.１％、プロピレンモノマーの1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合０.０４％以下
（ｄ）極限粘度［η］１.５ｄｌ／ｇ
　そうすると、補正明細書に記載される実施例１及び２のプロピレン系共重合体は、補正発明において、除外することとしているプロピレン系共重合体に該当することは明らかである。
　そして、補正明細書では、オレフィン重合用触媒における（Ａ）の遷移金属化合物については段落0027〜0040に、（Ｂ）の(B-1)有機アルミニウムオキシ化合物については段落0040〜0045に、(B-2)前記遷移金属化合物（Ａ）と反応してイオン対を形成する化合物からなる群より選ばれる少なくとも１種の化合物については段落0046〜0050に、さらに（Ｃ）の有機アルミニウム化合物については段落0050〜0054にそれぞれ記載されているものの、これらの触媒成分と得られるプロピレン系共重合体のトリアドタクシティー、2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合及び1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合との関係については、何ら記載されていない。
　また、重合温度及び重合圧力についても、本願明細書の段落0073〜0074に記載されているものの、重合温度及び重合圧力と、得られるプロピレン系共重合体のトリアドタクシティー、2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合及び1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合との関係については何ら記載されていない。
　そうすると、発明の詳細な説明における触媒の種類、重合温度及び重合圧力に関する記載からは、これらの条件をどのように変化させることにより、プロピレン系共重合体のトリアドタクシティー、2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合及び1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合がどのように変化するのかが明らかでないから、例えば、2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合及び1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合を補正発明の範囲内に維持しつつ、トリアドタクシティーが９９.４％以上のプロピレン系共重合体を製造することは明らかとはいえず、補正発明は、発明の詳細な説明に記載されていないものを含むものといわざるを得ない。
　なお、請求人は、審判請求書及び回答書にて、公知文献の参考資料３、４に「重合温度を下げると、トリアドタクシティーが大きくなる」こと、参考資料６に「重合温度を下げると、２，１−挿入の割合及び１，３−挿入の割合が小さくなること」が記載されているとの主張（以下、「主張１」という。）、及び、実験報告書（２）（参考資料２）の重合実験１及び重合実験２、さらに実験報告書（３）（参考資料５）の重合実験の内容は、これらが詳細な説明に記載された重合条件の範囲のものであり、本願明細書の記載範囲の追認であると主張（以下、「主張２」という。）しているので、それらについても検討する。
○主張１について：
　たとえ、「重合温度を下げると、トリアドタクシティーが大きくなる」ことや「重合温度を下げると、２，１−挿入の割合及び１，３−挿入の割合が小さくなること」がよく知られた一般的な事項であったとしても、それぞれの部分的な一般的な記載にとどまるものであり、補正発明における、２，１−挿入に基づく位置不規則単位の割合及び１，３−挿入に基づく位置不規則単位の割合を補正発明の範囲内に維持しつつ、トリアドタクシティーが９９．４％以上のプロピレン系共重合体を製造することについては、依然として明りょうなものとはいえない。
○主張２について：
　実験報告書（２）及び（３）の内容は、出願当初の明細書に記載されたものでなく、そこから自明な事項とはいえないものであるとともに、それらを参酌したとしても、得られたプロピレン系共重合体のトリアドタクシティーは、それぞれ９８．２％、９７．６％及び９９．１％であり、トリアドタクシティーが９９．４％以上のプロピレン系共重合体の製造については依然として不明であるとともに、さらに、トリアドタクシティーが最も高い９９．１％の場合、２，１−挿入の割合が０．５％（重合温度０℃、重合圧力が常圧）とあり、重合温度、重合圧力を変化させて、トリアドタクシティーを９９．４％以上にしようとしても、２，１−挿入の割合が下限値である０．５％を下回る蓋然性が高く、補正発明における、２,１−挿入に基づく位置不規則単位の割合及び１,３−挿入に基づく位置不規則単位の割合を補正発明の範囲内に維持しつつ、トリアドタクシティーが９９．４％以上のプロピレン系共重合体を製造することは不可能といわざるを得ない。
　したがって、トリアドタクシティー、2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合及び1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合のいずれもが補正発明の規定を満たすプロピレン系共重合体については、発明の詳細な説明には記載されておらず、また、発明の詳細な説明の記載内容と出願時の技術常識を参照してもそれらを製造することは自明なものとすることはできないものであるから、補正発明は発明の詳細な説明に記載したものとすることはできない。
　
　さらに、請求人は回答書において以下の主張を行っている。
「本願明細書には、（ａ）エチレン単位を特定量含み、（ｂ）トリアドタクティシティーが９６.９％以上であり、（ｃ）２，１−挿入の割合が０.５％以上、１，３−挿入の割合が０.０５％以下であり、（ｄ）極限粘度が０.１〜１２ｄｌ／ｇの範囲にあるプロピレン系共重合体、すなわち補正前の範囲にあるプロピレン系共重合体は、ヒートシール性などに優れていることが記載されています（本願明細書［０００２］、［０００４］、［０００７］〜［０００９］、［００２１］、［００２５］）。このため、実施例１、２は補正により除かれた範囲に含まれますが、補正後の範囲にあるプロピレン系共重合体が、ヒートシール性などに優れていることは本願明細書から明らかです。」
　しかし、本願明細書の発明の詳細な説明においてヒートシール性などに優れていることが具体的に記載されているのは、結局のところ実施例１及び２のみであり、この実施例１及び２に係るプロピレン系共重合体は本件補正により特許請求の範囲から除外されたのであるから、この除外されたプロピレン系共重合体以外のものについて発明の詳細な説明においてヒートシール性などが優れていることが裏付けされているということはできない。
　
（３）まとめ
　そうすると、補正発明は、発明の詳細な説明に記載したものでないから、特許法第３６条第５項第１号及び第６項に規定する要件を満たしていないものであり、したがって、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
４．むすび
　以上のとおりであるから、本件補正は、特許法第１７条の２第４項で準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであるから、同法第１５９条第１項で読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３．原査定について
１．本願発明
　上記のとおり、平成２１年３月１２日に提出された手続補正書による補正は却下されたので、本願の請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、平成２０年５月１９日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により構成される以下のとおりのものである。
　なお、（ｄ）要件に係る2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合は「０.５以上」と記載されているが、「０.５％以上」の誤記であることは明らかであるので、「０.５％以上」と認定する。
「（ａ）プロピレン単位を９５〜９９.５モル％（但し、プロピレン単位を９５モル％の場合を除く。）、エチレン単位を０.５〜５モル％（但し、エチレン単位を５モル％の場合を除く。）含んでなり、
（ｂ）頭−尾結合からなるプロピレン単位連鎖部の、13Ｃ-ＮＭＲで測定したスペクトルから下記式により求められるトリアドタクティシティーが９６.０％以上であり、
【数１】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 PPP(mm)
トリアドタクティシティー（％）＝―――――――――――――――×100
　　　　　　　　　　　　　　　　　PPP(mm)＋PPP(mr)＋PPP(rr)
式中、PPP(mm)、PPP(mr)、PPP(rr)は、それぞれ
　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 ｜　　　　　　 ｜
PPP(mm)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 ｜
PPP(mr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　ＣＨ3　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　｜　　　　　　 　　　　　　　 ｜
PPP(rr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
で表される頭−尾で結合しているプロピレン単位３連鎖中の第２単位目のメチル基に由来するピーク強度を示す。
（ｃ）13Ｃ-ＮＭＲで測定した、全プロピレン挿入中のプロピレンモノマーの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.５％以上、かつ、プロピレンモノマーの1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.０５％以下であり、
（ｄ）１３５℃、デカリン中で測定した極限粘度が０.１〜１２ｄｌ／ｇの範囲にあることを特徴とするプロピレン系共重合体。」
　
２．原査定における拒絶理由の概要
　これに対して、原査定における拒絶理由は、平成２０年３月１０日付け拒絶理由通知書に記載された理由１（２）、２（２）、３（１）及び６であるが、このうち理由６は、特許法第３９条第２項の規定により特許を受けることができないというものであり、特許出願４として特願平６−２４３１８２号（特許第３７９５０９０号公報）を提示している。
　そして、平成２１年１月７日付け拒絶査定には次の点が付記されている。
「（理由６について）
　出願人は、意見書において、本願発明と特許出願４に係る発明とは、要件（ｂ）と要件（ｃ）が異なっており、両者は上位概念と下位概念の関係にあるから、同一でない旨主張する。
　しかし、両者の要件（ｂ）はトリアドタクティシティーが「９６．０％以上」と「９６〜９７．３％」であり、９６〜９７．３％の範囲で明らかに重複しており、上位下位の関係には該当しない。
　また、両者の要件（ｃ）は、２，１−挿入に基づく位置不規則単位の割合が「０．５以上」（「０．５％以上」の誤記と認められる。）と「０．５〜１．５％」であり、０．５〜１．５％の範囲で明らかに重複しており、上位下位の関係には該当しない。
　よって、本願請求項１に係る発明は、特許出願４の請求項１に係る発明と同一である。」
　
３．判断
　そこで、本願発明が特許出願４（特願平６−２４３１８２号）の請求項１に係る発明（以下、「引用出願４発明」という。）と同一であるか検討する。
（１）引用出願４発明
　特許出願４は、本願の分割の基礎となった出願に係るものであって（本願は特許出願４からみていわゆる孫出願に該当する。）、すでに特許第３７９５０９０号として特許権の設定登録がなされているものである。そして引用出願４発明は、特許出願４の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により構成される次のとおりのものと認める。
「（ａ）プロピレン単位を９５〜９９.５モル％（但し、プロピレン単位を９５モル％の場合を除く。）、エチレン単位を０.５〜５モル％（但し、エチレン単位を５モル％の場合を除く。）含んでなり、
（ｂ）頭−尾結合からなるプロピレン単位連鎖部の、13Ｃ-ＮＭＲで測定した下記式で表されるトリアドタクティシティーが９６〜９７.３％であり、
【数１】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 PPP(mm)
トリアドタクティシティー（％）＝―――――――――――――――×100
　　　　　　　　　　　　　　　　　PPP(mm)＋PPP(mr)＋PPP(rr)
　式中、PPP(mm)、PPP(mr)、PPP(rr)は、それぞれ
　　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　　｜　　　　　　 ｜　　　　　　 ｜
　PPP(mm)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　ＣＨ3　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　　｜　　　　　　 ｜
　PPP(mr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　　ＣＨ3　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
　　　　　　　｜　　　　　　 　　　　　　　 ｜
　PPP(rr)：−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−(ＣＨ−ＣＨ2)−
　　　　　　　　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　　 　　　　　ＣＨ3　
で表される頭−尾で結合しているプロピレン単位３連鎖を示す。
（ｃ）13Ｃ-ＮＭＲで測定した、全プロピレン挿入中のプロピレンモノマーの２,１−挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.５〜１.５％（但し、０.５％の場合を除く。）、かつ、プロピレンモノマーの１,３−挿入に基づく位置不規則単位の割合が０.０５％以下であり、
（ｄ）１３５℃、デカリン中で測定した極限粘度が０.１〜１２ｄｌ／ｇの範囲にあることを特徴とするプロピレン系共重合体。」
　
（２）対比・判断
　両者は、（ａ）要件、（ｃ）要件のうち1,3-挿入に基づく位置不規則単位の割合及び（ｄ）要件の極限粘度の各数値範囲において一致している。
　そして、（ｂ）要件のトリアドタクティシティーについては、引用出願４発明では「９６〜９７.３％」と規定しているのに対し、本願発明においては「９６.０％以上」と規定しており、また、（ｃ）要件の2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合については、引用出願４発明では「０.５％以上」と規定しているのに対し、本願発明においては「０.５〜１.５％（但し、０.５％の場合を除く。）」と規定しているが、これらの数値範囲は重複一致しているものであり、したがって相違点とすることはできず、両発明は同一というべきものである。
　
　なお、請求人（出願人）は、平成２０年５月１９日提出の意見書において「本願発明と引用出願４に係る発明とは、要件（ｂ）と要件（ｃ）が異なっており、両発明は上位概念と下位概念の関係にある。」と主張している。
　しかし、数値範囲を構成要件とする発明について、単に請求項に記載された数値範囲の大小をもって上位概念、下位概念の関係にあると解することは適切ではなく、発明の詳細な説明、特に具体的な開示との関係でその重複について検討すべきである。そして、本願発明と特許出願４に係る発明との関係を精査するに、両発明の（ｂ）要件及び（ｃ）要件のうちの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合の各数値範囲についての相違は、同一の実施例に基づく発明についての単なる請求項における発明表現上の差異というしかなく、このような両発明をもって上位概念、下位概念の関係にあるということはできない。
　そうでないとしても、（ｂ）要件についての規定は、引用出願４発明の方が下位概念であり、本願発明が上位概念であるから、この点については相違点ということはできないし、また、（ｃ）要件のうちの2,1-挿入に基づく位置不規則単位の割合についての規定は、その出願経緯（本願発明では、願書に最初に添付した特許請求の範囲においては「０.５％以上」と規定していたところ、平成２０年３月１０日付け拒絶理由通知書において特許法第３６条第４項違反の拒絶理由を提示されたことに伴い、「０.５〜１.５％（但し、０.５％の場合を除く。）」と補正したものである。）からすると、本願発明と同一の実施例に基づく引用出願４発明においても同様の拒絶理由（無効理由）が存するということもでき、そのような瑕疵を含む引用出願４発明との間に上記したような記載上の差異があることのみをもって、両発明が相違するということはできない。
　したがって、請求人の上記主張は採用できない。
　
４．むすび
　以上のとおりであるから、本願発明は、本願と同日の出願に係る引用出願４発明と同一であり、当該引用出願４発明はすでに特許権の設定登録がなされているものであることにかんがみれば、本願発明は特許法第３９条第２項の規定により、特許を受けることができないものである。
　よって、結論のとおり審決する。