【事件の表示】
　特願２００３−５３０８８８「ヒト乳頭腫ウイルスの感染を診断するための遺伝子型同定キット」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　４月　３日国際公開、ＷＯ０３／２７３２３、平成１７年　２月　３日国内公表、特表２００５−５０３１７７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続きの経緯
　本願は，２００１年９月１８日（パリ条約による優先権主張２００１年９月１４日，韓国）を国際出願日とする出願であって，平成１９年８月２４日付で拒絶査定がなされたところ，平成１９年１２月３日に審判請求がなされ，その後，平成２２年１０月２０日付で最後の拒絶理由が通知され，これに対し，平成２３年１月２６日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２３年１月２６日の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２３年１月２６日の手続補正を却下する。
　
［理由］
　本件補正により，請求項１は，
　「【請求項１】
　ＨＰＶの遺伝子型同定用ＤＮＡチップであって、配列番号１、配列番号３〜２８、及び配列番号３０に示された塩基配列のヌクレオチドからなる、２８オリゴヌクレオチドのＨＰＶプローブセットを包含する、ＤＮＡチップ。」
から，
　「【請求項１】
　ＨＰＶの遺伝子型同定用ＤＮＡチップであって、配列番号４、配列番号１５、配列番号１６、配列番号２１又は２２、配列番号２３、配列番号２４又は２５、配列番号２６、配列番号２７、配列番号２８、配列番号２９、及び配列番号３０に示された塩基配列のオリゴヌクレオチドからなるＨＰＶプローブセットを包含する、ＤＮＡチップ。」に補正された。
　
　上記補正は，補正前の請求項１の，「配列番号１、配列番号３〜２８、及び配列番号３０に示された塩基配列のヌクレオチドからなる、２８オリゴヌクレオチド」を，「配列番号４、配列番号１５、配列番号１６、配列番号２１又は２２、配列番号２３、配列番号２４又は２５、配列番号２６、配列番号２７、配列番号２８、配列番号２９、及び配列番号３０に示された塩基配列のオリゴヌクレオチド」と，配列番号１，３，５〜１４及び１７〜２０のオリゴヌクレオチドを削除することにより特許請求の範囲を拡張し，また，配列番号２１，２２，２４及び２５のオリゴヌクレオチドのいずれもを発明特定事項としていたものを，「配列番号２１又は２２」及び「配列番号２４又は２５」と任意に選択できる事項にすることにより特許請求の範囲を拡張するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しないし，誤記の訂正や明りょうでない記載を釈明するものでない。
　したがって、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
　平成２３年１月２６日の手続補正は，上記のとおり却下されたので，本願の請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，平成１９年７月１９日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。
　
「【請求項１】
　ＨＰＶの遺伝子型同定用ＤＮＡチップであって、配列番号１、配列番号３〜２８、及び配列番号３０に示された塩基配列のヌクレオチドからなる、２８オリゴヌクレオチドのＨＰＶプローブセットを包含する、ＤＮＡチップ。」
　
第４　当審の拒絶理由
　平成２２年１０月２０日付で通知された最後の拒絶理由の概要は，（１）平成１９年７月１９日付けでした手続補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしておらず，（２）この出願の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，（３）この出願は、明細書及び図面の記載が、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていないというものである。
　
第５　当審の判断
（１）特許法第１７条の２第３項について
　平成１９年７月１９日の手続補正書により補正された請求項１のＤＮＡチップは，「配列番号１、配列番号３〜２８、及び配列番号３０に示された塩基配列のヌクレオチドからなる、２８オリゴヌクレオチドのＨＰＶプローブセットを包含する」ものである。
　この点について，出願当初の明細書におけるＤＮＡチップにおけるＨＰＶプローブセットに関する記載は，請求項１，２及び４〜６に，
　「【請求項１】
　配列番号１〜３０に示された塩基配列を有するオリゴヌクレオチド、及びこれらオリゴヌクレオチドに相補的な塩基配列を有するオリゴヌクレオチドからなる群より選択され、ヒト乳頭腫ウイルス（ＨＰＶ）のＤＮＡと相補的に結合可能な配列を含むことを特徴とするプローブ。
【請求項２】
　請求項１によるプローブからなる群より選択された、少なくとも１種のＨＰＶプローブを含むことを特徴とする、ＨＰＶの遺伝子型同定用ＤＮＡチップ。
【請求項４】
　前記ＤＮＡチップは、
　（i）配列番号１〜２０に示された塩基配列、及びこれらに相補的な塩基配列を有するプローブからなる群より選択された１種以上のＨＰＶプローブ、
　（ii）配列番号２１〜３０に示された塩基配列、及びこれらに相補的な塩基配列を有するプローブからなる群より選択された、８種のＨＰＶプローブ、及び
　（iii）配列番号３１〜４１に示された塩基配列、及びこれらに相補的な塩基配列を有する、１１種のＨＰＶプローブ
を含むことを特徴とする、請求項３に記載のＤＮＡチップ。
【請求項５】
　前記ＤＮＡチップは、
　（i）配列番号４〜１０に示された塩基配列を有するプローブの中から選択された、９種のＨＰＶプローブ、
　（ii）配列番号２１〜３０に示された塩基配列、及びこれらに相補的な塩基配列を有するプローブからなる群より選択された、８種のＨＰＶプローブ、及び
　（iii）配列番号３１〜４１に示された塩基配列、及びこれらに相補的な塩基配列を有する、１１種のＨＰＶプローブ
を含むことを特徴とする、請求項４に記載のＤＮＡチップ。
【請求項６】
　前記ＤＮＡチップは、
　（i）配列番号４、１５、及び１６に示された塩基配列を有する、３種のＨＰＶプローブ、
　（ii）配列番号２１〜３０に示された塩基配列、及びこれらに相補的な塩基配列を有するプローブからなる群より選択された、８種のＨＰＶプローブ、及び
　（iii）配列番号３１〜４１に示された塩基配列、及びこれらに相補的な塩基配列を有する、１１種のＨＰＶプローブ
を含むことを特徴とする、請求項５に記載のＤＮＡチップ。」と記載されるとともに，段落００１７，００１９〜００２１に同様の説明があるが，配列番号１〜３０に示された塩基配列を有するオリゴヌクレオチドのうち，特に，配列番号１、配列番号３〜２８、及び配列番号３０に示された塩基配列のオリゴヌクレオチドを選択することは，記載されていないし，これを示唆する記載もない。
　また，実施例には，ＨＰＶを１５種類の高リスク群（ＨＰＶ型１６、１８、３１、３３、３５、３９、４５、５１、５２、５６、５８、５９、６６、６８、６９）と７種類の低リスク群（ＨＰＶ型６、１１、３４、４０、４２、４３、４４）の各ＨＰＶの遺伝子型特異的プローブをプローブセットとしたことが具体的に記載されているが，これは，ＨＰＶ型１３，３０，５３，５４，５５，５７，６１，６２，６４，６７，７０，７４及びＪＣ９７１０に対応する，配列番号１，３，５〜１４及び１７〜２０に示された塩基配列のオリゴヌクレオチドを含まないものである。
　このように，配列番号１、配列番号３〜２８、及び配列番号３０に示された塩基配列のヌクレオチドからなる、２８オリゴヌクレオチドのＨＰＶプローブセットについては，出願当初の明細書には，これを示唆する記載も全くないし，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項とは認められないので，上記補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができない。
　したがって，本願発明について，平成１９年７月１９日付けでした手続補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、平成１４年法律第２４号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。
　
（２）特許法第２９条第２項について
１．引用例
　当審において拒絶理由に引用され，本願優先日前に頒布された刊行物である国際公開第９９／１４３７７号（以下，「引用例１」という。）には，３０〜３２頁に表７が記載されるとともに，４８〜５１頁に実施例４が記載され，
　そのイントロダクションの項には，「この発明の目的は，検出と同様にＨＰＶ遺伝子型を同定するために，簡単で確実なシステムを提供することである。このようなシステムの可能な形式は，非常に高感度で小さな染色体断片を増幅するユニバーサルプライマーを使った単一のＰＣＲを包含することができる。それに続いて，同じＰＣＲ産物は，ＨＰＶ遺伝子型を区別するために使うことができる。ＰＣＲ産物の分析のために，配列分析は非常に正確は方法であるが，非常に便利というものではない。したがって，我々は，異なったＨＰＶ遺伝子型の明確に認識するであろう，タイプ特異的プローブの開発にねらいを定めた。」と記載され，
　プローブの選択の項には，「ＢとＣ領域（図１）の間に位置する２２ｂｐの配列に基づいて，多くのタイプ特異的プローブが提案された。これらのプローブは表７にリストされる。」と記載され，
　リバースハイブリダイゼーション形式の開発の項には，「・・・。この例では，プローブはＨＰＶタイプ６，１１，１６，１８，３１，３３及び４５について選ばれた。・・・。尾をつけたプローブは，ニトロセルロースストリップに平行線として固定化した。・・・」と記載されている。
　
２．対比
　本願の発明と引用例１に記載されるニトロセルロースストリップに固定化されたプローブセットの発明を比較すると，ＨＰＶの遺伝子型同定用のＨＰＶプローブセットを包含するものである点で一致しているが，以下の点で相違している。
　
　相違点１：
　本願発明はＤＮＡチップであるのに対し，引用例１に記載のものはニトロセルロースストリップを用いたラインブロットである点。
　
　相違点２：
　本願発明は，配列番号１、配列番号３〜２８、及び配列番号３０に示された塩基配列のヌクレオチドからなる、２８オリゴヌクレオチドのＨＰＶプローブセットを包含するのに対し，引用例１には，これらとは異なる配列のＨＰＶの遺伝子型特異的プローブセットが記載されている点。
　
３．判断
ア）相違点１について
　ウイルスのタイピングにＤＮＡチップ（ＤＮＡマイクロアレイ）を用いることは周知の技術であり（Annales de Biologie Clinique, 58 (2000) p.29-38，米国特許第５８６１２４２号明細書(1999)，Journal of Clinical Microbiology, 39 (Feb. 2001) p.696-704），プローブの固定に，引用例１に記載のニトロセルロースストリップのラインブロットに代えて，ＤＮＡチップを用いる程度のことは当業者が容易になしえることにすぎない。
　
イ）相違点２について
　引用例１には，ＨＰＶウイルスの遺伝子型を同定するために用いる，個々のＨＰＶの遺伝子型に特異的なプローブからなるプローブセットが記載されており，当業者であれば，知られたＨＰＶの配列から同様に特異的な部分であって異なる配列のものを見出し，プローブセットとする程度のことは容易になしえることに過ぎない。
　そして，本願発明の配列番号１のものは，ＨＰＶタイプ１３に特異的なプローブであるが，審査における平成１９年３月１５日付の拒絶理由で引用され，本願優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったX62843のアクセッション番号のGenBankのデータ（以下，「引用例ａ」という。）には，ＨＰＶタイプ１３の配列が示されているのであるから，この配列を配列の知られている他のタイプのＨＰＶの配列と比較することにより，ＨＰＶタイプ１３に特異的なプローブを容易に設計できるものである。そして，本願発明の配列番号１のものは，当業者が容易に設計できるプローブのうちの１つにすぎないものである。また，当審における平成２２年１０月２０日付の拒絶理由において引用例５として引用され，本願優先日前に頒布された刊行物であるJournal of Clinical Microbiology, 30 (1992) p.1716-1721（以下，「引用例５」という。）には，その図１に，本願の配列番号１の配列を含む，ＨＰＶタイプ１３のＬ１領域の配列が，他のＨＰＶのタイプの配列と比較され示されているのであるから，当業者はＬ１領域に注目し，なおさらのこと容易に配列番号１のプローブを設計することができる。
　本願発明の配列番号３，９，１４及び２０のものは，当審における平成２２年１０月２０日付の拒絶理由において引用され，本願優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったX74474，Y12210，X55965，D21208及びY12212のアクセッション番号のGenBankのデータ（以下，それぞれ引用例ｂ〜ｆという。）には，ＨＰＶタイプ３０，５７，６７及びhan 831の配列が示され，同様である。
　本願発明の配列番号４，２４及び２７のものは，引用例５に，本願の配列番号４，２４及び２７の配列を含む，ＨＰＶタイプ４３，３５及び５６のＬ１領域の配列が，他のＨＰＶのタイプの配列と比較され示されているのであるから，当業者はＬ１領域に注目し，容易に配列番号４，２４及び２７のプローブを設計することができ，また配列番号２４のものに適宜の配列を付加した配列番号２５も同様である。
　本願発明の配列番号５，８，９，１４〜１６のものは，当審における平成２２年１０月２０日付の拒絶理由において引用例２として引用され，本願優先日前に頒布された刊行物である米国特許第５５２７８９８号明細書（以下，「引用例２」という。）に，本願の配列番号５，８，９，１４〜１６の配列を含むＨＰＶタイプ５３，５５，５７，６７〜６９のＬ１領域の配列が，配列番号２９１，２９３，２９５，２７８，２８３及び２７６として記載され，同様である。
　本願発明の配列番号４，６，７，２１〜２８及び３０のものは，当審における平成２２年１０月２０日付の拒絶理由において引用例４として引用され，本願優先日前に頒布された刊行物である特表平９−５０９０６２号公報（以下，「引用例４」という。）の２５〜２６頁に，本願発明の配列番号４，６，７，２１〜２８及び３０と部分的に重複するＨＰＶタイプ１６，３４，３５，４０，４３，５４，５６，５８，及び６６に特異的なオリゴヌクレオチド配列が記載され，当業者であれば，これらの配列を基に，GenBankなどのデータベースを検索して隣接する配列を容易に知ることができ，容易に本願発明の配列番号４，６，７，２１〜２８及び３０のプローブを設計することができる。
　本願の配列番号８及び１０〜１３のものは，当審における平成２２年１０月２０日付の拒絶理由において引用例６として引用され，本願優先日前に頒布された刊行物であるJ. Infect. Dis., 170 (1994) p.1077-1085（以下，「引用例６」という。）に，ＨＰＶタイプ５５，６１，６２及び６４のＬ１領域の部分配列のGenBankのアクセッション番号U12494，U12500，U12499及びU12495が記載されているから，容易にその配列を知ることができ，同様である。
　本願の配列番号１５及び１９のものは，当審における平成２２年１０月２０日付の拒絶理由において引用例９及び７として引用され，本願優先日前に頒布された刊行物であるJournal of Virology, 65 (1991) p.5564-5568（以下，「引用例９」という。）及びJournal of Virology, 65 (1991) p.5564-5568（以下，「引用例７」という。）に，ＨＰＶタイプ６８及び７４の配列が記載されているから，同様である。
　本願の配列番号１７及び１８のものは，当審における平成２２年１０月２０日付の拒絶理由において引用例９及び７として引用され，本願優先日前に頒布された刊行物であるBiochemical and Biophysical Research Communication, 204 (1994)p.820-827（以下，「引用例８」という。）に，新たなＨＰＶタイプのＬ１領域の部分配列のGenBankのアクセッション番号U01535が記載され，同様である。
　
　本願明細書には，表４，表５及び図７，８に，的確にＨＰＶの遺伝子型を同定できたことが示されているが，引用例１，２，４〜９及びａ〜ｆに記載されたＨＰＶの配列や，そこから容易に知ることができる配列からは，的確にＨＰＶの遺伝子型を同定できる特異的なプローブを様々に設計できるのであるから，的確にＨＰＶの遺伝子型を同定した程度のことで，格別顕著な効果が認められるものではない。
　
ウ）まとめ
　以上検討したところによれば，本願発明は，引用例１，２，４〜９及びａ〜ｆに記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものと認められる。
　
（３）特許法第３６条第６項第１号について
　本願の実施例においても，ＨＰＶを１５種類の高リスク群（ＨＰＶ型１６、１８、３１、３３、３５、３９、４５、５１、５２、５６、５８、５９、６６、６８、６９）と７種類の低リスク群（ＨＰＶ型６、１１、３４、４０、４２、４３、４４）の各ＨＰＶの遺伝子型特異的プローブをプローブセットとしたことが具体的に記載されているだけで，これは，ＨＰＶ型１３，３０，５３，５４，５５，５７，６１，６２，６４，６７，７０，７４及びＪＣ９７１０に対応するものであり，配列番号１，３，５〜１４及び１７〜２０に示された塩基配列のオリゴヌクレオチドからなるプローブセットについては何ら記載がないから，本願発明は，発明の詳細な説明に記載されたものでないことになる。
　したがって，本願発明について，本願は、明細書及び図面の記載が、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
第６　むすび
　以上のとおりであるから，本願発明について，平成１９年７月１９日付けでした手続補正は、平成１４年法律第２４号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていないものであり，また，本願発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，さらに，本願発明について，本願は、明細書及び図面の記載が、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
　したがって，本願に係るその他の請求項について検討するまでもなく，本願は拒絶すべきものである。