【事件の表示】
　上記当事者間の特許第４０９５６９５号「オルガノシランポリスルファン混合物及びこの混合物を含有するゴムコンパウンドの製造法」の特許無効審判事件についてされた平成２１年９月１４日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の決定（平成２２年（行ケ）第１００３０号　平成２２年６月２２日決定言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１．手続の経緯 
１．本件特許第４０９５６９５号に係る発明についての出願(以下、「本件出願」という。)は、平成９年７月１８日〔パリ条約による優先権主張　平成８年７月１８日及び平成９年１月２２日　(ＤＥ)ドイツ連邦共和国〕に特許出願され、平成２０年３月１４日にその発明について特許権の設定登録(請求項の数７)がなされたものである。 
　
２．本件無効事件における手続の経緯は次のとおりである
（１）平成２０年９月２９日に、本件無効審判請求人である信越化学工業株式会社は、本件請求項１〜７に係る発明の特許についての無効審判を請求した。
（２）平成２１年１月２８日に、被請求人であるエボニック  デグサ  ゲーエムベーハーは、答弁書及び訂正請求書（以下、この訂正請求書による訂正を「本件第１訂正」という。）を提出し、同年３月４日に請求人は弁駁書（以下、「第１回弁駁書」という。）を提出した。
（３）同年７月３０日に特許庁審判廷において口頭審理が行われ、同日に請求人及び被請求人はそれぞれ口頭審理陳述要領書を提出した。 
（４）口頭審理において、以後の審理を書面審理とすることが宣され、同年９月１４日付けで「訂正を認める。特許第４０９５６９５号の請求項１ないし５に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決（以下、「第１次審決」という。）がなされた。 　 
（５）被請求人は審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２２年（行ケ）第１００３０号事件）を提起し、その後、被請求人が平成２２年４月２６日に本件特許につき訂正審判（訂正２０１０−３９００４１号事件）を請求したところ、知的財産高等裁判所は、同年６月２２日付けで、特許法第１８１条第２項の規定により「１　特許庁が無効２００８−８００１８９号事件について平成２１年９月１４日にした審決を取り消す。　２　訴訟費用は原告の負担とする。」との決定をした。
（６）この審決取消の決定の確定後、特許法第１８１条第５項の規定により審理が再開され、同年７月１２日に被請求人は訂正請求書（以下、この請求書を「本件第２訂正請求書」といい、この請求書による訂正を「本件第２訂正」という。）を提出し（なお、本件第２訂正が請求されたことに伴い、本件第１訂正の請求は取り下げられたものとみなされた［特許法第１３４条の２第４項参照］。）、同年７月２３日付けでその副本を請求人に送付したところ、同年８月２４日に請求人より弁駁書（以下、「第２回弁駁書」という。）が提出された。　
　
　
第２．訂正の可否についての判断 
　本件第２訂正の請求における、訂正請求の趣旨及び訂正の内容は、本件第２訂正請求書並びに本件第２訂正請求書に添付した明細書（以下、「本件訂正明細書」という。）の記載からみて、それぞれ、以下のとおりのものと認められる。
　
２−１．訂正の趣旨
　本件第２訂正の請求の趣旨は、本件第２訂正請求書の「５．請求の趣旨」に記載されたとおり「特許第４０９５６９５号の明細書を本件請求書に添付した明細書の通り訂正することを求める。」というものと認められる。
　
　
２−２．訂正の内容
　本件第２訂正の内容は、願書に添付した明細書（以下、「本件特許明細書」という。）を本件訂正明細書のとおりに訂正するものであり、具体的には、以下の訂正事項１〜８のとおりである。
○訂正事項１
　本件特許明細書における特許請求の範囲の請求項１及び請求項２を削除する。
　
○訂正事項２
　本件特許明細書における特許請求の範囲の請求項３〜７を、それぞれ、請求項１〜５に繰り上げる。また、これに伴い、繰り上げ後の各請求項中の引用請求項番号を適切な番号に訂正する。
　
○訂正事項３
　本件特許明細書における請求項３（訂正後の請求項１）に係る
「請求項１又は２記載の混合物」を、
「一般式　(ＲＯ)３Ｓi(ＣＨ２)XＳ─ＳZ─Ｓ(ＣＨ２)XＳi(ＯＲ)３ 　(Ｉ)〔式中、Ｒは線状又は分枝鎖状の、１〜８個のＣ原子を有するアルキルを意味し、ｘは１〜８の整数を意味し、ｚは０〜６を意味し、この場合、ｚが２〜６の整数を意味するようなポリスルファンの割合は混合物中の２０重量％の割合を超えず、かつｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は８０重量％に達しない〕のオルガノシランポリスルファンの混合物」と訂正する。
［審決注：本件第２訂正請求書の６．（３）「○２　訂正事項の説明」（［○２は数字を○で囲っている丸数字）においては、訂正事項３について「『一般式　(ＲＯ)３Ｓi(ＣＨ２)XＳ─ＳZ─Ｓ(ＣＨ２)XＳi(ＯＲ)３ 　(Ｉ)〔式中、Ｒは線状又は分
岐
　
○訂正事項４
　本件特許明細書における請求項３（訂正後の請求項１）に係る
「ゴムコンパウンド」（２箇所）を、
「タイヤトレッド用のゴムコンパウンド」と訂正する。
　
○訂正事項５
　本件特許明細書における請求項６（訂正後の請求項４）に係る
「請求項１に記載のオルガノシランポリスルファン混合物」を、
「一般式（Ｉ）のオルガノシランポリスルファン混合物」と訂正し、また、「請求項１に記載の使用される混合物」を、
「一般式（Ｉ）の使用される混合物」と訂正する。
　
○訂正事項６
　本件特許明細書における請求項７（訂正後の請求項５）に係る
「請求項１又は２に記載の混合物」を、
「一般式　(ＲＯ)３Ｓi(ＣＨ２)XＳ─ＳZ─Ｓ(ＣＨ２)XＳi(ＯＲ)３ 　(Ｉ)〔式中、Ｒは線状又は分枝鎖状の、１〜８個のＣ原子を有するアルキルを意味し、ｘは１〜８の整数を意味し、ｚは０〜６を意味し、この場合、ｚが２〜６の整数を意味するようなポリスルファンの割合は混合物中の２０重量％の割合を超えず、かつｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は８０重量％に達しない〕のオルガノシランポリスルファンの混合物」と訂正する。
［審決注：本件第２訂正請求書の６．（３）「○２　訂正事項の説明」（［○２は数字を○で囲っている丸数字）においては、訂正事項６について「『一般式　(ＲＯ)３Ｓi(ＣＨ２)XＳ─ＳZ─Ｓ(ＣＨ２)XＳi(ＯＲ)３ 　(Ｉ)〔式中、Ｒは線状又は分
岐
　
○訂正事項７
　上記訂正事項１〜訂正事項６の訂正を行った上で、本件特許明細書における請求項３及び請求項７（訂正後の請求項１及び請求項５）に係る、一般式（Ｉ）の条件（［　］内に記載の条件）として、
　ｚ＝１であるポリスルファンの割合の数値範囲を「ｚ＝１であるポリスルファンの割合は０を超え３１．４重量％までであり」と規定するとともに、
　ｚ＝０であるポリスルファンの割合の下限値を「ｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は５７．７重量％以上であり」と規定する。
　
○訂正事項８
　上記訂正事項１〜訂正事項７の訂正を行った上で、本件特許明細書における請求項７（訂正後の請求項５）に係る、
　タイヤトレッド用のゴムコンパウンドの成分について、「タイヤトレッド用のコンパウンドが充填剤１００部」を、
「タイヤトレッド用のコンパウンドが、ゴム成分、及び、充填剤１００部」と訂正し、また、
　タイヤトレッド用のゴムコンパウンドの混練について「未加硫の状態で１６０〜２００℃の温度で混練される」と規定する。
　
　
２−３．訂正の適否の判断
（１）訂正事項１に係る訂正
　訂正事項１に係る訂正は、本件第１訂正で訂正の請求がなされて第１次審決で認められているものであって、請求人・被請求人ともこれについて取消訴訟を提起する原告適格を有しないので、同審決の送達により形式的に確定しているものである。（知的財産高等裁判所平成１９年（行ケ）第１００９９号事件・平成１９年７月２３日決定、知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０４５５号事件・平成２０年２月１２日判決参照）
　
（２）訂正事項２に係る訂正 
 　訂正事項２に係る訂正は、訂正事項１に係る訂正により本件特許明細書における特許請求の範囲の請求項１及び請求項２が削除されたことに伴う訂正であって、明りょうでない記載の釈明に該当し、特許法第１３４条の２第１項ただし書き第３号に掲げる事項を目的とするものである。
　さらに、訂正事項２に係る訂正は、本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する
ものでないことは明らかであるので、同法第１３４条の２第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　
（３）訂正事項３、５及び６に係る訂正 
　訂正事項３、５及び６に係る訂正は、訂正事項１に係る訂正により本件特許明細書における特許請求の範囲の請求項１及び請求項２が削除されたことに伴い請求項の引用記載を訂正するものであって、明りょうでない記載の釈明に該当し、特許法第１３４条の２第１項ただし書き第３号に掲げる事項を目的とするものである。
　さらに、訂正事項３、５及び６に係る訂正は、本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかであるので、同法第１３４条の２第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　
（４）訂正事項４に係る訂正 
　訂正事項４に係る訂正は、訂正後の請求項１においてする訂正であって、「ゴムコンパウンド」を「タイヤトレッド用のゴムコンパウンド」と訂正するものである。
　まず、この訂正は、「ゴムコンパウンド」の用途を「タイヤトレッド用」と限定するものであるので、特許請求の範囲の減縮に該当し、同法第１３４条の２第１項ただし書き第１号に掲げる事項を目的とするものである。
　さらに、本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項７には「ゴムコンパウンド」を「タイヤトレッド用」に用いることが記載されていることから、訂正事項４に係る訂正は、本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないから、同法第１３４条の２第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　
（５）訂正事項７に係る訂正
　訂正事項７に係る訂正は、ｚ＝１であるポリスルファンの割合の数値範囲を「ｚ＝１であるポリスルファンの割合は０を超え３１．４重量％までであり」と規定するとともに、ｚ＝０であるポリスルファンの割合の下限値を「ｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は５７．７重量％以上であり」と規定するものである。　
　まず、これらの訂正は、ポリスルファンのｚ＝１である成分の割合の数値範囲及びｚ＝０である成分の割合の数値範囲を限定するものであるので、特許請求の範囲の減縮に該当し、同法第１３４条の２第１項ただし書き第１号に掲げる事項を目的とするものである。
　さらに、これらの訂正は、
１）本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項２に、
「混合物中のオルガノシランポリスルファンの割合が次の値：
ｚ＝０　　　５８ないし８０重量％未満
ｚ＝１　　　０を超え３２重量％まで」
と記載されていること、及び
２）本件特許明細書の段落【００５６】の表１には、％Ｓｉ２６６／Ｓｉ６９が７０／３０であるポリスルファンには、Ｓ２であるもの（ｚ＝０であるものに相当）が５７．７重量％及びＳ３であるもの（ｚ＝１であるものに相当）が３１．４重量％含有されている旨が記載されていること
から、訂正事項７に係る訂正は、本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないから、同法第１３４条の２第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　
（６）訂正事項８に係る訂正
　訂正事項８に係る訂正は、タイヤトレッド用のゴムコンパウンドの成分について「ゴム成分」を含有することを規定するとともに、タイヤトレッド用のゴムコンパウンドの混練について「未加硫の状態で１６０〜２００℃の温度で混練される」と規定するものである。
　まず、これらの訂正は、タイヤトレッド用のゴムコンパウンドの成分及び混練条件を限定するものであるので、特許請求の範囲の減縮に該当し、同法第１３４条の２第１項ただし書き第１号に掲げる事項を目的とするものである。
　さらに、これらの訂正は、
１）本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項３、段落【００２９】に、タイヤトレッド用のゴムコンパウンドがゴム成分を含有することが記載されていること、及び
２）本件特許明細書の段落【００１３】、段落【００２６】及び段落【００５７】の記載から、ゴムコンパウンドが「未加硫の状態で１６０〜２００℃の温度で混練される」ことが記載されているといえること
から、訂正事項８に係る訂正は、本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないから、同法第１３４条の２第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するものである。
　
２−４．訂正に関するまとめ
　以上のとおりであるから、本件第２訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書に掲げる事項を目的とし、同法同条第５項の規定において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合する。 
  よって、本件第２訂正のとおりの訂正を認める。 
 　 
 　 
第３．本件発明について 
  上記の本件第２訂正の結果、本件特許の請求項１〜５に係る発明(以下、「本件訂正発明１」〜「本件訂正発明５」といい、併せて、「本件訂正発明」という。)は、訂正後の全文訂正明細書(以下、「本件明細書」という。)及び本件の願書に添付した図面(以下、「本件図面」という。)の記載から見て、本件第２訂正後の特許請求の範囲の請求項１〜５に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 
 
 「【請求項１】 
  硫黄及び／又は硫黄供与体及び促進剤で加硫され、かつ天然又は合成ゴムの１つ又はそれ以上、淡色の酸化物(ケイ酸塩)充填剤を、場合によってはカーボンブラック並びに可塑剤、酸化防止剤及び活性化剤と一緒に含有するタイヤトレッド用のゴムコンパウンドを製造する方法において、ゴム成分、　一般式(ＲＯ)３Ｓi(ＣＨ２)XＳ─ＳZ─Ｓ(ＣＨ２)XＳi(ＯＲ)３ 　(Ｉ)〔式中、Ｒは線状又は分枝鎖状の、１〜８個のＣ原子を有するアルキルを意味し、ｘは１〜８の整数を意味し、ｚは０〜６を意味し、この場合、ｚが２〜６の整数を意味するようなポリスルファンの割合は混合物中の２０重量％の割合を超えず、ｚ＝１であるポリスルファンの割合は０を超え３１．４重量％までであり、かつｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は５７．７重量％以上であり、かつ８０重量％に達しない〕のオルガノシランポリスルファンの混合物、ケイ酸塩充填剤及び場合によっては存在するカーボンブラックを、場合によっては可塑剤、酸化防止剤及び活性化剤と一緒に、３〜１５分間で一段階又は多段階でニーダー中、場合によってはバンバリー密閉式混合機中で、１６０〜２００℃の温度で混練し、その後、バンバリー密閉式混合機又はロールミル中で、加硫助剤を６０〜１２０℃で添加し、配合をこの温度(６０〜１２０℃)で２〜１０分間連続させ、その後完成したゴムコンパウンドをシート又はストリップに圧延することを特徴とする、タイヤトレッド用のゴムコンパウンドの製造法。 
 　
【請求項２】 
  使用される淡色の酸化物充填剤が、ポリマー１００部に対して１０〜２００部の量の、天然の充填剤(クレー、ケイ酸含有白亜)、沈降ケイ酸又はケイ酸塩の少なくとも１つである、請求項１に記載の方法。 
　
【請求項３】 
  前記充填剤が１〜７００m２／gのＢＥＴ表面積(ＩＳＯ ５７９４／１Ｄ)及び１５０〜３００ml／１００gのＤＢＰ値(ＡＳＴＭ Ｄ ２４１４)を有する請求項１又は２に記載の方法。 
　
【請求項４】 
  一般式(Ｉ)のオルガノシランポリスルファン混合物と混合されている及び／又はこの混合物で前処理されている酸化物充填剤を使用し、この場合、一般式(Ｉ)の使用される混合物の量は充填剤１００部当たり０．５〜３０部に達する、請求項１から３までのいずれか１項に記載の方法。 
　
【請求項５】 
  タイヤトレッド用のコンパウンドにおいて、タイヤトレッド用のコンパウンドが、ゴム成分、及び、充填剤１００部に対して、一般式(ＲＯ)３Ｓi(ＣＨ２)XＳ─ＳZ─Ｓ(ＣＨ２)XＳi(ＯＲ)３ 　(Ｉ)〔式中、Ｒは線状又は分枝鎖状の、１〜８個のＣ原子を有するアルキルを意味し、ｘは１〜８の整数を意味し、ｚは０〜６を意味し、この場合、ｚが２〜６の整数を意味するようなポリスルファンの割合は混合物中の２０重量％の割合を超えず、ｚ＝１であるポリスルファンの割合は０を超え３１．４重量％までであり、かつｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は５７．７重量％以上であり、かつ８０重量％に達しない〕のオルガノシランポリスルファンの混合物４〜１０部を含有し、未加硫の状態で１６０〜２００℃の温度で混練されることを特徴とするタイヤトレッド用のコンパウンド。」
  
　
第４．無効審判請求人の主張する無効理由の概要及び提出した証拠方法 
  請求人は、「特許第４０９５６９５号を無効とする、審判請求費用は被請求人の負担とする」との審決を求めるところ、特許を無効とする理由は、審判請求書、第１回弁駁書、請求人提出の口頭審理陳述要領書、第１回口頭審理調書及び第２回弁駁書から判断して、次の点にあるものと認められる。 
　
○無効理由１ 
  本件第２訂正後の本件特許に係る出願は、特許法第３６条第４項、又は、第６項第１号に規定する要件を満たしていない。 
　
○無効理由２ 
　本件訂正発明１〜５は、先願明細書である甲第５号証、又は、甲第７号証に記載された発明と同一であるから、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。 
 　
○無効理由３ 
　本件訂正発明１〜５は、甲第１７号証に記載された発明と、甲第１０、１２〜１６号証に記載された発明とに基いて、又は、甲第１８号証に記載された発明と、甲第１０、１２〜１６号証に記載された発明とに基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。  
　
○無効理由４ 
　本件訂正発明５は、甲第１４号証、又は、甲第１５号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。 
 　 
＜証拠方法＞
・甲第１号証：独国特許出願第１９６２８９０４号の出願明細書
             ［本件特許の第１優先権出願に係る出願明細書］
・甲第２号証：甲第１号証の翻訳文 
・甲第３号証：独国特許出願第１９７０２０４６号の出願明細書
             ［本件特許の第２優先権出願に係る出願明細書］
・甲第４号証：甲第２号証の翻訳文 
・甲第５号証：特開平１０−１８２８４７号公報［特願平９−３３２００７　　　　　　　号：優先権主張　１９９６年（平成８年）１２月２日　米国　　　　　　　（ＵＳ）］ 
・甲第６号証：米国特許出願第０８／７５８８６９号の出願明細書 
・甲第７号証：特開平１０−１２０８２７号公報［特願平８−３３５９７２　　　　　　　号：優先権主張　平成８年８月２６日　日本（ＪＰ）］ 
・甲第８号証：特開平７−２２８５８８号公報 
・甲第９号証：実験成績証明書(その１) 
　　　　　　  [平成２０年９月１２日　信越化学工業株式会社・シリコ 
 　　　　　　  ーン電子材料技術研究所　山谷正明・柳澤秀好　作成] 
・甲第１０号証：特開昭４８−２９７２６号公報 
・甲第１１号証：実験成績証明書(その２) 
 　　　　　　  [平成２０年９月１２日　信越化学工業株式会社・シリコ 
 　　　　　　　 ーン電子材料技術研究所　山谷正明・柳澤秀好　作成] 
・甲第１２号証：特開昭５０−１０８２２５号公報 
・甲第１３号証：特公昭５７−２６６７１号公報 
・甲第１４号証：特公昭５９−１５９４０号公報 
・甲第１５号証：特公昭５１−２０２０８号公報 
・甲第１６号証：特開平８−５３４７３号公報 
・甲第１７号証：特開平７−１９０８号公報 
・甲第１８号証：特開平８−２５９７３９号公報 
 　 
　　甲第１号証〜甲第１８号証は、いずれも審判請求書に添付して提出され　たものである。
　　第１回口頭審理調書に記載のとおり、被請求人は、甲第１号証〜甲第１　８号証の成立を認めている。 　 
　
　
第５．被請求人の主張 
　被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めるとともに、請求人が主張する、特許を無効とする理由に対して反論している。 
　なお、被請求人は乙号証を提出していない。 　 
 　 
 　 
第６．合議体の判断
　６−１．本件出願の優先権主張について
　請求人は、本件特許出願は、ドイツ連邦共和国でされた２件の出願に基く優先権を主張するものであるが、これらの優先権基礎出願の内、独国特許出願第１９６２８９０４号［１９９６年（平成８年）７月１８日出願：甲第１号証（原文）、甲第２号証（翻訳文）］（以下、「第１の優先権基礎出願」という。）に基く優先権の利益は享受できず、独国特許出願第１９７０２０４６号［１９９７年（平成９年）１月２２日出願：甲第３号証（原文）、甲第４号証（翻訳文）］（以下、「第２の優先権基礎出願」という。）に基く優先権の利益を享受できるに止まるので、本件特許出願の優先日は、第２の優先権基礎出願の出願日である、平成９年（１９９７年）１月２２日である旨主張している。
　
　請求人の上記主張について検討する。
　上記主張の理由の一つとして、請求人は、本件訂正発明１は、「一般式(ＲＯ)３Ｓi(ＣＨ２)XＳ─ＳZ─Ｓ(ＣＨ２)XＳi(ＯＲ)３ 　(Ｉ)〔式中、Ｒは線状又は分枝鎖状の、１〜８個のＣ原子を有するアルキルを意味し、ｘは１〜８の整数を意味し、ｚは０〜６を意味し、この場合、ｚが２〜６の整数を意味するようなポリスルファンの割合は混合物中の２０重量％の割合を超えず、ｚ＝１であるポリスルファンの割合は０を超え３１．４重量％までであり、かつｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は５７．７重量％以上であり、かつ８０重量％に達しない〕のオルガノシランポリスルファンの混合物」を用いることを、発明を特定するために必要な事項（以下、「発明特定事項」という。）として備えるものであるが、第１の優先権基礎出願には、オルガノシランポリスルファンの混合物として、「ｚが２〜６の整数を意味するようなポリスルファンの割合は混合物中の２０重量％の割合を超えず」という要件を備えたものを用いることは記載されているが、「ｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は８０重量％に達しない」という要件を備えたものを用いることは記載されていないことを挙げている。
　
　そこで、第１の優先権基礎出願の明細書に記載された事項について検討する。［なお、以下に示す、第１の優先権基礎出願の明細書の記載箇所は、甲第１号証（原文）の記載箇所を表すものである。］
　第１の優先権基礎出願の明細書には、「式　(ＲＯ)３Ｓi(ＣＨ２)XＳ─ＳZ─Ｓ(ＣＨ２)XＳi(ＯＲ)３ 〔式中、Ｒは線状又は分枝鎖状の、１〜８個のＣ原子、特に１〜３個のＣ原子を有するアルキル基を意味し、　ｘは１〜８を意味し、　ｚが０〜６、特に２〜６を意味する］のオルガノシランポリスルファンから成るの混合物」（特許請求の範囲の請求項１）について、次の事項が記載されている。
　１）ｚが２〜６を意味するポリスルファンの割合がコンパウンド中で２０％の割合を超えない（特許請求の範囲の請求項１）
　２）充填剤とシランとの間の反応も通常行われるコンパウンド製造中に、つまり極力高い温度において熱的不安定性が既に現れると、熱不安定性は重大な問題となる。その場合、長鎖スルファン単位から硫黄が分離し、この分離は一部では充填剤／ゴム結合の形成をもたらし、更に、遊離した硫黄がポリマー鎖に組入れられることによっていわゆるスコーチをもたらす。（６頁１３〜３３行）
　３）そこで本発明が述べるのは、１６０〜２１０℃、特に１７５〜１９０℃の温度でも生コンパウンドのスコーチが認められないようにそのスルファン鎖分布が選択されたポリスルファンの利用である。（７頁１３〜２９行）
　４）例１では、本願発明の多様な化合物のポリスルファン鎖分布を測定した結果が、次の表として示されている。
（１３頁）
　５）例２では、例１のコンパウンド番号１〜６について、スコーチ挙動を示すため、１８０℃におけるトルク値が測定され、その結果が次の表に示されている。
（１４頁）　
　６）「粘度計のデータ：１６５℃」、「未加硫コンパウンドデータ」、「注入速度（方法については添付物２を参照）」及び「加硫時間：１６５℃／ｔ９５％」の表においては、Ｓｉ２６６（例１のコンパウンド番号１）は、Ｓｉ６９（例１のコンパウンド番号６）に比べ、スコーチ挙動、加硫時間、加工挙動、注入速度の点で、優れていることが示されている。（１９〜２１頁）　
　
　上記のように、第１の優先権基礎出願の明細書には、「式　(ＲＯ)３Ｓi(ＣＨ２)XＳ─ＳZ─Ｓ(ＣＨ２)XＳi(ＯＲ)３ 〔式中、Ｒは線状又は分枝鎖状の、１〜８個のＣ原子、特に１〜３個のＣ原子を有するアルキル基を意味し、　ｘは１〜８を意味し、　ｚが０〜６、特に２〜６を意味する］のオルガノシランポリスルファンから成る混合物」について、
一般的な記載としては、長鎖スルファン単位からは硫黄が分離してスコーチをもたらすため、このような長鎖スルファン単位を有する、「ｚが２〜６を意味するポリスルファン」の割合を、「コンパウンド中で２０％の割合を超えない」と低く抑えることしか記載されておらず、
また、実験データからも、
○測定結果からは、番号１〜４（ｚが２〜６の割合が、それぞれ、０．０重量％、１．１重量％、４．７重量％、１０．８重量％；ｚ＝０の割合が、それぞれ、９９．７重量％、８３．５重量％、７０．２重量％、５７．７重量％）オルガノシランポリスルファン混合物を用いた場合にはスコーチが小さいが、番号５、６（ｚが２〜６の割合が、それぞれ、２１．２重量％、５３．０重量％；ｚ＝０の割合が、それぞれ、５５．７重量％、１６．２重量％）のものを用いた場合にはスコーチが大きいこと、及び
○番号１（ｚが２〜６の割合が０．０重量％、ｚ＝０の割合が９９．７重量％）のものを用いた場合には、番号６（ｚが２〜６の割合が５３．０重量％、ｚ＝０の割合が１６．２重量％）のものを用いた場合に比べ、スコーチ挙動、加硫時間、加工挙動、注入速度の点で優れていること
が把握できるだけであるので、
第１の優先権基礎出願の明細書には、本件訂正発明１が発明特定事項として備える、オルガノシランポリスルファンの混合物として、「ｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は８０重量％に達しない」という要件を備えたもの選定して用いることは記載されていないと解される。
　さらに、本件訂正発明１は、オルガノシランポリスルファンの混合物として、「ｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は８０重量％に達しない」という要件だけでなく、「ｚ＝１であるポリスルファンの割合は０を超え３１．４重量％まで」という要件及び「ｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は５７．７重量％以上」という要件をさらに備えるものであるので、シランポリスルファンの混合物がこれらの３つの要件を備えることが、第１の優先権基礎出願の明細書に記載されているとは到底解することはできない。
　
　そして、本件特許出願が第２の優先権基礎出願に基く優先権の利益を享受できることは、甲第３号証の記載内容からみて明らかであり、また、この事項については両当事者間で争いはない。
　
　したがって、本件特許出願は第１の優先権基礎出願に基く優先権の利益を享受することはできず、第２の優先権基礎出願に基く優先権の利益を享受できるに止まるので、本件特許出願の優先日は平成９年（１９９７年）１月２２日であると認められる。
　
　被請求人は、答弁書（９頁１４行〜１０頁２０行）において、「本件訂正発明１は、第１の優先権基礎出願に記載された発明において、『かつｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は８０重量％に達しない』という発明特定事項を追加することにより、先行技術文献（欧州特許出願公開第０７３２３６２号明細書（甲第１８号証に対応する欧州特許出願の公開公報）に記載された混合物を除外したものに過ぎないと解釈されるので、本件訂正発明１は第１の優先権基礎出願に基く優先権の利益を享受できる」旨主張している。
　しかしながら、「ｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は８０重量％に達しない」という要件が、被請求人のいうように先行技術文献との重複を避けるために、本件訂正発明１追加されたものであるとしても、上で述べたように、第１の優先権基礎出願の明細書には、本件訂正発明１が発明特定事項として備える、オルガノシランポリスルファンの混合物として、「ｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は８０重量％に達しない」という事項が一般的な記載としてさえも記載されておらず、また、実験データからも、臨界値を「８０重量％」と設定することは導き出されないのであるから、
第１の優先権基礎出願の明細書には、オルガノシランポリスルファンの混合物として、「ｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は８０重量％に達しない」という要件を備えたもの選定して用いることは記載されていないと解される。さらに、本件訂正発明１は、オルガノシランポリスルファンの混合物として、「ｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は８０重量％に達しない」という要件だけでなく、「ｚ＝１であるポリスルファンの割合は０を超え３１．４重量％まで」という要件及び「ｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は５７．７重量％以上」という要件をさらに備えるものであるので、シランポリスルファンの混合物がこれらの３つの要件を備えることが、第１の優先権基礎出願の明細書に記載されているとは到底解することはできない。
　したがって、上記被請求人の主張は採用できない。
　
　以上のとおりであるから、請求人が主張する無効理由１〜４の成否について検討する際には、本件特許出願の優先日を、第２の優先権基礎出願の出願日である、平成９年（１９９７年）１月２２日として取り扱うこととする。　
　
６−２．無効理由１について　
　６−２−１．無効理由１の根拠 
  請求人は、第２回弁駁書（５頁４行〜１０頁２２行）において、無効理由１の根拠を整理し、概略以下のように述べている。
　
　Ａ．特許法第３６条第４項違反について
　Ａ−１．本件第２訂正により、本件訂正発明１〜５は、「一般式(ＲＯ)３Ｓi(ＣＨ２)XＳ─ＳZ─Ｓ(ＣＨ２)XＳi(ＯＲ)３ 　(Ｉ)〔式中、Ｒは線状又は分枝鎖状の、１〜８個のＣ原子を有するアルキルを意味し、ｘは１〜８の整数を意味し、ｚは０〜６を意味し、この場合、ｚが２〜６の整数を意味するようなポリスルファンの割合は混合物中の２０重量％の割合を超えず、ｚ＝１であるポリスルファンの割合は０を超え３１．４重量％までであり、かつｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は５７．７重量％以上であり、かつ８０重量％に達しない〕のオルガノシランポリスルファンの混合物」（以下、「本件ポリスルファン混合物」という。）を用いるという事項を、発明特定事項として備えるものとなったが、本件明細書には、本件ポリスルファン混合物の範囲の属するあらゆるオルガノシランポリスルファンの混合物をどのようにして製造するのかが開示も、示唆もされていない。
　
　Ａ−２．本件明細書の表１に記載された、ＨＰＬＣ測定に基づくスルファン鎖の重量分布と、Ｓｉ２６６とＳｉ６９の混合比から算出されるスルファン鎖の重量分布とが一致していないため、Ｓｉ２６６／Ｓｉ６９の９０／１０〜６０／４０の重量分布がどのようにして得られたか、何を意味するのかが不明である。
　
　Ａ−３．本件明細書の表１に記載されたスルファン鎖の重量分布は、ＨＰＬＣ測定より求められたものであるが、本件明細書にはＨＰＬＣ測定の条件が全く記載されていない。
　
　Ａ−４．本件図面の図２〜５には、「改質Ｓｉ２６６」（例１の表における番号４のものに相当）の特性を示すデータが記載されており、第２の優先権基礎出願の明細書にも同様の記載がされているものの、第１の優先権基礎出願の明細書には、本件図面の図２〜５と同じ図面で特性を示すデータが示されているにもかかわらず、このデータは、「改質Ｓｉ２６６」のものではなく、「Ｓｉ２６６」（例１の表における番号１のものに相当）のものとされているので、本件明細書に記載されたデータの信憑性に疑義がある。
　
　Ａ−５．本件明細書の段落【００１９】には、「混合物の用語は、一方ではｘ＝０であるような式（Ｉ）の純粋なポリスルファン及びｘ≠０である請求項１に記載されたような他のポリスルファンからコンパウンドを製造することが可能であることを意味するものとみなされる。」と記載されており、この記載からはオルガノシランポリスルファンの混合物はｘ＝０のものも含み得ると解されるので、本件訂正発明が発明特定事項として備える、本件ポリスルファン混合物と齟齬がある。
　
　Ｂ．特許法第３６条第６項第１号違反について
　Ｂ−１．本件訂正発明１〜５は本件ポリスルファン混合物を用いることを発明特定事項として備えるものであるが、本件明細書に記載された実施例からは、本件ポリスルファン混合物の範囲全体にわたって、本件訂正発明の課題が解決できるとは認識できない。
　
　Ｂ−２．上記Ａ−２で指摘したように、本件明細書の表１には、ＨＰＬＣ測定に基づくスルファン鎖の重量分布が、Ｓｉ２６６とＳｉ６９の混合比から算出されるスルファン鎖の重量分布と一致しないという不備があるので、
本件ポリスルファン混合物は、本件明細書の表１によっては支持されていない。
　
　６−２−２．無効理由１の検討・判断　
　Ａ−１について
　本件明細書の表１には、Ｓｉ２６６とＳｉ６９とを８０／２０及び７０／３０の割合で混合して、本件ポリスルファン混合物を得たことが実際に示されている。
　さらに、Ｓ２（ｚ＝０）の含有率の高いＳｉ２６６及びＳ３〜Ｓ８（ｚ＝１〜６）の含有率の高いＳｉ６９の２種類のオルガノシランポリスルファンを混合することにより、オルガノシランポリスルファン混合物のスルファン鎖の重量分布を調整するという手法が示されているのであるから、Ｓｉ２６６とＳｉ６９との混合比を調整する、Ｓｉ２６６、Ｓｉ６９以外のオルガノシランポリスルファンを混合して調整するなどにより、本件ポリスルファン混合物を得ることは困難ではない。
　したがって、本件明細書の表１の記載に基いて本件ポリスルファン混合物を得ることに、当業者が過度の試行錯誤を要するとは認められない。
　
　Ａ−２について
　本件明細書の表１に記載された「スルファン鎖の重量分布」は、表１の標題に「次の組成物のＨＰＬＣ測定：」と記載されているように、「ＨＰＬＣ」、すなわち、「高速液体クロマトグラフィー(High performance liquid chromatography)」により測定されたものであることは、本件特許出願の優先日時点の技術常識からみて、明らかである。
　また、ＨＰＬＣ測定に基づくスルファン鎖の重量分布と、Ｓｉ２６６とＳｉ６９の混合比から算出されるスルファン鎖の重量分布とが正確に一致していないとしても、Ｓｉ２６６とＳｉ６９の混合比からスルファン鎖の重量分布を予測して両者を混合し、ＨＰＬＣでスルファン鎖の重量分布を測定して、所望するスルファン鎖の重量分布からずれている場合には、上記「Ａ−１について」の項で述べたような調整ができるものと考えられる。
　したがって、本件明細書の表１に記載された「スルファン鎖の重量分布」
の意味するところは明らかであって、当業者が本件発明を実施できないとはいえない。
　
　Ａ−３について
　上記第６．６−２．６−２−２．「Ａ−２について」の項で述べたように、本件明細書の表１に記載された「スルファン鎖の重量分布」は、「ＨＰＬＣ」、すなわち「高速液体クロマトグラフィー(High performance liquid chromatography)」により測定されたものであることは、本件特許出願の優先日時点の技術常識からみて、明らかである。
　本件明細書にはＨＰＬＣ測定の条件は記載されていないが、本件特許出願の優先日前に出願された、甲第５号証（段落【０１５０】参照）、甲第７号証（段落【００２９】参照）においてもスルファン鎖の重量分布がＨＰＬＣによって測定されていることからみて、本件特許出願の優先日時点において、ＨＰＬＣを用いたオルガノシランポリスルファン混合物のスルファン鎖の重量分布を測定することは一般に行われていたと解されるので、本件明細書にＨＰＬＣ測定の条件が具体的に記載されていなくても、当業者であれば、ＨＰＬＣを用いて、オルガノシランポリスルファン混合物のスルファン鎖の重量分布を測定するための、適切な測定条件を設定できるものと認められる。
　
　さらに、本件明細書の「硫黄は、長鎖のスルファン単位から排除される場合、この硫黄はポリマー鎖に組入れられる。その後にこのことにより、“スコーチ”がもたらされ、こうしてシートにされたコンパウンドが硬化され、まさに未加硫のコンパウンドは処理不可能にされうる。」（段落【００１０】）との記載から、未加硫のゴムコンパウンドの製造中に起こりうる高められた温度でのスコーチを引き起こさないようにするという、本件訂正発明の課題は、ｚが２〜６のポリスルファンのような、硫黄がスルファン単位から排除されやすい長鎖スルファン単位の割合を、低く抑えるという手段により解決されるものと理解でき、また、このことは、本願明細書の「表１」、すなわち、
「【表１】 
 」（段落【００５６】） における番号１〜４のオルガノシランポリスルファン混合物を用いた場合には、本件図面の「図１」、すなわち、
「【図１】 
 
」において、最小トルク（１８０℃）が小さく、スコーチの発生が抑制されていると解されることから、具体的に確認できるので、当業者は本件発明を実施できるといえる。
　したがって、本件明細書にはＨＰＬＣ測定の条件が記載されていないことを以て、当業者が本件発明を実施できないとすることはできない。
　
　Ａ−４について
　第１の優先権基礎出願の明細書に記載されたデータが、本件図面の図２〜５に示された「改質Ｓｉ２６６」の特性を示すデータ（以下、「本件図面データ」という。）と整合していないからといって、直ちに、本件図面データに重大な瑕疵があるとはいえない。（なお、本件図面データは、第２の優先権基礎出願の明細書に記載されたデータとは整合しており、また、上記第６．６−１．の項で説示したように、本審決では、「請求人が主張する無効理由１〜４の成否について検討する際には、本件特許出願の優先日を、第２の優先権基礎出願の出願日である、平成９年（１９９７年）１月２２日として取り扱うこととする。」としているのであるから、この点からも、第１の優先権基礎出願の明細書に記載されたデータが、本件図面データと整合していないことは、問題とはいえない。）
　また、仮に、本件図面データに重大な瑕疵があるとしても、上記第６．６−２．６−２−２．「Ａ−３について」の項で説示したように、本件訂正発明の課題解決手段による作用効果は、本願明細書の「表１」及び本件図面の「図１」によって具体的に確認できるので、これにより、当業者が本件発明を実施できないとすることはできない。
　したがって、第１の優先権基礎出願の明細書に記載されたデータが、本件図面データと整合していないことを以て、当業者が本件発明を実施できないとすることはできない。
　
　Ａ−５について
　本件ポリスルファン混合物は、「一般式(ＲＯ)３Ｓi(ＣＨ２)XＳ─ＳZ─Ｓ(ＣＨ２)XＳi(ＯＲ)３ 　(Ｉ)〔式中、Ｒは線状又は分枝鎖状の、１〜８個のＣ原子を有するアルキルを意味し、ｘは１〜８の整数を意味し、ｚは０〜６を意味し、この場合、ｚが２〜６の整数を意味するようなポリスルファンの割合は混合物中の２０重量％の割合を超えず、ｚ＝１であるポリスルファンの割合は０を超え３１．４重量％までであり、かつｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は５７．７重量％以上であり、かつ８０重量％に達しない〕のオルガノシランポリスルファンの混合物」であって、ｘ＝０のものをは含まないことは、特許請求の範囲の記載から明らかである。
　したがって、本件明細書の発明の詳細な説明に明確でない事項が記載がされているとしても、このような事項の記載によって、特許請求の範囲に明確に記載された事項の解釈が影響を受けるとはいえず、ましてや、これにより、当業者が本件発明を実施できないとまでは到底いえない。
　
　Ｂ−１について
　上記第６．６−２．６−２−２．「Ａ−３について」の項で説示したように、本件明細書の「硫黄は、長鎖のスルファン単位から排除される場合、この硫黄はポリマー鎖に組入れられる。その後にこのことにより、“スコーチ”がもたらされ、こうしてシートにされたコンパウンドが硬化され、まさに未加硫のコンパウンドは処理不可能にされうる。」（段落【００１０】）との記載から、未加硫のゴムコンパウンドの製造中に起こりうる高められた温度でのスコーチを引き起こさないようにするという、本件訂正発明の課題は、ｚが２〜６のポリスルファンのような、硫黄がスルファン単位から排除されやすい長鎖スルファン単位の割合を、低く抑えるという手段により解決されるものと理解でき、また、このことは、本願明細書の「表１」（段落【００５６】） における番号１〜４のオルガノシランポリスルファン混合物を用いた場合には、本件図面の「図１」において、最小トルク（１８０℃）が小さく、スコーチの発生が抑制されていると解されることから、具体的に確認できるといえる。
　したがって、本件ポリスルファン混合物の範囲全体にわたって、未加硫のゴムコンパウンドの製造中に起こりうる高められた温度でのスコーチを引き起こさないようにするという、本件訂正発明の課題が解決できることは、当業者であれば認識できるものと認められる。
　
　Ｂ−２について
　上記第６．６−２．６−２−２．「Ａ−２について」の項で説示したように、本件明細書の表１に記載された「スルファン鎖の重量分布」は、表１の標題に「次の組成物のＨＰＬＣ測定：」と記載されているように、「ＨＰＬＣ」、すなわち、「高速液体クロマトグラフィー(High performance liquid chromatography)」により測定されたものであることは、本件特許出願の優先日時点の技術常識からみて、明らかである。
　そして、上記第６．６−２．６−２−２．「Ａ−３について」の項で説示したように、本件明細書の「硫黄は、長鎖のスルファン単位から排除される場合、この硫黄はポリマー鎖に組入れられる。その後にこのことにより、“スコーチ”がもたらされ、こうしてシートにされたコンパウンドが硬化され、まさに未加硫のコンパウンドは処理不可能にされうる。」（段落【００１０】）との記載から、未加硫のゴムコンパウンドの製造中に起こりうる高められた温度でのスコーチを引き起こさないようにするという、本件訂正発明の課題は、ｚが２〜６のポリスルファンのような、硫黄がスルファン単位から排除されやすい長鎖スルファン単位の割合を、低く抑えるという手段により解決されるものと理解でき、また、このことは、本願明細書の「表１」（段落【００５６】） における番号１〜４のオルガノシランポリスルファン混合物を用いた場合には、本件図面の「図１」において、最小トルク（１８０℃）が小さく、スコーチの発生が抑制されていると解されることから、具体的に確認できるといえる。
　したがって、本件ポリスルファン混合物の範囲全体にわたって、未加硫のゴムコンパウンドの製造中に起こりうる高められた温度でのスコーチを引き起こさないようにするという、本件訂正発明の課題が解決できることは、当業者であれば認識できると認められる。
　
　なお、当業者であれば、上記のように、「スルファン鎖の重量分布」がＨＰＬＣで測定されたオルガノシランポリスルファン混合物により、本件訂正発明の課題の解決が認識できるといえ、また、上記第６．６−２．６−２−２．「Ａ−２について」の項で説示したように、Ｓｉ２６６とＳｉ６９の混合比からオルガノシランポリスルファン混合物の「スルファン鎖の重量分布」を予測し調整できるといえることから、ＨＰＬＣ測定に基づくスルファン鎖の重量分布と、Ｓｉ２６６とＳｉ６９の混合比から算出されるスルファン鎖の重量分布とが正確に一致していないとしても、これを以て、本件ポリスルファン混合物の範囲全体にわたって、本件訂正発明の課題が解決できることを当業者が認識できないとはいえない。
　
　６−２−３．無効理由１のまとめ
　以上のとおり、請求人が無効理由１の根拠として挙げる、上記Ａ−１〜Ａ−５及びＢ−１〜Ｂ−２は是認することができない。
　したがって、無効理由１は採用できない。
　
　
６−３．無効理由２について 
　請求人は、無効理由２として、次の２つの理由を主張している。
　○無効理由２−１
　本件訂正発明１〜５は、米国でされた出願に基く優先権［１９９６年（平成８年）１２月２日］を主張する、特願平９−３３２００７号［特開平１０−１８２８４７号公報（甲第５号証）参照）］の出願（以下、「甲５出願」という。）の願書に最初に添付した明細書（以下、「甲５出願明細書」という。）に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願にに係る上記の発明をした者と同一ではなく、また、この出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、 特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。
　○無効理由２−２
　本件訂正発明１〜５は、日本でされた出願に基く優先権［平成８年（１９９６年）８月２６日］を主張する、特願平８−３３５９７２号［特開平１０−１２０８２７号公報（甲第７号証）参照）］の出願（以下、「甲７出願」という。）の願書に最初に添付した明細書（以下、「甲７出願明細書」という。）に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願にに係る上記の発明をした者と同一ではなく、また、この出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、 特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。
　
　上記第６．「６−１．本件出願の優先権主張について」の項で説示したように、本件特許出願の優先日は、第２の優先権基礎出願に基く平成９年（１９９７年）１月２２日であると認められるが、甲第５出願及び甲第７出願の優先日は、それぞれ、１９９６年（平成８年）１２月２日及び平成８年（１９９６年）８月２６日と認められるので、甲第５出願及び甲第７出願は、本件特許出願よりも先に出願されたものとみなすことができる。さらに、本件特許出願の発明者及び出願人は、甲第５出願及び甲第７出願の発明者及び出願人と同一でないことは明らかである。
　このように、甲５出願明細書及び甲７出願明細書は、本件訂正発明１〜５に対して、特許法第２９条の２の証拠方法となる形式的要件を備えているので、次に、本件訂正発明１〜５が甲５出願明細書及び甲７出願明細書に記載された発明であるか否かについて検討する。
　
　６−３−１．無効理由２−１について
　　（１）甲５出願明細書に記載された事項
　甲５出願明細書には、シリカ強化ゴム組成物及びその調整法に関する発明が記載されており、具体的には以下の事項が記載されている。なお、摘示は、甲第５号証の記載に基づいて行う。
　○５−１
「【特許請求の範囲】
【請求項１】　次の：
（Ａ）（ｉ）共役ジエン系単独重合体と共重合体、および少くとも一種の共役ジエンと芳香族ビニル化合物との共重合体から選ばれる少くとも一種の硫黄硬化性エラストマー１００重量部、
（ｉｉ）沈降シリカ、アルミナ、アルミノケイ酸塩およびカーボンブラックの少くとも一種をからなる微粒子状充填材にして、約５から約８５重量パーセントのカーボンブラックを含む該充填材約１５から約１００ｐｈｒ、
　（ｉｉｉ）該微粒子状充填材の１重量部当たり約０．０５から約２０重量部の、少くとも一種の、次式：
【化１】
［式中、
　Ｒ１は全部で１から１８個の炭素原子を有する置換または未置換アルキレン基、および全部で６から１２個の炭素原子を有する置換または未置換アリーレン基より成る群から選ばれ；ｎは２から６の整数であり、ただし、ｎ＝２とｎ＝３の和がｎの約９０から約９８パーセントの範囲であることを前提条件として、ｎの約５５から約７５パーセントが２であり、ｎの約１５から約３５パーセントが３であり、ｎの約２から約１０パーセントが４であり、そしてｎの１０パーセント未満が４より大であり；そしてＺは次式：
【化２】
（式中、Ｒ２は同一または異なり、そして独立に炭素原子数１から４個のアルキル基およびフェニル基より成る群から選ばれ；Ｒ３は同一または異なり、そして独立に炭素原子数１から４個のアルキル基、フェニル基、１から８個の炭素原子を有するアルコキシ基および５から８個の炭素原子を有するシクロアルコキシ基より成る群から選ばれる。）の基から成る群から選ばれる。］を有する有機ケイ素ジスルフィド／トリスルフィド化合物；および
　（ｉｖ）次の：
　（ａ）（１）元素硫黄、および（２）硫黄を含み、約１４０℃から約１９０℃の範囲の温度で該硫黄の少くとも一部を放出する性質を有するポリスルフィド系有機化合物としての少くとも一種の硫黄供与体の少くとも一種から選ばれるフリー硫黄源（但し、該元素硫黄の添加と該硫黄供与体の添加から得られる総フリー硫黄は約０．０５から約２ｐｈｒの範囲である）、および
　（ｂ）そのような硫黄供与体ではない、約０．１から約０．５ｐｈｒの少くとも一種の硫黄硬化性エラストマー用硬化促進剤から選ばれる化合物としての少くとも一種の追加の添加剤；を少くとも一回の予備混合工程で、約１４０℃から約１９０℃の温度まで、約２から約２０分の総混合時間熱機械的に混合し；
　（Ｂ）次いで、得られた混合物を、最終熱機械的混合工程で、約０．４から約３ｐｈｒの元素硫黄（但し、上記予備混合工程で導入された元素状および／またはフリーの硫黄と、該最終混合工程で加えられる元素硫黄との総和は約０．４５から約５ｐｈｒの範囲である）、および少くとも一種の硫黄硬化促進剤と約１００℃から約１３０℃の温度で約１から約３分間混合する；
逐次工程を含んでなるゴム組成物の調製法。
・・・
【請求項３】　請求項１に記載の方法で調製されたゴム組成物。
・・・
【請求項５】　請求項４に記載の方法で調製されたタイヤ。」（甲第５号証の特許請求の範囲）
　
　○５−２．
「
発明の追加の開示と実施
実施例３
　（ｉ）実施例１における３，３’−ビス（トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィド、（ｉｉ）実施例１における高純度（９８％）３，３’−ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィドおよび（ｉｉｉ）ポリスルフィド橋中のテトラスルフィド含有量が１０パーセント未満である、高純度で分布の明確な３，３’−ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド／トリスルフィドを個々に使用して、シリカ強化材を含む硫黄硬化性ゴム混合物を調製した。
・・・
　表４に示した材料を含むゴム組成物を、ＢＲバンバリーミキサー中で、別々の三段の添加（混合）工程、即ち二つの予備混合工程と一つの最終工程を用いて、これら三段の総混合工程で、それぞれ、１６０℃、１６０℃および１２０℃まで、約８分、２分および２分の時間処理することにより調製した。有機シランテトラスルフィド、有機シランジスルフィドおよびフリーの元素硫黄の量は表４に“可変”と示され、そして表５により特定して示した。
　高純度有機シランジスルフィドを使用した試料５、および高純度で分布の明確な有機シランジスルフィド／トリスルフィドを使用した試料６を、有機シランテトラスルフィドを使用した試料４と比べると、ゴム組成物を調製するために高純度で分布の明確なジスルフィド／トリスルフィドをフリー硫黄添加と組み合せて使用すると、フリー硫黄を添加しないテトラスルフィド（ｉ）およびフリー硫黄を添加した高純度ジスルフィド（ｉｉ）で調製した両ゴム組成物と同等の物理的性質を有するゴム組成物が、テトラスルフィドを使用する組成物の場合の、大きいムーニー粘度および大きいムーニー・ピーク値のような加工上の障害なしに、さらに高純度ジスルフィドを使用する組成物の場合の有機シランカップリン剤の高いコストなしに、調製されることを明確に示している。
【表４】
　
・・・　
　６）ｎ＝２がｎの約７５パーセント、ｎ＝３がｎの約２３パーセント、そしてｎ＝４がｎの約２パーセントで、ｎ＝２とｎ＝３の和がｎの９８パーセントである、高純度で分布の明確な３，３‐ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド／トリジスルフィド；
・・・　
【表５】
・・・　
　特に、この実施例は、比較的高純度の有機シランジスルフィド／トリスルフィドに加えて極く少量のフリー硫黄、即ち有機シランテトラスルフィドが用いられた場合（実験６）の混合工程で発生するであろうと推定されるフリー硫黄に近い量の硫黄を調整して加えると、有機シランテトラスルフィドを使用した実験４および高純度ジスルフィドを使用した実験５のゴム組成物の性質にやや似た性質を有するゴム組成物が得られることを示している。さらに、実験５で観測された加工時の利点が、実験６（ムーニー粘度）でも維持される。従って、比較的高純度で分布の明瞭なジスルフィド／トリスルフィド有機シランを、そのコストを最適にしながら、高純度ジスルフィドの加工性と性質に匹敵するように使用できることが証明された。高純度で分布の明瞭なジスルフィド／トリスルフィド有機シラン（実験６）の製造コストは、非常に高純度のジスルフィド（実験５）を製造するコストより実質的に低い。」（甲第５号証の段落【０１３６】〜【０１５４】）
　
　　（２）無効理由２−１の検討
　甲５出願明細書には、実施例３における「有機シラン・ジスルフィド／トリスルフィド」（摘示５−２の【表４】）として、「ｎ＝２がｎの約７５パーセント、ｎ＝３がｎの約２３パーセント、そしてｎ＝４がｎの約２パーセントで、ｎ＝２とｎ＝３の和がｎの９８パーセントである、高純度で分布の明確な３，３‐ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド／トリジスルフィド」（摘示５−２）が用いられており、この化合物は、本件訂正発明１〜５に係る本件ポリスルファン混合物に相当するものと認められる。
　しかしながら、甲５出願明細書では、この「有機シラン・ジスルフィド／トリスルフィド」は、予備混合工程において「エラストマー」、「シリカ」などとともに「硫黄」と混合され、さらに、最終混合工程において「硫黄」、「硬化促進剤」などが追加添加されて混合されることが記載されている（摘示５−１の請求項１、摘示５−２の【表４】及び【表５】）。
　このように、甲５出願明細書には、本件訂正発明１〜４の「タイヤトレッド用のゴムコンパウンドの製造法」に関する発明が、発明特定事項として備える、
　○硫黄及び／又は硫黄供与体及び促進剤で加硫されるタイヤトレッド用のゴムコンパウンドを製造するという事項、
　○１６０〜２００℃の温度で混練される、ゴム成分、本件ポリスルファン混合物、ケイ酸塩充填剤などからなる混合物には、硫黄が含有されていないという事項、及び
　○完成したゴムコンパウンドはシート又はストリップに圧延するために用いられるという事項
が記載ないし示唆されていない。
　また、本件訂正発明５の「タイヤトレッド用のゴムコンパウンド」に関する発明は、ゴム成分、充填剤、本件ポリスルファン混合物を含有する混合物を、未加硫の状態で１６０〜２００℃の温度で混練して得られるという事項を発明特定事項として備えるものであって、この「未加硫の状態で」というのは、本件訂正明細書の「本発明の課題は、加硫に必要な硫黄及び促進剤をまだ含有していない未加硫のゴムコンパウンド、即ち加硫可能なゴムコンパウンドの製造中に起こりうる高められた温度でのスコーチを引き起さないオルガノシランポリスルファンの混合物を提供することである。」（段落【００１３】）との記載からみて、「加硫に必要な硫黄及び促進剤をまだ含有していない状態」と解されるが、甲５出願明細書には、かかる、１６０〜２００℃の温度での混練において、加硫に必要な硫黄などを含有させない事項が記載ないし示唆されていない。
　したがって、本件訂正発明１〜５は、甲５出願明細書に記載された発明と同一であるとは認められない。
　
　６−３−２．無効理由２−２について
　　（１）請求人の主張する無効理由２−２の根拠
　請求人は、審判請求書の６１〜６３頁などにおいて、無効理由２−２の根拠を、概略次のように述べている。
　甲７出願明細書には、「シランカップリング剤を、特開平７−２２８５８８号公報の記載の方法に従い、無水硫化ナトリウムと硫黄とを１：１．５のモル比にしてサンプルＥを合成した」（段落【００２９】〜【００３３】）旨が記載されているので、この特開平７−２２８５８８号公報記載の方法、すなわち、甲第８号証の実施例１の方法に従って、上記サンプルＥを調製し分析したところ、甲第９号証の実験成績証明書(その１)に示すように、式(ＣＨ３ＣＨ２Ｏ)３Ｓi(ＣＨ２)３─Ｓ２．５─(ＣＨ２)３Ｓi(ＯＣＨ２ＣＨ３)３ で示される、Ｓ平均含有量＝２．５の硫黄含有有機ケイ素化合物（ポリスルフィド型シラン）が得られ、この化合物にはｚ＝０（Ｓ２）の成分が５０．６重量％、ｚ＝２〜６（Ｓ４〜８）の成分が１４．８重量％含有されていることが確認できた。したがって、本件ポリスルファン混合物は、甲７出願明細書に記載されたシランカップリング剤と差異がない。
　
　　（２）無効理由２−２の検討
　本件ポリスルファン混合物は、「ｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は５７．７重量％以上であり、かつ８０重量％に達しない」ものであって、甲７出願明細書に記載された、ｚ＝０（Ｓ２）の成分が５０．６重量％であるシランカップリング剤と重複一致するものとはいえない。
　したがって、本件ポリスルファン混合物を用いることを発明特定事項として備える本件訂正発明１〜５は、甲５出願明細書に記載された発明と同一であるとは認められない。
　
　６−３−３．無効理由２のまとめ
　以上のように、請求人が主張する無効理由２−１及び２−２は理由があると認めることはできない。
　したがって、無効理由２は採用できない。　
　
　
６−４．無効理由３について 
　請求人は、無効理由３として、本件訂正発明１〜５は、甲第１７号証又は甲第１８号証に記載された発明と、甲第１０、１２〜１６号証に記載された発明とに基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである旨主張している。
　上記第６．「６−１．本件出願の優先権主張について」の項で説示したように、本件特許出願の優先日は第２の優先権基礎出願に基く平成９年（１９９７年）１月２２日であると認められるところ、甲第１０、１２〜１６及び１７〜１８号証は、いずれも、本件特許出願の優先日前に公開されたものである。
　そこで、甲第１０、１２〜１６及び１７〜１８号証に記載された事項について、以下に検討する。
　
　６−４−１．甲第１７号証に記載された事項
　甲第１７号証には、ジエンを基本としたエラストマ−、粒状シリカ、シリカカップリング剤を含んで成る硫黄で加硫されたトレッドを有する空気入りタイヤに関する発明が記載されており（特許請求の範囲の請求項１）、具体的には以下の事項が記載されている。
　○１７−１
「前記カップリング剤がビス−３−（トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィドである、請求項１記載のタイヤ。」（特許請求の範囲の請求項５）
　○１７−２
「硬化未発現混合段階のために、最終の硬化発現混合段階において混合（添加）される促進剤及び硫黄硬化剤を除いて、それぞれの成分３８重量％を一次硬化未発現混合段階において約４分間約１８０℃の温度へ混合し；成分約３８重量％を二次硬化未発現混合段階において約２.５〜３分間約１７０℃の温度へ混合（添加）し、そして成分約２４〜２５重量％を三次硬化未発現混合段階において約３分間約１６０℃の温度へ混合（添加）した。すべてバンバリー型ゴムミキサー中で行った。バンバリー型ミキサー中において生じたゴム組成物（混合物）へ次に硬化剤すなわち促進剤及び硫黄を約３分間約１２０℃の温度へ混合した。ゴムを次に約１８分間約１５０℃の温度で加硫した。」（段落【００４３】）
　○１７−３
「ゴム組成物は表１に示す成分から成っていた。表２は硬化ゴム組成物の特性を例証する。
【表１】
・・・
８）デグサからＸ５０Ｓとして商業的に入手できるビス−３−トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィド（５０％活性）。ただしテトラスルフィドとＮ３３０カーボンブラックとの５０／５０ブレンドとして得た（したがって、５０％活性と考えられる）。」（段落【００４４】〜【００４７】）
　
　以上のように、甲第１７号証には、ジエンを基本としたエラストマ−、粒状シリカ、シリカカップリング剤を含んで成る硫黄で加硫されたトレッドを有する空気入りタイヤにおいて、シリカカップリング剤として「ビス−３−（トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィド」を用いることは記載されているものの、このシリカカップリング剤は本件ポリスルファン混合物のｚ＝２（Ｓ４）の成分に該当するものにすぎず、スルファン鎖の分布において、本件ポリスルファン混合物に相当するものとはいえないので、本件ポリスルファン混合物を用いることについては、甲第１７号証に記載されているとは認められない。
　さらに、シリカカップリング剤により「硬化未発現段階」においてスコーチが発生するという問題が生じること及びこの問題を解決するためにシリカカップリング剤を選択する必要があることについても、甲第１７号証には記載の示唆もされていない。
　
　６−４−２．甲第１８号証に記載された事項
　甲第１８号証には、加硫性エラストマー、シリカなどの充填剤、オルガノシランポリスルフィド、硫黄供給源、加硫促進剤を、予備混合工程及び最終熱機械混合工程で混合し、ゴム組成物を製造する方法に関する発明が記載されており（特許請求の範囲の請求項１）、具体的には以下の事項が記載されている。
　○１８−１
「遊離硫黄は例えば約１５０℃以上の温度で遊離されるので、硫黄ブリッジ部分に３個以上の結合硫黄原子を含むそのようなオルガノシランポリスルフィドはまた、加硫性エラストマーの加硫または部分加硫に関係する遊離硫黄の遊離のための硫黄供与体としても作用することが分かる。・・・約１５０℃より低い温度では、それらの硫黄ブリッジ部分に３〜８個の硫黄原子を含むたいていの実用的なオルガノシランポリスルフィドの場合、遊離硫黄の遊離は、もし生じたとしても、比較的遅い速度で生じると考えられる。
　そのような温度は、例えば予備的に、または一般的には遊離硫黄、硫黄供与体および／またはゴム加硫促進剤を除いた、ゴムおよびゴム配合成分を混合する、非生産的（non-productive）とも呼ばれる予備混合工程で経験的に分かるものである。そのような混合は、例えば約１４０℃〜約１８０℃で一般に行われ；少なくとも一部の混合は少なくとも１６０℃以上で行われる可能性が最も高い。少量の遊離硫黄はその後、不飽和エラストマーとの化合および／またはおそらく部分的な加硫に用いられ、これとシリカおよびカップリング剤とはそのような混合段階で混合される。」（段落【００１２】〜【００１３】）
　○１８−２
「オルガノシランポリスルフィド（オルガノシリコンポリスルフィドとも呼ばれる）をシリカ強化加硫性ゴム組成物中のシリカカップリング剤として使用する場合、これは前に指摘したような１つ以上の予備的な非生産的混合段階で一般に加えられ、例えば約１４０℃〜約１９０℃、あるいは約１５０℃〜約１８０℃で一般に混合される。」（段落【００２２】）
　○１８−３
「【実施例】
実施例Ｉ
シリカ強化材を含有する加硫性ゴム混合物を、３，３−ビス（トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィドおよび高純度３，３−ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィドを各々用いて製造した。
　上記オルガノシランテトラスルフィド硫黄ブリッジ部分は平均約３．５〜約４個の結合硫黄原子を含み、結合硫黄原子の範囲は約２〜６または８個であり、２５％以下のその硫黄ブリッジ部分は結合硫黄原子が２以下であると考えられる。」（段落【０１０５】〜【０１０６】）
　○１８−４
「【表１】
・・・
４）　Ｓｉ６９［本明細書では前にビス−（３−トリエトキシシリルプロピ
ル）テトラスルフィドと呼んでいたもの（このテトラスルフィドはまたＤｅｇｕｓｓａ社からＳｉ６９として入手しうる）］・・・」（段落【０１１２】〜【０１１３】）
　
　以上のように、甲第１８号証には、加硫性エラストマー、シリカなどと一緒に混練されるオルガノシランポリスルフィドとして、「３，３−ビス（トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィド（硫黄ブリッジ部分は平均約３．５〜約４個の結合硫黄原子を含み、結合硫黄原子の範囲は約２〜６または８個であり、２５％以下のその硫黄ブリッジ部分は結合硫黄原子が２以下であると考えられるもの）」および「高純度３，３−ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド」を用いることは記載されているものの、これらのオルガノシランポリスルフィドは、スルファン鎖の分布において、本件ポリスルファン混合物に相当するものとはいえないので、本件ポリスルファン混合物を用いることについては、甲第１８号証に記載されているとは認められない。
　さらに、甲第１８号証には、「硫黄ブリッジ部分に３個以上の結合硫黄原子を含むオルガノシランポリスルフィドは遊離硫黄の遊離のための、硫黄供与体としても作用する」旨の記載及び「予備混合工程で発生する少量の遊離硫黄は、不飽和エラストマーとの化合および／またはおそらく部分的な加硫に用いられる」旨の記載はあるものの、オルガノシランポリスルフィドにより予備混合工程においてスコーチが発生するという問題が生じること及びこの問題を解決するためにシリカカップリング剤を選択する必要があることについても、甲第１８号証には記載も示唆もされていない。
　
　６−４−３．甲第１０号証に記載された事項
　甲第１０号証には、「付着剤として、天然又は合成珪酸で補強された加硫可能のゴム混合物に使用することのできる新規な硫黄含有有機珪素化合物の製法に関する」（２頁右下欄４〜７行）発明が記載されており、
例１では(Ｈ３ＣＯ)３Ｓi−(ＣＨ２)３−(Ｓ)２−(ＣＨ２)３−Ｓi(ＯＣＨ３)３、
例２では(Ｈ５Ｃ２Ｏ)３Ｓi−(ＣＨ２)３−(Ｓ)４−(ＣＨ２)３−Ｓi(ＯＣ２Ｈ５)３、
例５では(Ｈ３ＣＯ)３Ｓi−(ＣＨ２)３−(Ｓ)３−(ＣＨ２)３−Ｓi(ＯＣＨ３)３の硫黄含有有機珪素化合物が得られたことが記載されているが、これらの硫黄含有有機珪素化合物は、スルファン鎖の分布において、本件ポリスルファン混合物に相当するものとはいえないので、本件ポリスルファン混合物を用いることが甲第１０号証に記載されているとは認められない。
　また、請求人は、甲第１１号証の実験成績証明書(その２)において、甲第１０号証の例１の記載に従ってビス−（３−トリメトキシシリルプロピル）ジスルフィド）を合成し、その硫黄分布（重量％）は「Ｓ２：７９．４％、　Ｓ３：１８．２％、　Ｓ４：２．１％、　Ｓ５：０．３％、　Ｓ６以上：０％」であるので、甲第１０号証の例１の硫黄含有有機珪素化合物は、本件ポリスルファン混合物と重複一致する旨述べている。
　しかしながら、
＊甲第１１号証の実験成績証明書(その２)においては、無水メタノール中のＮａ２Ｓ２の沸騰溶液へのγ−クロロプロピルトリメトキシシランの添加速度が「徐々に」されているが、実際にどのような速度で添加したのかが不明であること、及び
＊合成により得られたビス−（３−トリメトキシシリルプロピル）ジスルフィド［(Ｈ３ＣＯ)３Ｓi−(ＣＨ２)３−Ｓ２−(ＣＨ２)３−Ｓi(ＯＣＨ３)３］の量が、甲第１０号証の例１では「１７１ｇ（理論量の８７．５％）」であるのに対し、甲第１１号証の実験成績証明書(その２)では「１８６ｇ（収率の９５．２％）」であることから、甲第１１号証の実験成績証明書(その２)によって甲第１０号証の例１が正確に追試されたとはいえないので、これに基づいて、甲第１０号証の例１の硫黄含有有機珪素化合物が本件ポリスルファン混合物と重複一致すると認められない。
　さらに、甲第１０号証には、「付着剤として、天然又は合成珪酸で補強された加硫可能のゴム混合物に使用することのできる新規な硫黄含有有機珪素化合物」として、
「(Ｈ３ＣＯ)３Ｓi−(ＣＨ２)３−(Ｓ)２−(ＣＨ２)３−Ｓi(ＯＣＨ３)３」［審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝０のポリスルファン成分に相当］、
「(Ｈ５Ｃ２Ｏ)３Ｓi−(ＣＨ２)３−(Ｓ)４−(ＣＨ２)３−Ｓi(ＯＣ２Ｈ５)３」［審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝２のポリスルファン成分に相当］、「(Ｈ３ＣＯ)３Ｓi−(ＣＨ２)３−(Ｓ)３−(ＣＨ２)３−Ｓi(ＯＣＨ３)３ 」［審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝１のポリスルファン成分に相当］
などが得られたことは記載はされているが、これらの硫黄含有有機珪素化合物が、ゴム成分などとの予備混合工程において、スコーチの発生を防止するという性能を発揮することについては記載も示唆もされていない。
　
　６−４−４．甲第１２号証に記載された事項
　甲第１２号証には、硫黄含有有機珪素化合物の製法に関する発明が記載されており（特許請求の範囲）、
例１ではビス−（３−トリメトキシシリルプロピル）トリスルフィド［審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝１のポリスルファン成分に相当］、
例８ではビス−（３−トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド［審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝０のポリスルファン成分に相当］
が得られたことが記載されているが、これらの硫黄含有有機珪素化合物は、スルファン鎖の分布において、本件ポリスルファン混合物に相当するものとはいえないので、本件ポリスルファン混合物を用いることについては、甲第１２号証に記載されているとは認められない。
　さらに、甲第１２号証には、硫黄含有有機珪素化合物として、「ビス−（３−トリメトキシシリルプロピル）トリスルフィド」、「ビス−（３−トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド」などが得られたことは記載はされているが、これらの硫黄含有有機珪素化合物が、どのような用途に用いられ、どのような性能を発揮するものであるのかについては記載されておらず、ましてや、ゴム成分、ケイ酸塩などの充填剤との予備混合工程において、スコーチの発生を防止するという性能を発揮することについては記載も示唆もされていない。
　
　６−４−５．甲第１３号証に記載された事項
　甲第１３号証には、硫黄含有有機珪素化合物の製造法に関する発明が記載されており（特許請求の範囲）、第１表の例２、５、８、１０〜１２、１５〜１６、２７及び３４には、「ビス−（３−トリアルコキシシリルアルキル）トリスルフィド」［審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝１のポリスルファン成分に相当］が得られたことが記載されており、さらに、第１表の他の例には、「ビス−（３−トリアルコキシシリルアルキル）ジスルフィド」［審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝０のポリスルファン成分に相当］、「ビス−（３−トリアルコキシシリルアルキル）テトラスルフィド」［審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝２のポリスルファン成分に相当］が得られたことも記載されているが、これらの硫黄含有有機珪素化合物は、スルファン鎖の分布において、本件ポリスルファン混合物に相当するものとはいえないので、本件ポリスルファン混合物を用いることについては、甲第１３号証に記載されているとは認められない。
　さらに、甲第１３号証には、硫黄含有有機珪素化合物が、どのような用途に用いられ、どのような性能を発揮するものであるのかについては記載されておらず、ましてや、ゴム成分、ケイ酸塩などの充填剤との予備混合工程において、スコーチの発生を防止するという性能を発揮することについては記載も示唆もされていない。
　
　６−４−６．甲第１４号証に記載された事項
　甲第１４号証には、ゴム、珪酸塩系填料、加硫促進剤、オルガノシランを含有する、架橋可能なゴム組成物に関する発明が記載されており（特許請求の範囲の請求項１）、具体的には以下の事項が記載されている。
　○１４−１
「珪酸塩系填（審決注：旧字体を新字体である「填」で表記した。）料を含有するゴム組成物を、分子中に硫黄を含有するシランを用い、硫黄元素を添加せずに、重要なゴム生産のために加工することができることが判明した。」（３欄１９〜２２行）
　○１４−２
「ゴム組成物を殊にトラツクタイヤ用のトレツドの製造のために、軟化油例えば高芳香性又はナフテン系の軟化油を混入するのが、特に有利でありうる。」（８欄２８〜３１行）　
　○１４−３
「これらの選択された比較的簡単な構造の一般式Ｉのオルガノシランのうち、ビス−［３−トリメトキシ−、−トリエトキシ−及び−トリプロポキシ−シリル−プロピル］−ポリスルフアイド及びしかもジ−、トリ−及びテトラスルフアイド殊に硫黄原子２，３又は４個を有するトリエトキシ化合物及びこれらの混合物が有利である。」（９欄１８〜２５行）　
　○１４−４
「VII)　本発明の他のゴム組成物において、使用シランを変える。ゴム組成物は次の組成を有した：
　　　混合成分　　　　　　　　　　　　　　　　　量　　
スチロール−ブタジエン−ゴム
・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００　
細粉状の高活性沈殿珪酸
・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０　
・・・
５６）シランとして、
　ビス−（３−トリエトキシシリルプロピル）−テトラスルフアイド
５７）シランとして、
　ビス−（３−トリメトキシシリルプロピル）−トリスルフアイド
５８）シランとして、
　ビス−（３−トリメトキシシリルプロピル）−ジスルフアイド」（２２欄１４〜３４行）
　
　以上のように、甲第１４号証には、ゴム、珪酸塩系填料、加硫促進剤、オルガノシランなどを含有する、架橋可能な、タイヤトレツド用ゴム組成物の成分である、オルガノシランとして、「ビス−（３−トリエトキシシリルプロピル）−テトラスルフアイド」（審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝２のポリスルファン成分に相当）、「ビス−（３−トリメトキシシリルプロピル）−トリスルフアイド」（審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝１のポリスルファン成分に相当）、「ビス−（３−トリメトキシシリルプロピル）−ジスルフアイド」（審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝０のポリスルファン成分に相当）などの、硫黄原子２、３又は４個を有するトリエトキシ化合物及びこれらの混合物を用いることが記載されているものの、これらのオルガノシラン又はこれらの混合物は、スルファン鎖の分布において、本件ポリスルファン混合物に相当するものとはいえないので、本件ポリスルファン混合物を用いることについては、甲第１４号証に記載されているとは認められない。
　さらに、甲第１４号証には、このような分子中に硫黄を含有するオルガノシランを用いることにより、「珪酸塩系填料を含有するゴム組成物を、硫黄元素を添加せずに、重要なゴム生産のために加工することができることが判明した。」旨の記載はあるものの、オルガノシランにより予備混合工程においてスコーチが発生するという問題が生じること及びこの問題を解決するためにオルガノシランを選択する必要があることについては全く記載されていない。
　
　６−４−７．甲第１５号証に記載された事項
　甲第１５号証には、ゴム、架橋剤系、含硫黄有機シラン、シリカを含有するゴム組成物に関する発明が記載されており（特許請求の範囲の請求項１）、ゴム組成物の用途として、乗用車及びトラツク用タイヤのトレツドが記載されている（１０欄３２〜４１行）。また、ゴム組成物の成分である含硫黄有機シランについては、「これらから選択され、比較的簡単に構成された一般式Ｉの有機シランは、ビス−［３−トリメトキシ−、−トリエトキシ−及び−トリプロポキシシリル−プロピル］−ポリスルフイド、しかもジ−、トリ−及びテトラスルフイドが再び有利である。」（９欄１４〜１９行）と記載され、具体的には、例１〜２２において、「ビス−［３−トリメトキシシリルプロピル］−トリスルフイド」、「ビス−［３−トリエトキシシリルプロピル］−テトラスルフイド」、「ビス−［３−トリメトキシシリルプロピル］−ジスルフイド」などの含硫黄有機シランを単独で配合したゴム組成物が記載されている。　
　
　以上のように、甲第１５号証には、ゴム、架橋剤系、含硫黄有機シラン、シリカを含有するタイヤトレツド用ゴム組成物の成分である含硫黄有機シランとして、「ビス−［３−トリメトキシシリルプロピル］−トリスルフイド」（審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝１のポリスルファン成分に相当）、「ビス−［３−トリエトキシシリルプロピル］−テトラスルフイド」（審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝２のポリスルファン成分に相当）、「ビス−［３−トリメトキシシリルプロピル］−ジスルフイド」（審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝０のポリスルファン成分に相当）などの含硫黄有機シランを単独で用いることが記載されているものの、これらの含硫黄有機シランは、スルファン鎖の分布において、本件ポリスルファン混合物に相当するものとはいえないので、本件ポリスルファン混合物を用いることについては、甲第１５号証に記載されているとは認められない。
　さらに、甲第１５号証には、含硫黄有機シランにより予備混合工程においてスコーチが発生するという問題が生じること及びこの問題を解決するために含硫黄有機シランを選択する必要があることについては記載も示唆もされていない。
　
　６−４−８．甲第１６号証に記載された事項
　甲第１６号証には、
「化合物：Ｚ−Ａｌｋ−Ｘ　　（ＩＩ）　　
［式中、Ｚは次の基：
（ここで、Ｒ１は炭素原子が１〜４個のアルキル基、シクロヘキシル基またはフェニル基であり；Ｒ２は炭素原子１〜８個のアルコキシ基または炭素原子５〜８個のシクロアルコキシ基である。）よりなる群から選ばれ、ＸはＣｌ，ＢｒまたはＩである。］と、
化合物：Ｍｅ２Ｓｎ           　　（ＩＩＩ）
［式中、Ｍｅはアンモニウムまたはアルカリ金属である。」とを反応させて、
Ｚ−Ａｌｋ−Ｓｎ −Ａｌｋ−Ｚ　　（Ｉ）
〔式中、Ａｌｋは炭素原子１〜１８個の２価の炭化水素基であり、そしてｎは２〜８の整数である。〕
の有機ケイ素化合物を製造する方法」に関する発明が記載されており（特許請求の範囲の請求項１）、具体的には、実施例１〜７では「３，３′−ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド」が合成されており、実施例８では「３，３′−ビス（トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィド」が合成されている。
　さらに、以下の事項も記載されている。
　○１６−１　
「硫黄含有有機ケイ素化合物は、ゴムとシリカ充填剤の間に向上した物理的性質を与える反応性カップリング剤として有用なものである。」（段落【０００２】）
　○１６−２　
「式III の化合物の具体的な例としてはＮａ２ Ｓ２ ，Ｋ２ Ｓ２ ，Ｎａ２ Ｓ６ ，Ｃｓ２ Ｓ２ ，Ｋ２ Ｓ２ ，Ｋ２ Ｓ３ ，Ｋ２　Ｓ２ ，（ＮＨ４ ）２　Ｓ２ ，（ＮＨ４ ）２Ｓ３ ，Ｎａ２ Ｓ２ ，Ｎａ２ Ｓ３ およびＮａ２ Ｓ４ が挙げられる。」（段落【０００９】）
　
　以上のように、甲第１６号証には、ゴムとシリカ充填剤の間に向上した物理的性質を与える反応性カップリング剤として有用な有機ケイ素化合物として、「３，３′−ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド」［審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝０のポリスルファン成分に相当］、「３，３′−ビス（トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィド」［審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝２のポリスルファン成分に相当］を用いることが記載されており、また、式III の化合物としてＫ２ Ｓ３を採用した場合にはトリスルフィド［審決注：本件ポリスルファン混合物におけるｚ＝１のポリスルファン成分に相当］を用いることも記載されているといえるものの、これらの有機ケイ素化合物は、スルファン鎖の分布において、本件ポリスルファン混合物に相当するものとはいえないので、本件ポリスルファン混合物を用いることについては、甲第１６号証に記載されているとは認められない。
　さらに、甲第１６号証には、このような有機ケイ素化合物を用いることにより、含硫黄有機シランにより予備混合工程においてスコーチが発生するという問題が生じること及びこの問題を解決するために含硫黄有機シランを選択する必要があることについては記載も示唆もされていない。
　
　６−４−９．無効理由３の検討
　上記第６．６−４．の６−４−１．〜６−４−２．で説示したように、
甲第１７号証において用いられているシリカカップリング剤または甲第１８号証において用いられているオルガノシランポリスルフィドは、スルファン鎖の分布において、本件ポリスルファン混合物に相当するものとは認められず、さらに、シリカカップリング剤あるいはオルガノシランポリスルフィドにより、予備混合工程においてスコーチが発生するという問題が生じること及びこの問題を解決するためにシリカカップリング剤あるいはオルガノシランポリスルフィドを選択する必要があることも、甲第１７号証または甲第１８号証には記載されているとは認められない。
　また、上記第６．６−４．の６−４−３．〜６−４−８．で説示したように、甲第１０、１２及び１３号証において用いられている硫黄含有有機珪素化合物、甲第１４号証において用いられているオルガノシラン、甲第１５号証において用いられている含硫黄有機シラン及び甲第１６号証において用いられている有機ケイ素化合物（以下、これらの、硫黄含有有機珪素化合物、オルガノシラン、含硫黄有機シラン及び有機ケイ素化合物を総称して「シラン化合物」という。）は、いずれも、スルファン鎖の分布において、本件ポリスルファン混合物に相当するものとは認められず、さらに、これらのシラン化合物を用いることにより、予備混合工程においてスコーチが発生するという問題が生じること及びこの問題を解決するためにシラン化合物を選択する必要があることについては全く記載されていない。
　したがって、甲第１７号証または甲第１８号証に記載された発明と、甲第１０、１２〜１６号証に記載された発明とを組み合わせる動機付けが存するとは認められないばかりでなく、仮に、甲第１７号証または甲第１８号証に記載された発明と、甲第１０、１２〜１６号証に記載された発明とを組み合わせたとしても、本件訂正発明１〜５が発明特定事項として備える、本件ポリスルファン混合物を用いるという事項が導き出せるとは認められない。
　よって、本件ポリスルファン混合物、すなわち、「一般式(ＲＯ)３Ｓi(ＣＨ２)XＳ─ＳZ─Ｓ(ＣＨ２)XＳi(ＯＲ)３ 　(Ｉ)〔式中、Ｒは線状又は分枝鎖状の、１〜８個のＣ原子を有するアルキルを意味し、ｘは１〜８の整数を意味し、ｚは０〜６を意味し、この場合、ｚが２〜６の整数を意味するようなポリスルファンの割合は混合物中の２０重量％の割合を超えず、ｚ＝１であるポリスルファンの割合は０を超え３１．４重量％までであり、かつｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は５７．７重量％以上であり、かつ８０重量％に達しない〕のオルガノシランポリスルファンの混合物」を用いることを発明特定事項として備える本件訂正発明１〜５は、甲第１７号証に記載された発明と、甲第１０、１２〜１６号証に記載された発明とに基いて、又は、甲第１８号証に記載された発明と、甲第１０、１２〜１６号証に記載された発明とに基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとは認められない。
　
　なお、請求人は、本件ポリスルファン混合物が甲第１０、１２〜１８号証に記載されているとする根拠について、次のように述べている。
　１）甲第１０号証の例１に示された「(Ｈ３ＣＯ)３Ｓi−(ＣＨ２)３−Ｓ２−(ＣＨ２)３−Ｓi(ＯＣＨ３)３」のスルファン鎖の重量分布は、甲第１１号証の追試実験で求めたように「Ｓ２：７９．４％、Ｓ３：１８．２％、Ｓ４：２０．％、Ｓ５：０．３％、Ｓ６：０％」であって、本件ポリスルファン混合物と一致し得るものがある。
　２）また、甲第１１号証の追試実験結果からもわかるように、一般に「ジスルファイド」は、純粋にＳ２成分（ジスルファイド成分）のみからなるものではなく、Ｓ２成分（ジスルファイド成分）を主体とし、Ｓ３成分（トリスルファイド成分）等を含む混合物を意味するものであるので、甲第１０号証、甲第１２〜１６号証及び甲第１８号証に記載されているような「オルガノシランジスルファイド」は、本件ポリスルファン混合物［ｚ＝０（Ｓ２成分）が５７．７重量％以上で８０重量％に達せず、ｚ＝１（Ｓ３成分）が０を超え３１．４重量％までであり、ｚ＝２〜６（Ｓ４〜８成分）が２０重量％未満］を包含し得ることは明らかである。
　３）また、「オルガノシランジスルファイド」という場合、全ての「オルガノシランジスルファイド」のＳ２成分が８０％に達しないとまではいえないとしても、Ｓ２成分が８０％に達しない「オルガノシランジスルファイド」を包含しているのは事実であり、この場合、Ｓ２成分が８０％に達しない
、しかもＳ２成分を比較的多く含む「オルガノシランジスルファイド」は、甲第１１号証の結果あるいは本件明細書の表１の記載からみて、Ｓ３成分が２０％あるいは３０％程度であり、Ｓ４以上の成分が２０％以下あるいは１０％程度と認められる。
　
　上記の根拠について検討する。
　１）については、上記第６．６−４．の６−４−３．の項で説示したように、甲第１１号証の実験成績証明書(その２)によって甲第１０号証の例１が正確に追試されたとはいえないので、これに基づいて、甲第１０号証の例１の硫黄含有有機珪素化合物が本件ポリスルファン混合物と重複一致すると認められない。
　２）及び３）については、確かに、甲第１０号証、甲第１２〜１６号証及び甲第１８号証に記載されるような「オルガノシランジスルファイド」は、Ｓ２成分（ｚ＝０：ジスルファイド成分）単独のみからなるものではなく、Ｓ２成分を主体とし、Ｓ３成分（ｚ＝１：トリスルファイド成分）、Ｓ４〜８成分（ｚ＝２〜６：テトラスルファイド成分からオクタスルファイド成分）などを含む混合物であるとまでは一般論として認められるものの、これを以て、甲第１２〜１６号証及び甲第１８号証に記載された「オルガノシランジスルファイド」が、本件ポリスルファン混合物、すなわち、「一般式(ＲＯ)３Ｓi(ＣＨ２)XＳ─ＳZ─Ｓ(ＣＨ２)XＳi(ＯＲ)３ 　(Ｉ)〔式中、Ｒは線状又は分枝鎖状の、１〜８個のＣ原子を有するアルキルを意味し、ｘは１〜８の整数を意味し、ｚは０〜６を意味し、この場合、ｚが２〜６の整数を意味するようなポリスルファンの割合は混合物中の２０重量％の割合を超えず、ｚ＝１であるポリスルファンの割合は０を超え３１．４重量％までであり、かつｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は５７．７重量％以上であり、かつ８０重量％に達しない〕のオルガノシランポリスルファンの混合物」と重複一致しているとまでは、一般論からはいえない。
　したがって、上記の根拠１）〜３）に基づいた、本件ポリスルファン混合物が甲第１０、１２〜１８号証に記載されているとするという主張は採用できない。　
　
　６−４−１０．無効理由３のまとめ
　以上のように、請求人が主張する無効理由３は理由があると認めることはできない。
　したがって、無効理由３は採用できない。
　
　
６−５．無効理由４について 
　請求人は、無効理由４として、本件訂正発明５は、甲第１４号証又は甲第１５号証に記載された発明である旨主張している。
　しかしながら、上記第６．６−４．の「６−４−６．甲第１４号証に記載された事項」及び「６−４−７．甲第１５号証に記載された事項」の項で説示したように、甲第１４号証において用いられているオルガノシラン、甲第１５号証において用いられている含硫黄有機シランは、いずれも、本件ポリスルファン混合物に相当するものとは認めらない。
　したがって、本件ポリスルファン混合物、すなわち、「一般式(ＲＯ)３Ｓi(ＣＨ２)XＳ─ＳZ─Ｓ(ＣＨ２)XＳi(ＯＲ)３ 　(Ｉ)〔式中、Ｒは線状又は分枝鎖状の、１〜８個のＣ原子を有するアルキルを意味し、ｘは１〜８の整数を意味し、ｚは０〜６を意味し、この場合、ｚが２〜６の整数を意味するようなポリスルファンの割合は混合物中の２０重量％の割合を超えず、ｚ＝１であるポリスルファンの割合は０を超え３１．４重量％までであり、かつｚ＝０であるようなポリスルファンの割合は５７．７重量％以上であり、かつ８０重量％に達しない〕のオルガノシランポリスルファンの混合物」を用いることを発明特定事項として備える本件訂正発明５は、甲第１４号証、又は、甲第１５号証に記載された発明と同一であるとは認められない。
　よって、無効理由４は採用できない。
　
第７．むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張及び提出した証拠方法によっては、本件訂正発明１〜５の特許を無効とすることはできない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担とすべきものとする。
　
　よって、結論のとおり審決する。