【事件の表示】
　特許第３０４９４５１号「研磨テ−プ」の請求項１に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３０４９４５１号の請求項１に係る特許を取り消す。
【理　由】
１．本件特許第３０４９４５１号は、平成３年６月２０日に出願されたものであって、平成１２年３月３１日にその特許権の設定登録がなされ、その後、富士写真フイルム株式会社より特許異議の申立てがなされ、取消理由が通知され、その指定期間内である平成１３年６月５日に、意見書の提出とともに訂正請求がなされ、この訂正請求に対して訂正拒絶理由が通知され、その指定期間内である平成１３年９月３日に、意見書が提出されたものである。
　
２．本件特許に対し、異議申立人富士フイルム株式会社は、甲第１号証として、特開平１−１５９１７８号公報を、甲第２号証として特開昭６２−１７６７７２号公報を、甲第３号証として特開昭６２−２４６４７７号公報を、甲第４号証として、特開昭６１−２２７２１６号公報を提示し、本件特許の請求項１に係る発明（以下、「本件特許発明」という。）は、甲第１号証〜甲第４号証のいずれかに記載された発明と同一であるから、当該発明に係る特許は、特許法第２９条第１項の規定に違反してされたものであり、また、本件特許発明は、甲第４号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、当該発明に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである旨主張する。
　
３．上記取消理由は、異議申立人富士フイルム株式会社が提示した甲第１号証〜甲第３号証を引用し、本件特許発明は、本件特許の出願前に国内において頒布された刊行物に記載されているから、特許法第２９条第１項第３号に掲げられた発明に該当し、当該発明に係る特許は、特許法第２９条第１項の規定に違反して特許されたものであり、また、前記甲第４号証を引用し、本件特許発明は、本件特許の出願前に国内において頒布された刊行物に記載されたものに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、当該発明に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものであって、当該発明に係る特許を取り消すべきというものである。
　
４．訂正請求の内容
　上記訂正請求は、願書に添付した明細書（以下、「特許明細書」という。）の特許請求の範囲を、
「【請求項１】　基体上に研磨砥粒および結合剤樹脂を含む研磨層を設けた研磨テープにおいて、研磨層（脂肪酸が含有されているものを除く）中にステアリン酸ｎブチルを研磨砥粒に対して 0.1〜2.0 重量％含有させたことを特徴とする研磨テープ」とする訂正を含むものである。
　
５．上記訂正拒絶理由の概要は、以下のとおりである。
　本件訂正請求は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲について、
　「【請求項１】基体上に研磨砥粒および結合材樹脂を含む研磨層を設けた研磨テープにおいて、研磨層（脂肪酸が含有されているものを除く）中にステアリン酸ｎブチルを研磨砥粒に対して０．１〜２．０重量％含有させたことを特徴とする研磨テープ」と訂正する訂正事項を含むものである。
　この訂正事項は、「研磨層」を「研磨層（脂肪酸が含有されているものを除く）」と限定するものであるが、「脂肪酸が含有されているものを除」いた研磨層については、願書に添付した明細書に記載がない。
　そうすると、前記訂正事項は、特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものと認めることはできない。
　したがって、本件訂正は、特許法第１２０条の４第３項において準用する同法第１２６条第２項に規定する要件を満たさないものである。
　というものである。
　
６．訂正請求の要件に対する判断
　特許法第１２０条の４第３項で準用する同法第１２６条第２項に規定する「願書に添付された明細書又は図面（以下、「特許明細書」という。）に記載された事項の範囲内」とは、訂正された明細書の特許請求の範囲に記載された発明（以下、「訂正発明」という。）の目的又は作用効果、構成が、文言上特許明細書に記載されているか、又は、特許明細書を当業者が読んだとき、訂正発明の目的又は作用効果及び構成が認識できることを意味すると解すべきである。本件訂正請求による訂正発明は、「研磨層（脂肪酸が含有されているものを除く）」の構成を備えたものであるが、この構成は、本件特許明細書に記載されておらずかつ、本件特許明細書を当業者が読んだときに認識できるものとも認められない。
　例外として、訂正発明が、先行技術として文献に記載された事項を除外する、いわゆる「除くクレーム」にあっては、これが特許明細書から直接的かつ一義的に導き出せない事項であっても、新規事項として扱わないとする運用があるが、「除くクレーム」において、訂正発明が願書に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内であるというためには、少なくとも、除外される事項が、実施例で記載されている等（例えば、除外される事項が化合物であるとき、その化合物が実施例として記載されているとか、発明の構成として、数値限定がされており、その数値限定の範囲の一部が先行技術として開示されているというような場合等）、除かれた事項が特許発明を構成する一部の要件の概念に包含されるものであることが、当業者に認識できる程度に記載されているべきである。
　そこで、この点について判断すると、本件特許明細書には、研磨層を構成する材料として、「研磨砥粒としては、・・・たとえば、Ａｌ２Ｏ３粉末、Ｃｒ２Ｏ３粉末、ＳｉＯ２粉末、ＳｉＣ粉末などが、単独または２種以上混合して使用される。」（段落【０００９】参照）、「結合剤樹脂としては、塩化ビニル−酢酸ビニル系共重合体、ポリビニルブチラール系樹脂、繊維素系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリエステル系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエーテル系樹脂、イソシアネート化合物、放射線硬化型樹脂など従来から汎用されている結合剤樹脂がいずれも好適に使用される。」（段落【００１１】）、「有機溶剤としては、アセトン、メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、トルエン、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミドなど、従来一般に使用される有機溶剤がいずれも単独で、あるいは二種以上混合して使用される。」（段落【００１２】）及び「研磨層中には、通常使用されている各種添加剤、たとえば、分散剤、充填剤などを適宜に添加使用してもよい。」（段落【００１３】）と記載されており、研磨層を構成する材料について、研磨砥粒、結合剤樹脂及び有機溶剤添加物については、これに使用できるものが特定されているが、研磨層中に脂肪酸を含むものについては、何らの記載もない。
　そうすると、前記訂正事項は、特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものと認めることはできない。
　したがって、本件訂正は、特許法第１２０条の４第３項において準用する同法第１２６条第２項に規定する要件を満たさないものである。
　
７．本件特許に対する異議申立てについての判断
（１）本件特許の請求項１に係る発明（以下、「本件特許発明」という。）は、願書に添付した明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲に記載された、以下のとおりのものと認める。
「【請求項１】　基体上に研磨砥粒および結合剤樹脂を含む研磨層を設けた研磨テープにおいて、研磨層中にステアリン酸ｎブチルを研磨砥粒に対して 0.1〜2.0 重量％含有させたことを特徴とする研磨テープ」
　
（２）これに対して、取消理由通知に引用した、特開平１−１５９１７８号公報（以下、「刊行物」という。）には、「この発明は、クリーニングフィルムあるいはラッピングフィルム等の研磨フィルムに関し、さらに詳しくは、特にエッジ部の形状がなだらかで、研磨性に優れた研磨フィルムに関する。」（第１頁左下欄１４−１７行目）、「磁気記録再生装置に設けられた磁気ヘッドなどの精密部品の表面の整形、鏡面仕上げ等を行うラッピングフィルム、あるいは磁気記録装置の磁気記録ヘッド、テープガイド部材などに付着した塵埃、磁性粉末などの付着物を除去するのに使用されるクリーニングフィルムなどの研磨フィルムは、通常モース硬度５．５以上の研磨剤を含む研磨塗料をポリエステルフィルムなどの基体上に塗布、乾燥して研磨フィルム原反を作製し、この研磨フィルム原反を、スリッタ装置のカッタ、あるいはポンチ・ダイス等の刃物工具で所定の形状に裁断してつくられている。」（第１頁左下欄１９行目−右上欄１０行目）及び「研磨フィルム原反の形成は、研磨剤を結合剤樹脂、有機溶剤およびその他の必要成分とともに混合分散して研磨塗料を調整し、この研磨塗料をポリエステルフィルム等の基体上に塗布、乾燥し、研磨性塗膜を形成するなどの方法で形成される。ここで研磨性塗膜中に含有される研磨剤は、磁気ヘッド等表面を良好にラッピングあるいはクリーニングさせるため、モース硬度５．５以上の比較的硬いものが好適なものとして使用され、特にこれらの研磨作業を効果的に行うためにはモース硬度６〜８以上のものが好ましく使用される。このような研磨剤としては、たとえば、Ａｌ２Ｏ３粉末、Ｃｒ２Ｏ３粉末、ＳｉＣ粉末などが好適なものとして使用される。また、このような研磨性フィルムの研磨性塗膜を形成するのに使用される結合剤樹脂としては、塩化ビニル−酢酸ビニル系共重合体、ポリビニルブチラール樹脂、繊維素系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリエステル系樹脂、イソシアネート化合物など一般に汎用されているものが広く使用され、有機溶剤としては、メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸エチル、ジオキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアルデヒドなど従来から汎用されている有機溶剤が、単独でまたは二種以上混合して使用される。また、基体としては、ポリエステルフィルム、ポリアミドフィルム、ポリイミドフィルムなど、一般に基体として使用されるものがいずれも好適なものとして使用される。
〔実施例〕
　次に、この発明の実施例について説明する。
　実施例１
　　ニトロセルロースＨＩＧＩ（旭化成社製、ニトロセルロース）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１　重量部
　　ニッポラン２３０１（日本ポリウレタン工業社製、ポリウレタン樹脂）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７　　〃
　　コロネートＬ（日本ポリウレタン工業社製、三官能性低分子量イソシ
　　　　　　　　　アネート化合物）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５　　〃
　　ＡＫＰ−２０（住友化学工業社製、高純度アルミナ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００　　〃
　　パルミチン酸　　　　　　　　　　　　　３　　〃
　　ステアリン酸−ｎ−ブチル　　　　　　　１．５〃
　　メチルエチルケトン　　　　　　　　４８０　　〃
　これらの組成物をボールミル中で充分に混合分散して研磨塗料を調整し、この研磨塗料を厚さ１１μｍのポリエステルフィルム上に乾燥厚が５μｍとなるように塗布、乾燥して研磨性塗膜を形成し、クリーニングテープ原反をつくった。」（第３頁左下欄６行目−第４頁左上欄１６行目）と記載されていることから、刊行物には、「基体上にＡＫＰ−２および結合剤樹脂を含む研磨性塗膜を設けた研磨テープにおいて、研磨性塗膜中に、ＡＫＰ−２０、３００重量部に対し、ステアリン酸−ｎ−ブチル１．５重量部を含有させた研磨テープ。」の発明が記載されていると認められる。
　本件特許発明と前記刊行物に記載されたものとを対比すると、前記刊行物に記載された「ＡＫＰ−２０」、「研磨性塗膜」及び「ステアリン酸−ｎ−ブチル」は、本件特許発明の「研磨砥粒」、「研磨層」及び「ステアリン酸ｎブチル」に相当するから、前記刊行物に記載された発明は、「基体上に研磨砥粒および結合剤樹脂を含む研磨層を設けた研磨テープにおいて、研磨層中にステアリン酸ｎブチルを研磨砥粒に対して０．５重量％含有させた研磨テープ」と認定することができる。
　そして、ステアリンサンｎブチルと研磨砥粒との重量比０．５％は、本件特許発明の０．１〜２．０％に包含されるから、本件特許発明と、前記刊行物に記載された発明は、構成が一致する。新規性の判断は、発明の構成が同じか否かによって判断すべきであるから、本件特許発明は、前記刊行物に記載された発明と認められる。
　なお、特許権者は、前記刊行物に記載されたものは、ステアリン酸ｎブチル以外に、脂肪酸であるパルミチン酸を潤滑剤として併用している旨主張するが、本件特許明細書の特許請求の範囲には、潤滑剤として、ステアリン酸ｎブチルのみを使用するとの限定もされておらず、また、特許明細書の段落【００１３】には、「なお、研磨層中には、通常使用されている各種添加剤、例えば、分散剤、充填剤などを適宜添加使用してもよい。」と記載されており、特許請求に記載された物質以外の添加を特段排除するものでもないから、前記刊行物に記載されたものがステアリン酸ｎブチル以外にパルミチン酸を含むものであることが、本件特許発明と、前記刊行物に記載された発明との構成が一致しないとする理由とはならない。
　
８．したがって、本件特許発明は、前記刊行物に記載されているから、特許法第２９条第１項第３号に掲げられた発明に該当し、本件特許発明に係る特許は、特許法第２９条第１項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１３年１０月１１日（２００１．１０．１１）