【事件の表示】
　特願２０１６−５２６８５１「走査型顕微鏡撮像のための運動方略」拒絶査定不服審判事件〔平成２７年　５月　７日国際公開、ＷＯ２０１５／０６６５３４、平成２９年　１月　５日国内公表、特表２０１７−５００５４１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、２０１４年（平成２６年）１０月３１日（パリ条約による優先権主張　２０１３年１０月３１日　米国）を国際出願日とする出願であって、平成３０年７月１９日付けで拒絶理由が通知されたが、指定した期間内に応答がなかったため平成３１年３月２０日付けで拒絶査定されたところ、令和元年７月２５日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同時に手続補正がなされたものである。
第２　令和元年７月２５日の手続補正についての補正の却下の決定 
［補正の却下の決定の結論］
　令和元年７月２５日の手続補正（以下「本件補正」という。）を却下する。 
　
［理由］ 
１　本件補正について（補正の内容） 
　本件補正は、特許請求の範囲を補正するものであり、そのうち請求項１について、本件補正前の
「生物学的サンプルを撮像する方法であって、前記方法は、
　切断ツールに対して第１の方向に前記生物学的サンプルを移動させることと、
　前記切断ツールに対して前記第１の方向とは異なる第２の方向に前記生物学的サンプルを移動させることであって、前記生物学的サンプルは、前記生物学的サンプルのスライスを切り離すように、前記切断ツールに対して前記第１の方向および前記第２の方向に同時に移動させられる、ことと、
　前記生物学的サンプルが前記第１の方向および第２の方向の両方に移動させられるにつれて、前記スライスの画像を生成することと
　を含む、方法。」（本件補正前の請求項１。以下「本願発明」という。）
を
「生物学的サンプルを撮像する方法であって、前記方法は、
　切断ツールに対して第１の方向に前記生物学的サンプルを移動させることと、
　前記切断ツールに対して
第２の速度で
前記第２の方向は、前記第１の方向とは異なり、
単一の
、前記第１の速度および前記第２の速度は、前記切断ツールが前記単一のスライスを切断して１つ以上の運動パターンを達成している間に３次元ステージを使用して別個に制御および変動させられ、前記１つ以上の運動パターンは、前記切断ツールが前記単一のスライスを切断するときに前記第１の方向および前記第２の方向における運動を協調させる、ことと、
　前記生物学的サンプルが
前記切断ツールに対して
前記
　を含む、方法。」（本件補正後の請求項１。以下「本件補正発明」という。）
　と補正すること（以下、当該補正を、「請求項１についての補正」という。）を含むものである。（なお、下線は、補正箇所を示すために、請求人が付したものである。）
２　補正の適否について
（１）補正の目的について
　本件補正は、実質的に、補正前の請求項１に対して「第１の速度」及び「第２の速度」についての構成を付加するとともに、補正前の請求項１「切断ツール」が、「前記切断ツールが前記単一のスライスを切断するときに前記第１の方向および前記第２の方向における運動を協調させる」「前記１つ以上の運動パターン」を「達成」するとの限定を付加するものである。
　ここで、補正後の請求項１では、補正前の請求項１に記載されていない「第１の速度」という構成が付加され、それが何の速度であるのかは特定されていない。すると、請求項１についての補正のうち、「前記第１の速度及び前記第２の速度は、前記切断ツールが前記単一のスライスを切断して１つ以上の運動パターンを達成している間に３次元ステージを使用して別個に制御および変動させられ、前記１つ以上の運動パターンは、前記切断ツールが前記単一のスライスを切断するときに前記第１の方向および前記第２の方向における運動を協調させる」との技術事項を追加した点は、補正前の請求項１に記載された発明特定事項に対して「第１の速度」という新たな構成を付加するものであるから、補正前の請求項１に記載された発明特定事項を限定するものではなく、請求項１についての補正は、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものとはいえない。
　また、当該補正が、請求項の削除、誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明のいずれを目的とするものでないことは、明らかである。
　したがって、本件補正のうち請求項１についての補正は、特許法第１７条の２第５項第１号ないし４号のいずれに掲げる事項を目的とするものに該当しない。
（２）独立特許要件について
　仮に、「第１の速度」が「切断ツールに対して第１の方向に前記生物学的サンプルを移動させる」速度を指すものであると解釈すると、請求項１の補正において「前記第１の速度及び前記第２の速度は、前記切断ツールが前記単一のスライスを切断して１つ以上の運動パターンを達成している間に３次元ステージを使用して別個に制御および変動させられ、前記１つ以上の運動パターンは、前記切断ツールが前記単一のスライスを切断するときに前記第１の方向および前記第２の方向における運動を協調させる」との技術事項を追加した点は、補正前の請求項１の「切断ツールに対して第１の方向に前記生物学的サンプルを移動させる」際の速度を限定するとともに、「前記切断ツールに対して」「第２の方向に前記生物学的サンプルを移動させる」際の速度を限定することにより、請求項１の範囲を減縮するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。
　そこで、本件補正発明が、特許法１７条の２第６項において準用する特許法第１２６条第７項の規定に適合するか（特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか）について検討する。
ア　本件補正発明 
　本件補正発明は、上記１に本件補正後の請求項１として記載したとおりのものである。 
　
イ　特許法第３６条第６項第２号について
　本件補正後の請求項１では、「第１の速度」が何の速度であるのかが特定されていない。
　また、補正後の請求項１において「前記第１の速度」との記載もあるが、この記載よりも前に「第１の速度」についての記載がないため、「前記第１の速度」が何を指しているのか、明確でない。
　その結果、本件補正発明は明確でないため、特許法第３６条第６項第２号の規定により特許を受けることができない。
ウ　特許法第２９条第２項について 
　上述のように、「第１の速度」が何の速度であるか明確でないが、明細書の記載を参酌し、「第１の速度」が「切断ツールに対して第１の方向に前記生物学的サンプルを移動させる」速度を特定するものと解釈した上で、本件補正発明の新規性、進歩性を検討する。
（ア）引用文献１の記載事項、引用発明
　原査定の拒絶の理由で引用された本願の優先日前に頒布された刊行物である、米国特許第６７４４５７２号明細書（以下、「引用文献１」という。）には、次の記載がある（下線は当審において付与したものである。以下同じ。）。
　引用文献１のコラム２第３３行−コラム３第９行には、次の記載がある。
「FIG. 1A  is a diagrammatic side view illustrating an imaging system  10  in accordance with one embodiment of the present invention. Imaging system  10  includes an optical element  12 , a line generator  14 , and a cutting instrument  16 . A base  18  may be provided to stabilize imaging system  10 . Additionally, an X-axis stage  20 , a Y-axis stage  22 , and a Z-axis elevator stage  24  are also provided in order to position or otherwise effect movement of a specimen  26  to be examined or otherwise evaluated using imaging system  10 . 」
（当審訳：図1Aは、本発明の一実施形態による結像システム10を示す概略側面図である。撮像システム10は、光学素子12、ライン発生器14、および切断器具16を含む。ベース18は、イメージングシステム10を安定化させるために設けられていてもよい。さらに、
撮像システム10を用いて試験、評価される標本26を配置するために、もしくは動かすために、Ｘ軸ステージ20、Ｙ軸ステージ22、及びＺ軸エレベータステージ24が具備される。）
「According to the teachings of the present invention cutting instrument  16  serves as an optical prism for imaging system  10  and also serves to physically section a portion of specimen  26 . Physical sectioning of specimen  26  is performed concurrently with imaging, or data acquisition, of the portion being cut; optical element  12  and line generator  14  cooperate with each other and cutting instrument  16  in order to facilitate this process. This allows three dimensional volume imaging to be accomplished simultaneous with the sectioning of specimen  26 . 」
（当審訳：本発明の教示によれば、
切断器具16は撮像システム10の光学プリズムとしての機能を果たし、標本26の断片を切断する機能を果たす
標本26の物理的切断は、切断された断片の撮像やデータ取得と同時に行われる
　また、同文献のコラム４第６０行−コラム５第２４行には、次の記載がある。
「X-axis stage  20  supports specimen  26  in order that it may be sectioned and imaged. X-axis stage  20  provides movement in one direction according to the teachings of the present invention. According to one embodiment of the present invention X-axis stage  20  is an air-bearings stage providing lateral movement and facilitating a cutting axis for cutting instrument  16  to section specimen  26 .」
（当審訳：Ｘ軸ステージ20は、切断及び撮像のために標本26を支持する。Ｘ軸ステージ20は、本発明の教示に従った一つの方向での移動を提供する。発明の一実施形態によれば
Ｘ軸ステージ20は
切断器具16が標本26を切断するための横方向の移動を提供し
「Y-axis stage  22  may also be a precision stage providing movement in one direction, potentially perpendicular to the movement provided by X-axis stage  20 . Y-axis stage  22  provides high resolution indexing for specimen  26  to be examined or sectioned using cutting instrument  16 . Y-axis stage  22  may also serve as a cutting axis, providing resolution in the order of approximately 20 nanometers according to one embodiment of the present invention. Y-axis stage  22  supports Z-axis elevator stage  24 .」
（当審訳：
Ｙ軸ステージ22は
Ｘ軸ステージ20による移動に対して垂直な動きを提供する
Ｙ軸ステージ22は、切断器具16を使用して標本26を
切断するための高分解能インデキシングを提供し
「Z-axis elevator stage  24  provides movement in one direction (potentially vertical with respect to base  18 ) to specimen  26 . Z-axis elevator stage  24  provides resolution in the order of approximately 25 nanometers. Optionally, a mounting chuck  30  may be supported by Z-axis elevator stage  24 ; mounting chuck  30  in turn supports specimen  26 . According to one embodiment of the present invention Z-axis elevator stage  24 , Y-axis stage  22 , and X-axis stage  20  are all digitally controlled in order to effect precise indexing of specimen  26  or cutting instrument  16 .」
（当審訳：Ｚ軸エレベータステージ24は、（基部18に対して潜在的に垂直な）一方向への移動を標本26に提供してもよい。Ｚ軸エレベータステージ24は、約２５ナノメートルの解像度を提供してもよい。随意に、マウンティングチャック30が、Ｚ軸エレベータステージ24によって支持されてもよく、マウウンティングチャック30は、順に、標本26を支持する。一つの実施形態によると、
Ｚ軸エレベータステージ24、Ｙ軸ステージ22、およびＸ軸ステージ20は、標本26または切断器具16の精密なインデキシングを達成するために、全てデジタルで制御され
　また、同文献のコラム５の第３５行−コラム６の第２行には、次の記載がある。
「According to the teachings of the present invention, cutting instrument  16  may be rigidly mounted over Z-axis elevator stage  24  such that specimen  26  may be repeatedly sectioned into multiple sections. Under digital control, the three-axis precision stage system, as described above, may cooperate with cutting instrument  16  to function as a microtome, sectioning layers from specimen  26  approximately 0.5 microns thick, for example.」
（当審訳：提示された発明の教示によれば、切断器具16は、標本26が複数の切片に繰り返し切断され得るように、Z軸エレベータステージ24を覆って堅く搭載されてもよい。上記で説明されるような
３軸精密ステージシステムは、デジタル制御下で
標本26から厚さ約０．５ミクロンの厚みの層を切断するミクロトームとして機能するように、切断器具16と協働し
「Specimen  26  may be biological tissue according to one embodiment of the present invention, such as biological tissue, for example; however, any other suitable element, item, or object may be used according to particular needs. The tissue may be sectioned into thin sections by cutting instrument  16  while being concurrently imaged by imaging system  10 . Biological tissue may be any organic material such as bone, brain, heart, skin, or any other material to which sectioning is sought. Alternatively, specimen  26  could be fiber-embedded polymers, carbon-embedded plastics, copper, microelectronic devices (potentially beneficial in the field of reverse engineering), or any other element or object sought to be sectioned, probed, or otherwise examined using imaging system  10 . It is also contemplated by the present invention that imaging system  10  may be portable and further operable to communicate with various types of devices and components that facilitate the imaging of or otherwise interface with imaging system  10 .」
（当審訳：提示された発明の一形態では
標本26は生物学的組織
　また、引用文献１には、次の図面が記載されている。
　これら摘記事項を総合すると、引用文献１には、次の発明（以下「引用発明」という。）が記載されている。
（なお、図面番号・符号は省略した。）
「　生物学的組織の標本を撮像する方法であって、
　撮像システムを用いて試験、評価される標本を配置するために、もしくは動かすために、Ｘ軸ステージ、Ｙ軸ステージ、及びＺ軸エレベータステージが具備され、
　Ｘ軸ステージは切断器具が標本を切断するための横方向の移動を提供し、
　Ｙ軸ステージはＸ軸ステージによる移動に対して垂直な動きを提供し、Ｙ軸ステージは、切断器具を使用して標本を切断するための高分解能インデキシングを提供し、
　Ｚ軸エレベータステージ、Ｙ軸ステージ、およびＸ軸ステージは、標本または切断器具の精密なインデキシングを達成するために、全てデジタルで制御され、
　３軸精密ステージシステムは、デジタル制御下で、標本から厚さ約０．５ミクロンの厚みの層を切断するミクロトームとして機能するように切断器具と協調し、
　標本の物理的切断は、切断された断片の撮像やデータ取得と同時に行われる
　方法。」
（イ）引用文献２の記載事項
ａ　引用文献２の記載
　引用文献２には、次の記載がある。
「
【背景技術】
・・・・
【０００４】
　そこで、カッターの切れ味を良好な状態で長時間維持することができる装置が知られている（特許文献１参照）。・・・
【特許文献１】
特許第３６０４５９３号明細書
・・・」
「【００４２】
　以上に述べた、セット工程Ｓ１〜搬送工程Ｓ４までを、順次繰り返すことで、包埋ブロックＢから複数枚の薄切片Ｓを次々と作製することができる。
・・・
【００４４】
　また、
カッター３及び包埋ブロックＢは、
カッター３の刃先３ｂの同一ポイントに包埋ブロックＢが接触し、その後、接近離間方向Ｘの速度とスライド方向Ｙの速度との比を同一に保った状態で同一方向にカッター３がスライドするように、初期位置からの動きが制御部４によって制御されている。
【００４５】
　また、切断工程Ｓ３において、制御部４によって、
接近離間方向Ｘ及びスライド方向Ｙに沿って包埋ブロックＢとカッター３とを相対的に移動させる際に、それぞれの方向における移動速度が一定速度となるように接近ステージ６ｂ及びスライダ部３６の作動が制御されている。
　特に、２方向（接近離間方向Ｘ及びスライド方向Ｙ）の移動速度が常に一定した速度であるので、切り出される薄切片Ｓには同じ合力が作用し続ける。そのため、常に同一の引き角を持たせた状態で薄切するのと同様の効果を得ることができる。その結果、安定した薄切を行うことができ、皺等がない高品質な薄切片Ｓを作製することができる。」
「【００４８】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の
設計変更等
【００４９】
　例えば、本実施形態では、包埋ブロックＢとカッター３とを接近離間方向Ｘ及びスライド方向Ｙに沿ってそれぞれ相対的に移動せるために、包埋ブロックＢを接近離間方向Ｘに沿って、カッター３をスライド方向Ｙに沿ってそれぞれ移動させたが、これに限らない。例えば、
カッター３をスライド方向Ｙに沿って移動させるスライド機構３０の代わりに、
試料台２をスライド方向Ｙに沿って移動させるＹステージ（スライド機構）９
・・・
【００５１】
　また、本実施形態では、切断工程Ｓ３において、制御部４が、Ｘステージ６によって移動される包埋ブロックＢ、及びスライド機構３０によって移動されるカッター３の移動速度をそれぞれ一定速度に制御しているが、これに限らない。」
ｂ　引用文献２に記載される事項の整理
　引用文献２には、包埋ブロックＢから薄切片Ｓを作成する工程Ｓ１〜Ｓ４（【００４２】）のうち、切断工程Ｓ３について、次の事項が開示されている。
（ａ）引用文献２の【００４４】には、「カッター３及び包埋ブロックＢは、カッター３の刃先３ｂの同一ポイントに包埋ブロックＢが接触し、その後、接近離間方向Ｘの速度とスライド方向Ｙの速度との比を同一に保った状態で同一方向にカッター３がスライドするように、初期位置からの動きが制御部４によって制御されている。」ことが記載されている。
（ｂ）引用文献２の【００４５】には、「接近離間方向Ｘ及びスライド方向Ｙに沿って包埋ブロックＢとカッター３とを相対的に移動させる際に、それぞれの方向における移動速度が一定速度となるように接近ステージ６ｂ及びスライダ部３６の作動が制御されている」ことが記載されている。
一方、同文献の【００５１】には、「設計変更等」（【００４８】）として、「切断工程Ｓ３において、制御部４が、Ｘステージ６によって移動される包埋ブロックＢ、及びスライド機構３０によって移動されるカッター３の移動速度をそれぞれ一定速度に制御しているが、これに限らない。」と記載されている。
　そして、引用文献２の【０００４】で先行技術として引用されている特許第３６０４５９３号公報の【００３７】−【００３８】には、一回の薄切動作中に、カッタ２１の刃先に対して平行な方向の移動速度や試料ステージ１５の送り速度を変更することによって（例えば、次第に増速する）、刃先の切れ味を向上させることが記載されている。したがって、当業者であれば、引用文献２の「Ｘステージ６によって移動される包埋ブロックＢ、及びスライド機構３０によって移動されるカッター３の移動速度をそれぞれ一定速度に制御」しない場合が、例えば、Ｘステージ６によって移動される包埋ブロックＢ等の移動速度を変更する場合であると理解することができる。そして、引用文献２では、「接近離間方向Ｘの速度とスライド方向Ｙの速度との比を同一に保った状態」であるため、当業者であれば、Ｘステージ６の移動速度の変更にともなって、Ｙステージ９の移動速度も変更することを理解する。
　また、同文献の【００４９】には、「設計変更等」（【００４８】）として、包埋ブロックＢを接近離間方向Ｘ及びスライド方向Ｙに沿って移動させ、カッタは移動させない実施態様が記載されている。
　これらの記載事項より、引用文献２には、「包埋ブロックＢを接近離間方向Ｘ及びスライド方向Ｙに沿って移動させることにより、接近離間方向Ｘ及びスライド方向Ｙに沿って包埋ブロックＢとカッター３とを相対的に移動させる際に、Ｘ方向とＹ方向それぞれにおける移動速度を変更するように、接近ステージ６ｂ及びスライダ部３６の作動を制御する」ことが記載されているといえる。
ｃ上記（ａ）及び（ｂ）より、引用文献２には、「包埋ブロックから薄切片を作成する工程のうち切断工程において、包埋ブロックを接近離間方向Ｘ及びスライド方向Ｙに沿って移動させることにより、接近離間方向Ｘ及びスライド方向Ｙに沿って包埋ブロックとカッター３とを相対的に移動させる際に、カッターの刃先の同一ポイントに包埋ブロックが接触し、その後、接近離間方向Ｘの速度とスライド方向Ｙの速度との比を同一に保った状態で、同一方向にカッターがスライドするように、かつ、それぞれの移動速度を変更するように、接近ステージ及びスライダ部の作動を制御する。」（以下、「技術事項２」という。）ことが記載されている。（なお、図面番号・符号は省略した。）
（ウ）対比
　本件補正発明と引用発明とを対比すると、次のとおりである。
ａ　引用発明の「生物学的組織の標本を撮像する方法」は、本件補正発明の「生物学的サンプルを撮像する方法」に相当する。
ｂ　引用発明の「切断器具」は、本件補正発明の「切断ツール」に相当する。
ｃ　引用発明の「横方向」は、本件補正発明の「切断ツールに対」する「第１の方向」に相当する。また、引用発明の「Ｘ軸ステージ」は、「標本」を動かすためのものであるから、引用発明の「Ｘ軸ステージ20は切断器具が標本を切断するための横方向の移動を提供」することは、本件補正発明の「切断ツールに対して第１の方向に前記生物学的サンプルを移動させること」に相当する。
ｄ　引用発明の「Ｘ軸ステージ20による移動に対して垂直」な方向は、「横方向」とは異なる方向であるから、本件補正発明の「前記第１の方向とは異なる」「第２の方向」に相当する。
ｅ　引用発明の「約０．５ミクロンの厚みの層」は、本件補正発明の「単一のスライス」に相当し、引用発明の「標本から約０．５ミクロンの厚みの層を切断する」ことは、本件補正発明の「前記生物学的サンプルの単一のスライスを切り離す」ことに相当する。
　そして、引用発明の「３軸精密ステージシステムは、デジタル制御下で、標本から厚さ約０．５ミクロンの厚みの層を切断するミクロトームとして機能するように切断器具と協調」することと、本件補正発明の「前記生物学的サンプルは、前記生物学的サンプルの単一のスライスを切り離すように、前記切断ツールに対して第１の方向及び第２の方向に同時に移動させられ」ることとは、「前記生物学的サンプルは、前記生物学的サンプルの単一のスライスを切り離すように、前記切断ツールに対して少なくとも第１の方向に移動させられ」ることで共通する。
f　引用発明の「３軸精密ステージシステム」は、本件補正発明の「３次元ステージ」に相当する。
　また、引用発明では、「デジタル制御下で、標本から厚さ約０．５ミクロンの厚みの層を切断するミクロトームとして機能するように切断器具として協調」する「３軸精密ステージシステム」が、「デジタル制御下で、標本から厚さ約０．５ミクロンの厚みの層を切断する」ための何らかのパターンで制御を行っていることは明らかであり、その制御パターンが、本願発明の「１つ以上の運動パターン」に相当する。
　すると、引用発明の「デジタル制御下で、標本から厚さ約０．５ミクロンの厚みの層を切断するミクロトームとして機能するように切断器具として協調」することと、本件補正発明の「前記切断ツールが前記単一のスライスを切断して」「前記切断ツールが前記単一のスライスを切断するときに前記第１の方向および前記第２の方向における運動を協調させる」「前記１つ以上の運動パターンを達成」することとは、「前記切断ツールが前記単一のスライスを切断して１つ以上の運動パターンを達成」することで共通する。
ｇ　引用発明において、「標本の物理的切断」は、「Ｘ軸ステージ、Ｙ軸ステージ、及びＺ軸エレベータステージ」と「切断器具」を協調して行われる。すると、引用発明の「標本２６の物理的切断は、切断された断片の撮像やデータ取得と同時に行われる」ことと、本件補正発明の「前記生物学的サンプルが前記切断ツールに対して前記第１の方向および前記第２の方向の両方に移動させられるにつれて、前記スライスの画像を生成する」こととは、「前記生物学的サンプルが前記切断ツールに対して少なくとも前記第１の方向に移動させられるにつれて、前記スライス画像を生成すること」で共通する。
　すると、本件補正発明と引用発明とは、次の点で一致する。
「生物学的サンプルを撮像する方法であって、前記方法は、
　切断ツールに対して第１の方向に前記生物学的サンプルを移動させることと、
　前記生物学的サンプルは、前記生物学的サンプルの単一のスライスを切り離すように、前記切断ツールに対して少なくとも第１の方向に移動させられ、
　前記切断ツールが前記単一のスライスを切断して１つ以上運動パターンを達成し、
　前記生物学的サンプルが前記切断ツールに対して少なくとも前記第１の方向に移動させられるにつれて、前記スライス画像を生成することと、を含む方法。」
　また、次の各点で相違する。
（相違点１）
　「切断ツールに対」する「生物学的サンプル」の「移動」が、
　本件補正発明では、「前記第１の方向および」「前記第１の方向とは異な」る「前記第２の方向に同時に」行われるのに対して、
　引用発明では、「横方向」に行われる点。
（相違点２）
　「前記切断ツールが前記単一のスライスを切断して」「達成する」「１つ以上の運動パターン」が、
　本件補正発明では、「前記切断ツールが前記単一のスライスを切断するときに前記第１の方向および前記第２の方向における運動を協調させる」ものであるのに対して、引用発明では、「標本から厚さ約０．５ミクロンの厚みの層を切断する」ための何らかのパターンである点。
（相違点３）
　本件補正発明では、「第２の方向」の「移動」は「前記切断ツールに対して第２の速度で」行われ、
　「前記第１の速度および前記第２の速度」は「前記切断ツールが前記単一のスライスを切断して１つ以上の運動パターンを達成している間に３次元ステージを使用して別個に制御および変動させられ」るのに対して、
　引用発明では、「Ｘ軸ステージ」による「横方向の移動」の速度及び「Ｙ軸ステージ」による「Ｘ軸ステージによる移動に対して垂直な動き」の速度について特定されていない点。
（相違点４）
　「前記スライスの画像を生成する」際の「前記生物学的サンプル」の「移動」が、本件補正発明では「前記切断ツールに対して前記第１の方向および前記第２の方向の両方に移動させられる」のに対して、引用発明では、「横方向」に行われる点。
（エ）相違点についての判断
ａ　相違点１
　前記相違点１について、検討する。
　引用文献２には、「包埋ブロックから薄切片を作成する工程のうち切断工程」において、包埋ブロックを接近離間方向Ｘ及びスライド方向Ｙに沿って移動させることにより、「接近離間方向Ｘ及びスライド方向Ｙに沿って包埋ブロックとカッター３とを相対的に移動させる際に、カッターの刃先の同一ポイントに包埋ブロックが接触し、その後、接近離間方向Ｘの速度とスライド方向Ｙの速度との比を同一に保った状態で、同一方向にカッターがスライドするように、かつ、接近離間方向Ｘの速度とスライド方向Ｙの速度を変更するように、接近ステージ及びスライダ部の作動を制御する」技術（技術事項２）が記載されている。
　そして、引用文献２の技術事項２は、ミクロトームの技術分野において、包埋ブロックから薄切片を作成する工程おける包埋ブロックの移動の技術である点で、引用発明の「標本を切断するための」「移動」と共通する技術である。そして、例えば、特許第３６０４５９３号公報の【００３７】−【００３８】に、カッタ２１の刃先に対して平行な方向の移動速度や試料ステージ１５の送り速度を変更することによって（例えば、次第に増速する）、刃先の切れ味を向上させることが記載されるように、ミクロトームの技術分野において、切断ツールの切れ味を向上させることは周知の課題である。
　したがって、前述の周知の課題に基づいて、引用発明の「標本」の「移動」について、技術事項２を適用することにより、「横方向」の移動に替えて、「横方向」の速度と「Ｘ軸ステージによる移動に対して垂直」な方向の速度との比が同一に保った状態で移動させることにより、「前記第１の方向および」「前記第１の方向とは異な」る「前記第２の方向に同時に」行われるものとすることは、当業者であれば容易に想到し得ることである。
ｂ　相違点２
　前記相違点２について検討する。
　前記相違点１の検討のとおり、引用発明において技術事項２を採用することにより、「標本から厚さ約０．５ミクロンの厚みの層を切断する」際の「標本」の「移動」が、「前記第１の方向および」「前記第１の方向とは異な」る「前記第２の方向に同時に」行われるものとすると、「前記切断ツールが前記単一のスライスを切断して」「達成する」「１つ以上の運動パターン」は、「前記切断ツールが前記単一のスライスを切断するときに前記第１の方向および前記第２の方向における運動を協調させる」ものとなる。
ｃ　相違点３
　前記相違点３について検討する。
　引用発明において、「標本」の「移動」は「３軸精密ステージ」により行われる。
　一方、技術事項２は、「接近離間方向Ｘの速度とスライド方向Ｙの速度との比を同一に保った状態で、同一方向にカッターがスライドするように、かつ、それぞれの移動速度を変更するように」「制御する」ものである。
　そして、前記相違点１の検討のとおり、引用発明において技術事項２を採用することにより、「標本から厚さ約０．５ミクロンの厚みの層を切断する」際の「標本」の「移動」を、「横方向」の速度と「Ｘ軸ステージによる移動に対して垂直」な方向の速度との比を同一に保った状態で、かつそれぞれの移動速度を変更するように「３軸精密ステージ」の「Ｘ軸ステージ」及び「Ｙ軸ステージ」を制御することとなる。
　すると、「横方向」の速度は「３軸精密ステージ」の「Ｘ軸ステージ」により変更・制御され、「Ｘ軸ステージによる移動に対して垂直」な方向の速度は「Ｙ軸ステージ」により変更・制御されるから、「前記第１の速度および前記第２の速度」は「３次元ステージを使用して別個に制御および変動させられ」るといえる。また、「横方向」の速度及び「Ｘ軸ステージによる移動に対して垂直」な方向の速度の制御・変更は、「標本から厚さ約０．５ミクロンの厚みの層を切断する」際に行われるから、「前記切断ツールが前記単一のスライスを切断して１つ以上の運動パターンを達成している間」に「３次元ステージを使用して」「制御および変更させられ」るといえる。
ｄ　相違点４
　前記相違点４について検討する。
　前記相違点１の検討のとおり、引用発明２において技術事項２を適用することにより、「標本から厚さ約０．５ミクロンの厚みの層を切断する」際の「標本」の「移動」を「前記第１の方向および」「前記第１の方向とは異な」る「前記第２の方向に同時に」行われるものとすると、「前記スライスの画像を生成する」際の「前記生物学的サンプル」の「移動」も、「前記切断ツールに対して前記第１の方向および前記第２の方向の両方に移動させられる」ことになる。
ｅ　小括
　したがって、相違点１−４はいずれも、引用発明に対して技術事項２を適用することにより、当業者が容易に想到し得る構成である。
（オ）本願発明の効果
　また、本願発明の奏する作用効果は、引用文献１−２の記載から当業者が予測可能な範囲のものであり、当業者に格別顕著な効果ではない。
（カ）請求人の主張について
　請求人は、審判請求書（令和元年７月３１日付け手続補正書（方式）にて補正）において、「引用文献１も引用文献２も、少なくとも、補正後の請求項１が必要とする「前記第１の速度および前記第２の速度は、前記切断ツールが前記単一のスライスを切断して１つ以上の運動パターンを達成している間に３次元ステージを使用して別個に制御および変動させられ」、「前記１つ以上の運動パターンは、前記切断ツールが前記単一のスライスを切断するときに前記第１の方向および前記第２の方向における運動を協調させる、」なる規定について何ら記載していません。」と主張している。しかしながら、「（エ）相違点の判断」で前述したとおり、これらの構成は、引用発明に技術事項２を適用することにより、当業者が容易に想到し得るものである。したがって、請求人の主張は採用することができない。
　また、請求人は、「なお、引用文献２は、スライスの固定された（所定の）厚みの切断について具体的に議論しています（段落００２８をご参照ください）」とも主張している。しかしながら、引用文献２において所定の厚みのスライスを切断することは、引用文献２の「カッター３の刃先３ｂの同一ポイントに包埋ブロックＢが接触し、その後、接近離間方向Ｘの速度とスライド方向Ｙの速度との比を同一に保った状態で、同一方向にカッター３がスライドするように、かつ、それぞれの移動速度を変更するように、初期位置からの動きが制御部４によって制御され」ることと直接関係するものではないから、上記の進歩性の判断を左右するものではない。
（キ）小括
　よって、本件補正発明は、引用発明及び引用文献２に記載された技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
３　補正却下の決定についての結び
　以上のとおり、本件補正は、特許法第１７条の２第５項第１号ないし４号のいずれに掲げる事項を目的とするものに該当しない事項を含むものであるから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
　加えて、本件補正が、特許法第１７条の２第５項第２号に掲げる事項を目的とするものとしても、本件補正発明について、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしておらず、また、本件補正発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　そうすると、本件補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、特許法第１７条の２第６項で準用する同法第１２６条第７項の規定に違反するものであり、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下されるべきものでもある。 
　よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第３　本願発明について
１　本願発明
　本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の特許請求の範囲は、平成２８年８月２５日付け手続補正書の特許請求の範囲に記載されたものであり、そのうち請求項１に係る発明（本願発明）は、上記第２の［理由］１で「補正前の請求項１」として記載されたとおりのものである。
２　原査定の拒絶理由
　原査定の拒絶理由は、次のとおりである。
理由１．（略）
理由２．（略）
理由３．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　　　　　記　　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）
●理由３（進歩性について）
・請求項１−８、１２−１６
・引用文献等１−２
＜引用文献等一覧＞
１． 米国特許第０６７４４５７２号公報
２． 特開２００９−１２８３０９号公報
３　引用文献の記載事項
　原査定の拒絶の理由で引用された引用文献１及び２の記載事項は、上記第２の［理由］２（２）ウ（ア）及び（イ）に記載したとおりである。
４　対比・判断
　本願発明は、本件補正発明の「第１の速度」及び「第２の速度」についての構成を削除し、「切断ツール」について、「前記切断ツールが前記単一のスライスを切断するときに前記第１の方向および前記第２の方向における運動を協調させる」「前記１つ以上の運動パターン」を「達成」するとの限定を削除することにより、本件補正発明を上位概念化したものであるといえる。（上記第２の［理由］２（１）を参照。）
　すると、本願発明は、本件補正発明と同様に、引用発明及び引用文献２に記載された技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。　
第４　結び
　以上のとおり、本願発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。