【事件の表示】
　特許第２９２２９６４号「鋼材用一次防錆塗料」の請求項１に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２９２２９６４号の請求項１に係る特許を維持する。
【理　由】
１．本件発明
　特許第２９２２９６４号（平成２年３月９日出願（国内優先権主張：平成１年３月２７日）、平成１１年４月３０日設定登録）の請求項１に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項１に記載される次のとおりのものである。
　
　「テトラアルコキシシリケート、アルキルトリアルコキシシリケート及び／又はそれらの加水分解初期縮合物（Ａ）、酸性の水分散型コロイダルシリカ（Ｂ）、亜鉛末（Ｃ）及びシリカ粉、ルチル粉、合成ルチル粉、クロム粉及びジルコン粉から選ばれる灼熱減量２重量％以下の粉末（Ｄ）を含有し、（Ａ）と（Ｂ）の重量比が９５：５〜４０：６０で、且つ（Ａ）と（Ｂ）の合計と（Ｃ）と（Ｄ）の重量比が１００：１００：５０〜１００：１０００：５００であることを特徴とする鋼材用一次防錆塗料。」
　
２．申立ての理由の概要
　特許異議申立人日本ペイントマリン株式会社は、証拠方法として甲第１号証（特願昭６３−７９２３２号明細書及び特開平２−１７６９号公報）、甲第２号証（特開昭５０−１４５３４０号公報）及び甲第３号証（特開昭６０−２３５８７１号公報）を提出し、以下の（１）及び（２）の理由により本件特許を取り消すべきとの主張をしている。
　
　（１）本件請求項１に係る発明は甲第１号証〜甲第３号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
　
　（２）本件特許請求の範囲は特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものではないから、本件特許は特許法第３６条に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
　
　なお、申立人は（２）の理由について、特許法第３６条第５項第２号の規定としているが、本件特許の出願日は平成２年３月９日であるから、根拠条文は平成２年法律第３０号による改正前の特許法第３６条第４項第２号であるとして検討する。
　
３．申立ての理由の検討
（１）甲各号証記載の発明
　甲第１号証には、「塗膜乾量基準に対し（Ａ）灼熱減量が３３重量％以下であるバインダー成分１０〜２５重量％（Ｂ）亜鉛末４０〜７０重量％（Ｃ）無機酸化物含量を５００℃以上で加熱し、灼熱減量３重量％以下に処理した無機酸化物含量成分５〜５０重量％を含有する一次防錆塗料組成物。」（特許請求の範囲）と記載され、「バインダー成分（Ａ）・・・の例としては、テトラまたはアルキルトリアルコキシシランの加水分解初期縮合物・・・；溶剤型コロイダルシリカ；水分散型コロイダルシリカ・・・の混合物が挙げられる。特にテトラまたはアルキルトリアルコキシシランと溶剤型コロイダルシリカとの組合せは耐熱性に加えて溶接性をより改善する。この場合、前者／後者の重量比が８５／１５〜３０／７０（ＳｉＯ２基準）が好適である。」（公開公報第２頁左下欄第１２行〜右下欄第１４行）と記載され、「本発明組成物は・・・９０ｃｍ／分という従来の２倍程度の高速溶接においても良好な溶接性を示す。」（同第５頁左下欄第１〜４行）と記載されている。
　
　甲第２号証には、シリカ粉末、ルチル粉末、ジルコン粉末から選ばれた１種又は２種以上の混合物を含む一次防錆塗料は粉末の灼熱減量が０．１重量％以下と小さいためピットやブローホールの発生を抑えられることが記載され、「展色剤としては・・・水溶性珪酸塩などがすぐれている。」（第２頁右上欄第７〜１０行）と記載されている。
　
　甲第３号証には、「テトラアルコキシシリケートの加水分解初期縮合物（ａ１）、酸性の溶剤分散型コロイダルシリカ（Ｂ）および亜鉛末（Ｃ）を含有することを特徴とする一次防錆塗料組成物。」（特許請求の範囲）が記載され、「水分散型コロイダルシリカを使用すると、成分（ａ１）または成分（Ａ）の加水分解が進みすぎて、乾燥過程における塗膜の歪みが大きくなり、正常な塗膜を形成できなくなる。」と記載されている。
　
（２）対比・判断
　本件請求項１に係る発明と甲第１号証〜甲第３号証に記載された発明とを対比する。
　
　本件請求項１に係る発明は「酸性の水分散型コロイダルシリカ」を選択的に使用することにより、本件特許明細書に記載されるとおりの、「バインダーは、成分（Ａ）中のアルコキシ基およびシラノール基と、成分（Ｂ）中のシラノール基が高度に縮合反応し、バインダー成分の熱分解ガス量が成分（Ａ）及び成分（Ｂ）単体に比べて少ない」（特許公報第６欄第１７〜２０行）、 「また、成分（Ｂ）は、溶剤分散型コロイダルシリカに比較してシラノール基が多数存在し、かつ、反応性が高いため、成分（Ａ）との混合あるいは反応時に、加水分解反応の他に、成分（Ａ）のシラノール成分と成分（Ｂ）のシラノールが縮合し、バインダー中のアルコキシ基が特開昭６０−２３５８７１号公報に示されているバインダーに比べ少ないため、溶接時の高温アークによる熱分解ガス量が少なく、高速溶接性に優れる。」（同第５欄第１〜８行）という顕著な作用効果を奏するに至ったものである。
　
　そして、本件出願の国内優先権主張の基礎とされた先の出願（以下、「本件基礎出願」という。）である特願平１−７４４８４号の願書に最初に添付した明細書には、「テトラアルコキシシリケート、アルキルトリアルコキシシリケート及び／又はそれらの加水分解初期縮合物（Ａ）、酸性の水分散型コロイダルシリカ（Ｂ）及び亜鉛末（Ｃ）を含有することを特徴とする鋼材用一次防錆塗料。」（特許請求の範囲）が記載され、「成分（Ｂ）は、溶剤分散型コロイダルシリカに比較してシラノール基が多数存在し、かつ、反応性が高いため、成分（Ａ）との混合あるいは反応時に、加水分解反応の他に、成分（Ａ）のシラノール成分と成分（Ｂ）のシラノールが縮合し、バインダー中のアルコキシ基が特開昭６０−２３５８７１号公報に示されているバインダーに比べ少ないため、溶接時の高温アークによる熱分解ガス量が少なく、高速溶接性に優れる。」（第８頁第４〜１２行）と記載されているから、「酸性の水分散型コロイダルシリカ」を選択的に使用することにより「熱分解ガス量が少なく、高速溶接性に優れる」という顕著な作用効果が得られることについての特許法第２９条の規定の適用については、特許法第４２条の２第２項の規定により、本件基礎出願の時にされたものとみなす。
　
　これに対して、申立人は甲第１号証として、特願昭６３−７９２３２号明細書及び特開平２−１７６９号公報の２つの証拠を提出しているところ、前者については明細書であるから刊行物に該当せず、後者については本件基礎出願の出願日の後の平成２年１月８日に公開された刊行物であるから、甲第１号証をもって本件基礎出願に記載された「酸性の水分散型コロイダルシリカ」を選択使用する発明が公知であったと認めることはできない。
　
　また、甲第２号証には、展色剤として水溶性珪酸塩などが記載されているが、「酸性の水分散型コロイダルシリカ」についての記載は認められない。
　
　次に、甲第３号証には、「水分散型」ではなく「溶剤分散型」のコロイダルシリカを用いる一次防錆塗料組成物に関する発明が記載されている。ここで、申立人はその特許異議申立書において、本件特許発明の「酸性の水分散型コロイダルシリカ（Ｂ）」について、本件特許公報第２欄第５行以下に「市販品を不揮発分６０％以上になるように、減圧脱水することによって、成分（Ｂ）を得てもよい」と記載され、甲第３号証第２頁左下欄第１６行以下に「酸性の水分散型コロイダルシリカに有機溶剤を添加し、常法の共沸置換法によって成分（Ｂ）を得てもよい」と記載されているから両者は同一であると主張しているが、後者は有機溶剤の存在下で減圧蒸留して「溶剤分散型」にしているものであるから、両者が同一であると認めることはできない。
　
　以上のように、甲第１号証〜甲第３号証の証拠方法によっては、「酸性の水分散型コロイダルシリカ」を選択的に使用することにより「熱分解ガス量が少なく、高速溶接性に優れる」という顕著な作用効果を奏するに至ったことが本件出願前に公知であったと認められないので、本件請求項１に係る発明は甲第１号証〜甲第３号証に記載される発明から当業者が容易に推考し得たものではない。
　よって、本件請求項１に係る発明の特許が特許法第２９条第２項の規定に違反してされたとすることはできない。
　
（３）記載不備
　異議申立人はその特許異議申立書において、（ａ）本件特許公報第４欄第２２〜２７行に加水分解率が高いと塗膜の歪が大きくなると記載されていること、実施例において加水分解初期縮合物が使用されていないこと、甲第３号証の結果によれば塗膜の歪みや部分ゲル化が起きていることを理由に、「本件特許発明において「加水分解初期縮合物」を使用する場合には、本件特許発明が奏する効果を得ることができない」と指摘し、（ｂ）「酸性の水分散型コロイダルシリカを減圧脱水することによって得られるものについては、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものではない」と指摘して、「本件特許請求の範囲は、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものではない」と主張している。
　
　しかしながら、（ａ）加水分解初期縮合物について、加水分解率は単に好ましい範囲を示しているにすぎず、その効果は他の実施例から容易に類推可能であり、甲第３号証の結果についても本件請求項１の要件を全て満たすものの結果ではないこと、また、（ｂ）減圧脱水した場合について、減圧脱水をすると「酸性の水分散性コロイダルシリカ」以外のものに必ずなるものではないことから、本件請求項１の記載に不備があるとは認められない。
　よって、本件請求項１に係る発明の特許が特許法第３６条に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとすることはできない。
　
４．むすび
　以上のとおりであるから、特許異議申立ての理由及び証拠によっては、本件請求項１に係る発明の特許を取り消すことはできない。
　また、他に本件請求項１に係る発明の特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１４年６月１３日（２００２．６．１３）