【事件の表示】
　特許第２９６３１６３号「ヒト肝実質細胞増殖因子」の請求項１に係る特許に対する特許異議の申立てについてされた平成１２年１２月２５日付け異議決定に対し、東京高等裁判所において異議決定取消の判決（平成１３年（行ヶ）第７０号、平成１３年１０月２３日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２９６３１６３号の請求項１に係る特許を維持する。
【理　由】
１．手続の経緯
（１）本件特許第２９６３１６３号発明は、平成２年７月２７日に出願され、平成１１年８月６日に設定登録された。
（２）本件については、特許異議申立人　浮田興一により特許異議の申立てがされ、当審において取消理由の通知がされたが、何らの応答もないため、平成１２年１２月２５日、「本件特許第２９６３１６３号は、特許査定時の明細書及び図面の記載から見て、その特許請求の範囲に記載されたとおりのものであると認める。これに対して、平成１２年６月１６日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは何らの応答もない。そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件特許はこの取消理由によって取り消すべきものである。」との理由をもって、「特許第２９６３１６３号の特許を取り消す。」との決定がなされ、その謄本は平成１３年１月２２日特許権者に送達された。
（３）これに対して、特許権者は、平成１３年２月２０日、上記決定の取消しを求める訴えを東京高等裁判所に提起した（平成１３年（行ヶ）第７０号）後、平成１３年５月２１日、特許請求の範囲の減縮を目的として明細書の記載を訂正することにつき訂正審判を請求したところ、当審で同請求を訂正２００１−３９０７７号として審理した上、同年８月１３日、上記訂正を認める旨の審決（以下、訂正審決という。）をした。
　しかして、上記決定については、訂正審決の確定により特許請求の範囲が訂正されたから、本件発明の要旨を訂正前の特許請求の範囲に記載のとおりである旨認定したことが結果的にその発明の要旨の認定を誤ったことになり、違法となったものであるとして、上記決定を取り消す旨の判決（平成１３年１０月２３日言渡）があった。
　
２．本件発明
　本件請求項１に係る発明は、上記訂正審判において請求された訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。（以下、本件発明１という。）
「【請求項１】ＣＨＯ細胞が産生する組み換え蛋白質であることを特徴とする、下記アミノ酸配列（配列中、Ｘａａはピログルタミン酸を表わす。）で表わされる生物学的活性を有するヒト肝実質細胞増殖因子。（アミノ酸配列は略）」　
　
３．特許異議申立てについて
（ａ）申立ての概要及び特許を取り消すべき他の理由
　特許異議申立人は、証拠として下記の甲第１〜５号証を提出して、訂正前の請求項１に係る発明は、甲第１号証に実質的に記載された発明であり（理由１）、また、甲第１号証〜甲第５号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到し得た発明であり（理由２）、特許法第２９条第１項第３号ないしは同法第２９条第２項に規定された発明であるから、その特許は取り消されるべきである旨主張している。
　更に、当審より、本件発明は、下記刊行物Ａに記載された発明であるから（理由３）、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない旨の理由が通知された。
　　　　　　　　　　　　　　　　記
甲第１号証：Biochemical and Biophysical Research Communication, Vol.163, No. 2, p967-973, 1989 
甲第２号証：バイオテクロジー辞典第１版、第９７６頁、１４−２５行、１９８６
甲第３号証：Eur. J. Biochem. 133, 17-21, FEBS 1983
甲第４号証：Thomas E. Creighton 「PROTEINS Structure and Molecular Principles」W.H.Freeman and Company New York, 1984
甲第５号証：The Journal of Biological Chemistry, Vol. 262, No. 18, p8532-8536, 1987
刊行物Ａ：特開昭６３−２２５２６号公報
（ｂ）甲各号証及び刊行物Ａ記載の発明の内容
　甲第１号証には、劇症肝炎患者から得られた７２８アミノ酸からなるヒト肝細胞増殖因子（hＨＧＦ）をコードしたcDNA配列及びそれに対応するアミノ酸配列が記載されており（第９７０頁Fig１）、さらに、推定上のメチオニンからの最初の３０個までのアミノ酸残基は、他の分泌蛋白質のＮ−末端に存在するシグナルペプチドの特徴的な構成を示していること（第９６９頁３０〜３４行）、及び恐らくブロックされているために、重鎖のＮ−末端アミノ酸の配列は検出されなかったこと（第９７１頁１２〜１３行）が記載されており、また、第９７０頁のFig１の説明の末尾には、「潜在的なＮ−グリコシル化部位が白の矢印で示されている。」との記載がある。
　甲第２号証には、シグナルベプチドのＣＯＯＨ末端はＡｌａ、Ｇｌｙなどの側鎖の短いアミノ酸の場合が多い（第９７６頁左欄２３〜２５行）と記載されており、また甲第３号証には、シグナル配列について、−３と＋１の間の全領域には１個のプロリンも存在しない（第１７頁左欄下から１３〜１２行）と記載されている。
　さらに、甲第４号証には、「それがアミノ末端基である場合は、Ｇｌｎ残基は自発的に環化してピロリドンカルボン酸を形成する傾向があり、それは時折、蛋白のアミノ末端として見出される。」（１０頁１５〜１９行）との記載があり、また甲第５号証には、「多くの蛋白質、ホルモン及び神経伝達ペプチドのＮ−末端アミノ酸はピログルタミン酸（５−オキソ−Ｌ−プロリン）である。」(第８５３２頁、左欄本文１〜３行)との記載、及び「・・・多くの分泌タンパク質の前駆体が・・・プロセッシングを受けている間に、Ｎ末端グルタミンのマスクされていないことがピログルタミル化ペプチドの酵素的生成のシグナルになっているようである。」（第８５３５頁右欄第４３〜４７行）との記載がある。
　更に、刊行物Ａには、「ヒト血液に由来し、以下の理化学的性質及び生理活性を有する蛋白性物質であることを特徴とする肝細胞増殖因子。　１）ＳＤＳ−ＰＡＧＥ（非還元条件下）による推定分子量が約７６０００〜９２０００である、　２）肝細胞を増殖させる活性を有する、　３）８０℃、１０分間の加熱処理により上記活性が失活する、４）トリプシン消化及びキモトリプシン消化により上記活性が失活する、及び５）ヘパリンに強い親和性を有する。」（特許請求の範囲）との記載、及び「第２表より、ｈＨＧＦの肝臓細胞増殖活性は、インスリン、ａＥＧＦ及びｂＥＧＦのそれらよりも強く、しかもそれらと相加的或いは相乗的であることが判る。」（第６頁右上欄１〜４行）との記載がある。
　
４．対比・判断
（１）特許法第２９条第１項第３号違反について
（理由１）
　本件発明１と甲第１号証に記載の発明を対比する。
　甲第１号証には、本件発明１のシグナル配列が切断され、３２番目以後のアミノ酸配列からなるものであって、かつ、３２番目のＧｌｎが環化してピログルタミン酸となっている成熟蛋白質がＨＧＦの活性体であることについては何も記載されていない。
　また、本件発明１は、「ＣＨＯ細胞が産生する組み換え蛋白質」であるのに対して、甲第１号証に記載されたものはヒト由来の天然の蛋白質であり、下記の「（理由３）」の項で述べるとおり、両者は糖鎖の構造が異なっているというのが技術常識である。
　したがって、本件発明１が甲第１号証に記載された発明であるということはできない。
（理由３）
　刊行物Ａには、ヒト血液、殊に劇症肝炎患者の血漿から活性な肝細胞増殖因子を単離したことが記載されている。
　そこで、本件発明１のヒト肝実質細胞増殖因子と刊行物Ａ記載の肝細胞増殖因子とを対比すると、本件発明１に係る「ヒト肝実質細胞増殖因子」は「ＣＨＯ細胞が産生する組み換え蛋白質であることを特徴とする」のに対して、刊行物Ａに記載されたものは、劇症肝炎患者の血漿から単離されたヒト由来の天然蛋白質である。
　ところで、本願の特許公報に「このｈＨＧＦ蛋白質はシグナル様ペプチド配列から数え、４９４個のアミノ酸からなるＨ鎖ペプチドと２３４個のアミノ酸からなるＬ鎖ペプチドより構成される蛋白質で少なくとも４箇所に糠鎖結合部位を持つことを特徴とする。」（第９頁左欄第３６〜３９行目）と記載されているとおり、肝実質細胞増殖因子（ＨＧＦ）は糖鎖を有する糖蛋白質である。
　この点について検討すると、一般に、糖蛋白質をコードするＤＮＡを動物細胞に形質転換して得られる形質転換体を用いて組換え蛋白質を産生する場合、産生される組換え蛋白質は宿主の種類に応じて異なる糖鎖の修飾を受けることは当業者には周知であり、ヒト由来の天然の蛋白質とＣＨＯ細胞が発現する組換え蛋白質との間では、付加されている糖鎖の構造（糖鎖自体の構造のみならず、糖鎖が付加する程度や、糖鎖が付加する位置等）は異なっているというのが当該技術分野の技術常識である。
　したがって、本件発明に係る「ＣＨＯ細胞が産生する組み換え蛋白質」が、刊行物Ａに記載されたヒト由来の天然蛋白質であるということはできない。
　
（２）特許法第２９条第２項違反について
（理由２）
　本件発明１と、甲第１号証に記載された発明を対比すると、本件発明１はＣＨＯ細胞が産生する、６９７個のアミノ酸配列（Ｎ末端はピログルタミン酸）からなる「生物学的活性を有するヒト肝実質細胞増殖因子」であるのに対して、甲第１号証に記載のものは７２８個のアミノ酸配列からなるＮ末端にシグナル配列を含むヒト肝細胞増殖因子（hＨＧＦ）をコードしたcDNA配列及びそのcDNA配列に基づいて導き出されたアミノ酸配列であり、実際にはこの全長アミノ酸配列に対応するhＨＧＦ蛋白質は得られていない点で相違する。
  ところで、甲第１号証にはｈＨＧＦが糖鎖を有する蛋白質であることが示唆されており、また、ＣＨＯ細胞はグリコシル化や遺伝子産物の修飾を行わせるために必要に応じて適宜使用されており、「生物活性を有する」組換えｈＨＧＦを産生させるための宿主として「ＣＨＯ細胞」を用いることは当該技術分野の常套手段である。そして、甲第１号証に記載された cDNA配列で形質転換されたＣＨＯ細胞を用いればシグナル配列が切断された状態で分泌されるから、当該cDNA配列のうちシグナル配列に対応する部分がどこであるかを決定するまでもなく、シグナル配列の切断された成熟型の「生物学的活性を有する」組換えhＨＧＦが得られることも、一般的には容易に想到し得ることと考えられる。
　しかしながら、上記訂正審判において、特許権者（上記訂正審判の請求人でもある。）が平成13年7月13日付け意見書で自ら述べているように、 (1)ｈＨＧＦcDNAが２．３ｋｂと巨大であるためにｈＨＧＦを高効率に発現できるべクターを構築するためには種々の工夫と試行錯誤が必要であり、また(2)発現ベクターによりＣＨＯ細胞を形質転換する際には、多重トランスフェクション法を採用して初めてｈＨＧＦ活性の確認や構造の決定を行うのに十分な量の組換えＨＧＦを取得することが可能となっている。
　さらに、成熟ＨＧＦは、ＨＧＦ全長cDNAから読まれた７２８アミノ酸の全長前駆体から、シグナル配列が除去されて６９７アミノ酸の１本鎖の前駆体蛋白質が作られ、これがプロテアーゼで切断されて２本鎖の成熟ＨＧＦとなったものであるが、当該プロテアーゼはウシ血清中に含まれるものであって、無血清培地ではＨＧＦ活性体を得ることができない。即ち、ＣＨＯ細胞を通常の培地（イーグルＭＥＭ培地やダルベッコＭＥＭ培地など）で通常の培養プロトコールで培養することによっては、生物学的活性を有するＨＧＦはその活性を確認することができる程度の量で取得することはできず、本件発明においてＥＲＤＦ培地を用いているとおり、「生物学的活性を有する」ＨＧＦ（２本鎖の成熟型ＨＧＦ）を取得するためには、(3)可能な培地の選定並びに適切な培養プロトコールの設定も必要であったものと認められる。
　以上述べたように、甲第１号証に記載されたヒト肝細胞増殖因子（hＨＧＦ）をコードしたcDNA配列を発現させて、活性の確認や構造の決定を行うのに十分な量の「生物学的活性を有するヒト肝実質細胞増殖因子」を取得するためには、(1)発現べクターの構築、(2)多重トランスフェクション法の採用、(3)培地の選定等を適切に組み合わせて行う必要があり、このような事柄は、当業者が容易になし得るものとは認められない。
　よって、本件発明１は、甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとも認められない。
　
５．むすび
　以上のとおりであるから、特許異議申立ての理由及び証拠によっては、本件発明１の特許を取り消すことはできない。
　また、他に本件発明１の特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１２年１２月２５日（２０００．１２．２５）