【事件の表示】
　特許第２７５３９９８号「浸炭異常層の少ない浸炭用鋼」の請求項１、２に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２７５３９９８号の特許請求の範囲第１項ないし第２項に記載された発明についての特許を取り消す。
【理　由】
Ｉ．手続の経緯
　本件特許第２７５３９９８号は、昭和６２年１０月２９日に出願され、平成１０年３月６日にその特許請求の範囲第１項、第２項の発明について特許権の設定登録がなされ、その後、住友金属工業株式会社及び株式会社神戸製鋼所より特許異議の申立てがなされ、取消理由が通知がされ、その指定期間内である平成１２年４月２１日に訂正請求がなされ、訂正拒絶理由が通知がされ、その指定期間内である平成１３年５月２１日に意見書が提出されたものである。
　
II．訂正請求について
１．特許権者が求める訂正は、以下の訂正事項ａを含むものである。
訂正事項ａ；
　特許請求の範囲第１項、第２項の
「１．重量比にて
Ｃ：０．０８〜０．５５％、Ｓｉ：０．１５〜０．８５％
Ｍｎ：０．１０〜５．０％、Ａｌ：０．００２〜０．１００％
を含有し、かつＢｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈの内から選ばれた１種または２種以上を０．００１０〜０．０１５０％含み、残部がＦｅおよび不可避的不純物より成ることを特徴とする浸炭異常層の少ない浸炭用鋼。
２．重量比にて
Ｃ：０．０８〜０．５５％、Ｓｉ：０．１５〜０．８５％
Ｍｎ：０．１０〜５．０％、Ａｌ：０．００２〜０．１００％
を含有し、かつＢｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈの内から選ばれた１種または２種以上を０．００１０〜０．０１５０％含み、更に、Ｎｉ：０．０２〜１．５％、Ｃｒ：０．０２ 〜２．０％、Ｍｏ：０．０２〜１．０％の内から選ばれた１種または２種以上を含み、残部がＦｅおよび不可避的不純物より成ることを特徴とする浸炭異常層の少ない浸炭用鋼。」との記載を、
「１　重量比にて
Ｃ：０．０８〜０．５５％、Ｓｉ：０．１５〜０．８５％
Ｍｎ：０．１０〜５．０％、Ａｌ：０．０２〜０．１００％
を含有し、かつＳｂを０．００２％以上を含有するとともに、Ｂｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈの合計含有量が ０．００２０％超、０．０１５％以下であり、残部がＦｅおよび不可避的不純物より成ることを特徴とする浸炭異常層の少ない浸炭用鋼。
２　重量比にて
Ｃ：０．０８〜０．５５％、Ｓｉ：０．１５〜０．８５％
Ｍｎ：０．１０〜５．０％、Ａｌ：０．０２〜０．１００％
を含有し、かつＳｂを０．００２％以上を含有するとともに、Ｂｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈの合計含有量が０．００２０％超、０．０１５％以下であり、更に、Ｎｉ：０．０２〜１．５％、Ｃｒ：０．０２ 〜０．２％、Ｍｏ：０．０２〜１．０％の内から選ばれた１種または２種以上を含み、残部がＦｅおよび不可避的不純物より成ることを特徴とする浸炭異常層の少ない浸炭用鋼。」と訂正する。
　
２．訂正の適否についての判断
　上記訂正事項ａは、本件特許の願書に添付した明細書（以下、「本件特許明細書」という。）の特許請求の範囲の第１項、第２項の記載中、「かつＢｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈの内から選ばれた１種または２種以上を０．００１０〜０．０１５０％含み、」を、「かつＳｂを０．００２％以上を含有するとともに、Ｂｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈの合計含有量が ０．００２０％超、０．０１５％以下であり、」と訂正するものである。
　そして、この訂正は、要するに、浸炭用鋼の合金成分として、「０．００２％以上のＳｂの含有」を必須の要件とすると共に、浸炭用鋼の合金成分である、Ｂｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈ（以下、これらを総称して「選択的添加成分」という。）の合計含有量の下限値を「０．００２０％超」と定めたものであるところ、本件特許明細書の特許請求の範囲第１項、第２項には、Ｓｂは選択的添加成分の一つとして記載されており、そして、「０．００２％以上のＳｂの含有」とは、本件特許明細書の特許請求の範囲第１項、、第２項に記載されていた選択的添加成分の含有量「０．００１０〜０．０１５０％」の数値範囲内でＳｂの添加量の下限を定めたものであり、さらに、選択的添加成分の合計含有量の下限値を「０．００２０％超」とすることも、本件特許明細書の特許請求の範囲第１項、第２項に記載されていた「０．００１０〜０．０１５０％」という数値範囲内において定められたものであるから、訂正事項ａは、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であることは認められる。
　ところで、本件特許明細書には、上記選択的添加成分に関し、「Ｂｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈの内から選ばれた１種または２種以上を０．００１０〜０．０１５０％含み、」（特許請求の範囲第１項、第２項及び本件特許公報第２頁左欄４３〜４５行参照）、「本発明者らは従来技術の問題点に対して広範な研究を行いＢｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈを微量添加することにより浸炭異常層の生成を防止できることを見い出した。」（本件特許公報第２頁右欄３〜６行参照）、「Ｂｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈ：  これらの元素は本発明において最も重要な元素であり積極的に添加する。・・（中略）・・一般に浸炭異常層の生成は鋼中のＣｒ、Ｍｎ、Ｓｉなどが浸炭処理時にオーステナイト粒界で酸化性ガスにより優先的に酸化されることによって形成されると考えられていることは上記のとおりである。従って、本発明で見い出したこれらの元素はこの酸化性ガスとＣｒ、Ｍｎ、Ｓｉなどとの反応を抑制すると考えられる。・・（中略）・・これらの作用はいずれの元素についても０．００１０％以上で顕著になることからこれらの元素の下限は ０．００１０％に限定した。これらの元素の効果は添加量の増大に伴って増加するが、０．０１５０％を越すと効果が飽和することおよび逆に熱間加工性、延性、靭性の低下が大きくなることから、０．０１５０％を上限とした。」（本件特許公報第２頁右欄４２行〜第３頁左欄第１２行）と記載されている。
　そして、本件特許明細書の上記記載によれば、選択的添加成分の一つであるＳｂは、浸炭異常層の生成防止という点において、他の選択的添加成分Ｂｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈと同等な作用を呈し、しかも、その作用も、他の選択的添加成分Ｂｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈと同様、０．００１０％以上で顕著になるとされていることから、Ｓｂは、他の選択的添加成分と作用効果の点において同等な合金成分元素であることは示されているものの、Ｓｂを他の選択的添加成分と区別して必須の合金成分とすること、あるいは、Ｓｂの含有量を０．００２％以上とすることについては、本件特許明細書中には何らの記載もなく、また、これらの点が、本件特許明細書に記載されていたに等しい事項とも認められない。
　してみれば、「０．００２％以上のＳｂの含有」を必須の要件とし、また、選択的添加成分の合計含有量の下限値を「０．００２０％超」と定める訂正事項ａは、本件特許明細書に記載した事項の範囲内のものであるとはいえない。
　したがって、訂正事項ａ以外の訂正事項についてさらに検討するまでもなく、訂正事項ａを含む本件訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正であるとは認められない。
　
３．まとめ
　よって、本件訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成１１年改正前の特許法第１２０条の４第３項において準用する平成６年法律第１１６号による改正前の特許法第１２６条第１項ただし書の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
　
III．特許異議申立てについて
１．本件発明
　本件の特許請求の範囲第１項及び第２項に記載された発明は、本件特許明細書の特許請求の範囲第１項及び第２項に記載された次のところを要旨とするものである。
「１． 重量比にて
Ｃ：０．０８〜０．５５％、Ｓｉ：０．１５〜０．８５％
Ｍｎ：０．１０〜５．０％、Ａｌ：０．００２〜０．１００％
を含有し、かつＢｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈの内から選ばれた１種または２種以上を０．００１０〜０．０１５０％含み、残部がＦｅおよび不可避的不純物より成ることを特徴とする浸炭異常層の少ない浸炭用鋼（以下、「本件発明１」という。）。
２．　重量比にて
Ｃ：０．０８〜０．５５％、Ｓｉ：０．１５〜０．８５％
Ｍｎ：０．１０〜５．０％、Ａｌ：０．００２〜０．１００％
を含有し、かつＢｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈの内から選ばれた１種または２種以上を０．００１０〜０．０１５０％含み、更に、Ｎｉ：０．０２〜１．５％、Ｃｒ：０．０２ 〜２．０％、Ｍｏ：０．０２〜１．０％の内から選ばれた１種または２種以上を含み、残部がＦｅおよび不可避的不純物より成ることを特徴とする浸炭異常層の少ない浸炭用鋼（以下、「本件発明２」という。）。」
　
２．取消理由で引用した刊行物の記載事項
　平成１２年２月７日付取消理由通知で刊行物２として引用した本件出願前に頒布された刊行物である特開昭６１−１８６４４９号公報（以下、「引用例」という。）には、以下の事項が記載されている。
（ア）「Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ及び適宜合金元素を含み、残部がＦｅ及び不純物からなる肌焼鋼において、前記不純物につき、重量割合でＰ≦０．０１５％、Ａｓ≦０．０１０％、Ｓｎ≦０．０１０％及びＳｂ≦０．００５％であって、かつ、Ｐ＋０．５Ａｓ＋０．５Ｓｎ＋Ｓｂ≦０．０１５％にし、更にＳ≧０．０１％及びＴｅ≧０．０１％のうちの１種又は２種を含有せしめたことを特徴とする肌焼鋼。」（特許請求の範囲第２項）
　なお、特許請求の範囲第２項に記載の「残部がＦｅ及びからなる」は、「残部がＦｅ及び不純物からなる」の明白な誤記であるので、前記の如く認定した。
（イ）「肌焼鋼としては通常、Ｃが約０．１２〜０．２３％を含み、他にＳｉ、Ｍｎを適量含む炭素鋼又は更にＮｉ、Ｃｒ、Ｍｏ等の合金元素を適量含む低合金鋼が用いられるが、本発明においては、以下に説明する微量不純物をコントロールしたものである限り、肌焼鋼の化学成分は制限されない。
　本発明において微量不純物としてＰ、Ａｓ、Ｓｎ、Ｓｂの含有量上限を規制した理由は次のとうりである。
　Ｐを０．０１５％以下、Ａｓ及びＳｎを各々０．０１０％以下、Ｓｂを０．００５％以下にするのは、いずれも各上限値を超えて含有せしめると結晶粒粗粒化温度（粗粒面積が５％となる温度）を低下させ、高温加熱を困難にするためである。」（第２頁右上欄第１６行〜左下欄第３行）
（ウ）「（実施例）ＪＩＳ　ＳＣｒ４２０のクロム鋼をベースとし、各成分の含有量を変化させた供試鋼を製造した。供試材のチェック分析値（Ｗｔ％）は第１表のとうりである。」（第２頁右下欄第１行〜第５行）
（エ）第３頁の第１表には、記号Ａ２、Ｂ２及びＢ３の供試材の分析値（ｗｔ％）が、それぞれ以下のとおりであることが記載されている。
記号Ａ２；Ｃ0.22、Ｓｉ0.20、Ｍｎ0.83、Ｎｉ0.01未満、Ｃｒ1.02、Ｍｏ0.01未満、Ｓ．Ａｌ0.035、Ａｓ0.008、Ｓｎ0.002未満、Ｓｂ0.002未満、Ｔｅ0.001未満
記号Ｂ２；Ｃ0.21、Ｓｉ0.20、Ｍｎ0.81、Ｎｉ0.01未満、Ｃｒ1.03、Ｍｏ0.01未満、Ｓ．Ａｌ0.033、Ａｓ0.003未満、Ｓｎ0.002未満、Ｓｂ0.006、Ｔｅ0.001未満
記号Ｂ３；Ｃ0.21、Ｓｉ0.20、Ｍｎ0.81、Ｎｉ0.01未満、Ｃｒ1.02、Ｍｏ0.01未満、Ｓ．Ａｌ0.038、Ａｓ0.003未満、Ｓｎ0.002未満、Ｓｂ0.013、Ｔｅ0.001未満
　
３．対比・判断
３−１．本件発明２について
　まず、本件発明２と、引用例に記載された発明（引用例の記載事項（ア））の実施例である記号Ａ２、Ｂ２、Ｂ３の供試材（引用例の記載事項（エ）。以下、「記号Ａ２、Ｂ２、Ｂ３の供試材」を、単に、「引用鋼」という。）とを対比すると、引用鋼の成分Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ａｌの含有量は、本件発明２の鋼の成分Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ａｌの含有量と重複し、引用鋼の成分Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂの含有量は、本件発明２の鋼の選択的添加成分であるＢｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、ｌｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈの内から選ばれた１種または２種以上の含有量と重複し、引用鋼の成分Ｃｒの含有量は、本件発明２の鋼の選択添加成分であるＮｉ、Ｃｒ、Ｍｏの内から選ばれた１種または２種以上の含有量と重複し、そして、引用例に記載される「肌焼鋼」は本件発明１の「浸炭用鋼」に相当するものであるから、両者は、「重量比にてＣ：０．０８〜０．５５％、Ｓｉ：０．１５〜０．８５％Ｍｎ：０．１０〜５．０％、Ａｌ：０．００２〜０．１００％を含有し、かつＢｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈの内から選ばれた１種または２種以上を０．００１０〜０．０１５０％含み、更に、Ｎｉ：０．０２〜１．５％、Ｃｒ：０．０２ 〜２．０％、Ｍｏ：０．０２〜１．０％の内から選ばれた１種または２種以上を含み、残部がＦｅおよび不可避的不純物より成ることを特徴とする浸炭用鋼」で一致し、本件発明２が浸炭異常層の少ない浸炭用鋼であるのに対して、引用例には「浸炭異常層の少ない」浸炭用鋼であることが明らかにされていない点（相違点１）で、両者は一応相違する。
　そこで、上記相違点１について検討する。
　本件特許明細書には、選択成分であるＢｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、ｌｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈの成分限定理由として、「これらの元素は本発明において最も重要な元素であり、積極的に添加する。本発明者らは種々の微量元素の浸炭異常層の生成への影響について研究の結果、これらの元素は鋼表面およびγ粒界に偏析し易く、浸炭ガス中の酸化性ガスに対して反発的で浸炭性ガスであるＣＯに対して吸着性の強い作用のあることを見い出した。
　一般に浸炭異常層の生成は鋼中のＣｒ、Ｍｎ、Ｓｉなどが浸炭処理時にオーステナイト粒界で酸化性ガスにより優先的に酸化されることによって形成されると考えられていることは上記のとおりである。従って、本発明で見い出したこれらの元素はこの酸化性ガスとＣｒ、Ｍｎ、Ｓｉなどとの反応を抑制することにより浸炭異常層の形成を防止するものと考えられる。そして浸炭性ガスに対しては親和性を有することから浸炭反応には何ら影響を与えないものと考えられる。これらの作用はいずれの元素についても０．００１０％以上で顕著になることからこれらの元素の下限は０．００１０％に限定した。これらの元素の効果は添加量の増大に伴って増加するが、０．０１５０％を越すと効果が飽和することおよび逆に熱間加工性、延性、靭性の低下が大きくなることから、０．０１５０％を上限とした。」（本件特許公報第４欄第４３行〜第５欄第１２行参照）と記載されており、そして、この記載から明らかなように、上記相違点である本件発明２の「浸炭異常層の少ない」という事項は、浸炭用鋼が「Ｂｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈの内から選ばれた１種または２種以上を０．００１０〜０．０１５０％含み、」という合金成分組成に関する構成を備えることにより、必然的にもたらされる材料特性であるといえる。
　そして、引用鋼は、本件発明２の「Ｂｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈの内から選ばれた１種または２種以上を０．００１０〜０．０１５０％含み、」との構成を満足しているのであるから、引用例に明記されていないとしても、引用鋼は、「浸炭異常層の少ない」という鋼の特性を必然的に備えているものと認められる。
　したがって、上記相違点１は、実質的な相違とは認められない。
　よって、本件発明２は、引用例に記載された発明と認められる。
　
３−２．本件発明１について
　本件発明１と引用鋼とを対比すると、両者は、「重量比にてＣ：０．０８〜０．５５％、Ｓｉ：０．１５〜０．８５％、Ｍｎ：０．１０〜５．０％、Ａｌ：０．００２〜０．１００％を含有し、かつＢｉ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、Ｃｄ、Ｍｇ、Ｗ、Ｒｈの内から選ばれた１種または２種以上を０．００１０〜０．０１５０％含み、残部がＦｅおよび不可避的不純物より成る浸炭用鋼」で一致し、本件発明１が浸炭異常層の少ない浸炭用鋼であるのに対して、引用例には「浸炭異常層の少ない」浸炭用鋼であることが明らかにされていない点（相違点１）、また、本件発明１ではＣｒを合金成分として含有していないのに対して、引用鋼は、１．０２〜１．０３％のＣｒを含有している点（相違点２）で、両者は一応相違する。
　そこで検討するに、相違点１については、前記「３−１．本件発明２について」で既に述べたとおりである。
相違点２について；　
　引用例の記載事項（イ）によれば、Ｃｒは浸炭用鋼の合金成分として適宜含有させ得る成分、即ち、任意添加成分であることが明らかにされており、そして、引用例の記載事項（ウ）によれば、引用鋼は、クロム鋼をベースとした実施例であることが記載されているから、引用鋼がＣｒを含有しているのは、クロム鋼をベースとして引用鋼が製造されたことにより、浸炭用鋼における任意添加成分であるＣｒが含有されたとみるのが相当である。即ち、引用鋼がその合金成分としてＣｒを含有しないとしても、引用例記載の発明における目的を達成し得ない、あるいは、所定の効果が得られないというものではないから、引用鋼の合金成分として、必ずしもＣｒが必須であるというわけではない。
　そうすると、相違点２は、浸炭用鋼における単なる任意添加成分の有無によるものであって、実質的な相違とは認められない。
　したがって、相違点１、相違点２は、実質的な相違には相当しないから、本件発明１は、引用例に記載された発明と認められる。
　
４．特許権者の主張について
　特許権者は、当審からの訂正拒絶理由通知に対する平成１３年５月２１日付意見書（特に、第３〜４頁）において、引用例に記載の発明は、肌焼鋼ではあるが、高温、かつ短時間の加熱処理をするものであり、本件発明のように従来常用されているガス浸炭処理に適用する肌焼鋼を対象としておらず、また、本件発明と引用例に記載された発明とは、肌焼鋼（浸炭用鋼）として同一のようにみえるがその具体的な用途は異なる旨主張するが、本件発明は、特に浸炭条件を特定した浸炭用鋼というわけではなく、特定の合金成分組成を規定した浸炭用鋼であるから、鋼に適用される浸炭条件の違いによって、本件発明と引用例記載のものが、浸炭用鋼として相違する、或いは、鋼の用途が異なるとすることはできない。
　よって、特許権者の主張は採用しない。
　
５．まとめ
　上記のとおりであるから、本件発明１及び本件発明２は、本件特許に係る出願の出願前に頒布された刊行物である引用例に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当する。
　
IV．むすび
　以上のとおり、本件発明１及び本件発明２については、特許法第２９条第１項の規定により特許を受けることができない。
　したがって、本件発明１及び本件発明２についての特許は、拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものと認める。
　よって、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第１４条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）第４条第２項の規定により、結論のとおり決定する。 
【異議決定日】
平成１４年３月６日（２００２．３．６）