【事件の表示】
　特許第３０４３３１３号「鋼補剛集成材」の請求項１乃至請求項３に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３０４３３１３号の請求項１乃至請求項３に係る特許を取り消す。
【理　由】
１．手続きの経緯
　特許第３０４３３１３号の請求項１乃至請求項３に係る発明についての出願は、平成１０年５月２８日に特許出願され、平成１２年３月１０日にその特許権の設定登録がなされ、その後、渡辺　昇　及び　株式会社　シビル設計コンサルタント　より特許異議の申立がなされ、取り消しの理由が通知され、その指定期間内である平成１３年７月１６日に意見書が提出され、さらに取り消しの理由が通知され、その指定期間内である平成１３年１２月３日に訂正請求がなされ、これに対して訂正拒絶理由が通知され、その指定期間内である平成１４年４月８日に手続補正書の提出がなされたものである。
２．訂正請求書の補正の適否についての判断
（１）訂正請求書の補正の内容
　特許権者が求めている訂正請求書の補正の要点は、以下のとおりである。
ア．全文訂正明細書中の特許請求の範囲の請求項１を補正する。
イ．訂正請求書中の訂正事項ａを補正する。
ウ．訂正請求書中の請求の原因の訂正事項ａに係る請求の原因を補正する。
エ．全文訂正明細書中の段落番号【０００６】を補正する。
オ．訂正請求書中に訂正事項ｂを加入する。
カ．訂正請求書中の請求の原因に訂正事項ｂに係る請求の原因を加入する。
　具体的には、ア．及びイ．によれば、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１の、
「【請求項１】複数の木材をその繊維方向を平行にして接着してなる集成材（１）と、
　集成材（１）の繊維方向と平行な両側表面に、その繊維方向に沿って形成された溝（１ａ）と、
　溝（１ａ）にはめ込み接着された鋼材（３）と、からなる鋼補剛集成材であって、
　
曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるように意図し、
　
さらに、
「【請求項１】複数の木材をその繊維方向を平行にして接着してなる集成材（１）と、
　集成材（１）の繊維方向と平行な両側表面に、その繊維方向に沿って形成された溝（１ａ）と、
　溝（１ａ）にはめ込み接着された鋼材（３）と、からなる鋼補剛集成材であって、
　鋼補剛集成材（４）の高さ寸法（Ｈ）に対する鋼材（３）部を除外した非加工部高さ寸法（ｎ）の割合は、３：１以上とすると共に、集成材（１）の幅寸法（ｗ）に対する鋼材（３）の幅寸法（ｖ）の割合は、４：１以下と
し、
　
集成材（１）に作用する剪断応力を小さくするように
　また、エ．及びオ．によれば、訂正明細書の段落番号【０００６】の、
「【０００６】本発明は、集成材の鋼材貼り付け側の面に所定形状の溝を形成し、この溝に埋め込むように鋼材を接着して一体化することにより、上記課題を解決する。すなわち、本発明の請求項１記載の鋼補剛集成材は、複数の木材をその繊維方向を平行にして接着してなる集成材（１）と、
　集成材（１）の繊維方向と平行な両側表面に、その繊維方向に沿って形成された溝（１ａ）と、
　溝（１ａ）にはめ込み接着された鋼材（３）
と、からなる鋼補剛集成材
　
曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるように意図し、
　
さらに、
　また、請求項２のものは、
　上記溝（１ａ）は、集成材（１）の上記表面の中心に沿って配置されていることを特徴としている。」を、
「【０００６】本発明は、集成材の鋼材貼り付け側の面に所定形状の溝を形成し、この溝に埋め込むように鋼材を接着して一体化することにより、上記課題を解決する。すなわち、本発明の請求項１記載の鋼補剛集成材は、複数の木材をその繊維方向を平行にして接着してなる集成材（１）と、
　集成材（１）の繊維方向と平行な両側表面に、その繊維方向に沿って形成された溝（１ａ）と、
　溝（１ａ）にはめ込み接着された鋼材（３）と、からなる鋼補剛集成材であって、
　鋼補剛集成材（４）の高さ寸法（Ｈ）に対する鋼材（３）部を除外した非加工部高さ寸法（ｎ）の割合は、３：１以上とすると共に、集成材（１）の幅寸法（ｗ）に対する鋼材（３）の幅寸法（ｖ）の割合は、４：１以下と
し、
　
集成材（１）に作用する剪断応力を小さくするように
　また、請求項２のものは、
　上記溝（１ａ）は、集成材（１）の上記表面の中心に沿って配置されていることを特徴としている。」と補正しようとするものである。
（２）補正による訂正請求書の要旨の変更の有無
　ア．及びイ．による訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１の補正は、「
曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるように意図し、
集成材（１）に作用する剪断応力を小さくするように
　また、エ．及びオ．による訂正明細書の段落番号【０００６】の補正も、「
曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるように意図し、
集成材（１）に作用する剪断応力を小さくするように
　したがって、ア．イ．エ．及びオ．の補正は特許法第１２０条の４第３項において準用する特許法第１３１条第２項に規定する、請求書の補正の要件を満たしていないので、その補正を採用することができない。
３．訂正の適否についての判断
（１）訂正の内容
　特許権者が求めている訂正の内容は、以下のとおりである。
ア．訂正事項ａ
　特許明細書の特許請求の範囲の請求項１の記載、
「【請求項１】複数の木材をその繊維方向を平行にして接着してなる集成材（１）と、
　集成材（１）の繊維方向と平行な両側表面に、その繊維方向に沿って形成された溝（１ａ）と、
　溝（１ａ）にはめ込み接着された鋼材（３）と、からなる鋼補剛集成材であって、
　鋼補剛集成材（４）の高さ寸法（Ｈ）に対する鋼材（３）部を除外した非加工部高さ寸法（ｎ）の割合は、３：１以上とすると共に、集成材（１）の幅寸法（ｗ）に対する鋼材（３）の幅寸法（ｖ）の割合は、４：１以下とした鋼補剛集成材。」を、
「【請求項１】複数の木材をその繊維方向を平行にして接着してなる集成材（１）と、
　集成材（１）の繊維方向と平行な両側表面に、その繊維方向に沿って形成された溝（ｌａ）と、
　溝（ｌａ）にはめ込み接着された鋼材（３）と、からなる鋼補剛集成材であって、
　
曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるように意図し、
　
さらに、
イ．訂正事項ｂ（訂正請求書の「（３）訂正の要旨」には「訂正事項ｂ」は記載されていないが、訂正請求書に添付した「訂正明細書」から「訂正事項ｂ」が把握される。）
　特許明細書の段落番号【０００６】の記載、
「【０００６】本発明は、集成材の鋼材貼り付け側の面に所定形状の溝を形成し、この溝に埋め込むように鋼材を接着して一体化することにより、上記課題を解決する。すなわち、本発明の請求項１記載の鋼補剛集成材は、複数の木材をその繊維方向を平行にして接着してなる集成材（１）と、
　集成材（１）の繊維方向と平行な両側表面に、その繊維方向に沿って形成された溝（１ａ）と、
　溝（１ａ）にはめ込み接着された鋼材（補剛鋼材３）であって、鋼補剛集成材（４）の高さ寸法（Ｈ）に対する鋼材（３）部を除外した非加工部高さ寸法（ｎ）の割合は、３：１以上とすると共に、集成材（１）の幅寸法（ｗ）に対する鋼材（３）の幅寸法（ｖ）の割合は、４：１以下としたことを特徴としている。
　また、請求項２のものは、
　上記溝（１ａ）は、集成材（１）の上記表面の中心に沿って配置されていることを特徴としている。」を、
「【０００６】本発明は、集成材の鋼材貼り付け側の面に所定形状の溝を形成し、この溝に埋め込むように鋼材を接着して一体化することにより、上記課題を解決する。すなわち、本発明の請求項１記載の鋼補剛集成材は、複数の木材をその繊維方向を平行にして接着してなる集成材（１）と、
　集成材（１）の繊維方向と平行な両側表面に、その繊維方向に沿って形成された溝（ｌａ）と、
　溝（ｌａ）にはめ込み接着された鋼材（３）
と、からなる鋼補剛集成材
　
曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるように意図し、
　
さらに、
　また、請求項２のものは、
　上記溝（ｌａ）は、集成材（１）の上記表面の中心に沿って配置されていることを特徴としている。」と訂正する。
（２）訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
　上記訂正事項ａによると、特許請求の範囲の請求項１において、鋼補剛集成材について「曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるように意図し、」という語句を追加しようとするものであり、また、上記訂正事項ｂによると、明細書の段落番号【０００６】において、同様に、鋼補剛集成材について「曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるように意図し、」という語句を追加しようとするものである。
　そして、特許権者は、訂正請求書の「（４）請求の原因」の欄で、訂正事項ａについて「「鋼材（３）」について、そのはめ込みをするための条件を明確化したものであり、特許明細書段落番号【０００６】の第５〜６行目に記載されていたものである。」と記載している。また、「当該「曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるように意図し」たことによる作用効果は特許明細書段落番号【００１５】に記載されたとおりである。」と記載している。
　そこで、段落番号【０００６】及び段落番号【００１５】の記載を見てみる。
　段落番号【０００６】には、
「本発明は、集成材の鋼材貼り付け側の面に所定形状の溝を形成し、この溝に埋め込むように鋼材を接着して一体化することにより、上記課題を解決する。すなわち、本発明の請求項１記載の鋼補剛集成材は、複数の木材をその繊維方向を平行にして接着してなる集成材（１）と、
　集成材（１）の繊維方向と平行な両側表面に、その繊維方向に沿って形成された溝（１ａ）と、
　溝（１ａ）にはめ込み接着された鋼材（補剛鋼材３）であって、
　鋼補剛集成材（４）の高さ寸法（Ｈ）に対する鋼材（３）部を除外した非加工部高さ寸法（ｎ）の割合は、３：１以上とすると共に、集成材（１）の幅寸法（ｗ）に対する鋼材（３）の幅寸法（ｖ）の割合は、４：１以下としたことを特徴としている。
　また、請求項２のものは、
　上記溝（１ａ）は、集成材（１）の上記表面の中心に沿って配置されていることを特徴としている。」が記載されているのみであり、
段落番号【０００６】には、「曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるように意図し」という事項は記載されていない。
　また、段落番号【００１５】には、
「なお、集成材のみの場合は、図８に示すように、せん断応力が表層側では小さく中心側ほど大きい放物線状となり、また、集成材の最弱部であるフィンガージョイント部は引張応力が弱く、この部分の表層側で亀裂が発生するが、この部分は上述のように剪断応力が小さいため、それ以上の内部への亀裂の進展は防止される。従って、ある程度変形が進んだ後、内部の亀裂から木材の繊維方向に亀裂が進展し、面破断するに到る。以上のことから、集成材のみの場合に、従来、フィンガージョイント部の弱点があまり問題にならなかったのは、引張応力の最大位置と剪断応力の最大位置とが一致するような荷重状態のケースが少なかったためであると考えられる。」が記載されているのみであり、
段落番号【００１５】には、図８に示される集成材のみの部材について記載されていて、本件請求項１乃至請求項３に係る発明の鋼補剛集成材に関する作用効果の記載のあることが認められない。
　さて、本件特許明細書の発明の詳細な説明の【従来の技術】の項、【発明が解決しようとする課題】の項、【課題を解決するための手段】の項、及び【実施例】の項には、それぞれ以下の事項が記載されている。
【従来の技術】の項
「従来の鋼補剛集成材としては、集成材の荷重の作用する面側全体を鋼板によってサンドウィッチ状に挟み込むようにしたものがある。すなわち、集成材と上下の２枚の鋼板とを接着剤を介して一体化したものである。
　このような構成の鋼補剛集成材の曲げ試験片の例を、図５に示す。なお、同図（１）は比較対照用の集成材のみの場合で、同図（１）ａは同図（１）中の断面線Ａ１−Ａ１に沿う断面を示し、同図（２）は上述のような集成材の上下両面に鋼板を貼り付けた場合で、同図（２）ａは同図（２）中の断面線Ａ２−Ａ２に沿う断面を示し、同図（３）は集成材の下面に鋼板を貼り付け、上面に鋼床版を貼り付けた場合で、同図（３）ａは同図（３）中の断面線Ａ３−Ａ３に沿う断面を示す。」（段落番号【０００３】参照。）
　これを、「従来の技術」とする。
【発明が解決しようとする課題】の項
「しかしながら、上記のような従来の鋼補剛集成材には、計算上の曲げ破断強度の１／２程度の強度しか得られないことがあるという問題点がある。すなわち、上述のような各種の試験片に対して、図５中に示すような２箇所の位置にそれぞれ荷重Ｆ／２を掛けて曲げ試験をした結果は、図６の荷重−変位線図に示すように、補剛無しの集成材（１）（図中の符号は図５のものと対応させてある）と比較して、鋼補剛集成材（２）及び（３）は、曲げ剛性が向上しているが、素材の許容応力から算定される設計荷重に対しては１．２倍程度のものにすぎず、素材の強度から算出される予想破断強度の１／２程度の小さい値しか得られていない。
　本発明は、このような課題を解決することを目的としている。」（段落番号【０００４】参照。）
　これを、「発明が解決しようとする課題」とする。
【課題を解決するための手段】の項
「本発明は、集成材の鋼材貼り付け側の面に所定形状の溝を形成し、この溝に埋め込むように鋼材を接着して一体化することにより、上記課題を解決する。すなわち、本発明の請求項１記載の鋼補剛集成材は、複数の木材をその繊維方向を平行にして接着してなる集成材（１）と、
　集成材（１）の繊維方向と平行な両側表面に、その繊維方向に沿って形成された溝（１ａ）と、
　溝（１ａ）にはめ込み接着された鋼材（補剛鋼材３）であって、
　鋼補剛集成材（４）の高さ寸法（Ｈ）に対する鋼材（３）部を除外した非加工部高さ寸法（ｎ）の割合は、３：１以上とすると共に、集成材（１）の幅寸法（ｗ）に対する鋼材（３）の幅寸法（ｖ）の割合は、４：１以下としたことを特徴としている。
　また、請求項２のものは、
　上記溝（１ａ）は、集成材（１）の上記表面の中心に沿って配置されていることを特徴としている。
　また、請求項３のものは、
　上記溝（１ａ）は、集成材（１）の上記表面に複数設けられていることを特徴としている。」（段落番号【０００６】及び段落番号【０００７】参照。）
　これを、「課題を解決するための手段」とする。
【実施例】の項
「図２に示すような試験材を製作して曲げ試験を行った。同図（ａ）は、試験材の長さ寸法及び荷重の作用位置を示す図であり、同図（ｂ）は従来の鋼補剛集成材（１）の横断面形状を示し、同図（ｃ）は本発明の鋼補剛集成材（２）の横断面形状を示す。この鋼補剛集成材（２）においては、補剛鋼材３は、薄板状のものとされている。
　曲げ試験の結果は、図３の荷重−変位線図に示す。なお、図中右側の縦軸の目盛りは、大型試験に換算したものを示し、図６の縦軸の目盛りに対応するものである。図３から明らかなように、従来の鋼補剛集成材（１）（設計耐力１５７０ｋｇｆ）のものが１．５倍程度の破断強度であったのに対して、本発明の鋼補剛集成材（２）（設計耐力１５２０ｋｇｆ）のものは２．７倍の破断強度（従来のものの約２倍）であり、ほぼ理想強度が得られていることがわかる。」（段落番号【００１２】参照。）
　これを、「効果の確認」とする。
　「発明が解決しようとする課題」及び「効果の確認」には、鋼補剛集成材の曲げ試験が含まれている。「発明が解決しようとする課題」における曲げ試験の荷重の作用位置は【図５】に示されるように２箇所の位置に荷重を掛けるものであり、また、「効果の確認」における曲げ試験の荷重の作用位置は【図２】（ａ）に示されるように２箇所の位置に荷重を掛けるものである。そして、これらの載荷方法の場合、荷重を掛けた２箇所の間には曲げのみが作用し、剪断力は作用していない。したがって、応力状態も、曲げ応力のみがある。
　一方、「課題を解決するための手段」には、とくに「発明が解決しようとする課題」及び「効果の確認」におけるものとくいちがうような載荷方法や、応力状態を含んでいないから、その「鋼補剛集成材（４）の高さ寸法（Ｈ）に対する鋼材（３）部を除外した非加工部高さ寸法（ｎ）の割合は、３：１以上とする」こと、及び「集成材（１）の幅寸法（ｗ）に対する鋼材（３）の幅寸法（ｖ）の割合は、４：１以下とした」ことを疑わなければ、「課題を解決するための手段」は、「発明が解決しようとする課題」及び「効果の確認」と一応整合している。
　ところが、訂正事項ｂは、この「課題を解決するための手段」の請求項１記載の鋼補剛集成材乃至請求項３記載の鋼補剛集成材のそれぞれに「曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるように意図」することを追加しようとするものである。
　訂正事項ｂに係る、「曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるよう」な応力状態を生じさせる特許明細書中の荷重の掛け方は、【図４】（ａ）、【図７】、及び【図８】に示されるように、これらは中央１箇所に荷重を掛けるものである。ところが、上述のように、「発明が解決しようとする課題」における載荷方法も、「効果の確認」における載荷方法も、それぞれ２箇所の位置に荷重を掛けるものであった。したがって、両者は載荷方法が相違する。これに伴い、両者の応力状態も相違している。すなわち、中央１箇所に荷重を掛ける前者は、当然「（集成材の中心部で剪断応力が大きくて、）曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるよう」なものとなる。（【図７】のものも、「曲げによる引張り応力が大となる（部材の）表層部において剪断応力が小さくなる」点に相違はない。ただし、補剛鋼板と木質集成材とが層をなしているので、木質集成材のみに着目すると、「（集成材の中心部で剪断応力が大きくて、）曲げによる引張り応力が大となる（集成材の）表層部において剪断応力がそれほど小さくならない」だけのことである。）一方、２箇所の位置に荷重を掛ける後者は、上述のように、荷重を掛けた２箇所の間には曲げのみが作用し、剪断力は作用していないから、剪断応力自体がそもそも存在していないのであって、「（集成材の中心部で剪断応力が大きくて、）曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるよう」なものではありえない。
　そして、訂正事項ｂの「曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるように意図」することを「課題を解決するための手段」に追加すると、訂正事項ｂによる「課題を解決するための手段」は、「発明が解決しようとする課題」及び「効果の確認」における載荷方法や応力状態と、くいちがう載荷方法による応力状態を「意図」することを含むことになり、訂正事項ｂによる「課題を解決するための手段」と、「発明が解決しようとする課題」及び「効果の確認」とは整合していないことになる。したがって、この訂正事項ｂによって「課題を解決するための手段」が、「発明が解決しようとする課題」及び「効果の確認」との関係において明確でないものとなる。
　そうすると、「課題を解決するための手段」の請求項１記載の鋼補剛集成材乃至請求項３記載の鋼補剛集成材のそれぞれと対応する、本件請求項１乃至請求項３に係る発明も、訂正事項ｂに対応する訂正事項ａによって、その「曲げによる引張り応力が大となる表層部において剪断応力が小さくなるように意図し、」の技術事項が明確でないものとなる。
　よって、上記訂正事項ａ及び訂正事項ｂの訂正は、特許明細書の記載を明確でないものとする訂正であるから、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、あるいは明りょうでない記載の釈明のいずれかの事項を目的とするものに該当しない。
（３）むすび
　以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法第１２０条の４第２項ただし書きに規定する訂正の要件を満たしていない。
４．特許異議の申立てについての判断
（１）申立ての理由の概要
Ａ．特許異議申立人　渡辺　昇　は、
甲第１号証：登録実用新案第３０４３０８４号公報
甲第２号証：登録実用新案第３０３６４９０号公報
甲第３号証：第６回東アジア構造工学会議（ＥＡＳＥＣ−６）論文集「Ｏｎ　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　Ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　Ｓｔｅｅｌ　Ｓｔｉｆｆｅｎｅｄ　Ｗｏｏｄｅｎ　Ｂｅａｍｓ（鋼補剛集成材の実験的研究について）」（１９９８年１月）
甲第４号証：土木学会北海道支部　論文報告集　平成元年度「ＣＳ版合成木桁の解析と実験」
甲第５号証：「横鋼板補剛集成材と縦鋼板補剛集成材との強度比較について」
甲第６号証：「複数縦鋼板補剛集成材の強度について」
甲第７号証：「本件特許公報の図３、図４．図６に対する反論」
を提出して、
ア．特許第３０４３３１３号の請求項１に係る発明は、甲第１号証の請求項１、及び甲第２号証の請求項１乃至請求項３に係る考案と同一であって、各考案に係る実用新案登録出願の実用新案登録出願人より先に出願をしたものではないから、
イ．特許第３０４３３１３号の請求項１に係る発明は、甲第３号証及び甲第４号証に記載された発明であるから、
ウ．特許第３０４３３１３号の請求項１及び請求項２に係る発明は、甲第１号証乃至甲第３号証に記載された発明に基づいてその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、
エ．特許第３０４３３１３号の請求項３に係る発明は、甲第１号証乃至甲第３号証に記載された発明に基づいてその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、
本件請求項１に係る発明の特許は特許法第３９条第３号及び特許法第２９条第１項第３号の規定に違反して、本件請求項１乃至請求項３に係る発明の特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、特許法第１１３条第２号に該当し、特許を取り消すべき旨主張している。
Ｂ．特許異議申立人　株式会社　シビル設計コンサルタント　は、
甲第１号証：登録実用新案第３０４３０８４号公報
甲第２号証：登録実用新案第３０３６４９０号公報
甲第３号証：第６回東アジア構造工学会議（ＥＡＳＥＣ−６）論文集「Ｏｎ　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　Ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　Ｓｔｅｅｌ　Ｓｔｉｆｆｅｎｅｄ　Ｗｏｏｄｅｎ　Ｂｅａｍｓ（鋼補剛集成材の実験的研究について）」（１９９８年１月）
甲第４号証：「横鋼板補剛集成材と縦鋼板補剛集成材との強度比較について」
を提出して、
ア．特許第３０４３３１３号の請求項１に係る発明は、甲第１号証の請求項１、及び甲第２号証の請求項１乃至請求項３に係る考案と同一であって、各考案に係る実用新案登録出願の実用新案登録出願人より先に出願をしたものではないから、
イ．特許第３０４３３１３号の請求項１に係る発明は、甲第３号証に記載された発明であるから、
ウ．特許第３０４３３１３号の請求項１乃至請求項３に係る発明は、甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基づいてその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、
エ．特許第３０４３３１３号の請求項１乃至請求項３に係る発明は、自然法則に反するものであるから、
本件請求項１に係る発明の特許は特許法第３９条第３号及び特許法第２９条第１項第３号の規定に違反して、本件請求項１乃至請求項３に係る発明の特許は特許法第２９条第２項及び特許法第２条の規定に違反してされたものであり、特許法第１１３条第２号に該当し、特許を取り消すべき旨主張している。
（２）請求項１乃至請求項３に係る発明
　上記「３．訂正の適否についての判断」で述べたように、当該訂正は認められないから、本件特許第３０４３３１３号の請求項１乃至請求項３に係る発明は、特許明細書の特許請求の範囲の請求項１乃至請求項３に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。
　【請求項１】複数の木材をその繊維方向を平行にして接着してなる集成材（１）と、
　集成材（１）の繊維方向と平行な両側表面に、その繊維方向に沿って形成された溝（１ａ）と、
　溝（１ａ）にはめ込み接着された鋼材（３）と、からなる鋼補剛集成材であって、
　鋼補剛集成材（４）の高さ寸法（Ｈ）に対する鋼材（３）部を除外した非加工部高さ寸法（ｎ）の割合は、３：１以上とすると共に、集成材（１）の幅寸法（ｗ）に対する鋼材（３）の幅寸法（ｖ）の割合は、４：１以下とした鋼補剛集成材。
　【請求項２】請求項１記載の鋼補剛集成材において、
　上記溝（１ａ）は、集成材（１）の上記表面の中心に沿って配置されている鋼補剛集成材。
　【請求項３】請求項１記載の鋼補剛集成材において、
　上記溝（１ａ）は、集成材（１）の上記表面に複数設けられている鋼補剛集成材。
（３）刊行物に記載の事項
　当審が通知した取消しの理由に引用された、
刊行物１：「平成９年度　東北支部技術研究発表会　講演概要」社団法人　土木学会東北支部　平成１０年３月１３日　発行　第５６、５７頁「ＳＷ桁の曲げ耐荷力に関する基礎的研究」
刊行物２：実願昭６３−１４５２００号（実開平２−６４６１８号）のマイクロフイルム
には、それぞれ、以下の事項が記載されている。
刊行物１
１−ア．「近年丸太や製材を使用するのではなく、エンジニア−ウッドである集成材を主材料とし、鋼と集成材の２種類を組み合わせて造るＳＷ橋（Ｓｔｅｅｌ　Ｓｔｉｆｆｅｎｄ　Ｗｏｏｄ　Ｂｒｉｄｇｅ：鋼補剛木橋）の研究が活発になってきている。」（第５６頁左欄第２〜６行。）
１−イ．「１８本の桁の曲げ破壊試験を行った。そして、構造の違いによる破壊性状の差異、強度の変化を調べ、計算により算出した理論値と実験値との比較・検討を行った。」（第５６頁左欄第２０〜２４行。）
１−ウ．「表−２に供試体のケース分けを、図−２に曲げ破壊試験の供試体の詳細図を示す。」（第５６頁右欄第１０、１１行。）
１−エ．「そして破壊強度の一覧を表−３に示す。」（第５７頁左欄第７、８行。）
１−オ．「ここで理論値（予想破壊荷重）とは集成材の曲げ強さのことである。」（第５７頁左欄第１２、１３行。）
１−カ．「Ｃタイプもほぼ理論値と実験値が等しくなり、十分な耐荷力が証明された。しかし、Ｂタイプは予想破壊荷重前に破壊している。」
　そして、「図−２」、「表−２」及び「表−３」が掲げられている。
刊行物２
２−ア．「この考案は、荷重支持のために設計されて梁や桁として用いられる建築物の構造用集成材に関する。」（第２頁第５〜７行。）
２−イ．「この考案の第１実施例の構造用集成材１は、第１図乃至第３図に示すように、複数の板材２を繊維方向を長さ方向として接着剤の塗布及び圧着等の手段によって積層状態に接合し、しかもその最外側となるよう接合配置された２枚の板材２ａの内側部分に夫々切り欠き溝３を長手方向に形成し、この切り欠き溝３内に縦断面と同形状に成形した硬質合成樹脂等でなる板状の補強部材４を貫通させ、更にこれを板材２との間で接合固定したものである。」（第６頁第２〜１１行。）
２−ウ．「補強部材４は、第２図（ａ）に示すように、縦断面長方形の長板状に成形した硬質素材からなるが、前記した硬質合成樹脂の他に鉄等の金属またはガラス繊維、炭素繊維等の強化繊維樹脂を選択して用いることができ、特にアラミド繊維樹脂を用いた場合には優れた効果を発揮することが判明している。」（第６頁第１９〜第７頁第５行。）
２−エ．「第２図（ｂ）に示すように、補強部材４の表面に、三角形などの適宜形状の多数の小突起５を形成し、板材２との間の滑りを接着剤と共に又は接着剤に代えて適当に防止することもできる。」（第７頁第８〜１２行。）
２−オ．「構造用集成材１の内部には、第３図（ａ）に示すように、板材２の積層方向に所定寸法ｌを離間させて一対の補強部材４が配置されている。」（第８頁第１〜３行。）
２−カ．「この考案の第４実施例は、第６図に示すように、第１実施例の補強部材４を横幅方向に分割配置し、二対の補強部材４を設けたものである。この場合、硬質素材でなる変換断面は並列した２つの略Ｉ型の断面となり、また構造用集成材１の隅部の強度が向上し、更に、中央部分に比較的長いねじや釘を使用することが可能となる他、前記した第１実施例と同様の作用、効果を有する。」（第１０頁第１〜８行。）
　そして、「第１図」、「第２図（ａ）」、「第２図（ｂ）」、「第３図（ａ）」、及び「第６図」が掲げられている。
（４）請求項１乃至請求項３に係る発明と刊行物１記載の鋼補剛集成材の課題及び効果について
　請求項１乃至請求項３に係る発明は、「従来の鋼補剛集成材としては、集成材の荷重の作用する面側全体を鋼板によってサンドウィッチ状に挟み込むようにしたものがある」（【０００３】）が、「このような構成の鋼補剛集成材の曲げ試験片」（【０００３】）を「図５中に示すような２箇所の位置にそれぞれ荷重Ｆ／２を掛けて曲げ試験をした結果は」（【０００４】）、「素材の許容応力から算定される設計荷重に対しては、１．２倍程度のものにすぎず、素材の強度から算出される予想破断強度の１／２程度の小さい値しか得られていな」（【０００４】）かったことにかんがみ、「集成材の（従来の）鋼材貼り付け側の面に所定形状の溝を形成し、この溝に埋め込むように鋼材を接着して一体化することにより」（【０００６】）、「ほぼ理想強度が得られ」（【００１２】）るようにしたものである。
　そして、刊行物１でも、本件特許明細書記載の従来の鋼補剛集成材（【図２】（ｂ））と同じ鋼補剛集成材（「図−２」の「ＴｙｐｅＢ」）と、本発明の鋼補剛集成材（【図２】（ｃ））と同じ鋼補剛集成材（「図−２」の「ＴｙｐｅＣ」）とを比較して、曲げ破壊荷重の理論値に対する実験値の割合の優劣を論じ、本発明の鋼補剛集成材（【図２】（ｃ））と同じ鋼補剛集成材（「図−２」の「ＴｙｐｅＣ」）のほうが優れているとし、「表−３」で「実験値／理論値（％）」として数値化しているから、刊行物１記載のものの効果は、請求項１乃至請求項３に係る発明の効果に一致し、請求項１乃至請求項３に係る発明の課題を示唆しているといえる。
（５）請求項１に係る発明について
　本件特許の【図２】には（ａ）「鋼補剛集成材の長手方向の正面図」が、（ｂ）「従来の鋼補剛集成材の側面図」が、（ｃ）「本発明の鋼補剛集成材の側面図」が寸法とともに記載されている（【図面の簡単な説明】の項の【図２】の説明参照。）。そして、【図２】（ｂ）のものは集成材の上下全面に鋼板を貼り付けたものであり、【図２】（ｃ）のものは集成材の上下面から溝を形成し鋼板を埋め込んだものである。
　一方、刊行物１の第５６、５７頁には、鋼補剛集成材からなる曲げ破壊試験供試体の曲げ破壊試験について記載されており、「表−２」に曲げ破壊試験供試体のケース分けが、「図−２」に曲げ破壊試験の供試体の詳細図が、「表−３」に曲げ破壊試験結果が記載されている。また、「ここで理論値（予想破壊荷重）とは集成材の曲げ強さのことである。」（摘記事項の「１−オ．」参照。）、「Ｃタイプもほぼ理論値と実験値が等しくなり、十分な耐荷力が証明された、しかし、Ｂタイプは予想破壊荷重前に破壊している。」（摘記事項の「１−カ．」参照。）と記載されている。そして、「図−２」の「ＴｙｐｅＢ」、「ＴｙｐｅＣ」は、本件特許の【図２】の（ｂ）、（ｃ）に対応し、「図−２」の「ＴｙｐｅＡ」を除き、「図−２」は本件特許の【図２】と一致している。
　また、集成材の上下面から溝を形成し鋼板を埋め込んだ、当該溝あるいは鋼板に関連して、本件特許明細書には次のような記載がある。
ア．「この実施の形態においては、鋼補剛集成材４の高さ寸法Ｈに対する集成材１の非加工部高さ寸法ｎの割合は、約２：１としてあるが、少なくとも３：１以上とすることが望ましい。」（段落番号【０００９】参照。）
イ．「また、鋼補剛集成材４の幅寸法ｗに対する補剛鋼材３の幅寸法ｖの割合は、約４：１としてあるが、これは最大値であって、これより大きい比率にならないようにすることが望ましい。」（段落番号【００１０】参照。）
ウ．「このような関係寸法とすることにより、荷重を受けた場合に、従来の鋼補剛集成材と比べて、集成材１自体の強度を維持しながら、しかも、後に詳しく説明するように、最大引張応力となる位置と、最大剪断応力となる位置とが明確に異なり、これらが一致しないようにすることができる。」（段落番号【００１０】参照。）
エ．「本発明の鋼補剛集成材においては、荷重を受けて集成材の表層に亀裂が発生しても、鋼材によって、この亀裂の進展が拘束されるので、それ以上亀裂が大きくならなくて済む。また、集成材の荷重を受ける面は、部分的に鋼材によって覆われているだけなので、最大引張応力となる位置と、最大剪断応力となる位置とが一致しないことになり、従来の鋼補剛集成材よりも剪断応力が大幅に軽減される。従って、ほぼ計算どおりの曲げ破断強度を得ることができる。」（段落番号【０００８】参照。）
オ．「以上説明してきたように、本発明によると、鋼補剛集成材に荷重が作用した場合に、引張応力の最大位置と剪断応力の最大位置とが一致しないようにできるので、鋼材によって剪断力のほとんどを支持することができ、集成材に作用する剪断力を従来よりも大幅に軽減することができる。従って、荷重により集成材の最弱部であるフィンガージョイント部の表層に亀裂が発生したとしても、この部分から剥離したり、亀裂が内部に進展するようなことがなく、ほぼ理想どおりの曲げ破断強度を得ることができる。」（段落番号【００１７】参照。）
　これらの記載のうち、「ウ．」の「このような関係寸法」は、「ア．」及び「イ．」で規定されている関係寸法を指示しているものと考えられるから、「ウ．」で言うところは、「ア．」及び「イ．」で規定されている関係寸法を採用することにより、「最大引張応力となる位置と、最大剪断応力となる位置とが一致しない」という力学的仕組みが構成される、ということと捉えられる。
　そして、「エ．」及び「オ．」で言うところは、「最大引張応力となる位置と、最大剪断応力となる位置とが一致しない」という力学的仕組みが構成され、働くことにより、「ほぼ計算どおりの曲げ破断強度を得ることができる。」ということ、及び「最大引張応力となる位置と、最大剪断応力となる位置とが一致しない」という力学的仕組みが構成され、働くことにより、「ほぼ理想どおりの曲げ破断強度を得ることができる。」ということと捉えられる。
　したがって、これらの記載からすれば、「最大引張応力となる位置と、最大剪断応力となる位置とが一致しない」という力学的仕組みが構成され、働くかどうかの当否は別として、「ア．」及び「イ．」で規定されている関係寸法を採用することと、「ほぼ計算どおりの曲げ破断強度を得ることができる。」こと、及び「ほぼ理想どおりの曲げ破断強度を得ることができる。」こととは対応するものである。すなわち、請求項１に係る発明が「鋼補剛集成材（４）の高さ寸法（Ｈ）に対する鋼材（３）部を除外した非加工部高さ寸法（ｎ）の割合は、３：１以上とすると共に、集成材（１）の幅寸法（ｗ）に対する鋼材（３）の幅寸法（ｖ）の割合は、４：１以下とした」と、割合の下限を規定（３：１以上とする）し、あるいは割合の上限を規定（４：１以下とした）しているのは、その効果を奏する割合の範囲を規定したものといえる。ただし、「３：１」及び「４：１」の値の正しさについては、裏付けとなる記載がない。
　一方、刊行物１の（「図−２」の「ＴｙｐｅＣ」）に記載される鋼補剛集成材と溝あるいは鋼板の寸法は、鋼補剛集成材の高さ寸法１２０ｍｍ、集成材の幅寸法６０ｍｍ、鋼材の高さ寸法（ｈ）３７．１ｍｍ、及び鋼材の幅寸法（ｔＩＩ）１０ｍｍで実験をし、効果を確認しているから、これらは効果を奏する鋼補剛集成材と溝あるいは鋼板の寸法の値である。
　したがって、本件請求項１に係る発明が、鋼補剛集成材（４）の高さ寸法（Ｈ）に対する鋼材（３）部を除外した非加工部高さ寸法（ｎ）の割合の範囲、及び集成材（１）の幅寸法（ｗ）に対する鋼材（３）の幅寸法（ｖ）の割合の範囲を規定していることと、刊行物１の（「図−２」の「ＴｙｐｅＣ」）に記載される鋼補剛集成材が、集成材の高さ寸法及び幅寸法、鋼材の高さ寸法及び幅寸法を規定していることの技術的意味は等しい。
　そこで、請求項１に係る発明と刊行物１の（「図−２」の「ＴｙｐｅＣ」）に記載される鋼補剛集成材を対比すると、請求項１に係る発明の構成要件の一部である「複数の木材をその繊維方向を平行にして接着してなる」こと、及び「集成材の繊維方向と平行に集成材の両側表面をとること」は「集成材」の語句の中に含まれる内容であり、また「集成材に補剛鋼材を接着剤で固着する」点は、周知の技術手段であって、刊行物１の（「図−２」の「ＴｙｐｅＣ」）に記載される鋼補剛集成材においても集成材の溝に挿入した補剛鋼材は接着剤で固着されていることに相違ないと考えられるから、請求項１に係る発明と刊行物１の（「図−２」の「ＴｙｐｅＣ」）に記載される鋼補剛集成材とは、
「集成材と、集成材の両側表面に形成された溝と、溝にはめ込み接着された鋼材と、からなる鋼補剛集成材。」の点で一致し、請求項１に係る発明が「鋼補剛集成材（４）の高さ寸法（Ｈ）に対する鋼材（３）部を除外した非加工部高さ寸法（ｎ）の割合は、３：１以上とすると共に、集成材（１）の幅寸法（ｗ）に対する鋼材（３）の幅寸法（ｖ）の割合は、４：１以下とした」と規定しているのに対し、刊行物１の（「図−２」の「ＴｙｐｅＣ」）に記載される鋼補剛集成材は「鋼補剛集成材の高さ寸法１２０（ｍｍ）に対する鋼材部を除外した非加工部高さ寸法は４５．８（＝１２０−（３７．１×２））（ｍｍ）とすると共に、集成材の幅寸法６０（ｍｍ）に対する鋼材の幅寸法（ｔＩＩ）は１０ｍｍとした」点で相違する。
　上記相違点について検討する。刊行物１の（「図−２」の「ＴｙｐｅＣ」）に記載される鋼補剛集成材の高さ寸法１２０（ｍｍ）に対する鋼材部を除外した非加工部高さ寸法４５．８（＝１２０−（３７．１×２））（ｍｍ）の割合は、「鋼補剛集成材（４）の高さ寸法（Ｈ）に対する鋼材（３）部を除外した非加工部高さ寸法（ｎ）の割合は、３：１以上とする」を満足し、刊行物１の（「図−２」の「ＴｙｐｅＣ」）に記載される鋼補剛集成材の幅寸法６０（ｍｍ）に対する鋼材の幅寸法（ｔII）１０ｍｍの割合は、「集成材（１）の幅寸法（ｗ）に対する鋼材（３）の幅寸法（ｖ）の割合は、４：１以下とした」を満足するものであるが、請求項１に係る発明が、「３：１以上とする」と割合の下限を規定し、あるいは「４：１以下とした」と割合の上限を規定しているのは、前述の通り、その効果を奏する割合の範囲を規定したものであるから、刊行物１の「表−３」に記載される「実験値／理論値（％）」でいえば、「実験値／理論値（％）」が一定（例えば８６％）の水準以上である割合の範囲ということになる。そして、その効果を奏する割合の範囲は、刊行物１の「表−３」に記載される「実験値／理論値（％）」に適当な値（例えば８６％）をとり、鋼材断面寸法を順次変更して試験をしていけば、この値を満たす鋼材の断面寸法の範囲がどのようなものであるかがわかるから、この範囲を「鋼補剛集成材の高さ寸法に対する鋼材部を除外した非加工部高さ寸法の割合の範囲」及び「集成材の幅寸法に対する鋼材の幅寸法の割合の範囲」として表示することにより、当業者が容易に規定することができたものである。
　したがって、請求項１に係る発明は、刊行物１の（「図−２」の「ＴｙｐｅＣ」）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項１に係る発明の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
（６）請求項２に係る発明について
　請求項２は、請求項１を引用して記載されており、請求項１に係る発明の溝（１ａ）の位置を「集成材（１）の表面の中心に沿って配置されている」と限定するものである。そこで、請求項１に係る発明に対する請求項２に係る発明の付加事項について検討する。
　刊行物１の（「図−２」の「ＴｙｐｅＣ」）に記載される鋼補剛集成材の溝は特に偏倚して記載されていないからその中心に沿って形成されているものと解される。
　したがって、請求項２に係る発明は刊行物１の（「図−２」の「ＴｙｐｅＣ」）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項２に係る発明の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
（７）請求項３に係る発明について
　請求項３は、請求項１を引用して記載されており、請求項１に係る発明の溝（１ａ）の数を「集成材（１）の表面に複数設けられている」と限定するものである。そこで、請求項１に係る発明に対する請求項３に係る発明の付加事項について検討する。
　刊行物２には上下一対の補強部材４を設けることと共に、これを横幅方向に分割配置し、二対の補強部材４を設けることが記載されている（摘記事項の「２−イ．」、「２−オ．」、「２−カ．」、「第３図（ａ）」、及び「第６図」参照。）。そして、「第３図（ａ）」からは、上下一対の挿入孔が、「第６図」からは上下二対の挿入孔が把握されるが、挿入孔を形成しているのは補強部材が集成材中に完全に埋入されている事情によることがわかる。
　したがって、請求項３に係る発明が溝（１ａ）の数を集成材（１）の表面に複数設けられているとした点は、刊行物１の（「図−２」の「ＴｙｐｅＣ」）に記載された上下一対の溝に鋼板を挿入した発明に、刊行物２に記載された、補強部材を横幅方向に分割配置する構成を採用することによって、当業者が容易になしえたものである。補強部材を横幅方向に分割配置するためには、補強部材を収容するものも横幅方向に複数分割配置される必要があるが、補強部材を収容するもののもとの形状が溝であれば、分割配置された補強部材を収容するものの形状もまた、もとと同じ溝の形状であり、結局溝が複数設けられることになる。
　よって、請求項３に係る発明は、刊行物１の（「図−２」の「ＴｙｐｅＣ」）に記載された発明及び刊行物２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項３に係る発明の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
（８）平成１３年１２月３日付の意見書について
　特許権者は、平成１３年１２月３日付の意見書で、
　ア．「『鋼補剛集成材（４）の高さ寸法（Ｈ）に対する鋼材（３）部を除外した非加工部高さ寸法（ｎ）の割合は、３：１以上とする』点は、鋼材の有効利用の観点から、Ｈ／ｎ＝３に臨界的意義があるとして、数値限定したものであり、理論強度的要請から規定されるものである。したがって、単なる実験で数値限定を規定することはできない。」、
　イ．「『集成材（１）の幅寸法（ｗ）に対する鋼材（３）の幅寸法（ｖ）の割合は、４：１以下とした』点は、溶接品質の安全性が確保できる範囲としての制約（５０ｍｍ）及び集成材の標準的な幅（２０ｃｍ）から、本発明の数値限定の制限を設けたものであり、実務上の要請から規定されるものである。したがって、単なる実験で数値限定を規定することはできない。」、
　ウ．「刊行物２では、補強部材が集成材中に完全に埋入されている。」旨主張しているので以下に検討する。
　ア．について
　『鋼補剛集成材（４）の高さ寸法（Ｈ）に対する鋼材（３）部を除外した非加工部高さ寸法（ｎ）の割合は、３：１以上と』すべき、なんらかの理論強度的要請は本件特許明細書に記載がない。
　本件特許明細書中には、「本発明による鋼補剛集成材４は、曲げ部材として使用されるため、補剛鋼材３は、できるだけ集成材１の外面側に配する（集成材１の非加工部の高さ寸法ｎを小さくする）方が理論強度が高くなり、有利である。」（【００１０】）と理論強度的要請を記載しているが、具体的下限については記載されていない。
　また、本件特許明細書中には、「一方、フィンガージョイント部の亀裂の伝播は、溝１ａの寸法が深いほど阻止できるが、ｎ／Ｈを１／３以下にしても亀裂伝播阻止の効果があまり向上しないことがわかった。」（【００１０】）とあるが、これは、実験の結果「わかった。」ものと考えられるから、理論強度的なものではない。そして実験の結果としても、ｎ／Ｈの臨界値が具体的に１／３の値であることが「わかった。」ことを裏付ける記載はない。
　したがって、ア．の主張は本件特許明細書の記載に基づくものではない。
　イ．について
　『集成材（１）の幅寸法（ｗ）に対する鋼材（３）の幅寸法（ｖ）の割合は、４：１以下と』すべき、なんらかの実務上の要請は本件特許明細書中に記載がない。
　したがって、イ．の主張は本件特許明細書の記載に基づくものではない。
　ウ．について
　刊行物１に上下一対の溝内に補強部材を設けることが記載されていて、刊行物２に上下一対の挿入孔内に補強部材を設けることと、これを横幅方向に分割配置し、上下二対の挿入孔内に補強部材４を設けることが対比して記載されていれば、上下一対が唯一の補強部材の配置形態でないことは明らかであり、補強部材の収容形態が挿入孔内である場合と同様に、補強部材の収容形態が溝内である場合についても、補強部材を横方向に分割配置する構成を採用することは、やはり当業者が容易になしえたものである。
　よって、特許権者のア．、イ．、及びウ．の主張は採用できない。
（９）むすび
　以上のとおりであって、請求項１乃至請求項３に係る発明の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
　したがって、請求項１乃至請求項３に係る発明の特許は特許法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１４年６月６日（２００２．６．６）