【事件の表示】
　特許第３０７７９７４号「軸圧壊特性に優れるＡｌ−Ｍｇ−Ｓｉ系アルミニウム合金押出形材」の請求項１ないし９に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第３０７７９７４号の請求項１ないし９に係る特許を取り消す。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件特許第３０７７９７４号の手続の経緯は次のとおりである。
　特許出願　　　　平成１０年１０月２７日
　設定登録　　　　平成１２年　６月１６日 　
　特許異議申立　　平成１３年　２月２１日
　　特許異議申立人　清水信行、請求項１〜９に係る特許に対して
　　特許異議申立人　古河電気工業株式会社、請求項１〜９に係る特許に対　　　　　　　　　　して
　取消理由通知　　平成１３年　７月　９日
　訂正請求　　　　平成１３年　９月２０日
　異議意見書　　　平成１３年　９月２０日
　訂正拒絶理由通知平成１４年　２月１４日
　意見書　　　　　平成１４年　４月２５日
２．訂正の適否
２−１．訂正の要旨
　訂正事項ａ〜ｇのうち、訂正事項ｂ及び訂正事項ｅは、特許明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明に記載の「（１００）」を「（００１）」と訂正する内容を含んでいる。
　すなわち、特許明細書の特許請求の範囲に記載の「結晶粒内の（１００）面の［１００］及び［０１０］方向のＭｇ２Ｓｉ析出物の大きさの平均値が２０ｎｍ以上であり、かつ、（１００）面の［００１］方向のＭｇ２Ｓｉ析出物の分布密度が１００個／μｍ２以上であり、さらに、粒界上の析出物の大きさが１０００ｎｍ以下であることを特徴とする」を、
「結晶粒内の（００１）面の［１００］及び［０１０］方向のＭｇ２Ｓｉ析出物の大きさの平均値が２０ｎｍ以上であり、かつ、（００１）面の［００１］方向のＭｇ２Ｓｉ析出物の分布密度が１００個／μｍ２以上であり、さらに、粒界上の析出物の大きさが１０００ｎｍ以下であることを特徴とする」と訂正し、また、特許明細書の段落０００４，０００５，００１５に記載の「（１００）」を「（００１）」と訂正するものである。
２−２．訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否についての判断
２−２−１．特許請求の範囲の実質変更について
　本件特許明細書には、自動車構造材として用いられるＡｌ−Ｍｇ−Ｓｉ系アルミニウム合金には高い強度と耐圧壊割れ性が要求されているが、強度を上げた場合、耐圧壊割れ性が劣る傾向がある（本件特許公報段落０００２、０００３参照）という課題を解決するための手段として、「合金の結晶粒内を観察したときの（１００）面における特定方位のＭｇ２Ｓｉ析出物の大きさ及び分布状態と、結晶粒界上のＭｇ２Ｓｉ析出物の大きさがある特定範囲にあるとき、優れた軸圧壊特性が得られること」（本件特許公報段落０００４参照）を見いだし、この知見に基づいて、「本発明に係る軸圧壊特性に優れるＡｌ−Ｍｇ−Ｓｉ系アルミニウム合金押出形材は、結晶粒内の（１００）面の［１００］及び［０１０］方向のＭｇ２Ｓｉ析出物の大きさの平均値が２０ｎｍ以上であり、かつ、（１００）面の［００１］方向のＭｇ２Ｓｉ析出物の分布密度が１００個／μｍ２以上であり、さらに、粒界上のＭｇ２Ｓｉ析出物の大きさが１０００ｎｍ以下であることを特徴とする。」（同段落０００４参照）と記載され、特許明細書の特許請求の範囲も同趣旨で記載されている。
　このように、結晶粒内の（１００）面という特定の観察面の［１００］及び［０１０］方向という特定の方向のＭｇ２Ｓｉ析出物の大きさの平均値、並びに（１００）面の［００１］方向という特定の方向の該析出物の分布密度の規定は、本件特許発明の本質部分である。
　しかして、特許権者も判決を例示して述べるように、「特許請求の範囲の記載に関する限り、誤記の訂正は、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと当時者その他一般第三者が理解する場合に限って許される」、すなわち、誤記の訂正は、当業者からみて訂正前と訂正後の特許請求の範囲の技術的意味が同じ場合にのみ認められるから、以下、訂正前と訂正後の各意味するところについて検討する。    
　本件特許明細書の特許請求の範囲に記載される観察面と方向で測定した場合を、理解を容易にするために、異議申立人清水信行が提出した異議申立書の第８頁の第２図を参考にして説明する。
　（１００）面を観察面としたとき、［１００］、［０１０］、［００１］の３方向に対して平行に析出したＭｇ２Ｓｉは該第２図に図示のように「左下」、「右下」、「右上」の各箇所に見られる３つの態様のものが観察される。　
　そして、訂正前の特許請求の範囲に記載の「（１００）面の［１００］及び［０１０］方向のＭｇ２Ｓｉ析出物の大きさの平均値」とは、第２図の「左下」及び「右下」態様のものの大きさを測定し、その平均値を計算することになり、また、「（１００）面の［００１］方向のＭｇ２Ｓｉ析出物の分布密度」については、第２図の「右上」態様の析出物の１μｍ２当たりの個数を計数することになる。
  ところが、訂正事項ｂや訂正事項ｅのように訂正した場合、観察面のみが（１００）から（００１）に変更されるから、訂正後のものは、析出物の大きさの平均値は、第２図の「右下」、「右上」態様相当の大きさをみて、また、析出物の分布密度は第２図の「左下」態様相当の個数をみて、大きさの平均値や分布密度を測定、計数することになる。（この関係は同異議申立書の第６頁第１図を参照のこと。）
　しかして、前記記載のように、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の大きさや分布状態の数値限定の規定は、本件特許発明の本質部分そのものであるところ、訂正事項ｂ及びｅのように、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の析出方向を［１００］、［０１０］及び［００１］とし、観察面のみを（１００）から（００１）と訂正することは、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の測定条件の基準を変更することになり、該基準が変更されれば、計数される析出物の大きさや個数も変動することになって、特許明細書の訂正前と訂正後では、特許請求の範囲に記載される技術的意味が異なることになる。
  なお、特許権者は、特許明細書の特許請求の範囲に記載の測定手法は、技術的にきわめて不自然であり、当業者が行うことではないと主張するが、新規な発明とは、通常とは異なる特異な発想や、従来にない手法或いは観点からの観察により新たに創出されることは当該特許発明の分野では経験されるところである。本件特許明細書に記載の観察測定の手法が一般的でないからといっても、本件特許明細書に記載の面と方向の手法では析出物の観察や測定ができないわけではないから、本件特許明細書に接した当業者が、特権者の述べるように当然に理解すると認めることはできない。
　結局、訂正事項ｂ及びｅの訂正は、訂正前のものと比べて特許発明の技術的範囲に変更を生ずることになるから、観察面である（１００）面が（００１）面の誤記であったとしても、該訂正は実質上特許請求の範囲を変更するものである。
２−２−２．新規事項について
　特許権者は、析出物の測定及び観察ができる面と方向の組み合わせとして、イ．観察面（１００）、長さ（大きさ）の測定［０１０］［００１］、直径（密度）の観察［１００］（以下、同じ。）、ロ．（０１０）、［１００］［００１］、［０１０］、ハ．（００１）、［１００］［０１０］、［００１］の３つのケースが導き出され、観察面を（１００）、（０１０）、（００１）のいずれとするかは、単なる「決め」の問題であり、これら３つのケースは結晶学的に完全に等価であると主張する（訂正請求書第６頁第６〜２２行）。
　しかしながら、本件特許明細書の記載によれば、観察面と方向の組み合わせは、観察面は（１００）面、大きさの測定は［１００］［０１０］方向、分布密度の測定は［００１］方向であり、上記イ、ロ、ハのいずれにも該当していないから、そもそも本件特許明細書には前記の３つの正しい組み合わせのいずれも示されていないことになる。
　したがって、本件特許明細書に記載の観察面と方向の組み合わせが、上記イ、ロ、ハの組み合わせの１つに、直接的かつ一義的に定まるものとはいえないから、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の析出方向を［１００］、［０１０］、及び［００１］方向とし、観察面のみを（１００）面から（００１）面に訂正することは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内おいてなされるものともいえない。
２−３．訂正の適否についての結論           
　以上のとおりであるから、上記訂正は特許法第１２０条の４第３項で準用する第１２６条第２項及び第３項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
３．異議申立理由及び取消理由についての判断
３−１．異議申立理由及び取消理由の概要
　本件特許明細書の発明の詳細な説明及び特許請求の範囲には、Ｍｇ２Ｓｉの析出物の大きさ及び分布密度の測定方法の記載に誤りがあり、特許明細書の記載が不明確である。
　したがって、本件特許明細書はその記載に不備があり特許法第３６条第４項又は第６項に規定する要件を満たしていない。　
３−２．取消理由に対する特許権者の対応
　これに対して、特許権者は、本件特許明細書に記載の観察面と析出方向の規定には誤記があるとして特許請求の範囲及び発明の詳細な説明を訂正する旨の請求をした。
３−３．判断
　今回の訂正に際し、特許権者は、訂正請求書の請求の原因の項で、「観察面を（１００）面としたとき、［１００］方向に析出するロッドの長さを測定することはできず、また、［００１］方向に析出するロッドの直径を観察することはできない。従って、この箇所の観察面又は析出方向の記載には明らかに誤りがある。」（訂正請求書第６頁第２行〜第５行）と述べるように、本件特許明細書の特許請求の範囲の記載から認識される技術的事項とは異なる測定手法の方が正しいとの見解を特許権者自身が述べている。
　しかしながら、この訂正は前記２．に記載のように実質上特許請求の範囲を変更するものであり、また、新規事項の追加に相当するとの理由により認められない以上、本件特許明細書の記載では、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の大きさ及び分布密度が測定できないことになる。
　すなわち、観察面（１００）面に対して［０１０］方向に析出したＭｇ２Ｓｉは、（１００）面に平行に析出したものであり、その大きさを測定できるが、［１００］方向に析出したＭｇ２Ｓｉは、（１００）面に平行に析出したものではなく、（１００）面に垂直に析出したものであるので、その大きさを正確に測定することはできない。また、観察面が（１００）面のとき、測定試片厚さにほとんど影響を受けないで分布密度の正確な測定を行うには、試片の厚さ方向である［１００］方向に析出したＭｇ２Ｓｉ析出物の分布密度を測定しなければならないが、［００１］方向のＭｇ２Ｓｉ析出物は、（１００）面に平行に析出したものであり、試片の厚さ方向に析出したものでないので、［００１］方向のＭｇ２Ｓｉ析出物の分布密度を正確に測定することができない。
　結局、本件特許明細書の記載では、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の大きさや分布密度を正確に測定できないことになり、本件特許明細書の発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載は不明確といわざるを得ないから、本件特許明細書の発明の詳細な説明は、当業者がその発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているものと認められず、また、特許請求の範囲には、本件特許発明を明確に把握できない不明確な記載があるものと認められる。
４．むすび
　以上のとおりであるから、本件の請求項１〜９に係る特許は、特許明細書の記載に不備があることになり、本件の請求項１〜９に係る特許が特許法第３６条第４項又は第６項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものと認められる。　
　したがって、本件特許は、特許法第１１３条第４号に該当し、取り消されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１４年８月２８日（２００２．８．２８）