【事件の表示】
　特許第３００６７５５号「空洞含有ポリエステルフイルム」の請求項１に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　
特許第３００６７５５号の請求項１に係る特許を維持する。
【理　由】
　
【１】手続の経緯
　本件特許第３００６７５５号は、平成２年１１月３０日に出願された特願平２−３３８６００号の分割出願として、平成８年１１月２５に特許出願されたものであって、平成１１年１１月２６日にその特許の設定登録がなされ、その後、三菱化学ポリエステルフィルム株式会社（以下、「申立人１」という）、及び、東レ株式会社（以下、「申立人２」という）より特許異議の申立てがなされ、当審において取消理由を通知したところ、その指定期間内である平成１３年３月６日付けで特許異議意見書が提出され、さらに、当審において申立人１に対して審尋を行ったところ、回答書が提出されたものである。
　
　【２】本件発明
　本件の請求項１に係る発明（以下、「本件発明」という）は、特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりものと認める。
「【請求項１】　ポリエステルとポリエステルに非相溶性の熱可塑性樹脂が混合された重合体混合物を少なくとも１軸に配向することにより得られる微細な空洞を多数有する空洞含有ポリエステルフイルムにおいて、該フイルムが二酸化チタンを含有し、且つ該フイルム中に存在するポリエステルに非相溶性の熱可塑性樹脂の長軸径が１〜５０μｍ、厚さが１０μｍ以下、長軸径と厚さの比が２〜１００であることを特徴とした空洞含有ポリエステルフイルム。」
　
　【３】特許異議の申立ての理由および取消理由の概要
　申立人１は、証拠として甲第１号証（特開昭４９−１１３４７５５号公報）、甲第２号証（甲第１号証の実施例１に関する実験報告書及びその実験成績証明書）を提出し、本件発明は、甲第１号証に記載された発明であるから、本件の請求項１に係る特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してされたものであり（以下、この理由を、「申立１の理由１」という）、また、本件発明は、甲第１号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件の請求項１に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである（以下、この理由を、「申立１の理由２」という）と主張している。
　申立人２は、甲第１号証（特公平６−２５２７４号公報）、甲第２号証（湯木和男編「飽和ポリエステル樹脂ハンドブック」初版１刷　１９８９年１２月２２日　日刊工業新聞社発行　ｐ．６６８〜６７７）を提出し、本件の請求項１に係る特許は、明細書の記載が不備のため、特許法第３６条第３項、第４項及び第５項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり（以下、この理由を、「申立２の理由１」という）、また、本件特許は、分割の要件を満たさないから、出願日が遡及せず、そして、本件発明は、甲第１号証に記載された発明であるから、本件の請求項１に係る特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してされたものである（以下、この理由を、「申立２の理由２」という）と主張している。
　当審が通知した取消理由は、「申立１の理由１」と同趣旨である。
　
　【４】判断
　
　１．本件特許の出願日の認定
　申立人２は、「申立２の理由２」において、本件発明が、分割後のもとの特許出願に係る発明（以下、「原発明」という）と同一であるから、本件特許は、分割の要件を満たしていない旨主張している。
　そこで検討するに、まず、原発明は、申立人２が提出した甲第１号証（もとの特許出願の公告公報）の、特許請求の範囲の請求項１に記載された下記のとおりのものである。なお、もとの特許出願の明細書は、出願公告後に補正されたが、特許請求の範囲の記載に変更はない。
「【請求項１】ポリエステルとポリエステルに非相溶性の熱可塑性樹脂が混合された重合体混合物を少なくとも１軸に配向することにより得られる微細な空洞を多数有する空洞含有ポリエステルフイルムにおいて、該フイルム中に存在するポリエステルに非相溶性の熱可塑性樹脂の長軸径が１〜５０μｍ、厚さが１０μｍ以下、長軸径と厚さの比が２〜１００であることを特徴とした空洞含有ポリエステルフイルム。」
　そこで、本件発明と、原発明を対比すると、前者が二酸化チタンを構成要件としているのに対して、後者は、二酸化チタンを構成要件としていない点で相違している。
　この相違点につき、申立人２は、ポリエステルフィルムに二酸化チタンを含有させることは当業界において周知慣用手段であり、そのことは、甲第２号証により証明できるから、本件発明と原発明は同一である旨主張している。
　そこで、甲第２号証を検討すると、甲第２号証には、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）からなる磁気テープ用ベースフィルム中に、二酸化チタンを含有させることが記載されているものの、本件発明のような、空洞含有のポリエステルフィルムに、二酸化チタンを含有させることについては、何も記載されていないから、空洞含有のポリエステルフィルムにおいて、二酸化チタンを含有させることが周知慣用手段であるとは認められない。
　したがって、両者の発明は相違し、本件特許は、分割の要件を満たすから、本件特許の出願日は、もと出願の出願日である、平成２年１１月３０日に遡及すると認める。
　
　２．「申立１の理由１、２」に対する判断
　本件発明は、「フイルム中に存在するポリエステルに非相溶性の熱可塑性樹脂の長軸径が１〜５０μｍ、厚さが１０μｍ以下、長軸径と厚さの比が２〜１００である」という構成要件（以下、「本件の径の要件」という）を具備し、この要件の採用により、本件特許明細書の段落【０００９】や、【００１４】に記載されたとおりの効果を奏するものである。
　これに対して、申立人１が提出した甲第１号証の特許請求の範囲の請求項１には、「線状ポリエステルの粒状体９７〜７３ｗｔ％とエチレン又はプロピレンのホモポリマーまたはコポリマーの粒状体３〜２７ｗｔ％とのブレンドを形成し、フイルムとして押出し、急冷し、フイルムを相互に直角な方向に延伸しそしてヒートセットすることにより二軸配向することからなる不透明な分子配向、ヒートセットした線状ポリエステルフイルムの製法」と記載され、該製法によって得られたポリエステルフイルム（以下、「甲第１号証のフイルム」という）は、微細な空洞を有し（甲第１号証の第２頁右下欄第１〜４行、及び、第４頁右下欄第１〜４行参照）、また、エチレン又はプロピレンのホモポリマーまたはコポリマーは、本件発明でいう、「ポリエステルに非相溶性の熱可塑性樹脂」に相当し、そのフイルム中での直径は、一般に５〜１０μであり（甲第１号証の第４頁右下欄第１〜４行参照）、また、甲第１号証の第５頁左上欄第２〜５行には、「フイルムは任意の相溶性添加剤、例えば顔料を含んでよい。従って、光反射添加剤例えば二酸化チタンを配合してフイルムの外観および白色度を改善できる」との記載もあるが、甲第１号証には、「本件の径の要件」の採用については、何も、記載もしくは示唆するところがない。
　したがって、本件発明は、甲第１号証に記載された発明であるとも、また、甲第１号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとも認められない。
　なお、申立人１は、甲第１号証の実施例１記載のフイルムは、二酸化チタンを含有していないものの、甲第２号証によれば、「本件の径の要件」を具えており、二酸化チタンの存否により、「本件の径の要件」が左右されないから、本件発明は、甲第１号証の第５頁左上欄第２〜５行の、「二酸化チタンを配合してフイルムの外観および白色度を改善できる」と記載された発明と区別できない旨主張している。
　しかし、甲第１号証の第５頁左上欄第２〜５行には、「甲第１号証のフイルム」の製法において、二酸化チタンを配合することができる旨記載されているだけあり、例えば、実施例１のフイルムに二酸化チタンを配合するといった、特定のフイルムと、特定の添加剤の組み合わせが記載されているとはいえない。
　そして、実施例１のフイルムは、「甲第１号証のフイルム」の一具体例にすぎない。そして、本件特許明細書には、延伸条件の相違により、「本件の径の要件」が満足されたり、満足されなかったりする事実が明らかにされている。そうすると、仮に、実施例１のフイルムが「本件の径の要件」を満足し、二酸化チタンが、「本件の径の要件」を左右しないとしても、二酸化チタンを配合した甲第１号証のフイルムが、「本件の径の要件」を常に満足していると認めることはできない。
　したがって、実質的に検討しても、甲第１号証には、二酸化チタン含有し、且つ「本件の径の要件」を満足するフイルムが記載されているとは認められない。
　また、申立人１は、実施例１のフイルムについて、「本件の径の要件」を確認することに格別の発明力は要しないから、本件発明は、甲第１号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである旨の主張もしている。
　しかし、刊行物１には、「本件の径の要件」を確認すること自体、記載も示唆もされていない。しかも、前記のとおり、「本件の径の要件」の採用により、本件特許明細書の段落【０００９】や、【００１４】に記載されたとおりの効果が奏されるから、その採用には技術的意義が認められる。
　したがって、当業者にとって、「本件の径の要件」の採用が容易であるとはいえない。
　
　３．「申立２の理由１」に対する判断
　申立人２は、以下の（イ）、（ロ）を記載不備の理由として主張している。
（イ）本件特許発明の現明細書の記載内容をもってしては、二酸化チタンを含有させることを発明の構成要件として採用することにより、当業者が予測し得ないほどの優れた効果を発揮するに至ったことを確認することができない。すなわち、本件特許発明では、「二酸化チタン含有の必然性」が不明確である。
（ロ）本件発明における、「長軸径、厚さ、および長軸径と厚さの比」については、いずれも幅のある記載となっているが、その数値の範囲に関し、下記のａ〜ｃの点で記載が不明瞭であるから、これらの意味、特に限定した数値範囲の臨界的意義が不明瞭であり、したがって、請求項１にかかる発明の構成が不明瞭である。
　ａ．本件特許発明のポリエステルフィルムでは、特許請求の範囲において特定された数値範囲をはずれる熱可塑性樹脂がフィルム中に全く存在しないのか、平均値がこの範囲に入っていればよいのか、あるいはその他なのか不明である。
　ｂ．測定された全部の値のうちの下限値と上限値とをもって範囲を定めているのか、あるいはその他によるのか不明である。
　ｃ．比較例１〜５に記載されている長軸径、厚さ、および長軸径と厚さの比は、それらの大部分が本件特許発明の特許請求の範囲に規定された範囲に入っているにもかかわらず、好ましくない例（比較例）として本件特許発明とは区別している。このように、これらの数値が重複しているにもかかわらず、本件特許発明でいうところの効果がないということは本件特許発明の値
に優位差がないことになる。
　そこで（イ）、（ロ）の主張について検討する。
　（イ）の主張について
　本件特許明細書の段落【０００３】には、発明が解決する課題が記載され、段落【０００４】には、該課題の解決のために、フイルムに二酸化チタンを含有せしめたことが記載されているから、二酸化チタン含有の必然性は、本件特許明細書に記載されていると認められる。なお、二酸化チタンを含有させることにより、当業者が予測し得ないほどの優れた効果を発揮するに至ったことを確認する記載がなくても、本件発明の目的、構成及び効果は、段落【０００３】、【０００４】等から理解できる。
　したがって、（イ）の主張は採用できない。
　（ロ）の主張について
　本件特許請求の範囲の請求項１には、「フイルム中に存在するポリエステルに非相溶性の熱可塑性樹脂の長軸径が１〜５０μｍ、厚さが１０μｍ以下、長軸径と厚さの比が２〜１００である」と記載され、この記載を常識的に解釈すれば、全部の値のうちの下限値と上限値とをもって範囲を定めていることは明らかである。このことは、比較例に、これらの値をはずれた範囲が記載されている点からみても明らかである。なお、平均値であれば、平均値であることが明記されるのが普通であり、しかも、実施例や比較例において、値が幅を持って記載されることはあり得ない。したがって、平均値と解することはできず、また、下限値と上限値の範囲以外の値と解すべき理由もない。したがって、「長軸径、厚さ、および長軸径と厚さの比」の記載に不明確な点は存在しない。
　また、上述のとおり、本件発明の目的、構成及び効果は、段落【０００３】、【０００４】等から理解でき、しかも、採用の臨界的意義は、段落【０００９】、【００１４】に記載されている。
　したがって、（ロ）の主張は採用できない。
　以上のとおりであるから、「申立２の理由１」は採用できない。
　
　４．「申立２の理由２」に対する判断
　上記１で述べたとおり、本件特許の出願日は、平成２年１１月３０日と認められるから、申立人２が提出した甲第１号証は、本件特許の出願前に頒布された刊行物に該当しない。
　したがって、「申立２の理由２」は採用できない。
　
　【５】むすび
　したがって、特許異議の申立ての理由および証拠によっては、本件の請求項１に係る特許を取り消すことができない。
　また、他に本件の請求項１に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１４年２月１８日（２００２．２．１８）