【事件の表示】
　特許第２９０８０９３号「ゴム変性スチレン系樹脂組成物」の請求項１、２に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２９０８０９３号の請求項１及び２に係る特許を取り消す。
【理　由】
I．手続きの経緯
　本件特許第２９０８０９３号の請求項１及び請求項２に係る発明は、平成３年１２月１８日に出願され、平成１１年４月２日に特許の設定登録がなされ、その後、出光石油株式会社及び山口雅行より特許異議の申立てがなされ、平成１２年８月４日付けで特許権者に取消理油通知がなされ、平成１２年１０月２３日付けで特許権者より特許異議意見書と訂正請求書が提出され、平成１３年１月２４日付けで上記両特許異議申立人に審尋通知がなされ、平成１３年４月６日付けで上記両特許異議申立人より回答書が提出され、さらに平成１３年５月２４日付けで特許権者に訂正拒絶理由通知がなされたところ、指定期間内に特許権者より応答がなかったものである。
II．訂正の適否
　当審が通知した訂正拒絶理由は次のとおりのものである。
『訂正明細書の請求項１及び２に係る発明は次の理由により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
［１］．訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１及び２に係る発明
【請求項１】　ゴム状重合体を分散粒子として含有するゴム変性スチレン系樹脂組成物において、（ａ）該ゴム状重合体含有量が４〜１２重量％であり、（ｂ）樹脂相の芳香族モノビニル重合体の還元粘度〔ηｓｐ／ｃ〕が０．６ ０〜０．７ ６の範囲であり、（ｃ）メタノール可溶分の含有量が８％以下であり、（ｄ）可塑剤の含有量が６％以下であり、（ｅ）樹脂相の芳香族モノビニル重合体のメタノール不溶分の中で分子量５０，０００以下の重合体が占める割合〔Ｗ（％）〕と還元粘度〔ηｓｐ／ｃ（ｄｌ／ｇ）〕の関係が〔Ｗ〕≦−６６×〔ηｓｐ／ｃ〕＋６３の範囲であり、（ｆ）ゴム状重合体の分散粒子の平均粒径が１〜５μｍ であることを特徴とするゴム変性スチレン系樹脂組成物。
【請求項２】　可塑剤が流動パラフィンあるいは脂肪酸のエステル化物である請求項１記載のゴム変性スチレン系樹脂組成物。
［２］．特許法第２９条第１項第３号違反について
（１）平成１２年８月４日付け取消理由通知（以下、「先の取消理由通知」という。）で引用した刊行物１（特開平２−３８４３７号公報）の実施例３を追試した特許異議申立人出光石油化学株式会社の甲第２号証に記載の実験は、該実施例３で使用されたＳＢブロック共重合体［日本ゼオン（株）製、ＺＬＳ−０１］に代えてＳＢブロック共重合体［日本ゼオン（株）製、ＮＳ−３１０Ｓ］を使用しているが、特許異議申立人出光石油化学株式会社が提出した平成１３年４月６日付け回答書によれば、試作グレードであるＺＬＳ−０１は追試実験当時入手できず、その相当する上市グレードであるＮＳ−３１０Ｓによって追試実験を行わざるを得なかったというものである。
　そして、上記の実験に対して、特許権者は環境ホルモンの問題のため両者で製造に際し使用した酸化防止剤が異なると言うが、酸化防止剤は一時重合を抑え遅延させるに過ぎず、それによって重合が実質的に阻害されるわけではなく、また、それによって得られるブロック共重合体が本質的な相違をきたすものとは考え難いものであり、また、特許異議申立人出光石油化学株式会社が提出した上記回答書によれば、両者のスチレン含有量、シス含有量、ビニル含有量および溶液粘度が示され、そのデータを見ると大差があるわけではないことからみて、ＮＳ−３１０ＳはＺＬＳ−０１の代替え試料として追試に十分耐えられるものである。
（２）刊行物１の実施例３を追試した特許異議申立人出光石油化学株式会社の甲第２号証の実験報告書によれば、そこで得られたゴム変性ポリスチレン組成物は、（ａ）’ゴム状重合体含有量は１０重量％、（ｂ）’樹脂相の芳香族モノビニル重合体の還元粘度〔ηｓｐ／ｃ〕は０．７７ｄｌ／ｇ、（ｃ）’メタノール可溶分の含有量は０.８重量％、（ｄ）’可塑剤の含有量は０重量％、（ｅ）’樹脂相の芳香族モノビニル重合体のメタノール不溶分の中で分子量５０，０００以下の重合体が占める割合〔Ｗ（％）〕は１１．５重量％、これと還元粘度の関係；〔Ｗ〕≦−６６×〔ηｓｐ／ｃ〕＋６３の範囲は１１．５≦１２．２、であることが認められる。
  そして、上記（ｂ）’について、特許権者は、訂正後の本件請求項１に係る発明の（ｂ）の還元粘度は上限が０．７６であるから刊行物１の実施例３の重合体の還元粘度０．７７と相違すると主張するが、その差は僅差でこの程度の相違は測定誤差の範囲に入るものと認められ、この点で両者に差異があるとは認めがたい。なお、これについては両特許異議申立人（出光石油化学株式会社及び山口雅行）の回答書の主張も参照されたい。
（３）特許権者は特許異議意見書で、刊行物１の実施例３に記載された大小粒子の平均径Ｄｓおよびその含有量からゴム粒子平均径Ｄｓを算出し、それが０．６９μｍであり、訂正後の本件請求項１に係る発明のゴム状重合体の分散粒子の平均粒径（ｆ）＝１〜５μｍの範囲に入らないと主張する。
　しかし、（イ）ゴム状粒子の粒径をどのようにして測定、算出したのかについては、その測定法（例えば、粒子の断面径を測定したのか、粒子の最大径、最小径を測定したのか、又、測定の装置や手段は何を用いたのか）や（ロ）その得られた測定値をどのような統計的手法で処理して平均値としたのか、平均径の算出法（例えば、個数平均径、長さ平均径、面積平均粒子径、体積平均粒子径等）については、本件明細書には何の記載もされていない（なお付言すれば、本件明細書の実施例には粒径についての測定値は記載はされていない。）。
　そして、「化学工学事典」（丸善株式会社、昭和６１年３月２０日発行、第５０２頁の「平均粒径」の項）によれば、「平均径には多くの種類があり、粒径分布が広い場合には、種類によっては数倍から１０倍以上も値が違う。」と記載されているように、粒径の測定法と平均径の算出方法に依っては平均粒径は大いに異なるのであるから、訂正後の本件請求項１に係る発明がどのような粒径の測定法と平均径の算出方法によったのかを本件明細書で明らかにしていない以上、単に１〜５μｍと言う数値範囲から外れることをもって、訂正後の本件請求項１に係る発明のゴム状重合体の分散粒子の平均粒径（ｆ）が刊行物１の実施例３のものと相違すると断言することはできない。また、刊行物１には、小粒子と大粒子の割合が７：３０〜９９：１であることが記載され（第２９１頁左下欄）、実施例３よりも平均粒径が大となる場合が当然想定される。
　一方、本件明細書には、この平均粒径については唯一「上記ゴム状重合体は、スチレン樹脂中に分散粒子として含有されるが、その平均ゴム粒径は通常１〜５μｍ、好ましくは１〜３μｍの範囲であることが好ましい。」（段落番号【０００８】）と記載されているに過ぎず、一般にこの種のゴム変性スチレン系樹脂組成物においては、平均ゴム粒径はこの程度であることは、特許権者が参考資料１として提出した「”べにばな”国際シンポジウム、高分子および複合材料をいかに強靱化するか」（１９９２年５月２８日　株式会社　技術情報協会  発行）にも「粒子径が単分散型のゴムでは１−２μｍの粒子径がもっとも適当で効果のある寸法とされている。」（第１３頁第１２行〜第１３行）と記載されていることから見ても明らかであり、本件明細書は単にこのような一般的なことを記載したものとも考えられるところ、刊行物１の実施例３で使用されるものも市販されているものであってみれば、訂正後の本件請求項１に係る発明のゴム状重合体の分散粒子の平均粒径は通常好適とされる粒子径のものである蓋然性が極めて高いといわねばならない。
　してみれば、訂正後の本件請求項１に係る発明は粒子径（ｆ）の点で刊行物１に記載された発明と区別できない。
（４）可塑剤については、本件明細書の実施例では配合割合は不明であるが流動パラフィンやパルメチル酸オクチルが使用されることが記載されているとは言え、発明の詳細な説明には「また、本発明においては、可塑剤の含有量が６％以下、特に好ましくは５％以下であることが望ましい。可塑剤の含有量が６％以上を越えると樹脂組成物の耐熱性が極端に低下するため好ましくない。」（段落番号【００１１】）と記載され、訂正後の本件請求項１に係る発明の（ｄ）は単に可塑剤の含有量の上限を規定しただけであり、下限については何も制限がないと理解することが相当である。即ち、可塑剤は０％、可塑剤を使用しない場合を含むと言わざるを得ない。
　してみれば、刊行物１の実施例３は可塑剤を使用しないのであるから、この点で訂正後の本件請求項１に係る発明と区別できない。
　以上のとおりであるから、訂正後の本件請求項１に係る発明における（ａ）〜（ｆ）の構成はことごとく刊行物１に記載された発明の構成と区別することができない。
　よって、訂正後の本件請求項１に係る発明は、特許法第２９条第１項第３号の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることはできないものである。
［３］．特許法第２９条第２項違反について
１．本出願前に頒布された刊行物
（１）刊行物２：特開昭６０−１９２７５５号（特許異議申立人出光石油化学株式会社が提出した甲第３号証）
（２）刊行物７：特開昭６０−１２４７号（特許異議申立人山口　雅行が提出した甲第１号証）
　両刊行物に記載された事項は既に先の取消理由通知で指摘したとおりである。
２．対比判断
〈訂正後の本件請求項１に係る発明について〉
　先の取消理由通知で引用した刊行物２の記載事項と訂正後の本件請求項１に係る発明を対比すると、刊行物２には、（ａ）ゴム状重合体の含有量が３〜１０重量％、（ｂ）樹脂相の芳香族モノビニル重合体の極限粘度〔η〕が０．５０〜０．７０の範囲であり、（ｃ）ミネラルオイルが６．５〜１０重量％であり、（ｄ）残留する芳香族ビニル単量体の含有量が０．１重量％以下であること、及び、ゴム状物質の平均粒径は１．０〜３．５ミクロンの範囲にあることが記載されており、極限粘度と還元粘度は表現上の違いはあるとはいえ実質的には殆ど相違しないことは周知のことである（例えば、「高分子化学」共立出版株式会社、昭和４１年４月１日発行、第１６３頁下から第３行〜最下行参照）から、これらの点で訂正後の本件請求項１に係る発明は刊行物２に記載された発明と同一である。
　訂正後の本件請求項１に係る発明は、（ｅ）の点が刊行物２に記載されていない点で、刊行物２に記載された発明と相違するが、この点は以下に述べるように当業者が容易になし得るものである。
　訂正後の本件請求項１に係る発明の（ｅ）の式は、分子量５００００以下の重合体の割合に着目して、還元粘度との関係を規定するものであるところ、先の取消理由通知で引用した刊行物７（特開昭６０−１２４７号公報）には、分子量５万以下をスチレン重合体が１０重量％以下であること、そして、分子量５万以下のスチレン重合体は成形性にはよい影響を与えるが、耐衝撃強度を著しく低下させる効果を有していることが記載されており、訂正後の本件請求項１に係る発明において分子量５００００以下に着目してその割合を一定以下にすることは刊行物７の記載から示唆されるところであり、また、還元粘度は分子量と相関関係があり、分子量５００００以下の割合は全体の分子量とも還元粘度とも深く係わっているので、成形性と衝撃強度を両立させるためには、分子量５００００以下の割合と還元粘度を関係付けて成形性と耐衝撃性の観点から好適な範囲を数式的に導き出すことは当業者が容易になし得ることである。また、これについて、特許異議申立人山口雅行の異議申立理由書第１１頁〜第１５頁の主張および同人の平成１３年４月６日付けの回答書の第４頁〜第５頁の主張をも参照されたい。
　よって、訂正後の本件請求項１に係る発明は刊行物２及び７に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
〈訂正後の本件請求項２に係る発明について〉
　訂正後の本件請求項２に係る発明は訂正後の本件請求項１に係る発明に対して、可塑剤が流動パラフィンあるいは脂肪酸のエステル化物であることを限定している点で相違しているが、流動パラフィンあるいは脂肪酸のエステル化物を可塑剤として使用することは周知であるから〔必要ならば、先の取消理由通知で引用した刊行物３（特開平１−２１３３４９号公報）、４（特開平３−２２３３５９号公報）、５（特開昭５４−１４１８３８号公報）、６（特開昭５０−８０３５１号公報）及び９（特開昭６３−１５９４１４号公報）参照〕、訂正後の本件請求項２に係る発明は、訂正後の本件請求項１に係る発明と同様に刊行物２及び７に記載された発明または刊行物２及び７に記載された発明に更に上記の周知事実を加えたものに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　また、［２］でも述べように、訂正後の本件請求項１に係る発明と刊行物１に記載された発明は同一であり、訂正後の本件請求項２に係る発明は訂正後の本件請求項１に係る発明に対して、可塑剤が流動パラフィンあるいは脂肪酸のエステル化物であることを限定している点で相違しているが、この点については、流動パラフィンあるいは脂肪酸のエステル化物を可塑剤として使用することは周知であるから〔必要ならば、先の取消理由通知で引用した刊行物３（特開平１−２１３３４９号公報）、４（特開平３−２２３３５９号公報）、５（特開昭５４−１４１８３８号公報）、６（特開昭５０−８０３５１号公報）及び９（特開昭６３−１５９４１４号公報）参照〕、訂正後の本件請求項２に係る発明は、刊行物１に記載された発明または刊行物１に記載された発明に更に上記の周知事実を加えたものに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもある。
　よって、訂正後の本件請求項１及び２に係る発明は特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることはできないものである。
［４］．特許法第３６条第４項、第５項及び第６項違反について
　今回の訂正で特許請求の範囲の請求項１に、「（ｆ）ゴム状重合体の分散粒子の平均粒径が１〜５μｍである」との限定がなされたが、本件明細書には、その粒径の測定法や平均粒径の算出方法について何の記載もなく（実施例においても粒径についての記載もない。）、また、先に述べたように、粒径の測定法と平均径の算出方法に依っては平均粒径は大いに異なるのであるから、このような曖昧な記載では発明の詳細な説明に本件発明の内容を当業者が容易に追試し得るように記載されているとはいえない。
　よって、本件明細書の記載は特許法第３６条第４項、第５項及び第６項に規定する要件を満たしていないものである。
［５］．むすび
　以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」という。）附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成１１年改正前の特許法第百二十条の四第三項において準用する平成六年改正法による改正前の特許法第百二十六条第三項の規定に違反するので、当該訂正は認められない。』
　そして、これらの訂正拒絶理由は、何れも妥当なものである。
　したがって、本件訂正を認めることができない。
III．特許異議申立てについての判断
　前記訂正請求書による訂正が認められないため、本件請求項１及び２に係る発明は、本件特許の設定登録時の明細書の特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された次のとおりのものである。
「【請求項１】　ゴム状重合体を分散粒子として含有するゴム変性スチレン系樹脂組成物において、（ａ）該ゴム状重合体含有量が４〜１２重量％であり、（ｂ）樹脂相の芳香族モノビニル重合体の還元粘度〔ηｓｐ／ｃ〕が０．６〜０．８の範囲であり、（ｃ）メタノール可溶分の含有量が８％以下であり、（ｄ）可塑剤の含有量が６％以下であり、（ｅ）樹脂相の芳香族モノビニル重合体のメタノール不溶分の中で分子量５０，０００以下の重合体が占める割合〔Ｗ（％）〕と還元粘度〔ηｓｐ／ｃ（ｄｌ／ｇ）〕の関係が〔Ｗ〕≦−６６×〔ηｓｐ／ｃ〕＋６３の範囲であることを特徴とするゴム変性スチレン系樹脂組成物。
【請求項２】　可塑剤が流動パラフィンあるいは脂肪酸のエステル化物である請求項１記載のゴム変性スチレン系樹脂組成物。」
　そして、当審が通知した取消理由は次のとおりである。
『［特許法第２９条違反について］
（理由１）
刊行物１　特開平２−３８４３７号公報
刊行物２　特開昭６０−１９２７５５号公報
刊行物３　特開平１−２１３３４９号公報
刊行物４　特開平３−２２３３５９号公報
刊行物５　特開昭５４−１４１８３８号公報
刊行物６　特開昭５０−８０３５１号公報
  上記刊行物１（特許異議申立人出光石油化学株式会社が特許異議申立証拠として提出した甲第１号証に対応する。）には、高光沢性耐衝撃性スチレン系樹脂組成物に関して、
・摘示１−１：「（Ａ）スチレン系重合体７０〜９２重量％と（Ｂ）ゴム状重合体３０〜８重量％とから成るスチレン系樹脂組成物において、該ゴム状重合体が（ａ）単一オクルージョン構造を有し、かつ面積平均粒子径が０.１〜０.７μｍの小粒子及び（ｂ）サラミ構造を有し、かつ面積平均粒子径が２〜５μｍの大粒子としてスチレン系重合体中に分散し、該小粒子と大粒子との重量比が７０：３０ないし９９：１の範囲にあって、ゲル量が該ゴム状重合体に対して１.１〜４.０重量比で、その膨潤指数が５〜２５であることを特徴とする高光沢耐衝撃性スチレン系樹脂組成物。」（特許請求の範囲）、
・摘示１−２：「本発明のスチレン系樹脂組成物には、所望に応じ、通常用いられている種々の添加剤、例えばステアリン酸，ベヘニン酸、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、エチレンビスステアロアミドなどの滑剤や、有機ポリシロキサン，ミネラルオイル、あるいは２，６−ジ−ｔ−ブチル−４−メチルフェノール、ステアリル−β−（３，５−ジ−ｔ−ブチル−４−ヒドロキシフェニル）プロピオネート、トリエチレングリコール−ビス−３−（３−ｔ−ブチル−４−ヒドロキシ−５−メチルフェニル）プロピオネートなどのヒンダードフェノール系やトリ（２，４−ジ−ｔ−ブチルフェニル）ホスファイト、４，４’−ブチリデンビス（３−メチル−６−ｔ−ブチルフェニル−ジ−トリデシル）ホスファイトなどのリン系の酸化防止剤、その他の紫外線吸収剤、難燃剤、帯電防止剤、離型剤、可塑剤、染料、顔料、各種充填剤などを添加することができる。また、他のポリマー、例えばポリフェニレンエーテルなどを配合することもできる。」（第４頁左下欄第１５行〜同頁右下欄第１４行）、
・摘示１−３：「このようにして得られた本発明のスチレン系樹脂組成物は、耐衝撃性、光沢、剛性などの物性バランスに優れており、例えばＯＡ機器、家電製品、シートなどの素材として好適に用いられる。」（第４頁右下欄第１５行〜第１８行）、
・摘示１−４：「実施例１　　内容積５ｌのオートクレーブに、ＳＢブロック共重合体［日本ゼオン（株）製、ＺＬＳ−０１］７０４ｇ、スチレン３０００ｇ及び連鎖移動剤としてのｎ−ドデシルメルカプタン１ｇを入れ、３００ｒｐｍで攪拌しながら１３０℃、４時間反応を行い、予備重合物（I）を得た。一方、ポリブタジエン［旭化成（株）製、ＮＦ３５ＡＳ］４０９ｇを用いて、前記と同様にして予備重合物（II）を得た。この予備重合物（I）及び（II）を、それぞれ以下に示す懸濁重合の条件と同じ条件でビーズを合成し、電子顕微鏡により、それぞれのゴム構造が、Ｄｓ０.４μｍの単一オクルージョン及びＤｓ３.２μｍのサラミ構造であることを確認した。次に、１０ｌのオートクレーブに、前記の予備重合物（I）２５５０ｇ、予備重合物（II）４５０ｇ、水３０００ｇ、懸濁安定剤としてのポリビニルアルコール１０ｇ、重合開始剤としてのベンゾイルペルオキシド６ｇ及びジクミルペルオキシド３ｇを入れ、５００ｒｐｍで攪拌しながら、８０℃から３０℃／ｈｒの昇温速度で１４０℃まで昇温し、その温度でさらに４時間反応させて、ゴム変性ポリスチレン組成物のビーズを得た。このビーズを電子顕微鏡により観察した結果、ゴム状重合体は、Ｄｓ０.４μｍの単一オクルージョン構造を有する小粒子とＤｓ３.２μｍのサラミ構造を有する大粒子として分散していることが確認された。次に、得られた組成物のビーズを２２０℃の単軸押出機にてペレット化したのち、成形を行った。第４表に、組成物の特性を示す。
実施例２〜５、比較例１〜６　　第１表に示す重合条件を用いた以外は、実施例１と同様にしてゴム変性ポリスチレン組成物を得た。その特性を第４表に示す。」（第５頁右上欄下から第７行〜同頁右下欄第１０行）、
・摘示１−５：「実施例３　予備重合物(Ｉ）合成：ＺＬＳ−０１（ｇ）３２２，ＳＭ（ｇ）３０００，回転数（ｒｐｍ）３００、予備重合物(ＩI）合成:ＮＦ３５ＡＳ（ｇ）４０９，ＳＭ（ｇ）３０００，回転数（ｒｐｍ）３００、懸濁重合条件：予備重合物（I）（ｇ）２６００，予備重合物（II）（ｇ）４００、ゴム含有量（ｗｔ％）：１０、アイゾット衝撃値（ｋｇ・ｃｍ／ｃｍ）：１２.０、ＭＩ（ｇ／分）：３.６」（第６頁の第１表と第９頁の第４表）、
・摘示１−６：「［発明の効果］本発明の高光沢耐衝撃性スチレン系樹脂組成物は、ゴム状重合体が、単一オクルージョン構造を有する特定粒子径の小粒子と、サラミ構造を有する特定粒子径の大粒子として、所定の割合でスチレン系重合体相中に分散し、かつ特定のミクロ構造を有することから、衝撃強度が高く、かつ優れた光沢や剛性を有するなど、物性バランスに優れる特徴を有している。」（第１０頁左上欄第１行〜第９行）
が記載されており、
  上記刊行物２（特許異議申立人出光石油化学株式会社が特許異議申立証拠として提出した甲第３号証に対応する。）には、薄肉成形品用のゴム変性スチレン系樹脂組成物に関して、
・摘示２−１：「ゴム状物質と芳香族モノビニル単量体とを混合し重合して得られる芳香族モノビニル重合体組成物において、（ａ）該ゴム状物質含量が３〜１０重量％であって、かつ該ゴム状物質の７０重量％以上がポリブタジエンであり、（ｂ）樹脂相の芳香族モノビニル重合体の極限粘度〔η〕が０.５０〜０.７０の範囲にあり、（ｃ）ミネラルオイルを６.５〜１０重量％含み、（ｄ）残留する芳香族モノビニル単量体の含有量が０.１重量％以下であってかつ芳香族モノビニル単量体の２量体と３量体の合計量が０.５重量％以下であることを特徴とする改良された薄肉成形品用のゴム変性スチレン系樹脂組成物」（特許請求の範囲）、
・摘示２−２：「本発明は、すぐれた成形性と実用強度を有するゴム変性スチレン系樹脂組成物に関する。更に詳しくは、射出成形時の樹脂の流動性が非常にすぐれ、金型や成形品への低分子付着物が少なく、薄肉でありながら実用強度のすぐれた薄肉成形品用のゴム変性スチレン系樹脂組成物に関する。」（第１頁左下欄第２０行〜同頁右下欄第６行）、
・摘示２−３：「本発明におけるゴム状物質の量としては、３〜１０重量％の範囲にあることが必要である。３重量％より少ない場合には耐衝撃性が十分でなく、１０重量％を越える場合には樹脂組成物の流動性が阻害され、樹脂の製造においても経済的に困難になるので好ましくない。」（第２頁左下欄第８行〜第１３行）、
・摘示２−４：「本発明の構成要件（ｂ）の、樹脂相を形成する芳香族モノビニル重合体の極限粘度〔η〕は０.５０〜０.７０の範囲にあることが必要である。０.５０よりも低いと落錘衝撃強度等の実用強度が低下し、０.７０より高いと樹脂組成物の流動性が悪くなるので不適である。」（第３頁左上欄第１０行〜第１５行）
が記載されており、
  上記刊行物３（特許異議申立人出光石油化学株式会社が特許異議申立証拠として提出した甲第４号証に対応する。）には、スチレン系樹脂組成物に関して、
・摘示３−１：「軟質成分としてのシス１，４結合が９０モル％以上である高シスポリブタジエンを３〜１０重量部およびモノビニル芳香族化合物９０〜９７重量部とを混合し、溶解し、重合して得られる樹脂組成物において、
（１）該樹脂組成物中に分散された軟質成分粒子の平均粒径が２.５μ以上、５μ以下であり、かつ、トルエン中の膨潤度が７以上、１２以下であり、
（２）流動化可塑剤の含有量が１重量部以下であることを特徴とするスチレン系樹脂組成物。」（特許請求の範囲）、
・摘示３−２：「本発明において、該樹脂組成物は、必要により、１重量部以下の流動化可塑剤を含有する。該流動化可塑剤としては、通常ナフテン系、あるいは、パラフィン系のミネラルオイルが使用されるが、樹脂組成物中の含有量が１重量部より多くなると、ウエルドラインの改良効果はあるものの樹脂組成物の耐熱性や機械強度が低下したり、成型時の金型汚染が起こり望ましくない。」（第３頁左下欄第８行〜第１５行）、
・摘示３−３：「〈発明の効果〉……、本発明によれば、物性強度、耐熱性、成型性等を保持した上で、ウエルドラインに付随する問題を解決したスチレン系樹脂組成物を提供することができる。」（第４頁右上欄第６行〜第１０行）
が記載されており、
  上記刊行物４（特許異議申立人出光石油化学株式会社が特許異議申立証拠として提出した甲第５号証に対応する。）には、ゴム変性スチレン系樹脂組成物に関して、
・摘示４−１：「（Ａ）分散ゴム形態がオクルージョン構造を有するゴム変性スチレン系樹脂単独又はこのゴム変性スチレン系樹脂２０重量％以上と汎用ポリスチレン８０重量％以下との混合物１００重量部に対し、（Ｂ）流動パラフィン０.１〜６重量部を配合して成るゴム変性スチレン系樹脂組成物。」（請求項１）、
・摘示４−２：「該ゴム変性スチレン系樹脂においては、スチレン系重合体とゴム状重合体は、それぞれ７０〜９２重量％及び３０〜８重量％、好ましくは７２〜９０重量％及び２８〜１０重量％の割合で含有することが望ましい。」（第４頁左上欄第１６行〜第２０行）、
・摘示４−３：「［発明の効果］本発明のゴム変性スチレン系樹脂組成物は、オクルージョン構造を有するゴム変性スチレン系樹脂単独又はこのゴム変性スチレン系樹脂と汎用ポリスチレンとの混合物に流動パラフィンを配合したものであって、光沢、剛性、耐衝撃性、熱安定性のバランスに優れる上、射出成形時において金型キャビテイー に油状物質がほとんど付着することがないなど、優れた特徴を有し、家電製品、ＯＡ機器などのハウジングやシートなどの材料として好適に用いられる。」（第９頁左下欄第１行〜第１１行）
が記載されており、
  上記刊行物５（特許異議申立人出光石油化学株式会社が特許異議申立証拠として提出した甲第６号証に対応する。）には、スチレン系の樹脂組成物に関して、
・摘示５−１：「シス１、４結合が９０モル％以上である高シスポリブタジエンを７０重量％以上含有するゴム状弾性体１〜１０重量部とモノビニル芳香族化合物９０〜９９重量部とを混合し、溶解し、重合して得られる樹脂組成物において
（ａ）組成物中に分散された軟質成分粒子が０.５〜１.５μの平均粒径を有し
（ｂ）軟質成分のトルエン中における膨潤指数が９.５〜１２であり
（ｃ）且つ、前記組成物に対して０.１重量部以上の内部潤滑剤を含有することを特徴とする樹脂組成物。」（特許請求の範囲）、
・摘示５−２：「内部潤滑剤量が多くなると樹脂組成物の軟化点が低下するので、実用上５％までが好ましい添加量である。本発明で云う内部潤滑剤としては通常ポリスチレン添加用として使われている潤滑剤、例えば、鉱油、ブチルステアレート、ステアリルステアレート、シクロヘキシルステアレート等のエステル類等が使用される。」（第３頁右下欄第２行〜第９行）
が記載されており
  上記刊行物６（特許異議申立人出光石油化学株式会社が特許異議申立証拠として提出した甲第７号証に対応する。）には、ゴム変性ポリスチレンの製造法に関して、
・摘示６−１：「ポリスチレンとブロックＳＢＲとを溶融混合してゴム変性ポリスチレンを得る方法において，該ブロックＳＢＲを溶解又は膨潤させる有機物質を少量添加して溶融混合することを特徴とするゴム変性ポリスチレンの製造方法。」（特許請求の範囲）、
・摘示６−２：「本発明において添加する有機物質としては，使用ブロックＳＢＲを溶融混練温度以下において，溶解又は，膨潤させる有機物質であり，一種又は二種以上の混合物を使用することが出来る。これらの有機物質としては，ヘキサン，シクロヘキサン，メチルシクロヘキサン，ヘキセン，オクタン，イソオクタン，などの脂肪族炭化水素溶媒類，ベンゼン，トルエン，キシレン，エチルベンゼン，ポリメチルベンゼン，クメン，スチレン，メチレン，メチルスチレン，アルキルジフェニル，メチルナフタリン，部分水添ターフェニル，流動パラフィンなどの炭化水素溶媒類，メチルエチルケトン，メチルイソブチルケトンジイソプロピルケトン，シクロヘキサン，アセトフェノンなどのケトン系溶媒類、酢酸エチル，酢酸プロピル，酢酸ブチル，酢酸アミルなどのエステル系溶媒類、アジピン酸ジオクチル，セバチン酸ジオクチル，フタル酸ジブチル，フタル酸ジオクチル，トリフェニルホスフェート，トリクレジルホスフェート，４，５−エポキシシクロヘキサンジカルボン酸アルキルエステル，ステアリン酸ブチル，エポキシステアリン酸ブチル，ステアリン酸モノグリセライドなどのエステル系可塑剤，ラウリン酸，パルミチン酸，ステアリン酸などの高級脂肪酸などが使用できるが，溶融混練温度又は成形温度よりも高い沸点を有する有機物質，特に２５０℃以上の沸点を有する有機物質は添加後，除去しなくても物性低下が少なく，特に好ましい。これらの有機物質としては例えば，アルキルジフェニル，部分水添ターフェニル，流動パラフィン．アジピン酸ジオクチル，セバチン酸ジオクチル，フタル酸ジブチル，ジオクチルフタレート，トリクレジルホスフェート，トリフェニルホスフェート，４，５−エポキシシクロヘキサンジカルボン酸アルキルエステル，ステアリン酸モノグリセライド，ステアリン酸ブチル，エポキシステアリン酸ブチル，ラウリン酸，ステアリン酸などがある。」（第２頁右上欄第１１行〜同頁右下欄第１４行）、
・摘示６−３：「本発明に使用する有機物質の使用量は，ポリスチレンとブロックＳＢＲとの合計量１００重量部に対して０.１〜１０重量部であり、好ましくは０.２〜５重量部がよい。」（第３頁左上欄第３行〜第６行）
が記載されている。
  そして、本件請求項１に係る発明は、特許異議申立人出光石油化学株式会社が特許異議証拠として提出した甲第２号証（出光石油化学株式会社矢崎　淳による平成１１年１２月１７日付けの「実験報告書」）の報告内容を参酌すると、特許異議申立人出光石油化学株式会社が提出した特許異議申立書第１１頁第２１行〜第１７頁末行の「（請求項１について）
（ａ）甲第１号証（特開平２−３８４３７号公報）
　甲第１号証は「高光沢耐衝撃性スチレン系樹脂組成物」と題する発明であるが、甲第１号証（以下、甲第１号証を「甲１」、甲第Ｘ号証を「甲Ｘ」と略称する場合もある）の実施例３で製造されているスチレン系樹脂組成物は、本件特許発明の要件Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＥを具備するものであるから、本件特許発明のゴム変性スチレン系樹脂組成物と実質的に同一である。例えば甲１の第１頁の特許請求の範囲に記載のとおり、甲１の発明は、「（Ａ）スチレン系重合体７０〜９２重量％と（Ｂ）ゴム状重合体３０〜８重量％とから成るスチレン系樹脂組成物において、該ゴム重合体が…スチレン系重合体に分散し、…」と記載している点から見て、ゴム状重合体を分散粒子として含有するゴム変性スチレン系樹脂組成物であることは明白である。甲１の実施例３で得られた樹脂組成物のゴム含有量，物性等は第９頁第４表の実施例３の欄に記載されている。この第４表によると、
Ａ．ゴム含有量（即ち、ゴム状重合体含有量）は１０重量％であり（４〜１２重量％の範囲にある）、
Ｂ．樹脂相の芳香族モノビニル重合体の還元粘度〔η S P/c〕が０．６〜０．８であることについての記載は無いが、後で示す甲第２号証の実験報告書からこの範囲内に含まれるものである（その値は０．７７である）ことが確認されている。
Ｃ．メタノール可溶分の含有量が８％以下であることについての記載は無いが、甲２の実験報告書から０．８％であることが確認されている。
Ｄ．可塑剤の含有量は無添加のため０％であり（６％以下である）、
Ｅ．樹脂相の芳香族モノビニル重合体のメタノール不溶分の中で分子量５０，０００以下の重合体が占める割合〔Ｗ（％）〕についての記載は無いが、甲２の実験報告書からＷ（％）は１１．５であること、Ｗ（％）と還元粘度〔η ＳＰ／Ｃ（ｄｌ／ｇ）〕の関係即ち〔Ｗ〕≦−６６×〔η ＳＰ／Ｃ〕＋６３は、１１．５≦１２．２であり、この要件を充足しているとが確認されている。
　甲第１号証の第４頁左下欄１５行〜第４頁右下欄１４行には、「本発明のスチレン系樹脂には、所望に応じ、通常用いられている種々の添加剤、例えばステアリン酸，…エチレンビスステアロアミドなどの滑剤や、有機ボリシロキサン，ミネラルオイル，あるいは…可塑剤…などを配合することもできる。」との記載がある。
　第４頁右下欄１５〜１ ８行及び第１０頁左上欄１〜９行には、甲１の発明の効果が記載されている。例えば第４頁右下欄１５〜１８行は、「このようにして得られた本発明のスチレン系樹脂組成物は、耐衝撃性，光沢，剛性などの物性バランスに優れており、例えばＯＡ機器，家電製品，シートなどの素材として好適に用いられる。」と記載している。
　この効果は、本件特許発明の効果と同様の効果である。
（ｂ）甲第２号証〔実験報告書（出光石油化学株式会社、矢崎　淳、平成１１年１ ２月１７日作成）〕
　甲第２号証は、甲１の実施例３の方法（甲１の第６頁第１表の実施例３に示す重合条件を用いた以外は甲１の実施例１と同様にして行う方法）を追試し、ゴム変性ポリスチレン組成物を製造し、得られたゴム変性ポリスチレン組成物について、本件特許発明のゴム変性スチレン系樹脂組成物について行われている本件特許公報記載の所定方法で物性等を測定し、本件特許発明の要件、樹脂組成物の物性等と比較することを目的として行った実験の報告書である。その実験結果によると、甲１の実施例３の方法において製造されたゴム変性ポリスチレン組成物の（ａ）ゴム状重合体含有量は１ ０％（重量％）、（ｂ）樹脂相の芳香族モノビニル重合体の還元粘度（ｄｌ／ｇ）は０．７７、（ｃ）メタノール可溶分の含有量は０．８％、（ｄ）可塑剤の含有量は０％（無添加）、（ｅ）樹脂相の芳香族モノビニル重合体のメタノール不溶分の中で分子量５０，０００以下の重合体が占める割合〔Ｗ（％）〕は１１．５であり、〔Ｗ（％）〕と還元粘度〔ηＳＰ／Ｃ（ｄｌ／ｇ）〕の関係は１１．５≦１２．２であった（即ち−６６×〔ηＳＰ／Ｃ〕＋６３の値は１２．２であった）こと、アイゾット強度（ｋｇｆ・ｃｍ／ｃｍ２ ）は１２、ＭＦＲ（メルトフローレート、ｇ／１０ｍｉｎ）は３．６、ＶＳＴ（ビカット軟化温度、℃）は９４．３、（アイゾット−１）／ゴム含有量、すなわち単位ゴム含有量当たりのアイゾット衝撃強度（ｋｇｆ・ｃｍ／ｃｍ２ ％）は１．１であった、と報告している。
　この甲２の実験報告書によれば、甲１の実施例３の追試結果と本件特許発明の要件，物性の測定結果等との間には差は認められず、両者は実質的に同ーである。
（ｃ）甲第３号証（特開昭６０−１９２７５５号公報）
　甲第３号証には本件特許発明の要件Ａに関する記載及び要件Ｂに近似の要件Ｂ’に関する記載がある。
　例えば甲３の特許請求の範囲には、「ゴム状物質と芳香族モノビニル単量体とを混合し重合して得られる芳香族モノビニル重合体組成物において、（ａ）該ゴム状物質含有量が３〜１ ０重量％であって、かつ該ゴム状物質の７０重量％以上がポリブタジエンであり、（ｂ）樹脂相の芳香族モノビニル重合体の極限粘度〔η〕が０．５０〜０．７０の範囲にあり、（ｃ）ミネラルオイルを６．５〜１０重量％含み、（ｄ）残留する芳香族モノビニル単量体の含有量が０．１重量％以下であってかつ芳香族モノビニル単量体の２量体と３量体の合計量が０．５重量％以下であることを特徴とする改良された薄肉成形品用のゴム変性スチレン系樹脂組成物。」が記載されている。
　このゴム状物質含有量は本件特許発明の要件Ａの範囲内であり、極限粘度０．５０〜０．７０は本件特許発明の要件Ｂの還元粘度０．６〜０．８の設定を示唆するものである。即ち甲３には、要件Ｂに類似する要件Ｂ’が記載されている。
　甲３の第２頁左下欄８〜１３行には、ゴム状物質の量について「… ３重量％より少ない場合には耐衝撃性が十分でなく、１０重量％を超える場合には樹脂組成物の流動性が阻害され、…好ましくない。」と記載している。第３頁左上欄１０〜１５行には、極限粘度について、「…０．５０よりも低いと落錘衝撃強度等の実用強度が低下し、０．７ ０よりも高いと樹脂組成物の流動性が悪くなるので不適である。」と記載しており、この記載は本件特許発明の還元粘度についての説明文（本件特許公報第２頁第４欄４８行〜第３頁第５欄２行の記載）と同じである。
第１頁左下欄２０行〜右下欄６行には、同証の発明の効果として「すぐれた成形性と実用強度を有する。射出成形時の樹脂の流動性が非常にすぐれ、金型や成形品への低分子付着物が少なく、薄肉でありながら実用強度にすぐれる」点を記載している。この効果は本件特許発明の効果と同じである。
（ｄ）甲第４号証（特開平１−２１３３４９号公報）
　甲第４号証には本件特許発明の要件Ａ＋Ｃ＋Ｄが記載されている。
　先ず甲４の特許請求の範囲には、「軟質成分としてのシス１，４結合が９０モル％以上である高シスポリブタジエンを３〜１０重量部およびモノビニル芳香族化合物９ ０〜９７重量部とを混合し、溶解し、重合して得られる樹脂組成物において、…流動化可塑剤の含有量が１重量部以下であることを特徴とするスチレン系樹脂組成物。」が記載されている。
　第３頁左下欄８〜１５行には、「…流動化可塑剤としては、通常ナフテン系、あるいはパラフィン系のミネラルオイルが使用されるが、樹脂組成物中の含有量が１重量部よりも多くなると、…樹脂組成物の耐熱性や機械強度が低下したり、成形時の金型汚染が起こり望ましくない。」との記載がある。即ち、パラフィン系のミネラルオイル、換言すれば本件特許発明で用いている流動パラフィンのような可塑剤の少量使用（又は甲４の表１の実施例１に記載のように可塑剤無添加でもよいこと）について記載している。
　甲４の発明は、可塑剤１重量％以下含有のものであるから、要件Ｃ及びＤを充足するものである。要件Ａも満たしている。
　第４頁右上欄６〜１０行には甲４の発明の効果が記載されている。即ち、「本発明によれば、物性強度，耐熱性，成型性等を保持した上で、ウエルドラインに付随する問題を解決したスチレン系樹脂組成物を提供することができる。」と記載している。
　上記の効果は、本件特許発明の効果（流動性と耐衝撃強度等との物性のバランスに優れる、という効果）と実質的に同一である。
（ｅ）甲第５号証（特開平３−２２３３５９号公報）
　甲第５号証には本件特許発明の要件Ａ＋Ｃ＋Ｄに関する記載がある。
　同証第１頁左下欄の特許請求の範囲第１項には、「分散ゴム形態がオクルージョン構造を有するゴム変性スチレン系樹脂単独又はこのゴム変性スチレン系樹脂２０重量％以上と汎用ポリスチレン８０重量％以下との混合物１ ００重量部に対し、流動パラフィン０．１〜６重量部を配合して成るゴム変性スチレン系樹脂組成物。」が記載されている。そして、
　甲５の第４頁左上欄１ ６〜２ ０行には、「該ゴム変性スチレン系樹脂においては、スチレン系重合体とゴム状重合体はそれぞれ７０〜９２重量％及び３０〜８重量％、…の割合で含有することが望ましい。」と記載しているので、甲５の発明は要件Ａを満たす。流動パラフィンは樹脂１００重量部に対し６重量部以下であるから要件Ｃを満たす。従って、メタノール可溶分の含有量は８％以下であるという要件Ｃも満たすものである。
　第９頁左下欄１〜１１行には、発明の効果について、「本発明のゴム変性スチレン系樹脂組成物は、…光沢，剛性，耐衝撃性，熱安定性のバランスに優れる…特徴を有し、家電製品，ＯＡ機器などのハウジングやシートなどの材料として好適に用いられる。」と記載している。
（ｆ）甲第６号証（特開昭５４ 一１４１８３８号公報）
　甲第６号証の特許請求の範囲には、「シス１，４結合が９０モル％以上である高シスポリブタジエンを７０重量％以上有するゴム状弾性体１〜１０重量部とモノビニル芳香族化合物９０〜９９重量部とを混合し、溶解し、重合して得られる樹脂組成物において、…前記組成物に対して０．１重量部以上の内部潤滑剤を含有することを特徴とする樹脂組成物。」が記載されている。
　また、第３頁右下欄２〜９行には、「内部潤滑剤が多くなると樹脂組成物の軟化点が低下するので、実用上５％までが好ましい添加量である。」こと、及び「本発明でいう内部潤滑剤としては通常ポリスチレン添加用として使われている潤滑剤，例えば、鉱油，ブチルステアレート，ステアリルステアレート，シクロヘキシルステアレート等のエステル類等が使用される。」ことが記載されている。
　即ち甲６に記載の内部潤滑剤は本件特許発明に記載の可塑剤（例えば流動パラフィンあるいは脂肪酸のエステル化物）に該当するものであり、その実用上の添加量は前記樹脂組成物に対して０．１〜５重量部であるから、要件Ｄを満たしている。従って要件Ｃも満たしているといえる。また、前記の「… ゴム状弾性体１〜１０重量部…」の記載から、甲６の発明は要件Ａも満たしていることが明らかである。
（ｇ）甲第７号証（特開昭５０−８０３５１号公報）
　甲第７号証の第１頁左下欄の特許請求の範囲には、「ポリスチレンとブロックＳＢＲとを溶融混合してゴム変性ポリスチレンを得る方法において、該ブロックＳＢＲを溶解又は膨潤させる有機物質を少量添加して溶融混合することを特徴とするゴム変性ポリスチレンの製造方法。」が記載されている。
　そして、第３頁左上欄３〜６行には、「本発明に使用する有機物質の使用量は、ポリスチレンとブロックＳＢＲとの合計量１００重量部に対して…好ましくは０．２〜５重量部がよい。」ことが記載されている。これらの記載から本件特許発明の要件Ｄ及びＣは公知の内容にすぎないことが明らかである。例えば甲７の第２頁右上欄１１行〜同頁右下欄１４行には、「本発明において添加する有機物質としては、…流動パラフィン，アジピン酸ジオクチル，セバチン酸ジオクチル，フタル酸ジブチル，…ステアリン酸モノグリセライド，ステアリン酸ブチル、…などがある。」との記載がある。この甲７記載の有機物質は本件特許発明で使用している可塑剤と同じものである。
　以上示した点をまとめると次の通りである。
（１）（特許異議申立人出光石油化学株式会社が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）本件請求項１記載の特許発明と甲第１号証の実施例３で製造されているスチレン系樹脂組成物とを対比すると、両者は共にゴム状重合体を分散粒子として含有するゴム変性スチレン系樹脂組成物である点で一致している。そして、本件特許発明で規定している特許要件Ａ及びＤを甲第１号証の実施例３のスチレン系樹脂組成物は充足しており、要件Ｂ，Ｃ及びＥについての記載は無いが、甲第１号証の実施例３を追試した実験の報告書である甲第２号証により、甲第１号証の実施例３で製造されているスチレン樹脂組成物は本件特許発明の要件Ｂ，Ｃ及びＥを充足していることが確認されているから、本件特許発明と甲第１号証の実施例３のスチレン系樹脂組成物は実質的に同ーである。
（２）（特許異議申立人出光石油化学株式会社が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）または、本件請求項１記載の特許発明は、上記甲第１号証と、本件特許発明の要件Ａを有しかつ要件Ｂに類似の「樹脂相の芳香族モノビニル重合体の極限粘度〔η〕が０．５０〜０．７０の範囲である」ことを要件として記載している甲第３号証と、本件特許発明の要件Ａ＋Ｃ＋Ｄ、要件Ｃ＋Ｄ等を記載している甲第４〜７号証の記載に基づいて当業者が容易になし得る程度のものである。
（３）（特許異議申立人出光石油化学株式会社が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）本件特許発明では、衝撃強度等と流動性のバランスを改善するためには要件Ｅを満足させることが必要であるとして、要件Ｅを設定しているが、本件特許の出願前公知の甲第１号証、甲第３〜５号証等の発明には衝撃強度等と流動性（又は成形性）とが共に優れたゴム変性スチレン系樹脂組成物がすでに記載されているから、この様な要件Ｅの設定に格別な技術的意義があるものとは認められない。
（４）（特許異議申立人出光石油化学株式会社が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）本件特許発明の効果については、甲第１号証の第４頁右下欄１５〜１８行、甲第３号証の第１頁左下欄２０行〜右下欄６行、甲第４号証の第４頁右上欄６〜１０行及び甲第５号証の第９頁左下欄１〜１１行に、同一もしくは同様の効果が記載されている。」に記載する理由により、上記刊行物１の実施例３に記載された発明であるか、或いは、上記刊行物１〜６に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた発明であると認められる。
　それ故、本件請求項１に係る発明の特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定、或いは、同条第２項の規定に違反してされたものであるから取り消されるべきものである。
  また、本件請求項２に係る発明は、特許異議申立人出光石油化学株式会社が特許異議証拠として提出した甲第２号証（出光石油化学株式会社矢崎　淳による平成１１年１２月１７日付けの「実験報告書」）の報告内容を参酌すると、特許異議申立人出光石油化学株式会社が提出した特許異議申立書第１８頁第１行〜第１２行の「（請求項２について）
　請求項２記載の特許発明は請求項１に従属するものであり、甲第１号証及び甲第３〜７号証の記載に基づいて当業者が容易になし得る程度のものである。
　請求項２の発明は、「可塑剤が流動パラフィンあるいは脂肪酸エステル化物である」と規定しているものであるが、既述の甲第３号証〜甲第７号証には、可塑剤である流動パラフィンあるいは脂肪酸のエステル化物が開示されている。例えば、
・甲３第１頁左下欄の特許請求の範囲
・甲４第３頁左下欄８〜１５行
・甲５第１頁左下欄の特許請求の範囲
・甲６第３頁右下欄２〜９行
・甲７第２頁右上欄１１行〜同頁右下欄１４行に記載されている。」に記載する理由により、上記刊行物１〜６に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると認められる。
　それ故、本件請求項２に係る発明の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであるから取り消されるべきものである。
（理由２）
刊行物７　特開昭６０−１２４７号公報
刊行物８　特公昭４９−２６９５２号公報
刊行物９　特開昭６３−１５９４１４号公報
  上記刊行物７（特許異議申立人山口雅行が特許異議申立証拠として提出した甲第１号証に対応する。）には、スチレン重合体組成物に関して、
・摘示７−１：「1.　２５℃における１０重量％トルエン溶液の粘度が３０ｃｐｓ〜６０ｃｐｓであり、かつスチレン重合体の０.８重量％〜３.０重量％が分子量２００万以上であることを特徴とするスチレン重合体組成物
２．　分子量５万以下のスチレン重合体が１０重量％以下であることを特徴とする特許請求の範囲第１項記載のスチレン重合体組成物」（特許請求の範囲）、
・摘示７−２：「分子量５万以下のスチレン重合体は成形性には良い影響を与えるが耐衝撃強度を著るしく低下させる効果を有している。１０重量％以下好ましくは５重量％以下であれば、成形性、耐衝撃強度のバランスを向上させるが、１０重量％を超える場合は、超高分子量スチレン重合体の耐衝撃強度向上を相殺して好ましくない。超高分子量スチレン重合体を除いたスチレン重合体の分子量分布は狭い方が成形性、耐衝撃性の向上に好ましい。その分子量分布は好ましくは３.０未満である。」（第２頁右上欄第１８行〜同頁左下欄第８行）
が記載されており、
  上記刊行物８（特許異議申立人山口雅行が特許異議申立証拠として提出した甲第２号証に対応する。）には、耐衝撃性重合体の製造方法に関して、・摘示８−１：「アクリロニトリル系モノマー０〜４０重量部と、スチレン系モノマー１００〜６０重量部よりなるモノマー混合物９７〜８５重量部に３〜１５重量部のゴム質重合体を溶解した原料調合物を任意形式のバックミキシングの少ない予熱反応器で６０〜１７０℃に昇温し次いで管径と軸径の比が２.５以下、有効管長と軸から管壁までの間隔との比が１０以上で且つ管壁を掻き取るための刃を取り付けた軸を管内に装着せる反応器２台以上で固形分を４０％に達するまでの範囲の初期重合を行い、初期重合生成物を１個以上の反応器で順次重合を行い、固形分を高めることを特徴とする耐衝撃性重合体の製造方法。」（特許請求の範囲）、
・摘示８−２：「実施例１　　５.０部のポリブタジエンゴム（シス含量３５％）を５２.５部のスチレン、２２.５部のアクリロニトリル、２０部のエチルベンゼンに溶解して、原料調合物を作成した。この原料調合物を……予熱器に送入する。予熱器は１台で１５０℃の温度まで昇温し、６.５％の固形分を有していた。更に……反応器３台で初期重合を続行し、１５０℃の温度で固形分１８.７％まで重合した。……。初期重合における反応器出の重合生成物を直ちに……槽型オートクレーブに供給し、１６０℃の温度で固形分７０.１％となるまで重合して、重合を終了し、揮発性成分を脱気し重合体を得た。……。
参考例１　　　実施例１で用いた同じ原料調合物を、……パイプ……に供給する。パイプの温度は１５０℃で固形分１９.２％となるまで重合し、引続き……槽型のオートクレーブに供給し、１６０℃の温度で固形分が６９.７％となるまで重合して重合を終了し、揮発性成分を脱気して重合体を得た。……。
参考例２　　　実施例１で用いたと同じ原料調合物を、……槽型のオートクレーブに供給し、１３０℃の温度で固形分３０.９％となるまで重合し、更に……槽型のオートクレーブに供給し１６０℃の温度で固形分が６９.２％となるまで重合して重合を終了し、揮発性成分を脱気し、重合体を得た。……。実施例２　　実施例１と同じ原料調合物、初期重合反応装置を用い、予熱器で１５０℃の温度まで昇温し、６.２％の固形分を有していた。更に……反応器３台で初期重合を続行し、１５０℃の温度で固形分２１.９％となるまで重合した。引続き、初期重合反応器出の重合生成物を直ちに……第１槽型オートクレーブに供給し、１５０℃の温度で６７.３％の固形分まで重合し、更に……第２槽型オートクレーブに供給し、１５０℃の温度で７１.９％の固形分まで重合して重合を終了し、揮発性成分を脱気し、重合体を得た。……。
実施例３　　実施例１と同じ原料調合物、初期重合反応装置を用い、予熱器で１５０℃の温度まで昇温し、６.５％の固形分を有していた。更に……反応器３台で初期重合を続行し、１５０℃の温度で固形分２１.６％まで重合した。引続き、初期重合反応器出の重合生成物を直ちに……第１槽型オートクレーブに供給し１５０℃の温度で５５.８％の固形分まで重合し、更に……第２槽オートクレーブに供給し、１５０℃の温度で、７３.４％の固形分まで重合して、重合を終了し、揮発性成分を脱気し重合体を得た。……。
実施例４　　実施例１と同じ原料調合物、初期重合反応装置を用い、予熱器で１５０℃の温度まで昇温し、６.１％の固形分を有していた。更に……反応器３台で初期重合を続行し、１５０℃の温度で固形分１９.８％まで重合した。引続き、初期重合反応器出の重合生成物を直ちに……第１槽型オートクレーブに供給し、１５０℃の温度で５０.２％の固形分まで重合し、更に……第２槽型オートクレーブに供給し、１５０℃の温度で、６８.８％の固形分まで重合して、重合を終了し、揮発性成分を脱気し重合体を得た。……。
実施例５　　実施例１と同じ原料調合物、初期重合反応装置を用い、予熱器で１５０℃の温度まで昇温し、６.３％の固形分を有していた。更に……反応器３台で初期重合を続行し、１５０℃の温度で固形分２０.６％まで重合した。引続き、初期重合反応器出の重合生成物を直ちに……第１槽型オートクレーブに供給し、１５０℃の温度で４０.１％の固形分まで重合し、更に……第２槽型オートクレーブに供給し、１５０℃の温度で、６７.８％の固形分まで重合して、重合を終了し、揮発性成分を脱気し重合体を得た。……。
実施例６　　８.５部のポリブタジエンゴム（シス含量３５％）を９１.５部のスチレンモノマーに溶解して原料調合物を作成した。この原料調合物と実施例１で用いたものと同じ初期重合反応装置に供給する。即ち、予熱器で１５０℃の温度まで昇温し、８.９％の固形分を有していた。更に……反応器３台で初期重合を続行し、１５０℃の温度で固形分１３.４％まで重合した。引続き、初期重合反応器出の重合生成物を直ちに……第１槽型オートクレーブに供給し、１４８℃の温度で５６.３％の固形分まで重合し、更に……第２槽型オートクレーブに供給し、１６２℃の温度で８５.５％の固形分まで重合し、重合を終了、揮発性成分を脱気し、重合体を得た。……。
参考例３　　　実施例６で用いた同じ原料調合物を初期重合反応装置では、温度をかけず素通りにして、次に……槽型オートクレーブに供給し、１４８℃の温度で固形分５９.７％まで重合し、更に……槽型のオートクレーブに供給し、１６２℃の温度で８２.４％の固形分まで重合し、重合を終了、揮発性成分を脱気し、重合体を得た。……。」
が記載されており、
  上記刊行物９（特許異議申立人山口雅行が特許異議申立証拠として提出した甲第３号証に対応する。）には、流動特性に優れたゴム変性スチレン系樹脂組成物の製造法に関して、
・摘示９−１：「５％スチレン溶液における溶液粘度が５０〜１００センチポイズのゴム質重合体及びミネラルオイルの存在下でスチレン系単量体をグラフト重合し、
（i）スチレン系重合体連続相の重量平均分子量（那）が、１１×１０４〜１８×１０４で、
（ii）前記ゴム質重合体にスチレン系単量体がグラフト重合して生成する前記スチレン系重合体連続相中に分散されたグラフト化ゴム質重合体粒子の重量平均粒子径（ＤＶ）が、１.８〜５μで、
（iii）グラフト重合生成物中の前記ゴム質重合体含有濃度が、４〜１０重量％で、かつ
（iv)グラフト重合生成物のメタノール可溶分が、３〜６重量％である
ゴム変性スチレン系樹脂組成物を製造するに際して、スチレン系単量体の重合転化率が１０〜５０重量％の範囲内で連鎖移動定数（Ｃｓ）が０.１５〜０.４の値を有する分子量調整剤を前記スチレン系単量体１００重量部に対して０.０５〜０.５重量部添加することを特徴とする熱溶融時の流動特性に優れたゴム変性スチレン系樹脂組成物の製造法。」（特許請求の範囲）、
・摘示９−２：「実施例１　　　内容積１００ｌの攪拌機付重合槽に７０ｋｇのスチレンを仕込み、そこへ５％スチレン溶液の３０℃における溶液粘度が９０センチポイズなるスチレン・ブタジエン共重合ゴム（スチレン２５％含有ＳＢＲ）５ｋｇを粉砕せしめた後、添加し、攪拌下に５０℃にて６時間加熱し均一溶液になるまで溶解せしめた。これに３ｋｇのミネラルオイルを加えた後、……、昇温し、１１７℃で４時間予備重合を行ない、スチレンの重合転化率を３２％とした。これに０.２ｋｇの２，４−ジフェニル−４−メチル−１−ペンテンを添加し、１０分後に予め下記の通り調整用意した……重合槽へ、該予備重合によるポリマー中間体を移送し、懸濁分散せしめた。
　水                        １４０ｋｇ
　第３リン酸カルシウム          ２ｋｇ
　ポリビニルアルコール       ０.５ｋｇ
これに、ジターシャリーブチルパーオキサイド０.２ｋｇを加え、１１５℃で３時間、１３０℃で２時間重合した。得られたビーズ状粒子を濾別、乾燥し、押出機にて押出しペレット化した。以上のようにして調製したゴム変性スチレン系樹脂中のポリスチレン連続相の重量平均分子量、ゴム質重合体の濃度、グラフト化ゴム質重合体の重量平均分子量、及びメタノール可溶分の測定結果、ならびに前記ペレットを射出成形して得た試験片の物性測定結果を第１表にあわせて示す。」（第５頁右上欄第８行〜同頁左下欄第１５行）、
・適示９−３：「実施例１
　重量平均分子量　　　　　 １５.２×１０４　ゴム質重合体濃度  　　　   　 　６.４％
  ゴム粒子径　　　　　　　　    　３.６μ
  メタノール可溶分　　　　　　    ４.４％
　メルトフローレート 　    ２８ｇ／１０分
　アイゾット衝撃値  ５.９ｋｇ・ｃｍ／ｃｍ 」（第５頁右下欄の第１表）、
・摘示９−４：「実施例４　　スチレン単量体１００部に対して、５％スチレン溶液の３０℃における溶液粘度が８５センチポイズなるポリブタジエン７部、ミネラルオイル３.５部を完全溶解せしめた原料溶液を、……槽型反応器４基、熱交換器、脱揮槽から成る連続反応装置を用いて重合反応を行った。前記原料溶液を連続的に７ｌ／時間で供給し、１３５℃で予備重合させると供に、７ｌ／時間で抜き出し第２の槽型反応器に供給し、引き続き第２の槽型反応器にて１４０℃で重合させ、かつ第２の重合器へスチレン単量体原液１００部に対して０.２部の２，４−ジフェニル−４−メチル−１−ペンテンを連続供給した。なおここで、第１重合槽と第２重合槽出口の重合転化率を測定したところそれぞれ、２１％と４３％であった。その後第２重合槽より７ｌ／時間で抜き出し、第３（１４５℃）、第４（１６５℃）重合槽へ順次供給、抜き出しを連続的に行いつつ重合せしめた。その後重合液を熱交換器で２３０℃まで加熱し、……揮発成分を除去した後、押出機により溶融、混練しペレット化し、ゴム変性スチレン系樹脂を得、次いで各種物性の測定を行った。」（第６頁左下欄第１６行〜同頁右下欄第１８行）、
・摘示９−５：「実施例４
　重量平均分子量　　　　　 １５.５×１０４　ゴム質重合体濃度  　　　　　    ７.５％
  ゴム粒子径　　　　　　　　　    ２.１μ
  メタノール可溶分　　　　　　    ４.５％
　メルトフローレート 　    ２９ｇ／１０分
　アイゾット衝撃値  ５.６ｋｇ・ｃｍ／ｃｍ
　表面光沢　　　　　　　 　　    　７０％ 」
（第７頁右上欄の第３表）
が記載されている。
  そして、本件請求項１に係る発明は、特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書第５頁第２０行〜第１５頁第１６行の「ｂ．本件特許発明の説明
　本件特許発明で、特許請求の範囲に記載の構成要件のうち、（ａ）〜（ｄ）については、審査経過で後述するように審査官殿が示した引用文献１（甲第３号証）に記載されています。
　本件特許発明の特徴は、出願人が意見書で主張しているように、構成要件（ｅ）で定義されたパラメーターを持つ樹脂相の芳香族モノビニル重合体のメタノール不溶部中の分子量５０，０００以下の重合体が占める割合と還元粘度との関係が特定の範囲であることであると解されます。
　このようなパラメーターを有する重合体は、本件特許発明の出願人が求めた式なので、このような式に該当する式が通常、先行技術に記載されていることは極めて希であります。このような場合、このパラメーターが特徴的な特許性のあるものであるかどうかは、その製造方法にさかのぼって判断するのが妥当である。
　このような重合体の製造方法は、本件特許公報（００１４）欄に「また、分子量５０，０００以下の重合体が占める割合〔ｗｔ％〕と還元粘度に応じて特定の数値以下に低下させる方法としては、複数の反応器を使用する場合に、核反応器で重合により生成するポリマーの還元粘度（分子量）をできるだけ同じにするような重合条件を設定することで可能となる。」と記載されています。ラジカル重合では高温重合ほど分子量、即ち、還元粘度の小さいポリマーが得られることは周知のことであります。
　具体的に、実施例を見ると、第１〜第４重合器の温度差が、実施例１では３ ３℃、実施例２では３０℃、実施例３では３０℃、実施例４では２０℃であり、比較例１では４５℃、比較例２では４５℃、比較例４では４０℃である。従って実施例では温度差が２０〜３３℃であるに対して比較例では４０〜４５℃であります。
　上記の複数の反応器で生成するポリマーの分子量をできるだけ同じにするのは各重合器の温度をできるだけ近い温度、例えば２０〜３３℃にすることによって達成することが記載されています。
　本件特許発明のゴム変性スチレン系樹脂組成物は（００２１）に記載のように、その流動性と耐衝撃性等の物性のバランスに優れていると記載されています。
　この発明の効果について、流動性については、樹脂そのものの性質ではなく、可塑剤（メタノール可溶分の主要部分を占める）の添加によってなされると思われるが、本特許請求の範囲の構成（ｃ）メタノール可溶分および（ｄ）可塑剤の含有量が、それぞれ８％以下、６％以下と記載されており、これは０％も含むものであり本発明を特定する構成要件が記載されていないと思料します。（この点については後で論じます）
ｃ．審査での経過
ｃ−１．拒絶理由通知　審査官殿は本件について拒絶理由通知を発せられました。
　審査官殿は、「ゴム変性スチレン系樹脂組成物において芳香族モノビニル重合体の還元粘度が衝撃強度、流動性に影響することが引用文献２（特開平２−６０９１２号公報）に記載されており、引用文献１（甲第３号証：特開昭６ ３−１５９４１４号公報）に記載されたゴム変性スチレン系樹脂組成物において、かかる値を限定することは当業者が適宜試みる事項であり、その効果も格段とは認められない。また、比較例１、４は実施例４と同程度の効果を奏しており、請求項１における（ｅ）の関係が格別な技術的意義を有するものとは認められない」と認定されました。
ｃ−２．拒絶理由通知に対する意見書
　上記意見書において、審査官殿の認定に対して縷々反論していますが、審査官殿が認定された内容のうち、構成要件（ｅ）の記載が無い点の主張以外の本件特許出願人の反論には以下の点で失当した主張である。
　（１）　分子量が甲第３号証の特許請求の範囲にはでは重量平均分子量が１１×１０４〜１８×１０４であるのに対して、本件は還元粘度が０．６〜０．８なので構成要件（ｂ）については全く記載されていないという主張は失当している。
　分子量に関係する記載は重量平均分子量、数平均分子量、還元粘度、比粘度、極限粘度、ＭＦＩ等種々の定義がありますが、いずれも分子量に関係した数値を規定する数値であり、これは全く同じ定義でなくても分子量を規定しているものであり、全く構成要件（ｂ）の記載がないとの主張は極めて失当した主張であることは明らかであります。
　（２）実施例ではミネラルオイルが添加されているが、その添加量が６％以下に制御することの記載がないと主張しているが、可塑剤量と直接的に関係するメタノール可溶部について、甲第３号証の特許請求の範囲の（iv）にはメタノール可溶分が３〜６％と下限も上限も記載されており、これは本件の実施例の３．４〜５．１の範囲と一致しており、本件特許発明の構成要件（ｃ）記載の８％以下と、その下限の無い記載よりも明確に記載されています。本件（００１１）には好ましくは６％以下と記載されており引用文献と全く一致し、しかも甲第３号証ではそれが６％を越えると耐熱性が極端に低下するとの本件の比較例３に相当する記載が存在します。
　（３）甲第３号証の特許請求の範囲（iii）のゴム状重合体の含有量の４〜１０重量％の規定も、本件構成要件（ａ）の４〜１２重量％と重複しております。
　（４）引用文献２にはＡＢＳ樹脂では還元粘度が好ましくは０．６〜０．８５であることが記載されこれも本件特許発明の構成要件（ｂ）の０．６〜０．８と殆ど重複しています。これに対して本件特許出願人は引用文献２は特定の構造のゴム状重合体を使用していると主張していますが、引用文献２は特定のゴム状重合体を使用してより優れた性質の樹脂を製造することにあり、通常のゴム状重合体の場合は比較例に相当するものであります。また引用文献２はアクリロニトリル系単量体が必須であり本件特許発明と異なると主張していますが、（０００７）の記載によれば、本件特許発明のアクリロニトリル系単量体を含む共重合体も発明の範囲に含まれており失当した主張であります。
　（５）本件出願人は「上記引用文献１及び２には、かかる本願発明の技術的事項を教え、または示唆する記載は全く認められず、本願発明に対して動機付けとなる記載はみとめられません。」と記載していますが、前記したように本件特許発明の構成要件のうち（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び（ｄ）は全て記載されており、（ｅ）の記載がないだけであると思料します。この点については後で詳細に述べます。
ｄ．拒絶査定
　審査官殿は本件特許出願人の意見書に対して、「請求項１において、（ｅ）の限定に格別の技術的意義があるとは認められない。そうしてみると、引用文献１の組成物において、その流動性、耐衝撃性を考慮して還元粘度を限定する程度のことは当業者が容易になし得たものと認める」として拒絶査定しました。
ｅ．審判の経過
　本件特許出願人は審査官殿の上記拒絶査定に対して審判を請求し、審査官殿が示した甲第３号証及び引用文献２には本件特許発明の構成要件のうち（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び（ｄ）は全て記載されているにも係わらず、前記した審査での失当した主張を繰り返し、審査経過で主張したように「上記甲第３号証及び引用文献２には、かかる本願発明の技術的事項を教え、または示唆する記載は全く認められず、本願発明に対して動機付けとなる記載はみとめられません。」ことを再度主張し、実施例と比較例での物性値のわずかな相違を主張し、特許すべきものとの審決を受けました。この審決は十分な検討も無く、無批判に、本件特許出願人の主張のまま実施例は本件特許発明、比較例は従来技術として判断した間違った判断を基とした審決と思料しますので以下にその理由を説明します。
ｆ．本件特許発明が特許されるべきでない理由
２９条第２項関係
ｆ−１．高分子化学、化学反応における周知事項
　高分子化合物は有用な化学物質であり、同じ化学的構成であればその性質は分子量に依存するもので、物性的には高分子になると種々の機械的強度は向上するが、その反面溶融流動性が低下することは化学者または高分子化合物を取り扱う当業者であれば周知事項であり、物性と加工性のバランスを考慮して高分子化合物の設計がなされています。
　高分子化合物の分子量は物性及び加工性は直接関係があり、さらには高分子化合物中への低分子化合物の混入は物性を低下させることも当業者にとっては周知のことであります。
　化学反応および高分子化合物の製造を多数の反応器を用いて製造する場合は、特殊な目的の場合を除いてなるべく各反応器で生成するものが均一になるよう、高分子の場合は分子量が一定になるように設計することが一般的であることも周知であると思料します。
ｆ−２．パラメーター特許の特許性の判断基準
　参考資料として添付した特許庁ホームページ（化学審査基準ｉｉ新規制の判断に関する事例９９／１２／０６）には、いわゆるパラメーター特許の特許性の判断に関して、下記のことが記載されている。
「作用、機能、性質又は特性により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記ｉ ）又はｉｉ ）に該当するものは、引用発明の対応する物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑問を抱いた場合には、その部分に相違がない限り新規性を欠如する旨の拒絶理由を通知し、両発明が相違する旨の出願人の主張・反証を待つことができる。
i．作用、機能、性質又は特性が標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても当業者が理解することができるもののいずれかに該当しない場合。
ii.（省略）
　上記の場合であって、「作用、機能、性質または特性」により物を特定する記載として数値範囲又は数式（不等式を含む）等を用いた請求項において、一応の合理的な疑いを抱いた場合とは、例えば以下の場合が考えられる。
（１）（特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）：省略
（２）（特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）請求項に係わる発明と引用発明が同じ「作用、機能、性質または特性」により特定されたものであるが、請求項に係わる発明と引用発明の「作用、機能、性質または特性」の評価方法が異なる場合であって、測定条件と測定値に一定の関係がある結果、引用発明の「作用、機能、性質または特性」に請求項に係わる発明の測定条件で測定すれば、請求項に係わる発明に記載された数値範囲または数式（不等式を含む）等に含まれる値になる蓋然性が高い場合。
（３）（特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）省略
（４）（特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一または類似の引用発明が発見された場合。（例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、または実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したとき）
　上記の記載はパラメーターが当業者に慣用されている場合は引用できる文献を探すことは可能であるが、慣用されているパラメーターから数式等を誘導した場合は同一の数式等が記載されている引用文献を探すのは実際上は不可能である。
このような場合、従来もパラメーター特許の特許性を判断する場合には上記（２）（特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）または（４）（特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）で判断されていた。
　本特許発明の特許請求の範囲に記載の構成要件（ｅ）は、慣用されているパラメーターであるポリマーの還元粘度と、特定のパラメーターである分子量５０，０００以下の重合体が占める割合〔Ｗ（％）〕とから数式等を誘導した場合であり、審査基準の（２）（特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）または（４）（特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）を用いて特許性を判断すべきと考えられる。
ｆ−３．審査基準（２）（特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）による特許性の判断
　本件特許発明の構成要件（ｅ）に記載の関係は、引用文献を挙げるまでもなくｆ−１．記載の高分子化学、化学反応における周知事項から当然予測できる関係式であることを説明します。
　類似の重合方法で分子量を変化させると、平均の分子量も変化します。通常の合成高分子化合物は分子量が均一ではなく、ある一定の分布を持っています。従って、その平均分子量によって、特定の分子量、例えば構成要件（ｅ）記載の分子量５０，０００以下の重合体の占める割合が変化することは、高分子化合物に対して特別な知識を有していない者でも理解できる周知の事項であります。重合条件を変更して生成ポリマ一の平均分子量を上げていくと、全体として平均分子量が高くなるので、低分子化合物、例えば５０，０００以下の低分子化合物の占める割合は当然減少します。分子量を還元粘度を尺度とすれば、それに含まれている低分子化合物も還元粘度の増大と共に減少することは極めて容易に理解できる事項であります。従って、本件特許発明の構成要件（ｅ）のように還元粘度が大きくなればと５０，０００以下の低分子化合物の占める割合が減少するとの関係式が存在することは蓋然性は極めて高いことは明らかであります。しかも、高分子化合物は、ある一定以上の高分子量にすることで機械的物性が優れた物質として有用となるので、低分子化合物の含有量が多くなると機械的物性が低下することも当業者には周知な事項であります。従って、本件特許発明の構成要件（ｅ）は当然予想される結果を数式化しただけに過ぎないものであり、特許性のある発明に値しないと思料します。
ｆ−４．分子量５０，０００以下のスチレン系重合体と物性の関係
（甲第１号証：特開昭６０−１２４７号公報：昭和６０年１月７日公開）
　スチレン系重合体組成物中の低分子量重合体の影響について記載があるものとして甲第１号証について説明します。
　ｆ−３．の低分子量ポリマーの含有量と物性の関係については周知の事項と考えますが、ゴムは含まないけれど、類似のスチレン系重合体組成物について記載のある証拠を示します。（本件特許発明の場合、ゴム状重合体は分散粒子となり、樹脂相はスチレン系重合体が主成分なので、スチレン系重合体の物性からの予測は直接的に関係するものであり、念のため、出願人が本件特許発明と甲第１号証とは樹脂が異なるとの反論をしたとしても、これは失当した主張であることを付け加えます。）
　甲第１号証の請求項の構成要件２によると、分子量５万以下の重合体が１０重量％以下であることを特徴とすることが記載され、甲第１号証第２頁石上欄には、「分子量５万以下のスチレン重合体は、成型性に良い影響を与．えるが、耐衝撃性を著しく低下させる効果を有している」と記載されている。
　即ち、高分子化合物は或る分子量以上でないと良好な物性を有しないが、甲第１号証には、本件特許発明と同様に、分子量５万以下の重合体が多いと耐衝撃性を低下させることが記載されているので、本件特許発明の構成要件（ｅ）のように、良好な耐衝撃性を持つためには、甲第１号証と同様に分子量５万以下の重合体に注目し、当然関係すべき平均分子量（還元粘度で示す）の関係を求めたに過ぎない。特許出願人は審判請求の際「本願発明に対して動機付けとなる記載はみとめられません。」と主張していますが、甲第１号証には、樹脂の耐衝撃性を向上させるには、分子量５万以下の重合体を減少させれば良いとの動機付けとなる記載が明確に記載されています。
ｆ−５．審査基準（４）（特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）による特許性の判断
　審査基準（４）（特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）には、実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したときについて記載されています。
　本件出願人は審査過程での意見書で「上記、甲第３号証及び２には、かかる本願発明の技術的事項を教え、または示唆する記載は全く認められず、本願発明に対して動機付けとなる記載は認められません。」と記載していますが、前記したように本件特許発明の構成要件のうち（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び（ｄ）は全て記載されており、（ｅ）の記載がないだけであります。
　本件特許発明の明細書の実施例、比較例を比べてみると、
　具体的には、実施例を見ると、第１〜第４重合器の温度差が、実施例１では３３℃、実施例２では３０℃、実施例３では３０℃、実施例４では２０℃であり、比較例１では４５℃、比較例２では４５℃、比較例４では４０℃である。従って実施例では温度差が２０〜３３℃であるに対して比較例では４０℃であります。
　上記の複数の反応器で生成するポリマーの分子量をできるだけ同じにするのは各重合器の温度をできるだけ近い温度、例えば本件特許発明の実施例によれば２０〜３３℃にすることによって達成することが記載されています。従って、本件特許発明の製造方法は、多槽連続重合での各槽の温度差が２０〜３３℃である重合条件が新規な重合条件かどうかについて以下に述べます。
　審査官殿が引用された甲第３号証でも、実施例１では塊状重合−懸濁重合の組み合わせで、１１７℃−１１５℃−１３０℃と温度差が１５℃の例が示されています。
　この実施例は本件明細書（０００６）に記載のように本件特許発明の製造方法に含まれますが、本件特許発明の実施例の全部を塊状重合で製造するのとは異なり、塊状重合の後に懸濁重合する方法ですが、本件の実施例により近い塊状重合の例としても実施例４及び５に１３５℃−１４０℃−１４５℃−１６５℃と温度差３０℃の例も記載されています。
　さらに、甲第２号証（特公昭４９−２６９５２号公報：昭和４９年７月１３日公告）には本件特許発明と同様な塊状重合の実施例が多数記載されています。この実施例１ではＡＢＳ樹脂を１５０℃−１５０℃−１６０℃と温度差１０℃で重合し、参考例１ではＡＢＳ樹脂を温度差１０℃で、参考例２ではＡＢＳ樹脂を ３０℃で、実施例２〜５ではＡＢＳ樹脂を温度差０℃で、実施例６ではＨＩＰＳ樹脂を１５０℃−１５０℃−１４８℃−１６２℃と温度差１４℃で重合しており、参考例３では１４℃であり、各槽の温度差が本件特許発明の実施例よりも小さな範囲で重合する例が記載されている。
　上記甲第２号証および甲第３号証によれば、本件特許発明の構成要件（ｅ）となるのに重要な温度条件は、実施例で示されているように、複数の重合槽の温度差は通常行われている温度差であり何ら特別に新規な条件ではないことは明らかであります。従って、これらの方法で得られた樹脂相の重合体についての還元粘度と分子量５０，０００以下の重合体量の関係を示す構成要件（ｅ）を当然満足すると考えます。
　審査の過程で審査官殿が引用した甲第３号証には、本件特許発明要件の構成要件である（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び（ｄ）が記載されている。構成要件（ｅ）についても実施例の各重合の温度差が１５℃の例が記載されている。甲第３号証には、構成要件（ｅ）そのものの記載は無いが、審査基準（４）（特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）を考慮すれば、甲第３号証で得られた重合体が（ｅ）の要件を満足すると思われまする。従って、本件特許発明は特許庁審査基準（２）（特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）により特許法２９条第１項３号に該当すると思料します。
　さらには、上記審査基準（４）（特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書では丸数字で記載されているが、丸数字は審判ペーパーレスシステムで使用できない符号であるために括弧数字で表示した。）によれば、甲第３号証単独で、さらには甲第３号証と甲第２号証から容易になし得た発明であり特許法第２９条第２項に該当する発明であると思料します。
ｇ．本件特許発明の格別の効果について
　審査の過程において、審査官殿は本件特許発明が「本願実施例１と比較例１，４とを対比してみると、その衝撃性と流動性とのバランスにおいて実施例１の方が優れているとは認められず、請求項１における（ｅ）の限定に格別な技術的意義があるものとは認められない。」として拒絶査定されました。
　しかるに、審判においては本件特許発明は、比較実験例を追加して格別の意義があると主張し、これを基に、審判官殿は本件を登録審決しました。
　しかしながら、この審決が誤った審決であると確信します。即ち、本件の審判において実施例の結果と比較例及び比較実験例を比較すると、実施例と比較例とで流動性と耐衝撃性のバランスにおいて格別の差異は無いが、若干の差異があることは異議申立人も認めます。
　しかしながら、本件が特許性を有する発明であるには、実施例は新規な発明であり、比較例は公知の技術であるとの前提が必要であることは言うまでもないことであります。
　しかしながら、事実は、単に実施例と比較例と称する実験結果を比べて両者に差異があっただけに過ぎず、上記特許性のある発明かどうかの判断に欠如していると考えます。
　即ち、特別の目的またはポリマーの特別の性能を求める場合でなければ、多槽重合でポリマーを製造する場合は各槽で同じ性質のポリマー、特にポリマーで重要なのは分子量をなるべく均一にすることが通常行われる技術思想であります。
　本件記載の実施例と比較例の区別は各槽間の温度差の大小によっています。甲第２号証によれば、各槽の重合温度差は本件発明の温度差と同等かそれ以上に小さい温度差で行われています。
　しかるに、本件発明の比較例はわざと不均一な分子量のポリマーができるように（わざと分子量が５万以下の重合体の量を増加させるために）大きな温度差を取って低分子量ポリマーを増加させる条件で製造していることは明らかであります。即ち、発明に値しない本件特許発明の効果を顕著にさせるために、特別性能の悪い比較例を用いただけに過ぎないと思料します。
　各槽の温度差を本件の実施例程度にすることは何ら新規なプロセスではないことは甲第２号証から明確であります。
　さらに、比較例２，３は、それぞれゴム含有率が低いから耐衝撃性が劣り、メタノール可溶分が多いから耐熱性が劣ることが記載されていますが、これについても審査官殿が引用した甲第３号証のゴム含有率の下限以下、メタノール可溶分については上限以上であり、当業者が通常実施する範囲外の条件を比較例としており重合温度と同様にわざと悪い比較例で比較する意図は明らかであります。
　従って、本件で示されている比較例と実施例は本当に実施例または比較例として意味があるものではないと確信しますので、この点について十分に再度審査をしていただきたいと思料します。」に記載された理由により、上記刊行物９に記載する発明であるか、或いは、上記刊行物９、上記刊行物９〜８、または、上記刊行物９〜７に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた発明であると認められる。
  それ故、本件請求項１に係る発明の特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定、或いは、同条第２項の規定に違反してされたものであるから取り消されるべきものである。
  また、本件請求項２に係る発明は、上述の特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書第５頁第２０行〜第１５頁第１６行の「ｂ．本件特許発明の説明〜いただきたいと思料します。」及び第１６頁第７行〜第８行の「本件特許発明の特許請求の範囲の第２項も特許性のない請求項１に従属しているので、当然特許を受けることのできない発明と思料します。」に記載された理由により、上記刊行物９に記載する発明であるか、或いは、上記刊行物９、上記刊行物９〜８、または、上記刊行物９〜７に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた発明であると認められる。
  それ故、本件請求項２に係る発明の特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定、或いは、同条第２項の規定に違反してされたものであるから取り消されるべきものである。
［特許法第３６条違反について］
（理由１）
  本願明細書は、特許異議申立人出光石油化学株式会社が提出した特許異議申立書第１８頁第１４行〜第１９頁第１行の「本件特許発明は、「可塑剤の含有量が６％以下であること」を発明の要件のーつとして挙げている（本件特許公報第１欄第７〜８行、即ち請求項１の第６〜７行）。しかしながら、この記載は明らかに不明瞭である。即ち、
（１）可塑剤の含有量の下限が規定されていないので、可塑剤の使用は必須なのか、必須でないのか不明瞭である。
（２）「可塑剤」の表現は、発明の詳細な説明に開示のない広範な範囲の化合物を包含するものであり、広すぎる。
　また、本件特許公報第９欄第２６〜２８行（段落【００２０】の第４〜６行）の「実施例に５と比較例３は可塑剤の添加量が他の例よりも多い場合を示し」という記載も不明瞭である。即ち、
（１）実施例３，比較例５等を見ても可塑剤の添加量や可塑剤の含有量を示すデータは無い。この点で不明瞭である。
（２）実施例１〜５及び比較例１〜４には、使用した可塑剤名（化合物名）が示されているのみであり、各例において、可塑剤をどの程度添加したのか、あるいは可塑剤含有量は何％であったのかについての記載が無く、この点で不明瞭である。要するに、請求項１の要件（ｄ）を支持するデータが発明の詳細な説明文中に示されていない。」に記載する理由により、記載が不備であると認められる。
  それ故、本件請求項１に係る発明及び本件請求項２に係る発明の特許は、特許法第３６条第４項、第５項及び第６項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから取り消されるべきものである。
（理由２）
  本願明細書は、特許異議申立人山口雅行が提出した特許異議申立書第１５頁第１８行〜第２６行の「本件特許発明の特許請求の範囲１記載の構成要件
　（ｃ）メタノール可溶分の含有量が８％以下であり、
　（ｄ）可塑剤の含有量が６％以下であり、
でありますが、本件特許発明は流動性を良好にする低分子量の重合体の含有量を低くすることが特徴なので、流動性良好な樹脂組成物を得る目的からすれば当然メタノール可溶分と可塑剤含有量に下限値があるはずである。しかるに特許請求の範囲にも、明細書中にも下限の記載はないので各々０の場合も含まれることになります。したがって本件特許発明の請求項記載の（ｃ）及び（ｄ）の数値の規定は特許を受けようとする発明が明確に記載されていない」に記載する理由により、記載が不備であると認められる。
  それ故、本件請求項１に係る発明及び本件請求項２に係る発明の特許は、特許法第３６条第４項、第５項及び第６項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから取り消されるべきものである。』
　そして、本件請求項１及び２に係る発明の特許は、上記取消理由のとおりの理由により、特許法第２９条第１項第３号、或いは、第２９条第２項の規定に違反し、また、特許法第３６条第４項、第５項及び第６項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされてたものであると認める。
IV．むすび
　以上のとおりであるから、本件請求項１及び２に係る発明の特許は拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものと認める。
　したがって、特許法等の一部を改正する法律（平成六年法律第百十六号）附則第十四条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成七年政令第二百五号）第四条第二項の規定により、上記のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１４年３月１３日（２００２．３．１３）