【事件の表示】
　特許第２６５１３７５号「フッ化アルカン冷媒用冷凍機油」の請求項１ないし２に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２６５１３７５号の請求項１ないし２に係る特許を取り消す。
【理　由】
　Ｉ．手続の経緯
　特許第２６５１３７５号の請求項１ないし２に係る発明は、平成１年３月３１日に出願された特願平１−７８１７１号の一部を新たな特許出願として、平成８年９月１７日に出願され、平成９年５月１６日に特許権の設定登録され、その後、日本石油株式会社及び株式会社ジャパンエナジーより特許異議の申立てがされ、取消理由通知がされ、その指定期間内である平成１０年１０月２９日に訂正請求（後日取下げ）がされた後、再度取消理由通知がされ、その指定期間内である平成１１年１月２９日に訂正請求がされ、訂正拒絶理由通知がされ、その指定期間内である平成１２年２月８日に手続補正書が提出されたものである。
　II．訂正の適否
　１．訂正請求に対する補正の適否
　平成１２年２月８日付けの手続補正は、訂正明細書の請求項１に記載の発明について、「５≦ｍ＋ｎ≦１００」とあるのを「５≦ｍ＋ｎ≦５０」とする補正を包含するものであり、この補正は、新たに訂正事項を加えるもので、請求の趣旨を新しい趣旨に変更する補正に該当し、平成１２年５月１日以降は、認められないものとなったが、この補正はそれ以前のものであるから、なお従前の例により、特許請求の範囲の減縮に当たるので採用する。
　なお、上記取り扱いについて、（「訂正の補正に関する運用変更のおしらせ」平成１２年３月、特許庁審判部審判課審判企画室）を参照されたい。
　２．訂正の内容
　平成１２年２月８日付けの手続補正により補正された、平成１１年１月２９日付けで提出された訂正請求は、以下の訂正を求めるものである。
　イ．訂正事項ａ
　特許請求の範囲の請求項１の記載（２カ所）について、「炭素数１〜３のアルキル基（プロピル基を除く）」とあるのを「メチル基」と訂正する。
　ロ．訂正事項ｂ
　特許請求の範囲の請求項１の記載について、「５≦ｍ＋ｎ≦１００」とあるのを「５≦ｍ＋ｎ≦５０」と訂正する。
　ハ．訂正事項ｃ
　特許請求の範囲の請求項１の記載について、「フッ化アルカン冷媒用冷凍機油」とあるのを「１，１，１，２−テトラフルオロエタン冷媒用冷凍機油」と訂正する。
　ニ．訂正事項ｄ
　特許請求の範囲の請求項２を削除する。
　ホ．訂正事項ｅ
　段落番号【０００５】の記載（２カ所）について、「炭素数１〜３のアルキル基」とあるのを「メチル基」と訂正する。
　ヘ．訂正事項ｆ
　段落番号【０００５】の記載について、「５≦ｍ＋ｎ≦１００」とあるのを「５≦ｍ＋ｎ≦５０」と訂正する。
　ト．訂正事項ｇ
　段落番号【０００５】の記載について、「フッ化アルカン冷媒用冷凍機油」とあるのを「１，１，１，２−テトラフルオロエタン冷媒用冷凍機油」と訂正する。
　チ．訂正事項ｈ
　段落番号【０００６】の記載について、「炭素数１〜３のアルキル基（メチル基、エチル基）」とあるのを「メチル基」と訂正する。
　リ．訂正事項ｉ
　段落番号【０００６】の記載について、「炭素数１〜３のアルキル基（プロピル基を除く）」とあるのを「メチル基」と訂正する。
　ヌ．訂正事項ｊ
　段落番号【０００６】の記載について、「上記炭素数１〜３のアルキル基としては、とりわけメチル基が好ましい。」を削除する。
　３．訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
　訂正事項ａは、実質的に「メチル基及びエチル基」の選択肢を「メチル基」に限定するものであり、また、訂正事項ｂは、段落番号【０００６】に記載の好ましい範囲に数値範囲を限定するものであり、訂正事項ｃは、請求項２の「フッ化アルカン冷媒が、１，１，１，２−テトラフルオロエタンである」点に限定的に減縮するものであり、訂正事項ｄは請求項の削除であるから、訂正事項ａ〜ｄは、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　訂正事項ｅ〜ｊは、訂正事項ａ〜ｄの訂正に伴い、特許請求の範囲の記載と不整合となる発明の詳細な説明の記載の整合を図るものであるから、明りょうでない記載の釈明である。
　そして、前記訂正事項ａ〜ｊは、いずれも新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　４．独立特許要件の判断
　（１）本件訂正発明
　平成１１年１月２９日付けで提出された訂正明細書の請求項１に係る発明（以下「本件訂正発明」という）は、その請求項１に記載された次のとおりのものである。
「一般式
　Ｒ１−Ｏ−Ａ−Ｒ２［式中、Ｒ１及びＲ２はそれぞれ水素あるいはメチル基を示し、Ｒ１及びＲ２の一方はメチル基であり、他方は水素である。Ａはエチレンオキシドとプロピレンオキシドとの共重合鎖であり、かつｍ個のエチレンオキシド単位とｎ個のプロピレンオキシド単位からなる。ただし、ｍ及びｎは０．１≦ｍ／ｎ≦１０（ｍ／ｎが１．５以上のものを除く），５≦ｍ＋ｎ≦５０を満たす数である。］で表わされるエチレンオキシド−プロピレンオキシド共重合物のポリエーテル化合物を主成分とする、１００℃における動粘度が２〜５０ｃＳｔ（４．９１ｃＳｔ以下のものを除く）であるカーエアコン用１，１，１，２−テトラフルオロエタン冷媒用冷凍機油。」
　（２）引用刊行物等
　当審が平成１１年１１月２６日付けで通知した訂正拒絶理由に引用した、その出願の日前の出願であって、その出願後に出願公開された特願平１−３８３６０号（特開平２−４３２９０号公報参照、特許異議申立人株式会社ジャパンエナジーが提出した甲第１号証）の願書に最初に添付した明細書（以下「先願明細書１」という）には、次の事項が記載されている。
　イ．「　一般式
　　　　　Ｒ１−（ＯＲ２）ａ−ＯＨ
［式中、Ｒ１は炭素数１〜１８のアルキル基を示し、ａは５〜７０の整数を示し、またＲ２は炭素数２〜４のアルキレン基を示し、かつ一分子中の（Ｒ２がエチレン基である−ＯＲ２−基の数）／ａの比率（以下αとする）が０〜０．８である］
で表わされ、かつ流動点が−１０℃以下で、１００℃における動粘度が５〜（３０＋１００α）ｃＳｔであるポリオキシアルキレングリコールモノエーテルを基油とすることを特徴とする、１，１，１，２−テトラフルオロエタンを冷媒として使用するカーエアコン用冷凍機油組成物。」（特許請求の範囲１）、
　ロ．「４．前記ポリオキシアルキレングリコールモノエーテルが、数平均分子量が５００〜１５００で、かつ重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．００〜１．２０のものである請求項１〜３のうちのいずれかに記載のカーエアコン用冷凍機油組成物。」（特許請求の範囲４）、
　ハ．「本発明の冷凍機油組成物の基油は、［Ｉ］一般式　Ｒ１−（ＯＲ２）ａ−ＯＨ　で表わされるポリオキシアルキレングリコールモノエーテルである。・・・Ｒ１としては具体的には例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、・・・などが挙げられ、その中でもメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、・・・がより好ましい。またＲ２としては、具体的には例えば、エチレン基（式省略）、プロピレン基（式省略）、・・・などが挙げられ、その中でもエチレン基、プロピレン基、・・・がより好ましい。」（第４頁右上欄１５行〜同右下欄６行）、
　ニ．「ポリオキシアルキレングリコールモノエーテルにおいては一分子中に炭素数が異なるアルキレン基が存在しても良く、すなわち炭素数が異なるオキシアルキレン基がランダム共重合またはブロック共重合したものであってもよいが、一分子中の（Ｒ２がエチレン基である−ＯＲ２−基の数）／ａの比率（α）が０〜０．８であることが必要である。αの値が０．８を越える場合には、冷凍機油が常温で固体になってしまうか、またはその流動点が高くなってしまうため好ましくない。」（第４頁右下欄７〜１７行）、
　ホ．「本発明におけるポリオキシアルキレングリコールモノエーテルは流動点が−１０℃以下、好ましくは−２０〜−５０℃であり、かつ１００℃における動粘度が５〜（３０＋１００α）ｃＳｔ、好ましくは８〜（３０＋１００α）ｃＳｔの範囲であることが必要である。流動点が−１０℃を越える場合は低温時に冷凍システム内で冷凍機油が固化する恐れがあるため好ましくない。また１００℃における動粘度が５ｃＳｔ未満の場合は圧縮機の密封性を保つことができなくなり、一方動粘度が（３０＋１００α）ｃＳｔを超える場合には冷媒である１，１，１，２−テトラフルオロエタンとの溶解性が悪くなり、低温下で二層分離するためそれぞれ好ましくない」（第４頁右下欄１８行〜第５頁左上欄１３行）、
　ヘ．「また、本発明におけるポリオキシアルキレングリコールモノエーテルとしては、圧縮機の密封性をより向上させる点から、数平均分子量が３００〜４０００のものが好ましく使用され、数平均分子量が５００〜３５００のものがより好ましく使用される。さらに、高温下における冷媒との二層分離温度を上昇させる点から、数平均分子量が５００〜１５００のものがさらに好ましく用いられる。さらに本発明におけるポリオキシアルキレングリコールモノエーテルとしては、重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）との比（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．００〜１．２０であるものが、高温下における冷媒との二層分離温度をより上昇させる点から好ましい。」（第５頁左上欄１４行〜同頁右上欄８行）、
　ト．実施例２−４、６、８−１４には、ポリオキシエチレンプロピレングリコールモノ（エチル、プロピルあるいはブチル）エーテルが、また、実施例１、５、７、１５には、ポリオキシプロピレングリコールモノ（ブチル、エチル、プロピルあるいはメチル）エーテルが、各物性値を伴って記載されている。（第６頁右下欄１行〜第１０頁右上欄、第１表、第二表を参照）
　（３）対比・判断
　先願明細書１の特許請求の範囲に記載の式「Ｒ１−（ＯＲ２）ａ−ＯＨ」は、その定義において「Ｒ１は炭素数１〜１８のアルキル基を示す」こと及び摘示ハ．の記載からみて、該式のＲ１にメチル基が包含されることは明らかであり、また、「ａは５〜７０の整数を示し、Ｒ２は炭素数２〜４のアルキレン基を示し、かつ一分子中の（Ｒ２がエチレン基である−ＯＲ２−基の数）／ａの比率（以下αとする）が０〜０．８である」こと及び摘示ニ．の記載からみて、該式が「Ｒ１−（ＯＥ）ａ１（ＯＰ）ａ２−ＯＨ」の共重合鎖化合物も定義していることは明らかである［ただし、ａ１＋ａ２＝ａ、ＯＥはエチレンオキシド単位、ＯＰはプロピレンオキシド単位を示す。］。そして、１００℃における動粘度が５〜（３０＋１００α）ｃＳｔであるポリオキシアルキレングリコールモノエーテルを基油とすること、１，１，１，２−テトラフルオロエタンを冷媒として使用するカーエアコン用冷凍機油組成物であることが記載されている。
　そこで、本件訂正発明と先願明細書１に記載された発明とを対比すると、先願明細書１には、本件訂正発明である、「一般式
　Ｒ１−Ｏ−Ａ−Ｒ２［式中、Ｒ１及びＲ２はそれぞれ水素あるいはメチル基を示し、Ｒ１及びＲ２の一方はメチル基であり、他方は水素である。Ａはエチレンオキシドとプロピレンオキシドとの共重合鎖であり、かつｍ個のエチレンオキシド単位とｎ個のプロピレンオキシド単位からなる。ただし、ｍ及びｎは０．１≦ｍ／ｎ≦１０（ｍ／ｎが１．５以上のものを除く），５≦ｍ＋ｎ≦５０を満たす数である。］で表わされるエチレンオキシド−プロピレンオキシド共重合物のポリエーテル化合物を主成分とする、１００℃における動粘度が２〜５０ｃＳｔ（４．９１ｃＳｔ以下のものを除く）であるカーエアコン用１，１，１，２−テトラフルオロエタン冷媒用冷凍機油。」を包含する発明が記載されている。
　ところで、平成１２年２月８日付けの意見書において、特許権者は、次の２点を特に主張しているので、以下検討する。
　イ．本件訂正発明に係るポリエーテル化合物が、臨界溶解温度において特に優れていることを示すため、比較実験データを提出し、ｍ＋ｎ及びｍ／ｎ一定の場合、末端基がメチル基である訂正後の発明に係る化合物は、先願明細書１に記載される末端基がエチル基あるいはブチル基のものに比し、常に著しく高い臨界溶解温度を示すから、本件訂正発明は、先願明細書１に記載された発明に比較して格別の効果を奏するものである旨。
　ロ．先願明細書１の実施例には、高温側の二層分離温度が示されているが、そこには、その値が高いものから低いものまで広い範囲のデータが記載されるのみで、本件訂正発明におけるように、末端基がメチル基のものが特に高温側二層分離温度に優れていること等については、何ら教示も示唆もない旨。
　それらの点について検討する。
　先願明細書１に記載の発明では、請求項１に記載の発明うち、更に好ましいもの、「ポリオキシアルキレングリコールモノエーテルが、数平均分子量が５００〜１５００で、かつ重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．００〜１．２０のもの」（摘示ロ．参照）を請求項４に掲げ、その説明として、「高温下における冷媒との二層分離温度を上昇させる点から、数平均分子量が５００〜１５００のものがさらに好ましく用いられる。さらに本発明におけるポリオキシアルキレングリコールモノエーテルとしては、重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）との比（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．００〜１．２０であるものが、高温下における冷媒との二層分離温度をより上昇させる点から好ましい。」（摘示ヘ．参照）を挙げている。
　そして、先願明細書１の実施例（第１表参照）で、エチレンオキシドとプロピレンオキシドの共重合体（αがここでは０．５）、数平均分子量が５００〜１５００、Ｍｗ／Ｍｎが１．００〜１．２０の条件を満たすものをみると、実施例２、３、４、６、８、９が該当する。第２表には、二層分離温度が掲載されているが、高温側で、冷媒中の基油の濃度が１０重量部（本件訂正発明と同条件）のところをみると、実施例２、３、４、６、８、９のものは、全て８０〜＞９０℃であり、本件の明細書で掲げる４１℃あるいは７３℃を遙かに越えている。
　また、数平均分子量が５００〜１５００または、Ｍｗ／Ｍｎが１．００〜１．２０の条件を満たさないものをみると、実施例１２、１４、１６のものは、それぞれ、１５℃、６５℃、７０℃である。
　さらに、実施例５には、ポリオキシプロピレングリコールモノエチルエーテル（本件訂正発明のｍ／ｎが０に相当）で、数平均分子量１０００、Ｍｗ／Ｍｎが１．０９のもの、実施例７には、ポリオキシプロピレングリコールモノプロピルエーテル（本件訂正発明のｍ／ｎが０に相当）で、数平均分子量１０００、Ｍｗ／Ｍｎが１．１０のものと、実施例１５に記載のポリオキシプロピレングリコールモノメチルエーテル（本件訂正発明のｍ／ｎが０に相当）で、数平均分子量１０００、Ｍｗ／Ｍｎが１．３５のものを対比すると、実施例５、７記載のものは、末端基がエチル基、プロピル基で、Ｍｗ／Ｍｎが１．０９、１．１０で先願明細書１記載の請求項４の条件を満たすものであるに対し、実施例１５に記載のものは、末端基がメチル基であるが、Ｍｗ／Ｍｎが１．３５である点で、上記条件を満たしておらず、高温側の二層分離温度を対比すると、実施例５、７のものが８５℃であるに対し、実施例１５のものは、６５℃である。
　してみれば、先願明細書１には、末端基が、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基に拘わらず、請求項４記載の条件を満たすものの高温側の二層分離温度が高いという結果になっている。
　この点について、特許権者は、数平均分子量、Ｍｗ／Ｍｎの比等、先願明細書１に記載の技術を知り得る時点になって始めて、末端メチル基のものが予想を超えて高温側の二層分離温度が高いと主張いるが末端メチル基のものの高温側の二層分離温度は、先願明細書１記載の範囲内（実施例２では９０℃を越える。）であるから、本件訂正発明が先願明細書１に記載された発明に比し格別の効果を奏するものではなく、特許権者の主張は採用できない。
　したがって、本件訂正発明は、先願明細書１に記載された発明と同一であると認められ、しかも本件出願の発明者がその出願に係る上記の発明をした者と同一であるとも、また本件出願の時において、その出願人がその出願前の出願に係る上記特許出願の出願人と同一であるとも認められないので、本件訂正発明は、特許法第２９条の２の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　（４）まとめ
　以上のとおり、本件訂正発明は特許法第２９条の２の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、上記訂正は、平成６年改正法附則第６条第１項の規定によりなお従前の例とされる、特許法第１２０条の４第３項において準用する平成６年改正法による改正前の特許法第１２６条第３項の規定に適合しないので、当該訂正は認めることができない。
　III．特許異議の申立てについての判断
　１．本件発明１
　前述のとおり特許権者が求める訂正請求は認められないので、特許第２６５１３７５号の請求項１ないし２に係る発明（以下「本件発明１ないし２」という。）は、特許明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし２に記載された次のとおりのものである。
「請求項１．
一般式
　　Ｒ１−Ｏ−Ａ−Ｒ２［式中、Ｒ１及びＲ２はそれぞれ水素あるいは炭素数１〜３のアルキル基（プロピル基を除く）を示し、Ｒ１及びＲ２の一方は炭素数１〜３のアルキル基（プロピル基を除く）であり、他方は水素である。Ａはエチレンオキシドとプロピレンオキシドとの共重合鎖であり、かつｍ個のエチレンオキシド単位とｎ個のプロピレンオキシド単位からなる。ただし、ｍ及びｎは０．１≦ｍ／ｎ≦１０（ｍ／ｎが１．５以上のものを除く），５≦ｍ＋ｎ≦１００を満たす数である。］で表わされるエチレンオキシド−プロピレンオキシド共重合物のポリエーテル化合物を主成分とする、１００℃における動粘度が２〜５０ｃＳｔ（４．９１ｃＳｔ以下のものを除く）であるカーエアコン用フッ化アルカン冷媒用冷凍機油。
　請求項２
　フッ化アルカン冷媒が、１，１，１，２−テトラフルオロエタンである請求項１記載の冷凍機油。」
　２．引用刊行物等
　当審が通知した取消理由に引用された、その出願の日前の出願であって、その出願後に出願公開された特願平１−３８３６０号（特開平２−４３２９０号公報参照、特許異議申立人株式会社ジャパンエナジーが提出した甲第１号証）の願書に最初に添付した明細書（以下「先願明細書１」という）には、上記II．４．（２）に記載した事項が記載されている。
　３．対比・判断
［本件発明１について］
　先願明細書１の特許請求の範囲に記載の式「Ｒ１−（ＯＲ２）ａ−ＯＨ」は、その定義において「Ｒ１は炭素数１〜１８のアルキル基を示す」こと及び摘示ハ．の記載からみて、該式のＲ１にメチル基、エチル基が包含されることは明らかであり、また、「ａは５〜７０の整数を示し、Ｒ２は炭素数２〜４のアルキレン基を示し、かつ一分子中の（Ｒ２がエチレン基である−ＯＲ２−基の数）／ａの比率（以下αとする）が０〜０．８である」こと及び摘示ニ．の記載からみて、該式が「Ｒ１−（ＯＥ）ａ１（ＯＰ）ａ２−ＯＨ」の共重合鎖化合物も定義していることは明らかである［ただし、ａ１＋ａ２＝ａ、ＯＥはエチレンオキシド単位、ＯＰはプロピレンオキシド単位を示す。］。そして、１００℃における動粘度が５〜（３０＋１００α）ｃＳｔであるポリオキシアルキレングリコールモノエーテルを基油とすること、１，１，１，２−テトラフルオロエタンを冷媒として使用するカーエアコン用冷凍機油組成物であることが記載されている。
　また、１，１，１，２−テトラフルオロエタンはフッ化アルカンである。
　そこで、訂正後の発明と先願明細書１に記載された発明とを対比すると、先願明細書１には、訂正後の発明である、「一般式
　　Ｒ１−Ｏ−Ａ−Ｒ２［式中、Ｒ１及びＲ２はそれぞれ水素あるいは炭素数１〜３のアルキル基（プロピル基を除く）を示し、Ｒ１及びＲ２の一方は炭素数１〜３のアルキル基（プロピル基を除く）であり、他方は水素である。Ａはエチレンオキシドとプロピレンオキシドとの共重合鎖であり、かつｍ個のエチレンオキシド単位とｎ個のプロピレンオキシド単位からなる。ただし、ｍ及びｎは０．１≦ｍ／ｎ≦１０（ｍ／ｎが１．５以上のものを除く），５≦ｍ＋ｎ≦１００を満たす数である。］で表わされるエチレンオキシド−プロピレンオキシド共重合物のポリエーテル化合物を主成分とする、１００℃における動粘度が２〜５０ｃＳｔ（４．９１ｃＳｔ以下のものを除く）であるカーエアコン用フッ化アルカン冷媒用冷凍機油。」を包含する発明が記載されている。
　したがって、本件発明１は、先願明細書１に記載された発明と同一であると認められ、しかも本件出願の発明者がその出願に係る上記の発明をした者と同一であるとも、また本件出願の時において、その出願人がその出願前の出願に係る上記特許出願の出願人と同一であるとも認められないので、本件発明１に係る特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してされたものである。
［本件発明２について］
　本件発明２は、フッ化アルカン冷媒を、１，１，１，２−テトラフルオロエタンに限定するものであるが、１，１，１，２−テトラフルオロエタンを冷媒に選択することは、上記先願明細書１に記載されている。
　したがって、本件発明２は、先願明細書１に記載された発明と同一であると認められ、しかも本件出願の発明者がその出願に係る上記の発明をした者と同一であるとも、また本件出願の時において、その出願人がその出願前の出願に係る上記特許出願の出願人と同一であるとも認められないので、本件発明２に係る特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してされたものである。
　４．むすび
　以上のとおり、本件発明１ないし２に係る特許は、拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものと認める。
　よって、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第１４条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）第４条第２項の規定により、上記のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１４年１月１５日（２００２．１．１５）