【事件の表示】
　特許第２８８８２３６号「１，２−ナフトキノンジアジド化合物の製造方法」の請求項１、２に係る特許に対する特許異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第２８８８２３６号の請求項１ないし２に係る特許を取り消す。
【理　由】
１．手続の経緯
　
　本件特許第２８８８２３６号の請求項１，２に係る発明についての出願は、平成３年２月２０日に出願した特願平３−４７６９３号の一部を平成９年１２月１日に新たな特許出願としたものであって、平成１１年２月１９日にその発明について特許権の設定登録がされ、その後、その特許について、異議申立人赤塚慶太、東京応化工業株式会社、クラリアント　インターナショナル　リミテッド、役昌明より特許異議の申立てがなされ、取消理由が通知され、その指定期間内である平成１２年７月２４日に訂正請求がなされた後、訂正拒絶理由通知が通知され、訂正拒絶理由通知に対して応答がされなかったものである。
　
２．訂正の適否
　
（１）訂正明細書の請求項１に係る発明
　
　訂正明細書の請求項１に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項１に記載される次の事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項１】一般式（１）：
　　
　
　
　
　
［一般式（１）中、Ｒ１〜Ｒ４は独立に置換もしくは非置換のアルキル基、置換もしくは非置換のアリール基または水酸基を示し、Ｒ１〜Ｒ４の各々はそれぞれ２種以上の異なる基として各ベンゼン環に結合していてもよく、但し、Ｒ１，Ｒ２およびＲ４の何れかには水酸基が少なくとも１個含まれており；Ｒ５およびＲ６は独立に水素原子又は置換もしくは非置換のアルキル基であり；ａ，ｂおよびｄは独立に０〜５の整数を示し、ｃは０〜４の整数を示し、但し，ｂおよびｄの少なくとも１つは０ではない］
で表されるヒドロキシ化合物と、１，２−ナフトキノンジアジド−４−スルホニルクロライドまたは１，２−ナフトキノンジアジド−５−スルホニルクロライドとをエステル化反応させることからなる、一般式（２）：
　
　
　
　
　
［一般式（２）中、Ｒ１〜Ｒ４は独立に置換もしくは非置換のアルキル基、置換もしくは非置換のアリール基またはＯＤ基（ここで、Ｄは水素原子または１，２−ナフトキノンジアジド−４−スルホニル基または１，２−ナフトキノンジアジド−５−スルホニル基である）を示し、Ｒ１〜Ｒ４の各々はそれぞれ２種以上の異なる基としてベンゼン環に結合していてもよく、但し、Ｒ１，Ｒ２およびＲ４の何れかには１，２−ナフトキノンジアジド基が少なくとも１個含まれており；Ｒ５，Ｒ６，ａ，ｂ，ｃおよびｄは一般式（１）に関して定義したとおりである］で表される１，２−ナフトキノンジアジド化合物の製造方法において、前記エステル化反応をトリエチルアミンの存在下で反応温度が３５℃を越えないように制御して行うこと、及び該エステル化反応の後、副生したトリエチルアミンの塩酸塩を濾過により取り除く工程を有することを特徴とする１，２−ナフトキノンジアジド化合物の製造方法。」
　
（２）引用例記載の発明
  
　引用例１：特願平２−１４１６４８号（特開平４−３６７５１号公報参照）
　
　当審が訂正拒絶理由通知において示した引用例１の願書に最初に添付した明細書において、特にその製造例１，２には、１−[１−（４−ヒドロキシフェニル）イソプロピル]−４−[１，１−ビス（４−ヒドロキシフェニル）エチル]ベンゼン（以下、「ヒドロキシ化合物Ａ」とする）とナフトキノン−１，２−ジアジド−５−スルホニルクロリド（以下「クロリドＡ」とする）とをエステル化反応させるに際し、トリエチルアミンの溶液を十分にかきまぜながら３０分〜１時間かけて滴下し、滴下終了後さらにかきまぜたものを濾過し、得られた濾液に希塩酸溶液を加えて反応物を析出させ、目的物を得る方法が記載されている。
　
（３）対比・判断
　
　引用例１に記載された「ヒドロキシ化合物Ａ」、「クロリドＡ」は、訂正明細書の請求項１に係る発明における「一般式（１）で表されるヒドロキシ化合物」、「１，２−ナフトキノンジアジド−５−スルホニルクロライド」にそれぞれ一致し、両者ともにトリエチルアミンの存在下で反応を行い、両者ともにエステル化反応終了後に濾過工程を有し、更に両者ともに同じ目的化合物が得られていることは明らかであるから、両者は、「一般式（１）で表されるヒドロキシ化合物と、１，２−ナフトキノンジアジド−５−スルホニルクロライドとをエステル化反応させることからなる、一般式（２）で表される１，２−ナフトキノンジアジド化合物の製造方法において、前記エステル化反応をトリエチルアミンの存在下で行い、濾過工程を有し、しかる後に目的化合物を得る、製造方法。」である点で一致し、（ａ）反応温度が、引用例１に記載された発明においては、明記されていないのに対し、訂正明細書の請求項１に係る発明においては３５℃を越えないように制御している点、及び、（ｂ）濾過に関して、引用例１に記載された発明では、かきまぜた後濾過するとあるだけで何を濾過したのかが明記されていないのに対し、訂正明細書の請求項１に係る発明においては、副生したトリエチルアミンの塩酸塩を濾過している点で、一応相違する。
（一般式（１）及び（２）については、上記２．（１）で示したとおりである。）
　
　これらの相違点について検討する。
　
　相違点（ａ）について
　化学反応を行う際、反応温度、反応圧力等は、その反応に大きな影響を与えるものであるので、温度等は明示されるが、文献中に温度、圧力が明記されていない場合は、通常は常温、常圧で反応が行われるものであると解される。ついでに言うなら、常温とは２５℃前後、常圧とは１気圧前後のことである。そして、引用例１に記載された方法においては、トリエチルアミンの溶液を、十分にかきまぜながら３０分〜１時間かけて、つまり一度にではなくゆっくり滴下している。十分にかきまぜながら時間をかけて滴下することは反応を緩やかに行わせることであるから、そのときに急激な温度上昇等が生じるとは考え難い。
　そうすると、引用例１に記載の発明では常温付近で温度変化を少なくして実施していると言わざるを得ず、反応温度について両者に実質的な差異があるとは認められない。
　
　相違点（ｂ）について
　引用例１に記載された発明においても反応は訂正明細書の請求項１に係る発明と同じであるから、同じ副生物、即ちトリエチルアミンの塩酸塩が生じ、トリエチルアミンの塩酸塩を濾過していると解されるので、この点にも両者に実質的な差異はない。
　
　したがって、訂正明細書の請求項１に係る発明は引用例１に記載された発明と同一である。
　
（４）本件特許出願の出願日について
　
　本件特許に係る発明は、平成３年２月２０日に特許出願された特願平３−４７６９３号（以下、「原出願」という。）の一部を新たな特許出願としたものであって、原出願においては国内優先権の主張の手続がなされているが、本件特許に係る特許出願に際しては、国内優先権主張の手続はなされていないから、本件特許出願の出願日は、原出願の出願日すなわち平成３年２月２０日とみなされる。
　　
（５）むすび
　
　以上のとおりであるから、訂正明細書の請求項１に係る発明は、本件特許出願の日前の他の特許出願であって、本件特許出願後に公開されたものの願書に最初に添付した明細書である引用例１に記載された発明と同一であると認められ、しかも、その発明をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者であるとも、また、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願の出願人とが同一の者であるとも認められず、特許法第２９条の２の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、この訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成１１年改正前の特許法第１２０条の４第３項において準用する平成６年法律第１１６号による改正前の特許法第１２６条第３項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
　
３．特許異議申立てについての判断
　
（１）本件発明
　
　本件特許第２８８８２３６号の請求項１，２に係る発明（以下、「本件発明１，２」という。）は、特許明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１，２に記載された次のとおりのものである。
　
「【請求項１】一般式（１）・・・（略）・・・で表されるヒドロキシ化合物と、１，２−ナフトキノンジアジド−４−スルホニルクロライドまたは１，２−ナフトキノンジアジド−５−スルホニルクロライドとをエステル化反応させることからなる、一般式（２）・・・（略）・・・で表される１，２−ナフトキノンジアジド化合物の製造方法。
【請求項２】前記のエステル化反応をトリエチルアミンの存在下で行う、請求項１に記載の製造方法。」
（なお、一般式（１）及び（２）と式の定義については、上記２．（１）で示したとおりであるので、省略した。）
　
（２）特許法第２９条の２違反について
　
（２−１）引用例の記載事項
　
　当審が平成１２年５月８日に通知した取消理由通知において引用した、本件特許出願の日前の他の特許出願であって、本件特許出願後に公開された引用例１（特願平２−１４１６４８号（特開平４−３６７５１号公報参照））の願書に最初に添付した明細書には、上記２．（２）に記載したとおりの発明が記載されている。
　
　当審が平成１２年５月８日に通知した取消理由通知において引用した、本件特許出願の日前の他の特許出願であって、本件特許出願後に公開された引用例２（特願平３−２６７３３号（特開平４−２５３０５８号公報参照））の願書に最初に添付した明細書に記載された事項は以下のとおりである。
　
（ａ）特許請求の範囲の請求項１には、次の記載がされている。
「【請求項１】  下記一般式（Ｉ）もしくは（II）で表されるポリヒドロキシ化合物の１，２ーナフトキノンジアジド−５−（及び／又は−４−）スルホン酸エステルとアルカリ可溶性樹脂を含有することを特徴とするポジ型フオトレジスト組成物。
　
　
　
　
　
ここで、
　Ｘ：単結合、低級アルキレン基もしくは−ＣＨ2Ｙ−基、
　Ｙ：イオウ原子もしくは酸素原子、
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3：同一でも異なっても良く、アルキル基、アルコキシ基、水素原子、もしくはハロゲン原子、
　Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9：同一でも異なっても良く、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基もしくはアルコキシ基、
　Ｒ10：水素原子もしくはアルキル基
　ａ、ｂ、ｃ：２〜４の整数　
　ｌ、ｍ、ｎ：１〜３の整数
を表す。」
　
（ｂ）段落【0008】には、上記（II）で表される化合物の具体例として例えば次の化合物が記載されている。
「１−［α−メチル−α−（４’−ヒドロキシフエニル）エチル］−４−［α，α’−ビス（４”−ヒドロキシフエニル）エチル］ベンゼン、
　１−［α−メチル−α−（３'，５’−ジメチル−４’−ヒドロキシフエニル）エチル］−４−［α，α’−ビス（３”，５”−ジメチル−４”−ヒドロキシフエニル）エチル］ベンゼン、
　１−［α−メチル−α−（３’−メチル−４’−ヒドロキシフエニル）エチル］−４−［α'，α’−ビス（３”−メチル−４”−ヒドロキシフエニル）エチル］ベンゼン、
　１−［α−メチル−α−（２’，４’−ジヒドロキシフエニル）エチル］−４−［α’，α’−ビス（４”−ヒドロキシフエニル）エチル］ベンゼン」
　
（ｃ）段落【0009】には、請求項１に記載された「一般式（Ｉ）もしくは（II）で表されるポリヒドロキシ化合物の１，２ーナフトキノンジアジド−５−（及び／又は−４−）スルホン酸エステル」の製造方法として、次の記載がされている。
「本発明の化合物は、例えば前記ポリヒドロキシ化合物の水酸基の一部もしくは全部を、１，２−ナフトキノンジアジド−５−（及び／又は−４−）スルホニルクロリドと、塩基性触媒の存在下で、通常のエステル化反応を行うことにより得られる。
　即ち、・・・（略）・・・トリエチルアミン等を滴下して縮合させる。」
　
（２−２）当審の判断
　
（ｉ）引用例１との対比
　
　本件発明１について
　
　本件発明１は、訂正明細書の請求項１に係る発明から、「前記エステル化反応をトリエチルアミンの存在下で反応温度が３５℃を越えないように制御して行うこと、及び該エステル化反応の後、副生したトリエチルアミンの塩酸塩を濾過により取り除く工程を有すること」を除いたものであるから、上記２．（３）に記載したのと同様な理由により、引用例１に記載された発明と同一である。
　
　本件発明２について
　
　本件発明２は、訂正明細書の請求項１に係る発明から、「反応温度が３５℃を越えないように制御して行うこと、及び該エステル化反応の後、副生したトリエチルアミンの塩酸塩を濾過により取り除く工程を有すること」を除いたものであるから、上記２．（３）に記載したのと同様な理由により、引用例１に記載された発明と同一である。
　
（ii）引用例２との対比
　
　本件発明１について
　
　原料化合物である、引用例２における一般式（II）のポリヒドロキシ化合物と本件発明１における一般式（１）のヒドロキシ化合物とは、化学構造上差異がなく、生成物である、引用例２における一般式（II）で表されるポリヒドロキシ化合物の１，２−ナフトキノンジアジド−５−（及び／又は−４−）スルホン酸エステルと、本件発明１における一般式（２）で表される１，２−ナフトキノンジアジド化合物とも、化学構造上差異はない。そして、両者ともに、該生成物を得るために、ヒドロキシ化合物に１，２−ナフトキノンジアジド−５−（及び／又は−４−）スルホニルクロリドをエステル化反応させることによっているのであるから、両者の製造方法に違いはない。
　したがって、本件発明１は、引用例２に記載された発明と同一である。
　
　本件発明２について
　
　本件発明２は、本件発明１におけるエステル化反応をトリエチルアミンの存在下で行うものであるが、引用例２には、該エステル化反応をトリエチルアミンの存在下で行うことも記載されている。
　したがって、本件発明２も、上記の本件発明１に記載したのと同様な理由により、引用例２に記載された発明と同一である。
　
（iii）結論
　
　以上のとおりであるから、本件発明１，２は、本件特許出願日（遡及日。上記２．（４）で述べたとおりである。）前の他の特許出願であって、本件出願後に出願公開された引用例１，２の願書に最初に添付した明細書に記載された発明と同一であると認められ、しかも、その発明をした者が本件特許出願に係る発明の発明者と同一の者であるとも、また、本件特許出願の時に本件の特許出願人と他の特許出願の出願人とが同一の者であるとも認められないから、本件発明１，２についての特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してされたものである。
　
（３）むすび
　
　以上のとおりであるから、本件発明１，２についての特許は、特許法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成１３年９月１７日（２００１．９．１７）