【事件の表示】
　上記当事者間の特許第４１９２１９７号発明「メタルマスク及びその製造方法」の特許無効審判事件について，次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第４１９２１９７号の明細書，特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書，特許請求の範囲のとおり，訂正後の請求項［１ないし４］について訂正することを認める。
　本件審判の請求は，成り立たない。
　審判費用は，請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件に係る特許第４１９２１９７号についての手続の経緯は，つぎのとおりである。
　
　・平成１９年　４月　５日　：特許出願（特願２００７−９９６３２号）
　・平成２０年　９月２６日　　：特許権の設定登録
　・平成３０年１１月２９日　　：本件特許無効審判請求（無効２０１８−８００１３３号）＜請求人＞
　・平成３１年　１月１０日付け：請求書副本送達　答弁指令（特１３４条１項）（送達日同年１月１７日）　　　＜審判長＞ 　
  ・平成３１年　３月　５日　　：審判事件答弁書提出及び訂正の請求＜被請求人＞
　・平成３１年　４月１８日付け：答弁書及び訂正請求書副本送付＜審判長＞
　・令和　１年　５月１７日付け：審理事項通知書＜審判長＞
　・令和　１年　５月３１日　　：口頭審理陳述要領書提出＜請求人＞
（被請求人へ同年６月３日付けで副本送付）
　・令和　１年　５月３１日　　：口頭審理陳述要領書提出＜被請求人＞
（被請求人へ同年６月４日付けで副本送付）
　・令和　１年　６月１１日　　：令和１年　６月１１日付け上申書の提出＜請求人＞（被請求人へ同月１２日付けで副本送付）
　・令和　１年　６月１２日　　：令和１年　６月１１日付け上申書の提出＜被請求人＞（請求人へ同月１３日付けで副本送付）
　・令和　１年　６年１４日　　：第１回　口頭審理
　・令和　１年　６月１４日　　：書面審理通知（口頭による告知）
　・令和　１年　６月２１日　　：令和１年６月２１日付け上申書（２）の提出＜請求人＞（被請求人へ同年７月３１日付けで副本送付）
　・令和　１年　７月　８日　　：令和１年　７月　５日付け上申書の提出＜被請求人＞（請求人へ同年９月２日付けで副本送付）
　・令和　１年　８月３０日付け：審理の終結の通知＜審判長＞
　
第２　訂正請求について 
　１　本件訂正請求の内容
　平成３１年３月５日付けでされた訂正の請求（以下「本件訂正請求」という。）の内容は，同日付けの訂正請求書の記載からみて，つぎのとおりの訂正事項をその内容とするものである。
　（１）訂正事項１（請求項１の訂正）
（下線部は，訂正箇所を示すために当審において付加した。（以下，第２において同じ。）
　特許請求の範囲の請求項１に「前記プリント配線板への位置合わせ用のために前記開口パターンに近接して設けられ，電解処理によって刻印された複数の認識マーク」と記載されているのを，「前記プリント配線板への位置合わせ用のために前記開口パターンに近接して設けられ，
交流電源による電解マーキング
　請求項１の記載を直接的又は間接的に引用する請求項３及び４も同様に訂正する。
　（２）訂正事項２（請求項２の訂正事項）
　特許請求の範囲の請求項２に「スクリーン印刷の位置合わせ用のために前記開口パターンに近接して設けられ，電解処理によって刻印された複数の認識マーク」と記載されているのを，「スクリーン印刷の位置合わせ用のために前記開口パターンに近接して設けられ，
交流電源による電解マーキング
　請求項２を直接的に又は間接的に引用する請求項３及び４も同様に訂正する。
　（３）訂正事項３
　明細書の段落【００１２】及び段落【００１３】にそれぞれ「電解処理によって刻印された複数の認識マーク」と記載されているのを，「
交流電源による電解マーキング
　明細書の訂正は，一群の請求項を構成する請求項１ないし４に係る訂正であって，請求項１ないし４についての訂正である。
　
　なお，本件訂正請求による訂正前の請求項１ないし４とそれに対応する本件訂正請求による訂正後の請求項１ないし４についても，一群の請求項を構成するものである。
　２　本件訂正請求についての当審の判断
　（１）訂正事項１について
　ア　訂正の目的について
　訂正事項１は，本件訂正請求による訂正前の請求項１（以下，本件訂正請求による訂正前，訂正後，については，単に「訂正前」，「訂正後」という。）において「複数の認識マーク」について「電解処理によって刻印された」ものであると特定していたものを，訂正後においては「
交流電源による電解マーキング
　したがって，訂正事項１は，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　イ　実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更する訂正ではないこと
　上記アから明らかなように，訂正事項１は，「電解処理によって刻印された複数の認識マーク」という発明特定事項を概念的により下位の「
交流電源による電解マーキング
　したがって，訂正事項１は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものには該当せず，特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合するものである。
　また，訂正事項１は，訂正前の請求項１の記載を引用する訂正前の請求項３及び４の記載についても実質的に訂正するものであるが，訂正後の請求項１の記載は，訂正前の請求項１との関係で特許請求の範囲を実質的に拡張し，又は変更するものではない。
　また，訂正事項１は，訂正前の請求項１の記載以外に，訂正前の請求項３及び４の記載について何ら訂正するものではなく，訂正後の請求項３及び４に係る発明のカテゴリーや発明の対象を変更するものではない。
　したがって，訂正事項１は，訂正前の請求項３及び４についても，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものに該当しない。
　ウ　願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
　訂正事項１について，本件特許に係る出願の願書に添付した明細書の段落【００２４】に「認識マークを電解処理によって刻印（電解マーキング）する。具体的な工程は以下の通りである。・・・上記電極４及びメタルマスク１を交流電源６に接続する。」と記載されている。
　したがって，訂正事項１は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであって，特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合するものである。
　エ　特許出願の際に独立して特許を受けることができること
　（ア）本件特許無効審判事件においては，訂正前の請求項１について無効審判の請求の対象とされているので，訂正前の請求項１に係る訂正事項１に関して，特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する特許法第１２６条第７項の独立特許要件は課されない。
　（イ）訂正事項１により実質的に訂正されることとなる訂正後の請求項３及び４に係る発明については，無効審判の請求の対象とされていないので，独立特許要件が課されるため，以下検討する。
　第５の２において後述するとおり，訂正後の請求項１に係る発明は，請求人が主張する無効理由によっては無効とすることはできず，また，他に訂正後の請求項１に係る発明を無効とする理由は見出せないから，訂正後の請求項１に係る発明の発明特定事項を全て有し，さらに限定するものである，訂正後の請求項１を引用する請求項３又は４に係る発明も，無効とする理由はない。
　さらにいえば，請求項１を引用する訂正後の請求項３に記載された発明において特定されている「同一の開口パターンが複数形成され，各開口パターンに対して，交流電源による電解マーキングによって刻印された複数の認識マークが備えられている」こと，及び，請求項１を引用する訂正後の請求項４に記載された発明において特定されている「表面と裏面とに，交流電源による電解マーキングによって認識マークが刻印されている」ことは，審判請求人の提出した各証拠には記載も示唆もされていない。
　よって，訂正後の請求項３及び４に係る発明は，特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。
　したがって，訂正事項１は，特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する特許法第１２６条第７項に適合するものである。
　オ　訂正事項１についての小括
　以上のとおり，訂正事項１は，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し，特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第５項ないし第７項の規定に適合する。
　（２）訂正事項２について
　　ア　訂正の目的について
　訂正事項２は，訂正前の請求項２において「複数の認識マーク」について「電解処理によって刻印された」ものであると特定していたものを，訂正後においては「
交流電源による電解マーキング
　したがって，訂正事項２は，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　イ　実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更する訂正ではないこと
　上記アから明らかなように，訂正事項２は，「電解処理によって刻印された複数の認識マーク」という発明特定事項を概念的により下位の「
交流電源による電解マーキング
　したがって，訂正事項２は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものには該当せず，特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合するものである。
　また，訂正事項２は，訂正前の請求項２の記載を引用する訂正前の請求項３及び４の記載についても実質的に訂正するものであるが，訂正後の請求項２の記載は，訂正前の請求項２との関係で特許請求の範囲を実質的に拡張し，又は変更するものではない。
　また，訂正事項２は，訂正前の請求項２の記載以外に，訂正前の請求項３及び４の記載について何ら訂正するものではなく，訂正後の請求項３及び４に係る発明のカテゴリーや発明の対象を変更するものではない。
　したがって，訂正事項２は，訂正前の請求項３及び４についても，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものに該当しない。
　ウ　願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
　訂正事項２について，本件特許に係る出願の願書に添付した明細書の段落【００２４】に「認識マークを電解処理によって刻印（電解マーキング）する。具体的な工程は以下の通りである。・・・上記電極４及びメタルマスク１を交流電源６に接続する。」と記載されている。
　したがって，訂正事項２は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであって，特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合するものである。
　エ　特許出願の際に独立して特許を受けることができること
　（ア）本件特許無効審判事件においては，訂正前の請求項２について無効審判の請求の対象とされているので，訂正前の請求項２に係る訂正事項２に関して，特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する特許法第１２６条第７項の独立特許要件は課されない。
　（イ）訂正事項２により実質的に訂正されることとなる訂正後の請求項３及び４に係る発明については，無効審判の請求の対象とされていないので，独立特許要件が課されるため，以下検討する。
　第５の３において後述するとおり，訂正後の請求項２に係る発明は，請求人が主張する無効理由によっては無効とすることはできず，また，他に訂正後の請求項２に係る発明を無効とする理由は見出せないから，訂正後の請求項２に係る発明の発明特定事項を全て有し，さらに限定するものである，訂正後の請求項２を引用する請求項３又は４に係る発明も，無効とする理由はない。
　さらにいえば，請求項２を引用する訂正後の請求項３に記載された発明において特定されている「同一の開口パターンが複数形成され，各開口パターンに対して，交流電源による電解マーキングによって刻印された複数の認識マークが備えられている」こと，及び，請求項２を引用する訂正後の請求項４に記載された発明において特定されている「表面と裏面とに，交流電源による電解マーキングによって認識マークが刻印されている」ことは，審判請求人の提出した各証拠には記載も示唆もされていない。
　よって，訂正後の請求項３及び４に係る発明は，特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。
　したがって，訂正事項２は，特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する特許法第１２６条第７項に適合するものである。
　オ　訂正事項２についての小括
　以上のとおり，訂正事項２は，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し，特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第５項ないし第７項の規定に適合する。
　（３）訂正事項３について
　ア　訂正の目的について
　訂正事項３は，訂正事項１に係る訂正及び訂正事項２に係る訂正に伴い，特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正である。よって，訂正事項３は，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮又は，同項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。
　イ　実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更する訂正ではないこと
　上記（１）のア及び（２）のアから明らかなように，訂正事項３は，「電解処理によって刻印された複数の認識マーク」という発明特定事項を概念的により下位の「
交流電源による電解マーキング
　したがって，訂正事項３は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものには該当せず，特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合するものである。
　ウ　願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
　訂正事項３は，訂正事項１に係る訂正及び訂正事項２に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正であり，その記載内容と訂正後の請求項１の記載内容及び訂正後の請求項２の記載内容との間に実質的な差異はない。
　上記（１）のウ及び（２）のウで検討したとおり，訂正事項１及び訂正事項２は，いずれも特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合するものであるから，同様の内容を訂正する訂正事項３も同項に適合するものである。。
　エ　特許出願の際に独立して特許を受けることができること
　（ア）本件特許無効審判事件においては，訂正前の請求項１及び２について無効審判の請求の対象とされているので，訂正前の請求項１に係る訂正事項１及び訂正前の請求項２に係る訂正事項２に関して，特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する特許法第１２６条第７項の独立特許要件は課されない。
　（イ）訂正後の請求項３及び４に係る発明については，無効審判の請求の対象とされていないので独立特許要件が課されることになるが，訂正事項３は，訂正事項１に係る訂正及び訂正事項２に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正であり，その記載内容と訂正後の請求項１の記載内容及び訂正後の請求項２の記載内容との間に実質的な差異はなく，訂正事項３により，訂正後の請求項３及び４に係る発明がさらに変更されるものではない。
　してみると，上記（１）のエ及び上記（２）のエで既に検討したとおり，訂正後の請求項３及び４に係る発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができないものということはできないから，訂正事項３は，特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する特許法第１２６条第７項の規定に適合するものである。
　オ　明細書の訂正と関係する請求項についての説明
　訂正事項３は，訂正事項１に係る訂正及び訂正事項２に係る訂正に伴うものであり，その記載内容と訂正後の請求項１の記載内容及び訂正後の請求項２の記載内容との間に実質的な差異はない。よって，訂正事項３は，一群の請求項１〜４に関係する訂正である。
　カ　訂正事項３の小括
  以上のとおり，訂正事項３は，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号又は第３号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し，特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法第１２６条第５項ないし第７項の規定に適合する。
　３　訂正請求についてのまとめ
　以上のとおりであるから，本件訂正請求の上記訂正事項１ないし３は，いずれも特許法第１３４条の２第１項ただし書き第１号に規定する特許請求の範囲の減縮及び／又は同項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって，同条第９項において読み替えて準用する１２６条第５項ないし第７項に規定する要件に適合するものである。
　よって，本件特許の明細書，特許請求の範囲を，本件訂正請求書に添付した訂正明細書，特許請求の範囲のとおり，訂正後の請求項［１ないし４］について訂正することを認める。
 　 
第３　本件特許発明
　上記第２のとおり，本件訂正請求による訂正が認められることから，本件特許の各請求項に係る発明は，本件訂正請求による訂正後の特許請求の範囲の請求項１ないし９に記載されたとおりのものであるところ，そのうち，本件無効審判事件において，請求の対象とされた請求項１及び２に係る発明は，次のとおりのものである。
　１　請求項１に係る発明（以下，「本件訂正発明１」という。）
「【請求項１】
　半田ペーストをプリント配線板に塗布形成するために形成された開口パターンと，
　前記プリント配線板への位置合わせ用のために前記開口パターンに近接して設けられ，
交流電源による電解マーキング
を備えたことを特徴とするメタルマスク。  」
  ２　請求項２に係る発明（以下，「本件訂正発明２」という。）
「【請求項２】
　開口パターンと，
　スクリーン印刷の位置合わせ用のために前記開口パターンに近接して設けられ，
交流電源による電解マーキング
を備えたことを特徴とするメタルマスク。」
第４　無効理由についての当事者の主張
　１　請求人が主張する無効理由の概要
　本件審判請求は，「特許第４１９２１９７号発明の特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする，との審決を求める。」ことを請求の趣旨とするものであって，その根拠とする無効理由はつぎのとおりのものである。
　以下，特許査定時（訂正前）の請求項１及び２に係る発明を，それぞれ，本件特許発明１及び２といい，訂正後の請求項１及び２に係る発明を，本件訂正発明１及び２という。
　（１）無効理由１ 
　本件特許発明１は，甲１号証及び甲２号証に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから，本件特許発明１に係る特許は，特許法第２９条の規定に違反してされたものであり特許法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とされるべきものである。 
　（２）無効理由２（予備的主張） 
　本件訂正発明１は，甲１号証，甲２号証及び甲３号証に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから，本件訂正発明１に係る特許は，特許法第２９条の規定に違反してされたものであり特許法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とされるべきものである。 
　（３）無効理由３ 
　本件特許発明２は，甲１号証及び甲２号証に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから，本件特許発明２に係る特許は，特許法第２９条の規定に違反してされたものであり特許法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とされるべきものである。 
　（４）無効理由４（予備的主張） 
　本件訂正発明２は，甲１号証，甲２号証及び甲３号証に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから，本件訂正発明２に係る特許は，特許法第２９条の規定に違反してされたものであり特許法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とされるべきものである。 
 　
　なお，審判請求人は，本件訂正請求による訂正が認められることを条件に無効理由１及び無効理由３の撤回を申し出，審判被請求人は，無効理由１及び無効理由３を撤回することに同意している（第１回口頭審理調書）。
　したがって，本件無効審判事件において，審理する対象は，無効理由２及び無効理由４である。
　
　２　請求人の主張する無効理由の内容について
　（１）無効理由２について
　ア　甲１号証に記載された発明について
　甲１号証には，つぎの発明が記載されていると認められる。（以下，「甲１−１発明」という。）
「Ａ：半田ペーストをプリント配線板に印刷形成するために形成された開口部と，
　Ｂ''：前記プリント配線板への位置合わせ用のために設けられ，
　Ｃ''：マスクの一方の面に凹部が形成され，前記凹部の少なくとも底面に，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層が形成されたアラインメントマークと，
　Ｄ：を備えたことを特徴とする印刷用マスク」（口頭審理陳述要領書３頁１２行〜５頁１行）
　イ　本件訂正発明１と甲１−１発明との対比について
　本件訂正発明１と甲１−１発明とはつぎの一致点で一致し，各相違点において相違する。
　＜一致点＞ 
 Ａ：半田ペーストをプリント配線板に塗布形成するために形成された開口パターンと， 
 Ｂ'''：前記プリント配線板への位置合わせ用のために設けられ， 
 Ｄ：を備えたことを特徴とするメタルマスク。 
 （相違点１） 
　構成要件Ｂ'''について，本件訂正発明１では認識マークが開口パターンに近接して設けられるのに対し，甲１−１発明ではアラインメントマークが開口部に近接して設けられるとは特定されていない点。 
 （相違点２） 
　構成要件Ｃ'''について，本件訂正発明１では認識マークが複数設けられるのに対し，甲１−１発明ではアラインメントマークが複数設けられるか否か明らかでない点。 
 （相違点３） 
　構成要件Ｃ'''について，本件訂正発明１では認識マークが交流電源による電解マーキングによって刻印されるのに対し，甲１−１発明では，アラインメントマークはマスクの一方の面に凹部が形成され，前記凹部の少なくとも底面に，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層が形成される点
（審判請求書１２頁１３行〜１３頁９行，口頭審理陳述要領書５頁１４行〜６頁８行，審決注：相違点Ｃ'''は，令和１年５月１７日付の審理事項通知書の第５の１で説示している「Ｃ'''：電解処理によって刻印された認識マークと」のこと。）
　
　ウ　相違点１ないし３について
　（ア）相違点１の検討
　認識マークはプリント配線板との位置合わせ用に設けられるものであり，開口パターンとの位置関係を限定する必要がないことは当業者の技術常識に属する。被請求人は特許権侵害訴訟の「原告準備書面１」（甲第１２号証）において，認識マークがメタルマスクのメタル上に配置されていれば足りる旨主張し，「前記開口パターンに近接して」の文言は無用な限定であることを認めている。当業者の技術常識に照らすと，相違点１は実質的な相違とは言えないものである。
　（イ）相違点２の検討
　認識マークやアラインメントマークはプリント配線板との位置合わせ用に設けられるものであり，複数箇所に設けることは不可欠である。仮にマークが１箇所しかない場合，位置合わせを行うことは困難であり，位置合わせ用のマークとしての機能を果たすことができない。したがって，位置合わせ用のマークは，明示されているか否かを問わず当然複数のマークが設けられるものであるが，例示的に甲第２号証を示す。甲第２号証の第１図には，複数のターゲットマークを備えた印刷用スクリーンが記載されている。
　（ウ）相違点３の検討
　甲第３号証には，金属製の被加工物にマークを施すには，一般に電解マーキング法が採用され，この電解マーキング法は，第５図に示すようにステンシル１の孔部に電解液２と被加工物３を接触させ，電解液２に接触するカーボン電極４と被加工物３との間に交流を印加することによって，被加工物の表面に皮膜５を生成するものであり，生成される皮膜は被加工物３の酸化物，或いは被加工物３と電解液２との反応生成物である旨が記載（以下「甲３記載事項」という。）されている。
　ここで，ステンシルは孔部以外を覆う機能を有するものであるから，レジスト膜と同視できる。なお，第５図における皮膜の符号４は誤記であり，正しくは５とすべきものである。
　そこで，第５図と本件特許公報の図８を較べると，上下関係が逆になっていることを除けば，両図はまったく同じである。甲第３号証の特許請求の範囲に記載された発明は，プリント基板に細径孔を加工するドリルのように高精度が要求され，被加工面が曲率を有する工具類のマーキングを目的とするもので，甲３記載事項による従来技術では課題があることに対応したものである。一方，甲１号証記載の発明の被加工物は印刷用マスクであり，被加工面は平たんな金属面にすぎないことから，アラインメントマークの形成に関し，甲３記載事項による従来技術としての電解マーキング法を適用することに何ら阻害要因はない。
　また，甲第４号証には，本件特許出願前に国内外の業者から電解マーキング装置が販売されていた旨が記載されている。現に，請求人においても本件特許出願前に日本製の電解マーキング装置を購入し，メタルマスクに認識マークを施すのに使用していた。
　さらに，甲第５号証には，電解マーキングの種類と用途についての基本的な説明として，交流電圧を印加する黒色永久マークが電気通信部品等の産業用部品に用いられることが記載されている。メタルマスクは電気通信部品等の製造工程において広く使用される部品であることから，メタルマスクに認識マークを形成する際，電解マーキングが適用され得ることは示唆されている。
　ここで，技術分野について検討すると，甲３記載事項は金属製の被加工物にマークを施す技術であり，メタルマスクという金属板に認識マークを施す技術である本件訂正発明１及び甲１−１発明と，技術分野において密接に関連している。
　また，甲３記載事項はマークを施す部位を黒色に皮膜し，その周囲の面との光の反射率を異ならせるものである。他方，甲１−１発明はマークとなる部位に深さ５〜２０μm程度の凹部形成し，その底面に他の部位と異なる色（異なる反射率）を有する金属層を形成するものである。このことから甲３記載事項の技術は，甲１−１発明と作用，機能において共通する。
　さらに，本件訂正発明１は，認識マークの脱落を確実に防止でき，箔物に対しても容易に認識マークを形成できることを課題としているが，この課題はエッチング等により深い凹部や貫通孔を設けた後，染料や樹脂等で充填した認識マークにおいて一般的に存するものであり，何ら新規な課題ではない。
　甲第１号証において，アラインメントマークとして着色充填された樹脂が脱落することが課題として記載されている。また，甲第６号証において，印刷時やスクリーン洗浄時等に基準マーク形成材料が脱落することが課題として記載されているし，甲第７〜１１号証においても，位置合わせマークとしての樹脂等の脱落が課題として記載されており，本件特許発明１の課題は出願前において広く知られた課題である。一方，深い凹部や貫通孔を設けないでマークを施す場合，すなわち，電解めっきや電解マーキングによりマークを施す場合，マークの脱落が問題となることはないし，箔物に対してマークを設けることにも問題はない。たとえば，甲第３号証の特許請求の範囲に記載された発明は，被鍍金物に対し黒クロム鍍金法でマーキングするものであるが，膜厚制御が容易であり，僅か０．３μmの皮膜で十分に実用的なマーキングが得られる。箔物に対しても容易に認識マークを形成できることは言うまでもない。このように本件特許発明１の課題は何ら新規なものではなく，発明が奏する効果も顕著なものではない。
　以上説明したことから明らかなように，甲３記載事項を甲１−１発明に適用することは，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に推考し得るものである。（審判請求書１３頁１０行〜１７頁１４行）　　
　（エ）被請求人が主張する甲３号証の開示に基づく阻害要因について
　被請求人は，甲３号証の【発明が解決しようとする課題】欄に記載された交流電源による電解マーキング法の欠点について，課題１〜３として挙げ，高精度が要求されるメタルマスクのアラインメントマークに，甲３号証に記載された交流電源による電解マーキング法を適用することは阻害要因となる旨主張する。
　しかし，甲３号証に記載された交流電源による電解マーキング法の欠点は，甲３号証の出願人の主観に基づく記載であって，必ずしも客観的事実というわけではない。一般に出願人は，特許を受けようとする発明の進歩性を強調すべく，従来技術の欠点を必要以上に誇張して記載する傾向がある。課題１〜３は，いずれも程度問題にすぎないのであって，電解マーキング法における交流電圧や電流の大きさ，通電時間，さらに電解液の種類やレジスト条件を工夫すること（設計事項）により解決され得るものである。課題１〜３は，主引用発明に，甲３号証に記載された交流電源による電解マーキング法を適用することの阻害要因とはなり得ない。
　また，本件訂正発明１の交流電源による電解マーキングは，甲３号証に記載された交流電源による電解マーキングと何ら異なるところがなく，特別顕著な効果を奏する電解液を採用するなど，進歩性を肯定するに値するような発明特定事項がない。したがって，仮に課題１〜３が客観的事実であるとすると，本件訂正発明１も同様の課題１〜３を有していることになる。
　また，書籍である甲５号証において，交流電源による電解マーキングによって被加工金属面に黒色皮膜を施すことが記載されていることから，甲３号証において交流電源による電解マーキングの欠点の記載があっても，健全な技術常識を有する当業者に対し，メタルマスクの位置合わせ用マークとして交流電源による電解マーキングを適用することの阻害要因とはなり得ない。
　さらに，被請求人は，印刷用マスクに形成されるアラインメントマークには，画像処理を行うためのコントラストが必要になることから，主引用発明に甲３号証に記載された交流電源による電解マーキングを採用できない旨主張する。しかし，メタルマスクの多くはNi系金属（ニッケル色）で製作されることから，主引用発明における「異なる色」として電解マーキングによる「黒色」を採用することは阻害要因となり得ない。
　また，被請求人は，アラインメントマークが既に「電解めっき」によって形成されている甲１号証に記載の印刷用マスクに対して，甲３号証に記載された電解マーキングを適用することには，阻害要因がある旨主張する。しかし，かかる主張は，繰り返しになるが，甲１号証に記載された主引用発明についての誤った認定に基づくものであって，失当というほかない。（口頭審理陳述要領書６頁９行〜７頁最下行）
　（オ）従来技術において示唆がないとの被請求人の主張について
　相違点３’は，「構成要件Ｃ'''について，本件訂正発明１では認識マークが交流電源による電解マーキングによって刻印されるのに対し，甲１−１発明では，アラインメントマークはマスクの一方の面に凹部が形成され，前記凹部の少なくとも底面に，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層が形成される点」と認定すべきものである。
　ここで，交流電源による電解マーキングによって刻印される原理を図解すると，つぎのようになる。
　上記原理図に示すように電解マーキング法は，工程の一部に電解エッチングの技術を応用するものであり，皮膜形成の前段階としてエッチング作用を伴う。したがって，刻印される部分には，先ず凹部が形成され，その凹部の底面等に黒色の酸化皮膜が形成されるものである。
　また，電解マーキングによる刻印において，刻印される部分に凹部が形成されることは，本件特許明細書の段落【００２５】において「なお，図８にも示したように，皮膜１ｂを形成する工程では，メタルマスク１の表面から金属イオンが電解液５中に溶け出すため，認識マークが形成される部分は，極浅く掘り込まれた状態になる。例えば ，皮膜１ｂの表面は，メタルマスク１の他の部分の表面よりもｔ＝５〜１０μm程度深い位置に配置される。」と記載されていることからも明らかである。
　　　　　【図８】
　このように，相違点３’の構成要件Ｃ'''について，本件訂正発明１では認識マークが交流電源による電解マーキングによって刻印されるが，この認識マークは，皮膜形成の前に必ず凹部が形成されるものである。電解マーキングによる刻印には，凹部という表現の有無を問わず，その概念に凹部の形成を内包しているものである。
　一方，甲１号証に記載発明については，アラインメントマークはマスクの一方の面に凹部が形成され，前記凹部の少なくとも底面に，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層が形成されるものである。そして，アラインメントマークの詳細については，甲１号証の段落【００１８】〜【００２０】に記載されている。すなわち，凹部はアラインメントマークと対応する位置に設けられる（【００１８】），凹部の深さは任意であるが一例として５〜２０μｍ程度があげられる（【００１９】），凹部は，例えば，エッチング法，レーザー加工法等によって形成させることができる（【００１９】），と例示されている。
　以上のことから，認識マーク（アラインメントマーク）に凹部が形成されることは，本件訂正発明１と主引用発明とで共通しており，しかも好適な深さまで略同程度である。したがって，凹部の形成については，実質的な相違点ということはできない。
　そうすると相違点３は，「本件訂正発明１では認識マークが交流電源による電解マーキングによって黒色皮膜で刻印されるのに対し，甲１−１発明では，アラインメントマークはマスクの面の色と異なる色を有する金属層で形成される点」ということになり，より端的にいえば相違点３’は，「本件訂正発明１では認識マークが黒色皮膜で刻印されるのに対し，甲１−１発明ではアラインメントマークがマスクの地色と異なる色を有する金属層で形成される点」で相違するということができる。
　ここで，甲１−１発明において，アラインメントマークをマスクの地色と異なる色を有する金属層で形成するのは，アラインメントマークを利用して位置合わせを行う際，マークを容易に認識できるようにするためである。マークを容易に認識できるという機能は，位置合わせ用マークに限らず，マーク一般について普遍的に求められるものであって，マークが文字，数字，記号あるいは絵柄であるかを問わないものである。メタルマスクの多くはNi系金属で製造されることから，Ni系金属の地色とのコントラストからマークの色として黒色を採用することは，当業者にとって何ら困難なことではない。
　被請求人は，従来技術がいずれもマークとして予め凹部を形成するものしかなく，その結果電解マーキングによって位置合わせ用マークを形成することが示唆されないと主張するが，甲１号証に記載された請求項１の発明は物の発明であって，製造方法の発明でないことは明らかである。被請求人が主張する「予め凹部を形成する」とは，認識マークを黒色皮膜などによって刻印する前工程として，予め凹部を形成する工程が必要との意義と思われるが，甲１号証に記載された請求項１の発明は，予め凹部を形成するというような経時要素を必要としないものである。甲１号証の明細書において，製造方法の発明が記載されているからといって，請求項１の発明についても製造方法の発明と解さなければならない理由はない。請求項１の発明は，明細書に記載された製造方法の発明によって製造される物の発明であり，本来的に経時要素を発明特定事項とする必要のないものである。そして，請求項１の発明のみならず，本件訂正発明１も物の発明である。物の発明に対する無効理由の主引用発明として，物の発明を認定するのは当然であって，経時要素を導入する余地はない。
　また，審判請求書に記載したように，甲５号証には，電解マーキングの種類と用途についての基本的な説明として，交流電圧を印加する黒色永久マークが電気通信部品等の産業用部品に用いられることが記載されている。メタルマスクは電気通信部品等の製造工程において広く使用される部品であることから，メタルマスクに認識マークを形成する際，電解マーキングが適用され得ることは示唆されている。（口頭審理陳述要領書８頁１行〜１１頁１２行）
　
　（２）無効理由４について
  ア　甲１号証に記載の発明について
　甲１号証には，つぎの発明が記載されている。（以下，「甲１−２発明」という。）
「Ｅ：開口部と，
　Ｆ’：半田印刷の位置合わせ用のために設けられ，
　Ｇ’：電解めっき法により金属層が形成されたアライメントマークと，
　Ｈ：を備えたことを特徴とする印刷用マスク。」（審判請求書５頁２４行〜８頁５行）
　ここで，特許請求の範囲について訂正請求がなされた場合であっても，特許無効とされるべき理由については，上述した特許無効理由２と同様である。
　なお，請求人は，令和１年５月１７日付け審理事項通知書において，
「第７　無効理由３及び４について 
 　＜請求人・被請求人に対して＞ 
 　本件特許発明２又は本件訂正発明２についての請求人・被請求人の主張は，実質的に，本件特許発明１又は本件訂正発明１と同様の内容であると合議体は理解しているが，本件特許発明２又は本件訂正発明２について，無効理由１及び２についての主張に加えて，さらに主張したい点があれば，口頭審理陳述要領書においてのべられたい。」と通知したことに対して，請求人は，令和１年５月３１日付け口頭審理陳述要領書において，「請求人としては，異存ない。」旨回答している。（口頭審理陳述要領書　１１頁１３ないし１５行） 
　３　請求人の提出した証拠について
　甲第１号証：特開平１０−１５１７２４号公報
　甲第２号証：特開平１−２１４８６４号公報
　甲第３号証：特開平１−１８０９９５号公報
　甲第４号証：特開平１−２６３２９２号公報
　甲第５号証：金属表面工業全書，槇書店，昭和４８年１０月３０日
　甲第６号証：実願平５−７０１２６号（実開平７−４０１５７号）のＣＤ−ＲＯＭ
　甲第７号証：特開平７−２５６８５５号公報
　甲第８号証：特開平１０−１５７０６４号公報
　甲第９号証：特開２０００−７１６３７号公報
　甲第１０号証：特開２００５−１９３５１２号公報
　甲第１１号証：特開２００７−６２１８４号公報
　甲第１２号証：東京地方裁判所　平成３０年（ワ）第２４８１８号　特許権侵害差止等請求事件　原告準備書面１
　甲第１３号証：同　被告第３準備書面
　甲第１４号証：同　被告第５準備書面
　甲第１５号証：電解マーキング装置のカタログ，中野マ−キングシステム株式会社
　甲第１６号証：中野マーキングシステム株式会社代表取締役から請求人従業員へのＥメール，令和１年６月１８日
　
　４　被請求人の主張の概要
　被請求人は，答弁の趣旨として，「本件無効審判の請求は成り立たない，審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めるとして，以下のとおり主張している。
（１）無効理由２について
　ア　甲第１号証に係る発明及び，本件訂正発明１と甲第１号証に係る発明の一致点と相違点について
　（ア）甲第１号証には，審理事項通知書における甲１号証に記載の発明に係る合議体の認定を認める。（口頭審理陳述要領書２頁５〜６行）
　（イ）本件訂正発明１と甲１号証に記載の発明との一致点に係る合議体の認定を認める。
　被請求人は，「相違点１が実質的な相違点ではない」という請求人の主張を認める。
　被請求人は，「相違点２は，実質的な相違点ではないか，甲第２号証に記載の事項から容易に想到し得るものである」という請求人の主張を認める。（口頭審理陳述要領書　２頁７〜１６行）
  （ウ）相違点３について
　ａ　本件訂正発明１と甲１号証に記載された発明とでは，特に以下の点で相違する。
　相違点３：本件訂正発明１では，認識マークが交流電源による電解マーキングによって刻印されているのに対し，甲第１号証に記載された発明では，アライメントマークとして，エッチング法によって形成された凹部に電解めっきによって金めっき層が形成されている点。（審判事件答弁書５頁１４行目〜２０行目）
　ｂ　本件特許明細書には，段落００２４に「認識マークを電解処理によって刻印（電解マーキング）する。」と明記されており，「電解処理によって刻印」することが「電解マーキング」であると説明している。
　電解マーキングは，その具体的な工程の例が本件特許明細書の段落００２４及び段落００２５にも記載されているように，電解めっきとは異なるものである。
　なお，審判請求書の第１４頁の第３〜４行目に「電解マーキング，電解エッチング，および電解めっき等も電解処理に含まれる」と記載され，電解マーキングと電解めっきとを明確に分けて記載していることから，電解マーキングと電解めっきとが異なるものであることを請求人も認めている。
　本件特許の明細書の記載及び図面の記載を考慮すると，本件特許発明１の構成要素Ｃ'''については，認識マークが電解マーキングによって刻印されていると解釈することが妥当であり，甲第１号証に記載された「エッチング法により凹部を形成後，電解めっき法によって凹部に金めっき層が形成されたアライメントマーク」と相違することは明らかである。
　したがって，相違点３は実質的な相違点である。（口頭審理陳述要領書２頁１７〜３２行）
  イ　請求人が主張する無効理由２について
　（ア）動機付けについて
　ａ　技術分野，作用及び機能の共通性について
　甲第１号証には，印刷用マスクにアライメントマークを形成することが記載されている。このアライメントマークは，印刷用マスクとプリント配線板との位置合わせ用に形成されたものであり，カメラ（ＣＣＤカメラ等）によってその位置が認識されるものである（段落【００５５】）。即ち，このアライメントマークに対しては，カメラによる撮影が行われた後に画像処理が行われる。そして，画像処理後のデータに基づいて，印刷用マスクとプリント配線板との位置合わせが行われる。したがって，甲第１号証に記載された位置合わせ用のアライメントマークには，必然的に，画像処理を行うためのコントラストが必要になる。更に，上記アライメントマークには，印刷用マスクをプリント配線板に対して指定された公差内に配置するための位置精度及び輪郭の寸法精度が必要になる。
　一方，甲第３号証には，電解マーキング法によって，工具類に文字や数字等の表示を行うことが記載されている。ドリル等に表示される文字や数字等は，製品名やメーカー名等を表すものであり，単なる表示機能しか有していない。
　したがって，甲第１号証に記載された位置合わせ用のアライメントマークと甲第３号証に記載された工具類への文字や数字等の表示とは，適用される製品が異なると共に作用及び機能をも異にするものであり，技術分野が関連するとはいえない。
　ｂ　本件特許出願時の技術水準について
　審判請求人が提出した，メタルマスクを開示する全ての文献（甲第１，２，６〜１１号証）には，位置合わせ用のマークとして，予め凹部（或いは貫通孔）を形成した上でその凹部（或いは貫通孔）に別の部材を付加するという概念しか記載されていない。即ち，本件特許の出願時においては，予め形成しておいた凹部に樹脂等の別の部材を付加することによって必要な機能を確保することが，位置合わせ用のマークを形成することの前提となっている。
　なお，審判請求書の第１７頁第３〜５行目に「一方，深い凹部や貫通孔を設けないでマークを施す場合，すなわち，電解めっきや電解マーキングによりマークを施す場合，」と記載され，あたかも，電解めっきでアライメントマークを形成する甲第１号証の印刷用マスクが「深い凹部や貫通孔を設けないでマークを施す場合」に該当するような記載がなされているが，甲第１号証の印刷用マスクは「深い凹部や貫通孔を設けないでマークを施す場合」には該当しない。
　即ち，甲第１号証には，印刷用マスクに形成されたアライメントマークとして，エッチング法によって形成した「凹部」内に，電解めっきによって金めっき層を形成したものしか記載されていない。甲第１号証に記載された印刷用マスクでは，請求項１の記載，段落【０００９】及び段落【００１０】の記載からも明らかなように，エッチング法等によって凹部を形成することが必須の要件となっている。これは，予め凹部を形成しておかなければ，金めっき層が印刷用マスクの表面から突出してしまうことからも明らかである。
　更に，本件特許の出願時においては，「電解マーキングによって位置合わせ用のマークを形成すれば，当該マークに必要な機能を確保できる」という認識すら全くなされていない。
　例えば，電解マーキング法に対する認識として，甲第３号証に，電解マーキング法には以下のような課題が存在することが記載されている。
　課題１．物理的及び化学的に安定した黒色皮膜を得ることが困難であり，皮膜の退色，離脱，溶出等の問題がある。
　課題２．高精度を要求される工具類のマーキングには不適当である。
　課題３．解像度に限界があり，明瞭さに欠ける。
　上記課題１に関し，退色，離脱，溶出しないことは，位置合わせ用のマークにおいて必要な機能であることは言うまでもない。また，上記課題２に関し，メタルマスクに形成される位置合わせ用のマークはメタルマスクをプリント配線板に対して公差内に配置するためのものであるから，位置精度及び輪郭の寸法精度が要求されることは明らかである。更に，上記課題３に関し，メタルマスクに形成される位置合わせ用のマークはカメラに読み取られて画像処理が行われるのであるから，必然的に特定のコントラストが要求される。
　上記課題１〜３に示すように，本件特許の出願時においては，電解マーキング法に対して，位置合わせ用のマークに要求される機能を否定するような認識しかなされていない。即ち，本件特許の出願時においては，位置合わせ用のマークに必要な機能を電解マーキングによって確保できることが全く認識されておらず，位置合わせ用のマークを電解マーキングによってメタルマスクに形成すること自体が，当業者にとって全く予期し得なかったことである。
　ｃ　証拠文献中の内容の示唆について
　上述したように，審判請求人が提出した，メタルマスクを開示する全ての文献（甲第１，２，６〜１１号証）には，位置合わせ用のマークとして，予め凹部（或いは貫通孔）を形成した上で，その凹部（或いは貫通孔）に別の部材を付加するという概念しか記載されていない。甲第１，２，６〜１１号証に，電解マーキングによって位置合わせ用のマークを形成することは，何ら示唆されていない。
　また，甲第３号証には，電解マーキング法の課題が記載されているだけであり，電解マーキングによって位置合わせ用のマークを形成することについては，何ら示唆されていない。
　甲第４号証には，蒸着薄膜（３）を陽極とし，マーカー（６ａ）を陰極とすることによってレジスト（４ａ）を取り除くための装置の製造元が例示されているに過ぎない。なお，審判請求人が本件特許出願前に日本製の電解マーキング装置を購入し，位置合わせ用のマークをメタルマスクに施すのに使用していたとの単なる自白は，進歩性の判断に何ら寄与するものではない。
　甲第５号証には，電解マーキングの種類と用途として，黒色永久マークが，切削工具，ゲージ類，機械部品，電気通信部品等の産業用部品に用いられることが記載されているが，具体的な用途としては，名称，製造年月日，メーカー名等を表面に作ることが記載されているだけである。これは，甲第３号証に記載された文字や数字等の表示と同様に，単なる表示機能しか備えていないことを示している。即ち，甲第５号証には，メタルマスクに位置合わせ用のマークを形成する際に電解マーキングが適用され得ることは何ら示唆されていない。
　（イ）阻害要因について
　ａ　甲第１号証に記載された印刷用マスクのアライメントマークは，電解めっきによって形成された金めっき層からなる。
　一方，甲第３号証には，電解マーキング法には以下のような課題が存在するため，電解マーキング法ではなく電気めっきによって，文字や数字等の表示を行うことが記載されている。
　課題１．物理的及び化学的に安定した黒色皮膜を得ることが困難であり，皮膜の退色，離脱，溶出等の問題がある。
　課題２．高精度を要求される工具類のマーキングには不適当である。
　課題３．解像度に限界があり，明瞭さに欠ける。
　印刷用マスクに形成されるアライメントマークに対しては，退色，離脱，溶出等がそのまま課題になることは明らかである。また，上述したように，印刷用マスクに形成されるアライメントマークには，印刷用マスクをプリント配線板に対して公差内に配置するための位置精度及び輪郭の寸法精度が必要になることから，高精度を要求されるものへの適用が不適当であると認識されている技術をアライメントマークに採用することはできない。更に，印刷用マスクに形成されるアライメントマークには輪郭の寸法精度が必要になるとともに画像処理を行うためのコントラストが必要になることから，解像度に限界があり且つ明瞭さに欠けると認識されている技術をアライメントマークに採用することはできない。
　甲第３号証には，電気めっきによって文字や数字等の表示を行えば上記課題１〜３を解決できることが記載されているのであるから，アライメントマークが既に「電解めっき」によって形成されている甲第１号証に記載の印刷用マスクに対して，甲第３号証において上記課題１〜３が指摘された電解マーキング法を適用し，甲第１号証に記載のアライメントマークを電解マーキング法で形成することには，阻害要因がある。
　以上説明したように，訂正特許発明１は，甲第１〜１１号証の存在を理由として，当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。（審判事件答弁書６頁３行〜１０頁１６行）
　ｂ　請求人の主張に対する反論
　甲第３号証に記載されたドリルが「プリント基板」に「細径孔」を加工するドリルであることは，甲第３号証に何ら開示及び示唆されていない。なお，甲第３号証では，「（高）精度」という表現はマーキングに対して用いられているのであって，ドリルに対して用いられている訳ではない。また，甲第３号証には，電解マーキング法には以下のような課題が存在するため，電解マーキング法ではなく電解めっきによって，文字や数字等の表示を行うことが記載されている。
　課題１．物理的及び化学的に安定した黒色皮膜を得ることが困難であり，皮膜の退色，離脱，溶出等の問題がある。
　課題２．高精度を要求される（工具類の）マーキングには不適当である。
　課題３．電解液の補充の多少によって滲み，掠れが発生する。
　課題４．解像度に限界があり，明瞭さに欠ける。
　甲３号証に，被加工面が曲率を有することは電解マーキング法の課題として記載されていない。即ち，甲３号証には，被加工面が平たんであっても，電解マーキング法には上記課題が存在することが記載されている。
　したがって，審判請求人による上記主張は，本件特許の内容を認識した上で甲３号証に記載の事項を本件特許の内容に合わせて都合よく解釈した所謂後知恵によるものであり，採用することはできない。（口頭審理陳述要領書３頁下から３行〜４頁下から６行）
　（２）無効理由４について
　ア　甲第１号証について
　本件訂正発明２と甲第１号証に記載された発明とは，特に以下の点で相違する。
　相違点６：訂正特許発明２では，認識マークが交流電源による電解マーキングによって刻印されているのに対し，甲第１号証に記載された発明では，アライメントマークとして，エッチング法によって形成された凹部に電解めっきによって金めっき層が形成されている点。（審判事件答弁書１０頁１８〜２６行）
　イ　請求人が主張する請求無効理由４について
　相違点６は，上記相違点３と実質的に同じ内容である。
　したがって，上記に記載した理由と同様の理由により，本件訂正発明は，甲第１〜１１号証の存在を理由として，当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。（審判事件答弁書１１頁５〜９行）
　なお，被請求人は，令和１年５月１７日付け審理事項通知書において，
「第７　無効理由３及び４について 
 　＜請求人・被請求人に対して＞ 
　本件特許発明２又は本件訂正発明２についての請求人・被請求人の主張は，実質的に，本件特許発明１又は本件訂正発明１と同様の内容であると合議体は理解しているが，本件特許発明２又は本件訂正発明２について，無効理由１及び２についての主張に加えて，さらに主張したい点があれば，口頭審理陳述要領書においてのべられたい。」と通知したことに対して，被請求人は，令和１年５月３１日付け口頭審理陳述要領書において，「本件訂正発明２についての被請求人の主張は，実質的に，本件訂正発明１と同様の内容である。」旨回答している。（口頭審理陳述要領書４頁２５〜２７行） 
第５　無効理由についての当審の判断
　１　各甲号証の記載事項
　（１）甲第１号証（特開平１０−１５１７２４号公報）
　ア　甲第１号証に記載の事項
　　（ア）「【特許請求の範囲】
【請求項１】  
半田印刷用の開口部が設けられた印刷用マスクであって，その一方の面にプリント配線板との位置決めのためのアライメントマークとして凹部が形成され，前記凹部の少なくとも底面に，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層が形成されてなる印刷用マスク
【請求項２】  金属層がめっき法により形成されてなる請求項１記載の印刷用マスク。　
【請求項３】  金属層が金からなる請求項１または２記載の印刷用マスク。
【請求項４】  請求項１〜３いずれか記載の印刷用マスクをプリント配線板に積層し，前記プリント配線板の半導体素子実装部分にクリーム半田を印刷することを特徴とするプリント配線板の半田印刷方法。」
　（イ）「【０００１】【発明の属する技術分野】本発明は，印刷用マスクおよびそれを用いたプリント配線板の半田印刷方法に関する。さらに詳しくは，プリント配線板上の半導体素子実装部分にクリーム半田を印刷する際に用いられる印刷用マスク，および該印刷用マスクを用いたプリント配線板の半田印刷方法に関する。」
　（ウ）「【０００２】【従来の技術】一般に，プリント配線板の表面のＩＣチップ実装部分には，半田バンプと呼ばれる半田のボール群が形成されており，この半田バンプにＩＣチップを載せて加熱することにより，プリント配線板にＩＣチップが実装されている。
【０００３】従来，半田バンプを形成する方法として，メタルマスクやプラスチックマスク等の印刷用マスクおよびプリント配線板に，それぞれ該印刷用マスクと該プリント配線板との位置決めのためのアライメントマークをあらかじめ形成させておき，所定の位置に印刷用マスクとプリント配線板とが積層するように両者のアライメントマーク同士を整合させたのち，クリーム半田を印刷する方法が採用されている。
【０００４】具体的には，例えば，プリント配線板の上方から，該プリント配線板に形成されているアライメントマークをカメラで読み取り，その位置座標を記憶し，次に印刷用マスクの上方または下方から該印刷用マスクに設けられたアライメントマークをカメラで読み取り，その位置座標を記憶して，両者の位置座標のずれを求め，ずれ量を演算して記憶した後，前記プリント配線板を前記印刷用マスクの直下のステージにまでコンベアで移動させ，ずれ量が許容範囲内に収まるようにステージの位置を調整し，次いで前記印刷用マスクを前記プリント配線板上に積層し，前記プリント配線板の所定位置にクリーム半田を印刷した後，かかるクリーム半田をリフロー処理することにより半田バンプを形成する方法が採用されている。
【０００５】しかしながら，前記印刷方法では，印刷用マスクのアライメントマークは，印刷用マスクに設けられた凹部または貫通孔に，カーボン樹脂等の顔料を練り込んで着色された樹脂を充填して形成されているため，印刷後に印刷用マスクに付着した半田粒子を洗浄した際には，顔料自体が有する離型性によってカーボン樹脂が剥がれるという欠点がある。」
　（エ）「【０００８】このように，充填されたカーボン樹脂がアライメントマークから離脱した場合には，その周囲との色彩の差がなくなるため，アライメントマークとしての役割を果たさなくなるので，近年，充填物質が離脱しがたいアライメントマークを有する印刷用マスクの開発が待ち望まれている。」
　（オ）「【００１１】【発明の実施の形態】本発明の印刷用マスクは，
半田印刷用の開口部が設けられた印刷用マスクであって，その一方の面にプリント配線板との位置決めのためのアライメントマークとして凹部が形成され，前記凹部の少なくとも底面に，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層が形成されたものである。
　（カ）「【００１８】また，前記凹部は，前記基板において，通常，プリント配線板に設けられているアライメントマークと対応する位置に設けられる。かかる凹部を設ける位置およびその数は，任意であり，プリント配線板に応じて適宜選定すればよい。
【００１９】前記凹部の形状，大きさ，深さ等は，特に限定がなく，任意である。その一例として，例えば，形状および大きさとして直径５０〜１００μｍ程度の円形があげられ，また深さとして５〜２０μｍ程度があげられる。
【００２０】前記凹部は，例えば，エッチング法，レーザー加工法等によって形成させることができる。
【００２１】本発明においては，前記凹部の少なくとも底面に，該凹部が設けられる面の色と異なる色を有する金属層が形成されている点に，１つの大きな特徴がある。
【００２２】このように，前記凹部の少なくとも底面に前記金属層が形成されいる場合には，該金属層は，前記基板との接着強度に優れているので，例えば印刷用マスクを洗浄する際などに外的応力が加わった場合であっても，該金属層が離脱するなどの不都合が発生することがない。」
　（キ）「【００２４】本発明において，印刷用マスクの一方の面に設けられた凹部に金属層を形成する方法としては，例えば，化学蒸着法，電解めっき法，無電解めっき法等によって金属層を形成する方法があげられるが，本発明はかかる方法のみに限定されるもではない。なお，これらの方法のなかでは，作業性，コスト等の点から，電解めっき法等のめっき法によって金属層を形成する方法が好ましい。」
　（ク）「【００６５】いわゆるアディティブ法により，直径１００μｍの円形を有する開口部２がプリント配線板の半田バンプ形成用パッドに対応する位置に形成されたニッケル−コバルト合金からなる厚さ５０μｍの基板（３４０ｍｍ×２５５ｍｍ）を作製し，プリント配線板のアライメントマークに対応する位置に，エッチング法により直径１００μｍ，深さ５μｍの凹部を形成させた。次に，この基板の凹部以外の部分をフォトレジストを用いてマスクし，電解めっきにより，凹部に厚さ５μｍの金めっき層を形成させた後，フォトレジストを除去することにより，基板にアライメントマーク３を形成させ，印刷用マスク１を得た。」
　イ　甲第１号証に記載の発明（以下，「甲１発明」という。）
　（ア）上記ア（ア）の特許請求の範囲の請求項１及び同（エ）の段落【００１１】の記載によれば，甲１号証には，「
半田印刷用の開口部が設けられた印刷用マスクであって，その一方の面にプリント配線板との位置決めのためのアライメントマークとして凹部が形成され，前記凹部の少なくとも底面に，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層が形成されてなる印刷用マスク
　（イ）これに対して，請求人は，甲１号証には，次の発明が記載されていると認定すべきである旨主張している。
「Ａ：半田ペーストをプリント配線板に印刷形成するために形成された開口部と，
　Ｂ''：前記プリント配線板への位置合わせ用のために設けられ，
　Ｃ''：マスクの一方の面に凹部が形成され，前記凹部の少なくとも底面に，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層が形成されたアラインメントマークと，
　Ｄ：を備えたことを特徴とする印刷用マスク」（口頭審理陳述要領書３頁１２行〜５頁１行）
　（ウ）これに対して，被請求人は，次のように主張している。
　「甲第１号証には，印刷用マスクに形成されたアライメントマークとして，エッチング法によって形成した「凹部」内に，電解めっきによって金めっき層を形成したものしか記載されていない。甲第１号証に記載された印刷用マスクでは，請求項１の記載，段落【０００９】及び段落【００１０】の記載からも明らかなように，エッチング法等によって凹部を形成することが必須の要件となっている。これは，予め凹部を形成しておかなければ，金めっき層が印刷用マスクの表面から突出してしまうことからも明らかである。（審判事件答弁書７頁１９行〜２６行）
　甲１号証に記載された発明は，甲１号証の段落０００９に記載されているように「アライメントマークに充填された充填物質の離脱等が発生しがたい・・・印刷用マスク・・・を提供する」ことを目的としている。そして，甲１号証は，エッチング法，レーザー加工法等によって凹部を予め形成した後，化学蒸着法，電解めっき法，無電解めっき法等によって凹部に金属層を形成することのみを開示している。つまり，甲１号証には，印刷用マスクに備えられるアライメントマークとして，予め凹部を形成した上でその凹部に別の部材を付加するという技術的思想（以下，「技術的思想１」という）しか開示されていない。
　したがって，技術的思想１は，甲１号証に記載された発明の構成要件として明記されるべきであり，甲１号証に記載された発明に関しては，請求人の主張よりも合議体の認定の方が適切である。
　なお，被請求人は甲１号証に記載の発明に係る合議体の認定を認めるが，請求人が主張するように甲１号証に記載された発明について経時的な要素を除くのであれば，凹部の形成後に凹部内に金属層を形成することは構成要件Ｃ''の特性そのものであるため，甲１号証には，以下の発明が記載されていると認めることが適切であると考える。
「　Ａ：半田ペーストをプリント配線板に印刷形成するために形成された開口部と，
　　Ｂ''：前記プリント配線板への位置合わせ用のために設けられ，
　　Ｃ''−１：マスクの一方の面にエッチング等により形成された凹部と
　　Ｃ''−２：前記凹部の形成後に前記凹部の少なくとも底面に電解めっき法等により追加的に形成された，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層と
　　Ｃ''：を有するアライメントマークと，
　　Ｄ：を備えたことを特徴とする印刷用マスク」」（令和１年６月１１日付け上申書１頁下から２行〜２頁下から７行）
　（エ）そこで，まず，甲１号証において，「前記凹部の少なくとも底面に，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層が形成されたアライメントマーク」を備えるものといえるかについて検討する。
　上記ア（エ）及び（オ）によれば，甲第１号証に記載された発明は，「充填されたカーボン樹脂がアライメントマークから離脱した場合には，その周囲との色彩の差がなくなるため，アライメントマークとしての役割を果たさなくなるので，近年，充填物質が離脱しがたいアライメントマークを有する印刷用マスク」の開発をその課題とし，その課題を解決する手段として，「一方
の面にプリント配線板との位置決めのためのアライメントマークとして凹部が形成され，前記凹部の少なくとも底面に，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層」を形成することにより，同（カ）にあるように，「
　なお上記ア（カ）の【００２０】において「凹部は，例えば，エッチング法，レーザー加工法等によって形成させることができる。」こと，上記ア（キ）の「印刷用マスクの一方の面に設けられた凹部に金属層を形成する方法としては，例えば，化学蒸着法，電解めっき法，無電解めっき法等によって金属層を形成する方法があげられるが，本発明はかかる方法のみに限定されるもではない。なお，これらの方法のなかでは，作業性，コスト等の点から，電解めっき法等のめっき法によって金属層を形成する方法が好ましい。」ことが甲第１号証に記載されている。
　以上のことからすれば，甲第１号証においては，「凹部」や「凹部」に「金属層」を形成する形成手法については，複数の方法が記載されているから，これらの形成手法を特定のものと限定して認定することは相当ではない。
　（オ）そして，上記（ア）の甲第１号証の「印刷用マスク」に設けられた「
半田印刷用の開口部」とは，半田ペーストをプリント配線板に印刷形成するために形成された開口部」といいえるものであり，「プリント配線板との位置決めのためのアライメントマーク」は，「プリント配線板への位置合わせ用のために設けられた」「アライメントマーク」といい得るものである。
　（カ）以上を総合すると，甲第１号証には，つぎの発明が記載されているものと認められる。
「Ａ：半田ペーストをプリント配線板に印刷形成するために形成された開口部と，
　Ｂ：前記プリント配線板への位置合わせ用のために設けられ，
　Ｃ：マスクの一方の面に凹部が形成され，前記凹部の少なくとも底面に，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層が形成されたアライメントマークと，
　Ｄ：を備えたことを特徴とする印刷用マスク」（以下，「甲１発明」という。）
　（２）甲第２号証（特開平１−２１４８６４号公報）　
　ア　甲第２号証に記載の事項
　（ア）「本発明は印刷用スクリーン，およびその製造方法に関し，特にプリント基板のクリームはんだ印刷用スクリーンに好適なものである。」（１頁右欄４〜６行）
　（イ）「第１図イおよび口に示すように，印刷用スクリーン１にはターゲットマーク２と印刷用パターン３が設けられている。ターゲットマーク２は印刷用スクリーンｌをハーフエツチングして作成されたものなので，その内面の反射率は印刷用スクリーン１の表面の反射率と殆ど差がなく，第４図に示した方法で印刷を行う場合，カメラ８でターゲットマーク２を容易に識別し，ターゲットマーク２の位置を計測して印刷用スクリーンｌとプリント基板９との位置合わせを確実にすることができるように，低反射率材料４（例えば塗料，着色されたエポキシ樹脂等）を塗布し，ターゲットマーク２と印刷用スクリーン１の表面の反射率を異ならせている。」（２頁左下欄最下行〜右下欄１３行）　
　　（ウ）第１図から「ターゲットマーク２」が複数存在することが見て取れる。
　イ　甲第２号証に記載の技術事項
　　「印刷スクリーンに位置合わせ用のターゲットマークを複数形成すること」（以下，「甲第２号証記載技術事項」という。）
　
　（３）甲第３号証（特開平１−１８０９９５号公報）
　ア　甲第３号証に記載の事項
　（ア）「［従来の技術］金属製の被加工物にマークを施すには，一般に電解マーキング法が採用されている。この電解マーキング法は，第５図に示すようにステンシル１の孔部に電解液２と被加工物３を接触させ，電解液２に接触するカーボン電極４と被加工物３との間に交流を印加することによって，被加工物の表面に皮膜５を生成するものである。そして，生成される皮膜は被加工物３の酸化物，或いは被加工物３と電解液２との反応生成物である。」（第１頁左下欄第１６行〜右下欄第５行）
　（イ）「【発明が解決しようとする課題］
　上記電解マーキング法は簡便であって量産には適しているが，以下に挙げる欠点がある。
（１）得られるマーキング皮膜は被加工物の酸化物，或いは反応生成物に限られるため，物理的及び化学的に安定した黒色皮膜を得ることが困難であり，皮膜の退色，離脱，溶出等の問題がある。
（２）同法では原理上表面がエツチングされ，その上に黒色皮膜が生成されるので，エツチング深さの制御及び皮膜厚さの制御は事実上不可能であり，ドリル等のような高精度を要求される工具類のマーキングには不適当である。
（３）電解液の補充が多すぎるとマーキングパターンに滲みが発生する一方，少なすぎると掠れが発生し，かつ，表面がエツチングされて傷が残るため，再度マーキングすることはできない。
（４）解像度に限度があり，同法では０．２ｍｍ幅の線が限界であるし，また，上記（３）の理由によって明瞭さに欠ける。
　一方，湿式鍍金法は，電解マーキング法と比較して電流密度及び時間の設定により皮膜厚さを任意に変えることができ，しかも，被加工面をエツチングすることがないので，精度を要求されるマーキングには最適であり，再度マーキングすることも可能である。
　例えば，黒クロム鍍金法は皮膜強度，色調，科学的安定性等に優れた皮膜が得られる。　しかしながら，黒クロム鍍金法でマーキングする場合，印刷法・フォトレジスト法を利用して鍍金不要部の全面をマスクし，その後で鍍金処理を行なわなければならず，工程が複雑であって量産向きでないし，当然コストアップになることは避けられない。
そこで，本発明の目的は安価なステンシルで被鍍金物を局部的にマスクし，その被鍍金部分に部分鍍金を施すことによって，従来法と比較して物理的及び化学的に優れ，解像度が良好であると共に，再度のマーキングが可能であるマーキング法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
　上記本発明の目的は，ホルダー内に収容した被鍍金物の周面上にステンシルを密着させ，このステンシルに表現されている数字や文字等のパターンにしたがって，上記被鍍金物の周面上の被鍍金部分に流動する鍍金液を接触させて電気鍍金するマーキング法により達成される。」（第１頁右下欄第６行〜２頁右上欄１０行）
　（ウ）「本発明は上記の如くであって，移送されてきた被鍍金物に対し黒クロム鍍金法でマーキングすることができ，量産に適していてコストダウンできることは勿論のこと，以下に挙げる効果がある。
　　（１）鍍金液を流動させているため，鍍金部の発熱を防止できる冷却効果があり，良好な黒クロム鍍金皮膜が生成する。
　　（２）膜厚制御が容易であり，高精度が要求される工具類には最適である。
　　（３）約０．３μmの皮膜で十分に実用的なマーキングが得られ，被鍍金物の精度に影響を与えない。」（第３頁右上欄第１０行〜左下欄第１行）」
　（エ）
　
　イ　甲第３号証に記載の発明　
　「ステンシル１の孔部に電解液２と被加工物３を接触させ，電解液２に接触するカーボン電極４と被加工物３との間に交流を印加することによって，被加工物の表面に皮膜５を生成する金属製の被加工物にマークを施す電解マーキング法」の発明（以下，「甲３発明」という。）が記載されているものと認められる。
　（４）甲第４号証（特開平１−２６３２９２号公報）
　ア　甲第４号証に記載の事項
　（ア）「電解マーキング装置としては，中野マーキング社（日本）製，レクトロエッチ社（英国）製，エクセルテクニカ社（日本）製のもので実験したが，これらの装置に限定するものではない。」（第４頁左上欄第１５行〜第１８行）
　（５）甲第５号証（金属表面工業全書(18)，昭和４８年１０月３０日発行，槇書店，国立国会図書館蔵，２５３頁）
　ア　甲第５号証記載の事項
　（ア）「マーキングする金属により，電解液の選択，直流か交流かの選択によって用途別マーキングの種類は次のようなものがある。
（１）黒色永久マーク(AC) 切削工具，ゲージ類，機械部品，電気通信部品等の産業用部品に用いる(ACとは交流電気を使用している意味）。
（２）淡白永久マーク(ETCH) 洋食器，装飾品，ステンレス器具等で日常目にふれるものなど(ETCHとは直流電気を使用しているという意味)。
（３）簡易マーク(PLATE) 方法は黒色永久マークと同じで，スイッチをPLATEに切りかえて，マーキングする。
（４）ディープエッチマーク(ETCH) 黒色または淡白永久マークに比して凹凸差のあるもので，最高は0.15mmのエッチングをいう。」（２５３頁，第１１行〜第２０行）
　（６）甲第６号証（実願平５−７０１２６号（実開平７−４０１５７号公報）のＣＤ−ＲＯＭ）
　　ア　甲第６号証記載の事項
　（ア）「しかしながら，従来の基準マークは，印刷時やスクリーン洗浄時等に基準マーク形成材料が脱落することがあった。」（第４頁第２行〜第３行）
　（７）甲第７号証（特開平７−２５６８５５号公報）
　ア　甲第７号証記載事項
　（ア）「さらに，位置合わせマ−クは貫通形状でなく，閉塞もしくは狭窄形状となり，位置合わせマ−ク部分にめっき未着によって形成された穴を封止した場合でも，半田ペースト印刷作業をくり返し実施しても，封止樹脂が抜け落ちること無く安定して作業が出来るようになる。」（第５頁左欄第２５行〜第３０行）
　（８）甲第８号証（特開平１０−１５７０６４号公報）
　ア　甲第８号証に記載の事項
　（ア）「本発明は，前記従来技術に鑑みてなされたものであり，アライメントマークに充填された充填物質の離脱等が発生しがたく，該アライメントマークを確実にしかも容易に認識することができる印刷用マスク，およびそれを用いたプリント配線板の半田印刷方法を提供することを目的とする。」（第２頁右欄第２３行〜第２８行）
　（９）甲第９号証（特開２０００−７１６３７号公報）
　ア　甲第９号証に記載の事項
　（ア）「加えて，小孔１３を設けることにより，ターゲットマーク１６を形成するための染料１９の脱落も起こらず，耐久性の高いターゲットマーク１６を形成することが可能となる。」（第４頁右欄第１９行〜第２２行）
　（１０）甲第１０号証（特開２００５−１９３５１２号公報）
　ア　甲１０号証に記載の事項
　（ア）「この発明は，上述した課題を解決するためになされたもので，位置決めマークを形成する充填物が抜け落ちることのないスクリーン印刷用マスクを提供することを目的とする。」（第３頁第１６行〜第１７行）
　（１１）甲第１１号証（特開２００７−６２１８４号公報）
　ア　甲１１号証に記載の事項
　（ア）「しかしながら，円形開口で形成したアライメントマークを樹脂封止した場合には，メタルマスクにおけるニッケル金属膜の膜厚が比較的薄いために，スクリーン印刷中，あるいはスクリーン印刷の後におけるメタルマスクの洗浄処理中に，アライメントマーク部分に設けた樹脂がメタルマスクから剥落するという問題があった。」（第３頁第１行〜第４行）
　２　無効理由２（本件訂正発明１の甲第１号証に基づく進歩性の欠如について）
　（１）本件訂正発明１と甲１発明との対比
　ア　本件訂正発明１と甲１発明とを対比すると，甲１発明の「半田ペーストをプリント配線板に印刷形成するために形成された開口部」，「前記プリント配線板への位置合わせ用のために設けられ」た「アライメントマーク」，「印刷用マスク」は，それぞれ本件訂正発明１の「半田ペーストをプリント配線板に塗布形成するために形成された開口パターン」，「前記プリント配線板への位置合わせ用のために」「設けられた」「認識マーク」，「メタルマスク」に相当する。
　イ　してみると，本件訂正発明１と甲１発明とは，次の一致点で一致し，各相違点において相違する。
＜一致点＞
「半田ペーストをプリント配線板に塗布形成するために形成された開口パターンと，前記プリント配線板への位置合わせ用のために設けられた認識マークとを備えたメタルマスク」である点。
＜相違点１＞
　本件訂正発明１では，認識マークが開口パターンに近接して設けられているのに対して，甲１発明では，アライメントマークが開口部に近接して設けられているか否かが定かでない点
＜相違点２＞
　本件訂正発明１では，認識マークが複数設けられるのに対して，甲１発明ではアライメントマークが複数設けられているか否かが明らかでない点
＜相違点３＞
　本件訂正発明１では，認識マークが，「交流電源による電解マーキングによって刻印される」のに対して，甲１発明では，アライメントマークは，「マスクの一方の面に凹部が形成され，前記凹部の少なくとも底面に，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層が形成され」るものである点
　（２）当審の判断
　ア　相違点１について
　本件訂正発明１の　認識マークは，プリント配線板との位置合わせ用に設けられるものであって，本件訂正発明１において，位置合わせ用の認識マークを開口部との位置関係を「開口部」に近接して設けることに限定する技術的意義は，本件特許明細書の記載からは見出せず，また，技術常識に照らせば，位置合わせ用の認識マークを所定の位置に正確に形成することは重要であるものの，開口部に近接して設けなくとも機能することは，当業者にとって明らかである。
　さらに，開口部に近接して設けるとはどのような態様をいうのかは，明確でない。
　この点，被請求人も，特許権侵害訴訟の「原告準備書面１」（甲第１２号証）において，認識マークがメタルマスクのメタル上に配置されていれば足りる旨主張し，「前記開口パターンに近接して」の文言は無用な限定であることを認めている。
　してみると，上記相違点１は，実質的な相違点ではないか，あるいは，甲１発明の「アライメントマーク」を開口部に近接して設けることは，当業者が適宜なし得る程度のことというべきである。
　イ　相違点２について
　本件訂正発明１の認識マークや甲１発明のアライメントマークは，プリント配線板との位置合わせ用に設けられるものであり，位置合わせ用のマークは複数箇所に設けることが必要不可欠であることは，技術常識に照らせば明らかである。
　したがって，位置合わせ用のマークは，明示されているか否かを問わず当然複数のマークが設けられるものと解される。
　また，甲第２号証には，複数のターゲットマークを備えた印刷用スクリーンが記載されている。
　してみると，上記相違点２は，実質的な相違点ではないか，あるいは，甲２号証に記載の技術事項に基づいて当業者が容易になし得る程度のことというべきである。
　ウ　相違点３について
　（ア）甲第３号証には，「ステンシル１の孔部に電解液２と被加工物３を接触させ，電解液２に接触するカーボン電極４と被加工物３との間に交流を印加することによって，被加工物の表面に皮膜５を生成する金属製の被加工物にマークを施す電解マーキング法」の発明が記載されているものの，甲第３号証には，電解マーキング法に関しては，「（１）得られるマーキング皮膜は被加工物の酸化物，或いは反応生成物に限られるため，物理的及び化学的に安定した黒色皮膜を得ることが困難であり，皮膜の退色，離脱，溶出等の問題がある。（２）同法では原理上表面がエツチングされ，その上に黒色皮膜が生成されるので，エツチング深さの制御及び皮膜厚さの制御は事実上不可能であり，ドリル等のような高精度を要求される工具類のマーキングには不適当である。（３）電解液の補充が多すぎるとマーキングパターンに滲みが発生する一方，少なすぎると掠れが発生し，かつ，表面がエツチングされて傷が残るため，再度マーキングすることはできない。（４）解像度に限度があり，同法では０．２ｍｍ幅の線が限界であるし，また，上記（３）の理由によって明瞭さに欠ける。」のに対して，湿式鍍金法は，電解マーキング法と比較して電流密度及び時間の設定により皮膜厚さを任意に変えることができ，しかも，被加工面をエツチングすることがないので，精度を要求されるマーキングには最適である旨記載されている。
　甲１発明の「アライメントマーク」は，「プリント配線板との位置決めのため」に用いられるものであって，加工精度が要求されることは明らかであることからすれば，その点で湿式鍍金法に劣るとされる甲第３号証の電解マーキング法を，甲１発明の「アライメントマーク」に用いることには，阻害要因が存在するものというべきである。
　してみると，上記相違点３は，当業者が容易に想到し得るものとはいえない。
　仮に，甲１発明に対して，甲３発明の「電解マーキング」を適用したとしても，甲１発明は，「マスクの一方の面に凹部が形成され，前記凹部の少なくとも底面に，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層が形成され」るものであるから，甲第３号証の電解マーキング法を適用するにあたっては，「マスクの一方の面に凹部が形成され，前記凹部の少なくとも底面」に対して，電解マーキング法により「一方の面の色と異なる色を有する金属層」がその表面に形成されるにとどまるのであって，上記相違点３に係る本件訂正発明１の構成である「交流電源による電解マーキングによって刻印された認識マーク」とはならない。
　（イ）請求人は，交流電源による電解マーキング装置は，本件特許出願前から国内外で広く販売されていたことから，電解マーキングの手法を位置合わせ用マークに転用することについても当然周知である旨主張している（令和１年６月２１日付け請求人上申書２頁２０行〜４頁３行）。
　しかしながら，交流電源によるマ−キングの手法を位置合わせ用マークに転用することが本件特許出願前に周知であると認めるに足りる証拠はない。　請求人は，甲第１５号証（「電解マーキング装置のカタログ」，中野マーキングシステム株式会社作成）を提示して，同カタログの２頁には，「ロゴやシンボルマークなど，自由な図柄に適用できる旨が記載されている」こと，同カタログの２４頁 に「電解液型番Ｄ−３０８は，ニッケル素地に使用することで黒色マーキングの形成に適する旨が記載されている」ことを根拠として，認識マークもマークの一種であることから，各種マークの形成に電解マーキングを適用することは，当業者であれば容易に想到できると主張しているが，甲第１５号証には，電解マーキングを位置合わせ用のマークに適用することについては記載も示唆もない。
　（ウ）請求人は，交流電源による電解マーキングでは，ワークの表面に凹部が形成され，その凹部の底面に黒色皮膜が形成されるからこそ，位置合わせ用マークとして機能するのであり，本件訂正発明１と甲１発明とにおいて，凹部の底面に形成されるのが黒色皮膜と金属層という相違はあるが，凹部の形成については実質的な相違点ということはできない旨主張する（口頭審理陳述要領書９頁８行〜９頁最下行，令和１年６月２１日付け請求人上申書４頁下から４行〜５頁１行）。
　しかしながら，甲１発明は「マスクの一方の面に凹部が形成され，前記凹部の少なくとも底面に，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層が形成され」るものであるのに対して，本件訂正発明１は，「電解マーキングにより刻印される」ものであるから，「凹部の形成」は実質的な相違点というべきである。　
　請求人は，交流電源による電解マーキングも「ワークが正電位でヘッドが負電位の半周期において，ワークの金属が電解液中に金属イオンとして溶出し，溶出した金属イオンと電解液が化学反応して金属イオンが黒色に変化する。その後，極性が反転した半周期において，黒色に変化した金属イオンがワークに電着するものであり」，「金属イオンの溶出，すなわち，凹部の形成後に金属イオンの付着が行われることを前提としている」旨主張する。（同日付請求人上申書４頁１３行〜３１行）
　しかしながら，交流電源による電解マーキングでは，正負の極性反転が繰り返される中で，メタルマスクが正極時は金属イオンの溶出及び再溶出が，メタルマスクが負極時には溶出した金属イオンの付着及び再付着が交互に行われ，この現象が繰り返されることによって皮膜が形成されるものであり，交流電源による電解マーキングでは，金属イオンの溶出及び再溶出による凹みの発生と溶出した金属イオンの付着及び再付着による皮膜の形成とは同じ工程で行われるものと解すべきものであるから，請求人の主張は採用できない。
　
　（３）小活
　上記で検討したとおり，本件訂正発明１と甲１発明との間には，相違点３が存在し，当該相違点３は，請求人が提出した甲第３号証並びに甲第２号証及び甲４号証ないし甲第１５号証を勘案しても当業者が容易に想到し得るものであるということはできない。
　以上のとおりであるから，請求人の主張する無効理由２によっては，本件訂正発明１に係る特許を無効とすることはできない。
　３　無効理由４（本件訂正発明２の甲第１号証に基づく進歩性の欠如について）
　（１）本件訂正発明２と甲１発明との対比
　ア　本件訂正発明２と甲１発明とを対比すると，甲１発明の「半田ペーストをプリント配線板に印刷形成するために形成された開口部」，「前記プリント配線板への位置合わせ用のために設けられ」た「アライメントマーク」，「印刷用マスク」は，それぞれ本件訂正発明１の「開口パターン」，「スクリーン印刷の位置合わせ用のために」「設けられた」「認識マーク」，「メタルマスク」に相当する。
　イ　してみると，本件訂正発明２と甲１発明とは，次の一致点で一致し，各相違点において相違する。
＜一致点＞
　「開口パターンと，スクリーン印刷の位置合わせ用のために設けられた認識マークとを備えたメタルマスク」である点。
＜相違点４＞
　本件訂正発明２では，認識マークが開口パターンに近接して設けられているのに対して，甲１発明では，アライメントマークが開口部に近接して設けられているか否かが定かでない点
＜相違点５＞
　本件訂正発明２では，認識マークが複数設けられるのに対して，甲１発明ではアライメントマークが複数設けられているか否かが明らかでない点
＜相違点６＞
　本件訂正発明２では，認識マークが，「交流電源による電解マーキングによって刻印される」のに対して，甲１発明では，アライメントマークは，「マスクの一方の面に凹部が形成され，前記凹部の少なくとも底面に，前記一方の面の色と異なる色を有する金属層が形成され」るものである点
　（２）当審の検討
　ア　上記相違点４ないし６は，２の（１）イの相違点１ないし３と実質的に同じ相違点である。この点及び無効理由４についての主張は，無効理由２についてしたものと同じであることは，請求人，被請求人も認めているところである。
　イ　上記２の（２）のウで検討した理由と同様の理由により，上記相違点６は，当業者が容易に想到し得るものということはできない。
　（３）小括　
　上記で検討したとおり，本件訂正発明２と甲１発明との間には，相違点６が存在し，当該相違点６は，請求人が提出した甲第３号証並びに甲第２号証及び甲４号証ないし甲第１５号証を勘案しても当業者が容易に想到し得るものであるということはできない。
　以上のとおりであるから，請求人の主張する無効理由４によっては，本件訂正発明２に係る特許を無効とすることはできない。
第６　むすび
　第２で検討したとおり，本件特許の明細書，特許請求の範囲を，本件訂正請求書に添付した訂正明細書，特許請求の範囲のとおり，訂正後の請求項［１ないし４］について訂正することを認める。
　そして，第５で検討したとおり，本件訂正後の本件訂正発明１及び２に係る特許は，請求人が主張する無効理由２又は４によっては無効とすることはできない，
　 審判に関する費用については，特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６４条の規定により，請求人が負担すべきものとする。
　よって，結論のとおり審決する。