【事件の表示】
　平成　５年特許願第５０１１２４号「ヒト間葉幹細胞」拒絶査定不服審判事件〔平成　４年１２月２３日国際公開、ＷＯ９２／２２５８４、平成　７年　１月　５日国内公表、特表平　７−５００００１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯　
　本願は，平成４年６月１６日（パリ条約に基づく優先権主張，１９９１年６月１８日，米国）を国際出願日とする出願であって，平成１４年３月１３日および平成１５年４月３日に特許請求の範囲について手続補正がなされ，平成１５年５月２６日に拒絶査定がなされ，これに対して同年７月４日に審判請求がなされるとともに，同年８月４日に特許請求の範囲について手続補正がなされ，これに対し，平成２０年３月３１日付で当審から拒絶理由が通知されたのに対して，同年１０月１日付で特許請求の範囲について手続補正がなされるとともに，意見書が提出されたものである。　
　
　
第２　本願発明　
１．特許請求の範囲の記載　
　本願の請求項１に係る発明の要旨は，平成２０年１０月１日付で補正された明細書の記載からみて，その特許請求の範囲の請求項１に記載された以下のとおりのものと認められる（以下，「本願発明１」という。）。　
「【請求項１】　１個以上の結合組織型の細胞に分化できることを特徴とする一つの分離均一集団としてなるヒト間葉幹細胞であって、　
　該ヒト間葉幹細胞は少なくとも一つのモノクローナル抗体に結合することにより同定され、　
　該少なくとも一つのモノクローナル抗体は、以下のハイブリドーマ細胞系：　
　ＡＴＣＣアクセッション番号ＨＢ１０７４３であるハイブリドーマ細胞系ＳＨ２；　
　ＡＴＣＣアクセッション番号ＨＢ１０７４４であるハイブリドーマ細胞系ＳＨ３；又は　
　ＡＴＣＣアクセッション番号ＨＢ１０７４５であるハイブリドーマ細胞系ＳＨ４　
　から生産される抗体と同じものである、前記分離均一集団としてなるヒト間葉幹細胞。」　
　
２．請求項１の記載について　
（１）「間葉幹細胞」とは，一般的には，各種の間葉系細胞に分化することが確認された細胞を意図するものをいうところ，当審より，「本願明細書の記載からでは，本願明細書の実施例に記載されているヒト骨髄由来の細胞が「間葉幹細胞」といえると確認できない。」との拒絶理由が通知された。　
　これに対し，請求人は平成２０年１０月１日付意見書において，「明細書第５頁第２２〜２３行に記載されるように，本願においては「骨髄誘導間葉細胞」（骨髄由来間葉細胞）と「間葉幹細胞」の語が相互に交換可能な同じ意味の用語として使用される。本願では，一貫して，実施例１で使用された細胞を「骨髄誘導間葉細胞」と称していることから，実施例で使用された細胞が「間葉幹細胞」であることは明らかである。」と主張している。　
　上記請求人の主張によれば，本願の実施例１に記載の方法で得られた細胞は，本願の請求項１に記載の「間葉幹細胞」であると認められる。　
　
（２）本願の発明の詳細な説明には，実施例１に記載の方法で得られた細胞の処理物は，下記第４表に示されるとおり，モノクローナル抗体SH2，SH3およびSH4に対して陽性であることが記載されている。　
「第４表　最適ハイヒブリドーマおよび関連モノクローナル抗体と各種組織細胞との反応性　
モノクローナル抗体　
Ａ．予備スクリーン　　　　　　ＳＨ２　　　　ＳＨ３　　　　ＳＨ４　
１．ＩｇＧエリザ　　　　　　　　＋　　　　　　＋　　　　　　＋　
２．ペレット培養細胞　　　　　　＋　　　　　　＋　　　　　　＋　
３．培養細胞のミクロマス　　　　＋　　　　　　＋　　　　　　＋」（本願に対応する公報である特表平７−５００００１号公報（以下，「本願公報」という。）第２１頁右上欄）　
　すなわち，本願の実施例１に記載の方法で得られた細胞は，　
　「該少なくとも一つのモノクローナル抗体は、以下のハイブリドーマ細胞系：　
　ＡＴＣＣアクセッション番号ＨＢ１０７４３であるハイブリドーマ細胞系ＳＨ２；　
　ＡＴＣＣアクセッション番号ＨＢ１０７４４であるハイブリドーマ細胞系ＳＨ３；又は　
　ＡＴＣＣアクセッション番号ＨＢ１０７４５であるハイブリドーマ細胞系ＳＨ４　
　から生産される抗体と同じものである，少なくとも一つのモノクローナル抗体に結合することにより同定される」ものであると認められる。　
　
（３）「一つの分離均一集団」なる用語について，「均一」とは「すべてに通じて一様なこと。等しいこと。」（広辞苑　第三版）をいうものであるところ，当審より，「骨髄から分離した間葉細胞が，「一つの分離均一集団としてなる」ものであることが発明の詳細な説明の記載からでは確認できない。」との拒絶理由が通知された。　
　これに対し請求人は，平成２０年１０月１日付意見書において，「本願明細書に記載の単離方法は，他の細胞，例えば造血系の細胞を含まない，間葉幹細胞の均一な集団を得ることができる。例えば，第９頁９〜２０行目の記載を参照されたい。」と主張する。　
　上記請求人の指摘箇所には，「（略）ごく微量の骨髄サンプルに存在する望ましい骨髄誘導間葉細胞の選択的付着を可能にする培地を生産することによって，骨髄に存在する間葉幹細胞を他の細胞（つまり赤血球や白血球など）から分離することが出来た。」と記載されている。　
　また，上記請求人の主張の「例えば造血系の細胞を含まない」という点について，本願の発明の詳細な説明には，「下記実施例１でより詳細に記述されるパーコル（略）勾配分画された。パーコル勾配は大量の割合の赤血球および単核造血細胞を骨髄誘導細胞を含む低密度血小板分画から分離した。」（本願公報第７頁右下欄下から３行〜第８頁左上欄第２行）と記載され，実施例１に記載のパーコル勾配で造血系の細胞を分離できることが記載されている。　
　上記請求人の主張によれば，選択的付着培地を用い，腸骨吸引液から得た骨髄細胞については，さらにパーコル勾配処理を行うという本願の実施例１に記載の方法で得られた細胞は，請求項１に記載の「一つの分離均一集団」であると認められる。　
　
（４）「一個以上の結合組織型の細胞に分化できることを特徴とする」なる記載について，本願の発明の詳細な説明には，実施例１に記載の方法で得られた細胞については，「収穫に際しセラミックは固定され，無機質除去され，骨および網状骨の存在は組織化学的に検定された。第１表はこのデータを要約したものである。網状骨ではなくて，骨は，セラミックと，大腿頭骨網状骨より得た培養骨髄誘導間葉細胞の各移植片の孔で観察された。」（本願公報第１３頁左上欄下から４行〜同頁右上欄第１行，第１表），および，「セラミックスおよび腸骨吸引液からの培養骨髄誘導間葉細胞の移植片は，テストされた４個のサンプルの内３個に骨を生じた（第１表）」（本願公報第１３頁右上欄下から８〜６行）と記載されていることから，実施例１に記載の方法により得られた細胞は，「一個以上の結合組織型の細胞に分化できることを特徴とする」ものである。　
　
３．小括　
　以上のとおりであるから，本願の実施例１に記載の方法で得られた細胞は，本願発明１に，その実施の形態として明らかに包含されるものであると認められる。　
　
　
第３　優先権主張について　
１．はじめに　
　本願は、１９９１年６月１８日に米国特許商標庁に出願された米国特許出願第０７／７１６，９１７号（以下、「優先基礎米国特許出願」という。）に基づく優先権の主張を伴うものである。 
　本願が，パリ条約に基づく優先権主張の利益を享受できるためには，本願の優先基礎米国特許出願は，パリ条約第４条Ｃ（２）に規定される「最初の出願」でなければならない。　
　
　一方、本願出願人は、前記優先基礎米国特許出願の米国特許商標庁への出願より前に、１９９０年１１月１６日に米国特許商標庁に米国特許出願第６１４，９１２号（以下、「先の米国特許出願１」という。）を出願しており、当該先の米国特許出願１は１９９３年７月１３日に米国特許第５，２２６，９１４号として特許を受けている。　
　
２．先の米国特許出願１に記載された発明について　
　そこで，先の米国特許出願１に記載された発明について，検討する。　
　先の米国特許出願１には，以下の記載がなされている。　
（ア）「実施例１　骨髄誘導間葉細胞の分離，精製および培養拡張　
　大腿骨網状骨片が腰および膝置換手術の期間に変性関節炎の患者から入手された。加えて骨髄もまた，正常なドナーおよび将来の骨髄移植のために取り入れられた骨髄を持つ腫瘍の患者から腸骨吸引液で入手された。腫瘍患者のすべては，基質細胞に無関係の悪性腫瘍をもっており，基質細胞は正常な核型を発現した。　
　細胞培養のための骨髄の調製　
Ａ．網状骨骨髄の栓塞　
（略）　
Ｂ．吸引法骨髄　
吸引法骨髄（５−１０ｍｌ）は無菌チューブに移され、それに完全培地が加えられた。細胞をペレット化するために、チューブは５分間１，０００回転／分で回転された。上澄み液と脂肪層は除去され、細胞ペレット（２，５−５，０ｍ１）は７０％のパーコル（シグマ社、ミズーリ州セントルイス）勾配にのせ、１５分間４６０回転／分で回転された。この勾配はピペットを使って３個の分画に分離された。勾配の上部２５％（低密度細胞・血小板分画）、プール密度＝１．０３ｇ／ｍｌ：勾配の中央部５０％（高密度細胞の単核細胞）、プール密度１．１０ｇ／ｍｌ；および勾配の底部２５％（赤血球）。　
　プール密度１．１４ｇ／ｍｌであった。予備実験においてこれら３個のプールそれぞれは別個に完全培地、１００ｍｍ皿にプレートされた。付着細胞は低密度細胞に局地化するよう観察された、続くすべての実験のための付着細胞培養を生産するために、低密度細胞のみがプレートされた。　
　骨髄基質細胞の培養および継代　
　大腿類網状骨あるいは腸骨吸引液のいずれかより得た骨髄細胞は、完全培地（すなわちＢＧＩｂ培地に１０％の胎仔ウシ血清を加えたもの）で３７℃で９５％空気および５％炭酸ガスを含む製分含有大気中で培養された。予備実験において、細胞はもとの培地の変更の前１日、３日あるいは７日間で付着が許された。１日後には細胞付着の増加は見られなかった。　
　従って、１日間が時間の標準の長さとして選ばれ、この時、非付着細胞は培養から除去され、もとの培地は７ｍｌの新鮮な完全培地に取替えられた。４日毎に順次培地の変更が行われた。培養皿が合流になると、細胞は０．２５％トリプシンおよび０．１ｍＭＥＤＴＡ　（ジブコ社）で１０−１５分間３７℃で離型された。トリプシンの作用は胎仔ウシ血清量が１／２になると停止された。細胞は計数され、１：３に分割され、７ｍｌの完全培地に再プレートされた。細胞のアリクウォットは９０％胎仔ウシ血清およびｌＯ％ＤＭＳＯ（凍結培地）で低温保存された。」（第１６頁第２４行〜第１９頁第８行）　
　
　上記記載（ア）は，本願明細書の実施例１の記載と同一である。　
　引用例１に記載の上記実施例では，本願明細書の実施例１と同様に，骨髄誘導間葉細胞を選択的に付着可能な培地を使用して，またパーコル勾配処理を行う等して細胞が得られている。そして，パーコル勾配や選択的付着による分離についても，下記（イ）（ウ）で指摘のとおり，先の米国特許出願１に記載されている。　
　
（イ）「（略）。ごく微量の骨髄サンプルに存在する望ましい骨髄誘導間葉細胞の選択的付着を可能にする培地を生産することによって，骨髄に存在する間葉幹細胞を他の細胞（つまり赤血球や白血球など）から分離することが出来た。」（第９頁第７〜１２行）　
　
（ウ）「吸引された骨髄が骨髄誘導間葉細胞源として利用された時，間葉幹細胞（これは骨片を殆どあるいは全く含まず，代わりに大量の血液を含む）は完全培地に付加され，下記実施例１でより詳細に記述されるパーコル（シグマ社　ミーズリ州セントルイス）勾配分画された。パーコル勾配は大量の割合の赤血球および単核造血細胞を骨髄誘導細胞を含む低密度血小板分画から分離した。」（第１３頁第２２〜３１行）　
　
　さらに，先の米国特許出願１には，下記（エ）および（オ）の記載もなされている。　
（エ）「収穫に際し，セラミックスは固定され，無機質除去され，骨および網状骨の存在は組織化学的に検定された。第１表はこのデータを要約したものである。　
　網状骨ではなく，骨が，セラミックスと大腿頭骨網状骨より得た培養骨髄誘導間葉細胞の各移植片の孔で観察された。」（第２４頁第１４〜１９行）　
　
（オ）「セラミックスおよび腸骨吸引液からの培養骨髄誘導間葉細胞の移植片は，テストされた４個のサンプルの内３個に骨を生じた（第１表）。」（第２５頁第８〜１０行）　
　
　上記（エ）および（オ）の記載からみて，先の米国特許出願１には，本願の発明の詳細な説明の実施例１に記載の方法で得られた細胞が，骨の細胞に分化できることも記載されている。　
　
３．本願発明１と先の米国特許出願１に記載された発明との対比　
　上記「第２」で指摘のとおり，本願発明１は，本願の発明の詳細な説明の実施例１に記載の方法で得られた細胞をその実施の形態として包含するものであるところ，先の米国特許出願１に当該細胞が記載されていた場合には，本願発明１のうち，この実施の形態に係る部分については，優先基礎米国特許出願が，パリ条約第４条Ｃ（２）に規定される「最初の出願」ということはできない。　　
　
　そこで，この点について検討する。　
　上記「２．（ア）」で指摘の先の米国特許出願１の実施例の記載は，本願明細書の実施例１の記載と同一である。また，上記「２．（エ）（オ）」で記載のとおり，先の米国特許出願１には，当該実施例の方法で得られた細胞が骨の細胞に分化できることも記載されており，先の米国特許出願１には，本願の発明の詳細な説明の実施例１に記載の方法で得られた細胞が記載されていたと認められる。　
　
４．請求人の主張について　
（１）請求人は，平成２０年１０月１日付意見書において，以下（ア）〜（エ）のように主張する。　
（ア）この補正後の請求項１に記載された「間葉幹細胞」は、前記二つの米国特許出願に記載された間葉幹細胞と同一ではない。補正後の請求項１に記載されたモノクローナル抗体（ハイブリドーマＳＨ２、ＳＨ３、ＳＨ４が産生するモノクローナル抗体）は前記二つの米国特許出願のいずれにも記載されていない。　　
（イ）これらのモノクローナル抗体の最低一つに結合するというのは間葉幹細胞一般に固有の性質ではない。　
（ウ）補正後の請求項１に記載された間葉幹細胞は、間葉幹細胞のうち特定のモノクローナル抗体への結合性を有するものを意味し、前記二つの米国特許出願に記載された間葉幹細胞とは物として区別される。　
（エ）さらに詳細に説明するならば、細胞が単離培養される際に、細胞表面マーカー発現の特定のパターンが常に存在するとは限らないのであって、むしろ、細胞表面マーカーの発現は可変であり、培養条件や継代回数といった複数の要因に左右される。実際に、ハイブリドーマ細胞系ＳＨ２、ＳＨ３又はＳＨ４から産生されるモノクローナル抗体により認識される分子の間葉幹細胞の表面での発現は一定ではない。間葉幹細胞の複数の集団についての多数の科学論文により、ＣＤ１０５（ＳＨ２）及びＣＤ７３（ＳＨ２、ＳＨ３）の発現が一様ではないことが報告されている。　
　
（２）上記請求人の主張（ア）および（ウ）について　
　請求人が主張するように，先の米国特許出願１には，モノクローナル抗体に関する記載はないものの，これらの抗体との結合性は，本願の実施例１に記載の方法で得られた細胞と同一である先の米国特許出願１に開示された細胞が本来有している性質を表記するものにすぎず，抗体への結合性に関する記載の有無をもって，「物として区別」できるとはいえない。　
　
（３）上記請求人の主張（イ）および（エ）について　
　間葉幹細胞が単離培養される際に細胞表面マーカーの特定のパターンが常に存在するとは限らないことは，当該分野における技術常識であり，請求人が参考資料として提示する各文献から，本願明細書の実施例１に記載される手法とは異なる様々な方法により取得された間葉幹細胞について表面抗原の発現の多様性が確認できるとしても，このような主張は，本願明細書の実施例１に記載の手法と同一手法により単離培養された先の米国特許出願１に記載の細胞の表面抗原と，本願発明１との相違を検討する上で，何ら無関係な事項である。　
　仮に，同一の単離培養方法によっても，細胞表面マーカーの特定のパターンは常に存在するとは限らないとすれば，本願発明１自体が再現性をもって実施しえないものとなるため，本願は特許法第３６条第４項の規定を満たすものではないこととなる。　
　また仮に，先の米国特許出願１の実施例１に記載の細胞は，ＳＨ２，ＳＨ３およびＳＨ４抗体のいずれの抗体とも反応性を示さないものであると主張される場合には，本願の実施例１に記載の細胞も同様にＳＨ２，ＳＨ３およびＳＨ４抗体のいずれの抗体とも反応性を示さないものであるということになる。すると，本願の請求項１に係る発明は，当業者が容易に実施できる程度にその目的，構成，効果が記載されておらず，また，本願の請求項１に係る発明は，発明の詳細な説明に記載されたものでもないこととなり，結局のところ，本願は特許を受けることができないことに代わりはない。　
　
５．小括　
　上記のとおりであるから，本願発明１のうち，その実施の形態として包含される，本願の発明の詳細な説明の実施例１に記載の方法で得られた細胞に係る部分（以下，「本願実施例発明」という。）は，先の米国特許出願１に記載されている発明と同一の発明であり，かつ，先の米国特許出願１は，公衆の閲覧に付されないで，かつ，いかなる権利をも存続させないで，前記優先基礎米国特許出願の日までに取り下げられ，放棄され又は拒絶の処分を受けたもの（パリ条約４条Ｃ（４））には該当しないから，本願実施例発明については，前記優先基礎米国特許出願は，パリ条約第４条Ｃ（２）に規定される「最初の出願」ではない。　
　したがって、本願実施例発明について，前記優先基礎米国特許出願を根拠とするパリ条約の優先権の利益を享受することはできないから，その新規性，進歩性等の判断の基準日は，本願の国際出願日である１９９２年（平成４年）６月１６日である。 
  
　
第４　引用例　
　本願の国際出願日前に頒布された刊行物であるBone, vol.13, no.1, p.81-88 (1992 Jan.-Feb.)（以下，「引用例１」という。）には，以下の事項が記載されている。　
１．「骨髄の収集　
　大腿頭網状骨片由来の骨髄が，腰および膝の関節置換手術の間に，関節変性疾患の患者から得られた。骨髄はまた正常なドナーおよび腫瘍患者から，将来の骨髄移植のために集められている組織から，腸骨吸引で得られた。骨髄の供与者は，３４〜６７歳の男女を含んでいた（表１）。腫瘍患者の全ては，間質細胞に無関係の悪性腫瘍を持っており，間質細胞は正常な核型を発現した（データは示されていない）。　
　
細胞培養のための骨髄の調製　
　大腿頭網状骨髄の栓塞（０．５−１．５ｍｌ）は，２５ｍｌの，選択されたロットの１０％胎仔ウシ血清（略）を有するＢＧＪｂ培地（略）が加えられた滅菌チューブに移送された。（略）　
　吸引された腸骨稜骨髄（５−１０ｍｌ）は滅菌チューブに移されそこには２０ｍｌの完全培地が添加された。細胞をペレット化するために，チューブは５分間１，０００回転／分で回転され，上澄み液と脂肪層は除去され，細胞ペレット（２．５−５．０ｍｌ）は７０％のパーコル（略）にのせられた。（略）　
　
骨髄由来間葉細胞の培養と継代　
　大腿頭網状骨または腸骨由来の骨髄由来間葉細胞は，９５％の大気と５％の二酸化炭素を含む湿分含有大気中，完全培地で３７℃培養された。（略）細胞は計測され，１：３に分割され，７ｍｌの完全培地で再プレートされた。細胞のアリコートは１０％のＤＥＭＳＯを含む９０％胎仔ウシ血清（凍結培地）で冷凍保存された。　
　
表１　ヌードマウスでインキュベーションした後の，培養ヒト骨髄由来間葉細胞とセラミックの複合移植　
　
　セラミックスまたは拡散チャンバーでのインビボインキュベーションのための，培養された骨髄由来間葉細胞の調製　
培養骨髄由来間葉細胞は継代培養のために記述されたようにプレートからはがされた。トリプシンを胎仔ウシ血清で不活性化した後，細胞は１０ｍｌの血清のないＢＧＪｂ培地で二回洗浄され、計測され，それから無血清ＢＧＪｂで適切な濃度に調製された。（略）」（第８２頁左欄第８行〜第８３頁左欄第１６行）　
　
２．「セラミックスおよび拡散チャンバーにおける培養骨髄由来間葉細胞のインビボインキュベーション　
大腿頭骨髄由来の培養骨髄由来間葉細胞で満たされたセラミックスの移植の殆どの孔において，骨が観測された。」（第８５頁右欄第３〜７行）　
　
　
第５　対比・判断　
　本願実施例発明，すなわち，「１個以上の結合組織型の細胞に分化できることを特徴とする一つの分離均一集団としてなるヒト間葉幹細胞であって，　
　該ヒト間葉幹細胞は少なくとも一つのモノクローナル抗体に結合することにより同定され，　
　該少なくとも一つのモノクローナル抗体は，以下のハイブリドーマ細胞系：　
　ＡＴＣＣアクセッション番号ＨＢ１０７４３であるハイブリドーマ細胞系ＳＨ２；　
　ＡＴＣＣアクセッション番号ＨＢ１０７４４であるハイブリドーマ細胞系ＳＨ３；又は　
　ＡＴＣＣアクセッション番号ＨＢ１０７４５であるハイブリドーマ細胞系ＳＨ４　
　から生産される抗体と同じものである，前記分離均一集団としてなるヒト間葉幹細胞であって，本願の発明の詳細な説明の実施例１に記載の方法で得られた細胞」と，引用例１に記載された発明を対比する。　
　上記「第４　１．」で摘記のとおり，引用例１には，本願明細書の実施例１とほぼ同様のヒト骨髄由来間葉細胞の単離培養方法が記載されている。　
　上記「第２　２．（１）」および「第２　２．（３）」で述べたとおり，本願の実施例１に記載の方法で得られた細胞は，「間葉幹細胞」であり，かつ，「一つの分離均一集団」であると認められるから，本願の実施例１とほぼ同様の手法で得られた引用例１に記載の「ヒト骨髄由来間葉細胞」は，本願実施例発明の「一つの分離均一集団としてなるヒト間葉幹細胞」に相当するものである。　　
　また，上記「第４　２．」で摘記の引用例１の「大腿頭骨髄由来の培養骨髄由来間葉細胞で満たされたセラミックスの移植の殆どの孔において，骨が観測され」は，本願実施例発明の「１個以上の結合組織型の細胞に分化できることを特徴とする」に相当するから，　
　両者は，「１個以上の結合組織型の細胞に分化できることを特徴とする一つの分離均一集団としてなるヒト間葉幹細胞であって，本願の発明の詳細な説明の実施例１に記載の方法で得られた細胞」である点で一致しており，　
　本願実施例発明では，細胞が特定のモノクローナル抗体と結合することにより同定されるものであると記載されているのに対して，引用例１には細胞と抗体との結合性に関する記載はなされていない点で一応相違するものである。　
　
　しかしながら，上記「第２　２．（２）」でも指摘のとおり，「該少なくとも一つのモノクローナル抗体は、以下のハイブリドーマ細胞系：　
　ＡＴＣＣアクセッション番号ＨＢ１０７４３であるハイブリドーマ細胞系ＳＨ２；　
　ＡＴＣＣアクセッション番号ＨＢ１０７４４であるハイブリドーマ細胞系ＳＨ３；又は　
　ＡＴＣＣアクセッション番号ＨＢ１０７４５であるハイブリドーマ細胞系ＳＨ４　
　から生産される抗体と同じものである，少なくとも一つのモノクローナル抗体に結合することにより同定される」とは，本願の実施例１の手法で得られた細胞が本来有する性質を表記するものにすぎず，本願の実施例１に記載の手法と同様の手法により得られた引用例１に記載のヒト骨髄由来間葉細胞も当然に当該性質を有するものであると認められるから，モノクローナル抗体への結合性の記載の有無をもって，細胞自体が異なるものであるとはいえない。　
　
　したがって，本願実施例発明は，引用例１に記載されたものである。　
　よって，本願実施例発明を包含する本願の請求項１に係る発明は，特許法第２９条第１項第３号に該当し，特許を受けることができないものである。　
　
　
第６　特許法第３６条第４項および同条第５項第１号（平成６年法改正前のもの。以下同様。）について　
１．本願の請求項１５〜１９に係る発明　
　本願の請求項１５〜１９に係る発明の要旨は，平成２０年１０月１日付で補正された明細書の記載からみて，その特許請求の範囲の請求項１５〜１９に記載された以下のとおりのものと認められる。　
「【請求項１５】　請求項１記載のヒト間葉幹細胞であって、ここで前記結合組織型の一つが軟骨であることを特徴とするヒト間葉幹細胞。　
【請求項１６】　請求項１記載のヒト間葉幹細胞であって、ここで前記結合組織型の一つが脂肪細胞であることを特徴とするヒト間葉幹細胞。　
【請求項１７】　請求項１記載のヒト間葉幹細胞であって、ここで前記結合組織型の一つが腱であることを特徴とするヒト間葉幹細胞。　
【請求項１８】　請求項１記載のヒト間葉幹細胞であって、ここで前記結合組織型の一つが靭帯であることを特徴とするヒト間葉幹細胞。　
【請求項１９】　請求項１記載のヒト間葉幹細胞であって、ここで前記結合組織型の一つが真皮であることを特徴とするヒト間葉幹細胞。」　
　
２．特許法第３６条第４項および第５項第１号に関する当審の拒絶理由（２）について　
　補正前の請求項１および１５〜１９に係る発明について，当審より以下の拒絶理由が通知された。　
「本願の発明の詳細な説明に実施例等により具体的に記載されているのは，骨髄由来間葉細胞を骨へ分化させたことのみであり，骨髄由来間葉細胞を分化させることにより軟骨，脂肪細胞，腱，靱帯，真皮などの骨以外の結合組織細胞を取得できることを裏付ける記載が発明の詳細な説明に示されているとはいえない。」　
　
　これに対して，請求人は意見書において以下のように主張する。　
明細書に説明されている通り、骨髄由来間葉幹細胞は骨、軟骨又は、腱、靭帯、及び脂肪組織等の各種結合組織へと分化する能力を有する。明細書第７頁21行目〜第8頁3行目を参照されたい。本願明細書に記載された具体的実施例は骨髄由来間葉幹細胞が骨形成能を有することを確認するが、あくまで例示であり、発明が限定解釈されることを意図したものではない。　
　
　ここで，請求人が指摘する明細書の箇所の記載は以下のとおりである。　
「動物モデルを使用する研究は，軟骨質，骨，および他の結合組織細胞内に分化する能力をもつ「前間質」細胞を骨髄が有しているという考えを提案した。（略）最近の証拠は，間質幹細胞あるいは間葉幹細胞と呼ばれるこれらの細胞が，活性化に際しいくつかの型の細胞系（つまり骨細胞，軟骨細胞，脂肪細胞等）に発生する能力をもつことを示している。」　
　当該記載は，一般的な記述にすぎず，本願の発明の詳細な説明で実際に得られた細胞が，軟骨細胞や脂肪細胞等に分化することを示すものではない。　
　そして，特に請求項１５の「軟骨」については，本願明細書に「軟骨はどの移植片にも観察されなかった。」（本願公報第１３頁右上欄下から６行）と，本願の実施例１に記載の手法で調製された細胞は，軟骨には分化できなかったことが明記されている。　
　一般に，分化の方向は細胞周辺の環境により決定され得るものであるとしても，本願明細書には，上記細胞が骨細胞以外の細胞にも分化したことについては，何ら具体的に開示されておらず，骨細胞以外の細胞へ分化させる際の微細条件等も一切不明であるから，本願の発明の詳細な説明には，当業者が過度な実験を要することなく請求項１５に係る発明を容易に実施できる程度に，その発明の目的，構成および効果が記載されていたとはいえない。軟骨以外の細胞への分化に関する請求項１６〜１９に係る発明およびそれら全てを包含する請求項１に係る発明についても同様に，当業者が容易にその発明を実施できる程度に，その発明の目的，構成および効果が記載されていない。　
　
２．特許法第３６条第４項および第５項第１号に関する当審の拒絶理由（３）について　
　請求項１の「間葉幹細胞」について，当審から以下の拒絶理由が通知された。　
「発明の詳細な説明に実施例等により具体的に記載されているのは、骨髄由来間葉細胞を骨へ分化させたことのみであり、骨髄由来間葉細胞が軟骨、脂肪、腱、靭帯、骨格筋、真皮などの骨以外の間葉系細胞に分化することを裏付ける記載が発明の詳細な説明に示されているとはいえない。 
 　本願明細書に「骨髄誘導間葉細胞は、骨の中で発見された形成多能性芽細胞であり、環境上の各種の影響に依存して特殊な型の結合組織（すなわち、特に脂肪、疎性、骨性、軟骨質、弾性および繊維結合組織など特殊な要素を支持する組織）のいずれをも分化する能力を有するもの」と記載されている（第１頁第１０行〜第１４行）ように、「間葉幹細胞」というためには、各種の間葉系細胞に分化することの確認が必要であると認められるが、本願明細書の記載からでは、本願明細書の実施例に記載されているヒト骨髄由来の細胞が「間葉幹細胞」といえることが確認できない。」　
　
　これに対し，請求人は，以下のように主張する。　
（１）明細書第5頁22〜23行目に記載されるように、本願においては「骨髄誘導間葉細胞」（骨髄由来間葉細胞）と「間葉幹細胞」の語が相互に交換可能な同じ意味の用語として使用される。本願では、一貫して、実施例１で使用された細胞を「骨髄誘導間葉細胞」と称していることから、実施例で使用された細胞が「間葉幹細胞」であることは明らかである。　
（２）さらに、本願明細書では、間葉幹細胞を選択し、単離し、維持するための適切な条件が詳細に開示されている。例えば、明細書第8頁9行目〜第16頁6行目の記載を参照されたい。
　補正後の請求項１においては、間葉幹細胞は構造的な特徴によりさらに定義されており、すなわち、特異的な細胞表面エピトープの存在により定義されている。当業者であれば、細胞の表面におけるこのようなエピトープの存在を判定することで、本願特許請求の範囲に記載された間葉幹細胞を同定して他の細胞と区別することが可能であるのは明らかである。以上より、「一つの分離均一集団としてなる」こと、「１個以上の結合組織型の細胞に分化できること」及び「ヒト間葉幹細胞」であること、という事項により特定される本願発明は、発明の詳細な説明に十分に記載されており、当業者に実施可能である。　
　
請求人の主張（１）について　
　上記明細書の記載は，「これらの細胞は発明者によって，「骨髄誘導間葉細胞」およびもしくは「間葉幹細胞」として言及される。」というものである。骨髄から得られる間葉細胞は「骨髄誘導間葉細胞」と言い得ることは当然である。しかしながら，上記明細書の記載は単に請求人が本願明細書においてどのように言及するかを述べているものにすぎず，「骨髄誘導間葉細胞」と「間葉幹細胞」は技術的にも同義であることを示す記載ではない。　
　仮に，「骨髄誘導間葉細胞」と「間葉幹細胞」を本願明細書では同義で用いているものとしたところで，それは，本願明細書に実際に記載される細胞が，様々な組織への分化能を有していることを何ら示すものではない。　
　
請求人の主張（２）について　
　当該記載も本願明細書において骨への分化が確認された細胞の取得方法を記載するものにすぎず，当該細胞が様々な組織への分化能を有していることを何ら裏付けるものではない。　
　
　したがって，上記請求人の主張を勘案しても，本願の発明の詳細な説明には，「１個以上の結合組織型の細胞に分化できることを特徴とする間葉幹細胞」に関する発明である請求項１に係る発明について，当業者が容易に実施できる程度にその目的，構成および効果が記載されていたとはいえない。　
　請求項２〜３６に係る発明についても同様である。　
　
３．付記　
　なお，請求人の主張によれば，本願明細書に開示されている間葉幹細胞は，ＳＨ２，ＳＨ３およびＳＨ４のいずれにも結合するものである。一方で請求人は，モノクローナル抗体への結合性により間葉幹細胞が区別されると主張するものであり，上記請求人が主張するように，「ＳＨ２，ＳＨ３およびＳＨ４の最低一つに結合する」とは，これらの３つの抗体のいずれか一つのみに結合する細胞をも包含するものであるが，そのような間葉幹細胞については，本願の発明の詳細な説明に記載されておらず，また，当業者が容易にそのような細胞を得ることが出来る程度に，発明の詳細な説明にその目的，構成および効果が記載されていたともいえない。　
　
　さらに本願の出願日より１６年後に公開された文献である，「実験医学　第２６巻　第５号（増刊）再生医療へ進む　最先端の幹細胞研究」（羊土社）（２００８年）第６０〜６７頁には，「６．間葉系幹細胞の増殖と分化」との表題の下，以下の事項が記載されている。　
「つまり細胞のもつ“能力”から定義された細胞であり，特定の形態的特徴や細胞表面マーカーから定義された細胞ではない。」（第６０頁右欄第２〜４行）　
　「１　細胞表面マーカーからのアプローチ　
多様な細胞集団の中から特定の細胞を単離する場合の常法として，細胞表面マーカーを用いたソーティングによるＭＳＣの濃縮が試行されてきた。（略）またこれらの研究では，特定のマーカーを用いて単離しても，細胞を増殖させた後に解析すると元の細胞集団と同様な構成になっており，生物学的な表現型に差がなくなってしまうことがしばしば観察されている。この結果は，単離法より単離後の維持法の方がより重要であることを示唆する。」（第６１頁左欄第７〜２６行）　
　「この過程を検証するためには，何よりＭＳＣを純化することが必要であるが，上述したように現時点では困難である。」（第６５頁左欄第３〜４行）　
　上記文献の記載によれば，ＭＳＣの純化というのは現時点でも困難であるというのであるから，一般的な意味での「特定の細胞マーカーを有する分離均一集団」なるものを，当業者が出願時の技術常識に基づいて得ることができたとは到底いえず，本願の請求項１に係る発明は，当業者が容易に実施できる程度に発明の詳細な説明にその目的，構成，効果が記載されていたとはいえない。　
　
　
第７　まとめ　
　以上のとおりであるから，本願の請求項１に係る発明は，引用例１に記載された発明であるから，特許法第２９条第１項第３号に該当し，特許を受けることができない。　
　また，本願は，特許法第３６条第４項および同条第５項第１号の規定をみたすものでもない。　
　よって，結論のとおり審決する。