【事件の表示】
　特願２００２−５２４４９２「下剤組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年　３月１４日国際公開，ＷＯ０２／２０００７，平成１６年　３月１８日国内公表，特表２００４−５０８３２７〕について，次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
 １．手続の経緯
 　 
　本願は，平成２００１年９月４日（パリ条約による優先権主張　日本国特許庁受理　２０００年９月５日，米国）を国際出願日とする出願であって，平成１６年６月１６日付けで手続補正がなされ，平成２０年３月４日付け拒絶理由通知書に対してその応答期間内の平成２０年６月１０日付けで手続補正がなされたが，その後，平成２０年１０月３０日付けで拒絶査定がなされ，これに対して平成２１年２月２日に拒絶査定に対する審判請求がされるとともに，同年３月４日付けで手続補正がなされたものである。
　
 ２．平成２１年３月４日付け手続補正についての補正却下の決定
[補正却下の決定の結論]
　平成２１年３月４日付け手続補正（以下，「本件補正」という。）を却下する。
[理由]
（１）本件補正後の本願発明
　本件補正は，特許請求の範囲の請求項１
「下記式（Ｉ）で表される二環式化合物および式（Ｉ）の単環式互変異性体である化合物を，単環式構造に対する二環式構造の比が少なくとも１：１となるよう，便通誘導のために有効な量含む下剤組成物：
【化１】（式略）
［式中Ｖ１およびＶ２は炭素である；
Ｗ１およびＷ２は以下の，
【化２】（式略）
である；
（式中Ｒ３およびＲ４は水素であるか，あるいは，これらの１つがＯＨである；）
Ｘ１およびＸ２は水素，低級アルキルまたはハロゲンであり，これらの少なくとも１つはハロゲンである； 
Ｚは炭素，酸素，硫黄，または窒素である；
Ｒ２は水素である；
Ｙは非置換またはオキソ，ハロゲン，アルキルまたはヒドロキシルで置換された，飽和または不飽和Ｃ２−１０炭化水素鎖である；
Ａは−ＣＯＯＨまたはその塩，エステルまたはエーテルである；そして，
Ｒ１は非置換またはハロゲン，オキソ，ヒドロキシ，低級アルコキシ，低級アルカノイルオキシ，低級シクロアルキル，低級シクロアルキルオキシ，アリール，アリールオキシ，複素環基，または複素環−オキシ基で置換された直鎖または分枝鎖を形成する飽和または不飽和低級炭化水素；低級シクロアルキル；低級シクロアルキルオキシ；アリール，アリールオキシ，複素環基または複素環−オキシ基である；
Ｃ−１３位とＣ−１４位の間の結合は二重結合または単結合である；そして，
Ｃ−１５はＲ，Ｓの立体配置を有するかその混合物である］」
を，
「下記式（Ｉ）で表される二環式化合物および式（Ｉ）の単環式互変異性体である化合物を，単環式構造に対する二環式構造の比が少なくとも１：１となるよう，便通誘導のために有効な量含む下剤組成物：
【化１】（式略）（式（Ｉ））
［式中Ｖ１およびＶ２　は炭素である；
Ｗ１は＝Ｏである；
Ｗ２は
【化２】（式略）
である；
Ｘ１およびＸ２はハロゲンである；
Ｒ２は水素である；
Ｙは非置換の６−８炭素原子を含む飽和または不飽和炭化水素鎖である；
Ｚは酸素である；
Ａは−ＣＯＯＨまたはその医薬上許容しうる塩またはエステルである；そして，
Ｒ１は非置換の４−８の炭素原子を含む直鎖を形成する飽和または不飽和の炭化水素であ
る；
Ｃ−１３位とＣ−１４位の間の結合は二重結合または単結合である；そして，
Ｃ−１５はＲ，Ｓの立体配置を有するかその混合物である］」
とする補正を含むものである。
　
　この補正は，補正前の式（Ｉ）で表される二環式化合物および式（Ｉ）の単環式互変異性体である化合物の置換基Ｗ１，Ｗ２，Ｙ，Ｚ，Ａ，Ｒ１の選択肢の一部を削除して，各々，補正後の置換基としたもので，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するから，さらに，本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下，「本件補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下検討する。
　
（２）独立特許要件について
（２−１）引用例に記載された事項
　本願優先権主張日前に頒布された刊行物である特開平２−１０９号公報（以下，「引用例」という。）には以下の事項が記載されている。　
　
　ａ．「１．１５−ケト−１６−ハロゲン−プロスタグランジン類を有効成分として含有することを特徴とする下剤。
（省略）
４．１５−ケト−１６−ハロゲン−プロスタグランジン類が１５−ケト−１６，１６−ジフルオロ−プロスタグランジン類である特許請求の範囲第１項記載の下剤。
（省略）
６．１５−ケト−１６−ハロゲン−プロスタグランジン類が１３，１４−ジヒドロ−１５−ケト−１６，１６−ジフルオロ−プロスタグランジン類である特許請求の範囲第１項記載の下剤。
７．プロスタグランジン類がプロスタグランジンＥ類である特許請求の範囲第１項記載の下剤。」（第１頁　特許請求の範囲）
　
　ｂ．「本発明者は，１５−ケト−ＰＧ類の誘導体に関して，その薬理学的検討を行った結果，１６位にハロゲン原子，特にフッ素原子を少なくとも１個以上置換した誘導体がエンテロプーリング試験等の結果から強い瀉下作用を発現することを見出し，本発明を完成するに至った。」（第２頁右下欄下から第２行〜第３頁左上欄第４行）　
　
　ｃ．「本発明１５−ケト−１６−ハロゲン−ＰＧ類は，このエンテロプーリング作用を極めて強く発現する。しかしながら，（iii）の作用を判断するうえで１つの指標となる腸管収縮作用は，ほとんど示さないか，ごく軽微なものである。従って，本発明１５−ケト−１６−ハロゲン−ＰＧ類の下痢誘発作用は，主に腸粘膜に直接または間接的に作用して，腸壁から血管系への電解質，水の輸送能に影響を及ぼした結果，腸管からの水分吸収が低下をきたし，腸管内水分貯留量が増加し，腸内官物の移動が促進されるためと考えられる。」（第３頁右下欄第１１行〜第４頁左上欄第２行）　
　
　ｄ．「本発明１５−ケト−１６−ハロゲン−ＰＧＥ類は上記した化合物の異性体を包含する。これらの異性体の例は，１１位の水酸基と１５位のカルボニル基間の互変異性体，あるいは光学異性体，幾何異性体等が例示される。（式略；審決注：１３，１４−ジヒドロ−１５−ケト−１６Ｒ，Ｓ−フルオロ−ＰＧＥ２メチルエステルの単環式／二環式化合物の互変異性現象が記載されている。）例えば，上に示した１１位の水酸基と１５位のカルボニル基間の互変異性現象は，１３−１４位が飽和し，１６位にフッ素原子を有する化合物の場合，特に顕著であり，これらはケト−へミアセタール平衡混合物として存在することが示唆されている。異性体の混合物，例えばラセミ体，互変異性体のヒドロキシ化合物とへミアセタールの平衡混合物もそれぞれ単独の場合と同様の効果を示す。」（第４頁右下欄第１３行〜第５頁左上欄下から第４行）　
　
　ｅ．「本発明において用いられる１５−ケト−１６−ハロゲン−ＰＧ類は，その五員環の構造にかかわらず，あるいは２重結合やその他の置換基の有無にかかわらず，１６位にハロゲン原子，特にフッ素原子が少なくとも１個以上置換することによって，エンテロプーリング作用の発現性が著しく向上するが，特に好ましい１５−ケト−１６−ハロゲン−ＰＧ類としては，５−６位の炭素結合が２重結合であるものあるいは炭素数が２０〜２２の１５−ケト−１６−ハロゲン−ＰＧ類である。また別の好ましい一群は，五員環上の９位にケトンを，１１位に水酸基を有する，いわゆるＰＧＥタイプの１５−ケト−１６−ハロゲン−ＰＧ類である。ＰＧは一般に・・・ＰＧＥあるいはＰＧＦを下剤として使用することは腸管収縮に伴う腹痛などの副作用のため，不可能である。一方，本発明１５−ケト−１６−ハロゲン−ＰＧ類はエンテロプーリング作用が極めて強く発現し，腸管からの水分の吸収が阻害される。一方，本物質はＰＧＥ，ＰＧＦの有する腸管収縮作用を持たないか，あるいは有していても極めて軽微なため，腹痛等の腸管収縮に伴う腹部の不快感を発現することなく下痢を生じさせる。さらに，腸管内輸送能の促進作用が顕著であり，下痢症状からの回復もすみやかであるので，下剤として極めて有用である。」（第６頁左下欄第７行〜右下欄第１６行）　
　
　ｆ．「経口投与のための液体組成物は，・・・一般的に用いられる不活性な希釈剤，例えば精製水，エタノール，オリーブ油，ココナッツ油等の植物油等を含んでいてもよい。・・・本発明による座薬，浣腸等非経口投与のための液剤としては無菌の水性または非水性の溶液剤，懸濁剤，乳濁剤，ディタージェント等を含んでいてもよい。水性の溶液剤，懸濁剤としては，例えば蒸留水，生理食塩水およびリンゲル液が含まれる。非水性の溶液剤，懸濁剤としては，例えばプロピレングリコール，ポリエチレングリコール，オリーブ油のような植物油，エタノールのようなアルコール類，ポリソルベート等がある。」（第７頁右上欄第１３行〜左下欄第１２行）　
　
　ｇ．実施例１〜４，６として，被検薬１：プロスタグランジンＥ２；被検薬２：１３，１４−ジヒドロ−１５−ケト−１６Ｒ，Ｓ−フルオロ−プロスタグランジンＥ２メチルエステル；被検薬３：１３，１４−ジヒドロ−１５−ケト−１６Ｒ，Ｓ−フルオロ−プロスタグランジンＥ２；被検薬８：１３，１４−ジヒドロ−１５−ケト−１６，１６−ジフルオロ−ＰＧＥ２メチルエステルについてのエンテロプーリングＥＤ５０値が表−１，表−２に，各々，０．１３；０．００３；０．００２；０．０００２ｍｇ／ｋｇであることが，また，実施例５として，被検薬２を２０μｇ含むココナッツ油２００μｇを経口投与した場合のヒトボランティアに対する瀉下作用が記載されている。（第１４頁左上欄第１行〜第１５頁右上欄第１０行）
　
　ｈ．「本発明で用いられる１５−ケト−１６−ハロゲン−ＰＧ類は，顕著なエンテロプーリング作用を有し，腸管収縮に伴う腹痛などの副作用を示さない。また，腸管輸送能の促進作用も顕著であり，実際に動物やヒトにおいても顕著な瀉下作用を有する。さらに下痢症状からの回復もすみやかであるので，緩下剤，峻下剤などの下剤として有用である。
従って，本発明１５−ケト−１６−ハロゲン−ＰＧ類は，便秘の治療あるいは予防のみならず，ヘルニアや心臓血管系の疾患を有する患者が排便時に息まないために，あるいは直腸肛門疾患を有する患者の便を軟らかくするために用いることもできる。また，検査や外科手術の前に腸内容を空虚にするために，あるいは薬物中毒や食中毒の際，腸内から有害な物質を洗い出すために用いることもできる。」（第１７頁左下欄下から第５行〜右下欄第１２行）
　
（２−２）対比
　引用例には，１３，１４−ジヒドロ−１５−ケト−１６，１６−ジフルオロ−プロスタグランジン類を有効成分として含有する下剤が記載され（摘記事項ａ．，請求項６）），上記プロスタグランジン類が１３，１４−ジヒドロ−１５−ケト−１６，１６−ジフルオロ−ＰＧＥ２メチルエステルである例が被検薬８として示されている。この被検薬８で使用されている「１３，１４−ジヒドロ−１５−ケト−１６，１６−ジフルオロ−ＰＧＥ２メチルエステルを有効成分として含有する下剤」を「引用発明」という。
　
　本願補正発明と引用発明とを対比する。
　引用発明の有効成分化合物である１３，１４−ジヒドロ−１５−ケト−１６，１６−ジフルオロ−ＰＧＥ２メチルエステルは，その構造が，本願補正発明の式（Ｉ）において置換基Ｖ１およびＶ２が炭素；Ｗ１がＣ＝Ｏ；Ｗ２がＣＨ２；Ｘ１およびＸ２がフッ素；Ｒ２が水素；Ｙが非置換で５，６位が不飽和結合である炭素原子６を含む炭化水素鎖；Ｚが酸素；Ａがカルボン酸メチルエステル；Ｒ１が非置換の４炭素原子を含む直鎖を形成する飽和の炭化水素；Ｃ−１３位とＣ−１４位の間の結合が単結合である化合物の単環式互変異性体の構造に一致するものである。（なお，本願明細書の実施例Ｃにはこの構造式で表される化合物が具体的に記載されている（本願明細書段落００９３〜００９５））。以下，この単環式で表される構造で特定される化合物を以下，「化合物Ｘ」という。
　そして，引用例記載の下剤は便通誘導のためのものであり，また，有効成分はその効果を発揮するために有効量含まれることは自明であるから，
結局，両発明は，
　「化合物Ｘを有効成分として便通誘導のために有効な量含む下剤組成物。」である点で一致し，本願補正発明では，下剤組成物の有効成分として，「化合物Ｘの互変異性体である二環式化合物（Ｃ−１５がＲ，Ｓの立体配置を有するかその混合物である）を，単環式構造に対する二環式構造の比が少なくとも１：１となるよう」と規定しているのに対し，引用発明では，そのような規定がなされていない点（以下，「相違点」という。）で相違する。
　
（２−３）  判断
　相違点の検討に先立ち，まず，本願補正発明における上記の「単環式構造に対する二環式構造の比が少なくとも１：１となる」の意味につき，明細書の記載をみるに，本願明細書には，上記式（Ｉ）で表される二環式化合物と式（Ｉ）の単環式互変異性体である化合物との存在比に関連して以下の記載がある。
　
（Ａ）「水の不在下では，式（Ｉ）によって表される化合物は，二環式化合物の形態で優勢に存在することが見出された。水性媒体中では，例えばＣ−１５位のケトン位との間で水素結合が生じ，それによって二環式環形成が妨げられると考えられている。さらに，Ｃ−１６位のハロゲン原子は二環式環形成を促進すると考えられている。単環式／二環式構造は，例えば，Ｄ２Ｏ中では１：６，ＣＤ３ＯＤ−Ｄ２Ｏ中では１：１０そしてＣＤＣｌ３中では４：９６の比で存在している。したがって，本発明の好ましい態様は，二環式／単環式比が少なくとも１：１，好ましくは２０：１，あるいはさらに多く実質的にすべてが二環式化合物で，二環式形態が存在する組成物である。二環式化合物が１００％である場合も本発明の範囲内である。」（段落００４２）
　
（Ｂ）　実施例１として，【化３０】（式略）において，Ｒ１，Ｒ２がともにフッ素原子である場合の化合物，いずれかがフッ素原子である場合の化合物，ともに水素原子である場合の化合物について，【表２】に，各々，実施例Ａ，実施例Ｂ，比較例Ａとして，単環式／二環式構造の比（ＣＤＣＬ３溶液中でのＮＭＲ測定によって測定）；腸貯留活性，ＥＤ５０（審決注：腸管内含量を５０％増加させる用量）が，各々，４：９６，１：１，二環式構造からのシグナルは検出されず；０．６μｇ／ｋｇ，２μｇ／ｋｇ，３２０μｇ／ｋｇ）であることが記載されている。（段落００８７〜００９１）
　
（Ｃ）　実施例２として，【化３１】（式略）において，Ｒ１，Ｒ２がともにフッ素原子である場合の化合物，いずれかがフッ素原子である場合の化合物，ともに水素原子である場合の化合物について，【表３】に，各々，実施例Ｃ，実施例Ｄ，比較例Ｃとして，単環式／二環式構造の比（ＣＤＣＬ３溶液中でのＮＭＲ測定によって測定）；腸貯留活性，ＥＤ５０が，各々，４：９６，１：１，二環式構造からのシグナルは検出されず；０．３μｇ／ｋｇ，３μｇ／ｋｇ，２２０μｇ／ｋｇ）であることが記載されている。（段落００９２〜００９５）。
　このように，本願明細書中，単環式構造に対する二環式構造の比は，化合物のＤ２Ｏ中，ＣＤ３ＯＤ−Ｄ２Ｏ中，ＣＤＣＬ３中での両者の比の値，特に実施例ではＣＤＣＬ３溶液中でＮＭＲ測定した値で示され，下剤組成物中における両者の比率を測定した結果は示されていない。そうすると，「単環式構造に対する二環式構造の比が少なくとも１：１」とは，結局，特定の溶媒中で測定された，化合物に固有の物理的性質を表すものと認められる。
　そして，このことは，平成２１年３月１２日付け手続補正書中においても比較例である化合物Ｅの単環式／二環式構造の比５４．３：４５．７の値が実施例１と同様にＣＤＣＬ３溶液中でＮＭＲ測定した値であることとも整合する。
　
　そこで，上記相違点について検討する。　
　
　上記引用例には，Ｉ５−ケト−１６−ハロゲン−ＰＧＥ類が，単環式化合物の１１位の水酸基と１５位のカルボニル基間の互変異性体をとりうること，それら互変異性体のヒドロキシ化合物とへミアセタールの平衡混合物もそれぞれ単独の場合と同様の効果を示すことが記載されている（摘記事項ｄ．）。この記載は，単環式の構造で表されている被験薬８の化合物Ｘにしても，実際はその互変異体の平衡混合物として存在することを示唆するものであり，化合物Ｘが二環式の構造をとった場合，Ｃ−１５がＲ，Ｓの立体配置を有するかその混合物となることも自明である。
　そうすると，本願補正発明は，化合物Ｘの互変異性現象に着目し，その単環式構造に対する二環式構造の比を特定溶媒中で測定し，その値が少なくとも１：１であることを見出したにすぎず（本願明細書【表３】によれば化合物ＸはＣＤＣＬ３中で単環式／二環式構造の比は４：９６である），引用例１の記載に接した当業者であれば容易になし得ることである。
　そして，本願明細書記載の本願発明の効果にしても，引用発明から予測しうるものにすぎない。  
　したがって，本願補正発明は，引用例１に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 　
　
（３）むすび　
　以上のとおり，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について 　
　
　平成２１年３月４日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので，本願の請求項１に係る発明（以下，同項記載の発明を「本願発明」という。）は，平成２０年６月１０日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される，以下のとおりのものである。 
 「下記式（Ｉ）で表される二環式化合物および式（Ｉ）の単環式互変異性体である化合物を，単環式構造に対する二環式構造の比が少なくとも１：１となるよう，便通誘導のために有効な量含む下剤組成物：
【化１】（式略）
［式中Ｖ１およびＶ２は炭素である；
Ｗ１およびＷ２は以下の，
【化２】（式略）
である；
（式中Ｒ３およびＲ４は水素であるか，あるいは，これらの１つがＯＨである；）
Ｘ１およびＸ２は水素，低級アルキルまたはハロゲンであり，これらの少なくとも１つはハロゲンである； 
Ｚは炭素，酸素，硫黄，または窒素である；
Ｒ２は水素である；
Ｙは非置換またはオキソ，ハロゲン，アルキルまたはヒドロキシルで置換された，飽和または不飽和Ｃ２−１０炭化水素鎖である；
Ａは−ＣＯＯＨまたはその塩，エステルまたはエーテルである；そして，
Ｒ１は非置換またはハロゲン，オキソ，ヒドロキシ，低級アルコキシ，低級アルカノイルオキシ，低級シクロアルキル，低級シクロアルキルオキシ，アリール，アリールオキシ，複素環基，または複素環−オキシ基で置換された直鎖または分枝鎖を形成する飽和または不飽和低級炭化水素；低級シクロアルキル；低級シクロアルキルオキシ；アリール，アリールオキシ，複素環基または複素環−オキシ基である；
Ｃ−１３位とＣ−１４位の間の結合は二重結合または単結合である；そして，
Ｃ−１５はＲ，Ｓの立体配置を有するかその混合物である］」 
　
　本願発明は，前記２．で検討した，本願補正発明を包含するものである。　
　そうすると，本願補正発明が，前記「２．（２）」に記載したとおりの理由により当業者が容易に発明をすることができたものである以上，本願発明も同様の理由を有するものである。 
　したがって，本願発明は，引用例に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。 
　
　よって，上記結論のとおり審決する。