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　平成　７年特許願第５１８５８９号「突然変異体ルシフェラーゼ」拒絶査定不服審判事件〔平成　７年　７月１３日国際公開、ＷＯ９５／１８８５３、平成　８年１１月　５日国内公表、特表平　８−５１０３８７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯及び本願発明  
　本願は，１９９５年１月３日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９４年１月３日，米国）を国際出願日とする出願であって，平成１７年３月２５日付で拒絶査定がなされ，これに対し，平成１７年７月１日に該拒絶査定に対する審判請求がなされたものの，平成２０年３月１９日付で当審において拒絶理由（以下，「当審拒絶理由」という。）が通知され，これに対し，平成２０年９月２４日付で特許請求の範囲についての手続補正がなされるとともに意見書（以下，単に「意見書」という。）が提出された。
　そして，その請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，本願明細書の記載からみて，平成２０年９月２４日付で補正された特許請求の範囲の請求項１に記載されたとおりの
　
「【請求項１】
　配列番号１で表される野生型甲虫ルシフェラーゼＬｕｃＰｐｌＧＲとは異なるアミノ酸配列を有する突然変異甲虫ルシフェラーゼであって，配列番号１で表されるＬｕｃＰｐｌＧＲのアミノ酸配列における位置２３２，２３６，２３７，２４２，２４４，２４５，２４８及び３４８からなる群から選択される位置に対応する位置においてアミノ酸置換を含み，該アミノ酸置換により野生型甲虫ルシフェラーゼが産生するものと比べて少なくとも１ナノメーターのピーク強度波長シフトを有する生物発光を産生する突然変異甲虫ルシフェラーゼ。」
　
であると認められる。
　
　
　
第２．当審拒絶理由及び引用例の記載内容
１．本願発明に対して通知された当審拒絶理由のうち，特許法第２９条第２項に関するものの概要は，以下のとおりである。
　
「本願発明は，本願の優先権主張の日前に頒布された『Journal of Bioluminescence and Chemiluminescence，1990年，Vol.5，p.107-114』及び『Journal of Bioluminescence and Chemiluminescence，1989年，Vol.4，p.31-39』に記載された発明，並びに，本願優先日前の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」
　
　
２．そのうち，当審拒絶理由において文献２として引用された，「Journal of Bioluminescence and Chemiluminescence，1990年，Vol.5，p.107-114」には，次の事項が記載されている。 
　
（２−１）「・・・酵素構造と色との関係を研究する目的で，ジャマイカのクリックビートルに由来するルシフェラーゼをモデル系として試験した。これらのルシフェラーゼは，アミノ酸配列で５％以下の違いにもかかわらず，緑色から橙色までの範囲で発光する。対応するｃＤＮＡクローンの変異から，色の変化に関与するアミノ酸を同定した。これらの特異的なアミノ酸は少ししかなく，また，それらは，酵素構造に対応する色に独立して作用した。それらの作用を解析することにより，クリックビートルのルシフェラーゼにおける色変化の可能性は，現在明らかになっているよりも，より大きいということが示される。」（第１０７頁「要約」） 
　
（２−２）「色の変化は，ビートルのルシフェラーゼで顕著である。特にジャマイカに由来する熱帯のクリックビートル，Ｐｙｒｏｐｈｏｒｕｓ　ｐｌａｇｉｏｐｈｔｈａｌａｍｕｓにおいて，この変化の見事な例が生じている。」（第１０８頁左欄下から第４−１行）
　
（２−３）「色に影響を及ぼす置換の独立性・・・例えば，Ｅ２２３，Ｖ２３８→Ｒ，Ｌの置換を行った再配列ハイブリッドは，黄色発光ルシフェラーゼの色を４９０ｃｍ−１だけシフトさせる。・・・もう一つの例として，黄色発光ルシフェラーゼに適用されたＳ２４７→Ｇ置換は−４３０ｃｍ−１のシフトを引き起こす。しかしながら，同様の置換を黄緑色発光ルシフェラーゼに適用した場合，結果としてのシフトは−５８０ｃｍ−１と，３５％大きいものとなる。」（第１０９頁右欄第４７行−第１１０頁左欄第２２行） 
　
（２−４）「手短に言えば，クリックビートルのルシフェラーゼには，修飾に対する大きな可能性と，発光色の変化に対する大きな可能性があると思われる。」（第１１２頁右欄第５−８行） 
　
　
３．また，当審拒絶理由において文献３として引用された「Journal of Bioluminescence and Chemiluminescence，1989年，Vol.4，p.31-39」には，次の事項が記載されている。
　
（３−１）「・・・ジャマイカのクリックビートル，Ｐｙｒｏｐｈｏｒｕｓ　ｐｌａｇｉｏｐｈｔｈａｌａｍｕｓ，は異なる色の光を放つことができる。・・・このクリックビートルから，少なくとも４つの異なるルシフェラーゼをコードするｃＤＮＡを，我々は最近，クローニングした。これらのルシフェラーゼは，大腸菌で発現させた際に，生物発光の色の相違で区別することができる。これらの異なるルシフェラーゼ間における配列の相違は少なく，そのため，発光色の相違に寄与するアミノ酸もまた少ないに違いない。元となるｃＤＮＡクローンの断片を再構築することによってハイブリッド・ルシフェラーゼを調製し，色を決定するアミノ酸の幾つかを同定した。」（第３１頁「要約」） 
　
（３−２）「これらのｃＤＮＡクローンは異なる４種からなり，それらがコードするルシフェラーゼによって発せられる光の色，つまり，緑色（５４６ｎｍ），黄緑色（５６０ｎｍ），黄色（５７８ｎｍ）及び橙色（５９３ｎｍ）によって区別することができる。」（第３２頁右欄第４−８行） 
　
（３−３）「図１．　４つの異なる色を発光可能なクリックビートルの４つのルシフェラーゼのアミノ酸配列。黄緑色を発光するルシフェラーゼの全配列を示す。該配列の上部及び下部に，その他のルシフェラーゼの配列で相違する部分のアミノ酸のみ示す。該配列の上部には緑色を発光するルシフェラーゼのアミノ酸相違を示す。該配列の１行下部には黄色を発光するルシフェラーゼのアミノ酸相違を示し，２行下部には橙色を発光するルシフェラーゼのアミノ酸相違を示す。ダッシュ記号は黄緑色を発光するルシフェラーゼと相違がないことを示す。・・・」との記載と共に，図１には，アミノ酸配列が記載されている。（第３３頁図１） 
　
（３−４）「複数の制限酵素の異なる組合せをｃＤＮＡクローンに対して用いることにより，４種の配列は，１セットにつき５から８種の再配列ハイブリッドで構成される４つのセットを形成するよう，組み換えられた（図６）。元となった４つのクローンを含め，これらのハイブリッドは，全体で３１種の異なるルシフェラーゼ配列を形成する。」（第３６頁左欄第４９行−右欄第５行） 
　
（３−５）「用語を単純化するために，緑色を発光するクローンをｌｕｃ−ＧＲと，黄緑色を発光するクローンをｌｕｃ−ＹＧと，黄色を発光するクローンをｌｕｃ−ＹＥと，橙色を発光するクローンをｌｕｃ−ＯＲということとする。ハイブリッドは『ｌｕｃ−』に続いて数字と文字で表すこととする。」（第３６頁右欄第３３−３８行） 
　
（３−６）「ｌｕｃ−ＹＧ→３ｅ［Ｒ２２３，Ｌ２３８→Ｅ，Ｖ］においては，５６０ｎｍから５７７ｎｍ へのスペクトルシフトが起こり，ｌｕｃ−ＹＥのスペクトルと区別できないものとなった。」（第３８頁左欄第１−３行） 
　
　
　
第３．対比・判断
１．対比 
　摘記事項（２−１）−（２−３）からみて，文献２には，クリックビートルＰｙｒｏｐｈｏｒｕｓ　ｐｌａｇｉｏｐｈｔｈａｌａｍｕｓ（以下，単に「クリックビートル」という。）由来の「黄色発光ルシフェラーゼにおいてＥ２２３，Ｖ２３８→Ｒ，Ｌ置換を行った場合，色が４９０ｃｍ−１だけシフトする」こと，及び，「黄緑色発光ルシフェラーゼにおいてＳ２４７→Ｇ置換を行った場合，色が−５８０ｃｍ−１だけシフトする」ことが記載されている。 
　
　ここで，摘記事項（３−３）に示されるアミノ酸配列からみて，クリックビートル由来の「黄色発光ルシフェラーゼにおいてＥ２２３，Ｖ２３８→Ｒ，Ｌ置換を行った」ものは，野生型の黄色発光ルシフェラーゼと異なるアミノ酸配列からなるものであるとともに，例えば，２２４位のアミノ酸が「Ａ」である点で野生型緑色発光ルシフェラーゼとは異なるアミノ酸配列からなるものでもある。つまり，該「黄色発光ルシフェラーゼにおいてＥ２２３，Ｖ２３８→Ｒ，Ｌ置換を行った」ものは，クリックビートル由来の野生型緑色発光ルシフェラーゼとは異なるアミノ酸配列からなるものである。クリックビートル由来の「黄緑色発光ルシフェラーゼにおいてＳ２４７→Ｇ置換を行った」ものも，同様に，クリックビートル由来の野生型緑色発光ルシフェラーゼとは異なるアミノ酸配列からなるものである。
　
　また，色が，該置換によって，前者は「４９０ｃｍ−１だけシフトする」ものであり，後者は「−５８０ｃｍ−１だけシフトする」ものである。ここで，摘記事項（３−２）に示される各色の波長を考慮すると，黄色（５７８ｎｍ）において「４９０ｃｍ−１だけシフト」した場合の波長は「約５６２ｎｍ」に相当し，黄緑色（５６０ｎｍ）において「−５８０ｃｍ−１だけシフト」した場合の波長は「約５７９ｎｍ」に相当する。
　
　以上から，文献２には，「クリックビートル由来の野生型緑色発光ルシフェラーゼとは異なるアミノ酸配列からなるルシフェラーゼであって，クリックビートル由来の野生型黄色発光ルシフェラーゼにおいてＥ２２３，Ｖ２３８→Ｒ，Ｌ置換を行い，発光色の波長が５７８ｎｍから約５６２ｎｍにシフトしたルシフェラーゼ，及び，クリックビートル由来の野生型黄緑色発光ルシフェラーゼにおいてＳ２４７→Ｇ置換を行い，発光色の波長が５６０ｎｍから約５７９ｎｍにシフトしたルシフェラーゼ」が記載されているといえる。
　
　そこで，本願発明と文献２に記載された発明（以下，「引用発明２」という。）とを対比する。
　引用発明２の「クリックビートル由来の野生型緑色発光ルシフェラーゼ」は，本願明細書の「コメツキムシＰｙｒｏｐｈｏｒｕｓ　ｐｌａｇｉｏｐｈｔｈａｌａｍｕｓの，緑色発光を実現するルシフェラーゼＬｕｃＰｐｌＧＲのｃＤＮＡ配列及びアミノ酸配列を配列表に，配列番号１を付して示す。」（第１３頁下から第４−１行）との記載からみて，本願発明の「配列番号１で表される野生型甲虫ルシフェラーゼＬｕｃＰｐｌＧＲ」に相当する。また，引用発明２の「波長」は本願発明の「ピーク強度波長」に相当する。さらに，引用発明２のルシフェラーゼの波長である「約５６２ｎｍ」及び「約５７９ｎｍ」は，両者とも，クリックビートル由来の野生型ルシフェラーゼが産生する光の波長，つまり，緑色（５４６ｎｍ），黄緑色（５６０ｎｍ），黄色（５７８ｎｍ）及び橙色（５９３ｎｍ）の波長と少なくとも１ｎｍの相違があるといえる。 
 　してみると，本願発明と引用発明２は，「配列番号１で表される野生型甲虫ルシフェラーゼＬｕｃＰｐｌＧＲとは異なるアミノ酸配列を有する突然変異甲虫ルシフェラーゼであって，アミノ酸置換を含み，該アミノ酸置換により野生型甲虫ルシフェラーゼが産生するものと比べて少なくとも１ナノメーターのピーク強度波長シフトを有する生物発光を産生する突然変異甲虫ルシフェラーゼ」である点で一致する。
　しかし，本願発明は「配列番号１で表されるＬｕｃＰｐｌＧＲのアミノ酸配列における位置２３２，２３６，２３７，２４２，２４４，２４５，２４８及び３４８からなる群から選択される位置に対応する位置」においてアミノ酸置換がなされるものであるのに対し，引用発明２は，「ＬｕｃＰｐｌＹＥのアミノ酸配列における位置２２３及び２３８」において，及び，「ＬｕｃＰｐｌＹＧのアミノ酸配列における位置２４７」においてアミノ酸置換がなされるものである点で，両者は相違する。 
　
　
２．判断 
　上記相違点について検討する。摘記事項（２−１）及び（２−４）からみて，文献２には，「クリックビートルのルシフェラーゼにおける色変化の可能性は，現在明らかになっているよりも，より大き」く，「クリックビートルのルシフェラーゼには，修飾に対する大きな可能性と，発光色の変化に対する大きな可能性があると思われる」旨が記載されている。 
　また，摘記事項（３−１），（３−４），（３−５）及び（３−６）からみて，文献３には，「ＬｕｃＰｐｌＹＥのアミノ酸配列における位置２２３及び２３８において，それぞれＲ→Ｅ及びＬ→Ｖという置換がなされ，５６０ｎｍから５７７ｎｍへのスペクトルシフトが起こったルシフェラーゼを，遺伝子組換技術により調製した」旨が記載されている。
　以上を考慮すると，クリックビートルに由来するルシフェラーゼにおける更なる色変化を期待して，引用発明２とは異なる部位にアミノ酸置換等の修飾を施すこと，及び，該アミノ酸置換を遺伝子組換技術を用いて行うことは，当業者が容易に想到し得ることである。その際，置換を施す対象として，「ＬｕｃＰｐｌＧＲ」，「ＬｕｃＰｐｌＹＧ」，「ＬｕｃＰｐｌＹＥ」及び「ＬｕｃＰｐｌＯＲ」の何れを選択するかは当業者が適宜決定し得たことである。
　
　そこで，本願発明の「配列番号１で表されるＬｕｃＰｐｌＧＲのアミノ酸配列における位置２３２，２３６，２３７，２４２，２４４，２４５，２４８及び３４８からなる群から選択される位置に対応する位置」においてアミノ酸置換を施した場合に奏される効果について検討する。
　まず，本願明細書の「表III」の記載からみて，例えば，位置２４８のＩをＲ及びＶに置換したもののピーク強度波長は，両者とも１ｎｍしかシフトしておらず，この程度のピーク強度波長シフトは，引用発明２で既に達成されているといえる。また，本願発明はそれぞれの位置での置換後のアミノ酸を特定していないから，本願明細書の「表III」の記載で例えピーク強度波長が大きくシフトしている位置であっても，それはその位置においてある特定のアミノ酸に置換した場合の結果に過ぎずない。さらに，本願優先日前の技術常識を考慮しても，その位置においてその他のアミノ酸に置換したものでも同程度の結果が得られると推認することはできない。
　してみると，本願発明の奏する効果には，引用発明２で既に達成された程度のものや，その程度が不明なものが多数包含されているといえる。 
　したがって，本願発明の構成全体にわたって，当業者が予測できない顕著な効果が奏せられているとはいえない。
　
　よって，本願発明は，文献２及び３の記載並びに本願優先日前の技術常識に基づいて，当業者が容易になし得たものである。
　
　
３．請求人の主張について
　請求人は，意見書において，本願発明の変異を入れる位置は「４種の野生型ルシフェラーゼにおいて保存されているアミノ酸」の位置のみである点，及び，「当業者は文献３の摘記事項（３−３）等に記載されるように４種の野生型ルシフェラーゼの同一性が高いにも関わらず，４種の発光色が発光されるという事実から，非保存領域のアミノ酸が発光色の違いに寄与していることを教示されるはずであるから，４種の野生型ルシフェラーゼにおいて保存されたアミノ酸の位置の中に発光色の違いをもたらすアミノ酸置換位置を見出した本願発明は引用文献に対して進歩性を有するものであると思料する。」と主張する。
　確かに，請求人のいうとおり，当業者は，摘記事項（３−３）から，甲虫における「４種の野生型ルシフェラーゼの同一性が高いにも関わらず，４種の発光色が発光されるという事実」，及び，「非保存領域のアミノ酸」がそれらの発光色の違いに寄与するであろうことを認識できるといえる。つまり，摘記事項（３−３）の記載から，「非保存領域のアミノ酸」が，甲虫における野生型の緑色発光ルシフェラーゼ，黄緑色発光ルシフェラーゼ，黄色発光ルシフェラーゼ及び橙色発光ルシフェラーゼの発光色の違いに寄与していると当業者は推認するといえる。
　しかし，このことから直ちに
「保存領域のアミノ酸」が発光色の違いに寄与しない
　
　
　
第４．むすび
　以上から，本願発明は，本願の優先権主張の日前に頒布された文献２及び３の記載，並びに，本願優先日前の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができず，したがって，本願は，「第２．１．」で述べた当審拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
　よって，結論とおり審決する。