【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３４５６９３５号「燃料電池用シール材の形成方法」の特許無効審判事件についてされた平成１８年１２月５日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成１９年（行ケ）第１０００７号平成１９年９月１２日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件特許第３４５６９３５号に係る出願は、平成１２年１月１２日に特許出願され、平成１５年８月１日にその請求項１〜３に係る発明について、特許の設定登録がされた。
　これに対して、請求人より、平成１８年４月２５日に本件特許の請求項１、２に係る発明について特許の無効の審判が請求され、被請求人より、同年７月２１日付けで訂正請求書が提出され、同年１２月５日に請求項１、２に係る発明について特許を無効とする旨の審決（以下、「前審決」という。）がされた。
　そこで、被請求人より、平成１９年１月１１日に知的財産高等裁判所に本件特許を無効とした審決の取消を求める訴え（平成１９年（行ケ）第１０００７号）が提起され、平成１９年９月１２日に知的財産高等裁判所において、上記審決の取消の判決が言い渡された。
　そして、上記判決は確定している。
　
　
第２　訂正の適否についての判断
　
１．訂正の内容
　
　上記判決によれば、前審決のうち、本件特許の請求項３に係る発明に関する訂正を認めるとした部分は確定しているから、本件訂正請求による訂正の適否の審理の対象は、本件特許の請求項１、２に関する部分に限定されることになるところ、本件訂正請求による訂正１ないし６のうち、本件特許の請求項１、２に係る発明に関するものは、次の訂正１、２、４、５である。（下線部は訂正箇所である）
　
　(1)　訂正１
　特許請求の範囲の請求項１において、
「【請求項１】高分子電解質膜、カソード電極およびアノード電極からなる燃料電池本体とセパレータとの間に介在させるシール材の形成方法であって、セパレータの所定位置表面にゴム溶液を塗布して未架橋のゴム薄膜を形成する工程、未架橋のゴム薄膜を架橋することによりセパレータに成形一体化させる工程、架橋ゴム薄膜が成形一体化されたセパレータをカソード電極およびアノード電極に当接し単セルを組立てることにより、高分子電解質膜の周縁部をシールする工程、を備えることを特徴とする燃料電池用シール材の形成方法。」とあるのを、
「【請求項１】高分子電解質膜、カソード電極およびアノード電極からなる燃料電池本体とセパレータとの間に介在させるシール材の形成方法であって、セパレータの所定位置表面にゴム溶液を塗布して未架橋のゴム薄膜を形成する工程、未架橋のゴム薄膜を架橋することによりセパレータに成形一体化させる工程、架橋ゴム薄膜が成形一体化されたセパレータをカソード電極およびアノード電極に当接し単セルを組立てることにより、高分子電解質膜の周縁部をシールする工程、を備え
ており、前記セパレータとしてカーボングラファイトで形成されたセパレータを用い、前記ゴム薄膜形成工程において、前記セパレータの周縁部表面にスクリーン印刷によりゴム溶液を塗布して未架橋のゴム薄膜を形成す
　
　(2)　訂正２
　特許請求の範囲の請求項２において、
「【請求項２】請求項１記載のゴム薄膜形成工程において、ゴム薄膜をスクリーン印刷により形成した燃料電池用シール材の形成方法。」とあるのを、
「【請求項２】
高分子電解質膜、カソード電極およびアノード電極からなる燃料電池本体とセパレータとの間に介在させるシール材の形成方法であって、セパレータの所定位置表面にゴム溶液を塗布して未架橋のゴム薄膜を形成する工程、未架橋のゴム薄膜を架橋することによりセパレータに成形一体化させる工程、架橋ゴム薄膜が成形一体化されたセパレータをカソード電極およびアノード電極に当接し単セルを組立てることにより、高分子電解質膜の周縁部をシールする工程、を備えており、前記セパレータとしてカーボングラファイトで形成されたセパレータを用い、前記
前記セパレータの周縁部表面に
ゴム溶液を塗布して未架橋の
額縁状に
　
　(3)　訂正４
　明細書の段落【０００６】において、
「本発明は…を要旨とするものである。」とあるのを、次のように訂正する。
「本発明は、上記目的を達成するために、単セルを組立てる以前にあらかじめゴムシール材を架橋してセパレータに直接成形一体化しておくことを基本的手段とし、請求項１に係る発明は、高分子電解質膜、カソード電極およびアノード電極からなる燃料電池本体とセパレータとの間に介在させるシール材の形成方法であって、セパレータの所定位置表面にゴム溶液を塗布して未架橋のゴム薄膜を形成する工程、未架橋のゴム薄膜を架橋することによりセパレータに成形一体化させる工程、架橋ゴム薄膜が成形一体化されたセパレータをカソード電極およびアノード電極に当接し単セルを組立てることにより、高分子電解質膜の周縁部をシールする工程、を備え
ており、前記セパレータとしてカーボングラファイトで形成されたセパレータを用い、このセパレータの周縁部表面にスクリーン印刷によりゴム溶液を塗布して未架橋のゴム薄膜を形成す
　
　(4)　訂正５
　明細書の段落【０００７】において、
「また、請求項２に係る発明は、…ゴム薄膜を形成するものである。」を次のように訂正する。
「また、請求項２に係る発明は、
高分子電解質膜、カソード電極およびアノード電極からなる燃料電池本体とセパレータとの間に介在させるシール材の形成方法であって、セパレータの所定位置表面にゴム溶液を塗布して未架橋のゴム薄膜を形成する工程、未架橋のゴム薄膜を架橋することによりセパレータに成形一体化させる工程、架橋ゴム薄膜が成形一体化されたセパレータをカソード電極およびアノード電極に当接し単セルを組立てることにより、高分子電解質膜の周縁部をシールする工程、を備えており、前記セパレータとしてカーボングラファイトで形成されたセパレータを用い、前記
前記セパレータの周縁部表面に
ゴム溶液を塗布して未架橋の
額縁状に
　
２．訂正の目的の適否、新規事項の有無、拡張変更の存否
　
　(1)　訂正１について
　訂正１は、セパレータの材質を「カーボングラファイト」とし、ゴム溶液の塗布方法を「スクリーン印刷」とし、塗布位置を「セパレータの周縁部表面」とそれぞれ特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　そして、「カーボングラファイト」については、願書に最初に添付した明細書の段落【０００８】（願書に添付した明細書（以下、「本件明細書」という。）の段落【０００９】）に、「スクリーン印刷」については、当初明細書の請求項２及び段落【０００７】に、「セパレータの周縁部表面」については、当初明細書の段落【００１３】にそれぞれ明示的に記載されているから、訂正１は、当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内でなされたものであり、さらに、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
　したがって、訂正１は、特許法第１３４条の２第１項ただし書き、及び、同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合する。
　
　(2)　訂正２について
　訂正２は、請求項１を引用する従属形式で記載されていた請求項２を独立形式に書き改めるとともに、訂正後の請求項１の限定内容を全て含み（セパレータの材質、ゴム溶液の塗布方法及び塗布位置の特定）、さらにゴム薄膜の形状を「額縁状」に特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　そして、「額縁状」は、当初明細書の段落【００１２】、【００１３】に明示的に記載されているから、訂正２は、当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内でなされたものであり、さらに、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
　したがって、訂正２は、特許法第１３４条の２第１項ただし書き、及び、同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合する。
　
　(3)　訂正４、５について
　上記訂正４、５は、発明の詳細な説明の記載を訂正後の特許請求の範囲の記載と整合させるものであり、明りょうでない記載の釈明を目的とした明細書の訂正に該当し、明細書又は図面に記載した事項の範囲内でなされたものであり、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
　したがって、訂正４、５は、特許法第１３４条の２第１項ただし書き、及び、同条第５項において準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合する。
　
３．まとめ
　したがって、平成１８年７月２１日付けの訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書き、及び、同条第５項において準用する同法第１２６条第３項から第５項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　
　
第３　本件発明
　本件無効審判請求がされた請求項１及び２に係る発明は、上記訂正により、訂正された明細書（以下、「本件訂正明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された事項により特定されるものである（訂正後の請求項１及び２に係る発明は、前記第２の１(1)、(2)参照。以下、それぞれの発明を、「本件訂正発明１」、「本件訂正発明２」という。）。
　
　
第４　当事者の主張の概要
　
１．請求人主張の無効理由と証拠方法
　請求人は、特許第３４５６９３５号の請求項１、２に係る発明についての特許を無効とする、審判請求の費用は被請求人の負担とする、との審決を求めることを請求の趣旨とし、審判手続（審判請求書、弁駁書、口頭審理（口頭審理陳述要領書、口頭審理調書）、上申書）において、それらの特許を無効とすべき理由を以下のように主張し、証拠方法として甲１〜７、１０〜１５号証を提出している。なお、甲８及び９号証は欠番である（口頭審理（口頭審理陳述要領書、口頭審理調書）において削除）。
　
　証拠方法
《審判請求書で提示》
　甲１号証　　特開平１１-１２９３９６号公報
　甲２号証　　特開平７−２５１１１９号公報
　甲３号証　　実開平１−１４１３５４号明細書
　甲４号証　　実公平２−３５０８６号公報
　甲５号証　　特開平８−１４５１７９号公報
　甲６号証　　特開平６−１０９１３８号公報
　甲７号証　　特開平９−２７４９２６号公報
《弁駁書で提示》
　甲８号証　　特開平２−２８１５６７号公報（口頭審理にて証拠から削除）
　甲９号証　　特開昭６１−１０３９４６号公報（口頭審理にて証拠から削除）
　甲１０号証　特開平７−２７２７３１号公報
　甲１１号証　特開平４−３１９２６１号公報
《口頭審理（口頭審理陳述要領書）で提示》
　甲１２号証　特開昭６０−２０４７１号公報
　甲１３号証　特開昭５８−１４５０６７号公報
　甲１４号証　信越化学工業（株）液状シリコーンゴム射出成形システムカタログ１〜１１頁
　甲１５号証　特開平９−２９６８６５号公報
《上申書で提示》
　甲１６号証　特開２０００−１３３２８８号公報
　甲１７号証　特開２０００−１２０５４号公報
　
　(1)　無効理由１（新規事項の追加）
　当初明細書の記載は、「放射線架橋」の要件を必須とした開示に留まっているから、「放射線架橋」以外を含むものとする補正は、当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではない。よって、それらの特許は、特許法第１７条の２第３項の規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものであるから、同法第１２３条第１項第１号の規定に該当し、無効とすべきものである。
　
　(2)　無効理由２（進歩性違反）
　本件訂正発明１及び２は、その出願前頒布された甲１号証に記載された発明及び甲２号証等に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、それらの発明に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであるから、同法第１２３条第１項第２号の規定に該当し、無効とすべきものである。
　
２．被請求人の主張と証拠方法
　被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めることを答弁の趣旨とし、審判手続（答弁書、口頭審理（口頭審理陳述要領書、口頭審理調書）、上申書）において、無効審判の請求人が主張する、無効とすべき理由について以下のように主張し、証拠方法として乙１〜４号証及び参考資料１を提出している。
　
　証拠方法
《口頭審理（口頭審理陳述要領書）で提示》
　乙１号証　特開平１−２５５１７０号公報
　乙２号証　特開平８−１６２１４５号公報
　乙３号証　特開平１１−１２６６２０号公報
　乙４号証　特許庁編「審査便覧」（社）発明協会発行、「第III部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」、「第Ｉ節 新規事項」
《上申書で提示》
　参考資料１　特開２００２−３３１０９号公報
　
　(1)　無効理由１（新規事項の追加）に対して
　当初の請求項１では、たまたま、「ゴム薄膜を放射線架橋して成形されている」と限定していたが、本件発明は「あらかじめゴムパッキンをセパレータに直接成形一体化することを基本的手段とする」のであるから、「ゴム薄膜を架橋することによりセパレータに成形一体化」さえすればいいことが当初明細書の記載から自明である。
　すなわち、本件特許に係る補正は発明の技術上の意義になんら変更をもたらすものではない（特許庁編「審査便覧」（社）発明協会発行、「第III部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」、「第Ｉ節 新規事項」の第１頁「３．基本的な考え方（３）」、第２頁〜第３頁「４．２各論（１）及び［補正が許される例］例２」）。
　また、放射線架橋以外の架橋方法によって未架橋ゴムを架橋することは、当業者にとって技術常識である。
　したがって、「当初明細書に接した当業者が、未架橋ゴム薄膜を架橋させてシール機能を有する架橋ゴム薄膜を形成することが当初明細書に記載されているのと同然であると理解する」のであるから、本件補正は当初明細書又は図面から自明な事項に相当し、新規事項を追加するものではない。
　
　(2)　無効理由２（進歩性違反）に対して
　ア　本件訂正発明１及び２の第１の特色は、単なるカーボングラファイトのセパレータの使用ではなく、脆性があり破損しやすいカーボングラファイトで形成されたセパレータと、スクリーン印刷とを組み合わせる点にある。
　すなわち、本件発明の出願時の技術水準の下、甲１号証に係る発明において、金属薄板への射出成形とカーボングラファイトで形成されたセパレータへのスクリーン印刷との間に置換容易性があるか否かが、本件発明の進歩性の判断の基礎となるのである。しかし、甲１号証に係る発明において、金属薄板に代えて脆性が大きく破損しやすいカーボングラファイトで形成されたセパレータを用いると、射出成形ではインサートとしてのセパレータを金型に挟み込んで型締めするため、射出圧力とも相俟って、セパレータが破損又は破壊される。そして、カーボングラファイトのプレートを甲１号証の発明に適用すると、セパレータが破損又は破壊されてしまい、立体的な形状の複合体を正確にかつ効率よく製造するという発明の効果と技術的に矛盾が生じることとなる。従って、金属薄板とカーボングラファイトのセパレータとの間だけでなく、金属薄板への射出成形とカーボングラファイトのセパレータへのスクリーン印刷との間にも置換容易性がないのである。
　なお、カーボングラファイトのセパレータが脆く破損しやすいことは、周知又は慣用の技術的事項であるとともに、請求人も弁駁書第２頁において認めている事項ではあるが、乙１〜３号証の文献の記述からも明らかである。
　
　イ　本件明細書の段落【０００６】及び【０００５】の記載事項から、本件訂正発明１及び２の課題が、破損しやすいカーボングラファイトのセパレータであっても、シールパッキンをセパレータの周縁部に一体に形成することにあることを読み取ることができる。
　これに対して、甲１号証は、インサートとしてのセパレータを型締めし、高い圧力（段落【０００９】）が作用する射出成形により、金属薄板にシリコーン樹脂層を形成するから、射出成形をインサートとしての破損しやすい材料に適用するという課題は生じない。また、甲２号証乃至甲６号証でも、金属ガスケットなどの硬質で丈夫な基材を対象にするから、破損しやすい材料にパッキンを一体に形成するという課題は生じない。さらに、カーボン板材を記載する甲７号証では、セパレータと高分子電解質膜とが側端部のガスケットでシールされていることからも明白である（段落【０００６】）ように、セパレータのガス流通溝のリブと電極と高分子電解質膜との接触に伴う課題を解決するのであり、破損しやすい材料のセパレータの周縁部にゴム薄膜を形成するという課題は生じない。このように、各証拠から、カーボングラファイトのセパレータの周縁部にシールパッキンを一体に成形するという新規な課題は導き出せない。したがって、各証拠は本件訂正発明１及び２の課題に対する予測性がない。
　
　ウ　甲１号証に係る発明と対比すると、本件訂正発明１は、金属薄板に代えてカーボングラファイトのセパレータを用いる点で大きく相違することに加えて、金属薄板にゴム薄膜を射出成形することに代えてカーボングラファイトのセパレータにスクリーン印刷によりゴム薄膜を形成する点でも大きく相違する。本件訂正発明１及び２は各証拠にはない格別顕著な効果を奏する。したがって、本件訂正発明１及び２が進歩性を備えていることは明らかである。
　
　
第５　証拠の記載事項
　
〔甲１号証の記載事項〕
（摘示１ａ）「【発明の属する技術分野】本発明は、電気・電子部品等のクッション材、パッキン材、スペーサー、特に燃料電池のセパレータとして好適に使用でき、複雑な形状や、部品の小型化が可能なシリコーン樹脂−金属複合体に関する。」（段落【０００１】）
（摘示１ｂ）「【発明が解決しようとする課題】上記のシリコーンゴム単体からなり、比較的肉厚の薄い薄膜のものを電気・電子部品等にそのまま組み入れようとすると、薄膜上にシワが生じたり、薄膜同志で密着し剥がしずらくなる等の作業性に問題があった。そこで、このような問題点を解消するためにシリコーンゴム単体と非伸縮性の金属薄板と複合一体化した積層体が知られている（例えば、特開平４−８６２５６号、実開平２−４７０号）。
上記複合一体化の方法としては、通常、金属薄板の少なくとも片面にシリコーンゴムシートを載置し、加熱加圧する方法が行われているが、部分的に載置する場合、位置合せが困難であったり、さらには金属薄板の表面に凹凸があるものでは、均一に貼り合わせることが困難という問題があった。」（段落【０００３】、【０００４】）
（摘示１ｃ）「【発明の実施の形態】以下、本発明を詳しく説明する。本発明に使用される金属薄板としては、鋼板、ステンレス鋼板、メッキ処理鋼板、アルミニウム板、銅板、チタン板等が好適であるが、これらには、限定されない。金属薄板の厚みは０．１〜２．０ｍｍの範囲のものが好適であり、表面に凹凸を有するものも使用できる。この凹凸は用途等によりその形状は異なるが、３次元的な構造であって、用途が燃料電池、特に固体高分子型燃料電池のセパレータでは、燃料ガスの流路用溝等が相当する。」（段落【０００６】）
（摘示１ｄ）「本発明の複合体は電気・電子部品等のクッション材、パッキン材、スペーサー、Ｏリング等に使用できるが、特に燃料電池（固体高分子型燃料電池）のセパレータの用途に好適に使用できる。このようなセパレータはより小型化が要求され、また多数のセパレータを重ね合わせて使用することから精度が優れ、生産性のよいセパレータが要求されており、射出成形によりシリコーン樹脂層を形成する本発明の複合体はこのような要求を満足することが容易である。」（段落【００１２】）
（摘示１ｅ）「液状シリコーン樹脂として信越化学（株）製ＫＥ−１９５０−６０を使用し、金型温度１６０℃、射出圧３００kgｆ／ｃｍ2の条件で、ステンレス鋼板（表面プライマー処理 東芝シリコーン（株）製ＭＥ−２１）の片面に射出成形した。脱型した後、図１に示した断面概略図のパッキン材を得た。得られたパッキン材ではステンレス鋼板とシリコーン樹脂層との間の接着性が良好で剥離等がなく、またバリや気泡等の発生が見られずパッキン材としての性能上問題なかった。」（段落【００１６】）
（摘示１ｆ）「（実施例２）次に、他の実施例として射出成形法により形成してなるシリコーン樹脂−金属複合体製の燃料電池セパレータについて図３〜１０に基づいて説明する。図３に示した射出成形用金型３０に金属薄板からなる金属製のセパレータ本体３１をセットし、セパレータ本体３１の一側面３２にシリコーン樹脂層（硬度６０）からなるシール材３３ａを射出成形法により形成した後、セパレータ本体３１を図４に示した射出成形用金型３４にセットし、セパレータ本休３１（「本体３１」の誤記と認められる）の他側面３５にシリコーン樹脂層（硬度６０）からなるシール材３３ｂを射出成形法により形成し、図５〜６に示す燃料電池セパレータ３６を形成した。
　セパレータ本体３１の厚みは０．３ｍｍであり、中央部３７にはプレス成形又はエッチング処理により凹凸状のガス溝パターン３８が形成され、周縁部３９には反応ガス通路孔４０、ピン孔４１及び冷却媒体通路４２が穿孔され、反応ガス通路孔４０と中央部３７とは凹凸状の反応ガス通路部４３により連通されている。セパレータ本体３１の凹凸状のガス溝パターン３８の頂面は電極接触部４４を形成し、電極接触部４４には耐蝕性かつ良導電性の表面処理が施されている。」（段落【００１７】、【００１８】）
（摘示１ｇ）「図５及び図７に示すように、セパレータ本体３１の一側面３２の周縁部３９ａには、板状の基体部４５と凸条のリブ部４６とが形成されたシール材３３ａが一体的に被着されている。図６及び図７に示すように、他側面３５の周縁部３９ｂには板状の基体部４７のみからなるシール材３３ｂが一体的に被着されている。
　反応ガス通路部４３にはセパレータ本体３１の両側面の周縁部３９ａ、３９ｂとシール材３３ａ、３３ｂとの間に薄板耐蝕性剛体板（ＳＵＳ３０４、厚さ０．１ｍｍ）４８が介設され、薄板耐蝕性剛体板４８はシール材３３ａ、３３ｂに一体的に被着され、反応ガス通路部４３中での反応ガスの流通が確保されている。シール材３３ａ、３３ｂの基体部４５、４７の厚みは好ましくは５０〜３５０μｍであり、特に好ましくは６０〜２００μｍである。
　リブ部４６はシール材３３ａの内縁に沿って一周するように形成された第１リブ部４６ａと反応ガス通路孔４０の外周を一周するように形成された第２リブ部４６ｂと冷却媒休通路４２の外周を一周するように形成された第３リブ部４６ｃとから形成され、リブ部４６の断面形状は幅５００μｍ、高さ５００μｍの断面略半円状をなしている。（段落【００１９】〜【００２１】）
（摘示１ｈ）「図７に示すように、燃料電池セパレータ３６、４９、５０、電極５１及びスペ一サ５２が組み合わされて単電池ユニット５３が構成される。図８に示すように、燃料電池セパレータ４９は、リブ部５４が形成された側のシール材５５にセパレータ本体５６の中央部５７と冷却媒体通路５８とを連通する冷媒連通路５９が形成されている点を除いて燃料電池セパレータ３６と同様に形成されている。
　図９に示すように、燃料電池セパレータ５０は、リブ部６０が形成されない側のシール材６１にセパレータ本体６２の中央部６３と冷却媒体通路６４とを連通する冷媒連通路６５が形成されている点を除いて燃料電池セパレータ３６と同様に形成されている。
　図１０に示すように、複数の単電池ユニット５３をさらに積層し、それらの両側にターミナル６６、電気絶縁板６７及びプレッシャープレート６８を配設し、プレッシャープレート６８に押え荷重（図８中矢印で表示）を加えて電池スタック６９を構成する。（段落【００２２】〜【００２４】）
（摘示１ｉ）図７には、２つの電極５１に挟まれた膜（符号なし）が電極５１の外縁部の外側に延在しており、その延在部分の膜は、「セパレータ３６の一側面３２の周縁部３９ａに設けられたシール材３３ａのリブ部４６」と「セパレータ４９の一側面の周縁部に設けた板状のシール材（符号なし）」とによって挟まれていることが記載されている。
　
　
第６　当審の判断
　
１．無効理由１（新規事項の追加）について
　
　(1)　請求人は、当初明細書の記載は「放射線架橋」の要件を必須とした開示に留まっているのに対して、平成１５年４月２１日付けでされた手続補正は「放射線架橋以外の架橋」を含むとする補正事項を含むから、新規事項の追加に当たる旨を主張している。
　当該補正事項は、請求項１及び段落【０００６】の「放射線架橋」を「架橋」と、段落【００１７】の「ゴムパッキンを放射線架橋するので」を「ゴムパッキンを放射線架橋する場合には」と補正するものである（以下「本件補正」という。）。
　
　(2)　当初明細書には、以下の記載がある。
　「・・・上記のゴムパッキンは極めて薄いフィルム状の薄膜体であり、圧縮成形、射出成形等により成形した場合には、厚みにばらつきがあり高精度のものが得られないほか、薄肉で柔軟なゴムパッキンを電極とセパレータ間の所定の位置に組み込む作業が困難であり、組み付け時に変形や位置ずれが生じて確実なシール性を確保できない問題点があった。
　本発明は、上記問題点を解決するものであり、ゴムパッキンを組み込む作業が不要となり、ゴムパッキンが所定位置に確実に配設されてシール性に完全を期すとともに、ゴムパッキンの成分が燃料電池の性能を阻害しないことを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達成するために、あらかじめゴムパッキンをセパレータに直接成形一体化することを基本的手段とし」（段落【０００４】〜【０００６】）
　
　(3)　この記載から、当初明細書の発明の詳細な説明に記載された発明の課題は、ゴムパッキンは極めて薄いフィルム状の薄膜体であるため、「成形した場合には、厚みにばらつきがあり高精度のものが得られない」、「電極とセパレータ間の所定の位置に組み込む作業が困難」、「組み付け時に変形や位置ずれが生じて確実なシール性を確保できない」点であり、それらの「課題を解決するための手段」は、「あらかじめゴムパッキンをセパレータに直接成形一体化する」ことを基本とするものであるといえる。
　そして「あらかじめゴムパッキンをセパレータに直接成形一体化する」ために、セパレータの所定表面にゴムパッキンとなる未架橋のゴム溶液で薄膜を塗布して形成し、その場で架橋することとしたものである。当初明細書における架橋方法として具体的に記載されている方法は「放射線架橋」のみではあるが、ゴムパッキンをセパレータに直接成形一体化するには、ゴム溶液の薄膜がセパレータと一体化するように架橋すれば足り、その発明における架橋方法が具体的に示された「放射線架橋」に限られないことを当業者は自明のこととして理解する。当初明細書には、その発明において「放射線架橋」に限らず「架橋」であれば足りるものであることは記載されているに等しいから、「放射線架橋」を「架橋」とする本件補正は、当初明細書に記載されているに等しい事項内でしたものであるといえる。
　
　(4)　したがって、本件補正は、当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものであるといえるから、特許法第１７条の２第３項の規定に違反するものではない。よって、それらの特許は、特許法第１７条の２第３項の規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものであるとはいえず、同法第１２３条第１項第１号の規定に該当するものではない。
　
２．無効理由２（進歩性違反）について
　
　(1)　甲１号証に記載の発明
　甲１号証は、「電気・電子部品等のクッション材、パッキン材、スペーサー、特に燃料電池のセパレータとして好適に使用でき、複雑な形状や、部品の小型化が可能なシリコーン樹脂−金属複合体に関」し（摘示１ａ）記載するものであり、そこには「シリコーンゴム単体からなり、比較的肉厚の薄い薄膜のものを電気・電子部品等にそのまま組み入れようとすると、薄膜上にシワが生じたり、薄膜同志で密着し剥がしずらくなる等の作業性に問題があった」（摘示１ｂ）という課題を解決する「射出成形法により形成してなるシリコーン樹脂−金属複合体製の燃料電池セパレータ」（摘示１ｆ）の製造方法が記載されている。
　その燃料電池セパレータの製造方法は、「射出成形用金型３０に金属薄板からなる金属製のセパレータ本体３１をセットし、セパレータ本体３１の一側面３２にシリコーン樹脂層（硬度６０）からなるシール材３３ａを射出成形法により形成した後、セパレータ本体３１を射出成形用金型３４にセットし、セパレータ本体３１の他側面３５にシリコーン樹脂層（硬度６０）からなるシール材３３ｂを射出成形法により形成」（摘示１ｆ）するものである。
　その「シリコーン樹脂層（硬度６０）からなるシール材３３ａ及びシール材３３ｂ」の「シリコーン樹脂層（硬度６０）」は実施例１の「液状シリコーン樹脂として信越化学（株）製ＫＥ−１９５０−６０」であると認められる。その具体的な形成方法が特に記載されていないことから、実施例１と同様の方法、「金型温度１６０℃、射出圧３００kgｆ／ｃｍ2の条件で、・・・射出成形」（摘示１ｅ）の方法によると認められる。
　そして、その「シール材３３ａ」は「セパレータ本体３１の一側面３２の周縁部３９ａ」に「一体的に被着されている」ものであり、「シール材３３ｂ」は「他側面３５の周縁部３９ｂ」に「一体的に被着されている」ものである（摘示１ｇ）。
　さらに、甲１号証には、「燃料電池セパレータ３６、４９、５０、電極５１及びスペ一サ５２が組み合わされて単電池ユニット５３が構成され」（摘示１ｈ）、２つの電極５１に挟まれた膜（符号なし）が電極５１の外縁部の外側に延在しており、その延在部分の膜は、「セパレータ３６の一側面３２の周縁部３９ａに設けられたシール材３３ａ」と「セパレータ４９の一側面の周縁部に設けた板状のシール材（符号なし）」とによって挟まれていることが記載されている（摘示１ｉ）。
　その２つの電極５１は、一方がアノード電極で他方がカソード電極であることは燃料電池分野の技術常識であり、甲１号証には、特に「固体高分子型燃料電池」に用いることが記載されていることから、その電極間に挟まれた膜（符号なし）は、高分子電解質膜であることは明らかであり、そうしてみると「シール材」が「高分子電解質膜」を「シール」していることも明らかである。
　以上の甲１号証の記載から把握される事項を、本件訂正発明１の記載に則って整理すると、甲１号証には、「高分子電解質膜、カソード電極およびアノード電極からなる燃料電池本体とセパレータとの間に介在させるシール材の形成方法であって、金属セパレータの所定位置表面に液状シリコーン樹脂を射出圧３００kgｆ／ｃｍ2、金型温度１６０℃の条件で射出成形してシリコーン樹脂層（硬度６０）をセパレータの周縁部表面に成形一体化させる工程、前記シリコーン樹脂層（硬度６０）が成形一体化されたセパレータをカソード電極およびアノード電極に当接して単電池ユニットを組み立てることにより、高分子電解質膜の周縁部をシールする工程、を備える燃料電池用シール材の形成方法」（以下、「甲１発明」という。）が記載されているといえる。
　
　(2)　本件訂正発明１について
　(2-1)　対比
　本件訂正発明１と甲１発明とを対比すると、甲１発明の「液状シリコーン樹脂」は、本件訂正発明１の「ゴム溶液」に相当し、甲１発明において、金型温度１６０℃の条件での射出成形においては、まずセパレータに未架橋の液状シリコーン樹脂層を形成し、次いでこの層を「架橋」して「シリコーン樹脂層（硬度６０）」としていることは明らかである（必要があれば甲１４号証を参照）から、甲１発明の「金型温度１６０℃の条件で・・・シリコーン樹脂層（硬度６０）をセパレータの周辺部表面に成形一体化させる工程」は、本件訂正発明１の「ゴム薄膜形成工程において、前記セパレータの周縁部表面に未架橋のゴム薄膜を形成する」、「未架橋のゴムを架橋することによりセパレータに成形一体化させる工程」に相当するといえる。なお、甲１発明の「シリコーン樹脂層（硬度６０）」は、「シール材３３ａ」、及び「シール材３３ｂ」であって、「シール材３３ａ、３３ｂの基体部４５、４７の厚みは好ましくは５０〜３５０μｍであり、特に好ましくは６０〜２００μｍである」（摘示１ｇ）から、射出成形直後の未架橋のシリコーン樹脂「層」は本件訂正発明１の未架橋のゴム「薄膜」（本件訂正発明１の薄膜の実施例における厚みは３００μｍである。）に相当することは明らかである。
　以上のことから、両者は、「高分子電解質膜、カソード電極およびアノード電極からなる燃料電池本体とセパレータとの間に介在させるシール材の形成方法であって、セパレータの所定位置表面にゴム溶液を存在させて未架橋のゴム薄膜を形成する工程、未架橋のゴム薄膜を架橋することによりセパレータに成形一体化させる工程、架橋ゴム薄膜が成形一体化されたセパレータをカソード電極およびアノード電極に当接し単セルを組立てることにより、高分子電解質膜の周縁部をシールする工程、を備えている燃料電池用シール材の形成方法」の点で一致し、次の点で相違している。
　
　(2-2)　相違点
　ａ．セパレータの材質が、本件訂正発明１は「カーボングラファイト」であるのに対し、甲１発明は「金属」である点（以下、「相違点ａ」という。）
　ｂ．セパレータの周縁部表面に架橋ゴム薄膜を成形一体化する工程が、本件訂正発明１はゴム溶液を「スクリーン印刷」で塗布して未架橋のゴム薄膜を形成する工程及び未架橋のゴム薄膜を架橋する工程であるのに対し、甲１発明はゴム溶液を「射出圧３００kgｆ／ｃｍ2、金型温度１６０℃の条件で射出成形」する工程である点（以下、「相違点ｂ」という。）
　
　(2-3)　判断
　上記判決は、上記相違点ａに関する容易想到性の判断について、以下のとおり判示している。なお、「引用発明」は、「甲１発明」を指す。
　
　(1)　「カーボン材は脆く機械的強度が低いため，カーボンからなる燃料電池用セパレータは，破損し易いものであるために，加工コストが高くなるとともに量産が困難であると認識されていたといえる。
　そして，引用発明のセパレータは，厚さ０．３ｍｍ程度の金属材料を使用し，それに対して射出成形を施すことを前提とし，その条件も「３００ｋｇｆ／ｃｍ２」といった高圧で射出材料が金型内に射出されるものであること， 他方，カーボンからなる燃料電池用セパレータは，破損し易いものであると認識されていたことからすれば，当業者にとって，カーボン材からなる「カーボングラファイト」を射出成形装置に適用した場合には，カーボン材が有する機械的な脆弱性によって破損するおそれが大きいと予測されていたものと解される。
　したがって，引用発明の射出成形による成形一体化工程において，金属製セパレータに代えてカーボングラファイト製セパレータを射出成形装置に適用することには，技術的な阻害要因があったというべきである。」
　(2)　「審決は，前記のとおり，本件訂正発明１の「カーボングラファイト」には樹脂を含むような割れにくいものまで包含することから，そのようなカーボングラファイトに対して射出成形が不可能であるとする認識があったとは認められないと判断している。
　しかし，前記認定のとおりカーボン材は脆弱でカーボンからなるセパレータは破損しやすいものであり，たとえ樹脂含有セパレータの方が破損しにくいといえても，セパレータ材として樹脂含有のものが金属製のものと同程度の機械的な強靱性を有する，あるいは，そのような素材を射出成形に適用し得るものと，当業者が認識していたことを認定するに足りる証拠はない。よって，審決のこの点の判断を是認することはできない。
　また，審決は，カーボングラファイトからなるセパレータが損傷しやすいとしても，成形一体化する方法として圧力をかける射出成形などのインサート成形以外の周知慣用の成形一体化法である「スクリーン印刷」による方法によってゴム溶液を塗布して一体化することは，当業者であれば容易に想到することができたといえると判断している。
　しかし，引用発明は金属薄板をインサートして射出成形することを前提としているところ，前記認定判断のとおり，引用発明においてセパレータ材を金属からカーボングラファイトに置換することが容易でない以上，たとえゴム溶液の塗布方法としてスクリーン印刷が周知であるとしても，それに加えて射出成形をスクリーン印刷に置換することも容易に想到し得たということはできない。すなわち，引用発明において，セパレータ材である金属をカーボングラファイトに置換し，同時に射出成形をスクリーン印刷に置換することが容易に想到し得たということはできない。よって，審決のこの点の判断を是認することはできない。」（「３　容易想到性の判断について」を参照）
　
　そして、当審の審理は上記判決に拘束されるものである。
　そこで、上記判決の判示内容に従い、以下、上記相違点ａに関する容易想到性を判断する。
　
　本件訂正発明１の「セパレータ」の材料である「カーボングラファイト」が「グラファイト（黒鉛）」のみからなるものであるのか、グラファイトと樹脂との混合物であるのか明らかではない。本件訂正明細書の発明の詳細な説明には具体的な記載もない。発明の詳細な説明にその材料の具体例も記載されていないことからすれば、本件訂正発明１の「カーボングラファイト」は、燃料電池のセパレータ材として本件出願当時に燃料電池用セパレータとして周知慣用されていた「グラファイト（黒鉛）」のみからなるもの又は「グラファイト」と「樹脂」の混合物からなるものであると認められる。なお、後者は、前者より割れにくいことが知られている。
　他方、甲１発明のセパレータは金属製であるが、燃料電池のセパレータとして金属製のものも「カーボングラファイト」製のものも周知慣用のものであって、いずれの材料のものであっても電解質膜との間のガスの遺漏を防止する必要があるものであり、肉厚が薄く柔軟なシールをシール材として組み入れようとするときに、変形や位置ずれが生じる等の作業性の問題が生じることも同じである。
　しかし、上記判示内容に従えば、セパレータとしてカーボングラファイト製のものが周知慣用であり、作業性に関する課題が「金属製」のものと共通であるとしても、カーボングラファイトが射出成形に耐え得る機械的強靱性を有するとはいえないから、甲１発明が射出成形手段を前提とするものである以上、甲１発明におけるセパレータをカーボングラファイトに代えることには、上記のとおり阻害要因があったというべきである。
　したがって、相違点ａに係る本件訂正発明１の特定事項は、甲１発明及び周知の事項に基づいて当業者が容易に想到することができたものではない。
　よって、相違点ｂについて検討するまでもなく、本件訂正発明１は、甲１発明及び周知の事項に基づいて当業者が容易に想到することができたものではない。
　
　(3)　本件訂正発明２について
　(3-1)　対比
　本件訂正発明２と甲１発明とを対比すると、上記(2-2)の相違点ａ、ｂに加えて、次の点で文言上相違し、その余の点は上記(2-1)と同様に一致している。
　ｃ．ゴム薄膜を、本件訂正発明２はセパレータの「周縁部表面」に「額縁状」に形成するのに対し、甲１発明はセパレータの「周縁部表面」に形成する点（以下、「相違点ｃ」という。）
　
　(3-2)　判断
　上記判示内容に従えば、本件訂正発明２と甲１発明は、上記相違点ａで相違するから、相違点ｂ、ｃについて判断するまでもなく、本件訂正発明２は、甲１発明及び周知の事項に基づいて当業者が容易に想到することができたものではない。
　
　
　なお、請求人は、上記上申書において、甲１６、１７号証からカーボン系のセパレータに液状シリコーンゴムを射出成形し、セパレータに一体的にゴムパッキンを形成する技術は、本願出願以前に検討されていたなどと主張する。
　この主張に対して、上記判決は、以下のとおり判示している。なお、「乙５，６」は、「甲１６号証、甲１７号証」を指す。
　
　「乙５，６はいずれも本件特許の出願日の後に公開されたものであり，同各証拠の記載内容によっては，本件各訂正発明の容易想到性の判断，すなわち前記阻害要因があるとする判断を覆すに足りる証拠となるものとはいえない。また，被告の実施が本願出願以前から実施していたとしても，これをもって上記判断を左右するものではない。」（「３　容易想到性の判断について」を参照）
　
　したがって、請求人の上記主張は採用できない。
　
　
第７　むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件発明の特許を無効とすることはできない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
 よって、結論のとおり審決する。