【事件の表示】
　平成　７年特許願第３０２７４０号「低温硬化性オルガノシロキサン組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成　８年　９月　３日出願公開、特開平　８−２２５７４２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯 
　本願は、平成７年１１月２１日の特許出願（優先権主張　１９９４年１２月２日　米国（ＵＳ））であって、平成１４年１０月２２日に手続補正書が提出され、平成１７年６月２４日付けで拒絶理由通知がなされ、同年９月５日に意見書とともに手続補正書が提出され、同年１１月３０日付けで拒絶査定がなされ、それに対して、平成１８年３月６日に審判請求書が提出され、審判請求の日から３０日以内である同年３月２７日に手続補正書が提出されるとともに、審判請求書の手続補正書（方式）が提出され、同年１２月６日付けで前置報告がなされ、当審で平成１９年９月３日付けで審尋がなされ、同年１２月４日に回答書が提出され、当審で平成２０年２月１５日付けで平成１８年３月２７日付けの手続補正に対する補正の却下の決定及び拒絶理由通知がなされ、同年５月１６日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
 　 
第２．本願発明 
　本願の請求項１〜２に係る発明（以下、それぞれ、「本願発明１」〜「本願発明２」という。）は、それぞれ、平成２０年５月１６日付けの手続補正書により補正された明細書（以下、「補正明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１〜２に記載される事項により特定される次のとおりのものである。 
「【請求項１】 
（１）一般式Ｒ１（ＯＨ）m で示される多価アルコール、
（２）一般式Ｒ２（ＯＨ）n で示されるアルコール、及び
（３）一般式Ｒ３ｐＳｉＸ４−ｐ で示されるシラン
（ここに、　
Ｒ１は価数ｍを有し、エチレン性不飽和及び他の有機官能基を有しない炭素数２〜２０の非置換脂肪族炭化水素基であり、
Ｒ２は価数ｎを有し、炭素、水素、並びにＣＨ２＝ＣＨ−、アクリロキシ、メタクリロキシ、エポキシ、カルボキシ、アミノ、アミド、アクリルアミド、メタクリルアミド及びメルカプトからなる群から選ばれた少なくとも１つの有機官能性置換基を含む有機基であり、
Ｒ３は置換された又は置換されていない１価の炭化水素基であり、
Ｘは加水分解性基であり、
ｍは少なくとも２であり、
ｎは少なくとも１であり、
ｐは０又は１である）
の間の反応により形成される有機ケイ素化合物であって、
前記（３）シランのＸの少なくとも１つが前記（１）多価アルコールの水酸基と反応し、
前記（３）シランのＸの少なくとも１つが前記（２）アルコールの水酸基と反応し、
この化合物の各分子は少なくとも２つのケイ素原子を有する有機ケイ素化合物。
【請求項２】
（Ａ）硬化性ポリオルガノシロキサン；
（Ｂ）組成物を硬化させるに充分な量の硬化剤；
（Ｃ）組成物の硬化を促進するに充分な量の触媒；及び
（Ｄ）接着促進剤
を含む硬化性オルガノシロキサン組成物であって、前記接着促進剤が請求項１の有機ケイ素化合物を含むことを特徴とする組成物。」
 　 
第３．当審が通知した拒絶理由の概要 
　当審が平成２０年２月１５日付けで通知した拒絶理由の１及び２は、
「１．この出願は、明細書の特許請求の範囲の記載が下記ａ．及びｂ．の点で不備のため、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。 
 ２．この出願は、明細書の特許請求の範囲の記載が下記ｃ．の点で不備のため、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。」
とするものであり、その具体的な理由のａ及びｃは以下のとおりである。 
　　　　　　　 　　　　　　　　  
「ａ．請求項１に係る発明は、「有機ケイ素化合物」という化学物質に関する発明である。
　物の発明においては、その物が特定されて記載されていなければならない。 
　しかるに、請求項１には、当該有機ケイ素化合物は、「原料化合物（１）〜（３）の間の反応により形成される」こと、「（３）シランのＸの少なくとも１つが前記（１）多価アルコールの水酸基と反応し、（３）シランのＸの少なくとも１つが前記（２）アルコールの水酸基と反応する」こと、「この化合物の各分子は少なくとも２つのケイ素原子を有する」ことが規定されているのみで、当該有機ケイ素化合物の全体構造については何ら記載されていない。 
　また、（１）〜（３）の量比についても特定されておらず、（３）のシランの加水分解性基Xと反応する水酸基の数も、反応条件も特定されていない。 
　そうすると、（３）のシランの加水分解性基Xと、（１）の多価アルコール及び（２）のアルコールの水酸基との反応は、いくつもの反応が予測されるところであって、一義的に定まるものではないから、その反応により形成される有機ケイ素化合物としても種々の構造のものが想定され、その構造を特定することができない。 
　したがって、請求項１の記載では、当該有機ケイ素化合物を特定することができない。
　また、請求項２に係る発明は、請求項１の有機ケイ素化合物を含む組成物に係るものであるから、請求項２の記載では、請求項１と同様の理由により、その組成物を特定することができない。 
　よって、請求項１及び２の記載では、特許を受けようとする発明が明確でない。」、
「ｃ．上記ａで述べたように、請求項１に係る発明の有機ケイ素化合物は、その物を特定することができないものであるから、その物が、物として発明の詳細な説明に裏付けられて記載されているか否かの判断すらできない。 
　仮に、実施例に記載された物が当該有機ケイ素化合物であるとしても、その余の物については、その物が確かに製造され、所期の効果を奏するか否かは全く不明である。 
　したがって、請求項１に係る発明は、発明の詳細な説明に何ら裏付けられて記載されておらず、発明の詳細な説明に記載したものということはできない。 
　また、請求項２に係る発明の組成物は、請求項１の有機ケイ素化合物を含むものであるから、請求項１に係る発明と同様に理由により、発明の詳細な説明に記載したものということはできない。」
  　 
第４．当審の判断 
　１．理由ａについて
　　１−１．請求項１について
　請求項１に係る発明は「有機ケイ素化合物」という「化学物質」に関する発明であり、その発明が明確であるというためには、そこに包含される化学物質が特定されて記載されていなければならない。
　そこで、請求項１に記載された発明を特定するために必要な事項（以下、「発明特定事項」という。）によって、請求項１に係る発明の「有機ケイ素化合物」が、特定されるかどうかについて検討する。
　
　　　１−１−１．請求項１に係る発明の発明特定事項
　請求項１においては、その「有機ケイ素化合物」の全体構造については記載されておらず、発明特定事項として、次のＡ〜Ｃの事項が記載されている。
Ａ：原料化合物に関しての
「（１）一般式Ｒ１（ＯＨ）m で示される多価アルコール、
（２）一般式Ｒ２（ＯＨ）n で示されるアルコール、及び
（３）一般式Ｒ３ｐＳｉＸ４−ｐ で示されるシラン
（ここに、
Ｒ１は価数ｍを有し、エチレン性不飽和及び他の有機官能基を有しない炭素数２〜２０の非置換脂肪族炭化水素基であり、
Ｒ２は価数ｎを有し、炭素、水素、並びにＣＨ２＝ＣＨ−、アクリロキシ、メタクリロキシ、エポキシ、カルボキシ、アミノ、アミド、アクリルアミド、メタクリルアミド及びメルカプトからなる群から選ばれた少なくとも１つの有機官能性置換基を含む有機基であり、
Ｒ３は置換された又は置換されていない１価の炭化水素基であり、
Ｘは加水分解性基であり、
ｍは少なくとも２であり、
ｎは少なくとも１であり、
ｐは０又は１である）」との事項（以下、「原料化合物特定事項」という。）、
　
Ｂ：原料化合物の反応に関しての
「（１）〜（３）の間の反応により形成される有機ケイ素化合物であって、
前記（３）シランのＸの少なくとも１つが前記（１）多価アルコールの水酸基と反応し、
前記（３）シランのＸの少なくとも１つが前記（２）アルコールの水酸基と反応」するとの事項（以下、「反応特定事項」という。）、
　
Ｃ：最終化合物の構造に関しての
「この化合物の各分子は少なくとも２つのケイ素原子を有する」との事項（以下、「最終化合物特定事項」という。）
　
　　　１−１−２．原料化合物特定事項について
Ａ．原料化合物の（２）は、「（２）一般式Ｒ２（ＯＨ）n で示されるアルコール（Ｒ２は価数ｎを有し、炭素、水素、並びにＣＨ２＝ＣＨ−、アクリロキシ、メタクリロキシ、エポキシ、カルボキシ、アミノ、アミド、アクリルアミド、メタクリルアミド及びメルカプトからなる群から選ばれた少なくとも１つの有機官能性置換基を含む有機基であり、ｎは少なくとも１である）」（以下、「（２）のアルコール」という。）で表されるものである。
　そのＲ２基に関する、「炭素、水素、並びにＣＨ２＝ＣＨ−、アクリロキシ、メタクリロキシ、エポキシ、カルボキシ、アミノ、アミド、アクリルアミド、メタクリルアミド及びメルカプトからなる群から選ばれた少なくとも１つの有機官能性置換基を含む有機基」とは、文章構成上、「炭素、水素、並びに『ＣＨ２＝ＣＨ−、アクリロキシ、メタクリロキシ、エポキシ、カルボキシ、アミノ、アミド、アクリルアミド、メタクリルアミド及びメルカプトからなる群から選ばれた少なくとも１つの有機官能性置換基』（以下、「（２）の有機官能性置換基」という。）を含む有機基」を意味すると解される。
　すなわち、当該有機基は、炭素と水素と少なくとも１つの「（２）の有機官能性置換基」を含むことが規定されているものであるが、この規定のみでは、次の理由により、当該有機基を特定することができない。
　炭素と水素とを含む有機基とは、無限数の炭素と水素を含みうるものであるし、また、種々の炭素骨格のものを含みうるものであるから、当該有機基の基本骨格となる構造すら特定できない。また、「（２）の有機官能性置換基」として挙げられた多数の置換基のうちのどの置換基が、いくつ、どこに、どのように導入されているのかが特定できない。さらに、「・・・を含む有機基」と規定されているから、炭素、水素及び「（２）の有機官能性置換基」以外の任意の元素や官能基を有することを排除するものではなく、他に何を含みうるのかが不明である。
　したがって、当該有機基に包含されるものは膨大な数にのぼり、当該有機基に包含される物すべてを特定することはできない。
　さらに、（２）のアルコールは、ＯＨ基に関して、少なくとも１つ含むことが規定されているのみで、その上限については規定されていないから、無限大のＯＨ基を含みうるものであり、また、そのＯＨ基が当該有機基のどこに、いくつ、どのような結合状態で結合しているのかも不明である。
　よって、当該有機基及びＯＨ基を含む（２）のアルコールに包含されるものは、さらに膨大な数にのぼり、典型的な物を想定することはできるとしても、（２）のアルコールに包含される物全体を特定することはできない。
　　
Ｂ．原料化合物の（３）は、「一般式Ｒ３ｐＳｉＸ４−ｐ で示されるシラン（Ｒ３は置換された又は置換されていない１価の炭化水素基であり、Ｘは加水分解性基であり、ｐは０又は１である）」（以下、「（３）のシラン」という。）で表されるものである。
　そのＲ３基は、置換された又は置換されていない１価の炭化水素基であり、その置換基は特定されていない。
　その置換基に関し、補正明細書の段落【００２６】〜【００２８】には、「シラン反応体上の任意の炭化水素基Ｒ３は、置換されていないか、又は不活性のもしくは有機官能性の置換基を含みうる。ハロゲン原子のような比較的不活性な置換基は、本発明反応生成物の調製の間にも、これら反応生成物を本発明の硬化性オルガノシロキサン組成物に使用する間にも反応しない。
　本発明化合物が、硬化性オルガノシロキサン組成物中の接着促進剤として存在するときは、前記有機官能基は、前記オルガノシロキサン組成物の硬化反応に関与するか、又はこの組成物が硬化の間に接触する基体上にある基の内の少なくとも１つと反応する。
　適当な有機官能基の例は、ＣＨ２＝ＣＨ−、エポキシアルキル、（メタ）アクリロキシアクリル、メルカプトアルキル、カルボキシアルキル、アミドアルキル及びアミノアルキルである。」と記載され、同段落【００３８】には、「本発明反応生成物を調製するのに用いられるシランは、式Ｒ３ｎＳｉＸ４−ｎ（ここに、Ｒ３は置換された又は置換されていない１価の炭化水素基を表す）で表される。Ｒ３が置換基を有するときは、それはハロゲン原子のように比較的不活性でありえ、又はそれは有機官能性基であり得る。適当な有機官能性基は上に論じられている。」と記載されているように、種々の有機官能性基を包含するものである。さらに、その１価の炭化水素基についても、無限数の炭素と水素を含みうるものであり、また、種々の炭素骨格のものを含みうるものであり、その基本骨格でさえ不明である。
　そうであるから、置換された又は置換されていない１価の炭化水素基に包含されるものは膨大な数にのぼり、典型的な物を想定することはできるとしても、当該炭化水素基に包含される物すべてを特定することはできない。
　したがって、当該炭化水素基Ｒ３を含む（３）のシランについても、包含される物全体を特定することはできない。
　
　　　１−１−３．反応特定事項について
　上記のように（２）のアルコール、（３）のシランは、特定されないものであるから、それを用いた反応によって形成される有機ケイ素化合物についても、特定されないことは当然である。
　また、「前記（３）シランのＸの少なくとも１つが前記（１）多価アルコールの水酸基と反応し、前記（３）シランのＸの少なくとも１つが前記（２）アルコールの水酸基と反応する」と規定されているが、（３）のシランにおいて、Ｘの数は４−ｐであるところ、ｐは０又は１であることから、Ｘの数は４又は３である。そのうちの１つが（１）多価アルコールの水酸基と反応し、１つが（２）のアルコールの水酸基と反応するとしても、その余の２又は１のＸは、何ら反応しないのか、加水分解するのか、あるいは他の物質と反応するのか等は全く不明である。
　さらに、Ｒ３基は、置換された又は置換されていない１価の炭化水素基であり、上記１−１−２．のＢで述べたように有機官能性基を置換基として含みうるものであり、これらの有機官能性基も何らかの反応に関与する可能性があるものである。
　そして、仮に、（３）のシランのその余のＸが反応する場合には、その反応形式としては、（１）多価アルコールのその余の水酸基、（２）のアルコールのその余の水酸基（水酸基が２以上ある場合）、（２）のアルコールのＣＨ２＝ＣＨ−、アクリロキシ、メタクリロキシ、エポキシ、カルボキシ、アミノ、アミド、アクリルアミド、メタクリルアミド及びメルカプトからなる群から選ばれた有機官能性置換基、（３）のシランの有機官能性置換基等との反応、あるいは（３）のシラン同士の縮合反応等、種々の反応が想定され、その反応は一義的には定まらない。
　さらに、（１）〜（３）の使用割合（濃度）、反応の温度等の条件も規定されていないことから、その想定される反応がどのような割合で起こるのか、どのような平衡状態となるのかも不明である。
　そうであるから、（１）〜（３）がそれぞれ、どのような割合で、どのような反応をし、その結果どのような反応物となるのかは一義的に定まらず、結局、それによって形成される有機ケイ素化合物も一義的には定まらない。
　よって、（１）〜（３）の間の反応により形成される有機ケイ素化合物は、一義的に定まらないから、当該有機ケイ素化合物に包含される物全体を特定することはできない。
　
　　　１−１−４．最終化合物特定事項について
　「この化合物の各分子は少なくとも２つのケイ素原子を有する」との規定からは、有機ケイ素化合物中に少なくとも２つのケイ素原子が存在することがわかるのみで、その各々のケイ素原子が分子の全体構造のどのような位置にあって、どのような原子とどのような結合をしているのかは全く不明であるし、その両者の関係も不明である。ケイ素原子が２つの場合でさえ、その関係が不明なのであるから、ケイ素原子が３つ以上の場合には、いうまでもない。
　したがって、「この化合物の各分子は少なくとも２つのケイ素原子を有する」との規定によって、当該有機ケイ素化合物の全体構造を特定することはできないから、当該有機ケイ素化合物に包含される物全体を特定することはできない。
　
　　　１−１−５．請求人の主張について
　請求人は、平成２０年５月１６日付けの意見書の第２頁〜第３頁の「（３）理由１について」において、理由ａについて、概略、次のような主張をしている。
「本願の請求項１は、まさにプロダクト・バイ・プロセスクレームであり、そこに規定される（１）〜（３）の反応によって得られる有機ケイ素化合物として、本願発明を規定しているのであります。
　・・・略・・・
　請求項１に係る本願発明では、本願発明である有機ケイ素化合物の合成のための出発物質は（１）特定の化学式で表される多価アルコール、（２）特定の化学式で表されるアルコール、及び、（３）特定の化学式で表されるシランに限定されており、しかも、前記（３）シランのＸの少なくとも１つが前記（１）多価アルコールの水酸基と反応し、前記（３）シランのＸの少なくとも１つが前記（２）アルコールの水酸基と反応し、且つ、有機ケイ素化合物は少なくとも２つのケイ素原子を有する旨が規定されておりますので、（１）〜（３）の出発物質がどのように反応するのかは当業者には明らかであります。してみると、（１）〜（３）の出発物質によって得られる有機ケイ素化合物も当業者には明らかであり、したがって、本願の請求項１の範囲も当業者には明確であります。なお、本願の請求項２についても、本願の請求項１の範囲が明確である以上、その範囲もおのずと明らかであります。
　してみますと、本願の請求項１はプロダクト・バイ・プロセスクレームを採用してはおりますが、その範囲は当業者には明確ですので、本願の特許請求の範囲の記載は特許法第３６条第６項第２号に該当するものではないと思料致します。」
　しかしながら、「（２）のアルコール」及び「（３）のシラン」に包含される物全体を特定することができないことは上記１−１−２．のＡ及びＢにおいて述べたとおりであり、また、（１）〜（３）の間の反応により形成される有機ケイ素化合物についても、包含される物全体を特定することができないことは上記１−１−３．において述べたとおりである。
　なお、付言するに、特許庁の審査基準においては、「発明の対象となる物の構成を、製造方法とは無関係に、物性等により直接的に限定することが不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することができる（プロダクト・バイ・プロセスクレーム）」とされており、プロダクト・バイ・プロセスクレームによる規定が認められるのは、それによって、その物自体を特定することができる場合に留まる。
　本願の請求項１については、上記のとおり、請求項１に記載された製造方法のみによっては、その物自体を特定することができないものであるが故に記載不備と判断したのであり、これが記載不備とされるのはプロダクト・バイ・プロセスクレームであることをもってされるものではない。
　
　　　１−１−６．まとめ
　以上のとおり、 請求項１において、「有機ケイ素化合物」の特定事項として記載された、原料化合物特定事項、反応特定事項及び最終化合物特定事項によっては、「有機ケイ素化合物」に包含される物全体を特定することができないものである。
　よって、請求項１に係る発明は明確であるとすることはできない。  
　
　　１−２．請求項２について
　請求項２に係る発明は、「（Ｄ）接着促進剤」として請求項１の有機ケイ素化合物を含む、硬化性オルガノシロキサン組成物に係るものである。
　上記１−１において述べたとおり、請求項１の有機ケイ素化合物は、そこに包含される物全体を特定することができないものであるから、これを含む請求項２に係る発明も、同様の理由により、そこに包含される物全体を特定することはできないから、明確でない。
　
　２．理由ｃについて 
　上記１−１．で述べたとおり、請求項１に係る発明の有機ケイ素化合物は、そこに包含される物全体を特定することができないものであるから、その物が、物として発明の詳細な説明に裏付けられて記載されているか否かの判断すらできないものである。 
　これについて、請求人は、平成２０年５月１６日付けの意見書の第３頁の「（４）理由２について」において、
「ｃ．上記のように、本願の請求項１はプロダクト・バイ・プロセスクレームを採用してはおりますが、本願の請求項１に係る有機ケイ素化合物を合成するための出発物質（１）〜（３）、及び、それらがどのように反応するのか、についての定義は全て請求項１に規定しておりますので、当業者であれば、本願の請求項１に係る有機ケイ素化合物を特定することは容易であります。
　例えば、審判請求理由補充書（平成１８年３月２７日付け手続補正書）第６頁において説明しておりますように、当業者であれば、本願明細書の発明の詳細な説明における実施例での合成物（例えば［０１１０］の接着添加剤Ｄ１）の構造は明瞭であり、目的とする物質が得られていることは自明であると思料いたします。ご参考までに申し上げますと、［０１１０］の接着添加剤Ｄ１は（Ｃ１１Ｈ２１Ｏ）（ＥｔＯ）２Ｓｉ−ＯＣＨ２ＣＨ２Ｏ−Ｓｉ（ＯＥｔ）２（ＯＣ１１Ｈ２１）の構造を有することは明らかです。
　してみますと、本願発明が発明の詳細な説明に記載されたものであることは当業者であれば明らかですので、本願の特許請求の範囲の記載は特許法第３６条第６項第１号に該当するものではないと思料致します。」と主張している。
　これについて、検討する。
　実施例の有機ケイ素化合物（接着添加剤Ｄ１）に関して、補正明細書段落【０１１０】〜【０１１１】に「６４．２１部のテトラエチルオルソシリケート、０．１部のテトラブチルチタネート、９．５６部の無水エチレングリコール、及び２６．２３部のウンデシレニルアルコールを反応することにより、接着添加剤Ｄ１を調製した。ポリオール／１価アルコール溶液を４７分かけて加え、次いで、２５分加熱した後、真空をかけた。２７．２部の留出物を集めた後真空をかけたところ、ガス／液クロマトグラフィー（ＧＣ）により、９１．６％のエチルアルコール及び８．４％のテトラエチルオルソシリケートを含むことが示された。
　真空をかけた後、６．０４部の留出物が集まり、このものはＧＣ分析により、６０．１％のエチルアルコール及び３９．８％のテトラエチルオルソシリケートを含んでいることが示された。生成物（７２．６部）は黄／褐色透明液体であった。」と記載されている。
　この実施例の反応は、（１）の多価アルコールはｍ＝２のものであり、（２）のアルコールはｎ＝１で有機官能性置換基はＣＨ２＝ＣＨ−基のみのものであり、（３）のシランは、Ｒ３及びＸがともにＣ２Ｈ５Ｏ−である、有機官能基を有しないシランであり、（１）〜（３）のいずれも、比較的単純な構造で、その反応箇所も限定されているものである。さらに実施例においてはその各々の使用割合も記載されている。
　そうであるから、実施例に記載された接着添加剤Ｄ１が、請求人が主張する構造のものであって、請求項１の有機ケイ素化合物に包含されるものであることは予測されるものの、実施例以外の物については、その構造も不明であり、その物が確かに製造され、所期の効果を奏するか否かは全く不明である。 
　したがって、請求項１に係る発明全体が、発明の詳細な説明に裏付けられて記載されているとはいえず、発明の詳細な説明に記載したものということはできない。 
　また、請求項２に係る発明の組成物は、請求項１の有機ケイ素化合物を「（Ｄ）接着促進剤」として含むものであるから、請求項１に係る発明と同様の理由により、発明の詳細な説明に記載したものということはできない。
　
　３．まとめ 
　当審が通知した拒絶の理由ａ及びｃはいずれも妥当なものであるから、特許請求の範囲の請求項１〜２の記載では、特許を受けようとする発明が明確でないし、また、本願発明１〜２は、発明の詳細な説明に記載したものとはいえない。 
　したがって、本願は、その明細書の記載が、特許法第３６条第６項第１号及び第２号に規定する要件を満たしていない。 
 　 
第５．むすび 
 　以上のとおりであるから、本願は、当審が通知した拒絶理由により拒絶すべきものである。 
 　よって、結論のとおり審決する。