【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３８７３９８７号発明「非水性インクジェットインキ」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　本件特許第３８７３９８７号発明の出願は、平成１６年５月１４日（優先権主張　平成１５年６月２７日）を出願日とする出願であって、平成１８年１１月２日にその特許権の設定の登録がされたところ、平成１９年９月１１日に請求人秋元友美より請求項１、２に対して無効審判請求がされ、同年１２月１０日付けで被請求人より審判事件答弁書が提出されると同時に訂正請求がされ、平成２０年２月１４日付けで請求人より弁駁書が提出され、同年４月２４日に特許庁第１審判廷において第１回口頭審理がなされ、同日付けで両者より口頭審理陳述要領書が提出されたものである。 
　これに対して、同年５月２０日付けで訂正拒絶理由、及び無効理由が被請求人に対して通知され、訂正拒絶理由及び無効理由を被請求人に対して通知した旨の職権審理結果が請求人に対して通知されたところ、被請求人より指定期間内である同年６月２０日付けで意見書、訂正請求書が提出された。　　　　　　
第２　訂正の適否 
１．訂正の内容 
　平成１９年１２月１０日付けの訂正請求は、特許法第１３４条の２第４項の規定により取り下げられたものとみなされるから、被請求人が求めている訂正（以下、「本件訂正」という。）の内容は、本件特許明細書を、平成２０年６月２０日付けで提出された訂正請求書に添付された訂正明細書（以下、「本件訂正明細書」という。）のとおりに訂正すること、すなわち、以下の訂正事項ａ〜ｅのとおりである。 
　　　　　
訂正事項ａ：特許請求の範囲の請求項１の
「【請求項１】下記一般式（１）で示されるグリコールアセテート類を少なくとも一種含有する２種類以上の混合有機溶剤、顔料および樹脂からなる非水性インクジェットインキにおいて、混合有機溶剤の全量を１とした時の各有機溶剤の混合重量比をそれぞれｘ１、ｘ２・・・・・・ｘｎ（ただしｎは整数を表す。）、２０℃での各有機溶剤の蒸気圧（ｍｍＨｇ）をそれぞれｙ１、ｙ２・・・・・・ｙｎ（ただしｎは整数を表す。）とし、 Ａ＝ｘ１ｙ１＋ｘ２ｙ２＋・・・・・＋ｘｎｙｎ、 Ｂ＝ｘ１／ｙ１＋ｘ２／ｙ２＋・・・・・＋ｘｎ／ｙｎとした時、下記の数式（４）、（５）、（６）を全て満たし、混合有機溶剤のインキ中の含有率が８０〜９７重量％であることを特徴とする非水性インクジェットインキ。
　　　ＣＨ３ＣＯ（ＯＲ１）ｎＯＲ２ 　　　一般式（１）
（式中、Ｒ１はエチレン基またはプロピレン基、Ｒ２は炭素数１〜４のアルキル基、ｎは１〜３の整数を表す。）
　　　３＞Ａ＞０．２ 　　　　数式（４）
　　　７＞Ｂ＞１．５ 　　　　数式（５）
　　　６＞（Ｂ−Ａ）＞０．２ 数式（６） 」
を、
「【請求項１】エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートから選ばれたグリコールアセテート類を少なくとも一種含有する２種類以上の混合有機溶剤、顔料および樹脂からなる非水性インクジェットインキにおいて、混合有機溶剤の全量を１とした時の各有機溶剤の混合重量比をそれぞれｘ１、ｘ２・・・・・・ｘｎ（ただしｎは整数を表す。）、２０℃での各有機溶剤の蒸気圧（ｍｍＨｇ）をそれぞれｙ１、ｙ２・・・・・・ｙｎ（ただしｎは整数を表す。）とし、 Ａ＝ｘ１ｙ１＋ｘ２ｙ２＋・・・・・＋ｘｎｙｎ、 Ｂ＝ｘ１／ｙ１＋ｘ２／ｙ２＋・・・・・＋ｘｎ／ｙｎとした時、下記の数式（４）、（５）、（６）を全て満たし、混合有機溶剤のインキ中の含有率が８０〜９７重量％であることを特徴とする非水性インクジェットインキ（ただし、混合有機溶剤がイソホロン、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテートおよびジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートからなるものを除く。）。
　　　３＞Ａ＞０．２ 　　　　数式（４）
　　　７＞Ｂ＞１．５ 　　　　数式（５）
　　　６＞（Ｂ−Ａ）＞０．２ 数式（６）」
と訂正する。 
　　　
訂正事項ｂ：特許明細書段落【０００７】の
「すなわち本発明は、下記一般式（１）で示されるグリコールアセテート類を少なくとも一種含有する２種類以上の混合有機溶剤、顔料および樹脂からなる非水性インクジェットインキにおいて、混合有機溶剤の全量を１とした時の各有機溶剤の混合重量比をそれぞれｘ１、ｘ２・・・・・・ｘｎ（ただしｎは整数を表す。）、２０℃での各有機溶剤の蒸気圧（ｍｍＨｇ）をそれぞれｙ１、ｙ２・・・・・・ｙｎ（ただしｎは整数を表す。）とし、 Ａ＝ｘ１ｙ１＋ｘ２ｙ２＋・・・・・＋ｘｎｙｎ、 Ｂ＝ｘ１／ｙ１＋ｘ２／ｙ２＋・・・・・＋ｘｎ／ｙｎとした時、下記の数式（４）、（５）、（６）を全て満たし、混合有機溶剤のインキ中の含有率が８０〜９７重量％であることを特徴とする非水性インクジェットインキに関する。
　　　ＣＨ３ＣＯ（ＯＲ１）ｎＯＲ２ 　　　一般式（１）
（式中、Ｒ１はエチレン基またはプロピレン基、Ｒ２は炭素数１〜４のアルキル基、ｎは１〜３の整数を表す。）
　　　３＞Ａ＞０．２ 　　　　数式（４）
　　　７＞Ｂ＞１．５ 　　　　数式（５）
　　　６＞（Ｂ−Ａ）＞０．２ 数式（６）」
を、
「すなわち本発明は、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートから選ばれたグリコールアセテート類を少なくとも一種含有する２種類以上の混合有機溶剤、顔料および樹脂からなる非水性インクジェットインキにおいて、混合有機溶剤の全量を１とした時の各有機溶剤の混合重量比をそれぞれｘ１、ｘ２・・・・・・ｘｎ（ただしｎは整数を表す。）、２０℃での各有機溶剤の蒸気圧（ｍｍＨｇ）をそれぞれｙ１、ｙ２・・・・・・ｙｎ（ただしｎは整数を表す。）とし、 Ａ＝ｘ１ｙ１＋ｘ２ｙ２＋・・・・・＋ｘｎｙｎ、 Ｂ＝ｘ１／ｙ１＋ｘ２／ｙ２＋・・・・・＋ｘｎ／ｙｎとした時、下記の数式（４）、（５）、（６）を全て満たし、混合有機溶剤のインキ中の含有率が８０〜９７重量％であることを特徴とする非水性インクジェットインキ（ただし、混合有機溶剤がイソホロン、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテートおよびジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートからなるものを除く。）に関する。
　　　３＞Ａ＞０．２ 　　　　数式（４）
　　　７＞Ｂ＞１．５ 　　　　数式（５）
　　　６＞（Ｂ−Ａ）＞０．２ 数式（６）」
と訂正する。 
　　　
訂正事項ｃ：特許明細書段落【００１３】の
「本発明に使用する混合溶剤としては一般式（１）で示されるグリコールアセテート系の有機溶剤を主溶剤として使用することが最も好ましく、使用できるグリコールアセテート系溶剤としてはエチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノプロピルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等があげられる。」
を、
「本発明に使用する混合溶剤としては前記グリコールアセテート系の有機溶剤を主溶剤として使用することが最も好ましい。」
と訂正する。  
　　　
訂正事項ｄ：特許明細書段落【００１４】の
「一般式（１）以外に混合溶剤として使用できる有機溶剤は」を、
「前記グリコールアセテート系の有機溶剤以外に混合溶剤として使用できる有機溶剤は」と訂正する。 
　　　
訂正事項ｅ：特許明細書段落【００３１】及び【００３２】の
「エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート（蒸気圧：０．２５ｍｍＨｇ）」を、
「エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート（蒸気圧：０．３０ｍｍＨｇ）」と訂正する。
  　 　 
２．訂正の適否の判断 
（１）訂正事項ａは、混合有機溶剤を構成するグリコールアセテート類が、「一般式（１）で示されるグリコールアセテート類」すなわち２４種のグリコールアセテート類化合物であったのを、そのうちの「エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートから選ばれたグリコールアセテート類」すなわち７種のグリコールアセテート類化合物に絞り（以下、「訂正事項ａ−１」という。）、かつ、「（ただし、混合有機溶剤がイソホロン、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテートおよびジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートからなるものを除く。）」を付加するものである（以下、「訂正事項ａ−２」という。）。
　まず、訂正事項ａ−１について検討すると、７種のグリコールアセテート類化合物に絞ることは、混合有機溶剤を構成するグリコールアセテート類の選択肢を減らすものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　また、この訂正事項ａ−１は、７種のグリコールアセテート類化合物に絞るものであり、また、訂正後の７種の溶剤は訂正前の特許明細書の段落【００１３】に具体的に溶剤名が記載されている溶剤であることから、この訂正は願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである。
　次に、訂正事項ａ−２について検討する。
「（ただし、混合有機溶剤がイソホロン、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテートおよびジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートからなるものを除く。）」を付加することにより訂正後の請求項１から除かれることとなる事項は、「特定のグリコールアセテート類を少なくとも一種含有する２種以上の混合有機溶剤」であって、これを除く訂正は、明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるといえる。したがって、この訂正は願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである。
　そうすると、この訂正事項ａ−２は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである。
　以上のとおりであるから、訂正事項ａは、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　　　
（２）訂正事項ｂは、訂正事項ａと全く同じ訂正内容に特許明細書の記載を訂正するもので、特許請求の範囲の訂正（訂正事項ａ）に伴って、それに整合させるために特許明細書の訂正を行うものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当する。
　そして、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　　　　　
（３）訂正事項ｃは、「本発明に使用する混合溶剤としては一般式（１）で示されるグリコールアセテート系の有機溶剤を主溶剤として使用することが最も好ましく、」を、「本発明に使用する混合溶剤としては前記グリコールアセテート系の有機溶剤を主溶剤として使用することが最も好ましい。」と訂正し（以下、「訂正事項ｃ−１」という。）、さらに、「使用できるグリコールアセテート系溶剤としてはエチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノプロピルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等があげられる。」を削除する訂正（以下、「訂正事項ｃ−２」という。）を行うものである。
　まず、訂正事項ｃ−１について検討する。
この訂正は、訂正事項ａ−１により、グリコールアセテート類が「一般式（１）で示されるグリコールアセテート類」でなくなったことから、「一般式（１）で示される」を削除するもので、訂正後の請求項１の用語に整合させるための訂正であるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
　次いで、訂正事項ｃ−２について検討する。
この訂正は、訂正事項ｂにより、特許明細書の段落【０００７】に混合有機溶剤に使用されるグリコールアセテート類の有機溶剤名が記載されることとなったので、該記載との重複記載をなくし、段落【００１３】の記載を明りょうなものとするために化合物名を削除するもので、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
　以上のとおりであるから、訂正事項ｃは、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　　　　　
（４）訂正事項ｄの、「一般式（１）以外に混合溶剤として使用できる有機溶剤は」を、「前記グリコールアセテート系の有機溶剤以外に混合溶剤として使用できる有機溶剤は」とする訂正は、訂正事項ａ−１により、グリコールアセテート類が「一般式（１）で示されるグリコールアセテート類」でなくなったことから、「一般式（１）で示される」を削除するもので、訂正後の請求項１の用語に整合させるための訂正であるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　　　　
（５）訂正事項ｅは、［比較例１］及び［比較例２］における「エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート」の蒸気圧を「０．２５ｍｍＨｇ」から「０．３０ｍｍＨｇ」に変えるものであるが、特許明細書の［実施例１］、［実施例２］及び［実施例４］の「エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート」の蒸気圧は「０．３０ｍｍＨｇ」であるので、これに整合させるものであるから（なお、溶剤ポケットブック５０５頁（乙第６号証）には「エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート」の蒸気圧は「０．３０ｍｍＨｇ」と記載されている。）、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　　　　
３．訂正の適否の判断のまとめ　
　したがって、訂正事項ａ〜ｅは、特許法第１３４条の２第１項、及び同法同条第５項の規定により準用する同法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合する。 
　よって、本件訂正を認める。 
　　　　
第３　本件発明 
　以上のとおりであるから、本件請求項１、２に係る発明（以下、「本件発明１」、「本件発明２」という。）は本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１、２に記載された事項により特定されるとおりの以下のものである。 
「【請求項１】エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートから選ばれたグリコールアセテート類を少なくとも一種含有する２種類以上の混合有機溶剤、顔料および樹脂からなる非水性インクジェットインキにおいて、混合有機溶剤の全量を１とした時の各有機溶剤の混合重量比をそれぞれｘ１、ｘ２・・・・・・ｘｎ（ただしｎは整数を表す。）、２０℃での各有機溶剤の蒸気圧（ｍｍＨｇ）をそれぞれｙ１、ｙ２・・・・・・ｙｎ（ただしｎは整数を表す。）とし、 Ａ＝ｘ１ｙ１＋ｘ２ｙ２＋・・・・・＋ｘｎｙｎ、 Ｂ＝ｘ１／ｙ１＋ｘ２／ｙ２＋・・・・・＋ｘｎ／ｙｎとした時、下記の数式（４）、（５）、（６）を全て満たし、混合有機溶剤のインキ中の含有率が８０〜９７重量％であることを特徴とする非水性インクジェットインキ（ただし、混合有機溶剤がイソホロン、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテートおよびジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートからなるものを除く。）。
　　　３＞Ａ＞０．２ 　　　　数式（４）
　　　７＞Ｂ＞１．５ 　　　　数式（５）
　　　６＞（Ｂ−Ａ）＞０．２ 数式（６）
【請求項２】更に分散剤を含む請求項１記載の非水性インクジェットインキ。」
　　　　 　 
第４　請求人の主張 
　請求人は、特許第３８７３９８７号の請求項１及び２に係る発明についての特許を無効にする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、証拠として審判請求書に添付して甲第１及び２号証を提出し、以下の無効理由１〜無効理由６を主張している。また、口頭審理陳述要領書に添付して参考資料１を提出している。 
　　　　
無効理由１
　訂正前の請求項１に係る発明は、甲第１号証の刊行物に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し特許を受けることができない。
　すなわち、「本件特許の優先日（平成１５年６月２７日）前に頒布された刊行物である甲第１号証（・・・平成１４年８月２０日発行 ）の段落【００９３】〜段落【００９６】に記載の実施例２〜７のインクジェットインキについて、インキに使用されている溶剤（溶媒）の種類、組成、インキ中の溶剤の含有率、本件特許の請求項１に係る発明で規定されているｘ、ｙ、ｘｙ、Ａ、ｘ／ｙ、Ｂ、Ｂ−Ａの計算値は下記の通りであった。・・・ＥＰアセテート（審決注：「ＥＢアセテート」の誤記と認める。）（エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート）及びＤＰＭアセテート（ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート）・・・アクリロイド及びＶＡＧＨは樹脂である。
　
　                       　
　　　　　　　　　　　　」【無効審判請求書５〜６頁】
「本件特許の請求項１に係る発明と甲第１号証に記載された発明とを対比すると、甲第１号証の段落【００９３】〜段落【００９６】に記載の実施例２〜７のインクジェットインキの、使用されている２種以上の溶剤の組成、該インキ中の溶剤の含有率、本件特許の請求項１に係る発明で規定されているＡ、Ｂ、Ｂ−Ａの計算値は全て、・・・本件特許の請求項１に係る発明で規定されている２種以上の溶剤の組成、該インキ中の溶剤の含有率、Ａ、Ｂ、Ｂ−Ａの計算値の範囲内にある。」【無効審判請求書７頁】
　　
無効理由２
　訂正前の請求項１に係る発明は、甲第１号証の刊行物に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　すなわち、「請求項１における数値限定には臨界的意義が認められないので、該請求項１に係る発明は、甲第１号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。」【無効審判請求書７頁】
　
無効理由３
　訂正前の請求項２に係る発明は、甲第１号証及び甲第２号証の刊行物に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　すなわち、「非水性インクジェットインキにおいて分散剤を用いることは周知の技術である。例えば甲第２号証には「特定の顔料種、分散媒としての特定のグリコールエーテルエステル、分散剤としてのリビング共重合アクリルポリマーを含有するインクジェット印刷用有機溶剤系顔料インク組成物」が記載されており、・・・当業者が容易に発明をすることができたものである。」【無効審判請求書７頁】
　　
無効理由４〜６
　本件特許は、特許請求の範囲の記載が不明確であるから、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしておらず（無効理由４）、また、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものでないから、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしておらず（無効理由５）、発明の詳細な説明が、当該特許発明を当業者が容易に実施し得る程度に明確かつ十分に記載されていないから、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない（無効理由６）。　
　すなわち、「本件特許の出願審査における平成１８年９月４日付けの意見書には『・・・トリエチレングリコールｎ−ブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールｎ−プロピルエーテルアセテート、　・・・については特殊な溶剤であり文献値が見つからなかった』と記載されている。・・・特許法第３６条第４項第１号、第６項第１号又は第２号に規定する要件を満たしていないことは明らかである。」（上記主張を、以下、「（ｉ）」という。）【無効審判請求書３頁】
「本件特許の出願審査における平成１８年９月４日付けの意見書には「・・・ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテートの蒸気圧は、０．００１ｍｍＨｇと非常に低いものである。」と記載されている。・・・蒸気圧が０．００１ｍｍＨｇであれば、・・・ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテートの使用可能量は全有機溶剤の０．７重量％未満となり、このような微量で用いることの意義、必要性が不明であり、特許法第３６条第４項第１号、第６項第１号又は第２号に規定する要件を満たしていないことは明らかである。」（上記主張を、以下、「（ｉｉ）」という。）【無効審判請求書３頁】
　　
　したがって、本件特許は、特許法第１２３条第１項第２号、及び、同項第４号に該当し、無効とすべきである。
 　 
（証拠方法） 
・甲第１号証：特表２００２−５２６６３１号公報
・甲第２号証：特開２００３−９６３７０号公報 
・参考資料１：国際公開第００／２０５２１号パンフレット 
　　　　　　（甲第１号証の国際公開パンフレットである）　
　
（甲各号証に記載された事項）
甲第１号証： 
（甲１−１） 「（ａ）顔料粒子、（ｂ）結合剤、（ｃ）可塑剤、（ｄ）有機溶媒、（ｅ）フルオロケミカル界面活性剤、（ｆ）シリカとシリコーン油とを含み、２５℃および少なくとも１０００秒−１の剪断速度で測定して１００ｍＰａ・秒未満の粘度を有する有機溶媒系ピエゾインキ。」（特許請求の範囲　請求項１） 
　　　　
（甲１−２）「実施例２〜７
以下の表において見られるような様々な顔料、結合剤および安定剤を用いたことを除いて、実施例１に関して特定されたペーストの製造およびインキの製造に関する手順に従って本発明の多くのピエゾインクジェットインキを製造した。
　表３は、これらの実施例に関するインキの配合を報告し、表４は、インキ配合物の性能特性を報告している。」（段落【００９３】〜【００９４】）
　　　　　
（甲１−３）「【表３】
　
　　　　　　　　　　　　　」（段落【００９５】） 
　　　　　
（甲１−４）「【表１】
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」（段落【００８７】） 
　　　　　
（甲１−５）「結合剤　　結合剤は・・・基材上に沈着顔料の膜を形成するように顔料粒子と適合できる樹脂である。・・・アクリロイドＡ１１ブランド樹脂および・・・ＶＡＧＨブランド樹脂がある。」（段落【００６１】〜【００６２】） 
　　　　
（甲１−６）「溶媒　　本発明のインキ中で有用な溶媒には、・・・エチレングリコールブチルエーテルアセテート（ＥＢアセテート）、ジプロピレングリコールモノメチルアセテート（ＤＰＭアセテート）・・・が挙げられる。」（段落【００６４】）
　　　　
（甲１−７）「流動剤の一つのタイプは、有機溶媒の表面張力を下げるのに効果的であるが、有機溶媒中の発泡を促進しうるフルオロケミカル界面活性剤である。・・・最も重要なことは、本発明において有用な消泡性シリコーン油がシリカ粒子を含有することであり、シリカ粒子は、フルオロケミカル界面活性剤によって付与されるインキの流動特性をシリカ粒子の含有のおかげで害することなく発泡を減少させる手段を提供することが可能である。従って、意外なことには、フルオロケミカル界面活性剤およびシリカ含有消泡剤の少量が混合して、粘度と引火点についてかなりの制限があるピエゾインキのために優れた流動特性を提供する。」（段落【００２５】〜【００２７】）
　
（甲１−８）「発明の概要　　技術が必要とするものは、・・・ピエゾインクジェットプリントヘッドを用いて耐久性画像グラフィックスをもたらすために、粘度、引火点、比重、顔料：結合剤の比、固形物％含有率、消泡および流動の優れた特性をもつ有機溶媒系インキである。」（段落【００１８】）
　
（甲１−９）「本発明の特徴は、インキの流動に悪い影響を及ぼさずに種々の溶媒、添加剤および安定剤を混合することが可能なことである。」（段落【００３１】）　
　　　　
甲第２号証： 
（甲２−１）「【請求項１】顔料、非水性有機溶剤系媒体、分散剤を必須成分として含有するインクジェット印刷用インク組成物において、顔料がC.I.ピグメントブルー１５：３、C.I.ピグメントブルー１５：４、C.I.ピグメントエロー１３８、C.I.ピグメントエロー１５０、C.I.ピグメントレッド１２２の酸性物質処理品、C.I.ピグメントグリーン７、C.I.ピグメントグリーン３６、カーボンブラックからなる群から選ばれた少なくとも一種の顔料であり、また分散剤がリビング共重合アクリルポリマーを有効主成分とする物であり、なおかつ非水性有機溶剤系媒体が下記の一般式化１で表されるグリコールエーテルエステル類からなる群から選ばれた少なくとも一種であることを特徴とするインクジェット印刷用インク組成物。
　【化１】　　Ｒ（ＯＡ）ｎＯＣ（Ｏ）Ｒ’ 
（ただし、化１におけるＲは炭素数１以上４以下のアルキル基、Ａは炭素数２または３のアルキレン基、Ｒ’は炭素数１以上３以下のアルキル基、ｎはオキシアルキレンの鎖長を表す１以上３以下の整数である。）」（特許請求の範囲　請求項１）
　　　
（甲２−２）「【発明が属する技術分野】
　本発明はインクジェット印刷用インク組成物において、保存中にインクの増粘や顔料の凝集が防止されていて、安定に使用可能な非水性有機溶剤系顔料インク組成物に関するものである。」（段落【０００１】）
　　　
（甲２−３）「本発明では分散媒体と分散剤の組合せを選択したうえにさらに顔料をこのように選択して初めて目的が達成可能になったのである」（段落【０００９】）
　　
第５　被請求人の答弁
　被請求人は答弁書に添付して乙第１〜５号証を提出し、以下の答弁をしている。
無効理由１に対して 
　本件発明は、「非水性インクジェットインキにおいて、使用する混合有機溶剤の各有機溶剤の蒸気圧と混合重量比に着目して有機溶剤の配合を行うことにより、インキの乾燥防止と印刷後の被印刷物上での充分なインキの乾燥を両立させることができるという・・・法則が初めて見出されたものです」【答弁書４頁】というものであるところ、甲第１号証に記載された発明は、「非水性インクジェットインキにおいて、・・・消泡性シリコーン油がシリカ粒子を含むことにより、・・・流動化剤としてフルオロケミカル界面活性剤を使用した際の発泡性の問題を解決したものであり、本件特許発明とは全く別異の発明」【答弁書６頁】であって、「甲第１号証の実施例２〜７に記載の混合溶剤・・・のＡ、Ｂ，Ｂ−Ａの値が、計算の結果、本件特許発明１で定義された数式（４）〜（６）のＡ、Ｂ、Ｂ−Ａの値に入っていることを奇貨として、本件特許発明１は甲第１号証に記載された発明であると主張していますが、・・・これはフルオロケミカル界面活性剤、シリカ及びシリコーン油を含む特殊な系で用いた特殊な混合有機溶剤のＡ、Ｂ、Ｂ−Ａの値が、・・・たまたま一致したにすぎません。そして、・・・フルオロケミカル界面活性剤、シリカ及びシリコーン油を含まない・・・系における非水性インクジェットインキに適用した溶剤であることは開示されていません。」【答弁書８頁】、「ちなみに、・・・非水性インクジェットインキにフルオロケミカル界面活性剤を添加した公知例は、・・・（乙第１号証）・・・（乙第４号証）などに見られ、・・・アルコール、ケトン、エーテル系の溶剤が多く用いられており、このことからすると、甲第１号証の実施例２〜７に記載の混合溶剤は、フルオロケミカル界面活性剤に更にシリカ及びシリコーン油を用いたことによる特殊な溶剤例であると思料されます。」【答弁書７〜８頁】
無効理由２に対して
　「本件特許発明１で定義される特定の関係、すなわち・・・数式（４）・・・数式（５）・・・数式（６）から外れるものについて、本件特許発明の効果が奏されないことは、本件特許明細書の実施例及び比較例の記載から明らかです。したがって、本件特許発明１の・・・数式（４）〜（６）の数値限定に技術的意味があることは、本件特許明細書の記載から明らかです。」【答弁書９頁】
「また、甲第１号証に記載された発明は、・・・本件特許発明１とは全く次元の異なる発明です。したがって、甲第１号証の実施例２〜７に特定の溶剤を特定量用いることが記載されているからといって、この記載から、・・・本件特許発明の特定の関係・・・を満たすようにすることにより、前記効果が奏されることを当業者は想起し得るものではありません。」【答弁書１０〜１１頁】
無効理由３に対して
　「甲第２号証に記載された発明は、・・・特定の顔料を用いる非水性インクジェットインキに・・・特定の分散剤を・・・組み合わせ用いることを特徴としているものです。・・・したがって、フルオロケミカル界面活性剤を含むことを発明の特徴の一つとし、甲第２号証に記載される特定の顔料を用いることは発明の特徴としていない甲第１号証に記載の非水性インクジェットインキに、甲第２号証に記載の特定の分散剤をさらに適用することについて、その動機付けとなるものはありません。」【答弁書１３頁】
無効理由４〜６に対して 
　「例えば、社団法人有機合成化学協会編「コンパクト版溶剤ポケットブック」・・・（乙第５号証）などに記載される周知の方法で適宜蒸気圧を測定すればよく、明細書、意見書にトリエチレングリコールｎ−ブチルエーテルアセテート及びジエチレングリコールｎ−プロピルエーテルアセテートの蒸気圧の記載がないからといって、本件特許発明１及び２が実施できないというものではありません。」【答弁書１６頁】。
「ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテートの蒸気圧が低く・・・少量しか溶剤中に用いられないとしても、これによって当業者が本件特許発明を実施できないというものではありません。」【答弁書１７〜１８頁】
 　 
（証拠方法） 
・乙第１号証：特表２００１−５０７０５２号公報
・乙第２号証：特表２０００−５１５９２０号公報 
・乙第３号証：特開平９−２０８７５号公報
・乙第４号証：特開昭５８−３２６７４号公報 　
・乙第５号証：社団法人有機合成化学協会編、「コンパクト版溶剤ポケットブック」、株式会社オーム社、平成１３年１月３０日（第１版第２刷）、第５７頁〜第５８頁
　 　　　
第６　当審の判断Ｉ（請求人の主張についての判断）
１．無効理由１：本件発明１と甲第１号証に記載された発明との異同について（特許法第２９条第１項第３号） 
　　　　　
（１）甲第１号証に記載された発明 
　甲第１号証の特許請求の範囲には、「（ａ）顔料粒子、（ｂ）結合剤、（ｃ）可塑剤、（ｄ）有機溶媒、（ｅ）フルオロケミカル界面活性剤、（ｆ）シリカとシリコーン油とを含み、２５℃および少なくとも１０００秒−１の剪断速度で測定して１００ｍＰａ・秒未満の粘度を有する有機溶媒系ピエゾインキ。」と記載され（記載事項（甲１−１））、その実施例である実施例２〜７では、（ａ）顔料粒子を配合するために顔料チップを配合し、（ｂ）結合剤を配合するために「アクリロイド」や「ＶＡＧＨ」を配合し、（ｃ）可塑剤を配合するために「Ｕｎｉｆｌｅｘ３１２」を配合し、（ｄ）有機溶媒を配合するために「ＤＰＭアセテート」及び「ＥＢアセテート」を配合し、（ｅ）フルオロケミカル界面活性剤を配合するために「ＦＣ４３０」を配合し、（ｆ）シリカとシリコーン油を配合するために「ＡＦ９００」を配合することが記載（記載事項（甲１−３）、（甲１−４）、（甲１−５）、（甲１−６））されている。
　そして、実施例２〜７では、（ａ）（ｂ）（ｅ）（ｆ）の成分をインキ中に配合するにあたってあらかじめ有機溶剤を用いて、ペースト等にして配合していることも表３に記載されており（記載事項（甲１−３））、このために使用された有機溶剤も実施例２〜７のインキ中に存在する有機溶剤ということになるから、（ａ）（ｂ）（ｅ）（ｆ）の成分をインキ中に配合するにあたって使用した有機溶剤と、（ｄ）有機溶媒として配合した有機溶剤とを合計した有機溶剤が各実施例におけるインキ中の混合有機溶剤ということであるから、各実施例毎にインキ中の混合有機溶剤について、「混合有機溶剤の全量を１とした時の各有機溶剤の混合重量比」を表３に記載される配合量から計算し、また、「混合有機溶剤のインキ中の含有率」を同じく表３に記載される配合量から計算すると、各実施例における「混合有機溶剤の全量を１とした時の各有機溶剤の混合重量比」及び「混合有機溶剤のインキ中の含有率」は下記のとおりであり、「混合有機溶剤のインキ中の含有率」は９０．６１〜９２．７２重量％の範囲にあるといえる。　
　　　　　　
・実施例２：シクロヘキサノン０．１７１５：ＥＢアセテート０．５５５６：ＤＰＭアセテート０．２７２９（以下、「実施例２の混合有機溶媒」という。）で、９１．６０重量％
・実施例３：ＥＢアセテート０．７２４１：ＤＰＭアセテート０．２７５（以下、「実施例３の混合有機溶媒」という。）で、９０．６１重量％
・実施例４：ＥＢアセテート０．７２８８：ＤＰＭアセテート０．２７１２（以下、「実施例４の混合有機溶媒」という。）で、９２．２７重量％
・実施例５：イソホロン０．０１６６：シクロヘキサノン０．１２５７：ＥＢアセテート０．５８６８：ＤＰＭアセテート０．２７０９（以下、「実施例５の混合有機溶媒」という。）で、９２．０４重量％
・実施例６：シクロヘキサノン０．１６６１：ＥＢアセテート０．５６３５：ＤＰＭアセテート０．２７０４（以下、「実施例６の混合有機溶媒」という。）で、９２．４７重量％
・実施例７：イソホロン０．００３５：シクロヘキサノン０．１６５０：ＥＢアセテート０．５６２０：ＤＰＭアセテート０．２６９６（以下、「実施例７の混合有機溶媒」という。）で、９２．７２重量％
　
　そうすると、甲第１号証には、「（ａ）顔料粒子、（ｂ）結合剤、（ｃ）可塑剤、（ｄ）実施例２の混合有機溶媒ないしは実施例７の混合有機溶媒、（ｅ）フルオロケミカル界面活性剤、（ｆ）シリカとシリコーン油とを含む有機溶媒系ピエゾインキにおいて、混合有機溶剤のインキ中の含有率が９０．６１〜９２．７２重量％である有機溶媒系ピエゾインキ。」 （以下、「甲１発明」という。）、 
 という発明が記載されているといえる。 
 　 
（２）本件発明１と甲１発明との対比 
　本件発明１の「樹脂」についての、本件訂正明細書の「本発明では被印刷物への定着性を付与するために樹脂を添加する。」（本件訂正明細書段落【００１６】の１行目）との記載、一方、甲１発明の「結合剤」である「アクリロイド」や「ＶＡＧＨ」がＰＭＭＡ樹脂やビニル結合剤樹脂である（記載事項（甲１−３）、（甲１−４）、（甲１−５））との記載からみて、甲１発明の「結合剤」と本件発明１の「樹脂」は、共に結合のために配合される樹脂であって、甲１発明の「結合剤」は本件発明１の「樹脂」に相当する。
　また、甲１発明の「顔料粒子」は本件発明１の「顔料」に相当し、甲１発明の「有機溶媒」は本件発明１の「有機溶剤」に相当し、甲１発明の「有機溶媒系ピエゾインキ」は本件発明１の「非水性インクジェット」に相当し、、本件訂正明細書段落【００２２】の「本発明の非水性インクジェットインキは・・・可塑剤・・・を使用することができる。」との記載によれば、本件発明１においても可塑剤を使用することができるのであるから、
両者は、 
「エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートから選ばれたグリコールアセテート類を少なくとも一種含有する２種類以上の混合有機溶剤、顔料、可塑剤および樹脂からなる非水性インクジェットインキにおいて、混合有機溶剤のインキ中の含有率が８０〜９７重量％であることを特徴とする非水性インクジェットインキ」
である点で一致し、
下記の点で相違する。 
　　　　
（ｉ）非水性インクジェットインキの成分として、本件発明１では、フルオロケミカル界面活性剤、シリカとシリコーンとを含む消泡剤が配合されるとはされていないのに対し、甲１発明では、フルオロケミカル界面活性剤、シリカとシリコーンとを含む消泡剤が配合されている点（以下、「相違点（ｉ）」という。）
（ｉｉ）非水性インクジェットインキ中の混合有機溶剤の混合割合が、本件発明１では「混合有機溶剤の全量を１とした時の各有機溶剤の混合重量比をそれぞれｘ１、ｘ２・・・・・・ｘｎ（ただしｎは整数を表す。）、２０℃での各有機溶剤の蒸気圧（ｍｍＨｇ）をそれぞれｙ１、ｙ２・・・・・・ｙｎ（ただしｎは整数を表す。）とし、 Ａ＝ｘ１ｙ１＋ｘ２ｙ２＋・・・・・＋ｘｎｙｎ、 Ｂ＝ｘ１／ｙ１＋ｘ２／ｙ２＋・・・・・＋ｘｎ／ｙｎとした時、下記の数式（４）、（５）、（６）を全て満たし　
　　　３＞Ａ＞０．２ 　　　　数式（４）
　　　７＞Ｂ＞１．５ 　　　　数式（５）
　　　６＞（Ｂ−Ａ）＞０．２ 数式（６）」と規定されているのに対し、甲１発明では「実施例２の混合有機溶媒ないしは実施例７の混合有機溶媒」と規定されている点（以下、「相違点（ｉｉ）」という。）
（ｉｉｉ）非水性インクジェットインキが、本件発明１では「（混合有機溶剤がイソホロン、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテートおよびジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートからなるものを除く。）」と規定されているのに対し、甲１発明ではそのような規定はされていない点（以下、「相違点（ｉｉｉ）」という。）
 　 
（３）相違点についての検討 
相違点（ｉ）について 
　本件訂正明細書には、「フルオロケミカル界面活性剤」についても「シリカとシリコーン油とを含む消泡剤」についても記載がない。
　ところで、本件訂正明細書の段落【００２２】には、「本発明の非水性インクジェットインキは印刷物の用途によって・・・表面調整剤・・・等の種々の添加剤を使用することができる。」との記載がされている。
　しかし、フルオロケミカル界面活性剤が「非水性インクジェットインキ」における周知慣用の表面調整剤であることやシリカとシリコーン油とを含む消泡剤が周知の添加剤であることについて、請求人は何ら証拠を挙げておらず、技術常識ともいえないから、「フルオロケミカル界面活性剤、およびシリカとシリコーン油とを含む消泡剤を含むもの」が、非水性インクジェットインキにおける周知慣用の添加剤であるとはいえない。 
　そうしてみると、「フルオロケミカル界面活性剤、およびシリカとシリコーン油とを含む消泡剤を含むもの」は、本件訂正明細書に記載されているとはいえず、本件訂正明細書の記載から自明なものともいえないから、「フルオロケミカル界面活性剤、およびシリカとシリコーン油とを含む消泡剤」は、本件訂正明細書に記載されておらず、本件訂正明細書の記載から自明なものでもない。 　　
　したがって、相違点（ｉ）は、実質的に相違している。
　　　　　
（４）まとめ 
　相違点（ｉ）については以上のとおりであるから、相違点（ｉｉ）及び相違点（ｉｉｉ）については検討するまでもなく、本件発明１は、甲第１号証に記載された発明であるとすることはできない。
　以上のとおりであるから、無効理由１には理由がない。 
   　 
２．無効理由２：本件発明１の甲第１号証に記載された発明からの容易推考性について（特許法第２９条第２項） 
　　　　　　
（１）甲第１号証に記載された発明 
　「第６　１．（１）」に記載したとおりである。 
　　
（２）本件発明１と甲１発明との対比　
　「第６　１．（２）」に記載したとおりである。 
　　
（３）相違点についての検討 
相違点（ｉ）について
　甲１発明は、ピエゾインクジェットインキとして、粘度、引火点、比重、顔料：結合剤の比、固形物％含有率、消泡および流動に優れた特性をもつものを得ることを目的とする（記載事項（甲１−８））ところ、意外なことにはフルオロケミカル界面活性剤およびシリカ含有消泡剤の少量が混合して粘度と引火点についてかなりの制限があるピエゾインキのために優れた流動特性を提供する（記載事項（甲１−７））というもので、それによりインキの流動に悪い影響を及ぼさずに種々の溶媒、添加剤および安定剤を混合することが可能である（記載事項（甲１−９））というものである。
　そして、甲第１号証には、「フルオロケミカル界面活性剤、およびシリカとシリコーン油とを含む消泡剤」の役割について、フルオロケミカル界面活性剤の添加によりインキの流動性を改善し、しかしそのために促進されてしまった発泡をシリカとシリコーン油とを含む消泡剤によって減少させようとするものである旨記載されており（記載事項（甲１−７））、改善を目的としている流動性も発泡抑制もインキが保持すべき重要な性能であって、必要に応じて保持させれば足る性能ではないから、甲１発明のピエゾインキから「フルオロケミカル界面活性剤、およびシリカとシリコーン油とを含む消泡剤」を除外することは、当業者が想起し得ないことである。
　したがって、相違点（ｉ）は、当業者が容易に想到し得たものではない。　
（４）まとめ
　相違点（ｉ）は当業者が甲第１号証に基づいて容易に想到し得たものではないから、相違点（ｉｉ）、（ｉｉｉ）について検討するまでもなく、本件発明１に対して技術思想の異なる甲第１号証に記載された発明から、本件発明１を導くことはできない。 
　そして、本件発明１は、「第３　本件発明」のとおり、
「エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート・・・から選ばれたグリコールアセテート類を少なくとも一種含有する２種類以上の混合有機溶剤、顔料および樹脂からなる非水性インクジェットインキにおいて、
混合有機溶剤の全量を１とした時の各有機溶剤の混合重量比をそれぞれｘ１、ｘ２・・・・・・ｘｎ（・・・）、２０℃での各有機溶剤の蒸気圧（ｍｍＨｇ）をそれぞれｙ１、ｙ２・・・・・・ｙｎ（・・・）とし、 Ａ＝ｘ１ｙ１＋ｘ２ｙ２＋・・・・・＋ｘｎｙｎ、 Ｂ＝ｘ１／ｙ１＋ｘ２／ｙ２＋・・・・・＋ｘｎ／ｙｎとした時、下記の数式（４）、（５）、（６）を全て満たし、
混合有機溶剤のインキ中の含有率が８０〜９７重量％であることを特徴とする非水性インクジェットインキ（・・・）。
　　　３＞Ａ＞０．２ 　　　　数式（４）
　　　７＞Ｂ＞１．５ 　　　　数式（５）
　　　６＞（Ｂ−Ａ）＞０．２ 数式（６）」
という発明特定事項（技術思想）を有することにより、本件訂正明細書の段落【００４１】に記載される効果を奏するものであって、数値限定には意味が認められるところ、このような効果は、甲第１号証から予測しうるものではなく（記載事項（甲１−７）、（甲１−８）、（甲１−９））、当業者が予測しうる範囲のものではない。 
　以上のとおりであるから、本件発明１は、甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 
　以上のとおりであるから、無効理由２には理由がない。 
　　　　　
３．無効理由３：本件発明２の甲第１号証に記載された発明からの容易推考性について（特許法第２９条第２項）
　　　　　　
（１）甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明 
　甲第１号証に記載された発明は、「第６　１．（１）」に記載したとおりである。 
　また、甲第２号証には、保存中のインクの増粘や顔料の凝集が防止されていて、安定に使用可能なインクとして（記載事項（甲２−２））、顔料と非水性有機溶剤系媒体と分散剤を必須成分として含有するインクジェット印刷用インク組成物において、顔料は特定の７種の顔料からなる群から選ばれた顔料とし、分散剤はリビング共重合アクリルポリマーを有効主成分とする物とし、非水性有機溶剤系媒体が一般式化１で表されるグリコールエーテルエステル類からなる群から選ばれた有機溶剤とすることが記載され（記載事項（甲２−１））、分散媒体と分散剤の組合せを選択したうえにさらに顔料をこのように選択してそれによって初めて目的が達成可能になったことが記載されている（記載事項（甲２−３））。
　そうすると、甲第２号証には、「インクジェット印刷用インク組成物に分散剤を配合するものではあるが、インクジェット印刷用インク組成物を安定に使用可能なものとするためには、顔料、非水性有機溶剤系媒体さらに分散剤の何れについても、それぞれ特定の物を選択して組み合わせなければ目的達成がなされないことを骨子とする発明」（以下、「甲２発明」という。）が記載されているということができる。　
　　
（２）本件発明２と甲１発明との対比
　本件発明２は、本件発明１の非水性インクジェットインキに、更に分散剤を含ませたものである。　
　そこで、本件発明２と甲１発明とを対比すると、両者には、「第６　１．（２）」に記載したのと同じ一致点、相違点（ｉ）〜相違点（ｉｉｉ）があるのに加えて、下記の相違点もある。
　　　
相違点（ｉｖ）：分散剤を、本件発明２は含むのに対し、甲１発明は含まない点 （以下、「相違点ｉｖ」という。）
　　　
（３）相違点についての検討
　相違点（ｉ）が実質的な相違点であって、かつ、甲１発明から導くことができないことは「第６　１．（３）」および「第６　２．（３）」でそれぞれ示したとおりである。
　一方、甲２発明は、上記したとおりであって、甲第２号証には、フルオロケミカル界面活性剤、シリカとシリコーン油とを含む消泡剤について、非水性インクジェットインキにおける、これらの役割や配合の有無の技術的意味等については記載されていないので、甲２発明を考慮しても、相違点（ｉ）を導くことはできない。　
　　　
（４）まとめ
　そうすると、相違点（ｉｖ）について検討するまでもなく、本件発明２は、甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 
　以上のとおりであるから、無効理由３には理由がない。 
　　　　
４．無効理由４〜６：特許請求の範囲及び明細書の記載要件について
（特許法第３６条第６項第１号、同項第２号及び第３６条第４項第１号） 
 　　　　 
（１）（ｉ）の主張について 
　本件訂正により、訂正後の請求項１のグリコールアセテート類には、トリエチレングリコールｎ−ブチルエーテルアセテート及びジエチレングリコールｎ−プロピルエーテルアセテートは包含されなくなった。 
　したがって、訂正後の請求項１及び訂正明細書の記載において、蒸気圧が不明であるという問題は解消したから、（ｉ）の主張には理由がない。 
　　　　
（２）（ｉｉ）の主張について 
　本件発明１の発明特定事項を全て満たすことにより、本件発明が目的としている非水性インクジェトインキを得ることができることは本件訂正明細書の記載から明らかであるから、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテートの蒸気圧が低いからといって、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテートの使用の意義、必要性が不明であるとはいえず、また、これによって当業者が本件訂正発明を実施できないものでもないから、（ｉｉ）の主張には理由がない。
  　 
（３）まとめ 
　以上のとおりであって、（ｉ）及び（ｉｉ）の主張には理由がないので、無効理由４〜６には理由がない。 
　　
５．請求人の主張する無効理由についてのまとめ
　請求人の主張する無効理由１〜６は、何れも理由がない。
 　
第７　当審で通知した無効理由
１．無効理由
　［Ｉ］本件の請求項１及び２に係る発明（審決注：本件訂正前の、特許の設定登録のされている特許請求の範囲の請求項１及び２に係る発明）は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物１に記載された発明であって、特許法第２９条第１項第３号に該当し、また、［ＩＩ］本件出願の特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が、発明の詳細な説明に記載したものではなく、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしておらず、また、［ＩＩＩ］本件出願の発明の詳細な説明は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されておらず、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていないから、本件の請求項１及び２に係る発明（審決注：先に同じ）についての特許は、同法第１２３条第１項第２号及び同条同項第４号の規定により無効とすべきである。
　　　
・無効理由［Ｉ］の詳細
　「刊行物１・・・の・・・表２で・・・実施例Ａと呼称されるモデルインキの配合・・・から、・・・ 刊行物１には、「下記一般式（１）で示されるグリコールアセテート類を少なくとも一種含有する２種類以上の混合有機溶剤、顔料および樹脂からなる非水性インキにおいて、 混合有機溶剤を構成する各有機溶剤のインキ中の含有率は、エチレングリコールブチルエーテルアセテートは７２．８５重量％で、ジプロピレングリコールモノメチルアセテートは１５．００重量％で、イソホロンは１．３１重量％であって、混合有機溶剤のインキ中の含有率が８９．１６重量％である非水性インキ。 
 　　 　　　　ＣＨ３ＣＯ（ＯＲ１）ｎＯＲ２　　　　一般式（１）
（式中、Ｒ１はエチレン基またはプロピレン基、Ｒ２は炭素数１〜４のアルキル基、ｎは１〜３の整数を表す。）」 の発明（以下、「刊行物１発明」という。）が記載されている。・・・本件発明１（審決注：特許の設定登録のされている特許請求の範囲の請求項１に記載されていた発明である）と刊行物１発明を対比すると、・・・本件発明１は、刊行物１に記載された発明である。」
・無効理由［ＩＩ］の詳細
「特許法第３６条第６項第１号について 
　本件発明の非水性インクジェットインキにおいて、各有機溶剤の蒸気圧はもっとも重要な発明を特定する事項の一つといえる。 
　にもかかわらず、一般式（１）で示されるグリコールアセテート類のうち、本件明細書中にその蒸気圧が記載されているのは、わずか３種類のみである・・・ 
　本件特許明細書中に蒸気圧が記載されている有機溶剤と、例えば、ハンドブック、便覧等の、当業者であれば何人も備えているであろう文献に蒸気圧が記載されている有機溶剤を除き、それ以外の有機溶剤の蒸気圧については、本件発明において発明を特定する事項であるにもかかわらず記載がなされていない、とせざるを得ない。 
　さらにいうなら、本件特許明細書には、一般式（１）で示されるグリコールアセテート類が、本件発明のインキにおいてどのような作用をするのか、どうして一般式（１）でまとめて表すことのできる一連の溶剤が適しているのかについて、何ら説明がされていない。 
　そうすると、実際に実施例において試験をしている３種類、あるいは、仮にこの３種類から演繹されるとしても、一般式（１）で示されるグリコールアセテート類のなかでもハンドブック等によりその蒸気圧値が明確にされているグリコールアセテート類を除き、それ以外のグリコールアセテート類については、本件明細書中に記載されていない、とせざるを得ない。　　　 
　以上のとおりであるから、特許請求の範囲の記載は、本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載した発明でない発明までも包含している。 
　したがって、特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が、本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載したものではない 」
・無効理由［ＩＩＩ］の詳細
「特許法第３６条第４項について 
　本件発明１及び２の成分である一般式（１）で示されるグリコールアセテート類には、２４種の化合物が包含されるところ、その蒸気圧が記載されているものは３種に過ぎず、しかも、エチレングリコールブチルエーテルアセテートは蒸気圧が記載されているものの「０．３」と「０．２５」の二とおりの値が記載されている。 
　また、本件発明１および２は、一般式（１）で示されるグリコールアセテート類に、それ以外の有機溶剤を混合して混合有機溶剤としたものをも包含するから、本件発明１及び２を実施するには、一般式（１）で示されるグリコールアセテート類の蒸気圧だけでなく、それ以外の広範な有機溶剤の蒸気圧値についても明らかであることが必要である。 
　にも係わらず、一般式（１）で示されるグリコールアセテート類以外の有機溶剤の蒸気圧値についても記載がされているのは数例だけである。 
　しかも、有機溶剤として代表的な化合物と認められる、メタノール、エタノールやベンゼン、トルエン、キシレンについてさえ、化合物の基本的性質として蒸気圧は辞書に記載されていないことから（共立出版発行による化学大辞典参照）、広範な有機溶剤中のよく知られた汎用される有機溶剤についても蒸気圧を把握することは当業者が容易にできることではなく、さらに、汎用されるものではない有機溶剤については、その蒸気圧を把握することはさらに難しいものと認められる。 
　なお、個々の溶剤の蒸気圧を測定することで把握することができるとしても、本件特許発明に使用し得る有機溶剤には広範なものが包含させることから、それらの広範な有機溶剤の蒸気圧を測定により把握することは、当業者に過度の負担を強いるものである。 
　そうしてみると、本件特許明細書の発明の詳細な説明は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない。」
　　　
　刊行物１：国際公開第００／２０５２１号パンフレット（２０００）
（請求人が提出した甲第１号証の公表特許公報の国際公開パンフレットである。）
　　　　
２．刊行物１に記載された事項（記載内容は翻訳文で示す。）  
（刊１−１）「発明の分野　　本発明は、ピエゾインクジェット印刷用の有機溶媒系インキおよびこうしたインキの製造および使用の方法に関する。」（１頁２行〜４行） 
 　　　 
（刊１−２）「実施例　　表１は、以下の実施例において用いた市販されている成分の内容と供給業者を確定している。」（１９頁９行〜１１行）  
 　　　 
（刊１−３）「 
 
 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　」（１９〜２０頁　表１）  
 　　　 
（刊１−４）「対照実施例Ａ〜Ｏおよび実施例１ 
 接触角に基づいて流動剤の有効性について試験するために以下の試験手順による接触角の測定の目的で、流動剤の成分のみを変えた以下の配合に従ってモデルシアンインキを製造した。その結果を表２に示している。すべての量を重量％で表現している。」（２０頁表１の下１行〜表１の下６行）  
 　　　　 
（刊１−５）「高剪断分散ブレードを用い１２０分混合してＭｉｃｒｏｌｉｔｈ４Ｇ−Ｋチップ（２５重量％）、イソホロン（１８．２５重量％）およびＥＢアセテート（５６．２５重量％）からシアンペーストを配合した。ペースト７．２０％、ＥＢアセテート中のアクリロイドＢ６６の２０％溶液４５．００％、ＤＰＭアセテート溶媒１５．００％およびＥＢアセテート溶媒３２．８０％を合わせて混合することにより前記ペーストを用いてモデルインキを製造した。混合後、Ｒｏｋｉフィルター（ジョージア州アトランタのジョージミサバック（Ｇｅｏｒｇｅ　Ｅ．Ｍｉｓｓｂａｃｈ　Ｃｏ．）製）ＨＴ６０ＸＡとＨＴ３０ＸＡとを直列で通してインキを濾過し、５μｍ未満、次に１．２μｍ未満に粒子サイズを逐次減少させた。効率は９５％より高かった。」（２０頁表１の下７行〜２０頁下から７行）  
 　　　　　 
（刊１−６）「接触角の試験手順」（２０頁下から６行）  
 　　　　 
（刊１−７）「 
  
 　　」（２１頁　表２）  
 　　　　 
（刊１−８）「引火点に対する要件に基づいて、また接触角を最小にすると共に受取り基材上で溶媒の迅速な乾燥をもたらすために、比較例Ｂ〜Ｇは流動剤を含有していない実施例Ａに比べて大した改善を示さなかった。比較例Ｈ〜Ｊは、技術において問題である受取り基材上で遅く乾燥するインキを生じるであろう。比較例ＫおよびＬは、実施例１よりも湿りが少ない。比較例Ｍは発泡しがちで、実施例１の配合によってそれは是正された。比較例ＮおよびＯは市販されている水性インキであり、ピエゾインクジェットプリントヘッド向け市場にあるインキに対する接触角の範囲を示す。こうして、実施例１は、受取り基材上でのインキの走りを引き起しえたシリコーン油単独を用いていなかったので本発明におけるインキとして用いるのに好ましかった。実施例Ｍと実施例１との間の比較は、全油の約２０〜４０重量％でシリカを含有しているＡＦ９０００シリコーン油の添加によって接触角が２９度から２１度にいかにして減少するかを示している。それは湿り特性および接触角に関心がある当業者による認識にとって接触角の大幅な減少であると共に、流動特性の大幅な改善である。」（２１頁表２の下１行〜２２頁２行）  
 　　　　　 
（刊１−９）「溶媒　　本発明のインキ中で有用な溶媒には、シクロヘキサノン、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート（ＰＭアセテート）、ジエチレングリコールエチルエーテルアセテート（ＤＥアセテート）、イソホロン、エチレングリコールブチルエーテルアセテート（ＥＢアセテート）、ジプロピレングリコールモノメチルアセテート（ＤＰＭアセテート）およびそれらの混合物が挙げられる。溶媒の量は、インキ配合物中の他の成分の量によって決定され、一般に約９０〜９４重量％である。」（１４頁下から５行〜１５頁３行）  
 　　　　　 
（刊１−１０）「顔料・・・ビニル樹脂に前もって分散された顔料（「チップ」）は、一般に、当業者に対して知られている技術に従ってペーストにプレミックスされる。」（１３頁１２行〜１４頁５行） 
 　  
３．被請求人の意見
　被請求人は、意見書において、「本件訂正発明と刊行物１に記載された発明とは、技術思想が全く異なるものです。・・・しかしながら、対照実施例Ａで用いられている非水性インキの有機溶剤が、本件訂正発明１の要件を満たすことも事実ですので、訂正請求により、本件特許の請求項１に係る発明・・・から、対照実施例Ａの非水性インキで用いられている混合有機溶剤とたまたま重複している「イソホロン、エチレングリコールブチルエーテルアセテートおよびジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートからなる混合有機溶剤」を除く訂正を・・・行いました。・・・したがって、無効理由１は解消されました。」【意見書５頁〜８頁】と、また、「本件訂正発明１の有機溶剤のうち「エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート及びプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートの蒸気圧値・・・は、本件明細書に既に記載されています。」【意見書１０頁】と述べ、また、上記以外の有機溶剤については、意見書と共に乙第６〜９号証を提出し、「当業者であれば何人も備えているであろう文献にその蒸気圧が記載されています。・・・このように、今回の訂正により、・・・無効理由２はその理由が解消した」【意見書１０頁〜１１頁】と、また、意見書と共に乙第１０号証を提出し、「乙第６号証・・・には、広範囲の溶剤について、・・・蒸気圧値が記載されています。・・・また、乙第１０号証・・・には溶剤を含む多数の有機化合物について、蒸気圧と温度の関係が示されています。したがって、無効理由３の無効理由は解消された」【意見書１５頁〜１６頁】と述べている。
　　　　
（証拠方法）
・乙第６号証：社団法人有機合成化学協会編、「溶剤ポケットブック」、株式会社オーム社、昭和４９年５月１０日（第１版第７刷）、第６８〜６９頁、第４８９頁、第５０５頁、第９１２〜９１３頁
・乙第７号証：ダウケミカルカンパニーの「Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の「ＤＡＷＡＮＯＬ　ＤＰＭＡ　Ｄｉｐｒｏｐｙｌｅｎｅ　Ｇｌｙｃｏｌ　Ｍｅｔｈｙｌ　Ｅｔｈｅｒ　Ａｃｅｔａｔｅ」の頁　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｄ　Ｍａｒｃｈ　２００４（Ｆｏｒｍ　Ｎｏ．１１０−００５８７−０３０４）
・乙第８号証：国際化学物質安全性カード、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセタート（更新日１９９７年１０月） 
・乙第９号証： 石橋弘毅編、「溶剤便覧」、槇書店、　昭和４２年４月５日、第４７０〜４７１頁　
・乙第１０号証：社団法人日本化学会著、「化学便覧基礎編　改訂２版」、株式会社丸善、昭和５０年６月２０日、第７０８〜７３１頁
　　
（乙各号証に記載されている事項）
・乙第６号証：
「エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート」について「蒸気圧　　　２．０ｍｍＨｇ（２０℃）」と記載されている。（４８９頁）　
「エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート」について「蒸気圧　　　［ｍｍＨｇ］（２０℃）」は「１．２」と記載されている。（９１２　　　頁）
「エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート」について「蒸気圧　　　０．３ｍｍＨｇ（２０℃）」と記載されている。（５０５頁）
「ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート」について「蒸気圧　　［ｍｍＨｇ］（２０℃）」は「０．０５」と記載されている。（９１３　　頁）
「ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート」について「蒸気圧　　［ｍｍＨｇ］（２０℃）」は「＜０．０１」と記載されている。（９１　　３頁）
・乙第７号証：
「ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート」について「蒸気　　圧　２０℃　０．０８ｍｍＨｇ」及び「ＣＡＳ　Ｎｕｍｂｅｒ８８９１　　７−２２−０」と記載されている。（１／２頁、２／２頁）
・乙第８号証：
「プロピレングリコールモノメチルエーテルアセタート」について「蒸気圧　　：０．５ｋＰａ（２０℃）（審決注：３．７ｍｍＨｇ）」と記載されて　　いる。（２／３頁）
・乙第９号証：
「ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート」について「蒸気圧　　　０．０５ｍｍ（２０℃）」と記載されている。（４７０頁）
「ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート」について「蒸気圧　　　＜０．０１ｍｍ（２０℃）」と記載されている。（４７１頁）
・乙第１０号証：
広範な有機化合物の蒸気圧が記載されている。（７０８〜７３１頁）
　　　　
第８　当審の判断ＩＩ（当審で通知した無効理由についての判断）
１．無効理由［Ｉ］について
　本件訂正により本件発明１及び本件発明２は、「【請求項１】エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートから選ばれたグリコールアセテート類を少なくとも一種含有する２種類以上の混合有機溶剤、顔料および樹脂からなる非水性インクジェットインキにおいて、混合有機溶剤の全量を１とした時の各有機溶剤の混合重量比をそれぞれｘ１、ｘ２・・・・・・ｘｎ（ただしｎは整数を表す。）、２０℃での各有機溶剤の蒸気圧（ｍｍＨｇ）をそれぞれｙ１、ｙ２・・・・・・ｙｎ（ただしｎは整数を表す。）とし、 Ａ＝ｘ１ｙ１＋ｘ２ｙ２＋・・・・・＋ｘｎｙｎ、 Ｂ＝ｘ１／ｙ１＋ｘ２／ｙ２＋・・・・・＋ｘｎ／ｙｎとした時、下記の数式（４）、（５）、（６）を全て満たし、混合有機溶剤のインキ中の含有率が８０〜９７重量％であることを特徴とする非水性インクジェットインキ（ただし、混合有機溶剤がイソホロン、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテートおよびジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートからなるものを除く。）。
　　　３＞Ａ＞０．２ 　　　　数式（４）
　　　７＞Ｂ＞１．５ 　　　　数式（５）
　　　６＞（Ｂ−Ａ）＞０．２ 数式（６）
　
【請求項２】更に分散剤を含む請求項１記載の非水性インクジェットインキ。」となり、本件発明１及び本件発明２のいずれの発明にも「（ただし、混合有機溶剤がイソホロン、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテートおよびジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートからなるものを除く。）」が付加された。
　それにより、本件発明１及び本件発明２のいずれの発明からも「刊行物１発明」が除かれたので、本件発明１及び本件発明２のいずれの発明も刊行物１に記載された発明では無くなった。  　 
　以上のとおりであるから、無効理由Ｉは解消され、無効理由Ｉは無くなった。 
　　　　　
２．無効理由［ＩＩ］について 　 
　訂正により本件発明１及び本件発明２は、「【請求項１】エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートから選ばれたグリコールアセテート類を少なくとも一種含有する２種類以上の混合有機溶剤、顔料および樹脂からなる非水性インクジェットインキにおいて・・・【請求項２】更に分散剤を含む請求項１記載の非水性インクジェットインキ。」となり、本件発明１及び本件発明２のいずれの発明のグリコールアセテート類も、「本件訂正明細書中に蒸気圧が記載されている有機溶剤」あるいは、乙第６号証〜乙第９号証にみられるように「当業者であれば何人も備えているであろう文献に蒸気圧が記載されている有機溶剤」だけになった。
　以上のとおりであるから、無効理由ＩＩは解消され、無効理由ＩＩは無くなった。 
　　　
３．無効理由［ＩＩＩ］について 
　訂正により本件発明１及び本件発明２は、「【請求項１】エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートから選ばれたグリコールアセテート類を少なくとも一種含有する２種類以上の混合有機溶剤、顔料および樹脂からなる非水性インクジェットインキにおいて・・・【請求項２】更に分散剤を含む請求項１記載の非水性インクジェットインキ。」となり、本件発明１及び本件発明２のいずれの発明のグリコールアセテート類も、「本件訂正明細書中に蒸気圧が記載されている有機溶剤」あるいは、乙第６号証〜乙第９号証にみられるように「当業者であれば何人も備えているであろう文献に蒸気圧が記載されている有機溶剤」といえるものだけになった。
　また、混合有機溶剤を構成する「グリコールエーテル類以外の有機溶剤の蒸気圧についても、「当業者であれば何人も備えているであろう文献に蒸気圧が記載されている有機溶剤」といえることが、乙第１０号証により明白になった。
　以上のとおりであるから、無効理由ＩＩＩは解消され、無効理由ＩＩＩは無くなった。
　　　 
４．当審で通知した無効理由についてのまとめ
　以上のとおりであるから、当審で通知した無効理由は何れも解消した。
　　　
第９　むすび 
　以上のとおり、請求人の主張する無効理由１〜６はいずれも理由がないから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件発明１及び２の特許を無効とすることができない。　
　また、本件発明１及び２の特許を無効とすべきその他の理由もない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 
　よって、結論のとおり審決する。