【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３８６８４７９号発明「分離膜」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３８６８４７９号の請求項１乃至３に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
Ｉ．手続の経緯
優先日　　　　　　　　　平成１６年３月１７日（特願2004-76027号）
優先日　　　　　　　　　平成１６年３月１７日（特願2004-76059号）
出願　　　　　　　　　　平成１７年３月１５日(PCT/JP2005/004514)
審査請求　　　　　　　　平成１７年８月１０日（特願2006-515319）
拒絶理由通知　　　　　　平成１８年６月１日（起案日）
意見書　　　　　　　　　平成１８年８月１日
補正書　　　　　　　　　平成１８年８月１日
拒絶理由通知　　　　　　平成１８年８月２５日（起案日）
意見書　　　　　　　　　平成１８年８月３０日
補正書　　　　　　　　　平成１８年８月３０日
特許査定　　　　　　　　平成１８年９月２０日
設定登録　　　　　　　　平成１８年１０月２０日
　　　　　　　　　　　　特許第３７６８４７９号
無効審判請求　　　　　　平成１９年９月２２日
答弁書　　　　　　　　　平成１９年１２月１４日
訂正請求書　　　　　　　平成１９年１２月１４日
口頭審理陳述要領書　　　平成２０年７月１１日（請求人）
口頭審理陳述要領書　　　平成２０年７月１１日（被請求人）
口頭審理　　　　　　　　平成２０年７月１１日
口頭審理調書　　　　　　平成２０年７月１１日
上申書　　　　　　　　　平成２０年７月２５日（請求人）
上申書　　　　　　　　　平成２０年８月７日（被請求人）
　
II．訂正請求について
II-1．訂正事項
　平成１９年１２月１４日付け訂正請求は以下（１）乃至（１４）の訂正事項を内容としている。
訂正事項（１）：請求項１において「前記下地層の平均細孔径が、前記基層の平均細孔径よりも小さい」とあるのを「前記下地層の平均細孔径が、前記基層の平均細孔径よりも小さく、」と訂正する。
訂正事項（２）：請求項１において、訂正事項（１）による訂正の後の「よりも小さく、」の後に「前記基層の平均細孔径が４〜１２μｍであり、」を挿入する。
訂正事項（３）：請求項１において、訂正事項（２）による訂正の後の「１２μｍであり、」の後に「前記下地層の平均細孔径が０．４〜１．２μｍであり、」を挿入する。
訂正事項（４）：請求項１において、訂正事項（３）による訂正の後の「１．２μｍであり、」の後に「前記基層の厚さが１〜３ｍｍであり、」を挿入する。
訂正事項（５）：請求項１において、訂正事項（４）による訂正の後の「３ｍｍであり、」の後に「前記下地層の厚さが１０〜２００μｍであり、」を挿入する。
訂正事項（６）：請求項１において、訂正事項（５）による訂正の後の「２００μｍであり、」の後に「前記多孔質基体の気孔率が２０〜５０％であり、」を挿入する。
訂正事項（７）：請求項１において、訂正事項（６）による訂正の後の「５０％であり、」の後に「前記多孔質基体は、水を用いたバブルポイント法で測定された最大細孔径が９μｍ以下であり、」を挿入する。
訂正事項（８）：請求項１において、訂正事項（７）による訂正の後の「９μｍ以下であり、」の後に「前記多孔質基体に含有するＣａとＫの合計含有率が０．８ｍｏｌ％以下である、」を挿入する。
訂正事項（９）：請求項４を削除する。
訂正事項（１０）：請求項５を削除する。
訂正事項（１１）：請求項６を削除する。
訂正事項（１２）：請求項７を削除する。
訂正事項（１３）：請求項８を削除する。
訂正事項（１４）：請求項９を削除する。
II-2．訂正についての当審の判断
　これらの訂正事項を以下検討する。
　（１）は、請求項１の「小さい」を「小さく」と訂正し、（２）〜（８）による訂正に伴う記載の整合を図るもので、明りょうでない記載の釈明を目的とする。
　（２）〜（８）のそれぞれは、登録時の請求項４〜９に記載されていた各事項を請求項１に加えるもので、特許請求の範囲の減縮を目的とする。
　（９）〜（１４）のそれぞれは、登録時の請求項４〜９を削除するもので特許請求の範囲の減縮を目的とする。
　そして、これら（１）〜（１４）の訂正事項は、願書に添付した明細書等の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものではない。
　したがって、これら訂正事項は、特許法第１３４条の２第１項及び第５項の規定によって準用する特許法第１２６条第３項乃至第５項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　 
III．本件特許発明及び本件訂正発明
III-1．本件特許の請求項１乃至９に係る発明は、特許明細書及び図面の記載からみて、特許請求の範囲の請求項１乃至９に記載された次のとおりのものである（以下、「本件特許発明１」乃至「本件特許発明９」とし、これらを総称して「本件特許発明」いう。）
「【請求項１】
  主成分がアルミナからなるセラミック焼結材の多孔質基体と、
  該多孔質基体の表面に製膜されたゼオライト薄膜と、
を備える分離膜であって、
  前記多孔質基体は、基層と、該基層の表面に形成された前記ゼオライト薄膜の下地層とを有し、
  前記下地層を構成する粒子のアスペクト比が１．０５以上であり、
  前記下地層の平均細孔径が、前記基層の平均細孔径よりも小さいことを特徴とする分離膜。
【請求項２】
  前記下地層を構成する粒子のアスペクト比が１．２以上であることを特徴とする請求項１に記載の分離膜。
【請求項３】
  前記多孔質基体の窒素ガス透過速度が、２００〜７０００ｍ３／（ｍ２・ｈｒ・ａｔｍ）であることを特徴とする請求項１又は２に記載の分離膜。
【請求項４】
  前記基層の平均細孔径が４〜１２μｍであり、前記下地層の平均細孔径が０．４〜１．２μｍであることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の分離膜。
【請求項５】
  前記基層の厚さが１〜３ｍｍであることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の分離膜。
【請求項６】
  前記下地層の厚さが１０〜２００μｍであることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の分離膜。
【請求項７】
  前記多孔質基体の気孔率が２０〜５０％であることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の分離膜。
【請求項８】
  前記多孔質基体は、水を用いたバブルポイント法で測定される最大細孔径が９μｍ以下であることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項に記載の分離膜。
【請求項９】
  前記多孔質基体に含有するＣａとＫの合計含有率が０．８ｍｏｌ％以下であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に記載の分離膜。」
III-2．訂正後の本件特許の請求項１乃至３に係る発明は、平成１９年１２月１４日付け訂正請求書により訂正された特許明細書及び図面の記載からみて、特許請求の範囲の請求項１乃至３に記載された次のとおりのものである（以下、「本件訂正発明１」乃至「本件訂正発明３」とし、これらを総称して「本件訂正発明」いう。）。
「【請求項１】
　主成分がアルミナからなるセラミック焼結材の多孔質基体と、
　該多孔質基体の表面に製膜されたゼオライト薄膜と、
を備える分離膜であって、
　前記多孔質基体は、基層と、該基層の表面に形成された前記ゼオライト薄膜の下地層とを有し、
　前記下地層を構成する粒子のアスペクト比が１．０５以上であり、
　前記下地層の平均細孔径が、前記基層の平均細孔径よりも小さく、
　前記基層の平均細孔径が４〜１２μｍであり、
　前記下地層の平均細孔径が０．４〜１．２μｍであり、
　前記基層の厚さが１〜３ｍｍであり、
　前記下地層の厚さが１０〜２００μｍであり、
　前記多孔質基体の気孔率が２０〜５０％であり、
　前記多孔質基体は、水を用いたバブルポイント法で測定された最大細孔径が９μｍ以下であり、
　前記多孔質基体に含有するＣａとＫの合計含有率が０．８ｍｏｌ％以下である、
ことを特徴とする分離膜。
【請求項２】
　前記下地層を構成する粒子のアスペクト比が１．２以上であることを特徴とする請求項１に記載の分離膜。
【請求項３】
　前記多孔質基体の窒素ガス透過速度が、２００〜７０００ｍ３／（ｍ２・ｈｒ・ａｔｍ）であることを特徴とする請求項１又は２に記載の分離膜。」
　　 
IV.請求人の主張
IV-1.審判請求書における主張の概要
IV-1-1.特許無効理由の説明
IV-1-1-1.（無効理由１）本件特許発明１及び本件特許発明２は、甲第１号証、甲第２号証に記載された発明と同一発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してなされたものであり、特許法第１２３条第１項第２号により、本件特許を無効とすべきものである。
IV-1-1-2.（無効理由２）本件特許発明１及び本件特許発明２は、甲第１号証、甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。或いは、甲第５号証、甲第８〜１３号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　本件特許発明３は、本件特許発明１対して挙げた証拠と甲第１５及び／又は甲第１６号証の組み合わせにより当業者が容易に想到することができたものであり、効果も同号証から予測可能であるから、進歩性を欠く。
　本件特許発明４は、本件特許発明１対して挙げた証拠と甲第１２、１３、１６、１７、１８、１９及び／又は甲第２０号証の組み合わせにより当業者が容易に想到することができたものであり、効果も同号証から予測可能であるから、進歩性を欠く。
　本件特許発明５〜７は、本件特許発明１対して挙げた証拠と甲第１７、２０、１６及び／又は甲第１８号証の組み合わせによりを当業者が容易に想到することができたものであり、効果も同号証から予測可能であるから、進歩性を欠く。
　本件特許発明８は、本件特許発明１対して挙げた証拠と甲第２１及び／又は甲第２２号証の組み合わせにより当業者が容易に想到することができたものであり、効果も同号証から予測可能であるから、進歩性を欠く。
　本件特許発明９は、本件特許発明１対して挙げた証拠と甲第６号証の組み合わせにより当業者が容易に想到することができたものであり、効果も同号証から予測可能であるから、進歩性を欠く。
　本件特許発明１〜本件特許発明９は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、特許法第１２３条第１項第２号により、本件特許を無効とすべきものである。
IV-1-1-3.（無効理由３）焼成粒子のアスペクト比をどのような測定法で測定するのか、本件明細書には、一切記載がなく、示唆さえない。また、粒子をアスペクト比で定義するなら、同比を平均で規定するのか、分布形状を規定するのか、明確に記載する必要があるが、このような記載もない（「構成する粒子」を原料粉末粒子であるとしても、同じ。）。したがって、当業者はアスペクト比が１．０５以上であるような下地層を構成することはできない。
　アスペクト比の測定方法に関する記載は本件明細書中に一切なく、そのために当業者は本件特許発明を実施することはできない。
　アスペクト比１．０５及び１．２の粒子を用いて本件実施例６のように基体を作製することは不可能である。
　発明の効果が「アスペクト比が１．０５以上」の範囲全域に亘って発揮させることが実証されていない。
　ガス透過性測定のための具体的な手段が一切記載されていない。
　本件アスペクト比の粒子からなる分離膜に対し、技術的に大きな疑問が生じる。本件図１０に示されているように、アスペクト比が大きいほど分離係数が向上するとは到底考えられない。ミクロンオーダー或いはそれ以下の粉末に対し、特定の、あるいは或る程度の範囲内にあるアスペクト比の粉末粒子を選択的に補修する装置などは、市販されていないいはずである。それは、そのような微粉末のアスペクト比を連続的に精度よく測定する方法が極めて困難だからである。
　下地層を構成する粒子のアスペクト比を１．０５以上にすることで、上述のような分離性能向上効果を発現させることは期待できない。
　以上から、本件特許発明は、改正前特許法第３６条第４項の規定に違反してなされたものであり、特許法第１２３条第１項第４号により、本件特許を無効とすべきものである。
IV-1-1-4.（無効理由４）本件特許発明は、「相澤正信」が発明した「ＣａとＫの含有」を問題にした部分が主軸にされていないから、「本件特許発明９」には、「ＣａとＫの含有」に関する特定事項があるが、これは同項のみに係り、「相澤正信」が発明者でないことは明らかである。仮に本件特許発明１〜９に特許性が認められるのであれば、別に「アスペクト比」に係る部分に特許性を認めてこれを発明した者が別に存在するはずである。
　「相澤正信」は、そもそも本件特許発明１〜９の「アスペクト比」に係る部分について発明したことはなく、特許を受ける権利も「相澤正信」から被請求人に承継もされていない。したがって、本件特許は、特許法第１２３条第１項第６号の規定に該当するから、本件特許を無効とすべきものである。
IV-1-1-5.（無効理由５）仮に本件特許発明１〜９に特許性が認められるのであれば、本件関連特許ｃ）が共同出願に至った事情１〜３も考えれば、この発明届出に至った「相澤正信」が請求外ＴＯＴＯ勤務時代に完成した非対称構造を対象として発明を特定事項の基本として届け出たものということになる。そうすると、請求外ＴＯＴＯ時代の「相澤正信」の発明は、職務発明として、特許を受ける権利が請求外ＴＯＴＯに帰属することになる。しかし、本件特許発明については、特許を受ける権利が請求外ＴＯＴＯ時代の「相澤正信」→請求外ＴＯＴＯと承継されているが、請求外ＴＯＴＯ→被請求人には承継されていないので、本件特許発明１〜９は、冒認出願乃至共同出願違反であり、特許法第１２３条第１項第６号又は同法第１２３条第１項第２号の規定に該当するから、本件特許を無効とすべきものである。
IV-1-2.証拠の説明
　甲第１号証（特開２００２−２１９３１８号公報）は、本件分離膜と同じ構成の分離フィルタを示したものである。請求項７、８及び図１には、本件下地層に相当するγアルミナ質多孔体と、本件基層に相当する多孔質支持体とが非対称構造をなしていることが示されている。薄膜はゼオライトで構成されていてもよいので、この膜は本件ゼオライト薄膜に相当する。γアルミナ質多孔体を構成する粒子は、真球とは大きくかけ離れた歪んだ形状をしており、アスペクト比は１．０５以上である。
　甲第２号証（特開２００３−０７１２５８号公報）は、審査段階で引用された引用文献１であり、混合ガスから水素ガスや炭酸ガスなどの特定ガスを選択的に透過させる気体分離膜を開示している。同号証の分離膜は、アルミナ等からなる基部層とその上に形成された粒状アルミナからなる第１層と、その上に形成された特定ガスを分離するゼオライト等からなる膜部とからなる。これらは、それぞれ、本件の基層、下地層及びゼオライト薄膜に相当する。
　甲第３号証（「住友化学１９９６−ＩＩ」（１９９６年１１月２９日発行）、表題頁、第１頁、第４〜１４頁）は、スミコランダムに関する論文である。「スミコランダムは明瞭で球形に近い形状を有するため、顕微鏡写真から、粒子径を直接計測することが容易である。」と記載されている（第９頁右欄第１〜３行）。
　甲第４号証（「化学と工業」１９９７年３月号第５０巻第３号（１９９７年３月１日発行）、表題頁、第３１６〜３１８頁）は、「粒子径の揃った新規アルミナ粉末」と題するスミコランダムに関する論文であり、「均一粒子径粉末
　住友化学工業（株）が今度新たに開発したアルミナ粉末「スミコランダム」は、図１に示したような、粒子径が極めて揃った、凝集粒子が少ない、α−アルミナ粒子よりなる粉末である。」と記載されている（第３１６頁右欄第１〜５行）。
　甲第５号証（特開２００１−０６２２６５号公報）は、審査段階で引用された引用文献２であり、同号証の分離フィルタは、本件ゼオライト薄膜に対応する無機分離膜と、本件基層に相当する多孔質支持体を備え、支持体と分離膜との間には本件下地層に相当する中間層が介在されてもよいこと、「前記中間層の平均細孔径は、・・・支持体の平均細孔径よりも小さく・・ことが望ましく」と記載されている（段落【００４３】）。
　甲第６号証（特開２００１−６４０７５号公報）は、スミコランダムの純度が９９．９ｗｔ％以上であることが記載されている。
　甲第７号証（「金属臨時増刊号」平成２年１月３０日発行、第１０〜１１頁、第１７〜２１頁）は、「先端膜技術基礎とその応用」と題して、非対称構造体についての記載がある。
　甲第８号証（「金属臨時増刊号」平成３年４月２５日発行、第１２〜１３頁、第７８〜８０頁）は、「先端膜技術基礎とその応用Ｐａｒｔ．ＩＩ」と題して、非対称構造体についての記載がある。
　甲第９号証（日立造船（株）製分離膜の技術資料、平成３年８月２５日配布）は、本件多孔質基体と同じくアルミナを主成分とした非対称構造体を示している。
　甲第１０号証（東陶機器（株）製セラミック分離膜の技術資料、１９９０年１１月配布）は、本件多孔質基体と同じくアルミナを主成分とした非対称構造体を示している。
　甲第１１号証（特開平１−２７４８１５号公報）は、セラミックスフィルターに関するもので、アルミナ質およびその他のセラミックスを用いた複合非対称構造を製造する方法が記載されている。
　甲第１２号証（特開平３−１４３５３５号公報）は、セラミックス製非対称膜の製造に関するもので、アルミナ質およびその他のセラミックスを用いた複合非対称構造を製造する方法が記載されている。
　甲第１３号証（特開２０００−２８８３２５号公報）は、セラミック多孔質膜を分離膜とするフィルターの製造に関するもので、本件下地層に相当する層が何ら特別の条件を必要としない通常の方法で形成できることを記載している。
　甲第１４号証（特開２００２−６６２８０号公報）は、本件特許発明４に関し、ガス分離フィルタの製造方法を記載したものである。
　甲第１５号証（特開平９−２４１０７６号公報）は、本件特許発明３に関し、導電性セラミックス及び固体電解質型燃料電池を記載したものである。
　甲第１６号証（特開平１０−２１９３５号公報）は、本件特許発明３〜７に関し、固体電解質型燃料電池を記載したものである。
　甲第１７号証（特開平４−２２４１８１号公報）は、本件特許発明４〜７に関し、セラミック微細膜及びその製造方法を記載したものである。
　甲第１８号証（特公平７−４８３７８号公報）は、本件特許発明４〜７に関し、固体電解質燃料電池用空気電極及びこれを有する固体電解質燃料電池を記載したものである。
　甲第１９号証（特開平５−２００２５９号公報）は、本件特許発明４に関し、浄水器用セラミック膜フィルタを記載したものである。
　甲第２０号証（特開２０００−１２６５６４号公報）は、ゼオライト膜エレメントの製造方法に関するもので本件特許発明４〜７に関し、支持体部（基層に相当）の厚みは１ｍｍで細孔径１０μｍ；活性層−中間層（両層併せて下地層に相当）は厚みが７０μｍで細孔径０．１〜１．０μｍであることが記載されている。
　甲第２１号証（特開平８−３１８１４１号公報）は、本件特許発明８に関し、液体混合物分離膜においてアルミナ質多孔質基体の細孔径が０．０５〜１０μｍの表面にゼオライト層を形成させる方法が記載されている。
　甲第２２号証（特開平９−２０２６１５号公報）は、本件特許発明８に関し、ゼオライト膜の製膜を記載したものである。
　甲第２３号証（特開平１１−１００２８３号公報）は、プラスチックを結合材とするセラミックよりなる多孔質膜に関するものである。
　甲第２４号証（特開平３−６８４１０号公報）は、セラミックフィルターの製造方法に関するものである。
　甲第２５号証は、相澤正信の陳述書であって、同人の経歴及び本件特許発明及び本件関連特許ａ）乃至ｃ）の出願がなされた経緯と本件特許発明が冒認出願又は共同出願違反であることが述べられている。
　甲第２６号証は、相澤正信送信の被請求人宛電子メールの控えであって、相澤正信が被請求人から補償金支給の連絡を受けるまで、本件特許発明が出願されていたことを知らされていなかったこと及び本件特許発明が相澤正信の意図したものでないことが通知された電子メールの控えである。
　甲第２７号証は、特願２００４−０７６０２７号の特許願・特許請求の範囲・明細書であって、本件関連特許ａ）の出願時の内容を証する。
　甲第２８号証は、特願２００４−０７６０５９号の特許願・特許請求の範囲・明細書であって、本件関連特許ｂ）の出願時の内容を証する。
　甲第２９号証は、特願２００４−０７６０４４号の特許願・特許請求の範囲・明細書であって、本件関連特許ｃ）が請求外ＴＯＴＯとの共同出願であること、及びその出願時の内容を証する。
　甲第３０号証は、ＷＯ２００５／０８７３５６の国際公開公報で、本件特許発明の出願時の内容を証する。
IV-2.口頭審理陳述要領書における主張の概要
IV-2-1.無効理由１（新規性欠如）
　新規性欠如の無効理由を主張したところ、被請求人は、本件特許発明１に本件特許発明４〜９の特定事項を加えて、「請求人は、登録時請求項９の発明については、無効理由１を主張していない。したがって、本件訂正発明１〜３は、無効理由１を有しない。」としている。しかしながら、被請求人は、組み合わせによる進歩性は主張していない。
IV-1-2.無効理由２（進歩性欠如）
IV-1-2-1. 多孔質基体中のＣａとＫの合計含有率０．８ｍｏｌ％以下について
　甲第２号証の「Ｐｄ膜」は、「例えば」とあるように膜部の一例にすぎず、ゼオライト膜であってもよいことは明らかである。同号証には、アルミナ原料としてスミコランダムが用いられ、純度９９．９ｗｔ％以上であるから、不純物の含有量は、本件訂正発明１で規定する合計含有率と重複する。また、甲第６号証の請求項１には、「アルカリ金属及びアルカリ土類金属元素の総含有量が５０ｐｐｍ以下である・・・透光性アルミナ焼結体」とされ、その理由として、焼結体の耐久性を高めるために重要であることが記載されている。したがって、当業者であれば、「多孔質基体中のＣａとＫの合計含有率０．８ｍｏｌ％以下」との構成及び効果は、本件特許発明１に対して挙げた証拠と甲第６号証の組み合わせにより容易に推測することができる。
IV-2-2-2.下地層の粒子のアスペクト比１．０５以上について
　被請求人は、甲第１号証の図１は、模式図であって、粒子の形状を正確に示したものではないと主張するが、実態の特徴をより明瞭に描写するものであり、同図は、多孔体を構成する粒子のアスペクト比が全て１．０５以上であることを如実に示している。
　原料粒子の形状は、焼成により変化し、アスペクト比がそのまま維持するということはありえない。また、隣接粒子同士が結合した粒子塊において個々の粒子のアスペクト比を測定するなどは到底不可能である。
IV-2-3.無効理由３（記載不備）
IV-2-3-1.物の発明のパラメータ
　本件訂正発明１の「下地層を構成する粒子のアスペクト比」は、焼成粒子の値である。
IV-2-3-2.失当な被請求人の主張
　原料粒子の形状は、焼成により変化し、アスペクト比を維持するということはあり得ない。また、隣接粒子が結合した粒子塊において個々の粒子のアスペクト比を測定することは不可能である。
IV-2-3-3.アスペクト比に関する被請求人の主張の飛躍
　本件図１０では、アスペクト比は２点しかとられておらず、大ざっぱであると主張したのに対して、被請求人が乙第１号証の最終頁には、アスペクト比が略１であるスミコランダムを用いた場合の分離係数αが数十から１００であった旨記載されていると主張した点は、飛躍がある。すなわち乙第１号証の最終頁には、「特徴　真球性に優れる」とあるが、同頁の顕微鏡写真からは何れの粒子もアスペクト比が略１であるとは到底いえない形状をなしている。したがって、上記主張は誤りであって、発明の効果が「アスペクト比が１．０５以上」の全範囲に亘って発揮させることが実証されていないことに変わりはない。
IV-2-3-4.窒素ガス透過速度の測定方法不在
　完成された分離膜を構成する多孔性基体における窒素ガス透過速度を周知の方法で測定できるはずがなく、測定方法の記載、説明が必要不可欠である。
IV-2-3-5.その他パラメータの測定不能性
　同様なことが、下地層を構成する粒子のアスペクト比、下地層の平均細孔径、基層の平均細孔径、多孔質基体の気孔率、及び、多孔質基体における最大細孔径についてもいえる。例えば、バブルポイント法を用いた測定では、多孔質基体上に作製されたゼオライト薄膜のために細孔径を測定することは不可能である。
　答弁書の「なお、本件訂正明細書において、『平均細孔径』なる文言があるが、これは『最大細孔径』と区別する為に『平均細孔径』なる文言を使用したものである。このことの対比で考えても、アスペクト比は平均アスペクト比を表すことは当業者にとって自明なことである。」（第２０頁）との主張は、本件訂正明細書においても、平均細孔径を特定する記載もないことから、アスペクト比を平均アスペクト比としてみてもそれを特定する手がかりがない。この記載は、「そもそも本件発明において平均粒径の定義を特定できず、またメーカー名・商品名での特定もない以上、当業者は、どのような平均粒径を持った球状の不活性粒子を用いればよいかわからないであるから、本件発明を実施できないことは明らかである。」（東京高裁平成１７年３月３０日判決平成１６年（行ケ）第２９０号）を意識してなされたものと思われるが、被請求人の主張によってもどのようなアスペクト比を用いればよいか明確でなく、上記判例の判示からすれば、本件訂正発明は、アスペクト比を含むパラメータを測定する方法が明確でなく、記載不備の無効理由があることは明らかである。
IV-2-4.無効理由４（冒認出願違反）
IV-2-4-1.相澤は、「発明者」ではない。訂正により本件訂正発明は、本件特許発明と異なるものとなっているが、「アスペクト比」の部分が重要であることには、何ら変わりはない。
IV-2-4-2. 本件特許発明の経緯及び特許出願の経緯について、何ら証拠がない。
　譲渡証に署名・捺印したことは事実であるが、「特許の発明者だと信じていた」ことはあり得ない。相澤は、平成１８年１２月から平成１９年２月にかけてメールにより、特許の内容について知らされていないことが記載されている。
IV-2-4-3.譲渡証に署名した平成１６年５月２１日の段階では、国際公開（平成１７年９月２２日）されておらず、内容を知ることが出来なかった。
IV-2-4-4.米国出願の宣言書及び譲渡証に署名していることを根拠にしているが、内容を理解せずに、署名していることは疑いない。
IV-2-4-5.譲渡対価の受領
　返却を申し出ていたことは証拠上明らかである。
IV-2-4-6.陳述書が客観的事実に反するとするが、被請求人は何ら証拠も提出していない。
IV-2-4.無効理由５（共同出願違反）
 ＴＯＴＯとの「合意」を持ち出しているが、重要な証拠があるはずにもかかわらず、主張だけであり、共同出願違反は認めるべきである。
IV-3.上申書における主張の概要
IV-3-1.無効理由２（進歩性欠如）
　被請求人が主張する「多孔質基体に含有するＣａとＫの合計含有率が０．８ｍｏｌ％以下」及び「下地層を構成する粒子のアスペクト比が１．０５以上」という点については、前者は、請求人陳述要領書に詳述したとおりであり、後者は、実質的には範囲を特定したことに成らず、全ての粒子を指すことになり、粒子のアスペクト比の測定に関する発明の詳細な説明の記載が、当業者が本件発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されたものでなく、分離性能向上効果が実証されていないことも請求人陳述要領書の記載のとおりであるから、被請求人陳述要領書によっても本件訂正発明は、進歩性を欠く。
IV-3-2.無効理由３（記載不備）
IV-3-2-1.図１０のグラフ
　本件訂正発明において、下地層を構成する粒子のアスペクト比を１．０５以上に規定する唯一の根拠は、実施例６の試験結果を示す図１０のグラフで、同図では、アスペクト比はたった２点しかとられておらず、はなはだおおざっぱであるばかりか、グラフは放物線様の曲線に描かれている。
　しかも、同図では、本来ある筈のない領域であるアスペクト比０．９５まで至っている。
IV-3-2-2.被請求人の飛躍ある主張
　被請求人は、乙第１号証の最終頁には、アスペクト比が略１であるアルミナ粒子を用いた場合に分離係数αが数十から１００であった旨記載されていると主張した。
　しかし、乙第１号証には、その全頁において、アスペクト比なる言葉は示されておらず、「アスペクト比が略１である」ことなど、示唆されていない。
　よって、乙第１号証に基づく上記主張は、飛躍があり失当である。
IV-3-2-3.アスペクト比の上限
　本件訂正請求項１において、「下地層を構成する粒子のアスペクト比が１．０５以上」と同比の下限だけが規定されており、上限がない規定では、発明の外延が定まらず、権利範囲が特定されない。被請求人は、答弁書で「アスペクト比の上限は自ずと存在し」と主張しているが、そうであれば特許請求の範囲で上限を明確に規定し、発明の詳細な説明で、該上限の限定理由を説明及び実証すべきであった。
IV-3-2-4.粒子の焼成による変形
　焼成によって隣接粒子同士が結合すると共に収縮変形することを説明したが、「セラミックスの製造プロセス−粉末調整と成形−」（参考資料１）の図７中の左から３番目（「適切な焼成後」）及び図９（ｄ）からも明らかである。
IV-3-2-5.アスペクト比の測定
　被請求人は、焼成粒子及び原料粒子の何れであっても、粒子の集合体の写真から各粒子のアスペクト比を測定し解析するソフトウェアを紹介した乙第３号証及び粒子のアスペクト比を測定し、解析する装置を紹介した乙第４号証に基づいてアスペクト比を測定することができると主張している。
　しかし、乙第３号証は、独立した個々の粒子を対象とする粒子計測ソフトウェアを紹介したものであり、本件訂正発明の粒子のように、焼成によって隣接粒子同士が結合すると共に収縮変形したもののアスペクト比は計測対象外である。また、顕微鏡写真による方法では、アスペクト比を小数点以下２桁まで求めることは不可能である。
IV-3-2-6.ゼオライトの多孔質基体への侵入
　水熱合成法などを用いたゼオライト薄膜は、表面のみならず下地層や基層にも侵入し付着するため、薄膜形成後は、元来のアルミナのみからなる下地層や基層などの多孔質基体の各種孔径を測定することは不可能である。
IV-3-3.無効理由４，５に対して
IV-3-3-1. 訂正後発明における特徴的構成について
　元々の訂正前特許発明は、公知技術とアスペクト比からなる請求項１単独で本件特許発明の効果が発生したとする発明であるから、「アスペクト比」に関する構成が、特徴的構成である。そして、相澤は、「アスペクト比」に関する構成を特徴的な構成と捉えてはいない。
　したがって、訂正によって、出願時の冒認の問題は解消することはない。
IV-3-3-2.本件特許の譲渡証に関する主張に対して
　相澤が乙第８号証署名捺印当時、その内容を知っていた旨の被請求人の主張は全て失当である。
IV-3-3-3.米国出願の宣言書（乙第１１号証）及びの譲渡証（乙第１２号証の１）に対する反論
　署名当時、相澤が、権利の「内容」まで含めて理解して証明したとは言えない。
IV-3-4.譲渡対価に関する主張に対し
　メールのやり取りで明らかのように、相澤が一方的に振り込みされた補償金返還を終始申し出ていた事実に対しての反論はない。
IV-3-5.陳述書に関する主張に対して
　乙第１号証のｐ１の左最上段に４名の表示がある旨の指摘に対しての反論は何もしていない。
IV-3-6.共同出願違反に関する主張に対し
　被請求人は、当然少なくとも共同出願を主張するはずのＴＯＴＯにも、また、当然少なくともＴＯＴＯとの共同出願を強く勧めるはずの相澤の知らないところで、本件関連特許ｂ）、本件特許を出願したのである。
IV-3-7.信義則主張に対して
　相澤は、一度たりとも本件関連特許ｂ）及び本件特許について「発明者」であると認めたことはなく、本件において「禁反言」はない。
　
V.被請求人の主張
V-1.答弁書における主張の概要
V-1-1.甲号証について
V-1-1-1.甲第１号証
　甲第１号証には、本願発明の構成要件である「ゼオライト膜」について一言も言及されていない。甲第１号証の図１は模式図にすぎず、粒子の形状を正確に示したものではない。甲第１号証には、多孔体を構成する粒子のアスペクト比については何ら言及がない。
V-1-1-2.甲第２号証
　甲第２号証では、従来技術においてゼオライト膜について一言だけ言及があるものの他の一例として挙げられたものにすぎない。
　甲第２号証に記載された発明は、水素混合ガス中の水素分子をＰｄ膜に吸着させて原子状態とし、さらにイオン化しＰｄ膜の反対側に拡散させ、これを再結合させて水素分子とするもので、本件特許発明のゼオライト膜が「ゼオライトからなる膜は分子のサイズや形状の違いにより選択的に分子を透過させる」（本件訂正明細書段落【０００２】）とあり、分離機構に大きな相違がある。したがって、甲第２号証は、例えば、水と有機溶剤等との分離を行う本件特許発明に対する無効理由１、２の証拠としては不適切なものである。
V-1-1-3.甲第３号証及び甲第４号証
　アルミナ粒子が真球ではなく多角形状であっても、長辺と短辺の比であるアスペクト比は１となり得る。焼成によって、粒子同士が結合するといっても、焼成後においても個々の原料粒子の形状及び寸法は維持されたままである。甲第３号証及び甲第４号証の請求人の解釈は間違っている。
V-1-1-4.甲第５号証
　甲第５号証にも、ゼオライト膜について一言も言及がない。
V-1-1-5.甲第７号証
　甲第７号証にも、ゼオライト膜について一言も言及がない。
V-1-1-6.甲第１３号証
　甲第１３号証は、「セラミック多孔質膜を分離膜とするフィルタは、・・・固液分離用のフィルタ等として有用である」と記載されているように本件特許発明に対する無効理由１、２の証拠としては不適切なものである。
V-1-1-7.甲第１４号証
　甲第１４号証には、多孔体を構成する粒子のアスペクト比について何ら言及がない。また、ゼオライト膜について一言も言及がない。
V-1-2-1.（無効理由１）について
　前述したように、本件訂正発明１は、登録時の本件特許発明１に登録時の本件特許発明４〜９の各特定事項を加えたものである。
　請求人は、登録時の本件特許発明９については無効理由１を主張しておらず、本件訂正発明１及びこれを引用する形式で記載された本件訂正発明２、本件訂正発明３と同一ではないことは明らかであるから、無効理由１には理由がない。
V-1-2-2.（無効理由２）について
　本件訂正発明１では、特に「多孔質基体に含有するＣａとＫの合計含有率が０．８ｍｏｌ％以下」及び「下地層を構成する粒子のアスペクト比が１．０５以上」という点に特徴を有する。これらの何れの点に関しても、甲号証に記載された発明に基づいて容易に想到し得たものではなく、無効理由２を有しない。
　したがって、訂正後の本件特許発明の請求項１乃至請求項３に係る発明は、特許法第１２３条第１項第２号に該当するものでない。
　乙第１号証について
　本件訂正発明の効果の説明を補強する資料として乙第１号証を提出する。
　これは、本件発明者として表示される相澤正信氏（現在請求人従業員）が、被請求人に在職時、本件訂正発明の分離膜に関する研究を行って得られた成果を社内資料としてまとめたものである。
　最終頁には、「原料粉末モルフォロジーの効果について」と記載され、アスペクト比が略１であるアルミナ粒子を用いた場合に分離係数αが数十から１００であった旨記載されている。この乙第１号証の記載内容と本件訂正明細書の段落【００６４】の記載を併せると「下地層を構成する粒子のアスペクト比が１．０５以上」である場合には、分離係数αは顕著に大きくなる。
V-1-2-3.（無効理由３）について 
V-1-2-3-1.請求項に登場する「下地層を構成する粒子」が焼成粒子及び原料粒子のどちらであっても「下地層を構成する粒子のアスペクト比」は、異なることはない。
V-1-2-3-2.「アスペクト比をどの様に定義・・・するのか、本件明細書には一切記載がなく、示唆さえない」については、本件訂正明細書段落【００６３】に「下地層のアルミナ粒子のアスペクト比（粒子の長径と短径との比）」とあり明確に記載されており、乙第４号証の最終頁には、アスペクト比の定義として「最大長を最大垂直線で割った数値」と記載され、また、「最大長（長径）」、「最大垂直長（短径）」と記載されている。これは、本件訂正明細書の定義と一致する。
V-1-2-3-3.「アスペクト比を・・・どのような方法で測定するのか、本件明細書には一切記載がなく、示唆さえない。」については、甲第３号証、甲第４号証には、製造条件によって、形状及び寸法が制御されたアルミナ粒子（スミコランダム）の顕微鏡写真が示され、前述のように焼成粒子と原料粒子を区別する必要がないので、アスペクト比を測定することが可能である。また、乙第３号証は粒子の集合体の写真から各粒子のアスペクト比を測定し、解析するソフトウェアを紹介し、乙第４号証は、粒子のアスペクト比を測定し、解析する装置を紹介している。アスペクト比を測定することは、当業者にとって殊更困難なものではない。
V-1-2-3-4.「粒子をアスペクト比で定義するなら、同比を平均で規定するのか、分布形状を規定するのか明確に記載する必要があるが、このような記載もない。」については、単に、アスペクト比と言えば、それは平均アスペクト比を表すことは当業者にとって自明なことである。
V-1-2-3-5.「アスペクト比１．０５及び１．２の粒子を用いて本件実施例６のように基体を作製することは不可能である。」という点については、形状及び寸法が制御されて製造されたアルミナ粒子（スミコランダム）を用いればアスペクト比が或る範囲にあることを期待することができ、また、製造された下地層の顕微鏡写真によりアスペクト比を確認することができる。
V-1-2-3-6.「本件図１０では、アスペクト比がたった２点しかとられておらず、はなはだ大ざっぱである。したがって、発明の効果が『アスペクト比が１．０５以上』の全範囲に亘って発揮させることが実証されていない。」については、乙第１号証で、アスペクト比が略１であるアルミナ粒子を用いた場合に分離係数αが数十から１００であったことと、本件訂正明細書段落【００６４】の記載内容とを合わせると「下地層を構成する粒子のアスペクト比」が大きいほど分離係数が大きくなることは当業者にとって理解され得ることである。アスペクト比が大きいほど分離係数が大きくなる理由は、表面の粒子はアスペクト比が大きいほど長径方向に配向する傾向があり、ゼオライト薄膜と接する面積が増えると考えられ、密着性が高くなり、その構造も均質化され緻密性も高くなると推定される。
　本件訂正発明の分離膜は、「前記基層の平均細孔径が４〜１２μｍであり、
　前記下地層の平均細孔径が０．４〜１．２μｍであり、
　前記基層の厚さが１〜３ｍｍであり、
　前記下地層の厚さが１０〜２００μｍであり、
　前記多孔質基体の気孔率が２０〜５０％であり、
　前記多孔質基体は、水を用いたバブルポイント法で測定された最大細孔径が９μｍ以下であ」る。これらの要件を満たすことで自ずから上限が存在する。
V-1-2-3-7.「本件訂正明細書には、・・・ガス透過性測定の為の具体的な手段が一切記載されていない。・・・当業者は、本件訂正発明を実施することが出来ず、窒素ガス透過性２００〜７０００ｍ３／（ｍ２・ｈｒ・ａｔｍ）にした多孔質基体を実際に作製することが不可能であり、したがって上述のような分離性能向上効果を発現させることも不可能である。」と述べているが、窒素ガス透過速度は、当業者にとって周知のパラメータとして慣用されているものである。
V-1-2-3-8.「本件アスペクト比の粒子からなる分離膜に対し、技術的に大きな疑問が生じる。」とし、粒子径と細孔径の関係等に関して主張する点については、被請求人は訂正を行い本件訂正発明に基層及び下地層それぞれの平均細孔径、基層及び下地層それぞれの厚さ、多孔質基体の気孔率及び最大細孔径を特定事項として加えた。
V-1-2-3-9.アスペクト比及び窒素ガス透過速度については、定義するまでもなく、測定方法を記載するまでもなく、また、製造方法を記載するまでもなく、当業者にとって自明の事項である。
V-1-2-3-10.以上のとおり、本件訂正発明１〜３は、明確であり、発明の詳細な説明においては、当業者が容易に実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されている。本件は、特許法第３６条第４項及び第６項の要件を満たしており、無効理由３を有しないことは明らかである。
V-1-2-4.（無効理由４）及び（無効理由５）について 
V-1-2-4-1.請求人は、本件特許に発明者として記載されている相澤正信（以下「相澤」という。）が「アスペクト比」に係る発明をしないということを理由に、本件出願が冒認であると主張し（無効理由４（冒認出願）その１）、特許を受ける権利が請求外ＴＯＴＯから被請求人に承継されたいないことを理由に、冒認乃至共同出願違反であると主張する（無効理由５（冒認出願その２乃至共同出願違反））。
V-1-2-4-2.相澤が発明者であることは、以下の事実から明らかである。
V-1-2-4-2-1.本件特許発明の経緯及び特許出願の経緯
平成１４年８月：相澤は、ＴＯＴＯにてゼオライトの分離膜や燃料電池などの無機膜の開発に従事していたが、同社を退職、被請求人会社に首席研究員として入社。ゼオライト分離膜の支持体（多孔質基体）開発のグループリーダーとして従事。平成１４年６月１２日及び平成１５年８月１日、被請求人会社と雇用契約締結（乙第７号証）。
平成１４年９月２日：被請求人がＴＯＴＯと秘密保持契約を締結した上で、支持体サンプルの提供を受ける。
平成１５年５月ごろ：相澤は、上記支持体サンプルを用いて、新規支持体の開発を行い、本件特許発明に至る。
平成１５年１１月　：相澤は、被請求人知財担当者と共に出願準備開始。同年１２月特許事務所に原稿作成依頼。翌年１月２３日明細書案完成。明細書案ＴＯＴＯ送付。ＴＯＴＯより、共同出願の依頼の連絡があった。
平成１６年２月６日：相澤も参加の上、被請求人社内にて出願方針についての打ち合わせ。本件特許発明の特許を受ける権利は、被請求人に帰属することが確認されたが、ＴＯＴＯが有力な支持体メーカ候補であることから、ＴＯＴＯと協議することになる。
平成１６年２月１２日：ＴＯＴＯと本件特許発明の帰属について協議。支持体の発明は、共同出願（関連特許ｃ））とし、膜の発明に関しては被請求人の単独出願（関連特許ａ）及びｂ））で合意。
平成１６年３月１７日：被請求人が、関連特許ａ）（甲第２７号証）、ｂ）（甲第２８号証）を単独で、ｃ）（甲第２９号証）をＴＯＴＯと共同で国内出願する。
平成１６年５月２１日：相澤が関連特許ａ）、ｂ）及びｃ）についての特許を受ける権利の譲渡証を差し出す（乙第８号証の１乃至３）。
平成１６年５月：相澤、被請求人会社を退職。
平成１６年６月：相澤、請求人会社入社。
平成１７年３月３０日：被請求人社内発明考案取扱い規定の制定にともない、本件特許出願に関する出願補償金が相澤の口座に振り込まれる（乙第９号証及び１０号証）。
平成１７年３月１５日：被請求人が関連特許ａ）、ｂ）を基礎としてＰＣＴ出願をする（ＰＣＴ／ＪＰ２００５／００５１４）。
平成１８年７月６日：本件ＰＣＴ出願の米国への国内移行手続にともない、米国出願をする（出願番号：５９０２３４、公開番号：２００７０１３０８３）。相澤はこの米国出願のために「宣誓書及び委任状」に署名。
V-1-2-4-2-2.本件特許発明の譲渡証
V-1-2-4-2-3.米国出願の宣言書及び譲渡証
V-1-2-4-2-4.譲渡対価（出願補償金）の受領
V-1-2-4-2-5.関連特許ａ）及びｃ）におけるアスペクト比に関する記載
V-1-2-4-2-6.陳述書
V-1-2-4-2-6-1.陳述書の信用性の欠如
　相澤は甲第２５号証陳述書において「本件特許発明及び関連特許ｂ）において「発明者」として表示されていますが、発明者ではありません。」などと述べているが、相澤は発明をしたことを宣言し、譲渡し、譲渡対価を受けているのである。
　相澤が転職して請求人は、分離膜を利用したゼオライト脱水膜エレメントを開発中でライバル企業である。本件特許発明は、ゼオライト分離膜製造に不可欠な重要発明。自己保身或いは請求人からの圧力に屈して、虚偽の陳述をなして特許を無効にするという虚偽陳述の動機は考えられ、上記陳述には信用性はない。
V-1-2-4-2-6-2.陳述書の内容
　アスペクト比をパラメータとした分離膜について相澤が発明したことについては、陳述書の内容自体に表れている。
　相澤は、「非対称構造」が公知の技術であり、特許性があるとは思えない「アスペクト比」を構成要件の主軸とすれば特許性がないと判断したにすぎず、「ＣａとＫを含有」を主軸に構成要件化しようと考えていたと述べている。
V-1-2-4-2-6-3相澤は、前述のとおりグループリーダーとして本件特許発明をなしており、職務発明であることは明らかで、雇用契約を締結しているから、特許を受ける権利は被請求人に承継され、譲渡している（乙第８号証の１乃至３）。冒認出願でないことは明らか。
V-1-2-4-2-6-4.本件特許発明は、相澤が被請求人会社においてなした発明であることは明らかであるから、被請求人がＴＯＴＯから特許を受ける権利を承継していないことを理由とする冒認出願の主張も根拠がない。
V-1-2-4-2-6-5.被請求人は、相澤から本件特許を受ける権利を全部取得しているから、被請求人に共同出願違反の事実はない。
　被請求人は、ＴＯＴＯとの間で協議をなし、特許を受ける権利の帰属について合意した上、本件特許出願をしているのだから、共同出願違反の事実はないことは明らかである。
V-1-3.証拠方法について
V-1-3-1.立証の趣旨
　乙第１号証：アスペクト比が略１であるアルミナ粒子を用いた場合に分離係数が数十から１００であったことを立証する。
　乙第２号証：下地層における焼成粒子について顕微鏡写真が撮影可能であること、その顕微鏡写真から個々の粒子を識別することが可能であること、及び、個々のアスペクト比が測定可能であることを立証する。
　乙第３号証：粒子の集合体の写真から各粒子のアスペクト比を測定し、解析するソフトウェアが存在することを立証する。
　乙第４号証：粒子のアスペクト比を測定し、解析する装置が存在することを立証すると共に、アスペクト比の定義について立証する。
　乙第５号証及び乙第６号証：アスペクト比及び窒素ガス透過速度については、定義するまでもなく、測定方法を記載するまでもなく、製造方法を記載するまでもなく、何れも当業者にとって自明の事項であることを立証する。
　乙第７号証：相澤が被請求人に対し、職務発明についての特許を受ける権利を承継させることを約した事実を立証する。
　乙第８号証の１：相澤が、被請求人に対し、関連特許ａ）についての特許を受ける権利を譲渡した事実を立証する。
　乙第８号証の２：相澤が、被請求人に対し、関連特許ｂ）についての特許を受ける権利を譲渡した事実を立証する。
　乙第８号証の３：相澤が、被請求人に対し、関連特許ｃ）についての特許を受ける権利を譲渡した事実を立証する。
　乙第９号証：出願補償金が相澤の口座に振り込まれた事実を立証する。
　乙第１０号証：本件特許出願の管理会社である株式会社物産ＩＰの木原倫夫が、相澤に対し、出願補償金が振り込まれることを通知した事実を立証する。
　乙第１１号証：相澤が、本件米国特許出願に係る発明の発明者であることを立証する。
　乙第１２号証の１：相澤が、本件米国特許出願に係る発明を被請求人に譲渡した事実を立証する。
　乙第１２号証の２：相澤が、本件米国特許出願に係る発明を被請求人に譲渡した事実を立証する。
V-1-3-2.証拠の表示
　乙第１号証：被請求人社内資料「2004.05.10 WM　成膜技術の研究」
　乙第２号証：下地層における焼成粒子の顕微鏡写真
　乙第３号証：ラトックシステムエンジニアリング株式会社の３Ｄ粒子計測ソフト（ＴＲＩ／３Ｄ−ＰＲＴ）のカタログ
　乙第４号証：株式会社セイシン企業の粒度・形状分布測定器（ＰＩＴＡ−１）のカタログ
　乙第５号証：特開２００６−２１２５５１号公報
　乙第６号証：特開２００７−２６８４６３号公報
　乙第７号証：雇用契約書
　乙第８号証の１：譲渡証（関連特許ａ））
　乙第８号証の２：譲渡証（関連特許ｂ））
　乙第８号証の３：譲渡証（関連特許ｃ））
　乙第９号証：総合振込・給与振込集中処理明細書
　乙第１０号証：相澤氏宛出願保証支払報告050323.txt
　乙第１１号証：実用・意匠特許出願宣言書及び委任状
　乙第１２号証の１：Assignment
　乙第１２号証の２：譲渡証（訳文）
V-2.口頭審理陳述要領書における主張の概要
V-2-1.無効理由１，２について
　本件訂正発明は、「多孔質基体に含有するＣａとＫの合計含有率が０．８ｍｏｌ％以下」及び「下地層を構成する粒子のアスペクト比が１．０５以上」という点に特徴を有することにより、分離係数αを高めることができる。
 このような特徴的な構成及び作用・効果については、いずれの甲各号証にも記載も示唆もない。
 これらの何れの点に関しても、甲号証に記載された発明に基づいて容易に想到し得たものではなく、無効理由２を有しない。
V-2-2.無効理由３について
　「下地層を構成する粒子のアスペクト比」については、焼成粒子及び原料粒子の何れであっても、顕微鏡写真を解析することでアスペクト比を測定することができる。また、焼成粒子のアスペクト比を測定できることは乙第３号証に記載され、原料粒子のアスペクト比を測定できることは乙第４号証に示されている。
　「多孔質基体の最大細孔径」については、ＡＳＴＭ（アメリカ材料試験協会）の規格Ｆ３１６−８６に規定されるバブルポイント法により測定し、「平均細孔径」については、ＡＳＴＭの規格Ｅ１２９４−８９に規定されるハーフドライ法により測定する。
　「基層の厚さ」及び「下地層の厚さ」は、走査電子顕微鏡で断面を観察することで測定する。
　「多孔質基体の気孔率」については、見かけの密度と、真の密度とに基づいて計算により求める。
　「多孔質基体に含有するＣａとＫの合計含有率」については、粉砕して得られる粉末に対して蛍光Ｘ線分析法、或いは、断面に対してエネルギー分散型Ｘ線分析法により測定する。
　「多孔質基体の窒素ガス透過速度」は、ゼオライト薄膜形成前の多孔質基体の一方の側から圧力をかけて窒素ガスを透過させ、単位面積、単位時間及び単位圧力あたりの透過量を測定する。
　請求人が挙げた各甲号証や請求人が出願人である乙第５号証及び乙第６号証においても各種パラメータの測定方法については、記載されておらず、上記の各種パラメータの測定方法は、当業者にとって周知慣用のものである。
V-2-3.無効理由４，５について
V-2-3-1.訂正後の請求項には、「多孔質基体に含有するＣａとＫの合計含有率が０．８ｍｏｌ％以下である」という構成をふくんでいるから、訂正により、冒認出願の主張の理由は消滅している。
　アスペクト比も関連特許出願ａ）、ｃ）に開示があるから冒認出願の主張の理由は、消滅している。
　本件は、相澤が署名・捺印したことについて争いのない３通の日本出願の譲渡証、米国出願の宣誓書及び譲渡証のある事案であり、相澤がその意思に基づいてこれらの証書を作成したことが民事訴訟法第２２８条第４項により推定され、請求人がこの推定を破る反証をすべき場合であり、発明者であることの推認を妨げる事実を実証すべき場合である。
　相澤のみが発明者であるから、共同出願違反であることはありえない。
V-2-3-2.信義則違反について
　本件特許発明の発明者が請求人会社に移り、請求人が特許の無効性を争い、元の従業員がそれに沿う陳述をしている事案であり、請求人の各無効理由の主張は、信義則に反している。
V-2-4.証拠方法について
V-2-4-1.立証の趣旨
乙第１３号証：相澤が本件特許出願の内容についてしていた事実等を立証する。
乙第１４号証：ＴＯＴＯと被請求人会社との間に一連の特許出願に関する合意があったことを立証する。
乙第１５号証：本件審判請求が信義則に反するものであることを立証する。
V-2-5.証拠の表示
乙第１３号証：木原倫夫の「陳述書」及び「ゼオライト膜特許出願に関する打合せ議事録」
乙第１４号証：被請求人とＴＯＴＯとの間の「特許出願契約書」
乙第１５号証：ドナルド・Ｓ・チザム著「ELEMENT OF UNITED STATES PATENT LAWアメリカ特許法とその手続　改訂第二版、６８８頁から６９３頁」
V-3.上申書における主張の概要
V-3-1.無効理由１，２について
　請求人は、上申書において無効理由１については何も主張していない。
　本件訂正発明は、登録時の請求項１に請求項４〜９の各要件を加えたもので、請求人は、登録時の請求項９については、無効理由１を主張していない。
　したがって、本件訂正発明は、無効理由１を有しないことは明らかである。
　請求人は、上申書において無効理由２について縷々主張しているが、被請求人が答弁書及び口頭審理陳述要領書においてした反論を曲解又は無視して、審判請求書の主張を繰り返したにすぎない。
　本件訂正発明の「下地層を構成する粒子のアスペクト比が１．０５以上」なる要件は、平均アスペクト比が１．０５未満のもの（真球性に優れるもの）を排除することを意図するものである。それ故上限を定める必要はない。アスペクト比は小数点以下２桁まで十分に測定することが可能であるので、１．０５以下のものを排除することは、アスペクト比の範囲を実質的に特定していることになる。
　さらに、本件訂正発明の分離膜は、他の要件を満たした上でアスペクト比を１．０５以上とするものであるから、これらの要件によりアスペクト比の上限は自ずと存在し、その範囲において効果を発揮することができる。
V-3-2.無効理由３について
V-3-2-1.一般に分離膜の分離係数の値は広い数値範囲に亘るから、本件図１０でも縦軸（分離係数）は対数軸で表示されており、乙第１号証の最後の頁の記載内容であるアスペクト比が略１であるときに分離係数αが数十〜１００であることをも加味すれば、本件図１０に示すグラフのように上に凸形状の曲線になる。
V-3-2-2.本件図１０は、下地層を構成する粒子のアスペクト比が１．０５未満である場合に分離係数が極めて小さいことを示し、下地層を構成する粒子のアスペクト比が１．０５以上である場合に分離係数が１５００以上であることを示し、１．２以上である場合に分離係数が３００００以上であることを示すものである。
　すなわち、本件図１０は、アスペクト比が１．０未満の場合を想定して描いたのではない。
V-3-2-3.本件図１０と同様の図は、甲第２７号証に図１１として示され、甲第２９号証の図１１として示されている。
V-3-2-4.乙第１号証の最終頁の写真の粒子のアスペクト比が略１であることが示唆されていないことを主張する点については、乙第１号証の最終頁の写真の右に「住友化学製、型番AA-2、・・・、特徴　真球製に優れる」と記載されているように、最終頁の写真に示されたアルミナ粒子は、住友化学製の型番AA-2の粒子であって、これは平均アスペクト比が１に近いものである。
　また、乙第１号証の最終頁には、アルミナ粒子が真球に近いほど分離係数が小さくなる旨が示されている。
V-3-2-5.「下地層を構成する粒子のアスペクト比が１．０５以上」なる要件は、下地層を構成する粒子の平均アスペクト比が１．０５未満のもの（真球性に優れるもの）を排除することを意図するものである。それ故、アスペクト比の上限を定める必要はない。
　本件訂正発明では、アスペクト比の下限値のみを規定する一方で上限値を規定しないとしても、発明の外延は明確である。
V-3-2-6.本件訂正発明の分離膜の多孔質基体に関し、焼成によって粒子同士が結合するといっても、粒子同士が互いに接触するに留まり、焼成後においても個々の原料粒子の形状及び寸法は維持されたままである。
　したがって、請求項に登場する「下地層を構成する粒子」が焼成粒子及び原料粒子の何れであるかを議論することは無意味である。「アスペクト比」は、何れであっても異なることはない。
V-3-2-7.乙第３号証の第１頁の主な特徴のところには、粒子構造体を構成する個々の粒子のアスペクト比の測定が可能であることが記載されている。また、そのことは、乙第３号証の第２頁左側の図及びヒストグラムにも示されている。このように、乙第３号証に記載されたものは、焼成粒子のアスペクト比を測定することができる。
　また、顕微鏡によって得られる像を解析して測定するのであるから、平均アスペクト比を小数点以下２桁まで有意な値として得ることは容易であり、更に下位の桁まで測定することができる。ヒストグラムから平均アスペクト比を小数点以下２桁まで測定可能である。
V-3-2-8.本件訂正発明では、ゼオライトが下地層にも基層にも殆ど侵入することはないから、ゼオライト膜形成前後で各種パラメータの値が異なることはない。
V-3-2-9.請求人は、アスペクト比１．０５以上という範囲は発明を特定したことにならないと主張しているが、アスペクト比１．０５未満を排除する点で発明を特定しており、さらにＣａとＫの合計含有率によっても発明を特定し、他のパラメータによっても発明を特定している。アスペクト比のみを問題とする請求人の考えは間違っている。
V-3-3.無効理由４，５について
V-3-3-1.訂正後の特許発明について
　請求人は、訂正の発明について冒認の問題が解消していないと主張してる。
　しかしながら、請求人が主張しているのは、本件特許発明を特許性のある発明であると認識していなかったこと乃至権利主張すべき発明であると認識していなかったことにすぎず、訂正後の発明に冒認出願の理由は存在しない。
V-3-3-2.議事録について
　議事録及び木原の陳述書で重要なのは、相澤が本件一連の発明にどのように関与していたかという点で、相澤は被請求人会社で唯一の発明者として扱われていたことがわかる。
V-3-3-3.メールの不自然さについて
　甲第２６号証のメールで相澤が要求しているのは、未発行の特許公報で、相澤が特許された内容を知らないといっているにすぎず、出願内容を知らなかったこととは直接の関係がない。メール以前は、譲渡証に判を押し出願補償金を受領しているにもかかわらず、登録を知らされた後は、態度が急変していることが不自然なのである。
V-3-3-4.譲渡証について
　相澤は本件一連の特許出願の中心にいた人物で事情について最もよく知る人物であるのに、冒認であるとするなら真の発明者は誰なのかなどについて主張立証がない。
V-3-3-5.判例の理解について
　被請求人は、相澤が発明者であることの十分な証明をなしており、本件は立証責任の働く場面ではない。
V-3-3-6.乙第１号証について
　乙第１号証には「成膜技術の研究」というタイトルが示すように出願に係る発明以外の事項も広く記載されている。研究の進展状況を社内報告する資料である乙第１号証に、相澤以外の名前が記載されていたとしても、相澤以外に発明者がいることの根拠にはなり得ない。
V-3-3-7.ＴＯＴＯとの合意文書
　関連特許ａ）乃至ｃ）は既に公開されており、ＴＯＴＯが問題があると思えばクレームがあるはずであるが、そのようなクレームは受けていない。
V-3-4.信義則違反について
　相澤が本件特許発明の発明者であることは明白でこの事実に基づけば、信義則上、請求人の無効理由１〜３についての主張を許すべきではなく、発明者性を形式的にでも争えば、信義則違反を免れることができるわけではない。
　
VI.当審の判断
VI-1.無効理由３についての当事者の主張について
　請求人は、審判請求書において「焼成粒子のアスペクト比をどのような測定法で測定するのか、本件明細書には、一切記載がなく、示唆さえない。」とするのに対して、被請求人は、答弁書において「甲第３号証、甲第４号証には、製造条件によって、形状及び寸法が制御されたアルミナ粒子（スミコランダム）の顕微鏡写真が示され、前述のように焼成粒子と原料粒子を区別する必要がないので、アスペクト比を測定することが可能である。また、乙第３号証は粒子の集合体の写真から各粒子のアスペクト比を測定し、解析するソフトウェアを紹介し、乙第４号証は、粒子のアスペクト比を測定し、解析する装置を紹介している。アスペクト比を測定することは、当業者にとって殊更困難なものではない。」と主張している。
　また、請求人は、審判請求書において「粒子をアスペクト比で定義するならば、同比を平均で規定するのか、分布形状で規定するのかを明細書に明確に記載する必要があるが、このような記載もなく、この点でも当業者はアスペクト比が１．０５以上であるような下地層を構成することはできない。」とするのに対して、被請求人は、答弁書において「単に、アスペクト比と言えば、それは平均アスペクト比を表すことは当業者にとって自明なことである。」と主張している。
VI-2.明確性要件違反について
　「下地層を構成する粒子」個々の形状は、乙第２号証の顕微鏡写真に示されるように千差万別であり、乙第３号証の第２頁の「粒子アスペクト比」のヒストグラムに示されるように常に頻度分布を有するアスペクト比からなる粒子の集合体を意味することが明らかである。そして、仮に、複数の異なる原料の平均アスペクト比が測定値処理用の特定ソフトウェアを用いた画像解析上偶々同一であるとしても、その分布の相違から下地層の細孔径に与える影響は異なるものと認められ、何らかの定義をしなければ集合体としてのアスペクト比がセラミック焼結材の多孔質基体の物性を表す指標たり得ないことは当業者にとって自明であるということができる。
　然るに、本件訂正明細書中には、段落【００６３】に「下地層のアルミナ粒子のアスペクト比（粒子の長径と短径との比）」と記載されるのみであって、その平均値がどのようにして得られるかについては、全く記載されていない。さらに、請求人が口頭審理陳述要領書において引用した判決には、「平均粒径の定義・意味、その測定方法如何で、その数値は有意に異なってくるものであり、しかも、いずれの定義・意味ないし測定方法も実際に使用されており、当業者間において、（明記がない場合）どれを使用するのが通常であるとの共通の認識があったと認めることもできないのであるから、訂正明細書においても、それについて定義する必要があるというべきである。
　そして、前記のとおり、訂正明細書には、それらを特定する明示の記載も、その手掛かりとなる記載もないのであるから、「仮に、「球状」の特定の物質から成る不活性微粒子と特定することにより、その物質及び代表径の意義（球の直径）が把握できるとしても、なお、特定に欠けることは明らかである。」（東京高裁平成１７年３月３０日判決平成１６年（行ケ）第２９０号）と判示されるように、「平均粒径」においてすら定義・意味、その測定方法を特定する明示の記載も、その手掛かりとなる記載もない明細書では特定に欠けるのであるのであるから、本件訂正発明における粒子の長径と短径との比である平均「アスペクト比」では、粒径を長径・短径と二重に測定するために定義等をより多く必要とすると認められる以上、平均「アスペクト比」は、「平均粒径」と比してさらに明確性を欠くというべきであり、結果として、本件訂正発明には、明確性要件違反があることが明らかである。
VI-3.実施可能要件違反について
　そして、前記判決における「そもそも本件発明において平均粒径の定義を特定できず、またメーカー名・商品名での特定もない以上、当業者は、どのような平均粒径を持った球状の不活性粒子を用いればよいかわからないであるから、本件発明を実施できないことは明らかである。」という判示事項をそのまま本件訂正発明の平均「アスペクト比」の判断に適用すれば、訂正明細書において平均「アスペクト比」が定義されていない以上、訂正明細書が明確かつ十分に記載されているとすることはできないので、本件訂正発明を当業者といえども容易に実施できないことになり、この不備が実施可能要件違反に該当することは明らかである。
　さらに、請求人が、審判請求書において「ミクロンオーダー或いはそれ以下の粉末に対し、特定の、あるいは或る程度の範囲内にあるアスペクト比の粉末粒子を選択的に捕集する装置などは、市販されていないはずである。」としたのに対して、被請求人は、答弁書において粒子のアスペクト比測定法について説明するのみで、特定の範囲内にあるアスペクト比の粉末粒子を選択的に捕集する装置については何も答えておらず、特定アスペクト比の粒子を選択的に捕集する手段が開示されていない点においても本件訂正発明が実施可能要件違反を解消したとすることができない。
VI-4.無効理由３のまとめ
　以上のとおり、本件訂正発明１乃至３は、特許法第３６条第４項第１号及び同法同条第６項第２号の規定に違反してなされたものであり、同法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきものである。
VI-5.サポート要件について
　なお、請求人の主張する無効理由３に「発明の効果が『アスペクト比が１．０５以上』の範囲全域に亘って発揮させることが実証されていない。」とあり、サポート要件に関連する主張も含まれているので、これについて検討する。
　被請求人は、社内文書すなわち私文書である研究報告書の乙第１号証の最終頁には、アスペクト比が略１であるアルミナ粒子を用いた場合に分離係数αが数十から１００であった旨記載されていると主張している。
　しかし、乙第１号証は、私文書であり、証拠能力が証明されておらず、本件出願時点の技術常識を判断する資料たり得ないものであり、しかも、単に「住友化学製型番AA-2が粒度２．０〜２．６μｍで特徴が真球性に優れる」ことが記載されているのみで、その全頁において、「アスペクト比が略１である」はおろか、「アスペクト比」について記載も示唆もない。さらに、同号証の最終頁の顕微鏡写真からは何れの粒子も「楕円体」または「多面体」と認められ、示された粒子が「真球」あるいは「アスペクト比が略１」であるとは到底認められない。
　よって、乙第１号証に基づく被請求人の前記主張は失当であり、採用することができない。
　そして、たとえ同号証を参酌したとしても、「アスペクト比が略１であるアルミナ粒子を用いた場合に分離係数αが数十から１００であった」ことは確認できず、「本件図１０では、アスペクト比がたった２点しかとられておらず、はなはだ大ざっぱである。したがって、発明の効果が『アスペクト比が１．０５以上』の全範囲に亘って発揮させることが実証されていない。」とする請求人の主張は妥当であり、さらに「アスペクト比が１．０５以上」とする数値限定には臨界的意義は見いだすことができない。
VI-6.被請求人の上申書における主張に対して
　被請求人は、上申書において「『下地層を構成する粒子のアスペクト比が１．０５以上』なる要件は、下地層を構成する粒子の平均アスペクト比が１．０５未満のもの（真球性に優れるもの）を排除することを意図するものである。」と、その真意を主張する。
　しかし、たとえ「真球性に優れるもの」を除くことを意図したと解釈しても、どの程度の真球性までを除くかについて不明確な程度を依然として有しているから、この解釈によっても本件訂正発明のアスペクト比を含む数値限定の特定が明確性を有することにはならない。また、否定的表現である「〜を除く」は、審査基準において明確性要件違反の類型として挙げられている（審査基準第Ｉ部第１章明細書及び特許請求の範囲の記載要件2.2.2.1第３６条第６項第２号違反の類型（５）＜１＞否定的表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合の項参照）。さらに、この主張により実施可能要件違反及びサポート要件違反が解消して「それ故、アスペクト比の上限を定める必要はない。」ということにはならないことは当然で、いうまでもないことである。
　
VII.むすび
　以上のとおり、申し立てられた他の無効理由である特許法第１２３条第１項第２号及び同第６号の規定について検討するまでもなく、本件訂正発明１乃至３は、特許法第３６条第４項第１号及び同第６項第２号の規定に違反してなされたものであり、同法第１２３条第１項第４号の規定に該当し、無効とすべきものである。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。