【事件の表示】
　特願２０００−３８１０１５「磁気微粒子膜特異的タンパク質」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年　６月２５日出願公開、特開２００２−１７６９８９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続きの経緯
　本願は平成１２年１２月１４日を出願日とする特許出願であって，平成１８年７月３１日に拒絶査定がされ，これに対し，平成１８年８月２５日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに，同年９月２５日付で明細書について手続補正がなされたものである。
　
２．平成１８年９月２５日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成１８年９月２５日付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正の内容
　本件補正は，特許請求の範囲の請求項１を，
補正前の請求項１
「以下の(ａ)又は(ｂ)のタンパク質をコードするＤＮＡ。
(ａ)配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるタンパク質
(ｂ)配列番号２に示されるアミノ酸配列において，１若しくは数個のアミノ酸が欠失，置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり，かつＧＴＰａｓｅ活性を有するタンパク質」から，
補正後の請求項１
「以下の(ａ)又は(ｂ)のタンパク質をコードするＤＮＡ。
(ａ)配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるタンパク質
(ｂ)配列番号２に示されるアミノ酸配列において，１若しくは数個のアミノ酸が欠失，置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり，かつ生理活性物質のキャリアとして用いることができるタンパク質」に変更する補正を含むものである。
　
（２）補正の適否の判断
　上記補正後の請求項１では，補正前の請求項１における「ＧＴＰａｓｅ活性を有する」という発明特定事項が削除され，「生理活性物質のキャリアとして用いることができる」という発明特定事項が追加されている。そして，後者の発明特定事項は，前者を概念的により下位の発明特定事項とするものとはいえない。
　すなわち，補正後の請求項１における，「配列番号２に示されるアミノ酸配列において，１若しくは数個のアミノ酸が欠失，置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり，かつ生理活性物質のキャリアとして用いることができるタンパク質」は，ＧＴＰａｓｅ活性を有さないものも包含するものであり，補正後の請求項１は，補正前の請求項１には包含されないＤＮＡをも包含することになり，特許請求の範囲を拡張するものであるから，本件補正は特許請求の範囲の限縮に該当しない。
　また，補正前の請求項１に係る発明は，「ＧＴＰａｓｅ活性を有するタンパク質」をコードするＤＮＡの提供を解決しようとする課題としているのに対し，補正後の請求項１に係る発明では，「生理活性物質のキャリアとして用いることができるタンパク質」をコードするＤＮＡの提供を解決しようとする課題としており，両者の解決しようとする課題が同一であるとはいえない。
　さらに，本件補正は，請求項の削除，誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明の何れを目的とするものでもない。
　
（３）小括
　以上のとおりであるから，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明
　平成１８年９月２５日付の手続補正は上記のとおり却下されたので，本願の請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，出願当初の明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された以下のとおりのものと認める。
「以下の(ａ)又は(ｂ)のタンパク質をコードするＤＮＡ。
(ａ)配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるタンパク質
(ｂ)配列番号２に示されるアミノ酸配列において，１若しくは数個のアミノ酸が欠失，置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり，かつＧＴＰａｓｅ活性を有するタンパク質」
　
４．特許法第２９条第２項について
（１）引用例
　原査定の拒絶の理由で引用された，本願出願前に頒布された「日本化学会バイオテクノロジー部会第３回シンポジウム講演要旨集」,1998，Vol.3，p.65には，以下の事項が記載されている。
ア．「磁性細菌Magnetospirillum sp.の磁気微粒子膜タンパク質の解析」（表題）
イ．「磁性細菌は細胞内にマグネットソームと呼ばれる生体膜に覆われた磁気微粒子（ＢＭＰ）を形成する。・・・本研究は，ＢＭＰ膜上に特異的に発現しているタンパク質の中から，２０ｋＤａ以下の小さなタンパク質に注目し，その遺伝子をクローニングし，機能解析を行うことを目的としている。」（第３〜１０行）
ウ．「磁性細菌Magnetospirillum sp.ＡＭＢ−１株の菌体破砕液を，磁気回収によりＢＭＰ画分，超遠心分離により細胞膜画分・細胞質画分に分画した。磁気微粒子画分および細胞膜画分は，それぞれ８Ｍ尿素で可溶化処理を行った後ＳＤＳ−ＰＡＧＥを行った。また，ＢＭＰ画分について２次元電気泳動を行った。目的のタンパク質の２次元電気泳動によるスポットを，ＰＶＤＦ膜に転写し，Ｎ末端アミノ酸シークエンスを行った。ホモロジー検索はＦＡＳＴＡを用いた」（第１１〜１５行）
エ．「ＳＤＳ−ＰＡＧＥの結果，磁気微粒子膜上に特異的に発現し，かつ，発現の割合が最も多い１６．０ｋＤａのタンパク質を同定した。さらに，このバンドは２次元電気泳動によって，２つの等電点に分かれた。１６．０ｋＤａタンパク質のＮ末端アミノ酸シークエンスは，１１残基決定された。ホモロジー検索の結果，Saccharomyces cerevisiaeのMSI1タンパク質と８７．５％，Rhizobium sp. NGR234のＡＴＰ−binding protein，およびヒトＲａｂ２８タンパク質であるＧＴＰ−binding proteinと７７．８％の相同性があった。・・・今回決定されたアミノ酸配列もβサブユニットの保存領域を保持していたことから，Ｇタンパク質のファミリーの一員であると思われる。」（第１６〜２３行）
オ．「さらに，現在，magAをアンカーとしてＢＭＰ上に有用タンパク質を発現させた機能性磁気微粒子を作製しているが，本タンパク質は，他に比べてＢＭＰ膜上での発現量が高いことから，このタンパク質の遺伝子をクローニングし，高発現系の構築が期待される。」（第２７〜２９行）
　
（２）対比・判断
　本願発明における「配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるタンパク質」について，本願の明細書を参照すると，磁性細菌Magnetospirillum sp.ＡＭＢ−１株の細胞破砕液を，細胞膜，磁気微粒子膜，及び細胞質の三画分に分画し，それらのＳＤＳ−ＰＡＧＥプロフィールを比較することによって，磁性細菌粒子膜特異的な，分子量１６ｋＤａのタンパク質として同定したものであること（【００２６】−【００２７】），本願発明のタンパク質のＮ末端部分配列は，ＧＴＰ結合タンパク質と相同性であること（【００３０】）が説明されている。
　一方，引用例の記載事項ウ及びエによれば，引用例に記載された１６．０ｋＤａタンパク質は，磁性細菌の本願発明と同じ菌株に由来し，磁気微粒子膜に特異的に発現され，そのＮ末端部分配列はＧＴＰ結合タンパク質と相同性の高いものであるから，引用例に記載された「１６ｋＤａのタンパク質」は，本願発明における「配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるタンパク質」に相当する。　
　したがって，本願発明と引用例に記載された発明とは，「配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるタンパク質」に係るものである点で一致し，本願発明は，該タンパク質をコードするＤＮＡであるのに対し，引用例には該タンパク質がＮ末端のアミノ酸残基が決定できる程度に精製されたものとして記載されているのみであって，それをコードするＤＮＡについて記載されていない点で，両者は相違する。
　
　上記相違点について検討すると，引用例の記載事項オに記載されているように，引用例には１６．０ｋＤａのタンパク質の遺伝子をクローニングすることが強く示唆されている。
　そして，Ｎ末端等の一部のアミノ酸配列を基に遺伝子をクローニングする手法や，一部の既知塩基配列を基に未知の塩基配列を決定する手法は，本願出願日当時において周知技術である（平野久著，「遺伝子クローニングのためのタンパク質構造解析　ブロッティングとシークエンシング」，1993,　p.149-156，　中山広樹著，「細胞工学別冊　目で見る実験ノートシリーズ　バイオ実験イラストレイテッド　本当にふえるＰＣＲ」,1999，p.110-115を参照）。
　よって，引用例に記載された発明において，１６．０ｋＤａのタンパク質のアミノ酸配列を基に，周知の遺伝子工学の手法を用いて，該タンパク質の遺伝子，すなわち該タンパク質をコードするＤＮＡをクローニングし，その塩基配列を決定することは，当業者が容易に想到し得たものである。
　そして，本願発明の有する効果についても，引用例から予測し得る程度のものである。
　
 （３）審判請求人の主張
　審判請求人は，GTP-binding protein等のタンパク質はホモロガスが多数存在するため，保存モチーフは，同一ゲノム上にはたくさん存在し，目的の遺伝子を同定するまでクローニング・シークエンスを繰り返さなければならず，目的遺伝子を同定することは決して容易ではなかった旨を述べている。
　しかしながら，上述のとおり，アミノ酸配列を基に遺伝子をクローニングする手法や，一部の既知塩基配列を基に未知の塩基配列を決定する手法は，本願出願日当時において周知技術である。
　そして，本願発明のMms16タンパク質の遺伝子も，例えクローニング・シークエンスを繰り返し，時間と労力が必要であったとしても，上記周知技術によって塩基配列を決定できたものであって，本願出願日当時の技術水準とは異なる独自の手法により，初めてクローニングが可能となったというものではない。
 　したがって，本願発明のMms16タンパク質の遺伝子をクローニングし，その塩基配列を決定することは，当業者の有する通常の創作能力の範囲でなし得たものである。
　
 　また，審判請求人は，審判請求書においてMagAタンパク質との比較実験データを提示して，本願発明のMms16遺伝子は，当業者の予想を超えて高発現することを述べている。
　しかしながら，本願明細書の段落番号【００２９】に「このMms16タンパク質は，磁性細菌粒子膜上で最も発現量が多いことから，高発現プロモーターによる制御が考えられる。」と記載されているように，Mms16タンパク質の発現量が多いという効果は，高発現プロモーターによる効果であると認められるところ，本願発明はプロモーターの塩基配列を含むＤＮＡを発明特定事項としていないため，審判請求人の主張する効果は，本願発明に特有な効果とは認められない。
　
　さらに，本願明細書では，Mms16タンパク質が高発現プロモーターにより制御されている可能性が示唆されているに留まり，Mms16タンパク質が実際に高発現プロモーターにより制御されていることは，実験例等の裏付けを持って記載されてはおらず，また，MagAタンパク質よりも高発現することについては，本願明細書には記載されておらず，かつ同明細書から自明な事項でもない。
　したがって，仮に本願発明がプロモーターの塩基配列を含むＤＮＡを発明特定事項とした場合であっても，「Mms16タンパク質は高発現する」という効果については参酌することができても，請求人が主張する「Mms16タンパク質が，MagAタンパク質より発現量が多く，当業者の予想を超えて高発現する」という効果については，本願明細書の記載に基づく効果ではないため，参酌することはできない。
　そして，引用例の記載事項オには，１６ｋＤａタンパク質の発現量が高いことから高発現系の構築が期待されることが記載されており，本願発明の効果として参酌できる「Mms16タンパク質は高発現する」という効果については，引用例の記載から予測し得る程度の効果に過ぎない。
　
５．特許法第３６条第４項について
　本願明細書を参照すると，段落番号【００２３】に「上記本件タンパク質・ペプチド又は融合タンパク質・ペプチドが磁気微粒子膜上に発現している磁気微粒子（マグネトソーム）は，宿主磁性細菌内で，主としてタンパク質からなる被覆膜で覆われた状態で存在し，生理活性物質のキャリアとして用いることができ，かかる磁気微粒子は上記宿主磁性細菌を用いて製造することができる。」と説明されているように，本願発明の技術的に意味のある用途は，Mms16タンパク質が磁気微粒子膜上に発現するという属性を利用したものである。
　しかるに，配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるタンパク質において，アミノ酸配列中のどの部分が，該タンパク質を磁気微粒子膜上に局在化させるために最低限必要な配列となっているのか，及び，該タンパク質のＧＴＰａｓｅ活性の発現に最低限必要な配列となっているのかについては，明細書において何も説明がなされておらず，該タンパク質がＧＴＰａｓｅ活性を有するために必要な配列が，磁気微粒子膜上に発現するために必要な配列と一致するか否かは不明である。
　すなわち，本願発明における「(ｂ)配列番号２に示されるアミノ酸配列において，１若しくは数個のアミノ酸が欠失，置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり，かつＧＴＰａｓｅ活性を有するタンパク質」については，ＧＴＰａｓｅ活性を有していても，必ずしも磁気微粒子膜上に発現するものとは認められない。
　してみると，本願発明は，磁気微粒子膜上に発現しないタンパク質をコードするＤＮＡを包含するものであり，このようなＤＮＡについては，そのＤＮＡがコードするタンパク質を磁気微粒子膜上に発現した磁気微粒子を製造して，生理活性物質のキャリアとして使用することはできない。
　
　また，ＧＴＰａｓｅが細胞の情報伝達経路に関与する分子であることは技術常識であるが，Mms16タンパク質が細胞内のどのような情報伝達経路に関与するかは，明細書において全く開示されておらず，本願発明における「(ｂ)配列番号２に示されるアミノ酸配列において，１若しくは数個のアミノ酸が欠失，置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり，かつＧＴＰａｓｅ活性を有するタンパク質」が，単にＧＴＰをＧＤＰに分解できるというのみでは，それが，産業上のどのようなプロセスにおいて用いられるものであるのかが不明であり，技術的に意味のある特定の用途が推認できる程度に，その機能が開示されているとはいえない。
　
　よって，本願発明における「(ｂ)配列番号２に示されるアミノ酸配列において，１若しくは数個のアミノ酸が欠失，置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり，かつＧＴＰａｓｅ活性を有するタンパク質をコードするＤＮＡ」のうち，磁気微粒子膜上に発現しないタンパク質をコードするＤＮＡについては，当業者がその物を使用できるように記載されていない。
　
６．むすび
　以上により，本願発明は，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができない。また，本願発明は，特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしておらず，特許を受けることができない。
  よって，結論のとおり審決する。