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　特願２０００−５６８９５７「全身性カルニチン欠乏症遺伝子およびその利用」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年　３月１６日国際公開、ＷＯ００／１４２１０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
　
１． 手続の経緯及び本願発明
　
　本願は，特許法第４１条に基づく優先権主張を伴う平成１１年９月７日（優先日，平成１０年９月７日）を国際出願日とする出願であって，その請求項４及び３に係る発明は，平成１８年６月９日付の手続補正書の特許請求の範囲の請求項４及び３に記載された次のとおりのものと認める。（以下，「本願発明４」及び「本願発明３」という。）
　
「【請求項４】　配列番号：５に記載の塩基配列からなるＤＮＡにおける変異を検出することを特徴とする，全身性カルニチン欠乏症の検査方法。」
　
「【請求項３】　配列番号：１に記載のアミノ酸配列からなるタンパク質をコードするＤＮＡにおける変異を検出することを特徴とする，全身性カルニチン欠乏症の検査方法。」
　
２． 引用例
　
　これに対して，原査定の拒絶の理由に引用文献１，２及び４として引用された，本願の優先権主張日前に頒布された３つの刊行物には，以下の記載がなされている。
　
（1） 引用刊行物１． The Journal of Biological Chemistry, Vol.273, No.32, (Aug. 1998), p.20378-20382　（以下「引用例１」という。）
　
ア．「 全長ヒトＯＣＴＮ２ ｃＤＮＡは，５５７アミノ酸からなるポリペプチドをコードし，ヒトＯＣＤＴＮ１（のアミノ酸配列）と７５．８％類似性を有する（図１Ａ）。」（ 第２０３７９頁 左欄 下から１３〜１０行目 ）
　
イ．ヒトＯＣＴＮ１及びヒトＯＣＴＮ２のアミノ酸配列（Ａ）
 （ 第２０３７９頁 右欄 図１Ａ，アミノ酸配列 省略 ）
　
ウ．「 ヒトＯＣＴＮ２のアミノ酸配列と他の有機カチオントランスポーターのアミノ酸配列とを比較すると，ヒトＯＣＴＮ２のアミノ酸配列は，ラットＯＣＴ１（３２％），ラットＯＣＴ２（３３．６％），ヒトＯＣＴ１（３３．１％），ヒトＯＣＴ２（３３．１％）及びラットＯＡＴ１（２８．４％）の類似性がある。」
 （ 第２０３７９頁 左欄 下から３行目〜同頁 右欄 ２行目 ）
　
エ．「 ＯＣＴＮ２は，腎臓，骨格筋，心臓，胎盤を含むいくつかの組織で発現している，高いアフィニテイを有する，ナトリウムイオン依存性カルニチントランスポーターである。
　ヒトＯＣＴＮ２のアミノ酸配列は，ヒトＯＣＴＮ１のアミノ酸配列と類似性は非常に高いものの，ＯＣＴＮ１は低いカルニチントランスポーター活性しか示さない・・。」( 第２０３８２頁 左欄 第１６〜２３行目 ）
　
オ．「 このカルニチントランスポーター（ＯＣＴＮ２）の同定は，本来のカルニチン欠損の治療手段の開発のみならず，カルニチンの生理学的及び生化学的機能のより良い理解に貢献する。加えて，マウス由来のＯＣＴＮ２を単離し，ＪＶＳマウス（異常なカルニチン代謝を示し関係する疾患を示すマウス）と比較することは，カルニチン欠乏症の主要な原因の同定に役立つであろう。」  ( 第２０３８２頁 左欄 下から１２〜４行目 ）
　
（２） 引用刊行物２． Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol.246, No.3, (May 1998), p.589-595（以下「引用例２」という。）
　
ア．「 ＯＣＴＮ２の構造　ｈＯＣＴＮ２ （ｃＤＮＡ）の塩基配列（GenBank accession no. AF057164）及び推定アミノ酸配列は，図１に示されている。このｃＤＮＡは ３２５２ｂｐで，１６７４ｂｐのＯＲＦを有するものである（ターミネーションコドンを含む）。このｃＤＮＡは，５５７アミノ酸の蛋白質をコードしている。」　
（第５９１頁 右欄 下から４行目〜第５９２頁 左欄 １行目）
　
イ． ｈＯＣＴＮ２ ｃＤＮＡの塩基配列 及び 推定アミノ酸配列 　推定されるトランスメンブレン ドメインは下線部位
 (第５９０頁 図１，塩基配列及びアミノ酸配列 省略）
　
ウ．「 ＧｅｎＢａｎｋデータベースの相同性検索は，ＯＣＴＮ２をコードするヒト遺伝子が，ヒトゲノムプロジェクトの一部としてことごとくそっくりシークエンスされていることを示している。ＯＣＴＮ２をコードするヒト遺伝子（〜３０ｋｂ）は，ヒト染色体５ｑ３１上にある。ｏｃｔｎ２遺伝子とＯＣＴＮ２ ｃＤＮＡとの両塩基配列を比較することにより，この遺伝子のエクソン−イントロン構造を推定することができる（図３）。この遺伝子は，１０個のエクソンと９個のイントロンからなっている。」　
（第５９２頁 右欄 下から７行目〜第５９３頁 左欄 １行目）
　
エ．ヒトｏｃｔｎ２遺伝子のエクソン−イントロン構造 と ｈＯＣＴＮ２ ｃＤＮＡとの構造上の関係 
( 第５９２頁 図３，図省略 ）
　
（３） 引用刊行物４． Pediatric Research, Vol.28, (1990), p.247-255 　（以下「引用例４」という。）
　
　「患者の両親のＶｍａｘ値で観察された（カルニチン輸送の）低減は，常染色体上の劣性遺伝パターンを示している・・・。培養繊維芽細胞でのカルニチン輸送研究は，（カルニチン欠乏症の）診断，兄弟姉妹及び異種遺伝形質の両親のスクリーニング，・・・及びカルニチン欠乏症の分子レベルの研究に重要である。」( 第２４７頁 左欄 下から８行目〜最終行 ）
　
３． 対比
　
（１） 本願発明４について
　
　本願発明４と引用例２に記載された発明（引用発明）とを，以下対比する。
　引用例２の上記２．（２）ウ，エ記載のエクソン−イントロンを含むｏｃｔｎ２遺伝子は，ＯＣＴＮ２をコードするエクソンとイントロンからなるヒトゲノムＤＮＡであり，他方，本願発明４記載の「配列番号：５に記載の塩基配列からなるＤＮＡ」も，ＯＣＴＮ２をコードするエクソンとイントロンからなるヒトゲノムＤＮＡである。
　
　このことから，本願発明４と引用発明は，
　
　ＯＣＴＮ２をコードするエクソンとイントロンからなるヒトゲノムＤＮＡに係る発明である点，　
で一致し，
　
　（ｉ） 本願発明４は，該ＤＮＡにおける変異を検出することを特徴とする，全身性カルニチン欠乏症の検査方法
であるのに対し，
　引用発明は，該ＤＮＡ自体の発明であって，その変異を検出して，全身性カルニチン欠乏症の検査に用いる方法の発明ではない点，　
　
　（ｉｉ） 本願発明４のヒトゲノムＤＮＡの塩基配列は，配列番号：５に記載の塩基配列である
のに対し，
　引用発明のヒトゲノムＤＮＡの塩基配列は，明示されていない点，
で相違する。
　
（２） 本願発明３について
　
　本願発明３と引用発明とを，以下対比する。
　
　引用例２の上記ア，イ記載のｈＯＣＴＮ２ ｃＤＮＡは，５５７アミノ酸からなるタンパク質をコードするＤＮＡで，該タンパク質のアミノ酸配列は本願明細書の配列番号：１に記載のアミノ酸配列と全く同一である。
　それ故，引用例２の上記ア，イ記載のｈＯＣＴＮ２ ｃＤＮＡは，本願発明３の「配列番号：１に記載のアミノ酸配列からなるタンパク質をコードするＤＮＡ」に相当する。
　
　このことから，本願発明３と引用発明は，
　
　配列番号：１に記載のアミノ酸配列からなるタンパク質をコードするＤＮＡに係る発明である点，　
で一致し，
　
　本願発明３は，該ＤＮＡにおける変異を検出することを特徴とする，全身性カルニチン欠乏症の検査方法
であるのに対し，
　引用発明は，該ＤＮＡ自体の発明であって，その変異を検出して，全身性カルニチン欠乏症の検査に用いる方法の発明ではない点，　
でのみ相違する。
　
４． 当審の判断
　
（１） 本願発明４について
　
　上記３．（１）で述べた相違点（ｉ）及び（ｉｉ）について，以下検討する。
　
ア． 上記相違点（ｉ）について
　
（ア） ＯＴＣＮ２遺伝子と全身性カルニチン欠乏症との関係について
　
　本願国際出願の国際公開第２０００／１４２１０号公報第３頁最下行〜第４頁第８行目に記載され，引用例４の上記２．（３）記載から確認できるように，全身性カルニチン欠乏症患者から得られた繊維芽細胞においては，カルニチンを細胞外から細胞内へ輸送する機構が欠損していることが示されており，この機能に関与する蛋白をコードする遺伝子が，この遺伝子疾患の原因遺伝子であると推測されている。
　
　また，引用例１の上記２．（１） ア〜エ には，本願優先日当時，有機カチオントランスポーターファミリーとして，ＯＣＴ１，ＯＣＴ２，ＯＣＴ３，ＯＣＴＮ１，ＯＣＴＮ２等が公知であったものの，カルニチントランスポーター活性の観点からＯＣＴＮ１及びＯＣＴＮ２に着目し検討したところ，ＯＣＴＮ１は低いカルニチントランスポーター活性しか示さないのに対し，ＯＣＴＮ２は高いアフィニテイを有し 且つ ナトリウムイオン依存性カルニチントランスポーターとして多数の組織（腎臓，骨格筋，心臓，胎盤等）で発現していることが示されている。
　
  さらに，引用例１の上記２．（１）オには，正常マウス由来のＯＣＴＮ２遺伝子と，ＪＶＳマウス（異常なカルニチン代謝を示し関係する疾患を示すマウス）由来のＯＣＴＮ２遺伝子とを比較することが，カルニチン欠乏症の主要な原因の同定に役立つであろうことも示されている。　 
　これらのことを考慮すれば，この遺伝子疾患（全身性カルニチン欠乏症）の原因遺伝子として，ＯＣＴＮ１遺伝子とＯＣＴＮ２遺伝子に着目し，ＯＣＴＮ１はカルニチンに対し低いアフィニテイを有するのに対し，ＯＣＴＮ２は高いアフィニテイを有していること，及び，引用例１の上記２．（１）オに示されている事項から，該原因遺伝子としては，ＯＣＴＮ１遺伝子よりはむしろＯＣＴＮ２遺伝子である可能性が大きいと，当業者であれば当然推測し得たはずである。
　
　しかも，引用例１の上記２．（１）オ．には，上述のとおり，カルニチン欠乏症の主要な原因の同定のために，マウス由来のＯＣＴＮ２を単離し，ＪＶＳマウス（異常なカルニチン代謝を示し関係する疾患を示すマウス）と比較することが記載されているのであるから，この記載を見た当業者は，ＯＴＣＮ２遺伝子がカルニチン欠乏症の原因であるか否かと確認することを強く動機付けられるというべきである。
　
（イ） 原因遺伝子の同定について
　
　一般に，遺伝子疾患の原因遺伝子が推測される場合，それを確認する方法として，例えば，該推測される原因遺伝子の機能が失われるように遺伝的に処理されたノックアウト動物を作成し，原因遺伝子であることを確認する方法は，本願優先日当時，周知技術であった（必要であれば，特開平１０−１４６１８８号公報参照）。
　そうすると，全身性カルニチン欠乏症の原因遺伝子が，ＯＣＴＮ２遺伝子である可能性があると推測し，それを確認すべく，上記周知技術を適用し，ＯＣＴＮ２遺伝子が原因遺伝子であることを確認することは，当業者が容易になし得たことである。
　
（ウ） ＯＣＴＮ２のゲノムＤＮＡの変異を検出することにより全身性カルニチン欠乏症の検査を行うことの容易想到性について
　
　そもそも，遺伝子疾患は，原因遺伝子の変異や欠損等の異常により，該遺伝子がコードするタンパク質の変異，欠損，発現異常，異常蓄積等に起因する疾患である。
　ここで，該タンパク質の欠損や発現異常が生じる原因としては，この欠損等に直接影響を与えるタンパク質のコード領域，即ち，エクソン領域の変異や欠損等の異常に因るもののみならず，イントロン領域においても，例えば，タンパク質発現の転写開始・終結に関与するプロモーターやターミネーターの変異等に基づくタンパク質発現異常に因るものや，遺伝子の転写領域におけるイントロンの変異や欠損等によるスプライシング異常に因るものがある等，イントロン領域の変異や欠損等の異常に因ることもあることは，本願優先日当時，周知事項であった。
　そして，遺伝子疾患の原因遺伝子のエクソン領域やイントロン領域の変異や欠損等の異常を検出することにより，該遺伝子疾患の検査を行えることは，本願優先日当時，周知技術であった。
　
　そうすると，上述のように，ＯＣＴＮ２遺伝子が全身性カルニチン欠乏症の原因遺伝子であることを確認できれば，該遺伝子のエクソン領域のみならずイントロン領域も含まれているＤＮＡである ＯＣＴＮ２のゲノムＤＮＡ の変異や欠損等の異常の有無を検出することにより，該遺伝子疾患である全身性カルニチン欠乏症の検査を行えることも，当業者であれば容易に想到し得たことと認める。
　
　また，それにより奏される効果についても，引用例１，２及び４の記載並びに本願優先日当時の周知技術から当業者が予測し得る範囲内であり，格別顕著なものとも認められない。
　
イ． 上記相違点（ｉｉ）について
　
　引用例２の上記２．（２）ウ，エより，ＯＣＴＮ２をコードするヒト遺伝子は，ヒトゲノムプロジェクトの一部としてことごとくそっくり解読されており，且つ，ＯＣＴＮ２のゲノムＤＮＡであるｏｃｔｎ２遺伝子の塩基配列と，引用例２の上記２．（２）イ 記載のＯＣＴＮ２ ｃＤＮＡの塩基配列とを比較し，ヒトＯＣＴＮ２ゲノムＤＮＡであるｏｃｔｎ２遺伝子のエクソン−イントロン構造を推定したこと が記載されている。
　
　ということは，引用発明であるＯＣＴＮ２をコードするエクソンとイントロンからなるヒトゲノムＤＮＡ（即ちｏｃｔｎ２遺伝子）の塩基配列は，ヒトゲノムプロジェクトの一部として解読されている塩基配列情報を基に，既に決定されていたことから，該決定された塩基配列を明示することは，当業者であれば当然容易になし得たことである。
　
ウ． 小括
　
　以上より，本願発明４は，引用例１，２及び４に記載された発明並びに本願優先日当時の周知技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものと認める。
　
（２） 本願発明３について
　
　上記３．（２）で述べた相違点について，以下検討する。
　
ア． 全身性カルニチン欠乏症の原因遺伝子としてＯＣＴＮ２遺伝子の推定・同定について
　
　上記４．（１） ア．（ア），（イ）で述べたように，全身性カルニチン欠乏症の原因遺伝子として，ＯＣＴＮ２遺伝子を推定し同定することは，引用例１，２及び４に記載された発明並びに本願優先日当時の技術常識に基いて，当業者が容易になし得たことである。
　
イ. ＯＣＴＮ２自体の欠損が関与し，ＯＣＴＮ２をコードするＤＮＡの変異を検出することにより全身性カルニチン欠乏症の検査を行うことの容易想到性について
　
　上記４．（１）ア．（ウ）で述べたように，そもそも，遺伝子疾患は，原因遺伝子の変異や欠損等の異常により，該遺伝子がコードするタンパク質の変異，欠損，発現異常，異常蓄積等に起因する疾患である。
　そして，該タンパク質の変異，欠損，異常蓄積等が生じる原因としては，該タンパク質の変異等に直接影響を与えるタンパク質のコード領域，即ち，エクソン領域の変異や欠損等の異常に因るもののみならず，タンパク質発現の転写開始・終結に関与するプロモーターやターミネーターの変異等に基づくタンパク質発現異常に因るものや，遺伝子の転写領域におけるイントロンの変異や欠損等によるスプライシング異常に因るもの等，イントロン領域の変異や欠損等の異常に因ることもある。
　ここで，一般的に，遺伝子疾患の原因遺伝子がコードするタンパク質へ，直接的に，変異，欠損等を生じさせる原因として蓋然性が高いのは，エクソン領域における変異や欠損の異常に因る場合であることは，本願優先日当時，周知事項であった。
　また，遺伝子疾患の原因遺伝子の変異や欠損の異常を検出することにより，該遺伝子疾患の検査を行えることは，本願優先日当時周知技術であった。
　
　これらを踏まえると，上述のように，ＯＣＴＮ２遺伝子が全身性カルニチン欠乏症の原因遺伝子であることを確認できれば，該遺伝子がコードするＯＣＴＮ２自体の欠損が該疾患に関与すると考えられ，ＯＣＴＮ２自体の欠損に，直接的に，変異，欠損等を生じさせる原因として蓋然性が高い，該遺伝子のコード領域，即ち，エクソン領域における変異や欠損等の異常の有無を検出することにより，該遺伝子疾患である全身性カルニチン欠乏症の検査を行えることは，当業者であれば容易に想到し得たことと認める。
　
　また，それにより奏される効果についても，引用例１，２及び４の記載並びに本願優先日当時の周知技術から当業者が予測し得る範囲内であり，格別顕著なものとも認められない。
　
ウ． 小括
　
　したがって，本願発明３も，引用例１，２及び４に記載された発明並びに本願優先日当時の周知技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものと認める。
　
（３）　その他
　
　本件請求人は，平成１８年７月７日付審判請求書の手続補正書において，
　（３−１） 引用例１，２，４より，全身性カルニチン欠乏症の原因遺伝子の候補として，ＯＣＴＮ２遺伝子のみならずＯＣＴＮ１遺伝子も考えられ，ＯＣＴＮ２が原因遺伝子であるとは容易に推定できず，ＯＣＴＮ２が全身性カルニチン欠乏症の原因遺伝子であると見出すことは，「やってみなければ分からなかった」こと，
　（３−２） 全身性カルニチン欠乏症がカルニチンの輸送機構の欠損に因ることが公知であったとしても，該欠損がトランスポーター自体の欠損のみから生じるとは限らず，遺伝子発現の調節因子，機能の調節因子等様々な調節因子の欠損が考えられ，その中でトランスポーター自体，特にＯＣＴＮ２自体の欠損が全身性カルニチン欠乏症に関与することは容易に想到できない旨， 及び，
　（３−３）甲第６〜７号証を提示し，本願発明は学術的に高く評価されている旨，を主張している。
　
　（３−１）及び（３−２）について
　
　しかしながら，ＯＣＴＮ２遺伝子が全身性カルニチン欠乏症の原因遺伝子であると容易に推定し得たことについては，上記４．（１）ア．（ア）で述べたように，引用例１の上記２．（１）ア〜オの記載から，全身性カルニチン欠乏症の原因遺伝子として，ＯＣＴＮ１遺伝子とＯＣＴＮ２遺伝子に着目し，カルニチンに対するアフィニテイの性質，及び，引用例１の上記２．（１）オに示されている事項から，該原因遺伝子としては，ＯＣＴＮ１遺伝子よりはむしろＯＣＴＮ２遺伝子である可能性が大きいと，当業者であれば当然推測し得たはずである。
　しかも，引用例１の上記２．（１）オ．の，カルニチン欠乏症の主要な原因の同定のために，マウス由来のＯＣＴＮ２を単離し，ＪＶＳマウスと比較することが役立つであろうとの記載を見た当業者は，ＯＴＣＮ２遺伝子がカルニチン欠乏症の原因であるか否かと確認することを強く動機付けられるというべきである。
　
　さらに，本件請求人の，ＯＣＴＮ２が全身性カルニチン欠乏症の原因遺伝子であると見出すことは「やってみなければ分からなかった」ことについては，上述のように，ＯＣＴＮ２遺伝子がカルニチン欠乏症の原因であるか否かを確認することを強く動機付けられており，ＯＴＣＮ２遺伝子がカルニチン欠乏症の原因遺伝子である可能性が十分に認められていたのであるから，ＯＣＴＮ２が全身性カルニチン欠乏症の原因遺伝子であることを確認したからといって，それは予測し得る結果にすぎない。
　
　そして，このように，ＯＴＣＮ２遺伝子がカルニチン欠乏症の原因であるか否かと確認することを強く動機付けられており，ＯＴＣＮ２遺伝子がカルニチン欠乏症の原因遺伝子である可能性が十分に認められていた以上，全身性カルニチン欠乏症に関与しているのは，様々な調節因子等の欠損ではなく，ＯＣＴＮ２自体の欠損であると，当業者であれば容易に想到し得たことである。
　
　（３−３）について
　
　甲第６〜７号証より，本願発明は学術的に高く評価されていると主張するが，学術的評価と出願時の先行技術に基づく進歩性の判断とは一致するものではなく，優れた学術的成果が直ちに特許に結びつくというものではない。
　そして，今まで述べたとおり，上記引用例１，２及び４に記載された発明並びに本願優先日当時の周知技術に基いて，当業者が本願発明４及び３を容易に発明をすることができたことが論理付けられる以上，学術的な評価によって，本願発明４及び３の進歩性の判断は左右されない。
　
　したがって，請求人の上記主張は採用できない。       
　
５． むすび
　
　以上のとおりであるから，本願発明４及び３は，上記引用例１，２及び４に記載された発明並びに本願優先日当時の周知技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
　よって，結論のとおり審決する。