【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３５１３１５１号発明「タクスス属種の細胞培養によるタキソールおよびタキサンの増強された生産」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３５１３１５１号の請求項１〜２７に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件特許第３５１３１５１号の請求項１〜３６に係る発明（以下，それぞれ「本件特許発明１〜３６」という。）についての出願は，平成５年２月２２日（パリ条約による優先権主張，１９９２年２月２０日，米国，１９９２年４月２４日，米国）に出願され，平成１６年１月１６日にその発明について特許の設定登録がされたものである。
　これに対して，平成１７年１２月８日付けで，株式会社サムヤン・ジェネックスより本件特許発明１〜３６について，本件無効審判の請求がなされ，平成１８年４月２６日付けで，被請求人フィトン インコーポレイテッドより訂正請求がなされるとともに，同日付けで答弁書が提出された。
　
第２　訂正請求について
１．訂正請求の要旨
　平成１８年４月２６日付けの訂正請求の要旨は，本件特許発明１〜３６の明細書及び図面を訂正請求書に添付した訂正明細書及び図面のとおりに訂正しようとするものである。すなわち，特許請求の範囲を下記のとおり訂正し（訂正事項（ａ）），本件特許第３５１３１５１号公報（以下，「本件特許公報」という。）第２５欄第３４〜３５行における「第５表」の記載を「第５図」に訂正する（訂正事項（ｂ））ことを求めるものである。
　
「【請求項１】下記工程を含むことを特徴とする，タクスス・シネンシスの細胞培養から高収率でタキソールおよびタキサンを回収する方法；
（ａ）タクスス属種由来の細胞を，１つ以上の栄養培地で，天然のタクスス・シネンシスにより生産される量より少なくとも10倍量のタキソールとタキサンとを生産する条件下で培養する工程であって，
（ｉ）タクスス・シネンシス細胞を，培養細胞の迅速な成長に有利な懸濁液の成長栄養培地に植菌して植菌懸濁物を形成する工程，
（ii）前記工程（ｉ）の植菌懸濁物を成長させ，バイオマスを増殖させる工程，
（iii）前記工程（ii）の懸濁培養物をタキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地に継代培養して生産培養物を形成する工程，ここで，前記生産栄養培地は生産物形成のために独立して最適化され，前記成長栄養培地と異なる，
（iV）前記工程（iii）の生産培養物をタキソール及びタキサンを形成するための条件下で培養する工程，
を含む工程；及び
（ｂ）前記工程（iv）の培地，細胞，または生産培養物の培地及び細胞から前記タキソールおよびタキサンを回収する工程。
【請求項２】前記成長条件が前記培地中に使用される成長調整物質の量または種類を変えることにより最適化することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】前記成長調整物質がホルモン類似体であることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】前記成長調整物質が
ピ
【請求項５】前記培地がAgNO3を含有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項６】前記培地がマクロおよびミクロ塩類，微量元素および／またはビタミンおよびその他の有機補充物質を含有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項７】前記培地が植物ホルモン，ホルモン代替物および誘導体，ホルモン阻害剤および／または合成成長調整物質を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項８】前記培地が生物または非生物エリシターを含有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項９】前記生物的または非生物的エリシターが表1aから選択されることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】前記エリシターがグルタミン酸キトサン，リゲナン，フェルラ酸および安息香酸から選択されることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】前記エリシターがグルタミン酸キトサンであることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】前記培地が生合成前駆体，代謝および非代謝阻害剤，および／または刺激剤および／またはアクチベータを含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１３】前記生合成前駆体，代謝および非代謝阻害剤，および／または刺激剤および／またはアクチベータが表1bから選択されることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】フェニルアラニンが前記培養の生産段階で存在していることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】前記培地が抗褐変剤，抗酸化剤，安定化剤，増強剤，ラジカルスカベンジャー，調整剤，および／または還元剤を含有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１６】定期的な栄養培地の交換の工程をさら含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】定期的なタキソールおよびタキサン除去の工程をさら含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１８】成長および生産物形成が，１段階または２段階のバッチプロセス，またはフェッド−バッチプロセス，または半連続プロセス，または連続プロセス，またはそれらの変形を用いて達成されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１９】前記１つ以上の栄養培地がタキサン前駆体も含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２０】前記１つ以上の栄養培地が炭素源としてマルトースを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２１】前記１つ以上の栄養培地が炭素源としてスクロールを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２２】前記１つ以上の栄養培地が炭素源としてグルコース，フラクトース，またはそれらの混合物を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２３】前記１つ以上のタキサンの生産が前記栄養培地の組成の変化により誘導されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２４】タキサンの生産中に少なくとも１回栄養培地を交換する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２５】前記培養工程中に少なくとも１回栄養培地を交換する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２６】前記タクスス・シネンシス細胞がフェッド−バッチプロセスにより培養されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２７】タキソールが前記細胞培養物の前記細胞または前記培地またはそれら両方から回収されることを特徴とする請求項１に記載の方法。」
（下線は，合議体による。）
　
２．訂正の適否についての判断
（１）訂正事項（ａ）について
　訂正事項（ａ）は，特許第３５１３１５１号発明の明細書中の特許請求の範囲の請求項１〜３６において，請求項２〜９及び２４を削除するものであり，それに伴い，項数を繰上げたことにより，引用請求項を含めて請求項の番号を訂正したものである（以下，「訂正事項（ａ−１）」という。）。よって，上記訂正事項（ａ−１）は，特許請求の範囲の減縮を目的とし，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内のものであって，かつ，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
　また，訂正事項（ａ）は，特許第３５１３１５１号発明の明細書中の特許請求の範囲の請求項１２（訂正後の請求項４）中の「プクロラム」を「ピクロラム」と訂正するものである（以下，「訂正事項（ａ−２）」という。）。本件特許は，平成１５年１１月１３日付け手続補正書において「ピクロラム」と補正され，該手続補正書に記載された特許請求の範囲に基づいて，特許の設定登録がされたものであるから，上記請求項１２における「プクロラム」は，「ピクロラム」の誤記であると認められる。よって，上記訂正事項（ａ−２）は，誤記の訂正を目的とし，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内のものであって，かつ，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
　
（２）訂正事項（ｂ）について
　訂正事項（ｂ）に係る本件特許の明細書の記載は，
「９．２．延長培養
  培養期間を２５および４２日間として，タクスス・シネンシス細胞（Ｋ−１系統）を培地Ｃで培養した場合のタキソールおよびタキサン生産を調べた。その結果を，第５表にまとめた。以下のような重要な観察値を要約することができる。」（本件特許公報第２５欄第３１〜３６行）
とあり，「第５表」は，培養期間を２５及び４２日間として，タクスス・シネンシス細胞（Ｋ−１系統）を培地Ｃで培養した場合のタキソール及びタキサン生産を調べた結果を示すものと考えられる。しかしながら，本件特許公報の第５表には，タクスス・シネンシス細胞を培地Ｃで培養した結果は示されておらず，培養期間を２５及び４２日とした結果も示されていない。一方，第５図には，２５日目及び４２日目のタキソール及び総タキサンの生産量が表及び棒グラフで示されており，また，本件特許公報第９欄第２９〜４４行の「図面の簡単な説明」において，「第５図はタクスス・シネンシス細胞系統Ｋ−１を培地Ｃ中で長期間培養して生産されるタキソールとタキサンを示す。上方のパネルは既知および未知のタキサンについてのデータを表にしたものであり，下方のパネルは２５日ないし４２日の期間におけるタキソールおよびタキサン生産の増加量を表したものである。」という記載がある。
　したがって，上記「９．２．延長培養」の記載における「第５表」は，「第５図」の明らかな誤記であると認められる。よって，上記訂正事項（ｂ）は，誤記の訂正を目的とし，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内のものであって，かつ，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
　
３．まとめ
　したがって，平成１８年４月２６日付けの訂正は，特許請求の範囲の減縮，誤記の訂正を目的とし，いずれも，願書に添付した明細書又は図面に記載されている事項の範囲内のものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。
　以上のとおりであるから，上記訂正は，平成６年改正前特許法第１３４条第２項ただし書に適合し，特許法１３４条の２第５項において準用する平成６年改正前第１２６条第２項の規定に適合するので，当該訂正を認める。
　
第３　請求人の主張
　請求人は，「特許第３５１３１５１号を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め，証拠方法として，甲第１〜２３号証を提出し，その理由の概要として，以下の（１）〜（１３）を主張している。
　
（１）本件の訂正前の請求項１，４〜７，９〜１１，１４，１５，２４，３２及び３６に係る特許発明（訂正後の請求項１〜３，６，７，２３及び２７に係る特許発明）は，甲第１〜８号証に記載された発明に基づいて，出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきである。
　
（２）本件の訂正前の請求項２及び２３に係る特許発明（訂正後の請求項１５に係る特許発明）は，甲第１〜９号証に記載された発明に基づいて，出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきである。
　
（３）本件の訂正前の請求項３に係る特許発明（訂正により削除。）は，甲第１〜８号証及び甲第１０号証に記載された発明に基づいて，出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきである。
　
（４）本件の訂正前の請求項６及び７に係る特許発明（訂正により削除。）は，甲第１〜８号証及び甲第２３号証に記載された発明に基づいて，出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきである。
　
（５）本件の訂正前の請求項８及び１３に係る特許発明（訂正後の請求項５に係る特許発明）は，甲第１〜８号証及び甲第１１号証に記載された発明に基づいて，出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきである。
　
（６）本件の訂正前の請求項１２に係る特許発明（訂正後の請求項４に係る特許発明）は，甲第１〜８号証及び甲第１２号証に記載された発明に基づいて，出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し，
無効とすべきである。
　
（７）本件の訂正前の請求項１６〜１９に係る特許発明（訂正後の請求項８〜１１に係る特許発明）は，甲第１〜８号証及び甲第１３号証に記載された発明に基づいて，出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきである。
　
（８）本件の訂正前の請求項２０，２１及び２８に係る特許発明（訂正後の請求項１２，１３及び１９に係る特許発明）は，甲第１〜８号証及び甲第１４号証に記載された発明に基づいて，出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきである。
　
（９）本件の訂正前の請求項２２に係る特許発明（訂正後の請求項１４に係る特許発明）は，甲第１〜８号証，甲第１４号証及び甲第１５号証に記載された発明に基づいて，出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきである。
　
（１０）本件の訂正前の請求項２５，３３及び３４に係る特許発明（訂正後の請求項１６，２４及び２５に係る特許発明）は，甲第１〜８号証，甲第１６号証及び甲第１７号証に記載された発明に基づいて，出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきである。
　
（１１）本件の訂正前の請求項２６に係る特許発明（訂正後の請求項１７に係る特許発明）は，甲第１〜８号証及び甲第２２号証に記載された発明に基づいて，出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきである。
　
（１２）本件の訂正前の請求項２７及び３５に係る特許発明（訂正後の請求項１８及び２６に係る特許発明）は，甲第１〜８号証及び甲第１６〜２０号証に記載された発明に基づいて，出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきである。
　
（１３）本件の訂正前の請求項２９〜３１に係る特許発明（訂正後の請求項２０〜２２に係る特許発明）は，甲第１〜８号証及び甲第２１号証に記載された発明に基づいて，出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり，本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきである。
　
甲第１号証　：米国特許第５０１９５０４号明細書
甲第２号証　：Journal of Chinese Medicinal Materials, Sep l991, Vol.14 (9), p.5-7　
甲第３号証　：Abstract from Annual Meeting of Beijing Plant Physiology Society, Aug 1991
甲第４号証  ：Acta Pharmaceutica Sinica, l989, Vol.24 (7), p.552-5
甲第５号証　：BIOTECHNOLOGY IN PLANT SCIENCE Relevance to Agriculture in the Eighties, 1985
甲第６号証  ：Journal of Natural Products, 1990, Vol.53 (5), p.1249-55
甲第７号証  ：Journal of Natural Products, 1990, Vol.53 (6), p.1609-10
甲第８号証  ：特開平０３−２３２８６９号公報
甲第９号証　：「植物の器内培養」，アカデミー書籍，1990年
甲第１０号証：Plant Cell and Tissue Culture in Liquid Systems, 1991, p.296-7
甲第１１号証：特開平０３−２１６１２３号公報
甲第１２号証：Plant culture Media, 1987, Vol.1, p.427
甲第１３号証：特開平０３−０３０６７１号公報
甲第１４号証：Plant Biotechnology, 1983
甲第１５号証：Mycologia, 1971, Vol.63, p.1231-4
甲第１６号証：Biotechnology Letters, 1990, Vol.12 (11), p.793-8
甲第１７号証：Biotechnology in Plant: Science, 1985, p.216
甲第１８号証：Plant and Animal Cells, 1987
甲第１９号証：米国特許第４７１７６６４号明細書
甲第２０号証：Journal of Biotechnology, 1990, Vol.16, p.297-303
甲第２１号証：特開平０１−２１５２８２号公報
甲第２２号証：Appl Microbiol Biotechnol, 1986, Vol.24, p.35-41
甲第２３号証：J. Chem. Tech. Biotechnol., 1989, Vol.46, p.61-9
　
第４　被請求人の主張
　一方，被請求人は，平成１８年４月２６日付け答弁書において，「本件審判請求は成り立たない，審判請求費用は請求人の負担とする」との審決を求め，証拠方法として，以下の乙第１〜１０号証を提出している。
　
乙第１号証　：Plant Cell and Tissue Culture in Liquid Systems, 1991, p.62-6
乙第２号証　：Cell Culture and Somatic Cell Genetics of Plants, Vol.4, 1991, Chapter 5, p.97-114
乙第３号証  ：J. Plant Physiol., 1991, Vol.139, p.249-51
乙第４号証　：Fiziologiya Rastenii, 1980, Vol.27(2), p.404-l2
乙第５号証（甲第１９号証）：米国特許第４７１７６６４号明細書
乙第６号証（甲第２０号証）：Journal of Biotechnology, 1990, Vol.16, p.297-303
乙第７号証　：Plant Cell Reports, 1986, Vol.5, p.302-5
乙第８号証　：Plant Physiol., 1985, Vol.78, p.338-42
乙第９号証　：Z. Naturforsch. 38c, 1983, p.346-52
乙第１０号証：Roach博士の宣誓供述書
　
第５　本件発明
　本件特許発明は，訂正明細書及び図面の記載からみて，その特許請求の範囲の請求項１〜２７に記載されたとおりのものと認められるところ，その請求項１〜２７に係る発明（以下，それぞれ「訂正特許発明１〜２７」という。）は，次のとおりのものである。
　
「【請求項１】下記工程を含むことを特徴とする，タクスス・シネンシスの細胞培養から高収率でタキソールおよびタキサンを回収する方法；
（ａ）タクスス属種由来の細胞を，１つ以上の栄養培地で，天然のタクスス・シネンシスにより生産される量より少なくとも10倍量のタキソールとタキサンとを生産する条件下で培養する工程であって，
（ｉ）タクスス・シネンシス細胞を，培養細胞の迅速な成長に有利な懸濁液の成長栄養培地に植菌して植菌懸濁物を形成する工程，
（ii）前記工程（ｉ）の植菌懸濁物を成長させ，バイオマスを増殖させる工程，
（iii）前記工程（ii）の懸濁培養物をタキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地に継代培養して生産培養物を形成する工程，ここで，前記生産栄養培地は生産物形成のために独立して最適化され，前記成長栄養培地と異なる，
（iV）前記工程（iii）の生産培養物をタキソール及びタキサンを形成するための条件下で培養する工程，
を含む工程；及び
（ｂ）前記工程（iv）の培地，細胞，または生産培養物の培地及び細胞から前記タキソールおよびタキサンを回収する工程。
【請求項２】前記成長条件が前記培地中に使用される成長調整物質の量または種類を変えることにより最適化することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】前記成長調整物質がホルモン類似体であることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】前記成長調整物質がピクロラムであることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】前記培地がAgNO3を含有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項６】前記培地がマクロおよびミクロ塩類，微量元素および／またはビタミンおよびその他の有機補充物質を含有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項７】前記培地が植物ホルモン，ホルモン代替物および誘導体，ホルモン阻害剤および／または合成成長調整物質を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項８】前記培地が生物または非生物エリシターを含有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項９】前記生物的または非生物的エリシターが表1aから選択されることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】前記エリシターがグルタミン酸キトサン，リゲナン，フェルラ酸および安息香酸から選択されることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】前記エリシターがグルタミン酸キトサンであることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】前記培地が生合成前駆体，代謝および非代謝阻害剤，および／または刺激剤および／またはアクチベータを含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１３】前記生合成前駆体，代謝および非代謝阻害剤，および／または刺激剤および／またはアクチベータが表1bから選択されることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】フェニルアラニンが前記培養の生産段階で存在していることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】前記培地が抗褐変剤，抗酸化剤，安定化剤，増強剤，ラジカルスカベンジャー，調整剤，および／または還元剤を含有することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１６】定期的な栄養培地の交換の工程をさら含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】定期的なタキソールおよびタキサン除去の工程をさら含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１８】成長および生産物形成が，１段階または２段階のバッチプロセス，またはフェッド−バッチプロセス，または半連続プロセス，または連続プロセス，またはそれらの変形を用いて達成されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１９】前記１つ以上の栄養培地がタキサン前駆体も含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２０】前記１つ以上の栄養培地が炭素源としてマルトースを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２１】前記１つ以上の栄養培地が炭素源としてスクロールを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２２】前記１つ以上の栄養培地が炭素源としてグルコース，フラクトース，またはそれらの混合物を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２３】前記１つ以上のタキサンの生産が前記栄養培地の組成の変化により誘導されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２４】タキサンの生産中に少なくとも１回栄養培地を交換する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２５】前記培養工程中に少なくとも１回栄養培地を交換する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２６】前記タクスス・シネンシス細胞がフェッド−バッチプロセスにより培養されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２７】タキソールが前記細胞培養物の前記細胞または前記培地またはそれら両方から回収されることを特徴とする請求項１に記載の方法。」
　
第６　甲号証の記載事項
（１）甲第１号証：米国特許第５０１９５０４号明細書
ア．「本発明は，タクスス・ブレヴィフォリア及びタクススのほかの種である針葉樹の組織の細胞培養による，アルカロイド化合物の生産及び回収に関する。」（第１欄第７〜９行）
イ．「Ｔ．ブレヴィフォリア樹木は稀少であり，生長も遅く栽植されない。タキソール１ポンド生産するために，樹皮が１万ポンド必要である。樹皮の抽出は複雑で，また，製品の変動が生じる。・・・発明者らは現在，驚くべきことに，タクスス・ブレヴィフォリア組織由来の脱分化細胞又はカルス細胞が人工培地でうまく成育可能であり，損傷していない植物同様に培養においても化学療法的に活性なアルカロイドが生産されることを発見した。」（第１欄第２８〜４５行）
ウ．「我々のタキソール産生方法には，以下の工程が含まれる：
ａ．タクスス属種の生きた組織を供し；
ｂ．上記組織からのカルス形成と懸濁細胞成長に適した栄養培養培地を供し；
ｃ．上記組織からのカルス形成と懸濁細胞成長のために，上記組織を上記培地において培養し；
ｄ．上記カルス及び懸濁細胞，並びに，上記培地から，タキソール及びそれに関連する化合物を回収する。
工程（ｃ）において，任意に，誘導剤を添加し，タキソール及びそれに関連するアルカロイドの生産を最適化してもよい。」（第１欄第４９〜６２行）
エ．「アルカロイドの生産に特に有用な本発明の植物材料はパシフィック・イュー（Pacific yew）であるタクスス・ブレヴィフォリアから採取される。この属のいかなる植物も，所望の結果を生み出すだろう。」（第２欄第２２〜２５行）
オ．「カルス誘導及びその後の成長に適する培養培地は，表IIに記載された成分が添加されたGamborg's B5培地（表Ｉ）の水溶液又は寒天で固定化したものである。この培地に，そのほかの慣用された塩組成物（例えば，Lloyd and McCown's 又はAnderson's培地 ）の置換，さまざまな成分の添加又は削除，それらの比率の変更のような改変を加えることは理解される。例えば，我々は，硝酸アンモニウムが成長率を向上させることを見出した。このように，カルス誘導及び成長に適当であり最適な培地を決定することは，当業者の能力の範囲内であることは明らかである。」（第２欄第４９〜６１行）
カ．「タキソールは，培養上清に見出され，エーテル又はメチレンクロライドで簡便に抽出される。また，抽出の前に，ビーズに吸着させることにより回収される。」
キ．「懸濁培養で成長する細胞は，細胞量が５〜１０倍になるまで３〜４週間の間隔で継代する。バイオリアクターにおいて成長した細胞は容器の性質に応じた成長率を有するであろう。タキソールは，細胞培養中に生産され，培養上清中，特に，継代培養後２〜４週間の期間に存在する。タキソール生産はまた，真菌エリシター及びバナジル硫酸を含む様々な化合物の添加により促進されるが，例えば，３，４−ジクロロフェノキシトリエチル（アミン）等，副産物の生産を刺激するほかの化合物によって誘導され得る。真菌エリシターやほかの化合物による急速な誘導の能力は，タキソールの商業的な生産に多大な利益をもたらすだろう。」（第３欄第１３〜２７行）
ク．「細胞培養により生産された化合物は，タキソール及び多数のほかの化合物であり，それらのうちいくつかのものは植物中には存在しない。タキソール及びそれに関連する化合物の構造式は，Wani et al. [J. Am. Chem. Soc. 93: 2325-2327 (1971)]，及び，Kingston [e.g., Lloydia 45: 466-470 (1982)]の一連の記事に記載されている。」（第３欄第５５〜６１行）
ケ．「実施例１　Ｔ．ブレヴィフォリアの植物材料は，森から収集し，作業時まで４℃で保存した。・・・その後，試料をメスで0.5-1.0cm平方に切断し，ピンセットで寒天培地に移した。・・・培地は，Gamborg's B5（表Ｉ及びII）を用いた。・・・カルス増殖は２週間から４ヶ月後に生じた。カルスはうまく継代培養を繰り返し，いくつかの継代培養ではより大きな成長率を示した。」（実施例１）
コ．「実施例３  実施例１で得られたカルスを懸濁培養した。継代培養物は，125mlの三角フラスコで，ホルモンである２，４−Ｄ，カイネチン，ＮＡＡ又は６‐ベンジルアミノプリン（ＢＡＰ）を様々な量で含む15mlのGamborg's B5 培地に入れた。」（実施例３）
サ．「実施例４　実施例３の懸濁細胞の継代培養物を，
（１）硝酸アンモニウムの添加有り又はなしのGamborg's B5 培地（表Ｉ及びII），
（２）Lloyd and McCown's 樹木植物塩基性塩混合物（表III），5 ml Murashige and Skoog's 改変ビタミン混合物（表IV），15g スクロース，2gカザミノ酸及び5ml ２，４−Ｄ，又は，
（３）Anderson's ロドデドロン塩基性塩混合物（表III），5ml Murashige and Skoog's 改変ビタミン混合物, 15g スクロース，2gカザミノ酸及び5ml ２，４−Ｄ
に分割した。20μｌの細胞を，125ml 三角フラスコ中の45ml 培地に接種した。培地２及び３，並びに，アンモニウムを添加したGamborg's B5における細胞の成長は，無添加のGamborg's B5のものと比べて，２〜３倍大きかった。27℃及び20〜25℃の２とおりのフラスコにより，20〜25℃の方が27℃よりも成長が優れ，また，光照射状態よりも暗部で培養した方が成長に優れていることが示された。継代培養後，２〜４週間において，培地１及び２において成長した細胞により，タキソールが生産された。」（実施例４）
シ．「実施例６　細胞懸濁培養によるタキソールの生産を，高速液体クロマトグラフィーにより決定した。・・・上清におけるタキソールの濃度は，1.0〜3.0mg/lであった。」（実施例６）
ス．「実施例８　実施例３の懸濁細胞からの継代培養物を，実施例４のように成長させた。Gamborg's B5 中で真菌培養を行い，タキソールの生産を誘導するために用いた。」（実施例８）
　
（２）甲第２号証：Journal of Chinese Medicinal Materials, Sep l991, Vol.14 (9), p.5-7
セ．「いくつかのタクスス植物のカルス誘導と培養の観察」（標題）
ソ．「細胞培養技術を用いたタキソールの商業的規模での生産の可能性を研究するために，タキソールを生産するためのタクスス属の細胞培養能力を調べた。」（第５頁左欄第１段落）
タ．「タクスス・シネンシス var. mairei及びタクスス・ユナネンシスから得られた外植片から産生したカルスの頻度は85％であった。したがって，正確な外植片及び組織培養条件を選択すれば，タクスス植物からカルスの生産するのは容易である。」（第５頁右欄第２段落）
チ．「表４によれば，タクスス・カスピダータ Sieb et Zucc，タクスス・シネンシスvar. mairei及びタクスス・ユナネンシスは，この茶色い材料の割合が高く産生され，ほかの種よりも色が濃かった。　培養過程では，カルスの色が濃茶色になり始める。カルスが外植片から脱却したとき，その色は濃茶色になるのである。」（第７頁左欄最終段落〜右欄第２段落）
　
（３）甲第３号証：Abstract from Annual Meeting of Beijing Plant Physiology Society, Aug 1991
ツ．「タクスス・シネンシスvar. mairei由来のカルスの産生に関する最初の調査」（標題）
テ．「タクスス・シネンシスvar. maireiから幼い枝を滅菌して１mg/l ＩＡＡ，１mg/l ２，４−Ｄを含む67-V基本組織培養培地に植菌した。３週間後カルスが生産された。」（第２段落）
　
（４）甲第４号証：Acta Pharmaceutica Sinica, l989, Vol.24 (7), p.552-5
ト．「逆相ＨＰＬＣによるタクスス・シネンシス抽出物におけるタキソールの測定」（標題）
ナ．「タクスス・シネンシス植物の茎樹皮から単離されたタキソールは，タキサン環を有する化合物であり，従来から知られていた抗癌剤と化学構造が異なる。タキソールは，マウスにおいて，転移可能な癌に対して抗腫瘍効果が見られた。　抗腫瘍効果は，タキソール濃度に関係するので，タクスス・シネンシス資料の抽出物におけるタキソール同定のための簡易な手法が必要である。」（要約）
ニ．タクスス・シネンシスの抽出物中のタキソール量を測定した結果，該抽出物にタキソールが含有されていること。（表１）
　
（５）甲第６号証：Journal of Natural Products, 1990, Vol.53 (5), p.1249-55
ヌ．「タクスス属種の針葉は，タクスス・ブレヴィフォリアの樹皮に匹敵するタキソールを含む：分析と単離」（標題）
ネ．タクスス・ブレヴィフォリアの針葉のタキソール含量は，0.006％（乾燥重量）であること。(表１)
　
（６）甲第７号証：Journal of Natural Products, 1990, Vol.53 (6), p.1609-10
ノ．「いくつかのタクスス属種由来の樹皮，木部，根，葉及び苗木におけるタキソール含量」（標題）
ハ．タクスス・ブレヴィフォリアの様々な部位におけるタキソールの重量％を測定した結果，0.0003〜0.015％（乾燥重量）の範囲であったこと。（表１）
　
（７）甲第９号証：「植物の器内培養」，アカデミー書籍，1990年
ヒ．「植物体が損傷したときに茶色又は黒色の色素を排出する特性を有している。この色素は酸化ポリフェノール化合物とタンニンであり，植物の成長や発育を妨げる。これらは次の方法で防止することができる。」（第６１頁第１０〜１３行）
フ．上記ヒ．の方法として，活性炭，ＰＶＰ，酸化防止剤（クエン酸，アスコルビン酸，チオ尿素及びＬ−システイン），DIECA，グルタミン，アルギニン，アスパラギン等を添加すること。（第６１頁第１０〜第６２頁第２０行）。
　
（８）甲第１１号証：特開平０３−２１６１２３号公報
ヘ．「１．水溶性銀塩溶液で処理した植物体の組織をポリビニルピロリドンを含む培地中で培養することを特徴とする培養植物体の増殖促進方法。
２．水溶性銀塩が硝酸銀である請求項１記載の方法。」（特許請求の範囲）
ホ．「本発明者らは，上記問題を解決する目的で植物ホルモンに替わる増殖促進手段につき組織的な研究を進めた結果，先に，水溶性の銀塩が植物体の迅速かつ同調的再生に有効であることを見出した（・・・）。」（第２頁左上欄第５〜９行）
　
（９）甲第１２号証：Plant culture Media, 1987, Vol.1, p.427
マ．ピクロラムが植物成長調整剤であること。（リスト２）
　
（１０）甲第１３号証：特開平０３−０３０６７１号公報
ミ．「近年の研究により，キトサンの抗菌作用やキトサンオリゴ糖のエリシター活性などの生理活性が見出され，その構造と機能に関する研究が進められている。」（第１頁右欄末行〜第２頁左上欄第３行）
　
（１１）甲第１４号証：Plant Biotechnology, 1983
ム．「植物細胞及び組織培養における二次代謝物の蓄積に影響を与える培養要素」という標題の章中，「前駆体　特定の代謝産物を産生するための植物細胞培養の潜在能力を高める試みとして，特定の酵素経路を刺激する公知の前駆体及び／又は中間体を培養に供することが含まれる。」（第９８頁第１〜４行）
　
（１２）甲第１５号証：Mycologia, 1971, Vol.63, p.1231-4
メ．「この論文の目的は，ビタミンフリーのカザミノ酸（Difco）のより完璧なアミノ酸組成を提示し，その他の有機成分について簡単に論ずることである。」（第1231頁第２段落）
モ．ビタミンフリーのカザミノ酸（Difco）に含まれるアミノ酸として，リジン，チロシン，フェニルアラニン等があること。（表Ｉ）
　
（１３）甲第１６号証：Biotechnology Letters, 1990, Vol.12 (11), p.793-8
ヤ．「植物組織培養において，二次代謝物の容量生産を高める最も直接的な手法は，高い細胞密度下で培養することである。この研究において，Anchusa officinalisの細胞懸濁物は，半連続還流手法，すなわち，断続的な培地交換を伴うバッチ培養を用いた。」（要約）
ユ．「バッチ培養における最大のバイオマス濃度は，栄養の欠乏及び／又は成長阻害剤の蓄積によって，通常は限界があるから，培養において高い細胞密度を達成するための２つの可能な代替手法がある。一つは，フェドバッチ培養。もう一つは還流培養である。」（第793頁本文第２段落）
　
（１４）甲第１８号証：Plant and Animal Cells, 1987
ヨ．「植物細胞は，・・・バッチ，半連続及び連続培養によって成長した。」
　
（１５）甲第２１号証：特開平０１−２１５２８２号公報
ラ．「ごま（Sesamum indicum L.）の植物生体細胞を高温で馴養培養することを特徴とする耐熱性を有する高温度培養細胞の製造方法。」（請求項１）
リ．「培地としては，各種培地を使用することができ，炭素源としては，グルコース，フラクトース等の単糖類，マルトース，シュークロース等の二糖類のほか，オリゴ糖や澱粉等の多糖類も使用することができる。」（第３頁左下欄第１０〜１４行）
　
第７　乙号証の記載事項
（１）乙第１号証：Plant Cell and Tissue Culture in Liquid Systems, 1991, p.62-6
あ．「液体システムの植物細胞及び組織培養」（標題）
い．「Ｄ．１．　反応速度論　
・・・生産物はしばしば，成長−関連性（すなわち，成長と生産が同時に起こる）と成長−非関連性（すなわち，成長と生産が同時に起こらない）に分類される。
Ｄ．１．１　成長−関連性生産
・・・
Ｄ．１．２　成長−非関連性生産
　多くの二次代謝物は，成長しないか，とてもゆっくりと成長する培養によって，生産される。」（「Ｄ．生産物合成の定量」，第６４〜６６頁）
　
（２）乙第２号証：Cell Culture and Somatic Cell Genetics of Plants, Vol.4, 1991, Chapter 5, p.97-114
う．「通常の植物細胞培養の定常期において，ショ糖は成長を制限する要素になり得る。・・・硝酸及びアンモニウムの両方を含む培地は，両方の窒素源の追加が有意な成長を与えるため，広く用いられている。・・・リン酸濃度もまた，植物細胞培養において，成長を制限する要素となり得る。実際，Catharanthus roseus (Amino et al., 1983)の懸濁培養において，リン酸の初期濃度（0-2.5mM）と，定常期における細胞数の間には直線的な関係が観察されている。」（第100頁第１０〜２８行）
　
（３）乙第３号証：J. Plant Physiol., 1991, Vol.139, p.249-51
え．「Maclura pomiferaの細胞懸濁培養：成長と代謝物の最適化」（標題）
お．「細胞Ａ及びＢの細胞懸濁培養は，フラボノイド生産のかなりの増加とともに，同様の差異を示す。」（要約）
か．「細胞系Ａ由来の細胞培養は，細胞系Ｂ由来のものよりも急速に成長したが（図２），二次代謝物の生産も細胞系Ｂのものよりも高かった（表１）。二次代謝物の蓄積は，両方の細胞系で，１２日及び１４日の間で最高であった（図３）。」（第250頁右欄第１６〜２１行）
　
（４）乙第４号証：Fiziologiya Rastenii, 1980, Vol.27(2), p.404-l2
き．「茶植物細胞の懸濁培養におけるフェノール化合物の形成，並びに，栄養培地における硝酸及びホルモンエフェクターのレベルによって与えられる影響」（標題）
く．「得られたデータは，懸濁培養における細胞の成長と，それらの中でのフェノール化合物の形成に何の関係もないことを示す。」（要約）
　
（５）乙第５号証（甲第１９号証）：米国特許第４７１７６６４号明細書
け．「植物の二次代謝物の生産のための方法」（標題）
こ．「詳細には，本発明は，細胞の成長に適した栄養培地で予備的に増殖させた細胞群を，再び，二次代謝物の生産に適した変更された液体培地で培養することにより二次代謝物を高収率で生産する方法に関する。」（第１欄第１０〜１６行）
さ．「変更された液体培地（Ｂ）の組成中，液体培地（Ａ）中の物質の少なくとも一つの濃度は実質的に変更させる，つまり，増殖させるか，減少させるべきである。」（第３欄第６０〜６３行）
し．「液体培地（Ｂ）中，その成分の少なくとも一つの濃度は実質的に変更され，そのような成分は好ましくは無機物質，植物ホルモン，ビタミン及びアミノ酸から選択される。　これらの中で，無機窒素，無機リン及び無機カリウム化合物，典型的には，アンモニウムイオン，硝酸イオン，リン酸イオン及びカリウムイオンは成分の濃度を低くすることが，主に有効である。」（第３欄第６４行〜第４欄第５行）
　
（６）乙第６号証（甲第２０号証）：Journal of Biotechnology, 1990, Vol.16, p.297-303
す．「リン酸の除去，ほかの栄養素なしでの高い濃度のショ糖の利用及びCuSO4の適用のような数種の条件はすべて，細胞成長の重大な損失とともにベルベリン生産を刺激することは，注目に値した（Kim, 1989）。これらの条件は成長に関連しない系の第二段階にける生産培地の開発に有効であろう。」(第300頁第６〜１０行)
　
（７）乙第７号証　：Plant Cell Reports, 1986, Vol.5, p.302-5
せ．「細胞生存能力及びインドールアルカロイドの生合成における低い２，４−Ｄ及びリン酸濃度の影響の試験は，成長を制限し，産物形成を刺激する培地の設計を可能にする。」（要約）
そ．「このように，成長の制限が，臨界的なリン酸濃度・・・以下で起こることが計算された。リン酸濃度を減少させることにより，アジマリシンのレベルを増加させ，トリプタミンを減少させることができた。」（第303頁右欄第１１〜１７行）
　
（８）乙第８号証　：Plant Physiol., 1985, Vol.78, p.338-42
た．「・・・硝酸及びリン酸の濃度を低下させることによる成長培地を変更することにより，細胞壁のエステル化−４−クマリン及びフェルラ酸のレベルに影響を与えることなく，これらの細胞を木質化させる。」（要約）
　
（９）乙第９号証　：Z. Naturforsch. 38c, 1983, p.346-52
ち．「最も高い特定の収率は，Ｂ５成長培地で培養において，・・・であった。この細胞を誘導ＩＭ２培地に移した後，アルカノイドの蓄積は，・・・に増加した。この誘導培地は，植物ホルモンを欠き，増加させたレベルのショ糖，減少させたレベルのリン酸を含む。」（要約）
　
（１０）乙第１０号証：Roach博士の宣誓供述書
つ．「以下に記載の全ての実験のために，タクスス種の懸濁培養は，それらの成長を十分に保持できる培地（成長培地）中で最初に培養された。多種類の個々のセルラインを，多種類のタクスス種の異なる植物組織のカルス培養から得て，個々のセルラインは，異なる系統であることを区別するローマ数字により表Ｂおよび表Ｃにおいて指定されている。成長培地には，示した培養物から十分な細胞を接種し，表Ｂおよび表Ｃ（32.5g/L〜50g/L）に示すように初期の乾燥させていない重量密度を達成させ，その後，表中に示した日数（６〜１４日）培養した。全ての成長培地は，Gamborg's B5塩混合物に基づくものである（表１参照）。表Ａにも示すように，多種類の成長培地（Ｇ１〜Ｇ７）中に，糖，成長抑制剤，有機窒素を，特定のセルラインに好適に適するように調整した。（表中に記載されているような）好適な成長期の後，培養物中のバイオマスは，２〜３倍に上昇していたが，これらの培地中のいずれにおいても，合計のタキサンは２mg/Lであった。」（第４段落）
て．「テストされたすべてのタクスス種に対する成長培養物と，生産培養物との比較により，成長培地では，最小限のタキサンの生産しかされずに生物量（バイオマス）がかなり成長すること，生産培地では，かなり少ない生物量（バイオマス）の成長しかせず高いタキサンを生産することが示されている。表Ｃからのデータを，表Ｂからのデータを一緒にすると，Ｔ．シネンシスの懸濁培養物は，同様の培養条件において，ほかのタクスス属の懸濁培養物より高い生産性があることを示している。」（第９段落）
　
第８　当審の判断
１．甲第１号証について，
　甲第１号証には，上記ア．〜ス．の記載によれば，タキソールの商業的な生産のために，タクスス・ブレヴィフォリア樹木から抽出する方法に替えて，タクスス・ブレヴィフォリアの細胞培養により，タキソール及びその関連化合物を回収する方法が記載されており（上記ア．〜ウ．等を参照。），該方法は以下の工程を含むことが記載されている（上記ウ．を参照。）。
ａ．タクスス・ブレヴィフォリアの生きた組織を供し；
ｂ．上記組織からのカルス形成と懸濁細胞成長に適した栄養培養培地を供し；
ｃ．上記組織からのカルス形成と懸濁細胞成長のために，上記組織を上記培地において培養し；
ｄ．上記カルス及び懸濁細胞，並びに，上記培地から，タキソール及びそれに関連する化合物を回収する。
上記工程ｃ．において，任意に，誘導剤を添加し，タキソール及びそれに関連する化合物の生産を最適化してもよい。
　
　そして，実施例において，実際に，タクスス・ブレヴィフォリア由来の細胞を，Gamborg's B5 中で懸濁培養して成長させ（上記ケ．及びコ．を参照。），その継代培養物を，培地１（硝酸アンモニウムを添加）又は培地２（Lloyd and McCown's 樹木植物塩基性塩混合物（表III），5 ml Murashige and Skoog's 改変ビタミン混合物（表IV），15g スクロース，2gカザミノ酸及び5ml ２，４−Ｄ）で培養して，細胞を成長させたところ，これらの培地において成長した細胞によりタキソールが生産されたこと（上清におけるタキソールの濃度：1.0〜3.0mg/l）（上記サ．及びシ．を参照。），並びに，上記継代培養物を，上記サ．のごとく，すなわち，該継代培養物を培地１，培地２又は培地３で培養して，成長させた細胞を，Gamborg's B5 中で真菌培養（真菌エリシターを添加した培養）を行って，タキソールの生産を誘導したことが記載されている（上記ス．を参照。）。
　
２．対比
　訂正特許発明１と甲第１号証に記載された発明（以下，「引用発明１」という。）を対比する。
　
（１）訂正特許発明１の「タキサン」について
　訂正特許発明１における「タキソール及びタキサン」について，本願明細書には，
(ア)「タキソールおよびタキソール様化合物，またはタキサンという用語はタキサン環を有する化合物を記述するために互換的に使用される。これらの化合物はそれ自体抗新生作用を持っていてもよく，修飾されて生物活性化合物を生じてもよい。」（本件特許公報第１０欄第１０〜１５行）
と記載されている。
　一方，引用発明１の細胞培養によって回収される「タキソールに関連する化合物」について，上記ク．中で引用されている文献である「J. Am. Chem. Soc. 93: 2325-2327 (1971)」には，タクスス・ブレヴィフォリアから単離されたタキソールの構造が記載され，また，同じく「Lloydia 45: 466-470 (1982)」には，タクスス・ブレヴィフォリアから２種のタキサンと，２種のアセチル化タキソール誘導体が単離されたことが記載されているから（ABSTRACTを参照。），引用発明１の「タキソールに関連する化合物」は，訂正特許発明１における「タキサン」を含み，両者は実質的に相違しているとは認められない。
　なお，引用発明１の「タキソールに関連する化合物」は，タクスス・ブレヴィフォリアの細胞培養によって生産される「アルカロイド化合物」を示し，文言上，「タキサン」でない化合物，すなわち，タキサン環を有する化合物以外の構造が未知の化合物も包含するが，引用発明１は，主にタキソールの生産及び回収について着目したものであり，また，「タキソールに関連する化合物」という場合，タキソールにその構造が類似した化合物であるタキソール誘導体やタキソール前駆体等を示すことが自然と考えられ，また，甲第１号証には，上記「アルカロイド化合物」として例示されているものが，上述のごとく，タキサン環を有する化合物のみであることを考えれば，引用発明１の「タキソールに関連する化合物」は，訂正特許発明１における「タキサン」に相当すると認められる。
   
（２）訂正特許発明１の「高収率」について
　訂正特許発明１は，細胞培養からのタキソール及びタキサンを「高収率」で回収する方法である。この「高収率」について，本願明細書及び図面（以下，「本願明細書等」という。）をみても，どの程度が「高収率」であるかは明らかにされていないが，訂正特許発明１の目的が，天然のタクスス属種樹木由来の乾燥樹皮及び針葉の代替供給源として，細胞培養によりタキソール及びタキサンを回収する方法を提供することであることを考えれば，該代替供給源として有意な程度と解するのが適当である。
　一方，引用発明１は，タキソールの商業的な生産のために，タクスス・ブレヴィフォリア樹木から抽出する方法に替えて，タクスス・ブレヴィフォリアの細胞培養により，タキソールを回収する方法であり，商業的生産に有利な程度のタキソールの回収を行っている。そうしてみれば，引用発明１の回収は，訂正特許発明１が目的とする上記の程度の収率であると考えられるから，訂正特許発明１が「高収率」でタキソール及びタキサンを回収する点については，引用発明１との実質的な相違点とは認められない。
　
（３）訂正特許発明１が「成長栄養培地」及び「生産栄養培地」の異なる栄養培地を用いていることについて
　訂正特許発明１は，「培養細胞の迅速な成長に有利な懸濁液の成長栄養培地」及び「タキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地」の異なる栄養培地を用いており，該「生産栄養培地」については，「生産物形成のために独立して最適化され」たものである。そして，これらの「成長栄養培地」及び「生産栄養培地」について，本願明細書には，
（イ）「「成長培地」という用語は培養細胞の迅速な成長に有利な栄養培地を記述するのに使用される。「生産培地」という用語は培養細胞のタキソールおよびタキサンの生合成に有利な栄養培地を指称する。成長は生産培地で起きることがあり得るとともに，生産が成長培地で起きることがあり得るし，単一の栄養培地中で最適の成長と生産が起きることがあり得ることが了解される。」（本件特許公報第１２欄第３８〜４４行）
との記載はあるが，「成長栄養培地」の「迅速な成長に有利」，並びに，「生産栄養培地」の「タキソールおよびタキサンの生合成に有利」とは，どの程度のことを具体的に示すのか，本願明細書等をみても明らかでなく，また，「生産栄養培地」は，何を指標として「最適化」されたとするか等について，本願明細書等には何ら示されていない。
　一方，引用発明１は，タクスス・ブレヴィフォリア由来の細胞を，Gamborg's B5 中で懸濁培養して成長させ，その継代培養物を，培地１又は培地２で培養して，細胞を成長させ，これらの培地において成長した細胞によりタキソールを生産させている（以下，「引用発明１の方法（１）」という。）。また，引用発明１は，上記継代培養物を，培地１，培地２又は培地３で培養して，成長させた細胞を，Gamborg's B5 中で真菌培養を行って，タキソールの生産を誘導したことが記載されている（以下，「引用発明１の方法（２）」という。）。
　引用発明１の方法（１）の場合，「Gamborg's B5」培地と，「培地１」又は「培地２」とは，その組成が異なっており，これらは異なる栄養培地といえる。また，該「Gamborg's B5」培地は，培養細胞が成長しているから，成長のための栄養培地といえ，その後用いた「培地１」又は「培地２」は，タキソールの生産が行われているから，生産のための栄養培地といえる。そして，上述のとおり，訂正特許発明１の「成長栄養培地」及び「生産栄養培地」は，成長と生産が同時に起こることを排除するものではなく，該成長と生産の程度について，明確な指標があるわけではないから，引用発明１の「Gamborg's B5」培地，並びに，「培地１」又は「培地２」は，それぞれ，訂正特許発明１における「培養細胞の迅速な成長に有利な懸濁液の成長栄養培地」及び「タキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地」に相当する。
　また，引用発明１の方法（２）の場合，継代培養物を培養し，細胞の成長が行われている「Gamborg's B5」培地，「培地１」，「培地２」及び「培地３」は，成長のための栄養培地といえる。また，真菌エリシターを含むGamborg's B5 培地は，タキソールの生産が行われ，上記ウ．のごとく，タキソールの生産を最適化するものであるから，生産のための栄養培地といえる。そうしてみると，引用発明１のこれらの培地，すなわち，「Gamborg's B5」培地，「培地１」，「培地２」及び「培地３」，並びに，真菌エリシターを含むGamborg's B5 培地は，それぞれ，訂正特許発明１における「培養細胞の迅速な成長に有利な懸濁液の成長栄養培地」，並びに，「タキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地」に相当する。
　
　そうしてみると，訂正特許発明１と引用発明１は，
「下記工程を含むことを特徴とする，タクスス属種の細胞培養から高収率でタキソールおよびタキサンを回収する方法；
（ａ）タクスス属種由来の細胞を，１つ以上の栄養培地で，タキソールとタキサンとを生産する条件下で培養する工程であって，
（ｉ）タクスス属種の細胞を，培養細胞の迅速な成長に有利な懸濁液の成長栄養培地に植菌して植菌懸濁物を形成する工程，
（ii）前記工程（ｉ）の植菌懸濁物を成長させ，バイオマスを増殖させる工程，
（iii）前記工程（ii）の懸濁培養物をタキソール及びタキサンの生合成に有利な生産栄養培地に継代培養して生産培養物を形成する工程，ここで，前記生産栄養培地は生産物形成のために独立して最適化され，前記成長栄養培地と異なる，
（iv）前記工程（iii）の生産培養物をタキソール及びタキサンを形成するための条件下で培養する工程，
を含む工程；及び
（ｂ）前記工程（iv）の培地，細胞，または生産培養物の培地及び細胞から前記タキソールおよびタキサンを回収する工程。
」という点で一致し，以下の点で相違する。
　
（相違点１）細胞培養するタクスス属種が，訂正特許発明１においては，「タクスス・シネンシス」であるのに対し，引用発明１では，「タクスス・ブレヴィフォリア」である点。
　
（相違点２）訂正特許発明１では，タキソールとタキサンの生産が，「天然のタクスス・シネンシスにより生産される量より少なくとも１０倍量」であるのに対し，引用発明１では，そのような特定がない点。
　
３．判断
　上記の相違点について検討する。
（１）相違点１について
　タクスス属種が産生するタキソールが医薬として有用なものであり，それを商業的に生産したいという課題が知られていた状況下で，甲第１号証をみて，タクスス属の特定の種において細胞培養によってタキソールの生産が成功したことを知った当業者であれば，タクスス属のほかの種についても同様に生産されるかどうかを試み，可能であればより生産性の高い種を商業用に利用しようと想起することは，極自然の流れである。そして，甲第４号証には，タクスス・シネンシスは，タキソールを産生することが記載されており，また，甲第２号証及び甲第３号証には，タクスス・シネンシス等のタクスス属において，細胞培養によりタキソールの生産を試みていたことが記載されているのであるから，引用発明１において，タクスス・ブレヴィフォリアに替えて，タクスス・シネンシスを用いることは，当業者が容易に想到し得たことと認められる。まして，甲第１号証には，上記エ．のごとく，実際に行われたタクスス・ブレヴィフォリア以外のタクスス属種についても，引用発明１の方法を適用することを示唆されているのであるから，タクスス属のほかの種において，明らかにタキソールの生産ができないという事実等の阻害要因がない限り，たとえ，本願優先日時点において，（１）タクスス・シネンシスが懸濁液の培養中で増殖するであろうこと，（２）甲第１号証に記載の培養条件は，タクスス・シネンシスに同様の効果があるであろうこと，（３）タクスス・シネンシスが培養中で成長したとしても，短期間の後に測定可能な量の回収可能なタキソールを生産するであろうことについて，合理的に予測できるような知見がないとしても，タクスス・シネンシスに，引用発明１の方法を適用しようという強い動機付けがあったものと認められる。
　また，訂正特許発明１は，成長栄養培地と生産栄養培地の異なる培地による２段階の培養により，タクスス・シネンシスから，タキサン及びタキソールを回収する方法であるが，引用発明１も，成長栄養培地と生産栄養培地の異なる培地による２段階の培養により，タキサン及びタキソールを回収する方法であり，タクスス・ブレヴィフォリアに替えて，タクスス・シネンシスに，引用発明１の方法を適用することは，単に，タキソールを産生することが知られていたタクスス属の公知の別種を適用したに過ぎないから，そこに技術的な困難性があったとは認められない。そして，その効果も，以下（２）に詳述するように，タクスス・シネンシスにおいて，成長栄養培地と生産栄養培地の異なる培地による２段階の培養により，タキサン及びタキソールを回収する方法が，タクスス・ブレヴィフォリアを用いた方法と比べて，タキサン及びタキソールの生産量の点で優れたものとはいえず，訂正特許発明１の効果は，引用発明１に比べて，格別顕著なものとは認められない。
　なお，被請求人が，乙第１０号証として提示した「Roach博士の宣誓供述書」には，引用発明１で用いられているGamborg's B5 培地をベースとした成長培地で，タクスス・シネンシスを含むタクスス属の各種が成長でき，また，タキサンを生産できたことが示されている（段落番号４を参照）。このことは，タクスス・シネンシスに，引用発明１の方法を適用して，タキソールを回収することに何ら困難性がなかったことを示すものと認められる。
　
（２）相違点２について
　訂正特許発明１におけるタキソールとタキサンの生産が，「天然のタクスス・シネンシスにより生産される量より少なくとも１０倍量」について，本願明細書には，
（ウ）「本発明の目的はタクスス・シネンシスの細胞培養を誘導して野生の植物体で生産されるレベル（0.003ないし0.03％乾燥重量，XuおよびLiu 1991）をはるかに越えるレベルのタキソール（0.32％乾燥重量）を生産するように誘導する能力を含む。」（本件特許公報第９欄第１２〜１６行）
と記載されている。
　そうしてみれば，「天然のタクスス・シネンシスにより生産される量より少なくとも１０倍量」とは，野生の植物体で生産されるレベルが0.003ないし0.03％であることから，0.3％より多い乾燥重量を示すものと認められる。
　そして，本願明細書等には，訂正特許発明１に対応する実施例，すなわち，タクスス・シネンシスから，成長栄養培地と生産栄養培地の異なる培地による２段階の培養により，タキサン及びタキソールを乾燥重量で0.3％より多い量産生し，回収した実施例としては，実施例９が示されている。
　実施例９では，タクスス・シネンシスを，成長栄養培地Ｄで７〜８日間，懸濁培養後，生産栄養培地Ｂ或いはＣに移して，１８〜４２日間，培養しているが，例えば，培地Ｃにおいて，（ａ）タキソールの培地容積に対する生産量（mg/L），（ｂ）タキソールの生産量（乾燥重量％），並びに，これらから計算される（ｃ）細胞密度（g/L）は，以下のとおりである（実施例９及び図６を参照）。
　　　　　　　　タキソールの生産量　　　　　　　　細胞密度
　　　　　　　　（mg/L）     （乾燥重量％） 　　　（g/L）
１８日培養　   　２１．３　　０．０６５　　　　　３２．８
２５日培養　　 ２４．２５　０．０４２７　　　　５６．８
４２日培養　 １５３．３４       ０．３２４４　　　　４７．３
　
　ここでは，培地の単位容積当たりに存在する細胞から生産されるタキソール量，すなわち，[（ａ）タキソールの培地容積に対する生産量] は，以下の式で算出される。
[（ａ）]　
＝　[（ｃ）細胞密度（g/L）]×1000×[（ｂ）タキソールの生産量（乾燥重量％）]/100
それゆえ，
[（ｃ）細胞密度（g/L）]　＝　[（ａ）]　／（ [（ｂ）]×10 ）　：式（Ａ）
として算出される。
　
　一方，引用発明１では，タキソールが1.0〜3.0 mg/L（上清におけるタキソールの濃度）生産され（上記シ．を参照），また，本願明細書には，
（エ）「タクスス・ブレビフォーリアの培養において達成された細胞密度が１リットルあたりの乾燥重量で１g以下であったのに対し（Christen et al.（1991）で発表されたデータから計算），タクスス・シネンシスの懸濁培養では18日間の増殖で密度が１リットルあたりの乾燥重量で８ないし20gまで達した。」（本件特許公報第１８欄第３１〜３６行）
と記載されており，この記載中「Christen et al.（1991）」は甲第１号証に相当することからすれば（本件特許公報第８欄第３行），引用発明１における細胞密度は，１（g/L）以下であるから，引用発明１のタキソールの生産量（乾燥重量％）は，上記の式（Ａ）によれば， 0.1〜0.3％（乾燥重量％）（細胞密度を，１（g/L）として計算）程度であり，タクスス・ブレヴィフォリアを用いた方法のタキソール生産量は，タクスス・シネンシスを用いた方法のものと比べて，遜色のない生産量を示しており，また，天然のタクスス・ブレヴィフォリアにより生産される量である0.006％又は0.0003〜0.015％（乾燥重量％）（甲第６及び７号証を参照。）の１０倍量よりも多い。そうしてみれば，訂正特許発明１におけるタキソールとタキサンの生産を，「天然のタクスス・シネンシスにより生産される量より少なくとも１０倍量」と特定することは，当業者が適宜なし得たことと認められ，その効果は，当業者の予測の範囲を超えるものとは認められない。
　また，請求人が後述する第９の３．で主張するように，「（ａ）タキソールの培地容積に対する生産量（mg/L）」である「容積生産量」を用いて，訂正特許発明１が顕著な効果を奏するかどうかを判断しようとしても，そもそも訂正特許発明１に係る本願実施例９と引用発明１では，タクスス属細胞の接種量，培養期間，培地組成が異なっており，実施例９において得られた容積生産量が優れたものであったとしても，このことをもって，訂正特許発明１が引用発明１に比べて顕著な効果を奏するとは直ちにはいえない。すなわち，引用発明１の接種量は0.444g/Lであるのに対し（たとえば，実施例４では，２０μl（２０mgとして計算する。）の細胞を４５ml培地に接種。），訂正特許発明１の実施例の接種量は100g/L（たとえば，実施例９では，生重量500mgの細胞を５mlの培地に接種。）であり，訂正特許発明１の実施例は，引用発明１に比べて，200倍以上多量にタクスス属細胞を接種している。また，培養期間は，引用発明１が２〜４週間（１４〜２８日間）であるのに対し，訂正特許発明１の実施例では，４２日間であり，訂正特許発明１の実施例は引用発明１と比べて，異なる培地組成の培地を用い，より多く細胞を接種し，より長い培養期間培養した際に得られたものであるから，このことをもって，このような培養条件について何ら規定しない訂正特許発明１が引用発明１よりも優れた「容量生産量」を有するとはいえない。また，訂正特許発明１の実施例の特定の培養条件下において得られる「容量生産量」を，訂正特許発明１に係るすべての態様にまで一般化できるとはいえないから，このことをもって，タクスス・ブレヴィフォリアに替えてタクスス・シネンシスを用いたことで優れた効果が奏されるとはいえない。
　よって，訂正特許発明１は，甲第１〜４，６及び７号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものと認められる。
　
４．訂正特許発明２〜２７について
（１）訂正特許発明２〜４，２３について
　訂正特許発明２は，訂正特許発明１において，成長条件を，培地中に使用される成長調整物質の量又は種類を変えることにより最適化することに限定するものである。また，訂正特許発明３及び４は，該成長調整物質を，それぞれホルモン類似体及びピクロラムに限定するものである。
　しかしながら，甲第１号証には，タクスス・ブレヴィフォリア細胞の成長に適する培養培地に，様々な成分の添加或いは削除や成分比率の変更を行うことにより，成長に最適の培地とすることが記載され（上記オ．を参照。），ホルモンである２，４−Ｄ，カイネチン，ＮＡＡ又は６‐ベンジルアミノプリン（ＢＡＰ）を様々な量で含むGamborg's B5 培地で培養することが記載されている（上記コ．を参照。）。また，甲第１２号証には，ピクロラムが植物成長調整剤であることが示されているから，成長調整物質の量又は種類を変えることは当業者が適宜なし得たことと認められるし，該成長調整物質として，ホルモン類似体，ピクロラムを用いることは，当業者が容易になし得たことと認められる。
　また，上記２．（３）で述べたとおり，引用発明１は，成長栄養培地と生産栄養培地の組成が異なるものであるから，訂正特許発明１において，タキサンの生産を栄養培地の組成の変化により誘導することに限定した訂正特許発明２３は，当業者が適宜なし得たことと認められる。
　よって，訂正特許発明２，３，２３は，甲第１〜４，６及び７号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものと認められる。
また，訂正特許発明４は，甲第１〜４，６，７及び１２号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものと認められる。
　
（２）訂正特許発明５〜７，２０〜２２について
　訂正特許発明５〜７は，訂正特許発明２の培地を，それぞれ，「AgNO3」（訂正特許発明５），「マクロおよびミクロ塩類，微量元素および／またはビタミンおよびその他の有機補充物質」（訂正特許発明６），並びに，「植物ホルモン，ホルモン代替物および誘導体，ホルモン阻害剤および／または合成成長調整物質」（訂正特許発明７）を含有するものに限定するものである。また，訂正特許２０〜２２は，培地の炭素源を特定の糖類に限定するものである。
　しかしながら，甲第１１号証には，硝酸銀が，培養植物体の増殖促進に用いられることが記載されており，甲第１号証には，上記（１）のとおり，タクスス・ブレヴィフォリアの細胞を，ホルモンである２，４−Ｄ，カイネチン，ＮＡＡ又は６‐ベンジルアミノプリン（ＢＡＰ）を様々な量で含むGamborg's B5 培地で培養すること（上記コ．を参照。），並びに，Gamborg's B5 培地中には，硫酸アンモニウム，ホウ酸，塩化カルシウム，ショ糖等の化合物を含むことが示されている（甲第１号証における表Ｉ及びIIを参照。）。そうしてみると，培地に，「AgNO3」，「マクロおよびミクロ塩類，微量元素および／またはビタミンおよびその他の有機補充物質」，並びに，「植物ホルモン，ホルモン代替物および誘導体，ホルモン阻害剤および／または合成成長調整物質」を含有させることは，当業者が適宜なし得たことと認められる。
　同様に，栄養培地に炭素源としてスクロール（「スクロース」の誤記と認められる。）を含む訂正特許発明２１は，当業者が適宜なし得たことと認められる。
　また，培地の炭素源として，マルトース，グルコース，フラクトースを用いることは，甲第２１号証の記載から当業者が適宜なし得たことと認められる。
　よって，訂正特許発明５〜７，２０〜２２は，甲第１〜４，６，７，１１及び２１号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものと認められる。
　
（３）訂正特許発明８〜１１について
　訂正特許発明８〜１１は，訂正特許発明２の培地を，「生物または非生物エリシター」を含有するものに限定するものである。
　しかしながら，甲第１号証には，「タキソール生産はまた，真菌エリシター及びバナジル硫酸を含む様々な化合物の添加により促進されるが，例えば，３，４−ジクロロフェノキシトリエチル（アミン）等，副産物の生産を刺激するほかの化合物によって誘導され得る。真菌エリシターやほかの化合物による急速な誘導の能力は，タキソールの商業的な生産に多大な利益をもたらすだろう。」と記載され（上記キ.を参照。），実際に，実施例８において，Gamborg's B5 中で真菌培養を行い，タキソールの生産を誘導している（上記ス．を参照。）。また，甲第１３号証には，キトサンオリゴ糖がエリシター活性を有することが記載されている。そうしてみると，培地に，「生物または非生物エリシター」を含有させることは，当業者が適宜なし得たことと認められる。
　よって，訂正特許発明８〜１１は，甲第１〜４，６，７及び１３号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものと認められる。
　
（４）訂正特許発明１２〜１４，１９について
　訂正特許発明１２は，訂正特許発明２の培地を，「生合成前駆体，代謝および非代謝阻害剤，および／または刺激剤および／またはアクチベータ」を含有するものに限定するものである。また，訂正特許発明１３は，訂正特許発明１２の「生合成前駆体，代謝および非代謝阻害剤，および／または刺激剤および／またはアクチベータ」を「表１ｂ」から選択されるものに限定するものであり，訂正特許発明１４は，訂正特許発明１２において，フェニルアラニンが培養の生産段階で存在していることに限定するものである。
　しかしながら，甲第１４号証には，「特定の代謝産物を産生するための植物細胞培養の潜在能力を高める試みとして，特定の酵素経路を刺激する公知の前駆体及び／又は中間体を培養に供することが含まれる。」と記載されており（上記ミ．を参照。），訂正特許発明２の培地に，「生合成前駆体，代謝および非代謝阻害剤，および／または刺激剤および／またはアクチベータ」を含有させることは，当業者が適宜なし得たことと認められる。
　また，甲第１号証には，「カルス誘導及びその後の成長に適する培養培地は，表IIに記載された成分が添加されたGamborg's B5培地（表Ｉ）の水溶液又は寒天で固定化したものである。」ことが記載され（上記オ．を参照。），表IIに列挙された成分には，カザミノ酸がある。さらに，甲第１号証には，実施例４で用いた培地２及び３には，カザミノ酸が含有されていることが示されている（上記サ．を参照）。ここで，カザミノ酸は，リジン，チロシン，フェニルアラニン等を含有しているのであるから（甲第１５号証を参照。），甲１号証に記載された発明（引用発明１）においける培地には，本願明細書中の「表１ｂ」から選択される化合物（「表１ｂ」は，前駆体として，「リジン，チロシン，フェニルアラニン」が挙げられている。）を含有していると認められる。また，上記２．（３）で詳述したとおり，引用発明１における「培地２」は「生産栄養培地」であるから，フェニルアラニンを生産段階で存在させることは，当業者が適宜なし得たことと認められる。
　同様に，栄養培地にタキサン前駆体を含む訂正特許発明１９は，当業者が適宜なし得たことと認められる。
　よって，訂正特許発明１２〜１４，１９は，甲第１〜４，６，７，１４及び１５号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものと認められる。
　
（５）訂正特許発明１５について
　訂正特許発明１５は，訂正特許発明２の培地を，「抗褐変剤，抗酸化剤，安定化剤，増強剤，ラジカルスカベンジャー，調整剤，および／または還元剤」を含有するものに限定するものである。
　これにつき，甲第９号証には，「植物体が損傷したときに茶色又は黒色の色素を排出する特性を有している。この色素は酸化ポリフェノール化合物とタンニンであり，植物の成長や発育を妨げる。これらは次の方法で防止することができる」として，培地に活性炭，ＰＶＰ，酸化防止剤（クエン酸，アスコルビン酸，チオ尿素及びＬ−システイン），DIECA，グルタミン，アルギニン，アスパラギン等を添加することが記載されている。そうしてみると，培地に，「抗褐変剤，抗酸化剤，安定化剤，増強剤，ラジカルスカベンジャー，調整剤，および／または還元剤」を含有させることは，当業者が適宜なし得たことと認められる。
　よって，訂正特許発明１５は，甲第１〜４，６，７及び９号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものと認められる。
　
（６）訂正特許発明１６〜１８，２４〜２７について
　訂正特許発明１６〜１８，２４〜２７は，訂正特許発明１について，「定期的な栄養培地の交換の工程をさらに含む」（訂正特許発明１６），「定期的なタキソールおよびタキサン除去の工程をさら含む」（訂正特許発明１７），「成長および生産物形成が，１段階または２段階のバッチプロセス，またはフェッド−バッチプロセス，または半連続プロセス，または連続プロセス，またはそれらの変形を用いて達成される」（訂正特許発明１８），「タキサンの生産中に少なくとも１回栄養培地を交換する工程をさらに含む」（訂正特許発明２４），「培養工程中に少なくとも１回栄養培地を交換する工程をさらに含む」（訂正特許発明２５），「フェッド−バッチプロセスにより培養されること」（訂正特許発明２６）及び「タキソールが前記細胞培養物の前記細胞または前記培地またはそれら両方から回収される」（訂正特許発明２７）と，それぞれ限定するものである。
　しかしながら，たとえば，甲第１６号証及び甲第１８号証に示されるように，植物細胞の培養において，栄養培地の交換，バッチプロセス，フェドバッチプロセス，半連続又は連続プロセスは，当業者によく知られた手法であり，これらの手法を採用することに，何ら困難性は見当たらない。
　また，甲第１号証において，タキソールが懸濁細胞及び培地から回収されることが記載され（上記ウ．を参照。），その回収手法も記載されており，タキソール又はタキサンの回収工程を設けることに，何ら困難性は見当たらない。　
　よって，訂正特許発明１６〜１８，２４〜２７は，甲第１〜４，６，７，１６及び１８号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものと認められる。
　
第９　被請求人の主張
　被請求人は，平成１８年４月２６日付け答弁書において，訂正特許発明１は以下の特徴を有するものであり，甲第１〜２３号証に対して進歩性を有する旨，主張している。
a．「本発明は，ａ）タキソールの生産が成長に関連しないことを決定して，そして，ｂ）好適な別々の成長培地と，生産培地の両方を用いる成長培地／生産培地系を構築し，ｃ）特定種であるタクスス・シネンシスに用いて，高収率でタキソールとタキサンを回収できるという顕著な効果を得たものである。」（答弁書第４頁（１））
　
　しかしながら，下記１．〜４．に示すように，被請求人の主張は採用できない。
　
１．初めてタキソール生産が成長に関連しないことを見出したことについて
　被請求人は，
b．「本件発明はタキソールの生産が成長に関連しないことを見出し，タキソールの生産が，成長に関連しないと分類することにより，別々の生産培地と，成長培地を使用してタキソールの生産を最大にする培養方法を開発したものである。」（答弁書第６頁（４））
と主張し，乙第１〜４号証を示しつつ，
c．「特定の植物生産系が成長に関連するものか，成長に関連しないものかどうかは，実際の実験なしに，予測することはできない」（答弁書第４〜５頁（２））し，甲第１号証からは，「タキソールの生産が成長に関連しないこと」は自明でない」（答弁書第５頁（３））
と主張している。
　しかしながら，一般に，植物細胞培養において，該細胞の生産する物質と細胞の成長との関係を考慮し，その培養条件を最適化することは，当業者の通常の創作能力の発揮に過ぎない（実際に，甲第１号証においても，上記オ．のごとく，培地の組成を最適化することを示唆している。）。そして，被請求人の提示した乙第１号証に示されているように，植物生産系における二次代謝物の生産が，成長−関連性及び成長−非関連性に分類され，多くの二次代謝物が成長−非関連性であることが，当業者によく知られていた事項であることを考えれば，たとえ，本願発明者が，タクスス属の種が「タキソールの生産が成長に関連しないこと」を始めて見出したとしても，タキソールの生産が成長に関してどのような関係を有しているかを考慮して，その培養条件を最適化することは当業者にとって当然考慮すべきことであって，そのことに何ら困難性を有するものではない。
　よって，被請求人の主張は採用できない。
　
２．好適な別々の成長培地と生産培地の両方を用いる成長培地／生産培地系を構築したことについて
　被請求人は，
d．「請求項１に記載の発明は，成長培地と，生産培地の両方を適用する２段階の工程を必要とするものである。」（答弁書第４頁（１））
e．「甲１の各実施例は，それぞれ単一培養の成長兼生産の特徴を開示するもので，別々に分けて成長段階と，生産段階とを開示するものではない。甲１の著者は，本発明の請求項１において必要とされるように成長段階と，生産段階を分けるのではなく，成長及び生産段階を一緒に行うことを選択している。そして，甲１では，代表的な当業者はそうすることを選択していないのであるから，タキソール生産を，成長段階と，生産段階とに分離することは，当業者にとって自明の事項とはいえない。したがって，甲１は，請求項１の工程（ａ）（i）−（iii）において明らかに必要とされている各段階が「別々に最適化されること」，および，各段階が「他の段階と異なること」という２段階の系を使用することを，当業者に開示するものではない。」（答弁書第４頁（３））
と主張し，成長に関連しない培養系における生産培地の組成を明らかにした文献であるとして，乙第５〜９号証を示し，
f．「成長に関連しない生産系中の生産培地は，成長培地と比較して，ショ糖または他の炭素源を増加させるか，及び／または，ｂ）硝酸，アンモニア，リン酸，及び／または・カリウムを減少させている。生産培地の周知の特性に合わせて，本発明の具体的な生産培地（Ｂ及びＣ）は，成長培地よりも多くのショ糖を含んでいる（本件特許公報，表２を参照）。本発明の具体的な生産培地は，成長培地を，比較して低濃度の硝酸，アンモニア，リン酸，及びカリウムを含む（表２を参照）。甲１で使用されているGmborg’sB5培地に関しては，Gmborg’B5は一般的に成長培地であると認識されている。」（答弁書第７頁（８））
g．「請求人は，甲１の実施例３及び４を指摘しているが，これらの実施例は，各段階が成長に適した培養方法を開示しているにすぎない。甲１に開示されている段階はいずれも，成長した後の生産に適した培地を開示するものではない。実際，実施例４中の培地は，実施例３の培地よりも成長を増大させている。」（答弁書第７頁（９））
h．「甲１の実施例４においては，継代培地は，修正したGamborg’sB5培地，つまり，一般的な成長培地である。（２，４−Ｄを含む）ホルモン（実施例３），硝酸アンモニウム（実施例４），基本的な塩（実施例４）の単なるの添加によって，生産培地を作り出すことはできない。実際，実施例４では，硝酸アンモニウムを添加することを開示（甲１，カラム５，７行参照）しているが，これは生産培地を使用することと全く逆の方向であり，これにより窒素含有量を減少させることになる。甲１の実施例８はタキソール生産の速度を変える添加剤を記載しているが，これは，培地を成長後の生産に適した培地に変えるものではない。甲１に開示の培地は，Gamborg’sB5培地のような標準的な成長培地と比較して，炭素の比率を増加させること，または，無機物の比率を減少させる生産培地ではない。したがって，甲１に開示の培地は，当業者にとっては，いずれも生産栄養培地ではない。このように，甲１は，請求項１の工程（iii）で必要とされる「タキソールおよびタキサンの生合成に有利な生産栄養培地」を教示，または，示唆するものではない。」（答弁書第７〜８頁（１０））
と主張する。
　しかしながら，第８の２．（３）において詳述したように，訂正特許発明１の「成長栄養培地」及び「生産栄養培地」について，本願明細書等には，それらの組成等について何ら示されておらず，成長と生産が同時に起こることを排除するものではない。一方，引用発明１は，タクスス・ブレヴィフォリア由来の細胞からタキソールを生産させる際に，別の培地を用いて，該細胞の成長及びタキソール生産を行っているのであるから，訂正特許発明１の「成長栄養培地」及び「生産栄養培地」が，引用発明１のものと異なるとはいえない。
　また，上記h．において，「甲１の実施例８はタキソール生産の速度を変える添加剤を記載しているが，これは，培地を成長後の生産に適した培地に変えるものではない。」と主張しているが，本願明細書中には，以下の記載があり，
(オ)「エリシター
  細胞培養中のタキソールおよび他の関連タキサンの収率を改善するために，本発明者らは数多くのアプローチを行った。生産性を高めるのに使用されたこれらのアプローチの一つはいわゆるエリシターを使用することである。本明細書において使用されるように，エリシターという用語は生物学的由来および非生物由来の化合物であって植物または植物細胞培養に適用されたときに二次的中間代謝物生産の増加を引き起こすものに対して使用される（Eilert 1987;Ebel 1984;およびDarvill et al.1984）。多くの異なる化合物が由来の特質と細胞代謝への作用のモードとに応じてエリシターとして作用することができる。本発明においては，本発明者らは２種類の主要なエリシター類:1）通常，選ばれたグループの真菌，バクテリア，酵母からの細胞壁の抽出物または濾過物並びにそれらの精製フラクションを含む生物エリシター類，２）化学ストレス剤および生物由来の若干の化合物を含む非生物エリシター類を使用した（第１表にリストしたエリシター類参照）。
  Christen et al.（1991）は真菌のエリシター類の使用およびタクスス・ブレヴィフォリアの懸濁によるタキソールの生産のために選ばれた化合物を報告している。しかしながら，エリシター処理によるタキソール蓄積のレベルの増加は特に記されていない。」（本件特許公報第１４欄第２７〜５０行）
エリシターは，生産性を高めるために使用されたアプローチの一つであり，培地を生産に適した培地とするものである。そして，上記記載における「Christen et al.（1991）」は，甲第１号証であり，「真菌のエリシター類の使用およびタクスス・ブレヴィフォリアの懸濁によるタキソールの生産のために選ばれた化合物」の報告は，上記ス．の実施例８の記載を示しているから，甲第１号証の実施例８の培地は，「生産栄養培地」といえる。
　よって，被請求人の主張は採用できない。
　
３．タクスス・シネンシスを用いたことについて
　被請求人は，
i．「甲１〜２０のいずれもタクスス．シネンシスで，２段階で，別々の成長／生産培養細胞系を適用することを開示するものではない。・・・まして，タクスス・プレビフオリアよりも，より多くのタキソールを生産することを示すことは，自明の事項とはいえない。しかしながら，タクスス・ブレヴィフォリア培養物は，いずれも３ｍｇ／Ｌ以上のタキソールの生産を開示するものはない。一方，本発明の培養物は全て，このタキソールの最低量（３ｍｇ／Ｌ）以上を生産している。」（答弁書第８頁（１１））
j．「しかしながら，請求人は，甲２及び甲３がカルス培養に関するものであり，懸濁培養に関するものではないことを見落としている。甲４は，茎，樹皮からタキソールを分離したものである。これらの文献は，脱分化したタクスス・シネンシス細胞がタキソールの製造能力を保持していることに関しては，何も教示していない。」（答弁書第９頁（１４））
k．「甲１では，タクスス・ブレヴィフォリア細胞は，懸濁培養中で成長することができ，そして，少なくとも最小限のタキソールを製造できることを開示している。この１種類のタクススの観察は，タクススの他の種についても同様になるであろうことを，当業者に十分に信じさせる証拠にはならない（これに対して，本発明は，タクスス属の複数種に対して，細胞の成長およびタキソールの生産を示すデータを提供している。本明細書の表３，４および５を参照）。」（答弁書第９〜１０頁（１５））
l．「したがって，「１０倍量の生産」という構成要素は，請求項１に記載の発明の有効性にはあまり重要なものではない。しかしながら，特許権者は，この機会に，この構成要素に対する請求人の誤った解釈を訂正しておく。請求項１に記載の「野性種のタクスス・シネンシスにより生産される量よりも少なくとも１０倍量」を生産することは，甲１および甲６に開示のタクスス・ブレヴィフォリアの記載に基づいて自明であると，請求人は主張している。しかしながら，甲１及び甲６のいずれにおいても，タクスス・シネンシスからそのように高い量のタキソールの生産を開示するものは存在しない。甲６は，タクスス・プレヴィフォリアの茎及び樹皮から得られた合計量（乾燥重量）が0.006％であることを開示している（甲６，表１参照）。甲１は，以下に詳細に述べるように，タクスス・ブレヴィフォリアから１．０−３．０ｍｇ／ｌのタキソールが生産されたことが記載されている（甲１，カラム６，２０−２１行）。」（答弁書第１０頁（１６））
m．「なお，天然のタクスス種と比較して，「天然のタクスス・シネンシスにより生産される量よりも少なくとも１０倍量のタキソールとタキサンとを生産する」ことは，従来技術により達成されていると，請求人は主張している。しかしながら，請求人の計算では，タキソールの容積生産量ではなくて，細胞量と比較したタキソールの生産量を，誤って強調している。本発明の目的は，タキソールの大規模な生産であるから，その結果はどれだけの量のタキソールが培養物全体から回収することができるかにより判断されるべきである。容積生産量は，本発明の成功を測定するために適した計算である。」（答弁書第１０〜１１頁（１７））
と主張している。
　しかしながら，上記第８の３．（２）で述べたとおり，本願明細書等の記載からみて，訂正特許発明１におけるタキソールとタキサンの生産が，「天然のタクスス・シネンシスにより生産される量より少なくとも１０倍量」とは，野生の植物体で生産されるレベルが0.003ないし0.03％であることから，0.3％より多い乾燥重量を示すものと認められる。
　そして，引用発明１では，タキソールの生産量（乾燥重量％）は，0.1〜0.3％（乾燥重量％）（細胞密度を，１（g/L）として計算）程度であって，タクスス・ブレヴィフォリアを用いた方法のタキソール生産量は，タクスス・シネンシスを用いた方法のものと比べて，遜色のない生産量を示しており，また，天然のタクスス・ブレヴィフォリアにより生産される量である0.006％又は0.0003〜0.015％（乾燥重量％）（甲第６及び７号証を参照。）の１０倍量よりも多い。そうしてみると，タクスス・シネンシスを用いようとする動機付けがあり，タクスス属細胞の培養により，天然の生産量よりも大量のタキソールの生産が期待されるのであるから，その効果も当業者の予測を超えるものとは認められない。
　また，第８の３．（２）で詳述したとおり，「容積生産量」については，訂正特許発明１の実施例９の結果は，引用発明１と比べて，異なる培地組成の培地を用い，より多く細胞を接種し，より長い培養期間培養した際に得られたものであるから，このことをもって，このような培養条件について何ら規定しない訂正特許発明１が引用発明１に比べて顕著な効果を奏するとは直ちにはいえず，また，訂正特許発明１の実施例の特定の培養条件下において得られる「容量生産量」を，訂正特許発明１に係るすべての態様にまで一般化できるとはいえないから，タクスス・ブレヴィフォリアに替えてタクスス・シネンシスを用いたことで優れた効果が奏されるとはいえない。
　なお，被請求人は，「１０倍量の生産」という構成要素は，あまり重要でなく，「容積生産量」が，本発明の成功を測定するために適した計算であると主張するが，請求項に係る発明の認定は，請求項の記載に基づいて行うのであるから，請求項の記載を「あまり重要でない」とする被請求人の主張は到底受け入れられない。また，請求項に記載された用語（発明特定事項）の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場合は，その用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮するのであり，「天然のタクスス・シネンシスにより生産される量」は，明細書の記載から，「0.003ないし0.03％乾燥重量」（本件特許公報第９欄第１２〜１６行）を意味すると解すほかない。
　よって，被請求人の主張は採用できない。
　
４．Roach博士の陳述書（乙第１０号証）について
　被請求人は，乙第１０号証を引用して，
n．「生産培地から回収されたタキソール及び他のタキサンの量の驚くべき増加を示す。特に，多種類のタクスス種が成長培地中で培養された場合，培地におけるタキサンのレベルは２mg/mlを超えない（乙第１０号証，第４段落：２頁，１−２行），これは甲１に報告されているものと一致する。対照的に，生産培地に継代培養することにより，特許権者は，タクスス・シネンシス細胞の培養物は，メチルジャスモネートを加えない場合（表Ｃ：乙１０，７頁）に，生産培地において，一桁高い程度（１０倍）でタキソ−ルを生産することができ，また，メチルジャスモネートを加えた場合（表Ｂ：乙１０，６頁）には，生産培地において二桁高い程度（約１００倍）でタキソールを生産することができる。生産培地中の培養物から回収されるかもしれないタキソールのこの驚くべき増加は，本発明の出願時の従来技術から自明の事項でも，予想できる事項でもない。」（答弁書第１２頁（２０））
と主張する。
　しかしながら，乙第１０号証で示された培地の組成は，本願明細書等で開示されたものと異なっており，訂正特許発明１の効果を参酌する上で参考にできない。
　よって，請求人の主張は採用できない。
　
５．まとめ
　したがって，訂正特許発明１は，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　また，訂正特許発明２〜２７については，訂正特許発明１に対し，細胞培養において通常行われる手法を適用したものであり，また，その効果については，本願明細書等をみても格別顕著なものとはいえないから，訂正特許発明１と同様に，進歩性があるとはいえない。
　
第１０　むすび
　以上のとおりであるから，訂正特許発明１〜２７は，甲第１〜４，６，７，９，１１〜１６，１８及び２１号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり，訂正特許発明１〜２７についての特許は，特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであるから，同法第１２３条第１項第２号に該当する。
　
　審判に関する費用については，特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により，被請求人が負担すべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。