【事件の表示】
　特願２００２−１５８９７７「最適ポートフォリオ決定装置」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　１月　８日出願公開、特開２００４−　　５１１６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は，平成１４年５月３１日付けの出願であって，平成１７年８月１２日付けで拒絶理由通知が通知された。これに対して同年１０月１１日付けで意見書の提出とともに手続補正がなされたが，平成１８年４月３日付けで拒絶査定がなされた。これに対し，平成１８年５月１１日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに，同年５月２５日付けで手続補正がなされたものである。
　
２．平成１８年５月２５日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　　平成１８年５月２５日付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正の内容
　平成１８年５月２５日付の手続補正（以下「本件補正」という。）により，請求項１は，
「複数の金融商品全体の収益率と収益に影響を及ぼすリスクから構成される効用関数を最適にするように，複数の金融商品の中から各々の金融商品の購入量を決定する最適ポートフォリオ決定装置において，
　個々の金融商品の収益率の期待値と，収益に影響を及ぼす金融商品独自の要因である個別変動因子と，金融商品全体の収益に影響する要因である共通変動因子と，金融商品全体の収益率と収益に影響を及ぼすリスクから構成される効用関数を最適にするための制約条件を構成する制約パラメータを，入力手段で受け入れる入力装置と，
　個々の金融商品の収益率の期待値と，収益に影響を及ぼす金融商品独自の要因である個別変動因子と，金融商品全体の収益に影響する要因である共通変動因子と，金融商品全体の収益率と収益に影響を及ぼすリスクから構成される効用関数を最適にするための制約条件を構成する制約パラメータを記憶手段で記憶する記憶装置と，
　ポートフォリオ収益率算出手段において，収益率の制約式を算出するポートフォリオ収益率算出装置と，
　前記記憶装置に記憶されたデータ及び前記収益率の制約式に基き，最適ポートフォリオ求解手段において，前記効用関数を最大化するように購入する金融商品および購入量を所定の制約式の元で効用関数を最大化する手法である数理計画法を用いて導出する求解装置と，
　前記求解装置において導出した購入する金融商品および購入量が，リスクに関する制約式を満足するか否かを判定するため，制約条件判定手段において判定する判定装置と，
　決定された最適ポートフォリオを出力する表示装置と，
を備えることを特徴とする最適ポートフォリオ決定装置。」
と補正された。
　
（２）請求人の主張について
　平成１８年５月２５日付けの手続補正書（方式）により補正された平成１８年５月１１日付けの審判請求書における本件補正及び補正後の請求項１−４に係る発明に対する審判請求人の主張の概要は以下のとおりである。
『３．本願発明が特許されるべき理由
（１）本願発明の説明
　出願人は，本審判請求の理由補充（手続補正書（方式））と同日付けの手続補正書により，本願の特許請求の範囲を補正するとともに，別途，分割出願を行いました。手続補正書では，請求項１−８の「方法」発明を削除するとともに，請求項９−１２を補正し，項番を請求項１−４に繰り上げました。これにより，「自然法則を利用していない」とのご指摘（理由Ｃ）は基本的には解消しているものと思料します。
（中略）
　この補正については，段落番号００３１に示す「最適ポートフォリオ求解手段１０６が導出したポートフォリオが，リスクに関する制約式（４）を満たしているかどうかを判定する。満たしていれば，現在得ているポートフォリオを最適解とし，満たしていなければポートフォリオの収益率の最大値および最小値を更新する。」という記載に基くものです。あるいは，段落番号００３７のステップ９０５，９０６の「ステップ９０５においては，現在得られている解がリスクの制約を満たしているかを判定する。満たしていればアルゴリズムの実行を終了し，満たしていなければステップ９０６に進む。……ステップ９０６においては，ステップ９０３において算出したポートフォリオの収益率の最大値および最小値のいずれかの値を更新する。現在得られているポートフォリオの値がリスクの制約より小さい場合には，ポートフォリオの最小値を収益率の制約値に更新し，リスクの制約より大きい場合には，ポートフォリオの最大値を収益率の制約値に更新する。」記載に基づくものです。
（中略）
　また，補正前の請求項１−８の「方法の発明」は削除し，今回，補正された請求項１−４に関する各発明はいずれも「物の発明」であって，かつ「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて実現されている」ので，「自然法則を利用していない」とのご指摘は解消されたものと思料します。
よって，原査定を取り消す，この出願の発明は，これを特許すべきものとする，との審決を求めるものです。』
　
　さらに，平成２０年１２月８日付けの当審における審尋に対する平成２１年２月５日付けの回答書における本件補正及び補正後の請求項１−４に係る発明に対する審判請求人の主張の概要は以下のとおりである。
『（２）請求項１の構成は，図１の開示に従い，段落番号００３１や００３７の記載に基づいて補正したものであり，特許法第２９条第１項柱書の要件を満たしたものと考えました。しかしながら，２９条柱書の要件を満たしていないと言うことであれば，以下のような補正案を検討しており，提案する用意があります。 
 （手続補正案） 
（中略）
 （３）平成１８年５月２５日付手続補正書でした請求項１の補正は，平成１７年１０月１１日付手続補正書における請求項１に示した方法での記載を装置に変更したものであり，審査官殿の「新規事項」には当たらないと考えます。また追加した機能は発明を明確にするための補正であり，限定的縮減に当たると考えます。 』
　
（３）補正の目的
 　特許請求の範囲についてする本件補正が，平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下，「改正前特許法」という。）第１７条の２第４項各号に掲げる事項を目的とするものであるか否かについて検討する。 
　まず，補正後の特許請求の範囲の請求項１は，平成１８年５月１１日付けの審判請求書における請求人の主張３．（１）に「手続補正書では，請求項１−８の「方法」発明を削除するとともに，請求項９−１２を補正し，項番を請求項１−４に繰り上げました。」と記載されていることと，補正後の特許請求の範囲の請求項１と同じ装置の発明は，補正前の特許請求の範囲の請求項９のみであることから，補正後の特許請求の範囲の請求項１は，補正前の特許請求の範囲の請求項９に対応することが明らかである。
　次に，本件補正は，
（ａ）補正前の請求項９の記載に，「計算機装置」が「
前記求解装置において導出した購入する金融商品および購入量が，リスクに関する制約式を満足するか否かを判定するため，制約条件判定手段において判定する判定装置
　しかしながら，「
前記求解装置において導出した購入する金融商品および購入量が，リスクに関する制約式を満足するか否かを判定するため，制約条件判定手段において判定する判定装置
　なお，平成２１年２月５日付けの回答書における請求人の主張（３）にて，請求人は，「平成１８年５月２５日付手続補正書でした請求項１の補正は，平成１７年１０月１１日付手続補正書における請求項１に示した方法での記載を装置に変更したもの」と主張しているが，上記で判断したとおりであるので，当該請求人の主張を採用することはできない。
　
　また，上記（ａ）の補正事項が，同第４項第１号の請求項の削除，同第４項第３号の誤記の訂正を目的とするものでないことは明らかである。
　さらに，改正前特許法第１７条の２第４項第４号の明りょうでない記載の釈明を目的とするものかどうかを検討すると，平成１７年８月１２日付けの拒絶理由通知で通知した理由Ｂ（ｂ）は，「前記記憶装置に格納されたデータに基づいて前記目的関数を最大化するように購入する金融商品およびその購入量を導出する最適ポートフォリオ求解装置」についての記載不備を理由としているので，当該「最適ポートフォリオ求解装置」と概念的に同位にある上記（ａ）の補正事項が，同第４項第４号の明りょうでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）を目的とするものでないことは明らかである。
　
　したがって，上記（ａ）の補正事項が改正前特許法第１７条の２第４項に規定する要件を満たしていないので，上記（ａ）の補正事項を含む補正後の請求項１に係る本件補正は，改正前特許法第１７条の２第４項に規定する要件を満たすものではない。
　 
　以上のとおり，補正後の請求項１に係る本件補正は，改正前特許法第１７条の２第４項に規定する要件を満たすものではないから，本件補正は改正前特許法第１７条の２第４項の規定に違反しているものと認められる。
　
（４）むすび 
　以上のとおり，本件補正は，平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　
３．本願発明について
　平成１８年５月２５日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので，本願の請求項９に係る発明（以下「本願発明」という。）は，平成１７年１０月１１日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項９に記載された事項により特定される，以下のとおりのものである。
「計算機装置を有し，複数の金融商品全体の収益率と収益に影響を及ぼすリスクから構成される効用関数を最適にするように，複数の金融商品の中から各々の金融商品の購入量を決定する最適ポートフォリオ決定装置において，
　前記計算機装置は，個々の金融商品の収益率の期待値，収益に影響を及ぼす金融商品独自の要因である個別変動因子，金融商品全体の収益に影響する要因である共通変動因子，及び金融商品全体の収益率と収益に影響を及ぼすリスクから構成される効用関数を最適にするための制約条件を構成する制約パラメータを格納する記憶装置と，
　収益率の制約式を算出するポートフォリオ収益率算出手段と，
　前記記憶装置に格納されたデータに基づいて前記効用関数を最大化するように購入する金融商品およびその購入量を所定の制約式の元で効用関数を最大化する手法である数理計画法を用いて導出する最適ポートフォリオ求解装置と，
　該決定された最適ポートフォリオを出力する表示装置を備えることを特徴とする最適ポートフォリオ決定装置。」
　
４．原査定の拒絶の理由の概要
（１）特許法第２９条第１項柱書の規定に関する拒絶の理由について
　平成１７年８月１２日付けの拒絶理由通知で通知した特許法第２９条第１項柱書の規定に関する拒絶の理由（以下「理由Ｃ」という。）の概要は，以下のとおりである。
　なお，平成１７年１０月１１日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項９に記載された「最適ポートフォリオ決定装置」は，出願当初明細書の特許請求の範囲の請求項１０に記載された「最適ポートフォリオ決定装置」に対応する。
『Ｃ　この出願の下記の請求項に係る発明は，下記の点で特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないので，特許を受けることができない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 記
（中略）
  （ｂ）請求項１０に記載される「最適ポートフォリオ決定装置」は「計算機装置は，個々の金融商品の収益率の期待値，収益に影響を及ぼす金融商品独自の要因である個別変動因子，金融商品全体の収益に影響する要因である共通変動因子，及び金融商品全体の収益率と収益に影響を及ぼすリスクから構成される目的関数を最適にするための制約条件を構成する制約パラメータを格納する記憶装置と，前記記憶装置に格納されたデータに基づいて前記目的関数を最大化するように購入する金融商品およびその購入量を導出する最適ポートフォリオ求解装置と，該決定された最適ポートフォリオを出力する表示装置を備える」ものであるが，最適ポートフォリオ求解装置は記憶装置に格納されたデータに基づいて目的関数を最大化するように購入する金融商品およびその購入量を導出するというように果たすべき機能を単に特定するに留まり，その機能を果たすために，コンピュータのハードウェア資源をどのように用いて具体的に実現された技術的手段であるのかを特定するものではない。すなわち，請求項１０には，ソフトウェアによる情報処理が，ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているものとはいえないから，上記「最適ポートフォリオ決定装置」は，全体として自然法則を利用した技術的思想の創作とは認められない。
（中略）
　したがって，請求項１０，１１に記載されたものは，特許法第２条に定義された「発明」に該当しない。
　よって，この出願の請求項１０，１１に記載されたものは，特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていない。』
　
　また，平成１８年４月３日付けの拒絶査定の概要は，以下のとおりである。
『この出願については，平成１７年　８月１２日付け拒絶理由通知書に記載した理由Ａ，Ｃによって，拒絶をすべきものである。
　なお，意見書及び手続補正書の内容を検討したが，拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。
備考
（中略）
　請求項９に記載される「最適ポートフォリオ決定装置」は，「収益率の制約式を算出するポートフォリオ収益率算出手段」，「記憶装置に格納されたデータに基づいて前記効用関数を最大化するように購入する金融商品およびその購入量を所定の制約式の元で効用関数を最大化する手法である数理計画法を用いて導出する最適ポートフォリオ求解装置」というように，果たすべき機能を表現したものであって，ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているものとはいえないから，上記「最適ポートフォリオ決定装置」は，全体として自然法則を利用した技術的思想の創作とは認められない。
（中略）
　したがって，請求項１〜１２に記載されたものは，特許法第２条に定義された「発明」に該当しない。
　よって，この出願の請求項１〜１２に記載されたものは，特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていない。』
　
５．当審の判断
　本願発明は，明細書の記載から明らかなように，計算機装置が，記憶装置と，ポートフォリオ収益率算出手段と，最適ポートフォリオ求解装置と，表示装置を用いて，複数の金融商品全体の収益率と収益に影響を及ぼすリスクから構成される効用関数を最適にするように，複数の金融商品の中から各々の金融商品の購入量を決定するためのデータ処理であって，ポートフォリオ収益率算出手段と，最適ポートフォリオ求解装置での処理にソフトウエアを必要とする，いわゆる，コンピュータ・ソフトウエア関連発明であると認められる。
　このコンピュータ・ソフトウエア関連発明においては，「ソフトウエアによる情報処理が，ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」場合，当該ソフトウエアと協働して動作するデータ処理装置は「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。ここで，「ソフトウエアによる情報処理が，ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」とは，ソフトウエアがコンピュータに読み込まれることにより，ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって，使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより，使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されることをいう。
　そこで，請求項９の記載において，ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって，使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより，使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されることが提示されているかどうか，請求項９の記載を便宜上以下のとおり（ａ）〜（ｂ）に分けて検討する。
（ａ）「計算機装置を有し，複数の金融商品全体の収益率と収益に影響を及ぼすリスクから構成される効用関数を最適にするように，複数の金融商品の中から各々の金融商品の購入量を決定する最適ポートフォリオ決定装置において，」
（ｂ）「前記計算機装置は，個々の金融商品の収益率の期待値，収益に影響を及ぼす金融商品独自の要因である個別変動因子，金融商品全体の収益に影響する要因である共通変動因子，及び金融商品全体の収益率と収益に影響を及ぼすリスクから構成される効用関数を最適にするための制約条件を構成する制約パラメータを格納する記憶装置と，
　収益率の制約式を算出するポートフォリオ収益率算出手段と，
　前記記憶装置に格納されたデータに基づいて前記効用関数を最大化するように購入する金融商品およびその購入量を所定の制約式の元で効用関数を最大化する手法である数理計画法を用いて導出する最適ポートフォリオ求解装置と，
　該決定された最適ポートフォリオを出力する表示装置を備えることを特徴とする最適ポートフォリオ決定装置。」
　
　上記（ａ）の記載について検討すると，上記（ａ）は，本願発明の「最適ポートフォリオ決定装置」がハードウエア資源として「計算機装置」を有していることが記載されているものの，ソフトウェアによる情報処理と何ら関係しておらず，全体として，最適ポートフォリオ決定装置が，「複数の金融商品全体の収益率と収益に影響を及ぼすリスクから構成される効用関数を最適にするように，複数の金融商品の中から各々の金融商品の購入量を決定する」という最適ポートフォリオ決定装置の機能を特定するに留まる。
　
　上記（ｂ）の記載について検討すると，上記（ｂ）には，最適ポートフォリオ決定装置の計算機装置が「個々の金融商品の収益率の期待値，収益に影響を及ぼす金融商品独自の要因である個別変動因子，金融商品全体の収益に影響する要因である共通変動因子，及び金融商品全体の収益率と収益に影響を及ぼすリスクから構成される効用関数を最適にするための制約条件を構成する制約パラメータを格納する記憶装置」と，「収益率の制約式を算出するポートフォリオ収益率算出手段」と，「前記記憶装置に格納されたデータに基づいて前記効用関数を最大化するように購入する金融商品およびその購入量を所定の制約式の元で効用関数を最大化する手法である数理計画法を用いて導出する最適ポートフォリオ求解装置」と，「該決定された最適ポートフォリオを出力する表示装置」を備えることが記載されている。
　しかしながら，「記憶装置」に関する記載は，何ら情報処理が記載されていないので，「個々の金融商品の収益率の期待値」と，「個々の金融商品の収益率の期待値，収益に影響を及ぼす金融商品独自の要因である個別変動因子」と，「金融商品全体の収益に影響する要因である共通変動因子」と，「金融商品全体の収益率と収益に影響を及ぼすリスクから構成される効用関数を最適にするための制約条件を構成する制約パラメータ」との各データを格納する記憶場所を特定しているにすぎない。
　また，「ポートフォリオ収益率算出手段」に関する記載は，どのような情報を，どのように取得し，どのように情報処理して，収益率の制約式を算出するかの情報処理が具体的に記載されていないので，最適ポートフォリオ決定装置の計算機装置の機能を特定しているに留まる。
　さらに，「最適ポートフォリオ求解装置」に関する記載は，「前記記憶装置に格納されたデータに基づいて」情報処理がなされることが記載されているものの，「個々の金融商品の収益率の期待値，収益に影響を及ぼす金融商品独自の要因である個別変動因子，金融商品全体の収益に影響する要因である共通変動因子，及び金融商品全体の収益率と収益に影響を及ぼすリスクから構成される効用関数を最適にするための制約条件を構成する制約パラメータを格納する記憶装置」に記憶されている，どのような情報を，どのように取得するかの情報処理が具体的に記載されておらず，しかも，取得した情報をどのように情報処理することにより，所定の制約式の元で効用関数を最大化する手法である数理計画法を用いるかの情報処理が具体的に記載されておらず，さらに，その結果，どのように前記効用関数を最大化するように購入する金融商品およびその購入量を導出するかの情報処理が具体的に記載されていないので，最適ポートフォリオ決定装置の計算機装置の機能を特定しているに留まる。
　さらに，「表示装置」に関する記載は，決定された情報の出力先を特定しているにすぎない。
　よって，上記（ｂ）の記載では，「計算機装置」の上記の機能が，どのようなハードウエア資源をどのように用いて実現されるのか具体的に記載されておらず，ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって，使用目的に応じた情報の演算又は加工を行っていると把握できる程度に記載されているとは認められない。
　
　そして，請求項９の記載では，全体としても，どのようなハードウエア資源を用いてどのように情報処理するのか具体的に記載されていないため，各手段に関する記載は，「最適ポートフォリオ決定装置」の機能をそれぞれ特定するにすぎず，各手段に関する記載では，各手段に関する記載により特定された機能を実現するために，ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって，使用目的に応じた情報の演算又は加工を行っていると把握できる程度に記載されているとは認められない。
　
　なお，平成２０年１２月８日付けの当審における審尋に対する平成２１年２月５日付けの回答書における手続補正案によっても，当該「当審の判断」で判断した拒絶理由を解消できない。
　
　したがって，本願発明は，ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって，使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより，使用目的に応じた特有の情報処理装置が構築されたものということはできないから，「ソフトウエアによる情報処理が，ハードウエアを用いて具体的に実現されている」とはいえず，審判請求人の上記主張を採用することができないので，本願発明は，特許法第２条でいう「自然法則を利用した技術的思想の創作」には該当しない。
　
６．むすび
　上記５．で述べたとおり，本願発明は，特許法第２条でいう「自然法則を利用した技術的思想の創作」には該当しないから，特許法第２９条第１項柱書の規定により特許を受けることができないものである。
　
　よって，結論のとおり，審決する。