【事件の表示】
　特願２００２−３４７６０３「発光ダイオード素子封止用シリコーン樹脂組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　７月　２日出願公開、特開２００４−１８６１６８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成１４年１１月２９日の出願であって、平成１９年１０月１日付けで手続補正がなされたが、同年１１月１３日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年１２月２０日付けで拒絶査定不服審判請求がなされるとともに、平成２０年１月２１日付けで手続補正（以下「本件補正」という。）がなされたものである。
　
第２　本件補正についての補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　本件補正を却下する。
［理由］
１　本件補正の内容
　本件補正は、特許請求の範囲の請求項１について、補正前（平成１９年１０月１日付けの手続補正により補正された明細書）の
「（Ａ）下記平均組成式（１−１）
　　Ｒｐ（Ｃ６Ｈ５）ｑＳｉＯ（４−ｐ−ｑ）／２　　　　　　（１−１）
（但し、式中Ｒは同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基、アルコキシ基又は水酸基で、全Ｒの０．１〜８０モル％がアルケニル基であり、ｐ，ｑは１≦ｐ＋ｑ＜２、０．２０≦ｑ／（ｐ＋ｑ）≦０．９５を満たす正数である。）
で示され、１分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合したアルケニル基を有し、２５℃での粘度が１００ｍＰａ・ｓ以上の液状又は固体の分岐状又は三次元網状構造のオルガノポリシロキサン　　　　　　　１００重量部、
（Ｂ）下記平均組成式（２）
　　Ｒ’ａＨｂＳｉＯ（４−ａ−ｂ）／２　　　　　　　　　（２）
（但し、式中Ｒ’は脂肪族不飽和炭化水素基を除く同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基、ａ，ｂは０．７≦ａ≦２．１、０．００１≦ｂ≦１．０、かつ０．８≦ａ＋ｂ≦２．６を満たす正数である。）
で示される１分子中に少なくとも３個のＳｉＨ結合を有し、かつ２５℃での粘度が１０００ｍＰａ・ｓ以下であるオルガノハイドロジェンポリシロキサン及び／又はＲ’ＳｉＨ３で示されるオルガノハイドロジェンシラン　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２〜１００重量部、
（Ｃ）付加反応触媒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　触媒量
を必須成分とすることを特徴とする発光ダイオード（ＬＥＤ）素子封止用シリコーン樹脂組成物。」
を
「（Ａ）下記平均組成式（１−１）
　　Ｒｐ（Ｃ６Ｈ５）ｑＳｉＯ（４−ｐ−ｑ）／２　　　　　　　（１−１）
（但し、式中Ｒは同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基、アルコキシ基又は水酸基で、全Ｒの０．１〜８０モル％がアルケニル基であり、ｐ，ｑは１≦ｐ＋ｑ＜２、０．２０≦ｑ／（ｐ＋ｑ）≦０．９５を満たす正数である。）
で示され、１分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合したアルケニル基を有し、２５℃での粘度が１００ｍＰａ・ｓ以上の液状又は固体の分岐状又は三次元網状構造のオルガノポリシロキサン　　　　　　　１００重量部、
（Ｂ）下記平均組成式（２）
　　Ｒ’ａＨｂＳｉＯ（４−ａ−ｂ）／２　　　　　　　　　　（２）
（但し、式中Ｒ’は脂肪族不飽和炭化水素基を除く同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基、ａ，ｂは０．７≦ａ≦２．１、０．００１≦ｂ≦１．０、かつ０．８≦ａ＋ｂ≦２．６を満たす正数であるが、全Ｒ’とＨのうち５モル％以上がフェニル基である。）
で示される１分子中に少なくとも３個のＳｉＨ結合を有し、かつ２５℃での粘度が１０００ｍＰａ・ｓ以下であるオルガノハイドロジェンポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２〜１００重量部、
（Ｃ）付加反応触媒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　触媒量
を必須成分とすることを特徴とする発光ダイオード（ＬＥＤ）素子封止用シリコーン樹脂組成物。」（以下「本願補正発明」いう。）
に補正する内容を含むものである。
　
　上記補正は、本件補正前の請求項１に係る発明を特定するために必要な事項である（Ｂ）の成分の選択肢から「オルガノハイドロジェンポリシロキサン及びＲ’ＳｉＨ３で示されるオルガノハイドロジェンシラン」及び「Ｒ’ＳｉＨ３で示されるオルガノハイドロジェンシラン」を削除するとともに、同じく（Ｂ）の成分の選択肢の該平均組成式（２）「Ｒ’ａＨｂＳｉＯ（４−ａ−ｂ）／２」で示される「オルガノハイドロジェンポリシロキサン」について、「全Ｒ’とＨのうち５モル％以上がフェニル基である」との限定を付加するものであるから、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　
　そこで、本願補正発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
２　引用例
（１）原査定の拒絶の理由に引用され、本願の出願前に頒布された刊行物である特開平１１−１６１９号公報（以下「引用例」という。）には、図面とともに、以下の事項が記載されている。
　
ア　「【特許請求の範囲】
【請求項１】　（Ａ）下記平均組成式（１）
　Ｒｎ（Ｃ６Ｈ５）ｍＳｉＯ［（４−ｎ−ｍ）／２]　　　　　　　（１）
（但し、式中Ｒは同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基、アルコキシ基又は水酸基で、全Ｒの０．１〜８０モル％がアルケニル基であり、ｎ，ｍは１≦ｎ＋ｍ＜２、０．２０≦ｍ／（ｎ＋ｍ）≦０．９５を満たす正数である。）
で示される２５℃での粘度が１００００ｃｐ以上の液状又は固体のオルガノポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００重量部、
（Ｂ）下記平均組成式（２）
　　　　Ｒ’ａＨｂＳｉＯ［（４−ａ−ｂ）／２］　　　　　　　（２）
（但し、式中Ｒ’は脂肪族不飽和炭化水素基を除く同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基、ａ，ｂは０．７≦ａ≦２．１、０．０１≦ｂ≦１．０、かつ０．８≦ａ＋ｂ≦２．６を満たす正数である。）
で示される１分子中に少なくとも２個のＳｉ−Ｈ結合を有し、かつ２５℃での粘度が１０００ｃｐ以下であるオルガノハイドロジェンポリシロキサン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０〜１００重量部、
（Ｃ）付加反応触媒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　触媒量
を必須成分とする、２５℃での粘度が１０〜３００ポイズで、１５０℃でのゲル化タイムが５分以下であることを特徴とする付加硬化型シリコーン樹脂組成物。
【請求項２】・・・（略）・・・
【請求項３】・・・（略）・・・
【請求項４】　（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンが、一般式（２）の全Ｒ’とＨのうち５モル％以上がフェニル基である請求項１，２又は３記載の付加硬化型シリコーン樹脂組成物。」
　
イ　「【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、電気・電子、ＯＡ機器、自動車、精密機器、建築材料等の各種分野で有用な付加硬化型シリコーン樹脂組成物に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】シリコーン樹脂は、耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、撥水性などに優れるため、ガラスクロスに塗布して電動モーター、乾式変圧器、家庭用電気器具などの中間及びコイル絶縁やレヤ及びアース絶縁、ガラス繊維やアスベストを基剤とした積層板はＨ種絶縁機器のスロート絶縁物、端子板、電子レンジのマイクロ波遮蔽板、その他の耐熱絶縁材として使用される。更にマイカとの組み合わせは、ヘアードライアー、アイロン、トースターなどのニクロム線の支持板、耐熱ワッシャー、電子レンジ用隔壁板など様々な耐熱用途に使用される。
【０００３】近年、これらの用途が広がる一方で、シリコーン樹脂の透明性、撥水性、耐候性などを利用して建築材料や事務機器などの機能性美装（保護）材料としての用途も開発され始めている。しかしながら、これらの成形材料を得るためには、溶剤系のシリコーンワニス、熱硬化性シリコーンレジンが用いられるが、前者は多量の溶剤が揮発するため成形方法や形状が限られることや、作業環境に問題があり、後者は十分な強度や硬度が得られなかったり、硬化時間が長い、粘度が高いことなどにより、作業性が悪くかつコスト的に不利であった。
【０００４】本発明は上記事情に鑑みなされたもので、溶剤を含まず、粘度が低いため注入成形など多種多様な成形方法が可能で、成形物の形状も複雑な形状や厚物にも対応可能であり、かつ硬化後は透明で十分な強度・硬度を有する付加硬化型シリコーン樹脂組成物を提供することを目的とするものである。」
　
ウ　「【０００７】以下、本発明につき更に詳しく説明すると、本発明の付加硬化型シリコーン樹脂組成物の必須成分である（Ａ）成分は、下記平均組成式（１）
　　　　Ｒｎ（Ｃ６Ｈ５）ｍＳｉＯ［（４−ｎ−ｍ）／２]　　　　（１）
（但し、式中Ｒは同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基、アルコキシ基又は水酸基で、全Ｒの０．１〜８０モル％がアルケニル基であり、ｎ，ｍは１≦ｎ＋ｍ＜２、０．２０≦ｍ／（ｎ＋ｍ）≦０．９５を満たす正数である。）で示される２５℃での粘度が１００００ｃｐ以上、好ましくは１０００００以上の液状又は固体のオルガノポリシロキサンである。
【０００８】このオルガノポリシロキサンは平均組成式（１）において１≦ｎ＋ｍ＜２であることから理解されるように、分子中にＲＳｉＯ３／２単位、（Ｃ６Ｈ５）ＳｉＯ３／２単位、ＳｉＯ２単位の１種又は２種以上を含有する分岐状或いは三次元網状構造のものである。
【０００９】ここで、式（１）において、Ｒは好ましくは炭素数１〜２０、特に好ましくは１〜１０の同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基、アルコキシ基又は水酸基であり、このような炭化水素基として具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ヘキシル基等のアルキル基、シクロヘキシル基等のシクロアルキル基などの飽和炭化水素基、トリル基、キシリル基、ナフチル基等の、フェニル基を除くアリール基、ベンジル基、フェニルエチル基等のアラルキル基、ビニル基、アリル基、プロペニル基、イソプロペニル基、ブテニル基等のアルケニル基などの不飽和炭化水素基、３，３，３−トリフルオロプロピル基等のハロゲン置換炭化水素基、シアノ置換炭化水素基などが挙げられ、アルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、フェノキシ基等の非置換のアルコキシ基の他、メトキシエトキシ基、エトキシエトキシ基等のアルコキシ置換アルコキシ基などが挙げられる。これら全Ｒのうち０．１〜８０モル％、好ましくは０．５〜５０モル％がアルケニル基であることが必要である。アルケニル基の含有量が０．１モル％よりも少ないとシリコーン樹脂として必要な硬度が得られず、８０モル％より多いと架橋点が多過ぎるためシリコーン樹脂が脆くなってしまう。また、ｎ，ｍは１≦ｎ＋ｍ＜２、好ましくは１．２≦ｎ＋ｍ≦１．９、０．２０≦ｍ／（ｎ＋ｍ）≦０．９５、好ましくは０．２５≦ｍ／（ｎ＋ｍ）≦０．９０を満たす正数であるが、ｎ＋ｍが１より小さくても、２以上でも必要な硬度・強度が得られなくなってしまう。また、フェニル基の含有量がこれより少なくなってもシリコーン樹脂として必要な硬度・強度が得られなくなってしまう。
【００１０】次に、本発明組成物を構成する（Ｂ）成分は、下記平均組成式（２）
　　　　Ｒ’ａＨｂＳｉＯ［（４−ａ−ｂ）／２］　　　　　（２）
（但し、式中Ｒ’は脂肪族不飽和炭化水素基を除く同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基、ａ，ｂは０．７≦ａ≦２．１、０．０１≦ｂ≦１．０、かつ０．８≦ａ＋ｂ≦２．６を満たす正数である。）で示される１分子中に少なくとも２個、好ましくは３個以上のＳｉ−Ｈ結合（即ち、ケイ素原子に結合した水素原子）を有し、かつ２５℃での粘度が１０００ｃｐ以下、通常０．５〜１０００ｃｐ、好ましくは１〜５００ｃｐであるオルガノハイドロジェンポリシロキサンである。
【００１１】ここで、Ｒ’は好ましくは炭素数１〜２０、特に好ましくは１〜１０の脂肪族不飽和炭化水素基を除く同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基であり、このような炭化水素基として具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ヘキシル基等のアルキル基、シクロヘキシル基等のシクロアルキル基などの飽和炭化水素基、フェニル基、トリル基等のアリール基、ベンジル基、フェニルエチル基等のアラルキル基、３，３，３−トリフルオロプロピル基等のハロゲン置換炭化水素基、シアノ置換炭化水素基などが挙げられる。また、ａ，ｂは０．７≦ａ≦２．１、好ましくは１．０≦ａ≦１．８、０．０１≦ｂ≦１．０、好ましくは０．０２≦ｂ≦１．０、より好ましくは０．１０≦ｂ≦１．０、かつ０．８≦ａ＋ｂ≦２．６、好ましくは１．０１≦ａ＋ｂ≦２．４、より好ましくは１．６≦ａ＋ｂ≦２．２を満たす正数であり、ｂが０．０１未満ではシリコーン樹脂として十分な硬度が得られなくなってしまう。
【００１２】この場合、このオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、その分子構造が直鎖状、分岐状、環状或いは三次元網状構造のいずれであってもよいが、（Ａ）成分との相溶性、硬化物の物性等の点から、全Ｒ’とＨ（水素原子）のうち５モル％以上、好ましくは１０〜５０モル％がフェニル基であるものが好適に用いられる。或いは、全Ｒ’とＨ（水素原子）のうち１５モル％以上、通常１５〜７０モル％、好ましくは２０〜５０モル％がフェニル基であるオルガノハイドロジェンポリシロキサンと、全Ｒ’とＨ（水素原子）のうち１５モル％未満、通常０〜１４モル％、特に１〜１０モル％がフェニル基であるオルガノハイドロジェンポリシロキサンとを重量比１：９〜９：１、特に２：８〜８：２の割合で混合したオルガノハイドロジェンポリシロキサン混合物も好適に使用することができる。なお、Ｒ’においてフェニル基以外の場合にはメチル基であることが好ましい。
【００１３】また、（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンの粘度は上記の通りであるが、その下限は通常２５℃において０．５ｃｐ以上である。
【００１４】上記（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンの配合量は、（Ａ）成分１００重量部に対して１０〜１００重量部、好ましくは１５〜８０重量部であり、配合量が１０重量部未満では、成形に適する低粘度とすることができず、１００重量部を超えると十分な硬度・強度が得られない。
【００１５】また、この（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、（Ａ）成分中のアルケニル基に対する（Ｂ）成分中のケイ素原子結合水素原子（即ち、ＳｉＨ基）のモル比が０．５〜５モル／モル、特には１〜３モル／モルとなる量で配合するようにしてもよい。
【００１６】（Ｃ）成分の付加反応触媒は、（Ａ）成分のアルケニル基と（Ｂ）成分の珪素原子に直接結合する水素原子（即ち、ＳｉＨ基）との付加反応による架橋の触媒となるもので、その例としては白金黒、塩化第二白金、塩化白金酸、塩化白金酸と一価アルコールとの反応物、塩化白金酸とオレフィン類との錯体、白金ビスアセトアセテート等の白金系触媒、更にパラジウム系触媒、ロジウム系触媒などの白金族金属系触媒が挙げられる。なお、この付加反応触媒の配合量は触媒量とすることができ、（Ａ）成分に対し白金金属換算で通常、１〜５００ｐｐｍ、好ましくは２〜１００ｐｐｍである。
・・・（略）・・・
【００２６】ここで、本発明の付加硬化型シリコーン樹脂組成物は、これを硬化させることにより、透明で、高硬度、高強度の硬化物が得られるが、この場合、特にキートップ用途などの耐久性、指触感などの点から、１８０℃で２時間硬化させた後の硬さがデュロメーター（ショアＤ）で６０以上であり、また同条件で硬化させた後の曲げ強度（ＪＩＳ  Ｋ６９１１）が１００ｋｇｆ／ｃｍ２以上であることが好ましい。なお、このような物性は、主として（Ａ）、（Ｂ）成分の種類、配合量を選定することによって得ることができる。」
　
エ　「【００４０】
【発明の効果】本発明の付加硬化型シリコーン樹脂組成物は、溶剤を含まず、しかも低粘度であり、種々の成形方法によって複雑な形状、厚物の成形品を得ることができると共に、得られた硬化物は透明で、高硬度、高強度を有するため、電気・電子、ＯＡ機器、自動車、精密機器、建築材料等の各種分野で有効に用いられる。」
　
オ　以上の記載事項からみて、引用例には、次の発明が記載されていると認められる。
「（Ａ）下記平均組成式（１）
　Ｒｎ（Ｃ６Ｈ５）ｍＳｉＯ［（４−ｎ−ｍ）／２]　　　　　　　（１）
（但し、式中Ｒは同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基、アルコキシ基又は水酸基で、全Ｒの０．１〜８０モル％がアルケニル基であり、ｎ，ｍは１≦ｎ＋ｍ＜２、０．２０≦ｍ／（ｎ＋ｍ）≦０．９５を満たす正数である。）
で示される２５℃での粘度が１００００ｃｐ以上の液状又は固体の、分岐状或いは三次元網状構造のオルガノポリシロキサン　　　　　１００重量部、
（Ｂ）下記平均組成式（２）
　Ｒ’ａＨｂＳｉＯ［（４−ａ−ｂ）／２］　　　　　　　　　　（２）
（但し、式中Ｒ’は脂肪族不飽和炭化水素基を除く同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基、ａ，ｂは０．７≦ａ≦２．１、０．０１≦ｂ≦１．０、かつ０．８≦ａ＋ｂ≦２．６を満たす正数であり、全Ｒ’とＨのうち５モル％以上がフェニル基である。）
で示される１分子中に３個以上のＳｉ−Ｈ結合を有し、かつ２５℃での粘度が１０００ｃｐ以下であるオルガノハイドロジェンポリシロキサン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０〜１００重量部、
（Ｃ）付加反応触媒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　触媒量
を必須成分とする付加硬化型シリコーン樹脂組成物であって、
　（Ａ）成分のオルガノポリシロキサンのアルケニル基と（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンの珪素原子に直接結合する水素原子との付加反応による架橋によって硬化する付加硬化型シリコーン樹脂組成物。」（以下「引用発明」という。）
　
３　対比
　本願補正発明と引用発明とを対比する。
（１）引用発明の「Ｒｎ（Ｃ６Ｈ５）ｍＳｉＯ［（４−ｎ−ｍ）／２]」、「Ｒ’ａＨｂＳｉＯ［（４−ａ−ｂ）／２］」及び「付加硬化型シリコーン樹脂組成物」は、本願補正発明の「Ｒｐ（Ｃ６Ｈ５）ｑＳｉＯ（４−ｐ−ｑ）／２」、「Ｒ’ａＨｂＳｉＯ（４−ａ−ｂ）／２」及び「シリコーン樹脂組成物」に、それぞれ相当する。
　
（２）付加硬化型シリコーン樹脂組成物において、オルガノポリシロキサンのアルケニル基とオルガノハイドロジェンポリシロキサンの珪素原子に直接結合する水素原子との付加反応による架橋によって硬化するためには、アルケニル基が１分子中に２個以上必要であることは、本願出願前に当業者に知られていたことである（例えば、特開平１１−１５８３８５号公報（【００１０】）、特開２０００−３０９７１０号公報（【００１５】）、特開平１１−２９７１０号公報（【０００７】）を参照。）から、「（Ａ）成分のオルガノポリシロキサンのアルケニル基と（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンの珪素原子に直接結合する水素原子との付加反応による架橋によって硬化する付加硬化型シリコーン樹脂組成物」である引用発明の（Ａ）成分のオルガノポリシロキサンが、１分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合したアルケニル基を有していることは、当業者に自明である。
　したがって、引用発明の「オルガノポリシロキサン」と本願補正発明の「オルガノポリシロキサン」とは、「１分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合したアルケニル基を有」する点で一致する。
　
（３）引用発明の「オルガノポリシロキサン」は、その２５℃での粘度が「１００００ｃｐ以上」であり、１ｃｐは１ｍＰａ・ｓであるから、本願補正発明の「オルガノポリシロキサン」の「２５℃での粘度が１００ｍＰａ・ｓ以上」との事項を備えている。
　
（４）引用発明の「オルガノハイドロジェンポリシロキサン」は、「２５℃での粘度が１０００ｃｐ以下」であり、１ｃｐは１ｍＰａ・ｓであるから、本願補正発明の「オルガノハイドロジェンポリシロキサン」と、「２５℃での粘度が１０００ｍＰａ・ｓ以下」である点で一致する。
　
（５）引用発明の「Ｒ’ａＨｂＳｉＯ［（４−ａ−ｂ）／２］」で示される「オルガノハイドロジェンポリシロキサン」のｂの範囲は、「０．０１≦ｂ≦１．０」であるから、本願補正発明の「Ｒ’ａＨｂＳｉＯ（４−ａ−ｂ）／２」で示される「オルガノハイドロジェンポリシロキサン」のｂの範囲である「０．００１≦ｂ≦１．０」との事項を備えている。
　
（６）引用発明のオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、その配合量が「１０〜１００重量部」であるので、本願補正発明のオルガノハイドロジェンポリシロキサンの配合量が「２〜１００重量部」との事項を備えている。
　
（７）したがって、本願補正発明と引用発明とは、
「（Ａ）下記平均組成式（１−１）
　　Ｒｐ（Ｃ６Ｈ５）ｑＳｉＯ（４−ｐ−ｑ）／２　　　　　　　（１−１）
（但し、式中Ｒは同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基、アルコキシ基又は水酸基で、全Ｒの０．１〜８０モル％がアルケニル基であり、ｐ，ｑは１≦ｐ＋ｑ＜２、０．２０≦ｑ／（ｐ＋ｑ）≦０．９５を満たす正数である。）
で示され、１分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合したアルケニル基を有し、２５℃での粘度が１００ｍＰａ・ｓ以上の液状又は固体の分岐状又は三次元網状構造のオルガノポリシロキサン　　　　　　　１００重量部、
（Ｂ）下記平均組成式（２）
　　Ｒ’ａＨｂＳｉＯ（４−ａ−ｂ）／２　　　　　　　　　　（２）　　　
（但し、式中Ｒ’は脂肪族不飽和炭化水素基を除く同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基、ａ，ｂは０．７≦ａ≦２．１、０．００１≦ｂ≦１．０、かつ０．８≦ａ＋ｂ≦２．６を満たす正数であるが、全Ｒ’とＨのうち５モル％以上がフェニル基である。）
で示される１分子中に少なくとも３個のＳｉＨ結合を有し、かつ２５℃での粘度が１０００ｍＰａ・ｓ以下であるオルガノハイドロジェンポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２〜１００重量部、
（Ｃ）付加反応触媒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　触媒量
を必須成分とするシリコーン樹脂組成物。」
である点で一致し、次の点で一応相違するものと認められる。
　
「シリコーン樹脂組成物の用途について、本願補正発明では、発光ダイオード（ＬＥＤ）素子封止用と限定されているのに対し、引用発明では、そのような限定がない点。」（以下「相違点」という。）
　
４　判断
　上記相違点について検討する。
（１）本願の明細書の発明の詳細な説明には、以下の記載がある。
ア　「【０００５】
　　【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、透明性に優れ、経時による変色の少ない硬化物を与える発光ダイオード（ＬＥＤ）素子封止用シリコーン樹脂組成物を提供することを目的とする。」
　
イ　「【０００６】
　　【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】
　本発明者は、上記目的を達成するために鋭意努力を行った結果、
（Ａ）下記平均組成式（１−１）
　　Ｒｐ（Ｃ６Ｈ５）ｑＳｉＯ（４−ｐ−ｑ）／２　　　　　　　　（１−１）
（但し、式中Ｒは同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基、アルコキシ基又は水酸基で、全Ｒの０．１〜８０モル％がアルケニル基であり、ｐ，ｑは１≦ｐ＋ｑ＜２、０．２０≦ｑ／（ｐ＋ｑ）≦０．９５を満たす正数である。）
で示され、１分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合したアルケニル基を有し、２５℃での粘度が１００ｍＰａ・ｓ以上の液状又は固体の分岐状又は三次元網状構造のオルガノポリシロキサン　　　　　　　１００重量部、
（Ｂ）下記平均組成式（２）
　　Ｒ’ａＨｂＳｉＯ（４−ａ−ｂ）／２　　　　　　　　　　　（２）
（但し、式中Ｒ’は脂肪族不飽和炭化水素基を除く同一又は異種の置換又は非置換の一価炭化水素基、ａ，ｂは０．７≦ａ≦２．１、０．００１≦ｂ≦１．０、かつ０．８≦ａ＋ｂ≦２．６を満たす正数であるが、全Ｒ’とＨのうち５モル％以上がフェニル基である。）
で示される１分子中に少なくとも３個のＳｉＨ結合を有し、かつ２５℃での粘度が１０００ｍＰａ・ｓ以下であるオルガノハイドロジェンポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２〜１００重量部、
（Ｃ）付加反応触媒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　触媒量
を必須成分とすることを特徴とする発光ダイオード（ＬＥＤ）素子封止用シリコーン樹脂組成物が、耐熱性、耐変色性に優れた透明硬化物を与えることを知見し、本発明をなすに至った。」
　
ウ　「【００２５】
　　【発明の効果】
　本発明のシリコーン樹脂組成物は、発光ダイオード素子の封止に使用されて、耐熱性、耐変色性に優れた透明硬化物を与える。」
　
（２）上記（１）ア〜ウの記載から見て、上記「発光ダイオード（ＬＥＤ）素子封止用」との限定は、本願補正発明の（Ａ）〜（Ｃ）を必須成分とするシリコーン樹脂組成物が耐熱性、耐変色性に優れた透明硬化物であるとの特性に基づいて、該シリコーン樹脂組成物が発光ダイオード（ＬＥＤ）素子封止用に有用との事項を示しているにすぎない。
　また、本願の明細書及び図面並びに技術常識を考慮しても、上記「発光ダイオード（ＬＥＤ）素子封止用」との限定が、その用途に特に適した形状、構造、組成等を意味していると解することはできない。
　さらに、引用発明は、本願補正発明と同様の性質を本来有しているものと解されるところ、上記「発光ダイオード（ＬＥＤ）素子封止用」との限定が、耐熱性、耐変色性に優れた透明硬化物であるとの特性を限定しようとするものであったとしても、上記特性により本願補正発明と引用発明とが実質的に相違することにはならない。
　したがって、本願補正発明の「発光ダイオード（ＬＥＤ）素子封止用シリコーン樹脂組成物」と引用発明の「発光ダイオード（ＬＥＤ）素子封止用」との限定のない「シリコーン樹脂組成物」とは、シリコーン樹脂組成物自体として区別することができないから、本願補正発明と引用発明とは、実質的に同一である。
　
（３）なお、請求人は審判請求書の請求の理由（平成２０年２月２８日付け手続補正書（方式））において、「本願発明は、ＬＥＤ素子封止用シリコーン樹脂組成物に関するものであり、特定のシリコーン樹脂組成物をＬＥＤ素子封止に使用するという用途発明である。」と主張しているので、本願補正発明が用途発明であると解すべきか否かについても、念のため検討する。
　
ア　一般に、用途発明は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明と解される（東京高等裁判所平成１０年（行ケ）第４０１号判決参照。）。
　
イ　そして、請求人の上記主張は、本願の明細書の記載（上記（２）ア〜ウを参照。）によれば、本願補正発明が「本願補正発明に係る組成のシリコーン樹脂組成物が耐熱性、耐変色性に優れた透明硬化物を与えるとの属性を発見し、この属性により、発光ダイオード（ＬＥＤ）素子封止用という新たな用途を見いだしたことに基づく発明である」との主張と考えられる。
　
ウ　しかし、引用例には、「シリコーン樹脂は、耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、撥水性などに優れる」との記載（上記２（１）イを参照。）があり、耐候性とは、光（紫外線）、熱、温度、湿度、風雨などの影響によって生じる、物質の物理的・化学的変化に耐える性質であって、主に、光（紫外線）や熱に耐える性質を含んでいる（日本工業規格（ＪＩＳ）Ｂ７７５１，Ｂ７７５３，Ｂ７７５４を参照。）ものであるから、引用発明のシリコーン樹脂組成物が、耐熱、耐光（紫外線）性を有する硬化物を与えるとの知見は、当業者が容易に理解でき、請求人の上記主張に係る本願補正発明の属性が未知のものであったとはいえない。
　
エ　他方、シリコーン樹脂組成物を発光ダイオード（ＬＥＤ）素子封止に用いることは、例えば、特開２００２−３１４１４３号公報（【０２２０】〜【０２２３】を参照。）、特開２００２−３１４１４２号公報（【０１０１】〜【０１０４】を参照。）、特開２０００−１９８９３０号公報（【特許請求の範囲】、【００２８】を参照。）にみられるように、本願の出願前に周知であり、高い透過率を有し、短波長の光を長時間照射しても劣化せず、透過率が保持される特性を示すシリコーン樹脂が、発光ダイオード素子の封止の材料として望ましいことも、本願の出願前に知られているから（上記特開２００２−３１４１４３号公報（【０２２０】〜【０２２３】を参照。）、上記特開２００２−３１４１４２号公報（【０１０１】〜【０１０４】を参照。））、シリコーン樹脂組成物の用途として、「発光ダイオード（ＬＥＤ）素子封止用」という用途は新たな用途であるともいえない。
　
オ　請求人は、平成２０年２月２９日付け手続補足書において、実験成績証明書を提出し、主剤および架橋剤として、フェニル基を必須としないシリコーン樹脂と比べて、フェニル基を必須とするシリコーン樹脂の方が、長期の紫外線照射条件下や耐熱条件下における透明性、耐変色性において選択的に優れた作用効果を奏する旨主張している。
　しかし、本願の明細書の発明の詳細な説明（【００２７】〜【００３４】を参照。）には、本願補正発明の実施例であるフェニル基を必須とするシリコーン樹脂組成物、参考例であるフェニル基を必須としないシリコーン樹脂組成物、及び、比較例である透明エポキシ材料について、その硬化物の光透過率を紫外線照射後及び加熱（１２０℃の乾燥炉に放置）後に測定しており、この測定結果を比較すると、透明エポキシ材料の透過率が、本願補正発明の実施例であるフェニル基を必須とするシリコーン樹脂組成物又は参考例であるフェニル基を必須としないシリコーン樹脂組成物と比べて、紫外線照射後及び加熱（１２０℃の乾燥炉に放置）後に劣化していることは理解できるが、本願補正発明の実施例であるフェニル基を必須とするシリコーン樹脂組成物の透過率と参考例であるフェニル基を必須としないシリコーン樹脂組成物の透過率については、紫外線照射後及び加熱（１２０℃の乾燥炉に放置）後において、特段の差は見られない。
　したがって、本願補正発明のシリコーン樹脂組成物が、他のシリコーン樹脂組成物と比べて、特に、長期の紫外線照射条件下や耐熱条件下における耐熱性、耐変色性に優れているとの請求人の主張は、本願の明細書及び図面の記載に基づいたものではないから、採用できない。
　
カ　以上のことから、本願補正発明を用途発明と解することはできず、上記「発光ダイオード（ＬＥＤ）素子封止用」との限定は、物の発明を特定するための意味を有しているとはいえない。
　
（４）まとめ
　したがって、本願補正発明は、上記引用例に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
５　小括
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであるから、同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
１　本願発明
　本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は、平成１９年１０月１日付けの手続補正により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、前記「第２[理由]１」において、本件補正前のものとして示したとおりのものである。
　
２　引用例
　原査定の拒絶の理由に引用された引用例及びその記載事項は、上記「第２[理由]２」に記載したとおりである。
　
３　対比・判断
　本願発明は、上記第２で検討した本願補正発明から、本件補正前の請求項１に係る発明を特定するために必要な事項である（Ｂ）の成分の選択肢を付加するともに、同じく（Ｂ）の成分の平均組成式（２）「Ｒ’ａＨｂＳｉＯ（４−ａ−ｂ）／２」で示される「オルガノハイドロジェンポリシロキサン」について、「全Ｒ’とＨのうち５モル％以上がフェニル基である」との限定を削除するものである。
　そうすると、本願発明の構成要件をすべて含み、さらに他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が、上記「第２[理由]４」で検討したとおり、引用発明と実質的に同一であるから、本願発明も同様の理由により、引用例に記載された発明である。
　
　なお、原査定の拒絶の理由は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないというものであって、特許法第２９条第１項第３号に該当するというものではないが、審判請求人は、審判請求書において、本願発明と上記引用例とを対比し、進歩性のみならず、新規性についても意見を述べていることは明らかである。
　
４　むすび
　以上のとおり、本願発明は、引用例に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。