【事件の表示】
　平成７年特許願第２９０１８９号「チオカーバメートおよびリン含有エステルを含有する潤滑剤および流体」拒絶査定不服審判事件〔平成８年８月１３日出願公開、特開平８−２０９１７１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成７年１１月８日（パリ条約による優先権主張１９９４年１１月１５日、米国（ＵＳ））の出願であって、平成１７年４月４日付けの拒絶理由通知に対して、同年６月２９日に意見書及び手続補正書が提出されたところ平成１９年６月１４日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年９月１８日に拒絶査定に対する審判請求がされた後に同年１０月１７日に手続補正書が提出され、その後、平成２０年４月２４日付けで審尋がされ、これに対して、同年７月７日に回答書が提出されたものである。
　
第２　平成１９年１０月１７日付けの手続補正についての補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　平成１９年１０月１７日付けの手続補正を却下する。
［理由］
１　補正の内容
　平成１９年１０月１７日付け手続補正（以下、「本件補正」という。）は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項１である、
「以下の(a)、(b)、(c)および(d)を含有する組成物：
　（a）潤滑粘性のあるオイル；
　（b）以下の構造の化合物：
　　Ｒ1Ｒ2Ｎ−Ｃ（Ｘ’）Ｓ−（ＣＲ3Ｒ4）aＹ
ここで、R1、R2、R3およびR4は、独立して、水素またはヒドロカルビル基であり；X’は、酸素原子またはイオウ原子であり；ａは、１または２であり、そしてＹは、Ｙが結合したオレフィンを、求核付加に対して活性化する基であり、該Ｙは、エステル基、酸基、塩基、アミド基、エーテル基、アルデヒド基、ケトン基、シアノ基およびアリール基からなる群より選択される基であり；R1基、R2基および（ＣＲ3Ｒ4）aＹ基は、全体で、少なくとも４個の炭素原子を含有する；
　（c）式(R6X)(R7X)P(X)nXmR8のリン含有酸またはそのエステルまたはそれらのアミン塩であって、ここで、各Xは、独立して、酸素原子またはイオウ原子、ｎは、０または１、ｍは、０または１、ｎ＋ｍは、１または２であり、そしてR6、R7およびR8は、水素またはヒドロカルビル基である；および
　（d）少なくとも０．１重量％の界面活性剤。」
を、
「以下の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）および（ｄ）を含有する組成物：
　（ａ）鉱油；
　（ｂ）１．５重量％〜１０重量％の以下の構造の化合物：
　　Ｒ1Ｒ2Ｎ−Ｃ（Ｘ’）Ｓ−（ＣＲ3Ｒ4）aＹ
ここで、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4は、独立して、水素またはヒドロカルビル基であり；Ｘ’は、酸素原子またはイオウ原子であり；ａは、１または２であり、そしてＹは、ＣＯＯＲ5、スルホン酸またはスルフィン酸のエステル基、ホスホン酸またはホスフィン酸のエステル基、それらの酸もしくは塩、カルボン酸基とアミンとの反応物から選択されるアミド基、構造−ＯＲ5のエーテル基、構造−ＣＨＯのアルデヒド基、構造−ＣＯＲ5のケトン基、構造−ＣＮのシアノ基およびアリール基からなる群より選択される基であり、Ｒ5は炭素数１〜６の炭素原子を含むヒドロカルビル基であり；Ｒ1基、Ｒ2基および（ＣＲ3Ｒ4）aＹ基は、全体で、少なくとも４個の炭素原子を含有する；
　（ｃ）亜リン酸ジアルキル水素であり、ここで、各アルキル基は、独立して、約２個〜約８個の炭素原子を含有する、亜リン酸ジアルキル水素；および
　（ｄ）０．１重量％〜８重量％の非イオン性界面活性剤であって、該非イオン性界面活性剤は、グリセロールの部分的エステルからなる群より選択され、該エステルの酸部分は、８〜２４の炭素原子の脂肪酸である、非イオン性界面活性剤。」
とする補正事項を含むものである。
　
２　補正の適否について
(１)　補正の目的要件について
　本件補正は、補正前の請求項１に係る発明について、「（ａ）潤滑粘性のあるオイル」を補正により「（ａ）鉱油」とする補正事項を含むものである。
　しかしながら、「潤滑粘性のあるオイル」と「鉱油」とは異なる概念のものであるので、かかる補正事項は発明特定事項を異なる概念のものに変更するものであるから、「（ａ）潤滑粘性のあるオイル」を補正により「（ａ）鉱油」とすることは特許請求の範囲の減縮には当たらない。
　しかも、「鉱油」の中には、「潤滑粘性のあるオイル」である鉱油以外に「潤滑粘性のないオイル」である鉱油及び「潤滑粘性があるともないともいえないオイル」である鉱油が包含されているところ、「潤滑粘性のあるオイル」を「鉱油」とする補正により、「潤滑粘性のあるオイル」である鉱油以外に「潤滑粘性のないオイル」である鉱油及び「潤滑粘性があるともないともいえないオイル」である鉱油が新たに補正後の請求項１に係る発明に含まれることになるので、かかる補正は、特許請求の範囲を拡張するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的としたものではない。また、かかる補正は、請求項の削除、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれを目的としたものでもないことは明らかである。
　したがって、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第４項に規定する要件を満たすものではないから、本件補正は、同法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下すべきものである。
　
(２)　独立特許要件について
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第４項の規定に違反するため、却下されるべきものであるが、仮に、本件補正が、同項２号に掲げる事項（いわゆる限定的減縮）を目的とするものであるとしても、本件補正後の特許請求の範囲の請求項１に記載されている事項により特定される発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない（すなわち、同法１７条の２第５項において準用する同法１２６条５項の規定に違反する）ものである。理由は、以下のとおりである。
　
(２−１)　特許法２９条２項の規定に違反することについて
ア　本件補正発明
　平成１９年１０月１７日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１に係る発明は以下のとおりのものである。
「以下の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）および（ｄ）を含有する組成物：
　（ａ）鉱油；
　（ｂ）１．５重量％〜１０重量％の以下の構造の化合物：
　　Ｒ1Ｒ2Ｎ−Ｃ（Ｘ’）Ｓ−（ＣＲ3Ｒ4）aＹ
ここで、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4は、独立して、水素またはヒドロカルビル基であり；Ｘ’は、酸素原子またはイオウ原子であり；ａは、１または２であり、そしてＹは、ＣＯＯＲ5、スルホン酸またはスルフィン酸のエステル基、ホスホン酸またはホスフィン酸のエステル基、それらの酸もしくは塩、カルボン酸基とアミンとの反応物から選択されるアミド基、構造−ＯＲ5のエーテル基、構造−ＣＨＯのアルデヒド基、構造−ＣＯＲ5のケトン基、構造−ＣＮのシアノ基およびアリール基からなる群より選択される基であり、Ｒ5は炭素数１〜６の炭素原子を含むヒドロカルビル基であり；Ｒ1基、Ｒ2基および（ＣＲ3Ｒ4）aＹ基は、全体で、少なくとも４個の炭素原子を含有する；
　（ｃ）亜リン酸ジアルキル水素であり、ここで、各アルキル基は、独立して、約２個〜約８個の炭素原子を含有する、亜リン酸ジアルキル水素；および
　（ｄ）０．１重量％〜８重量％の非イオン性界面活性剤であって、該非イオン性界面活性剤は、グリセロールの部分的エステルからなる群より選択され、該エステルの酸部分は、８〜２４の炭素原子の脂肪酸である、非イオン性界面活性剤。」
（以下、これを「本件補正発明」という。）
　
イ　刊行物について
(ア)　刊行物１：特表平６−５０１５１６号公報
　特表平６−５０１５１６号公報（原審における拒絶理由の引用例(１)。以下、「刊行物１」という。）には、以下の事項が記載されている。
1-a　「１．以下の（Ａ）、（Ｂ）および（Ｃ）を含有する組成物：
（Ａ）酸性有機化合物の少なくとも１種の塩基性アルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩、またはそれらの混合物；
（Ｂ）ジメルカプトチアジアゾールまたはそれらの誘導体以外の少なくとも１種の金属不活性化剤；および
（Ｃ）少なくとも１種の亜リン酸ヒドロカルビル；
ここで、リン原子をベースにした（Ｃ）の当量に対する全塩基数に基づく（Ａ）の当量の比は、少なくとも１であるが、
　但し、該組成物は、ジチオリン酸亜鉛を含有せず、（Ａ）が塩基性サリチル酸マグネシウムのとき、該組成物は、（Ｄ）約０．４０重量％までのイオウ含有耐摩耗剤、リン含有耐摩耗剤またはイオウおよびリン含有耐摩耗剤を含有する。
・・・
１２．前記亜リン酸エステル（Ｃ）が、亜リン酸ジヒドロカルビル水素または亜リン酸トリヒドロカルビル水素である、請求項１に記載の組成物。
・・・
１４．前記亜リン酸エステル（Ｃ）が、亜リン酸ジブチル水素である、請求項１に記載の組成物。
・・・
１７．亜リン酸ヒドロカルビル（Ｃ）以外に、さらに、該組成物の約０．０１重量％から約５重量％のイオウ含有耐摩耗剤、リン含有耐摩耗剤またはイオウおよびリン含有耐摩耗剤（Ｄ）を含有する、請求項１に記載の組成物。
・・・
２３．（Ｄ）が、ヒドロカルピレンでカップリングされたジチオカーバメート、イオウでカップリングされたジチオカーバメート、およびジチオカルバミド酸またはそれらの塩と不飽和酸、エステルまたはアミドとの反応生成物から選択されたジチオカーバメート含有化合物である、請求項１に記載の組成物。
・・・
２５．前記金属塩（Ａ）が、約０．００５重量％から約５重量％の量で存在し、前記金属不活性化剤（Ｂ）が、約０．００１重量％から約０．２重量％の量で存在し、そして前記亜リン酸エステル（Ｃ）が、約０．０１重量％から約５重量％の量で存在し、ここで全ての量が該組成物の全重量に基づいている、請求項１に記載の組成物。
・・・
３４．主要量の潤滑粘性のあるオイル、および請求項１に記載の組成物を含有する、潤滑組成物または機能流体。」（請求の範囲）
1-b　「本発明は、潤滑剤および機能流体用の添加剤として有用な組成物に関する。これらの添加剤は、熱安定性および改良された耐摩耗特性、極圧特性、耐荷重特性および／または腐食防止特性を有する潤滑剤および機能流体を提供する。」（３頁左下欄５〜８行）
1-c　「
(Ａ)塩基性金属塩
　本発明の潤滑組成物は、少なくとも１種の酸性有機化合物の塩基性アルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩（Ａ）を含有する。これらの塩は、一般に、オーバーベース化物質と呼ばれる。オーバーベース化物質は、金属およびその金属と反応する特定の酸性有機化合物の化学量論に従って、過剰の金属含量が存在することにより特徴づけられる単一相の均一なニュートン系である。
　過剰の金属量は、通常、金属比で表される。用語「金属比」は、酸性有機化合物の当量に対する金属の全当量の比である。中性の金属塩は、金属比１を有する。正塩中に存在する金属の４．５倍の金属を有する塩は、３．５当量過剰の金属、すなわち、４．５の金属比を有する。本発明の塩基性塩は、約１．５の金属比、好ましくは、約３の金属比、さらに好ましくは、約７の金属比から、約４０までの金属比、好ましくは、約２５までの金属比、さらに好ましくは、約２０までの金属比を有する。
　本発明のオーバーベース化物質の塩基性度は、一般に、全塩基数によって表される。全塩基数とは、オーバーベース化物質の全塩基性度を中和するのに必要な酸（過塩酸または塩酸）の量である。酸の量は、水酸化カリウムの当量で表される。全塩基数は、１グラムのオーバーベース化物質を、指示薬としてブロモフェノールブルーを用いて、０．１規定の塩酸溶液で滴定することにより、決定される。本発明のオーバーベース化物質は、一般に、少なくとも約２０の全塩基数、好ましくは、少なくとも約１００の全塩基数、さらに好ましくは、少なくとも約２００の全塩基数を有する。このオーバーベース化物質は、一般に、約６００までの全塩基数、好ましくは、約５００までの全塩基数、さらに好ましくは、約４００までの全塩基数を有する。この全塩基数は、本発明には必須である。本発明者は、本発明の潤滑組成物を熱安定性とするためには、リン原子に基づく亜リン酸ヒドロカルビルの当量に対する、全塩基数に基づくオーバーベース化物質の当量の比が、少なくとも１でなければならないことを発見したからである。オーバーベース化物質の当量は、以下の式により決定される：当量＝（５６，１００／全塩基数）。例えば、２００の全塩基数を有するオーバーベース化物質は、２８０．５の当量（当量＝５６１００／２００）を有する。亜リン酸エステルの当量は、この亜リン酸エステルの分子量を、亜リン酸エステル中のリン原子の数で割ることにより、決定される。」（４頁右上欄１１行〜右下欄１行）
1-d　「本発明のオーバーベース化組成物を製造する際に有用な酸性有機化合物には、カルボン酸、スルホン酸、リン含有酸、フェノールまたはそれらの２種またはそれ以上の混合物が包含される。好ましくは、この酸性有機化合物は、カルボン酸類またはスルホン酸類であり、スルホン酸およびサリチル酸が好ましい。・・・
　本発明のオーバーベース化塩（Ａ）を製造する際に有用なカルボン酸は、脂肪族または芳香族のモノカルボン酸またはポリカルボン酸または酸生成化合物であり得る。これらのカルボン酸には、低分子量カルボン酸（例えば、約４個〜約２２個の炭素原子を有するカルボン酸のような約２２個までの炭素原子を有するカルボン酸またはテトラプロペニル置換無水コハク酸）、および、より高分子量のカルボン酸が包含される。
　本発明のカルボン酸は、好ましくは油溶性である。通常、望ましい油溶性を与えるために、カルボン酸中の炭素原子数は少なくとも約８、より好ましくは少なくとも約１８、さらに好ましくは少なくとも約３０、さらに好ましくは少なくとも約５０であるべきである。一般に、これらのカルボン酸は、１分子あたり、約４００個より多い炭素原子を含有しない。
　本発明で使用することが意図される低分子量モノカルボン酸には、飽和酸および不飽和酸が包含される。このような有用な酸の例には、ドデカン酸、デカン酸、オレイン酸、ステアリン酸、リノール酸、トール油酸などが挙げられる。このような試薬の２種またはそれ以上の混合物もまた用いられ得る。」（４頁右下欄８行〜５頁左上欄１２行）
1-e　「例示のカルボン酸には、パルミチン酸、ステアリン酸、ミリスチン酸、オレイン酸、リノール酸、ベヘン酸、ヘキサメリシン酸、テトラプロピレニル置換グルタル酸、ポリブテン（Ｍｎ＝２００〜１５００、好ましくは、３００〜１０００）から誘導されるポリブテニル置換コハク酸、ポリプロペン（Ｍｎ＝２００〜１０００、好ましくは、３００〜９００）から誘導されるポリプロペニル置換コハク酸、オクタデシル置換アジピン酸、クロロステアリン酸、９−メチルステアリン酸、ジクロロステアリン酸、ステアリル安息香酸、エイコサニル置換ナフトン酸、ジラウリルデカヒドロナフタレンカルボン酸、これらの酸のいずれかの混合物、それらのアルカリ金属塩およびアルカリ土類金属塩、および／またはそれらの無水物が包含される。脂肪族カルボン酸の好ましい群には、約１２個〜約３０個の炭素原子を含有する飽和および不飽和の高級脂肪酸が挙げられる。これらの酸の例には、ラウリン酸、パルミチン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、オレオステアリン酸、ステアリン酸、ミリスチン酸、およびウンデカン(undecalinic)酸、α−クロロステアリン酸、およびα−ニトロラウリン酸がある。」（５頁左下欄１９行〜右下欄１２行）
1-f　「本発明のオーバーベース化塩（Ａ）を製造する際に有用なスルホン酸には、スルホン酸およびチオスルホン酸が挙げられる。
一般に、これらは、スルホン酸の塩である。これらのスルホン酸には、１核性および多核性の芳香族化合物または環状脂肪族化合物が包含される。
・・・
　他の群のスルホン酸は、モノ−、ジ−およびトリアルキル化されたベンゼンおよびナフタレン（それらの水素添加された形態を含む）スルホン酸である。」（６頁右下欄９行〜７頁右上欄１行）
1-g　「本発明の塩基性金属塩（Ａ）を製造する際に有用なリン含有酸には、ある種のリン含有酸、例えば、リン酸またはそのエステル；およびチオリン酸またはそのエステルが含まれ、これには、モノおよびジチオリン含有酸またはそのエステルが包含される。好ましくは、このリン含有酸またはそのエステルは、１個〜約５０個の炭素原子、典型的には、１個〜約３０個の炭素原子、好ましくは３個〜約１８個の炭素原子、さらに好ましくは約４個〜約８個の炭素原子を含有する少なくとも１個のヒドロカルビル基、好ましくは、２個のヒドロカルビル基を含有する。」（７頁左下欄１２〜２１行）
1-h　「
(Ｂ)金属不活性化剤
　この組成物はまた、ジメルカプトチアジアゾールまたはその誘導体以外の少なくとも１種の金属不活性化剤（Ｂ）を含有する。金属不活性化剤は、金属（例えば、銅）の腐食を低減する。金属不活性化剤はまた、金属不動態化剤と言われる。金属不活性化剤は、典型的には、窒素および／またはイオウを含有する複素環化合物（例えば、トリアゾール、アミノメルカプトチアジアゾール、イミダゾール、チアゾール、テトラゾール、ヒドロキシキノリン、オキサゾリン、イミダゾリン、チオフェン、インドール、インダゾール、キノリン、ベンゾキサジン、ジチオール、オキサゾール、オキサトリアゾール、ピリジン、ピペラジン、トリアジン、およびそれらの１種またはそれ以上の誘導体）である。」（９頁左上欄１〜１３行）
1-i　「
（Ｃ)亜リン酸ヒドロカルビル
　本発明の組成物はまた、亜リン酸ヒドロカルビル（Ｃ）を含有する。この亜リン酸エステルは、次式により表され得る：
　　　　　 　Ｏ
　　　　 　　‖
　　　Ｒ5Ｏ−Ｐ−ＯＲ5　　
　　　　　　 ｜
　　　　　　 Ｈ
または
　　　　(Ｒ5Ｏ)3Ｐ
ここで、各Ｒ5は、独立して、水素またはヒドロカルビル基であるが、但し少なくとも１個のＲ5はヒドロカルビルである。
　好ましくは各Ｒ5は、独立して水素、または１個〜約２４個の炭素原子、さらに好ましくは１個〜約１８個の炭素原子、さらに好ましくは約２個〜約８個の炭素原子を有するヒドロカルビル基である。
・・・
　亜リン酸エステルおよびそれらの調製は周知であり、そして多くの亜リン酸エステルは市販されている。特に有用な亜リン酸エステルは、亜リン酸ジブチル水素、亜リン酸トリオレイルおよび亜リン酸トリフェニルである。亜リン酸エステルは、一般に、亜リン酸ジアルキル水素である。
　非常に多くの亜リン酸ジアルキル水素が市販されており、亜リン酸低級ジアルキル水素が好ましい。亜リン酸低級ジアルキル水素には、亜リン酸ジメチル水素、ジエチル水素、ジプロピル水素、ジブチル水素、ジペンチル水素およびジヘキシル水素が包含される。また、混合した亜リン酸アルキル水素は、本発明で有用である。混合した亜リン酸アルキル水素の例には、亜リン酸エチルブチル水素；亜リン酸プロピルペンチル水素；および亜リン酸メチルペンチル水素が包含される。」（１２頁右上欄下から３行〜１３頁左上欄７行）
1-j　「
(Ｄ)イオウ含有耐摩耗剤、リン含有耐摩耗剤、またはイオウおよびリン含有耐摩耗剤
　必要ではないものの、本発明の組成物は、補足的なイオウ含有耐摩耗剤、リン含有耐摩耗剤、またはイオウおよびリン含有耐摩耗剤を含有し得る。耐摩耗剤との用語は、この明細書および請求の範囲では、潤滑組成物および機能流体に摩耗保護特性を与える化合物を表すために用いられる。この耐摩耗剤は、摩耗を抑制するのに有用であり、また、極圧剤としても作用し得る。これらの耐摩耗剤には、硫化有機化合物（Ｄ−１）、リン酸ヒドロカルビル（Ｄ−２）、リン含有アミド（Ｄ−３）、リン含有カルボン酸エステル（Ｄ−４）、リン含有エーテル（Ｄ−５）、およびジチオカーバメート含有化合物（Ｄ−６）が包含される。もちろん、上述の耐摩耗剤は、摩擦調整性のような他の有用な特性を与え得る。」（１３頁左上欄８〜２１行）
1-k　「
(Ｄ−６)ジチオカーバメート化合物
　１実施態様では、この耐摩耗剤（Ｄ）は、ジチオカーバメート含有化合物（Ｄ−６）である。このジチオカーバメート含有化合物は、ジチオカーバメートエステル、ジチオカーバメートアミド、ジチオカルバミン酸エーテル、またはアルキレンカップリングしたジチオカーバメートであり得る。このジチオカーバメートアミド、エーテルおよびエステルは、リン含有アミドおよびエステルについて上述した方法と類似の方法で調製される。一般に、このジチオカルバミン酸は、不飽和アミド、エーテルまたはエステルと反応し、ジチオカーバメート含有化合物を形成する。
　このジチオカーバメート含有化合物（Ｄ−６）を製造する際に用いられるジチオカーバメートは、アミンと二硫化炭素または硫化カルボニルとを反応させることにより調製される。これらのアミンは、一般に上記のアミンのいずれかである。好ましくは、これらのアミンは第二級アミンである。特定のアミンには、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジプロピルアミン、ジブチルアミン、ジアミルアミン、ジヘキシルアミンおよびジヘプチルアミンが包含される。・・・この不飽和アミド、エーテルまたはエステルは、好ましくは、α、β−不飽和化合物である。これらの化合物は上述されている。好ましくは、これらの化合物には、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸２−エチルヘキシル、アクリル酸２−ヒドロキシエチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸２−ヒドロキシエチル、メタクリル酸２−ヒドロキシプロピル、アクリル酸２−ヒドロキシプロピル、アクリルアミド類およびアクリロニトリルが包含され、好ましくはアクリルアミド類である。
・・・
　このジチオカーバメートは、約２５℃〜約１２５℃の温度、好ましくは約５０℃〜約１００℃の温度、さらに好ましくは７０℃〜約９０℃の温度で、この不飽和化合物と反応される。この反応は、溶媒の存在下または非存在下で行われ得る。・・・
　以下の実施例は、本発明のジチオカーバメート含有化合物(Ｄ−６)を例示する。
・・・
実施例１２
　１リットルのフラスコに、１７２ｇのアクリル酸メチルおよび１５６ｇのＣＳ2を充填する。この混合物を室温で攪拌し、そして２3/4時間にわたってジエチルアミン１４６ｇを加えると、６２℃まで発熱する。次にこの混合物を５５℃に２1/2時間維持し、次いで一晩放置して冷却する。次にこの反応混合物を攪拌し、そしておよそ５５℃まで加熱して、この温度に２時間維持する。次にこの混合物を７３℃、９ｍｍＨｇにて真空ストリッピングする。この残留物を、次いでケイソウ土濾過助剤で濾過すると、４４７ｇの透明な褐色の濾液が得られる。」（１９頁左下欄５行〜２０頁左上欄下から２行）
1-l　「本発明の組成物は、潤滑組成物および機能流体中で用いられ得る。これらの組成物は、油圧作動液、ギア流体、自動伝達流体およびトラクター流体を含む動力転換流体、好ましくは油圧作動液に有用である。
・・・
　この潤滑組成物および機能流体は、潤滑粘性のあるオイルを使用する。潤滑粘性のあるオイルには、天然油または合成油およびそれらの混合物が包含される。天然油には、動物油、植物油、鉱物性潤滑油、溶媒処理されたまたは酸処理された鉱油、および石炭または頁岩由来のオイルが包含される。」（２１頁右上欄１２行〜左下欄２行）
1-m　「このオーバーベース化金属塩（Ａ）は、一般に、全組成物の約０．００５重量％、好ましくは約０．０１重量％、さらに好ましくは約０．０７５重量％から、約５重量％、好ましくは約１重量％、さらに好ましくは約０．３重量％の量で、存在する。この金属不活性化剤（Ｂ）は、一般に、全組成物の約０．００１重量％、好ましくは０．００５重量％、さらに好ましくは約０．０５重量％から、約０．２重量％、好ましくは約０．１重量％、さらに好ましくは約０．０５重量％の量で存在する。この亜リン酸エステル（Ｃ）は、一般に全組成物の約０．０１重量％、好ましくは０．０５重量％、さらに好ましくは約０．０７５重量％から、約５重量％、好ましくは約１重量％、さらに好ましくは約０．５重量％の量で存在する。
　他の実施態様では、本発明の組成物は、約０．０１重量％、好ましくは約０．０５重量％、さらに好ましくは約０．０７５重量％から、約５重量％、好ましくは約２重量％、さらに好ましくは約１重量％のイオウ含有耐摩耗剤、リン含有耐摩耗剤またはイオウおよびリン含有耐摩耗剤（Ｄ）を含有する。」（２１頁左下欄１８行〜右下欄９行）
1-n　「本発明の上記の組合せは、潤滑剤、機能流体または濃縮物中において、それだけで、または他のいずれかの周知の添加剤と組み合わせて用いられ得る。これらの添加剤には、分散剤、酸化防止剤、耐摩耗剤、極圧剤、乳化剤、解乳化剤、摩擦調整剤、錆止め剤、腐食防止剤、粘度改良剤、流動点降下剤、染料、およびアルキル炭化水素および／またはアリール炭化水素を包含し得る取り扱い性を改善するための溶媒、が挙げられるがこれらに限定されない。これらの添加剤は、最終生成物の必要性に応じて、種々の量で存在し得る。
　分散剤には、炭化水素置換されたスクシンイミド、スクシンアミド、エステル、およびマンニッヒ分散剤、および分散剤および粘度改良剤の両方として機能する物質が挙げられるが、これらに限定されない。」（２１頁右下欄１５〜２２頁左上欄３行）
1-o　「本発明で有用な潤滑剤の例」（２２頁右上欄９行）として、表Ｉ（２２頁左下欄〜２３頁右下欄）には各種の潤滑剤の例が記載されている。
　
ウ　対比・判断
・はじめに
　以下、本件補正発明と刊行物１に記載された発明との対比・判断を行うが、論点を明確にするために、まず潤滑油に添加される界面活性剤、及び刊行物１に記載された発明で用いられている「（Ａ）酸性有機化合物の少なくとも１種の塩基性アルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩、またはそれらの混合物」（以下、「塩基性金属塩」という場合がある。）について、これらに関する技術事項を予めまとめて整理しておくことにする。
　
＜潤滑油に添加される界面活性剤について＞
　次項で述べるように、界面活性剤である塩基性金属塩は、洗浄剤として潤滑油に添加され得るものである。
　また、刊行物１に
「本発明の上記の組合せは、潤滑剤、機能流体または濃縮物中において、それだけで、または他のいずれかの周知の添加剤と組み合わせて用いられ得る。これらの添加剤には、分散剤、酸化防止剤、耐摩耗剤、極圧剤、乳化剤、解乳化剤、摩擦調整剤、錆止め剤、腐食防止剤、粘度改良剤、流動点降下剤、染料、およびアルキル炭化水素および／またはアリール炭化水素を包含し得る取り扱い性を改善するための溶媒、が挙げられるがこれらに限定されない。」（摘示1-n）
と記載されているところ、ここに列挙された添加剤のうち、「分散剤」、「乳化剤」及び「錆止め剤」は潤滑油等に添加され得る界面活性剤として周知である。
（注．「分散剤」及び「乳化剤」が界面活性剤として周知であることについては、「化学大辞典７　縮刷版」(1989年8月15日　縮刷版第32刷発行)，発行所　共立出版株式会社，５３９頁の「ひょうめんかっせいざい　
表面活性剤
界面活性剤
「
表面活性剤
乳化剤
分散剤
　また、「錆止め剤」は界面活性剤として周知であることについては、特開平３−４７８９７号公報４２頁左下欄下から３行〜４３頁左上欄６行、及び特開平４−３３９８９４号公報段落【００５１】を参照されたい。）
　このように、潤滑油には各種の作用を有する各種の界面活性剤が添加され得るものである。
　
＜塩基性金属塩について＞
　塩基性金属塩は、「一般に、オーバーベース化物質と呼ばれる。オーバーベース化物質は、金属およびその金属と反応する特定の酸性有機化合物の化学量論に従って、過剰の金属含量が存在することにより特徴づけられる単一相の均一なニュートン系である。」（摘示1-c）。
　そして、刊行物１には、塩基性金属塩について以下のように記載されている。
「本発明のオーバーベース化組成物を製造する際に有用な酸性有機化合物には、カルボン酸、スルホン酸、リン含有酸、フェノールまたはそれらの２種またはそれ以上の混合物が包含される。好ましくは、この酸性有機化合物は、カルボン酸類またはスルホン酸類であり、スルホン酸およびサリチル酸が好ましい。・・・本発明のオーバーベース化塩（Ａ）を製造する際に有用なカルボン酸は、脂肪族または芳香族のモノカルボン酸またはポリカルボン酸または酸生成化合物であり得る。これらのカルボン酸には、低分子量カルボン酸（例えば、約４個〜約２２個の炭素原子を有するカルボン酸のような約２２個までの炭素原子を有するカルボン酸またはテトラプロペニル置換無水コハク酸）、および、より高分子量のカルボン酸が包含される。本発明のカルボン酸は、好ましくは油溶性である。通常、望ましい油溶性を与えるために、カルボン酸中の炭素原子数は少なくとも約８、より好ましくは少なくとも約１８、さらに好ましくは少なくとも約３０、さらに好ましくは少なくとも約５０であるべきである。」（摘示1-d）、
「本発明のオーバーベース化塩（Ａ）を製造する際に有用なスルホン酸には、スルホン酸およびチオスルホン酸が挙げられる。一般に、これらは、スルホン酸の塩である。これらのスルホン酸には、１核性および多核性の芳香族化合物または環状脂肪族化合物が包含される。」（摘示1-f）
「本発明の塩基性金属塩（Ａ）を製造する際に有用なリン含有酸には、ある種のリン含有酸、例えば、リン酸またはそのエステル；およびチオリン酸またはそのエステルが含まれ、これには、モノおよびジチオリン含有酸またはそのエステルが包含される。好ましくは、このリン含有酸またはそのエステルは、１個〜約５０個の炭素原子、典型的には、１個〜約３０個の炭素原子、好ましくは３個〜約１８個の炭素原子、さらに好ましくは約４個〜約８個の炭素原子を含有する少なくとも１個のヒドロカルビル基、好ましくは、２個のヒドロカルビル基を含有する。」（摘示1-g）
　このように、刊行物１に記載された発明における塩基性金属塩（オーバーベース化塩）はカルボン酸、スルホン酸、リン含有酸等の酸性有機化合物に過剰のアルカリ金属またはアルカリ土類金属を反応させて得られる塩であって、これらの酸性有機化合物は脂肪族または芳香族等の有機基を含むものである。
　ところで、「化学大辞典７　縮刷版」(1989年8月15日　縮刷版第32刷発行)，発行所　共立出版株式会社，５３９頁の「ひょうめんかっせいざい　表面活性剤，界面活性剤，サーファクタント」の項において
「溶質分子が適当な親水基と親油基をもった両親媒性物質（・・・）であれば，一般に気／水，油／水，固／液界面に顕著な吸着を起こすので表面活性剤として用いうる．セッケンや種々の合成洗浄剤はこの類である」（左欄下から３行〜右欄３行）
と記載されているように、溶質分子が適当な親水基と親油基をもった両親媒性物質であれば、一般に気／水、油／水、固／液界面に顕著な吸着を起こすので表面活性剤として用いうるところ、塩基性金属塩は、脂肪族または芳香族等の有機基からなる親油基と、カルボン酸塩、スルホン酸塩、リン含有酸塩などの親水基を有する両親媒性物質であるから、塩基性金属塩が表面活性剤、すなわち界面活性剤であることは明らかである。
　しかも、塩基性金属塩が洗浄剤として作用する界面活性剤であることは、以下に示すように、当業者の技術常識である。
　すなわち、例えば、特表平５−５０８１８８号公報には以下のように記載されている。
「アルカリ土類金属洗浄剤、通常、オーバーベース化スルホン酸カルシウムまたはマグネシウムは、オイル中の分解生成物を懸濁させるために用いられ、そしてオイル内の酸性不純物を中和するために用いられる。・・・アルカリ金属洗浄剤は、現在の潤滑組成物中では、洗浄性を改良するために有用である。このアルカリ金属洗浄剤は、油溶性の形状では、アルカリ土類金属洗浄剤より強い無機塩基性成分（通常、炭酸金属塩）を与える。」（３頁左下欄下から５行〜右下欄６行）
　また、原審における拒絶理由の引用例(３)である特開平６−２９９１８３号公報には以下のように記載されている。
「［本発明はまた、有機チオ硫酸アンモニウムと組み合わせて、他の添加剤の使用を意図している。これらの添加剤は、このチオ硫酸塩だけと組み合わせて、または(B)リン含有またはホウ素含有の耐摩耗／極圧剤と組み合わせて、用いられ得る。これらの添加剤には、例えば、清浄剤および分散剤、腐食−酸化防止剤、流動点降下剤、極圧剤、耐摩耗剤、色安定化剤および消泡剤が挙げられる。］これらの清浄剤は、アルカリ金属またはアルカリ土類金属と、スルホン酸、カルボン酸、フェノールまたは有機リン含有酸（例えば、上記のもの）との油溶性の中性塩および塩基性（すなわち、オーバーベース化塩）により例示される。」（段落【０１２５】。なお、カッコ（［］）は当審による。）
　このように、塩基性金属塩が洗浄剤（清浄剤）、すなわち界面活性剤であることは当業者の技術常識である。
（注．洗浄剤が清浄剤と同義であることは、「化学大辞典５　縮刷版」(1989年8月15日　縮刷版第32刷発行)，発行所　共立出版株式会社，４５４頁の「せんじょうざい　洗浄剤」の項に以下のように記載されていることからも明らかである。
「固体の表面に付着したよごれを除いて清浄にする作用をもつ物質で，清浄剤ともよばれ，セッケンそのほかの表面活性剤が用いられる．」（右欄下から１５〜１２行）
　そして、洗浄剤が界面活性剤であることは、「化学大辞典７　縮刷版」(1989年8月15日　縮刷版第32刷発行)，発行所　共立出版株式会社，５３９頁の「ひょうめんかっせいざい　
表面活性剤
界面活性剤
「
表面活性剤
洗浄剤
　したがって、塩基性金属塩は、洗浄剤（清浄剤）としてオイル中の分解生成物を懸濁させるために用いられるものであって、表面活性剤、すなわち界面活性剤である。
　
(ア)　刊行物１に記載された発明
　刊行物１には
「１．以下の（Ａ）、（Ｂ）および（Ｃ）を含有する組成物：
（Ａ）酸性有機化合物の少なくとも１種の塩基性アルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩、またはそれらの混合物；
（Ｂ）ジメルカプトチアジアゾールまたはそれらの誘導体以外の少なくとも１種の金属不活性化剤；および
（Ｃ）少なくとも１種の亜リン酸ヒドロカルビル；
　ここで、リン原子をベースにした（Ｃ）の当量に対する全塩基数に基づく（Ａ）の当量の比は、少なくとも１であるが、
　但し、該組成物は、ジチオリン酸亜鉛を含有せず、（Ａ）が塩基性サリチル酸マグネシウムのとき、該組成物は、（Ｄ）約０．４０重量％までのイオウ含有耐摩耗剤、リン含有耐摩耗剤またはイオウおよびリン含有耐摩耗剤を含有する。
・・・
１２．前記亜リン酸エステル（Ｃ）が、亜リン酸ジヒドロカルビル水素または亜リン酸トリヒドロカルビル水素である、請求項１に記載の組成物。
・・・
１４．前記亜リン酸エステル（Ｃ）が、亜リン酸ジブチル水素である、請求項１に記載の組成物。
・・・
１７．亜リン酸ヒドロカルビル（Ｃ）以外に、さらに、該組成物の約０．０１重量％から約５重量％のイオウ含有耐摩耗剤、リン含有耐摩耗剤またはイオウおよびリン含有耐摩耗剤（Ｄ）を含有する、請求項１に記載の組成物。
・・・
２３．（Ｄ）が、ヒドロカルピレンでカップリングされたジチオカーバメート、イオウでカップリングされたジチオカーバメート、およびジチオカルバミド酸またはそれらの塩と不飽和酸、エステルまたはアミドとの反応生成物から選択されたジチオカーバメート含有化合物である、請求項１に記載の組成物。
・・・
２５．前記金属塩（Ａ）が、約０．００５重量％から約５重量％の量で存在し、前記金属不活性化剤（Ｂ）が、約０．００１重量％から約０．２重量％の量で存在し、そして前記亜リン酸エステル（Ｃ）が、約０．０１重量％から約５重量％の量で存在し、ここで全ての量が該組成物の全重量に基づいている、請求項１に記載の組成物。
・・・
３４．主要量の潤滑粘性のあるオイル、および請求項１に記載の組成物を含有する、潤滑組成物または機能流体。」（摘示1-a）
に関する発明が記載されており、また、以下の事項も記載されている。
「潤滑粘性のあるオイルには、天然油または合成油およびそれらの混合物が包含される。天然油には、動物油、植物油、鉱物性潤滑油、溶媒処理されたまたは酸処理された鉱油、および石炭または頁岩由来のオイルが包含される。」（摘示1-l）
「
(Ｄ)イオウ含有耐摩耗剤、リン含有耐摩耗剤、またはイオウおよびリン含有耐摩耗剤
　必要ではないものの、本発明の組成物は、補足的なイオウ含有耐摩耗剤、リン含有耐摩耗剤、またはイオウおよびリン含有耐摩耗剤を含有し得る。・・・これらの耐摩耗剤には・・・ジチオカーバメート含有化合物（Ｄ−６）が包含される。」（摘示1-j）
「
(Ｄ−６)ジチオカーバメート化合物
　１実施態様では、この耐摩耗剤（Ｄ）は、ジチオカーバメート含有化合物（Ｄ−６）である。このジチオカーバメート含有化合物は、ジチオカーバメートエステル、ジチオカーバメートアミド、ジチオカルバミン酸エーテル、またはアルキレンカップリングしたジチオカーバメートであり得る。このジチオカーバメートアミド、エーテルおよびエステルは、リン含有アミドおよびエステルについて上述した方法と類似の方法で調製される。一般に、このジチオカルバミン酸は、不飽和アミド、エーテルまたはエステルと反応し、ジチオカーバメート含有化合物を形成する。
　このジチオカーバメート含有化合物（Ｄ−６）を製造する際に用いられるジチオカーバメートは、アミンと二硫化炭素または硫化カルボニルとを反応させることにより調製される。これらのアミンは、一般に上記のアミンのいずれかである。好ましくは、これらのアミンは第二級アミンである。特定のアミンには、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジプロピルアミン、ジブチルアミン、ジアミルアミン、ジヘキシルアミンおよびジヘプチルアミンが包含される。・・・この不飽和アミド、エーテルまたはエステルは、好ましくは、α、β−不飽和化合物である。これらの化合物は上述されている。好ましくは、これらの化合物には、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸２−エチルヘキシル、アクリル酸２−ヒドロキシエチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸２−ヒドロキシエチル、メタクリル酸２−ヒドロキシプロピル、アクリル酸２−ヒドロキシプロピル、アクリルアミド類およびアクリロニトリルが包含され、好ましくはアクリルアミド類である。」（摘示1-k）
「
（Ｃ)亜リン酸ヒドロカルビル
　本発明の組成物はまた、亜リン酸ヒドロカルビル（Ｃ）を含有する。この亜リン酸エステルは、次式により表され得る：
　　　　　 　Ｏ
　　　　 　　‖
　　　Ｒ5Ｏ−Ｐ−ＯＲ5　　
　　　　　　 ｜
　　　　　　 Ｈ
または
　　　　(Ｒ5Ｏ)3Ｐ
ここで、各Ｒ5は、独立して、水素またはヒドロカルビル基であるが、但し少なくとも１個のＲ5はヒドロカルビルである。
　好ましくは各Ｒ5は、独立して水素、または１個〜約２４個の炭素原子、さらに好ましくは１個〜約１８個の炭素原子、さらに好ましくは約２個〜約８個の炭素原子を有するヒドロカルビル基である。」（摘示1-i）
　また、表Ｉ（２２頁左下欄〜２３頁右下欄）には各種の潤滑剤の例が記載されている。
　
　してみると、本件補正発明の記載ぶりに合わせると、刊行物１には、
「以下の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）および（ｅ）を含有する組成物：
　（ａ）溶媒処理されたまたは酸処理された鉱油；
　（ｂ）約０．０１重量％〜約５重量％の以下の構造の化合物：
　　Ｒ1Ｒ2Ｎ−Ｃ（Ｘ’）Ｓ−（ＣＲ3Ｒ４）aＹ
ここで、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4は、独立して、水素またはヒドロカルビル基であり；Ｘ’は、イオウ原子であり；ａは、２であり、そしてＹは、ＣＯＯＲ5、カルボン酸基とアミンとの反応物から選択されるアミド基、構造−ＣＮのシアノ基からなる群より選択される基であり、Ｒ5は炭素数１〜２の炭素原子を含むヒドロカルビル基であり；Ｒ1基、Ｒ2基および（ＣＲ3Ｒ4）aＹ基は、全体で、少なくとも４個の炭素原子を含有する；
　（ｃ）亜リン酸ジアルキル水素であり、ここで、各アルキル基は、独立して、約２個〜約８個の炭素原子を含有する、亜リン酸ジアルキル水素；
　（ｄ）酸性有機化合物の少なくとも１種の塩基性アルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩、またはそれらの混合物；および
　（ｅ）ジメルカプトチアジアゾールまたはそれらの誘導体以外の少なくとも１種の金属不活性化剤
　ここで、リン原子をベースにした（Ｃ）の当量に対する全塩基数に基づく（Ａ）の当量の比は、少なくとも１であるが、
　但し、該組成物は、ジチオリン酸亜鉛を含有しない。」
という発明（以下「引用発明」という。）が記載されていると認められる。
　
(イ)　本件補正発明と引用発明との対比
　本件補正発明と引用発明とを対比すると、両者は、
「以下の（ａ）、（ｂ）および（ｃ）を含有する組成物：
　（ａ）溶媒処理されたまたは酸処理された鉱油；
　（ｂ）１．５重量％〜約５重量％の以下の構造の化合物：
　　Ｒ1Ｒ2Ｎ−Ｃ（Ｘ’）Ｓ−（ＣＲ3Ｒ４）aＹ
ここで、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4は、独立して、水素またはヒドロカルビル基であり；Ｘ’は、イオウ原子であり；ａは、２であり、そしてＹは、ＣＯＯＲ5、カルボン酸基とアミンとの反応物から選択されるアミド基、構造−ＣＮのシアノ基からなる群より選択される基であり、Ｒ5は炭素数１〜２の炭素原子を含むヒドロカルビル基であり；Ｒ1基、Ｒ2基および（ＣＲ3Ｒ4）aＹ基は、全体で、少なくとも４個の炭素原子を含有する；および
　（ｃ）亜リン酸ジアルキル水素であり、ここで、各アルキル基は、独立して、約２個〜約８個の炭素原子を含有する、亜リン酸ジアルキル水素；
　但し、該組成物は、ジチオリン酸亜鉛を含有しない。」
点で一致するが、以下の点において一応相違すると認められる。
ａ　本件補正発明が「０．１重量％〜８重量％の非イオン性界面活性剤であって、該非イオン性界面活性剤は、グリセロールの部分的エステルからなる群より選択され、該エステルの酸部分は、８〜２４の炭素原子の脂肪酸である、非イオン性界面活性剤」を用いるのに対し、引用発明ではそのような規定が特になされていない点
ｂ　引用発明が「酸性有機化合物の少なくとも１種の塩基性アルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩、またはそれらの混合物」を用いるのに対し、本件補正発明ではそのような規定が特になされていない点
ｃ　引用発明が「ジメルカプトチアジアゾールまたはそれらの誘導体以外の少なくとも１種の金属不活性化剤」を使用するのに対し、本件補正発明ではそのような規定が特になされていない点
ｄ　引用発明が「ここで、リン原子をベースにした（Ｃ）の当量に対する全塩基数に基づく（Ａ）の当量の比は、少なくとも１である」と規定するのに対し、本件補正発明ではそのような規定が特になされていない点
（以下、上記の各相違点を、それぞれ項の番号に応じて「相違点ａ」などという。）
　
(ウ)　相違点についての判断
ａ　相違点ａについて
　刊行物１には、以下の記載があり、引用発明においてエステル分散剤等の添加剤を用いられ得る旨が示されている。
「本発明の上記の組合せは、潤滑剤、機能流体または濃縮物中において、それだけで、または他のいずれかの周知の添加剤と組み合わせて用いられ得る。これらの添加剤には、分散剤、酸化防止剤、耐摩耗剤、極圧剤、乳化剤、解乳化剤、摩擦調整剤、錆止め剤、腐食防止剤、粘度改良剤、流動点降下剤、染料、およびアルキル炭化水素および／またはアリール炭化水素を包含し得る取り扱い性を改善するための溶媒、が挙げられるがこれらに限定されない。これらの添加剤は、最終生成物の必要性に応じて、種々の量で存在し得る。分散剤には、炭化水素置換されたスクシンイミド、スクシンアミド、エステル、およびマンニッヒ分散剤、および分散剤および粘度改良剤の両方として機能する物質が挙げられるが、これらに限定されない。」（摘示1-n）
　そして、本件補正発明における「非イオン性界面活性剤であって、該非イオン性界面活性剤は、グリセロールの部分的エステルからなる群より選択され、該エステルの酸部分は、８〜２４の炭素原子の脂肪酸である、非イオン性界面活性剤」のうち、グリセロールモノオレエートやグリセロールジオレエートは、潤滑剤用のエステル分散剤として周知である（必要なら、例えば、特表平５−５０８１８８号公報の１５頁右下欄１３〜１４行及び同３０頁左欄下及び右下欄の表、並びに特表平５−５０８１８６号公報の１５頁左下欄１３〜１４行及び同３０頁右下欄の表、参照。）。また、先に「・はじめに」の「＜潤滑油に添加される界面活性剤について＞」で述べたように、分散剤は界面活性剤であるとともに、グリセロールモノオレエートやグリセロールジオレエートはその化学構造からみて、非イオン性（界面活性剤）であることは明らかである。
　してみると、刊行物１に記載されたエステル分散剤として、エステル分散剤として周知のグリセロールモノオレエートやグリセロールジオレエートを、最終生成物の必要性に応じて、数値範囲を最適化又は好適化して用いることにより、引用発明において、「０．１重量％〜８重量％の非イオン性界面活性剤であって、該非イオン性界面活性剤は、グリセロールの部分的エステルからなる群より選択され、該エステルの酸部分は、８〜２４の炭素原子の脂肪酸である、非イオン性界面活性剤」に包含される、「０．１重量％〜８重量％の非イオン性界面活性剤であって、該非イオン性界面活性剤は、グリセロールモノオレエート又はグリセロールジオレエートからなる群より選択される、非イオン性界面活性剤」を用いるようにすることは当業者が容易に想到し得ることである。
　
ｂ　相違点ｂについて
　「酸性有機化合物の少なくとも１種の塩基性アルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩、またはそれらの混合物」（塩基性金属塩）はオーバーベース化物質と呼ばれる（摘示1-c）ものであるところ、本願明細書の段落【００８１】には「本発明の第五の任意の成分は、オーバーベース化酸性物質、好ましくは、アルカリ金属またはアルカリ土類金属オーバーベース化物質であって、特に、ここで、このアルカリ土類金属は、カルシウムまたはマグネシウムである。オーバーベース化物質は、金属およびその金属と反応する特定の酸性有機化合物の化学量論に従って存在するであろう量よりも過剰の金属含量により特徴づけられる単一相の均一なニュートン性の系である。この物質は、好ましくは、炭酸塩化したオーバーベース化物質であり、特に好ましくは、ヒドロカルビルスルホネートのカルシウム塩またはマグネシウム塩である。」と記載され、以下段落【０１１９】に至るまで、本件補正発明で用いるオーバーベース化物質の説明が記載されている。
　したがって、本件補正発明には「酸性有機化合物の少なくとも１種の塩基性アルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩、またはそれらの混合物」を用いる態様が包含されているから、相違点ｂは実質的な相違点であるとは認められないし、しかも、オーバーベース化物質を添加しない潤滑剤は周知であるから、引用発明において「酸性有機化合物の少なくとも１種の塩基性アルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩、またはそれらの混合物」を用いないことは当業者が容易に想到し得ることである。
　
ｃ　相違点ｃについて
　本願明細書の段落【０１２１】には「
他の添加剤
　したがって、本件補正発明においては他の添加剤、特に銅腐食防止剤を使用する態様が包含されているのは明らかであるところ、刊行物１に記載されている「ジメルカプトチアジアゾールまたはそれらの誘導体以外の少なくとも１種の金属不活性化剤」は、添加剤であると共に、「金属（例えば、銅）の腐食を低減する」（摘示1-h）試剤であるから銅腐食防止剤にあたるので、相違点ｃは実質的な相違点であるとは認められない。
　しかも、刊行物１においては「『ジメルカプトチアジアゾールまたはそれらの誘導体』（以下、「ジメルカプトチアジアゾール」という。）以外の少なくとも１種の金属不活性化剤」と記載されているが、ジメルカプトチアジアゾールを使用すると何らかの不都合な問題が生じる旨の記載が刊行物１には示されていないことを考慮すると、引用発明において、銅腐食防止剤として周知のジメルカプトチアジアゾールの誘導体（例えば、特表平４−５０５０３３号公報２２頁右下欄７〜８行参照。）を使用することは当業者が容易に想到し得ることである。
　
ｄ　相違点ｄについて
　「亜リン酸ジアルキル水素」と「オーバーベース化物質」の当量の比について、本件補正発明においては何も規定していないし、しかも、本願明細書にも何ら記載されていない。
　したがって、相違点ｄは実質的な相違点であるとは認められないが、以下、念のため、本願明細書に具体的に示された値に基づいて、本件補正発明が引用発明における「ここで、リン原子をベースにした（Ｃ）の当量に対する全塩基数に基づく（Ａ）の当量の比は、少なくとも１である」と規定する条件を満たす態様を包含していることを確認しておくことにする。
　まず、本件補正発明における「亜リン酸ジアルキル水素」として、実施例で使用している「亜リン酸ジブチル水素」を採ると、「亜リン酸ジブチル水素」の当量は１９４．２である。
　これに対し、オーバーベース化物質の当量は本願明細書には明確に記載されていないが、これについては次の二通りの合理的な推定をすることができる。
（推定：その１）　本願明細書には、
「例えば、２００の全塩基価を有するオーバーベース化物質は、２８０．５（当量＝５６１００／２００）の当量を有する。」（段落【００８３】）
と記載されているから、この例示されたものは、引用発明における代表的なオーバーベース化物質の当量であると考えられるところ、これは２８０．５の当量を有することになる。
　してみると、この場合の「リン原子をベースにした（Ｃ）の当量に対する全塩基数に基づく（Ａ）の当量の比」に対応するものは１．４４（注．２８０．５／１９４．２≒１．４４）となる。
（推定：その２）　本願明細書には
「本発明のオーバーベース化物質は、一般に、少なくとも２０、好ましくは、１００、さらに好ましくは、２００の全塩基価を有する。このオーバーベース化物質は、一般に、６００まで、好ましくは、５００まで、さらに好ましくは、４００までの全塩基価を有する。」（段落【００８３】）
と記載されているから、本件補正発明で想定しているオーバーベース化物質は、最適な場合には、２００〜４００までの全塩基価を有していると考えられる。そして、刊行物１では
「オーバーベース化物質の当量は、以下の式により決定される：当量＝（５６，１００／全塩基数）。」（摘示1-c。なお、本願明細書の段落【００８３】にも同様の記載がある。）
とされているので、本件補正発明で想定しているオーバーベース化物質の当量は１４０．２５〜２８０．５（注．５６１００／２００＝２８０．５；５６１００／４００＝１４０．２５）となる。そうすると、この場合の引用発明における「リン原子をベースにした（Ｃ）の当量に対する全塩基数に基づく（Ａ）の当量の比」に対応するものは、０．７２〜１．４４（注．１４０．２５／１９４．２≒０．７２；２８０．５／１９４．２≒１．４４）となる。
　したがって、以上検討した二通りの推定の何れの場合であっても、本件補正発明は引用発明における「ここで、リン原子をベースにした（Ｃ）の当量に対する全塩基数に基づく（Ａ）の当量の比は、少なくとも１である」と規定する条件を満たす態様を包含しているので、本願明細書に具体的に示された値に基づいても、相違点ｄは実質的な相違点であるとは認められない。
　
ｅ　効果について
　しかも、本件補正発明が上記相違点に基づき格別顕著な技術的効果を奏し得たものとは認められない。
　
エ　小括
　以上のとおり、上記各相違点は、当業者が容易に想到し得るものであるか又は実質的な相違点であるとは認められないものであり、また、本件補正発明が上記各相違点により格別顕著な効果を奏するものとも認められないから、本件補正発明は、刊行物１に記載された発明（引用発明）及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
(２−２)　特許法３６条６項１号の規定に違反することについて
ア　明細書のサポート要件について
　特許法３６条６項は、「第三項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し、その１号において「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している。同号は、明細書のいわゆるサポート要件を規定したものであって、特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
　そこで、以下、本願の特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かについて検討することにする。
　
イ　本件補正発明について
　平成１９年１０月１７日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１に係る発明（本件補正発明）を以下に再掲する。
「以下の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）および（ｄ）を含有する組成物：
　（ａ）鉱油；
　（ｂ）１．５重量％〜１０重量％の以下の構造の化合物：
　　Ｒ1Ｒ2Ｎ−Ｃ（Ｘ’）Ｓ−（ＣＲ3Ｒ4）aＹ
ここで、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4は、独立して、水素またはヒドロカルビル基であり；Ｘ’は、酸素原子またはイオウ原子であり；ａは、１または２であり、そしてＹは、ＣＯＯＲ5、スルホン酸またはスルフィン酸のエステル基、ホスホン酸またはホスフィン酸のエステル基、それらの酸もしくは塩、カルボン酸基とアミンとの反応物から選択されるアミド基、構造−ＯＲ5のエーテル基、構造−ＣＨＯのアルデヒド基、構造−ＣＯＲ5のケトン基、構造−ＣＮのシアノ基およびアリール基からなる群より選択される基であり、Ｒ5は炭素数１〜６の炭素原子を含むヒドロカルビル基であり；Ｒ1基、Ｒ2基および（ＣＲ3Ｒ4）aＹ基は、全体で、少なくとも４個の炭素原子を含有する；
　（ｃ）亜リン酸ジアルキル水素であり、ここで、各アルキル基は、独立して、約２個〜約８個の炭素原子を含有する、亜リン酸ジアルキル水素；および
　（ｄ）０．１重量％〜８重量％の非イオン性界面活性剤であって、該非イオン性界面活性剤は、グリセロールの部分的エステルからなる群より選択され、該エステルの酸部分は、８〜２４の炭素原子の脂肪酸である、非イオン性界面活性剤。」
　
ウ　発明の詳細な説明について
　本願明細書の発明の詳細な説明には、以下の事項が記載されている。
「【発明の属する技術分野】本発明は、良好な極圧特性および耐摩耗特性を有する潤滑剤および機能流体として有用な添加剤および組成物に関する。」（段落【０００１】）
「【発明の実施の形態】本発明は、改良された特性を有するトラクター油圧作動液として役立つ組成物を提供する。特定すると、この組成物は、改良された耐摩耗性能、良好な錆防止性、良好な耐水性、および良好な酸化性能を示す。特に、ある種の調製物は、JDQ-95らせんベベル試験（これは、トラクターの油圧作動液用の標準試験であり、John Deere  Company Engineering Standards Department（John Deere Rd.、Moline、IL 61265）により、確立された）を合格できる。」（段落【００２５】）
「【発明の効果】本発明は、良好な極圧特性および耐摩耗特性を有する潤滑剤および機能流体として有用な添加剤および組成物を提供することができる。」（段落【０１３８】）
　
エ　本件補正発明の課題について
　本件補正発明の課題は、本願明細書の発明の詳細な説明の記載、特に上記ウの記載からみて、良好な極圧特性および耐摩耗特性を有する潤滑剤および機能流体として有用な組成物、特に改良された特性を有するトラクター油圧作動液として役立つ組成物の提供を目的とするところにあると認められる。
（なお、この判断は、審判請求人が、平成１９年１１月１４日付けの審判請求書の手続補正書（方式）において、「この組成物は、[０１３８]に記載されているように、良好な極圧特性および耐摩耗特性を有する潤滑剤および機能流体として有用な添加剤および組成物を提供すること、特にトラクター油圧作動液として役立つことに顕著な効果があります。」と述べていることとも合致する。）
　
オ　サポート要件の適合性について
　以下、本件補正発明がサポート要件に適合するものであるか否かについて検討する。
　本願明細書には、先にウで述べた事項以外に、本件補正発明で使用する各種成分についての説明や関連する先行技術等が記載されており、また、段落【０１２６】以下には、実施例１〜７１が示されている。しかしながら、本願明細書には、本件補正発明の組成物が具体的にどのような特性値を示すのかが一切示されていない。（注．実施例１〜７１は、形式的には「実施例」という表現はされているものの、単に配合例を示したものにすぎず、実施例１〜７１に示された配合例の組成物を用いた場合に具体的にどのような特性値を示すのかについては何も記載されていない。）
　しかも、本願明細書に本件補正発明の組成物が具体的にどのような特性値を示すのかについては何も記載されていなくとも、当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できるものとも認められない。
　
　付言すると、審判請求人は、平成１９年１１月１４日付けの審判請求書の手続補正書（方式）と共に、甲第１号証として実験成績証明書を提示しているが、特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されない。
　しかも、上記実験成績証明書を検討しても、Example g のものは、本件補正発明の発明特定事項を満たしているにもかかわらずＳｐｉｒａｌ　Ｂｅｖｅｌ　Ｔｅｓｔ（らせんベベル試験）の結果がｆ（失格）となっているから、本願明細書に本件補正発明の組成物が具体的にどのような特性値を示すのかについては何も記載されていなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できるものとも認められないことが上記実験成績証明書から確認できるので、上記実験成績証明書は本件補正発明がサポート要件に適合しないことを裏付けるものである。
　
カ　小括
　したがって、本願は特許法３６条６項１号に規定する要件（サポート要件）を満たしていない。
　
３　補正の却下の決定のむすび
　以上のとおり、本件補正発明は特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであり、また、本願は特許法３６条６項１号に規定する要件（サポート要件）を満たしていないから、本件補正発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないので、本件補正は平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第５項において準用する同法１２６条５項の規定に違反する。
　したがって、本件補正は、その余の点を検討するまでもなく、同法１５９条１項の規定において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
１　本願発明
　本件補正は上記のとおり却下されたから、本願発明は、拒絶査定時の特許請求の範囲に記載されたとおりのものと認められ、その請求項１に係る発明は以下のとおりのものである。
「以下の(a)、(b)、(c)および(d)を含有する組成物：
　（a）潤滑粘性のあるオイル；
　（b）以下の構造の化合物：
　　Ｒ1Ｒ2Ｎ−Ｃ（Ｘ’）Ｓ−（ＣＲ3Ｒ4）aＹ
ここで、R1、R2、R3およびR4は、独立して、水素またはヒドロカルビル基であり；X’は、酸素原子またはイオウ原子であり；ａは、１または２であり、そしてＹは、Ｙが結合したオレフィンを、求核付加に対して活性化する基であり、該Ｙは、エステル基、酸基、塩基、アミド基、エーテル基、アルデヒド基、ケトン基、シアノ基およびアリール基からなる群より選択される基であり；R1基、R2基および（ＣＲ3Ｒ4）aＹ基は、全体で、少なくとも４個の炭素原子を含有する；
　（c）式(R6X)(R7X)P(X)nXmR8のリン含有酸またはそのエステルまたはそれらのアミン塩であって、ここで、各Xは、独立して、酸素原子またはイオウ原子、ｎは、０または１、ｍは、０または１、ｎ＋ｍは、１または２であり、そしてR6、R7およびR8は、水素またはヒドロカルビル基である；および
　（d）少なくとも０．１重量％の界面活性剤。」
（以下、これを「本願発明」という。）
　
２　原査定の理由の概要
　原査定の拒絶の理由は、本願発明は、その出願前に頒布された刊行物（特表平６−５０１５１６号公報）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない、という事項を含むものである。
　
３　当審の判断
(１)　刊行物１の記載事項
　原査定の拒絶の理由で引用された刊行物（特表平６−５０１５１６号公報）は、先に「第２　２(２−１)イ」に示した刊行物１と同じものであるので、以下、これを「刊行物１」という。
　そして、刊行物１の記載事項は、先に「第２　２(２−１)イ」に記載したとおりである。
　
(２)　刊行物１に記載された発明
　刊行物１には、先に「第２　２(２−１)ウ(ア)」に示した事項が記載されている。
　してみると、本願発明の記載ぶりに合わせると、刊行物１には、
「以下の(ａ)、(ｂ)、(ｃ)、(ｄ)および(ｅ)を含有する組成物：
　(ａ)潤滑粘性のあるオイル；
　(ｂ)以下の構造の化合物：
　　Ｒ1Ｒ2Ｎ−Ｃ（Ｘ’）Ｓ−（ＣＲ3Ｒ4）aＹ
ここで、R1、R2、R3およびR4は、独立して、水素またはヒドロカルビル基であり；X’は、酸素原子またはイオウ原子であり；ａは、２であり、そしてＹは、Ｙが結合したオレフィンを、求核付加に対して活性化する基であり、該Ｙは、エステル基、アミド基、エーテル基、シアノ基からなる群より選択される基であり；R1基、R2基および（ＣＲ3Ｒ4）aＹ基は、全体で、少なくとも４個の炭素原子を含有する；および
　(ｃ)式(R6X)(R7X)P(X)nXmR8のリン含有酸またはそのエステルであって、ここで、各Xは、酸素原子、ｎは、０または１、ｍは、０または１、ｎ＋ｍは、１であり、そしてR6およびR7はヒドロカルビル基、R8は水素である；
　(ｄ)酸性有機化合物の少なくとも１種の塩基性アルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩、またはそれらの混合物；および
　(ｅ)ジメルカプトチアジアゾールまたはそれらの誘導体以外の少なくとも１種の金属不活性化剤
ここで、リン原子をベースにした（Ｃ）の当量に対する全塩基数に基づく（Ａ）の当量の比は、少なくとも１であるが、
　但し、該組成物は、ジチオリン酸亜鉛を含有しない。」
という発明（以下、これを「引用発明’」という。）が記載されていると認められる。
　
(３)　本願発明と引用発明’の対比
　本願発明と引用発明’とを対比すると、両者は、
「以下の(ａ)、(ｂ)および(ｃ)を含有する組成物：
　(ａ)潤滑粘性のあるオイル；
　(ｂ)以下の構造の化合物：
　　Ｒ1Ｒ2Ｎ−Ｃ（Ｘ’）Ｓ−（ＣＲ3Ｒ4）aＹ
ここで、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4は、独立して、水素またはヒドロカルビル基であり；Ｘ’は、イオウ原子であり；ａは、２であり、そしてＹは、Ｙが結合したオレフィンを、求核付加に対して活性化する基であり、該Ｙは、エステル基、アミド基、エーテル基、シアノ基からなる群より選択される基であり；Ｒ5は炭素数１〜６の炭素原子を含むヒドロカルビル基であり；Ｒ1基、Ｒ2基および（ＣＲ3Ｒ4）aＹ基は、全体で、少なくとも４個の炭素原子を含有する；および
　(ｃ)式(R6X)(R7X)P(X)nXmR8のリン含有酸またはそのエステルであって、ここで、各Xは、酸素原子、ｎは、０または１、ｍは、０または１、ｎ＋ｍは、１であり、そしてR6およびR7はヒドロカルビル基、R8は水素である；
　但し、該組成物は、ジチオリン酸亜鉛を含有しない。」
点で一致するが、以下の点において一応相違すると認められる。
ア　本願発明が「少なくとも０．１重量％の界面活性剤」を用いるのに対し、引用発明’ではそのような規定が特になされていない点
イ　引用発明’が「酸性有機化合物の少なくとも１種の塩基性アルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩、またはそれらの混合物」を用いるのに対し、本願発明ではそのような規定が特になされていない点
ウ　引用発明’が「ジメルカプトチアジアゾールまたはそれらの誘導体以外の少なくとも１種の金属不活性化剤」を使用するのに対し、本願発明ではそのような規定が特になされていない点
エ　引用発明’が「ここで、リン原子をベースにした（Ｃ）の当量に対する全塩基数に基づく（Ａ）の当量の比は、少なくとも１である」と規定するのに対し、本願発明ではそのような規定が特になされていない点
（以下、上記の各相違点を、それぞれ項の番号に応じて「相違点ア」などという。）
　
４　相違点についての判断
ア　相違点アについて
　先に「第２　２(２)(２−１)ウ・はじめに」の「＜潤滑油に添加される界面活性剤について＞」で述べたように、潤滑油には各種の作用を有する各種の界面活性剤が添加され得るものであり、また、同「＜塩基性金属塩について＞」で述べたように、塩基性金属塩は洗浄剤（清浄剤）として作用する界面活性剤である。
　そして、刊行物１の組成物には、塩基性金属塩が約０．００５重量％〜約５重量％存在する（摘示1-a 及び摘示1-m）。
　してみると、引用発明’は、塩基性金属塩を０．１重量％〜約５重量％用いる態様、すなわち「０．１重量％から約５重量％の界面活性剤」を用いる態様、を包含しているので、相違点アは実質的な相違点であるとは認められない。
　また、先に「・はじめに」の「＜潤滑油に添加される界面活性剤について＞」で述べたように、界面活性剤である塩基性金属塩は洗浄剤として潤滑油に添加され得るほか、「分散剤」、「乳化剤」及び「錆止め剤」は潤滑油等に添加され得る界面活性剤として周知であるから、最終生成物の必要性に応じて、これらの界面活性剤全体の数値範囲を最適化又は好適化して用いることにより、引用発明’において「少なくとも０．１重量％の界面活性剤」を用いるようにすることは当業者が容易に想到し得ることである。
　
イ　相違点イ〜相違点エについて
　先に「第２　２(２)(２−１)ウ(ウ)ｂ」〜「第２　２(２)(２−１)ウ(ウ)ｄ」において、それぞれ判断したのと同様である。
　
ウ　効果について
　しかも、本願発明が上記相違点に基づき格別顕著な技術的効果を奏し得たものとは認められない。
　
エ　請求人の主張について 
　請求人は、審判請求書についての平成１９年１１月１４日付け手続補正書において、
「オーバーベース化酸化物質ではない、界面活性剤を用いることによって本願発明は、顕著な効果を奏します。引用文献１との差異を明確にするために、そして、上記補正により、その差異をより明確にいたしました。したがって上記補正後の（ａ）成分〜（ｃ）成分は引用文献１に記載されていません。もちろん、（ｄ）成分は記載も示唆もされていません。」
と主張している。
　しかしながら、確かに平成１９年１０月１７日付け手続補正（本件補正）により、本件補正発明がオーバーベース化酸化物質ではない界面活性剤を用いる点は明確に示されたが、先に「第２」で述べたように本件補正は却下されたから、請求人の主張は審決の結論を左右するものではない。
　
オ　小括
　以上のとおり、上記各相違点は、当業者が容易に想到し得るものであるか又は実質的な相違点であるとは認められないものであり、また、本願発明がこれらの相違点により格別顕著な効果を奏するものとも認められないから、本願発明は、その出願前に頒布された刊行物である刊行物１に記載された発明（引用発明’）及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
第４　むすび
　以上のとおり、本願発明は特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから、本願は、その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく、拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。