【事件の表示】
　特願２０００−３８５８７６「熱分解により製造された疎水性シリカ、その製造方法及びその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成１３年　８月２１日出願公開、特開２００１−２２６１１３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
Ｉ．手続の経緯
　本願は、平成１２年１２月１９日（パリ条約による優先権主張平成１１年１２月２２日　ドイツ国）の出願であって、平成１５年８月２７日に拒絶理由が発送され、平成１６年２月１９日付けで意見書および手続補正書が提出されたが、平成１７年２月１８日付け（発送：平成１７年２月２５日）で拒絶査定がなされ、これに対し平成１７年５月２４日に拒絶査定不服審判が請求がされ、平成１７年５月２４日に手続補正書が提出されたものである。
　
ＩＩ．平成１７年５月２４日付け手続補正についての却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成１７年５月２４日付けの手続補正（以下「本件補正」という。）を却下する。
　
［理由］
１．本件補正の内容
　本件補正により、特許請求の範囲の請求項１は、補正前の請求項１の
「【請求項１】　５５〜２００ｇ／ｌの突き固め密度を有することを特徴とする、熱分解により製造され、ハロゲン不含のシランで疎水化された疎水性シリカ。」
から、
「【請求項１】　ローラ圧縮機又はベルトフィルタープレスを用いて圧縮された、５５〜２００ｇ／ｌの突き固め密度を有することを特徴とする、熱分解により製造され、ハロゲン不含のシランで疎水化された疎水性シリカ。」に補正された。
　
２．本件補正に対する判断
　本件補正は、補正前の請求項１に記載した発明を特定する事項に「ローラ圧縮機又はベルトフィルタープレスを用いて圧縮された」を加えるものであるが、補正前の請求項２は「熱分解により製造されたシリカを公知の方法で疎水化し、引き続き圧縮し、その際、この圧縮はローラ圧縮機又はベルトフィルタープレスを用いて実施することを特徴とする、請求項１記載の熱分解により製造された疎水性シリカの製造方法。」であり、請求項１記載の熱分解法シリカは「ローラ圧縮機又はベルトフィルタープレスを用いて」圧縮が行われるものであることから補正前の請求項１に記載した「疎水性シリカ」は「ローラ圧縮機又はベルトフィルタープレスを用いて」圧縮が行われる内容を含むものであり、補正後の請求項１は当該「ローラ圧縮機又はベルトフィルタープレスを用いて」圧縮を記載するものであるから平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の限縮を目的とするものに該当する。
　そこで、本件補正後の前記請求項１（以下、「本願補正発明１」という。）が、特許出願の際、独立して特許を受けることが出来るものであるか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第５項において準用する同法１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
３．引用刊行物、及びその記載事項
（１）引用刊行物、及びその記載事項
刊行物１：原査定の拒絶の理由に引用文献３として引用された、本願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である特表平６−５０３０４８号公報
刊行物２：原査定の拒絶の理由に引用文献２として引用された、本願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である特開昭６３−２０９７１５号公報
　
（２）刊行物１には、次の事項が記載されている。なお引用刊行物１中の罫線は「｜」「−」を用いて記載した。
（１ａ）「１．ＨＴＶシリコーン材料の連続的製造法において、振動型の一軸バックステップ混練機中で、２５℃で５０〜１０００００Ｐａｓの粘度を有するジオルガノ（ポリ）シロキサン１００重量部を、０．０１ｋｇ／ｌを上回る突き固め密度を有する微粒状二酸化珪素少なくとも２０重量部と混合し、かつ均一化することを特徴とする、ＨＴＶシリコーン材料の連続的製造法。」（請求の範囲第１項）
（１ｂ）「４．微粒状二酸化珪素としては熱分解法および／または沈澱法による二酸化珪素が使用される、請求の範囲１から３までのいずれか１項記載の方法。」（請求の範囲第４項）
（１ｃ）「本発明による微粒状二酸化珪素は０．０１ｋｇ／ｌを上回り、有利に０．０２〜０．４ｋｇ／ｌの範囲内の突き固め密度を有す。微粒状二酸化珪素の例は、熱分解法および／または沈殿法による二酸化珪素であり、これらは例えばオルガノシラン、オルガノシラザンまたはオルガノシロキサンを用いて処理することによって、・・・疎水化していてよい。」（第４頁右上欄第１３−２０行）
（１ｄ）「これは、有機珪素化合物を基礎とする疎水化剤とＳｉ−ＯＨ基を有する粒子状固体とを、同時に反応混合物に機械的応力をかけながら反応させることによって、突き固め密度が大抵０．１ｋｇ／ｌ未満である、Ｓｉ−ＯＨ基を有する固体を疎水化する方法に関し、・・・この方法に有利な疎水化剤は次のものからなる：
　ヘキサメチルジシロキサンおよび／またはトリメチルシラノール７０〜８９重量％、
ヘキサメチルジシラザンおよびまたはジビニルテトラメチルジシラザン１０〜３０重量％および
水１〜５重量％、但し、この場合重量％での記載は疎水化剤の全重量に対するものである。」（第４頁右上欄第２３行−同頁左下欄第１３行）
（１ｅ）「例
・・・
生成物は次の性質によって特徴付けられる。
  
　　　　　　　　　　　　｜１時間後　　２時間後　　３時間後
　　　　　　　　　　　　｜　　　　　の試験体
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　外観　　　　　　　　　｜　　　　　均一で透明
斑点評価　　　　　　　　｜　良好　　　　良好　　　　　良好
ムーニー粘度　　　　　　｜　３８　　　　３９　　　　　３７
ＤＩＮ　５３５２３　　　｜
ショア硬度Ａ＊　　　　　｜　４８　　　　４９　　　　　４８
ＤＩＮ　５３５０５　　　｜
・・・総合判定：プラスの生成物の性質および問題のない実験経過。
」（第６頁右下欄第２０行−第７頁右上欄第４行）
　
（３）刊行物２には、次の事項が記載されている。
（２ａ）「１．微細な粉末状物質を、圧縮ベルトが備えられている真空−回転フィルターを用いて圧縮することを特徴とする、微細な粉末状物質の圧縮法。」（特許請求の範囲）
（２ｂ）「圧縮された、炎内加水分解の方法で製造された高熱分解法ケイ酸にもかかわらず、シリコーン材料は同じ透過性を有する。これは斑点を確定されない。」（第３頁左上欄第１２−１５行）
（２ｃ）
「例：
ａ）本発明による装置を用いるエーロジル２００（Ｓｉｌｏｗａｒｅ　）の圧縮
圧縮密度＜１４０〜１９０ｇ／ｌ
圧縮ローラーの圧力　０〜８バール
圧縮ローラーの数　３
・・・
ｂ）本発明による装置を用いるアエロジルＲ９７２（疎水性）の圧縮
圧縮密度　＜９０〜１２０ｇ／ｌ
同じ圧縮条件
　ロ−ラー装置で６４ｇ／ｌの圧縮密度のみが達成される。
・・・
　エーロジルＲ９７２はＳｉＣｌ4から炎内加水分解の方法で製造された高熱分解法ケイ酸であり、これは疎水性化された。」（第３頁左上欄第１６行−同頁右上欄第１４行）
（２ｄ）
「本発明による方法の有利な実施形ではベルトの受け入れ範囲でのゆるやかな密度上昇を行う。」（第２頁右下欄第１９−２０行）
　
４．対比、判断
（１）本願補正発明１について
　刊行物１には記載事項（１ａ）より０．０１ｋｇ／ｌを上回る突き固め密度を有する微粒状二酸化珪素が記載され、記載事項（１ｂ）より、当該微粒状二酸化珪素は熱分解法により製造された二酸化珪素といえる。そして記載事項（１ｃ）に「微粒状二酸化珪素の例は、熱分解法および／または沈殿法による二酸化珪素であり、これらは例えばオルガノシラン、オルガノシラザンまたはオルガノシロキサンを用いて処理することによって、・・・疎水化していてよい。」と記載され、さらに記載事項（１ｄ）に「この方法に有利な疎水化剤は次のものからなる：
　ヘキサメチルジシロキサンおよび／またはトリメチルシラノール７０〜８９重量％、ヘキサメチルジシラザンおよびまたはジビニルテトラメチルジシラザン１０〜３０重量％および水１〜５重量％」と記載されていることから記載事項（１ａ）の「微粒状二酸化珪素」は「ヘキサメチルジシロキサンおよび／またはトリメチルシラノール７０〜８９重量％、ヘキサメチルジシラザンおよびまたはジビニルテトラメチルジシラザン１０〜３０重量％および水１〜５重量％」からなる疎水化剤を用いて疎水化するものといえ、さらに記載事項（１ｃ）の「有利に０．０２〜０．４ｋｇ／ｌの範囲内の突き固め密度を有す。」の記載より記載事項（１ａ）の二酸化珪素の突き固め密度は０．０２〜０．４ｋｇ／ｌといえる。
　これら記載を、本願補正発明１に則して整理すると、刊行物１には、「０．０２〜０．４ｋｇ／ｌの突き固め密度を有し、熱分解法により製造され、ヘキサメチルジシロキサンおよび／またはトリメチルシラノール７０〜８９重量％、ヘキサメチルジシラザンおよびまたはジビニルテトラメチルジシラザン１０〜３０重量％および水１〜５重量％からなる疎水化剤により疎水化された二酸化珪素」の発明（以下、「刊行物１発明」という。）が記載されていると認める。
（２）そこで刊行物１発明と本願補正発明１とを対比すると、刊行物１発明の「突き固め密度」、「熱分解法により製造」、「二酸化珪素」はそれぞれ本願補正発明１の「突き固め密度」、「熱分解法により製造」、「シリカ」に相当する。そして刊行物１発明の「０．０２〜０．４ｋｇ／ｌ」の突き固め密度はその単位から「２０〜４００ｇ／ｌ」であることは明らかであるから、刊行物１発明と本願補正発明１とは突き固め密度が「５５〜２００ｇ／ｌ」の点で重複するものである。また刊行物１発明の「疎水化された二酸化珪素」は疎水性であることも明らかなことである。
　してみると、刊行物１発明と本願補正発明１とは「５５〜２００ｇ／ｌの突き固め密度を有し、熱分解により製造され、疎水化された疎水性シリカ。」の点で一致し以下の（ａ）及び（ｂ）の点で相違する。
（ａ）本願補正発明１は「ハロゲン不含のシラン」で疎水化されているのに対して、刊行物１発明は「ヘキサメチルジシロキサンおよび／またはトリメチルシラノール７０〜８９重量％、ヘキサメチルジシラザンおよびまたはジビニルテトラメチルジシラザン１０〜３０重量％および水１〜５重量％」を用いて疎水化する点。
（ｂ）本願補正発明１は「ローラ圧縮機又はベルトフィルタープレスを用いて圧縮された」疎水性シリカであるのに対して、刊行物１発明は当該規定のない点。
　
５．当審の判断
相違点（ａ）について
　本願補正発明１の「ハロゲン不含のシランで疎水化された疎水性シリカ」は本願明細書【０００９】−【００１３】に「熱分解により製造された疎水性シリカとして例えば次のシリカ・・・アエロジル（Ａｅｒｏｓｉｌ）Ｒ８１２又はアエロジルＲ８１２Ｓ、・・・アエロジルＲ　２０２、アエロジルＭＳ　２０２、アエロジルＭＳ２０２、アエロジル　Ｒ　１０６又はアエロジルＲ　１０４・・・アエロジルＲ８０５」と記載されており、また「Ｒ８１２」はシリカをヘキサメチルジシラザンで疎水化処理したものであること（必要であれば特開平１１−１３０６５５号公報【００１７】−【００１８】参照）、「Ｒ２０２」は親水性シリカをポリ（ジメチルシロキサン）で疎水性処理して得られたものであること（必要であれば特開平０２−１２７４９０号公報第５頁右上欄第１３−１６行参照）から、本願補正発明１の「ハロゲン不含のシランで疎水化された疎水性シリカ」は、ハロゲン元素を含有しない疎水基を有する珪素化合物で処理され疎水化されたシリカと解される。
　さらに審判請求人は平成１６年２月１９日付け意見書の第１頁下から４行〜下から２行で「圧縮された疎水性ケイ酸のエーロジルＲ９７２が＜９０〜１２０ｇ／ｌの圧縮密度を有することが記載されておりますが、このケイ酸はジメチルジクロルシランで疎水化されており、このシランはハロゲン不含のシランではありません。」と主張し、「ジメチルジクロルシラン」はハロゲン元素を構成元素として含むことから、本願補正発明１の「ハロゲン不含のシランで疎水化された疎水性シリカ」はハロゲン元素を含んでいない疎水基を有する珪素化合物で処理されたシリカと解される。そうすると刊行物１発明は「ヘキサメチルジシロキサンおよび／またはトリメチルシラノール７０〜８９重量％、ヘキサメチルジシラザンおよびまたはジビニルテトラメチルジシラザン１０〜３０重量％および水１〜５重量％からなる疎水化剤」により疎水化された二酸化珪素であり、当該疎水化剤は化合物を構成する元素としてハロゲンを含んでおらず刊行物１発明の疎水化剤は本願補正発明１の「ハロゲン不含のシラン」に包含されるものといえる。また仮に刊行物１発明の疎水化剤がハロゲンを含み得るものであったとしても、ハロゲン元素を構成元素として含んでいない疎水化剤は周知であり当該周知の疎水化剤を用いることは当業者が容易に想到し得ることである。
　
　相違点（ｂ）について
　刊行物２には記載事項（２ａ）より微細な粉末状物質を、圧縮ベルトが備えられている真空−回転フィルターを用いて圧縮する微細な粉末状物質の圧縮法が記載され、記載事項（２ｄ）より、記載事項（２ａ）の方法により密度を大きくできるものといえる。そして記載事項（２ｃ）からアエロジルＲ９７２を記載事項（２ａ）の圧縮ベルトが備えられている真空−回転フィルターを用いて圧縮処理し６４ｇ／ｌの圧縮密度とすることが記載されている。
　また請求人は平成１６年２月１９日付け意見書において「特開昭６３−２０９７１５号公報（引用文献２）」に関し、「引用文献２は、熱分解により製造されたシリカを、ベルトフィルタープレスを用いて圧縮する方法が記載されており」（平成１６年２月１９日付け意見書での第１頁下から５行〜下から２行）と主張することから刊行物２記載事項（２ａ）で用いられる「圧縮ベルトが備えられている真空−回転フィルター」はベルトフィルタープレスであることは請求人も認めるところである。
　そしてアエロジルＲ９７２はシリカを疎水化処理したものであることは周知であることから（必要であれば特開平０２−１２７４９０号公報第５頁右上欄第１−５行参照）、刊行物２には疎水化されたシリカをベルトフィルタープレスを用いて圧縮処理し、密度を大きくすることが記載されているといえる。
　そして刊行物１発明は「０．０２〜０．４ｋｇ／ｌの突き固め密度」を有するものであることから、刊行物１発明の疎水化された二酸化珪素、すなわち疎水化された疎水性シリカを刊行物２に記載のベルトフィルタープレスで圧縮処理し密度を大きくし、刊行物１発明の範囲内の突き固め密度としてみることは当業者が容易に想到し得ることである。また、「ローラ圧縮機又はベルトフィルタープレスを用いて圧縮」することによる効果も予想し得る程度のものである。
　
　したがって本願補正発明１は、上記刊行物１、２発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際、独立して特許を受けることができないものである。
　
６．「平成１７年５月２４日付け手続補正についての却下の決定」のむすび
　以上のとおり、平成１７年５月２４日付けで提出された手続補正書によりなされた補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反してなされたものであるから、同補正は、特許法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
ＩＩＩ．本願発明について
　平成１７年５月２４日付けで提出された手続補正書によりなされた補正は上記の通り却下されたので、本願の請求項１に係る発明は、平成１６年２月１９日付けで提出された手続補正書により特定される、以下の通りのものである。
「【請求項１】　５５〜２００ｇ／ｌの突き固め密度を有することを特徴とする、熱分解により製造され、ハロゲン不含のシランで疎水化された疎水性シリカ。」（以下「本願発明」という。）
　
ＩＶ．刊行物
　原査定の拒絶の理由に引用文献３として引用された前述の刊行物１（特表平６−５０３０４８号公報）及びその記載事項は、前記「ＩＩ」「３．引用刊行物、及びその記載事項」（２）に記載した通りである。
　
Ｖ．対比判断
　刊行物１には「ＩＩ」「４．対比、判断」「（１）本願補正発明１について」に記載の通り刊行物１発明が記載されている。
　そこで、本願発明と刊行物１発明とを対比すると、刊行物１発明の「突き固め密度」、「熱分解法により製造」、「二酸化珪素」は本願補正発明１の「突き固め密度」、「熱分解法により製造」、「シリカ」にそれぞれ相当する。そして刊行物１発明の「０．０２〜０．４ｋｇ／ｌ」の突き固め密度はその単位から「２０〜４００ｇ／ｌ」であることは明らかであるから、刊行物１発明と本願補正発明１とは突き固め密度が「５５〜２００ｇ／ｌ」の点で重複するものである。また刊行物１発明は「疎水化された二酸化珪素」であり、疎水性を有することも明らかなことである。
　してみると、刊行物１発明と本願補正発明１とは「５５〜２００ｇ／ｌの突き固め密度を有し、熱分解により製造され、疎水化された疎水性シリカ。」の点で一致し以下の（ｃ）の点で相違する。
（ｃ）本願発明は「ハロゲン不含のシラン」で疎水化されているのに対して、刊行物１発明は「ヘキサメチルジシロキサンおよび／またはトリメチルシラノール７０〜８９重量％、ヘキサメチルジシラザンおよびまたはジビニルテトラメチルジシラザン１０〜３０重量％および水１〜５重量％」を用いて疎水化する点。
　
ＶＩ．当審の判断
・相違点（ｃ）について
　前記「ＩＩ．平成１７年５月２４日付け手続補正についての却下の決定」「［理由］」「５．当審の判断」「相違点（ａ）について」で述べた通り刊行物１発明の疎水性シリカに用いる疎水化剤は本願発明の「ハロゲン不含のシラン」に包含されるものといえる。また仮に刊行物１発明の疎水化剤がハロゲンを含み得るものであったとしても、ハロゲン元素を構成元素として含んでいない疎水化剤は周知であり当該周知の疎水化剤を用いることは当業者が容易に想到し得ることである。
　
ＶＩＩ．審判請求人の主張について
　審判請求人は平成１７年５月２４日付け審判請求書請求の理由で「また、本発明の効果は、増粘作用を失うことなく、５５〜２００ｇ／ｌの突き固め密度を有する疎水性シリカが達成できることにあります（例えば、段落番号００２１参照）」と主張する。当該主張について検討する。
　増粘作用については、本願明細書【００２１】に「この疎水性は本発明によるシリカの場合、低い嵩密度を有する疎水性の熱分解シリカと比較して変化がない。増粘作用も変化がない」と記載され、さらに本願明細書【００３３】には「アラルジット中での圧縮された試料のグラインドメーター値はより良好である。比較的大きな粒子は増粘作用に決定的に影響を与えるため、この増粘作用は圧縮によってあまり低下しない。」と記載されていることから、審判請求人の主張する増粘作用はアラルジット等の樹脂中に疎水性シリカを混合させる際の増粘作用を指すものと解される。さらに本願明細書【０００２】には「欠点なのは、突き固め密度もしくは嵩密度の増加に伴い増粘作用は直線的に低下することである。さらに、分散性は密度の増加と共に低下する。このことは不所望な斑点形成（Ｓｔｉｐｐｅｎｂｉｌｄｕｎｇ）により示される。」との記載より、シリカの突き固め密度もしくは嵩密度が大きくなると、シリカの樹脂中への分散性及び増粘作用が低下し、そして突き固め密度もしくは嵩密度の増加に伴う分散性及び増粘性の低下はシリカが分散された樹脂における不所望な斑点形成により示されるものと解される。
　一方前記「相違点（ｂ）」で述べたように刊行物２には疎水化されたシリカをベルトフィルタープレスを用いて圧縮処理し密度を大きくすることが記載されており、そして記載事項（２ｂ）の「圧縮された、炎内加水分解の方法で製造された高熱分解法ケイ酸にもかかわらず、シリコーン材料は同じ透過性を有する。これは斑点を確定されない。」の記載より、刊行物２には疎水化処理されたシリカであるＲ９７２を圧縮処理し嵩密度を大きくしたものは圧縮処理されていないものと同程度の斑点形成を生じないものといえる。してみれば疎水化処理されたシリカを圧縮処理し嵩密度の増加にさせた後も増粘作用の低下は少ないものである。
　次に「５５〜２００ｇ／ｌの突き固め密度」を有する疎水性シリカとする点について検討する。
　まず下限値を「５５」ｇ／ｌ以上とする点について検討すると、本願明細書【００２３】に「略語は次の意味を有する：・・・
ＶＶ６０　＝　約６０ｇ／ｌの突き固め密度に圧縮したシリカ
・・・
エアロジル−タイプ　・・Ｒ８０５・・・を試験した。この結果を表１に示した。」と載され、さらに「表１」には「ＡＥＲ　Ｒ８０５　ＶＶ６０」のカラムに突き固め密度「５５」ｇ／ｌと記載され、「ＡＥＲ　８０５　ｂｕｌｋ」のカラムに突き固め密度「４４」ｇ／ｌと記載されていことから、「表１」には「アエロジル−タイプ」「Ｒ８０５」を圧縮処理し突き固め密度「５５」ｇ／ｌとしたもの及び「アエロジル−タイプ」「Ｒ８０５」であって突き固め密度「４４」ｇ／ｌのものが記載されているといえる。
　また本願明細書【００１９】には「本発明によるシリカを含有する分散液は、堆積の傾向が明らかに少ないため、明らかに高い安定性を示す。」と記載されていることから、「表１」等の「堆積物」の値は小さい方が分散液の安定性がよいものといえる。
　そこで「表１」の前記突き固め密度が「４４」ｇ／ｌのもの及び圧縮処理されて突き固め密度を「５５」ｇ／ｌとしたものを比較すると「堆積物（有効性）」の値としてそれぞれ「１０」と同じ値を示し、「５５」ｇ／ｌの突き固め密度で分散性の安定性が大きく改善されるという臨界的意義があるものとも認められない。
　次に上限値である「２００」ｇ／ｌの突き固め密度について検討すると本願実施例である「表１」乃至「表４」を見ても突き固め密度の値が一番大きい値の実施例は表４の「１１９」ｇ／ｌしかなく、現明細書の記載を見ても「２００」ｇ／ｌに臨界的な意義があるものとも認められない。
　してみれば「５５〜２００ｇ／ｌの突き固め密度」とする点も、その数値範囲に臨界的な意義は認められず、刊行物１発明の突き固め密度の範囲内で数値を設定することは当業者が容易に想到し得る程度のものである。したがって審判請求人の上記主張は採用できない。
　
ＶＩＩＩ．むすび
　以上の通り、本願発明は、刊行物１に記載された発明及び刊行物１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることが出来たものであるから、特許法第２９条第１項第３号及び第２９条第２項の規定により特許を受けることが出来ないものである。
　よって、結論の通り審決する。