【事件の表示】
　特願２００４−３２５７４５号「外科用回収バスケット」拒絶査定不服審判事件〔平成１７年　３月　３日出願公開、特開２００５−　５２６６８号〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
Ｉ．手続の経緯
　本願は、平成７年１１月１７日（パリ条約による優先権主張１９９４年１１月２１日、アメリカ合衆国）を国際出願日とする平成　８年特許願５１７０１１号「外科用回収バスケット及びその製作方法」〔平成　８年　５月３０日国際公開、ＷＯ９６／１５７２８、平成１０年　９月　８日国内公表、特表平１０−５０９０８１号〕の一部を平成１６年１１月９日に新たな特許出願としたものであって、平成１９年１１月２１日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成２０年　２月２２日に拒絶査定不服審判の請求がなされると共に、同年　３月２１日付けで特許請求の範囲についての手続補正がなされたものである。
　
II．平成２０年　３月２１日付けの手続補正についての補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　平成２０年　３月２１日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）を却下する。
　
［理由］
１．補正後の本願発明
　本件補正により、特許請求の範囲の請求項４は、次のように補正された。
「身体組織から目的物を取り出すための外科用摘出器であって、
（Ａ）シース；
（Ｂ）常態ではコンパクトな形態で該シース内に収納された
実質的に同じ物理的特徴および性質を有する
（Ｃ）該ワイヤが、一度だけ常温成形された
同一の
（なお、下線は、平成２０年　３月２１日付け手続補正書による補正個所を示すものである。）
　
２．補正の目的及び新規事項の追加の有無
　本件補正は、請求項４に記載した発明を特定するために必要な事項である「シース内に収納された複数本のワイヤ」に、「実質的に同じ物理的特徴および性質を有する」との限定を付加すると共に、請求項４に記載した発明を特定するために必要な事項である「一度だけ常温成形された」「所定形状」に、「同一の」という限定を付加するものであり、かつ、補正後の請求項４に記載された発明は、補正前の請求項４に記載された発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
　そして、本件補正は、新規事項を追加するものではない。
　
３．独立特許要件
　そこで、本件補正後の請求項４に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
３−１．引用例の記載事項
（引用例）
　原査定の拒絶の理由に引用された、特開昭５８−１１２５３４号公報（以下、「引用例」という。）には、図面と共に次の事項が記載されている。
ａ．「従来、内視鏡本体を通して体腔内に挿入し、体腔内の異物を捕獲し除去するのに用いる内視鏡用処置具としては、第１図に示す如き、バスケツト鉗子がある。このバスケツト鉗子は、一本のワイヤで構成されている手元ワイヤ１と、この手元ワイヤ１の先端に接続されたバスケツト部２とを備えており、バスケツト部２は、それぞれ外側に向けて広がる如く、折り目４がつけられて弾性が付与されている４本のワイヤ素子２’を、それらの先端部を先端金具５で、後端部を後端金具６で束ねて固定して形成されている。」（第１頁右下欄９〜２０行）  
ｂ．「バスケツト部２はチューブ３より押し出されると、その弾力により外側に広がるが、異物を捕獲してそれを固定するときは、広がつたワイヤ素子２’をチューブ３内に圧縮させながら引き込ませるものである。」（第２頁左上欄８〜１２行）  
ｃ．第１図及び第２図には、「４本のワイヤ素子２’」は、バスケツト部２の「軸線に沿って」設けられている点と共に「４本のワイヤ素子２’」は、「軸方向に延びる」、また「長軸に沿って延びる」点が示されている。  
 　  
　これら記載事項及び図示内容を総合し、本願発明の記載ぶりに則って整理すると、引用例には、次の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されている。
　
（引用発明）
「体腔内の異物を捕獲し除去するのに用いるバスケツト鉗子であって、該バスケツト鉗子のバスケツト部２は、チューブ３より押し出されると、その弾力により外側に広がるが、異物を捕獲してそれを固定するときは、広がつたワイヤ素子２’をチューブ３内に圧縮させながら引き込ませるものであり、それぞれ外側に向けて広がる如く、折り目４がつけられて弾性が付与されている４本のワイヤ素子２’を、それらの先端部を先端金具５で、後端部を後端金具６で束ねて固定して形成された、バスケツト鉗子。」 
　
３−２．対比  
　本願補正発明と引用発明を対比すると、その機能及び構造からみて、引用発明の「体腔内の異物を捕獲し除去するのに用いる」「バスケツト鉗子」は本願補正発明の「身体組織から目的物を取り出すための」「外科用摘出器」に相当し、以下同様に、「バスケツト部２」は「バスケット」に、「チューブ３」は「シース」に、「ワイヤ素子２’」は「ワイヤ」に、「４本の」は「複数本の」に、「先端部」は「末端部」に、「後端部」は「基端部」に、それぞれ相当する。 
　そして、「チューブ３より押し出され」、「その弾力により外側に広が」り、「広がつたワイヤ素子２’をチューブ３内に圧縮させながら引き込ませ」「異物を捕獲」することは本願補正発明の「常態ではコンパクトな形態で該シース内に収納され」、「該シースと該ワイヤとを相対的に動かしてワイヤの一部分を自由にすることにより、ワイヤが目的物を回収するための拡大されたバスケットを形成できる」ことに相当する。
　また、引用発明の「４本のワイヤ素子２’」は、バスケツト部２の「軸線に沿って」設けられているものであり、かつ「それぞれ外側に向けて広がる如く、折り目４がつけられて弾性が付与されている」のであるから、「バスケットの軸線に沿って拡大状態にある所定の形状に形成される」ものであるといえる。そして上記「４本のワイヤ素子２’」は、「複数本の軸方向に延びるワイヤであって、各ワイヤが各ワイヤの長軸に沿って延びる基端部と末端部を備える」ものであるといえる。また、引用発明の「それぞれ外側に向けて広がる如く、折り目４がつけられて弾性が付与され」る工程と、本願補正発明の「所定の形状に一度だけ常温成形する」工程とは、「所定の形状に成形する」点で共通する。  
　ところで、引用発明の「それぞれ外側に向けて広がる如く、折り目４がつけられて弾性が付与されている４本のワイヤ素子２’を、それらの先端部を先端金具５で、後端部を後端金具６で束ね固定して形成する」工程は、初めにワイヤ素子２’に折り目４をつけて弾性を付与し、次に、それらの先端部を先端金具５で、後端部を後端金具６で束ね固定して形成する、と解するのがごく自然な解釈である。さらに、上記ワイヤ素子２’を「束ね」ることは、ワイヤ素子２’を「組立て」ることに相当し、束ねた後に固定することは当然である。したがって、上記工程は、「ワイヤを拡大状態にある所定の形状に成形し、該所定の形状を有するワイヤを、基端部および末端部を有して組立て、該相互に組立てられたワイヤの末端部および基端部を固定する」工程であるといえる。  
　そうすると、引用発明の「それぞれ外側に向けて広がる如く、折り目４がつけられて弾性が付与されている４本のワイヤ素子２’を、それらの先端部を先端金具５で、後端部を後端金具６で束ねて固定して形成」することは本願補正発明の「該ワイヤを所定の仕方で組立てて該ワイヤの末端部を相互に該バスケットの末端部で固定し、そして該ワイヤの基端部を相互に固定することにより該バスケットの拡大部分を拡大状態にし、かつ該拡大された状態で閉鎖した末端部を形成」することに相当する。
  
　ここで、本願補正発明の用語を用いて表現すると、両者は次の一致点及び相違点１乃至４を有する。
（一致点）
  「身体組織から目的物を取り出すための外科用摘出器であって、
　シース；
　常態ではコンパクトな形態で該シース内に収納された複数本のワイヤであって、該シースと該ワイヤとを相対的に動かしてワイヤの一部分を自由にすることにより、ワイヤが目的物を回収するための拡大されたバスケットを形成できる、ワイヤ、を備え、
　該ワイヤが、所定形状を備え、各ワイヤは各ワイヤの長軸に沿って延びる基端部と末端部とを備え、それにより該ワイヤを所定の仕方で組立てて該ワイヤの末端部を相互に該バスケットの末端部で固定し、該ワイヤの基端部を相互に固定することにより該バスケットの拡大部分を拡大状態にし、かつ該拡大された状態で閉鎖した末端部を形成する、外科用摘出器。」
である点。
（相違点１）
　シース内に収納された複数本のワイヤが「実質的に同じ物理的特徴および性質を有する」か否か、引用発明では不明である点。
（相違点２）
 　ワイヤの一部分を所定の形状に成形する工程に関し、本願補正発明は「一度だけ常温成形」するのに対し、引用発明は「折り目４がつけられて弾性が付与され」る点。  
（相違点３）
　ワイヤの形状について、「同一の所定形状」を備えているか否か、引用発明には明記されていない点。
（相違点４）  
　本願発明は、「ワイヤの末端部を・・・固定し、そして・・・ワイヤの基端部を固定」するのに対し、引用発明はワイヤの末端部の固定と、基端部の固定の、工程における先後が不明な点。 
 　  
３−３．相違点の判断
　上記各相違点について検討する。
（１）上記相違点１について
　引用発明におけるシース内に収納された複数本のワイヤについて、引用例には個々の物理的特徴および性質を違える旨の記載もないことから、前記複数のワイヤを「実質的に同じ物理的特徴および性質を有する」ものとして設計することに格別の困難性は見出せない。
（２）上記相違点２について  
　金属の成形をどのような温度で行うかは、当該金属自体の特性に基づき、その成形品の形状や当該成形品に求められる特性に応じて、適宜決定され得るものであるところ、常温成形は、金属加工においてごく一般的に行われる成形法であって、例えば形状記憶合金の形成における熱処理前の常温成形を挙げることができる。そして、引用発明におけるバスケットのワイヤに「折り目４がつけられて弾性が付与され」る成形工程にこの常温成形を用いることは、その技術内容からみて、当業者が通常行い得たことに過ぎず、これを阻害する特段の要因もない。  
　また、上記常温成形を一度だけ行うか、複数回行うかについても、金属自体の加工特性等に応じ適宜決定され得ることに過ぎない。
（３）相違点３について
　バスケットを形成する複数のワイヤの形状を「同一の所定形状」とすることは当業者が適宜決定し得た設計事項である。
（４）相違点４について
　ワイヤの末端部の固定と、基端部の固定のいずれを先に行うかは、当業者が適宜選択し得る事項に過ぎず、 上記相違点４に係る本願補正発明の発明特定事項は、当業者によって適宜決定される設計的事項に過ぎない。  
　
　さらに、本願補正発明による効果も、引用発明から当業者が予測し得た程度のものであって、格別のものとはいえない。
　
　以上により、本願補正発明は、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるので、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
３−４．むすび
　したがって、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
III．本願発明
　本件補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項４に係る発明（以下、同項記載の発明を、「本願発明」という。）は、平成１９年　７月２３日付けの手続補正書により補正された、特許請求の範囲の請求項４に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
　「身体組織から目的物を取り出すための外科用摘出器であって、
（Ａ）シース；
（Ｂ）常態ではコンパクトな形態で該シース内に収納された複数本のワイヤであって、該シースと該ワイヤとを相対的に動かしてワイヤの一部分を自由にすることにより、ワイヤが目的物を回収するための拡大されたバスケットを形成できる、ワイヤ、を備え、
（Ｃ）該ワイヤが、一度だけ常温成形された所定形状を備え、各ワイヤは各ワイヤの長軸に沿って延びる基端部と末端部とを備え、それにより常温成形後該ワイヤを所定の仕方で組立てて該ワイヤの末端部を相互に該バスケットの末端部で固定し、そして該ワイヤの基端部を相互に固定することにより該バスケットの拡大部分を拡大状態にし、かつ該拡大された状態で閉鎖した末端部を形成する、外科用摘出器。」
　
IV．引用例の記載事項
　原査定の拒絶の理由に引用された引用例、及び、その記載事項は、前記II．３−１．に記載したとおりである。
　
Ｖ．対比・判断
　本願発明は、前記II．１．の本願補正発明から、「シース内に収納された複数本のワイヤ」の限定事項である「実質的に同じ物理的特徴および性質を有する」、及び「一度だけ常温成形された」「所定形状」の限定事項である、「同一の」との構成を省いたものである。
　そうすると、本願発明の発明特定事項をすべて含み、さらに、他の発明特定事項を付加したものに相当する本願補正発明が、前記II.３−３．に記載したとおり、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様に、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
VI．むすび
　以上のとおり、本願発明は、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。