【事件の表示】
　特願２００３−２９９８８５「透明電磁波シールドフィルムの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　５月１３日出願公開、特開２００４−１３６６５９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件審判請求に係る出願（以下「本願」という。）は、平成６年４月２８日付けでなされた特許出願（特願平６−９０９６０号）を原出願として分割された平成１５年８月２５日の特許出願であって、以降の手続の経緯は以下のとおりのものである。
　
　平成１８年　５月　１日付け　　拒絶理由通知
　平成１８年　７月１４日付け　　拒絶理由通知
　平成１８年１０月　６日　　　　意見書・手続補正書
　平成１８年１０月２０日付け　　拒絶査定
　平成１８年１２月１４日　　　　本件審判請求
　平成１９年　１月１１日　　　　手続補正書
　　　　　　　　　　同日　　　　手続補正書（審判請求理由補充書）
　平成１９年　１月３１日付け　　前置審査移管
　平成１９年　２月１９日付け　　前置報告書
　平成１９年　２月２３日付け　　前置審査解除
　平成２０年　３月　３日付け　　審尋
　平成２０年　５月１４日　　　　回答書
（なお、平成１８年５月１日付けの拒絶理由通知については、原審審査官の平成１８年６月１３日付けの無効通知により、無効とされた。）
　
第２　本願に係る出願の分割の適法性について
　以下、本願につき検討するにあたり、まず、本願に係る出願の分割の適法性につき検討する。
　
１．本願に係る発明
　上記平成１８年１０月６日付け及び平成１９年１月１１日付けの手続補正で補正された本願の特許請求の範囲には、「【請求項１】実質的に透明な厚み４〜３８μｍのプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及び厚み２５〜１００μｍのセパレーターを順次有する基材を作製した後、前記基材のプラスチックフィルムの粘着剤層を有する面とは反対側の面に、透明導電性薄膜を積層することを特徴とする透明電磁波シールドフィルムの製造方法。」なる事項で特定される発明（以下「本件補正発明」という。）が記載されている。
　そこで、本件補正発明の具体的内容につき、上記各手続補正で補正された本願明細書（以下、「本件補正明細書」という。）の記載に基づき検討する。
　本件補正発明は、「透明電磁波シールドフィルムの製造方法」に係るものであり（【０００１】）、「実質的に液晶表示装置の構成部材削減、重量軽減に寄与し、バックライトからのノイズを効果的に遮断しつつもバックライト光を効率よく液晶表示部に伝えることができ、生産性の良い透明電磁波シールドフィルムの製造方法・・を提供する」ものであって（【０００９】）、そのために、請求項１記載の事項を特定するものであるところ、本件補正明細書には、段落【００２４】以降に当該製造方法に係る具体的方法が記載され、段落【００２７】には、透明導電性薄膜を形成する方法が記載されている。
　ところで、本件補正明細書には、「透明導電性薄膜・・を設けたシートは透明性が減少」し、「透明性を減少させないために」「低屈折率の樹脂を・・透明導電性薄膜・・の表面に塗布すること」が記載され（【００２８】）、段落【００２９】には、「透明導電性薄膜・・上には透明化樹脂層５を形成してもよい。」と記載されており、さらに、段落【００３０】〜【００３３】）には、当該透明化樹脂層５について、その性状や透明導電性薄膜を構成する金属酸化物との屈折率の差等の関係に係る事項、当該樹脂層５には染料等を添加してもよいこと及び当該樹脂層５の塗布方法等の当該樹脂層５を設けるための具体的方法が記載されている。
　また、本件補正明細書の実施例に係る記載においては、実施例１においては、透明導電性薄膜を設けたものの全光線透過率が８５％であった旨記載された後（【００３９】）、当該透明導電性薄膜上に透明化樹脂層を塗布形成したものが全光線透過率が９４％であった旨記載されており（【００４０】）、さらに、実施例２においては、透明導電性薄膜を設けたものの全光線透過率が８０％であった旨記載された後（【００４５】）、当該透明導電性薄膜上に透明化樹脂層を塗布形成したものが全光線透過率が９２％であった旨記載されている（【００４６】）。
　してみると、本件補正発明には、「実施例１又は２における段落【００３９】に記載された全光線透過率が８５％又は段落【００４５】に記載された全光線透過率が８０％の透明導電性薄膜を積層したフィルムの製造方法」のみならず、「実施例１又は２における段落【００４０】に記載された全光線透過率が９４％又は段落【００４５】に記載された全光線透過率が９２％の透明導電性薄膜上にさらに透明化樹脂層を塗布形成したフィルムの製造方法」が包含されるといえる。
　すなわち、本件補正発明は、透明電磁波シールドフィルムの製造方法として、「透明導電性薄膜」上に「透明化樹脂層」を形成した態様に係る発明（以下「発明Ａ」という。）及び「透明導電性薄膜」上に「透明化樹脂層」を形成しない態様に係る発明（以下「発明Ｂ」という。）とを包含するものといえる。
　
２．原出願の明細書又は図面の記載事項
　それに対して、原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「原明細書」という。）には、以下の事項が記載されている。
（なお、原出願の明細書では、【発明の詳細な説明】の部分に段落番号が付与されていないので、原出願の公開公報の表示により箇所を指摘する。）
　
（原−１）
「【請求項１】
　実質的に透明なプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及びセパレーターを順次積層した基材の前記プラスチックフィルムの他方の面に、透明導電性薄膜及び透明化樹脂層を順次積層したことを特徴とする透明電磁波シールドフィルム。
【請求項２】
　前記実質的に透明なプラスチックフィルムは、厚さが４〜３８μｍであることを特徴とする請求項１記載の透明電磁波シールドフィルム。
【請求項３】
　前記粘着剤層には光拡散剤が混入されていることを特徴とする請求項１又は２記載の透明電磁波シールドフィルム。
【請求項４】
　請求項１〜３のうちいずれか一項記載の透明電磁波シールドフィルムの、前記基材の前記セパレーターを剥離し、露出した前記粘着剤層を、光拡散部材に貼り合わせることを特徴とする光拡散材の製造方法。」（【特許請求の範囲】）
　
（原−２）
「本発明は上記問題点を解消するためになされたもので、実質的に液晶表示装置の構成部材削減、重量軽減に寄与し、バックライトからのノイズを効果的に遮断しつつもバックライト光を効率よく液晶表示部に伝えることができ、生産性の良い透明電磁波シールドフィルムおよびそれを用いた光拡散材の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記目的を達成するためになされたもので、実質的に透明なプラスチックフィルム上に粘着剤層を介してセパレーターを積層した基材を使用すると、上記実質的に透明なプラスチックフィルムが非常に薄い場合でもシールド効果を得ることができる最低膜厚である１５ｎｍ以上の透明導電性薄膜を形成することができることを見い出し、本発明を完成した。
　即ち、本発明による透明電磁波シールドフィルムは、実質的に透明なプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及びセパレーターを順次積層した基材のプラスチックフィルムの他方の面に、透明導電性薄膜及び透明化樹脂層を順次積層したものである。」
（第２欄第１０行〜第２８行）
　
（原−３）
「また、本発明による光拡散材の製造方法は、実質的に透明なプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及びセパレーターを順次積層した基材のプラスチックフィルムの他方の面に、透明導電性薄膜及び透明化樹脂層を順次積層した透明電磁波シールドフィルムの、基材のセパレーターを剥離し、露出した粘着剤層を、光拡散部材に貼り合わせるものである。」（第２欄第３１行〜第３７行）
　
（原−４）
「一般に、ＩＴＯ等の透明導電性薄膜４に使用される金属酸化物は屈折率が１．９〜２．０と高屈折率であるため、必然的に反射率も高くなり、上記透明導電性薄膜４を設けたシートは透明性が減少する。透明性を減少させないためには反射率を減少させる必要があり、本発明では、屈折率が０．９〜１．５程度の低屈折率の樹脂を、高屈折率の透明導電性薄膜４の表面に塗布することで透明性を向上させた。
　透明導電性薄膜４上に積層される透明化樹脂層５は、透明導電性薄膜４を保護すると共に、電磁波シールド特性を阻害することなく、透明性を向上させる性質を持ち、透明導電性薄膜４を構成する金属酸化物の屈折率より低い屈折率の樹脂が用いられる。
・・（中略）・・
　上述のように、本発明による透明化樹脂層５は、有機物樹脂が薄く成膜されているので軟らかく、その表面に導電性金属箔テープを貼付すると、容易に透明導電性薄膜４との導通がとれ、透明導電性薄膜４からアースすることにより優れた電磁波シールド機能を持たせることができる。
・・（中略）・・
　なお、透明電磁波シールドフィルムの透明性を減少させないためには、低屈折率の樹脂と金属酸化物の屈折率の差は、少なくとも０．２以上は必要である。」
（第３欄第４８行〜第４欄第２９行）
　
（原−５）
「［実施例１］
　厚さ１２μｍのポリエステルフィルム（ルミラー：東レ社製）上に、アクリル系粘着剤（アロンタックＳＣＬ−２００：東亜合成化学社製）１０重量部、トルエン１０重量部、酢酸エチル１０重量部からなる粘着剤層用塗布液をバーコーティング法により塗布、乾燥して膜厚２μｍの粘着剤層を得た。上記粘着剤層上に厚さ３８μｍのセパレーター（セラピール：東洋メタライジング社製）を貼り合わせて基材を作成した。上記基材の粘着剤層とは反対の面にイオンプレーティング法にて厚さ３０ｎｍのＩＴＯ膜を形成した。基材の熱変形、シワの発生もなく、正常にＩＴＯ膜を形成することができた。また、この時の透明導電性薄膜の表面電気抵抗値３５０Ω／□で、全体の透過率は全光線透過率で８５％であった。
　更に、塩ビ−酢ビ共重合体樹脂（ＭＰＲ−ＴＭ：日信化学製）をアセトンに混合して固形分濃度４重量％の透明化樹脂層用塗布液を調整し、グラビアロールコーティング法により塗布、乾燥して膜厚１００ｎｍの透明化樹脂層を形成し、本発明の透明電磁波シールドフィルムを得た。この時の全体の透過率は全光線透過率で９４％であった。
　次に、この透明電磁波シールドフィルムのセパレーターを剥離し、露出した粘着剤層を厚さ１００μｍの光拡散部材である光拡散フィルム（ライトアップＳＨ：きもと社製）にラミネーターを用いて貼り合わせて、透明電磁波シールドフィルムを有する光拡散材を得た。」（第５欄第１５行〜第３９行）
　
（原−６）
「［比較例１］
　実施例１と同様にして、厚さ３８μｍのポリエステルフィルム（ルミラー：東レ社製）の単体表面に、実施例１と同一条件で、イオンプレーティング法で厚さ３０ｎｍのＩＴＯ膜を形成したところ、フィルムにシワが発生し、ＩＴＯ膜を設けられなかった。」
（第５欄第４０行〜第４４行）
　
（原−７）
「［実施例２］
　厚さ１２μｍのポリエステルフィルム（ルミラー：東レ社製）上に、アクリル系粘着剤（リキダインＡＲ−２１２０　固形分４０％：リキダイン社製）１０重量部、炭酸カルシウム（サンライトＳＬ−７００：竹原化学工業社製）４重量部、トルオール１０重量部、酢酸エチル１０重量部からなる粘着剤層用塗布液をバーコーティング法により塗布、乾燥して膜厚５μｍの粘着剤層を得た。上記粘着剤層上に厚さ３８μｍのセパレーター（セラピール：東洋メタライジング社製）を貼り合わせて基材を作成した。上記基材の粘着剤層とは反対の面にイオンプレーティング法にて厚さ３０ｎｍのＩＴＯ膜を形成した。この時の透明導電性薄膜の表面電気抵抗値３３０Ω／□で、全体の透過率は全光線透過率で８０％であった。更に、塩ビ−酢ビ共重合体樹脂（ＭＰＲ−ＴＭ：日信化学製）をアセトンに混合して固形分濃度４重量％の透明化樹脂層用塗布液をグラビアロールコーティング法により塗布、乾燥して膜厚１００ｎｍの透明化樹脂層を形成し、本発明の透明電磁波シールドフィルムを得た。この時の全体の透過率は全光線透過率で９２％であった。　次に、この透明電磁波シールドフィルムのセパレーターを剥離し、露出した粘着剤層を厚さ１００μｍのアクリルシートにラミネーターを用いて貼り合わせて、光拡散機能と電磁波シールド特性を合わせ持つ光拡散材を得た。」（第５欄第４５行〜第６欄第１８行）
　
（原−８）
「［比較例２］
　実施例２と同様にして、ポリエステルフィルム上に光拡散材入り粘着剤層を設け、粘着剤層上にセパレーターを貼り合わせて基材を作成し、基材の粘着剤層とは反対の面にＩＴＯ膜を形成した。この時、全体の透過率は全光線透過率で８０％であった。透明化樹脂層を形成しないため、全光線透過率は、実施例２より１２％低かった。」
（第６欄第１９行〜第２５行）
　
（原−９）
「【図１】
　本発明の透明電磁波シールドフィルムの部分拡大断面図。
【図２】
　本発明の透明電磁波シールドフィルムによる光拡散材を採用した液晶表示装置の断面図。
【図３】
　従来の液晶表示装置の断面図。
【符号の説明】
　１…透明フィルム
　２…粘着剤層
　３…セパレーター
　４、Ｃ２…透明導電性薄膜
　５…透明化樹脂層
　６…光拡散部材
　７、Ｃ１…基材
　Ａ…液晶表示パネル
　Ｂ…バックライト
　Ｃ…光拡散材
　Ｃ’…電磁波シールド板」
（【図面の簡単な説明】、第６欄第３６行〜第８欄第１行）
　
（原−１０）
　【図１】、【図２】及び【図３】（公報第５頁上段）
「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　
３．検討
　
（１）原出願に係る発明
　そこで、原出願に係る発明につき、上記原出願の明細書又は図面の記載に基いて検討するが、便宜上、以下のとおり、上記１．で指摘した発明Ａ及びＢに分けて検討する。
　
（１−１）発明Ａについて
　原出願に係る発明は、「実質的に液晶表示装置の構成部材削減、重量軽減に寄与し、バックライトからのノイズを効果的に遮断しつつもバックライト光を効率よく液晶表示部に伝えることができ、生産性の良い透明電磁波シールドフィルム」の提供を発明の目的又は解決課題とする（上記摘示（原−２）参照。）ところ、原明細書には、「透明導電性薄膜４に使用される金属酸化物」が「高屈折率であるため、必然的に反射率も高くな（る）」ことによる「透明導電性薄膜４を設けたシート」の「透明性を減少させないために」、原出願の発明では、「金属酸化物の屈折率より低い」「低屈折率の樹脂を、高屈折率の透明導電性薄膜４の表面に塗布」して「透明導電性薄膜４上に」「透明化樹脂層５」を積層し、「透明導電性薄膜４を保護すると共に、電磁波シールド特性を阻害することなく、透明性を向上させる」ことが記載されており（上記摘示（原−４）参照。）、透明化樹脂層を有さない比較例２の場合が、透明化樹脂層を有し他の点で同一の実施例２の場合に比して、「透明化樹脂層を形成しないため、全光線透過率は、実施例２より１２％低かった」ことも記載されている（上記摘示（原−７）及び（原−８）参照）。
　これらのことからすると、原明細書には、透明電磁波シールドフィルムの製造方法において、「透明導電性薄膜」上に「透明化樹脂層を塗布形成した」態様に係る発明、すなわち、上記１．に示した「発明Ａ」が記載されているといえる。
　
（１−２）発明Ｂについて
　それに対して、原明細書には、本件補正明細書の段落【００２９】にある「透明導電性薄膜４上には透明化樹脂層５を形成してもよい。」というような、「透明化樹脂層の積層」が所望に応じて選択的になし得る事項であることを示唆し得る記載はなく、透明化樹脂層を形成しない場合について、当該層を形成しない場合の技術的利点や、透明化樹脂層を形成しない透明電磁波シールドフィルムの適用箇所等について、何ら記載はされていない。
　また、上記のとおり、原明細書には、透明化樹脂層を有さない場合に係る比較例２が記載されてはいるが、極めて限定された材料及び層構成（フィルムの材料・厚さ、粘着剤の種類・光拡散材の有無、セパレーターの厚さ、透明導電性薄膜の種類、等）によるものであり、上記発明Ａ及びＢを包含する本件補正発明全体につき、「バックライト光を効率よく液晶表示部に伝える」という発明の目的又は解決課題を達成又は解決することができると当業者が認識することができるように記載されているものではないとともに、上記説示したとおり、透明化樹脂層を有さない比較例２の場合が、透明化樹脂層を有し他の点で同一の実施例２の場合に比して、全光線透過率の点で明らかに劣るのであるから、上記原出願に係る発明の目的又は解決課題を達成又は解決することができると当業者が認識することができるように記載されているものではない。
　してみると、原明細書には、透明電磁波シールドフィルムの製造方法として、「透明導電性薄膜」上に「透明化樹脂層」を形成しない態様に係る発明、すなわち、上記１．に示した「発明Ｂ」が記載されているとはいえない。
　
（２）審判請求人の主張
　なお、審判請求人（出願人）は、平成１８年１０月６日付け意見書において、「原出願は、液晶表示装置の構成部材削減、重量軽減に寄与し、バックライトからのノイズを効果的に遮断しつつもバックライト光を効率よく液晶表示部に伝えることができ、生産性の良い透明導電性薄膜付き透明プラスチックフィルム（透明電磁波シールドフィルム）を提供することを課題としています。
　そして、その課題の解決手段として原出願には、基材として実質的に透明なプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及びセパレーターを順次積層したものを用い、透明プラスチックフィルム上に透明導電性薄膜を形成する手段（手段１）、透明導電性薄膜上に透明化樹脂層を設ける手段（手段２）が記載されております。手段１は、多層構造の基材を使用して最終的に残る透明プラスチックフィルムの厚みを薄くすることを可能とし、それにより重量軽減および透過率の向上を達成したものであります（原出願の明細書２頁６行目〜３頁７行目、３頁２０行目〜同頁２４行目、８頁２３行目〜同頁２７行目）。手段２は、透明導電性薄膜は屈折率が高く反射率が高いため透明性を低下させるところ、透明導電性薄膜の上に透明化樹脂層を設けることにより、電磁波シールド特性を阻害することなく透明性の向上を達成したものであります（原出願の明細書５頁９〜１８行目）。
　このように、これら２つの手段には有機的な関連がなくそれぞれ独自に課題解決に寄与していることは明らかであります。原出願の明細書の構成も、手段１単独で課題を解決できるという流れになっております（原出願の明細書３頁３行目〜同頁７行目、８頁２３行目〜同頁２７行目）。したがって、原出願には、手段１により課題を解決する発明（発明１）と、手段２により課題を解決する発明（発明２）という少なくとも２つの発明が記載されていると言えます。原出願では、発明１と発明２とを組み合わせた発明（発明３）を請求項に記載したものであります。
　以上のことからまとめると、原出願には少なくとも、上述した発明１、発明２および発明３が記載されており、本願はその中の発明１（基材として実質的に透明なプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及びセパレーターを順次積層したものを用い、透明プラスチックフィルム上に透明導電性薄膜を形成する手段により、重量軽減および透過率の向上を達成した発明）を抜き出したものであります。」（意見書（４−１）の欄）と主張している。（審判請求書に係る平成１９年１月１１日付け手続補正書（３−３−２）の欄及び平成２０年５月１４日付け回答書「２．分割出願の適法性」の欄においても、略同旨の主張を行っている。）
　しかるに、審判請求人が主張する「発明１」の「透過率の向上」による「バックライト光を効率よく液晶表示部に伝える」なる発明の目的又は解決課題は、上記説示のとおり、原出願の明細書又は図面の記載から、当業者が達成又は解決できるものと認識することができるものではないから、審判請求人の上記意見書における主張は、根拠を欠くものであり、採用する余地がない。
　したがって、原出願の明細書又は図面には、上記発明Ａ及びＢを包含する本件補正発明、特に上記発明Ｂにつき、「「実質的に液晶表示装置の構成部材削減、重量軽減に寄与し、バックライトからのノイズを効果的に遮断しつつもバックライト光を効率よく液晶表示部に伝えることができ、生産性の良い透明電磁波シールドフィルム」の提供」なる発明の目的又は解決課題を達成又は解決できるものと当業者が認識することができるように記載されていないから、当該発明が実質的に記載されているものとはいえない。
　
（３）出願の分割の適否に係る小括
　してみると、本件補正発明は、上記１．で示したように、「発明Ａ」と「発明Ｂ」とを包含するものであるところ、原明細書には、上記（１）に示したように、「発明Ａ」は記載されているものの、「発明Ｂ」は記載されていない。
　したがって、「発明Ｂ」に係る本件補正発明は、原明細書に記載されておらず、原出願の一部であるとすることができない。
　
４．まとめ
　以上のとおりであるから、本願は、原出願の一部を新たな特許出願としたものではなく、平成１８年改正前特許法第４４条第１項に規定する要件を満たさないから、本願の出願日は、実際の出願日（平成１５年８月２５日）である。
　
第３　平成１９年１月１１日付け手続補正の却下の決定
　
Ｉ．補正の内容
　上記手続補正では、発明の名称につき、補正前の「透明導電性薄膜付き透明プラスチックフィルムの製造方法」を「透明電磁波シールドフィルムの製造方法」に補正するとともに、特許請求の範囲につき下記１．の補正がなされ、明細書の発明の詳細な説明につき下記２．の補正がなされている。
　
１．特許請求の範囲
（１）補正前
「【請求項１】実質的に透明な厚み４〜３８μｍのプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及び厚み２５〜１００μｍのセパレーターを順次有する基材を作製した後、前記基材のプラスチックフィルムの粘着剤層を有する面とは反対側の面に、透明導電性薄膜を積層することを特徴とする透明導電性薄膜付き透明プラスチックフィルムの製造方法。」
（以下、「旧請求項」という。）
（２）補正後　
「【請求項１】実質的に透明な厚み４〜３８μｍのプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及び厚み２５〜１００μｍのセパレーターを順次有する基材を作製した後、前記基材のプラスチックフィルムの粘着剤層を有する面とは反対側の面に、透明導電性薄膜を積層することを特徴とする透明電磁波シールドフィルムの製造方法。」
（以下、「新請求項」という。）
　
２．明細書の発明の詳細な説明
　明細書の発明の詳細な説明の【０００１】、【０００９】、【００１１】、【００１５】、【００１６】、【００１７】、【００２４】、【００３１】、【００３４】、【００３７】、【００３８】、【００４１】、【００４４】、【００４５】、【００４７】及び【００４８】の各段落において、「透明導電性薄膜付き透明プラスチックフィルム」とあるをそれぞれ「透明電磁波シールドフィルム」に補正している。
　
ＩＩ．補正事項に係る検討
　
１．新規事項の追加の有無
　そこで、まず、上記補正に係る各事項が、本願の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「本願当初明細書」という。）に記載した事項の範囲内のものかにつき検討すると、上記補正に係る各事項は、全ての事項につき本願当初明細書に記載しているか、本願当初明細書に記載した事項に基づき当業者に一応自明な事項のみである。
　したがって、上記手続補正は、本願当初明細書に記載した事項の範囲内で行われたものであり、いわゆる新規事項の追加に相当する事項はない。
　
２．補正の目的の適否
　次に、上記手続補正は、上記Ｉ．１．のとおり、特許請求の範囲に係る事項を含むので、平成１５年改正前特許法第１７条の２第４項各号に掲げる事項を目的とするものか否かにつき検討する。
　上記手続補正では、旧請求項の「透明導電性薄膜付き透明プラスチックフィルムの製造方法」を、新請求項の「透明電磁波シールドフィルムの製造方法」と補正している。
　してみると、旧請求項に記載されている用途が限定されていない「透明プラスチックフィルムの製造方法」を、用途が限定されている「透明電磁波シールドフィルムの製造方法」に係る新請求項とするものであるから、特許請求の範囲を限定的に減縮するものである。
　また、上記Ｉ．２．の本願明細書の発明の詳細な説明に係る補正は、上記特許請求の範囲の補正に伴い、「透明導電性薄膜付き透明プラスチックフィルム」なる記載を「透明電磁波シールドフィルム」に補正し、単に整合を図ったものであるから、特許請求の範囲を限定的に減縮するものといえる。
　したがって、上記手続補正に係る補正事項は、いずれも特許請求の範囲を限定的に減縮しているものであるから、上記手続補正は、平成１５年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に掲げる事項を目的とするものである。
　
３．独立特許要件
　上記２．のとおり、上記手続補正は、平成１５年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、新請求項に記載された発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かにつき検討する。
　
（１）新請求項に係る発明
　新請求項に係る発明、すなわち本件補正発明は、再掲すると以下のとおりの記載事項により特定されるものである。
「実質的に透明な厚み４〜３８μｍのプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及び厚み２５〜１００μｍのセパレーターを順次有する基材を作製した後、前記基材のプラスチックフィルムの粘着剤層を有する面とは反対側の面に、透明導電性薄膜を積層することを特徴とする透明電磁波シールドフィルムの製造方法。」
　
（２）検討
　しかるに、本件補正発明については、下記の理由により独立して特許を受けることができるものではない。
　
　本件補正発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　
刊行物（以下「引用例」という。）：
・特開平７−２９７５９１号公報（本願の原出願に係る公開公報）
　
ア．引用例の記載事項
　
　上記引用例には、上記第２　１．で指摘した（原−１）〜（原−１０）の各事項に加えて下記の事項が記載されている。
　
（原−１１）
「セパレーター３としては、離型性のあるフィルム、紙等が使用され、機械適性の点で、厚さは２５〜１００μｍの範囲が好ましく、更には２５〜５０μｍの範囲がより好ましい。」（第３欄第２３行〜第２７行）
　
イ．当審の判断
　
（ア）引用例に記載された発明
　
　上記引用例には、「実質的に透明なプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及びセパレーターを順次積層した基材の前記プラスチックフィルムの他方の面に、透明導電性薄膜及び透明化樹脂層を順次積層したことを特徴とする透明電磁波シールドフィルム」の製造方法が記載され、また、当該「透明なプラスチックフィルム」の厚さが「４〜３８μｍ」であることも記載されており（上記摘示（原−１）、（原−５）及び（原−７）参照。）、また、「セパレーター」の厚さが「２５〜１００μｍ」の範囲であることも記載されている（上記摘示（原−１１）参照。）。
　してみると、上記引用例には、上記（原−１）〜（原−１１）の記載事項からみて、
「実質的に透明な厚さ４〜３８μｍのプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及び厚さ２５〜１００μｍのセパレーターを順次積層した基材の前記プラスチックフィルムの他方の面に、透明導電性薄膜及び透明化樹脂層を順次積層したことを特徴とする透明電磁波シールドフィルムの製造方法。」
に係る発明（以下「引用例記載の発明」という。）が記載されている。
　
（イ）本件補正発明との対比・検討
　
（ａ）引用例記載の発明との対比
　本件補正発明と引用例記載の発明とを比較すると、引用例記載の発明における「実質的に透明な厚さ４〜３８μｍのプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及び厚さ２５〜１００μｍのセパレーターを順次積層した基材の前記プラスチックフィルムの他方の面に、透明導電性薄膜・・を・・積層した」は、本件補正発明における「実質的に透明な厚み４〜３８μｍのプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及び厚み２５〜１００μｍのセパレーターを順次有する基材を作製した後、前記基材のプラスチックフィルムの粘着剤層を有する面とは反対側の面に、透明導電性薄膜を積層する」に相当することが明らかである。
　したがって、本件補正発明と引用例記載の発明とは、
「実質的に透明な厚み４〜３８μｍのプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及び厚み２５〜１００μｍのセパレーターを順次有する基材を作製した後、前記基材のプラスチックフィルムの粘着剤層を有する面とは反対側の面に、透明導電性薄膜を積層することを特徴とする透明電磁波シールドフィルムの製造方法。」
の点で一致し、下記の点でのみ一応相違する。
　
相違点：「透明化樹脂層」の積層につき、本件補正発明では、特に規定されていないのに対して、引用例記載の発明では、「透明導電性薄膜及び透明化樹脂層を順次積層した」点
　
（ｂ）相違点に係る検討
　しかるに、本件補正発明が、「透明導電性薄膜上に透明化樹脂層を順次積層した」態様につき包含していることは、上記第２の１．に示したとおりである。
　してみると、上記相違点は、実質的なものではない。
　
（ｃ）小括
　したがって、本件補正発明は、上記引用例に記載された発明である。
　
ＩＩＩ．補正の却下の決定のまとめ
　
　以上のとおりであるから、上記手続補正は、平成１５年改正前特許法第１７条の２第５項で読み替えて準用する同法第１２６条第４項に違反する補正事項を含むものであるから、同法第１５９条第１項で読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第４　本願について
　
１．本願に係る発明
　平成１９年１月１１日付け手続補正は上記のとおり却下されたので、本願発明は、平成１８年１０月６日付け手続補正により補正された本願明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定されるとおりの下記のものである。
「実質的に透明な厚み４〜３８μｍのプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及び厚み２５〜１００μｍのセパレーターを順次有する基材を作製した後、前記基材のプラスチックフィルムの粘着剤層を有する面とは反対側の面に、透明導電性薄膜を積層することを特徴とする透明導電性薄膜付き透明プラスチックフィルムの製造方法。」
（以下、「本願発明」という。）
　
２．原審の拒絶査定の概要
　原審において、平成１８年７月１４日付け拒絶理由通知書で以下の内容を含む拒絶理由が通知され、当該拒絶理由が解消されていない点をもって下記の拒絶査定がなされた。
　
＜拒絶理由通知＞
「１．この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
・・（中略）・・
　
　　　　　記　　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　この出願は、特願平６−９０９６０号を原出願とする分割出願であるが、この原出願の出願当初の明細書又は図面には、透明導電性薄膜に、さらに、「透明化樹脂層」を備えてなる「電磁波シールドフイルム」が記載されるにすぎず、この分割出願の各請求項で規定する、「透明化樹脂層」を備えることや、「電磁波シールドフイルム」という最終製品を構成することに関しては、任意であると判断せざるを得ないフイルムに関する記載があるとはいえない。
　よって、この分割出願は、原出願の時にしたものとみなすことはできず、この分割出願の各請求項に係る発明の、進歩性／新規性の判断基準日は、この分割出願の出願日にする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
＜理由１、２＞
・請求項１−４について：引用文献１
　引用文献１の実施例を特に参照のこと。
・・（中略）・・
　
　引　用　文　献　等　一　覧
　　１．特開平７−２９７５９１号公報（原出願の公開公報）
・・（後略）」
　
＜拒絶査定＞
「この出願については、平成１８年　７月１４日付け拒絶理由通知書に記載した理由１、２によって、拒絶をすべきものである。
　なお、意見書及び手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。
備考
　先の拒絶理由通知書において述べたように、この分割出願は、適法な分割出願であるとはいえず、新規性／進歩性の判断基準日を本出願の出願日にする。
　なお、意見書をみれば、
（１）「透明導電性薄膜付き透明プラスチックフィルム（透明電磁波シールドフィルム）」という記載を採用しており、請求項１に係る発明における「透明導電性薄膜付き透明プラスチックフィルム」と、原出願に記載される「透明電磁波シールドフィルム」とを結びつけているようにみえる。
　しかし、請求項１で規定する「透明導電性薄膜付き透明プラスチックフィルム」には、原出願に記載される「透明電磁波シールドフィルム」以外のものも含むといえ、原出願に記載された範囲を超えており、適法な分割出願であるとはいえない。
　また、
（２）「本願はその中の発明１（基材として実質的に透明なプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及びセパレーターを順次積層したものを用い、透明プラスチックフィルム上に透明導電性薄膜を形成する手段により、重量軽減および透過率の向上を達成した発明）を抜き出したものであります。」とも述べているが、原出願には、透明化樹脂層を除いても良い旨の記載はなく、ましてや、これが、「重量軽減および透過率の向上」につながることの記載もないから、この主張は採用できない。
・請求項１について
（１）引用文献１の第５欄第１５−２５行を参照のこと（理由１、２について。）。
・・（後略）」
　
３．当審の判断
　
（１）本願の出願の分割の適法性について
　本件補正発明が、本願発明を製造物の用途限定により限定的に減縮したものであることは、上記第３のＩＩ．２．で示したとおりであるところ、本件補正発明のうち、「発明Ｂ」が原明細書に記載されていないことは、上記第２の３．で説示したとおりであるから、「発明Ｂ」を包含することが明らかな本願発明も原明細書に記載されたものではない。
（なお、当該理由は、上記拒絶査定における（２）の理由と略同旨であるものともいえる。）
　したがって、本願は、原出願の一部を新たな特許出願としたものではなく、平成１８年改正前特許法第４４条第１項に規定する要件を満たさないから、本願の出願日は、本願発明につき検討する場合でも、実際の出願日（平成１５年８月２５日）である。
　
（２）引用例に記載された発明
　ここで、上記拒絶理由通知及び拒絶査定で引用された引用文献１は、上記第３の補正の却下の決定で引用した引用例である。
　したがって、上記引用例には、上記第２の２．で摘示した（原−１）〜（原−１０）及び上記第３のＩＩ．３．（２）ア．で摘示した（原−１１）の各事項が記載され、上記第３のＩＩ．３．（２）イ．に示した「引用例記載の発明」が記載されている。
　
（３）本願発明との対比・検討
　
（ア）対比
　本願発明と上記引用例記載の発明とを比較すると、引用例記載の発明における「透明電磁波シールドフィルム」は、「透明フィルム」の用途を限定したものであるから、本願発明における「透明導電性薄膜付き透明プラスチックフィルム」に相当し、また、引用例記載の発明における「実質的に透明な厚さ４〜３８μｍのプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及び厚さ２５〜１００μｍのセパレーターを順次積層した基材の前記プラスチックフィルムの他方の面に、透明導電性薄膜・・を・・積層した」は、本件補正発明における「実質的に透明な厚み４〜３８μｍのプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及び厚み２５〜１００μｍのセパレーターを順次有する基材を作製した後、前記基材のプラスチックフィルムの粘着剤層を有する面とは反対側の面に、透明導電性薄膜を積層する」に相当することが明らかである。
　したがって、本願発明と引用例記載の発明とは、
「実質的に透明な厚み４〜３８μｍのプラスチックフィルムの一方の面に粘着剤層及び厚み２５〜１００μｍのセパレーターを順次有する基材を作製した後、前記基材のプラスチックフィルムの粘着剤層を有する面とは反対側の面に、透明導電性薄膜を積層することを特徴とする透明導電性薄膜付き透明プラスチックフィルムの製造方法。」
の点で一致し、下記の点でのみ一応相違する。
　
相違点：「透明化樹脂層」の積層につき、本願発明では、特に規定されていないのに対して、引用例記載の発明では、「透明導電性薄膜及び透明化樹脂層を順次積層した」点
　
（イ）検討
　上記相違点につき検討すると、上記第３のＩＩ．３．（２）イ．（イ）（ａ）で指摘した相違点と同一の事項であるから、上記第３のＩＩ．３．（２）イ．（イ）（ｂ）で説示した理由と同一の理由により、実質的な相違点ではない。
　
（ウ）小括
　してみると、本願発明は、引用例に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
　
第５　まとめ
　以上のとおり、本願発明は、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることができないものであるから、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。