【事件の表示】
　特願２００３−９０１２２「容器内に挿入される装飾体」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年１０月２１日出願公開、特開２００４−２９２０３３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１　手続の経緯
　本願は、平成１５年３月２８日の出願であって、平成１９年１０月３１日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成１９年１２月７日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、平成１９年１２月２６日付けで明細書全文を対象とする手続補正がなされたものである。
　
２　平成１９年１２月２６日付けの明細書全文を対象とする手続補正（以下、「本件手続補正」という。）についての補正却下の決定
〔補正却下の決定の結論〕
　本件手続補正を却下する。
　
〔理由〕
（１）特許法第１７条の２第４項に違反することについて
　本件手続補正は、補正前の特許請求の範囲の記載
「【請求項１】少なくとも一部が透明または半透明な容器の透明または半透明な液を含む内容液中に挿入される装飾体であって、
　該装飾体が、シート、フィルムまたは薄肉の板状等の二つの薄肉の成形体により形成され、可撓性を有するとともに、上下に比重差を有していることを特徴とする装飾体。
 【請求項２】装飾体の上下の比重差が、上方部に空気室を設けることによって形成されていることを特徴とする請求項１記載の装飾体。
 【請求項３】装飾体の上下の比重差が、比重の異なる二つの素材を接合することによって成形されていることを特徴とする請求項１記載の装飾体。
 【請求項４】成形体の一方が、発泡体であることを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の装飾体。
 【請求項５】……請求項１記載の装飾体。
 【請求項６】……請求項１記載の装飾体。
 【請求項７】……請求項１〜６のいずれかに記載の装飾体。
 【請求項８】……請求項１〜７のいずれかに記載の装飾体。」を、
「【請求項１】少なくとも一部が透明または半透明な容器に、収容された透明または半透明な液を含む内容液中に挿入される装飾体であって、
　装飾体が、シート、フィルムまたは薄肉の板状等の二つの薄肉の成形体を貼着することにより形成され、可撓性を有するとともに、二つの成形体の間に上方部に空気室を設けることによって、上下に比重差を形成していることを特徴とする装飾体。
 【請求項２】少なくとも一部が透明または半透明な容器に、収容された透明または半透明な液を含む内容液中に挿入される装飾体であって、
　装飾体が、二つの比重の異なる素材から成形された可撓性を有する成形体が接合され、
一方の成形体が発泡体であることによって、上下の比重差が形成されていることを特徴とする装飾体。
 【請求項３】……
 【請求項４】……」
とする補正を含むものである。
　しかし、補正前の特許請求の範囲では、請求項１が唯一の独立形式の請求項であるところ、請求項２に係る補正は、補正前の請求項１に記載されている、「シート、フィルムまたは薄肉の板状等の二つの薄肉の成形体により形成され」という事項を削除するものである。このため、請求項２に係る補正は、平成１４年改正前特許法第１７条の２第４項各号に規定する、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものとも認められない。
　したがって、本件手続補正は、平成１４年改正前特許法第１７条の２第４項の規定に違反するものであり、特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により、却下されるべきものである。
　
（２）本件手続補正後の請求項２に係る発明の独立特許要件について
（２−１）独立特許要件を検討する理由
　審判請求人は、平成１９年１２月２６日付けで審判請求書を対象とする手続補正書を提出し、その第２頁「（２）補正の根拠」において、請求項２に係る補正は、特許請求の範囲の限定的減縮に相当する旨述べている。
　上記２（１）で指摘したとおり、請求項２に係る補正は、補正前の請求項１に記載されている、「シート、フィルムまたは薄肉の板状等の二つの薄肉の成形体により形成され」という事項を削除するものであるから、特許請求の範囲の限定的減縮でないことは明らかである。
　しかしながら、請求人が特許請求の範囲の限定的減縮に相当する旨述べているので、請求人の便宜のため、仮に請求項２に係る補正が特許請求の範囲の限定的減縮であり、適法な補正であると仮定した場合に、本件手続補正後の請求項２に記載された事項により特定される発明（以下「本願補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について、以下に検討する。
　
（２−２）引用例の記載事項
　原査定の拒絶の理由に引用された、本願の出願前に頒布された刊行物である特開平４−２０１８５３号公報（以下、「引用例」という。）には、次の記載がある。
　ａ「〔従来の技術〕ガラス壜の中に入れられる、ビール、ジュース、ウイスキー等食品の種類を表示したり、製造者を表示したり、商標を表示するデザイン的表示は、通常ラベル上に印刷をもってなされており、該ラベルをガラス壜に貼着するようになっている。」（１頁左下欄１４ないし１９行）
　ｂ「本発明は、デザイン表示はラベルで行うものとしていた従来の固定観念から脱却して、デザイン表示物をラベル以外のものから作製し、それをデザイン的、宣伝的、美的観念を増すようにかつ壜から外れないように壜に支持させることを目的とする。」（１頁右下欄６ないし１１行）
　ｃ「〔課題を解決するための手段〕上記目的を達成する本発明のデザイン的内装ガラス壜は……透明なガラス壜と、前記ガラス壜の中に入れられており、前記ガラス壜の壜口の径より自由状態におけるサイズが大きいデザイン物と、から成る…」（１頁右下欄１２ないし１９行）
　ｄ「デザイン物の形状はラベルのような平面形状のみならず、立体形状でもよく」（２頁左上欄８ないし９行）
　ｅ「デザイン物２の材料はガラス壜の中に入れられる液状の食品と接触するので…たとえば、剛体の場合はプラスチック、アルミ等、弾性体の場合はゴム等である。デザイン物２には印刷が施されていてもよく、そこに、従来のガラス壜ラベルに表示されていた内容や、新規なデザイン等が表示されてもよい。」（２頁左上欄１８ないし右上欄５行）
　ｆ「デザイン物２が弾性体の場合は、小さなサイズに丸めて壜口より壜内に入れ、復元力で元の形状に戻すようにする。……デザイン物２の重さ、比重は、食品の液体をガラス壜１に入れた時に、デザイン物２が液体の中で浮いた状態を保つようにする。また、浮いた状態で安定した姿勢を保つように、デザイン物２の下端部に重りを設けておいてもよい。」（２頁右上欄１０ないし２０行）
　以上の記載及び図面によれば、引用例には、次の発明が記載されていると認められる。
「透明なガラス壜に、収容された液体の中に壜口より入れられる、デザイン物であって、ラベルのような平面形状をなすゴム等の弾性体の下端部に重りが設けられている、液体の中で浮いた状態で安定した姿勢を保つ、デザイン物。」
　
（２−３）対比
　本願補正発明と引用例記載の発明とを対比すると、引用例記載の発明の「透明なガラス壜」、「液体の中に壜口より入れられる」及び「デザイン物」は、それぞれ本願補正発明の「少なくとも一部が透明な容器」、「内容液中に挿入される」及び「装飾体」に相当する。
　また、引用例記載の発明では、透明なガラス壜に収容された液体の中に入れられるデザイン物に施されたデザインや表示を、外部から読み取ることができるように、液体は透明又は半透明であることは、当然のことである。
　そして、本願補正発明は、「装飾体が、二つの比重の異なる素材から成形された可撓性を有する成形体が接合され、一方の成形体が発泡体であることによって、上下の比重差が形成されている」とすることにより、容器の内溶液中に挿入された装飾体が、常に正立状態で浮遊するようにしているものであるところ（本件手続補正後の明細書段落【０００５】、【００３６】参照。（出願当初明細書の段落【０００５】、【００３８】に相当する。））、引用例記載の発明も、「デザイン物」は、ラベルのような平面形状をなすゴム等の弾性体の下端部に重りが設けられており、液体の中で浮いた状態で安定した姿勢を保つものであるから、引用例記載の発明は、本願補正発明でいう、「二つの比重の異なる素材から成形された成形体が接合され、上下の比重差が形成されている」との事項を備えているといえ、引用例記載の発明の「ラベルのような平面形状をなす薄肉のゴム等の弾性体」及び「重り」は、本願補正発明の「成形体」に相当する。
　そうすると、両者は、
「少なくとも一部が透明な容器に、収容された透明または半透明な液を含む内容液中に挿入される装飾体であって、装飾体が、二つの比重の異なる素材から成形された成形体が接合され、上下の比重差が形成されている装飾体」である点で一致し、次の２点で相違する。
　
　相違点１
　本願補正発明では、二つの成形体が可撓性を有するのに対して、引用例記載の発明では、一つの成形体は、ラベルのような平面形状をなすゴム等の弾性体であって、可撓性を有するものの、もう一つの成形体は、重りであって、可撓性を有するのか言及がない点。
　相違点２
　本願補正発明では、一方の成形体が発泡体であるのに対して、引用例記載の発明では、一つの成形体は、ラベルのような平面形状をなすゴム等の弾性体であって、発泡体であるか不明な点。
　
（２−４）相違点の検討
　そこで、上記相違点１について検討する。
　本願補正発明において、二つの成形体が可撓性を有することとしたのは、装飾体を湾曲させて筒状にし、口部の内径が小さい容器にも、容易に挿入することができ、容器の胴部内に入ると復元するようにするためであるが（本件手続補正後の明細書段落【００２５】参照。（出願当初明細書の段落【００２７】に相当する。））、引用例記載の発明においても、一つの成形体は、ラベルのような平面形状をなす薄肉のゴム等の弾性体であって、可撓性を有するものであり、引用例には、デザイン物が弾性体の場合、小さなサイズに丸めて壜口より壜内に入れ、復元力で元の形状に戻ることが記載されている（上記記載ｆ参照。）。
　そうすると、もう一つの成形体に可撓性を持たせることは、引用例に記載されているような、装飾体を湾曲させて筒状にし、口部の内径が小さい容器にも容易に挿入でき、容器の胴部内に入ると復元するようにするということを考慮して、当業者が容易に想到し得たことである。
　次に相違点２について検討する。
　可撓性の発泡体シートは、種々の分野で慣用されている周知のものであるし（例えば、実公昭６１−１２３３３号公報、実公昭６１−２５５８３号公報、特公昭６３−３８４７３号公報、特開昭６３−５３０１２号公報などに記載されている。）、液体を収容する容器内に入れるものに浮力を持たせるために発泡体で構成することは、本願の出願前に周知の技術的事項であるから（例えば、特開平１０−１８１７４７号公報、特開昭６２−２６０６７５号公報に記載されている。）、引用例記載の発明に上記周知の技術的事項を適用して、浮力を持たせる役割を果たす成形体（ラベルのような平面形状をなす薄肉のゴム等の弾性体）を、可撓性の発泡体で構成するようにすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。
　そうすると、引用例記載の発明に上記周知の技術的事項を適用して、相違点に係る本願補正発明の事項とすることは、当業者であれば容易になし得たことといえる。
　しかも、本願補正発明が奏する効果も、引用例記載の発明及び周知の技術的事項から当業者が予測できたものであって、格別顕著なものとはいえない。
　したがって、本願補正発明は、引用例記載の発明及び周知の技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
（２−５）まとめ
　以上のとおりであるから、仮に、請求項２に係る補正が、特許請求の範囲の限定的減縮であり適法な補正であったとしても、本件手続補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであるから、特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により、却下されるべきものである。
　
（３）補正前の請求項３を独立形式とし、さらに、補正前の請求項４の構成を付加した発明についての独立特許要件の検討
（３−１）検討を行う理由
　審判請求人は、平成１９年１２月２６日付けで提出した審判請求書を対象とする手続補正書において、その第２頁「（２）補正の根拠」で、請求項２に係る補正は、補正前の請求項３が補正前の請求項１の引用形式項であったものを独立項とし、さらに、補正前の請求項４の構成を付加したものである旨述べている。
　上記２（１）で指摘したとおり、請求項２に係る補正は、補正前の請求項１に記載されている、「シート、フィルムまたは薄肉の板状等の二つの薄肉の成形体により形成され」という事項を削除するものであるから、補正前の請求項３を独立項としたものでないことは明らかである。
　しかしながら、請求人が、補正前の請求項３を独立項とする際、何らかの錯誤によって「シート、フィルムまたは薄肉の板状等の二つの薄肉の成形体により形成され」という事項を削除してしまったという可能性も考えられなくはない。そこで、請求人の便宜のため、仮に請求項２に係る補正が、補正前の請求項３を独立項とし、さらに、補正前の請求項４の構成を付加する補正であるとした場合に、その補正後の請求項２に記載された事項により特定される発明（以下「仮定発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について、以下に検討する。
　
（３−２）仮定発明を特定する事項及び引用例との対比・判断
　仮定発明、すなわち、補正前の請求項３を独立項とし、さらに、補正前の請求項４の構成を付加した発明は、本願補正発明を特定する事項に加えて、二つの成形体が「シート、フィルムまたは薄肉の板状等の薄肉の成形体により形成され」たものである場合に相当する。
　引用例及びその記載事項は、上記２（２−２）に記載したとおりである。
　すると、仮定発明と引用例記載の発明とは、上記２（２−３）で指摘した点で一致し、次の２点で相違する。
　
　相違点Ａ
　仮定発明では、二つの成形体がシート、フィルムまたは薄肉の板状等の薄肉の成形体により形成されたものであり、可撓性を有するのに対して、引用例記載の発明では、一つの成形体は、ラベルのような平面形状をなすゴム等の弾性体であるから、薄肉であり可撓性を有するものの、もう一つの成形体は、重りであって、薄肉で可撓性を有するのか言及がない点。
　相違点Ｂ
　仮定発明では、一方の成形体が発泡体であるのに対して、引用例記載の発明では、一つの成形体は、ラベルのような平面形状をなすゴム等の弾性体であって、発泡体であるか不明な点。
　
（３−３）相違点の検討
　相違点Ａについて検討すると、上記（２−４）で相違点１について検討したのと同様な理由により、もう一つの成形体を薄肉で可撓性を有するものとすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
　相違点Ｂについて検討すると、上記（２−４）で相違点２について検討したのと同様な理由により、浮力を持たせる役割を果たす成形体（ラベルのような平面形状をなす薄肉のゴム等の弾性体）を、可撓性の発泡体で構成するようにすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。
　そうすると、引用例記載の発明に上記周知の技術的事項を適用して、相違点に係る仮定発明の事項とすることは、当業者であれば容易になし得たことといえる。
　しかも、仮定発明が奏する効果も、引用例記載の発明及び周知の技術的事項から当業者が予測できたものであって、格別顕著なものとはいえない。
　したがって、仮定発明は、引用例記載の発明及び周知の技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
（３−４）まとめ
　以上のとおりであるから、仮に請求項２に係る補正が、補正前の請求項３が補正前の請求項１の引用形式項であったものを独立項とし、さらに、補正前の請求項４の構成を付加したものにする補正であるとした場合でも、その補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであるから、特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により、却下されるべきものである。
　
３　本願発明について
（１）本願発明
　上記のとおり、本件手続補正は却下されたので、本願の請求項１ないし８に係る発明は、平成１９年１０月１２日付けの手続補正により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし８に記載された事項により特定されるものと認められるところ、請求項１、３、４は次のとおり記載されている。
「【請求項１】少なくとも一部が透明または半透明な容器の透明または半透明な液を含む内容液中に挿入される装飾体であって、
　該装飾体が、シート、フィルムまたは薄肉の板状等の二つの薄肉の成形体により形成され、可撓性を有するとともに、上下に比重差を有していることを特徴とする装飾体。」
「【請求項３】装飾体の上下の比重差が、比重の異なる二つの素材を接合することによって成形されていることを特徴とする請求項１記載の装飾体。」
「【請求項４】成形体の一方が、発泡体であることを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の装飾体。」
（以下、請求項１、３に係る発明を、それぞれ「本願発明１」、「本願発明３」といい、請求項４に係る発明のうち請求項３を引用しているものを「本願発明４」という。）
　
（２）引用例の記載事項
　原査定の拒絶の理由に引用された引用例及びその記載事項は、上記２（２）に記載したとおりである。
　
（３）対比・検討
（３−１）本願発明４について
　本願発明４は、上記２（３）で検討した仮定発明と同じ技術事項を備えたものである。したがって、本願発明４は、上記２（３）で検討したのと同じ理由で、引用例記載の発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
（３−２）本願発明３について
　本願発明３は、本願発明４から、「成形体の一方が、発泡体である」との特定事項を省いたものである。
　そうすると、本願発明３を特定する事項を全て含み、さらに他の特定する事項を付加したものに相当する本願発明４が、上記２（３）で検討したのと同じ理由で、引用例記載の発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明３も、同様の理由により、引用例記載の発明及び周知の技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
（３−３）本願発明１について
　本願発明１は、本願発明４から、「成形体の一方が、発泡体である」との特定事項と、「装飾体の上下の比重差が、比重の異なる二つの素材を接合することによって成形されている」との特定事項とを省いたものである。
　そうすると、本願発明１を特定する事項を全て含み、さらに他の特定する事項を付加したものに相当する本願発明４が、上記２（３）で検討したのと同じ理由で、引用例記載の発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明１も、同様の理由により、引用例記載の発明及び周知の技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（４）むすび
　以上のとおり、本願発明１、本願発明３及び本願発明４は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。