【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３９０５５３８号発明「油または脂肪中の環境汚染物質の低減方法、揮発性環境汚染物質低減作業流体、健康サプリメントおよび動物飼料製品」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第３９０５５３８号の請求項３に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
平成１５年　７月　８日　　　　出願（優先権主張　２００２年７月１１日　（国際出願日）　　　　　　　スウェーデン（ＳＥ））
平成１９年　１月１９日　　　　特許権の設定登録（特許第３９０５５３８　　　　　　　　　　　　　　　号）
平成１９年　８月３１日　　　　請求人　：特許無効審判請求書・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲第１〜２４号証提出
平成２０年　１月　４日　　　　被請求人：答弁書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙第１号証提出
平成２０年　５月２８日　　　　請求人　：口頭審理陳述要領書・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲第２５〜２９号証提出
　　　　　　　　　　　　　　　被請求人：口頭審理陳述要領書
平成２０年　５月２８日　　　　口頭審理（特許庁審判廷）
平成２０年　６月１８日　　　　被請求人：上申書提出
平成２０年　７月　１日　　　　請求人　：上申書・甲第３０号証提出　
　
第２　特許第３９０５５３８号の請求項３に係る発明
　本件無効審判請求の請求の趣旨は、「特許第３９０５５３８号発明の特許請求の範囲の請求項３に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」というものであって、特許第３９０５５３８号（以下、「本件特許」という。）の請求項３の発明は、特許請求の範囲の請求項３に記載される事項により特定されるとおりのものと認められるところ、請求項３は請求項１を引用して記載されており、その請求項１及び３の記載は、以下のとおりである。
【請求項１】「環境汚染物質および／または他の毒性成分を含有する、食用であるかまたは化粧品中に用いるための脂肪または油を含む混合物中の該環境汚染物質および／または他の毒性成分の量を低減させるための方法であって：
　−　揮発性作業流体を該混合物に添加する過程であって、該揮発性作業流体が、脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、遊離脂肪酸および炭化水素のうちの少なくとも１つを含む過程；および
　−　該混合物が添加された該揮発性作業流体とともに少なくとも１回のストリッピング処理過程に付される過程であって、食用であるかまたは化粧品中に用いるための該脂肪または油中に存在するある量の環境汚染物質および／または他の毒性成分が、該揮発性作業流体と一緒に該混合物から分離される過程
を含むことを特徴とする方法。」
【請求項３】「前記揮発性作業流体が、前記環境汚染物質および／または他の毒性成分を含有する食用であるかまたは化粧品中に用いるための前記脂肪または油中に含まれる遊離脂肪酸により構成される、請求項１記載の方法。」
　
第３　当事者の主張
１．　審判請求人の主張する特許を無効とすべき理由の要点
　審判請求人が提出した審判請求書、口頭審理陳述要領書、上申書及び甲第１〜３０号証、その他によれば、審判請求人の主張する本件無効審判請求の根拠は以下のとおりである。
「無効理由１
　本件特許の請求項３の記載は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしておらず、その特許は、同法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきである。
　
無効理由２
　本件特許の請求項３に係る発明（以下「本件発明」という。）は、甲第１号証、甲第２号証及び甲第３号証の各々に記載された発明と同一であるから、同法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができないものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効となるべきものである。
　
無効理由３
　本件発明は、甲第１〜８号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効となるべきものである。」
　
１．１　上記無効理由１において、請求項３の記載では特許を受けようとする発明が明瞭でないという具体的理由は、以下の（ア）（以下、「無効理由１（ア）」という。）を含むものである。
「（ア）　請求項１と請求項３の関係
請求項１は、
『揮発性作業流体を該混合物に添加する過程であって、該揮発性作業流体が、脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、遊離脂肪酸および炭化水素のうちの少なくとも１つを含む過程』（以下『添加過程』という。）
及び
『該混合物が添加された該揮発性作業流体とともに少なくとも１回のストリッピング処理過程に付される過程であって、食用であるかまたは化粧品中に用いるための該脂肪または油中に存在するある量の環境汚染物質および／または他の毒性成分が、該揮発性作業流体と一緒に該混合物から分離される過程』（以下『ストリッピング過程』という。）
を含む方法である。
請求項３は、形式上、請求項１の従属項である。しかし、請求項３における
『前記揮発性作業流体が、前記環境汚染物質および／または他の毒性成分を含有する食用であるかまたは化粧品中に用いるための前記脂肪または油中に含まれる遊離脂肪酸により構成される』
という構成要件（以下『請求項３の構成要件』という。）が、請求項１とどのような関係にあるのか、以下に述べる理由により、特許請求の範囲の記載からでは明らかではない。
請求項１の添加過程では、揮発性作業流体が混合物に添加される。それに対し、請求項３の構成要件では、揮発性作業流体が、混合物の成分である脂肪又は油中に含まれるとしている。一般に、『添加』とは、『ある物に何かをつけ加えること』・・・、即ち、外部からの導入を指すのに対し、『含む』とは、『内に物を包み持つ』こと・・・、即ち、内部に有していることを指す。
つまり、請求項３の構成要件の文言からは『添加』されない遊離脂肪酸が揮発性作業流体として機能するのに対し、請求項１の発明特定事項である揮発性作業流体の『添加過程』との関係が不明瞭となる。」（審判請求書２０頁１７行〜２１頁２１行）
　
２．　被請求人の主張
　被請求人が提出した答弁書、口頭審理陳述要領書、上申書、乙第１号証、その他によれば、被請求人は、以下の主張をしているものと認められる。
　本件特許の願書に添付した明細書及び特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項に規定する要件を満たしているものであって、請求人の主張する請求項３には、請求項１との関係で、発明が明確に記載されていないという主張は誤りであり、この誤った前提に基づいて主張されている無効理由２、３に対し、被請求人が反論する必要は見当たらない。
　
２．１　審判請求人の無効理由１（ア）についての具体的反論は、以下のとおりである。
　「請求項３は、独立項ではなく、請求項１の従属項であり、当然に請求項１の発明特定事項を含むものである。
　つまり、請求項３発明は、揮発性作業流体を添加することを要件とするものであり、かかる揮発性作業流体を添加しない方法を含むものではないことは明白であり、このことは特許請求の範囲の記載上、明確である。したがって、請求項３発明は上記のとおり一義的に解釈されるものであり、請求人の主張は失当である。」（答弁書４頁３行〜９行）
　
第４　当審の判断
１　無効理由１（ア）について
１．１　本件特許明細書に記載された事項
　本件特許明細書には、以下の（ａ−１）〜（ａ−３）の記載がある。
（ａ−１）「本方法のもう１つ別の好ましい実施形態では、該揮発性作業流体は、環境汚染物質を含有する、食用であるかまたは化粧品中に用いるための脂肪または油中に含まれる遊離脂肪酸により構成され、即ち、該脂肪または油それ自体が遊離脂肪酸を含有する。ここで、該油または脂肪中の遊離脂肪酸は、該揮発性作業流体として作用する。さらに、油または脂肪中の遊離脂肪酸もまた、当該方法において内部作業流体として部分的に作用することにより（または該作業流体の活性部分であることにより）、ストリッピング工程における付加的効果に寄与し得る。上記のこのような油または脂肪は、例えばサイレージ油あるいは長期間保存または運搬された油であり得るであろう。これは、揮発性作業流体が、ストリッピング工程前に油もしくは脂肪混合物に添加され得るか、および／または、環境汚染物質もしくは毒性成分を含有する脂肪もしくは油混合物中に含まれ得る、ということを意味する。このように、本発明は驚くべきことに、低品質の油として普通は分類される油を精製するために非常に効率的である。」（本件特許明細書、段落【００２２】）
（ａ−２）「該ストリッピング法のもう１つ別の好ましい実施形態では、該揮発性作業流体は、高含量の遊離脂肪酸を伴う少なくとも１つの海産油、例えば魚油（低品質海産油）の混合物中に含まれる遊離脂肪酸により構成され、この場合、該油混合物中の該遊離脂肪酸は作業流体として作用する。さらに、それにより同時にそして同一の方法において、該海産油中の環境汚染物質の量を減少させ、遊離脂肪酸の量を低減することが可能である。」（本件特許明細書、段落【００２３】）
（ａ−３）「［実施例９：遊離脂肪酸の除去］
　魚飼料の生産のために購入された魚油を、実施例１に与えられたのと同一の条件下に分子蒸留工程により蒸留し、この出発原料である油は、６．８ｍｇＫＯＨ／ｇの酸価を有していた。４．３重量％に相当する留出物の除去後、残留油の酸価は０．２ｍｇＫＯＨ／ｇへと減少し、そして該出発原料である油中の環境汚染物質の量が低減された。
　同一の蒸留手順において、２０．５ｍｇＫＯＨ／ｇの酸価を有する油を蒸留した。１０．６％の留出物の除去後、該酸価は約１.０ｍｇＫＯＨ／ｇへと減少し、該出発原料である油中の環境汚染物質の量が低減された。
　実施例８におけるストリッピング工程も、該油中の遊離脂肪酸の除去を容易にし、そして該遊離脂肪酸が揮発性であるという事実により、低品質を有する、即ち高含量の遊離脂肪酸を有する油でさえ、本発明に従って成功裡に処理され得る、と予測され得る。低品質を有する油の一例は、サイレージ油または長期間保存もしくは運搬された油である。低品質の魚油は、魚飼料の生産に用いられてもよい。
　したがって本実施例は、油または脂肪中の遊離脂肪酸が作業流体として作用するため、高含量の遊離脂肪酸を有する脂肪または油（低品質油または脂肪）を少なくとも含む混合物中の環境汚染物質の量を低減させるためのストリッピング工程は有効である、ということを示す。さらに、該油または脂肪中の遊離脂肪酸は、該ストリッピング工程における内部作業流体として一部作用することにより（または該作業流体の活性部分であることにより）、該ストリッピング工程における更なる効果にも寄与する。
　脂肪または油中の環境汚染物質の量を低減するために、該環境汚染物質を含有する該油または脂肪に、同様の量の適切な遊離脂肪酸を含有する揮発性作業流体を添加することにより、同一のストリッピング効果が得られるということも、当業者は見出すであろう。」（本件特許明細書、段落【０１１６】〜段落【０１２０】）
　
１．２　無効理由１（ア）についての当審の判断
（１）本件特許明細書の特許請求の範囲請求項３には、「前記揮発性作業流体が、前記環境汚染物質および／または他の毒性成分を含有する食用であるかまたは化粧品中に用いるための前記脂肪または油中に含まれる遊離脂肪酸により構成される、請求項１記載の方法。」と記載されている。
　ここで、請求項３に記載された、「前記揮発性作業流体」は、「前記脂肪または油中に含まれる遊離脂肪酸により構成される」ものであり、その「前記脂肪または油」は、請求項１に記載の「脂肪または油」を指すから、請求項３に記載の「前記脂肪または油中に含まれる」とは、請求項１に記載された、「脂肪または油に含まれる」ことであって、同項記載の「混合物」中に含まれるものである。しかし、請求項３に記載された、「前記揮発性作業流体」は、請求項１に「揮発性作業流体を該混合物に添加する」との記載があるから、「混合物に添加する」ものでもある。
　したがって、請求項３に記載の「揮発性作業流体」は、「混合物」中に含まれる遊離脂肪酸により構成されるもの、すなわち、「混合物」に含まれている遊離脂肪酸であるにもかかわらず、外部から「混合物」に添加するものでもあることから、請求項３の記載には矛盾がある。
　そこで、請求項３の記載について、本件特許明細書の記載を参酌してさらに検討する。
　
（２）本件特許明細書の記載（ａ−１）からみて、揮発性作業流体は、環境汚染物質を含有する、食用であるかまたは化粧品中に用いるための脂肪または油中に含まれる遊離脂肪酸により構成されるものである。そして、この揮発性作業流体が、ストリッピング工程前に油もしくは脂肪混合物に添加され得るものであり、また、「油または脂肪中の遊離脂肪酸もまた、当該方法において内部作業流体として部分的に作用することにより（または該作業流体の活性部分であることにより）、ストリッピング工程における付加的効果に寄与し得る。」との記載からみて、遊離脂肪酸が内部作業流体として部分的に作用する、すなわち、内部作業流体として作用する遊離脂肪酸以外の遊離脂肪酸は、揮発性作業流体として添加されると解されるから、本件特許明細書には、環境汚染物質および／または他の毒性成分を含有する食用であるかまたは化粧品中に用いるための前記脂肪または油中に含まれる遊離脂肪酸により構成される揮発性作業流体を外部から混合物に添加する実施形態が記載されているものと認められる。
　
（３）次に、本件特許明細書には別の好ましい実施形態として、「揮発性作業流体は、高含量の遊離脂肪酸を伴う少なくとも１つの海産油、例えば魚油（低品質海産油）の混合物中に含まれる遊離脂肪酸により構成され、この場合、該油混合物中の該遊離脂肪酸は作業流体として作用する。」（ａ−２）と記載されていて、この実施形態では、揮発性作業流体は混合物中に含まれる遊離脂肪酸により構成されるのであるから、混合物には揮発性作業流体は外部から添加されないものである。また、同明細書の実施例９には、「魚飼料の生産のために購入された魚油を、実施例１に与えられたのと同一の条件下に分子蒸留工程により蒸留し、・・・該出発原料である油中の環境汚染物質の量が低減された。」及び「本実施例は、油または脂肪中の遊離脂肪酸が作業流体として作用するため、高含量の遊離脂肪酸を有する脂肪または油（低品質油または脂肪）を少なくとも含む混合物中の環境汚染物質の量を低減させるためのストリッピング工程は有効である」（ａ−３）と記載されており、実施例９においても、揮発性作業流体を外部から混合物に添加していないものである。
　してみれば、本件特許明細書には、揮発性作業流体は「混合物」中にもともと含まれているものであって、「混合物」に別途添加するものではない実施形態も記載されているものと認められる。
　
（４）本件特許明細書の記載を参酌した本件請求項３の記載の明確性について
　請求項３の記載には、「混合物」中に含まれる遊離脂肪酸により構成される「前記揮発性作業流体」を「混合物」に添加することになるから矛盾があり、そして、本件特許明細書には、遊離脂肪酸により構成される揮発性作業流体を「混合物」に添加する実施形態と、同揮発性作業流体は「混合物」中に含まれているもので「混合物」に別途添加しない実施形態の両方の記載があるから、本件特許明細書を参酌しても請求項３の記載を両者の一方の記載として解釈することはできない。
　以上のとおり、請求項３の記載は、技術的に一義的に特定できるものではないから、特許を受けようとする発明が明確でないといわざるを得ない。
　
（５）被請求人の平成２０年６月１８日付け上申書における主張について
（５−１）被請求人は、平成２０年６月１８日付けの上申書において、次の主張をしている。
「『前記揮発性作業流体』（請求項３）における『前記』とは、請求項１の方法における『揮発性作業流体』として作用する物質を一般に指しており、『該混合物に添加した揮発性流体』を指すものではないので、かかる解釈を採用することは誤りである。
　本件特許明細書には、揮発性作業流体とは、『適切な揮発性を有する溶媒、溶媒混合物、組成物および画分、例えば蒸留工程からの画分を含むものと解釈される。』（段落番号［００５９］）と記載されている。つまり、この用語自体は、単に、所定の揮発性を有し作業流体として機能しうる物質の総称として用いられているのであって、その物質が、ストリッピング処理すべき油および脂肪に添加されるものであるのか、油や脂肪中に元々含まれているものであるのか、あるいは、ストリッピング処理工程で揮発したものであるのかなど、その存在場所については何ら規定していない。
　すなわち、請求項３における『前記揮発性作業流体』とは、請求項１の方法において『揮発性作業流体』として作用する物質を一般に指すものであり、揮発性作業流体のうち混合物中に添加されたものを特に限定して指すものではない。
　このことは、請求項１の以下の記載からも裏付けられる。
『−　揮発性作業流体を該混合物に添加する過程であって、該揮発性作業流体が、脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、遊離脂肪酸および炭化水素のうちの少なくとも１つを含む過程；および
−　該混合物が
添加された該揮発性作業流体
　このように、請求項１においては、第一過程において添加された揮発性作業流体について述べる場合には特に『
添加された該揮発性作業流体
　請求項３に記載の発明は、本件特許発明の１つの態様として、請求頂１に記載される本件特許発明の方法を、遊離脂肪酸を含有する油または脂肪に対して適用した場合に対応するものである。かかる態様においては、添加された揮発性作業流体に加えて、もともと油または脂肪中に存在している遊離脂肪酸もまた揮発性作業流体として機能することができる。このような態様に関しては、段落番号［００２２］および［００２３］において具体的に説明されている。特に、段落番号［００２２］では、油または脂肪中の遊離脂肪酸が本件特許発明の方法において内部作業流体として部分的に作用することにより、ストリッピング工程における付加的効果に寄与し得ることが記載されており、このことは、油または脂肪中に含まれる遊離脂肪酸が外部から添加された揮発性作業流体とともに作業流体として作用することを明確に示している。
　以上のことから、請求項３においては、『混合物』中に含まれる遊離脂肪酸を『混合物』に添加するのではなく、混合物中に含まれる遊離脂肪酸が、添加された揮発性作業流体とともに、作業流体として作用することが規定されているのであって、請求項３の記載は何ら矛盾するものではない。」（平成２０年６月１８日付け上申書、２頁１５行〜４頁１２行）
　
（５−２）上記主張についての当審の判断　
　請求項１には、「揮発性作業流体」が４箇所記載されている。請求項１で最初に記載された「揮発性作業流体」は、「揮発性作業流体を該混合物に添加する過程」とあり、脂肪または油を含む混合物に添加されるものである。２番目に記載された「該揮発性作業流体」は、最初の揮発性作業流体を指しているものであるから、脂肪または油を含む混合物に添加されるものである。３番目に記載された「該揮発性作業流体」は、「添加された」とあるから、混合物に添加されたものである。４番目に記載された「該揮発性作業流体」は、混合物から分離されるものであるから、混合物に添加されたものである。すなわち、４番目の「該揮発性作業流体」は、１番目から３番目までの混合物に添加される又は添加された「揮発性作業流体」であり、環境汚染物質および／または他の毒性成分と一緒に該混合物から分離されるものであるから、添加された「該揮発性作業流体」と認められる。
　以上のとおり、請求項１の２番目から４番目に記載された「該揮発性作業流体」は、いずれも、脂肪または油を含む混合物に添加されるもの又は添加されたものを指している。
　したがって、被請求人の主張する「『前記揮発性作業流体』（請求項３）における『前記』とは、請求項１の方法における『揮発性作業流体』として作用する物質を一般に指しており、『該混合物に添加した揮発性流体』を指すものではない」及び「請求項１においては、第一過程において添加された揮発性作業流体について述べる場合には特に『添加された該揮発性作業流体』と表現されており、揮発性作業流体として作用する物質を一般に指す用語とは区別して用いられている。」との主張は、妥当ではない。
　また、被請求人は、請求項３の記載について、「請求項３においては、『混合物』中に含まれる遊離脂肪酸を『混合物』に添加するのではなく、混合物中に含まれる遊離脂肪酸が、添加された揮発性作業流体とともに、作業流体として作用することが規定されているのであって、請求項３の記載は何ら矛盾するものではない。」と主張している。
　しかしながら、請求項３には、「前記揮発性作業流体」と記載されており、「前記」は請求項１記載の「揮発性作業流体」を指すものであるから、請求項３に記載された、「前記揮発性作業流体」は、請求項１に記載された、「混合物」に添加するものであり、かつ、揮発性作業流体が、前記脂肪または油中に含まれる遊離脂肪酸により構成される、すなわち、「混合物」中に揮発性作業流体が含まれるものであるから、請求項３の記載は、矛盾のある記載であることは、上記（１）に記載のとおりである。
　したがって、「揮発性作業流体」を混同して解釈した被請求人の「混合物中に含まれる遊離脂肪酸が、添加された揮発性作業流体とともに、作業流体として作用することが規定されている」との主張も妥当でない。
　
（６）本件請求項３の記載の明確性について
　上記のとおり、「混合物」中に含まれる遊離脂肪酸により構成される「前記揮発性作業流体」を「混合物」に添加することになるから、請求項３の記載には矛盾があり、本件特許明細書には、遊離脂肪酸により構成される揮発性作業流体を「混合物」に添加する記載と同揮発性作業流体が「混合物」中に含まれていて「混合物」には添加しない記載との両方の記載があるから、請求項３の記載を両者の一方の記載として解釈することはできない。
　したがって、請求項３の記載は、技術的には一義的に特定できるものではなく、特許を受けようとする発明が明確ではないといわざるを得ない。
　
（７）まとめ
　以上のとおりであるから、本件特許の請求項３の記載では、特許を受けようとする発明が明確であるとすることができないから、請求項３の記載は特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たさないものである。
　
第５　むすび
　よって、本件特許の請求項３には記載に不備があり、請求項３に係る特許は、特許法第３６条第６項に規定する要件を満たしていない出願に対してなされたものであるから、他の無効理由を検討するまでもなく、特許法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきものである。
　
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人の負担とすべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。