【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３１６２４５０号「工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤」の特許無効審判事件についてされた平成１８年６月１４日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決（平成１８年（行ケ）第１０４８２号　平成１９年７月１２日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３１６２４５０号の請求項１及び２に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件特許３１６２４５０号発明は、平成３年１２月１２日（国内優先権主張　平成３年４月２７日。以下、「優先日」という。）に出願され、平成１３年２月２３日に特許権の設定登録がなされたものである。
　これに対し、請求人から本件無効審判の請求がなされた。審判における手続の経緯は以下のとおりである。
　審判請求：平成１７年７月２０日
　答弁書　：平成１７年１０月７日
　訂正請求：平成１７年１０月７日
　弁駁書　：平成１７年１２月９日
　口頭審理陳述要領書（被請求人）：平成１８年２月１６日
　上申書（請求人）：平成１８年３月２日
　口頭審理：平成１８年３月２日
　上申書（被請求人）：平成１８年３月２３日
　審決（起案日）：平成１８年６月１４日
 　　　　　　　　（以下、この審決を「１次審決」という。） 
　　１次審決の結論：「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。　　審判費用は、請求人の負担とする。」 
　
　１次審決取消訴訟提起：平成１８年１０月２３日
　　　　　　　　　　　（平成１８年(行ケ)１０４８２号）
　判決言渡：平成１９年７月１２日(この判決を、以下「本件判決」という。)
　　判決の主文：「特許庁が無効２００５−８０２２５事件について平成
　　１８年６月１４日にした審決中，『本件審判の請求は，成り立たない。
　　』との部分を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」 
　判決確定：平成１９年１１月２２日
　
　訂正請求申立書（被請求人）：平成１９年１１月２７日
　訂正請求のための指定期間通知（起案日）：平成１９年１１月３０日 
　訂正請求書（被請求人）：平成１９年１２月１０日（以下、この訂正請求
　書に係る訂正を「本件訂正」という。） 
　
第２　訂正の適否
１．本件訂正の請求は、本件特許明細書を平成１９年１２月１０日付け訂正請求書に添付した訂正明細書（以下、「本件訂正明細書」という。）のとおり訂正することを求めるもので、その訂正内容は以下のとおりである。
訂正事項１：請求項１を削除する。
訂正事項２：請求項２に「工芸素材類が木材及び木質合板類であるところの　　　　　　請求項１に記載の害虫防除剤」とあるのを、「１−（６−クロ　　　　　　ロ−３−ピリジルメチル）−２−ニトロイミノ−イミダゾリジ　　　　　　ンを有効成分として含有することを特徴とする木材及び木質合　　　　　　板類をイエシロアリ又はヤマトシロアリより保護するための害　　　　　　虫防除剤」と訂正する。
訂正事項３：請求項３に「工芸素材類をシロアリ類」とあるのを、「木材及　　　　　　び木質合板類をイエシロアリ又はヤマトシロアリ」と訂正する　　　　　　。
訂正事項４：明細書段落【００１４】の３行（特許公報３１６２４５０号公　　　　　　報３頁左欄４６〜４７行）における「ヤマトシロアリ(Deucote　　　　　　rmes speratus)」を「ヤマトシロアリ(Leucotermes speratus)　　　　　　」と訂正する。
　
２　訂正の適否についての判断
(１)　訂正事項１について
　訂正事項１に係る訂正は、請求項１を削除するものであるから、特許法１３４条の２第１項１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
(２)　訂正事項２について
　訂正事項２に係る訂正は、今回の訂正により請求項１が削除されたことに伴い、本件訂正前の請求項１に従属していた請求項２を独立形式で記載するとともに、本件特許明細書の段落【００１４】の記載に基づき、削除された請求項１に記載されていた「シロアリ類」を、その下位概念である「イエシロアリ又はヤマトシロアリ」に限定するものであるから、特許法１３４条の２第１項３号に規定する明りょうでない記載の釈明を目的とするものと、特許法１３４条の２第１項１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
(３)　訂正事項３について
　訂正事項３に係る訂正は、「工芸素材類」を「木材及び木質合板類」と訂正する部分については、訂正前の本件特許明細書の段落【００１０】の記載に基づき、本件訂正前の請求項３に記載されていた「工芸素材類」を、その下位概念である「木材及び木質合板類」に限定するものであるから、特許法１３４条の２第１項１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　また、「シロアリ類」を「イエシロアリ又はヤマトシロアリ」と訂正する部分については、本件特許明細書の段落【００１４】の記載に基づき、本件訂正前の請求項３に記載されていた「シロアリ類」を、その下位概念である「イエシロアリ又はヤマトシロアリ」に限定するものであるから、これも、特許法１３４条の２第１項１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
(４)　訂正事項４について
　訂正事項４に係る訂正は、ヤマトシロアリの学名が「Leucotermes speratus」である（平成１９年１２月１０日付け訂正請求書に添付された参考資料１、及び参考資料３参照。）ことに基づき、本件訂正前の本件特許明細書に「ヤマトシロアリ(Deucotermes speratus)」と記載されていたものを「ヤマトシロアリ(Leucotermes speratus)」と訂正するものであるから、特許法１３４条の２第１項２号に規定する誤記の訂正を目的とするものに該当する。
　
(５)　そして、訂正事項１〜訂正事項４に係る訂正は、何れも、願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内でされたものであり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
　
(６)　結論 
　したがって、本件訂正は、特許法１３４条の２第１項、及び同条５項において準用する同法１２６条３項及び４項の規定に適合する。
　よって、本件訂正を認める。
　
第３　本件訂正発明
　平成１９年１２月１０日付けの訂正は上記のとおり認められるから、本件請求項１、請求項２に係る発明は、本件訂正明細書の特許請求の範囲に記載された以下のとおりのものと認める。（以下、請求項１、請求項２に係る発明を、それぞれ、「本件訂正発明１」、「本件訂正発明２」といい、これらをまとめて単に「本件訂正発明」ということがある。）。
　
「【請求項１】１−（６−クロロ−３−ピリジルメチル）−２−ニトロイミノ−イミダゾリジンを有効成分として含有することを特徴とする木材及び木質合板類をイエシロアリ又はヤマトシロアリより保護するための害虫防除剤。
 【請求項２】１−（６−クロロ−３−ピリジルメチル）−２−ニトロイミノ−イミダゾリジンを土壌処理することにより、木材及び木質合板類をイエシロアリ又はヤマトシロアリの侵襲から保護する方法。」
　
第４　請求人の主張する、特許を無効とすべき理由の要点 
１　請求人は、本件特許３１６２４５０号の（本件訂正前の）請求項１〜３に係る発明の特許を無効にする、審判費用は、被請求人の負担とする旨の審決を求める無効審判を請求し、証拠方法として甲第１号証〜甲第１０号証を提出して、大略以下のような無効理由を主張している。
　（本件訂正前の）請求項１〜３に係る発明は、本件特許出願前（優先日前）に頒布された刊行物である甲第１号証、又は甲第２号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許は、同法１２３条１項１号に該当し、無効とすべきものである。
　
２　請求人の提出した証拠方法は以下のとおりである。
甲第１号証　「ブライトン農作物保護会議−害虫および病気−１９９０年」(「BRIGHTON CROP PROTECTION CONFERENCE−Pests and Diseases-1990」)配布資料
甲第２号証　特開昭６１−２６７５７５号公報
甲第３号証　特開昭６３−１２２６０１号公報
甲第４号証　特開平３−９５１０４号公報
甲第５号証　「FINDING ALTERNATIVES TO PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS(POPs) FOR TERMITE MANAGEMENT」; UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME
甲第６号証 African Crop Science Journal,Vol.9,No.2,411-419頁(2001)「THE EFFECT OF MAIZE STOVER USED AS MULCH ON TERMITE DAMAGE TO MAIZE AND ACTIVITY OF PREDATORY ANTS」（http://www.bioline.org.br/request?cs01023(2005/12/08)）
甲第７号証　Project Abstracts-Crop Protection:「Control of fungus-growing termites in maize and sorghum」(http://www.arc.agric.za/institutes/gci/main/projects/abstracts/cropprotection0304/m131_13.htm(2005/12/08))
甲第８号証　「Termite control through non-pesticide approach -DAWN-Business; October 17,2005(http://www.dawn.com/2005/12/07/ebr5.htm(2005/12/07))
甲第９号証　Tropical Pest Management,Vol.26,No.3,241-253頁(1980)「Termite Damage and Crop Loss Studies in Nigeria-a Review of Termite(Isoptera) Damage to Maize and Estimation of Damage,Loss in Yield and Termite(Microtermes) Abundance at Mokwa」
甲第１０号証　特許第１８０７５６９号特許登録原簿の写し
　
第５　被請求人の主張
１　被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする旨の審決を求め、証拠方法として乙第１号証〜乙第１３号証の２、答弁書に添付した参考資料、及び本件訂正請求書に添付した参考資料１〜４を提出して、請求人の主張する本件特許の無効理由のいずれにも理由がない旨の主張をしている。
　
２　被請求人の提出した証拠方法は以下のとおりである。
乙第１号証　実験成績証明書（イミダクロプリド関連化合物のイエシロアリに対する効果試験（速報），２００５年５月２３日，結城中央研究所　加本美穂子作成）
乙第２号証　日本におけるシロアリ防除剤としてのイミダクロプリドの販売実績の推移のグラフ
乙第３号証　日本におけるシロアリ防除剤の売上げ推移のグラフ
乙第４号証　「農林有害動物・昆虫名鑑」（日本応用動物昆虫学会編，昭和６２年１２月２７日，社団法人日本植物防疫協会発行）１４６〜１４７頁
乙第５号証　「日本農業害虫大事典」（梅谷献二・岡田利承編，２００３年５月８日，株式会社全国農村教育教会発行）７４〜８５頁
乙第６号証　「原色野菜病害虫百科」（農文協編，１９９９年６月１０日，社団法人農山漁村文化協会発行）２３〜２４頁及び４２５〜４４２頁
乙第７号証の１　「URBAN ENTOMOLOGY PROGRAM」:Centre for Urban and Community Studies University of Tronto（トロント大学都会及び地域社会研究センター「都会昆虫学綱領」）(http://www.utronto.ca/forest/termite/termite.htm)
乙第７号証の２　「Termites of the World by Continent（大陸ごとの世界のシロアリ）」のアフリカのシロアリ類のページ(http://www.utronto.ca/forest/termite/afr-dist.htm#African)
乙第７号証の３　「Illustrated Termites of North America（北アメリカのシロアリ類）」の「Higher Termites：Termitidae」のページ(http://www.utronto.ca/forest/termite/term_hig.htm)
乙第７号証の４　「Illustrated Tremites of North America（北アメリカのシロアリ類）」の「Subterranesn Termites：Rhinotermitidae」のページ(http://www.utoronto.ca/forest/termite/term_sub.htm)
乙第８号証　昆虫の系統分類(http://epp.eps.nagoya-u.ac.jp/~seicoro/bio/insecta.html)
乙第９号証　バイエルクロップサイエンス株式会社坪井眞一氏の私見（平成１８年３月１４日作成、弁理士川口義雄宛）
［添付書類として、以下の資料が付属している。
１　バイエルの農薬製品カタログ−２００５「みどりの手引」表紙、索引、１５９〜１６１頁、奥付
２　「試験例１　かんきつの鱗翅目害虫に対する効果」というタイトルの試験結果報告
３　「試験例２　茶樹の鱗翅目害虫に対する効果」というタイトルの試験結果報告
４　「農林有害動物・昆虫名鑑」（日本植物防疫協会、昭和６２年１２月２７日発行）表紙、目次、３０頁、奥付］
答弁書に添付した参考資料　THE MERCK INDEX　第１２版（１９９６）、Phoximの項及びCh1orpyrifosの項
乙第９号証　平成１８年(行ケ)第１０４８２号判決
乙第１０号証　古河晴男監修「昆虫の事典」（昭和５６年９月１０日、東京堂出版発行）４２〜４４頁及び２５２〜２５３頁
乙第１１号証　「家屋害虫」（昭和６３年１０月１０日、日本家屋害虫学会発行）７９〜８０頁
乙第１２号証　「衛生害虫防除の手引き」（平成１３年９月、日本防疫殺虫剤協会発行）８〜９頁及び１１頁
乙第１３号証の１　「ハチクサンＲＦＬ　Ｔ−８９３Ｒ野外試験（Ｖｏｌ．１）」（平成１５年１０月Bayer CropScience社発行)
乙第１３号証の２　「ハチクサンニュース2004」(平成１６年３月Bayer CropScienc社発行)
参考資料１　「恐竜博２００５」と題する文書(http://www.mus-nh.city.osaka.jp)
参考資料２　「原色昆虫大図鑑　第３巻」（昭和４４年１１月１０日四版発行，株式会社北隆館）目次、及び６４頁．
参考資料３　「日本応用動物昆虫学会誌」（昭和３８年９月），Vol.7, No.3.,２０７〜２１３頁、奥付
参考資料４　「知的財産権　その形成と保護　−秋吉稔弘先生喜寿記念論文集−」１０３〜１２０頁
　
第６　当審の判断
　前述のように、請求人は、（本件訂正前の）請求項１〜３に係る発明は、本件特許出願前に頒布された刊行物である甲第１号証、又は甲第２号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである旨主張しているので、まず初めに、甲第２号証に記載された発明について検討する。
１　甲第２号証（特開昭６１−２６７５７５号公報）の記載事項
　本件優先日前に頒布された甲第２号証（特開昭６１−２６７５７５号公報）には、以下の事項が記載されている。
(1)　「一般式：
　
式中、Ｒは水素原子又はアルキル基を示し、Ｘはハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、ニトロ基、シアノ基、アミノ基、アシルアミノ基、ジアルキルアミノ基、アルコキシカルボニル基、アシル基、アルキルスルホニル基、アルキルスルフィニル基、ハロアルキル基、ハロアルコキシ基、ハロアルキルチオ基、ホルミル基、アルケニル基、アルキニル基及びハロアルケニル基よりなる群からえらばれた基を示し、ｌは０、１、２、３又は４を示し、そしてｍは２、３又は４を示す、
で表わされるニトロイミノ誘導体。」（１頁、特許請求の範囲、請求項１）
　
(2)　「一般式：
　
式中、Ｒは水素原子又はアルキル基を示し、Ｘはハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、ニトロ基、シアノ基、アミノ基、アシルアミノ基、ジアルキルアミノ基、アルコキシカルボニル基、アシル基、アルキルスルホニル基、アルキルスルフィニル基、ハロアルキル基、ハロアルコキシ基、ハロアルキルチオ基、ホルミル基、アルケニル基、アルキニル基及びハロアルケニル基よりなる群からえらばれた基を示し、ｌは０、１、２、３又は４を示し、そしてｍは２、３又は４を示す、
で表わされるニトロイミノ誘導体を有効成分として含有することを特徴とする殺虫剤。」（３頁、特許請求の範囲、請求項９）
　
(3)　「本発明者等はニトロイミノ誘導体の合成及びその生物活性について研究を行つてきた。その結果、前記式（Ｉ）で表わされる従来公知文献未記載のニトロイミノ誘導体の合成に成功し、更に、該ニトロイミノ誘導体は、予想外且つ驚くべきことには、後に、具体的に例示された生物試験から明らかなように、前記公知刊行物記載の類似の公知化合物(A)が、ほとんど殺虫作用を示さないのに対して、極めて卓越した殺虫作用を発現し、更には、低薬量で完壁な防除作用を現わす新規化合物であることを発見した。」（４頁左下欄下から９行〜右下欄２行）
　
(4)　「本発明一般式（Ｉ）の化合物の具体例としては、特には、下記のものを例示することができる。・・・１−（２−クロロ−５−ピリジルメチル）−２−（ニトロイミノ）イミダゾリジン」（５頁右上欄６〜１２行）
　
(5)　「本発明の式（Ｉ）化合物は、強力な殺虫作用を現わす。従って、それらは、殺虫剤として、使用することができる。そして、本発明の式（Ｉ）活性化合物は、栽培植物に対し、薬害を与えることなく、有害昆虫に対し、的確な防除効果を発揮する。また本発明化合物は広範な種々の害虫、有害な吸液昆虫、かむ昆虫およびその他の植物寄生害虫、貯蔵害虫、衛生害虫等の防除のために使用でき、それらの駆除撲滅のために適用できる。そのような害虫類の例としては、以下の如き害虫類を例示することができる。昆虫類として、鞘翅目害虫、例えばアズキゾウムシ・・・；鱗翅目虫、例えば、マイマイガ・・・；半翅目虫、例えば、ツマグロヨコバイ・・・；直翅目虫、例えば、チャバネゴキブリ・・・；等翅目虫、例えば、ヤマトシロアリ（deucotermes speratus）、イエシロアリ（Coptotermes formosanus）；双翅目虫、例えば、イエバエ・・・等を挙げることができる。」（１４頁左上欄１行〜左下欄１９行）
　
(6)　「衛生害虫、貯蔵物に対する害虫に使用される際には活性化合物は、石灰物質上のアルカリに対する良好な安定性はもちろんのこと、木材及び土壌における優れた残効性によって、きわだたされている。」（１６頁左上欄１１〜１５行）
　
(7)　「実施例３−ii
　上記実施例３−ｉで合成された臭化水素酸塩（５．８ｇ）を９８％硫酸（３０ｍｌ）に０℃で加え、続いて、攪拌しながら、０℃で発煙硝酸２ｍｌを少しずつ加える。加え終わった後、０℃で２時間攪拌した後、内容物を氷水（１００ｇ）に注ぎ、ジクロロメタンで抽出する。抽出物よりジクロロメタンを減圧で留去すると、淡黄色の結晶が得られ、この結晶をエーテルで洗浄すると、１−（２−クロロ−５−ピリジルメチル）−２−（ニトロイミノ）イミダゾリジン（１．５ｇ）が得られる。ｍｐ．１３６〜１３９℃」（１６頁右下欄下から４行〜１７頁９行）
　
(8)　「実施例５（生物試験）
　有機リン剤抵抗性ツマグロヨコバイに対する試験
供試薬液の調製
溶剤：キシロール３重量部
乳化剤：ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル１重量部
　適当な活性化合物の調合物を作るために活性化合物１重量部を前記量の乳化剤を含有する前記量の溶剤と混合し、その混合物を水で所定濃度まで希釈した。
試験方法：
　直径１２ｃｍのポットに植えた草丈１０ｃｍ位の稲に、上記のように調製した活性化合物の所定濃度の水希釈液を１ポット当り１０ｍｌ散布した。散布薬液を乾燥後、直径７ｃｍ、高さ１４ｃｍの金網をかぶせ、その中に有機リン剤に抵抗性を示す系統のツマグロヨコバイの雌成虫を３０頭放ち、恒温室に置き２日後に死虫数を調べ殺虫率を算出した。代表例をもって、その結果を第２表に示す。
　
実施例６（生物試験）
ウンカに対する試験）
試験方法：
・・・
代表例をもって、その結果を第３表に示す。
　
実施例７（生物試験）
　有機リン剤、及びカーバメート剤抵抗性モモアカアブラムシに対する試験
試験方法：
・・・
代表例をもって、その結果を第４表に示す。
」（１９頁左上欄４行〜２０頁左上欄）
　
２　対比、判断
(１)　化合物について
　甲第２号証に記載された「化合物Ｎｏ．３」（１−（２−クロロ−５−ピリジルメチル）−２−（ニトロイミノ）イミダゾリジン、摘記(7)参照。）は、その化学構造式からみて、本件訂正発明の害虫防除剤の有効成分である「１−（６−クロロ−３−ピリジルメチル）−２−ニトロイミノ−イミダゾリジン」と同一の化合物であると認められ、以下、これらを統一して、その一般名である「イミダクロプリド」と呼ぶ。
　なお、審判請求書において、「化合物Ｉ．１」と表記されている化合物は「化合物Ｉ．３」の誤記であり（第１回口頭審理調書参照。）、その化合物もイミダクロプリドと同一の化合物である。
　
(２)　甲２発明、及び甲２’発明
(ア)　甲第２号証には、イミダクロプリドを含む、摘記(1)及び(2)に示される一般式で表わされるニトロイミノ誘導体が記載され、また、その化合物群が種々の有害昆虫の殺虫剤として使用されるものであることも記載され（摘記(2)及び(5)）、さらに摘記(1)及び(2)の一般式で表わされるニトロイミノ誘導体に包含されるイミダクロプリド（化合物NO.3）を含む、数種の化合物について、殺虫剤としての有効性がツマグロヨコバイ、トビイロウンカ、ヒメトビウンカ、セジロウンカ、モモアカアブラムシを対象とした生物試験により示されている（摘記(8)）。
　
(イ)　以上によれば、甲第２号証には、「イミダクロプリドを有効成分として含有する殺虫剤」の発明（以下、「甲２発明」という。）、及び「イミダクロプリドを用いる殺虫剤」の発明（以下、「甲２’発明」という。）が記載されていると認められる。
　
(３)　本件訂正発明１について
(３−１)　本件訂正発明１と甲２発明との対比　
　甲２発明における「殺虫剤」は、本件訂正発明１における「害虫防除剤」に対応することを踏まえた上で本件訂正発明１と甲２発明とを対比すると、両者は、
「イミダクロプリドを有効成分として含有する害虫防除剤。」
である点で一致するが、以下に示す相違点１、及び相違点２の点で相違すると認められる。　
相違点１
　害虫から保護する対象について、本件訂正発明１では「木材及び木質合板類」と規定しているのに対し、甲２発明では規定していない点、及び
相違点２
　対象となる害虫が、本件訂正発明１ではイエシロアリ又はヤマトシロアリであるのに対し、甲２発明では特定されていない点。 
　
(３−２)　相違点についての判断
(ア)　相違点１について
　甲第２号証には、「衛生害虫、貯蔵物に対する害虫に使用される際には活性化合物は、・・・木材及び土壌における優れた残効性によつて、きわただされている。」（摘記(6)）と記載されているから、甲２発明において、害虫から保護する対象として木材が想定されていることは明らかである。
　また、甲第２号証には、対象となる害虫として、「ヤマトシロアリ（deucotermes speratus）、イエシロアリ（Coptotermes formosanus）」が例示されている（摘記(5)）ところ、イエシロアリ又はヤマトシロアリは木材類を食害する害虫として周知である［必要なら、例えば、甲第４号証（特開平３−９５１０４号公報）、２頁左下欄９〜１５行、及び４頁左上欄５行〜右上欄１行；更に必要なら、特開昭５８−１５７７０９号公報、１頁左下欄１０〜１６行；特開昭６１−２４９９０４号公報、１頁右下欄１１行〜２頁左上欄６行参照。］。
　したがって、甲２発明において、害虫から保護する対象について木材と規定することは当業者が容易になし得ることである。
　
(イ)　　相違点２について
(イ-1)　本件訂正発明の特許出願時においては、シロアリに対する防除効果が高く、かつ、安全性の高い防除剤の開発が求められていたことが認められることは、本件判決が示すとおりである。
　すなわち、
　「『様々な昆虫が，工芸素材類に被害をもたらすことが知られており，それによって引き起こされた深刻な被害のために，住環境への影響，更に工芸素材類からできた文化財建造物への影響が，社会的問題になると共に，その保護並びに有効な防除が強く望まれている。そして，これら有害生物のうち，シロアリは，特に重要な害虫として知られている。』（段落【０００２】）
　『近年，我が国に於いては，従来シロアリ防除剤として各方面で多用されてきたクロルデンがその長期残留性及び環境への影響の点から，使用禁止となり，現今使用されている薬剤は，主に，ホキシム・・・，クロルピリホス・・・等の有機リン系殺虫剤，並びにパーメスリン・・・，デカメスリン・・・等のピレスロイド系殺虫剤である。』（段落【０００３】）
　『また，上記ピレスロイド系殺虫剤の外に，サイパーメスリン・・・，フェンバレレート・・・，シフルトリン・・・も，シロアリ防除活性を有している。然しながら，これとても薬剤の使用濃度，並びにその効果及び安全性，また木造家屋（住居）並びに文化財等の性質上，薬剤処理回数の制約等々の問題もあり，決して満足いくべきものではない。』（段落【０００４】）
　上記記載によると，工芸素材類に対する害虫，特にシロアリの被害が深刻であるばかりか，防除剤の使用による住環境への影響等が社会的問題となる中，従来シロアリ防除剤として各方面で多用されてきたクロルデンが，その長期残留性及び環境への影響の点から，本件発明に係る特許出願時に近い時期に我が国において使用禁止となったこと，その後，クロルデンに代わるシロアリ防除剤としてピレスロイド系殺虫剤などが使用されているが，薬剤の使用濃度並びに効果及び安全性に問題があるほか，木造家屋（住居）並びに文化財等についてはその性質上薬剤処理回数が制約されるなどの問題と相まって，満足のいくべきものではなかったこと，このため本件発明の特許出願時においては，シロアリに対する防除効果が高く，かつ，安全性の高い防除剤の開発が求められていたことが認められる。」（審決注．ここでいう段落とは、本件特許明細書のものをいう。）
　
(イ-2)　甲第２号証には、先に指摘したように、摘記(1)〜(8)の各記載があるが、これらの記載から、本件判決が示す以下の点が認められる。
　すなわち、
　「上記記載によると，甲２発明の特許請求の範囲に記載されたニトロイミノ誘導体が，強力な殺虫作用を現す殺虫剤として使用することができること，同化合物が広範な種々の害虫，有害な吸液昆虫，かむ昆虫及びその他の植物寄生害虫，貯蔵害虫，衛生害虫等の防除及び駆除撲滅のために適用できるものであること，その対象となる害虫類の一例として，ヤマトシロアリ（deucotermes speratus），イエシロアリ（Coptotermes formosanus）などの等翅目虫が明記されていること，同化合物は石灰物質状のアルカリに対する良好な安定性を示すほか，木材及び土壌において優れた残効性を示すものであること，上記ニトロイミノ誘導体の実施例として，イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物が示されていることが認められる。
　また，甲２の記載によると，甲２発明の一般式によって示される化合物は５０種類以上に及ぶこと（１７頁右欄１２行目以下，第１表），製造実施例として５種の化合物が記載され，そのうちの１つ（実施例３−ii，化合物No.3）がイミダクロプリドを有効成分として含有する化合物であること（１６頁左欄上段１９行目から１７頁右欄上段１１行目），実施例５ないし７として，有機リン剤抵抗性ツマグロヨコバイ，トビイロウンカ，ヒメトビウンカ，セジロウンカ並びに有機リン剤及びカーバメート剤抵抗性モモアカアブラムシに対する３種類の生物試験が行われ，その結果として，実施例５においては３種，実施例６においては５種，実施例７においては６種の化合物によるものが代表例として示されているところ，イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物である「化合物Ｎｏ．３」は，いずれの生物試験の代表例にも挙げられていること（１９頁左欄上段３行目から２０頁左欄上段４行目）が認められる。」
　
(イ-3)　上記(イ-1)で認定したところによると、木造家屋（住居）及び文化財の如き、木材を含む工芸素材類をシロアリから保護するための防除剤の開発に従事する当業者は、使用が禁止されたクロルデンに代わる物質を有効成分とする害虫防除剤で殺虫能力と残効性の高いものを速やかに発見しなければならないという課題に直面していたということができる。
　そして、上記(イ-2)のとおり、甲第２号証には、イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が広汎な害虫に対して強力な殺虫作用を示すとともに、木材における優れた残効性を示すこと、さらに、同化合物が殺虫効果を示す対象害虫類の一つとして、等翅目虫のヤマトシロアリ、イエシロアリが具体的に挙げられているのであるから、上記の課題に直面していた当業者が、同一技術分野に属する刊行物である甲第２号証に接したならば、イミダクロプリドを有効成分として含有する害虫防除剤をヤマトシロアリやイエシロアリに適用してみようとすることは何ら困難な事柄ではないというべきである。
　
(３−３)　本件訂正発明の奏する効果についての判断
　次に、本件訂正発明が格別顕著な効果を奏するものであるか否かについて検討する。
（なお、本項目で示す内容は、本件訂正発明１と本件訂正発明２とで区別する必要が特にないので、本項目では両者を区別せず、「本件訂正発明」として記載し、検討を進めることにする。）
　
　まず、本件訂正発明は、上記のとおり、その構成につき容易想到性が認められるが、構成につき容易想到性が認められる発明に対して、それにもかかわらず、それが有する効果を根拠として特許を与えることが正当化されるためには、その発明が現実に有する効果が、当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なることを要するものというべきである。（平成１１年(行ケ)第４３７号判決等。）
　そして、本件訂正明細書の記載、及び本件審判において提出されたすべての証拠によっても、本件訂正発明が現実に有する効果が、当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なることを認めるに足りる証拠はない。
　以下、詳述する。
(３−３−１)　ヤマトシロアリについて
(ア)　まず、ヤマトシロアリについて、本件訂正発明の奏する効果を検討する。
　本件訂正明細書、及び本件審判において提出されたすべての証拠には、そもそも、ヤマトシロアリについて、本件訂正発明の奏する効果を裏付けるものは存在しない。
　すなわち、本件訂正明細書において、本件訂正発明の奏する効果を裏付けるものは、実施例８〜１１であるが、実施例８、及び実施例９において対象となる害虫はイエシロアリであり、実施例１０において対象となる害虫はヒロトルプス  バジュラス（Hylotrupes bajulus）の幼虫であり、実施例１１において対象となる害虫はシロアリ種；レチクリターメス　サントネシス（Reticulitermes santonesis）である。
　また、本件審判において提出された、本件訂正発明の奏する効果を裏付けることに関連する証拠をみても、乙第１号証において対象となる害虫はイエシロアリであり、乙第９号証である、平成１８年３月１４日付けの坪井眞一の作成になる「無効2005-80225号審判事件（第3162450）について」と題する書面に添付された試験例１において対象となる害虫はミカンハモグリガ、ミカンマルハキバガ、アゲハチョ３類であり、同試験例２において対象となる害虫はチャノホソガ、チャノコカクモンハマキであり、乙第１３号証の１において対象となる害虫はイエシロアリである。
　そして、ヤマトシロアリ以外のものについての効果をもって、ヤマトシロアリについて本件訂正発明の奏する効果を裏付けることができると認めるに足る根拠は見いだせない。
　
(イ)　被請求人は、平成１９年１２月１０日付けの訂正請求書８頁下から１０〜３行において、「本件訂正明細書の実施例１１には、本件のイミダクロプリドが８週間（約２ヶ月)の試験期間後においてさえも、木材あたり０．１３５g/m3〜１．３４４g/m3の間というきわめて低い有毒閥値において、
ヤマトシロアリと同じミゾガシラシロアリ亜科の属のものである「レチクリターメスサントネシス(Reticuliter messantonesis)」
　これによると、被請求人は、本件訂正明細書の実施例１１がヤマトシロアリについて本件訂正発明の奏する効果を裏付けるものと考えているようである。
　しかしながら、先に指摘したように、本件訂正明細書の実施例１１における害虫はシロアリ種；レチクリターメス  サントネシス（Reticulitermes santonesis）であって、明らかにヤマトシロアリ(Leucotermes speratus)（本件訂正明細書５頁９行）とは異なるし、しかも、レチクリターメス  サントネシス（Reticulitermes santonesis）についての効果をもって、ヤマトシロアリ(Leucotermes speratus)について本件訂正発明の奏する効果を裏付けることができると認めるに足る根拠は見いだせないから、本件訂正明細書の実施例１１の記載が本件訂正発明の奏する効果を裏付けるものとは認められない。
　しかも、
（イ-1）本件訂正明細書の実施例１１（第５表）においては、そもそも、比較例として「クロロホルム注入」及び「無処理」しか採用しておらず、第５表に示された試験結果をもって、本件訂正発明が格別顕著な効果を奏するものとは認められない。
　ただ、実施例１１では、別途、第６表として、Holz als Rohr- und Werkstoff,35(1977),233-237，表１０，２３６頁；W.Metzner等による公知の殺虫剤のデータを引用し、比較値として提示しているが、これとても、第６表に示されているのは、従来技術水準を構成する殺虫剤であるから、第６表に示されている実験データと比較することにより、本件訂正発明が現実に有する効果が、当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるものとはいえない。
　この点につき付言すると、まず、甲第２号証には、イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が「極めて卓越した殺虫作用を発現し、更には、低薬量で完璧な防除作用を現わす新規化合物である」（摘示(3)）と記載されており、その効果の裏付けも記載されているし（摘示(8)）、また、駆除撲滅のために適用できる害虫の例としてヤマトシロアリが記載されている（摘示(5)）ので、甲第２号証に記載されたイミダクロプリドが、ヤマトシロアリに対し、「極めて卓越した殺虫作用を発現し、更には、低薬量で完璧な防除作用を現わす」ことは予想されることである。
　そして、本件において、イミダクロプリドが甲第２号証に記載されたものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるというためには、比較の対象として、（「クロロホルム注入」、「無処理」は論外であるが、）第６表に示されたような従来技術水準を構成する殺虫剤を用いるのではなく、甲第２号証に記載された、イミダクロプリド以外の化合物と比較することが必要不可欠である。また、
(イ-2)　前述のように、実施例１１では、第６表として、Holz als Rohr- und Werkstoff,35(1977),233-237，表１０，２３６頁；W.Metzner等による公知の殺虫剤のデータを併せて提示しているが、試験方法に関し、防除効果試験で用いた木材の種類や試験温度、更にはシロアリ種の種類や齢数等について、実施例１１で採用した条件と、Holz als Rohr- und Werkstoff,35(1977),233-237，表１０，２３６頁；W.Metzner等が採用した条件とが同じであると認めるに足る根拠は見いだせないところ、試験方法の同一性が確認できない試験結果同士を対比しても効果の比較はできないので、実施例１１により、本件訂正発明が現実に有する効果が、当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるものとはいえない。
　
(ウ)　小括
　以上のとおり、ヤマトシロアリについて、本件訂正発明が現実に有する効果が、当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるとは認められない。
　そして、本件訂正発明が現実に有する効果が、当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なることを認めるためには、特許請求の範囲に記載された本件訂正発明
全体
　
(３−３−２)　イエシロアリについて
　以上のように、本件訂正発明については、イエシロアリについて本件訂正発明の奏する効果を検討するまでもなく、本件訂正発明が現実に有する効果が、当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるものとは認められないが、以下、念のため、イエシロアリについても、本件訂正発明の奏する効果を検討しておくことにする。
　
(ア)　本件訂正明細書において、イエシロアリについて本件訂正発明の奏する効果を裏付けるものは、実施例８、及び実施例９である。
　しかしながら、実施例８、及び実施例９において、イミダクロプリドに対する比較化合物として用いられているものは「Ａ：  ホキシム（phoxim）」、及び「Ｂ：  クロルピリホス（chlorpyriphos ）」であって、本件全文訂正明細書の２頁５〜１０行に記載されているように、両者は、ともに、周知の有機リン系殺虫剤であるところ、イミダクロプリドが甲第２号証に記載されたものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるというためには、比較の対象として、ホキシムやクロルピリホスの如き従来技術水準を構成する殺虫剤を用いるのではなく、甲第２号証に記載された、イミダクロプリド以外の化合物と比較することが必要不可欠である。
　なぜならば、甲第２号証には、イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が「極めて卓越した殺虫作用を発現し、更には、低薬量で完璧な防除作用を現わす新規化合物である」（摘示(3)）と記載されており、その効果の裏付けも記載されているし（摘示(8)）、また、駆除撲滅のために適用できる害虫の例としてイエシロアリが記載されている（摘示(5)）ので、甲第２号証に記載されたイミダクロプリドが、イエシロアリに対し、「極めて卓越した殺虫作用を発現し、更には、低薬量で完璧な防除作用を現わす」ことは予想されることであるから、比較の対象としてホキシムやクロルピリホスの如き従来技術水準を構成する殺虫剤を用いて、それらよりイミダクロプリドが優れた効果を奏することを明らかにしたとしても、そのことは予想されることにすぎないからである。
　したがって、本件訂正明細書の記載に基づいて、本件訂正発明が現実に有する効果が、当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるものとはいえない。
　
(イ)　次に、本件審判において提出された、本件訂正発明の奏する効果を裏付ける証拠のうち、対象となる害虫がイエシロアリであるものについて、以下検討する。
　
(イ-1)　乙第１号証について
　乙第１号証は、甲第２号証に記載されたニトロイミノ誘導体のうち、イミダクロプリドを含む８種のニトロイミノ誘導体化合物を選んで、それらのニトロイミノ誘導体がイエシロアリに及ぼす効果を観察したものである。
　そして、乙第１号証に示されたニトロイミノ誘導体のイエシロアリに対する効果を示す試験結果（Fig.１〜Fig.７）に示された限りにおいては、甲第２号証に記載された８種のニトロイミノ誘導体化合物のうち、イミダクロプリドは、他の７種のニトロイミノ誘導体化合物と比較して、イエシロアリに対する効果が高いということはできる。
　しかしながら、そもそも、乙第１号証で試験したわずか８種のニトロイミノ誘導体化合物の試験結果を示したところで、甲第２号証の一般式（摘示(1)及び(2)）に包含される数多くのニトロイミノ誘導体化合物（例えば、甲第２号証の第１表には５３種のニトロイミノ誘導体化合物が例示されている。）のうち、イミダクロプリドが特に優れた効果を示すということはできないし、しかも、乙第１号証に示された試験結果（Fig.１〜Fig.７）をみても、イミダクロプリド＞NO.１＞NO.２の順で効果の程度が高いとはいえるとしても、これらニトロイミノ誘導体の奏する効果の差異は連続的に推移する程度のものであって、イミダクロプリドのイエシロアリに対する効果が、NO.１やNO.２のイエシロアリに対する効果と比較して、格段に異なるとまではいえない。
　
(イ-2)　乙第１３号証の１について
　乙第１３号証の１には、以下の事項が記載されている。
（２頁に記載された試験結果）
　対象虫をイエシロアリとし、ハチクサンＦＬ（審決注．イミダクロプリドを有効成分として含有する製剤）を用いて１年目、３年目、１０年目の食害試験をしたところ、無処理の場合には何れも食害があったのに対し、ハチクサンＦＬの処理濃度％（有効成分）が０．１の場合には、１年目、３年目、１０年目の何れにおいても食害がなかったことが示されており、これについて、「この様に、ハチクサンＦＬは１０年経過した時点では、優れた防除効力を示している。」（２頁１４〜１５行）と結論づけている。（以下、２頁に記載された試験結果を「試験１」という。）
（３頁に記載された試験結果）
　対象虫をイエシロアリとし、ハチクサンＦＬ、及び市販の有機リンＡ乳剤及び有機リンＢ乳剤をもちいて１０年目の食害試験を比較したところ、市販の有機リンＡ乳剤及び有機リンＢ乳剤の処理濃度％（有効成分）が１．０の場合には何れも食害があったのに対し、ハチクサンＦＬの処理濃度％（有効成分）が０．２、０．１の場合には何れも食害がなく、ハチクサンＦＬの処理濃度％（有効成分）が０．０５の場合には食害があったことが示されており、これについて、「この様に、ハチクサンＦＬは１０年経過した時点では、優れた防除効力を示している。」（２頁１４〜１５行）と結論づけている。（以下、３頁に記載された試験結果を「試験２」という。）
　
　ここで、被請求人が平成１９年１２月１０日付け訂正請求書において、「乙第１３号証は、本件イミダクロプリド（商品名『ハチクサン』：乙第１３号証の２）の野外試験結果を示すものであるが、その第１頁の表にもあるように、イミダクロプリドは有効成分濃度０．１％程度の低濃度においても１０年に渉って木材等をシロアリの食害から保護し続け、また同号証の第２頁では、その効果が、市販の有機リン酸系薬剤を１．０％（イミダクロプリドの１０倍）使用したときよりも優れていることが示されている」（９頁４〜１０行）と主張していることも考慮すると、試験１及び試験２による被請求人の立証趣旨は、(1)イミダクロプリドは、有効成分濃度０．１％程度の低濃度においても、１０年にわたって木材等をイエシロアリの食害から保護すること、及び(2)イミダクロプリドの有効成分濃度０．１％程度におけるイエシロアリに対する効果は、市販の有機リン酸系薬剤を１．０％（イミダクロプリドの１０倍）使用した場合よりも優れていること、にあると認められる。
　そこで、以下、上記(1)及び(2)について検討する。
・上記(1)について
　まず、上記(1)については、そもそも、かかる効果は、本件訂正明細書の記載に基づくものではないから、参酌できない。
　すなわち、本件訂正明細書には「本発明者等は、・・・下記式（Ｉ）で表されるニトロメチレン又はニトロイミノ化合物が、工芸素材類に対し、・・・残効性を有することを発見した。」（全文訂正明細書２頁下から４〜１行）、「式（Ｉ）の化合物は、公知薬剤よりも低濃度で、シロアリに対し残効作用を示す」（同３頁１０〜１１行）、「【発明の効果】本発明の害虫防除剤は、上記実施例で示される通り、シロアリに代表される通り、工芸素材類を害虫より保護するために、優れた防除効果を現すと共に、顕著な残効力を有する。」（同２１頁１〜４行）という記載はある。
　しかしながら、本件訂正明細書に記載された試験期間をみると、実施例８が４日、実施例９が３週間、実施例１０が１２週間、実施例１１が８週間であり、結局、最大でも実施例１０の１２週間であるから、本件訂正発明における「顕著な残効力」とは、せいぜい半年程度効果が継続することを意味しているとしか解せないし、しかも、本件訂正明細書に「近年、我が国に於いては、従来シロアリ防除剤として各方面で多用されてきたクロルデンがその長期残留性及び環境への影響の点から、使用禁止となり、」（同２頁５〜６行）と記載されているように、本願出願日（優先日）当時、当業者において、シロアリ防除剤の長期残留性は、好ましくない要因であると認識されていたこと、を考慮すると、イミダクロプリドが、１０年以上というような、本件訂正明細書で「顕著な残効力」としている期間と比べて桁違いに長い期間の残留性を示すことは、本件訂正明細書の記載からは想定され得ないからである。
　その点をひとまずおくとしても、甲第２号証には、イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が「木材及び土壌における優れた残効性によって、きわだたされている。」（摘記(6)）、イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が「極めて卓越した殺虫作用を発現し、更には、低薬量で完璧な防除作用を現わす新規化合物である」（摘示(3)）と記載されており、また、駆除撲滅のために適用できる害虫の例としてイエシロアリが記載されている（摘示(5)）ので、甲第２号証に記載されたイミダクロプリドが、イエシロアリに対し、際立って優れた残効性を示すとともに、低薬量で完璧な防除作用を現わすことは予想されることである。
　したがって、試験１に示された結果から、本件訂正発明が現実に有する効果が、当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるものとはいえない。
・上記(2)について
　上記(2)についても、そもそも、かかる効果は、本件訂正明細書の記載に基づくものではないから、参酌できない。
　理由は、先に「・上記(1)について」で示したとおりである。
　また、その点をひとまずおくとしても、甲第２号証には、イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が「極めて卓越した殺虫作用を発現し、更には、低薬量で完璧な防除作用を現わす新規化合物である」（摘示(3)）と記載されており、その効果の裏付けも記載されているし（摘示(8)）、また、駆除撲滅のために適用できる害虫の例としてイエシロアリが記載されている（摘示(5)）ので、甲第２号証に記載されたイミダクロプリドが、イエシロアリに対し、「極めて卓越した殺虫作用を発現し、更には、低薬量で完璧な防除作用を現わす」ことは予想されることであるから、比較の対象として、従来技術水準を構成する市販の有機リン酸系薬剤を用いて、それらよりイミダクロプリドが優れた効果を奏することを明らかにしたとしても、そのことは予想されることにすぎないからである。
　したがって、試験２に示された結果から、本件訂正発明が現実に有する効果が、当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるものとはいえない。
　
(ウ)　小括
　以上のとおり、イエシロアリについても、本件訂正発明が現実に有する効果が、当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるとは認められない。
　したがって、イエシロアリ、及びヤマトシロアリの何れについても、本件訂正発明について、本件訂正発明が現実に有する効果が、当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるものとは認められない。
　
(３−４)　「本件訂正発明１について」のまとめ
　以上のとおり、上記各相違点は当業者が容易に想到することができたものであり、しかも、本件訂正発明１がこれらの相違点に係る構成により格別顕著な効果を奏するものとは認められないから、本件訂正発明１は、甲２発明、及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
(４)　本件訂正発明２について
(４−１)　本件訂正発明２と甲２’発明との対比
　甲２’発明における「殺虫剤」は、本件訂正発明２における「害虫防除剤」に対応することを踏まえると、甲第２号証には、
「イミダクロプリドを用いる害虫防除剤。」
に関する発明が記載されている。
　そこで、本件訂正発明２と甲２’発明とを対比すると、両者は、
「イミダクロプリドを用いる」
点で一致するが、以下に示す相違点１〜相違点３の点で相違すると認められる。　
相違点１
　イミダクロプリドの用途について、本件訂正発明２では「土壌処理することにより・・・侵襲から保護する方法」と規定しているのに対し、甲２’発明では「害虫防除剤」と規定している点。
相違点２
　害虫から保護する対象について、本件訂正発明２では「木材及び木質合板類」と規定しているのに対し、甲２’発明では規定していない点、及び
相違点３
　対象となる害虫が、本件訂正発明２ではイエシロアリ又はヤマトシロアリであるのに対し、甲２’発明では特定されていない点。
　
(４−２)　相違点についての判断
(ア)　相違点１について
　本件訂正発明２における防除の対象となる害虫は「イエシロアリ又はヤマトシロアリ」であるところ、イエシロアリやヤマトシロアリなどのシロアリを防除するために、シロアリ防除剤（害虫防除剤）により土壌処理することは周知である［必要なら、例えば、甲第３号証（特開昭６３−１２２６０１号公報）、１頁右下欄４〜１０行；更に必要なら、特開昭５８−１５７７０９号公報、３頁右上欄１〜１１行（特に、６行）；特開昭６１−２４９９０４号公報、５頁左上欄４行〜右上欄９行参照。］。
　また、「侵襲から保護する方法」と「防除剤」との相違は単なるカテゴリーの相違にすぎないし、しかも、イエシロアリやヤマトシロアリなどのシロアリ防除剤（害虫防除剤）を、イエシロアリやヤマトシロアリなどのシロアリなどの害虫による侵襲から保護するために用いることは自明である。
　したがって、甲第２号証に記載された「イミダクロプリドを有効成分として含有する害虫防除剤。」の発明に基づいて、「イミダクロプリドを土壌処理することにより、（イエシロアリ又はヤマトシロアリの）侵襲から保護する方法」の発明に想到することは当業者が容易になし得ることである。
　
(イ)　相違点２について
　相違点２は、本件訂正発明１と甲２発明との相違点１と同じであるから、先に第６　２　(３−２)(ア)「相違点１について」で示したのと同じ理由で、甲２’発明において、害虫から保護する対象について木材と規定することは当業者が容易になし得ることである。
　
(ウ)　相違点３について
　相違点３は、本件訂正発明１と甲２発明との相違点２と同じであるから、先に第６　２　(３−２)(イ)「相違点２について」で示したのと同じ理由で、上記の課題に直面していた当業者が、同一技術分野に属する刊行物である甲第２号証に接したならば、イミダクロプリドを有効成分として含有する害虫防除剤をヤマトシロアリやイエシロアリに適用してみようとすることは何ら困難な事柄ではないというべきである。
　
(４−３)　本件訂正発明の奏する効果についての判断
　先に第６　２　(３−３)「本件訂正発明の奏する効果についての判断」で示したのと同じ理由で、イエシロアリ、及びヤマトシロアリの何れについても、本件訂正発明について、本件訂正発明が現実に有する効果が、当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるものとは認められない。
　
(４−４)　「本件訂正発明２について」のまとめ
　以上のとおり、上記各相違点は当業者が容易に想到することができたものであり、しかも、本件訂正発明２がこれらの相違点に係る構成により格別顕著な効果を奏するものとは認められないから、本件訂正発明２は、甲２’発明、及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。
　
（５）　被請求人の主張について
　被請求人は、概略、以下のように、本件訂正発明の進歩性を主張している。
(５−１)　本件訂正発明のイミダクロプリドを有効成分とするシロアリ防除剤が商業上の卓越した成功を収めたことは、本件訂正発明の技術水準の高さを裏付けている。（審判事件答弁書、４頁下から６行〜５頁下から６行；平成１９年１２月１０日付け訂正請求書、９頁１０〜１３行）
(５−２)　　甲第２号証には、「衛生害虫、貯蔵物に対する害虫に使用される際には活性化合物は、石灰物質上のアルカリに対する良好な安定性はもちろんのこと、木材及び土壌における優れた残効性によって、きわだたされている。」（摘記(6)）と記載されているが、当該記載中、甲第２号証のニトロイミノ誘導体が木材及び土壌において優れた残効性を示すものであるというのは、「衛生害虫、貯蔵物に対する害虫」を対象とする場合のみをいうのであって、広範な種々の害虫全般に亘りおしなべて等しく木材及び土壌において優れた残効性があるとするものではない。
　そして、本件訂正発明のイエシロアリ及びヤマトシロアリはかかる衛生害虫、貯蔵物に対する害虫の範疇には包含されない。
　したがって、少なくとも当該「木材及び木質合板類」の保護という具体的な用途に関する訂正後の特許請求の範囲に記載の発明は、甲第２号証に記載された発明から容易に発明をすることができたものではない。（平成１９年１２月１０日付け訂正請求書、６頁下から８行〜１０頁２２行）
(５−３)　甲第２号証には、イミダクロプリドがシロアリに対して格別顕著な殺虫効果を現していることなど記載されておらず、本件訂正発明の進歩性は首肯されるべきである。（審判事件答弁書、９頁下から１１〜４行）
　また、本件訂正発明は、当業者さえもが当然には予測し得なかったような格別顕著な効果を奏するから、選択発明として特許性を獲得することは明らかである。（平成１９年１２月１０日付け訂正請求書、１０頁２３行〜１１頁２１行）
　
　しかしながら、被請求人の主張は採用できない。理由は以下のとおりである。
・被請求人の主張(５−１)について
　商業的成功を収めるかどうかは、発明の内容のほか、製品の内容や価格、宣伝広告の方法などに左右されるところが大きいから、商業的成功を収めているからといって、必ずしも発明に進歩性があるということはできず、その有無の判断は、引用例との対比により、厳密になされるべきものである。そして、先に検討したとおり、本件訂正発明１及び２は、引用例たる甲第２号証との対比により、進歩性が認められないのであるから、被請求人の前記主張は当を得ないことに帰する。
　
・被請求人の主張(５−２)について
　既に確定した本件判決において、「甲２には，イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が広汎な害虫に対して強力な殺虫作用を示すとともに，木材における優れた残効性を示すこと，さらに，同化合物が殺虫効果を示す対象害虫類の一つとして，等翅目虫のヤマトシロアリ，イエシロアリが具体的に挙げられているのであるから，上記の課題に直面していた当業者が，同一技術分野に属する刊行物である甲２に接したならば，イミダクロプリドを有効成分として含有する害虫防除剤をヤマトシロアリやイエシロアリに適用してみようとすることは何ら困難な事柄ではないというべきである。」という判断が下されている。
　被請求人の主張は、上記判断に抵触するものであるから、被請求人の主張は採用できない。
　付言すると、上記判断には「木材における優れた残効性を示すこと」も含まれているから、「工芸素材類」を「木材及び木質合板類」と訂正しても、上記判断は、本件訂正発明に対してもそのまま当てはまる。
　
．被請求人の主張(５−３)について
　先に第６　２　(３−３)「本件訂正発明の奏する効果についての判断」で指摘したとおり、本件訂正発明１及び２が格別顕著な効果を奏するものとは認められないから、被請求人の主張は採用できない。
　
第７　むすび
　以上のとおりであるから、本件訂正発明１及び２は甲第２号証に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、本件特許は、特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり、平成５年改正前特許法１２３条１項１号に該当する。
　したがって、請求人が主張するその余の無効理由について検討するまでもなく、本件訂正発明１及び２は無効とすべきものである。
　審判に関する費用については、特許法１６９条２項の規定で準用する民事訴訟法６１条の規定により被請求人が負担とすべきものとする。 
　
　よって、結論のとおり審決する。