【事件の表示】
　特願２００１−　２７６８８「３，６−ジアルキル−５，６−ジヒドロ−４−ヒドロキシ−２Ｈ−ピラン−２−イルの合成」拒絶査定不服審判事件〔平成１３年　８月１４日出願公開、特開２００１−２２０３８７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成１３年２月５日（優先権主張２０００年２月４日、米国）の出願であって、平成１６年１１月２５日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成１７年２月２３日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同日付けで手続補正がなされたものである。
　
２．平成１７年２月２３日付けの手続補正についての補正却下の決定
［結論］
　　平成１７年２月２３日付けの手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明
本願の請求項４６は、
「ａ）下記式：
【化３４】（化学構造式省略）
のβ−シロキシアシルハライド、
ｂ）下記式：
【化３５】（化学構造式省略）
のδ−シロキシ−β−シリルエノールエーテルエステル、及び
ｃ）下記式：
【化３６】（化学構造式省略）
（上記式中、
　Ｒ1は、Ｃ1−Ｃ20アルキルであり；Ｒ2は、Ｈ又はＣ1−Ｃ10アルキルであり；Ｒ5 は、Ｃ1−Ｃ6アルキル、Ｃ5−Ｃ20アリール又はＣ6−Ｃ20アリールアルキルであり；Ｒ8、Ｒ9、Ｒ10、Ｒ11、Ｒ12 及びＲ13のそれぞれは、独立して、Ｃ1−Ｃ6 アルキル又はフェニルであり、そしてＸは、ハライドである）のδ−シロキシ−β−ケトエステルからなる群から選択される化合物
（ただし、
エチル５−(トリメチルシロキシ)−３−オキソ−デカノエート
メチル(Ｓ)−５−(ｔ−ブチルジフェニルシロキシ)−２−メチル−３−オキソ−ヘキサノエート
メチル(Ｓ)−５−(ｔ−ブチルジフェニルシロキシ)−３−オキソ−ヘキサノエート
メチル(Ｓ)−５−(ｔ−ブチルジメチルシロキシ)−３−オキソ−ヘキサノエート
メチル(Ｓ)−５−(ｔ−ブチルジメチルシロキシ)−３−オキソ−ヘプタノエート
メチル(Ｓ)−５−(ｔ−ブチルジフェニルシロキシ)−３−オキソ−ヘプタノエート
メチル(Ｓ)−５−(ｔ−ブチルジメチルシロキシ)−３−オキソ−デカノエート
メチル(Ｓ)−５−(ｔ−ブチルジメチルシロキシ)−７−メチル−３−オキソ−オクタノエート
及び、Ｒ1 がメチルであり、Ｒ11、Ｒ12及びＲ13がそれぞれ独立してＣ1〜Ｃ6アルキルである、上記ａ）のβ−シロキシアシルハライドを除く）。」
と補正された。
　上記補正は、請求項４６のａ）のβ−シロキシアシルハライドにおいて除かれる化合物を、補正前の一般式における置換基Ｒ1 がメチルであり、Ｒ11、Ｒ12及びＲ13がそれぞれ独立してＣ1〜Ｃ5アルキルである化合物から、Ｒ1 がメチルであり、Ｒ11、Ｒ12及びＲ13がそれぞれ独立してＣ1〜Ｃ6アルキルである化合物に拡大する補正であるので、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
　そこで、本件補正後の請求項４６に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する特許法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
（２）引用例
　原査定の拒絶の理由に引用された特開昭６３−１７０３５７号公報（以下、「引用例」という。）には、次の事項が記載されている。
(ａ) 次式のキラルなアゼチジノン化合物を製造する方法に於いて、
　　　　（一般式III 略）
　次のキラルブチリル化合物と、
　　　　（一般式I 略）
　次のイミンとを
　　　　（一般式II　略）
この反応のための有機溶剤中で、……アゼチジノンIII を得るのに十分な反応時間接触させる工程を含んでなる製造方法［ここにおいてＲ1、Ｒ2 およびＲ3はそれぞれ独立に反応条件で不活性な基で置換することができるＣ1−Ｃ５アルキル基またはアリール基であり、Ｄはハロゲンかまたは反応条件下で脱離する効果的な有機基であり、……。］。（特許請求の範囲第１項）
(ｂ) Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3 は通常の置換基であり、例えば、本発明方法において障害とならない基により置換されていることができる Ｃ1−Ｃ5 線状または分枝状アルキルまたはアリール基である。代表的な例には、メチル、エチル、イソ−プロピル、ブチル、セカンダリーブチル、ターシャリーブチル、およびペンチル、アリール基があり、アリール基の場合にはフェニルおよび置換フェニルであることができ、置換フェニルの置換基であり、目的とする反応を障害しない置換基例えばメトキシ、クロル、またはニトロ基らが含まれている。好適なシリル保護基としては、ジメチル−ｔ−ブチルシリル、トリメチルシリル、フェニルジメチルシリル、ベンジルジメチルシリルおよびこれに類する基がある。この中でも好適なシリル保護基は、ジメチル−ｔ−ブチルシリル基である。（５頁右下欄１０行〜６頁左上欄７行）
(ｃ) ３−(Ｒ)−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）酪酸とオキサリルクロリドとを反応させて、(Ｒ)−３−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）ブチリルクロリドを得たことが同定値と共に記載されている。（９頁右上欄６行〜左下欄９行、実施例１の工程Ｄ．）
　　
（３）対比・判断
　本願補正発明は、ａ）下記式：
【化３４】（化学構造式省略）　（以下、「一般式ａ）」という。）
（上記式中、
　Ｒ1は、Ｃ1−Ｃ20アルキルであり；Ｒ11、Ｒ12 及びＲ13のそれぞれは、独立して、Ｃ1−Ｃ6 アルキル又はフェニルであり、そしてＸは、ハライドである）（ただし、
Ｒ1 がメチルであり、Ｒ11、Ｒ12及びＲ13がそれぞれ独立してＣ1〜Ｃ6アルキルである、上記ａ）のβ−シロキシアシルハライドを除く）で表されるβ−シロキシアシルハライド化合物である。
　すなわち、本願補正発明は、Ｒ1がメチルである場合として、
一般式ａ）
（上記式中、Ｒ1がメチル、Ｒ11、Ｒ12 及びＲ13のそれぞれは、独立して、Ｃ1−Ｃ6 アルキル又はフェニルであり、かつ、少なくともＲ11、Ｒ12 及びＲ13の１つはフェニル、Ｘがハライドである。）で表されるβ−シロキシアシルハライド化合物（以下、「本願補正β−シロキシアシルハライド化合物発明」という。）を含むものである。
　そこで、以下、この本願補正β−シロキシアシルハライド化合物発明について検討する。
　
　一方、引用例には、その特許請求の範囲の請求項１のキラルブチリル化合物である(Ｒ)−３−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）ブチリルクロリドが製造実施例及び同定値とともに記載されており（上記 (ｃ)）、引用例には、化学物質の発明である(Ｒ)−３−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）ブチリルクロリド（以下、「引用発明」という。）が記載されている。
　そこで、本願補正β−シロキシアシルハライド化合物発明と引用発明を対比する。
　
　引用発明は、補正後の本願明細書の特許請求の範囲請求項４６に記載された一般式ａ）において、Ｒ1がメチル（Ｃ1アルキル）であり、Ｒ11、Ｒ12 及びＲ13のうち１つが、ｔ−ブチル、２つがメチルであり、そしてＸがクロリド（ハライドの一種）に相当する化合物である。
　また、引用発明は、（Ｒ）体であり、エナンチオマーであるが、本願補正β−シロキシアシルハライド化合物発明では、一般式ａ）ではエナンチオマーであることは明示して記載されていない。
　しかし、本願補正発明において、一般式ａ）の化学構造から３位が不斉炭素であることは明らかであり、かつ、本願補正明細書の特許請求の範囲の請求項４７では、同請求項４６を引用して(Ｒ)−３−トリメチルシロキシテトラデカノイルクロリドとエナンチオマーとして記載されているから、本願補正β−シロキシアシルハライド化合物発明がエナンチオマーを包含することは明らかである。
　そして、本願補正発明において、Ｒ1 がメチルであり、Ｒ11、Ｒ12及びＲ13がそれぞれ独立してＣ1〜Ｃ6アルキルである、上記ａ）のβ−シロキシアシルハライドは除かれているから、本願補正β−シロキシアシルハライド化合物発明において、Ｒ1 がメチルの場合は、Ｒ11、Ｒ12 及びＲ13のそれぞれは、独立して、Ｃ1−Ｃ6 アルキル又はフェニルであり、かつ、少なくともＲ11、Ｒ12 及びＲ13の１つはフェニルである。
　したがって、本願補正β−シロキシアシルハライド化合物発明と引用発明は、
本願補正β−シロキシアシルハライド化合物発明の一般式ａ）において、Ｒ1がメチルであり、そしてＸがクロリドである化合物である点で一致し、Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｓｉ−（以下、「シリル基」ともいう。）が、前者では、Ｒ11、Ｒ12 及びＲ13のそれぞれは、独立して、Ｃ1−Ｃ6 アルキル又はフェニルであり、かつ、少なくともＲ11、Ｒ12 及びＲ13の１つはフェニルであるシリル基であるのに対し、後者では、ｔ−ブチルジメチルシリル（Ｒ11、Ｒ12 及びＲ13のうち１つが、ｔ−ブチル、２つがメチルである）である点で相違する。
　
　そこで、上記相違点について検討するに、引用例には、その特許請求の範囲第１項において、一般式Ｉで示されるキラルブチリル化合物において、シリル基であるＲ1Ｒ2Ｒ3Ｓｉ−について、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3はそれぞれ独立に反応条件で不活性な基で置換することができるＣ1−Ｃ5アルキル基またはアリール基と定義されており（上記（ａ））、その発明の詳細な説明には、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3は通常の置換基であり、引用例の発明方法において障害とならない基により置換されていることができる旨説明されており、代表的な例として、アリール基の場合には、フェニル基および置換フェニル基が例示され、好適なシリル保護基としては、ジメチル−ｔ−ブチルシリル、トリメチルシリル、フェニルジメチルシリル、ベンジルジメチルシリル基が例示されている（上記（ｂ））。
　そうすると、引用例記載の発明の実施例である引用発明において、シリル基を、ｔ−ブチルジメチルシリルに代えて、フェニルジメチルシリルとすることは当業者が引用例の記載に基づいて容易に想到し得ることであり、フェニルジメチルシリルは、本願補正β−シロキシアシルハライド化合物発明において、Ｒ11、Ｒ12 及びＲ13の１つがフェニル、２つがメチルである場合に相当し、「Ｒ11、Ｒ12 及びＲ13のそれぞれは、独立して、Ｃ1−Ｃ6 アルキル又はフェニルであり、かつ、少なくともＲ11、Ｒ12 及びＲ13の１つはフェニルである」ものであるので、上記相違点をもって本願補正β−シロキシアシルハライド化合物発明が、進歩性を有するものと認めることはできない。
　なお、引用例には、「この中でも好適なシリル保護基は、ジメチル−ｔ−ブチルシリル基である。」との記載があるが、好適なシリル保護基として、ジメチル−ｔ−ブチルシリルとともに、フェニルジメチルシリルが挙げられているのであるから、この記載を持って、当業者が、引用発明において、シリル基を、ｔ−ブチルジメチルシリルに代えて、フェニルジメチルシリルとするとの着想を阻害する事項であるとはいえない。
　また、上記のとおり、当業者が、引用例の記載に基づいて、本願補正β−シロキシアシルハライド化合物発明の化学物質を容易に発明することができるのであるから、その化学物質が、本願明細書に記載された製造方法の中間体として使用することが当業者にとって容易に想到し得るかどうかに関係なく、本願補正β−シロキシアシルハライド化合物発明は特許を受けることはできない。
　
　そして、本願補正発明は、上記のとおり当業者が引用例に記載された発明に基づいて容易に発明することができた本願補正β−シロキシアシルハライド化合物発明を含むものであるから、本願補正発明も、引用例に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。　
　
（４）むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する特許法第１２６条第５項の規定に違反するので、特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する特許法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
　平成１７年２月２３日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項４６に係る発明は、平成１６年６月２２日付手続補正書の特許請求の範囲の記載のとおりのものである。
「ａ）下記式：
【化３４】（化学構造式省略）
のβ−シロキシアシルハライド、
ｂ）下記式：
【化３５】（化学構造式省略）
のδ−シロキシ−β−シリルエノールエーテルエステル、及び
ｃ）下記式：
【化３６】（化学構造式省略）
（上記式中、
　Ｒ1は、Ｃ1−Ｃ20アルキルであり；Ｒ2は、Ｈ又はＣ1−Ｃ10アルキルであり；Ｒ5 は、Ｃ1−Ｃ6アルキル、Ｃ5−Ｃ20アリール又はＣ6−Ｃ20アリールアルキルであり；Ｒ8、Ｒ9、Ｒ10、Ｒ11、Ｒ12 及びＲ13のそれぞれは、独立して、Ｃ1−Ｃ6 アルキル又はフェニルであり、そしてＸは、ハライドである）のδ−シロキシ−β−ケトエステルからなる群から選択される化合物
（ただし、
エチル５−(トリメチルシロキシ)−３−オキソ−デカノエート
メチル(Ｓ)−５−(ｔ−ブチルジフェニルシロキシ)−２−メチル−３−オキソ−ヘキサノエート
メチル(Ｓ)−５−(ｔ−ブチルジフェニルシロキシ)−３−オキソ−ヘキサノエート
メチル(Ｓ)−５−(ｔ−ブチルジメチルシロキシ)−３−オキソ−ヘプタノエート
メチル(Ｓ)−５−(ｔ−ブチルジフェニルシロキシ)−３−オキソ−ヘプタノエート
メチル(Ｓ)−５−(ｔ−ブチルジメチルシロキシ)−３−オキソ−デカノエート
メチル（Ｓ）−５−（ｔ−ブチルジメチルシロキシ）−７−メチル−３−オキソ−オクタノエート
及び、Ｒ1 がメチルであり、Ｒ11、Ｒ12及びＲ13がそれぞれ独立してＣ1〜Ｃ5アルキルである、上記ａ）のβ−シロキシアシルハライドを除く）。」
　
（１）引用例
　原査定の拒絶の理由に引用された引用例及びその記載事項は、前記「２.(２)」に記載したとおりである。
　
（２）対比・判断
　本願の請求項４６に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、前記２．で検討した本願補正発明を包含するから、前記「２．(３)」に記載した理由で、引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　なお、請求人は、平成１７年８月１２日付け上申書において、特許請求の範囲の補正案を提示し補正をしたい旨主張しているが、補正の手続には時期的な制限があり、この主張は時機を逸したものであり許されない。　　
　
（３）むすび
　以上のとおり、本願発明は、引用例に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
　よって、結論のとおり審決する。