【事件の表示】
　平成　９年特許願第５０３１７８号「日光遮蔽組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成　８年１２月２７日国際公開、ＷＯ９６／４１６１４、平成１４年　５月２８日国内公表、特表２００２−５１５８５１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成８年６月７日（パリ条約による優先権主張外国庁受理　１９９５年６月８日　米国，１９９６年６月７日　米国）を国際出願日とする出願であって、最初の拒絶理由通知に応答がなく、平成１７年５月１７日付で拒絶査定がなされ、これに対し、平成１７年８月２２日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに、同日付で手続補正がなされたものであり、その後、前置報告書を用いた審尋に応答して平成２０年４月９日付け回答書が提出されたものである。
　
２．平成１７年８月２２日付けの手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　　平成１７年８月２２日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）を却下する。
　
［理由］
（１）補正の概略
　本件補正により、特許請求の範囲は、
　
補正前
　「１．（ａ）無機の日光遮蔽剤、
（ｂ）飽和脂肪酸塩、直鎖脂肪酸塩、アルキルスルホスクシネート、アルキルホスフェートおよびそれらの混合物からなる群より選ばれるアニオン性乳化剤、ならびに
（ｃ）キャリアー油および少なくとも1種の皮膚軟化剤を含む油成分
を含んでなる日光遮蔽組成物。
　２．〜１９．・・・省略・・・」から、
　
補正後
　「【請求項１】（ａ）無機の日光遮蔽剤、
（ｂ）飽和脂肪酸塩、直鎖脂肪酸塩、アルキルスルホスクシネート、アルキルホスフェートおよびそれらの混合物からなる群より選ばれるアニオン性乳化剤、ならびに
（ｃ）キャリアー油および少なくとも1種の皮膚軟化剤を含む油成分
を含んでなり、かつ、
該キャリアー油が安息香酸と脂肪アルコールのエステル、アルコキシル化脂肪アルコールおよびポリエーテルで中断された脂肪酸エステルからなる群より選ばれ、そして該皮膚軟化剤が鉱物油、エステル油、植物油、シリコーンおよび合成エモリエントからなる群より選ばれ、かつ、キャリアー油体皮膚軟化剤の割合が1対３〜３対１であることを特徴とする、日光遮蔽組成物。」
と補正された。
　
　本件補正は、補正前の請求項２〜１９を削除し、請求項１において、「かつ、該キャリアー油が安息香酸と脂肪アルコールのエステル、アルコキシル化脂肪アルコールおよびポリエーテルで中断された脂肪酸エステルからなる群より選ばれ、そして該皮膚軟化剤が鉱物油、エステル油、植物油、シリコーンおよび合成エモリエントからなる群より選ばれ、かつ、キャリアー油体皮膚軟化剤の割合が1対３〜３対１であることを特徴とする」（キャリアー油
体
対
　なお、キャリアー油対皮膚軟化剤の割合を特定することは、補正前の請求項２〜１９には記載されておらず、新たに特定されたものである。
　
（２）補正の適否
　ところで、本件補正は、特許法第１２１条第１項の拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から３０日以内にされたものであって、同法第１７条の２第１項第４号の補正に該当する。
　そこで、この追加された点が、同法第１７条の２の各項の規定する要件を満たすか否か検討する。
　
（２−１）新規事項の追加違反
　　当初明細書には、次の（イ）、（ロ）の記載がある。
　（イ）「本発明の組成物にはまたキャリアー油も存在させるべきである。これは安息香酸脂肪アルコールエステル、アルコキシル化脂肪アルコール類、およびポリエーテル中断脂肪酸エステルの群から選択可能である。」（当初明細書第１１頁１〜３行参照）
　（ロ）「好適には、油相に少なくとも２種類の材料、即ち上記キャリアー油と、日光遮蔽剤製品で有用であるとして本技術の通常の技術者に知られている通常の皮膚軟化剤、例えば鉱油、エステル油、植物油、シリコン類、合成皮膚軟化剤、例えば脂肪酸エステルなどを含めるべきである。」（当初明細書第１２頁３〜６行参照）
　してみると、前記追加された前半部分の「かつ、該キャリアー油が安息香酸と脂肪アルコールのエステル、アルコキシル化脂肪アルコールおよびポリエーテルで中断された脂肪酸エステルからなる群より選ばれ、そして該皮膚軟化剤が鉱物油、エステル油、植物油、シリコーンおよび合成エモリエントからなる群より選ばれ」との発明特定事項は、当初明細書に記載があり、また、補正前の発明特定事項の「キャリアー油および少なくとも1種の皮膚軟化剤を含む油成分」を限定するものであることが明らかであるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号に規定する限定的減縮に相当する。
　
　他方、当初明細書には、前記追加された後半部分の「キャリアー油対皮膚軟化剤の割合」に関し、次の記載がある。
　（ハ）「この皮膚軟化剤を該配合物中に上記キャリアー濃度との比率が約１：１から約３：１、最も好適には、約２：１になるように存在させるべきである。」（当初明細書１２頁６〜８行参照）
　（ニ）「実施例１
　・・・２５ｇのＶｅｌｓａｎＤ８Ｐ３（・・・）、・・・３７．５ｇのＭｉｇｌｙｏｌ８１２（・・・）、・・。上記実施例１の得られたＳＰＦは１６．９であり、この組成物は美的感覚上も満足でき、且つ安定であった。」（当初明細書第１８〜１９頁の実施例１参照）
　（ホ）「実施例４７−９０
　以下の実施例４７−９０は、当業者に周知であり、そして市販されている皮膚軟化油と組み合わせた、本発明の生成物中のキャリアー油の使用の重要性を説明する。それらは、実施例１と同様であるが、以下に示すように油成分のみを変えている。
１カッコ内の値は、スペクトルのＵＶＡ領域における保護ファクターを示す。
２多数のデータは、多回の別個の配合試験を示す。
　上記に説明する商品名は、以下の市販されている化合物を言う：
Eumulgin　Ｌ：PPG-1-PEG-9ラウリル　グリコールエーテル
Ｈetester　PHA：PGイソセテス-3-アセテート
Sandoxylates：PPG-2イソデセス（4-12）
Eumulgin　B2：セテアレス-20
Procetyl　AWS：PPG-2セテス-20
Cetiol　８６８：オクチル　ステアレート
Citmol　３１６：トリイソセチル　シトレート
Minno　２１：ネオペンチル　グリコール　ジオクタノエート（および）ネオペンチル　グリコール
Drakeol-7：鉱物油
Klearol：鉱物油
Arlamol：PPG-15　ステアリル　エーテル
Crodamol　ML：ミリスチル　ラクテート
Procetyl　10：PPG-10　セチル　エーテル
Marlox　FK86：PPG-8　デセス-6
Ucon　50　HB-660：PPG-12　ブテス-16
Avanel　S150：Ｃ12-15　パレス-15　スルホン酸ナトリウム
Velsan　P8-3：イソプロピル　Ｃ12-15　パレス-9　カルボキシレート」（当初明細書第２４〜２８頁の実施例４７〜９０参照）
　（ヘ）実施例２〜４６、９１〜９６では、その実施例１を引用するとし、実施例９７〜１００には、前記（ニ），（ホ）と同様に、各成分が一数値で特定された組成物が記載されている。
　（ト）なお、キャリアー油に関し、「・・安息香酸脂肪アルコールエステルは商標Ｆｉｎｓｏｌｖの下で商業的に入手可能であり、例えば、・・から入手可能なＦｉｎｓｏｌｖ　ＴＮである。上記アルコキシル化脂肪アルコール類はいろいろな給源の下で入手可能であり、例えば・・・Ｅｕｍｕｌｇｉｎ　ＬおよびＥｕｍｕｌｇｉｎ　Ｂ２、・・・Ｓａｎｄｏｘｙｌａｔｅｓ、・・・Ｍａｒｌｏｘ　ＦＫ８６、・・・Ｐｒｏｃｅｔｙｌ　ＡＷＳなどである。　・・・より好適には、このキャリアー油はＣ８からＣ２２の脂肪アルキル（場合によってポリプロピレンオキシ）ポリエチレンオキシカルボン酸エステルであるべきであり、・・・最も好適には、このキャリアー油はイソプロピルＰＰＧ−２イソデセス（ｉｓｏｄｅｃｅｔｈ）−７カルボキシレート、例えば・・・Ｖｅｌｓａｎ　Ｄ８Ｐ３、または・・・・。他の同様な構造物には・・・Ｈｅｔｅｓｔｅｒ　ＰＨＡが含まれる。」（当初明細書第１１頁４〜２２行参照）との説明があるが、皮膚軟化剤に関しては、「鉱油、エステル油、植物油、シリコン類、合成皮膚軟化剤、例えば脂肪酸エステル」（当初明細書第１２頁５〜６行参照）との説明があるだけで、具体的な化合物名や商品名について説明されていない。また、Ｍｉｇｌｙｏｌ８１２については、「カプリン／カプリル酸　トリグリセリド」との説明がある（第２３頁４行目参照）。
　
　してみると、「キャリアー油対皮膚軟化剤の割合」については、約１：１〜約１：３の範囲（摘示（ハ）参照）と、実施例における具体的に特定された量（割合に変換は可能）が記載されているだけで、前記追加された「キャリアー油対皮膚軟化剤の割合が1対３〜３対１であること」は、当初明細書に記載されていないことが明らかであり、自明であるとも認められない。
　なお、請求人は、かかる記載は誤記であるため補正したい旨を審判請求理由において主張している（この点については次に検討する。）。
　
　よって、本件補正は、平成１４年法律第２４号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反する。
　
（２−２）独立特許要件違反
　前記「２．（２−１）」における検討内容からみて、「キャリアー油体皮膚軟化剤の割合が1対３〜３対１であること」に誤記があり、当初明細書に記載された「キャリアー油対皮膚軟化剤の割合が１対１〜１対３であること」の誤記であると解される場合には、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号に規定する限定的減縮に相当するから、本件補正後の前記請求項１に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであることが必要である。
　なお、請求人は、審判請求理由において、当初明細書１２頁６〜８行（前記「２．（２−１）」の（ハ））の記載を参照しつつ、補正された請求項１には、『誤記：「キャリアー油体皮膚軟化剤」は、正しくは「キャリアー油
対
１
　
　そこで、本件補正後の前記請求項１に係る発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
　先ず、請求人の前記主張の「キャリアー油
対
１
１対３〜１対１
対
１
　
　次に、前記（ホ）の実施例４７−９０（表ＩＶ）を検討する。
　その際に、「本発明の組成物は、・・・、最低１０のＳＰＦを有する日光遮蔽製剤を提供する。」（当初明細書８頁１２〜１３行参照）との記載から、ＳＰＦが１０以上を作用効果有り、１０未満を作用効果無しとして以下判断することとし、また、表ＩＶ中ではキャリアー油と皮膚軟化剤が順序関係なく記載されているので、混乱を避けるために以下の算出する割合は、「キャリアー油：皮膚軟化剤」の数値として表示する。
　（ａ）例えば、（４８）のFinsolvTN（2.5％）／Miglyol812（3.75％）は、前者がキャリアー油で後者が皮膚軟化剤と解されるから、
割合が１：１．５でＳＰＦが１５．８と作用効果あり
割合が１：１．５でＳＰＦ１４．１と作用効果ある
　（ｂ）例えば、（５６）のProcetylAWS（3.75％）／Miglyol812（2.5％）は、前者がキャリアー油で後者が皮膚軟化剤と解されるから、
１．５：１でＳＰＦ１０．６と作用効果があり
１．６：１でＳＰＦ１１．２と作用効果がある
　（ｃ）例えば、（５８）のProcetylAWS（3.75％）／Citmol３１６（3.75％）は、前者がキャリアー油で後者が皮膚軟化剤と解されるから、
割合は１：１でＳＰＦが１１．６と作用効果がある
割合は１：１でＳＰＦが９．１と作用効果がなく
割合は１：１でＳＰＦが８．２と作用効果がない
　（ｄ）例えば、（５３）のVelsanD8P3（6.25％）は、キャリアー油が単独で用いられていてもＳＰＦ１０．０と作用効果があり、（４９）のFinsolvTN（3.125％）／VelsanD8P3（2.5％）は
いずれもキャリアー油であるにもかかわらずＳＰＦが１６．４又は１８．４と作用効果があり
皮膚軟化剤が単独で用いられていてもＳＰＦ１１．０と作用効果がある
　（ｅ）表ＩＶ中に、キャリアー油と皮膚軟化剤の両者を併用する場合であって、その使用割合に関し、皮膚軟化剤がキャリアー油の３倍を超える場合乃至はキャリアー油が皮膚軟化剤の３倍を超える場合の比較対象となり得る例（データ）が何ら示されていない。
　
　これら（ａ）〜（ｅ）の評価からすると、「キャリアー油対皮膚軟化剤の割合」を、「１：１〜３：１」または「１：３〜１：１」のいずれに特定しても、割合がその範囲内でも作用効果を奏さない無い場合があり、逆に割合がその範囲外でも作用効果を奏する場合があり、また、使用割合に関し皮膚軟化剤がキャリアー油の３倍を超える場合（乃至はキャリアー油が皮膚軟化剤の３倍を超える場合）の比較対象とできる例（データ）の記載が無く、更に、いずれか単独での使用でも作用効果を奏する場合があるから、そのような割合に特定する技術的意義が不明であるという他ない。なお、「１：３〜３：１」の場合でも、（ｃ），（ｄ）の点で作用効果が無い場合があり、その技術的意義が不明であるといえる。
　したがって、本願補正発明は、仮に当初明細書に明示された割合に訂正されたとしても、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断できるから、本願補正発明と発明の詳細な説明に発明として記載したものとが実質的に対応しているとはいえず、特許法第３６条第６項第１号の規定に違反する。
　よって、本願補正発明は、特許法第３６条第６項１号の規定に適合しないため特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
（２−３）むすび
　したがって、本件補正は、平成１４年法律第２４号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反するので、乃至は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項で準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
　
 ３．本願発明について
　平成１７年８月２２日付けの手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜１９にかかる発明は、当初明細書の特許請求の範囲の請求項１〜１９に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、そのうち請求項１に係る発明（以下、同項記載の発明を「本願発明」という。）は次のとおりである。
　「１．（ａ）無機の日光遮蔽剤、
（ｂ）飽和脂肪酸塩、直鎖脂肪酸塩、アルキルスルホスクシネート、アルキルホスフェートおよびそれらの混合物からなる群より選ばれるアニオン性乳化剤、ならびに
（ｃ）キャリアー油および少なくとも1種の皮膚軟化剤を含む油成分
を含んでなる日光遮蔽組成物。」
　
（１）引用例
　原査定の拒絶の理由に引用された国際公開第９４／４１３１号パンフレット（以下、「引用例」という。）には、次のよう技術事項が記載されている。なお、英文であるため翻訳文を示し、下線は、当審が付したものである。
　
　（i）「実施例Ｉ−Ｖ
サンスクリーンを含有する日々保湿用ローション
　次の成分が、混合技術を使用して油／水エマルジョンを形成するのに組み合わされた。
　　１ダウコーニング２００／３５０液として入手できる
　　２Tri-K工業会社，Emerson，N.J.からMT-500Bそして／又はMT-600Bとして入手できる
　　３Tri-K工業会社からMT-500SA（ステアリン酸、アルミナ、シリカで被覆）として入手できる
　　４Tioxide会社からオクチルパルミテートの懸濁液として入手できる
　　得られたエマルジョンは、日々の保湿用として肌に対する局所的な適用に有効であり、
ＵＶ光照射の有害な作用からの保護
　（ii）「
物理的日光遮蔽剤
　・・・
　
無機の物理的日光遮蔽剤としては
二酸化チタン
　（iii）「
乳化剤
　・・・
　適切な
乳化剤として
ジエタノールアミンジセチル／セチルホスフェート
　（iv）「
エモリエント
　・・・・
　適切な
エモリエントとしては
シリコーンオイル（例えば、ジメチコーン
　
　これらの記載によれば、特に実施例の配合成分を検討し、引用例には、
　「二酸化チタン（無機の物理的日光遮蔽剤）と、ＤＥＡセチルホスフェート（乳化剤）と、Ｃ１２−１５アルキルベンゾエートと、ジメチコーン（エモリエント）とを含有する、ＵＶ光照射の有害な作用からの保護をするエマルジョン。」
の発明（以下、「引用例発明」という。）が記載されていると認められる。
　
（２）対比、判断
　そこで、本願発明と引用例発明を対比する。
　（α）引用例発明の「二酸化チタン（無機の物理的日光遮蔽剤）」は、本願発明の「無機の日光遮蔽剤」として例示され、使用されている「二酸化チタン」に相当する。
　（β）引用例発明の「ＤＥＡセチルホスフェート（乳化剤）」は、アニオン性であることも明らかであるから、本願発明の「飽和脂肪酸塩、直鎖脂肪酸塩、アルキルスルホスクシネート、アルキルホスフェートおよびそれらの混合物からなる群より選ばれるアニオン性乳化剤」のアルキルホスフェートとして例示された「セチルリン酸ＤＥＡ」に相当する。
　（γ）引用例発明の「Ｃ１２−１５アルキルベンゾエート」は、「Ｃ１２−１５アルキル」のアルコールが脂肪アルコールを意味し、「ベンゾエート」が安息香酸のエステルを意味するから、本願発明の「キャリアー油」として例示された「安息香酸脂肪アルコールエステル」に相当する。
　（δ）引用例発明の「ジメチコーン（エモリエント）」は、本願発明の「皮膚軟化剤」として例示された「シリコン類」に相当する。
　（ε）引用例発明の「ＵＶ光照射の有害な作用からの保護をするエマルジョン」は、ＵＶ光照射に対する保護が一般に日光遮蔽に用いられていることに鑑みると、本願発明の「日光遮蔽組成物」に相当する。
　
　してみると、両発明は、
　「（ａ）二酸化チタン（無機の日光遮蔽剤）、
（ｂ）セチルリン酸ＤＥＡ（アルキルホスフェート）から選ばれるアニオン性乳化剤、ならびに
（ｃ）安息香酸脂肪アルコールエステルおよびジメチコーン（皮膚軟化剤）を含む油成分
を含んでなる日光遮蔽組成物。」
で一致し、次の相違点Ａで形式的に相違する。
＜相違点Ａ＞
　安息香酸脂肪アルコールエステルについて、本願発明では「キャリアー油」と規定されているのに対し、引用例発明ではそのように規定していない点
　
　そこで、相違点Ａについて検討する。
　本願発明と引用例発明で使用している安息香酸脂肪アルコールエステルに相違は無いのであるから、キャリアー油と表現するか否かは、本質的な差異ではない。
　よって、本願発明は、引用例発明と同一である。
　
　なお、審判請求理由において、乳化剤の「アルキルホスフェート」を削除する旨も希望しているが、特許法では審判請求に際して補正できる期間を定めているところ、既にその期間内に手続補正書を提出しているのであるから、単なる誤記の訂正であればともかく、それ以上の補正の機会を与えることは法律の想定するところではない。
　
（３）むすび
　以上のとおり、本願請求項１に係る発明は、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当する。それ故、他の請求項について論及するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。