【事件の表示】
　特許第３５４０４６６号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　平成　７年１０月２７日　出願（優先権主張：平成７年３月２７日）　 
　平成１６年　４月　２日　特許権の設定登録 （請求項１および２）　 
　平成１８年１２月１１日　別件無効審判請求（無効２００６−８０２５８）　
　平成２０年　２月２７日　審決（特許第３５４０４６６号の請求項１および２に係る発明についての特許を無効とする。）　 
　平成２０年　４月　３日　上記審決に対する審決取消訴訟の出訴（平成２０年（行ケ）第１０１２５号）
　平成２０年　５月２６日  本件訂正審判請求
　平成２０年１０月３１日  訂正拒絶理由通知
　平成２０年１１月２７日  意見書提出
　
第２　請求の要旨及び訂正の内容
　本件審判請求は、特許３５４０４６６号の明細書を、審判請求書に添付の訂正明細書（以下「訂正明細書」という）のとおりに訂正することを求めるものであり、その訂正の内容は次のとおりである。
　訂正事項ａ：請求項１の「切断時の伸びが１００％以上」とあるのを、「切断時の伸びが１００％〜９５０％」に訂正する。
　訂正事項ｂ：請求項１の「永久伸びが５０％以下」とあるのを、「永久伸びが５％〜８％の範囲内にある」に訂正する。
　訂正事項ｃ：請求項２の「切断時の伸びが１００％以上」とあるのを、「切断時の伸びが１００％〜９５０％」に訂正する。
　訂正事項ｄ：請求項２の「永久伸びが５０％以下」とあるのを、「永久伸びが５％〜８％の範囲内にある」に訂正する。
　訂正事項ｅ：明細書段落〔０００５〕の「切断時の伸びが１００％以上」とあるのを、「切断時の伸びが１００％〜９５０％」に訂正する。
　訂正事項ｆ：明細書段落〔０００５〕の「永久伸びが５０％以下の」とあるのを、「永久伸びが５％〜８％の範囲内にある」に訂正する。
　訂正事項ｇ：明細書段落〔００４０〕の「切断時の伸びが１００％以上」とあるのを、「切断時の伸びが１００％〜９５０％」に訂正する。
　訂正事項ｈ：明細書段落〔００４０〕の「永久伸びが５０％以下の」とあるのを、「永久伸びが５％〜８％の範囲内にある」に訂正する。
　訂正事項ｉ：明細書段落〔００４５〕、第７行の「切断時の伸びが１００％以上」とあるのを、「切断時の伸びが１００％〜９５０％」に訂正する。
　訂正事項ｊ：明細書段落〔００４５〕、第８行の「永久伸びが５０％以下の」とあるのを、「永久伸びが５％〜８％の範囲内にある」に訂正する。
　訂正事項ｋ：明細書段落〔００４５〕、第１７行の「切断時の伸びが１００％以上」とあるのを、「切断時の伸びが１００％〜９５０％」に訂正する。
　訂正事項ｌ：明細書段落〔００４５〕、第１８行の「永久伸びが５０％以下の」とあるのを、「永久伸びが５％〜８％の範囲内にある」に訂正する。
　
第３　訂正の目的の適否、特許請求の範囲の実質的な拡張・変更の有無の判断
　訂正事項ａ及びｂは、請求項１において、反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体を主成分とする硬化物からなる弾性体層の切断時の伸びの上限値を９５０％以下に限定し、かつ永久伸びを「５％〜８％」の範囲内に限定する訂正であるから特許請求の範囲を減縮することを目的とするものである。
　訂正事項ｃ及びｄは、請求項２において、反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体を主成分とする硬化物からなる弾性体層の切断時の伸びの上限値を９５０％以下に限定し、かつ永久伸びを「５％〜８％」の範囲内に限定する訂正であるから特許請求の範囲を減縮することを目的とするものである。
　訂正事項ｅないしｌは、訂正事項ａないしｄによる特許請求の範囲の減縮に伴い、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載の間で生じた不整合を正すものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
　そして、訂正事項ａないしｄは、明細書の段落【００５４】の表に記載の配合例１ないし６に基づくものであって、明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであり、また、何れも実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
　
第４　独立特許要件の判断
　以上のとおり、訂正事項ａないしｄは、特許請求の範囲（請求項１及び２）の減縮を目的とするものであるであるから、訂正後の請求項１及び２に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かについて検討する。
　
１．訂正後の請求項１、２に係る発明
　訂正明細書の請求項１、２に係る発明は、次の事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項１】　 
 　床材と床下地材とからなる床構造体において、該床材と該床下地材との間に、下記一般式（Ｉ）または（II）で表されるような水酸基もしくは加水分解性基結合反応性ケイ素基を有し、シロキサン結合を形成することにより架橋しうる反応性ケイ素基を末端に少なくとも一つ有し、主鎖がオキシアルキレン系重合体である、反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体を主成分とする硬化物であって、ＪＩＳ Ｋ ６３０１に準拠する引張試験における切断時の伸びが１００％〜９５０％、及びＪＩＳ Ｋ ６３０１に準拠する永久伸び試験における永久伸びが５％〜８％以下の範囲内にある弾性体層が積層されてなることを特徴とする床構造体。　 
 【化１】　　　 
　ここで、Ｒ１はアルキル基およびアリール基より選ばれる炭素数１〜１２の１価の炭化水素基；Ｘは水酸基、ハロゲン基、アルコキシ基、アシルオキシ基、ケトキシメート基、アミド基、酸アミド基、アミノオキシ基およびメルカプト基より選ばれる基；ａは０〜２の整数；Ｒ２は−Ｒ３−または−Ｒ３−Ｏ−Ｒ４−（式中、Ｒ３およびＲ４は炭素数１〜２０の２価の炭化水素基）で示される２価の有機基から選ばれる基；ｂは０または１である。」（以下、「訂正発明１」という。）　 
 【請求項２】　 
　床材と床下地材とからなる床構造体において、該床材と該床下地材との間に遮音性を有するシートが挟まれ、該遮音性を有するシートと該床材及び該床下地材との間に、下記一般式（Ｉ）または（II）で表されるような水酸基もしくは加水分解性基結合反応性ケイ素基を有し、シロキサン結合を形成することにより架橋しうる反応性ケイ素基を末端に少なくとも一つ有し、主鎖がオキシアルキレン系重合体である、反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体を主成分とする硬化物であって、ＪＩＳ Ｋ ６３０１に準拠する引張試験における切断時の伸びが１００％〜９５０％、及びＪＩＳ Ｋ ６３０１に準拠する永久伸び試験における永久伸びが５％〜８％の範囲内にある弾性体層が積層されてなることを特徴とする床構造体。　 
 【化２】　 
　ここで、Ｒ１はアルキル基およびアリール基より選ばれる炭素数１〜１２の１価の炭化水素基；Ｘは水酸基、ハロゲン基、アルコキシ基、アシルオキシ基、ケトキシメート基、アミド基、酸アミド基、アミノオキシ基およびメルカプト基より選ばれる基；ａは０〜２の整数；Ｒ２は−Ｒ３−または−Ｒ３−Ｏ−Ｒ４−（式中、Ｒ３およびＲ４は炭素数１〜２０の２価の炭化水素基）で示される２価の有機基から選ばれる基；ｂは０または１である。」（以下、「訂正発明２」という。）　 
　
２．訂正拒絶理由の概要
　平成２０年１０月３１日付けで通知した訂正拒絶理由の概要は、訂正発明１及び２は、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるというものであり、その理由１及び２は、概略次のようなものである。
　理由１：訂正発明１及び２は、発明の詳細な説明に記載されたものでないものを含んでおり、訂正明細書の特許請求の範囲の記載は、特許法３６条６項１号に規定する要件を満たしていない。
　理由２：訂正明細書の発明の詳細な説明には、当業者が訂正発明１及び２の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているといえないから、訂正明細書の発明の詳細な説明の記載は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
　
３．特許法第３６条第６項第１号要件についての判断　 
　訂正発明１及び２の「弾性体層」が、ＪＩＳ Ｋ ６３０１に準拠する引張試験における切断時の伸びが１００％〜９５０％で、ＪＩＳ Ｋ ６３０１に準拠する永久伸び試験における永久伸びが５〜８％の範囲内であるということについて、訂正明細書の段落【００３５】には次のように記載されている。
「上記弾性体層の伸びが小さくなると、床構造体の変形の際に、床材の軋みによる床鳴りが発生し易くなるので、ＪＩＳ Ｋ ６３０１（加硫ゴム物理試験方法）に準拠する引張試験における切断時の伸びが１００％以上に限定され、好ましくは２００〜３０００％であり、３０００％を越えると永久伸びが大きくなる。 
 上記弾性体層の永久伸びが大きくなると、タック音が発生し易くなるので、ＪＩＳ Ｋ ６３０１に準拠する永久伸び試験における永久伸びが５０％以下に限定され、好ましくは０〜２０％である。」
　この記載には、訂正発明１及び２は、「切断時の伸び」及び「永久伸び」の大きさが、それぞれ、「軋み音」及び「タック音」の発生に関係していることを見いだしたことに基づくものであって、前者を１００％〜９５０％に限定し、後者を５％〜８％に限定したことに特徴を有するものであることが示されている。　
　
 　一方、これらの数値限定を裏付ける記載として、訂正明細書の【発明の実施の形態】には、次の技術事項が記載されている。
ア．配合例１ないし７により反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体の配合物を得たこと、
　ここで、配合例１は、「反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体（旭硝子社製、商品名「エクセスター３６２０」、分子量２００００）１００重量部、硬化触媒として錫系触媒〔ビス（ジブチル錫ラウリン酸）オキサイド、三共有機合成社製、商品名「ＳＢ−６５」〕２重量部、可塑剤としてジオクチルフタレート（積水化学工業社製）７０重量部、充填剤として重質炭酸カルシウム（白石工業社製、商品名「ホワイトンＰ−３０」）１５０重量部、コロイダル炭酸カルシウム（白石工業社製、商品名「ＣＣＲ」）８０重量部、脱水剤としてビニルシラン（東芝シリコーン社製、商品名「ＴＳＬ−８３１０」）４重量部、接着付与アミノシラン（東芝シリコーン社製、商品名「ＴＳＬ−８３４５」）２重量部を配合し、プラネタリーミキサーで約６０分間真空混練して反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体の配合物を得た。」ものであり、
　配合例２ないし６は、配合例１における反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体の代わりに、これとは異なる反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体を使用したことの他は、配合例１と同様にして反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体の配合物を得たものであり、
　配合例７は、配合例５の反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体の配合物の作成に際して、更にジフェニルメトキシシランを１０重量部配合したことの他は、配合例５と同様にして反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体の配合物を得たものである。
イ．段落【００５４】の【表１】には、配合例１〜７の反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体の硬化物の物性（弾性体層の物性）である、切断時の伸び及び永久伸びを評価したこと、その結果、配合例１ないし６は、硬化物（弾性体層）の切断時の伸びが５５０〜９５０％であり、永久伸びが５％又は８％であったこと、配合例７は、切断時の伸びが１２００％であり、永久伸びが７０％であったこと。
ウ．段落【００６４】の【表２】には、これらの配合例の硬化物（弾性体層）を使用した床構造体のの性能評価が記載され、配合例１〜６を使用した実施例１ないし１８では「軋み音」及び「タック音」は発生しなかったこと、配合例７を使用した比較例４では「軋み音」は発生しないが「タック音」が発生したこと、弾性体として、切断伸びが１０％で永久伸びが１０％の酢酸ビニル樹脂を使用した比較例２及び、切断伸びが５％で永久伸びが１０％のビスフェノール系のエポキシ樹脂を使用した比較例３では、「タック音」はわずかに有るだけであるが、「軋み音」が発生したこと。
　
　そこで、訂正明細書に記載された上記技術事項と訂正発明１及び２とを対比する。
　訂正明細書に記載された上記技術事項アないしウには、実施例で使用した床材と床下地材を用い、床材と床下地材の間の弾性体層における、樹脂以外の成分として配合例１のものを使用すれば、切断時の伸びが「５５０〜９５０％」で、永久伸びが「５〜８」のものは、軋み音が発生せず、かつタック音も発生しないといえる。また、比較例２，３には、切断伸びが１０％以下では軋み音が発生することが示されている。
　しかし、切断時の伸びが１００％〜５５０％未満の範囲において「軋み音」が発生しないことは実験によって確認されていない。
　また「切断時の伸び」の値と「軋み音」の大きさとの定量的な関係も示されていない。
　すなわち、「切断時の伸び」が大きければ大きいほど「軋み音」が小さくなるのか、「切断時の伸び」が一定以上であれば「軋み音」がないのか明らかでなく、切断時の伸びが１００％〜５５０％未満の範囲全体においても「軋み音」の発生が解決できることは示されていない。
　さらに、上記実施例及び比較例で使用した床材及び床下地材は、すべて同じ材質のものであり、弾性体層の厚みを０．５ｍｍ又は１．０ｍｍに設定した実験であるところ（段落【００５５】参照）、「軋み音」は、荷重がかかった時の床材の変形に起因するものであるから、「軋み音」の発生には、床材や床下地材の材質（硬さや弾性等）・厚さ、弾性体層の厚さ等が関与していると考えられ、これら床材や床下地材の材質や厚さ及び弾性体層の厚さに拘わりなく、「弾性体層」の切断時の伸びのみを規定することにより、「軋み音」の発生が解決できることは確認できない。
　また、上記訂正明細書技術事項アないしウによっても、「タック音」の発生が弾性体の永久伸びの大きさのみによるものであることは確認できず、「弾性体層」の永久伸びのみを規定することにより、「タック音」の発生が解決できることも確認できない。
　そうすると、訂正後の特許請求の範囲において、「弾性体層」が、「ＪＩＳ Ｋ ６３０１に準拠する引張試験における切断時の伸びが１００％〜９５０％で、ＪＩＳ Ｋ ６３０１に準拠する永久伸び試験における永久伸びが５〜８％以下である」という物性を有するものであれば、すべて、訂正発明１及び２に含まれるような形になっているところ、訂正明細書の発明の詳細な説明の記載からは、そのすべての数値範囲において、訂正明細書記載の効果が得られることは確認できず、訂正発明１及び２は、発明の詳細な説明の記載から当業者が出願時の技術常識に照らし発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであるといわざるをえない。
　したがって、訂正発明１及び２は、発明の詳細な説明に記載されたものでないものを含んでおり、訂正明細書の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。 
　
４．特許法第３６条第４項要件について
　訂正発明１及び２の特徴点である硬化物の「切断時の伸び」あるいは「永久伸び」の値は、「反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体」の種類と量に依存するだけではなく、硬化物に添加される添加剤の種類と量にも依存することは明らかである。すなわち、添加剤の種類と量を変えることにより、「切断時の伸び」あるいは「永久伸び」の値を変化させることが可能であることが認められる。　 
　しかし、訂正明細書の発明の詳細な説明に記載された「実施例」は、上記のとおり「切断時の伸び」が５５０〜９５０％であり、「永久伸び」が５〜８％である範囲のものが示されているのみであり、その他の範囲のものは示されていないし、「永久伸び」の値を５％〜８％に保持しつつ「切断時の伸び」の値を１００％〜５５０％未満とする具体的な手段も示されていない。。
　すなわち「切断時の伸び」や「永久伸び」の値を調整するための一般的な手段について訂正明細書の段落【００２９】に、「上記可塑剤は、反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体の硬化物の伸びを高めたり、低モジュラス化するため使用されるものであり、例えば、燐酸トリブチル、燐酸トリクレジル等の燐酸エステル類；フタル酸ジオクチル等のフタル酸エステル類；グリセリンモノオレイン酸エステル等の脂肪酸一塩基酸エステル類；アジピン酸ジブチル、アジピン酸ジオクチル等の脂肪酸二塩基酸エステル類；及びポリプロピレングリコールなどが挙げられ、これらは単独又は２種以上併用してもよい。」と記載されているが、これらの可塑剤が、それぞれ「切断時の伸び」又は「永久伸び」にどのように関与するのか示されていない。
　また、訂正明細書の段落【００５２】に記載された配合例７は、配合例５の反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体の配合物の作成に際して、更に「ジフェニルメトキシシラン」を１０重量部配合した配合物であり、「切断時の伸び」が１２００％、「永久伸び」が７０％であって、配合例５の「切断時の伸び」９００％及び「永久伸び」８％と比較し、「ジフェニルメトキシシラン」を添加することにより、「切断時の伸び」と「永久伸び」がともに増大することが示されているが、「永久伸び」の値を５％〜８％に保持しつつ「切断時の伸び」を調整できることは示されていない。 
　さらに、弾性あるいは粘着性を有する樹脂において充填剤として炭酸カルシウムを添加すると凝集力が低下することが従来から知られており、訂正明細書の段落【００３１】に「上記充填剤は、反応性ケイ素基含有オキシアルキレン系重合体の補強を目的として使用されるものであり、例えば、炭酸カルシウム、・・・などが挙げられ、これらは単独又は２種以上併用してもよい。」と記載され、炭酸カルシウムの添加量を調製することにより硬化物の「切断時の伸び」の値を変更することは、当業者ならば予測し得るといえるが、炭酸カルシウムの添加により「永久伸び」が変化しないとはいえないから、これらの充填剤により「永久伸び」の値を５％〜８％としつつ「切断時の伸び」の値を調整できることは予測できない。
　そして、本件特許に係る無効審判（無効２００６−８００２５８）において、本件請求人が提出した乙第４号証、乙第５号証には、炭酸カルシウムの種類によっては、切断時の伸びが訂正発明１又は２の範囲内であっても、弾性体が破断して永久伸びが測定できないものがあることが示されており、技術常識を参酌しても、弾性体の「切断時の伸び」が１００〜９５０％であり、「永久伸び」が５〜８％である弾性体、特に実施例に示されていない「切断時の伸び」が１００％〜５５０％未満で「永久伸び」が５〜８％である弾性体を調整する手段は明らかではない。
　そうすると、実施例に示されていない数値範囲の弾性体を調整するためには、訂正明細書に記載されている多数の添加剤の中から種類や量を選択して試行錯誤を繰り返し、目的の弾性体を調整する必要があり、当業者に過度の負担を強いることになる。 
　したがって、訂正明細書の発明の詳細な説明には、当業者が訂正発明１及び２の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているといえないから、訂正明細書の発明の詳細な説明の記載は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
　 
第５　むすび
　以上のとおり、訂正明細書の記載は、特許法第３６条第４項及び第６項第１号の要件を満たしていないから、本件訂正発明１及び２は、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　したがって、本件訂正は、特許法第１２６条第５項の規定に適合しない。
　よって、結論のとおり審決する。