【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３２７９２９４号発明「半導体装置のテスト方法、半導体装置のテスト用プローブ針とその製造方法およびそのプローブ針を備えたプローブカード」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第３２７９２９４号の請求項２、３、７に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯 
１　本件特許第３２７９２９４号の請求項１ないし７に係る発明についての出願は、平成１１年８月２７日（優先権主張平成１０年８月３１日）に出願され、平成１４年２月２２日にその発明についての特許権の設定登録がなされたものである。
 　 
２　１次無効審判（無効２００４−８０１０５号）
　審判請求日：平成１６年７月１６日
　審判請求の趣旨：「本件特許の請求項２、３及び７に係る特許を無効とする。」（特許法第２９条第２項違反） 
　訂正請求日：平成１６年１０月４日
　審決日：平成１７年４月１８日
　審決の結論：「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」
　１次審決取消訴訟提起日：平成１７年５月２７日（知的財産高等裁判所平成１７年（行ケ）第１０５０３号、請求の趣旨：「特許庁が無効２００４−８０１０５号事件について平成１７年４月１８日にした審決を取り消す。」）
　１次判決：判決言渡日平成１８年３月１日、判決主文「原告の請求を棄却する。」
　上告受理申立て：平成１８年３月１３日
　上告審決定：決定日平成１８年６月２０日、決定主文「本件を上告審として受理しない。」
　
３　２次無効審判（無効２００５−８０１７７号）
　審判請求日：平成１７年６月７日
　審判請求の趣旨：「本件特許の請求項２及び３に係る特許を無効とする。」（特許法第３６条第６項第１号および第２号違反）
　審決日：平成１８年１２月２２日
　審決の結論：「本件審判の請求は、成り立たない。」
　２次審決取消訴訟提起日：平成１９年１月１７日（知的財産高等裁判所平成１９年（行ケ）第１００２４号、請求の趣旨：「特許庁が無効２００５−８０１７７号事件について平成１８年１２月２２日にした審決を取り消す。」）
　２次判決：判決言渡日平成１９年１０月３０日、判決主文「原告の請求を棄却する。」（その後、２次判決は確定した。）
　
４　３次無効審判（無効２００６−８０２２２号）
　審判請求日：平成１８年１０月３１日
　請求の趣旨：「本件特許の請求項２、３及び７に係る特許を無効とする。」（平成１４年改正前特許法第３６条第４項違反）
　審決日：平成２０年２月１８日
　審決の結論：「本件審判の請求は、成り立たない。」
　３次審決取消訴訟提起日：平成２０年３月１０日（知的財産高等裁判所平成２０年（行ケ）第１００８４号）
　
５　本件無効審判（無効２００６−８０２４３号）
　審判請求日：平成１８年１１月２４日
　請求の趣旨：「本件特許の請求項２、３及び７に係る特許を無効とする。」（特許法第２９条第１項第２号及び第２９条第２項違反）
　答弁書：平成１９年２月１３日
　上申書（請求人提出）：平成１９年３月７日
　弁駁書：平成１９年４月２３日
　上申書（請求人提出）：平成１９年７月２０日
　無効理由通知：平成２０年２月８日（発送日平成２０年２月１３日）
　意見書（被請求人提出）：平成２０年３月１２日
　上申書（請求人提出）：平成２０年４月８日
　
　なお、本件無効審判の被請求人であって本件特許の特許権者である三菱電機株式会社は、本件特許に基づいて、本件無効審判の請求人である株式会社日本マイクロニクスを被告とし東京地方裁判所に特許権侵害訴訟を提起（平成１８年（ワ）第１９３０７号）し、東京地方裁判所は平成１９年１１月１４日に「原告の請求をいずれも棄却する。」との判決を言い渡したところ、原告（本件無効審判の被請求人）は、これを不服として知的財産高等裁判所に控訴（平成１９年（ネ）第１０１０２号）し、係属中である。
　
第２　本件特許の請求項２、３及び７に係る発明 
 本件特許の請求項２、３及び７に係る発明（以下、「本件発明２」、「本件発明３」、「本件発明７」という。）は、上記１次無効審判請求手続における訂正請求により訂正された明細書（以下、「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項２、３及び７に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
　「【請求項２】先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し、上記先端部と上記電極パッドを電気的接触させて、半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において、上記プローブ針は側面部と先端部から構成され、上記先端部は球状の曲面であり、上記曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ、 表面粗さを０．４μｍ以下としたことを特徴とする半導体装置のテスト用プローブ針。
【請求項３】先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し、上記先端部と上記電極パッドを電気的接触させて、半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において、上記プローブ針の先端部の形状は，上記押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状であって、かつ、表面粗さは０．４μｍ以下であることを特徴とする半導体装置のテスト用プローブ針。
【請求項７】複数のプローブ針を上下動して、半導体装置の電極パッドに当接させ、上記半導体装置をテストするプローブカードにおいて、上記プローブ針は、請求項２乃至５のいずれかに記載の半導体装置のテスト用プローブ針であることを特徴とするプローブカード。」
　
第３　請求人の主張の概要
１　本件発明２、３及び７は、甲第２〜９、１３〜１８号証のＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書に基づいて半導体装置のテスト用プローブ針を請求人が製造販売したことにより公然実施をされた発明と同一であるか、少なくとも、公然実施をされた発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明２、３及び７についての特許は、特許法第２９条第１項第２号もしくは同条第２項の規定に違反してなされたものであり、特許法第１２３条第２号に該当し無効とされるべきものであると主張している。
　
２　請求人の証拠方法
　甲第１号証　杉山正氏の「陳述書」
　甲第２号証　ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書（コードＮｏ．５０８　仕様Ｎｏ．４４０１０３）及びその関連資料
　甲第３号証　ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書（コードＮｏ．０４１　仕様Ｎｏ．４４００２１）及びその関連資料
　甲第４号証　ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書（コードＮｏ．４１６　仕様Ｎｏ．４４２１７５）及びその関連資料
　甲第５号証　竹林康氏の「陳述書」
　甲第６号証　ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書（コードＮｏ．０１９　仕様Ｎｏ．４４２４３２）及びその関連資料
　甲第７号証　森弘文氏の「証明書」
　甲第８号証　ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書（コードＮｏ．４１６　仕様Ｎｏ．２２００２４９）及びその関連資料
　甲第９号証　小原裕幸氏の「証明書」
　甲第１０号証　ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書（コードＮｏ．０４１　仕様Ｎｏ．３２００２２８）及びその関連資料
　甲第１１号証　ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書（コードＮｏ．０４１　仕様Ｎｏ．３２００５１０）及びその関連資料
　甲第１２号証　ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書（コードＮｏ．０４１　仕様Ｎｏ．３２００５２２）及びその関連資料
　甲第１３号証　ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書（コードＮｏ．０４１　仕様Ｎｏ．３２００６４９）及びその関連資料
　甲第１４号証　ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書（コードＮｏ．０４１　仕様Ｎｏ．３２００６５９）及びその関連資料
　甲第１５号証　ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書（コードＮｏ．０４１　仕様Ｎｏ．３２００７１０）及びその関連資料
　甲第１６号証　ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書（コードＮｏ．０４１　仕様Ｎｏ．３２００７３６）及びその関連資料
　甲第１７号証　ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書（コードＮｏ．０４１　仕様Ｎｏ．３２００７３７）及びその関連資料
　甲第１８号証　ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書（コードＮｏ．０４１　仕様Ｎｏ．３２００７３８）及びその関連資料
　甲第１９号証　「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準）（社外用）」
　甲第２０号証　竹林康氏の「証明書」
　甲第２１号証　平成１８年（ワ）第１９３０７号特許権侵害損害賠償等請求事件訴状
　甲第２２号証　実験報告書（株式会社日本マイクロニクスＰＢ技術統括部杉山正作成）
　甲第２３号証　新村出編「広辞苑第５版」株式会社岩波書店発行、２００６年１月２０日、１４５５頁、１５２６頁
　甲第２４号証　「金属塑性加工学」丸善株式会社発行、昭和４６年６月２６日、４〜１１頁
　甲第２５号証　平成１７年（行ケ）第１０５０３号判決（平成１８年３月１日言渡）
　甲第２６号証　無効２００４−８０１０５についての特許審決公報、平成１８年９月２９日発行
（以上甲第１〜２６号証は、平成１８年１１月２４日付け審判請求書に添付）
　甲第２７号証　日本電気株式会社玉川事業場からの発注に基づくＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書及びその関連資料
　甲第２８号証　富士通株式会社川崎工場からの発注に基づくＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書及びその関連資料
　甲第２９号証　富士フイルムマイクロデバイス株式会社からの発注に基づくＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書及びその関連資料
　甲第３０号証　ＡＰＳ経由のＳｉｅｍｅｎｓ社からの発注に基づくＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書及びその関連資料
　甲第３１号証　関西日本電気株式会社からの発注に基づくＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書及びその関連資料
　甲第３２号証　日本テキサスインスツルメンツ株式会社美浦工場からの発注に基づくＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書及びその関連資料
　甲第３３号証　Ｓｉｅｍｅｎｓ社からの発注に基づくＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書及びその関連資料
　甲第３４号証　杉山正氏作成「針仕様についての説明書」
　甲第３５号証　杉山正氏作成「先端球面プローブ針とＭＪ８Ｎの形状が同じである事についての陳述書」
（以上甲第２７〜３５号証は、平成１９年３月７日付け上申書に添付）
　甲第３６号証　特開平５−２７３２３７号公報
　甲第３７号証　特開平７−６３７８５号公報
　甲第３８号証　「ウエハ試験の高速化とプローブカード」、株式会社日本マイクロニクス作成、解説資料、１９９４年１１月
　甲第３９号証　福士宏明氏の陳述書
　甲第４０号証　特開平８−２２０１３９号公報
　甲第４１号証　東芝マイクロエレクトロニクス株式会社の証明書「（株）日本マイクロニクス様向け評価用ベタウエハ断面構造図」
　甲第４２号証　実験報告書（株式会社日本マイクロニクスＰＢ技術統括部　杉山正作成）
（以上甲第３６〜４２号証は、平成１９年４月２３日付け弁駁書に添付）
　甲第４３号証の１　岩手東芝エレクトロニクス株式会社の竹林康氏による証明書
　甲第４３号証の２　日本電気株式会社に所属していた北村健太郎氏及び橋本義春氏による証明書
　甲第４３号証の３　関西日本電気株式会社に所属していた鈴木征一氏による証明書
　甲第４４号証の１　請求人ＰＢ技術統括部所属の杉山正氏による報告書
　甲第４４号証の２　請求人半導体機器営業統括部青森営業所所長である外崎勝康氏による報告書
　甲第４４号証の３　富士通株式会社の電子デバイス事業本部に所属する鈴木正幸氏による証明書
　甲第４５号証の１　岩手東芝エレクトロニクス株式会社の竹林康氏による証明書
　甲第４５号証の２　日本電気株式会社に所属していた北村健太郎氏及び橋本義春氏による証明書
　甲第４５号証の３　富士通株式会社の電子デバイス事業本部に所属する赤崎裕二氏による証明書
　甲第４５号証の４　関西日本電気株式会社に所属していた鈴木征一氏による証明書
　甲第４５号証の５　日本テキサス・インスツルメンツ株式会社の中尾宣彦氏による証明書
（以上甲第４３〜４５号証は、平成１９年７月２０日付け上申書に添付）
　甲第４６号証　平成１９年（ネ）第１０１０２号特許権侵害差止等請求控訴事件答弁書（平成２０年３月４日付け）
　甲第４７号証　「プローブライト社　プローブカード技術」フジアドバンス株式会社
　甲第４８号証　特開平８−１５２４３６号公報
　甲第４９号証　特開平８−１６６４０７号公報
　甲第５０号証　杉山正氏作成「プローブ針先端処理（粗面仕上げ管理基準：乙１８号証）作成の経緯」
　甲第５１号証　荒川卓也氏陳述書（平成２０年２月２０日作成）
　甲第５２号証　福士宏明氏陳述書（平成２０年２月２２日作成）
　甲第５３号証　麻生裕之氏陳述書（平成２０年２月２２日作成）
　甲第５４号証　杉山正氏作成「針先の表面粗さと「管理基準」について」（平成１９年８月７日）
　甲第５５号証　平成１８年（ワ）第１９３０７号特許権侵害差止等請求事件準備書面（被告（六））（平成１９年８月７日付）
　甲第５６号証　東芝多摩川工場からの発注に基づくＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書Ｎｏ．１２０９８０９及びその関連資料
　甲第５７号証　日本電気（株）玉川事業所からの発注に基づくＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書Ｎｏ．４４１６６５及びその関連資料
　甲第５８号証　三洋電機（株）東京製作所からの発注に基づくＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書Ｎｏ．４４０５８０及びその関連資料
　甲第５９号証　福井日本電気（株）からの発注に基づくＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書Ｎｏ．４４０００９及びその関連資料
　甲第６０号証　日本テキサスインスツルメンツ（株）鳩ヶ谷工場からの発注に基づくＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書Ｎｏ．４４２８２２及びその関連資料
（以上甲第４６〜６０号証は、平成２０年４月８日付け上申書に添付）
　
第４　当審が通知した無効理由通知の概要
１　本件発明２について
　本件発明２と甲３６発明（特開平５−２３３２３７号公報に記載された発明）を対比すると、両者は、
　相違点Ａ：本件発明２が、プローブ針先端部の曲率半径を「１０〜２０μｍ」と規定しているのに対し、甲３６発明では、プローブ針の円錐形の頂端において球面形状をなす部分の曲率半径を「１５〜２５μｍ程度」とした点。
　相違点Ｂ：本件発明２が、プローブ針先端部の表面粗さを０．４μｍ以下と規定しているのに対し、甲３６発明では、プローブ針の円錐形の頂端において球面形状をなす部分の表面粗さが不明である点。
で相違する。
　相違点Ａについては、甲３６及び甲３７の記載からみて、甲３６発明の曲率半径を本件発明２のごとく構成することは当業者が容易になし得たものである。
　相違点Ｂについては、甲１９管理基準に記載された内容は、甲第２０号証、甲第９号証、甲第４４号証の１〜３、甲第１号証からみて本件特許の優先日前に公然知られた発明であると認められ、甲１９管理基準には、プローブ針先端の表面粗さを最大高さで０．４以下としたものが示されている。そうすると、特開平８−１６６４０７号公報及び特開平８−１５２４３６号公報に記載された基本的知見を知悉する当業者が甲１９管理基準に示された最大高さで０．４以下の表面粗さに接すれば、甲３６発明に甲１９管理基準に示された表面粗さを採用して本件発明２のごとく構成することは、容易になし得たものである。
　したがって、本件発明２は、甲３６発明び甲１９管理基準による公知の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項２に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。
２　本件発明３について
　本件発明３と甲３６発明を対比すると、両者は、
　相違点Ｃ：本件発明３が、プローブ針の先端部の球状曲面形状を「押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる」と規定しているのに対し、甲３６発明では、プローブ針の円錐形の頂端において球面形状をなす部分の曲率半径が「１５〜２５μｍ程度」であると規定する点。
　相違点Ｄ：本件発明３が、プローブ針先端部の表面粗さを０．４μｍ以下と規定しているのに対し、甲３６発明では、プローブ針の円錐形の頂端において球面形状をなす部分の表面粗さが不明である点。
で相違する。
　相違点Ｄについては、上記相違点Ｂと同じであるから、相違点Ｂと同じ理由により当業者が容易になし得たものである。
　相違点Ｃについては、本件明細書の記載からみて実質的な相違点とはいえないものである。
　したがって、本件発明３は、甲３６発明及び甲１９管理基準による公知の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項３に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。
３　本件発明７について
　請求項７で限定された事項は全て甲３６に記載されているので、本件発明７のうち、請求項２を引用した発明は、本件発明２と同様の理由により、請求項３を引用した発明は、本件発明３と同様の理由により、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項７に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。
　
第５　被請求人の主張の概要
１　請求人の主張に対する反論
　甲３、１３〜１８は、秘密保持義務を負っていることを前提としたものであり、また、甲２、４、６、８も秘密保持義務を負っていたはずであるから、注文仕様書の記載に従って製造販売されたプローブ針及びプローブカードは公然実施品に相当せず、また、注文仕様書の記載は実際に製造され納入されたプローブ針がどのようなものであったかを示すものではないから、注文仕様書に基づいて製造し納入されたものが本件発明の構成を充足していたと認める理由は存在しない。
　
２　当審無効理由通知に対する反論
　甲２０、甲９、甲４４の１〜３及び甲１は、約１０年前の行為について作成されたものであって、信憑性に疑問があること、甲第１９管理基準の内容は守秘義務を前提としたものであること、甲第１９管理基準の各仕様Ａ〜Ｆについて、各仕様に表面粗さの重なりが大きく技術的意味が不明であること、から甲第１９管理基準の内容が公然知られた発明に当たるとはいえない。
　本件発明２、３、７は、表面粗さを０．４μｍ以下とすることによって、急激にコンタクト回数を増やすことができるという臨界的意義を有するものであり、格別な作用効果を奏するものであるから、容易に発明をすることができたものではない。
　
３　証拠方法
　乙第１号証　「取引基本契約書」、平成６年５月３０日作成
　乙第２号証　平成１８年（ワ）第１９３０７号特許権侵害損害賠償等請求事件の乙第３２号証（竹林康氏の「証明書」）
　乙第３号証　カタログ（ＰＢ２００２１１０８０１）
　乙第４号証　カタログ（１９９９．１１．３０第１版）
　乙第５号証　平成１８年（ワ）第１９３０７号特許権侵害損害賠償等請求事件の乙第１２号証の４枚目（プローブ針の模式図）
　乙第６号証　「月刊Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｗｏｒｌｄ　１９９６年１１月号」、株式会社プレスジャーナル発行、１９９６年１０月１８日、８１〜８４頁
　乙第７号証　「半導体用語大辞典　第１版」、株式会社日刊工業新聞社発行、１９９９年３月２０日、７４０〜７４１頁
（以上乙第１〜７号証は、平成１９年２月１３日付け答弁書に添付）
　乙第８号証　被請求人の前川滋樹氏の陳述書（平成１８年（ワ）第１９３０７号における甲１４）
　乙第９号証　ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書（コードＮｏ．４１６　仕様書Ｎｏ．４４２１７６）及びその関連資料（平成１８年（ワ）第１９３０７号における乙４の１）
　乙第１０号証　調査結果報告書、株式会社ニッテツ・ファイン・プロダクツ（平成１８年（ワ）第１９３０７号における甲１５）
　乙第１１号証　被請求人の佐田安史氏の報告書（平成１８年（ワ）第１９３０７号における甲１９）
　乙第１２号証　管理基準（書込み付）、被請求人（書込み部分：杉山正）（平成１８年（ワ）第１９３０７号における甲２３）
　乙第１３号証　交渉資料、請求人（平成１８年（ワ）第１９３０７号における甲２２）
　乙第１４号証　技術説明書、請求人（平成１８年（ワ）第１９３０７号における甲８）
　乙第１５号証　証拠説明書１（平成１７年（行ケ）第１０５０３号、平成１７年１０月２０日付）（平成１８年（ワ）第１９３０７号における甲１８）
　乙第１６号証　証拠説明書２（平成１７年（行ケ）第１０５０３号、平成１７年１０月２０日付）（平成１８年（ワ）第１９３０７号における甲１６）
　乙第１７号証　岩手東芝エレクトロニクス株式会社の竹林康氏の証明書（平成１８年（ワ）第１９３０７号における甲１７）
（以上乙第８〜１７号証は、平成２０年３月１２日付け意見書に添付）
　
第６　当審の判断
第６−１　請求人の主張する無効理由について
　甲第２〜９、１３〜１８号証のＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書に基づいて製造され、発注者に納品された半導体装置のテスト用プローブ針は、発注者が個別に独自に指定した注文仕様書に基づいて製造、納品されたものであって、発注者に納品された後に第三者に開示されることは予定されてないものであるとするのが相当であり、しかも、第三者がプローブ針を目視できたとしても、目視により針先端部の数十μｍ程度のオーダーの曲率半径を読みとることは不可能であり、また、表面粗さを読み取ることも不可能であるというべきである。したがって、上記注文仕様書に基づいて製造され、納品されたことをもって、公然実施されたとすることはできず、公然実施に基づく請求人の主張は理由がない。
　
第６−２　当審で通知した無効理由について
１　引用例
（１）当審が通知した無効理由通知に引用した、本件特許の優先日前に頒布された刊行物である特開平５−２３３２３７号公報（甲第３６号証。以下、「甲３６」という。）には、図面と共に以下の事項が記載されている。
　　ア　「【０００２】【従来の技術】従来半導体製造工程において、半導体素子の電気的特性を測定し、良否を検査する工程がある。この検査工程には，大別して二種類ある。一種類は、半導体ウエハ上に形成された多数の半導体チップの電極（列）にプローブカードのプローブ針（列）を接触させ測定している。他種類は、パッケージ成形された後の半導体製品（ＩＣ）の各端子（列）にプローブ（列）を接触させプローブ針からの出力測定によって半導体素子の電気的特性を測定し良否を検査する物である。」
　　イ　「【０００３】上記プローブカードは、プリント配線された基板（固定板）と複数のプローブ針から成り、このプローブ針にはタングステン等の線材（断面円形）が用いられている。この線材の先端が直径５０μ〜３０μ程度の円錐形状（円錐形の頂端がほぼ球面に近い形状を意味する。以下円錐球状と言う）に形成し、更にこの先端を半導体ウエハ面に対し直交方向と約７度程度傾斜させ、この傾斜した先端を電極等に対し、電気的に接触するように曲げらて（当審注：「曲げられて」の誤記）いる。この電極等と接触する先端は上述したように直径５０μ〜３０μ程度の円錐球状であるので、各電極面、各端子面に点接触した後、オーバドライブをかける時、先端が上述した球状に習ってほぼ楕円球状で窪むよう電極等にめり込み接触している。」
　　ウ　「【０００４】ところで、最近の半導体素子、特に１Ｍ以降の半導体素子は高集積度が進み、それに伴って、特にＡＳＩＣ、ゲートアレイ等の半導体素子（多ピン半導体チップ）は、単位面積当りの半導体チップ上に形成される電極数の増加、各電極間隔の短間隔化、電極面積の縮小面積化が進んでいる。この多ピン半導体チップを用いた半導体製品（ＩＣ）においても同様である。」
　　エ　「【０００５】一方、従来から用いられている上記プローブカードのプローブ針は、上述したように直径が３０〜５０μｍ程度ほぼ球状をしており、多ピン半導体チップの電極辺６０μ以下（一般の半導体素子の電極辺１００μ）、多ピン半導体製品（ＩＣ）の端子幅，２００μ以下（一般の半導体製品の端子幅、４００μ）と点接触する。この点接触はウエハプローバ（ウエハ検査装置）、デバイスプローバ(完成品ＩＣ検査装置)などによって位置決めされた半導体ウエハやＩＣに対して行われる。これらプローバでは、半導体ウエハやＩＣをプローブカードに対して相対的に移動（上昇または下降）させ、各電極や端子のそれぞれにプローブ針でオーバドライブ（押圧）をかけ検査している。」
　　オ　「【０００６】【発明が解決しようとする課題】上記従来のプローブカードに次の欠点が指摘されている。（１）多ピン半導体素子のバンプ電極（１辺の長さ６０μ、電極間隔１００μ）のプローブ針列に対する位置決めは、更に高精度に開発しなければならない。即ち、ウエハプローバの、 位置決めを高精度にする為、メカ精度を更に向上させなければならない。（２）またメカ精度を向上させたとしても、上記プローブ針の球状中心と端子幅の中心とがほぼ同軸位置に位置決めし接触させてもオーバドライブ(押圧)をかけた時、電極（バンプ電極）辺６０μの角が微小であるがＲになっている為、線材の弾性によってプローブ針を多少滑らせながら接触させるものであり、プローブ針の先端が点接触（球面接触）である為、電極面から滑り飛び出（外れる）してしまうおそれがある。」
　　カ　「【０００９】そこで発明者は電極、端子の位置決めの高精度化は、ウエハプローバ、デバイスプローバのメカ精度に頼らず、プローブ針の形状で解決できると考えた。また、プローブ針の先端が端子面から滑り飛び出（外れる）してしまう欠点は、点接触であるが故に先端が端子面から逃げてしまうと考え、これもプローブ針の形状で解決できると考えた。」
　　キ　「【００１１】【課題を解決するための手段】本発明は、上記技術的課題を解決するために、半導体素子に形成された電極部に接触するプローブ針を有し、このプローブ針からの出力によって前記半導体素子の電気的特性を測定するプローブカードにおいて、前記プローブ針の先端部を半導体素子の電極部に線接触するように形成したプローブカードを手段とする。」
　
　そうすると、上記エの記載「直径が３０〜５０μｍ程度」とは、曲率半径で表せば１５〜２５μｍ程度であることが幾何学上自明のことである。
　したがって、上記記載事項ア〜キからみて、甲３６には次のとおりの発明（以下「甲３６発明」という。）が記載されているものと認める。
「先端を半導体製品の端子に押圧し、前記先端と前記端子とを電気的に接触させ、半導体製品の電気的特性を測定する半導体製品の測定用プローブ針において、プローブ針は線材の先端が円錐形の部分とその円錐形の頂端において球面形状をなす部分とで構成され、球面形状をなす部分の曲率半径を１５〜２５μｍ程度とした半導体製品の測定用プローブ針。」
　
（２）　同じく当審で通知した無効理由通知に引用した、特開平７−６３７８５号公報（甲第３７号証。以下、「甲３７」という。）には、図面と共に以下の事項が記載されている。
　　ア　「【特許請求の範囲】【請求項１】先端の形状が線径の１／１０乃至１／２の曲率の半球状を有する単一の金属又は合金から構成されることを特徴とする先端半球付きプローブ・ピン。
・・・
【請求項４】線径が０．０１乃至０．５ｍｍの単一の金属又は合金から構成されることを特徴とする請求項１記載の先端半球付きプローブ・ピン。」
　　イ　「【０００１】【産業上の利用分野】本発明は、半導体又は液晶等の基板検査装置に使用される先端半球付きプローブ・ピンに関するものである。」
　　ウ　「【０００４】【発明が解決しようとする課題】近年、半導体部品の小型化に伴う端子の高密度ピッチ化や、液晶の高画質化に伴う端子の高密度ピッチ化でプローブ・ピン自体の線径が小さくなる傾向にある。従来の基板検査装置に使用されている図６に示されるような先端が平面形状又はテーパー形状若しくは針状のプローブ・ピンでは、プローブ・ピンと被測定物の端子表面との間での接触面積の広狭の差に起因する接触抵抗のバラツキが多く、端子表面の平面度による接触不良が往々に発生するという支障があった。」
　　エ　「【０００５】そこで、本発明は、前記従来の技術の欠点を改良し、被測定物のどのような端子表面の凹凸にも追随接触して対応できるとともに、正確な電気的導通や電気抵抗等の測定を行えるプローブ・ピンを提供しようとするものである。」
　　オ　「【０００６】【課題を解決するための手段】本発明は，前記課題を解決するため、先端の形状が線径の１／１０乃至１／２の曲率の半球状(Ｒ形状)を有し、ヤング率が１００００ｋｇｆ／ｍｍ２ 以上で、抗張力が６０ｋｇｆ／ｍｍ２ 以上で、かつ、線径が０．０１乃至０．５ｍｍの単一のタングステン又はモリブデン等の金属又は合金から構成される先端半球付きプローブ・ピンを構成する。この半球状（Ｒ形状）とは、Ｒ付け加工した面のどの点においても直線部分が存在しないことをいう。」
　　カ　「【００１０】先端半球付きプローブ・ピン４は、全長が３０〜１００ｍｍの場合、最小曲げ半径が約３０ｍｍで摺動が３０〜５０万回の使用に耐える必要がある。実験を行ったところ、ヤング率が１００００ｋｇｆ／ｍｍ２ 以上で、抗張力が６０ｋｇｆ／ｍｍ２ 以上の金属材料でなければ、この繰り返しの動作に耐えられないことが判明した。また、先端半球付きプローブ・ピン４の線径は０．０１乃至０．５ｍｍ が好適であり、更に、先端半球は線径の１／１０乃至１／２の曲率が好適であることが、判明した。」
　　キ　「【００１５】続いて、本発明の先端半球付きプローブ・ピンの電気抵抗値の実験データを従来の技術のそれと対比して説明する。めっき厚さ３〜５μｍの金めっきをつけた縦４０ｍｍ×横４０ｍｍ×厚さ０．５ｍｍの銅板に対して、線径０．１ｍｍの各種の先端形状を有するプローブ・ピンを使用して、ストローク１．５ｍｍで１０万回の摺動テストを行った後の結果を図３、図４及び図５に示す。図３は、本発明の先端半球付きプローブ・ピン、図４は、従来の先端が平面形状のプローブ・ピン、図５は、先端がテーパー形状のプローブ・ピンにより、それぞれ３００本の試料を使用して摺動テストを行い、電気抵抗値を測定したものである。」
　　ク　「【００１６】図３〜図５を対比すると、本発明の先端半球付きプローブ・ピンは、従来の先端が平面形状のプローブ・ピンとテーパー形状のプローブ・ピンよりも安定した電気抵抗値を示しており、基板検査に最も優れたものといえる。」(【００１６】) 
　
２　対比・判断
２−１　本件発明２について
（１）対比
　甲３６発明と本件発明２とを対比すると、甲３６発明の「半導体製品」、「端子」、「電気的特性を測定する」、「測定用プローブ針」は、それぞれ、本件発明２の「半導体装置」、「電極パッド」、「動作をテストする」、「テスト用プローブ針」に相当する。
　甲３６発明のプローブ針は、線材の先端が円錐形の部分とその円錐形の頂端において球面形状をなす部分とで構成されているから、甲３６発明の「円錐形の部分」、「円錐形の頂端において球面形状をなす部分」、「球面形状」が、それぞれ、本件発明２の「側面部」、「先端部」、「球状の曲面」に相当する。
　したがって、両者は、
「先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し、上記先端部と上記電極パッドを電気的接触させて、半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において、上記プローブ針は側面部と先端部から構成され、上記先端部は球状の曲面である、半導体装置のテスト用プローブ針。」
である点で一致し、以下の相違点Ａ及びＢで相違する。
　相違点Ａ：本件発明２が、プローブ針先端部の曲率半径を「１０〜２０μｍ」と規定しているのに対し、甲３６発明では、プローブ針の円錐形の頂端において球面形状をなす部分の曲率半径を「１５〜２５μｍ程度」とした点。
　相違点Ｂ：本件発明２が、プローブ針先端部の表面粗さを０．４μｍ以下と規定しているのに対し、甲３６発明では、プローブ針の円錐形の頂端において球面形状をなす部分の表面粗さが不明である点。
　なお、表面粗さの規格は、１９５２年（昭和２７年）に、最大高さを対象とした規格（ＪＩＳ　Ｂ　０６０１−１９５２）が制定され、その後、１９７０年（昭和４５年）に最大高さ（Ｒｍａｘ）、中心線平均粗さ（Ｒａ）及び十点平均粗さ（Ｒｚ）の３種類の規格に改正されるまで、約２０年の長きにわたり、最大高さのみで表されていたことは技術常識であり、３種類の規格に改正された後もパラメータ表示することなく最大高さで表面粗さを表すことは経験則上理解できるところであるから、本件発明２にいう『表面粗さ０．４μｍ以下』とは、３種類の表面粗さの中の「最大高さ０．４μｍ以下」の意と解するのが相当である。
　
（２）判断
　そこで、上記相違点Ａ及びＢについて検討する。
　相違点Ａについては、本件発明２の数値範囲「１０〜２０μｍ」と、甲３６発明の数値範囲「１５〜２５μｍ程度」とは、一部共通の範囲を含んでいる。
　さらに、甲３７には、プローブ・ピンの線径を「０．０１乃至０．５ｍｍ」の範囲とするとともに、先端部を半球状とし、その曲率半径を「線径の１／１０乃至１／２」としたものが開示されていることが認められ、図３には、線径０．１ｍｍの先端半球付きプローブ・ピンを使用して摺動テストを行ったときの電気抵抗値が示されている。そして、前記の線径が０．１ｍｍにつき、その１／１０〜１／２の曲率半径を求めると、１０〜５０μｍとなり、当該数値範囲「１０〜５０μｍ」は、本件発明２の数値範囲「１０〜２０μｍ」において共通する。
　そうすると、甲３６及び甲３７に記載された曲率半径の数値範囲からみて、本件発明２の「１０〜２０μｍ」を含むその近辺の数値は、プローブ針先端部の曲率半径として普通に用いられていた値であるから、甲３６発明の曲率半径「１５〜２５μｍ程度」を、電極パッドの厚みや材質等の使用条件に応じて「１０〜２０μｍ」として本件発明２のごとく構成することは、当業者が容易になし得たものである。
　
　次に、相違点Ｂについて検討する。
　　ア　甲第１９号証の「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準）」（以下、「甲１９管理基準」という。）の記載内容。
　　（ア）表題として「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準）」と記載されており、右肩に「社外用」と記載されている。
　　（イ）表題に続いて、「（株）日本マイクロニクスが製造、納入するプローブカードのプローブ針先端は接触抵抗をより低く安定し使用いただく為に、下記の６種の処置を施す事ができます。
プローブ針をコンタクトさせるＰＡＤあるいはバンプ、パターンの材質、状態により選択できます。
又、下表のとおり先端の処理状態は表面粗さにて管理し、数値的には中心線平均粗さを目標値として最大値、最小値を管理します。
但し、現在全プローブカードの全プローブ先端を粗さ測定する事は、測定器や、測定条件、環境の問題で出来兼ね、定期的なサンプリングでの粗さ確認となります事をご了承願います。（３ヶ月に１度のサンプリング）
弊社の製造においては、処理条件（処理装置の設定など）の管理を徹底し、バラツキや誤仕様が発生しないよう配慮する所存です。」と記載されている。
　　（ウ）表には、
「中心線平均粗さ（管理値）　十点平均粗さ（参考値）
粗
面
仕
様　最大　基準値　最小　　最大　平均　　推奨用途
Ａ　0.0400　0.0150・・・　0.2000　0.0800　硬めの蒸着アルミPADに有効
Ｂ　0.0300　0.0120・・・　0.2000　0.0500　普通の蒸着アルミPADに有効
Ｃ　0.0200　0.0080・・・　0.2000　0.0400　柔らかめ蒸着アルミに有効
Ｄ　0.0200　0.0080・・・　0.2200　0.0020　特に推奨無し
Ｅ　0.0175　0.0040・・・　0.1500　0.0050　金バンプに有効
Ｆ　0.0040　0.0020　0.0000　0.0080　0.0050　半田バンプ等に有効」
と記載されており、この表の下には、
「処理無し　0.0050　0.0020　・・・　0.0500　0.0040  ご参考
処理無しは、抵抗値が高くてそのままプローブとしては使用できません。」
と記載されている。
　　（エ）「※推奨する用途に関しては、ＰＡＤやバンプの材質（合金）や若干の表面硬度の差等により当てはまらない場合もあります事をご了承下さい。上表の数値は、弊社製造部門の管理値であって保証値ではありません。」と記載されている。
　　（オ）最下欄に「１９９７．０３．０６　（株）日本マイクロニクス　青森工場　微細技術課」と記載されている。
　　（カ）上記（ア）〜（オ）の記載によれば、甲１９管理基準には、プローブ針先端処理の粗面仕様Ａ〜Ｆに応じた十点平均粗さが、各仕様について最大と平均の数値で表４に示されており、甲第２１号証（６頁２２行）において被請求人が自ら認めている、一般に、最大高さが十点平均粗さの１．８倍を超えることはないとの知見によれば、粗面仕様Ａ〜Ｆに応じた十点平均粗さの、最大と平均の値中で最も大きな値は０．２２００（μｍ）であるから、これを１．８倍しても０．４（μｍ）以下となって、粗面仕様Ａ〜Ｆの全てにおいて、最大高さは０．４（μｍ）以下である。また、十点平均粗さが、粗さ曲線からその平均線の方向に基準長さだけ抜き取り、この抜き取り部分の平均線から縦倍率の方向に測定した、最も高い山頂から５番目までの山頂の標高の絶対値の平均値と、最も低い谷底から５番目までの谷底の標高の絶対値の平均値との和を求め、この値をマイクロメータ（μｍ）で表したものをいい、最大高さが、粗さ曲線からその平均線の方向に基準長さだけ抜き取り、この抜き取り部分の山頂線と谷底線との間隔を粗さ曲線の縦倍率の方向に測定し、この値をマイクロメータ（μｍ）で表したものをいうことからすれば、例えば、５番目までの山頂が平均線より上にあり、且つ、５番目までの谷底が平均線より下にあるような、ありふれた粗面の場合には、最大高さは、十点平均粗さの値の５倍を超えることは数学的にあり得ないと解され、このようなありふれた粗面の場合には、粗面仕様Ａ〜Ｆに応じた十点平均粗さの平均の値の中で最も大きな値は０．０８００（μｍ）であるから、これを５倍しても０．４（μｍ）以下となって、粗面仕様Ａ〜Ｆの各仕様での最大高さは、平均で、いずれも０．４（μｍ）以下となり、また、粗面仕様Ｆにおいては、十点平均粗さの最大の値は０．００８０（μｍ）であるから、これを５倍しても０．４（μｍ）以下となって、最大高さは０．４（μｍ）以下である。
　したがって、甲１９管理基準には、粗面仕様Ａ〜Ｆに応じた、プローブ針先端の表面粗さとして十点平均粗さで表した数値が記載されており、その数値を最大高さに当てはめると、０．４（μｍ）以下となるものが含まれているものと認められる。
　
　　イ　甲１９管理基準の記載内容が本件特許の優先日前に公然知られたものであるかについて
　　（ア）甲第２０号証１枚目には、岩手東芝エレクトロニクス株式会社製造部第一製造担当　竹林康の作成した証明書であって、「プローブカードメーカである株式会社日本マイクロニクスにプローブ針の先端表面粗さに関する資料の提出を要求し、１９９７年３月６日に受領したのが添付の株式会社日本マイクロニクス資料「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準）」であります。」と記載されており、２枚目に上記甲１９管理基準と同じ書面が添付されている。
　　（イ）甲第９号証には、岩手東芝エレクトロニクス株式会社デバイス技術部Ｄ／Ｓ・評価技術開発担当　小原裕幸の作成した証明書であって、「平成７年〜１１年まで、当社のロジック応用技術グループ（Ｌ応Ｇ）に所属し、ロジック製品のテスト技術関係の仕事をしておりました。当時当社が生産していた金バンプ電極のロジックＩＣ（型名：ＪＴ９Ｙ９２−７１０７−ＴＯＧＨ）のテストに使用するプローブカードを、１９９７年３月２８日付け注文書（注文番号・・・）（添付資料１）で１枚、・・・で２枚、株式会社日本マイクロニクスに注文し、品物を受領したことに相違ありません。なお、正式に注文書を発行する前に、日本マイクロニクスの営業マンである外崎氏に口頭で仮発注しました。」と記載されており、添付資料１の注文書は、「岩手東芝エレクトロニクス（株）資材部」が「１９９７年３月２８日」付けで、「（株）日本マイクロニクス青森営業所　外崎主任殿」宛の品名記号「ＪＴ９Ｙ９２−７１０７−ＴＯＧＨ」の注文書であることが読み取れる。
　　（ウ）甲第４４号証の３には、富士通株式会社電子デバイス事業本部岩手工場デバイス技術部　鈴木正幸の作成した書類であって「１９９７年当時、私は貴社の青森営業所の当社担当である外崎勝康様より、貴社のプローブ針先端処理（表面粗さ）に関わる資料『プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準）』の内容の書面をみながら説明を受けた事を記憶しております。」と記載されている。
　　（エ）甲第４４号証の２には、株式会社日本マイクロニクス半導体機器営業統括部青森営業所所長　外崎勝康の作成した「−プローブカードのプローブ針先端処理−（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準）」と題する報告書であって、「１９９７年３月に、当社のＰＢ技術部門の杉山正が、プローブ針先端の表面粗さに関する『プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準）』（以下、「管理基準」という）を作成するに到った経緯とその使用について以下のとおり、報告致します。上記『管理基準』ができるまでは、当社の営業が顧客に説明するプローブ針先端処理の種類は・・・当時、私が担当していた複数の顧客からは針先の表面処理の定量的なデータの必要性が言われておりました。その一社が、岩手東芝エレクトロニクス様です。岩手東芝エレクトロニクス様からの要求で当社の杉山正が作成した『管理基準』は、それまでの曖昧な基準とは違い、針先の表面処理をＡ〜Ｆまで６段階に分類して表面粗さを数値的に管理するものです。それまでの、『粗面仕上げ』はＡに当たり、『軽い粗面仕上げ（鏡面仕上げ）』はＥに当たりますが、その他に、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｆの粗さについても管理するものです。営業部門の上司から、この『管理基準』を、顧客への製品説明資料として積極的に活用するようにとの指示がありました。私は、この『管理基準』をプローブカード製品仕様の資料として携帯し、客先での商談時に提出し、また説明を行いました。・・・この『管理基準』を持参し、私は、岩手東芝エレクトロニクス株式会社様を始め、当時私が担当していた、富士通株式会社岩手工場様、・・・様など、私が担当する東北・北海道地区の多数の顧客に説明させて頂きました。」と記載されている。
　　（オ）甲第４４号証の１には、株式会社日本マイクロニクスＰＢ技術統括部　杉山正の作成した「プローブ針先端処理（粗面仕上げ管理基準：乙１８号証）作成の経緯」と題する書類であって、「１９９７年（平成９年）３月６日、乙第１８号証の「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準）」を作成しました。この「管理基準」の内容は、当社が実施しているプローブ針先端の処理が複数の種類を有し、各々が粗さとして数値管理されていることを、顧客全般に紹介（針仕様の説明資料として）できる内容となっていますので、それ以降、当社製品を発注されたり、発注を検討されている顧客に対する説明資料として有効活用することとし、「社外用」の表示を付して当社営業部門に配布しました。なお、この管理基準は、作成した１９７７年（平成９年）３月６日当日に当社の青森営業所／外崎係長、・・・にも、それぞれコピーしたものを送付し、営業用資料として使用するように指示しました。」と記載されている。（当審注：「乙１８号証」とは特許権侵害訴訟事件（平成１８年（ワ）第１９３０７号）における号証番号であり、本件の甲第１９号証に同じ。）
　　（カ）甲第１号証には、株式会社日本マイクロニクス青森工場ＰＢ技術統括部　杉山正の作成した陳述書であって、「１９９７（平成９年）３月４日、Ａ〜Ｆの６種類の仕上げ条件別にプローブ針先端部の表面粗さを実測し、その結果をまとめた「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準）」と題する文書（以下「管理基準表」という。）を作成しました。同年３月６日、この管理基準表を岩手東芝エレクトロニクス（株）に提出しました。その後、三菱電機（株）を含む他社にもこの管理基準表を提出しました。」と記載されている。
　　（キ）被請求人が提出した平成２０年３月１２日付け意見書には「注文仕様書において先端の粗さを指定する際に、甲第１９管理基準に準拠したＡないしＦの符号を用いたものは存在しない。唯一の例外は、被請求人自身である。たとえば、甲１０に添付された「仕様書」には、「針仕様」の「針先処理」の項に「Ｂ仕様（粗面）」と記載され、甲１１では、「Ａ仕様（粗面）」と記載されている。しかし、被請求人は、甲第１９管理基準に記載された数値を信頼して注文したものではなく、請求人が「最も粗い」と考えているもの、あるいは、「粗い方から２番目」と考えているものを注文したにすぎない。したがって、被請求人がＡ〜Ｆの符号を用いたからといって、甲第１９管理基準が一般的に請求人の「営業ツール」であったことにはならない。」（意見書８頁２７〜３４行）と記載されており、甲第１０号証「ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書」の１枚目には「９７年４月１日」の日付があり、３枚目の「針仕様」の「針先処理」の欄に「Ｂ仕様（粗面）」と記載され、甲第１１号証「ＰＲＯＢＥ−ＢＯＡＲＤ注文仕様書」の１枚目には「９７年８月２５日」の日付があり、３枚目の「針仕様」の「針先処理」の欄に「Ａ仕様（粗面）」と記載されている。
　同じく、意見書には「杉山正氏は、上記７種類のポローブ針の先端部分の粗さ測定を依頼した（甲４４の１の４ページ）。この依頼に基づく測定結果を報告したものが乙１０の調査結果報告である。杉山正氏は、この結果に基づいて甲１９管理基準を作成し、岩手東芝エレクトロニクス株式会社に対して「中間報告として提出」（乙１２；本件特許についての請求人と被請求人との間の特許権侵害訴訟事件に至る交渉の過程（乙１３）で被請求人が請求人より手渡されたファクシミリの写し）した。」（意見書５頁２３〜２８行）とも記載されており、乙１２号証には、甲第１９管理基準と同じ内容のものに、上部に手書きで「ＭＨＣ中村部長殿　Ｆｒｏｍ杉山（３／６岩手東芝様へ中間報告として提出済み）」と記入されており、下部には、通常ファクシミリ受信時に印刷される発信日時として、一部が欠けているものの「１９９７年３月７日９：２０」の印字が読み取れる。
　　（ク）上記（キ）によれば、被請求人自身が甲第１９管理基準の仕様Ａ、Ｂに基づいて１９９７年４月１日に甲１０注文仕様書を発注し、１９９７年８月２５日に甲１１注文仕様書を発注したことを認めているのであるから、少なくとも、本件優先日の前年である１９９７年４月１日以前には被請求人自身が甲第１９管理基準の内容について説明を受けていたことは明らかであり、このことは、また、上記（エ）（オ）（カ）にいう甲第１９管理基準を説明資料として用いその内容を顧客に説明していたことを裏付けるものでもある。同じく、上記（キ）によれば、乙１２で読み取れる「１９９７年３月７日９：２０」の印字によれば、少なくとも、本件優先日の前年である１９９７年３月７日以前に甲第１９管理基準が作成されていたことが明らかである。そうすると、上記（ア）の甲第２０号証の、岩手東芝エレクトロニクス株式会社製造部第一製造担当竹林康の作成した証明書であって、「プローブカードメーカである株式会社日本マイクロニクスにプローブ針の先端表面粗さに関する資料の提出を要求し、１９９７年３月６日に受領したのが添付の株式会社日本マイクロニクス資料「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準）」であります。」とする内容は、十分信用できるものであり、同じく、上記（ウ）甲第４４号証の３の、富士通株式会社電子デバイス事業本部岩手工場デバイス技術部鈴木正幸の作成した書類であって「１９９７年当時、私は貴社の青森営業所の当社担当である外崎勝康様より、貴社のプローブ針先端処理（表面粗さ）に関わる資料『プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準）』の内容の書面をみながら説明を受けた事を記憶しております。」の内容も十分信用できるものというべきである。したがって、甲第１９管理基準の内容について、本件優先日の前年である１９９７年に、顧客である少なくとも岩手東芝エレクトロニクス株式会社、被請求人及び富士通株式会社が説明を受けたものと認められる。
　　（ケ）被請求人は、甲第１９管理基準の公知性について、守秘義務が存在するから公然知られたものとすることはできないと主張して、被請求人と請求人との間に締結された乙第１号証取引基本契約書の第２１条「（秘密保持）甲及び乙は相互に本契約及び個別契約（この場合発注ないし見積依頼を含む）により知り得た相手方の業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。」を挙げている。ところで、乙第１４号証の、請求人が作成した「プローブカードについて」と題する技術説明書の、１ページ下部に「（注）本資料中、製法に係る記述には弊社の企業秘密に属する内容が含まれるため、該当項目の第三者への開示はご遠慮ください。（９頁、１３頁）」と記載されていることからすれば、甲第１９管理基準のプローブ針の仕様Ａ〜Ｆ毎の表面粗さの記載は、製法に係る記述がなされたものとはいえず、上記第２１条にいう業務上の秘密には当たらないものというべきである。したがって、甲第１９管理基準の内容について、説明を受けた岩手東芝エレクトロニクス株式会社、被請求人及び富士通株式会社は、その内容について守秘義務を負っていたとはいえない。
　よって、本件優先日の前年である１９９７年に、顧客である少なくとも岩手東芝エレクトロニクス株式会社、被請求人及び富士通株式会社が説明を受けた、甲第１９管理基準の内容は、特許法第２９条第１項第１号の公然知られた発明に該当するものとなったと認められる。
　　（コ）なお、被請求人は、甲第１９管理基準の記載内容について、各仕様Ａ〜Ｆで粗さの重なりが大きく、異なる仕様として規定している技術的意味が不明であるとも主張している。
　しかしながら、各仕様Ａ〜Ｆでは、処理条件が異なるのであるから、表面粗さが重なる部分が部分があったとしても、どのような用途に適するかなどの総合的な面の性状としては異なるものであることに矛盾はなく、技術的意味が不明であるという上記被請求人の主張は採用することができない。　
　　ウ　以上ア、イより、甲１９管理基準には、粗面仕様Ａ〜Ｆに応じた、プローブ針先端の表面粗さとして十点平均粗さで表した数値が記載されており、その数値を最大高さに当てはめると、０．４（μｍ）以下となるものが含まれているものと認められ、この記載内容は、本件優先日の前年である１９９７年に、顧客である少なくとも岩手東芝エレクトロニクス株式会社、被請求人及び富士通株式会社が甲１９管理基準に基づいて説明を受けたことにより、特許法第２９条第１項第１号の公然知られた発明に該当するものとなったと認められる。
　一方、例えば、特開平８−１６６４０７号公報（甲第４９号証）に、「コンタクト時の摺動により、比較的硬度の低いＳｎ含有被覆層が先端部に凝着したり、削り取りを生じることがある。」（段落【００２３】）、「従って、先端部の表面性状を制御することも極めて重要であり、最大粗さが２μｍ以下に制御することが推奨され、１μｍ以下であれば望ましく、０．８μｍ以下であればより望ましい。」（段落【００２４】）と記載されており、特開平８−１５２４３６号公報（甲第４８号証）に、「上記第１、第２の平面１、２は、鏡面研摩された平面をなすことが望ましい。」（段落【００３０】）と記載されており、これらの記載によれば、金属パッドが柔らければ柔らかいほどそれらの金属がプローブ針に凝着しやすく、それを防ぐためにプローブ針の先端の粗さを低くすることが望ましいことは、本件特許の優先日前に、当業者にとって基本的知見であったと認められる。
　したがって、上記基本的知見を知悉する当業者が甲１９管理基準に示された公知の粗面仕様Ａ〜Ｆに応じた、プローブ針先端の表面粗さとして十点平均粗さで表した数値であって、その数値を最大高さに当てはめると、０．４（μｍ）以下となるものに接すれば、甲３６発明のプローブ針先端の表面に、甲１９管理基準に示された公知の粗面仕様Ａ〜Ｆに応じた、プローブ針先端の表面粗さとして十点平均粗さで表した数値であって、その数値を最大高さに当てはめると、０．４（μｍ）以下となるものを採用して、本件発明２のごとく構成することは、容易になし得たものである。
　そして、本件発明２の奏する効果については、本件明細書の段落【００４５】に、「面粗度を上げていくと、０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができることがわかった」と記載されている。しかしながら、０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるという効果を奏するとしても、上記特開平８−１６６４０７号公報（甲第４９号証）、特開平８−１５２４３６号公報（甲第４８号証）及び甲１９管理基準の記載内容に照らせば、０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるという効果は、甲３６、甲４９、甲４８及び甲１９管理基準の記載から当業者が予測できる範囲内のものであるというべきであって、格別なものということはできない。
　したがって、本件発明２は、甲３６発明及び甲１９管理基準による公知の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項２に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。
　
２−２　本件発明３について
（１）対比
　甲３６発明と本件発明３とを対比すると、上記本件発明２と同様にして、両者は、
「先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し、上記先端部と上記電極パッドを電気的接触させて、半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において、上記プローブ針の先端部の形状は、球状曲面形状である、半導体装置のテスト用プローブ針。」
である点で一致し、以下の相違点Ｃ及びＤで相違する。
　相違点Ｃ：本件発明３が、プローブ針の先端部の球状曲面形状を「押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる」と規定しているのに対し、甲３６発明では、プローブ針の円錐形の頂端において球面形状をなす部分の曲率半径が「１５〜２５μｍ程度」であると規定する点。
　相違点Ｄ：本件発明３が、プローブ針先端部の表面粗さを０．４μｍ以下と規定しているのに対し、甲３６発明では、プローブ針の円錐形の頂端において球面形状をなす部分の表面粗さが不明である点。
　
（２）判断
　そこで、上記相違点Ｃ及びＤについて検討するに、相違点Ｄは上記相違点Ｂと同じであるから、上記「２−１　本件発明２について」で記載した相違点Ｂと同じ理由により相違点Ｄも当業者が容易になし得たものである。
　次に、相違点Ｃについて検討する。
　本件明細書の段落【００４１】には、「また、同じ球面といえども前述したように電極パッドのせん断変形が容易に発生するか否かで接触の安定性は大きく異なる。ＤＲＡＭ等の一般的な集積半導体装置の電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えて同様の試験をした結果を図７に示すが、７〜３０μｍの曲率半径がコンタクト寿命において良好な結果が得られており、好ましくは１０〜２０μｍである。７μｍ以下では曲率半径が小さすぎるため電気的導通面の第一の面に十分な力が加わらずかつ面積が小さいため問題となり、上限の２０〜３０μｍは、前述した電極パッドのせん断が発生する範囲の上限である２４μｍにほぼ一致している。」と記載されており、この記載によれば、７〜３０μｍの曲率半径がコンタクト寿命において良好な結果が得らるのは電極パッドのせん断変形が容易に発生するからであると解される。そうすると、甲３６発明のプローブ針の円錐形の頂端において球面形状をなす部分の曲率半径は、「１５〜２５μｍ程度」であって、本件明細書にいう「７〜３０μｍの曲率半径」の範囲内に含まれているから、電極パッドのせん断変形が容易に発生すると解される。したがって、上記相違点Ｃは、実質的な相違点とはいえないものである。
　そして、本件発明３の奏する効果についても、当業者が予測し得る範囲内のものにすぎない。
　したがって、本件発明３は、甲３６発明及び甲１９管理基準による公知の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項３に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。
　
２−３　本件発明７について
　請求項７には、「複数のプローブ針を上下動して、半導体装置の電極パッドに当接させ、上記半導体装置をテストするプローブカードにおいて、上記プローブ針は、請求項２乃至５のいずれかに記載の半導体装置のテスト用プローブ針であることを特徴とするプローブカード。」と記載されている。一方、甲３６発明のプローブ針に関して、甲３６には、プローブ針はプローブカードに用いられ、プローブカードは複数のプローブ針を有すること（上記摘記事項イ参照）、半導体製品をプローブカードに対して相対的に上昇又は下降させ、各端子のそれぞれにプローブ針でオーバードライブ（押圧）をかけること（上記摘記事項エ参照）が記載されている。そうすると、本件発明７のうち、請求項２又は３を引用した発明においては、請求項７で限定された事項は全て甲３６に記載されている。したがって、本件発明７のうち、請求項２を引用した発明は、上記本件発明２と同様の理由により当業者が容易に発明をすることができたものであり、請求項３を引用した発明は、上記本件発明３と同様の理由により当業者が容易に発明をすることができたものである。
　以上のとおりであるから、請求項７に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。
　
第７　むすび 
　以上のとおり、本件特許の請求項２、３及び７に係る特許は、特許法２９条第２項の規定に違反してなされたものであるから、同法１２３条１項２号に該当し、無効にすべきものである。 
　審判に関する費用については、特許法１６９条２項において準用する民事訴訟法６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。 
　よって、結論のとおり審決する。