【事件の表示】
　特願２００１−５４４９５９「飽和ポリウレタンを含有するゴルフボール及びその製法」拒絶査定不服審判事件〔平成１３年　６月２１日国際公開、ＷＯ０１／４３８３２、平成１５年　５月２０日国内公表、特表２００３−５１６８３２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１　手続の経緯
　本願は、２０００年１１月２９日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９９年１２月１７日，米国）を国際出願日とする出願であって、平成１６年３月２３日付け拒絶理由に対して同年９月２９日付けで手続補正がなされたが、平成１７年３月２５日付けで拒絶査定され、これに対し、同年７月４日に拒絶査定に対する審判請求がなされたものである。
　当審においてこれを審理した結果、平成２０年５月２９日付けで新たな拒絶理由（いわゆる最後の拒絶理由）を通知したところ、審判請求人は平成２０年１２月２日付けで意見書及び明細書についての手続補正書を提出した。
　
　
　
２　平成２０年１２月２日付け手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２０年１２月２日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）を却下する。
　
［理　由］
（１）本件補正前及び本件補正後の本願発明
　本件補正は、特許請求の範囲および発明の詳細な説明についてするものであり、その補正前後の特許請求の範囲の記載は次のとおりのものである。
　
（本件補正前の特許請求の範囲：平成１６年９月２９日付け手続補正書）
「　【請求項１】　少なくとも1個のカバー層を備えるゴルフボールであり、ここで少なくとも1個の該カバー層が、少なくとも1種の熱硬化性飽和ポリウレタンを含有する組成物により形成され、該カバー層は、0.02インチ〜0.35インチ(0.05〜0.9cm)の厚さ、少なくとも40ショアDの硬度、少なくとも0.7の比重、少なくとも500psi(3.5x104Pa)の曲げ弾性率及び少なくとも60％のディンプル被覆面積を有し、該ゴルフボールが55〜120のPGA圧縮を有する、ゴルフボール。
　　【請求項２】　前記カバー層は、厚さが0.02インチ〜0.125インチ(0.05〜0.32cm)であり、かつ硬度が40〜80ショアDである、請求項１記載のゴルフボール。
　　【請求項３】　前記ゴルフボールが更に、任意に複数の層で構成されたコア及び最内側カバー層と最外側コア層の間に配置された少なくとも1個の中間層を備え、ここで該中間層が、少なくとも1種の飽和ポリウレタンを含有する組成物から形成され、該中間層が、少なくとも0.02インチ(0.05cm)の厚さ、少なくとも40ショアAの硬度、少なくとも0.7の比重及び少なくとも500psi(3.5x104Pa)の曲げ弾性率を有する、請求項１記載のゴルフボール。
　　【請求項４】　前記飽和ポリウレタンが、少なくとも1種の飽和ジイソシアナート、少なくとも1種の飽和ポリオール及び少なくとも1種の飽和した硬化剤の反応生成物である、請求項１記載のゴルフボール。
　　【請求項５】前記飽和ジイソシアナートが、エチレンジイソシアナート；プロピレン-1,2-ジイソシアナート；テトラメチレン-1,4-ジイソシアナート；1,6-ヘキサメチレンジイソシアナート(HDI)；2,2,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート；2,4,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート；ドデカン-1,12-ジイソシアナート；ジシクロヘキシルメタンジイソシアナート；シクロブタン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,4-ジイソシアナート；1-イソシアナト-3,3,5-トリメチル-5-イソシアナトメチルシクロヘキサン；イソホロンジイソシアナート(IPDI)；メチルシクロヘキシレンジイソシアナート；HDIのトリイソシアナート；2,2,4-トリメチル-1,6-ヘキサンジイソシアナート(TMDI)のトリイソシアナート；4,4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアナート(HMDI)及びそれらの混合物からなる群より選択される、請求項４記載のゴルフボール。
　　【請求項６】　前記飽和ポリオールが、ポリテトラメチレンエーテルグリコール(PTMEG)；ポリ(オキシプロピレン)グリコール；ポリエチレンアジピン酸グリコール；ポリエチレンプロピレンアジピン酸グリコール；ポリブチレンアジピン酸グリコール；ポリカーボネートグリコール；エチレンオキシド−キャップしたポリオキシプロピレンジオール；ジエチレングリコールで開始されたポリカプロラクトン；1,4-ブタンジオールで開始されたポリカプロラクトン；1,6-ヘキサンジオールで開始されたポリカプロラクトン；トリメチロールプロパンで開始されたポリカプロラクトン；ネオペンチルグリコールで開始されたポリカプロラクトン；ポリテトラメチレンエーテルグリコール(PTMEG)で開始されたポリカプロラクトン及びそれらの混合物からなる群より選択される、請求項４記載のゴルフボール。
　　【請求項７】　前記飽和した硬化剤が、1,4-ブタンジオール；シクロヘキシルジメチロールの異性体及び混合物；エチレングリコール；ジエチレングリコール；ポリテトラメチレンエーテルグリコール；プロピレングリコール；トリメチロールプロパン；テトラ-(2-ヒドロキシプロピル)-エチレンジアミン；シクロヘキサンビス(メチルアミンアミン)の異性体及び混合物；トリイソプロパノールアミン；4,4'-ジシクロヘキシルメタンジアミン；ジアミノシクロヘキサンの異性体及び混合物；2,2,4-トリメチル-1,6-ヘキサンジアミン；2,4,4-トリメチル-1,6-ヘキサンジアミン；ジエチレングリコールジ-(アミノプロピル)エーテル；ヘキサメチレンジアミン；プロピレンジアミン；1-メチル-2,4-シクロヘキシルジアミン；1メチル-2,6-シクロヘキシルジアミン；エチレンジアミン；ジエチレントリアミン；トリエチレンテトラアミン；テトラエチレンペンタミン；1,3-ジアミノプロパン；ジメチルアミノプロピルアミン；ジエチルアミノプロピルアミン；イミド-ビス-プロピルアミン；モノエタノールアミン；ジエタノールアミン；トリエタノールアミン；モノイソプロパノールアミン；ジイソプロパノールアミン及びそれらの混合物からなる群より選択される、請求項４記載のゴルフボール。
　　【請求項８】　前記組成物が更に、少なくとも1種の追加の熱可塑性又は熱硬化性の成分を含有する、請求項１記載のゴルフボール。
　　【請求項９】　前記追加成分が、ポリウレタン、エポキシ樹脂、ポリエチレン、ポリアミド、ポリエステル、酸コポリマー又はそれらのアイオノマー誘導体及びそれらの配合物からなる群より選択された材料である、請求項８記載のゴルフボール。
　　【請求項１０】　前記組成物が、飽和ポリウレタンを10〜90質量％含有する、請求項８記載のゴルフボール。
　　【請求項１１】　前記ゴルフボールが更に、任意に複数の層で構成されたコア及び最内側カバー層と最外側コア層の間に配置された少なくとも1個の中間層を備え、ここで該中間層が、少なくとも1種の飽和ポリウレタンを含有する組成物から形成される、請求項１記載のゴルフボール。
　　【請求項１２】　前記飽和ポリウレタンが発泡されている、請求項１記載のゴルフボール。
　　【請求項１３】　カバー、コア、及びカバーとコアの間に配置された少なくとも1個の中間層を備え、ここで該カバーが少なくとも1種の熱硬化性飽和ポリウレタンを含有する組成物で形成された、ゴルフボール。
　　【請求項１４】　前記飽和ポリウレタンが、少なくとも1種の飽和ジイソシアナート、少なくとも1種の飽和ポリオール及び少なくとも1種の飽和した硬化剤の反応生成物を含む、請求項13記載のゴルフボール。
　　【請求項１５】　前記飽和ジイソシアナートが、エチレンジイソシアナート；プロピレン-1,2-ジイソシアナート；テトラメチレン-1,4-ジイソシアナート；1,6-ヘキサメチレンジイソシアナート(HDI)；2,2,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート；2,4,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート；ドデカン-1,12-ジイソシアナート；ジシクロヘキシルメタンジイソシアナート；シクロブタン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,4-ジイソシアナート；1-イソシアナト-3,3,5-トリメチル-5-イソシアナトメチルシクロヘキサン；イソホロンジイソシアナート(IPDI)；メチルシクロヘキシレンジイソシアナート；HDIのトリイソシアナート；2,2,4-トリメチル-1,6-ヘキサンジイソシアナート(TMDI)のトリイソシアナート；4,4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアナート(HMDI)及びそれらの混合物からなる群より選択される、請求項14記載のゴルフボール。
　　【請求項１６】　前記飽和ポリオールが、ポリテトラメチレンエーテルグリコール(PTMEG)；ポリ(オキシプロピレン)グリコール；ポリエチレンアジピン酸グリコール；ポリエチレンプロピレンアジピン酸グリコール；ポリブチレンアジピン酸グリコール；ポリカーボネートグリコール；エチレンオキシド−キャップしたポリオキシプロピレンジオール；ジエチレングリコールで開始されたポリカプロラクトン；1,4-ブタンジオールで開始されたポリカプロラクトン；1,6-ヘキサンジオールで開始されたポリカプロラクトン；トリメチロールプロパンで開始されたポリカプロラクトン；ネオペンチルグリコールで開始されたポリカプロラクトン；ポリテトラメチレンエーテルグリコール(PTMEG)で開始されたポリカプロラクトン及びそれらの混合物からなる群より選択される、請求項14記載のゴルフボール。
　　【請求項１７】　前記飽和した硬化剤が、1,4-ブタンジオール；シクロヘキシルジメチロールの異性体及び混合物；エチレングリコール；ジエチレングリコール；ポリテトラメチレンエーテルグリコール；プロピレングリコール；トリメチロールプロパン；テトラ-(2-ヒドロキシプロピル)-エチレンジアミン；シクロヘキサンビス(メチルアミンアミン)の異性体及び混合物；トリイソプロパノールアミン；4,4'-ジシクロヘキシルメタンジアミン；ジアミノシクロヘキサンの異性体及び混合物；2,2,4-トリメチル-1,6-ヘキサンジアミン；2,4,4-トリメチル-1,6-ヘキサンジアミン；ジエチレングリコールジ-(アミノプロピル)エーテル；ヘキサメチレンジアミン；プロピレンジアミン；1-メチル-2,4-シクロヘキシルジアミン；1-メチル-2,6-シクロヘキシルジアミン；エチレンジアミン；ジエチレントリアミン；トリエチレンテトラアミン；テトラエチレンペンタミン；1,3-ジアミノプロパン；ジメチルアミノプロピルアミン；ジエチルアミノプロピルアミン；イミド-ビス-プロピルアミン；モノエタノールアミン；ジエタノールアミン；トリエタノールアミン；モノイソプロパノールアミン；ジイソプロパノールアミン及びそれらの混合物からなる群より選択される、請求項14記載のゴルフボール。
　　【請求項１８】　前記組成物が更に、少なくとも1種の追加の熱可塑性又は熱硬化性の成分を含有する、請求項13記載のゴルフボール。
　　【請求項１９】　前記追加成分が、ポリウレタン、エポキシ樹脂、ポリエチレン、ポリアミド、ポリエステル、酸コポリマー又はそれらのアイオノマー誘導体及びそれらの配合物からなる群より選択された材料である、請求項18記載のゴルフボール。
　　【請求項２０】　前記配合物が、飽和ポリウレタンを10〜90質量％含有する、請求項18記載のゴルフボール。
　　【請求項２１】　前記ゴルフボールが更に、カバーとコアの間に配置された、伸張されたエラストマー材料の層を備える糸巻きボールである、請求項13記載のゴルフボール。
　　【請求項２２】　前記ゴルフボールが、更に流体で充填された、中実の又は中空の中心を備える、中実又は糸巻きボールである、請求項１記載のゴルフボール。」
　
（本件補正後の特許請求の範囲）
「　【請求項１】　少なくとも1個のカバー層を備えるゴルフボールであり、ここで少なくとも1個の該カバー層が、少なくとも1種の熱硬化性飽和ポリウレタン
であって、該熱硬化性飽和ポリウレタンが、少なくとも1種の飽和ジイソシアナート、少なくとも1種の飽和ポリオール及び少なくとも1種の飽和した硬化剤の反応生成物を含み、前記飽和ジイソシアナートが、エチレンジイソシアナート；プロピレン-1,2-ジイソシアナート；テトラメチレン-1,4-ジイソシアナート；1,6-ヘキサメチレンジイソシアナート(HDI)；2,2,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート；2,4,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート；ドデカン-1,12-ジイソシアナート；シクロブタン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,4-ジイソシアナート；イソホロンジイソシアナート(IPDI)；メチルシクロヘキシレンジイソシアナート；HDIのトリイソシアナート；2,2,4-トリメチル-1,6-ヘキサンジイソシアナート(TMDI)のトリイソシアナート及びそれらの混合物からなる群より選択されるもの
　　【請求項２】　前記カバー層は、厚さが0.02インチ〜0.125インチ(0.05〜0.32cm)であり、かつ硬度が40〜80ショアDである、請求項１記載のゴルフボール。
　　【請求項３】　前記ゴルフボールが更に、任意に複数の層で構成されたコア及び最内側カバー層と最外側コア層の間に配置された少なくとも1個の中間層を備え、ここで該中間層が、少なくとも1種の飽和ポリウレタンを含有する組成物から形成され、該中間層が、少なくとも0.02インチ(0.05cm)の厚さ、少なくとも40ショアAの硬度、少なくとも0.7の比重及び少なくとも500psi(3.5x104Pa)の曲げ弾性率を有する、請求項１記載のゴルフボール。
　　【請求項
４
、
である
１
　　【請求項
５
１または
　　【請求項
６
１、４または５
　　【請求項
７
　　【請求項
８
　　【請求項
９
、前記熱硬化性飽和ポリウレタンが、少なくとも1種の飽和ジイソシアナート、少なくとも1種の飽和ポリオール及び少なくとも1種の飽和した硬化剤の反応生成物を含み、前記飽和ジイソシアナートが、エチレンジイソシアナート；プロピレン-1,2-ジイソシアナート；テトラメチレン-1,4-ジイソシアナート；1,6-ヘキサメチレンジイソシアナート(HDI)；2,2,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート；2,4,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート；ドデカン-1,12-ジイソシアナート；シクロブタン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,4-ジイソシアナート；イソホロンジイソシアナート(IPDI)；メチルシクロヘキシレンジイソシアナート；HDIのトリイソシアナート；2,2,4-トリメチル-1,6-ヘキサンジイソシアナート(TMDI)のトリイソシアナート及びそれらの混合物からなる群より選択される、
　　【請求項
１０
、
である
９
　　【請求項
１１
９又は１０
　　【請求項
１２
９、１０又は１１
　　【請求項
１３
９
　　【請求項
１４
　　
【請求項１５】　前記飽和ジイソシアナートが、シクロブタン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,4-ジイソシアナート；イソホロンジイソシアナート(IPDI)；メチルシクロヘキシレンジイソシアナート及びそれらの混合物からなる群より選択される、請求項１又は９記載のゴルフボール。
　　
【請求項１６】　前記飽和ジイソシアナートが、イソホロンジイソシアナートである、請求項１又は９記載のゴルフボール。
（審決注：補正がなされた箇所に下線を付す。）
　
　
（２）補正目的について
　当審において通知した、平成２０年５月２９日付け拒絶理由は、いわゆる「最後の拒絶理由」であるから、これに対する補正は、平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項各号に掲げられた事項を目的とするもの以外は許されないものである。
　したがって、本件補正について、その補正の目的を検討するに、本件補正により請求項の数が２２から１６に変更されいることから、本件補正前後の特許請求の範囲を比較し、請求項の対応関係を検討した上で、本件補正が平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項各号に掲げられた事項を目的とするものであるかどうかを以下に検討する。
　
＜本件補正前後の請求項の対応関係＞
　本件補正前後の特許請求の範囲の記載を比較すると、
・本件補正前において独立請求項であった請求項１および請求項１３とは、
　本件補正後において独立請求項である請求項１および請求項９と、その記
　載が概ね一致すること
・本件補正前後において、請求項１を引用する従属請求項である請求項２お
　よび請求項３については記載の変更がないこと
・本件補正前において請求項１を引用する従属請求項である請求項１１，１
　２，２２と、本件補正後において請求項１を引用する従属請求項である請
　求項７，８，１４とは、本件補正前後においてその記載に変更がないこと
・本件補正前において請求項１３を引用する従属請求項である請求項２１と
　、本件補正後において請求項９を引用する従属請求項である請求項１３と
　は、請求項の番号以外にその記載に変更がないこと
からみて、本件補正後の独立請求項である請求項１および請求項９は、それぞれ、本件補正前の請求項１および請求項１３に対応するものであると認められる。これについては、平成２０年１２月２日付け意見書の第１頁【意見の内容】欄第４〜１９行目における
「（１）補正について
・従前の請求項１に記載に記載に「熱硬化性飽和ポリウレタン」とあるのを、新たな請求項１において「熱硬化性飽和ポリウレタンであって、・・・（中略）・・・トリイソシアナート及びそれらの混合物からなる群より選択されるもの」と補正致しました。この補正は、従前の請求項４及び５に記載されていた発明特定事項を請求項１において記載したものですので、特許請求の範囲の減縮に該当します。また、この補正は、明細書段落番号００２３及び００２４の記載に基づくものです。同様の補正を、従前の請求項１３（新たな請求項９）にも行いました。」
との記載からも裏付けられる。
　
　上記独立請求項の対応関係を踏まえた上で、本件補正前後の各従属請求項の記載を以下に検討する。
　
　本件補正前の請求項８乃至請求項１０および請求項１８乃至２０は、いずれも、引用する独立請求項に係る発明における「組成物」が「少なくとも１種の追加の熱可塑性又は熱硬化性の成分を含有する」ものであると限定しているものである。一方、本件補正後の特許請求の範囲には、独立請求項である請求項１および請求項９に係る発明における「組成物」に対して「少なくとも１種の追加の熱可塑性又は熱硬化性の成分を含有する」との限定をしたものはない。
　してみると、本件補正より、本件補正前の請求項８乃至請求項１０および請求項１８乃至２０は削除されたものであると認められる。
　
　そして、本件補正前後の請求項の記載から、
・本件補正前の請求項　１　は　本件補正後の請求項　１　に
・本件補正前の請求項　２　は　本件補正後の請求項　２　に
・本件補正前の請求項　３　は　本件補正後の請求項　３　に
・本件補正前の請求項１１　は　本件補正後の請求項　７　に
・本件補正前の請求項１２　は　本件補正後の請求項　８　に
・本件補正前の請求項１３　は　本件補正後の請求項　９　に
・本件補正前の請求項２１　は　本件補正後の請求項１３　に
・本件補正前の請求項２２　は　本件補正後の請求項１４　に
それぞれ対応するものであると認められる。
　
　一方、上記以外の請求項、すなわち、本件補正前の請求項４乃至７および１４乃至１７と本件補正後の請求項４乃至６，１０乃至１２および１５，１６については、これらがどのように対応するものであるのか、明確であるとまでは言えない。
　しかしながら、本件補正前の請求項４乃至７および１４乃至１７と本件補正後の請求項４乃至６，１０乃至１２および１５，１６について、本件補正前後における実質的な請求項の数を比較するに、
（α）本件補正前の請求項４乃至７および１４乃至１７は、いずれも１つの
　　　請求項のみを引用するものであるから、実質的にも８つの請求項を構
　　　成するものである。
（β）本件補正後の請求項４乃至６，１０乃至１２および１５，１６につい
　　　ては、
　　　−本件補正後の請求項４は、請求項１のみを引用する
　　　−本件補正後の請求項５は、請求項１または４を引用する
　　　−本件補正後の請求項６は、請求項１、４または５を引用する
　　　−本件補正後の請求項１０は、請求項９のみを引用する
　　　−本件補正後の請求項１１は、請求項９または１０を引用する
　　　−本件補正後の請求項１２は、請求項９、１０または１１を引用する
　　　−本件補正後の請求項１５は、請求項１または９を引用する
　　　−本件補正後の請求項１６は、請求項１または９を引用する
　　　ことから、実質的に１６の請求項を構成するものである。
ことから、上記特許請求の範囲に対する本件補正は、実質的な請求項数を８から１６に増加させているものであり、新たな請求項を追加するものであると認めざるを得ない。
　
　したがって、本件補正は、実質的に、補正前の請求項に対して一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つ請求項以外の、新たな請求項を追加するものであるから、平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号に掲げられた「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであるとは認められない。
　そして、このような新たな請求項を追加する補正は、同項第１号に掲げられた「請求項の削除」、同項第３項に掲げられた「誤記の訂正」、および同項第４号に掲げられた「明りようでない記載の釈明」のいずれにも該当するものではないことは明らかである。
　
　
　上記のとおり、本件補正は、平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項各号に掲げられたいずれの事項を目的とするものであるとも認められないから、同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
　
（３）独立特許要件について
　上記「（２）補正目的について」にて述べたように、本件補正は、平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するものであるので、同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　しかしながら、本件補正前後の請求項１の記載を比較すると、請求項１については、本件補正は、平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号に掲げられた「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とするものであると解釈することができることから、以下に、本件補正後の請求項１に係る発明（以下、「本件補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について検討する。
　
（３−１）本件補正発明
　本件補正発明は、次のとおりのものと認める。
「少なくとも1個のカバー層を備えるゴルフボールであり、ここで少なくとも1個の該カバー層が、少なくとも1種の熱硬化性飽和ポリウレタンであって、該熱硬化性飽和ポリウレタンが、少なくとも1種の飽和ジイソシアナート、少なくとも1種の飽和ポリオール及び少なくとも1種の飽和した硬化剤の反応生成物を含み、前記飽和ジイソシアナートが、エチレンジイソシアナート；プロピレン-1,2-ジイソシアナート；テトラメチレン-1,4-ジイソシアナート；1,6-ヘキサメチレンジイソシアナート(HDI)；2,2,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート；2,4,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート；ドデカン-1,12-ジイソシアナート；シクロブタン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,4-ジイソシアナート；イソホロンジイソシアナート(IPDI)；メチルシクロヘキシレンジイソシアナート；HDIのトリイソシアナート；2,2,4-トリメチル-1,6-ヘキサンジイソシアナート(TMDI)のトリイソシアナート及びそれらの混合物からなる群より選択されるものを含有する組成物により形成され、該カバー層は、0.02インチ〜0.35インチ(0.05〜0.9cm)の厚さ、少なくとも40ショアDの硬度、少なくとも0.7の比重、少なくとも500psi(3.5x104Pa)の曲げ弾性率及び少なくとも60％のディンプル被覆面積を有し、該ゴルフボールが55〜120のPGA圧縮を有する、ゴルフボール。」
　
（３−２）周知引例［引用文献］
　当審において平成２０年５月２９日付けで通知した拒絶理由では、本願の優先日前に頒布された以下の刊行物を提示して、当該技術分野における周知の技術としての事項を認定している。
　
・周知技術を示す刊行物１：国際公開第９６／４０３７８号（当審の拒絶理
　　　　　　　　　　　　　由における引用文献１。以下、「周知引例１」
　　　　　　　　　　　　　という。）
・周知技術を示す刊行物２：国際公開第９６／４０３８４号（当審の拒絶理
　　　　　　　　　　　　　由における引用文献２。以下、「周知引例２」
　　　　　　　　　　　　　という。）
・周知技術を示す刊行物３：国際公開第９８／５３８８６号（当審の拒絶理
　　　　　　　　　　　　　由における引用文献３。以下、「周知引例３」
　　　　　　　　　　　　　という。）
　
　以下に示す周知引例１乃至３の記載事項の翻訳文については、各周知引例の内容を国内公表した公表特許公報である特表２０００−５１３５９５号公報（周知引例１の公表公報。以下、「公表公報１」という。），特表２０００−５１３５９６号公報（周知引例２の公表公報。以下、「公表公報２」という。），特表２０００−５１３６０９号公報（周知引例３の公表公報。以下、「公表公報３」という。）の記載を採用する。　
　
（３−２−１）周知引例１：国際公開第９６／４０３７８号
　周知引例１には以下の記載がある。
（イ）「This invention relates to methods of using cat ironic 
ionomers in golf ball cover compositions. Further, this invention 
relates to a method of improving the resiliency in polyurethane, 
polyurea and copolymers thereof based golf ball covers through the 
use of alkylating agents, i.e. quaternizing agents such as t-butyl 
chloride to introduce ionic interactions into the nitrogen 
containing polymers and/or compounds.」（第１頁第４〜１１行）
《この発明は、ゴルフボールカバー組成物にカチオンアイオノマーを使用する方法に関する。さらにこの発明は、アルキル化剤を使用して、すなわち、t-ブチルクロライドのような４級化剤を使用して、窒素含有ポリマー及び／又は化合物にイオン性の相互作用を導入することにより、ポリウレタン、ポリウレア、及びそれらのコポリマーをベースとするゴルフボールカバーの弾性を改良する方法に関する。》（公表公報１　第４頁第３〜９行）
　
（ロ）「Thermoset polyurethanes are made from a polyisocyanate, such
as 2,4toluene diisocyanate (TDI) or methylenebis-(4-cyclohexyl 
isocyanate) (HMDI), and a polyol which is cured with a polyamine, 
such as methylenedianiline (MDA), or a trifunctional glycol, such as
trimethylol propane, or tetrafunctional glycol, such as N,N,N' ,N' -
tetrakis (2- hydroxypropyl)ethylenediamine.
　Suitable polyether polyols include polytetramethylene ether 
glycol; poly(oxypropylene) glycol; and polybutadiene glycol. 」（第７頁第３１行〜第８頁第５行）
《熱硬化性ポリウレタンは、ポリイソシアネート、例えば、２，４−トルエンジイソシアネート（ＴＤＩ）又はメチレンビス−（４−シクロヘキシルイソシアネート）（ＨＭＤＩ）と、ポリアミン、例えば、メチレンジアニリン（ＭＤＡ）で硬化するポリオール、又は３価グリコール、例えば、トリメチロールプロパン、又は４価グリコール、例えば、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’−テトラキス（２−ヒドロキシプロピル）エチレンジアミンから得られる。
  好適なポリエーテルポリオールは、ポリテトラメチレンエーテルグリコール、ポリ（オキシプロピレン）グリコール、及びポリブタジエングリコールである。》（公表公報１　第９頁第９〜１７行）
　
（ハ）「Suitable curatives for use in the present invention are 
selected from the slow-reacting polyamine group consisting of ・・・
（中略）・・・; or a difunctional glycol; and mixtures thereof.・・
・（中略）・・・.
　Suitable bifunctional glycols are 1,4-butanediol; 1,3-butanediol; 
2,3-butanediol; 2,3-dimethyl-2,3-butanediol; dipropylene glycol; and
ethylene glycol. Difunctional glycols are inherently slow-reacting.
　Accordingly, urethanes can be made from any of numerous 
commercially available aromatic, aliphatic and cycloaliphatic 
diisocyanates and polyisocyanates.」（第８頁第１５〜３７行）
《本発明に使用するのに好適な硬化剤は、・・・（中略）・・・；又は２価グリコール；及びこれらの混合物からなる遅反応性ポリアミン群から選ばれる。・・・（中略）・・・好ましいグリコールは、PTMEG、ポリ（テトラメチレンエーテル）グリコールである。
  好適な２価グリコールは、１，４−ブタンジオール；１，３−ブタンジオール；２，３−ブタンジオール；２，３−ジメチル−２，３−ブタンジオール；ジプロピレングリコール；及びエチレングリコールである。２価グリコールは本来的に遅反応性である。
  従って、ウレタンは、多数の商業的に入手可能な芳香族、脂肪族、及び脂環族ジイソシアネートとポリイソシアネートから製造できる。》（公表公報１　第９頁下から３行〜第１０頁第１６行）
　
（３−２−２）周知引例２：国際公開第９６／４０３８４号
　周知引例２には、以下の記載がある。
（ニ）「This invention is directed to novel polyurethane golf ball 
covers using an epoxy curing agent.
　This invention is further directed to a golf ball comprising a 
cover and a core wherein the cover is made from a thermosetting or 
thermoplastic polyurethane composition comprising an organic curing 
agent having at least one epoxy group and wherein the Young's 
modulus of the cover is in the range of from 10,000 psi to 90,000 
psi.」（第３頁第２０〜２７行）
《本発明は、エポキシ硬化剤を用いた新規なポリウレタンゴルフボールカバーに関する。
  また、本発明は、カバー及びコアを含むゴルフボールであって、上記カバーが、少なくとも１つのエポキシ基を有する有機硬化剤を含む熱硬化性又は熱可塑性ポリウレタン組成物から製造されており、且つ上記カバーのヤング係数が約１０，０００ｐｓｉ〜約９０，０００ｐｓｉであるゴルフボールに関する。》（公表公報２　第７頁第１０〜１５行）
　
（ホ）「Thermoset polyurethanes can be made from a diisocyanate, 
such as 2,4toluene diiocyanate (TDI) or methylenebis-(4-cyclohexyl 
isocyanate) (HMDI), and a polyol which is cured with a polyamine, 
such as methylenedianiline (MDA), or a trifunctional glycol, such as
trimethylol propane, or tetrafunctional glycol, such as N,N,N',N'-
tetrakis(2hydroxypropyl)ethylenediamine.
　Suitable polyether polyols include polytetramethylene ether 
glycol; poly(oxypropylene) glycol; and polybutadiene glycol. 」（第９頁第２〜１２行）
《熱硬化性ポリウレタンは、2,4-トルエンジイソシアネート（ＴＤＩ）又はメチレンビス-(４-シクロヘキシルイソシアネート)（ＭＨＤＩ）等のジイソシアネート、メチレンジアニリン（ＭＤＡ）等のポリアミンで硬化するポリオール、トリメチロールプロパン等の３価グリコール、N,N,N',N'-テトラキス(2-ヒドロキシプロピル)エチレンジアミン等の４価グリコールから得られる。
  好適なポリエーテルポリオールは、ポリテトラメチレンエーテルグリコール、ポリ（オキシプロピレン）グリコール、及びポリブタジエングリコールである。》（公表公報２　第１１頁下から５行〜第１２頁第３行）
　
（ヘ）「Suitable curatives for use in the present invention are 
selected from the slow-reacting polyamine group consisting of ・・・
（中略）・・・; or a difunctional glycol; and mixtures thereof. ・・
・（中略）・・・. 
　Suitable bifunctional glycols are 1,4-butanediol; 1,3-butanediol; 
2,3-butanediol; 2,3-dimethyl-2,3-butanediol; diphropylene glycol; 
and ethylene glycol. 」（第９頁第２２行〜第１０頁第３行）
《本発明に使用するのに好適な硬化剤は、・・・（中略）・・・；又は２価グリコール；及びこれらの混合物からなる遅反応性ポリアミン群から選ばれる。・・・（中略）・・・。
  好適な２価グリコールは、１，４−ブタンジオール；１，３−ブタンジオール；２，３−ブタンジオール：２，３−ジメチル−２，３−ブタンジオール；ジプロピレングリコール；及びエチレングリコールである。》（公表公報２　第１２頁第１２〜２７行）
　
（ト）「The golf ball cover materials of the present invention can 
be employed in any type of golf ball construction such as the 
conventional two-piece and three-piece (wound) golf balls which are 
well known in the golf ball art. Likewise, the present golf ball 
cover materials can also be used in multi-layer golf ball 
constructions wherein the golf ball comprises of multiple core 
layers, multiple intermediate or mantle layers, multiple cover 
layers or combinations thereof. 」（第１２頁第１２〜２０行）
《本発明のゴルフボールカバー組成物は、ゴルフボールの分野で周知の通常のツーピース及びスリーピース（糸巻き）ゴルフボール等のゴルフボール構成の何れのタイプにおいても用いることができる。更に、本発明のゴルフボールカバー材料は、複合コア層、複合中間又はマントル層、複合カバー層又はそれらの組み合わせを含む複合層ゴルフボール構成においても用いることができる。》（公表公報２　第１４頁下から８〜４行）
　
（チ）「
」（第１４頁第２３行〜３５行）
《　表１
――――――――――――――――――――――――――――――――――
　　　　　成形　　サイズ、 　 圧縮　初速度　スピン速度,ＲＰＭ カバー
　　　　 ボール　　　インチ
――――――――――――――――――――――――――――――――――
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　グラム　 NP　　 EQ　 PGA　 Ft/秒 ドラ　 5アイ 8アイ 硬度Ｄ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イバー　アン　アン
――――――――――――――――――――――――――――――――――
プロフェッ
ショナル　45.33　1.680　1.683　92　　251.26　3855　　-　 8566　 59
　
ツアー
バラタ　　45.28　1.681　1.682　85　　251.77　4078　　-　 8846　 50
　
実験1-NT　45.61　1.683　1.683　88　　250.41　3590　　-　 8174　 58
　
実験1-UB　45.36　1.666　1.685　93　　251.78　3996　　-　 8762　 58
　
実験2-NT　45.35　1.685　1.684　90　　253.88　4124　　-　 8999　 51
　
実験2-UB　45.19　1.684　1.685　89　　253.53　4409　　-　 9346　 51
――――――――――――――――――――――――――――――――――
NT-１２秒の引張遅延(tension delay)を伴う４.０ｃｍ（１.５８０インチ）
　 に０.０５ｃｍ（０.０２０インチ）の繊維を持つ細い壁センター糸巻き
UB-２．５秒の引張遅延を伴う４.０ｃｍ（１.５８０インチ）に０.０５ｃｍ
　 （０.０２０インチ）の繊維を持つ３８４ツアーセンター糸巻き》
（公表公報２　第１６頁第１９行〜第１７頁第４行；審決注．公表公報２における表１の転記の際に、周知引例２の Table 1 との対応が取れるよう罫線、改行位置および空白位置を調整した。また、公表公報２の上記箇所において「Pt/秒」および「UT-2.秒・・・」とあるのは、Table 1 からみて、それぞれ「Ft/秒」（フィート毎秒）および「UT-２．５秒・・・」の、誤記であると認められることから、審決においては訳文を訂正した。）
　
（３−２−３）周知引例３：国際公開第９８／５３８８６号
　周知引例３には、以下の記載がある。
（リ）「A golf ball comprising a cover and a core, wherein said 
cover comprises: (a) an inner cover layer comprising a high flexural
modulus material; and (b) an outer cover layer having a thickness of
less than about 0.050 inches and comprising a thermoset material, 
wherein said thermoset material is formed from a castable reactive 
liquid material.」（Claim 1）
《カバー及びコアを含むゴルフボールであって、該カバーが以下を含むゴルフボール：
  （a）曲げ弾性率が大きい材料を含む内部カバー層；及び
  （b）約0.127ｃｍ（約0.050インチ）より少ない厚さを有し、熱硬化性材料を含み、該熱硬化性材料が注型可能な反応性液状材料から形成される外部カバー層。》（公表公報３　請求項１）
　
（ヌ）「The golf ball of claim 1, wherein the outer layer has a 
thickness of from about 0.02 to about 0.045 inches.」（Claim 2）
《外部層が約0.051〜約0.114ｃｍ（約0.02〜約0.045インチ）の厚さである、請求項１のゴルフボール。》（公表公報３　請求項２）
　
（ル）「The golf ball of claim 1, wherein the thermoset material 
comprises a material selected from the group consisting of a 
polyurethane, a urethane ionomer and a urethane epoxy.」（Claim 9）
《熱硬化性材料がポリウレタン、ウレタンアイオノマー及びウレタンエポキシより成る群から選択する材料を含む、請求項１のゴルフボール。》（公表公報３　請求項９）
　
（ヲ）「 In particular, the outer cover layer should have a Shore D 
hardness of from about 30 to about 60, preferably 35-50 and most 
preferably 40-45. 」（第７頁最下行〜第８頁第２行）
《特に、外部カバー層は、ショアＤ硬度で約30〜約60、好ましくは35〜50、最も好ましくは40〜45を有すべきである。》（公表公報３　第１０頁第２〜４行）
　
（ワ）「Thermoset polyurethanes and urethanes are particularly 
preferred for the outer cover layers of the balls of the present 
invention. Polyurethane is a product of a reaction between a 
polyurethane prepolymer and a curing agent. The polyurethane 
prepolymer is a product formed by a reaction between a polyol and a 
diisocyanate. The curing agent is typically either a diamine or 
glycol. Often a catalyst is employed to promote the reaction between
the curing agent and the polyurethane prepolymer.
　Conventionally, thermoset polyurethanes are prepared using a 
diisocyanate, such as 2,4-toluene diisocyanate (TDI) or methylenebis
-(4-cyclohexyl isocyanate) (HMDI) and a polyol which is cured with a
polyamine, such as methylenedianiline (MDA), or a trifunctional 
glycol, such as trimethylol propane, or tetrafunctional glycol, such
as N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxpropyl)ethylenediamine. However, the 
present invention is not limited to just these specific types of 
thermoset polyurethanes. Quite to the contrary, any suitable 
thermoset polyurethane may be employed to form the outer cover layer
of the present invention. 」（第８頁第１７〜３６行）
《熱硬化性ポリウレタン及びウレタンは、本発明のボールの外部カバー層として特に好ましい。ポリウレタンは、ポリウレタンプレポリマーと硬化剤との反応生成物である。ポリウレタンプレポリマーは、ポリオールとジイソシアナートとの反応により形成される生成物である。硬化剤は、典型的にはジアミン又はグリコールのいずれかである。場合により、触媒を使用して硬化剤とポリウレタンプレポリマーとの反応を促進する。
  通常は、ポリウレタンはジイソシアナート、例えば2,4−トルエンジイソシアナート（ＴＤＩ）又はメチレンビス（４−シクロヘキシルイソシアナート）(ＨＭＤＩ)及びポリアミンで硬化したポリオール、例えばメチレンジアニリン(ＭＤＡ)、又は三官能性グリコール、例えばトリメチロールプロパン、又は四官能性グリコール、例えばＮ,Ｎ,Ｎ',Ｎ'−テトラキス（２−ヒドロキシプロピル）エチレンジアミンを使用して製造する。しかしながら、本発明はこれらの特定の型の熱硬化性ポリウレタンに限定されない。まさにそれと反対に、全ての適切な熱硬化性ポリウレタンが、本発明の外部カバー層を製造するのに使用可能である。》（公表公報３　第１０頁第１３〜２６行）
　
　各周知引例１乃至３の明細書全体を参酌しつつ、上記記載（イ）乃至（ハ），記載（ニ）乃至（チ），記載（リ）乃至（ワ）をそれぞれ検討すると、当審の拒絶理由にても示したように、本件特許出願時点において以下の発明が周知のものであったと認めることができる。
「少なくとも１個のカバー層を備えるゴルフボールであり、ここで少なくとも１個の該カバー層が、少なくとも熱硬化性ポリウレタンであって、該熱硬化性ポリウレタンが、少なくとも１種の飽和ジイソシアナート、少なくとも１種の飽和ポリオール及び硬化剤の反応生成物を含有する組成物により形成される、ゴルフボール。」（以下、「周知発明」という。）
　
（３−３）対比
　本件補正発明と周知発明とを対比すると、両者は以下の点で一致する。
＜一致点＞
「少なくとも１個のカバー層を備えるゴルフボールであり、ここで少なくとも１個の該カバー層が、少なくとも熱硬化性ポリウレタンであって、該熱硬化性ポリウレタンが、少なくとも１種の飽和ジイソシアナート、少なくとも１種の飽和ポリオール及び硬化剤の反応生成物を含有する組成物により形成される、ゴルフボール。」
　
　一方で、本件補正発明と周知発明とは、以下の点で相違する。
＜相違点１＞
　本件補正発明は「硬化剤」として「飽和した硬化剤」を用いることにより、「カバー層」を形成する「熱硬化性ポリウレタン」が「熱硬化性飽和ポリウレタン」であると特定されるのに対し、周知発明は、「硬化剤」としてどのようなものを用いるか特定されておらず、その結果、「カバー層」を形成する「熱硬化性ポリウレタン」が「熱硬化性飽和ポリウレタン」であると特定されるものであるかどうか不明である点。
＜相違点２＞
　本件補正発明は「飽和ジイソシアナート」が「エチレンジイソシアナート；プロピレン-1,2-ジイソシアナート；テトラメチレン-1,4-ジイソシアナート；1,6-ヘキサメチレンジイソシアナート(HDI)；2,2,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート；2,4,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート；ドデカン-1,12-ジイソシアナート；シクロブタン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,4-ジイソシアナート；イソホロンジイソシアナート(IPDI)；メチルシクロヘキシレンジイソシアナート；HDIのトリイソシアナート；2,2,4-トリメチル-1,6-ヘキサンジイソシアナート(TMDI)のトリイソシアナート及びそれらの混合物からなる群より選択される」と特定されるのに対し、周知発明には「飽和ジイソシアナート」としてどのような用いるかについて明示がなく、上記特定を有するものであるかどうか不明である点。
＜相違点３＞
　本件補正発明は「カバー層」が「0.02インチ〜0.35インチ(0.05〜0.9cm)の厚さ」を有すると特定されるのに対し、周知発明には「カバー層」の厚さに関する明示がなく、上記特定を有するものであるかどうか不明である点。
＜相違点４＞
　本件補正発明は「カバー層」が「少なくとも40ショアDの硬度」を有すると特定されるのに対し、周知発明には「カバー層」の硬度に関する明示が無く、上記特定を有するものであるかどうか不明である点。
＜相違点５＞
　本件補正発明は「カバー層」が「少なくとも0.7の比重」を有すると特定されるのに対し、周知発明には「カバー層」の比重に関する明示が無く、上記特定を有するものであるかどうか不明である点。
＜相違点６＞
　本件補正発明は「カバー層」が「少なくとも500psi(3.5x104Pa)の曲げ弾性率」を有すると特定されるのに対し、周知発明には「カバー層」の曲げ弾性率に関する明示が無く、上記特定を有するものであるかどうか不明である点。
＜相違点７＞
　本件補正発明は「カバー層」が「少なくとも60％のディンプル被覆面積」を有すると特定されるのに対し、周知発明には「カバー層」のディンプル被覆面積に関する明示が無く、上記特定を有するものであるかどうか不明である点。
＜相違点８＞
　本件補正発明は「ゴルフボールが55〜120のPGA圧縮」を有すると特定されるのに対し、周知発明には「ゴルフボール」のPGA圧縮に関する明示が無く、上記特定を有するものであるかどうか不明である点。
　
（３−４）判断
　上記各相違点について判断する。
＜相違点１＞について
　当審における拒絶理由にても示したように、熱硬化性ポリウレタンの硬化剤として、１，４−ブタンジオール等の飽和した硬化剤を使用する技術は、例えば周知引例１，２等に記載されているように当該技術分野において周知のものである。
　したがって、上記周知発明において使用する硬化剤として、上記周知技術である、飽和した硬化剤を用いることにより、熱硬化性飽和ポリウレタンよりなるゴルフボールのカバー層を有するゴルフボールとすることは、当業者ならば当然なし得たものである。
　
＜相違点２＞について
　周知引例１乃至３には、ゴルフボールのカバーとして使用する熱硬化性ポリウレタンを形成するためのジイソシアナートとして、飽和ジイソシアナートである４，４−ジシクロヘキシルメチレンジイソシアナート（審決注．周知引例１乃至３には、「メチレンビス−（４−シクロヘキシルイソシアネート）」と表記されている。）を含む幾つかのジイソシアナートを用いる技術が例示されている。さらに、周知引例３には、熱硬化性ポリウレタンを形成する際に、適宜な材料を使用して形成してもよい旨の記載がある。（特に上記「（３−２−３）周知引例３：国際公開第９８／５３８８６号　（ワ）」参照。）
　また、ゴルフボールのカバーとして使用する熱硬化性ポリウレタンを形成するためのジイソシアナートとして、飽和ジイソシアナートであるイソホロンジイソシアナート(IPDI)を用いる技術は、例えば国際公開第９８／３７９２９号［特にClaim 1 および 2 参照。］，国際公開９９／４３３９４号［特に Claim 1 参照。］等に記載されているように、本願の優先日前において周知のものであった。
　そして、本件補正発明およびその実施例にて示されるゴルフボールのカバーおよびゴルフボール自体の硬さ等の各種物性が、後述するようにゴルフボールという技術分野において、ごく一般的な範囲のものである（「＜相違点３＞について」乃至「＜相違点８＞について」の判断を参照されたい。）ことを考慮すれば、周知発明において、ゴルフボールの硬さ等の各種物性をプレイヤーの要求に応じたものとするために、カバー層の材料である飽和ジイソシアナートを、例えばイソホロンジイソシアナート(IPDH)のような、当該技術分野において公知の材料から適宜選択することは、当業者ならば適宜なし得た設計事項に過ぎないものであり、かつ、それによる効果も当業者が予測することができた程度のものである。
　よって、＜相違点２＞は、周知発明および技術常識に基づいて、当業者が適宜なし得た設計事項に過ぎない。
　
＜相違点３＞について
　周知引例２には、０．０５２〜０．０５３インチの厚さを有するゴルフボールのカバーが開示されており（「（３−２−２）周知引例２：国際公開第９６／４０３８４号　（チ）」参照。）、また、周知引例３には、外側カバーの厚さが０．０２〜０．０４インチであるゴルフボールのカバーが開示されている「（３−２−３）周知引例３：国際公開第９８／５３８８６号　（リ）および（ヌ）」参照。）。
　これらは相互にその厚さの範囲が重複するものではないものの、いずれも＜相違点３＞の厚さの範囲に含まれるものである。また、本願の発明の詳細な説明において、ゴルフボールのカバーの厚さの数値範囲に関する記載があるのは段落【００５８】のみであり、かつ、該段落においても「外側カバー層の厚さは、約0.02インチ〜0.35インチ(0.05〜0.9cm)の間である」とあるのみで、上記数値範囲にすることに関する技術的意義についての記載はない。してみると、＜相違点３＞の０．０２〜０．３５インチというゴルフボールのカバーの数値範囲には臨界的な意義はなく、通常想定されうる数値範囲に過ぎないと考えられる。
　したがって、周知発明におけるゴルフボールのカバーの厚さを、＜相違点３＞の０．０２〜０．３５インチという範囲とすることは、当業者ならば適宜なし得た設計事項である。
　
＜相違点４＞について
　周知引例２には、ショアーＤ硬度５１〜５８のゴルフボールのカバーが開示されており（特に上記「（３−２−２）周知引例２：国際公開第９６／４０３８４号　（チ）」参照。）、また、周知引例３には、ゴルフボールの外側カバーのショアーＤ硬度の好適な値として４０〜４５である旨が開示されている（「（３−２−３）周知引例３：国際公開第９８／５３８８６号　（ル）」参照。）。
　これらは相互にそのショアーＤ硬度の範囲が重複するものではないものの、いずれも＜相違点４＞のショアーＤ硬度の範囲に含まれるものである。また、本願の発明の詳細な説明において、ゴルフボールのカバーのショアーＤ硬度の数値範囲に関する記載があるのは段落【００５８】のみであり、かつ、該段落においても「デュロメーターで測定した外側カバー硬度は、ショアDスケールで少なくとも40、及び好ましくは約45〜80の間である」とあるのみで、上記数値範囲にすることに関する技術的意義についての記載はない。してみると、＜相違点４＞の４０〜８０というゴルフボールのカバーのショアーＤ硬度の数値範囲には臨界的な意義はなく、通常想定されうる数値範囲に過ぎないと考えられる。
　したがって、周知発明におけるゴルフボールのカバーを、＜相違点４＞の４０〜８０というショアーＤ硬度の範囲とすることは、当業者ならば適宜なし得た設計事項である。
　
＜相違点５＞について
　ゴルフボールという技術分野において、ゴルフボールの回転速度や初速等を上げるためにカバーの比重を０．７以上にする技術は、例えば特開平１０−２０１８８０号公報（特に請求項２７参照。），国際公開第９８／１９７４７号（特に Claim 2 参照。），国際公開第９９／４６０１３号（特に第２５頁第１６〜１７行参照。）等に記載されているように、周知のものである。
　したがって、周知発明におけるゴルフボールのカバーの比重を、上記周知技術を参考にして、０．７以上とすることは、当業者ならば容易に想到することができたものである。
　
＜相違点６＞について
　周知引例２には、ゴルフボールのカバーのヤング率が10,000〜90,000psiであることが記載されている。ここで、合成樹脂の曲げ弾性率はヤング率とほぼ同じ大きさであることから、引用文献２に記載された発明は、上記請求項に記載された少なくとも５００ｐｓｉという数値範囲に該当するものであると考えられる。また、上記「＜相違点５＞について」にて提示した国際公開第９８／１９７４７号（特に Claim 7 参照。），国際公開第９９／４６０１３号（特に Claim 7 参照。）にも、カバーの曲げ弾性率が５００ｐｓｉより大きいものが開示されていることから見て、＜相違点６＞におけるゴルフボールのカバーの曲げ弾性率は、一般的なゴルフボールに求められる範囲のものであると考えられる。
　そして、ゴルフボールという技術分野において、ゴルフボールのカバーの曲げ弾性率は、特にゴルフボールの打球感の柔らかさに影響するものであるから、好適な打球感を得られるよう、当業者ならば当然好適な数値範囲に調整するものであるとことを考慮すれば、周知発明におけるゴルフボールのカバーの曲げ弾性率を適宜調節することにより、＜相違点６＞の数値範囲とすることは、当業者ならば適宜なし得る設計変更に過ぎないものである。
　
＜相違点７＞について
　ゴルフボールの飛翔特性を向上させるために、ゴルフボールのカバーを、少なくとも６０％以上のディンプル被覆面積を有するものとする技術は、特開平１１−２９９９３５号公報（特に段落【００３３】〜【００３４】参照。），国際公開９９／３７３６６号（特に Claim 12 参照。），特開平１１−１９２３２３号公報（特に段落【００４５】参照。）等に記載されているように周知のものである。
　したがって、ゴルフボールの飛翔特性を向上させるために、周知発明におけるゴルフボールのカバーに、上記周知技術である６０％以上のディンプル被覆面積を有する構成を付加し、もって＜相違点７＞の構成とすることは、当業者ならば容易に想到することができたものである。
　
＜相違点８＞について
　ゴルフボールという技術分野において、ＰＧＡ圧縮の数値範囲を５５〜１２０とすることは、特開平１１−００４９１６号公報（特に段落【００８０】参照。），特開平０９−０１０３５７号公報（特に【表１】参照。），特開平０６−３１２０３２号公報（特に請求項１９参照。）等に記載されているように周知のものであり、かつ、これらの文献に開示されているゴルフボールのコア、カバー等の材料が多岐にわたるものであるのに対し、いずれもＰＧＡ圧縮の値が上記数値範囲に入るものであることから見て、＜相違点８＞のＰＧＡ圧縮の数値範囲は、ゴルフボールに一般的に求められるＰＧＡ圧縮の範囲であると考えられる。
　したがって、周知発明におけるゴルフボールのＰＧＡ圧縮値を、＜相違点８＞の数値範囲とすることは、当業者ならば適宜なし得た設計事項である。
　
（３−５）独立特許要件についてのまとめ
　したがって、＜相違点１＞乃至＜相違点８＞は、いずれも、周知発明、周知技術および技術常識に基づいて、当業者が容易に想到することができたものであり、それにより得られる効果も、当業者ならば予測することができた程度のものに過ぎない。
　
　よって、本件補正発明は、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　すなわち、本件補正は平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反している。
　
　
（４）補正却下の決定のむすび
　以上のとおり、本件補正は平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであるから、同法第５３条第１項の規定により却下されなければならない。
　
　よって、補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
　
　
　
３　本件審判請求についての判断
（１）本願発明の認定
　本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１乃至９に係る発明は、平成１６年９月２９日付け手続補正書により補正された上記「２（１）（本件補正前の特許請求の範囲：平成１６年９月２９日付け手続補正書）」にて示したとおりのものであるところ、請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、次のとおりのものである。
「少なくとも1個のカバー層を備えるゴルフボールであり、ここで少なくとも1個の該カバー層が、少なくとも1種の熱硬化性飽和ポリウレタンを含有する組成物により形成され、該カバー層は、0.02インチ〜0.35インチ(0.05〜0.9cm)の厚さ、少なくとも40ショアDの硬度、少なくとも0.7の比重、少なくとも500psi(3.5x104Pa)の曲げ弾性率及び少なくとも60％のディンプル被覆面積を有し、該ゴルフボールが55〜120のPGA圧縮を有する、ゴルフボール。」
　
　
（２）当審拒絶理由の概要
　本件補正前の本件特許出願に対し、当審が通知した平成２０年５月２９日付け拒絶理由（最後の拒絶理由）のうち、理由２）の概要は、以下のとおりである。
　
　本願の請求項１乃至２２に係る発明は、
・国際公開第９６／４０３７８号（引用文献１）
・国際公開第９６／４０３８４号（引用文献２）
・国際公開第９８／５３８８６号（引用文献３）
に記載された周知発明、当該技術分野における周知技術および技術常識に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであるから、特許を受けることができない。
　
　
（３）当審の判断
（３−１）周知発明［引用文献］
　当審の拒絶理由に引用された引用文献１乃至３により例示される周知発明は、上記「２（３）（３−２）周知引例［引用文献］」に記載されたとおりである。
　
（３−２）対比・判断」
　本願発明は、上記「２（３）独立特許要件について」にて検討した本件補正発明から、「熱硬化性飽和ポリウレタン」が「少なくとも1種の飽和ジイソシアナート、少なくとも1種の飽和ポリオール及び少なくとも1種の飽和した硬化剤の反応生成物を含み、前記飽和ジイソシアナートが、エチレンジイソシアナート；プロピレン-1,2-ジイソシアナート；テトラメチレン-1,4-ジイソシアナート；1,6-ヘキサメチレンジイソシアナート(HDI)；2,2,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート；2,4,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート；ドデカン-1,12-ジイソシアナート；シクロブタン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,3-ジイソシアナート；シクロヘキサン-1,4-ジイソシアナート；イソホロンジイソシアナート(IPDI)；メチルシクロヘキシレンジイソシアナート；HDIのトリイソシアナート；2,2,4-トリメチル-1,6-ヘキサンジイソシアナート(TMDI)のトリイソシアナート及びそれらの混合物からなる群より選択される」ものを含有する組成物より形成されるとの限定を省いたものである。
　
　そうすると、本願発明の構成要件を全て含み、さらに他の構成要件を付加したものに相当する本件補正発明が、上記「２（３）独立特許要件について」に記載したとおり、当審の拒絶理由に引用された周知発明（引用文献１乃至３により例示）に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、周知発明、周知技術および技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　そして、本願発明に関する作用・効果も、周知発明及び周知事項から当業者が予測できる範囲のものである。
　
　
（４）本件審判請求についてのむすび
　以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから特許を受けることができないものである。
　
　
　
４　むすび
　以上のとおり、本件補正は却下されなければならず、本願発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、本願のその余の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶を免れない。
　
　よって、結論のとおり審決する。