【事件の表示】
　特願２００３−５２６８２２「ナノ粒子及びナノチューブの生成装置及び生成方法，並びにガス貯蔵のためのこれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　３月２０日国際公開，ＷＯ０３／２２７３９，平成１７年　１月２７日国内公表，特表２００５−５０２５７２〕について，次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は，成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯 
 　本件出願は，２００２年９月６日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００１年９月６日，英国，２００１年９月２９日，英国）を国際出願日とする出願であって，平成１８年６月２３日付けで拒絶理由が通知され（発送日は平成１８年７月４日），平成１９年１月４日付けで意見書及び明細書の記載に係る手続補正書が提出され，平成１９年８月３日付けで拒絶査定がなされ（発送日は平成１９年８月１４日），平成１９年１１月１２日に拒絶査定不服審判の請求がなされ，平成１９年１２月１２日に明細書の記載に係る手続補正書が提出されたものである。その後，平成２０年１０月３１日付けで当審による審尋が通知され（発送日は平成２０年１１月１０日），期間を指定して回答書の提出を求めたが，請求人からは回答書の提出がなされなかったものである。 
　
２．平成１９年１２月１２日付けの手続補正についての補正却下の決定 
 ［補正却下の決定の結論］ 
 　平成１９年１２月１２日付けの手続補正（以下，「本件補正」という。）を却下する。 
　
 ［理由］ 
 （１）本件補正により，補正前の特許請求の範囲の請求項１，明細書の段落【００３１】，及び【図面の簡単な説明】，
 「【請求項１】
　フラーレン，ナノチューブ又はナノ粒子を生成する方法であって，前記方法は，
　ａ）有効炭素源として炭化水素液を提供する段階と
　ｂ）投入エネルギーを提供して，前記炭化水素液がアセチレン，エチレン，メタン又は一酸化炭素を生成する段階と
を含むことを特徴とする方法。」，
「【００３１】
　本発明者らは，短尺化ナノチューブ（ｓｈ−ＮＴ）の製造方法を見出したが，この方法により得られるナノチューブは特定の用途においてより好適なものとなる。」，
「【図面の簡単な説明】
・・・・・
【図９】ｓｈ−ＳＷＮＴのマイクロラマンスペクトル。ピークの数字はｓｈ−ＳＷＮＴの直径（ｎｍ）を示す。」
が，それぞれ，次のように補正された。 
 「【請求項１】
　カーボンフラーレン，カーボンナノチューブまたはカーボンナノ粒子を生成する方法であって，
　ａ）一方が他方に対して自由に動ける陽極および陰極を含む本体の中に炭化水素液を供給する過程と，
　ｂ）前記陽極および陰極の一方への電圧の印加の前または後にそれら陽極および陰極を電気的に互いに接触させてそれら電極の間にアーク，すなわちクラッキングプロセスを引き起こしてそのクラッキングプロセスの進行中に放出されたガスにより前記陽極と陰極とが前記クラッキングプロセスの期間全体を通じて実質的に不変の所定の間隙を隔てて分離されるようにするアークを生じさせる過程と，
　ｃ）前記クラッキングプロセスの進行中に放出されたガスが互いに反応しカーボンクラスタを形成するように凝結することを可能にするとともに，前記カーボンクラスタがカーボンフラーレン，カーボンナノチューブまたはカーボンナノ粒子を形成するように縮合することを可能にする過程と
を含む方法。」， 
「【００３１】
　本発明者らは，短尺化ナノチューブ（ｓｈ−ＮＴ）の製造方法を見出したが，この方法により得られるナノチューブは特定の用途，例えばポリマー複合材料およびセラミック複合材料などの複合材料向けの用途，リチウムイオン電池やスーパーキャパシタや燃料電池など蓄電手段の電極向けの用途，個々のナノチューブのナノ操作の利用に基づく用途，触媒支持手段としてのナノチューブの利用に基づく用途，医薬品投与用のナノ容器またはナノチューブ空胴への磁性ナノ粒子の導入のための容器としての用途などの用途に好適である。」，
「【図面の簡単な説明】
・・・・・
【図９】上記堆積物の典型的なラマンブリージングモードを示し，推定直径１．５ｎｍ乃至４．３ｎｍのｓｈ−ＳＷＮＴの複雑な混合物を示す。」
　
（２）本件補正について以下検討する。
 （ｉ）本件補正により，補正前の請求項１の「ａ）有効炭素源として炭化水素液を提供する段階と」が，「ａ）一方が他方に対して自由に動ける陽極および陰極を含む本体の中に炭化水素液を供給する過程と」に補正され，請求項１に記載される発明は，炭化水素液の供給先を「一方が他方に対して自由に動ける陽極および陰極を含む本体」とする特定事項を含むものとなった。しかし，補正前の請求項１には，炭化水素液の供給先に関する特定事項は記載されていないから，炭化水素液の供給先を「一方が他方に対して自由に動ける陽極および陰極を含む本体」とする特定事項を含む補正は，「請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの」に該当せず，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号に規定する事項を目的としたものではない。また，同法第１７条の２第４項第１，３，４号に規定のいずれかの事項を目的としたものでもない。したがって，本件補正は同法第１７条の２第４項の規定に違反する。 
 　 
（ｉｉ）本件補正により，補正前の請求項１の「ｂ）投入エネルギーを提供して，前記炭化水素液がアセチレン，エチレン，メタン又は一酸化炭素を生成する段階と」が，「ｂ）前記陽極および陰極の一方への電圧の印加の前または後にそれら陽極および陰極を電気的に互いに接触させてそれら電極の間にアーク，すなわちクラッキングプロセスを引き起こしてそのクラッキングプロセスの進行中に放出されたガスにより前記陽極と陰極とが前記クラッキングプロセスの期間全体を通じて実質的に不変の所定の間隙を隔てて分離されるようにするアークを生じさせる過程と」に補正され，請求項１に記載される発明には，「炭化水素液がアセチレン，エチレン，メタン又は一酸化炭素を生成する」という特定事項（以下，「特定事項Ａ」という。）が記載されていないものとなった。よって，本件補正は，特定事項Ａを有する補正前の請求項１を，特定事項Ａを備えなくてもよいものに拡張する補正を含むものであるから，「請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの」に該当せず，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項第２号に規定する事項を目的とするものではない。また，同法第１７条の２第４項第１，３，４号に規定のいずれかの事項を目的としたものでもない。したがって，本件補正は同法第１７条の２第４項の規定に違反する。 
　
（ｉｉｉ） 本件補正において，明細書の【図面の簡単な説明】の【図９】になされた補正は，ｓｈ−ＳＷＮＴについて推定直径１．５ｎｍ乃至４．３ｎｍであることを新たに記載するものである。また，段落【００３１】になされた補正は，ナノチューブの特定の用途として，ポリマー複合材料，リチウムイオン電池の電極等の具体的な用途を新たに記載するものである。しかし，願書に最初に添付した特許請求の範囲，明細書又は図面（以下，「当初明細書等」という。）には，上記推定直径に関する「１．５ｎｍ」，「４．３ｎｍ」という数値，及び，「ポリマー複合材料」，「リチウムイオン電池の電極」という用途についての記載が何ら見当たらず，これらの事項が当初明細書等から自明であるという根拠も見出せないから，上記推定直径および具体的な用途について記載する補正を含む本件補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではない。よって，本件補正は，平成１４年法律第２４号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反する。
　
（３）まとめ
　以上のとおりであるから，その余の補正事項について論及するまでもなく，上記（ｉ），（ｉｉ）の項で述べたとおり，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。また，上記（ｉｉｉ）の項で述べたとおり，本件補正は，平成１４年法律第２４号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　
３．本願発明について
　平成１９年１２月１２日付け手続補正は，上記のとおり却下されたので，本件出願の請求項１，１４に係る発明（以下，それぞれ「本願発明１，１４」という。）は，平成１９年１月４日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項１，１４に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項１】
　フラーレン，ナノチューブ又はナノ粒子を生成する方法であって，前記方法は，
　ａ）有効炭素源として炭化水素液を提供する段階と
　ｂ）投入エネルギーを提供して，前記炭化水素液がアセチレン，エチレン，メタン又は一酸化炭素を生成する段階と
を含むことを特徴とする方法。」，　
「【請求項１４】
　フラーレン，ナノチューブ又はナノ粒子を生成するための装置であって，該装置は，フラーレン，ナノ粒子，及びナノチューブの生成に使用される液体炭化水素反応物質を含むことができるチャンバを含み，前記チャンバは，第一の極性を有する少なくとも一個の第一の電極と第二の極性を有する少なくとも一個の第二の電極を含み，前記第一の電極と第二の電極とは互いに近接して配置されており，前記第一の電極にはコンタクタが固着されていることを特徴とする装置。」　
　
４．引用例
　原査定の拒絶の理由において引用文献１として引用された国際公開第００／６１４９２号（以下，「引用例」という。）には次の事項が記載されている。なお，当審における仮訳を付記する。　
 （ア）「The method for producing higher fullerenes and nanotubes, including forming and annealing carbon clusters durring a pulsed auto-regulated action of the electric-current arc-discharge between graphite electrodes loaded inside a hydrocarbon liquid, extraction and separation of the fullerenes and nanotubes, differs by, that the fullerene/nanotube mixture is produced at arc's current intensity of 100-400 A／cm２ and voltage 20-50 V with a presence of argon gas in an aromatic hydrocarbon liquid which dissolves the required higher fullerenes better than other fullerenes including C60, besides, the action is continued until the liquid dissolves the higher fullerenes, after that the treated liquid is filtered through Whatman filters, separating a nanotube/soot mixture with adsorbed the rest fullerenes including C60, and then through a layer of molecular sieves with diameters 8Å and 10Å, separating low fullerenes less than C60, and evaporated in vacuum, forming a crystalline powder of the higher fullerenes, besides, after cleaning the nanotube/soot sediment by washing with methanol or acetone, the rest fullerene mixture is eluted from the cleaned sediment by any certain dissolvent and evaporated in vacuum, forming a crystalline powder of the rest fullerene mixture, besides, the nanotubes are separated from the rest carbon particles by treating with a boiling concentrated HN0３ acid during 1-2 hours and, afterwards, by low speed centrifugal of the carbon/acid mixture until the black sediment of the soot particles is precipitated to the bottom．」（Claims：１．)
　
（仮訳）「炭化水素液体の中に装填される黒鉛電極間の電流アーク放電のパルス状の自動調整中にカーボンクラスターを形成し，熱処理し，フラーレンおよびナノチューブの抽出および分離を行なう高次フラーレンおよびナノチューブを製造する方法であって，所望の高次フラーレンをＣ６０を含む他のフラーレンより良く溶解する芳香族炭化水素液体においてアルゴンガスの存在下で１００−４００Ａ／ｃｍ２ のアーク電流の強さおよび２０−５０Ｖの電圧でフラーレン／ナノチューブ混合物を生成し，さらに，液体が高次フラーレンを溶解するまで前記アーク放電を継続し，その後，処理済み液体をワットマンフィルタを通してろ過して，吸着されたＣ６０を含む残りのフラーレンと共にナノチューブ／すす混合物を分離し，次いで，８Åと１０Åの直径を有するモレキュラシーブの層を通してＣ６０未満の低次フラーレンを分離し，真空中で蒸発させて高次フラーレンの結晶質粉末を形成し，その後，ナノチューブ／すす沈殿をメタノールまたはアセトンによる洗浄により清浄化した後，残りのフラーレン混合物を任意の溶媒により清浄化沈殿から溶出し，真空中で蒸発させて残りのフラーレン混合物の結晶質粉末を形成し，次いで，沸騰濃硝酸による１−２時間の処理を行い，その後，すす粒子の黒色沈殿が底部に析出するまで炭素／酸混合物の低速遠心分離を行なうことにより，ナノチューブを残りの炭素粒子から分離することを特徴とする高次フラーレンおよびナノチューブを製造する方法。」（請求項１）
　
 （イ）「The device for producing higher fullerenes and carbon nanotubes, including a hermetically sealed body, in which opposite-polarity graphite electrodes (electrode A and B) are installed and connected to a power supply switched on/off by spherical contactors, which have possibility for retrogressive movement along the round vertical opening and around its geometrical centre, differs by, that cylindrical graphite pipes (electrode A) are installed axially in vertical cylindrical openings of a cylindrical graphite matrix (electrode B) and spherical graphite contactors are putted above on the pipes, besides, argon gas is pumped through the pipes (electrode A) before the action and during the arc discharge process and the body is filled by the liquid to a level above the contactors to provide a maximum average duration of individual acts of the arc discharge.」（Caims：３．） 
　
（仮訳）「極性が反対の黒鉛電極（電極Ａ，Ｂ）が装着され，丸い垂直開口部に沿って且つ幾何的中心のまわりに後退移動可能な球状コンタクタによりオンオフ切り換えされる電源に上記電極が接続されている密閉された本体を含む高次フラーレンおよびナノチューブを製造する装置において，円筒形黒鉛パイプ（電極Ａ）は円筒形黒鉛マトリックス（電極Ｂ）の垂直な円筒形開口部に軸方向に装着されており，球状の黒鉛コンタクタは前記パイプの上方に配置されており，アーク放電の前およびアーク放電の間，アルゴンガスを前記パイプ（電極Ａ）を通して圧送し，アーク放電の最大の平均持続時間をもたらすために本体はコンタクタの上方の高さまで液体で満たされることを特徴とする高次フラーレンおよびナノチューブを製造する装置。」（請求項３）
   
（ウ）「These variants are realised by the device as following (see a drawing at 2/4) : 
The device differs from the prototype by a geometry of the electrode system: cylindrical graphite pipes (electrode A) are installed axially in vertical cylindrical openings of a cylindrical graphite matrix (electrode B) and spherical graphite contactors are placed above the pipes. ・・・・・．
The body is filled by the hydrocarbon liquid to a level above the contactors to provide a maximum average duration of individual acts of the arc discharge. It allows increasing yields of the higher fullerenes because an interval, when the arc temperature is maximum, becomes greater. 」（第５頁第１１行〜同頁第２６行）
　
（仮訳）「これらの変形例は下記のごとき装置（図２／４参照）により実施される。
　この装置は電極装置の幾何形状によりプロトタイプとは異なる。円筒形黒鉛マトリックス（電極Ｂ）の垂直円筒形開口部には，円筒形黒鉛パイプ（電極Ａ）が軸方向に装着されており，該パイプの上方には，球状の黒鉛コンタクタが設置されている。・・・・。
　アーク放電の最大の平均持続時間をもたらすために本体はコンタクタの上方の高さまで炭化水素液体で満たされる。これにより，アーク温度が最大であるときの間隔が大きくなるので，高次フラーレンの収率を高めることができる。」
　
（エ）「An example of the invention's realisation:
・・・・・・．
　The device was made as following: Graphite pipes (electrode A) with a length of 50mm and external/internal diameters of 4 and 2 mm, correspondingly, Spherical graphite contactors with a diameter of 12.5 mm, Vertical cylindrical openings of the graphite matrix (electrode B) with a diameter of 13.5 mm. A cylindrical stainless steel body was filled by a liquid (based on benzene solution of some aromatics like naphtaline, toluene. and xylenes) to a level of 50 cm above the contactors. Such a level provided a maximum duration of the arc action as it was found in our experiments. Pure argon gas was pumped through the graphite pipes (electrode A) before the action (to remove air from the body and liquid) and during the action creating optimal conditions for carbon clusters annealing to fullerenes/nanotubes. Arc's cross sections about 3−4 mm２ and the intensity of arc's current in the range of 100−400 A/cm２. The duration of the action (4-6 hours) depends on the type of a required higher fullerene and, therefore, on the variant of the method and nature of the liquid, which are used for producing fullerenes/nanotubes. 」（第５頁第２７行〜同頁第４２行）
　
（仮訳）「【発明を実施するための最良の形態】
・・・・・・。
装置を以下の如く製造した。５０ｍｍの長さおよび４ｍｍおよび２ｍｍの外径および内径を有する黒鉛パイプ（電極Ａ），１２．５ｍｍの直径を有する球状黒鉛コンタクタ，１３．５ｍｍの直径を有する黒鉛マトリックス（電極Ｂ）の垂直円筒形開口部。円筒形ステンレス鋼からなる本体に（ナフタリン，トルエンおよびキシレンのような幾つかの芳香族物質のベンゼン溶液に基いた）液体をコンタクタより５０ｃｍ上方の高さまで満たした。このような高さは実験においてアーク放電の最大持続時間をもたらした。アーク放電の前（本体および液体から空気を除去するため）およびアーク放電の間，純粋なアルゴンガスを黒鉛パイプ（電極Ａ）を通して圧送して，カーボンクラスターを熱処理してフラーレン／ナノチューブにする最適な条件を生じた。アークの横断面積は約３−４ｍｍ２であり，アーク電流の強さは１００−４００Ａ／ｃｍ２であった。アーク放電の持続時間（４−６ｈｒ）は必要とされる高次フラーレンの種類に依存しており，従って，フラーレン／ナノチューブの製造に使用される方法及び液体の性質に依存している。」　
　
５．対比・判断 
（５−１）本願発明１について
（あ）引用例には，（ア）に「炭化水素液体の中に装填される黒鉛電極間の・・アーク放電・・・中に・・・・・・高次フラーレンおよびナノチューブを製造する方法であって，所望の高次フラーレンをＣ６０を含む他のフラーレンより良く溶解する芳香族炭化水素液体においてアルゴンガスの存在下で１００−４００Ａ／ｃｍ２ のアーク電流の強さおよび２０−５０Ｖの電圧でフラーレン／ナノチューブ混合物を生成し，さらに，液体が高次フラーレンを溶解するまで前記アーク放電を継続し・・・・・・高次フラーレンおよびナノチューブを製造する方法。」と記載されているから，この方法は「炭化水素液体の中に装填される黒鉛電極間」の「アーク放電」中に「高次フラーレンおよびナノチューブを製造する方法」であって，「所望の高次フラーレンをＣ６０を含む他のフラーレンより良く溶解する芳香族炭化水素液体」において「アルゴンガスの存在下で１００−４００Ａ／ｃｍ２ のアーク電流の強さおよび２０−５０Ｖの電圧」として「フラーレン／ナノチューブ混合物を生成」し，「液体が高次フラーレンを溶解するまで前記アーク放電を継続」することを含む「高次フラーレンおよびナノチューブを製造する方法」であるとみることができる。
（い）上記（あ）で述べた方法において，黒鉛電極が装填される「炭化水素液体」は「所望の高次フラーレンをＣ６０を含む他のフラーレンより良く溶解する芳香族炭化水素液体」を指すものといえる。また，この方法における「アーク放電」は「アルゴンガスの存在下で１００−４００Ａ／ｃｍ２ のアーク電流の強さおよび２０−５０Ｖの電圧」とされ，「液体が高次フラーレンを溶解」するまで継続するものといえる。
　
　以上（あ），（い）の検討を踏まえて，引用例の（ア）の事項を，本願発明１の記載ぶりに則して表現すると，引用例には，
「高次フラーレンおよびナノチューブを製造する方法であって，前記方法
は，
ａ）所望の高次フラーレンをＣ６０を含む他のフラーレンより良く溶解する芳香族炭化水素液体の中に黒鉛電極を装填する段階と，
ｂ）前記黒鉛電極間のアーク放電をアルゴンガスの存在下で１００−４００Ａ／ｃｍ２ のアーク電流の強さおよび２０−５０Ｖの電圧としてフラーレン／ナノチューブ混合物を生成し，前記液体が高次フラーレンを溶解するまで前記アーク放電を継続する段階と，
を含む方法」
の発明（以下，「引用発明１」という。）が記載されていると認められる。
　
　本願発明１と引用発明１とを対比する。
（う）引用発明１の「高次フラーレン」が，本願発明１の「フラーレン」の一例であることは明らかであるから，引用発明１の「高次フラーレンおよびナノチューブを製造する方法」は，本願発明１の「フラーレン，ナノチューブ又はナノ粒子を生成する方法」と「フラーレンおよびナノチューブを生成する方法」である点で一致する。
（え）引用発明１の「芳香族炭化水素液体の中に黒鉛電極を装填」することは，「芳香族炭化水素液体」を使用するものであって，この「芳香族炭化水素液体」が「炭化水素液」であることは明らかであるから，「炭化水素液」を「提供」することとみることができる。
（お）本願発明１の「投入エネルギーを提供」することについて，本願明細書には，「投入エネルギーは，電気アーク，・・・のいずれかによるものである。」（段落【００３４】）と記載されているから，引用発明１の「アーク放電をアルゴンガスの存在下で１００−４００Ａ／ｃｍ２ のアーク電流の強さおよび２０−５０Ｖの電圧として・・・前記アーク放電を継続する」ことは，本願発明１の「投入エネルギーを提供」することに相当する。
　
　してみると，本願発明１と引用発明１とは，
「フラーレンおよびナノチューブを生成する方法であって，前記方法は，
　ａ）炭化水素液を提供する段階と
　ｂ）投入エネルギーを提供する段階と
を含む方法。」
である点で一致し，以下の点で一応相違する。 
 
（相違点Ａ）炭化水素液につき，本願発明１は，「有効炭素源」であって，投入エネルギーが提供されて，「アセチレン，エチレン，メタン又は一酸化炭素を生成」するものであるのに対して，引用発明１は，「所望の高次フラーレンをＣ６０を含む他のフラーレンより良く溶解」するものであって，炭化水素液の中の「黒鉛電極間のアーク放電をアルゴンガスの存在下で１００−４００Ａ／ｃｍ２ のアーク電流の強さおよび２０−５０Ｖの電圧としてフラーレン／ナノチューブ混合物を生成」し，「前記アーク放電を継続」して「高次フラーレンを溶解する」ものである点。　
　　
　そこで，上記相違点Ａについて検討する。 
（か）本願明細書には，本願発明１の上記相違点Ａに係る事項について次の（ａ）〜（ｄ）のように記載されている。
（ａ）「本発明者らは，反応条件下で炭化水素液から所謂「合成」ガス（アセチレンやエチレン，メタン，一酸化炭素等）が生成されるのであれば，これらのガスは，ナノチューブやナノ粒子の生成のために有効な炭素源や前駆物質として作用するであろうことを見出した。」（段落【００２６】）
（ｂ）「投入エネルギーは，電気アーク・・・・のいずれかによるものである。投入エネルギーの重要な役割は，炭化水素液から元素へのクラッキングを誘発すること及び制御すること，「合成」ガス（即ちアセチレンやエチレン，メタン，一酸化炭素）の最適な生成のための条件を提供すること・・・である。」（段落【００３４】）
（ｃ）「本プロセスにおいてバッファガスは，分解下で放出されるガスで構成される，即ちアセチレンや水素を主成分とし，エチレンやメチレン，エタン，メタンの混合物が含まれるガスで構成される。・・・・付加的なバッファガスを加えることにより・・・・制御できる。
好ましくは，前記付加バッファガスは不活性ガスである。より好ましくは，前記不活性ガスはアルゴンである。」（段落【００５８】〜【００５９】）
（ｄ）「実施例１．・・・本体１内には，電極Ａ（３）用のホルダ２及び電極Ｂ（５）用のホルダ４が設置され，球状黒鉛コンタクタ６が・・・・配置されている。この構造は，炭化水素液８に浸され・・・・標準ＡＣ電源１０・・・・に接続される。・・・・通常のＡＣの下では，アークは，コンタクタ６と電極３，５の間に順番に生じる。」（段落【０１３１】〜【０１３５】）
（き）上記（ａ）の記載から，本願発明１における「有効炭素源」とは，「フラーレン」，「ナノチューブ」，あるいは「ナノ粒子」が生成するための炭素原料あるいは前駆物質を指すものといえる。そして，上記（ｂ）の記載から，この「有効炭素源」として提供された「炭化水素液」は，「電気アーク」等の「投入エネルギー」によってクラッキングを誘発され，「アセチレンやエチレン，メタン，一酸化炭素」といった合成ガスを生成し，このガスが，上記（ａ）でいう「炭素源や前駆物質」として作用するとともに，上記（ｃ）でいう「バッファガス」になるものといえる。また，この「炭化水素液」について上記（ｄ）の実施例１の記載をみると，上記「投入エネルギー」の具体例である「アーク」は，「炭化水素液」に浸された電極を用いて提供されるものといえる。
（く）一方，引用発明１の上記相違点Ａに係る事項は，（ｉ）「所望の高次フラーレンをＣ６０を含む他のフラーレンより良く溶解するものであって，・・・高次フラーレンを溶解する」という事項（以下，「特定事項（ｉ）」という。）と，（ｉｉ）「炭化水素液の中の黒鉛電極間のアーク放電をアルゴンガスの存在下で１００−４００Ａ／ｃｍ２ のアーク電流の強さおよび２０−５０Ｖの電圧としてフラーレン／ナノチューブ混合物を生成し，前記アーク放電を継続」するという事項（以下，「特定事項（ｉｉ）」という。）とに分けてみることができる。
　そして，特定事項（ｉｉ）の「炭化水素液の中の黒鉛電極間のアーク放電」という事項をみると，「炭化水素液」の「中」に「アーク放電」のための「黒鉛電極」があるのだから，引用発明１における「炭化水素液」は，有効炭素源であるか否かはともかく，（き）で検討した本願発明１における「炭化水素液」と同じく，「投入エネルギー」である「アーク」を提供するための電極を浸している点で共通するものといえる。
（け）そこで，引用発明１の特定事項（ｉｉ）と，本願発明１における「アーク」について検討する。
　本願明細書には「投入エネルギーが電気であり，１８〜６５Ｖの電圧で提供される」（【請求項５】）と記載されているから，引用発明１の特定事項（ｉｉ）のアーク放電の「２０−５０Ｖの電圧」は，本願発明１のアークの電圧と重複する範囲のものといえる。そして，本願明細書の実施例１には「本発明者らは，・・・電圧５３Ｖ，アーク強度１００〜３００Ａ／ｃｍ２を使用すれば十分であることを見出した。」（段落【０１３５】）と記載されているから，上記のように本願発明１のアークの電圧が１８〜６５Ｖにわたり，そのアーク電流の強さは，実施例１の「１００〜３００Ａ／ｃｍ２」という場合と同程度であると推認される。したがって，引用発明１の特定事項（ｉｉ）のアーク放電の「１００−４００Ａ／ｃｍ２ のアーク電流の強さおよび２０−５０Ｖの電圧」は，本願発明１のアークの電流，電圧と重複する範囲のものといえる。
　また，引用発明１の特定事項（ｉｉ）における「アーク放電を継続」する点について具体的なアーク放電の持続時間をみると，上記（エ）に，「４−６ｈｒ」が示されている。一方，本願明細書には，「生産の持続時間（０．５〜８時間）」（段落【０１３８】）と記載されているから，引用発明１のアーク放電の持続時間は，本願発明１のアークの持続時間と重複する。
（こ）上記（き）〜（け）の検討から，引用発明１と本願発明１は，共に，炭化水素液中に浸される電極によって，アークによる投入エネルギーが提供されるものであって，両者は，このアークの電圧，アーク電流及び持続時間のいずれの値も重複する範囲にあるのだから，引用発明１において，炭化水素液の中の黒鉛電極間のアーク放電を継続して「フラーレン／ナノチューブ混合物」の生成が起こるに当たり，炭化水素液は，本願発明１と同じく，「アセチレン，エチレン，メタン又は一酸化炭素を生成」すると共に，フラーレン，ナノチューブ，あるいはナノ粒子が生成するための「有効炭素源」になると考えることが自然である。
　ここで，引用発明１の特定事項（ｉｉ）において，アーク放電は「アルゴンガスの存在下で」なされるものであるが，本願明細書には，上記（ｃ）に，「バッファガス」は，「アセチレンや水素を主成分とし，エチレンやメチレン，エタン，メタンの混合物が含まれるガス」で構成され，「付加的なバッファガス」として好ましくは「アルゴン」を用いることが示されており，本願発明１のアークもアルゴンガスの存在下でなされるものを含むから，引用発明１における「アルゴンガス」の存在により，炭化水素液が，「アセチレン，エチレン，メタン又は一酸化炭素を生成」すること，および「有効炭素源」として機能することが妨げられるとはいえない。
（さ）次に，引用発明１の炭化水素液における特定事項（ｉ）について検討する。本願発明１には，炭化水素液におけるフラーレンの溶解について特定がないから，炭化水素液のフラーレンの溶解性は任意のものであってよいと解され，本願発明１の炭化水素液は，「所望の高次フラーレンをＣ６０を含む他のフラーレンより良く溶解するものであって・・・高次フラーレンを溶解する」という特定事項（ｉ）の炭化水素液を含むといえる。
　また，引用発明１の特定事項（ｉ）における高次フラーレンの溶解性が，上記（こ）で検討した「アセチレン，エチレン，メタン又は一酸化炭素を生成」すること及び「有効炭素源」として機能することについての判断を妨げる事由になるともいえない。
（し）以上の検討により，上記相違点Ａは実質的な相違点ではなく，本願発明１は引用発明１と同一であるといわざるをえない。
　
　仮に，引用発明１の炭化水素液から「アセチレン，エチレン，メタン又は一酸化炭素を生成」することがなく，この炭化水素液が「有効炭素源」といえないとしても，フラーレン又はナノチューブの原料または前駆体として炭化水素を用いるために，炭化水素にエネルギーを投入して分解することは周知技術であり（篠原久典・齋藤弥八著「フラーレンの化学と物理」１９９７年１月１５日，初版，第３４頁下から第２行〜第３５頁第８行，特表平８−５０００７９号公報の第２３頁第１１行〜第２４頁下から第４行及び図１３（ａ），国際公開第００／１８６８２号のＣｌａｉｍ １，２，特開平７−１９７３２５号公報の請求項１及び段落【０００５】参照），炭化水素にエネルギーを投入すると分解ガスが生成することは当業者であれば当然に予測できることであるから，引用発明１の炭化水素液をフラーレン，ナノ粒子，またはナノチューブの原料又は前駆体，即ち「有効炭素源」として用いるとともに，分解ガスの組成を特定することは当業者が容易になし得ることである。
　
（す）なお，当審による平成２０年１０月３１日付け審尋において，上記相違点Ａに係る特定事項である「有効炭素源」について，以下の見解を述べ，請求人に意見を求めた。
「原査定の拒絶の理由には，引用例１−３において，「炭化水素液」中においてアーク放電が行われ，請求項１に記載の発明と同様の反応が生じる旨の指摘がなされており，引用例１−３記載の「炭化水素液」は，フラーレン又はナノチューブの製造において，本願明細書に実施例１−６として記載された態様と同様にアーク放電にさらされる以上，「フラーレン又はナノチューブの生成に使用される有効炭素源」として作用するのではないか。この点について，請求人は，審判請求書において，引用例１における「炭化水素液」は溶解度に関する特性を利用するものであるといった，炭化水素液の使用目的の差異等について述べているものの，引用例１−３記載の「炭化水素液」中においてアーク放電が行われる際に「炭化水素液」が「フラーレン又はナノチューブの生成に使用される有効炭素源」として作用しないことに関する主張は何ら見当たらない。」（なお，審尋における「引用例１」は本審決における「引用例」を指す。）
　しかしながら，請求人から何ら応答がなく，また，上記（し）の判断を妨げる事由は何ら見出せないから，上記判断は変わらない。
　
（まとめ）
　したがって，本願発明１は，引用発明１であり，特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し，例えそうでないとしても引用発明１および周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，同法同条第２項の規定により特許を受けることができない。 
　
（５−２）本願発明１４について
（せ）引用例には，上記（イ）に，「極性が反対の黒鉛電極（電極Ａ，Ｂ）が装着され，・・・・後退移動可能な球状コンタクタによりオンオフ切り換えされる電源に上記電極が接続されている密閉された本体を含む高次フラーレンおよびナノチューブを製造する装置において，円筒形黒鉛パイプ（電極Ａ）は円筒形黒鉛マトリックス（電極Ｂ）の垂直な円筒形開口部に軸方向に装着されており，球状の黒鉛コンタクタは前記パイプの上方に配置されており，・・・・アーク放電の最大の平均持続時間をもたらすために本体はコンタクタの上方の高さまで液体で満たされる・・・・・・高次フラーレンおよびナノチューブを製造する装置。」と記載されており，上記（ウ）に，「下記のごとき装置（図２／４参照）により実施される。・・・・アーク放電の最大の平均持続時間をもたらすために本体はコンタクタの上方の高さまで炭化水素液体で満たされる。」と記載されている。
　そして，（イ）の装置の具体例が（ウ）の装置であるから，（イ）でいう「液体」は，（ウ）でいう「炭化水素液体」であるといえる。
　
　以上（せ）の検討を踏まえて，引用例の（イ），（ウ）の事項を，本願発明１４の記載ぶりに則して表現すると，引用例には，
「高次フラーレンおよびナノチューブを製造する装置であって，該装置は，アーク放電の最大の平均持続時間をもたらすために炭化水素液体で満たされる本体を有し，前記本体は，極性が反対の円筒形黒鉛パイプ（電極Ａ）と円筒形黒鉛マトリックス（電極Ｂ）とが装着され，前記円筒形黒鉛パイプ（電極Ａ）は前記円筒形黒鉛マトリックス（電極Ｂ）の垂直な円筒形開口部に軸方向に装着されており，前記円筒形黒鉛パイプ（電極Ａ）の上方には球状コンタクタが配置されており，このコンタクタは後退移動可能で電極に接続される電源のオンオフ切り換えをするものである装置」
の発明（以下，「引用発明２」という。）が記載されていると認められる。
　
　本願発明１４と引用発明２とを対比する。
（そ）引用発明２の「高次フラーレン」が，本願発明１４の「フラーレン」の一例であることは明らかであるから，引用発明２の「高次フラーレンおよびナノチューブを製造する装置」は，本願発明１４の「フラーレン，ナノチューブ又はナノ粒子を生成するための装置」と「フラーレンおよびナノチューブを生成するための装置」である点で一致する。また， 引用発明２の「炭化水素液体」，「本体」が，それぞれ，本願発明１４の「液体炭化水素」，「チャンバ」に相当することは明らかであるから，引用発明２の「炭化水素液体で満たされる本体」は，本願発明１４の「液体炭化水素・・・を含むことができるチャンバ」に他ならない。
（た）引用発明２の「円筒形黒鉛パイプ（電極Ａ）」と「円筒形黒鉛マトリックス（電極Ｂ）」とは，極性が反対であり，いずれも少なくとも一個あることは明らかであるから，それぞれ，本願発明１４の「第一の極性を有する少なくとも一個の第一の電極」と「第二の極性を有する少なくとも一個の第二の電極」とに相当する。
（ち）本願明細書には，「電極間の間隔は，電極間に電気アークを通すことができる程度でなければならない。」（段落【００９７】）と記載されているから，本願発明１４の「互いに近接して配置」された「第一の電極」と「第二の電極」との「電極間の間隔」は，電気アークを通すことができる程度であるといえる。一方， 引用発明２の「円筒形黒鉛パイプ（電極Ａ）」は「円筒形黒鉛マトリックス（電極Ｂ）」の垂直な円筒形開口部に軸方向に装着されており，この電極Ａ，Ｂにより「アーク放電」を生成させるものといえるから，「電極Ａ，Ｂ間の間隔」は，電気アークを通すことが出来る程度であって，「互いに近接して配置」されているとみることができる。
　仮に，本願発明１４の「近接」とは，「電気アークを通すことができる程度」を指すものではないとしても，本願発明１４の次に示す具体例についての記載からみて，引用発明２の電極Ａ，Ｂは，本願発明１４と同じく互いに近接して配置されているといえる。
　すなわち，本願明細書には，第一の電極と第二の電極の具体例として，「小径の円筒状黒鉛パイプ３（電極Ａ）・・・・は，黒鉛マトリクス５（電極Ｂ）の垂直円筒の穴の内部に，軸方向に設置される。・・・・黒鉛パイプは，長さ２０〜５０ｍｍの範囲内又はそれより長く，外径／内径は４／１〜２ｍｍであり，電極Ａ３を提供する。・・・・黒鉛マトリクス５（電極Ｂ）円筒の穴・・・・。この穴の直径は，１３〜１３．５ｍｍの範囲内である。」（段落【０１３１】）と記載されているから，この具体例の電極Ａ，Ｂは，引用発明２と同じく，「円筒形黒鉛パイプ（電極Ａ）」を「円筒形黒鉛マトリックス（電極Ｂ）」の垂直な円筒形開口部に軸方向に装着したものといえる。そして，本願明細書の上記電極Ａ，Ｂの「電極間の間隔」は，「電極Ｂの穴の直径（１３〜１３．５ｍｍ）」と「電極Ａの外径（４ｍｍ）」の差の「（１３−４）〜（１３．５−４）＝９〜９．５ｍｍ」であるところ，引用例には，上記（エ）に，「５０ｍｍの長さおよび４ｍｍおよび２ｍｍの外径および内径を有する黒鉛パイプ（電極Ａ）」，「１３．５ｍｍの直径を有する黒鉛マトリックス（電極Ｂ）の垂直円筒形開口部」と記載されているから，引用発明２の具体例の電極Ａ，Ｂの「電極間の間隔」となる「電極Ｂの開口部の直径（１３．５ｍｍ）」と「電極Ａの外径（４ｍｍ）」との差は，「（１３．５−４）＝９．５ｍｍ」であって，この値は，本願明細書の上記具体例の電極間の間隔に含まれる。よって，両者の具体例の電極配置は同様のものといえる。
（つ）引用発明２の「コンタクタ」は，「円筒形黒鉛パイプ（電極Ａ）」，即ち，「第一の電極」の上方に配置されて，後退移動可能で電源のオンオフ切り換えを行うことから，この「コンタクタ」は，電源をオンとする「第一の電極」の上方で「接触する配置」と，そこから後退移動して電源をオフとする「第一の電極」と「接触しない配置」とをとるものといえ，このことは，引用発明２の具体例の装置を示したＦｉｇ．２から，第一の電極である電極Ａの先端付近をコンタクタが上下動することが窺えることとも齟齬が生じない。
　一方，本願発明１４の「コンタクタ」は，第一の電極に「固着」されているから，第一の電極に接触していることは明らかである。
　そうすると，引用発明２の「コンタクタ」と本願発明１４の「コンタクタ」とは，第一の電極と接触する配置を取る点で共通するものとみることができる。
　
　してみると，本願発明１４と引用発明２とは，
「フラーレンおよびナノチューブを生成するための装置であって，該装置は，液体炭化水素を含むことができるチャンバを含み，前記チャンバは，第一の極性を有する少なくとも一個の第一の電極と第二の極性を有する少なくとも一個の第二の電極を含み，前記第一の電極と第二の電極とは互いに近接して配置されており，前記第一の電極と接触するコンタクタが配置されている」点で一致し，下記の点で一応相違する。
　
相違点Ｂ：液体炭化水素につき，本願発明１４は「フラーレン，ナノ粒子，及びナノチューブの生成に使用される反応物質」であるのに対して，引用発明２は，「アーク放電の最大の平均持続時間をもたらすため」のものである点。
相違点Ｃ：第一の電極と接触するコンタクタにつき，本願発明１４は，第一の電極に「固着」されているのに対し，引用発明２は，第一電極の「上方に配置」されるものであって，「後退移動可能で電極に接続される電源のオンオフ切り換えをするもの」である点。
　
（て）まず，相違点Ｂについて検討する。
　引用発明２に係る装置は，（５−１）で検討した引用発明１に係る方法に使用されるものであり，また，本願発明１４に係る装置は，（５−１）で検討した本願発明１に係る方法に使用されるものであることは明らかである。
　そうすると，引用発明２の液体炭化水素は，「アーク放電の最大の平均持続時間をもたらすためのもの」であっても，相違点Ａの項で検討したように，本願明細書でいう「有効炭素源」，即ち，「フラーレン，ナノ粒子，及びナノチューブの生成に使用される反応物質」になると考えることが自然である。
　したがって，相違点Ｂは実質的な相違点とはいえない。
　仮に，引用発明２の液体炭化水素が「フラーレン，ナノ粒子，及びナノチューブの生成に使用される反応物質」といえないとしても，この点は，引用発明２において，相違点Ａの項で述べた周知技術を考慮して，当業者が容易になし得ることである。
　
（と）次に，相違点Ｃについて検討する。
　本願明細書におけるコンタクタについての記載をみると，次の（ｅ）〜（ｇ）のように記載されている。
（ｅ）「黒鉛製或いは金属製の可動コンタクタ（電極Ｃ）が他端に接続されている。」（段落【００６７】）
（ｆ）「フリー（自己可動）コンタクタ（電極Ｃ）を用いることにより，電気アークのための所望のギャップを略一定の値に設定することができる。」（段落【００７０】）
（ｇ）「実施例１・・・・
図１に示すように，・・・・本体１内には・・・・コンタクタ６が，電極Ａの上側・・・・に配置されている。・・・・黒鉛パイプ３（電極Ａ）・・・・は，黒鉛マトリクス５（電極Ｂ）の垂直円筒の穴の内部に，軸方向に設置される。・・・・・コンタクタは，・・・・パイプの上，黒鉛マトリクス５（電極Ｂ）円筒の穴に置かれる。・・・・・純アルゴンガスをバルブ９を通じてパイプに供給し，空間を所望の高次フラーレン生産に最適な圧力とする。・・・・・パイプ内のバッファガス圧は，パイプ先端にガス球を維持可能なレベルに調節されるため，アーク開始と同時に温度勾配によって自動的にアーク内を通るガス流が生じる。」（段落【０１３１】〜【０１３４】）
（な）上記（ｇ）には，「コンタクタ６が，電極Ａの上側・・・・に配置されている。・・・・黒鉛パイプ３（電極Ａ）・・・・は，黒鉛マトリクス５（電極Ｂ）の垂直円筒の穴の内部に，軸方向に設置される。・・・コンタクタは・・・・パイプの上，黒鉛マトリクス５（電極Ｂ）円筒の穴に置かれる。」と記載されているから，本願発明１４の「コンタクタ」は，引用発明２と同様に，「電極Ａ」，即ち，「第一電極」の「上方」に配置されていることは明らかである。
　また，上記（ｅ），（ｆ）には，それぞれ「可動コンタクタ（電極Ｃ）」，「フリー（自己可動）コンタクタ（電極Ｃ）」と記載されているから，本願発明１４の「第一の電極にはコンタクタが固着され」ることには，第一の電極とコンタクタとが「かたくしっかりとつくこと」あるいは「一定の場所に留まって移らないこと」（広辞苑第５版１９９８年１１月１１日，第９７５頁「固着」の欄参照）だけではなく，第一の電極に接触するコンタクタが「可動」することが含まれるといえる。そして，本願明細書の上記（ｇ）には，実施例として，「純アルゴンガスを・・・パイプに供給し・・・・パイプ内のバッファガス圧は，パイプ先端にガス球を維持可能なレベルに調節される」と記載されているから，「第一の電極」である「パイプ」内に供給されたバッファガスは「パイプ先端にガス球」を維持するものといえる。ここで，この「パイプ先端」は，上記のように，第一の電極の上方に配置された「コンタクタ」と「第一の電極」とが「接触」する位置であると考えられるから，「コンタクタ」は「第一の電極」の上方で「接触する配置」だけではなく，「コンタクタ」がバッファガスにより「可動」して「第一の電極」の「先端」に「ガス球」が維持できる配置，即ち，「電極」と「コンタクタ」とが「ガス球」により「接触しない配置」もとるものと解さざるをえない。このことは，本願発明１４の具体例の装置であるＦｉｇ．１から，コンタクタと電極Ａの先端部との間に隙間が生じ得ることが窺えることとも齟齬が生じない。
　一方，引用発明２の「コンタクタ」は，上記（つ）で検討したように，「第一の電極」の上方で「接触する配置」と，そこから後退移動して「第一の電極」と「接触しない配置」とをとるものである。
　そうすると，引用発明２と本願発明１４のコンタクタは，何れも「第一の電極」の上方で「接触する配置」と，「可動」して「第一の電極」と「接触しない配置」とをとるのだから，本願発明１４の上記相違点Ｃに係る「第一の電極に固着され」るものは，引用発明２の上記相違点Ｃに係る「第一電極の上方に配置され，後退移動可能であって，電極に接続される電源のオンオフ切り換えをするもの」を含むといわざるをえない。
　したがって，上記相違点Ｃも実質的な相違点ではない。
　
（に）なお，当審による平成２０年１０月３１日付け審尋において，上記相違点Ｃに係る特定事項である「固着」について，以下の見解を述べ，請求人に意見を求めた。
「請求項１４に記載の発明の「第一の電極にはコンタクタが固着されている」（以下，「コンタクタの固着」という。）は，本願明細書の段落【００６７】，段落【００７０】の記載からみて，コンタクタが「可動」できる状態であると考えられる。一方，引用例１において，「ｓｐｈｅｒｉｃａｌ　ｃｏｎｔａｃｔｏｒｓ」は「ｒｅｔｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ」が可能であり，電源のｏｎ／ｏｆｆ切替を行うものであるが（引用例１の請求項３），上記請求項１４に記載の発明の「コンタクタの固着」は上記のように「可動」できる以上，引用例１の図２において「Ｃｏｎｔａｃｔｏｒ」が「Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ　Ａ」に対して可動し得るように接触して配置される構造と同様のものではないか。」（なお，審尋における「引用例１」は本審決における「引用例」を指す。）
　しかしながら，請求人から何ら応答がなく，また，上記（な）の判断を妨げる事由は何ら見出せないから，上記判断は変わらない。
　
（まとめ）
　したがって，本願発明１４は，引用発明２であり，特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し，例えそうでないとしても引用発明２および周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，同法同条第２項の規定により特許を受けることができない。 
 　 
 ６．むすび 
　以上のとおり，本願の請求項１，１４に記載された発明は，引用例に記載された発明であり，特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し，例えそうでないとしても引用例に記載された発明および周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，同法同条第２項の規定により特許を受けることができない。 
 　したがって，その余の請求項について論及するまでもなく，本願は拒絶すべきものである。 
 　よって，結論のとおり審決する。