【事件の表示】
　特願２００２−５８２１８７「識別される特性を有する卵を選択的に処理する方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年１０月２４日国際公開、ＷＯ０２／８３８４８、平成１６年　７月　８日国内公表、特表２００４−５２００６８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
【１】手続きの経緯
　本願は、２００２年４月１０日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００１年４月１７日、アメリカ合衆国）を国際出願日とする出願であって、平成１９年６月２０日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年９月２５日に審判請求がなされるとともに、同年１０月２４日付けで手続補正がなされたものである。
　また、当審において、平成２０年１２月２２付けで審査官による前置報告書に基づく審尋がなされ、平成２１年３月２４日付けで回答書が提出された。
　
【２】平成１９年１０月２４日付け手続補正についての補正の却下の決定  
　［補正の却下の決定の結論］  
　平成１９年１０月２４日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）を却下する。 
　
　［理由］  
１．補正の内容
　本件補正は、特許請求の範囲について、補正前（平成１９年１月２６日付け手続補正書参照。）に、
　
「【請求項１】
　識別される特性を有する卵を処理する方法において、
　複数の卵から生存卵を識別する工程と、
　生存卵と識別された卵から内容物を抽出する工程と、
　各卵から抽出した内容物を検査し、所定の特性を有する生存卵を識別する工程と、
　前記特性を有すると識別された生存卵を選択的に処理する工程と
を含む方法。」
　とあったものを、
　
「【請求項１】
　識別される特性を有する卵を処理する方法において、
　複数の卵から生存卵を識別する工程と、
　生存卵と識別された卵から内容物を抽出する工程と、
　各々の生存卵から抽出された前記内容物に遺伝子分析を施し、各生存卵の遺伝標識を識別する工程であって、前記遺伝標識が、鳥の健康に関する遺伝標識、鳥の栄養状態に関する遺伝標識、鳥の内分泌物に関する指標、及び鳥の免疫に関する指標のうちいずれか１つ以上の遺伝標識である工程と、
前記識別された遺伝標識に基づいて、生存卵を選択的に処理する工程と
を含む方法。」
　と補正しようとする補正事項を含むものである。
　
２．補正の適否の判断
　生存卵から抽出された内容物の分析について、願書に最初に添付した明細書（以下、「当初明細書」という。）には、以下の記載がある。
（ａ）「・・・ブロック３０００に示す工程において、抽出した内容物を検査し、各卵の１つ以上の特性（例えば、性別、病原菌の含有量、鳥の健康または品質に関する遺伝標識、および栄養状態、内分泌物、または免疫に関する指標または因子等）を確定する。・・・」（段落【００３３】）
（ｂ）「・・・卵から抽出された内容物を分析し、卵の種々の特性（例えば、性別、病源菌の量、鳥の健康または品質に関連する遺伝標識など）を識別する種々の検査技術を用いることができる。・・・他の例として、ＰＣＲ（ポリマー鎖反応）を用いて、卵の内容物内のＷ染色体の存否を検出してもよい。さらにＰＣＲを用いて、卵の内容物における種々の遺伝形質／遺伝欠陥を検出してもよい。すなわち、本発明の実施例による検査モジュールを鳥類の卵の病源菌検出および遺伝子分析を容易に行うことができる検査モジュールとして構成することもできる。」（段落【０１４８】）
（ｃ）「・・・遺伝標識の識別も畜産業者によっては有益である。・・・」（段落【０１６７】）
　これらの記載事項をみると、遺伝標識については、「鳥の健康または品質に関連する遺伝標識」については明示されているものの、本件補正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された「鳥の栄養状態に関する遺伝標識」及び「鳥の内分泌物に関する指標」、「鳥の免疫に関する指標」については記載されておらず、またこの点は、当初明細書の記載から自明な事項でもない。
　したがって、上記補正事項は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであり、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてなされたものではない。
　
３．補正の却下の決定のむすび 
　以上のとおり、本件補正は、平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　よって、［補正の却下の決定の結論］のとおり、決定する。
　
【３】本願発明
１．平成１９年１０月２４日付けの手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項１に係る発明は、平成１９年１月２６日付けの手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される次のとおりのものと認める。 
「【請求項１】
　識別される特性を有する卵を処理する方法において、
　複数の卵から生存卵を識別する工程と、
　生存卵と識別された卵から内容物を抽出する工程と、
　各卵から抽出した内容物を検査し、所定の特性を有する生存卵を識別する工程と、
　前記特性を有すると識別された生存卵を選択的に処理する工程と
を含む方法。」
　（以下、本願の請求項１に係る発明を、「本願発明」という。）
　
２．特許法第２９条第２項違反について
　２−１．引用刊行物
　　刊行物：特表２００１−５００６２２号公報
（１）刊行物
　原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先日前に頒布された上記刊行物には、図面とともに、以下の記載がある。
（１ａ）「・・・
２６．複数の卵のそれぞれについて、胚外性体液中のエストロゲンのレベルの上昇の有無を検出するステップと、
  エストロゲンのレベルが上昇している第一のサブセットの卵と、エストロゲンのレベルが上昇していない第二のサブセットの卵とに、前記複数の卵を分別して、前記第一のサブセットの卵は雌の鳥類を含み、第二のサブセットの卵は雄の鳥類を含むようにするステップと
を含む、卵内の鳥類の性別により、複数の鳥類の卵を選別する方法。
・・・
  ２８．前記分別ステップの後に、前記第一のサブセットの卵と前記第二のサブセットの卵を別々に孵卵して、孵化させるステップがつづく請求項２６に記載の方法。
・・・」（特許請求の範囲）
（１ｂ）「発明の背景
  商業上の鳥類は、一般に、孵化後に性別によって選別される。性別による選別は、一般に視覚による識別で手作業により実施され、時間がかかり、単調で、正確性に欠けるものである。性別による鳥類の選別が適切に行われないと、家禽の生産又は卵の生産において問題が生じるため、鳥類を視覚による識別を必要とすることなく、性別により選別するための信頼性の高い手段が非常に有効である。  ・・・
  さらに、本発明の目的は、鳥類が卵内にいる間に実施し得る、性別により鳥類を選別する手段を提供する。」（６頁８〜１９行）
（１ｃ）「本明細書に記載された鳥類の選別方法によれば、卵の胚外性体液中の一またはそれ以上の性関連ホルモンのレベルが測定され、その性関連ホルモンのレベルは鳥類の性別を示すものとなる。胚外性体液は、尿膜内の液体、羊水、卵黄嚢内の液体、卵白液(albumen fluid)、又は血液を含む卵中の任意の源から得ることができるが、上記のものに限定されない。・・・好ましくは、胚外性体液は、尿膜液である。」（９頁２８行〜１０頁６行）
（１ｄ）「検出ステップは、・・・標的とする領域内に針を挿入して、そこから体液サンプルを取り出して、続いて放射性免疫分析、赤外線分光分析、光音響分析(photoacoustics)、人工鼻技術(artificial nose techniques)、又は免疫センサー技術によるような分析をサンプルについて行うことを含む。」（１０頁１８〜２４行）
（１ｅ）「検出ステップの後、鳥を性別によって選別すべく、目的とする性関連ホルモンのレベルが上昇した第一のサブセットの卵と、同じ性関連ホルモンについてレベルが上昇していない第二のサブセットの卵とに、複数の卵が分別される。例えば、指標となるホルモンがエストロゲンである場合、第一のサブセットの卵は雌の鳥類を含み、第二のサブセットの卵は雄の鳥類を含む。卵からサンプルを取り出して診断テストの結果を得る間、時間的に遅れが生じる場合は、ラベル、ワックスペンシル、又は他の印、又は採取したサンプルに関する印に対応する適当なマーク手段によって、卵を簡単にマークして、診断結果が得られたとき、卵を選別する。
  卵を第一のサブセットと第二のサブセットに分別した後、卵は別々に孵卵され、孵化される。このステップは、単に卵を別々の孵化器に置くことによって、簡便に行ってもよい。」（１１頁１１行〜２２行）
　
　以上の記載事項（１ａ）〜（１ｅ）から見て、刊行物には、以下の発明が記載されているものと認められる。（以下、「刊行物記載の発明」という。）
　
「複数の卵のそれぞれについて、標的とする領域内に針を挿入して、そこから胚外性体液を取り出して、続いて放射性免疫分析、赤外線分光分析、光音響分析(photoacoustics)、人工鼻技術(artificial nose techniques)、又は免疫センサー技術によるような分析を胚外性体液について行って、胚外性体液中のエストロゲンのレベルの上昇の有無を検出するステップと、
　エストロゲンのレベルが上昇している第一のサブセットの卵と、エストロゲンのレベルが上昇していない第二のサブセットの卵とに、前記複数の卵を分別して、前記第一のサブセットの卵は雌の鳥類を含み、第二のサブセットの卵は雄の鳥類を含むようにするステップと、
　分別ステップの後に、前記第一のサブセットの卵と前記第二のサブセットの卵を別々に孵卵して、孵化させるステップと、
　を含む、卵内の鳥類の性別により、複数の鳥類の卵を選別する方法。」
　
　２−２．対比
　本願発明と上記刊行物記載の発明とを対比すると、刊行物記載の発明の「性別」が、本願発明の「特性」に相当し、以下、「標的とする領域内に針を挿入して、そこから胚外性体液を取り出」す工程が「内容物を抽出する工程」に、「胚外性体液中のエストロゲンのレベルの上昇の有無を検出し、エストロゲンのレベルが上昇している第一のサブセットの卵と、エストロゲンのレベルが上昇していない第二のサブセットの卵とに、前記複数の卵を分別して、前記第一のサブセットの卵は雌の鳥類を含み、第二のサブセットの卵は雄の鳥類を含むようにするステップ」が「各卵から抽出した内容物を検査し、所定の特性を有する卵を識別する工程」に、「第一のサブセットの卵と第二のサブセットの卵を別々に孵卵して、孵化させるステップ」が「前記特性を有すると識別された卵を選択的に処理する工程」に、それぞれ相当する。
　また、刊行物記載の発明は、胚外性体液中のエストロゲンのレベルの上昇の有無を検出して性別に基づいて複数の卵を分別し、その後、別々に孵卵・孵化させていることから、刊行物記載の発明の「卵内の鳥類の性別により、複数の鳥類の卵を選別する方法」は、本願発明の「識別される特性を有する卵を処理する方法」に相当する。
　
　よって、両者は、
「識別される特性を有する卵を処理する方法において、
　卵から内容物を抽出する工程と、
　各卵から抽出した内容物を検査し、所定の特性を有する卵を識別する工程と、
　前記特性を有すると識別された卵を選択的に処理する工程と
を含む方法。」
　である点で一致し、以下の点で相違している。
　
（相違点）
　本願発明は、複数の卵から生存卵を識別する工程を有し、識別された生存卵に対して内容物を抽出し、検査し、所定の特性を識別し、選択的に処理を行っているのに対し、刊行物記載の発明は、生存卵を識別する工程を有していない点。
　
　２−３．判断
　相違点について検討する。
　複数の卵から生存卵を識別する方法は、例えば、米国特許第４９１４６７２号公報に開示されているように周知の技術である。
　一方、刊行物記載の発明は、上記記載事項（１ｂ）に示したように、鳥類が卵内にいる間に性別により鳥類を選別し、商業上利用するものであるから、鳥類が生きていることが前提であることは自明であり、そのために、生存卵を選別・識別することは、商業上、当然考慮すべき事項である。してみると、刊行物記載の発明に、生存卵を識別する上記周知の技術を適用することは、当業者が容易に想到し得る事項であり、その際、生存卵の識別の工程を、内容物の抽出の工程の前に設けることは、コストや効率等を考慮して、当業者が適宜なし得る事項に過ぎない。
  
　そして、本願発明の効果は、刊行物記載の発明及び周知の技術から予測することができる程度のことである。
　
　なお、平成２０年１２月２２日付けの審尋に対して平成２１年３月２４日付けで提出された回答書に記載された手続補正（案）の内容を参酌しても、上記判断に変わりはない。
　
３．むすび
　以上のとおり、本願発明は、刊行物記載の発明及び周知の技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、本願の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。