【事件の表示】
　特許第５７６７１４３号発明「ミトコンドリアＤＮＡ可変領域塩基配列による水産魚介類の標識および識別のための方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第５７６７１４３号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１、２〕について訂正することを認める。
　特許第５７６７１４３号の請求項１及び２に係る特許を維持する。
【理　由】
１．手続の経緯
　特許第５７６７１４３号の請求項１及び２に係る特許についての出願は、平成２４年３月７日の特許出願であって、特願２００９−２６９５４４号（国内優先権主張　平成２０年１１月２７日）の一部を特許法第４４条第１項の規定に基づき分割して新たな出願としたものであり、平成２７年６月２６日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許について、特許異議申立人　公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会、特許異議申立人　国立研究開発法人水産研究・教育機構（旧名称：国立研究開発法人水産総合研究センター）、及び特許異議申立人　株式会社　日本総合科学　の３者より特許異議の申立てがなされたものであり、それ以降の手続は、概ね以下のとおりである。
　
　平成２８年　５月１９日付け　取消理由通知
　平成２８年　７月２５日付け　訂正請求・意見書
　平成２８年　８月２２日付け　訂正拒絶理由
　平成２８年　９月２６日付け　手続補正書・意見書
　平成２８年１０月１２日付け　取消理由通知（決定の予告）
　平成２８年１２月１６日付け　訂正請求・意見書
　平成２９年　３月　９日付け　意見書（特許異議申立人　国立研究開発法　　　　　　　　　　　　　　　人水産研究・教育機構）
　平成２９年　３月　９日付け　意見書（特許異議申立人　株式会社　日本　　　　　　　　　　　　　　　総合科学）
　
２．訂正の適否についての判断
（１）訂正の内容
　平成２８年１２月１６日付け訂正請求（以下、「本件訂正請求」という。）による訂正の内容は以下のア、イのとおりである。
ア　訂正事項１
　特許請求の範囲の請求項１に
「前記回遊性水産魚類の雌親、または該雌親に由来する受精卵、仔魚、稚魚、成魚もしくは種苗から採取されるミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループの母系特異的塩基配列（第１の塩基配列）を決定し」とあるのを
「前記回遊性水産魚類の雌親、または該雌親に由来する受精卵、仔魚、稚魚、成魚もしくは種苗から採取されるミトコンドリアについて、ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の両鎖シーケンシングにより決定された塩基配列を用いて、ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループの母系特異的塩基配列（第１の塩基配列）を決定し」と訂正する。
　
イ　訂正事項２
　　特許請求の範囲の請求項１に
「漁獲された前記回遊性水産魚類から採取されるミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループの母系特異的塩基配列（第２の塩基配列）を決定し」とあるのを
「漁獲された前記回遊性水産魚類から採取されるミトコンドリアについて、ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の両鎖シーケンシングにより決定された塩基配列を用いて、ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループの母系特異的塩基配列（第２の塩基配列）を決定し」と訂正する。
　
（２）訂正の目的の適否、一群の請求項、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
　上記アの訂正事項に関連する記載として、明細書の発明の詳細な説明には
「【００２２】
  本発明はまた、ミ
トコンドリアＤＮＡのＤループ全長の塩基配列を
両鎖シークエンシングにより決定することをさらに含む
「【００４６】
  一態様において、本発明の方法は、
ミトコンドリアＤＮＡのＤループ全長の塩基配列を
両鎖シークエンシングにより決定することをさらに含む
さらに含む
さらに含む
　また、段落【００５３】〜【００５４】には、具体的なＤループＤＮＡ両鎖シークエンス法が示され、実施例にも、Ｄループ全長の塩基配列を決定したことが示されている。
　したがって、「ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の両鎖シーケンシングにより決定された塩基配列を用いて、ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループの母系特異的塩基配列（第１の塩基配列）を決定」すること、すなわち、「ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループの母系特異的塩基配列（第１の塩基配列）を決定」する際に、ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の塩基配列を用いること、このミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の塩基配列を「ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の両鎖シーケンシングにより決定」することは、明細書に記載されているものと認められる。
　また、上記アの訂正事項は、訂正前の請求項１において、「ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループの母系特異的塩基配列（第１の塩基配列）を決定」する際に、「ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の両鎖シーケンシングにより決定された塩基配列を用い」ることを特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とすると認められる。
　よって、上記アの訂正は、明細書に記載された事項の範囲内において母系特異的塩基配列（第１の塩基配列）を決定するための方法を限定したものであるから新規事項の追加に該当せず、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　
　上記アの訂正事項と同様に、上記イの訂正事項も、明細書に記載された事項の範囲内において、ミトコンドリアＤＮＡ　母系特異的塩基配列（第２の塩基配列）を決定する方法を限定したものといえるから、新規事項の追加に該当せず、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　そして、これらの訂正は一群の請求項に対して請求されたものである。
　
（３）特許異議申立人の意見について
　特許異議申立人　国立研究開発法人水産研究・教育機構は、本件特許明細書に、「ミトコンドリアプロリンｔＲＮＡ特異的プライマーおよびミトコンドリアフェニルアラニンｔＲＮＡ特異的プライマー」を用いた特定の態様に限定されない、一般化された技術思想としての「ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の両鎖シーケンシング」が記載されているとは認められないから、本件訂正請求に係る訂正は本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてしたものではないと主張している。
　
　そこで以下検討するが、上記主張は、「ミトコンドリアプロリンｔＲＮＡ特異的プライマーおよびミトコンドリアフェニルアラニンｔＲＮＡ特異的プライマー」を用いた特定の態様に限定されない、すなわち、上記２つのプライマー以外のプライマーを用いた態様も含む、一般化された技術思想としての「ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の両鎖シーケンシング」が本件特許明細書に記載した事項の範囲内でない点を主張するものとの認められる。
　本件特許明細書の段落【００４６】には「
ミトコンドリアＤＮＡに含まれる遺伝子の配置や塩基配列は、水産魚介類の近縁種の間で、Ｄループを除いて、保存性が高い
ミトコンドリアＤＮＡの塩基配列を得るためのデータベースが公知であること
　したがって、特許異議申立人　国立研究開発法人水産研究・教育機構の主張は採用することができない。
　
（４）小括
　以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は特許法第１２０条の５第２項第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第４項、及び、同条第９項において準用する同法第１２６条第４項から第６項までの規定に適合するので、訂正後の請求項〔１、２〕について訂正を認める。
　
３．特許異議の申立てについて
（１）本件発明
　本件訂正請求により訂正された訂正請求項１及び２に係る発明（以下「本件発明１及び２」という。）は、その特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
　本件発明１
「回遊性水産魚類を放流する事業の該回遊性水産魚類の漁獲高への貢献度を判定する方法であって、前記回遊性水産魚類の雌親、または該雌親に由来する受精卵、仔魚、稚魚、成魚もしくは種苗から採取されるミトコンドリアについて、ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の両鎖シーケンシングにより決定された塩基配列を用いて、ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループの母系特異的塩基配列（第１の塩基配列）を決定し、次いで、
前記雌親に由来する受精卵、仔魚、稚魚もしくは成魚を放流し、次いで、
漁獲された前記回遊性水産魚類から採取されるミトコンドリアについて、ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の両鎖シーケンシングにより決定された塩基配列を用いて、ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループの母系特異的塩基配列（第２の塩基配列）を決定し、次いで、
第１の塩基配列と第２の塩基配列とを比較して、両者が同一であるか否かを判別する、
ことを含む、前記方法。」
　
　本件発明２
「マイクロサテライトにより核型を決定することをさらに含む、請求項１に記載の方法。」
（２）取消理由の概要
　訂正前の請求項１及び２に係る特許に対して平成２８年１０月１２日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。
ア　請求項１及び２に係る発明は、引用例１に記載された発明であるか、引用例１に記載された発明に基づき、容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、または同条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、請求項１及び２に係る特許は、取り消されるべきものである。
イ　請求項１に係る発明は、引用例３に記載された発明であるか、引用例３に記載された発明に基づき、容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、または同条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、請求項１に係る特許は、取り消されるべきものである。
ウ　請求項２に係る発明は、引用例３及び引用例５に記載された発明に基づき、容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、請求項２に係る特許は、取り消されるべきものである。
（３）引用例の記載
（３−１）引用例１（North American Journal of Fisheries Management ,28,p.1294-1304 (Published online ; August 25,2008) ））には、レッドドラムの幼魚を放流し、成魚を採取する資源増強プログラムにおいて、湾から採取したレッドドラムの成魚が孵化場由来か野生由来かを帰属することについて記載されており、孵化場の繁殖用雌親について、Ｄループの３７０ｂｐのフラグメントの塩基配列及びマイクロサテライトのゲノタイプを取得したこと、孵化場の繁殖用雄親についてマイクロサテライトのゲノタイプを取得したこと、湾から採取した漁試料について、Ｄループの３７０ｂｐのフラグメントの塩基配列およびマイクロサテライトのゲノタイプを取得したこと、取得した繁殖用雌親のＤループの３７０ｂｐのフラグメントの塩基配列、繁殖用雄親、雌親のマイクロサテライトのゲノタイプと、湾から採取した魚試料のＤループの３７０ｂｐのフラグメントの塩基配列、マイクロサテライトのゲノタイプを比較し、採取した魚が孵化場由来か野生由来かを判別して帰属したことが記載されていると認められる。
（３−２）引用例３（ブレインテクノニュース，第８４号，平成１３年３月１５日発行，２２〜２５頁）には、どこで放流したヒラメがいつ、どこで、どれくらい漁獲されているかを明らかにする放流ヒラメの追跡調査について記載されており、生産施設の稚魚ヒラメと漁獲されたヒラメについて、ｍｔＤＮＡ調節領域前半部分約４００塩基対の塩基配列の分析し、両者の分析結果を照合したことが記載されていると認められる。
（３−３）引用例５（養殖，２００７年１２月，第５５９号、８１〜８３頁）には、「ヒラメの放流効果は多くの場合、混入率（放流魚漁獲尾数／全漁獲尾数）や回収率（放流魚漁獲尾数／放流尾数）で表されます。」、「ＤＮＡマーカーを分析することにより、親子鑑定の要領で天然海域に分布するヒラメの稚魚の中から放流魚の子供のを捜し出すことを試みたのです。・・・・産卵群にどこで放流されたヒラメがどのくらいの割合で含まれているかを調べました。これには、各地で放流された種苗のミトコンドリアＤＮＡ（ｍｔＤＮＡ）塩基配列データベースに漁獲された放流魚の分析結果を照合する（養殖03年12月号84−87頁参照）という手法を用いました。・・・・親世代のｍｔＤＮＡ塩基配列データベースに加えて、さらに精度を上げるために、３種類のマイクロサテライトＤＮＡマーカー（ＭＳマーカー）型データベースを作成し、若狭湾内ならびにその周辺海域で採集した合計１７０９個体の天然稚魚の分析結果を照合しました。」との記載がある。
（４）判断
ア　取消理由通知に記載した取消理由について
　本件発明１は、第１の塩基配列（放流前の雌親、または該雌親に由来する受精卵、仔魚、稚魚、成魚もしくは種苗（以下「放流前の稚魚等」という。）の母系特異的塩基配列）と、第２の塩基配列（漁獲された魚の母系特異的塩基配列）を決定し、次いで、第１の塩基配列と第２の塩基配列とを比較して、両者が同一であるか否かを判別することを含む方法であって、第１、第２の塩基配列が「ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の両鎖シーケンシングにより決定された塩基配列を用いて」決定されたものであること、すなわち、両鎖シーケンシング法によって、放流前の稚魚等と漁獲された魚のそれぞれのミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の塩基配列を決定し、次いで、決定されたそれぞれのミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の塩基配列を用いて、それぞれのミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループの母系特異的塩基配列を決定する点を特徴とする方法であると認められる。
　これに対し、上記ア〜ウの取消理由で引用した引用例１、３、５には、上記の点は記載も示唆もされていない。
　そうすると、本件発明１、２は、引用例１に記載された発明、または引用例３に記載された発明と上記の点で相違するから、本件発明１、３は、引用例１または引用例３に記載された発明であるとはいえない。
　また、特許異議申立人　公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会、特許異議申立人　国立研究開発法人水産研究・教育機構、及び特許異議申立人　株式会社　日本総合科学が提出した引用例１、３、５以外の各甲号証にも、上記の点は記載も示唆もされていない。その他にも、Ｄループ全長の両鎖シーケンシングをする必要性を示す事情は見出せない。
　したがって、引用例１、３、５、および各甲号証の記載をみても、上記の点について当業者が想到することはできない。
　そして、本件特許明細書の段落【００４６】に「配列の信頼性の観点から、両鎖シークエンスを行うことが好ましい。」と記載されるように、本件発明１、２は、ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の両鎖シーケンシング法を採用したことによって、精度の高い判定ができるという効果を奏し得るものと認められる。
　
イ　特許異議申立人の意見について
（ア）特許異議申立人　公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会は、指定期間内に意見書を提出しなかった。
　
（イ）特許異議申立人　国立研究開発法人水産研究・教育機構は、参考文献１を示し、シーケンス精度を向上するために両鎖シークエンスを行うことは周知技術であるから、訂正後の請求項１、２に係る発明（本件発明１、２）は、進歩性を有さない旨を主張している。
　しかし、引用発明１は「Ｄループの３７０ｂｐのフラグメントの塩基配列」、引用発明３は「ｍｔＤＮＡ調節領域前半部分約４００塩基対の塩基配列」という、ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループの部分塩基配列をそれぞれ分析の対象とする方法であるから、分析にあたり、放流前の稚魚等、漁獲された魚において決定しなければならないのは、Ｄループ全長ではなくＤループの部分塩基配列である。
　そして、Ｄループの部分塩基配列の決定で足りる場合に、わざわざ手間やコストをかけてＤループの全長の塩基配列を両鎖とも決定しようなどと当業者が考えるとはいえない。
　したがって、引用発明１、３においてＤループ全長の塩基配列を決定しようとする動機がないから、例え両鎖シークエンス法が周知技術であっても、引用発明１、３において、Ｄループ全長の塩基配列を決定する工程をさらに設けることを当業者が想到するとはいえない。
　
（ウ）特許異議申立人　株式会社　日本総合科学は、訂正事項により追加された事項は、第１の塩基配列第２の塩基配列を比較するための単なる一手段であり、塩基配列をシーケンシングにより決定することは技術常識であるから、技術的意味としては訂正前後で相違せず、本件発明と引用例１及び３で実施されている技術は、実質的に同一である、と主張する。
　しかし、第１、第２の塩基配列が「ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の両鎖シーケンシングにより決定された塩基配列を用いて」決定されたものであることを特定する訂正は、本件発明１、２の方法が、両鎖シーケンシング法によって、放流前の稚魚等と漁獲された魚のそれぞれのミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の塩基配列を決定し、次いで、決定されたそれぞれのミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の塩基配列を用いて、それぞれのミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループの母系特異的塩基配列を決定することを特定するものであるから、訂正前の請求項１、２に係る発明において、それぞれのミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループの母系特異的塩基配列を決定する前に、それぞれのミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の塩基配列を決定する工程をさらに設けることを特定するものであると認められる。
　したがって、塩基配列を両鎖シーケンシングにより決定することが技術常識であっても、本件発明１、２は、ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の塩基配列を両鎖シークエンシングにより決定するという工程を含む方法であるから、引用例１、３に記載された発明と実質的に同一であるとはいえない。
　
ウ　取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について
　特許異議申立人　国立研究開発法人水産研究・教育機構は、訂正前の特許請求の範囲に関し、以下の理由を挙げている。
　請求項１に記載の「回遊性水産魚類」はあらゆる水産魚全体を包含するが、本件特許出願時の技術常識に照らしても、「回遊性水産魚類」全体を包含する本件発明１、２の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できないし、本件特許の発明の詳細な説明には、当業者が本件発明１、２を実施できる程度に十分記載されているとはいえない。
　また「ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループの母系特異的塩基配列」本件特許明細書の記載に基づくと、異母個体との間で０〜２個程度の違いのような、高度の相同性は示すが、完全には一致しない場合を包含するが、そのような場合にまで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できないし、本件特許の発明の詳細な説明には、当業者が本件発明１、２を実施できる程度に十分記載されているとはいえない。
　
　そこで、以下、検討する。
　放流事業によって稚魚等を放流するような「回遊性水産魚類」であれば、発明の詳細な説明の実施例に具体的に示された魚種以外の魚種であっても、本件発明１、２の方法を実施できるし、そのような「回遊性水産魚類」まで拡張ないし一般化できると考えられる。
　また、Ｄループ全長の塩基配列の決定について、両鎖シーケンシング法を用いることが特定された本件発明１、２は、精度の高い判定ができる方法であると認められるから、異母個体との間で高度の相同性は示すが、完全には一致しない場合であっても、本件発明１、２の方法を実施できると考えられるし、そのような「ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループの母系特異的塩基配列」まで拡張ないし一般化できると考えられる。
　したがって、特許異議申立人　国立研究開発法人水産研究・教育機構の上記の理由はいずれも理由がない。
４．むすび
　以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項１及び２に係る特許を取り消すことはできない。
　また、他に本件請求項１及び２に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成２９年３月３０日（２０１７．３．３０）
【訂正の要旨】
審決（決定）の【理由】欄参照。
（５７）【特許請求の範囲】
　【請求項１】
　回遊性水産魚類を放流する事業の該回遊性水産魚類の漁獲高への貢献度を判定する方法であって、前記回遊性水産魚類の雌親、または該雌親に由来する受精卵、仔魚、稚魚、成魚もしくは種苗から採取される
ミトコンドリアについて、ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の両鎖シーケンシングにより決定された塩基配列を用いて、
ミトコンドリアについて、ミトコンドリアＤＮＡ　Ｄループ全長の両鎖シーケンシングにより決定された塩基配列を用いて、
　【請求項２】
　マイクロサテライトにより核型を決定することをさらに含む、請求項１に記載の方法。