【事件の表示】
　特許第５７９２７８７号発明「タイヤトレッド用ゴム組成物及びこれを用いて製造したタイヤ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第５７９２７８７号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、請求項〔１ないし４〕について訂正することを認める。
　特許第５７９２７８７号の請求項１及び４に係る特許を維持する。
　特許第５７９２７８７号の請求項２及び３に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
【理　由】
第１　主な手続の経緯
　特許第５７９２７８７号の請求項１ないし４に係る特許についての出願は、平成２５年１１月２５日（パリ条約による優先権主張　平成２４年１２月１４日（ＫＲ）大韓民国）に特許出願され、平成２７年８月１４日にその特許権の設定登録がされ、平成２８年４月１１日に特許異議申立人　星正美により特許異議の申立てがされ、同月１４日に特許異議申立人　伊達俊二により特許異議の申立てがされ、当審において同年７月１２日付けで取消理由（以下、単に「取消理由」という。）が通知され、同年１０月１２日付け（受理日：同月１３日）で意見書が提出されるとともに訂正の請求がされたので、上記両特許異議申立人に対して特許法第１２０条の５第５項に基づく通知をしたところ、上記両特許異議申立人のいずれからも意見書が提出されなかったものである。
第２　訂正の適否についての判断
１　訂正の内容
　平成２８年１０月１２日付けでされた訂正の請求（以下、「本件訂正の請求」という。）による訂正の内容は、次のとおりである（なお、下線を付した箇所は訂正箇所である。）。
（１）訂正事項１
　特許請求の範囲の請求項１に「スチレン含量が１５〜２５重量％で、ブタジエン内のビニル含量が６０〜６５重量％である、回分式方法によって製造された第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ１）２０〜８０重量部を含む原料ゴム」とあるのを「スチレン含量が１５〜２５重量％で、ブタジエン内のビニル含量が６０〜６５重量％である、回分式方法によって製造された第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ１）
４０
、スチレン含量が３０〜４０重量％で、ブタジエン内のビニル含量が２０〜３０重量％である、連続式方法によって製造された第２溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ２）１０〜２０重量部、およびブタジエンゴム１０〜６０重量部
（２）訂正事項２
　特許請求の範囲の請求項１に「前記第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴムは、分子がケイ素（Ｓｉ）またはスズ（Ｓｎ）によってカップリングされ、末端がヒドロキシル基またはアミン基に変性される」とあるのを「前記第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴムは、分子がケイ素（Ｓｉ
）に
基に
（３）訂正事項３
　特許請求の範囲の請求項２を削除する。
（４）訂正事項４
　特許請求の範囲の請求項３を削除する。
２　訂正の目的の適否、新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、一群の請求項ごとか否か
（１）訂正事項１
　訂正事項１は、訂正前の請求項１に「スチレン含量が１５〜２５重量％で、ブタジエン内のビニル含量が６０〜６５重量％である、回分式方法によって製造された第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ１）２０〜８０重量部を含む原料ゴム」とあるのを「スチレン含量が１５〜２５重量％で、ブタジエン内のビニル含量が６０〜６５重量％である、回分式方法によって製造された第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ１）４０〜８０重量部、スチレン含量が３０〜４０重量％で、ブタジエン内のビニル含量が２０〜３０重量％である、連続式方法によって製造された第２溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ２）１０〜２０重量部、およびブタジエンゴム１０〜６０重量部を含む原料ゴム」と訂正するものであり、訂正前の請求項１に記載された原料ゴムをさらに特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　また、訂正事項１は、明細書の段落【００１３】、【００１４】、【００７６】に基づくものであるから新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張するものでも、又は変更するものでもない。
　さらに、訂正事項１は、訂正後の請求項１及び４についての訂正を含むものであるが、訂正前の請求項２ないし４は訂正前の請求項１を引用するものであるから、訂正前の請求項１ないし４は、一群の請求項である。よって、訂正事項１は、一群の請求項に対して請求されたものである。
（２）訂正事項２
　訂正事項２は、訂正前の請求項１に「前記第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴムは、分子がケイ素（Ｓｉ）またはスズ（Ｓｎ）によってカップリングされ、末端がヒドロキシル基またはアミン基に変性される」とあるのを「前記第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴムは、分子がケイ素（Ｓｉ）によってカップリングされ、末端がヒドロキシル基に変性される」と訂正するものであり、訂正前の請求項１に記載された分子及び末端をさらに特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　また、訂正事項２は、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張するものでも、又は変更するものでもない。
　さらに、訂正事項２は、訂正後の請求項１及び４についての訂正を含むものであるが、訂正前の請求項２ないし４は訂正前の請求項１を引用するものであるから、訂正前の請求項１ないし４は、一群の請求項である。よって、訂正事項２は、一群の請求項に対して請求されたものである。
（３）訂正事項３
　訂正事項３は、特許請求の範囲の請求項２を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　また、訂正事項３は、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
（４）訂正事項４
　訂正事項４は、特許請求の範囲の請求項３を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　また、訂正事項４は、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
３　むすび
　以上のとおりであるから、本件訂正の請求による訂正は、特許法第１２０条の５第２項第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第３及び４項並びに同条第９項において準用する同法第１２６条第５及び６項の規定に適合するので、訂正後の請求項１ないし４について訂正することを認める。
第３　本件特許発明
　本件特許の請求項１ないし４に係る発明（以下、順に「本件特許発明１」ないし「本件特許発明４」という。）は、本件訂正の請求により訂正された特許請求の範囲の請求項１ないし４に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項１】
　スチレン含量が１５〜２５重量％で、ブタジエン内のビニル含量が６０〜６５重量％である、回分式方法によって製造された第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ１）４０〜８０重量部、スチレン含量が３０〜４０重量％で、ブタジエン内のビニル含量が２０〜３０重量％である、連続式方法によって製造された第２溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ２）１０〜２０重量部、およびブタジエンゴム１０〜６０重量部を含む原料ゴム１００重量部と、
　窒素吸着比表面積が１５５〜１８５ｍ２／ｇ、ＣＴＡＢ値が１５０〜１７０ｍ２／ｇであるシリカ６０〜９０重量部と、
を含み、
　前記第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴムは、分子がケイ素（Ｓｉ）によってカップリングされ、末端がヒドロキシル基に変性されることを特徴とするタイヤトレッド用ゴム組成物。
【請求項２】
　削除
【請求項３】
　削除
【請求項４】
　請求項１に記載のタイヤトレッド用ゴム組成物を用いて製造することを特徴とするタイヤ。」
第４　取消理由の概要
１．本件特許の請求項１、３及び４に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された甲１に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないものであり、同法第１１３条第２号に該当し、本件特許の請求項１、３及び４に係る特許は取り消すべきものである。
２．本件特許の請求項１〜４に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された上記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、同法第１１３条第２号に該当し、本件特許の請求項１〜４に係る特許は取り消すべきものである。
３．本件特許は、特許請求の範囲の記載が以下の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第１１３条第４号に該当し、本件特許の請求項１〜４に係る特許は取り消すべきものである。
４．本件特許は、特許請求の範囲の記載が以下の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第１１３条第４号に該当し、本件特許の請求項１〜４に係る特許は取り消すべきものである。
第５　取消理由についての判断
１　取消理由１（特許法第２９条第１項第３号）
（１）刊行物
　甲第１号証：韓国特許１０−１１３２７９１号公報（以下、「甲１」という。また、特許異議申立人　星正美が提出したその機械翻訳文を「甲１機械翻訳文」という。）
　甲第２号証：韓国特許１０−１１８７２４８号公報（以下、「甲２」という。また、特許異議申立人　星正美が提出したその機械翻訳文を「甲２機械翻訳文」という。）
　甲第３号証：国際公開第２０１２／０８６４９６号（以下、「甲３」という。）
　甲第４号証：国際公開第２０１１／１０５３６２号（以下、「甲４」という。）
（甲１ないし４は、平成２８年４月１１日に、特許異議申立人　星正美が提出した特許異議申立書に添付されたものである。）
（２）甲１に記載された発明
　甲１機械翻訳文の【請求項１】、【請求項６】、【１７】の記載からみて、甲１には、以下の発明（以下、「甲１発明」という。）が記載されているといえる。
「スチレン含量が１５ないし２５重量％で、ブタジエンが含むビニール含量が６０ないし６５重量％である回分式方法によって製造された第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（Ｓ−ＳＢＲ）３０ないし５０重量部、スチレン含量が３０ないし５０重量％で、ブタジエンが含むビニール含量が２０ないし３０％であり、分子がケイ素（Ｓｉ）によってカップリングされた第２溶液重合スチレン−ブタジエンゴム３０ないし５０重量部及びブタジエンゴム（ＢＲ）１０ないし３０重量部を含む原料ゴム１００重量部、そして窒素吸着比表面積が１５５ないし１８５ｍ２／ｇで、ＣＴＡＢ吸着比表面積が１５０ないし１７０ｍ２／ｇであるシリカ６０ないし９０重量部を含んで、前記第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴムは分子の末端が親水性基に変性されて、分子がスズ（Ｓｎ）によってお互いにカップリングされたことで、前記親水性基はヒドロキシ基、炭素数３ないし５のアルコキシ基、アミン基、カルボキシ基、シラノール基、スルホニル基及びこれらの組合せで成り立った群で選択されるどれかひとつのことであるタイヤトレッド用ゴム組成物。」
（３）本件特許発明１
　本件特許発明１と甲１発明とを対比、判断する。
　甲１発明の「スチレン含量が１５ないし２５重量％で、ブタジエンが含むビニール含量が６０ないし６５重量％である回分式方法によって製造された第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（Ｓ−ＳＢＲ）３０ないし５０重量部を含む原料ゴム１００重量部」は、本件特許発明１の「スチレン含量が１５〜２５重量％で、ブタジエン内のビニル含量が６０〜６５重量％である、回分式方法によって製造された第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ１）４０〜８０重量部」「を含む原料ゴム１００重量部」と、第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ１）４０〜５０重量部の範囲において重複する。
　甲１発明の「窒素吸着比表面積が１５５ないし１８５ｍ２／ｇで、ＣＴＡＢ吸着比表面積が１５０ないし１７０ｍ２／ｇであるシリカ６０ないし９０重量部」は、本件特許発明１の「窒素吸着比表面積が１５５〜１８５ｍ２／ｇ、ＣＴＡＢ値が１５０〜１７０ｍ２／ｇであるシリカ６０〜９０重量部」に相当する。
　甲１発明の「第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム」は分子の末端が親水性基に変性されて、分子がスズ（Ｓｎ）によってお互いにカップリングされ、前記親水性基はヒドロキシ基、・・・で成り立った群から選択されるどれかひとつであるから、甲１発明の「第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム」は、「分子がスズ（Ｓｎ）によってカップリングされ、末端がヒドロキシル基に変性され」ていると認められる。
　そうしてみると、本件特許発明１と甲１発明とは、
「スチレン含量が１５〜２５重量％で、ブタジエン内のビニル含量が６０〜６５重量％である、回分式方法によって製造された第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ１）４０〜５０重量部を含む原料ゴム１００重量部と、
　窒素吸着比表面積が１５５〜１８５ｍ２／ｇ、ＣＴＡＢ値が１５０〜１７０ｍ２／ｇであるシリカ６０〜９０重量部と、
を含み、
　前記第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴムは、末端がヒドロキシル基に変性されるタイヤトレッド用ゴム組成物。」である点で一致し、以下の点で実質的に相違する。
（相違点１）第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴムは、本件特許発明１では、ケイ素（Ｓｉ）によってカップリングされるのに対して、甲１発明では、スズ（Ｓｎ）によってカップリングされる点。
（相違点２）本件特許発明１では、「原料ゴム」が、スチレン含量が３０〜４０重量％で、ブタジエン内のビニル含量が２０〜３０重量％である、連続式方法によって製造された第２溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ２）を１０〜２０重量部含むのに対して、甲１発明では、「原料ゴム」が、スチレン含量が３０ないし５０重量％で、ブタジエンが含むビニール含量が２０ないし３０％である第２溶液重合スチレン−ブタジエンゴムを３０ないし５０重量部含む点。
　よって、本件特許発明１は、甲１に記載された発明であるとはいえない。
（４）本件特許発明４
　本件特許の訂正後の請求項１を引用する訂正後の請求項４に係る本件特許発明４は、本件特許発明１と同様に、甲１に記載された発明であるとはいえない。
（５）まとめ
　以上のとおりであるから、本件特許発明１及び４は、甲１に記載された発明ではなく、特許法第２９条第１項第３号に該当するものではないから、訂正後の請求項１及び４に係る特許は、同法第１１３条第２号に該当するものではない。
２　取消理由２（特許法第２９条第２項）
（１）本件特許発明１
　上記１（３）のとおり、本件特許発明１と甲１発明とは、
「スチレン含量が１５〜２５重量％で、ブタジエン内のビニル含量が６０〜６５重量％である、回分式方法によって製造された第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ１）４０〜５０重量部を含む原料ゴム１００重量部と、
　窒素吸着比表面積が１５５〜１８５ｍ２／ｇ、ＣＴＡＢ値が１５０〜１７０ｍ２／ｇであるシリカ６０〜９０重量部と、
を含み、
　前記第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴムは、末端がヒドロキシル基に変性されるタイヤトレッド用ゴム組成物。」である点で一致し、以下の点で実質的に相違する。
（相違点１）第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴムは、本件特許発明１では、ケイ素（Ｓｉ）によってカップリングされるのに対して、甲１発明では、スズ（Ｓｎ）によってカップリングされる点。
（相違点２）本件特許発明１では、「原料ゴム」が、スチレン含量が３０〜４０重量％で、ブタジエン内のビニル含量が２０〜３０重量％である、連続式方法によって製造された第２溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ２）を１０〜２０重量部含むのに対して、甲１発明では、「原料ゴム」が、スチレン含量が３０ないし５０重量％で、ブタジエンが含むビニール含量が２０ないし３０％である第２溶液重合スチレン−ブタジエンゴムを３０ないし５０重量部含む点。
　上記相違点１について検討すると、タイヤ用の共役ジエン系ゴム組成物において、スチレン−ブタジエンゴムをケイ素（Ｓｉ）でカップリングすることにより、タイヤの操縦安定性に優れることは周知の技術事項である（例えば、甲３の[0050]〜[0058]、甲４の[0080]等参照）から、甲１発明において、タイヤの操縦安定性を良好にするために「第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム」をケイ素（Ｓｉ）でカップリングすることは、当業者が容易になし得たことである。しかし、それにより６０℃ｔａｎδの値が小さくなる、言い換えると回転抵抗特性に優れるという効果が奏される（本件特許の特許権者が平成２８年１０月１２日に提出した意見書の５〜７頁の表１及び表２、特に追加実施例１と追加比較例１参照）ことまでは、甲１発明及び周知技術に基づいて、当業者が予測できるものであるとはいえない。
　そうしてみると、上記相違点２について検討するまでもなく、本件特許発明１は、甲１発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
（２）本件特許発明４
　本件特許の訂正後の請求項１を引用する訂正後の請求項４に係る本件特許発明４は、本件特許発明１と同様に、甲１発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
（３）まとめ
　以上のとおりであるから、本件特許発明１及び４は、甲１に記載された発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、訂正後の請求項１及び４に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものとはいえず、同法第１１３条第２号に該当するものではない。
３　取消理由３（特許法第３６条第６項第１号）
　本件特許の訂正後の請求項１に係る発明は、「第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム」の「末端がヒドロキシル基に変性される」ものである。
　他方、本件特許の明細書の段落【００７６】では、実施例１〜６で用いられる（１）Ｓ−ＳＢＲは、その末端が親水性基に変性されたと記載され、具体的にいかなる親水性基で変性されたものであるのか記載されていない。
　しかしながら、特許請求の範囲の記載と本件特許の明細書の段落【００１５】の記載によれば、当該親水性基はヒドロキシル基あるいはアミン基のいずれかであることは明らかであるところ、このうち、ヒドロキシル基は親水性基の代表的なものであり、また、本件特許の特許権者が平成２８年１０月１２日に提出した意見書の【表１】には末端がヒドロキシル基に変性されたゴム組成物の性状が示されているところ、その結果は本件特許の明細書の【表１】と相違ないものとなっている。
　そうしてみると、本件特許の実施例１〜６で用いられる（１）Ｓ−ＳＢＲは、その末端がヒドロキシル基に変性されたものとすることが自然である。　よって、訂正後の特許請求の範囲の記載が、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていないとはいえない。
　したがって、訂正後の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項に規定する要件を満たしており、本件特許は同法第１１３条第４号に該当するものではない。
４　取消理由４（特許法第３６条第６項第２号）
　本件特許の訂正後の請求項１は「タイヤトレッド用ゴム組成物」という物の発明であるが、「回分式方法によって製造された」との記載及び「連続式方法によって製造された」との記載は、製造に関して技術的な特徴や条件が付された記載がある場合に該当するため、当該請求項１にはその物の製造方法が記載されているといえる。
　ここで、物の発明に係る特許請求の範囲にその物を製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情（以下「不可能・非実際的事情」という）が存在するときに限られると解するのが相当である（最高裁第二小法廷平成２７年６月５日　平成２４年（受）第１２０４号、平成２４年（受）第２６５８号）。
　そこで、本件特許に上記不可能・非実際的事情が存在するか否かについて検討すると、本件特許の特許権者が平成２８年１０月１２日に提出した意見書において主張するように、本件特許の実施例で示すように、汎用されるムーニー粘度等の一部の特性によって、連続式方法によって製造されたものと回分式方法によって製造されたものを比べることは可能であるものの、連続式方法及び回分式方法の反応条件等は非常に多岐に渡るものであるから、連続式方法によって製造されたもの及び回分式方法によって製造されたものの構造又は特性をその全般にわたって特定する文言を見出すことまでは困難であり、かつ、かかる構造又は特性をその全般にわたって測定に基づき解析し特定することは「不可能」であるか、又はそのために膨大な時間及び労力をかけることは「非実際的」であるといえる。
　よって、本件特許には上記不可能・非実際的事情が存在すると認められ、訂正後の請求項１の記載は特許法第３６条第６項第２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえる。
　したがって、本件特許の訂正後の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第２号の要件に適合すると認められる。
　以上のとおりであるから、訂正後の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項に規定する要件を満たしており、本件特許は同法第１１３条第４号に該当するものではない。
第６　結語
　上記第５のとおりであるから、取消理由１ないし４によっては、訂正後の請求項１及び４に係る特許を取り消すことはできない。
　また、他に請求項１及び４に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　さらに、請求項２及び３に係る特許は、本件訂正の請求により削除されたため、本件特許の請求項２及び３に対して、上記両特許異議申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成２８年１２月１５日（２０１６．１２．１５）
【訂正の要旨】
審決（決定）の【理由】欄参照。
（５７）【特許請求の範囲】
　【請求項１】
　スチレン含量が１５〜２５重量％で、ブタジエン内のビニル含量が６０〜６５重量％である、回分式方法によって製造された第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ１）
４０
、スチレン含量が３０〜４０重量％で、ブタジエン内のビニル含量が２０〜３０重量％である、連続式方法によって製造された第２溶液重合スチレン−ブタジエンゴム（ＳＢＲ２）１０〜２０重量部、およびブタジエンゴム１０〜６０重量部
　窒素吸着比表面積が１５５〜１８５ｍ２／ｇ、ＣＴＡＢ値が１５０〜１７０ｍ２／ｇであるシリカ６０〜９０重量部と、
を含み、
　前記第１溶液重合スチレン−ブタジエンゴムは、分子がケイ素（Ｓｉ
）に
基に
　【請求項２】
　
削除
　【請求項３】
　
削除
　【請求項４】
　請求項１に記載のタイヤトレッド用ゴム組成物を用いて製造することを特徴とするタイヤ。