【事件の表示】
　特許第５７１９０７９号発明「吸水性樹脂及び吸収性物品」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第５７１９０７９号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１、２〕について訂正することを認める。
　特許第５７１９０７９号の請求項１及び２に係る特許を維持する。
【理　由】
第１　手続の経緯
　
　特許第５７１９０７９号の請求項１及び２に係る特許についての出願（以下、「本件出願」という。）は、平成２６年１０月３１日（優先権主張　平成２６年７月１１日）の特許出願であって、平成２７年３月２７日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許に対し、同年１１月１３日に特許異議申立人　株式会社日本触媒（以下、単に「特許異議申立人」という。）により特許異議の申立てがされ、当審において平成２８年２月３日付けで取消理由が通知され、同年４月４日に意見書が提出されるとともに訂正の請求がされ、同年４月１８日付けで訂正請求があった旨の通知（特許法第１２０条の５第５項）がされ、同年５月２０日に特許異議申立人から意見書が提出され、同年７月２６日付けで訂正拒絶理由が通知され、それに対し同年８月３１日に意見書が提出され、同年１０月５日付けで取消理由（決定の予告）が通知され、その指定期間内である同年１１月２５日に意見書の提出及び訂正請求（以下、「本件訂正請求」という。）がされ、同年１２月５日付けで特許異議申立人に対して訂正請求があった旨の通知（特許法第１２０条の５第５項）がされ、その指定期間内である平成２９年１月１０日に特許異議申立人から意見書が提出されたものである。
　
　
　
第２　訂正の適否についての判断
　
　１　訂正の内容
　本件訂正請求による訂正の内容は以下の(1)ないし(7)のとおりである。
　(1)訂正事項１
　特許請求の範囲の請求項１に
　「後架橋することにより得られる吸水性樹脂であって」
とあるのを、
　「後架橋することにより得られる吸水性樹脂の製造方法であって」
に訂正する。
　
　(2)訂正事項２
　特許請求の範囲の請求項１に
　「以下の要件を満たすことを特徴とする吸水性樹脂。」
とあるのを、
　「以下の要件を満たすことを特徴とする吸水性樹脂の製造方法。」
に訂正する。
　
　(3)訂正事項３
　特許請求の範囲の請求項１に
　「以下の要件を満たすことを特徴とする」
とあるのを、
　「前記吸水性樹脂は、以下の要件を満たすことを特徴とする」
に訂正する。
　
　(4)訂正事項４
　特許請求の範囲の請求項１に
　「（Ｂ）ゲル強度が１８００Ｐａ以下」
とあるのを、
　「（Ｂ）ゲル強度が５００Ｐａ以上、１８００Ｐａ以下」
に訂正する。
　
　(5)訂正事項５
　特許請求の範囲の請求項２に
　「請求項１に記載の吸水性樹脂」
とあるのを、
　「請求項１に記載の製造方法によって得られる吸水性樹脂」
に訂正する。
　
　(6)訂正事項６
　特許請求の範囲の請求項２に
　「吸収体を用いてなる」
とあるのを、
　「吸収体を用いて吸収性物品を製造する」
に訂正する。
　
　(7)訂正事項７
　特許請求の範囲の請求項２に
　「吸収性物品。」
とあるのを、
　「吸収性物品の製造方法。」
に訂正する。
　
　２　訂正の目的の適否、一群の請求項、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
　(1)訂正事項１及び２について
　事案に鑑み、訂正事項１及び２について併せて検討する。
　訂正前請求項１の記載は、「・・・吸水性樹脂。」であるから、訂正前請求項１発明の対象は、「吸水性樹脂」という「物」であることは明らかである。
　そして、訂正前請求項１には、「内部架橋剤の存在下、アゾ化合物と過酸化物との存在下に水溶性エチレン性不飽和単量体を内部架橋剤の存在下で重合させ、かつ後架橋剤で後架橋することにより得られる」と特定されていることから、「吸水性樹脂」に関し、その「製造方法」が記載されている。
　ここで、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である」（最高裁第二小法廷判決平成２７年６月５日（平成２４年（受）第１２０４号））と判示されている。
　そこで、上記判示事項を踏まえて検討すると、訂正前請求項１の「内部架橋剤の存在下、アゾ化合物と過酸化物との存在下に水溶性エチレン性不飽和単量体を内部架橋剤の存在下で重合させ、かつ後架橋剤で後架橋することにより得られる」との「吸水性樹脂」の製造方法が記載されているから、訂正前の請求項１の記載は「発明が明確であること」という要件を欠くおそれのあるものである。
　そして、訂正事項１及び２は、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがある訂正前請求項１を、「吸水性樹脂の製造方法」として、「内部架橋剤の存在下、アゾ化合物と過酸化物との存在下に水溶性エチレン性不飽和単量体を内部架橋剤の存在下で重合させ、かつ後架橋剤で後架橋することにより吸水性樹脂を製造し」と特定する訂正後請求項１に訂正するものであって、訂正後の請求項１の記載は「発明が明確であること」という要件を満たすものである。
　したがって、当該訂正事項１及び２は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。
　そして、当該訂正事項１及び２は、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
  
　(2)訂正事項３について
　訂正事項３は、上記訂正事項１及び２に係る訂正に伴って、訂正後請求項１が「吸水性樹脂の製造方法」に係るものとなったことに付随して、「以下の要件」が「前記吸水性樹脂」に係る要件であることを明らかとするためのものであるから、当該訂正事項３は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　そして、当該訂正事項３は、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
  
　(3)訂正事項４について
　訂正事項４は、訂正前請求項１において、要件「（Ｂ）ゲル強度」の下限が無かったのを新たに「５００Ｐａ以上」と特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、当該訂正事項４は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　そして、当該訂正事項４は、本件出願の特許明細書の段落【００２３】に基づくものであって新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
  
　(4)訂正事項５について
　訂正事項５は、上記訂正事項１及び２に係る訂正に伴って、訂正後請求項１が「吸水性樹脂の製造方法」に係るものとなったことに付随して、引用する請求項１に関して、「請求項１に記載の吸水性樹脂」が「請求項１に記載の製造方法によって得られる吸水性樹脂」であることを明らかとするためのものであるから、当該訂正事項５は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　そして、当該訂正事項５は、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　
　(5)訂正事項７について
　事案に鑑み、訂正事項７について先に検討する。
　(1)訂正事項１及び２についてで述べたとおり、訂正事項１及び２は、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがある訂正前請求項１を、「吸水性樹脂の製造方法」とする訂正後請求項１に訂正するものであって、訂正後の請求項１の記載は「発明が明確であること」という要件を満たすものである。
　そして、訂正前請求項２が訂正前請求項１を引用する「吸収性物品」という「物」に係るものであったところ、訂正事項７は、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがある訂正前請求項２を、「吸水性物品の製造方法」とする訂正後請求項２に訂正するものであって、訂正後の請求項２の記載は「発明が明確であること」という要件を満たすものである。
　したがって、当該訂正事項７は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。
　そして、当該訂正事項７は、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
  
　(6)訂正事項６について
　訂正事項６は、上記訂正事項７に係る訂正に伴って、訂正後請求項２が「吸水性物品の製造方法」に係るものとなったことに付随して、「吸収体を用いてなる」とあるのを、「吸収体を用いて吸収性物品を製造する」ものであることを明らかとするためのものであるから、当該訂正事項６は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　そして、当該訂正事項６は、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　
　そして、これら訂正は一群の請求項ごとに適法に請求されたものである。
　
　３　むすび
　以上のとおりであるから、本件訂正請求は、特許法第１２０条の５第２項第１号及び第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第４項の規定並びに同条第９項において準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するので、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正することを認める。
　
　
　
第３　本件特許発明
　
　本件訂正請求により訂正された請求項１及び２に係る発明（以下、それぞれ順に「本件特許発明１」及び「本件特許発明２」という。）は、その特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
　
「【請求項１】
　内部架橋剤の存在下、アゾ化合物と過酸化物との存在下に水溶性エチレン性不飽和単量体を重合させ、かつ後架橋剤で後架橋することにより得られる吸水性樹脂の製造方法であって、
　前記水溶性エチレン性不飽和単量体の７０〜１００モル％がアクリル酸及びその塩であり、前記吸水性樹脂は、以下の要件を満たすことを特徴とする吸水性樹脂の製造方法。
　（Ａ）黄色度が５．０以下
　（Ｂ）ゲル強度が５００Ｐａ以上、１８００Ｐａ以下
　（Ｃ）４．１４ｋＰａ荷重下での生理食塩水吸水能が１６ｍｌ／ｇ以上
　　【請求項２】
　請求項１に記載の製造方法によって得られる吸水性樹脂を含む吸収体を用いて吸収性物品を製造する、吸収性物品の製造方法。」
　
　
　
第４　取消理由の概要
　
　当審において平成２８年１０月５日付けで通知した取消理由（決定の予告）の概要は、請求項１及び２に係る発明は、本件出願の優先日前の２００６年９月２８日に頒布された特表２００６−５２２１８１号（以下、「甲１文献」という。）に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、その特許は取り消すべきものであり（以下、「取消理由１」という。）、また、請求項１及び２に係る発明は、明確でないから、その特許は特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない（以下、「取消理由２」という。）、というものである。
　
　
　
第５　当審の判断
　
　１　取消理由１の検討
　(1)本件特許発明１に係る特許についての検討
　　ア　甲１文献の記載と甲１文献に記載された発明
　甲１文献の実施例１（段落【０１００】）にはポリマーを製造する方法が具体的に記載されており、当該記載によれば、甲１文献には、当該得られるポリマーの製造方法をもとにした以下の発明（以下「甲１ポリマー製造方法発明」という。）が記載されているといえる。
（甲１ポリマー製造方法発明）
 「アクリル酸（９２．４ｇ）、トリメチロールプロパントリアクリレート０．０２６ｇおよび脱塩水８７．２ｇを混合し、炭酸ナトリウム（４０．４ｇ）を添加し、かつ中和反応の間、モノマー溶液の温度を３０℃以下に維持し、次いで２，２′−アゾビスアミジノプロパンジヒドロクロリド０．０８１ｇ、ＤＡＲＯＣＵＲ（Ｒ）１１７３　０．０１８ｇおよび過酸化水素０．０４０ｇをモノマー混合物中に混合し、モノマー混合物を６２℃に加熱し、受け皿に注ぎ、次いで脱塩水５ｇ中に溶解した亜硫酸ナトリウム０．０１５ｇを添加して重合を開始し、重合の熱により、水の大部分を反応の間に蒸発させ、かつ重合の終了時に、１５質量％の残留湿分を有するポリマー材料を得、該ポリマー材料をＵＶ光（ＵＶ強度＝２０ｍＷ／ｃｍ２）下に８分間おき、次いで乾燥炉中１２０℃で乾燥させ、粉砕し、かつ１０６〜８５０μｍの粒径分布に分級し、次いで粉末に対してエチレングリコールジグリシジルエーテルを０．１２質量％、粉末に対して水を３．３５質量％、および粉末に対してイソプロパノールを１．６５質量％含有する溶液を粉末粒子上に噴霧し、次いで１５０℃で１時間硬化させ、乾燥粉末を表面架橋させてなる、ポリマーの製造方法。」
　　イ　本件特許発明１と甲１ポリマー製造方法発明との対比
　本件特許発明１と甲１ポリマー製造方法発明とを対比する。
　甲１ポリマー製造方法発明における「トリメチロールプロパントリアクリレート」は、本件特許発明１における「内部架橋剤」に、「２，２′−アゾビスアミジノプロパンジヒドロクロリド」は「アゾ化合物」に、「過酸化水素」は「過酸化物」に、「エチレングリコールジグリシジルエーテル」は「後架橋剤」に、「ポリマー」は「吸水性樹脂」に、それぞれ一致するものであると認められる。
　そうすると、本件特許発明１と甲１ポリマー製造方法発明とは、以下の相違点１ないし３で相違し、相違点１ないし３以外の点では一致するものであると認められる。
　
相違点１：製造された吸水性樹脂の（Ａ）黄色度について、本件特許発明１では、「５．０以下」と特定しているのに対し、甲１ポリマー製造方法発明では不明である点。
相違点２：製造された吸水性樹脂の（Ｂ）ゲル強度について、本件特許発明１では、「５００Ｐａ以上、１８００Ｐａ以下」と特定しているのに対し、甲１ポリマー製造方法発明では不明である点。
相違点３：製造された吸水性樹脂の（Ｃ）４．１４ｋＰａ荷重下での生理食塩水吸水能について、本件特許発明１では、「１６ｍｌ／ｇ以上」と特定しているのに対し、甲１ポリマー製造方法発明では不明である点。
　
　以下、相違点１ないし３についてまとめて検討する。
　甲１ポリマー製造方法発明により製造されたポリマーが、本件特許発明１の上記（Ａ）〜（Ｃ）の特定事項を満たすかどうかについて以下に検討する。
　特許異議申立人が提出した実験成績証明書（甲２）によれば、甲１文献の実施例１に記載された方法により製造されたポリマーについて、（Ａ）黄色度が０．８、（Ｂ）ゲル強度が３５８Ｐａ、及び（Ｃ）４．１４ｋＰａ荷重下での生理食塩水吸水能が２６ｍｌ／ｇと測定されるものである。
　そこで、これらの値を本件特許発明１の上記（Ａ）〜（Ｃ）の各特定事項と比較すると、（Ａ）黄色度及び（Ｃ）４．１４ｋＰａ荷重下での生理食塩水吸水能については本件特許発明１の上記特定事項を満たすものの、（Ｂ）ゲル強度の値については、本件特許発明１の（Ｂ）ゲル強度の下限値が５００Ｐａと訂正されたことにより、本件特許発明１の（Ｂ）ゲル強度の特定事項を満たすものではない。
　したがって、本件特許発明１と甲１ポリマー製造方法発明とは、相違点２において相違する。
　よって、本件特許発明１は、特許法第２９条第１項第３号に該当するものではない。
 　 
　(2)本件特許発明２に係る特許についての検討
　甲１文献には、得られたポリマーを含有する吸収物品（例えば、請求項２６〜２９）が記載されていることから、甲１文献には、甲１ポリマー製造方法発明により製造されたポリマーを含有する吸収物品の製造方法の発明（以下、「甲１物品製造方法発明」という。）が記載されているといえる。
　上記(1)での検討から、本件特許発明１と甲１ポリマー製造方法発明とは相違する。
　本件特許発明２は、「請求項１に記載の製造方法によって得られる吸水性樹脂を含む吸収体を用いて吸収性物品を製造する、吸収性物品の製造方法。」に係るものであるから、(1)で述べたのと同じ理由により、甲１物品製造方法発明と相違する。
　よって、本件特許発明２は、特許法第２９条第１項第３号に該当するものではない。
 　 
２　取消理由２の検討
　(1)取消理由２は、本件特許発明１及び２に係る特許に対して、以下のとおりのものである。
「請求項１に係る発明は、「吸水性樹脂」という物の発明であるが、「内部架橋剤の存在下、アゾ化合物と過酸化物との存在下に水溶性エチレン性不飽和単量体を重合させ、かつ後架橋剤で後架橋することにより得られる」との記載は、製造に関して経時的な要素の記載がある場合、あるいは、製造に関して技術的な特徴や条件が付された記載がある場合に該当するため、当該請求項にはその物の製造方法が記載されているといえる。
　また、請求項１を引用する請求項２に係る発明についても同様の理由により、その物の製造方法が記載されているといえる。
　ここで、物の発明に係る特許請求の範囲にその物を製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情（以下「不可能・非実際的事情」という）が存在するときに限られると解するのが相当である（最高裁第二小法廷平成２７年６月５日　平成２４年（受）第１２０４号、平成２４年（受）第２６５８号）。
　しかしながら、本件特許明細書等には不可能・非実際的事情について何ら記載がなく、当業者にとって不可能・非実際的事情が明らかであるとも言えない。
　したがって、請求項１及び請求項１を引用する請求項２に係る発明は明確でない。」
　
　(2)これに対して、本件訂正請求により、本件特許発明１及び２は、「吸水性樹脂」及び「吸収性物品」という物の発明から、「吸水性樹脂の製造方法」及び「吸収性物品の製造方法」という方法の発明に訂正され、当該訂正は第２のとおり認められた。
　したがって、取消理由２は解消している。
　
　
　
第６　むすび
　
　以上のとおりであるから、取消理由によっては、本件特許発明１及び２に係る特許を取り消すことはできない。
　また、他に本件特許発明１及び２に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成２９年２月２日（２０１７．２．２）
【訂正の要旨】
審決（決定）の【理由】欄参照。
（５７）【特許請求の範囲】
　【請求項１】
　内部架橋剤の存在下、アゾ化合物と過酸化物との存在下に水溶性エチレン性不飽和単量体を重合させ、かつ後架橋剤で後架橋することにより得られる吸水性樹脂
の製造方法
　前記水溶性エチレン性不飽和単量体の７０〜１００モル％がアクリル酸及びその塩であり、
前記吸水性樹脂は、
の製造方法
　（Ａ）黄色度が５．０以下
　（Ｂ）ゲル強度が
５００Ｐａ以上、
　（Ｃ）４．１４ｋＰａ荷重下での生理食塩水吸水能が１６ｍｌ／ｇ以上
　【請求項２】
　請求項１に記載の
製造方法によって得られる
吸収性物品を製造する、
の製造方法