【事件の表示】
　特許第６６９０５３７号発明「プライマー組成物、及びこれを用いてなるポリエステル系水性液、プライマー層、プライマー層付き基材フィルム、積層フィルム、プリズムシート、並びにポリエステル系樹脂の製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第６６９０５３７号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１−１０〕について訂正することを認める。
　特許第６６９０５３７号の請求項１−１０に係る特許を維持する。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　特許第６６９０５３７号の請求項１〜１０に係る特許についての出願は、２０１６年６月２３日（優先権主張　平成２７年６月２６日　（ＪＰ）日本国）を国際出願日とするものであって、令和２年４月１３日にその特許権の設定登録がされ、同年同月２８日に特許掲載公報が発行された。その後、その請求項１〜１０に係る特許に対し、同年１０月１６日に特許異議申立人水野智之（以下、「特許異議申立人」という。）により特許異議の申立てがされ、当審は、令和３年１月６日付けで取消理由を通知した。特許権者は、その指定期間内である同年３月９日に意見書の提出及び訂正の請求（以下「本件訂正請求」といい、その内容を「本件訂正」という。）を行った。特許権者から訂正請求があったこと及び意見書が提出されたことを、同年同月２２日付けで特許異議申立人に通知し、それに対して、特許異議申立人は、何ら応答しなかった。
第２　本件訂正の適否についての判断
１　本件訂正
　本件訂正は、以下の訂正事項１からなる。
（１）訂正事項１
　特許請求の範囲の請求項１に「酸価が２５〜１００ｍｇＫＯＨ／ｇである」と記載されているのを、「酸価が３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である」に訂正する（請求項１の記載を直接的又は間接的に引用する請求項２〜１０も同様に訂正する）。
２　一群の請求項について
　訂正前の請求項１〜１０について、請求項２〜１０は請求項１を直接的又は間接的に引用しているものであって、請求項２〜１０は訂正事項１によって記載が訂正される請求項１に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項１〜１０に対応する訂正後の請求項１〜１０は、特許法第１２０条の５第４項に規定する一群の請求項である。
３　訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
（１）訂正事項１
ア　訂正の目的について
　訂正前の請求項１に係る発明では、「ポリエステル系樹脂」について「酸価が２５〜１００ｍｇＫＯＨ／ｇである」ことを特定している。
　これに対して、訂正後の請求項１に係る発明では、「酸価が３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である」との記載により、訂正後の請求項１に係る発明におけるポリエステル系樹脂の酸価を更に限定するものである。すなわち、当該訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項ただし書き第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
　同様に、訂正後の請求項２〜１０は、訂正後の請求項１に記載された「酸価が３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である」との記載を引用することにより、訂正後の請求項２〜１０に係る発明におけるポリエステル系樹脂の酸価を更に限定するものであるため、特許法第１２０条の５第２項ただし書き第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
イ　実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
　上記アの理由から明らかなように、訂正事項１は、ポリエステル系樹脂の「酸価が２５〜１００ｍｇＫＯＨ／ｇである」という発明特定事項を概念的により下位の「酸価が３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である」にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合するものであるといえる。
　訂正事項１は、訂正前の請求項１の記載を引用する訂正前の請求項２〜１０の記載についても実質的に訂正するものであるが、上記アの理由から明らかなように、訂正後の請求項１の記載は、訂正前の請求項１との関係で特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更するものではない。
　また、訂正事項１は、訂正前の請求項１の記載以外に、訂正前の請求項２〜１０の記載について何ら訂正するものではなく、訂正後の請求項２〜１０に係る発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。
　したがって、訂正事項１は、訂正前の請求項２〜１０との関係で、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないため、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合するものであるといえる。
ウ　願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
　訂正事項１は、令和３年１月６日付け起案の取消理由通知書における４（１）イの『甲１にはポリエステル系樹脂の酸価が５〜３０であることが記載されており（摘記１ａ参照）、ここで、酸価の単位が「ｍｇＫＯＨ／ｇ」であることは明らかである。そうすると、甲１発明１においてポリエステル系樹脂の酸価を２５〜３０ｍｇＫＯＨ／ｇとすることは、当業者が容易に想到し得ることである。』との指摘に鑑み、本件の請求項１に係る発明から、上記のとおり、甲１発明１と重複すると認定された「酸価２５〜３０ｍｇＫＯＨ／ｇ」である態様を除くための訂正であり、本件の請求項１に係る発明を特定するための事項であるポリエステル系樹脂の酸化の数値範囲から、甲１発明１と重複すると認定された範囲を除外するものであって、訂正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせせるものではない。よって、当該訂正事項１は、何ら新たな技術的事項を導入しないものであることは明らかであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合するものであるといえる。
（２）小括 
　以上のとおりであるから、本件訂正は特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。
　したがって、特許第６６９０５３７号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１−１０〕について訂正することを認める。
第３　本件特許発明
　上記第２で述べたとおり、本件訂正後の請求項〔１−１０〕について訂正することを認めるので、本件特許の請求項１〜１０に係る発明は、令和３年３月９日付けの訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項１〜１０に記載された事項により特定される次のとおりのもの（以下「本件特許発明１」〜「本件特許発明１０」、まとめて「本件特許発明」ともいう。）である。
　
「【請求項１】
　多価カルボン酸成分（Ａ）とポリオール成分（Ｂ）とを含む共重合成分を共重合してなるポリエステル系樹脂であって、前記ポリオール成分（Ｂ）全体に対するエチレングリコールを除く直鎖構造のポリオール（ｂ１）の含有割合が７０モル％以上であり、酸価が３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であるポリエステル系樹脂を含有するプライマー組成物。
【請求項２】
　前記ポリオール成分（Ｂ）として、分岐構造を有する脂肪族ポリオールを含有する、請求項１記載のプライマー組成物。
【請求項３】
　前記多価カルボン酸成分（Ａ）として、カルボン酸無水物構造を２つ以上有するカルボン酸無水物（ａ１）を含有する、請求項１または２記載のプライマー組成物。
【請求項４】
　請求項１〜３のいずれか１項記載のプライマー組成物が、水性溶媒に溶解又は分散されてなるポリエステル系水性液。
【請求項５】
　請求項４記載のポリエステル系水性液が架橋剤（Ｃ）を更に含有し、該架橋剤（Ｃ）によりポリエステル系樹脂が架橋されてなるプライマー層。
【請求項６】
　基材フィルム上に請求項５記載のプライマー層を有するプライマー層付き基材フィルム。
【請求項７】
　前記基材フィルムがポリエステルフィルムである、請求項６記載のプライマー層付き基材フィルム。
【請求項８】
　請求項６または７記載のプライマー層付き基材フィルムのプライマー層上に、活性エネルギー線硬化性樹脂組成物が硬化してなるハードコート層を有する積層フィルム。
【請求項９】
　請求項６または７記載のプライマー層付き基材フィルムのプライマー層上に、無溶剤系活性エネルギー線硬化性樹脂組成物が硬化してなるプリズム層を有するプリズムシート。
【請求項１０】
　請求項１記載のポリエステル系樹脂の製造方法であって、カルボン酸無水物構造を２つ以上有するカルボン酸無水物（ａ１）を除く多価カルボン酸成分（Ａ）とポリオール成分（Ｂ）からなる水酸基含有プレポリマーを、カルボン酸無水物構造を２つ以上有するカルボン酸無水物（ａ１）で鎖延長させてなるものであるポリエステル系樹脂の製造方法。」
第４　取消理由通知に記載した取消理由について
　本件訂正前の請求項１〜１０に係る特許に対して、当審が令和３年１月６日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。
理由１（進歩性）　本件特許の請求項１〜１０に係る発明は、本件特許優先日前に日本国内又は外国において、頒布された甲第１号証〜甲第４号証に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項１〜１０に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、同法第１１３条第２号の規定により取り消されるべきものである。
甲第１号証：特開昭５８−２１７５４６号公報
甲第２号証：特開２０１４−１３９２６４号公報 
甲第３号証：特開２０１１−１４５７号公報
甲第４号証：国際公開２０１３／１４０９６５号
　第５　前記第４における進歩性についての判断
１　甲号証の記載について　
（１）甲第１号証（以下、「甲１」という。）
１ａ「２．特許請求の範囲
　全ジカルボン酸成分中の少なくとも９０モル％が芳香族ジカルボン酸であり、かつ、全グリコール成分中の２０〜８０モル％がジエチレングリコールであるポリエステル共重合体の水性分散液において、
（１）　　エステル形成性スルホン酸アルカリ金属塩化合物を全ジカルボン酸成分中に３〜７．５モル％含有していること、
（２）　　該エステル形成性スルホン酸アルカリ金属塩化合物を除いた上記芳香族ジカルボン酸として、テレフタル酸およびイソフタル酸を用い、かつ、これらテレフタル酸／イソフタル酸のモル比が４／６〜８／２であること、および
（３）　　当該ポリエステル共重合体のそれぞれ固有粘度が０．２〜０．４で、酸価が５〜３０であって、かつ、当該ポリエステル共重合体がアンモニアまたは有機アミンにより中和されていること
を特徴とする、とくにポリエステル・フィルム用プライマー・コート剤として有用なる水性ポリエステル分散液。」
１ｂ「なお、本発明の分散液を得るに当って用いられるポリエステル共重合体の調製用諸原料は、原則として、二官能性の単量体であるのが好まれるが、該共重合体の水に対する溶解性、接着性および非ブロッキング性などの諸物性を低下させない程度の範囲内に限って、三官能以上の多官能性化合物の該共重合体中への導入は何ら妨げるものではない。
　かかる多官能性化合物として代表的なものにはトリメリット酸、ピロメリット酸もしくはシクロヘキサントリカルボン酸などのポリカルボン酸またはそれらの酸無水物あるいはエステル誘導体がカルボン酸成分として、他方、グリセリン、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパンまたはペンタエリスリトールなどのポリオールがアルコール成分として、それぞれ該当する。」（第４ページ右上欄第９行〜左下欄第６行）
１ｃ「酸価が５未満である場合には、当該カルボン酸基の水溶化への寄与が小さくなるために、勢い、前記エステル形成性スルホン酸アルカリ金属塩化合物の使用ムが多くなる結果、得られるポリエステル共重合体の耐水性および非ブロッキング性を低下させることになるし、逆に、３０を越える場合には該共重合体の分子量を十分に高めることができなく、したがって物性上、好ましい結果とはならない。
　ここで、酸価は当該ポリエステル共重合体を調製するに当って用いられるそれぞれの酸成分とアルコール成分との仕込割合を調節することにより、あるいはこれら両成分間の反応の後期に、該共重合体の末端水酸基に対して無水フタル酸または無水トリメリット酸などの酸無水物を付加させることにより調整せしめることができる。」（第５ページ右上欄第７行〜左下欄第４行）
１ｄ「かくして得られる本発明の水性ポリエステル分散液は、有機溶剤を一切使用しない処から、作業環境を悪化させるといった問題も見事に解決され、基材たる各種ポリエステル・フィルム上に従来公知の任意の方法により塗布され、乾燥されて表面ブロッキング性の極めて少ない、耐水性に優れた皮膜（プライマ一層）を形成するし、しかもポリエステル系基材とこのプライマ一層上に積層される各種基材との両基材に対する接着性に優れるという特長を有しており、絶縁材料として、写真フィルムなどの感光性フィルム、磁気テープ、メタル蒸着フィルムまたは包装材用ポリエステル・フィルムへのプライマー・コート剤などとして非常に効果的に使用することができる。」（第５ページ右下欄第４〜１５行）
１ｅ「実施例１
　テレフタル酸ジメチル　６７９部、イソフタル酸ジメチル　２２３部、５−ソジウム・スルホイソフタル酸ジメチル　１０４部、エチレングリコール　４９６部、ジエチレングリコール　２１２部、酢酸亜鉛　０．３部および三酸化アンチモン　０．５部を混合し、窒素気流下で１７０〜２００℃に加熱して、生成するメタノールを留去させつつエステル交換反応を行なったのち、温度を徐々に２５０℃まで上昇させ、次いで系内を２０ｍｍＨｇの減圧にして過剰のグリコール成分を留去した。
　冷却後に、固化したポリエステル共重合体を粉砕した。該共重合体の固有粘度は０．２８であり、酸価は１０であった。
　次いで、該共重合体の粉末２００部を９５℃の熱水８００部中に入れ、アンモニア水で中和させながら溶解せしめて乳白色のエマルジョンを得た。
　しかるのち、この水性ポリエステル分散液をプライマーとしてＰＥＴフィルム上にコーティングして乾燥させた処、透明で表面ブロッキングの全くない塗膜が得られた。
　さらに、このプライマー層の上に磁性塗料を塗布し、８０℃に加熱乾燥せしめて磁気テープを作成した。
　次いで、この塗布面にセロファン製テープを貼り剥離試験を行なった処、磁性層およびプライマー層のいずれもがＰＥＴフィルムから剥離されなく、本発明分散液は優れた接着力を有しているものであることが知れた。
　さらに、磁性塗料の代わりにゼラチンの水浴液を塗布した場合においても、セロファン製テープによる剥離は全く認められなく、同様に、本発明分散液はゼラチンに対しても優れた接着性を有しているものであることが知れた。
実施例２〜５および比較例１〜６
　第１表に示される如く、５−ソジウム・スルホイソフタル酸ジメチルの使用量を増減し、併せてジエチレングリコールの使用量をも増減させて分子量（固有粘度）を変化させ、さらに中和用塩基の種類をも替えるなどして、実施例１と同様の操作を繰り返して各種の水性ポリエステル分散液を得た。
　得られた各種の分散液についても、実施例１と同様にして種々の物性試験を行なったが、それらの結果はまとめて同表に示す。
　第１表からも明らかなように、本発明品の物性は悉く優れているが、これに対し、比較例１ではエステル形成性スルホン酸アルカリ金属塩化合物の量が多すぎるために、耐水性および非ブロッキング性が悪くなっており、逆に、このアルカリ金属塩化合物の量が少ない比較例２の場合には、熱水に溶解され得なく、安定な水分散液が得られなかったし、また比較例３においてはポリエステルの分子量（固有粘度）が低すぎるために、耐水性が著しく低下していると同時にブロッキングも起こっているし、これとは逆に、分子量の高いポリエステルを用いた比較例４の場合には、ＰＥＴフィルムへの均一なる塗布性が悪く、接着性も全般に亘って悪くなっている。さらに、グリコール成分としてジエチレングリコールを全く含まない比較例５では、得られれたポリエステルが可撓性に乏しくて衝撃的剥離に対しての抵抗力がないのに対して、逆に、比較例６では全グリコール成分がジエチレングリコールのみの使用であるために、ブロッキング現象もかなりのものである上に、耐水性も悪くなっていることが知れた。」（第７ページ左上欄第１行〜第８ページ右下欄第３行）
　
（２）甲第２号証（以下、「甲２」という。）
２ａ「【００３９】
　本発明のポリエステル樹脂水分散体を接着剤として使用することができる。この際、カルボキシル基と反応する硬化剤を加えると、より接着力の高い接着剤を得ることができる。前記硬化剤としては、メラミン系、ベンゾグアナミン系等のアミノ樹脂、多価イソシアネート化合物、多価オキサゾリン化合物、多価エポキシ化合物、フェノール樹脂などの各種の硬化剤を使用することができる。特に、多価エポキシ化合物、多価オキサゾリン化合物はカルボキシル基との反応性が高く、低温での硬化が可能となり、また高い接着力を得ることができ、好ましい。また多価金属塩も硬化剤として使用することができる。」
　
（３）甲第３号証（以下、「甲３」という。）
３ａ「【００６９】
　前述の光学用易接着性ポリエステルフィルムの少なくとも片面に、前記の電子線または紫外線硬化型アクリル樹脂またはシロキサン系熱硬化性樹脂を塗布する。塗布液は特に希釈する必要はないが、塗布液の粘度、濡れ性、塗膜厚等の必要に応じて有機溶剤により希釈しても特に問題はない。塗布層は、前述のフィルムに前記塗布液を塗布後、必要に応じて乾燥させた後、塗布液の硬化条件に合わせて、電子線または紫外線照射及び加熱することにより塗布層を硬化させることにより、ハードコート層を形成する。」
　
（４）甲第４号証（以下、「甲４」という。）
（４ａ）「[0059] 　（プリズムシートの製造方法）
　複層フィルム１２のうち易接着層１６側のフィルム面に、プリズム部材用の活性エネルギー線硬化樹脂からなる塗工液を塗工する。次に、プリズムシート用の金型を塗工面に押し当てた後、フィルムベース１５側から紫外線を照射して、活性エネルギー線硬化樹脂を硬化させる。これにより、複層フィルム１２とプリズム部材１１とを備えたプリズムシート１０が得られる。」
２　甲１に記載された発明 
　甲１の実施例５には、「テレフタル酸５０モル％、イソフタル酸４３モル％、５−ソジウム・スルホイソフタル酸ジメチル５モル％、無水トリメリット酸２モル％、ジエチレングリコール７０モル％、エチレングリコール２０モル％、ネオペンチルグリコール１０モル％を共重合してなり、酸価が２０であるポリエステル樹脂を含有する、水性分散液であるプライマー組成物」の発明（以下、「甲１発明１」という。）が記載されているといえる（摘記１ｅ参照）。
３　当審の判断
（１）本件特許発明１
ア　本件特許発明１と甲１発明１を対比する。 
　甲１発明１の「テレフタル酸５０モル％、イソフタル酸４３モル％」は本件特許発明１の「多価カルボン酸成分（Ａ）・・・を含む共重合成分」に相当する。
　甲１発明１の「ジエチレングリコール７０モル％、エチレングリコール２０モル％」は、本件特許発明１の「ポリオール成分（Ｂ）・・・を含む共重合成分・・・ポリオール成分（Ｂ）全体に対するエチレングリコールを除く直鎖構造のポリオール（ｂ１）の含有割合が７０モル％以上であり」に相当する。
　そうすると、本件特許発明１と甲１発明１は、「多価カルボン酸成分（Ａ）とポリオール成分（Ｂ）とを含む共重合成分を共重合してなるポリエステル系樹脂であって、前記ポリオール成分（Ｂ）全体に対するエチレングリコールを除く直鎖構造のポリオール（ｂ１）の含有割合が７０モル％以上であるポリエステル系樹脂を含有するプライマー組成物。」である点で一致し、以下の点で相違する。
　
＜相違点１＞
　ポリエステル系樹脂の酸価が、本件特許発明１は３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇであるのに対し、甲１発明１は２０である点。
イ　相違点についての検討
＜相違点１＞について
　甲１にはポリエステル系樹脂の酸価が５〜３０であることが記載されているものの（摘記１ａ参照）、ポリエステル樹脂の酸価を３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下にすることについては記載も示唆もない。また、甲１には、「酸価が・・・３０を超える場合には該共重合体の分子量を十分に高めることができなく、したがつて物性上、好ましい結果にはならない。」（摘記１ｃ）と記載されており、相違点１に係る本件特許発明１の構成を採用することに阻害事由がある。
　また、甲２〜甲４にもポリエステル樹脂の酸価が３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であることについては記載も示唆もない。
　そうすると、上記相違点１に係る本件特許発明１の発明特定事項は、当業者が容易に想到し得るものであるということはできない。　
ウ　本件特許発明１の効果について
　本件特許明細書の表１及び表２によると、ポリエステル系樹脂の酸価が３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であるのものが密着性が良好である等の効果を奏すると認められるから、本件特許発明１が当業者の予測し得ない顕著な効果を発現しているとは認められる。
エ　特許異議申立人の主張について
　特許異議申立人は、本件特許発明１のポリエステル系樹脂の酸価と甲１発明１のポリエステル系樹脂の酸価とが数値範囲において一応相違しているとされた場合でも、甲１発明１の記載に基づいてポリエステル系樹脂の酸価が３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であるという発明特定事項を採用する程度のことは単なる設計変更であり当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないし、本件特許発明１のポリエステル系樹脂の酸価が３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であるという発明特定事項を採用することによって、本件特許発明１が格別顕著又は予想外の効果を発揮するものでもなく、よって、本件特許発明１は、甲１発明１に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであると主張する。
　しかし、上記イのとおり、本件特許発明１の酸価が３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であるポリエステル系樹脂という発明特定事項は、当業者が容易に想到し得るものであるということはできないし、上記ウのとおり、本件特許発明１のポリエステル系樹脂の酸価が３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であるという発明特定事項を採用することによって、本件特許発明１が当業者の予測し得ない顕著な効果を発現していると認められるから、特許異議申立人の上記主張は採用できない。
オ　まとめ
　以上のとおり、本件特許発明１は、甲１発明１及び甲２〜４の記載に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることはできない。
（２）　本件特許発明２〜１０について
　本件特許発明２〜１０は、「酸価が３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であるポリエステル系樹脂」という点を発明特定事項に備えているところ、上記本件特許発明１と甲１発明１との相違点と実質的に同等の相違点を有するものであるから、本件特許発明２〜１０についても、甲１発明１及び甲２〜４の記載に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることはできない。
第６　取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について
１　取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由
　特許異議申立人の主張は以下のとおりである。
（１）特許法第２９条第１項第３号　
　本件特許発明１は甲１（比較例２）に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない発明である。
（２）特許法第３６条第６項第１号
ア　出願時の技術常識に照らしても、請求項１〜１０に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない
　本件特許発明１の構成Ｃは、「酸価が２５〜１００ｍｇＫＯＨ／ｇであるポリエステル系樹脂を含有する」ことを規定している。しかし、本件特許公報の実施例１〜４において、評価された酸価は僅かに「４７〜５５ｍｇＫＯＨ／ｇ」の範囲に過ぎず、構成Ｃの「２５〜１００ｍｇＫＯＨ／ｇ」のうちの極めて狭い範囲でしかない。本件特許公報の発明の詳細な説明には、本件特許発明１の構成Ｃと比べて、極めて狭い範囲の酸価の具体例が記載されているのみである。
　ポリエステル系樹脂の酸価は、ポリエステル系樹脂の水分散性やコーティング層との密着性、プライマー層との耐水性等に影響を与えることは出願時の技術常識であるところ、かかる技術常識に照らせば、本件特許発明１の構成Ｃの範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化することはできない。
　本件特許発明１を直接又は間接的に引用する本件特許発明２〜１０についても同様である。
イ　請求項１、２、４〜１０において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものである
　本件特許公報の【００３２】には、次の記載がある。
「多価カルボン酸成分（Ａ）におけるカルボン酸無水物（ａ１）の含有割合は、多価カルボン酸成分（Ａ）全体に対して、２〜３０モル％であることが好ましく、特には３〜２５モル％、更には４〜２０モル％、殊には５〜１５モル％であることが好ましい。かかる含有割合が低すぎると、生成されたポリエステル系樹脂を水性溶媒に分散させる際の水分散化が困難となったり、架橋剤との架橋点が不足し密着性、耐水性が低下する傾向がある。高すぎると製造工程中にゲル化したり、親水性が高くなるため耐水性が低下したり、架橋剤配合時に架橋密度が高くなりすぎるためコーティング層との密着性が低下する傾向がある。」
　これは、（カルボン酸無水物構造を２つ以上有する）カルボン酸無水物（ａ１）の含有割合が２〜３０モル％が好ましいことを説明するものであるが、この含有割合が低すぎたり高すぎたりすると、本件特許発明の課題が解決できないことを意味している。
　本件特許発明１、２、４〜１０においては、このカルボン酸無水物（ａ１）の含有割合が規定されていないため、カルボン酸無水物（ａ１）を含んでいないものも包含される。
　しかし、上述のように、カルボン酸無水物（ａ１）を含まない場合には、生成されたポリエステル系樹脂を水性溶媒に分散させる際の水分散化が困難となったり、架橋剤との架橋点が不足し密着性、耐水性が低下することになり、課題が解決できなくなることは明らかである。また、本件特許公報の実施例では、カルボン酸無水物（ａ１）としてピロメリット酸無水物（ＰＭＡｎ）が含まれているもののみが評価され、カルボン酸無水物（ａ１）を含まない場合に課題が解決できるかどうかは不明である。
　従って、本件特許発明１、２、４〜１０は、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段（少なくとも、多価カルボン酸成分（Ａ）を含むこと）が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものである。
（３）特許法第３６条第６項第２号
　本件特許発明１０は、「請求項１記載のポリエステル系樹脂の製造方法であって」とあるように、ポリエステル系樹脂の製造方法を規定するものである。しかし、請求項１はプライマー組成物に関する発明であり、ポリエステル樹脂に関する発明ではないため、引用の仕方に不整合があり不明確である。
　仮に、本件特許発明１０は、請求項１記載のプライマー組成物に含まれるポリエステル系樹脂の製造方法であると解釈したとしても、本件特許発明１０で規定する「カルボン酸無水物構造を２つ以上有するカルボン酸無水物（ａ１）で鎖延長させ」た構造が、本件特許発明１のポリエステル系樹脂の構造として特定されていないため、ポリエステル樹脂の構造とその製造方法の工程に不整合ないし乖離があり不明確である。
２　取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由についての判断
（１）　特許法第２９条第１項第３号
ア　甲１号証の記載について
　第５　１（１）のとおりである。
イ　甲１に記載された発明 
　甲１の比較例２には、「テレフタル酸５０モル％、イソフタル酸４４モル％、５−ソジウム・スルホイソフタル酸ジメチル２モル％、無水トリメリット酸４モル％、ジエチレングリコール８０モル％、エチレングリコール２０モル％を共重合してなり、酸価が２８であるポリエステル樹脂を含有する組成物」の発明（以下、「甲１発明２」という。）が記載されているといえる（摘記１ｅ参照）。
ウ　本件特許発明１と甲１発明２を対比する。 
　甲１発明２の「テレフタル酸５０モル％、イソフタル酸４４モル％」は本件特許発明１の「多価カルボン酸成分（Ａ）・・・を含む共重合成分」に相当する。
　甲１発明２の「ジエチレングリコール８０モル％、エチレングリコール２０モル％」は、本件特許発明１の「ポリオール成分（Ｂ）・・・を含む共重合成分・・・ポリオール成分（Ｂ）全体に対するエチレングリコールを除く直鎖構造のポリオール（ｂ１）の含有割合が７０モル％以上であり」に相当する。
　そうすると、本件特許発明１と甲１発明２は、「多価カルボン酸成分（Ａ）とポリオール成分（Ｂ）とを含む共重合成分を共重合してなるポリエステル系樹脂であって、前記ポリオール成分（Ｂ）全体に対するエチレングリコールを除く直鎖構造のポリオール（ｂ１）の含有割合が７０モル％以上であるポリエステル系樹脂を含有する組成物。」である点で一致し、以下の点で相違する。
　
＜相違点２＞
　ポリエステル系樹脂の酸価が、本件特許発明１は３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇであるのに対し、甲１発明２は２８である点。
＜相違点３＞
　本件特許発明１はプライマー組成物であるのに対し、甲１発明２はそのような特定がない点。
エ　相違点についての検討
＜相違点２＞について
　ポリエステル系樹脂の酸価が、本件特許発明１は３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇであるのに対し、甲１発明２は２８である以上、＜相違点２＞は実質的な相違点である。
＜相違点３＞について
　甲２発明２は、物性試験の評価ができないものであり、安定な水分散液でないことが、記載されている（摘記１ｅ参照）。
　そうすると、甲２発明２はプライマー組成物とはいえず、＜相違点３＞は実質的な相違点である。
オ　まとめ
　本件特許発明１と甲１発明２には相違点２及び相違点３があり、相違点２及び相違点３は実質的な相違点であるから、本件特許発明１は甲１に記載された発明とすることはできない。
（２）特許法第３６条第６項第１号
ア　本件特許発明１では、ポリエステル系樹脂の酸価について、「３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である」と規定している。
　そして、確かに、本件特許公報の実施例１〜４において、評価された酸価は「４７〜５５ｍｇＫＯＨ／ｇ」の範囲であり、ポリエステル系樹脂の酸価は、ポリエステル系樹脂の水分散性やコーティング層との密着性、プライマー層との耐水性等に影響を与えることは出願時の技術常識であるかもしれないが、どの程度影響を与えるかは不明であるし、本件特許発明１にはその課題を解決することができないといえるほどその影響が大きい態様が含まれていることを立証できる証拠が示されているわけでもないから、評価された酸価は「４７〜５５ｍｇＫＯＨ／ｇ」の範囲を越えて、酸価が３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化することはできないとまではいえない。
　本件特許発明２〜１０も同様である。
イ　本件特許発明１では、ポリエステル系樹脂について、「多価カルボン酸成分（Ａ）・・・を含む共重合成分を共重合してなる」と規定している。
　そして、本件特許公報の実施例１〜４において、ピロメリット酸無水物を含むものが、記載されており、それが、本件特許発明の課題を解決できることが、記載されている。
　そうすると、「多価カルボン酸成分（Ａ）・・・を含む共重合成分を共重合してなる」との規定は、発明の課題を解決するための手段（少なくとも、多価カルボン酸成分（Ａ）を含むこと）を十分反映しているといえるから、本件特許発明１は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものであるとはいえない。
　本件特許発明２、４〜１０についても同様である。
（３）　特許法第３６条第６項第２号について
　本件特許発明１０は、請求項１記載のプライマー組成物に含まれるポリエステル系樹脂の製造方法であることが、明確であり、本件特許発明１０で規定する「カルボン酸無水物構造を２つ以上有するカルボン酸無水物（ａ１）で鎖延長させ」た構造が、本件特許発明１のポリエステル系樹脂の構造として特定されていないとしても、ポリエステル樹脂の構造とその製造方法の工程に不整合ないし乖離があるとはいえない。
第７　むすび
　以上のとおりであるから、令和３年１月６日付けの取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項１〜１０に係る特許を取り消すことはできない。
　また、他に本件請求項１〜１０に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
令和３年６月１６日（２０２１．６．１６）
【訂正の要旨】
審決（決定）の【理由】欄参照。
（５７）【特許請求の範囲】
　【請求項１】
　多価カルボン酸成分（Ａ）とポリオール成分（Ｂ）とを含む共重合成分を共重合してなるポリエステル系樹脂であって、前記ポリオール成分（Ｂ）全体に対するエチレングリコールを除く直鎖構造のポリオール（ｂ１）の含有割合が７０モル％以上であり、酸価が
３０ｍｇＫＯＨ／ｇを超え
以下
　【請求項２】
　前記ポリオール成分（Ｂ）として、分岐構造を有する脂肪族ポリオールを含有する、請求項１記載のプライマー組成物。
　【請求項３】
　前記多価カルボン酸成分（Ａ）として、カルボン酸無水物構造を２つ以上有するカルボン酸無水物（ａ１）を含有する、請求項１または２記載のプライマー組成物。
　【請求項４】
　請求項１〜３のいずれか１項記載のプライマー組成物が、水性溶媒に溶解又は分散されてなるポリエステル系水性液。
　【請求項５】
　請求項４記載のポリエステル系水性液が架橋剤（Ｃ）を更に含有し、該架橋剤（Ｃ）によりポリエステル系樹脂が架橋されてなるプライマー層。
　【請求項６】
　基材フィルム上に請求項５記載のプライマー層を有するプライマー層付き基材フィルム。
　【請求項７】
　前記基材フィルムがポリエステルフィルムである、請求項６記載のプライマー層付き基材フィルム。
　【請求項８】
　請求項６または７記載のプライマー層付き基材フィルムのプライマー層上に、活性エネルギー線硬化性樹脂組成物が硬化してなるハードコート層を有する積層フィルム。
　【請求項９】
　請求項６または７記載のプライマー層付き基材フィルムのプライマー層上に、無溶剤系活性エネルギー線硬化性樹脂組成物が硬化してなるプリズム層を有するプリズムシート。
　【請求項１０】
　請求項１記載のポリエステル系樹脂の製造方法であって、カルボン酸無水物構造を２つ以上有するカルボン酸無水物（ａ１）を除く多価カルボン酸成分（Ａ）とポリオール成分（Ｂ）からなる水酸基含有プレポリマーを、カルボン酸無水物構造を２つ以上有するカルボン酸無水物（ａ１）で鎖延長させてなるものであるポリエステル系樹脂の製造方法。