RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/C/W/209
3 de octubre de 2000
(00-4026)
Original:  inglés
EXAMEN DE LAS DISPOSIONES DEL PÁRRAFO 3 b) DEL ARTÍCULO 27
NUEVAS OPINIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS
Comunicación de los Estados Unidos
Se ha recibido de la Misión Permanente de lo s Estados Unidos la siguiente comunicación, de
fecha 20 de septiembre de 2000, con el ruego de que se distribuya a los Miembros.
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En ocasión del debate realizado en el seno del Consejo de los ADPIC sobre este punto del
orden del día, los Miembros plantearon una serie de cuestiones conexas, directa e indirectamente, con
las disposiciones del párrafo 3 b) del artículo 27.  El presente documento contiene las opiniones de losEstados Unidos con respecto a esas cuestiones.
1. Microorganismos
Algunos Miembros preguntaron sobre el significado de la palabra "microorganismos", y
expresaron dudas ante las prescripciones del párrafo 3 b) del artículo 27 respecto de lo que debe ser
patentado y lo que puede quedar excluido de la patentabilidad.  El Tratado de Budapest sobre elReconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos, hecho en Budapest el 28 de abril
de 1977, no incluye una definición de microorga nismo, aunque sí define otros términos, que
aparentemente no son ambiguos, como "procedimiento de patente", "organización intergubernamental
de la propiedad industrial" y "oficina de la propiedad industrial".  En las normas reglamentarias del
Tratado tampoco se define el "microorganismo".  El Comité de Expertos de la OMPI sobre lasinvenciones biotecnológicas y la propiedad industrial, que se reunió entre 1984 y 1988, tampoco
definió el término "microorganismo", pese a haber sido una expresión muy utilizada en los debates,
como lo muestran las actas de las reuniones de ese Comité.  Esa falta de definición se explica en un
documento preparado conjuntamente por la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Japonesa de
Patentes, y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, titulado Comparative Study of
Patent Practices in the Field of Biotechnology Related Mainly to Microbiological Inventions, de fecha
20 de enero de 1988.  En la página 3 de dicho documento, en la sección titulada " Definition of
Microorganism, If Any ", dice lo siguiente:
"Ninguna de las leyes aplicadas por esas oficinas contiene una definición formal de la
palabra 'microorganismo'.  Cuando se utilizan definiciones para una clasificación o
para una directriz administrativa el término se define como una lista no exhaustiva de
organismos comprendidos en el alcance de esa palabra.  Como ha observado la
Oficina Europea de Patentes, no parece conveniente en este caso incluir una
definición, ya que la rápida evolución de la microbiología haría necesario una
constante actualización."IP/C/W/209
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Para determinar qué se entiende por microorganismos en el párrafo 3 b) del artículo 27 del
Acuerdo sobre los ADPIC habría que aplicar los principios del Derecho Internacional en materia de
interpretación de los tratados y acuerdos internacionales.  Una de las disposiciones de los artículos 31
y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es que los tratados se interpreten
"de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en elcontexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin".  El Concise  Oxford Dictionary of Current
English  define al "microorganismo" como " an organism not visible to the naked eye, e.g., bacterium
or virus " (un organismo no visible a simple vista, como por ejemplo una bacteria o un virus).  Esta
definición debería ser suficiente para distinguir en general las plantas y los animales de los
microorganismos a los efectos de las deliberaciones del Consejo de los ADPIC .
Para ser patentable un microorganismo no puede ser tal como existe en la naturaleza.  La
patente concedida por la Oficina de Patentes y Ma rcas de los Estados Unidos, que la India menciona
en su documento (IP/C/W/161, página 3, párrafo 8)  reivindica un cultivo biológicamente puro de
streptomyces Violaceus  capaz de producir el antibiótico BU-3839T en una cantidad recuperable al
someterlo a cultivo en un medio con fuentes asimilables de carbono y nitrógeno en condiciones de
inmersión aeróbicas.  La reivindicación y la especificación, cuando se las compara con la técnica queestaba disponible anteriormente, dejan en claro que la invención es nueva, entraña una actividad
inventiva y es susceptible de aplicación industrial, como lo especifica el párrafo 1 del artículo 27 del
Acuerdo sobre los ADPIC.  Lo que se reivindica no existe en la naturaleza.  Por lo tanto, la patente se
otorga a una invención y no a un mero descubrimiento.  Lo importante para determinar qué es
patentable como microorganismo no es el nombre dado al material biológico que sirve de base a lainvención, sino la materia objeto que se reivindica;  que la materia objeto sea nueva, entrañe una
actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.  Cuando la materia objeto reúne estas
condiciones, el párrafo 3 b) del artículo 27 establece que será patentable.
2. Protección sui generis de las obtenciones vegetales
El párrafo 3 b) del artículo 27 prescribe que los Miembros otorgarán protección a las
obtenciones vegetales mediante patentes o un sistema eficaz sui generis , o mediante ambos.  Algunos
Miembros han preguntado qué constituye un sistema eficaz sui generis  para las obtenciones vegetales.
Toda ley que establezca derechos de propiedad, sea de propiedad real, tangible o intangible,
incluidas las diversas formas de propiedad intelectual, deberá tener determinadas características paraser eficaz.  En primer lugar, la naturaleza de la  materia objeto estará determinada en la ley con la
claridad suficiente para que los interesados puedan distinguir qué está comprendido en la ley y qué no.
Por ejemplo, el artículo 101 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos establece derechos sobre
todo proceso, máquina, manufactura, o composición de materia que sea nuevo y útil, y sobre toda
mejora nueva y útil de ellos.  Una ley eficaz también debe definir las características o cualidades quedebe tener esa materia objeto particular para recibir protección.  Utilizando nuevamente de ejemplo la
Ley de Patentes de los Estados Unidos, las normas que se aplican para determinar si una invención es
nueva y si es "no evidente" están contenidas en los artículos 102 y 103.  Una ley eficaz también
deberá determinar quién puede obtener la propiedad sobre determinada materia objeto.  Cuando se
haya previsto un trámite especial. para obtener derechos sobre determinada materia objeto y cuandodeban pagarse honorarios, el carácter de ese trámite y de los honorarios y el fundamento jurídico para
establecerlos deberán estar previstos en la ley.  Una ley eficaz deberá definir los derechos que
adquiera una parte respecto de determinada materia objeto.  Para aplicar limitaciones a esos derechos,
la ley deberá establecer claramente esas limitaciones y las circunstancias de su aplicación.  Deberá
establecer el plazo de vigencia de los derechos y las circunstancias, de haberlas, en que los derechosexpiran anticipadamente o en que se pueden prorrogar.  Y por último, las acciones legales de que
dispone el titular del derecho para hacerlo respetar y las circunstancias en que pueden ejercerse dichas
acciones también deben estar prescritas, así como los recursos de que dispone, salvo que éstos estén
previstos en otras disposiciones, como por ejemplo el código de procedimiento civil.  Toda acción oIP/C/W/209
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recurso administrativo, acción o recurso penal, o disposición de observancia en frontera puede
incluirse en la ley o en cualquier otra normativa jurídica apropiada al ordenamiento jurídico del país.
En el caso del sistema sui generis  de protección de obtenciones vegetales los Estados Unidos
consideran que un sistema eficaz se aplicaría a las obtenciones vegetales de todo el reino vegetal.Como los territorios de los Miembros actuales y futuros de la OMC abarcan una porción considerable
del globo terráqueo, les interesa incluir la mayor cantidad posible de variedades ya que esto fomentará
la inversión para el desarrollo de nuevas obtenciones vegetales de entre la más amplia gama de
géneros y especies.  Los Estados Unidos consideran que, en general, para tener una protección la
obtención en cuestión ha de ser nueva, por ejemplo que el material de propagación o de cosecha no
haya sido vendido o de otra forma haya estado dis ponible para la explotación de la obtención.  La
obtención deberá distinguirse claramente de las demás obtenciones conocidas.  La obtención también
ha de ser uniforme en el sentido de que no cambie más allá de lo normal.  Y por último, las
características de la obtención no deberán cambiar con la propagación repetida.
Un sistema sui generis efectivo de protección debería asegurar que la protección de las
obtenciones vegetales sólo se otorgue a los genetistas o a otras personas específicamente facultadaspor contrato o por derechos sucesorios.  Al recompensar a quienes invierten tiempo y recursos en el
desarrollo de obtenciones vegetales, los Miembros de la OMC fomentan una mayor inversión en este
campo, lo cual, a su vez, garantiza un aumento de la inversión para el desarrollo de obtenciones
adecuadas a los distintos climas, condición del suelo, condición de crecimiento, necesidades de
nutrición, preferencias culturales, etc.  Evidentemente, para que el trámite que deberá seguir elinteresado en obtener la titularidad de un derecho, así como los posibles honorarios, sean eficaces
deberán estar previstos en una forma amplia y transparente, y deberán aplicarse a los extranjeros sobre
la base del trato nacional, como lo estipula el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, con una
disposición, similar a la contemplada para las patentes en el Convenio de París, que permita
reivindicar en la solicitud una fecha de prioridad basada en una solicitud que se haya presentado en elpaís del titular del derecho.
Los derechos previstos facultarán a su titular, durante un período de 20 años, como mínimo,
contados a partir de la fecha de su concesión, a impedir que otros comercialicen o traten de
comercializar sin su autorización la obtención protegida.  Como el desarrollo de nuevas variedades de
árboles y vides requiere más tiempo, y el desarrollo de un mercado comercial también requiere más
tiempo que el desarrollo de obtenciones vegetales que maduran rápidamente, consideramos que elperíodo de protección de los derechos sobre nuevas variedades de árboles y vides debería extenderse a
25 años, como mínimo, para alentar a los genetistas a invertir recursos en el desarrollo de esas
variedades.
Los Estados Unidos consideran que en un sistema eficaz sui generis  de protección de las
obtenciones vegetales se podrían incluir expresamente algunas limitaciones implícitas de los derechos
sobre las obtenciones vegetales.  Si los derechos sólo abarcan las actividades relacionadas con la
comercialización o la comercialización en sí, entonces los actos no comerciales, como los que se
realizan en forma privada sin destino comercial, como experimento, o la utilización de una obtención
con fines de selección genética de otras obtenciones, no atentará contra los derechos del titular.  Si
esto se prevé específicamente en la ley se evitarán litigios innecesarios.  Para los Estados Unidos
tampoco es un problema que en un sistema sui generis  de protección de las obtenciones vegetales
exista una disposición explícita de que los agricultores pueden guardar semillas de la cosecha de una
obtención protegida para volverlas a sembrar en su propio campo.  Una disposición de este tipo
tranquilizaría a los agricultores, que ya no temerían ser demandados por sembrar su propio campo consemillas obtenidas en una cosecha propia anterior.
Los derechos sobre las obtenciones vegetales sólo deberían ser anulables en caso de
demostrarse que la obtención no reúne las normas pres critas para la protección, o si, en realidad, alIP/C/W/209
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titular del derecho no le correspondía recibirlo.  La cancelación sólo debería aceptarse cuando el
titular no ha cumplido con las obligaciones que la ley establezca en forma explícita y transparente
para el mantenimiento del derecho.
El Acuerdo sobre los ADPIC enumera las acciones legales de que dispone el titular de un
derecho para hacerlo respetar y determina las medidas correctoras que pueden imponer la autoridad
judicial y la administrativa que sean competentes para el caso.  Esto puede estar legislado en la norma
específica sobre protección de las obtenciones vegetales o puede figurar en otras normas, como por
ejemplo el código de procedimiento civil.
3. Consideraciones éticas
Varios Miembros manifestaron inquietudes éticas respecto de la medida en que la propiedad
privada debería aplicarse a formas de vida.  Muchas de estas inquietudes resultan de una
incomprensión de la naturaleza de los derechos que confiere una patente.  Como hemos observado
con anterioridad, y como deja en claro el artículo 28, una patente que reivindica una planta o un
animal no significa la propiedad privada de una forma de vida.  La patente concede a su titular, por untiempo limitado, el derecho de impedir que los terceros realicen determinados actos en relación con
una invención protegida.  La patente no concede a su titular el derecho de realizar por sí mismo esos
actos.
Dadas algunas de las intervenciones realizadas en reuniones anteriores del Consejo de
los ADPIC conviene repetir uno de los puntos que señalamos en el documento anterior.  Ser el titular
de la patente de un gen aislado, identificado y modificado no equivale a ser el propietario del gen en
sí.  Una patente que reivindique un gen aislado, id entificado y modificado que se haya extraído de un
ser humano no confiere ningún derecho de propiedad sobre el origen de donde provino en principio el
gen.
Excluir de la patentabilidad algunas materias objeto no impedirá las investigaciones en
determinados campos.  Se seguirá adelante con las investigaciones en todo campo que interese a los
científicos o las instituciones científicas.  El sistema de patentes desempeña una función importante, a
veces fundamental, por lo que respecta a determinar que los resultados de una investigación que
promete un beneficio para la humanidad se conviertan en productos y procedimientos que concreten
esos beneficios.  No es casualidad que los países que cuentan con un sólido sistema de patentes, conpocas exclusiones a la patentabilidad, sean también los que tienen una sólida industria privada que
abarca todo tipo de tecnologías, que ofrece fuentes de trabajo y contribuye a la creación de capital que
luego se puede invertir.  También se observa un fomento similar con respecto al desarrollo de la
industria en relación con otras formas de propiedad intelectual.
4. Patentes relacionadas con conocimientos y prácticas de los indígenas
Algunos han criticado el sistema de patentes porque es formal y requiere que la invención
protegida se describa por escrito, con lo cual queda sin proteger el conocimiento transmitido por boca
y no por escrito.  La Constitución de los Estados Unidos deja en claro que el objetivo del sistema depatentes de ese país es promover el progreso de las técnicas útiles.  La Ley de Patentes cumple con
ese objetivo premiando a los inventores con los derechos exclusivos enumerados en el artículo 28 del
Acuerdo sobre los ADPIC, por el período limitado especificado en el artículo 33, a cambio de que el
inventor divulgue su invención en la forma estipulada en el párrafo 1 del artículo 29.  Toda patente
emitida por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y por las oficinas de patentes deotros países se publica, al igual que la mayoría de las solicitudes de patentes presentadas, poniendo a
disposición del público una inmensa cantidad de información de carácter práctico.  Con la llegada de
Internet gran parte de esa información técnica y científica está disponible en todo el mundo con sólo
apretar un botón, con lo cual se ha logrado una forma extraordinaria de transferencia de tecnología.IP/C/W/209
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Los sistemas informales de conocimiento suelen depender de una comunicación cara a cara,
por lo que el acceso a la información queda limitado a aquellas personas que pueden tener contacto
directo entre sí.  El publico en general no se be neficia con el conocimiento, ni puede el conocimiento
cimentarse.  Además, cuando la información no se escribe es totalmente inaccesible a los inspectoresde patentes de todo el mundo como tecnología preexistente cuando examinan una solicitud de patente.
Por lo tanto sería posible conceder una patente cuando se reivindica como invención una tecnología
conocida por determinada comunidad indígena.  El problema no se origina con el sistema de patentes
sino con la inaccesibilidad del conocimiento pertinente fuera de la comunidad indígena.  La patente
concedida en los Estados Unidos a un método para utilizar la cúrcuma como cicatrizante, que la India
mencionó en una intervención realizada en junio de 1999, y que volvió a mencionar en octubre
de 1999, es ejemplo de una patente otorgada porque el inspector no disponía de información sobre unatécnica preexistente.  En ese caso, sin embargo, el  sistema de patentes funcionó como debía.  La
reivindicación de la patente fue cancelada cuando la parte que solicitó un nuevo examen presentó la
tecnología preexistente.
Hay mucho conocimiento tradicional que ya está registrado en bases de datos y en medios de
difusión impresos, y será importante garantizar que los inspectores de patentes estén familiarizados
con estos recursos.  La delegación de Suiza sugirió que se estableciera una única base de datos en la
que se pudiera registrar la información relativa a los conocimientos y las prácticas de las comunidades
indígenas para que los inspectores de patentes de todo el mundo tuvieran una fuente autorizada de
información, que pudieran consultar fácilmente para determinar, cuando fuese procedente,  si unainvención que se reivindica es nueva y no evidente.  Entendemos que el gobierno de la India está
tratando de establecer una base nacional de datos con conocimientos tradicionales.  Es importante que
esa información sea accesible a los inspectores de patentes de todo el mundo para estar seguros de que
esa información se tendrá en cuenta en los casos procedentes.
5. Compatibilidad entre las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica y las
del Acuerdo sobre los ADPIC
Algunas delegaciones siguen afirmando que existe un conflicto entre las disposiciones del
Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC, pero hasta la fecha no se ha
dado ningún ejemplo de tal incompatibilidad.  Es difícil imaginar tal conflicto, en parte porque el
párrafo 1 del artículo 22 del Convenio dice lo siguiente:
"Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los derechos y obligaciones de
toda Parte Contratante derivados de cualquier acuerdo internacional existente,
excepto cuando el ejercicio de esos derechos y el cumplimiento de esas obligaciones
pueda causar graves daños a la diversidad biológica o ponerla en peligro."
Uno de los principios del derecho internacional es que los países signatarios de diversos
acuerdos bilaterales y multilaterales han de cumplir con sus obligaciones en una forma que sea
compatible con los derechos y obligaciones de cada uno de esos acuerdos.  Otro principio del derecho
internacional es que cuando las disposiciones de dos acuerdos sean contradictorias, la disposición del
último acuerdo prevalecerá en la medida de la incompatibilidad.  Pero las disposiciones del Conveniosobre la Diversidad Biológica y las del Acuerdo sobre los ADPIC son totalmente contradictorias, y la
mayor parte de esas disposiciones no tienen ninguna relación entre sí.  Donde puede existir una
relación, las disposiciones de los textos son lo suficientemente flexibles para que un país signatario de
ambos pueda aplicar las disposiciones de cada uno de ellos de buena fe en una forma no
contradictoria, y en algunos casos, de mutuo apoyo.  Por lo tanto no es necesario contemplar lareforma de las disposiciones de uno de esos Acuerdos para permitir la aplicación del otro.  Sugerimos
que si algún país signatario de ambos Acuerdos tiene dudas sobre la compatibilidad de determinado
método de aplicar una disposición del Convenio con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPICIP/C/W/209
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presente sus dudas por escrito al Consejo, para que todos los Miembros de la OMC puedan
aprovechar las opiniones que se viertan a ese respecto.
6. Acceso a los recursos genéticos y repartición de beneficios
En diversos foros se ha sugerido que, a fin de garantizar la repartición de beneficios, los
solicitantes de patentes especifiquen en sus solicitudes el origen de todo material genético o
conocimiento tradicional utilizado en el desarrollo de la invención que reivindican.  Este sistema sería
una pesadilla jurídica y administrativa para todos los interesados, y no garantizaría que quienes
contribuyeron a esos recursos o conocimientos gocen de los posibles beneficios de la
comercialización de un producto o proceso que pudiera desarrollarse a partir de ellos.
Según los Estados Unidos, para que se pueda garantizar eficazmente la repartición de los
beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales las
obligaciones deben nacer al comienzo del proceso y no en el momento de la comercialización.  En el
preámbulo del Convenio sobre la Diversidad Biológica se reafirma que los Estados tienen derechos
soberanos sobre sus propios recursos biológicos, entre ellos el derecho a explotarlos.  La explotaciónincluiría la concesión a terceros del acceso a dichos recursos, en las condiciones y con la finalidad que
el gobierno soberano considere apropiadas.  Pero el gobierno de un Estado soberano necesita un
marco jurídico para supervisar la explotación de los recursos y controlar que se conforme a las
obligaciones internacionales asumidas por el país, se administre en forma eficaz y transparente, y
garantice que, cuando corresponda, los beneficios lleguen a los titulares del conocimiento tradicional.
Por lo que respecta al acceso a los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales,
interesa que la entidad soberana o comunidad indígena y la parte que tiene el acceso convengan desde
el principio los recursos o conocimientos a los que se accede, y los derechos y obligaciones de ambas
partes en relación con ese acceso, incluidas las disposiciones sobre repartición de beneficios.  Espreferible que este convenio se establezca por un contrato previo a la concesión del acceso y un
inventario de todo recurso genético realmente inclui do o conocimiento tradicional adquirido.  Es en el
contrato de concesión de acceso donde debe constar toda obligación de identificar el origen de los
recursos genéticos en las solicitudes de patente que reivindiquen una invención basada en esos
recursos genéticos.  Es en el contrato de concesión de acceso donde se debe exigir la mención del
acuerdo donde conste el previo consentimiento fundamentado para el uso del conocimiento
tradicional en el desarrollo de una invención reivindicada.  Como ya lo hemos señalado, en loscontratos de concesión de acceso también deben figurar las cuestiones relativas a la jurisdicción
competente en caso de litigio y las condiciones que han de figurar en los contratos de autorización al
uso de los recursos o conocimientos obtenidos.  En esos contratos también se deberán definir los
términos que puedan presentar ambigüedad.  En el ordenamiento jurídico de toda nación soberana se
preverá este tipo de contrato para supervisar el acceso a sus recursos genéticos y a los conocimientostradicionales de sus comunidades indígenas y para supervisar su explotación.
7. Conclusión
El presente documento representa la opinión de  los Estados Unidos sobre varias cuestiones
que han sido planteadas en el seno del Consejo de los ADPIC.  Consideramos que de la continuación
del examen del párrafo 3 b) del artículo 27 sólo se podrá obtener provecho si otras delegaciones
presentan por escrito sus opiniones sobre aquellas cuestiones que consideren pertinentes, a fin de que
dichas opiniones se puedan examinar en detalle.  Además, para que el examen de las disposiciones del
párrafo 3 b) del artículo 27 tenga sentido las delegaciones que aún no lo hayan hecho deberánsuministrar información sobre la forma en que las aplican, a fin de lograr un panorama más claro del
funcionamiento de estas disposiciones en todo el mundo.
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