ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS176/AB/R 
2 de enero de 2002 
 (02-0001) 
 Original:   inglés 
  
 
     
 
    
 
 
ESTADOS UNIDOS - ARTÍ CULO 211 DE LA LEY OMNIBUS  
DE ASIGNACIONES DE 1998 
 
 
AB-2001-7 
 
     
 
    
 
  
Informe del Órgano de Apelación 
  WT/DS176/AB/R 
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 ÍNDICE  
Página  
 
I. Introducción ................................................................................................................ ................1 
II. Argumentos de los participantes ............................................................................................ ...9 
A. Alegaciones de error formuladas por la s Comunidades Europeas - Apelante ..................9 
1. Artículo 6quinquies del Co nvenio de París (1967) ..................................................9 
2. Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC .............................................................11 
3. Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC .............................................................12 
4. Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC .............................................................15 
5. Artículo 2 del Convenio de París (1967) y artículo 3 del Acuerdo sobre 
los ADPIC ..............................................................................................................15 
6. Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC ...............................................................17 
7. Artículo 8 del Convenio de Parí s (1967):  Nombres comerciales..........................18 
B. Alegaciones de error formuladas por los Estados Unidos - Apelante .............................20 
1. Artículo 6quinquies del Co nvenio de París (1967) ................................................20 
2. Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC .............................................................21 
3. Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC .............................................................22 
4. Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC .............................................................23 
5. Artículo 2 del Convenio de París (1967) y Artículo 3 del Acuerdo sobre 
los ADPIC ..............................................................................................................24 
6. Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC ...............................................................25 
7. Artículo 8 del Convenio de Parí s (1967):  Nombres comerciales..........................26 
C. Alegaciones de error formuladas por los Estados Unidos - Apelante .............................27 
1. Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC .............................................................27 
D. Argumentos de las Comunidades Europeas – Apelado....................................................27 
1. Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC .............................................................27 
III. Cuestiones que se plantean en la presente apelación.............................................................28 
IV. Cuestiones preliminares .................................................................................................... .......33 
A. El ámbito del examen en apelación..................................................................................33 
B. Naturaleza de la medida...................................................................................................36 
V. Artículo 6quinquies  del Convenio de París (1967) .................................................................41 
VI. Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC ...............................................................................51 
VII. Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC ...............................................................................60 
VIII. Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC ...............................................................................68 
IX. Párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de  París (1967) y párrafo 1 del artículo 3 
del Acuerdo sobre los ADPIC ...................................................................................................78 
X. Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC................................................................................99 WT/DS176/AB/R 
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 Página
 
XI. Artículo 8 del Convenio de París (1967):  nombres comerciales ........................................106 
XII. Constataciones y conclusiones ............................................................................................. ..118 
XIII. Observaciones finales .................................................................................................... .........121 
 
 
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 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO  
ÓRGANO DE APELACIÓN  
 
Estados Unidos – Artículo 211 de la Ley 
Omnibus  de Asignaciones de 1998  AB-2001-7 
 
Actuantes: 
 
Comunidades Europeas, Apelante/Apelado 
Estados Unidos, Apelante/Apelado  Ehlermann:  Presidente de la Sección 
Bacchus:  Miembro Lacarte-Muró:  Miembro 
 
 
 
I. Introducción 
1. Las Comunidades Europeas y los Estados Unidos apelan contra determinadas cuestiones de 
derecho tratadas en el informe del Grupo Especial Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus  
de Asignaciones de 1998  ("informe del Grupo Especial")1 y contra determinadas interpretaciones 
jurídicas formuladas en él.  El Grupo Especial fu e establecido el 26 de septiembre de 2000 para 
examinar una reclamación presentada por las Comuni dades Europeas con respecto al artículo 211 de 
la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 de los Estados Unidos ("artículo 211").2  Las Comunidades 
Europeas alegaron que el artículo 211 es incompat ible con determinadas obligaciones que impone a 
los Estados Unidos el Acuerdo sobre los Aspectos de lo s Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio  ("Acuerdo sobre los ADPIC ") en conexión con las disposiciones 
pertinentes del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial , modificado por el 
Acta de Estocolmo de 1967 ("Convenio de Pa rís (1967)"), incorporadas por referencia al Acuerdo 
sobre los ADPIC . 
2. Los antecedentes de la presente diferencia  y de la medida en litigio se describen 
detalladamente en el informe del Grupo Especial.3  Aquí exponemos únicamente los aspectos de la 
medida que son pertinentes a la presente apelación. 
3. La reclamación de las Comunidades Europeas se refiere al artículo 211, que fue promulgado 
como norma legal el 21 de octubre de 1998.  El texto del artículo 211 es el siguiente: 
                                                      
1 WT/DS176/R, 6 de agosto de 2001. 
 
2 Artículo 211 del Department of Commerce Appropriations Act , incluido en la Omnibus Consolidated 
and Emergency Supplemental Appropriations Act , 1999, Pub. L. No. 105-277, 112 Stat. 2681 (1998), 
promulgado como norma legal en los Estados Unidos el 21 de octubre de 1998, al que se hace referencia en el 
presente informe como "artículo 211". 
 
3 Informe del Grupo Especial, párrafos 1.1 a 2.13. 
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 (a)  (1) Sin perjuicio de cualquier otra dis posición legal, no se autorizará ni aprobará 
ninguna transacción ni pago con arreglo al artículo 515.527 del título 31, Código de 
Reglamentos Federales (C.F.R.), en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998, con 
respecto a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de 
fábrica o de comercio, un nombre comercia l o una denominación comercial que se 
haya utilizado en relación con una entidad  comercial o activos que hayan sido 
confiscados, a menos que el titular original de  la marca de fábrica o de comercio, el 
nombre comercial o la denominación comercia l, o su sucesor en interés de buena fe 
haya consentido en ello expresamente. 
[a]  (2) Ningún tribunal de los Estados Unidos  reconocerá, hará respetar o hará valer 
de otra forma cualquier reivindicación de  derechos formulada por un nacional 
designado sobre la base  de derechos de common law  o del registro obtenido con 
arreglo a dicho artículo de la marca de fá brica o de comercio, el nombre comercial o 
la denominación comercial c onfiscados de que se trate. 
(b) Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer 
de otra forma cualquier reivindicación de de rechos derivados de un tratado formulada 
por un nacional designado o su sucesor en  interés al amparo del artículo 44(b) 
o (e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de  Comercio de 1946 (15 U.S.C. 1226 (b) o 
(e)) en relación con una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una 
denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de 
fábrica o de comercio, un nombre comercia l o una denominación comercial que se 
haya utilizado en relación con una entidad  comercial o activos que hayan sido 
confiscados, a menos que el titular original de  la marca de fábrica o de comercio, el 
nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido expresamente en ello. 
(c) El Secretario del Tesoro promulgará las normas y reglamentos que sean 
necesarios para aplicar las disposiciones del presente artículo. 
(d) En el presente artículo: 
(1) El término "nacional designado" tiene el significado que se le 
atribuye en el artículo 515.305 del título 31 C.F.R., en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998, y comprende los nacionales de cualquier 
país extranjero que sean sucesores en interés de un nacional 
designado. 
(2) El término "confiscado" tiene el significado que se le atribuye 
en el artículo 515.336 del título 31 C.F.R., en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998. 
4. El artículo 211 es aplicable a una determinada cate goría de marcas de fábrica o de comercio y 
de nombres y denominaciones comerciales;  en concreto, se aplica a una marca de fábrica o de 
comercio o un nombre o una denominación comercial "que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre co mercial o una denominación comercial que se haya 
utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados" por el  WT/DS176/AB/R 
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 Gobierno cubano en 1959 el 1º de en ero de 1959 o después de esa fecha.4  Según el artículo 211(d), el 
término "nacional designado" tiene en el artículo 211 el significado que se le atribuye en el 
artículo 515.305 del título 31, C ódigo de Reglamentos Federales ("CFR"), y comprende "los 
nacionales de cualquier país extranjero que sean  sucesores en interés de un nacional designado".  
El término "confiscado", según la definición del artíc ulo 211(d), tiene el significado que se le atribuye 
en el artículo 515.336 del título 31 CFR.  La Parte 515 del título 31 CFR, contiene el Reglamento de 
Control de Activos Cubanos ("CACR"), que fue promul gado el 8 de julio de 19 63 al amparo de la Ley 
de Comercio con el Enemigo de 1917.5  Según la definición de ese Reglamento, se entiende por 
"nacional designado" Cuba, cualquier nacional de  ese país o un nacional especialmente designado.6  
Por "confiscado" se entiende nacionalizado o expropi ado por el Gobierno cubano el 1º de enero 
de 1959 o después de esa fecha sin que se haya pagado una indemnización suficiente y efectiva.7 
                                                      
4 Ante el Grupo Especial, los Estados Unidos manifestaron que "nombres comerciales" y 
"denominaciones comerciales" son sinónimos en su  pr incipal ley federal sobre protección de las marcas de 
fábrica o de comercio.  Al igual que en el informe de l Grupo Especial, las referencias que se hacen en el 
presente informe a nombres comerciales debe entenderse que abarcan también las denominaciones comerciales. 
 
5 50 U.S.C.  App. 1 ff.  
 
6 Véase 31 CFR 515.305, que define de la siguiente forma la expresión "nacional designado": 
 §515.305 nacional designado. 
 
A los efectos de esta parte, se entenderá por nacional designado  Cuba y cualquier nacional de 
ese país, incluida cualquier persona que sea un nacional especialmente designado. 
 
Véase también, 31 CFR 515.306, que define de la siguiente forma el térmi no "nacional especialmente 
designado": 
 
(a) por nacional especialmente designado se entenderá: 
 
(1) cualquier persona respecto de la cual el Secretario del Tesoro determine que es un 
nacional especialmente designado,  
 
(2) cualquier persona que, en la fecha de efectividad o después de ésta, haya actuado en 
nombre o en representación del gobierno o las autoridades que ejercen el control 
sobre un país extranjero designado, o  
 (3) cualquier asociación, socied ad u otra organización que, en  la fecha de efectividad o 
después de ésta, haya sido propiedad o haya estado sometida al control directo o 
indirecto del gobierno o las autoridades que ejercen el control sobre un país extranjero designado o de un nacional especialmente designado. 
 
7 Véase 31 CFR 515.336, que define así el término "confiscado": 
 
§515.336.  Confiscado. 
 Tal como se usa en el artículo 515.208, el término confiscado se refiere a: 
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 5. El artículo 211(a)(1) se remite a las normas reglamentarias en ma teria de licencias del CACR.  
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (" OFAC"), un organismo del Departamento del Tesoro 
de los Estados Unidos, tiene a su cargo la ap licación del CACR.  Con arreglo a la legislación 
estadounidense, todas las transac ciones relativas a bienes sujeto s a la jurisdicción de los 
Estados Unidos, en las que tenga interés un nacional de Cuba, requi eren una licencia de la OFAC.
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(a) la nacionalización, expropiación o cualquier otro acto de incautación por el Gobierno 
de Cuba de la propiedad o el control de bi enes el 1º de enero de 1959 o después de 
esa fecha: 
 
(1) sin que los bienes hayan sido devuelto s o se haya otorgado una indemnización 
suficiente y efectiva; o 
 
(2) sin que se haya resuelto la reivindi cación de los bienes de conformidad con un 
acuerdo internacional de liquidación de reclamaciones u otro procedimiento de 
solución mutuamen te aceptado;  y 
 (b) el hecho de que el Gobierno de Cuba se haya negado a pagar, haya incumplido su 
obligación de pagar o no haya pagado el 1º de enero de 1959 o después de esa fecha: 
 (1) una deuda de cualquier empresa que haya  sido nacionalizada o expropiada por el 
Gobierno de Cuba o de la que éste se ha ya hecho cargo de cualquier otra forma; 
 (2) una deuda que grave bienes nacionalizados o expropiados por el Gobierno de Cuba o 
de los que éste se haya hecho cargo de cualquier otra forma;  o 
 (3) una deuda en que haya incurrido el Gobi erno de Cuba para satisfacer o liquidar una 
reclamación sobre bienes confiscados. 
 
8 Véase 31 C.F.R., 515.201 que establece lo siguiente: 
 
 515.201  Transacciones en las que par ticipen países extranjeros designados o 
nacionales de esos países;  fecha de efectividad. 
 
(a) Se prohíben todas las transacciones qu e se indican a continuación, excepto cuando 
hayan sido autorizadas expresamente por la Secretaría del Tesoro (o por cualquier persona, 
organismo o entidad designados por ella) mediante reglamentos, resoluciones, directivas, licencias o de otro modo, si esas transacciones se realizan por un país extranjero designado de 
conformidad con la presente parte o por un nacional de ese país, o en nombre suyo o 
siguiendo sus instrucciones, se refieren a bienes  en los que un país extranjero designado de 
conformidad con la presente parte o un nacional de ese país tenga en la fecha de efectividad 
del presente artículo o en cualquier moment o posterior a esa fecha un interés directo o 
indirecto de cualquier tipo.  
… 
 (b) Se prohíben todas las transacciones qu e se indican a continuación, excepto cuando 
hayan sido autorizadas expresamente por la Secretaría del Tesoro (o por cualquier persona, 
organismo o entidad designados por ella) mediante reglamentos, resoluciones, directivas, licencias o de otro modo, si esas transaccione s se refieren a bienes en los que un país 
extranjero designado de conformidad con la presente parte o un nacional de ese país tenga en 
la fecha de efectividad del presente artículo o co n posterioridad a esa fecha un interés directo o 
indirecto de cualquier tipo: 
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 La OFAC tiene competencia para conceder dos tipos de licencias:  licencias generales y licencias 
específicas.  Una licencia general es una autorización  general de determinados tipos de transacciones 
especificados en los reglamentos de la OFAC.9  De hecho, se trata de autorizaciones permanentes de 
tipos de transacciones que se especifican en el CA CR.  En cambio, las licencias específicas son 
aquellas cuyos términos precisos no se estipulan en  el Reglamento, de forma que las personas que 
desean realizar transacciones para las que no exis te una licencia general deben solicitar a la OFAC 
una licencia específica.10 
6. El artículo 211 se remite al artículo 515.527 del títu lo 31 CFR.  Antes de la entrada en vigor 
del artículo 211, el artículo 515.527 concedía una licen cia general para el registro y la renovación de 
marcas de fábrica o de comercio de las que hubier an sido anteriormente titulares nacionales de Cuba, 
independientemente de que esas marcas de fábrica o de comercio hubieran sido o no confiscadas por 
el Gobierno cubano.  El texto del artículo 515.527, ant es de que entrara en vigor el artículo 211, era el 
siguiente: 
Artículo 515.527  Algunas transacciones con respecto a la propiedad intelectual en 
los Estados Unidos. 
(a) Se autorizan las transacciones relaciona das con el registro y la renovación en 
la Oficina de Patentes y Marcas de lo s Estados Unidos o en la Oficina de 
Derecho de Autor de los Estados Unidos  de patentes, marcas de fábrica o de 
comercio y derechos de autor en los cuales tengan interés el Gobierno de 
Cuba o un nacional cubano. 
7. El 10 de mayo de 1999, seis meses aproximada mente después de la entrada en vigor del 
artículo 211, el CACR fue modificado mediante la adición al artículo 515.527 de un nuevo 
apartado (a)(2) que prohíbe de hecho el registro y la renovación, sin el consentimiento del titular 
original o su sucesor en interés de buena fe, de  marcas de fábrica o de comercio y de nombres 
comerciales que se hayan utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido 
confiscados.  El nuevo apartado está re dactado en los siguientes términos: 
(a)(2) No se autorizará ni aprobará ningu na transacción o pago de conformidad con 
el apartado (a)(1) de este artículo con respecto a una marca de fábrica o de 
                                                                                                                                                                     
(2) Todas las transferencias r ealizadas fuera de los Estados Unidos relativas a cualquier 
bien o interés en un bien sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos. 
 
9 Véase 31 CFR 515. 317 , que declara: 
 Una licencia general es una licencia o autorización cuyos términos se estipulan en la presente 
parte. 
 
10 31 CFR 515.318. 
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 comercio, un nombre comercial o una  denominación comercial que sea 
idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en 
relación con una entidad comercial o ac tivos que hayan sido confiscados, en 
el sentido en que se define ese término en el artículo 515.336, a menos que el 
titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la 
denominación comercial de que se trate, o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido expresamente en ello. 
8. El artículo 211, en conexión con las dispos iciones pertinentes del CACR, hace que sean 
inaplicables a una determinada categoría de ma rcas de fábrica o de comercio y de nombres 
comerciales ciertos aspectos de la protección de las marcas de fábrica o de comercio y de los nombres 
comerciales garantizada por la legislación estadouniden se en la materia.  En los Estados Unidos, la 
protección de las marcas de fábrica o de comercio y de los nombres comerciales se hace efectiva por 
medio del common law o de las normas legales escritas.  El common law prevé la creación mediante el 
uso de marcas de fábrica o de co mercio y nombres comerciales.  La Ley de Marcas de Fábrica o de 
Comercio de 1946 ("Ley Lanham")
11 establece derechos sustantivos y de procedimiento en relación 
con las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales, y regula la competencia desleal.  
El artículo 211(b) se remite a los artíc ulos 44(b) y (e) de la Ley Lanham.12 
9. Ante el Grupo Especial, las Comunidades Europ eas alegaron que:  el artículo 211(a)(1) es 
incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en conexión con el 
                                                      
11 15 U.S.C. §1051 ff.  La Ley Lanham define también el alcance de una marca de fábrica o de 
comercio, el proceso mediante el que puede obtenerse de la Oficina de Pate ntes y Marcas de los Estados Unidos 
("USPTO") el registro federal de una ma rca de fábrica o de comercio y las sanciones por infracción de la marca.  
Con arreglo al derecho de los Estados Unidos, no es necesario registrar los nombres comerciales. 
 
12 El texto de la parte pertinente del artículo 44 de la Ley Lanham (15 U.S.C. § 1126) es el siguiente: 
 
(b) Cualquier persona cuyo país de origen sea parte en un convenio o tratado relativo a 
marcas de fábricas o de comercio, nombres comerciales o denominaciones comerciales, o a la 
represión de la competencia desleal, en el que  también sean parte los Estados Unidos, o que 
otorgue por ley derechos en condiciones de reciprocidad a nacionales de los Estados Unidos, 
tendrá derecho a los beneficios del presente artíc ulo en las condiciones prescritas en él en la 
medida en que sea necesario para dar efecto a cu alquier disposición de dicho convenio, tratado 
o ley aplicados en régimen de reciprocidad, además de los derechos que correspondan a 
cualquier titular de una marca de fábrica o de comercio de conformidad con el presente 
capítulo.  
… 
 (e) Una marca debidamente registrada en el país de origen del solicitante extranjero 
podrá inscribirse en el registro principal si reúne las condiciones para ello o, en otro caso, en 
el registro complementario establecido en el presente capítulo.  El solicitante deberá presentar, dentro del plazo que prescriba el Director, un cer tificado o una copia certificada del registro en 
su país de origen.  En la solicitud deberá constar la intención de buena fe del solicitante de 
utilizar la marca en el comercio, pero no se  exigirá esa utilización antes de que se haya 
efectuado el registro.  WT/DS176/AB/R 
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 párrafo 1) del apartado A del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del 
artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC ;  el artículo 211(a)(2) es incompatible con el párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en conexión con el párrafo 1) de l artículo 2, el párrafo 1) del 
artículo 6 bis y el artículo 8 del Convenio de París ( 1967), y con el párrafo 1 del artículo 3, el 
artículo 4, el párrafo 1 del artículo 16 y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC ;  y el 
artículo 211(b) es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en 
conexión con el párrafo 1) del artícul o 2 y el párrafo 1) del artículo 6 bis y el artículo 8 del Convenio 
de París (1967), y con el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del artículo 16 y el 
artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC . 
10. En el informe del Grupo Especial distribuido el 6 de agosto de 2001, éste constató lo 
siguiente: 
a) el artículo 211(a)(1) no es incompatible  con el párrafo 1 del artículo 15 del 
Acuerdo sobre los ADPIC; 
b) el artículo 211(a)(1) no es incompatible  con el párrafo 1 del artículo 2 del 
Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967); 
c) no se ha demostrado que el artículo 211(a)(2) sea incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC; 
d) el artículo 211(a)(2) es incompatible  con el artículo 42 del Acuerdo sobre 
los ADPIC; 
e) el artículo 211(a)(2) no es incompatible  con el párrafo 1 del artículo 2 del 
Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 6 bis del Convenio de 
París (1967); 
f) el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del 
Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de 
París (1967); 
g) el artículo 211(a)(2) no es incompatible  con el párrafo 1 del artículo 3 del 
Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los 
ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de 
París (1967); 
h) el artículo 211(a)(2) no es incompatib le con el artículo 4 del Acuerdo sobre 
los ADPIC; 
i) no se ha demostrado que el artículo 211 (b) sea incompatible con el párrafo 1 
del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC; 
j) no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el 
artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC; WT/DS176/AB/R 
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 k) no se ha demostrado que el artículo 211 (b) sea incompatible con el párrafo 1 
del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 6 bis 
del Convenio de París (1967); 
l) el artículo 211(b) no es incompatible  con el párrafo 1 del artículo 2 del 
Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8  del Convenio de 
París (1967); 
m) el artículo 211(b) no es incompatible  con el párrafo 1 del artículo 3 del 
Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los 
ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de 
París (1967);  y 
n) el artículo 211(b) no es incompatible  con el artículo 4 del Acuerdo sobre 
los ADPIC
13; 
11. El Grupo Especial concluyó que los nombres comerciales no constituyen una categoría de 
propiedad intelectual comprendida en el Acuerdo sobre los ADPIC  y en consecuencia limitó su 
análisis al examen del artículo 211 en cuanto ést e se refiere a las marcas de fábrica o de comercio.14  
El Grupo Especial recomendó al Órgano de Soluci ón de Diferencias ("OSD") que pidiera a los 
Estados Unidos que pusieran sus medidas en c onformidad con las obligaciones que impone a ese país 
el Acuerdo sobre los ADPIC .15 
12. El 4 de octubre de 2001, las Comunidades Europeas comunicaron al OSD su intención de 
apelar contra determinadas cu estiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y 
determinadas interpretaciones ju rídicas formuladas en él, de conformidad con el párrafo 4 del 
artículo 16 del Entendimiento relativo a las normas y proced imientos por los que se rige la solución 
de diferencias  ("ESD") y presentaron un anuncio de apelaci ón de conformidad con la Regla 20 de los 
Procedimientos de Trabajo par a el Examen de Apelación ("Procedimientos de Trabajo ").  
El 15 de octubre de 2001, las Comunidades Eur opeas presentaron su comunicación del apelante.16  
El 19 de octubre de 2001, los Estados Unidos presentaron una comunicación en calidad de otro 
apelante.17  El 26 de octubre de 2001, las Comunidad es Europeas y los Estados Unidos presentaron 
sendas comunicaciones del apelado.18 
                                                      
13 Informe del Grupo Especial, párrafo 9.1. 
 
14 Ibid., párrafo 8.41. 
 
15 Ibid., párrafo 9.3. 
 
16 De conformidad con la Regla 21 de los Procedimientos de Trabajo . 
 
17 De conformidad con la Regla 23 1) de los Procedimientos de Trabajo . 
 
18 De conformidad con las Reglas 22 y 23 3) de los Procedimientos de Trabajo .  WT/DS176/AB/R 
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 13. El 2 de noviembre de 2001, de conformidad c on lo previsto en la Regla 28 1) de los 
Procedimientos de Trabajo , la Sección que entendía en la apel ación solicitó a los participantes que 
presentaran documentación escrita adicional sobre la interpretación dada por los tribunales nacionales 
al artículo 6 quinquis  del Convenio de París (1967) o a la legi slación que incorporaba dicho artículo.  
Ambos participantes presentaron esa documentación ad icional el 6 de noviem bre de 2000 y dieron 
traslado de ella a los demás participantes.  De conformidad con la Regla 28 2) de los Procedimientos 
de Trabajo , la Sección ofreció a los participantes la pos ibilidad de contestar a toda la información 
contenida en esa documentación en la audiencia de la presente apelación. 
14. La audiencia de la presente apelación se celeb ró los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2001.  Los 
participantes expusieron oralmente sus argumento s y respondieron a las preguntas que les formularon 
los miembros de la Sección. 
II. Argumentos de los participantes 
A. Alegaciones de error formuladas por las Comunidades Europeas - Apelante  
1. Artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967)  
15. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Es pecial incurrió en error al constatar que el 
artículo 211(a)(1) no es incompatible c on el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en 
conexión con el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967).  En contra de lo 
que concluyó el Grupo Especial, el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  no se refiere únicamente a la 
forma de la marca de fábrica o de comercio sino, según las Comunidades Europeas, a todos los 
elementos de una marca de fábrica o de comercio. 
16. Las Comunidades Europeas sostienen que el Gr upo Especial constató acertadamente que la 
expresión "tal cual es" ("as is" en la versión inglesa, " telle quelle " en la versión francesa) del 
párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  se refiere a la marca de fábrica o de comercio.  Esta expresión 
abarca todos los elementos de una marca de fábrica o de comercio y en ningún caso cabe entender que 
se limita a la forma de la marca, como confir ma el contexto del párrafo A 1) del artículo 6 quinquies . 
17. Las Comunidades Europeas aducen que el artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967) 
facilita la obtención de protección en un país de la  Unión de París para una marca de fábrica o de 
comercio que haya sido registrada ya en el país de origen.19  Esa facilitación se reduce a la etapa de 
registro de la marca.  Las marcas de fábrica o de  comercio creadas mediante su registro en países 
                                                      
19 El término "Unión de París" designa a los países a los que es aplicable el Convenio de París (1967).  
Véase el apartado 1) del artículo 1 del Convenio de París (1967). 
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 distintos son después "completamente independientes".
20  En consecuencia, el artículo 6 quinquies  
impone límites a las facultades discrecionales de lo s Miembros de la OMC en lo que respecta al 
establecimiento de condiciones para el registro de las marcas de fábrica o de comercio.  En 
consecuencia, en contra de lo que el Grupo Especi al da a entender en la segunda frase del párrafo 8.79 
de su informe, no parece haber ningún conf licto entre el artículo 6 y el artículo 6 quinquies . 
18. Las Comunidades Europeas sostienen que el apartado B del artículo 6 quinquies  proporciona 
una importante orientación contextual.  Esta disposic ión contiene una lista exhaustiva de excepciones 
al apartado A de dicho artículo, que se refieren  a elementos que no son puramente formales.  
El párrafo 3) del apartado B del artículo 6 quinquies  establece, por ejemplo, una excepción cuando las 
marcas de fábrica o de comercio son "contrarias a la moral o al orden público" lo que exige una 
evaluación de todos los elementos de la marca de fá brica o de comercio, que abarca también, pero no 
sólo, su forma. 
19. En opinión de las Comunidades Europeas, el  Grupo Especial, al basarse en los trabajos 
preparatorios, ha recurrido erróneamente a los medi os de interpretación complementarios previstos en 
el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ("Convención de Viena ").21  
Según las Comunidades Europeas no concurre en la presente diferencia ninguna de las condiciones 
que justifican el recurso a medios de interpre tación complementarios.  Además, los documentos 
relativos a la historia del conveni o de París (1967) utilizados por el Grupo Especial en su análisis no 
proporcionan una orientación clara acerca de los propósitos de los negociadores. 
20. Las Comunidades Europeas confieren que da do que el párrafo 1 del apartado A del 
artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967) no se refier e únicamente a la forma, es preciso 
analizar el consentimiento de un tercero exigido para el registro de una marca de fábrica o de 
comercio por el artículo 211(a)(1) en relación con las excepciones establecidas en el apartado B del 
artículo 6 quinquies .  El artículo 211(a)(1), al no estar amparado por ninguna de las excepciones 
establecidas en dicho apartado, es incompa tible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los 
ADPIC  en conexión con el párrafo 1 del apartado A del artículo 6 quinquies  del Convenio de 
París (1967). 
                                                      
20 Comunicación del apelante presentada po r las Comunidades Europeas, párrafo 53. 
 
21 Hecha en Viena, 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331;  8 International Legal  Materials 679. 
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 2. Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC  
21. Las Comunidades Europeas alegan que el Grupo Es pecial incurrió en error al constatar que el 
artículo 211(a)(1) no es incompatible c on el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.   
El Grupo Especial consideró erróneamente que el artículo 211(a)(1) es legislación nacional en el 
sentido del párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París (1967), y está amparado por la excepción 
por "otros motivos" del pá rrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC . 
22. A juicio de las Comunidades Europeas, el artículo 211(a)(1) no es una medida relacionada 
con la titularidad, sino que establece una condición c oncreta, o un trámite adicio nal de procedimiento, 
para el registro o la renovación del registro de de terminadas marcas de fábri ca o de comercio, que no 
guarda relación con la transferencia o cese de un elemento patrimonial.  Además, cuando la 
disposición se aplica en el supuesto de una renovaci ón, la marca de fábrica o de comercio registrado 
deja de estar en manos de cualquier titular y los signos o combinaciones de signos que constituyen la 
marca pasan al dominio público.  Las Comunidades Europeas señalan que el artículo 18 del Acuerdo 
sobre los ADPIC  establece que el registro de una marc a de fábrica o de comercio es renovable 
indefinidamente.  En síntesis, el consentimiento ex igido por el artículo 211(a)(1) para el registro o 
renovación de marcas de fábrica o de comercio da lugar a una reducción del derecho al goce ininterrumpido de una marca de fábrica o de comercio  existente e impide que la marca se registre de 
nuevo. 
23. Según las Comunidades Europeas, el Grupo Es pecial, tras comenzar su evaluación 
examinando el párrafo 1 del artículo 15, llegó a la c onclusión de que ese párrafo  debía ser considerado 
"junto con" el párrafo 2.  Aunque el Grupo Especial no  explica con demasiada clar idad la base de este 
enfoque, las Comunidades Europeas entienden que el Grupo Especial constató que el 
artículo 211(a)(1) es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero 
no es incompatible con la OMC, porque está am parado por el párrafo 2 del artículo 15. 
24. Las Comunidades Europeas adu cen que, en contra de la posición adoptada por el Grupo 
Especial, debe entenderse que el párrafo 2 del ar tículo 15 sólo admite las excepciones previstas 
expresamente en el Convenio de París (1967).  Esta interpretación es coherent e con el reconocimiento 
general de que es preciso interpretar las excepcion es de forma restrictiva.  En el Convenio de 
París (1967) o en el Acuerdo sobre los ADPIC
22 se recoge  un número relativamente pequeño de 
                                                      
22 Las Comunidades Europeas citan, como excepciones expresas a lo dispuesto en el párrafo 1 del 
artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC  recogidas en el Convenio  de París (1967) o en el Acuerdo sobre los 
ADPIC  las siguientes disposiciones:  el párrafo 3 del artículo 22, el párrafo 2 del artículo 23, el párrafo 5 del 
artículo 24 y el párrafo 1 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC  y el párrafo 2) del artículo 6, el 
artículo 6 ter, el apartado B), el párrafo 2) del apar tado C) y el apartado D del artículo 6 quinquies  del Convenio WT/DS176/AB/R 
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 excepciones expresas a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.   
Tendría escaso sentido que el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC  admitiera 
cualquier excepción que no estuviese expresamente prohi bida.  La interpretaci ón amplia dada por el 
Grupo Especial al párrafo 2 del artículo 15 privaría  además de efectos a las disciplinas del párrafo 1 
de dicho artículo.  El Grupo Especial reconoció la ex istencia de ese peligro, pero en lugar de revisar 
sus conclusiones, se remitió a la doctrina del "abus o de derecho" sin inferir de la misma ninguna 
conclusión a efectos de la in terpretación del artículo 15. 
25. Las Comunidades Europeas sostienen que ni en el Acuerdo sobre los ADPIC  ni en el 
Convenio de París (1967) hay ni nguna disposición que permita a los Miembros exigir el 
consentimiento de terceros para el registro o la renovación del registro de una marca de fábrica o de 
comercio.  Por consiguiente, el artículo 211( a)(1) es incompatible con el artículo 15 del Acuerdo 
sobre los ADPIC . 
26. Las Comunidades Europeas añaden que, aun conf orme a la interpretación que da el Grupo 
Especial del párrafo 2 del artículo 15, el artícul o 211(a)(1) seguiría siendo incompatible con el 
artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC  con respecto a las marcas de fábrica o de comercio 
registradas en el marco del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967), porque no está 
amparado por ninguna de las excepciones enumerad as en la lista exhaustiva del apartado B. 
3. Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC
 
a) Artículo 211(a)(2) 
27. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Es pecial incurrió en error al constatar que 
no se había demostrado que el artículo 211(a)(2) fuese incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 
del Acuerdo sobre los ADPIC .  El Grupo Especial aplicó inadecu adamente las reglas establecidas por 
el Órgano de Apelación en relaci ón con la carga de la prueba. 
28. Las Comunidades Europeas sostienen que presen taron pruebas amplias sobre la forma de 
interpretar el artículo 211(a)(2) y demostraron que  esta disposición está en contradicción con las 
obligaciones que impone a los Estados Unidos el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los 
ADPIC .  No puede hacerse valer contra las Com unidades Europeas el hecho de que en los 
Estados Unidos no haya habido a ún litigios que hayan dado lugar a resoluciones definitivas en las que 
se interprete el artículo 211(a)(2), ni la inexiste ncia de antecedentes legislativos de esta medida. 
                                                                                                                                                                     
de París (1967).  (Comunicación del apelante presentada po r las Comunidades Europeas, párrafo 73;  respuestas 
de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia.) 
  WT/DS176/AB/R 
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 29. Las Comunidades Europeas sostienen que el Grupo Especial estableció erróneamente una 
distinción entre el titular de la marc a de fábrica o de comercio regist rada y la propia marca, siendo así 
que uno y otra están indisolublemente ligados.  Au nque puedan surgir controversias acerca de quién 
es el titular legítimo de una marca de fábrica o de co mercio registrada, la exis tencia de una marca de 
fábrica o de comercio registrada supone n ecesariamente la existencia de un titular. 
30. Según las Comunidades Europeas, el Grupo Especial  no explicó la base de su conclusión de 
que "en las circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 211(a)(2) puede haber una 
impugnación con éxito de lo s derechos de titularidad prima facie  con respecto al registro".23  
El artículo 211(a)(2) no se refiere al destino de la ma rca de fábrica o de comercio registrada desde el 
punto de vista de su condición registral.  Tam poco aclara el Grupo Especial la pertinencia del 
artículo 211(a)(2) a la determinación de quién sea el  titular de una marca de fábrica o de comercio 
registrada con arreglo a las disposic iones aplicables de la Ley Lanham. 
31. Las Comunidades Europeas afirman que el artíc ulo 211(a)(2) no aborda la cuestión de la 
titularidad, especialmente cuando quien lo invoca es un infractor distinto del titular original, cuando la 
marca de fábrica o de comercio ha sido abandonada  por éste o cuando no hay un titular original por no 
existir en los Estados Unidos ninguna marca de fábrica o de comercio en el momento de la 
confiscación o porque el titular original no vive ya. 
32. Las Comunidades Europeas concluyen, por tanto,  que el titular de una marca de fábrica o de 
comercio registrada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC  es 
el titular del registro hasta el momento en que  cese esa titularidad.  Además, carece de sentido 
considerar titular original a quien no figura en el regi stro como titular legítimo.  El hecho de que con 
arreglo al artículo 211(a)(2) ese titular original no tenga el derecho exclusivo de impedir a otros que 
utilicen la marca de fábrica o de comercio registrada avala esta conclusión. 
b) Artículo 211(b) 
33. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Es pecial incurrió en error al constatar que 
no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea inco mpatible con el párrafo 1 del artículo 16 del 
Acuerdo sobre los ADPIC .  El Grupo Especial prescindió completamente de la coincidencia parcial de 
las partes en cuanto a la interpre tación adecuada del artículo 211(b).  La carga de la prueba sólo es 
pertinente respecto de los elementos en los que hay desacuerdo entre las partes. 
                                                      
23 Informe del Grupo Especial, pá rrafo 8.111;  Comunicación del apelante presentada por las 
Comunidades Europeas, párrafo 107. 
 WT/DS176/AB/R 
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 34. Según las Comunidades Europeas, los Estados Un idos adujeron que el ámbito de aplicación 
del artículo 211(b) se limita a las situaciones abarca das por el artículo 44(e) de la Ley Lanham, es 
decir, a las situaciones en las que se obtiene una ma rca de fábrica o de comercio registrada en los 
Estados Unidos sobre la base de una marca de fábrica o de comercio registrada en un país extranjero o 
en las que el registro se solicita en un país extr anjero.  Las Comunidades Europeas coinciden con los 
Estados Unidos en que el artículo 211(b) es aplicab le a esas situaciones y prohíbe a los tribunales de 
los Estados Unidos reconocer, hacer respetar o hace r valer de otra forma cualquier reivindicación de 
derechos derivados de una marca de fábrica o de  comercio en los Estados Unidos obtenida de 
conformidad con el artículo 44(e)  de la Ley Lanham formulada por  un nacional designado, cuando esa 
marca de fábrica o de comercio se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que 
hayan sido confiscados en Cuba. 
35. No obstante, las Comunidades Europeas sostiene n que el artículo 211(b) es aplicable también 
a otras situaciones.  Según las Comunidades Europ eas, el artículo 211(b) es aplicable en todos los 
supuestos en que extranjeros que sean nacional es de un Miembro de la OMC tengan en los 
Estados Unidos marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales registrados, por cuanto el 
artículo 211(b) se remite también al artículo 44(b) de la Ley Lanham, en el que no se hace referencia 
al registro o la solicitud de registro de una marca de  fábrica o de comercio en el país de origen, sino a 
los beneficios para cualquier pers ona cuyo país de origen sea parte en un "convenio o tratado relativo 
a marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales o denominaciones comerciales", entre los 
que es evidente que está incluido el Acuerdo sobre los ADPIC .  Además, la interpretación propuesta 
por los Estados Unidos haría superflua la referenc ia del artículo 44(b) a los nombres comerciales, 
puesto que en el caso de los derechos corr espondientes a ellos no es necesario el registro. 
36. En apoyo de esta opinión, las Comunidades Europeas citan además la decisión emitida por un 
tribunal de los Estados Unidos en Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A. ("Havana Club 
Holding ").
24  Las Comunidades Europeas destacan que la d ecisión judicial resolvió definitivamente un 
asunto que pasó por todos los escalones del sistem a judicial estadounidense hasta llegar al Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos, que denegó el certiorari . 
37. Habida cuenta de esos elementos, las Comunida des Europeas consideran que han satisfecho la 
carga de la prueba con respect o a la parte del artículo 211(b) con respecto a la cual las 
interpretaciones de las partes discrepaban.  Las pr uebas presentadas demuestran claramente que el 
                                                      
24 Havana Club Holding S.A. v. Galleon S.A., 62 F.Supp.2d 1085 (S.D.N.Y. 1999);  véase también 
Havana Club Holding S.A. v. Galleon S.A., 203 F.2d 116 (2d Cir. 2000).  WT/DS176/AB/R 
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 artículo 211(b) es aplicable a todas las marcas de fábrica o de comerc io y nombres comerciales en los 
Estados Unidos de que sean titulares extranje ros nacionales de un Miembro de la OMC. 
38. Por último, dado que el artículo 211(b) entr aña la misma denegación y reducción de los 
derechos derivados de las marcas de fábrica o de  comercio y de los nombres comerciales que el 
artículo 211(a)(2), las Comunidades Europeas sostienen que sus argumentos acerca de la incompatibilidad entre esta última disposic ión y el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los 
ADPIC  son aplicables asimismo al artículo 211(b), y ello  tanto en lo que respecta a la interpretación 
adecuada y al ámbito de aplicación del artículo 211(b) , es decir a la interpretación más restrictiva en 
la que las partes coinciden como mínimo, como a la interpretación más amplia de su ámbito de aplicación propuesta por las Comunidades Europeas. 
4. Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC
 
39. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Es pecial incurrió en error al constatar que 
no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los 
ADPIC .  El Grupo Especial no llevó a cabo una evaluación objetiva de las pruebas que disponía. 
40. Las Comunidades Europeas sostienen que, en el curso del procedimiento, ambas partes 
indicaron que el artículo 211(a)(2), que se constató  que era incompatible con el artículo 42, y el 
artículo 211(b), debían leerse conjuntamente.  Además,  había coincidencia parcial entre las partes 
acerca del ámbito de aplicación del artículo 211(b).  Por otra parte, el Grupo Especial no tomó en 
consideración la resolución definitiva de la decisión en el asunto Havana Club Holding , un asunto que 
pasó por todos los escalones del sistema judicial fede ral de los Estados Unidos hasta llegar al Tribunal 
Supremo, y que constituye una prueba inequívo ca de la denegación, como consecuencia del 
artículo 211(b), de la posibilidad de recurrir a los tri bunales para hacer valer lo s derechos derivados de 
los nombres comerciales.  Con independencia de que  se dé una interpretación más o menos amplia al 
ámbito de aplicación del artículo 211(b), es eviden te que dicho artículo es incompatible con el 
artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC . 
5. Artículo 2 del Convenio de Pa rís (1967) y artículo 3 del Acuerdo sobre  
los ADPIC  
41. Las Comunidades Europeas sostienen que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que 
el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC  y 
el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 
del Convenio de París (1967). WT/DS176/AB/R 
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 42. Las Comunidades Europeas aducen que el artíc ulo 211(a)(2) es discriminatorio en sus propios 
términos, porque se aplica exclusivamente a los "n acionales designados" expresión por la que, según 
el artículo 515.305 del CACR se entiende Cuba o los nacionales de ese pa ís, definición que el 
artículo 211(d)(1) ha ampliado para incluir en ella a los sucesores en interés extranjeros (es decir, no 
estadounidenses).  Según las Comunidades Europeas,  en ningún caso puede considerarse nacional 
"designado" a un nacional de los Estados Unidos.  Además, no resulta lógico, según las Comunidades 
Europeas, afirmar que la aplicación por la OFAC de las normas del CACR puede compensar esa 
discriminación. 
43. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial sólo examinó la discriminación 
establecida entre los nacionales de los Estados Unidos  y los nacionales de otros países al nivel de los 
sucesores en interés y no consideró el trato discriminatorio al nivel de quienes procedieron 
originalmente al registro.  Según las Comunidades Europeas, el artículo 211(a)(2) establece una 
discriminación al nivel los registrantes original es entre los nacionales de Cuba, de un lado, y los 
nacionales de los Estados Unidos y de ot ros países distintos de Cuba, de otro. 
44. Las Comunidades Europeas señalan  que el artículo 211(a)(2) se ap lica a las marcas de fábrica 
o de comercio en los Estados Unidos cuyo re gistro se haya obtenido de conformidad con el 
artículo 515.527 del CACR.  Dicho artículo sólo es pe rtinente si el titular del derecho es un nacional 
de Cuba y no es aplicable si quien procedió orig inalmente al registro es un nacional de los 
Estados Unidos o de un país que no sea Cuba.  Se gún las Comunidades Europeas, esto significa que el 
artículo 211(a)(2) no es aplicable a una marca de fábri ca o de comercio en los Estados Unidos de la 
que sea titular un nacional de los Estados Unidos o un nacional de otro país distinto de Cuba, aunque 
dicha marca sea idéntica o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados en Cuba. 
45. Las Comunidades Europeas señalan que en esos supuestos el CACR, en la forma en que es 
aplicado por la OFAC, carece de importancia, porque sólo es aplicable a los activos estadounidenses 
en poder de Cuba o de nacionales de ese país.  Po r consiguiente, no es coherente desde el punto de 
vista lógico aducir la posibilidad, aunque sea teór ica, de que el CACR y la OFAC compensen la 
discriminación que establece el propio texto del artíc ulo 211(a)(2) entre Cuba y los nacionales de ese 
país, de un lado, y los nacionales de los demás países, de otro. 
46. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial tampoco procedió adecuadamente 
al llegar a sus conclusiones acerca de la discriminac ión al nivel de los sucesores en interés.  Las 
Comunidades Europeas reconocen que la adquisición a un vendedor cubano de una marca de fábrica o 
de comercio o un nombre comercial en los Estados Unidos requiere la autorización de la OFAC y que  WT/DS176/AB/R 
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 esa autorización habría de ser independiente de la  nacionalidad del comprador (que podría ser un 
nacional de Cuba, de los Estados Un idos o de otro país) y del origen  de la marca de fábrica o de 
comercio o del nombre comercial (es decir, de la existencia o no de una relación con un activo 
confiscado).  No obstante, las Comunidades Europ eas aducen que recaía en los Estados Unidos la 
carga de probar que, en todas y cada una de l as posibles situaciones de hecho, la aplicación del 
artículo 515.201 del CACR compensaría necesaria y plenamente la discriminación creada por el 
artículo 211(a)(2) entre los sucesores en interés estadounidenses y los sucesores en interés cubanos o 
de otro país. 
47. Las Comunidades Europeas añaden que, aun en el  caso de que los Estados Unidos hubieran 
satisfecho esa carga, seguiría habiendo, a pesar de ello, un tratamiento discriminatorio entre los nacionales de los Estados Unidos y los extranjeros,  debido a que los primeros  sólo tendrían que salvar 
un obstáculo (el proceso de la OFAC), en tanto qu e los sucesores en interés extranjeros tendrían que 
salvar ese obstáculo, además, las limitaciones impuestas por el artículo 211(a)(2). 
48. Las Comunidades Europeas opinan que, en ese caso ,  la situación sería análoga a la que se 
constató que constituía un trato di scriminatorio prohibido en virtud del artículo III del GATT de 1947 
en Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930  ("Estados Unidos - Artículo 337 "), 
en la que los productos extranjeros estaban suje tos a dos medidas acumulativas para asegurar la 
observancia en el caso de supuestas infracciones de derechos de propiedad intelectual, en tanto que 
los productos estadounidenses sólo estaban sujetos a una medida de esa naturaleza.
25 
49. Las Comunidades Europeas aleg an que el Grupo Especial incurrió también en error al 
constatar que el artículo 211(b) no es incomp atible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre 
los ADPIC , ni con  el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en conexión con el 
párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París ( 1967).  Aducen que esta constatación es errónea como 
demuestran los argumentos que han expuesto acerca de l ámbito de aplicación del artículo 211(b) y de 
la carga de la prueba.  Dado que ambas disposic iones operan exactamente de la misma manera, los 
argumentos expuestos con respecto a los diferentes niveles de discriminación que se derivan del artículo 211(a)(2) son aplicables también al artículo 211(b). 
6. Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC
 
50. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Es pecial incurrió en error al constatar que el 
artículo 211(a)(2) no es incompatible con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC . 
                                                      
25 Informe del Grupo Especial, adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402. WT/DS176/AB/R 
Página 18  
 
 51. Las Comunidades Europeas consideran que, en lo  que respecta a los titulares originales de las 
marcas de fábrica o de comercio y de los nombres co merciales, la discriminación resulta patente, ya 
que el artículo 211(a)(2) "está destinado " únicam ente a Cuba y a los nacionales de ese país.  
En consecuencia, dicho artículo no afecta a los naci onales de los Estados Unidos y a los nacionales de 
otros países distintos de Cuba que sean titulares orig inales.  Las Comunidades Europeas añaden que el 
CACR y la OFAC no pueden compensar esta discrim inación, porque no cumplen ninguna función con 
respecto a los titulares originales que no son cubanos. 
52. Las Comunidades Europeas sostienen además que  el Grupo Especial incurrió en error al 
constatar que el artículo 211(b) no es incompatible con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC .  
Alegan que, dado que el artículo 211(a)(2) y el artíc ulo 211(b) tienen el mismo ámbito de aplicación, 
los argumentos que han expuesto con respecto a la  primera de estas disposiciones son aplicables 
también a la segunda.  Este resulta do es independiente del alcance que  se dé al artículo 211(b), ya sea 
el alcance más amplio propuesto por las Comunidad es Europeas o el más estricto en el que coinciden 
como mínimo las partes. 
7. Artículo 8 del Convenio de Parí s (1967):  Nombres comerciales
 
53. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Es pecial incurrió en error al constatar que el 
Acuerdo sobre los ADPIC   no abarca los nombres comerciales.  La constatación del Grupo Especial 
ha sido "sorprendente"26 ya que tanto las Comunidades Europeas como los Estados Unidos 
coincidieron en que los nombres comerciales estaban incluidos en el ámbito del Acuerdo sobre los 
ADPIC .  La cuestión de los nombres comerciales no se planteó expresamente ante el Grupo Especial 
hasta la etapa intermedia de reexamen, en la que  los participantes formularon observaciones sobre la 
constatación del Grupo Especial según la cual los nombres comerciales no estaban abarcados. 
54. Las Comunidades Europeas sostienen que el Grupo Es pecial incurrió en error en su análisis al 
considerar que el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC  contiene una definición 
exhaustiva de la propiedad intelectual.  Las Com unidades Europeas consider an que el párrafo 2 del 
artículo 1 tiene carácter ilustrativo y en él se da  únicamente una definición muy general de los 
derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC .  El párrafo 2 del 
artículo 1 no define con una preci sión concluyente los detalles de  esos derechos de propiedad 
intelectual. 
55. En opinión de las Comunidades Europeas, un an álisis adecuado debería comenzar con el 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC .  La interpretación del Grupo Especial hace 
                                                      
26 Comunicación del apelante presentada po r las Comunidades Europeas, párrafo 22.  WT/DS176/AB/R 
 Página 19 
 
 
 inútil la inclusión expresa del artículo 8 del Convenio de París (1967) en el párrafo 1 del artículo 2 y 
sugiere además que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC  cometieron un flagrante error.  
Las Comunidades Europeas citan en apoyo de su  argumento varias cuestiones incluidas en las 
disciplinas del Acuerdo sobre los ADPIC  a las que no se hace referencia expresa en el párrafo 2 del 
artículo 1.  Por último, las Comunidades Europeas no están de acuerdo con el Grupo Especial en que 
la historia de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC  apoye la constataci ón del Grupo Especial 
de que los nombres comerciales no están abarcados. 
56. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Es pecial no llevó a cabo ningún análisis en 
relación con el artículo 8 del Convenio de París (1967) y se limitó a concluir que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompa tibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los 
ADPIC  en conexión con el artículo 8 del Conveni o de París (1967).  En consecuencia, las 
Comunidades Europeas sostienen que el Órgano de  Apelación debería completar el análisis con 
respecto a las demás disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC  que, según alegan, vulnera el 
artículo 211. 
57. Las Comunidades Europeas aducen que los artíc ulos 211(a)(2) y 211(b) niegan la posibilidad 
de acudir a la vía judicial para hacer respetar los nombres comerciales.  Esa negativa equivale a negar 
totalmente la protección, porque sólo es posible asegur ar efectivamente la observancia de los derechos 
derivados de los nombres comerciales con ayuda del sistema judicial.  Por tanto, las Comunidades 
Europeas sostienen que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el artículo 8 del 
Convenio de París (1967). 
58. Las Comunidades Europeas sostienen que, dado que el Acuerdo sobre los ADPIC  abarca los 
nombres comerciales, el artículo 2 es aplicable ta mbién a éstos.  Dado que los artículos 211(a)(2) 
y 211(b) niegan la posibilidad de hacer valer por vía judicial tanto las marcas de fábrica o de comercio 
registradas como los nombres comerciales, la  constatación del Grupo Especial de que el 
artículo 211(a)(2) es incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC  es aplicable 
también a los nombres comerciales, en relación con los artículos 211(a)(2) y 211(b). 
59. Por último, las Comunidades Europeas sostie nen que, dado que los artículos 211(a)(2) 
y 211(b) dan a los nombres comerciales el mismo trat o que a las marcas de fábrica o de comercio, sus 
argumentos con respecto a la incompatibilidad de los artículos 211(a)(2) y 211(b)  con el párrafo 1 del 
artículo 2, el párrafo 1 del artículo 3 y el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC  son aplicables tanto 
en el caso de las marcas de fábrica o de comercio como en el de los nombres comerciales. WT/DS176/AB/R 
Página 20  
 
 B. Alegaciones de error formuladas por  los Estados Unidos - Apelado  
1. Artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967
) 
60. Los Estados Unidos aducen que el Grupo Especi al constató acertadamente que el párrafo 1) 
del apartado A del artículo 6 quinquies  no obliga a los Miembros a aceptar a efectos de inscripción en 
el registro y proteger sin ninguna reserva todas  las marcas de fábrica o de comercio registradas 
debidamente en su país de origen, sino que l es impide negar el registro basándose en la forma  de las 
marcas de fábrica o de comercio.  Dado que el artíc ulo 211(a)(1) no se refiere a la forma de la marca 
de fábrica o de comercio, dicho artículo no es in compatible con el párra fo 1 del artículo 2 del Acuerdo 
sobre los ADPIC  en conexión con el artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967). 
61. Los Estados Unidos sostienen que los argumen tos de las Comunidades Europeas con respecto 
a la acertada interpretación que el Grupo Esp ecial da del párrafo 1) del apartado A del 
artículo 6 quinquies  son inexactos.  Las Comunidades Europ eas no intentan en realidad hacer un 
análisis del texto en apoyo de su posición, critican sin razón parte del análisis realizado por el Grupo 
Especial del contexto de la disposición, tratan  indebidamente de hacer una interpretación de las 
excepciones del párrafo 1) del apartado A del artículo 6 quinquies  que anula el sentido corriente de 
dicho apartado y aducen de forma inexacta que la  necesidad de recurrir a documentos históricos 
justificativos socava en cierta medi da el análisis del Grupo Especial. 
62. Según los Estados Unidos, aun cuando se entendi era que el párrafo 1) del apartado A del 
artículo 6 quinquies  obliga a los Miembros de la OMC a aceptar a efectos de depósito y protección 
cualesquiera marcas de fábrica o de comercio de bidamente registradas en el país de origen, 
independientemente de que quien procedió al regist ro fuera o no el titular legítimo con arreglo a su 
derecho interno, el apartado B del artículo 6 quinquies  establecería excepciones a esa obligación.  En 
contra de lo que argumentan las Comunidades Eu ropeas, dos de esas excepciones serían aplicables a 
las situaciones descritas en el artículo 211. 
63. Los Estados Unidos señalan que, con a rreglo al párrafo B 1) del artículo 6 quinquies,  es 
posible rehusar o invalidar el registro de marc as de fábrica o de comercio cuando éstas, por su 
naturaleza, puedan afectar a derechos adquiridos por  terceros en el país donde la protección se 
reclama.  En la medida en que el titular original  de un activo confiscado que utilizaba una marca de 
fábrica o de comercio en relación con ese activo tiene  derechos que quedarían afectados si la entidad 
que confiscó el activo pudiera adquirir la titularidad de la marca en los Estados Unidos, la negación a 
la entidad confiscadora de la posibilidad de registra r la marca, a menos que el titular original dé su 
consentimiento, es compatible con el apartado B del artículo 6 quinquies  del Convenio de 
París (1967).  WT/DS176/AB/R 
 Página 21 
 
 
 64. Los Estados Unidos observan además que, con arreglo al párrafo B 3) del artículo 6 quinquies  
puede rehusarse el registro cuando las marcas de fábrica o de comercio sean contrarias al orden 
público.   Los tribunales han constatado que dar efectos en el país a la confiscación en el extranjero de 
activos nacionales es contrario al orden público .  Así pues, aun en el caso de que pudiera ampliarse la 
interpretación del párrafo 1) de l párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  a cuestiones distintas de la forma 
de la marca de fábrica o de comercio, en el caso  de una confiscación extranjera los Estados Unidos 
están justificados por razones de orden público  para negar el registro en las situaciones a que se 
refiere el artículo 211. 
2. Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC  
65. Los Estados Unidos aducen que las cuestion es planteadas por las Comunidades Europeas con 
respecto al artículo 211(a)(1) son cuest iones de hecho y no de derecho, por lo que exceden del ámbito 
del examen en apelación.  Además, ni en su anunc io de apelación ni en su comunicación del apelante 
las Comunidades Europeas alegan que el Grupo Especial haya incumplido la obligación que le 
incumbe en virtud del artículo 11 del ESD. 
66. Aun suponiendo que las Comunidades Europeas hayan planteado debidamente esta cuestión 
en apelación, los Estados Unidos consideran que su apelación al respecto debe ser desestimada.  
El artículo 211(a)(1) no deja de con cernir a la "titularidad" de la mar ca de fábrica o de comercio por el 
simple hecho de que identifique quién no es titular, sin designar legalmente a otra persona.  Ahora 
bien, este aspecto está comprendido en el ámbito de apreciación discrecional del Grupo Especial, y las conclusiones acerca del mismo sólo pueden ser revocadas en caso de que el Grupo Especial se hubiera 
excedido en el ejercicio de las facultades discr ecionales que le confiere el artículo 11 del ESD. 
67. Los Estados Unidos sostienen que el Órgano de Apelación debería confirmar también la 
conclusión jurídica del Grupo Especial de que el artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC  no impide 
a los Miembros negar el registro a quienes no son titu lares de la marca de fábrica o de comercio.  
Aunque las Comunidades Europeas parecen admitir la solidez del análisis del texto realizado por el 
Grupo Especial, aducen que el contexto de la dispos ición y su objeto y fin llevan a la conclusión de 
que el artículo 15 sólo permite a los Miembros negar el  registro de marcas de fábrica o de comercio si 
le autoriza expresamente a ello  una disposición concreta del Acuerdo sobre los ADPIC  o del 
Convenio de París (1967).  Sin embargo, a juicio de los Estados Unidos, la interpretación de las 
Comunidades Europeas está en contradicción con el sentido corriente del artículo 15 y genera un 
conflicto con otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.  WT/DS176/AB/R 
Página 22  
 
 68. Los Estados Unidos añaden que la interpret ación del contexto de esta disposición de las 
Comunidades Europeas es inexacta, porque el párrafo  2 del artículo 15, que prevé la denegación por 
"otros motivos", no es una excepción, como han alegado las Comunidades Europeas, y aunque lo 
fuera, no habría ninguna justificación para interpreta rlo restrictivamente.  Los Estados Unidos alegan 
además que el objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC  no se frustra si se reserva el registro a 
quienes son titulares de las marcas de fábrica o de  comercio.  Además, las Comunidades Europeas no 
reconocen la constatación del Grupo Especial de que en el Acuerdo sobre los ADPIC  hay disciplinas 
que permiten prevenir esa frustración. 
69. Los Estados Unidos sostienen que el Órgano de  Apelación debe rechazar la tesis de las 
Comunidades Europeas de que, aun cuando el artículo 15 no prohíba a los Miembros negar el registro 
por razones de titularidad, el párrafo 1) del apartado A del artículo 6 quinquies  sí lo hace.  En primer 
lugar, el Grupo Especial constató acertada mente que el párrafo 1) del apartado A del 
artículo 6 quinquies  se limita a las cuestiones relacionadas con la forma  de la marca de fábrica o de 
comercio.  En segundo lugar, aun suponiendo que ello no fuera así, las excepciones del apartado B del 
artículo 6 quinquies  abarcarían las situaciones descritas en el artículo 211. 
3. Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC
 
a) Artículo 211(a)(2) 
70. Según los Estados Unidos, el único argumento sustantivo de las Comunidades Europeas se 
basa en la falsa premisa de que quien procede al registro de una marca de fábrica o de comercio es 
necesariamente el titular de la marca conforme  al derecho de los Estados Unidos o al Acuerdo sobre 
los ADPIC .  El Grupo Especial señaló acertadamente que en  un sistema en el que el registro de la 
marca de fábrica o de comercio no equivale a la titu laridad de la marca, si no que únicamente establece 
una presunción de titularidad de la misma, la situ ación del registro de la marca de fábrica o de 
comercio no resuelve en sí misma la cuestión de la titularidad.  En un sistema de esa naturaleza, si un 
demandante consigue refutar la pr esunción de titularidad de quien ha procedido al registro, puede 
optar o no por instar la anulación de la inscripci ón en el registro.  No por no haber instado la 
anulación el demandante es menos titular de la marca,  ni quien procedió al registro es más titular 
de ella. 
71. Los Estados Unidos afirman que del análisis del Grupo Especial se desprende cl aramente que, 
con independencia de que las Comunidades Europe as hayan presentado o no pruebas específicas, no 
hay ninguna base para constatar que  el artículo 211(a)(2) niegue lo s derechos reconocidos por el 
párrafo 1 del artículo 16 a personas que sean "t itulares de marcas de fábrica o de comercio 
registradas".  No obstante, los Estados Unidos so stienen, como hicieron ante el Grupo Especial, que  WT/DS176/AB/R 
 Página 23 
 
 
 aun en tal caso, el artículo 211(a)(2) estaría amparado por las excepciones al artículo 16 establecidas 
en el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC . 
b) Artículo 211(b) 
72. Los Estados Unidos aducen que el artículo 21 1(b) no es incompatible con el párrafo 1 del 
artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC .  En apoyo de su apelación c on respecto al artículo 211(b) y 
el párrafo 1 del artículo 16, las Comunidades Eu ropeas se limitan a remitirse al argumento que 
formularon en relación con el artículo 211(a)(2).  Con respecto al artículo 211(b), el Grupo Especial constató acertadamente que las Comunidades Eur opeas no habían presentado pruebas suficientes de 
que existiera una infracción del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC . 
73. Los Estados Unidos sostienen que, aun en el caso de que las Comunidades Europeas hubieran 
satisfecho su carga de la prueba con respecto al  sentido del artículo 211(b), el Órgano de Apelación 
debería constatar no obstante que las Comunidades Eu ropeas no han satisfecho su carga de la prueba 
con respecto a la supuesta infracción del párrafo 1 del artículo 16.  Además, en caso de que el Órgano 
de Apelación constate que las Comunidades Europeas han satisfecho la carga de la prueba en relación 
con ambos aspectos, debería constata r a pesar de ello que el artículo 211(b) no es incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 16 por las razones antes e xpuestas en relación con el artículo 211(a)(2). 
4. Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC
 
74. Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211(b) no es incompatible con el artículo 42 del 
Acuerdo sobre los ADPIC .  Las Comunidades Europeas, aunque aducen que el Grupo Especial 
examinó las pruebas de forma selectiva, no hacen referencia al artículo 11 del ESD ni formulan 
ninguna alegación al amparo de ese artículo.  En apoyo de su pretensión, las Comunidades Europeas 
dan a entender sin razón que el Grupo Especial parecí a abrigar dudas acerca de su propia constatación 
al sugerir que el artículo 211(b) podía suscitar pr eocupaciones análogas a l as que se planteaban con 
respecto al artículo 211(a)(2).  Ahora bien, el Grup o Especial se limitó a reiterar que las Comunidades 
Europeas no habían presentado pruebas de que el  artículo 211(b) fuera incompatible con las 
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC . 
75. Los Estados Unidos se refieren a la afirmaci ón de las Comunidades Europeas según la cual 
las Comunidades Europeas y los Estados Unidos coin ciden en lo que respecta al ámbito de aplicación 
del artículo 211(b).  En respuesta a esta afirma ción, los Estados Unidos aducen que en sus 
manifestaciones al respecto se limitaron a responder "d e la misma forma" a los vagos argumentos de 
las Comunidades Europeas.  Los Estados Unidos añaden que las Comunidades Europeas indican 
erróneamente que el Grupo Especial no tuvo en cuenta  una decisión judicial en la que se interpretaba WT/DS176/AB/R 
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 el artículo 211(b), siendo así que, de hecho, el Grupo Especial constató expresamente que el texto de 
la decisión judicial no aclaraba lo que el Grupo  necesitaba saber a los efectos de la presente 
diferencia. 
76. Los Estados Unidos aducen que, aun s uponiendo que el "paralelismo" entre el 
artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b) sea suficien te para que disponga de hechos admitidos 
suficientes para completar el examen que no r ealizó el Grupo Especial, el Órgano de Apelación 
debería llegar a la conclusión de que el artíc ulo 211(b) es compatible con el artículo 42 del Acuerdo 
sobre los ADPIC.   Aunque hubiera una incompatibilidad en lo  que respecta a las marcas de fábrica o 
de comercio no existe base fáctica para constatar la existencia de una incompatibilidad en lo que 
respecta a los nombres comerciales. 
5. Artículo 2 del Convenio de París (1967) y Artículo 3 del Acuerdo sobre 
los ADPIC  
77. Los Estados Unidos aducen que el Grupo Especial constató acertadamente el 
artículo 211(a)(2) no concede a los nacionales de lo s Estados Unidos un trat o más favorable que el 
que otorga a los que no tienen esa condición, por lo  que no es incompatible con las disposiciones 
sobre trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC  y el Convenio de París (1967).  Las Comunidades 
Europeas alegan que el Grupo Especial incurrió en e rror en su evaluación de los hechos.  Como las 
Comunidades Europeas no han alegado ninguna violación del artículo 11 del ESD, esa alegación de error excede, a juicio de los Estados Uni dos, del ámbito del examen en apelación. 
78. Según los Estados Unidos, la alegación de las Comunidades Europeas se basa en su premisa 
de que las normas de la OFAC sólo exigen la obten ción de una licencia en relación con activos en los 
Estados Unidos de los que sean propietarios naci onales de Cuba, y de que esa obligación no afecta a 
los nacionales de los Estados Unidos o de otro país .  Esa premisa es falsa.  Las normas de la OFAC 
son muy amplias y prohíben en general cualquier tipo de transacciones relacionadas con bienes en los 
que un nacional designado te nga un interés directo o indirecto de cualquier tipo.  Entre esas 
transacciones están incluidas las realizadas por pers onas de cualquier nacionalidad con respecto a 
marcas de fábrica o de comercio que sean idénticas o similares a marcas de fábrica o de comercio en las que haya tenido un interés un nacional designa do.  Además, al alegar la existencia de una 
discriminación con respecto a quienes procedieron originalmente al registro, las 
Comunidades Europeas pasan por alto el hecho de que , en lo que respecta a los titulares originales, no 
se establece ninguna distinción en función de la nacionalidad. 
79. Los Estados Unidos señalan que el argumento de las Comunidades Europeas de que, como la 
constatación del Grupo Especial se basaba en las facu ltades discrecionales de la OFAC en materia de  WT/DS176/AB/R 
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 licencias, incumbe a los Estados Unidos la carga de probar que estas facultades se ejercitarían de 
forma imparcial.  En opinión de los Estados Unidos, ese argumento es falso.  Incumbe a las 
Comunidades Europeas la carga de probar que el artí culo 211(a)(2), en sus propios términos, impone 
medidas incompatibles con la OMC. 
80. Los Estados Unidos aducen que el artículo 211(b) no es incompatible con la obligación de 
trato nacional establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC  y el Convenio de París (1967).  El único 
argumento de las Comunidades Europeas con resp ecto al artículo 211(b) y las obligaciones de trato 
nacional es una remisión a los argumentos expuestos por las Comunidades en relación con el artículo 211(a)(2), basada en que los dos artículos operan de la misma manera.  No obstante, el 
argumento de las Comunidades Europeas en relación  con el artículo 211(a)(2) se basa en un grado 
significativo en la observación de que ese artículo no menciona expresamente cómo sucesores en 
interés a los nacionales de los Estados Unidos.  Ah ora bien, el artículo 211(b) incluye expresamente 
entre los sucesores en interés a lo s nacionales estadounidenses.  Esta diferencia basta para privar de 
base a la pretensión de las Comunidades Europeas de que su argumentación mediante remisión es admisible y útil;  en opinión de los Estados Unidos  el argumento de las Comunidades Europeas en 
relación con el artículo 211(a)(2) no es en absoluto pertinente al artículo 211(b). 
81. Los Estados Unidos sostienen que, en caso de que el Órgano de Apelación llegue a la 
conclusión de que los argumentos de las Comunida des Europeas relativos al artículo 211(a)(2) están 
estrechamente relacionados con el  análisis del artículo 211(b), lo s propios argumentos de las 
Comunidades con respecto al primero de esos pr eceptos demuestran que el artículo 211(b) no es 
incompatible con la obligación del trato nacional establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC  y el 
Convenio de París (1967). 
6. Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC
 
82. En opinión de los Estados Unidos, el Gr upo Especial constató acertadamente que el 
artículo 211(a)(2) no es incompatible con la obligaci ón relativa al trato de la nación más favorecida 
establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC .  El único argumento de las Comunidades Europeas 
consiste en la existencia de una discriminación a nive l de los titulares originales, lo que es falso.  El 
titular original, cualquiera que sea su nacionalidad, c onsiente en su propio acto de registro, de forma 
que el artículo 211(a)(2) no establece ningún trato dife rente en función de la nacionalidad del titular 
original.  Además, no hay ninguna discriminación con respecto a la nacionalidad de la entidad que 
haya confiscado los activos en Cuba.  Las entidades de otra nacionalidad no estaban en condiciones de 
confiscar los bienes originales en Cuba;  la referenc ia a ellas sólo es pertinente cuando se conviertan WT/DS176/AB/R 
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 en sucesoras en interés de la entidad que llevó a cabo la confiscación.  Como constató acertadamente 
el Grupo Especial, el artículo 211(a)(2) da el mismo trato a todos los sucesores en interés extranjeros. 
83. Los Estados Unidos aducen asimismo que el  artículo 211(b) no es incompatible con la 
obligación del trato de la nación más favorecida que establece el Acuerdo sobre los ADPIC .  Las 
Comunidades Europeas no han formulado argumentos específicos con respecto a la obligación del trato de la nación más favorecida en relación con el  artículo 211(b).  No obstante, en caso de que el 
Órgano de Apelación llegue a la conclusión de que los argumentos de las Comunidades Europeas con 
respecto al artículo 211(a)(2) están estrechamente re lacionados con su análisis  del artículo 211(b), los 
Estados Unidos remiten al Órgano de Apelación a lo s argumentos que han expuesto en relación con el 
artículo  211(a)(2). 
7. Artículo 8 del Convenio de Parí s (1967):  Nombres comerciales
 
84. Los Estados Unidos coinciden con las Com unidades Europeas en que el Grupo Especial 
incurrió en error al constatar que el Acuerdo sobre los ADPIC  no contiene ninguna obligación con 
respecto a los nombres comerciales.  El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  
identifica los nombres comerciales, protegidos por  el artículo 8 del Convenio de París (1967), como 
una categoría de los derechos de propiedad intelect ual abarcados "en lo que respecta a las partes II, III 
y IV" del Acuerdo sobre los ADPIC .  Los Estados Unidos consider an que la constatación del Grupo 
Especial, de ser confirmada, haría nula la refere ncia expresa a los nombres comerciales del artículo 8 
del Convenio de París (1967). 
85. No obstante, los Estados Unidos no coinci den con las Comunidades Europeas en que el 
Órgano de Apelación haya de completar el an álisis del Grupo Especial con respecto a la 
compatibilidad o incompatibilidad del artícul o 211 con las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre 
los ADPIC  y del Convenio de París (1967) en relación c on la protección de los nombres comerciales.  
Según los Estados Unidos, ante la insuficiencia de las constataciones fácticas relativas a la protección 
de los nombres comerciales en los Estados Unidos, el Órgano de Apelación debe abstenerse de completar el análisis que no ha realizado el Gr upo Especial.  En concreto, los Estados Unidos 
sostienen que el Grupo Especial hizo un examen  exhaustivo de la legislación estadounidense con 
respecto a las marcas de fábrica o de comercio y al registro de las marcas de fábrica o de comercio, pero no formuló ninguna constatación acerca de la forma en que se establece la titularidad de los 
nombres comerciales o de si la cuestión del registro  o falta de registro de los nombres comerciales 
afecta a los derechos de quien reivindique  la titularidad de un nombre comercial.  WT/DS176/AB/R 
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 86. No obstante, los Estados Unidos sostienen que en caso de que, a pesar de ello, decida 
completar el análisis, el Órgano de Apelación debe constatar que el artículo 211(a)(2) no es 
incompatible con ninguna obligación relativa a los nombres comerciales derivada del Acuerdo sobre 
los ADPIC  y el Convenio de París (1967). 
C. Alegaciones de error formuladas por los Estados Unidos - Apelante  
1. Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC  
87. Los Estados Unidos aducen que el Grupo Especi al incurrió en error al constatar que el 
artículo 211(a)(2) infringe las prescripciones que se detallan en el artículo 42 del Acuerdo sobre los 
ADPIC  sobre procedimientos justos y equitativos. 
88. El Grupo Especial constató que, de forma inco mpatible con lo dispuesto en ese artículo, 
"el artículo 211(a)(2) limita, en ciertas circunsta ncias, el acceso efectivo de los titulares de los 
derechos a unos procedimientos judiciales civiles y, por consiguiente, la posibilidad de recurrir a tales 
procedimientos".27  No obstante, los Estados Unidos sostie nen que el Grupo Especial incurrió en error 
al pasar por alto el hecho de que, en virtud del artículo 211, esas "ciertas circunstancias" en las que un 
tribunal no reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma la reivindicación de derechos de 
titularidad son exactamente las mismas "circunsta ncias" en las que, con arreglo al derecho 
estadounidense, el demandante no es titular le gítimo (o titular de los derechos). 
89. Los Estados Unidos sostiene n además que el Grupo Especi al llegó erróneamente a la 
conclusión de que el artículo 211(a)(2) impide que  personas que reivindican la titularidad de una 
marca de fábrica o de comercio basándose en su registro tengan la posibilidad de que sus 
reivindicaciones sean examinadas en un procedimient o por infracción de los derechos derivados de 
una marca de fábrica o de comercio.  Según los Es tados Unidos, el Grupo Especial no constató que 
existiera en el artículo 211(a)(2) ninguna disposici ón que impida a las partes, incluidas las personas 
que hayan procedido al registro de una marca de  fábrica o de comercio, iniciar un procedimiento 
judicial, presentar todas las pruebas pertinentes en ap oyo de sus pretensiones y, si son registrantes de 
marcas de fábrica o de comercio, beneficiarse de la  presunción de validez que confiere el registro. 
D. Argumentos de las Comunidades Europeas – Apelado  
1. Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC  
90. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial no incurrió en error al constatar 
que el artículo 211(a)(2) es inco mpatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC .  Según las 
                                                      
27 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.102. WT/DS176/AB/R 
Página 28  
 
 Comunidades Europeas, el artículo 42 exige que, en un procedimiento judicial civil, el demandante 
pueda invocar todos los aspectos pertinentes para hacer valer un derecho de propiedad intelectual 
abarcado por el Acuerdo sobre los ADPIC   y no sólo los derechos conferidos por su propiedad 
intelectual. 
91. Las Comunidades Europeas sostienen además que  el argumento de los Estados Unidos se 
basa en una calificación errónea del artículo 211(a) (2) como una norma sobre la titularidad.  En 
consecuencia, las Comunidades Eur opeas aducen que es preciso rechazar el razonamiento circular de 
los Estados Unidos, según el cual si alguien no es el titular legítimo de una marca de fábrica o de 
comercio registrado no hay nada que  esta persona pueda hacer valer en procedimientos judiciales 
civiles.  Aun suponiendo que el artículo 211(a)(2) co ntenga un elemento que pue da ser pertinente a la 
cuestión de la titularidad, las Comunidades Europeas sostienen que el titular de la inscripción de una 
marca de fábrica o de comercio en los Estados Uni dos registrada debe benefi ciarse plenamente de la 
protección ofrecida por el artículo 42 hasta el moment o en que se elimine definitivamente del registro 
la marca de fábrica o de comercio. 
92. Las Comunidades Europeas aducen que el artí culo 211(a)(2) limita las cuestiones objeto de 
litigio y excluye por consiguiente cuestiones qu e son generalmente pertinentes en los litigios 
relacionados con las marcas de fábrica o de comerc io, como son, entre otras, la utilización de la 
marca, la identidad o similitud de  los signos, los tipos de productos o tipos de servicios amparados por 
la marca, y la existencia y alcance de una licencia. 
III. Cuestiones que se plantean en la presente apelación 
93. La medida en litigio en esta difere ncia es el artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones 
de los Estados Unidos, 1999 ("artículo 211")
28, promulgada en los Estados  Unidos el 21 de octubre 
de 1998.  El artículo 211 tiene cuatro párrafos.  En su solicitud de establecimiento de un grupo 
especial, las Comunidades Europeas indicaron que estaban impugnando solamente los párrafos (a)(1), 
(a)(2) y (b).29  En la audiencia celebrada en esta apel ación, las Comunidades Europeas confirmaron 
esto al afirmar que la medida "incluye los párra fos 211(a)(1), 211(a)(2) y 211(b)" y que "[l]as demás 
                                                      
28 Véase supra,  nota 2. 
 
29 WT/DS176/2, 7 de julio de 2000. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 29 
 
 
 disposiciones constituyen definiciones y son auxiliares".30  Los Estados Unidos estuvieron de acuerdo 
en ello.31 
94. Teniendo esto en cuenta, limitamos nuest ras resoluciones en esta apelación a los 
párrafos (a)(1), (a)(2) y (b) del artículo 211.  Aborda mos los párrafos (c) y (d) solamente en la medida 
en que las definiciones que contienen son de importanc ia para nuestro examen de la compatibilidad de 
los párrafos (a) y (b) con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC  y del Convenio de 
París (1967) invocadas por las Comunidades Europeas. 
95. El artículo 211 hace referencia al artículo 515.527 del Reglamento de  Control de Activos 
Cubanos ("CACR").32  El CACR fue promulgado el 8 de julio  de 1963 de conformidad con la Ley de 
Comercio con el Enemigo, promulgada por el C ongreso de los Estados Unidos el 6 de octubre 
de 1917.33  Con posterioridad a la entrada en vigor del artículo 211, se modificó el CACR añadiendo 
un nuevo párrafo (a)(2) al artículo 515.527 del Título 31 CFR.34  Ambas partes en esta diferencia 
convienen en que ni el CACR ni la Ley de Comercio  con el Enemigo forman parte de la medida en 
litigio en esta apelación.  Así pues, hacemos refe rencia al CACR y a la Ley de Comercio con el 
Enemigo solamente en tanto en cuanto esas disposici ones son de importancia para la interpretación 
del artículo 211 y en que los participantes se han re ferido a ellas en los argumentos que han aducido 
en esta diferencia. 
96. Esta diferencia se centra en la protección de las marcas de fábrica o de comercio.35  En los 
ordenamientos jurídicos de la mayoría de los Miem bros de la OMC, la titularidad de una marca de 
fábrica o de comercio se determina exclusivamen te mediante su registro.  El Grupo Especial 
                                                      
30 Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia. 
 
31 Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia. 
 
32 31 CFR §§ 515.101 - 515.901 (1999). 
 
33 Véase supra , nota 5. 
 
34 Después de esto, el párrafo (a) del artículo 515.527 pasó a ser el párrafo (a)(1).  Esta modificación 
entró en vigor el 10 de mayo de 1999.  El texto de los párrafos (a)(1) y (a)(2) del artículo 515.527 figura en los 
párrafos 6 y 7 del presente informe. 
 
35 Ante el Grupo Especial, las Comunidades Europeas también formularon reclamaciones sobre los 
nombres comerciales, y, en la apelación, las Com unidades Europeas impugnan la constatación del Grupo 
Especial de que los nombres come rciales no están incluidos en el Acuerdo sobre los ADPIC .  En las secciones V 
a X del presente Informe, examinamos  la apelación de las Comunidades Eu ropeas en lo que se refiere a las 
marcas de fábrica o de comercio.  En la sección XI infra  estudiamos la cuestión de los nombres comerciales y 
las constataciones del Grupo Esp ecial con respecto a esa cuestión. 
 WT/DS176/AB/R 
Página 30  
 
 determinó que no es así en la legislación de los Estados Unidos.
36  Ante el Grupo Especial, los 
Estados Unidos afirmaron que, con arreglo al derecho estadounidense, "el 'uso' en relación con una 
entidad comercial o activos puede ge nerar derechos de titula ridad con respecto a la marca de fábrica o 
de comercio".37  El Grupo Especial determinó además que, en  los Estados Unidos "el registro de una 
marca de fábrica o de comercio establece una presunción prima facie  de que la entidad que ha 
obtenido el registro es titular de la mar ca de fábrica o de comercio registrada".38  Las Comunidades 
Europeas estuvieron de acuerdo con la afirmación de los Estados Unidos de que, "si la persona que 
procede al registro en los Estados Unidos no es el  verdadero titular de la marca con arreglo a la 
legislación estadounidense, el registro podrá anularse".39 
97. Tanto las Comunidades Europeas como los Estados  Unidos están de acuerdo en que, en los 
Estados Unidos, la principal ley fe deral sobre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y 
los nombres comerciales es la Ley de Marcas de  Fábrica o de Comercio de 1946 (denominada 
corrientemente "Ley Lanham").40  Ambas partes en esta diferencia  han convenido también en que la 
Ley Lanham no forma parte de la medida en litigio en esta apelación.  En consecuencia, únicamente 
nos referimos a ella en la medida en que sea pe rtinente a la interpretación del artículo 211. 
98. En apelación, los Estados Unidos afirman que las Comunidades Europeas no han impugnado 
la aplicación  del artículo 211.41  En la audiencia celebrada en esta apelación, las Comunidades 
                                                      
36 Véase el informe del Grupo Esp ecial, párrafos 8.62 a 8.64, donde el Grupo Especial afirmó que: 
 
[E]stamos obligados a examinar en primer lugar la forma en que los Estados Unidos 
determinan la titularidad de las marcas de fábr ica o de comercio con arreglo a su legislación. 
 
… 
 
Según los Estados Unidos, la titularidad de una marca de fábrica o de comercio se establece 
generalmente mediante el uso de ésta, y, por c onsiguiente, el titular de una marca de fábrica o 
de comercio es generalmente la parte que contro la la naturaleza y la calidad de las mercancías 
vendidas o de los servicios prestados con esa marca. 
 Señalamos que, con arreglo a la legislación de los Estados Unidos, la titularidad de las marcas 
de fábrica o de comercio se determ inan generalmente por su utilización. 
 
37 Ibid., párrafo 4.215. 
 
38 Ibid., párrafo 8.99. 
 
39 Ibid., párrafo 4.240.  Comunicación presentada por los Estados Un idos como otro apelante, 
párrafo 24.  Respuesta de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia.  Véase también McCarthy, J. Thomas, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (West Publishing Group 2000), 
volumen I, páginas 13 a 19. 
 
40 Véase supra , nota 11. 
 
41 Comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos, párrafo 19.  WT/DS176/AB/R 
 Página 31 
 
 
 Europeas confirmaron que no han im pugnado la aplicación de la Ley y aclararon que, en vez de ello, 
impugnan la Ley en sí.42  Las Comunidades Europeas confirmaron también que, en esta diferencia, no 
están impugnando la compatibilidad con las normas de  la OMC de las deci siones adoptadas en el 
asunto Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A. (las "decisiones adoptadas en el asunto Havana 
Club Holding ").43  Al igual que el Grupo Especial, conocem os solamente dos casos de aplicación del 
artículo 211:  las dos decisiones adoptadas por tri bunales de los Estados Unidos en 1999 y en 2000 en 
relación con el artículo 211(b) en el asunto Havana Club Holding, S.A., v. Galleon S.A.   E n  l a  
solicitud de establecimiento de un grupo especial  presentada por las Comunidades Europeas no se 
hace referencia alguna a las decisiones sobre el asunto Havana Club Holding .  Así pues, en esta 
apelación examinamos la compatibilidad del artículo 211 con las normas de la OMC según sus propios términos.  No se ha sometido a nuestra cons ideración la cuestión de la compatibilidad de las 
decisiones adoptadas en el asunto Havana Club Holding  con las normas de la OMC.  Sin embargo, 
como han argumentado las Comuni dades Europeas y como han ac eptado los Estados Unidos, las 
decisiones adoptadas en el asunto Havana Club Holding  son de importancia como pruebas de la 
forma en que el artículo 211(b) "funciona en la práctica", como han dicho las Comunidades 
Europeas.
44  Coincidimos con esa apreciación. 
99. Por consiguiente, la medida en litigio en esta dife rencia son los párrafos (a)(1), (a)(2) y (b) del 
artículo 211.  Con respecto a esta medida, en esta apelación se plantean las siguiente cuestiones: 
a) si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el artíc ulo 211(a)(1) no es 
incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en 
conexión con el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967); 
b) si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el artíc ulo 211(a)(1) no es 
incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC ; 
                                                      
42 Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia. 
 
43 Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A. 203 F.3d  (2d Cir. 2000) ; Havana Club Holding, S.A. v. 
Galleon S.A.  62 F. Supp.2d 1085 (S.D.N.Y. 1999).  Estas dos decisiones siguieron a tres decisiones adoptadas 
anteriormente en la misma diferencia, antes de que se promulgase el artículo 211: Havana Club Holding, S.A. v. 
Galleon S.A.  961 F. Supp.498 (S.D.N.Y. 1997); Havana Club Holding, S.A., v. Galleon S.A.  974 F Supp.302 
(S.D.N.Y. 1997); Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.  1998 WL 150983 (S.D.N.Y.).  Estas tres 
decisiones anteriores, dado que se adoptaron antes de que se promulgase el artículo 211, no son pertinentes a los 
efectos de esta diferencia. 
 
44 Comunicación del apelante presentada po r las Comunidades Europeas, párrafo 145. 
 WT/DS176/AB/R 
Página 32  
 
 c) si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que las Comunidades Europeas no 
han demostrado que los artículos 211(a)(2) y (b) son incompatibles con el párrafo 1 
del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC ; 
d) si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que: 
i) el artículo 211(a)(2) es incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre 
los ADPIC  con respecto a la protección de las marcas de fábrica o de 
comercio, y 
 
ii) las Comunidades Europeas no han demostrado que el artículo 211(b) sea 
incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC  con respecto a 
la protección de las marcas de fábrica o de comercio; 
 
 e) si el Grupo Especial incurrió en error al  constatar que los artículos 211(a)(2) y (b) no 
son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  
en conexión con el párrafo 1) del artícul o 2 del Convenio de París (1967) y con el 
párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC  con respecto a la protección 
de las marcas de fábrica o de comercio; 
 
 f) si el Grupo Especial incurrió en error al  constatar que los artículos 211(a)(2) y (b) no 
son incompatibles con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC  con respecto a 
la protección de las marcas de fábrica o de comercio;  y 
 
 g) si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que los nombres comerciales no 
están comprendidos en el Acuerdo sobre los ADPIC  y, en consecuencia: 
 
  i) incurrió en error al no constata r que los artículos 211(a)(2) y (b) son 
incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  
en conexión con el párrafo 1) del ar tículo 2 del Convenio de París (1967) y 
con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a la 
protección de los nombres comerciales; 
 
  ii) incurrió en error al no constata r que los artículos 211(a)(2) y (b) son 
incompatibles con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC  con respecto 
a la protección de los nombres comerciales; 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 33 
 
 
   iii) incurrió en error al no constata r que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son 
incompatibles con el artículo 42 del  Acuerdo sobre los ADPIC con respecto 
a la protección de los nombres comerciales;  
 
  iv) incurrió en error al no constatar que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son 
incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  
en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967). 
 
IV. Cuestiones preliminares 
A. El ámbito del examen en apelación  
100. Empezamos abordando una cuestión preliminar que es fundamental para nuestra decisión 
sobre las cuestiones específicas planteadas en esta ap elación.  Esta cuestión constituye el ámbito del 
examen en apelación en el presente procedimiento. 
101. Con respecto, al ámbito del examen en apel ación, los Estados Unidos afirman que en la 
apelación estamos vinculados por las conclusiones fo rmuladas por el Grupo Especial sobre el sentido 
de la medida en litigio.  Los Estados Unidos afir man que el examen de la legislación interna de un 
Miembro por un grupo especial es, en cual quier diferencia, una cuestión de hecho45, y que, en 
consecuencia, las alegaciones formuladas por las Co munidades Europeas, en esta diferencia, sobre la 
apreciación del sentido de los términos del artículo 211 hecha por el Grupo Especial son cuestiones de 
hecho.  Los Estados Unidos señalan que el mandato que nos confiere el párrafo 6 del artículo 17 del 
ESD limita las apelaciones a "las cuestiones de dere cho tratadas en el informe del grupo especial y las 
interpretaciones jurídicas formuladas por éste".  Lo s Estados Unidos nos recuerdan la observación que 
hicimos en nuestro informe sobre el asunto CE - Medidas que afectan a la carne y los productos 
cárnicos (hormonas)  ("CE - Hormonas ") en el sentido de que "las conclusiones de un grupo especial 
sobre cuestiones de hecho, a diferencia de las inte rpretaciones legales o conclusiones legales, no están 
sujetas en principio a examen del Órgano de Apelación".46  Los Estados Unidos nos recuerdan 
también el artículo 11 del ESD, que obliga a todo grupo especial a "hacer una evaluación objetiva del 
asunto que se le haya sometido, que incluya un a evaluación objetiva de los hechos".  Los 
Estados Unidos, aunque reconocen que la cuestión de si un grupo especial ha hecho tal evaluación 
objetiva de los hechos es, ciertamente, una cuesti ón jurídica, insisten en que, para que tal cuestión 
quede comprendida en el ámbito del examen en apelación, tiene que haber sido debidamente 
                                                      
45 Comunicación del apelado presentada po r los Estados Unidos, párrafos 19 y 20. 
 
46 Informe del Órgano de Apelación, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adoptado el 13 de febrero 
de 1998, ISD 1998:1, párrafo 132. 
 WT/DS176/AB/R 
Página 34  
 
 planteada en la apelación.  Los Estados Unidos  subrayan que las Comunidades Europeas no han 
formulado ninguna alegación en el marco del artículo 11 del ESD en esta apelación.  Partiendo de 
esto, los Estados Unidos concluyen que las consta taciones del Grupo Especial sobre el sentido del 
artículo 211 no están comprendidas en el ámbito de esta apelación. 
102. Las Comunidades Europeas afirman que no estamos vinculados en modo alguno por la 
descripción del sentido del artículo 211 hecha por el  Grupo Especial.  Las Comunidades Europeas 
consideran esto como una "cuestión de derecho"
47 que está plenamente comprendida en el ámbito de 
nuestro examen en apelación de conformidad con el ESD.  Las Comunidades Europeas sostienen que 
las constataciones formuladas por el Grupo Especial en relación con el artículo 211 se basan, en particular, en una interpretación errónea del propio artículo 211.  Las Comunidades Europeas afirman 
además que esas constataciones erróneas se basan en interpretaciones erróneas de las disposiciones 
pertinentes del  Acuerdo sobre los ADPIC  y de las disposiciones pertinentes del Convenio de 
París (1967) que han sido incorporadas por remisión en el Acuerdo sobre los ADPIC .
48  L a s  
Comunidades Europeas insisten en que el Órga no de Apelación está facultado para estudiar el 
resultado del examen de la legislación interna de un Miembro de la OMC efectuado por un grupo 
especial para determinar su compatibilidad con el  Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio (el " Acuerdo sobre la OMC ").  En la audiencia, las 
Comunidades Europeas explicaron que "la comprensión de en qué consiste la medida que es objeto de 
la diferencia constituye una cuesti ón de derecho y, si el objeto de la diferencia es simplemente una 
disposición de la legislación inte rna que se impugna como tal, el correcto entendimiento de esa 
medida es una cuestión de derecho". 
103. Al estudiar el ámbito del examen en apelación en este asunto, empezamos recordando la 
resolución que adoptamos en el asunto CE - Hormonas  en el sentido de que: 
La compatibilidad o incompatibilidad de un hecho dado o serie de hechos con los 
requisitos de una determinad a disposición de un tratado es [...] una cuestión de 
tipificación jurídica.  Es una cuestión de derecho.49 
104. Creemos que es aún más pertinente la resolución que adoptamos en el asunto India 
- Protección mediante patente de los productos fa rmacéuticos y los productos químicos para la 
                                                      
47 Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia. 
 
48 Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafos 80 y 81. 
 
49 Informe del Órgano de Apelación, CE - Hormonas , supra , nota 46, párrafo 132. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 35 
 
 
 agricultura ("India - Patentes (EE.UU.)").  En la parte pertinente de esa resolución afirmamos lo 
siguiente: 
En derecho internacional público, un tribunal internacional puede tratar la ley interna 
de varias maneras.  La ley interna pued e servir de prueba de hechos y puede 
proporcionar pruebas de la práctica del Esta do.  Sin embargo, la ley interna puede 
también constituir una prueba de cumplim iento o incumplimiento de obligaciones 
internacionales.  [...] (No se repr oduce la nota de pie de página). 
Es claro que para determinar si la Indi a ha cumplido las obligaciones que le impone 
ese apartado es esencial un examen de los aspectos pertinentes de la legislación 
interna de la India y, en particular, de las disposiciones pertinentes de la Ley de 
Patentes en cuanto guardan relación co n las "instrucciones administrativas".  
Sencillamente, el Grupo Especial no tenía modo alguno de determinarlo sin hacer un 
examen de la legislación de la India.  Sin embargo, como en el caso antes citado que se presentó ante la Corte Permanente de Jus ticia Internacional, en el caso presente el 
Grupo Especial no estaba interpretando la ley de  la India "en cuanto tal";  más bien 
examinaba la legislación india exclusivamente a efectos de determinar si la India había cumplido sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC .  [...] 
Y de la misma manera que en el caso pr esente era necesario que el Grupo Especial 
tratase de llegar a una comprensión detalla da del funcionamiento de la Ley de 
Patentes en cuanto guarda relación con l as "instrucciones administrativas" para 
evaluar el cumplimiento por la India de las obligaciones que le corresponden en 
virtud del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70, también es necesario que nosotros 
en esta apelación revisemos el examen de esa legislación interna de la India hecho 
por el Grupo Especial .
50  (Sin cursivas en el original.) 
105. Nuestras resoluciones en estas ap elaciones anteriores están claras:  el derecho interno de los 
Miembros de la OMC puede servir no sólo como pr ueba de hechos, sino ta mbién como prueba del 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones internacionales.  Con arreglo al ESD, un grupo 
especial puede examinar el derecho interno de un  Miembro de la OMC para determinar si ese 
Miembro ha cumplido las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre la OMC .  Tal juicio es una 
calificación jurídica hecha por un grupo especial.  Y, en consecuencia, el juic io de un grupo especial 
sobre la compatibilidad del derecho interno de un país con las obligaciones impuestas por las normas 
de la OMC puede ser objeto de examen en apelación  de conformidad con el párrafo 6 del artículo 17 
del ESD. 
106. Por consiguiente, para estudiar las cuestiones jurídicas planteadas en esta apelación, tenemos 
necesariamente que examinar la interpretación dada por el Grupo Especial al sentido del artículo 211 
con arreglo a la legislación de lo s Estados Unidos.  Para juzgar la  compatibilidad del artículo 211 con 
los artículos del Acuerdo sobre los ADPIC  y del Convenio de París (1967) cuya aplicación han pedido 
                                                      
50 Informe del Órgano de Apelación, WT/DS50/AB/R, adoptado el 16 de enero de 1998, ISD 1998:I, 
párrafos 65, 66 y 68. 
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Página 36  
 
 las Comunidades Europeas es preciso, necesariament e, estudiar el examen hecho por el Grupo 
Especial sobre el sentido del artículo 211.  Del mismo modo, para emitir ese juicio es preciso, 
necesariamente, estudiar también el examen hecho po r el Grupo Especial sobre el sentido tanto del 
CACR como de la Ley Lanham, en la medida en que estas disposiciones son de importancia para 
determinar el sentido del artículo 211.  Esta es una interpretación del sentido del artículo 211 hecha 
con la finalidad exclusiva de determinar si los Estados Unidos han cumpli do las obligaciones que les 
impone el  Acuerdo sobre los ADPIC .  El sentido atribuido por el Grupo Especial al artículo 211 está, 
pues, claramente dentro del ámbito de nuestro examen, indicado en el párrafo 6 del artículo 17 
del ESD. 
B. Naturaleza de la medida  
107. Habiendo determinado que proced e que estudiemos las conclusiones formuladas por el Grupo 
Especial sobre el sentido de la medida en litigio en esta apelación, pasamos a hacerlo.  Varias de las 
cuestiones jurídicas planteadas en  esta apelación se centran en el sentido o la naturaleza del 
artículo 211.  Empezamos nuestro análisis de  esta cuestión fundamental señalando que el 
artículo 211(a)(1) dispone lo siguiente: 
Sin perjuicio de cualquier otra disposici ón legal, no se autorizará ni aprobará ninguna 
transacción ni pago con arreglo al artíc ulo 515.527 del Título 31, Código de 
Reglamentos Federales, en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998, con respecto a 
una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación 
comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de 
comercio, un nombre comercial o una denom inación comercial que se haya utilizado 
en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados, a menos 
que el titular original de la marca de fábr ica o de comercio, el nombre comercial o la 
denominación comercial, o su sucesor en in terés de buena fe, haya consentido en ello 
expresamente.  (Sin cursivas en el original.) 
108. Ante el Grupo Especial, los Estados Unidos afirmaron que el artículo 211 se refiere a la 
titularidad.  Las Comunidades Europeas argumentaron que no es así.  El Grupo Especial concluyó que 
"la redacción del artículo 211(a)(1) indica que es una medida que trata  de la titularidad de marcas de 
fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados"
51  (sin cursivas en el original).  
El Grupo Especial concluyó asimismo que el artículo 211(a)(1) "regula la titularidad".52  El Grupo 
Especial explicó estas conclusiones como sigue: 
El artículo 211(a)(1) trata  de los derechos de toda pers ona que registre una marca de 
fábrica o de comercio a hacer valer su titularidad  sobre la marca de que se trate.  El 
                                                      
51 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.59. 
 
52 Ibid., párrafo 8.83. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 37 
 
 
 artículo 211(a)(1), junto con las reglament aciones de la Oficina de Fiscalización de 
Bienes Extranjeros, establece un nuevo trámite procesal para el registro de una marca de fábrica o de comercio o la renovación de l registro de una marca de fábrica o de 
comercio en los Estados Unidos, trámite consistente en que el solicitante ha de 
obtener una licencia -general o específica- pa ra poder pagar los derechos de registro o 
de renovación.  Si no obtiene tal licencia, el solicitante no puede pagar los derechos 
requeridos, lo que hace que se rechace la so licitud.  Dentro de ese procedimiento, las 
autoridades estadounidenses examinan, en el caso de que la marca de fábrica o de comercio en cuestión fuese una marca que  se utilizó en relación con activos 
confiscados, si el solicitante es el legítimo titular  de esa marca de conformidad con la 
legislación de los Estados Unidos o si tiene el consentimiento del propietario original 
o del suceso en interés de este último.  Si la marca de fábrica o de comercio se utilizó 
en relación con activos confiscados, el hecho de no obtener el consentimiento 
requerido o de no cumplir la condición de ser el legítimo propietario , tal como se 
define éste en la legislación de los Esta dos Unidos, hace en la práctica que se 
deniegue el registro de la marca.  Si, en cambio, el solicitante es el titular original  
con arreglo a la legislación de  los Estados Unidos o ha obt enido el consentimiento del 
titular original  o de su sucesor en interés de buena fe, se concederá la licencia y, por 
consiguiente, se registrará la marca de fábrica o de comercio o se renovará el 
registro.
53  (Sin cursivas en el original.) 
109. Basándose en esta interpretación del artículo 211(a)(1), el Grupo Especial declaró lo 
siguiente: 
Constatamos que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del 
artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPI C porque la expresión "otros motivos" 
utilizada en el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC puede incluir 
una medida que deniegue el registro de una  marca de fábrica o de comercio sobre la 
base de que el solicitante no es el titular  con arreglo a la legislación nacional, en este 
caso de los Estados Unidos, y porque el artíc ulo 211(a)(1) es una medida que trata de 
la titularidad de las marcas de fábrica o de  comercio utilizadas en relación con activos 
confiscados.54  (Sin cursivas en el original.) 
110. En la apelación, los participantes continúan estando en desacuerdo sobre la naturaleza del 
artículo 211.  A diferencia del Grupo Especial , las Comunidades Europeas no consideran el 
artículo 211 como una medida que "trate de" la titula ridad o "regule" la titularidad.  Antes bien, las 
Comunidades Europeas sostienen que la finalidad del artículo 211 "consiste en limitar el disfrute y la 
existencia de determinadas marcas de fábrica y de comercio y nombres comerciales en poder de 
ciertas categorías de titulares de derechos".55  Las Comunidades Europeas explican que el Grupo 
Especial supuso erróneamente que el artículo 211(a)(1) "tiene por función atribuir  la titularidad de 
                                                      
53 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.60. 
 
54 Ibid., párrafo 8.70. 
 
55 Comunicación del apelante presentada po r las Comunidades Europeas, párrafo 2. 
 WT/DS176/AB/R 
Página 38  
 
 una marca que es objeto de litigio"
56 (sin cursivas en el original) porque, como observó el propio 
Grupo Especial, el artículo 211(a)(1), junto co n las reglamentaciones de la OFAC, meramente 
"establece un nuevo trámite procesal  para  el registro de una marca de fábrica o de comercio o la 
renovación del registro de una marca de fábr ica o de comercio en los Estados Unidos"57  (sin cursivas 
en el original). Partiendo de esta base, las Comunidades Europeas afirman que el artículo 211 no establece en forma alguna la titularidad de l as marcas de fábrica o de comercio y que, por 
consiguiente, el artículo 211 no es, por su natura leza, una medida que guarde relación con la 
titularidad.
58 
111. Los Estados Unidos consideran el artículo 211 de  manera diferente.  Los Estados Unidos, al 
igual que el Grupo Especial, consideran el artículo 211 como una medida que "t rata de" la titularidad 
y "regula" la titularidad.  Los Estados Unidos expl ican que el artículo 211 "trata de" la titularidad y 
"regula" la titularidad en unas circunstancias li mitadas y específicas:  las circunstancias que se 
describen en la medida relativa a la confiscación.59  Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211 
es la expresión de una doctrina inveterada60 de los Estados Unidos en el sentido de que quienes 
reivindican la titularidad de una marca de fábrica o de comercio sobre la base de una confiscación de 
activos sin indemnización no pueden reivindicar derec hos de titularidad en los Estados Unidos sin el 
consentimiento de los titulares cuyos activos fueron confiscados.61  Los Estados Unidos afirman que 
el hecho de que el artículo 211 atribuya positivamen te la titularidad de la marca de fábrica o de 
comercio a alguna otra pers ona carece de importancia.62  A juicio de los Estados Unidos, la medida no 
deja de ser una medida relativa a la titularidad porque indique solamente quién no es el titular y 
porque no establezca quién es el titular de una marca de fábrica o de comercio particular en las 
circunstancias en las que se aplica el artículo 211.63 
                                                      
56 Ibid., párrafo 83. 
 
57 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.60. 
 
58 Respuestas de las Comunidades Europeas a las pregunta s hechas en la audiencia.  En la audiencia, en 
respuesta a una pregunta, las Comunidades Europeas confirmaron que por " allocate " (asignar, atribuir) 
entendían, en este contexto, " attribute " (atribuir). 
 
59 Tanto aquí como en todo el presente informe, utiliz amos el término "confiscado" tal como se define 
en el artículo 515.336 del Título 31 C.F.R.  Véase supra , nota 7. 
 
60 Comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos, párrafo 1. 
 
61 Ibid., párrafo 16;  informe del Grupo Especial, párrafo 4.14. 
 
62 Comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos, párrafo 23. 
 
63 Ibid.  WT/DS176/AB/R 
 Página 39 
 
 
 112. Teniendo presentes estos argumentos de las partes,  examinamos la medida en litigio en esta 
apelación.  Al hacerlo, observamos, como las Com unidades Europeas, que el  artículo 211(a)(1) no 
"atribuye" positivamente -es decir, no asigna o establ ece- la titularidad de una marca de fábrica o de 
comercio a una persona o a otra.  Sin embargo, no estamos de acuerdo con las Comunidades Europeas 
en que "el requisito del consentimiento establecido por el artículo 211(a)(1) no tiene nada que ver con 
una medida relacionada con la titularidad ta l como la transferencia o cesación de un activo.64 
113. A nuestro juicio, una medida como la some tida a nuestra consideración, que condiciona 
derechos a la obtención del consentim iento expreso del titular original, es, indudablemente, una 
medida que trata de la titularidad.  No estamos de acuerdo con las Comunidades Europeas en que una 
medida haya de establecer  la titularidad para ser, por su naturaleza, una medida relativa a la 
titularidad.  No es necesario que una medida trate exhaustivamente de una cu estión determinada para 
que se la considere como una medida que trata de esa cuestión. 
114. Por consiguiente, estamos de acuerdo, en camb io, con los Estados Unidos en que el mero 
hecho de que el artículo 211(a)(1) no establezca positivamente la titularidad65 no hace, por sí solo, que 
esa medida no trate de la titularidad.  Además, est amos de acuerdo con los Estados Unidos en que el 
artículo 211(a)(1), aunque no determina quién  es el titular de una marca de fábrica o de comercio, 
puede determinar, en las ci rcunstancias particulares en que se aplica, quién  no es  el titular.  Para 
nosotros, este hecho, por sí solo, es suficiente pa ra que el artículo 211(a)(1) sea una medida que, por 
su naturaleza, se refiere a la titularidad  de marcas de fábrica o de comercio y de nombres comerciales. 
115. El texto de la medida apoya esta interpretación.  Como hemos observado, el texto del 
artículo 211(a)(1) contiene la siguiente frase, que se refiere expresamente a la titularidad:  "una marca 
de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado 
en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados, a menos que el titular 
original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial, o su 
sucesor en interés de buena fe, haya  consentido en ellos expresamente".66  El artículo 211(a)(2) no 
contiene esa frase.  En vez de ello, el  artículo 211(a)(2) dice lo siguiente: 
                                                      
64 Comunicación del apelante presentada po r las Comunidades Europeas, párrafo 64. 
 
65 Comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos, párrafo 23. 
 
66 El artículo 211(a)(1) dispone lo siguiente: 
Sin perjuicio de cualquier otra disposición legal, no se autorizará ni aprobará ninguna 
transacción ni pago con arreglo al artículo 51 5.527 del Título 31, Có digo de Reglamentos 
Federales, en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998,  con respecto a una marca de fábrica 
o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o WT/DS176/AB/R 
Página 40  
 
 Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocer á, hará respetar o hará valer de otra 
forma cualquier reivindicación de derec hos formulada por un nacional designado 
sobre la base de derechos de common law  o del registro obtenido con arreglo a dicho 
artículo de la marca de fábrica o de come rcio, el nombre comercial o la denominación 
comercial confiscados de que se trate .  (Sin cursivas en el original.) 
116. Esto plantea la cuestión de la importancia del término " such" ("de que se trate") en la frase "la 
marca de fábrica o de comercio, el nombre comerc ial o la denominación comercial confiscados de que 
se trate".  Aunque está claro que el término " such" que figura en el artículo 211(a)(2) se refiere al 
artículo 211(a)(1), la cuestión que se plantea es:  ¿a qué parte del párrafo  (a)(1) se refiere el 
párrafo (a)(2)?  Por un lado, cabe pensar que las palabras "la marca de fábrica o de comercio, el 
nombre comercial o la denominación comercial c onfiscados de que se trate" no pueden referirse más 
que a las palabras "una marca de fábrica o de co mercio, un nombre comercial o una denominación 
comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que  se haya utilizado en relación con una entidad 
comercial o activos que hayan sido confisca dos".  Por otro lado, podrían referirse - además - a las 
palabras inmediatamente siguientes:  "a menos que el titular original de la marca de fábrica o de 
comercio, el nombre comercial o la denominación come rcial, o su sucesor en interés de buena fe, haya 
consentido en ello expresamente". 
117. El Grupo Especial interpretó el artículo 211( a)(2) en el sentido de que se refería a las dos 
frases:  en otras palabras, el Grupo Especial determ inó que el artículo 211(a)(2) incluye el requisito 
del consentimiento enunciado en el ar tículo 211(a)(1) cuando declaró que: 
En las circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 211(a)(2) puede haber 
una impugnación con éxito de lo s derechos de titularidad prima facie  con respecto al 
registro, obtenido por un nacional designado al  amparo de una licencia general de la 
OFAC sin el consentimiento del titular or iginal, de una marca de fábrica o de 
comercio que se haya utilizado en relación con activos confiscados.
67 
118. Estamos de acuerdo con el Grupo Especial en la importancia del segundo término " such" ("de 
que se trate") que figura en el artículo 211(a)(2).  Además, en respuesta a las preguntas hechas en la 
audiencia, tanto las Comunidades Europeas como  los Estados Unidos respondieron que, del mismo 
modo, a su juicio, el segundo término " such" que figura en el artículo 211(a)(2) se refiere a ambas 
                                                                                                                                                                     
sustancialmente semejante a una marca de fábr ica o de comercio, un nombre comercial o una 
denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o 
activos que hayan sido confiscados , a menos que el titular original de la marca de fábrica o de 
comercio, el nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena 
fe, haya consentido en ello expresamente .  (Sin cursivas y sin subrayar en el original.) 
 
67 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.111. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 41 
 
 
 partes de la frase del artículo 211(a)(1) que se omite  en el artículo 211(a)(2), incluyendo el requisito 
de la obtención del consentimiento expreso.68 
119. Pasamos seguidamente al texto del artículo 211(b), que dice lo siguiente: 
Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocer á, hará respetar o hará valer de otra 
forma cualquier reivindicación de derechos derivados de un tratado formulado por un 
nacional designado o su sucesor en interés al amparo del artículo 44(b) o (e) de la Ley 
de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 (15 U.S.C. 1126(b) o (e)) en relación 
con una marca de fábrica o de comercio , un nombre comercial o una denominación 
comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denom inación comercial que se haya utilizado 
en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados, a menos 
que el titular original de la marca de fábr ica o de comercio, el nombre comercial o la 
denominación comercial, o su sucesor en  interés de buena fe, haya consentido 
expresamente en ello .  (Sin cursivas en el original.) 
Señalamos aquí que el texto del artículo 211(b) incluye expresamente el requisito del consentimiento 
expreso. 
 
120. Así pues, el requisito del consentimiento está presente por igual en cada uno de los 
artículos 211(a)(1), 211(a)(2) y 211(b), y, en consecuen cia, también lo está el elemento de la medida 
que "trata de" la titularidad y "regula" la titularidad. 
121. Por consiguiente, abordaremos cada una de las cuestiones jurídicas planteadas en esta 
apelación en el entendimiento de que la medida sometida a nuestra consideración, en las circunstancias particulares en que se aplica, es, por  su naturaleza, una medida que se refiere a la 
titularidad de una categoría definida de marcas de fábrica o de comercio y de nombres comerciales. 
V. Artículo 6quinquies  del Convenio de París (1967) 
122. Pasamos ahora a las alegaciones hechas por l as Comunidades Europeas en la medida en que 
se refieren al artículo 6quinquies  del Convenio de París (1967) .  El párrafo A 1) del 
artículo 6quinquies  dice lo siguiente: 
Toda marca de fábrica o de comercio regular mente registrada en el país de origen 
será admitida para su depósito y protegida tal cual  en los demás países de la Unión, 
salvo las condiciones indicadas en el presente  artículo.  Estos países podrán, antes de 
proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en 
el país de origen, expedido por la autori dad competente.  No se exigirá legalización 
alguna para este certificado.  (Sin cursivas en el original.) 
                                                     
 
68 Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia; respuestas de 
los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audi encia.  Los Estados Unidos señalaron que esta omisión 
podía deberse simplemente a que se simplificó la redacci ón, ya que no hay ninguna razón para pensar que los 
autores de la medida hubieran querido omitir en el artícul o 211(a)(2) lo que se requie re en el artículo 211(a)(1). WT/DS176/AB/R 
Página 42  
 
 123. El artículo 6quinquies  forma parte del Acta de Estocolm o del Convenio de París, de fecha 
14 de julio de 1967.  El Acta de  Estocolmo es una revisión del Convenio de París para la Protección 
de la Propiedad Industrial original, que entró en vigor el 7 de julio de 1884.
69  Las partes en el 
Convenio de París, a las que se suele denominar "países de la Unión de París", están obligadas a aplicar las disposiciones de ese Convenio. 
124. El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  dispone que:  "[e]n lo que respecta a 
las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el 
artículo 19 del Convenio de París (1967)".  Así pues, el artículo 6quinquies  del Convenio de París 
(1967), así como ciertas otras disposiciones del C onvenio de París (1967), ha n sido incorporados por 
remisión en el Acuerdo sobre los ADPIC  y, por lo tanto, en el Acuerdo sobre la OMC . 
125. En consecuencia, los Miembros de la OMC, sean o no países de la Unión de París, están 
obligados, con arreglo al Acuerdo de la OMC , a aplicar las disposiciones del Convenio de 
París (1967) que se han incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC .  Como ya hemos señalado, el 
artículo 6quinquies  del Convenio de París (1967) es una de tales disposiciones. 
126. Ante el Grupo Especial, las Comunidades Europeas alegaron que el artículo 211(a)(1) es 
incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC , interpretado en el contexto 
del párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967);  esa alegación ha sido puesta 
en tela de juicio por los Estados Unidos.
70 
127. El Grupo Especial constató lo siguiente: 
El sentido corriente de la expresión " as is " (tal cual), interpretada en su contexto, 
sentido confirmado por la historia de la ne gociación, indica que el párrafo A 1) del 
artículo 6 quinquies  trata de la forma de la marca de fábrica o de comercio:  las 
marcas de fábrica o de comercio regularme nte registradas en un país, aun cuando no 
cumplan las disposiciones de la legislac ión nacional de un Miembro sobre la forma 
admisible de las marcas, tienen que ser aceptadas para su depósito y su protección en 
otro país.  En consecuencia, no estamos de acuerdo con la afirmación de las CE de 
que el Miembro en el que se solicita el registro no tiene ningún derecho a poner en 
tela de juicio la existencia de una marc a de fábrica o de come rcio en manos de un 
titular definido por la legislación del país de origen.  Sin embargo, como señalamos más arriba en nuestro análisis del artículo  211(a)(1) en relación con el párrafo 1 del 
artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 211(a)(1) es una medida que 
regula la titularidad y no trata de la forma de los signos que componen la marca de 
fábrica o de comercio.  Por estas razones, el artículo 211( a)(1) no es incompatible con 
                                                     
 
69 El Convenio de París original fue concluido en 1883. 
 
70 Informe del Grupo Especial, párrafos 8.71 a 8.73. 
  WT/DS176/AB/R 
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 el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967).  (No se 
reproduce la nota de pie de página.) 
... 
Concluimos que el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  trata de la forma de la marca 
de fábrica y de comercio y, por consigui ente, constatamos que el artículo 211(a)(1) no 
es incompatible con el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de 
París (1967), incorporado en el Acuerdo sobr e los ADPIC en virtud de la referencia 
de que se hace en el párrafo 1 de su artículo 2.71 
128. Las Comunidades Europeas apelan esta constatación y afirman en la apelación, al igual que 
ante el Grupo Especial, que el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  exige que toda marca de fábrica o 
de comercio regularmente registrada  en un país de origen que sea uno de los países de la Unión de 
París habrá de ser admitida para su registro y habrá de ser protegida "tal cual " en todos los aspectos en 
los demás países de la Unión de París, a reserva solamente de las excepciones específicas establecidas 
en ese artículo.  Así pues, las Comunidades Eu ropeas consideran que el párrafo A 1) del 
artículo 6 quinquies  se aplica a algo más que meramente la forma  de una marca de fábrica o de 
comercio.  Según las Comunidades Europeas, el artículo 211(a)(1) infringe el párrafo A 1) del 
artículo 6 quinquies  porque no permite el depósito y la pr otección de la marca de fábrica o de 
comercio "tal cual".  Antes bien, impide que el  titular de una marca de fábrica o de comercio 
registrada en otro país adquiera o mantenga el regi stro de la marca de fábrica o de comercio en los 
Estados Unidos, al impedir el pago de los derechos necesarios para el registro o la renovación en los 
Estados Unidos, a menos que el titular original o su sucesor en interés de buena fe haya consentido en 
ello expresamente. 
129. Los Estados Unidos consideran de manera  diferente el párrafo A 1) del artículo 6quinquies  y, 
por consiguiente, también enfocan de forma diferent e la obligación que les impone el párrafo A 1) del 
artículo 6 quinquies  en la medida en que guarda relación con el artículo 211(a)(1).  Los 
Estados Unidos están de acuerdo con el Grupo Especial en que la obligación que impone el 
párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  de registrar una marca de fábrica o de comercio extranjera "tal 
cual" se refiere solamente a la forma de la marca de fábrica o de comercio.  Partiendo de esto, los 
Estados Unidos concluyen que el artículo 211(a )(1) no es incompatible con el párrafo A 1) del 
artículo 6 quinquies  porque el artículo 211(a)(1) no trata de la forma de la marca de fábrica o de 
comercio.  Tal como los Estados Unidos lo entienden, en el artículo 6 quinquies  no hay que obligue a 
los Estados Unidos a aceptar el registro o la renov ación de una marca de fábrica o de comercio si la 
persona que procede al registro o a la renovación no es el verdadero titular de la marca de fábrica o de 
                                                      
71 Informe del Grupo Especial, párrafos 8.83 y 8.89. 
 WT/DS176/AB/R 
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 comercio con arreglo a la legislación de los Es tados Unidos.  Los Estados Unidos describen el 
artículo 211(a)(1) en el sentido de que trata de la titu laridad de las marcas de fábrica o de comercio.  
Los Estados Unidos no creen que ni en el artículo 6 quinquies  ni en ninguna otra disposición del 
Convenio de París (1967) haya nada  que especifique cómo se ha de determinar la titu laridad de las 
marcas de fábrica o de comercio.  En vez de ello , los Estados Unidos interpretan el Convenio de 
París (1967) y, ahora, el Acuerdo sobre los ADPIC  en el sentido de que de jan la determinación de la 
titularidad de las marcas de fábrica o de comerc io a la legislación nacional de cada uno de los 
Miembros de la OMC, a reserva solamente de las prescripciones que contra la discriminación figuran 
en ese Convenio y en ese Acuerdo. 
130. Antes de examinar el texto del artículo 6 quinquies , señalamos que el Convenio de París 
(1967) establece dos formas en que el nacional de un país de la Unión de París puede obtener el 
registro de una marca de fábrica o de comercio en un país de esa Unión que no sea el país de origen 
del solicitante:  una forma es mediante el regi stro con arreglo al artículo 6 del Convenio de 
París (1967), y la otra es mediante el  registro con arreglo al artículo 6 quinquies  del mismo Convenio. 
131. El párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París (1967) dispone lo siguiente: 
Las condiciones de depósito y de registro de  las marcas de fábrica o de comercio 
serán determinadas en cada país de la  Unión por su legislación nacional. 
132. El párrafo 1) del artículo 6 establece la norma general, consistente en que cada país de la 
Unión de París tiene derecho a determin ar en su legislación nacional las  condiciones  de depósito y de 
registro de las marcas de fábrica o de comercio.  Es ta disposición confiere a los países de la Unión de 
París −y ahora, por incorporación, a los Miembros de la OMC − considerables facultades 
discrecionales para seguir determinando por sí mismos, en principio, las condiciones de depósito y de 
registro de las marcas de fábrica o de comercio .  Así pues, a nuestro juicio, la norma general 
establecida en el Convenio de París (1967) es qu e la legislación nacional se aplica con respecto al 
registro de las marcas de fábrica o de comercio dentro del territorio  de cada uno de los países de la 
Unión de París, sin perjuicio de las prescripciones establecidas en otras disposiciones de ese Convenio.
72  Y, del mismo modo, por incorporación, esta es también ahora la norma general aplicable 
a todos los Miembros de la OMC en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC . 
                                                      
72 Las facultades discrecionales de los países de la Unión de París para establecer por disposición 
legislativa las condiciones de depósito y de registro no son ilimitadas.  Están sometidas a la norma internacional 
mínima consistente en las disciplinas establecidas en ma teria de marcas de fábrica o de comercio en otros 
artículos del Convenio de París (1967).  Entre ellas figuran, por ejemplo, el trato nacional, así como los motivos internacionalmente acordados para denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio, tales como los 
establecidos en el artículo 6 ter.  El Convenio de París (1967) limita también las facultades discrecionales en  WT/DS176/AB/R 
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 133. Por consiguiente, toda persona que  opte por solicitar el registro de una marca de fábrica o de 
comercio en un país extranjero de conformidad con el artículo 6 habrá de  cumplir las condiciones 
establecidas en la legislación de ese país para  el depósito y el registro.  Tal solicitante no está obligado 
a registrar primero en su país de origen la mar ca de fábrica o de comercio para poder registrar esa 
marca de fábrica o de comercio en otro país de la Unión de París.73  Sin embargo, ese solicitante habrá 
de cumplir las condiciones establecidas en ese otro pa ís en el que se trata de obtener el registro.74 
134. Como hemos dicho, el artículo 6 no es la única fo rma de registrar una ma rca de fábrica o de 
comercio en otro país.  Si el solicitante ha registrado regularmente una marca de fábrica o de 
comercio en su país de origen, el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  establece otra forma de hacer 
que se proteja esa marca de fábrica o de comercio en otros países de la Unión de París. 
135. Esta forma alternativa de solicitar que se acepte en  otro país de la Unión de París una marca 
de fábrica o de comercio registrada en el país de origen del solicitante, forma autorizada por el 
párrafo A 1) del artículo 6 quinquies , está sometida al cumplimiento de dos requisitos previos.  
Primero, esa marca de fábrica o de comercio ha de estar regularmente registrada  de conformidad con 
la legislación nacional del país de origen, y,  segundo, ha de estar registrada en el país de origen  del 
solicitante, de conformidad con el párrafo A 2) del artículo 6 quinquies .75  El párrafo D del 
artículo 6 quinquies  confirma que el reconocimie nto de una marca de fábrica o de comercio en otro 
país de la Unión de París con arreglo al artículo 6 quinquies  está supeditado al registro en el país de 
                                                                                                                                                                     
materia legislativa conferidas a los país es de la Unión por el párrafo 1) de l artículo 6, al establecer los motivos 
que los países no pueden invocar para denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio, por ejemplo en el 
párrafo 2) del artículo 6. 
 
73 El párrafo 2) del artículo 6 del Convenio de París (1967) dispone lo siguiente: 
 Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país 
de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, 
registrada o renovada en el país de origen [del nacional].  
74 El párrafo 3) del artículo 6 del Convenio de París (1967) dispone después lo siguiente: 
 Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como 
independiente  de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en 
ello el país de origen.  (Sin cursivas en el original.)  
75 El párrafo A 2) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967) dispone lo siguiente: 
 Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un 
establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de 
ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el cas o de que sea nacional de un país de la Unión. 
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Página 46  
 
 origen.
76  Sin embargo, estos dos requisitos previos no están en litigio en esta apelación.  La cuestión 
en litigio en esta apelación es el alcance de las obligaciones establecidas por el artículo 6 quinquies , 
suponiendo que se hayan cumplido esos dos requisitos previos. 
136. En virtud del párrafo A 1) del artículo 6 quinquies , los Miembros de la OMC están obligados a 
conferir a toda persona que presente una solicitud en un país de la Unión de París distinto de su país 
de origen un derecho excepcional que excede de cu alesquiera derechos que ese otro país conceda a 
sus propios nacionales en virtud de su legislación in terna.  Todo nacional que solicite el registro de 
una marca de fábrica o de comercio en su propio país ha de cumplir plenamente  las condiciones 
establecidas en la legislación nacional de ese país para el depósito y el registro.  Ahora bien, si ese país es miembro de la Unión de Pa rís (y, ahora, Miembro de la OMC), el solicitante de otro Miembro 
de la OMC que trate de hacer que se registre en ese país una marca de fábrica o de comercio 
regularmente registrada en su país de origen tiene los derechos adicionales  que los Miembros de la 
OMC están obligados a conferir a ese solicitante en virtud del párrafo A 1) del artículo 6 quinquies . 
137. Los participantes en esta diferencia no están de acuerdo en el alcance de la prescripción 
impuesta por el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  de que se admitan para su depósito y se protejan 
"as is" ("tal cual") las marcas de fábrica o de comercio regularmente registradas en el país de origen.  
Examinando primero el texto del párrafo A 1) del artículo 6 quinquies , vemos que las palabras " as is" 
(o, en francés " telle quelle "
77) se refieren a la marca de fábrica o de comercio que ha de ser "admitida 
para su depósito y protegida" en ot ro país sobre la base de su registro en el país de origen del 
solicitante.  El sentido corriente de las palabras " as is " ("tal cual") es " in the existing state " (en el 
estado en que se encuentre).78  La expresión francesa " telle quelle " (tal cual) puede definirse como 
"à l'état naturel, sans arr angement, sans modification "79 (en su estado natural, sin arreglo, sin 
modificación).   Esto nos hace pensar que la prescripción del párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  de 
que se admita para su depósito y se proteja toda  marca de fábrica o de comercio regularmente 
registrada en el país de origen del solicitante se refiere por lo menos a la  forma  de la marca de fábrica 
                                                      
76 El apartado D del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967) dispone lo siguiente: 
 
Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen. 
 
77 El párrafo 1) c) del artículo 29 del Convenio de París (1967) dispone que, "En caso de controversia 
sobre la interpretación de los diversos textos, hará fe el texto francés." 
 
78 The New Shorter Oxford English Dictionary, L. Brown (coordinador) (Clarendon Press, 1993), Vol.I, 
página 123. 
 
79 Le Robert Dictionnaire de la Langue Française (1995), página 199, o en inglés, " as it stands ", 
"without adjustments ", "without modification ".  WT/DS176/AB/R 
 Página 47 
 
 
 o de comercio registrada en el país de origen del solicitante.80  La cuestión que se nos plantea es si el 
alcance de esa prescripción abarca también otras car acterísticas y aspectos de esa marca de fábrica o 
de comercio registrada en el país de origen. 
138. Según un experto: 
Cuando una marca de fábrica o de comercio  ha sido regularmente registrada en el 
país de origen, los demás países de la Un ión están obligados a aceptarla y protegerla 
aun cuando en lo que respecta a su forma, esto es en lo que respecta a los signos que la componen, esa marca no se ajuste a los requisitos de la legislación nacional, con 
sujeción a las normas adicionales, particularmente los motivos para rehusar o 
invalidar cualquier marca, considerada se gún sus propios méritos, que se establecen 
en el artículo.  Esta regla se aplicará po r lo tanto a las marcas formadas de números, 
letras, apellidos, nombres geográficos, palabras escritas o no escritas en ciertos idiomas o escrituras y otros signos que componen la marca.
81  (No se reproducen las 
cursivas ni las notas de pie de página.) 
139. Sin embargo, esta opinión no resuelve la cuestión que tenemos planteada.  Para resolver esta 
cuestión, examinamos el contexto  del párrafo A 1) del artículo 6 quinquies .  Constatamos que 
encuentra considerable apoyo en el  contexto la opinión de que la  prescripción del párrafo A 1) del 
artículo 6 quinquies  de que se registre toda marca de fábrica o de comercio "tal cual"  no abarca todas 
las características y aspectos de esa marca de fábrica o de comercio.  Como hemos subrayado, el párrafo 1) del artículo 6 del Conve nio de París (1967) reserva a los países de la Unión de París el 
derecho a determinar en su legislación nacional las condiciones  de depósito y de registro de las 
marcas de fábrica o de comercio.
82  El párrafo 1) del artículo 6 confirma que los países de la Unión de 
París no renunciaron, al adherirse al Convenio de  París (1967), a su derecho a determinar las 
condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio, sin perjuicio, desde 
luego, de las demás obligaciones que impone a los países de la Unión de París el Convenio de 
París (1967).83  Es evidente que, si se interpretase demasiado ampliamente el párrafo A 1) del 
                                                      
80 Los participantes convienen en que la prescripción del párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  se refiere, 
como mínimo , a la forma de la marca de fábrica o de comercio, pero no están de acuerdo en qué otra cosa 
incluye esa prescripción además de la  forma, si es que incluye algo más. 
 
81 Véase Bodenhausen, G.H.C, Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial  revisada en Estocolmo en 1967 , a la que en adelante se deno minará, en el presente informe 
"Guía del Convenio de París ") (revisada en Estocolmo en 1967), Oficinas Internacionales Reunidas para la 
Protección de la Propiedad Intelectual ( 1968, reimpreso en 1991), página 121. 
 
82 Observamos que, antes de la Conferencia de Revisión de Lisboa (1958), las prescripciones que 
actualmente figuran en los artículos 6 y 6 quinquies  aparecían en un único artículo 6 (original).  En la 
Conferencia de Revisión se decidió dividir el artículo original para dejar clara la diferencia entre las dos formas 
posibles de obtener el registro de una marca de fá brica o de comercio que se explican más arriba. 
 
83 Véase supra , nota de pie de página 75. 
 WT/DS176/AB/R 
Página 48  
 
 artículo 6 quinquies , se socavarían considerablemente las facultades discrecionales que en materia 
legislativa reserva a los miembros  el párrafo 1 del artículo 6. 
140. Para ilustrar este punto, supongamos por el moment o, exclusivamente a los efectos de nuestra 
argumentación, que, como afirman las Comunidades Europeas, el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  
exige que los demás países acepten para su depósito y protejan las marcas de fábrica o de comercio 
regularmente registradas con respecto a todos sus aspectos , incluyendo los aspectos distintos de la 
forma de la marca de fábrica o de comercio.  Si fuera así, un solicitante que sea nacional de un país de 
la Unión de París tendría dos posibilidades:  podría so licitar el registro de la marca de fábrica o de 
comercio con arreglo al artículo 6 en otro país de la  Unión de París, en cuyo caso el registro estaría 
sometido a la legislación de ese otro país en materia de marcas de fábrica o de comercio.  Si no, el solicitante podría registrar la marca de fábrica o de comercio en su país de origen y después invocar, 
conforme al párrafo A 1) del artículo 6 quinquies , el derecho a solicitar que esa marca de fábrica o de 
comercio fuese admitida para su depósito y fuese pr otegida en otro país.  En este último caso, el 
registro se regiría por la legislación en materia de marcas de fábrica o de comercio, no del país en que 
el solicitante hubiera solicitado el registro c on arreglo al párrafo A 1) del artículo 6 quinquies , sino del 
país de origen del solicitante.  Carecerían de impor tancia las "condiciones" impuestas para el registro 
en la legislación del otro país de la Unión de París en el que se solicitase el registro con arreglo al 
párrafo A 1) del artículo 6 quinquies .  Si fuera así, cualquiera de tales solicitantes podría elegir entre el 
registro de la marca de fábrica o de comercio con a rreglo al artículo 6 y el registro de la marca de 
fábrica o de comercio con arreglo al artículo 6 quinquies , según cuáles fueran las condiciones  de 
depósito y de registro que el solicitante considerase más favorables para sus intereses.
84  P o r  
consiguiente, en el territorio de cualquier país de la Unión de París distinto  del país de origen del 
solicitante, un nacional de un país de la  Unión podría hacer que se le aplicasen,  bien las 
prescripciones nacionales del país de origen sobre el registro de marcas de fábrica o de comercio 
(por aplicación del artículo 6 quinquies ),  bien las prescripciones nacionales sobre el registro de 
marcas de fábrica o de comercio del otro país en el  que se solicitase el registro de la marca de fábrica 
o de comercio (por aplicación del artículo 6),  según cuáles prefiriese .  En otras palabras, un nacional 
de un país de la Unión de París podría eludir las prescripciones de un régimen concreto relativas a la 
"utilización" procediendo al registro en un país que  no impusiese prescripciones sobre la "utilización". 
141. Estamos convencidos de que los redactores del Convenio de París no tenían la intención de 
que se obtuviera tal resultado.  Si, incluso hoy, los Miembros de la OMC se han reservado −como 
                                                      
84 En lo que se refiere a la protección de las marcas de  fábrica o de comercio en el territorio del país de 
origen del nacional, cuando ese país fuese uno de los países de la Unión de París, tal nacional no podría evitar 
que se le aplicase la legislación nacional en materia de marcas de fábrica o de comercio.   WT/DS176/AB/R 
 Página 49 
 
 
 reconocen las Comunidades Europeas − el derecho que les confiere el Acuerdo sobre los ADPIC  a 
mantener regímenes nacionales de titularidad de las marcas de fábrica o de comercio basados en la 
utilización, no nos parece que se pueda sostener −como hacen las Comunidades Europeas − que 
muchos de esos mismos países tuvieran hace más de un siglo, al concluir el Convenio de París, o en 
una de las Conferencias de Revisi ón del Convenio de París celebradas posteriormente, la intención de 
establecer un sistema global de determinación de la tit ularidad de las marcas de fábrica o de comercio 
que permitiera eludir, y por consiguiente socavar, un régimen nacional de titularidad de las marcas de 
fábrica o de comercio basado en la utilización. 
142. Señalamos que el apartado B del artículo 6 quinquies  dispone que el registro de una marca de 
fábrica o de comercio comprendida en ese artícul o no puede ser rehusado ni  invalidado más que por 
los motivos enumerados en los párrafos B 1) a 3).85  Estas excepciones se refieren, en particular, a los 
derechos adquiridos de terceros, al carácter distin tivo, a la moral, al orden público y al carácter 
engañoso. 
143. Las Comunidades Europeas sostienen que estas excepciones previstas en los párrafos B 1) 
a 3) del artículo 6 quinquies  se refieren a diversos elementos que van mucho más lejos que la forma de 
una marca de fábrica o de comercio.  Las Comunidades Europeas afirman que este contexto apoya la 
idea de las Comunidades Europeas de que la obligaci ón, impuesta a los países de la Unión de París 
por el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies , de admitir "tal cual" toda marca de fábrica o de comercio 
regularmente registrada en el país de origen del solicitante incluye cuestiones que van más lejos que la 
                                                                                                                                                                     
 
85 El apartado B del artículo 6 quinquies  dispone lo siguiente: 
 
Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser 
rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 
 1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la 
protección se reclama; 
 2. cuando estén desprovistas de todo carácter  distintivo, o formadas  exclusivamente por 
signos o indicaciones que puedan servir, en el  comercio, para designar la especie, la 
calidad, la cantidad, el destino, el valor, el  lugar de origen de los productos o la época 
de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las 
costumbres leales y constantes del comercio  del país donde la protección se reclama; 
 3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean 
capaces de engañar al público.  Se entiend e que una marca no podrá ser considerada 
contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición 
misma se refiera al orden público. 
  En todo caso queda reservad a la aplicación del artículo 10 bis. 
 WT/DS176/AB/R 
Página 50  
 
 forma.
86  En cambio, los Estados Unidos sostienen que  esas excepciones se refieren solamente a la 
forma de la marca de fábrica o de comercio.87 
144. Señalamos que la forma  de una marca de fábrica o de comercio puede ser de naturaleza tal 
que infrinja derechos adquiridos por terceros en el sentido del párrafo B 1) del artículo 6 quinquies .  
La forma  de una marca de fábrica o de comercio puede estar desprovista de carácter distintivo en el 
sentido del párrafo 2) de ese artículo.  Igualmente, la forma  de una marca de fábrica o de comercio 
puede ser contraria a la moral o al orden público o puede ser de naturaleza tal que sea capaz de 
engañar al público, en el sentido del párrafo B 3) del artículo 6 quinquies .  Por consiguiente, a nuestro 
juicio, si las prescripciones del párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  se interpretan en el sentido de que 
abarcan solamente  la  forma  de las marcas de fábrica o de comercio, se podrá dar todo su significado 
y todo su efecto a las excepciones establecid as en los párrafos B 1) a 3) del artículo 6 quinquies . 
145. Finalmente, examinamos una interpretación acord ada que se adoptó al concluirse el Convenio 
de París original en 1883.  Se consideró que el Protocolo Final del Conveni o de París (1883) formaba 
parte integrante de ese Convenio.88  En el párrafo 4 del Protocolo Final de 1883 se explica que esa 
disposición, que posteriormente pasó a ser el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies89: 
[…] debe entenderse en el sentido de que ninguna marca de fábrica o de comercio 
puede quedar excluida de la protección en uno de los países de la Unión por la única 
razón de que no cumpla, en lo que se refiere a los signos que la componen, las condiciones establecidas en la legislación de ese país, siempre que cumpla en ese 
punto la legislación del país de origen y que haya sido regularmente depositada en él.  
Con esta excepción, que se refiere solamente a la forma de la marca , y a reserva de 
lo dispuesto en los demás artículos del Convenio, cada país aplicará su legislación 
interna .
90  (Sin cursivas en el original.) 
146. Como han observado las Comunidades Europeas, esta interpretación acordada se omitió en la 
Conferencia de Revisión de Washington de 1911.  Sin embargo, al igual que el Grupo Especial, 
señalamos que ninguna de las delegaciones que participaron en esa Conferencia expresó entonces el 
parecer de que esa omisión alterase el significado de la disposición.91  De hecho, como se afirma en 
                                                      
86 Comunicación del apelante presentada po r las Comunidades Europeas, párrafo 54. 
 
87 Comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos, párrafo 9. 
88 Protocolo Final del Convenio de París (1883), párrafo 7. 
 
89 Véase supra , nota 85. 
 
90 Protocolo Final del Convenio de París (1883), párrafo 4. 
 
91 "[N]o es posible sacar de esa decisión [de la Conf erencia de Washington de 1911] la conclusión de 
que se había llegado a un acuerdo en relación con un ámbito diferente de aplicación de la disposición".   WT/DS176/AB/R 
 Página 51 
 
 
 una publicación de la OMPI, "generalmente se cr ee que tal omisión no alteró el sentido que se 
pretendía dar a la expresión ' telle quelle ', sentido que se indicó explícitamente en 1883".92  A este 
respecto, observamos simplemente que nuestra in terpretación del párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  
no es incompatible con esta interpretación. 
147. Ya hemos dicho que estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que el artículo 211(a)(1) es 
una medida que trata, en las circunstancias partic ulares en que se aplica, de la titularidad de una 
categoría definida de marcas de fábrica o de comercio.93  Admitimos también que la obligación, 
impuesta a los países de la Unión de París por el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies , de aceptar para 
su depósito y proteger "tal cual" toda marca de fá brica o de comercio regularmente registrada en el 
país de origen no abarca las cuestiones relativas a la titularidad.94 
148. Por estas razones, confirmamos la constataci ón formulada por el Grupo Especial en el 
párrafo 8.89 del informe del Grupo Especial en el sentido de que el artículo 211(a)(1) no es 
incompatible con el párra fo 1 del artículo 2 del  Acuerdo sobre los ADPIC , interpretado en el contexto 
del párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967). 
VI. Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC  
149. En el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC  se define la "materia objeto de 
protección" que puede registrarse como marcas de fábr ica o de comercio.  Ante el Grupo Especial, las 
Comunidades Europeas afirmaron que el artículo 211(a)(1) es incompatible con el párrafo 1 del 
artículo 15 porque el artículo 211(a )(1) prohíbe el registro de marcas de fábrica o de comercio que son 
"objeto de protección".  En cambio, los Estados Un idos sostuvieron que el artículo 211(a)(1) no trata 
de la "materia objeto de protección" y, por consig uiente, no infringe el párrafo 1 del artículo 15.  
Subsidiariamente, los Estados Uni dos afirmaron que, incluso si el artículo 211(a)(1) trataba de la 
"materia objeto de protección", no se infringe el pá rrafo 1 del artículo 15 porque el artículo 211(a)(1) 
está comprendido en la excepción establecida en el párrafo 2 del artículo 15, que autoriza a denegar el 
registro por "otros motivos", siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de 
París (1967).  Las Comunidades Europeas sostuvieron, por  su parte, que el párrafo 2 del artículo 15 se 
                                                                                                                                                                     
Bodenhausen, Guía del Convenio de París , supra , nota de pie de página 84, página 121.  Informe del Grupo 
Especial, párrafo 8.82. 
 
92 Paris Centenary, 1983 , publicación de la OMPI Nº 875.  In forme del Grupo Especial, párrafo 8.82, 
nota de pie de página 124. 
 
93 Supra , párrafo 120. 
 
94 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.83. 
 WT/DS176/AB/R 
Página 52  
 
 aplicaría solamente si el artículo 211(a)(1) estuviera comprendido en una excepción "expresamente 
prevista" en el Convenio de París (1967).
95  A juicio de las Comunidades Europeas, el 
artículo 211(a)(1) no está comprendido en una excepción de esa índole y, por consiguiente, 
contraviene el párrafo 1 del artículo 15. 
150. El Grupo Especial constató lo siguiente: 
… el artículo 211(a)(1) no es incompatible  con el párrafo 1 del artículo 15 del 
Acuerdo sobre los ADPIC porque la expresión "otros motivos" utilizada en el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC puede incluir una medida que 
deniegue el registro de una marca de fábrica o de comerc io sobre la base de que el 
solicitante no es el titular con arreglo a la legislación nacional, en este caso de los 
Estados Unidos, y porque el artículo 211( a)(1) es una medida que trata de la 
titularidad de las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados.
96 
151. Las Comunidades Europeas apelan con respect o a esta constatación.  Según las Comunidades 
Europeas, los Miembros de la OMC han de registrar las marcas de fábrica o de comercio que cumplen las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15.   Las Comunidades Europeas afirman que el 
artículo 211(a)(1) contraviene el párrafo 1 del artículo 15 al establecer, mediante la prescripción 
relativa al consentimiento, una "limitación" que impi de tanto que se siga disfrutando de las marcas de 
fábrica o de comercio existentes como que se registren nuevas marcas de fábrica o de comercio.
97 
152. En respuesta, los Estados Unidos sostienen que el párrafo 1 del artículo 15 es una disposición 
más limitada de lo que piensan las Comunidades Eur opeas.  Los Estados Unidos consideran que en el 
párrafo 1 del artículo 15 simplemente se describe qué "materia" puede ser "objeto de protección" 
como marca de fábrica o de comercio.  Tal como lo s Estados Unidos lo entienden, el párrafo 1 del 
artículo 15 no establece una obligación positiva de registrar todas  las marcas de fábrica o de comercio 
que puedan registrarse.  En consecuencia, los Esta dos Unidos concluyen que el artículo 211(a)(1) no 
es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 porq ue el artículo 211(a)(1) no tiene nada que ver con 
si ciertos signos pueden constituir una  marca de fábrica o de comercio.98 
153. El párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC  dispone lo siguiente: 
                                                      
95 Comunicación del apelante presentada po r las Comunidades Europeas, párrafo 72. 
 
96 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.70. 
 
97 Comunicación del apelante presentada po r las Comunidades Europeas, párrafo 67. 
 
98 Declaración inicial de los Estados Unidos en la audiencia. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 53 
 
 
 Materia objeto de protección 
Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación 
de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los 
de otras empresas.  Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de 
comercio , en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los 
números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como 
cualquier combinación de estos signos.  Cuando los signos no sean intrínsecamente 
capaces de distinguir los bienes o servici os pertinentes, los Miembros podrán 
supeditar la posibilidad de registro de lo s mismos al carácter distintivo que hayan 
adquirido mediante su uso.  Los Miembros  podrán exigir como condición para el 
registro que los signos sean perceptibles visual mente.  (Sin cursivas en el original.) 
154. En el párrafo 1 del artículo 15 se indica qué signos o combinaciones de signos pueden  
constituir una marca de fábrica o de comercio.  Es tos signos incluyen palabras tales como nombres de 
persona, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como cualquier 
combinación de estos signos.  Esta definición se basa en el carácter distintivo de los signos como tales, o en su carácter distintivo adquirido mediante  el uso.  Tales signos, si permiten distinguir los 
bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas, pueden  registrarse como marcas de 
fábrica o de comercio.
99  Para nosotros, el título del artíc ulo 15 -"Materia objeto de protección"- 
indica que el párrafo 1 del artículo 15 contiene una definición  de lo que puede constituir una marca de 
fábrica o de comercio.  Los Miembros de la OMC est án obligados por el párrafo 1 del artículo 15 a 
hacer que los signos o combinaciones de signos que  cumplan los criterios relativos al carácter 
distintivo establecidos en el párrafo 1 de  artículo 15 -y que, por consiguiente, puedan constituir una 
marca de fábrica o de comercio-  puedan registrarse como marcas de fábrica o de comercio con 
arreglo a su legislación nacional. 
155. Así pues, a nuestro juicio las Comunidades Eur opeas ven en el párrafo 1 del artículo 15 una 
obligación que no existe.  Identificar ciertos signos que puedan  constituir una marca de fábrica o de 
comercio e imponer a los Miembros de la OMC la obligación de hacer que esos signos puedan  
registrarse con arreglo a su legislación nacional no es lo mismo que imponer a esos Miembros la obligación de registrar automáticamente  todos y cada uno de los signos o combinaciones de signos 
que puedan  constituir una marca de fábrica o de comercio y puedan  registrarse conforme al párrafo 1 
del artículo 15.  Este precepto describe qué marcas de fábrica o de comercio pueden registrarse.  
No dice que "se registrarán" todas las marcas de fábrica o de comercio que puedan registrarse.  
El precepto dispone que tales si gnos o combinaciones de signos " podrán  registrarse" como marcas de 
                                                     
 
99 Según el párrafo 1 del artículo 15, cuando los si gnos no sean intrínsecamente capaces de distinguir 
los bienes o servicios, la posibilidad de registro de los mismos puede supeditarse al carácter distintivo adquirido 
mediante el uso.  Además, los Miembros pueden exigir , como condición para el registro, que los signos sean 
perceptibles visualmente. 
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 fábrica o de comercio.  No dice que esas marcas de fábrica o de comercio "se registrarán".  Para 
nosotros, estas distinciones establecen una diferencia .  Y, como hemos dicho, apoya estas distinciones 
el hecho de que el título del artículo haga refere ncia a la materia "objeto de protección", no a la 
materia "que habrá de protegerse".  De esta forma, el título del artículo 15 expresa la idea de que la 
materia a la que se refiere la disposición puede  ser objeto de protección, pero no tiene derecho  
necesariamente a protección. 
156. De esto se desprende que la re dacción del párrafo 1 del artícul o 15 autoriza a los Miembros de 
la OMC a establecer, en su legislación nacional sobre el registro de marcas de fábrica o de comercio, condiciones que no traten de la definición ni de la "mater ia objeto de protección" ni de qué constituye 
una marca de fábrica o de comercio. 
157. Apoya esta interpretación el contexto del párrafo  1 del artículo 15.  Examinemos primero el 
párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC , que dispone lo siguiente: 
Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un 
Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por  otros 
motivos , siempre que éstos no contravengan  las disposiciones del Convenio de 
París (1967).  (Sin cursivas en el original.) 
158. Para nosotros, la referencia que se hace en el  párrafo 2 del artículo 15 al párrafo 1 del 
artículo 15 deja claro que los "otros motivos" por los que se puede denegar el re gistro de una marca de 
fábrica o de comercio son motivos diferentes de  los ya mencionados en el párrafo 1 del artículo 15, 
tales como la falta de carácter distintivo intrín seco de los signos, la falta de carácter distintivo 
adquirido mediante el uso o la falta de percep tibilidad visual.  Estamos de acuerdo con el Grupo 
Especial en que: 
En el contexto de esa disposición, corr obora tal interpretación el párrafo 2 del 
artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC , que dispone que:  "Lo dispuesto en el 
párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el 
registro […] por otros motivos".
100 
159. El derecho conferido a los Miembros por el párra fo 2 del artículo 15 a denegar el registro de 
marcas de fábrica o de comercio por motivos dist intos del incumplimiento de las prescripciones 
relativas al carácter distintivo establecidas en el pá rrafo 1 del artículo 15 implica que los Miembros no 
están obligados a registrar todos y cada uno de los signos o combinaciones de signos que cumplan 
esos requisitos relativos al carácter distintivo. 
                                                      
100 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.49.  Estu diaremos el significado de la última parte del 
párrafo 2 del artículo 15 más adelante, cuando examinemos las disposiciones pertinentes del Convenio de París (1967). 
  WT/DS176/AB/R 
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 160. Además, el párrafo 4 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC  dispone lo siguiente: 
La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de 
aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca. 
161. Si el párrafo 1 del artículo 15 se interpretase en el sentido de que  requiere  el registro de todos 
los signos o combinaciones de signos que cumplan los criterios relativos al carácter distintivo 
establecidos en ese artículo, no habría sido necesario establecer positivamente  en el  Acuerdo sobre 
los ADPIC  que "[l]a naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de 
aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca".101  Tal interpretación del 
párrafo 1 del artículo 15 haría que el párra fo 4 del artículo 15 fuese redundante e inútil.102 
162. Además, señalamos que el párrafo 3 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC  dispone lo 
siguiente: 
Los Miembros podrán supeditar al uso la posib ilidad de registro.  No obstante, el uso 
efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la 
presentación de una solicitud de registro.  No se denegará ninguna solicitud por el 
solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un 
período de tres años contado a partir  de la fecha de la solicitud. 
163. Al disponer expresamente que los Miembros podr án supeditar al uso la posibilidad de 
registro, la primera frase del párrafo  3 del artículo 15 trata de un elemen to de registro distinto de la 
"materia objeto de protección".  En otras palabras, el párrafo 1 del artículo 15 se refiere al "uso" como 
base para que los signos que no tengan intrínsecament e carácter distintivo adquieran este carácter y, 
por consiguiente, puedan ser "materia objeto de protecci ón".  El párrafo 3 del artículo 15 se refiere al 
"uso" como base de la posibilidad de registro por un solicitante determinado.  A primera vista, la 
primera frase del párrafo 3 del artículo 15 podría ha cer pensar que, implícitamente, el párrafo 1 del 
artículo 15 va más allá de la definición de lo que constituye una marca de fábrica o de comercio.  Sin 
embargo, no creemos que la presencia de la primera frase del párrafo 3 del artículo 15 nos obligue a 
                                                      
101 El artículo 7 del Convenio de París (1967) establ ece una obligación similar, pe ro que se limita a la 
naturaleza de los productos .  El artículo 7 dispone lo siguiente: 
 La naturaleza del producto al que la marca de fá brica o de comercio ha de aplicarse no puede, 
en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca. 
 
Las consideraciones que hemos hecho con respecto al párrafo 4 del artículo 15 del Acuerdo sobre los 
ADPIC  se aplican, mutatis mutandis , al artículo 7 del Conv enio de París (1967). 
 
102 Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto Estados Unidos − Pautas para la gasolina 
reformulada y convencional  ("EE.UU. − Gasolina "), WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996, 
ISD1996:I.  Véase también el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto Japón − Impuestos sobre las 
bebidas alcohólicas  ("Japón − Bebidas alcohólicas II "), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, 
adoptado el 1º de noviembre de 1996, ISD 1996:I. WT/DS176/AB/R 
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 interpretar el párrafo 1 del artículo 15 en el sen tido de que tiene un sentido incompatible con su 
redacción efectiva. 
164. La primera frase del párrafo 3 del artículo 15 formula explícitamente uno de los "otros 
motivos" mencionados de forma gene ral en el párrafo 2 del artículo 15, y las dos frases que siguen 
limitan ese motivo.  En otras palabras, creemos que la importancia del párrafo  3 del artículo 15 estriba 
menos en su primera frase que en las dos frases si guientes, que circunscriben, en otros aspectos, la 
condición del uso para la posibilidad de registro. 
165. Al igual que hicimos al interpretar el artículo 6 quinquies , aquí también recordamos que el 
párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París (1967) , que ha pasado a ser una disposición de la OMC 
al quedar incorporado en virtud de lo dis puesto en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los 
ADPIC , reserva a cada uno de los países de la Unión de París el derecho a determinar en su 
legislación nacional las "condiciones" de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de 
comercio.
103  Si el párrafo 1 del artículo 15 exigiese el registro de todos y cada uno de los signos o 
combinaciones de signos que cumplen los criterios re lativos al carácter distintivo establecidos en ese 
artículo, los Miembros de la OMC se verían privad os de las facultades discrecionales en materia de 
legislación de las que disfrutan en virtud del párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París (1967).  A 
nuestro juicio, el párrafo 1 del artículo 15 del  Acuerdo sobre los ADPIC  limita el derecho de los 
Miembros a determinar en su legislación nacional l as "condiciones" de depósito y de registro de las 
marcas de fábrica o de comercio conforme a lo  dispuesto en el párrafo 1) del artículo 6  solamente  en 
la medida en que guarda relación con las prescripci ones relativas al carácter distintivo enunciadas en 
el párrafo 1 del artículo 15. 
166. Teniendo todo esto en cuenta, consideramos la  compatibilidad del artículo 211(a)(1) con las 
prescripciones del párrafo 1 del artículo 15.  El artículo 211(a)(1) prohíbe cualquier transacción o 
pago con respecto a una categoría de finida de marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales 
o denominaciones comerciales a menos que el titular orig inal de la marca de fábrica o de comercio, el 
nombre comercial o la denominación comercial, o su  sucesor en interés de buena fe, haya consentido 
en ello expresamente.  Ya hemos concluido que el artículo 211(a)(1) es una medida que se refiere a la 
titularidad, por cuanto, en ciertas circunstancias, determina quién  no es el titular de una categoría 
                                                      
103 La reserva de las facultades discrecionales en ma teria de legislación a los países de la Unión de 
París que son también Miembros de la OMC está limitada por los motivos comúnmente aceptados para denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio (por ejemplo, el artículo 6 ter) y por los motivos comúnmente 
aceptados para no denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio (por ejemplo, el párrafo 2) del 
artículo 6) y está sometida, en particular, a la obligación relativa al trato nacional esta blecida en el Convenio de 
París (1967), así como a otras disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC .  Véase supra , nota 75.  
  WT/DS176/AB/R 
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 definida de marcas de fábrica o de comercio y de nombres comerciales con arreglo a la legislación de 
los Estados Unidos en materia de marcas de fábrica o de comercio.104  Por consiguiente, el 
artículo 211(a)(1) no se refiere en modo alguno a las cuestiones de que trata el párrafo 1 del 
artículo 15, tales como el carácter distintivo intrínseco de los signos, el carácter distintivo adquirido mediante el uso y la perceptibilidad visual.  El artículo 211(a)(1) no impide ni excluye en modo alguno el registro de signos o de combinaci ones de signos que cumplan las prescripciones del 
párrafo 1 del artículo 15, siempre que la solicitud de registro como marca de fábrica o de comercio no 
sea presentada por una persona que no sea el legíti mo titular del signo o de la combinación de signos 
de conformidad con la legislación de  los Estados Unidos.  En consecuencia, el artículo 211(a)(1) no es 
incompatible con las prescripciones del párrafo 1 de l artículo 15 relativas a la "materia objeto de 
protección". 
167. Por lo que a nosotros se refiere, esta conclu sión invalida la impugnaci ón del artículo 211(a)(1) 
hecha por las Comunidades Europeas basándose en el artículo 15.  Ahora bien, las Comunidades 
Europeas también apelan con respecto a una interpre tación jurídica, en el sentido del párrafo 6 del 
artículo 17 del ESD, formulada por el Grupo Especial en  relación con el párrafo 2 del artículo 15.  Así 
pues, examinamos a continuación el párrafo 2 del artículo 15. 
168. El Grupo Especial constató lo siguiente: 
El párrafo 2 del artículo 15 dice que no se impide que los Miembros denieguen el 
registro de una marca de fábrica o de come rcio por "otros motivos", siempre que tales 
motivos no "contravengan" las disposiciones del Convenio de París (1967).  Así pues, 
si una medida está comprendida en el ámbito de aplicación de esos "otros motivos", 
todo Miembro puede denegar el registro co mo marca de fábrica o de comercio a 
signos que cumplan las prescripciones del pá rrafo 1 del artículo 15.  Este es el 
contexto en el que examinamos la co mpatibilidad del artículo 211(a)(1) con el 
párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.
105 
169. Además de afirmar que el artículo 211(a)(1 ) infringe el párrafo 1 del artículo 15, las 
Comunidades Europeas sostienen que, en todo caso, el artículo 211(a)(1) no podría justificarse por los 
"otros motivos" previstos en la excepción establecida  en el párrafo 2 del artículo 15, porque, tal como 
lo entienden las Comunidades Europeas, con arreglo al  párrafo 2 del artículo 15 "sólo son admisibles 
las excepciones que están expresamente previstas  en el Convenio de París".106  Las Comunidades 
                                                      
104 Véase s upra , párrafo 121. 
 
105 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.51. 
 
106 Comunicación del apelante presenta da por las Comunidades Europeas, párrafo 72.  A este respecto, 
las Comunidades Europeas hacen referencia, en partic ular, al párrafo 2) del artículo 6, al artículo 6 ter, a los 
párrafos B 1) a 3), C, D y E del artículo 6 quinquies  y al artículo 10 bis. WT/DS176/AB/R 
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 Europeas sostienen que ninguna de las excepciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC , 
como tampoco ninguna de las excepciones establecidas en el Convenio de París (1967), autoriza 
expresamente la prescripción del artículo 211(a)(1) de que hay que obtener el consentimiento del 
titular original o de su sucesor en interés de buena fe para que se autorice el registro de conformidad 
con la legislación de los Estados Unidos. 
170. Los Estados Unidos afirman, en respuesta, que, incluso si el artículo 211(a)(1) contraviniese 
el párrafo 1 del artículo 15, la denegación del registro basada en que el solicitante no es el verdadero 
titular estaría de todos modos justif icada con arreglo al párrafo 2 del artículo 15.  Los Estados Unidos 
no creen que en el párrafo 2 del artículo 15 haya nada que exija que tales "otros motivos" estén 
"expresamente establecidos" en el Convenio de Parí s (1967).  En vez de ello, los Estados Unidos 
sostienen que es suficiente que el Convenio de París (1967) no prohíba tales "otros motivos". 
171. La referencia específica que se hace en el párrafo  2 del artículo 15 al párrafo 1 del artículo 15 
deja claro que los "otros motivos" para denegar el  registro a los que se refiere el párrafo 2 del 
artículo 15 son diferentes de los mencionados en el pá rrafo 1 del artículo 15.  Dado esto, la frase clave 
en lo que se refiere a la cuestión que estamos ex aminando es la limitación que figura al final del 
párrafo 2 del artículo 15, que exige que esos mo tivos "no contravengan las disposiciones del 
Convenio de París (1967)". 
172. Como siempre, estudiamos primero el sentido co rriente del texto del tratado.  El sentido 
corriente de " derogate " (contravenir, menoscabar, cercenar) es " to detract from " (detraer de) o 
"to take away [ ] so as to lessen or impair " (quitar para reducir o disminuir).
107  Teniendo presente 
este significado, consideramos las circunstancias en las que los motivos para denegar el registro de 
                                                                                                                                                                     
El párrafo 2) del artículo 6 del Convenio de París pr ohíbe a todo país de la Unión de París rechazar una 
solicitud de registro o invalidar el registro de una marca depositada por un nacional de un país de la Unión de 
París en cualquier país de la Unión de París distinto de su país de origen por el motivo de que esa marca no haya 
sido depositada, registrada o renovada en el país de origen. 
 
El artículo 6 ter prohíbe, entre otras cosas, utilizar en marcas de fábrica o de comercio, sin permiso de 
las autoridades competentes, emblemas de Estado, punzones oficiales y emblemas de organizaciones 
intergubernamentales. 
 En cuanto al texto de los párrafos B 1) a 3) del artículo 6 quinquies , véase supra , nota 88. 
 
El párrafo 1) del artículo 10 bis, relativo a la "Competencia desleal", dispone que "Los países de la 
Unión están obligados a asegurar a los nacionales de lo s países de la Unión una protección eficaz contra la 
competencia desleal". 
 Véanse, entre otras cosas, la comunicación del ap elante presentada por las Comunidades Europeas, 
párrafo 72, y las respuestas de las Comunidades Euro peas a las preguntas formuladas en la audiencia. 
 
107 The New Shorter Oxford English Dictionary , supra , nota 81, volumen I, página 642.  WT/DS176/AB/R 
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 una marca de fábrica o de comercio establecidos por un Miembro en su legislación nacional pueden 
"contravenir" el Convenio de París (1967). 
173. Los participantes no discuten que los "otros motivos" que están expresamente  previstos en las 
excepciones establecidas en el  Convenio de París (1967) no contravienen ese Convenio, en el sentido 
del párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC .108  Los participantes están de acuerdo, por 
ejemplo, en que las excepciones establecid as en los párrafos B 1) a 3) del artículo 6 quinquies  del 
Convenio de París (1967) pueden considerarse como "otros motivos" en el sentido del párrafo 2 del 
artículo 15.  Lo que es más, señalamos que las Co munidades Europeas no ponen en tela de juicio que 
las excepciones mencionadas explícitamente en el Acuerdo sobre los ADPIC  pueden ser "otros 
motivos" para denegar el registro de una marca de  fábrica o de comercio que "no contravengan" el 
Convenio de París (1967).109 
174. Más bien, la cuestión que se nos plantea con respecto al párrafo 2 del artículo 15 es la medida 
en que los Miembros están autorizados, si es que están  autorizados, a denegar el registro de marcas de 
fábrica o de comercio por motivos distintos de los expresamente establecidos  en el  Acuerdo sobre los 
ADPIC  y en el Convenio de París (1967). 
175. A este respecto, recordamos una vez más que el párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de 
París (1967) reserva a cada uno de los países de la  Unión de París el derecho a determinar las 
"condiciones de depósito y de registro  de las marcas de fábrica o de comercio […] por su legislación 
nacional".  Sin embargo, la autorización para dete rminar tales condiciones en la legislación nacional 
ha de ejercerse de forma compatible con las obligaci ones que impone a los países de la Unión de París 
el Convenio de París (1967).  Estas obligaciones in cluyen los motivos internacionalmente acordados 
para denegar  el registro, estipulados en el Convenio de París (1967).110 
                                                      
108 Respuestas de las Comunidades Europeas y de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la 
audiencia. 
 
109 Las Comunidades Europeas hacen referencia, en par ticular, al párrafo 3 del artículo 22 y al párrafo 2 
del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC , que hacen que la protección de las indicaciones geográficas no se 
vea menoscabada por la utilización de marcas de fábrica o de comercio que contenga n indicaciones geográficas 
o consistan en indicaciones geográfi cas.  Las Comunidades Europeas me ncionan también el párrafo 5 del 
artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC  (relativo a los derechos a marcas de fábrica o de comercio −adquiridas 
mediante su registro o mediante su uso de buena fe − que sean idénticas o similares a indicaciones geográficas) y 
el párrafo 1 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC  (relativo a la observancia de  procedimientos y trámites 
razonables como condición para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradict orios relacionados).  Comunicación del apel ante presentada por las Comunidades 
Europeas, párrafo 73. 
 
110 Por ejemplo, el artículo 6 bis (denegación del registro de marcas notoriamente conocidas) y el 
artículo 6 ter (prohibición de las marcas de fábrica o de comercio que incluyan emblemas de Estado) contienen WT/DS176/AB/R 
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 176. El derecho de cada uno de los países de la Un ión de París a determinar las condiciones de 
depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio por su legislación nacional está también 
limitado por los motivos intern acionalmente acordados para  no denegar el registro de marcas de 
fábrica o de comercio.
111  Esto implica que el derecho reservado a cada uno de los países de la Unión 
de París a determinar, conforme al  párrafo 1) del artículo 6, las c ondiciones de depósito y de registro 
de las marcas de fábrica o de comercio incluye el  derecho a determinar por su legislación nacional las 
condiciones para denegar  la aceptación del depósito y del re gistro por motivos distintos de los 
expresamente prohibidos por el  Convenio de París (1967).112 
177. Por consiguiente, no es necesario  que una condición esté expresamente mencionada en el 
Convenio de París (1967) para que  no "contravenga" ese Convenio.  La denegación del registro por 
"otros motivos" contravendría el Convenio de París (1967) solamente si la denegación se basase en 
motivos que fueran incompatibles c on las disposiciones de ese Convenio. 
178. Por todas estas razones, conclu imos que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con la 
definición de la "materia objeto de protección" que figura en el párrafo 1 del artículo 15 del  Acuerdo 
sobre los ADPIC , y concluimos también que los "otros motivos " para la denegación del registro en el 
sentido del párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC  no se limitan a los motivos 
expresamente establecidos en las ex cepciones establecidas en el Convenio de París (1967) o en el 
Acuerdo sobre los ADPIC .  En consecuencia, confirmamos la constatación formulada por el Grupo 
Especial en el párrafo 8.70 del informe del Grupo Especial. 
VII. Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC  
179. Ante el Grupo Especial, las Comunidades Europeas sostuvieron que negar a los nacionales 
designados (o sus sucesores en in terés) el acceso a los tribunales estadounidenses en aplicación de los 
artículos 211(a)(2) y (b) priva a de terminados titulares de marcas de fábrica o de comercio de los 
derechos exclusivos que les confiere  el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC .  
                                                                                                                                                                     
excepciones expresas a las facultades discrecionales en materia de reglamentación conferidas a los Miembros 
por el párrafo 1) del artículo 6. 
 
111 Por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 6 limita las facultades discrecionales en materia de legislación 
de los países de la Unión de París al disponer que la solicitud de registro presentada por un nacional de un país de la Unión de París no podrá rechazarse por el motivo de que el nacional no haya solicitado el registro o la 
renovación en su país de origen .  Esta excepción no se refiere a un motivo particular para rechazar  el registro de 
una marca de fábrica o de comercio.  Antes bien, estipula cuándo −a pesar de las facultades discrecionales en 
materia de legislación conferidas a los países de la Unión por el párrafo 1) del artículo 6 − no se puede denegar el 
registro de una marca de fábrica o de comercio. 
 
112 Véase supra , nota 75. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 61 
 
 
 Los Estados Unidos sostuvieron que los artículos 211(a )(2) y (b) no violan el párrafo 1 del artículo 16 
porque a tenor de esos artículos sólo se priva de de rechos a las personas que no son titulares de una 
marca de fábrica o de comercio con arregl o a la legislación de los Estados Unidos. 
180. En relación con la supuesta incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 del 
artículo 16, el Grupo Especial constató que: 
... las Comunidades Europeas no han aportado ninguna prueba que nos permita llegar 
a la conclusión de que los tribunales estadounidenses interpretarían el artículo 211(a)(2) de una forma que privara de  sus derechos exclusivos a una persona 
respecto de la cual el tribunal hubiera dete rminado que era el titular de una marca de 
fábrica o de comercio registrada.
113 
... las Comunidades Europeas no han demostrado que el artículo 211(a)(2) sea 
incompatible con el párrafo 1 del ar tículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.114 
181. Análogamente, en relación con la supuesta incompatibilidad del artículo 211(b) con el 
párrafo 1 del artículo 16, el Grupo Especial constató que: 
... las Comunidades Europeas, que son la pa rte reclamante, no han aportado pruebas y 
expuesto argumentos jurídicos suficientes para demostrar la violación que alegan.  
Así pues, no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.
115 
182. Según el Grupo Especial, "ni el párrafo 1 del ar tículo 16 ni cualquier otra disposición del 
Acuerdo sobre los ADPIC definen la forma de determinar quién es el titular de una marca de fábrica o 
de comercio".116  Ante tal ausencia, el Grupo Especial raz onó que "para determinar quién es el titular 
de una marca de fábrica o de comercio registrada , es necesario recurrir a la legislación nacional de los 
Miembros.  [...]  El Acuerdo sobre los ADPIC  no establece un régimen de titularidad de las marcas de 
fábrica o de comercio válido para todos los Miembros y aplicable a todos ellos".117 
183. Las Comunidades Europeas impugnan estas constataciones y sostienen que el Grupo Especial 
distinguió erróneamente entre el titular de una marca de fábrica o de comercio  registrada y la propia 
marca, cuando uno y otra están "indisolublemente ligados".118  Las Comunidades Europeas mantienen 
                                                      
113 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.111. 
 
114 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.112. 
 
115 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.159. 
 
116 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.108. 
 
117 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.108. 
 
118 Comunicación del apelante presentada po r las Comunidades Europeas, párrafo 106. WT/DS176/AB/R 
Página 62  
 
 que, si bien pueden surgir diferencias en cuanto a quién es el titular legítimo de una marca de fábrica 
o de comercio registrada, la sola existencia de la marca supone necesariamente la existencia de un 
titular.  Y, a juicio de las Comunidades Eur opeas se debe considerar, según el párrafo 1 del 
artículo 16, que el titular del registro es el titular de la marca de fábrica o de comercio hasta el 
momento en que deje de ser titular del registro.
119 
184. Los Estados Unidos nos piden que confirmemo s las constataciones del Grupo Especial y 
aducen que el Grupo Especial ha c oncluido correctamente que, en el marco de un sistema como el de 
los Estados Unidos, en el que el registro de una  marca de fábrica o de comercio no confiere la 
titularidad de la misma, la condición jurídica del registro de la marca de fábrica o de comercio en sí 
no determina la titularidad.120  Los Estados Unidos sostienen que el párrafo 1 del artículo 16 anticipa 
específicamente que el titular de una marca de fábrica o de comercio -la persona que se encuentra en 
condiciones de ejercer derechos exclusivos con arregl o a la legislación interna- puede ser una persona 
distinta de la que ha registrado la  marca de fábrica o de comercio.  Los Estados Unidos destacan que 
según la legislación federal de marcas de fábrica o de  comercio de los Estados Unidos, si una persona 
distinta de quien registra la marca puede acred itar un mejor derecho a la marca de fábrica o de 
comercio, sobre la base, por ejemplo, de su uso anterior, puede declararse que esa persona es el 
verdadero "titular" de la marca.121  Los Estados Unidos subrayan que  la última frase del párrafo 1 del 
artículo 16 permite específicamente ese sistema de reconocer derechos "basados en el uso". 
185. El artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC  lleva por título "Derechos conferidos".  El 
párrafo 1 del artículo 16 dice lo siguiente: 
El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho 
exclusivo de impedir que cualesquiera tercer os, sin su consentimiento, utilicen en el 
curso de operaciones comerciales signos idén ticos o similares para bienes o servicios 
que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se ha registrado la marca, 
cuando ese uso dé lugar a probabilidad de c onfusión.  En el caso de que se use un 
signo idéntico para bienes o servicios idéntic os, se presumirá que existe probabilidad 
de confusión.  Los derechos antes me ncionados se entenderán sin perjuicio de 
ninguno de los derechos existe ntes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de 
los Miembros de reconocer de rechos basados en el uso. 
186. Según nuestra interpretación, el artículo 16 confiere al titular  de una marca de fábrica o de 
comercio registrada un nivel míni mo internacionalmente acordado de "derechos exclusivos" que todos 
                                                      
119 Comunicación del apelante presentada po r las Comunidades Europeas, párrafo 109. 
 
120 Informe del Grupo Especial, nota 116 al párrafo 8.64 y párrafo 8.109. 
 
121 Informe del Grupo Espe cial, párrafo 8.104;  comunicación del apelado presentada por los 
Estados Unidos, párrafo 60.  WT/DS176/AB/R 
 Página 63 
 
 
 los Miembros de la OMC deben garantizar en su legislación interna.  Estos derechos exclusivos 
protegen al titular contra toda violación de la marc a de fábrica o de comercio  registrada por terceras 
partes no autorizadas.122 
187. Subrayamos que el párrafo 1 del artículo 16 confie re esos derechos exclusivos al "titular" de 
una marca de fábrica o de comercio registrada.  Ta l y como se utiliza en esta disposición del Acuerdo, 
la palabra "titular" en su sentido ordinario designa al propietario o a la persona que tiene el título o 
dominio de la propiedad constituida por la marca de fábrica o de comercio.123  Coincidimos con el 
Grupo Especial en que este sentido ordinario no aclara cómo se determina la titularidad de una marca 
de fábrica o de comercio.  Coincidimos también con el Grupo Especial en que el párrafo 1 del 
artículo  16 no define expresamente cómo se determ ina la titularidad de una marca de fábrica o de 
comercio registrada.124  El párrafo 1 del artículo 16 confiere de rechos exclusivos al "titular" pero no 
nos dice quién es el "titular". 
188. Como nos recuerdan los Estados Unidos y conceden las Comunidades Europeas, la última 
frase del párrafo 1 del artículo 16 admite que los Miembros de la OMC pue den reconocer derechos 
"basados en el uso" de una marca de fábrica o de comercio.  Interpretamos esto en el sentido de que 
permite a los Miembros de la OMC reconocer los "d erechos exclusivos" previstos por el párrafo 1 del 
artículo 16 dentro de sus respectivas jurisdicciones sobre la base del registro o del uso.  El Grupo 
Especial concluyó que el párrafo 1 del artículo 16 c ontempla la posibilidad de que existan diferentes 
formas de titularidad según la legislación de los diferentes Miembros, y estamos de acuerdo con esta 
conclusión.125  Sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC  no establece ni prescribe un régimen de 
titularidad de las marcas de fábrica o de comercio. 
189. Ante la ausencia de disposiciones explícitas  que definan la titularidad en el Acuerdo sobre los 
ADPIC , parece útil examinar también si el Acuerdo sobre los ADPIC  -incluidos los artículos del 
Convenio de París (1967) incorporados al mismo- contiene alguna definición implícita  de la 
titularidad.  Si examinamos en primer lugar el Convenio de París (1967), vemos que, en respuesta a 
                                                      
122 Observamos que, desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC , solamente el párrafo 3 del 
artículo 10 bis del Convenio de París (1967), contenía la prohibición de "todos los actos que por su naturaleza 
pudieran crear cualquier tipo de confusión con el establ ecimiento, los bienes o las actividades industriales o 
comerciales de un competidor". Véase Gervais, D., The TRIPS Agreement - Drafting History and Analysis, 
Sweet & Maxwel,  Londres (1998), páginas 109-110. 
 
123 The New Shorter Oxford English Dictionary , supra , nota 81 , volumen II, página 2059 ;  Black's Law 
Dictionary , séptima edición, B.A. Garner (ed.), (West Group, 1999), página 1130. 
 
124 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.108. 
 
125 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.108. WT/DS176/AB/R 
Página 64  
 
 una petición de información que le dirigiera el Grupo Especial
126, el Director General de la Oficina 
Internacional de la Organización Mundial de la Propi edad Intelectual ("OMPI") afirmó que "ninguna 
disposición [del Convenio de París (1967)] trata la cuestión de cómo ha  de determinarse el titular de 
una marca de fábrica o de comercio de conformida d con la ley interna de los Estados partes en el 
Convenio de París".127  El Grupo Especial no discutió este punto.  Sin embargo, el Grupo Especial 
parece haber adoptado la opinión de que el párrafo 1 del artículo 6 del Conveni o de París (1967) deja 
a la discreción legislativa de los distintos países la definición de las condiciones de titularidad.  
Coincidimos con esta opinión. 
190. Las Comunidades Europeas sugieren que en el Acuerdo sobre los ADPIC  hay varias 
referencias directas o indirectas a la titularidad que orientan a los Miembros de la OMC sobre la manera de determinar la titularidad.
128  Para las Comunidades Europeas esta orientación se encuentra 
específicamente en el párrafo 1 del artículo 15, el  párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 1 del 
artículo 19. 
191. Las Comunidades Europeas sostienen que el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los 
ADPIC  crea un nexo entre la marca de fábrica o de co mercio por una parte y los bienes o servicios de 
una "empresa", por otra.  Ello implica, a juicio de las Comunidades Europeas, que sólo una "empresa" 
puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio.  No nos  pronunciamos sobre la validez de 
esta afirmación.  En todo caso, suponiendo arguendo  que este argumento es correcto, el hecho sigue 
siendo que el párrafo 1 del artículo 15 no define qué empresa será la titular.  Por consiguiente, este 
argumento no sirve al caso de las Comunidades Europeas. 
192. Las Comunidades Europeas sostienen tamb ién que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo 
sobre los ADPIC  identifica al titular de una marca de fábric a o de comercio con las "empresas" cuyos 
                                                      
126 En aplicación del artículo 13 del ESD. 
 
127 En su carta de fecha 2 de marzo de 2001, el Direct or General de la Oficina Internacional de la OMPI 
afirma lo siguiente: 
 
Aunque algunas disposiciones del Convenio de  París hacen referencia al concepto de 
titularidad de una marca de fábrica o de comercio (párrafos C(2) y C(3) del artículo 5, y artículo 6 septies :  "titular", párrafo 1(c) del artículo 6 ter:  "titulares", párrafo 1) del 
artículo 6 bis "siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente 
Convenio"), ninguna disposición trata la cuestión de cómo ha de determinarse el titular de 
una marca de fábrica o de comercio de conformidad con la ley interna de los Estados partes 
en el Convenio de París.  (Sin cursivas en el original.) 
 
 Reproducida parcialmente en el párrafo 6.41 del informe del Grupo Especial. 
 
128 Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 50 del Grupo Especial.  Las Comunidades 
Europeas repitieron también este argumento ante nosotros en la audiencia.  WT/DS176/AB/R 
 Página 65 
 
 
 bienes o servicios son distinguidos por la marca de fábrica o de comercio.  A este respecto, 
observamos simplemente que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC  se refiere al 
"titular de una marca de fábrica o de comercio regi strada" y a los "bienes o servicios" para los que se 
ha registrado la marca.  A diferencia del párrafo 1 del artículo 15, el párrafo 1 del artículo 16 no 
incluye la palabra "empresas".  Tampoco menciona al  titular de los bienes o servicios para los que se 
ha registrado la marca.  En consecuencia y a difere ncia de las Comunidades Europeas, no vemos en el 
párrafo 1 del artículo 16 ninguna b ase para afirmar que esta disposic ión identifica al titular de una 
marca de fábrica o de co mercio con la empresa cuyos bienes o se rvicios son distinguidos por la marca 
de fábrica o de comercio. 
193. Por último, las Comunidades Europeas aleg an que el párrafo 1 del artículo 19 del Acuerdo 
sobre los ADPIC  parece también identificar al titular de una  marca de fábrica o de comercio con la 
empresa que utiliza esa marca para sus bienes o servicios.  Observamos aquí que el párrafo 1 del 
artículo 19 contempla la situación en la que la legi slación interna de un Miembro exige el uso de una 
marca de fábrica o de comercio a los efectos de mant ener su registro y las circunstancias en las que el 
uso por una persona distinta del titu lar de la marca de fábrica se reconoce como uso a los efectos de 
mantener el registro.  Tampoco aquí se hace mención de la "empresa" que utiliza la marca de fábrica o 
de comercio para sus bienes o servicios.  Por lo tanto, tampoco encontramos en este caso, a diferencia de las Comunidades Europeas, base para consider ar que esta disposición es pertinente para su 
argumentación. 
194.  Por consiguiente, disentimos de la argumen tación de las Comunidades Europeas de que, 
según el Acuerdo sobre los ADPIC , la "empresa" que utiliza la marca de fábrica o de comercio para 
distinguir sus bienes o servicios debe ser considerad a titular de la marca de fábrica o de comercio. 
195. Por todas estas razones concluimos que ni el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los 
ADPIC  ni ninguna otra disposición de dicho Acuerdo o del Conveni o de París (1967) determinan 
quién es o quién no es titular de una marca de fábrica o de comercio. 
196. Partiendo de esta conclusión, pasamos a examinar  a continuación si los artículos 211(a)(2) 
y (b) son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 16. 
197. El Grupo Especial afirmo que: 
En las circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 211(a)(2) puede haber 
una impugnación con éxito de lo s derechos de titularidad prima facie  con respecto al 
registro, obtenido por un nacional designado al  amparo de una licencia general de la 
OFAC sin el consentimiento del titular or iginal, de una marca de fábrica o de 
comercio que se haya utilizado en relación co n activos confiscados.  En los supuestos WT/DS176/AB/R 
Página 66  
 
 en que la titularidad presunta podría ser  impugnada con éxito en el marco de 
procedimientos judiciales civiles efectivos, las disposiciones del artículo 211(a)(2) no serían un obstáculo para que la persona a la que el tribunal considerara titular real de 
la marca de fábrica o de comercio conforme a la legislación estadounidense 
reivindicara sus derechos.  En este sentido,  el artículo 211(a)(2) permite que se 
otorguen derechos exclusivos a la persona a la que el tribunal considere titular real de 
la marca de fábrica o de comercio regi strada de conformidad con la legislación 
estadounidense.
129 
198. Basándose en esta lectura del artículo 211(a)(2), el Grupo Especial concluyó que las 
Comunidades Europeas no habían a portado "ninguna prueba " que permitiera llegar a la conclusión de 
que los tribunales estadounidenses interpretarían el ar tículo 211(a)(2) de una forma que privara de sus 
derechos exclusivos a una persona  respecto de la cual el tribunal hubiera determinado que era el 
titular de una marca de fábrica o de comercio registrada.130 
199. Recordamos que las Comunidades Europeas so stienen que el Grupo Especial creó una 
distinción artificial entre el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada y la propia 
marca.131  Disentimos de la aparente identificación del registro de una marca de comercio con la 
titularidad de la marca que hacen las Comunidades Europeas.132  También aquí nos parece que las 
Comunidades Europeas no tienen en cuenta la necesar ia distinción jurídica entre un sistema de marcas 
de comercio en el que la titularidad se basa en el registro y un sistema de marcas de comercio en el 
que la titularidad se basa en el uso.  Como hemo s señalado más de una vez, la legislación de los 
Estados Unidos confiere derechos exclusivos al titular de la marca no sobre la base del registro sino 
sobre la base del uso.  Nada en el párrafo 1 de l artículo 16 obliga a los Estados Unidos a basar la 
protección de los derechos exclusivos en el registro.  De hecho, como también hemos observado más de una vez, la última frase del párrafo 1 del ar tículo 16 confirma que lo s Miembros de la OMC 
pueden reconocer derechos basados en el uso.  Así lo han hecho los Estados Unidos.  De ello se sigue 
necesariamente que según la legislación de los Estados Unidos el registro no es determinante de la 
titularidad de una marca de fábrica o de comercio .  Según la legislación de los Estados Unidos, el 
                                                     
 
129 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.111. 
 
130 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.111. 
 
131 Comunicación del apelante presentada po r las Comunidades Europeas, párrafo 106. 
 
132 Es de sentido común que una marca de fábrica o de comercio registrada sólo puede existir si se ha 
registrado.  A su vez, el registro debe hacerse en bene ficio de un titular.  Por consiguiente, el titular de una 
marca de fábrica o de comercio registrada según el párra fo 1 del artículo 16 es el titular del registro hasta el 
momento de que deje de serlo.  Sería ilógico considerar que un "titular original" mal definido que no esté en el 
registro es el titular legítimo de la marca de fábrica o de comercio registrada en el sentido del párrafo 1 del 
artículo 16 [del Acuerdo sobre los ADPIC]".  Com unicación del apelante presentada por las Comunidades 
Europeas, párrafo 119. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 67 
 
 
 registro de una marca de fábrica o de comercio genera una presunción prima facie  de que quien la ha 
registrado es titular de la marca y tiene el der echo exclusivo de utilizarla en el comercio.133  Pero, 
aunque coincidimos con el Grupo Especial en que el  titular presunto de la marca de fábrica o de 
comercio registrada  debe gozar, según la legislación de lo s Estados Unidos, de los derechos 
exclusivos que derivan de l párrafo 1 del artículo 16 a menos que se impugne con éxito por vía judicial 
o administrativa la presunción relativa a la valid ez del registro, disentimos de la identificación que 
hacen las Comunidades Europeas de registro con titularidad.134 
200. De acuerdo con nuestras conclusiones precedente s, el artículo 211(a)(2) se refiere a la 
titularidad de una categoría definida de marcas de fábrica o de comercio.135  En ese contexto el 
artículo 211(a)(2) se puede invocar contra la titula ridad presunta de una marca de fábrica o de 
comercio registrada.  Si la invocación prospera, el artículo 211(a)(2) vaciará de contenido la 
presunción de titularidad que según la  legislación de los Estados Unidos  deriva del registro de una 
marca de fábrica o de comercio.  Pero el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del 
artículo 16.  Porque ni el artíc ulo 16 ni ningún otro artículo del Acuerdo sobre los ADPIC  determinan 
quien es o no es titular de una marca de fábrica o de comercio. 
201. Volviendo a la supuesta incompatibilidad del artíc ulo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 16, 
recordamos que anteriormente concluimos que, al igua l que el artículo 211(a)(2), el artículo 211(b) se 
refiere a la titularidad de una categor ía definida de marcas comerciales.136  Al igual que el 
artículo 211(a)(2), el artículo 211(b) se puede invocar  contra la titularidad presunta de una marca de 
fábrica o de comercio registrada.  Al igual que el ar tículo 211(a)(2), el artículo 211(b), de prosperar la 
invocación, vaciará de contenido la presunción de titularidad que según la legislación de los 
Estados Unidos deriva del registro de una marc a de fábrica o de comercio.  Por consiguiente, 
concluimos que al igual que el artículo 211(a)(2 ), el artículo 211(b) no es incompatible con el 
artículo 16 ya que ni este artículo ni ningún otro artículo del Acuerdo sobre los ADPIC  determinan 
quién es o no es titular de una marca de fábrica o de comercio.  Por consiguiente, a nuestro juicio no 
sólo "no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 16"137 
sino que concluimos también que el artículo 211(b) no es incompatible con ese artículo. 
                                                      
133 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.109. 
 
134 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.110. 
 
135 Véanse s upra , párrafos 117 y 120. 
 
136 Véanse s upra , párrafos 118 y 120. 
 
137 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.159. WT/DS176/AB/R 
Página 68  
 
 202. Por las razones expuestas, constatamos que los artículos 211(a)(2) y (b) no son incompatibles 
con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC . 
VIII.  Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC  
203. Tanto los Estados Unidos como las Comunidades Europeas impugnan las constataciones del 
Grupo Especial sobre el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC .  Los Estados Unidos impugnan la 
conclusión del Grupo Especial de que el artículo 211(a)(2) viola el artículo 42 del Acuerdo sobre 
los ADPIC .
138  Las Comunidades Europeas impugnan la c onstatación del Grupo Especial de que "no 
se ha demostrado que el artículo 211(b) sea  incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre 
los ADPIC ".139 
204. Comenzaremos nuestro análisis con el texto del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC , que 
dice: 
Procedimientos justos y equitativos 
Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos [nota 11] 
procedimientos judiciales civiles para lograr  la observancia de todos los derechos de 
propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo .  Los demandados tendrán 
derecho a recibir aviso por escrito en tiem po oportuno y con detalles suficientes, con 
inclusión del fundamento de la reclamación.   Se autorizará a las partes a estar 
representadas por un abogado independiente  y los procedimientos no impondrán 
exigencias excesivamente gravosas en cu anto a las comparecencias personales 
obligatorias.  Todas las partes en estos proced imientos estarán debidamente 
facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes.   
El procedimiento deberá prever medios pa ra identificar y proteger la información 
confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes (Sin cursivas en el original.) 
  
 
Nota 11:  a los efectos de la presente Parte, la expresión "titular de los derechos" incluye las 
federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos. 
205. El artíc ulo 42 se encuentra en la Parte III, relativ a a la "Observancia de los derechos de 
propiedad intelectual".  La Parte III tiene una consid erable amplitud.  Se aplica a todos los derechos 
de propiedad intelectual cubiertos por el Acuerdo sobre los ADPIC .  Según el párrafo 2 del artículo 1 
del Acuerdo sobre los ADPIC , la expresión "propiedad intelectual" abarca "todas las categorías de 
propiedad intelectual que son objeto de las secci ones 1 a 7 de la Parte II" del citado Acuerdo, 
                                                      
138 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.102. 
 
139 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.162. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 69 
 
 
 206. La sección 1 de la Parte III c ontiene las "obligaciones generale s" de los Miembros.  Según el 
párrafo 1 del artículo 41 de la sección 1, los Miembr os se asegurarán que en su legislación nacional se 
establecen los procedimientos de ob servancia de los derechos de pr opiedad intelectual especificados 
en la Parte III "que permitan la adopción de medi das eficaces contra cualquier acción infractora de los 
derechos de propiedad intelectual a que se re fiere el Acuerdo" [sobre los ADPIC].  Estos 
procedimientos de observancia deberán incluir recursos ágiles para prevenir las infracciones y 
recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.  Al mismo tiempo, los 
procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y 
deberán prever salvaguardias contra su abuso.  Esos procedimientos contemplan el establecimiento de 
una norma mínima internacionalmen te convenida que los Miembros de berán aplicar en su legislación 
nacional. 
207. La sección 2 de la Parte III lleva por títul o "Procedimientos y recursos civiles y 
administrativos".  El artículo 42 se ocupa de los pr ocedimientos judiciales de observancia y contiene 
prescripciones detalladas que garanticen que los "p rocedimientos judiciales civiles" son "justos y 
equitativos".  Al igual que la sección 1 de la Pa rte III, la sección 2 introduce una norma internacional 
mínima que los Miembros deberán aplicar en su legislación nacional. 
208. Las Comunidades Europeas sostuvieron ante el Grupo Especial que los artículos 211(a)(2) 
y 211(b) son incompatibles con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC  porque "niegan 
expresamente la posibilidad de que los tribunales [e stadounidenses] hagan respetar los derechos a que 
se refieren sus disposiciones.140 
209. Los Estados Unidos sostuvieron ante el Grupo Especial que los artículos 211(a)(2) y 211(b) 
no violan el artículo 42 porque nada de lo dispuesto en los mismos impide que la persona que trate de 
hacer valer su titularidad sobre una marca de fábri ca o de comercio tenga acceso a los procedimientos 
judiciales y civiles y tenga la oportunidad de "demos trar su titularidad" y de "presentar todas las 
pruebas pertinentes":141 
210. Sobre el artículo 211(a)(2), el Grupo Especial constató: 
Tomamos nota del argumento de los Estados Unidos de que el artículo 211(a)(2) no 
afecta a la posibilidad de que cualquier pa rte pueda recurrir a los procedimientos 
judiciales para hacer valer sus derechos a una marca de fábrica o de comercio.  Sin 
embargo, dada la clara redacción del ar tículo 211(a)(2), que dispone que "ningún 
                                                      
140 Informe del Grupo Especial, párrafos 4.91 y 4.147. 
 
141 Informe del Grupo Especial, párrafos 8.93 y 8.161. 
 WT/DS176/AB/R 
Página 70  
 
 tribunal de los Estados Unidos reconocerá, ha rá respetar o hará valer de otra forma 
cualquier reivindicación de derechos" en ciertas circunstancias, no vemos cómo un titular de derechos puede hacer que se resp eten efectivamente sus derechos en esas 
circunstancias.  Aunque el artículo 211(a )(2) no parece impedir que el titular de 
derechos inicie procedimientos judiciales ci viles, su redacción indica que el titular de 
derechos no puede entablar unos  procedimientos eficaces, ya que el tribunal no está 
autorizado ab initio  a reconocer la reivindicación de derechos si se cumplen las 
condiciones establecidas en el artículo 211(a)(2).  En otras palabras, el titular del derecho se ve de hecho en la imposibilidad de sustanciar su pretensión, a lo que 
claramente tiene derecho con arreglo al artículo 42, porque unos procedimientos 
judiciales civiles eficaces significan al gunos procedimientos que encierren la 
posibilidad de obtener un resultado que no resulte imposible a priori  por la 
legislación.
142 (No se reproduce la nota de pie de página.) 
… 
Dado que el artículo 211(a)(2) limita en ci ertas circunstancias el acceso efectivo de 
los titulares de los derechos a unos pro cedimientos judiciales civiles y, por 
consiguiente, la posibilidad de recurrir a tales procedimientos, constatamos que el 
artículo 221(a)(2) es incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.143 
211. Sobre el artículo 221(b), el Grupo Especial llegó a la conclusión siguiente: 
Observamos que es plausible que puedan plantearse en relación con el artículo 211(b) 
preocupaciones análogas a aquellas a las que se ha hecho referencia con respecto al artículo 211(a)(2).  No obstante, como hemos señalado antes, las Comunidades Europeas no han aclarado el sentido de dive rsos términos de los artículos 44(b) 
y 44(e), a pesar de que el artículo 221(b) se refiere expresamente a "hechos derivados 
de un tratado .. al amparo de los artículos 44(b) o 44(e).  En consecuencia, por las razones expuestas en los párrafos 8.157 y 8.158, no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC .
144 
212. En su apelación los Estados Unidos sostienen que un tribunal solamente se negaría a 
reconocer, respetar o hacer valer de otra forma cu alquier reivindicación de derechos formulada por un 
nacional designado al amparo de los artículos 211(a)(2) o 211(b) después de hacer algunas 
constataciones.145  Según los Estados Unidos, esas disposic iones no constituyen una legislación que 
haga imposible  a priori  que un nacional designado reivindique sus derechos con resultado positivo.  
                                                      
142 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.100. 
 
143 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.102. 
 
144 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.162. 
 
145 Los Estados Unidos mencionan, por ejemplo, las siguientes:  que la marca de fábrica o de comercio 
en cuestión se haya utilizado en relación con determinada entidad comercial o con determinados activos;  que la 
entidad comercial o los activos hayan sido confiscados;  que se haya pagado al titular original una 
indemnización suficiente y efectiva;  que la persona que reivindica la titula ridad sea un nacional designado o un 
sucesor en interés;  que el titular original consienta expresamente en el uso de esa marca de fábrica o de 
comercio por el reclamante.  Véase la comunicación pres entada por los Estados Unidos en calidad de otro 
apelante, párrafo 18.  WT/DS176/AB/R 
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 Los Estados Unidos sostienen más bien que sólo después de que se haya facilitado el acceso a 
procedimientos civiles judiciales efectivos podría un tribunal negarse a reconocer, respetar o hacer 
valer la reivindicación de derechos formulada por un nacional designado.  Los Estados Unidos 
destacan que, en todo caso, el artículo 42 no crea obligaciones con respecto a la persona que no sea el 
titular de un derecho de propiedad intelectual cubierto por el Acuerdo sobre los ADPIC .  Sobre esta 
base, los Estados Unidos argumentan que el artíc ulo 42 no exige a las autoridades judiciales que 
proporcionen procedimientos de observancia una v ez que se ha constatado que el reclamante no es 
titular de ningún derecho de propied ad intelectual que sea necesario r econocer.  En consecuencia, los 
Estados Unidos concluyen que los artículos 211( a)(2) y (b) no pueden posiblemente denegar los 
derechos de observancia garantizados por el artíc ulo 42 a una persona que no es el titular legítimo de 
una marca de fábrica o de comercio según  la legislación de los Estados Unidos.146  
213. Por el contrario, las Comunidades Europeas d estacan en apelación que el artículo 42 da 
derecho a las partes a algo más que el simple acceso  a procedimientos judiciales civiles que, según las 
Comunidades Europeas, los tribunales de los Es tados Unidos proporcionarían al aplicar los 
artículos 211(a)(2) y (b).  Para las Comunidades Europeas, el artículo 42 se viola a menos que los 
procedimientos judiciales civiles inte rnos permitan al demandante plantear todas  las cuestiones o 
pretensiones que surjan y presentar todas  las pruebas pertinentes en el contexto de la observancia de 
un derecho de propiedad intelectual cubierto por el Acuerdo sobre los ADPIC .  A juicio de las 
Comunidades Europeas, los artículos 211(a)(2) y (b ) limitan las cuestiones posiblemente litigiosas a 
los elementos citados en esos artículos147, pero excluyen de la investigación judicial otras cuestiones 
típicamente pertinentes en los litigios relacionados  con las marcas comerciales y reguladas, entre 
otras, por la Ley Lanham.148  Por estas razones, las Comunidades Europeas sostienen que los 
artículos 211(a)(2) y (b) son incompatibles con el artículo 42. 
214. En sus respectivos argumentos sobre la compatibilidad o incompatibilidad de los 
artículos 211(a)(2) y (b) con el artículo 42, los partic ipantes se refirieron principalmente a la primera y 
                                                      
146 Comunicación presentada por los Estados Unidos  en calidad de otro apelante, párrafo 13. 
 
147 Estas cuestiones son:  que el titular original o su sucesor en interés de buena fe hayan consentido 
expresamente;  que la marca de fábr ica o de comercio sea idéntica o sustancialmente semejante a una marca de 
fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados;  que se haya procedido en Cuba a la conf iscación sin indemnización de una entidad comercial o de 
un activo.  Comunicación presentada por los Estados Unidos en calidad de otro apelante, párrafo 18. 
 
148 Estas cuestiones pueden  ser el uso de la marca de  fábrica o de comercio, la supuesta ausencia de 
registro, la identidad o similaridad de signos en general,  la clase de mercancías o servicios cubiertos por la 
marca de fábrica o de comercio, la existencia y el  alcance de una licencia.  Comunicación del apelado 
presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 22. 
 WT/DS176/AB/R 
Página 72  
 
 cuarta frases de esa disposición.  Según la prim era frase del artículo 42, "los Miembros pondrán al 
alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de 
todos los derechos de propiedad in telectual a que se refiere el Acue rdo [sobre los ADPIC]".  La cuarta 
frase del artículo 42 estipula que "todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes". 
215. La primera frase del artículo 42 prescribe que los Miembros pongan al alcance (" make 
available ") de los titulares de derechos procedimientos judiciales y civiles.  Hacer algo " available " 
significa hacerlo " obtainable " (asequible), ponerlo " within one's reach " (al alcance de alguien) y " at 
one's disposal " (a su disposición) de  una forma que tenga " sufficient force or efficacy " (la fuerza y 
eficacia suficientes).
149  Coincidimos con el Grupo Especial en que el sentido corriente de los 
términos " make available " indica que los "titulares de derechos" están facultados por el artículo 42 
para tener acceso a procedimientos judiciales civiles que sean eficaces para hacer que se respeten 
aquellos de sus derechos a los que se refiere el Acuerdo.150 
216. La primera frase del artículo 42 no define el  contenido de la expresión "procedimientos 
judiciales civiles" que aparece en dicha frase.  De esta manera el Acuerdo sobre los ADPIC  reserva a 
los Miembros, sin perjuicio de las normas mínimas de procedimiento establecidas en el Acuerdo, 
cierta discrecionalidad a este respecto, tomando en  consideración "las diferencias entre los sistemas 
jurídicos nacionales".151  De hecho, ningún sistema nacional de procedimientos judiciales civiles de 
un Miembro será idéntico al de otro Miembro. 
217. Continuando con la primera frase del artículo 42,  los procedimientos judiciales civiles se 
deberán poner al alcance de los "titulares de derec hos" de propiedad intelect ual a que se refiere el 
Acuerdo para que puedan proteger esos derechos contra toda violaci ón.  Los Estados Unidos parecen 
sugerir que el acceso a esos derechos se limita al  titular de la marca de fábrica o de comercio según la 
legislación de los Estados Unidos.152  El Grupo Especial interpretó que la expresión "titulares de 
derechos" se refería a las personas que tienen ca pacidad legal para reiv indicar (alegar) tales 
derechos.153  Convenimos con el Grupo Especial en que la expresión "titulares de derechos", tal como 
                                                      
149 The New Shorter Oxford English Dictionary ¸ supra , nota 78, página 154. 
 
150 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.95. 
 
151 Inciso c) del párrafo 2 del Preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC . 
 
152 Comunicación presentada por los Estados Unidos  en calidad de otro apelante, párrafo 4. 
 
153 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.98.  En su razonamiento, el Grupo Especial se basó en la 
nota 11 de pie de página que acompaña al artículo 42.  La nota establece que "la expresión 'titular de los 
derechos' incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos".  En la  WT/DS176/AB/R 
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 se usa en el artículo 42, no se limita a las personas que sean titulares de marcas de fábrica o de 
comercio.  Cuando el Acuerdo sobre los ADPIC  confiere derechos exclusivamente a los "titulares" de 
un derecho, lo hace en términos explícitos, como en el párrafo 1 del artículo 16, que se refiere al 
"titular de una marca de fábrica o de  comercio registrada".  Por el contrario, la expresión "titulares de 
derechos" en el sentido del artículo 42 incluye ta mbién a las personas que reivindican la capacidad 
legal de hacer valer sus derechos.  Esta interpre tación se confirma también por la cuarta frase del 
artículo 42, que se refiere a las "partes".  Los procedimientos judiciales civiles no serían justos y 
equitativos si no se concediera acceso a los tribunales tanto a los demandantes como a los 
demandados que afirman ser titulares de un derecho de propiedad intelectual. 
218. A este respecto, el Grupo Especial afirmó: 
Como ya hemos señalado, en los Estados Uni dos el registro de una marca de fábrica o 
de comercio establece una presunción prima facie  de que la entidad que ha obtenido 
el registro es titular de la marca de fábri ca o de comercio registrada.  Esto significa 
que, en los Estados Unidos, se considera que el  titular de un registro es el titular de la 
marca, a menos que se demuestre lo contra rio.  Toda persona que, conforme a la 
legislación de los Estados Unidos, goce de la presunción de ser el titular de una marca 
de fábrica o de comercio ha de tener der echo a un nivel de protección de sus derechos 
que cumpla las obligaciones impuestas a los Es tados Unidos por el Acuerdo sobre los 
ADPIC, incluido su artículo 42.  En consecuen cia, conforme a nuestra interpretación, 
ese titular presunto ha de tener acceso a procedimientos judiciales civiles que sean eficaces para hacer que se respeten sus derechos hasta el momento en que, en su caso, 
el tribunal determine que el titular presunto no es el titular de la marca de fábrica o 
de comercio que ha registrado  o que existe alguna otra razón que le prive de sus 
derechos que sea compatible con las obligaciones internacionales.
154  (Sin cursivas en 
el original.) 
Por las razones expuestas, coincidimos con el Grupo Es pecial en que entre los "titulares de derechos" 
a cuyo alcance los Miembros deberán poner los der echos procesales del artículo 42 figuran quienes 
registran las marcas de fábrica o de comercio, que  son titulares presuntos según la legislación de los 
Estados Unidos.  A nuestro juicio, estos derechos  procesales se extienden también a todos los demás 
"titulares de derechos". 
219. Los Miembros de la OMC deben también gara ntizar a todas las "partes" el derecho a 
"sustanciar sus alegaciones", como requiere la cuarta frase del artículo 42.  El empleo de los términos 
"sus alegaciones" sugiere que según el artículo 42 la elección de las alegaciones o el número de 
                                                                                                                                                                     
audiencia, ambos participantes sostuvieron que la nota 11 no resuelve la cuestión sobre la que disienten con 
relación al artículo 42 y sostuvieron además que a su juicio  la nota era irrelevante a los efectos de la presente 
diferencia. 
 
154 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.99. 
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 cuestiones que se pueden plantear en los procedimie ntos judiciales civiles queda a discreción de cada 
parte.  El empleo de la palabra "sustanciar" si gnifica que los litigantes tienen el derecho a hacer algo 
más que limitarse simplemente a iniciar una alegac ión;  los Miembros deben facultar debidamente a 
todos los litigantes a " give substance to ", o a " give good grounds for " (fundamentar o motiviar 
adecuadamente) sus alegaciones a fin de " prove the truth of a charge, and to demonstrate or verify it 
by evidence " (probar la veracidad de una acusación y demostrarla o comprobarla aportando las 
pruebas pertinentes).
155 
220. La cuarta frase del artículo 42 permite a los litig antes "presentar todas las pruebas pertinentes" 
en tales procedimientos.  Estas palabras indican que las partes ti enen derecho a aportar "todas las 
pruebas pertinentes" en apoyo de sus alegaciones ante los tribunales. 
221. De todo lo expuesto inferimos que los derechos  que el artículo 42 obliga a los Miembros a 
poner al alcance de los titulares de derechos son de carácter procesal .  Estos derechos procesales  
garantizan una norma mínima internacional a los nacionales de otros Miembros en el sentido del 
párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC . 
222. En esta inteligencia pasamos a analizar la medida que nos ocupa y examinar si los 
artículos 211(a)(2) y (b) son compatibles con las ex igencias procesales estable cidas en la primera y 
cuarta frases del artículo 42.  A tal efecto, comenzar emos por recordar nuestra conclusión de que, en 
las circunstancias en que se aplican, los artículos  211(a)(2) y (b) tratan de los requisitos  sustantivos  
de la titularidad de una categoría definida  de marcas de fábrica o de comercio.156  Así, aunque los 
artículos 211(a)(2) y (b) no establecen afirma tivamente la titularida d, definen quién  no es titular de 
esas marcas de fábrica o de comercio.  Recordar emos también nuestra conclusión de que ni el 
Acuerdo sobre los ADPIC  ni las disposiciones del Convenio de París (1967) incorporadas al mismo 
determinan quién es o no es titular de una  marca de fábrica o de comercio. 157  En consecuencia, la 
reglamentación de esa titularidad se reserva en princi pio a la discreción legislativa de los Miembros 
en aplicación del párrafo 1 del artícul o 6 del Convenio de París (1967). 
223. Los Estados Unidos sostuvieron en la audien cia que son de aplicación las disposiciones 
procesales de la Ley Lanham y del Reglamento  Federal de Procedimiento Civil de los 
                                                      
155 The New Shorter Oxford English Dictionary , supra , nota 81, volumen II, página 3.124. 
 
156 Véase supra , párrafo 121. 
 
157 Véase supra , párrafo 195. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 75 
 
 
 Estados Unidos158, que garantizan "procedimientos judici ales civiles ... justos y equitativos" con 
relación al artículo 211.  Las Comunidades Europeas  se mostraron de acuerdo.  En consecuencia, los 
participantes convienen en que los nacionales d esignados y sus sucesores en interés tienen acceso a 
los procedimientos judiciales civiles.  En la audiencia las Comunidades Europeas convinieron también en que el Reglamento Federal de la Prueba es aplicable en esas actuaciones.
159  Entendemos, por 
consiguiente, que ambos particip antes están de acuerdo en que los nacionales designados y sus 
sucesores en interés disfrutan -en la misma medida y de la misma manera que cualquier otro 
demandante y demandado- de los dere chos reconocidos por el Reglam ento Federal de Procedimiento 
Civil y el Reglamento Federal sobre Prácticas de la Prueba.  Esos derech os son los derechos a 
"sustanciar sus alegaciones" y "presentar todas la s pruebas pertinentes" en relación con todos los 
elementos mencionados en los artículos 211( a)(2) y (b).  Entendemos también que ambos 
participantes están de acuerdo en que los artículos 21 1(a)(2) y (b) no exigen ni autorizan a un tribunal 
de los Estados Unidos a rechazar la reivindicación formulada por un nacional designado o su sucesor en interés por inadmisible o infundada sin haber aplicado plenamente el Reglamento Federal de 
Procedimiento Civil y el Reglamento Federal de  la Prueba.  Las Comunidades Europeas no han 
sostenido que el Reglamento Federal de Procedimie nto Civil o el Reglamento Federal sobre Prácticas 
de la Prueba no se ajusten a la obligación del artículo 42. 
224. Entendemos asimismo que las Comunidades Europeas admiten que, en una situación en que 
el reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual depende  del cumplimiento de condiciones 
sustantivas acumulativas, el incump limiento de una sola de esas condiciones sustantivas (como la 
titularidad de una marca de fábrica o de come rcio disputada) impediría a un tribunal el 
reconocimiento de ese derecho.  En la audiencia las Comunidades Europeas concedieron también que 
en tales situaciones un tribunal puede abstenerse de  pronunciarse sobre todas las demás condiciones 
sustantivas que puedan resultar pertinentes (por ejemplo,  sobre la particularidad de la marca de fábrica 
o de comercio o sobre la existencia de una infracción). 
225. Sin embargo, a diferencia de los Estados Un idos, las Comunidades Europeas creen que según 
el artículo 42 la decisión de abstenerse o no de pr onunciarse sobre las condiciones sustantivas o sobre 
requisitos distintos de los mencionados en los artícul os 211(a)(2) y (b) debe dejarse a la discreción de 
los tribunales.  Según las Comunidades Europeas, ninguna norma legal debe limitar la discreción de 
los tribunales pidiéndoles que comiencen por examinar  ciertos requisitos sustantivos con la exclusión 
                                                     
 
158 FED. R. CIV. 
 
159 FED. R. EVID. 
 WT/DS176/AB/R 
Página 76  
 
 de otros.
160  Según nuestra interpretación, las Comunidades Europeas sostienen que al pedir a los 
tribunales que examinen con carácter prioritario l as circunstancias del caso de que se ocupan, y que 
excluyan otras cuestiones que surgen típicamente  en los litigios relacionados con las marcas de 
fábrica y de comercio, los artículos 211(a)(2) y (b), se inmiscuyen en la discreción de los tribunales. 
226. A nuestro juicio, la conclusión que pueda adoptar  un tribunal sobre la base del artículo 211, 
luego de aplicar el Reglamento Federal de Pro cedimiento Civil y el Reglamento Federal sobre 
Práctica de la Prueba, en el sentido de que un procedimiento de observancia no ha permitido 
determinar la titularidad en lo que es un requisito  de derecho sustantivo con el resultado de que al 
tribunal le resulta imposible pronu nciarse en favor de la reivindi cación de un derecho sobre una marca 
de fábrica o de comercio por parte de ese demandante o de ese demanda do, no constituye una 
violación del artículo 42.  No hay nada en las obligaciones procesales  del artículo 42 que impida a un 
Miembro, en tal situación, legislar si sus tribunales deben o no examinar todos y cada uno de los 
requisitos del derecho sustantivo en cuestión antes de formular una resolución. 
227. Teniendo presente cuanto antecede, pasamos a examinar la supuesta incompatibilidad del 
artículo 211(a)(2) con el artículo 42.  El artícul o 211(a)(2) no prohíbe a los tribunales dar a los 
titulares de derechos acceso a procedimientos judici ales civiles justos y equitativos ni sustanciar sus 
alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes.   Antes bien, el artículo 211(a)(2) se limita a 
obligar a los tribunales de los Estados Unidos a no reconocer, hacer respetar o hacer valer de otra 
forma cualquier reivindicación de derechos formul ada por nacionales designados o sus sucesores en 
interés una vez que se haya determinado según el Re glamento Federal de Procedimiento Civil y el 
Reglamento Federal sobre Práctica de la Prueba de  los Estados Unidos que los nacionales designados 
o sus sucesores en interés no son lo s titulares de las marcas de fábri ca o de comercio a que se hace 
referencia en el artículo 211(a)(2).  Como ya hemos dicho, el artículo 211(a)(2) se ocupa de la 
sustancia de la titularidad.  Por consiguiente, no cr eemos que el artículo 211(a)(2) niegue los derechos 
procesales  garantizados por el artículo 42. 
228. Por esta razón concluimos que el ar tículo 211(a)(2) no es incompatible según sus propios 
términos  con los requisitos del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC . 
229. Pasando a continuación al artículo 211(b) reco rdamos que el Grupo Especial concluyó que 
"no se ha demostrado que el artículo 211( b) sea incompatible con el artículo 42".161  Recordamos 
también nuestra conclusión de que , al igual que el artículo 211(a )(2), el artículo 211(b) guarda 
                                                      
160 Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia. 
 
161 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.162.  WT/DS176/AB/R 
 Página 77 
 
 
 relación con la titularidad de una categoría defi nida de marcas de fábrica o de comercio.162  Al igual 
que el artículo 211(a)(2), el artículo 211(b) se pu ede invocar contra la presunta titularidad de una 
marca de fábrica o de comercio registrada.  Al ig ual que el artículo 211(a)(2), el artículo 211(b), de 
prosperar la invocación, vaciará de contenido la pr esunción de titularidad que según la legislación de 
los Estados Unidos deriva del registro de una ma rca de fábrica o de comercio.  Al igual que el 
artículo 211(a)(2), el artículo 211(b) no prohíbe a lo s tribunales dar a los titula res de derechos acceso 
a procedimientos judiciales civiles ni sustanci ar sus alegaciones y presentar todas las pruebas 
pertinentes.  Al igual que el artículo 211(a)(2), el artículo 211(b) se limita a obligar a los tribunales de 
los Estados Unidos a no reconocer, hacer respetar o hacer valer de otra forma cualquier reivindicación 
de derechos formulada por nacionales designados o sus sucesores en interés una vez que se haya 
determinado según el Reglamento Federal de Procedimiento Civil y el Reglamento Federal sobre 
Prácticas de la Prueba de los Estados Unidos que  los nacionales designados o sus sucesores en interés 
no son titulares de las marcas de fábrica o de comerc io a que se hace referencia en el artículo 211.  
Como ya hemos dicho, el artículo 211(b) se ocupa de la sustancia de la titularidad.  Por consiguiente, 
no creemos que el artículo 211(b) niegue los derechos procesales  garantizados por el artículo 42. 
230. Por esta razón, concluimos que el artículo 211(b) no es incompatible en sus propios términos  
con los requisitos del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC . 
231. Y, por todas estas razones, cons tatamos que los artículos 211(a)(2) y (b) no son incompatibles 
en sus propios términos  con los requisitos del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC .  Por 
consiguiente, revocamos la  constatación del Grupo Especial sobre el artículo 211(a)(2) recogida en el 
párrafo 8.102 del informe del Grupo Especial y conf irmamos su constatación sobre el artículo 211(b) 
recogida en el párrafo 8.162 del informe del Grupo Especial. 
232. Por último, subrayamos que las Comunidades Europeas han impugnado los 
artículos 211(a)(2) y (b) en sus propios términos .  Las Comunidades Europeas no han impugnado la 
aplicación de esos artículos en instancias particul ares por los tribunales de los Estados Unidos.  
En consecuencia, nuestra conclusión de que los artíc ulos 211(a)(2) y (b) no son incompatibles con el 
artículo 42 se refiere a esa medida en sus propios términos .  No nos pronunciamos sobre si un tribunal 
determinado de los Estados Unidos  ha violado o no las prescripciones del artículo 42 al aplicar los 
artículos 211(a)(2) y (b) en algún caso determinado. 
                                                      
162 Véase supra , párrafo 120. 
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Página 78  
 
 IX. Párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) y párrafo 1 del artículo 3 del 
Acuerdo sobre los ADPIC  
233. Pasamos ahora a examinar la cuestión del trato nacional.  En esta apelación se nos ha pedido 
que nos ocupemos por primera vez de este principio fundamental del sistema mundial de comercio en 
lo que se refiere a la propiedad intelectual.  Existe n dos disposiciones distintas sobre el trato nacional 
que se refieren a las marcas de fábrica y de comerc io y a otros derechos de propiedad intelectual 
cubiertos por el Acuerdo sobre los ADPIC .  Las Comunidades Europeas sostienen, en apelación, que 
los artículos 211(a)(2) y (b) violan ambas disposiciones. 
234. Una de las disposiciones sobre el trato nacional invocadas en esta apelación es el párrafo 1 del 
artículo 2 del Convenio de París (1967), que dice lo siguiente: 
Los nacionales de cada uno de los países de  la Unión gozarán en todos los demás 
países de la Unión, en lo que se refiere a la  protección de la propiedad industrial, de 
las ventajas que las leyes respectivas con cedan actualmente o en el futuro a sus 
nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio.  En consecuencia, aqué llos tendrán la misma protección que éstos 
y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. 
235. Como ya hemos explicado, el Acta de Esto colmo del Convenio de París, de 14 de julio 
de 1967 es la versión más reciente de este impo rtante convenio internacional sobre propiedad 
intelectual.
163  El párrafo 1 del artículo 2 formaba parte del Convenio de París en 1983.  Es desde 
entonces una obligación convencional de todos lo s países partes en el Convenio de París. 
236. Las partes en esta diferencia no desconocen las obligaciones del trato nacional y otras 
protecciones de las marcas de fábrica y de comercio y de otras formas de propiedad industrial que 
brinda el Convenio de París.  Cada uno de los 15 Estados  miembros de la Unión Europea es miembro 
de la Unión de París desde hace largo tiempo.  La mayoría de los actuales miembros de la Unión 
Europea se convirtieron en partes en el Convenio de París en el decenio de 1880.164  El más reciente lo 
hizo en 1925, hace ya 77 años.  Por su parte, lo s Estados Unidos son tambié n miembros de la Unión 
de París prácticamente desde sus inicios.  Los Esta dos Unidos pasaron a formar  parte de la Unión de 
París el 30 de mayo de 1887, es decir, hace 115 años. 
                                                      
163 Véase supra , párrafo 123. 
 
164 Las fechas en que entró en vigor la adhesión de los actuales miembros de la Unión Europea a la 
Unión de París son las siguientes:  Alemania, 1º de mayo de 1903;  Austria, 1º de enero de 1909;  Bélgica, 7 de julio de 1884;  Dinamarca, 1º de octubre de 1894;  Es paña, 7 de julio de 1884;  Finlandia, 20 de septiembre 
de 1921;  Francia, 7 de julio de 1884;  Grecia, 2 de octubre de 1924;  Irlanda, 4 de diciembre de 1925;  Italia, 
7 de julio de 1884;  Luxemburgo, 30 de junio de 1922; Pa íses Bajos, 7 de julio de 1884;  Portugal, 7 de julio 
de 1884; Reino Unido, 7 de julio de 1884;  y Suecia, 1º de julio de 1885. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 79 
 
 
 237. Así, la obligación del trato nacional es una ob ligación muy antigua de derecho internacional 
para todos los países directamente implicados en est a diferencia, así como para muchos otros países 
de la Unión de París que, como las partes en esta diferencia, son también Mi embros de la OMC.  
Aunque no hubiera Acuerdo sobre los ADPIC  y aunque no existiera la OMC, las partes en esta 
diferencia estarían no obstante obligadas en aplic ación del párrafo 1 del ar tículo 2 del Convenio de 
París (1967) a conceder el trato nacional a otros países de la Unión de París. 
238. Como ya hemos explicado, lo nuevo  es que, como consecuencia de la Ronda Uruguay, el 
párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) pasó a formar parte del Acuerdo sobre la 
OMC .165  Y como también hemos explicado, en  virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre 
los ADPIC , el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) y otras disposiciones específicas 
del Convenio de París (1967) se han incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC  y, en consecuencia al 
Acuerdo sobre la OMC .166  Por consiguiente, las obligaciones que impone el Convenio de 
París (1967) a los países de la Unión de París son también obligaciones de todos los Miembros de la 
OMC, sean o no miembros de la Un ión de París, en el marco del Acuerdo sobre la OMC  y, por 
consiguiente, exigibles en virtud del ESD.167 
239. Además del párrafo 1 del artículo 2 del Conv enio de París (1967) hay también otra 
disposición sobre el trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC .  Esta disposición, invocada en la 
presente apelación, es el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo de los ADPIC  que en su parte pertinente 
establece lo siguiente: 
Cada Miembro concederá a los nacionales de  los demás Miembros un trato no menos 
favorable que el que otorgue  a sus propios nacionales con respecto a la protección 
[nota 3] de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, 
respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la 
Convención de Roma o el Tratado sobre la  Propiedad Intelectual respecto de los 
Circuitos Integrados. 
    
Nota 3:  A los efectos de los artículos 3 y 4, la "protección" comprenderá los aspectos 
relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad 
intelectual de que trata específicamente este Acuerdo. 
                                                      
165 Véase supra , párrafo 124. 
 
166 Véase supra , párrafo 124. 
 
167 Véase supra , párrafo 125. 
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 240. Así pues, al redactar el Acuerdo sobre los ADPIC , los artífices del Acuerdo sobre la OMC  
consideraron oportuno incluir una di sposición adicional sobre el trato nacional.  Ello destaca 
obviamente el significado fundamental que tenía para  sus propósitos la inclusión de la obligación del 
trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC . 
241. De hecho, nunca se exagerará el significado de la obligación del trato nacional.  No sólo ha 
sido esta obligación la piedra angular del Convenio de  París y de otros instrumentos internacionales 
sobre propiedad intelectual
168 sino que también ha sido la base  del sistema mundial de comercio al 
que sirve la OMC. 
242. Como puede verse, la obligación del trato nacional es un principio fundamental subyacente en 
el Acuerdo sobre los ADPIC , como lo fue en lo que hoy es el GATT de 1994.  El Grupo Especial 
concluyó con acierto que como el te xto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC , en 
particular, es similar al del artículo III.4 del GA TT de 1994, la jurisprudencia sobre esta última 
disposición puede ser útil para interpre tar la obligación del trato nacional en el Acuerdo sobre 
los ADPIC . 
243. En la forma en que se articula en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC , el 
principio del trato nacional pide a los Miembros de la OMC que otorguen a los no nacionales un trato 
no menos favorable que a los nacionales en lo que se refiere a la "protección" de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.  La nota que acompaña al párrafo 1 del artículo 3 
aclara que esa "protección" comprende "los aspecto s relativos a existencia, adquisición, alcance, 
mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectua l así como los aspectos relativos 
al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente" el  Acuerdo sobre 
los ADPIC .  Como habíamos concluido previamente, ni el Acuerdo sobre los ADPIC  ni el Convenio 
de París (1967) exigen a los Miembros de la  OMC que adopten un "régimen de titularidad" 
determinado.
169 
244. Las Comunidades Europeas alegan que los ar tículos 211(a)(2) y (b) violan las obligaciones 
del trato nacional dimanantes tanto del párrafo 1 de l artículo 2 del Convenio de  París (1967) como del 
párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC  al dispensar a los no nacionales de los 
                                                      
168 Por ejemplo, véase el artículo 2 de la Convenció n Internacional sobre la Protección de los Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogr amas y los Organismos de Radiodifusión ("Convención 
de Roma (1961)"), adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961;  y también el artículo 5 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Tratado IPIC), adoptado en Wáshington el 26 de 
mayo de 1989. 
 
169 Véase supra , párrafo 195. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 81 
 
 
 Estados Unidos un trato menos fa vorable que a los nacionales de los Estados Unidos en las dos 
situaciones diferentes a las que se aplica la medida:  en primer lugar, la de los sucesores en interés 
bona fide  de los titulares originales;  y en segundo lugar la de los titulares originales.  Las 
Comunidades Europeas sostienen que esta discriminaci ón se presenta de distintas formas en estas dos 
situaciones diferentes pero que, en cada una de ellas, se produce una violación de la obligación 
fundamental del trato nacional. 
245. Comenzaremos por examinar las alegaciones de las Comunidades Europeas en relación con la 
supuesta discriminación entre los sucesores en inter és que introducen los artículos 211(a)(2) y (b). 
246. Las Comunidades Europeas adujeron ante el Grupo Especial que el artículo 211(a)(2) se 
aplica solamente a los nacionales de Cuba y a otros sucesores en interés que sean nacionales 
extranjeros (es decir, no estadounidenses).  Las Comunidades Europeas sostuvieron que ello viola 
obligación del trato nacional dimanante del párrafo 1 del artículo 2 del Conveni o de París (1967) y del 
párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC porque impone a los nacionales de Cuba y de 
otros países unas restricciones que no impone a los nacionales de los Estados Unidos. 
247. En respuesta a la afirmación de las Comunidades Europeas de que el artículo 211(a)(2) viola 
la obligación del trato nacional de los Estados Uni dos en relación con los sucesores en interés, el 
Grupo Especial razonó de la manera siguiente: 
El artículo 211(a)(2) establece que ningún tri bunal de los Estados Unidos reconocerá, 
hará respetar o hará valer derechos re ivindicados por un "nacional designado", sobre 
la base del registro de la marca de fábri ca o de comercio obtenido al amparo de una 
licencia de la OFAC.  Hay que señalar que  según la definición del artículo 211(d)(1) 
la expresión "nacional designado" comprende 1) Cuba, 2) cualquier nacional de ese 
país, 3) "un nacional especialmente designado"  o 4) "los nacionales de cualquier país 
extranjero que sean sucesores en interés de un nacional designado".  Consideramos 
que es preciso interpretar como un todo el término "nacional designado", sin fragmentarlo en dos niveles.  Observam os que la definición "nacional designado" 
comprende "los nacionales de cualquier país extranjero  que sean sucesores en interés 
de un nacional designado" y no incluye a lo s nacionales de los Estados Unidos.  
En consecuencia, es plausible que, en  tanto que pueden no reconocerse, hacerse 
respetar o hacerse valer los derechos del nac ional de un país extranjero que sea 
sucesor en interés de un nacional designado en relación con la marca en cuestión, 
los tribunales de los Estados Unidos pu edan reconocer, hacer respetar o hacer valer 
derechos del nacional de los Estados Uni dos que sea sucesor en interés de un 
nacional designado en relación con la marca  en cuestión registrada de conformidad 
con una licencia específica concedida por la  OFAC.  Cabe considerar que con esa 
diferencia de trato con respecto a la protección del derecho de propiedad intelectual se otorga a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable, por WT/DS176/AB/R 
Página 82  
 
 cuanto se niega la igualdad efectiva de op ortunidades en los Estados Unidos a 
quienes no sean nacionales de los Estados Unidos .
170  (Sin cursivas en el original.) 
248. Así pues, con respecto a los sucesores en inte rés, el Grupo Especial afirmó que "cabe 
considerar" que el artículo 211(a)(2), en sí  concede un trato menos favorable a quienes no sean 
nacionales de los Estados Unidos que a los nacional es de los Estados Unidos.  Sin embargo, el Grupo 
Especial se abstuvo en aquel momento de formular  constataciones con resp ecto al párrafo 1 del 
artículo 2 del Convenio de París (1967)  y al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC .  En 
vez de ello el Grupo Especial pasó a examinar el argumento de los Estados Unidos de que cualquier 
trato más favorable que se pudiera otorgar a los n acionales de los Estados Un idos en aplicación del 
artículo 211(a)(2) quedaba compensado171 por la práctica seguida por la OFAC en el marco del 
artículo 515.201 del CACR de no conceder licencias específicas a los nacionales de los 
Estados Unidos para que se conviertan en sucesores en interés de "nacionales designados".  Según la 
versión resumida por el Grupo Especi al, los Estados Unidos adujeron que: 
[…]  El artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3, por 
cuanto los nacionales de los Estados Unidos, aunque la medida no lo establezca así de 
forma expresa, no pueden convertirse en  sucesores en interés de nacionales 
designados, ya que el artículo 515.201 de 31 CFR prohíbe a los nacionales de los Estados Unidos convertirse en sucesores en interés sin obtener una licencia específica 
de la OFAC.  Los Estados Unidos manifiest an que la OFAC no ha expedido nunca a 
un nacional de los Estados Unidos una licen cia específica que le permita convertirse 
en sucesor en interés con respecto a marcas de fábrica o de comercio que hayan sido utilizadas en relación con activos confisca dos.  Los Estados Unidos afirmaron que 
una ley sólo es incompatible con la OMC en sus propios términos si impone la 
realización de actos incompatibles con la OMC, y que si la Ley permite a la autoridad 
nacional actuar de forma compatible con el Acuerdo sobre la OMC, los Grupos 
Especiales no deben presumir que un Miembro utilizará sus facultades discrecionales en una forma que esté en contradicción con sus obligaciones internacionales.
172 
                                                      
170 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.133.  Observamos, al igual que el Grupo Especial, que el 
artículo 211(d)(1) ampliaba la definición de "nacional designado" con la inclusión, además de Cuba y de los nacionales cubanos, de los nacionales de cualquier país ex tranjero (es decir, de los nacionales de un país distinto 
de los Estados Unidos) que sean sucesores en interés de un nacional designado.  El artículo 211(d)(1) dice: 
 El término "nacional designado" tiene el significado que se le atribuye en el artículo 515.305 
del título 31, Código de Reglamentos Federales, en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998, 
y comprende los nacionales de cu alquier país extranjero que sean sucesores en interés de un 
nacional designado. 
 
171 A los efectos de la presente apelación, el térmi no "compensar" hace referencia a una situación en la 
que una acción contrapesa, contrarresta o neutrali za el efecto de una acción contraria.  Véase infra , párrafos 258 
a 268. 
 
172 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.134. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 83 
 
 
 249. Así pues, ante el Grupo Especial los Estados Unidos sostuvieron que el artículo 211(a)(2) no 
se aplica a los nacionales de los Estados Unidos porque el CACR prohíbe a los nacionales de los 
Estados Unidos poseer o tener intereses en propi edades que hayan sido confiscadas por el Gobierno 
cubano, por lo que no pueden convertirse en sucesor es en interés.  Los Estados Unidos reconocieron 
que la OFAC goza de la discreción administrativa para autorizar licencias específicas con respecto a 
ciertas transacciones que permitirían a los naciona les de los Estados Unidos negociar con esas 
propiedades.  No obstante, los Estados Unidos afirmaron que esa discreción tenía escasos efectos 
prácticos porque la OFAC no ha expedido nunca a un nacional de los Estados Unidos una licencia 
específica que le permita convertirse en suceso r en interés de una entidad confiscadora.173  L o s  
Estados Unidos sostuvieron también ante el Grupo Es pecial que no hay ninguna razón para pensar que 
la OFAC pudiera expedir en algún caso una licencia de esa naturaleza y que, por consiguiente, desde 
el punto de vista jurídico, el Grupo Especial no debe presumir que la OFAC, que forma parte del 
poder ejecutivo, pueda adoptar una medida que pudi era hacer que los Estados Unidos no cumpliesen 
sus obligaciones internacionales.174  Por estas razones, los Estados Unidos sostuvieron que no 
conceden a sus nacionales un trato más favorable  que a los cubanos y a otros no nacionales. 
250. El Grupo Especial aceptó este razonamiento de  los Estados Unidos sobre los sucesores en 
interés y manifestó que: 
Aunque, por definición, el término "naciona l designado" comprende los nacionales de 
cualquier país extranjero que sean su cesores en interés, observamos que el 
artículo 515.201 de 31 CFR prohíbe con carácter general a los nacionales de los Estados Unidos convertirse en sucesores en  interés a no ser que la OFAC conceda 
una licencia específica a tal fin.  La cuestión que es preciso abordar a efectos de la 
determinación de la compatibilidad del ar tículo 211(a)(2) con el principio del trato 
nacional es si la OFAC concede a los nacionales estadounidenses un trato más favorable al examinar a la conveniencia de otorgar licencias a nacionales de los 
Estados Unidos para que se conviertan en sucesores en interés.
175 
251. En cuanto al trato de los sucesores en inter és, el Grupo Especial se centró en la potestad 
discrecional de la OFAC.  En este contexto, el Grupo Especial se basó en el informe del Grupo 
Especial encargado del caso Estados Unidos - Medidas que afectan a la importación y a la venta y 
utilización en el mercado interno de tabaco  ("Estados Unidos - Tabaco ")176, y en nuestro informe en 
                                                      
173 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.134. 
 
174 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 4.126. 
 
175 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.135. 
 
176 Informe del Grupo Especial, adoptado el 4 de octubre de 1994, IBDD  S41/I/131, párrafo 118. 
 WT/DS176/AB/R 
Página 84  
 
 el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916  ("Estados Unidos - Ley de 1916 ")
177 relativo a la 
autoridad discrecional.  Basándose en estos dos in formes precedentes, el Grupo Especial llegó a la 
conclusión de que cuando la autoridad discrecional r eside en la rama ejecutiva de un Miembro de la 
OMC, no cabe suponer que el Miembro ejercerá esa autoridad en violación de las obligaciones que le impone cualquiera de los acuerdos cubiertos. 
252. De hecho, el Grupo Especial constató que la OFAC no había concedido nunca una licencia 
específica que permitiera a un nacional de los Estado s Unidos convertirse en sucesor en interés de un 
"nacional designado".
178  Además, el Grupo Especial consta tó que las Comunidades Europeas no 
habían demostrado que la OFAC, en el ejercicio de su potestad discrecional, hubieran actuado de forma incompatible con la obligación del trato naci onal recogida en el párra fo 1 del artículo 2 del 
Convenio de París (1967) y en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC .
179 
253. En consecuencia, el Grupo Especial llegó a la siguiente conclusión: 
Dado que los nacionales de los Estados Un idos no pueden obtener licencias para 
convertirse en sucesores en interés y la OF AC no ha concedido ninguna licencia de 
esa índole a tal fin, y teniendo presente nuestra conclusión de que el 
artículo 211(a)(2) no otorga a los titulares originales extranjeros un trato menos 
favorable que el concedido a los titular es originales que son nacionales de los 
Estados Unidos, constatamos que el artíc ulo 211(a)(2) no es incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre lo s ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 de 
dicho Acuerdo en conexión con el párra fo 1) del artículo 2 del Convenio de 
París (1967).180 
254. Las Comunidades Europeas apelan contra est as constataciones.  No ponen en duda que 
la OFAC pueda negar a los nacionales de los Esta dos Unidos las licencias específicas exigidas por 
el CACR para convertirse en sucesores en interés de  "nacionales designados" ni que, hasta la fecha, 
la OFAC no haya concedido nunca a nacionales de los Estados Unidos una licencia de esa índole, 
pero aducen que los efectos compensadores de esta  práctica de la OFAC, aun admitiendo que se trate 
de una práctica inveterada, no subsanan la discr iminación del artículo 211(a)(2) con respecto a los 
sucesores en interés que no son nacionales de los Estados Unidos. 
                                                      
177 Informe del Órgano de Apelación, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adoptado el 26 de 
septiembre de 2000, párrafo 88. 
 
178 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.140. 
 
179 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.138. 
 
180 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.140. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 85 
 
 
 255. Según las Comunidades Europeas, el trato discrimin atorio en favor de los sucesores en interés 
que son nacionales de los Estados Unidos con respecto a los sucesores en interés que no son 
nacionales de ese país sigue existiendo, debido a lo que las Comunidades Europeas consideran un 
"obstáculo suplementario" de procedimiento con el  que se enfrentan quienes no son nacionales de los 
Estados Unidos en virtud de la legislación estadounidense. 
256. Ese "obstáculo suplementario" es el siguiente.  Los nacionales de los Estados Unidos que son 
sucesores en interés sólo deben superar el procedimie nto de la OFAC y, en las circunstancias a que se 
refiere el artículo 211, no están sujetos a las limitaciones impuestas por el artículo 211(a)(2).181  En 
cambio, los sucesores en interés no estadounidenses no sólo deben superar el procedimiento de la 
OFAC, sino que se enfrentan además  al "obstáculo suplementario" de un procedimiento adicional en 
el marco del artículo 211(a)(2).182  En síntesis, los nacionales de los Estados Unidos sólo se enfrentan 
a un procedimiento, en tanto quienes no son naciona les de los Estados Unidos se enfrentan a dos.  
Basándose en ello, las Comunidades Europeas alegan  en apelación que el artículo 211(a)(2) en la 
medida en que se refiere a los sucesores en inter és, viola las obligación del trato nacional establecida 
en el Acuerdo sobre los ADPIC  y el Convenio de París (1967). 
257. En la audiencia de la presente apelación,  los Estados Unidos reiteraron que es muy poco 
probable que se otorgue en alguna ocasión una licencia a un nacional de los Estados Unidos para 
convertirse en sucesor en interés de un "nacional designado";  por lo que, según ese país, carece de 
importancia "lo que pueda ocurrir a ese sucesor en in terés al nivel de la ejecución de las leyes".183  En 
cualquier caso, añaden los Estados Unidos, si en  alguna ocasión se concediera una licencia específica 
a un nacional estadounidense, los tribunales de los Es tados Unidos aplicarían el "principio inveterado 
que impide el reconocimiento de las confiscaciones extranjeras".184 
258. Al examinar la apelación de las Comunidades Europeas, analizamos en primer lugar el 
razonamiento y las conclusiones del Grupo Especial.  Como hemos indicado antes, en primer lugar, el 
Grupo Especial dedujo de la simple lectura del precepto legal la conclusión de que el 
artículo 211(a)(2) permite una "diferencia de trato" entre los nacionales de los Estados Unidos y los 
nacionales de otros países, y que "cabe considerar que con esa diferencia de trato […] se otorga a los nacionales de los demás Miembros un trato menos fa vorable, por cuanto se niega la igualdad efectiva 
                                                     
 
181 Comunicación del apelante presentada po r las Comunidades Europeas, párrafo 124. 
 
182 Ibid. 
 
183 Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia. 
 
184 Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia. WT/DS176/AB/R 
Página 86  
 
 de oportunidades" en los Estados Unidos  a quienes no sean nacionales de ese país.
185  Compartimos 
esa opinión. 
259. Seguidamente, el Grupo Especial examinó el supuesto efecto compensador de la práctica 
seguida sistemáticamente por la OFAC.  En este punto, como ya hemos señalado, el Grupo Especial se basó en anteriores resoluciones sobre la cu estión de la legislación que otorga facultades 
discrecionales al Poder Ejecutivo de un Miembro.  Como señaló acertadamente el Grupo Especial, en 
Estados Unidos - Ley de 1916 declaramos que hay que hacer una distinción entre las disposiciones 
legislativas que imponen un comportamiento incompa tible con la OMC y las que confieren al Poder 
Ejecutivo facultades que éste puede ejercer discrec ionalmente.  En ese asunto citamos, haciéndola 
nuestra, la siguiente declaración del Grupo Especial en el asunto Estados Unidos - Tabaco : 
[…] los grupos especiales habían declarado si stemáticamente que, en tanto que cabía 
impugnar la propia legislación que exigía imperativamente medidas incompatibles 
con el Acuerdo General, no era posible impugnar en sí mismas las disposiciones 
legislativas que dieran meramente a las autoridades ejecutivas  de una parte 
contratante la posibilidad de adoptar medid as incompatibles con el Acuerdo General, 
y que sólo podía ser objeto de impugnación la aplicación efectiva de esa legislación 
incompatible con dicho Acuerdo.
186 
En consecuencia, cuando se confieren a las au toridades ejecutivas de un Miembro de la OMC 
facultades discrecionales, no cabe presumir que el Miembro de la OMC no cumplirá de buena fe sus 
obligaciones en virtud del Acuerdo de la OMC .187  Basándose en las resoluciones citadas, e 
interpretándolas correctamente, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que no podía presumir que 
la OFAC ejercería sus facultades ejecutivas discreci onales de forma incompatible con las obligaciones 
que impone a los Estados Unidos el Acuerdo sobre la OMC.   En este punto, coincidimos también con 
el Grupo Especial. 
                                                      
185 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.133. 
 
186 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Ley de 1916, supra, nota 174, párrafo 88, 
citando el informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Tabaco , supra , nota 173, párrafo 118. 
 
187 En un contexto algo distinto hicimos una observación análoga en Chile - Impuestos sobre las 
bebidas alcohólicas, donde declaramos: 
 
De ninguna manera se debería presumir que los Miembros de la OMC continúan  una 
protección o discriminación anterior mediante la  adopción de una nueva medida.  Esto se 
parecería mucho a presumir su mala fe.  En co nsecuencia, sostenemos que el Grupo Especial 
incurrió en error de derecho al tener en cuenta este factor en su examen de la cuestión "de 
manera que se proteja" la producción nacional.  (No se reproduce la nota de pie de página.) 
 
 Véase, informe del Órgano de Apelación, WT/DS87/ AB/R, WT/DS110/AB/R, adoptado el 12 de enero 
de 2000, página 74. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 87 
 
 
 260. Pero el Grupo Especial se detuvo ahí.  Consider amos que, tras haber llegado a la conclusión a 
la que había llegado con respecto al efecto compensad or de la práctica de la OFAC, el Grupo Especial 
debería haber proseguido su anális is y haber examinado el argumento expuesto por las Comunidades 
Europeas acerca del "obstáculo complementario" al  que se enfrentaban los sucesores de interés no 
estadounidenses.  Por esta razón, procedemos a hacerlo. 
261. Observamos, como hizo el Grupo Especi al, el razonamiento del informe del 
Grupo Especial en "Estados Unidos – Artículo 337"188, según el cual "el mero hecho de que los 
productos importados estén sujetos, en virtud del artíc ulo 337, a disposiciones legales diferentes de las 
que se aplican a los productos de origen nacional, no  basta para concluir que existe incompatibilidad 
con el párrafo 4 del artículo III".189 
262. Ese Grupo Especial añadió lo siguiente: 
Según esa opinión, los elementos desfavor ables del trato dado a los productos 
importados podrían considerarse compensa dos por los elementos más favorables de 
ese trato siempre que, según pudiera observa rse por lo ocurrido en los asuntos 
pasados, el resultado final no hubiera sido menos favorable.  […]  Sólo podrían 
compensarse los elementos causantes de  un trato menos favorables con los 
conducentes a un trato más favorable si siempre se presentaran en los mismos 
asuntos y si necesariamente  ejerciesen entre sí una influencia compensadora .190  (Sin 
cursivas en el original.) 
263. Y en el mismo informe, el Grupo Especial llegó a la siguiente conclusión, que es importante 
para nosotros: 
[…]  si bien es pequeña la probabilidad de te ner que defender ante dos órganos los 
productos importados, la situación en que existe esa posibilidad es en sí misma 
menos favorable que aquella en que só lo hay que defenderse ante uno de esos 
órganos.191  (Sin cursivas en el original.) 
264. Coincidimos con este enfoque, que consideramos especialmente pertinente a la presente 
apelación.  Nadie pone en duda que el artíc ulo 515.201 del CACR impone una limitación –un 
                                                      
188 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Artículo 337,  supra , nota 24.  El elemento 
fundamental de esta diferencia era la existencia de un a situación en la que los pr ocedimientos aplicables a los 
productos importados que supuestamente infringían los derech os de patente en los Estados Unidos eran distintos 
en varios aspectos de los aplicables en un tribunal federal de distrito cuando la impugnación se dirigía contra un producto de origen extranjero por infracción de una patente. 
 
189 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Artículo 337, supra, nota 25, párrafo 5.11. 
 
190 Ibid., párrafo 5.12.  
 
191 Ibid., párrafo 5.19.  
 WT/DS176/AB/R 
Página 88  
 
 "obstáculo"- tanto a los sucesores en interés que  son nacionales de los Estados Unidos como a 
aquellos sucesores en interés que no lo son.  Ta mpoco se pone en duda que el artículo 211(a)(2) se 
aplica únicamente a los sucesores en interés que no son nacionales de los Estados Unidos.  De forma 
análoga, todas las partes admiten que, en virtud del artículo 211(a)(2), en cada situación  en la que un 
sucesor en interés no estadounidense trate de reivindi car sus derechos sin el consentimiento expreso 
del titular original o de su sucesor en interés de bue na fe, los tribunales de los Estados Unidos están 
obligados a no reconocer, hacer respetar o hacer valer de otra forma cualquier reivindicación de 
derechos.  Destacamos que esta situación existe en virtud de los propios términos de la norma legal y 
que, en consecuencia, a diferencia de lo que ocurre  en el caso de la concesión por la OFAC de una 
licencia especial a sucesores en interés estadouniden ses, no requiere ningún acto de la OFAC o de 
cualquier otro organismo del Gobierno de los Estados Unidos. 
265. Es probable que los Estados Unidos tengan raz ón cuando afirman  que la probabilidad de que 
haya que superar tanto el obstáculo del artíc ulo 515.201 del título 31 CFR como el del 
artículo 211(a)(2), es, en palabras del Grupo Especial en Estados Unidos - Artículo 337, pequeña.   
Pero, de acuerdo asimismo con ese Grupo Esp ecial, la mera existencia de la posibilidad  de que los 
sucesores en interés que no sean n acionales de los Estados Unidos se enfrenten a dos obstáculos es en 
sí misma menos favorable  que el hecho innegable de que lo s sucesores en interés estadounidenses 
sólo se enfrentan a uno. 
266. Tanto ante el Grupo Especial como ante este Órgano de Apelación, los Estados Unidos han 
sostenido que el artículo 211 constituye una formul ación legal de la doctrin a inveterada del no 
reconocimiento de las confiscaciones extranjeras
192, reconocida en "casi t odas las jurisdicciones".193  
En consecuencia, los Estados Unidos aducen que en el caso poco probable194 de que un nacional de 
los Estados Unidos consiguiera de alguna forma ob tener de la OFAC una licencia específica, los 
tribunales estadounidenses aplicarían esa doctrina i nveterada para impedir que ese nacional hiciera 
valer sus derechos como sucesor en interés.  En c onsecuencia, los Estados Unidos argumentan que la 
prohibición impuesta por el artículo 211(a)(2) con respecto a los sucesores en interés no estadounidenses sería aplicada también a los sucesore s en interés estadounidenses.  Este argumento no 
nos parece convincente. 
                                                     
 
192 Recordamos que el término "confiscad os" se define en el CACR.  Véase supra , nota 7. 
 
193 Comunicación del apelante presentada  por los Estados Unidos, párrafo 16. 
 
194 Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia. 
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 267. Los Estados Unidos no han demostrado, como ex ige la obligación del trato nacional, que en 
ningún caso concreto los tribunales de los Estados Unidos harían va ler una reivindicación de derechos 
formulada por un sucesor en interés estadounidense.   Además, aunque, como aducen los Estados 
Unidos, sea probable  que los tribunales de los Estados Unidos no hagan respetar derechos 
reivindicados por un sucesor en interés estadouniden se, sigue siendo cierto que la medida, en sus 
propios términos, coloca a los sucesores en interés que no son nacionales de los Estados Unidos en 
una situación en sí misma menos favorable que aque lla a la que se enfrentan los sucesores en interés 
estadounidenses.  Y, aun aceptando el argumento de lo s Estados Unidos relativo al no reconocimiento 
de las confiscaciones extranjeras, es probable que esa doctrina se aplique tanto a quienes no son nacionales de los Estados Unidos como a quienes lo son, por lo que su eventual aplicación no 
compensa la discriminación establecida en el artículo 211(a)(2), porque constituiría otro obstáculo 
más al que se enfrentarían por igual nacionales y no nacionales y, por tanto, no compensaría el efecto 
del artículo 211(a)(2), que sólo es aplicable a los sucesores en interés que no sean nacionales de los 
Estados Unidos. 
268. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el  artículo 211(a)(2) impone a los sucesores en 
interés que no son nacionales de los Estados Unidos  un obstáculo adicional al que no se enfrentan los 
sucesores en interés estadounidenses, y, en consecuencia, concluimos que al imponer el "obstáculo 
suplementario" del artículo 211(a)(2) únicamente a los sucesores en interés no estadounidenses, los 
Estados Unidos violan la obligación del trato nacion al del párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de 
París (1967) y del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.  
269. Por esta razón, revocamos la constatación que hace el Grupo Especial en el párrafo 8.140 de 
su informe de que "dado que los nacionales de lo s Estados Unidos no pueden obtener licencias para 
convertirse en sucesores en interés y la OFAC no ha  concedido ninguna licencia de esa índole a tal fin 
[…] el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el  párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los 
ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo en conexión con el párra fo 1) del artículo 2 del 
Convenio de París (1967)". 
270. Las Comunidades Europeas formularon también alegaciones contra el artículo 211(b) a nivel 
de los sucesores en interés.
195  Con respecto a esas alegaciones, el Grupo Especial llegó a la siguiente 
conclusión: 
[…] Según el artículo 211(b) los tribunales estadounidenses no reconocerán, harán 
respetar o harán valer cualquier reivindi cación de derechos derivados de un tratado 
                                                      
195 Comunicación del apelante presentada po r las Comunidades Europeas, párrafo 157. 
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 formulada por un "nacional designado o su sucesor en interés ".  La diferencia entre el 
artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b) consis te en que el último contiene la expresión 
adicional "su sucesor en interés", en tanto que el primero se refiere únicamente a "un nacional designado".  Además, la expresión "s u sucesor en interés" que figura en el 
artículo 211(b) no se reduce a los nacionales de países extranjeros, lo que significa 
que incluye a los nacionales de los Estados Unidos, lo que querría decir que cualquier 
transferencia de marcas de fábrica o de comercio que hayan sido utilizadas en relación con activos confiscados efectu ada por un nacional de cualquier país, 
incluidos los nacionales de los Estados Unidos, estaría sujeta a lo dispuesto en el artículo 211(b).  Por esas razones, el artículo 211(b) no otorga a los nacionales de los 
demás Miembros un trato menos  favorable que el que con cede a los nacionales de los 
Estados Unidos.
196  (Las cursivas figuran en el original.) 
271. Coincidimos con el Grupo Especial en que el artículo 211(b) es aplicable a los sucesores en 
interés cualquiera que sea su origen , incluso a los nacionales de los Estados Unidos y, en 
consecuencia, no otorga a los nacionales de países distintos de los Estados Unidos un trato menos 
favorable que el que concede a los nacionales de ese país. 
272. Por consiguiente, confirmamos la conclusión r ecogida en el párrafo 8.173 del informe del 
Grupo Especial según la cual -a nivel de los sucesores en interés- el artículo 211(b) no es 
incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en conexión con el 
párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de Parí s (1967) y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre 
los ADPIC.  
273. Examinamos a continuación las alegaciones de  las Comunidades Europeas relativas a los 
artículos 211(a)(2) y 211(b) con respecto a la otra forma de discriminación alegada por las 
Comunidades Europeas:  la discriminación entre titulares originales . 
274. A este respecto, el Grupo Especial constató lo si guiente en relación con los artículos 211(a)(2) 
y 211(b): 
En lo que respecta a los titulares original es, el artículo 211(a)(2) no otorga a los 
titulares originales extranjeros un trato menos favorable que el concedido a los titulares originales que son nacionales de los Estados Unidos con respecto a la 
protección de los derechos de propiedad intelectual.
197 
… 
                                                      
196 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.171. 
 
197 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.139. 
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 De forma análoga, en lo que respecta a los titulares originales, el artículo 211(b) no 
otorga a los titulares originales extranjero s un trato menos favorable que el concede a 
los titulares originales que son nacionales de los Estados Unidos.198 
En contraste con la explicación razonada que da s obre la supuesta discriminación en lo que respecta a 
los sucesores en interés, el Grupo Especial no da m ás explicaciones de su conclusión sobre la supuesta 
discriminación entre titulares originales. 
275. En apelación, las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial incurrió en error en 
su conclusión acerca de la discriminación entre titula res originales.  Sostienen que, en sus propios 
términos, tanto el artículo 211(a)(2) como el artíc ulo 211(b) violan la obligación del trato nacional 
establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC  y el Convenio de París (1967), porque otorgan a los 
nacionales de Cuba que son titulares originales un trato menos favorable que el concedido a los 
titulares originales que son nacionales de los Esta dos Unidos.  En apoyo de su posición, las 
Comunidades Europeas se basan en una serie conc reta de circunstancias que pueden producirse con 
arreglo a la norma legal y que, según las Comunida des Europeas, aclaran la  forma en que, en sus 
propios términos, los artículos 21 1(a)(2) y 211(b) establecen una discriminación en favor de los 
nacionales de los Estados Unidos que son titulares originales con respecto a los nacionales de Cuba 
que tienen esa misma condición.  Las Comunidades Eu ropeas consideran que esta situación demuestra 
el trato discriminatorio implícito en los artículos 211(a)(2) y 211(b).199 
276. Concretamente, las Comunidades Europeas nos pi den que consideremos el siguiente supuesto 
concreto que puede producirse c on arreglo a la norma legal:  Supongamos que hay dos titulares 
distintos que han adquirido derechos, a través del common law o mediante el registro, en relación con 
dos marcas distintas en los Estados Unidos, antes de que se haya producido la confiscación por Cuba.  
Cada una de esas dos marcas de fábrica o de comercio  es idéntica, o sustancialmente semejante, a los 
signos o combinación de signos de que está compuesta una marca de fábrica o de comercio registrada 
en Cuba.  Esa marca de fábrica o de comercio cuba na idéntica o semejante se ha utilizado en relación 
con una entidad comercial o activos  que han sido confiscados en C uba.  Ninguno de los dos titulares 
originales de las dos marcas de fábrica o de comercio  de los Estados Unidos era titular de la marca de 
fábrica o de comercio idéntica o semejante que habí a sido registrada en Cuba.  Cada uno de esos dos 
titulares originales trata de reivindicar en los Esta dos Unidos derechos en relación con sus marcas de 
fábrica o de comercio respectivas en los Estados Un idos.  La situación de uno y otro de los titulares 
                                                      
198 Ibid., párrafo 8.172. 
 
199 Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafos 115 y 157;  
declaración inicial de las Comunidades Europeas en la audiencia;  respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia. 
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 originales de esas dos marcas de fábrica o de comercio  en los Estados Unidos es idéntica en todos los 
aspectos, salvo en uno.  La única diferencia entre ello s consiste en que uno de los titulares originales 
es nacional de Cuba y otro es nacional de los Estados Unidos. 
277. Las Comunidades Europeas nos piden que consid eremos este supuesto concreto en el que hay 
dos titulares originales, uno de ellos de C uba y otro de los Estados Unidos.  Las 
Comunidades Europeas aducen que, con arreglo a los términos de la norma legal, en este supuesto el 
titular original que es nacional de Cuba está sujeto  a los artículos 211(a)(2) y 211(b), y el titular 
original que es nacional de los Estados Unidos no lo está.  Ello basta, a juicio de las Comunidades 
Europeas, para que constatemos que los artículos 211(a)(2) y 211(b) violan la obligación del trato 
nacional que incumbe a los Estados Unidos. 
278. Al igual que las Comunidades Europeas, consideramos que este supuesto tiene una 
importancia decisiva para nuestra determinación ac erca de la compatibilidad o incompatibilidad del 
trato dado por el artículo 211 a los titulares original es con la obligación de trato nacional que imponen 
a los Estados Unidos el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del 
artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC . 
279. La situación que ponen de relieve en apel ación las Comunidades Europeas se produce porque 
los artículos 211(a)(2) y 211(b) son aplicables a los "nacionales designados".  Por "nacional 
designado" se entiende, según el artículo 515.305 del títu lo 31 CFR "Cuba y cualquier nacional de ese 
país, incluida cualquier persona que sea un nacional especialmente designado".
200  En consecuencia, 
los artículos 211(a)(2) y 211(b) son aplicables a lo s titulares originales que son nacionales de Cuba.  
Los titulares originales que son nacionales de lo s Estados Unidos no están comprendidos en la 
definición de "nacional designado" y, por tanto, no están sujetos a las limitaciones de los artículos 211(a)(2) y 211(b). 
280. En consecuencia, a nuestro parecer, las Comuni dades Europeas tienen razón en este punto.  
Los artículos 211(a)(2) y 211(b) son discriminatorios en sus propios términos . 
281. Por consiguiente, concluimos que las Comuni dades Europeas han establecido una presunción 
prima facie  de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) establecen una discriminación entre nacionales de 
Cuba y nacionales de los Estados Unidos, en caso de que unos y otros sean titulares originales de 
                                                     
 
200 La definición incluye también a los sucesores en interés, pero el supuesto que examinamos aquí no 
se refiere a ellos.  Tampoco se refiere a los "nacional es especialmente designados", dado que no se alega que 
una persona actúe en nombre o en representación del Gobierno de Cuba.  La expresión "nacional especialmente designado" se define en el artículo 515.306 del título 31 CFR.  Véase supra , nota 6. 
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 marcas de fábrica o de comercio registradas en los Estados Unidos y compuest as de signos idénticos o 
sustancialmente semejantes a los de  una marca de fábrica o de come rcio cubana que se haya utilizado 
en relación con una entidad o con activos  que hayan sido confiscados en Cuba. 
282. Los Estados Unidos tratan de refutar est e argumento de las Comunidades Europeas 
sosteniendo que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no s on aplicables a los titulares originales, cualquiera 
que sea su nacionalidad, porque éstos pueden siempre consentir expresamente en su propia 
reivindicación de derechos con arregl o a los artículos 211(a)(2) y 211(b).201  El artículo 211(a)(2), en 
conexión con el artículo 211(a)(1), y el artículo 211( b), establecen una excepción en el caso de los 
nacionales designados que cuenten con el consentimient o expreso "del titular original de la marca de 
fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe".
202  No obstante, los Estados Unidos parten erróneamente en su razonamiento sobre esta 
cuestión del supuesto de que el titular original cuba no de la marca de fábrica o de comercio en los 
Estados Unidos y el titular original de la marc a de fábrica o de comercio cubana idéntica o 
sustancialmente semejante que se ha utilizado en relación con una entidad comercial o activos que 
hayan sido confiscados son necesariamente la misma persona, lo que en absoluto tiene que ocurrir 
siempre, como pone de manifiesto el supuesto c oncreto expuesto por las Comunidades Europeas.  
En ese supuesto, el nacional cubano que es titular de lo s derechos relativos a la marca de fábrica o de 
comercio en los Estados Unidos no podría recu rrir a su propio consentimiento para evitar que el 
tribunal desestimara cualquier reivindicación de dere chos de conformidad c on los artículos 211(a)(2) 
y 211(b), por no ser el titular original de la ma rca de fábrica o de comercio cubana idéntica o 
semejante. 
283. Los Estados Unidos añaden en su réplica que el artículo 211(a)(2) no es aplicable a los 
nacionales cubanos en el supuesto expuesto por las Comunidades Europeas, porque el 
artículo 515.527 del CACR, no estaba en vigor cuando los titulares originales que se hallaban en la 
situación descrita obtuvieron sus derechos en relación con la marca de fábrica o de comercio en los 
Estados Unidos.203  Observamos que el artículo 211(a)(2) se refiere a la reivindicación de derechos 
formulada "sobre la base de derechos de common law  o del registro obtenido con arreglo a dicho 
artículo".  En consecuencia, del texto del artículo 211(a)(2) se desprende claramente que el artículo 
515.527 se refiere a derechos basados en el registro y no a derechos de common law .  De hecho, los 
Estados Unidos lo reconocieron así en respuesta a nuestras preguntas en la audiencia.  Así pues, el 
                                                      
201 Comunicación de apelante presentada  por los Estados Unidos, párrafo 71. 
 
202 Véase supra , párrafo 120. 
 
203 Respuesta de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia. WT/DS176/AB/R 
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 argumento de los Estados Unidos puede ser pertin ente a la discriminación c ontra nacionales cubanos 
que sean titulares originales de derechos derivados de una marca de fábrica o de comercio en los 
Estados Unidos basados en el registro , pero no a la discriminación c ontra nacionales de Cuba que 
sean titulares originales de derechos derivados de  la marca de fábrica o de comercio en los 
Estados Unidos basados en el common law . 
284. En lo que respecta a los derechos derivados de  las marcas de fábrica o de comercio basados 
en el registro, es cierto que, en el supuest o expuesto por las Comunidades Europeas, el 
artículo 515.527 del CACR no estaría en vigor cuando el titular original cubano obtuvo sus derechos de marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos, antes de la confiscación por Cuba.  No obstante, recordamos que el artículo 515.527 del CACR se aplica no sólo al registro, sino también a la renovación  de marcas de fábrica o de comercio registradas.
204  Aunque el registro inicial realizado 
por un nacional cubano antes de la confiscación por  Cuba no se habría obten ido de conformidad con 
el artículo 515.527, una renovación de ese registro est aría dentro del ámbito de aplicación de esa 
disposición.  Por consiguiente, el artículo 211 (a)(2) podría aplicarse a un nacional cubano que 
registrara una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos antes de la confiscación y 
la renovara después de hab erse producido la confiscación.  
285. En lo que respecta a los derechos derivados de una marca de fábrica o de comercio basados en 
el common law , los Estados Unidos sostienen que el titular original cubano no podría haber 
conservado sus derechos en relación con la marca de  fábrica o de comercio en los Estados Unidos 
porque no habría podido importar de Cuba los product os amparados por la marca y, en consecuencia 
no habría podido seguir utilizando la marca "en el comercio".205  No obstante, este argumento da por 
supuesto que el nacional cubano titular de la marca de  fábrica o de comercio en los Estados Unidos 
sólo podría haber importado de Cuba  los productos amparados por la marca.  Tenemos entendido que, 
según las respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia, el 
titular cubano de derechos de common law  derivados de una marca de fá brica o de comercio en los 
Estados Unidos podría haber importa do los productos amparados por la marca de un país distinto de 
                                                      
204 El artículo 515.527(a)(1) del título  31 CFR establece lo siguiente: 
 Se autorizan las transacciones rel acionadas con el registro y la renovación  en la Oficina de 
Patentes y Marcas de los Estados Unidos o en la Oficina de Derecho de Autor de los Estados 
Unidos de patentes, marcas de fábrica o de comercio y derechos de autor en los cuales tengan un interés el Gobierno de Cuba o un nacional cubano.  (Sin cursivas en el original.) 
 
205 Artículo 1 de la Ley Lanham, 15 U.S.C. 105.  Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 
formuladas en la audiencia. 
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 Cuba, lo que los Estados Unidos  no han negado en la audiencia.206  Por consiguiente, ese argumento 
no nos parece convincente. 
286. A este respecto, los Estados Unidos contestaron también que el titular original cubano podía 
tener la condición de nacional "no sujeto al bl oqueo" en virtud del reglamento de la OFAC, 
argumento que los Estados Unidos no habían expuesto ante el Grupo Especial ni en sus comunicaciones escritas en la presente apelación.  El precepto reglamentario pertinente al respecto es 
el artículo 515.505 del CACR, que enumera las pers onas a las que se otorga "licencia en calidad de 
nacionales no sujetos al bloqueo" o que pueden solicitar esa condición.
207  Según los Estados Unidos, 
ese titular original cubano, en calidad  de "nacional no sujeto al bloqueo" 208 tendría la misma 
                                                      
206 Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas en la audiencia.  Señalamos 
asimismo el siguiente extracto de un fallo del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Southern District, 
New York: 
 En 1995, Bacardi-Martini comenzó a distribuir en los Estados Unidos ron que había sido 
producido en las Bahamas con autorización de Galleon, predecesor en interés de Bacardi & 
Co., con la marca Havana Club. 
 
Havana Club Holding S.A. v. Galleon S.A., 62 F.supp.2d 1085, 1090, p. 40. 
 Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia. 
 
207 El artículo 515.505 del título 31 CFR establece lo siguiente: 
 
(a) Se otorga por la presente licencia en calidad de nacionales no sujetos al bloqueo a las 
siguientes personas:  
(1) Cualquier persona física o jurídica que resida en los Estados Unidos o en el territorio 
comercial autorizado o se haya constituido conforme a las leyes de una jurisdicción de los Estados Unidos o del territorio comercial autorizado y que nunca haya sido un nacional 
designado; 
 
(2) Cualquier persona residente en los Es tados Unidos que no sea una nacional 
especialmente designado;  y   
(3) Cualquier corporación, so ciedad o asociación que sólo pueda considerarse un 
nacional designado por razón del interés en ella de una persona a la que conforme a los párrafos (a) o (b) del presente artículo se haya  concedido una licencia en calidad de nacional 
no sujeto al bloqueo. 
 (b) Los nacionales de un país designado que hayan fijado su residencia en el territorio 
comercial autorizado podrán solicitar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros que se les 
otorgue una licencia específica como nacionales no sujetos al bloqueo. 
 
(c) La concesión a una persona de una licencia en calidad de nacional no sujeto al 
bloqueo no dejará en suspenso las prescripciones de cualquier artículo del presente capítulo relativas a la conservación o presentación de registros. 
 
208 Según el artículo 515.307 del título 31 CFR se define un "nacional no sujeto al bloqueo" de la 
siguiente forma: 
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 condición que un nacional de los Estados Unidos.
209  No obstante, para que se cumpliera la obligación 
del trato nacional, sería preciso que el trato me nos favorable quedara compensado, y, por tanto, 
eliminado, en todos los supuestos concretos que puedan darse con arreglo a una medida.  
En consecuencia, para poder admitir el argument o de los Estados Unidos, sería necesario que 
ocurriera así en el caso de todos los titulares nacionales cubanos de ma rcas de fábrica o de comercio 
en los Estados Unidos, y no sólo en el de algunos de ellos. 
287. En consecuencia, examinamos los tres supuest os que pueden plantearse de conformidad con 
el artículo 515.505 para determinar  si la discriminación queda eliminada en cada uno de ellos.  
El primer ejemplo es el de un titular original cubano  que resida en los Estados Unidos;  el segundo el 
de un titular original cubano que resida en un  país distinto de los Estados Unidos o Cuba210, y el 
tercero el de un titular original  cubano que resida en Cuba. 
288. Según los Estados Unidos, un titular original cuba no que resida en los Estados Unidos es, de 
hecho, un "nacional no sujeto al bloqueo" de c onformidad con el artículo 515.505 (a)(2) del CACR.211  
Compartimos esta interpretación del artículo 515.505 (a)(2 ).  En este caso el tr ato menos favorable de 
ese titular original cubano queda eliminado.  En cam bio, en los demás ejemplos se llega a un resultado 
distinto. 
289. Un titular original cubano residente en un país di stinto de los Estados Unidos o de Cuba, por 
ejemplo en un país de las Comunidades Europeas, podría solicitar a la OFAC una licencia específica 
en calidad de nacional no sujeto al bloqueo, y e llo de conformidad con el artículo 515.505(b) del 
CACR, ya que los Estados Unidos no imponen sanciones a las Comunidades Europeas y, por 
consiguiente, las Comunidades Europeas se considerar ían parte del "territorio comercial autorizado" 
descrito en el artículo 515.322 del CACR212, con lo que en la práctica  podría quedar eliminado el 
                                                                                                                                                                     
Cualquier persona a la que se haya concedido una licencia de conformidad con el §515.505 
que tenga esa licencia en calidad de nacional no sujeto al bloqueo  será considerada, en tanto 
que tenga tal condición, una persona en los Estados Unidos que no es nacional de ningún país extranjero designado:  con la salvedad , no obstante , de que no se considerará que la concesión 
a cualquier persona de una licencia como nacional no sujeto al bloqueo  suspenda en forma 
alguna las prescripciones de cualquier artículo del presente capítulo relativo a la presentación 
de los informes o de los libros, documentos o registros especificados en él. 
 
209 Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia. 
 
210 Nos referimos aquí a un país que esté dentro del "t erritorio comercial autorizado" según se define en 
el artículo 515.322 del título 31 CFR.  Véase infra , nota 212.. 
 
211 Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia. 
 
212 El artículo 515.322 del título 31 CFR establece lo siguiente: 
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 trato menos favorable.  No obstante, la propia exis tencia del "obstáculo" ad icional que se impone al 
exigir una solicitud a la OFAC es, en sí misma y por su propia naturaleza, menos favorable.  Los 
artículos 211(a)(2) y 211(b) no son aplicables a titula res originales estadounidenses;  en su caso no es 
necesaria ninguna solicitud a la OFAC, en tanto que los titulares originales cubanos residentes en el 
"territorio comercial autorizado" han de hacer esa solicitud.  Así pues, esos titulares originales 
cubanos deben cumplir un requisito administra tivo que no se exige a los titulares originales 
estadounidenses.213  Por la sola razón de la necesidad de presentar una solicitud a la OFAC, se otorga 
a cada uno de los titulares originales cubanos que r esiden en el "territorio comercial autorizado" 
descrito en el artículo 515.332 un trato menos favorab le que el concedido a los titulares originales de 
los Estados Unidos.  Así pues, en este se gundo supuesto, la discriminación subsiste. 
290. Los titulares originales cubanos que residen en Cuba son también discriminados.  Cuba no 
forma parte del "territorio comercial autorizado" porque está sujeta a sanciones aplicadas por 
la OFAC de conformidad con el CACR.  Con arreglo a nuestra inte rpretación del reglamento, nos 
parece que un nacional cubano que resida en C uba no puede, en ningún caso, ser un "nacional no 
sujeto al bloqueo" de conformidad con los artíc ulos 515.505(a) o 515.505(b) del título 31 CFR.  Los 
Estados Unidos no han indicado lo contrario.  En consecuencia, en  este tercer supuesto, subsiste 
también la discriminación. 
291. Analizamos a continuación el argumento de lo s Estados Unidos de que el artículo 515.201 
del CACR compensa cualquier  discriminación implícita en los artículos 211(a)(2) y 211(b).  
El artículo 515.201 del CACR establece una lista de transacciones que están prohibidas, salvo que 
hayan sido autorizadas específicamente por el Secretario del Tesoro: 
§515.201  Transacciones en las que par ticipen países extranjeros designados o 
nacionales de esos países;  fecha de efectividad. 
(a)  Se prohíben todas las transacciones que se indican a continuación, excepto 
cuando hayan sido autorizadas expresamente por la Secretaría del Tesoro (o por 
cualquier persona, organismo o entidad desi gnados por ella) medi ante reglamentos, 
                                                                                                                                                                     
§515.322  Territorio comercial autorizado;  miembro del territorio comercial autorizado: 
 
(a) La expresión territorio comercial autorizado  abarca todos los países, incluidos colonias, 
territorios, posesiones o protectorados, a excepción de aquellos países sujetos a sanciones de conformidad con el presente capítulo.  La  expresión no abarca los Estados Unidos. 
 
(b) La expresión miembro del territorio comercial autorizado  significará cualquiera de los 
países o subdivisiones políticas que comprenden el territorio comercial autorizado. 
 
213 Véase el informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Artículo 337, supra, nota 25, párrafos 5.11 
a 5.14. 
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 resoluciones, directivas, licencias o de ot ro modo, si esas transacciones se realizan 
por un país extranjero designado de conf ormidad con la presente parte o por un 
nacional de ese país, o en nombre suyo o siguiendo sus instrucciones, o se refieren a bienes en los que un país extranjero designa do de conformidad con la presente parte o 
un nacional de ese país tenga en la fecha de efectividad del presente artículo o en 
cualquier momento posterior a esa fecha un interés directo o indirecto de cualquier 
tipo. […] 
(b)  Se prohíben todas las transacciones que se indican a continuación, excepto 
cuando hayan sido autorizadas expresamente por la Secretaría del Tesoro (o por 
cualquier persona, organismo o entidad desi gnados por ella) medi ante reglamentos, 
resoluciones, directivas, licencias o de ot ro modo, si esas transacciones se refieren a 
bienes en los que un país extranjero designa do de conformidad con la presente parte o 
un nacional de ese país tenga en la fecha de efectividad del presente artículo o con posterioridad a esa fecha un interés directo o indirecto de cualquier tipo. […] 
292. Los Estados Unidos aducen que el artículo 515 .201 del CACR podría aplicarse a un titular 
original estadounidense en la situación antes descr ita, compensando así el trato menos favorable que 
otorgarían los artículos 211(a)(2 ) y 211(b) al nacional de Cuba.
214  Los Estados Unidos afirman, que, 
de esa forma, el artículo 515.201 del CACR impe diría a los titulares originales estadounidenses 
reivindicar derechos en relación con la marca de  fábrica o de comercio, del mismo modo que los 
artículos 211(a)(2) y 211(b) lo impi den a los titulares originales cubanos. 
293. Al exponer este argumento, los Estados Uni dos sostienen que el artículo 515.201 del CACR 
tiene un alcance muy amplio, tan amplio que es aplicable a los nacionales estadounidenses titulares originales antes de la confiscación de una marca de fábrica o de comercio de los Estados Unidos que 
sea idéntica o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio cubana que se haya 
utilizado en relación con una entidad comercial o con activos cubanos que hayan sido confiscados.  
Entendemos que los Estados Unidos aducen que, dado que la marca de fábrica o de comercio en los 
Estados Unidos es idéntica o semejante a una marca de  fábrica o de comercio utilizada en relación con 
una entidad comercial o con activos confiscados en Cuba, se consideraría que esa marca se refiere "a 
bienes en los que un país extranjero designado de conformidad con la presente parte o un nacional de 
ese país tenga en la fecha de efectividad del presen te artículo o en cualquier momento posterior a esa 
fecha un interés directo o indirecto de cualquier tipo", por lo que la transacción correspondiente estaría prohibida por el artículo 515.201 del CACR.
215 
294. No estamos de acuerdo.  No consideramos que el artículo 515.201 del CACR compense en 
todos los casos  el trato discriminatorio establecido por los artículos 211(a)(2) y 211( b).  Para que este 
                                                      
214 Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia. 
 
215 Comunicación del apelante presentada  por los Estados Unidos, párrafo 72. 
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 argumento de los Estados Unidos fuera cierto en  todos y cada uno de los supuestos, sería necesario 
que la expresión "tenga […] un interés" del artíc ulo 515.201 tuviera el mismo ámbito de aplicación 
que la expresión "utilizado en relación con" de lo s artículos 211(a)(2) y 211(b).  No obstante, los 
Estados Unidos no han podido señalar datos que prue ben que los criterios diferentes utilizados en el 
artículo 515.201 de un lado y, en los artículos 211 (a)(2) y 211(b), de otro, tengan exactamente el 
mismo ámbito de aplicación.216  En consecuencia, no estamos convencidos de que el artículo 515.201 
compense en todos y cada uno de los supuestos el trat o en sí mismo menos favor able que se deriva del 
texto de los artículos 211(a)(2) y 211(b), y, ha bida cuenta de que lo s Estados Unidos no han 
demostrado que ello sea así en todos y cada uno de los supuestos, no cabe afirmar que quede compensado y, por ende, eliminado, el trato menos  favorable que existe c on arreglo a la medida. 
295. Por último, los Estados Unidos se han referido a su doctrina inveterada  del no reconocimiento 
de las confiscaciones extranjeras.
217  No obstante, esa política no podría probablemente aplicarse a 
marcas de fábrica o de comercio que existieran en los Estados Unidos  cuando se confiscaron en Cuba  
una entidad comercial o activos relacionados con un a marca de fábrica o de comercio integrada por 
signos idénticos o sustancialmente semejantes. 
296. En consecuencia, llegamos a la conclusión de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son 
incompatibles con la obligación del trato nacional que  imponen a los Estados Unidos el Convenio de 
París (1967) y el Acuerdo sobre los ADPIC  al nivel de los titulares or iginales, y, en consecuencia, 
revocamos las constataciones del Grupo Especial que  figuran en los párrafos 8.140 y 8.173 de su 
informe según las cuales el artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b) "no [s]on incompatibles con el 
párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC  y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre 
los ADPIC en conexión con el [párrafo 1)] del artículo 2 del Convenio de París (1967)" en lo que 
concierne al trato dado a los titulares originales. 
X. Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC 
297. Al igual que la obligación del trato nacional, la  obligación de otorgar el trato de la nación más 
favorecida es desde hace tiempo una de las piedr as angulares del sistema mundial de comercio.  
Desde hace más de 50 años, la obligación del trato de la nación más favorecida del artículo I del 
GATT de 1994 ha sido capital y ha resultado impresci ndible para garantizar el éxito de un sistema 
mundial de comercio de mercancías basado en normas.  A diferencia de lo que ocurre con el principio 
                                                      
216 Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia. 
 
217 Comunicación del apelante presentada por los Estado s Unidos, párrafos 16 y 76;  respuestas de los 
Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia. 
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 de trato nacional, no hay en el Convenio de Pa rís (1967) ninguna disposición que establezca una 
obligación de conceder el trato de la nación más fa vorecida con respecto a lo s derechos relativos a 
marcas de fábrica o de comercio u otros derechos  de propiedad industrial.  No obstante, quienes 
elaboraron el Acuerdo sobre los ADPIC  decidieron ampliar la obligación de dar el trato de la nación 
más favorecida a la protección de los derechos de pr opiedad intelectual abarcados por dicho Acuerdo.  
Como piedra angular del sistema mundial de comercio , la obligación de conceder el trato de la nación 
más favorecida merece que se le dé, en lo que re specta a los derechos de propiedad intelectual 
abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC , la misma importancia que se le ha atribuido en el caso del 
comercio de mercancías en el marco del GATT.  Se  trata, en suma, de un elemento fundamental. 
298. La parte pertinente del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC  está redactada en los 
siguientes términos: 
Con respecto a la protección de la propied ad intelectual, toda ventaja, favor, 
privilegio o inmunidad que conceda un Miem bro a los nacionales de otro país se 
otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás 
Miembros.  [nota 3] 
  
 
Nota 3: A los efectos de los artículos 3 y 4, la  'protección' comprenderá los aspectos relativos 
a la existencia, adquisición, alcance, manten imiento y observancia de los derechos de 
propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad de que trata específicamente este Acuerdo. 
299. Las Comunidades Europeas alegaron ante el  Grupo Especial que los artículos 211(a)(2) 
y 211(b) son incompatibles con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.  
300. El Grupo Especial constató que: 
El artículo 211(a)(2) no niega a los nacionales de Cuba cualquier ventaja, favor, 
privilegio o inmunidad que conceda a naciona les de otros países extranjeros.  En 
consecuencia, constatamos que el artícu lo 211(a)(2) no es incompatible con el 
artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.218 
301. Con respecto al artículo 211(b), el Grupo Especial declaró que la cuestión era la misma que 
había sido examinada en relación con el ar tículo 211(a)(2), y concluyó lo siguiente: 
Dado que nos enfrentamos con la misma cu estión que ha sido examinada en relación 
con el artículo 211(a)(2) nos remitimos  a las razones que exponemos en los 
                                                      
218 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.148. 
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 párrafos 8.145 a 8.147 y constatamos que el  artículo 211(b) no es incompatible con el 
artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.219 
302. Las Comunidades Europeas apelan contra est as constataciones del Grupo Especial sobre el 
artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b). 
303. Antes de continuar nuestro análisis, consideram os necesario ocuparnos del alcance de nuestro 
examen de esta cuestión.  Según la alegación formulada por las Comunidades Europeas, el Grupo 
Especial limitó su examen y sus constataciones al  supuesto concreto de las confiscaciones realizadas 
en Cuba.220  Ni las Comunidades Europeas ni los Estados Unidos han negado este hecho en apelación.  
En consecuencia, limitamos también nuestro análisis a esa situación concreta. 
304. Observamos además que, en lo que respecta a la obligación de conceder el trato de la nación 
más favorecida, las Comunidades Europeas no han e xpuesto en la apelación argumentos en los que se 
aborden las constataciones del Grupo Especial en rel ación con el nivel de los sucesores en interés.  
En consecuencia, no consideramos que ese aspecto se  nos haya planteado en apelación y, por tanto, 
limitaremos nuestro análisis a las constatacion es del Grupo Especial con respecto a la supuesta 
discriminación en el caso de los titulares originales . 
305. Las alegaciones formuladas por las Comunidades Europeas sobre el trato de la nación más 
favorecida en relación con los titulares originales son análogas a las expuestas en  la sección anterior 
sobre el trato nacional.  Las Comunidades Europ eas, como hicieron en el caso del trato nacional, 
apoyan su alegación al amparo del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC  en un análisis centrado en 
                                                      
219 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 8.176. 
 
220 En el párrafo 8.143, el Grupo Especial explicó la posición de las partes a este respecto de la 
siguiente forma: 
 En respuesta a la cuestión de si el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC  permite a un 
Miembro aplicar una determinada política a la confiscación de marcas de fábrica o de 
comercio en un Miembro siempre que otorgue un trato similar a todos los nacionales de un Miembro de la OMC o si exige que se aplique  una política similar a las confiscaciones de 
marcas de fábrica o de comercio en todos los demás Miembros, las Comunidades Europeas 
manifiestan que el trato de la nación más favorecida que se deriva del artículo 4 está vinculado a las personas y no a las situaciones.  En consecuencia, las Comunidades Europeas sostienen 
que el artículo 4 exige que se dé un trato similar a todos los nacionales de los demás 
Miembros en relación con un determinado hecho.  En respuesta a la misma cuestión, los Estados Unidos sostuvieron que, dado que las Comunidades Europeas alegan una violación 
del principio de la nación más favorecida en relación con la primera situación descrita por el 
Grupo Especial, no es necesario examinar la cu estión de si el artículo 4 es aplicable a la 
segunda. 
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 una serie concreta de circunstancias que se producen en virtud de la norma legal, en sus propios 
términos , en relación con los titulares originales.
221 
306. Al igual que en el supuesto expuesto antes por las Comunidades Europeas, el expuesto en 
relación con el trato de la nación más favorecida im plica la existencia de dos titulares distintos con 
derechos adquiridos, mediante el common law o sobre la base del registro, en relación con dos marcas 
de fábrica o de comercio distintas en los Estados Unidos, antes de que se produjera la confiscación en 
Cuba.  Cada una de esas dos marcas de fábrica o de  comercio en los Estados Unidos es idéntica, o 
sustancialmente semejante,  a los signos o la combinación de signos de que se compone una marca de 
fábrica o de comercio registrada en Cuba.  Esa marca de fábrica o de comercio cubana idéntica o 
semejante se ha utilizado en relación con una entidad  o con activos que han si do confiscados en Cuba.  
Ninguno de los dos titulares originales de las dos marcas de fábrica o de comercio en los 
Estados Unidos era titular de la marca de fábrica o de comercio idéntica o semejante que había sido 
registrada en Cuba.  Cada uno de esos dos titular es originales intenta reivindicar derechos en los 
Estados Unidos en relación con su s dos marcas de fábrica o de comercio respectivas.  La situación de 
esos dos titulares originales de esas dos marcas de fá brica o de comercio en los Estados Unidos es 
idéntica en todos los aspectos, salvo en uno.  La úni ca diferencia entre ellos es que un titular original 
es nacional de Cuba y el otro es nacional de un país  distinto de Cuba o de los Estados Unidos.  Por 
razones de comodidad, nos referiremos a este últim o titular original como "nacional extranjero no 
cubano". 
307. Con respecto a este supuesto concreto, las Com unidades Europeas adu cen que, con arreglo a 
los términos de la norma legal, el titular or iginal que es nacional de Cuba está sujeto a las 
disposiciones de los artículos 211(a)(2) y 211(b) y el  titular original que es un nacional extranjero no 
cubano no lo está.  Las Comunidades Europeas consider an que este hecho basta por sí solo para que 
constatemos que los artículos 211(a)(2) y 211(b) violan la obligación de los Estados Unidos de 
conceder el trato de la nación más favorecida. 
308. Coincidimos con las Comunidades Europeas en que el supuesto que describen en apelación 
está dentro del ámbito de la norma legal en sus propios términos .  Como hemos explicado antes, el 
término "nacional designado" únicamente abarca a lo s nacionales extranjeros no cubanos, conforme a 
la definición del artículo 515.305 del título 31 CFR y del artículo 211(d)(1), cuando éstos son 
sucesores en interés de Cuba o de un nacional de ese país.222  La definición de "nacional designado" 
                                                      
221 Véase supra , párrafo 276.  Observamos además que las Comunidades Europeas lo confirmaron así 
en sus respuestas a las pregunta s formuladas en la audiencia. 
 
222 El supuesto analizado aquí no afecta a los sucesores en interés.  Véase supra , párrafo 279.  WT/DS176/AB/R 
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 no abarca los nacionales extranjeros no cubanos que son titulares originales223, por lo que éstos no 
están sujetos a las disposiciones de los artículos 211(a)(2) y 211(b). 
309. Por consiguiente, a este respecto, al igual que con respecto al trato nacional, las Comunidades 
Europeas han establecido una presunción prima facie  de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son 
discriminatorios en sus propios términos en el  caso de un nacional de Cuba y de un nacional 
extranjero no cubano que sean ambos titulares origin ales de marcas de fábrica o de comercio en los 
Estados Unidos integradas por signos idénticos o su stancialmente semejantes a los de una marca de 
fábrica o de comercio que se haya utilizado en re lación con una entidad come rcial o con activos que 
hayan sido confiscados en Cuba. 
310. Como hicieron en el caso de la alegación relativa al trato nacional, los Estados Unidos tratan 
de refutar la alegación de las Comunidades Europeas relativa al trato de la nación más favorecida con 
argumentos tendentes a demostrar que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son aplicables a un nacional 
cubano que sea titular original de una marca de fábr ica o de comercio en los Estados Unidos.  Los 
argumentos expuestos por los Estados Unidos en relación con esa alegación son los mismos que 
expusieron en relación con el trato nacional.  No s hemos ocupado ya de ellos y, al igual que los 
argumentos de los Estados Unidos son los mismos , nuestras conclusiones son también idénticas.  
No obstante, recordaremos brevemente los ar gumentos expuestos por los Estados Unidos y 
reafirmaremos nuestras conclusiones con respecto a cada uno de ellos. 
311. Los Estados Unidos sostienen que los artículos  211(a)(2) y 211(b) no son aplicables a los 
nacionales de Cuba que sean titulares originales porqu e éstos han prestado su propio consentimiento.  
Hemos explicado antes que ello no ocurre siempre necesariamente cuando el titular original cubano 
de una marca de fábrica o de comercio en los Esta dos Unidos y el titular original de la marca de 
fábrica o de comercio cubana idéntica o sustancialmente semejante no son la misma persona.224 
312. Los Estados Unidos añaden que el artículo 211( a)(2) no es aplicable a los nacionales de Cuba 
en el supuesto expuesto por las Comunidades Europeas, porque el artículo 515.527 del título 31 CFR 
no estaba en vigor cuando los titulares origin ales a que se refiere ese supuesto obtuvieron sus 
derechos derivados de la marca de fábrica o de comercio en lo s Estados Unidos.  Anteriormente 
hemos aclarado que este argumento no es válido en el caso de los derechos de common law , y que las 
                                                      
223 El término "nacional designado" incluye también a las personas que son "n acionales especialmente 
designados ".  No obstante, como hemos indicado antes, el supuesto expuesto por las Comunidades Europeas no 
se refiere a un "nacional especialmente designado".  Véase supra , nota 200. 
 
224 Véase supra , párrafo 282. 
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Página 104  
 
 marcas de fábrica o de comercio registradas estaría n en última instancia sujetas a la aplicación del 
artículo 515.527 del título 31 CFR cuando se renovara su  registro después de haber entrado en vigor 
ese artículo.
225 
313. Además, los Estados Unidos alegan que el  titular originario cubano no habría podido 
conservar sus derechos de common law  en relación con la marca de fábrica o de comercio en los 
Estados Unidos porque no habría podido importar de Cuba los productos amparados por la marca.  
Anteriormente, hemos manifestado que este argume nto no es convincente porque el titular cubano de 
derechos de common law  en relación con la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos 
podía importar los productos amparados por la  marca de un país distinto de Cuba.226 
314. Los Estados Unidos añaden que el titular orig inario cubano podría obtener una licencia de 
la OFAC como "nacional no sujeto a bloqueo" en virtud del artículo 515.505.  Como hemos aclarado 
en nuestro análisis de la alegación relativa al tr ato nacional, utilizando como ejemplo tres supuestos 
distintos, sólo tienen automáticamente una licenci a en calidad de nacionales "no sujetos a bloqueo" 
los nacionales de Cuba que residen en los Estados Unidos.227  Los nacionales de Cuba que residan en 
un país que forme parte del "te rritorio comercial autorizado" 228, como los Estados miembros de las 
Comunidades Europeas, pueden solicitar a la OFAC una licencia en calidad de nacionales "no sujetos 
al bloqueo", lo que quiere decir que los nacionales de Cuba que residen en el "territorio comercial 
autorizado" han de hacer frente a un procedimiento administrativo adicional al que no han de hacer 
frente los nacionales extranjeros no cubanos que so n titulares originales, porque estos últimos no son 
"nacionales designados".229  En consecuencia, como hemos declarado antes, subsiste un trato en sí 
mismo menos favorable.  En cuanto a los nacionales de Cuba que residen en los países que no formen 
parte del "territorio comercial autorizado", como  Cuba, no tienen una licencia como nacionales 
"no sujetos al bloqueo", ni pueden solicitar esa co ndición.  Así pues, la discriminación subsiste 
también en ese tercer supuesto.230 
                                                      
225 Véase supra , párrafos 283 y 284. 
 
226 Véase, supra , párrafo 285 y nota 206. 
 
227 Véase, supra , párrafo 288. 
 
228 La expresión "territorio comercial autorizado" ab arca esencialmente los países que no están sujetos 
a sanciones de la OFAC.  Véase supra , nota 212. 
 
229 Véase supra , párrafo 289. 
 
230 Véase supra , párrafo 290. 
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 315. Los Estados Unidos aducen también que el artículo 515.201 del título 31 CFR compensaría 
cualquier discriminación que pueda constatarse en los ar tículos 211(a)(2) y 211(b).  En el contexto de 
la alegación relativa al trato nacional, analizamos ese argumento con respecto a los nacionales de los 
Estados Unidos.  En el contexto de la alegación en  relación con el artículo 4 de la que nos ocupamos 
en este momento, hemos de examinar si el artículo 515.201 del título 31 CFR es también aplicable a los nacionales extranjeros no cubanos. 
316. El artículo 515.201 del título 31 CFR es apli cable esencialmente a transacciones efectuadas 
por personas en los Estados Unidos o sujetas a la ju risdicción de los Estados Unidos.  En este sentido, 
el artículo 515.201 del título 31 CFR no se aplica exclusivamente a los nacionales de los Estados Unidos y podría aplicarse tambié n a un nacional extranjero no cubano. 
317. No obstante, el hecho de que el artículo 515.201 del título 31 CFR pueda  aplicarse también a 
un nacional extranjero no cubano no significa que compense en todos y cada uno de los casos  el trato 
discriminatorio impuesto a los titulares originales c ubanos por los artículos 211(a)(2) y 211(b).  Como 
hemos explicado antes, para que el argumento de los Estados Unidos fuera válido en todos y cada uno 
de los supuestos, sería necesario que la expresión "tenga […] un interés en" del artículo 515.201 
tuviera el mismo ámbito de aplicación que el  criterio "utilizado en relación con" de los 
artículos 211(a)(2) y 211(b).  Los Estados Unidos  no han podido aportar datos que demuestren que 
esos dos criterios coinciden completamente.
231  En consecuencia, no estamos convencidos de que el 
artículo 515.201 compense en todos y cada uno de los casos el trato en sí mismo menos favorable a 
que dan lugar los artículos 211(a)(2) y 211(b).232 
318. Por último, los Estados Unidos han hecho re ferencia a su doctrina inveterada del no 
reconocimiento de las confiscaciones extranjeras.233  Hemos llegado antes a la conclusión de que esa 
política no podría probablemente aplicarse a las ma rcas de fábrica o de comercio que existían en los 
Estados Unidos  en el momento en que una entidad comercial o activos fueron confiscados en Cuba  y 
en relación con los cuales se hubiera utilizado una ma rca de fábrica o de comercio integrada por 
signos idénticos o sustancialmente semejantes.234 
                                                      
231 Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia. 
 
232 Véase, supra , párrafo 294. 
 
233 Comunicación del apelante presentada  por los Estados Unidos, párrafo 16. 
 
234 Véase, supra , párrafo 295. 
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 319. En consecuencia, revocamos las constataciones del Grupo Especial que figuran en los 
párrafos 8.148 y 8.176 de su informe, en la medi da en que se refiere al trato dado a los titulares 
originales, y constatamos, a este respecto, que el artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b) son 
incompatibles con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC .  
XI. Artículo 8 del Convenio de París (1967):  nombres comerciales 
320. Por último, nos ocupamos de la cuestión de si el Acuerdo sobre los ADPIC  abarca los 
nombres comerciales. 
321. El artículo 8 del Convenio de París (1967) establece lo siguiente: 
El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de 
depósito o de registro, forme o no parte de  una marca de fabricación o de comercio. 
322. No cabe duda de que el Convenio de París (1967)  es aplicable a los nombres comerciales.  
La cuestión que se nos plantea es si los nombres comerciales están también comprendidos en el 
Acuerdo sobre los ADPIC .  En relación con este punto, el Grupo Especial constató lo siguiente:   
Concluimos que las categorías de propie dad intelectual comprendidas en el Acuerdo 
sobre los ADPIC son aquellas a las que se refiere el párrafo 2 del artículo 1 .  El 
artículo 8 del Convenio de París (1967) es ap licable como parte del Acuerdo sobre los 
ADPIC en la medida en que puede afectar a la protección de las categorías de 
propiedad intelectual comprendidas en el Acuerdo.  Como los nombres comerciales 
no constituyen una categoría de propiedad in telectual comprendida en el Acuerdo 
sobre los ADPIC , los Miembros no están obligados por el Acuerdo sobre los ADPIC 
a proteger los nombres comerciales.
235  (Sin cursivas en el original.) 
323. Como consecuencia de esta conclusión, el Grupo Especial limitó a las marcas de fábrica o de 
comercio su constatación sobre la incompatibilid ad del artículo 211(a)(2) con el artículo 42 del 
Acuerdo sobre los ADPIC .236  Como consecuencia asimismo de el la, el Grupo Especial constató que 
los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incomp atibles con el párrafo del artículo 2 del Acuerdo sobre 
los ADPIC  en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967).237  No obstante, no 
encontramos una limitación tan clara en las cons tataciones del Grupo Especial con respecto al 
párrafo 1 del artículo 3 y al artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC . 
                                                      
235 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.41. 
 
236 Informe del Grupo Especial, párrafos 8.102 y 9.1 d). 
 
237 Informe del Grupo Especial, párrafos 8.122 y 9.1 f) y párrafos 8.165 y 9.1(1). 
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 324. Las Comunidades Europeas nos solicitan que rev oquemos la constatación del Grupo Especial 
de que los nombres comerciales no están comprendidos en el Acuerdo sobre los ADPIC .  Además, las 
Comunidades Europeas nos piden lo siguiente: 
 a) que revoquemos las constataciones del Gr upo Especial de que los artículos 211(a)(2) 
y 211(b) no son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los 
ADPIC  en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967); 
 b) que constatemos que los artículos 211( a)(2) y 211(b) son incompatibles con el 
artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC , en lo que respecta a los nombres 
comerciales; 
 c) que constatemos que los artículos 211( a)(2) y 211(b) son incompatibles con el 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) 
del artículo 2 del Convenio de París (1967) y con el párrafo 1 del artículo 3 del 
Acuerdo sobre los ADPIC  en lo que respecta a los nombres comerciales; y 
 d) que constatemos que los artículos 211( a)(2) y 211(b) son incompatibles con el 
artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC  en lo que respecta a los nombres 
comerciales. 
325. Los Estados Unidos coinciden con las Com unidades Europeas en que el Grupo Especial 
incurrió en error al constatar que el Acuerdo sobre los ADPIC  no establece ninguna obligación con 
respecto a los nombres comerciales. 
326. A este respecto, comenzamos examinando el análisis  realizado por el Grupo Especial de si los 
nombres comerciales están comprendidos en el Acuerdo sobre los ADPIC .  El Grupo Especial atendió 
en primer lugar al párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC , que establece lo siguiente:   
A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas 
las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la 
parte II. 
327. El Grupo Especial hizo el siguiente razonamiento: 
Las secciones 1 a 7 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC tratan de las 
siguientes categorías de propiedad intelectual :  derecho de autor y derechos conexos;  
marcas de fábrica o de comercio;  indicaciones geográficas;  dibujos y modelos 
industriales;  patentes;  esquemas de traza do (topografías) de los circuitos integrados, 
y protección de la información no divulgada.  Las categorí as de derechos conexos de 
que trata el artículo 14 son la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de WT/DS176/AB/R 
Página 108  
 
 los productores de fonogramas (grabacion es de sonidos) y de los organismos de 
radiodifusión.
238  (Sin cursivas en el original.) 
328. El Grupo Especial supuso que "las categorías de  materias objeto de protección de las que no 
tratan la sección 1 a 7 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC no están incluidas en la definición 
de 'propiedad intelectual' que figura en el párra fo 2 del artículo 1" y observó que "las secciones 1 a 7 
de la parte II no contienen ninguna re ferencia a los nombres comerciales".239  El Grupo Especial, se 
remitió a los principios de interpretación del artículo 31 de la Convención de Viena , se refirió a la 
siguiente conclusión: 
Interpretamos las expresiones "propiedad intelectual" y "derechos de propiedad 
intelectual" teniendo presente la definición de  "propiedad intelectual" que figura en el 
párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre lo s ADPIC.  La interpretación textual del 
párrafo 2 del artículo 1 es que en él se da una definición exhaustiva, como lo 
confirma la inclusión de las palabras "todas las categorías";  el término "todas" indica 
que se trata de una lista exhaustiva.240 
329. Tras haber concluido en consecuencia provisi onalmente que los nombres comerciales no 
están comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC , el Grupo Especial se ocupó del sentido que debe 
darse al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC , que dispone lo siguiente: 
En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros 
cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967). 
330. Como hemos indicado antes, el artículo 8 del Convenio de París (1967) establece 
expresamente la obligación de proteger los nombres comerciales. 
331. No obstante, el Grupo Especial interpretó que l as palabras "en lo que respecta a" del párrafo 1 
del artículo 2 limitaban la incorporación de las dis posiciones del Convenio de París (1967), incluido el 
artículo 8, a las Partes II, III y IV del Acuerdo sobre los ADPIC .  El Grupo Especial siguió el 
siguiente razonamiento: 
La segunda parte del párrafo 1 del artícul o obliga a los Miembros a cumplir las 
disposiciones del Convenio de París (1967) que se indican en ella.  Ahora bien, la 
segunda parte está condicionada por la pr imera:  los Miembros cumplirán las 
obligaciones " en lo que respecta a  las Partes II, III y IV del presente Acuerdo".  
Como el sentido corriente de la expresión " in respect of " es en " relation [to], 
connection [with], reference [to] " (en relación con, con referencia a), y como la 
expresión se refiere explícitamente a las Partes II, III y IV, consideramos que los 
                                                      
238 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.24. 
 
239 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.25. 
 
240 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.26. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 109 
 
 
 Miembros tienen que cumplir los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de 
París (1967) "en lo que respecta a" las materias reguladas por las partes del Acuerdo 
sobre los ADPIC que se indican allí , a saber, el derecho de autor y los derechos 
conexos, las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazado (topografías) de 
los circuitos integrados y la prot ección de la información no divulgada.
241  ( S i n  
subrayar en el original;  no se reproducen las notas de pie de página.) 
332. Basándose en el artículo 32 de la Convención de Viena , el Grupo Especial examinó también 
la historia de la negociación del párrafo 2 de l artículo 1 y del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 
sobre los ADPIC  y llegó a la conclusión de que esos an tecedentes históricos confirmaban su 
interpretación del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC .242 
333. No estamos de acuerdo con el razonamiento del Grupo Especial ni con sus conclusiones 
acerca del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC  en lo que respecta a los nombres 
comerciales. 
334. Para aclarar nuestra posición, analizaremos en  primer lugar la interpretación dada por el 
Grupo Especial al párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC , que, como cabe recordar, 
establece lo siguiente:   
A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas 
las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la 
Parte II. 
335. El Grupo Especial interpretó la frase "'propied ad intelectual' abarca todas las categorías de 
propiedad intelectual que son objeto  de las secciones 1 a 7 de la Parte II" (sin cursivas en el original) 
como si equivaliera a "'propiedad intelectual' ab arca las categorías de propiedad intelectual que 
aparecen en los títulos  de las secciones 1 a 7 de la Parte II". A nuestro parecer, la interpretación del 
Grupo Especial prescinde de los términos literales de l párrafo 2 del artículo 1, ya que no tiene en 
cuenta que la expresión "objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II" no se refiere únicamente a las 
categorías de propiedad intelectual indicadas en el título  de cada sección, sino también a las demás 
categorías que son objeto  de ella.  Por ejemplo, en la sección 5 de la Parte II titulada "Patentes", el 
párrafo 3) b) del artículo 27 establece que los Mi embros pueden proteger las obtenciones vegetales 
mediante derechos sui generis  (como el derecho del obtentor) en lugar de mediante patentes.243  Con 
                                                      
241 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.30. 
 
242 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.31 a 8.40. 
 
243 El párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC  establece lo siguiente: 
 Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: 
 WT/DS176/AB/R 
Página 110  
 
 arreglo a la teoría del Grup o Especial, esos derechos sui generis  no estarían abarcados por el Acuerdo 
sobre los ADPIC .  Esta interpretación eliminaría del Acuerdo sobre los ADPIC  la opción prevista en 
el párrafo 3 b) del artículo 27. 
336. Además, no consideramos posible armonizar la interpretación de l párrafo 2 del artículo 1 del 
Grupo Especial con el tenor literal del párrafo 1 del artículo 2.  El párrafo 1 del artículo 2 incorpora 
expresamente al Acuerdo sobre los ADPIC  el artículo 8 del Convenio de París (1967).   
337. El Grupo Especial consideró que las palabras "en lo que respecta a", del párrafo 1 del 
artículo 2 limitaban las obligaciones de los Miembros  derivadas de los artíc ulos del Convenio de 
París (1967) incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC , lo que entrañaba la consecuencia de que los 
nombres comerciales no estaban comprendidos en este último.  No estamos de acuerdo con esa interpretación. 
338. El artículo 8 del Convenio de París (1967) se re fiere exclusivamente a la protección de los 
nombres comerciales;  no tiene otro objeto.  Si los negociadores hubieran tenido el propósito de 
excluir de la protección los nombres comerciales, no habría tenido ningún sentido la inclusión del 
artículo 8 en la lista de disposiciones del Conve nio de París (1967) expresamente incorporadas al 
Acuerdo sobre los ADPIC .  Adoptar el enfoque del Grupo Especial  equivaldría a privar de cualquier 
sentido y efecto al artículo 8 del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC  
en virtud del párrafo 1 del artículo 2 de dicho Ac uerdo.  Como hemos declarado anteriormente: 
Uno de los corolarios de la "regla  general de interpretación" de la Convención de 
Viena  es que la interpretación ha de dar senti do y ha de afectar a todos los términos 
del tratado.  El intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles o 
redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado.
244 
339. En cuanto a la historia de la negociación, no c onsideramos que sea en absoluto decisiva para 
la cuestión que examinamos.  Los documentos en los que se basó el Grupo Especial no facilitan una 
orientación concluyente acerca de si el Acuerdo sobre los ADPIC  comprende o no los nombres 
                                                                                                                                                                     
… 
 
b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos 
esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.  Sin embargo los Miembros 
otorgarán protección a todas la s obtenciones vegetales mediante patentes, mediante 
un sistema eficaz sui generis  o mediante una combinación de aquéllas y éste.  Las 
disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 
 
244 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Gasolina, supra,  nota 102, párrafo 21.  Véase 
también, informe del Órgano de Apelación, Japón - Bebidas alcohólicas II, supra, nota 102, párrafo 106.  WT/DS176/AB/R 
 Página 111 
 
 
 comerciales.  Los textos citados por el Grupo Especi al en relación con la historia de la negociación 
del párrafo 2 del artículo 1 no se refieren siquiera a los nombres comerciales.  No hay en ninguno de 
ellos nada que indique si los Miembros eran favorabl es o contrarios a su inclusión.  De hecho, la única 
referencia a un debate acerca de las categorías comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC  no se 
refiere a los nombres comerciales, sino a los secretos comerciales.245  El propio Grupo Especial 
reconoció que "las actas y documentos no contienen in formación sobre la finalidad de [la] adición"246 
de las palabras "en lo que respecta a" al comienzo del párrafo 1 del artículo 2.  En consecuencia, no 
consideramos que de esas actas y documentos pue da inferirse ninguna conclusión acerca de la 
interpretación de las palabras "en lo que respecta a" del párrafo 1 del artículo 2 por lo que se refiere a 
los nombres comerciales. 
340. Así pues, en nuestra opinión, la interpretación del párrafo 2 del artícul o 1 y del párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  hecha por el Grupo Especial está en contradicción con el 
sentido corriente de los términos de esas disposicio nes y, por tanto, no está en conformidad con las 
normas usuales de interpretación prescritas en el artículo 31 de la Convención de Viena.247  Por otra 
parte, no consideramos que la hist oria de la negociación confirme, en  el sentido del artículo 32 de la 
Convención de Viena , la interpretación del párrafo 2 del artíc ulo 1 y del párrafo 1 del artículo 2 hecha 
por el Grupo Especial. 
341. Por todas las razones expuestas, revocamos la constatación del Grupo Especial que figura en 
el párrafo 8.41 de su informe de que los nombres comerciales no son una categoría comprendida en el 
Acuerdo sobre los ADPIC  y constatamos que los Miembros de  la OMC están obligados por el 
Acuerdo sobre los ADPIC  a otorgar protección a los nombres comerciales. 
342. Tras haber revocado la constat ación del Grupo Especial, examinar emos si debemos completar 
el análisis jurídico acerca de la aplicación del artículo 211 a los nombres comerciales y de la 
compatibilidad de dicho artículo con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en 
conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967), con el  párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 
sobre los ADPIC  en conexión con el párrafo 1) del artíc ulo 2 del Convenio de París (1967) y el 
párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC , con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC  
y con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC . 
                                                                                                                                                                     
 
245 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.34. 
 
246 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.39. 
 
247 Véase el párrafo 2 del artículo 3 del ESD. 
 WT/DS176/AB/R 
Página 112  
 
 343. En ocasiones anteriores, hemos procedido a comple tar el análisis cuando había en el informe 
del grupo especial constataciones fácticas suficientes o en el expediente del grupo especial hechos no 
controvertidos suficientes para poder hacerlo
248, y no lo hemos hecho cuando no los había.249  En un 
caso, nos abstuvimos de completar el análisis con respecto a una cuestión de carácter totalmente 
"nueva" que no había sido debatida de forma sufi cientemente detallada ante el Grupo Especial.250 
344. En la presente apelación, las Comunidades Europeas aducen que debemos completar el 
análisis, en tanto que los Estados Unidos sostienen que no debemos h acerlo, porque, a su parecer, no 
hay constataciones fácticas suficientes del Grupo Es pecial acerca de la protección de los nombres 
comerciales en la legislación estadounidense para que  lo hagamos.  Los Estados Unidos añaden que 
en caso de que decidamos completar el análisis, debemos constatar que los artículos 211(a)(2) 
                                                      
248 Véanse informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Gasolina, supra, nota 102, páginas 29 y 
siguientes;  informe del Órgano de Apelación, Canadá - Determinadas medidas que afectan a las publicaciones, 
WT/DS31/AB/R, adoptado el 30 de julio de 1997, DSR 1997:I, 449 a 469 y siguientes;  informe del Órgano de 
Apelación, CE - Hormonas, supra, nota 46, párrafos 222 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, 
Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la importación de determinados productos avícolas, WT/DS69/AB/R, adoptado el 23 de julio de 1998, párrafos 156 y siguientes;  informe del Órgano de Apelación, 
Australia - Medidas que afectan a la importación de salmón ("Australia - Salmón "), WT/DS18/AB/R, adoptado 
el 6 de noviembre de 1998, párrafos 117 y siguientes, 193 y siguientes y 227 y siguientes;  informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del 
camarón, WT/DS58/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998, párrafos 123 y siguientes;  informe del Órgano 
de Apelación, Japón - Medidas que afectan a los productos agrícolas, WT/DS76/AB/R (" Japón - Productos 
agrícolas II "), supra , nota 104, párrafos 112 y siguientes;  informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - 
Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero", WT/DS108/AB/R, adoptado el 20 de marzo 
de 2000, párrafos 133 y siguientes;  informe del Órgano de Apelación, Canadá - Medidas que afectan a la 
exportación de aeronaves civiles, recurso del Brasil al párrafo 5 del artículo 21 del ESD,  WT/DS70/AB/RW, 
adoptado el 4 de agosto de 2000, párrafos 43 y siguientes;  informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - 
Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las importaciones de gluten de trigo procedentes de las 
Comunidades Europeas, WT/DS166/AB/R, adoptado el 19 de enero de 2001, párrafos 80 y siguientes y 127 y 
siguientes;  informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los 
productos que contienen amianto ("CE - Amianto "), WT/DS135/AB/R, adoptado el 5 de abril de 2001, 
párrafos 133 y siguientes; informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Medidas de salvaguardia 
respecto de las importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o congelada procedentes de Nueva Zelandia y Australia , WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adoptado el 16 de mayo de 2001, 
párrafos 150 y siguientes y 172 y siguientes. 
 
249 Informe del Órgano de Apelación, Australia - Salmón, supra, nota 248, párrafos 209 y 
siguientes, 241 y siguientes y 255;  informe del Órgano de Apelación, Corea - Medida de salvaguardia 
definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos, WT/DS98/AB/R, adoptado el 12 de 
enero de 2000, párrafos 91 y siguientes y 102 y siguientes;  informe del Órgano de Apelación, Canadá - 
Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil , WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R, adoptado 
el 19 de junio de 2000, párrafos 133 y siguientes y 144 y siguientes;  informe del Órgano de Apelación, Corea - 
Medidas que afectan a las importaciones de ca rne vacuna fresca, refrigerada y congelada, WT/DS161/AB/R, 
WT/DS169/AB/R, adoptado el 10 de enero de 2001, párrafos 128 y siguientes;  informe del Órgano de Apelación, CE - Amianto, supra, nota 245, párrafos 78 y siguientes.  Informe del Órgano de apelación, Canadá 
– Medidas que afectan a la importación de leche y las exportaciones de productos lácteos.  Recurso de 
Nueva Zelandia y los Estados Unidos al párrafo 5 del artículo 21 del ESD , WT/DS103/AB/RW, 
WT/DS113/AB/RW, adoptado el 18 de diciembre de 2001, párrafo 98 y siguientes.  
 
250 Informe del Órgano de Apelación, CE - Amianto, supra, nota 248, párrafo 84.  WT/DS176/AB/R 
 Página 113 
 
 
 y 211(b) no son incompatibles con cualesquier a obligaciones relativas a los nombres comerciales 
derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC o del Convenio de París (1967). 
345. Consideramos que en el expediente del Gr upo Especial hay hechos no controvertidos 
suficientes con respecto a la protección de los no mbres comerciales para que podamos completar el 
análisis relativo a la supuesta incompatibilidad de los artículos 211(a)(2) y 211(b) con el párrafo 1 del 
artículo 3, el artículo 4 y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC  y con el párrafo 1 del artículo 2 
de dicho Acuerdo en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 y el artículo 8 del Convenio de 
París (1967). 
346. A este respecto, observamos que los términos  de los artículos 211(a)(2) y 211(b) no 
establecen una distinción entre marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales.  Ambas categorías de propiedad intelectual están sujetas a esos artículos.  Observamos asimismo que ambos 
participantes coinciden en que la constatación del Grupo Especial con respecto a la inclusión de los 
nombres comerciales en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC  ha sido errónea.  En 
sus comunicaciones al Grupo Especial, ambos participan tes se refirieron, a veces de forma indistinta, 
a la protección de los nombres comerciales y a la protección de las marcas de fábrica o de comercio, 
"aceptando como un hecho dado que los nombres comerc iales estaban comprendidos en el ámbito de 
aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC".
251  Debido a ello, hay en el expediente del Grupo Especial 
información suficiente acerca de los nombres comerciales. 
347. El Grupo Especial recabó específicamente información sobre la protección de los nombres 
comerciales en la legislación estadounidense.  Lo s Estados Unidos dieron a una pregunta formulada 
por el Grupo Especial la siguiente respuesta, en la que se indicaba que se otorga a los nombres comerciales la misma protección que se concede a las marcas de fábrica o de comercio de common law
252: 
El artículo 43 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. 1125, 
proporciona la base jurídica para la pre sentación de reclamaciones por competencia 
desleal con respecto a las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales y las denominaciones comerciales.  El titular de cualquiera de esos tipos de propiedad 
puede reivindicar derechos en calidad de demandante. 
                                                     
 
251 Comunicación del apelante presentada por las Com unidades Europeas, nota 7,  al párrafo 21 en la 
que se cita la petición de los Estados Unidos al Grup o Especial de que reexamin ara determinados aspectos 
concretos del informe provisional. 
 
252 La pregunta 9 del Grupo Especial a los Estados Unidos era la siguiente:  "Sírvanse aclarar cómo 
están protegidos en la legislación estadounidense los derechos de common law  en relación con las marcas de 
fábrica o de comercio, los nombres comerciales y las denominaciones comerciales." WT/DS176/AB/R 
Página 114  
 
 … 
 "Nombre comercial" y "denominación comerc ial" (a los que a partir de ahora se 
denomina en ambos casos "nombre comercial") son sinónimos conforme a la Ley Lanham, en la que se define el nombre  comercial como "todo nombre utilizado por 
una persona para identificar su actividad comercial o su ocupación".  Véase el 
artículo 45 de la Ley Lanham (Defin iciones), 15 U.S.C. § 1127 (Prueba 
documental US-28).  Los nombres comerciale s no pueden ser inscritos en el registro 
federal con arreglo a la Ley Lanham.  Los nombres comerciales pueden ser objeto de protección con arreglo al common law , cuando tienen un segundo sentido.  La parte 
que alegue una infracción del nombre comerci al puede entablar un procedimiento en 
un tribunal del Estado o iniciar un procedim iento federal al amparo del §43(a) de la 
Ley Lanham, 13 U.S.C. §1125(a), de la misma forma que una parte que reclame 
derechos de common law
 en una marca de fábrica o de  comercio no registrada.  No 
se conceden al titular de un nombre come rcial o de una marca de fábrica o de 
comercio de common law  una presunción de validez o titularidad.  (Sin cursivas en el 
original.) 
348. En lo que respecta a la protección otorgada a los nombres comerciales en virtud del párrafo 1 
del artículo 2 del Acuerdo  sobre los ADPIC  en conexión con el artículo 8 del Convenio de 
París (1967), los Estados Unidos mantuvieron ante  el Grupo Especial la siguiente posición: 
Las obligaciones que impone el artículo 8 so n claras.  Los Miembros han de dar 
alguna protección a los nombres comerciales, sin exigir su depósito o registro, e 
independientemente de que formen o no part e de una marca de fábrica o de comercio. 
… 
El artículo 8 no impone ningún requisito en re lación con el alcance de la protección, 
con excepción del trato nacional que exige el artículo 2 del Convenio de París.253 
349. Las Comunidades Europeas sostuvieron también que el alcance de la protección de 
conformidad con el artículo 8 no estaba estipulada con precisión.  En el informe se afirma lo 
siguiente: 
Las Comunidades Europeas aducen que el  artículo 8 del Conve nio de París (1967) 
obliga a los Miembros de la OMC a conceder protección a los nombres comerciales, independientemente de que formen o no parte de una marca de fábrica o de comercio.  
Aunque en el artículo 8 no se estipula con pr ecisión la forma en que debe darse esta 
protección para los nombres o denominaciones comerciales, uno de los principales 
comentadores escribe que "la protección se concederá por lo general contra los actos 
ilícitos de terceros, consistentes, por ejempl o, en el uso del mismo nombre comercial 
                                                     
 
253 Primera comunicación de los Estados Unidos al  Grupo Especial, párrafo 94.  Véase también el 
informe del Grupo Especial, párrafo 4.105. 
  WT/DS176/AB/R 
 Página 115 
 
 
 o de otro confusamente similar […], si tal uso es susceptible de causar confusión en 
el público."254  (No se reproduce la nota de pie de página ni el subrayado.) 
350. Además, en sus comunicaciones al Grupo Esp ecial sobre la compatibilidad de los 
artículos 211(a)(2) y 211(b) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en conexión 
con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967), el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4 y 
el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC,  ambos participantes expusieron con respecto a los 
nombres comerciales los mismos argumentos que fo rmularon con respecto a las marcas de fábrica o 
de comercio.  Los Estados Unidos aduj eron también ante el Grupo Especial que: 
… no cabe mantener que los medios de protección otorgados a los nombres 
comerciales hayan de ser más estrictos que los establecidos para las marcas de fábrica o de comercio.  En consecuencia, por las razones expuestas en la presente 
comunicación con respecto a las marcas de fábrica o de comercio, los 
artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompa tibles con el artículo 8 del Convenio de 
París.
255 
351. Observamos además que, en la solicitud que form ularon al amparo del artículo 15 del ESD de 
que se reexaminaran en la etapa intermedia dete rminados aspectos concretos del informe del Grupo 
Especial, los Estados Unidos adujeron que "el análisis de las alegaciones [de las Comunidades 
Europeas] con respecto a los nombres comerciales no sería diferente del de sus alegaciones con respecto a las marcas de fábrica o de comercio".
256  Este argumento de los Estados Unidos ha sido 
citado por las Comunidades Europeas en la presen te apelación sin que los Estados Unidos hayan 
formulado objeción alguna. 
352. Basándonos: 
 - en el hecho de que los términos de lo s artículos 211(a)(2) y 211(b) no establecen 
ninguna distinción entre marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales; 
 
 - en el enfoque adoptado por los particip antes al exponer los mismos argumentos y 
utilizar los mismos análisis en relación c on la protección de los nombres comerciales 
y con la protección de las marcas de fábri ca o de comercio, lo que indica que las 
                                                      
254 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 4.102. 
 
255 Primera comunicación de los Estados Unidos al Gr upo Especial, párrafo 95.  Véase también informe 
del Grupo Especial, párrafo 4.106. 
 
256 Comunicación del apelante presen tada por las Comunidades Europeas , nota 7 al párrafo 21, en que 
se cita la solicitud formulada por los Estados Unidos al  Grupo Especial de que reexaminara aspectos concretos 
del informe provisional. 
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 obligaciones relativas a la protección de los primeros no son diferentes de las 
relativas a la protección de las segundas; 
 
 - en la información existente en el e xpediente del Grupo Especial acerca de la 
interpretación dada al artículo 8 del Convenio  de París (1967) por los participantes;  y 
 
 - en la información recogida en el expediente del Grupo Especial acerca de la 
protección de los nombres comerciales en la legislación estadounidense; 
 llegamos a la conclusión de que el expediente del Grupo Especial contiene suficientes constataciones 
fácticas y hechos admitidos por los participant es para que podamos completar el análisis de la 
compatibilidad de los artículos 211(a)(2) y 211(b) –en lo que respecta a los nombres comerciales- con 
el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 
del Convenio de París (1967) y el  párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC , con el 
artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC , con el artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC , y con el 
párrafo 1 del artículo 2 de dicho Ac uerdo en conexión con el artícul o 8 del Convenio de París (1967). 
 353. En relación con la alegada incompatibilidad de  los artículos 211(a)(2) y 211(b) con el 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en conexión con el párra fo 1) del artículo 2 del 
Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC , así como con el 
artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC , recordamos nuestras conclusiones anteriores de que esos 
preceptos obligan a los nacionales designados y a sus sucesores en interés a obtener el consentimiento 
expreso de los titulares original es o sus sucesores en interés de buena fe .
257  Observamos que el 
requisito de obtener el consentimiento expreso no sólo es aplicable a la categoría definida de marcas 
de fábrica o de comercio  a que se hace referencia en dichos artículos, sino también a la categoría 
definida de nombres comerciales  a que se hace referencia en ellos.258  Recordamos asimismo que el 
artículo 211(a)(2), en conexión con el artículo 211(d) , sólo es aplicable a los sucesores en interés de 
origen no estadounidense, mientras que el artículo 211(b) es aplicable a los sucesores en interés de 
cualquier origen.259 
                                                      
257 Véanse supra , párrafos 120 y 121. 
 
258 Véase supra , párrafo 2. 
 
259 Véanse supra , párrafos 268 y 271. 
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 354. En consecuencia, constatamos que la conc lusión que hemos expuesto en el párrafo 268 supra  
de que, al aplicar el "obstáculo suplementario"  impuesto por el artículo 211(a)(2) únicamente a los 
sucesores en interés en derechos derivados de la marca de fábrica o de comercio no estadounidenses a 
que se hace referencia en dicho artículo, los Esta dos Unidos vulneran la obligación del trato nacional 
del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 
del Convenio de París (1967) y el  párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC , es aplicable 
también respecto de los sucesores en interés en re lación con los nombres comerciales a que se refiere 
dicho artículo. 
355. Constatamos además que la conclusión a que he mos llegado y que se recoge en el párrafo 272 
supra , de que el artículo 211(b), a nivel de los sucesor es en interés en los derechos derivados de una 
marca de fábrica o de comercio a que se hace referenc ia en dicho artículo, no es incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en conexión con el párra fo 1) del artículo 2 del 
Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC , es aplicable 
también respecto de los sucesores en interés en los nom bres comerciales a que se hace referencia en el 
artículo 211(b). 
356. Constatamos asimismo que la conclusión a que hemos llegado y que se recoge en el 
párrafo 296 supra  de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de 
París (1967) y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC , en la medida en que se 
refieren al trato de los titulares originales de marc as de fábrica o de comercio a que se hace referencia 
en esos artículos, es aplicable también respecto de los titulares originales de nombres de comercio a 
que se hace referencia en los artículos 211(a)(2) y 211(b). 
357. Constatamos también que la conclusión a que hemos llegado y que se recoge en el 
párrafo 319 supra  de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el artículo 4 del 
Acuerdo sobre los ADPIC,  en la medida en que se refieren al tr ato de los titulares originales de marcas 
de fábrica o de comercio a que se hace referencia en  dichos artículos, es aplicable también respecto de 
los titulares originales de nombres comerciales a que  se hace referencia en los artículos 211(a)(2) 
y 211(b). 
358. Recordamos nuestra conclusión recogida en el párrafo 231 supra  de que los 
artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC  en 
lo que respecta a los titulares de derechos de marcas  de fábrica o de comercio a que se hace referencia 
en dichos artículos.  Observamos que, en cuanto a los titulares de de rechos en relación con marcas de 
fábrica o de comercio, los artículos citados só lo obligan a los tribunales estadounidenses a no WT/DS176/AB/R 
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 reconocer, respetar o hacer valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos formulada por 
nacionales designados o sus sucesores en inter és una vez que se haya determinado, según el 
Reglamento Federal de Procedimiento Civil y al Re glamento Federal sobre Pr áctica de la Prueba, que 
los nacionales designados o sucesores en interés no son titulares de los nombres comerciales a que se hace referencia en los artículos 211(a)(2) y 2 11(b).  En consecuencia, constatamos que los 
artículos 211(a)(2) y 211(b) no son in compatibles con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC  en 
lo que respecta a los titulares de derechos en  relación con nombres comerciales a que se hace 
referencia en dichos artículos. 
359. Recordamos además la conclusión a que hemos llegado antes en el párrafo 195 supra  de la 
sección relativa al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC  de que ni el Convenio de 
París (1967) ni el Acuerdo sobre los ADPIC  determinan quién es o no es titular de una marca de 
fábrica o de comercio.  Consideramos que el Convenio de París (1967) y el Acuerdo sobre los ADPIC  
tampoco determinan quién es o no titular de un nombre comercial.  Habida cuenta de nuestra opinión 
de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) se refieren a la titularidad
260, llegamos a la conclusión de que 
esos artículos no son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en 
conexión con el artículo 8 de l Convenio de París (1967). 
XII. Constataciones y conclusiones 
360. Por las razones expuestas en el presente  informe, el Órgano de Apelación: 
 a) confirma la constatación del Grupo Esp ecial recogida en el párrafo 8.89 de su 
informe, según la cual el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en conexión con el párrafo A 1) del 
artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967); 
 
 b) confirma la constatación del Grupo Es pecial de que el artículo 211(a)(1) no es 
incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC ; 
 
 c) confirma las constataciones del Grupo Es pecial que figuran en los párrafos 8.112 
y 8.159 de su informe y constata que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son 
incompatibles con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC ; 
 
 d) con respecto al artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC , y en relación con las 
marcas de fábrica o de comercio: 
                                                     
 
260 Véase supra , párrafo 121.  WT/DS176/AB/R 
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   i) revoca la constatación del Grupo Especi al que figura en el párrafo 8.102 de su 
informe y constata que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con ese 
artículo;  y 
   ii) confirma la constatación del Grupo Es pecial que figura en el párrafo 8.162 de 
su informe y constata que el artícul o 211(b) no es incompatible con dicho 
artículo; 
  e) con respecto al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en conexión con 
el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del artículo 3 
del Acuerdo sobre los ADPIC , y en relación con las marcas de fábrica o de comercio: 
 
  i) respecto de los sucesores en interés:     a) revoca la constatación del Grupo Especial que figura en el 
párrafo 8.140 de su informe y cons tata que el artículo 211(a)(2) es 
incompatible con los preceptos citados; 
    b) confirma la constatación del Grupo Especial que figura en el 
párrafo 8.173 de su informe y constata que el artículo 211(b) no es 
incompatible con los preceptos citados; 
   ii) respecto de los titulares originales, revoca las constataciones del Grupo 
Especial que figuran en los párrafos 8. 140 y 8.173 de su informe y constata 
que el artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b) son incompatibles con los 
preceptos citados; 
  f) revoca las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 8.148 
y 8.176 de su informe en relación con lo s titulares originales y constata que, a ese 
respecto, y en relación con las marcas de fábrica o de comercio, los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el artículo 4 del Acuerdo sobre 
los ADPIC ; 
 
 g) revoca la constatación del Grupo Especial que  figura en el párrafo 8.41 de su informe, 
según la cual los nombres comerciales no están comprendidos en el Acuerdo sobre WT/DS176/AB/R 
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 los ADPIC , y constata que en virtud de dic ho Acuerdo los Miembros de la OMC 
están obligados a dar protección a los nomb res comerciales, y en consecuencia: 
 
  i) con respecto al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en 
conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de Partís (1967) y el 
párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC , y en relación con los 
nombres comerciales: 
    a) respecto de los sucesores en in terés, constata que el artículo 211(a)(2) 
es incompatible con los preceptos citados; 
 
   b) respecto de los sucesores en interés, constata que el artículo 211(b) 
no es incompatible con los preceptos citados; 
    c) respecto de los titulares originales, constata que los 
artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con los preceptos 
citados; 
   ii) constata que, en relación con los nombres comerciales, los artículos 211(a)(2) 
y 211(b) son incompatibles con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC ; 
   iii) constata que, en relación con los nombres comerciales, los artículos 211(a)(2) 
y 211(b) no son incompatibles con el artículo 42 del Acuerdo sobre los 
ADPIC ;  y 
 
  iv) constata que los artículos 211(a )(2) y 211(b) no son incompatibles con el 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  en conexión con el 
artículo 8 del Convenio de París (1967). 
 
361. El Órgano de Apelación recomienda  al OSD que pida a los Estados Unidos que pongan en 
conformidad con las obligaciones que les impone el Acuerdo sobre los ADPIC  la medida cuya 
incompatibilidad con dicho Acuerdo se ha constatado en el presente informe y en el informe del 
Grupo Especial modificado por el presente informe.  WT/DS176/AB/R 
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 XIII.  Observaciones finales 
362. Deseamos destacar que la presente resolución no es un fallo sobre la confiscación, en el 
sentido en que se define ese término en el artículo 211.261  No se nos ha sometido la cuestión de la 
validez de la expropiación sin compensación de derechos  de propiedad intelectual o de cualquier otro 
tipo de derechos de propiedad lle vada a cabo por un Miembro de la OMC dentro de su territorio.  
Tampoco nos pronunciamos, ni se nos ha pedido que expresemos a ese respecto nuestra opinión en la 
presente apelación, sobre si un Miembro de la OMC debe o no reconocer en su propio territorio marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales o cualesquiera otros derechos en relación con 
cualesquiera derechos de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad que puedan haber sido 
expropiados o confiscados de ot ra forma en otros territorios. 
363. Ahora bien, en el supuesto de que un Miembro de la OMC opte por no reconocer en su propio 
territorio derechos de propiedad intelectual relacionados con una c onfiscación de derechos en otro 
territorio, la medida que pueda derivarse de esa opción y dar efecto a la misma, en cuanto afecte a 
otros Miembros de la OMC, debe ajustarse al Acuerdo sobre los ADPIC  que, por propia decisión 
voluntaria de los Miembros de la OMC vincula a todo s ellos.  El Miembro de la OMC de que se trate 
debe, en esa medida, otorgar a los nacionales de todos los demás Miembros de la OMC un "trato no 
menos favorable" que el que concede a sus propios  nacionales y debe otorgar a los nacionales de 
todos los demás Miembros de la OMC "cualquier ventaja, favor, pr ivilegio o inmunidad" que haya 
concedido a cualquier Miembro de la OMC.  Un  Miembro de la OMC no puede establecer en la 
medida en cuestión una discriminación que no respete las obligaciones del trato nacional y del trato de la nación más favorecida, que son fundamentales para el Acuerdo sobre los ADPIC.  
                                                     
 
261 Véase supra , nota 7. WT/DS176/AB/R 
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 Firmado en el original, en Ginebra, el 19 de diciembre de 2001 por: 
  
 
 
    
 
_________________________ 
Claus-Dieter Ehlermann Presidente de la Sección 
 
 
_________________________ _________________________  James Bacchus Julio Lacarte-Muró  Miembro Miembro