ORGANISATION MONDIALE
DU COMMERCEWT/DS176/R
6 août 2001
(01-3806)
Original:  anglais
ÉTATS-UNIS – ARTICLE 211 DE LA LOI GÉNÉRALE
DE 1998 PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS
Rapport du Groupe spécial
Le rapport du Groupe spécial " États-Unis – Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture
de crédits " est distribué à tous les Membres conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends.  Il est mis en distribution non restreinte le 6 août 2001, en application des Procédures
de distribution et de mise en distribution générale  des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1).  Il est
rappelé aux Membres que, conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
seules les parties au différend pourront faire appel du rapport d'un groupe spécial.  L'appel sera limité
aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations du droit
données par celui-ci.  Il n'y aura pas de communication ex parte  avec le Groupe spécial ou l'Organe
d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine.
Note du Secrétariat:  Le présent rapport sera adopté par l'Organe de règlement des différends (ORD) dans les 60 jours
suivant la date de sa distribution, à moins qu'une partie au différend ne décide de faire appel ou que l'ORD ne décide par
consensus de ne pas l'adopter.  S'il fait l'objet d'un appel formé devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examiné par l'ORD, e n
vue de son adoption, avant l'achèvement de la procédure d'appel.  Des renseignements sur la situation à cet égard peuventêtre obtenus auprès du Secrétariat de l'OMC.WT/DS176/R
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TABLE DES MATIÈRES
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I. INTRO DUCTION ................................................................................................................. ...1
II. ASPECTS FACTU ELS ............................................................................................................ 2
III. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES PAR LES
PARTIES ........................................................................................................................ ...........7
IV. ARGUMENTS DE S PARTIES ...............................................................................................7
A. I NTRODUCTION .............................................................................................................7
B. I NTRODUCTIONS DES COMMUNICATIONS DES PARTIES ..................................................8
C. A RGUMENTS CONCERNANT LES INCOMPATIBLITÉS ALLÉGUÉES AVEC
L'ACCORD SUR LES ADPIC ..........................................................................................11
1. Article 211 a) 1) de la Loi générale..............................................................11
a) L'article 211 a) 1) de la Loi générale au regard de
l'article 15:1 de l'A ccord sur les ADPIC............................................11
b) L'article 211 a) 1) de la Loi générale au regard de
l'article 6 quinquies A 1) de la Convention de Paris (1967) tel
qu'il est incorporé dans l' Accord sur les ADPIC................................16
2. Article 211 a) 2) de  la Loi gé nérale..............................................................23
a) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de
l'article 16:1 de l'A ccord sur les ADPIC............................................24
b) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 42
de l'Accord sur les ADPIC.................................................................29
c) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de
l'article 6 bis de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est
incorporé dans l'Acco rd sur les ADPIC.............................................30
d) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 8
de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans
l'Accord sur les ADPIC......................................................................31
e) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 3:1
de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 2 1) de la
Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans
l'Accord sur les ADPIC......................................................................31
f) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 4
de l'Accord sur les ADPIC.................................................................37
3. Article 211 b) de la Loi générale..................................................................39
D. Q UESTIONS HORIZONTALES .........................................................................................41
1. Principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères..............41
2. Propriété des marques..................................................................................62
3. Charge de la preuve......................................................................................69
V. ARGUMENTS DES TI ERCES PART IES...........................................................................70WT/DS176/R
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VI. RENSEIGNEMENTS FACTUELS COMMUNIQUÉS PAR LE BUREAU
INTERNATIONAL DE  L'OMPI ..........................................................................................72
VII. RÉEXAMEN IN TÉRIMAIRE ..............................................................................................80
VIII. CONSTATATIONS............................................................................................................. ...82
A. M ESURES EN CAUSE .....................................................................................................82
B. C ONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES PAR LES PARTIES ..................84
C. Q UESTIONS PRÉLIMINAIRES .........................................................................................85
1. Renseignements factuels communiqués par le Bureau
international de l'OMPI ...............................................................................85
2. Règles d'interprétation.................................................................................86
3. Charge de la preuve......................................................................................87
4. Portée de l'Accord sur les ADPIC ...............................................................87
a) Question de savoir si la portée de l'Accord sur les ADPIC
englobe les noms commerciaux.........................................................88
D. C OMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE  211 A) 1) AVEC L 'ARTICLE  15:1 DE L'ACCORD
SUR LES ADPIC ...........................................................................................................92
1. Question de savoir si l'article 211 a) 1) est compatible avec
l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC.....................................................92
2. Examen des autres arguments présentés par les Communautés
européennes...................................................................................................97
a) Argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) empêche
l'enregistrement de signes constituant des marques etsatisfaisant aux prescriptio ns de l'arti cle 15:1....................................97
b) Argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) s'applique à
d'autres catégories de produits;  a une portée qui inclut les
marques similaires;  et s'applique aux marques abandonnées ...........99
3. Conclusion générale concernant l'article 15:1 .........................................100
E. C
OMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE  211 A) 1) AVEC L 'ARTICLE  2:1 DE L'ACCORD
SUR LES ADPIC PRIS CONJOINTEMENT AVEC L 'ARTICLE  6QUINQUIES  A 1) DE
LA CONVENTION DE PARIS (1967) .............................................................................101
1. Question de savoir si l'article 211 a) 1) est compatible avec
l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec
l'article 6 quinquies  A 1) de la Convention de Paris (1967)......................101
2. Examen des autres arguments présentés par les Communautés
européennes.................................................................................................105
a) Argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) empêche
l'enregistrement sur une base "telle quelle" de signes
constituant des marques et satisfaisant aux conditions quant à
la forme requises au titre de l'article 6 quinquies  A 1) .....................105
b) Argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) s'applique à
d'autres catégories de produits, a une portée qui inclut les
marques similaires et s'applique aux marques abandonnées............106WT/DS176/R
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3. Conclusion générale concernant l'article 6 quinquies  A 1) ......................106
F. C OMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE  211 A) 2) AVEC LES ARTICLES  42 ET 16:1 DE
L'ACCORD SUR LES ADPIC........................................................................................106
1. Observations générales...............................................................................106
2. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec
l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC ......................................................107
3. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec
l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC...................................................110
G. C OMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE  211 A) 2) AVEC L 'ARTICLE  2:1 DE L'ACCORD
SUR LES ADPIC PRIS CONJOINTEMENT AVEC L 'ARTICLE  6BIS 1) DE LA
CONVENTION DE PARIS (1967) ..................................................................................112
1. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec
l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec
l'article 6 bis 1) de la Convention de Paris (1967).....................................112
H. C OMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE 211 A) 2) AVEC L 'ARTICLE  2:1 DE L'ACCORD
SUR LES ADPIC PRIS CONJOINTEMENT AVEC L 'ARTICLE  8 DE LA
CONVENTION DE PARIS (1967) ..................................................................................114
1. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec
l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec
l'article 8 de la Convention de Paris (1967)..............................................114
I. C OMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE  211 A) 2) AVEC L 'ARTICLE  3:1 DE L'ACCORD
SUR LES ADPIC ET L'ARTICLE  2:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC PRIS
CONJOINTEMENT AVEC L 'ARTICLE  2 1) DE LA CONVENTION DE PARIS (1967)..........115
1. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec
l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article 2:1 de l'Accord
sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la
Convention de Paris (1967) ........................................................................115
J. C OMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE 211 A) 2) AVEC L 'ARTICLE 4 DE L'ACCORD SUR
LES ADPIC .........................................................................................................119
1. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec
l'article 4 de l'Accord  sur les ADPIC ........................................................119
K. C OMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE  211 B) AVEC L 'ARTICLE  16:1 DE L'ACCORD
SUR LES ADPIC .........................................................................................................121
1. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec
l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC...................................................121
2. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec
l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC ......................................................125
3. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec
l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avecl'article 6 bis 1) de la Convention de Paris (1967).....................................125
4. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec
l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec
l'article 8 de la Convention de Paris (1967)..............................................126WT/DS176/R
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5. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec
l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article 2:1 de l'Accord
sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la
Convention de Paris (1967) ........................................................................126
6. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec
l'article 4 de l'Accord  sur les ADPIC ........................................................127
IX. CONCLUSIONS ET RECOMMANDAT IONS.................................................................128
ANNEXE I:   DOCUM ENT WT/DS176/2 .......................................................................................130
ANNEXE II:  DOCUMEN T WT/DS176/3.......................................................................................133WT/DS176/R
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I. INTRODUCTION
1.1 Le 7 juillet 1999, les Communautés européennes et leurs États membres (ci-après dénommés
les "Communautés européennes") ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis en
vertu de l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends (le "Mémorandum d'accord") et, dans la mesure où il incorpore par référence l'article XXIIIde l'Accord général sur les tarifs douaniers et le  commerce de 1994, de l'article 64:1 de l'Accord sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l'"Accord sur les
ADPIC"), au sujet de l'article 211 de la Loi géné rale de 1998 portant ouverture de crédits (la "Loi
générale").
1,2
1.2 Les Communautés européennes et les États-Unis ont tenu des consultations les 13 septembre
et 13 décembre 1999, mais n'ont pas pu arriver à une solution mutuellement satisfaisante.  Le30 juin 2000, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial en vertu
de l'article 6 du Mémorandum d'accord et de l'article 64:1 de l'Accord sur les ADPIC.
3
1.3 À sa réunion du 26 septembre 2000, l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") a établi,
conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord, un groupe spécial doté du mandat type suivant:
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par les
Communautés européennes et leurs États membres dans le document WT/DS176/2, la
question portée devant l'ORD par les Co mmunautés européennes et leurs États
membres dans ce document;  faire des constatations propres à aider l'ORD à formulerdes recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits
accords."
4
1.4 Le Canada, le Japon et le Nicaragua ont réservé leurs droits de participer à la procédure degroupe spécial en tant que tierces parties.
1.5 Le 17 octobre 2000, les Communautés européennes ont demandé au Directeur général,
conformément au paragraphe 7 de l'article 8 du Mémorandum d'accord, de déterminer la composition
du Groupe spécial.  Ce paragraphe dispose ce qui suit:
Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas dans un délai de
20 jours après la date d'établissement du groupe, le Directeur général, à la demande
de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le Président de l'ORD et lePrésident du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du groupe
spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément
aux règles ou procédures spéciales ou additionnelles pertinentes de l'accord visé ou
des accords visés qui sont invoqués dans le différend, après avoir consulté les parties
au différend. Le Président de l'ORD informera les Membres de la composition dugroupe spécial ainsi constitué au plus tard dix jours après la date à laquelle il aura
reçu une telle demande.
                                                     
1 Article 211 de la Loi du Département du commerce portant ouverture de crédits, 1999, tel qu'il figure
dans Public Law 105-277, article 101 b), 112 Stat. 2681, dénommé dans le présent différend "article 211 de la
Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits".
2 Voir le document WT/DS176/1-IP/D/20 (15 juillet 1999).
3 Voir le document WT/DS176/2 (7 juillet 2000), reproduit à l'annexe I du présent rapport.
4 Voir le document WT/DS176/3 (27 octobre 2000), reproduit à l'annexe II du présent rapport.WT/DS176/R
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1.6 Le 26 octobre 2000, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial comme
suit:
Président: M. Wade Armstrong
Membres: M. François Dessemontet
M. Armand de Mestral
1.7 Le Groupe spécial s'est réuni avec les parties les 24 et 25 janvier et le 7 mars 2001.  Il s'est
réuni avec les tierces parties le 25 janvier 2001.
1.8 Le 1er février 2001, le Groupe spécial a envoyé une lettre au Bureau international de
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ("OMPI") qui est chargé de l'administration de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.  Dans cette lettre, le Groupe spécial
demandait, conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord, des renseignements factuels sur les
dispositions de l'Acte de Stockholm de 1967 de cette convention (la "Convention de Paris (1967)"),
incorporées à l'Accord sur les ADPIC en vertu de l'article 2:1 dudit accord, qui sont pertinentes enl'espèce.  Il indiquait également qu'il souhaitait obtenir des renseignements factuels sur la façon dont
la question de la détermination du titulaire d'une marque pouvait avoir été abordée au cours de la
négociation de la Convention ou d'activités ultérieures.  Le Bureau international de l'OMPI a
communiqué ces renseignements par une lettre datée du 2 mars 2001.
1.9 Le Groupe spécial a remis son rapport intérimaire aux parties le 11 juin 2001.  Il leur a remis
son rapport final le 3 juillet 2001.
II. ASPECTS FACTUELS
2.1 Le différend concerne l'article 211 de la Loi générale, promulgué le 21 octobre 1998.
L'article 211 traite des marques et des noms commerciaux qui sont identiques ou pour l'essentiel
similaires à des marques ou des noms commerciaux qui étaient utilisés en rapport avec des entreprises
ou des avoirs qui ont été confisqués par le gouvernement cubain le 1
er janvier 1959 ou après cette
date.  L'article 211 est ainsi libellé:
ARTICLE 211. a) 1) Nonobstant toute autre disposition législative, aucune
transaction ni aucun paiement n'est autorisé ou approuvé conformément àl'article 515.527 du titre 31 du Code of Federal Regulations, tel qu'il est en vigueur au
9 septembre 1998, en ce qui concerne une marque ou un nom commercial identique
ou pour l'essentiel similaire à une marque ou à un nom commercial qui était utilisé en
rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués, à moins que le
titulaire initial de la marque ou du nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi,n'ait donné son consentement exprès.
2) Aucun tribunal des États-Unis ne reconnaît une revendication de droits par un
ressortissant désigné fondée sur des droits découlant de la "common law" ou sur
l'enregistrement obtenu en vertu de l'article 515.527 d'une telle marque ou d'un tel
nom commercial confisqué, ne donne effet à une telle revendication ni ne l'entérined'une autre manière.
b) Aucun tribunal des États-Unis ne reconnaît une revendication de droits
découlant d'un traité par un ressortissant désigné ou son ayant cause, au titre de
l'article 44 b) ou e) de la Loi de 1946 sur les marques (15 U.S.C, 1126 b) ou e)), en ce
qui concerne une marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentielsimilaire à une marque ou à un nom commercial qui était utilisé en rapport avec uneWT/DS176/R
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entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués, ne donne effet à une telle
revendication ni ne l'entérine d'une autre manière, à moins que le titulaire initial de
cette marque ou de ce nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donné son
consentement exprès.
c) Le Secrétaire au Trésor promulgue les règles et règlements qui sont
nécessaires pour exécuter les dispositions du présent article.
d) Dans le présent article:
1) L'expression "ressortissant désigné" a le sens que lui confère
l'article 515.305 du titre 31 du Code of Federal Regulations,
tel qu'il est en vigueur au 9 septembre 1998, et recouvre le
ressortissant de tout pays étranger qui est l'ayant cause d'un
ressortissant désigné.
2) Le terme "confisqué" a le sens que lui confère
l'article 515.336 du titre 31 du Code of Federal Regulations,
tel qu'il est en vigueur au 9 septembre 1998.
2.2 La partie 515 du titre 31 du Code of Federal Regulations (le "CFR") contient le Règlement
pour le contrôle des avoirs cubains (le "Règlement sur les avoirs cubains").  L'article 515.305 de cettepartie (ci-après dénommé 31 CFR 515.305) contient la définition de l'expression "ressortissant
désigné" visée à l'article 211 d) 1).  Il est ainsi libellé:
Article 515.305  Ressortissant désigné.
Aux fins de la présente partie, on entend par ressortissant désigné  Cuba et tout
ressortissant de ce pays y compris toute personne qui est un ressortissant
spécialement désigné.
5
2.3 L'article 515.336 du titre 31 du CFR contient la définition du terme "confisqué" visée àl'article 211 d) 2).  Il est ainsi libellé:
Article 515.336  Confisqué.
Tel qu'il est utilisé à l'article 515.208, le terme "confisqué" renvoie à:
                                                     
5 L'expression "ressortissant spécialement désigné" est définie à l'article 515.306 de 31 CFR, qui est
ainsi libellé:
a) On entend par ressortissant spécialement désigné :
1) toute personne dont le Secrétaire au Trésor détermine qu'elle est un ressortissant
spécialement désigné,
2) toute personne qui, à la "date effective" ou depuis cette date, a agi pour ou au nom du
gouvernement ou des autorités exerçant un contrôle sur un pays étranger désigné, ou
3) tout partenariat, toute association, toute société ou toute autre organisation qui, à la
"date effective" ou depuis cette date, a été dé tenu ou contrôlé directement ou indirectement
par le gouvernement ou les autorités exerçant un contrôle sur un pays étranger désigné ou par
tout ressortissant spécialement désigné.WT/DS176/R
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a) la nationalisation, l'expropriation ou autre saisie d'un titre de propriété ou de
contrôle sur un bien effectuée par le gouvernement cubain le 1er janvier 1959
ou après cette date:
1) sans que le bien ait été restitué ou qu'une indemnisation adéquate et
effective ait été accordée;  ou
2) sans que la revendication concernant le bien ait été réglée
conformément à un accord international de règlement des
revendications ou à une autre procédure de règlement mutuellement
acceptée;  et
b) la répudiation ou au défaut de paiement, ou au non-paiement par le
gouvernement cubain, le 1er janvier 1959 ou après cette date:
1) d'une dette de toute entreprise qui a été nationalisée, expropriée ou
d'une autre manière saisie par le gouvernement cubain;
2) d'une dette qui grève un bien nationalisé, exproprié ou d'une autre
manière saisi par le gouvernement cubain;  ou
3) d'une dette qui a été contractée par le gouvernement cubain pour faire
droit à une revendication concernant un bien confisqué ou la régler.
2.4 L'article 211 a) fait référence à l'article 515.527 de 31 CFR qui, à la date à laquelle
l'article 211 a été promulgué, le 21 octobre 1998, était ainsi libellé:
Article 515.527  Certaines transactions concernant la propriété intellectuelle aux
États-Unis.
a) Les transactions liées à l'enregistrement et au renouvellement auprès de
l'Office des brevets et des marques des États-Unis ou du Bureau du droit
d'auteur des États-Unis, de brevets, marques et droits d'auteur dans lesquels le
gouvernement de Cuba ou un ressortissant cubain a un intérêt sont autorisées.
b) Le présent article autorise le paiement sur des comptes bloqués ou d'une autre
manière des taxes actuellement dues au gouvernement des États-Unis en
rapport avec toute transaction autorisée au titre du paragraphe a) du présent
article.
c) Le présent article autorise en outre le paiement sur des comptes bloqués ou
d'une autre manière des honoraires et frais raisonnables et conformes à
l'usage actuellement dus à des avocats ou représentants aux États-Unis en
rapport avec les transactions autorisées au titre du paragraphe a) du présentarticle.
2.5 Après l'entrée en vigueur de l'article 211, le Règlement sur les avoirs cubains a été modifié
par l'adjonction d'un nouvel alinéa a) 2) à l'article 515.527 de 31 CFR.  Le paragraphe a) de l'article
est alors devenu l'alinéa a) 1).  La modification est entrée en vigueur le 10 mai 1999.  Le nouvel
alinéa a) 2) est ainsi libellé:
a) 2) Aucune transaction ni aucun paiement n'est autorisé ou approuvé
conformément au paragraphe a) 1) du présent article en ce qui concerne uneWT/DS176/R
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marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire à une
marque ou à un nom commercial qui était utilisé en rapport avec une
entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués, au sens où ce terme est défini
à l'article 515.336, à moins que le titulaire initial de la marque ou du nom
commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donné son consentementexprès.
2.6 L'article 211 b) fait référence à l'article 44 b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques,
dénommée également Loi Lanham (15 U.S.C. § 1126 b) et e)), qui est ainsi libellé:
Article 44 (15 U.S.C. § 1126).  Conventions internationales;  registre des marques
(...)
b) Toute personne dont le pays d'origine est partie à une convention ou à un
traité concernant les marques, les noms commerciaux ou la répression de la
concurrence déloyale et dont les États-Unis sont aussi une partie contractante, ou dont
le pays d'origine accorde, en vertu de sa législation nationale, la réciprocité aux
ressortissants des États-Unis, bénéficie des avantages du présent article, dans les
conditions qui y sont énoncées et dans la mesure nécessaire pour l'exécution desdispositions de ces conventions, traités ou lois prévoyant la réciprocité, en sus des
droits accordés au titre du présent chapitre à tout titulaire de marque.
(...)
e) Une marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine du déposant
étranger peut être enregistrée au registre principal si elle remplit les conditionsrequises;  à défaut, elle peut être enregistrée au registre supplémentaire prévu par le
présent chapitre.  Ce déposant présente, dans le délai qui peut être prescrit par le
Directeur, un certificat ou une copie certifiée conforme de l'enregistrement dans le
pays d'origine du déposant.  La demande doit indiquer l'intention de bonne foi du
déposant d'utiliser la marque dans le commerce, mais l'utilisation dans le commercen'est pas requise avant l'enregistrement.
(...)
2.7 L'article 211 a) 1) se rapporte aux dispositions relatives aux licences figurant dans le
Règlement sur les avoirs cubains.  En vertu de la législation des États-Unis, toutes les transactions
concernant des biens relevant de la juridiction américaine dans lesquels un ressortissant cubain a un
intérêt doivent faire l'objet d'une licence délivrée par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du
Département du Trésor des États-Unis ("OFAC").
6  Les règlements de l'OFAC reconnaissent à cet
effet deux catégories de licences:  les licences spécifiques et les licences générales.  Une licence
générale est une autorisation pour certains types de transactions qui est expressément énoncée dans les
règlements de l'OFAC.7  En effet, il s'agit d'autorisations permanentes pour les types de transactions
spécifiés dans les règlements, et une personne qui souhaite engager de telles transactions n'a pas à
présenter de demande à l'OFAC.  Une licence spécifique, par contre, est une licence dont lesmodalités précises ne sont pas énoncées dans les règlements de l'OFAC.
8  En général, une personne
qui souhaite engager une transaction pour laquelle une licence générale ne peut pas être obtenue
demande à l'OFAC une licence spécifique.
                                                     
6 31 CFR 515.201.
7 31 CFR 515.317.
8 31 CFR 515.318.WT/DS176/R
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2.8 Une des licences générales pouvant être obtenues en vertu des règlements de l'OFAC est visée
dans 31 CFR 515.527, l'article cité plus haut.  Elle concerne les transactions liées à l'enregistrement et
au renouvellement auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (l'"USPTO") et du
Bureau du droit d'auteur des États-Unis de brevets, marques et droits d'auteur dans lesquels legouvernement de Cuba ou un ressortissant cubain a un intérêt.  L'article 211 a) 1) a modifié cette
disposition de l'OFAC prévoyant une licence générale en indiquant que la portée de cette licence
générale n'engloberait pas les transactions ni les paiements concernant certaines marques et certains
noms commerciaux – c'est-à-dire ceux qui sont identiques ou similaires à des marques ou à des noms
commerciaux utilisés en rapport avec une entreprise ou des avoirs confisqués par le gouvernement de
Cuba (à moins que le titulaire initial ou son ayant cause ne donne son consentement).
2.9 L'effet pratique de l'article 211 a) 1) est qu'une licence générale ne peut pas être obtenue.
L'article 211 a) 1) ne porte pas sur les licences spécifiques de l'OFAC, qui constituent un autre moyen
par lequel le paiement de taxes de dépôt peut êt re autorisé.  Une décision de l'OFAC de n'approuver
aucune transaction ni aucun paiement lié à l'enregi strement ou le renouvellement d'une marque, si elle
n'est pas infirmée lors d'une révision judiciaire, empêcherait un tel enregistrement ou renouvellementparce que les taxes statutaires de dépôt ne seraient pas considérées comme ayant accompagné le
dépôt.
9
2.10 L'article 211 a) 2) prescrit qu'"[a]ucun tribun al des États-Unis ne reconnaît une revendication
de droits par un ressortissant désigné fondée sur des droits découlant de la "common law" ou surl'enregistrement obtenu en vertu de l'article 515.527 d'une telle marque ou d'un tel nom commercial
confisqué, ne donne effet à une telle revendication ni ne l'entérine d'une autre manière".  En ce qui
concerne les marques enregistrées, si un "ressortissant désigné" 1) a obtenu l'enregistrement d'une
telle marque sous couvert d'une licence générale de l'OFAC et 2) la marque est identique ou similaire
à une marque utilisée en rapport avec une entreprise confisquée sans indemnisation par legouvernement cubain, les tribunaux des États-Unis ne reconnaîtront pas une revendication de droits
de marque par cette personne, ne lui donneront pas effet ni ne l'entérineront d'une autre manière.  Cela
vaut également pour les droits découlant de la "common law", y compris les marques et les noms
commerciaux, si ce n'est qu'il n'y a pas au niveau fédéral de prescription en matière d'enregistrement.
2.11 Un "ressortissant désigné" est, en premier lieu, "Cuba et tout ressortissant de ce pays".  C'est
ce que prévoit la première partie de la définition figurant à l'article 211 d) 1) qui incorpore ladéfinition de l'expression "ressortissant désigné" donnée dans 31 CFR 515.305.  L'article 211 d) 1)
dispose que l'expression "ressortissant désigné" recouvre un ressortissant de tout pays étranger qui est
l'ayant cause d'un ressortissant désigné.  Toute transaction dans le cadre de laquelle une personne des
États-Unis pourrait devenir l'ayant cause d'une entité cubaine chargée de la confiscation est interdite
au titre de 31 CFR 515.201.  Les ressortissants des États-Unis devraient obtenir à cet effet une licencespécifique auprès de l'OFAC.  L'OFAC n'a jamais délivré de licence spécifique à cet effet.
2.12 L'article 211 a) 2) dispose qu'aucun tribunal des États-Unis ne reconnaît une revendication de
droits découlant d'un traité par un ressortissant désigné ou son ayant cause, au titre de l'article 44 b)
ou e) de la Loi de 1946 sur les marques (15 U.S.C. 1126 b) ou e)), en ce qui concerne une telle
                                                     
9 L'alinéa a) 1) de 15 U.S.C. § 1051 intitulé "Enr egistrement des marques" dispose que "[l]e titulaire
d'une marque utilisée dans le commerce peut demander l'enregistrement de sa marque au registre principal
institué par le présent chapitre en versant la taxe prescrite et en déposant une demande à l'Office des brevets etdes marques [...]".  Voir également l'alinéa b) 1) du même article portant sur les marques destinées à être
utilisées dans le commerce.  Le paragraphe a) de 15 U.S.C. § 1059 intitulé "Renouvellement del'enregistrement" dispose que "[...] tout enregistrement peut être renouvelé pour des périodes de dix ans à la finde chaque période successive de dix ans suivant la date d'enregistrement moyennant paiement de la taxe
prescrite et dépôt d'une demande écrite [...]".WT/DS176/R
Page 7
marque ou un tel nom commercial confisqué, ne donne effet à une telle revendication ni ne l'entérine
d'une autre manière.
2.13 Le Groupe spécial note que la seule fois que, à la connaissance des parties, des tribunaux des
États-Unis ont jusqu'ici appliqué l'article 211 b) , c'était à propos d'une question de nom commercial
dans l'affaire Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon S.A.10
III. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES PAR LES PARTIES
3.1 Les Communautés européennes allèguent que:
a) l'article 211 a) 1) de la Loi générale est incompatible avec l'article 2:1 de
l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6 quinquies  A 1) de
la Convention de Paris (1967) et l'artic le 15:1 de l'Accord sur les ADPIC;
b) l'article 211 a) 2) de la Loi générale est incompatible avec l'article 2:1 de
l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles 2 1), 6 bis 1) et 8
de la Convention de Paris (1967), et les articles 3:1, 4, 16:1 et 42 de l'Accord
sur les ADPIC;  et
c) l'article 211 b) de la Loi générale est incompatible avec l'article 2:1 de
l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles 2 1), 6 bis 1) et 8
de la Convention de Paris (1967) et les articles 3:1, 4, 16:1 et 42 de l'Accord
sur les ADPIC.
3.2 De l'avis des Communautés européennes, ces mesures portent atteinte aux droits légitimes des
titulaires de marques et des titulaires de noms commerciaux, annulant et compromettant ainsi les
droits des Communautés européennes.
3.3 Les Communautés européennes demandent au Groupe spécial de constater que les États-Unis
ont manqué à leurs obligations au titre des articles 3:1, 4, 15:1, 16:1 et 42 de l'Accord sur les ADPICainsi que de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles 2 1), 6 bis 1),
6quinquies  A 1) et 8 de la Convention de Paris (1967), et de recommander que les États-Unis rendent
leur législation nationale conforme à leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC.
3.4 Les États-Unis demandent au Groupe spécial de constater que l'article 211 de la Loi générale
n'est pas incompatible avec les articles 3:1, 4, 15:1, 16:1 ou 42 de l'Accord sur les ADPIC, ni avec
l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles 2 1), 6 bis 1),
6quinquies  A 1) et 8 de la Convention de Paris (1967), et de rejeter dans leur intégralité les allégations
des Communautés européennes.
IV. ARGUMENTS DES PARTIES
A. I
NTRODUCTION
4.1 La présente partie du rapport contient un résumé des allégations et arguments figurant dans
les communications écrites présentées par les parties au Groupe spécial et dans les versions écrites des
exposés oraux qu'elles ont faits aux réunions du Groupe spécial avec les parties.  La section B de cette
partie résume les introductions des premières communications écrites des parties.  La section C
résume les allégations et arguments des parties qui concernent expressément les incompatibilités entrel'article 211 et l'Accord sur les ADPIC alléguées par les Communautés européennes.  Les allégations
                                                     
10 Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon S.A., 203 F.2d 116 (2d Cir. 2000).WT/DS176/R
Page 8
et arguments sont présentés chronologiquement , les arguments figurant dans les premières
communications écrites des parties venant tout d'abord et étant suivis d'un résumé des arguments
figurant dans les communications et déclarations ultérieures.  Comme moyen de défense, les
États-Unis ont soulevé deux questions horizontales qui sont en rapport avec toutes les incompatibilités
alléguées entre l'article 211 et l'Accord sur les ADPIC, à savoir le principe de non-reconnaissance desconfiscations étrangères et la détermination du titulaire d'une marque.  La section D résume les
arguments des parties sur ces questions thématiques.  Elle renferme également les arguments
concernant la charge de la preuve figurant dans la première communication écrite des États-Unis.  Il
est fait état des réponses des parties aux questions posées par le Groupe spécial lorsqu'elles
complètent par des renseignements pertinents les arguments figurant dans les communications des
parties.  En général, les termes utilisés dans les communications des parties ont été repris autant que
possible sous leur forme initiale, compte tenu de la nécessité de condenser et de regrouper lesarguments.  Sauf indication contraire, les termes sont mis en relief de la même façon que dans les
communications des parties.
4.2 La Partie V contient un résumé des arguments présentés par les tierces parties et la Partie VI
un résumé de la lettre adressée par le Président du Groupe spécial au Directeur général de l'OMPI etde la réponse de ce dernier.
4.3 On trouvera dans la Partie VIII les constatations du Groupe spécial et dans la Partie IX ses
conclusions et recommandations.
B. I
NTRODUCTIONS DES COMMUNICATIONS DES PARTIES
4.4 Dans l'introduction de sa première communication écrite, les Communautés européennes
résument les raisons pour lesquelles elles estiment que certains aspects de la législation américaine
concernant la protection des marques et des noms commerciaux sont incompatibles avec les
obligations découlant pour les États-Unis de l'Acco rd sur les ADPIC.  Elles allèguent que l'objectif de
l'article 211 de la Loi générale consiste à limiter la jouissance et l'existence de certaines marques et de
certains noms commerciaux appartenant à certaines catégories de détenteurs de droits.
4.5 Les Communautés européennes estiment que des personnes morales ou physiques cubaines
peuvent être titulaires et jouir de marques américaines (y compris les noms commerciaux).  Jusqu'à la
promulgation de l'article 211, cela impliquait qu'elles pouvaient payer des taxes d'enregistrement et de
renouvellement à l'Office des brevets et des marque s des États-Unis (l'"USPTO").  Cela signifiait
également que ces marques pouvaient faire l'objet d'une licence ou être cédées et que le détenteur du
droit pouvait demander aux organes judiciaires des États-Unis de prendre les mesures prévues par la
législation américaine pour faire respecter ses marques et lutter contre la contrefaçon.  Jusqu'à la
promulgation de l'article 211, peu importait qu'une telle marque américaine ait un lien ou une
ressemblance quelconque avec une marque utilisée ou détenue par une entité cubaine qui avait étéconfisquée pendant la révolution cubaine.  Du fait de l'adoption de l'article 211, la jouissance de tels
droits dans lesquels le gouvernement de Cuba, un ressortissant cubain ou tout ayant cause étranger de
ce dernier ont un intérêt, a été considérablement limitée.
4.6 Les Communautés européennes font valoir que l'article 211 a) 1) interdit toute transaction liée
à l'enregistrement et au renouvellement auprès de l'USPTO de marques dans lesquelles Cuba ou un
ressortissant cubain a un intérêt.  De telles transactions ne sont admissibles que si le propriétaire
historique d'une entité cubaine confisquée, qui détenait une marque identique ou similaire, y consent
expressément.  Cette disposition a pour résultat pratique de retirer – à terme – des marques
américaines existantes à leurs titulaires légitimes parce que ceux-ci ne seront plus en mesure d'enrenouveler l'enregistrement.  En outre, cette disposition empêche quelqu'un d'enregistrer une telle
marque si celle-ci n'a pas déjà été préalablement enregistrée auprès de l'USPTO.WT/DS176/R
Page 9
4.7 Les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 2) interdit aux tribunaux des
États-Unis de faire respecter une telle marque américaine aux États-Unis à la demande d'un
ressortissant cubain ou de tout ayant cause étranger.  En d'autres termes, il prive la marque de toute
valeur pratique parce que le seul moyen efficace qu'a le titulaire de faire respecter les droits exclusifs
y afférents est de saisir les tribunaux.
4.8 Les Communautés européennes font observer que l'article 211 b) interdit aux tribunaux des
États-Unis de faire respecter des droits de marque découlant d'un traité dans les mêmes conditions que
celles qui sont indiquées à l'article 211 a) 2), si ce n'est que l'interdiction s'applique dans ce cas à tous
les ayants cause.
4.9 Les Communautés européennes ajoutent que chacune des trois dispositions de fond de
l'article 211 ne supprime pas immédiatement la mar que ni le nom commercial américains considérés,
mais les prive de tout effet pratique et à terme met fin à leur existence, lorsque le renouvellement est
nécessaire.
4.10 Les Communautés européennes font valoir qu'une marque ou un nom commercial américain
relevant de l'article 211 est juridiquement distinct du bien visé par les actions menées par les autorités
cubaines en 1960.  Les avoirs américains, qui comprennent les marques ou les noms commerciaux,
n'ont absolument pas été touchés par les mesures de confiscation cubaines, parce que les États-Unis
n'ont pas reconnu – et ne l'ont jamais fait ultérieurement – un quelconque effet des actions cubaines
sur la propriété des avoirs situés aux États-Unis.  En d'autres termes, les avoirs tangibles (parexemple, biens immobiliers, véhicules, machines ) ou intangibles (par exemple, créances, dépôts
bancaires et droits de propriété intellectuelle) situés aux États-Unis continuent d'appartenir à leurs
propriétaires initiaux, malgré la confiscation opérée par les autorités cubaines à Cuba.  La limitation
que tend à imposer l'article 211 vise les situations dans lesquelles la marque ou le nom commercial
initial américain avait cessé d'exister, par exemple faute de renouvellement par son titulaire, ou danslesquelles un tel droit n'a jamais existé aux États-Unis.
4.11 De l'avis des Communautés européennes, ces mesures sont contraires aux obligations des
États-Unis au titre de l'Accord sur les ADPIC comme il est indiqué au paragraphe 3.1 de la Partie III
du présent rapport.
4.12 Les Communautés européennes appellent également l'attention du Groupe spécial sur une
déclaration faite par des fonctionnaires américains arrivant à la conclusion qu'un projet qui était à la
base de la disposition qui est devenue ultérieurement l'article 211 aurait été contraire aux obligations
des États-Unis au titre de l'Accord sur les ADPIC.
11
4.13 Les Communautés européennes concluent leur résumé en indiquant que leurs intérêtséconomiques dans cette affaire sont importants.  L'article 211 a déjà eu une incidence directe sur au
moins une marque notoirement connue de grande valeur commerciale (Havana Club pour les boissons
alcooliques).  Les droits attachés à cette marque et à ce nom commercial appartiennent à une entité
                                                     
11 Les Communautés européennes se réfèrent à un aide-mémoire, daté du 30 octobre 1998, sur les
mesures commerciales soumises au Congrès établi par les membres du Bureau du Représentant des États-Unispour les questions commerciales internationales à l'intention de Mme l'Ambassadeur Barshefsky.  Ceux-ciécrivaient à propos d'un projet antérieur de l'article 211 ce qui suit:  "Le sénateur Mack a inséré dans le projet de
loi générale portant ouverture de crédits des termes qui interdisent aux tribunaux des États-Unis de faire
respecter des marques détenues par un ressortissant désigné ou un ayant cause qui étaient utilisées en rapportavec une entreprise qui a été confisquée.  Cette disposition vise un différend de longue date entre legouvernement cubain et le producteur de rhum Bacardi .  Son libellé pose un problème parce qu'il est contraire à
nos obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC."  (Inside US Trade, Issue:  Vol. 16, n° 47,27 novembre 1998, page 18.)  Le Groupe spécial n'a pas eu copie du projet ayant fait l'objet des observations
susmentionnées.WT/DS176/R
Page 10
cubaine et ont fait l'objet d'une licence concédée à une entreprise commune constituée par cette entité
et une société communautaire.  Étant donné le gr and nombre de marques et de noms commerciaux
utilisés en rapport avec des entreprises cubaines avant 1960, les effets de l'article 211 risquent
toutefois d'être dommageables pour de nombreuses relations commerciales établies par les entreprises
communautaires non seulement avec des entités cubaines, mais aussi avec d'autres partenaires quisont visés par l'article 211.
12
4.14 Dans l'introduction de leur première communication écrite, les États-Unis soutiennent que la
question essentielle en l'espèce est celle de savoir si l'Accord sur les ADPIC leur impose dereconnaître et faire respecter les marques utilisées en rapport avec des avoirs qui ont été confisqués
- c'est-à-dire expropriés sans indemnisation
13 - à leurs propriétaires légitimes.  Ils estiment que ce n'est
pas le cas.  En droit américain - selon aussi bien l'article 211 qu'une jurisprudence établie de longuedate - ceux dont la revendication d'une marque est fondée sur la confiscation d'avoirs sans
indemnisation ne peuvent pas revendiquer des droits de propriété aux États-Unis sans le consentement
des propriétaires dont les avoirs ont été confisqués.  En fait, de l'avis des États-Unis, il s'agit d'un
principe qui a été largement reconnu dans le monde entier et, en particulier, par de nombreux
Membres de l'OMC.  Selon les États-Unis, le point de vue des Communautés européennes dans leprésent différend est, par contre, que les avoirs d'une personne peuvent être confisqués par une
autorité gouvernementale qui peut ensuite, en inv oquant l'Accord sur les ADPIC et la Convention de
Paris, faire respecter ces "droits" aux États-Unis d'une manière contraire à la législation américaine.
L'Accord sur les ADPIC n'exige pas un tel résultat et telle ne pouvait pas être l'intention de ses
négociateurs.
4.15 Les États-Unis font valoir que, contrairement à ce que les Communautés européennes
affirment dans leur introduction, l'article 211 ne vise pas des situations dans lesquelles la marque
américaine a cessé d'exister ou n'a jamais existé et ne se distingue pas du droit largement admis des
nations souveraines de ne pas reconnaître les confiscations étrangères.  L'article 211 vise larevendication de droits par une entité chargée de la confiscation ou ses ayants cause américains ou
non américains par rapport aux droits des propriétaires initiaux des avoirs confisqués, ce que vise
précisément le principe consistant à ne pas donner d'effet extraterritorial aux confiscations sans
indemnisation.  Selon les États-Unis, les Communautés européennes font valoir que l'Accord sur les
ADPIC et la Convention de Paris imposent aux Membres de reconnaître et faire respecter les droits de
marque revendiqués par des entités étrangères chargées de la confiscation, même si ce droit est fondé
sur une confiscation étrangère.  Les États-Unis soutiennent que les Communautés européennescontestent, en fait, le droit souverain d'un Membre de ne pas donner effet à des confiscations
étrangères sans indemnisation, droit consacré par de nombreuses décisions judiciaires aussi bien en
Europe qu'aux États-Unis.
4.16 Les États-Unis estiment en conséquence que les Communautés européennes "présentent les
choses" de manière inexacte tout au long de leur introduction en laissant entendre que, avant la
promulgation de l'article 211, les entités chargées de la confiscation pouvaient revendiquer des droits
attachés à des marques américaines sur la base de leur confiscation sans indemnisation et que
l'article 211 retire ces droits légitimes.  On n'a jamais vu, ni aux États-Unis ni ailleurs, que les entités
chargées de la confiscation ou leurs ayants cause puissent établir des droits de propriété sur des avoirsne relevant pas de leur juridiction.  L'article 211 consacre au niveau légal le principe selon lequel elles
ne peuvent pas le faire.
                                                     
12 Les Communautés européennes rappellent que l'article 211 a également été examiné au Conseil des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Voir le paragraphe 16 du document IP/C/19 et le
paragraphe 16 du document IP/C/22 (rapports annuels du Conseil pour les années 1999 et 2000).
13 Les États-Unis précisent que, sauf indication contraire, ils utilisent le terme "confiscation" pour
désigner une expropriation sans paiement d'une indemnisation adéquate et effective.  Voir l'article 211 d) 2) de
la Loi générale, renvoyant à la définition figurant dans 31 CFR 515.336.WT/DS176/R
Page 11
4.17 Les États-Unis font valoir que les Communautés européennes ont une lourde tâche dans le
présent différend – démontrer que le principe bien établi voulant que l'on ne donne pas d'effet
extraterritorial aux confiscations étrangères a toujours été contraire à la Convention de Paris et est
maintenant contraire à l'Accord sur les ADPIC.  Les États-Unis estiment que les Communautéseuropéennes ne peuvent pas s'acquitter de cette tâche et que leurs affirmations relatives à l'existence
d'un conflit entre l'article 211 et l'Accord sur les ADPIC ne sont pas fondées.
C. A
RGUMENTS CONCERNANT LES INCOMPATIBLITÉS ALLÉGUÉES AVEC L 'ACCORD SUR LES
ADPIC
1. Article 211 a) 1) de la Loi générale
4.18 Les Communautés européennes allèguent que, "dans la pratique", l'article 211 a) 1) empêche
l'enregistrement ou le renouvellement de marques déjà enregistrées visées par ses dispositions.  Plus
précisément, il a pour effet d'empêcher un acte (à savoir le paiement des taxes requises) qui doit être
accompli par le détenteur du droit pour enregistrer une marque ou assurer le renouvellement de
marques qui ont été régulièrement enregistrées aux États-Unis.
4.19 Les États-Unis soutiennent que rien dans l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC ou
l'article 6 quinquies  de la Convention de Paris (1967) tel qu' il est incorporé dans l'Accord sur les
ADPIC ne leur impose d'accepter l'enregistrement ou le renouvellement de marques, si la personne
procédant à l'enregistrement ou au renouvellement n'est pas le véritable titulaire de la marque selon la
législation américaine.  En effet, ni l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris ne prescrivent
qui les Membres doivent reconnaître comme le titulaire d'une marque.  Cette décision relève de la
législation nationale des Membres.  Les États-Unis estiment également que l'allégation
d'incompatibilité avec l'Accord sur les ADPIC fo rmulée par les Communautés européennes est fondée
sur deux erreurs.  Premièrement, les Communautés européennes comprennent mal la portée et les
effets de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 6 quinquies  A 1) de la Convention de
Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, les deux dispositions de fond qu'elles
citent comme étant les sources des obligations alléguées des États-Unis.  Deuxièmement, lorsqu'elles
formulent leur argument, les Communautés européennes ne tiennent compte ni de l'article 15:2 de
l'Accord sur les ADPIC, qui limite la portée de l'article 15:1, ni de l'article 6 quinquies  B de la
Convention de Paris, qui prévoit expressément des exceptions aux obligations établies par
l'article 6 quinquies  A 1).
a) L'article 211 a) 1) de la Loi générale au regard de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC
4.20 Les Communautés européennes allèguent que l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC
constitue une des dispositions fondamentales de l'Accord relatives aux marques en créant pour les
Membres de l'OMC une obligation de faire en sorte que "tout signe, ou toute combinaison de signes"
qui satisfait aux critères définis dans la dernière phrase de cette disposition soit "susceptible d'êtreenregistré comme marque de fabrique ou de commerce".
4.21 Les Communautés européennes estiment que les marques visées par l'article 211 a) 1),
c'est-à-dire celles qui sont "[...] identique[s] ou pour l'essentiel similaire[s] à une marque ou à un nom
commercial qui était utilisé en rapport avec une entr eprise ou des avoirs qui ont été confisqués [...]"
remplissent pleinement les critères énoncés à l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC visant à faire en
sorte qu'un "signe, ou [une] combinaison de signes" soit susceptible de bénéficier de la protection
conférée par une marque.  C'est ce qu'atteste en outre le fait que l'article 211 a) 1) interdit également le
renouvellement de marques qui ont été régulièrement enregistrées par l'USPTO, satisfaisant doncWT/DS176/R
Page 12
nécessairement à toutes les prescriptions qui font d'un signe ou d'une combinaison de signes une
marque.14
4.22 Les Communautés européennes font valoir en outre qu'il n'y a dans l'Accord sur les ADPIC
ou la Convention de Paris (1967) aucune disposition qui permettrait à un Membre de l'OMC desubordonner l'enregistrement ou le renouvellement d'une marque au consentement exprès de l'ancien
titulaire d'une telle marque ou de marques similaires n'importe où dans le monde.
4.23 En conséquence, les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 1) est contraire
aux obligations des États-Unis au titre de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC.
4.24 Avant d'examiner dans leur première communication écrite les dispositions spécifiques de
l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 6 quinquies  de la Convention de Paris (1967) tel
qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, les États-Unis font observer que rien dans ces deux
articles ne leur impose d'accepter l'enregistrement ou le renouvellement de marques, si la personneprocédant à l'enregistrement ou au renouvellement n'est pas le véritable titulaire de la marque selon la
législation américaine.  Ils allèguent que ni l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris neprescrivent qui les Membres doivent reconnaître comme le titulaire d'une marque;  cette décision
relève de la législation nationale des Membres.
4.25 Étant donné que les arguments présentés par les États-Unis, puis par les Communautés
européennes, au sujet de la détermination du titulaire d'une marque sont pertinents en ce qui concerneplusieurs incompatibilités entre l'article 211 et l'Accord sur les ADPIC alléguées par les
Communautés européennes, ces arguments sont présentés plus loin d'une manière thématique dans la
section D.2 de la présente partie du rapport.
4.26 S'agissant de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC, les États-Unis soutiennent que
l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec ses dispositions.  L'article 15:1 définit l'objet susceptible
d'être protégé comme marque et limite la capacité des Membres d'alléguer qu'une marque n'est pas
propre à constituer une marque et n'est donc pas susceptible d'être enregistrée, en raison de la forme
de la marque.  Il n'énonce pas une obligation positive d'enregistrer toutes les marques satisfaisant aux
conditions requises.  Par exemple, en vertu de l'article 15:1, un Membre ne pourrait pas refuser
l'enregistrement d'une marque au motif qu'elle est constituée de noms de personnes ou de lettres, ou
pour d'autres motifs liés à la forme, dès lors que les signes dont la marque est composée sont propres àdistinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise.  L'article 15:2
souligne que cela ne signifie pas qu'il est interdit à un Membre de refuser l'enregistrement d'une
marque pour d' autres  motifs, à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la
Convention de Paris.
4.27 Les États-Unis font valoir que les restrictions imposées par l'article 211 a) 1) ne sont pas
fondés sur la forme  de la marque.  L'article 211 a) 1) concerne les marques, quelle que soit leur forme,
qui sont similaires ou identiques à des marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués sans
indemnisation et qui sont enregistrées sans l'autorisation du titulaire initial.  Il se rapporte uniquement
aux droits de la personne enregistrant la marque de revendiquer un intérêt lié à la propriété de cettemarque.  Pour cette raison, l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 15:1.
4.28 Les États-Unis font valoir en outre qu'à supposer, pour les besoins de l'argumentation, que
l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC puisse être interprété comme imposant aux Membres une
obligation positive indépendante d'enregistrer les marques qui, selon ses propres termes, sont
                                                     
14 Dans une note de bas de page, les Communautés européennes relèvent que la deuxième phrase de
l'article 18 de l'Accord sur les ADPIC confirme que "[l']enregistrement d'une marque de fabrique ou de
commerce sera renouvelable indéfiniment".WT/DS176/R
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"susceptibles d'être enregistrées", une telle obligation serait limitée par l'article 15:2 qui prévoit que
l'article 15:1 "[n'empêche pas] un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de
commerce pour d'autres motifs, à condition que ce ux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la
Convention de Paris (1967)".  En conséquence, l'article 15:1 n'empêche pas un Membre de refuser
l'enregistrement d'une marque pour d'autres motifs, dès lors que ce refus n'est pas incompatible avecla Convention de Paris.  Étant donné que rien dans l'article 211 a) 1) n'est incompatible avec la
Convention de Paris, l'article 211 a) 1) n'est pas in compatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur les
ADPIC.
4.29 Les Communautés européennes contestent l'affirmation des États-Unis selon laquelle
l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC contient une simple définition d'une marque.  Elles allèguent
qu'une telle lecture de cette disposition aurait, à leur avis, pour résultat absurde qu'un Membre del'OMC n'aurait même pas l'obligation de permettre l'enregistrement et la protection des marques.
Lorsque l'on considère le sens ordinaire des mots utilisés à l'article 15:1 et lorsqu'on lit ce dernier
conjointement avec l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC on ne peut raisonnablement pas douter que
l'article 15:1 impose aux Membres de l'OMC l'obligation d'enregistrer les marques qui satisfont aux
prescriptions énoncées dans cette disposition.  C'est ce que confirme en outre la lecture des articles 6et 6quinquies  de la Convention de Paris.
4.30 Les Communautés européennes allèguent que l'enregistrement au titre de l'article 15:2 ne peut
être refusé que dans les cas exceptionnels expressément mentionnés dans l'Accord sur les ADPIC et la
Convention de Paris.  Ces dispositions figurent aux articles 22:3, 23:2 et 24:5 de l'Accord sur les
ADPIC, et aux articles 6 2), 6 ter et 6 quinquies  B de la Convention de Paris.  En absence d'une
exception spécifique facultative ou obligatoire, il faut faire droit à une demande d'enregistrement au
titre de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC.  Les Communautés européennes estiment que les
États-Unis n'ont invoqué aucune exception spécif ique prévue dans l'Accord sur les ADPIC ou la
Convention de Paris pour justifier l'article 211 a) 1).  À leur avis, en l'absence d'une exceptionspécifique facultative ou obligatoire, il faut faire droit à une demande d'enregistrement au titre de
l'article 15:1 de l'Accord su r les ADPIC et les enregistreme nts doivent être renouvelables
indéfiniment;  en ce qui concerne le renouv ellement des enregistrements, les Communautés
européennes se réfèrent à l'article 18 de l'Accord sur les ADPIC.
4.31 Le Groupe spécial a demandé aux Communautés européennes de clarifier leur position sur le
point de savoir si l'article 15:1 empêchait un Membre a) de déterminer des prescriptions concernant lacapacité d'une personne physique ou morale de déposer une demande de marque ou sa qualité pour le
faire;  b) d'exiger, au cas où une entité juridique dépose une demande, que cette entité juridique
respecte les formalités et prescriptions de fond prévues dans sa législation en ce qui concerne
l'existence d'une personne morale;  ou c) d'exiger que le déposant soit une entreprise ayant ses propres
avoirs industriels ou commerciaux.  En réponse , les Communautés européennes font observer que
l'article 62 de l'Accord sur les ADPIC permet aux Membres de l'OMC d'exiger le respect de
procédures et formalités raisonnables comme condition de l'acquisition ou du maintien de la propriété
intellectuelle;  et que les points a) et b) semblent être couverts par l'article 62 de l'Accord.  Pour ce qui
est du point c), elles estiment que les conditions sembleraient davantage constituer une question de
fond et qu'il ne serait donc pas couvert par l'article 62.  Elles font valoir qu'en ce qui concerne laqualité d'"entreprise" du déposant, cela semblerait une prescription normale pour un titulaire de
marque et que, d'un point de vue purement logique, toute "entreprise" doit nécessairement disposer
d'avoirs minimaux pour mener ses activités (par exemple un employé et un téléphone);  mais qu'une
prescription voulant que le déposant ait ses propres avoirs industriels ou commerciaux ne serait
apparemment pas admissible au titre de l'article 15:1 car il semblerait qu'un déposant qui fabrique oudistribue ses produits en faisant appel à des sous-traitants et à leurs avoirs en matériel et personnel soit
pleinement habilité à bénéficier des dispositions de l'article 15:1.WT/DS176/R
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4.32 Les États-Unis affirment que les Communautés européennes allèguent à tort que l'article 15:1
de l'Accord sur les ADPIC énonce une obligation positive d'enregistrer toutes les marques
indépendamment du point de savoir si un Membre considère le déposant comme étant le véritable
titulaire de la marque.  Le fait qu'un signe est "propre à constituer une marque" ne crée pas une
obligation d'accepter l'enregistrement de cette marque par quiconque souhaite l'enregistrer.  Le texte
de l'article 15:1 est clair, et c'est le texte  qui est le point de départ de toute interprétation d'un accord,
selon les règles coutumières d'interprétation définies dans la Convention de Vienne.  L'article 15:1
limite la capacité des Membres de refuser l'enregistrement d'une marque en fonction uniquement des
signes dont elle est composée.  Il n'exige pas qu'un Membre enregistre une marque qui, selon la
législation de ce dernier, n'appartient pas à la personne demandant l'enregistrement.  En d'autres
termes, l'article 15:1 pourrait empêcher un Membre de déclarer que des signes particuliers ne sont pas
susceptibles d'être des marques.  Rien dans l'article 15:1 n'empêche un Membre de déclarer que lesentités chargées de la confiscation ne peuvent pas revendiquer un intérêt lié à la propriété de marques
associées à un avoir confisqué.
4.33 Les États-Unis font valoir qu'en vertu de l'article 15:1, intitulé dans la version anglaise
"protectable" – et non "protected
" – "subject matter", tout signe ou toute combinaison de signes
propre à distinguer des produits est "propre" à constituer une marque.  En d'autres termes, un Membre
ne peut pas refuser un enregistrement parce qu'il est prétendu qu'un signe ou une combinaison de
signes satisfaisant aux conditions requises n'est pas "propre" à constituer une marque.  Nulle part
l'article 15:1 n'exige qu'un Membre enregistre et protège tous les signes ou toutes les combinaisons de
signes qui sont propres à constituer une marque.  Et bien que les Communautés européennes fassentétat d'"indications indirectes", l'article 15:1 ne dit absolument rien au sujet du point de savoir qui est le
véritable titulaire de la marque.  Les États-Unis allèguent que l'article 15:1 exprime l'idée que les
signes doivent être propres à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise
afin de fonctionner comme une marque.  Mais cela ne dit rien au sujet du point de savoir si une
entreprise particulière doit être considérée comme "possédant" la marque.  Les signes qui sont propresà distinguer les produits d'une entité de ceux d'une autre entité pourraient être revendiqués par deux
entités différentes;  l'article 15:1 ne dit rien au sujet du point de savoir laquelle des deux possède la
marque (si tant est que l'une d'entre elles la possède);  il dit uniquement que la marque ne peut pas être
rejetée en prenant motif de sa forme.
4.34 Les États-Unis estiment que l'article 211 a) 1) n'a rien à voir avec le point de savoir si certains
signes sont propres à constituer des marques;  il concerne uniquement le point de savoir qui peut
revendiquer les droits attachés à une telle marque.  Il n'est donc pas incompatible avec l'article 15:1 de
l'Accord sur les ADPIC.
4.35 Les États-Unis font valoir que l'article 15:1 ne répond tout simplement pas à la question de
savoir qui est le titulaire de la marque.  Le fait qu'il y a, dans tous les Membres, des possibilités decontester l'enregistrement sur la base de la véritable propriété de la marque signifie qu'un Membre
n'est pas obligé d'enregistrer une marque au nom d'une personne particulière, uniquement parce que la
marque est composée de signes qui la rendent "propre à constituer une marque" au sens de
l'article 15:1.
4.36 Les États-Unis font valoir en outre que l'article 15:2 précise que l'article 15:1 n'empêche pas
un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque pour des motifs autres que  sa forme, à condition
que ces motifs ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris.  Comme la Convention de
Paris n'impose pas de législation nationale sur la propriété des marques, tout refus de l'enregistrement
d'une marque motivée par l'absence de propriété ne déroge pas aux dispositions de la Convention deParis.
4.37 Les États-Unis allèguent que l'article 6 quinquies  de la Convention de Paris et l'article 15:1 de
l'Accord sur les ADPIC sont les deux seuls articles auxquels, selon les Communautés européennes,WT/DS176/R
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l'article 211 a) 1) serait contraire.  Ils estiment que chacun de ces articles limite la capacité des
Membres de rejeter l'enregistrement de marques sur la base de défectuosités concernant la forme  de la
marque.  Ni l'un ni l'autre n'imposent de limite à la capacité des Membres de rejeter l'enregistrement
parce que le déposant n'est pas le véritable titulaire de la marque.
4.38 Les États-Unis font valoir que rien dans le texte de l'article 15:1 n'étaye l'affirmation des CE
selon laquelle l'article 15:1 exige que tout signe ou toute combinaison de signes "propre" à être une
marque soit enregistré.  Le texte de l'article 15:1 définit uniquement les signes qui doivent être
considérés comme susceptibles de bénéficier d'une protection en tant que marque.  Les États-Unis
font valoir aussi que rien n'étaye l'opinion selon laquelle l'enregistrement ne peut être refusé que dans
les "cas exceptionnels expressément mentionnés da ns l'Accord sur les ADPIC et la Convention de
Paris".  De l'avis des États-Unis, ce n'est pas ce que dit l'article 15:2.  L'article 15:2 précise quel'article 15:1 – définissant la forme d'une marque – n'empêche pas les Membres de refuser
l'enregistrement d'une marque pour d' autres motifs  (c'est-à-dire "autres" que la forme de la marque).
Il ajoute que, naturellement, ces motifs ne doivent pas déroger à la Convention de Paris.  Ce n'est pas
du tout la même chose que de dire que l'enregistrement peut uniquement  être refusé pour des motifs
précis particuliers énoncés dans certaines subdivisions désignées des articles de la Convention deParis.  La Convention de Paris ne prescrit aucune règle indiquant que les Membres doivent accorder
des droits de propriété aux entités chargées de la confiscation.  En conséquence, refuser
l'enregistrement d'une marque au motif que le déposant n'est pas le véritable titulaire de la marque
n'est pas incompatible avec l'article 15:1 et ne déroge à aucune disposition de la Convention de Paris
au sens de l'article 15:2.
4.39 Les États-Unis estiment que les Communautés européennes ne proposent aucune "exception"
à l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC qui pe rmettrait à un Membre de déterminer qu'il ne donnera
pas effet sur son territoire à une confiscation étrangère.  Ils allèguent que, selon l'interprétation des
Communautés européennes, l'article 15:1 ne permet pas à un Membre de décider que l'entité chargéede la confiscation n'est pas le titulaire de la marque utilisée en rapport avec les avoirs confisqués.
4.40 Les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 1) ne leur impose pas de mener des actions
incompatibles avec leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC.  Ils estiment que
l'article 211 a) 1) empêche d'obtenir des licences générales de l'OFAC pour l'enregistrement et le
renouvellement de certaines marques, à savoir les marques qui sont identiques ou pour l'essentiel
similaires à des marques utilisées en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisquéset lorsque le titulaire initial de la marque n'a pas donné son consentement.  Cette disposition
n'empêche pas de manière aléatoire l'enregistrement de marques.  Elle vise les marques qui ont été
utilisées en rapport avec un avoir confisqué par le gouvernement cubain et les titulaires initiaux de ces
marques.  Elle protège les titulaires initiaux de ces marques en disant que l'entité chargée de la
confiscation ou ses ayants cause doivent obtenir le consentement de ces titulaires avant de pouvoirbénéficier d'une licence générale de l'OFAC pour enregistrer ou renouveler la marque.  Elle ne dit pas
que ces marques ne peuvent pas être enregistrées ni renouvelées:  elle dit simplement qu'il faut avoir
le consentement des titulaires initiaux pour bénéficier d'une licence générale.
15
                                                     
15 En réponse à une question du Groupe spécial, les États-Unis précisent que "l'article 211 a) 1) traite
de la possibilité d'obtenir des licences générales  de l'OFAC pour enregistrer certaines marques.  Il ne traite pas
des licences spécifiques de l'OFAC qui sont un autre moyen d'obtenir l'autorisation d'effectuer des paiementsliés à l'enregistrement ou au renouvellement d'une marque.  L'effet juridique de l'application de l'article 211 a) 1)
est donc uniquement que la licence générale de l'OFAC ne peut pas être obtenue pour enregistrer de telles
marques".  Répondant à une question sur le point de savoir si l'effet juridique de l'article 211 a) 1) pourraitéquivaloir à retirer un droit acquis dans une situation où l'absence d'autorisation de paiement d'une taxe derenouvellement entraîne l'expiration de l'enregistrement de la marque résultant du non-paiement de la taxe derenouvellement, les États-Unis disent qu'"empêcher d'obtenir des licences générales pour certaines marques cen'est pas retirer un droit acquis, pour plusieurs raisons.  Premièrement, une licence générale n'est pas en soi un
droit acquis – c'est un moyen d'autoriser des paiements dans le cadre du pouvoir en matière de licences conféré àWT/DS176/R
Page 16
b) L'article 211 a) 1) de la Loi générale au regard de l'article 6 quinquies A 1) de la Convention
de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC
4.41 Les Communautés européennes font valoir que l'article 6 quinquies  A 1) de la Convention de
Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC signifie, "dans la pratique", que
"chaque fois qu'une marque est régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, les autres pays de
l'Union sont obligés de l'accepter et de la protéger".  De l'avis des Communautés européennes, toutes
les marques régulièrement enregistrées dans leur pays d'origine sont visées, indépendamment des
questions relatives à leur forme.  Elles allèguent que l'article 211 a) 1) empêche le titulaire d'une
marque enregistrée dans un autre Membre de l'OMC ou dans un membre de l'Union de Paris d'obtenir
et de maintenir en vigueur l'enregistrement d'une marque aux États-Unis.  L'article 211 a) 1) exclut la
possibilité d'accomplir un acte (c'est-à-dire le paiement des taxes requises) qui est une conditionpréalable pour obtenir un enregistrement ou une obligation pour maintenir l'enregistrement en
vigueur.  Le détenteur d'une marque "régulièrement enregistrée" dans un autre pays partie à la
Convention de Paris ou Membre de l'OMC et visée par l'article 211 n'a aucune possibilité d'enregistrer
la marque aux États-Unis.
16
4.42 En conséquence, de l'avis des Communautés européennes, l'article 211 a) 1) est contraire auxobligations des États-Unis au titre de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec
l'article 6 quinquies  A 1) de la Convention de Paris (1967).
4.43 Les États-Unis font valoir que, contrairement à ce qu'affirment les Communautés
européennes, l'article 6 quinquies  de la Convention de Paris (1967) n'impose pas aux États-Unis
d'enregistrer et de protéger toutes les marques régulièrement enregistrées dans un pays d'origine
Membre lorsque le déposant attribue l'origine de son "droit" de propriété sur la marque à une
confiscation sans compensation et lorsque les États-Unis ne reconnaissent pas un tel droit en vertu de
leur législation.  À leur avis, il est tout simplement faux de prétendre que l'article 6 quinquies  ne laisse
aucune possibilité de déterminer en vertu de la législation nationale américaine si le titulaire initial
- celui auquel on a retiré son entreprise ou ses avoirs sans indemnisation - est le véritable titulaire du
droit attaché à la marque aux États-Unis.
4.44 Les États-Unis font valoir que, en fait, l'article 6 quinquies  prévoit une exception limitée à la
règle voulant que ce soit la législation nationale du Membre qui détermine les conditions de dépôt et
d'enregistrement des marques.  Il n'entrave en aucune manière la capacité des États-Unis dedéterminer si le déposant est le véritable titulaire de la marque.  L'article 6 1) de la Convention de
Paris énonce la règle générale selon laquelle "[l]es conditions de dépôt et d'enregistrement des
marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l'Union par sa
législation nationale".  Les articles 2 et 3 de la Convention de Paris garantissent à tous les
                                                                                                                                                                    
l'OFAC.  L'OFAC se réserve le droit d'imposer des exclusions ou des restrictions en ce qui concerne la portée de
ces licences générales.  31 C.F.R. 515.503.  L'autre moyen est une licence spécifique.  Deuxièmement, si, en
fait, une entité chargée de la confiscation (ou son ayant cause) n'est pas le titulaire légitime de la marque, cette
entité n'a de toute façon jamais eu de droits sur la marque.  Comme il n'y avait pas de droits acquis sur lamarque, refuser l'enregistrement ou le renouvellement de la marque ce n'est pas retirer un droit acquis.Indépendamment de l'article 211, l'enregistrement ou le renouvellement d'une marque peut toujours être contestéau motif que le déposant n'est pas le titulaire légitime de la marque.  Telle était la situation avant 1998 et elle
reste la même aujourd'hui".
16 Les Communautés européennes ajoutent qu'un exemple donné à titre indicatif est la marque "Havana
Club" qui à leur avis a joué un rôle important dans l'historique de la rédaction de l'article 211, marque qui étaitet est régulièrement enregistrée à Cuba et dans plus de 150 autres pays et territoires.  Elles allèguent que, du faitde l'application de l'article 211 a) 1), cette marque, qui est également enregistrée aux États-Unis, ne peut pas êtrerenouvelée à l'expiration de sa durée actuelle d'enregistrement et sera donc à terme retirée à son titulaire
légitime.WT/DS176/R
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ressortissants des autres Membres les mêmes droits que ceux qu'un Membre accorde à ses propres
ressortissants (traitement national).
4.45 Les États-Unis ajoutent que l'article 6 quinquies , par contre, vise la circonstance
exceptionnelle  dans laquelle un ressortissant d'un Membre, qui a une marque enregistrée dans son
pays d'origine, revendique mieux  que le traitement national pour l'enregistrement de sa marque telle
quelle dans un autre Membre.  Cette disposition était nécessaire en raison des différences existant
entre les législations nationales en ce qui concerne la forme de la marque.  Lorsque, par exemple, la
législation nationale interdisait l'enregistrement en tant que marque de mots étrangers ou de simples
chiffres ou lettres, un ressortissant d'un Membre pouvait être privé de la possibilité d'enregistrer sa
marque même en vertu du principe du traitement national.  Cela était contraire à l'intérêt qu'avaient les
titulaires de marques et le public à ce que la même marque s'applique aux mêmes produits dansdifférents pays.
4.46 Les États-Unis font valoir que, pour faire face à cette situation dans laquelle une marque
enregistrée dans un Membre ne pourrait pas sans cela être enregistrable dans un autre Membre en
raison de sa forme  (par exemple parce qu'elle est libellée dans une langue étrangère ou contient des
chiffres), l'article 6 quinquies  prévoit une solution exceptionnelle "allant au-delà du traitement
national":
"Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays
d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union,sous les réserves indiquées au présent article."
4.47 De l'avis des États-Unis, l'expression "telle quelle" est importante pour définir la portée de
l'article 6 quinquies .  Selon un commentateur, le professeur Bodenhausen, "telle quelle" dans la
Convention initiale de 1883 signifiait "in its original form" et le Protocole de Clôture de cette
convention indiquait clairement que la portée de ce qui allait devenir l'article 6 quinquies  était limitée
aux situations dans lesquelles la législation nationale empêcherait de protéger une marque uniquement
en raison des signes qui la composent:
"Le paragraphe 1 de l'article 6 doit être entendu en ce sens qu'aucune marque de
fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des États de
l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la
composent , aux conditions de la législation de cet État, pourvu qu'elle satisfasse, sur
ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays,
l'objet d'un dépôt régulier.  Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la
marque , et sous réserve des dispositions des autres articles de la Convention, la
législation intérieure de chacun des États recevra son application."
17
4.48 Les États-Unis estiment que, dans les circonstances exceptionnelles où l'article 6 quinquies  est
invoqué, les Membres sont donc obligés d'admettre, au dépôt et à l'enregistrement, les marques
régulièrement enregistrées dans le pays d'origine, si la seule objection à l'encontre de la marque est
qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de la législation nationale concernant la forme admissible
d'une marque.  Rien dans l'article 6 quinquies  n'empêche les Membres d'appliquer d'autres dispositions
de leur législation nationale aux dépôts de marques au  titre de l'article 6 1) de la Convention de Paris.
                                                     
17 Les États-Unis se réfèrent au professeur G.H.C. Bodenhausen, Guide d'application de la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle, Bureaux internationaux réunis pour la protection de la
propriété intellectuelle (BIRPI) (1969) (réimprimé en 1991) ("Bodenhausen"), page 114, citant le Protocole de
Clôture.  Mots mis en italique par l'auteur du Guide.WT/DS176/R
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4.49 Les États-Unis font valoir que rien dans l'article 6 quinquies  ne leur impose d'admettre au
dépôt et en vue d'une protection des marques qui, tout en étant régulièrement enregistrées dans le pays
d'origine, ne sont pas régulièrement enregistrées par les personnes que les États-Unis considèrent en
vertu de leur législation nationale comme étant les véritables titulaires de la marque.  La circonstance
exceptionnelle visée à l'article 6 quinquies  - dans laquelle les États-Unis pourraient être tenus
d'admettre une marque qui est incompatible avec leur législation pour ce qui est de la forme de la
marque  - ne peut pas raisonnablement être considérée comme imposant aux États-Unis d'admettre et
de protéger une marque déposée par la personne qui, selon la législation américaine, n'en est pas le
titulaire légitime.
4.50 Les États-Unis ajoutent que, à supposer même, pour les besoins de l'argumentation, que la
portée du paragraphe A 1) de l'article 6 quinquies  de la Convention de Paris puisse être interprétée
comme n'étant pas limitée à la forme d'une marque, l'article 211 a) 1) ne serait toujours pas contraire à
cet article, en raison des exceptions ou réserves énoncées au paragraphe B du même article.
4.51 Les États-Unis estiment que, en vertu de l'article 6 quinquies  B, les membres de l'Union de
Paris se sont réservé le droit de refuser à l'enregistrement ou d'invalider une marque d'origineétrangère lorsque cet enregistrement serait "contraire à [...] l'ordre public".  Il est évident que toute
exception fondée sur le critère de l'ordre public engloberait le principe de non-reconnaissance des
confiscations étrangères.
18  De l'avis des États-Unis, le droit international coutumier sur
l'expropriation est clair:  un État ne peut pas exproprier les avoirs privés de ressortissants d'autres
États sur son territoire sauf si l'expropriation 1) a un but d'utilité publique, 2) se fait sur une base nondiscriminatoire et selon une procédure régulière, et 3) fait l'objet d'une indemnisation rapide, adéquate
et effective.  C'est sur la base du critère de l'ordre public que les tribunaux en Europe, aux États-Unis
et ailleurs dans le monde ont refusé de donner effet sur le territoire national à des revendications de
droits fondées sur une confiscation étrangère.  En particulier, les tribunaux de nombreux pays dans le
monde entier - et en particulier ceux d'Europe et des États-Unis - ont refusé de reconnaître desrevendications de droits sur des marques qui avaient fait l'objet d'une expropriation sans
indemnisation.  Les tribunaux justifient leurs décisions selon les particularités techniques de chaque
système, mais les conclusions auxquelles ils aboutissent sont cohérentes:  ils refusent de donner des
effets extraterritoriaux à une revendication de droits découlant d'une confiscation étrangère parce que
cette confiscation est contraire à l'ordre public national.
4.52 Les États-Unis estiment que l'article 211 consacre le principe selon lequel aucun effet
extraterritorial ne sera donné à une revendication de droits fondée sur une confiscation étrangère.  Si
l'article 211 a) 1) limite la reconnaissance d'une revendication de droits fondée sur une confiscation
étrangère, il empêche ainsi de manière appropriée l'application aux États-Unis d'un décret
confiscatoire étranger.  En effet, accorder une protection telle quelle à une marque d'origine étrangère
qui a été confisquée par un gouvernement étranger reviendrait à donner à la confiscation étrangère uneffet extraterritorial aux États-Unis.  Ni l'Accord  sur les ADPIC ni la Convention de Paris n'imposent
une telle action aux États-Unis.  En conséquence, même si le Groupe spécial émettait l'opinion que
l'article 6 quinquies  A 1) énonce une obligation d'enregistrer et de protéger une marque au nom d'une
personne que les États-Unis ne considèrent pas comme le titulaire de la marque – opinion que les
États-Unis jugent fausse – l'exception relative à l'ordre public prévue à l'article 6 quinquies  B
déchargerait les États-Unis d'une telle obligation lorsque le résultat serait d'assurer l'application
                                                     
18 Les États-Unis soulignent qu'ils ne pensent pas que l'article 6 quinquies  A impose une obligation
d'admettre au dépôt et de protéger toutes les marques déposées dans les pays Membres si, en vertu de lalégislation américaine, l'entité déposante n'est pas le véritable titulaire de la marque.  En conséquence, ils nepensent pas que les exceptions prévues à l'article 6 quinquies  B soient pertinentes.  Toutefois, ils font valoir que
si l'article 6 quinquies  A était considéré comme imposant une telle obligation, l'exception relative à l'ordre public
énoncée à l'article 6 quinquies  B engloberait le principe qui s'oppose à la reconnaissance des confiscations
étrangères.WT/DS176/R
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extraterritoriale de confiscations étrangères.  En conséquence, l'article 211 a) 1) ne peut pas être
incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 6 quinquies  de la Convention de
Paris.
4.53 En réponse, les Communautés européennes font valoir qu'il est vrai que les questions de
forme ont joué un certain rôle à la Conférence diplomatique au cours de laquelle
l'article 6 quinquies  A 1) de la Convention de Paris a été adopté.  Toutefois, dans le cadre des
procédures de règlement des différends de l'OMC, l'interprétation des normes en cause est fondée sur
les règles internationales coutumières de l'interprétation des traités codifiées par la Convention de
Vienne.  Sur cette base, il faut donner aux mots figurant à l'article 6 quinquies  A 1) leur sens ordinaire,
dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité.  Le texte de l'article 6 quinquies  A 1) dit
sans équivoque que "toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le paysd'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays".  Les Communautés
européennes font valoir en outre que l'article 6 quinquies  B, en particulier l'alinéa B 3), ne vise pas
uniquement la forme d'une marque.  Une question de forme concernerait par exemple l'utilisation
d'une certaine langue ou d'une certaine graphie pour les signes visuels.  Selon les Communautés
européennes, il semblerait difficile d'imaginer des situ ations dans lesquelles l'utilisation d'une certaine
langue ou d'une certaine graphie serait en soi contraire à la morale ou à l'ordre public.  De l'avis des
CE, c'est plutôt l'impression trompeuse que tous les aspects des signes ou de la combinaison de signes
ont sur le public qui détermine si des marques sont ou non contraires à la morale ou à l'ordre public.
4.54 Selon les Communautés européennes, un éminent commentateur de la Convention de Paris,
qui est également cité par les États-Unis, appuie l'interprétation
19 qui plaide en faveur d'une obligation
générale d'enregistrement et de protection.
4.55 Les Communautés européennes ajoutent que même si l'interprétation des États-Unis était
recevable, l'article 211 a) 1) resterait contraire à l'article 6 quinquies  A 1), parce qu'il empêche
l'enregistrement également pour les marques qui correspondraient aux circonstances particulières
quant à la forme alléguées par les États-Unis.
4.56 Le Groupe spécial a demandé aux Communautés européennes de clarifier leur position sur le
point de savoir si l'article 6 quinquies  empêchait un Membre a) de déterminer des prescriptions
concernant la capacité d'une personne physique ou morale de déposer une demande de marque ou sa
qualité pour le faire;  b) d'exiger, au cas où une entité juridique dépose une demande, que cette entitéjuridique respecte les formalités et prescriptions de fond prévues dans sa législation en ce qui
concerne l'existence d'une personne morale;  ou c) d'exiger que le déposant soit une entreprise ayant
ses propres avoirs industriels ou commerciaux.  Les Communautés européennes ont répondu que les
réponses qu'elles avaient données à une question similaire concernant l'article 15:1 de l'Accord sur les
ADPIC sembleraient également s'appliquer aux demandes déposées sur la base de l'article 6 quinquies
de la Convention de Paris.
20
4.57 Les Communautés européennes font valoir que l'article 6 quinquies  B de la Convention de
Paris permet dans des circonstances bien définies de refuser l'enregistrement de marques.  Le refus est
en particulier admissible si la marque est contraire à la morale ou à l'ordre public et de nature àtromper le public.  Les Communautés européennes soulignent que c'est la marque dont
l'enregistrement ou la protection est demandé qui doit être contraire à la morale ou à l'ordre public.
Ce défaut doit être directement lié à la marque et à sa perception par le public et n'est pas lié à son
titulaire.
21  Le fait qu'une marque est identique ou similaire à une marque qui a été confisquée ne peut
pas en soi avoir un effet trompeur vis-à-vis du public.  De l'avis des Communautés européennes,
                                                     
19 Les Communautés européennes se réfèrent à Bodenhausen, page 114.
20 Voir plus haut le paragraphe 4.31.
21 Les Communautés européennes se réfèrent à Bodenhausen, pages 121 et 122.WT/DS176/R
Page 20
l'affaire Havana Club est un exemple qui montre bien que les confiscations étrangères n'affectent pas
la conformité à la morale ou à l'ordre public d' une marque ou d'un nom commercial, parce que cette
marque a été régulièrement enregistrée par l'USPTO.  Si cette marque avait été jugée immorale,
trompeuse ou scandaleuse, l'USPTO aurait dû refuser l'enregistrement d'office en vertu de l'article 2
de la Loi sur les marques.  Les Communautés européennes allèguent qu'il est difficile de voir pourquelles raisons si ce n'est l'introduction de l'article 211 elle était devenue subitement contraire à la
morale ou à l'ordre public après avoir existé pendant plusieurs décennies sans être contestée.
4.58 Les Communautés européennes réaffirment que l'article 211 s'applique à des marques qui
n'ont jamais fait l'objet d'une confiscation par un pays étranger.  Il semblerait évident qu'à cet égard
l'article 6 quinquies  B 3) ne peut pas être invoqué pour justifier l'article 211, même si l'on devait
accepter l'argument des États-Unis.
4.59 De l'avis des Communautés européennes, l'article 6 quinquies  représente une exception limitée
au principe de territorialité parce qu'il oblige un pays à accorder des droits du fait de l'existence de
droits dans un autre pays.  En d'autres termes, une marque doit être enregistrée et protégée, parce
qu'une marque existe dans un autre pays.  De l'avis des Communautés européennes, le pays oùl'enregistrement est demandé n'a en vertu de cette disposition aucun droit de mettre en doute
l'existence d'une marque appartenant à un titulaire tel qu'il est défini dans la législation du pays
d'origine.  Les Communautés européennes ajoutent que, une fois enregistrée, la nouvelle marque sera
pleinement assujettie au principe de territorialité et d'indépendance par rapport à la marque protégée
dans le pays d'origine.
4.60 Les États-Unis notent que les Communautés européennes ont cité en l'approuvant l'ouvrage
(page 114) d'un éminent commentateur de la Convention de Paris, le professeur Bodenhausen, qu'elles
ont présenté comme un plaidoyer "en faveur d'une  obligation générale d'enregistrement et de
protection".  Les Communautés européennes y voient une interprétation selon laquellel'article 6 quinquies  s'applique globalement à des questions autres que la forme.  De l'avis des
États-Unis, ce que les Communautés européennes ont omis de dire, toutefois, c'est que le professeur
Bodenhausen a dit très clairement aux pages 115 et 116 que l'article 6 quinquies  concerne la forme de
la marque.  Rappelant qu'ils ont cité un long passage à cet effet dans leur communication écrite
22, les
États-Unis ajoutent que le professeur Bodenhausen précise en outre ce qui suit aux pages 115 et 116
après avoir procédé à un premier examen de l'article 6 quinquies :
"Cela entraîne les conclusions suivantes:
Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce est régulièrement enregistrée dans le
pays d'origine, les autres pays de l'Union doivent l'accepter et la protéger  même si,
pour ce qui concerne sa forme  – c'est-à-dire les signes qui la composent  – elle ne
remplit pas les conditions de la législation nationale, sous réserve  des stipulations
additionnelles posées dans cet article, en particulier des motifs de refus ou
d'invalidation d'une marque, considérée selon ses caractéristiques individuelles .
Cette règle s'appliquera donc aux marques composées de chiffres, lettres, noms
patronymiques, noms géographiques, mots écrits ou non écrits en une certaine langue
ou une certaine graphie, et autres signes composant la marque."
4.61 On peut lire plus loin à la fin de la page 115 et au début de la page 116:
"Les États membres sont également libres, nonobstant l'article 6 quinquies , d'appliquer
aux dépôts de marques d'autres dispositions de leurs lois nationales qui ne concernent
pas les signes qui composent la marque, comme, par exemple, l'exigence que la
                                                     
22 Voir plus haut le paragraphe 4.47.WT/DS176/R
Page 21
marque ait déjà été utilisée ou la condition que le déposant possède un établissement
industriel ou commercial."23
4.62 Les États-Unis affirment en résumé que l'article 6 quinquies  de la Convention de Paris
n'empêche pas un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque régulièrement enregistrée à
l'étranger lorsque le déposant n'est pas le véritable titulaire de la marque.
4.63 Les États-Unis réaffirment que l'article 6 quinquies  A de la Convention de Paris limite la
capacité des Membres de refuser la protection à des marques au motif que la forme  de la marque est
incompatible avec les règles nationales.  En vertu de l'article 6 quinquies , un Membre ne peut pas
refuser d'enregistrer ou de protéger une marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine au
motif qu'elle n'est pas conforme aux règles nationales pour ce qui est de la forme de la marque .  Selon
les termes de l'article 6 quinquies , une telle marque sera admise au dépôt et protégée "telle quelle",
("as is" ou "in its original form"):  autrement dit, la marque n'a pas à être modifiée pour être conforme
à la législation nationale sur la forme des marques.  De l'avis des États-Unis, toute interprétation de
cette obligation l'étendant à des questions allant au-delà de la forme de la marque donnerait de
manière inadmissible une lecture des mots clés "telle quelle" qui les exclurait de cet article.  Une telle
interprétation ferait également fi de l'objet et du but de l'article - empêcher des refus fondés sur laforme de la marque.  En somme, un examen du sens ordinaire des termes de l'article 6quinquies A, lus
dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but, établit que l'interprétation des
Communautés européennes est incorrecte.  Les États-Unis font valoir en outre que cela est confirmé
par les données communiquées par l'OMPI sur l'historique de la négociation de cette disposition.
Selon les règles coutumières d'interprétation du droit international, telles qu'elles sont consignées àl'article 32 de la Convention de Vienne, les données de l'OMPI peuvent jouer ce rôle de confirmation.
4.64 Les États-Unis ajoutent que l'article 211 n'a rien à voir avec la forme de la marque et concerne
expressément la propriété de la marque.
4.65 Selon les États-Unis, les Communautés européennes allèguent que l'article 6 quinquies  A
exige qu'ils "admettent au dépôt et protègent" une marque qui a été confisquée dans le pays d'origine,
dès lors qu'elle est régulièrement enregistrée dans ce dernier.  Pour les États-Unis, cela signifie que si
le gouvernement d'un Membre confisque les avoi rs commerciaux d'une société, y compris ses
marques régulièrement enregistrées dans ce Membre (le pays d'origine), l'article 6 quinquies
imposerait, selon les Communautés européennes, à tous les autres Membres d'admettre au dépôt et de
protéger cette marque sur leurs territoires.  Les États-Unis font valoir que cela revient à imposer auxMembres de donner effet sur leur propre territoire à des confiscations étrangères de marques.  Par
exemple, si un Membre A confisque une société sur son territoire, y compris les marques qui lui
appartiennent, et demande à un Membre B de protéger une marque existante au nom de la société
confisquée, selon l'interprétation que les Communautés européennes donnent de
l'article 6 quinquies  A, le Membre A serait tenu de le faire et de donner ainsi effet, sur son territoire, à
la confiscation.  Les États-Unis ajoutent que, toutefois, les Communautés européennes reconnaissent
que les Membres n'ont pas l'obligation de donner un tel effet au titre de l'Accord sur les ADPIC ou de
la Convention de Paris.  En bref, la lecture extraordinairement large que les Communautés
européennes font de l'article 6quinquies aboutit à un résultat qui pour les deux parties est faux.
4.66 Selon les États-Unis, les Communautés européennes ont suggéré que ce résultat
- manifestement incorrect de l'avis des États-Unis - pouvait être évité en invoquant la disposition
relative aux "exceptions" figurant au paragraphe B 1) de l'article 6 quinquies , qui permet à un Membre
d'invalider ou de refuser à l'enregistrement des marques "lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à
des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée".
                                                     
23 Italique dans l'original;  notes de bas de page omises pour les deux passages cités.WT/DS176/R
Page 22
4.67 Les États-Unis rappellent qu'à leur avis l'article 6 quinquies  A ne compromet pas le principe
selon lequel les Membres n'ont pas à donner effet sur leurs territoires à des confiscations étrangères.
Ils font valoir que cette disposition ne traite que de questions de "forme" et qu'il n'est pas nécessaire,
sauf à en donner une mauvaise interprétation comme le font les Communautés européennes, de
recourir à des "exceptions" pour préserver ce principe important.  Les données de l'OMPI montrentque, lors de la négociation de la version initiale de l'article 6 quinquies , les délégués ont expressément
rejeté l'utilisation du mot "propriété" dans cet article parce qu'ils s'accordaient à penser que la
disposition ne traitait pas de la question de la propriété des marques.
24  Les États-Unis font valoir en
outre que, même si le Groupe spécial devait recourir aux exceptions prévues à l'article 6 quinquies
pour préserver ce principe important, on ne voit pas du tout pourquoi il devrait recourir à l'exception
concernant les "droits acquis par des tiers" énoncée à l'article 6 quinquies  B 1) plutôt qu'à l'exception
concernant l'"ordre public" énoncée à l'article 6 quinquies  B 3).  Ils estiment que les Communautés
européennes n'ont pas cité un seul cas où des "droits acquis par des tiers" avaient été utilisés pour
justifier la non-reconnaissance de confiscations étrangères, alors qu'eux-mêmes avaient cité un grand
nombre de décisions dans lesquelles l'"ordre public" avait été la raison invoquée pour ne pas donner
effet à des confiscations étrangères.  Il semble évident que si le Groupe spécial doit recourir à une
exception à l'article 6 quinquies  A pour préserver ce principe important – ce qui de l'avis des
États-Unis n'est pas nécessaire – l'exception concernant l'"ordre public" est celle qui convient.  En
outre, les États-Unis font valoir que rien n'étaye la suggestion des Communautés européennes selon
laquelle l'exception concernant l'"ordre public" ne vise que les situations dans lesquelles la marque
trompe le public.  Il ressort clairement du texte de l'article 6 quinquies  que les marques qui trompent le
public sont simplement une des sortes de marques qui  relèvent de l'exception concernant la moralité et
l'"ordre public".  En outre, de nombreux tribunaux dans le monde entier ont constaté que donner effet
sur le plan national à des confiscations étrangères, y compris en ce qui concerne des marques, était
contraire à l'"ordre public".25
                                                     
24 Les États-Unis se réfèrent à Actes de Paris , 1880, pages 70 à 79.  Annexe I de la lettre de l'OMPI.
25 Les États-Unis ajoutent que, néanmoins, les Communautés européennes ont présenté l'exception
concernant les "droits acquis par des tiers" énoncée à l'article 6 quinquies  B  1 )  c o m m e  l e  s e u l  f o n d e m e n t
permettant, au titre de l'article 6 quinquies , la survie du principe de non-reconnaissance dans sa totalité.  Ils
examinent comment cette exception pourrait être invoquée pour préserver le principe de non-reconnaissance.
Un Membre confisque les avoirs de la société ABC, y compris les marques qu'elle a enregistrées dans ce
Membre et aux États-Unis.  Les propriétaires initiaux de la société ABC viennent aux États-Unis et allèguentqu'eux-mêmes, et non la société ABC confisquée, possèdent les droits sur la marque américaine.  Selon lesCommunautés européennes, l'article 6 quinquies  A impose aux États-Unis de protéger les intérêts de la société
confisquée liés à la propriété de la marque américaine.  L'article 6 quinquies  B 1), en revanche, toujours selon les
Communautés européennes, permet aux États-Unis de décider que les propriétaires initiaux de la société ABC
sont des "tiers" qui ont acquis aux États-Unis des droits auxquels il est porté atteinte par la marque américaine
de la société ABC confisquée.  De l'avis des Communautés européennes, ce n'est qu'en invoquant cetteexception que les États-Unis peuvent se soustraire à l'obligation qui leur est faite au titre del'article 6 quinquies A de reconnaître la société ABC confisquée comme le titulaire légitime de la marque
américaine.
Les États-Unis font valoir que cette approche force le sens ordinaire de l'exception énoncée à
l'article 6 quinquies  B 1) jusqu'à la rendre méconnaissable.  Et cela sans réellement traiter la question
fondamentale de la "propriété" d'une manière qui diffère de celle que les États-Unis ont présentée.  L'approcheexige que le Groupe spécial constate que les propriétaires initiaux de la société ABC qui ont fui aux États-Unissont maintenant des "tiers" qui ont "acquis" des droits  aux États-Unis.  Mais les propriétaires initiaux de la
société ne sont pas réellement des "tiers":  ce sont les titulaires légitimes de la marque ABC aux États-Unis.  Et
ils n'ont pas "acquis" aux États-Unis des droits qui ont un caractère d'antériorité et auxquels porteraient atteinte
les marques de la société ABC confisquée si ces marques ét aient enregistrées et protégées.  En fait, les marques
revendiquées par les titulaires initiaux sont les mêmes que les marques revendiquées par la société ABCconfisquée.  À en juger par le texte de la Convention de Paris et par l'explication qu'en donne le professeurBodenhausen, l'exception énoncée à l'article 6 quinquies  B 1) vise la situation dans laquelle de véritables tiers
- des parties non liées à celles qui revendiquent la propriété de la marque étrangère - ont aux États-Unis des
droits préexistants auxquels il serait porté atteinte si un e marque étrangère était enregistrée et protégée.  C'estWT/DS176/R
Page 23
4.68 Les États-Unis ajoutent que, chose peut-être encore plus importante, l'exception énoncée à
l'article 6 quinquies  B 1) ne dit rien sur la façon  dont un Membre détermine que les "tiers" ont acquis
des droits auxquels la marque étrangère porterait atteinte.  Même si le Groupe spécial adoptait
l'interprétation forcée que les Communautés européennes donnent de l'article 6 quinquies  B 1) et selon
laquelle cet article ne dit rien sur la façon dont un Membre doit déterminer qui sont les véritables
titulaires de la marque américaine ayant des droits "acquis" auxquels il serait porté atteinte.  Selon
l'article 6 quinquies B 1), cette décision relève de la législation nationale des Membres.  Les
États-Unis font valoir que, par conséquent, même si l'interprétation de l'article 6 quinquies  donnée par
les Communautés européennes était correcte, le Groupe spécial n'en est pas moins amené à conclure
que, en vertu de l'article 6 quinquies  B 1), c'est la législation nationale des Membres qui permet de
déterminer qui est le véritable titulaire de la marque, détermination qui n'est dictée ni par laConvention de Paris ni par l'Accord sur les ADPIC .  C'est ainsi que les Communautés européennes
finissent par se retrouver là où les États-Unis ont leur point de départ.
4.69 Les États-Unis ne partagent pas l'avis des Communautés européennes selon lequel si l'Accord
sur les ADPIC ne dicte pas de règles concernant la propriété des marques, les disciplines qu'il prévoit
n'ont aucune valeur.  De l'avis des États-Unis, l'Accord sur les ADPIC définit de nombreuses
disciplines qui empêchent l'attribution arbitraire de la propriété des marques, y compris le traitement
national, le traitement de la nation la plus favorisée et de nombreuses protections procédurales.  Les
règles nationales des Membres régissant les questions de propriété peuvent différer dans le contexte
d'autres droits de propriété intellectuelle visés par l'Accord sur les ADPIC et ces différencesreconnues n'ont pas compromis les disciplines définies dans cet accord.  Toutefois, même si l'absence
de règles relatives à la propriété était une lacune de l'Accord, l'interprétation de
l'article 6 quinquies  B 1) donnée par les Communautés européennes ne la comblerait pas le moins du
monde, parce qu'elle ne permet pas de déterminer comment un Membre décide que des tiers ont des
droits acquis.  En d'autres termes, elle n'entraîne pas l'application de disciplines additionnellesconcernant la propriété.  Les États-Unis allèguent que les Communautés européennes arrivent à la
même conclusion qu'eux, à savoir que les Membres sont habilités à déterminer qui est le véritable
titulaire d'une marque sur leur territoire et ont le droit d'empêcher les entités chargées de la
confiscation de revendiquer de tels droits de propriété.
2. Article 211 a) 2) de la Loi générale
26
4.70 Les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 2) empêche le titulaire d'une
marque enregistrée aux États-Unis ou le titulaire d'un nom commercial d'avoir recours à un tribunal
américain pour faire respecter ses droits.  En tant que telle, la mesure refuse à certains titulaires de
                                                                                                                                                                    
uniquement grâce à une interprétation tortueuse que le s Communautés européennes peuvent conclure que la
protection de droits acquis par des "tiers" aux États-Unis  signifie la reconnaissance du maintien de la propriété
des titulaires initiaux.
Les États-Unis ajoutent que, pourtant, selon le s Communautés européennes, la survie même du
principe de non-reconnaissance des confiscations étrangères au titre de la Convention de Paris et de l'Accord sur
les ADPIC dépend de cette interprétation tortueuse.
26 La première communication écrite des Communautés européennes exposait dans des sections
distinctes les arguments relatifs à l'article 211 a) 2) et à l'article 211 b).  Les arguments des Communautéseuropéennes relatifs à l'article 211 a) 2) sont résumés dans la présente section du rapport;  les arguments relatifs
à l'article 211 b) énoncés dans leur première communication écrite et les communications suivantes sont
résumés aux paragraphes 4.143 à 4.148 ci-dessous.  À propos de l'article 211 b), les Communautés européennesse réfèrent, dans leur première communication écrite, aux arguments qu'elles ont avancés concernantl'article 211 a) 2) et font valoir qu'ils s'appliquent mutatis mutandis  à l'article 211 b).  En revanche, les
États-Unis ont présenté simultanément leurs arguments concernant l'article 211 a) 2) et l'article 211 b).  Parconséquent, les arguments présentés par les États-Unis au sujet des deux dispositions sont résumés dans la
présente section du rapport.WT/DS176/R
Page 24
droits aux États-Unis la qualité pour engager ou poursuivre une procédure devant un tribunal
américain afin de faire respecter les droits conférés à ces parties par la Loi Lanham.  Comme il est
possible de faire respecter ces droits, qu'ils soient sous la forme de l'enregistrement fédéral d'une
marque ou de droits conférés par un nom commer cial, seulement par une action devant un tribunal
fédéral, cette mesure a pour effet d'exclure tout recours judiciaire contre des actions qui porteraientatteinte à de tels droits.
4.71 Les États-Unis répondent que l'article 211 a) 2)  dispose qu'"[a]ucun tribunal des États-Unis ne
reconnaît une revendication de droits par un ressortissant désigné fondée sur des droits découlant de la
"common law" ou sur l'enregistrement obtenu en vertu de [la disposition de l'OFAC relative à la
concession de licences générales, examinée plus haut] d'une telle marque ou d'un tel nom commercial
confisqué, ne donne effet à une telle revendication ni ne l'entérine d'une autre manière".  En termessimples, quiconque fait remonter les "droits" sur une marque américaine à une confiscation à Cuba ne
peut faire reconnaître ou faire respecter ces prétendus droits par les tribunaux américains.
L'article 211 b) contient une disposition similaire au sujet des personnes qui revendiquent des droits
conférés par une marque ou un nom commercial aux États-Unis en vertu de l'enregistrement d'une
marque dans un pays Membre.  Autrement dit, au titre de l'article 211 b), une entité chargée de laconfiscation, ou ses ayants cause, ne peuvent – au motif qu'ils ont confisqué une entreprise et
régulièrement enregistré sa marque à Cuba – revendiquer des droits de propriété sur cette marque aux
États-Unis.  Les Communautés européennes allèguent à tort que ces dispositions sont incompatibles
avec plusieurs dispositions de l'Accord sur les ADPIC.
a) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC
4.72 Les Communautés européennes font valoir que, du fait qu'aux États-Unis, de même que dans
la plupart des Membres de l'OMC, c'est surtout le système judiciaire civil qui fait respecter les
marques comme tous les autres droits de propriété intellectuelle, refuser à certains titulaires de
marques l'accès au système judiciaire américain équivaut à priver entièrement les détenteurs de droitsde leurs droits exclusifs.  Il n'existe pas d'autre moyen juridique ou pratique que le recours au système
judiciaire américain pour empêcher des tiers agissant sans le consentement du titulaire de faire usage
au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires aux États-Unis.
4.73 Les États-Unis répondent que l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC confère certains droits
au "titulaire" d'une "marque de fabrique ou de commerce enregistrée", notamment le droit exclusif
d'empêcher les tiers agissant sans le consentement du titulaire de faire usage de la marque danscertaines circonstances.  L'article 211 a) 2) et b) ne peut donc être contraire à l'article 16:1 que s'il
empêche le titulaire d'une marque enregistrée de revendiquer ses droits exclusifs vis-à-vis des tiers.  Il
ne le fait pas pour deux raisons.  Premièrement, en vertu de l'article 211, une personne qui fait
remonter ses "droits" à une confiscation sans indemnisation n'est pas titulaire de la marque au regard
de la législation américaine et n'est en mesure de revendiquer aucun droit au titre de l'Accord sur les
ADPIC.  Rien dans l'Accord sur les ADPIC n'oblige les États-Unis à conférer le statut de titulaire à
une personne qui fait remonter son prétendu statut de titulaire à une confiscation sans indemnisation.
Deuxièmement, en ce qui concerne la revendication de "droits découlant de la "common law"" au titre
de l'article 211 a) 2) - c'est-à-dire de droits fondés non pas sur un enregistrement mais sur l'usage - ce
ne sont pas des droits revendiqués par le "titulaire d'une marque de fabrique ou de commerceenregistrée", qui sont les droits garantis par l'article 16:1, mais des droits revendiqués par le titulaire
d'une marque découlant de la "common law".
4.74 Les États-Unis font valoir qu'au sujet du pr emier point, l'article 16:1 de l'Accord sur les
ADPIC fait clairement la distinction entre la marque  enregistrée, d'une part, et le titulaire de la
marque, qui peut revendiquer ses droits, de l'autre.  Quand une personne est titulaire d'une marque et
que cette marque est enregistrée par ce titulaire, l'Accord sur les ADPIC lui garantit le droit exclusif
d'empêcher l'usage de la marque par des tiers.  Toutefois, le "titulaire" de la marque, au sens deWT/DS176/R
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l'article 16:1, n'est pas nécessairement la même personne que celle qui l'a enregistrée.  Bien que
l'enregistrement fédéral d'une marque aux États-Unis aille de pair avec les présomptions légales de
propriété, de validité et de priorité, toutes ces présomptions peuvent être contestées.  Si une personne
autre que le déposant peut produire une revendication supérieure sur la marque en invoquant, par
exemple, un usage antérieur, elle peut être déclarée comme le véritable "titulaire" de la marque.L'article 16:1 prévoit expressément que le titulaire de la marque – la personne en mesure de
revendiquer des droits exclusifs en vertu de la législation nationale – peut être quelqu'un d'autre que le
déposant.
4.75 Les États-Unis estiment que cela ressort clairement de la dernière phrase de l'article 16:1, qui
dit que les droits garantis par l'article 16:1 "n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres de
subordonner l'existence des droits à l'usage".  Cette phrase dispose aussi de façon plus générale queles droits découlant de l'article 16:1 "ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant".
27  Mis à
part la mention expresse des droits acquis par l'usage, l'article 16:1 ne précise pas quels sont les autres
"droits antérieurs existants" auxquels les droits découlant de l'article 16:1 ne portent pas préjudice.  La
détermination établissant qu'il y a des droits antérieurs existants, comme celle selon laquelle des droits
de marque ont été acquis par l'usage, est une question qui relève de la législation nationale et n'est pastraitée dans l'Accord sur les ADPIC.
4.76 Les États-Unis affirment qu'il ressort clairement de cette interprétation que l'article 211 a) 2)
et b) n'est pas incompatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC.
4.77 Les États-Unis font observer que l'article 211 a) 2) dispose que, si un "ressortissant désigné"
- essentiellement le gouvernement cubain, des ressortissants cubains et leurs ayants cause - 1) a
obtenu l'enregistrement d'une marque sous couvert d'une licence générale de l'OFAC et 2) la marque
est identique ou similaire à une marque utilisée en rapport avec une entreprise confisquée sans
indemnisation par le gouvernement cubain, les tr ibunaux des États-Unis ne reconnaîtront pas une
revendication de droits de marque par cette personne, ne lui donneront pas effet ni ne l'entérineront
d'une autre manière.  Au titre de l'article 211 b), si un ressortissant désigné a obtenu dans son pays
d'origine l'enregistrement d'une telle marque (c'est-à-dire une marque utilisée en rapport avec une
entreprise confisquée) et revendique des droits de propriété sur cette marque aux États-Unis en vertu
de l'enregistrement à l'étranger, les tribunaux américains ne reconnaîtront pas cette revendication de
droits, ne lui donneront pas effet ni ne l'entérineront d'une autre manière.
4.78 Les États-Unis font valoir que cela n'est pas incompatible avec l'article 16:1.  Bien qu'ils ne
fassent pas respecter les droits de marque au bénéfice du déposant, ils ne refusent pas les droits
exclusifs au "titulaire" de la marque enregistrée, ce qui est l'obligation énoncée à l'article 16:1.  En
effet, en vertu de la loi américaine, l'ayant cause de l'entité chargée de la confiscation n'est pas le
"titulaire" de la marque aux États-Unis.  La décision de conférer ou non le statut de titulaire à lapersonne qui revendique un droit de marque relève de la législation nationale du Membre.  L'Accord
sur les ADPIC n'a tout simplement rien à dire sur la question de fond de la propriété d'une marque.
28
Si les États-Unis décident que les entités chargées de la confiscation qui n'ont accordé aucune
indemnisation pour le bien confisqué ou leurs ayants cause ne peuvent exercer les droits de propriété
sur la marque associée à l'entreprise confisquée aux États-Unis, ils ont entièrement le pouvoir de lefaire.  Aucune disposition de l'Accord sur les ADPIC ne limite ce droit.  Quand un Membre reconnaît
                                                     
27 Les États-Unis illustrent cela en disant que, chez eux, si une personne enregistre une marque mais
qu'une autre a des "droits antérieurs ex istants" découlant de l'usage, c'est cette dernière et non le déposant qui,
conformément à la législation intérieure mettant en œuvre l'article 16:1, peut revendiquer ses droits.
28 Les États-Unis ajoutent qu'il y a certaines protections et certains principes importants en matière de
procédure tels que le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée qui affecteraient les règlesde propriété du point de vue de la procédure.  Il faut opposer cela aux conditions de fond à remplir pour être
titulaire, que les Membres ont le droit d'imposer dans le cadre de leur législation nationale.WT/DS176/R
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que le déposant est le titulaire de la marque, l'Accord sur les ADPIC lui impose d'accorder certains
droits à ce titulaire.  Avant cela, il ne le lui impose pas.29
4.79 Les États-Unis estiment que les termes mêmes de l'article 16:1 indiquent clairement qu'en
vertu de la législation intérieure, les droits de propriété peuvent être accordés à quelqu'un d'autre quele déposant.  En outre, il ne serait pas concevable que les négociateurs de l'Accord sur les ADPIC
aient voulu, au moyen de l'article 16:1, infirmer le principe établi de la législation américaine qui
s'oppose à ce qu'il soit donné effet au plan intérieur aux confiscations étrangères sans indemnisation.
Selon les États-Unis, ce principe est en vigueur dans une grande partie du monde, dont les États-Unis
et l'Europe, depuis près d'un siècle, et il a été appliqué de façon particulièrement évidente durant toute
la période de l'après-guerre.  Rien, dans le texte de l'Accord sur les ADPIC ou dans son objet et son
but, n'indique une intention d'infirmer ce principe établi de longue date.
4.80 Les États-Unis font valoir que l'article 16:1 a pour objet et pour but de définir et de protéger
les droits du titulaire d'une marque et non de limiter la capacité qu'ont les Membres de déterminer qui
est le titulaire.  En d'autres termes, sa contribution a consisté à mieux faire respecter les droits de
propriété intellectuelle et non à réduire le pouvoir qu'ont les nations souveraines de déterminer quipeut revendiquer ces droits.  Et il n'a pas réduit en particulier les droits relatifs à la décision
fondamentale de reconnaître ou non des confiscations étrangères sans indemnisation.
4.81 Les États-Unis relèvent que les Communautés européennes semblent faire valoir que l'effet
extraterritorial des confiscations sans indemnisation n'est pas la question.
30  À leur avis, elles
semblent admettre que les nations souveraines ont le droit de refuser de reconnaître des confiscations
étrangères sans indemnisation au moment où elles ont lieu;  pour elles, la question que soulève
l'article 211 est de savoir si, après  qu'une confiscation étrangère a eu lieu et après que le titulaire
initial a abandonné sa marque, les États-Unis peuvent encore  empêcher l'entité chargée de la
confiscation d'être titulaire des droits de marque aux États-Unis.
4.82 De l'avis des États-Unis, cet argument établit une distinction fausse.  La question est en effet
de savoir si l'Accord sur les ADPIC, en dépit de son silence, a infirmé le principe qui s'oppose à ce
qu'il soit donné effet au plan intérieur aux confiscations étrangères.  Les États-Unis font valoir que,
soit l'article 16:1 prive les nations souveraines de la capacité de ne pas reconnaître le statut de titulaire
des entités chargées de la confiscation, soit il ne les en prive pas.  Rien dans l'article 16:1 n'étaye une
distinction entre les droits des entités chargées de la confiscation au moment de la confiscation et lesmêmes droits 20 ans plus tard.  Si, comme l'affirm ent les Communautés européennes, l'article 16:1 dit
que les Membres n'ont plus la faculté de déterminer qui est et qui n'est pas le titulaire d'un droit de
marque, ils n'ont pas plus la faculté de le déterminer au moment de la confiscation qu'après que la
                                                     
29 Les États-Unis donnent un exemple illustrant pourquoi, à leur avis, ce résultat est logique au regard
du principe qui s'oppose à l'application extraterritoriale des décrets étrangers de confiscation.  Selon ce principe,par exemple, si une entreprise cubaine ayant des marques à la fois aux États-Unis et à Cuba était confisquée sans
indemnisation, cette confiscation n'affecterait pas la propr iété des droits de marque aux États-Unis:  ces droits
continueraient d'appartenir aux véritables propriétaires de l'entreprise et non à l'entité chargée de la confiscation.
Sur ce point, la jurisprudence des CE et celle des États-Unis semblent concorder.  Toutefois, si la marqueaméricaine était une marque découlant de la "common law"  – c'est-à-dire une marque établie par l'usage et non
par un enregistrement –, l'entité chargée de la confiscation pourrait l'enregistrer à son nom.  Les États-Unis
allèguent que, selon l'interprétation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC donnée par les CE, si l'entité
chargée de la confiscation parvenait à enregistrer la marque, elle aurait le droit, en vertu de l'article 16:1, de fairerespecter sa marque aux États-Unis, au détriment des véritables titulaires.  De l'avis des États-Unis, ce résultatserait entièrement contraire au principe qui s'oppose à ce qu'un effet extraterritorial soit donné aux confiscationsétrangères.
30 Les États-Unis se réfèrent à un paragraphe figurant dans l'introduction de la première communication
des CE, mentionné au paragraphe 4.10 plus haut.WT/DS176/R
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marque est prétendument tombée dans le domaine public.  L'article 16:1 ne modifie pas la règle selon
laquelle ce sont les Membres qui déterminent qui peut revendiquer la propriété d'une marque.
4.83 Les États-Unis répètent que le sens ordinaire de l'article 16:1 est qu'il confère au titulaire
d'une marque enregistrée certains droits exclusifs afin d'empêcher des tiers de faire usage de cettemarque.  Si une personne n'est pas le titulaire  de la marque – et la qualité de titulaire est déterminée
selon la législation nationale du Membre –, l'article 16:1 ne lui confère pas de droits.  Dans le contexte
de l'article 211, si une entité chargée de la confiscation ou son ayant cause n'est pas le titulaire d'une
marque, l'article 16:1 ne lui garantit aucun droit.
4.84 Selon les États-Unis, l'interprétation des Communautés européennes est que l'article 16:1
confère des droits exclusifs à quiconque enregistre la marque.  L'article 16:1 aurait pu être rédigé pourconférer des droits exclusifs au déposant, mais il ne l'a pas été.  Il dit au contraire expressément que
les présomptions et droits qui y sont énoncés sont ceux du "titulaire d'une marque de fabrique ou de
commerce enregistrée".  En fait, il ne saurait dire plus clairement qu'il y a une distinction entre le
titulaire de la marque et le déposant:  il dit expressément que rien dans cet article n'empêche les
Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage.  Autrement dit, un Membre ne contrevientpas à l'article 16:1 en déterminant que le véritable ti tulaire d'une marque est la personne qui l'a utilisée
en premier et non celle qui l'a enregistrée.  Si l'interprétation des Communautés européennes était
exacte, l'article 16:1 exigerait que les Membres confèrent les droits exclusifs au déposant, même si
des droits découlant de l'usage ont été conférés à quelqu'un d'autre en vertu de la législation nationale.
Cette position est directement contredite par l'article 16:1 lui-même.  Il ne peut tout simplement pasêtre exact de dire que l'article 16:1 impose une obligation de conférer des droits à quiconque
enregistre la marque.
4.85 Les États-Unis font valoir que l'assertion des Communautés européennes selon laquelle il y a
une catégorie de marques fédérales dont serait "titulaire" quiconque les enregistre et une autrecatégorie de marques dont la propriété découlerait de l'usage n'est pas crédible.
31  Le fait même qu'une
personne peut établir qu'elle est titulaire d'une marque en vertu d'un usage antérieur et peut prouver
que la personne qui a enregistré la marque fédérale n'en est pas le titulaire démontre qu'il n'y a pas
deux "classes" distinctes de marques.  C'est une situation expressément prévue par l'article 16:1.  Les
États-Unis font valoir que l'interprétation de l'article 16:1 avancée par les CE – qui voudrait que les
Membres soient tenus de conférer des droits exclusifs à quiconque enregistre la marque – n'est pas
étayée par le texte de cet article.  Ils allèguent qu'elle est particulièrement extrême et préoccupante,compte tenu du fait que les Communautés européennes estiment aussi que l'article 15:1 prescrit aux
Membres d'enregistrer sans objection toute marque qui consiste en des signes remplissant les
conditions requises, que le déposant ait ou non le statut de titulaire en vertu de la législation nationale
et qu'il revendique ou non la propriété de la marque aux États-Unis au motif qu'il est propriétaire des
avoirs confisqués à l'étranger.
4.86 Les États-Unis font valoir que, comme l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC oblige à
conférer des droits au "titulaire" d'une marque enregistrée, le Groupe spécial doit déterminer si
l'article 211 a) 2) et b) prescrit des actions incompatibles avec cette obligation.  À leur avis, il n'en
prescrit pas.  L'article 211 a) 2) et b) ne refuse pas les droits exclusifs aux véritables titulaires demarques enregistrées.  Il exprime plutôt le fait que les tribunaux ne sont pas obligés de constater que
le déposant est le "titulaire" de la marque lorsqu'il en revendique la propriété en vertu d'une
confiscation et que le titulaire initial ne donne pas son consentement.  Il ne réduit pas les droits de
propriété reconnus aux États-Unis.  Au contraire,  il permet aux États-Unis d'exercer leur droit
souverain et reconnu de déterminer les critères requis pour être titulaire d'une marque aux États-Unis
                                                     
31 Les États-Unis se réfèrent aux arguments des Communautés européennes cités au paragraphe 4.178
plus loin.WT/DS176/R
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et de refuser lorsqu'il y a lieu le statut de titulaire à ceux qui fondent leur revendication sur une
confiscation sans indemnisation.
4.87 En résumé, les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 2) et b) n'est pas incompatible avec
l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, car l'article 16:1 confère des droits au titulaire  d'une marque
enregistrée, et l'article 211 ne limite pas les droits des véritables titulaires des marques enregistrées.
4.88 Les États-Unis ajoutent que, même si le Groupe spécial constatait une incompatibilité entre
les droits visés à l'article 16:1 et l'article 211 a) 2) et b), cet article serait quand même compatible avec
l'Accord sur les ADPIC.  En effet, l'article 17 autorise les Membres de l'OMC à prévoir des
exceptions limitées aux droits conférés par une marque, à condition que ces exceptions tiennent
compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.  L'article 211 a) 2) et b) répondraità ces conditions, car ces dispositions ne s'appliquent chacune qu'à une catégorie très restreinte et
précise de détenteurs potentiels de droits et sont donc "limitées".  Elles sont aussi limitées au sens où
elles ne font qu'imposer une condition pour faire respecter les droits de marque revendiqués:  le
consentement du titulaire initial.  Cette obligation du consentement est directement liée au but de
l'exception, qui est de refuser de donner un effet extraterritorial à une confiscation cubaine.  En outre,l'article 211 a) 2) et b) tient compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.  Un
ressortissant désigné qui revendique la propriété des droits de marque n'a aucun  intérêt légitime dans
la marque, car sa revendication repose, directement ou indirectement, sur la confiscation de
l'entreprise associée à la marque.  En revanche, l'intérêt du titulaire dépossédé revêt une très grande
légitimité.  Le titulaire initial a créé la marque, il l'a utilisée en premier pour ses produits et a bâti saréputation distinctive.  Le fait qu'il a été spolié de son bien sans indemnisation par une décision
autoritaire des pouvoirs publics ne diminue en rien la justification des mesures destinées à protéger
son intérêt dans la marque.  L'obligation du consentement "tient compte" suffisamment de ces
événements passés et permet au requérant actuel et au titulaire initial de trouver un arrangement
conforme à leurs intérêts respectifs.  Autrement dit, l'article 211 vise précisément l'injustice à laquelleil cherche à remédier.
4.89 À propos des arguments des États-Unis relatifs à l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC, les
Communautés européennes rappellent que le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire Canada
- Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques  avait à interpréter l'expression
"exceptions limitées" telle qu'elle est employée à l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC au sujet des
brevets.  Il a dit ce qui suit:  "[l]'expression "exception limitée" doit donc être interprétée commeimpliquant une exception étroite – une exception qui n'entraîne qu'une faible diminution des droits en
question".
32  De l'avis des CE, il n'y a aucun doute que le refus pur et simple de faire respecter les
droits par voie judiciaire va bien au-delà d'une "faible diminution des droits en question", ce qui
exclut le caractère limité de l'exception.  Les constatations établies par le Groupe spécial chargé
d'examiner l'affaire États-Unis – Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur  au sujet de l'expression
"certains cas spéciaux" employée à l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC concernant le droit d'auteur
confirment ce résultat.33
4.90 Les Communautés européennes répètent qu'à leur avis l'article 211 n'a rien à voir avec le refus
de donner effet aux confiscations étrangères aux États-Unis.  Par conséquent, l'argument invoqué parles États-Unis au sujet des intérêts légitimes des tiers est hors de propos.  Les Communautés
européennes font valoir qu'il semblerait aussi qu'en refusant toute possibilité de faire respecter par
voie judiciaire les droits du titulaire de la marque, on ne tienne absolument pas compte de ses intérêts.
Enfin, il semblerait exclu, à la lumière également de l'exemple de l'"usage loyal" donné à l'article 17,
                                                     
32 Voir Canada – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques , WT/DS114/R,
paragraphe 7.30.
33 Voir États-Unis – Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur , WT/DS160/R, paragraphes 6.102
à 6.113.WT/DS176/R
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que les intérêts du propriétaire antérieur d'une entreprise qui a fait usage de cette marque ou d'une
marque similaire puissent être considérés comme des intérêts visés à l'article 17 de l'Accord sur les
ADPIC.  Les tiers qui rempliraient les conditions visées à l'article 17 sont ceux qui entendent utiliser
la marque et non ceux qui veulent empêcher son usage.
b) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC
4.91 Les Communautés européennes allèguent qu'en refusant expressément l'accès aux tribunaux
américains pour faire respecter les droits visés par ses dispositions, l'article 211 a) 2) constitue un
manquement aux obligations qui découlent pour les États-Unis de la première phrase de l'article 42 de
l'Accord sur les ADPIC.  L'article 42 pris conjointement avec les articles 44 à 46 et 50 de l'Accord
prescrit aux Membres de l'OMC de prévoir les mesures correctives qui y sont expressément indiquées.
Ces mesures sont notamment les injonctions, les dommages-intérêts et les mesures provisoires.
4.92 Les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 2) et b) est compatible avec l'article 42 de
l'Accord sur les ADPIC, qui prescrit aux Membres de donner accès à des procédures judiciaires
civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par l'Accord.  Le texte
même de l'article 42 dit clairement qu'il ne s'applique qu'aux droits de propriété intellectuelle"couverts par [l'Accord]", c'est-à-dire aux droits qu'un Membre est tenu de faire respecter en vertu de
l'Accord.  L'article 42 ne prescrit pas aux Membres de donner aux détenteurs de droits accès à des
procédures destinées à faire respecter des droits qui n'existent pas.  Si un prétendu droit de propriété
intellectuelle n'est pas "couvert par le présent accord", un Membre n'a aucune obligation de le faire
respecter au moyen de son système judiciaire civil.   Ni l'article 16 ni aucune autre disposition de
l'Accord sur les ADPIC ne traitent de la question de savoir qui est le titulaire légitime d'une marque en
vertu de la législation nationale d'un Membre.  L'article 211 a) 2) et b) se borne à dire qu'une personne
qui n'a aucun droit sur une marque ne peut faire respecter cette marque.  Il n'est donc pas contraire à
l'article 42.
4.93 Les États-Unis font valoir que le même raisonnement s'applique si le Groupe spécial constate
que l'article 211 relève de la disposition de l'ar ticle 17 de l'Accord sur les ADPIC relative aux
exceptions.  Par définition, lorsqu'une exception valable aux droits de marque s'applique, ces droits ne
peuvent être revendiqués avec succès.
4.94 Par conséquent, les États-Unis estiment que l'article 211 a) 2) et b) ne peut être contraire à
l'article 42.  Comme il ressort clairement du texte de l'article 42, quand l'Accord sur les ADPIC ne
prescrit aucun droit, il n'exige assurément pas de mesure corrective.
4.95 Les États-Unis ajoutent qu'on ne peut sérieusement contester qu'ils donnent accès à des
procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle.  Leur
système judiciaire civil est l'un des plus développés du monde, et des titulaires de marques fontrégulièrement respecter leurs droits par le biais des tribunaux américains.  En dépit des assertions
contraires erronées – selon les États-Unis – des Communautés européennes, les personnes
susceptibles d'être visées par l'article 211 ont bien accès aux tribunaux américains et ont qualité pour
faire valoir leurs droits.
4.96 Les États-Unis font valoir que l'article 211 a) 2) et b) constitue des règles de fond régissant la
propriété des droits de marque et non des règles en matière de compétence ou de qualité relatives à
l'accès au système judiciaire.  Il n'a pas d'effet sur l'accès de toute partie revendiquant un droit sur une
marque aux procédures judiciaires.  En effet, pou r constater que l'article 211 s'applique, un tribunal
doit établir un certain nombre de déterminations juridiques – déterminer par exemple que la marqueest identique ou similaire à une marque utilisée en rapport avec une entreprise confisquée, qu'aucune
indemnisation adéquate et effective n'a été versée et que la personne qui revendique le droit est un
ressortissant désigné ou un ayant cause.  Rien dans l'article 211 a) 2) ou b) n'empêche la personne quiWT/DS176/R
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revendique des droits de propriété sur la marque d'avoir pleinement la possibilité de justifier sa
revendication et de présenter tous les éléments de preuve pertinents.
c) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 6 bis de la Convention de Paris
(1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC
4.97 Les Communautés européennes font valoir que l'article 6 bis 1) de la Convention de Paris
(1967) prescrit d'accorder la protection renforcée pour les marques dites notoirement connues.  Elles
allèguent que l'article 211 a) 2) empêche systématiquement la protection de certaines marques,
qu'elles soient ou non notoirement connues, et qu'il est donc contraire à l'article 6 bis 1) de la
Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC par son article 2:1.
4.98 Les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 2) et b) n'est pas incompatible avec
l'article 6 bis 1) de la Convention de Paris (1967), car celui-ci dispose seulement qu'un Membre doit
s'engager à refuser ou à invalider l'enregistrement ou à interdire l'usage d'une marque quand ses
autorités compétentes estiment qu'elle est notoirement connue sur le territoire de ce Membre "comme
étant déjà la marque" d'une autre personne revendiquant la protection en vertu de cet article.
L'article 211 a) 2) et b) n'intervient que quand les tribunaux américains déterminent que la marqueaméricaine n'est pas en fait "la marque [de]" l'entité chargée de la confiscation ou de ses ayants cause.
Si, en vertu de la législation américaine, l'entité chargée de la confiscation n'a aucun droit de propriété
sur la marque, celle-ci ne peut, en droit, être "notoirement connue comme étant déjà la marque [de]"
l'autorité chargée de la confiscation.
4.99 Les Communautés européennes allèguent qu'on ne peut raisonnablement douter que
l'article 211 a) 2) et b) refuse à Cuba, à un ressortissant cubain ou à un ayant cause étranger le
bénéfice de l'article 6 bis de la Convention de Paris.  Ces personnes ne pourront demander que soit
refusé ou invalidé l'enregistrement d'une telle marque et ne seront pas non plus en mesure d'en
interdire l'usage.
4.100 Le Groupe spécial a demandé aux Communautés européennes de donner des exemples de
situations dans lesquelles l'article 211 a) 2) pourrait constituer un manquement aux obligations qui
découlent pour les États-Unis de l'article 6 bis 1) de la Convention de Paris tel qu'il est incorporé dans
l'Accord sur les ADPIC.  Les Communautés euro péennes ont répondu que, si la marque "Havana
Club" n'était pas enregistrée aux États-Unis mais que les États-Unis la reconnaissent comme
notoirement connue au sens de l'article 6 bis 1) de la Convention de Paris, le fonctionnement de
l'article 211 a) 2) ne permettrait pas au titulaire de cette marque notoirement connue d'empêcher
quelqu'un d'autre d'utiliser la marque aux États-Unis.  En raison de sa formulation large,
l'article 211 a) 2) s'applique à toutes les sortes de marques, marques enregistrées, marques découlant
de la "common law" et marques notoirement connues.
4.101 Les États-Unis font valoir que les Communautés européennes n'ont pas présenté le moindre
argument montrant que l'article 6 bis prescrirait aux Membres de reconnaître que des entités en
particulier sont titulaires d'une marque.  En fait, ces articles ne disent rien sur le point de savoir qui est
titulaire de la marque ou du nom commercial.  L'article 6 bis réserve expressément à "l'autorité
compétente" du Membre le soin de déterminer si une marque est notoirement connue comme étant lamarque d'une personne en particulier.  Les État s-Unis estiment que, dans sa communication, l'OMPI
reconnaît que cette décision des autorités compétentes se rapporte à la propriété, tout en précisant
qu'"aucune disposition [de la Convention de Paris] ne traite de la question de savoir comment le
titulaire d'une marque doit être déterminé en vertu de la législation nationale des [Membres]".WT/DS176/R
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d) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 8 de la Convention de Paris (1967)
tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC
4.102 Les Communautés européennes font valoir qu'aux termes de l'article 8 de la Convention de
Paris (1967), les Membres de l'OMC doivent protéger les noms commerciaux, qu'ils fassent ou non
partie d'une marque.  L'article 8 ne précise pas la façon dont cette protection des noms commerciauxdoit être accordée, mais un commentateur éminent a écrit que "[l]a protection sera généralement
accordée en cas d'actes déloyaux de tiers, consistant par exemple à utiliser le même nom commercial,
ou un nom commercial similaire […], si une telle utilisation est susceptible de créer une confusion au
sein du public".
34  Effectivement, dans la législation américaine, les noms commerciaux sont protégés
par un droit d'engager une action en vertu, entre autres, de l'article 43 a) de la Loi Lanham, qui permet
aux parties d'empêcher qu'un nom commercial soit utilisé d'une manière susceptible de créer une
confusion ou d'induire en erreur.
4.103 Les Communautés européennes allèguent qu'en tout état de cause, le libellé de
l'article 211 a) 2) est de nature si générale qu'on ne peut douter que les États-Unis ne confèrent aucune
protection aux noms commerciaux visés par cette disposition.  Ils ne remplissent donc pas les
obligations qui découlent pour eux de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avecl'article 8 de la Convention de Paris.
4.104 Les Communautés européennes soulignent l'importance qu'elles attachent à ce qui est à leur
avis un défaut de protection (en violation notamment de l'article 8 de la Convention de Paris) des
droits prévus dans l'Accord sur les ADPIC pour les noms commerciaux aux États-Unis du fait del'application de l'article 211 a) 2) et b), car un grand nombre de ces noms commerciaux américains – à
leur avis souvent très utiles – peuvent être visés par les restrictions prévues à l'article 211 a) 2) et b).
Cette importance économique est encore accentuée par le fait que le Tribunal d'instance fédéral a
effectivement appliqué l'article 211 b) au nom commercial Havana Club et en a refusé la protection.
4.105 Les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 2) et b) n'est pas incompatible avec l'article 8
de la Convention de Paris, car l'article 8 exige simplement qu'un Membre confère une certaine
protection aux noms commerciaux, sans obligation de  dépôt ou d'enregistrement, qu'ils fassent ou non
partie d'une marque.  L'article 8 n'impose aucune obligation concernant l'étendue de la protection
sinon, par le biais de l'article 2 de la Convention de Paris, celle d'accorder le traitement national.  Pour
cette seule raison, l'article 211 a) 2) et b) n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention de Paris.
4.106 En tout état de cause cependant, on ne peut affirmer que les protections conférées aux noms
commerciaux doivent être plus strictes que celles conférées aux marques.  Comme l'article 211 a) 2)
et b) n'est pas incompatible avec l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris en ce qui concerne
les marques, il n'est pas incompatible avec l'Accord  sur les ADPIC ni la Convention de Paris en ce qui
concerne les noms commerciaux.
4.107 Les États-Unis ajoutent que les Communautés européennes n'ont pas présenté le moindre
argument montrant que l'article 8 imposerait aux Membres de reconnaître des entités données comme
titulaires d'un nom commercial.  À leur avis, l'article 8 ne dit rien à ce sujet.
e) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de
l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967 ) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les
ADPIC
4.108 Les Communautés européennes estiment que le libellé de l'article 3:1 de l'Accord sur les
ADPIC, consacré au "Traitement national", est fondé sur l'article III:4 de l'Accord général sur les
                                                     
34 Les Communautés européennes se réfèrent à Bodenhausen, page 138.WT/DS176/R
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tarifs douaniers et le commerce ("GATT").  Toutefois,  alors que, dans le GATT, le traitement national
concerne les marchandises – et non leurs propriétaires –, dans l'Accord sur les ADPIC, il concerne la
personne détentrice des droits.  Cette modification de l'objet concerné est systématiquement liée au
caractère territorial des droits de propriété intellectuelle.  De l'avis des CE, la jurisprudence étendue
relative à l'article III:4 du GATT, constituée dans le cadre du système de règlement des différends duGATT aussi bien que de l'OMC, peut apporter un éclairage utile pour l'interprétation de l'article 3:1 de
l'Accord sur les ADPIC.  Quoi qu'il en soit, l'élément fondamental énoncé à l'article 3:1 de l'Accord
sur les ADPIC paraît simple.  Un Membre de l'OMC ne peut accorder à un ressortissant d'un autre
Membre de l'OMC, au sujet d'un droit de propriété intellectuelle offert par son régime de droits de
propriété intellectuelle, un traitement moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres
ressortissants pour ce droit de propriété intellectuelle.
4.109 Les Communautés européennes font valoir que l'article 211 a) 2) refuse aux titulaires qui sont
des "ressortissants désignés" la protection conférée aux droits de propriété intellectuelle américains.
L'article 211 d) 1) de la Loi générale fait référence à 31 CFR 515.305 qui dit que, "[a]ux fins de la
présente partie, on entend par "ressortissant désigné" Cuba et tout ressortissant de ce pays y compris
toute personne qui est un ressortissant spécialement désigné".  En outre, il étend la définition duressortissant désigné au-delà de 31 CFR 515.305 pour inclure le "[…] ressortissant de tout pays
étranger  qui est l'ayant cause d'un ressortissant désigné".
4.110 Les Communautés européennes allèguent que le libellé de ces dispositions indique de façon
parfaitement claire que Cuba, les ressortissants cubains et les ressortissants spécialement désignésn'ont pas droit à la protection de leurs droits de propriété intellectuelle aux États-Unis, alors que les
ressortissants américains y ont droit.  En outre, la protection est aussi refusée à un ressortissant
étranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant désigné, alors qu'un tel ayant cause de nationalité
américaine bénéficie de cette protection.  Il s'agit là d'une violation de jure  de l'article 3:1 de l'Accord
sur les ADPIC.
4.111 Les Communautés européennes font observer que le principe du traitement national est
considéré comme l'une des règles fondamentales de la Convention de Paris (1967) également, comme
en dispose l'article 2 1).  Elles estiment que les textes de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de
l'article 2 1) de la Convention de Paris ne sont pas identiques.  À leur avis, le premier énonce de façon
négative ce qu'un Membre de l'OMC ne peut pas faire, tandis que le second énonce de façon positive
ce qu'un pays de l'Union de Paris doit faire, c'est-à-dire conférer aux non-ressortissants du pays lesmêmes avantages que ceux que les lois sur la propriété industrielle de ce pays confèrent à ses propres
ressortissants.  La Convention de Paris impose donc une obligation spécifique d'accorder un
traitement identique aux détenteurs de droits étrangers et nationaux.  L'objectif fondamental des deux
dispositions reste toutefois le même:  interdire une différence de traitement en fonction de la
nationalité des détenteurs de droits.
4.112 Les Communautés européennes allèguent que la discrimination de jure  créée par
l'article 211 a) 2) entre les détenteurs de droits cubains d'une part et les détenteurs de droits américains
de l'autre constitue autant une violation de l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est
incorporé dans l'Accord sur les ADPIC par la réfé rence figurant à l'article 2:1 de l'Accord qu'une
violation au regard de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC.
4.113 Les Communautés européennes développent leurs arguments en alléguant que
l'article 211 a) 2) viole concrètement le principe du traitement national à deux niveaux:
- En réduisant expressément la protection des marques et des noms
commerciaux appartenant aux "ressortissants désignés", c'est-à-dire
fondamentalement Cuba et les ressortissants cubains, tout en accordant aux
ressortissants américains la pleine jouissance de leurs droits,WT/DS176/R
Page 33
l'article 211 a) 2) crée un premier niveau de discrimination qui constitue le
manquement le plus flagrant aux obligations concernant le traitement national
énoncées tant dans l'Accord sur les ADPIC que dans la Convention de Paris.
- Au second niveau, le fonctionnement de l'article 211 d) 1), qui définit
l'expression "ressortissant désigné", crée une discrimination au niveau del'ayant cause.  Cette disposition refuse expressément la protection à tout ayant
cause étranger d'un ressortissant cubain ou de Cuba, tout en accordant aux
ayants cause américains de ressortissants cubains ou de Cuba la pleine
jouissance de leurs droits conférés par un nom commercial ou une marque.
4.114 Les Communautés européennes ajoutent que les articles 3 et 4 s'appliquent aussi aux marques
découlant de la "common law".  Par conséquent, les réductions opérées par l'article 211 a) 2) et b)
pour les marques découlant de la "common law" sont aussi pertinentes en l'espèce.
4.115 Dans cette situation, on ne peut, de l'avis des Communautés européennes, raisonnablement
douter que l'article 211 a) 2) et b) est contraire aux obligations qui découlent pour les États-Unis de
l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article  2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement
avec l'article 2 1) de la Convention de Paris ains i que de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.
4.116 Les Communautés européennes font valoir que cette conclusion serait valable même si l'on
qualifiait l'article 211 de mesure relative à la question des expropriations étrangères.  Comme une telle
mesure affecterait indéniablement "l'acquisition, le maintien, la force exécutoire et l'utilisation" des
droits de propriété intellectuelle visés par l'Accord sur les ADPIC, elle devrait être conforme auxarticles 3 et 4 de l'Accord sur les ADPIC, même si l'on faisait valoir qu'elle est exemptée des
obligations spécifiques prévues dans la Partie II de cet accord.
4.117 Les Communautés européennes notent que les États-Unis ont affirmé à de multiples reprises
qu'un ressortissant américain ne pouvait jamais devenir titulaire d'une marque ou d'un nomcommercial visés par l'article 211 a) 2) et b).  Elles font valoir que cette assertion est fausse.  Elles
mentionnent à titre d'exemple trois marques/noms commerciaux appartenant à des entités américaines
et qui sont identiques ou pour l'essentiel identiques à des marques/noms commerciaux utilisés en
rapport avec des entreprises cubaines expropriées.  Elles font observer que les marques Punch et
Partàgas, utilisées en rapport avec des entreprises de cigares cubaines expropriées, appartiennent à des
sociétés américaines et que la marque Cohiba, qui a aussi été utilisée en rapport avec une entreprise de
cigares cubaine et qui a été expropriée, est également enregistrée pour le compte d'une sociétéaméricaine.
4.118 Le Groupe spécial a demandé aux Communautés européennes d'indiquer quels étaient les faits
particuliers qui avaient conduit les États-Unis à déterminer à qui appartenaient ces trois marques et, en
particulier, si leurs titulaires pourraient être les mêmes que les titulaires initiaux des marquesconfisquées ou leurs ayants cause ou des ressortissants américains qui ont indemnisé les titulaires
initiaux.  Les Communautés européennes répondent qu'elles n'ont aucun renseignement mis à part
ceux qui figurent dans les documents publics tirés du registre de l'USPTO qu'elles ont présentés.
4.119 Les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 2) et b) n'est pas incompatible avec les
dispositions de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris relatives au traitement national.
Contrairement aux assertions des Communautés européennes, il est tout simplement incorrect
d'alléguer que Cuba, les ressortissants cubains et les ressortissants spécialement désignés "n'ont pas
droit à la protection de leurs droits de propriété intellectuelle aux États-Unis, alors que les
ressortissants américains y ont droit" ou que les ressortissants étrangers qui sont des ayants causen'ont pas droit à cette protection, alors que les ressor tissants américains y ont droit.  D'abord et avant
tout, les ressortissants qui fondent des droits de marque allégués sur une confiscation étrangère neWT/DS176/R
Page 34
sont pas les véritables titulaires au regard de la législation américaine et n'ont donc pas de droits de
propriété à revendiquer au titre de l'Accord sur les ADPIC.
4.120 Les États-Unis font valoir que ni l'article 211 a) 2) ni l'article 211 b) n'accordent un traitement
moins favorable aux ressortissants non américains qu'aux ressortissants américains.  L'article 211 b)précise que les tribunaux américains ne reconnaissent pas une revendication de droits – découlant d'un
enregistrement étranger – "par un ressortissant désigné ou son ayant cause" concernant des marques
ou des noms commerciaux utilisés en rapport avec des avoirs confisqués, ne donnent pas effet à une
telle revendication ni ne l'entérinent d'une autre manière.  Il s'applique donc, selon ses propres termes,
aux ressortissants désignés et à tout ayant cause , qu'il soit cubain ou non.  Il s'applique à toute
personne, qu'elle soit cubaine ou non et qu'elle soit américaine ou non , qui revendique un
enregistrement, au titre de la législation améric aine, en vertu de l'enregistrement étranger d'une
marque utilisée en rapport avec des avoirs confisqués.
35
4.121 Les États-Unis font observer que l'article 211 a) 2) dispose que les tribunaux américains ne
peuvent pas reconnaître une revendication de droits allégués concernant une marque confisquée,
présentée "par un ressortissant désigné" ou un ressortissant de tout pays étranger  qui est un ayant
cause d'un ressortissant désigné, ni donner effet à une telle revendication, ni l'entériner d'une autre
manière.  Les ressortissants américains qui sont des ayants cause ne sont pas expressément
mentionnés à l'article 211 a) 2)36, mais les ressortissants américains ne peuvent même pas devenir
ayants cause d'un ressortissant désigné – par exemple, une entité cubaine qui possède une entreprise
confisquée à Cuba – sans obtenir une licence spécifique de l'OFAC.  En effet, toute transaction dansle cadre de laquelle une personne des États-Unis pourrait devenir l'ayant cause d'une entité cubaine
chargée de la confiscation est interdite au titre de 31 CFR 515.201.  L'OFAC n'a jamais délivré une
licence spécifique à cet effet.
4.122 Les États-Unis ajoutent que, même en supposant, pour les besoins de l'argumentation, qu'un
ressortissant américain soit en mesure de revendiquer des droits de marque allégués en rapport avec
des avoirs confisqués à l'étranger, il devrait en outre convaincre un tribunal américain qu'il faut faire
respecter ces droits malgré le principe de la non-reconnaissance des mesures de confiscation
étrangères.  La jurisprudence des États-Unis traite très précisément de situations qui comportaient une
confiscation étrangère sans indemnisation censée affecter des marques ou d'autres biens aux
États-Unis et des différends qui en ont résulté entre l'entité chargée de la confiscation (ou son ayant
cause) et les propriétaires initiaux.  Dans ces situations, qui sont traitées de la même façon àl'article 211, la jurisprudence dit de façon claire et directe que ce sont les propriétaires initiaux des
avoirs aux États-Unis (dont les avoirs à l'étrang er ont été confisqués) qui peuvent revendiquer les
droits de propriété sur la marque américaine associée, et  non l'entité chargée de la confiscation ou ses
ayants cause.
                                                     
35 Les États-Unis illustrent ce point en indiquant ceci:
- Si l'entité chargée de la confiscation transfère son intérêt dans la marque à un ressortissant
cubain, celui-ci ne pourra pas faire respecter la marque aux États-Unis.
- Si l'entité chargée de la confiscation transfère son intérêt dans la marque à un ressortissant
français, celui-ci ne pourra pas faire respecter cette marque aux États-Unis.
- Si l'entité chargée de la confiscation transfère son intérêt dans la marque à un ressortissant
américain, celui-ci ne pourra pas faire respecter cette marque aux États-Unis.
36 Les États-Unis font observer qu'il y a des limites juridictionnelles au pouvoir de l'OFAC de délivrer
des licences.  Alors qu'il a la compétence et le pouvoir d'empêcher des ressortissants américains de devenir lesayants cause d'une entité chargée de la confiscation,  il n'est pas en mesure d'empêcher des ressortissants
étrangers de devenir les ayants cause d'autres ressortissants étrangers en rapport avec un bien qui ne relève pas
de la juridiction des États-Unis.WT/DS176/R
Page 35
4.123 En résumé, les États-Unis affirment que ni l'article 211 a) 2) ni l'article 211 b) n'accordent aux
ressortissants non américains un traitement moins favorable qu'aux ressortissants américains.
4.124 À propos de l'argument des Communautés européennes selon lequel l'article a) 1) viole
concrètement le principe du traitement national à deux niveaux, les États-Unis soutiennent que
l'article 211 doit être lu dans son ensemble et non divisé en petits morceaux considérés sous l'angle du
"traitement national/NPF".  Ils estiment que, si l'article 211 était limité à Cuba et aux ressortissants
cubains, il pourrait en être autrement, mais l'article 211 n'est pas limité de cette manière.  Il concerne
Cuba et les ressortissants cubains qui font remonter leur revendication de propriété à une confiscation
et tous les autres ressortissants – cubains ou non, américains ou non – qui font remonter leur
revendication de propriété à cette confiscation.  On ne peut évaluer la compatibilité avec le traitementnational et le traitement NPF en se concentrant sur une partie seulement de la loi.  La loi doit être
considérée dans son ensemble.
4.125 De l'avis des États-Unis, pour évaluer si l'article 211 tel qu'il est libellé, et non tel qu'il est
appliqué, contrevient aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives au traitement national, leGroupe spécial devrait examiner s'il exige de traiter les ressortissants américains plus favorablement
que les ressortissants non américains.  Bien que l'article 211 a) 2) lui-même concerne les entités
chargées de la confiscation et les ayants cause "étrangers", l'omission des ayants cause américains est
sans effet pratique.  Selon la réglementation de l'OFAC, il est interdit d'une manière générale aux
ressortissants américains de devenir les ayants cause d'une entité chargée de la confiscation.  Parconséquent, la question de savoir si, en tant qu'ayants cause, des ressortissants américains peuvent
revendiquer des droits de propriété sur des marques confisquées au titre de l'article 211 a) 2) est
purement théorique.  Elle ne se poserait même pas, à moins que l'OFAC ne fasse une exception à
l'interdiction générale et ne décide de délivrer une licence spécifique pour permettre à un ressortissant
américain de devenir ayant cause.
4.126 Les États-Unis estiment qu'il n'y a aucune raison de penser que l'OFAC délivrerait une telle
licence, et le Groupe spécial ne devrait pas, en droit, supposer que l'OFAC, qui appartient au pouvoir
exécutif, mènerait une action qui risquerait de mettre les États-Unis en contravention avec leurs
obligations internationales.  Une loi n'est incompa tible telle qu'elle est libellée avec les règles de
l'OMC que si elle prescrit  des actions incompatibles avec les règles de l'OMC.  Si elle permet à
l'autorité nationale d'agir d'une manière compatible avec l'Accord sur l'OMC, les groupes spéciaux nedevraient pas supposer qu'un Membre usera de son pouvoir discrétionnaire pour agir d'une manière
contraire à ses obligations internationales.
4.127 Selon les États-Unis, les groupes spéciaux ont reconnu en de multiples occasions cette
distinction entre les lois qui prescrivent des actions incompatibles avec les règles de l'OMC et cellesqui n'en prescrivent pas.  Dans l'affaire États-Unis – Tabac
37, le Groupe spécial a constaté qu'une loi
ne prescrivait pas d'actions incompatibles avec le GATT, et n'était donc pas incompatible avec le
GATT, dès lors qu'elle ét ait formulée en des termes qui pouvaient avoir diverses significations, dont
certaines permettant d'agir d'une manière compatible avec le GATT.  Dans l'affaire États-Unis - Taxes
sur le pétrole et certains produits d'importation38, la Loi sur le Fonds spécial appelait expressément
les autorités fiscales américaines à imposer une taxe de pénalisation sur les importations qui était
incompatible avec le principe du traitement national, mais permettait au Département américain du
Trésor d'éviter l'imposition de cette taxe en édictant des règlements.  Aucun règlement n'avait été
édicté au moment du rapport du Groupe spécial.  Comme les autorités américaines avaient la
"possibilité" d'éviter la taxe incompatible avec le GATT dans ce différend, le Groupe spécial a
                                                     
37 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Mesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de
tabac sur le marché intérieur , adopté le 4 octobre 1994, IBDD, S41/145 (" États-Unis – Tabac ").
38 L/6175, rapport adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, paragraphes 5.2.1 et 5.2.2.WT/DS176/R
Page 36
constaté que la loi elle-même n'était pas incompatible avec le GATT.  En effet, une loi qui ne prescrit
pas d'actions incompatibles avec les règles de l'OMC n'est pas, telle qu'elle est libellée, incompatible
avec les règles de l'OMC, même si des actions menées au titre de cette loi sont incompatibles avec les
règles de l'OMC.  Par exemple, dans l'affaire CEE – Règlement relatif aux importations de pièces
détachées et composants39, le Groupe spécial a constaté que "la simple existence" de la disposition
anticontournement de la législation antidumping communautaire n'était pas incompatible avec les
obligations contractées par les Communautés européennes dans le cadre du GATT, même si les
Communautés européennes avaient pris des mesures incompatibles avec le GATT dans le cadre de
cette disposition.  Il a fondé sa constatation sur sa conclusion selon laquelle la disposition
anticontournement "ne fai[sait] pas obligation à la Commission ou au Conseil des Communautés
européennes d'imposer des droits ou d'autres mesures;  elle les autoris[ait] simplement à entreprendre
certaines actions".
4.128 Les États-Unis font observer qu'en l'espèce rien n'indique que l'OFAC délivrerait à un
ressortissant américain une licence pour devenir l'ayant cause d'une entité chargée de la confiscation.
Au contraire, la réglementation de l'OFAC interdit d'une manière générale une telle transaction.  En
outre, même si un ressortissant américain était en mesure de revendiquer devant un tribunal américaindes droits de propriété sur une marque découlant d'une confiscation étrangère, le principe américain
qui s'oppose à l'application extraterritoriale des confiscations étrangères s'appliquerait à une telle
revendication.  En bref, rien ne permet de penser qu'en raison de l'article 211 a) 2) les États-Unis
accorderaient un traitement plus favorable à leurs ressortissants qu'aux ressortissants d'autres pays.
L'article 211 a) 2) n'est donc pas contraire aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives autraitement national.
4.129 Selon les États-Unis, les Communautés européennes semblent penser qu'elles ont apporté un
élément de preuve pertinent en citant trois marques américaines d'origine apparemment cubaine que
des sociétés américaines ont fait enregistrer.  Les États-Unis soutiennent qu'il n'y a aucune raison depenser que ces déposants sont les ayants cause d'une quelconque entité chargée de la confiscation, de
sorte que l'observation des Communautés européennes n'a tout simplement rien à voir avec le présent
différend.  Ils allèguent en outre qu'on ne voit pas bien ce que les Communautés européennes
cherchent à prouver en nommant plusieurs marques dites d'"origine cubaine" appartenant à des
sociétés américaines.  S'il s'agit de montrer que le statut de titulaire des déposants américains ne peut
être contesté et que celui des déposants étrangers peut l'être, alors c'est faux.  La propriété de marques
par des ressortissants américains peut être contestée au même titre que celle de marques par tout autreressortissant.  Si les Communautés européennes veulent montrer que l'article 211 aurait empêché de
tels enregistrements par des ressortissants non américains, mais permet des enregistrements par des
ressortissants américains, c'est également incorrect.  L'article 211 porte sur les revendications de
propriété de marques présentées par ceux qui, en premier lieu, tirent leur statut de titulaire d'une
confiscation.  Les autres ne sont pas visés par l'article 211.  L'article 211 n'empêche pas d'enregistrerdes marques "d'origine cubaine" ni d'en être titulaire;  il ne vise que les revendications de propriété
présentées par des entités chargées de la confiscation ou leurs ayants cause, de n'importe quelle
nationalité, qu'ils soient américains ou non ou qu'ils soient cubains ou non.
4.130 Les États-Unis font valoir que les dispositions de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention
de Paris citées par les Communautés européennes – celles qui se rapportent au traitement national et
au traitement NPF – prescrivent aux Membres de traiter les ressortissants des autres Membres pas
moins favorablement que les leurs et que tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés
aux ressortissants d'un pays soient étendus aux ressortissants de tous les Membres.  L'article 211 a) 2)
et b) n'est incompatible avec aucun de ces deux principes.  Il s'applique à toute personne, quelle que
soit sa nationalité , qui tente de revendiquer des droits de propriété sur une marque ou un nom
                                                     
39 Rapport du Groupe spécial CEE – Règlement relatif aux importations de pièces détachées et
composants , adopté le 16 mai 1990, IBDD, S37/142 (" CEE – Pièces détachées ").WT/DS176/R
Page 37
commercial découlant d'une confiscation à Cuba.  Les États-Unis ajoutent que les tribunaux
appliqueraient aussi le principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères à toute
confiscation effectuée ailleurs qu'à Cuba.
4.131 Les États-Unis concluent que rien dans l'article 211 ne leur prescrit de mener la moindre
action incompatible avec une obligation énoncée dans l'Accord sur les ADPIC.
f) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC
4.132 Les Communautés européennes font valoir que  la dichotomie créée par l'article 211 a) 2)
établit une distinction entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres, ces derniers étant les
ressortissants américains ou les ressortissants de tout autre pays.  Par conséquent, cette disposition
non seulement établit une discrimination entre les ressortissants cubains et les ressortissantsaméricains (manquement à l'obligation d'accorder le traitement national), mais crée aussi une
discrimination de jure  entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres ressortissants non
américains du fait qu'elle empêche la protection des droits de propriété intellectuelle détenus par des
ressortissants cubains, tout en assurant cette protection aux ressortissants des autres pays.  Il
semblerait évident qu'aucune des exceptions visées aux alinéas a) à d) de l'article 4 de l'Accord sur lesADPIC, consacré au "Traitement de la nation la plus favorisée", ne soit pertinente en l'espèce.  Par
conséquent, l'article 211 a) 2) est contraire aux obligations qui découlent pour les États-Unis de
l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.
4.133 Les États-Unis soutiennent qu'il est tout simplement incorrect de dire que l'article 211 a) 2)
et b) est contraire à la disposition de l'Accord sur les ADPIC relative au traitement de la nation la plus
favorisée – l'article 4 – parce qu'il "crée … une discrimination de jure  entre Cuba ou les ressortissants
cubains et les autres ressortissants non américains du fait qu'[il] empêche la protection des droits de
propriété intellectuelle détenus par des ressortissants cubains, tout en accordant cette protection aux
ressortissants des autres pays".  C'est incorrect tout d'abord parce que, en vertu de la législationaméricaine, les personnes qui fondent leur revendication d'une marque sur une confiscation étrangère
ne sont pas les véritables titulaires de la marque et n'ont donc aucun droit à revendiquer au titre de
l'Accord sur les ADPIC.  C'est aussi incorrect parce que l'article 211 a) 2) et b) n'accorde pas aux
ressortissants non cubains des "avantages, faveurs, privilèges ou immunités" qu'il n'accorderait pas
aux ressortissants cubains:  ni l'alinéa a) 2) ni le paragraphe b) de l'article 211 ne peuvent servir à faire
respecter une marque sur la base d'une confiscation étrangère.
4.134 Les États-Unis font observer que l'article 211 a) 2) et b) s'applique en premier lieu aux entités
cubaines qui ont confisqué une entreprise à Cuba sa ns indemnisation ou à tout ressortissant cubain à
qui les "droits" en rapport avec cette entreprise ont été transférés ou à la disposition de qui ils ont été
mis.
40  Ces personnes ne peuvent, en vertu de l'article 211 a) 2) et b), revendiquer des droits de
propriété sur une marque ou un nom commercial américains utilisés en rapport avec cette entrepriseconfisquée.  Autrement dit, il doit y avoir une "succession de titres" conforme pour pouvoir
revendiquer des droits de propriété.
41  L'article 211 a) 2) et b) vise donc toutes les personnes qui
revendiquent une marque ou un nom commercial part iculiers sur la base d'une confiscation sans
                                                     
40 Les États-Unis expliquent qu'un "ressortissant désigné" est en premier lieu "Cuba [c'est-à-dire le
gouvernement cubain] et tout ressortissant de ce pays".  "Confisqué" signifie saisi par le gouvernement cubainsans indemnisation.  Par conséquent, l'article 211 a) 2) et b) signifie en premier lieu que le gouvernement cubain
ne peut faire respecter les droits existant aux États-Unis sur une marque ou un nom commercial utilisé en
rapport avec une entreprise qu'il a saisie sans indemnisation.  Il peut saisir les avoirs corporels d'une entreprise àCuba, mais il ne peut revendiquer des droits de marque en rapport avec cette entreprise aux États-Unis.
41 Les États-Unis font une analogie entre l'article 211 a) 2) et b) et une "recherche de titre" obligatoire
destinée à vérifier que l'entité qui revendique des droits sur la marque ou le nom commercial a juridiquementdroit aux avantages découlant de la propriété.  Outre que cel a préserve les droits du véritable titulaire, cela sert à
protéger le public d'une présentation fallacieuse.WT/DS176/R
Page 38
indemnisation de l'entreprise associée à cette marque ou à ce nom commercial.  Le fait que les
ressortissants cubains y sont expressément mentionnés résulte du caractère territorial des marques:  les
ressortissants cubains qui revendiquent des droits de marque en rapport avec une entreprise
confisquée à Cuba – contrairement aux autres ressortissants – revendiquent un droit en vertu de la
confiscation.  En outre, le principe qui veut que les États-Unis ne donnent pas d'effet extraterritorialaux confiscations étrangères s'applique de façon égale à tous les pays et n'est pas limité aux
confiscations opérées à Cuba.
4.135 Selon les États-Unis, l'Accord sur les ADPIC garantit qu'en ce qui concerne la protection de la
propriété intellectuelle il ne sera pas accordé aux ressortissants des différents Membres des avantages,
faveurs, privilèges ou immunités différents sur la seule base de leur nationalité.  Il n'empêche
cependant pas un Membre de poursuivre des objectifs légitimes – tels que la non-reconnaissance desdroits sur des marques semblables à celles utilisées en rapport avec une entreprise confisquée à Cuba
– tant que les avantages accordés aux ressortissants d'un Membre ne sont pas refusés aux
ressortissants d'un autre Membre.  Le fait que l'article 211 a) 2) et b) porte sur les marques similaires à
celles utilisées en rapport avec des entreprises confisquées à Cuba – et non des entreprises confisquées
ailleurs – n'équivaut pas à une violation du princi pe NPF prévu dans l'Accord sur les ADPIC, car il
n'établit pas de discrimination contre des ressortissants cubains, par rapport à d'autres ressortissants,
qui souhaitent revendiquer de tels droits de marque.
42
4.136 Les États-Unis ajoutent que l'article 211 a) 2) et b) ne vise pas uniquement Cuba et les
ressortissants cubains:  en vertu de cet article, les tribunaux américains ne font respecter ni nereconnaissent les droits revendiqués sur de telles marques ou de tels noms commerciaux par aucun
ayant cause – qu'il soit cubain ou non  – d'entités cubaines revendiquant des droits découlant d'avoirs
confisqués.  Peu importe que les "droits" associés aux avoirs confisqués soient transférés par l'entité
chargée de la confiscation à un ressortissant cubain, européen ou américain:  les tribunaux américains
ne reconnaissent pas ces revendications de droits concernant des marques et des noms commerciauxaux États-Unis.  L'article 211 a) 2) et b) n'accorde donc pas aux ressortissants, par exemple, français
des "avantages, faveurs, privilèges ou immunités" qu'il n'accorderait pas aux ressortissants cubains
quant à la protection des droits de propriété intellectuelle.  En vertu de l'article 211 a) 2) et b), un
ressortissant cubain qui est l'ayant cause d'une entreprise confisquée a tous les avantages dont jouit un
ressortissant français qui est l'ayant cause d'une entreprise confisquée quant à la protection des droits
de propriété intellectuelle.  Ni l'un ni l'autre ne peuvent revendiquer aux États-Unis des droits sur une
marque ou un nom commercial d'une entreprise confisquée.
4.137 Les États-Unis estiment par conséquent que l'article 211 a) 2) et b) n'est pas incompatible
avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.
4.138 Les Communautés européennes font valoir que les articles 3 et 4 s'appliquent aussi aux
marques découlant de la "common law".  Par conséquent, les restrictions opérées par l'article 211 a) 2)
et b) au sujet des marques découlant de la "common law" américaine sont aussi pertinentes en
l'espèce.
4.139 Dans cette situation, on ne peut, de l'avis des Communautés européennes, raisonnablement
douter que l'article 211 a) 2) et b) est contraire aux obligations qui découlent pour les États-Unis de
                                                     
42 En réponse à une question du Groupe spécial, les États-Unis font observer qu'il n'est pas inhabituel,
dans un régime de "common law", que le pouvoir législatif codifie certains principes de la "common law" etmette à cette occasion l'accent sur un domaine d'application particulier de ce principe.  Cela ne veut pas dire quele principe ne s'applique plus dans les autres domaines;  cela veut seulement dire que, pour une raisonquelconque, le pouvoir législatif a jugé utile d'éclaircir son application dans un domaine particulier.  À proposde l'article 211, il est juste de conclure que les confiscations opérées à Cuba ont mis le Congrès face à une
situation concrète à laquelle il a jugé utile de remédier expressément dans la législation.WT/DS176/R
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l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article  2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement
avec l'article 2 1) de la Convention de Paris ains i que de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.
4.140 Les Communautés européennes font valoir que cette conclusion serait valable même si l'on
qualifiait l'article 211 de mesure relative à la question des expropriations étrangères.  Comme une tellemesure affecterait indéniablement "l'acquisition, le maintien, la force exécutoire et l'utilisation" des
droits de propriété intellectuelle visés par l'Accord sur les ADPIC, elle devrait être conforme aux
articles 3 et 4 de l'Accord sur les ADPIC, même si l'on faisait valoir qu'elle est exemptée des
obligations spécifiques prévues dans la Partie II de cet accord.
4.141 Le Groupe spécial a demandé si, aux yeux des Communautés européennes, l'article 4 de
l'Accord sur les ADPIC permettait à un Membre d'avoir une certaine politique applicable à laconfiscation de marques dans un Membre, à condition que tous les ressortissants des Membres de
l'OMC soient traités de la même façon en ce qui concerne les confiscations dans ce Membre, ou si cet
article exigeait qu'une politique similaire soit appliquée à la confiscation de marques dans tous les
autres Membres.  Les Communautés européennes répondent qu'à leur avis les obligations NPF
résultant de l'article 4 de l'A ccord sur les ADPIC concernent des personnes et non des situations.
Elles font valoir que l'article 4 interdit la discrimination entre ressortissants des autres Membres de
l'OMC (la discrimination par un Membre entre ses ressortissants et ceux des autres Membres est
interdite par l'article 3 de l'Accord).  L'article 4 exige donc que tous les ressortissants des autres
Membres de l'OMC soient traités de façon similaire en ce qui concerne un événement donné.  Il
n'exige pas que des événements similaires dans tous les autres Membres de l'OMC soient traités defaçon similaire, tant que cela ne crée pas concrètement de discrimination entre les personnes.  Par
conséquent, l'extension de la portée de l'article 211 à "toutes les expropriations partout dans le monde
à tout moment" ne supprimerait pas la violation de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.
4.142 En réponse à une question similaire, les États-Unis font valoir qu'en raison du contexte du
présent différend – qui fait intervenir le cas particulier des confiscations étrangères et le principe selon
lequel les Membres ne sont pas tenus de donner effet sur leur territoire aux confiscations étrangères
concernant des avoirs, y compris des marques –, l'article 211 est conforme aux obligations NPF selon
l'une ou l'autre des deux interprétations.  Il traite tous les ressortissants de la même manière en ce qui
concerne la propriété des marques associées à des avoirs confisqués à Cuba, et le principe de la
non-reconnaissance des confiscations étrangères s'applique de façon égale à tous les pays.  Selon ce
que croient comprendre les États-Unis, l'allégation des Communautés européennes selon laquellel'article 211 est contraire à l'obligation d'accorder le traitement NPF ne se rapporte qu'à la première
situation évoquée dans la question du Groupe spécial, c'est-à-dire que l'article 211 est contraire à
l'Accord sur les ADPIC parce que, en ce qui concerne les confiscations en cause dans l'article 211 , il
accorde aux ressortissants d'un Membre des avantages qu'il n'accorde pas aux ressortissants des autres
Membres.  Tel est l'argument auquel les États-Unis estiment avoir répondu en disant que l'article 211accorde le même traitement à tous les ressortissants.  Du fait de ce traitement identique, il n'y a pas de
manquement à l'obligation NPF.  Comme les Communautés européennes allèguent seulement un
manquement à l'obligation NPF sur la base de la première situation évoquée par le Groupe spécial, les
États-Unis font valoir que le Groupe spécial n'a pas besoin de considérer la question de savoir si
l'article 4 de l'Accord sur les ADP IC s'applique à la seconde situation.  Ils ajoutent qu'il est également
vrai, en raison de la circonstance spéciale que constituent les confiscations étrangères et leur effet sur
les avoirs à l'intérieur du territoire d'un Membre, que le principe exprimé à l'article 211 s'applique aux
États-Unis quel que soit le lieu de la confiscation.
3. Article 211 b) de la Loi générale
4.143 Les Communautés européennes font valoir que l'article 211 b) a un champ d'application qui
semble "parallèle" à celui de l'article 211 a) 2), mais que sa portée précise est en grande partie
obscure.  L'absence de tous travaux préparatoires concernant l'article 211 ajoute à cette obscurité.  ÀWT/DS176/R
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titre d'hypothèse, on pourrait penser que les rédacteurs voulaient traiter des droits découlant de traités
qui sont directement applicables dans le régime juridique américain, c'est-à-dire lorsque aucun autre
acte que la ratification n'est requis du Congrès.  Toutefois, dans la seule affaire tranchée jusqu'ici par
les tribunaux américains au sujet de l'article 211 b), le Tribunal de district des États-Unis, approuvé
ensuite par la Cour d'appel, a donné une large portée à l'article 211 b).43
4.144 De ce qui précède, les Communautés européennes concluent que les obligations découlant del'Accord sur les ADPIC – ou, dans le langage de l'article 211 b), la revendication des droits découlant
de l'Accord sur les ADPIC – tombent sous le coup de l'article 211 b).
4.145 Les Communautés européennes font valoir qu'il convient de noter que l'Accord sur l'OMC (y
compris l'Accord sur les ADPIC) n'est pas directement applicable dans l'ordre juridique américain.Cela veut dire que, devant un tribunal américain, un particulier ne peut s'appuyer sur l'Accord sur les
ADPIC, il ne peut s'appuyer que sur les termes de la législation de mise en œuvre américaine.
4.146 Les Communautés européennes disent que, comme l'article 211 b) refuse à "un ressortissant
désigné ou son ayant cause" l'accès aux tribunaux américains pour faire reconnaître, respecter ouentériner d'une autre manière une marque ou un nom commercial, les mêmes arguments que ceux
qu'elles ont invoqués au sujet de l'article 211 a) 2) s'appliquent – mutatis mutandis  – à l'article 211 b).
4.147 Les Communautés européennes allèguent qu'en refusant toute possibilité de faire respecter les
droits visés par voie judiciaire, l'article 211 b) est contraire à l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC
pour les raisons invoquées dans les arguments qu'elles ont présentés au sujet de l'article 211 a) 2).
Elles allèguent aussi que l'article 211 b) est contraire aux obligations découlant pour les États-Unis de
la première phrase de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC, comme elles l'ont expliqué au sujet de
l'article 211 a) 2).
4.148 Les Communautés européennes allèguent en outre que l'article 211 b) est contraire aux
obligations découlant pour les États-Unis de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris
conjointement avec les articles 6 bis 1) et 8 de la Convention de Paris (1967), comme elles l'indiquent
dans leurs arguments concernant l'article 211 a) 2).  L'article 211 b) est également contraire aux
obligations des États-Unis en matière de traitement national telles qu'elles sont énoncées à l'article 3:1
de l'Accord sur les ADPIC et à l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec
l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) pour les raisons avancées par les Communautéseuropéennes dans leurs arguments concernant l'article 211 a) 2).  Enfin, les Communautés
européennes allèguent que l'article 211 b) est incompatible avec les obligations qui découlent pour les
                                                     
43 Les Communautés européennes ont cité le passage suivant de la décision du Tribunal de district:
"L'article 211 dit expressément qu'aucun tribunal ne reconnaît les droits découlant d'un "traité" revendiqués par
un ressortissant désigné.  La référence faite ensuite dans cet article au paragraphe 44 b) de la Loi Lanham ne
doit pas être interprétée comme établissant une distinc tion entre certains traités et d'autres.  Le texte du
paragraphe 44 b) aussi bien que l'historique de son élaboration indiquent que le but de cet article était d'exécutertoutes les obligations conventionnelles des États-Unis relatives aux marques et noms commerciaux.  Voir
15 U.S.C. § 1125 ("[l]e présent chapitre a pour objectif de … énoncer les droits et les mesures correctives
prévus dans les traités et conventions relatifs aux marques, aux noms commerciaux et à la concurrence déloyale
conclus entre les États-Unis et les pays étrangers");  S. Rep. No. 1333, 79
th Cong., 2d Sess. 5 (1946) (disant que
la Loi Lanham avait pour but "de mettre en œuvre par une loi nos engagements internationaux, afin que lesnégociants américains dans les pays étrangers puissent bénéficier de la protection à laquelle ils ont droit pourleurs marques")."  Voir Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A., 62 F. Supp. 2d 1085, 1092-1093,
(S.D.N.Y. 1999), confirmé par 203 F. 3d 116 (2d Cir.2000), ordonnance de certiorari  refusée
121 S.Ct. 277 (2000).WT/DS176/R
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États-Unis de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC pour les raisons mentionnées dans leurs arguments
concernant l'article 211 a) 2).44
4.149 Les États-Unis ont présenté en même temps dans leurs communications écrites et leurs
déclarations orales leurs arguments concernant l'ar ticle 211 a) 2) et l'article 211 b).  Leurs arguments
concernant ces deux dispositions figurent plus haut dans les sections de la présente partie du rapport
qui résument les arguments présentés par les parties au sujet de l'article 211 a) 2).  En outre, les
États-Unis ont formulé les remarques ci-après qui c oncernent spécifiquement l'article 211 b) au regard
de l'obligation d'accorder le traitement national.
4.150 Les États-Unis font valoir que les ressortissants américains peuvent tomber sous le coup de
l'article 211 b) en tant qu'ayants cause de déposants étrangers de marques.  L'article 211 b) s'appliqueexpressément, selon ses propres termes, à tous les ayants cause – qu'ils soient américains ou non.  Il
n'est donc pas contraire aux obligations en matière de traitement national.  En réponse à une question
du Groupe spécial, les États-Unis soulignent que l'ar ticle 211 b) s'applique de la même manière, sans
exception, à tout ressortissant qui revendique des droits de propriété découlant des confiscations
visées, de sorte qu'il n'est pas contraire à l'obligation d'accorder le traitement national.  Il vise lesressortissants désignés ou leurs ayants cause (de quelque nationalité qu'ils soient) qui fondent leur
demande d'enregistrement d'une marque aux États-Unis sur un enregistrement étranger effectué dans
le "pays d'origine".  Une telle demande bénéficie de certains avantages qui ne sont pas offerts à ceux
qui ne déposent pas une demande fondée sur un enregistrement dans le pays d'origine.  Par exemple,
pour les demandes fondées sur un enregistrement dans le pays d'origine, il n'est pas nécessaire deprouver un usage effectif.  Les "ressortissants désignés" peuvent tirer avantage de la procédure
d'enregistrement dans le "pays d'origine", alors que les ressortissants américains ne le peuvent pas.
Par conséquent, dans la mesure où l'article 211 b) peut empêcher un ressortissant désigné de
revendiquer de prétendus droits de propriété sur une marque qui a été enregistrée sur la base d'un
enregistrement dans le pays d'origine, la loi met simplement le ressortissant désigné sur un piedd'égalité avec les ressortissants nationaux, qui n'ont pas accès à cette forme d'enregistrement.  En ce
qui concerne les "ayants cause", ils sont tous dans la même position, quelle que soit leur nationalité.
Si un ressortissant américain pouvait devenir un ayant cause – hypothèse peu probable selon les
États-Unis
45 – il ne serait pas mieux traité que les ayants cause qui ne sont pas des ressortissants
américains.  Ces situations factuelles montrent qu'en vertu de l'article 211 b), les ressortissants
américains ne sont pas mieux traités, et sont parfois plus mal traités, que les ressortissants désignés.
D. QUESTIONS HORIZONTALES
1. Principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères
4.151 Avant de répondre aux allégations spécifiques formulées par les Communautés européennes
dans leur première communication écrite, les États-Unis, dans leur première communication écrite,
soulèvent une question qu'ils dénomment le principe de la non-reconnaissance des confiscations
étrangères.  Ils soutiennent que, selon une règle établie du droit international coutumier, un État ne
peut exproprier les avoirs privés d'un ressortissant d'un autre État sur son territoire, à moins que
l'expropriation ne se fasse 1) à des fins publiques, 2) sur une base non discriminatoire dans le respect
de la légalité et 3) sous réserve d'une indemnisation rapide, adéquate et effective.  De même, dans un
grand nombre de décisions judiciaires tout au long du siècle dernier, les tribunaux du monde entier ont
                                                     
44 Dans leur première communication écrite et le ur première déclaration orale, les Communautés
européennes ont dit que les arguments qu'elles présentaient au sujet de l'article 211 a) 2) s'appliquaient mutatis
mutandis  à l'article 211 b).  Dans leur deuxième communication écrite et leur deuxième déclaration orale, elles
ont examiné en même temps l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) et répété les principaux arguments qu'ellesavaient avancés précédemment au sujet de l'article 211 a) 2).
45 Voir les arguments des États-Unis cités au paragraphe 4.121.WT/DS176/R
Page 42
estimé, dans le cadre de leur législation, que les décrets étrangers de confiscation ne devraient pas être
reconnus dans les États du for car ils sont contraires aux principes fondamentaux de la nation
concernant les droits relatifs à la propriété privée.46  Ces tribunaux ont trouvé dans la constitution et la
législation de l'État du for des déclarations véhémentes protégeant les droits de propriété d'une
expropriation sans indemnisation et n'ont eu aucun mal à conclure que ces prescriptions légalesfigurent parmi les principes les plus fondamentaux de leurs systèmes.  Les tribunaux ont donc dans
leur grande majorité considéré que le fait de donner effet, sur le territoire de l'État du for, à une
confiscation étrangère constituerait une violation manifeste de ces principes.
4.152 Selon les États-Unis, cela est aussi vrai en  Europe qu'aux États-Unis.  Pour illustrer la
jurisprudence européenne, les États-Unis ont notamment cité les procédures judiciaires engagées dans
plusieurs pays par suite de la confiscation de la marque Koh-I-Noor par le gouvernementrévolutionnaire communiste en Tchécoslovaquie.
47  Dans la ligne de cette pratique en Europe, les
tribunaux des États-Unis ont résolument estimé qu'il ne serait pas donné effet aux confiscations
étrangères dans le système juridique des États-Unis.  Affaire après affaire, ces tribunaux ont estimé
que les confiscations étrangères "heurtaient leur sens de la justice et qu'ils n'avaient pas à leur donner
force exécutoire".
4.153 D'après les États-Unis, le thème commun aux décisions judiciaires des tribunaux européens et
des tribunaux américains, ainsi que d'autres tribunaux qu'il ont cités, est qu'une confiscation étrangère
est contraire aux principes fondamentaux de la loi du for et qu'il n'y sera donc pas donné effet.  Ce
principe – la non-reconnaissance des confiscations étrangères –, a été appliqué dans des cadres
divers.  Très logiquement, l'affaire dont les tribunaux nationaux sont le plus souvent saisis est celle
qui concerne une confiscation étrangère donnant lieu  à une revendication de propriété sur des biens
situés dans le pays du for.  Lorsqu'il est demandé aux tribunaux du for de statuer sur ce différend, ils
refusent systématiquement de reconnaître les prétendus effets extraterritoriaux de la confiscation.  Les
tribunaux ont également refusé de reconnaître les revendications de propriété, fondées sur uneconfiscation étrangère, concernant des biens situés dans un pays tiers au moment de la confiscation.
En particulier, ils ont refusé de donner effet à un décret étranger de confiscation – qui aurait
prétendument eu une portée extraterritoriale – pour des marques enregistrées à Berne.
4.154 Les États-Unis soulignent que l'article 211 a été promulgué afin de réaffirmer ce principe
concernant les marques et les noms commerciaux qui étaient utilisés en rapport avec des entreprises
confisquées par Cuba et réaffirmer et clarifier les droits des titulaires légitimes de ces marques.  Envertu de l'article 211 a) 1), il ne peut être obtenu de licence générale auprès de l'OFAC pour
l'enregistrement ou le renouvellement d'une marque identique ou pour l'essentiel similaire à une autre
marque utilisée en rapport avec une affaire confisquée par Cuba, à moins que le titulaire initial n'ait
donné son consentement.
48
                                                     
46 Les États-Unis citent un grand nombre d'affair es liées à des confiscations extraterritoriales,
notamment concernant des marques.  Voir la pièce n° 2 des États-Unis, qui concerne des affaires tranchées par
des tribunaux en Allemagne, en Argentine, en Autriche, en Belgique, au Brésil, en Espagne, aux États-Unis, en
France, en Israël, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.
47 Les États-Unis indiquent que Koh-I-Noor L. & C. Hardtmuth était une société tchécoslovaque
titulaire de marques enregistrées dans toute l'Europe et aux États-Unis.  Après la seconde guerre mondiale, lasociété a été expropriée sans indemnisation par le gouve rnement tchécoslovaque.  Le gouvernement a cédé les
avoirs de la société, y compris ses marques, à une soci été publique qui a ensuite tenté de revendiquer des droits
sur la marque dans divers pays.  Les propriétaires initiaux de la société confisquée ont réinstallé leur affaire enFrance et ont fait valoir leurs droits sur ces mêmes marq ues.  Les tribunaux dans toute l'Europe ont refusé de
donner un effet extraterritorial à la confiscation.
48 En réponse à une question du Groupe spécial, les États-Unis expliquent que, pour ce qui est de la
législation de fond sur la propriété et la protection des marques, l'article 211 représente l'exposé légal d'un
principe que l'on retrouve dans de nombreuses décisions de justice aux États-Unis.  Il n'est pas rare, dans leWT/DS176/R
Page 43
4.155 Les États-Unis affirment que l'article 211 a) 2) complète l'article 211 a) 1) en empêchant le
gouvernement qui a procédé à la confiscation et se s ayants cause de revendiquer, devant les tribunaux
des États-Unis, des droits de propriété sur des marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués.
Les dispositions de l'article 211 b) sont des dispositions parallèles à celles de l'article 211 a) 2).  Alorsque l'article 211 a) 2) protège les droits des titulaires légitimes vis-à-vis des ressortissants désignés ou
leurs ayants cause qui s'efforceraient de faire valoir, dans le système de la "common law" ou par un
enregistrement, des droits de marque résultant d'une confiscation, l'article 211 b) étend cette
interdiction aux ressortissants désignés, ou à leurs ayants cause, qui fondent l'enregistrement de leur
marque aux États-Unis sur des enregistrements étrangers, par l'intermédiaire de la législation nationale
destinée à donner effet aux traités.  L'article 211 b)  interdit de donner effet, aux États-Unis, à des
droits fondés sur des enregistrements étrangers pour des marques ou des noms commerciauxconfisqués par Cuba, à moins que le titulaire initial n'ait donné son consentement.
49
                                                                                                                                                                    
système de la common law, que le législatif choisisse de codifier certains principes qui se sont progressivement
mis en place dans le cadre de ce système, par souci de clarté et de prévisibilité.
Les États-Unis ajoutent que, d'un point de vue procédural, avant la promulgation de l'article 211 a) 1),
une entité cubaine chargée de la confiscation ou son ayant cause pouvait enregistrer une marque sous couvertd'une licence générale de l'OFAC (même si cette marque ne pouvait être utilisée en association avec desproduits cubains en raison de l'embargo).  Cet enregistrement, comme tous les enregistrements de marques,pouvait être contesté au motif que le déposant n'en était pas le titulaire.  Cette contestation pouvait venir par
exemple du titulaire initial dont les avoirs et les marques avaient été confisqués à Cuba.  Elle pouvait également
avoir lieu dans le cadre d'une procédure d'annulation auprès de l'USPTO ou d'une procédure judiciaire devant untribunal fédéral de district.  Depuis l'adoption de l'artic le 211, si une entité chargée de la confiscation ou son
ayant cause enregistre une marque utilisée en rapport avec des avoirs confisqués sous couvert d'une licencegénérale de l'OFAC, cet enregistrement peut être contesté pour les mêmes raisons que précédemment – à savoir
que le déposant n'est pas le véritable titulaire de la marque.
Les États-Unis font observer que l'article 211 précise  bien par ailleurs que les entités cubaines chargées
de la confiscation ne jouissent d'aucun statut favorable spécial pour l'enregistrement de marques associées à desavoirs qu'elles ont confisqués.  Les tribunaux de ce pays ne donnent pas effet aux confiscations étrangèresconcernant des avoirs aux États-Unis, comme les marques.  Les États-Unis notent toutefois, à ce sujet, quel'OFAC avait délivré une licence générale pour l'enregistrement de marques dans lesquelles Cuba ou des
ressortissants cubains avaient un intérêt – ce qui aurait inclus les marques confisquées.  Cette situation pouvait
engendrer une confusion sur la question de savoir si les États-Unis autorisaient – exceptionnellement – desentités cubaines chargées de la confiscation à revendiquer, sur leur territoire, des droits de marque associés aux
avoirs qu'elles avaient confisqués.  Cette confusion était encore aggravée par le fait qu'il n'est pas généralementdemandé à l'USPTO, même s'il est en partie chargé de veiller à ce que les déposants soient les titulaires desmarques qu'ils revendiquent, d'examiner des questions d écoulant de confiscations étrangères.  À cela s'ajoutait le
fait que, les marques cubaines ne pouvant être utilisées aux États-Unis, les titulaires initiaux n'avaient pas la
possibilité d'engager des poursuites pour atteinte aux droits concernant les marques confisquées.
Les États-Unis précisent en outre que l'article 211 élimine toute confusion éventuelle concernant un
statut "spécial" conféré aux entités cubaines chargées de la confiscation pour ce qui est des marques confisquées
en prévoyant qu'il ne peut être obtenu de licence générale de l'OFAC pour l'enregistrement de ces marques.  Ilest donc parfaitement spécifié que le titulaire initial de la  marque peut contester les droits de propriété de ladite
entité.
Les États-Unis prétendent donc, pour toutes ces raisons, que l'article 211 n'a pas modifié de manière
significative la situation juridique concernant les marque s visées par ses dispositions, par rapport à la situation
existant dans le cadre de la loi antérieure pour ce qu i est soit des procédures relatives à l'acquisition et au
maintien de droits liés à ces marques (notamment les procédures nécessaires à leur enregistrement ou au
renouvellement de leur enregistrement), soit de la législation de fond sur la propriété et la protection desdites
marques.
49 En réponse à une question du Groupe spécial, les États-Unis expliquent que l'article 211, dans son
intégralité, montre que la question de la propriété est une question préjudicielle et peut donner lieu à unecontestation devant les tribunaux lorsqu'une partie revendique des droits sur une marque ou un nom commercial.L'article 211 a pour but et effet généraux de souligner que l'on ne peut faire valoir des droits de propriété sur la
base d'une confiscation.  Il examine donc les moyens procéduraux permettant de revendiquer ce droit ou lesWT/DS176/R
Page 44
4.156 Les Communautés européennes affirment que l'article 211 n'a rien à voir avec la législation et
la pratique établies des États-Unis concernant l'effet des expropriations étrangères au niveau national.
Cet article porte exclusivement sur le traitement des marques et noms commerciaux américains, sur
lequel les expropriations cubaines n'ont pas pu avoir d'effet;  les principes du droit internationalcoutumier sur les expropriations mis en avant par les États-Unis pour défendre l'article 211 ne
revêtent donc aucune pertinence aux fins du règlement du présent différend.
50
4.157 Les Communautés européennes affirment qu'en droit international public, le principe essentiel
à rappeler concernant la "propriété" est le suivant:  compte tenu du principe de l'égalité souveraine des
États, chaque État a le droit de réglementer la propriété des biens sur son propre territoire.  Ce droit
comporte notamment le droit de réglementer l'acquisition, la jouissance, le respect et le transfert de lapropriété.  Il comporte également le droit de fixer dans quelles conditions l'État peut se saisir de
manière contraignante de biens privés, autrement dit les nationaliser, les confisquer ou les exproprier.
Ce principe a pour corollaire le fait qu'un État n'est pas tenu d'accepter les expropriations de biens
opérées par un autre État sur le territoire du premier État.
4.158 Étant donné ce principe, les Communautés européennes indiquent qu'elles n'ont jamais
contesté le fait que les États-Unis étaient en droit de ne pas reconnaître que les expropriations
cubaines modifiaient la propriété de marques et de noms commerciaux américains.
4.159 Toutefois, les Communautés européennes affirment que, compte tenu du principe de l'égalité
souveraine des États, les États-Unis ne peuvent refuser de reconnaître la modification de la propriété
de biens, dans un État qui a opéré une expropriati on, qui relèvent indéniablement de la compétence de
cet État (entreprises commerciales à Cuba) et d'en tirer certaines conséquences.
                                                                                                                                                                    
élimine.  L'article 211 a) 1) traite notamment des transactions ou paiements nécessaires pour enregistrer une
marque et l'article 211 a) 2) et b) de la faculté à faire respecter une marque par l'intermédiaire des tribunaux desÉtats-Unis.  Cette manière de penser et de rédiger en termes procéduraux n'est pas rare dans le système juridiquedes États-Unis, fondé dans une large mesure non pas sur des dispositions déclaratoires comme celles qui
caractérisent les codes civils, mais sur la jurisprudence.
De manière générale, la codification de principes juridiques est fréquente dans le système juridique des
États-Unis.  Ainsi, ce n'est qu'en 1996 que le concept de dilution a été incorporé, au niveau fédéral, dans la Loisur les marques.  Auparavant, si la totalité des 50 États avaient des lois à ce sujet, les plaignants et défendeursétaient tenus de "prouver" ce concept et son applicabilité.  La codification a permis de supprimer cette procédurelongue et coûteuse et de faire ainsi meilleur usage des ressources de la justice et du consommateur.  Le système
des États-Unis reconnaît donc les avantages économiques qu'il y a à consacrer un principe ancien en lui donnant
une forme légale.  La codification répondant généralement à un besoin réel ou perçu, tous les principes de la"common law" ne sont pas codifiés;  la codification ne considère pas non plus nécessairement les problèmes demanière aussi large que ne le font les principes de la "common law" (par exemple, la législation fédérale sur lesmarques n'est pas codifiée.  La Loi sur les marques n'est qu'un des outils juridiques dans le cadre de cettelégislation).
Les États-Unis ajoutent qu'il convient aussi de considérer d'un point de vue pratique, dans le cas de
l'article 211, que tous les tribunaux n'examinent pas une large gamme de questions.  La Cour d'appel du Circuitfédéral a été créée spécifiquement en 1983 pour examiner – parmi d'autres questions juridiques spécialiséescomme les affaires fédérales concernant les relations du travail – les appels dans des affaires de propriétéintellectuelle, et notamment les brevets.  Les législateurs ont donc jugé nécessaire et souhaitable de veiller à ce
que des domaines spécialisés du droit soient traités de manière équitable et compétente.  L'article 211 participe
de cette tradition et vise à faire en sorte que des tribun aux qui ne sont pas ordinairement saisis d'affaires de
confiscation soient accoutumés aux questions de propriété intellectuelle pouvant être soulevées dans ce cadre.
50 En réponse à une question du Groupe spécial, les Communautés européennes précisent qu'elles ne
prétendent pas que l'article 211 est préjudiciable à l'exercice de droits juridiques protégés au titre de l'Accord sur
les ADPIC, qui ont été créés dans ses États membres.  Mais elles affirment que cet article est préjudiciable à
l'exercice de droits juridiques protégés au titr e dudit accord, qui ont été créés aux États-Unis.WT/DS176/R
Page 45
4.160 Répondant à une question du Groupe spécial, les Communautés européennes déclarent que
l'Accord sur les ADPIC n'impose pas à un Membre de l'OMC de reconnaître une confiscation en
matière de propriété intellectuelle effectuée dans un autre pays en ce qui concerne l'effet juridique de
cette confiscation sur la propriété des droits protégés sur son propre territoire, dans un pays tiers ou
même dans le pays où la confiscation a eu lieu.
4.161 Répondant à d'autres questions du Groupe spécial, les Communautés européennes notent que,
si une affaire dont la situation factuelle était semblable à celle de l'affaire Koh-I-Noor, dont les
États-Unis ont fait état, était portée aujourd'hui deva nt certains tribunaux des États membres, l'Accord
sur les ADPIC ne ferait pas obligation à ces dern iers de parvenir à des conclusions différentes.
Toutefois, dans le cadre dudit accord, un Membre de l'OMC demeure aussi libre de reconnaître les
droits de propriété détenus par le bénéficiaire de la confiscation.
4.162 En réponse à une autre question, les Communautés européennes précisent qu'à leur avis,
l'Accord sur les ADPIC ne prescrirait pas une issue différente concernant les décisions, citées par les
États-Unis, par lesquelles les tribunaux ont refusé de reconnaître une revendication de propriété, sur la
base d'une confiscation étrangère, pour des biens situés dans un pays tiers.
4.163 Concernant la protection de marques notoirement connues en vertu de l'article 6 bis de la
Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor é dans l'Accord sur les ADPIC, les Communautés
européennes déclarent, en réponse à une question du Groupe spécial, que lorsqu'une entreprise dans
un pays A, titulaire d'une marque notoirement connue dans un pays B, est expropriée dans le pays A,le pays B - sur la base de l'Accord - est libre de reconnaître le titulaire initial ou celui qui l'est devenu
par suite de l'expropriation comme étant le titulaire de la marque notoirement connue sur son
territoire.
4.164 Pour ce qui est de l'article 6 quinquies  de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé
dans l'Accord sur les ADPIC, les Communautés eu ropéennes soutiennent, en réponse à une autre
question, qu'elles ne voient aucune disposition dans cet article interdisant à un Membre, lorsqu'une
demande visée par les dispositions dudit article est déposée, d'accepter un certificat délivré avant la
confiscation puisqu'un Membre de l'OMC peut re noncer purement et simplement à la production d'un
certificat.
4.165 Répondant à la même question, les Communautés européennes estiment qu'en vertu de
l'article 6 quinquies , le pays dans lequel l'enregistrement est demandé est obligé de reconnaître la
situation résultant de l'expropriation dans le pays qui l'a opérée et de donner pleinement effet à la
demande compte tenu de cette nouvelle situation.  Elles précisent en outre qu'à leur avis, le pays dans
lequel il est demandé un enregistrement n'est pas, en vertu de cette disposition, en droit de mettre en
doute l'existence d'une marque détenue par un titulaire tel qu'il est défini par la législation du paysd'origine.
4.166 En réponse à une question du Groupe spécial, les Communautés européennes expliquent
également qu'à leurs yeux, l'article 6 quinquies D de la Convention de Paris ne crée pas de lien entre la
propriété d'une marque dans le pays d'origine et le pays où le bénéfice des dispositions de cet articleest revendiqué.  Cette disposition requiert uniquement que la marque existe bien dans le pays
d'origine, et non que le déposant soit identique au titulaire de la marque dans le pays d'origine.
4.167 Formulant des observations sur l'article 211, les Communautés européennes soulignent que
les confiscations d'avoirs ont été fréquentes au XX
e siècle.  Elles déclarent que, s'il est vrai que cet
article a pour but de ne pas reconnaître ces confiscations aux États-Unis, il leur semble surprenant que
ce pays ait attendu jusqu'en 1998 pour adopter une première législation à cet effet.  De même, elles
sont surprises de constater qu'il a fallu presque 40 ans aux États-Unis pour traiter des problèmes
causés par la situation découlant des confiscations à Cuba qui ont eu lieu principalement vers 1960.  IlWT/DS176/R
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semble aussi curieux aux Communautés européennes qu'un grand nombre de pays ait opéré des
confiscations sans indemnisation aussi bien avant qu'après la révolution cubaine mais que, pour ces
confiscations, aucune disposition analogue à l'article 211 n'existe ou n'ait jamais existé dans la
législation des États-Unis.
4.168 Les Communautés européennes affirment également qu'aucun autre pays du monde n'a dans
sa législation de disposition analogue à l'article 211 ou, au moins, qu'aucune disposition légale ou
réglementaire de ce type n'a jamais été communiquée au Conseil des ADPIC au titre de l'article 63 de
l'Accord.
4.169 Les Communautés européennes se déclarent également surprises de constater que l'article 211
ne s'applique qu'aux marques et noms commerciaux, et non à d'autres droits de propriétéintellectuelle, si l'on considère qu'il s'agit là, selon les États-Unis, de l'application d'un principe
général de la législation de ce pays, à savoir la non-reconnaissance des effets de confiscations
étrangères n'ayant pas fait l'objet d'une indemnisation.  En outre, l'article 211 ne vise aucun autre droit
intangible (comme, par exemple, les créances ou les comptes bancaires) ou avoirs tangibles et la
législation des États-Unis ne semble pas contenir ni avoir jamais contenu aucune autre dispositionéquivalente pour les avoirs de ce type.
4.170 De l'avis des Communautés européennes, les termes de l'article 211 sont suffisamment clairs
pour autoriser, dans des limites raisonnables, une certaine marge d'appréciation quant à sa portée et
son application.  Conformément aux règles établies sur la question de la charge de la preuve, énoncéespar l'Organe d'appel dans l'affaire Inde - Protection conférée par un brevet
51, la charge de prouver que
le sens de cet article est peut-être autre que ce que dit son simple libellé incombe entièrement aux
États-Unis.
4.171 Les Communautés européennes affirment qu'à plusieurs reprises, les États-Unis mélangent
délibérément la question de la propriété de marque s et de noms commerciaux à Cuba et la question de
la propriété de marques et de noms commerciaux aux États-Unis.  Elles affirment que la réponse à la
question n° 21 du Groupe spécial52 illustre clairement ce type de confusion:  "À cela s'ajoutait le fait
que, les marques cubaines ne pouvant être utilisées aux États-Unis, les titulaires initiaux n'avaient pas
la possibilité d'engager des poursuites pour atteinte aux droits concernant [la] marque confisquée."
Compte tenu du principe de la territorialité des marques53, une marque cubaine ne peut en aucun cas
être utilisée dans le cadre d'une procédure concernant une atteinte à des droits aux États-Unis.
4.172 Les Communautés européennes notent l'affirmation faite par les États-Unis dans cette
réponse, selon laquelle "pour toutes ces raisons, l'article 211 n'a pas modifié de manière significative
la situation juridique concernant les marques visées par ses dispositions, par rapport à la situation
existant dans le cadre de la loi antérieure".  À ce sujet, les Communautés européennes font référence àcertaines parties de leurs remarques introductives
54 et à la marque Havana Club qui, avant l'entrée en
vigueur de l'article 211, était régulièrement enregistrée et renouvelée par l'USPTO.  Les
Communautés européennes affirment que ces procédures ne sont plus possibles depuis l'entrée en
vigueur de l'article 211.
4.173 Les Communautés européennes soutiennent que la jurisprudence des États-Unis,
soigneusement citée par ce pays, ne considère que les avoirs précis qui ont été confisqués ou ont au
moins été visés par la tentative de confiscation.  La portée de l'article 211 va au contraire bien au-delà
des avoirs confisqués.
                                                     
51 OA 1997-5, paragraphe 74.
52 La réponse des États-Unis à la question n° 21 est citée dans la note de bas de page 48 ci-dessus.
53 Les Communautés européennes font référence à cet égard à l'article 6 3) de la Convention de Paris.
54 Citées aux paragraphes 4.5 à 4.8 ci-dessus.WT/DS176/R
Page 47
4.174 S'agissant des marques et noms commerciaux visés à l'article 211, les Communautés
européennes soutiennent que toute marque ou nom commercial américain l'est potentiellement si le
signe ou la combinaison de signes dont il est composé est identique ou pour l'essentiel similaire à une
marque ou un nom commercial qui était utilisé en rapport avec une marque ou des avoirs qui ont étéconfisqués à Cuba.  Il est important de comprendre que cette identité ou similarité concerne la
perception des signes qui constituent la marque ou le nom commercial.  Il n'est pas nécessaire que
l'entreprise cubaine en ait effectivement été titulaire aux États-Unis.  Selon les Communautés
européennes, les États-Unis ont confirmé que l'article 211 s'appliquait lorsque aucune marque
identique ou similaire n'existait aux États-Unis (détenue par l'entreprise expropriée ou par une autre
personne) au moment des expropriations cubaines.
55  Les Communautés européennes soutiennent que
la marque ou le nom commercial américain n'a pas à avoir de lien factuel ou juridique avec unemarque ou un nom commercial qui existait aux État s-Unis au moment de la confiscation cubaine.
4.175 Les Communautés européennes estiment que l'avoir que constitue la marque consiste en des
droits exclusifs concernant un signe en liaison avec une certaine catégorie de produits.  L'article 211
ne vise pas uniquement une marque américaine en rapport avec les produits auxquels s'appliquait lamarque utilisée en rapport avec l'entreprise confisquée, mais vise aussi les marques pour toute
catégorie de produits.  De même, la portée de l'article 211 n'est pas limitée aux marques mêmes qui
ont fait l'objet de la confiscation, mais elle s'étend aux marques qui sont pour l'essentiel similaires à
celles qui étaient utilisées par l'entreprise confisquée.  Selon les Communautés européennes, il est
évident qu'une marque pour l'essentiel similaire – par sa définition même – n'a jamais été confisquéeni fait l'objet d'une tentative de confiscation.
4.176 Les Communautés européennes prétendent par ailleurs que les marques peuvent être
abandonnées par leurs titulaires respectifs volontairement ou par défaut d'usage.  Dans ce cas, la
marque tombe dans le domaine public et n'importe qui peut en demander l'enregistrement et enacquérir la propriété.  Il est clair que l'article 211 s'applique aussi aux marques abandonnées, sans
qu'elles soient liées, d'un point de vue juridique à des marques précédemment confisquées.
4.177 Les Communautés européennes affirment que ces exemples montrent clairement que
l'article 211 s'applique à des marques américaines qui n'avaient aucun lien factuel ou juridique avec
une entreprise cubaine utilisant une telle marque.  Libellé de manière très large, l'article 211
s'applique à une marque américaine qui n'a jamais appartenu à l'entreprise confisquée ou n'a jamais euaucun lien avec elle.  Il suffit, en vertu dudit article, que la marque américaine soit identique ou pour
l'essentiel similaire à une marque utilisée en rapport avec une entreprise qui a été confisquée.  Il n'est
pas nécessaire que les marques et les noms commerciaux utilisés en rapport avec l'entreprise cubaine
confisquée aient existé aux États-Unis;  ils auraient pu exister n'importe où dans le monde.
56
                                                     
55 Les Communautés européennes font référence à la réponse des États-Unis à la question n° 1 b).  Ce
pays a expliqué que "la question de savoir si une marq ue de ce type entrerait dans le champ d'application de
l'article 211 dépendrait des faits.  Le fait que la marque existait aux États-Unis au moment de la confiscation
peut revêtir de l'importance ou ne pas en revêtir lorsque le tribunal détermine la propriété de cette marque".
56 De l'avis des Communautés européennes, les différentes décisions des tribunaux des États-Unis
concernant des différends liés à la marque et au nom commercial américains "Havana Club" fournissent unebonne illustration pratique de la manière dont l'article  211 fonctionne et des raisons pour lesquelles cet article
est foncièrement différent de la jurisprudence de ce pays sur les effets des confiscations étrangères.  Dans une de
ses décisions, le tribunal fédéral de district des États-Unis pour le district sud de New York a expressément
reconnu qu'une entreprise cubaine (Cubaexport) était le titulaire de la marque Havana Club enregistrée auxÉtats-Unis.  Voir Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A., 974F., Suppl. 302 S.D.N.Y. 1997.  Concernant
cette marque, les Communautés européennes soulignent qu'une entreprise cubaine ou son ayant cause en sont lestitulaires légitimement enregistrés, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans plus de 100 pays et territoires.Dans une décision ultérieure sur la même question, ce même tribunal décrit l'objet et le but de l'article 211 en
déclarant, à la page 41, que "cet article limite l'enregistrement et le renouvellement de droits afférents à desWT/DS176/R
Page 48
4.178 Pour ce qui est de l'application de l'article 211 a) 2) et b), les Communautés européennes
maintiennent qu'il y a lieu d'établir une distinction stricte entre la propriété d'une marque découlant de
la "common law" et la propriété d'une marque enregistrée au niveau fédéral et que, pendant toute la
durée des travaux du Groupe spécial, les États-Unis ont cherché à mélanger ces deux questions.  Àcette fin, les Communautés passent en revue certaines caractéristiques essentielles du système de
protection des marques des États-Unis.  Selon elles, il y a lieu de distinguer ce qu'il est convenu
d'appeler les marques découlant de la "common law" et les marques enregistrées.  Pour ce qui est de la
protection contre la concurrence déloyale, la "common law" prévoit une action en vue de protéger les
marques non enregistrées, les marques de service, les noms commerciaux, les dessins et modèles et la
présentation dans le cadre d'un usage commercial effectif, dans la mesure où ils satisfont à certaines
prescriptions fondamentales en matière de protection, qui peuvent varier d'un État à l'autre.  Lesmarques découlant de la "common law" sont généralement limitées, sur un plan territorial, à l'État
fédéral ou à la région où elles sont utilisées.  Les marques enregistrées au niveau fédéral en vertu de la
Loi Lanham sont tout à fait différentes.  Une marque enregistrée peut ou non être fondée sur une
marque découlant de la "common law" déjà existante.  Il est parfaitement possible d'avoir une marque
enregistrée sans qu'ait existé préalablement une marque découlant de la "common law".
4.179 Selon les Communautés européennes, une marque enregistrée sur le plan fédéral est créée par
l'acte même d'enregistrement.  Avant l'enregistrement, cette marque n'existe pas, non plus que le
titulaire du droit de marque.  Avant d'accepter un enregistrement, l'USPTO doit vérifier que le
déposant satisfait à toutes les prescriptions en matière d'enregistrement des marques.  L'un deséléments à vérifier est l'usage des signes ou de la combinaison de signes ou l'intention d'en faire usage
au cours d'opérations commerciales pour les produits considérés.  Ce dernier critère, ainsi que
d'autres, peut aussi être invoqué par des tiers.  Une fois accordée, une marque enregistrée au niveau
fédéral devient "irrécusable" après cinq années consécutives d'usage et ne peut plus être contestée par
un prétendant qui revendique des droits antérieurs.  On note déjà un effet similaire après cinq ansd'enregistrement.
4.180 Les Communautés européennes affirment que ce mécanisme est l'une des raisons mêmes
expliquant l'adoption de l'article 211.  La marque "Havana Club" était régulièrement enregistrée
auprès de l'USPTO en 1976 et était devenue, en 199 8 – au moment de l'adoption de l'article 211 –
irrécusable.  Il est également révélateur que l'USPTO ait refusé en 1994 et 1995 des demandes
d'enregistrement d'une marque "Havana Club" déposées par des membres de la famille Arechabala,précédent propriétaire de l'entreprise cubaine expropriée qui utilisait ladite marque.
57
4.181 S'agissant de la question de savoir si un ressortissant des États-Unis peut être titulaire d'une
marque ou d'un nom commercial visé par l'article 211, les Communautés européennes affirment que,
comme les marques et noms commerciaux visés par ledit article n'ont pas nécessairement à avoir leurorigine légale dans un titulaire cubain, la question de savoir si l'OFAC a déjà accordé ou peut accorder
des licences de cession n'a finalement aucune pertinence, même si le texte du Règlement sur les avoirs
cubains indique sans ambiguïté que cet organisme est habilité à accorder des licences de ce type.
Pour ce qui est des décisions en matière de cession, l'OFAC ne s'intéresse qu'aux transactions portant
sur des biens dans lesquels Cuba ou un ressortissant cubain ont un intérêt, et non aux transactionsrelatives à des biens appartenant à d'autres personnes.
                                                                                                                                                                    
marques et des noms commerciaux et limite la revendication de ces droits [...]".  Appliquant l'article 211 b), le
tribunal a rejeté l'allégation du plaignant selon laque lle il y aurait eu atteinte à un nom commercial car le
titulaire initial de la marque n'avait pas donné son consentement.  Voir Havana Club Holding, S.A. v. Galleon,
S.A., 62F., Suppl. 2d 1085 S.D.N.Y. 1999.
57 Les Communautés européennes soulignent que ce fait est confirmé par les informations obtenues sur
le site Web de l'USPTO concernant la marque "Havana Club", qui montrent que cet enregistrement a fait l'objet
de plusieurs tentatives d'annulation, dont aucune n'a abouti.WT/DS176/R
Page 49
4.182 Les Communautés européennes estiment que les États-Unis ont souvent essayé de justifier les
incompatibilités de l'article 211 avec l'Accord su r les ADPIC en affirmant que l'on ne pouvait savoir
avec certitude de quelle manière les tribunaux des États-Unis pourraient interpréter cette disposition.
Il devrait suffire de rappeler que les tribunaux de ce pays sont constitutionnellement tenus de respecterpleinement les lois fédérales.  À cet égard, il convient aussi de noter que l'Accord sur l'OMC (qui
comprend l'Accord sur les ADPIC) n'est pas exécutoire de lui-même dans l'ordre juridique des
États-Unis.  Autrement dit, un individu ne peut se prévaloir de cet accord auprès d'un tribunal des
États-Unis, mais uniquement des termes de la législation qui en porte application.  En outre, il est bien
établi dans la jurisprudence des États-Unis que les lois fédérales ultérieures ont la primauté sur des
traités internationaux préalablement conclus par les États-Unis, ce qui empêche les tribunaux
d'interpréter la législation nationale d'une manière conforme au traité en cas de conflit.  Ce principe aété appliqué par un tribunal des États-Unis dans une affaire mentionnée précédemment
58, dans
laquelle celui-ci a estimé que "[...] le Congrès avait clairement manifesté son intention d'annuler des
droits afférents à des marques et des noms commerciaux résultant de traités, lorsque ces marques et
noms commerciaux remplissaient les conditions énoncées à l'article 211".
4.183 Les Communautés européennes soutiennent que, en ce qui concerne l'USPTO, le libellé de
l'article 211 a) 1), tel qu'il lui est donné effet par l'article 515.527 2) du Règlement sur les avoirs
cubains, n'autorise pas d'effectuer les paiements nécessaires au dépôt de demandes auprès de l'USPTO
pour l'enregistrement ou le renouvellement de mar ques visées par l'article 211.  L'USPTO n'a pas la
faculté d'agir autrement.
4.184 Les Communautés européennes déclarent que les États-Unis invoquent essentiellement pour
leur défense l'existence dans leur pays d'une "politique très ancienne" de non-reconnaissance des
expropriations étrangères.  L'article 211, qui représenterait un exemple particulier de cette politique,
ne peut donc, de l'avis des États-Unis, faire l'objet  d'un examen au regard de l'Accord sur les ADPIC.
Les Communautés européennes estiment que cet accord ne contient aucune exception globale selon
laquelle les mesures prises par un Membre de l'OMC seraient exemptées de cet examen si les
considérations de politique générale sur lesquelles reposent ces mesures concernent des questions
liées à des confiscations étrangères.  Les Communautés européennes déclarent que les États-Unis
n'ont jamais mis en évidence de disposition de cette nature dans l'Accord sur les ADPIC.  Selon elles,
le fait d'accepter une exception de ce type, que ce soit en raison d'une expropriation ou pour toute
autre raison (par exemple pour promouvoir la santé publique ou encourager l'industrialisation sur leplan national) viderait l'Accord de tout son sens.  Toutes les mesures prises par un Membre de l'OMC
concernant des droits de propriété intellectuelle visés par l'Accord doivent donc satisfaire aux critères
minimums de protection prévus par ledit accord.  Les Communautés européennes estiment qu'il est
indéniable – ce qui, selon elles,  n'est pas contesté par les États-Unis – que les droits de propriété
intellectuelle visés par l'article 211 sont soumis aux disciplines de l'Accord sur les ADPIC.
4.185 Formulant des observations sur les décisions des tribunaux des États-Unis, dont ce pays a fait
état pour illustrer sa politique de non-reconnaissance des effets des confiscations opérées par d'autres
pays sans indemnisation concernant des non-ressortissants de ces pays, les Communautés
européennes estiment que la démarche clairement adoptée par les tribunaux dans ces décisions estd'attribuer la propriété des droits américains, qui est revendiquée par plusieurs prétendants.  Selon
elles, l'article 211 a une optique diamétralement opposée à l'orientation générale dont témoigne la
jurisprudence mentionnée par les États-Unis.  L'article 211 doit systématiquement être considéré dans
le contexte du système de mesures prises par les États-Unis vis-à-vis de Cuba, dont le Règlement sur
les avoirs cubains, auquel ledit article fait référence à plusieurs reprises, est le pivot.  Le but et l'objetde ces mesures, comme le titre du Règlement le laisse déjà entendre, n'est pas d'attribuer certains
                                                     
58 Les Communautés européennes font référence à l'affaire Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.
62 F., Supp. 2d 1085 S.D.N.Y. 1999.WT/DS176/R
Page 50
avoirs, revendiqués par Cuba ou des ressortissants cubains et par d'autres prétendants, mais de
contrôler et limiter l'exercice de droits de propriété non contestés sur le plan juridique détenus par
Cuba ou des ressortissants cubains concernant des avoirs situés aux États-Unis.  Selon les
Communautés européennes, la reconnaissance, dans le cadre de la législation américaine, du fait que
ces avoirs appartiennent à Cuba ou des ressortissants cubains ne fait aucun doute et cettereconnaissance est même une condition préalable à l'existence du Règlement sur les avoirs cubains.
4.186 Les Communautés européennes affirment que les trois dispositions de fond de l'article 211
s'appuient sur l'hypothèse selon laquelle les marques ou noms commerciaux appartiennent
légitimement à Cuba, à un ressortissant cubain ou à leurs ayants cause.  Ce n'est que si ces
ressortissants désignés ou ayants cause sont considérés comme les propriétaires légitimes des avoirs
visés qu'ils peuvent raisonnablement opérer une transaction concernant ces avoirs.  Cet arguments'applique aussi à l'article 211 a) 2) et b) car il est absurde d'interdire aux tribunaux des États-Unis de
reconnaître une revendication de droits, de donner effet à une telle revendication ou de l'entériner
d'une autre manière si aucun droit n'est en fait conféré aux requérants.
4.187 Les Communautés européennes soutiennent qu'une autre différence notable entre l'article 211
et la jurisprudence des États-Unis concernant les confiscations étrangères est le fait que cette
jurisprudence attribue la propriété des avoirs, qui  est revendiquée par deux ou plusieurs prétendants.
Elles affirment que l'article 211 s'applique qu'il y ait un prétendant ou qu'il n'y en ait pas.  Mais même
lorsque le prétendant existe, l'article ne s'appliquera jamais aux fins de l'attribution des droits de
propriété.  Autrement dit, sur la base des dispositions de l'article 211 a) 2) et b), le "titulaire initial" nedeviendra en aucun cas le titulaire des marques et noms commerciaux considérés.  Il ne pourra donc
jamais lui-même demander des mesures provisoires de réparation ou des dommages-intérêts si
quelqu'un fait usage de la marque ou du nom commercial contesté sans son consentement.
L'article 211 a) 2) et b) accordera uniquement au "titulaire initial" le droit négatif d'empêcher
quelqu'un d'autre de faire respecter certains droits.
4.188 Les Communautés européennes affirment qu'en vertu de l'article 211, le propriétaire de
l'entreprise confisquée lui-même n'a absolument aucune base d'action ou de défense.  Il n'est même
pas partie – nécessaire ou autorisée – aux procédures judiciaires concernant l'application de
l'article 211.  Toute personne portant atteinte à une marque enregistrée peut invoquer
l'article 211 a) 2) et b) dans le cadre d'une procédure engagée à cet égard par le titulaire de la marque
enregistrée.  Cette personne n'a pas à avoir le consentement ou l'autorisation du propriétaire del'entreprise confisquée pour se prévaloir de ce moyen de défense.  Il se peut que l'entreprise ait
totalement cessé d'exister ou que le propriétaire soit décédé sans ayants cause ou qu'il ait simplement
disparu.
4.189 Les Communautés européennes affirment que le caractère punitif de l'application des
dispositions de l'article 211 est clairement démontré.  Cet article concerne exclusivement la limitation
discriminatoire des droits afférents à des marques et des noms commerciaux détenus par certains
titulaires et ne donne aucun droit correspondant au propriétaire de l'entreprise qui aurait été lésé par la
confiscation étrangère.
4.190 Les Communautés européennes déclarent que ces caractéristiques établissent une distinction
fondamentale entre l'article 211 et la jurisprudence des États-Unis sur les expropriations étrangères
qui vise à attribuer la propriété des droits revendiquée par plusieurs prétendants.  Comme les
États-Unis l'ont justement souligné, la législation et la pratique des États-Unis reconnaissent
généralement, en effet, les avoirs détenus par le propriétaire avant la confiscation plutôt que par lebénéficiaire de cette confiscation.  Au contraire, l'article 211 vise uniquement à limiter l'usage d'un
avoir par son propriétaire légal sans donner aucun avantage correspondant au propriétaire "initial".WT/DS176/R
Page 51
4.191 Les Communautés européennes soutiennent que la jurisprudence des tribunaux américains et
des tribunaux étrangers – citée par les États-Unis – qui ne reconnaît pas les effets des expropriations
étrangères pour les avoirs nationaux n'a rien à voir avec l'article 211.  En effet, si une marque ou un
nom commercial américain avait fait l'objet d'une expropriation à Cuba, celle-ci ne serait
vraisemblablement pas – compte tenu de la jurisprudence mentionnée par les États-Unis – reconnue etle titulaire des droits avant la confiscation continuerait à être le titulaire des droits américains.  Dans
cette situation, l'article 211 n'a clairement aucun rôle à jouer.  Cet article s'applique d'une manière
diamétralement opposée à celle qui est décrite dans la jurisprudence sur l'expropriation.  Il crée en fait
des effets préjudiciables pour des avoirs américains sur la base de faits qui se sont produits à Cuba
concernant des avoirs situés en dehors des États-Unis, ce qui pourrait être qualifié de renversement du
principe de la territorialité.
4.192 Les Communautés européennes soulignent par ailleurs que la jurisprudence en matière
d'expropriation est axée sur les avoirs, qu'elle attribue à des personnes indépendamment de leur
nationalité respective.  En revanche, l'article 211 impose une limitation uniquement pour les marques
et noms commerciaux détenus par certains ressortissants mais pas pour les autres.
4.193 Les Communautés européennes affirment que ce qui précède montre sans doute raisonnable
possible que l'article 211 n'a rien à voir avec la non-reconnaissance des effets résultant
d'expropriations étrangères sur le plan national, c'est-à-dire avec l'application du principe de la
territorialité.  Il concerne en fait exclusivement la limitation de la jouissance de marques et de noms
commerciaux américains détenus par des titulaires "indésirables".  L'article 211 crée en réalité unenouvelle série de mesures punitives à l'encontre de Cuba et de ressortissants cubains et leurs ayants
cause.
4.194 Les Communautés européennes rappellent l'argument des États-Unis selon lequel aucune
affaire n'a entraîné l'application de l'article 211 et que cet article ne peut donc à ce jour être considérécomme contraire à l'une quelconque des obligations découlant pour eux de l'Accord sur les ADPIC.
Les Communautés européennes font observer qu'il existe en fait un jugement définitif de la Cour
d'appel fédérale du deuxième circuit dans l'affaire "Havana Club" où l'article 211 b) a été appliqué.
Elles précisent aussi que l'article 211 contient des instructions claires et sans ambiguïté à l'intention du
pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, sans leur laisser aucune marge d'appréciation.  Selon elles,
le fait que les législations et réglementations nationales peuvent faire l'objet d'un examen sans avoir
été effectivement appliquées dans des cas particuliers et sans que le Membre plaignant ait eu à subirdirectement les effets de leur mise en application est un principe bien établi de la jurisprudence de
l'OMC.
59
4.195 Le Groupe spécial a demandé aux États-Unis de préciser quelles marques et autres signes
étaient visés par l'article 211.  En réponse, les États-Unis affirment notamment que, de façon générale,
l'article 211 traite de la question des marques et noms commerciaux associés à des entreprises
commerciales confisquées sans indemnisation lorsque le "propriétaire initial" de l'entreprise
confisquée n'a pas donné son consentement concernant des mesures prises à leur sujet.  Un organe tel
                                                     
59 Les Communautés européennes se réfèrent à la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire Inde
- Brevets , dans laquelle l'existence d'une violation de l'ar ticle 70:9 de l'Accord sur les ADPIC a été confirmée
sans qu'aucune demande de mesure administrative de protection ait été faite auprès des autorités indiennes.
Rapport du Groupe spécial, Inde - Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les
produits chimiques pour l'agriculture - Plainte des États-Unis , WT/DS50/R, adopté le 16 janvier 1998, tel qu'il
a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS50/AB/R.  Les Communautés européennes notent parailleurs que les États-Unis ont récemment demandé l'établissement d'un groupe spécial concernant le Brésil, carils allèguent l'existence de violations dans le domaine de la protection conférée par des brevets.  Selon lesinformations dont disposent les Communautés, il n'a été demandé ou accordé à ce jour aucune licence
obligatoire sur la base des dispositions brésiliennes contestées.WT/DS176/R
Page 52
qu'un tribunal, qui est chargé d'établir les faits, devrait donc déterminer s'il est satisfait à chacun des
éléments de l'article 211.
4.196 Concernant l'expression "une telle marque" utilisée à l'article 211 a)  2), les États-Unis
affirment qu'elle a un double objectif.  Premièrement, il s'agit d'une manière abrégée de désigner unemarque décrite à l'article 211 a) 1), c'est-à-dire "une marque ou un nom commercial identique ou pour
l'essentiel similaire à une marque ou à un nom commercial qui était utilisé en rapport avec une
entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués, à moins que le titulaire initial […] n'ait donné son
consentement exprès".  Deuxièmement, l'expre ssion "une telle marque" montre qu'en vertu de
l'article 211, il existe un rapport ou un lien entre la marque dont il est demandé la jouissance et la
confiscation.  Les marques n'existent pas en vase clos mais sont liées à une entreprise commerciale
sous-jacente.  Dans les cas visés par l'article 211, cette entreprise sous-jacente a été confisquée, l'entitéchargée de la confiscation (ou ses ayants cause) revendique la propriété de la marque associée du fait
de la confiscation et il existe un titulaire antérieur de la marque utilisée en rapport avec cette
entreprise.  Dans ce sens, c'est la marque elle-même qui a été confisquée.  Selon les États-Unis, il
semble que les confiscations cubaines s'étendent donc aux marques utilisées en rapport avec les
entreprises confisquées, ainsi qu'à tous les autres avoirs de ces entreprises.
4.197 Répondant à la question de savoir si l'article 211 s'appliquerait à une marque légalement
abandonnée par son titulaire initial aux États-Unis, ce pays déclare que c'est au décideur de trancher
cette question.  Selon eux, la question centrale dans le cadre de l'article 211 est la propriété de la
marque.  En conséquence, un tribunal pourrait fort bien statuer que, dans les circonstancesparticulières où une marque a été légalement abandonnée, il n'existe aucun titulaire initial dont le
consentement doive être obtenu au titre de l'article 211.
60
                                                     
60 Les États-Unis affirment que l'article 211 ne traite pas spécifiquement de la question de l'abandon.
En général, tout point de fait relatif à la propriété de marques, y compris "l'abandon" tel qu'il est défini par laLoi sur les marques dans 15 U.S.C. 1127, pourrait être soulevé et examiné dans le cadre de n'importe queldifférend sur la propriété.  L'"abandon" comporte deux aspects, dont chacun doit être prouvé.  Premièrement,l'usage de la marque doit avoir été interrompu volontairement.  Deuxièmement, cette interruption doit
s'accompagner de l'intention de ne pas recommencer à en faire usage.  Les États-Unis soulignent qu'il convient
de formuler deux observations sur la question de savoir si l'abandon revêt une signification pratique dans le casdu présent différend.
Premièrement, les États-Unis affirment que, lorsque celui qui revendique la marque sait effectivement
que la cessation de l'usage par le titulaire cubain initial es t le résultat d'une prise de contrôle de son entreprise
par la contrainte, il semble que l'usage n'a pas été interrompu volontairement et ne s'est pas accompagné de
l'intention de ne pas recommencer à utiliser la marque.  En conséquence, la question de l'abandon ne serait pas
soulevée dans ce cas.  La Loi Lanham a de toute façon codifié la doctrine équitable, établie de longue date, du"non-usage excusable" (c'est-à-dire la doctrine selon laquelle le non-usage attribuable à des circonstancesspéciales - qui le justifient - ne permet pas de conclure à l'existence d'une intention d'abandon) pour ce qui est dumaintien de l'enregistrement fédéral d'une marque au titre des articles 8 et 9 de la Loi sur les marques.  Le fait defaire valoir le non-usage excusable – si cette démarche aboutit – empêcherait des marques enregistrées d'être
considérées comme étant abandonnées.  Cette même doctrine s'applique avec une force égale aux droits de
propriété sur des marques découlant de la "common law" aux États-Unis.  Un tribunal pourrait donc déterminerque le non-usage d'une marque aux États-Unis dû à l'expropriation par la contrainte des installations deproduction du titulaire cubain initial à Cuba constitue un non-usage excusable et n'entraîne pas l'abandon desdroits de marque américains de la victime expropriée.
Deuxièmement, les États-Unis considèrent que l'Accord sur les ADPIC n'impose nullement aux
Membres d'adopter une politique en matière d'abandon.  Si l'article 19:1 dudit accord  interdit la radiation de
l'enregistrement d'une marque en cas de non-usage avant la fin d'une période ininterrompue d'au moins trois ans,il n'exige pas la radiation de l'enregistrement pour des raisons de non-usage.  En fait, pour certains Membres del'OMC, il n'y a pas d'obligation d'usage pour le maintien de l'enregistrement d'une marque.  Le simple fait dunon-usage n'est donc pas synonyme d'abandon, que ce soit en vertu de l'Accord sur les ADPIC ou en vertu de la
législation des États-Unis.WT/DS176/R
Page 53
4.198 Selon les États-Unis, les Communautés europé ennes prétendent adhérer au principe reconnu
selon lequel les Membres n'ont pas à donner effet à des décrets étrangers de confiscation concernant
des avoirs situés sur leur territoire, mais affirment que leur position dans le présent différend n'a rien à
voir avec ce principe.  Les États-Unis font observer que le principe en question dépend  toutefois de la
liberté qu'ont les Membres en vertu de l'Accord sur les ADPIC de déterminer les conditions danslesquelles une personne peut revendiquer la propriété d'une marque.  Si, comme le prétendent les
Communautés européennes, les Membres ne sont pas libres, en vertu dudit accord, de fixer ces règles
de fond en matière de propriété, ils ne sont pas non plus libres de décider qu'ils ne reconnaîtront pas
les entités chargées de la confiscation comme les titulaires de la marque;  les Communautés
européennes ne peuvent jouer sur les deux arguments.
61
4.199 De l'avis des États-Unis, les Communautés européennes considèrent les prescriptions del'article 6 quinquies  de la Convention de Paris d'une manière très large.  Selon ce pays, les
Communautés exigent en fait des États-Unis, pour ce qui est des marques confisquées enregistrées à
Cuba, qu'ils donnent effet aux confiscations concernant des avoirs situés sur leur territoire.  C'est
précisément ce qui n'a pas été fait dans les nombreuses affaires citées par les États-Unis et ce dont
traite l'article 211.  Les Communautés européennes ne peuvent éviter la contradiction entre leurposition sur l'article 6 quinquies  (et les articles 15:1 et 16:1 de l'Accord sur les ADPIC) et le principe
de la non-reconnaissance des confiscations étrangères, qu'elles acceptent expressément.
4.200 Les États-Unis affirment que, dans leurs réponses aux questions du Groupe spécial
62, les
Communautés européennes essaient de naviguer entre les circonstances dans lesquelles l'Accord surles ADPIC impose véritablement  à un Membre d'accorder la propriété d'une marque à l'entité qui l'a
confisquée et celles dans lesquelles il ne l'impose pas.  Les États-Unis soutiennent que, de cette
manière, les Communautés européennes cherchent à la fois à préserver leur position actuelle dans le
présent différend, selon laquelle l'Accord sur les ADPIC prescrit des règles en matière de propriété
des marques, et à défendre le principe selon lequel les Membres ont le droit de ne pas reconnaître lesdroits de propriété des entités chargées de la confiscation.  Selon les États-Unis, il n'est pas possible
de continuer à opérer cette distinction;  soit l'Accord contient des règles imposant aux États-Unis de
reconnaître l'entité chargée de la confiscation comme étant le titulaire d'une marque américaine, soit il
n'en contient pas.  À leur avis, l'Accord sur les ADPIC ne contient pas de prescription de ce type;  le
fait d'affirmer qu'il existe une prescription de ce type dans l'Accord, mais sous réserve d'exceptions,
revient non seulement à inventer une disposition en matière de "propriété" lorsqu'il n'y en a pas, mais
aussi à créer des exemptions détaillées de l'application de cette disposition inventée afin de tenircompte du principe établi de la non-reconnaissance.
                                                     
61 Les États-Unis affirment par ailleurs que les Communautés européennes prétendent adhérer au
principe selon lequel un Membre n'a pas à donner effet à des confiscations étrangères concernant des avoirs
situés sur son territoire.  Mais elles présentent ensuite, aux fins du présent différend, une interprétation de
l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris qui viderait ce même principe de toute substance.  LesÉtats-Unis estiment que, si l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris imposent aux Membresd'enregistrer et protéger toutes les marques que le déposant soit ou non le titulaire de la marque, comme
l'affirment les Communautés, les Membres n'ont donc pa s la possibilité de refuser de reconnaître les entités
chargées de la confiscation comme titulaires de marq ues sur leur territoire.  Selon les États-Unis, cela
signifierait que l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris imposent aux Membres de donner effet surleur territoire à des confiscations étrangères.  Les États-Unis soutiennent toutefois qu'aucune disposition duditaccord ne produit cet effet.  Aucune disposition n'exige en effet des États-Unis qu'ils déclarent que les entités
chargées de la confiscation sont les titulaires légiti mes de marques et noms commerciaux américains associés
aux avoirs confisqués.  Si l'Accord sur les ADPIC impose un grand nombre d'obligations aux Membresconcernant les marques du point de vue du fond et de la procédure, les critères et moyens visant à déterminer lapropriété d'une marque n'en font pas partie.  Selon les États-Unis, ce dernier point est confirmé par lesinformations fournies par l'OMPI.
62 Les États-Unis se réfèrent en particulier aux questions n° 42 et n° 43.  La réponse des Communautés
européennes à la question n° 43 est résumée au paragraphe 4.160 ci-dessus.WT/DS176/R
Page 54
4.201 Les États-Unis affirment que les Communautés européennes tentent de brouiller des cartes en
prétendant que l'article 211 élargit de manière inacceptable la portée du principe établi de la
non-reconnaissance des confiscations étrangères.  Les États-Unis rappellent qu'en réponse à des
questions du Groupe spécial63, les Communautés européennes affirment qu'ils refusent de reconnaître,
par l'article 211, la capacité d'un État souverain comme Cuba de prendre des décisions en matière de
propriété sur son propre territoire.  Selon les États-Unis, les Communautés européennes voudraient
faire croire au Groupe spécial que l'article 211 constitue en fait une tentative, par les États-Unis, de
limiter la création et la cession de droits afférents à des marques et/ou à des noms commerciaux dans
d'autres pays.  Les États-Unis estiment en fait que cet article se contente de ne pas reconnaître les
effets extraterritoriaux d'une confiscation sans indemnisation.  Il ne porte nullement sur la validité,
dans un pays tiers, d'une marque ou d'un nom comm ercial donné.  Il souligne simplement que, même
si elle est valable dans tout autre pays, une revendication de droits sur une marque ou un nom
commercial associé à une entreprise qui a été confisquée sans indemnisation n'est pas valable aux
États-Unis – à moins que cette revendication n'émane du titulaire des droits.64
4.202 Les États-Unis affirment que les Communautés européennes elles-mêmes ne semblent pasavoir de grande certitude concernant l'argument selon lequel leur interprétation de l'Accord sur les
ADPIC n'a rien à voir avec le principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères.  Les
États-Unis se réfèrent à une question posée par le Groupe spécial aux CE sur la question de savoir si
les affaires Koh-I-Noor citées par les États-Unis auraient eu une issue différente si l'on avait a dopté
l'interprétation communautaire de l'Accord sur les ADPIC, question à laquelle les Communautéseuropéennes ont répondu sans précisions supplémentaires qu'il était "peu probable" que l'Accord
                                                     
63 Les États-Unis se réfèrent à la réponse des Communautés européennes aux questions n° 40 à 42.
64 Les États-Unis affirment que plusieurs des réponses des Communautés européennes aux questions du
Groupe spécial mettent également en évidence l'incohérence de leur position.  Ils rappellent que lesCommunautés européennes ont répondu à la question n° 46 du Groupe spécial en affirmant que, après lanationalisation de la société Ron Bacardi à Cuba, les " titulaires de la marque" (c'est-à-dire les propriétaires
initiaux de la société, qui avaient quitté Cuba pour créer une entreprise à New York) ont demandé aux autorités
danoises de modifier l'enregistrement de la marque danoise afin de prendre en considération la propriété de lanouvelle société à New York.  Les États-Unis se demandent comment les autorités danoises ont pu justifier lamodification pure et simple de la propriété de la marque danoise – qui était détenue par la société cubaineconfisquée et a été transférée à une nouvelle société new-yorkaise – si comme l'affirment les Communautéseuropéennes, l'article 6 quinquies  exige que toutes les marques étrangères régulièrement enregistrées soient
enregistrées et protégées - indépendamment de toute décision sur la question de savoir qui est le véritable
titulaire de la marque.  Pour les États-Unis, la réponse est que rien dans la Convention de Paris ne contraignaitles autorités danoises à continuer à reconnaître le dé posant cubain ayant fait l'objet d'une confiscation comme
étant le titulaire de la marque.  Selon les États-Unis, il semble que les autorités danoises aient déterminé dequelque façon, après mûre réflexion, qui était le véritable titulaire de la marque.  Et c'est précisément le type de
détermination que, selon ce qu'affirment maintenant le s Communautés européennes, les Membres ne sont pas
habilités à faire.  D'après l'interprétation communautaire, il semble que l'article 6 quinquies  de la Convention de
Paris aurait empêché les autorités danoises de conclure qu e la propriété de la marque devait être transférée.  De
même, si l'Accord sur les ADPIC s'était appliqué à cette situation de la manière préconisée par les
Communautés européennes, les autorités danoises auraient  vraisemblablement été tenues par les dispositions des
articles 15:1 et 16:1 de maintenir l'enregistrement de la marque et de la faire respecter au nom du déposant
- c'est-à-dire la société cubaine confisquée.  Les États-Unis ajoutent que la question est identique pour ce qui est
de la marque Bacardi au Royaume-Uni.
Les Communautés européennes répondent aux arguments des États-Unis concernant la marque danoise
Bacardi en déclarant que le présent Groupe spécial est exclusivement saisi de la question de la législation desÉtats-Unis.  Elles précisent toutefois qu'elles ne voient aucun élément permettant d'établir une distinctionsystématique entre la présente affaire et la situation de l'affaire Zeiss [une autre affaire mentionnée par les
parties].WT/DS176/R
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prescrive une issue différente.65  Les États-Unis affirment qu'en fait, l'argument des Communautés
européennes dans la présente procédure - selon lequel ils doivent enregistrer les marques confisquées
et régulièrement enregistrées dans le pays d'origine et les faire respecter - conduirait toutefois
impérativement à la constatation selon laquelle l'entité tchécoslovaque chargée de la confiscation
jouissait d'un droit exécutoire concernant la marque Koh-I-Noor en dehors de la Tchécoslovaquie,partout où elle était enregistrée en vertu de l'article 6 quinquies  de la Convention de Paris.  Ce résultat
serait donc très différent de celui des procédures relatives à la série initiale d'affaires – et les États
membres des CE seraient alors impuissants à empêcher l'entité chargée de la confiscation de
revendiquer la propriété de la marque.  Les États-Unis estiment qu'une grande partie des affaires
examinées dans leur première communication – outre les affaires Koh-I-Noor – concernant le principe
de la non-reconnaissance des confiscations étrangères auraient eu une issue différente si
l'interprétation faite par les Communautés européennes de la Convention de Paris avait été adoptée etappliquée.
4.203 Les États-Unis soutiennent que l'affirmation des Communautés européennes selon laquelle le
principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères n'a pas de pertinence dans le cadre du
présent différend est tout simplement erronée.
66  Les États-Unis affirment que "le principe de la
non-reconnaissance existe car les Membres exercent leur droit de déterminer qui est ou non le
propriétaire d'avoirs situés sur leur territoire, y compris les marques.  Il s'agit d'un droit dont les
Communautés européennes prétendent qu'il a été retiré aux Membres par l'Accord sur les ADPIC.
L'existence même du principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères à côté de la
Convention sur les ADPIC et de la Convention de Paris signifie que l'interprétation communautaire
dudit accord est inexacte.  Ce principe revêt donc la plus grande pertinence dans le cadre du présent
différend".
4.204 Les États-Unis affirment que, contrairement à la déclaration des Communautés européennes
selon laquelle ils mélangeraient la question de la propriété des marques aux États-Unis et celle de lapropriété des marques à Cuba, leur propre position est claire:  les entités chargées de la confiscation à
l'étranger peuvent peut-être revendiquer la propriété d'avoirs sur leur propre territoire, mais elles ne
peuvent, du fait de cette confiscation, faire valoir des droits sur des avoirs aux États-Unis.
4.205 Selon les États-Unis, la logique des Communautés européennes semble en revanche être la
suivante:  1) chaque État a le droit de réglementer la propriété des biens sur son propre territoire:
2) Cuba avait donc le droit de confisquer des avoirs, y compris des marques enregistrées, à Cuba;3) les États-Unis ne sont pas obligés d'accepter une tentative faite par Cuba dans le but de confisquer
des biens aux États-Unis, mais 4) les États-Unis sont obligés de reconnaître la modification du titre de
propriété à Cuba "et d'en tirer certaines conséquences".  Parmi ces "conséquences" figure
apparemment l'obligation de reconnaître que les entité s chargées de la confiscation sont les titulaires
des marques aux États-Unis.  Les États-Unis prét endent que l'analyse des Communautés européennes
est erronée:  la conclusion des CE est en totale contradiction avec leur hypothèse de départ.  Les
États-Unis ne contestent pas, dans le cadre de la présente procédure, le droit des pays à réglementer la
propriété d'avoirs sur leur propre territoire, bien qu'en fait, ces droits fassent l'objet de restrictions.  Ce
que les États-Unis contestent, en revanche, est que, selon l'analyse qui précède, ils ne pourraient pas
réglementer la propriété des marques sur leur territoire en vertu de l'Accord sur les ADPIC.
                                                     
65 Les États-Unis se réfèrent à la réponse à la question n° 45.  Les Communautés européennes ont
ultérieurement précisé leur position dans la réponse à la question n° 72 en déclarant que l'Accord sur les ADPIC
ne prescrirait pas aujourd'hui une solution différente dans la série d'affaires Koh-I-Noor.
66 Les États-Unis appellent l'attention à cet égard sur une "Déclaration de désaccord" signée par un
certain nombre de membres du Parlement européen et soumise au Président de la Commission européenne pourprotester contre la contestation de l'article 211 par les CE.  Les Communautés européennes ont fourni une copiede la réponse du Président de la Commission aux auteurs de la déclaration.  En outre, les deux parties ont
communiqué des renseignements concernant la validité de l'une des signatures de la déclaration.WT/DS176/R
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4.206 Les États-Unis affirment que la seule allégation des Communautés européennes dans le
présent différend est que l'article 211 est apparemmen t contraire aux dispositions de l'Accord sur les
ADPIC – autrement dit, que l'article 211 impose l'adoption de mesures incompatibles avec les
obligations contractées par les États-Unis dans le cadre dudit accord.  Les CE ne prétendent pas, carelles ne le peuvent pas, que l'article 211 a entraî né l'adoption de mesures incompatibles avec l'Accord
et le mandat du Groupe spécial ne porte sur aucune allégation de cette nature.  De l'avis des
États-Unis, bien que les Communautés européennes prétendent que "les effets de l'article 211 risquent
d'être nocifs pour de nombreuses relations commerci ales établies par les entreprises communautaires
non seulement avec des entités cubaines, mais aussi avec d'autres partenaires qui sont visés par
l'article 211", elles ne peuvent mettre en avant un seul cas dans lequel un tel préjudice se serait
produit, sans parler de la question de savoir si ce préjudice constituerait une atteinte à un droit protégéau titre de l'Accord sur les ADPIC.
4.207 Pour étayer cette allégation, les États-Unis déclarent que, plus de deux ans après la
promulgation de l'article 211 et malgré les millie rs de marques dont les Communautés européennes
prétendent qu'elles sont potentiellement "men acées", les Communautés européennes ne peuvent
mettre en évidence une seule mesure adoptée au titre dudit article qui soit contraire aux dispositions
de l'Accord sur les ADPIC.  Les Communautés européennes présument que l'article 211 pourrait
compromettre les "attentes économiques légitimes des opérateurs économiques des CE", mais n'ont
pas démontré que tel a été ou sera le cas.  Selon les États-Unis, même les Communautés européennes
reconnaissent que ce pays serait habilité au titre de l'Accord sur les ADPIC à ne pas donner effet à undécret de confiscation pour des marques situées sur leur territoire.  Les États-Unis supposent que
même les Communautés européennes seraient prêtes à reconnaître que des opérateurs économiques
communautaires qui achètent de prétendus droits sur ces marques américaines à l'entité chargée de la
confiscation n'ont aucune attente économique légitime concernant ces marques, ou au moins aucune
attente légitime au titre de l'Accord sur les ADPIC.  La question de savoir si ces opérateurséconomiques seraient visés par l'article 211 devrait être tranchée par les tribunaux en fonction des
faits de la cause.
4.208 Les États-Unis déclarent par ailleurs que ce qui préoccupe probablement les Communautés
européennes à propos de l'article 211 n'est pas le fait qu'il empêche l'entité chargée de la confiscation
de revendiquer la propriété dans ce cas – ce que même elles considèrent comme légitime –, mais le
fait que ledit article va apparemment bien au-delà de cette action "légitime" et touche à des domainesque les Communautés considèrent comme illégitimes.  Selon les États-Unis, c'est là que l'argument
des Communautés européennes se vide de sa substance.  Bien que celles-ci aient fait des suppositions
générales sur la manière dont l'article 211 pourrait porter atteinte à des droits légitimes non spécifiés,
elles n'ont pas démontré que cet article prescrit  l'adoption de mesures qu'elles jugent contraires à
l'Accord sur les ADPIC.  C'est ce que les Communautés européennes doivent montrer dans le cadre del'Accord sur les ADPIC pour prouver que l'articl e 211 est apparemment incompatible avec ledit
accord.  Les États-Unis estiment que les Communautés européennes ne sont pas parvenues à faire
cette démonstration.
4.209 Les États-Unis rappellent que les Communautés européennes laissent par exemple entendre
que l'article 211 est contestable car – contrairement à la jurisprudence sur le principe de la
non-reconnaissance – sa portée va "bien au-delà des avoirs confisqués";  selon elles, il s'appliquerait
aux marques qui sont utilisées en rapport avec une catégorie de produits différente de celle qui a fait
l'objet de la confiscation.  Les États-Unis répondent que l'article 211 vise en fait des marques
"utilisé[e]s en rapport avec" les avoirs confisqués.  On ne peut donc simplement pas en déduire queles marques n'ayant aucun rapport avec les produits ayant fait l'objet de la confiscation entreraient
dans le champ d'application de l'article 211.  Par ailleurs, les noms commerciaux sont associés à
l'entreprise elle-même, et non à une quelconque catégorie de produits.WT/DS176/R
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4.210 Les États-Unis se réfèrent à la déclarati on des Communautés européennes, selon laquelle
l'article 211 est contestable car il ne vise pas uniquement les marques utilisées en rapport avec les
avoirs confisqués, mais aussi des marques "pour l'essentiel similaire[s]" aux marques utilisées en
rapport avec des avoirs confisqués.  En réponse, les États-Unis déclarent que la protection conférée
par les marques a pour objet de faire en sorte que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant àl'origine des produits;  une marque "pour l'essentiel similaire" à une autre peut tout autant induire en
erreur qu'une marque "identique".  Une marque peut donc porter atteinte à une autre marque si
celles-ci sont "pour l'essentiel similaire[s]".  C'est dans le contexte de la législation sur les marques
que l'article 211 met l'accent sur les marques identiques ou "pour l'essentiel similaires".  Supposer
qu'un tribunal ou autre décideur utiliserait cette disposition pour élargir la portée de l'article 211 de
façon qu'il englobe des marques totalement séparées et distinctes de celles qui ont été utilisées en
rapport avec les avoirs confisqués est une pure chimère.
4.211 Selon les États-Unis, les Communautés européennes établissent une distinction entre
l'article 211, qui est "incompatible avec l'Accord sur les ADPIC" et le principe de la
non-reconnaissance des expropriations étrangères, qui est "compatible" avec ledit accord;  selon elles,
en effet, ce dernier principe est un principe d'"attribution" de la propriété à l'une des deux partiesprétendantes, alors que le premier - l'article 211 - bloque simplement la propriété des entités chargées
de la confiscation, sans l'attribuer à quelqu'un d'autre.  Toutefois, si un différend survient dans le cadre
de l'article 211, deux parties seront aussi probablement concernées, qui revendiquent la propriété de la
marque, et il faudra donc aussi vraisemblablement "attribuer" la propriété – tout comme dans la
jurisprudence.  Par ailleurs, toutefois, l'Accord sur les ADPIC ne dit rien sur l'"attribution" de la
propriété;  il ne dit pas que les règles sur la propriété des marques établies par les Membres doivent
attribuer la propriété de toutes les marques à une partie ou à une autre.  Il est tout simplement muet sur
la question de la propriété.  La législation d'un Membre peut indiquer que la propriété d'une marque
doit être "attribuée" à quelqu'un;  mais aucune dispos ition de l'Accord ne l'exige.  Pour ce qui est de
l'"abandon", celui-ci doit faire l'objet d'une détermination juridique en fonction des faits et desintentions du titulaire.  L'Accord sur les ADPIC n'impose nullement aux Membres d'adopter une
politique en matière d'"abandon";  les effets de l'"abandon" sur les décisions prises au titre de
l'article 211 ne présentent donc aucun intérêt lorsqu'on examine la question de savoir si cet article est
compatible avec ledit accord.
67  Les États-Unis affirment par ailleurs que le principe lié à l'application
extraterritoriale des décrets étrangers de confiscation est présenté dans la jurisprudence non pas
comme une "attribution" de droits au titulaire initial, mais comme la non-reconnaissance des droits
des entités chargées de la confiscation.  Les déclarations de principe contenues figurant dans lesdécisions de justice (par exemple, les confiscations  étrangères sont "contraires à notre politique et
heurtent notre sens de la justice et de l'équité" et il ne leur sera pas donné effet aux États-Unis) ne
représentent pas la simple "attribution", neutre, de droits de propriété.
4.212 Les États-Unis notent que les Communautés européennes affirment qu'en vertu de
l'article 211, "le "titulaire initial" ne deviendra en aucun cas titulaire des marques et noms
commerciaux considérés [...].  L'article 211 a) 2) et  b) accordera uniquement au "titulaire initial" le
droit négatif d'empêcher quelqu'un d'autre de faire respecter certains droits".  Les États-Unis
soutiennent que, à supposer que cette distinction soit pertinente, on voit difficilement comment
l'article 211 peut obliger un tribunal des États-Unis à ne  pas estimer que le titulaire initial est le
titulaire de la marque ou du nom commercial.  Il semblerait au contraire que, dans toute procédure
judiciaire au titre de l'article 211, il serait demandé au tribunal de déterminer qui est le titulaire de la
marque ou du nom commercial et qui ne l'est pas, question qui concernerait probablement le titulaire
initial et l'entité chargée de la confiscation.  Concernant la remarque selon laquelle l'article 211
accorde "uniquement" au titulaire initial un droit négatif d'empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser lamarque, les États-Unis notent que c'est précisément là le droit conféré par l'article 16:1 de l'Accord sur
les ADPIC au titulaire d'une marque enregistrée.
                                                     
67 Voir aussi la note de bas de page 61 ci-dessus.WT/DS176/R
Page 58
4.213 Les États-Unis soutiennent que l'article 211 rend compte du principe selon lequel les
tribunaux des États-Unis ne donnent pas effet à des confiscations étrangères concernant des avoirs aux
États-Unis et ne reconnaissent pas aux entités chargées de la confiscation la propriété de marques
utilisées en rapport avec les avoirs qu'elles ont confisqués (sans l'autorisation des titulaires initiaux).La question de savoir si le tribunal reconnaîtra qu'une entité ou une autre est le titulaire de la marque
dans un cas particulier dépendra des faits particuliers qui lui sont présentés.  Toutes les possibilités
factuelles proposées par le Groupe spécial dans ses questions aux États-Unis soulèveraient des
questions différentes qui seraient prises en considération par le tribunal pour déterminer la propriété
de la marque ou du nom commercial visé.  Les États-Unis ne croient pas que l'on puisse affirmer de
manière crédible que, devant un ensemble particulier de faits, un tribunal ou autre décideur se sentira
contraint par l'article 211 à prendre une décision particulière contraire à l'Accord sur les ADPIC.  Ilest certain que les Communautés européennes n'ont présenté aucun élément de preuve dans ce sens.
4.214 Les États-Unis font valoir que les Communautés européennes ne se fondent sur rien
lorsqu'elles affirment que l'objet de l'article 211 est de "limiter l'exercice de droits de propriété non
contestés sur le plan juridique  détenus par Cuba ou des ressortissants cubains concernant des avoirs
situés aux États-Unis".  Selon les États-Unis, les Communautés européennes prétendent que la
propriété des avoirs (c'est-à-dire la marque ou le nom commercial) est tenue pour acquise par la
législation des États-Unis et que l'article 211 a en fait pour effet d'empêcher le titulaire légitime de
faire respecter ses droits.  Les États-Unis affirment que, compte tenu de la description détaillée de la
jurisprudence américaine et de la jurisprudence européenne sur la question de la reconnaissance desconfiscations étrangères, il est inexact de prétendre que le fait que les entités chargées de la
confiscation jouissent de droits de propriété aux États-Unis pour des marques utilisées en rapport avec
les avoirs confisqués est "non contesté sur le plan juridique".  C'est précisément  la propriété de ces
droits qui est contestée dans le cadre de la législation des États-Unis, aussi bien dans la jurisprudence
qu'à l'article 211.
4.215 De l'avis des États-Unis, l'article 211 impose au décideur d'examiner un grand nombre de
questions liées à la "propriété" sur la base des faits particuliers considérés.  Il semble notamment qu'il
doit déterminer qu'il existait une entreprise ou des avoirs, qui avaient un propriétaire, que l'entreprise
ou les avoirs ont été confisqués à ce propriétaire sans paiement d'une indemnisation juste et adéquate,
que des marques ou noms commerciaux étaient utilisés en rapport avec cette entreprise ou ces avoirs
(en vertu de la législation des États-Unis, l'"usage" en rapport avec une entreprise ou des avoirs peutcréer des droits de propriété sur la marque ou le nom commercial), qu'il y a un "titulaire initial" de la
marque ou du nom commercial, que la marque ou le nom commercial contesté en vertu de
l'article 211 est identique ou pour l'essentiel similaire à la marque ou au nom commercial qui était
utilisé en rapport avec les avoirs confisqués (c'est-à-dire – en partie – la question de savoir qui est le
titulaire de cette marque ou ce nom commercial) et si le titulaire initial de la marque ou du nomcommercial a donné son consentement pour qu'elle soit enregistrée et/ou utilisée par une autre
personne.
4.216 Les États-Unis considèrent que tous ces points soulèvent des questions concernant la
"propriété":  il s'agit de savoir qui est le titulaire de la marque ou du nom commercial aux États-Unis.Chacun de ces points doit être tranché par le décideur sur la base des faits particuliers dont il est saisi
afin de déterminer si l'article 211 est applicable.  Si les réponses aux questions permettent d'établir
que l'entité chargée de la confiscation n'est pas le véritable titulaire de la marque ou du nom
commercial (et n'a pas le consentement du titulaire initial), l'article 211 impose au tribunal de ne pas
"reconnaît[re]" une revendication de droits par cette personne, ni "donne[r] effet à une tellerevendication ni ... l'entérine[r] d'une autre manièr e".  La détermination du tribunal en vertu de
l'article 211 – selon laquelle celui-ci ne reconnaît pas la revendication de droits par l'entité chargée de
la confiscation, ne lui donne pas effet ni ne l'entérine d'une autre manière – ne peut être considérée,
comme le font apparemment les Communautés européennes, comme la décision de ne pas reconnaîtreWT/DS176/R
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des droits de propriété légitimes , de ne pas leur donner effet ni de les entériner d'une autre manière.
Bien au contraire, cette décision découle nécessairement de la conclusion selon laquelle la personne
revendiquant les droits ne jouit pas de ces droits de propriété.
4.217 Les États-Unis soutiennent que rien dans l'article 211 ne prescrit de résultat particulier
contraire à l'Accord sur les ADPIC.  Son application peut varier en fonction d'un ensemble particulier
de faits et dépendra de nombreuses décisions prises par le décideur concernant l'identité du véritable
titulaire de la marque ou du nom commercial considéré.  De plus, ces décisions peuvent faire l'objet
d'un réexamen administratif ou d'une révision judiciaire.  On ne peut donc pas dire que l'article 211
est contraire à l'une quelconque des dispositions de l'Accord sur les ADPIC.
4.218 Les États-Unis affirment que les Communautés européennes définissent à tort l'article 211 en
laissant entendre qu'il vise des marques et des noms commerciaux qui n'ont rien à voir avec les avoirs
confisqués.  De l'avis des États-Unis, les Communautés européennes tentent apparemment de prendre
ainsi leurs distances par rapport aux critiques (bien fondées) selon lesquelles leur position créerait
l'obligation, au titre de l'Accord sur les ADPIC, de reconnaître les effets des confiscations étrangères.
La plainte des CE semble porter sur le fait que l'article 211 vise des marques qui ressemblent  aux
marques utilisées en rapport avec les avoirs confisqués, même si elles n'ont peut-être aucun lien
juridique ou factuel avec les avoirs confisqués ou les marques associées à ces avoirs.  Mais le fait
même que l'article 211 concerne essentiellement de prétendus droits de marque revendiqués par des
entités qui ont confisqué certains avoirs et les titulaires initiaux des marques utilisées en rapport avec
ces avoirs confisqués signifie qu'il existe un lien entre les marques visées par l'article 211 et lesditsavoirs.
4.219 Selon les États-Unis, les Communautés europée nnes font plusieurs affirmations sur la portée
de l'article 211.  En premier lieu, elles soutiennent qu'en vertu de cet article, il ne doit pas
nécessairement y avoir de lien factuel ou juridique entre la marque que l'on souhaite faire respecter etune marque ou un nom commercial qui existait aux États-Unis au moment de la confiscation.  Les
États-Unis ne comprennent pas bien pourquoi il serait important du point de vue de l'Accord sur les
ADPIC qu'une marque ait ou non existé dans leur pays au moment de la confiscation.  Que cette
marque ait ou non existé à ce moment-là est sans importance si l'on considère la question de savoir si
les États-Unis ont le droit de déterminer si l'entité chargée de la confiscation est ou non titulaire de la
marque.  De plus, l'article 211 ne fait référence qu'au "titulaire initial" de la marque utilisée en rapport
avec l'avoir confisqué;  il ne précise pas à quel endroit il devait être fait "usage" de cette marque.Mais il est à noter que le fait de faire usage d'une marque – même à l'extérieur des États-Unis – peut
en conférer la propriété dans ce pays en vertu de la législation américaine.
68  Un tribunal pourrait donc
estimer ou ne pas estimer que le titulaire initial était propriétaire d'une marque aux États-Unis au
moment de la confiscation et il pourrait estimer ou ne pas estimer que ce point revêt de la pertinence.
On ne peut savoir au juste de quelle manière un tribunal résoudrait cette question de propriété.  LesÉtats-Unis font observer que la seule affaire mentionnée à plusieurs reprises par les Communautés
européennes pour illustrer la manière dont l'article 211 pourrait fonctionner – l'affaire Havana Club –
porte sur une marque qui existait véritablement  aux États-Unis au moment de la confiscation.
4.220 Selon les États-Unis, les Communautés européennes affirment en deuxième lieu que
l'article 211 vise des marques qui pourraient concerner des produits totalement différents de ceux qui
ont fait l'objet de la confiscation.  Ils soulignent que les CE n'indiquent pas ce que cela a à voir avec
l'une quelconque des obligations de l'Accord sur les ADPIC.  Les États-Unis précisent par ailleurs
qu'en vertu de l'article 211, la marque doit avoir été utilisée en rapport avec les avoirs ou l'entreprise
qui ont été confisqués et que cet article concerne essentiellement la protection des intérêts du "titulaire
                                                     
68 Voir les réponses des États-Unis aux questions du Groupe spécial concernant la détermination de
l'identité du titulaire d'une marque dans le cadre de la législation des États-Unis, résumées aux
paragraphes 4.240 à 4.242 ci-après.WT/DS176/R
Page 60
initial" de la marque utilisée en rapport avec ces avoirs ou cette entreprise.  De plus, les noms
commerciaux sont évidemment liés à l'entreprise elle-même, et non à des produits particuliers.  Les
États-Unis notent que, dans l'unique exemple cité par les Communautés européennes – celui d'Havana
Club – la marque américaine en cause semble avoir été utilisée en rapport avec le produit même – du
rhum – qui avait fait l'objet de la confiscation.
4.221 Les États-Unis déclarent que les Communautés européennes affirment en troisième lieu que
l'article 211 peut être appliqué pour empêcher les entités chargées de la confiscation de revendiquer la
propriété d'une marque lorsque le titulaire initial a légalement abandonné la marque américaine.  Les
États-Unis répondent que, là encore, on ne comprend pas bien quel est le sens de cette affirmation du
point de vue de la compatibilité avec l'Accord su r les ADPIC.  L'Accord n'imposant pas de politique
en matière d'abandon, le fait qu'il puisse ne pas être applicable dans certains cas ne serait pas contraireà ses dispositions.  Les États-Unis notent que les Communautés européennes citent de nouveau la
décision de justice prise dans l'affaire Havana Club et font observer que, dans cette affaire, le tribunal
a refusé de constater que le titulaire initial avait perdu son droit d'empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser
son nom commercial au seul motif qu'il avait lui-même cessé de l'utiliser.  Le tribunal a également
noté, pour expliquer sa décision, qu'"[i]l était peu probable que le Congrès souhaite pénaliser unesociété qui avait bien entendu cessé d'utiliser son nom commercial après la confiscation de son
entreprise".  Autrement dit, le tribunal avait expressément reconnu que, la distillerie Havana Club
ayant été confisquée sous la contrainte, il était peut-être approprié de conclure que les titulaires
initiaux n'avaient pas cessé d'utiliser le nom commercial volontairement avec l'intention de ne pas
recommencer à l'utiliser.
4.222 Selon les États-Unis, les Communautés europé ennes font par ailleurs une distinction entre
l'article 211 et la jurisprudence sur la non-reconnaissance des confiscations étrangères au motif que
cet article vise des marques qui n'ont jamais été confisquées et "sont détenues par des titulaires qui
n'ont rien à voir avec l'entreprise cubaine expropriée ou qui ont seulement été créées aux États-Unisaprès la révolution cubaine".  Les États-Unis répondent que cela est inexact.  Si les marques étaient
détenues par des "titulaires" qui n'ont rien à voir avec l'entreprise confisquée, l'article 211 ne
s'appliquerait pas car cet article traite seulement de la propriété des marques dont l'origine remonte à
l'entreprise confisquée.  S'il n'y a absolument aucun rapport entre la personne qui revendique un droit
et l'entreprise confisquée, on voit mal comment l'article 211 pourrait lui être applicable.  En outre, si
les marques n'ont été créées qu'après la révolution cubaine, le tribunal pourrait fort bien estimer qu'il
n'y a pas de "titulaire initial" de la marque autre que l'entité chargée de la confiscation elle-même etqu'on ne peut donc pas appliquer l'article 211.  Les distinctions établies par les Communautés
européennes sont tout simplement inexistantes et, même si elles existaient, elles ne permettent pas
d'affirmer que cet article est incompatible avec l'Accord sur les APDIC.
4.223 En résumé, les États-Unis déclarent que la portée de l'article 211 n'est pas celle que les
Communautés européennes supposent.  En outre, même si la description communautaire de la portée
de cet article était exacte, celles-ci n'ont pas démontré que l'article 211 était incompatible avec
l'Accord sur les ADPIC.
4.224 Selon les États-Unis, les Communautés ont aussi la prétention de décrire l'"application" de
l'article 211.  Elles se lancent dans des suppositions, comme elles l'ont fait lorsqu'il s'agissait de
décrire la portée de cet article, et ne démontrent nullement qu'il impose l'adoption des mesures dont
elles affirment qu'elles sont prescrites, ni ne démontrent que ces mesures, même si elles étaient
prescrites, sont incompatibles avec les obligations contractées par les États-Unis au titre de l'Accord
sur les ADPIC.
4.225 Selon les États-Unis, les Communautés eu ropéennes déclarent, premièrement, que
l'enregistrement de marques au niveau fédéral devient "irrécusable" après une période de cinq ans et
laissent entendre que l'article 211 a pour but et effet de faire en sorte que l'"enregistrementWT/DS176/R
Page 61
irrécusable" de la marque Havana Club de la société Cubaexport devienne récusable.  Les États-Unis
répondent que cette affirmation est inexacte.  Tout d'abord, le terme "irrécusable" ne signifie pas
"incontestable":  les enregistrements de marques au niveau fédéral, quelle que soit leur ancienneté,
peuvent être contestés sur la base de la propriété de la marque.  Si les États-Unis tiennent à souligner
que la situation spécifique d'"Havana Club" ne relève pas du mandat du Groupe spécial, ils notentégalement que personne n'a déposé la demande légale requise à propos du "caractère irrécusable" de
cette marque et que celui-ci ne fait donc pas du tout l'objet d'un débat.
4.226 Selon les États-Unis, les Communautés europé ennes se plaignent de ce que l'article 211
n'accorde aucun droit au propriétaire initial de l'entreprise confisquée – elles semblent même affirmer
que celui-ci ne peut  être partie à une procédure portant sur cet article – mais se contente de limiter les
droits de certains détenteurs de droits, ce qui démontre à leur avis le caractère "punitif" dudit article.Les États-Unis répondent que cette affirmation est étrange car il ne semble faire aucun doute que
l'article 211, lorsqu'il s'applique, confèrerait au titulaire initial d'une marque utilisée en rapport avec
des avoirs confisqués – ou à son ayant cause – le droit d'empêcher l'entité chargée de la confiscation
ou son ayant cause de faire usage de la marque ou d'en revendiquer la propriété.  Il s'agit là d'un droit
important pour le titulaire initial.  Il est peut-être vrai qu'un tiers poursuivi en justice pour atteinte àdes droits de la part de l'entité chargée de la confiscation aux États-Unis pourrait se défendre en disant
que cette entité ne peut revendiquer des droits sur une marque dont elle n'est pas le titulaire.  Mais
cela n'est pas inhabituel et cela n'est pas "punitif".  Dans le cadre d'une procédure concernant une
marque, le défendeur peut toujours se défendre en faisant valoir que le plaignant n'est pas le titulaire
de la marque à laquelle il est prétendument porté atteinte.  Si le plaignant n'est pas titulaire de lamarque, il ne peut intenter un procès pour atteinte à cette marque, même à un tiers.  De l'avis des
États-Unis, l'article 211 ne propose rien d'inhabituel à cet égard.
4.227 Les États-Unis considèrent que l'article 211 ne prescrit pas le type de décisions dont les
Communautés européennes présument qu'elles pourraient  découler dudit article.  Selon les États-Unis,
la manière exacte dont l'article 211 sera appliqué dépendra des faits dont le décideur est saisi, mais la
question essentielle à trancher est l'identité du titulaire de la marque en cause.  En outre, même si les
suppositions des Communautés européennes étaient exactes, elles ne constituent pas une atteinte aux
dispositions de l'Accord sur les ADPIC.
4.228 En conclusion, les États-Unis reconnaissent, comme les Communautés européennes que, si le
principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères est représenté par un cercle et l'Accordsur les ADPIC par un autre cercle, les deux cercles ne  se coupent pas.  En effet, l'Accord sur les
ADPIC ne traite pas de la question de savoir si une entité chargée de la confiscation peut revendiquer
la propriété de marques aux États-Unis:  les règles visant à déterminer la propriété d'une marque
relèvent de la législation nationale.  De l'avis des États-Unis, la position des Communautés
européennes pose le problème suivant:  si l'Accord sur les ADPIC impose véritablement  aux Membres
de reconnaître tous les déposants comme titulaires – comme l'affirment les Communautés –, les
Membres n'ont pas la faculté de refuser d'accorder la propriété de marques sur leur territoire aux
entités chargées de la confiscation.  Selon les États-Unis, cela revient à dire qu'il existe une
prescription imposant aux Membres de donner effet à des confiscations étrangères concernant des
marques sur leur territoire.  Il ne suffit pas de dire, comme l'ont fait les Communautés, qu'il existe unprincipe de la non-reconnaissance se rapportant aux expropriations, sur lequel les obligations
découlant de l'Accord sur les ADPIC n'ont pas d'effet.  Si les Membres ne sont pas obligés de donner
effet à des confiscations étrangères concernant des marques sur leur territoire – et les Communautés
européennes reconnaissent qu'ils ne le sont pa s –, le Groupe spécial doit constater que l'Accord
lui-même n'oblige pas les Membres à donner effet à ces confiscations.  L'interprétation de l'Accord sur
les ADPIC faite par les Communautés européennes ne permet pas cette constatation.  L'interprétation
correcte de l'Accord l'exige.WT/DS176/R
Page 62
2. Propriété des marques
4.229 Dans leur communication, les parties ont présenté des arguments sur la question de la
détermination du titulaire d'une marque.  Comme ces arguments ont trait à toutes les incompatibilités
spécifiques avec l'Accord sur les ADPIC alléguées par les Communautés européennes, ils sont
résumés ci-après de façon thématique.
4.230 Les Communautés européennes font valoir que, s'il est vrai que les Membres de l'OMC
jouissent d'une certaine latitude au sujet de la propriété, l'Accord sur les ADPIC donne des indications
claires sur la question de savoir qui doit être considéré comme le titulaire d'un droit de propriété
intellectuelle.  Le point de départ est l'article 1:3 de l'Accord , qui mentionne les "[…] personnes
physiques ou morales qui rempliraient les critères requis pour bénéficier d'une protection […]".  Cette
disposition doit être lue conjointement avec les dispositions pertinentes relatives aux conditions àremplir pour bénéficier de la protection, énoncées dans la Partie II de l'Accord pour le droit de
propriété intellectuelle concerné.  Pour les marques, la disposition pertinente est l'article 15 de
l'Accord.
4.231 Les Communautés européennes font observer en outre que, dans chaque section de la Partie II
de l'Accord sur les ADPIC, sont décrites les caractéristiques des détenteurs de droits.  Par exemple,
dans la section consacrée au droit d'auteur, c'est l'auteur de l'œuvre
69 qui est le titulaire des droits
accordés au titre de cette section, et il n'existe pas 10 000 manières de désigner l'auteur.  On peut
puiser un argument supplémentaire étayant l'idée que l'Accord sur les ADPIC définit bien le titulaire
d'un droit de propriété intellectuelle dans l'article 14 bis 2) de la Convention de Berne, qui confère aux
Membres un pouvoir discrétionnaire exceptionnel pour déterminer le titulaire du droit d'auteur sur des
œuvres cinématographiques.
4.232 En réponse à une question du Groupe spécial qui demandait si l'Accord sur les ADPIC définit
qui est le titulaire d'une marque, les Communautés européennes avancent que, si l'Accord sur lesADPIC ou la Convention de Paris ne définissent pas expressément le titulaire d'une marque, il
semblerait que des références directes ou indirectes à la propriété dans l'Accord sur les ADPIC
comme dans la Convention de Paris donnent aux Membres des indications pour établir la propriété.
L'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC établit un lien entre la marque et les produits ou les services
d'une entreprise, ce qui tend à montrer que seule une entreprise peut être le titulaire d'une marque
propre à distinguer ses produits ou ses services.  Cela semble confirmé par l'article 16:1 de l'Accord,
qui assimile le titulaire de la marque à l'entreprise dont les produits ou les services sont distingués parla marque.  L'article 19:1 de l'Accord semble lui au ssi assimiler le titulaire de la marque à l'entreprise
qui fait usage de la marque pour ses produits ou services.  Il semblerait donc que l'hypothèse
principale contenue tant dans l'Accord sur les ADPIC que dans la Convention de Paris soit que le
titulaire de la marque est l'entreprise qui l'utilise pour distinguer ses produits ou ses services.
70
4.233 Les Communautés européennes font valoir en outre que, si les Membres de l'OMC étaiententièrement libres d'attribuer la propriété d'une marque, cela aboutirait à des résultats absurdes et
rendrait sans valeur les articles 16 à 21 de l'Accord sur les ADPIC.
                                                     
69 Les Communautés européennes font référence à l'article 5 de la Convention de Berne.
70 Les États-Unis soutiennent qu'un particulier, par exemple un artiste, peut être titulaire d'une marque
qu'il a créée et concéder une licence pour son usage ( voir le paragraphe 4.245 plus loin).  Les Communautés
européennes répondent qu'il n'existe pas de contradiction entre leur assertion selon la quelle les marques et les
noms commerciaux ne peuvent appartenir qu'à une "entre prise" et la référence faite par les États-Unis aux
"artistes", car les artistes peuvent évidemment être des entreprises exerçant une activité économique, et une telle
entreprise peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale.WT/DS176/R
Page 63
4.234 En réponse à une question du Groupe spécial qui demandait s'il pourrait y avoir des situations
où le détenteur de l'enregistrement d'une marque ne serait pas la même personne que le titulaire de
cette marque, les Communautés européennes avancent qu'il ne peut y avoir qu'un titulaire (en laissant
de côté la question de la copropriété) d'une marque pour une catégorie donnée de produits ou de
services sur un territoire donné.  Les signes ou la combinaison de signes qui se rapportent à unecatégorie de produits ou de services ne peuvent devenir une marque qu'en étant enregistrés.  Avant
l'enregistrement, il n'y a pas de marque.  Il ne peut donc y avoir de conflit entre le titulaire d'un
enregistrement et un autre titulaire de la même marque.  L'enregistrement d'une marque peut être
attaqué par des tiers – par exemple pour des motifs de priorité – généralement dans un délai donné.
Une telle attaque – si elle aboutit – fera échec à la marque, mais ne créera pas d'autre marque pour qui
que ce soit.  Cela ne peut se faire que par un enregistrement – effectif – ultérieur.  Il existe des
situations où le registre des marques (comme, par exemple, un registre foncier) est inexact et doit êtrerectifié.  Si le titulaire d'une marque décède ou a transféré la marque, il faut rectifier le registre et
inscrire comme titulaire l'héritier ou le cessionnaire.
4.235 En réponse à une autre question, les Communautés européennes font observer qu'au sujet des
brevets, l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC présente certaines caractéristiques communes avecl'article 15:1 de l'Accord.  Là aussi, une invention en  soi n'est pas un droit de propriété.  Seul le brevet
enregistré pour l'invention, qui répond aux conditions énoncées à l'article 27:1, constitue le droit de
propriété.  Tous les régimes de brevet dans le monde (sauf un) fonctionnent selon le système dit du
premier déposant.  Cela veut dire que le premier déposant qui remplit les conditions énoncées à
l'article 27:1 est le titulaire du brevet.  Personne d'autre ne peut être le titulaire de ce brevet.  Cetteargumentation s'applique aussi – mutatis mutandis  – à l'article 25 de l'Accord pour les dessins et
modèles industriels qui, dans bon nombre de pays, sont protégés comme brevets de dessin ou de
modèle.
4.236 Les États-Unis font observer que l'article 1 1) de la Convention de Paris a établi une "Union
pour la protection de la propriété industrielle".  L'article 1 2) dit que "[l]a protection de la propriété
industrielle a pour objet", entre autres choses, les marques.  Bien que le terme "marque" ne soit pas
défini dans la Convention de Paris, un commentateur de ce texte a noté en 1969 qu'"[u]ne marque de
fabrique ou de commerce  est habituellement définie comme un signe servant à distinguer les produits
d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.  Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce a
généralement le droit exclusif d'utiliser la marque ou des variantes de cette dernière pour les mêmes
produits  ou pour des produits  similaires".71  En outre, peut-être parce que ce principe allait sans dire
du fait qu'il était considéré de façon si universelle comme nécessaire au fonctionnement d'un régime
de propriété industrielle, la Convention de Paris ne définit ni ne décrit nulle part qui est le propriétaire
ou le titulaire de la marque.
4.237 Les États-Unis précisent que la décision relative à l'identité du titulaire d'une marque – qui est
celui qui peut empêcher les autres de faire usage de la marque – relève donc de la législation nationale
des Membres de l'Union.  Comme l'a dit un commentateur respecté au sujet de la Convention de Paris,
"[l]a question de savoir si une personne est titulaire  de la marque dans un pays de l'Union devra être
tranchée sur la base de la législation nationale de ce pays".72  La façon dont le titulaire de la marque
est déterminé selon la législation des États-Unis est expliquée au paragraphe 4.242 ci-dessous.  LesÉtats-Unis font observer que, dans d'autres Membres, les dispositions de la législation nationale
relatives à la propriété des marques sont différentes.  Rien dans la Convention de Paris ne dicte la
teneur de la législation nationale au sujet de la propriété.  Bien que les règles de fond relatives à la
propriété relèvent de la législation nationale des Membres, l'une des règles fondamentales de la
                                                     
71 Les États-Unis font référence à Bodenhausen, page 22.  Italique dans l'original.
72 Bodenhausen, page 130 (donnant des éclaircissements sur la question de savoir qui peut être
considéré comme le titulaire d'une marque aux fins de l'interprétation de l'article 6 septies  de la Convention de
Paris).  (Italique dans l'original)WT/DS176/R
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Convention, énoncée à l'article 2 1), est que, quelle que soit la législation d'un Membre, elle ne doit
pas accorder aux ressortissants des autres Membres moins d'avantages qu'elle n'en accorde aux
ressortissants du Membre.
4.238 Les États-Unis expliquent en outre que l'Acco rd sur les ADPIC précise certaines dispositions
de la Convention de Paris concernant les marques, par exemple en définissant les objets susceptibles
d'être enregistrés comme marques (article 15:1), en indiquant les droits exclusifs minimaux qui
doivent être conférés aux titulaires de marques enregistrées (article 16:1) et en assurant l'accès des
détenteurs de droits à certaines procédures pour leur permettre de faire respecter ces droits (par
exemple, l'article 42).  De cette façon, il dépasse le cadre de la Convention de Paris.  Mais, comme la
Convention de Paris, l'Accord sur les ADPIC ne contient pas de disposition indiquant comment le
titulaire d'une marque doit être déterminé;  cette détermination relève de la législation nationale dechaque Membre, sous réserve des prescriptions en matière de traitement national (article 3) et de
traitement NPF (article 4), et autres disciplines de l'Accord sur les ADPIC.
4.239 De l'avis des États-Unis, les droits prévus dans la Convention de Paris et dans l'Accord sur les
ADPIC à propos des marques ne sont conférés qu'au titulaire  du droit de propriété intellectuelle, mais
la Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC ne prévoient pas de règles de fond en vue de
déterminer qui est le titulaire de la marque.
73  Les États-Unis soulignent en particulier que rien dans
l'Accord sur les ADPIC ne prive un Membre de son droit souverain de décider qu'une personne qui
fait remonter son prétendu droit de propriété sur une marque à une confiscation n'est pas le titulaire de
cette marque dans la juridiction de ce Membre.
4.240 En ce qui concerne la détermination de la propriété d'une marque selon la législation
américaine, les États-Unis font observer que, si la "propriété" est généralement établie par l'usage, il y
a un ensemble complexe de considérations qui interviennent quand il faut prendre des décisions sur le
point de savoir qui est le titulaire d'une marque, par exemple, entre deux utilisateurs de cette marque,entre un distributeur et un fabricant et entre des parties liées qui revendiquent chacun la propriété de la
marque.  Selon la législation américaine, le titulaire d'une marque est généralement la partie qui
contrôle la nature et la qualité des produits vendus ou des services fournis sous la marque.  Ce sont
par conséquent des faits précis relatifs à l'usage de la marque qui ont un effet déterminant sur la
question de la propriété aux États-Unis.
74  Il en est ainsi indépendamment de la question de savoir qui
a enregistré la marque:  si la personne qui enregistre une marque aux États-Unis n'en est pas le
véritable titulaire au regard de la législation américaine, cet enregistrement peut être invalidé.
4.241 En ce qui concerne la détermination du "titulaire initial" mentionné à l'article 211, les
États-Unis estiment que, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée aux États-Unis au titre de
l'article 211 a) 2) ou b), les tribunaux appliqueraient les principes de la "common law", fondés sur les
faits particuliers de la procédure, pour déterminer qui est le "titulaire initial".  Conformément auprincipe de la territorialité des marques, le "titulaire initial" de la marque ou du nom commercial serait
                                                     
73 Les États-Unis ajoutent que c'est pour cette raison que tous les Membres responsables qui ont signé
la Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC, y compris les Communautés européennes, offrent la
possibilité de contester les revendications de propriété et d'invalider des enregistrements de marques lorsqu'il aété déterminé que la partie qui revendique les droits de pr opriété n'est pas, en réalité, le véritable titulaire de la
marque.
74 Les États-Unis ajoutent que leur législation illustre à plusieurs égards l'importance qu'il y a à
déterminer l'identité du titulaire de la marque.  La seule partie apte à demander l'enregistrement d'une marque
est la personne qui en est titulaire.  15 U.S.C. 1051.  En outre, le requérant doit être le titulaire de la marque dont
l'enregistrement est demandé.  S'il n'en est pas le titulaire à la date du dépôt de la demande, celle-ci est nulle.
Une demande déposée par une autre partie que le titulaire de la marque n'est pas valable, et il ne peut
être remédié à ce défaut par une modification ou une cession, car le requérant n'avait pas le droit de présenterune demande à la date de dépôt attribuée.  Le texte justifiant ce refus se trouve au §1 de la Loi sur les marques,
15  U.S.C. § 1051, et, quand il s'agit des sociétés apparentées, aux §§ 5 et 45, 15 U.S.C. §§ 1055 et 1127.WT/DS176/R
Page 65
probablement déterminé en vertu de la législation des États-Unis.75  Ce principe ne serait pas appliqué
de manière différente dans le cas des marques notoirement connues:  le titulaire de la marque serait
déterminé selon la législation des États-Unis.  Pour ce qui est de savoir qui est un "ayant cause" la
détermination se ferait selon le droit des contrats et le droit des sociétés applicables aux faits existant
dans chaque cas.  Une telle détermination comporterait normalement l'application du droit despersonnes applicable au titulaire initial et à ses ayan ts cause, sauf s'il a été constaté que ces lois sont
contraires à l'ordre public national, auquel cas elles ne seraient pas appliquées.
76
4.242 En réponse à une question sur l'importance de l'enregistrement, les États-Unis expliquent que,
chez eux, l'enregistrement ne détermine pas de façon définitive qui est le titulaire d'une marque et qu'il
existe des droits de marque acquis aux États-Unis en vertu de la "common law" indépendamment de
l'enregistrement fédéral.  L'enregistrement d'une marque en vertu de la Loi sur les marques, 15 U.S.C.§ 1051 et suivants, constitue une présomption prima facie  que le déposant est le titulaire de la marque
enregistrée et qu'il a le droit exclusif de faire usage de cette marque dans le commerce.  Cela vaut
aussi bien dans les procédures administratives que devant les tribunaux américains.  Par exemple, la
revendication de propriété d'une marque par un déposant peut être rejetée en vertu d'un usage
antérieur et continu découlant de la "common law" ou de l'existence d'une marque similaire au pointde prêter à confusion.
4.243 Les États-Unis allèguent que les Communautés  européennes n'ont présenté aucun argument
juridique étayant leur conclusion selon laquelle l' Accord sur les ADPIC dicte la manière dont est
déterminé le titulaire d'une marque ou d'un nom commercial et qu'il empêche les Membres d'établirleurs propres déterminations en matière de propriété.  Ils allèguent en outre qu'en cherchant à étayer
leur argumentation, les Communautés européennes ne parviennent pas non plus à concilier leur
position avec le principe admis qui s'oppose à la reconnaissance extraterritoriale des confiscations
étrangères, contredisent leurs propres arguments et la pratique en vigueur dans leurs États membres et
donnent des interprétations spécieuses de l'Accord sur les ADPIC qui sont incorrectes.
4.244 Les États-Unis font valoir que, ni dans leur  première communication, ni dans leur réponse aux
questions directes posées par le Groupe spécial, les Communautés européennes n'ont été capables de
nommer une disposition de l'Accord sur les ADPIC définissant qui est le titulaire d'une marque ou
empêchant les Membres de décider qu'une entité chargée de la confiscation n'a pas le droit d'être
titulaire des marques utilisées en rapport avec les avoirs confisqués.  Le mieux qu'elles puissent offrir
est de dire que "des références directes ou indirectes à la propriété dans l'Accord sur les ADPICcomme dans la Convention de Paris donnent aux Membres des indications pour établir la propriété".
77
                                                     
75 En réponse à une question concernant l'article 2 11 a) 1), les États-Unis expliquent que cet article
concerne les marques qui ont un "titulaire initial" et ont été "utilisées" en rapport avec les avoirs ou l'entrepriseconfisqués.  Cet usage – même en dehors des États-Unis – peut créer des droits de propriété aux États-Unis.
76 En réponse à une question sur le point de savoir qui détermine le "titulaire initial" au sens de
l'article 211 a) 1), les États-Unis expliquent que, sous réserve que cet article n'a pas été appliqué, il est
raisonnable de supposer que la détermination du titulaire initiale serait faite par l'USPTO, dans le contexte d'une
procédure d'opposition ou d'invalidation, si le requérant cherchait à enregistrer une marque en s'appuyant sur la
licence générale obtenue en vertu de 31 CFR 515.527.  Cette détermination pourrait aussi être faite par l'OFAC,si a) le requérant demandait une décision de l'OFAC  établissant qu'il remplissait les conditions requises pour
obtenir la licence générale ou b) l'OFAC était invité à examiner si le déposant ayant demandé une "licence
générale" remplissait les conditions requises pour obtenir une licence générale en vertu de l'article 515.527 ou
s'il aurait dû demander une licence spécifique.
77 En outre, les États-Unis ne sont pas d'accord avec les Communautés européennes lorsqu'elles disent
que l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC prescrit que tout signe "propre à" être une marque doit être
enregistré comme marque, indépendamment de la question de savoir si le déposant est le véritable titulaire.  Eneffet, l'article 15:1 n'énonce pas d'obligation positive d'enregistrer toutes ces marques, même si  la protection est
demandée par le véritable titulaire.  Les exemples abondent .  Ainsi, un requérant peut se voir refuser à bon droitWT/DS176/R
Page 66
Les États-Unis allèguent que les conclusions que les Communautés européennes tirent de ces
"indications" apparemment vagues sont fausses.  Mais la question n'est pas de savoir si les références
à la propriété figurant dans l'Accord sur les ADPIC  "donnent des indications", elle est de savoir si
l'Accord sur les ADPIC empêche un Membre de refuser de donner effet à un décret étranger de
confiscation en décidant qu'il ne reconnaîtra pas la propriété de telles marques par les entités chargéesde la confiscation ou leurs ayants cause aux États-Unis.  La réponse est "non":  l'Accord sur les
ADPIC n'exige pas que les États-Unis reconnaissent une telle propriété en ce qui concerne les
marques américaines.
4.245 Les États-Unis avancent que l'assertion des Communautés européennes selon laquelle seule
une "entreprise" peut être le titulaire d'une marque parce que l'article 15:1 établit un lien entre la
marque et les produits ou services d'une entreprise est inexacte.  Un particulier peut être titulaire d'unemarque – par exemple, une célébrité peut être titulaire de la marque liée à son nom, un artiste peut être
titulaire de la marque liée à l'œuvre qu'il a créée (par exemple Superman ou Spiderman) – et concéder
l'usage de cette marque à une société qui l'utilise dans ses activités commerciales.  Cette situation est
expressément prévue à l'article 19:2.
78
4.246 Les États-Unis font valoir que la conclusi on des Communautés européennes selon laquelle
des signes ne deviennent une marque que lorsqu'ils sont enregistrés et qu'il n'existe pas de marque
avant l'enregistrement, si essentielle soit-elle pour l'interprétation des Communautés européennes, est
fausse.  Ils font valoir qu'elle est essentielle pour l'interprétation des Communautés européennes car
c'est sur elle que les Communautés européennes se fondent pour affirmer que le déposant de lamarque et le titulaire de la marque sont, par défi nition, la même entité en vertu de l'Accord sur les
ADPIC et que, par conséquent, l'Accord sur les ADP IC traite des règles de propriété des marques
chaque fois qu'il traite de l'enregistrement, comme dans  les articles 16:1 et 15:1 de l'Accord.  C'est sur
cette base que les Communautés européennes concluent qu'"[i]l ne peut donc y avoir de conflit entre
le titulaire d'un enregistrement et un autre titulaire de la même marque".
4.247 Les États-Unis estiment que cette assertion est fausse, parce que l'Accord sur les ADPIC a été
volontairement formulé de façon à tenir compte à la fois du régime d'"enregistrement" des marques
selon le code civil et du régime d'"usage" des marques selon la "common law".  Dans le régime
"common law" des États-Unis, les marques sont généralement créées par l'usage qui en est fait dans le
commerce pour distinguer des produits et non par l'enregistrement lui-même.  L'enregistrement
fédéral crée une présomption de propriété d'une marque, mais il est possible de contester cetteprésomption en s'appuyant, entre autres choses, sur le point de savoir qui a fait usage de la marque en
premier.  L'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC , qui énonce les droits conférés au titulaire d'une
marque enregistrée, dit expressément que ces droits "n'affecteront pas la possibilité qu'ont les
Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage".  Il est donc tout simplement incorrect
d'affirmer qu'en vertu de l'Accord sur les ADPIC, les marques n'existent pas tant qu'elles n'ont pas étéenregistrées.  Dans le régime des États-Unis, elles peuvent exister et existent effectivement, et elles
peuvent avoir un titulaire et en ont effectivement un, sans avoir été enregistrées.  Rien dans l'Accord
sur les ADPIC n'infirme ce principe fondamental du droit des marques américain.
4.248 Les États-Unis ajoutent que si, comme l'affirm ent les Communautés européennes, il ne peut y
avoir de conflit entre le déposant d'une marque et une autre entité qui revendique la propriété de cette
marque (parce que, par définition, il doit s'agir dans les deux cas de la même entité), on ne voit pas
bien sur quelle base les Communautés européennes peuvent protéger les marques "notoirement
connues", comme le veut la Convention de Paris.
                                                                                                                                                                    
un enregistrement lorsque la marque proposée est purement ornementale ou fonctionnelle, sans être propre à
identifier la source.
78 Voir la réponse des CE aux arguments des États-Unis consignée plus haut à la note de bas de
page 70.WT/DS176/R
Page 67
4.249 Les États-Unis allèguent en outre que la position des Communautés européennes souffre
apparemment d'une incohérence interne car, en réponse à une question du Groupe spécial, les
Communautés européennes ont émis l'avis que l'Accord sur les ADPIC ne traitait pas de la relation
entre mandants et agents et que cette question relevait de la réglementation nationale.79  L e s
États-Unis font valoir que les règles qui déterminent qui – du mandant ou de l'agent – peut être le
titulaire d'une marque sont un aspect des règles de propriété des marques qui relève de la législation
nationale.  Ils ne voient pas bien sur quoi les Communautés européennes se fondent pour alléguer que
cet aspect de la propriété relève de la législation nationale, alors que d'autres  aspects de la propriété
n'en relèvent pas.
4.250 Les États-Unis font valoir que la question de la propriété des marques et celle de savoir si
l'Accord sur les ADPIC précise l'identité du titu laire sont évidemment importantes.  C'est parce que
l'Accord sur les ADPIC ne précise pas l'identité du titulaire de la marque que les Membres conservent
le droit d'adopter et de faire respecter une réglementation nationale sur la propriété des marques.  Ce
droit inclut celui de ne pas reconnaître le statut de titulaire des entités chargées de la confiscation en
ce qui concerne des marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués.  Du point de vue desÉtats-Unis, l'avis contraire des Communautés européennes semble reposer principalement sur
l'hypothèse que tous les signataires de l'Accord sur les ADPIC ont un régime des marques dans lequel
l'enregistrement lui-même crée à la fois des droits de marque et des droits de propriété et qu'en fait
l'Accord sur les ADPIC impose un tel régime.  Les États-Unis font observer qu'ils n'ont pas un tel
régime et que l'Accord sur les ADPIC n'impose pas un tel régime.
80  L'Accord sur les ADPIC laisse
aux Membres le soin de décider de la propriété et, conformément à cette faculté, les États-Unis ont de
nombreuses règles sur le point de savoir qui peut être titulaire d'une marque (y compris au sujet des
parties liées et des agents).  L'Accord sur les ADPIC permet assurément aux autres Membres, y
compris les États membres des CE, de choisir d'assimiler l'enregistrement à la propriété81, mais il ne
l'exige en aucune manière.
4.251 Les États-Unis rappellent dans ce contexte que des États membres des CE tels que le
Danemark et le Royaume-Uni ont apparemment considéré que la Convention de Paris leur donnait le
droit de transférer la propriété de l'enregistrement d'une marque d'une entité chargée de la confiscation
aux titulaires antérieurs.82  Ils allèguent par conséquent que l'on peut se demander si l'enregistrement
détermine entièrement la propriété d'une marque, même dans les Communautés européennes.
                                                     
79 La question était la suivante:  si un agent dans un pays X cherche à enregistrer une marque
appartenant à son mandant dans le pays Y sans le consentement du mandant, l'article 15:1 oblige-t-il l'autorité
chargée des marques dans le pays X à enregistrer la marque?  Les Communautés européennes ont répondu que
la relation entre mandant et agent n'était pas traitée dans l'Accord sur les ADPIC.  Cette relation et ses effets sur
les tiers, y compris la question de la validité des actes accomplis par l'agent sans l'autorisation du mandant, sontrégis par la réglementation nationale du Membre de l'OMC concerné.  Dans l'hypothèse où cette réglementationconsidère que les actes accomplis par l'agent doivent êt re attribués au mandant, la demande d'enregistrement
d'une marque qui remplit les critères énoncés à l'article  15:1 de l'Accord sur les ADPIC doit être acceptée, à
condition qu'aucune disposition en matière d'exception telle que l'article 6 quinquies  B de la Convention de Paris
ne s'applique.  La situation envisagée à l'article 6 septies  de la Convention de Paris, qui crée un certain nombre
de droits spéciaux dont dispose le mandant, repose sur l'hypothèse que le bureau des marques a effectivementaccordé la marque ou du moins accepté son dépôt par un agent dont la qualité n'est pas divulguée agissant sansl'autorisation du mandant.
80 Les États-Unis notent par exemple que l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC dit expressément que
les droits des titulaires de marques enregistrées "n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres de
subordonner l'existence des droits à l'usage".
81 Les États-Unis ajoutent que cela vaut tant qu'une telle assimilation ne porte préjudice à aucun droit
antérieur existant et que les Membres accordent une pr otection du niveau prévu par l'Accord sur les ADPIC
pour les marques notoirement connues.
82 Voir plus haut la note de bas de page 64.WT/DS176/R
Page 68
4.252 Les États-Unis affirment qu'en résumé, la position des Communautés européennes selon
laquelle l'Accord sur les ADPIC détermine en fait qui est le titulaire d'une marque et empêche les
Membres de déterminer la propriété en ce qui concerne les marques confisquées est sans fondement
dans l'Accord sur les ADPIC et est incompatible tant avec les arguments des Communautéseuropéennes elles-mêmes qu'avec la pratique de leurs États membres.
4.253 Les États-Unis font valoir que, bien que l'Accord sur les ADPIC ne détermine pas lui-même
qui est le titulaire d'une marque au regard de la législation nationale – laissant la réglementation
nationale trancher cette question –, il contient de nombreuses disciplines et sauvegardes qui
empêchent les Membres d'abuser de cette liberté pour favoriser leurs propres ressortissants ou réduire
injustement les droits de marque des autres.  Le rôle des protections offertes par les dispositionsrelatives au traitement national et au traitement NPF, entre autres, est important.  Étant donné la
grande variété des réglementations nationales des Membres au sujet des conditions à remplir pour
demander l'enregistrement d'une marque et des règles de propriété des marques, l'une des sauvegardes
principales contre l'abus - créée aussi bien par l'Accord sur les ADPIC que par la Convention de
Paris - est que, quelle que soit la réglementation en vigueur, elle ne peut accorder auxnon-ressortissants un traitement moins favorable qu'aux ressortissants et elle ne peut traiter les
ressortissants de certains pays de façon moins favorable que ceux des autres pays.  Ces principes
imposent une discipline rigoureuse aux Membres dans des domaines tels que la propriété des marques
qui relèvent de la législation nationale.  Par conséquent, d'une manière générale, si les lois ou
réglementations sont acceptables telles qu'elles sont imposées aux ressortissants du Membre, ellespeuvent être imposées aux ressortissants des autres Membres.  En l'absence de règles précises
définissant qui est le titulaire d'une marque, les dispositions relatives au traitement national et au
traitement NPF, entre autres, empêchent les abus.
83
4.254 Les États-Unis font valoir qu'il n'est pas inhabituel que l'Accord sur les ADPIC laisse unequestion telle que la propriété des marques relever de la législation nationale.  Un autre exemple
évident dans l'Accord sur les ADPIC et dans la C onvention de Paris se rapporte aux brevets.  Alors
que l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC décrit l'objet brevetable, il ne détermine pas si le titulaire
d'un brevet est la personne qui a réalisé l'invention en premier ou celle qui a déposé en premier une
demande de brevet revendiquant l'invention.  Da ns la législation des États-Unis, quand deux
personnes revendiquent la même invention, celle qui peut prouver qu'elle a réalisé l'invention en
premier sera reconnue comme titulaire du brevet, à supposer que l'invention soit brevetable.  Enrevanche, dans la plupart des Membres de l'OMC, le brevet appartient à la première personne qui
dépose avec succès une demande de brevet.  Cette différence essentielle dans la détermination de la
propriété des droits de brevet entre des requérants concurrents n'est pas réglée par l'Accord sur les
ADPIC ni par la Convention de Paris, qui sont tous deux muets sur ce sujet.  Les États-Unis donnent
un autre exemple dans le domaine du droit d'auteur.
84
                                                     
83 Les États-Unis font valoir en outre que la juri sprudence bien établie dans le cadre du GATT et de
l'OMC concernant l'application des dispositions relatives au traitement national et au traitement NPF dans le
domaine des marchandises indique l'étendue des protections offertes par ces dispositions.  Même si elle
concerne le traitement NPF et le traitement nation al à accorder pour les marchandises conformément aux
articles Ier et III du GATT de 1994 et non le traitement des ressortissants au titre de l'Accord sur les ADPIC, elle
est instructive, car elle montre que les principes du tr aitement national et du traitement NPF soumettent à une
discipline les mesures des Membres dans les domaines où les Accords de l'OMC n'énoncent pas de règles de
fond par ailleurs.  Outre les dispositions relatives au  traitement NPF et au traitement national, d'autres
dispositions de l'Accord sur les ADPIC offrent une protection contre les abus.
84 Selon les États-Unis, il est tout à fait admis que la Convention de Berne et l'Accord sur les ADPIC
sont muets sur la définition de l'"auteur" et donc sur celle du titulaire d'un droit d'auteur.  Comme cela estexpliqué dans le Guide de la Convention de Berne de l'OMPI, la Convention de Berne "ne définit pas non plus
le mot "auteur" en tant que tel, car sur ce point aussi la divergence des législations nationales est grande,
certaines ne reconnaissant comme auteurs que les personnes physiques, d'autres y ajoutant les personnesWT/DS176/R
Page 69
4.255 Selon les États-Unis, il est curieux que les Communautés européennes se servent de cette
différence pour émettre l'idée que les dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives à l'objet
brevetable dictent effectivement  cet aspect de la propriété des brevets.  Après avoir noté qu'un pays
(les États-Unis) a un régime du "premier inventeur", les Communautés européennes notent que lesautres pays ont un régime du "premier déposant" et que "cela veut dire que le premier déposant qui
remplit les conditions énoncées à l'article 27:1 est le titulaire du brevet.  Personne d'autre ne peut être
le titulaire de ce brevet".  C'est peut-être vrai du régime du "premier déposant", mais ça ne l'est pas du
régime du "premier inventeur", et rien dans l'article 27:1 n'impose aux Membres d'avoir dans leur
législation un régime du "premier déposant".  Les Communautés européennes semblent penser que
l'Accord sur les ADPIC, qui a été spécifiquement né gocié pour tenir compte à la fois du régime des
États-Unis et du régime des CE, impose en fait l'approche communautaire.
4.256 Les États-Unis allèguent que le fait que ces différences entre Membres existent au sujet des
brevets et du droit d'auteur ne déroge pas aux disciplines de l'Accord sur les ADPIC au sujet de ces
droits de propriété intellectuelle.  De même, dans  le domaine des marques, l'absence, dans l'Accord
sur les ADPIC, de règles indiquant si les entités chargées de la confiscation doivent être reconnuescomme titulaires des marques sur le territoire d'un Membre n'enlève rien aux autres disciplines de
l'Accord sur les ADPIC.
4.257 Les États-Unis répètent qu'à leur avis, les Communautés européennes cherchent à
réinterpréter l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris, de telle sorte que ces accords netiennent compte que du régime des marques selon le code civil et interdisent le régime des marques
selon la "common law" des États-Unis.  Cette tentative est à la base de leur argument selon lequel, en
vertu de l'Accord sur les ADPIC, les marques ne commencent à exister que quand elles sont
enregistrées et quiconque enregistre une marque en est le "titulaire".  Les États-Unis soutiennent que
ces assertions ne sont pas compatibles avec le texte de l'Accord sur les ADPIC et sont entièrementcontraires au régime des marques des États-Unis, dans lequel les marques sont généralement créées
par l'usage et l'enregistrement ne détermine pas de façon définitive la propriété.  L'Accord sur les
ADPIC et la Convention de Paris ont été spécifiquement rédigés pour tenir compte à la fois du régime
des marques selon le code civil et selon la "common law" et ne peuvent être interprétés comme
prescrivant le régime "code civil".
3. Charge de la preuve
4.258 Les Communautés européennes font valoir que, conformément aux règles établies sur la
question de la charge de la preuve, telles que l'Organe d'appel les a définies dans l'affaire Inde
- Protection conférée par un brevet , la charge de prouver que l'article 211 peut avoir un autre sens que
celui de son texte même incombe aux États-Unis.
4.259 Avant de répondre aux allégations spécifiques formulées par les Communautés européennes
dans leur première communication écrite, les États-Unis, dans leur première communication écrite, se
demandent si les Communautés européennes en qualité de partie plaignante ont présenté desarguments et des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que les mesures des
États-Unis sont incompatibles avec les obligations qui découlent pour eux de l'Accord sur les ADPIC.
Les États-Unis rappellent que, dans l'affaire États-Unis – Mesure affectant les importations de
chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde , l'Organe d'appel a dit que la
charge de la preuve incombait à la partie, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, qui établissait,
par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier.  Si ladite partie fournit des
éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que ce qui est allégué est vrai, alors la
                                                                                                                                                                    
morales, certaines n'attribuant la qualité d'auteur que dans des conditions que d'autres n'admettent pas".  Guide
de la Convention de Berne de l'OMPI, paragraphe 1.16 (1978).WT/DS176/R
Page 70
charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne
fournit pas des preuves suffisantes pour réfuter la présomption.85  En vertu de cette règle, telle qu'elle
a été appliquée récemment à l'Accord sur les ADPIC dans l'affaire Canada – Durée de la protection
conférée par un brevet86, il incombe d'abord aux Communautés européennes d'établir prima facie  qu'il
y a incompatibilité avec une disposition particulière  de l'Accord sur les ADPIC en fournissant des
éléments de preuve suffisants pour établir la présomption que leurs allégations sont vraies.  Ce n'est
qu'une fois l'incompatibilité établie, prima facie , qu'il incomberait aux États-Unis de réfuter
l'allégation d'incompatibilité.
4.260 Les États-Unis font valoir que, dans le présent différend, les Communautés européennes ne se
sont pas acquittées de la charge qui leur incombait d'établir prima facie  l'incompatibilité de
l'article 211 avec une disposition quelconque de l'Accord sur les ADPIC.  Elles n'ont pas fourni deséléments de preuve d'une incompatibilité suffisants pour établir la présomption que leurs allégations
sont vraies.  L'argumentation des Communautés européennes offre peu de spécificité ou de substance,
et ce peu – tout en étant insuffisant pour établir une présomption d'incompatibilité – est aisément
réfuté.
4.261 Les États-Unis font valoir en outre que les allégations formulées par les Communautés
européennes au sujet de l'article 211 a) 1) et b) ne tiennent absolument aucun compte des doctrines
établies au sujet de la propriété des marques et des politiques établies qui s'opposent à la
reconnaissance extraterritoriale des confiscations étrangères.  De plus, en maintenant que
l'article 211 b) est incompatible avec plusieurs articles de l'Accord sur les ADPIC, les Communautéseuropéennes disent que la "portée précise" de l'article 211 b) est "en grande partie obscure".  Elles
offrent ensuite une interprétation "[à] titre d'hypothèse" et citent une certaine opinion incidente tirée
d'une affaire portée devant la justice.  Comme c'est à elles qu'incombe la charge de démontrer  que
l'article 211 b) est incompatible avec l'Accord sur les ADPIC, le fait qu'elles admettent ne pas savoir
exactement ce que recouvre l'article 211 b) prouve qu'elles ne se sont pas acquittées de la charge quileur incombe dans le présent différend.
4.262 Se référant à la première communication écrite des Communautés européennes, les États-Unis
allèguent qu'elles n'ont guère fait que citer ou répéter diverses dispositions de la législation
américaine, citer ou répéter diverses dispositions de l'Accord sur les ADPIC, et demander aux
États-Unis de prouver que l'article 211 est compatible avec l'Accord sur les ADPIC.  Cela revient à
renverser la charge de la preuve.
V. ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES
Nicaragua
87
5.1 Au sujet du droit de propriété privée, le Nicaragua dit que le droit de propriété est le droit le
plus complet qu'une personne puisse avoir sur un bien.  C'est le véritable droit par excellence;  il est
absolu au sens où son détenteur est totalement en droit de jouir et de disposer de ce qui lui appartient,
sans autres limites que celles qu'il accepte ou qui lui sont imposées par la loi dans l'intérêt général ou
                                                     
85 WT/DS33/AB/R, rapport adopté le 23 mai 1997, page 16.
86 Canada – Durée de la protection conférée par un brevet , WT/DS170/R, confirmé par l'Organe
d'appel, adopté le 12 octobre 2000, paragraphes 6.8 à 6.11.
87 Dans une lettre datée du 5 janvier 2001, le Canada a dit qu'à son avis, le différend soulevait
d'importantes questions, parmi lesquelles la portée du traitement national et du traitement NPF selon l'Accord
sur les ADPIC.  Toutefois, compte tenu des questions qui avaient été définies par les communications déjàprésentées, il a informé le Groupe spécial qu'il ne dépos erait pas de communication écrite durant la procédure.
Il a ajouté qu'il restait très intéressé par les questions qui pourraient être examinées au cours des délibérations du
Groupe spécial.  Le Japon n'a pas présenté de communication.WT/DS176/R
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pour défendre les droits d'autrui.  La propriété, qui comporte un élément d'appropriation et d'usage
personnel, comporte aussi un élément social dans le sens où elle contribue à assurer la vie et le
bien-être de la collectivité.
5.2 L'article 44 de la Constitution du Nicaragua dit ceci:  "Le droit de propriété privée des biens
meubles et immeubles et des instruments et moyens de production est garanti.  En vertu de la fonction
sociale de la propriété, pour des raisons d'utilité publique ou d'intérêt social, le droit est assujetti aux
limites et obligations imposées par la loi.  Les biens immeubles (…) peuvent faire l'objet d'une
expropriation conformément à la loi, à la suite du paiement en espèces d'une indemnisation équitable
(…).  La confiscation de biens est interdite (…)."
5.3 Le Nicaragua fait valoir que, sur le territoire d'un État, l'exercice des pouvoirs territoriaux
d'un autre État est interdit, sauf avec le consentement du premier, c'est-à-dire à moins qu'il n'existe
une convention ou un accord international qui réglemente l'exercice de ces pouvoirs.  Conformément
à ce principe et à l'article précité de la Constitution, le gouvernement nicaraguayen ne reconnaît pas
les droits fondés sur des actes de confiscation ordonnés par d'autres États.  Ces actes sont en effet
incompatibles avec ses principes constitutionnels fondamentaux qui régissent le droit de propriétéprivée.
5.4 La propriété intellectuelle constitue un cas particulier et est donc réglementée séparément
puisqu'elle comporte un droit qui soumet la propriété à la volonté et à l'action absolues et exclusives
du détenteur.
5.5 Les droits de propriété intellectuelle sont ainsi protégés par les dispositions d'accords
internationaux tels que la Convention de Paris (1 967), la Convention de Berne (1971), la Convention
de Rome (1961), le Traité de Washington et l'Accord sur les ADPIC.  Mais, outre qu'ils sont protégés
en vertu de ces accords, ils sont reconnus dans les principales déclarations relatives aux droits del'homme:
a) par la reconnaissance du droit de propriété en général;  et
b) implicitement, par la reconnaissance du droit de participer à la vie culturelle
du pays.
5.6 Selon l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, "Toute personne, aussi
bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.  Nul ne peut être arbitrairement privé de sapropriété."  Une disposition similaire figure, entre autres, dans la Déclaration américaine des droits et
devoirs de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
des Nations Unies.
5.7 Selon l'article 14 de la Convention relative au statut des réfugiés, "en matière de protection de
la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom
commercial, et en matière de protection de la propriét é littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié
bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux
dudit pays.  Dans le territoire de l'un quelconque des autres États contractants, il bénéficiera de la
protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidencehabituelle".  Ce texte réaffirme l'obligation qu'a tout État d'accorder une protection au détenteur
légitime de droits de propriété intellectuelle, même lorsqu'il a été porté atteinte à ces droits en raison
d'actes commis en temps de guerre.
5.8 Au sujet de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris (1967), le Nicaragua dit que,
dans la société internationale actuelle, les États sont assujettis au droit international par excellence.  Ils
sont des personnes morales agissant par l'intermédiaire de leurs organes exécutifs, législatifs ouWT/DS176/R
Page 72
judiciaires, qui sont eux-mêmes assujettis à la législation nationale.  Dans ce sens, la législation
nationale facilite le respect du droit internationa l, qui n'est pas seulement applicable à l'extérieur,
c'est-à-dire au niveau des relations entre États, mais aussi à l'intérieur de l'État, c'est-à-dire dans les
relations entre l'État et les personnes qui relèvent de sa juridiction.
5.9 L'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris sont tous deux des accords qui établissent
des normes minimales pour la protection des droits de propriété intellectuelle, et leurs signataires ont
la faculté d'accorder une protection plus large de la propriété intellectuelle au moyen de leur
législation nationale.
5.10 Le Nicaragua considère que ni l'Accord sur le s ADPIC ni la Convention de Paris ne précisent
la manière dont les Membres de l'OMC ou les membres de l'Union, en vertu de la Convention deParis, doivent déterminer les critères à observer en ce qui concerne l'acquisition des droits de propriété
intellectuelle.
5.11 À cet égard, l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC dit que les Membres pourront, sans que
cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur légi slation une protection plus large que ne le prescrit
l'Accord sur les ADPIC, à condition que cette prot ection ne contrevienne pas aux dispositions de
l'Accord.  De même, l'Accord exclut de son champ d'application les notions de  création, d'épuisement et
de modification des droits de propriété intellectuelle.
5.12 L'article 2 de la Convention de Paris (1967) pose clairement le principe du respect de la
législation nationale et de la territorialité de la pr opriété industrielle.  Le Nicaragua considère que tout
État a le droit souverain de déterminer comment les dr oits de propriété intellectuelle sont acquis selon sa
législation nationale.
5.13 Le Nicaragua est d'avis que la propriété ou l'ac quisition de droits de propriété intellectuelle dans
un pays tiers ne peut découler d'un acte de confiscation dans un autre pays au titre du droit international.
Comme cette question n'est pas clairement réglem entée dans l'Accord sur les ADPIC ni dans la
Convention de Paris, chaque État a le droit d' agir conformément à sa législation nationale.
VI. RENSEIGNEMENTS FACTUELS COMMUNIQUÉS PAR LE BUREAU
INTERNATIONAL DE L'OMPI
6.1 Le 1
er février 2001, le Groupe spécial a envoyé une lettre au Bureau international de l'OMPI, qui
est chargé de l'administration de la Convention de Paris (1967).  Dans cette lettre, il indiquait que les
parties au différend se référaient aux dispositions  de l'Acte de Stockholm de 1967 de la Convention de
Paris, dont les dispositions de fond ont été incorporées dans l'Accord sur les ADPIC par l'article 2:1 de
l'Accord.  Ces dispositions comprennent en particulier les articles 2 1), 6, 6 bis, 6quinquies  et 8 de la
Convention de Paris.  Comme le Bureau international de l'OMPI est chargé de l'administration decette convention, le Groupe spécial lui demandait tout renseignement factuel dont il disposait sur les
dispositions de la Convention de Paris (1967) en rapport avec le différend, en particulier l'historique
de la négociation et les activités ultérieures concernant les dispositions auxquelles les parties se
référaient.  Au sujet de l'article 6 quinquies , il demandait tout renseignement factuel sur la portée qu'il
avait été prévu de lui donner.
6.2 Le Groupe spécial indiquait que les parties avaient aussi soulevé la question de savoir si et,
dans l'affirmative, de quelle manière les dispositions de la Convention de Paris (1967) réglementaient
la façon dont le titulaire d'une marque devait être déterminé en vertu de la législation nationale des
membres de l'Union de Paris.  Il se disait intéressé par tout renseignement factuel sur la manière dontcette question avait pu être traitée au cours de la négociation de la Convention ou d'activités
ultérieures.WT/DS176/R
Page 73
6.3 Le Bureau international de l'OMPI a communiqué ces renseignements dans une lettre datée du
2 mars 2001.  Les annexes de cette lettre contiennent des extraits des comptes rendus des conférences
consacrées à la conclusion et à la révision de la Convention de Paris.  On trouvera ci-après le résumé
d'une "Note sur certaines questions relatives à la Convention de Paris soulevées par l'Organisation
mondiale du commerce", qui était jointe à la lettre.88
Article 2 1) de la Convention de Paris (1967)
1. Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle (Paris,
novembre 1880)
6.4 Dans ses remarques de bienvenue, le Ministre français de l'agriculture et du commerce
(M. Tirard) a déclaré que la Conférence ne pourrait parvenir à un traité international complet sur la
propriété industrielle en raison des difficultés que pourrait présenter l'unification immédiate des
législations de chacun des États contractants.  La Conférence devrait plutôt rechercher les moyens de
constituer une union qui, sans porter atteinte à la législation particulière des États contractants,
assurerait un traitement national et établirait plusieurs dispositions générales et uniformes.
6.5 Au cours de la négociation relative à l'article 2, le représentant français (M. Jagerschmidt), qui
avait établi l'avant-projet, a fait observer que, pour être acceptable, la convention devrait respecter
autant que possible les législations intérieures de chaque État contractant et se limiter à une obligation
d'appliquer le traitement national aux étrangers.  Une telle approche serait aussi acceptable pour lespays qui, comme les Pays-Bas et la Suisse, ne protégeaient pas les brevets en vertu de leur législation
nationale, car ils ne seraient pas obligés d'accorder aux étrangers un meilleur traitement qu'à leurs
propres ressortissants.  Au cours de la discussion, le principe du traitement national a été éclairci par
la suppression du terme "réciproquement" du projet initial.
6.6 Les débats ont porté en particulier sur deux questions:  celle de savoir si les États contractants
avaient la faculté d'accorder le traitement national aux ressortissants des pays qui n'étaient pas parties
à l'Union, ce qui a conduit à l'inclusion de l'article 3 dans le texte de la Convention;  et celle de savoir
si l'obligation d'accorder le traitement national s'étendait aux formalités en matière de procédure, ce
qui a conduit à l'adoption du paragraphe 3 du Protocole de Clôture.
6.7 Le Protocole de Clôture incluait aussi, au paragraphe 4, une réserve formulée par la
délégation des États-Unis d'Amérique, qui a toutefois été supprimée lorsque les États-Unis se sont
abstenus de signer la Convention à la Conférence de 1883.
2. Conférence de Bruxelles, première session (décembre 1897)
6.8 Les États-Unis d'Amérique avaient proposé une re striction au principe du traitement national
pour les taxes et la question de la brevetabilité.  Cette proposition n'a cependant pas été adoptée par la
Conférence.
3. Conférence de Washington (15 mai-2 juin 1911)
6.9 Le Bureau international et la délégation française avaient proposé plusieurs modifications à
apporter à l'article 2.  À l'issue du débat à la sous-commission, ces modifications ont été adoptées
d'une manière générale par la Conférence.
                                                     
88 Les références aux pièces jointes à la note ont été omises dans le résumé.WT/DS176/R
Page 74
4. Conférence de La Haye (novembre 1925)
6.10 Le Bureau international et les délégations des États-Unis d'Amérique, de la France et du
Maroc avaient proposé plusieurs modifications à apporter à l'article 2.  Les propositions du Bureau
international et de la France ont été adoptées par la Conférence.  Selon la proposition des États-Unisd'Amérique, chaque pays aurait eu le droit d'imposer aux ressortissants des autres pays l'obligation de
remplir tout ou partie des conditions imposées à ses ressortissants par ces pays.  Cette proposition a
été retirée faute de soutien.
6.11 La disposition n'a pas été examinée lors des conférences ultérieures de 1934 (Londres), 1958
(Lisbonne), 1967 (Stockholm) et de la Conférence de révision de 1980-1981.
Article 6, 6 bis et 6quinquies de la Convention de Paris (1967)
6.12 L'origine de l'article 6/6 quinquies  de la Convention de Paris (1967) se trouve dans l'accord
conclu par les représentants qui examinaient le principe du traitement national pour les ressortissants
des pays de l'Union (article 2).  Faute d'harmonisation du droit des marques et compte tenu des largesdivergences qui existaient alors entre les différents régimes nationaux, la détermination des signes
susceptibles d'être enregistrés a constitué une question essentielle pour les représentants à la
Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle.
1. Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle (Paris,
novembre 1880)
6.13 L'origine des dispositions de la Convention de Paris relatives aux marques se trouve dans
l'article 5 de l'avant-projet de convention établi par le gouvernement français (M. Jagerschmidt) pour
la Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle (novembre 1880).  Le textefrançais faisant foi de cet article est ainsi libellé:
"La propriété des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de
commerce sera considérée, dans tous les États de l'Union, comme légitimement
acquise à ceux qui font usage, conformément à la législation du pays d'origine,
desdits dessins et modèles et marques de fabrique ou de commerce."
6.14 Selon son rédacteur, cet article était conçu pour résoudre les problèmes dus aux différences
entre les formalités de demande de marque dans les différents États.  Il avait pour but d'énoncer un
principe, qui existait alors dans certains États en vertu d'accords bilatéraux, "aux termes duquel les
marques d'un pays sont admises telles quelles dans l'autre, pourvu que le déposant fournisse la preuve
qu'elles ont été régulièrement déposées dans le premier pays".
6.15 Cet article, débattu et révisé à plusieurs reprises, a été adopté en seconde lecture dans la
version française faisant foi ci-après:
"Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays
d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays del'Union.
Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal
établissement.
Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera
considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant.  Le dépôt pourraWT/DS176/R
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être refusé, si l'objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire à la
morale ou à l'ordre public."
2. Conférence internationale pour la protec tion de la propriété industrielle (mars 1883)
6.16 À la première séance de la Conférence, le 6 mars 1883, le représentant de l'Espagne a estimé
qu'il fallait clarifier la portée de cet article (renuméroté pour devenir l'article 6), et l'observation a été
faite par le représentant de la Belgique.  Toutefois, comme il n'était plus possible à ce stade de la
Conférence de modifier le projet de convention, il a été décidé d'insérer dans le Protocole de Clôture
de la Conférence un paragraphe clarifiant le sens de la première phrase de l'article 6.  Ce paragraphe a
été débattu et adopté à l'unanimité à la deuxième séance plénière (Deuxième séance) de la
Conférence, le 12 mars 1883.
6.17 L'article 6 adopté à Paris le 20 mars 1883 est ainsi libellé:
"Article 6:  [1] Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée
dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les
autres pays de l'Union.  [2] Sera considéré comme pays d'origine le pays où ledéposant a son principal établissement.  [3] Si le principal établissement n'est point
situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel
appartient le déposant.  [4] Le dépôt pourra être refusé, si l'objet pour lequel il est
demandé est considéré comme contraire à la morale ou à l'ordre public."
6.18 Le paragraphe 4 du Protocole de Clôture (daté du 20 mars 1883) est ainsi libellé:
"4. [1] Le paragraphe Ier de l'article 6 doit être entendu en ce sens qu'aucune
marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un
des États de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des
signes qui la composent, aux conditions de la législation de cet État, pourvu qu'ellesatisfasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce
dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier.  Sauf cette exception, qui ne concerne que la
forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres articles de la
convention, la législation intérieure de chacun des États recevra son application.
[2] Pour éviter toute fausse interprétation, il est entendu que l'usage des armoiries
publiques et des décorations peut être considéré comme contraire à l'ordre public,
dans le sens du paragraphe final de l'article 6."
3. Conférence de Bruxelles, première session (décembre 1897)
6.19 Comme la portée de l'article 6 n'était pas claire, il a été proposé, à la première session de la
Conférence de Bruxelles, de fusionner l'article 6 et  le paragraphe 4 du Protocole de Clôture.  Cette
proposition a été longuement débattue à la So us-Commission des marques.  Toutefois, l'accord
n'ayant pu se faire sur un article 6 révisé, aucune décision n'a été prise et les dispositions relatives à
cet article et au paragraphe 4 du Protocole de Clôture ont été considérées provisoirement comme
inchangées.
4. Conférence de Bruxelles, deuxième session (11-14 décembre 1900)
6.20 Dans une note adressée par le gouvernement belge aux États qui avaient assisté à la
Conférence de 1897, il était rappelé que la délégation du Royaume-Uni avait accepté, à la première
session de la Conférence, de garder tels quels l'article 6 et le paragraphe 4 du Protocole de Clôture, à
condition que tous les États membres restent libres de conserver leur législation nationale relative auxWT/DS176/R
Page 76
marques.  Comme les États membres étaient généralement d'accord pour garder l'article 6 sous la
même forme, il a été décidé de le maintenir inchangé.
5. Conférence de Washington (15 mai-2 juin 1911)
6.21 La question relative à un remaniement de l'article 6 qui inclurait le paragraphe 4 du Protocole
de Clôture ainsi que la nécessité de préciser la notion d'"ordre public" à l'article 6 ont conduit le
Bureau international à rédiger une nouvelle proposition pour cet article, qui a été présentée à la
Conférence de Washington.  Dans l'avant-projet de convention, l'article 6 a été renuméroté, devenant
le projet d'article 9.  Un certain nombre de propositions ont été faites par plusieurs délégations.  Sur la
base de ces propositions, les membres de la Sous-Commission des marques ont eu des discussions sur
sept points différents concernant un article 6 renumér oté (anciennement projet d'article 9), et il a été
décidé que le paragraphe 4 du Protocole de Clôture serait supprimé.  La seule modification concernant
le premier paragraphe de l'article 6 consistait à remplacer le terme "enregistré" par "déposé".  Le débat
sur les propositions française et allemande, qui visaient à préciser, au moyen d'une énumération
limitative, les cas dans lesquels un État aurait le droit de refuser une marque déjà déposée dans un
autre État de l'Union (marques portant atteinte à des droits acquis par des tiers;  absence de caractèredistinctif), a donné lieu à quelques modifications sur ce point, de même que les débats sur la
proposition suisse, qui tendait à interdire l'usage en tant que marques des emblèmes d'État, des
armoiries et des drapeaux.
6.22 Il a aussi été décidé de clarifier l'article 6 dans une note relative à l'article 6, incluse dans le
Protocole de Clôture du 2 juin 1911, qui est ainsi libellée:
1) Il est entendu que la disposition du premier alinéa de l'article 6 n'exclut pas le
droit d'exiger du déposant un certificat d'enregistrement régulier au pays
d'origine, délivré par l'autorité compétente.
2) Il est entendu que l'usage des armoiries, insignes ou décorations publiques
qui n'aurait pas été autorisé par les pouvoirs compétents, ou l'emploi des
signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un pays
unioniste, peut être considéré comme contraire à l'ordre public dans le sens
du n° 3 de l'article 6.
3) Ne seront, toutefois, pas considérées comme contraires à l'ordre public les
marques qui contiennent, avec l'autorisation des pouvoirs compétents, lareproduction d'armoiries, de décorations ou d'insignes publics.
4) Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à
l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque
disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition
concerne elle-même l'ordre public.
5) Le présent Protocole de Clôture, qui sera ratifié en même temps que l'Acte
conclu à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de
cet acte, et aura même force, valeur et durée.
6. Conférence de La Haye (novembre 1925)
6.23 L'Acte de La Haye, adopté par la Conférence le 6 novembre 1925, comportait les
modifications suivantes:WT/DS176/R
Page 77
- Les premier et deuxième paragraphes de l'article 6 restaient inchangés.  Toutefois, au
troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 6 était ajouté le paragraphe 4 de la note
relative à l'article 6 du Protocole de Clôture de Washington.  Les paragraphes 2 et 3
du Protocole de Clôture relatifs aux emblèmes d'État avaient été fusionnés en un
nouvel article 6 ter.
- Le troisième paragraphe avait été modifié au sujet de la notion de "pays d'origine".- Au quatrième paragraphe, la proposition de la délégation allemande relative au
principe de l'indépendance des marques n'avait pas été acceptée, mais celle du
Royaume-Uni avait été incluse.
6.24 À la suite d'une proposition présentée par la Belgique, un nouveau paragraphe 5 avait été
ajouté, selon lequel "le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le
délai de l'article 4, même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'après
l'expiration de ce délai".
6.25 Un sixième paragraphe avait aussi été ajouté, qui combinait le premier paragraphe de la note
relative à l'article 6 du Protocole de Clôture de Washington et une proposition faite par la délégation
du Royaume-Uni.
6.26 Un nouvel article 6 bis introduisait une disposition spéciale relative à la protection des
marques notoirement connues.
7. Conférence de Londres (mai-juin 1934)
6.27 L'Acte de Londres de la Convention, adopté à la Conférence diplomatique le 2 juin 1934,
apportait d'importantes modifications à l'article 6 de la Convention de Paris, notamment en le
réorganisant et en affectant aux paragraphes les lettres A à F (au lieu des n° 1 à 6).  Des modifications
étaient aussi apportées à l'article 6 bis.
6.28 Les changements apportés au paragraphe 6A (anciennement 6 1)) étaient les suivants:  "Toute
marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au
dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, sous les réserves indiquées ci-après .
Ces pays pourront  exiger , avant de procéder à l'enregistrement définitif , la production  d'un certificat
d'enregistrement au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente. Aucune légalisation ne sera
requise pour ce certificat."
6.29 Les autres modifications concernaient le paragraphe 6B (anciennement 6 2)), dans lequel la
phrase suivante a été ajoutée à l'alinéa 3:  "… les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre
public,  notamment celles qui sont de nature à tromper le public ".  En outre, le nouvel alinéa suivant a
été ajouté:  " 2)  Ne pourront être refusées dans les autres pays de l'Union les marques de fabrique ou
de commerce pour le seul motif qu'elles ne diffèrent des marques protégées dans le pays d'origine que
par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l'identité des marques dansla forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées audit pays d'origine. "
6.30 Enfin, un nouveau paragraphe D, libellé comme suit, a été ajouté:  " Lorsqu'une marque de
fabrique ou de commerce aura été régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis dans un ou
plusieurs autres pays de l'Union, chacune de ces marques nationales sera considérée, dès la date àlaquelle elle aura été enregistrée, comme indépendante de la marque dans le pays d'origine, pourvu
qu'elle soit conforme à la législation intérieure du pays d'importation. "WT/DS176/R
Page 78
6.31 S'agissant de l'article 6 bis, les modifications suivantes ont été apportées au paragraphe 1):
"Les pays de l'Union  s'engagent à refuser ou à invalider, soit d'office si la législation du pays le
permet, soit à la requête de l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui
constitue  la reproduction, l'imitation ou la traduction , susceptibles de créer  une confusion, d'une
marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connuecomme étant déjà la marque d' une personne admise à bénéficier de la présente Convention  et utilisée
pour des produits identiques  ou similaires.  Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la
marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible
de créer une confusion avec celle-ci ."
8. Conférence de Lisbonne (6-31 octobre 1958)
6.32 L'Acte de Lisbonne de la Convention, adopté à la Conférence diplomatique le
31 octobre 1958, apportait d'importantes modifications à l'article 6 de la Convention de Paris.  Il a été
décidé de séparer ses dispositions en deux articles différents, qui restent inchangés aujourd'hui:  un
article 6 révisé portant sur le principe de l'indépendance des marques et un nouvel article 6 quinquies
pour lequel de nouveaux paragraphes ont été constitués à partir de textes qui figuraient dans l'ancienarticle 6.  À cet égard, la Proposition avec exposé des motifs du Bureau international examinée à la
Commission III ainsi que le Rapport analytique du Bureau international offrent une analyse
approfondie des différents stades des débats depuis l'origine de la clause "telle quelle" en 1883.
Article 8 de la Convention de Paris (1967)
1. Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle (Paris,
1880)
6.33 Le Président de la Conférence a expliqué que cette disposition paraissait nécessaire en raison
de la jurisprudence française selon laquelle un nom commercial, qui faisait partie d'une marque, était
perdu avec la marque quand ses autres éléments tombaient dans le domaine public.
6.34 La discussion a porté, entre autres, sur la question de savoir si les États contractants devraient
accorder une protection aux ressortissants des pays qui n'étaient pas parties à la Convention.
6.35 L'obligation de protéger les noms commerciaux figurait donc dans l'article 8 du texte initial
du 20 mars 1883, qui était ainsi conçu dans la version française faisant foi:
Article 8 .  Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans
obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de
commerce.
6.36 Le texte anglais de cette disposition était le suivant (traduction de l'OMPI):
Article 8 .  A trade name shall be protected in all the countries of the Union without
the obligation of filing (" dépôt "), whether or not it forms part of a trade mark.
2. Conférence de Washington (1911)
6.37 Le Bureau international avait proposé d'inclure un paragraphe 2) supplémentaire qui précisait
la teneur de la protection à conférer aux noms comm erciaux.  Toutefois, à l'issue d'une décision de la
sous-commission compétente, la Conférence a conservé le libellé initial.WT/DS176/R
Page 79
3. Conférence de La Haye (1925)
6.38 L'inclusion d'une référence à l'enregistrement, proposée à la Commission de rédaction, a été
adoptée par la Commission générale ainsi que la Commission plénière.  La disposition en question
était ainsi conçue:  "Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation dedépôt ou d'enregistrement , qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce."
4. Conférence de Londres (1934)
6.39 La délégation des États-Unis d'Amérique avait proposé de définir la notion de nom
commercial et d'en élargir la protection.  La Conférence a toutefois estimé qu'il fallait étudier plus
avant cette proposition et a décidé d'inscrire  la question dans ses "Résolutions et vœux".
6.40 La disposition en question n'a pas été examinée aux conférences ultérieures de Lisbonne
(1958) et de Stockholm (1967), ni à la Conférence de révision de 1980-1981.
Détermination de la propriété des marques
6.41 Bien que certaines dispositions de la Convention de Paris mentionnent le concept de propriété
des marques (article 5C 2) et 3):  "propriétaire";  article 6 ter 1) c) et 6 septies :  "titulaire";
article 6 bis 1):  "comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente
Convention"), aucune disposition ne traite de la question de savoir comment le titulaire d'une marquedoit être déterminé en vertu de la législation nationale des États parties à la Convention.
6.42 L'approche générale de la Convention de Paris en ce qui concerne les marques est illustrée par
le paragraphe 4 du Protocole de Clôture au texte initial du 20 mars 1883, dont la version française
faisant foi est ainsi libellée:
"… Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous réserve
des dispositions des autres articles de la Convention, la législation intérieure de
chacun des États recevra son application."
1. Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle (Paris,
1880)
6.43 La question de la propriété des marques n'a pas été examinée directement à cette conférence.
Elle présentait cependant un certain intérêt dans le contexte de l'examen d'autres questions.
6.44 Dans le contexte de la disposition relative au droit de priorité, le représentant belge,
M. Demeur, a proposé d'accorder ce droit à l'"auteur" d'un brevet, d'un dessin ou modèle industriel oud'une marque.  La délégation suédoise s'est opposée à cette proposition, estimant que la disposition en
question devrait porter uniquement sur la priorité du dépôt, tandis que la question de la propriété
devrait être réglée par la législation des parties contractantes et était du ressort de leurs tribunaux.  En
conséquence, le libellé "Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande …" a été adopté.
6.45 La disposition relative à la protection des marques enregistrées dans un pays de l'Union dans
les autres pays de l'Union comportait, dans le proj et initial, le terme "pro priété".  Toutefois, les
délégués sont convenus que la disposition ne portait pas sur la question de la propriété des marques et
ont décidé de ne pas employer le terme "propriété" dans le texte de cette disposition, qui est ensuite
devenue l'article 6 et qui figure maintenant dans l'article 6 quinquies .
6.46 La Conférence a aussi examiné la question de savoir si la disposition exigeait que
l'enregistrement soit valide au sens où il avait donné naissance à un droit de propriété dans le paysWT/DS176/R
Page 80
d'origine.  Elle s'est toutefois rangée à l'avis exprimé par le représentant de la Suède, M. Lagerheim,
qui considérait qu'un dépôt "régulier" était suffisant et que la question de la validité était du ressort
des tribunaux nationaux.
2. Conférence de La Haye (1925)
6.47 L'article 6 bis a été adopté à cette conférence.  Toutefois, selon l'historique de la négociation il
n'y a pas eu d'examen de la question de la propriété.  La proposition du Bureau international
mentionne simplement les difficultés que posait l'élaboration d'un texte susceptible de s'appliquer tant
dans les pays où les droits de marque sont acquis en vertu de la priorité de l'usage que dans les pays
où la priorité de l'enregistrement est déterminante.
3. Conférence de Lisbonne (1958)
6.48 À cette conférence, l'article 6 bis a été modifié de façon que les parties contractantes soient
tenues d'interdire l'usage non autorisé des marques notoirement connues.  La proposition du Bureau
international indique que, dans 29 des 44 États contractants – de l'époque – à la Convention de Paris,les droits de marque étaient acquis selon la priorité d'usage et que, pour assurer une protection
effective des marques notoirement connues dans ces pays, il fallait prévoir la possibilité d'interdire
l'usage de telles marques.
6.49 L'article 6 septies  a aussi été adopté à cette conférence.  Toutefois, selon l'historique de la
négociation il n'y a pas eu d'examen de la question de la propriété.  La délégation japonaise avait
d'abord émis une objection à l'encontre de la disposition, au motif qu'en vertu de la législation
japonaise, n'importe qui pouvait demander l'enregistrement d'une marque, mais elle a retiré cette
objection au cours des discussions.
VII. RÉEXAMEN INTÉRIMAIRE
7.1 Le 18 juin 2001, les Communautés européennes et les États-Unis ont demandé au Groupe
spécial de réexaminer, conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord, certains aspects du
rapport intérimaire qui avait été remis aux parties le 11 juin 2001.  Les Communautés européennes et
les États-Unis n'ont pas demandé de réunion consacrée au réexamen intérimaire.  Conformément au
paragraphe 19 des Procédures de travail du Groupe spécial datées du 9 novembre 2000, les États-Unis
et les Communautés européennes ont présenté chacun des observations au sujet des demandes de
l'autre partie dans des communications datées respectivement du 20 et du 21 juin 2001.
7.2 Les Communautés européennes demandent que nous supprimions le paragraphe 8.101 pour
des raisons de clarté et de cohérence avec les paragraphes 8.100 et 8.102.  Elles sont d'avis que la
situation envisagée au paragraphe 8.101 est purement hypothétique, tandis que la situation décrite auxparagraphes 8.100 et 8.102 est une situation qui existe en vertu de l'article 211 a) 2).  Les États-Unis
ne pensent pas comme les Communautés européennes que le paragraphe 8.101 est purement
hypothétique et font valoir qu'il donne des explications utiles pour les aider à déterminer comment
répondre à notre constatation selon laquelle l'article 211 a) 2) est incompatible avec l'article 42 de
l'Accord sur les ADPIC.  Nous avons  dit au paragraphe 8.98 que l'expression "détenteur de droits"
"désigne non seulement le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, mais aussi d'autres personnes
qui peuvent être habilitées, dans la juridiction en question, à revendiquer des droits, notamment le
détenteur d'un enregistrement qui peut être considéré comme étant le titulaire présumé d'une marque
enregistrée".  Nous poursuivions, au paragraphe suivant, en disant que "ce titulaire présumé doit avoir
accès à des procédures judiciaires civiles qui sont efficaces en ce sens qu'elles permettent de fairerespecter ses droits jusqu'au moment où le tribunal détermine qu'en fait il n'est pas le titulaire de la
marque qu'il a enregistrée ou qu'il existe un autre motif d'exclusion qui est compatible avec les
obligations internationales".  Notre déclaration figurant au paragraphe 8.101 selon laquelle unWT/DS176/R
Page 81
déposant dont le tribunal a déterminé qu'il n'était pas le titulaire de la marque n'a peut-être aucun droit
à faire respecter au titre de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC est un prolongement logique des
paragraphes susmentionnés.  Nous refusons donc d'effectuer la modification demandée par les
Communautés européennes.
7.3 Les États-Unis demandent que nous reconsidérions notre conclusion selon laquelle
l'article 211 a) 2) est incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC.  Ils font valoir que rien
dans l'article 211 a) 2) n'empêche une personne quelconque – y compris le déposant d'une marque –
de revendiquer des droits de propriété sur un nom commercial ou une marque et d'avoir accès à des
procédures judiciaires civiles permettant de faire respecter les droits revendiqués jusqu'au moment où
le tribunal détermine que cette personne n'est pas, en fait, le véritable titulaire de la marque.  Ils
soutiennent que le déposant d'une marque aurait pleinement la possibilité de se prévaloir d'uneprésomption de propriété de la marque en vertu de la législation générale sur les marques pour
justifier sa revendication de propriété, contester toute revendication contraire – y compris toute
revendication fondée sur l'article 211 a) 2) – et présenter les éléments de preuve pertinents.  Selon les
États-Unis, si, après avoir pris connaissance de tous les éléments de preuve pertinents, le tribunal
détermine que le déposant n'est pas le titulaire légitime de la marque selon la législation américaine, ledemandeur serait alors débouté.  Les États-Unis soutiennent que le résultat n'est pas "déterminé a
priori  par la législation".  Les Communautés européennes font observer que les États-Unis répètent
les vues qu'ils ont déjà présentées au Groupe spécial.  Nous notons que les arguments avancés par les
États-Unis sont semblables à ceux qu'ils ont présentés dans leur communication écrite et leur
déclaration orale.
89  Pour établir notre constatation, nous avons examiné attentivement ces arguments,
puis nous avons conclu que l'article 211 a) 2) était incompatible avec l'article 42 parce qu'il limitait,
dans certaines circonstances, l'accès effectif des détenteurs de droits aux procédures judiciaires civiles
et, de ce fait, la "availability" de ces procédures.  Nous restons d'avis que notre analyse et notre
conclusion sont correctes et refusons donc d'effectuer la modification demandée par les États-Unis.
7.4 Les États-Unis demandent que nous fassions preuve d'économie jurisprudentielle au sujet de
la question de savoir si la portée de l'Accord sur les ADPIC inclut les noms commerciaux.  Ils notent
que les Parties II, III et IV de l'Accord sur les ADPIC ne mentionnent pas les noms commerciaux,
mais font valoir qu'il n'est pas sûr que cela signifie que les obligations énoncées à l'article 8 de la
Convention de Paris (1967) ne sont pas incorporées da ns l'Accord sur les ADPIC.  Ils font valoir qu'il
faudrait donner tout leur sens aux mots du texte.  Se référant à l'historique de la négociation, ils font
valoir que les termes "[p]our ce qui est des" n'ont peut-être rien à voir avec une limitation del'incorporation des obligations énoncées dans la Convention de Paris (1967).  À leur avis, l'historique
de la négociation étaye la conclusion selon laquelle le libellé de l'article 2:1 était destiné à régler le
débat entre les négociateurs sur le point de savoir si les renseignements non divulgués/secrets
commerciaux seraient considérés comme une propriété intellectuelle et n'était pas destiné à limiter
l'engagement de se conformer à la Convention de Paris (1967).  Les États-Unis font valoir aussi qued'autres parties de l'Accord sur les ADPIC jettent le doute sur notre approche concernant la question
de la portée de l'Accord sur les ADPIC.  Plus précisément, ils font valoir que l'article 39 énonce des
obligations relatives au fait d'assurer une protection effective contre la concurrence déloyale
conformément à l'article 10 bis de la Convention de Paris (1967).  Ils font observer que la concurrence
déloyale, de même que les noms commerciaux, n'est pas expressément désignée comme l'un des septsecteurs de la propriété intellectuelle dans la Partie II de l'Accord sur les ADPIC et que, selon notre
approche, elle ne relèverait pas de l'Accord sur les ADPIC.  Ils font valoir que notre approche
exigerait que les termes "pour ce qui est des" aient des sens différents pour différents types de droits.
Ils font valoir enfin qu'on ne voit pas bien comment notre approche de la portée de l'Accord sur les
ADPIC s'appliquerait en ce qui concerne les dispos itions des Conventions de Berne et de Rome qui
sont pertinentes pour l'Accord sur les ADPIC.  Les Communautés européennes indiquent qu'elles ne
                                                     
89 Voir la première communication des États-Unis, paragr aphe 88, et la première déclaration orale des
États-Unis, paragraphe 40.WT/DS176/R
Page 82
peuvent accepter la demande des États-Unis, car ils mentionnent le principe de l'économie
jurisprudentielle pour la première fois au cours de la procédure et elles signalent qu'elles ont demandé
que soit constatée l'incompatibilité de l'article 211 a) 2) et 211 b) avec l'Accord sur les ADPIC en ce
qui concerne les noms commerciaux.
7.5 Nous connaissons la jurisprudence de l'OMC en matière d'économie jurisprudentielle.  Nous
notons toutefois que la partie plaignante, les Communautés européennes, a expressément allégué dans
sa demande d'établissement d'un groupe spécial que l'article 211 a) 2) et 211 b) était incompatible
avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de
Paris (1967).90  Les Communautés européennes ont expressément demandé au Groupe spécial de
constater que l'article 211 a) 2) et 211 b) était incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les
ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967).91  Nous notons que notre
tâche, telle qu'elle est définie à l'article 11 du Mémorandum d'accord, est de procéder à une évaluation
objective de la question dont nous sommes saisis et de "formuler [des] constatations propres à aider
l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accords visés".  Nous
notons en outre que le but du mécanisme de règlement des différends tel qu'il est énoncé à l'article 3:7
du Mémorandum d'accord est d'"arriver à une solution positive des différends" et que lesrecommandations et décisions de l'ORD doivent "[ viser] à ... régler [la question] de manière
satisfaisante", comme l'indique l'article 3:4 du Mémorandum d'accord.  À notre avis, pour déterminer
si l'article 211 a) 2) et 211 b) est compatible avec l'article 2:1 de l'A ccord sur les ADPIC pris
conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967), il faut examiner si la portée de
l'Accord sur les ADPIC inclut les noms commerciaux.
92  Nous refusons donc d'effectuer la
modification demandée par les États-Unis.
7.6 Les États-Unis ont signalé quelques erreurs matérielles, et nous en avons tenu compte en
apportant des modifications à certains titres de la section IV.C.2 et aux paragraphes 8.86, 8.124, 8.126
et 8.133.
VIII.  CONSTATATIONS
A. MESURES EN CAUSE
8.1 La mesure incriminée, soit l'article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de
crédits (la "Loi générale") que le Congrès des États-Unis a promulgué le 21 octobre 1998, et les
dispositions auxquelles elle fait référence sont reproduites ci-après:
ARTICLE 211. a) 1) Nonobstant toute autre disposition législative, aucune
transaction ni aucun paiement n'est autorisé ou approuvé conformément à
l'article 515.527 du titre 31 du Code of Federal Regulations, tel qu'il est en vigueur au
9 septembre 1998, en ce qui concerne une marque ou un nom commercial identique
ou pour l'essentiel similaire à une marque ou à un nom commercial qui était utilisé enrapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués, à moins que le
titulaire initial de la marque ou du nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi,
n'ait donné son consentement exprès.
2) Aucun tribunal des États-Unis ne reconnaît une revendication de droits par un
ressortissant désigné fondée sur des droits découlant de la "common law" ou sur
                                                     
90 Voir WT/DS176/2.  Par conséquent, la question concernant les noms commerciaux au regard de
l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967)relève clairement de notre mandat.
91 Voir les paragraphes 3.1 et 3.3, supra .
92 Voir le paragraphe 8.41.WT/DS176/R
Page 83
l'enregistrement obtenu en vertu de l'article 515.527 d'une telle marque ou d'un tel
nom commercial confisqué, ne donne effet à une telle revendication ni ne l'entérine
d'une autre manière.
b) Aucun tribunal des États-Unis ne reconnaît une revendication de droits
découlant d'un traité par un ressortissant désigné ou son ayant cause, au titre del'article 44 b) ou e) de la Loi de 1946 sur les marques (15 U.S.C, 1126 b) ou e)), en ce
qui concerne une marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel
similaire à une marque ou à un nom commercial qui était utilisé en rapport avec une
entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués, ne donne effet à une telle
revendication ni ne l'entérine d'une autre manière, à moins que le titulaire initial de
cette marque ou de ce nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donné son
consentement exprès.
c) Le Secrétaire au Trésor promulgue les règles et règlements qui sont
nécessaires pour exécuter les dispositions du présent article.
d) Dans le présent article:
1) L'expression "ressortissant désigné" a le sens que lui confère
l'article 515.305 du titre 31 du Code of Federal Regulations,tel qu'il est en vigueur au 9 septembre 1998, et recouvre le
ressortissant de tout pays étranger qui est l'ayant cause d'un
ressortissant désigné.
2) Le terme "confisqué" a le sens que lui confère
l'article 515.336 du titre 31 du Code of Federal Regulations,tel qu'il est en vigueur au 9 septembre 1998.
8.2 L'article 515.305 du titre 31 du Code of Federal Regulations ("CFR"), qui définit l'expression
"ressortissant désigné", dispose ce qui suit:
Aux fins de la présente partie, on entend par ressortissant désigné  Cuba et tout
ressortissant de ce pays y compris toute personne qui est un ressortissant
spécialement désigné.
8.3 L'article 515.306 de 31 CFR, qui définit l'expr ession "ressortissant spécialement désigné",
dispose ce qui suit:
a) On entend par ressortissant spécialement désigné :
1) toute personne dont le Secrétaire au Trésor détermine qu'elle est un
ressortissant spécialement désigné,
2) toute personne qui, à la "date effective" ou depuis cette date, a agi
pour ou au nom du gouvernement ou des autorités exerçant un
contrôle sur un pays étranger désigné, ou
3) tout partenariat, toute association, toute société ou toute autre
organisation qui, à la "date effective" ou depuis cette date, a été
détenu ou contrôlé directement ou indirectement par le gouvernement
ou les autorités exerçant un contrôle sur un pays étranger désigné ou
par tout ressortissant spécialement désigné.WT/DS176/R
Page 84
8.4 L'article 515.336 du titre 31 du CFR définit le terme confisqué  et dispose ce qui suit:
Tel qu'il est utilisé à l'article 515.208, le terme "confisqué" renvoie à:a) la nationalisation, l'expropriation ou autre saisie d'un titre de propriété ou de
contrôle sur un bien effectuée par le gouvernement cubain le 1
er janvier 1959
ou après cette date:
1) sans que le bien ait été restitué ou qu'une indemnisation adéquate et
effective ait été accordée;  ou
2) sans que la revendication concernant le bien ait été réglée
conformément à un accord international de règlement des
revendications ou à une autre procédure de règlement mutuellementacceptée;  et
b) la répudiation ou au défaut de paiement, ou au non-paiement par le
gouvernement cubain, le 1
er janvier 1959 ou après cette date:
1) d'une dette de toute entreprise qui a été nationalisée, expropriée ou
d'une autre manière saisie par le gouvernement cubain;
2) d'une dette qui grève un bien nationalisé, exproprié ou d'une autre
manière saisi par le gouvernement cubain;  ou
3) d'une dette qui a été contractée par le gouvernement cubain pour faire
droit à une revendication concernant un bien confisqué ou la régler.
8.5 Il a été donné effet à l'article 211 a) 1) par le Règlement pour le contrôle des avoirs cubains,
article 515.527 a) de 31 CFR dont le libellé est le suivant:
a) 1) Les transactions liées à l'enregistrement et au renouvellement auprès de
l'Office des brevets et des marques des États-Unis ou du Bureau du droit
d'auteur des États-Unis, de brevets, marques et droits d'auteur dans lesquels legouvernement de Cuba ou un ressortissant cubain a un intérêt sont autorisées.
2) Aucune transaction ni aucun paiement n'est autorisé ou approuvé
conformément au paragraphe a) 1) du présent article en ce qui concerne une
marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire à une
marque ou à un nom commercial qui était utilisé en rapport avec une
entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués, au sens où ce terme est défini
à l'article 515.336, à moins que le titulaire initial de la marque ou du nomcommercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donné son consentement
exprès.
B. C
ONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES PAR LES PARTIES
8.6 Les constatations et recommandations demandées par les parties sont reproduites ci-après.
8.7 Les Communautés européennes allèguent que:WT/DS176/R
Page 85
a) l'article 211 a) 1) de la Loi générale est incompatible avec l'article 2:1 de
l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6 quinquies  A 1) de
la Convention de Paris (1967) et l'artic le 15:1 de l'Accord sur les ADPIC;
b) l'article 211 a) 2) de la Loi générale est incompatible avec l'article 2:1 de
l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles 2 1), 6 bis 1) et 8
de la Convention de Paris (1967), et les articles 3:1, 4, 16:1 et 42 de l'Accord
sur les ADPIC;  et
c) l'article 211 b) de la Loi générale est incompatible avec l'article 2:1 de
l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles 2 1), 6 bis 1) et 8
de la Convention de Paris (1967) et les articles 3:1, 4, 16:1 et 42 de l'Accord
sur les ADPIC.
8.8 De l'avis des Communautés européennes, ces mesures portent atteinte aux droits légitimes des
titulaires de marques et des titulaires de noms commerciaux, annulant et compromettant ainsi les
droits des Communautés européennes.
8.9 Les Communautés européennes demandent au Groupe spécial de constater que les États-Unis
ont manqué à leurs obligations au titre des articles 3:1, 4, 15:1, 16:1 et 42 de l'Accord sur les ADPICainsi que de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles 2 1), 6 bis 1),
6quinquies  A 1) et 8 de la Convention de Paris (1967), et de recommander que les États-Unis rendent
leur législation nationale conforme à leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC.
8.10 Les États-Unis demandent au Groupe spécial de constater que l'article 211 de la Loi générale
n'est pas incompatible avec les articles 3:1, 4, 15:1, 16:1 ou 42 de l'Accord sur les ADPIC, ni avec
l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles 2 1), 6 bis 1),
6quinquies  A 1) et 8 de la Convention de Paris (1967), et de rejeter dans leur intégralité les allégations
des Communautés européennes.
C. Q
UESTIONS PRÉLIMINAIRES
1. Renseignements factuels communiqués par le Bureau international de l'OMPI
8.11 Comme il a déjà été indiqué, à la première réunion de fond, nous avons informé les parties de
notre intention de demander des renseignements au Bureau international de l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle ("OMPI") conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord.  Le
Bureau international de l'OMPI est chargé de l'administration de la Convention de Paris (1967) pour
la protection de la propriété industrielle.
8.12 L'article 13:1 du Mémorandum d'accord dispose qu'un groupe spécial a "le droit de demander
à toute personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié des renseignements et des avis
techniques".93 L'article 13:2 prévoit en outre que les groupes spéciaux peuvent "demander des
                                                     
93 La première fois qu'un groupe spécial a demandé au Bureau international de l'OMPI de lui
communiquer des renseignements au sujet d'un accord dont ce dernier assurait l'administration, ce fut lorsque le
Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire États-Unis – Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur
("États-Unis - Article 110 5) "), WT/DS160/R, rapport adopté le 27 juillet 2000, a demandé des renseignements
concernant des dispositions de l'Acte de Paris de 197 1 de la Convention de Berne (1971).  Dans l'affaire Inde
- Restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles, textiles et industriels ("Inde - Restrictions
quantitatives "), WT/DS90/R, rapport adopté le 22 septembre 1999, paragraphe 5.12, le Groupe spécial a dit ce
qui suit: "l'article 13:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends autorise le Groupe spécial à
consulter le FMI pour obtenir tous renseignements pertinents  relatifs à la situation des réserves monétaires et deWT/DS176/R
Page 86
renseignements à toute source qu'ils jugeront appropriée et consulter des experts pour obtenir leur avis
sur certains aspects de la question".
8.13 En vertu de ce pouvoir conféré aux groupes spéciaux au titre de l'article 13, nous avons
demandé, par une lettre datée du 1er février 2001, au Bureau international de l'OMPI de nous
communiquer des renseignements factuels, en particulier sur l'historique de la négociation et les
activités ultérieures, concernant les dispositions de la Convention de Paris (1967) pertinentes en
l'espèce, y compris les articles 2 1), 6, 6 bis, 6quinquies  et 8 de la Convention de Paris (1967).  En ce
qui concerne l'article 6 quinquies , nous avons demandé tous renseignements factuels sur la portée que
l'on avait voulu lui donner.  Nous avons également demandé au Bureau international de l'OMPI de
communiquer tous renseignements factuels sur le point de savoir si les dispositions de la Convention
de Paris (1967) réglementent la façon dont le titulaire d'une marque doit être déterminé en vertu de lalégislation nationale des membres de l'Union de Paris.  Le Bureau international de l'OMPI a répondu à
notre demande le 2 mars 2001.
2. Règles d'interprétation
8.14 Comme les accords régissant le commerce des marchandises et des services, la protection des
droits de propriété intellectuelle, telle qu'elle est consacrée par l'Accord sur les ADPIC, fait partie
intégrante de l'Accord de Marrakech instituant  l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur
l'OMC").  Ainsi, l'Accord sur les ADPIC est un des "accords visés" et il est donc soumis au
Mémorandum d'accord.
94  L'article 3:2 du Mémorandum d'accord dispose que les groupes spéciaux
doivent clarifier les dispositions des "accords visés" conformément aux règles coutumièresd'interprétation du droit international public.
8.15 Dans l'affaire États-Unis – Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules ,
l'Organe d'appel a dit que la règle fondamentale d'interprétation des traités énoncée aux articles 31
et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la "Convention de Vienne")
95 était "devenue
une règle de droit international coutumier ou général".96  Conformément à l'article 31 1) de la
Convention de Vienne, le devoir de celui qui interprète un traité est de déterminer le sens d'un terme
suivant le sens ordinaire à lui attribuer dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité.
8.16 Si, après application des règles d'interprétation énoncées à l'article 31 1), le sens du terme du
traité reste ambigu ou obscur ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable,
l'article 32 permet à celui qui interprète un traité de faire appel à des "moyens complémentairesd'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a
été conclu".
97  Nous appliquerons les principes énoncés par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis
                                                                                                                                                                    
la balance des paiements de l'Inde qui pourraient nous aider à évaluer les allégations qui nous ont été
présentées".
94 Rapport de l'Organe d'appel, Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits
pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture ("Inde – Brevets "), WT/DS50/AB/R, adopté le
16 janvier 1998, paragraphe 29.
95 Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331;
(1969) 8 International Legal Materials 679.
96 Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis – Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne
formules ("États-Unis – Essence "), WT/DS2/AB/R, adopté le 20 mai 1 996, page 19. Voir aussi les rapports de
l'Organe d'appel, Japon – Taxes sur les boissons alcooliques ("Japon – Boissons alcooliques "),
WT/DS8/AB/R-WT/DS10/AB/R-WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996, page 12; Inde – Brevets ,
paragraphe 46;  Communautés européennes – Classement tarifaire de certains matériels informatiques ("CE
- Matériels informatiques "), WT/DS62/AB/R–WT/DS67/AB/R–WT/DS68/AB/R, adopté le 22 juin 1998,
paragraphe 84;  et États-Unis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base
de crevettes ("États-Unis – Crevettes "), WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre 1998, paragraphe 114.
97 Rapport de l'Organe d'appel, CE – Matériels informatiques , paragraphe 86.WT/DS176/R
Page 87
– Essence pour interpréter les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC tout au long du
rapport, y compris les dispositions de la Conven tion de Paris (1967) incorporées dans l'Accord.
3. Charge de la preuve
8.17 La question de la charge de la preuve est un domaine dans lequel la jurisprudence de l'OMC
est bien établie.  Dans l'affaire États-Unis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers
et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde , l'Organe d'appel a dit ce qui suit:
... la charge de la preuve incombe à la partie, qu'elle soit demanderesse ou
défenderesse, qui établit, par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de
défense particulier.  Si ladite partie fournit des éléments de preuve suffisants pour
établir une présomption que ce qui est allégué est vrai, alors la charge de la preuve sedéplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas
des preuves suffisantes pour réfuter la présomption.
98
8.18 Une fois que le Groupe spécial a déterminé que la partie qui formule, par voie d'affirmation,une allégation ou un moyen de défense particulier a pu établir une présomption que ce qui est allégué
est vrai, il incombe au Groupe spécial d'évaluer le bien-fondé de tous les arguments avancés par lesparties ainsi que la recevabilité, la pertinence et le poids de tous les éléments de preuve factuels
communiqués en vue de déterminer si la partie qui conteste une allégation particulière a réussi à
réfuter la présomption établie.  Au cas où les arguments et les éléments de preuve factuels présentés
par les parties restent en équilibre, le Groupe spécial doit, en droit, donner tort à la partie qui assume
la charge de la preuve.
8.19 Ainsi, il appartient aux Communautés européennes en tant que partie plaignante de présenter
des arguments et des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que les mesures
prises par les États-Unis sont incompatibles avec les obligations de ce pays au titre de l'Accord sur les
ADPIC.  Si les Communautés européennes réussissent à établir une telle présomption, la tâche duGroupe spécial consiste alors à apprécier les arguments et les éléments de preuve dont il dispose pour
déterminer si, tout bien considéré, il est convaincu que les mesures prises par les États-Unis sont
incompatibles avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC.  Nous appliquerons les principes
énoncés par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Chemises, chemisiers et blouses  pour
examiner la compatibilité de l'article 211.  Nous notons que le présent différend concerne l'examen
d'un texte réglementaire à la lumière de l'Accord sur les ADPIC et n'a rien à voir avec un quelconque
litige entre parties privées.
4. Portée de l'Accord sur les ADPIC
8.20 En l'espèce, les Communautés européennes demandent au Groupe spécial d'évaluer la
compatibilité de l'article 211 avec diverses dispos itions de l'Accord sur les ADPIC.  Nous notons que
dans divers paragraphes de l'article 211 il est fait mention d'"une marque ou un nom commercialidentique ou pour l'essentiel similaire à une marque ou à un nom commercial qui était utilisé en
rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués".  En conséquence, pour examiner si
l'article 211 est compatible avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC invoquées par les
Communautés européennes, il nous faut tout d'abord étudier dans quelle mesure ces dispositions
s'appliquent aux marques et aux noms commerciaux mentionnés à l'article 211.
                                                     
98 Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers
et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde ("États-Unis – Chemises, chemisiers et blouses "),
WT/DS33/AB/R, adopté le 23 mars 1997, page 16.WT/DS176/R
Page 88
8.21 Le nom commercial est défini dans la Loi Lanham comme étant "tout nom utilisé par une
personne pour identifier son entreprise, sa profession ou son métier ".  Les États-Unis ont fait observer
que les expressions "trade name" et "commercial name" étaient synonymes aux termes de la
Loi Lanham.  En conséquence, toute référence dans le présent rapport à des noms commerciaux
recouvre les expressions anglaises "trade names" et "commercial names".
8.22 Nous notons que dans leurs allégations, les Communautés européennes ont expressément
invoqué l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris  conjointement avec l'article 8 de la Convention de
Paris (1967) lorsqu'elles ont demandé de constater que l'article 211 a)  2) et b) était incompatible avec
l'article 8 qui dispose que les noms commerciaux doivent être protégés par les signataires de la
Convention de Paris (1967).  Compte tenu de cela, nous jugeons nécessaire de déterminer si la portée
de l'Accord sur les ADPIC inclut les noms commerciaux.  Si nous déterminons que les nomscommerciaux ne sont pas couverts par l'Accord sur les ADPIC, notre analyse de la mesure au regard
du fondement juridique mentionné par les Communautés européennes portera uniquement sur les
marques.
a) Question de savoir si la portée de l'Accord sur les ADPIC englobe les noms commerciaux
8.23 Nous examinons dans la présente section si la portée de l'Accord sur les ADPIC inclut les
noms commerciaux.  L'analyse commence par l'examen de la définition de l'expression "propriété
intellectuelle" donnée à l'article 1:2 de l'Accord sur les ADPIC en ces termes:
Aux fins du présent accord, l'expression "propriété intellectuelle" désigne tous les
secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de la Partie II .
(pas d'italique dans l'original)
8.24 Les sections 1 à 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC traitent des secteurs suivants de la
propriété intellectuelle:  droit d'auteur et droits connexes;  marques de fabrique ou de commerce;
indications géographiques;  dessins et modèles industriels;  brevets;  schémas de configuration(topographies) de circuits intégrés;  et protection des renseignements non divulgués.  Les catégories
de droits connexes visées par l'article 14 concernent la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.
8.25 Les catégories d'objets de la protection qui ne sont pas traitées aux sections 1 à 7 de la
Partie II de l'Accord sur les ADPIC ne sont pas incluses dans la définition de l'expression "propriété
intellectuelle" donnée à l'article 1:2.  Autrement dit, les sections 1 à  7 de la Partie II ne fontaucunement mention des noms commerciaux en tant  que catégorie relevant de la définition de
l'expression "propriété intellectuelle".
8.26 Nous interprétons les expressions "propriété intellectuelle" et "droits de propriété
intellectuelle" eu égard à la définition de l'expression "propriété intellectuelle" donnée à l'article 1:2de l'Accord sur les ADPIC.  L'interprétation textuelle de l'article 1:2 veut qu'il établisse une définition
globale, ce que confirment les mots "tous les secteurs";  le mot "tous" indique qu'il s'agit d'une liste
exhaustive.  Ainsi, par exemple, les obligations en matière de traitement national et de traitement de la
nation la plus favorisée énoncées aux articles 3 et 4 de l'Accord sur les ADPIC qui concernent la
"protection de la propriété intellectuelle" seraient interprétées comme couvrant les secteurs visés parl'article 1:2 de l'Accord sur les ADPIC.  Nous considérons que l'interprétation correcte est celle qui
veut qu'il n'y ait pas d'obligations au titre de ces articles en ce qui concerne les secteurs de la propriété
intellectuelle qui ne sont pas mentionnés à l'article 1:2, par exemple les noms commerciaux,
conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne.
8.27 Pour ces raisons, nous pouvons provisoirement conclure que les noms commerciaux ne sont
pas couverts par l'Accord sur les ADPIC.WT/DS176/R
Page 89
8.28 Pour déterminer si la portée de l'Accord sur les ADPIC inclut les noms commerciaux, il faut
toutefois noter que l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC incorpore l'article 8 de la Convention de
Paris (1967) dans l'Accord sur les ADPIC.  L'article  8 de la Convention de Paris (1967) traite de la
protection des noms commerciaux et dispose ce qui suit:
Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de
dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de
commerce.
8.29 L'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit:
Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se
conformeront aux articles 1er à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967).
(pas d'italique dans l'original)
8.30 La seconde proposition de l'énoncé de l'article 2:1 oblige les Membres à se conformer aux
dispositions de la Convention de Paris (1967) qui sont indiquées dans cette disposition.99  Toutefois,
la seconde proposition est subordonnée à la première:  les Membres se conformeront aux obligations"[p]our ce qui est des  Parties II, III et IV du présent accord".  Étant donné que le sens ordinaire de
l'expression "pour ce qui est de" est "en ce qui concerne, au sujet [de], s'agissant [de]"
100 et qu'elle
désigne explicitement les Parties II, III et IV, nous considérons que les Membres doivent se conformer
aux articles 1er à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967) "pour ce qui est" de ce qui est
couvert par les parties de l'Accord sur les ADPIC indiquées dans cette disposition, à savoir le droitd'auteur et les droits connexes;  les marques de fabrique ou de commerce;  les indications
géographiques;  les dessins et modèles industriels;  les brevets;  les schémas de configuration
(topographies) de circuits intégrés;  et la protection des renseignements non divulgués.
8.31 Conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne, celui qui interprète un traité peut
faire appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment l'historique de la
négociation, afin de confirmer l'interprétation résultant de l'application de l'article 31 de la Convention
de Vienne.  À cet égard, nous examinons également l'historique de la négociation des articles 1:2
et 2:1 de l'Accord sur les ADPIC.  Comme on le verra plus loin, les données historiques confirment
notre interprétation concernant la portée de l'Accord sur les ADPIC.
8.32 L'étape de la négociation effective de l'Accord sur les ADPIC a commencé au printemps 1990
lorsque cinq projets de textes juridiques ont ét é présentés au Groupe de négociation du Cycle
d'Uruguay sur les ADPIC par les Communautés européennes, les États-Unis, le Japon, 15 pays en
développement et la Suisse.  Les propositions  faites par les Communautés européennes dans le
document MTN.GNG/NG11/W/68 du 29 mars 1990 et par les États-Unis dans le document
MTN.GNG/NG11/W/70 du 11 mai 1990 limitent la portée de la "propriété intellectuelle" aux objetsindiqués dans la Partie II de l'Accord sur les ADPIC.  Présentant sa proposition figurant dans le
document MTN.GNG/NG11/W/74, la délégation japonaise a expliqué qu'elle "prévoyait la protection
de sept types de droits ".  La proposition faite par un groupe de 15 pays en développement dans le
document MTN.GNG/NG11/W/71 comprenait des propositions spécifiques concernant les brevets,
les marques, les indications géographiques, le droit d'auteur et les droits voisins, et les schémas deconfiguration de circuits intégrés.  La Suisse a fait distribuer un "projet de modification du GATT"
dans le document MTN.GNG/NG11/W/73 du 14 mai 1990.  Ce projet différait des autres propositions
                                                     
99 L'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC renvoie aux dispositions de fond de la Convention de Paris
(1967).
100 The New Shorter Oxford English Dictionary  (Clarendon Press, 1993), page 2565.WT/DS176/R
Page 90
en ce que le champ d'application était illimité.  L'ar ticle 100, intitulé "Portée et champ d'application",
figurant dans ce projet disposait ce qui suit:
La présente Partie de l'Accord général s'applique à toutes les parties contractantes qui
l'acceptent ou qui y accèdent (ci-après dénommées les PARTIES) et à tous les
domaines du droit de la propriété intellectuelle, dont  le droit d'auteur et les droits
voisins, les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques, y
compris les appellations d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les
schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés et les renseignements
confidentiels.  (pas d'italique dans l'original)
8.33 Cette portée plus large a été mise en cause par d'autres délégations lorsque la Suisse a
présenté sa communication.  L'échange de vues ci-après a été consigné dans le compte rendu de laréunion du Groupe de négociation tenue du 14 au 16 mai 1990:
Certains participants ont dit que le membre de phrase "tous les domaines du droit de
la propriété intellectuelle" pouvait avoir un sens différent selon les juridictions.  Ils se
demandaient si tous les participants auraient une perception commune des limitesexternes de l'accord envisagé.  Le représentant de la Suisse a répondu que ce membre
de phrase prenait en compte le fait que la propriété intellectuelle était un domaine en
évolution.  Sa délégation pensait que les dispositions générales relatives au traitement
national et au traitement NPF devraient s'appliquer aux futurs DPI.  Un participant
s'est déclaré favorable à l'approche adoptée dans les dispositions relatives autraitement national et au traitement NPF, qui autorisaient des exemptions seulement
lorsqu'elles étaient absolument nécessaires et pleinement justifiées.
101
8.34 Une annexe au rapport du Président au Groupe de négociation sur les marchandisesconcernant l'état d'avancement des travaux du Groupe de négociation sur les ADPIC daté du
23 juillet 1990 (MTN.GNG/NG11/W/76) contenait le premier texte de projet d'accord présenté par lePrésident.  Pour l'essentiel, la structure de ce texte correspond à celle du texte final de l'Accord sur les
ADPIC.  Dans son rapport, le Président indiquait ce qui suit:
Les deux approches fondamentales de la négociation sur les ADPIC sont identifiées
dans le texte par les lettres A et B.  Ces approches diffèrent non seulement quant au
fond, mais encore quant à la structure.  D'une manière générale, l'approche A
envisage un accord unique sur les ADPIC, couvrant tous les domaines de négociation,ainsi que l'ensemble des sept secteurs de la propriété intellectuelle  qui ont fait l'objet
de propositions;  cet accord ferait partie intégrante de l'Accord général et serait mis en
œuvre en tant que tel.  L'approche B prévoit deux parties, l'une sur le commerce des
marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (voir la Partie IX du texte
ci-joint), l'autre sur les normes et principes concernant l'existence, la portée etl'exercice des droits de propriété intellectuelle (voir les Parties I à VIII).  La deuxième
partie couvrirait les mêmes secteurs de la propriété intellectuelle que l'approche A,
sauf pour ce qui est de la protection des secrets d'affaires , qui, selon ceux qui
proposent cette deuxième approche, ne constituent pas un secteur de la propriété
intellectuelle.  Cette partie serait mise en œuvre dans l'organisation internationalecompétente, compte tenu des aspects multidisciplinaires et généraux des questions en
jeu.  (pas d'italique dans l'original)
8.35 Le paragraphe 1 de la Partie II contenait la disposition suivante intitulée "Portée et champ
d'application":
                                                     
101 Voir le document MTN.GNG/NG11/21, paragraphe 38, 22 juin 1990.WT/DS176/R
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Aux fins du présent accord, l'expression "propriété intellectuelle" désigne tous les
secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections ... à ... de la
Partie III.  Cette définition est sans préjudice du point de savoir si la protection
accordée dans l'un de ces secteurs revêt la forme d'un droit de propriété intellectuelle.
8.36 La Partie III du texte prévoyait des normes dans les domaines suivants:  droit d'auteur et
droits connexes, marques de fabrique ou de commerce, indications géographiques, y compris les
appellations d'origine, dessins et modèles industriels, brevets, schémas de configuration de circuits
intégrés et protection des renseignements non divulgués.
8.37 Finalement, un "Projet d'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales
multilatérales de l'Uruguay Round" (document MTN.TNC/W/35/Rev.1 du 3 décembre 1990) a étéprésenté à la Conférence ministérielle de Bruxelles (projet de Bruxelles).  L'article 1:2 du projet
d'accord disposait ce qui suit:
"Aux fins du présent accord, l'expression "propriété intellectuelle" désigne tous les
secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections ... à ... de laPartie II."
8.38 La définition de l'expression "propriété intellectuelle" donnée dans le projet de texte du
Président de juillet 1990 et celle qui figure dans le projet de Bruxelles sont pour l'essentiel
semblables.  Par la suite, le texte est resté le même dans le Projet d'acte final reprenant les résultats
des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round du 20 décembre 1991(MTN.TNC/W/FA, ce qu'il est convenu d'appeler le projet Dunkel) et, si ce n'est que le mot
"PARTIES" a été remplacé par le mot "Membres", dans le texte final de l'Accord sur les ADPIC.
8.39 En ce qui concerne la disposition figurant maintenant à l'article 2:1 de l'Accord, une
différence entre le texte du Président de juillet 1990 et le projet de Bruxelles a été l'adjonction desmots "pour ce qui est des Parties II, III, et IV du présent accord".  Le texte à cet effet est apparu pour
la première fois dans un projet informel du 20 novembre 1990.  Les dossiers ne donnent pas de
renseignements sur le but de cette adjonction, mais le libellé de cette disposition, figurant dans la
Partie I de l'Accord, laisse entendre que les Membres doivent se conformer aux dispositions de la
Convention de Paris (1967) dans la mesure où elles se rapportent à la Partie II – c'est-à-dire les
catégories pertinentes de droits de propriété intellectuelle réglementées par l'Accord – à la Partie III
(moyens de faire respecter les droits) et à la Partie IV (acquisition des droits).
8.40 L'historique de la négociation confirme l'idée que les noms commerciaux ne sont pas visés par
l'Accord sur les ADPIC.
8.41 Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que les secteurs de la propriété intellectuelle
couverts par l'Accord sur les ADPIC sont ceux qui sont mentionnés à l'article 1:2.  L'article 8 de la
Convention de Paris (1967) est pertinent dans le ca dre de l'Accord sur les ADPIC dans la mesure où il
peut avoir une incidence sur la protection des secteurs de la propriété intellectuelle couverts par
l'Accord.  Étant donné que les noms commerciaux ne sont pas un secteur de la propriété intellectuelle
visé par l'Accord sur les ADPIC, les Membres n'ont pas d'obligations au titre de l'Accord sur les
ADPIC leur imposant d'assurer la protection des noms commerciaux.
102  En conséquence,  nous
                                                     
102 L'article 2:2 de l'Accord sur les ADPIC indique clairement que les Membres de l'OMC qui sont
également parties à la Convention de Paris continuent d'avoir des obligations les uns à l'égard des autres en vertude cette convention en ce qui concerne les noms commerc iaux.  En outre, l'article 15:2 de l'Accord sur les
ADPIC stipule que lorsqu'un Membre refuse l'enregistrement d'une marque pour d'autres motifs que ceux qui
sont indiqués à l'article 15:1, il ne doit pas déroger aux dispositions de la Convention de Paris (1967).WT/DS176/R
Page 92
limiterons nos constatations à un examen de la compatibilité des dispositions de l'article 211 qui se
rapportent aux marques avec la disposition de l'Accord sur les ADPIC.
D. COMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE  211 A) 1) AVEC L 'ARTICLE  15:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC
1. Question de savoir si l'article 211 a) 1) est compatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur
les ADPIC
8.42 Les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 1) interdit toute transaction liée
à l'enregistrement et au renouvellement auprès de l'USPTO de marques dans lesquelles Cuba ou un
ressortissant cubain a un intérêt.  Plus précisément, elles font valoir que l'article 211 a) 1) a pour effet
d'empêcher un acte (à savoir le paiement des taxes requises) qui doit être accompli par le détenteur du
droit pour enregistrer une marque ou assurer le renouvellement d'une marque qui a été régulièrement
enregistrée aux États-Unis.  Selon les Communautés européennes, l'article 15:1 de l'Accord sur lesADPIC impose aux Membres l'obligation d'enregistrer les marques qui satisfont aux prescriptions
énoncées dans cette disposition, sous réserve des exceptions prévues à l'article 6quinquies  B de la
Convention de Paris (1967).  Les Communautés eur opéennes font valoir que du fait que les marques
visées par l'article 211 a) 1) satisfont aux critères énoncés à l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC et
constituent donc un "signe, ou une combinaison de signes" qui sont susceptibles d'être enregistréscomme marques, l'article 211 a) 1) est incompatible avec l'article 15:1.
8.43 Les Communautés européennes sont d'avis que l' enregistrement ne peut être refusé en vertu
de l'article 15:2 que dans les cas exceptionnels ex pressément mentionnés dans l'Accord sur les ADPIC
et la Convention de Paris (1967).  Elles font valoir qu'en l'absence d'une exception spécifique
facultative ou obligatoire, il faut faire droit à une demande d'enregistrement en vertu de l'article 15:1
de l'Accord sur les ADPIC.
8.44 Les États-Unis font valoir que l'article 15:1 décrit simplement quel objet est susceptible d'être
protégé comme marque et que la limitation imposée à la capacité d'un Membre de refuserl'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 15:1 concerne uniquement le point de savoir si les
signes en question sont propres à distinguer le (les) produit(s).  Ils allèguent en conséquence que du
fait que l'article 211 a) 1) n'a rien à voir avec le point de savoir si certains signes sont propres à
constituer des marques et concerne uniquement le point de savoir qui peut revendiquer les droits
attachés à une telle marque, l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur
les ADPIC.
8.45 Les États-Unis font valoir en outre que même si l'article 15:1 devait être interprété comme
imposant à un Membre une obligation positive d'enregistrer les marques qu'il considère comme
"susceptibles d'être enregistrées", une telle obligation est limitée par l'article 15:2 de l'Accord sur les
ADPIC.  Ils affirment que l'article 15:2 n'exige pas que les motifs du refus soient expressément
envisagés dans la Convention de Paris (1967);  il suffit que le refus lui-même soit compatible avec laConvention de Paris (1967), c'est-à-dire qu'il ne soit pas incompatible avec l'obligation incombant au
Membre au titre de cette Convention.  En conséquence, font valoir les États-Unis, le fait de refuser
l'enregistrement d'une marque au motif que la personne demandant l'enregistrement n'est pas le
véritable titulaire de la marque n'est pas incompatible avec l'article 15:1 et ne déroge à aucune
disposition de la Convention de Paris (1967) au se ns de l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC.
8.46 Les Communautés européennes ne partagent pas l'avis des États-Unis selon lequel
l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC permet à un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque
pour autant que le motif de refus n'est pas incompatible avec les dispositions de la Convention de
Paris (1967).
8.47 L'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit:WT/DS176/R
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Section 2:  Marques de fabrique ou de commerce
Objet de la protection
Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une
marque de fabrique ou de commerce.  De tels signes, en particulier les mots, y
compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les
combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront
susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce.  Dans les
cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou servicespertinents, les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif
acquis par l'usage.  Les Membres pourront exiger, comme condition de
l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.
8.48 L'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit:
Le paragraphe 1 ne sera pas considéré comme empêchant un Membre de refuser
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour d'autres motifs, à
condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de
Paris (1967).
8.49 L'article 15:1 indique quels signes ou quelles combinaisons de signes – y compris en
particulier les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de
couleurs – seront susceptibles d'être enregistrés comme marques.
103  Le titre de l'article 15 est "Objet
de la protection" et le paragraphe 1 laisse entendre que l' objet , mot dont le sens ordinaire est "la
question qui fait l'objet d'un débat, ce pourquoi une exposition est organisée ou le sujet d'une œuvre
d'art"104, ce sont les signes ou toute combinaison de signes.  Sur la base du sens ordinaire du mot
"objet" et à la lumière de la deuxième phrase qui est ainsi libellée:  "[d]e tels signes … seront
susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce", l' objet  dans le cas des
marques ce sont les signes.  Si ces signes sont "pro pre[s] à distinguer les produits ou les services d'une
entreprise de ceux d'autres entreprises", ils deviennent susceptibles d'être enregistrés comme marques,
à condition que l'enregistrement ne soit pas refusé pour d'"autres motifs" comme il est indiqué à
l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC.  Une obligation imposant de faire en sorte que certains signes
soient susceptibles d'être protégés sans qu'il soit entendu que de tels signes doivent pouvoir bénéficierd'une protection n'aurait aucun sens et serait incompatible avec les objectifs de l'Accord sur les
ADPIC tels qu'ils sont énoncés dans le préambule et à l'article 7 de l'Accord.  Cette interprétation est
confirmée au niveau du contexte par l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC qui dispose que "[l]e
paragraphe 1 ne sera pas considéré comme empêchant un Membre de refuser l'enregistrement … pour
d'autres motifs".
8.50 L'article 15:1 précise la forme des signes qui sont susceptibles d'être enregistrés comme
marques alors que l'article 15:2 n'empêche pas les Membres de refuser l'enregistrement de marques
pour d'"autres motifs".  Compte tenu de la référence explicite au paragraphe 1, nous considérons que
l'article 15:2 doit être lu conjointement avec l'article 15:1 pour s'assurer de son sens.
                                                     
103 L'article 15 figure dans la Partie II de l'Accord sur les ADPIC intitulée "Normes concernant
l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle" et comportant sept sections qui décrivent
les catégories d'objets de la protection, indiquent les prescriptions auxquelles il doit être satisfait avant que laprotection soit conférée à l'objet sous la forme d'un dro it de propriété intellectuelle particulier, puis précisent
quels sont ces droits et quelle est leur durée.
104 The New Oxford Dictionary of English  (Oxford University Press, 1998), page 1849.WT/DS176/R
Page 94
8.51 L'article 15:2 indique qu'il n'est pas interdit aux Membres de refuser l'enregistrement de
marques pour d'"autres motifs" pour autant que ces motifs ne "dérogent" pas aux dispositions de la
Convention de Paris (1967).  Par conséquent, si une mesure relève des "autres motifs", un Membre
peut refuser l'enregistrement comme marques de signes qui satisfont aux prescriptions del'article 15:1.  C'est dans ce contexte que nous évaluons la compatibilité de l'article 211 a) 1) avec
l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC.
8.52 Pour interpréter l'article 15:2, nous nous conformons aux règles coutumières d'interprétation
du droit international public telles qu'elles sont énoncées à l'article 31 1) de la Convention de Vienne
qui prévoit que celui qui interprète un traité doit déterminer le sens d'un terme de bonne foi suivant le
sens ordinaire à attribuer au terme dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité.  Nousnotons également que l'article 32 de la Convention de Vienne permet à celui qui interprète un traité de
faire appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment l'historique de la
négociation des dispositions en cause de l'Accord sur les ADPIC, en vue de confirmer le sens
résultant de l'application de l'article 31 de la Convention de Vienne.
8.53 Nous examinons tout d'abord l'expression "autre s motifs" et notons que le sens ordinaire du
mot "autre" est "différent ou distinct de ce qui est déjà mentionné "
105 et que celui du mot "motif" est
"fondement ou base;  éléments sur lesquels on s'appuie".106  Sur la base du sens ordinaire, nous
sommes d'avis que l'expression "autres motifs" peut signifier des motifs "différents ou distincts de
ceux qui sont déjà mentionnés" à l'article 15:1 de  l'Accord sur les ADPIC.  L'expression "autres
motifs" est suivie par la deuxième partie de la phrase de l'article 15:2 qui est ainsi libellée:  "à
condition que ceux-ci  ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967)".  Étant
donné que le pronom "ceux-ci" renvoie aux "autres motifs", nous considérons que les Membres
peuvent refuser l'enregistrement de marques pour d'"autres motifs" à condition que ceux-ci ne
"dérogent" pas, le sens ordinaire de "déroger" étant "enlever (quelque chose à une chose) de manière àla réduire ou à l' affaiblir …  Porter atteinte à,"
107 aux dispositions de la Convention de Paris (1967).
Sur la base du sens ordinaire du terme "déroger", l'article 15:2 n'empêche pas un Membre de refuser
l'enregistrement de marques pour autant que les motifs de ce refus ne sont pas incompatibles avec ses
obligations au titre de la Convention de Paris (1967).
8.54 Les Communautés européennes ont fait valoir que l'enregistrement de marques en vertu de
l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC ne pouvait être refusé que conformément à des dispositionsspécifiques énoncées dans l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris (1967) et que ces
dispositions étaient les articles 22:3, 23:2 et 24:5 de l'Accord sur les ADPIC et les articles 6 2), 6 ter et
6quinquies  B de la Convention de Paris (1967).  Nous ne partageons pas l'avis selon lequel les "autres
motifs" de refus de l'enregistrement se limitent à ceux qui sont énoncés aux articles 22:3, 23:2 et 24:5
de l'Accord sur les ADPIC et aux articles 6 2), 6 ter et 6quinquies  B de la Convention de Paris (1967).
Étant donné que nous examinons les "autres motifs" qui ne "dérogent pas aux dispositions de la
Convention de Paris (1967)", la référence faite par les CE aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC
est inappropriée.  Les dispositions citées par les Communautés européennes sont, d'une part, des
dispositions qui énoncent des raisons de refuser l'enregistrement de marques et, d'autre part, des
dispositions qui énoncent des raisons que les Membres ne peuvent pas invoquer pour refuserl'enregistrement de marques, lesquelles doivent donc être enregistrées.  Comme nous nous intéressons
aux "autres motifs" qui ne "dérogent" pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967), ou ne les
affaiblissent pas, seule la dernière catégorie de raisons est pertinente.  En affirmant que seules les
dispositions permettant de refuser l'enregistrement de marques auxquelles elles ont fait référence
recouvrent l'ensemble des "autres motifs", les Communautés européennes nous demandent de lire les
                                                     
105 Black's Law Dictionary (West Publishing Co., cinquième édition), page 992.
106 Id., page 633.
107 The New Shorter Oxford English Dictionary , supra , page 652.WT/DS176/R
Page 95
derniers mots de l'article 15:2 comme s'ils étaient les suivants:  "à condition que ceux-ci ne dérogent
pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967) relatives au refus de l'enregistrement".  Une
telle interprétation nous obligerait à donner une lecture qui inclut dans l'article 15:2 des mots qui n'y
sont pas, ce qu'il est interdit aux groupes spéciaux de faire.
8.55 Ayant déterminé que les "autres motifs" de refuser l'enregistrement de marques peuvent être
des motifs qui ne sont pas expressément indiqués dans l'Accord sur les ADPIC, y compris les
dispositions de la Convention de Paris (1967) qui y sont incorporées, il nous faut examiner si refuser
l'enregistrement de marques en se fondant sur le fait que le déposant n'est pas le véritable titulaire
selon la législation américaine d'"une marque … identique ou pour l'essentiel similaire à une
marque … qui était utilisé[e] en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués"108
(marques ci-après dénommées "marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués") relève des
"autres motifs" mentionnés à l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC.  Les États-Unis ne contestent
pas le fait que les signes visés par l'article 211 a) 1) peuvent être susceptibles d'être enregistrés en
vertu de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC, ma is font valoir que l'article 15:1 ne les empêche
pas de refuser l'enregistrement comme marque d'un signe satisfaisant aux conditions requises, au
motif que le déposant n'est pas le titulaire de la marque utilisée en rapport avec des avoirs confisqués.
8.56 Pour examiner cette question, nous considérons que l'article 6 1) de la Convention de Paris
(1967) constitue un contexte utile.  L'article 6 1) de la Convention de Paris (1967) dispose que "[l]es
conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées
dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale".  Le libellé de l'article 6 1) de la Conventionde Paris (1967) donne crédit à l'idée que les Membres ont le droit, sous réserve des sauvegardes en
matière de traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée et autres sauvegardes
prévues dans l'Accord sur les ADPIC, d'exiger, comme condition du dépôt et de l'enregistrement, que
le déposant soit le titulaire de la marque, à moins qu'il n'y ait dans la Convention de Paris (1967) des
dispositions spécifiques qui soient une exception à l'article 6 1) et qui réglementent l'enregistrementdes marques de manière si détaillée qu'elles limitent la possibilité qu'a un Membre de refuser
l'enregistrement de marques pour des raisons liées à la propriété.  Autrement dit, compte tenu de la
réserve formulée dans la phrase précédente, l'Accord sur les ADPIC et les dispositions de la
Convention de Paris (1967) qui y sont incorporées, n'interdisent pas aux Membres de refuser
l'enregistrement d'une marque au motif que le déposant n'est pas le titulaire de la marque tel qu'il est
défini dans leur système juridique national respectif.  Par conséquent, nous considérons que les
"autres motifs" de refuser l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 15:2 peuvent engloberune mesure qui permet de refuser l'enregistrement d'une marque en se fondant sur le fait que le
déposant n'est pas le titulaire de la marque.
8.57 Nous sommes parfaitement conscients des risques d'abus que pourrait entraîner toute
législation nationale visant à réglementer d'une manière arbitraire l'attribution de la propriétéintellectuelle.  L'Accord sur les ADPIC n'est toutefois pas sans prévoir de sauvegardes contre les
risques d'abus.  L'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose que "[l]es Membres donneront effet
aux dispositions du présent accord".  Nous interprétons cette phrase comme signifiant que les
Membres doivent donner effet aux droits et obligations énoncés dans l'Accord sur les ADPIC et que
                                                     
108 Les États-Unis ont fait valoir que le droit international coutumier sur les expropriations était clair:
un État ne peut pas exproprier les avoirs privés de ressortissants d'autres États sur son territoire sauf si
l'expropriation 1) a un but d'utilité publique, 2) se fait sur une base non discriminatoire et selon une procédure
régulière et 3) fait l'objet d'une indemnisation rapide, adéquate et effective.  Nous notons que le droitinternational public sur ce qui constitue une saisie licite d'une partie privée par un État n'est pas entièrement fixéet continue de faire l'objet d'un débat.  Toutefois, nous reconnaissons qu'il existe des traités bilatéraux quispécifient, sur le plan du droit international privé, ce qui constitue une saisie licite.  Aux fins du présentdifférend, nous n'avons pas à déterminer ce qui constitue une saisie légale ni si l'entreprise ou les avoirs, y
compris les marques visées par l'article 211, ont été licitement expropriés par Cuba.WT/DS176/R
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les Membres ne doivent pas adopter de mesures qui dénieraient de tels droits et obligations.  En outre,
les articles 3 et 4 de l'Accord imposent à un Membre d'accorder le traitement national et le traitement
de la nation la plus favorisée aux ressortissants des autres Membres.  De plus, l'article 7 de l'Accord
sur les ADPIC dispose qu'un des objectifs est le suivan t:  "[l]a protection et le respect des droits de
propriété intellectuelle devraient contribuer … à assurer un équilibre de droits et d'obligations".  Nousconsidérons cette formulation comme une expression du principe de la bonne foi.  Dans l'affaire
États Unis – Crevettes , l'Organe d'appel a dit ce qui suit: "[ce principe] régit l'exercice des droits que
possèdent les États.  L'une de ses applications, communément dénommée la doctrine de l'abus de
droit, interdit l'exercice abusif de ces droits et prescrit que, dès lors que la revendication d'un droit
"empiète sur le domaine couvert par une obligation conventionnelle, le droit soit exercé de bonne foi,
c'est-à-dire de façon raisonnable".  L'exerci ce abusif par un Membre de son propre droit
conventionnel se traduit donc par une violation des droits conventionnels des autres Membres ainsique par un manquement du Membre en question à son obligation conventionnelle".
109  Les Membres
doivent donc mettre en œuvre les dispositions de  l'Accord sur les ADPIC d'une manière compatible
avec le principe de la bonne foi consacré  à l'article 7 de l' Accord sur les ADPIC.
8.58 Pour les raisons indiquées ci-dessus, si l'article 211 a) 1) est une législation nationale qui
permet de refuser l'enregistrement d'une marque en se fondant sur le fait que le déposant n'est pas le
véritable titulaire selon la législation américaine, il relève des "autres motifs" mentionnés à
l'article 15:2 et, partant, il est compatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC.
8.59 Les Communautés européennes ont fait valoir que l'article 211 limitait l'utilisation d'un avoir
par son propriétaire légitime et que toute transaction telle qu'un simple accord de licence conclu avec
une entreprise commune constituée par un ressortissant désigné et un opérateur économique
communautaire pouvait être compromise par la limitation découlant de l'article 211.  S'il est vrai que
l'article 211 a) 1) a pour effet pratique d'empêcher l'enregistrement ou le renouvellement de
marques110, un examen de son libellé indique qu'il s'agit d'une mesure qui a trait à la propriété des
marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués.  L'article 211 a) 1) dispose ce qui suit:
Nonobstant toute autre disposition législative, aucune transaction ni aucun paiement
n'est autorisé ou approuvé conformément à l'article 515.527 du titre 31 du Code of
Federal Regulations, tel qu'il est en vigueur au 9 septembre 1998, en ce qui concerne
une marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire à une
marque ou à un nom commercial qui était utilisé en rapport avec une entreprise oudes avoirs qui ont été confisqués, à moins que le titulaire initial de la marque ou du
nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donné son consentement exprès.
8.60 Le libellé de l'article 211 a) 1) vise les droits d'une personne enregistrant une marque de
revendiquer un intérêt lié à la propriété de la marque considérée.  L'article 211 a) 1), pris
conjointement avec les règlements de l'OFAC, crée une étape procédurale additionnelle qui concerne
                                                     
109 Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis – Crevettes , paragraphe 158.
110 Nous notons que l'article 211 a) 1) n'indique pas explicitement que l'enregistrement ou le
renouvellement des marques en question sera refusé.  L'article 211 a) 1) interdit toute "transaction [ou tout]paiement" lié à l'enregistrement et au renouvellement des marques et noms en question à moins que le titulaireinitial de la marque ne donne son consentement.  Le terme "transaction" est défini à l'article 515.309 de 31 CFRcomme "tout paiement ou transfert à un pays étranger désigné ou à un ressortissant de ce pays" et le terme
"transfert" est à son tour défini à l'article 515.310 de 31 CFR comme "tout acte ou toute transaction effectif ou
supposé … dont le but, l'objectif ou l'effet est de créer … transférer, ou modifier … tout droit, recours, pouvoir,privilège ou intérêt concernant un bien quelconque".  Le terme "bien" est défini à l'article 515.311 de 31 CFRcomme recouvrant les marques.  Par conséquent, le refus de l'enregistrement ou du renouvellement est l'effet dela décision de n'autoriser ou approuver "aucune transaction ni aucun paiement" qui empêche un ressortissantdésigné de payer la taxe de dépôt nécessaire à l'enregistrement ou au renouvellement d'une marque auprès de
l'USPTO.WT/DS176/R
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l'enregistrement d'une marque ou le renouvellement de l'enregistrement d'une marque aux États-Unis,
à savoir la prescription voulant qu'un déposant obtienne une licence – une licence générale ou
spécifique – pour être en mesure de payer la taxe d'enregistrement ou de renouvellement.  Faute d'une
telle licence, le déposant n'est pas en mesure de payer la taxe requise, ce qui entraîne le rejet de la
demande.  Dans le cadre de cette procédure, les autorités américaines examinent, au cas où la marqueen question est une marque qui était utilisée en rapport avec des avoirs confisqués, si le déposant est le
véritable titulaire de cette marque selon la législation américaine ou s'il a obtenu le consentement du
titulaire initial ou de son ayant cause.  Si une marque était utilisée en rapport avec des avoirs
confisqués, le fait de ne pas obtenir le consentement requis ou de ne pas satisfaire à la condition
imposant d'être le véritable titulaire selon la définition donnée dans la législation américaine a pour
effet pratique d'empêcher l'enregistrement de la marque.  Par contre, si le déposant est le titulaire
initial selon la législation américaine ou a le consentement de ce titulaire initial ou de son ayant causede bonne foi, la licence sera délivrée et, dès lors, la marque sera enregistrée ou l'enregistrement sera
renouvelé.  Pour ces raisons, nous considérons que l'article 211 a) 1) est une législation nationale,
comme il est envisagé à l'article 6 1) de la Convention de Paris (1967), qui pose comme condition du
dépôt et de l'enregistrement que le déposant soit le titulaire de la marque ou ait le consentement de ce
dernier ou en soit l'ayant cause, et qu'il relève donc des "autres motifs" mentionnés à l'article 15:2.Par conséquent, nous concluons que l'article 211 a) 1) est compatible avec l'article 15:1, sous réserve
de l'examen effectué ci-après des arguments additionnels présentés par les Communautés européennes
au sujet de l'article 15:1.
2. Examen des autres arguments présentés par les Communautés européennes
a) Argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) empêche l'enregistrement de signes
constituant des marques et satisfaisant aux prescriptions de l'article 15:1
8.61 Les Communautés européennes font valoir que la portée de l'article 211 inclut les marques
qui n'existaient pas aux États-Unis au moment de la confiscation et y ont été acquises par la suite.
Elles affirment que l'article 211 s'applique à des marques américaines qui n'ont aucun lien ni factuel nijuridique avec l'entreprise ou les avoirs cubains confisqués.  Elles allèguent que l'article 211 est
incompatible avec l'article 15:1 parce que les signes constituant des marques utilisées en rapport avec
des avoirs confisqués et remplissant les critères énoncés à l'article 15:1 peuvent relever de
l'article 211 a) 1) et que leur enregistrement comme marques peut donc être refusé.
111
8.62 Pour traiter de l'argument des CE, nous sommes obligés d'examiner tout d'abord comment les
États-Unis déterminent la propriété des marques en vertu de leur législation.  Nous examinons ensuite
si l'article 211 a) 1) est compatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC.  Cet examen soulève
aussi la question de savoir dans quelle mesure la propriété est réglementée par l'Accord sur les
ADPIC.
8.63 Selon les États-Unis, la propriété des marques est généralement établie par l'usage de sorte
que le titulaire d'une marque est généralement la partie qui contrôle la nature et la qualité des produits
vendus ou des services fournis sous couvert de la marque.112  Les États-Unis ont indiqué que le
                                                     
111 Voir la première communication des CE, paragraphe 42, et la deuxième déclaration orale des CE,
paragraphe 38.
112 L'article 1201.01 du Manuel d'examen des demandes d'enregistrement de marques  dispose ce qui
suit:
Aux termes de l'article 1 a) de la Loi sur le s marques, 15 U.S.C. article 1051 a) "Le titulaire
d'une marque utilisée dans le commerce peut demander, conformément à la présente loi,l'enregistrement de sa marque ...".  Une demande d'enregistrement de marque au titre del'article 1 A) ou de l'article 44 de la Loi do it contenir "une déclaration selon laquelle, à la
connaissance de l'auteur de l'attestation, lui-même ou l'entreprise, la société ou l'associationWT/DS176/R
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titulaire initial au sens de l'article 211 serait déterminé conformément à la législation américaine
pertinente et que l'usage même en dehors des États-Unis pouvait être pertinent à cet égard.113  Ils ont
fait valoir que l'Accord sur les ADPIC, y compris les dispositions de la Convention de Paris (1967)
qui y sont incorporées, ne prévoyait pas de règles de fond pour déterminer la propriété d'une marque.
Les Communautés européennes, tout en disant que l'Accord sur les ADPIC ne définissait pas
expressément le titulaire d'une marque114, ont exprimé l'avis que l'Accord sur les ADPIC donnait des
indications claires pour déterminer la propriété des marques et que l'article 15:1, en établissant un lien
entre la marque et les produits ou services provenant d'une entreprise, laissait entendre que seule une
entreprise pouvait être le titulaire d'une marque qui distinguait ses produits ou services.
8.64 Nous notons que la propriété des marques est généralement déterminée par l'usage en vertu de
la législation américaine.  Selon les États-Unis, l'usage des marques en dehors des États-Unis peutétablir la propriété aux États-Unis.  Nous notons également qu'en vertu de l'article 211, les autorités
américaines pertinentes examineront si le déposant a le consentement du titulaire initial de la marque
au cas où la marque en question est une marque qui était utilisée en rapport avec des avoirs
confisqués.  Nous considérons que la procédure nouvellement introduite par l'article 211, selon
laquelle les autorités américaines déterminent si le déposant est le titulaire initial de la marque ou a leconsentement du titulaire initial en ce qui concerne les marques utilisées en rapport avec des avoirs
confisqués, est compatible avec l'approche des États-Unis consistant à déterminer la propriété en
fonction de l'usage parce qu'une partie qui utilisait une marque à Cuba peut en acquérir la propriété
aux États-Unis sur la base de cet usage.
115  L'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, dont la partie
pertinente dispose que "[l]es droits décrits ci-dessus ... n'affecteront pas la possibilité qu'ont lesMembres de subordonner l'existence des droits à l'usage", étaye l'idée qu'un Membre peut déterminer
le titulaire d'une marque en fonction de l'usage.
116  En conséquence, du fait que l'usage d'une marque à
                                                                                                                                                                    
pour le compte de laquelle il procède à l'attestation est le titulaire de la marque faisant l'objet
de la demande d'enregistrement ...".  15 U.S.C. article 1051 a) 1) A).  De même, une demanded'enregistrement au titre de l'article 1 b) doit contenir une déclaration selon laquelle l'auteur del'attestation croit que le déposant a le droit d' utiliser la marque dans le commerce.  15 U.S.C.
article 1051 b) 1) A).  ...  Le titulaire d'une marque est la partie qui contrôle la nature et laqualité des produits vendus ou des services fournis sous couvert de la marque.  Par
conséquent, les faits spécifiques concernant l'usage de la marque sont déterminants pour la
question de la propriété.
113 Selon les États-Unis, "l'article 211 a) 1) vise les marques qui ont un "titulaire initial" et qui ont été
"utilisées" en rapport avec des avoirs ou une entreprise confisqués.  Un tel usage – même en dehors desÉtats-Unis – peut créer des droits de propriété (c'est-à-dire une "protection") aux États-Unis".  Voir la
réponse n° 67 b) des États-Unis.
114 Voir la réponse n° 50 des CE.  La note de l'OMPI précise que "[b]ien que certaines dispositions de
la Convention de Paris mentionnent le concept de propriété des marques (article 5C 2) et 3):  "propriétaire";article 6 ter 1) c) et 6 septies :  "titulaire";  article 6 bis 1):  "comme étant déjà la marque d'une personne admise à
bénéficier de la présente Convention"), aucune dispositio n ne traite de la question de savoir comment le titulaire
d'une marque doit être déterminé en vertu de la législation nationale des États parties à la Convention."
115 Voir la note de bas de page 113, supra .
116 Les Communautés européennes ont fait valoir qu'avant l'enregistrement, il n'existait pas de marque
et que le détenteur de l'enregistrement d'une marque était par définition le titulaire de cette marque.  LesÉtats-Unis, en revanche, ont fait valoir que l'Accord sur les ADPIC était rédigé de manière à tenir compte à lafois du système de l'"enregistrement" existant en régime "code civil" et du système de l'"usage" existant enrégime "common law" et que l'Accord sur les ADPIC n'exigeait pas un système de marques dans lequel
l'enregistrement lui-même créait à la fois des droits de marque et des droits de propriété.  Ils ont fait observer
que, selon la législation américaine, l'enregistrement ne permettait pas de déterminer de façon concluante lapropriété d'une marque et que les marques en régime de "common law" existaient indépendamment del'enregistrement fédéral.  Ils ont fait valoir que l'enregistrement d'une marque en vertu de la Loi sur les marquesétablissait des présomptions prima facie  que le déposant était le titulaire de la marque enregistrée et qu'il avait le
droit exclusif d'utiliser cette marque dans le commerce.  Nous sommes d'avis que l'Accord sur les ADPIC ne
contient aucune disposition qui imposerait aux Membres d'assimiler le détenteur de l'enregistrement d'uneWT/DS176/R
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l'intérieur ou à l'extérieur des États-Unis peut établir la propriété, nous ne considérons pas que la
portée de l'article 211 soit trop large sur le plan aussi bien temporel que géographique.
8.65 En ce qui concerne l'argument des CE selon lequel des signes constituant des marques
utilisées en rapport avec des avoirs confisqués et remplissant les critères énoncés à l'article 15:1peuvent relever de l'article 211 a) 1) de sorte que leur enregistrement comme marques peut être refusé,
nous notons que l'article 211 a) 1) n'empêche pas l'enregistrement comme marques des signes qui
constituent des marques en tant que tels;  il empêche l'enregistrement de marques par ceux qui ne sont
pas considérés comme le véritable titulaire selon la législation américaine.  Par conséquent,
l'article 211 a) 1) a pour effet que le titulaire initial, l'ayant cause ou une personne qui a le
consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause peut enregistrer les signes constituant des marques
qui étaient utilisées en rapport avec des avoirs confisqués et satisfaisant aux prescriptions del'article 15:1 parce qu'il est considéré comme le véritable titulaire au sens de l'article 211 a) 1).  C'est
pour cette raison également que nous ne partageons pas l'avis des CE selon lequel les articles 16 à 21
de l'Accord sur les ADPIC deviendraient inutiles;  le  titulaire initial, l'ayant cause ou une personne qui
a le consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause obtiendrait les droits et les avantages
découlant de ces dispositions.  En conséquence, l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avecl'article 15:1 du fait qu'il empêche l'enregistrement comme marques des signes constituant des
marques qui étaient utilisées en rapport avec des avoirs confisqués et satisfaisant aux prescriptions de
l'article 15:1.
b) Argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) s'applique à d'autres catégories de produits;
a une portée qui inclut les marques similaires;  et s'applique aux marques abandonnées
8.66 Les Communautés européennes ont avancé trois arguments concernant la portée de
l'article 211.
117  Premièrement, elles ont fait valoir que l'article 211 s'appliquait à des catégories de
produits autres que celles visées par les marques qui étaient utilisées en rapport avec des avoirs
confisqués.  Deuxièmement, elles ont fait observer que la portée de l'article 211 incluait les marquespour l'essentiel similaires qui, à leur avis, par définition, n'avaient pas été confisquées.
Troisièmement, elles ont allégué que l'article 211 s'étendait aux marques utilisées en rapport avec des
avoirs confisqués qui étaient acquises par une personne autre que le titulaire initial ou son ayant cause
après que ce titulaire initial ou son ayant cause a abandonné la marque aux États-Unis.  À cet égard,
elles ont allégué que si une marque avait été abandonnée, n'importe qui pouvait en demander
l'enregistrement et en acquérir la propriété.
8.67 Au sujet de l'argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) s'appliquerait à des catégories de
produits autres que celles visées par les marques qui étaient utilisées en rapport avec des avoirs
confisqués, nous ne voyons aucun élément permettant d'interpréter l'article 211 a) 1) d'une manière
telle qu'il s'appliquerait à des catégories de produits autres que celles visées par "une marque qui était
utilisée en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués".  Le libellé del'article 211 a) 1) établit un lien entre une marque et des avoirs confisqués et ne fait pas mention de
types de produits ou d'avoirs autres que des avoirs confisqués.  Nous notons que les marques donnent
des droits en ce qui concerne des produits identiques ou similaires et compte tenu de ce principe nous
sommes d'avis que l'article 211 a) 1) ne serait pas interprété comme s'appliquant à des catégories de
                                                                                                                                                                    
marque au titulaire de cette marque.  Nous notons qu e l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que les
droits conférés au titre de cet article ne doivent pa s affecter la possibilité qu'ont les Membres de subordonner
l'existence des droits à l'usage.  Dans la mesure où le s droits sont accordés et où la propriété est déterminée en
fonction de l'usage, une marque peut exister avant l'enregistrement.  Préserver les intérêts du titulaire d'unemarque acquise par l'usage dans le cas où quelqu'un demanderait ultérieurement l'enregistrement d'une marquen'est pas incompatible avec l'Accord sur les ADPIC.
117 Les Communautés européennes ont dit que la portée de l'article 211 allait "bien au-delà des avoirs
confisqués".  Voir la première déclaration orale des CE, paragraphes 48 à 52.WT/DS176/R
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produits non liées à celles visées par les marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués.  En
conséquence, pour les raisons susmentionnées, nous rejetons l'argument des CE selon lequel
l'article 211 a) 1) s'appliquerait à des catégories de produits autres que celles visées par les marques
qui étaient utilisées en rapport avec des avoirs confisqués.
8.68 Passant à l'argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) s'applique aux marques similaires,
nous notons que l'article 211 a) 1) dispose qu'aucune transaction ni aucun paiement n'est autorisé en
ce qui concerne une marque qui est "pour l'essentiel similaire" à une marque qui était utilisée en
rapport avec des avoirs confisqués.  Bien que le régime de propriété ne doive pas être assimilé au
régime de protection (ce qui a des incidences importantes en l'espèce)118, il est rappelé que la fonction
première d'une marque est de distinguer des autres les produits ou services d'une entreprise auxquels
elle s'applique afin d'aider les consommateurs à identifier un produit.  Si le titulaire d'une marque quifabrique certains produits n'est pas en mesure d'exercer des droits exclusifs pour se protéger contre
des concurrents contrevenants qui pourraient profiter de la réputation de la marque en vendant des
produits identiques ou similaires sur le marché sous couvert de cette marque, celle-ci ne pourrait pas
remplir sa fonction.  La protection offerte au titulaire doit couvrir non seulement les marques
identiques, mais aussi les marques similaires.  Sinon, des tiers seraient en mesure de profiter de laréputation d'une marque en utilisant un signe similaire pour semer la confusion parmi les
consommateurs sur le marché, et de compromettre ainsi la fonction des marques.  Eu égard à la
fonction importante des marques, l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC  dispose que "[l]e titulaire
d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers
... de faire usage ... de signes  ... similaires  pour des produits ou des services ... similaires  à ceux pour
lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage
entraînerait un risque de confusion".  Compte tenu de la fonction des marques et du fait que la
protection offerte au titulaire d'une marque consiste entre autres choses à empêcher des tiers d'utiliser
des marques "similaires", nous rejetons l'argument des CE selon lequel les États-Unis manquent à
leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC parce que la portée de l'article 211 a) 1) est trop
large dans la mesure où elle inclut les marques similaires.
8.69 En ce qui concerne l'argument relatif aux marques abandonnées, nous croyons comprendre
que les Communautés européennes font valoir que les signes dont se composent les marques
abandonnées utilisées en rapport avec des avoirs confisqués satisfont à la prescription énoncée à
l'article 15:1 et sont donc susceptibles d'être enregistrés comme marques, à condition que leur
enregistrement ne soit pas refusé pour d'"autres motifs" au titre de l'article 15:2.  En réponse à unequestion que nous avons posée, les États-Unis ont fait valoir que dans les circonstances particulières
où une marque avait été licitement abandonnée, il n'y avait pas de titulaire initial dont le consentement
était nécessaire au titre de l'article 211.  Nous notons que l'abandon d'une marque est déterminé par la
législation nationale de chaque Membre.  En cas d'abandon, le titulaire renonce à la propriété de la
marque considérée.  Sur la base de ce principe, si le titulaire initial abandonne une marque, c'est-à-direrenonce à la propriété d'une marque, ce titulaire initial n'a plus de droits qui doivent être protégés.
Compte tenu de la réponse des États-Unis, nous croyons comprendre que l'article 211 a) 1) ne serait
pas applicable dans de telles circonstances.  Sur cette base, nous rejetons l'argument des CE
concernant les marques abandonnées.
3. Conclusion générale concernant l'article 15:1
8.70 Après avoir examiné les questions susmentionnées, nous confirmons notre constatation
figurant au paragraphe 8.60 et rejetons les arguments complémentaires avancés par les Communautés
européennes.  Nous constatons que l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 15:1 de
l'Accord sur les ADPIC parce que l'expression "autres motifs" telle qu'elle est utilisée à l'article 15:2de l'Accord sur les ADPIC peut recouvrir une mesure qui permet de refuser l'enregistrement d'une
                                                     
118 On trouvera au paragraphe 8.108, infra , un exposé sur le régime de propriété.WT/DS176/R
Page 101
marque en se fondant sur le fait que le déposant n'est pas le titulaire selon la législation nationale, en
l'espèce la législation américaine, et que l'article 211 a) 1) est une mesure qui vise la propriété des
marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués.
E. COMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE  211 A) 1) AVEC L 'ARTICLE  2:1 DE L 'ACCORD SUR LES ADPIC
PRIS CONJOINTEMENT AVEC L 'ARTICLE  6QUINQUIES  A 1) DE LA CONVENTION DE PARIS
(1967)
1. Question de savoir si l'article 211 a) 1) est compatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur
les ADPIC pris conjointement avec l'article 6 quinquies  A 1) de la Convention de Paris
(1967)
8.71 Les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 1) est incompatible avec
l'article 6 quinquies  A 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les
ADPIC car il empêche le titulaire d'une marque enregistrée dans un autre Membre de l'OMC d'obtenir
ou de maintenir l'enregistrement d'une marque aux États-Unis en excluant la possibilité d'acquitter les
taxes requises pour l'enregistrement ou le renouvellement.  Les Communautés européennes font valoir
que toutes les marques régulièrement enregistrées dans le pays d'origine sont visées par
l'article 6 quinquies A 1).  À leur avis, la portée de l'article 6 quinquies  A 1) n'est pas limitée à la forme
d'une marque.  En conséquence, elles font valoir que le Membre dans lequel un enregistrement est
demandé n'a pas le droit de mettre en doute l'existence d'une marque appartenant à un titulaire tel qu'il
est défini dans la législation du pays d'origine.  En outre, elles font valoir qu'en tout état de cause, la
portée de l'article 6 quinquies A 1) n'est pas pertinente pour le règlement du différend car
l'article 211 a) 1) empêche l'enregistrement des marques qui satisfont aux conditions particulièresquant à la forme énoncées dans la législation des États-Unis.
8.72 Les États-Unis font valoir que rien dans l'article 6 quinquies  A 1) de la Convention de Paris
(1967) ne leur impose d'accepter l'enregistrement ou le renouvellement de marques si la personne qui
demande l'enregistrement ou le renouvellement n'est pas le véritable titulaire de la marque en vertu dela législation américaine.  Ils font valoir que l'article 6 quinquies A 1) de la Convention de Paris (1967)
ne leur impose pas de reconnaître et de faire respecter les marques utilisées en rapport avec des avoirs
qui ont été confisqués – c'est-à-dire expropriés sa ns indemnisation – à leurs propriétaires légitimes.
Ils soutiennent que la Convention de Paris (1967) et l'Accord sur les ADPIC ne contiennent aucune
disposition qui spécifie comment la propriété d'une marque est déterminée, mais laissent une telle
détermination relever de la législation nationale de chaque Membre, sous réserve des prescriptions
relatives au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée.
8.73 Selon les États-Unis, l'article 6 quinquies  A 1) vise la forme de la marque:  lorsqu'une marque
ne serait normalement pas susceptible d'être enregistrée en raison de sa forme - par exemple parce
qu'elle contient des termes en langue étrangère ou des noms propres - les Membres sont tenus
d'accepter et de protéger ces marques "telle[s] quelle[s]" ("as is" ou "in their original form" en anglais)si elles sont régulièrement enregistrées dans le pays d'origine.  Les États-Unis font valoir que cette
disposition était nécessaire en raison des différences entre les législations nationales quant à la forme
de la marque.  Ils sont d'avis que l'article 6 quinquies A 1) n'ôte pas aux Membres la capacité de
déterminer, en fonction de questions autres que celle de la forme, qu'une marque ne sera pas
enregistrée ou protégée.  Ils soutiennent que l'article 6 quinquies A 1) n'empêche pas un Membre de
refuser l'enregistrement d'une marque régulièrement enregistrée à l'étranger lorsque le déposant n'est
pas le véritable titulaire de la marque et que, par conséquent, l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible
avec l'article 6 quinquies  A 1).
8.74 Nous examinons d'abord l'allégation des CE selon laquelle l'article 211 a) 1) est incompatible
avec l'article 6 quinquies  A 1) de la Convention de Paris (1967) au motif que ce dernier exige que
toutes les marques régulièrement enregistrées dans le pays d'origine soient admises au dépôt etWT/DS176/R
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protégées "telle[s] quelle[s]" dans les autres Membres.  Nous notons que, du fait de leur incorporation,
les règles de fond de la Convention de Paris (1967), y compris les dispositions de l'article 6 quinquies ,
font partie de l'Accord sur les ADPIC et, en ta nt que dispositions de cet accord, doivent être
considérées comme s'appliquant à tous les Membres.  L'article 6 quinquies  A 1) de la Convention de
Paris (1967) dispose ce qui suit:
Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays
d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union,
sous les réserves indiquées au présent article.  Ces pays pourront, avant de procéder à
l'enregistrement définitif, exiger la production d'un certificat d'enregistrement au pays
d'origine, délivré par l'autorité compétente.  Aucune légalisation ne sera requise pour
ce certificat.119
8.75 Il y a essentiellement deux conditions à remplir pour que "toute marque de fabrique ou de
commerce" soit admise au dépôt et protégée "telle quelle" par les autres Membres.  Premièrement, la
marque doit être "régulièrement enregistrée" et, deuxièmement, elle doit être régulièrement
enregistrée "dans le pays d'origine".  Ainsi, les avantages conférés par l'article 6 quinquies  A 1) ne
peuvent être revendiqués que s'il y a un enregistrement dans le pays d'origine.  Cette prescription estrenforcée par l'article 6 quinquies  D qui dispose que "[n]ul ne pourra bénéficier des dispositions du
présent article si la marque dont il revendique la protection n'est pas enregistrée au pays d'origine".  Si
ces conditions sont remplies, "toute marque de fabrique ou de commerce" doit être admise au dépôt et
protégée "telle quelle" ("as is" en anglais) par les autres Membres, sous réserve des motifs de refus
d'enregistrement comme marques tels qu'ils sont énoncés à l'article 6 quinquies B.
8.76 Le sens ordinaire de l'expression anglaise "as is" est " in the existing state, things being what
they are ".
120  L'expression française "telle quelle" est définie comme suit:  "à l'état naturel, sans
arrangement ;  sans modification .  Comme il est, avec ses inconvénients et ses avantages, ses qualités
et ses défauts".121
8.77 Nous notons que, dans le texte anglais, l'expression "as is" se rapporte au mot "trademark" etque cela est évident dans le texte français qui, selon l'article 29 1) c) de la Convention de Paris (1967),
est le texte qui fait foi en cas de contestation sur l'interprétation des divers textes.  L'expression "telle
quelle", qui est au féminin, se rapporte à l'expression "marque de fabrique ou de commerce", qui est
aussi du genre féminin.  Cet élément textuel indique déjà que la forme d'une marque devrait être
admise "telle quelle" par les autorités des "autres pays de l'Union", en particulier puisque l'expression"telle quelle" en français se rapporte principalement à la forme d'un objet.  Le fait que l'interprétation
correcte vise uniquement la forme de la marque qui doit être admise dans le pays où elle est déposée
pour enregistrement et protection est en outre confirmé lorsque l'on considère le contexte de cette
disposition.  Nous sommes d'avis qu'il convient à cet égard d'examiner tout particulièrement
l'article 6 quinquies C 2), l'article 6 1) et 3) et l'article 2.
8.78 L'article 6 quinquies C 2) dispose que les marques ne pourront être refusées dans les autres
pays de l'Union pour le seul motif qu'elles diffèrent des marques protégées dans le pays d'origine par
des éléments, entre autres "n'altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l'identité des
marques, dans la forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées  audit pays d'origine".  (pas
d'italique dans l'original)  Il y a un lien évident et direct entre le paragraphe C 2) et le paragraphe A 1)
                                                     
119 Nous notons qu'au titre de l'article 29 1) c) de la Convention de Paris (1967), le texte français fait foi
en cas de contestation sur l'interprétation des divers text es.  En ce qui concerne l'Accord de Marrakech instituant
l'Organisation mondiale du commerce, y compris l'Accord sur les ADPIC qui y est annexé, les textes anglais,français et espagnol font également foi.
120 The New Shorter Oxford Dictionary, supra , page 123.
121 Le Robert, Dictionnaire de la langue française  (Dictionnaires Le Robert, 1985), page 199.WT/DS176/R
Page 103
de l'article 6 quinquies .  Les deux paragraphes traitent de la même situation, à savoir le dépôt dans un
pays de l'Union, pour enregistrement et protection, d'une marque enregistrée dans un autre pays de
l'Union.  De toute évidence, ce qui est important au titre des paragraphes C 2) et A 1) de
l'article 6 quinquies , c'est la forme sous laquelle la marque a été enregistrée.
8.79 Les paragraphes 1 et 3 de l'article 6 énoncent deux principes:  1) la législation nationale de
chaque pays de l'Union détermine les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques, et 2) le
dépôt, l'enregistrement ou le renouvellement des marques dans le pays d'origine n'est pas obligatoire
pour qu'elles soient admises dans les autres pays;  autrement dit, il s'agit de "l'indépendance" ou de la
"limitation territoriale" des marques selon leur pays d'enregistrement.  L'effet utile de ces principes
énoncés à l'article 6 de la Convention de Paris (1967) serait réduit au-delà du raisonnable si
l'article 6 quinquies  A 1) devait être interprété comme signifiant que chaque marque enregistrée dans
un pays de l'Union devrait être admise "telle quelle" sous tous ses aspects et dans son intégralité dans
chacun des autres pays de l'Union.  Dans ce cas, il ne resterait pas grand-chose de la liberté de chaque
pays d'énoncer les règles de dépôt et d'enregistrement puisque la quasi-totalité des marques étrangères
devraient être admises à l'enregistrement sous tous leurs aspects.  De même, la "territorialité" ou
l'"indépendance" des marques serait considérablement limitée si chaque marque enregistrée dans unpays devait être admise dans un autre pays sous tous ses aspects.  L'article 6 quinquies  constitue
manifestement une exception à l'article 6 ou une limitation de cet article.  Pour autant que l'exception
ou la limitation ne vise que les problèmes découlant de la forme de la marque enregistrée dans un
pays et présentée pour enregistrement dans un autre pays (et qui sans cela pourrait y être refusée pour
des raisons de pure forme), il est possible de garantir l'effet utile des deux dispositions.
122
8.80 L'article 2 de la Convention de Paris (1967) é nonce le principe du traitement national, qui est
l'un des fondements de la Convention.  L'article 6 quinquies  va au-delà du traitement national en ce
sens qu'il prescrit que les autorités admettent au dépôt et en vue d'une protection des marques qu'elles
pourraient être habilitées à refuser selon les règles applicables dans leur propre pays.  À cet égard,nous considérons que l'article 6 quinquies a été correctement décrit comme une disposition qui accorde
un traitement "allant au-delà du traitement national".  Si cette disposition devait être interprétée
comme visant chaque marque sous tous ses aspects, elle prendrait une telle importance que la règle
fondamentale de l'article 2 serait pratiquement vidée de son sens.  Telle n'a pas pu être l'intention des
rédacteurs.  Encore une fois, chacune des deux dispositions ne peut être pleinement utile que s'il est
admis que le traitement national demeure l'un des principes essentiels de la Convention, principe qui
n'est évincé que dans un nombre limité de cas, à savoir uniquement lorsque la forme de la marqueconsidérée empêche inutilement d'assurer pour le même détenteur de droits une certaine uniformité
des marques dans différents pays de l'Union.
8.81 Sur la base des arguments textuels et contextuels examinés ci-dessus, nous arrivons à la
conclusion que l'interprétation large donnée par les Communautés européennes doit être rejetée.
                                                     
122 En matière d'interprétation, la règle de l'effet utile – effective interpretation  en anglais, ou ut res
magis valeat quam pereat, en latin – correspond à la règle générale d'interprétation qui veut qu'un traité soit
interprété de manière à donner un sens et un effet à tous les termes qu'il renferme.  Par exemple, il ne convient
pas de donner à une disposition une interprétation qui aurait pour résultat d'annuler l'effet d'une autre dispositiondu même traité.  Pour un examen de ce principe, voir:  Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
Vol. II, A/CN.4/SER.A/1966/Add.1, pages 239 et suivantes.  Voir aussi, par exemple:  Affaire du détroit de
Corfou , C.I.J., Recueil, 1949, page 24 (Cour internationale de justice);  Affaire du différend territorial
(Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) C.I.J., Recueil, 1994, page 23 (Cour internationale de justice);  et
Oppenheim's International Law (9ème édition, publié sous la direction de Jennings et Watts, 1992), Vol. 1,
pages 1280 et 1281.  Voir les rapports de l'Organe d'appel, États-Unis – Essence , page 26 ("Un interprète n'est
pas libre d'adopter une interprétation qui aurait pour résulta t de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des
paragraphes entiers d'un traité.");  Japon - Boissons alcoolique s, page 14;  et le rapport du Groupe spécial
Corée - Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers
("Corée - Produits laitiers "), WT/DS98/R, paragraphe 7.37.WT/DS176/R
Page 104
Comme on le verra plus loin, l'historique de la disposition en question confirme notre interprétation
plus étroite.
8.82 Les documents concernant la Conférence de Lisbonne de 1958 communiqués par l'OMPI en
réponse à notre demande montrent sans ambiguïté que depuis le début même de l'historique de laConvention de Paris, les dispositions antérieures à l'article 6 quinquies  avaient été en grande partie
rédigées dans les mêmes termes, mais avaient été depuis lors jugées quelque peu opaques.  En fait, il
était nécessaire, pour arriver à l'adoption finale des dispositions antérieures, d'adopter une
interprétation concertée de cette disposition sous la forme du paragraphe 4 du Protocole de Clôture de
1883.
123  Cette interprétation concertée indique de manière très claire que la disposition antérieure à
l'article 6 quinquies  constitue une exception à la règle voulant que la législation des membres de
l'Union demeure d'application et concerne uniquement la forme de la marque.  Par la suite, cetteinterprétation concertée a été écartée à la Conférence de Washington de 1911, ce qui pourrait avoir
affaibli sa valeur en tant qu'instrument d'interprétation possible au titre de l'article 31 3) a) de la
Convention de Vienne.
124  Toutefois, elle continue de faire partie de l'historique de la disposition et
elle est de surcroît confirmée par ce qui est ressorti de la Conférence de Lisbonne de 1958, au cours
de laquelle le texte actuel de l'article 6 quinquies  a été définitivement arrêté.  À la Conférence de
Lisbonne, la question de l'interprétation de l'article 6 quinquies  A 1) a été examinée de la manière la
plus claire imaginable en réponse à une proposition du Royaume-Uni et de ce qui était alors la
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, qui visait à ramener cette disposition à une simple
disposition concernant le traitement national.  Le Président a alors indiqué comment les deux auteurs
de la proposition voulaient supprimer ce qu'il décrivait comme "le principe de la marque "tellequelle"".  Il a indiqué comment ce principe prévoyait que toute marque régulièrement enregistrée dans
un pays serait admise à l'enregistrement dans un autre pays "sans adjonction" et a ajouté:  "toutefois,
ce principe concerne uniquement la fo rme de la marque et non son contenu".
125  Absolument rien dans
l'historique de la Conférence de Lisbonne n'indique qu'une délégation ait remis en question cette
interprétation de la disposition en cause.  En conséquence, lorsque les délégations ont ensuite voté enfaveur du maintien du principe de la "marque telle quelle", ils avaient pleine connaissance de
l'interprétation donnée par le Président de la Conférence.
126  Nous concluons par conséquent que
l'historique de la disposition corrobore notre interprétation fondée sur des éléments textuels et
contextuels.
8.83 Le sens ordinaire de l'expression "telle quelle", dans son contexte et tel qu'il est confirmé par
l'historique de la négociation, indique que l'article 6 quinquies  A 1) vise la forme de la marque;
autrement dit, les marques régulièrement enregistrées dans un pays, même lorsqu'elles ne sont pas
conformes aux dispositions de la législation nationale d'un Membre concernant la forme admissible
                                                     
123 Le texte du paragraphe 4 adopté à la Conférence de Paris de 1883 est libellé comme suit:  4.  Le
paragraphe 1er de l'article 6 doit être entendu en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne
pourra être exclue de la protection dans l'un des États de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, aupoint de vue des signes qui la composent, aux conditions de la législation de cet État , pourvu qu'elle satisfasse,
sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier.
Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque , et sous réserve des dispositions des autres
articles de la Convention, la législation intérieure de chacun des États recevra son application.  (pas d'italique
dans l'original)  Voir l'Annexe II de la lettre de l'OMPI, pages 24 à 27 et 32.
124 Selon le Centenaire de la Convention de Paris (1983), "l'on admet généralement que cela ne modifie
pas le sens à donner à l'expression "telle quelle", qui était explicitement définie en 1883".  Centenaire de la
Convention de Paris 1983, Publication de l'OMPI n° 875.   Annexe X de la lettre de l'OMPI.  Bodenhausen a
exprimé une vue similaire comme suit:  "il n'est pas possible d'en déduire qu'un accord a été obtenu prévoyantun champ d'application différent pour la prescription à l'examen".  Voir Bodenhausen, Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle  (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété
intellectuelle, 1968), page 115.
125 Annexe VII de la lettre de l'OMPI, page 600.
126 Annexe VII de la lettre de l'OMPI, page 751.WT/DS176/R
Page 105
des marques, doivent néanmoins être admises au dépôt et en vue d'une protection dans un autre pays.
En conséquence, nous ne souscrivons pas à l'affirmation des CE127 selon laquelle le Membre dans
lequel l'enregistrement est demandé n'a pas le droit de mettre en doute l'existence d'une marque
appartenant à un titulaire tel qu'il est défini dans la législation du pays d'origine.  Cela étant, comme
nous l'avons noté plus haut dans le cadre de notre examen de l'article 211 a) 1) au regard del'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC, l'article 211 a) 1) est une mesure qui réglemente la propriété
et ne traite pas de la forme des signes qui composent la marque.  Pour ces raisons, l'article 211 a) 1)
n'est pas incompatible avec l'article 6 quinquies  A 1) de la Convention de Paris (1967).
2. Examen des autres arguments présentés par les Communautés européennes
a) Argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) empêche l'enregistrement sur une base "telle
quelle" de signes constituant des marques et satisfaisant aux conditions quant à la formerequises au titre de l'article 6 quinquies  A 1)
8.84 Les Communautés européennes ont fait valoir que la portée de l'article 211 incluait les
marques qui n'existaient pas aux États-Unis au moment de la confiscation, mais y avaient été acquises
par la suite.  Elles ont également fait valoir que l'article 211 a) 1) était incompatible avec
l'article 6 quinquies  A 1) car, même si ce dernier concernait uniquement la forme du signe,
l'article 211 a) 1) empêchait l'admission au dépôt et en vue d'une protection sur une base "telle quelle"
des marques qui n'étaient pas conformes aux dispositions de la législation nationale d'un Membre
concernant la forme admissible.
8.85 S'agissant de l'argument des CE selon lequel la portée de l'article 211 inclut les marques qui
n'existaient pas aux États-Unis au moment de la confiscation opérée par Cuba, nous avons indiqué
précédemment que la propriété des marques était généralement déterminée sur la base de l'usage selon
la législation des États-Unis et que les autorités américaines compétentes examineraient si le déposant
était le véritable titulaire de la marque dans le cas où il s'agirait d'une marque utilisée en rapport avec
des avoirs confisqués.  Nous avons conclu que le fait de déterminer le titulaire d'une marque sur labase de l'usage n'était pas incompatible avec l'Accord sur les ADPIC et que la portée de l'article 211
n'était pas trop large sur le plan aussi bien temporel que géographique.
128
8.86 En ce qui concerne l'argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) empêche l'admission au
dépôt et en vue d'une protection sur une base "tel le quelle" même pour les marques qui répondent aux
conditions particulières quant à la forme énoncées dans la législation américaine, nous avons
précédemment déterminé que l'article 211 a) 1) n'empêchait pas la protection des marques en tant quetelles et que l'effet de l'article 211 a) 1) était que le titulaire initial, l'ayant cause ou une personne qui
avait le consentement du titulaire initial pouvait enregistrer les marques utilisées en rapport avec des
avoirs confisqués.  L'effet de l'article 211 a) 1) est que le titulaire initial, l'ayant cause ou une personne
qui a le consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause n'est pas dans l'impossibilité de faire
admettre ses marques au dépôt et en vue d'une protection sur une base "telle quelle" au titre del'article 6 quinquies  A 1).  Nous notons que l'article 211 a) 1) empêche l'admission au dépôt et en vue
d'une protection sur une base "telle quelle" quand le déposant n'est pas le titulaire initial ou n'a pas le
consentement de celui-ci ou le consentement de l'ayant cause, mais n'empêche pas une telle admission
pour les marques qui répondent aux conditions particulières quant à la forme énoncées dans la
législation américaine.  En conséquence, l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec
                                                     
127 Voir la deuxième déclaration orale des CE, paragraphe 41.  Nous notons que cette position semble
incompatible avec l'affirmation des CE selon laquelle l'Accord sur les ADPIC n'impose pas à un Membre del'OMC de reconnaître une confiscation en matière de propri été intellectuelle effectuée dans un autre pays en ce
qui concerne l'effet juridique de cette confiscation sur la propriété des droits protégés dans le pays où laconfiscation a eu lieu.  Voir la réponse n° 43 des CE.
128 Voir notre exposé aux paragraphes 8.59 et 8.60, supra .WT/DS176/R
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l'article 6 quinquies  A 1) au motif qu'il empêche l'admission au dépôt et en vue d'une protection sur
une base "telle quelle" des marques qui répondent aux conditions particulières quant à la forme
énoncées dans la législation américaine.
b) Argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) s'applique à d'autres catégories de produits, a
une portée qui inclut les marques similaires et s'applique aux marques abandonnées
8.87 Les Communautés européennes ont fait valoir que l'article 211 a) 1) s'appliquait à des
catégories de produits autres que celles visées par la marque qui était utilisée en rapport avec des
avoirs confisqués, avait une portée qui incluait les marques pour l'essentiel similaires et s'appliquait
aux marques abandonnées par le titulaire initial ou son ayant cause.
8.88 Ces arguments présentés par les Communautés européennes sont identiques à ceux avancés
au sujet de l'article 15:1 et soulèvent donc les mêmes questions.  En conséquence, nous nous référons
aux raisons indiquées aux paragraphes 8.67, 8.68 et 8.69 et confirmons que les conclusions qui y sont
énoncées s'appliquent également dans le cas de l'article 6 quinquies  A 1).
3. Conclusion générale concernant l'article 6 quinquies  A 1)
8.89 Nous concluons que l'article 6 quinquies  A 1) traite de la forme de la marque et constatons en
conséquence que l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 6 quinquies  A 1) de la
Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC par une référence
figurant à l'article 2:1 de l'Accord.
F. COMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE  211 A) 2) AVEC LES ARTICLES  42 ET 16:1 DE L 'ACCORD SUR
LES ADPIC
1. Observations générales
8.90 Les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 2) empêche le titulaire d'une
marque enregistrée aux États-Unis d'avoir recours à un tribunal américain pour faire respecter sesdroits et que la mesure refuse à certains titulaires de droits aux États-Unis la qualité pour engager ou
poursuivre une procédure devant un tribunal américain afin de faire respecter les droits conférés à ces
parties par la Loi Lanham.  En ce qui concerne précisément l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC,
elles font valoir qu'en refusant expressément l'accès aux tribunaux américains pour faire respecter les
droits visés par ses dispositions, l'article 211 a) 2) constitue un manquement aux obligations qui
découlent pour les États-Unis de la première phrase de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC.  En ce
qui concerne l'article 16 de l'Accord, elles font valoir que, du fait qu'aux États-Unis, de même quedans la plupart des Membres de l'OMC, c'est surtout le système judiciaire civil qui fait respecter les
marques comme tous les autres droits de propriété intellectuelle, refuser à certains titulaires de
marques l'accès aux tribunaux américains équivaut à priver entièrement les détenteurs de droits de
leurs droits exclusifs.
8.91 Nous notons que les arguments des CE concernant les articles 16:1 et 42 de l'Accord sur les
ADPIC sont étroitement liés.  Étant donné que dans les deux cas l'allégation est fondée sur un refus
allégué de mettre à disposition les moyens de faire respecter les droits – les Communautés
européennes font valoir au sujet de l'article 16 que refuser l'accès aux procédures civiles équivaut à
priver les détenteurs de droits des droits qui devraient être les leurs au titre de cet article – nousconsidérons qu'il convient d'examiner d'abord la violation alléguée des dispositions de l'Accord sur les
ADPIC concernant les moyens de faire respecter les droits, dispositions qui figurent à l'article 42.
Nous passerons ensuite aux arguments des CE qui se rapportent à l'article 16:1.  Ce faisant, nous
sommes toutefois conscients que les deux articles ont chacun leur importance, l'article 42 définissantWT/DS176/R
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les droits procéduraux dont bénéficient les détenteurs de droits et l'article 16 définissant les droits
exclusifs découlant de la propriété.
2. Question de savoir si l'article 211 a) 2) es t compatible avec l'article 42 de l'Accord sur
les ADPIC
8.92 Les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 2) est incompatible avec
l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC.  Elles font  valoir qu'en refusant expressément l'accès aux
tribunaux américains pour faire respecter les droits visés par l'article 211 a) 2), la mesure constitue un
manquement aux obligations qui découlent pour les États-Unis de la première phrase de l'article 42 de
l'Accord sur les ADPIC.  Elles soutiennent que l'article 42 pris conjointement avec les articles 44 à 46
et 50 de l'Accord impose aux Membres de l'OMC de prévoir les mesures correctives qui y sont
expressément indiquées.
8.93 Les États-Unis font valoir que l'article 42 s'applique uniquement aux droits de propriété
intellectuelle "couverts par le présent accord" et qu'il n'impose pas aux Membres de donner aux
détenteurs de droits accès à des procédures destinées à faire respecter des droits qui n'existent pas.
Selon les États-Unis, si un prétendu droit de propriété intellectuelle n'est pas "couvert par le présentaccord", un Membre n'a aucune obligation de le faire respecter au moyen de son système judiciaire
civil.  Les États-Unis font valoir que l'article 211 a) 2) constitue des règles de fond régissant la
propriété des droits de marque et qu'il n'a pas d'effet sur l'accès aux procédures judiciaires de toute
partie revendiquant un droit sur une marque.  Ils soutiennent que rien dans l'article 211 a) 2)
n'empêche la personne revendiquant des droits de propriété sur la marque d'avoir pleinement lapossibilité de justifier sa revendication et de présenter tous les éléments de preuve pertinents.
8.94 L'article 42 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit
129:
Procédures loyales et équitables
Les Membres donneront aux détenteurs de droits (note de bas de page 11) accès aux
procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle couverts par le présent accord.  Les défendeurs devront être informés en
temps opportun par un avis écrit suffisamment précis indiquant, entre autres choses,
les fondements des allégations.  Les parties seront autorisées à se faire représenter par
un conseil juridique indépendant et les procédures n'imposeront pas de prescriptionsexcessives en matière de comparution personnelle obligatoire.  Toutes les parties à de
telles procédures seront dûment habilitées à justifier leurs allégations et à présenter
tous les éléments de preuve pertinents.  La procédure comportera un moyen
d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels, à moins que cela ne soit
contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes.
____________________________________________________________________
Note de bas de page 11:  Aux fins de la présente partie, l'expression "détenteur du
droit" comprend les fédérations et associations habilitées à revendiquer un tel droit.
                                                     
129 L'article 42 figure à la section 2 de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC.  Cette section est
intitulée "Procédures et mesures correctives civile s et administratives".  L'article 49 - "Procédures
administratives" - figurant dans cette section dispose que "[d]ans la mesure où une mesure corrective civile peutêtre ordonnée à la suite de procédures administratives co ncernant le fond de l'affaire, ces procédures seront
conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section".WT/DS176/R
Page 108
8.95 Pour examiner les allégations des CE, nous pre nons comme point de départ le sens ordinaire à
attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.  La
première phrase de l'article 42 impose aux Membres de donner aux détenteurs de droits accès ("to
make available") aux procédures judiciaires civiles.  Le sens ordinaire du terme "available" employé
dans le texte anglais est " having sufficient force or efficacy;  effectual;  valid " (doté d'une force ou
d'une efficacité suffisante;  qui produit l'effet voulu;  valide).130  Le sens ordinaire du terme
"available" donnerait à penser que les détenteurs de droits sont habilités au titre de l'article 42 à avoir
accès à des procédures judiciaires qui sont efficaces en ce sens qu'elles permettent de faire respecter
leurs droits couverts par l'Accord lorsque cela est justifié.131
8.96 Bien que les Communautés européennes aient concentré leurs arguments sur la première
phrase de l'article 42, elles allèguent que l'article 211 a) 2) est incompatible avec l'ensemble del'article 42.  Nous notons qu'aux termes de la quatrième phrase de l'article 42, "[t]outes les parties à de
telles procédures seront dûment habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments
de preuve pertinents".  Le sens ordinaire du mot "justifier" est "démontrer ou vérifier au moyen
d'éléments de preuve".
132  Cette quatrième phrase précise un aspect de l'efficacité des procédures
judiciaires, à savoir que les parties doivent avoir la possibilité effective de faire pleinement valoirleurs arguments avant que le tribunal ne rende ses conclusions.
8.97 Pour interpréter l'article 42, nous examinons ensuite son contexte.  L'article 42 figure à la
section 2 de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC, qui traite des moyens de faire respecter les droits
de propriété intellectuelle.  L'inclusion dans l'Accord sur les ADPIC de cette partie concernant lesmoyens de faire respecter les droits a constitué l'un des plus importants résultats des négociations du
Cycle d'Uruguay car elle élargissait la portée de l'aspect respect des droits dans le domaine de la
propriété intellectuelle.  Avant l'Accord sur les ADP IC, les dispositions relatives aux moyens de faire
respecter les droits se limitaient à des obligations générales imposant de prévoir des mesures
correctives juridiques et la saisie de marchandises portant atteinte à un droit.  L'article 41 de lasection 1 de la Partie III énonce les obligations générales applicables à toutes les mesures visant à
faire respecter les droits.  Il dispose entre autres choses que "[l]es Membres feront en sorte que leur
législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle
telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace
contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent
accord" (paragraphe 1) et que "[l]es procédures destinées à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle seront loyales et équitables" (paragraphe 2).  L'article 42 – pris conjointement avec lesautres dispositions de la section 2 de la Partie III – précise les obligations générales énoncées à la
section 1 de la même partie pour ce qui est des procédures et mesures correctives civiles et
administratives.  En ce qui concerne la prescription relative à l'efficacité, l'objet et le but des
dispositions concernant les moyens de faire respecter les droits énoncées dans la Partie III sont
indiqués dans le Préambule de l'Accord, qui reconnaît la nécessité de "l'élaboration de moyensefficaces et appropriés pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce".
                                                     
130 Black's Law Dictionary , supra , page 123.
131 Bien que la règle de l'épuisement des mesures co rrectives locales ne soit pas applicable en l'espèce,
vu que ce qui est principalement en cause, ce sont l'interp rétation et l'application d'un traité entre États et non
l'atteinte portée aux droits des particuliers, il convient de  souligner que dans les cas où cette règle intervient il a
été universellement reconnu que les mesures correctives accessibles dans le cadre de la législation nationaledevaient avoir un caractère "efficace", c'est-à-dire qu'elles devaient offrir au plaignant (privé) la possibilité derecourir à une véritable mesure corrective.  Voir Jennings et Watts (eds.), Oppenheim's International Law ,
9
ème édition, Vol. I, pages 522 à 566;  et Ian Brownlie, Principles of Public International Law , 5ème édition,
pages 500 et 501.
132 The New Shorter Oxford English Dictionary, supra , page 3124.WT/DS176/R
Page 109
8.98 En ce qui concerne l'expression "détenteurs de droits" figurant à la première phrase de
l'article 42, la note de bas de page 11 correspondante dispose que "l'expression "détenteur du droit"
comprend les fédérations et associations habilitées à revendiquer un tel droit".  La note de bas de page
se réfère à la capacité juridique des détenteurs de droits de revendiquer des droits.  Elle indique que
l'expression "détenteurs de droits", telle qu'elle est utilisée à l'article 42 (par opposition à l'expression"titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée" employée à l'article 16:1), désigne
non seulement le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, mais aussi d'autres personnes qui
peuvent être habilitées, dans la juridiction en question, à revendiquer des droits, notamment le
détenteur d'un enregistrement qui peut être considéré comme le titulaire présumé d'une marque
enregistrée.
8.99 Comme nous l'avons déjà indiqué, aux États-Unis, l'enregistrement d'une marque établit une
présomption prima facie  que le déposant est le titulaire de la marque enregistrée.  Autrement dit, aux
États-Unis, le détenteur d'un enregistrement est censé être le titulaire de la marque sauf preuve du
contraire.  Une personne présumée être le titulaire d'une marque selon la législation américaine doit
pouvoir, en ce qui concerne ses droits, bénéficier d'un niveau de protection conforme aux obligations
des États-Unis au titre de l'Accord sur les ADPIC, y compris l'article 42.  En conséquence, selon notreinterprétation, ce titulaire présumé doit avoir accès à des procédures judiciaires civiles qui sont
efficaces en ce sens qu'elles permettent de faire respecter ses droits jusqu'au moment où le tribunal
détermine qu'en fait il n'est pas le titulaire de la marque qu'il a enregistrée ou qu'il existe un autre
motif d'exclusion qui est compatible avec les obligations internationales.
8.100 Nous prenons note de l'argument des États-Unis selon lequel l'article 211 a) 2) n'a pas d'effet
sur l'accès aux procédures judiciaires de toute partie revendiquant un droit sur une marque.  Toutefois,
vu le libellé clair de l'article 211 a) 2) qui dispose que, dans certaines circonstances, "[a]ucun tribunal
des États-Unis ne reconnaît une revendication de droits ...  , ne donne effet à une telle revendication ni
ne l'entérine d'une autre manière", nous ne voyons pas comment un détenteur de droits pourraiteffectivement revendiquer ses droits dans ces circonstances.
133  Bien que l'article 211 a) 2) ne semble
pas empêcher un détenteur de droits d'engager des procédures judiciaires civiles, son libellé indique
que le détenteur de droits n'est pas habilité à recourir à des procédures efficaces puisque le tribunal
n'est pas autorisé ab initio  à reconnaître sa revendication de droits si les conditions énoncées à
l'article 211 a) 2) sont remplies.  Autrement dit, le détenteur de droits est effectivement privé d'une
occasion de justifier sa revendication, occasion dont un détenteur de droits peut manifestement se
prévaloir au titre de l'article 42, puisque des procédures judiciaires civiles efficaces signifient desprocédures offrant la possibilité d'obtenir un résultat qui ne soit pas déterminé a priori  par la
législation.
8.101 Nous notons qu'il en serait autrement si un tribunal devait décider, après avoir donné au
détenteur de l'enregistrement d'une marque accès à des procédures judiciaires civiles efficaces, que ledéposant n'est pas le véritable titulaire de la marque en question.  Dans une telle situation, il n'y aurait
peut-être plus de droits à faire respecter au titre de la Partie III de l'Accord, y compris l'article 42.
8.102 Toutefois, étant donné que l'article 211 a) 2) limite, dans certaines circonstances, l'accès
effectif des détenteurs de droits aux procédures judiciaires civiles et, de ce fait, la "availability" de cesprocédures, nous constatons que l'article 211 a) 2) est incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur
les ADPIC.
                                                     
133 En appliquant l'article 211 b) à une question de nom commercial, un tribunal de district a statué que
"l'article 211 empêchait HCI [le plaignant] de soutenir ses allégations pour atteinte à des droits sur un nom
commercial".  Voir l'affaire Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon S.A. , 62 F., Supp. 2d 1085 (S.D.N.Y. 1999) .WT/DS176/R
Page 110
3. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur
les ADPIC
8.103 Les Communautés européennes font valoir que refuser à certains titulaires de marques l'accès
aux tribunaux des États-Unis équivaut à priver ces détenteurs de droits de leurs droits exclusifs au titre
de l'article 16:1.  Elles font ensuite valoir que refuser à certains titulaires de marques l'accès à desmesures correctives judiciaires constitue une grave limitation de leurs droits exclusifs.  Selon les
Communautés européennes, à part le recours aux tribunaux américains, il n'existe aux États-Unis
aucun autre moyen juridique ou pratique d'empêcher des tiers agissant sans le consentement du
titulaire de faire usage de signes identiques ou similaires.
8.104 Les États-Unis font valoir que le "titulaire" de la marque, au sens de l'article 16:1, n'est pas
nécessairement la même personne que celle qui l'a enregistrée.  Ils font valoir que, bien quel'enregistrement fédéral d'une marque aux États-Unis aille de pair avec les présomptions légales de
propriété, de validité et de priorité, toutes ces présomptions peuvent être contestées.  Si une personne
autre que le déposant peut produire une revendication supérieure sur la marque en invoquant, par
exemple, un usage antérieur, elle peut être déclarée comme le véritable "titulaire" de la marque.  Les
États-Unis estiment que l'article 16:1 prévoit expressément que le titulaire de la marque – la personneen mesure de revendiquer des droits exclusifs en vertu de la législation nationale – peut être quelqu'un
d'autre que la personne qui a enregistré la marque.  Pour étayer leur position, ils font observer que la
dernière phrase de l'article 16:1 dit que les droits garantis par l'article 16:1 "n'affecteront pas la
possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage" et que cette phrase
dispose aussi de façon plus générale que les droits découlant de l'article 16:1 "ne porteront préjudice àaucun droit antérieur existant".  Ils font valoir que la détermination établissant qu'il y a des droits
antérieurs existants comme celle selon laquelle des droits ont été acquis par l'usage, est une question
qui relève de la législation nationale et n'est pas traitée dans l'Accord sur les ADPIC.  Ils font valoir
qu'ils ne refusent pas les droits exclusifs au "titulaire" de la marque enregistrée, ce qui est l'obligation
énoncée à l'article 16:1.  Ils concluent, par conséquent, que l'article 211 a) 2) n'est pas incompatibleavec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC.
8.105 Les États-Unis estiment que, même si l'article 211 a) 2) était jugé incompatible avec
l'article 16:1, il serait quand même compatible avec l'Accord sur les ADPIC car il ne s'applique qu'à
une catégorie très restreinte et précise de détenteurs potentiels de droits, à savoir ceux dont les
marques sont identiques ou pour l'essentiel similaires à des marques qui étaient utilisées en rapport
avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués.  Pour les États-Unis, par conséquent, cetarticle est "limité" et satisferait aux prescriptions de l'article 17.  Les Communautés européennes
soutiennent que l'article 211 a) 2) ne relève pas des exceptions prévues à l'article 17 parce que le
titulaire d'une marque enregistrée est entièrement privé des droits exclusifs qui lui sont conférés au
titre de l'article 16:1 et qu'une telle privation ne peut pas être considérée comme une exception
"limitée" au sens de l'article 17.
8.106 L'article 16:1 dispose ce qui suit:
Droits conférés
Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit
exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au
cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits
ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou
de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque deconfusion.  En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services
identiques, un risque de confusion sera présumé exister.  Les droits décrits ci-dessusWT/DS176/R
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ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et n'affecteront pas la
possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage.
8.107 La première phrase de l'article 16:1 impose aux Membres de conférer un droit exclusif au
"titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée" afin d'empêcher des tiers de faire
usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou desservices dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.  La dernière phrase indique
que ces droits ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et que rien n'empêche les
Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage.  Il est évident qu'entre autres choses, la
dernière phrase tient compte des juridictions dans lesquelles des marques peuvent être acquises par
l'usage, par exemple en ce qui concerne les marques relevant de la "common law" aux États-Unis.
Ainsi, l'article 16:1 reconnaît que des droits exclusifs peuvent être conférés au titulaire d'une marque
qui peut avoir établi son droit de propriété par un enregistrement ou par l'usage.
8.108 Toutefois, nous nous intéressons ici aux droits exclusifs conférés au titre de l'article 16:1 au
titulaire d'une marque enregistrée.
134  Ni l'article 16:1 ni d'autres dispositions figurant dans l'Accord
sur les ADPIC ne définissent la manière de  déterminer le titulaire d'une marque.135  L'article 16:1 ne
fait état ni du "titulaire enregistré d'une marque" ni du "titulaire de l'enregistrement", mais se réfère au"titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée", d'où nous tirons la conclusion que le
libellé de l'article 16:1 envisage différentes formes de droits existant dans la législation des Membres.
Bien que les Communautés européennes aient fa it valoir que l'Accord sur les ADPIC donnait des
indications concernant le point de savoir qui devrait être considéré comme le titulaire, elles ont
reconnu que cet accord, y compris les dispositions de la Convention de Paris (1967) qui y étaientincorporées, ne définissait pas le titulaire d'une marque.
136  Le sens ordinaire du mot anglais "owner"
est "[t]he person who is vested the ownership, dominion, or title of property, proprietor.  He who has
dominion of a thing, real or personal, corporeal or incorporeal, which has a right to enjoy and do
with as he pleases ".137  Le sens ordinaire du terme en question n'éclaire pas davantage la manière dont
le titulaire d'une marque doit être déterminé.  Pour déterminer qui est le titulaire d'une marque
enregistrée, il est nécessaire de recourir à la législation nationale des Membres.  Nous concluons que
l'article 16:1 énonce certains droits exclusifs découlant de la propriété d'une marque enregistrée qui
doivent être respectés par tous les Membres et que ceux-ci doivent accorder au "titulaire" de cette
marque;  mais l'Accord sur les ADPIC ne définit pas un régime de propriété des marques qui est
valable pour tous les Membres et leur est applicable.
8.109 Nous avons noté précédemment qu'aux État s-Unis la propriété d'une marque était
généralement établie par l'usage et avons conclu que l'Accord sur les ADPIC n'empêchait pas un
Membre de déterminer la propriété d'une marque en fonction de l'usage.  Aux États-Unis,
l'enregistrement d'une marque établit une présomption prima facie que le déposant est le titulaire de la
                                                     
134 Nous ne nous intéressons pas ici à la "revendication de droits par un ressortissant désigné fondée sur
des droits découlant de la "common law"" dont il est question à l'article 211 a) 2) car la première phrase del'article 16 ne traite pas de ces droits.  Nous portons  plutôt notre attention sur la non-reconnaissance d'une
revendication de droits, y compris les droits exclusifs énoncés à l'article 16:1, par des ressortissants désignés qui
ont obtenu, sous couvert d'une licence générale de l'OFAC, l'enregistrement de marques utilisées en rapport avecdes avoirs confisqués, sur l'effet donné à une telle revendication ou sur son entérinement.
135 Voir notre exposé aux paragraphes 8.56 et 8.57.
136 Voir la réponse n° 50 des CE.
137 Black's Law Dictionary , supra , page 996.  À titre de comparaison, nous notons que le texte français
de l'article 16:1 de l'Accord comporte l'expression "le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerceenregistrée" et le texte espagnol l'expression "el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada".  Lesens donné dans le dictionnaire pour le terme "titulaire" est "qui possède juridiquement" ( Le Petit Robert ,
Dictionnaire de la langue française (2000), page 2529).  Le sens donné dans le dictionnaire pour le terme"titular" est "quien goza legítimamente de un derecho declarado o reconocido a su favor" ( Diccionario de
Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales  (1984), page 749).WT/DS176/R
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marque enregistrée et qu'il a le droit exclusif d'utiliser cette marque dans le commerce;  mais ces
présomptions peuvent être remises en question et éventuellement infirmées, par exemple lorsqu'une
personne autre que le déposant produit une revendication supérieure.
8.110 Il nous incombe de vérifier si l'article 211 a) 2) prive le titulaire d'une marque enregistrée des
droits exclusifs énoncés à l'article 16:1.  Aux États-Unis, le détenteur de l'enregistrement fédéral d'une
marque est présumé être le titulaire de la marque enregistrée.  Il résulte des dispositions de l'article 16
que ce titulaire présumé doit pouvoir bénéficier des droits exclusifs dont il est question à cet article.
Cependant, la présomption de propriété peut être contestée dans le cadre d'une procédure devant la
Commission de première instance et de recours pour les marques de fabrique ou de commerce ou
devant un tribunal fédéral.  Le titulaire présumé a droit à une protection en vertu de l'article 16
jusqu'au moment où la présomption concernant la validité de l'enregistrement est contestée avecsuccès par voie judiciaire ou administrative.
8.111 Nous notons que l'allégation des CE concernant l' article 16:1 porte principalement sur le refus
allégué de donner accès aux tribunaux américains qui, selon elles, équivaut à priver les détenteurs de
droits de leurs droits tels qu'ils sont énoncés à l'article 16:1.  Nous avons précédemment conclu que
l'article 42 imposait aux États-Unis de donner au détenteur de l'enregistrement d'une marque accès à
des procédures judiciaires civiles efficaces, c'est-à-dire offrant la possibilité d'obtenir un résultat qui
ne soit pas déterminé a priori  par la législation, pour faire valoir ses droits sur la marque enregistrée.
Dans les circonstances exceptionnelles visées par l'article 211 a) 2), il peut y avoir une contestation
couronnée de succès des droits de propriété établis prima facie  à l'occasion de l'enregistrement,
obtenu par un ressortissant désigné en vertu d'une licence générale de l'OFAC sans le consentement
du titulaire initial, d'une marque utilisée en rapport avec des avoirs confisqués.  Dans les cas où la
présomption de propriété serait contestée avec succès dans le cadre de procédures judiciaires civiles
efficaces, les dispositions de l'article 211 a) 2) n'empêcheraient pas la personne considérée par le
tribunal comme étant le véritable titulaire de la marque selon la législation américaine de revendiquerses droits.  Ainsi, l'article 211 a) 2) permet de conférer des droits exclusifs à la personne considérée
par le tribunal comme étant le véritable titulaire de la marque enregistrée selon la législation
américaine.  Les Communautés européennes ne nous ont présenté aucun élément de preuve qui nous
permettrait de conclure que les tribunaux américains interpréteraient l'article 211 a) 2) d'une manière
qui priverait de ses droits exclusifs une personne dont le tribunal a déterminé qu'elle était le titulaire
d'une marque enregistrée.
8.112 Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous constatons que les Communautés européennes n'ont
pas prouvé que l'article 211) a) 2) était incompatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC.
G. C
OMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE  211 A) 2) AVEC L 'ARTICLE  2:1 DE L 'ACCORD SUR LES ADPIC
PRIS CONJOINTEMENT AVEC L 'ARTICLE  6BIS 1) DE LA CONVENTION DE PARIS (1967)
1. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur
les ADPIC pris conjointement avec l'article 6 bis 1) de la Convention de Paris (1967)
8.113 Les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 2) refuse systématiquement la
protection pour certaines marques, qu'elles so ient ou non notoirement connues, et qu'il est donc
incompatible avec l'article 6 bis 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans
l'Accord sur les ADPIC par l'article 2:1 de cet accord.  Elles font valoir en particulier que Cuba, un
ressortissant cubain ou son ayant cause étranger ne pourront pas demander que soit refusé ou invalidé
un enregistrement qui a été demandé et ne seront pas non plus en mesure de demander que soit
interdit l'usage d'une telle marque.  En outre, elles font valoir qu'en raison de sa formulation large
l'article 211 a) 2) s'applique à toutes les sortes de marques, marques enregistrées, marques découlantde la "common law" et marques notoirement connues.WT/DS176/R
Page 113
8.114 Les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 6 bis 1)
de la Convention de Paris (1967) parce que ce dernier dispose qu'un Membre s'engage à refuser ou à
invalider l'enregistrement ou à interdire l'usage d'une marque lorsque l'autorité compétente de ce
Membre estime que la marque est notoirement connue sur le territoire du Membre "comme étant déjà
la marque d'une" autre personne revendiquant une protection en vertu de cet article.  Selon lesÉtats-Unis, l'article 211 a) 2) n'interviendrait que lorsque les tribunaux américains déterminent que la
marque américaine n'est pas "la marque [de]" l'entité chargée de la confiscation ou de ses ayants
cause.  Les États-Unis font valoir que l'article 6 bis réserve expressément à "l'autorité compétente" du
Membre le soin de déterminer si une marque est notoirement connue comme étant déjà la marque
d'une personne en particulier.  Ils font valoir que si, en vertu de la législation américaine, l'entité
chargée de la confiscation n'a aucun droit de propriété sur la marque, celle-ci ne peut, en droit, être
"notoirement connue comme étant déjà la marque [de]" l'entité chargée de la confiscation.
8.115 Le paragraphe 1 de l'article 6 bis de la Convention de Paris (1967), tel qu'il est incorporé dans
l'Accord sur les ADPIC, est ainsi libellé:
Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à
la requête de l'intéressé, à refuser ou à inva lider l'enregistrement et à interdire l'usage
d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation
ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité
compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement
connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présenteConvention et utilisée pour des produits identiques ou similaires.  Il en sera de même
lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque
notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.
8.116 Nous notons que l'article 6 bis de la Convention de Paris (1967) impose aux Membres de
refuser ou d'invalider l'enregistrement dans certaines situations.  Toutefois, l'article 211 a) 2) ne traitepas du refus ou de l'invalidation des enregistrements.  Les Communautés européennes n'ont pas
indiqué si et dans quelle mesure l'article 211 a) 2) faisait double emploi ou était en contradiction avec
l'article 6 bis à cet égard.  De ce fait, nous ne considérons pas que les Communautés européennes ont
présenté des éléments de preuve et des arguments juridiques suffisants pour démontrer que
l'article 211 a) 2) est incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 6 bis de la
Convention de Paris (1967).  En conséquence, le Groupe spécial n'est pas en mesure de conclure que
l'article 211 a) 2) serait incompatible avec l'article 6 bis à cet égard.
8.117 L'article 6 bis impose aussi aux Membres d'interdire l'usage d'une marque notoirement connue
dans certaines situations.  En réponse à une question, les Communautés européennes ont donné
l'exemple suivant d'une situation dans laquelle l'article 211 a) 2) pourrait constituer un manquement
aux obligations des États-Unis au titre de l'article 6 bis 1):  si la marque "Havana Club" n'était pas
enregistrée aux États-Unis, mais que les États-Unis devaient la reconnaître comme une marque
notoirement connue au sens de l'article 6 bis, le fonctionnement de l'article 211 a) 2) ne permettrait pas
à la personne ayant droit à la protection de cette marque notoirement connue d'empêcher quelqu'un
d'autre d'en faire usage aux États-Unis.
8.118 Nous notons que les Communautés européenne s ont fait valoir que l'Accord sur les ADPIC
n'imposait pas à un Membre de l'OMC de reconnaître une confiscation en matière de propriété
intellectuelle effectuée dans un autre pays en ce qui concerne l'effet juridique de cette confiscation,
même dans le pays où elle a eu lieu.
138  Dans cette optique, elles ont en outre fait valoir qu'au titre de
l'article 6 bis de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, un
Membre de l'OMC était libre de reconnaître le titulaire initial ou le titulaire, après expropriation, d'une
                                                     
138 Voir la réponse n° 43 des CE.WT/DS176/R
Page 114
marque confisquée comme étant le titulaire de la marque notoirement connue sur son territoire.139  Les
Communautés européennes semblent être d'accord avec les États-Unis à cet égard.
8.119 Nous notons également que les Communautés européennes n'ont pas produit d'élément de
preuve nous permettant de comparer les "droits [dont la revendication] ... [est] fondée sur les droitsdécoulant de la "common law" ou sur l'enregistrement obtenu en vertu de l'article 515.527" dont il est
question à l'article 211 a) 2) aux obligations énoncées à l'article 6 bis.  Par exemple, les Communautés
européennes n'ont pas communiqué de renseignements sur la manière dont les tribunaux américains
appliqueraient à cet égard les droits découlant de la "common law";  en l'absence de tels éléments de
preuve, nous ne pouvons présumer que les tribunaux américains appliqueraient les droits découlant de
la "common law" d'une manière incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'Accord
sur les ADPIC.  Toutefois, dans la mesure où l'article 211 a) 2) affecterait l'exercice des droits quidevraient être conférés à un titulaire de droits au titre de l'article 6 bis, les Communautés européennes
n'ont pas allégué que l'article 211 a) 2) empêcherait les tribunaux américains de reconnaître de tels
droits lorsqu'ils appartenaient au titulaire initial de la marque utilisée en rapport avec des avoirs
confisqués, à son ayant cause ou à une personne qui avait le consentement du titulaire initial ou de son
ayant cause.  Il ressort de l'exemple cité plus haut par les Communautés européennes quel'article 211 a) 2) n'empêcherait pas le titulaire initial d'une marque notoirement connue, son ayant
cause ou une personne qui a le consentement du titulaire initial ou de son ayant cause d'exercer ses
droits dans les circonstances décrites dans cet exemple.
8.120 Nous partageons l'avis des parties selon lequel un Membre de l'OMC n'est pas tenu d'accorder
le bénéfice de l'article 6 bis à l'entité chargée de la confiscation ou à son ayant cause;  l'autorité
compétente d'un Membre de l'OMC peut considérer la marque notoirement connue comme étant la
marque de la personne qui en était le titulaire avant la confiscation.  Nous notons que
l'article 211 a) 2) se rapporte à une situation dans laquelle des droits sont revendiqués par l'entité
chargée de la confiscation ou son ayant cause sans le consentement du titulaire initial.  Il ne vise pasune situation dans laquelle le titulaire initial lui-même, l'ayant cause ou une autre personne qui a le
consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause revendiquerait ces droits.  Partant, dans la mesure
où la portée de l'article 211 a) 2) pourrait s'étendre à la protection qui devrait être offerte au titre de
l'article 6 bis, rien dans l'article 211 a) 2) n'empêcherait les tribunaux américains d'accorder cette
protection à la personne qui est considérée, selon la législation américaine, comme le véritable
titulaire d'une marque notoirement connue confisquée, c'est-à-dire le titulaire initial, son ayant cause
ou la personne qui a le consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause.
8.121 En conséquence, pour les raisons indiquées ci-dessus, nous constatons que l'article 211 a) 2)
n'est pas incompatible avec l'article 6 bis de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans
l'Accord sur les ADPIC.
H. C
OMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE 211 A) 2) AVEC L 'ARTICLE  2:1 DE L 'ACCORD SUR LES ADPIC
PRIS CONJOINTEMENT AVEC L 'ARTICLE  8 DE LA CONVENTION DE PARIS (1967)
1. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur
les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967)
8.122 Compte tenu de notre constatation figurant au paragraphe 8.41 selon laquelle les secteurs de
la propriété intellectuelle couverts par l'Accord sur les ADPIC sont ceux qui sont mentionnés à
l'article 1:2 de l'Accord et les Membres n'ont pas d'obligations au titre de l'Accord leur imposant
d'assurer la protection des noms commerciaux, nous constatons que l'article 211 a) 2) n'est pas
incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la
Convention de Paris (1967).
                                                     
139 Voir la réponse n° 57 des CE.WT/DS176/R
Page 115
I. COMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE  211 A) 2) AVEC L 'ARTICLE  3:1 DE L 'ACCORD SUR LES ADPIC
ET L'ARTICLE  2:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC PRIS CONJOINTEMENT AVEC L 'ARTICLE  2 1)
DE LA CONVENTION DE PARIS (1967)
1. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 3:1 de l'Accord sur
les ADPIC et l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec
l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967)
8.123 Les Communautés européennes font valoir que l'article 211 a) 2) est incompatible à deux
niveaux avec l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC.  Selon elles, l'article 211 a) 2) est incompatible
avec l'article 3:1 parce que la disposition s'applique en ce qui concerne des "ressortissants désignés"
qui comprennent principalement Cuba et les ressortissants cubains.  Les Communautés européennes
font valoir également qu'au niveau des ayants cause, le texte législatif ne vise que les ressortissantsd'un pays étranger sans faire mention des ressortissants américains.
8.124 Les États-Unis font valoir qu'en vertu de l'article 211 a) 2), les tribunaux américains ne
doivent pas reconnaître une revendication de droits sur une marque confisquée par un ressortissant
désigné ou le ressortissant de tout pays étranger qui est l'ayant cause du ressortissant désigné, donnereffet à une telle revendication ni l'entériner.  Ils notent que le texte législatif n'inclut pas les
ressortissants américains lorsqu'il décrit l'ayant cause, mais font valoir qu'un ressortissant américain
ne peut même pas devenir l'ayant cause d'un ressortissant désigné sans avoir préalablement obtenu
une licence spécifique de l'OFAC et soulignent que l'OFAC n'a jamais délivré une telle licence.  Ils
font valoir que toute transaction permettant à un ressortissant américain de devenir l'ayant cause d'uneentité cubaine chargée de la confiscation est interdite au titre de 31 CFR 515.201.  Ils ajoutent qu'une
mesure n'est incompatible, telle qu'elle est libellée, que si elle prescrit des actions incompatibles avec
les règles de l'OMC.
8.125 Le principe du traitement national a toujours été un élément important des accords
internationaux sur les droits de propriété intellectuelle.  Ce principe est impératif depuis
l'établissement de la Convention de Paris et de la Convention de Berne à la fin du XIX
e siècle et il est
énoncé à l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC.  La partie pertinente de l'article 3:1 dispose ce qui
suit:
Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non
moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concernela protection (note de bas de page 3) de la propriété intellectuelle ...
____________________________________________________________________
Note de bas de page 3:  Aux fins des articles 3 et 4, la "protection" englobera les
questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de
propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questionsconcernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent accord traite
expressément.
8.126 La disposition relative au traitement national figurant à l'article 2 1) de la Convention de Paris
(1967) contient une déclaration similaire à l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC
140:
                                                     
140 Tant l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC que l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967)
traitent de la "protection" de la propriété intellectuelle.  L'article 3:1 fait état d'un "traitement non moinsfavorable" alors que l'article 2 1) mentionne "la même protection ... et le même recours légal".  Nous ne
prétendons pas déterminer si l'expression "traitement non moins favorable" signifie "la même protection ... et leWT/DS176/R
Page 116
Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de
l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages
que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux
nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présenteConvention.  En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même
recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de
l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.
8.127 Il y a violation de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC lorsqu'une partie plaignante
démontre 1) qu'il existe dans un Membre une mesure qui affecte "l'existence, l'acquisition, la portée,
le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les
questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont [l'Accord sur les ADPIC]traite expressément" et 2) que cette mesure assure un traitement moins favorable aux ressortissants
des autres Membres en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle.
8.128 La première question à examiner est celle de savoir si l'article 211 a) 2) affecte "l'existence,
l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les fairerespecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont
[l'Accord sur les ADPIC] traite expressément".  Nous notons que les deux parties ne contestent pas le
fait que l'article 211 a) 2) affecte la protection des droits de propriété intellectuelle telle qu'elle est
définie dans la note de bas de page 3 de l'Accord sur les ADPIC.  Nous examinons donc si
l'article 211 a) 2) assure une protection des droits de propriété intellectuelle qui est moins favorablepour les ressortissants des autres Membres que pour les ressortissants américains.
8.129 Les termes utilisés à l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC sont semblables à ceux qui
figurent à l'article III:4 du GATT de 1994.
141  Une différence majeure entre le principe du traitement
national défini à l'article 3:1 de l'Accord sur les ADP IC et celui qui est défini à l'article III:4 du GATT
de 1994 est que le traitement national concerne le détenteur de droits de propriété intellectuelle dans
le cas de l'article 3:1 tandis qu'il concerne les marchandises dans le cas de l'article III:4.  L'article III:4
peut constituer un contexte utile pour l'interprétation de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC.
8.130 Dans l'affaire États-Unis – Article 337 de la Loi douanière de 1930 , le Groupe spécial a
expressément considéré que l'expression "traitement non moins favorable" imposait aux Membres
d'assurer l'égalité en matière de conditions de concurrence entre les produits importés et les produitsnationaux.  Le Groupe spécial États-Unis – Article 337  a déclaré ce qui suit:
... la règle du traitement "non moins favorable" posée à l'article III:4 ne fait l'objet
d'aucune réserve.  Ces mots se retrouvent tout au long de l'Accord général et dans les
accords négociés ultérieurement dans le cadre du GATT, comme l'expression duprincipe fondamental de l'égalité de traitement entre, d'une part, les produits importés
et, d'autre part, les autres produits étrangers (clause de la nation la plus favorisée), et
                                                                                                                                                                    
même recours légal".  Néanmoins, étant donné l'obj ectif commun qui est d'accorder un traitement non
discriminatoire aux ressortissants étrangers en ce qui co ncerne la protection de la propriété intellectuelle, une
constatation d'incompatibilité au regard de l'article 3:1 pourrait également donner lieu à la même constatation auregard de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris
(1967).
141 L'article III:4 du GATT de 1994 dispose ce qui suit:
Les produits du territoire de toute partie contr actante importés sur le territoire de toute autre
partie contractante ne seront pas soumis à un  traitement moins favorable que le traitement
accordé aux produits similaires d'origine natio nale en ce qui concerne toutes lois, tous
règlements ou toutes prescriptions affectant la vent e, la mise en vente, l'achat, le transport, la
distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur.WT/DS176/R
Page 117
les produits nationaux (règle du traitement national de l'article III).  Les mots "ne
seront pas soumis à un traitement moins favorable" qui figurent au paragraphe 4
exigent l'égalité effective des possibilités offertes aux produits importés en ce qui
concerne l'application des lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise
en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marchéintérieur.  Le principe du minimum admissible est ainsi nettement posé.
142
8.131 De même, le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire Canada – Importation, distribution et
vente de certaines boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation  a
examiné une mesure canadienne au regard de l'article III:4 du GATT de 1947 et a déclaré qu'"en
autorisant l'accès de la bière d'origine nationale à des points de vente fermés à la bière importée, le
Canada accordait à la première des possibilités de concurrence qu'il refusait à la seconde".143  Pour
déterminer si les ressortissants des autres Membres sont traités "de façon moins favorable" que ceuxdu Membre concerné au titre de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, le critère d'examen pertinent
consiste à se demander si la mesure garantit l'égalité effective des possibilités à ces deux groupes en
ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle.
8.132 Les Communautés européennes ont allégué que l'article 211 a) 2) était incompatible avec le
principe du traitement national au niveau des ressortissants désignés et des ayants cause.  Elles ont fait
valoir qu'en limitant la protection des marques détenues par des "ressortissants désignés" tout en
assurant aux ressortissants américains la pleine jouissance de leurs droits, l'article 211 a) 2) établissait
une discrimination à l'encontre des "ressortissants désignés" en violation du principe du traitement
national.  En ce qui concerne les ayants cause, les Communautés européennes ont fait valoir quel'article 211 a) 2) permettait de refuser la protection aux ayants cause étrangers alors que les ayants
cause américains pouvaient jouir de leurs droits sur les marques utilisées en rapport avec des avoirs
confisqués.
144
8.133 L'article 211 a) 2) dispose qu'aucun tribunal des États-Unis ne doit reconnaître unerevendication de droits par un "ressortissant désigné" fondée sur l'enregistrement de marques obtenu
en vertu d'une licence de l'OFAC, ne doit donner effet à une telle revendication ni ne doit l'entériner.
Nous notons que selon la définition donnée à l'article 211 d) 1), l'expression "ressortissant désigné"
recouvre 1) Cuba, 2) tout ressortissant cubain, 3) "un ressortissant spécialement désigné" ou 4) "le
ressortissant de tout pays étranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant désigné".  Nous sommes
d'avis que l'expression "ressortissant désigné" doit être considérée dans son ensemble et ne peut pas
être séparée en deux niveaux.  Nous notons que, par définition, l'expression "ressortissant désigné"recouvre "le ressortissant de tout pays étranger  qui est l'ayant cause d'un ressortissant désigné" et ne
recouvre pas les ressortissants américains.  Il est donc plausible que, bien qu'un ressortissant étranger
qui est l'ayant cause d'un ressortissant désigné ne puisse pas faire en sorte que ses droits sur la marque
en question soient reconnus, qu'il leur soit donné effet ou qu'ils soient entérinés, un ressortissant
américain qui est l'ayant cause d'un ressortissant désigné peut obtenir des tribunaux américains qu'ils
                                                     
142 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Article 337 de la Loi douanière de 1930
("États-Unis - Article 337 "), IBDD, S36/386, adopté le 7 novembre 1989, paragraphe 5.11.
143 Rapport du Groupe spécial, Canada – Importation, distribution et vente de certaines boissons
alcooliques par les organismes commerciaux de commercialisation  ("Canada – Organismes de
commercialisation "), IBDD, S39, adopté le 18 février 1992, paragraphe 5.6.
144 En revanche, les États-Unis ont fait valoir ce qui suit:  "on ne peut évaluer la compatibilité avec le
traitement national et le traitement NPF en se concentr ant sur une partie seulement de la loi.  La loi doit être
considérée dans son ensemble.  Si une disposition de la  loi américaine indiquait qu'un certain traitement serait
appliqué 1) aux produits nationaux et 2) aux produits importés, il serait absurde d'analyser séparément un"premier niveau" (produits nationaux) et de conclure que la loi est contraire au principe du traitement national.De même, à l'article 211, il n'existe pas de "niveaux" distincts;  la loi, considérée dans son ensemble, n'enfreintpas les dispositions relatives au traitement national et à la nation la plus favorisée de l'Accord sur les ADPIC".
Voir la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 48.WT/DS176/R
Page 118
reconnaissent les droits relatifs à la marque en question qui a été enregistrée sous couvert d'une
licence spécifique délivrée par l'OFAC, donnent effet à ces droits ou les entérinent.  On pourrait
considérer que ce traitement différencié en matière de protection des droits de propriété intellectuelle
assure un traitement moins favorable aux ressortissants des autres Membres car il prive de l'égalité
effective des possibilités les ressortissants non américains aux États-Unis.
8.134 Les États-Unis ont cependant fait valoir que l'article 211 a) 2) n'était pas incompatible avec
l'article 3:1 au motif que les ressortissants américains, bien que n'étant pas expressément mentionnés
dans la mesure, ne pouvaient pas devenir les ayants cause de ressortissants désignés parce que
l'article 515.201 de 31 CFR interdisait aux ressortissants américains de devenir des ayants cause sans
avoir obtenu une licence spécifique de l'OFAC.  Le s États-Unis ont fait observer que l'OFAC n'avait
jamais délivré de licence spécifique à un ressortissant américain afin de lui permettre de devenir unayant cause pour des marques qui étaient utilisées en rapport avec des avoirs confisqués.  Ils ont
affirmé qu'une loi était incompatible, telle qu'elle était libellée, avec les règles de l'OMC uniquement
si elle prescrivait des actions incompatibles avec ces règles et que si la loi permettait à l'autorité
nationale d'agir d'une manière compatible avec l'Accord sur l'OMC, les groupes spéciaux ne devraient
pas supposer qu'un Membre userait de son pouvoir discrétionnaire d'une manière contraire à sesobligations internationales.
8.135 Bien que, par définition, l'expression "ressorti ssant désigné" recouvre un ressortissant de tout
pays étranger qui est un ayant cause, nous notons que l'article 515.201 de 31 CFR interdit d'une
manière générale aux ressortissants américains de devenir des ayants cause sauf si l'OFAC délivre unelicence spécifique.  Pour déterminer la compatibilité de l'article 211 a) 2) avec le principe du
traitement national, la question qui doit être examinée est celle de savoir si l'OFAC accorde un
traitement plus favorable aux ressortissants américains lorsqu'il examine s'il convient de délivrer des
licences à des ressortissants américains pour qu'ils deviennent des ayants cause.
8.136 Dans l'affaire États-Unis – Loi antidumping de 1916 , l'Organe d'appel a indiqué que le
concept de législation impérative et de législation dispositive avait été élaboré par divers groupes
spéciaux du GATT pour déterminer quand une législation en tant que telle, plutôt que l'application
concrète de cette législation, était incompatible avec les obligations d'une partie contractante au titre
du GATT de 1947.
145  Dans l'affaire États-Unis – Mesures affectant l'importation, la vente et
l'utilisation de tabac sur le marché intérieur , le Groupe spécial a dû examiner l'article 1106 c) de la
Loi de finances de 1993.146  Le Groupe spécial États-Unis – Tabac  a déclaré ce qui suit:
Étant donné que le Département de l'agriculture des États-Unis n'avait pas encore
modifié la structure des redevances pour inspection qu'il avait établie, afin de se
conformer à l'amendement que constituait l'article 1106 c), la principale question qui
se posait pour son analyse était de savoir si cet article de la Loi de finances de 1993prescrivait des mesures incompatibles avec l'article VIII ou s'il donnait simplement au
gouvernement américain la faculté d'agir de manière incompatible avec l'article VIII.
Des groupes spéciaux avaient toujours jugé qu'une législation qui rendait obligatoires
des mesures incompatibles avec l'Accord général pouvait être contestée en tant que
telle, mais qu'une législation qui donnait seulement à l'exécutif d'une partiecontractante la faculté d'agir de façon incompatible avec l'Accord général ne pouvait
                                                     
145 Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis – Loi antidumping de 1916 ("États-Unis – Loi de 1916 "),
WT/DS136/AB/R-WT/DS162/AB/R, adopté le 26 septembre 2000, paragraphe 88.
146 L'article 1106 c) de la Loi de finances de 1993 prescrivait que les redevances pour inspection du
tabac importé "soient comparables aux redevances et im positions fixées et recouvrées pour les services fournis
en relation avec le tabac produit aux États-Unis".  États-Unis – Mesures affectant l'importation, la vente et
l'utilisation de tabac sur le marché intérieur  ("États-Unis – Tabac "), IBDD, S41, Vol. 1, rapport adopté le
4 octobre 1994, paragraphe 114.WT/DS176/R
Page 119
pas en soi être contestée;  seule l'application effective de cette législation de façon
incompatible avec l'Accord général pouvait être contestée.147
8.137 L'Organe d'appel a fait référence au paragraphe ci-dessus et a déclaré que "le pouvoirdiscrétionnaire dont il [s'agissait], afin de faire la distinction entre législation impérative et législation
dispositive, [était] un pouvoir discrétionnaire conféré à l' exécutif ".
148  L'OFAC fait partie de l'exécutif,
qui a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des licences spécifiques à des ressortissants américains
pour qu'ils deviennent l'ayant cause d'un "ressortissant désigné".
8.138 Les États-Unis ont affirmé que l'OFAC n'avait jamais délivré de licence spécifique à des
ressortissants américains pour qu'un ressortissant américain puisse devenir l'ayant cause d'un
"ressortissant désigné" et les Communautés eur opéennes n'ont pas démontré que l'OFAC agissait
d'une manière incompatible avec le principe du traitement national tel qu'il est énoncé à l'article 3 del'Accord sur les ADPIC et avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec
l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967).
8.139 En ce qui concerne les titulaires initiaux, l'article 211 a) 2) n'assure pas aux titulaires initiaux
étrangers un traitement moins favorable en matière de protection des droits de propriété intellectuelleque celui qu'il assure aux titulaires initiaux qui sont des ressortissants américains.
8.140 Vu que les ressortissants américains ne peuvent pas obtenir de licences pour devenir des
ayants cause et que l'OFAC n'a pas délivré de telles licences à cette fin, et compte tenu de notre
conclusion selon laquelle l'article 211 a) 2) n'assure pas aux titulaires initiaux étrangers un traitementmoins favorable que celui qu'il assure aux titulaires initiaux qui sont des ressortissants américains,
nous constatons que l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 3:1 de l'Accord sur les
ADPIC et l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la
Convention de Paris (1967).
J. C
OMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE 211 A) 2) AVEC L 'ARTICLE 4 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC
1. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 4 de l'Accord sur les
ADPIC
8.141 Les Communautés européennes font valoir que la dichotomie créée par l'article 211 a) 2)
établit une distinction entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres, ces derniers étant les
ressortissants américains ou les ressortissants de tout autre pays.  Elles soutiennent que, par
conséquent, cette disposition non seulement établit une discrimination entre les ressortissants cubainset les ressortissants américains (manquement à l'obligation d'accorder le traitement national), mais
aussi crée une discrimination de jure  entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres
ressortissants non américains du fait qu'elle empêche la protection des droits de propriété
intellectuelle détenus par des ressortissants cubains, tout en assurant cette protection aux ressortissants
des autres pays.  Les Communautés européennes font donc valoir que l'article 211 a) 2) estincompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.
8.142 Les États-Unis font valoir que la portée de l'article 211 a) 2) n'est pas limitée à Cuba et aux
ressortissants cubains parce que les tribunaux américains ne donneront effet à aucune revendication de
droits sur les marques et noms en question par des ayants cause - cubains ou non - d'entités cubainesrevendiquant des droits fondés sur des avoirs conf isqués, ni ne reconnaîtront une telle revendication.
Ils allèguent que peu importe que les droits liés aux avoirs confisqués soient transférés par l'entité
chargée de la confiscation à un ressortissant cubain, européen ou américain étant donné que les
                                                     
147 Rapport du Groupe spécial, États-Unis – Tabac , paragraphe 118.
148 Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis – Loi de 1916 , paragraphe 89.WT/DS176/R
Page 120
tribunaux des États-Unis ne reconnaîtront pas ces revendications de droits sur des marques aux
États-Unis.  Ils font valoir que l'article 211 a) 2) ne confère pas à des ressortissants, par exemple
français, des "avantages, faveurs, privilèges ou immunités" qu'il ne confère pas aux ressortissants
cubains en matière de protection des droits de propriété intellectuelle.
8.143 En réponse à la question de savoir si l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC permet à un
Membre d'avoir une certaine politique applicable à la confiscation de marques dans un Membre à
condition que tous les ressortissants des Membres de l'OMC soient traités de la même façon ou si
l'article 4 exige qu'une politique similaire soit appliquée à la confiscation de marques dans tous les
autres Membres, les Communautés européennes déclarent que le traitement de la nation la plus
favorisée découlant de l'article 4 concerne les personnes et non les situations.  Elles font valoir en
conséquence que l'article 4 exige que tous les ressortissants des autres Membres soient traités de façonsimilaire en ce qui concerne un événement donné.  En réponse à la même question, les États-Unis ont
fait observer qu'étant donné que les Communautés européennes alléguaient une violation du principe
de la nation la plus favorisée sur la base de la première situation décrite par le Groupe spécial, il
n'était pas nécessaire d'examiner la question de savoir si l'article 4 s'appliquait à la deuxième situation.
8.144 L'article 4 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit:
Traitement de la nation la plus favorisée
En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs,
privilèges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre paysseront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres
Membres.
____________________________________________________________________
Note de bas de page 3:  Aux fins des articles 3 et 4, la "protection" englobera les
questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits depropriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions
concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent accord traite
expressément.
8.145 Aux fins de déterminer si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 4 de l'Accord sur les
ADPIC, nous devons déterminer si, en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle,
"tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités" accordés aux ressortissants d'un Membre ne sont
pas étendus aux ressortissants des autres Membres.  Autrement dit, nous examinerons sil'article 211 a) 2) confère des avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui sont étendus à certains
ressortissants étrangers alors que ces avantages, faveurs, privilèges ou immunités sont refusés aux
ressortissants cubains.  À cet égard, notre analyse portera essentiellement sur le point de savoir si
l'article 211 a) 2) confère à des ressortissants autres que cubains des avantages, faveurs, privilèges ou
immunités qu'il ne confère pas aux Cubains, qu'il s'agisse, d'une part, du titulaire avant la confiscationou, d'autre part, de l'entité chargée de la confiscation ou de son ayant cause après la confiscation.
Comme les parties ont demandé que nous déterminions la compatibilité de l'article 211 a) 2) en ce qui
concerne la confiscation opérée par Cuba, notre examen et notre constatation se limiteront à cette
confiscation.  Notre analyse est donc sans préjudice des constatations que nous aurions rendues si une
allégation de portée plus large concernant l'article 4 avait été présentée.  Nous notons qu'aucune partiene conteste le fait que l'article 211 a) 2) affecte la "protection" des droits de propriété intellectuelle
telle qu'elle est définie à la note de bas de page 3 de l'Accord sur les ADPIC.
8.146 Nous rappelons que l'expression "ressortissant désigné" désigne Cuba, un ressortissant
cubain, un ressortissant spécialement désigné ou le ressortissant de tout pays étranger qui est l'ayantWT/DS176/R
Page 121
cause d'un ressortissant désigné.  En vertu de l'article 211 a) 2), les tribunaux des États-Unis ne
reconnaîtront pas une revendication de droits par un ressortissant cubain ou tout autre ressortissant
étranger en ce qui concerne les marques utilisées en rapport avec des marques confisquées, ne
donneront pas effet à une telle revendication ni ne l'entérineront.  L'article 211 a) 2) n'établit pas de
discrimination entre les ressortissants cubains et les autres ressortissants étrangers en ce qui concerneles marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués qui ont été acquises par l'entité chargée de
la confiscation ou son ayant cause après la confiscation.  Si l'entité chargée de la confiscation ou ses
ayants cause, qu'il s'agisse de Cubains ou d'autres ressortissants étrangers, n'ont pas le consentement
du titulaire initial, ils ne peuvent revendiquer aucun droit fondé sur des droits découlant de la
"common law" ou sur l'enregistrement des marques qui étaient utilisées en rapport avec des avoirs
confisqués.
8.147 En ce qui concerne les titulaires initiaux, rien dans le texte de l'article 211 a) 2) ne limite la
catégorie des titulaires initiaux en fonction de la nationalité.  Sont visés tous les titulaires initiaux,
qu'il s'agisse de Cubains ou d'autres ressortissants étrangers, dont les marques étaient utilisées en
rapport avec des avoirs confisqués.
8.148 Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous concluons que l'article 211 a) 2) ne prive pas les
ressortissants cubains des avantages, faveurs, privilèges ou immunités qu'il confère aux autres
ressortissants étrangers.  Nous constatons donc que l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec
l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.
K. C
OMPATIBILITÉ DE L 'ARTICLE  211 B) AVEC L 'ARTICLE  16:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC
1. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les
ADPIC
8.149 Les Communautés européennes font observer que l'article 211 b) a un champ d'application
qui semble "parallèle" à celui de l'article 211 a) 2), mais que "sa portée précise est obscure".  Ellesestiment qu'on peut émettre l'hypothèse que les rédacteurs voulaient viser les droits découlant de
traités directement applicables, mais elles sont également d'avis que l'Accord sur les ADPIC n'est pas
directement applicable.  Elles évoquent une affaire dans laquelle un tribunal de district américain a
donné une interprétation large de la portée de l'article 211 b).  En conséquence, elles font valoir que
les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC relèvent de l'article 211 b).  Elles allèguent que
les arguments présentés au sujet de l'article 211 a) 2) s'appliquent mutatis mutandis  à l'article 211 b) et
estiment que l'article 211 b) est incompatible avec l'article 16:1.
8.150 Les États-Unis font valoir que l'article 211 b) est similaire à l'article 211 a) 2) en ce sens qu'il
s'applique à une personne qui revendique un droit sur une marque aux États-Unis en raison d'un
enregistrement à l'étranger.  Ils font valoir qu'en vertu de l'article 211 b), une entité chargée de la
confiscation ou son ayant cause ne peut pas revendiquer des droits de propriété sur cette marque auxÉtats-Unis en raison d'un enregistrement à l'étranger.  Ils utilisent les mêmes arguments que ceux
qu'ils ont présentés au sujet de l'article 211 a) 2) pour alléguer que l'article 211 b) n'est pas
incompatible avec l'article 16:1.
8.151 L'article 211 b) dispose ce qui suit:
Aucun tribunal des États-Unis ne reconnaît une revendication de droits découlant
d'un traité par un ressortissant désigné ou son ayant cause, au titre de l'article 44 b)
ou e) de la Loi de 1946 sur les marques  (15 U.S.C, 1126 b) ou e)), en ce qui concerne
une marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire à unemarque ou à un nom commercial qui était utilisé en rapport avec une entreprise ou
des avoirs qui ont été confisqués, ne donne effet à une telle revendication ni neWT/DS176/R
Page 122
l'entérine d'une autre manière, à moins que le titulaire initial de cette marque ou de ce
nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donné son consentement exprès.
(pas d'italique dans l'original)
8.152 Le texte de l'article 211 b) indique que "les droits découlant d'un traité ... au titre de
l'article 44 b) ou e) de la Loi de 1946 sur les marques" revendiqués par un ressortissant désigné ou sonayant cause ne doivent pas être reconnus, et qu'il ne faut pas leur donner effet ni les entériner.
L'article 44 b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques dispose ce qui suit:
b) Toute personne dont le pays d'origine est partie à une convention ou à un
traité concernant les marques, les noms commerciaux ou la répression de la
concurrence déloyale et dont les États-Unis sont aussi une partie contractante,
ou dont le pays d'origine accorde, en vertu de sa législation nationale, laréciprocité aux ressortissants des États-Unis, bénéficie des avantages du
présent article, dans les conditions qui y sont énoncées et dans la mesure
nécessaire pour l'exécution des dispositions de ces conventions, traités ou lois
prévoyant la réciprocité, en sus des droits accordés au titre du présent
chapitre à tout titulaire de marque.
e) Une marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine du déposant
étranger peut être enregistrée au registre principal si elle remplit les
conditions requises;  à défaut, elle peut être enregistrée au registre
supplémentaire prévu par le présent chapitre.  Ce déposant présente, dans le
délai qui peut être prescrit par le Directeur, un certificat ou une copie certifiéeconforme de l'enregistrement dans le pays d'origine du déposant.  La
demande doit indiquer l'intention de bonne foi du déposant d'utiliser la
marque dans le commerce, mais l'utilisation dans le commerce n'est pas
requise avant l'enregistrement.
8.153 Nous notons que l'argument des CE selon lequel l'article 211 b) est incompatible avec
l'article 16:1 est assez approximatif.  Les Communautés européennes ont déclaré que l'article 211 b)
avait un champ d'application qui "[semblait] parallèle" à celui de l'article 211 a) 2), mais ont dit
ensuite que "sa portée précise [était] en grande partie obscure".
149  Elles ont poursuivi en faisant valoir
qu'"[à] titre d'hypothèse on pourrait penser que les rédacteurs voulaient viser les droits découlant de
traités qui sont directement applicables [ sic] dans le régime juridique américain".  Se référant à une
affaire jugée par un tribunal de district américain qui traitait de l'article 211 b), elles ont conclu que les
obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC rele vaient de l'article 211 b), notant que la question
de savoir si l'Accord sur les ADPIC était directemen t applicable "pouvait être laissée en suspens [bien
que] le texte de l'article 102 a) de H.R. S 5110 ... semble contredire ce caractère directement
applicable [ sic]".  Certes, nous sommes sensibles à l'affirmation des CE selon laquelle le texte de
l'article 211 b) serait obscur, mais selon la jurisprudence bien établie de l'OMC concernant la charge
de la preuve, il incombe aux Communautés européennes, en tant que partie plaignante, de présenterdes arguments et des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que les États-Unis
agissent d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les
ADPIC.  Dans l'affaire États-Unis - Chemises, chemisiers et blouses , l'Organe d'appel a indiqué ce qui
suit:
[U]n critère de la preuve généralement admis en régime "code civil", en régime
"common law" et, en fait, dans la plupart des systèmes juridiques, est que la charge de
la preuve incombe à la partie, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, qui établit,
par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier.  Si ladite
                                                     
149 Première communication des CE, paragraphe 67.WT/DS176/R
Page 123
partie fournit des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que ce
qui est allégué est vrai, alors la charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre
partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour
réfuter la présomption.150
8.154 En ce qui concerne l'application du principe énoncé dans l'affaire États-Unis – Chemises,
chemisiers et blouses , l'Organe d'appel a indiqué ce qui suit:
Conformément à notre décision dans l'affaire États-Unis – Chemises, chemisiers et
blouses , le Groupe spécial aurait dû commencer l'analyse de chaque disposition en
examinant la question de savoir si les États-Unis et le Canada avaient présenté des
éléments de preuve et des arguments juridiques suffisants pour prouver que les
mesures communautaires étaient incompatibles avec les obligations assumées par lesCommunautés européennes  au titre de chaque article de l' Accord SPS  examiné par le
Groupe spécial ...
151  (pas d'italique dans l'original)
8.155 Ainsi, nous devons d'abord déterminer si le s Communautés européennes, en tant que partie
plaignante, ont présenté des éléments de preuve et des arguments juridiques suffisants  pour démontrer
que l'article 211 b) est incompatible avec les obligatio ns des États-Unis au titre de l'Accord sur les
ADPIC.  Les Communautés européennes ont fait valoir que selon un paragraphe figurant dans un avis
rendu par un tribunal de district américain152, les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC
relevaient de l'article 211 b).  Elles ont ensuite fait valoir que les arguments employés au sujet de
l'article 211 a) 2) s'appliquaient mutatis mutandis  à l'article 211 b) et se sont référées aux arguments
figurant au paragraphe 50 de leur première communication écrite.153  Ce paragraphe auquel elles se
sont référées cite l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC et indique ce qui suit:
Du fait qu'aux États-Unis, de même que dans la plupart des Membres de l'OMC, c'est
surtout le système judiciaire civil qui fait respecter les marques comme tous les autres
droits de propriété intellectuelle, refuser à certains titulaires de marques l'accès ausystème judiciaire américain équivaut à priver entièrement les détenteurs de droits de
leurs droits exclusifs.  Il n'existe pas d'autre moyen juridique ou pratique que le
recours au système judiciaire américain pour empêcher des tiers agissant sans le
consentement du titulaire de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes
identiques ou similaires aux États-Unis.
                                                     
150 Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis – Chemises, chemisiers et blouses , pages 15 et 16.
151 Rapport de l'Organe d'appel, Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés
(Hormones) ("CE – Hormones "), WT/DS26/AB/R, paragraphe 109.
152 Dans l'affaire Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A. , 62 F. Supp. 2d 1085, 1092-1093,
(S.D.N.Y. 1999), le tribunal de district a déclaré ce qui suit:
"L'article 211 dit expressément qu'aucun tribunal ne reconnaît les droits découlant d'un "traité"
revendiqués par un ressortissant désigné.  La référence faite ensuite dans cet article à l'article 44 b) de
la Loi Lanham ne devrait pas être interprétée comme  établissant une distinction entre certains traités et
d'autres.  Le texte de l'article 44 b) aussi bien que l'historique de son élaboration indiquent que le but decet article était d'exécuter toutes les obligations c onventionnelles des États-Unis relatives aux marques
et noms commerciaux.  Voir 15 U.S.C. § 1125 ("[l]e présent chapitre a pour objectif de ... énoncer les
droits et les mesures correctives prévus dans les traités et conventions relatifs aux marques, aux noms
commerciaux et à la concurrence déloyale conclus entr e les États-Unis et les pays étrangers");  S. Rep.
No. 1333, 79
th Cong., 2d Sess. 5 (1946) (disant que la Loi Lanham avait pour but "de mettre en œuvre
par une loi nos engagements internationaux, afin que les négociants américains dans les pays étrangerspuissent bénéficier de la protection à laquelle ils ont droit pour leurs marques")."  Voir la pièce n° 18
des CE.
153 Voir la première communication des CE, paragraphe 69.WT/DS176/R
Page 124
8.156 Les États-Unis ont à leur tour fait valoir que les Communautés européennes ne s'étaient pas
acquittées de la charge qui leur incombait d'établir prima facie  que l'article 211 était incompatible
avec une disposition quelconque de l'Accord sur les ADPIC.  En ce qui concerne l'article 211 b), il
convient de noter que les États-Unis ont fait valoir ce qui suit dans leur première communication
écrite:
Dans le présent différend, les Communautés européennes ne se sont pas acquittées de
la charge qui leur incombait d'établir prima facie  l'incompatibilité de l'article 211
avec une disposition quelconque de l'Accord sur les ADPIC ...  De plus, en
maintenant que l'article 211 b) est incompatible avec plusieurs articles de l'Accord sur
les ADPIC, les Communautés européennes disent que la "portée précise" de
l'article 211 b) est "en grande partie obscure".  Elles offrent ensuite une interprétation"[à] titre d'hypothèse" et citent une certaine opinion incidente tirée d'une affaire
portée devant la justice.  Comme c'est à elles qu'incombe la charge de démontrer  que
l'article 211 b) est incompatible avec l'Accord sur les ADPIC, le fait qu'elles
admettent ne pas savoir exactement ce que recouvre l'article 211 b) prouve qu'elles ne
se sont pas acquittées de la charge qui leur incombe dans le présent différend.
154
8.157 Dans leur communication ultérieure ou le urs déclarations orales, les Communautés
européennes n'expliquent pas davantage en quoi précisément l'article 211 b) est incompatible avec les
obligations des États-Unis au titre de l'Accord sur les ADPIC.155  En particulier, elles n'ont présenté
aucune analyse de l'article 44 b), mis à part le fait qu'elles ont cité le paragraphe susmentionné d'un
avis rendu par un tribunal de district américain156, ni de l'article 44 e) de la Loi de 1946 sur les
marques, articles auxquels l'article 211 b) renvoie explicitement et sur lesquels il existe
vraisemblablement de nombreuses données.  Aucune explication n'est fournie quant au sens de divers
termes figurant à l'article 44 b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques ni sur la manière dont ils
fonctionnent ou s'appliquent en rapport avec l'article 211 b).  Les Communautés européennes
n'expliquent pas, par exemple, ce que l'expression "avantages du présent article" telle qu'elle estutilisée à l'article 44 b) signifie ni comment une personne bénéficie de ces avantages "dans la mesure
nécessaire pour l'exécution des dispositions de ces conventions, traités".  Pour ce qui est de
l'article 44 e), il semblerait transposer la disposition de l'article 6 quinquies A 1) de la Convention de
Paris (1967) dans la législation nationale des États-Unis.  Cependant, on ne comprend pas bien la
mention des "droits découlant d'un traité" à l'article 211 b) car l'article 44 e) ne se réfère à aucun traité
contrairement à l'article 44 b).  En tout état de cause, nous notons que les Communautés européennes
n'ont présenté aucun argument au sujet de l'article 44 e).
8.158 Après examen des éléments de preuve et des arguments juridiques présentés par les
Communautés européennes, nous ne considérons pas qu'ils sont suffisants pour démontrer que
l'article 211 b) est incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'Accord sur les
ADPIC, y compris l'article 16:1.  Une analyse plus approfondie étayée par des éléments de preuve etdes arguments juridiques est nécessaire pour démontrer que l'article 211 b) est incompatible avec
l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC.  Si nous devions examiner l'article 211 b) sur la base des
éléments de preuve et arguments juridiques limité s qui nous ont été présentés, nous nous retrouverions
                                                     
154 Voir la première communication des États-Unis, paragraphes 22 et 23.
155 Voir la première déclaration orale des CE, paragraphe 25, qui renvoie à la première communication
des CE, paragraphe 67.  Les Communautés européennes disent effectivement au sujet de l'article 17 de l'Accord
sur les ADPIC que "le refus pur et simple de faire respecter  les droits par voie judiciaire va au-delà d'une "faible
diminution des droits en question", ce qui exclut le caractère limité de l'exception".  Voir la première déclaration
orale des CE, paragraphe 71;  la deuxième communication des CE, paragraphe 61;  et la deuxième déclaration
orale des CE, paragraphe 42.
156 Affaire Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A., 62 F. Supp. 2d 1085, 1092-1093, (S.D.N.Y.
1999) . Voir  la pièce n° 8 des CE.WT/DS176/R
Page 125
en train d'émettre des hypothèses sur le sens des divers termes figurant à l'article 44 b) et e) de la Loi
de 1946 sur les marques et sur la manière dont ils fonctionnent, ce que nous sommes peu disposés à
faire.  Nous sommes également d'avis qu'émettre des hypothèses sur le sens des termes figurant à
l'article 44 b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques et sur leur application soulèverait un problème
quant à la régularité de la procédure car les États-Unis, après avoir allégué que les Communautéseuropéennes n'avaient pas suffisamment démontré que l'article 211 b) était incompatible avec les
obligations des États-Unis au titre de l'Accord su r les ADPIC, se verraient refuser la possibilité de
présenter des arguments pour étayer leur position concernant l'article 211 b), y compris l'article 44 b)
et e) de la Loi de 1946 sur les marques.
8.159 Pour ces raisons, nous concluons que les Communautés européennes, en tant que partie
plaignante, n'ont pas présenté d'éléments de preuve et d'arguments juridiques suffisants pourdémontrer la violation qu'elles allèguent.  En conséquence, elles n'ont pas prouvé que l'article 211 b)
était incompatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC.
2. Question de savoir si l'article 211 b) est co mpatible avec l'article 42 de l'Accord sur les
ADPIC
8.160 Les Communautés européennes font valoir que, pour les raisons indiquées au paragraphe 51
de leur première communication écrite, l'article 211 b) est incompatible avec l'article 42 de l'Accord
sur les ADPIC.  Selon ce paragraphe, "[e]n refusant expressément l'accès aux tribunaux américains
pour faire respecter les droits visés par l'article 211 a) 2)", il constitue un manquement aux obligations
des États-Unis au titre de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC.
8.161 Les États-Unis font valoir que l'article 211 b) constitue des règles de fond régissant la
propriété des droits de marque et non des règles en matière de compétence ou de qualité relatives à
l'accès au système judiciaire.  Ils font valoir que rien dans l'article 211 b) n'empêche la personne qui
revendique des droits de propriété sur la marque d'avoir pleinement la possibilité de justifier sarevendication et de présenter tous les éléments de preuve pertinents.
8.162 Nous notons qu'il est plausible que des problèmes similaires mentionnés à propos de
l'article 211 a) 2) puissent être soulevés au sujet de l'article 211 b).  Cependant, comme nous l'avons
relevé plus haut, les Communautés européennes n'ont pas expliqué le sens de divers termes figurant à
l'article 44 b) et e) même si l'article 211 b) fait explicitement référence aux "droits découlant d'un
traité … au titre de l'article 44 b) ou e)".  En conséquence, pour les raisons indiquées auxparagraphes 8.157 et 8.158, il n'a pas été prouvé que l'article 211 b) était incompatible avec l'article 42
de l'Accord sur les ADPIC.
3. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les
ADPIC pris conjointement avec l'article 6 bis 1) de la Convention de Paris (1967)
8.163 Les Communautés européennes emploient les mêmes arguments que ceux qui sont indiqués
au paragraphe 8.113 plus haut pour faire valoir que l'article 211 b) est incompatible avec l'article 2:1
de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6 bis 1) de la Convention de Paris (1967).
Les États-Unis présentent les arguments indiqués au paragraphe 8.114 pour faire valoir que
l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointementavec l'article 6 bis 1) de la Convention de Paris (1967).
8.164 Pour les raisons indiquées aux paragraphes 8.157 et 8.158, il n'a pas été prouvé que
l'article 211 b) était incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec
l'article 6 bis de la Convention de Paris (1967).WT/DS176/R
Page 126
4. Question de savoir si l'article 211 b) est comp atible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les
ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967)
8.165 Compte tenu de notre constatation figurant au paragraphe 8.41 selon laquelle les secteurs de
la propriété intellectuelle couverts par l'Accord sur les ADPIC sont ceux qui sont mentionnés à
l'article 1:2 de l'Accord sur les ADPIC et les Membres n'ont pas d'obligations au titre de l'Accord surles ADPIC leur imposant d'assurer la protection des noms commerciaux, nous constatons que
l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris
conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967).
5. Question de savoir si l'article 211 b) est comp atible avec l'article 3:1 de l'Accord sur les
ADPIC et l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1)
de la Convention de Paris (1967)
8.166 Les Communautés européennes font valoir qu'au titre de l'article 3:1 de l'Accord sur les
ADPIC, un Membre ne peut pas traiter un ressortissant d'un autre Membre de façon moins favorable
que ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle.
157  Elles font
valoir que l'article 211 b) est incompatible avec le principe du traitement national énoncé aux
articles 3:1 et 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention deParis (1967) car par "ressortissant désigné" on entend Cuba, les ressortissants cubains et les
ressortissants spécialement désignés auxquels est refusée la protection de leurs droits de propriété
intellectuelle aux États-Unis alors que les ressortissants américains bénéficient d'une telle
protection.
158  Les Communautés européennes allèguent qu'au niveau des ayants cause, le texte vise
expressément les ayants cause étrangers en vue de la limitation de leurs droits tandis que les ayantscause qui sont des ressortissants américains ne sont pas soumis à une telle limitation.
159
8.167 Les Communautés européennes notent que le texte de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC
et de l'article 2 1) de la Convention de Paris ( 1967) ne sont pas identiques, mais font valoir que
l'objectif fondamental des deux dispositions est le même, à savoir interdire un traitement différenciéen fonction de la nationalité des détenteurs de droits.
160  Elles font valoir que la discrimination de jure
créée par l'article 211 b) entre les détenteurs de droits cubains d'une part et les détenteurs de droits
américains d'autre part constitue une violation de l' article 2 1) de la Convention de Paris (1967) ainsi
que de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC.161
8.168 Les États-Unis font valoir que l'article 211 b) s'applique, selon ses propres termes, aux
ressortissants désignés et à tout ayant cause, qu'il soit cubain ou non.  Selon les États-Unis,l'article 211 b) s'applique à toute personne, qu'elle soit cubaine ou non et qu'elle soit américaine ou
non, qui revendique un enregistrement au titre de la législation américaine en raison de
l'enregistrement à l'étranger d'une marque ut ilisée en rapport avec des avoirs confisqués.
8.169 Pour examiner la compatibilité de l'article 2 11 b) avec l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC et
l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris
(1967), nous procédons de la même manière que dans le cas de l'article 211 a) 2).  En d'autres termes,
nous devons examiner si l'article 211 b) affecte la protection des droits de propriété intellectuelle telle
                                                     
157 Voir la première communication des CE, paragraphe 57.
158 Voir la première communication des CE, paragraphe 58;  la deuxième communication des CE,
paragraphe 64 et la deuxième déclar ation orale des CE, paragraphe 44.
159 Voir la première communication des CE, paragraphe  58; la première déclaration orale des CE,
paragraphe 78;  la deuxième communication des CE, paragr aphe 64;  et la deuxième déclaration orale des CE,
paragraphe 44.
160 Voir la première communication des CE, paragraphe 60.
161 Voir la première communication des CE, paragraphes 61 et 71.WT/DS176/R
Page 127
qu'elle est définie à la note de bas de page 3 de l'Accord sur les ADPIC et s'il prévoit un traitement
moins favorable pour les ressortissants des autres Membres en ce qui concerne une telle protection des
droits de propriété intellectuelle.
8.170 Comme il a déjà été indiqué, aucune partie ne conteste le fait que l'article 211 b) affecte la
protection des droits de propriété intellectuelle.  Nous devons donc examiner si l'article 211 b) assure
une protection des droits de propriété intellectuelle qui est moins favorable pour les ressortissants des
autres Membres que pour les ressortissants américains.
8.171 L'article 211 b) dispose que les tribunaux des États-Unis ne reconnaissent pas une
revendication de droits découlant d'un traité par un "ressortissant désigné ou son ayant cause ", ne
donnent pas effet à une telle revendication ni ne l'entérinent.  La différence entre l'article 211 a) 2) etl'article 211 b) est que le second contient l'expression additionnelle "son ayant cause" alors que le
premier ne fait mention que d'un "ressortissant désigné".  En outre, l'expression "son ayant cause"
telle qu'elle figure à l'article 211 b) ne vise pas uniquement les ressortissants étrangers, ce qui signifie
qu'elle désigne aussi les ressortissants américains.  Autrement dit, tout transfert de marques utilisées
en rapport avec des avoirs confisqués à n'importe quel ressortissant, y compris un ressortissantaméricain, serait soumis à l'article 211 b).  Pour ces raisons, l'article 211 b) n'assure pas aux
ressortissants des autres Membres un traitement moins favorable que celui qu'il assure aux
ressortissants américains.
8.172 De même, en ce qui concerne les titulaires initiaux, l'article 211 b) n'assure pas aux titulaires
initiaux étrangers un traitement moins favorable que celui qu'il assure aux titulaires initiaux qui sont
des ressortissants américains.
8.173 Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous concluons que l'article 211 b) n'est pas
incompatible avec l'article 3:1 de l'Accord sur le s ADPIC et l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC
pris conjointement avec l'article 2 de la Convention de Paris (1967).
6. Question de savoir si l'article 211 b) est co mpatible avec l'article 4 de l'Accord sur les
ADPIC
8.174 Les Communautés européennes ont fait valoir que l'article 211 a) 2) était incompatible avec
les obligations en matière de traitement de la nation la plus favorisée énoncées à l'article 4 de l'Accord
sur les ADPIC.  Elles soutiennent que l'article 211 b) non seulement établit une discrimination entre
les ressortissants cubains et les ressortissants américains, mais aussi crée une discrimination de jure
entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres ressortissants non américains du fait qu'elle
empêche la protection des droits de propriété intellectuelle détenus par des ressortissants cubains, tout
en assurant cette protection aux ressortissants des autres pays.
162
8.175 Les États-Unis font valoir que l'article 211 b) ne confère pas aux ressortissants non cubainsdes "avantages, faveurs, privilèges ou immunités" qu'il ne confère pas aux ressortissants cubains.  Ils
soutiennent que ni les uns ni les autres ne peuvent faire respecter une marque fondée sur une
confiscation étrangère.  Ils font valoir en outre que les tribunaux des États-Unis ne feront pas respecter
les droits revendiqués par un ayant cause, qu'il soit cubain ou non, sur des marques utilisées enrapport avec des avoirs confisqués ni ne reconnaîtront de tels droits.
                                                     
162 Voir la première communication des CE, paragraphes 62,  64 et 71;  et la première déclaration orale
des CE, paragraphe 79.WT/DS176/R
Page 128
8.176 Comme nous sommes confrontés à la même question que celle qui a été examinée au sujet de
l'article 211 a) 2), nous nous référons aux raisons indiquées aux paragraphes 8.145 à 8.147 et
constatons que l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.
IX. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
9.1 Compte tenu des constatations exposées ci-dessus, nous concluons ce qui suit:
a) l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC;b) l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC
pris conjointement avec l'article 6 quinquies  A 1) de la Convention de Paris (1967);
c) il n'a pas été prouvé que l'article 211 a) 2) était incompatible avec l'article 16:1 de
l'Accord sur les ADPIC;
d) l'article 211 a) 2) est incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC;
e) l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC
pris conjointement avec l'article 6 bis de la Convention de Paris (1967);
f) l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC
pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967);
g) l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC
et l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la
Convention de Paris (1967);
h) l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC;
i) il n'a pas été prouvé que l'article 211 b) était incompatible avec l'article 16:1 de
l'Accord sur les ADPIC;
j) il n'a pas été prouvé que l'article 211 b) était incompatible avec l'article 42 de
l'Accord sur les ADPIC;
k) il n'a pas été prouvé que l'article 211 b) était incompatible avec l'article 2:1 de
l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6 bis de la Convention de
Paris (1967);
l) l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris
conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967);
m) l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et
l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de laConvention de Paris (1967);
n) l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.WT/DS176/R
Page 129
9.2 Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord,
nous concluons en outre qu'il y a annulation ou réduction d'avantages résultant pour les Communautés
européennes de l'Accord sur les ADPIC.
9.3 Nous recommandons que l'Organe de règlement des différends demande aux États-Unis de
mettre leurs mesures en conformité avec leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC.
_______________WT/DS176/R
Page 130
ANNEXE I
(WT/DS176/2 du 7 juillet 2000)
ÉTATS-UNIS – ARTICLE 211 DE LA LOI GÉNÉRALE DE 1998
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS
Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les
Communautés européennes et leurs États membres
La communication ci-après, datée du 30 juin 2000, adressée par la Délégation permanente de
la Commission européenne au Président de l'Organe de règlement des différends, est distribuée
conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
_______________
Au nom des Communautés européennes et de leurs États membres, nous avons l'honneur de
présenter la demande ci-après pour que l'Organe de règlement des différends l'examine à sa prochaine
réunion.  L'article 211 de la Loi générale de 1998 des États-Unis portant ouverture de crédits a été
promulgué le 21 octobre 1998 (Pub. Law. 105-277 (1998);  ci-après dénommé "article 211").  Lesprincipales dispositions de fond de l'article 211 figurent aux paragraphes a) 1), a) 2) et b).  Il a été
donné effet à l'article 211, paragraphe a) 1), par le Règlement pour le contrôle des avoirs cubains
(31 CFR 515) à compter du 10 mai 1999 (64 FR 25808).
1. Article 211, paragraphe a) 1), de la Loi générale de 1998 des États-Unis portant ouverture de
crédits
L'article 211, paragraphe a) 1), concerne les transactions ou paiements visés par
l'article 515.527 du titre 31 du Code of Federal Regulations des États-Unis, c'est-à-dire
l'enregistrement ou le renouvellement auprès de l'Office des brevets et des marques des
États-Unis d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'un nom commercial.  L'article 211,
paragraphe a) 1), limite le droit d'enregistrer ou de renouveler auprès de l'Office des brevets etdes marques des États-Unis une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial
identique ou pour l'essentiel similaire à une marque de fabrique ou de commerce ou à un nom
commercial qui était utilisé en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués
selon la définition donnée à l'article 515.336 du titre 31 du Code of Federal Regulations des
États-Unis (voir l'article 211, paragraphe d) 2)) dans la mesure où l'enregistrement ou lerenouvellement nécessite le consentement exprès du titulaire initial de la marque de fabrique
ou de commerce ou du nom commercial, ou de son ayant cause de bonne foi.
Les Communautés européennes et leurs États membres estiment que l'article 211,
paragraphe a) 1), est en contradiction avec plusieurs dispositions de l'Accord de l'OMC sur lesaspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé
"Accord sur les ADPIC"), notamment l'article 2, paragraphe 1, pris conjointement avec
l'article 6 quinquies , paragraphe A) 1) de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle (1967), et l'article 15, paragraphe 1.WT/DS176/R
Page 131
2. Article 211, paragraphe a) 2), de la Loi générale de 1998 des États-Unis portant ouverture de
crédits
L'article 211, paragraphe a) 2), concerne la revendication de droits devant les
tribunaux des États-Unis fondée sur des droits découlant de la "common law" ou surl'enregistrement obtenu en vertu de l'article 515.527 du titre 31 du Code of Federal
Regulations des États-Unis d'une telle marque de fabrique ou de commerce ou d'un tel nom
commercial confisqué.  Il en résulte que l'article 211, paragraphe a) 2), vise les marques de
fabrique ou de commerce ou les noms commerciaux tels qu'ils sont définis à l'article 211,
paragraphe a) 1), c'est-à-dire ceux qui sont identiques ou pour l'essentiel similaires à des
marques de fabrique ou de commerce ou des noms commerciaux qui étaient utilisés en
rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués.  En vertu de l'article 211,paragraphe a) 2), les tribunaux des États-Unis ne reconnaîtront pas la revendication de tels
droits par un ressortissant désigné, ne lui donneront pas effet ni ne l'entérineront d'autre
manière.  Les ressortissants désignés sont définis à l'article 515.305 du titre 31 du Code of
Federal Regulations des États-Unis et comprennent les ressortissants de tout pays étranger qui
sont les ayants cause d'un ressortissant désigné (voir l'article 211, paragraphe d) 1)).
Les Communautés européennes et leurs États membres sont d'avis que l'article 211,
paragraphe a) 2), constitue une violation de plusieurs dispositions de l'Accord sur les ADPIC,
notamment l'article 2, paragraphe 1, pris conjointement avec les articles 6 bis, paragraphe 1),
et 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967), etl'article 16, paragraphe 1, qui obligent les Membres de l'OMC à assurer la protection des
marques de fabrique ou de commerce et des noms commerciaux.  En outre, cette disposition
constitue une violation des dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux moyens de
faire respecter les droits, notamment l'article 42.  De plus, l'article 211, paragraphe a) 2), est
contraire à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1, de l'Accord sur les ADPIC,pris conjointement avec l'article 2, paragraphe 1, de la Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle (1967), qui prévoient que chaque Membre de l'OMC accordera aux
ressortissants des autres Membres de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qu'il
accorde à ses propres ressortissants.  Enfin, l'article 211, paragraphe a) 2), constitue une
violation de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC qui prévoit que tous avantages accordés par
un Membre de l'OMC aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans
condition, étendus aux ressortissants de tous les autres Membres de l'OMC.
3. Article 211, paragraphe b), de la Loi générale de 1998 des États-Unis portant ouverture de
crédits
L'article 211, paragraphe b), concerne la revendication devant les tribunaux des
États-Unis de droits découlant d'un traité, au titre de l'article 44 b) ou e) de la Loi de 1946 sur
les marques (15 U.S.C. 1126 b) ou e)), en ce qui concerne des marques de fabrique ou de
commerce ou des noms commerciaux identiques ou pour l'essentiel similaires à des marques
de fabrique ou de commerce ou à des noms commerciaux qui étaient utilisés en rapport avec
une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués.  En vertu de l'article 211, paragraphe b),les tribunaux des États-Unis ne reconnaîtront pas la revendication de tels droits par un
ressortissant désigné, ne lui donneront pas effet ni ne l'entérineront d'une autre manière.  En
outre, en vertu de l'article 211, paragraphe b), les tribunaux des États-Unis ne reconnaîtront
pas la revendication de tels droits, ne lui donneront pas effet ni ne l'entérineront d'une autre
manière, à moins que le titulaire initial de la marque de fabrique ou de commerce ou du nomcommercial, ou son ayant cause de bonne foi, n'ait donné son consentement exprès.WT/DS176/R
Page 132
Les Communautés européennes et leurs États membres estiment que l'article 211,
paragraphe b), est en contradiction avec l'article 2, paragraphe 1, de l'Accord sur les ADPIC
pris conjointement avec les articles 2, paragraphe 1), 6 bis, paragraphe 1), et 8 de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967), et les articles 3,
paragraphe 1, 4, 16, paragraphe 1, et 42 de l'Accord sur les ADPIC.
Dans une communication datée du 7 juille t 1999 (WT/DS176/1-IP/D/20), les Communautés
européennes et leurs États membres ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis
d'Amérique conformément à l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends, qui figure  à l'Annexe 2 de l'Accord sur l'OMC (ci-après
dénommé "le Mémorandum d'accord") et à l'article 64:1 de l'Accord sur les ADPIC.  Ces
consultations, qui ont eu lieu les 13 septembre et 13 décembre 1999, ont permis de mieux comprendreles positions respectives, mais n'ont pas abouti à un règlement satisfaisant du différend.
En conséquence, les Communautés européennes et leurs États membres demandent
l'établissement d'un groupe spécial conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord et à
l'article 64:1 de l'Accord sur les ADPIC, pour qu'il examine la question à la lumière des dispositions
pertinentes de l'Accord sur les ADPIC et qu'il constate que les États-Unis d'Amérique ne se
conforment pas aux obligations énoncées dans les dispositions de l'Accord sur les ADPIC
susmentionnées et annulent et compromettent ainsi les avantages résultant pour les Communautés
européennes et leurs États membres directement ou indirectement de l'Accord sur les ADPIC.
Les Communautés européennes et leurs États membres demandent que le groupe spécial soit
doté du mandat type, comme le prévoit l'article 7 du Mémorandum d'accord.WT/DS176/R
Page 133
ANNEXE II
(WT/DS176/3 du 27 octobre 2000)
ÉTATS-UNIS – ARTICLE 211 DE LA LOI GÉNÉRALE DE 1998
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS
Constitution du Groupe spécial établi à la demande des Communautés européennes
et de leurs États membres
Note du Secrétariat
1. À sa réunion du 26 septembre 2000, l'ORD a établi un groupe spécial, comme les
Communautés européennes et leurs États membres l'avaient demandé dans le document WT/DS176/2,
conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
2. À cette réunion, les parties au différend sont convenues que le Groupe spécial serait doté du
mandat type.  Ce mandat est donc le suivant:
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par les
Communautés européennes et leurs États membres dans le document WT/DS176/2, la
question portée devant l'ORD par les Co mmunautés européennes et leurs États
membres dans ce document;  faire des constatations propres à aider l'ORD à formulerdes recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits
accords."
3. Le 17 octobre 2000, les Communautés européennes et leurs États membres ont demandé au
Directeur général, en vertu de l'article 8:7 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
de déterminer la composition du Groupe spécial.  L'article 8:7 est ainsi libellé:
"Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas dans un délai de
20 jours après la date d'établissement du groupe, le Directeur général, à la demande
de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le Président de l'ORD et le
Président du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du groupe
spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément
aux règles ou procédures spéciales ou additionnelles pertinentes de l'accord visé ou
des accords visés qui sont invoqués dans le différend, après avoir consulté les partiesau différend.  Le Président de l'ORD informera les Membres de la composition du
groupe spécial ainsi constitué au plus tard dix jours après la date à laquelle il aura
reçu une telle demande."
4. Le 26 octobre 2000, le Directeur général a donné au Groupe spécial la composition suivante:
Président: M. Wade Armstrong
Membres: M. François Dessemontet
M. Armand de Mestral
5. Le Canada, le Japon et le Nicaragua ont réservé leurs droits en tant que tierces parties au
différend.
__________