ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  IP/C/W/469 
13 de marzo de 2006 
 
 (06-1111) 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio Original:   inglés 
 
 
 
PÁRRAFO 3 B) DEL ARTÍCULO 27, RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO  
SOBRE LOS ADPIC Y EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD  
BIOLÓGICA (CDB) Y LA PROTECCIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EL  
FOLCLORE 
 
Comunicación de los Estados Unidos  
  
 La siguiente comunicación, de fecha 10 de ma rzo de 2006, se distribuye a petición de la 
delegación de los Estados Unidos.  
_______________ 
 
 I. INTRODUCCIÓN 
1. La finalidad del presente documento, que se basa en las dos anteriores comunicaciones de los 
Estados Unidos (IP/C/W/434 e IP/C/W/499), es cont inuar facilitando los debates de los puntos del 
orden del día de conformidad c on los párrafos 12 y 19 de la Decl aración Ministerial de Doha.  
Conjuntamente con el párrafo 12, el párrafo 19 del mandato de la Declaración Ministerial de Doha 
encomienda al Consejo de los ADPIC que examine la  relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la protección de los conocimientos tradicionales y el 
folclore.  En Hong Kong, los Ministros tomaron nota de estas disposiciones e indicaron al Consejo de 
los ADPIC que continuara su labor.
1 
2. A fin de seguir desarrollando las perspectivas e inquietudes comunes y aclarar mejor las 
esferas de divergencia, en el presente documento se analizan los argumentos de diferentes Miembros 
y se les da respuesta con el fin de entender mejor las cuestiones de conformidad con nuestro mandato.  
En respuesta a la comunicación más reciente de los Estados Unidos2, las delegaciones de Bolivia, el 
Brasil, Colombia, la India y el Pakistán ha n presentado un nuevo documento para el debate3 que 
contiene "observaciones técnicas" sobre las cuesti ones planteadas en la comunicación de los Estados 
Unidos.  Los Estados Unidos aprecian la contribuc ión que supone este documento en cuanto aporte 
significativo para hacer avanzar los debates.  Este  intercambio ha contribuido a volver a centrar los 
debates sobre la cuestión crucial de si las diver sas propuestas formuladas en el Consejo de los ADPIC 
pueden responder de manera adecuada a las preo cupaciones planteadas cumpliendo objetivos que son 
                                                      
1 WT/MIN(05)/W/3/Rev.2, párrafo 44. 
 
2 IP/C/W/449. 
 
3 IP/C/W/459, Bolivia, el Brasil, Colombia, Cuba, la India y el Pakistán. 
 IP/C/W/469 
Página 2  
 
  ampliamente compartidos en el Consejo.
4  En vez de repetir análisis y argumentos que han sido 
explicados detalladamente en anteriores comuni caciones de los Estados Unidos, con el presente 
documento se intenta avanzar partiendo de los inte rcambios anteriores y, lo que es más importante, 
del debate "basado en los hechos" que está teni endo lugar en el Consejo de los ADPIC.    
II. RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y EL CDB 
3. Los Estados Unidos se encuentran entre lo s Miembros que no creen que haya ningún 
conflicto entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y que 
consideran que estos Acuerdos pue den y deben aplicarse de manera que se apoyen mutuamente.  Los 
Estados Unidos han presentado anteriormente un aná lisis integral de las obligaciones impuestas por 
las disposiciones del CDB que se citan más frecuen temente como relacionadas con las disposiciones 
del Acuerdo sobre los ADPIC.  Los Estados Unidos se han ocupado de esta cuestión en 
comunicaciones anteriores, entre ellas las de los documentos IP/C/W/257, IP/C/W/434 e IP/C/W/449.  
En estos documentos no sólo se reconoce que el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB se apoyan 
mutuamente sino que también se explican los esfu erzos de los Estados Unidos por fomentar y 
estimular el consentimiento fundamentado previo y la participación equitativa en los beneficios en 
condiciones mutuamente convenidas.5 
4. No obstante, algunos Miembros continúan e xpresando preocupaciones sobre esta cuestión.  
Más allá de los argumentos generales, el docum ento IP/C/W/459 dice que "el Acuerdo sobre los 
ADPIC … no contiene disposiciones efectivas para  proteger los recursos [biológicos] y los 
conocimientos conexos de la apr opiación indebida y el hurto" y ello genera conflictos entre su 
aplicación y el CDB.6  Es verdad que el Acuerdo sobre los ADPIC, en tanto Acuerdo que abarca los 
aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, no contiene disposiciones que 
protejan a los recursos genéticos de la apropiación in debida y el hurto.  No obstante, la ausencia de 
tales disposiciones no indica un conflicto.  Más bien , esos actos están fuera del ámbito de aplicación 
del Acuerdo sobre los ADPIC, y corresponden al ámbito de otro sistema normativo.7  
5. Por otro lado, la India, el Brasil y otros copa trocinadores del documento alegan que "la falta 
de salvaguardias en el contexto del Acuerdo sobr e los ADPIC ha llevado a una situación en la que … 
los recursos genéticos y los conocimientos tr adicionales conexos son a menudo considerados 
erróneamente como si fueran parte del dominio públic o" y que "no se tiene en cuenta el hecho de que 
los recursos genéticos y los conocimientos tr adicionales conexos constituyen una contribución 
fundamental al logro de la invención".8  No obstante, no es la "falta de salvaguardias" en el contexto 
de los ADPIC lo que genera un tratamiento "erróneo"  de los recursos pertinentes, sino la falta de 
sistemas nacionales claramente definidos que regulen directamente el uso de los recursos genéticos, 
                                                      
4 Véanse los documentos IP/C/W/434, 443, 449, 459.  Entre los objetivos compartidos se encuentran 
los siguientes:  1) garantizar un acceso autorizado a lo s recursos genéticos, es decir, que se obtenga un 
consentimiento fundamentado previo;  2) lograr una distribución equitativa de los beneficios que se deriven de 
la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales;  y 3) impedi r la expedición errónea de 
patentes. 
 
5 Véanse, en particular, el documento IP/C/W/257, los párrafos 3 a 6 del documento IP/C/W/434 y los 
párrafos 3 a 7 del documento IP/C/W/449. 
 
6 IP/C/W/459, párrafo 1. 
 
7 Véase el documento IP/C/W/434, párrafo 25, donde se dice que la legislación en materia de patentes 
no fue concebida para reglamentar conductas dolosas, como la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales o los recursos genéticos, ni para exigir el cumplimiento de las disposiciones adoptadas al respecto. 
 
8 IP/C/W/459, párrafo 2.  IP/C/W/469 
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  particularmente en el contexto de sistemas de acceso y distribución de los beneficios (ADB).  Muchos 
países sólo hace muy poco han establecido regímen es nacionales ADB o aún están en proceso de 
hacerlo.9  Debería examinarse con cuidado la aplicación y la eficacia de estos sistemas antes de 
estudiar nuevas propuestas, como las relativas al sist ema de patentes, cuyo probable resultado sería la 
incertidumbre jurídica y otras consecuencias negativas. 
III. AVANZAR A PARTIR DEL DEBATE BASADO EN HECHOS 
6. Con el fin de avanzar partiendo de las persp ectivas comunes y de las inquietudes puestas de 
manifiesto en debates anteriores y de reducir las divergencias entre los Miembros, al debatir los mecanismos propuestos, sigue sie ndo importante centrarse en los obj etivos deseados.  Por ejemplo, 
las propuestas de los Estados Unidos han sido criticadas porque, inter alia , los "regímenes nacionales 
ADB no pueden prevenir el otorgamiento de patentes improcedentes."
10  No obstante, los Estados 
Unidos nunca han sugerido en su propuesta que ése  sea el objeto de los sistemas nacionales ADB.  
Las propuestas de los Estados Unidos relativas a esos sistemas tienen por objetivo ofrecer un acceso apropiado y una distribución equitativa de los bene ficios.  Con respecto al objetivo de evitar el 
otorgamiento erróneo de patentes, este objetivo puede lograrse directamente mediante propuestas 
como el uso de bases de datos organizadas en l as que se puedan hacer búsquedas, la divulgación de 
información pertinente para establecer la patentabilid ad y el uso de procedimientos de oposición a una 
patente o un nuevo examen con posterioridad al otorgamiento.   
7. El análisis pormenorizado de los argumentos que se ha llevado a cabo recientemente en el 
Consejo de los ADPIC y, en particular, en los documentos IP/C/W/434, IP/C/W/443, IP/C/W/449 e IP/C/W/459, sigue llevando a la conclusión de que las nuevas prescripciones de divulgación de 
patentes no constituyen una solución apropiada para  calmar las preocupaciones suscitadas.  Es 
evidente que para lograr los objetivos del consen timiento fundamentado previo  y de la distribución 
equitativa de los beneficios es fundamental que ha ya leyes nacionales al margen del sistema de 
patentes, que regulen en forma directa y eficaz la s conductas.  Los copatrocinadores del documento 
IP/C/W/459 convienen en que "es necesario un régimen nacional de ADB para el debido 
funcionamiento de los aspectos del sistema relativos a la distribución de beneficios".
11  C o m o  s e  
indicó en comunicaciones anteriores, los Estados Unidos han propuesto sistemas nacionales basados 
en contratos para satisfacer las demandas de logr ar un acceso apropiado y una distribución equitativa 
de los beneficios.   
8. Los Estados Unidos vienen señalando desde hace tiempo que las inquietudes acerca de la 
apropiación indebida se plantean más generalmente en el contexto de productos protegidos por 
patentes.  Los copatrocinadores reconocen en el documento IP/C/W/459 que la apropiación indebida 
"puede o no incluir la protección mediante patente" y que las "situaciones en que se den otras formas [es decir, al margen de patentes] de comerciali zación son abordadas en el marco de los regímenes 
ADB nacionales".
12  En los argumentos de los demandeurs no queda claro por qué los sistemas 
nacionales ADB, por una parte, son insuficientes c on respecto a la apropiación indebida seguida de la 
presentación de una solicitud de patente, mientras que, por otra parte, al parecer pueden ser suficientes 
frente a todas las demás formas de apropiación indebida cuyas consecuencias comerciales pueden ser incluso mayores.   
                                                     
 
9 IP/C/W/459, párrafo 16. 
 
10 IP/C/W/459, párrafo 16. 
 
11 IP/C/W/459, párrafo 16. 
 
12 IP/C/W/459, párrafo 18. IP/C/W/469 
Página 4  
 
  9. Como se propuso anteriormente, parece que para  cualquier tipo de apropiación indebida sería 
más apropiada la solución de reforzar los regímenes nacionales al margen de los sistemas de patentes 
para encarar todos los casos de comercialización de  recursos y/o conocimientos tradicionales que 
hayan sido objeto de apropiación indebida y que ha yan de ser encarados i ndependientemente de que 
en tales casos intervengan o no las patentes.  Con el fin de resolver mejor esta cuestión, el Consejo 
debería examinar las experiencias nacionales en sistemas ADB, determinar qué problemas o lagunas 
se perciben en los sistemas existentes y proceder  a debatir cómo se pueden abordar esos problemas. 
10. Aunque es evidente que están apareciendo dete rminados puntos en común, también es 
evidente que sigue habiendo marcadas divergencias.  Los Estados Unidos dan su apoyo a la reciente 
orientación dada al debate en el Consejo de lo s ADPIC para que sea un debate más basado en los 
hechos, partiendo de las experiencias nacionales.  No obstante, una inspección detenida de estos 
documentos pone de relieve varias cuestiones. 
A. D
ISPONIBILIDAD COMERCIAL DE RECURSOS  
11. Las comunicaciones más recientes del Perú13 y el anexo adjunto al documento IP/C/W/459 
contribuyen a identificar las experiencias efectivas que en opinión de estas delegaciones ilustran sus 
preocupaciones.  Creemos que se justifica pr ofundizar el análisis de estos documentos. 
12. Los Estados Miembros pueden controlar sus recu rsos genéticos y obtener los beneficios que 
resulten más adelante del uso de esos recursos, in cluidas invenciones que llegado el momento pueden 
patentarse porque son novedosas y útiles e implican una  actividad inventiva.  Una importante premisa 
de la comunicación más reciente del Perú es que las solicitudes de patentes "incorporan (de manera directa o indirecta) recursos genéticos y conocim ientos tradicionales a los que se ha accedido de 
manera ilegal, irregular o cuestionable, por decir lo menos".
14  No está claro cómo el simple hecho de 
que una solicitud de patente pendien te, o una patente otorgada, que se refiere a recursos genéticos, o 
en la que se reivindica una invención que puede  tener alguna relación con esos recursos, pueda 
conducir a la conclusión de que lo s recursos genéticos o los conocim ientos intelectuales en cuestión 
hayan sido obtenidos "de manera ilega l, irregular o cuestionable".   
13. Se ha observado que muchos de los recursos cita dos por el Perú y otros Miembros en el curso 
de los debates se cultivan en muchos países del mundo,  incluso en muchos de los países en los que se 
presentan solicitudes de patentes.15  Además, se señala que muchos recursos de origen peruano han 
sido exportados o vendidos como materia prima para su consumo directo o elaboración industrial, con 
miras a un beneficio económico inmediato.16  El propio Perú reconoce que esta cuestión constituye un 
problema importante cuando examina la relación "recu rso biológico-recurso genético" e identifican el 
"acceso ilegal".17  La cuestión previa que debe plantearse es  si estas exportaciones o las transacciones 
relativas a esas exportaciones estaban sujetas al régi men del Perú en materia de acceso y distribución 
de beneficios.  En caso negativo, esto lleva a la conclusión de que es probable que muchas de las 
invenciones citadas, si no todas ellas,  hayan u tilizado materiales iniciales que fueron obtenidos por 
                                                      
13 IP/C/W/458. 
 
14 IP/C/W/458, párrafo 7. 
 
15 Véase, por ejemplo, el párrafo 77 del documento IP/C/M/48. Declaración en la que el Japón afirma 
que los recursos genéticos a que se refiere la comunicaci ón del Perú en el documento  IP/C/W/441 se cultivaban 
en todo el mundo, incluso en el Japón.   
 
16 IP/C/W/458. 
 
17 IP/C/W/458, párrafo 23.  IP/C/W/469 
 Página 5 
 
 
  medios legítimos, esto es, por cauces comerciales, y no por medios ilegales, irregulares o 
cuestionables. 
14. Además, un examen rápido de diversas patentes enumeradas en la comunicación del Perú y en 
el documento IP/C/W/459 revela que en varias de  ellas los inventores divulgaron efectivamente la 
fuente y/o el origen del recurso genético relaci onado con la invención.  Dado que muchas de las 
patentes expedidas que involucran lo s recursos genéticos citados por el Perú y otros divulgan, de 
hecho, la fuente y/o el origen del material biológico, está claro que, por sí solas, las nuevas prescripciones de divulgación que se proponen no alcanzarán los objetivos pretendidos.   
15. En lugar de abogar por remedios gravosos que  en la práctica no atacarán los problemas 
subyacentes, los Miembros deberían preguntarse por  el modo en que los actuales sistemas ADB se 
ocupan de los recursos genéticos  exportados como materia prima para su consumo directo o 
elaboración industrial, o se comercializan como producto s básicos.  Otra cuestión importante es si los 
extractos u otros productos obtenidos de tales recu rsos que se pueden exportar están exentos de los 
sistemas nacionales ADB o, al menos, se exportan sin informarles a terceros sobre prescripciones ADB.  Las nuevas prescripciones de divulgación no se ocuparán de grandes volúmenes de recursos, 
que pueden ser exportados desde países aparenteme nte exentos o no sujetos a sistemas nacionales 
ADB, que, tras pasar por los canales comerciales normales, pueden llegar a ser utilizados como materiales iniciales para la investigación y/o la innovación. 
16. Para el Perú, el concepto de "biopiratería"  parece limitarse únicamente al contexto de 
solicitudes de patente pendientes y de patentes otorgadas.  Como se indicó anteriormente, el acto de patentar en sí mismo no equivale a la apropiación i ndebida.  Los análisis que  presenta el Perú pueden 
aportar información útil en relación con el estado ante rior de la técnica que ayude a entender si una 
patente debería o no ser (o haber si do) otorgada en estos casos.  No obstante, no hay nada en esas 
experiencias que sugiera que la nueva prescripción que se propone en materia de divulgación respecto 
de la fuente y/o el origen habría si do pertinente para estas determinaciones.
18  Como se observó antes, 
el examen de los debates en el Consejo de los ADPIC  y del "caso de la cúrcuma" en particular indican 
que lo cierto es lo contrario.19   
17. Las nuevas prescripciones que se proponen en materia de divulgación no habrían 
contemplado estos casos considerados como de ap ropiación indebida.  Ante la ausencia de pruebas 
que sustenten la afirmación de que estas nueva s prescripciones conseguirán los resultados que 
pretenden, resulta tanto más probl emático para los Miembros examin arlas, habida cuenta de los 
desincentivos que probablemente signifiquen para la innovación.  El sistema de patentes es un 
mecanismo vital de incentivos para fomentar la i nvestigación y el desarrollo de nuevas invenciones a 
partir del material que se ha obtenido o al que se  ha accedido legalmente.  Esto es lo que en última 
instancia da lugar a nuevas invenciones que me joran las condiciones de vida, tales como las 
                                                      
18 Véase el documento IP/C/W/434, párrafo 13.  La divulgación de la fuente y/o el origen tiene poca o 
ninguna pertinencia para la novedad o la actividad inventiva en el sentido habitual.  
 
19 IP/C/M/49, párrafo 102.  Declaración de los Estados Unidos en relación con la patente de los Estados 
Unidos 5,401, 504, titulada "Cúrcuma utilizada en la curación de heridas".  La solicitud de la patente fue 
presentada por dos nacionales indios que trabajaban en el Centro Médico de la Universidad de Mississippi, en 
Jackson (Mississippi), y en ella se identificaba a la  India como país de origen.  Como cabría esperar 
habitualmente, esa información no fue pertinente para la determinación de la patentabilidad en ese caso y la 
patente fue otorgada.  Tras el otorgamiento, se solicitó un nuevo examen durante el cual fue citado un 
antecedente adicional de la técnica qu e el examinador de la patente no en contró.  Dicho antecedente llevó a la 
cancelación subsiguiente de todas las reclamaciones hech as en el caso.  El período transcurrido desde la 
solicitud de nuevo examen hasta la expedición de la certif icación del nuevo examen por la que se declaraba que 
se habían cancelado todas las reclamaciones fue de 18 meses. IP/C/W/469 
Página 6  
 
  medicinas que salvan vidas, las cosechas con más altos rendimientos y los mejores tratamientos de las 
enfermedades.  Todos los Miembros tienen inte rés en fomentar, y no desalentar, este proceso. 
B. C
ONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO Y APROPIACIÓN INDEBIDA :  CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA OBSERVANCIA  
18. Parece haber acuerdo entre los Miembros en que los sistemas nacionales de acceso y de 
distribución de los beneficios constituyen, al me nos, un componente esencial de todo sistema que se 
ocupe del consentimiento fundamentado previo y de la distribución equitativa de los beneficios en 
términos mutuam ente acordados. 
19. No obstante, siguen planteándose preocupaci ones en relación con la aplicación de las 
disposiciones nacionales en materia de ADB.  El Brasil, la India y otros plantean el caso denominado 
"Yahoo!-Nazi" como ejemplo que aparentemente ilust ra los problemas de la exigencia transnacional 
de la observancia.  El caso en cuestión versab a sobre un sitio Web de acceso público que vendía 
productos prohibidos por la legislación penal de  una jurisdicción, pero cuya venta estaba 
constitucionalmente protegida en otra.20  De los hechos descritos se desprende con claridad que el 
caso en cuestión no implicaba a una parte, ya fuer a persona privada u organismo gubernamental, de 
una jurisdicción que intentaba exigir el cumplimien to de obligaciones mutuamente convenidas en otra 
jurisdicción.  Además, cabe señalar que el derecho contractual, incluidas las disposiciones que tratan 
de la observancia transfronteriza, está ampliamente a ceptado en la mayoría de las jurisdicciones.  A la 
luz de ello, está claro que este caso tiene una pe rtinencia mínima, si alguna, en lo que respecta a 
prever una observancia efectiva en el contexto  de las propuestas hechas por los Estados Unidos. 
20. Los Estados Unidos, en sus propuestas, han aclarado que un sistema nacional basado en 
contratos se puede hacer respetar adecuadamente al  margen de las prescripciones de la legislación 
sobre patentes.  Tales sistemas basados en contratos pueden formar  parte de los códigos civiles y 
penales específicamente concebidos para hacer cumplir las leyes de acceso y distribución de beneficios.  Además, estos sistemas pueden tener carácter internacional y contener, entre otras, disposiciones en materia de elección del foro, elección del derecho aplicable o arbitraje internacional 
que sean pertinentes en caso de diferencias transfronterizas o cuestiones relacionadas con la 
observancia.  Tales mecanismos son ampliament e utilizados en las transacciones comerciales 
internacionales y pueden funcionar para hacer resp etar las condiciones que las partes hayan convenido 
mutuamente.   
C. P
REVENCIÓN DEL OTORGAMIENT O ERRÓNEO DE PATENTES  
21. Los Estados Unidos aprecian la aclaración de que la prescripción que se propone en materia 
de divulgación de la fuente y del país de orig en tiene como finalidad principal prevenir el 
otorgamiento de patentes llamadas "imp rocedentes" o erróneamente otorgadas.21  Los Estados Unidos 
están de acuerdo con la afirmación de que "es mucho mejor para el sistema de patentes prevenir el 
otorgamiento de patentes improc edentes que adoptar una actitud de laissez-faire  que transferiría a la 
sociedad y a los terceros afectados la carga de revocar esas patentes"22 y han presentado algunas 
propuestas encaminadas directamente a alcanzar el obj etivo de impedir el ot orgamiento erróneo de 
patentes.  Por consiguiente, el principal punto de desacuerdo es si la divulgación que se propone de la 
                                                      
20 IP/C/W/459, párrafo 4.  A los efectos de la argu mentación, en el presente documento se considerará 
que los hechos relativos a este caso presentados en el documento IP/C/W/459, aunque tomados de fuentes 
secundarias, son exactos.  
 
21 IP/C/W/439, párrafo 6. 
 
22 IP/C/W/459, párrafo 6.  IP/C/W/469 
 Página 7 
 
 
  fuente y el país de origen se puede justificar por su objetivo principal, esto es, si puede prevenir el 
otorgamiento erróneo de patentes.  Ya hemo s mostrado en documentos anteriores que no puede 
hacerlo.23 
22. No obstante, los copatrocinadores del documento  IP/C/W/459 persisten en sostener que la 
divulgación de la fuente y/o el origen  no sólo es pertinente sino "decisiva".24  Se argumenta que "la 
divulgación de la fuente y del país de origen pue de con seguridad ayudar a la oficina de patentes a 
pedir más información al solicitante de la patente".25  Más adelante, los copatrocinadores sostienen 
que la divulgación de la fuente y/o el país de or igen es crucial para prevenir las patentes erróneas 
porque tal información proporciona "indicaciones útiles sobre el estado anterior de la técnica y un 
medio de investigar hasta dónde hay invención".26  
23. Incluso admitiendo que las prescripciones ayud aran a este respecto, los beneficios 
especulativos de dar "indicaciones" a los exam inadores de patentes, que pueden o no buscar 
información adicional basada en tales indicacion es, no justifican lo suficiente estas nuevas 
prescripciones de divulgación de patentes que se pr oponen, sobre todo a la luz de los efectos 
negativos que les son inherentes.  Además, debido a la  tenue relación que existe entre la fuente y/o el 
país de origen y las cuestiones relacionadas con el es tado anterior de la técnica y la titularidad de la 
invención, no es probable que esta propuest a proporcione ninguna "indicación" útil.   
24. La experiencia del Perú es instructiva en la identificación de los "problemas" percibidos que 
se afrontan al recopilar información, pero tamb ién en este caso son las propuestas de los Estados 
Unidos, y no las nuevas prescripciones de divulgaci ón que se proponen, las que  pueden abordarlos.  
Entre los problemas mencionados figura la informaci ón limitada en inglés en determinadas bases de 
datos de información sobre patentes, problemas para en contrar el anterior estado de la técnica debido 
a que la información disponible no está "sistemati zada" y dificultades para encontrar documentos 
relacionados con determinadas costumbres, por ejem plo, la costumbre de algunas comunidades del 
Perú de transmitir verbalmente de generación en generación sus conocimientos tradicionales.27   
25. No obstante, la divulgación de la fuente, el origen, el consentimiento fundamentado previo o 
los acuerdos de distribución de los beneficios tie nen poca o ninguna influencia en la forma de 
modificar las situaciones mencionadas por el Perú.  De hecho, en las solicitudes de varias de las 
patentes enumeradas en la comunicación del Perú  y en el documento IP/C/W/459 se divulgaba 
efectivamente la fuente y/o el origen de su material inicial.   
26. El Perú ha afirmado que su objetivo era most rar que "se están concediendo patentes que no 
deberían ser concedidas", lo que se hace para sust entar "la revisión al Acuerdo sobre los ADPIC" y la 
"necesidad de mejorar los sistemas de búsquedas de antecedentes actualmente empleados por las 
oficinas de propiedad intelectual alrededor del mundo" .  Se trata de una aclaración útil.  Los Estados 
Unidos respaldan plenamente el objetivo de mejo rar los sistemas de búsquedas respecto del estado 
anterior de la técnica y han formulado propuestas relacionadas directamente con este objetivo, y están 
                                                      
23 Véase, por ejemplo, IP/C/W/434, párrafo 13.  La información que indicara el país de origen, los 
lugares de recolección ex situ , etc., no contribuirá demasiado a garantizar  la comprobación de la titularidad de la 
invención, la novedad o la actividad inventiva, porque esa información no aborda las consideraciones subyacentes a estas prescripciones, como los actos de invención o el estado de la técnica de que se trate.   
 
24 IP/C/W/459, párrafo 20. 
 
25 IP/C/W/459, párrafo 11. 
 
26 IP/C/W/459, párrafo 20. 
 
27 IP/C/W/458, párrafo 23. IP/C/W/469 
Página 8  
 
  dispuestos a centrar el deba te de forma más explícita en la manera  en que ello puede conseguirse.  Las 
opciones propuestas por los Estados Unidos, incluido  el uso de bases de datos organizadas sobre el 
estado anterior de la técnica y un requisito más ge neral de divulgación de la información pertinente 
para establecer la patentabilidad, son compatibles con el objetivo de "sistematizar" la información y 
proporcionarían más directamente la información re querida a los examinadores de patentes en lugar 
de proporcionar sólo "indicaciones" que guardarían,  si alguna, poca relación con las cuestiones objeto 
de examen. 
27. Los Estados Unidos han venido trabajando por mejo rar la calidad del examen de las patentes 
y procurar que se haga frente a los problemas relativos al estado anterior de la técnica.  Como se indicó con anterioridad, apoyamos plenamente lo s esfuerzos por reunir bases de datos organizadas 
sobre conocimientos tradicionales y recursos gené ticos con el fin de ayudar a los examinadores de 
patentes en todo el mundo en su búsqueda de anteceden tes de la técnica.  Esto debería contribuir a 
impedir la expedición de pate ntes otorgadas erróneamente.
28  Además, los Estados Unidos siguen 
apoyando los esfuerzos realizados en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
para garantizar que los antecedentes de la técnica relacionados con los conocimientos tradicionales se 
integren mejor en el sistema internacional de patentes.29 
28. Continuamos estudiando los ejemplos citados por otras delegaciones, pero un primer examen 
no indica cómo las propuestas de nuevas prescripcion es de divulgación con respecto al origen y/o 
fuente afrontarían las preocupaciones planteadas.30  Como se ha debatido en el período de sesiones 
más reciente del Consejo de los ADPIC, el análisis  detallado de los hechos del caso de la cúrcuma 
indica que el país de origen fue efectivamen te identificado pero que, como suele ocurrir 
habitualmente, esta información es de poca pertinencia para las cuestiones de patentabilidad de que se 
trata.31  Los Estados Unidos están estudiando los otros ejemplos que se han cita do para ver si pueden 
reunirse pruebas empíricas que sustenten la premisa de  que la divulgación de la fuente y/o el origen 
sería eficaz para prevenir el otorgamiento erróneo de patentes.   
29. Con respecto al objetivo de prevenir el otorga miento erróneo de patentes, debería admitirse 
que en cualquier sistema, aunque en pocas ocasione s, seguirán produciéndose errores.  En la medida 
en que ello suceda, esos casos se pueden rectificar  mediante una práctica eficaz de oposición a una 
patente o de nuevo examen con posterioridad al ot orgamiento.  Algunos Miembros se han quejado de 
que tales sistemas son "costosos" y "engorrosos".32  Seguimos abiertos a las ideas de otros Miembros 
acerca de cómo mejorar estos sistemas sin recurri r a nuevas prescripciones que tienen poca o ninguna 
pertinencia para las cuestiones de  patentabilidad.  Por ejemplo, en años recientes la Oficina de 
Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) ha adoptado y perfeccionado procedimientos para 
señalar, durante el examen de una patente, a la atención del examinador el estado anterior de la 
                                                      
28 IP/C/W/434, nota 18.  Varias iniciativas constituyen un ejemplo de este enfoque, incluida la Base de 
Datos sobre patentes de medicina tradicional china, de  China, y la Biblioteca Di gital de los Conocimientos 
Tradicionales de Ayurveda, de la India.   Véase, por ejemplo, el sitio Web pertinente de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) en http:// www.wipo.int/tk/en/databases/tkportal/index.html.  
 
29 Véase, por ejemplo, PCT/MIA/12/6, "PCT Minimum Documentation: Status Report" (29 de 
noviembre de 2005).  El anexo I contiene una lista  de publicaciones periódic as relacionadas con los 
conocimientos tradicionales añadida a la documentación mínima de la que, en virtud del Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes, es obligatorio que dispongan las autoridades internacionales en su 
investigación. 
 
30 Véase, por ejemplo, el anexo del documento IP/C/W/459.   
 
31 IP/C/M/49, párrafo 102, véase infra , nota 20. 
 
32 IP/C/W/459, párrafo 23.  IP/C/W/469 
 Página 9 
 
 
  técnica.33  Observamos también que en la medida en que la fuente y el país de origen puedan ser 
pertinentes para la patentabilidad de las invencion es, se puede prescribir la divulgación de cualquier 
información que el solicitante sepa que revi ste importancia para la patentabilidad.34 
D. RELACIÓN ENTRE LOS RECURSOS GENÉTICOS Y /O LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y LAS 
INVENCIONES  
30. Los argumentos que defienden quienes proponen las nuevas prescripciones de divulgación 
parecen implicar que todos los recursos biológi cos contienen automáticamente una contribución 
económica e intelectual que merece protección.  Si todos los recursos biológicos contienen 
automáticamente tal contribución económica o intel ectual, el sistema más apropiado de protección, 
independientemente de toda posible patente o come rcialización, debería se r un sistema nacional ADB 
basado en contratos que permita el seguimiento del recurso biológico cuando se accede a él.  Pero en 
vez de eso los proponentes abogan por nuevas prescrip ciones de divulgación de patentes que tendrían 
poco o ningún efecto para proteger realmente est a supuesta contribución económica e intelectual del 
recurso biológico.   
31. Al examinar los argumentos expuestos en el documento IP/C/W/459 hemos observado con 
particular interés el argumento que sostiene que  "los recursos genétic os y los conocimientos 
tradicionales conexos co nstituyen elementos fundamentales de  varios productos y procesos y 
representan una contribución tanto económica como intelectual al logro de la invención " (las cursivas 
son nuestras).35  Las recientes comunicaciones facilitadas en  los debates "basados en los hechos" han 
sido útiles para ilustrar las preocupaciones percibid as, pero también ponen de relieve las diferencias 
entre los Miembros.  Por definición, una invención de be ser nueva e implicar una actividad inventiva.  
De no satisfacer estos criterios, la invención no es patentable.  Los pr oponentes parecen dar por 
supuesto que lo que se sabe acerca de un recurso genético con anterioridad a la investigación y el 
desarrollo es lo que lleva al inventor a la invención patentada.  En muchas circunstancias, si no en la 
mayoría de ellas, no sucede así.  Muchas invencio nes son la culminación del trabajo de numerosos 
investigadores que buscan una solución a un probl ema o el resultado de un hallazgo inesperado 
mientras se busca información sobre un e xperimento que no guarda ninguna relación. 
32. Por ejemplo, llevó más de 30 años desarrollar la medicación anticancerígena TAXOL®, que 
inicialmente se obtuvo del tejo del Pacífico, en el  Estado de Washington (Estados Unidos).  Ello 
supuso para el Gobierno de los Estados Unidos más de 32 millones de dólares EE.UU. y para la 
Bristol-Myers Squibb (BMS) más de 320 millones de dólares EE.UU. en costos de intensificación de operaciones e inversión.  La inversión total en  medicamentos supuso para la BMS cerca de 
1.000 millones de dólares EE.UU.
36  Esta invención fue desarrollada  como resultado de un programa 
del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos en que se examinaron masivamente más de 
100.000 extractos de origen vegeta l y 16.000 extractos de origen animal en busca de pruebas de 
efectos anticancerígenos.  El TAXOL® fue el único extracto que resultó prometedor y se convirtió en 
un medicamento comercializado.  Los investigadores que obtuvieron el extracto de tejo del Pacífico 
                                                      
33 Véase 37 CFR 1.99. 
 
34 Véase, por ejemplo, el requisito establecido en los Estados Unidos, 37 CFR 1.56(a):  Toda persona 
que intervenga en la presentación y tramitación de una solicitud de patente está obligada a proceder con 
sinceridad y de buena fe en su trato con la Oficina [de Patentes y Marcas de los Estados Unidos], lo que incluye 
la obligación de dar a conocer a la Oficina cualquier información que esa persona sepa que es pertinente para 
establecer la patentabilidad según se define en ese artículo.  
 
35 IP/C/W/459, párrafo 2. 
 
36 Stephenson.  A Tale of Taxol®.  Research in Review .  Florida State University Office of Research, 
(otoño de 2002).  IP/C/W/469 
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  no tenían ningún conocimiento previo de sus efec tos anticancerígenos.  En el documento IP/C/W/459 
se pasan por alto los esfuerzos reales, y a menudo costosos, que se llevan a cabo para convertir un 
recurso biológico en un producto comercial de éxito , así como los riesgos que conlleva emprender tal 
actividad de investigación y desarro llo.  Muchas medicinas elaboradas a partir de extractos de origen 
vegetal y animal son el producto de arduos esfuerzos de investigaci ón, resultados inesperados de la 
investigación o experimentación basada en ensayo y error.
37   
33. Lo anterior pone de manifiesto que muchas inve nciones resultantes de la investigación y el 
desarrollo de recursos biológicos se deben a desc ubrimientos independient es y no se desarrollan sobre 
la base de los conocimientos que se tenían de l as propiedades del recurso biológico.  El sistema de 
patentes está concebido como un incentivo para que los innovadores emprendan una labor intensiva y 
costosa de investigación y desarrollo, ofreciéndoles co mo recompensa el derecho exclusivo de excluir 
a otros de la utilización de la invención por un tiempo limitado.  Deberíamos actuar con mucha 
cautela para no perturbar este sistema introducie ndo nuevas prescripciones sobre divulgación de 
patentes.   
34. El caso de Merck Sharp and Dome (Merck) y el Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa 
Rica (INBio) constituye un ejemplo de los beneficios  que aporta un sistema nacional ADB en el que, 
como suele suceder, a pesar de que el potencial ec onómico del recurso biológico no se conocía ni se 
advirtió mediante la investigación y el desarrollo , el contrato que concertaron el usuario y el 
proveedor tuvo como resultado beneficios espectacula res para INBio y el Gobierno de Costa Rica.38  
Con arreglo a los términos de este acuerdo, INBio, organización científica gubernamental sin fines de lucro, suministró a Merck 10.000 muestras de vegeta les, animales y suelo, con derechos exclusivos 
para investigar estas muestras durante dos años y c on derechos de retención para las patentes que se 
otorgaran.  A cambio, Merck anticipó al Instituto  1 millón de dólares EE.UU. y le facilitó formación y 
material de laboratorio.  Además, Merck convino en  pagar derechos de patente por los medicamentos 
que se desarrollaran a partir de las muestras biológicas.
39  El acuerdo entre la Merck y el INBio fue lo 
bastante satisfactorio como para que las partes lo prorrogaran al menos otras dos veces.  Aunque se ha 
notificado que los recursos que la Merck examinó no se han comercializado ni han dado lugar hasta la 
fecha a invenciones patentables, como suele suceder, este arreglo transfirió beneficios significativos al 
INBio.40  También ha sido elogiado como un régimen muy eficaz de acceso y distribución de los 
beneficios que respeta las obligaciones del CDB.41 
35. Estos ejemplos ilustran el riesgo real y propio de la inversión en actividades de investigación 
y desarrollo respecto de recursos biológicos.  La comercialización de los productos resultantes de la 
investigación constituye la excepción, no la regla, y no debería procederse a la adopción de nuevas 
prescripciones sobre divulgación de patentes que pueda n perturbar el delicado equilibrio creado por el 
sistema de patentes para fomentar la innovación, dado que el análisis de tales prescripciones en 
                                                      
37 See Medical Miracles. American Chemical Society , http://acswebcontent.acs.org/landmarks/ 
medical4.html (fecha de último acceso:  7 de marzo de 2006). 
 
38 Distribución de los beneficios - Experiencia de Costa Rica.  Documento preparado por el Gobierno 
de Costa Rica para el segundo seminario regional de  la UNCTAD "Proyecto sobre el fortalecimiento de la 
investigación y la capacidad de formulación de políticas sobre el comercio y el medio ambiente en los países en desarrollo".  La Habana (Cuba) (31 de mayo - 3 de junio de 2000). 
 
39 Coughlin Jr. M.D.  Using the Merck-INBio agreement to clarify the Convention on Biological 
Diversity.  Columbia Journal of Transnational Law  31(2):  337-75 (1993). 
 
40 Carta de la Organización de la Industria de la Biotecnología al Em bajador Rob Portman, 
Representante para las Cuestiones Comerciales de los Estados Unidos (6 de diciembre de 2005). 
 
41 Coughlin, Jr. supra  nota 39.  IP/C/W/469 
 Página 11 
 
 
  materia de divulgación lleva a la conclusión de que  no alcanzarán el objetivo que se proponen.  Por 
otro lado, los sistemas nacionales ADB han proba do su eficacia en el logro del consentimiento 
fundamentado previo, la distribución equitativa de lo s beneficios y la vigilancia de la utilización del 
recurso, proporcionando una participación significa tiva en los beneficios incluso cuando no se 
desarrollan invenciones patentables.   
36. Los sistemas nacionales ADB pueden ser utiliza dos con eficacia para recuperar cualquier 
contribución económica o intelectual inherente al pr opio recurso genético.  Por ejemplo, los acuerdos 
contractuales celebrados entre el proveedor y el us uario en el momento del acceso al recurso genético 
pueden ser sumamente eficaces para mantener el control a largo plazo del aprovechamiento de ese recurso genético o conocimie nto tradicional conexo, como se indicó anteriormente.
42  Un sistema 
basado en contratos que prevea requisitos de notificación periódica sobre la investigación y el 
desarrollo subsiguientes del material constituye, con mucho, la mejor manera de hacer el seguimiento 
de un activo intangible como la "contribución intelect ual de un recurso biológico".  Además, si bien 
no vemos las ventajas de nuevas prescripciones en materia de divulgación y nos oponemos a que estas prescripciones formen parte del régimen de patentes, hacemos observar que un sistema basado en 
contratos puede utilizarse para exigir contractualmente  que el usuario del material divulgue la fuente y 
el país de origen, el consentimiento fundamentado pr evio y la existencia del contrato en cualquier 
solicitud de patente que se presente con posterioridad. 
37. También hacemos observar que los proponentes pa recen suponer, sin pruebas empíricas, que 
una invención relacionada con un recurso genético se basa automáticamente en el acceso ilegal o en la 
apropiación indebida, salvo que haya pruebas concret as en sentido contrario.  No obstante, como se 
sostuvo más arriba, son ciertamente muchos los recurs os genéticos que se venden en el comercio, se 
obtienen legalmente y se investigan y desarro llan independientemente hasta convertirse en 
invenciones.  Incluso en el interior de bancos de genes nacionales e internacionales de acceso público 
existen muchos recursos de los que se desconoce el pa ís de origen.  Aun suponiendo, a efectos de la 
argumentación, que las nuevas prescripciones en mate ria de divulgación pudieran lograr los objetivos 
deseados, serían impracticables debido a que en el caso de numerosos recursos accesibles al público 
se desconoce el país de origen.  No obstante, como se afirmó anteriormente, esas nuevas 
prescripciones crean incertidumbre jurídica y agravan las cargas del sistema de patentes así como los efectos negativos sobre la participación en los bene ficios, pero no impedirán los supuestos actos de 
apropiación indebida u otorgamiento de patentes improcedentes.
43  Estos objetivos deben lograrse 
mediante sistemas nacionales ADB, cuando se acced e inicialmente al material.  Los ejemplos 
mencionados llevan a la conclusión de que las nue vas prescripciones sobre divulgación de patentes no 
alcanzarán los objetivos deseados y que la incorporaci ón de tales prescripciones al sistema de patentes 
sofocaría la innovación y socavaría el sistema.   
IV. CONCLUSIÓN 
38. El actual intercambio de puntos de  vista que tiene lugar en el Consejo de los ADPIC sobre los 
"objetivos compartidos" ha sido muy provechoso.  El  más reciente enfoque basado en los hechos ha 
permitido nuevos avances.  Tanto el caso de la cúrcum a, planteado por la India en el Consejo de los 
ADPIC, como el documento IP/C/W/458 del Perú ac erca de sus experiencias nacionales en afrontar 
cuestiones de apropiación indebida, han aportado  más claridad a las preocupaciones de los 
proponentes.   
                                                      
42 IP/C/W/434, párrafo 20. 
 
43 IP/C/W/434, párrafo 26. IP/C/W/469 
Página 12  
 
  39. El análisis detallado de estos casos y experienci as individuales sigue llevando a la conclusión 
de que las prescripciones de divulgación de pa tentes recientemente propuestas no constituyen una 
solución apropiada de las preocupaciones plantead as, y que soluciones más directamente adecuadas, 
como las que proponen los Estados  Unidos, constituyen una solución más eficaz.  Con respecto al 
acceso y a la distribución de los beneficios, segui mos considerando que el enfoque óptimo es el que 
conlleva la aplicación de regímenes nacional es sobre consentimiento fundamentado previo y 
distribución equitativa de beneficios, que establezcan  condiciones claras y puedan hacerse respetar de 
manera adecuada y eficaz al margen del sist ema de patentes.  Además, cuando se ocupen de 
cuestiones relacionadas con el otorgamiento erróneo de patentes, los Miembros deberían centrarse en 
remedios que aborden directamente  ese objetivo.  Entre esos remedios  figuran la utilización de bases 
de datos organizadas, información pertinente para est ablecer la patentabilidad y sistemas de oposición 
a una patente o de nuevo examen con posterioridad al otorgamiento como soluciones alternativas al 
litigio. 
40. El debate también ha contribuido a descubrir puntos en común entre los Miembros.  También 
se ha confirmado que los Miembros están de acuerdo en que los sistemas nacionales ADB basados en 
contratos son elementos esenciales de cualquier solución.  Los Miembros también parecen compartir 
la preocupación acerca de cómo mejorar los mecan ismos de búsquedas de información sobre el estado 
anterior de la técnica para las oficinas de pate ntes de todo el mundo con el objetivo de impedir el 
otorgamiento erróneo de patentes. 
41. Aunque sigue habiendo desacuerdo, los Estados Unidos continuarán interviniendo en el 
debate con el fin de abordar dir ectamente las preocupaciones plantead as en el Consejo de los ADPIC, 
mediante propuestas que satisfagan plenamente lo s objetivos deseados sin los efectos negativos 
inherentes a las prescripciones propuestas en materi a de divulgación de patentes.  Con el fin de 
continuar los progresos recientes, sería provechos o seguir examinando las experiencias nacionales.  
Los debates más recientes basados en los hechos  han planteado algunas cuestiones relacionadas con 
los recursos genéticos, su comercialización como productos básicos y la relación de estos productos 
con los regímenes nacionales ADB en vigor, así como la relación entre tales productos y los 
materiales iniciales que pueden utilizarse con fines de  investigación o de innovación.  Los análisis de 
estas cuestiones podrían influir considerablemente en  lo que se conciba como apropiación indebida y 
en las soluciones que se hallen para las preocupaciones planteadas.   
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