ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  IP/C/W/475 
26 de julio de 2006 
 (06-3596) 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio Original:   inglés 
 
 
 
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS SOBRE EL PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC- ARTÍCULO 29 BIS 
 
Comunicación del Brasil  
 
  La siguiente comunicación, de fecha 24 de ju lio de 2006, se distribuye a petición de la 
delegación del Brasil.  
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1. Necesidad de revelar algo más que la fuente 
 
1. Es evidente que es preciso divulgar el país que su ministra los recursos, además de la fuente.  
El país de origen estaría sujeto a los criterios de investigación razonable.  Varias razones lo justifican. 
2. En primer lugar, si se divulga únicamente la fuente, por ejemplo la persona A o el 
laboratorio A, sin indicar el país que suministra los recursos, no se alcanzar án los objetivos de la 
modificación propuesta.  El laboratorio A, por ej emplo, puede ser un labor atorio de una empresa 
multinacional con presencia en varios países, y la mera indicación de un nombre no permitirá saber 
qué laboratorio de entre los muchos posibles suministró los recursos. 
3. En segundo lugar, el Convenio sobre la Diversid ad Biológica (CDB) define tanto el "país de 
origen de recursos genéticos" como el "país que aporta recursos genéticos ", y divulgar información 
sobre ellos es un requisito esencial para que el sistem a de patentes sirva de apoyo al CDB en lo que se 
refiere al reconocimiento de la soberanía de  los países sobre sus recursos naturales. 
4. Por último, la divulgación del país que sumini stra los recursos y del país de origen es 
necesaria para abordar la dimensión internacional de la cuestión de la apropi ación indebida, ya que, al 
patentar una materia en un país , pueden conferirse a particul ares o empresas u otras entidades 
derechos sobre recursos que pue den haber sido objeto de apropiación indebida en otros países. 
5. La fuente es información igualmente pertinente, y su divulgación está prevista en el proyecto 
de modificación.  Sin embargo, no es suficiente per se  para abordar la dimensión internacional de la 
cuestión de la apropiación indebida. 
2. ¿Por qué se utiliza la expresión "recursos biológi cos" en lugar de "recursos genéticos"?   
6. El CDB reconoce que "[d]e conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los 
principios del derecho internacional, los Estados tie nen el derecho soberano de  explotar sus propios 
recursos ...".  Por tanto, la potestad de los Estados no se limita a regular los recursos genéticos;  de ahí 
que no deba interpretarse que el hecho de que el  artículo 15 del CDB se refiera al "acceso a los IP/C/W/475 
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  recursos genéticos" impide a los Estados regular el  acceso y la distribución de los beneficios de los 
recursos biológicos. 
7. Además, la expresión "recursos biológicos", que es más amplia, pretende garantizar que estén 
cubiertos todos los casos posibles de biopiraterí a, así como seguir el ritmo de la evolución 
tecnológica, especialmente en lo que se refiere a la  biotecnología.  Esta terminología es similar a la 
expresión "material biológico", utilizada en anteri ores comunicaciones y que, por ejemplo, figura en 
el considerando número 27 de la Directiva sobre Biotecnología de la UE (Directiva 98/44, de 6 de 
julio de 1998), en cuyo artículo 2 aparece definida. 
3. ¿Cómo funcionan las tres condiciones determinantes "concierna a", "se derive de" y "se 
desarrolle a partir de" o qué significan en términos prácticos?   
8. Estas tres condiciones determinantes intentan e nglobar las situaciones pertinentes en las que 
los recursos biológicos y/o los conocimientos trad icionales conexos hayan contribuido a llegar a una 
invención, proporcionando al mismo tiempo un margen  de flexibilidad a las autoridades nacionales 
competentes del país en el que se solicita la pa tente para definir si el solicitante ha cumplido 
efectivamente la norma o no.  Dos de las condicion es determinantes ("concierna a" y "se derive de") 
tienen un significado ya conocido para los Mi embros que las utilizan en su legislación. 
9. Las palabras "concierna a" se refieren a los casos en los que una parte predominante o 
sustancial de la invención incorpora recursos gené ticos.  Este uso sería similar al que figura en el 
párrafo 1 del artículo 3 de la Directiva sobre Biotecnología de la UE. 
10. En cambio, la expresión "se desarrolle a partir de" no tiene necesariamente que incluir 
recursos genéticos, pero en ese caso los recursos  y/o los conocimientos tr adicionales conexos son 
clave para el desarrollo de la supuesta invención.   Así sucede en particular con los conocimientos 
tradicionales relacionados con los recursos ge néticos, un caso en el que puede ser que los 
conocimientos tradicionales rara mente se incorporen a la supu esta invención aunque hayan sido 
indispensables para su desarrollo. 
11. La expresión "se derive de" pretende cubrir los derivados.  Aparece en el párrafo 1 del 
artículo 8 de la Directiva de la UE en rel ación con la propagación o multiplicación del material 
biológico original. 
4. ¿Quién decidirá si ha habido una investigac ión razonable, conforme a lo que prevé el 
párrafo 2 del artículo 29 bis propuesto, y qué significa una investigación razonable?   
12. "Investigación razonable" es una expresión de na turaleza similar a otras del tipo "motivos 
razonables para saber", utilizada en numerosas le gislaciones de Miembros y en el propio Acuerdo 
sobre los ADPIC ("esfuerzos razonables", artículo 34;  "motivos razonables para saber";  artículo 37;  
"medidas razonables, en las circunstancias", artículo 39). 
13. El solicitante determinará inicialmente qué investigación es razonable para cumplir la 
prescripción, lo que normalmente se entiende como debida diligencia. 
14. En principio, la función de la oficina de patentes se limitaría  a confirmar que la solicitud de 
patente divulga la informaci ón de la manera establecida.  IP/C/W/475 
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  5. ¿Significan las palabras "con inclusión de " de la segunda frase del párrafo 2 y del 
párrafo 3 que hay otros requisitos además  de las pruebas del consentimiento 
fundamentado previo y del acceso y la distribución de los beneficios? 
15. Las palabras "con inclusión de" del párrafo 2 no exigen al solicitante que divulgue más 
información además de las pruebas del consenti miento fundamentado previo y del acceso y la 
distribución de los beneficios.  Si el solicitante o frece dichas pruebas, habrá cumplido la prescripción. 
6. ¿Qué debe entenderse por la expresión conocimientos tradicionales conexos?   
16. Los proponentes pretenden dar su sentido co rriente a la expresión conocimientos 
tradicionales.  La palabra "conexos" se añade pa ra limitar la divulgación a los conocimientos 
tradicionales que de alguna manera son pertinentes a lo s recursos biológicos utilizados para derivar la 
invención o que conciernan al obj eto de la invención.  Por tanto, no abarca todas las formas de 
conocimiento tradicional. 
17. El término no es nuevo ni inédito.  Muchas oficinas de patentes utilizan el concepto de 
conocimientos tradicionales cone xos para determinar el estado anterior de la técnica.   
7. ¿Exigirá la prescripción relativa a la public ación que ésta se realice con la patente o por 
separado de la solicitud de patente? 
18. La publicación se hará a discreción de cada Miembro.  La prescripción se refiere a la 
obligación de publicar al mismo tiempo o simultáneam ente la información divulgada y la solicitud de 
patente o la concesión de la patente, si ésta se publicase antes.  Los Miembros pueden optar por 
publicar la información divulgada en  el mismo documento de la solicitud o la concesión o bien en un 
documento aparte que acompañe a la solicitud o la concesión.  En el caso de que haya información 
que suponga un complemento o una corrección, de confor midad con el párrafo 3, en la mayoría de los 
casos se publicará por separado. 
8. ¿Cómo se aplicará el concepto de inexigible que figura en el párrafo 5 del proyecto de 
artículo, en particular en los países en los que sólo hay disposiciones sobre la 
revocación?   
19. El párrafo 5 presenta la inexigibilidad como una  alternativa a la revocación.  Supone que los 
titulares de patente que no cumplan la prescripción de divulgación no tienen derecho a acudir a los 
tribunales para hacer valer sus derechos.  Respecto del common law , es algo similar al principio de 
que no se puede ir a un tribunal de equidad si no se tienen las manos limpias. 
20. No se trata de una situación inédita.  Por ejemplo, en los países que exigen el pago de 
derechos de renovación, un titular de patente que no los haya pa gado dentro del plazo debido no 
puede acudir a los tribunales para hacer valer los derechos que le correspondan en virtud de una 
patente cuyos derechos de ma ntenimiento no haya pagado. 
9. ¿Por qué es el contenido del texto más amplio de lo que indica el título?   
21. En el Acuerdo sobre los ADPIC, los títulos suel en dar una idea general de la cuestión, y no 
hacen referencia a todos los elementos del artíc ulo.  El artículo 30, por ejemplo, se titula 
"Excepciones de los derechos conferidos", y sin embargo no menciona ninguna excepción, sino que 
establece la prueba de las tres etapas.  El artículo 27, "Materia patentable", también se refiere a las exclusiones de la patentabilidad, a pesar de lo cual  no se titula "Materia patentable y exclusiones de la 
patentabilidad". IP/C/W/475 
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  10. ¿Habrá un período de transición para la aplicación además del período que se 
establezca para ratificar la modificación?   
22. Teniendo en cuenta que la contención de la bi opiratería interesa sobre todo a los países en 
desarrollo y que en 10 años, desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, no se ha hecho 
frente al problema de manera adecuada, la propuest a de modificación no prevé períodos de transición 
adicionales.  Excepto los PMA, cuyo período de transición general se ha prorrogado hasta 2013 para 
el Acuerdo sobre los ADPIC en su conjunto, con posibles extensiones adicionales para todas las 
obligaciones dimanantes del Acuerdo, la propuesta de  modificación entraría en vigor en el plazo 
previsto para las ratificaciones.  Se considera que el período entre la adopción de la modificación y su 
ratificación es suficiente para permitir a los país es realizar las modificaciones necesarias en su 
legislación. 
11. Si en el país proveedor no existen presc ripciones en materia de consentimiento 
fundamentado previo ni de acceso y distri bución de los beneficios, ¿bastaría una 
declaración en que se hicieran constar el país  proveedor y la fuente acompañada de una 
declaración de que no hay prescripciones sob re consentimiento fundamentado previo ni 
sobre acceso y distribución de los beneficios?   
23. En virtud de la modificación propuesta, se ex ige al solicitante que presente información en la 
que figuren pruebas del cumplimiento de las prescripciones jurídicas aplicables
 en el país proveedor 
al consentimiento fundamentado previo y al acceso y la  distribución de los beneficios.  Si en el país 
proveedor no existen prescripciones jurídicas aplicab les al consentimiento fundamentado previo y al 
acceso y la distribución de los beneficios, bastar á una declaración del solicitante a tal efecto para 
cumplir la obligación contenida en la segunda parte de l párrafo 2 de la modificación.  La oficina de 
patentes no tendría que evaluar la validez de esa in formación.  Este mecanismo funcionaría sobre la 
base de la presunción prima facie  de que la información proporci onada es correcta y se ha presentado 
de buena fe.   
24. No obstante, el solicitante seguiría obligado a revelar el nombre del país proveedor, la 
persona de quien se hubiesen obtenido en ese país lo s recursos y/o los conocimientos tradicionales 
conexos y, cuando se pudiera conocer tras una i nvestigación razonable, el país de origen. 
12. ¿A qué solicitudes se aplicará la prescripción?   ¿Solamente a las presentadas después de 
la entrada en vigor de la modificación?   
25. Las obligaciones dimanantes de la modificación solamente serán aplicables a las solicitudes 
presentadas después de que los Miembros de la OMC asuman la obligación derivada del artículo 
propuesto.   
13. ¿Qué significa la expresión "con motivos ra zonables para saberlo" del párrafo 5?   
26. La expresión "a sabiendas o con motivos razona bles para saberlo" no constituye ninguna 
novedad en el sistema de patentes.  Se trata de un concepto jurídico de uso muy extendido, presente 
en numerosas disposiciones legislativas.  De hec ho, esta terminología se utiliza en el propio Acuerdo 
sobre los ADPIC, por ejemplo, en los artículos 44 y 45.   En el párrafo 1 del artículo 44, relativo a los 
mandamientos judiciales, el Acuerdo sobre los ADPIC dispone entre otras cosas  que "[l]os Miembros 
no tienen la obligación de conceder esa facultad en re lación con una materia protegida que haya sido 
adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar 
con esa materia comportaría infracción de un derecho de  propiedad intelectual".  En el párrafo 1 del 
artículo 45, relativo a los perjuicios, se utiliza una formulación parecida.  El texto del párrafo 5 del 
artículo 29 bis propuesto tendrá un sentido similar al de los artículos 44 y 45 del Acuerdo sobre los 
ADPIC.    IP/C/W/475 
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  27. Este concepto jurídico quiere decir en esenci a que:  considerando los conocimientos de los 
solicitantes, los recursos de que disponen y las pr ácticas comerciales y cien tíficas normales, se espera 
de los solicitantes que lo sepan. 
28. De ese modo, por ejemplo, si en el país que proporciona los recursos  existe una ley sobre 
acceso y distribución de los beneficios, cabría esper ar razonablemente del solicitante que conociera 
esa ley y las prescripciones correspondientes.  Lo  anterior implica también que se espera del 
solicitante que actúe con la debida dili gencia y no sea imprudente ni negligente. 
14. ¿Significa el párrafo 1 del artículo pro puesto que quienes no participen en el CDB 
tendrán que cumplir las prescripciones establecidas en el mismo?   
29. En el párrafo 1 se indican los objetivos generales que tratará de lograr la modificación 
propuesta del Acuerdo sobre los ADPIC.  Una vez adoptada ésta, la disposición de divulgación será 
una prescripción del Acuerdo sobre los ADPIC, y no una obligación derivada del CDB, sin perjuicio 
de que se persiga el objetivo de que ambos tratados  se apoyen mutuamente, en consonancia con los 
mandatos establecidos por los Ministros en Doha. 
30. La modificación no conlleva que las disposiciones del CDB pasen a ser vinculantes para 
quienes no participan en el mismo, dado que las obligaciones de divulgación se asumen 
exclusivamente en el marco del Acuerdo s obre los ADPIC y de conformidad con él.   
31. Se trata de una práctica habitual, especialmente en el caso del Acuerdo sobre los ADPIC, que 
ha incorporado al ámbito de la OMC muchas di sposiciones contenidas en tratados internacionales 
negociados fuera de la Organización.  El hecho de que en el Acuerdo sobre los ADPIC se haga 
referencia a disposiciones del Conveni o de París o de otros varios trat ados de la OMPI relativos a los 
derechos de propiedad intelectual no significa que los países que no sean miembros de la OMPI 
cumplan otras obligaciones de esa organización.   
15. ¿La prescripción relativa a la corrección de  la información será aplicable solamente 
durante el período previo a la concesión , o también se aplicará durante el período 
posterior a la misma?  Dicho de otro modo, ¿se mantendrá la obligación prevista en el 
párrafo 3 una vez otorgada la patente?   
32. La prescripción es aplicable durante los períodos anterior y posterior a la concesión, como 
dejan claro las palabras "solicitante" y "titular de una patente".  Dado que el incumplimiento de la 
obligación derivada del artículo propuesto puede im pedir la tramitación ulterior de una solicitud o 
tener como resultado la revocación de la patente, la posibilidad de presentar información adicional 
que pudiera evitar que esto sucediese redunda claramente en beneficio del solicitan te o del titular de la 
patente, según sea el caso.  Dicho de otro modo, tanto en el período previo como en el período 
posterior a la concesión se tendrá siempre la oportunidad de proporcionar información 
complementaria o correcciones de la información que sean pertinentes para cumplir esta obligación.   
16. ¿Entre quiénes se distribuirían los beneficios y con quién(es) se negociarían los contratos 
de distribución de los beneficios?   
33. Serán las prescripciones jurídicas de cada Miembro de la OMC las que determinen con 
quién(es) se negociarán los contratos de distribuci ón de los beneficios.  Con la modificación no se 
pretende imponer a los Miembros de  la OMC un enfoque uniforme.   IP/C/W/475 
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  17. ¿Pueden los Miembros imponer tasas a los so licitantes para sufragar costos relacionados 
con esta obligación? 
34. Se prevé que las obligaciones dimanantes de la modificación propuesta no harán recaer una 
carga ni unos costos indebidos en los solicitantes o tit ulares de patentes ni en las oficinas de patentes 
de los países Miembros.  Por este motivo, a menos que  se demuestre lo contrario, no se contempla que 
tengan que percibirse tasas adicionales para sufraga r los costos.  No obstante, cuando un Miembro lo 
considere oportuno, podría tener en cuenta estas ob ligaciones para establecer tasas junto con otras 
consideraciones que tenga presentes al determinar las tasas.  En esencia, la intención de los 
proponentes es dejar la cuestión a discreción de los Miembros, a reserva de otras normas del Acuerdo sobre los ADPIC o de otros tratados como el Trat ado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en 
los que esos Miembros sean partes.   
 
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