ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/101
25 de septiembre de 1998
(98-3721)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  inglés
COMUNICACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS
Se ha recibido de los Estados Unidos la si guiente comunicación, de fecha 24 de septiembre
de 1998, con el ruego de que se distribuya a los Miembros.
__________________
POLÍTICA DE COMPETENCIA Y DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL EN EL CONTEXTO DEL
COMERCIO INTERNACIONAL
Las leyes sobre la propiedad intelectual y las leyes antimonopolio tienen la finalidad común
de promover la innovación y aumentar el bienesta r de los consumidores, pero lo hacen de modo
diferente.  Las leyes sobre la propiedad intelectual otorgan a los inventores y autores un derecho
exclusivo temporal sobre sus obras originales que permite a los creadores obtener un beneficio
económico sobre su inversión, con lo que ofrecen un incentivo a la innovación.  Las leyes
antimonopolio se centran en el mantenimiento de mercados competitivos en los   que el impulso de la
innovación es la rivalidad entre los creadores.  Ambos tipos de leyes son esenciales para que aumentela expansión y el fortalecimiento del comercio, el crecimiento económico y la cooperación
internacional.
Se dice a veces que los principios en materia de propiedad intelectual y los principios
antimonopolio están en pugna.  Sin embargo, como se expone a continuación, nuestra experiencia
demuestra que una aplicación adecuada de las leyes antimonopolio  a la propiedad intelectual da
resultados que están en armonía con los objetivos de ambas disciplinas:  elevación al máximo de la
producción, mantenimiento de precios competitivos, e incentivos a la innovación.
En el presente documento se examinan en primer lugar los fundamentos de los derechos de
propiedad intelectual y las normas de la OMC que rigen esos derechos.  A continuación, se describe la
aplicación de la legislación antimonopolio de los Estados Unidos a la concesión de licencias de
propiedad intelectual y se citan ejemplos de casos recientes en los que se han planteado cuestiones
relativas a la propiedad intelectual, muchos de ellos con dimensiones internacionales.
I. Derechos de propiedad intelectual
Las leyes se crean para regular las relaciones en la sociedad, con lo que se evitan conflictos o
se simplifica su solución cuando surgen.  Las leyes sobre la propiedad intelectual regulan por lo
general el establecimiento, la propiedad, el plazo y la transferencia de los derechos sobre lo que se
crea mediante innovación e imaginación y mediante atención al carácter y calidad de los bienes yservicios objeto de comercio.  Reconociendo que los esfuerzos innovadores y creadores y la atención
al carácter y calidad de los bienes y servicios objeto de comercio tienen un efecto positivo en elWT/WGTCP/W/101
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desarrollo económico, los países han promulgado leyes sobre la propiedad intelectual y, ante los
cambios de la tecnología y de los modos de realizar las actividades, han dado mayor efectividad a esas
leyes.  Se han promulgado leyes sobre propiedad intelectual para regular las patentes, el derecho de
autor, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de indicaciones geográficas1, los dibujos y
modelos industriales 2, las operaciones de enmascaramiento (circuitos integrados3 y los secretos
comerciales.4
Las leyes sobre patentes fomentan el descubrimiento y la invención de soluciones a
problemas nuevos y útiles, en forma de productos nuevos o mejorados o nuevos medios de lograr
resultados.  Estas leyes fomentan el descubrimiento y la invención mediante el otorgamiento de
derechos exclusivos, por plazo limitado, a los que divulgan los resultados de su trabajo.  La
divulgación permite que otros comprendan los avances realizados y los amplíen tanto en la esfera de
tecnología inicial como en otras esferas.  Las patentes garantizan a los inversores que podrán obtenerun beneficio de su inversión en determinadas invenci ones si tienen éxito.  El éxito de una empresa con
un determinado producto o proceso patentado anima a otras empresas a tratar de hallar productos o
procesos no infractores con los que puedan competir con el original.  Por consiguiente, una fuerte
protección mediante patentes se traduce en crecimiento económico, creación de puestos de trabajo y
una gran variedad de productos y procesos a precios razonables.
Las leyes sobre el derecho de autor fomentan todo tipo de expresión creativa al otorgar a los
autores derechos exclusivos sobre sus obras creativas, con limitadas excepciones.  Esos derechos
exclusivos permiten a los autores obtener durante el tiempo que vivan beneficios económicos de su
obra, si tiene éxito, lo que hace posible que dediquen tiempo adicional a actividades creativas.
También los herederos del autor se benefician de las obras durante un determinado período tras lamuerte del autor.  Al igual que las patentes, el derecho de autor garantiza a los inversores que su
inversión en obras protegidas por el derecho de autor podrá producir un beneficio si la obra gusta al
público para el que fue creada.  La existencia de leyes rigurosas en materia de derecho de autor
fomenta la creación de una gran variedad de obras literarias y artísticas.
Las leyes sobre las marcas de fábrica o de comercio protegen a los consumidores al garantizar
que las mercancías de marcas en las que han llegado a confíar representan productos o servicios de
una determinada fuente proceden en realidad de esa fuente.  Para ganarse la fidelidad de los clientes,
los titulares de marcas de fábrica o de comercio tratan de desarrollar y mantener productos o servicios
de calidad para el mercado fijado como objetivo.  Para competir en un mercado rentable, las demás
                                                     
1 Las leyes que protegen las marcas de indicaciones geográficas protegen igualmente a los
consumidores al impedir que sean engañados al comprar productos regionales en los que confían por una
determinada calidad, reputación u otra característica imputa ble a su origen geográfico.  Los productores de esos
productos regionales colaboran para mantener esa calid ad, reputación u otra caract erística de sus productos.
2 Las leyes sobre los dibujos y modelos industriales protegen los dibujos y modelos nuevos y
originales.  Las leyes rigurosas sobre los dibujos y modelos industriales fomentan el desarrollo de productos conaspectos variados, con lo que los consumidores tienen mayores posibilidades de elección en lo que se refiere adeterminadas esferas de productos.
3 Las leyes que protegen los esquemas de trazado de los circuitos integrados fomentan el desarrollo de
nuevos circuitos integrados, lo que permite a otras empresas mejorar sus productos y servicios con laincorporación de circuitos integrados e invertir en la creación de nuevos productos y servicios que llevenincorporados circuitos integrados.
4 Las leyes que protegen la información no divulgada (secretos comerciales) animan a las empresas a
tratar de hallar mejores medios de producir bienes o prestar servicios, mejorar su actividad o reducir costos,
incluso cuando no se trate de materia patentable.  Las leyes rigurosas sobre los secretos comerciales contribuyen
también a reprimir prácticas comerciales desleales como el espionaje industrial y el soborno.WT/WGTCP/W/101
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empresas deben desarrollar marcas de fábrica o de comercio y marcas de servicios propias y mantener
la calidad de los productos y servicios para obtener la fidelidad de los clientes.  Por consiguiente, las
leyes efectivas en materia de marcas de fábrica o de comercio fomentan productos de calidad y
mejores servicios.
Cuando en un país no existen normas claras y estables que rijan la propiedad, transferencia y
utilización de lo que se crea mediante la inteligencia y el esfuerzo creativo y mediante la atención al
carácter y la calidad de los bienes y servicios objeto de comercio, el desarrollo económico se retrasa
debido a que los inversores, tanto nacionales como extranjeros, consideran demasiado elevados los
riesgos de invertir en nuevos productos y servicios innovadores y creativos y en productos de calidad
y carácter distintivos.  La falta de una protección efectiva de la propiedad intelectual significa que los
que crean e innovan están a merced de los que simplemente copian.  Al no poder comercializar los
resultados de sus esfuerzos creativos de manera segura, muchos nacionales innovadores y creativos,así como nacionales interesados en negocios, emigran a países donde sus esfuerzos obtendrán mayor
recompensa.  Así pues, los países con economías libres y abiertas suelen tener leyes rigurosas en
materia de propiedad intelectual y, como consecuencia, mercados prósperos y competitivos.  Por
consiguiente, los Estados Unidos siguen esforzándose a nivel multilateral en obtener una protección
más eficaz de la propiedad intelectual.
El marco jurídico internacional de la protección de los derechos de propiedad intelectual ha
variado considerablemente, principalmente como consecuencia del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC),
negociado durante la Ronda Uruguay, y debido también a la creciente conciencia de la importancia de
la propiedad intelectual para el desarrollo económico.  El Acuerdo sobre los ADPIC incorpora yamplía los últimos acuerdos sobre la propiedad intelectual de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI).
El Acuerdo sobre los ADPIC es significativo en tres aspectos:  i) es el primer acuerdo
internacional que abarca por sí solo todas las disciplinas en materia de propiedad intelectual;  ii) es la
primera vez que en un acuerdo internacional sobre la protección de la propiedad intelectual seincluyen disposiciones relativas a la observancia;  y iii) es el primer acuerdo sobre los derechos de
propiedad intelectual que está sujeto a un mecanismo de solución de diferencias vinculante y de
obligado cumplimiento.
La administración del Acuerdo sobre los ADPIC, que es el acuerdo internacional sobre los
derechos de propiedad intelectual y la observancia de esos derechos más detallado y completo hasta
ahora negociado, está a cargo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con la asistencia
especial del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con elComercio.
5  La relación del Acuerdo sobre los ADPIC con la OMC le diferencia de muchos otros
acuerdos multilaterales sobre la propiedad intelectual, como el Convenio de París y el Convenio de
Berna, que están administrados por la OMPI, organismo especializado de las Naciones Unidas.  El
Acuerdo sobre los ADPIC se diferencia también de otros acuerdos internacionales sobre la propiedad
intelectual por el gran número de países que vincula.  Ello se debe a que la participación en la  OMCconstituye un "pacto global" por el que los Miembros quedan sujetos a todos sus Acuerdos, incluido el
Acuerdo sobre los ADPIC.
El Acuerdo sobre los ADPIC contiene disposiciones generales y principios básicos sobre la
propiedad intelectual:  por ejemplo, trato nacional, trato de la nación más favorecida y cumplimiento
de las disposiciones de determinados convenios internacionales sobre la propiedad intelectual.
6  S i
                                                     
5 Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 68.
6 Acuerdo sobre los ADPIC, artículos 1 a 4.WT/WGTCP/W/101
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bien la finalidad general del Acuerdo sobre los ADPIC es fortalecer la protección y la observancia de
los derechos de propiedad intelectual, contiene también una serie de disposiciones encaminadas a
establecer un equilibrio entre los intereses relativos a esos derechos y otros intereses sociales,
económicos y de bienestar público.  Por ejemplo, en el artículo 7 se establece que el objetivo de la
protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual es "contribuir a la promoción dela innovación tecnológica y a la transferencia y difusi ón de la tecnología, en beneficio recíproco de los
productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar
social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones".
7  En el artículo 8 se dispone que, al
aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC mediante sus propias leyes y reglamentos, los Miembros podrán
adoptar medidas apropiadas compatibles con dicho Acuerdo "para proteger la salud pública y la
nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su
desarrollo socioeconómico y tecnológico ... [y] para prevenir el abuso de los derechos de propiedadintelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o
redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología".
8  Al establecer las
obligaciones generales sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual, en el párrafo 1
del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece que los procedimientos de observancia "se
aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán preversalvaguardias contra su abuso".
9
En el Acuerdo sobre los ADPIC se establecen también normas relativas a la existencia,
alcance y ejercicio de siete categorías de derechos de propiedad intelectual: patentes, marcas de
fábrica o de comercio, secretos comerciales, derecho de autor, indicaciones geográficas, dibujos y
modelos industriales, y esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados.  Habida cuentadel gran número y diversidad de las naciones Miembros que firmaron el Acuerdo, se establecen
disposiciones transitorias para la aplicación de las disposiciones del Acuerdo.  Por ejemplo, los países
en desarrollo y los países en transición de una economía de planificación central a una economía de
libre empresa podrán aplazar cinco años, es decir, hasta el 1º de enero del año 2000, la aplicación del
Acuerdo.
10
En el Acuerdo sobre los ADPIC se reconoce la necesidad de fomentar una protección eficaz y
adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y
procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al
comercio legítimo.11  Para los Estados Unidos es de gran importancia lograr que los países cumplan
las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC a medida que entren en vigor.
                                                     
7 Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 7 (Objetivos).
8 Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 8 (Principio s).  Además, el artículo 40 autoriza a los países
Miembros a adoptar medidas apropiadas para impedir o controlar las prácticas o condiciones relativas a laconcesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad
intelectual que tenga un efecto negativo sobre la comp etencia en el mercado correspondiente.  Id, artículo 40.
9 Acuerdo sobre los ADPIC, párrafo 1 del artículo 41.
10 Los países en desarrollo pueden aplazar la aplicaci ón del Acuerdo otros cinco años, es decir, hasta el
año 2005, con respecto a la ampliación de  la protección mediante patentes de productos a sectores de tecnología,
especialmente los de los productos farmacéuticos y los pr oductos químicos para la agricultura, que no gozaban
antes de tal protección en el país de que se trate.  Por otra parte, teniendo en cuenta las necesidades especiales de
los países menos adelantados, estos países pueden apl azar diez años la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.
Acuerdo sobre los ADPIC, artículos 65 y 66.
11 Acuerdo sobre los ADPIC, Preámbulo.WT/WGTCP/W/101
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II. Aplicación de la legislación antimonopolio de los Estados Unidos a los derechos de propiedad
intelectual
Las actitudes y las políticas mantenidas en los Estados Unidos con respecto a la aplicación de
las leyes antimonopolio al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual han fluctuado con el
transcurso de los años.  Durante el decenio de 1970, por ejemplo, los organismos antimonopolio delos Estados Unidos adoptaron una actitud restrictiva con respecto a que los titulares de los derechos
pudieran explotar la propiedad intelectual, especialmente mediante acuerdos de concesión de
licencias.  En cambio, durante el decenio de 1980, guiados por las teorías económicas de la "escuela
de Chicago", dichos organismos mantuvieron una posición mucho más tolerante en lo que se refiere al
ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.
En 1995, en un intento de filtrar las teorías de vanguardia sobre la interfaz entre esas
disciplinas y de dar orientaciones claras a la comunidad empresarial, tanto nacional como extranjera,la División Antimonopolio del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio
("los Organismos") publicaron conjuntamente las Directrices para la Concesión de Licencias de
Propiedad Intelectual ("las Directrices").  Las Directrices, aplicables a las patentes, el derecho de
autor, los secretos comerciales y los conocimientos tecnicoprácticos, establecen un equilibrio entre la
necesidad de ofrecer amplios incentivos a la innovación y el objetivo antimonopolio de lograrmercados competitivos sin excesivos obstáculos al acceso.  Una política antimonopolio que retrase
indebidamente la explotación sin autorización de los derechos de propiedad intelectual privaría a los
consumidores de los beneficios de la innovac ión y una política de competencia excesivamente
restrictiva desalentaría el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos que reportan enormes
beneficios a los consumidores.  Mediante el establecimiento de normas antimonopolio óptimas seelevan al máximo la producción, la innovación y, por  ende, el bienestar.  Con la aplicación de esas
normas, en pie de igualdad, a las entidades nacionales y extranjeras, los organismos antimonopolio
garantizan que se eleven también al máximo las oportunidades de comercio de importación y
exportación en el que intervengan derechos de propiedad intelectual.
A. Directrices antimonopolio de los Estados Unidos, de 1995, para la concesión de
licencias de propiedad intelectual
Las Directrices se basan en tres principios básicos que representan un amplio consenso en lo
que se refiere a la interacción entre las medidas antimonopolio y la propiedad intelectual.  El primero
es que, a los efectos antimonopolísticos, los Organismos consideran la propiedad intelectual
esencialmente comparable a cualquier otra forma de propiedad.  Aunque, por supuesto, existen
diferencias, las leyes antimonopolio son suficientemente flexibles para tener en cuenta esas
diferencias y no deben imponer en el caso de la propiedad intelectual un examen más o menosminucioso que en el caso de otras formas de propiedad.
El segundo principio es que no existe presunción alguna de que los derechos de propiedad
intelectual creen dominio del mercado en el sentido antimonopolio.  Aunque los derechos de
propiedad intelectual confieren la facultad de exclusión con respecto a la obra, producto o proceso
específico de que se trate, la mayoría de las veces habrá suficientes sustitutos próximos, reales opotenciales, que impidan el ejercicio del dominio del mercado.  Por consiguiente, la determinación del
dominio del mercado se basa en una evaluación de las circunstancias del mercado.  Cuando una forma
específica de propiedad intelectual confiere una importante ventaja competitiva a su titular, esa
ventaja no está más en conflicto con las leyes antimonopolio que otra creada por cualquier otro activo
que permita a su propietario obtener beneficios supracompetitivos.  El dominio del mercado que esWT/WGTCP/W/101
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únicamente "consecuencia de un producto superior, perspicacia comercial o accidente histórico" no
infringe las leyes antimonopolio de los Estados Unidos.12
El tercer principio básico es que la concesión de licencias favorece por lo general la
competencia.  La concesión de licencias, la concesión mutua de licencias o la transferencia por otros
medios de la propiedad intelectual facilita su integración con factores de produccióncomplementarios.  Esta integración puede dar lugar a una explotación más eficiente de la propiedad
intelectual, lo que beneficiará a los consumidores al acelerar la reducción de los costos y la
introducción de nuevos productos resultantes de la propiedad intelectual.  Los acuerdos de concesión
de licencias aumentan el valor de la propiedad intelectual para los consumidores y los creadores de la
tecnología y evitan los costos de los litigios por infracción.  Al aumentar potencialmente los
beneficios esperados de la propiedad intelectual, la concesión de licencias puede aumentar el
incentivo a la inversión en actividades de investigación y desarrollo para crear propiedad intelectual.
Este último principio tiene también importantes consecuencias para el comercio internacional.
Los acuerdos de concesión de licencias pueden facilitar la transferencia de tecnología a través de las
fronteras en beneficio de la economía global y de  los consumidores de todo el mundo.  Al reconocer
el carácter por lo general favorable a la competencia de la concesión de licencias, las Directrices
tratan de evitar interferencias innecesarias con muchos acuerdos de concesión de licencias que sonbeneficiosos o neutros desde el punto de vista de la competencia y facilitar de esa manera un elevado
nivel de producción y comercio de tecnología entre las naciones.
Teniendo en cuenta los beneficios que por lo general reporta a la competencia la concesión de
licencias de propiedad intelectual, en las Directrices se establece una "zona de seguridad" en la que
los Organismos no impugnarán, salvo en circunstancias extraordinarias, las restricciones contenidasen los acuerdos de concesión de licencias si no son a primera vista anticompetitivas y el licenciante y
el licenciatario no representan colectivamente más del 20 por ciento de cada mercado pertinente
afectado significativamente por la restricción.  Entre las restricciones a primera vista anticompetitivas
cabe citar las que normalmente justificarían per se  la aplicación de las leyes antimonopolio: por
ejemplo, la fijación de precios o la división del mercado.  La zona de seguridad tiene por finalidadfomentar e impulsar la concesión de licencias de propiedad intelectual favorables a la competencia
mediante la simplificación de la norma para los innovadores y las empresas de menores dimensiones.
Fuera de la zona de seguridad, en las Directrices se establece que un acuerdo de concesión de
licencia puede suscitar preocupaciones antimonopolísticas cuando perjudica la competencia entre
entidades que, de no existir la licencia, hubieran sido competidores reales o probablemente
potenciales en el mercado correspondiente.  Por ej emplo, una restricción contenida en un acuerdo de
concesión de licencia puede perjudicar la competencia si facilita la fijación de precios.  Asimismo, lasrestricciones de ese tipo que afectan a un mercado pueden perjudicar la competencia en otro si
impiden el acceso a un importante componente o insu mo, o elevan considerablemente su precio, o si
facilitan una acción coordinada para elevar los precios o reducir el insumo.  Un acuerdo que fusione
de hecho las actividades de investigación y desarrollo en una esfera determinada podría perjudicar la
competencia para el desarrollo de nuevos bienes y servicios.  También una adquisición de propiedadintelectual puede reducir la competencia en el mercado correspondiente.
Aunque las políticas de observancia establecidas en las Directrices tienen por finalidad
impedir esas prácticas anticompetitivas, están también cuidadosamente estudiadas para no desalentar
involuntariamente la concesión de licencias.  Al evaluar un acuerdo de concesión de licencia, los
Organismos se centran en los efectos reales en el mercado correspondiente, no en sus términos
                                                     
12 United States v. Grinnell Corp., 384 US 563, 571 (1966).WT/WGTCP/W/101
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formales.  El mercado afectado puede componerse de bienes y servicios, tecnología y/o actividades de
investigación y desarrollo, según las circunstancias del acuerdo de concesión de licencia.
En la sección 3.4 de las Directrices se describen los criterios con arreglo a los cuales
los Organismos evaluarán los efectos en la competencia de un acuerdo de concesión de licencia.13
Para determinar el modo de análisis apropiado, en las Directrices se dice que la primera cuestión es
determinar si cabe esperar que la restricción contribuya a una integración de la actividad económica
que aumente la eficiencia.14  Si no existe esa mayor eficiencia resultante de la integración y
la restricción es del tipo de las que infringen per se  la legislación antimonopolio de los Estados
Unidos -por ejemplo, la mera fijación de precios o la división del mercado entre los competidores-
los Organismos la impugnarán en virtud de la norma per se , con arreglo a la cual no es necesario
realizar una investigación de los probables efectos en la competencia de la restricción.  En otro caso,
los Organismos aplicarán criterios razonables, que se centran en determinar si es probable que laconducta en cuestión tenga efectos anticompetitivos y, en la afirmativa, si la restricción es
razonablemente necesaria para lograr beneficios para la competencia que superen los efectos
anticompetitivos.  Este enfoque refleja el análisis utilizado por el Tribunal Supremo.
15 E n  l a  g r a n
mayoría de los casos, las restricciones contenidas en los acuerdos de concesión de licencias de
propiedad intelectual se evalúan con arreglo a esos criterios razonables, ya que estos acuerdos suelencrear importantes aumentos de eficiencia como consecuencia de la integración y las restricciones con
ellos relacionadas tienen por lo general un nexo suficiente con la integración creadora de la eficiencia.
Las Directrices contienen una sección relativa al análisis de los efectos de los acuerdos de
concesión de licencias sobre la competencia en la investigación y desarrollo de nuevos o mejores
productos o procesos.  Si un acuerdo de concesión de licencia puede afectar desfavorablemente a lacompetencia en el desarrollo de nuevos o mejores productos o procesos, los Organismos analizarán
esa repercusión como un efecto competitivo separado en los mercados correspondientes de productos
o tecnología o como un efecto competitivo en un "mercado de innovación" separado.  Un mercado de
innovación se compone de las actividades de investigación y desarrollo orientadas a determinados
productos o procesos nuevos o mejorados y los sustitutos próximos de esas actividades deinvestigación y desarrollo.  La utilización de un mercado de innovación para analizar los efectos en la
competencia puede ser apropiada cuando el acuerdo de concesión de licencia puede tener efectos
competitivos en la innovación que no pueden abordarse adecuadamente mediante el análisis de
mercados de productos o tecnología.  Por ejemplo, el  acuerdo puede afectar al desarrollo de productos
que no existen todavía.  Los mercados de innovación pueden ser también útiles cuando un acuerdo
tenga efectos competitivos resultantes de las actividades de investigación y desarrollo en mercados
geográficos donde esté limitada o no exista la competencia en los mercados de productos.Los Organismos delinearán un mercado de innovación sólo cuando la capacidad para realizar las
correspondientes actividades de investigación y desarrollo pueda asociarse con activos o
características especiales de empresas específicas.
En las Directrices se establece que los Organismos podrán impugnar, en virtud de las leyes
antimonopolio, el ejercicio de derechos de propiedad intelectual sin validez.  Por ejemplo, el exigir o
                                                     
13 En las Directrices (sección 5.1-5.7) se examin a también específicamente la aplicación del marco
analítico general a determinadas restricciones de los acuerdos de concesión de licencias -por ejemplo,vinculación, exclusividad y mantenimiento de precios de reventa- y a acuerdos que entrañen la concesión mutuade licencias, el agrupamiento, o la adquisición de propiedad intelectual.
14 Véase, por ejemplo, Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc., 441 US 1 (1979).
15 Véase, por ejemplo, Federal Trade Commission v. Superior Court Trial Lawyers Ass’n, 493 US 411,
433 (1990);  Federal Trade Commission v. Indiana Federation of Dentists, 476 US 447 (1986).WT/WGTCP/W/101
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tratar de exigir el respeto de una patente obtenida mediante fraude en la Oficina de Patentes y Marcas
de Fábrica o de Comercio o la Oficina del Derecho de Autor puede infringir el artículo 2 de la Ley
Sherman o el artículo 5 de la Ley de la Comisión Federal de Comercio.16  Un litigio objetivamente
carente de fundamento para hacer respetar derechos de propiedad intelectual sin validez puede
también constituir un elemento de infracción de la Ley Sherman.17
B. Casos recientes de aplicación de la ley relacionados con derechos de propiedad
intelectual
Aunque las Directrices ilustran en principio la interrelación y complementariedad de la
aplicación de las leyes antimonopolio y los derechos de propiedad intelectual, las medidas de
aplicación puestas en práctica proporcionan ejemplos concretos.  Como demuestran los casos
siguientes, la aplicación de la ley antimonopolio puede evitar que la conducta o los acuerdos de
empresas privadas reduzcan las fuentes potenciales de innovación o impidan la entrada deinnovadores.  Incluso en los casos en que los Organismos han estimado necesario afectar a la
propiedad de los derechos de propiedad intelectual para resolver problemas de competencia en
relación con la reducción de la competencia en materia de precios o la variedad de los productos o la
reducción o retraso de la innovación, prestan gran atención a idear soluciones que no interfieran con
los principios básicos de la legislación en materia de propiedad intelectual.
Los casos que se examinan a continuación incluyen la aplicación de la ley con respecto a las
fusiones.
18  Durante los últimos años ha habido un volumen sustancial de actividad en materia de
fusiones en algunos mercados, por ejemplo el de los productos farmacéuticos;  en el correspondiente
análisis se han abordado los efectos competitivos de las fusiones en las actividades de investigación y
desarrollo.  Estos casos ponen de relieve la importante función que la legislación antimonopolio puededesempeñar en el mantenimiento de los incentivos para que exista una reñida competencia en los
esfuerzos por producir nuevos y mejores productos.
1) Aplicación de la ley por el Departamento de Justicia
a) Pilkington
El caso del Departamento de Justicia contra Pilkington plc (1994) se refería a un cártel
internacional organizado mediante un acuerdo de concesión de licencia que imponía restricciones a la
competencia mucho después de que esas restricciones fueran razonablemente necesarias para el
avance de la tecnología objeto de licencia.  Pilkington, empresa británica, había concedido licencias a
los principales fabricantes mundiales de vidrio flotado muchos años antes para utilizar sus patentes y
conocimientos tecnicoprácticos conexos únicamente en territorios específicos.  Esas licencias
originales contenían rigurosas restricciones territoriales, de utilización y de concesión de
                                                     
16 Por ejemplo, Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp., 382 US 172
(1965) (patentes);  Michael Anthony Jewelers, Inc. v. Peacock Jewelry, Inc., 795 F. Supp. 639, 647
(S.D.N.Y. 1992) (derecho de autor).
17 Por ejemplo, Professional Real Estate Investors, Inc., v. Columbia Pictures Industries, Inc. 508 US
49, 57 (1993) (derecho de autor);  CVD, Inc. v.  Raytheon Co. , 769 F.2d 842 (1st Cir. 1985) cert.denied ,
475 US 1016 (1986) (secretos comerciales); Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc.,  601 F.2d 986, 992-96
(9th Cir. 1979), cert. denied, 444 US 1025 (1985) (patentes).
18 Aunque las Directrices no abarcan expresamente el análisis de las fusiones (que se establece en las
Directrices de los Organismos sobre las Fusiones Horizontales, de 1992), los conceptos enunciados en lasDirectrices guían el análisis de las fusiones  con un componente de propiedad intelectual.WT/WGTCP/W/101
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sublicencias, junto con cláusulas de retrocesión de las mejoras realizadas por los licenciatarios, que
limitaban sustancialmente la competencia entre los licenciatarios y Pilkington.
Las licencias de Pilkington no terminaban en el momento de la expiración de las patentes,
sino que continuaban indefinidamente hasta que el licenciatario pudiera demostrar que toda la
tecnología objeto de licencia era de conocimiento público.  Según el Departamento de Justicia,Pilkington exageró entonces lo que era "secreto" como medio de frenar o impedir que los
licenciatarios y otros rivales pudieran inventar en torno a sus derechos legítimos de propiedad
intelectual.  Pilkington concluyó también con sus licenciatarios, al margen y aparte de las licencias,
otros acuerdos, incluidas limitaciones de las exportaciones, presuntamente como medio de limitar y
controlar la competencia en los mercados del vidrio.  El Departamento alegó que, como consecuencia
de los acuerdos de concesión de licencias, se prohibía a las empresas estadounidenses exportar su
propia tecnología de fabricación del vidrio y, por tanto, construir fábricas de vidrio en el extranjero.Según se decía en la reclamación, existían también efectos desfavorables en la producción y la
innovación estadounidenses.  Esta conducta infringía la disposición de la Ley Sherman que prohibía
conductas anticompetitivas que afectaran desfavorablemente al comercio interno y al comercio de
exportación de los Estados Unidos.
El caso se resolvió mediante un decreto judicial previo acuerdo de las partes
19, por el que la
carga de la prueba de la continuidad del carácter secreto de la tecnología de fabricación del vidrio
flotado para cuya utilización se había concedido licencia pasaba esencialmente de los licenciatarios a
Pilkington y se prohibía a esta última empresa que amenazara con litigios en materia de propiedad
intelectual a clientes potenciales (situados en cualquier lugar del mundo) de vendedores de fábricas de
vidrio estadounidenses que no fueran licenciatarios de Pilkington.  La eliminación de esos obstáculosartificiales a la competencia beneficia no sólo a los fabricantes estadounidenses antes sometidos a
restricciones sino también a los compradores de vidrio flotado de todo el mundo, que pueden ahora
beneficiarse de la competencia al satisfacer sus necesidades.
b) General Electric
Un excelente ejemplo de la aplicación de las Directrices por el Departamento de Justicia a un
acuerdo de concesión de licencia es su querella de agosto de 1996 contra General Electric Co. ("GE")
en relación con las disposiciones contenidas en sus licencias que imponían restricciones a los
competidores más probables de GE en el suministro de servicios de mantenimiento y reparación de
equipo médico:  los hospitales titulares de sus licencias.  La unidad de sistemas médicos de GE,
principal fabricante mundial de equipo  médico de registro de imágenes corporales -por ejemplo,
tomógrafos computadorizados y aparatos de registro de imágenes corporales de resonancia magnética-
concede licencias para la utilización de soporte lógico informático avanzado para diagnóstico ahospitales y otros establecimientos de atención sanitaria que emplean equipo de registro de imágenes
de GE.  La razón principal de la querella era una "cláusula continua" contenida en la licencia por la
que se establecía que durante varios años el licenciatario no competiría con GE en la reparación o
mantenimiento de equipo de hospital.  La División Antimonopolio alegó que esa "cláusula" equivalía
a un acuerdo entre el licenciatario y GE de que el licenciatario no competiría con GE en el servicio demantenimiento del equipo de atención sanitaria, independientemente de que utilizara realmente o no
el soporte lógico objeto de la licencia.
Normalmente, un acuerdo de ese tipo entre dos competidores reales o posibles constituía
probablemente una infracción per se  del artículo 1 de la Ley Sherman:  una restricción del comercio
intrínsecamente irrazonable.  Sin embargo, en el marco de las Directrices, se planteaba aún la cuestiónde si esa restricción podía contribuir a una integración, posible gracias a las licencias, que aumentara
                                                     
19 United States v. Pilkington plc, 1994 Trade Cas. (CCH) ¶ 70,842 (D. Ariz. 1994).WT/WGTCP/W/101
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la eficiencia.  Realmente había una integración, ya que las licencias permitían a los licenciatarios
combinar el soporte lógico informático con su equipo interno de reparación con el fin de mantener y
reparar su equipo GE de registro de imágenes con mayor eficacia en función del costo.  Si la "cláusula
continua" hubiera fomentado esa integración, se hubiera analizado mediante la aplicación de criterios
razonables.
Ahora bien, la "cláusula continua" no parecía tener una relación razonable con la integración
posibilitada por la licencia.  No impedía que entre los licenciatarios se aprovecharan las ventajas sin
hacer contribución alguna, como hubiera podido hace rlo la concesión de licencias territoriales
exclusivas.  Tampoco permitía que GE y sus licenciatarios compartieran los riesgos inherentes al
desarrollo y aplicación de la tecnología.  Aunque GE tenía un legítimo interés en asegurarse de que
los licenciatarios no utilizaran el soporte lógico de manera no autorizada y que constituyera una
infracción, la restricción sólo servía para ese propósito en grado insignificante con relación a su efectototal, que no era simplemente prohibir a los licenciatarios la utilización del soporte lógico objeto de la
licencia para reparar las máquinas de otros establecimientos.
20  En definitiva, la "cláusula continua"
eliminaba a los competidores más probables de GE en el mantenimiento de equipo,
independientemente de que pudieran o no utilizar para  competir el soporte lógico objeto de licencia.
El Departamento de Justicia sostuvo que esta práctica reducía la competencia no sólo en el
mercado de mantenimiento sino también en los mercados de equipo de registro de imágenes.  En las
zonas de escasa población especialmente, los únicos proveedores de servicios de mantenimiento son
los hospitales, y los fabricantes de equipo de registro de imágenes necesitan que se presten esos
servicios para que sus productos sean comercialmente  viables.  La "cláusula continua" eliminaba a un
gran número de esos posibles proveedores.  En efecto, cuando los hospitales compraban equipo deregistro de imágenes se daban cuenta, naturalmente, de la dificultad de encontrar servicios de
mantenimiento del equipo fabricado por rivales de GE.  Esto inclinaba a los propios mercados de
equipo en favor de GE e impedía la competencia basada en los méritos.  La falta de toda relación
plausible entre la restricción y la necesidad legítima de GE de impedir una apropiación indebida o
cualquier otro objetivo de promoción de la eficiencia llevó al Departamento de Justicia a la conclusiónde que la restricción constituía  per se  una infracción del artículo 1, por lo que no era necesario probar
la existencia de daño a la competencia.
La GE trató, sin éxito, de que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos desestimara el
recurso al artículo 1 y la teoría de la infracción per se.
21  Finalmente, el caso se resolvió, por acuerdo
de las partes, mediante un decreto judicial que prohíbe a GE exigir a sus licenciatarios que convengan
en no prestar servicios de mantenimiento de equipo médico de terceras partes y protege al mismo
tiempo el derecho de GE de circunscribir la utilización de su soporte lógico y demás materiales a lapieza específica de equipo de registro de imágenes para la cual se concedió la licencia.
                                                     
20 De hecho, la "cláusula continua" no era necesaria a esos efectos.  El soporte lógico objeto de la
licencia únicamente podía utilizarse en el modelo concre to de modalidad específica para el que se había
concedido la licencia.  Por consiguiente, el licenciatario no hubiera podido emplear el soporte lógico para cuyautilización con su tomógrafo computadorizado GE había obtenido licencia en el tomógrafo computadorizado deotro fabricante, ni siquiera en otro modelo de tomógrafo computadorizado GE.  Así pues, deliberadamente, las
posibilidades técnicas de apropiación indebida del soporte lógico con fines competitivos eran escasas;  incluso
con el mismo modelo de la misma modalidad un código  de seguridad instalado por GE impedía su uso sin
autorización.
21 United States v. General Elec. Co., 1997-1 Trade Cas. (CCH) ¶ 71,765 (D. Mont. 1997).  No
obstante, el Tribunal desestimó la alegación del Departamento de que, de conformidad con el artículo 2 de laLey Sherman, las licencias constituían una conspiración para monopolizar el mercado de servicios demantenimiento del equipo de atención sanitaria.   WT/WGTCP/W/101
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2) Aplicación de la ley por la Comisión Federal de Comercio
a) Empresa conjunta Royal Dutch/Shell-Montedison
En 1993 el grupo de empresas Royal Dutch/Shell ("Shell") y Montedison S.p.A.
("Montedison") proyectaron fusionar la mayoría de sus empresas de tecnología y producción de
polipropileno de todo el mundo22 en una empresa conjunta que se llamaría "Montell".  La Comisión
Federal de Comercio impugnó la transacción alegando que planteaba problemas de competencia en
cinco mercados relacionados con el polipropileno, de los que el más pertinente a los efectos del
presente examen es el efecto de la empresa conjunta proyectada en la competencia y el comercio de
exportación en los mercados de tecnología y concesión de licencias.
En el momento de la transacción, Mont edison era el mayor productor mundial de
polipropileno y el principal licenciante de tecnología del polipropileno.  Shell era el segundo
productor mundial de polipropileno y, a través de su empresa conjunta de tecnología y concesión delicencias con Union Carbide Corporation ("empresa conjunta Shell/Carbide"), era el principal rival de
Montedison en el otorgamiento de licencias para la utilización de la tecnología actual del
polipropileno en todo el mundo.  La tecnología del polipropileno, insumo esencial en la producción de
polipropileno, consta de un proceso optimizado, proyecto de fábrica y catalizador.  La licencia de la
tecnología reviste la forma de una licencia global que incluye la tecnología del proceso delpolipropileno y los conocimientos tecnicoprácticos conexos, la tecnología de los catalizadores y los
correspondientes conocimientos tecnicoprácticos, una licencia para la utilización de catalizadores
optimizados con la tecnología global y un acuerdo de suministro de catalizadores.
Shell/Carbide era el principal competidor de Montedison en investigación, desarrollo y
otorgamiento de licencias para la utilización de la tecnología del polipropileno y la tecnología de loscatalizadores.  En el momento de la transacción  Montedison coordinaba la concesión de licencias
para la utilización de la tecnología del polipropileno y la venta de catalizadores de polipropileno con
Mitsui Petrochemical Industries Ltd. ("Mitsui"), con reparto de los cánones obtenidos del
otorgamiento de licencias para la utilización de la tecnología del polipropileno y la tecnología de los
catalizadores.  A diferencia de la relación de cooperación entre Montedison y Mitsui, la competenciaentre Shell/Carbide y Montedison en la concesión de licencias era reñida.  Había pruebas de que la
competencia entre ambas empresas era tan intensa que tras la entrada de Shell/Carbide en el mercado
de concesión de licencias para la utilización de tecnología los correspondientes cánones descendieron
considerablemente.  También las había de que la innovación a través de la competencia en
investigación y desarrollo en el mercado de tecnología había dado lugar a reducciones de los costos y
mejoras de las propiedades y los resultados de los productos, así como a la expansión de las
aplicaciones y utilización de las resinas de polipropileno.
Tras la empresa conjunta, Montell/Mitsui representaría más del 70 por ciento de las
instalaciones de producción de polipropileno existentes o en proyecto en todo el mundo desde 1990 y
más del 75 por ciento de la producción mundial de catalizadores de polipropileno.  Como había
pruebas de que otras tecnologías no constituían una importante restricción de la competencia y de que
los obstáculos al acceso, incluidos los relativos a las patentes, eran elevados, la empresa conjuntatenía potencialmente graves efectos anticompetitivos.  Concretamente, la empresa conjunta
proyectada crearía intereses compartidos entre Shell y Montedison con posibles efectos secundarios
en la competencia fuera de la empresa conjunta.  Shell controlaría a Montell y a la empresa conjunta
Shell/Carbide y trataría de elevar al máximo los beneficios conjuntos obtenidos de la producción y las
                                                     
22 El polipropileno es un tipo de plástico utilizado en muchas aplicaciones:  entre ellas, fibras para la
fabricación de alfombras, prendas de vestir y tejidos in dustriales;  piezas y partes interiores y exteriores de
automóviles;  juguetes;  y tapones de botella.WT/WGTCP/W/101
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actividades de concesión de licencias de esas entidades.  Por consiguiente, la Comisión Federal de
Comercio alegó que el efecto de la empresa conjunta proyectada sería probablemente una sustancial
reducción de la competencia en los mercados mundiales de tecnología del polipropileno, concesión de
licencias para la utilización de la tecnología del polipropileno y concesión de licencias, producción y
venta de catalizadores de polipropileno.23  Ello hubiera dado presuntamente lugar a un aumento del
precio de las licencias y de los catalizadores y a una reducción de la innovación, lo que a su vez se
hubiera traducido en un incremento del costo de la producción y, finalmente, del precio de las resinas
de polipropileno para los usuarios finales.
En la reclamación presentada se alegaba también que la empresa conjunta en proyecto tendría
efectos desfavorables en el comercio de exportación de los Estados Unidos.24  La Comisión Federal de
Comercio sostuvo que la creación de Montell reduciría probablemente el incentivo para Shell de
fomentar la tecnología del polipropileno de Shell/C arbide, con lo que disminuiría tanto la producción
total como las exportaciones estadounidenses de esa tecnología y de los productos conexos.  Así pues,
la Comisión Federal de Comercio alegó que  una probable consecuencia de la reducción de la
competencia resultante de la fusión sería la reducción de las exportaciones estadounidenses.
Las partes concluyeron un acuerdo de avenencia para resolver la reclamación de la Comisión
Federal de Comercio.25  Para mantener la competencia que en  otro caso hubiera restringido la empresa
conjunta en proyecto, en la orden judicial se exigía que Shell se deshiciera de todos sus activos
estadounidenses relacionados con el polipropileno, incluida su participación en la empresa conjunta
Shell/Carbide y su empresa estadounidense de catalizadores de polipropileno.  Esos activos
comprendían la propiedad intelectual relacionada con el polipropileno de  Shell (derechos de patente,
secretos comerciales y tecnología y conocimientos tecnicoprácticos) y sus derechos derivados de laslicencias de patentes aplicables.  Los activos fueron cedidos a la Union Carbide Corporation, que
competiría como una entidad separada.
26
b) Ciba Geigy/Sandoz
En la impugnación por parte de la Comisión Federal de Comercio de la fusión
(63.000 millones de dólares EE.UU.) de Ciba Geigy Limited ("Ciba") y Sandoz Ltd. ("Sandoz") en
una nueva firma, Novartis, se suscitaron cuestiones complejas relacionadas con la propiedad
intelectual.  La fusión Ciba/Sandoz planteaba graves problemas de competencia en tres esferas
distintas: investigación y desarrollo en terapia genética, herbicidas para cereales, y productos para
combatir las pulgas.  Las cuestiones relativas a la propiedad intelectual se planteaban principalmente
                                                     
23 La definición de un mercado de tecnología consistente en la propiedad intelectual objeto de licencia
es compatible con la sección 3.2.1 de las Directrices.
24 La Ley de Mejoras de la Legislación Antimonopolio (Comercio Exterior) de 1982 modificó también
la Ley de la Comisión Federal de Comercio para esta blecer su alcance jurisdiccional con respecto a la conducta
anticompetitiva que tenga un efecto directo, sustancial  y razonablemente previsible sobre el comercio de
exportación o el comercio con naciones extranjeras.
25 Montedison S.p.A., 119 F.T.C. 676, 687-723 (1995).
26 Durante la investigación los funcionarios de la Comisión Federal de Comercio descubrieron el
acuerdo sobre cánones y reparto de beneficios -que fue impugnado- entre Montedison y Mitsui PetrochemicalIndustries, Ltd., socio de Montedison con respecto a la concesión de licencias para la utilización tanto de la
tecnología del polipropileno como de la tecnología de los catalizadores.  Las pruebas indicaban que la finalidady el efecto del acuerdo era restringir la competencia en ma teria de precios y asignar mercados para las licencias
de utilización de esas tecnologías, incluido el mercado estadounidense. Con arreglo a la solución alcanzada,
Montedison debía renunciar a los ingresos resultantes en virtud del acuerdo de futuras licencias estadounidenses
otorgadas por Mitsui;  asimismo, se prohibía a la empresa concluir acuerdos ilegales similares.WT/WGTCP/W/101
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en el mercado de la terapia genética.27  En el momento de la investigación no se vendían en los
Estados Unidos productos de terapia genética, por no disponerse de ellos comercialmente, pero se
estaban realizando ensayos clínicos de algunos tratamientos de terapia genética y se esperaba que en
el año 2000 podrían introducirse los primeros productos.  Esas terapias son muy prometedoras para el
tratamiento de diversos tipos de cáncer y otros estados patológicos.
La principal preocupación de la Comisión Federal de Comercio era la pérdida de competencia
en investigación y desarrollo, a diferencia de otros casos en los que la pérdida de competencia en
investigación y desarrollo constituía un aditamento a la pérdida de competencia en la producción y
ventas corrientes.  En el análisis hecho por la Comisión de los probables efectos en la competencia de
esa fusión se aplicó el concepto de mercados de innovación descrito en las Directrices.  Este caso
ilustra, en particular, que la Comisión interviene en las transacciones de los mercados de innovación
en circunstancias cuidadosamente delimitadas:  cuando pocas empresas poseen las características oactivos especializados necesarios para competir con éxito en el mercado.
Las preocupaciones de la Comisión se referían:  i) al amplio mercado de la tecnología de la
terapia genética y a la investigación y desarrollo de las terapias genéticas, incluidas las terapias
genéticas in vivo  y ex vivo , y ii) a la investigación, desarrollo, elaboración y venta de cuatro distintas
terapias genéticas:  cinasa de timidina - virus simple del herpes ("HSV-tk"), para el tratamiento del
cáncer; HSV-tk, para el tratamiento del injerto contra la enfermedad de la persona receptora;
tratamiento de la hemofilia; y quimiorresistencia.  Según se decía en la reclamación, las
preocupaciones relativas a la competencia se debían al hecho de que en cada uno de los mercados de
terapias genéticas existía una gran concentración y Ciba/Chiro
28 y Sandoz eran dos de tan sólo unas
pocas entidades capaces de desarrollar comercialmente una amplia gama de productos de terapiagenética y, en el caso de los cuatro productos genéticos concretos mencionados, eran las dos únicas
entidades.
Con respecto a cada uno de los productos de terapia genética concretos mencionados,
Ciba/Chiron y Sandoz eran las dos únicas empresas con productos suficientemente desarrollados para
poder ejercer una presión competitiva recíproca e impulsar la aceleración del desarrollo y lacomercialización.  En cuanto al  mercado general de la terapia genética, las empresas que se
fusionaban controlaban insumos de propiedad intelectual de crucial importancia para el desarrollo de
productos de terapia genética
29 a la Comisión le preocupaba que la fusión creara una cartera
inigualable de activos de propiedad intelectual necesarios para comercializar productos de terapia
genética.  Ambas empresas poseían también los conocimientos tecnológicos, industriales, clínicos y
                                                     
27 La terapia genética entraña el tratamiento de enfermedades o estados patológicos mediante la
modificación de los genes y la inserción de los genes modificados en las células del paciente.  Para alterar losgenes puede utilizarse cualquiera de dos métodos generales:  ex vivo , fuera del cuerpo, para su subsiguiente
inserción en el paciente;  o in vivo , dentro del cuerpo, mediante productos de terapia genética que se administran
directamente al paciente.
28 En la parte del caso relativa a la terapia genética se menciona en la reclamación como parte a Chiron
Corporation porque Ciba posee el 46,5 por ciento aproxima damente de las acciones de Chiron y es esta última
empresa, y no Ciba, la dedicada a actividades de investig ación y desarrollo en la esfera de la terapia genética.
29 Los decisivos derechos de propiedad intelectual de Ciba/Chiron y Sandoz con respecto a la terapia
genética incluyen una amplia patente que abarca todos los métodos ex vivo  utilizados en la terapia genética (la
llamada "patente Anderson") y patentes que amparan la utilización de determinadas citoquinas, proteína
necesaria para muchas aplicaciones de la terapia genética ex vivo  y que se emplea para aumentar el número de
células tomadas del paciente.  Las partes en la fusión tienen también derechos de propiedad intelectual vitales envectores retrovirales, único vehículo de transferencia pa ra la terapia genética que se ha demostrado es seguro y
relativamente eficaz.WT/WGTCP/W/101
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normativos y la capacidad de fabricación necesarios para desarrollar comercialmente productos de
terapia genética.
De no poner remedio, parecía que la fusión de Ciba y Sandoz reduciría muy probablemente la
competencia en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la venta de los productos específicos
de terapia genética mencionados.  Dada la ausencia de posibles competidores, los incentivos de lasempresas fusionadas variarían, de tal manera que a la Comisión le preocupaba la probabilidad de que
las partes aunaran sus actividades de investigación o eliminaran alguno de sus proyectos de
investigación paralelos o le imprimieran mayor lentitud.  Con respecto al mercado general, la empresa
resultante de la fusión tendría menos incentivos de los que tendrían las partes como competidores
independientes para conceder licencias de los derechos de propiedad intelectual o colaborar con otras
empresas.  Ciba/Chiron y Sandoz poseían en cada caso carteras sustanciales de propiedad intelectual
antes de la fusión y tenían el incentivo que les daba su rivalidad, y actuaban en consecuencia, paraotorgar licencias con respecto a derechos de propiedad intelectual necesarios.  Tras la fusión, la
empresa hubiera podido actuar como un monopolio en la cesión de esos derechos a otros
investigadores, con lo que hubiera disminuido considerablemente el incentivo de esos investigadores
para proseguir sus actividades de investigación y desarrollo.
La Comisión logró llegar a un acuerdo encaminado a restablecer la competencia perdida
como consecuencia de la fusión y mantener los incentivos de la empresa resultante de la misma para
competir enérgicamente en ese importante mercado de innovación.
30  Para reparar los presuntos daños
a la competencia, la orden judicial preveía un conjunto de licencias de patentes para que otras
empresas pudieran competir con la empresa resultante de la fusión y se restableciera así la
competencia que de otra manera hubiera desaparecido como consecuencia de la fusión.31  E n  e s t e
caso, se juzgó que era preferible la solución de la concesión de licencias a la cesión de los activos para
restablecer la competencia perdida como consecuencia de la fusión, ya que, habida cuenta de que el
acceso a determinados derechos de propiedad intelectual fundamentales de los que era titular la
empresa resultante de la fusión podía ser de importancia crucial para comercializar con éxito muchos
productos potenciales de terapia genética, las empresas rivales y otros científicos confirmaron que laconcesión de licencias les permitiría desarrollar productos de terapia genética y restablecer la
competencia perdida como consecuencia de la fusión.  Además, una cesión de activos hubiera podido
perturbar sustancialmente las actividades de investigación y desarrollo de las partes.
Para lograr que el programa de desarrollo de los productos de terapia genética específicos
mencionados continuara rápidamente, sin apenas interrupción, la orden judicial exigía un comprador
"conspicuo".  Para cumplir esa condición, las partes propusieron como licenciatario específico a
Rhone Poulenc Rorer, y funcionarios de la Comisión realizaron la correspondiente investigación antes
                                                     
30 Ciba-Geigy Ltd., Docket Nº C-3725 (orden judicial dictada previo acuerdo de las partes, 24 de marzo
de 1997),  notificada en 5 Trade Reg. Rep. (CCH) ¶ 24,182.
31 En el mercado general de terapia genética, Nova rtis y Chiron tenían que otorgar licencia, con
cánones bajos, respecto de la "patente Anderson  ex vivo " y las patentes correspondientes a las citoquinas
utilizadas en la terapia genética ex vivo,  a toda entidad que la solicitara.  (La patente Anderson abarca la
totalidad de la categoría de tratamiento de terapia gené tica con modificación de las células fuera del cuerpo, que
es la esfera de desarrollo comercial más avanzada.  De no existir esa disposición, esas patentes hubieran estadobajo el control exclusivo de la empresa resultante de la  fusión.)  Con respecto a los cuatro productos de terapia
genética mencionados, Ciba, Sandoz y Chiron tenían que otorgar una licencia no exclusiva con respecto a susderechos mundiales resultantes de la patente HSV-tk a Rhone- Poulenc Rorer, Sandoz tenía que convertir su
licencia exclusiva relativa al gen Factor VII en una li cencia no exclusiva o conceder a Rhone-Poulenc Rorer una
sublicencia con respecto a esos derechos, y se prohibía a Ciba, Chiron y Sandoz adquirir derechos exclusivos enpropiedad intelectual y tecnología relacionadas con la utilización de genes específicos en la terapia genética dequimiorresistencia.WT/WGTCP/W/101
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de recomendar la aprobación por parte de la misma del acuerdo de avenencia.  Si en la orden judicial
se hubiera previsto únicamente la concesión de licencia a Rhone Poulenc Rorer, no se hubiera
restablecido la competencia en el mercado más general de la investigación y desarrollo en la esfera de
la terapia genética.  Determinadas características de la propiedad intelectual en cuestión limitaban las
maneras en que los licenciatarios podían a su vez conceder sublicencias a otros investigadores.  Pararestablecer la plena competencia en el mercado más general de la terapia genética era necesario exigir
la inusitada solución de la concesión obligatoria de licencias.
c) Summit Technology/VISX-
La mancomunidad de patentes puede ofrecer un medio lícito y favorable a la competencia de
resolver situaciones en las que las empresas poseen patentes que de otra manera se obstruirían entre sí
e impedirían la comercialización de las invenciones.32  Sin embargo, los acuerdos de ese tipo que
eliminan la competencia entre las empresas y crean un monopolio administrado conjuntamente estánsujetos a impugnación en virtud de las leyes antimonopolio.  Fue la cuestión planteada en el
procedimiento incoado por la Comisión Federal de Comercio contra Summit Technology y  VISX,
que eran los dos únicos  fabricantes de láseres aprobados por la Administración de Productos
Alimenticios y Farmacéuticos de los Estados Unidos para su utilización en queratectomía
fotorrefractiva ("PRK") para el tratamiento de la miopía, la presbicia y el astigmatismo.
Según la reclamación de la Comisión Federal de Comercio, las empresas Summit y VISX
tenían cada una la propiedad intelectual y demás activos necesarios para acceder independientemente
al mercado, en lugar de lo cual agruparon la mayoría de sus actuales patentes relacionadas con la
PRK, así como algunas futuras, en una sociedad de reciente creación llamada Pillar Point Partners
("PPP").  La agrupación de las patentes elimi nó la competencia directa entre ambas empresas de
dos maneras.  En primer lugar, las empresas no competían ya en lo relativo a los precios.  La
mancomunidad estableció un derecho de licencia de 250 dólares EE.UU.  pagadero cada vez que un
láser producido por cualquiera de las dos empresas se utilizara en una operación de  PRK.  Las
empresas dividían después los ingresos obtenidos de los derechos de licencia con arreglo a una
fórmula determinada previamente.  El efecto de ese derecho por utilización fue fijar y elevar el precioque los médicos pagaban por el equipo y la tecnología  PRK y privar a los consumidores del beneficio
de la competencia.  El otro efecto anticompetitivo de la mancomunidad fue la eliminación de la
competencia en la concesión de licencias para la utilización de la tecnología  PRK.  Las dos empresas
convinieron en que ninguna de ellas otorgaría licencias para la utilización de su propia tecnología sin
autorización de la otra.  En la reclamación de la Comisión, que seguía el análisis esbozado en las
Directrices, se alegaba que la agrupación de las patentes no era razonablemente necesaria para lograr
eficiencias favorables a la competencia.
La Comisión alegó también que VISX obtuvo fraudulentamente una patente fundamental de
la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica o de Comercio de los Estados Unidos.  Más
concretamente, se acusaba a VISX de haber ocultado deliberadamente a dicha Oficina información
muy importante sobre el "estado anterior de la técnica" que podía demostrar que la presunta invención
no era nueva, como exigían las leyes sobre patentes.  Se acusaba asimismo a VISX de haber resueltouna interferencia entre patentes de modo que constituía una infracción de las normas de la Oficina, al
asignar una patente a alguien que no era el verdadero inventor con el fin de encubrir el fraude del
legítimo propietario de la patente.  Con arreglo al precedente aplicable (véase la Parte II A. del
presente documento), esta conducta, de quedar demostrada, infringía el artículo 2 de la Ley Sherman
y el artículo 5 de la Ley de la Comisión Federal de Comercio.
                                                     
32 Véase la sección 5.5 de las Directrices.WT/WGTCP/W/101
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En agosto de 1998 las dos empresas dirimieron todas las acusaciones, excepto las dirigidas
contra VISX sobre fraude de patentes y presunta solución ilegal de una interferencia entre patentes.33
VISX sigue litigando con respecto a esas acusaciones.  La orden judicial propuesta, previo acuerdo delas partes, prohíbe a Summit y VISX convenir en modo alguno en:  i) fijar los precios que cobran por
la utilización de sus láseres y patentes PRK, incluido el derecho cobrado a los médicos por utilizar elláser PRK, y ii) restringir mutuamente la venta o concesión de licencias de sus láseres y
patentes PRK.  Exige asimismo a las partes disolver la sociedad, lo que las empresas han convenido
privadamente en hacer.  Prohíbe también a las empresas volver a concluir ese acuerdo.  Exige además
que las empresas se otorguen mutuamente licencias, sin pago de cánones y de manera no exclusiva,
con respecto a las patentes que cada una de ellas aportó a PPP.  Por otra parte, las empresas debían
notificar a los clientes que asumieron la obligación de pagar un derecho por utilización que podían,
con determinadas excepciones, dejar de utilizar los láseres sin sanción alguna o no seguir asumiendoesa obligación.  Por último, debían notificar las órdenes de la Comisión Federal de Comercio a toda
persona que hubiera solicitado anteriormente una li cencia para utilizar cual quiera de las patentes PPP.
Este caso constituye un ejemplo del gran perjuicio que pueden causar a la competencia los
acuerdos de mancomunidad injustificados.  Los funcionarios de la Comisión estimaron que la
supresión de la competencia en esta nueva técnica quirúrgica costó a los consumidoresunos 30 millones de dólares EE.UU. en un año.  De no haberse llevado a cabo esta acción, la pérdida
de los consumidores hubiera crecido considerableme nte al preverse un aumento de la demanda de ese
procedimiento.
III. Conclusión
Tanto las Directrices como el examen de los casos expuestos supra  ilustran cómo las
autoridades encargadas de defender la competencia pueden armonizar los objetivos de la política y la
legislación antimonopolio y los derechos de propiedad intelectual de manera que se fomente la
competencia, la innovación y el bienestar.  Los derechos de propiedad intelectual y las normas, tanto
nacionales como multilaterales, constituyen un marco normativo de importancia crucial para el
crecimiento de la innovación, el comercio internacional y el desarrollo económico.  El efecto neto deaplicar buenas políticas antimonopolio a la propiedad intelectual, y de aplicar además esos principios
de manera transparente y no discriminatoria a las empresas nacionales y extranjeras, es la promoción
tanto de la competencia como del comercio, en beneficio neto de las naciones comerciantes y sus
consumidores.
__________
                                                     
33 Summit Technology, Inc., File Nº 951-0029  (la orden judicial propuesta, previo acuerdo de las partes,
se dictó el 21 de agosto de 1998).