RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/C/W/127
10 de febrero de 1999
(99-0498)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
ANULACIÓN O MENOSCABO SIN INFRACCIÓN DE DISPOSICIONES EN EL
MARCO DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS
CON EL COMERCIO (ADPIC)
Comunicación del Canadá
El Canadá ha pedido, mediante una comunicación  de su Misión Permanente de 5 de febrero
de 1999, que se distribuya a los Miembros el siguiente texto.
______________
Cuestión
El artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la posibilidad de adoptar medidas
reparadoras por anulación o menoscabo de ventajas  sin infracción de disposiciones (reclamaciones
"sin infracción").  Según los términos de dicho artículo, podrán presentarse reclamaciones sin
infracción con respecto a los derechos de propiedad intelectual a partir del 1º de enero del año 2000,
salvo que haya un consenso entre todos los Miembros de la OMC en contrario.  Hasta la fecha,
el Consejo de los ADPIC no ha mantenido ningún debate sustantivo sobre la anulación o menoscabo
de ventajas sin infracción de disposiciones.  El Canadá considera que es urgente iniciar este examen.
El Canadá está preocupado ante la posibilidad de que esta medida reparadora, en el contexto de la
propiedad intelectual, limite la capacidad de los Miembros para introducir medidas importantes enmuchas áreas vitales.
Antecedentes
El Acuerdo sobre los ADPIC incorpora el artículo XXIII del GATT de 1994, que permite que
puedan solicitarse compensaciones por la anulación o menoscabo de ventajas por medidas que califica
como "no contrarias" a las disposiciones del Acuerdo.  En términos más sencillos, las medidas queanulan o menoscaban ventajas "sin infracción" de disposiciones son aquellas que, aunque no sean
contrarias a las disposiciones del Acuerdo, tienen por efecto anular o menoscabar una "ventaja"
resultante de un tratado internacional.  El motivo de esta disposición es proteger el equilibrio general
de concesiones razonablemente esperado  cuando se firmó el acuerdo.
Este concepto tiene su raíz en el comercio de mercancías.  Sus antecedentes y su aplicación se
encuentran en el área del acceso a los mercados, remontándose a la época en que surgieron los
acuerdos internacionales de comercio, cuando los gobiernos podían eludir los compromisos
relativamente escasos que asumían (generalmente consolidaciones arancelarias) levantando nuevos
obstáculos no arancelarios al comercio para socavar las promesas que contenían aquéllos.  Esta
medida reparadora, en su construcción (interpretación estricta de la medida, concepto de expectativasrazonables, relación de causalidad, criterios probatorios más estrictos) y en su aplicación (sólo se hanIP/C/W/127
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planteado ocho casos en el marco del GATT y uno en el de la OMC), refleja el interés de los
Miembros por que se defina cuidadosamente su alcance.  Después de todo, los gobiernos que han
aceptado unas obligaciones concretas a cambio de un conjunto definido de ventajas consignadas en
Listas no quieren exponerse a diferencias por actos que no infrinjan el texto del acuerdo.
Durante las negociaciones de la Ronda Uruguay se amplió el concepto de reclamaciones sin
infracción para hacerlo aplicable a los demás acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías
(además del GATT de 1994) y al comercio de servicios.  Durante las negociaciones del Acuerdo sobre
los ADPIC en particular hubo un marcado desacuerdo con respecto a la inclusión en el futuro acuerdo
sobre la propiedad intelectual de una disposición sobre reclamaciones sin infracción de disposiciones.
Por último, el texto final incluyó una referencia al concepto pero retrasó la entrada en vigor de la
disposición hasta el 1º de enero del año 2000 y estableció que el Consejo de los ADPIC "examinará el
alcance y las modalidades" de las reclamaciones de este tipo durante el período intermedio ypresentará recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobación.  La Conferencia
Ministerial podrá decidir si aprueba esas recomendaciones o amplía el plazo por consenso
(artículo 64).
En opinión del Canadá, los efectos de la aplicación de esta doctrina en el marco del Acuerdo
sobre los ADPIC serían muy negativos por los siguie ntes motivos:  1) es muy difícil calibrar las
responsabilidades a que daría lugar la introducción en el régimen de los ADPIC de las reclamaciones
sin infracción;  y 2) por consiguiente, las decisiones políticas internas podrían resultar limitadas de un
modo inaceptable.
Motivos de preocupación
1. Incertidumbre sobre su alcance
Las medidas reparadoras sin infracción de disposiciones se basan en la premisa de que una
medida adoptada por un gobierno puede ser objeto de una reclamación aunque no infrinja ninguna
obligación concreta.  Dado su carácter inusual, los grupos especiales del GATT han interpretado
estrictamente esta medida reparadora, aunque el Informe del Grupo Especial Japón - Película , de
la OMC, haya sembrado algunas incertidumbres sobre esta interpretación.  A ello se añade laincertidumbre que rodea a la propia medida reparadora, lo que hace que potencialmente tenga un
ámbito extremadamente amplio.  Además, no se ha recurrido frecuentemente a esta medida, por lo
que se dispone de pocos análisis en que basarse.
Para entender el carácter y el alcance de la obligación de no anular o menoscabar ventajas
esperadas en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual, hay que entender en qué se
diferencia el Acuerdo sobre los ADPIC del GATT y el AGCS y cómo esas diferencias hacen que sea
mucho más difícil prever las consecuencias de la medida reparadora.  A diferencia de otros Acuerdosde la OMC, como los referentes a mercancías o servicios, el Acuerdo sobre los ADPIC no se interesa
principalmente por cuestiones relacionadas con el acceso a los mercados y no incluye el compromiso
de lograr un cierto nivel de acceso a los mismos.  El intercambio de derechos y obligaciones que
supone el Acuerdo sobre los ADPIC no es igual al que suponen el GATT o el AGCS.  A diferencia de
éstos, el Acuerdo sobre los ADPIC establece unas disposiciones básicas que garantizan que todos losMiembros de la OMC respetarán unas normas míni mas universales de protección de la propiedad
intelectual y que esas normas se aplicarán de forma compatible con el trato nacional y el trato NMF.
Esta diferencia entre el Acuerdo sobre los ADPIC y los demás Acuerdos de la OMC tiene importantes
consecuencias en la utilización de esta medida reparadora sin infracción de disposiciones en el
contexto de la propiedad intelectual.
La dificultad que supone aplicar a las obligaciones sobre los ADPIC el concepto de
reclamación sin infracción de disposiciones queda clar amente de manifiesto si se examina el conceptoIP/C/W/127
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de "ventaja".  La justificación de las medidas reparadoras sin infracción de disposiciones es que los
Miembros establecen un acuerdo comercial basado en las "expectativas razonables" sobre las ventajas
que resultarán del mismo.  Por eso, parece fundamental que exista un cierto grado de entendimiento
común entre los Miembros, en el momento en que negocien un acuerdo, sobre el contenido de esas
"ventajas".  En el caso de la propiedad intelectual, las opiniones sobre lo que significa "ventaja", quees un término que ha generado muchos debates pero no una opinión común, son muy diferentes.
De conformidad con los objetivos principales del Acuerdo sobre los ADPIC, el Canadá opina
que por "ventaja" se entiende principalmente el derecho atribuido al titular de una propiedad
intelectual de prohibir su uso no autorizado.  Si n embargo, algunos Miembros han sostenido que la
ventaja real de un derecho de propiedad intelectual consiste en los beneficios económicos totales
previstos.  Ante la falta de acuerdo o tan siquiera de un debate sustantivo del significado del término
"ventaja" en el contexto de los derechos de propiedad intelectual, los grupos especiales tendrían queelaborar una definición casi en el vacío.  Ello sobrepasaría el ámbito aconsejable de los mandatos
dentro del proceso de solución de diferencias.
Es normal que haya interpretaciones diferentes de las obligaciones pero, en este caso, la falta
de una opinión común sobre el elemento esencial de la medida reparadora hace que su utilización
genere muchas incertidumbres.  Todas estas incertidumbres tienen un efecto paralizador del ejerciciode la legítima autoridad reguladora.  Cuanto mayor sea la incertidumbre, mayor será el impacto.
Además, en algunos casos puede dar lugar a una severa limitación de lo que muchos considerarían el
ejercicio normal de la autoridad soberana para lograr objetivos relacionados con la salud, la seguridad
y el medio ambiente.
2. Socavamiento de la autoridad reguladora
Debido a la indeterminación de las reclamaciones sin infracción en el marco de la propiedad
intelectual, los gobiernos podrían encontrarse real e indebidamente limitados en el desarrollo de sus
políticas.  Está admitido que las medidas y programas destinados a lograr objetivos políticos legítimos
de carácter público, aunque sean plenamente compatibles con las obligaciones dimanantes del
Acuerdo sobre los ADPIC, pueden tener repercusiones en los derechos de propiedad intelectual.  Si sesigue adelante en el proceso de establecer compromisos consolidados en el marco de la solución de
diferencias, los Miembros es posible que descubran en el futuro que el vago concepto de
reclamaciones sin infracción aplicado a las obligaciones sobre los ADPIC puede adquirir un alcance
mucho más amplio de lo que se hubiera podido prever nunca.
El ejercicio de las facultades normales de los gobiernos produce muchas veces cambios en las
condiciones mercantiles.  Estos cambios pueden suponer una disminución del valor de un derecho de
propiedad intelectual.  Por ejemplo, se podría considerar que si se establece el requisito de que loscigarrillos estén empaquetados con papel en blanco se estaría "anulando o menoscabando" las
ventajas que los países exportadores de cigarrillos esperaban que sus nacionales obtendrían de sus
derechos sobre marcas de fábrica o de comercio.
Debido a las incertidumbres que rodean a esta medida reparadora en el contexto de
los ADPIC, es fundamental que los gobiernos sean plenamente conscientes de las obligaciones queasumen y que, en la mayor medida posible, las obligaciones consten por escrito para minimizar la
posibilidad de interpretaciones no queridas.
Conclusión
Las medidas reparadoras sin infracción de disposiciones surgieron en un contexto totalmente
diferente al del Acuerdo sobre los ADPIC, como medio para asegurar el acceso a los mercados.  En elcontexto de la propiedad intelectual, no es aconsejable transplantar esta medida reparadora al entornoIP/C/W/127
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de los ADPIC y, en opinión del Canadá, introducirá en el Acuerdo un pernicioso grado de
incertidumbre.  Por ese motivo, amenaza con limitar la capacidad de los Miembros para establecer
nuevas medidas, quizá vitales, de carácter social o relacionadas con el desarrollo económico, la salud,
el medio ambiente y la cultura que podría interpretarse que niegan unas ventajas, mal definidas,
resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/C/W/127
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ANEXO 1
Disposiciones pertinentes
Acuerdo sobre los ADPIC
Artículo 64
Solución de diferencias
1. Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la
solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los
artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre
Solución de Diferencias.
2. Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC, para la solución de las diferencias en el ámbito del presente Acuerdo no serán
de aplicación los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994.
3. Durante el período a que se hace referencia en el párrafo 2, el Consejo de los ADPIC
examinará el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 1 b) y
1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 que se planteen de conformidad con el presente Acuerdo y
presentará recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobación.  Las decisiones de la
Conferencia Ministerial de aprobar esas recomendaciones o ampliar el período previsto en el párrafo 2sólo podrán ser adoptadas por consenso, y las recomendaciones aprobadas surtirán efecto para todos
los Miembros sin otro proceso de aceptación formal.IP/C/W/127
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GATT de 1994
Artículo XXIII
Anulación o menoscabo
1. En caso de que una parte contratante considere que una ventaja resultante para ella directa o
indirectamente del presente Acuerdo se halle anulada o menoscabada o que el cumplimiento de unode los objetivos del Acuerdo se halle comprometido a consecuencia de:
a) que otra parte contratante no cumpla con las obligaciones contraídas en virtud del
presente Acuerdo;  o
b) que otra parte contratante aplique una medida, contraria o no a las disposiciones del
presente Acuerdo;  o
c) que exista otra situación,
dicha parte contratante podrá, con objeto de llegar a un arreglo satisfactorio de la cuestión, formular
representaciones o proposiciones por escrito a la otra u otras partes contratantes que, a su juicio,
estime interesadas en ella.  Toda parte contratante cuya intervención se solicite de este modo
examinará con comprensión las representaciones o proposiciones que le hayan sido formuladas.
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