RESTRICTED
ORGANIZACI ÓNMUNDIAL IP/Q2/ITA/1
8deagosto de1997
DEL COMERCIO(97-3363)
Original: inglés1Consejo delosAspectos delosDerechos dePropiedad
Intelectual relacionados conelComercio
EXAMEN DELALEGISLACI ÓNSOBRE MARCAS DEFÁBRICA O
DECOMERCIO, INDICACIONES GEOGR ÁFICAS Y
DIBUJOS INDUSTRIALES
Italia2
Enelpresente documento sereproducen laspreguntas formuladas aladelegación deItalia
ylasrespuestas recibidas enelexamen delalegislación sobre marcas defábrica odecomercio,
indicacionesgeográficasydibujosindustriales,llevadoacaboenlareunióndelConsejocelebradadel11
al15denoviembre de1996.3
_______________
I. RESPUESTA ALAPREGUNTA GENERAL RELATIVA ALOS DERECHOS DE
PRIORIDAD4
¿Reconoce supaísunderecho deprioridad sobre labasedeunaanterior solicitud demarcas
defábrica odecomercio presentada encualquier otropaísMiembro delaOMC porunnacional de
unMiembro delaOMC?
ElReglamento delaLeydeMarcas (artículo 19delDecreto Nº795/1948) estipula quela
prioridad reclamada debereferirse alaprimera solicitud deunamarca presentada enunEstado miembro
delaUnión Internacional paralaProtección delaPropiedad Industrial.
Conforme asutenor literal, estanorma noreconoce underecho deprioridad alosnacionales
detodos losEstados Miembros delaOMC, quenoseanmiembros delaUnión deParís, peroel
artículo 17delDecreto Nº795/1948 establece concarácter general queelsolicitante puede invocar,
deconformidad conlosconvenios internacionales ,losderechos deprioridad deunasolicitud presentada
enotroEstado, conloqueesposible reconocer derechos deprioridad sobre labasedelasolicitud
presentada encualquier Miembro delaOMC porunnacional deunMiembro delaOMC.
Hayqueseñalar,noobstante,quelainterpretaciónfinalcorrespondealostribunalescompetentes.
1Original delarespuesta alapregunta complementaria delapregunta 5delosEstados Unidos: francés.
2Conrespecto alasleyes yreglamentos objeto delexamen, notificados porItalia envirtud delpárrafo 2
delartículo 63delAcuerdo, véanse losdocumentos IP/N/1/ITA/1; IP/N/1/ITA/1/Add.1 y2;IP/N/1/ITA/G/1;
IP/N/1/ITA/T/1; IP/N/1/ITA/D/1; eIP/N/1/ITA/I/1.
3Elactadelareunión figura eneldocumento IP/C/M/11.
4EnlareunióndelConsejodelosADPICcelebradadel11al15denoviembrede1996,losMiembrosaceptaron
responder aestapregunta enelcontexto delpresente examen (documento IP/C/M/11, párrafo 43).IP/Q2/ITA/1
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II. RESPUESTAS ALASPREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
1. Sírvanse explicar silaLeydeMarcas italiana establece unapresunción deprobabilidad de
confusión alosefectos dedeterminar siexiste unasemejanza quepuede inducir aconfusión porutilizar
marcas idénticas paraproductos idénticos, conforme alodispuesto enelpárrafo 1delartículo 16
delAcuerdo sobre losADPIC. Deserasí,lesrogamos indiquen yexpliquen cuáleselfundamento
legal deesapresunción.
Deconformidad conelinciso a)delpárrafo 1delartículo 1delRealDecreto Nº929,de21de
junio de1942, reemplazado porelartículo 1delDecreto legislativo Nº198de19demarzo de1996,
eltitular deunamarca registrada tieneelderecho deprohibir aterceras partes que,sinsuconsentimiento,
usenunsigno idéntico osimilar alamarca registrada paraproductos oservicios idénticos osimilares
aloscorrespondientes alamarca queseharegistrado. Porconsiguiente, sepresume conforme ala
leyunaprobabilidad deconfusión enloscasos relativos alautilización deunsigno queestéenconflicto
conlamarca registrada, locualesplenamente conforme aloestablecido enlasegunda oración del
párrafo 1delartículo 16delAcuerdo sobre losADPIC.
2. Elartículo 20delAcuerdo sobre losADPIC estipula quenosecomplicará injustificablemente
elusodeunamarca defábrica odecomercio conexigencias especiales, como porejemplo elusocon
otramarca. Sinembargo, elartículo 12delaLeyitaliana dispone que"todo comerciante podrá poner
supropia marca enlosproductos queponga alaventa, peronopodrá suprimir lamarca delproductor
odelcomerciante dequienes hayarecibido losproductos". Sírvanse explicar siestadisposición de
laLeyitaliana escompatible conelartículo 20delAcuerdo sobre losADPIC.
Deconformidad conelartículo 12delRealDecreto Nº929de21dejunio de1942, eltitular
deunamarca comercial puede aplicarla alosproductos queponga alaventa, añadiéndola alamarca
defábrica odecomercio delfabricante. Estadisposición, quenoesenesencia vinculante nopuede
llegar aafectar alconocimiento oalcarácter distintivo delamarca, puesto queunfabricante titular
delamarca tieneelderecho deprescribir modalidades delusodeesamarca alvendedor yatodos
losrevendedores subsiguientes delproducto (véase eljuicio Nº3211 de15demayo de1986 emitido
porelTribunal Supremo, SaladeloCivil-División II).Además, estáprohibido hacer usodeuna
marca propia enunaforma capaz deinducir alpúblico aerror, sobre todoporloqueserefiere ala
naturaleza, lacalidad oelorigen delproducto (artículo 11delRealDecreto Nº929de21dejunio
de1942, reemplazado porelartículo 12delDecreto legislativo Nº480de4dediciembre de1992).
3. Elartículo 16delaLeydeMarcas italiana enumera lostipos designos quepueden ser
registrados como marcas. Sírvanse explicar sisegún laLeydeMarcas italiana sepuede registrar
como marca uncolor, adiferencia delas"combinaciones decolores otonalidades" conforme alo
dispuesto enelpárrafo 1delartículo 15delAcuerdo sobre losADPIC.
Deconformidad conelartículo 16delRealDecreto Nº929de21dejuniode1942, reemplazado
porelartículo 16delDecreto legislativo Nº480de4dediciembre de1992, loscolores, asícomo
cualesquiera combinaciones otonalidades cromáticas pueden serobjeto deunregistro como marcas
acondición dequepermitan distinguir losproductos olosservicios aqueserefieren, delosdemás.
Enrealidad, losejemplos enunciados tanto enelmencionado artículo 16como enelartículo 2dela
primera Directiva delConsejo delasComunidades Europeas Nº89/104/CEE, de21dediciembre
de1988, elartículo 4delReglamento (CE) Nº40/94 delConsejo, de20dediciembre de1993, y
elartículo 15delAcuerdo sobre losADPIC, sóloseproporcionan concarácter ilustrativo.5
5Lostextos delosinstrumentos delaComunidad mencionados figuran enlosdocumentos IP/N/EEC/T/1 y2.IP/Q2/ITA/1
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4. Sírvanse explicar silanaturaleza delproducto oservicio alquelamarca defábrica ode
comerciohadeaplicarsepuedeconstituirunobstáculoparaelregistrodelamarcasegúnlaLeyitaliana.
Deserasí,lesrogamos indiquen yexpliquen lasmaterias cuyoregistro estáexcluido poresemotivo,
asícomo lasdisposiciones delaLeydeMarcas italiana enquesefundan esasexclusiones.
Lanaturaleza delosproductos oservicios alosqueserefiere unasolicitud deregistro demarca
nosueleconstituir unobstáculo adicho registro, acondición claroestádequelaproducción olaventa
deesosproductos oservicios noestéprohibida porley.
5. Sírvanse explicar dequéprotección gozan enItalia lasmarcas notoriamente conocidas que
noestán registradas, conforme alodispuesto enlospárrafos 2y3delartículo 16delAcuerdo sobre
losADPIC.
Laprotección especial delasmarcas defábrica odecomercio notoriamente conocidas sedebe
aqueesimposible quesignos idénticos osimilares alosdemarcas notoriamente conocidas, según
lodispuesto enelartículo 6bisdelConvenio deParís, puedan registrarse como marcas defábrica por
nosernuevas, auncuando elregistro serefiere aproductos nosimilares (véanse losincisos g)yh)
delpárrafo 1delartículo 17delRealDecreto Nº929de21dejunio de1942, reemplazado porel
artículo 3delDecreto legislativo Nº198de19demarzo de1996). Porconsiguiente, lalegislación
italiana seajusta alodispuesto enlospárrafos 2y3delartículo 16delAcuerdo sobre losADPIC.
[Pregunta complementaria formulada porlosEstados Unidos]
¿Puede eltitular deunamarca defábrica odecomercio notoriamente conocida ynoregistrada
obtener resarcimiento pordaños yperjuicios, asícomo unmandato judicial enrelación coneluso
deesamarca enItalia?
Como lohemos explicado ennuestra respuesta alaquinta pregunta formulada porlos
Estados Unidos, seprevé unaprotección especial delasmarcas notoriamente conocidas, según lo
dispuesto enelpárrafo 2delartículo 16delAcuerdo sobre losADPIC, enelinciso h)delpárrafo 1
delartículo 17delRealDecreto Nº929de1942, reemplazado porelreciente Decreto legislativo Nº198
de1996. Téngase abienobservar quesegún estadisposición noesnecesario quelamarca notoriamente
conocida estéregistrada enItalia, mientras quelasotrasmarcas defábrica aplicables deconformidad
conlosincisos d)ag)delpárrafo 1delartículo 17,deben estarregistradas enItalia osurtir efecto
enItalia.
Envirtud delartículo 47delRealDecreto Nº929de1942, reemplazado porelDecreto
legislativo Nº480de1992, lamarca esnulasiseharegistrado sinhaber cumplido loprevisto enlos
artículos 16y17delmismo Decreto, incluida, porcierto, lamencionada disposición contenida enel
inciso h)delpárrafo 1delartículo 17.Ellosignifica quecualquier parte interesada -comprendido en
consecuencia eltitular delamarca notoriamente conocida- puede iniciar unaacción judicial paraobtener
laanulación delamarca. Entérminos generales, encualquier diferencia unaparte interesada podrá
pedir altribunal lasmedidas provisionales yprecautorias necesarias paradarefecto alasentencia
definitiva queserequiera (Código deProcedimiento Civil, artículos 700ysiguientes).
Sepodrá condenar alinfractor apagar daños yperjuicios deconformidad conelpárrafo 2)
delartículo 66delRealDecreto Nº929de1942, modificado porelDecreto legislativo Nº480de1992.
6. Elpárrafo 1)delartículo 42delaLeydeMarcas italiana autoriza alpropietario deunamarca
ainvocar "razones legítimas" paraquejustifiquen elmantenimiento envigor delregistro delamarca
apesar dequeéstanosehayautilizado. Sírvanse explicar quécircunstancias seconsideran suficientes
paraquesepueda invocar estadisposición, incluida, ensucaso, lacomunicación delasdecisiones
administrativas ojudiciales quesehayan dictado enrelación conestacuestión.IP/Q2/ITA/1
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Elnousodeunamarca defábrica odecomercio noconlleva sucaducidad sieltitular puede
alegar unarazón válida [legítima] quelojustifique. Porconsiguiente, elartículo 42delReal
Decreto Nº929de21dejunio de1942, reemplazado porelartículo 39delDecreto legislativo Nº480
de4dediciembre de1992, esconforme alodispuesto enelpárrafo 1)delartículo 10delaprimera
Directiva delConsejo delasComunidades Europeas Nº89/104/CEE, de21dediciembre de1988.6
Noseconoce laexistencia deninguna decisión judicial relativa alaaplicación delanueva legislación.
Sinembargo, hayqueseñalar queesaúltima disposición esequivalente alacontenida eneltextooriginal
delartículo 42,cuyaaplicación selimitaba, alaluzdelasdecisiones judiciales dictadas, amuypocas
circunstancias surgidas independientemente delavoluntad deltitular, tales como laguerra ola
confiscación delaempresa (Tribunal deApelaciones deBrescia, 9defebrero de1956; Tribunal de
Apelaciones deMilán, 16dejunio de1953).
7. Sírvanse explicar dequéprotección gozan enlaLeyitaliana lasindicaciones geográficas,
conforme alodispuesto enlosartículos 22y23delAcuerdo sobre losADPIC.
Según lasdisposiciones actualmente envigor enItalia, lasindicaciones geográficas están
protegidas envirtud delartículo 31delDecreto legislativo Nº198de19demarzo de1996, quese
ajusta aloprescrito enlosartículos 22y23delAcuerdo sobre losADPIC. Cabe señalar queesa
protección seconfiere porconsiderar queesunactodecompetencia desleal, conforme alodispuesto
enelartículo 2598 delCódigo Civil, cualquier usodeunaindicación geográfica quepueda inducir
alpúblico aerror.
8. Sírvanse describir losmétodos utilizados paraproteger enItalia losdibujos industriales, en
particular:
a) laforma oformas depropiedad intelectual utilizadas paraproteger losdibujos (por
ejemplo, patente, derecho deautor, suigeneris );
b) lascondiciones quedeben cumplirse paraobtener laconcesión deesaprotección (por
ejemplo,silosdibujosdebensernuevosuoriginalesyloselementosdeestosconceptos),
junto conunabreve descripción delprocedimiento deregistro oconcesión;
c) lanaturaleza delosderechos concedidos yladuración delaprotección otorgada;
d) lanaturaleza delasvíasderecurso dequepueda valerse eltitular decadatipode
protección, incluida unadescripción delascondiciones quepueden imponerse (por
ejemplo, siseexige lautilización comercial); y
e) siexisten excepciones alaprotección olosderechos paracada tipodepropiedad
intelectual delosdibujos industriales.
a) EnItalia losdibujos omodelos están protegidos porlaspatentes. Obsérvese aese
respecto queenelartículo 1delRealDecreto Nº1411, de25deagosto de1940, se
hacereferencia, según procede, alasdisposiciones contenidas enelRealDecreto
Nº1127, de29dejunio de1939, relativas alaspatentes delasinvenciones.
b) Aefectos desuregistro, losdibujos omodelos deberán sertanto nuevos como
originales. Elcarácter denovedad seevaluará conforme aloscriterios aplicables a
laspatentes delasinvenciones (véase elartículo 14delRealDecreto Nº1127de29de
6Eltexto delinstrumento delaComunidad figura eneldocumento IP/N/1/EEC/T/1.IP/Q2/ITA/1
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junio de1939), esdecir, habida cuenta delaexistencia previa dedibujos ymodelos.
Laoriginalidad debe consistir enunadecoración específica. Esnecesario, en
consecuencia, queesosdibujos omodelos seanlaexpresión deunconcepto estético
nuevo. Encuanto alosprincipales procedimientos deregistro delosdibujos ymodelos,
debedestacarse quedeconformidad conlalegislación italiana enunamisma solicitud
sepuede pedir elregistro dehasta 100dibujos omodelos. Junto conlasolicitud se
deberá presentar unarepresentación gráfica deldibujo omodelo. También sepodrá
suministrarunejemplarbidimensionaldeldibujoomodelo.Nohayningunadisposición
relativaalapublicacióndelarepresentacióngráficani,porconsiguiente,alaposibilidad
deaplazar esapublicación, porcuanto tampoco sepermite presentar lasolicitud en
pliego cerrado. Noseestablece ningún procedimiento deexamen, niseadmite que
unatercera parte pueda entablar pleito conrespecto alregistro.
c) Eltitular deundibujo omodelo tieneelderecho exclusivo deutilizar elmismo; de
hacer usoycomerciar productos quecomprendan esedibujo omodelo. Laprotección
delosdibujos omodelos tiene unaduración de15años apartir delafecha de
presentación delasolicitud delregistro.
d) Puesto quesehace referencia alasdisposiciones relativas alaspatentes delas
invenciones (véanse losartículos 74a89delRealDecreto Nº1127 de29dejunio
de1939, reemplazado enúltimo término porelDecreto legislativo Nº198de19de
marzo de1996), eltitular deunapatente relativa aundibujo oaunmodelo también
tiene losderechos ypuede valerse delosrecursos judiciales siguientes: acciones
judiciales porinfracción, contra lautilización ilegal deldibujo omodelo y/orecursos
parasolicitar ladeterminación delavalidez deunapatente; lapresunción delavalidez
deldibujo omodelo alincumbir lacarga delaprueba alapersona quereclama la
invalidez ocaducidad deldibujo omodelo; elderecho deobtener información del
supuesto infractor sobre laproducción y/oreddecomercialización; elderecho de
obtener ladescripción yconfiscación delosproductos supuestamente responsables de
lainfracción y/olosinstrumentos utilizados parasuproducción; elderecho deobtener
unadecisión judicial, decarácter definitivo oprecautorio, queprohíba lafabricación,
laventa yelusodecualesquiera productos quesupongan unainfracción deldibujo
omodelo; elderecho dereclamar unresarcimiento poreldaño sufrido acausa de
lainfracción. Lasmedidas deseparación mencionadas existen sinperjuicio delas
sanciones penales impuestas alinfractor.
e) Puesto quesehace referencia alasdisposiciones relativas alaspatentes delas
invenciones (véase elRealDecreto Nº1127 de29dejunio de1939, reemplazado en
último término porelDecreto legislativo Nº198de19demarzo de1996), seadmiten
laslicencias obligatorias ylaexpropiación conrespecto alaspatentes dediseños o
modelos (véanse, enparticular, losartículos 54a60delRealDecreto Nº1127de29de
junio de1939, modificado porelDecreto legislativo Nº198de19demarzo de1996).
9. Sírvanse explicar dequéprotección gozan enlaleyitaliana losdibujos textiles .
EnItalia elregistro delosdibujos omodelos textiles essimple yeconómico puesto queno
seimpone unexamen obligatorio paradeterminar elcarácter denovedad ylaoriginalidad, nihay
requisitos depublicación (véase larespuesta alapregunta 8b)supra ).Además, elpago delatasa
deprotección -exclusivamente conrespecto alosdibujos omodelos textiles- sepuede efectuar
anualmente, enlugar dehacerlo porperíodos decinco años (véase elartículo 12delReal
DecretoNº1411de25deagostode1940,reemplazadoporelartículo11delDecretolegislativoNº198
de19demarzo de1996).IP/Q2/ITA/1
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III. RESPUESTA ALAPREGUNTA FORMULADA POR ELJAPÓN
Puesto quenoestáclaramente estipulado enlasleyesyreglamentos italianos enrelación con
losdibujos ymodelos industriales quelosdibujos ymodelos textiles estén protegidos deconformidad
conelAcuerdo sobre losADPIC, seruega explicar envirtud dequédisposición delasleyes y
reglamentos uotraleyconexa dederecho deautor están protegidos esosdibujos ymodelos. Además,
seruega explicar elsistema olapráctica seguidos ensupaís, particularmente enloqueserefiere
acosto, examen ypublicación, paraasegurarse dequelasposibilidades debúsqueda yobtención de
proteccióndelosdibujosomodelostextilesnoseveandificultadasinjustificablemente(véaseelpárrafo2
delartículo 25delAcuerdo sobre losADPIC) .
EnItalia losdibujos ymodelos textiles están protegidos porlaspatentes, deconformidad con
losReales Decretos Nº1127de29dejunio de1939yNº1411de25deagosto de1940, modificados
porelDecreto legislativo Nº198de19demarzo de1996.
Aefectos desuregistro, losdibujos omodelos deben sertanto nuevos como originales. El
carácter denovedad seevaluará habida cuenta delaexistencia previa dedibujos ymodelos. La
originalidaddebeconsistirenunadecoraciónespecífica.Esnecesario,enconsecuencia,queesosdibujos
omodelos seanlaexpresión deunconcepto estético nuevo. Encuanto alosprincipales procedimientos
deregistro delosdibujos ymodelos, debedestacarse quedeconformidad conlalegislación italiana
enunamisma solicitud sepuede pedir elregistro dehasta100dibujos omodelos. Junto conlasolicitud
sedeberá presentar unarepresentación gráfica deldibujo omodelo. También sepodrá suministrar
unejemplar bidimensional deldibujo omodelo. Nohayninguna disposición relativa alapublicación
delarepresentación gráfica ni,porconsiguiente, alaposibilidad deaplazar esapublicación, porcuanto
tampoco sepermite presentar lasolicitud enpliego cerrado. Noseestablece ningún procedimiento
deexamen, niseadmite queunatercera parte pueda entablar pleito conrespecto alregistro.
Eltitular deundibujo omodelo tiene elderecho exclusivo deutilizar elmismo; dehacer
usoycomerciar productos quecomprendan esedibujo omodelo. Laprotección delosdibujos omodelos
tieneunaduración de15añosapartir delafecha depresentación delasolicitud delregistro.
Eltitular deunapatente relativa aundibujo oaunmodelo también tienelosderechos ypuede
valerse delosrecursos judiciales siguientes: acciones judiciales porinfracción, contra lautilización
ilegal deldibujo omodelo y/orecursos parasolicitar ladeterminación delavalidez deunapatente;
presunción delavalidez deldibujo omodelo alincumbir lacarga delaprueba alapersona quereclama
lainvalidez ocaducidad deldibujo omodelo; elderecho deobtener información delsupuesto infractor
sobre laproducción y/oreddecomercialización; elderecho deobtener ladescripción yconfiscación
delosproductos supuestamente responsables delainfracción y/olosinstrumentos utilizados parasu
producción; elderecho deobtener unadecisión judicial, decarácter definitivo oprecautorio, queprohíba
lafabricación, laventa yelusodecualesquiera productos quesupongan unainfracción deldibujo o
modelo; elderecho dereclamar unresarcimiento poreldañosufrido acausa delainfracción. Las
medidas dereparación mencionadas existen sinperjuicio delassanciones penales impuestas alinfractor.
EnItalia elregistro essimple yeconómico puesto quenoseimpone unexamen obligatorio
paradeterminar elcarácter denovedad ylaoriginalidad, nihayrequisitos depublicación. Además,
elpago delatasadeprotección conrespecto alosdibujos omodelos textiles sepuede efectuar
anualmente (artículo 12delRealDecreto Nº1411de25deagosto de1940, modificado porelartículo 11
delDecreto legislativo Nº198de19demarzo de1996).