RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q3/ESP/1
18 de noviembre de 1997
(97-5024)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español/inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PATENTES, ESQUEMAS DE
TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS,
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y
CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS
EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES
España1
En el presente documento se reproducen las preguntas formuladas a la delegación de España
y las respuestas ofrecidas en el examen de la legislación sobre patentes, esquemas de trazado
(topografías) de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada y control de las
prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales en la reunión del Consejo celebrada del 26 al
30 de mayo de 1997.2
_______________
I. RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL ACERCA DE LOS DERECHOS DE
PRIORIDAD3
¿Reconoce su país un derecho de prioridad sobre la base de una anterior solicitud de
patente presentada en cualquier otro país Miembro de la OMC por un nacional de un Miembro
de la OMC?
España reconoce el derecho de prioridad a una solicitud de patente presentada en o para
España, que reivindique tal derecho sobre la base de una primera solicitud presentada en cualquier
Miembro de la OMC.
Justificación:  El derecho de prioridad unionista (artículo 4 del Convenio de la Unión de
París) se incorpora al Acuerdo sobre los ADPIC por referencia, según se establece en el artículo 2.1
del Acuerdo sobre los ADPIC y se hace, por tanto, extensible a todos los nacionales de la OMC, a
quienes en virtud del artículo 1.3 del Acuerdo sobre los ADPIC se les concede el trato previsto en elAcuerdo sobre los ADPIC, trato que incluye - por re ferencia - el derecho de prioridad unionista.
Además, en aplicación de la cláusula de NMF (artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC), debe
ofrecerse a los nacionales de la OMC las mismas ventajas que se otorgan a los nacionales de cualquier
                                                     
1En lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes a las esferas que se examinan que han sido
notificados por España con arreglo al párrafo 2 del artíc ulo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentos
IP/N/1/ESP/1/Rev.1 y Add.1, IP/N/1/ESP/P/1-5, IP/N/1/ESP/I/1-2 e IP/N/1/ESP/L/1.
2Las actas de reunión se han distribuido con la signatura IP/C/M/13.
3En la reunión del Consejo de los ADPIC celebrada el 27 de febrero de 1997, los Miembros
convinieron en responder a esta pregunta en el contexto del presente examen (documento IP/C/M/12,párrafo 18).IP/Q3/ESP/1
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otro país, en el presente caso, el derecho de prioridad que se reconoce a los nacionales de Estados
parte en el Convenio de la Unión de París.
II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
1. Sírvanse indicar si en su país son materia patentable:  1) las plantas y los animales;
2) las obtenciones vegetales y las variedades animales.
En España, en aplicación del artículo 5 de la Ley 11/1986 de Patentes, se puede afirmar lo
siguiente:
- no son patentables las variedades vegetales que puedan acogerse a la Ley 12/1975
sobre la protección de las obtenciones vegetales ( ex artículo 5.1 b) Ley de Patentes);
- no son patentables las razas animales (ex artículo 5.1 c) Ley de Patentes);
- sí son patentables las variedades vegetales y, en general, las plantas que no puedan
acogerse a la Ley 12/1975 sobre la protección de las obtenciones vegetales
(ex artículo 5.1 b) Ley de Patentes a sensu contrario );
- sí son patentables los animales que no sean razas y los animales obtenidos por
procedimientos microbiológicos que no sean razas (ex artículo 5.1 c) Ley de Patentes
a sensu contrario  y ex artículo 5.2 Ley de Patentes).  Esta afirmación de principio
podría encontrar en el caso concreto el impedimento a la patentabilidad relativo al
atentado al orden público o las buenas costumbres (ex artículo 5.1 a) Ley de
Patentes).  El atentado al orden público, como criterio restrictivo a la patentabilidad,
puede acaecer en el reino animal en relación con los animales superiores.
2. Sírvanse indicar si en su país el acto de oferta para la venta está incluido entre los
derechos exclusivos que confieren las patentes.
Sí (artículos 50 y 51 Ley 11/1986 de Patentes).
3. Sírvanse indicar qué tipos de actos se reconocen en su país como excepciones a los
derechos exclusivos que confiere la patente.
De acuerdo con el artículo 52 Ley 11/1986 de Patentes, los derechos conferidos por la patente
no se extienden a:
- los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales,
- los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención
patentada,
- la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por
unidad en ejecución de una receta médica, ni a los actos relativos a los medicamentos
así preparados,
- el empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques cuando esos buques
penetren temporal o accidentalmente en las aguas españolas,
- el empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o funcionamiento
de medios de locomoción aérea o terrestre cuando esos medios de locomoción
penetren temporal o accidentalmente en el territorio español,IP/Q3/ESP/1
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- los actos previstos en el artículo 27 del Convenio de 7.12.1944 relativo a la Aviación
Civil Internacional, cuando tales actos se refieran a aeronaves de un Estado al cualsean aplicables las disposiciones del mencionado artículo.
4. Sírvanse indicar en qué casos está permitido en su país el uso de la patente sin
autorización de su titular, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el
gobierno.
Es el régimen de licencias obligatorias regulado en los artículos 83-107 de la Ley de Patentes.
Los casos previstos son:  falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada, necesidad de
la exportación, dependencia entre patentes y motivos de interés público.  Esta institución está en
práctico desuso.  Además, la directa aplicabilidad del Acuerdo sobre los ADPIC y la STJCE 14-2-
1992 (Comisión c. Italia, Co misión c. Reino Unido) han disminuido su posible efectividad.
5. Sírvanse indicar cómo se aplica en su país la obligación establecida por los
párrafos 1 y 2 del artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de la carga de la prueba en
los procedimientos civiles por infracción de patentes relativas a procedimientos.
El artículo 61.2 de la Ley de Patentes establece que si la patente tiene por objeto un
procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos se presume, salvo prueba en
contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el
procedimiento patentado.
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
1. El artículo 133 de la Ley de Patentes de España parece requerir que el titular de la
patente explote adecuadamente la invención en España para que pueda obtener una
interdicción contra los infractores.  Sírvanse explicar de qué modo cumple esta norma las
siguientes disposiciones:
a) el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que prohíbe la
discriminación en el goce de los derechos derivados de la patente sobre la base
de que los productos sean importados o producidos en el país;  y
b) el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, que obliga a otorgar al titular de la
patente derechos exclusivos que no están condicionados en ninguna forma.
El artículo 133 LP es, en opinión de España, perfectamente compatible con los parámetros del
Acuerdo sobre los ADPIC señalados por Estados Unidos, esto es, con los artículos 27.1 y 28 del
Acuerdo sobre los ADPIC y ello por las siguientes razones:
Primero, por la interpretación amplia que se viene realizando del concepto de "explotación
industrial en España".
Segundo, por la aplicación automática que tienen en España algunas de las obligaciones
establecidas por el Acuerdo sobre los ADPIC dimanantes del principio de trato nacional, que,
como es sabido, constituye uno de los pilares básicos del Acuerdo.
Y tercero, porque el legislador español, preocupado por el objetivo de la seguridad jurídica en
la interpretación jurisprudencial del Derecho positivo, ha creído conveniente incluir en elIP/Q3/ESP/1
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proceso de reforma legislativa sobre propiedad industrial en curso una modificación formal en
este punto, en el sentido de suprimir, a efectos aclaratorios, la referencia al localizador "enEspaña".
 Profundizando en la primera de las razones aducidas, cabe señalar que el concepto de
explotación en España está constituido por dos elementos:  por una parte, que las necesidades del
mercado nacional están satisfechas;  de otro lado, que el abastecimiento del mercado se produce por la
fabricación interna o por la importación del producto a partir de otro Estado incluido en el marco deun Convenio internacional suscrito por España del que se deriva dicha obligación de reconocimiento
de la importación a los efectos indicados.
Además, debe destacar el hecho de que la norma del artículo 133 LP no alude a "fabricación"
(work), sino a "explotación".  Como es sabido, la carga de explotación de la patente (entendiendo
dicha carga como la de tener abastecido el mercado de referencia) es acogida por el Acuerdo sobre los
ADPIC como elemento intrínseco y tradicional al derecho de patente.  Así se desprende,
efectivamente, del artículo 31 f) del Acuerdo sobre los ADPIC, que permite otros usos sinautorización del titular del derecho cuando sea necesario para abastecer el mercado interno del
Miembro que autorice tales usos.
[Pregunta de seguimiento de los Estados Unidos]
En su respuesta a las preguntas 1 a) y b), el Gobierno de España ha identificado varias
razones a las cuales afirma que se respetan en España la obligación de no discriminar en el gocede los derechos derivados de la patente conforme al párrafo 1 del artículo 27, y las obligaciones
con respecto al carácter de los derechos exclusivos otorgados mediante una patente conforme al
artículo 28.  La pregunta original estaba centrada en una disposición del derecho español que
parece condicionar el goce del derecho exclusivo de una patente española a la "explotación
local" de la invención patentada en España.  Sírvase el Gobierno de España:
a) confirmar que las autoridades judiciales de España estarían obligadas a
interpretar el artículo 133 de manera compatible con las conclusiones que
figuran en las respuestas del Gobierno de España (es decir, que el hecho de no
explotar la invención patentada en España o en otro Estado miembro de la
Comunidad Europea no afectará el go ce de los derechos exclusivos de una
patente en España);  y
b) indicar si se ha propuesto modificar en un futuro próximo ésta u otras
disposiciones de la Ley de Patentes española.
a) Se confirma que las autoridades judiciales españolas están obligadas a interpretar el
artículo 133 de la Ley de Patentes 11/1986 en los términos amplios ya expuestos conanterioridad por España en la respuesta a la pregunta Nº1 de los Estados Unidos.
En este sentido, cabe destacar que el Acuerdo sobre los ADPIC, como instrumento
normativo internacional, posee primacía sobre el Derecho Nacional.  De conformidad
con el artículo 96.1 de la Constitución Española y con el artículo 1.5 del Código Civil
las normas contenidas en los Tratados Internacionales obligan a España desde su
entrada en vigor, y, en calidad de Tratad os, forman parte del ordenamiento interno y
gozan de eficacia plena en nuestro Ordenamiento.
Según jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, los
compromisos internacionales prevalecen sobre las normas internas vigentes en la
misma materia en caso de contradicción o conflicto entre ellas, siempre que aquéllos
(los compromisos internacionales) sean cl aros e incondicionales en su aplicación
directa (Sentencia del Tribunal Cons titucional 28/1991, BOE 13.3.1991, SentenciaIP/Q3/ESP/1
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del Tribunal Constitucional 180/1993, BOE 5.7.1993, Sentencia del Tribunal
Supremo de 22.5.1989 y Sentencia del Tribunal Supremo de 26.3.1991).
No obstante, si en el caso concreto un tribunal español no tuviera en cuenta lo
establecido en los artículos 27.1 y 28 del Acuerdo sobre los ADPIC y no adoptara las
medidas cautelares solicitadas, quedaría en manos de la parte solicitante de tales
medidas cautelares el interponer contra la denegación de medidas recurso de
apelación en virtud del artículo 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (de 1881,modificada en 1984 y en 1992).
b) Efectivamente, la disposición del artículo 133 de la Ley de Patentes va a ser
modificada en el sentido de suprimir, a efectos aclaratorios y en aras de la seguridad
jurídica, la referencia al localizador "en España".
La Ley de Patentes española está en proceso de reforma en su conjunto en estos
momentos.
2. Sírvase el Gobierno de España explicar si las invenciones de las categorías que se
especifican más adelante son patentables en España, siempre que sean invenciones nuevas,
entrañen una actividad inventiva y sean útiles:
a) las invenciones de procedimiento que consistan, total o parcialmente, en actos
cumplidos por un ordenador y dirigidos por un programa de ordenador;  y
b) las invenciones de productos consistentes en elementos de una invención de
ejecución informatizada, incluyendo en particular:
i) los códigos de programas legibles por máquina almacenados en un medio
material como un disco flexible, un disco rígido de ordenador o una
memoria de ordenador;
ii) los ordenadores de uso general cuya novedad respecto del estado
anterior de la técnica resida fundamentalmente en su combinación con
determinado programa de ordenador.
a) La Ley de Patentes 11/1986 no considera invención patentable los programas de
ordenador en la medida en que el objeto de la patente comprenda únicamente esta
categoría (artículo 4.2 c) y artículo 4.3 LP).  Esta norma fue tomada del Convenio deMunich sobre concesión de patentes europeas, de 5.10.1973 (artículo 52.2 y 3).
En otros términos, se admite la patentabilidad de invenciones que se refieran, utilicen
o sean ejecutables por programas de ordenador. Cuando el programa de ordenador se
incorpora a un dispositivo y da solución a un problema técnico es, en principio,
posible la protección por patente, siempre que la invención cumpla con los restantesrequisitos legales de protección.
La Oficina Española de Patentes y Marcas debe comprobar de oficio que la invención
no consiste exclusivamente en un programa de ordenador (ex artículo 31.2 Ley de
Patentes).IP/Q3/ESP/1
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Desde el punto de vista de la práctica de la Oficina Española de Patentes y Marcas en
la resolución de este tipo de expedientes se tiene en cuenta la doctrina jurisprudencialemanada de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes.  Dicha
Oficina ha interpretado de manera muy restrictiva la norma del artículo 52.2 c) del
Convenio de Munich y ha actuado de manera favorable a la concesión de patentes que
reivindiquen programas de ordenador (Decisión T-26/86, Decisión T-208/84,
Decisión T-209/91, Decisión T-158/ 88, Decisión T-769/92, Decisión T-59/93,
Decisión T-6/83, etc.).
b) La respuesta dada en el apartado anterior se ajusta mutatis mutandis  a las cuestiones
planteadas en este apartado.  Con todo, conviene realizar algunas puntualizaciones:
i) Cuando una invención de producto contiene un dispositivo de lectura
electrónica de códigos de programas para la ejecución de un programa de
ordenador es, en principio, patentable, siguiéndose la doctrina jurisprudencial
de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes en este punto.Cabe recordar la Decisión T-26/86 (JO OEB 1988, 19), que resolvió que era
patentable un aparato de rayos X dirigido por un programa de ordenador, a
pesar de que el aparato como tal (sin considerar el programa de ordenador)
estaba comprendido en el estado de la técnica. La novedad radicó en este
caso, pues, en el programa de ordenador.
ii) Cuando una invención de producto consiste en un ordenador cuya novedad
sobre el estado de la técnica anterior se deriva principalmente de su
combinación con un programa específico de ordenador, dicha invención
resulta, en principio, igualmente patentable.  En este supuesto es de interés la
Decisión de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes T-6/83
(JO OEB 1990, 5), que resolvió que era patentable una invención consistente
en la coordinación de las comunicaciones internas entre programas dentro de
un sistema de tratamiento de datos.
3. Por el artículo 11 del Real Decreto 767/1993, el otorgamiento de protección a los datos
de pruebas y otros datos confidenciales presentados a las autoridades de reglamentaciónespañolas se vincula con la existencia de una patente en vigor respecto del producto que es
objeto de examen.  Sírvanse explicar de qué modo  se ajusta esta disposición de la legislación
española a los requisitos del párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, que obliga a
otorgar protección contra la competencia desleal derivada del uso de informaciones
confidenciales presentadas por quien solicita la aprobación para la comercialización y nocondiciona el goce de esa protección a la existencia de derechos de patente.
Estados Unidos pregunta si el artículo 11 RD 767/1993 sobre evaluación, autorización,
registro y condiciones de dispensación de las especialidades farmacéuticas cumple con lo estipulado
en el artículo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en concreto, señala que este artículo no condiciona
la protección a la existencia de un derecho de patente.
En nuestra opinión, la lectura que del artículo 11 efectúa Estados Unidos no es correcta y ello
sobre la base de los siguientes argumentos:
Primero, el artículo 11 no contempla la obligación de protección de la información
confidencial (esta obligación se contiene en otra Ley, como se indica posteriormente), sino
que la norma del artículo 11 está dirigida a la regulación del procedimiento abreviado de
autorización sanitaria.  Las solicitudes de autorización sanitarias serán tramitadas según losIP/Q3/ESP/1
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criterios de dicho artículo "sin perjuicio" (como dice el tenor de la norma) o con
independencia de si los productos ya autorizados gozan o no de un derecho de patente.
Segundo, la Ley 25/1990 del Medicamento (BOE 22.12.1990) recoge la obligación de
confidencialidad en su artículo 32, rubricado "confidencialidad".  Allí se estipula que "el
contenido de los expedientes de autorización de las especialidades farmacéuticas será
confidencial, sin perjuicio de la información que resulte necesaria para las actuaciones de
inspección".
Y tercero, sólo con el consentimiento expreso del titular de la autorización anterior, podrá el
solicitante de autorización posterior referir algunas partes de su solicitud al expediente
original.  Esto es, se sobrentiende que el titular de autorización anterior ha puesto en manos
del solicitante posterior la información necesaria.
[Pregunta de seguimiento de los Estados Unidos]
Sírvanse explicar las medidas que se hayan aplicado en España, si se ha aplicado alguna,
para proteger contra la competencia desleal a las partes que han presentado las autoridades dereglamentación de España, en relación con un pedido de aprobación de la comercialización de
productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas, datos de pruebas u otros no
divulgados.  Sírvanse explicar de qué modo son compatibles esas medidas, si existen, con el
párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.
España cumple con la obligación de confidencialidad establecida en el artículo 39.3 ADPIC
ya antes de ser aplicable en España el Acuerdo sobre los ADPIC el 1º de enero de 1996.
Ciertamente, el Real Decret o Nº 767/1993, de 21 de mayo sobre evaluación, autorización,
registro y condiciones de dispensación de las especialidades farmacéuticas de uso humano contempla
en su artículo 15 rubricado "Garantía de Confidencialidad" la obligación de guardar secreto sobre la
solicitud de autorización y sobre la documentación que se acompañe.
La Ley del Medicamento (Ley 25/1990) recoge igualmente este principio de confidencialidad
en su artículo 32, como ya se dijo en la respuesta española presentada con anterioridad.
En lo que se refiere a la confidencialidad en los procedimientos de autorización de productos
químicos agrícolas, hay que tener en cuenta el Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre sobre
productos fitosanitarios, que en su artículo 32.1 impone el deber de confidencialidad siempre que sesolicite a instancia de parte.
Finalmente, cabe mencionar que, en términos generales, la violación de secretos industriales y
empresariales es un acto de competencia desleal sancionado por el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10
de enero, de Competencia Desleal (BOE 11.11.1991).  Contra dichos actos se pueden ejercer las
acciones que la Ley establece en sus artículos 18 a 21.
Sírvanse explicar si España condiciona la protección respecto de los datos de prueba
contra el uso por un solicitante posterior de aprobación de la comercialización del mismo
producto en la existencia de derechos de patente del primer solicitante de aprobación de la
comercialización con respecto a un nuevo producto farmacéutico o producto químico agrícola.
No.  En España la protección de la documentación aportada por un solicitante de autorización
de comercialización no se condiciona al hecho de que sea titular de una patente.  Así se desprende del
artículo 11 (solicitudes abreviadas) del ya citado Real Decreto 767/1993.  En concreto, este artículocontiene dos cautelas en la línea señalada:IP/Q3/ESP/1
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- Primera cautela: "Sin perjuicio del derecho relativo a la protección de la propiedad
industrial y comercial (sic)".  En otros términos, el procedimiento de segunda
autorización sanitaria se regula con independencia de que exista o no un derecho de
patente.
- Segunda cautela: "Un segundo solicitante de autorización de un medicamento
esencialmente similar a otro ya autorizado (...) puede, con el consentimiento expreso
del titular de la autorización, referir algunas partes de su solicitud al expedienteoriginal".  Esto es, para revelar el secreto del expediente se requiere el consentimiento
expreso del primer solicitante de autorización sanitaria.