RESTRICTED
ORGANIZACI ÓNMUNDIAL IP/Q3/IRL/1
22deoctubre de1997
DEL COMERCIO(97-4622)
Original: inglés Consejo delosAspectos delosDerechos dePropiedad
Intelectual relacionados conelComercio
EXAMEN DELALEGISLACI ÓNSOBRE PATENTES, ESQUEMAS DE
TRAZADO (TOPOGRAF ÍAS)DELOSCIRCUITOS INTEGRADOS,
PROTECCI ÓNDELAINFORMACI ÓNNODIVULGADA Y
CONTROL DELASPRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS
ENLASLICENCIAS CONTRACTUALES
Irlanda1
Enelpresente documento sereproducen laspreguntas formuladas aladelegación deIrlanda,
ylasrespuestas dadas porésta,enelmarco delexamen delalegislación sobre patentes, esquemas
detrazado (topografías) deloscircuitos integrados, protección delainformación nodivulgada ycontrol
delasprácticas anticompetitivas enlaslicencias contractuales, realizado enlareunión delConsejo
celebrada del26al30demayo de1997.2
_______________
I. RESPUESTA ALAPREGUNTA GENERAL RELATIVA ALOS DERECHOS DE
PRIORIDAD3
¿Reconoce supaísunderecho deprioridad sobre labasedeunaanterior solicitud depatente
presentada encualquier otroMiembro delaOMC porunnacional deunMiembro delaOMC?
Sí.
Envirtud delpárrafo 1)delartículo 25delaLeydepatentes deIrlanda de1992, quien haya
presentado debidamente unasolicitud depatente enunooparaunodelosEstados partes enelConvenio
deParís gozará deunderecho deprioridad alpresentar posteriormente unasolicitud paralamisma
invención deconformidad conlodispuesto enlaLey.
Deconformidad conelpárrafo 5)delartículo 25delaLey,lapresentación deunasolicitud
enunpaísquenoseaparte enelConvenio deParís puede darlugar aunderecho deprioridad siel
Gobierno dictaunaorden enesesentido envirtud deacuerdos bilaterales omultilaterales. Seconsidera
1Enloquerespecta alasleyes yreglamentos correspondientes alasmaterias queseexaminan, quefueron
notificados porIrlanda deconformidad conelpárrafo 2delartículo 63delAcuerdo, véanse losdocumentos
IP/N/1/IRL/1 eIP/N/1/IRL/P/1.
2Elactadelareunión figura eneldocumento IP/C/M/13.
3Enlareunión celebrada porelConsejo delosADPIC el27defebrero de1997, losMiembros convinieron
enresponder aestapregunta enelcontexto delpresente examen (documento IP/C/M/12, párrafo 18).IP/Q3/IRL/1
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queelAcuerdo sobre losADPIC esunacuerdo multilateral alosefectos delartículo 25yelGobierno
hadictado unaorden defecha 30deenero de1996 (S.I.Nº38de1996) envirtud delacualla
presentación deunaanterior solicitud depatente enunMiembro delaOMC puede darlugaraunderecho
deprioridad como enelcasodelapresentación deunasolicitud anterior depatente enunEstado parte
enelConvenio deParís.
II. RESPUESTAS ALASPREGUNTAS FORMULADAS POR ELJAPÓN
1. Sírvanse indicar siensupaíssonmateria patentable: 1)lasplantas ylosanimales; 2)las
obtenciones vegetales ylasvariedades animales.
Lasinvenciones relacionadas conlasplantas ylosanimales sonmateria patentable.
Conarreglo alapartado b)delartículo 10delaLeydepatentes de1992 "lasobtenciones
vegetales ylasvariedades animales olosprocedimientos esencialmente biológicos paralaproducción
deplantas oanimales" noseconsideran patentables. Estaúltima excepción estásujeta alareserva
dequenoseaplica a"losprocedimientos microbiológicos olosproductos deesosprocedimientos".
2. Sírvanse indicar siensupaíselactodeoferta paralaventa estáincluido entre losderechos
exclusivos queconfieren laspatentes.
Deconformidad conelartículo 40delaLeydepatentes, laoferta paralaventa esunacto
infractor.
3. Sírvanse indicar quétiposdeactos sereconocen ensupaíscomo excepciones alosderechos
exclusivos queconfiere lapatente.
Elartículo 42delaLeydepatentes dispone quelosderechos conferidos porunapatente no
seextenderán:
a) alosactos realizados atítulo personal sinfinescomerciales;
b) alosactos realizados confines experimentales relacionados conlamateria dela
invención patentada pertinente;
c) alapreparación ocasional, encasos individuales, deunmedicamento enunafarmacia
conforme aunareceta prescrita porunfacultativo médico colegiado olosactos
relacionados conelmedicamento asípreparado;
d) alusodelainvención patentada abordo debuques registrados encualquier país
miembro delaUnión deParís paralaProtección delaPropiedad Industrial, distinto
alEstado, enelcasco delbuque, susmáquinas, aparejos, equipo ydemás accesorios,
cuando talesbuques entren temporal oaccidentalmente enaguas territoriales delEstado,
siempre quelainvención seautilizada enesasaguas exclusivamente paralasnecesidades
delbuque;
e) alusodelainvención patentada enlaconstrucción oexplotación deaeronaves o
vehículos terrestres depaíses miembros delaUnión deParís paralaProtección de
laPropiedad Industrial, distintos delEstado, odeaccesorios detalesaeronaves o
vehículosterrestrescuandoentrentemporaloaccidentalmenteenelterritoriodelEstado;IP/Q3/IRL/1
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f) alosactosespecificados enelartículo 27delConvenio deAviación CivilInternacional,
cuando talesactos serefieran aaeronaves depaíses, distintos delEstado, quese
beneficien delasdisposiciones deeseartículo.
Además, elartículo 43dispone quelosderechos conferidos porunapatente noseextenderán
aningún actoque,deconformidad conlasobligaciones impuestas porelderecho delosTratados
constitutivos delasComunidades Europeas, eltitular delapatente nopueda evitar.
4. Sírvanse indicar enquécasos estápermitido ensupaíselusodelapatente sinautorización
desutitular, incluido elusoporelGobierno oporterceros autorizados poréste.
a) Elartículo 55confiere aunapersona elderecho aseguir realizando losactosquevenía
realizando oestaba dispuesta arealizar, debuena fe,antes delafecha deprioridad
deunainvención protegida porunapatente yqueconstituirían deotromodo una
infracción deésta.
b) Puede dictarse unaorden paralaconcesión delicencias obligatorias deunapatente
como consecuencia deunasolicitud formulada conarreglo alodispuesto enel
artículo 70oel72.
5. Sírvanse indicar cómo seaplica ensupaíslaobligación establecida porlospárrafos 1
y2delartículo 34delAcuerdo sobre losADPIC respecto delacarga delaprueba enlascausas
civiles porinfracción depatentes relativas aprocedimientos.
Enloquerespecta alaspatentes deprocedimientos, elpárrafo 1)delartículo 46delaLey
depatentes establece ladoctrina delainversión delacarga delaprueba ydicelosiguiente:
"Cuando elobjeto deunapatente odeunasolicitud depatente seaunprocedimiento paraobtener
unnuevo producto, elproducto idéntico fabricado porunapersona distinta deltitular oel
solicitante, ensucaso, seconsiderará obtenido mediante elprocedimiento patentado, salvo
queexistanpruebassuficientesparaplantearlacuestióndesielproductosehaobtenidomediante
eseuotroprocedimiento."
III. RESPUESTAS ALASPREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
1. Elpárrafo 2)delartículo 9delaLeydepatentes deIrlanda de1992 dispone quelos
programas deordenador noseconsiderarán invenciones enelsentido delaLeydepatentes.
Sírvanse explicar si,conarreglo aesadisposición, seconsidera nopatentable alguna delas
siguientes invenciones peseacumplir losrequisitos desernueva yútilyentrañar unaactividad
inventiva:
a) lasinvenciones deprocedimiento queconsistan, total oparcialmente, enactos
realizados porunordenador ydirigidos porunprograma deordenador;
b) lasinvencionesdeproductosconsistentesenelementosdeunainvencióndeejecución
informatizada, coninclusión enparticular:
i) deloscódigos deprogramas legibles pormáquina almacenados enunmedio
tangible como undisco flexible, undisco rígido deordenador ouna
memoria deordenador; yIP/Q3/IRL/1
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ii) losordenadores deusogeneral cuyanovedad respecto delestado anterior
delatécnica resida fundamentalmente ensucombinación conunprograma
deordenador concreto.
Sialguno deestos tipos deinvenciones noespatentable, sírvanse explicar dequémodo
cumple lalegislación sobre patentes deIrlanda lasobligaciones delartículo 27delAcuerdo sobre
losADPIC, conarreglo alcualtodas lascategorías deinvenciones deben serpatentables sin
discriminación.
Elpárrafo 2)delartículo 9delaLeydepatentes de1992 coincide conelpárrafo 2)del
artículo 52delConvenio Europeo sobre Patentes. Desde queIrlanda loratificó, laOficina dePatentes
irlandesa haseguido, porlogeneral, loscriterios establecidos porlaOficina Europea dePatentes en
loquerespecta alapatentabilidad delasinvenciones relacionadas conlosprogramas deordenador.
Laexclusión delapatentabilidad delamateria olasactividades delpárrafo 2)delartículo 9
estásujeta alareserva establecida enelpárrafo 3)delartículo 9,esdecir queesamateria oesas
actividades estánexcluidas delapatentabilidad "únicamente enlamedida enqueunasolicitud depatente
ounapatente serefiera aesamateria oaesasactividades como tales". Aunque losprogramas de
ordenador como talesnosonpatentables, lainterpretación actual delospárrafos 1),2)y3)delartículo 9
autoriza lapatentabilidad delamateria queaporta unacontribución alatécnica conocida aunque se
tratedeprogramas deordenador.
Lalegislación sobre patentes deIrlanda noexcluye delapatentabilidad alostiposdeinvenciones
relacionadas conprogramas deordenador quefiguran enelenunciado delapregunta.
2. Elpárrafo 13delaPrimera Lista sobre medidas detransición delaLeydepatentes de
Irlanda de1992dispone quetodas lassolicitudes delicencias obligatorias formuladas conarreglo
alartículo 42delaLeyde1964 queestuvieran pendientes dedecisión alentrar envigor dicha
Ley(el27defebrero de1992) seresolverán según lasdisposiciones delaLeyde1964. El
artículo 42delaLeydepatentes de1964 discrimina ensuaplicación entre laspatentes
correspondientes aproductos farmacéuticos ylascorrespondientes ainvenciones deotros campos
tecnológicos. Elpárrafo 6delartículo 70delAcuerdo sobre losADPIC establece quelosMiembros
noestán obligados aaplicar losrequisitos delartículo 31sobre laslicencias obligatorias, nilos
delpárrafo 1delartículo 27sobre lanodiscriminación enelgocedelosderechos derivados de
laspatentes, cuando elusoporuntercero seautorizó porelMiembro antes delafecha enque
seconociera eseAcuerdo. Conrespecto aestas disposiciones:
a) sírvanse indicar sielGobierno deIrlanda haconcedido alguna licencia obligatoria
sobre labasedesolicitudes presentadas conarreglo alaLeyde1964, cuando la
licencia seotorgó apartir del20dediciembre de1992. Silarespuesta es
afirmativa, sírvanse explicar dequémodo cumple talmedida lodispuesto enel
párrafo 6delartículo 70delAcuerdo sobre losADPIC;
b) sírvanse explicar silapolítica delGobierno deIrlanda esdenegar laaprobación
decualquier solicitud sujeta aestadisposición detransición cuando esasolicitud
estaba pendiente dedecisión el20dediciembre de1992;
c) sírvanse explicar dequémodo elpárrafo 13delamedida detransición, enla
medida enquepermite elotorgamiento delicencias obligatorias conarreglo ala
Leyde1964, cumple lasdisposiciones delartículo 27ydelpárrafo 6delartículo 70
delAcuerdo sobre losADPIC .IP/Q3/IRL/1
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LaLeydepatentes de1992 fueaprobada el27defebrero de1992 yentró envigor el1ºde
agosto de1992. Suartículo 5derogó laLeydepatentes de1964 sinperjuicio delasmedidas de
transición delaPrimera Lista. Elpárrafo 13delaListadisponía quetodas lassolicitudes delicencias
formuladas conarreglo alartículo 42delaLeyde1964queestuvieran pendientes dedecisión alentrar
envigor laLeyde1992 (el1ºdeagosto de1992) seresolverían según lasdisposiciones delaLey
de1964.
a) Lafacultad deotorgar licencias conarreglo alartículo 42seconfiere alInspector de
Patentes, Dibujos yModelos yMarcas ynoalGobierno. El2dejunio de1995 el
Inspector dictóunaorden porlaqueestablecían licencias obligatorias respecto dedos
patentes. Consideró queelAcuerdo sobre losADPIC noeraaplicable alordenamiento
jurídico interno deIrlanda yaquenohabía sidoaprobado como legislación nacional.
ElTribunal Superior consideró enelrecurso deapelación presentado porelInspector
queelAcuerdo sobre losADPIC excluía elotorgamiento delicencias conarreglo al
artículo 42envirtud delpárrafo 3)delartículo 46delaLeydepatentes de1964 que
dispone:"Nosedecretaráningunaordenenvirtuddesolicitudesformuladasconarreglo
alosartículos 39a43delapresente Leyqueestuviese endesacuerdo contodotratado,
convenio, acuerdo ocompromiso queseaplique alEstado yacualquier paísparte en
elconvenio". Actualmente ladecisión delTribunal Superior estápendiente deapelación
enelTribunal Supremo.
b) Salvo queelTribunal Supremo revoque elfallodelTribunal Superior yhasta ese
momento, elInspector notiene facultades paraotorgar licencias conarreglo al
artículo 42delaLeyde1964.
c) Sepropone enmendar elpárrafo 13delaPrimera Lista conobjeto dehacer constar
claramente quenosedictará ninguna orden envirtud delartículo 42delaLeyde1964
queseaincompatible conelAcuerdo sobre losADPIC.
3. Enlosapartados a),b)yc)delpárrafo 2)delartículo 70delaLeydepatentes deIrlanda
de1992 seprevé laposibilidad deobtener licencias obligatorias ensituaciones quesuponen una
explotación inadecuada delainvención enIrlanda. Encada unadeesasdisposiciones, la
importaciónsemencionacomocondiciónquejustificaelotorgamientodeunalicencianovoluntaria.
Sírvanse explicar dequémodo cumplen estasdisposiciones elrequisito delpárrafo 1delartículo 27
delAcuerdo sobre losADPIC, queexcluye todadiscriminación enelgocedelosderechos derivados
delaspatentes entre losproductos importados ylosproducidos enelpaís.
4. Elpárrafo 1)delartículo 72delaLeydepatentes deIrlanda establece quecualquiera
delosMinistros delGobierno puede pedir, unaveztranscurrido unplazo especificado, queel
Inspector dePatentes indique que,sobre labasedealguno delosfundamentos paraelotorgamiento
delicencias obligatorias, sedesigne unapatente como habilitada para quecualquier interesado
solicite yobtenga unalicencia obligatoria respecto deella. Sírvanse explicar dequémodo cumple
estadisposición elrequisito delapartado a)delartículo 31delAcuerdo sobre losADPIC, que
dispone quelassolicitudes delicencias obligatorias seexaminarán enfunción desuscircunstancias
propias.
5. Elpárrafo 1)delartículo 75delaLeydepatentes deIrlanda dispone quelaslicencias
obligatorias concedidas conarreglo alaLey"surtirán efecto como siconstituyera untítulo".
Sírvanse explicar siestadisposición faculta albeneficiario deunalicencia obligatoria paracederla
auntercero sintener quehacerlo junto conaquella parte delaempresa odesuactivo intangible
quedisfrute delosbeneficios delalicencia. Encasoafirmativo, sírvanse explicar cómo cumple
estadisposición delaLeydepatentes deIrlanda loestablecido enelapartado d)delartículo 31
delAcuerdo sobre losADPIC.IP/Q3/IRL/1
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6. Conarreglo alartículo 31delAcuerdo sobre losADPIC, losMiembros delaOMC deben
atenerse anumerosas condiciones encasodequeprevean laposibilidad deotorgar licencias no
voluntarias deunapatente. Losartículos 70a75delaLeydepatentes deIrlanda establecen
unsistema porelcualpueden otorgarse taleslicencias. Esasdisposiciones nodicen nada acerca
devarios deloselementos previstos enelartículo 31.Envista deello,sírvanse explicar dequé
modo cumple lalegislación sobre patentes deIrlanda lossiguientes requisitos delartículo 31del
Acuerdo sobre losADPIC, yenparticular cómo garantiza quealotorgar cualquier licencia
obligatoria seapliquen lascondiciones siguientes:
a) quelalicencia sóloseotorgue si,antes delaautorización, laparte quelasolicita
haprocurado sinéxito obtener unalicencia voluntaria deltitular delapatente
entérminos ycondiciones comerciales yenunplazo prudencial (apartado b)del
artículo 31);
b) queelalcance yduración delalicencia estén limitados alosfines para losque
seautorice (apartado c)delartículo 31);
c) quelalicencia seadecarácter noexclusivo (apartado d)delartículo 31);
d) quelalicencia nopueda cederse, salvo conaquella parte delaempresa odesu
activo intangible quedisfrute delusodelainvención patentada (apartado e)del
artículo 31);
e) quelalicencia autorice elusodelainvención patentada principalmente para
abastecer elmercado interno delMiembro (apartado f)delartículo 31);
f) quelalicencia pueda retirarse silascircunstancias queledieron origen han
desaparecido ynoesprobable quevuelvan asurgir (apartado g)delartículo 31);
g) queeltitular delapatente reciba unaremuneración adecuada querefleje, entre
otras cosas, elvalor económico delaautorización (apartado h)delartículo 31);
y
h) que, conrespecto alaspatentes dependientes, lainvención reivindicada enla
patente dependiente suponga unavance técnico significativo deconsiderable
importancia económica conrespecto alainvención patentada original; quese
otorgue altitular delapatente dominante unalicencia cruzada para explotar la
patente dependiente; yqueéstanopueda cederse sinlacesión delasegunda
patente (apartado l)delartículo 31).
7. Sírvanse explicar dequémodo cumple lalegislación deIrlanda lasobligaciones previstas
enelapartado c)delartículo 31delAcuerdo sobre losADPIC, queestablece quenoseotorgarán
licencias obligatorias depatentes respecto deinvenciones enelcampo delatecnología de
semiconductores salvo para unusopúblico nocomercial opara rectificar prácticas deltitular
delapatente quehayan sidodeclaradas anticompetitivas.
Losartículos 70a75delaLeydepatentes serefieren alotorgamiento delicencias obligatorias.
Seestáfinalizando lalegislación necesaria paraaplicar lasdisposiciones delAcuerdo sobre losADPIC.4
4Estarespuesta esaplicable también alaspreguntas 3a7.IP/Q3/IRL/1
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8. Sírvanse indicar cuántas licencias obligatorias sehanotorgado anualmente enIrlanda
desde el1ºdeenero de1993.
Véase larespuesta alapartado a)delapregunta 2.
Nosehanotorgado licencias obligatorias conarreglo alasdisposiciones delaLeydepatentes
de1992.
9. Elpárrafo 4delasdisposiciones detransición delaPrimera Lista delaLeydepatentes
deIrlanda de1992 dispone queeltitular delapatente nopuede interponer unademanda por
infracción contra untercero durante losdosúltimos años delplazo de20años delaspatentes
siesetercero hahecho ciertos preparativos paraponer enpráctica comercialmente lainvención
después delvencimiento delplazo delapatente. Elpárrafo 4delartículo 70delAcuerdo sobre
losADPIC prevé quelosMiembros delaOMC pueden establecer unalimitación delosderechos
otorgados alostitulares depatentes respecto delaspartes quehayan iniciado elusoohayan
realizado unainversión significativa antes delafecha deaceptación delAcuerdo poreseMiembro.
Siseimpone tallimitación, elMiembro delaOMC debeestablecer como mínimo elpago deuna
remuneración equitativa altitular delapatente. Enelpárrafo 4delosprocedimientos detransición
nofigura ninguna condición relativa alafecha enqueeltercero hainiciado lasactividades que
danlugar alalimitación, nisobre unaremuneración equitativa. Sírvanse explicar cómo cumple
lalegislación deIrlanda lodispuesto porelpárrafo 4delartículo 70delAcuerdo sobre losADPIC.
Actualmente seestáestudiando laposibilidad demodificar lasdisposiciones delpárrafo 4de
laPrimera ListadelaLeydepatentes paraquecumplan lasdisposiciones delAcuerdo sobre losADPIC.
10. Sírvanse indicar dequémodo Irlanda, deconformidad conelpárrafo 3delartículo 39
delAcuerdo sobre losADPIC:
- protege contra ladivulgación losdatos deprueba presentados aorganismos
normativos deIrlanda para respaldar unasolicitud deaprobación dela
comercialización deproductos farmacéuticos oproductos químicos agrícolas, y
- protege talesdatos contra elusocomercial desleal eimpide, entre otras cosas, que
losposteriores solicitantes utilicen directa oindirectamente losdatos presentados
porelprimer solicitante para respaldar supetición deaprobación dela
comercialización.
LaOficina delLegislador Parlamentario estáelaborando lasenmiendas legislativas necesarias
paraquelaLeydepatentes deIrlanda estétotalmente enconsonancia conelAcuerdo sobre losADPIC.
Confiamos enqueesasenmiendas seanaprobadas enlospróximos meses.