ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS176/R 
6 de agosto de 2001 
 (01-3806) 
 Original:   inglés 
   
 
     
 
ESTADOS UNIDOS - ARTÍCULO 211 DE LA LEY 
OMNIBUS DE ASIGNACIONES DE 1998 
 
     
Informe del Grupo Especial 
   
 
  
El presente informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Estados Unidos 
- Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998  se distribuye a todos los Miembros, de 
conformidad con lo dispuesto en el Entendimiento relativo a la normas y procedimientos por los que 
se rige la solución de diferencias (ESD).  El informe se distribuye como documento no reservado a 
partir del 6 de agosto de 2001 de  conformidad con los procedimient os para la distribución y la 
supresión del carácter reservado de los documentos de  la OMC (WT/L/160/Rev.1).  Se recuerda a los 
Miembros que, de conformidad c on el ESD, sólo las partes en la  diferencia pueden presentar una 
apelación en relación con el informe de un Grupo Esp ecial, que las apelaciones están limitadas a las 
cuestiones de derecho abordadas en el informe de l Grupo Especial y a las interpretaciones jurídicas 
que éste haga y que no se podrá establecer comunicación ex parte  alguna con el Grupo Especial ni 
con el Órgano de Apelación respecto de las cuesti ones que el Grupo o el Órgano estén examinando. 
  
 
   
Nota de la Secretaría :  El presente informe del Grupo Especial será adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias 
(OSD) dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su distribuc ión, a menos que una parte en la diferencia decida recurrir en  
apelación o que el OSD decida por consenso no adoptar el informe.  En caso de recurri rse en apelación contra el informe del 
Grupo Especial, éste no será considerado por el OSD a efectos de su adopción hasta después de  haber concluido el proceso 
de apelación.  Puede obtenerse información acerca de la situación actua l del informe del Grupo Especi al en la Secretaría de 
la OMC.  WT/DS176/R 
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INDICE 
 
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I. INTRO DUCCIÓ N................................................................................................................ .....................1 
II. ELEMENTOS DE HE CHO ......................................................................................................... ............2 
III. CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES..................7 IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES................................................................................................... .....8 
A. I
NTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... ..8 
B. I NTRODUCCIONES DE LAS PARTES .....................................................................................................9 
C. A RGUMENTOS RELATIVOS A LAS INCOMPATIBILIDADES CON EL ACUERDO SOBRE  
LOS ADPIC  ALEGADAS ...................................................................................................................12 
1. Artículo 211(a)(1) de la Ley Omnibus de Asignaciones .................................................12 
a) El artículo 211(a)(1) de la Ley Omnibus  de Asignaciones en relación con 
el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC .................................................12 
b) Artículo 211(a)(1) de la Ley Omnibus  de Asignaciones, en relación con el 
párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967), 
incorporado al Acuerd o sobre los ADPIC ..........................................................................17 
2. Artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus de Asignaciones.................................................25 
a) Artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus de Asignaciones en relación con el 
párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC .....................................................26 
b) Artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus  de Asignaciones en relación con el 
artículo 42 del Acuerd o sobre los ADPIC...........................................................................31 
c) Artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus  de Asignaciones en relación con el artículo 6 bis 
del Convenio de París (1967), incorp orado al Acuerdo sobre los ADPIC..........................32 
d) Artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus de Asignaciones en relación con el artículo 8 
del Convenio de París (1967), incorp orado al Acuerdo sobre los ADPIC..........................33 
e) Artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus de Asignaciones en relación con el párrafo 1 
del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorp orado al Acuerdo sobre los ADPIC..........................34 
f) Artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus  de Asignaciones en relación con el 
artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC ............................................................................40 
3. Artículo 211(b) del la Le y Omnibus de Asignaciones ....................................................43 
D. C
UESTIONES HORIZONTALES ...........................................................................................................45 
1. Principio de no reconocimiento de  las confiscaciones extranjeras ...............................45 
2. Titularidad de las marcas  de fábrica o de comercio ......................................................67 
3. La carga de  la prueba....................................................................................................... 76 
V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS................................................................................................77  WT/DS176/R 
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VI. INFORMACIÓN FÁCTICA FACILITADA POR LA OFICINA INTERNACIONAL 
DE LA OMPI..................................................................................................................... ......................79 
VII. REEXAMEN  INTERMEDIO ....................................................................................................... .........87 
VIII. CONSTATACIONES ........................................................................................................... ..................89 
A. M EDIDAS EN LITIGIO .......................................................................................................................89 
B. C ONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES .......................................92 
C. C UESTIONES PRELIMINARES ............................................................................................................92 
1. Información fáctica proporcionada por la Oficina Internacional de la OMPI ...........92 
2. Reglas de interpretación...................................................................................................9 3 
3. Carga de la prueba .......................................................................................................... .94 
4. Ámbito de aplicación de l Acuerdo sobre los ADPIC .....................................................95 
a) Cuestión de si el ámbito de apli cación del Acuerdo sobre los ADPIC incluye 
los nombres comerciales.....................................................................................................95 
D. C OMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO  211( A)(1)  CON EL PÁRRAFO  1 DEL ARTÍCULO  15 
DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC ..................................................................................................99 
1. Compatibilidad o incomp atibilidad del artículo 211(a)(1) con el párrafo 1 
del artículo 15 del Acu erdo sobre los ADPIC.................................................................99 
2. Examen de otros argumentos de las Comunidades Europeas.....................................105 
a) Argumento de las Comunidades Europeas de que el artículo 211(a)(1) deniega el 
registro a signos de marcas de fábrica o de  comercio que cumplen las prescripciones 
del párrafo 1 del artículo 15..............................................................................................105 
b) Argumento de las CE de que el artícul o 211(a)(1) se aplica a otras clases de 
productos, extiende su ámbito de aplicación  a las marcas de fábrica o de comercio 
similares y se aplica a las marcas de fá brica o de comercio abandonadas........................108 
3. Conclusión general con respecto al párrafo 1 del artículo 15 .....................................109 
E. C OMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO  211( A)(1)  CON EL PÁRRAFO  1 DEL ARTÍCULO  2 DEL 
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC  JUNTO CON EL PÁRRAFO  A 1) DEL ARTÍCULO  6QUINQUIES  
DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)...................................................................................................110 
1. Compatibilidad o incompat ibilidad del artículo 211(a)(1) con el párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo sobre los AD PIC junto con el párrafo A 1) del 
artículo 6quinquies del Conv enio de Parí s (1967)........................................................110 
2. Examen de otros argumentos de las Comunidades Europeas.....................................114 
a) Argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) deniega el registro "tal cual" a 
los signos de marcas de fábrica o de comercio que cumplen las condiciones 
establecidas en el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  en cuanto a la forma ...................114 
b) Argumento de las CE de que el artículo 21 1(a)(1) se aplica a otras clases de productos, 
extiende su ámbito de aplicación a las marcas  de fábrica o de comercio similares y se 
aplica a las marcas de fábrica o de comercio abandonadas...............................................115  WT/DS176/R 
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3. Conclusión general con respecto al párrafo A 1) del artículo 6 quinquies ..................116 
F. C OMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO  211( A)(2)  CON EL ARTÍCULO  42 Y EL PÁRRAFO  1 DEL 
ARTÍCULO  16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC ..........................................................................116 
1. Observaciones generales.................................................................................................116 
2. Compatibilidad o incompat ibilidad del artículo 211(a)(2) con el artículo 42 
del Acuerdo sobre los ADPIC ........................................................................................116 
3. Compatibilidad o incomp atibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 
del artículo 16 del Acuerd o sobre los ADPIC...............................................................119 
G. C OMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211( A)(2)  CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL 
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC  EN CONEXIÓN CON EL PÁRRAFO 1) DEL ARTÍCULO 6BIS  
DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)...................................................................................................123 
1. Compatibilidad e incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 
del artículo 2 del Acuerdo sobre los AD PIC en conexión con el párrafo 1) 
del artículo 6bis del Conv enio de París (1967)..............................................................123 
H. C OMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211( A)(2)  CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO 
SOBRE LOS ADPIC  EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)..............125 
1. Compatibilidad o incompat ibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del 
Convenio de Pa rís (1967)................................................................................................125 
I. C OMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211( A)(2)  CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO 
SOBRE LOS ADPIC  Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DE DICHO ACUERDO EN CONEXIÓN  
CON EL PÁRRAFO 1) DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS (1967) ........................................125 
1. Compatibilidad o incompat ibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 del 
artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 de dicho 
Acuerdo en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de Pa rís (1967)................................................................................................125 
J. C
OMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211( A)(2)  CON EL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO  
SOBRE LOS ADPIC........................................................................................................................13 0 
1. Compatibilidad o incompat ibilidad del artículo 211(a)(2) con el artículo 4 del 
Acuerdo sobre los ADPIC ..............................................................................................130 
K. C OMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211( B) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO 
SOBRE LOS ADPIC........................................................................................................................13 2 
1. Compatibilidad o incompat ibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del 
artículo 16 del Acuerd o sobre los ADPIC.....................................................................132 
2. Compatibilidad o incomp atibilidad del artículo 211(b) con el artículo 42 
del Acuerdo sobre los ADPIC ........................................................................................136 
3. Compatibilidad o incompat ibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPI C en conexión con el párrafo 1) 
del artículo 6bis del Conv enio de París (1967)..............................................................137 WT/DS176/R 
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4. Compatibilidad o incompat ibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPI C en conexión con el artículo 8 
del Convenio de París (1967)..........................................................................................137 
5. Compatibilidad o incompat ibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del 
artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del 
Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 
del Convenio de París (1967)..........................................................................................137 
6. Compatibilidad o incomp atibilidad del artículo 211(b) con el artículo 4 
del Acuerdo sobre los ADPIC ........................................................................................139 
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................139 
ANEXO I:  (W T/DS17 6/2) ......................................................................................................... ......................141 
ANEXO II:  (W T/DS17 6/3)........................................................................................................ ......................144 
 
  WT/DS176/R 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1 El 7 de julio de 1999, las Comunidades Eur opeas y sus Estados miembros (denominados en 
adelante las "Comunidades Europeas") solicitaron la celebración de consultas con los Estados Unidos 
de conformidad con el artículo 4 del Entendimien to relativo a las normas y procedimientos por los 
que se rige la solución de diferencias ("ESD") y, en  la medida en que inco rpora por referencia el 
artículo XXIII del GATT de 1994, con el párrafo 1 del artículo 64 del Acuerdo de OMC sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectua l relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los 
ADPIC") en relación con el artículo 211 de la Ley Omnibus  de Asignaciones de 1998 de los 
Estados Unidos.1,2 
1.2 Las Comunidades Europeas y los Estados Unidos celebraron consultas los días 13 de 
septiembre y 13 de diciembre de 1999 pero no c onsiguieron llegar a una solución mutuamente 
satisfactoria.  El 30 de junio de 2000, las Comunida des Europeas solicitaron el establecimiento de un 
Grupo Especial de conformidad con el artículo 6 de l ESD y el párrafo 1 del artículo 64 del Acuerdo 
sobre los ADPIC.3 
1.3 En su reunión de 26 de septiembre de 2000, el Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") 
estableció un grupo especial de conformidad con el  artículo 6 del ESD con el siguiente mandato 
uniforme: 
"Examinar, a la luz de las disposicion es pertinentes de los acuerdos abarcados 
invocadas por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en el documento WT/DS176/2, el asunto sometido al OSD por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en ese documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a 
hacer las recomendaciones o dictar las re soluciones previstas en dichos acuerdos."
4 
1.4 El Canadá, el Japón y Nicaragua se reservaron su  derecho a participar en las actuaciones del 
Grupo Especial en calidad de terceros. 
1.5 El 17 de octubre de 2000, invocando el párrafo  7 del artículo 8 del ESD, las Comunidades 
Europeas pidieron al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial.  El texto 
de ese párrafo es el siguiente: 
Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 20 días siguientes a la 
fecha del establecimiento del grupo especial, a petición de cualquiera de las partes, el 
Director General, en consulta con el Presidente del OSD y con el Presidente del Consejo o Comité correspondiente, establecerá la composición del grupo especial, nombrando a los integrantes que el Direct or General considere más idóneos con 
arreglo a las normas o procedimientos especiales o adicionales previstos al efecto en 
el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refier a la diferencia, después de consultar a 
las partes en ella.  El Presidente del OSD comunicará a los Miembros la composición
                                                     
 
1 Artículo 211 de la Ley de Asignaciones del Depart amento de Comercio de 1999, incluida en Public 
Law 105-277, Section 101(b), 112 Stat. 2681, denominado en esta diferencia "artículo 211 de la Ley O mnibus  
de Asignaciones de 1998". 
 
2 Véase  el documento WT/DS176/1;  IP/D/20 (15 de julio de 1999). 
 
3 Véase  el documento WT/DS176/2 (7 de julio de 2000), reproducido en el anexo 1 al presente informe. 
 
4 Véase  el documento WT/DS176/3 (27 de octubre de 2000), reproducido en el anexo 2 al presente 
informe. 
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del grupo especial así nombrado a más tardar 10 días después de la fecha en que haya 
recibido dicha petición. 
1.6 El 26 de octubre de 2000, el Director General estableció la composición del Grupo Especial 
como sigue: 
Presidente: Sr. Wade Armstrong 
Miembros: Sr. François Dessemontet 
  Sr. Armand de Mestral 
1.7 El Grupo Especial se reunió con las partes los días 24 y 25 de enero y 7 de marzo de 2001 y 
con los terceros el 25 de enero de ese año. 
1.8 El 1º de febrero de 2001, el Grupo Especial e nvió una carta a la Oficina Internacional de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI"), responsable de la administración del 
Convenio de París para la Protección de la Propied ad Industrial.  En esa carta, el Grupo Especial 
solicitó, de conformidad con el artículo 13 del ESD , información fáctica sobre las disposiciones del 
Acta de Estocolmo de 1967 de ese Convenio ("Conv enio de París (1967)"), incorporadas al Acuerdo 
sobre los ADPIC por el párrafo 1 del artículo 2 de di cho Acuerdo, que son pertinentes a esta cuestión.  
Expresó también su interés en obtener información  fáctica sobre la manera en que podía haberse 
tratado, en el curso de la negociación del Conveni o o posteriormente, la determinación del titular de 
una marca de fábrica o de comercio.  La Oficina Internacional de la OMPI facilitó esa información en una carta de fecha 2 de marzo de 2001. 
1.9 El Grupo Especial trasladó a las partes su informe provisional el 11 de junio de 2001 y su 
informe definitivo el 2 de julio de ese año. 
II. ELEMENTOS DE HECHO 
2.1 La diferencia se refiere al artículo 211 de la Ley Omnibus  de Asignaciones, promulgada 
el 21 de octubre de 1998.  El artículo 211 trata de las marcas de fábrica o de comercio, los nombres 
comerciales y las denominaciones comerciales que sean idénticos o sustancialmente semejantes a marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales o denominaciones comerciales que se hayan 
utilizado en relación con entidades comerciales o acti vos que hayan sido confi scados por el Gobierno 
de Cuba el 1º de enero de 1959 o después de esa fecha.  El artículo 211 está redactado en los siguientes términos: 
ARTÍCULO 211(a)(1) Sin perjuicio de cual quier otra disposición legal, no se 
autorizará ni aprobará ninguna transacción ni pago con arreglo al artículo 515.527 del 
título 31, Código de Reglamentos Federales (C.F.R.), en vigor a partir del 9 de 
septiembre de 1998, con respecto a una marca de fábrica o de comercio, un nombre 
comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de  comercio, un nombre comercial o una 
denominación comercial que se haya utiliza do en relación con una entidad comercial 
o activos que hayan sido confiscados, a menos  que el titular original de la marca de 
fábrica o de comercio, el nombre comerc ial o la denominación comercial, o su 
sucesor en interés de buena fe haya  consentido en ello expresamente. 
(2) Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer 
de otra forma cualquier reivindicación de  derechos formulada por un nacional 
designado sobre la base  de derechos de common law  o del registro obtenido con WT/DS176/R 
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arreglo a dicho artículo de la marca de fá brica o de comercio, el nombre comercial o 
la denominación comercial c onfiscados de que se trate. 
(b) Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer 
de otra forma cualquier reivindicación de de rechos derivados de un tratado formulada 
por un nacional designado o su sucesor en interés al amparo del artículo 44(b) o 
(e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 (15 U.S.C. 1226 (b) o (e)) 
en relación con una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una 
denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercia l o una denominación comercial que se 
haya utilizado en relación con una entidad  comercial o activos que hayan sido 
confiscados, a menos que el titular original de  la marca de fábrica o de comercio, el 
nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido expresamente en ello. 
(c) El Secretario del Tesoro promulgará las normas y reglamentos que sean 
necesarios para aplicar las disposiciones del presente artículo. 
(d) En el presente artículo: 
(1) El término "nacional designado" tiene el significado que se le 
atribuye en el artículo 515.305 del título 31 C.F.R., en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998, y comprende los nacionales de cualquier país extranjero que sean su cesores en interés de un nacional 
designado. 
(2) El término "confiscado" tiene el significado que se le atribuye en el 
artículo 515.336 del título 31 C.F.R ., en vigor a partir del 9 de 
septiembre de 1998. 
2.2 La parte 515 del título 31 C.F.R. contiene el  Reglamento de Contro l de Activos Cubanos 
("C.A.C.R.").  El artículo 515.305 de esa parte (citado en adelante como 31 C.F.R. 515.305) contiene 
la definición del término "nacional designado" a que  se hace referencia en el artículo 211(d)(1).  
Dicho artículo está redactado en los siguientes términos: 
Artículo 515.305.  Nacional designado A los efectos de esta parte, se entenderá por nacional designado  Cuba y cualquier 
nacional de ese país, incluida cualquier persona que sea un nacional especialmente designado.
5 
                                                      
5 El término "nacional especialmente designado" se define en el artículo 515.306 del título 31, C.F.R., 
cuyo texto es el siguiente: 
 
(a) por nacional especialmente designado  se entenderá: 
 
(1) Cualquier persona respecto de la cual el S ecretario del Tesoro determine que es un nacional 
especialmente designado,  
(2) cualquier persona que, en la fecha de efectividad o después de ésta, haya actuado en nombre o en 
representación del gobierno o las autoridades que ejercen el control sobre un país extranjero designado, o  
 WT/DS176/R 
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2.3 El artículo 515.336 del título 31 C.F.R. contiene la definición del término "confiscado" a que 
se hace referencia en el artículo 211(d)(2).  Dic ho artículo está redactado en los siguientes términos: 
Artículo 515.336.  Confiscado Tal como se usa en el artículo 515.208, el término confiscado  se refiere a: 
(a) La nacionalización, expropiación o cual quier otro acto de incautación por el 
Gobierno de Cuba de la propiedad o el control de bienes el 1º de enero 
de 1959 o después de esa fecha: 
(1) sin que los bienes hayan sido devueltos o se haya otorgado una 
indemnización suficiente y efectiva; o 
(2) sin que se haya resuelto la reivindicación de los bienes de 
conformidad con un acuerdo inte rnacional de liquidación de 
reclamaciones u otro procedimiento de solución mutuamente aceptado;  y 
(b) el hecho de que el Gobierno de Cuba se haya negado a pagar, haya 
incumplido su obligación de pagar o no ha ya pagado el 1º de enero de 1959 o 
después de esa fecha: 
(1) una deuda de cualquier empresa que haya sido nacionalizada o 
expropiada por el Gobierno de Cuba  o de la que éste se haya hecho 
cargo de cualquier otra forma; 
(2) una deuda que grave bienes naci onalizados o expropiados por el 
Gobierno de Cuba o de los que éste se haya hecho cargo de cualquier 
otra forma;  o 
(3) una deuda en que haya incurrido el  Gobierno de Cuba para satisfacer 
o liquidar una reclamación sobre bienes confiscados. 
2.4 El artículo 211(a) se remite al artículo 515.527 del título 31 C.F.R. que, en la fecha de 21 de 
octubre de 1998 en que se promulgó el artículo 211,  estaba redactado en los siguientes términos: 
Artículo 515.527.  Algunas transacciones con respecto a la propiedad intelectual en 
los Estados Unidos. 
(a) Se autorizan las transacciones relaciona das con el registro y la renovación en 
la Oficina de Patentes y Marcas de lo s Estados Unidos o en la Oficina de 
Derecho de Autor de los Estados Unidos  de patentes, marcas de fábrica o de 
comercio y derechos de autor en los cuales tengan un interés el Gobierno de 
Cuba o un nacional cubano. 
(b) El presente artículo autoriza el pago, con cargo a cuentas bloqueadas o de 
otra manera, de derechos actualmente adeudados al Gobierno de los Estados 
Unidos en relación con cualquiera de  las transacciones autorizadas en el 
párrafo (a) del presente artículo. 
                                                                                                                                                                    
 
(3) cualquier asociación, sociedad u otra organización que, en la fecha de efectividad o después de ésta, 
haya sido propiedad o haya estado sometida al control directo o indirecto del gobierno o las autoridades 
que ejercen el control sobre un país extranjero designado o de un nacional especialmente designado.  WT/DS176/R 
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(c) El presente artículo autoriza asimismo el pago, con cargo a cuentas 
bloqueadas o de otra manera, de der echos y cargas razonables y usuales 
actualmente adeudados a abogados o repr esentantes en los Estados Unidos en 
relación con las transacciones autorizad as en el párrafo (a) del presente 
articulo. 
2.5 Tras la entrada en vigor del artículo 211, el C.A.C.R. fue modificado mediante la adición de 
un nuevo apartado (a)(2) al artículo 515.527 del título 31, C.F.R, con lo que su párrafo (a) se convirtió 
en apartado (a)(1).  La modificación entró en vigo r el 10 de mayo de 1999.  El nuevo párrafo (a)(2) 
está redactado en los siguientes términos: 
(a)(2) No se autorizará ni aprobará ningu na transacción o pago de conformidad con 
el apartado (a)(1) de este artículo con respecto a una marca de fábrica o de 
comercio, un nombre comercial o una  denominación comercial que sea 
idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en 
relación con una entidad comercial o ac tivos que hayan sido confiscados, en 
el sentido en que se define ese término en el artículo 515.336, a menos que el 
titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la 
denominación comercial de que se trate o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido expresamente en ello. 
2.6 El artículo 211(b) se remite a los artículos 44(b) y (e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de 
Comercio de 1946, denominada también Ley Lanham (15 U.S.C. § 1126 (b) y (e)), cuyo texto es el 
siguiente: 
Artículo 44 (15 U.S.C. §1126).  Convenios in ternacionales;  registro de marcas de 
fábrica o de comercio 
(…) (b) Cualquier persona cuyo país de or igen sea parte en un convenio o tratado 
relativo a marcas de fábricas o de comercio, nombres comerciales o denominaciones 
comerciales, o a la represión de la competencia desleal, en el que también sean parte los Estados Unidos, o que otorgue por ley de rechos en condiciones de reciprocidad a 
nacionales de los Estados Unidos, tendrá derecho a los beneficios del presente 
artículo en las condiciones prescritas en él en  la medida en que sea necesario para dar 
efecto a cualquier disposición de dicho conve nio, tratado o ley aplicados en régimen 
de reciprocidad, además de los derechos  que correspondan a cualquier titular de una 
marca de fábrica o de comercio de  conformidad con la presente Ley. 
(…) (e) Una marca debidamente registrada en  el país de origen del solicitante 
extranjero podrá inscribirse en el registro principal si reúne las condiciones para ello 
o, en otro caso, en el registro complementar io establecido en el presente texto legal.  
El solicitante deberá presentar, dentro del plazo que prescriba el Director, un certificado o una copia certificada del registro en su país de origen.  En la solicitud 
deberá constar la intención de buena fe del solicitante de utilizar la marca en el 
comercio, pero no se exigirá esa utilización antes de que se haya efectuado el registro. 
(...) WT/DS176/R 
Página 6  
 
2.7 El artículo 211(a)(1) se refiere a las reglam entaciones sobre la concesión de licencias 
contenidas en el C.A.C.R.  Con arreglo a la legi slación estadounidense, todas las transacciones en 
relación con bienes sometidos a la jurisdicción de los Estados Unidos en los que tenga un interés un 
nacional cubano requieren una licencia de la Of icina de Control de Activos Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ("OFAC").
6  En las reglamentaciones de la OFAC se 
reconocen dos categorías de licencias a estos efectos:   licencias específicas y licencias generales.  Una 
licencia general es una autorización de determinados  tipos de transacciones recogida expresamente en 
las reglamentaciones de la OFAC.7  De hecho, se trata de autorizaciones permanentes de los tipos de 
transacciones que se especifican en las reglamentaci ones, y las personas que desean realizar esas 
transacciones no tienen que solicitar la autorización a la  OFAC.  En cambio, las licencias específicas 
son aquellas cuyos términos precisos no se esti pulan en las reglamentaciones de la OFAC.8  Por lo 
general, las personas que desean realizar transacci ones para las que no existe una licencia general 
solicitan una licencia específica a la OFAC. 
2.8 Una de las licencias generales a que se puede recurrir con arreglo a las reglamentaciones de la 
OFAC figura en el título 31 C.F.R., 515.527 ci tado anteriormente y abarca las transacciones 
relacionadas con el registro y la renovación en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos 
("USPTO") y en la Oficina de Der echo de Autor de los Estados Unidos  de patentes, marcas de fábrica 
o de comercio y derechos de autor en los que tenga un interés el Gobier no de Cuba o un nacional 
cubano.  El artículo 211(a)(1) modificó esta dispos ición de la OFAC sobre las licencias generales 
declarando que esta licencia general no abarcaría l as transacciones o pagos efectuados en relación con 
determinadas marcas de fábrica o de come rcio, nombres comerciales y denominaciones 
comerciales, -los que sean idénticos o semejant es a marcas de fábrica o de comercio, nombres 
comerciales o denominaciones comerciales utilizados en relación con una entidad comercial o activos 
confiscados por el Gobierno de Cuba  (a menos que el titular original  o su sucesor en interés dé su 
consentimiento). 
2.9 El efecto práctico del artículo 211(a)(1) es que no se puede recurrir a una licencia general.  El 
artículo 211(a)(1) no se refiere a las licencias es pecíficas de la OFAC, que constituyen otro 
instrumento por el que pueden autorizarse pagos de de rechos de solicitud.  Una decisión de la OFAC 
de no aprobar ninguna transacción o pago relacionado c on el registro o la renovación de una marca de 
fábrica o de comercio, si no se anulara por decisión judicial, impediría ese registro o renovación debido a que no se consideraría que la presentaci ón de la solicitud hubiera ido acompañada del pago 
de los derechos correspondientes previstos por la Ley.
9 
2.10 En el artículo 211(a)(2) se dispone que "ningú n tribunal de los Estados Unidos reconocerá, 
hará respetar o hará valer de otra forma cual quier reivindicación de derechos formulada por un 
                                                      
6 31 C.F.R. 515.201. 
 
7 31 C.F.R. 515.317. 
 
8 31 C.F.R. 515.318. 
 
9 En el apartado (a)(1) de 15 U.S.C. § 1051 relativo al "Registro de las marcas de fábrica o de 
comercio" se dispone que "el titular de una marca de fábrica o de comercio utilizada en el comercio puede solicitar que se inscriba su marca en el registro principal establecido en el presente texto legal pagando los 
derechos prescritos y presentando una solicitud en  la Oficina de Patentes y Marcas [...]".  Véase  también el 
apartado (b)(1) del mismo artículo relativo a las marcas de  fábrica o de comercio destinadas a ser utilizadas en el 
comercio.  En el párrafo (a) de 15 U.S.C. § 1059 relati vo a la "Renovación de la inscripción en el registro" se 
dispone que "[...] cada inscripción en el registro podrá renovarse por períodos de 10 años al final de cada 
período sucesivo de 10 años a partir de la fecha de la  primera inscripción mediante el pago de los derechos 
prescritos y la presentación de una solicitud por escrito [...]". 
  WT/DS176/R 
 Página 7 
 
 
nacional designado sobre la base de derechos de common law  o del registro obtenido con arreglo al 
artículo 515.527 de la marca de fábrica o de co mercio, el nombre comercial o la denominación 
comercial confiscados de que se trate".  En cuanto a las marcas de fábrica o de comercio registradas, si un "nacional designado" 1) ha obtenido el registro  de esa marca en virtud de una licencia general de 
la OFAC y 2) la marca es idéntica o semejante a una marca de fábrica o de comercio utilizada en 
relación con una entidad comercial confiscada sin indemnización por el Gobierno de Cuba, los 
tribunales estadounidenses no reconocerán, harán resp etar o harán valer de otra forma cualquier 
reivindicación de derechos en relación con esa mar ca de fábrica o de comercio formulada por esa 
persona.  Otro tanto puede decirse de los derechos de common law , inclusive sobre marcas de fábrica 
o de comercio, nombres comerciales y denominaciones comerciales, con la sal vedad de que no existe 
una obligación federal de registro. 
2.11 El "nacional designado" es, en primer término, "C uba y cualquier nacional de ese país".  Esto 
se basa en la primera parte de la definición que fi gura en el artículo 211(d)(1), que incorpora la 
definición del término "nacional designado" contenida en el título 31, C.F.R. 515.305.  En el artículo 211(d)(1) se dispone que el término "naci onal designado" comprende a los nacionales de 
cualquier país extranjero que sean sucesores en interés de un nacional designado.  Con arreglo al 
título 31 C.F.R. 515.201, se prohíbe toda transacción  por la que un nacional de los Estados Unidos 
pueda convertirse en sucesor en interés de una  entidad cubana que haya llevado a cabo una 
confiscación.  Los nacionales de los Estados Unidos tendrían que obtener una licencia específica de la 
OFAC con ese objeto y la OFAC nunca ha expedido una licencia específica a tal fin. 
2.12 En el artículo 211(b) se dispone que ningún tribuna l de los Estados Unidos reconocerá, hará 
respetar o hará valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos derivados de un tratado 
formulada por un nacional designado o su sucesor en in terés al amparo del artículo 44(b) o (e) de la 
Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 (1 5 U.S.C. 1126 (b) o (e)) en relación con la marca 
de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial confiscados de que se 
trate. 
2.13 El Grupo Especial toma nota de que la única aplicación del artículo 211 hasta la fecha por los 
tribunales estadounidenses, según lo que saben las partes, fue la aplicación del artículo 211(b) a una cuestión relativa a un nombre comercial en el asunto Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon S.A.
10 
III. CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES 
3.1 Las Comunidades Europeas alegan que: 
a) el artículo 211(a)(1) de la Ley Omnibus  de Asignaciones es incompatible con 
el párrafo 1 del artículo 2 del Acuer do sobre los ADPIC en conexión con el 
párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del 
artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC; 
b) el artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus  de Asignaciones es incompatible con 
el párrafo 1 del artículo 2 del Acuer do sobre los ADPIC en conexión con el 
párrafo 1) del artículo 2, el  párrafo 1) del artículo 6 bis y el artículo 8 del Convenio de 
París (1967) y con el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del artículo 16 
y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y 
c) el artículo 211(b) de la Ley Omnibus  de Asignaciones es incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, en conexión con el párrafo 1)
                                                      
10 Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon S.A. , 203 F.2d 116 (2d Cir. 2000). 
 WT/DS176/R 
Página 8  
 
del artículo 2, el párrafo 1) del artículo 6 bis y el artículo 8 del Convenio de 
París (1967) y con el párrafo 1 del artículo 3,  el artículo 4, el párrafo 1 del artículo 16 
y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
3.2 A juicio de las Comunidades Europeas, estas medidas causan un perjuicio a los derechos 
legítimos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y nombres/denominaciones comerciales, 
anulando y menoscabando así los derechos de las Comunidades Europeas. 
3.3 Las Comunidades Europeas piden al Grupo Especi al que constate que los Estados Unidos han 
infringido las obligaciones que les imponen el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del 
artículo 15, el párrafo 1 del artículo 16 y el artíc ulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como el 
párrafo 1 del artículo 2 de ese Acuer do en conexión con el párrafo 1) de l artículo 2, el párrafo 1) del 
artículo 6 bis, el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  y el artículo 8 del Convenio de París (1967) y 
recomiendan que los Estados Unidos pongan su legislación interna en conformidad con sus 
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC. 
3.4 Los Estados Unidos piden al Grupo Especial que constate que el artículo 211 de la Ley 
Omnibus  de Asignaciones no es incompatible con el párrafo  1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 
del artículo 15, el párrafo 1 del artículo 16 o el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC o con el 
párrafo 1 del artículo 2 de ese Acuer do en conexión con el párrafo 1) de l artículo 2, el párrafo 1) del 
artículo 6 bis, el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  y el artículo 8 del Convenio de París (1967) y 
rechace las alegaciones de las Com unidades Europeas en su totalidad. 
IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 
A. I
NTRODUCCIÓN  
4.1 Esta parte del informe contiene un resumen de  las alegaciones y argumentos que figuran en 
las comunicaciones escritas presentadas por las partes  al Grupo Especial y en las versiones escritas de 
las intervenciones orales que éstas hicieron en las re uniones del Grupo Especial con las partes.  En la 
sección B de esta parte, se resumen las introducciones de las primeras comunicaciones escritas de las 
partes.  En la sección C, las alegaciones y argumentos de las partes relativos específicamente a las 
incompatibilidades entre el artículo 211 y el Acue rdo sobre los ADPIC que alegan las Comunidades 
Europeas.  Las alegaciones y argumentos se e xponen por orden, comenza ndo con los argumentos 
contenidos en las primeras comunicaciones escritas de las partes, que van seguidos por un resumen los argumentos que figuran en las comunicaciones y declaraciones posteriores.  En su defensa, los 
Estados Unidos plantearon dos cuestiones de carácter horizontal pertinentes a todas las 
incompatibilidades alegadas entre el artículo 211 y el Acuerdo sobre los ADPIC:  el principio del no 
reconocimiento de las confiscaciones extranjeras y la determinación del titular de una marca de 
fábrica o de comercio.  En la sección D se resume n los argumentos de las partes sobre esas cuestiones 
temáticas.  Esa sección contiene también los argumento s relativos a la carga de la prueba que figuran 
en la primera comunicación escrita de los Estados Unidos.  Se hace referencia a las respuestas de las partes a las preguntas formuladas por el Grupo Especi al cuando agregan información pertinente a los 
argumentos contenidos en las comunicaciones de las partes.  En general, se ha conservado en forma 
muy próxima al original el lenguaje utilizado en l as comunicaciones de las partes, con abreviaciones y 
refundiciones.  A menos que se indique lo contrari o, las cuestiones se ponen de relieve de la misma 
manera que en las comunicaciones de las partes. 
4.2 La parte V contiene un resumen de los argumento s formulados por los terceros y la parte VI, 
un resumen de la carta del Presidente del Grupo Esp ecial al Director General de la OMPI y de la 
respuesta de éste.  WT/DS176/R 
 Página 9 
 
 
4.3 Las constataciones del Grupo Especial pueden ha llarse en la parte VIII del presente informe y 
sus conclusiones y recomendaciones en la parte IX. 
B. INTRODUCCIONES DE LAS PARTES  
4.4 En la introducción de su primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas  resumen 
las razones por las que consideran que determina dos aspectos de la legisl ación estadounidense relativa 
a la protección de las marcas de fábrica y de comercio y los nombres/denominaciones comerciales son 
incompatibles con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el Acuerdo sobre los ADPIC.  
Las Comunidades Europeas alegan que el  objetivo del artículo 211 de la Ley Omnibus  de 
Asignaciones consiste en limitar el disfrute y la existencia de determinadas marcas de fábrica y de 
comercio y nombres comerciales en poder de ciertas categorías de titulares de derechos. 
4.5 Las Comunidades Europeas sostienen que las personas jurídicas o físicas cubanas pueden ser 
titulares de marcas de fábrica o de comercio estadounidenses (incluidos los nombres comerciales y las denominaciones comerciales) y disfrutar de los corr espondientes derechos.  H asta la promulgación del 
artículo 211, esos derechos comprendían la posibilidad de pagar derechos  de registro y prolongación a 
la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unid os ("USPTO").  Esto significaba también que esas 
marcas de fábrica o de comercio podían dar lugar a la concesión de licencias o ser cedidas y que el 
titular de los derechos podía pedir al sistema judicial estadounidense que adoptara las medidas 
disponibles con arreglo a la legislación de los Es tados Unidos para hacer respetar los derechos 
relativos a su marca de fábrica o de comercio frente a los infractores.  Hasta la promulgación del artículo 211, el hecho de que una de esas marcas de  fábrica o de comercio estadounidenses tuviera 
cualquier relación o semejanza con una marca u tilizada por una entidad cubana que hubiera sido 
confiscada durante la revolución de ese país o de la  que fuera titular una en tidad de ese tipo no era 
pertinente.  Al introducir el artículo 211, se ha li mitado fundamentalmente el disfrute de los derechos 
de esa índole en los que tiene un interés el Gobi erno de Cuba, un nacional cubano o cualquier sucesor 
en título extranjero de este último. 
4.6 Las Comunidades Europeas aducen que en el  artículo 211(a)(1) se prohíbe cualquier 
transacción relacionada con el registro y la renov ación en la USPTO de marcas de fábrica o de 
comercio en que tenga un interés Cuba o un nacional cubano.  Estas transacciones sólo son admisibles 
si el antiguo propietario  de la entidad cubana c onfiscada que fue titular de la misma marca o de una 
semejante consiente expresamente en ello.  El resu ltado práctico de esta disposición es privar -a lo 
largo del tiempo- de marcas de fábrica o de comercio estadounidenses existentes a sus titulares 
legítimos, porque éstos ya no podrán renovar el registro  de esas marcas de fábrica o de comercio.  
Además, esta disposición impide que alguien registre  una de esas marcas de fábrica o de comercio si 
no estaba ya registrada anteriormente en la USPTO. 
4.7 Las Comunidades Europeas alegan que en el artículo 211(a)(2) se prohíbe a los tribunales de 
los Estados Unidos hacer respetar en ese país cualquiera de estas marcas de fábrica o de comercio estadounidenses a solicitud de un naci onal cubano o de cualquier sucesor en interés extranjero.  En 
otros términos, se priva a la marca de fábrica o de comercio de todo valor práctico porque su 
propietario no puede hacer respetar los derechos ex clusivos derivados de ella de cualquier modo que 
no sea el recurso a los tribunales. 
4.8 Las Comunidades Europeas sostienen que en el artículo 211(b) se prohíbe a los tribunales 
estadounidenses hacer respetar cualesquiera derechos  derivados de un trata do en relación con una 
marca de fábrica o de comercio en las mi smas condiciones que se señalaron respecto del 
artículo 211(a)(2), con la salvedad de que en este caso la prohibición se aplica a todos los sucesores en 
interés. WT/DS176/R 
Página 10  
 
4.9 Las Comunidades Europeas agregan que, aunque no suprimen inmediatamente la marca de 
fábrica o de comercio o el nombre/denominación co mercial estadounidense de que se trate, los tres 
elementos dispositivos contenidos en el artículo 211 los privan de cualquier efecto práctico y pondrán 
fin a su existencia con el tiempo,  cuando sea necesaria la renovación. 
4.10 Las Comunidades Europeas aducen que una marca de fábrica o de comercio o un nombre 
comercial estadounidense sujeto a las disposiciones del artículo 211 es jurídicamente distinto de los 
bienes afectados por los actos de las autoridades c ubanas en 1960.  Los activos  de los Estados Unidos, 
entre los que se cuentan las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales estadounidenses, no fueron afectados en absoluto po r las medidas de confiscación adoptadas por Cuba 
porque los Estados Unidos no rec onocieron -ni han reconocido posteri ormente- que los actos cubanos 
tuvieran efectos en la propiedad de los activos situ ados en los Estados Unidos.  En otros términos, los 
activos tangibles (por ejemplo, bienes raíces, ve hículos, maquinaria) o intangibles (por ejemplo, 
activos exigibles, depósitos bancarios y derechos  de propiedad intelectual) ubicados en los 
Estados Unidos siguen perteneciendo a sus propietario s iniciales, pese a la confiscación efectuada por 
las autoridades cubanas en Cuba.  La limitación que se propone el artículo 211 se refiere a situaciones 
en las que la marca de fábrica o de comercio o el nombre comercial estadounidense original había 
dejado de existir, por ejemplo, por no haber sido re novado por su titular, o en las que ese derecho 
nunca ha existido en los Estados Unidos. 
4.11 A juicio de las Comunidades Europeas, es tas medidas constituyen una infracción de las 
obligaciones que impone a los Estados Unidos el Acuerdo sobre los ADPIC, tal como se especifica en el párrafo 3.1 de la parte III del presente informe. 
4.12 Las Comunidades Europeas señalan también a la atención del Grupo Especial una declaración 
efectuada por funcionarios del Gobierno de los Es tados Unidos, que llegaron a la conclusión de que 
un proyecto en el que se basó la disposición que m ás tarde se convirtió en el artículo 211 habría 
infringido las obligaciones estadounidenses derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.
11 
4.13 Las Comunidades Europeas terminan su resumen declarando que sus intereses económicos en 
esta cuestión son importantes.  El artículo 211 ya ha  afectado directamente, por lo menos, a una marca 
notoriamente conocida y comercialm ente valiosa (Havana Club, marca de bebidas espirituosas).  La 
titularidad de los derechos a esta marca y este nombr e comercial pertenece a una entidad cubana, que 
ha concedido la licencia a una empresa conjunta en tre esa entidad y una compañía de las CE.  Sin 
embargo, dado el gran número de marcas de fábrica o de comercio y nombres/denominaciones 
comerciales utilizados en relación con empresas cuba nas antes de 1960, es probable que los efectos 
del artículo 211 causen un perjuicio a gran número de relaciones comerciales de empresas de las CE
                                                      
11 Las Comunidades Europeas hacen referencia a un memorando sobre las medidas comerciales 
adoptadas por el Congreso, de fecha 30 de octubre de 1998, dirigido al Embajador Barshefsky por funcionarios 
de la Oficina del Representante de los Estados Unidos  para las cuestiones comerciales internacionales.  En 
relación con un proyecto anterior del artículo 211, éstos escribieron que "el senador Mack introdujo en el proyecto de ley omnibus  de asignaciones disposiciones que prohíben a los tribunales estadounidenses hacer 
respetar las marcas de fábrica o de comercio de que es titular un nacional designado o su sucesor en interés y 
que fueron utilizadas con una entidad comercial que fue confiscada.  Esta disposición resuelve una antigua 
controversia entre el Gobierno de Cu ba y ron Bacardi.  El texto es pr oblemático porque infringe nuestras 
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC".  (Inside US Trade, publicación:  volumen 16, Nº 47, 
27 de noviembre de 1998, página 18) No se ha facilitado al Grupo Especial un ejemplar del proyecto que fue objeto de las mencionadas observaciones. 
  WT/DS176/R 
 Página 11 
 
 
no sólo con entidades cubanas sino con otros interl ocutores que quedan incluidos en el ámbito del 
artículo 211.12 
4.14 En una introducción a su primera comunicación escrita, los Estados Unidos  sostienen que la 
cuestión fundamental que plantea la diferencia es  si el Acuerdo sobre los ADPIC exige que los 
Estados Unidos reconozcan y hagan respetar marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación 
con activos que han sido confiscados - es decir, expropiados sin indemnización13- a sus titulares 
legítimos.  Los Estados Unidos mantienen que no es así.  Con a rreglo al derecho estadounidense -
tanto al artículo 211 como a jurisprudencia vigente desde hace mucho tiempo- aquellos cuya 
reivindicación de una marca de fábrica o de come rcio se basa en la confiscación de activos sin 
indemnización no pueden reclamar la titularidad en los Estados Unidos, sin el consentimiento de los 
titulares cuyos activos fueron confiscados.  Efectivam ente, a juicio de los Estados Unidos, este es un 
principio ampliamente reconocido en el mundo entero y, en particular, por num erosos Miembros de la 
OMC.  Según los Estados Unidos, en esta diferenc ia, la opinión de las Comunidades Europeas es, en 
cambio, que una autoridad gubernamental puede confiscar los activos de una persona y, a 
continuación, invocar el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París para hacer respetar esos 
"derechos" en los Estados Unidos, en forma contra ria a la legislación estadounidense.  El Acuerdo 
sobre los ADPIC no exige ese resultado ni lo s negociadores del Acue rdo pudieron proponerse 
alcanzarlo. 
4.15 Los Estados Unidos aducen que, contrariamente  a lo que afirman las Comunidades Europeas 
en su introducción, el artículo 211 no se refiere a s ituaciones en las que las marcas de fábrica o de 
comercio estadounidenses han dejado de existir o no existieron nunca y no es distinto del derecho 
ampliamente admitido de las naciones soberanas a no  reconocer las confiscaciones extranjeras.  El 
artículo 211 trata de la reivindicación de dere chos por una entidad que haya realizado una 
confiscación o por sus sucesores, estadounidenses o no, fre nte a los derechos de los titulares originales 
de los activos confiscados, cuestión a la que se re fiere precisamente el principio contrario a la 
concesión de efectos extraterritoriales a las confiscaciones sin indemnización.  Según los 
Estados Unidos, las Comunidades Europeas aducen que el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio 
de París exigen a los Miembros que reconozcan y ha gan respetar los derechos relativos a las marcas 
de fábrica o de comercio reivindicados por entidades extranjeras que hayan realizado una 
confiscación, incluso si esos derechos se basan en  una confiscación extranjera.  Los Estados Unidos 
sostienen que las Comunidades Europeas impugnan, de  hecho, el derecho soberano de un Miembro a 
no reconocer efectos a confiscaciones extranjeras sin indemnización, derecho que se refleja en 
numerosas decisiones judiciales, tanto europeas como estadounidenses. 
4.16 Los Estados Unidos mantienen, por consiguien te, que las Comunidades Europeas preparan el 
terreno al dar a entender en forma inexacta, duran te toda su introducción, que, antes de la 
promulgación del artículo 211, las entidades que habí an realizado una confiscación podían reclamar el 
derecho a marcas de fábrica o de comercio est adounidenses sobre la base de su confiscación sin 
indemnización y que el artículo 211 suprime esos der echos legítimos.  Nunca ha sido cierto, ni en los 
Estados Unidos ni en ningún otro lugar, que entid ades que hubiesen realizado una confiscación o sus
                                                      
12 Las Comunidades Europeas recuerdan que el artículo 211 también fue examinado en el Consejo de 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.  Véanse  el párrafo 16 del 
documento IP/C/19 y el párrafo 16 del documento IP/C/22 (informes anuales del Consejo correspondientes 
a 1999 y 2000). 
 
13 Los Estados Unidos aclaran que, a menos que se indique lo contrario, utilizan el término 
"confiscación" para hacer referencia  a una expropiación no acompañada por el pago de una indemnización 
suficiente y efectiva.  Véase  el artículo 211(d)(2) de la Ley O mnibus  de Asignaciones, que se remite a la 
definición que figura en el título 31 C.F.R.  515.336. 
 WT/DS176/R 
Página 12  
 
sucesores pudieran establecer sus dere chos a la titularidad de activos no sometidos a su jurisdicción.  
El artículo 211 es una disposici ón legal que refleja el principio de que no pueden hacerlo. 
4.17 Los Estados Unidos aducen que las Comunida des Europeas han asumido en esta diferencia 
una pesada carga:  demostrar que el principio arraig ado que se opone a los efectos extraterritoriales de 
las confiscaciones extranjeras siempre ha sido contrario al Convenio de París y es ahora contrario al 
Acuerdo sobre los ADPIC.  Los Estados Unidos so stienen que las Comunidades Europeas no pueden 
alcanzar ese objetivo y que sus af irmaciones de que existe un conflicto entre el artículo 211 y el 
Acuerdo sobre los ADPIC carecen de base. 
C. A
RGUMENTOS RELATIVOS A LAS INCOMPATIBILIDADES CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC  
ALEGADAS  
1. Artículo 211(a)(1) de la Ley Omnibus de Asignaciones 
4.18 Las Comunidades Europeas  alegan que, en la práctica, el artículo 211(a)(1) impide el registro 
de las marcas de fábrica o de comercio a que se refieren sus disposiciones o la renovación de las ya registradas.  Concretamente, el artículo 211(a)(1 ) actúa impidiendo un acto (el pago de los derechos 
requeridos) que el titular del derecho debe reali zar para registrar una marca o asegurarse de la 
renovación de las debidamente registradas en los Estados Unidos. 
4.19 Los Estados Unidos 
sostienen que no hay nada en el pá rrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo 
sobre los ADPIC ni en el artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967) , incorporado al Acuerdo 
sobre los ADPIC, que exija que los Estados Unidos acepten el registro o la renovación de marcas de 
fábrica o de comercio, si la persona que proced e al registro de esas marcas o lo renueva no es su 
verdadero titular con arreglo a la legislación estadouni dense.  En realidad, ni el Acuerdo sobre los 
ADPIC ni el Convenio de París establecen a quién deben reconocer los Miembros como titular de una 
marca de fábrica o de comercio.  Esa decisión se  deja a cargo de la legislación interna de los 
Miembros.  Los Estados Unidos mantienen tambié n que la alegación de incompatibilidad con el 
Acuerdo sobre los ADPIC formulada por las Comunidades Europeas se basa en dos errores.  En primer lugar, las Comunidades Europeas interpre tan erróneamente el alcance y los efectos del 
párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre lo s ADPIC y el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del 
Convenio de París (1967), incorpor ado al Acuerdo sobre los ADPIC,  que son las dos disposiciones 
sustantivas que citan como fuente de las obligacion es de los Estados Unidos alegadas.  En segundo 
lugar, al formular su argumento, las Comunidades Eu ropeas ignoran tanto el párrafo 2 del artículo 15 
del Acuerdo sobre los ADPIC, que limita el ámbito  de aplicación del párrafo 1 de ese artículo, como 
el párrafo B del artículo 6 quinquies  del Convenio de París, en el que se enumeran expresamente 
excepciones a las obligaciones establecidas por el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies . 
a) El artículo 211(a)(1) de la Ley Omnibus  de Asignaciones en relación con el párrafo 1 del 
artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC 
4.20 Las Comunidades Europeas
 alegan que el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los 
ADPIC es una de las disposiciones fundamentales del Acuerdo sobre las marcas de fábrica o de 
comercio, ya que crea para los Miembros de la OM C la obligación de reconocer que "cualquier signo 
o combinación de signos" que cumpla los criterios definidos en la frase final de esa disposición podrá 
"registrarse como marca […] de fábrica o de comercio". 
4.21 Las Comunidades Europeas sostienen que las marc as de fábrica o de comercio a que se hace 
referencia en el artículo 211(a)(1), es decir, cualqui er marca que sea "[…] idén tic[a] o sustancialmente 
semejante a una marca de fábrica o de comercio , un nombre comercial o una denominación comercial 
que se haya utilizado en relación con una en tidad comercial o activos que hayan sido 
confiscados […]" cumplen plenamente los criterios  establecidos en el párrafo 1 del artículo 15 del  WT/DS176/R 
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Acuerdo sobre los ADPIC para que "cualquier  signo o combinación de signos" pueda recibir 
protección como marca de fábrica o de comercio.  Otra prueba de esto es el hecho de que el 
artículo 211(a)(1) prohíbe también la renovación de marcas de fábrica o de comercio que han sido 
debidamente registradas por la USPTO, lo cual  garantiza que reúnen necesariamente todos los 
requisitos que hacen de un signo o una combinación de  signos una marca de fábrica o de comercio.14 
4.22 Las Comunidades Europeas aducen además que no hay en el Acuerdo sobre los ADPIC ni en 
el Convenio de París (1967) ninguna  disposición que permita a un Mi embro de la OMC hacer que el 
registro o la renovación de una marca de fábrica o de comercio dependa de l consentimiento expreso 
del antiguo titular de esa marca o de marcas semejantes en cualquier lugar del mundo. 
4.23 Por lo tanto, las Comunidades Europeas alegan que el artículo 211(a)(1) no está en armonía 
con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre 
los ADPIC. 
4.24 Antes de examinar las disposiciones concretas del párrafo 1 del artícu lo 15 del Acuerdo sobre 
los ADPIC y el artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967), in corporado al Acuerdo sobre los 
ADPIC, en su primera comunicación escrita, los Estados Unidos  sostiene que en esos dos artículos no 
hay nada que obligue a los Estados Unidos a aceptar el registro o la renovación de ma rcas de fábrica o 
de comercio, si la persona que procede al registro  o lo renueva no es el verdadero titular de la marca 
con arreglo a la legislación estadounidense.  Los Es tados Unidos alegan que ni el Acuerdo sobre los 
ADPIC ni el Convenio de París estipulan a quién deben reconocer los miembros como titular de una 
marca de fábrica o de comercio;  esa decisión corre a cargo de la legislación interna de los Miembros. 
4.25 Dado que los argumentos presentados por los Estados Unidos, y posteriormente por las 
Comunidades Europeas, acerca de la determinación del titular de una marca de fábrica o de comercio 
son pertinentes en relación en varias incompatibilid ades entre el artículo 211 y el Acuerdo sobre los 
ADPIC que alegan las Comunidades Europeas, estos argumentos se presentan por temas más adelante, en la sección D.2 de esta parte del informe. 
4.26 En lo que se refiere al párrafo 1 del ar tículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, los 
Estados Unidos sostienen que el ar tículo 211(a)(1) no es incompatible con sus disposiciones.  En ese 
párrafo se define la materia que puede ser objeto de una marca de fá brica o de comercio y se limita la 
capacidad de los Miembros de alegar que una marca de fábrica o de comercio no puede constituir una 
marca y, por lo tanto, no puede registrarse, debi do a su forma.  El mencionado párrafo no contiene 
una obligación afirmativa de registrar todas las ma rcas de fábrica o de comercio que reúnen los 
requisitos necesarios.  Por ejemplo, con arreglo al párrafo 1 del artículo 15, un Miembro no puede 
negarse a registrar una marca de fábrica o de co mercio alegando que está compuesta por nombres de 
personas o letras o por otros motivos relacionados por la forma, siempre que los signos que la 
compongan sean capaces de distinguir los bienes o servi cios de una empresa de los de otra.  En el 
párrafo 2 del artículo 15 se  pone de relieve que esto no significa que se impida a un Miembro denegar 
el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros  motivos, siempre que esos otros motivos 
no contravengan las disposiciones del Convenio de París. 
4.27 Los Estados Unidos aducen que las restricciones impuestas por el artículo 211(a)(1) no se 
basan en la forma  de la marca de fábrica o de comercio.  El artículo 211(a)(1) se ocupa de las marcas 
de fábrica o de comercio que, independientemente de su forma, son semejantes o idénticas a marcas 
utilizadas en relación con activos confiscados sin in demnización y se registran sin la autorización del
                                                     
 
14 En una nota de pie de página, las Comunidades Europeas señalan que en la segunda frase del 
artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC, se confirma que "el registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente". 
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titular original.  La disposición se refiere únicamente al  derecho de la persona que registra la marca de 
fábrica o de comercio a reivindicar un interés por concepto de titularidad en esa marca.  Por esta 
razón, el artículo 211(a)(1) no es incompa tible con el párrafo 1 del artículo 15. 
4.28 Los Estados Unidos aducen además que, si se supusiera, con fines de debate, que puede 
interpretarse que el párrafo 1 del artículo 15 de l Acuerdo sobre los ADPIC impone a los Miembros 
una obligación afirmativa independiente de registrar las marcas de fábrica o de comercio de las que 
dice que "podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio", esa obligación quedaría limitada por el párrafo 2 de ese artículo, en el que se estipul a que lo dispuesto en el párrafo 1 no "impide a un 
Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que 
éstos no contravengan las disposicion es del Convenio de París (1967)".  Por lo tanto, el párrafo 1 del 
artículo 15 no impide a un Miembro denegar el regi stro de una marca de fábrica o de comercio por 
otras razones, siempre que ello no sea incompatib le con el Convenio de París.  Como en el 
artículo 211(a)(1) no hay nada que sea incompatible con el Convenio de París,  el artículo 211(a)(1) no 
es incompatible con el párrafo 1 del ar tículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.29 Las Comunidades Europeas
 no están de acuerdo con la afirm ación de los Estados Unidos de 
que el párrafo 1 del artículo 15 de l Acuerdo sobre los ADPIC contiene  una sencilla definición de las 
marcas de fábrica o de comercio.  Alegan que esa interpretación de esta dis posición conduciría al 
resultado, absurdo a su juicio, de que los Miembros  de la OMC no tienen, para empezar, la obligación 
de permitir el registro de las marcas de fábrica o de  comercio y protegerlas.  Si se examina el sentido 
corriente de las palabras utilizadas en el párrafo 1 del artículo 15 y éste se lee conjuntamente con el artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, no puede haber ninguna duda razonable de que ese párrafo 
estipula la obligación de los Miembros de la OMC de registrar las marcas de fábrica o de comercio 
que reúnen los requisitos establecidos en esa dis posición.  El examen de los artículos 6 y 6 quinquies  
del Convenio de París confirma asimismo que esto es así. 
4.30 Las Comunidades Europeas alegan que, con arreglo al párrafo 2 del artículo 15, el registro 
sólo puede denegarse en los casos excepcionales e xpresamente mencionados en el Acuerdo sobre los 
ADPIC y en el Convenio de París.  Las disposicio nes en ese sentido pueden hallarse en el párrafo 3 
del artículo 22, el párrafo 2 del artículo 23 y el pá rrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC 
y en el párrafo 2) del artículo 6, el artículo 6 ter y el párrafo B del artículo 6 quinquies  del Convenio 
de París.  Si no existe una excepción optativa u oblig atoria concreta, de conf ormidad con el párrafo 1 
del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, las solicitudes de registro deben aceptarse.  Las 
Comunidades Europeas aducen que los Estados Un idos no han invocado ninguna excepción concreta 
prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC o el Convenio de París para justificar el artículo 211(a)(1).  A 
su juicio, como no existe una excepción optativa u ob ligatoria concreta, las solicitudes de registro han 
de aceptarse de conformidad con el párrafo 1 de l artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, y el 
registro ha de ser renovable indefi nidamente;  en cuanto a la renov ación del registro, las Comunidades 
Europeas se remiten al artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.31 El Grupo Especial pidió a las Comunidades Eu ropeas que aclararan su posición sobre la 
cuestión de si el párrafo 1 del artículo 15  impide a los Miembros a) establecer requisitos relativos a la 
capacidad o el derecho de una persona física o jurí dica a presentar una solicitud de registro de una 
marca de fábrica o de comercio;  b) exigir que,  en caso de que una entidad jurídica presente una 
solicitud, esa entidad respete los tr ámites y las obligaciones sustantivas relativos a la existencia de una 
persona jurídica de conformidad con su legislación;  o c) exigir que quien proceda al registro sea una 
empresa que posea sus propios activos industriales o comerciales.  En respuesta, las Comunidades 
Europeas sostienen que en el artículo 62 del Acue rdo sobre los ADPIC se permite a los Miembros de 
la OMC exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables, como condición para la 
adquisición o el mantenimiento de la propiedad in telectual;  y que el artíc ulo 62 del Acuerdo parece 
dar una respuesta a las subpreguntas a) y b).  En cuanto a la subpregunta c), las Comunidades 
Europeas declaran que las condiciones parecen ser de  carácter más sustantivo y, por lo tanto, no  WT/DS176/R 
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quedarían incluidas en el ámbito de aplicación de l artículo 62.  Las Comunidades Europeas aducen 
que, en lo que se refiere a la condición de "empresa " de quien proceda al registro, parecería tratarse 
del requisito normal aplicable a los propietarios de marcas de fábrica o de comercio;  y que, desde un 
punto de vista puramente lógico, cualquier "emp resa" debe poseer necesariamente un mínimo de 
activos para desarrollar sus actividades (por ejem plo, un empleado y un teléfono);  pero que el 
requisito de que el solicitante debe poseer sus pr opios activos industriales o comerciales no parecería 
ser admisible de conformidad con el párrafo 1 del artículo 15, puesto que un solicitante que produce o 
distribuye su mercancía con ayuda de subcontratis tas que poseen sus propios activos materiales y de 
personal tiene pleno derecho a beneficiarse de lo  dispuesto en el párrafo 1 del artículo 15. 
4.32 Los Estados Unidos  afirman que las Comunidades Europeas se equivocan al alegar que el 
párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC  contiene una obligación afirmativa de registrar 
todas las marcas de fábrica o de comercio, independ ientemente de si el Miembro considera que quien 
procede al registro es el verdadero titular de la ma rca.  Considerar que un signo "podrá constituir una 
marca de fábrica o de comercio" no crea la obligación de aceptar el registro de esa marca por cualquiera que desee efectuarlo.  El texto  del párrafo 1 del artículo 15 es claro y, de conformidad con 
las normas consuetudinarias de interpretación reflejadas en la Convención de Viena, el texto  es el 
punto de partida de cualquier interpretación de un acuerdo.  El párrafo 1 del artículo 15 limita la 
capacidad de los Miembros de denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio basándose 
únicamente en los signos de que está compuesta.  No exige a un Miembro que registre una marca de 
fábrica y de comercio que, de conformidad con su legislación, no pertenece a la persona que solicita el 
registro.  En otros términos, el párrafo 1 del artículo 15 puede impedir que  un Miembro declare que 
determinados signos no pued en constituir una marca de fábrica o de  comercio, pero en él no hay nada 
que impida a los Miembros declarar que entidad es que han realizado confiscaciones no pueden alegar 
un interés por concepto de titularidad en las marcas  de fábrica o de comercio relacionadas con un 
activo confiscado. 
4.33 Los Estados Unidos aducen que, con arreglo al  párrafo 1 del artículo 15 -cuyo título es 
"materia objeto de protección" y no "materia prot egida"- cualquier signo o combinación de signos que 
sea capaz de distinguir bienes "podrá" constituir un a marca de fábrica o de comercio.  En otros 
términos, un Miembro no puede de negar el registro basándose en la opinión de que un signo o 
combinación de signos diferenciadora no puede constitu ir una marca de fábrica o de comercio.  En 
ningún lugar del párrafo 1 del artículo 15 se exige a los Miembros que registren y protejan todos los 
signos o combinaciones de signos que puedan constitui r una marca de fábrica o de comercio.  Y, pese 
a la referencia de las Comunidades Europeas a una orientación indirecta, el párrafo 1 del artículo 15 
no dice absolutamente nada sobre quién es el titular legítimo de la marca de fábrica o de comercio.  
Los Estados Unidos alegan que en ese párrafo se afir ma que los signos deben ser capaces de distinguir 
los bienes de una empresa de los de otra para poder funcionar como marca de fábrica o de comercio.  
Pero esto nada tiene que ver con si debe considerarse que una dete rminada empresa es titular de la 
marca.  Signos que son capaces de distinguir los bi enes de una entidad de los de otra pueden ser 
reivindicados por dos entidades distintas;  en el párra fo 1 del artículo 15 no se dice nada sobre cuál de 
las dos es titular de la marca de fábrica o de comercio (si es que una de ellas lo es);  sólo se declara que la marca de fábrica o de comercio no puede denegarse por motivos relacionados con su forma. 
4.34 Los Estados Unidos sostienen que el artículo 2 11(a)(1) no tiene nada que ver con si ciertos 
signos pueden constituir una marca de fábrica o de comercio, sino solamente con quién puede 
reivindicar los derechos de esa marca.  Por lo tant o no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 
del Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.35 Los Estados Unidos aducen que el párrafo 1 del artículo 15 sencillamente no responde a la 
pregunta de quién es el titular de la marca de fábr ica o de comercio.  El hecho de que todos los 
Miembros tengan oportunidad de impugnar el registro basándose en la verdadera titularidad de la 
marca significa que los Miembros no están obligados a efectuar el registro de una marca de fábrica oWT/DS176/R 
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de comercio en nombre de una persona determinad a, simplemente porque dicha marca esté formada 
por signos que la hacen capaz de "constituir una ma rca de fábrica o de comercio" con arreglo al 
párrafo 1 del artículo 15. 
4.36 Los Estados Unidos aducen asimismo que en el párrafo 2 del artículo 15 se deja claro que el 
párrafo 1 no impide a ningún Miembro denegar el regist ro de una marca de fábrica o de comercio por 
otros motivos que no sean  su forma, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del 
Convenio de París.  Como el Convenio de París no impone leyes nacionales sobre la titularidad de las 
marcas de fábrica o de comercio, la denegación del registro de una marca por motivos de falta de 
titularidad no contraviene las dispos iciones del Convenio de París. 
4.37 Los Estados Unidos alegan que el artículo 6 quinquies  del Convenio de París y el párrafo 1 
del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC son los únicos dos artículos que las Comunidades 
Europeas alegan que infringen el artículo 211(a)(1).  Los Estados Unidos señalan que ambos artículos 
limitan la capacidad de los Miembros de rechazar los registros de las marcas de fábrica o de comercio basándose en deficiencias en la forma de dicha marca.  Ninguno de ambos artículos impone 
limitaciones a la capacidad de los Miembros para rech azar el registro sobre la base de que el que lo 
realiza no sea el verdadero titular de la marca. 
4.38 Los Estados Unidos aducen que en el texto de l párrafo 1 del artículo 15 no hay ninguna base 
para la afirmación de las CE de que en el párrafo  1 del artículo 15 se exige que se registre cualquier 
signo o combinación de signos "capaces" de constituir una marca de fábrica o de comercio.  En el 
texto del párrafo 1 del artículo 15 sólo se definen aquellos signos que deban considerarse materia de 
protección como marca.  Los Estados Unidos adu cen igualmente que no ex isten motivos para el 
argumento de que solamente se puede denegar el registro en los "casos excepcionales expresamente 
mencionados en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el  Convenio de París".  A juicio de los Estados 
Unidos, eso no es lo que se dice en el párrafo 2 del artículo 15.  En dicho párrafo se aclara que el 
párrafo 1 del artículo 15 -en el que  se define la forma de una ma rca de fábrica o de comercio-
no prohíbe a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos 
("otros", significa los que no sean la forma de la marca).  Añaden que, por supuesto, dichos motivos 
no deben apartarse de las disposici ones del Convenio de París, lo que es muy diferente de afirmar que 
el registro solamente  puede ser denegado por motivos especi ales especificados en determinados 
subartículos del Convenio de Parí s.  El Convenio de París no prescribe ninguna norma en la que se 
diga que los Miembros deben con ceder derechos de titularidad a las entidades que hayan realizado la 
confiscación.  Por lo tanto, el denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio debido a que 
la persona que efectúa el registro no es el titular de  la marca no es incompatible con el párrafo 1 del 
artículo 15 ni contraviene ninguna disposición del C onvenio de París, con a rreglo al párrafo 2 del 
artículo 15. 
4.39 Los Estados Unidos afirman que las Comuni dades Europeas no admiten ninguna "excepción" 
al párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre lo s ADPIC que permita a un Miembro determinar que 
no dará efecto en su territorio a una confiscación extr anjera.  Sostienen que, según la interpretación de 
las Comunidades Europeas, el párrafo 1 del artícul o 15 no permite que un Miembro decida que la 
entidad que haya llevado a cabo la confiscación no es la  titular de la marca utilizada en relación con 
los bienes confiscados. 
4.40 Los Estados Unidos sostienen que el artícul o 211(a)(1) no prescribe que los Estados Unidos 
adopten ninguna medida incompatible con las obligaciones que se derivan del Acuerdo sobre los 
ADPIC.  Sostienen que el artículo 211(a)(1) hace que  no se pueda disponer de las licencias generales 
de la OFAC para determinados registros y renov aciones de marcas de fábrica o de comercio;  por 
ejemplo aquellas marcas que sean idénticas o sustanci almente semejantes a las utilizadas en relación 
con una entidad comercial o con ac tivos que hayan sido confiscados y respecto de los cuales no se ha 
obtenido el consentimiento del titular original de la marca de fábrica o de comercio.  Esta disposición WT/DS176/R 
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no deniega indiscriminadamente el registro de marcas  de fábrica o de comercio en general, sino que se 
refiere concretamente a aquellas marcas que han sido utilizadas en relación con un activo confiscado 
por el Gobierno cubano, y a los titulares originales de dichas marcas.  La disposición protege a los 
titulares originales de esas marcas de fábrica o de  comercio, estableciendo que la entidad que ha 
llevado a cabo la confiscación, o sus sucesores debe obtener el consentimiento de esos titulares antes 
de que pueda hacer uso de una licencia general de  la OFAC para registrar o renovar la marca en 
cuestión.  No se afirma en ella que dichas marcas no puedan ser regist radas o renovadas:  se establece 
simplemente que, para poder hacer uso de una licencia general, hay que obtener antes el 
consentimiento de los titulares originales.15 
b) Artículo 211(a)(1) de la Ley Omnibus  de Asignaciones, en relación con el párrafo A 1) del 
artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967), incor porado al Acuerdo sobre los ADPIC 
4.41 Las Comunidades Europeas  aducen que el párrafo A 1) artículo 6 quinquies  del Convenio de 
París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los AD PIC significa, "en la práctica", que siempre que 
una marca de fábrica o de comercio haya sido regular mente registrada en el país de origen, los otros 
países de la Unión están obligados a aceptarla y pr otegerla.  A juicio de los Comunidades Europeas, 
están abarcadas por ese precepto todas las marcas de fábrica o de comercio regularmente registradas 
en su país de origen, independien temente de cuestiones relativas a la forma de la marca.  Alegan que 
el artículo 211(a)(1) impide que el titular de una ma rca registrada en otro Miembro de la OMC, o 
parte en la Unión de París, obtenga y mantenga en vigor un registro de marca dentro de los Estados 
Unidos.  El artículo 211(a)(1) excluye la posibilidad de  realizar un acto (por ejemplo, el pago de los 
derechos debidos), que es un requisito  previo para obtener un registro o para mantener el registro en 
vigor.  No existe ninguna posibilidad de que el titula r de una marca "regularmente registrada" en otro 
país que sea parte en el Convenio de París o Miembro de la OMC y al que sea aplicable el 
artículo 211, registre la marca en los Estados Unidos.16 
                                                      
15 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, lo s Estados Unidos aclaran que el artículo 211(a)(1) 
se refiere a la disponibilidad de licencias generales  de la OFAC para registrar de terminadas marcas de fábrica o 
de comercio.  No se refiere a licencias específicas de la OFAC, que son otro medio de obtener la autorización 
para realizar pagos en relación con el registro o la re novación de una marca.  El único efecto jurídico de la 
aplicación del artículo 211(a)(1) es, por lo tanto, que no se puede recurrir a una licencia general de la OFAC 
para registrar dichas marcas de fábrica o de comercio.  En respuesta a una pregunta sobre si el efecto jurídico del artículo 211(a)(1) podría equivaler a la privación de un derecho adquirido en una situación en la que la falta de 
autorización de pago de un derecho de renovación provocara la expi ración de un registro de marca a 
consecuencia de no haber pagado dicho derecho, los Estados Unidos responden que el que no se pueda disponer de licencias generales para determinadas marcas de fábrica o de comercio no equivale a la privación de un 
derecho adquirido, por varias razones.  En primer lugar, una licencia general no es por sí misma un derecho 
adquirido, sino que se trata de un sist ema mediante el cual se autorizan los pagos en virtud de la facultad de la 
OFAC para conceder licencias.  La OFAC se reserva el derecho de imponer exclusiones o restricciones al 
alcance de dichas licencias generales.  31 C.F.R. 515.503.  El otro procedimiento consiste en la concesión de 
una licencia específica.  En segundo lugar si, de hech o, una entidad que haya llevado a cabo una confiscación 
(o su sucesor en interés) no es el legítimo titular de la marca de fábrica o de comercio, dicha entidad nunca ha 
tenido ningún derecho sobre la marca en cuestión.  Puesto que nunca ha existido un derecho adquirido sobre la 
marca, la denegación del registro o renovación de la marca no es una privación de un derecho adquirido.  
Independientemente del artículo 211, el registro o renovación de una marca de fábrica o de comercio está 
siempre sujeto a impugnación por razón de que la persona que realiza el registro no sea el legítimo titular de la marca.  Tal era la situación antes de 1998 y lo sigue siendo ahora. 
 
16 Las Comunidades Europeas añaden que un ejemplo ilu strativo es el de la marca "Havana Club" que, 
a su juicio, tiene un papel importante en la historia legi slativa del artículo 211, y que fue y está regularmente 
registrada en Cuba y en más de otros 150 países y territorios.  Las Comunidades Europeas alegan que, a tenor 
del artículo 211(a)(1), esta marca, que está también registrada en los Estados Unidos, no puede ser renovada cuando expire su plazo de vigencia actual y, por lo tant o, se privará al legítimo titular de ella con el tiempo. WT/DS176/R 
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4.42 Por lo tanto, a juicio de las Comunidades Eu ropeas, el artículo 211(a)(1) está en contradicción 
con las obligaciones impuestas a los Estados Unidos por el párrafo 1 del artíc ulo 2 del Acuerdo sobre 
los ADPIC y párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967). 
4.43 Los Estados Unidos
 aducen que, en contra de lo que afirman las Comunidades Europeas, el 
artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967) no obliga a los Estados Unidos a registrar y 
proteger todas las marcas de fábrica o de comerc io regularmente registrada s en un país Miembro de 
origen cuando el "derecho" de titularidad de la ma rca de quien proceda al registro derive de una 
confiscación no indemnizada y los Estados Unidos no reconozcan ese derecho en el marco de su 
legislación nacional.  En opinión de los Estados  Unidos, es simplemente falso que el artículo 
6 quinquies  no deje margen al derecho interno de los Estados Unidos para de terminar si el titular 
original -que fue privado de su entidad comercial o activos sin ninguna compensación- es el verdadero 
titular del derecho de marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos. 
4.44 Los Estados Unidos aducen que, de hecho, en el artículo 6 quinquies  se hace una excepción 
limitada a la regla de que es ley nacional del Miembr o de que se trate la que determina las condiciones 
para depositar y registrar las marcas de fábrica o de comercio, lo que en ningún modo afecta a la 
capacidad de los Estados Unidos de determinar si el solicitante es el titular legítimo de la marca.  
El párrafo 1) del artículo 6 del C onvenio de París establece la regla general de que "las condiciones de 
depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la 
Unión por su legislación nacional".  Los artículos 2 y 3 del Convenio de París garantizan a todos los 
nacionales de otros Miembros los mismos derechos que cualquier Miembro concede a sus propios nacionales (trato nacional). 
4.45 Los Estados Unidos agregan que el artículo 6 quinquies , en cambio, se ocupa del supuesto 
excepcional  de que un nacional de un Miembro, que haya registrado la marca de fábrica o de 
comercio en su país, reclame un trato mejor  que el nacional con respecto al registro de su marca en su 
forma original en otro país Miembro.  Esta dis posición resultaba necesaria debido a las diferencias 
con respecto a la forma de la marca existentes entre las legislaciones nacionales.  Cuando, por 
ejemplo, en la legislación nacional se prohíbe que se  registren como marca de fábrica o de comercio 
palabras extranjeras o simples nú meros o letras, se podría prohibir a un nacional de uno de los 
Miembros registrar su marca de fábrica o de comerc io, aun respetando el principio de trato nacional, 
lo cual era contrario a los inter eses de los titulares de la marca y al público, al aplicarse la misma 
marca a los mismos bienes en varios países. 
4.46 Los Estados Unidos aducen que, para abordar est a situación, en la que una marca de fábrica o 
de comercio registrada en un país Miembro no podría ser registrada en otro país Miembro debido a su 
forma  (por ejemplo porque esté en idioma extranje ro o contenga números), en el artículo 6 quinquies  
se da la posibilidad excepcional de recibir un "trato nacional 'plus'": 
"Toda marca de fábrica o de comercio regular mente registrada en el país de origen 
será admitida para su depósito y protegida ta l cual es [en el texto original francés 
 telle quelle ] en los demás países de la Unión,  salvo las condiciones indicadas en el 
presente artículo." 
4.47 A juicio de los Estados Unidos , la frase "tal cual es" o " telle quelle " en el texto original 
francés del Convenio, es importante para defi nir el ámbito de aplicación del artículo 6 quinquies .  
Según un comentarista, el profesor Bodenhausen, el "
telle quelle " del Convenio original de 1883 
significaba "en su forma original", y el Protocolo Fi nal del Convenio aclaraba que el alcance de lo que 
más tarde se convirtió en el artículo 6 quinquies  se limitaba a aquellas situaciones en las que la 
legislación nacional rechazaría la protección de una marca de fábrica o de comercio debido 
simplemente a los signos de  que estaba compuesta:  WT/DS176/R 
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"El párrafo 1 del artículo 6 deberá entender se en el sentido de que no se puede excluir 
de protección a ninguna marca de fábrica o de  comercio en uno de los Estados de la 
Unión por el único motivo de que no cumple, con respecto a los signos de los que 
está compuesta , con las condiciones de las leyes de ese Estado, siempre que cumpla 
en este punto con las leyes del país de origen y que haya sido depositada allí 
debidamente.  A reserva de esta excepción, que solamente se refiere a la forma de la 
marca , y de las disposiciones de los otros artículos del Convenio, cada Estado 
aplicará su legislación nacional."17 
4.48 Los Estados Unidos sostienen que, con respecto a las circunstancias especiales en las que se 
invoca el artículo 6 quinquies , por lo tanto, los Miembros están obligados a aceptar las marcas de 
fábrica o de comercio regularmente registradas en el país de origen, para su depósito o registro, si la 
única objeción a dicha marca es que no se ajusta a las di sposiciones de la legislación interna relativas 
a la forma permitida de una marca.  No hay en el artículo 6 quinquies  ninguna disposición que prohíba 
a los Miembros aplicar otras disposiciones de su le gislación nacional a las solicitudes de marca, en el 
marco del párrafo 1) del artíc ulo 6 del Convenio de París. 
4.49 Los Estados Unidos aducen que ni nguna disposición del artículo 6 quinquies  prescribe que los 
Estados Unidos acepten para su depósito y protección marcas de fábr ica o de comercio que, aunque 
hayan sido regularmente registradas en el país de origen, no estén debidamente registradas por 
personas que los Estados Unidos consideran, con a rreglo a su legislación nacional, legítimos titulares 
de la marca.  Las circunstancias excepcionales citadas en el artículo 6 quinquies  -en que los Estados 
Unidos podrían estar obligados a aceptar una marca de fábrica o de comercio que sea incompatible 
con las leyes estadounidenses en cuanto a la forma de la marca - no pueden interpretarse 
razonablemente en el sentido de que los Estados  Unidos deban aceptar y proteger una marca de 
fábrica o de comercio depositada por la persona que, según la ley estadounidense, no sea su legítimo 
titular. 
4.50 Los Estados Unidos agregan que, incluso s uponiendo, a efectos de argumentación, que 
pudiera interpretarse que el ámbito de ap licación del párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del 
Convenio de París no está limitado a la forma de una marca, el artícu lo 211(a)(1) seguiría sin estar en 
contradicción con él, debido a las excepciones o reservas establecidas en el párrafo B del mismo artículo. 
4.51 Los Estados Unidos sostienen que, según el párrafo B del artículo 6 quinquies , los miembros 
de la Unión de París se han reserv ado el derecho a denegar el regist ro de una marca de fábrica o de 
comercio de origen extranjero o a invalidarlo cua ndo dicho registro sea "contrario al orden público".  
Resulta evidente que cualqui er excepción basada en el ordre public  incluiría el principio de no 
reconocimiento de las confiscaciones extranjeras.
18  A juicio de los Estados Unidos, las normas 
                                                      
17 Los Estados Unidos se refieren a Bodenhausen, profesor G.H.C., Guide to the Application of the 
Paris Convention for the Protection of Industrial Property , Oficina Internacional para la Protección de la 
Propiedad Intelectual (BIRPI) (1969) (vuelto a imprimir en 1991) ("Bodenhausen"), página 110, en la que se 
cita el Protocolo Final.  Las cursivas son del autor. 
 
18 Los Estados Unidos insisten en que no  creen que el párrafo A del artículo 6 quinquies  imponga la 
obligación de aceptar para su depósito y protección todas la s marcas de fábrica o de comercio depositadas en los 
países Miembros, si, con arreglo a la ley de los Estados Unidos, la entidad que ha presentado la solicitud no es la 
verdadera titular de la marca.  Por lo tanto, los Estado s Unidos no creen que las excepciones a que se refiere el 
párrafo B del artículo 6 quinquies  sean pertinentes al caso.  Sin embargo los Estados Unidos aducen que, si se 
considerara que el párrafo A del artículo 6 quinquies  impusiera tal obligación, la excepción relativa al ordre 
public  derivada del párrafo B del artículo 6 quinquies  abarcaría el principio contrario al reconocimiento de las 
confiscaciones extranjeras. 
 WT/DS176/R 
Página 20  
 
internacionales consuetudinarias sobre expropiación s on claras:  un Estado no pue de expropiar activos 
privados de los nacionales de otros Estados en su territorio a menos que dicha expropiación:  1) tenga 
un fin público, 2) se haga de forma no discriminat oria y de conformidad con las debidas garantías 
procesales, y 3) esté sujeta a una indemnización rá pida, suficiente y efectiva.  Los tribunales de 
Europa, los Estados Unidos y de muchos otros pa íses del mundo, se han negado a dar efecto en sus 
respectivas jurisdicciones por razones de ordre public , a las reclamaciones de título basadas en una 
confiscación extranjera.  En particular, los tribuna les de muchos países del mundo -en particular los 
de Europa y los Estados Unidos - se han negado a reconocer reivindicaciones de titularidad sobre 
marcas de fábrica o de comercio que  hayan sido expropiadas sin indemniz ación.  Si bien los tribunales 
justifican sus decisiones de acuerdo con las peculiari dades técnicas de cada sistema, las conclusiones 
a las que han llegado son uniformes:  el foro de  que se trate se negará a conceder efectos de 
extraterritorialidad a una reivindicación de titularida d derivada de una confi scación extranjera, debido 
a que dicha confiscación es contraria al ordre public  del mismo. 
4.52 Los Estados Unidos sostienen que en el artícul o 211 se refleja el principio de que no se dará 
efecto extraterritorial a una reivindicación de titulari dad basada en una confiscación extranjera.  Si el 
artículo 211(a)(1) restringe el reconocimiento de  una reivindicación de titularidad basada en una 
confiscación extranjera, al hacerlo, evita efectivamen te la aplicación en los Estados Unidos de un 
decreto de confiscación extranjero.  De hecho, el dar una protección telle quelle  a una marca de 
fábrica o de comercio de origen extranjero que ha sido confiscada por un gobierno extranjero 
equivaldría a dar efecto de extraterritorialidad en  los Estados Unidos a la confiscación extranjera.  
Ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni el Convenio de París exigen que los Estados Unidos hagan esto.  
En consecuencia, aun si el Grupo Especial llegara a la conclusión de que el párrafo A 1) del artículo 6 
quinquies  incluye la obligación de registrar y proteger una marca de fábrica o de comercio en nombre 
de una persona a la que los Estados  Unidos no consideren titular de la marca -opinión que los Estados 
Unidos creen incorrecta- la excepción del ordre public  que figura en el párrafo B del 
artículo 6 quinquies  excusaría a los Estados Unidos de tal obligación en virtud de la cual se daría 
aplicación extraterritorial a las confiscaciones extranje ras.  Por lo tanto el artículo 211(a)(1) no puede 
ser incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos derivadas del artículo 6 quinquies  del 
Convenio de París. 
4.53 Las Comunidades Europeas
 responden que es cierto que las cuestiones de forma 
desempeñaron una cierta función en la Conferen cia Diplomática que aprobó el párrafo A 1) del 
artículo 6 quinquies  del Convenio de París.  No obstante, en los procedimientos de solución de 
diferencias de la OMC, la interpretación de las normas de que se trata se basa en las reglas 
consuetudinarias internacionales sobre interpretación  de tratados codificadas en la Convención de 
Viena.  Sobre esta base, hay que dar el sentido corrien te, en su contexto y a la luz del objeto y fin del 
tratado a las palabras que figuran en el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies .  El texto del párrafo A 1) 
del artículo 6 quinquies  establece inequívocamente que "toda  marca de fábrica o de comercio 
regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en 
los demás países".  Las Comunidades Europ eas aducen además que el párrafo B del 
artículo 6 quinquies , en particular el párrafo 3 del mismo, no está limitado a la forma de una marca de 
fábrica o de comercio.  Una cuestión de forma sería por ejemplo la referente a la utilización de un cierto idioma o escritura como signos visuales.  Para las Comunidades Europeas resultaría difícil 
imaginar situaciones en las que la utilización de un cierto idioma o escritura, por sí mismos, fueran 
contrarios a la moral o al orden público.  A juic io de las CE, es más bien la impresión engañosa que 
todos los aspectos de los signos o combinación de signos  producen en el público, lo que determina si 
las marcas de fábrica o de comercio son o no contrarias a la moral o al orden público.  WT/DS176/R 
 Página 21 
 
 
4.54 Según las Comunidades Europeas, un comentarista  del Convenio de París que merece respeto 
y que también es citado por los Estado s Unidos, avala la interpretación19 que aboga por un deber 
general de registro y protección. 
4.55 Las Comunidades Europeas añaden que, inclus o aunque la interpretación de los Estados 
Unidos fuera aceptable, el artículo 211(a)(1) contin uaría estando en discrepancia con el párrafo A 1) 
del artículo 6 quinquies , ya que niega el registro también de aquellas marcas que cumplan los 
requisitos especiales con respecto a la forma que reclaman los Estados Unidos. 
4.56 El Grupo Especial ha pedido a las Comunidades Europeas que aclaren su postura en cuanto a 
si el artículo 6 quinquies  impide a un Miembro:  a) establecer requisitos con respecto a la capacidad o 
derecho de una persona natural o ju rídica a presentar una solicitud de marca;  b) exigir, en caso de que 
esa entidad jurídica presente una solicitud, que di cha entidad jurídica cumpla las formalidades y 
prescripciones sustantivas requeridas po r su legislación en lo que respecta a la existencia de una 
persona jurídica, o c) exigir que quien haya pr ocedido al registro sea una empresa con bienes 
industriales o comerciales propios.  Las Comunida des Europeas respondieron que las respuestas dadas 
a una pregunta similar en lo que respecta al párra fo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC 
serían asimismo aplicables a las solicitudes realizadas en virtud del artículo 6 quinquies  del Convenio 
de París.20 
4.57 Las Comunidades Europeas aducen que el párrafo B del artículo 6 quinquies  del Convenio de 
París permite, en circunstancias claramente definidas, rechazar el registro de marcas de fábrica o de comercio.  Esta denegación es sobre todo permitida si  dicha marca es contraria a la moral o al orden 
público, o susceptible de engañar al público.  Las Co munidades Europeas insisten en que es la marca 
para la que se solicita registro o protección la que debe ser contraria a la moral o al orden público.  
Este defecto debe estar directamente relacionado co n la marca y la percepción por el público de la 
misma, y no con su titular.
21  El hecho de que una marca sea idén tica o semejante a otra que haya sido 
confiscada no puede por sí mismo tener un efecto e ngañoso para el público.  En opinión de las 
Comunidades Europeas, el caso de Havana Club es un ejemplo adecuado de que las confiscaciones 
extranjeras no afectan a la moral o al orden púb lico de una marca o nombre comercial, porque esta 
marca ha sido debidamente registrada por la USPTO .  Si esta marca de fábrica o de comercio hubiera 
sido considerada inmoral, engañosa o escandalosa, la USPTO habría tenido que rechazar el registro de 
la misma ex officio  con arreglo al artículo 2 de la Ley de  Marcas de Fábrica o de Comercio.  Las 
Comunidades Europeas alegan que resulta difícil ver por qué razón, que no sea la introducción del 
artículo 211, se habría convertido de pronto la ma rca en contraria a la moral o al orden público 
después de haber existido varios decenios sin ser impugnada. 
4.58 Las Comunidades Europeas reiteran que el artículo 211 es aplicable a marcas de fábrica o de 
comercio que nunca hayan sido objeto de una confisc ación por un país extranjero.  Parecería evidente 
que, a este respecto, no se puede invocar el párrafo B 3) del artículo 6 quinquies  para justificar la 
aplicación del artículo 211, aun cuando se aceptara  la argumentación de los Estados Unidos. 
4.59 En opinión de las Comunidades Europeas, el artículo 6 quinquies  representa una excepción 
limitada al principio de territorialidad, ya que ex ige que un país conceda derechos como consecuencia 
de la existencia de éstos en otro país.  En otras palabras, una marca de fábrica o de comercio debe ser 
registrada y protegida porque en otro país existe una  marca de fábrica o de comercio.  A juicio de las
                                                      
19 Las Comunidades Europeas se refieren a Bodenhausen, página 110. 
 
20 Véase  el párrafo 4.31 supra . 
 
21 Las Comunidades Europeas se refieren a Bodenhausen, páginas 116 y 117. 
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Comunidades Europeas, el país en que se pretende realizar el registro no tiene, con arreglo a esta 
disposición, ningún derecho a poner en duda la existencia de una ma rca en manos de un titular según 
la definición de las leyes del pa ís de origen.  Las Comunidad es Europeas añaden que, una vez 
concedida, la nueva marca de fábrica o de comercio estará plenamente sujeta al principio de territorialidad e independencia con respecto a la marca registrada en el país de origen. 
4.60 Los Estados Unidos
 señalan que las Comunidades Europeas han citado con aprobación los 
comentarios sobre el Convenio de París que una persona que goza de respeto, el profesor Bodenhausen, hace en la página 110 del tratado, que las Comunidades Europeas han calificado de 
defensa "de un deber amplio en lo que respecta al  registro y a la protección".  Las Comunidades 
Europeas consideran que se trata de una in terpretación según la cual el artículo 6 quinquies  es 
aplicable ampliamente a cuestiones diferentes de la forma.  En opinión de los Estados Unidos, lo que 
las Comunidades Europeas han olvidado decir, sin embargo, es que el profesor Bodenhausen manifiesta muy claramente en las páginas 110 y 111 que el artículo 6 quinquies  se refiere a la forma 
de la marca de fábrica o de comercio.  Record ando que citaban un pasaje extenso al efecto en su 
comunicación escrita
22, los Estados Unidos añaden que el pr ofesor Bodenhausen trata el tema con 
mayor detalle en los siguientes términos en l as páginas 110 y 111, tras su análisis inicial del 
artículo 6 quinquies : 
"Con esto se llega a las siguientes conclusiones: Siempre que una marca de fábrica o de come rcio esté debidamente registrada en el 
país de origen, los demás países de la Unión están obligados  a aceptarla y protegerla , 
aun cuando, en lo que respecta a su forma, es decir con respecto a los signos de los 
que está compuesta , dicha marca no cumpla con las exigencias de la legislación 
nacional, a reserva de  otras reglas, especialmente en lo que respecta a los motivos 
para el rechazo o invalidación de cualquier marca, en función de sus características 
propias , establecidas en el artículo.  Esta norma será por lo tanto aplicable a las 
marcas de fábrica o de comercio integrad as por números, letras, apellidos, nombres 
geográficos, palabras escritas o no escritas en un determinado idioma o escritura, y 
otros signos de los que esté compuesta la marca." 
4.61 Más adelante, el autor añade, en la página 111: 
"Los Estados miembros tienen igualmen te libertad para, i ndependientemente del 
artículo 6 quinquies , aplicar a las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio 
cualquier otra disposición de su legislaci ón nacional que no se refiera a los signos de 
los que está compuesta la marca, como puede ser el requisito de utilización previa de 
la misma, o la condición de que la pers ona que haya presentado la solicitud debe 
poseer una empresa industrial o comercial."
23 
4.62 Los Estados Unidos afirman, en síntesis, que el artículo 6 quinquies  del Convenio de París no 
impide que un Miembro deniegue el  registro de una marca debidament e registrada en el extranjero, 
cuando la persona que haya solicitado el regist ro no sea el verdadero titular de la marca. 
4.63 Los Estados Unidos reiteran que el párrafo A del artículo 6 quinquies  del Convenio de París 
limita la capacidad de los Miembros para denegar la protección a las marcas por razón de la 
                                                      
22 Véase el párrafo 4.47 supra . 
 
23 Las cursivas figuran en el original, no se reproducen las notas de pie de página correspondientes a los 
dos pasajes citados. 
  WT/DS176/R 
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incompatibilidad de la forma de la marca con la legislación naci onal.  Con arreglo al artículo 6 
quinquies , los Miembros no pueden negarse a registrar o proteger una marca regularmente registrada 
en su país de origen por el hecho de que  ésta no sea conforme a la legislación nacional en cuanto a la 
forma de la marca .  En palabras del artículo 6 quinquies , tal marca de fábrica o de comercio será 
aceptada para su depósito y protegida " telle quelle ", lo que significa "tal cual es" o "en su forma 
original":  en otras palabras no es necesario modifi car la marca para adaptarla a las leyes nacionales 
sobre la forma de las marcas de fábrica o de comerc io.  En opinión de los Estados Unidos, cualquier 
interpretación de esta obligación que se extienda a cuestiones que no se refieran a la forma de la 
marca, prescindiría indebidamente de las palabras clave, "telle quelle" de este artículo.  Dicha interpretación ignoraría asimismo el objeto y fin del artículo:  evitar las denegaciones basadas en la 
forma de la marca.  En resumen, un examen del sen tido corriente de los términos del párrafo A del 
artículo 6 quinquies , leído en su contexto, y a la luz de su obj eto y fin, establece que la interpretación 
de las Comunidades Europeas es incorrecta.  Los Es tados Unidos aducen además que los documentos 
facilitados por la OMPI sobre la historia de la ne gociación de esa disposició n confirman lo dicho.  
Con arreglo a las reglas consuetudinarias de interpre tación del derecho internacional, recogidas en el 
artículo 32 de la Convención de Viena, los docum entos de la OMPI pueden cumplir esta función 
confirmadora. 
4.64 Los Estados Unidos añaden que el artículo 21 1 no tiene nada que ver con la forma de la 
marca de fábrica o de comercio y sí  con la titularidad de la misma. 
4.65 Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas alegan que el párrafo A del 
artículo 6 quinquies  exige que los Estados Unidos "acepte n para su depósito y [protección]" una 
marca de fábrica o de comercio que haya sido confis cada en el país de origen, siempre que haya sido 
regularmente registrada en él.  Los Estados Unidos  entienden que esto significa que, si el gobierno de 
un Miembro confisca los activos comerciales de una empresa, incluidas sus marcas regularmente registradas en ese país Miembro (país de origen), el artículo 6 quinquies  exigiría, según las 
Comunidades Europeas, que todos los demás Miembr os aceptaran esa marca de fábrica o de comercio 
en sus territorios, para su depósito y protección.  Los Estados Unidos afirman que esto equivale a 
exigir a los Miembros que apliquen en su propio te rritorio las confiscaciones extranjeras de las marcas 
de fábrica o de comercio.  Por ejemplo, si el Miembro A confisca una empresa en su territorio, incluidas sus marcas de fábrica o de comercio, y pide al Miembro B que proteja una marca ya 
existente en nombre de la empresa confiscada, se gún la interpretación de las Comunidades Europeas 
del párrafo A del artículo 6 quinquies  el Miembro A tendría que hacerlo así y, por ende, dar efecto en 
su territorio a esa confiscación.  Los Estados Uni dos añaden que, sin embargo, las Comunidades 
Europeas admiten que los Miembros no están obligados a hacerlo en virtud del Acuerdo sobre los 
ADPIC o del Convenio de París.  En resumen, la interpretación, extraordinariamente lata, de las 
Comunidades Europeas del contenido del artículo 6 quinquies  conduce a un resultado que ambas 
partes coinciden en que es equivocado. 
4.66 Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas han indicado que este resultado 
-en opinión de los Estados Unidos innegablem ente incorrecto- puede evitarse invocando la 
disposición sobre las "excepciones" que fi gura en el párrafo B 1) del artículo 6 
quinquies , que permite 
a los Miembros invalidar o evitar el registro de  las marcas de fábrica o de comercio "cuando sean 
capaces de afectar a derechos adquiridos por tercer os en el país donde la protección se reclama". 
4.67 Los Estados Unidos recuerdan la opinión que han expuesto de que el párrafo A del 
artículo 6 quinquies  no socava el principio de que los Miembros no están obligados a dar efecto en sus 
territorios a las confiscaciones extranjeras.  Alegan que esta disposición se refiere solamente a cuestiones de "forma" y que no hay necesidad, a no ser por la lectura incorrecta de las Comunidades Europeas de esta disposición, de recurrir a "excepcion es" para proteger este importante principio.  Los 
documentos de la OMPI demuestran que, al ne gociar la versión original del artículo 6 quinquies , los 
delegados rechazaron específicamente la utilización de la palabra "propiedad" en este artículo, por WT/DS176/R 
Página 24  
 
estar de acuerdo en que la disposición no se refería a la cuestión de la titularidad de la marca.
24  Los 
Estados Unidos añaden que, aun en el caso de que  si el Grupo Especial tuviera que recurrir a las 
excepciones del artículo 6 quinquies  para preservar este importante principio, no resulta en absoluto 
claro por qué habría de recurrir a la excepción rela tiva a los "derechos adquiridos por terceros" del 
párrafo B 1) del artículo 6 quinquies  y no a la del " ordre public " del párrafo B 3) del 
artículo 6 quinquies .  Los Estados Unidos sostienen que l as Comunidades Europeas no han citado una 
sola situación en la que "los derechos adquiridos po r terceros" se hayan utilizado para justificar el no 
reconocimiento de las confiscaciones extranjeras,  mientras que los Estados Unidos han citado 
cantidad de decisiones en las que el " ordre public " se ha aducido como razón para no dar efecto a las 
confiscaciones extranjeras.  Parece evidente que si el Grupo Especial tiene que  recurrir a una 
excepción del párrafo A del artículo 6 quinquies  para preservar este importante principio -lo que los 
Estados Unidos no consideran necesario- la excepción adecuada es la relativa al " ordre public ".  
Además, los Estados Unidos aducen  que la sugerencia de las Co munidades Europeas de que la 
excepción del " ordre public " está limitada a situaciones en las que la marca de fábrica o de comercio 
induce a engaño al público carece de base.  Del texto del artículo 6 quinquies  se desprende claramente 
que las marcas de fábrica o de comercio que enga ñan al público son solamente uno de los tipos de 
marcas incluidas dentro de la exce pción relativa a la moral y el " ordre public ".  Por otra parte, 
numerosos tribunales de todo el m undo han constatado de que, dar efecto en el propio país a las 
confiscaciones extranjeras, inclusive con respecto a las marcas de fábrica o de comercio, es contrario al "ordre public ".
25 
                                                      
24 Los Estados Unidos se refieren a las Actas de París , 1880, páginas 70 a 79.  Anexo I de la carta de la 
OMPI. 
 
25 Los Estados Unidos añaden que, no obstante, las Comunidades Europeas han admitido la excepción 
del párrafo B 1) del artículo 6 quinquies  para los "derechos adquiridos por terceros" como la única base que 
puede garantizar, con arreglo al artículo 6 quinquies , la supervivencia del principio de no reconocimiento.  Los 
Estados Unidos examinan cómo podría invocarse esta excepción para preservar el principio de no 
reconocimiento.  Un Miembro confisca los activos de la  empresa ABC, incluidas sus marcas de fábrica o de 
comercio registradas en ese Miembro y en los Estados Unidos.  Los titulares originales de la empresa ABC llegan a los Estados Unidos y alegan qu e son ellos, y no la empresa confisca da ABC, los que tienen derecho a la 
marca en los Estados Unidos.  Según las Comunidades Europeas, el párrafo A del artículo 6 quinquies  exige que 
los Estados Unidos protejan los intereses de titularidad de la empresa confiscada en la marca de fábrica o de comercio estadounidense.  Sin embarg o, el párrafo B 1) del artículo 6 quinquies , también de acuerdo con las 
Comunidades Europeas, permite que los Estados Unidos decidan que los titulares originales de la empresa ABC 
sean "terceros" que han adquirido derechos en los Estados Unidos que son lesionados por la marca estadounidense de la empresa ABC confiscada.  Solamente invocando esta excepción , en opinión de las 
Comunidades Europeas, pueden los Estados Unidos sustraerse a la obligación, establecida en el párrafo A del 
artículo 6 quinquies , de reconocer la empresa ABC confiscada como  titular legítima de la marca de fábrica o de 
comercio en los Estados Unidos. 
 
Los Estados Unidos aducen que este enfoque fuerza el sentido corriente de la excepción del 
párrafo B 1) del artículo 6 quinquies  hasta dejarlo irreconocible, y ello sin referirse realmente a la cuestión 
última de la "titularidad", de forma diferente a la expuesta por los Estados Unidos.  Conforme a ese enfoque es 
necesario que el Grupo Espe cial constate que los titulares originales  de la empresa ABC que han huido a los 
Estados Unidos son ahora "terceros" que han "adquirido" lo s derechos en los Estados Unidos.  Pero los titulares 
originales de la empresa no son realmente "terceros":  son los titulares legítimos de la marca ABC en los 
Estados Unidos.  Y no han "adquirido" en los Estados Unidos derechos que existían previamente y que serían 
lesionados por las marcas de fábrica o de comercio de la empresa ABC confiscada, si dichas marcas fueran 
registradas y protegidas, sino que las marcas a que tenían  derecho los titulares originales son las mismas a las 
que tenía derecho la empresa ABC confiscada.  A juzgar po r el texto del Convenio de París, y por la explicación 
del profesor Bodenhausen de dicho texto, la excepción del párrafo B 1) del artículo 6 quinquies  se refiere a la 
situación en que los verdaderos ter ceros -no relacionados con los que r eclaman la titularidad de la marca 
extranjera- tienen derechos preexistentes en los Estados Unidos que serían vulnerados si se registrara y 
protegiera una marca extranjera.  Solamente mediante una interpretación forzada pueden las Comunidades  WT/DS176/R 
 Página 25 
 
 
4.68 Los Estados Unidos agregan que, lo que tal v ez sea más significativo, la excepción a que se 
refiere el párrafo B 1) del artículo 6 quinquies  no dice nada sobre cómo  formula un Miembro la 
determinación de que los "terceros" han adquirido derechos que serían vulne rados por la marca de 
fábrica o de comercio extranjera.  Aun cuando el  Grupo Especial adoptara la interpretación forzada 
del párrafo B 1) del artículo 6 quinquies  que hacen las Comunidades Europeas, dicho artículo no nos 
aclararía cómo un Miembro ha de determinar cu áles son los titulares verdaderos de la marca 
estadounidense cuyos derechos "adquiridos" sería n vulnerados.  En el párrafo B 1) del 
artículo 6 quinquies  se deja esta decisión a las leyes nacional es de los Miembros.  Los Estados Unidos 
aducen que, por lo tanto, aunque la interpretación del artículo 6 quinquies  que hacen las Comunidades 
Europeas fuera correcta, el Grupo Especial seguiría teniendo que llegar a la conclusión de que, con 
arreglo al párrafo B 1) del artículo 6 quinquies  corresponde a las leyes nacionales de los Miembros 
determinar quién es el verdadero titular de la ma rca, determinación que no viene dictada ni por el 
Convenio de París ni por el Acuerdo sobre los ADPIC.  Así pues, las Comunidades Europeas terminan donde comienzan los Estados Unidos. 
4.69 Los Estados Unidos no comparten la opinión de las Comunidades Europeas de que, si el 
Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe normas relativ as a la titularidad de las marcas, sus disciplinas 
carecen de valor.  A juicio de los Estados Uni dos el Acuerdo sobre los ADPIC contiene numerosas 
disciplinas que evitan las asignacion es arbitrarias de titularidad de marcas, entre las que pueden 
citarse el trato nacional, el trato de la naci ón más favorecida y muchas disciplinas que protegen 
derechos de procedimiento.  Las normas nacionales de los Miembros en cuanto a la titularidad pueden 
diferir en el contexto de otros derechos de pr opiedad intelectual abarcados por los ADPIC, y estas 
diferencias reconocidas no han socavado sus disciplinas.  No obstante, incluso en caso de que la falta 
de normas en cuanto a la titularidad fuera una de ficiencia del Acuerdo, la interpretación de las 
Comunidades Europeas del párrafo B 1) del artículo 6 quinquies , no subsanaría en absoluto esa 
deficiencia, ya que no determina la forma en que  un Miembro decide que un tercero ha adquirido 
derechos.  En otras palabras, no se deriva de ella  la aplicación de ninguna disciplina adicional sobre 
titularidad.  Los Estados Unidos alegan que las Comunidades Europeas llegan a la misma conclusión 
que a la que han llegado ellos:  que los Miembros están facultados para determinar quién es el 
verdadero titular de una marca en su territori o y tienen derecho a impedir que las entidades 
confiscadoras reivindiquen lo s derechos de titularidad. 
2. Artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus de Asignaciones
26 
4.70 Las Comunidades Europeas  alegan que el artículo 211(a)(2) prohíbe que el titular de una 
marca de fábrica o de comercio estadounidense regist rada, o el titular de un nombre comercial recurra  
                                                                                                                                                                     
Europeas llegar a la conclusión de que la protección de  los derechos de "terceros" adquiridos en los Estados 
Unidos implica el reconocimiento de la continuación de la titularidad de los titulares originales. 
 
Los Estados Unidos agregan que, no obstante, según la opinión de las Comunidades Europeas, la 
misma supervivencia del principio de no reconocimiento de las confiscaci ones extranjeras, en el marco del 
Convenio de París y del Acuerdo sobre los ADPIC depende de esta interpretación forzada. 
 
26 La Primera comunicación escrita de las Comunida des Europeas contenía secciones separadas de 
argumentos en relación con el artículo 211(a)(2)  y el artículo 211 b).  Los argumentos de las Comunidades Europeas relativos al artículo 211(a)(2 ) se resumen en esta sección del inform e;  los relativos al artículo 211(b) 
contenidos en su Primera comunicación escrita y en las siguientes están re sumidos en los pá rrafos 4.143 a 4.148 
infra .  Cuando se refieren al artículo 211(b), las Comuni dades Europeas lo hacen, en su Primera comunicación 
escrita, a sus argumentos relativos al artículo 211(a)(2) y afirman que son aplicables mutatis mutandis  al 
artículo 211(b).  En cambio, los Estados Unidos facilitaron simultáneamente sus argumentos sobre el 
artículo 211(a)(2) y el artícul o 211(b).  Por lo tanto, en esta sección del informe se resumen los argumentos de 
los Estados Unidos relativos a ambos preceptos. 
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a un tribunal de los Estados Unidos para hacer respet ar sus derechos.  Como tal, la medida niega a 
determinados titulares de derechos en los Estados Unidos la legitimación para iniciar o mantener en 
un tribunal de los Estados Unidos un procedimiento para hacer respetar los derechos reconocidos a 
esas partes en virtud de la Ley Lanham.  Puesto que tales derechos, ya sean en forma de registros de 
marcas federales o de derechos sobre nombres comerciales, sólo pueden hacerse respetar mediante el 
ejercicio de acciones ante un tribunal federal, el ef ecto de ésta es la exclusión de cualquier recurso 
judicial contra actos que lesionen esos derechos. 
4.71 Los Estados Unidos
 sostienen que el artículo 211(a )(2) establece que "[n]ingún tribunal 
reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos formulada por un nacional designado sobre la  base de los derechos de common law  o del registro obtenido [con 
arreglo a la licencia general de la OFAC examinad a anteriormente] de la marca de fábrica o de 
comercio, el nombre comercial o la denominación comercial confiscados de que se trate".  En 
términos sencillos, los tribunales de los Estados Un idos pueden negarse a reconocer o hacer respetar 
los "derechos" de cualquiera sobre una marca en lo s Estados Unidos cuando es os supuestos derechos 
se deriven de una confiscación realizada en Cuba.  El  artículo 211(b) contiene  una disposición similar 
con respecto a las personas que reclamen una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o 
una denominación comercial en los Estados Unidos en  virtud de un registro de marca en un país 
Miembro.  En otras palabras, con arreglo al artíc ulo 211(b) una entidad que haya llevado a cabo una 
confiscación, o su sucesor en interés, no puede - por el hecho de haber confiscado una entidad 
comercial y haber registrado debidamente su marca en  Cuba- reclamar derechos de titularidad sobre la 
marca en los Estados Unidos.  Las Comunidades Europeas alegan, erróneamente, que estas 
disposiciones son incompatibles con una serie de disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. 
a) Artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus de Asignaciones en relación con el párrafo 1 del 
artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC 
4.72 Las Comunidades Europeas
 aducen que, dado que las marcas de fábrica o de comercio, al 
igual que cualquier otro derecho de propiedad inte lectual, se hacen respetar principalmente, en los 
Estados Unidos al igual que en la mayor parte de lo s Miembros de la OMC, en el ámbito del sistema 
judicial civil, la denegación del acceso al sistema judicial de los Estados Unidos a determinados 
titulares de marcas de fábrica o de comercio, equiva le a privar por completo a los titulares de sus 
derechos exclusivos.  No hay ninguna  otra vía legal o práctica distinta del recurso al sistema judicial 
de los Estados Unidos para impedir que terceros que no cuentan con el consentimiento de los titulares 
utilicen en las operaciones comerciales signos id énticos o similares en los Estados Unidos. 
4.73 Los Estados Unidos  responden que en el párrafo 1 de l artículo 16 del Acuerdo sobre los 
ADPIC se confieren determinados de rechos al "titular" de una "mar ca de fábrica o de comercio 
registrada", a saber el derecho exclusivo de im pedir que cualesquiera terceros, utilicen sin su 
consentimiento la marca en determinadas circuns tancias.  Los artículos 211(a)(2) y 211(b) sólo 
pueden infringir, por lo tanto, el párrafo 1 del artícul o 16, si impiden al titular de una marca de fábrica 
o de comercio registrada reivindicar sus derechos ex clusivos frente a terceros.  Los artículos 211(a)(2) 
y 211(b) no lo hacen, y ello por dos razones.  En  primer lugar, según el artículo 211, una persona 
cuyos "derechos" tengan su origen en una confisca ción no indemnizada, no es el titular de la marca 
según la ley estadounidense, y no puede reivindicar ningún derecho al amparo  del Acuerdo sobre los 
ADPIC.  Ninguna disposición de este Acuerdo exige que los Estados Unidos c onfieran la titularidad a 
una persona cuyo supuesto derecho a ella derive de una confiscación no indemnizada.  En segundo 
lugar, con respecto a la reivindicación de "derechos de common law " con arreglo al artículo 211(a)(2) 
-es decir de derechos basados no en su registro, sino en el uso-, no se trata de los derechos que 
pretende tener "el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada", que son los que garantiza 
el párrafo 1 del artículo 16, sino de los derechos  reivindicados por el titular de una marca de common 
law.  WT/DS176/R 
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4.74 Los Estados Unidos aducen que, con respecto al primer punto, el párrafo 1 del artículo 16 del 
Acuerdo sobre los ADPIC distingue claramente entre la  marca registrada, de un lado, y el titular de la 
marca que puede reivindicar sus derechos, de otro.  Cuando una persona es el  titular de una marca de 
fábrica o de comercio, y esa marca está registrada por esa persona, en el Acuerdo sobre los ADPIC se le garantizan derechos exclusivos para evitar la utilización de la marca por terceros.  Sin embargo, 
puede darse el caso, en el marco del párrafo 1 del ar tículo 16, de que el "titular" de la marca no sea la 
misma persona que la ha registrado.  Aunque el regi stro federal de la marca en los Estados Unidos 
lleva consigo las presunciones jurídicas de titularida d, validez y prioridad, todas estas presunciones 
son susceptibles de impugnación.  Si una persona distin ta de la que ha procedido al registro puede 
hacer valer un mejor derecho a esa marca basándose,  por ejemplo, en su utilización anterior, cabe la 
posibilidad de que se atribuya a esa persona la "titular idad" real de la marca.  En el párrafo 1 del 
artículo 16 se prevé expresamente la posibilidad de que el titular de la marca de fábrica o de comercio 
-la persona que puede reivindicar derechos exclus ivos con arreglo a la legislación interna- sea una 
persona distinta de la que ha procedido a registrarla. 
4.75 Los Estados Unidos sostienen que esta conclusión se desprende claramente de la última frase 
del párrafo 1 del artículo 16, en la que se afirma que los derechos garantizados por el mismo "no 
afectarán a la posibilidad de los Miembros de recono cer derechos basados en el uso".  En esa misma 
frase se establece de forma más general que los dere chos de dicho párrafo "s e entenderán sin perjuicio 
de ninguno de los derechos existentes con anterioridad".
27  Aparte de la mención concreta a los 
derechos adquiridos por el uso, en el párrafo 1 del artículo 16 no se especifica cuáles son los otros 
"derechos existentes con anterioridad" a los que no pueden perjudicar los derechos del párrafo 1 del 
artículo 16.  La determinación de derechos existentes con anteriorid ad, al igual que la determinación 
de que los derechos de marca se adquieren medi ante el uso, es una cuestión que corresponde al 
derecho nacional de la que no se oc upa el Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.76 Los Estados Unidos afirman que, a la luz de esta interpretación, resulta evidente que los 
artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles c on el párrafo 1 del artíc ulo 16 del Acuerdo sobre 
los ADPIC. 
4.77 Los Estados Unidos sostiene n que el artículo 211(a)(2) establece que, si un "nacional 
designado" -básicamente el Gobierno de Cuba, los naci onales de ese país y sus sucesores en interés-:  
1) ha obtenido el registro de una marca de fábrica o de comercio en virtud de una licencia general de 
la OFAC, y 2) esa marca es idéntica o semejante a otra utilizada en relación con una entidad comercial 
confiscada sin indemnización por el Gobierno de C uba, los tribunales de los Estados Unidos no 
reconocerán, harán respetar o harán valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos de marca 
formulada por esa persona.  Según el artículo 211(b), si un nacional designado ha obtenido el registro en su país de origen de una marca de ese tipo (es decir, de una marca que se haya utilizado en relación 
con una entidad comercial confiscada), y reivindica los derechos de titularidad de la marca en los 
Estados Unidos en virtud de su registro en  el extranjero, los tribunales estadounidenses no 
reconocerán, harán respetar o harán va ler de otra forma esa reivindicación. 
4.78 Los Estados Unidos aducen que esto no es incomp atible con el párrafo 1 del artículo 16.  Los 
Estados Unidos, aunque no hacen respetar la marca de fábrica o de comercio en beneficio de la 
persona que la ha registrado, no ni egan los derechos exclusivos al " titular" de la marca registrada, de 
conformidad con la obligación establecida en el pá rrafo 1 del artículo 16.  La razón es que, con 
arreglo a la ley estadounidense, el sucesor de la en tidad confiscadora no es el "titular" de la marca en 
                                                     
 
27 Los Estados Unidos, para aclarar este punto señalan que, en ese país, si una persona registra una 
marca, pero otra tiene "derechos existentes con anterioridad" basados en el uso, es esta última, y no la que ha 
registrado la marca, la que, con arreglo a la legisl ación nacional de aplicación del párrafo 1 del artículo 16, 
puede reivindicar los derechos. 
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los Estados Unidos.  El conferir la titularidad al so licitante de un derecho de marca de fábrica o de 
comercio, es una cuestión reservada al derecho inte rno del Miembro.  El Acuerdo sobre los ADPIC se 
abstiene simplemente de regular la cuesti ón sustantiva de la titularidad de la marca.
28  Si los Estados 
Unidos deciden que las entidades que han reali zado la confiscación sin haber concedido ninguna 
indemnización por la propiedad confiscada, o sus su cesores en interés, no pueden ejercer los derechos 
de titularidad de la marca asociada a la entidad comercial confiscada en los Estados Unidos, están 
plenamente facultados para hacerlo.  No hay en el Acuerdo sobre los ADPIC ninguna disposición que 
limite ese derecho.  Una vez que un Miembro reconoce que quien ha registrado la  marca es titular de 
ella, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC  obligan a ese Miembro a reconocer a ese titular 
determinados derechos.  Hasta que eso no haya ocurrido, no está obligado a hacerlo.29 
4.79 Los Estados Unidos sostienen que el texto del párrafo 1 del artículo 16, conforme al sentido 
corriente de sus términos prevé claramente la posib ilidad de que, con arreglo a la legislación interna, 
los derechos de titularidad se atribuyan a alguien qu e no sea quien ha realizado el registro.  Además, 
es inconcebible que los negociadores del Acuerdo sobr e los ADPIC intentaran, mediante el párrafo 1 
del artículo 16, invertir el principio estableci do de la legislación estadounidense contrario a la 
efectividad en el país de las confiscaciones extr anjeras no indemnizadas.  Según los Estados Unidos, 
ese principio ha estado en vigor en gran parte del mundo, incluidos los Es tados Unidos y Europa, 
durante casi 100 años y se ha aplicado y ha sido pate nte durante todo el período posterior a la Segunda 
Guerra Mundial.  No existe en el texto del Acue rdo sobre los ADPIC, ni en su objeto y fin, ningún 
indicio de que pretendiera anularse este principio vigente desde hace mucho tiempo. 
4.80 Los Estados Unidos aducen que el objeto y fi n del párrafo 1 del artículo 16 es definir y 
proteger los derechos del titular de una marca de fá brica o de comercio, y no limitar la capacidad de 
los Miembros para determinar quién es el titular.  En otras palabras, la cont ribución del párrafo 1 del 
artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC consistió en  reforzar la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual, y no en reducir la facultad de  una nación soberana para  determinar quién puede 
reivindicar esos derechos.  El párrafo 1 del artíc ulo 16, en especial, no menoscaba esos derechos con 
respecto a la decisión básica de reconocer o no las confiscaciones extranjeras no indemnizadas. 
4.81 Los Estados Unidos señalan que las Comunida des Europeas parecen afirmar que la cuestión 
no es el efecto extraterritorial de las confiscaciones no indemnizadas.30  En opinión de los Estados 
                                                      
28 Los Estados Unidos añaden que hay determinados principios y garantías de procedimiento 
importantes, como el trato nacional y el  trato de la nación más favorecida, que influirían en las reglas sobre 
titularidad desde el punto de vista del procedimiento, en contraste con las prescripciones sustantivas en cuanto a 
la titularidad que los Miembros tienen derecho a establecer con arreglo a sus leyes internas. 
 
29 Los Estados Unidos dan un ejemplo para aclarar por qué, en su opinión, este resultado tiene sentido a 
la luz del principio contrario a la ap licación extraterritorial de los decretos  de confiscación extranjeros.  Con 
arreglo a este principio, por ejemplo,  si se produjera una co nfiscación no indemnizada de una entidad comercial 
cubana que tuviera marcas de fábrica o de comercio ta nto en los Estados Unidos como en Cuba, la confiscación 
no afectaría a la titularidad de los derechos de mar ca en los Estados Unidos:  esos derechos seguirían 
perteneciendo a los verdaderos propietarios de la entidad comercial, y no a la entidad confiscadora.  Sobre este 
punto parecen coincidir los precedentes judiciales tanto de las Comunidades Europeas como de los Estados 
Unidos.  En cambio, si la marca de los Estados Unidos fuera una marca de common law  -es decir establecida a 
través del uso y no mediante el registro- la entidad co nfiscadora podría registrar la marca a su nombre.  Los 
Estados Unidos alegan que, según la interpretación del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC que hacen las CE, si la entidad confiscadora consiguier a registrar la marca, tendrí a derecho, con arreglo al 
párrafo 1 del artículo 16 a que su marca fuera respetada en  los Estados Unidos, en detrimento de los verdaderos 
titulares.  A juicio de los Estados Unidos, este resultado estaría totalmente en contradicción con el principio de no dar efecto extraterritorial a las confiscaciones extranjeras. 
 
30 Los Estados Unidos se remiten a un párrafo de la introducción a la Primera comunicación de las CE 
al que se hace referencia en el párrafo 4.10 supra.   WT/DS176/R 
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Unidos, las Comunidades Europeas parecen admiti r que las naciones soberanas tienen derecho a 
rechazar el reconocimiento de confiscaciones extran jeras sin indemnización en el momento en que se 
realiza la confiscación;  para las Comunidades Europeas, la cuestión que se plantea en el artículo 211 es si, después  de haberse llevado a cabo la confiscación en el extranjero, y de que el titular original 
haya abandonado su marca, los Estados Unidos pueden todavía  impedir que la entidad confiscadora 
pueda ser titular de los derechos de marca en los Estados Unidos. 
4.82 A juicio de los Estados Unidos, este argumento establece una falsa distinción. La cuestión 
crucial es, en realidad, si el Acuerdo sobre los ADPIC, a pesar de su s ilencio, ha suprimido el 
principio contrario a la efectividad en el propio pa ís de las confiscaciones extranjeras.  Los Estados 
Unidos aducen que, o bien el párrafo 1 del artículo 16 priva a las naciones soberanas de la capacidad 
de no reconocer la titularidad de las entidades conf iscadoras, o no.  No hay en el párrafo 1 del 
artículo 16 nada que avale una distinción entre lo s derechos de las entidades confiscadoras en el 
momento de la confiscación y esos derechos 20 años  después.  Si, como afirman las Comunidades 
Europeas, el párrafo 1 del artículo 16 privara a los Miembros de la facultad de determinar quién es y 
quién no es el titular de un derecho de marca, un Miembro no estaría más facultado para determinarlo 
en el momento de la confiscación de lo que lo está después de que la marca haya pasado 
presuntamente a dominio público.  El párrafo 1 del artículo 16 no modifica la norma de que los 
Miembros determinen quién puede reclamar la titu laridad de una marca de fábrica o de comercio. 
4.83 Los Estados Unidos reiteran que, conforme a su sentido corriente, el párrafo 1 del artículo 16 
confiere determinados  derechos exclusivos para proteger al titular de una marca registrada frente a su 
utilización por terceros.  Si una persona no es el titular  de una marca de fábrica o de comercio -y la 
titularidad se determina de conf ormidad con las leyes nacionales del Miembro- el párrafo 1 del 
artículo 16 no le confiere  ningún derecho.  En el contexto del artículo 211, si una entidad confiscadora 
o su sucesor no es el titular de una marca, el pá rrafo 1 del artículo 16 no garantiza a esa entidad 
ningún derecho. 
4.84 Según los Estados Unidos, las Comunidades Eu ropeas interpretan que el párrafo 1 del 
artículo 16 confiere derechos exclusivos a cualquiera que registre la marca de fábrica o de comercio.  
El párrafo 1 del artículo 16 podría haber sido redact ado de forma que confiera derechos exclusivos al 
que realiza el registro, pero no fue así.  En lugar de ello, en él se manifiesta expresamente que sus presunciones y derechos corresponden al "titular de una marca de fábrica o de comercio registrada 
[…]".  De hecho, el párrafo 1 del artículo 16 no po dría ser más claro de lo que es en cuanto a la 
distinción que establece entre el titular de la marca y el que la registra:  en él se declara expresamente 
que ninguna disposición de ese precepto afecta a la posibilidad de los Miembros de reconocer 
derechos basados en el uso.  En otras palabras, un Miembro no incumple el párrafo 1 del artículo 16 si 
determina que el verdadero titular de una marca de fá brica o de comercio es la persona que primero la 
utilizó y no la que la registró.  Si la interpretación de las Comunidades Europeas fuera correcta, el 
párrafo 1 del artículo 16 exigiría a los Miembros que concedieran de rechos exclusivos a quien hubiera 
registrado la marca, aun en caso de que se hubieran conferido a otra persona derechos basados en el 
uso en virtud de la legislación nacional.  Esta  posición está en contradicción directa con el propio 
párrafo 1 del artículo 16.  En consecuencia, no cabe entender correctamente que el párrafo 1 del 
artículo 16 imponga la obligación de conferir derec hos a cualquier persona que haya registrado la 
marca de fábrica o de comercio. 
4.85 Los Estados Unidos aducen que la pretensión de  las Comunidades Europeas de que existe una 
clase de marcas federales de fábrica o de comercio de las que es "titular" quien las registre y que hay 
otra clase de marcas cuya titularidad se basa en el uso, no resulta creíble.31  El mismo hecho de que 
                                                      
31 Los Estados Unidos se refieren a los argumentos de las Comunidades Europeas citados en el 
párrafo 4.178 infra . 
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una persona pueda establecer que es titular de una ma rca basándose en un uso anterior de la misma, e 
impugnar la titularidad de la  persona que haya registrado la mar ca federal, demuestra que no existen 
dos "clases" distintas de marcas.  Se trata de una situación expresamente prevista en el párrafo 1 del 
artículo 16.  Los Estados Unidos aducen que la inte rpretación de las CE del párrafo 1 del artículo 16 
-según la cual los Miembros habría n de conferir derechos exclusivos a cualquiera que registrase la 
marca de fábrica o de comercio- no está respaldada por el texto del artículo.  Los Estados Unidos 
afirman que esta interpretación es especialmente ex trema y perturbadora, dado que las Comunidades 
Europeas consideran asimismo que el párrafo 1 del artículo 15 exige que los Miembros registren sin 
problemas cualquier marca de fábrica o de co mercio consistente en signos diferenciadores, 
independientemente de que la persona que haya realizado el regi stro cumpla o no los requisitos para 
ser titular de la marca, con arreglo a la legislación nacional, y de que el que la ha registrado base su 
pretensión de titularidad de la marc a en los Estados Unidos en la pr opiedad de activos confiscados en 
el extranjero. 
4.86 Los Estados Unidos aducen que, dado que la  obligación impuesta por el párrafo 1 del 
artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC es la de c onferir derechos al "titular" de una marca de 
fábrica o de comercio que se registra, el Grupo Especi al debe determinar si los artículos 211(a)(2) y 
211(b) prescriben acciones incompatibles con esta oblig ación.  En opinión de los Estados Unidos, no 
es así.  Los artículos 211(a)(2) y 211(b) no niegan lo s derechos exclusivos a los verdaderos titulares 
de las marcas registradas, sino que reflejan el  hecho de que los tribunales no están obligados a 
constatar que la persona que haya re gistrado la marca de fábrica o de comercio es el "titular" de ella, 
en caso de que quien la haya registrado reivindiqu e la titularidad en virtud de una confiscación y de 
que el titular original no consienta en ello.  Los ar tículos 211(a)(2) y 211(b) no reducen los derechos 
de titularidad reconocida en los Esta dos Unidos.  Por el contrario, c onstituyen un acto de ejercicio del 
derecho soberano reconocido de los Estados Unidos a determinar los criterios que hay que seguir para 
establecer la titularidad de marcas en los Estados Un idos, y para negar la misma, cuando proceda, a 
aquellos que basen su reclamación en una confiscación sin indemnización. 
4.87 En resumen, los Estados Unidos sostienen que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son 
incompatibles con el párrafo 1 del artículo 16  del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que este último 
artículo confiere derechos al titular  de una marca de fábrica o de come rcio registrada y el artículo 211 
no limita los derechos de los verdaderos  titulares de las marcas registradas. 
4.88 Los Estados Unidos añaden que, aun en caso de que el Grupo Especial constatara una 
incompatibilidad entre los derechos a que se  refiere el párrafo 1 del artículo 16 y los 
artículos 211(a)(2) y 211(b), éstos seguirían sie ndo compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC;  
por la razón de que en el artículo 17 se autoriza a los Miembros de la OMC a establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, a condición de que en 
ellas se tengan en cuenta los in tereses legítimos del titular de la marca y de terceros.  Los 
artículos 211(a)(2) y 211(b) cumplirían estos requis itos, ya que cada una de las disposiciones se 
refiere solamente a una clase muy específica de po sibles titulares de derechos y son por lo tanto 
"limitadas".  Lo son también en el sentido de que se limitan a imponer una condición para hacer 
respetar los derechos de marca reivindicados:  el c onsentimiento del titular original.  Este requisito del 
consentimiento está directamente relacionado con el fin de la excepción, que es negar efectos 
extraterritoriales a una confiscación de Cuba.  Además, los artículos 211(a)(2) y 211(b) tienen en cuenta los intereses legítimos del titular de la mar ca de fábrica o de comercio y de terceros.  Un 
nacional designado que reivindique la tit ularidad de los derechos de marca 
no tiene interés legítimo en 
ella porque su reclamación se basa, directa o indirectamente, en la confiscación de la entidad comercial asociada a la marca de fábrica o de co mercio.  Por el contrario, el interés del titular 
desposeído tiene considerable legitimidad.  El titular original creó la marca de fábrica o de comercio, 
la utilizó primero en sus productos y configuró su reputación característica.  El hecho de que fuera 
privado de su propiedad, sin ninguna indemnizaci ón, por decreto gubernamental, no disminuye en 
ningún modo la justificación normativa para proteger su interés en la marca.   La prescripción que  WT/DS176/R 
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requiere de consentimiento "tiene en cuenta" sufi cientemente estos antecedentes y permite que el 
solicitante actual y el titular original lleguen a arm onizar sus intereses respectivos.  En otras palabras, 
el artículo 211 va dirigido precisament e al mal que trata de rectificar. 
4.89 Comentando los argumentos expuestos por los Estados Unidos con respecto al artículo 17 del 
Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas  recuerdan que el Grupo Especial sobre Canadá 
- Protección mediante patente de los productos farmacéuticos  tuvo que interpretar el término 
"excepciones limitadas", utilizado en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, en relación con las 
patentes.  El Grupo Especial declaró que "la expresión 'excepciones limitadas' ha de interpretarse en el 
sentido de que entraña una excepción estricta, una  excepción que conlleva solamente una pequeña 
disminución de los derechos en cuestión".32  A juicio de las CE, no cabe duda de que la categórica 
denegación de la exigibilidad por vía judicial va mu cho más allá de "una pe queña disminución de los 
derechos en cuestión", lo que excluye el carácter  limitado de la excepción.  Las constataciones del 
Grupo Especial en Estados Unidos - Artículo 110(5) de la L ey de Derecho de Autor de los Estados 
Unidos , en relación con "determinados casos especiales" del artículo 13 del Acuerdo sobre los 
ADPIC33 respecto del derecho de auto r, confirman esta conclusión. 
4.90 Las Comunidades Europeas reiteran su opinión de  que el artículo 211 no tiene nada que ver 
con la denegación de efectos a las confiscaciones extran jeras en los Estados Unidos.  Por lo tanto, el 
argumento de los Estados Unidos con respecto a los intereses legítimos de terceros no es pertinente.  
Las Comunidades Europeas aducen que parecería además que, al negar cualquier posibilidad de 
exigibilidad judicial al titular de la marca de fá brica o de comercio, no se han tenido en cuenta en 
absoluto sus intereses.  Por último, parecería tambié n estar excluido, a la luz del ejemplo sobre "uso 
leal" contenido en el artículo 17, que el interé s de un titular histórico de una empresa que haya 
utilizado dicha marca, u otra similar, constituiría  un interés legítimo con arreglo al artículo 17 del 
Acuerdo sobre los ADPIC.  Los terceros a que se refi ere el artículo 17 son los que intentan utilizar la 
marca, y no los que quieren impedir su utilización. 
b) Artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus  de Asignaciones en relación con el artículo 42 del 
Acuerdo sobre los ADPIC 
4.91 Las Comunidades Europeas  alegan que, al negar expresame nte la posibilidad de que los 
tribunales estadounidenses hagan respetar los der echos a que se refieren sus disposiciones, el 
artículo 211(a)(2) constituye una infracción de las obl igaciones de los Estados Unidos, con arreglo a 
la primera frase del artículo 42 del Acuerdo s obre los ADPIC.  Tanto el artículo 42 como los 
artículos 44 a 46 y 50 del Acuerdo exigen a los Mi embros de la OMC que proporcionen los recursos 
expresamente estipulados en ellos.  Entre estos recursos figuran los mandamientos judiciales, las 
indemnizaciones por daños y perjuicios y las medidas provisionales. 
4.92 Los Estados Unidos  sostienen que los artículos 211(a)(2 ) y 211(b) son compatibles con el 
artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se exige a los Miembros que pongan al alcance de 
los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los 
derechos de propiedad intelectual a que se refiere el  Acuerdo.  El propio texto del artículo 42 aclara 
perfectamente que éste sólo es aplicable a los derechos  de propiedad intelectual "a que se refiere [el] 
Acuerdo", es decir, a los derechos que un Miembro es tá obligado a hacer respetar de conformidad con 
el Acuerdo.  El artículo 42 no exige a los Miembr os que proporcionen a los titulares de derechos 
                                                      
32 Véase Canadá - Protección mediante paten te de los productos farmacéuticos , WT/DS114/R, 
párrafo 7.30. 
 
33 Véase Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos, 
WT/DS160/R, párrafos 6.102 a 6.113. 
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procedimientos para hacer respetar derechos que no existen.  Si hay un supuesto derecho de propiedad 
intelectual al que no "se refiere el presente Ac uerdo", el Miembro no tendrá ninguna obligación de 
hacerlo respetar mediante su sistema judicial ci vil.  Tampoco el artícul o 16, ni ninguna otra 
disposición del Acuerdo sobre los ADPIC, se refiere a la cuestión de quién es el legítimo titular de 
una marca de fábrica o de comercio con arreglo a la legislación interna de un Miembro.  Los 
artículos 211(a)(2) y 211(b) se limitan a establ ecer que una persona que no tenga ningún derecho 
sobre una marca, no puede hacerla respetar, por lo tanto, estos párrafos del artículo 211 no infringen 
el artículo 42. 
4.93 Los Estados Unidos aducen que el mismo razona miento es aplicable en caso de que el Grupo 
Especial constate que el artículo 211 está comprendi do en el ámbito de la disposición relativa a las 
excepciones del artículo 17 del Acuerdo sobre lo s ADPIC.  Por definición, cuando una excepción 
válida es aplicable a determinados derechos de ma rca, dichos derechos no pueden reivindicarse con 
éxito. 
4.94 En consecuencia, los Estados Unidos sostiene n que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no pueden 
vulnerar el artículo 42.  Como se desprende claram ente del texto de este artículo, cuando en el 
Acuerdo sobre los ADPIC no se prescribe ningún der echo no se exige, obviamente, ningún recurso.  
4.95 Los Estados Unidos añaden que no cabe poner seria mente en tela de juicio que los Estados 
Unidos ponen al alcance de quien corresponde proced imientos judiciales civiles con respecto a la 
observancia de los derechos de propi edad intelectual.  El sistema judicial civil de los Estados Unidos 
es uno de los más desarrollados del mundo y los titulares de marcas de fábrica o de comercio recurren 
sistemáticamente a los tribunales estadounidenses que se  hagan respetar sus derechos.  A pesar de las 
afirmaciones erróneas -a juicio de los Estados Unidos- de las Comunidades Europeas en sentido 
contrario, las personas que puedan verse afectadas por el artículo 211 tienen acceso a los tribunales 
estadounidenses, y están legitimadas para exponer sus argumentos. 
4.96 Los Estados Unidos afirman que los artículo s 211(a)(2) y 211(b) son normas sustantivas que 
regulan la titularidad de los derechos sobre marcas de fábr ica o de comercio, y no normas 
jurisdiccionales o de legitimación relativas al ac ceso al sistema judicial.  No afectan a la 
disponibilidad de procedimientos judiciales para cualquier parte que reivindique el derecho a una 
marca.  De hecho, para que un tribunal declare que es aplicable el artículo 211, ha de formular una 
serie de determinaciones jurídicas:  ha de determinar, por ejemplo, que la marca de fábrica o de comercio es idéntica o semejante a una marca que  se haya utilizado en relación con una entidad 
comercial confiscada, que no se ha pagado una inde mnización suficiente y efectiva, y que la persona 
que reivindica el derecho es un nacional designado o su sucesor en interés.  Ninguna disposición de 
los artículos 211(a)(2) y 211(b) im pide que una persona que reivindi que derechos de titularidad sobre 
una marca de fábrica o de comercio tenga plena opor tunidad para defender su pretensión de titularidad 
y presentar todas las pruebas pertinentes. 
c) Artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus  de Asignaciones en relación con el artículo 6 bis del 
Convenio de París (1967), incorpor ado al Acuerdo sobre los ADPIC 
4.97 Las Comunidades Europeas
 sostienen que el párrafo 1) del artículo 6 bis del Convenio de 
París (1967) dispone que se dé mayor protección a las llamadas marcas notoriamente conocidas.  Alegan que el artículo 211(a)(2) niega la protecci ón a determinadas marcas de fábrica o de comercio 
de manera indiscriminada, independientemente de que sean o no notoriamente conocidas, con lo que, 
existe una diferencia con respect o al párrafo 1) del artículo 6 bis del Convenio de París (1967), 
incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo. 
4.98 Los Estados Unidos
 sostienen que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con 
el párrafo 1) del artículo 6 bis del Convenio de París (1967), porque éste se limita a prescribir que los WT/DS176/R 
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Miembros procederán a rehusar o invalidar un regist ro, o a prohibir el uso de una marca de fábrica o 
de comercio, cuando las autoridades competen tes de ese Miembro estimen que la marca es 
notoriamente conocida en el territorio del Miembro "como siendo ya marca de" otra persona que tiene 
derecho a protección al amparo de ese artículo.  Los artículos 211(a)(2) y 211(b) solamente son 
aplicables cuando los tribunales de los Estados Uni dos determinen que la marca estadounidense no es, 
de hecho, "la marca de" la entidad que ha realizado la confiscación o sus sucesores en interés.  Si, de 
conformidad con el derecho estadounidense, la en tidad que ha realizado la confiscación no tiene 
ningún derecho de titularidad sobre la marca, ésta no puede ser jurídi camente, "notoriamente conocida 
como siendo ya marca de" la entidad que ha realizado la confiscación. 
4.99 Las Comunidades Europeas  alegan que no puede haber ninguna duda razonable de que en los 
artículos 211(a)(2) y 211(b) se niega a Cuba, a un nacional cubano o a un sucesor en interés 
extranjero, el beneficio del artículo 6 bis del Convenio de París.  Est as personas no podrán reclamar 
que se rehuse o invalide un registro solicitado ni estarán  en condiciones de prohibir el uso de la marca 
de que se trate. 
4.100  El Grupo Especial pidió a las Comunidades Eur opeas que citaran ejemplos de situaciones en 
las que el artículo 211(a)(2) pudiera suponer una in fracción de las obligaciones de los Estados Unidos 
en virtud del párrafo 1) del artículo 6 bis del Convenio de París, incorporado al Acuerdo sobre los 
ADPIC.  Como respuesta, las Comunidades Europeas afirman que, en caso de que la marca "Havana Club" no hubiera sido registrada en los Estados Un idos, pero éstos la rec onocieran como una marca 
notoriamente conocida en el senti do del párrafo 1) del artículo 6 bis del Convenio de París, la 
aplicación del artículo 211(a)(2) no permitiría al titu lar de esta marca notoriamente conocida impedir 
que otra persona la utilizara en los Estados Unidos.  Dado los términos amplios en que está redactado, 
el artículo 211(a)(2) es aplicable a todos los tipos  de marcas de fábrica o de comercio, marcas 
registradas, marcas de common law , y marcas notoriamente conocidas. 
4.101  Los Estados Unidos
 aducen que las Comunidades Europeas no han expuesto ningún 
argumento que ponga de manifiesto que en el artículo 6 bis se exija a los Miembros que reconozcan la 
titularidad de la marca de entidades privadas.  De  hecho, las disposiciones de ese artículo no se 
refieren en absoluto a quién sea el titular de la  marca o el nombre comercial.  El artículo 6 bis reserva 
específicamente a la "autoridad competente" del Miem bro la determinación de si  una marca de fábrica 
o de comercio es notoriamente conocida como siendo ya la marca de una dete rminada persona.  Los 
Estados Unidos sostienen que la comunicación de la OMPI reconoce que esta decisión de las 
autoridades competentes se refi ere a la titularidad, pero especi fica que ninguna disposición del 
Convenio de París se ocupa de la cuestión de cómo  hay que determinar quién es el titular de una 
marca de fábrica o de comercio con arregl o a la legislación interna de los Miembros. 
d) Artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus de Asignaciones en relación con el artículo 8 del 
Convenio de París (1967), incorpor ado al Acuerdo sobre los ADPIC 
4.102  Las Comunidades Europeas  aducen que el artículo 8 del Convenio de París (1967) obliga a 
los Miembros de la OMC a conceder protección a los nombres comerciales, independientemente de 
que formen o no parte de una marca de fábrica o de  comercio.  Aunque en el artículo 8 no se estipula 
con precisión la forma en que debe darse est a protección para los nombres o denominaciones 
comerciales, uno de los principales comentadores escribe que "[la] protección se concederá por lo 
general contra los actos ilícitos de  terceros consistentes, por ejem plo, en el uso del mismo nombre 
comercial o de otro confusamente similar […], si  tal uso es susceptible de causar confusión en el 
público".34  De hecho, con arreglo a la ley estadounidense, los nombres comerciales están protegidos 
por la posibilidad de ejercitar una acción al amparo, entre otros preceptos, del artículo 43 (a) de la Ley  
                                                      
34 Las Comunidades Europeas se refieren a Bodenhausen, página 133. 
 WT/DS176/R 
Página 34  
 
Lanham, que permite a las partes impedir el uso de  un nombre comercial de manera que pueda causar 
confusión o engaño. 
4.103  Las Comunidades Europeas alegan que, en cualqui er caso, los términos en que está redactado 
el artículo 211(a)(2) son tan cate góricos que no puede caber duda de que los Estados Unidos no 
conceden ninguna protección a los nombres y de nominaciones comerciales abarcados por esta 
disposición.  Así pues, los Estados Unidos no cu mplen sus obligaciones derivadas del párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en cone xión con el artículo 8 del Convenio de París. 
4.104  Las Comunidades Europeas subrayan la importancia que atribuyen a las deficiencias que a su 
juicio existen en la protección que se concede a lo s ADPIC en los Estados Unidos (en particular a 
violación del artículo 8 del Convenio de París)  a los nombres comerciales y denominaciones 
comerciales, como consecuencia de la aplicación de los artículos 211(a)(2) y 211(b), ya que gran 
número de esos nombres comercia les estadounidenses -a su juicio a menudo muy valiosos- pueden 
verse afectados por las reducciones introducidas por lo s artículos 211(a)(2) y 211(b).  El hecho de que 
el tribunal federal de circuito de los Estados Un idos haya aplicado de hecho el artículo 211(b) al 
nombre comercial Havana Club y haya negado pr otección al mismo pone aún más de relieve su 
importancia económica. 
4.105  Los Estados Unidos
 sostienen que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con 
el artículo 8 del Convenio de París, ya que en ést e se obliga simplemente a los Miembros a dar alguna 
protección a los nombres comerciales, sin exigir su depósito o registro, e independientemente de que 
forman o no parte de una marca de fábrica o de come rcio.  El artículo 8 no impone ningún requisito en 
relación con el alcance de la protección, con excep ción del trato nacional que exige el artículo 2 del 
Convenio de París.  Solamente por esta razón, lo s artículos 211(a)(2) y 211(b) no infringen el 
artículo 8 del Convenio de París. 
4.106  En cualquier caso, sin embargo, no cabe mantener que los medios de protección otorgados a 
los nombres comerciales haya de ser más estrictos que los establecidos para las marcas de fábrica o de comercio.  Dado que los artículos 211(a)(2) y 211(b)  no son incompatibles con el Acuerdo sobre los 
ADPIC o el Convenio de París, en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio, no lo son 
tampoco en lo que respecta a los nombres comerciales. 
4.107  Los Estados Unidos añaden que las Com unidades Europeas no han expuesto ningún 
argumento del que se desprenda que el artículo 8 obli gue a los Miembros a reconocer la titularidad del 
nombre comercial de determinadas entidades.  A ju icio de los Estados Unidos, el artículo 8 guarda 
silencio al respecto. 
e) Artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus de Asignaciones en relación con el párrafo 1 del 
artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y con el  párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de 
París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC 
4.108  Las Comunidades Europeas
 afirman que el texto del párra fo 1 del artículo 3 del Acuerdo 
sobre los ADPIC se basa, en lo que respecta al "t rato nacional" en el párrafo 4 del artículo III del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerc io ("GATT").  No obstante, en tanto que el 
trato nacional se vincula en el GATT a los bienes, y no a sus propietarios, en el Acuerdo sobre los ADPIC se vincula a la persona del titular del derec ho.  Esta modificación de la "vinculación" está 
asociada sistemáticamente al carácter territorial de lo s derechos de propiedad intelectual.  A juicio de 
las CE, la vasta jurisprudencia del párrafo 4 del artículo III del GATT, en el marco del sistema de 
solución de diferencias del GATT así como del de la OMC, puede ser un elemento valioso para la 
interpretación del párrafo 1 del ar tículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En cualquier caso, el rasgo 
fundamental del párrafo 1 del artíc ulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC parece ser muy claro.  Un 
Miembro de la OMC no puede conceder a un nacional de otro Miembro de la OMC, con respecto a un  WT/DS176/R 
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derecho de propiedad intelectual que reconozca su si stema en lo que respecta a ese tipo de derechos, 
un trato menos favorable que el otorgado a sus prop ios nacionales, en relación con el derecho de 
propiedad intelectual en cuestión. 
4.109  Las Comunidades Europeas aducen que el artículo 211(a)(2) niega la protección de los 
derechos de propiedad intelectual estadounidenses a los titulares que son "nacionales designados".  
En el artículo 211(d)(1) de la Ley Omnibus  de Asignaciones se hace refe rencia al artículo 515.305 del 
título 31 C.F.R. en el que se establece que "a los efectos de esta parte, se entenderá por nacional 
designado Cuba y cualquier naci onal de ese país, incluida cualquier persona que sea un nacional 
especialmente designado".  Además, el artículo 211( d)(1) hace extensiva la definición de nacional 
designado del artículo 515.305 del título 31 C.F.R. a "l os nacionales de cualquier país extranjero que 
sean sucesores en interés de un nacional designado". 
4.110  Las Comunidades Europeas alegan que el texto de estas disposiciones establece de forma muy 
clara que se niega a Cuba, a los nacionales cubanos y a los nacionales especialmente designados la 
protección de sus derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos, mientras que los nacionales de los Estados Unidos gozan de esa protección.  Además, se niega asimismo la protección 
a un nacional extranjero que sea sucesor en inte rés de un nacional designado, en tanto que los 
sucesores en interés de na cionalidad estadounidense se benefician  de esa protección, lo que entraña 
una violación de jure  del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.111  Las Comunidades Europeas señalan que se cons idera que el principio de trato nacional es 
también una de las normas básicas del Convenio de  París (1967), conforme a lo establecido en el 
párrafo 1) de su artículo 2.  Las Comunidades Eu ropeas sostienen que los textos del párrafo 1 del 
artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo  1) del artículo 2 del Convenio de París no son 
idénticos.  En su opinión, en el primero se estipul a en forma negativa lo que un Miembro de la OMC 
no puede hacer, mientras que en el segundo se prescrib e en forma positiva lo que un país de la Unión 
de París tiene que hacer, a saber otorgar a los que  no son nacionales del país las mismas ventajas 
conferidas por las leyes de propiedad industrial de  ese país a sus ciudadanos.  El Convenio de París 
impone por tanto una obligación específica de trato id éntico a los titulares de derechos extranjeros y 
nacionales.  No obstante, el objetivo subyacente a ambas disposiciones es el mismo:  prohibir la 
diferencia de trato en función de la n acionalidad de los titulares de derechos. 
4.112  Las Comunidades Europeas alegan que la discriminación de jure  establecida por el 
artículo 211(a)(2) entre los titulares de derechos cu banos, por una parte y los titulares de derechos 
estadounidenses, por otra, constituye una infracción tanto del párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de 
París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC , mediante la referencia  del párrafo 1 de su 
artículo 2, como en relación con el párrafo  1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.113  Las Comunidades Europeas desarrollan sus ar gumentos alegando que el artículo 211(a)(2) 
constituye una infracción de los principi os de trato nacional a dos niveles: 
- Al reducir expresamente la protección de las marcas de fábrica o de comercio 
o las denominaciones comerciales de los que son titulares "nacionales 
designados", lo que significa básicamente Cuba y los nacionales cubanos, al mismo tiempo que otorga a los nacionales estadounidenses el pleno goce de sus derechos, el artículo 211(a)(2) establece un primer nivel de discriminación, que constituye la violación más evidente de las obligaciones relativas al trato nacional que imponen tanto el Acuerdo sobre los ADPIC 
como el Convenio de París. 
- A un segundo nivel, el artículo 211(d) (1), al definir la expresión "nacional 
designado", establece una discriminación con respecto a los sucesores en WT/DS176/R 
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interés.  Esta disposición niega expresamente protección a cualquier sucesor en interés extranjero de un nacional cubano o de Cuba, al mismo tiempo que 
permite a los sucesores en interés est adounidenses de los nacionales cubanos 
o de Cuba el pleno disfrute de sus ma rcas de fábrica o de comercio o de los 
nombres comerciales. 
4.114  Las Comunidades Europeas añaden que los artículos 3 y 4 son también aplicables a las 
marcas de common law .  Por lo tanto las reducciones impuestas por los artículos 211(a)(2) y 211(b) a 
las marcas estadounidenses de common law  son también pertinentes al caso. 
4.115  En esta situación no cabe, a juicio de las Co munidades Europeas, ninguna duda razonable de 
que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no están en consonancia con las obligaciones de los Estados 
Unidos en virtud del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 de ese 
mismo Acuerdo, así como del párrafo 1) del artíc ulo 2 del Convenio de Pa rís y del artículo 4 del 
Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.116  Las Comunidades Europeas aducen que esta conclu sión sería válida incluso si se considerara 
el artículo 211 una medida relativa a la cuestión de las expropiaciones extranjeras.  Dado que la 
medida afectaría sin duda a la "adquisición, mantenim iento, observancia y ejercicio" de los derechos 
de propiedad abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC, las medidas de esa naturaleza deben 
ajustarse a los artículos 3 y 4 de dicho Acuer do, incluso aunque se sostuviera que constituyen una 
excepción de las obligaciones específicas establ ecidas en la parte II de dicho Acuerdo. 
4.117  Las Comunidades Europeas señalan que los Es tados Unidos han afirmado repetidamente que 
un nacional estadounidense nunca puede convertirse en titu lar de una marca de fábrica o de comercio 
o de un nombre comercial abarcados por los artículos  211(a)(2) y 211(b).  Las Comunidades Europeas 
sostienen que esta afirmación es falsa.  A título de ejemplo, las Comunidades Europeas mencionan 
tres marcas y nombres comerciales de las que son titulares entidades estadounidenses y que son idénticos o sustancialmente semejantes a las marc as y nombres comerciales utilizados conjuntamente 
con entidades comerciales cubanas expropiadas.  Las Comunidades Europeas sostienen que, de las 
marcas Punch y Partàgas, que fueron utilizadas c onjuntamente con empresas de cigarros puros 
cubanos expropiadas, son titulares empresas esta dounidenses y que la marca Cohiba, que ha sido 
también utilizada conjuntamente con una empresa de cigarros puros c ubana que fue expropiada, está 
también registrada a favor de una empresa estadounidense. 
4.118  El Grupo Especial pidió a las Comunidades Eur opeas que indicaran cuáles eran los hechos 
especiales que condujeron a los Estados Unidos a determ inar la titularidad de estas tres marcas y, en 
particular, si sus titulares podrían ser los titulares originales de las marcas confiscadas o sus sucesores 
en título, nacionales estadounidenses que habían indemnizado a los titulares originales.  Las 
Comunidades Europeas responden que no tienen otra  información que la que se recoge en los 
documentos a disposición del público del regi stro de la USPTO que habían presentado. 
4.119  Los Estados Unidos
 sostienen que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con 
las disposiciones sobre el trato nacional del Acuer do sobre los ADPIC y del Convenio de París.  En 
contra de lo que afirman las Comunidades Europ eas, es sencillamente falso que se niegue a Cuba, a 
los nacionales cubanos, y a los nacionales especialme nte designados la "protección de sus derechos de 
propiedad intelectual, mientras que los nacionales estadounidenses gozan de dicha protección", o que se niegue esa protección a los nacionales extranjeros que sean sucesores en interés, mientras que no se 
hace así con los nacionales estadounidenses.  Ante t odo y en primer lugar, esos nacionales que basan 
sus supuestos derechos de marca en una confiscaci ón extranjera no son los verdaderos titulares, con 
arreglo a la ley de los Estados Unidos, y por lo tanto no pueden reivindicar ningún derecho de 
titularidad al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC.  WT/DS176/R 
 Página 37 
 
 
4.120  Los Estados Unidos aducen que ni el artículo 211(a)(2) ni el artículo 211(b), conceden un 
trato menos favorable a los que no son nacional es estadounidenses que a éstos.  El artículo 211(b) 
especifica que los tribunales de los Estados Unidos  no reconocerán, harán respetar o harán valer de 
otra forma cualquier reivindicación de derechos -en virtud de un registro extranjero- sobre una marca 
de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se hayan utilizado 
en relación con activos confiscados y formulada " por un nacional designado o su sucesor en interés".  
El artículo 211(b) es aplicable por lo tanto, se gún sus propios términos, a los nacionales designados  y 
a cualquier sucesor en interés , sea cubano o no.  Es aplicable a cualquier persona, sea o no cubana y 
sea o no estadounidense  que solicite el registro, al amparo de la  ley de los Estados Unidos y en virtud 
del registro extranjero, de una marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con 
activos confiscados.35 
4.121  Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211(a)(2) establece que los tribunales de los 
Estados Unidos no pueden reconocer, hacer resp etar o hacer valer de otra forma cualquier 
reivindicación de supuestos derechos sobre una marca confiscada formulada "por un nacional 
designado" o un nacional de cualquier país extranjero  que sea sucesor en interés de un nacional 
designado.  Los nacionales estadounidenses que sean sucesores en inte rés no se mencionan 
expresamente en el artículo 211(a)(2)36, pero los nacionales estadounidenses no pueden ni siquiera 
convertirse en  sucesores en interés de un nacional designa do -por ejemplo, una entidad cubana que 
sea propietaria de una entidad comercial confiscada en  Cuba- sin obtener una licencia específica de la 
OFAC, debido a que cualquier transacción por la que una persona estadounidense pudiera convertirse 
en sucesor en interés de una entidad confiscadora cubana está prohibida por el artículo 515.201 del 
título 31 C.F.R.  La OFAC nunca ha conced ido una licencia específica para ese fin. 
4.122  Los Estados Unidos añaden que, incluso suponi endo, a efectos de argumentación, que un 
nacional estadounidense estuviera en condiciones de re ivindicar supuestos derechos sobre marcas de 
fábrica o de comercio utilizadas en relación con ac tivos confiscados en el extranjero, esa persona 
estadounidense tendría, además, que convencer a un tr ibunal de los Estados Un idos de que dichos 
derechos deberían hacerse respetar a pesar del principio de no reconocimiento de las medidas 
confiscatorias extranjeras.  La jurisprudencia de  los Estados Unidos se ha ocupado de forma muy 
concreta de situaciones que afectaban a confiscac iones extranjeras sin indemnización, que se 
pretendía que afectaban a marcas de fábrica o de comercio o a otros bienes en los Estados Unidos, y de las consiguientes controversias entre la en tidad confiscadora (o su sucesor) y los titulares 
originales.  En estas situaciones, a las que se refi ere asimismo el artículo 211, la jurisprudencia es 
clara y de ella se deduce directamente que es el tit ular original del activo en los Estados Unidos 
                                                     
 
35 Para aclarar este punto, los Esta dos Unidos indican lo siguiente:  
 - Si la entidad que ha realizado la  confiscación transfiere su interé s en la marca a un nacional de 
Cuba, ese nacional de Cuba no podrá hacer respetar esa marca en los Estados Unidos. 
 - Si la entidad confiscadora transfiere su inte rés en la marca a un nacional de Francia, ese 
nacional de Francia no po drá hacer respetar esa marca en los Estados Unidos. 
 
- Si la entidad confiscadora transfiere su inte rés en la marca a un nacional de los Estados 
Unidos, ese nacional de los Estados Unidos no podrá hacer respetar esa marca en los Estados Unidos. 
 
36 Los Estados Unidos señalan que la facultad de conced er licencias de la OFAC está sujeta a límites de 
competencia.  En tanto que la OF AC tiene competencia y está facu ltada para impedir que nacionales 
estadounidenses se conviertan en sucesores en interés de una entidad confiscadora, no puede impedir que 
nacionales extranjeros se conviertan en sucesores en in terés de otros nacionales extranjeros en relación con 
bienes no sujetos a la jurisdicción estadounidense. 
 WT/DS176/R 
Página 38  
 
(cuyos activos en el extranjero fueron confiscados) qui en puede reivindicar los derechos de titularidad 
sobre la marca estadounidense asociada a ellos, y no la entidad confiscadora o sus sucesores. 
4.123  En resumen, los Estados Unidos afirman que ni el artículo 211(a)(2) ni el artículo 211(b) 
otorgan a quienes no son nacionales de los Estados Un idos un trato menos favorable que el concedido 
a los nacionales de ese país.   
4.124  En relación con el argumento de las Comunidades Europeas según el cual el 
artículo 211(a)(1) infringe a dos niveles el principio del trato nacional, los Estados Unidos sostienen 
que es preciso leer el artículo 211 en su conjunto, sin dividirlo en pequeños fragmentos sobre "trato 
nacional/NMF".  Los Estados Unidos afirman que, si el artículo 211 se limitara a Cuba y a los 
nacionales de ese país, la cuestión sería distinta , pero añaden que no es así.  Dicho artículo es 
aplicable a Cuba y a los nacionales de Cuba, cuya reivindicación de titularidad tiene su origen en una 
confiscación y a cualquier otro nacional -sea cubano o no, sea o no estadounidense- cuya pretensión 
de titularidad tenga su origen en esa confiscación.  No se puede valorar la compatibilidad con el trato 
nacional y el NMF centrándose solamente en una parte de la ley.  La ley ha de considerarse en su 
conjunto. 
4.125  A juicio de los Estados Unidos, para determinar si el artículo 211, por su propio texto y no en 
su aplicación, contraviene las disposiciones sobre el trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial debe analizar si el artículo 211 prescribe que los nacionales estadounidenses sean 
tratados de forma más favorable que los que no lo son.  Aunque el propio artículo 211(a)(2) se refiere 
a las entidades confiscadoras y a los su cesores en interés "extranjeros" la omisión de los sucesores en 
interés estadounidenses no tiene ningún efecto práctico.   De acuerdo con el reglamento de la OFAC, 
se prohíbe en general a los nacionales de los Estados Unidos convertirse en sucesores en interés de 
una entidad confiscadora.  Así pues la cuestión de  si, como sucesores en interés, los nacionales 
estadounidenses pueden reivindicar derechos de titular idad sobre marcas confiscadas, al amparo del 
artículo 211(a)(2), es meramente teórica, y ni siquie ra se plantearía, a menos que la OFAC hiciera una 
excepción a la prohibición general y decidiera co nceder una licencia específica para permitir en 
primer lugar que un nacional estadounidense se convirtiera en sucesor en interés.  
4.126  Los Estados Unidos sostienen que no hay ningu na razón para pensar que la OFAC pudiera 
conceder en algún caso una licencia de esa naturaleza, y el Grupo Especial no debe desde el punto de 
vista jurídico presumir que la OFAC, que forma pa rte del poder ejecutivo, pue da adoptar una medida 
que pudiera hacer que los Estados Unidos no cump liesen sus obligaciones inte rnacionales.  Una ley 
solamente es incompatible con la OMC, en sus propios términos, si impone medidas incompatibles 
con la OMC.  Si la ley permite a la institución nacional que actúe de  forma compatible con el Acuerdo 
sobre la OMC, los grupos especiales no deben supo ner que un Miembro vaya a optar por actuar de 
forma contraria a sus obligaciones internacionales. 
4.127  Según los Estados Unidos, los grupos especiales han reconocido, en numerosas ocasiones esta 
distinción entre las leyes que imponen una acción incompatible con la OMC y las que no lo hacen.  
En Estados Unidos - Tabaco
37, el Grupo Especial constató que una ley no prescribía un acción 
incompatible con el GATT y, por lo tanto, no era incompatible con el GATT cuando el texto de la 
misma podía dar lugar a una serie de interpretacione s, incluida la que permitía una acción compatible 
con el GATT.  En Estados Unidos - Impuestos sobre el pe tróleo y sobre determinadas sustancias 
importadas38, la Ley relativa al "Superfund" exigía  expresamente a las autoridades fiscales 
                                                      
37 Informe del Grupo Especial sobre Estados Unidos - Medidas que afectan a la importación y a la 
venta y utilización en el mercado interno de tabaco,  adoptado el 4 de octubre de 1994, IBDD S41/140 (" Estados 
Unidos - Tabaco "). 
 
38 L/6175, adoptado el 17 de junio, 1987, IBDD S34/157, 184, párrafos 5.2.1 y 5.2.2.  WT/DS176/R 
 Página 39 
 
 
estadounidenses que impusieran un im puesto punitivo a las importaciones, que era incompatible con 
el trato nacional, pero permitía al Departamento de l Tesoro de los Estados Unidos evitar la imposición 
de ese impuesto mediante la publicación de un reglam ento, reglamento que no se había publicado en 
el momento de redactarse el informe del Grupo Es pecial.  Dado que las autoridades de los Estados 
Unidos tenían la "posibilidad" de evitar el im puesto punitivo incompatible con el GATT de que se 
trataba en esa diferencia, el Grupo Especial constató  que la ley por sí misma no era incompatible con 
el GATT.  De hecho, una ley que no impone la obligación de adoptar una medida incompatible con 
la OMC, no es, en sus propios términos, incompatib le con la OMC, aun cuando sí lo sean las medidas 
adoptadas al amparo de ella.  Por ejemplo, el  Grupo Especial encargado de examinar el asunto 
CEE - Reglamento relativo a la importación de piezas y componentes39 constató que "la mera 
existencia" de la disposición an tielusión de la legislación antidumping de las Comunidades Europeas 
no era incompatible con las obligaciones en el marco del GATT de las Comunidades Europeas, aun cuando éstas hubieran adoptado medidas incompatibles con el GATT al amparo de esa disposición.  
El Grupo Especial basó su constatación en su conclusión de que la disposición antielusión "no 
prescribe imperativamente la imposición de derechos o la adopción de otras me didas por la Comisión  
y el Consejo de la CEE, sino que se limita a autorizar a la Comisión y el Consejo a adoptar 
determinadas medidas".  
4.128  Los Estados Unidos sostienen que, en el presen te asunto, no hay ninguna indicación de que la 
OFAC pudiera conceder a un nacional estadounidense licencia para convertirse en sucesor en interés 
de una entidad confiscadora.  Por el contrario, el reglamento de la OFAC prohíbe, con carácter 
general, una transacción de esa índole.  Además, in cluso aunque un nacional de los Estados Unidos 
estuviera en condiciones de reivindicar en un tribunal de los Estados Unidos la titularidad de derechos 
con respecto a una marca derivados de una confiscación extranjera, se aplicaría a esa reclamación el principio estadounidense contrario a la efectividad extr aterritorial de las confiscaciones extranjera.  En 
resumen, nada indica que, por razón del artículo 211(a)(2), los Estados Unidos concedan a sus 
nacionales un trato más favorable que a los de otros países.  Por consiguiente el artículo 211(a)(2) no 
infringe las disposiciones relativas al tr ato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.129  Según los Estados Unidos, las Comunidades Eu ropeas parecen creer que han demostrado algo 
importante cuando citan tres marcas de fábrica o de comercio estadouniden ses cuyo origen cubano es 
manifiesto, registradas por empresas estadounidens es.  Los Estados Unidos sostienen que no hay 
ninguna razón para pensar que los que han realizado el registro son sucesores en interés de cualquier 
entidad que haya procedido a la confiscación y, po r lo tanto, la observación de las Comunidades 
Europeas sencillamente no es pertinente  a la presente diferencia.  Ad emás, los Estados Unidos alegan 
que no está claro qué es lo que pretenden demostrar l as Comunidades Europeas al citar varias marcas 
de fábrica o de comercio llamadas "de origen  cubano" de las que son titulares empresas 
estadounidenses.  Si lo que se pretende demostrar es que la titularidad de los estadounidenses que han 
procedido al registro no es impugnable, y que sí lo es si los que realizaron el registro son extranjeros, 
el argumento es erróneo.  La titularidad de naciona les de los Estados Unidos sobre marcas de fábrica 
o de comercio puede impugnarse por las mismas razon es que la titularidad de nacionales de cualquier 
otro país.  Si lo que sugieren las Comunidad es Europeas es que el artículo 211 habría impedido 
efectuar el registro a nacionales de países distintos de los Estados Unidos, pero no a nacionales de los 
Estados Unidos, ello es también falso.  El artícul o 211 se centra en las reivindicaciones de titularidad 
de marcas formuladas por quienes, en primer lugar, derivan su titularidad de una confiscación.  A los 
demás no les es aplicable el artículo 211. Ese artícul o no prohíbe el registro o la titularidad de las 
marcas de "origen cubano";  se afecta únicamente a las reivindicaciones de titularidad formuladas por 
las entidades confiscadoras o sus sucesores, cualquiera que sea su nacionalidad, sean o no 
estadounidenses, y sean o no cubanos. 
                                                     
 
39 Informe del Grupo Especial sobre CEE - Reglamento relativo a la importación de piezas y 
componentes , adoptado el 16 de mayo de 1990, IBDD S37/147 (" CEE - Piezas "). 
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Página 40  
 
4.130  Los Estados Unidos sostienen que las dispos iciones del Acuerdo sobre los ADPIC y del 
Convenio de París citadas por las Comunidades Europeas -las relativas al trato nacional y al trato de la 
nación más favorecida- exigen que se otorgue a los nacionales de los Miembros un trato no menos favorable que el concedido a los propios nacionales, y que cualquier ventaja, favor,  privilegio o inmunidad concedidos a los nacionales de cualqui er país se conceda también a los de todos los 
Miembros.  Los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son in compatibles con ninguno de estos principios.  
Dichos párrafos son aplicables a cualquier persona, independient emente de su nacionalidad , que 
intente reivindicar derechos de  titularidad sobre una marca, nombre comercial o denominación 
comercial derivados de una confiscación realizada en  Cuba.  Los Estados Unidos añaden que  los 
tribunales aplicarían también el principio de no r econocimiento de las confiscaciones extranjeras a 
cualquier confiscación realizada fuera de Cuba. 
4.131  Los Estados Unidos concluyen que ninguna dis posición del artículo 211 exige que los Estados 
Unidos adopten ninguna medida que sea incompatib le con cualquier obligación derivada del Acuerdo 
sobre los ADPIC. 
f) Artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus  de Asignaciones en relación con el artículo 4 del 
Acuerdo sobre los ADPIC 
4.132  Las Comunidades Europeas
 aducen que la dicotomía creada por el artículo 211(a)(2) 
establece una distinción entre Cuba y los nacionales de Cuba, de un lado;  y los demás, entendiendo 
por tales los nacionales de los Estados Unidos o de cualquier otro país, de otro.  Por lo tanto, esta 
disposición no solamente establece una discriminaci ón entre los nacionales de Cuba y los nacionales 
de los Estados Unidos (violando la obligación de  trato nacional) sino también una discriminación 
de jure  entre Cuba y los nacionales de Cuba y los naci onales de otros países distintos de los Estados 
Unidos, negando a los derechos de propiedad inte lectual de nacionales cubanos la protección que 
concede en el caso de los nacionales de otros paí ses.  Parece obvio que ninguna de las excepciones de 
los apartados a) a d) del artículo 4 del Acuer do sobre los ADPIC al "trato de la nación más 
favorecida", son pertinentes al caso que nos ocupa.  Por lo tanto, el artículo 211(a)(2) no está en 
consonancia con las obligaciones de los Estados Un idos en virtud del artíc ulo 4 del Acuerdo sobre 
los ADPIC. 
4.133  Los Estados Unidos  sostienen que es sencillamente fa lsa la afirmación de que los 
artículos 211(a)(2) y 211(b) infringen la disposición del Acuerdo sobr e los ADPIC relativa a la nación 
más favorecida -artículo 4- porque "establecen [ ] una discriminación de jure  entre Cuba y los 
nacionales cubanos, de un lado y los nacionales de  otros países distintos de los Estados Unidos, 
negando a los derechos de propiedad intelectual de  nacionales cubanos la protección que conceden a 
los nacionales de otros países".  Es falso, en primer  lugar, porque, según la ley de los Estados Unidos, 
las personas que basan sus reivindicaciones sobre marcas de fábrica o de comercio en confiscaciones extranjeras no son los verdaderos titulares de las marcas y por lo tanto no pueden reivindicar derechos 
al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC.  Es falso porque los artículos 211(a)(2) y 211(b) no 
conceden cualquier "ventaja, favor, privilegio o in munidad" a los nacionales de países distintos de 
Cuba que no otorguen a los nacionale s de ese país:  ni unos ni otros pueden hacer respetar una marca 
basada en una confiscación extranjera. 
4.134  Los Estados Unidos sostienen que  los artículos 211(a)(2) y 211(b) se aplican en primer lugar 
a aquellas entidades de Cuba que han confiscado una entidad comercial sin indemnización y a 
cualquier nacional cubano al que se transfieren o a cuya disposición se pongan los "derechos" en 
relación con esa entidad comercial.
40  Con arreglo a los artículos 211(a)(2) y 211(b) estas personas no 
                                                      
40 Los Estados Unidos aclaran que un "nacional desi gnado" es en primer l ugar "Cuba [es decir, el 
Gobierno de Cuba] y cualquier nacional de ese país".  "Confiscado" significa incautado  por el Gobierno cubano 
sin indemnización.  En primer lugar, po r lo tanto, la consecuencia de los ar tículos 211(a)(2) y 211(b) es que el  WT/DS176/R 
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pueden reivindicar los derechos de titularidad de  una marca de fábrica o de comercio, nombre 
comercial o denominación comercial en los Estados Unidos que se hayan utilizado en relación con la 
entidad comercial confiscada.  En otras palabras, pa ra reivindicar los derechos de titularidad tiene que 
haber una cadena de títulos "limpia".41  Los artículos 211(a)(2) y 211(b) afectan, por lo tanto a todas 
aquellas personas cuya reivindicación de una determ inada marca de fábrica o de comercio, un nombre 
comercial o una denominación comercial, se base en la confiscación sin indemnización de la entidad 
comercial asociada a esa marca, ese nombre comercial o esa denominación comercial.  El hecho de que en los artículos 211(a)(2) y 211(b) se mencio nan específicamente los nacionales de Cuba, es 
consecuencia del carácter territorial de las marcas de  fábrica o de comercio:  los nacionales de Cuba 
que reivindican derechos sobre una marca que se ha ya utilizado en relación con entidades comerciales 
confiscadas en Cuba -a diferencia de los nacionale s de otros países- reclaman un derecho obtenido en 
virtud de la confiscación.  Además, el principio según el cual los Estados Unidos no dan efecto 
extraterritorial a las confiscaciones extranjeras es un principio que se aplica de igual manera a todos 
los países, y no sólo a las confiscaciones realizadas en Cuba. 
4.135  Según los Estados Unidos, el Acuerdo sobre los ADPIC garantiza que, con respecto a la 
protección de la propiedad intelectual, los naciona les de Miembros distintos no reciban ventajas, 
favores, privilegios o inmunidades diferentes en func ión exclusivamente de su nacionalidad;  pero no 
impide, que un Miembro persiga obj etivos legítimos -como no recono cer los derechos sobre marcas 
similares a las que se hayan utilizado en relación con una entidad comercial confiscada en Cuba- que 
las ventajas concedidas a los nacionales de un Miembro no se nieguen a los nacionales de otro 
Miembro.  El hecho de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) se centren en las marcas de fábrica o de comercio semejantes a las que se hayan utilizado en relación con entidades comerciales confiscadas 
en Cuba -y no en cualquier otro país- no entraña una violación del principio NMF en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que no se trata de un a discriminación de los nacionales cubanos con 
respecto a los nacionales de otros países que deseen re ivindicar los derechos en cuestión en relación 
con una marca.
42 
4.136  Los Estados Unidos añaden que Cuba y los n acionales de Cuba no son los únicos a los que 
afectan los artículos 211(a)(2) y 211(b);  al ampa ro de esos artículos, los tribunales estadounidenses 
no harán respetar ni reconocerán ningún derecho reiv indicado con respecto a esas marcas de fábrica o 
de comercio, esos nombres comerciales o denominaciones comerciales por cualquier  sucesor en 
interés - sea o no cubano - de cualquier entidad cubana cuyos de rechos se basen en la confiscación de
                                                                                                                                                                     
Gobierno cubano no puede hacer respetar, en los Estados Unidos, los derechos sobre una marca de fábrica o de 
comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se hayan utilizado en relación con una 
entidad comercial que haya sido incautada sin indemnizaci ón.  El Gobierno cubano puede incautarse de los 
activos materiales de una entidad comercial en Cuba, pe ro no puede reivindicar los derechos sobre una marca de 
fábrica o de comercio relacionada con esa en tidad comercial en los Estados Unidos.   
 
41 Los Estados Unidos consideran que los artículos 211(a)(2) y 211(b) equivalen a una "investigación 
sobre un título" obligatoria, destinada a garantizar que la entidad que reivindica los derechos sobre la marca, el 
nombre comercial o la denominación comercial tiene legalmen te derecho a los beneficios de la titularidad, lo 
que no sólo preserva los derechos de los verdaderos titu lares, sino que sirve también para proteger al público 
frente a tergiversaciones. 
 
42 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos sostienen que no es insólito, en 
un sistema de common law  que el poder legislativo codifique determinados principios de common law  y al 
hacerlo, se centre en un aspecto particular de la aplicación del principio de que se trata.  Esto no significa que el 
principio ya no sea aplicable en otro s sectores, sino solamente que, por al guna razón, el poder legislativo ha 
considerado conveniente aclarar su aplicación en ese s ector concreto.  Con respec to al artículo 211, es 
procedente llegar a la conclusión de que las confiscaciones en Cuba configur aban una situación concreta que el 
Congreso consideró conveniente aborda r específicamente en la legislación. 
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activos.  No importa que "los der echos" asociados a los activos confiscados sean transferidos por la 
entidad confiscadora a un nacional de Cuba, de un  país europeo o de lo s Estados Unidos;  los 
tribunales estadounidenses no reconocerán esas reivi ndicaciones de derechos en relación con marcas 
de fábrica o de comercio, nombres comerciales y de nominaciones comerciales en los Estados Unidos.  
Los artículos 211(a)(2) y 211(b), por lo tanto, no co nceden a los nacionales de, por ejemplo Francia, 
cualquier "ventaja, favor, privilegio o inmunidad"  que no concedan a los nacionales de Cuba con 
respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual.  Con arreglo a los artículos 211(a)(2) y 211(b), un n acional de Cuba que sea sucesor en interés de un entidad comercial 
confiscada tendrá las mismas ventajas que una nacional de Francia que sea sucesor en interés de una entidad comercial confiscada, con respecto a la prot ección de los derechos de propiedad intelectual.  
Ninguno de ellos podrá reclamar derechos en los Es tados Unidos con respecto a una marca de fábrica 
o de comercio, un nombre comercial, o una de nominación comercial de una entidad comercial 
confiscada. 
4.137  Los Estados Unidos sostienen que, en consecuen cia, los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son 
incompatibles con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.138  Las Comunidades Europeas
 aducen que los artículos 3 y 4 son aplicables también a las 
marcas de common law .  Por lo tanto, también son pertinentes las reducciones introducidas por los 
artículos 211(a)(2) y 211(b) a las marcas de common law . 
4.139  En estas circunstancias no puede haber, a juicio  de las Comunidades Europeas, ninguna duda 
razonable de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no están en conformidad con las obligaciones de los 
Estados Unidos en virtud del artíc ulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 de 
ese mismo Acuerdo, así como del párrafo 1) del artí culo 2 del Convenio de París y del artículo 4 del 
Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.140  Las Comunidades Europeas aducen que esta conc lusión sería válida aun en caso de que se 
considerara que el artículo 211 es una medida para abordar la cuestión de las expropiaciones 
extranjeras.  Dado que dicha medida afectaría indud ablemente a "la adquisición, el mantenimiento, la 
observancia y el ejercicio" de los derechos de pr opiedad intelectual abarcados por el Acuerdo sobre 
los ADPIC, las medidas de esa naturaleza han de someterse a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de ese Acuerdo, incluso si se aduce que están exentas de las obligaciones específicas de la parte II del 
Acuerdo. 
4.141  El Grupo Especial preguntó si, a juicio de las Comunidades Europeas, el artículo 4 del 
Acuerdo sobre los ADPIC permite a un Miem bro aplicar una determinada política a las 
confiscaciones de marcas en un Miembro, a condición  de que se conceda a todos los nacionales de los 
Miembros de la OMC un trato similar en lo que respecto a tales confiscaciones en ese Miembro, o si exige que se aplique una política similar a las confis caciones de marcas en todos los demás Miembros.  
Las Comunidades Europeas responden que en su opini ón las obligaciones en cuanto al principio NMF 
que dimanan del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC están vinculadas a las personas y no a las 
situaciones.  Aducen que en el artículo 4 se pr ohíbe la discriminación entre nacionales de otros 
Miembros de la OMC (en el artículo 3 del Acue rdo se prohíbe la discriminación entre los propios 
nacionales y los nacionales de otros Miembros de la OMC).  Por lo tanto, el artículo 4 exige que se conceda a todos los nacionales de los demás Miembr os de la OMC un trato similar con respecto a un 
determinado hecho.  El artículo 4 no prescribe que los hechos similares en todos los demás Miembros 
de la OMC se aborden de forma si milar, en la medida en que no se genere una discriminación entre 
personas.  Así pues, el hecho de hacer exclusivo el artículo 211 a "todas las expropiaciones en 
cualquier parte del mundo y en todo momento" no s uprimiría la infracción del artículo 4 del Acuerdo 
sobre los ADPIC.  WT/DS176/R 
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4.142  En respuesta a una pregunta análoga, los Estados Unidos  aducen que, dado el contexto de esta 
diferencia -que incluye el caso particular de c onfiscaciones extranjeras y el principio de que los 
Miembros no están obligados a dar efecto a las confiscaciones extranjeras con respecto a los activos, incluidas las marcas de fábrica o de comercio, en su  territorio- el artículo 211 es compatible con la 
obligación del trato de la nación más favorecida con arreglo a cualquiera de las dos interpretaciones.  
El artículo 211 concede a los nacionales de todos los países el mismo trato con respecto a la 
titularidad de marcas de fábrica o de comercio  asociadas con activos confiscados en Cuba, y el 
principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras se ap lica de la misma forma a todos 
los países.  Los Estados Unidos entienden que la  alegación de las Comunidades Europeas de que el 
artículo 211 infringe la obligación de trato de la nación más favorecida se refiere solamente a la 
primera situación descrita en la pregunta del Grupo Es pecial, es decir, que el artículo 211 infringe las 
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC porque, con respecto a las confiscaciones a las que se 
refiere el artículo 211 , concede a los nacionales de un Miembro ventajas que no otorga a los de los 
demás Miembros.  Este es el argumento al que lo s Estados Unidos creen haber respondido al afirmar 
que el artículo 211 prevé un trato idéntico para los nacionales de todos los países.  Debido a identidad 
de trato, no existe ninguna violación del principio NMF.  Como las Comunidades Europeas solamente 
alegan una violación del principio NMF en relación con la primera situación descrita por el Grupo Especial, los Estados Unidos aducen que no es preci so que el Grupo Especial pase a analizar la 
cuestión de si el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica en la segunda situación.  Los 
Estados Unidos añaden que es asimismo cierto , debido a la circunstancia especial de las 
confiscaciones extranjeras y sus efectos sobre los acti vos dentro del territorio de un Miembro, que el 
principio que se recoge en el artículo 211 se aplica en los Estados Unidos co n independencia de dónde 
se hayan realizado la confiscación. 
3. Artículo 211(b) del la Ley Omnibus  de Asignaciones 
4.143  Las Comunidades Europeas
 aducen que, aunque parezca que el ámbito de aplicación del 
artículo 211(b) es "paralelo" al del artículo 211(a)(2), su alcance preciso es poco claro;  y a esa falta  
de claridad viene a añadirse la inexistencia de antecedentes legislativos del artículo 211.  Cabría 
aventurar la idea de que los redactores pretendían  que fuera aplicable a los derechos derivados de 
tratados que son de aplicación inmediata en el orde namiento jurídico estadounidense, es decir, para 
los que no se necesita ninguna decisión del Congreso, sal vo la ratificación.  Sin embargo, en el único 
caso que hasta ahora ha sido resuelto por lo s tribunales estadounidenses en relación con el 
artículo 211(b), el tribunal de distrito de los Es tados Unidos, con la subsiguiente aprobación del 
tribunal de apelación, ha atribuido un alcance muy amplio al artículo 211(b).43 
4.144  De lo que antecede, las Comunidades Europ eas infieren que las obligaciones dimanantes del 
Acuerdo sobre los ADPIC -o en los términos utiliza dos en el artículo 211(b), la reivindicación de 
                                                      
43 Las Comunidades Europeas citaron el siguiente pasaje de la decisión del tribunal de distrito:  
"El artículo 211 declara expresamente que ningún tribunal reconocerá los derechos, 'derivados de un tratado', de nacionales designados.  La ulterior referencia de di cho artículo al artículo 44(b) de la Ley Lanham no debe 
interpretarse en el sentido de distinguir determinados tr atados de otros.  Tanto el texto del artículo 44(b) como 
sus antecedentes legislativos indican qu e el fin de este artículo era dar cumplimiento a toda s las obligaciones 
derivadas para los Estados Unidos de los tratados relativos a las marcas de fábrica o de comercio y los nombres 
comerciales.  Véase  15 U.S.C. § 1125 ('la finalidad del presente capítulo es […] proporcionar los derechos y 
recursos estipulados en los tratados y convenios conc ernientes a las marcas de fábrica o de comercio, los 
nombres comerciales, y la competencia desleal, concertados entre los Estados Unidos y otras naciones');  S. Rep. 
Nº 1333, 79º Cong., 2da sesión 5 (1946) (en el que se declara que el fin de la Ley Lanham era 'poner en práctica, mediante normas legales, nuestros compromisos internacionales a fin de que los comerciantes estadounidenses 
en otros países puedan beneficiarse de la pr otección para sus marcas a que tienen derecho')." Véase  Havana Club 
Holding, S.A. v. Galleon, S.A., 62 F. Supp. 2d 1085, 1092-1093 (S.D.N.Y. 1999), confirmed 203 F. 3d 116 (2d Cir.2000), certiorari denied 121 S.Ct. 277 (2000). 
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derechos derivados del Acuerdo sobre los ADPIC- es tán comprendidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 211(b). 
4.145  Las Comunidades Europeas aducen que merece la pena señalar que el Acuerdo sobre la OMC 
(incluido el Acuerdo sobre los ADPIC) no es de ap licación inmediata en el ordenamiento jurídico 
estadounidense, lo que significa que una persona no puede basarse en un tribunal de los Estados 
Unidos en el Acuerdo sobre los ADPIC sino solamente en lo dispuesto por la legislación 
estadounidense de aplicación. 
4.146  Las Comunidades Europeas afirman que, dado que el artículo 211(b) niega "a un nacional 
designado o a su sucesor en inter és" el acceso a los tribunales estad ounidenses para que reconozca, se 
haga respetar o se haga valer de  otra forma una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial 
o una denominación comercial, la misma argum entación que se ha utilizado con respecto al 
artículo 211(a)(2) es aplicable también  mutatis mutandis , al artículo 211(b). 
4.147  Las Comunidades Europeas alegan que, al negar cu alquier tipo de exigibilidad judicial de los 
derechos en cuestión, el artículo 211(b) no está en  conformidad con el párra fo 1 del artículo 16 del 
Acuerdo sobre los ADPIC por las razones señalad as en los argumentos aducidos con respecto al 
artículo 211(a)(2).  Alegan también que el ar tículo 211(b) no está en conformidad con las 
obligaciones que impone a los Estados Unidos la pr imera frase del artículo 42 del Acuerdo sobre los 
ADPIC, como se explicó con respecto al artículo 211(a)(2). 
4.148  Además, las Comunidades Europeas alegan que el artículo 211(b) infringe las obligaciones 
que impone a los Estados Unidos el párrafo 1 del artículo 2 del Acue rdo sobre los ADPIC, así como al 
párrafo 1) del artículos 6 bis y al artículo 8 del Convenio de París (1967), como expusieron en sus 
argumentos con respecto al artículo 211(a)(2).  El  artículo 211(b) infringe asimismo las obligaciones 
de trato nacional de los Estados Unidos, recogidas en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los 
ADPIC y en el párrafo 1 del artículo 2 de ese mismo Ac uerdo, así como en el párrafo 1) del artículo 2 
del Convenio de París (1967), por las razones se ñaladas por las Comunidades Europeas en los 
argumentos expuestos con respecto al artículo 211( a)(2).  Por último, las Comunidades Europeas 
sostienen que el artículo 211(b) es incompatible  con las obligaciones que impone a los Estados 
Unidos el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, por las razones expuestas en sus argumentos con 
respecto al artículo 211(a)(2).
44 
4.149  Los Estados Unidos  expusieron sus argumentos con respecto a los artículos 211(a)(2) 
y 211(b) al mismo tiempo en sus comunicaciones es critas y exposiciones orales.  Sus argumentos con 
respecto a ambas disposiciones están recogidas supra  en las secciones de la parte del informe en que 
se resumen los argumentos de las partes en relaci ón con el artículo 211(a)(2).  Además, los Estados 
Unidos formularon las siguientes observaciones que se refieren, concretamente, al artículo 211(b) en 
relación con la obligación sobre el trato nacional. 
4.150  Los Estados Unidos aducen que a los nacional es de los Estados Unidos puede aplicárseles el 
artículo 211(b) como sucesores de quienes registren una marca extranjera.  El artículo 211(b) es 
aplicable específicamente, en sus propios términos, a todos  los sucesores en interés, sean o no 
estadounidenses.  Por lo tanto, el artículo 211(b) no  infringe las obligaciones en relación con el trato 
nacional.  En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos insisten en que el 
                                                      
44 En su Primera comunicación escrita y exposición oral, las Comunidades Europeas afirmaban que los 
argumentos que expusieron en relación con el artículo 211(a)(2) eran aplicables mutatis mutandis  al 
artículo 211(b).  Las Comunidades Euro peas analizaron en su segunda com unicación escrita y exposición oral el 
artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b) y reiteraron los principales argumentos que habían expuesto anteriormente en relación con el artículo 211(a)(2). 
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artículo 211(b) es aplicable por igual, sin ninguna excepción, a cualquier  nacional que reivindique 
derechos de titularidad derivados de las confiscaci ones correspondientes, y por lo tanto no infringe la 
obligación de trato nacional.  El artículo 211(b) se refiere a los nacionales designados o a sus sucesores en interés (de cualquier nacionalidad) que basen su solicitud de registro de una marca de 
fábrica o de comercio en los Estados Unidos en un registro "en el país de origen".  Dicha solicitud se 
beneficia de algunas ventajas de las que no gozan los que no depositan la solicitud basándose en un 
registro realizado en el país de origen.  Por ejem plo, las solicitudes basadas en un registro realizado en 
el país de origen no requieren la  prueba del uso efectivo.  Los "nacionales designados" pueden obtener 
ventajas del proceso de registro en el "país de or igen", mientras que los nacionales estadounidenses no 
pueden hacerlo.  Por lo tanto, en la medida en que el artículo 211(b) pueda impedir que un nacional 
designado reivindique supuestos dere chos de titularidad sobre una marc a de fábrica o de comercio que 
se hubiera registrado sobre la base de su registro en el  país de origen, el texto legal se limita a colocar 
al nacional designado en la misma posición que lo s nacionales de los Estados Unidos, que no pueden 
recurrir a esa forma de registro.  En cuanto a los "sucesores en interés", todos los sucesores se 
encuentran en la misma situación, independiente mente de su nacionalidad.  En caso de que un 
nacional de los Estados Unidos se pudiera convertir  en sucesor en interés -lo que según los Estados 
Unidos es dudoso
45- no sería tratado mejor que los sucesores en interés que no fueran nacionales 
estadounidenses.  Estas situaciones de hecho demu estran que, con arreglo al artículo 211(b), los 
nacionales de los Estados Unidos no son tratados  mejor, que los nacionales designados y algunas 
veces, son peor tratados. 
D. CUESTIONES HORIZONTALES  
1. Principio de no reconocimiento de  las confiscaciones extranjeras 
4.151  Antes de responder a las alegaciones específica s formuladas por las Comunidades Europeas 
en su primera comunicación escrita, los Estados Unidos  abordan, en su primera comunicación escrita, 
una cuestión a la que se refieren como princi pio de no reconocimiento de las confiscaciones 
extranjeras.  Aducen que es una regla establecida  del derecho consuetudinario internacional que un 
Estado no puede expropiar los activos privados de nacionales de otros Estados en su territorio, a 
menos que la expropiación se realice:  1) para un fin público, 2) de forma no discriminatoria y de 
conformidad con las debidas garantías de proc edimiento y 3) con una indemnización pronta, 
suficiente y efectiva.  En numerosas decisiones ju diciales dictadas a lo largo del siglo pasado, los 
tribunales de todo el mundo han constatado de fo rma similar, de conformidad con las leyes que 
hubieran de aplicar, que debía negars e el reconocimiento de los decretos  confiscatorios extranjeros en 
los Estados de su jurisdicción, por ser contrarios a los principios básicos nacionales con respecto a los 
derechos de propiedad privada.46  Esos tribunales han c onstatado la existencia en la constitución y en 
las leyes del Estado de su jurisdicción declaraciones categóricas que protegían los derechos de propiedad contra las expropiaciones no indemnizadas, y han llegado sin dificultad a la conclusión de 
que esas prescripciones legales forman parte de los principios más fundamentales de sus 
ordenamientos jurídicos.  En consecuencia, de forma abrumadora los tribunales han entendido que se 
incurriría en una flagrante violación de esos principios si se diera efecto en el territorio del Estado de su jurisdicción a una confiscación extranjera. 
                                                     
 
45 Véanse los argumentos de los Estados Unidos citados en el párrafo 4.121. 
 
46 Los Estados Unidos citan numerosos asuntos relativos a confiscaciones extraterritoriales, con 
especial referencia a las marcas de fábrica o de comercio.  Véase  la EE.UU. - Prueba documental 2, que se 
refiere a los asuntos resueltos por tribunales de Alemania, la Argentina, Austria, Bélgica, el Brasil, España, los 
Estados Unidos, Francia, Israel, It alia, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza. 
 WT/DS176/R 
Página 46  
 
4.152  Según los Estados Unidos, esto es tan cierto en Europa como en los Estados Unidos.  Como 
ejemplo de la jurisprudencia europea por los Esta dos Unidos citan el litigio multinacional planteado a 
raíz de la confiscación de la marca Koh-I-Noor  por el Gobierno revolucionario comunista de 
Checoslovaquia.
47  En consonancia con esta práctica seguida en Europa, los tribunales de los Estados 
Unidos han declarado sistemáticam ente que, dentro de su jurisdicción, no se dará efecto a las 
confiscaciones extranjeras.  Caso tras caso, los tr ibunales de los Estados Unidos han declarado que 
una confiscación extranjera "resulta 'escandalosa para  nuestro sentido de la justicia', y no tenemos por 
qué hacerla respetar en nuestro país". 
4.153  Los Estados Unidos aducen que el criterio uniforme de las decisiones de los tribunales 
europeos y estadounidenses, y de otros tribunales que han citado, es que una confiscación extranjera 
es contraria a los principios básicos de su jurisdi cción y no se les dará efecto en ella.  Este principio 
-el principio de no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras - se ha venido aplicando en 
diversas situaciones.  No resulta sorprendente que el  caso más frecuente presentado ante los tribunales 
nacionales sea el de una confiscación extranjera que  da lugar a una reivindicación del título de una 
propiedad situada en la jurisdicción correspondiente .  Cuando los tribunales del foro tienen que fallar 
en un asunto de esa índole, se niegan de forma sistemática a reconocer los supuestos efectos 
extraterritoriales de la confiscación.  Los tribunales se han negado asimismo a reconocer las reivindicaciones de titularidad, basadas en una conf iscación extranjera, sobre una propiedad situada 
en un tercer país en el momento de la confiscación.   En particular, los tribunales se han negado a dar 
efecto al supuesto alcance extraterritorial de un decreto confiscatorio extranjero sobre marcas de 
fábrica o de comercio registradas en Berna. 
4.154  Los Estados Unidos sostienen que el artíc ulo 211 fue promulgado para reafirmar este 
principio con respecto a las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales y las denominaciones comerciales que se hubieran ut ilizado en relación con entidades comerciales 
confiscadas por Cuba, y para reafirmar y aclarar los derechos de los legítimos titulares de tales marcas 
y nombres.  El artículo 211(a)(1) prevé que, de no ex istir el consentimiento del titular original, no 
podrá disponerse de una licencia general de la OFAC para el registro o renovación de cualquier marca 
de fábrica o de comercio que sea idéntica o sustan cialmente semejante a la que se haya utilizado en 
relación con una entidad comercial confiscada por Cuba.
48 
                                                      
47 Los Estados Unidos sostienen que Koh-I-Noor L. & C. Hardtmuth era una empresa checoslovaca 
titular de marcas registradas en Europa y los Estados Unidos.  Después de la Segunda Guerra Mundial, la 
empresa fue expropiada sin indemnización  por el Gobierno de Checoslovaqui a.  El Gobierno transfirió los 
activos de la empresa, incluidas sus marcas de fábr ica o de comercio, a una empresa estatal, que intentó 
reivindicar posteriormente derechos con respecto a la mar ca en distintos países.  Los titulares originales de la 
empresa confiscada volvieron a establecer su entidad co mercial en Francia y reclamaron esas marcas.  Los 
tribunales de toda Europa se negaron a da r efecto extraterritorial a la confiscación. 
 
48 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos explican que, con respecto al 
derecho sustantivo sobre titularidad y pr otección de las marcas de fábrica o de  comercio, el artículo 211 articula 
legalmente un principio que se refleja en numerosas resoluciones judiciales de los Estados Unidos.  No es 
insólito que, en un sistema basado en el common law , el poder legislativo elija  para su codificación 
determinados principios que se han desarrollado en el  common law , en beneficio de la claridad y la 
previsibilidad. 
 
Los Estados Unidos añaden que, desde el punto de vista procesal, antes de que se promulgara el 
artículo 211(a)(1), una entidad confiscadora cubana, o sus sucesores, podían registrar una marca de fábrica o de comercio a raíz de la concesión de una licencia genera l por la OFAC (aun cuando la marca no pudiera utilizarse 
en relación con productos cubanos, debido al bloqueo económico).  Ese registro, como todos los registros de 
marcas, era susceptible de impugnación por la razón de que  quien procedió al registro  no era el titular de la 
marca.  Dicha impugnación podía ser realizada, por ejemplo, por el titu lar original cuyos activos y marcas 
habían sido confiscados en Cuba. La impugnación podía plantearse en un proceso de anulación ante la USPTO o  WT/DS176/R 
 Página 47 
 
 
4.155  Los Estados Unidos sostienen que, como complemento del artículo 211(a)(1), el 
artículo 211(a)(2), impide al gobierno que ha realiz ado la confiscación y a sus sucesores en interés 
reivindicar, en tribunales estadounide nses, derechos de titularidad s obre marcas que se hayan utilizado 
en relación con activos confiscados.  El artí culo 211(b) es una disposición paralela al 
artículo 211(a)(2).  Mientras que en este último se pr otegen los derechos de los titulares legítimos 
frente a los nacionales designados, o sus sucesores, que  intenten reivindicar derechos sobre una marca 
derivados de una confiscación, con arreglo al common law  o a su registro, el artículo 211(b) amplía 
esta prohibición a los nacionales designados, o sus sucesore s, que basen su registro de la marca en los 
Estados Unidos en registros extranjeros, a través de  leyes nacionales destinadas a aplicar los tratados.  
El artículo 211(b) prohíbe que se hagan respetar en los Estados Unidos los derechos basados en 
registros extranjeros, en el caso de una mar ca de fábrica o de comercio, nombre comercial o 
denominación comercial confiscados por Cuba, a me nos que se cuente con el consentimiento del 
titular original.49 
                                                                                                                                                                     
en el contexto de un litigio ante un tribunal federal de distrito.  Después de la promulgación del artículo 211, si 
una entidad confiscadora o su sucesor registra una marc a de fábrica o de comercio que se haya utilizado en 
relación con activos confiscados, al amparo de una licencia general de la OFAC, ese registro podría ser 
impugnado por la misma razón:  que el que procedió al registro no era el titular real de la marca.  
 Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211 aclara, además, que las entidades confiscadoras 
cubanas no tienen una condición favorable más especial para  registrar marcas relacionadas con los activos que 
han confiscado.  Los tribunales estadounidenses no da n efecto a las confiscaciones extranjeras con respecto a 
activos estadounidenses, como las marcas de fábrica o de comercio.  Sin embargo, la OFAC había concedido 
una licencia general para el registro de marcas en las que Cuba o un nacional cubano tienen intereses, que 
incluiría marcas confiscadas, lo que podía inducir a confusión en cuanto a si los Estados Unidos estaban 
-excepcionalmente- permitiendo que entidades confiscador as cubanas reivindicaran derechos de marca en los 
Estados Unidos, relacionados con activos que hubieran confiscado.  Esta confusión aumentaba por el hecho de que la USPTO, aunque estaba en parte encargada de ga rantizar que quienes realizab an los registros eran los 
titulares de las marcas reivindicadas, no es un organismo que se ocupe en general de examinar las cuestiones 
derivadas de confiscaciones extranjeras.  A esto venía a añadirse el hecho de que, al no poderse utilizar las 
marcas de fábrica o de comercio cubanas en los Estados Unidos, no había posibilidad de que los titulares 
originales entablaran un procedimiento judicial po r infracción con respecto a las marcas confiscadas.   
 Los Estados Unidos añaden que el artículo 211 elimina cualquier confusión posible en cuanto a la 
concesión de una condición "especial" a las entidades  confiscadoras cubanas con respecto a las marcas 
confiscadas, al establecer que no se pu ede disponer de una licencia general de la OFAC para el registro de 
dichas marcas.  Así pues se ha dejado bien en clar o que el titular original de la marca puede impugnar los 
derechos de titularidad de la entidad confiscadora.  
 Los Estados Unidos aducen que, por estas razones, el artículo 211 no cambió significativamente la 
situación legal con respecto a las marcas de fábrica o de comercio cubiertas por sus disposiciones, en 
comparación con la situación derivada de la ley preexistente en lo que respecta, tanto a los procedimientos relativos a la adquisición y mantenimiento de derechos relacionados con tales marcas (incluidas las medidas 
necesarias para registrar o renovar el registro de tales marcas), o la ley sustantiva relativa a la titularidad y 
protección de tales marcas. 
 
49 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos explican qu e el artículo 211, en 
su conjunto, refleja que la titularidad es una cuestión previa y constituye la base para una impugnación legal en 
aquellos casos en que una de las partes reivindique de rechos sobre una marca de fábrica o de comercio, un 
nombre comercial o una denominación comercial.  El objetivo y el efecto generales del artículo 211 es poner de relieve que no se pueden reivindicar derechos de titularidad derivados de una confiscación.  Este objetivo se 
cumplió abordando o eliminando los m ecanismos procesales mediante los cu ales podían reivindicarse dichos 
derechos de titularidad.  Entre ellos se incluyen las tran sacciones o los pagos necesarios para registrar una marca 
de fábrica o de comercio, en virtud del artículo 211(a)(1), o la capacidad para pedir que se haga respetar una 
marca en los tribunales de los Estados Unidos, en virtud de los artículos 211(a)(2) y 211(b).  Este modo de WT/DS176/R 
Página 48  
 
4.156  Las Comunidades Europeas
 sostienen que el artículo 211 no tiene nada que ver con las 
normas legales y prácticas arraigadas de los Estados Unidos sobre los efectos en el país de las expropiaciones extranjeras.  El artículo 211 se ocupa  exclusivamente del régimen aplicable a marcas 
de fábrica o de comercio y a nombres comercial es estadounidenses contra los que las expropiaciones 
cubanas pueden no haber tenido ningún efecto, y por lo  tanto los principios del derecho internacional 
consuetudinario sobre expropiaciones aducidos por los Estados Unidos para defender el artículo 211 
sencillamente no son pertinentes pa ra resolver esta diferencia.
 50 
4.157  Las Comunidades Europeas afirman que, al ampa ro del derecho internacional público, el 
principio que hay que recordar sobre todo con respec to a la "titularidad" es que, como consecuencia 
del principio de igualdad soberana de los Estados , cada uno de ellos tiene derecho a reglamentar la 
titularidad de la propiedad en su propio territorio.  Este derecho incluye el derecho a regular cómo hay 
que adquirir, disfrutar, hacer resp etar y transferir la propiedad.  Incluye asimismo el derecho a 
establecer en qué condiciones el Estado puede pro ceder a la apropiación forzosa de la propiedad 
privada, en otras palabras, a nacionalizarla, confiscar la o expropiarla.  Un corolario de este principio 
es que un Estado no está obligado a aceptar la expr opiación hecha por otro Estado de propiedades 
situadas en el territorio del primer Estado.  
4.158  A la luz de este principio, las Comunidad es Europeas afirman que nunca han negado que los 
Estados Unidos tengan derecho a no reconocer  que las expropiaciones cubanas modifiquen la 
titularidad de las marcas y nombres co merciales en los Estados Unidos.  
                                                                                                                                                                     
pensar y de proceder en cuanto a los procedimientos no es insólito en el sistema jurídico de los Estados Unidos, 
que se deriva en gran parte del derecho jurisprudencial y no de disposiciones declarativas características de los 
códigos inspirados en la tradición romanista. 
 
Como cuestión general, la codificación de los prin cipios legales es común en el sistema jurídico 
estadounidense.  Por ejemplo, hasta 1996 no se incorporó el concepto de dilución, a nivel federal, en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio.  Antes de ese moment o, aunque los 55 Estados co ntaban con textos legales 
sobre la dilución, tanto los demandantes como los demandados estaban obligados a "demostrar" la existencia del 
concepto y su aplicabilidad.  La codificación eliminó es te procedimiento, largo y económicamente gravoso, 
haciendo un uso más eficiente de los recursos judiciales y del consumidor.  Así pues, el sistema de los Estados 
Unidos reconoce las ventajas económicas que se derivan de que un principio sancionado por el tiempo se 
convierta en texto legal.  Como la codificación se reali za por lo general como respuesta a una necesidad, lo que 
es percibida o se percibe como tal, no todos los principios del common law  han sido codificados, ni la 
codificación se ocupa necesariamente de una cuesti ón de forma tan amplia como el principio de common law.   
(Por ejemplo, la legislación federal sobre las marcas de fábrica o de comercio no está codificada.  La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio es solamente un instrumento jurídico relativo a la legislación federal sobre 
marcas.) 
 Los Estados Unidos añaden que otro aspecto que hay que tener en cuenta en relación con el 
artículo 211 es que, como cuestión práctica, no todos los tribunales entienden de todo tipo de asuntos.  En 1983, 
se creó el Tribunal Federal de Apelación para ocuparse  concretamente -entre otros asuntos legales especiales, 
como los asuntos relativos a relaciones laborales federales- de las apelaciones en asuntos relativos a la 
propiedad intelectual, especialmente a las patentes.  Así pues, los legisladores han juzgado necesario y 
conveniente asegurarse de que los ámb itos legales especializados reciben un tratamiento equitativo e informado.  
El artículo 211 se encuadra en esta tradición para garantizar que la adaptación de tribunales que de ordinario no 
conocen de casos de confiscación, para que puedan oc uparse de las cuestiones de propiedad intelectual que 
puedan derivarse de esos casos. 
 
50 En respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Especial, las Comunidades Europeas aclaran 
que no sostienen que el artículo 211 afecte negativamente al ejercicio de los derechos protegidos por el Acuerdo 
sobre los ADPIC, generados en sus Estados miembros.  Lo que sostienen es que el artículo 211 afecta 
negativamente al ejercicio de los derechos protegidos por el Acuerdo sobre los ADPIC generados en los Estados Unidos.  
  WT/DS176/R 
 Página 49 
 
 
4.159  Sin embargo, las Comunidades Europeas afirman que, de acuerdo con el principio de igualdad 
soberana de los Estados, los Esta dos Unidos no tienen derecho a ne garse a reconocer un cambio de 
titularidad en un Estado que expropie propiedades que  se encuentran indiscutiblemente bajo su 
jurisdicción (activos de una entidad comercial en  Cuba) y a inferir determinadas consecuencias de 
ello. 
4.160  En respuesta a una pregunta del Grupo Especial , las Comunidades Europeas manifiestan que 
el Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a ningún Miembro de la OMC a reconocer una confiscación de 
propiedad intelectual en otro país, en lo que resp ecta a los efectos legales de esa confiscación en la 
titularidad de la propiedad intelectual protegida en su  propio territorio, en un tercer país, o incluso en 
el país en el que se llevó a cabo la confiscación. 
4.161  En respuesta a otras preguntas del Grupo Especial, las Comunidades Europeas señalan que, si 
se planteara ahora en algunos tribunales de Estados miembros de las CE un caso en el que la situación 
de hecho fuera similar a la del asunto Koh-I-Noor , al que se han referido los Estados Unidos, el 
Acuerdo sobre los ADPIC no obligaría a los tri bunales a llegar a conclusiones diferentes.  Sin 
embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC sigue recono ciendo a un Miembro de la OMC la facultad de 
reconocer los derechos de titularidad en ma nos del beneficiario de la confiscación.  
4.162  En respuesta a una nueva pregunta, las Comunidades Europeas aclararon que, a su juicio, el 
Acuerdo sobre los ADPIC no prescribiría resultados diferentes con respecto a las decisiones, citadas 
por los Estados Unidos, en las que los tribunales se habían negado a reconocer reivindicaciones de 
título, basadas en una confiscación extranjera, s obre una propiedad situada en un tercer país. 
4.163  Con respecto a la protección de marcas notor iamente conocidas con arreglo al artículo 6 bis 
del Convenio de París (1967), inco rporado al Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas 
aducen, en respuesta a una pregunta del Grupo Especi al, que en caso de que una empresa del país A 
que sea titular de una marca de fábrica o de come rcio notoriamente conocida en el país B, sea 
expropiada en el país A, el país B -a tenor del Ac uerdo sobre los ADPIC- tiene libertad para reconocer 
al titular original, o al titular posterior a la e xpropiación, como titular de la marca notoriamente 
conocida en su territorio.  
4.164  Con respecto al artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo 
sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas afirman, en  respuesta a otra pregunta, que no consideran 
que haya ninguna disposición de ese artículo que prohíba a un Miem bro, en el que se deposite una 
solicitud a la que son aplicables las disposiciones del artículo 6 quinquies , aceptar un certificado 
expedido antes de la confiscación, puesto que los Miembros de la OMC pueden renunciar totalmente 
a la presentación de un certificado. 
4.165  En respuesta a la misma pregunta, las Com unidades Europeas exponen la opinión de que, al 
amparo del artículo 6 quinquies, el país donde se pretende realizar el registro está obligado a 
reconocer la situación posterior a la expropiación en el país expropiador y a dar pleno efecto a una 
solicitud basada en esta nueva situación. Añaden que, en su opinión, el país en el que se intenta 
realizar el registro no tiene, en virtud de esta dispos ición, ningún derecho a cuest ionar la existencia de 
una marca de fábrica o de comercio en manos de un titular, que responda a la definición de las leyes 
del país de origen.  
4.166  Las Comunidades Europeas explican asimismo,  en respuesta a una pregunta del Grupo 
Especial, que en su opinión el párrafo D del artículo 6 quinquies  del Convenio de París no establece 
ningún vínculo entre la titularidad de la marca en el país de origen y el país en el que se reclama el 
beneficio del artículo 6 quinquies .  Esta disposición exige solamente que exista la marca de fábrica o 
de comercio  en el país de origen, y no que el solicitante sea el mismo que el titular de la marca en el 
país de origen.  WT/DS176/R 
Página 50  
 
4.167  En relación en el artículo 211, las Comunida des Europeas sostienen que, a lo largo del 
siglo XX, se han realizado frecuentemente confiscaciones de activos.  Afirman que, si es cierto que el objetivo del artículo 211 es negar el reconocimient o de estas confiscaciones en los Estados Unidos, 
resulta sorprendente a las Comunidades Europeas que hayan esperado hasta 1998 para adoptar por 
primera vez una ley que persiga este objetivo.  As imismo, sorprende a las Comunidades Europeas el 
hecho de que hayan hecho falta a los Estados Uni dos casi 40 años para oc uparse de los problemas 
causados por la situación derivada de las confiscaciones en Cuba, que en su mayor parte se produjeron 
en torno a 1960.  También les pare ce extraño que a pesar de que num erosos países hayan realizado 
confiscaciones sin indemnización tanto antes como después de la revolución cubana, no exista ni haya existido nunca en la legislación estadounidense ningun a disposición similar al artículo 211 en relación 
con esas confiscaciones sin indemnización llevadas a cabo por otros países.   
4.168  Las Comunidades Europeas aducen asimismo que en  ningún otro país de l mundo existe en su 
ordenamiento jurídico una dispos ición como el artículo 211, o al  menos no se ha comunicado nunca al 
Consejo de los ADPIC la existencia  de una disposición legislativa o reglamentaria, de esa naturaleza 
de conformidad con el artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.169  Las Comunidades Europeas alegan también que les sorprende constatar que el artículo 211 
solamente se aplica a las marcas de fábrica o de comercio y a los nombres y denominaciones comerciales, pero no a otros derechos de propied ad intelectual, dado que, según los Estados Unidos, 
es una aplicación del principio general del derec ho estadounidense de negar los efectos de las 
confiscaciones extranjeras no indemnizadas.  Adem ás, el artículo 211 no afecta a ningún otro derecho 
intangible (como por ejemplo los activos exigibles o las cuentas bancarias) o a activos tangibles, y no 
parece existir ni haber existido nunca ninguna otra  disposición equivalente en la legislación 
estadounidense que sea aplicable a esos activos.  
4.170  A juicio de las Comunidades Europeas, los térm inos en que está redactado el artículo 211 son 
suficientemente directos como para poder captar ra zonablemente su alcance y funcionamiento.  De 
conformidad con las normas estableci das sobre la carga de la prueba , según la declaración del Órgano 
de Apelación en India - Protección mediante patente
51, la carga de probar que el artículo 211 puede 
significar algo más de lo que su simple texto expresa, incumbe sin lugar a dudas a los Estados Unidos.  
4.171  Las Comunidades Europeas alegan que los Esta dos Unidos han mezclado deliberadamente en 
varias ocasiones la cuestión de la titularidad de la s marcas de fábrica o de comercio y los nombres 
comerciales en Cuba y la cuestión de la titularida d de las marcas de fábrica o de comercio y los 
nombres comerciales en los Estados Unidos.  Adu cen que un claro ejemplo de este tipo de confusión 
es la respuesta a la pregunta 21 del Grupo Especial52, en la que los Estados Unidos afirman que "A 
esto venía a añadirse el hecho de que, al no poderse utilizar las marcas de fábrica o de comercio 
cubanas en los Estados Unidos, no había posibilidad  de que los titulares originales entablaran un 
procedimiento judicial por infracción con respecto a las marcas confiscadas."  En virtud del principio de territorialidad de las marcas de fábrica o de comercio
53, no puede utilizarse en ninguna 
circunstancia una marca cubana contra  una infracción en lo Estados Unidos. 
4.172  Las Comunidades Europeas destacan la afirmaci ón de los Estados Unidos en esa respuesta de 
que "[p]or estas razones, el artículo 211 no cambió significativamente la situación legal con respecto a 
las marcas de fábrica o de comercio cubiertas por sus disposiciones, en comparación con la situación 
                                                      
51 AB-1997-5 párrafo 74. 
 
52 La respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 21 está citada en la nota 48 de pie de página supra . 
 
53 En este caso las Comunidades Europeas se refieren al párrafo 3) del artículo 6 del Convenio de París. 
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derivada de la ley preexistente".  A este resp ecto, las Comunidades Europeas se remiten a algunas 
partes de sus observaciones introductorias54, y a la marca "Havana Club" que, antes de que entrara en 
vigor el artículo 211, fue debidamente registra da y renovada por la USPTO.  Las Comunidades 
Europeas alegan que desde que entró en vigor el artículo 211 estos actos no pueden ya realizarse. 
4.173  Las Comunidades Europeas aducen que la jurisp rudencia de los Estados  Unidos citada por 
éstos limita cuidadosamente sus consideraciones a lo s activos precisos que fu eron confiscados o, al 
menos, que se intentaron confiscar.  Por el contrari o, el artículo 211 amplía su ámbito de aplicación y 
abarca bastante más que los activos confiscados.  
4.174  En cuanto a las marcas de fábrica o de come rcio y los nombres comerciales estadounidenses a 
los que están dirigidas las disposiciones del artíc ulo 211, las Comunidades Europeas aducen que esas 
disposiciones pueden afectar a cualquier marca de fábrica o de comercio o nombre comercial en los 
Estados Unidos, si el signo o combinación de si gnos de los que está compuesta es idéntico o 
sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o con activos que hayan sido confiscados en Cuba.  Es 
importante señalar que esta identidad o semejanza se re fiere a la percepción de los signos de los que la 
marca o el nombre comercial están compuestos.  No es en absoluto necesario que la entidad comercial 
cubana fuera la verdadera titular de la marca o el nombre comercial estadounidenses en cuestión.  
Según las Comunidades Europeas, los Estados Unidos  han confirmado que el artículo 211 es aplicable 
en un supuesto en el que no existiera en los Estados  Unidos una marca idéntica o semejante (en manos 
de una entidad comercial expropiada o en las de ot ra persona) en el momento de las expropiaciones 
cubanas.
 55  Las Comunidades Europeas aducen que no es necesario que la marca o nombre comercial 
estadounidense tenga un vínculo fác tico o legal con una marca o nombr e comercial que existiera en 
los Estados Unidos en el mome nto de la confiscación cubana. 
4.175  Las Comunidades Europeas sostienen que el activo correspondiente a una marca de fábrica o 
de comercio consiste en derechos exclusivos relativos a un signo conectado con un cierto tipo de 
productos.  El artículo 211 no solamente afecta a la marca estadounidense en relación con los 
productos que estaban abarcados por la marca utiliz ada en relación con la empresa confiscada, sino 
también a las marcas de fábrica o de comercio rela tivas a cualquier clase de productos.  Asimismo, el 
artículo 211 no limita su alcance a las mismas marcas que fueron objeto de confiscación, sino que lo amplía a aquéllas que son sustancialmente semejant es a las utilizadas por la empresa confiscada.  Las 
Comunidades Europeas alegan que, evidentemente, una marca sustancialmente semejante, por su 
propia definición, nunca ha sido confi scada ni se ha intentado confiscarla. 
4.176  Las Comunidades Europeas añaden que las mar cas de fábrica o de comercio pueden ser 
abandonadas por los respectivos titulares mediante la no utilización de las mismas con propósito de 
abandonarlas.  En ese caso la ma rca pasa a ser de dominio público y cualquiera puede solicitar su 
registro y adquirir la titularidad de  ella.  Estas marcas abandonadas es tán incluidas claramente en el 
ámbito de aplicación del artículo 211, sin estar legalmente vinculadas a marcas previamente 
confiscadas. 
4.177  Las Comunidades Europeas afirman que estos ejemplos ponen claramente de manifiesto la 
forma en que el artículo 211 se aplica a marcas estadounidenses que nunca han estado vinculadas 
                                                     
 
54 Citadas en los párrafos 4.5 a 4.8 supra . 
 
55 Las Comunidades Europeas se remiten a la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 1 b).  Los 
Estados Unidos explicaron que el que dicha marca entrara dentro del ámbito de aplicación del artículo 211 
dependería de los hechos y que a efectos de la determinación  por un tribunal de la titularidad de la marca, podía o no ser importante que dicha marca existiera en los Estados Unidos en el momento de la confiscación. 
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fáctica o legalmente a una empresa cubana que utilizar a dicha marca.  Por estar redactado en términos 
muy amplios, el artículo 211 se aplica a marcas estadounidenses que nunca fueron propiedad de la 
empresa confiscada, ni estuvieron vinculadas a ella en  ningún sentido.  Basta, a tenor del artículo 211, 
con que la marca estadounidense sea idéntica o sust ancialmente semejante a la marca utilizada en 
relación con una entidad comercial confiscada.  El  artículo 211 no exige que las marcas de fábrica o 
de comercio o los nombres comerciales utilizados c on la empresa cubana confiscada existieran en los 
Estados Unidos;  pueden haber exis tido en cualquier lugar del mundo.
56 
4.178  Con respecto al funcionamiento de los artículos 211(a)(2) y 211(b), las Comunidades 
Europeas aducen que hay que separar estric tamente la titularidad de una marca de common law  de la 
de una marca federal registrada, y que los Estados  Unidos han tratado en el curso de todo el 
procedimiento del Grupo Especial, de mezclar estas dos cuestiones.  Para separarlas, las CE han 
procedido a revisar algunos rasgos básicos del si stema estadounidense de protección de marcas de 
fábrica o de comercio.  Según las Comunidades Eur opeas, hay que establecer una distinción entre las 
llamadas marcas de common law  y las marcas registradas.  La protección a través del common law  
contra la competencia desleal prevé una protección de las marcas de fábrica o de comercio, las marcas 
de servicios, los nombres comerciales, los dibuj os y modelos y los envases y embalajes para el 
comercio no registrados, mediante su uso efecti vo en el comercio, siempre que cumplan ciertos 
requisitos fundamentales para su protección, que puede n variar de un Estado al otro.  Dichas marcas 
de common law  suelen estar limitadas territorialmente al Estado o región en que son utilizadas.  Las 
marcas federales registradas al amparo de la Le y Lanham son una entidad completamente distinta.  
Una marca federal registrada puede o no basarse en una marca de common law  preexistente.  Es 
perfectamente posible obtener una marca registrada  sin que haya habido previamente una marca de 
common law . 
4.179  Según las Comunidades Europeas, una marca federa l registrada en los Estados Unidos se crea 
por el acto del registro.  Antes de éste, una marca registrada no existe y, en consecuencia, no hay ningún titular del derecho correspondiente.  Ant es de concederse ese registro, la USPTO ha de 
verificar que el solicitante cumple todos los requisitos necesarios para el registro de la marca.  Uno de 
los elementos que hay que comprobar es el uso o intención de uso de los signos o combinaciones de 
signos en el comercio para los productos de que se trate.  Los terceros pueden invocar también este 
último criterio y algunos otros.  Una vez concedido, el registro de una marca federal se hace "firme" 
después de cinco años consecutivos de uso de la  marca, que ya no puede ser impugnada por ningún 
competidor que reivindique derechos anteriores.  El mismo efecto se produce después de cinco años 
de efectuado el registro. 
                                                     
 
56 A juicio de las Comunidades Europeas, las diversas decisiones adoptadas por los tribunales 
estadounidenses con respecto a las controversias relativ as a la marca estadounidense y el nombre comercial 
"Havana Club", es un buen ejemplo práctico de cómo funciona el artículo 211 y de la razón por la que se diferencia fundamentalmente de la jurisprudencia estadounidense sobre los ef ectos de las confiscaciones 
extranjeras.  En una de sus sentencias, el tribunal federal de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Nueva York reconoció expresamente que una empresa c ubana (Cubaexport) era la titular de la marca "Havana 
Club" registrada en los Estados Unidos.  Véase  Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A., 974.F.Suppl. 302 
S.D.N.Y. 1997.  Las Comunidades Europe as señalan que, en relación con esta marca de fábrica o de comercio, 
el titular legal registrado de la marca, no sólo en los Estados Unidos sino en más de 100 países y territorios, es 
una empresa cubana o su sucesor en interés.  Ese mismo tribunal, en un fallo posterior sobre la misma cuestión, 
describe el objeto y fin del artículo 211, afirmando en la página 41 que "este texto legal limita el registro y renovación, así como la reivindicación de derechos sobre la marca y nombr e comercial […]".   Aplicando el 
artículo 211(b), el tribunal rechazó la reclamación de l demandante sobre la infracción del nombre comercial, 
porque no contaba con el consentimiento del titular original de la marca.  Véase  Havana Club Holding, S.A. v. 
Galleon, S.A., 62.F.Suppl. 2d 1085 S.D.N.Y. 1999. 
  WT/DS176/R 
 Página 53 
 
 
4.180  Las Comunidades Europeas alegan que este meca nismo es precisamente una de las razones de 
la introducción del artículo 211.  La marca "Havan a Club" fue registrada regularmente en la USPTO 
en 1976 y en 1998, cuando se aprobó el artículo 211, se convirtió en firme.  Resulta también esclarecedor que la USPTO haya rechazado en 1994 y 1995 solicitudes de registro de una marca 
"Havana Club" presentada por miembros de la famili a Arechabala, que son los antiguos titulares de la 
entidad comercial cubana expropiada que utilizaba la marca "Havana Club".
57   
4.181  En cuanto a la pregunta de si un nacional de los Estados Unidos puede ser titular de un 
nombre comercial o marca de fábrica o de come rcio al que sea aplicable el artículo 211, las 
Comunidades Europeas aducen que, dado que las ma rcas de fábrica o de comercio y los nombres 
comerciales a que se refiere el artículo 211 no tiene n por qué remitirse legalmente a un titular cubano, 
la cuestión de si la OFAC puede conceder, y lo  ha hecho ya, licencias de transferencia no es en 
definitiva pertinente, aun cuando en el texto del CACR se afirme con claridad diamantina que la 
OFAC está facultada para concederlas.  En cuanto a las decisiones sobre la transferencia, a la OFAC 
le incumben solamente las transacciones de bienes en las que tenga un interés Cuba o un nacional 
cubano, y bajo ningún concepto, las transaccion es de bienes en poder de otras personas. 
4.182  Las Comunidades Europeas sostienen que los Es tados Unidos han tratado repetidamente de 
excusar las incompatibilidades del artículo 211 con el Acuerdo sobr e los ADPIC, alegando que no hay 
certeza acerca de la forma en que los tribunales estadounidenses podrían interpretar esta disposición.  
Sería suficiente recordar que los tribunales de lo s Estados Unidos están obligados por la Constitución 
a respetar plenamente los preceptos legales federa les.  A este respecto conviene señalar también que 
el Acuerdo sobre la OMC (incluido el Acuerdo sobre los ADPIC) no es de aplicación inmediata en el 
ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, lo que significa que, en un tribunal estadounidense, una 
persona no puede basarse en el Acuerdo sobre los ADPI C, sino sólo en lo dispuesto en la legislación 
estadounidense de aplicación.  Además, según la  jurisprudencia estadounidense firmemente 
establecida, los textos legales federales posterior es prevalecen sobre los tratados internacionales 
previos firmados por los Estados Unidos, con lo cu al, en caso de conflicto, un tribunal estadounidense 
no podrá interpretar la legislación nacional de ese pa ís de manera conforme a un tratado.  Este 
principio ha sido aplicado por un tribunal est adounidense en el asunto citado anteriormente58 en que el 
tribunal declaró que el Congreso había dejado clara su  intención de rechazar los derechos sobre las 
marcas de fábrica o de comercio y los nombres co merciales derivados de tr atados, cuando en esas 
marcas y nombres comerciales concurran las c ondiciones establecidas en el artículo 211. 
4.183  Las Comunidades Europeas aducen que, en lo que  respecta a la USPTO, la claridad con que 
está redactado el artículo 211(a)(1), al que da aplic ación el artículo 515.527(2)  del CACR, no permite 
realizar los pagos a la USPTO necesarios para presentar una solicitud ante esa oficina, con respecto al registro y renovación de las marcas a las que se re fiere el artículo 211.  La USPTO no tiene opción 
para actuar de distinta forma. 
4.184  Las Comunidades Europeas aducen, que como principal defensa, los Estados Unidos se 
apoyan en la existencia de una política de la rga data de los Estados Unidos contraria al 
reconocimiento de las expropiaciones en el extran jero.  Afirman que en opinión de los Estados 
Unidos, el artículo 211, que supuestamente consagra  esa "política de larga data", está, por ello, exento 
de un examen basado en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Las Comunidades Europeas aducen que no 
                                                     
 
57 Las Comunidades Europeas añaden que esto está  confirmado por la inform ación disponible en el 
sitio Web de la USPTO en relación con la marca "Havana Club", donde se demuestra que este registro ha sido 
objeto de varios intentos de anulación, todos ellos infructuosos. 
 
58 Las Comunidades Europeas se refieren a la Havana  Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A., 62F., Supp. 
2d 1085 S.D.N.Y. 1999. 
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hay en el Acuerdo sobre los ADPIC ninguna disp osición que establezca una excepción general al 
amparo de la cual las medidas adoptadas por un Miembro de la OMC queden exentas de un examen 
basado en el Acuerdo sobre los ADPIC cuando la s razones de política general subyacentes a esas 
medidas se refieran a la cuestión de las confiscacione s en el extranjero.  Las Comunidades Europeas 
manifiestan que los Estados Unidos no han señalado en ningún momento una disposición del Acuerdo 
sobre los ADPIC que avale ese enfoque.  Según l as Comunidades Europeas, la admisión de una 
excepción general de esa índole, por razones re lacionadas con las expropiaciones o por otras 
(por ejemplo la promoción de la salud pública o el fomento de la industrialización del país) privaría 
absolutamente de sentido al Acuerdo sobre los ADPIC.  En consecuencia, todas las medidas 
adoptadas por un Miembro de la OMC en relación c on derechos de propiedad intelectual abarcados 
por el Acuerdo sobre los ADPIC ha n de ajustarse a las normas mínima s de protección establecidas por 
ese Acuerdo.  Las Comunidades Europeas aducen que no puede caber ningun a duda de que -como, 
según las CE, admiten los Estados Unidos- los derechos  de propiedad intelectual a los que es aplicable 
el artículo 211 están sujetos a las disciplinas del Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.185  Las Comunidades Europeas, con respecto a las decisiones de tribunales estadounidenses a las 
que se han remitido los Estados Unidos para aclarar  la política estadounidense de no tener en cuenta 
los efectos de las confiscaciones sin indemnización realizadas por otros países en relación con quienes no son nacionales de esos países, sostienen que el criterio sistemático a que se han atenido claramente los tribunales en esas decisiones cons iste en la atribución de la titu laridad de los derechos en los 
Estados Unidos a una de las partes opuestas.  Las Comunidades Europeas aducen que el artículo 211 
responde a un enfoque diametralmente opuesto a la po lítica general que se refleja en la jurisprudencia 
a la que se han remitido los Estados Unidos.  Se ha considerado sistemátic amente que el artículo 211 
debe entenderse en el contexto del sistema de las medidas adoptadas por los Estados Unidos con 
respecto a Cuba, cuyo principal elemento legal, al que se refiere el artículo 211 en varias ocasiones, es 
el Reglamento de Control de Activos Cubanos.  El  objeto y fin de esas medidas, como indica ya el 
propio título del Reglamento, no es la atribución de determinados activos objeto de litigio entre Cuba 
o nacionales de ese país, de un lado, y otras pe rsonas o entidades de otro, sino el control y la 
reducción del ejercicio de derechos  de titularidad de Cuba o nacion ales de ese país no controvertidos 
jurídicamente en relación con activos situados en  los Estados Unidos.  Las Comunidades Europeas 
alegan que el reconocimiento de la titularidad de Cu ba o de los nacionales de Cuba sobre esos activos 
con arreglo al derecho estadounidense está fuera de toda duda y es incluso un requisito previo de la 
existencia del CACR. 
4.186  Las Comunidades Europeas aducen que las tres pa rtes dispositivas del artículo 211 parten del 
supuesto básico de que las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales o las 
denominaciones comerciales están bajo la titularida d legal de Cuba, un nacional de ese país o sus 
sucesores en interés.  Únicamente si se consid era a esos nacionales designados o sus sucesores en 
interés titulares legales de los activos en cues tión pueden tales nacionales o sucesores en interés 
intervenir en una transacción con esos activos.  Este argumento es aplicable también a los 
artículos 211(a)(2) y 211(b), porque carece de sentido pr ohibir a los tribunales de los Estados Unidos 
que reconozcan, hagan respetar o hagan valer de cualquier otra forma una reivindicación de derechos 
si los reclamantes no tienen antes reconocidos tales derechos. 
4.187  Las Comunidades Europeas aducen que otra notab le diferencia entre el artículo 211 y la 
jurisprudencia estadounidense relativa a las confis caciones en el extranjero consiste en que esa 
jurisprudencia realiza una atribución de los ac tivos a una de dos o más partes opuestas.  Las 
Comunidades Europeas alegan que el artículo 211 se aplica con independencia  de que haya o no una 
parte opuesta.  Pero aun en los casos en que haya una parte opuesta, el artículo 211 no tendrá por efecto en ningún caso la atribución de derechos de titu laridad.  Dicho de otra forma, sobre la base de 
los artículos 211(a)(2) y 211(b), el "titular original " no se convertirá en ningún caso en titular de la 
marca de fábrica o de comercio, el nombre comercia l o la denominación comercial en cuestión.  En 
consecuencia, el "titular original " no podrá pedir que se dicte una resolución de indemnización por  WT/DS176/R 
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daños y perjuicios si alguien utiliza sin su consen timiento la marca de fábrica o de comercio o el 
nombre comercial en litigio.  Los artículos 211(a)(2) y 211(b) sólo reconocen al "titular original" un 
derecho negativo a impedir que ot ra persona o entidad haga resp etar determinados derechos. 
4.188  Las Comunidades Europeas aducen que el artículo 211 no reconoce al propio titular de la 
entidad comercial confiscada ningu na causa de acción o de oposición.  Ese titular no es ni siquiera 
parte -necesaria o voluntaria- en el litigio relativo a la aplicación del artículo 211.  Cualquier infractor 
de una marca de fábrica o de comercio registrada  puede invocar en un procedimiento por infracción 
entablado por el titular de la marca registrada los artículos 211(a)(2) y 211(b) , sin necesidad de contar 
con el consentimiento o autorización del titular de la entidad comercial confiscada para hacerlo.  Cabe 
la posibilidad de que la entidad comercial confiscad a haya dejado completamente de existir o de que 
el titular haya muerto sin sucesores o simplemente haya desaparecido. 
4.189  Las Comunidades Europeas alegan que está claramente demostrado el carácter punitivo de la 
aplicación del artículo 211.  Esta di sposición se ocupa exclusivamente de la limitación discriminatoria 
de las marcas de fábrica o de comercio y los nomb res comerciales en poder de determinados titulares 
de derechos, sin conceder ningún derecho corre spondiente al titular de la entidad comercial 
presuntamente perjudicada por la confiscación extranjera. 
4.190  Las Comunidades Europeas aducen que est as características operativas establecen una 
distinción fundamental entre el artículo 211 y la jurisprudencia estadounidense sobre las 
expropiaciones extranjeras, que trata de la atribución de la titularidad entre varios rivales.  Como han 
señalado acertadamente los Estados Unidos, el derecho y la práctica estadounidenses reconocen 
efectivamente, por lo general, que los activos de que se trata están en poder del titular anterior a la 
confiscación y no en poder del beneficiario de ésta.  Por el contrario, el artículo 211 sólo se ocupa de 
limitar la utilización de un activo por su titul ar legítimo, sin conceder ningún beneficio 
correspondiente al titular "original". 
4.191  Las Comunidades Europeas aducen que la jurisp rudencia de tribunales tanto estadounidenses 
como extranjeros citada por los Estados Uni dos, que niega los efectos de las expropiaciones 
extranjeras en el caso de los activos nacionales,  no tiene nada que ver con el artículo 211.  
Efectivamente, si una marca de fábrica o de co mercio o un nombre comercial estadounidense fuera 
objeto de expropiación por el Gobierno de Cuba, sería  sumamente probable que, habida cuenta de la 
jurisprudencia a que hacen refe rencia los Estados Unidos, esa e xpropiación no se reconociera y el 
titular anterior a la confiscación siguiera siendo el titular de los derechos estadounidenses.  En esta 
situación, es evidente que el artículo 211 no desemp eña ninguna función.  El funcionamiento del 
artículo 211 es diametralmente opuesto al que se describe en esa jurisprudencia relativa a la 
expropiación.  De hecho, tiene efectos perjudicial es para activos estadounidenses sobre la base de 
acontecimientos ocurridos en Cuba en relación con acti vos situados fuera de lo s Estados Unidos.  Esto 
podría describirse como una inversión del principio de territorialidad.  
4.192  Las Comunidades Europeas aducen además que la  jurisprudencia relativa a la expropiación se 
centra en el activo y lo atribuye a determinadas personas, con independencia de sus nacionalidades 
respectivas.  Por el contrario, el artículo 211 limita las marcas de fábrica o de  comercio y los nombres 
comerciales sólo cuando se encuentran en poder de determinados nacionales pero no cuando están en 
poder de otros. 
4.193  Las Comunidades Europeas sostienen que todo  esto demuestra, más allá de toda duda 
razonable, que el artículo 211 no tiene nada que ver con la negativ a a reconocer efectos internos 
derivados de expropiaciones extranjeras, es decir, con la aplicación del principio de territorialidad.  El 
artículo 211 se ocupa exclusivamente de la limitación de l disfrute de marcas de  fábrica o de comercio 
y nombres comerciales estadounidenses en poder de titu lares "indeseables".  En realidad ha creado unWT/DS176/R 
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conjunto más de medidas punitivas dirigidas contra  Cuba y los nacionales cubanos y contra sus 
sucesores en interés. 
4.194  Las Comunidades Europeas recuerdan el argumen to de los Estados Unidos de que, en 
realidad, no ha habido asuntos en los que se haya aplicado el artículo 211 y de que, por lo tanto, ese 
artículo no puede considerarse contrario a ninguna  obligación impuesta por el Acuerdo sobre los 
ADPIC en estos momentos.  Las Comunidades Euro peas afirman que existe una sentencia definitiva 
del Tribunal Federal de Apelación del Segundo Circ uito de los Estados Unidos en el asunto Havana 
Club  en la que se aplicó el artículo 211(b).  Agrega n que el artículo 211 contiene instrucciones claras 
e inequívocas para los poderes ejecutivo y judici al del Gobierno de los Estados Unidos, que no 
permiten ningún grado de discrecionalida d.  Aducen que es un principio a rraigado de la jurisprudencia 
de la OMC que las leyes y los reglamentos n acionales pueden ser objeto de un examen detenido 
aunque no se hayan aplicado de hecho en asuntos determinados y sin que sea necesario que el 
Miembro reclamante haya sido directamente afectado por su funcionamiento.
59 
4.195  El Grupo Especial pidió a los Estados Unidos  que aclararan qué marcas de fábrica o de 
comercio y otros signos quedaban incluidos en el ám bito de aplicación del artículo 211.  En respuesta, 
ese país declara, entre otras cosas, que, en términos  generales, el artículo 211 trata la cuestión de las 
marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales y las denominaciones comerciales asociados con activos de entidades comerciales c onfiscadas y sin indemnización en circunstancias en 
las que el "titular original" de la entidad comerc ial confiscada no ha dado su consentimiento a actos 
realizados en relación con ellos.  Por lo tanto,  alguien encargado de determinar los hechos, por 
ejemplo un tribunal estadounidense, tendría que determinar si conc urren todos los elementos del 
artículo 211. 
4.196  Por lo que se refiere a la expresión "la marca de  fábrica o de comercio […] confiscad[a] de 
que se trate" utilizada en el artículo 211(a)(2), los Estados Unidos declaran que tiene dos propósitos.  
En primer lugar, es una manera abreviada de referi rse a las marcas descritas en el artículo 211(a)(1), 
es decir, a "una marca de fábrica o de comerc io, un nombre comercial o una denominación comercial 
que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre 
comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial 
o activos que hayan sido confiscados, a menos que el  titular original […] haya consentido en ello 
expresamente".  En segundo lugar, la expresión "la ma rca de fábrica o de comercio […] confiscad[a] 
de que se trate" refleja el hecho de que, en el  artículo 211, se establece una conexión o vinculación 
entre la marca de fábrica o de comercio que se intenta hacer respetar y la confiscación.  Las marcas de 
fábrica o de comercio no existen en el vacío sino que están vinculadas a un activo comercial 
subyacente.  En las situaciones que abarca el artíc ulo 211, ese activo comercial subyacente ha sido 
confiscado, la entidad que ha realizado la conf iscación (o su sucesor en interés) reivindica la 
titularidad de la marca asociada en virtud de la confiscación del activo y hay un titular anterior de la 
marca utilizada en conexión con ese activo.  En este sentido, lo que ha sido confiscado es la propia 
marca.  Según los Estados Unidos, es evidente que las confiscaciones del Gobierno de Cuba abarcaron  
                                                     
 
59 Las Comunidades Europeas hacen referencia a la constatación del Órgano de Apelación en el asunto 
India - Patentes , en el que se confirmó la existencia de una infracción del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo 
sobre los ADPIC, sin que se hubiera presentado una sola solicitud de prot ección administrativa a las autoridades 
indias.  Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto India - Protección mediante patente de los 
productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura - Reclamación de los Estados Unidos , 
WT/DS50/R, adoptado el 16 de enero de 1998, en la forma en que lo modificó el informe del Órgano de 
Apelación, WT/DS50/AB/R.  Las Comunidades Europeas señalan también que los Estados Unidos solicitaron 
recientemente el establecimiento de un grupo especial contra el Brasil, alega ndo infracciones en la esfera de la 
protección mediante patente.  Según información de que disponen las Com unidades Europeas, hasta la fecha no 
se ha solicitado ni concedido sobre la base de la disposición del Brasil en litigio una sola licencia obligatoria. 
  WT/DS176/R 
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las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en  conexión con las entidades comerciales confiscadas, 
junto con todos los demás activos de esas entidades. 
4.197  En respuesta a la pregunta de si el artículo  211 se aplicaría a una marca de fábrica o de 
comercio cuyo titular original la hubiera abandona do legalmente en los Estados Unidos, ese país 
afirma que esta cuestión se deja a cargo de las auto ridades encargadas de adoptar las decisiones.  Los 
Estados Unidos aducen que la cuestión fundamental tratada en el artículo 211 es la titularidad de las 
marcas de fábrica o de comercio.  Por lo tanto, sería muy posible que un tribunal decidiera que, en 
determinadas circunstancias en las que una marc a ha sido legalmente abandonada, no hay titular 
original cuyo consentimiento se requiera de conformidad con el artículo 211.60 
4.198  Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas afirman que aceptan el principio 
reconocido de que los Miembros no tienen que dar ef ectos a los decretos de confiscación extranjeros 
en lo que respecta a los activos situados en su territorio, pero aducen que su posición en esta 
diferencia no está relacionada con ese principio.  Los Estados Unidos alegan que el principio  depende , sin embargo, de que los Miembros tengan lib ertad, de conformidad con el Acuerdo sobre 
los ADPIC, para determinar las condiciones en las que  una persona puede reivin dicar la titularidad de 
una marca de fábrica o de comercio.  Si un Mi embro no tiene libertad, de conformidad con ese 
Acuerdo, para establecer esas normas sustantivas sobr e la titularidad, como afirman las Comunidades 
Europeas, no tiene libertad para decidir que no rec onocerá la titularidad de marcas de fábrica o de 
                                                     
 
60 Los Estados Unidos declaran que el artículo 211 no  trata expresamente la cu estión del abandono.  En 
general, en cualquier diferencia sobre la titularidad, pue den plantearse y examinarse todos los hechos relativos a 
la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio, incluido su abandono, tal como se define en la Ley de 
Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. 1127.  El abandono consta de dos elementos, cuya existencia debe 
demostrarse.  En primer lugar, debe haber cesado volunt ariamente el uso de la marca.  En segundo lugar, ese 
cese del uso debe haberse realizado con la intención de no  reanudar dicho uso.  Los Estados Unidos afirman que 
ambas observaciones son pertinentes en relación con la cuestión de si el abandono tiene alguna importancia práctica en esta diferencia. 
 
En primer lugar, los Estados Unidos sostienen que,  cuando el que reivindica la marca sabe realmente 
que el cese del uso por el titular original cubano fue resultado de una adquisición forzosa de su empresa, 
parecería que ese cese no fue voluntario ni fue acompañado por la intención de no reanudar dicho uso.  Por lo 
tanto, no se plantearía la cuestión del abandono.  En  cualquier caso, la Ley Lanham ha recogido la doctrina 
equitativa de la falta de uso excusable, existente desde hace mucho tiempo (es decir, la doctrina de que la falta 
de uso que puede atribuirse a circunstan cias especiales que la excusan no hace que se infiera la intención de 
abandono) por lo que se refiere al ma ntenimiento del registro federal de una marca de fábrica o de comercio de 
conformidad con los artículos 8 y 9 de la Ley de Marcas de  Fábrica o de Comercio.  La alegación de falta de uso 
excusable, si tuviera éxito, impediría que marcas registradas se consideraran abandonadas;  esta misma doctrina 
se aplica con igual fuerza a los derechos de titularidad de las marcas de fábrica o de comercio según el common 
law en los Estados Unidos.  Por consiguiente, un tribunal podría determinar que la falta de uso de una marca de 
fábrica o de comercio en los Estados Unidos porque las instalaciones de producción de su titular original cubano 
situadas en Cuba fueron objeto de expropiación forzosa constituye una falta de uso excusable y no da lugar al 
abandono de los derechos sobre la marca de fábrica o de comercio de la víctima de la expropiación. 
 En segundo lugar, los Estados Unidos afirman que, en el Acuerdo sobre los ADPIC, no se exige que los 
Miembros adopten una política de abandono.  Aunque en el párrafo 1 del artículo 19 de ese Acuerdo se prohíbe 
la anulación de una marca de fábrica o de comercio sobre la base de la falta de uso hasta que transcurra un 
período ininterrumpido de falta de uso de tres años como mínimo, no se exige la anulación de la marca sobre la 
base de la falta de uso.  En realidad, en algunos Mi embros de la OMC, el uso no es un requisito para el 
mantenimiento del registro de una marca de fábrica o de comercio.  Por consiguiente, el mero hecho de la falta 
de uso no es sinónimo del abandono, ni en el Acuerdo sobre los ADPIC ni en la legislación estadounidense. 
 WT/DS176/R 
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comercio de entidades que han realizado confiscaciones;  las Comunidades Europeas no pueden adoptar ambas posiciones a la vez.
61 
4.199  A juicio de los Estados Unidos, las Comunidad es Europeas adoptan un visión muy amplia de 
las obligaciones prescritas en el artículo 6 quinquies  del Convenio de París.  Los Estados Unidos 
aducen que, en lo que se refiere a las marcas de fá brica o de comercio confiscadas registradas en 
Cuba, las Comunidades Europeas solicitan, en realidad, que los Estados Unidos den efectos a esas 
confiscaciones en lo que respecta a los activos situados  en su territorio.  Esto es precisamente lo que 
se ha denegado en los numerosos asunt os citados por los Esta dos Unidos y lo que trata el artículo 211.  
Las Comunidades Europeas no pueden evitar esta cont radicción entre su posición en lo relativo al 
artículo 6 quinquies  (y al párrafo 1 del artículo 15 y el párra fo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los 
ADPIC) y el principio de no r econocimiento de las confiscaci ones extranjeras, que aceptan 
expresamente. 
4.200  Los Estados Unidos alegan que, en sus res puestas a preguntas formuladas por el Grupo 
Especial62, las Comunidades Europeas intentan hallar un camino intermedio entre las circunstancias 
en las que el Acuerdo sobre los ADPIC sí exige que un Miembro otorgue la titularidad de una marca 
de fábrica o de comercio a la entidad que la confi scó y aquellas en las que no lo hace.  Los Estados 
Unidos aducen que las Comunidades Europeas pro ceden de este modo con objeto de salvaguardar su 
posición actual en esta diferencia, según la cual el Acuerdo sobre los ADPIC contiene normas sobre la 
titularidad de las marcas de fábrica o de comercio, por  una parte, y el principio de que los Miembros 
tienen derecho a no reconocer los derechos de titularidad de las entidades que han realizado 
confiscaciones, por la otra.  Los Estados Unidos  alegan que ésta es una distinción que no puede 
mantenerse;  o el Acuerdo sobre los ADPIC cont iene normas que obligan a los Estados Unidos a 
reconocer la titularidad sobre una marca de fábri ca o de comercio estadounidense de una entidad que 
ha realizado una confiscación o no las contiene.  Según los Estados Unidos, el Acuerdo sobre los 
ADPIC no contiene esa obligación;  decir que la con tiene pero que está sujeta a excepciones no sólo 
es inventar una disposición sobre "titularidad" cuando ésta no existe sino elaborar excepciones 
detalladas a esa disposición inventada para dar cab ida al principio admitido del no reconocimiento. 
4.201  Los Estados Unidos afirman que las Comunida des Europeas intentan confundir la cuestión 
aduciendo que el artículo 211 amplía de forma inad misible el alcance del principio aceptado del no 
reconocimiento de las confiscaciones extranjeras.   Recuerdan que, en respuesta a preguntas 
                                                      
61 Los Estados Unidos aducen además que, en primer lugar, las Comunidades Europeas pretenden 
aceptar el principio de que un Miembr o no tiene que dar efectos a las co nfiscaciones extranjeras en lo que 
respecta a los activos situados en su territorio.  Pero, a continuación, presentan, a efectos de esta diferencia, una 
interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París que anularía ese principio mismo.  Los 
Estados Unidos afirman que, si el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París exigen que los Miembros registren y protejan todas las marcas de fábrica o de comercio, independientemente de la titularidad sobre una 
marca del que proceda a su registro, como aducen las Comunidades Europeas, los Miembros no tienen la 
posibilidad de denegar a entidades que hayan realizado conf iscaciones la titularidad de marcas en su territorio.  
Según los Estados Unidos, esto significa que el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París exigen que los 
Miembros den efectos en su territorio a confiscaciones extran jeras.  Este país aduce que, sin embargo, no hay en 
el Acuerdo sobre los ADPIC ninguna disposición que tenga ese resultado.  En ese Acuerdo no hay nada que 
obligue a los Estados Unidos a decl arar que entidades que han realizad o confiscaciones son titulares legítimas 
de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales estadounidenses asociados con los activos confiscados.  Aunque el Acuerdo sobre los ADPIC impon e a los Miembros numerosas obligaciones sustantivas 
y de procedimiento respecto de las marcas de fábrica o de comercio, esas obligaciones no abarcan las normas y 
los medios para determinar la titularidad de las marcas.  Según los Estados Unidos, el material facilitado por la OMPI confirma este extremo. 
 
62 Los Estados Unidos se refieren en particular a las preguntas 42 y 43.  La respuesta de las 
Comunidades Europeas a la pregunta 43 se resume en el párrafo 4.160 supra . 
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 Página 59 
 
 
formuladas por el Grupo Especial,63 las Comunidades Europeas adujeron que, mediante el 
artículo 211, los Estados Unidos niegan la capacida d de un Estado soberano como Cuba de adoptar 
decisiones en materia de titularidad en su pr opio territorio.  Según lo s Estados Unidos, las 
Comunidades Europeas desearían que el Grupo Especial crea que el artículo 211 en un intento estadounidense de controlar la creación y la cesión de los derechos relativos a las marcas de fábrica o 
de comercio, los nombres comerciales y/o las de nominaciones comerciales en otros países.  Los 
Estados Unidos declaran que, en realidad, el  artículo 211 se limita a denegar los efectos 
extraterritoriales de las confiscaciones sin indemni zación.  De ningún modo se ocupa de la validez de 
una marca de fábrica o de comercio, un nombre co mercial o una denominación comercial determinada 
en un tercer país.  Señala simplemente que, pese a su  validez en cualquier otro país, la reivindicación 
de los derechos sobre una marca de fábrica o de  comercio, un nombre comercial o una denominación 
comercial asociados con una entidad comercial que  haya sido confiscada sin indemnización no es una 
reivindicación válida de derechos en los Estados Un idos - a menos que el que haga la reivindicación 
sea el titular.
64 
4.202  Los Estados Unidos aducen que las propias Comunidades Europeas parecen abrigar dudas 
acerca de su argumento de que su interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC no es pertinente en 
relación con el principio de no reconocimiento de l as confiscaciones extranjeras.  Los Estados Unidos 
hacen referencia a una pregunta formulada por el Grupo Especial a las Comunidades Europeas sobre si los asuntos Koh-I-Noor citados por los Estados Unidos habr ían tenido un resultado diferente con 
arreglo a la interpretación del Acuerdo sobre lo s ADPIC por las Comunidades Europeas, a lo que 
éstas contestaron, sin explicaciones, que es poco proba ble que el Acuerdo sobre los ADPIC exigiera 
un resultado distinto.
65  Los Estados Unidos alegan que, no obstante, de hecho, la posición de las 
Comunidades Europeas en este procedimiento -que  los Estados Unidos deben registrar y hacer 
                                                      
63 Los Estados Unidos se refieren a la respuesta de las Comunidades Europeas a las preguntas 40 a 42. 
 
64 Los Estados Unidos aducen que varias de las repuestas de las Comunidades Europeas a preguntas 
formuladas por el Grupo Especial ponen aún más de relieve la incoherencia de la posición de éstas.  Recuerdan 
que las Comunidades Europeas respondieron a la pregunta Nº 46 del Grupo Especial que , tras la nacionalización 
de la compañía Ron Bacardi  en Cuba, los "titulares de la marca de fábr ica" (es decir, los propietarios originales 
de la empresa, que habían abandonado a Cuba, trasladando su negocio a Nueva York) pidieron a las autoridades 
danesas que modificaran el registro danés de la marca para que reflejara la titularidad de la nueva empresa situada en Nueva York.  Los Estados Un idos se preguntan cómo justificaron  las autoridades danesas la simple 
transferencia de la titularidad de la marca danesa de la  compañía cubana confiscada a una nueva empresa situada 
en Nueva York si, como mantienen las Comunidades Europeas, en el artículo 6 quinquies  se estipula que todas 
las marcas de fábrica o de comercio extranjeras regula rmente registradas deberán ser registradas y protegidas, 
sin tomar en consideración ninguna decisión en cuanto a quién es el verdadero titular de la marca.  Para los 
Estados Unidos, la respuesta es que la autoridades danesas no estaban obligadas por ninguna disposición del Convenio de París a seguir reconociendo la titularidad de la marca a la empresa cubana confiscada que había 
procedido al registro.  Los Estado s Unidos aducen que, al parecer, la s autoridades danesas efectuaron una 
determinación meditada sobre quién era el verdadero titular de la marca.  Esa es precisamente la determinación 
que, según alegan ahora las Comunidades Europeas, los Mi embros no están facultados para hacer.  Con arreglo 
a la interpretación de las Comunidades Europeas, parece que el artículo 6 quinquies  del Convenio de París debía 
haber impedido que las autoridades danesas llegaran a la conclusión de que la titularidad de la marca debía 
transferirse.  Análogamente, si el Ac uerdo sobre los ADPIC se aplicara a es ta situación en la forma en que lo 
pretenden las Comunidades Europeas, parece que el párrafo 1 del artículo 15 y el párrafo 1 del artículo 16 habrían obligado a las autoridades danesas a mantener y hacer respetar la marca en nombre del que había 
procedido al registro, es decir, de la compañía cubana confiscada.  Los Estados Unidos agregan que se plantea 
una cuestión similar en lo que respecta a las marcas Bacardi  en el Reino Unido. 
 
65 Los Estados Unidos hacen referencia a la respuesta a la pregunta 45.  Posteriormente, las 
Comunidades Europeas aclararon su posición en su respue sta a la pregunta 72, declarando que el Acuerdo sobre 
los ADPIC no exigiría en la actualidad una solución distinta de la cadena de asuntos Koh-I-Noor . 
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respetar las marcas de fábrica o de comercio que hayan sido confiscadas y debidamente registradas en 
el país de origen- exigiría la constatación de que la entidad checoslovaca que había realizado la 
confiscación tenía, fuera de Checoslovaquia, un derecho que debía hacerse respetar a la marca Koh-I-Noor  en todos los lugares en que estuviera registrada, en virtud del artículo 6 quinquies  del 
Convenio de París.  Este es un r esultado muy distinto del que tuvo la ronda de asuntos original, y 
habría hecho que a los Estados miembros de las CE  les resultara imposible evitar la reivindicación de 
la titularidad por esa entidad que había realizado la  confiscación.  Los Estados Unidos alegan que 
parecería que, además de los asuntos Koh-I-Noor , muchos de los que examinó en su primera 
comunicación en relación con el principio del no  reconocimiento de las confiscaciones extranjeras 
habrían tenido un resultado distinto si se hubier a adoptado y aplicado la in terpretación del Convenio 
de París que defienden las Comunidades Europeas. 
4.203  Los Estados Unidos aducen que la afirmaci ón de las Comunidades Europeas de que el 
principio contrario al reconocimiento de confisca ciones en el extranjero no es pertinente a esta 
diferencia es, simplemente, errónea.
66  Los Estados Unidos sostie nen que el principio de no 
reconocimiento existe porque los Miembros ejercen su derecho a determinar quién es y quién no es el 
propietario de bienes en su territorio, incluidas l as marcas de fábrica o de comercio.  Se trata de un 
derecho que, según las Comunidades Europeas, fue eliminado por el Acuerdo sobre los ADPIC.  
El hecho de que el principio de  no reconocimiento de las confiscaciones realizadas en el extranjero 
exista junto al Acuerdo sobre los ADPIC y el Co nvenio de París indica que la interpretación del 
Acuerdo sobre los ADPIC de las Comunidades Europeas no es correcta.  El citado principio es, por tanto, sumamente pertinente a esta diferencia. 
4.204  Los Estados Unidos sostienen que, en contra de lo que afirman las Comunidades Europeas, 
según las cuales los Estados Unidos mezclan la cuesti ón de la titularidad de las marcas de fábrica o de 
comercio en los Estados Unidos con la de su titulari dad en Cuba, la posición de  los Estados Unidos es 
clara:  las entidades que han llevado a cabo confiscac iones en el extranjero tal vez puedan reivindicar 
la titularidad de los activos en su propio territo rio, pero no pueden formular reivindicaciones en 
relación con esos activos, en virtud de la  confiscación, en los Estados Unidos. 
4.205  Los Estados Unidos sostienen que el razona miento lógico de las Comunidades Europeas 
parece, en cambio, ser el siguiente:  1) cada Estado tiene derecho a regular la propiedad de bienes en su territorio, 2) en consecuencia, Cuba tiene der echo a confiscar activos, incluidas marcas de fábrica o 
de comercio registradas en Cuba, 3) los Estados Unidos no están obligados a admitir un intento de 
Cuba de confiscar bienes en los Estados Unidos, pe ro 4) están obligados a reconocer el cambio del 
título de propiedad en Cuba y "a extraer dete rminadas consecuencias del mismo".  Entre esas 
"consecuencias", figuran, al parecer, la obligación de reconocer la titularidad de las entidades 
confiscadoras con respecto a marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos.  Los Estados 
Unidos alegan que hay una falla en el análisis de  las Comunidades Europeas:  su conclusión está en 
abierta contradicción con su premisa inicial.  En el presente procedimiento, los Estados Unidos no 
ponen en tela de juicio el derecho de los países a regular la propiedad de activos en sus propios 
territorios, aunque de hecho ese derecho está sujeto a limitaciones, sino que niegan que ese derecho 
pueda dar lugar a que los Estados Unidos no puedan regular la titularidad de las marcas de fábrica o 
de comercio en su territorio en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. 
                                                     
 
66 Los Estados Unidos señalan a este respecto a la  atención del Grupo Esp ecial una "declaración de 
disentimiento" firmada por varios miembros del Parlamento Europeo y presentada al Presidente de la Comisión Europea para protestar contra la impugnación del artículo 211 por las Comunidades Europeas.  Las 
Comunidades Europeas facilitaron una copia de la respuesta del Presidente de la Comisión Europea a los autores 
de la declaración.  Además, ambas partes facilitaron in formación acerca de la validez de una de las firmas que 
figuraban en la declaración. 
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4.206  Los Estados Unidos manifiestan que la úni ca alegación que formulan las Comunidades 
Europeas en la presente diferencia es que el artíc ulo 211, en sus propios términos, viola el Acuerdo 
sobre los ADPIC:  es decir que el artículo 211 impone  la realización de actos que son incompatibles 
con las obligaciones de los Estados Unidos en virt ud del Acuerdo sobre los ADPIC.  No alegan, ni 
pueden alegar, que el artículo 211 haya sido causa de  la adopción de cualquier medida incompatible 
con el Acuerdo sobre los ADPIC, ni el mandato del Grupo Especial se refiere a una reclamación de 
esa índole.  Los Estados Unidos sostienen que, a pe sar de su alegación de que es probable que "los 
efectos del artículo 211 redunden en perjuicio de gr an número de relaciones comerciales de empresas 
de las CE, no sólo con entidades cubanas, sino con otros interlocutores a los que es aplicable el 
artículo 211", las Comunidades Europeas no pueden i ndicar un solo caso en el que se haya producido 
el perjuicio a que se refieren, ni mucho menos demostrar que ese supuesto perjuicio entrañe una 
violación de un derecho protegido por el Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.207  En apoyo de su tesis, los Estados Unidos adu cen que, después de haber transcurrido dos años 
desde la promulgación de la ley, y a pesar de los millares de marcas de fábrica o de comercio que las 
Comunidades Europeas sostienen que pueden hallar se en "peligro", las Co munidades Europeas no 
pueden citar una sola medida adoptada en violaci ón del Acuerdo sobre los ADPIC al amparo del 
artículo 211.  Las Comunidades Europeas aventuran la idea de que el artículo 211 podría perjudicar las expectativas económicas legítimas de agentes ec onómicos de las CE, pero  no han demostrado que 
esto haya ocurrido o vaya a ocurrir.  Al parece r de los Estados Unidos, las propias Comunidades 
Europeas admiten que los Estados Unidos estarían facultados en el marco del Acuerdo sobre los 
ADPIC para no dar efecto a un decreto confiscatorio con respecto a marcas de fábrica o de comercio  
en los Estados Unidos.  Los Estados Unidos suponen que incluso admitirían que los agentes 
económicos de las Comunidades Europeas que a dquirieran supuestos derechos a la entidad 
confiscatoria en relación con esas marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos no tienen 
expectativas económicas legítimas con respecto a ell as, o al menos no tienen expectativas legítimas 
basadas en el Acuerdo sobre los ADPIC.  La cues tión de la aplicabilidad o inaplicabilidad del 
artículo 211 a otros agentes económicos de las CE ha de ser resuelta por los tribunales sobre la base 
de los elementos de hecho del caso. 
4.208  Los Estados Unidos añaden que probablemente lo que preocupa a las Comunidades Europeas 
del artículo 211 no es que impida a la entidad que llevó a cabo la confiscación reivindicar la 
titularidad en ese supuesto, que las propias Comuni dades Europeas consideran legítimo, sino la 
hipótesis de que se aplique, más allá del ámbito de esas medidas "legítimas", en esferas en las que las 
Comunidades Europeas lo consideran ilegítimo.  Los Estados Unidos alegan que es en este punto en el 
que se quiebra la argumentación de las Comunidad es Europeas.  Las Comunidades Europeas, aunque  
han aventurado ideas generales sobre la forma en que el artículo 211 podría afectar a derechos 
legítimos no especificados, no han demostrado que el artículo 211 imponga la realización de actos que 
a su juicio son contrarios al Acuerdo sobre los ADPIC.  Esto es lo que las Comunidades Europeas 
deben demostrar de conformidad c on el Acuerdo sobre los ADPIC pa ra probar que el artículo 211 es, 
en sus propios términos, incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.  Los Estados Unidos 
sostienen que las Comunidades Europeas no lo han hecho. 
4.209  Los Estados Unidos recuerdan que las Comunidades Europeas sugieren, por ejemplo, que el 
artículo 211 no es admisible porque, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la jurisprudencia sobre 
el principio de no reconocimiento, su alcance va mucho más allá de los ac tivos confiscados y sería 
aplicable a marcas de fábrica o de comercio que  se utilicen en relación con una clase de productos 
distinta de los que fueron objeto de la confiscaci ón.  Los Estados Unidos responden que, no es así, 
sino que el artículo 211 se aplica de hecho a marcas de fábrica o de comercio que se hayan "utilizado 
en relación con" los activos confiscados, por lo que es sencillamente imposible inferir del artículo 211 
la posibilidad de que marcas de fábrica o de co mercio que no tengan ni nguna relación con los 
productos objeto de la confiscación estén comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho artículo.WT/DS176/R 
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Los Estados Unidos añaden que los nombres comerciales no están vinculados a una clase de productos, sino a la propia entidad comercial. 
4.210  Con respecto a la declaración de las Comunidades Europeas de que el artículo 211 no es 
admisible porque no sólo afecta a las marcas de fá brica o de comercio que se hayan utilizado en 
relación con activos confiscados, sino también a mar cas de fábrica o de comercio sustancialmente 
semejantes a las que se hayan utilizado en relaci ón con activos confiscados, los Estados Unidos 
responden que el sentido de la pr otección de las marcas de fábri ca o de comercio es evitar la 
confusión de los consumidores en cuanto a la pro cedencia de los productos;  una marca de fábrica o 
de comercio que sea "sustancialmente semejante" a otra puede generar confusión, como una marca 
que sea "idéntica".  Por esta razón una marca de fá brica o de comercio puede suponer una infracción 
respecto de otra si la primera y la segunda son "sus tancialmente semejantes".  Es en este contexto de 
la legislación en materia de marcas de fábrica o de comercio en el que el artículo 211 se refiere a las marcas de fábrica o de comercio idénticas o "sustanc ialmente semejantes".  Aventurar la idea de que 
un tribunal o cualquier otra instancia a la que co rresponda la decisión pueda utilizar esta disposición 
para ampliar el ámbito del artículo 211 e incluir en  él marcas de fábrica o de comercio enteramente 
independientes y distintas de las utilizadas en rel ación con los activos confiscados es pura fantasía. 
4.211  Según los Estados Unidos, las Comunidades Eu ropeas establecen una distinción entre el 
artículo 211 "incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC" y el principio "compatible con el 
Acuerdo sobre los ADPIC" de no re conocimiento de las expropiaciones extranjeras, basándose en que 
el último es un principio de "atribución" de la titu laridad entre dos partes enfrentadas, en tanto que el 
primero -el artículo 211- se limita a bloquear la  titularidad de las entidades confiscadoras, sin 
atribuirla a ninguna otra persona o entidad.  Ahora bien, cualquier diferencia que se plantee en el 
marco del artículo 211 supondrá también probablemente  la existencia de dos partes que reclaman la 
titularidad de la marca de fábrica o de comercio y por consiguiente se tratará también en ella de 
"atribuir" la titularidad, como ocurre en la ju risprudencia sobre el principio citado.  Además, 
el Acuerdo sobre los ADPIC no regula en ningún sentido la "atribución" de la titularidad;  no afirma 
que las normas de los Miembros sobre titularidad de  las marcas de fábrica o de comercio deban 
atribuir la titularidad de cada marca a una u otra parte enfrentadas, sino que simplemente, no establece 
nada con respecto a la titularidad.  Aunque la legislación de un Miembro puede disponer que la 
titularidad de una marca de fábrica o de comercio ha de ser "atribuida" a alguien, no hay en el 
Acuerdo sobre los ADPIC ninguna disposición que lo exija así.  En cuanto a la pertinencia del 
"abandono", la determinación al r especto es una determinación jurídica,  que depende de los elementos 
de hecho y de la intención del titular.  El Ac uerdo sobre los ADPIC no obliga en absoluto a los 
Miembros a mantener una política en materia de  "abandono", por lo que las repercusiones del 
"abandono" en las decisiones adoptadas al amparo de l artículo 211 no es en ningún aspecto pertinente 
al análisis de la compatibilidad del artí culo 211 con el Acuerdo sobre los ADPIC.
67  Los Estados 
Unidos añaden que el principio relativo a la aplicaci ón extraterritorial de los decretos confiscatorios 
extranjeros no se configura en la jurisprudencia co mo un principio de "atri bución" de derechos al 
titular original, sino de no reconocimiento de lo s derechos de las entidades confiscadoras.  
Las declaraciones de principios que  se formulan en las decisiones judiciales (según las cuales, por 
ejemplo las confiscaciones extranjeras son "contra rias a nuestro orden público y hieren nuestro 
sentido de la justicia y la equidad" y no se les da rá efecto en los Estados Unidos) no reflejan una 
simple "atribución" neutral de  los derechos de titularidad. 
4.212  Los Estados Unidos señalan que las Comunida des Europeas alegan que, de conformidad con 
el artículo 211 "en ningún caso el "titular original" se convertirá en titular de la marca de fábrica o de 
comercio, el nombre comercial o la denominación co mercial en cuestión […] los artículos 211 a) 2) y 
211 b) se limitan a garantizar al "titular original" un  derecho negativo a impedir a otro que haga valer
                                                      
67 Véase también la nota 61 de pie de página supra . 
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determinados derechos".  Los Estados Unidos aducen que, aun suponiendo que esa distinción sea 
pertinente, resulta difícil entender en qué forma el artículo 211 obliga a un tribunal estadounidense a  
no constatar que el titular original es el titular de la marca de fábrica o de comercio o del nombre 
comercial.  Parecería, por el contrario, que en cualquier procedimiento judicial en relación con el 
artículo 211, se pedirá al tribunal que  determine quién es y quién no es el  titular de la marca de fábrica 
o de comercio o del nombre comercial y que cabe perfectamente que en esa controversia intervengan 
el titular original y la entidad que llevó a cabo la co nfiscación.  En cuanto a la observación de que el 
artículo 211 "sólo" garantiza al titular original un derecho negativo a impedir a otro a utilizar la 
marca, los Estados Unidos señalan que ese es precis amente el derecho que el  párrafo 1 del artículo 16 
del Acuerdo sobre los ADPIC confiere al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada. 
4.213  Los Estados Unidos aducen que el artículo 211 re fleja el principio de que (sin autorización de 
los titulares originales)  los tribunales estadounide nses no darán efecto a las confiscaciones extranjeras 
con respecto a activos en los Estados Unidos, ni  reconocerán la titularidad de las entidades 
confiscadoras con respecto a marcas de fábrica o de  comercio que se hayan utilizado en relación con 
activos que han sido confiscados.  La posibilidad de  que el tribunal reconozca la titularidad de una 
entidad u otra en un caso determinado depende de  los elementos de hecho concretos que se le 
presenten.  Todas las posibilidades fácticas expuestas por el Grupo Especial en sus preguntas a los 
Estados Unidos plantearían diversas cuestiones que el  tribunal tomaría en consideración al determinar 
la titularidad de la marca de fábr ica o de comercio o del nombre come rcial en cuestión.  Los Estados 
Unidos no consideran que sea posible afirmar de fo rma verosímil que, ante una determinada serie de 
hechos, un tribunal u otro órgano encargado de adoptar una decisión se considerará obligado por el 
artículo 211 a formular una decisión concreta contraria al Acuerdo sobre los ADPIC.  Desde luego, 
las Comunidades Europeas no han aportado pruebas de que ocurra eso. 
4.214  Los Estados Unidos sostienen que las Comunida des Europeas carecen de base para sostener 
que el objeto del artículo 211 es "poner cortapisas al ejercicio de derechos de titularidad no 
controvertidos legalmente de Cuba o de nacionales de ese pa ís en relación con activos situados en los 
Estados Unidos".  Según los Estados Unidos, l as Comunidades Europeas aducen que el derecho 
estadounidense asume la titularidad de l activo (es decir, la marca de  fábrica o de comercio o el 
nombre comercial), y que el artículo 211, por tant o, impide al titular legítimo hacer valer sus 
derechos.  Los Estados Unidos sostienen que, a la luz de las descripciones detalladas de la 
jurisprudencia, estadounidense y europea, sobre el  tema del reconocimiento de las confiscaciones 
extranjeras, no es cierto que los derechos de titu laridad de las entidades confiscadoras en los Estados 
Unidos con respecto a las marcas de fábrica o de  comercio que se hayan utilizado en relación con 
activos confiscados no sean "cont rovertidos legalmente".  Es precisamente  esa titularidad la que 
resulta controvertida  en el derecho estadounidense, de confor midad tanto con la jurisprudencia como 
con el artículo 211. 
4.215  Según los Estados Unidos, el artículo 211 exige a quien haya de adoptar una decisión al 
respecto que examine, sobre la base de los h echos concretos en litigio, numerosos aspectos 
relacionados con la "titularidad".  Entre otras cosas,  parece que ha de dete rminar:  que existía una 
entidad comercial o activos que eran propiedad de alguien;  que el titular fue privado de la entidad 
comercial o los activos sin recibir una indemnización  equitativa y suficiente;  que existían marcas de 
fábrica o de comercio, nombres comerciales o denominaciones comerciales utilizadas en relación con dicha entidad comercial o activos (con arreglo al de recho estadounidense, el "uso" en relación con una 
entidad comercial o activos puede ge nerar derechos de titula ridad con respecto a la marca de fábrica o 
de comercio, el nombre comercial o la denominación co mercial);  que existe un "titular original" de la 
marca de fábrica o de comercio, el nombre comerc ial o la denominación comercial;  que la marca de 
fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial contr overtidos con arreglo al 
artículo 211 son idénticos, o sustancialmente semejant es, a la marca de fábrica o de comercio, el 
nombre comercial o la denominación comercial que  se han utilizado en relación con los activos 
confiscados (lo que, en parte plantea la cuestión de  quién es el titular de la marca de fábrica o de WT/DS176/R 
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comercio, nombre comercial o denominación comercial);  y si el titular original de la marca de fábrica 
o de comercio, el nombre comercial o la denominaci ón comercial ha consentido en su registro y/o uso 
por otra persona. 
4.216  Los Estados Unidos sostienen que todos esos asp ectos plantean problemas relacionados con la 
"titularidad":  plantean el problema de quién es y quién no es el titular de la marca de fábrica o de 
comercio, el nombre comercial o la denominación co mercial en los Estados Un idos.  La persona que 
ha de adoptar la decisión correspondiente ha de r esolver cada una de las cuestiones planteadas sobre 
la base de los hechos concretos que se le presenten, con el fin de decidir si es aplicable el artículo 211.  
Si se establece, en respuesta a esas cuestiones, que la entidad que llevó a cabo la confiscación no es 
titular real de la marca de fábrica o de comercio , el nombre comercial o la denominación comercial 
(y obra sin consentimiento del titular original), el artículo 211 obliga al tribunal a no "reconocer, hacer 
respetar o hacer valer de otra forma" cualquier reivindicación de esos derechos formulada por ella.  El resultado de la determinación de los tribunales de conformidad con el artículo 211 -que no se 
reconocerá, hará respetar o hará valer de otra fo rma la reivindicación de derechos formulada por la 
entidad que llevó a cabo la confiscación- no puede interpretarse, como parecen hacer las 
Comunidades Europeas, como una decisión de no r econocer, hacer respetar o hacer valer de otra 
forma derechos legítimos  de titularidad.  Por el contrario, este resultado se deriva necesariamente de la 
conclusión de que la persona que reivindica los derechos no tiene esos derechos de titularidad. 
4.217  Los Estados Unidos sostienen que no hay en el artículo 211 ninguna disposición que imponga 
un resultado concreto contrario al Acuerdo sobre lo s ADPIC.  Su aplicación en relación con una serie 
determinada de hechos puede variar en función de numerosas decisiones adoptadas por la persona 
competente acerca de quién es el verdadero titular de la marca de fábrica o de comercio, el nombre 
comercial o la denominación comercial en litigio.  Además, esas decisiones están sujetas a revisión 
administrativa y judicial.  En consecuencia, no cabe afirmar que el artículo 211 sea contrario a ninguna disposición del Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.218  Los Estados Unidos alegan que las Comuni dades Europeas tergiversan el sentido del 
artículo 211, al dar a entender que afecta a marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales 
que no tienen nada que ver con lo s activos confiscados.  En opinión de los Estados Unidos, las 
Comunidades Europeas proceden así para poner a las CE al abrigo de la crítica (bien fundada) de que 
su posición generaría una obligación en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC de reconocer los 
efectos de las confiscaciones realizadas en el extranjero.  La reclamación de las Comunidades 
Europeas parece referirse al hecho de que el artíc ulo 211 se aplica a marcas de fábrica o de comercio 
que se asemejan  a las marcas de fábrica o de comercio u tilizadas en relación con activos confiscados, 
aunque las marcas en cuestión no tengan ninguna vinculación jurídica o fáctica con los activos 
confiscados o con las marcas de fábrica o de co mercio vinculadas a esos activos.  Pero del propio 
hecho de que el artículo 211 se refiere a los supuest os derechos sobre una marca de fábrica o de 
comercio reivindicados por entidades que han conf iscados determinados activos y a los titulares 
originales de las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con esos activos confiscados 
se desprende la existencia de una vinculación entr e las marcas de fábrica o de comercio objeto del 
artículo 211 y los activos confiscados. 
4.219  Según los Estados Unidos, las Comunidades Eur opeas hacen diversas afirmaciones sobre el 
alcance del artículo 211.  En primer lugar, sos tienen que el artículo 211 no exige ninguna vinculación 
de hecho o de derecho entre la marca de fábrica o de comercio que se trate de hacer respetar y una 
marca de fábrica o de comercio o nombre comercia l existente en los Estados Unidos en el momento 
de la confiscación.  Para los Estados Unidos no es cl ara la razón por la que desde el punto de vista del 
Acuerdo sobre los ADPIC habría de tener importanc ia el hecho de que existiera o no una marca de 
fábrica o de comercio en los Estados Unidos en el  momento de la confiscación.  El hecho de que esa 
marca existiera o no en ese momento no es pertinente a efectos de decidir si los Estados Unidos tienen 
o no derecho a determinar si la entidad que llevó a cabo la confiscación es o no titular de la marca de WT/DS176/R 
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fábrica o de comercio.  Además, con todo, el artíc ulo 211 se refiere únicamente al "titular original" de 
la marca de fábrica o de comercio utilizada en re lación con el activo confiscado.  El artículo 211 no 
especifica el lugar de "uso", pero el uso de una ma rca de fábrica o de comercio -incluso fuera de los 
Estados Unidos- puede dar lugar a la titularidad de esa marca de fábrica o de comercio en los Estados 
Unidos conforme a la legislación estadounidense.68  En consecuencia, un tr ibunal puede o no constatar 
que el titular original poseía una marca de fábric a o de comercio en los Estados Unidos en el 
momento de la confiscación, y puede constatar o no la pertinencia de ese hecho.  No puede 
adelantarse cuál sería la solución que un tribunal daría a esta cuestión relativa a la titularidad.  Los 
Estados Unidos señalan que el único caso que las Comunidades Europeas han citado reiteradamente 
para aclarar la forma en que podría operar el artícu lo 211 -el caso de la Havana Club- se refería a una 
marca de fábrica o de comercio que existía  en los Estados Unidos en el momento de la confiscación. 
4.220  Según los Estados Unidos, las Comunidades Eu ropeas afirman, en segundo lugar, que el 
artículo 211 afecta a marcas de fábrica o de comerc io que pueden referirse a productos completamente 
distintos de los que fueron objeto de la conf iscación.  Los Estados Unidos sostienen que las 
Comunidades Europeas no explican cuál es la rela ción entre lo que afirman y cualquier obligación 
derivada del Acuerdo sobre los ADPIC y responden,  además, que el artículo 211 exige que la marca 
de fábrica o de comercio haya sido utilizada en relación con los activos o la entidad comercial 
confiscados, y se centra en la protección de los intere ses del "titular original" de la marca de fábrica o 
de comercio utilizada en relación con los activos o la entidad comercial de que se trate.  Además, 
como es lógico, los nombres comerciales se refi eren a la propia entidad comercial y no a 
determinados productos.  Los Es tados Unidos señalan que, en el  único ejemplo que citan las 
Comunidades Europeas -el de Havana Club- la ma rca de fábrica o de comercio estadounidense en 
cuestión parece haber sido utilizada en relación con el mismo producto precisamente -el ron- que fue 
objeto de la confiscación. 
4.221  Los Estados Unidos añaden que las Comunidades Europeas afirman, en tercer lugar, que el 
artículo 211 podría aplicarse para impedir la reivindicación de la titularidad por entidades 
confiscadoras en los casos en que el titular or iginal hubiera abandonado jurídicamente la marca de 
fábrica o de comercio estadounidense.  Los Estados  Unidos responden que no está claro tampoco cuál 
es la importancia que tiene esta afirmación desde el punto de vista de la compatibilidad con el 
Acuerdo sobre los ADPIC.  El Acuerdo sobre los AD PIC no exige en absoluto una política en materia 
de abandono, por lo que el hecho de que pudier a ser aplicable en determinadas circunstancias no 
constituiría una infracción del Acuerdo sobre los ADPIC.  Los Estados Unidos señalan que las 
Comunidades Europeas vuelven a citar una vez más la decisión judicial en el asunto " Havana Club " y 
sostienen que en ese asunto el tribunal se negó a cons tatar que, por la simple razón de haber dejado de 
utilizar ese nombre comercial, el titular original hubiera perdido su derecho a impedir el uso de su nombre comercial por otra persona.  El tribunal i ndicó también, para aclarar su decisión, que no 
parecía probable que "el Congreso hubiera desea do colocar en una posición desventajosa a una 
empresa que, como puede comprenderse, dejó de  usar su nombre comercial después de su 
confiscación".  Dicho de otra forma, el tribunal r econoció específicamente que, en el contexto de la 
confiscación forzosa de la destilería de Havana Cl ub, podía ser procedente llegar a la conclusión de 
que los titulares originales no dejaron voluntariament e de usar el nombre comercial con el propósito 
de no volver a utilizarlo. 
4.222  Según los Estados Unidos, las Comunidades Eur opeas establecen además una distinción entre 
el artículo 211 y la jurisprudencia sobre no reconoc imiento de las confiscaciones extranjeras, basada 
en que el artículo 211 afecta a marcas de fábri ca o de comercio que no han sido nunca confiscadas y 
                                                     
 
68 Véanse  las respuestas de los Estados Unidos a la s preguntas del Grupo Especial acerca de la 
determinación del titular de una marca de fábrica o de comercio en el derecho estadounidense, que se resumen en los párrafos 4.240 a 4.242 infra.  
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Página 66  
 
que han existido en manos de titulares no relaciona dos con la entidad comercial cubana expropiada o 
sólo han sido creadas en los Estados Unidos despu és de la revolución cubana .  Los Estados Unidos 
responden que eso no es cierto.  Si las marcas de fábr ica o de comercio están en manos de "titulares" 
que no tengan relación con la entidad  comercial confiscada, el artículo 211 no será aplicable, porque 
se refiere únicamente a la titularidad sobre marcas de  fábrica o de comercio de aquellos que derivan 
su titularidad de la entidad comercial confiscada.  Si el demandante no tiene ninguna relación con la 
entidad comercial confiscada, resulta difícil entende r cómo podría serle aplicable el artículo 211.  
Además, si las marcas de fábrica o de comercio só lo fueron creadas después de la revoluc ión cubana, 
un tribunal podría perfectamente cons tatar que no hay otro "titular original" de la marca de fábrica o 
de comercio que la propia entidad confiscadora y qu e, por lo tanto, no hay posibilidad de aplicar el 
artículo 211.  Las distinciones que trata de estab lecer las Comunidades Europeas sencillamente no 
existen, e incluso en el caso de que existieran, no abonarían la tesis de que el artículo 211 es 
incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.223  Los Estados Unidos concluyen, en síntesis, que el alcance del artículo 211 no es el que 
aventuran las Comunidades Europeas.  Además, en caso de que la descripción que hacen las 
Comunidades Europeas del alcance de ese artículo fuera exacto, las Comunidades Europeas no han 
demostrado que el artículo 211 sea incompa tible con el Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.224  Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas pretenden también describir el 
"funcionamiento" del artículo 211.  En esa descripci ón se entregan, en la misma medida en que lo 
hacen al describir el alcance de ese artículo, a nu merosas especulaciones y no demuestran en absoluto 
que el artículo 211 exija las acciones que alegan  que exige, ni que esas acciones, aunque fueran 
exigidas, sean incompatibles con las obligaciones de  los Estados Unidos en el marco del Acuerdo 
sobre los ADPIC. 
4.225  Los Estados Unidos sostienen que las Comunidad es Europeas declaran en primer lugar que el 
registro federal de las marcas de fábrica o de co mercio es "firme" una vez transcurridos cinco años, y 
da a entender que el fin y el efecto del artículo 211 fue anular la firmeza del registro de Cubaexport's 
Havana Club.  Los Estados Unidos responden qu e esa afirmación es inexacta.  En primer lugar 
"firme" no equivale a "inimpugnable":  el registro federal de las marcas de  fábrica o de comercio, 
independientemente del tiempo transcurrido, está sujeto a la impugnación de los elementos que 
sirvieron de base a la titularidad de la marca.  Los Estados Unidos, aunque  subrayan que el caso 
concreto de "Havana Club" no está incluido en el  mandato del Grupo Especial, observan que nadie 
hizo la solicitud legalmente prescrita para la  adquisición de "firmeza", con lo que ésta es 
sencillamente una cuestión que no se plantea con resp ecto a esa marca de fábrica o de comercio.   
4.226  Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas alegan que el artículo 211 no otorga 
derechos al titular original de la entidad come rcial confiscada -las Comunidades Europeas parecen 
alegar incluso que el titular original no puede  ser parte en una acción que se sustancie en el marco del 
artículo 211- sino que se limita a recortar los derec hos de determinados titula res;  las Comunidades 
Europeas afirman que eso demuestra el carácter " punitivo" del artículo 211.  Los Estados Unidos 
responden que se trata de una afirmación ya form ulada, porque parece haber pocas dudas de que el 
artículo 211, en los casos en que es aplicable, darí a al titular inicial de una marca de fábrica o de 
comercio que se haya utilizado en relación con activ os confiscados -o a su sucesor- el derecho de 
impedir a la entidad confiscadora o a su sucesor qu e usara la marca o reivindicara la titularidad de 
ella.  Se trata de un derecho impor tante para el titular original.  Aunque tal vez sea cierto que un 
tercero demandado por infracción por la entidad conf iscadora en los Estados Unidos pueda defenderse 
alegando que la entidad confiscadora no puede reivin dicar derechos sobre una marca de fábrica o de 
comercio de la que no es titular, esto no es anorma l, ni "punitivo".  El demandado en una acción 
relativa a marcas de fábrica o de comercio tiene si empre la posibilidad de defenderse alegando que el 
demandante no es titular de la marca de fábrica o de comercio supuestamente infringida.  Si el 
demandante no es titular de la marca, no puede enta blar una demanda por infracción ni siquiera contra  WT/DS176/R 
 Página 67 
 
 
un tercero.  A juicio de los Estados Unidos, el artículo 211 no plantea una situación anormal a ese 
respecto. 
4.227  Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211 no impone los tipos de decisiones que las 
Comunidades Europeas aventuran que podrían resultar del artículo 211.  Según los Estados Unidos, el 
funcionamiento preciso del artículo 211 dependerá de los hechos que se presenten a quien haya de 
adoptar la decisión, pero la cuesti ón fundamental que éste habrá de a bordar es la de la identidad del 
titular de la marca de fábrica o de comercio en litigio.  Además, aun en caso de que las especulaciones 
de la Comunidad Europea fueran ciertas, no ha bría una infracción del Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.228  Los Estados Unidos afirman, por último, que  coinciden con las Comunidades Europeas en 
que si el principio de no reconocimiento de l as confiscaciones en el extranjero se representara 
mediante un círculo, y el Acuerdo sobre los ADPIC,  por otro no habría ninguna intersección entre 
esos círculos.  La razón de ello estriba en que el Acuerdo sobre los ADPIC no aborda la cuestión de si 
una entidad confiscadora puede reinvidicar la titulari dad de marcas de fábri ca o de comercio en los 
Estados Unidos:  las normas para determinar el titular de una marca de fábrica o de comercio 
corresponden a la legislación nacional.  En opinión de  los Estados Unidos, el problema que plantea la 
posición de las Comunidades Europeas es que si el Acuerdo sobre los ADPIC obligara  a los 
Miembros a reconocer como titulares a quienes hubi eran registrado una marca, como aducen las 
Comunidades Europeas, los Miembros no podrían ne gar a las entidades confiscadoras la titularidad de 
las marcas de fábrica o de comercio en su terri torio.  Los Estados Unidos sostienen que ello 
equivaldría a obligar a los Miembros a dar efecto a las confiscaciones realizadas en el extranjero con 
respecto a las marcas de fábrica o de comercio en su territorio.  No basta decir, como hacen las 
Comunidades Europeas, que hay un principio de no reconocimiento que se refiere a las 
expropiaciones y al que no afectan las obligaciones contraídas en el marco del Acuerdo sobre los 
ADPIC.  Si los Miembros no están obligados a dar efecto a las confiscaciones realizadas en el extranjero en lo que respecta a las marcas de fá brica o de comercio en su territorio -y las 
Comunidades Europeas coinciden en que no están obligados a hacerlo- el Grupo Especial debe 
constatar que el propio Acuerdo sobre los ADPIC no ob liga a los Miembros a ello.  La interpretación 
del Acuerdo sobre los ADPIC de las Comunidades Europeas no permite formular esa constatación, que su interpretación correcta exige. 
2. Titularidad de las marcas de fábrica o de comercio 
4.229  En sus comunicaciones, las partes presenta ron argumentos sobre la cuestión de la 
determinación del titular de una marca de fábrica o de comercio.  Como esos argumentos están 
relacionados con todas las incompatibilidades especí ficas con el Acuerdo sobre los ADPIC que alegan 
las Comunidades Europeas, se resumen a continuación por temas. 
4.230  Las Comunidades Europeas
 aducen que, aunque es cierto que los Miembros de la OMC gozan 
de cierta libertad de acción por lo que se refier e a la titularidad, el Acuerdo sobre los ADPIC 
proporciona orientaciones claras sobre quién ha de ser  considerado titular de un derecho de propiedad 
intelectual.  El punto de partida es el párrafo 3 del artículo 1 de ese Acuerdo, en el que se hace 
referencia a "[…] las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder 
beneficiarse de la protección […]".  Esta disposici ón ha de leerse conjuntamente con las disposiciones 
pertinentes relativas a los criterios para disfrutar de protección que figuran en la Parte II del Acuerdo 
en relación con el derecho de propi edad intelectual de que se trate.  En el caso de las marcas de 
fábrica o de comercio, la disposición pe rtinente es el artículo 15 del Acuerdo. 
4.231  Las Comunidades Europeas sostienen que, además, en cada sección de la Parte II del Acuerdo 
sobre los ADPIC, se describen las características de los titulares del derecho.  Por ejemplo, en la 
sección del Acuerdo sobre los ADPIC dedicada al dere cho de autor, el titular de los derechos WT/DS176/R 
Página 68  
 
otorgados es el autor de la obra
69, y no existen miles de opciones sobre la manera de designar al autor.  
Otro argumento que respalda la opinión de que el  Acuerdo sobre los ADPIC define efectivamente al 
titular de un derecho de propiedad intelectual puede deducirse del párrafo 2) del artículo 14 bis del 
Convenio de Berna, en el que se conceden facu ltades discrecionales excepcionales a los Miembros 
para la determinación de la titu laridad del derecho de autor sobre la obra cinematográfica. 
4.232  En respuesta a una pregunta del Grupo Especial sobre si en el Acuerdo sobre los ADPIC se 
define al titular de una marca de fábrica o de comercio, las Comunidades Europeas sostienen que, 
aunque ni en ese Acuerdo ni en el Convenio de Parí s se define expresamente a ese titular, parecería, 
que, tanto en el Acuerdo como en el Convenio de París, hay referencias directas o indirectas a la 
titularidad, que orientan a los Miembros sobre la manera de determinarla.  En el párrafo 1 del 
artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, se establece una vinculación entre la marca de fábrica o de 
comercio y los bienes o servicios generados por una empresa.  Esto parecería indicar que sólo una 
empresa puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio que distinga sus bienes o servicios.  
Parecería confirmar esto el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo, que equipara al titular de la marca 
de fábrica o de comercio con la empresa cuyos bi enes o servicios son distinguidos por la marca.  
Asimismo, el párrafo 1 del artículo 19 del Acuerdo pare ce equiparar al titular de la marca de fábrica o 
de comercio con la empresa que utiliza la marca para  sus bienes o servicios.  Por lo tanto, parecería 
que el principal supuesto, que figura tanto en el Acuerdo sobre los ADPIC como en el Convenio de 
París, es que el titular de la marca de fábrica o de  comercio es la empresa que utiliza la marca para 
distinguir sus bienes o servicios.70 
4.233  Las Comunidades Europeas aducen además  que si  los Miembros de la OMC tuvieran total 
libertad para asignar la titularidad de una marca de fá brica o de comercio, ello daría lugar a resultados 
absurdos y privaría de todo valor los artículos 16 a 21 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.234  En respuesta a una pregunta del Grupo Especial sobre si podía haber situaciones en las que el 
titular del registro de una marca de fábrica no fuer a el titular de esa marca, las Comunidades Europeas 
sostienen que sólo puede haber un titular (dejando a un lado la cuesti ón de la cotitularidad) de una 
marca de fábrica o de comercio para una determin ada clase de productos o servicios en un territorio 
determinado.  Los signos o combinaciones de signos en relación con una clase de productos o 
servicios sólo se convierten en una marca de fábric a o de comercio cuando se registran.  Antes del 
registro, la marca de fábrica o de comercio no existe .  Por lo tanto, no puede haber conflicto entre el 
titular del registro y otro titular de la misma marca.   Los registros de marcas de fábrica o de comercio 
pueden ser impugnados por terceros - por ejemplo por motivos de priori dad- habitualmente dentro de 
un plazo determinado.  Esa impugnación -si tiene éxito - anulará la marca de fábrica o de comercio 
pero no creará otra marca de fábrica o de comercio pa ra alguien distinto.  Esto sólo puede conseguirse 
mediante una inscripción posterior -con éxito- en el re gistro.  Hay situaciones en las que el registro de 
marcas de fábrica o de comercio (como, por ejemplo, un registro catastral) es inexacto y ha de rectificarse.  Cuando el titular de una marca de fábr ica o de comercio fallece o transmite la marca, el 
registro ha de rectificarse y se debe inscribir en él  como titular al heredero o al destinatario de la 
transmisión. 
                                                     
 
69 Las Comunidades Europeas se remiten al artículo 5 del Convenio de Berna. 
 
70 Los Estados Unidos sostienen que un particular, por ejemplo, un artista, puede ser titular de una 
marca de fábrica o de comercio que haya cr eado y otorgar licencias para su utilización ( véase  el párrafo 4.245 
infra ).  Las Comunidades Europea responden que no existe contradicción entre su afirmación de que sólo una 
"empresa" puede ser titular de marcas de fábrica o de co mercio y nombres comerciales y la referencia de los 
Estados Unidos a los artistas, porque, por supuesto , los artistas pueden ser empresas que desarrollen una 
actividad económica y esas empresas pueden ser tanto personas físicas como jurídicas. 
  WT/DS176/R 
 Página 69 
 
 
4.235  En respuesta a otra pregunta, las Comunidad es Europeas sostienen que, en relación con las 
patentes, el párrafo 1 del artículo 27 y el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC tienen 
algunas características comunes.  También aquí una  invención no es, en sí misma, un derecho de 
titularidad.  Sólo la patente registrada sobre la  base de una invención que cumpla los requisitos 
establecidos en el párrafo 1 del artículo 27 constituye el derecho de titularidad.  Todos los sistemas de 
patentes del mundo (salvo uno) fu ncionan según el denominado si stema basado en la primera 
presentación de una solicitud.  Esto quiere decir que  el primero que procede al registro, cumpliendo 
los requisitos establecidos en el párrafo 1 del artícul o 27, es el titular de la patente.  Nadie más puede 
ser titular de esa patente.  Es te argumento se aplica también - mutatis mutandis - al artículo 25 del 
Acuerdo en el caso de los dibujos y modelos indu striales, que en muchos países se protegen como 
patentes de dibujos o modelos. 
4.236  Los Estados Unidos  señalan que en el párrafo 1) del artículo 1 del Convenio de París, se 
establece una "Unión para la protecci ón de la propiedad industrial".  En  el párrafo 2) de ese artículo se 
declara que "la protección de la propiedad industrial tie ne por objeto", entre otras cosas, las marcas de 
fábrica o de comercio.  Aunque el término "marca  de fábrica o de comercio" no se define en el 
Convenio de París, un comentarista de éste señaló en 1969 que "una marca de fábrica o de comercio  
se define habitualmente como un signo que sirve para  distinguir los bienes de una empresa de los de 
otras empresas.  El titular de una marca de fábric a o de comercio tiene por  lo general el derecho 
exclusivo de utilizar la marca, o variaciones de la misma, para bienes  idénticos o semejantes."71  
Además, quizá porque se entendía en forma tan universal que el principio era necesario para el funcionamiento del sistema de propiedad intelectua l que no era preciso decirlo, el Convenio de París 
no define ni describe en ningún lugar quién es el titular de la marca de fábrica o de comercio. 
4.237  Los Estados Unidos explican que la decisión s obre la identidad del titular de una marca de 
fábrica o de comercio -sobre quién puede impedir que los demás utilicen la marca- se deja, por lo 
tanto, a cargo de la legislación interna de los miem bros de la Unión.  Como declaró un respetado 
comentarista respecto del Conveni o de París, "la cuestión de si una persona es el titular  de la marca en 
un país de la Unión tendrá que decidirse con arreglo a la legislación interna de ese país".
72  La forma 
en que se determina la titularidad de una marca de  fábrica o de comercio de conformidad con la 
legislación estadounidense se describe en el párrafo 4.242 infra .  Los Estados Unidos señalan que, en 
otros Miembros las disposiciones de la ley interna sobre la titularidad de las marcas de fábrica o de 
comercio son distintas.  En el Convenio de Pa rís no hay nada que estipule el contenido de la 
legislación interna sobre el tema de la titulari dad.  Aunque las normas sustantivas a ese respecto se 
dejan a cargo de la legislación interna de los Miem bros, una norma básica del Convenio contenida en 
el párrafo 1) del artículo 2 de éste, es que, inde pendientemente de cuáles sean las leyes, no deben 
conceder a los nacionales de otros Miembros menos ventajas que a sus propios nacionales. 
4.238  Los Estados Unidos continúan explicando qu e el Acuerdo sobre los ADPIC desarrolla 
determinadas disposiciones del Conve nio de París relativas a las marcas  de fábrica o de comercio, por 
ejemplo, definiendo la materia que puede registrar se como marca de fábrica o de comercio (párrafo 1 
del artículo 15), especificando los derechos exclusiv os mínimos que deben corresponder a los titulares 
de marcas de fábrica o de comercio registradas (p árrafo 1 del artículo 16) y poniendo a disposición de 
los titulares de derechos determinados procedimientos  para hacer que éstos se respeten (por ejemplo, 
en el artículo 42).  En estos aspectos, el Acuerdo va  más allá del marco del Co nvenio de París.  Pero, 
al igual que ese Convenio, el Acuerdo sobre lo s ADPIC no contiene ninguna disposición que 
especifique cómo se determina la titularidad de un a marca de fábrica o de comercio;  deja esa 
                                                      
71 Los Estados Unidos se refieren a Bodenhausen, página 22.  Las cursivas son del autor. 
 
72 Bodenhausen, página 125 (aclarando quién podría  ser considerado titular de una marca a efectos de 
la interpretación del artículo 6 septies  del Convenio de París).  (Las cursivas son del autor.) 
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determinación a cargo de la legislación nacional de cada Miembro, a reserva de los requisitos de trato 
nacional (artículo 3) y trato de la nación más fa vorecida (artículo 4), entre otras disciplinas del 
Acuerdo sobre los ADPIC. 
4.239  A juicio de los Estados Unidos, el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC sólo 
reconocen derechos respecto de las marcas de fábrica o de comercio al titular  del derecho de 
propiedad intelectual, pero ni el Convenio de Pa rís ni el Acuerdo sobre los ADPIC contienen normas 
sustantivas que permitan determinar quién es ese titular.
73  Los Estados Unidos ponen de relieve, en 
particular, que en el Acuerdo sobre los ADPIC no hay nada que prive a un Miembro de su derecho 
soberano a decidir que una persona cuya supuesta titu laridad de una marca de fábrica o de comercio 
se retrotrae a una confiscación no es el titular de esa marca en la jurisdicción de ese Miembro. 
4.240  En cuanto a la determinación de la titularida d de una marca de fábrica o de comercio con 
arreglo a la legislación estadounidense, los Estados Unidos declaran que, aunque la "titularidad" se 
determina generalmente sobre la base del uso, entr a en juego una complicada serie de consideraciones 
cuando ha de adoptarse una decisión sobre quién es el  titular de una marca, por ejemplo, entre dos 
usuarios de ésta, entre un distribuidor y un fabricante o entre partes relacionadas entre sí, cada uno de 
los cuales reivindica la titularidad.  De conformida d con la legislación estadounidense, el titular de 
una marca es generalmente la parte que controla la naturaleza y la calidad de los bienes vendidos o los 
servicios prestados bajo esa marca.  Por consiguien te, en los Estados Unidos, los hechos concretos 
relativos a la utilización de la marca de terminan la cuestión de la titularidad.74  E s t o  e s  c i e r t o  
independientemente de quien haya registrado la mar ca de fábrica o de comercio:  si la persona que 
procede al registro en los Estados Unidos no es el  verdadero titular de la marca con arreglo a la 
legislación estadounidense, el registro podrá anularse. 
4.241  Por lo que se refiere a la determinación del "titu lar original" a que se hace referencia en el 
artículo 211, los Estados Unidos declaran que, en  el contexto de un procedimiento judicial 
estadounidense al amparo de los artículos 211(a)(2) o 211(b), los tribunales aplicarían principios del 
common law , sobre la base de los hechos  concretos del asunto para de terminar quién es el "titular 
original".  De conformidad con el principio de terr itorialidad de las marcas de fábrica o de comercio, 
probablemente se determinaría quién es el "titular or iginal" de la marca, el nombre comercial o la 
denominación comercial con arre glo al derecho estadounidense.75  Este principio no se aplicaría de 
                                                      
73 Los Estados Unidos agregan que esa es la razón de que todos los Miembros responsables del 
Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las Comunidades Europeas, proporcionen la 
oportunidad de impugnar las reivindicacione s de titularidad y de anular el regist ro de las marcas de fábrica o de 
comercio si se determina que la parte que reivindica los derechos de titularidad no es, en realidad, el verdadero titular de la marca. 
 
74 Los Estados Unidos agregan que su legislación interna refleja, en muchos aspectos, la importancia de 
la determinación de la identidad del titular de la marca de fábrica o de comercio.  La única parte que puede 
legítimamente solicitar el registro de una marca es su titular.  15 U.S.C. 1051.  Además, el solicitante debe ser el 
titular de la marca cuyo registro se solicita.  Si el solicitante no es titular de la marca en la fecha de presentación de la solicitud, dicha solicitud es nula. 
 
Cualquier solicitud presentada por una parte que no sea el titular de la marca es inválida y ese defecto 
no puede subsanarse por modificación o cesión porque el solicitante no tenía derecho a formular la solicitud 
cedida en la fecha de presentación.  La base legal de esta invalidez es el §1 de la Ley de Marcas de Fábrica o de 
Comercio, 15 U.S.C. §1051 y, cuando son pertinentes cuestiones empresariales, los §§5 y 45, 15 U.S.C. §§1055 
y 1127. 
 
75 En respuesta a una pregunta relativa al artículo 2 11(a)(1), los Estados Unidos explican que éste se 
centra en las marcas de fábrica o de comercio que tienen un "titular original" y que se han "utilizado" en relación 
con los activos o la entidad comercial confiscados.  Esta  utilización -incluso fuera de los Estados Unidos- puede 
crear derechos de titularidad en ese país.  WT/DS176/R 
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manera distinta en el caso de marcas de fábr ica o de comercio notoriamente conocidas:  se 
determinaría quién es el titular de conformidad con las leyes de los Estados Unidos.  La cuestión de 
quién es "sucesor en interés" se decidiría de acu erdo con la legislación sobre los contratos y las 
sociedades aplicable a los hechos de cada asunto.   Esta decisión implicaría habitualmente la 
aplicación de la ley personal del titular original y de sus sucesores, a menos que se comprobara que 
esas leyes violaban el orden público de la jurisdicción, en cuyo caso no se aplicarían.76 
4.242  En respuesta a una pregunta sobre la importancia  de un registro, los Estados Unidos explican 
que, en su territorio, el registro no es una prueba concluyente de la titularida d de una marca y que los 
derechos relativos a las marcas de fábrica o de co mercio adquiridos en los Estados Unidos sobre la 
base del common law  existen independientemente del registro fe deral.  El registro de una marca de 
conformidad con la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. §1051 y siguientes, crea 
presunciones prima facie  de que quien procedió al registro es el titular de la marca registrada y tiene 
el derecho exclusivo a utilizar esa marca en el come rcio.  Esto es cierto tanto en los procedimientos 
administrativos como ante los tribunales estadounidenses.  Por ejemplo, sobre la reivindicación de la titularidad de una marca por quien procedió al regist ro puede prevalecer el uso anterior y continuo con 
arreglo al common law  de esa marca o de una marca similar que pueda inducir a confusión. 
4.243  Los Estados Unidos alegan que las Comuni dades Europeas no han presentado ninguna base 
legal para su conclusión de que el Acuerdo sobre los ADPIC estipula cómo debe determinarse quién 
es el titular de una marca de fábrica o de come rcio, un nombre comercial o una denominación 
comercial e impide que los Miembros efectúen su s propias determinaciones sobre la titularidad.  
Alegan también que, además, al intentar respal dar sus argumentos, las Comunidades Europeas no 
logran conciliar su posición con el principio acepta do contrario al reconocimiento extraterritorial de 
las confiscaciones extranjeras, contradicen sus propios argumentos y las prácticas de sus Estados 
miembros y ofrecen interpretaciones deformadas de l Acuerdo sobre los ADPIC, que son incorrectas. 
4.244  Los Estados Unidos aducen que, ni en su primera comunicación ni en su respuesta a 
preguntas directas formuladas por el Grupo Especial, han podido las Comunidades Europeas señalar 
cualquier disposición del Acuerdo sobre los ADPIC que defina quién es el titular de una marca de 
fábrica o de comercio o impida a un Miembro decidir que una entidad que ha realizado una 
confiscación no tiene derecho a ser titular de las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en 
relación con activos confiscados.  Lo más que pueden aducir las Comunidades Europeas es que "tanto 
en el Acuerdo como en el Convenio de París hay re ferencias directas o indirectas a la titularidad, que 
orientan a los Miembros sobre la manera de determinarla".
77  Los Estados Unidos alegan que las 
                                                      
76 En respuesta a una pregunta sobre a quién co rresponde determinar el "titular original" de 
conformidad con el artículo 211(a)(1), los Estados Unidos explican que, con la salvedad de que no se haya aplicado ese artículo, es razonable suponer que la determinación del titular original podría ser efectuada por la 
USPTO, en el contexto de un procedimiento de oposición o anulación, si el solicitante intentara registrar una 
marca de fábrica o de comercio basándose en la licencia general otorgada de conformidad con el título 31 CFR 515.527.  También podría realizar  esa determinación la OFAC, si a) el  solicitante pidiera a la OFAC que 
resolviera que reúne las condiciones para obtener una licencia general o b) se recurriera a la OFAC para que 
considerara si quien procedía al registro al amparo de una "licencia general" reunía las condiciones para obtener 
dicha licencia de conformidad con el artículo 515.527 o si debía haber solicitado una licencia específica. 
 
77 Además, los Estados Unidos no están de acuerdo con las Comunidades Europeas en que el párrafo 1 
del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC exija que to do signo que "podrá" constituir una marca de fábrica o 
de comercio pueda registrarse como marca, independientemente de si quien procede al registro es el verdadero titular.  Efectivamente, el párrafo 1 del artículo 15 no pr escribe la obligación afirmativa de registrar todas esas 
marcas de fábrica o de comercio, incluso si  es el verdadero titular el que in tenta obtener la protección.  Hay 
abundantes ejemplos.  Por ejemplo, se puede legítimamente denegar el registro a un solicitante cuando la marca propuesta es puramente ornamental  o funcional y no tiene capacidad de identificación de la fuente. 
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Página 72  
 
conclusiones que las Comunidades Europeas extraen  de esas orientaciones aparentemente vagas son 
erróneas.  Pero la cuestión no es si en el Acuerdo sobre los ADPIC hay referencias a la titularidad, que 
"orientan".  La cuestión es si ese Acuerdo prohíbe  que un Miembro se niegue a dar efecto a un decreto 
de confiscación extranjero, decidiendo que no recono cerá la titularidad de las entidades que realizaron 
la confiscación o de sus sucesores sobre esas marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos.  
La respuesta es negativa.  El Acuerdo sobre los ADPIC no exige a los Estados Unidos que reconozcan 
esa titularidad en el caso de las marcas de  fábrica o de comercio estadounidenses.  
4.245  Los Estados Unidos sostienen que no es cierta la afirmación de las Comunidades Europeas de 
que sólo una "empresa" puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio, porque en el 
párrafo 1 del artículo 15 se establece una vinculación entre la marca de fábrica o de comercio y los 
bienes o servicios generados por una empresa.  Un pa rticular puede ser titular de una marca de fábrica 
o de comercio -por ejemplo, una persona famosa pue de ser titular de la marca de su propio nombre, 
un artista puede ser titular de la marca de la ob ra que ha creado (como Superman o Spiderman)- y 
otorgar una licencia para el uso de esa marca a una  empresa que la utilice en el comercio.  Esta 
situación se contempla específicamente en el párrafo 2 del artículo 19.
78 
4.246  Los Estados Unidos aducen que la conclusión de las Comunidades Europeas de que los signos 
sólo se convierten en marcas de fábrica o de comerc io cuando se registran y de que, antes del registro, 
la marca de fábrica o de comercio no existe, aunque decisiva para la  interpretación de las 
Comunidades Europeas, es equivocada.  Los Estados  Unidos alegan que esa conclusión es decisiva 
para la interpretación de las Comunidades Europeas por que constituye la base a partir de la cual éstas 
afirman que el que procede al registro de la marca de  fábrica o de comercio y el titular de ésta son, por 
definición, la misma entidad, de conformidad con el  Acuerdo sobre los ADPIC, y que, por lo tanto, 
ese Acuerdo se refiere a las normas por las que se rige  la titularidad de las marcas de fábrica o de 
comercio siempre que se refiere al registro, como en el párrafo 1 de su artículo 15 y el párrafo 1 de su artículo 16.  Esta es la base a partir de la cual  las Comunidades Europeas llegan a la conclusión de que 
"por lo tanto, no puede haber conflicto entre el titu lar del registro y otro titular de la misma marca". 
4.247  Los Estados Unidos sostienen que esta afirma ción es errónea porque el Acuerdo sobre los 
ADPIC fue redactado deliberadamente para tener en cu enta tanto el sistema de registro propio de los 
ordenamientos jurídicos de tradición romanista como el sistema de utilización de la marca del 
common-law .  En el sistema estadounidense del common-law , lo que crea, por lo general, las marcas 
de fábrica o de comercio es su uso en el comercio  para distinguir los bienes y no el propio registro.  
La inscripción en el registro federal establece la presunción de titularidad de  la marca, pero esa 
presunción puede ser impugnada sobre la base, entre otras cosas, de la primera utilización de la marca.  
En el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se describen los derechos 
conferidos al titular de una marca de fábrica o de  comercio registrada, se declara específicamente que 
esos derechos no "afectarán a la posibilidad de los Miembros de r econocer derechos basados en el 
uso".  Por lo tanto es sencillamente incorrecto afir mar que, de conformidad c on el Acuerdo sobre los 
ADPIC, las marcas de fábrica o de comercio no ex isten hasta que se registran.  En el sistema 
estadounidense, pueden existir y efectivamente existen y pueden tener y efectivamente tienen 
titulares, sin estar registradas.  En el Acuerdo s obre los ADPIC no hay nada que destruya esta premisa 
fundamental del derecho estadounidense sobre las marcas de fábrica y de comercio. 
4.248  Los Estados Unidos agregan que si, como afirman las Comunidades Europeas, no puede 
haber conflicto entre quien procede al registro de una marca y otra entidad que reivindica la 
titularidad de ésta (porque, por definición, ambos tie nen que ser la misma entidad), no está claro en 
                                                     
 
78 Véase  la respuesta de las CE a los argumentos de los Estados Unidos en la nota 70 de pie de página, 
supra . 
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 Página 73 
 
 
qué se basan las Comunidades Europeas para prot eger las marcas "notoriamente conocidas", como 
prescribe el Convenio de París. 
4.249  Además, los Estados Unidos alegan que la posición de las Comunidades Europeas parece 
carecer de lógica interna porque, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las Comunidades 
consideraron que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se trata la relación entre poderdantes y agentes y 
que esa cuestión se deja a cargo de la legislación interna.79  Los Estados Unidos aducen que las 
normas que determinan cuál de los dos -poderdante o agente- puede ser el titular de una marca de 
fábrica o de comercio son un aspecto de las normas sobre la titularidad de las marcas que se dejan a 
cargo de la legislación nacional.  Para este país , no está claro en qué se basan las Comunidades 
Europeas para alegar que este aspecto de la titularidad se deja a cargo de la legislación nacional, 
mientras que no ocurre otro tanto con otros  aspectos de la titularidad. 
4.250  Los Estados Unidos aducen que la cuestión de la titularidad de las marcas de fábrica o de 
comercio y de si en el Acuerdo sobre los ADPIC se especifica la id entidad del titular es 
evidentemente importante.  Los Miembros conserva n el derecho a adoptar y hacer respetar normas 
nacionales sobre la titularidad de las marcas de fá brica o de comercio precisamente porque en el 
Acuerdo sobre los ADPIC no se especifica la identida d del titular.  Esto comprende el derecho a no 
reconocer la titularidad de entidades que hayan r ealizado confiscaciones respecto de marcas de fábrica 
o de comercio utilizadas en relación con los activos  confiscados.  Desde el punto de vista de los 
Estados Unidos, la opinión contrari a de las CE parece basarse princi palmente en el supuesto de que 
todos los signatarios del Acuerdo sobre los ADPIC  tienen un sistema de marcas de fábrica o de 
comercio en el que el propio registro crea tanto lo s derechos relativos a la  marca de fábrica o de 
comercio como los derechos de titularidad y de que, en realidad, el Acuerdo sobre los ADPIC 
requiere que exista un sistema de ese tipo.  Los Es tados Unidos declaran que no poseen un sistema de 
ese tipo y que el Acuerdo sobre los ADPIC no lo exige.80  El Acuerdo sobre los ADPIC deja a cargo 
de los Miembros las decisiones sobre la titularida d y, haciendo uso de esta libertad, los Estados 
Unidos poseen muchas normas sobre quién puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio 
(inclusive sobre las partes conexas y los agent es).  Es indudable que el Acuerdo sobre los ADPIC 
                                                      
79 La pregunta es la siguiente:  si un agente en el país X intenta registrar una marca de fábrica o de 
comercio de la que es titular su poderdante en el país Y, sin el consentimiento de éste, ¿exige el párrafo 1 del 
artículo 15 que las autoridades encargadas de las marcas en el país X registren esa marca de fábrica o de 
comercio?  Las Comunidades Europeas respondieron que la relación entre poderdante y agente no se aborda en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Esta relación y sus efectos en  los terceros, incluida la cuestión de la validez de los 
actos realizados por el agente sin autorización del poderdante, se rigen por las disposiciones internas del 
Miembro de la OMC de que se trate.  En la hipótesis de que, según esas disposiciones, se considere que los actos realizados por el agente han de atribuirse al poderdante, la solicitud de una marca de fábrica o de comercio 
que satisfaga los criterios establecidos en el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC tendrá que 
registrarse, siempre que no se aplique una disposición que prevea una excepción, como el párrafo B del 
artículo 6 quinquies  del Convenio de París.  La situaci ón que se contempla en el artículo 6 septies  del Convenio 
de París, que establece varios derechos  especiales de que disfruta el poder dante, parte del supuesto de que la 
oficina encargada de las marcas de fábrica o de comercio ha otorgado efectivamente la marca o, por lo menos, 
ha aceptado la presentación de la solicitud por un ag ente no conocido como tal, que actúa sin invocar la 
autorización de su poderdante. 
 
80 Los Estados Unidos señalan que, por ejemplo, en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los 
ADPIC se declara expresamente que los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas "no afectarán a la posibilidad de los Miembros  de reconocer derechos basados en el uso". 
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Página 74  
 
permite que otros Miembros, entre ellos los Estados  miembros de las CE, opten por equiparar el 
registro a la titularidad
81, pero en modo alguno exige que lo hagan. 
4.251  Los Estados Unidos recuerdan en este contex to que Estados miembros de las CE como 
Dinamarca y el Reino Unido han considerado aparen temente que, de conformi dad con el Convenio de 
París, tienen derecho a transferir la titularidad del re gistro de una marca de fábrica o de comercio de 
una entidad que había realizado conf iscaciones a los anteriores titulares.82  Por consiguiente, alegan 
que, incluso en las Comunidades Europeas, parece haber dudas sobre si el registro determina 
completamente la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio. 
4.252  Los Estados Unidos afirman que, en resumen, la posición de las Comunidades Europeas de 
que el Acuerdo sobre las ADPIC sí determina, de he cho, quién es el titular de una marca de fábrica o 
de comercio e impide a los Miembros que determin en la titularidad de las marcas de fábrica o de 
comercio confiscadas no está respaldada por el Acuerdo y es incompatible tanto con los propios argumentos de las Comunidades Europeas como con las prácticas de sus Estados miembros. 
4.253  Los Estados Unidos aducen que, aunque el Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe en sí 
mismo quién es el titular de una marca de fábric a o de comercio con arreglo a la ley nacional 
-dejando, en cambio, esa cuestión a cargo de las nor mas internas- sí contiene numerosas disciplinas y 
salvaguardias que impiden que los Miembros abusen de esta libertad en beneficio de sus propios 
nacionales o limiten en forma no equitativa los der echos relativos a las marcas de fábrica o de 
comercio de los demás.  Es importante la funció n de protección que desempeñan las disposiciones 
sobre trato nacional y trato de la nación más favorecida,  entre otras.  Dada la gran diversidad de las 
normas nacionales de los Miembros acerca de las condiciones para la presentación de solicitudes de 
registro de marcas de fábrica o de comercio y de  las disposiciones sobre la titularidad de dichas 
marcas, una salvaguardia fundamental contra el ab uso -establecida tanto por el Acuerdo sobre los 
ADPIC como por el Convenio de París- es que, sean cuales fueren las nor mas vigentes, no pueden 
conceder a los no nacionales un trato menos favorab le que a los nacionales ni pueden tratar a los 
nacionales de algunas naciones peor que a los naciona les de otras.  Estos principios constituyen una 
poderosa disciplina que deben respetar los Miembros en  las esferas, como la titularidad de las marcas 
de fábricas o de comercio, que se dejan a cargo de la s leyes nacionales.  Generalmente hablando, por 
lo tanto, si esas leyes o normas son aceptables cuando se imponen a los nacionales del Miembro, también podrán imponerse a los nacionales de ot ros Miembros.  Si no existen disposiciones 
específicas que definan quién es el titular de la marc a de fábrica o de comercio, las relativas al trato 
nacional y al trato de la nación más favoreci da, entre otras, protegen contra el abuso.
83 
                                                      
81 Los Estados Unidos agregan que esto es cierto siempre que esa equiparación no redunde en perjuicio 
de derechos anteriores existentes y siempre que los Miembros proporci onen protección al nivel del Acuerdo 
sobre los ADPIC a las marcas  notoriamente conocidas. 
 
82 Véase  la nota 64 de pie de página supra . 
 
83 Los Estados Unidos aducen, además, qué jurisprude ncia bien establecida en el marco del GATT y la 
OMC acerca de la aplicación de las disposiciones de trato nacional y trato de la nación más favorecida en la 
esfera de los bienes indica la amplitud de la protección que ofrecen esas disposiciones.  Aunque esa 
jurisprudencia se ha referido al trato NMF y al trato nacional de los bienes de conformidad con los artículos I 
y III del GATT de 1994 y no al trato de los nacionales con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, es instructiva porque muestra que los principios de trato nacional y trato de la nación más favorecida someten a una disciplina 
las medidas adoptadas por los Miembros en esferas para las cuales los Acuerdos de la OMC no contienen de 
otro modo normas sustantivas.  Además de las disposiciones sobre el trato de la nación más favorecida y el trato nacional, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene otra s que ofrecen también prot ección contra el abuso. 
  WT/DS176/R 
 Página 75 
 
 
4.254  Los Estados Unidos aducen que no es raro que el Acuerdo sobre los ADPIC deje una cuestión 
como la titularidad de las marcas de fábrica o de co mercio a cargo de la legislación nacional.  Otro 
ejemplo evidente relativo al Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París se refiere a las patentes.  
Aunque en el artículo 27 del Acuerdo se describe la ma teria patentable, no se estipula en él si el titular 
de una patente es la persona que r ealizó primero la invención o la que  presentó primero la solicitud de 
patente que reivindicaba la invención.  De conf ormidad con la legislación estadounidense, cuando dos 
personas reivindican la misma invención, la titulari dad de la patente, suponi endo que la invención sea 
patentable, se otorgará a la persona  que pueda demostrar que fue la pr imera que realizó la invención.  
En cambio, en la mayor parte de los demás Miem bros de la OMC, la titularidad de la patente 
pertenece a la primera persona que presentó con éxito una solicitud de patente.  Ni el Acuerdo sobre 
los ADPIC ni el Convenio de París resuelven esta dife rencia fundamental para determinar cuál de los 
reclamantes rivales es el titular de los derechos de patente;  ambos guardan silencio a este respecto.  
Los Estados Unidos facilitan otro ejemplo pert eneciente a la esfera del derecho de autor.84 
4.255  Según los Estados Unidos, resulta curioso que las Comunidades Europeas utilicen esta 
diferencia para sugerir que las di sposiciones relativas a las patentes  del Acuerdo sobre los ADPIC que 
tratan la materia patentable sí reglamentan este aspecto de la titula ridad de las patentes.  Después de 
señalar que un país (es decir, los Estados Unidos ) posee un sistema basado en la primera invención, 
las Comunidades Europeas señalan que otros países tienen un sistema "basado en la primera presentación de una solicitud" y que, "esto quiere decir que el primero que procede al registro, cumpliendo los requisitos establecidos en el párrafo 1 de l artículo 27, es el titular de la patente.  Nadie 
más puede ser titular de esa patent e".  Aunque esto puede ser cierto en un sistema "basado en la 
primera presentación de una solicitud", no lo es en los sistemas basados en la primera invención, y en 
el párrafo 1 del artículo 27 no hay nada que exija que la legislación de los Miembros incorpore un 
sistema "basado en la primera presentación de una solicitud".  Las Comunidades Europeas parecen creer que el Acuerdo sobre los ADPIC, especialment e negociado para dar cabida tanto al sistema de 
los Estados Unidos como al de las CE, pr escribe en realidad el enfoque de las CE. 
4.256  Los Estados Unidos alegan que el hecho de que  existan estas diferencias entre los Miembros 
por lo que se refiere a las patentes y al derecho de autor no ha reducido el valor de las disciplinas del 
Acuerdo sobre los ADPIC relativas a esos derechos de  propiedad intelectual.  Análogamente, en la 
esfera de las marcas de fábrica o de comercio, el hecho de que el Acuerdo sobre los ADPIC no 
contenga normas que determinen  si se debe reconocer a las entidades que hayan realizado 
confiscaciones como titulares de marcas de fábrica o de comercio en el territorio de un Miembro no 
afecta a las demás disciplinas del Acuerdo. 
4.257  Los Estados Unidos reafirman que, a su ju icio, las Comunidades Europeas intentan 
reinterpretar el Acuerdo sobre los ADPIC y el Conven io de París para que sólo den cabida al sistema 
de marcas de fábrica o de comercio propio de los ordenamientos jurídicos de tradición romanista y 
prohíban el sistema estadounidense del common law .  Esto es lo que inspira el argumento de las 
Comunidades Europeas de que, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, las marcas de 
fábrica o de comercio sólo comienzan a existir cu ando se registran y quien registra la marca es su 
"titular".  Los Estados Unidos sostienen que estas  afirmaciones no son compatibles con el texto del 
Acuerdo sobre los ADPIC y son totalmente contrarias al sistema de marcas de fábrica o de comercio 
                                                     
 
84 Según los Estados Unidos, se acepta generalmente que el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los 
ADPIC guardan silencio en lo que se refiere a la definición de un "autor" y, por consiguiente, respecto de la 
definición del titular de un derecho de autor.  Como se explica en la Guía del Convenio de Berna de la OMPI, 
éste no define el "término 'autor' en cuanto tal, ya que  la divergencia de las legi slaciones nacionales acerca de 
este punto es también grande:  las hay que sólo reconocen  como autores a las personas naturales, mientras que 
otras reconocen también como tales a las personas jurídica s, y algunas de ellas sólo atribuyen la calidad de autor 
bajo ciertas condiciones, que otras legislaciones no  admiten".  OMPI, Guía del Convenio de Berna, 
párrafo 1.16 (1978). 
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Página 76  
 
estadounidense, en el que las marcas se crea n generalmente por el uso y el registro no es prueba 
concluyente de la titularidad.  El Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París se redactaron 
específicamente para tener en cuenta los dos sistemas  de marcas de fábrica o de comercio basados en 
el derecho propio de los ordenamientos jurídicos in spirados en la tradición romanista y en el  common 
law, y no se puede interpretar ahora que prescriben ob ligatoriamente el sistema basado en el primero. 
3. La carga de la prueba 
4.258  Las Comunidades Europeas
 aducen que, de conformidad con las normas establecidas sobre la 
cuestión de la carga de la prueba, expresadas por el Órgano de Apelación en su informe sobre el 
asunto India - Protección mediante patente,  la carga de demostrar que el artículo 211 puede significar 
algo más que su simple texto recae sobre los Estados Unidos. 
4.259  Antes de responder a las alegaciones concretas formuladas por las Comunidades Europeas en 
su primera comunicación escrita, los Estados Unidos  ponen en duda, en su primera comunicación 
escrita, si las Comunidades Europeas, en su calidad  de parte reclamante, han presentado argumentos y 
pruebas suficientes para crear la presunción de  que las medidas estadounidenses son incompatibles 
con las obligaciones que impone a los Estados Uni dos el Acuerdo sobre los ADPIC.  Los Estados 
Unidos recuerdan que, en su informe sobre el asunto Estados Unidos - Medida que afecta a las 
importaciones de camisas y blusas de te jidos de lana procedentes de la India , el Órgano de Apelación 
declaró que la carga de la prueba incumbe a la pa rte, sea el demandante o el demandado, que afirma 
una determinada reclamación o defensa.  Si esa pa rte presenta pruebas suficientes para fundar la 
presunción de que su reclamación es legítima, la carg a de la prueba se desplaza a la otra parte, que 
deberá aportar pruebas suficien tes para refutar la presunción.85  Con arreglo a esta norma, 
recientemente aplicada al Acuerdo sobre los ADPIC en el asunto Canadá - Período de patente86, 
incumbe inicialmente a las Comunidades Eur opeas la carga de establecer una presunción prima facie  
de incompatibilidad con una determinada dis posición del Acuerdo sobre los ADPIC, presentando 
pruebas suficientes para crear la presunción de que sus alegaciones son ciertas.  Sólo si se estableciera 
la presunción prima facie  de incompatibilidad, se desplazaría a lo s Estados Unidos la carga de refutar 
la alegación de incompatibilidad. 
4.260  Los Estados Unidos aducen que, en esta di ferencia, las Comunidades Europeas no han 
asumido la carga que les correspondía de establecer la presunción prima facie  de que el artículo 211 
es incompatible con cualquier disposición del Ac uerdo sobre los ADPIC.  No han presentado pruebas 
suficientes de cualquier incompatib ilidad para crear la presunción de que sus alegaciones son ciertas.  
El argumento de las Comunidades Europeas tiene e scasa especificidad o contenido, y el poco que 
tiene -además de ser insuficiente para crear la presunción de incompatibilidad- es fácil de refutar. 
4.261  Los Estados Unidos aducen a continuación que las alegaciones de las Comunidades Europeas 
respecto de los artículos 211(a)(1) y 211(b) ignoran por completo doctrinas bi en establecidas respecto 
de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio y políticas arraigadas contrarias al 
reconocimiento extraterritorial de las confiscacion es extranjeras.  Además, al mantener que el 
artículo 211(b) es incompatible con varios artículos  del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades 
Europeas declaran que el "alcance preciso" del artíc ulo 211(b) es "más bien oscuro".  A continuación, 
ofrecen una interpretación "con ánimo de especulación"  y el dictamen de un tribunal en un asunto.  
Puesto que la carga de demostrar  que el artículo 211(b) es incompatible con el Acuerdo sobre los 
ADPIC recae sobre las Comunidades Europeas, el hecho de que éstas admitan que no saben 
                                                      
85 WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de mayo de 1997, página 16. 
 
86 Canadá - Período de pr otección mediante patente , WT/DS170/R, confirmado por el Órgano de 
Apelación y adoptado el 12 de octubre de 2000, párrafos 6.8-6.11. 
  WT/DS176/R 
 Página 77 
 
 
exactamente qué abarca el artículo 211(b) demuestra  que no han asumido la carga que les corresponde 
en esta diferencia. 
4.262  Haciendo referencia a la primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, los 
Estados Unidos alegan que éstas prácticamente se ha n limitado a citar o repetir diversas disposiciones 
de la legislación estadounidense, c itar o repetir diversas disposicion es del Acuerdo sobre los ADPIC y 
pedir a los Estados Unidos que demu estren que el artículo 211 es comp atible con el Acuerdo sobre los 
ADPIC.  Esto invierte la debida distribución de las cargas. 
V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS 
 Nicaragua87 
5.1 Refiriéndose al derecho de propiedad privada, Nicaragua  declara que es el más completo que 
puede tener una persona s obre unos bienes.  Es el derecho real por excelencia;  es absoluto, en el 
sentido de que sus titulares tienen la plena capacidad de disfrutar y disponer de lo que les pertenece 
sin otras limitaciones que las aceptadas por ellos o l as impuestas por la ley en interés público o para 
defender los derechos de otra pe rsona.  La propiedad comprende un elemento de apropiación y uso 
personal pero también un elemento social, ya que contri buye a garantizar la vida y el bienestar de la 
comunidad. 
5.2 En el artículo 44 de la Constitución de Nicaragua , se estipula lo siguiente:  "Se garantiza el 
derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de 
producción.  En virtud de la función social de la propiedad este derecho está sujeto, por causa de utilidad pública o de interés social, a las limitacion es y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le 
impongan las leyes.  Los bienes inmuebles (…) pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la 
Ley, previo pago en efectivo de justa indemnización (…).  Se prohíbe la confiscación de bienes (…)." 
5.3 Nicaragua aduce que, dentro del territorio de un Estado, está prohibido el ejercicio de poderes 
territoriales por otro Estado, salvo con el consentimien to del primero, es decir, a menos que exista un 
acuerdo o convenio internacional que reglamente el ejer cicio de esos poderes.  Sobre la base de este 
principio y del citado artículo de la Constitución,  el Gobierno de Nicaragua no reconoce derechos 
basados en actos de confiscación ordenados por otros Estados.  Efectivamente, esos actos son 
incompatibles con los principios básicos de su  Constitución que rigen el derecho de propiedad 
privada. 
5.4 La propiedad intelectual constituye un caso esp ecial y, por lo tanto, se reglamenta por 
separado debido a que implica un derecho con arregl o al cual los bienes quedan sometidos a la 
voluntad y la acción absolutas y exclusivas del titular. 
5.5 Así pues, los derechos de propiedad intelectual están protegidos por las disposiciones de 
acuerdos internacionales como el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la 
Convención de Roma (1961), el Tratado de Washingt on y el Acuerdo sobre los ADPIC.  Pero, además 
de estar protegidos por esos acuerdos, se han recono cido en las principales declaraciones de derechos 
humanos: 
                                                     
 
87 En una carta de fecha 5 de enero de 2001, el Canadá  declaró que, a su juicio, la diferencia plantea 
cuestiones importantes, entre ellas el alcance del trato naci onal y el trato de la nación más favorecida en el 
Acuerdo sobre los ADPIC.  No obstan te, dadas las cuestiones definidas po r las comunicaciones ya presentadas, 
este país informó al Grupo Especial de que no presen taría una comunicación escrita en este procedimiento.  
Agregó que seguía estando sumamente interesado en las cuestiones que podían tratarse en el curso de las 
deliberaciones del Grupo Especial.  El Japón  no presentó una comunicación. 
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Página 78  
 
 a) al reconocer el derecho de propiedad en general;  y 
b) implícitamente, al reconocer el derecho a participar en la vida cultural de un 
país. 
5.6 Según el artículo 17 de la Declaración Universal  de Derechos Humanos , "Toda persona tiene 
derecho a la propiedad, individual y colectivamente . […]  Nadie será privado arbitrariamente de su 
propiedad."  Una disposición similar figura, entre otros instrumentos, en la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre y en el Pact o Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas. 
5.7 Según el artículo 14 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, "en cuanto a la 
protección a la propiedad industrial, y en particular a inventos, dibujos y modelos industriales, marcas 
de fábrica, nombres comerciales y derechos de au tor sobre las obras literarias, científicas o artísticas, 
se concederá a todo refugiado, en el país en que resida habitualmente, la misma protección concedida 
a los nacionales de tal país.  En el territorio de cualquier otro Estado Contratante se le concederá la misma protección concedida en él a los nacionales del país en que resida habitualmente".  Esto reafirma la obligación de todos los Estados de con ceder protección al titular legítimo de derechos de 
propiedad intelectual, incluso cuando esos derechos  hayan sido lesionados debido a actos realizados 
en tiempo de guerra. 
5.8 Por lo que se refiere al Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París (1967), Nicaragua 
declara que, en la sociedad internacional actual, los Estados son el sujeto  del derecho internacional 
por excelencia.  Son personas jurídicas que act úan por conducto de sus órganos ejecutivos, 
legislativos o judiciales, que, a su vez, están sometidos a las leyes internas del Estado.  En este 
sentido, el derecho interno facilita el cumplimiento del derecho internacional, que no sólo es aplicable 
a nivel externo, es decir, a nivel de las relaciones entre los Estados, sino que también debe respetarse 
dentro del Estado, es decir, en las relaciones entre el Estado y los particulares sometidos a su jurisdicción. 
5.9 Tanto el Acuerdo sobre los ADPIC como el Convenio de París son acuerdos que establecen 
niveles mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual, y los miembros de esos 
acuerdos tienen libertad para conceder a esa propiedad una protección más amplia mediante sus leyes internas. 
5.10 Nicaragua considera que ni en el Acuerdo sobr e los ADPIC ni en el Convenio de París se 
estipula la manera en que los Miembros de la OMC o de la Unión establecida en el Convenio de París 
deben determinar los criterios que  han de cumplirse respecto de la adquisición de derechos de 
propiedad intelectual. 
5.11 A este respecto, en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se declara que los 
Miembros podrán prever en su legislación, aunque  no estarán obligados a ello, una protección más 
amplia que la exigida por el Acuerdo sobre los ADPIC, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo.  Análogamente, el Acuerdo excluye de su ámbito de aplicación los 
conceptos de  creación, agotamiento o modificación de los derechos de propiedad intelectual. 
5.12 En el artículo 2 del Convenio de París (1967), se establece claramente el principio de respeto 
de la legislación interna y territoria lidad de la propiedad industrial.  Nicaragua considera que todos los 
Estados tienen el derecho sobera no a determinar cómo se adquiere n los derechos de propiedad 
intelectual de conformidad con su legislación interna. 
5.13 Nicaragua opina que, con arreglo al derecho in ternacional, la titularidad de la propiedad 
intelectual o los derechos adquiridos a ésta en un  tercer país no pueden basarse en un acto de  WT/DS176/R 
 Página 79 
 
 
confiscación en otro país.  Como esta cuestión no se reglamenta con claridad en el Acuerdo sobre los ADPIC ni en el Convenio de París, cada Estado tiene derecho a actuar de conformidad con su 
legislación interna. 
VI. INFORMACIÓN FÁCTICA FACILITADA POR LA OFICINA INTERNACIONAL 
DE LA OMPI 
6.1 El 1º de febrero de 2001, el Grupo Especial
 envió una carta a la Oficina Internacional de la 
OMPI, que es responsable de la administración de l Convenio de París (1967).  En esa carta, el Grupo 
Especial señaló que las partes en la diferencia h acían referencia al Acta  de Estocolmo de 1967 del 
Convenio de París, cuyas disposiciones sustantivas se han incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC 
en virtud del párrafo 1 del artículo 2 de éste.  Esas disposiciones comprenden, en particular, el 
párrafo 1) del artículo 2 y los artículos 6, 6 bis, 6 quinquies  y 8 del Convenio de París.  Dado que la 
Oficina Internacional de la OMPI es responsable de la administración de este Convenio, el Grupo 
Especial solicitó cualquier información fáctica de que dispusiera esa Oficina sobre las disposiciones 
del Convenio de París (1967) pertinentes a la difere ncia, en particular sobre la historia de la 
negociación de las disposiciones a que hacen referencia  las partes en la diferencia y sobre posteriores 
acontecimientos relacionados con ellas.  Por lo que se refiere al artículo 6 quinquies , el Grupo 
Especial solicitó cualquier información fáctica di sponible sobre su ámbito de aplicación previsto. 
6.2 El Grupo Especial señaló que las partes habían planteado también la cuestión de si las 
disposiciones del Convenio de París (1967) reglamentan la forma en que  ha de determinarse quién es 
el titular de una marca de fábrica o de comercio de conformidad con la le gislación interna de los 
miembros de la Unión de París y, en caso afirma tivo, de qué manera.  El Grupo Especial expresó su 
interés en cualquier información fáctica sobre el modo en que pudiera haberse tratado esta cuestión 
durante la negociación del Convenio o posteriormente. 
6.3 La Oficina Internacional de la OMPI  facilitó esa información en una carta de fecha 2 de 
marzo de 2001.  Los anexos a esa carta contienen ex tractos de las actas de las conferencias en las que 
se concertó y se revisó el Convenio de París.  A continuación, se facilita un resumen de una nota sobre 
determinadas cuestiones relativas al Convenio de París planteadas por la Organización Mundial del 
Comercio incluida en anexo a la carta.88 
 Párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967 ) 
 1. Conferencia Internacional para la Prot ección de la Propiedad Industrial (París, 
noviembre de 1880) 
6.4 En sus observaciones para dar la bienvenida a lo s participantes, el Ministro de Agricultura y 
Comercio francés (Sr. Tirard) declaró que la Conferencia no podía concertar un tratado internacional 
sobre la propiedad industrial completo, dadas la s dificultades que planteaba a los Estados la 
unificación inmediata de todas sus leyes nacionales.  La Conferencia debía, más bien, esforzarse por 
hallar los medios de constituir una unión que, sin in miscuirse en la legislación interna de los Estados 
Contratantes, garantizara el trato nacional y establ eciera una serie de principios generales uniformes. 
6.5 En el curso de la negociación del artículo 2, el delegado francés (Sr. Jagerschmidt), que había 
preparado el proyecto preliminar, señaló que, para ser aceptable, el convenio tendr ía que respetar en la 
medida de lo posible, la legislación interna de t odos los Estados Contratantes y limitarse a establecer 
la obligación de conceder el trato nacional a los ex tranjeros.  Este enfoque también sería aceptable 
para los países que, como los Países Bajos y Sui za, no protegían las patentes en su legislación 
                                                      
88 Se han suprimido en el resumen las referencias a los anexos de la nota. 
 WT/DS176/R 
Página 80  
 
nacional porque no se verían obligados a tratar a los extranjeros mejor que a sus propios ciudadanos.  
Durante el debate, el principio de trato naciona l se aclaró eliminando la palabra "réciproquement" del 
proyecto original. 
6.6 Los debates se centraron, en particular, en dos cuestiones:  si los Estados Contratantes tenían 
libertad para conceder el trato nacional a los ciudada nos de países que no eran parte en la Unión, lo 
cual desembocó en la inclusión del artículo 3 en el texto del Convenio;  y si la obligación de conceder 
el trato nacional abarcaba los trámites de procedimiento, lo cual desembocó en la adopción del párrafo 3 del Protocolo Final. 
6.7 El Protocolo Final contenía también, en su pá rrafo 4, una reserva de la delegación de los 
Estados Unidos de América que, no obstante, se supr imió cuando ese país no firmó el Convenio en la 
Conferencia de 1883. 
 2. Conferencia de Bruselas, Prim era sesión (diciembre de 1897) 
6.8 Los Estados Unidos de América habían pr opuesto una limitación del principio de trato 
nacional en lo relativo a las tasas y a la cuestión de  la patentabilidad.  No obstante, esa propuesta no 
fue aceptada por la Conferencia. 
 3. Conferencia de Washington (15 de mayo a 2 de junio de 1911) 
6.9 La Oficina Internacional y la delegación de Fr ancia habían propuesto varias enmiendas al 
artículo 2.  Tras su examen en el subcomité, es as enmiendas fueron generalmente adoptadas por la 
Conferencia. 
 4. Conferencia de La Ha ya (noviembre de 1925) 
6.10 La Oficina Internacional y las delegaciones de los Estados Unidos de América, Francia y 
Marruecos habían propuesto varias enmiendas al artícu lo 2.  Las propuestas formuladas por la Oficina 
Internacional y Francia fueron adoptadas por la Conf erencia.  Según la propuesta de los Estados 
Unidos de América, todos los países habrían teni do derecho a imponer a los nacionales de los demás 
países el cumplimiento de algunas o de la totalidad  de las condiciones impuestas a sus nacionales por 
esos países.  Esta propuesta no obtuvo apoyo y fue retirada. 
6.11 La disposición no se examinó en las conferencias posteriores de 1934 (Londres), 
1958 (Lisboa) y 1967 (Estocolmo) ni en la  Conferencia de Revisión de 1980-1981 
 Artículos 6, 6 bis y 6 quinquies  del Convenio de París (1967
) 
6.12 El origen del artículo 6/6 quinquies  del Convenio de París (1967) puede hallarse en el acuerdo 
a que llegaron los delegados que exam inaban el principio de trato nacional para los nacionales de los 
países de la Unión (artículo 2).  Como las leyes sobre las marcas de fábrica o de comercio no estaban 
armonizadas y dadas las amplias divergencias que exis tían entre los distintos sistemas nacionales, la 
determinación de los signos que cumplirían los criteri os para el registro fue una de las cuestiones 
principales para los delegados que participaban en la Conferencia Internacional para la Protección de 
la Propiedad Industrial. 
 1. Conferencia Internacional para la Pr otección de la Propiedad Industrial (París, 
noviembre de 1880) 
6.13 El origen de las disposiciones del Convenio de  París relativas a las marcas de fábrica o de 
comercio puede hallarse en el artículo 5 del pr oyecto preliminar de convenio preparado por el  WT/DS176/R 
 Página 81 
 
 
Gobierno francés (Sr. Jagerschmidt) para la Conf erencia Internacional para la Protección de la 
Propiedad Industrial (noviembre de 1880).  El texto de  la versión francesa auténtica de este artículo es 
el siguiente: 
"La propriété des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de 
commerce sera considérée, dans tous les États de l'Union, comme légitimement 
acquise à ceux qui font usage, conformément  à la législation du pays d'origine, 
desdits dessins et modèles et marques de fabrique ou de commerce." 
6.14 Según el redactor de este artículo, con él se intentaba resolver los problemas planteados por 
las diferencias relativas a los trámites de solicitud de  las marcas de fábrica o de comercio en los 
distintos Estados.  Su finalidad era afirmar un pr incipio vigente entonces en determinados Estados 
sobre la base de acuerdos bilaterales, "aux term es duquel les marques d'un pays sont admises telles 
quelles dans l'autre, pourvu que le déposant fournisse la preuve qu'elles ont été régulièrement 
déposées dans le premier pays". 
6.15 Este artículo, examinado y revisado en varias o casiones, se adoptó, en la segunda lectura, en 
la versión francesa auténtica, que estaba redactada en los siguientes términos: 
"Toute marque de fabrique ou de commer ce régulièrement déposée dans le pays 
d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union. 
Sera considéré comme pays d'origine le  pays où le déposant a son principal 
établissement. 
Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera 
considéré comme pays d'origine celui aunque l appartient le déposant.  Le dépôt 
pourra être refusé, si l'objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire 
à la morale ou à l'ordre public." 
 2. Conferencia Internacional para la Prot ección de la Propiedad Industrial (marzo 
de 1883) 
6.16 Durante la primera reunión de la Conferencia el  6 de marzo de 1883, la necesidad de aclarar 
el ámbito de aplicación de este artículo (renumerado como artículo 6) fue planteada tanto por el delegado de España como en la observación formulad a por la delegación de Bélgica.  No obstante, 
como no era posible, en aquella fase de la Conferen cia, modificar el proyecto de convenio, se decidió 
insertar en el Protocolo Final de la Conferencia un párrafo que aclarara el significado de la primera 
frase del artículo 6.  Este párrafo se exami nó y se adoptó por unanimidad en la segunda reunión 
plenaria (segunda reunión) de la C onferencia, el 12 de marzo de 1883. 
6.17 El texto del artículo 6, adoptado en París el 20 de marzo de 1883, es el siguiente (traducción 
no oficial de la Secretaría de la OMC): 
"Artículo 6:  [1] Toda marca de fábrica o de comercio regularmente depositada en el 
país de origen será admitida para su depósito  y protegida en su forma original en los 
demás países de la Unión.  [2] El país en el que el solicitante tenga su principal 
establecimiento será considerado como país de origen.  [3] Si el principal establecimiento no está situado en uno de lo s países de la Unión, será considerado 
como país de origen el país al que pertenezca el solicitante.  [4] El depósito podrá rehusarse si el objeto para el que se solicita se considera contrario a la moral o al orden público." WT/DS176/R 
Página 82  
 
6.18 El párrafo 4 del Protocolo Final (de fecha 20 de marzo de 1983) está redactado en los 
siguientes términos (traducción no oficia l de la Secretaría de la OMC): 
"4.  [1] Debe entenderse que el párrafo  [1] del artículo 6 significa que no podrá 
rehusarse protección a una marca de fábrica o de comercio en uno de los Estados de 
la Unión por el solo hecho de que no cumpla , por lo que se refiere a los signos de que 
está compuesta, las condiciones prescritas por las leyes de ese Estado, siempre que 
cumpla a ese respecto las leyes del país de origen y que haya sido debidamente 
depositada en éste.  A reserva de esta excepci ón, que sólo se refiere a la forma de la 
marca, y con sujeción a las disposiciones de los demás artículos del Convenio, cada 
Estado aplicará su derecho interno.  [2] A fi n de evitar interpretaciones indebidas, se 
entiende que la utilización de escudos de armas y decoraciones públicas podrá 
considerarse contraria al orden públic o, en el sentido del último párrafo del 
artículo 6." 
3. Conferencia de Bruselas, Pr imera sesión (diciembre de 1897)  
6.19 Debido a que el ámbito de aplicación del artículo 6 no estaba claro, en la primera sesión de la 
Conferencia de Bruselas se propuso que se refundieran el  artículo 6 y el párrafo 4 del Protocolo Final.  
Estas propuestas fueron objeto de un amplio debate en el Subcomité sobre marcas de fábrica o de 
comercio.  No obstante, como resultaba imposible llegar a un acuerdo sobre un artículo 6 revisado, no 
se adoptó ninguna decisión, y las disposiciones de e se artículo y el párrafo 4 del Protocolo Final se 
examinaron sin cambios por el momento. 
 4. Conferencia de Bruselas, Segunda sesi ón (11 a 14 de diciembre de 1900) 
6.20 En una nota dirigida por el Gobierno de Bélgic a a los Estados que asis tieron a la Conferencia 
de 1897, se recordó que la delegación del Reino Un ido había aceptado, en la Primera sesión de la 
Conferencia, mantener el artículo 6 y el párrafo 4 del Protocolo Final tal como estaban redactados, a 
condición de que todos los Estados mi embros siguieran teniendo libertad  para conservar su legislación 
nacional en materia de marcas de fábrica o de come rcio.  Teniendo en cuenta el acuerdo general de los 
Estados miembros en favor del mantenimiento del ar tículo 6 en la forma en que estaba redactado, se 
decidió no modificar ese artículo. 
 5. Conferencia de Washington (15 de mayo a 2 de junio de 1911)  
6.21 La cuestión de una nueva redacción del artículo 6 que incluyera el párrafo 4 del Protocolo 
Final, así como la necesidad de aclarar el concepto  de "orden público" en el artículo 6 dieron lugar a 
una nueva propuesta sobre ese artícul o, preparada por la Oficina Internacional y presentada en la 
Conferencia de Washington.  En el proyecto prelimin ar de convenio, el artícu lo 6 se convirtió en el 
proyecto de artículo 9.  Varias delegaciones formularon una serie de propuestas.  Sobre la base de éstas, los debates celebrados en el Subcomité sobre marcas de fábrica o de comercio acerca del artículo 6 nuevamente numerado (anteriormente, el pr oyecto de artículo 9) se refirieron a siete puntos 
distintos, y se decidió suprimir el párrafo 4 del Protocolo Final.  La única enmienda que afectó al 
primer párrafo del artículo 6 se refier e a la sustitución de la palabra " déposé " (depositado) por la 
palabra " enregistré " (registrado).  El debate sobre las propuestas francesa y alemana, encaminadas a 
establecer, mediante una enumeración limitadora, lo s casos en que se permitiría a un Estado rehusar 
una marca ya depositada en otro Estado de la Uni ón (marcas de fábrica o de comercio que infringían 
derechos de terceros;  falta de carácter distintivo) dio lugar a algunas enmiendas a ese respecto, al igual que los debates sobre la propuesta de Suiza,  cuya finalidad era prohibir la utilización como 
marcas de fábrica o de comercio de emblem as del Estado, escudos de armas y banderas.  WT/DS176/R 
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6.22 Se decidió también aclarar el artículo 6 agrega ndo al Protocolo Final de 2 de junio de 1911, 
una nota al artículo 6, cuyo texto español es el siguiente (traducción no oficial de la Secretaría de la OMC): 
1) Se entenderá que la disposición conten ida en el primer párrafo del artículo 6 
no elimina el derecho a exigir al solicitante un certificado de registro regular 
en el país de origen, expedido por la autoridad competente. 
2) Se entenderá que la utilización de emblemas, signos o decoraciones públicas 
que no haya sido autorizada por las autoridades competentes, o la utilización de signos y punzones oficiales de control y de garantía adopt ados por un país 
de la Unión podrá considerarse contra ria al orden público en el sentido del 
Nº 3 del artículo 6. 
3) No obstante, las marcas que cont engan la reprodu cción de emblemas, 
decoraciones o signos públicos con autorización de las autoridades competentes no se considerarán contrarias al orden público. 
4) Se entenderá que una marca no puede considerarse contraria al orden público 
por el solo hecho de que no esté conf orme con una disposición de la ley 
relativa a las marcas, salvo cuando esa disposición misma se refiera al orden público. 
5) El presente Protocolo Final, que se ratificará al mismo tiempo que el Acta 
concertada en el día de hoy, se considerará parte integrante de ese Acta y tendrá la misma fuerza legal, validez y duración. 
 6. Conferencia de La Ha ya (noviembre de 1925) 
6.23 El Acta de La Haya, adoptada por la Confer encia el 6 de noviembre de 1925, contenía las 
siguientes modificaciones: 
- Los párrafos primero y segundo del artículo 6 no se modificaron.  No obstante, en el tercer 
apartado del párrafo 2 del artículo 6 se insertó el párrafo 4 de la nota al artículo 6 del 
Protocolo Final de Washington.  Los párrafo s 2 y 3 del Protocolo Final relativos a los 
emblemas del Estado se fusionaron pa ra constituir un nuevo artículo 6 ter. 
- En el tercer párrafo se modificó lo re lativo al concepto de "país de origen". 
- En cuanto al cuarto párrafo, no se aceptó la propuesta de la delegación de Alemania sobre el 
principio de la independencia de las marcas de fábrica o de comercio pero se incorporó a ese párrafo la propuesta del Reino Unido. 
6.24 A raíz de una propuesta de Bélgica, se había agre gado al artículo un nuevo párrafo 5, según el 
cual "los depósitos de marcas efectuados en el pl azo del artículo 4 adquirirán el beneficio de 
prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de 
dicho plazo". 
6.25 Se agregó también un sexto párrafo, que combinaba el primer párrafo de la nota al artículo 6 
del Protocolo Final de Washington con una propuest a formulada por la delegación del Reino Unido. 
6.26 Un nuevo artículo 6 bis introdujo una disposición especial sobre la protección de las marcas 
notoriamente conocidas. WT/DS176/R 
Página 84  
 
 7. Conferencia de Londres (mayo a junio de 1934) 
6.27 El Acta de Londres del Convenio, adoptada en  una Conferencia diplomática el 2 de junio 
de 1934, introdujo importantes modificaciones en el artículo 6 del Convenio de París, inclusive 
reorganizando y renumerando sus párr afos de A a F (en lugar de 1 a 6).  Se realizaron también 
algunas modificaciones en el artículo 6 bis. 
6.28 Las modificaciones que afectaban al párrafo 6A  (anteriormente 6 1)) son las siguientes:  
"Toda marca de fábrica o de comercio regularmente re gistrada en el país de origen será admitida para 
su depósito y protegida en su forma origin al en los demás países de la Unión, salvo las condiciones 
indicadas a continuación.  Estos países podr án, antes de proceder al registro definitivo , exigir la 
presentación de  un certificado de registro en el país de or igen, expedido por la autoridad competente.  
No se exigirá legalización alguna para este certificado." 
6.29 Otras modificaciones se referían al párrafo 6B  (anteriormente 6 2)), a cuyo apartado 3 se 
agregó la siguiente frase:  "… marcas que sean  contrarias a la moral o al orden público y, en 
particular, cuando sean capa ces de engañar al público ".  Además, se agregó el nuevo apartado 
siguiente:  " 2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de 
comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por 
elementos que no alteren el carácter distintivo y no af ecten a la identidad de las marcas, en la forma 
en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen ." 
6.30 Por último, se introdujo un nuevo párrafo D con el siguiente texto:  " Cuando una marca de 
fábrica o de comercio haya sido regul armente registrada en el país de origen y, a continuación, en 
uno o varios de los demás países de la Unión, cada una de esas marcas nacionales será considerada, 
a partir de la fecha de su registro, como independien te de la marca en el país de origen, siempre que 
esté conforme con la legislación interna del país de importación ." 
6.31 Por lo que se refiere al artículo 6 bis, se introdujeron en su párrafo 1) las siguientes 
modificaciones:  "Los países de la Unión  se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo 
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o i nvalidar el registro de una marca de fábrica o de 
comercio que constituya  la reproducción, imitación o traducción , susceptibles de crear  confusión, de 
una marca que la autoridad competente del país de l registro estimare ser allí notoriamente conocida 
como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio  y utilizada para 
productos idénticos  o similares.  Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya 
la reproducción de tal marca notoriamente conocid a o una imitación susceptible de crear confusión 
con esta ." 
 8. Conferencia de Lisboa (6  a 31 de octubre de 1958)  
6.32
 El Acta de Lisboa del Convenio, adoptada en  una Conferencia diplomática el 31 de octubre 
de 1958, introdujo importantes modificaciones en el artículo 6 del Convenio de París.  Se decidió 
separar las disposiciones de ese artículo para constituir dos artículos diferentes, que no se han 
modificado hasta hoy:  un artículo 6 revisado para tr atar el principio de la independencia de las 
marcas de fábrica o de comercio y un nuevo artículo 6 quinquies , para el que se redactaron nuevos 
párrafos a partir de textos que figuraban en el anti guo artículo 6.  A este respecto, en la propuesta de 
la Oficina Internacional, acompañada por un memo rando explicativo, que se examinó en el Tercer 
Comité y en el informe analítico de la Oficina In ternacional se proporciona un completo análisis de 
los distintos pasos que siguió el debate desde el origen de la cláusula "telle quelle" en 1883.  WT/DS176/R 
 Página 85 
 
 
 Artículo 8 del Convenio de París (1967 ) 
 1. Conferencia Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial 
(París, 1880)  
6.33 El Presidente de la Conferencia explicó que la  disposición se consideraba necesaria habida 
cuenta de decisiones de los tribunales franceses según las cuales un nombre comercial que era parte 
de una marca de fábrica o de comercio se perdía  junto con la marca cuando sus otros elementos 
pasaban al dominio público. 
6.34 El debate se refirió, entre otras cosas, a la cuestión de si los Estados Contratantes debían 
otorgar protección a los nacionales de países que no fueran parte en el Convenio. 
6.35 Por lo tanto, la obligación de proteger los nombres comerciales figuraba en el artículo 8 del 
texto original de 20 de marzo de 1883 que, en la versión francesa auténtica, era el siguiente: 
Article 8 .  Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans 
obligation de dépôt, qu'il fasse ou non par tie d'une marque de fabrique ou de 
commerce. 
6.36 En español, el texto de la dispos ición era el siguiente (traducción no  oficial de la Secretaría de 
la OMC): 
Artículo 8:   El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin 
obligación de depósito (" dépôt "), forme o no parte de una marca de fábrica o de 
comercio. 
 2. Conferencia de Washington de 1911  
6.37 La Oficina Internacional había propuesto que se incl uyera un párrafo 2) adicional en el que se 
estableciera el contenido de la protección que habí a obligación de otorgar a los nombres comerciales.  
No obstante, tras una decisión del subcomité compet ente, la Conferencia mantuvo el texto original. 
 3. Conferencia de La Haya (1925)  
6.38 En el comité de redacción se había propuesto que se incluyera una referencia al registro, y la 
propuesta fue adoptada por el comité general, así como en sesión plenaria.  La disposición quedó 
redactada en los siguientes términos:  "El nombre co mercial será protegido en todos los países de la 
Unión sin obligación de depósito (" dépôt ") o de registro (" enregistrement "), forme o no parte de una 
marca de fábrica o de comercio." 
 4. Conferencia de Londres (1934)  
6.39 La delegación de los Estados Unidos de Améri ca había sugerido que se definiera el concepto 
de nombre comercial y se ampliara el alcance de  su protección.  No obstante, la Conferencia 
consideró que la propuesta requería mayor estudio y decidió incluir la cuestión entre sus " Résolutions 
et voeux ". 
6.40 La disposición no se examinó en las Conferencias posteriores celebradas en Lisboa en 1958 y 
en Estocolmo en 1967 ni en la Conferencia de Revisión de 1980-1981. WT/DS176/R 
Página 86  
 
 Determinación de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio
 
6.41 Aunque algunas disposiciones del Convenio de París hacen referencia al concepto de 
titularidad de una marca de fábrica o de comerc io (párrafos C 2) y C 3) del artículo 5 y 
artículo 6 septies :  "titular", párrafo 1) c) del artículo 6 ter:  "titulares", párrafo 1) del artículo 6 bis 
"siendo ya marca de una persona que  pueda beneficiarse del presente Convenio"), ning una disposición 
trata la cuestión de cómo ha de determinarse el titular de una marca de fábrica o de comercio de 
conformidad con la ley interna de los Es tados Partes en el Convenio de París. 
6.42 El enfoque general del Convenio de París en lo que se refiere a las marcas de fábrica o de 
comercio se refleja en el párrafo 4 del Protocolo Final del texto original de 20 de marzo de 1883 que, 
en la versión francesa auténtica, es el siguiente: 
"… Sauf cette exception, qui ne concerne que  la forme de la marque, et sous réserve 
des dispositions des autres Arti cles de la Convention, la législation intérieure de 
chacun des Etats recevra son application." 
 1. Conferencia Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial 
(París, 1880)  
6.43 La cuestión de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio no se trató directamente 
en esta Conferencia.  Asumió, no obstante, cierta importancia en el contexto del examen de otras cuestiones: 
6.44 En el contexto de la disposición relativa al derecho de prioridad, el Sr. Demeur delegado 
belga, propuso que se concediera ese derecho al auto r de una patente, un dibujo o modelo industrial o 
una marca de fábrica o de comercio.  Se opuso a ello la delegación de Suecia, que sostuvo que la 
disposición sólo debía referirse a la prioridad de l depósito, mientras que la cuestión de la titularidad 
debía reglamentarse en la legislación de las Partes Contratantes y ser determinada por sus tribunales.  
De resultas de esto, se adoptó la expresión "quien  hubiere depositado regularmente una solicitud …" 
6.45 En la disposición por la que se rige la protecci ón de las marcas registradas en un país de la 
Unión en los demás países de la Unión, se había utilizado, en el proyecto original, el término 
propiedad.  No obstante, los delegados coincidieron en  que la disposición no trataba la cuestión de la 
titularidad de las marcas de fábrica o de comercio y decidieron no utilizar el término propiedad en su 
texto, que a continuación se convirtió en el artículo 6 y que ahora está contenido en el 
artículo 6 quinquies . 
6.46 También se examinó la cuestión de si en la di sposición se exigía que el registro fuera válido 
en el sentido de que hubiera dado lugar a un derecho de  titularidad en el país de origen.  No obstante, 
la Conferencia adoptó la opinión expresada por el Sr. Lagerheim, delegado de Suecia, de que era 
suficiente un depósito "regular" y de que la cuestión de la validez se dejaba a cargo de los tribunales 
nacionales. 
 2. Conferencia de La Haya  (1925)  
6.47 En esta Conferencia se adoptó el artículo 6 bis.  No obstante, la historia de su negociación no 
contiene un examen de la cuesti ón de la titularidad.  La propuest a de la Oficina Internacional hace 
meramente referencia a las dificultades que plante ó hallar un texto que pudiera aplicarse tanto en los 
países en los que los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio se adquirían con arreglo 
a la prioridad del uso como en los países en lo s que era decisiva la prioridad del registro.  WT/DS176/R 
 Página 87 
 
 
 3. Conferencia de Lisboa (1958)  
6.48 En esta Conferencia, se modificó el artículo 6 bis para obligar a las Partes Contratantes a 
permitir la prohibición de la utilización no au torizada de marcas notoriamente conocidas.  La 
propuesta de la Oficina Internacional señala que en  29 de los Estados Cont ratantes del Convenio de 
París -que eran entonces 44- los derechos relativos  a las marcas de fábrica o de comercio se basaban 
en la prioridad de la utilización y que la prot ección efectiva de las marcas notoriamente conocidas en 
esos países exigía que fuera posible prohibir la utilización de esas marcas. 
6.49 En esta Conferencia se adoptó también el artículo 6 septies .  Sin embargo, la historia de su 
negociación no contiene un examen de la cuestión de la titularidad.   La delegación del Japón se había 
opuesto inicialmente a la disposición, alegando que , con arreglo a su legislación, cualquiera podía 
solicitar el registro de una marca de fábrica o de comercio, pero retiró esta objeción durante los 
debates. 
VII. REEXAMEN INTERMEDIO 
7.1 El 18 de junio de 2001, las Comunidades Eur opeas y los Estados Unidos pidieron al Grupo 
Especial que examinara, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15  del ESD, determinados 
aspectos del informe provisional que se había transm itido a las partes el 11 de junio de 2001.  Las 
Comunidades Europeas y los Estados Unidos no solicita ron que se celebrara una reunión en la etapa 
intermedia de reexamen.  De conformidad con el párrafo 19 de los Procedim ientos de Trabajo del 
Grupo Especial, de fecha 9 de noviembre de 2000, lo s Estados Unidos y las Comunidades Europeas 
formularon observaciones sobre las solicitudes de la otra parte en comunicaciones de fechas 20 y 
21 de junio de 2001, respectivamente. 
7.2 Las Comunidades Europeas solicitan que eliminemos  el párrafo 8.101 en aras de la claridad y 
la compatibilidad con los párrafos 8.100 y 8.102.  Opinan que la situación que se contempla en el 
párrafo 8.101 es de carácter puramente hipotétic o mientras que los párrafos 8.100 y 8.102 hacen 
referencia a una situación existent e de conformidad con el artículo 211(a)(2).  Los Estados Unidos no 
están de acuerdo con las Comunidades Europeas en que el párrafo 8.101 sea puramente hipotético y 
aducen que proporciona una orientación explicativa que  ha sido útil para ayudar a los Estados Unidos 
a determinar su respuesta a nuestra constatación de  que el artículo 211(a)(2) es incompatible con el 
artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En el párra fo 8.98, declaramos que el término "titulares de 
derechos" "se refiere no sólo al titular de un der echo de propiedad intelectual sino también a otras 
personas que puedan tener capacidad legal en la jurisd icción de que se trate para ejercer derechos, tal 
como el titular de un registro que pueda consider arse presunto titular de una marca de fábrica o de 
comercio registrada".  En el siguiente párrafo af irmamos que "ese titular pres unto ha de tener acceso a 
procedimientos judiciales civiles que sean eficaces pa ra hacer que se respeten sus derechos hasta el 
momento en que, en su caso, el tribunal determine que el titular presunto no es el titular de la marca 
de fábrica o de comercio que ha registrado o que exis te alguna otra razón que le prive de sus derechos 
que sea compatible con las obligaciones internacion ales".  Nuestra declaración, contenida en el 
párrafo 8.101, de que la persona o entidad que ha obtenido el registro, respecto de la cual el tribunal 
ha determinado que no es el titular de la marca,  tal vez no tenga ningún de recho que hacer observar 
conforme al artículo 42 del Acuerdo sobre los ADP IC es una extensión lógica de los mencionados 
párrafos.  Por lo tanto, nos abstenemos de ef ectuar la modificación solicitada por las Comunidades 
Europeas. 
7.3 Los Estados Unidos solicitan que reconsid eremos nuestra conclusión de que el 
artículo 211(a)(2) es incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Aducen que en el 
artículo 211(a)(2) no hay nada que impida a cualquier persona -incluida la que procede al registro de 
una marca de fábrica o de comercio- reivindicar de rechos de titularidad sobre un nombre comercial o 
una marca de fábrica o de comercio y tener acceso  a procedimientos judiciales civiles que tengan WT/DS176/R 
Página 88  
 
como resultado que se hagan respetar los derechos re ivindicados hasta el momento en que el tribunal 
determine que esa persona no es, de hecho, el verdader o titular de la marca de fábrica o de comercio.  
Los Estados Unidos sostienen que el que procede al registro de una marca de fábrica o de comercio 
tendría plenas oportunidades de invocar una presunci ón de titularidad de la marca con arreglo a la 
legislación general sobre marcas de fábrica o de co mercio para fundamentar su reivindicación de la 
titularidad, oponerse a cualquier alegación en cont ra -incluida cualquier alegación basada en el 
artículo 211(a)(2)- y presentar pruebas pertinent es.  Según los Estados Unidos, si, tras oír 
completamente las pruebas pertinentes, el tribunal de termina que el que procedió al registro no es el 
titular legítimo de la marca de fábrica o de comerc io de conformidad con el derecho estadounidense, 
la demanda se desestimará.  Lo s Estados Unidos mantienen que el  resultado no está "predeterminado 
a priori  por las normas legales."  Las Comunidades Eu ropeas señalan que los Estados Unidos repiten 
las opiniones que ya presentaron al Grupo Especial .  Observamos que los argumentos aducidos por 
los Estados Unidos son similares a los que ya formularon en su comunicación escrita y en su declaración oral.
89  Al efectuar nuestra constatación, examinamos cuidadosamente esos argumentos y 
después llegamos a la conclusión de que el artíc ulo 211(a)(2) es incompatible con el artículo 42 
porque limita, en determinadas circunstancias, el acceso efectivo de los titulares de derechos a 
procedimientos judiciales civiles y, por lo tanto, la disponibilidad de esos procedimientos.  Seguimos 
considerando que nuestro análisis y nuestra c onclusión son correctos y, por consiguiente, nos 
abstenemos de realizar la modific ación solicitada por los Estados Unidos. 
7.4 Los Estados Unidos solicitan que demos mues tra de economía procesal respecto de la 
cuestión de si el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC abarca los nombres comerciales.  
Señalan que en las Partes II, III y IV del Acue rdo sobre los ADPIC no se mencionan los nombres 
comerciales pero alegan que no está claro que esto quiera decir que las obligaciones prescritas en el 
artículo 8 del Convenio de París (1967)  no se incorporen al Acuerdo.  Aducen que debe concederse su 
pleno significado a las palabras del texto.  Refiriéndo se a la historia de la negociación, alegan que la 
expresión "en lo que respecta a" puede no tener nada que ver con la limitación de la incorporación de 
las obligaciones prescritas por el Convenio de Parí s (1967).  A juicio de los Estados Unidos, la 
historia de la negociación apoya la conclusión de que la expresión utilizada en el párrafo 1 del 
artículo 2 tenía la finalidad de resolver el deba te entre los negociadores sobre si la información no 
divulgada y los secretos comerciales se considerarían propiedad intelectual y no de limitar el compromiso de cumplir el Convenio de París (1967) .  Los Estados Unidos aducen también que otras 
partes del Acuerdo sobre los ADPIC crean dudas sobre nuestro enfoque de la cuestión del ámbito de 
aplicación del Acuerdo.  Concretamente, alegan que el artículo 39 contiene obligaciones relativas a la 
garantía de una protección eficaz contra la comp etencia desleal de conformidad con el artículo 10 bis 
del Convenio de París (1967).  Los Estados Unidos señalan que la competencia desleal, al igual que 
los nombres comerciales, no se identifica específic amente como una de las siete categorías de 
propiedad intelectual que figuran en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPI C y que, con arreglo a 
nuestro enfoque, la competencia desleal quedaría fuera del ámbito de aplicación del Acuerdo.  
Aducen que nuestro enfoque exigiría que la expr esión "en lo que respecta a" tuviera significados 
diferentes para distintos tipos de derechos.  Por último, los Estados Unidos alegan que no está claro 
cómo se aplicaría nuestro enfoque del ámbito de  aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de 
las disposiciones del Convenio de Berna y la C onvención de Roma que s on pertinentes para ese 
Acuerdo.  Las Comunidades Europeas declaran que no pueden estar de acuerdo con la solicitud de los 
Estados Unidos porque este país menciona el princi pio de economía procesal por primera vez en estas 
actuaciones y señalan que solicitaron que se constatara  la incompatibilidad con el Acuerdo sobre los 
ADPIC de los artículos 211(a)(2) y 211(b) en relación con los nombre comerciales. 
                                                     
 
89 Véanse  la Primera comunicación escrita de los Estados  Unidos, párrafo 88, y la primera declaración 
oral de los Estados Unidos, párrafo 40. 
  WT/DS176/R 
 Página 89 
 
 
7.5 Conocemos la jurisprudencia de  la OMC en materia de econom ía procesal.  No obstante, 
señalamos que la Comunidades Europeas, como pa rte reclamante, alegaron concretamente en su 
solicitud de establecimiento de un grupo especial que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 de l Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el 
artículo 8 del Convenio de París (1967).
90  Las Comunidades Europeas pidieron concretamente al 
Grupo Especial que constatara que los artículos 211(a)(2) y 211(b) s on incompatibles con el párrafo 1 
del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de 
París (1967).91  Señalamos que nuestra función, tal como se establece en el artículo 11 del ESD, 
consiste en hacer una evaluación objetiva del asunto que se nos ha sometido y "formular […] 
conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recome ndaciones o dictar las resoluciones previstas en 
los acuerdos abarcados."  Además, señalamos que el objetivo del mecanismo de solución de 
diferencias, establecido en el párrafo 7 del artícul o 3 del ESD es "hallar una solución positiva a las 
diferencias" y que las recomendaciones o resolucion es que formule el OSD deberán tener "por objeto 
lograr una solución satisfactoria de la cuestión", ta l como se dispone en el párrafo 4 del artículo 3 del 
ESD.  A nuestro juicio, determinar si los artículos 211(a)(2) y 211(b) son compatibles con el párrafo 1 
del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de 
París (1967) implica que se examine si el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC abarca 
los nombres comerciales.92  Por lo tanto, nos abstenemos de realizar la modificación solicitada por los 
Estados Unidos. 
7.6 Los Estados Unidos señalaron un pequeño númer o de errores tipográficos, que tuvimos en 
cuenta, realizando en consecuencia ciertas modi ficaciones en determinados epígrafes de la 
sección IV.C.2 y en los párrafos 8.86, 8.124, 8.126 y 8.133. 
VIII.  CONSTATACIONES 
A. MEDIDAS EN LITIGIO  
8.1 La medida en litigio, el artículo 211 de la Ley Omnibus  de Asignaciones de 1998, aprobada 
por el Congreso de los Estados Unidos el 21 de octubre de 1998, y las disposiciones a que se hace 
referencia en él se reproducen en esta parte del informe: 
Artículo 211. (a)(1) Sin perjuicio de cual quier otra disposición legal, no se 
autorizará ni aprobará ninguna transacción ni pago con arreglo al artículo 515.527 del 
título 31, Código de Reglamentos Federales (C.F.R.), en vigor a partir del 9 de 
septiembre de 1998, con respecto a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente 
semejante a una marca de fábrica o de  comercio, un nombre comercial o una 
denominación comercial que se haya utiliza do en relación con una entidad comercial 
o activos que hayan sido confiscados, a menos  que el titular original de la marca de 
fábrica o de comercio, el nombre comerc ial o la denominación comercial, o su 
sucesor en interés de buena fe, haya  consentido en ello expresamente. 
(2) Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer 
de otra forma cualquier reivindicación de  derechos formulada por un nacional 
                                                     
 
90 Véase  WT/DS176/2.  Por consiguiente, la cuestión relativa a los nombres comerciales de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el 
artículo 8 del Convenio de París (1967) queda claramente incluida en nuestro mandato. 
 
91 Véanse  los párrafos 3.1 y 3.3, supra . 
 
92 Véase el párrafo 8.41. 
 WT/DS176/R 
Página 90  
 
designado sobre la base  de derechos de common law  o del registro obtenido con 
arreglo a dicho artículo 515.527 de la mar ca de fábrica o de comercio, el nombre 
comercial o la denominación comercia l confiscados de que se trate. 
(b) Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer 
de otra forma cualquier reivindicación de de rechos derivados de un tratado formulada 
por un nacional designado o su sucesor en in terés al amparo del artículo 44(b) o (e) 
de la Ley de Marcas de Fábrica o de Co mercio de 1946 (15 U.S.C. 1126 (b) o (e)) en 
relación con una marca de fábrica o de  comercio, un nombre comercial o una 
denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercia l o una denominación comercial que se 
haya utilizado en relación con una entidad  comercial o activos que hayan sido 
confiscados, a menos que el titular original de  la marca de fábrica o de comercio, el 
nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido expresamente en ello. 
(c) El Secretario del Tesoro promulgará las normas y reglamentos que sean 
necesarios para aplicar las disposiciones del presente artículo. 
(d) En el presente artículo:  (1) El término "nacional designado" tiene el significado que se le 
atribuye en el artículo 515.305 del título 31 C.F.R., en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998, y comprende los naci onales de cualquier país extranjero 
que sean sucesores en interés de un nacional designado. 
 (2) El término "confiscado" tiene el significado que se le atribuye en el 
artículo 515.336 del título 31 C.F.R., en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998. 
8.2 El artículo 515.305 del título 31 C.F.R., que  define el término "nacional designado", está 
redactado en los siguientes términos: 
A los efectos de esta parte, se entenderá por nacional designado  Cuba y cualquier 
nacional de ese país, incluida cualquier persona que sea un nacional especialmente designado. 
8.3 El artículo 515.306 del título 31 C.F.R., que define el término "nacional especialmente 
designado", está redactado en los siguiente términos: 
(a) Por nacional especialmente designado se entenderá: 
(1) cualquier persona respecto de la cual el Secretario del Tesoro 
determine que es un nacional especialmente designado,  
(2) cualquier persona que, en la fecha de efectividad o después de ésta, 
haya actuado en nombre o en representación del gobierno o las autoridades que ejercen el control sobre un país extranjero designado, 
o 
(3) cualquier asociación, sociedad u otra organización que, en la fecha de 
efectividad o después de ésta, haya sido propiedad o haya estado sometida al control directo o indirecto del gobierno o las autoridades  WT/DS176/R 
 Página 91 
 
 
que ejercen el control sobre un país extranjero designado o de un nacional especialmente designado. 
8.4 El artículo 515.336 del título 31 C.F.R. defi ne el término "confiscado" y su texto es el 
siguiente: 
 Tal como se usa en el artículo 515.208, el término confiscado  se refiere a: 
(a) la nacionalización, expropiación o cualquier otro acto de incautación por el 
Gobierno de Cuba de la propiedad o el control de bienes el 1º de enero de 1959 o después de esa fecha: 
(1) sin que los bienes hayan sido devueltos o se haya otorgado una 
indemnización suficiente y efectiva;  o 
(2) sin que se haya resuelto la reivindicación de los bienes de 
conformidad con un acuerdo inte rnacional de liquidación de 
reclamaciones u otro procedimiento de solución mutuamente aceptado;  y 
(b) El hecho de que el Gobierno de Cuba se haya negado a pagar, haya 
incumplido su obligación de pagar o no haya  pagado el 1º de enero de 1959 o 
después de esa fecha: 
(1) una deuda de cualquier empresa que haya sido nacionalizada o 
expropiada por el Gobierno de Cuba  o de la que éste se haya hecho 
cargo de cualquier otra forma; 
(2) una deuda que grave bienes naci onalizados o expropiados por el 
Gobierno de Cuba o de los que éste se haya hecho cargo de cualquier 
otras forma;  o 
(3) una deuda en que haya incurrido el  Gobierno de Cuba para satisfacer 
o liquidar una reclamación sobre bienes confiscados. 
8.5 El artículo 211(a)(1) fue aplicado mediante el Reglamento de Contro l de Activos Cubanos, 
cuyo artículo 515.527(a), título 31 C.F.R. dispone lo siguiente: 
(a) 1) Se autorizan las transacciones relaci onadas con el registro y la renovación en 
la Oficina de Patentes y Marcas de lo s Estados Unidos o en la Oficina de 
Derechos de Autor de los Estados Unidos  de patentes, marcas de fábrica o de 
comercio y derechos de autor en los cuales tengan un interés el Gobierno de Cuba o un nacional cubano. 
(2) No se autorizará ni aprobará ningu na transacción o pago de conformidad con 
el apartado (a)(1) de este artículo con respecto a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una  denominación comercial que sea 
idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en 
relación con una entidad comercial o ac tivos que hayan sido confiscados, en 
el sentido en que se define ese término en el artículo 515.336, a menos que el 
titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la  WT/DS176/R 
Página 92  
 
denominación comercial de que se trate, o su sucesor en interés de buena fe, 
haya consentido expresamente en ello. 
B. C
ONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES  
8.6 Las constataciones y recomendaciones solicitad as por las partes se reproducen en esta parte 
del informe. 
8.7 Las Comunidades Europeas alegan que: 
a) el artículo 211(a)(1) de la Ley Omnibus  de Asignaciones es incompatible con 
el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerd o sobre los ADPIC en conexión con el 
párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967) y el 
párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC; 
b) el artículo 211(a)(2) de la Ley Omnibus  de Asignaciones es incompatible con 
el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerd o sobre los ADPIC en conexión con el 
párrafo 1) del artículo 2, el párrafo 1) del artículo 6 bis y el artículo 8 del 
Convenio de París (1967) y con el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el 
párrafo 1 del artículo 16 y el artícul o 42 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y 
c) el artículo 211(b) de la Ley Omnibus  de Asignaciones es incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el 
párrafo 1) del artículo 2, el párrafo 1) del artículo 6 bis y el artículo 8 del 
Convenio de París (1967) y con el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el 
párrafo 1 del artículo 16 y el artíc ulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
8.8 A juicio de las Comunidades Europeas, estas medidas causan un perjuicio a los derechos 
legítimos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y nombres/denominaciones comerciales, 
anulando y menoscabando así los derechos de las Comunidades Europeas. 
8.9 Las Comunidades Europeas piden al Grupo Especi al que constate que los Estados Unidos han 
infringido las obligaciones que les imponen el párrafo 1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 del 
artículo 15, el párrafo 1 del artículo 16 y el artíc ulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como el 
párrafo 1 del artículo 2 de ese Acuer do en conexión con el párrafo 1) de l artículo 2, el párrafo 1) del 
artículo 6 bis, el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  y el artículo 8 del Convenio de París (1967) y 
recomiendan que los Estados Unidos pongan su legislación interna en conformidad con sus 
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC. 
8.10 Los Estados Unidos piden al Grupo Especial que constate que el artículo 211 de la Ley 
Omnibus  de Asignaciones no es incompatible con el párrafo  1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 
del artículo 15, el párrafo 1 del artículo 16 o el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC o con el 
párrafo 1 del artículo 2 de ese Acuer do en conexión con el párrafo 1) de l artículo 2, el párrafo 1) del 
artículo 6 bis, el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  y el artículo 8 del Convenio de París (1967) y 
rechace las alegaciones de las Com unidades Europeas en su totalidad. 
C. CUESTIONES PRELIMINARES  
1. Información fáctica proporcionada por la Oficina Internacional de la OMPI 
8.11 Como se ha indicado anteriormente, en la primera reunión sustantiva comunicamos a las 
partes nuestra intención de recabar información de la Oficina Internacional de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI"), conforme al artículo 13 del ESD.  La Oficina  WT/DS176/R 
 Página 93 
 
 
Internacional de la OMPI está encargada de la administración del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial, de 1967.  
8.12 El párrafo 1 del artículo 13 del ESD dispone que todo grupo especial "tendrá el derecho de 
recabar información y asesoramiento técnico de  cualquier persona o entidad que estime 
conveniente".93  El párrafo 2 del artículo 13 dispone además que los grupos especiales podrán 
"recabar información de cualquier fuente pertinente y consultar a expertos para obtener su opinión 
sobre determinados aspectos de la cuestión". 
8.13 En ejercicio de esa facultad conferida a los gr upos especiales por el artículo 13, pedimos a la 
Oficina Internacional de la OMPI, por carta de fe cha 1º de febrero de 2001,  que nos proporcionase 
información fáctica, en particular la historia de las negociaciones y los acontecimientos posteriores, 
sobre las disposiciones del Convenio de París (1967) re lativas a la diferencia, en especial el párrafo 1) 
del artículo 2 y los artículos 6, 6 bis, 6 quinquies  y 8 del Convenio de París (1967).  Con respecto al 
artículo 6 quinquies , solicitamos cualquier información fáctica sobre el alcance que se pretendía que 
tuviera.  También pedimos a la Oficina Internacional de la OMPI que proporcionase cualquier información fáctica sobre si las disposiciones del Co nvenio de París (1967) regu lan la forma en que se 
ha de determinar el titular de una marca de fábrica o de comercio c on arreglo a la legislación nacional 
de los miembros de la Unión de París.  La Of icina Internacional de la OMPI respondió a nuestra 
petición el 2 de marzo de 2001. 
2. Reglas de interpretación 
8.14 Junto con los acuerdos sobre el comercio de me rcancías y sobre el comercio de servicios, la 
protección de los derechos de propiedad intelectual establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC forma 
parte integrante del Acuerdo de Marrakech por  el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio (el "Acuerdo sobre la OMC").  Como tal, el Acuerdo sobre los ADPIC es uno de los 
"acuerdos abarcados", por lo que se le aplica el ESD.
94  El párrafo 2 del artículo 3 del ESD dispone 
que los grupos especiales han de aclarar las disposic iones de los "acuerdos abarcados" de conformidad 
con las normas usuales de interpret ación del derecho internacional público. 
8.15 En el asunto Estados Unidos – Pautas para la gasolina reformulada y convencional , el 
Órgano de Apelación declaró que la norma fundamental  de interpretación de los tratados establecida 
en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (la "Convención 
de Viena")95 "se ha elevado a la condición de norma del derecho internaciona l consuetudinario o 
                                                      
93 La primera vez que un grupo especial pidió a la Oficina Internacional de la OMPI que proporcionase 
información sobre un acuerdo administrado por la Oficina Internacional de la OMPI fue cuando el Grupo 
Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los 
Estados Unidos  ("Estados Unidos - Artículo 110(5) "), WT/DS160/R, cuyo informe fue adoptado el 27 de julio 
de 2000, solicitó información sobre las disposiciones del Acta de París de 1971 del Convenio de Berna (1971).  
En el asunto India - Restricciones cuantitativas a la importación de productos agrícolas, textiles e industriales  
("India - Restricciones cuantitativas "), WT/DS90/R, cuyo informe se adoptó el 22 de septiembre de 1999, el 
Grupo Especial declaró, en el párrafo 5.12, que "el párrafo 1 del artículo 13 del ESD faculta al Grupo Especial 
para consultar con el FMI a fin de obtener cualquier in formación pertinente sobre la situación de las reservas 
monetarias y de la balanza de pagos de la India que pueda ayudarnos a evaluar las reclamaciones que se nos han 
presentado". 
 
94 Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto India - Protección mediante patente de los 
productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura  ("India - Patentes "), WT/DS50/AB/R, 
adoptado el 16 de enero de 1998, párrafo 29. 
 
95 Convención de Viena sobre el Derecho de lo s Tratados, hecha en Viena, 23 de mayo 
de 1969, 1155 U.N.T.S. 331 ;  (1969) 8 International Legal Materials 679 . 
 WT/DS176/R 
Página 94  
 
general".
96  Con arreglo al párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena, el intérprete de un 
tratado ha de determinar el sen tido de los términos conforme al  sentido corriente que haya de 
atribuirse a éstos en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y el fin del tratado. 
8.16 Si, después de aplicar las reglas de interpretaci ón establecidas en el párrafo 1 del artículo 31, 
el sentido de un término del tratado continúa siendo ambiguo u obscuro o conduce a un resultado 
manifiestamente absurdo o irrazonable, el artículo 32 faculta al intérprete del tratado para recurrir a 
"medios de interpretación complementarios, en partic ular a los trabajos preparatorios del tratado y a 
las circunstancias de su celebración".97  Aplicaremos los principios enunciados por el Órgano de 
Apelación en el asunto Estados Unidos - Gasolina  para interpretar las disposiciones pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC en todo el informe, incluyendo las disposiciones del Convenio de 
París (1967) incorporadas en el Acuerdo. 
3. Carga de la prueba 
8.17 En lo que se refiere a la carga de la prueba, la jurisprudencia de la OMC está sólidamente 
establecida.  El Órgano de Apelación declaró en el asunto Estados Unidos - Medida que afecta a las 
importaciones de camisas y blusas de te jidos de lana procedentes de la India  que: 
[…]  la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que 
afirma una determinada reclamación o defensa.  Si esa parte presenta pruebas suficientes para fundar la presunción de que su reclamación es legítima, la carga de la 
prueba se desplaza a la otra parte, que debe rá aportar pruebas suficientes para refutar 
la presunción.
98 
8.18 Una vez que el Grupo Especial comprueba que  la parte que afirma una determinada 
reclamación o defensa ha conseguido fundar la presunción de que lo que alega es cierto, incumbe al 
Grupo Especial examinar en cuanto al fondo todos lo s argumentos aducidos por las partes, así como la 
admisibilidad, pertinencia y peso de todas las prueb as fácticas presentadas, con miras a determinar si 
la parte que impugna una reclamación dada ha logrado refutar la pres unción.  En el caso de que los 
argumentos aducidos y las pruebas fácticas presentad as por las partes tengan un peso equivalente, el 
Grupo Especial está obligado a resolver en contra de la parte sobre la que pesa la carga de la prueba. 
8.19 Así pues, incumbe a las Comunidades Europeas, como parte reclamante, aducir argumentos y 
presentar pruebas suficientes para establecer la presunción de que las medidas adoptadas por los 
Estados Unidos son incompatibles con las obligaci ones que les impone el Acuerdo sobre los ADPIC.
                                                      
96 Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto Estados Unidos - Pautas para la gasolina 
reformulada y convencional  ("Estados Unidos - Gasolina "), WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996, 
páginas 19 y 20.  Véanse también el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto Japón - Impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas ("Japón - Bebidas alcohólicas "), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, 
adoptado el 1º de noviembre de 1996, páginas 13 y 14;  el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto India - Patentes ,  párrafo 46;  el informe del Ór gano de Apelación sobre el asunto Comunidades Europeas - 
Clasificación aduanera de determinado equipo informático ("CE - Equipo informático "), WT/DS62/AB/R, 
WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, adoptado el 22 de junio de 1998, párrafo 84, y el informe del Órgano de 
Apelación sobre el asunto Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y 
productos del camarón ("Estados Unidos - Camarones "), WT/DS58/AB/R, adoptado el 6 de noviembre 
de 1998, párrafo 114. 
 
97 Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto CE - Equipo informático , párrafo 86. 
 
98 Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto Estados Unidos - Medida que afecta a las 
importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India  ("Estados Unidos - Camisas y 
blusas "), WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de marzo de 1997, páginas 16 y 17. 
  WT/DS176/R 
 Página 95 
 
 
Si las Comunidades Europeas consiguen fundar tal presunción, el Grupo Especial habrá de ponderar 
los argumentos y las pruebas sometidos a su consid eración para determinar si, teniendo todo en 
cuenta, está convencido de que las medidas tomadas por los Estados Unidos son incompatibles con las 
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.  Al  examinar la compatibilidad del artículo 211 
aplicaremos los principios enunciados por el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos – 
Camisas y blusas .  Señalamos que esta diferencia se refi ere al examen de un texto reglamentario 
desde el punto de vista del Acuerdo sobre los ADPIC  y no guarda relación con ningún litigio privado.  
4. Ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC 
8.20 En esta diferencia, las Comunidades Europeas piden al Grupo Especial que evalúe la 
compatibilidad del artículo 211 con diversas di sposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.  
Observamos que en el artículo 211 se hace referencia a "una marca de fábrica o de comercio, un 
nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre come rcial o una denominación comercial que se haya 
utilizado en relación con una entidad comercia l o activos que hayan sido confiscados".  
Por consiguiente, al examinar si el artículo 211 es compatible con las dispos iciones del Acuerdo sobre 
los ADPIC invocadas por las Comunidades Europeas, est amos obligados en primer lugar a estudiar la 
medida en que esas disposiciones se aplican a las marcas de fábrica o de comercio, a los nombres comerciales y a las denominaciones comerciales a que se hace referencia en el artículo 211.  
8.21 El nombre comercial se define  en la Ley Lanham como " any name used by a person to 
identify his or her business or vocation " (todo nombre utilizado por una persona para identificar su 
actividad comercial o su ocupación).  Los Estados Unidos señalaron que, conforme a la Ley Lanham, 
el nombre comercial y la denominación comercial son sinónimos.  Por consiguiente, toda referencia 
que se haga en este informe a los nombres comerciales incluirá las denominaciones comerciales.   
8.22 Observamos que las Comunidades Europeas invo caron expresamente, en sus alegaciones, el 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC  junto con el artículo 8 del Convenio de París 
(1967) al pedir que se constatase que los artícul os 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el 
artículo 8, que dispone que los signatarios del Conv enio de París (1967) han de proteger los nombres 
comerciales.  En consecuencia, consideramos nec esario determinar si los nombres comerciales están 
incluidos en el ámbito de aplicación del Acuer do sobre los ADPIC.  Si determinásemos que los 
nombres comerciales no están incluidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, nuestro análisis de la medida en relación con la base jurídica citada por las Comunidades Europeas se 
limitaría a las  marcas de fábri ca o de comercio exclusivamente. 
a) Cuestión de si el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC incluye los nombres 
comerciales 
8.23 En esta sección se estudia si los nombres comerciales están comprendidos en el ámbito de 
aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.  El análisis se  centrará en primer lugar en el examen de la 
expresión "propiedad intelectual", que se define como  sigue en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo 
sobre los ADPIC:   
A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas 
las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la 
parte II.  (Sin cursivas en el original.) 
8.24 Las secciones 1 a 7 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC tratan de las siguientes 
categorías de propiedad intelectual:  derecho de au tor y derechos conexos;  marcas de fábrica o de 
comercio;  indicaciones geográficas;  dibujos y modelos industriales;  patentes;  esquemas de trazado 
(topografías) de los circuitos integrados, y protección  de la información no divulgada.  Las categoríasWT/DS176/R 
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de derechos conexos de que trata el artículo 14 son la protección de los artistas intérpretes o 
ejecutantes, de los productores de fonogramas (gra baciones de sonido) y de los organismos de 
radiodifusión. 
8.25 Las categorías de materias objeto de protección de las que no tratan las secciones 1 a 7 de la 
parte II del Acuerdo sobre los ADPIC no están incluid as en la definición de "propiedad intelectual" 
que figura en el párrafo 2 del artículo 1.  En otras palabras, las secciones 1 a 7 de la parte II no 
contienen ninguna referencia a los nombres comercia les como categoría comprendida en la definición 
de la expresión "propiedad intelectual". 
8.26 Interpretamos las expresiones "propiedad intelect ual" y "derechos de propiedad intelectual" 
teniendo presente la definición de "propiedad intelect ual" que figura en el párrafo 2 del artículo 1 del 
Acuerdo sobre los ADPIC.  La interp retación textual del párrafo 2 del ar tículo 1 es que en él se da una 
definición exhaustiva, como lo confir ma la inclusión de las palabras "todas las categorías";  el término 
"todas" indica que se trata de una lista exhaustiva.  Así, por ejemplo, las obligaciones concernientes al 
trato nacional y al trato de la nación más favorecida establecidas en los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC que se refieren a la "protección de la  propiedad intelectual" se interpretarían en el 
sentido de que significan las categorías comprendidas en el párrafo 2 del artíc ulo 1 del Acuerdo sobre 
los ADPIC.  Consideramos que la interpretaci ón correcta es que esos artículos no imponen ninguna 
obligación en relación con las categorías de propiedad  intelectual no incluidas en el párrafo 2 del 
artículo 1, por ejemplo los nombres comerciales, en  consonancia con el artíc ulo 31 de la Convención 
de Viena. 
8.27 Por estas razones, podemos concluir provisionalm ente que los nombres comerciales no están 
comprendidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. 
8.28 Sin embargo, para determinar si los nombres comerciales están incluidos en el ámbito de 
aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, hay que seña lar que el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 
sobre los ADPIC incorpora el artículo 8 del Convenio de París (1967) en el Acuerdo sobre los ADPIC.  El artículo 8 del Convenio de París (1967) trata de la protección de los nombres comerciales 
y dispone lo siguiente: 
El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de 
depósito o de registro, forme o no parte de  una marca de fábrica o de comercio. 
8.29 El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente: 
En lo que respecta a  las partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros 
cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).  (Sin 
cursivas en el original.) 
8.30 La segunda parte del párrafo 1 del artícul o 2 obliga a los Miembros a cumplir las 
disposiciones del Convenio de Parí s (1967) que se indican en ella.
99  Ahora bien, la segunda parte está 
condicionada por la primera:  los Miembros cumplirán las obligaciones " En lo que respecta a las 
Partes II, III y IV del presente Acuerdo".  Como el sentido corriente de la expresión " in respect of " 
(en lo que respecta a) es en " relation [to], connection [with], reference [to] "100 (en relación con, con 
referencia a), y como la expresión se refiere exp lícitamente a las Partes II, III y IV, consideramos que
                                                      
99 El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a las disposiciones sustantivas del 
Convenio de París (1967). 
 
100 The New Shorter Oxford English Dictionary  (Clarendon Press, 1993), página 2.565. 
  WT/DS176/R 
 Página 97 
 
 
los Miembros tienen que cumplir los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Conve nio de París (1967) "en 
lo que respecta a" las materias reguladas por las partes del Acuerdo sobre los ADPIC que se indican 
allí, a saber, el derecho de autor y los derechos conexos, las marcas de fábrica o de comercio, las 
indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados y la protección de la información no divulgada.  
8.31 Conforme al artículo 32 de la Convención de Vien a, el intérprete de un tratado puede acudir a 
medios de interpretación complementarios, en particul ar la historia de la ne gociación, para confirmar 
la interpretación resultante de la aplicación del ar tículo 31 de la Convención de Viena.  A este 
respecto, también consideramos la  historia de la negociación de l párrafo 2 del artículo 1 y del 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC .  Como se verá más abajo, los antecedentes 
históricos confirman nuestra interpretación del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. 
8.32 La etapa de las negociaciones efectivas acerca del Acuerdo sobre los ADPIC se inició en la 
primavera de 1990 al presentar las Comunidades Eur opeas, los Estados Unidos, el Japón, 15 países en 
desarrollo y Suiza cinco proyectos de textos jurídi cos al Grupo de Negociación sobre los ADPIC de la 
Ronda Uruguay.  Las propuestas hechas por las Comunidades Europeas en el documento 
MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de ma rzo de 1990, y por los Estados Unidos en el documento 
MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de mayo de 1990, limitan el  alcance de la "propiedad intelectual" a las 
materias indicadas en la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.  Al presentar su propuesta en el documento MTN.GNG/NG11/W/74, la delegación de l Japón explicó que esa propuesta "preveía la 
protección de siete tipos de derechos ".  La propuesta formulada por un grupo de 15 países en 
desarrollo en el documento MTN.GNG/NG11/W/71 contenía propuestas específicas sobre las 
patentes, las marcas, las indicaciones geográficas, el  derecho de autor y los derechos conexos y los 
esquemas de trazado de los circuitos integrados.  Suiza distribuyó un "Proyecto de modificación del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" en el documento MTN.GNG/NG11/W/73, 
de 14 de mayo de 1990.  Esa propuesta difería de las demás en que su ámbito de aplicación no estaba 
limitado.  Su artículo 100, relativo al "Ámb ito y cobertura", disponía lo siguiente: 
La presente parte del Acuerdo General se ap lica a todas las partes contratantes que la 
acepten o se adhieran a la misma (denom inadas en adelante las PARTES) y a todas 
las esferas de la legislación en materia de propiedad intelectual, con inclusión de  los 
derechos de autor y derechos conexos, ma rcas de fábrica o de comercio, indicaciones 
geográficas, incluidas las denominaciones de origen, los dibujos o modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos 
integrados, y la información de dominio pr ivado.  (Sin cursivas en el original.) 
8.33 Este ámbito de aplicación más amplio fue criticado por otras delegaciones cuando Suiza 
presentó su propuesta.  En el acta de la reunión  celebrada por el Grupo de Negociación los días 14 
a 16 de mayo de 1990 quedó cons tancia del siguiente debate: 
Algunos participantes dijeron que la expresi ón "todas las esferas de la legislación en 
materia de propiedad intelectual" podría te ner significados distintos en distintas 
jurisdicciones.  Se preguntaron si todos los participantes entenderían de igual manera 
los límites del ámbito del acuerdo considera do.  El representante de Suiza, como 
réplica, dijo que la expresión tenía en cuenta que la propiedad intelectual era un 
contexto en plena evolución.  Su delegaci ón creía que las disposiciones generales de 
trato nacional y NMF deberían aplicarse a futu ros DPI.  Un participante manifestó su 
apoyo al enfoque adoptado en las disposici ones sobre trato nacional y NMF, que sólo 
permitía exenciones en casos absolutame nte necesarios y bien justificados.
101 
                                                      
101 Véase  el documento MTN.GNG/NG11/21, párrafo 38, 22 de junio de 1990. WT/DS176/R 
Página 98  
 
8.34 Un anexo del informe del Presidente al Grupo de Negociaciones sobre Mercancías acerca de 
la situación de los trabajos en el Grupo de Ne gociación sobre los ADPIC de 23 de julio de 1990 
(MTN.GNG/NG11/W/76) contenía el primer text o de un proyecto de acuerdo preparado por el 
Presidente.  En esencia, la estructura de ese text o corresponde a la del text o final del Acuerdo sobre 
los ADPIC.  En ese informe, el Pr esidente explicaba lo siguiente: 
Los dos enfoques fundamentales de las negociaciones sobre los aspectos de los 
ADPIC relacionados con el comercio se identifican en el texto con las letras A y B.  Estos enfoques difieren no sólo en cuanto al  fondo sino también en su estructura.  En 
términos generales, el enfoque A prevé un acuerdo único sobre los aspectos de los 
DPI relacionados con el comercio, que abar que todas las esferas de la negociación y 
trate de las siete categorías de propiedad intelectual  sobre las que se han hecho 
propuestas;  este acuerdo se aplicaría como parte integrante del Acuerdo General.  El enfoque B comprende dos partes, una sobr e el comercio de mercancías falsificadas 
y mercancías pirata (que se recoge en la parte IX del texto adjunto) y otra sobre las 
normas y principios relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de 
propiedad intelectual (recogida en las pa rtes I a VIII).  Según este enfoque, la 
segunda parte abarcaría las mismas categorías de propiedad intelectual 
consideradas en el enfoque A, con e xcepción de la protección de los secretos 
comerciales , que sus proponentes no admiten como categoría de propiedad 
intelectual;  esta parte se aplicaría en la organización internacional competente, teniendo en cuenta los aspectos multidisci plinarios y globales de las cuestiones 
planteadas.  (Sin cursivas en el original.) 
8.35 El párrafo 1 de la parte II contenía la siguien te disposición sobre el "Alcance y cobertura": 
A los efectos del presente acuerdo, la expresi ón "propiedad intelectual" abarca todas 
las categorías de propiedad intelectual que  son objeto de las secciones … a … de la 
parte III.  Esta definición se entiende sin perj uicio de que la protección otorgada en la 
materia adopte o no la forma de un de recho de propiedad intelectual. 
8.36 En la parte III del texto se establecían normas en los siguientes sectores:  derecho de autor y 
derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado 
(topografías) de los circuitos integrados y protección de la información no divulgada. 
8.37 Posteriormente se presentó a la Conferencia Ministerial de Bruselas un "Proyecto de Acta 
Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales" (el proyecto de Bruselas) (docum ento MTN.TNC/W/35/Rev.1,  de 3 de diciembre 
de 1990).  El párrafo 2 del artículo 1 del proyecto de acuerdo disponía que: 
A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas 
las categorías de propiedad intelectual que  son objeto de las secciones … a … de la 
parte II. 
8.38 Las definiciones de "propiedad intelectual" que figuran en el proyecto de texto de julio 
de 1990 preparado por el Presidente y en el proy ecto de Bruselas son esencialmente similares.  
Posteriormente, el texto continuó siendo el mismo en el Proyecto de Acta Final en que se incorporan 
los resultados de la Ronda Uruguay de Negociacione s Comerciales Multilaterales, de 20 de diciembre 
de 1991 (MTN.TNC/W/FA, el denominado proyecto D unkel), y, aparte de que  se hace referencia a 
los "Miembros" en vez de a las "PARTES", en el texto final del Acuerdo sobre los ADPIC.  WT/DS176/R 
 Página 99 
 
 
8.39 En lo que se refiere a la disposición que actualm ente figura en el párrafo 1 del artículo 2 del 
Acuerdo, una diferencia entre el texto del Presidente de julio de 1990 y el proyecto de Bruselas fue la 
adición de las palabras "En lo que respecta a las pa rtes II, III y IV del presente Acuerdo".  El primer 
texto en que apareció una cláusula a este efecto fue un proyecto informal de 20 de noviembre de 1990.  
Las actas y documentos no contienen información sobr e la finalidad de esa adición, pero la redacción 
de esa disposición, que figura en la parte I del Acuerdo, hace pensar que los Miembros han de cumplir 
las disposiciones del Convenio de Pa rís (1967) en la medida en que éstas se refieren a la parte II -es 
decir, las categorías pertinentes de los derechos de  propiedad intelectual regulados en el Acuerdo-, a 
la parte III (observancia) y a la parte IV (adquisición). 
8.40 La historia de las negociaciones confirma la  opinión de que los nombres comerciales no están 
comprendidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. 
8.41 En vista de lo que antecede, concluimos que, las categorías de propiedad intelectual 
comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC son aquellas a las que se refiere el párrafo 2 del artículo 1.  El artículo 8 del Convenio de París ( 1967) es aplicable como parte del Acuerdo sobre los 
ADPIC en la medida en que puede afectar a la pr otección de las categorías de propiedad intelectual 
comprendidas en el Acuerdo.  Como los nombre s comerciales no constituyen una categoría de 
propiedad intelectual comprendida en el Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros no están obligados por el Acuerdo sobre los ADPIC a proteger los nombres comerciales.
102  En consecuencia, 
limitaremos nuestras constataciones al examen de  la compatibilidad de las disposiciones del 
artículo 211 que se refieren a las marcas de fábrica o de comercio con la disposición del Acuerdo 
sobre los ADPIC. 
D. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO  211(A)(1) CON EL PÁRRAFO  1 DEL ARTÍCULO  15 DEL 
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 
1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(1) con el párrafo 1 del artículo 15 
del Acuerdo sobre los ADPIC 
8.42 Las Comunidades Europeas afirman que el artículo 211(a)(1) no autoriza ninguna transacción 
relativa al registro o a la renovación, en la Oficin a de Patentes y Marcas de  los Estados Unidos, de 
marcas de fábrica o de comercio en las que tengan un interés Cuba o un nacional de Cuba.  
Específicamente, las Comunidades Europeas afirman que el artículo 211(a)(1) impide que se realice 
un acto (el pago de los derechos re queridos) que ha de efectuar el titular del derecho para que se 
registre una marca o para que se  renueve una marca de fábrica o de comercio que fue debidamente 
registrada en los Estados Unidos.  Según las Comuni dades Europeas, el párrafo 1 del artículo 15 del 
Acuerdo sobre los ADPIC impone a los Miembros la  obligación de registrar las marcas de fábrica o 
de comercio que cumplan las prescripciones de e sa disposición, sin perjuicio de las exenciones 
establecidas en el párrafo B del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967).  Las Comunidades 
Europeas alegan que, como las marcas de fábrica o de comercio que son el objetivo del artículo 211(a)(1) cumplen los criterios establecidos en el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre 
los ADPIC y, por consiguiente, constituyen un "signo o combinación de signos" que pueden 
registrarse como marcas de fábrica o de comerc io, el artículo 211(a)(1) es incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 15. 
                                                     
 
102 El párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC deja claramente sentado que los Miembros 
de la OMC que son también partes en el Convenio de París continúan teniendo obligaciones entre sí en relación con los nombres comerciales en virtud de ese Convenio.  Además, el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre 
los ADPIC dispone que, cuando un Mi embro deniegue el registro de una marca de fábrica o de comercio por 
motivos distintos de los indicados en el párrafo 1 del artículo 15, no deberá contravenir las disposiciones del Convenio de París (1967). 
 WT/DS176/R 
Página 100  
 
8.43 Las Comunidades Europeas estiman que, con arreglo al párrafo 2 del artículo 15, el registro 
sólo puede denegarse en los casos excepcionales me ncionados expresamente en el Acuerdo sobre los 
ADPIC y en el Convenio de París (1967).  Las Co munidades Europeas sostienen que, al no haber una 
excepción específica, facultativa u obligatoria, el pá rrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los 
ADPIC obliga a atender la solicitud de registro. 
8.44 Los Estados Unidos afirman que en el párrafo 1 del artículo 15 simplemente se describen las 
materias que son susceptibles de protección como marcas de fábrica o de comercio, y sostienen que la 
limitación impuesta a la capacidad de todo Miembro para  denegar el registro de una marca de fábrica 
o de comercio con arreglo al párra fo 1 del artículo 15 está relacionada solamente con la cuestión de si 
tales signos permiten distinguir la mercancía o las me rcancías.  En consecuenci a, los Estados Unidos 
afirman que, como el artículo 211(a)(1) no tiene na da que ver con si ciertos signos pueden constituir 
marcas de fábrica o de comercio y sólo trata de quienes pueden ejercer el derecho a tales marcas, el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo  1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
8.45 Los Estados Unidos argumentan además que, in cluso si se interpretase el párrafo 1 del 
artículo 15 en el sentido de que impone a los Miembr os una obligación positiva de registrar las marcas 
de fábrica o de comercio que considere que "podrán  registrarse", tal obligaci ón está limitada por el 
párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.   Los Estados Unidos afirman que el párrafo 2 
del artículo 15 no exige que los motivos de la  denegación estén expresamente previstos en el 
Convenio de París (1967);  basta con que la deneg ación misma sea compatible con el Convenio de 
París (1967), es decir, que no sea incompatible con las obligaciones que impone a los Miembros ese Convenio.  Por consiguiente, los Estados Unidos sost ienen que el hecho de dene gar el registro de una 
marca de fábrica o de comercio basándose en que la persona que solicita el registro no es el verdadero 
titular de la marca no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 ni contraviene ninguna 
disposición del Convenio de París (1967) en el c ontexto del párrafo 2 de l artículo 15 del Acuerdo 
sobre los ADPIC. 
8.46 Las Comunidades Europeas no están de acuerdo c on la posición de los Es tados Unidos de que 
el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a todo Miembr o denegar el registro 
de una marca de fábrica o de comercio siempre que  el motivo de la denegación no sea incompatible 
con las disposiciones del Convenio de París (1967). 
8.47 El párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente: 
[Sección 2:  Marcas de fábrica o de comercio] 
 
[Materia objeto de protección ] 
 
Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación 
de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los 
de otras empresas.  Tales signos podrán regi strarse como marcas de fábrica o de 
comercio, en particular las palabras, incluídos los nombres de personas, las letras, los 
números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.  Cuando los signos no sean intrínsecamente 
capaces de distinguir los bienes o servici os pertinentes, los Miembros podrán 
supeditar la posibilidad de registro de lo s mismos al carácter distintivo que hayan 
adquirido mediante su uso.  Los Miembros  podrán exigir como condición para el 
registro que los signos sean perceptibles visualmente. 
8.48 El párrafo 2 del artículo 15  del Acuerdo sobre los ADPIC dice lo siguiente:    WT/DS176/R 
 Página 101 
 
 
Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marc a de fábrica o de comercio por otros 
motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París 
(1967).  
8.49 En el párrafo 1 del artículo 15 se indica qué signos o combinaciones de signos -incluyendo en 
particular los nombres de personas, las letras,  los números, los elementos figurativos y las 
combinaciones de colores-  podrán registrar se como marcas de fábrica o de comercio.
103  El título del 
artículo 15 es " Protectable Subject Matter " (Materia objeto de protección), y del párrafo 1 del 
artículo se desprende que la " subject matter " (materia), expresión cuyo sentido corriente es " the topic 
dealt with or the subject represented in  a debate, exposition, or work of art "104 (la cuestión tratada o el 
objeto representado en un debate, exposición u obra de arte), consiste en signos o en cualquier 
combinación de signos.  Partiendo del sentido corriente de la expresión " subject matter " (materia) 
y habida cuenta de la segunda frase del párrafo , que dice "Tales signos podrán registrarse como 
marcas de fábrica o de comercio", la "materia", en  relación con las marcas de fábrica o de comercio, 
consiste en signos.  Esos signos, si  son "capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de 
los de otras empresas", pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio, siempre que no se 
deniegue el registro por "otros motivos", como se dispone en el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo 
sobre los ADPIC.  Una obligación de hacer que  ciertos signos tengan derecho a protección sin 
entender que tales signos han de ser objeto de prot ección carecería de sentido y sería incompatible con 
los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC, expuestos en  el preámbulo y en el artículo 7 del Acuerdo.  
En el contexto de esa disposición, corrobora tal in terpretación el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo 
sobre los ADPIC, que dispone que "Lo dispuesto en el  párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que 
impide a un Miembro denegar el re gistro […] por otros motivos." 
8.50 El párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC indica la forma que pueden tener 
los signos que pueden registrarse como marcas de fábri ca o de comercio, y el párrafo 2 del artículo 15 
no impide que los Miembros denieguen el registro de marca de fábrica o de comercio por "otros 
motivos".  Consideramos que el párrafo 2 del artículo 15, dada la referencia e xplícita que en él se hace 
al párrafo 1, ha de interpretarse junto con el párra fo 1 del artículo 15 para determinar su sentido.   
8.51 El párrafo 2 del artículo 15 dice que no se impide que los Miembros denieguen el registro de 
una marca de fábrica o de comercio por "otros mo tivos", siempre que tales motivos no "contravengan" 
las disposiciones del Convenio de París (1967).  Así pues, si una medida está comprendida en el 
ámbito de aplicación de esos "otros motivos", todo Miembro puede denegar el registro como marca de 
fábrica o de comercio a signos que cumplan las prescr ipciones del párrafo 1 del artículo 15.  Este es el 
contexto en el que examinamos la compatibilida d del artículo 211(a)(1) con el párrafo 1 del 
artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.  
8.52 Al interpretar el párrafo 2 del artículo 15, nos guiamos por las reglas consuetudinarias de 
interpretación del derecho internacional público estab lecidas en el párrafo 1 del artículo 31 de la 
Convención de Viena, que dispone qu e el intérprete de un tratado ha de determinar el sentido de un 
término de buena fe conforme al sentido corriente que  haya de atribuirse a ese término en su contexto 
y teniendo en cuenta el objeto y el fin del trata do.  Señalamos también que el artículo 32 de la 
                                                      
103 El artículo 15 figura en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, titulada "Normas relativas a la 
existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propied ad intelectual", que contiene siete secciones en las que 
se describen las categorías de materi as objeto de protección, se establecen los requisitos que han de cumplirse 
para que se confiera a la materia en cuestión la prot ección consistente en un derech o de propiedad intelectual 
particular y después se indican esos derechos y su duración. 
 
104 The New Oxford Dictionary of English (Oxford University Press, 1998), página 1.849. 
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Convención de Viena faculta al in térprete de un tratado para ac udir a medios de interpretación 
complementarios, incluyendo la historia de la ne gociación de las disposici ones del Acuerdo sobre los 
ADPIC objeto de controversia, para confirmar el sen tido resultante de la aplicación del artículo 31 de 
la Convención de Viena.  
8.53 Analizaremos en primer lugar la expresión " other grounds " (otros motivos) y, para determinar 
su sentido corriente, señalamos que el término " other " (otro) se define como " different or distinct 
from that already mentioned "
105 (diferente o distinto de lo ya mencionado ) y que el término " ground " 
(motivo) se define como " a foundation or basis;  points relied on ".106 (fundamento o base;  puntos en 
que se basa uno).  Basándonos en el sentido corrien te, estimamos que la expresión "otros motivos" 
puede significar motivos "diferentes o distintos de lo s ya mencionados" en el párrafo 1 del artículo 15 
del Acuerdo sobre los ADPIC.  La expresión "otros motivos" va seguida por la segunda parte de la 
frase del párrafo 2 del artículo 15, que dice "siempre que éstos  no contravengan las disposiciones del 
Convenio de París (1967)".  Como la palabra "éstos " se refiere a "otros motivos", consideramos que 
los Miembros pueden denegar el regi stro de marcas de fábrica o de  comercio por "otros motivos", 
siempre que no " derogate " (contravengan), término cuyo sentido corriente es " take away (something 
from a thing) so as to lessen or impair it…To detract from "107 (quitar (algo de una cosa) para reducirla 
o menoscabarla … Detraer), las disposiciones del Conveni o de París (1967).  Sobre la base del 
sentido corriente del término "contravenir", el párra fo 2 del artículo 15 no impide que un Miembro 
deniegue el registro de una marca de fábrica o de comercio, siempre que los motivos de tal 
denegación no sean incompatibles con las obligaciones que impone a ese Miembro el Convenio de París (1967). 
8.54 Las Comunidades Europeas sostuvieron que, conforme al párrafo 2 del artículo 15 del 
Acuerdo sobre los ADPIC, el registro de marcas de  fábrica o de comercio sólo puede denegarse 
conforme a disposiciones específicas del Acuerdo s obre los ADPIC y del Convenio de París (1967), y 
que tales disposiciones son el párrafo 3 del artículo 22, el párrafo 2 del artículo 23 y el párrafo 5 del 
artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC y el  párrafo 2) del artículo 6 y el artículo 6ter y el párrafo B 
del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967).  No est amos de acuerdo en que los "otros 
motivos" de la negación del registro  se limiten a los indicados en el párrafo 3 del artículo 22, el 
párrafo 2 del artículo 23 y el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el párrafo 2) 
del artículo 6 y el artículo 6 ter y el párrafo B del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967).  
Como estamos examinando "otros motivos" que no "c ontravengan las disposiciones del Convenio de 
París (1967)", es improcedente la referencia hech a por las Comunidades Europeas a las disposiciones 
del Acuerdo sobre los ADPIC.  Las disposiciones citadas por las Comunidades Europeas son, por una 
parte, disposiciones en las que se exponen las razones para denegar el registro de marcas de fábrica o 
de comercio y, por otra parte, disposiciones en  las que se exponen las razones que los Miembros no 
pueden invocar para denegar el re gistro de marcas de fábrica o de comercio, en cuyo caso, por 
consiguiente, hay que conceder el registro.  Como  nos estamos centrando en los "otros motivos" que 
no "contravienen" o menoscaban las disposiciones de l Convenio de París (1967), sólo hay que tomar 
en consideración la última categoría de razones.  Las Comunidades Europeas, al afirmar que sólo las 
disposiciones para denegar el registro de marc as de fábrica o de comercio a las que han hecho 
referencia abarcan la totalidad de los "otros moti vos", nos piden que interpretemos las palabras finales 
del párrafo 2 del artículo 15 como si dijeran "siemp re que éstos no contravenga n las disposiciones del 
Convenio de París (1967) relativas a la denegaci ón del registro".  Tal lectura nos obligaría a 
                                                     
 
105 Black's Law Dictionary (West Publishing Co., Quinta edición), página 992. 
 
106 Id., página 633. 
 
107 The New Shorter Oxford English Dictionary , supra , página 652. 
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interpretar el párrafo 2 del artículo 15 añadiendo a ese texto palabras que no figuran en él, cosa que 
los grupos especiales tienen prohibido hacer.  
8.55 Habiendo determinado que los "otros  motivos" para denegar el regi stro de marcas de fábrica o 
de comercio pueden ser motivos que no estén ex presamente indicados en el Acuerdo sobre los 
ADPIC, incluyendo las disposiciones del Convenio de París (1967) que están incorporadas en él, 
tenemos que estudiar si la denegación del registro de una mar ca de fábrica o de comercio sobre la 
base de que, conforme a la legislación de los Estados  Unidos, el solicitante no es el legítimo titular de 
"una marca […] que sea idéntic[a] o sustancial mente semejante a una marca […] que se haya 
utilizado en relación con una entidad comerc ial o activos que hayan sido confiscados"108 (en adelante, 
"marcas utilizadas en relación con activos confiscados ") está comprendida en el ámbito de aplicación 
de la expresión "otros motivos" que figura en el  párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los 
ADPIC.  Los Estados Unidos no niegan que los si gnos comprendidos en el artículo 211(a)(1) pueden 
cumplir los requisitos establecidos para el registro  en el párrafo 1 del ar tículo 15 del Acuerdo sobre 
los ADPIC, pero afirman que el párrafo 1 del artícul o 15 no impide que se deniegue el registro de una 
marca de fábrica o de comercio a un signo que cump la los requisitos establecidos, basándose en que el 
solicitante no es el titular de la marca de fábri ca o de comercio utilizada en relación con activos 
confiscados. 
8.56 Al examinar esta cuestión, consideramos que el párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de 
París (1967) constituye un útil contexto.  El párrafo  1) del artículo 6 del C onvenio de París (1967) 
dispone que "Las condiciones de depósito y de registro  de las marcas de fábrica o de comercio serán 
determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional".  La redacción de l párrafo 1) del 
artículo 6 del Convenio de París (1967) lleva a aceptar la opinión de que los Miembros tienen 
derecho, sin perjuicio del trato nacional, del tr ato de la nación más favorecida y de las demás 
salvaguardias establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, a exigir, como condición para la 
presentación de la solicitud y para el registro, que el  solicitante sea el titular de la marca de fábrica o 
de comercio, a menos que en el Convenio de París (1967) haya disposiciones específicas que 
constituyan una excepción al párrafo 1) del artículo 6 y que regulen el registro de marcas de fábrica o 
de comercio de forma tan extensa que coarten la cap acidad de un Miembro para denegar el registro de 
una marca de fábrica o de comercio por razones rel acionadas con su titularidad.  En otras palabras, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la frase anterior, el  Acuerdo sobre los ADPIC y las disposiciones del 
Convenio de París (1967) incorporadas en el Acuerdo sobre los ADPIC no prohíben que los 
Miembros denieguen el registro de una marca de fábrica o de comercio basándose en que el 
solicitante no es, conforme al ordena miento jurídico nacional respecti vo, el titular de la marca de 
fábrica o de comercio.  Así pues, consideramos que los "otros motivos" para denegar el registro de 
una marca de fábrica o de comercio con arreglo al párrafo 2 del artículo 15 pueden comprender una 
medida por la que se deniegue el re gistro de una marca de fábrica o de  comercio sobre la base de que 
el solicitante no es el titular de la marca. 
8.57 Tenemos plena conciencia de los abusos a que  puede dar lugar cualquier legislación nacional 
que trate de regular arbitrariamente la titularidad de la propiedad intelectual.  Sin embargo, el Acuerdo  
                                                      
108 Los Estados Unidos afirmaron que en el derecho internacional consuetudinario relativo a las 
expropiaciones está claro que un Estado no puede expropiar activos privados de nacionales de otros Estados en 
su territorio, a menos que la expropiación 1) sea de utilidad pública, 2) se haga sin discriminación y con arreglo a las normas procesales legales y 3) dé lugar a una i ndemnización pronta, suficiente y efectiva.  Señalamos que, 
en derecho internacional público, la cuestión de cuándo es legítima la incautación de bienes privados por un 
Estado no está totalmente resuelta sino que se sigue discutiendo.  No obstante, reconocemos que hay tratados bilaterales en los que se dispone, en derecho internacional privado, cuándo una incautación es legítima.  A los 
efectos de esta diferencia, no tenemos que determinar cuándo una incautación es legítima ni si una entidad 
comercial o unos activos, incluyendo las marcas de fábrica o de comercio comprendidas en el artículo 211, fueron expropiados legalmente por Cuba.  
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sobre los ADPIC no carece de salvaguardias contra pos ibles abusos.  El párrafo 1 del artículo 1 del 
Acuerdo sobre los ADPIC dispone que "Los Miem bros aplicarán las disposiciones del presente 
Acuerdo."  Interpretamos esta frase en el sentido de  que significa que los Miembros han de dar efecto 
a los derechos y obligaciones establecidos en el Ac uerdo sobre los ADPIC y que los Miembros no han 
de promulgar medidas que invaliden tales derechos  y obligaciones.  Además, los artículos 3 y 4 del 
Acuerdo exigen que los Miembros concedan el trat o nacional y el trato de la nación más favorecida a 
los nacionales de otros Miembros.  Por otra parte,  el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone, 
en relación con los objetivos, que "La protección y la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual deberán contribuir a […] el equilibrio de  derechos y obligaciones."  Consideramos que esa 
expresión es una forma del principio de la buena fe.  En el asunto Estados Unidos - Camarones , el 
Órgano de Apelación declaró que ese principio "regula el ejercicio de los derechos por los Estados.  
Una aplicación de este principio general, aplicaci ón que se conoce corrientemente como la doctrina 
del abuso de derecho, prohíbe el ejercicio abus ivo de los derechos de  un Estado y requiere que 
siempre que la afirmación de un derecho interfier a con la esfera abarcada por una obligación 
dimanante de un tratado, ese derecho debe ser ejercido  de buena fe, es decir, en forma razonable.  El 
ejercicio abusivo por parte de un Miembro del der echo que le corresponde en virtud de un tratado da 
lugar a una violación de los derec hos que corresponden a los otros Miembros en virtud de ese tratado 
y, asimismo, constituye una violación de la obligación que le corresponde a ese Miembro en virtud del tratado".
109  En consecuencia, los Miembros han de cumplir las disposiciones del Acuerdo sobre 
los ADPIC de manera compatible del principio de la  buena fe consagrado en el artículo 7 del Acuerdo 
sobre los ADPIC. 
8.58 Sobre la base de las razones mencionadas, el  artículo 211(a)(1), si constituye una norma 
legislativa interna que deniega el registro de una marca de fábrica o de comercio cuando el solicitante 
no es el legítimo titular con arreglo a la legislación de los Estados Unidos, queda comprendido en el 
ámbito de los "otros motivos" a los que se refiere el  párrafo 2 del artículo 15 y, por consiguiente, es 
compatible con el párrafo 1 del ar tículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
8.59 Las Comunidades Europeas afirmaron que el artículo 211 coarta la utilización de un activo 
por su propietario legal y que cualquier transacci ón tal como un simple acuerdo de concesión de 
licencias a una operación conjunta entre un nacional designado y un agente económico de las CE puede verse amenazada por las limitaciones dimanantes del artículo 211.  Si bien es cierto que el 
artículo 211(a)(1) tiene en la práctica el efecto de denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio o la renovación de marc as de fábrica o de comercio,
110 el examen de la redacción del 
artículo 211(a)(1) indica que es una medida que trat a de la titularidad de marcas de fábrica o de 
comercio utilizadas en relación con activos confiscados.  El artículo 211(a)(1) dispone lo siguiente:   
                                                      
109 Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto Estados Unidos - Camarones , párrafo 158. 
 
110 Señalamos que el artículo 211(a)(1) no dispone explícitamente que se haya de denegar el registro o 
la renovación de las marcas de que se trate.  El  artículo 211(a)(1) prohíbe toda "transacción" o "pago" 
relacionados con el registro y la renovación de las marcas y nombres de que se trate, a menos que convenga en 
ello el titular original de la marca.  El término "transacción" se define en el artículo 515.309 del título 31, 
Código de Reglamentos Federales (C.F.R.), como "cualquier pago o transferencia a tal país extranjero designado 
o a un nacional de ese país", y "transferencia" se define, a su vez, en el artículo 515.310 del título 31, Código de Reglamentos Federales (C.F.R.), como  "cualquier acto o transacción reales o pretendidos […] que tengan por 
finalidad o efecto crear, […] transferir o alterar [..] cualquier derecho, recurso, facultad, privilegio o interés con 
respecto a cualquier propiedad".  El término "propiedad" se define en el artículo 515.311 del título 31, Código de Reglamentos Federales (C.F.R.), en el sentido de que incluye las marcas de fábrica o de comercio.  Así pues, 
la denegación del registro o de la renovación es re sultado de no haberse autorizado o aprobado alguna 
"transacción o pago", lo que impide que un nacional desi gnado pague los derechos necesarios para el registro o 
la renovación de una marca de fábrica o de comercio en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.  
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 Página 105 
 
 
Sin perjuicio de cualquier otra disposici ón legal, no se autorizará ni aprobará ninguna 
transacción ni pago con arreglo al artíc ulo 515.527 del títul o 31, Código de 
Reglamentos Federales (C.F.R.), en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998, con 
respecto a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de 
fábrica o de comercio, un nombre comercia l o una denominación comercial que se 
haya utilizado en relación con una entidad  comercial o activos que hayan sido 
confiscados, a menos que el titular original de  la marca de fábrica o de comercio, el 
nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido en ello expresamente.  
8.60 El artículo 211(a)(1) trata de los derechos de t oda persona que registre una marca de fábrica o 
de comercio a hacer valer su titularidad sobre la ma rca de que se trate.  El artículo 211(a)(1), junto 
con las reglamentaciones de la Oficina de Fisca lización de Bienes Extranjeros, establece un nuevo 
trámite procesal para el registro de una marca de fábrica o de comercio o la renovación del registro de 
una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos, trámite consistente en que el solicitante ha 
de obtener una licencia -general o específica- pa ra poder pagar los derec hos de registro o de 
renovación.  Si no obtiene tal licencia, el solicita nte no puede pagar los dere chos requeridos, lo que 
hace que se rechace la solicitud.  Dentro de ese procedimiento, las autoridades estadounidenses 
examinan, en el caso de que la marca de fábrica o de comercio en cuestión fuese una marca que se utilizó en relación con activos c onfiscados, si el solicitante es el legítimo titular de esa marca de 
conformidad con la legislación de los Estados Unidos o si tiene el  consentimiento del propietario 
original o del sucesor en interés de este último.  Si  la marca de fábrica o de comercio se utilizó en 
relación con activos confiscados, el  hecho de no obtener el consen timiento requerido o de no cumplir 
la condición de ser el legítimo propietario, tal como  se define éste en la legislación de los Estados 
Unidos, hace en la práctica que se deniegue el registro de la marca.  Si, en cambio, el solicitante es el titular original con arreglo a la legislación de los Estados Unidos o ha obtenido el consentimiento del 
titular original o de su sucesor en interés de buena fe, se concederá la licencia y, por consiguiente, se 
registrará la marca de fábrica o de comercio o se renovará el registro.  Por estas razones, 
consideramos que el artículo 211(a)(1) es legisl ación nacional, a los efect os del párrafo 1) del 
artículo 6 del Convenio de París (1967), que exige, co mo requisito para la presentación de la solicitud 
y para el registro, que el solicitante sea el titular de la marca de fábrica o de comercio o tenga su 
consentimiento o sea un sucesor en interés y que, por consiguiente, está comprendida en el ámbito de 
los "otros motivos" a los que se refiere el párrafo 2 del artículo 15.  Por consiguiente, concluimos que 
el artículo 211(a)(1) es compatible con el párrafo 1 del artículo 15, a reserva del examen que se hace 
más debajo de los demás argumentos aducidos por las Comunidades Europeas con respecto al 
párrafo 1 del artículo 15.  
2. Examen de otros argumentos de las Comunidades Europeas 
a) Argumento de las Comunidades Europeas de que el artículo 211(a)(1) deniega el registro a 
signos de marcas de fábrica o de comercio que cumplen las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15 
8.61 Las Comunidades Europeas afirman que el ámbito de aplicación del artículo 211 incluye las 
marcas de fábrica o de comercio que no existían en los Estados Unidos en el momento de la 
confiscación y que fueron adquiridas posteriorment e en los Estados Unidos.  Las Comunidades 
Europeas sostienen que el artículo 211 se aplica a ma rcas de fábrica o de comercio estadounidenses 
que no tienen una relación fáctica ni una relación ju rídica con las entidades comerciales o los activos 
cubanos confiscados.  Las Comunidades Europeas afir man que el artículo 211 es incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 15 porque los signos que cons tituyen marcas de fábrica o de comercio utilizadas 
en relación con activos confiscados que cumplen los criterios establecidos en el párrafo 1 del WT/DS176/R 
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artículo 15 pueden quedar comprendidos en el campo de aplicación del artículo 211(a)(1), por lo que 
se les puede denegar el registro como marcas de fábrica o de comercio.
111 
8.62 Para analizar el argumento de las CE, estamos obligados a examinar en primer lugar la forma 
en que los Estados Unidos determinan la titulari dad de las marcas de fábrica o de comercio con 
arreglo a su legislación.  Después estudiaremos si el artículo 211(a)(1) es compatible con el 
párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADP IC.  Tal estudio plantea también la cuestión de 
hasta qué punto está regulada la titularidad en el Acuerdo sobre los ADPIC. 
8.63 Según los Estados Unidos, la titularidad de una marca de fábrica o de comercio se establece 
generalmente mediante el uso de ésta, y, por cons iguiente, el titular de una  marca de fábrica o de 
comercio es generalmente la parte que controla la  naturaleza y la calidad de las mercancías vendidas o 
de los servicios prestados con esa marca.112  Los Estados Unidos indicaron que el titular original de 
conformidad con el artículo 211 se de terminaría con arreglo a la legi slación pertinente de los Estados 
Unidos, y que a este respecto se podía tener en cuen ta la utilización inclus o fuera de los Estados 
Unidos.113  Los Estados Unidos sostuvieron que el Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo las 
disposiciones del Convenio de París (1967) incorporadas en el Acuerdo sobre los ADPIC, no 
establece normas sustantivas para determinar la titula ridad de una marca de fábrica o de comercio.  
Las Comunidades Europeas, aun afirmando que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se define expresamente el titular de una marca de fábrica o de comercio,
114 sostuvieron que el Acuerdo sobre 
los ADPIC da claras orientaciones para determinar la titularidad de las marcas de fábrica o de 
comercio y que el párrafo 1 del artículo 15, al est ablecer un vínculo entre la marca de fábrica o de 
                                                      
111 Véase la Primera comunicación de las CE, párrafo 42, y la segunda declaración oral de las CE, 
párrafo 38. 
 
112 El párrafo 1201.01 del Manual de Procedimientos de Examen de Marcas de Fábrica o de Comercio 
dice lo siguiente: 
El párrafo a) del artículo 1 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C. , 
artículo 1051(a), dice que "El titular de una marca de fábrica o de comercio utilizada en el 
comercio puede solicitar que se registre su marca de fábrica o de comercio con arreglo a la  presente Ley […]."  La solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio de 
conformidad con el artículo 1(A) o con el artículo 44 de la Ley ha de incluir "una declaración 
en el sentido de que la persona que hace la veri ficación cree que ella o la empresa, sociedad o 
asociación en cuyo nombre hace la verificación es  el titular de la marca que se pide que se 
registre […]" 15 U.S.C. , artículo 1051(a)(1)(A) .  Análogamente, la solicitud presentada con 
arreglo al artículo 1(b) ha de incluir una declar ación en el sentido de que la persona que hace 
la verificación cree que el solicitante tie ne derecho a utilizar la marca en el 
comercio.  15 U.S.C. , artículo 1051(b)(a)(A).  El titular de  una marca es la parte que controla 
la naturaleza y la calidad de las mercancías vendi das o de los servicios prestados con la marca.  
Así pues, los hechos específico s concernientes a la utilización de la marca determinan la 
titularidad. 
 
113 Los Estados Unidos afirmaron que "el artículo 211(a)(1) se centra en las marcas de fábrica y de 
comercio que tienen un 'titular original' y que se haya n 'utilizado' en relación con entidades comerciales o 
activos confiscados.  Tal utilización -inc luso fuera de los Estados Unidos- puede crear derechos de titularidad 
(es decir, 'protección') en los Estados Unidos".  Véase la respuesta de los Estados Unidos, 67(b). 
 
114 Véase la respuesta de las CE, 50.  En la nota de la OMPI se añade que, "Aun cuando algunas 
disposiciones del Convenio de París se refieren al concep to de titularidad de las marcas de fábrica o de comercio 
(párrafo C 2) del artículo 5, 'propietario';  párrafo C 3) del artículo 5, 'copropietarios';  artículo 6 septies , 'titular', 
artículo 6 ter 1) c), 'titulares', y párrafo 1) del artículo 6 bis), 'siendo ya marca de una persona que pueda 
beneficiarse del presente Convenio'), ninguna disposición trata de la forma de determinar quién es el titular de 
una marca de fábrica o de comercio con arreglo a la legi slación nacional de los Estados partes en el Convenio de 
París." 
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comercio y los bienes o servicios de una empresa, hace pensar que sólo una empresa puede ser titular 
de una marca de fábrica o de comercio  que distinga sus bienes o servicios. 
8.64 Señalamos que, con arreglo a la le gislación de los Estados Unidos , la titularidad de las marcas 
de fábrica o de comercio se determina generalmente  por su utilización.  Según los Estados Unidos, la 
utilización de marcas de fábrica o de comercio fuera de los Estados Unidos puede establecer la 
titularidad en los Estados Unidos.  Señalamos tambié n que, conforme al artículo 211, las autoridades 
competentes de los Estados Unidos examinarán si el solicitante tiene el consentimiento del titular 
original de la marca de fábrica o de comercio en el caso de que la marca en cuestión se haya utilizado 
en relación con activos confiscados.  Consideramos que el procedimiento, recién introducido por el 
artículo 211, en virtud del cual las autoridades de los Estados Unidos determinan si el solicitante es el 
titular original de la marca de fábrica o de comercio  o tiene el consentimiento del titular original con 
respecto a marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados es compatible con el enfoque adoptado por los Estados  Unidos con arreglo al cual la titularidad se 
determina sobre la base de la utilización, porque  la parte que utilizó una marca de fábrica o de 
comercio en Cuba puede adquirir la titularidad en los Estados Unidos sobre la base de esa 
utilización.
115  El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo s obre los ADPIC, en cuya parte pertinente se 
dispone que "Los derechos antes mencionados […] no afectarán a la posibilidad de los Miembros de 
reconocer derechos basados en el uso", apoya la  opinión de que todo Miembro puede determinar el 
titular de una marca de fábrica o de comercio basándose en el uso.116  En consecuencia, como la 
utilización de una marca de fábrica o de comercio  dentro o fuera de los Estados Unidos puede 
establecer su titularidad, no co nsideramos que el campo de aplicación del artículo 211 sea 
excesivamente amplio, ni desde el punto de vista te mporal ni desde el punto de vista geográfico. 
8.65 Con respecto al argumento de las CE de que lo s signos que constituyen marcas de fábrica o de 
comercio utilizadas en relación con activos confiscados que cumplan los criterios establecidos en el párrafo 1 del artículo 15 pueden quedar dentro del ám bito de aplicación del artículo 211(a)(1), y, por 
consiguiente, denegarse su regist ro como marcas de fábrica o de comercio, señalamos que el 
artículo 211(a)(1) no deniega el registro como marcas de fábrica o de comercio a los signos que 
constituyen marcas de fábrica o de comercio como ta les, sino que deniega el registro de marcas de 
fábrica o de comercio a quienes se considera que no  son su legítimo titular de conformidad con la 
                                                     
 
115 Véase  la nota 113 de pie de página supra . 
 
116 Las Comunidades Europeas afirmaron que antes del registro no existe ninguna marca de fábrica o de 
comercio y que el titular del registro de una marca de fábrica o de comercio es, por definición, el titular de esa marca.  Los Estados Unidos, en cambio, sostuvieron que el Acuerdo sobre los ADPIC se redactó de forma que 
se tuvieran en cuenta tanto los sistemas de "registro" de los ordenamientos jurídicos de tradición romanista 
como los sistemas de "uso" del common law , y que el Acuerdo sobre los ADPIC no impone un sistema de 
marcas de fábrica o de comercio en el que el propio regi stro cree tanto los derechos inherentes a las marcas de 
fábrica o de comercio como los derechos de titularidad.  Los Estados Unidos manifestaron que, conforme a la 
legislación estadounidense, el registro no determina la titularidad de una marca de fábrica o de comercio y que, en el common law , las marcas de fábrica o de comercio existen independientemente de que se hayan registrado 
en el plano federal.  Los Estados Unidos sostuvieron que el registro de una marca de fábrica o de comercio de 
conformidad con la Ley de Marcas de Fábr ica o de Comercio establece una presunción prima facie  de que quien 
ha hecho el registro es titular de la marca de fábrica o de comercio registrada y tiene un derecho exclusivo a 
utilizar esa marca en el comercio.  Consideramos que el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna disposición que obligue a los Miembros a equiparar al titular del registro de una marca de fábrica o de comercio 
con el titular de esa marca.  Señalamos que el artíc ulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los 
derechos conferidos por ese artículo no afectarán a la posibilidad de que los Miembros reconozcan derechos 
basados en el uso.  En la medida en que los derechos se  confieran y la titularidad se determine sobre la base del 
uso, una marca de fábrica o de comercio puede existir ante s de ser registrada.  La protección de los intereses del 
titular de una marca de fábrica o de comercio adquirida mediante el uso contra quien posteriormente solicite el registro de una marca de fábrica o de comercio no es incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. 
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legislación de los Estados Unidos.  Así pues, el ef ecto del artículo 211(a)(1) es que el titular original, 
el sucesor en interés o la persona que tenga el consentimiento del titular original o del sucesor en 
interés puede hacer que se registren signos que constitu yan marcas de fábrica o de comercio utilizadas 
en relación con activos confiscados que cumplan l as prescripciones del párrafo 1 del artículo 15, 
porque se considera que esas personas son su legítimo titu lar con arreglo al artícul o 211(a)(1).  Ésta es 
también la razón por la que no compartimos la opini ón de las CE de que los artículos 16 a 21 del 
Acuerdo sobre los ADPIC serían inútiles;  el titular original, el sucesor en interés o la persona que 
tenga el consentimiento del titular original o del suc esor en interés tendrían lo s derechos y beneficios 
dimanantes de esas disposiciones.  En consecuencia, el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 15 por la razón de que el artíc ulo 211(a)(1) deniegue el registro como marcas de 
fábrica o de comercio a signos que constituyan marc as de fábrica o de comercio que se utilizaron en 
relación con activos confiscados que cumplan las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15. 
b) Argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplica a otras clases de productos, 
extiende su ámbito de aplicación a las marcas de fábrica o de comercio similares y se aplica a 
las marcas de fábrica o de comercio abandonadas 
8.66 Las Comunidades Europeas adujeron tres argumentos en relación con el alcance del 
artículo 211.
117  Primero, las Comunidades Europeas afirmaron que el artículo 211 se aplica a clases 
de productos distintas de las comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio que se utilizaron en 
relación con activos confiscados.  Segundo, l as Comunidades Europeas sostuvieron que el 
artículo 211 extiende su campo de aplicación a marcas  de fábrica o de comercio sustancialmente 
similares que, según las Comunidades Europeas, por definición no han sido confiscadas.  Tercero, las 
Comunidades Europeas afirmaron que el artículo 211 abarca a las marcas de fábrica o de comercio 
utilizadas en relación con activos confiscados adquiridos  por una persona distinta del titular original o 
de su sucesor en interés después de que el titular or iginal o su sucesor en interés abandonaran la marca 
de fábrica o de comercio en los Estados Uni dos.  A este respecto, las Comunidades Europeas 
afirmaron que, si se ha abandonado una marca de fábr ica o de comercio, cualquiera puede solicitar su 
registro y adquirir su titularidad. 
8.67 En relación con el argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplicaría a clases de 
productos distintas de las comprendidas en las marc as de fábrica o de comercio que se utilizaron en 
relación con activos confiscados, no vemos qu e haya ninguna base para interpretar el 
artículo 211(a)(1) de forma que se ap lique a clases de productos distintas de las comprendidas en "una 
marca que se haya utilizado en relación con una  entidad comercial o activos que hayan sido 
confiscados".  La redacción del artículo 211(a)(1) vincula una marca de fábrica o de comercio a 
activos confiscados y no se refiere a tipos de productos ni a activos distintos de los activos 
confiscados.  Señalamos que las marcas de fábrica o de comercio confieren derechos con respecto a 
productos idénticos o similares y, teniendo en cuenta este principio, estimamos que el 
artículo 211(a)(1) no se interpretaría de forma que se aplicase a clases de productos no relacionadas 
con las comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos 
confiscados.  En consecuencia, por las razones e xpuestas más arriba, rechazamos el argumento de las 
CE de que el artículo 211(a)(1) se aplicaría a clases de productos distintas de las comprendidas en las 
marcas de fábrica o de comercio que se u tilizaron en relación con activos confiscados. 
8.68 Pasando al argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplica a marcas de fábrica o 
de comercio similares, señalamos que el artícul o 211(a)(1) dispone que no se autorizará ninguna 
transacción o pago con respecto a una marca de fábr ica o de comercio que sea "sustancialmente 
semejante" a una marca de fábrica o de comerc io que se haya utilizado en relación con activos 
                                                      
117 Las Comunidades Europeas declararon que el artículo 211 abarca "bastante más que los activos 
confiscados".  Véase  la primera declaración oral de las CE, párrafos 48 a 52. 
  WT/DS176/R 
 Página 109 
 
 
confiscados.  Aunque no hay que equiparar el régime n de titularidad con el régimen de protección (lo 
que tiene importantes repercusiones en este asunto)118, se recuerda que la función primordial de una 
marca de fábrica o de comercio es distinguir entre los bienes y servicios de una empresa comprendidos en la marca y los bienes o servici os de otras entidades a fin de ayudar a los 
consumidores a identificar un producto.  Si el t itular de una marca de fá brica o de comercio que 
produce ciertos bienes no pudiera ejercer derechos excl usivos para protegerse contra los competidores 
infractores que podrían aprovechar la reputación de  la marca vendiendo con ella en el mercado 
productos idénticos o similares, la marca no podría desempeñar su función.  La protección concedida 
al titular ha de incluir no sólo las marcas de fábr ica o de comercio idénticas sino también las marcas 
de fábrica o de comercio similares.  De lo c ontrario, podría haber terceros que aprovechasen la 
reputación de una marca de fábrica o de comercio utilizando un signo similar para inducir a confusión 
a los consumidores en el mercado, socavando así  la función de las marcas.  Reconociendo la 
importante función de las marcas de fábrica o de comercio, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo 
sobre los ADPIC dispone que "El titular de una marca de fábrica o de comercio  registrada gozará del 
derecho exclusivo de impedir que cual esquiera terceros […] utilicen […] signos  […] similares  para 
bienes o servicios que sean […] similares  a aquéllos para los que se ha registrado la marca, cuando 
ese uso dé lugar a probabilidad de confusión".  Da da la función de las marcas de fábrica o de 
comercio, y teniendo en cuenta que la protección concedida al titular de una marca incluye la 
prohibición de que los terceros utilicen marcas de fábrica o de comercio "similares", rechazamos el 
argumento de las CE de que los Estados Unidos infringen las obligaciones que les impone el Acuerdo 
sobre los ADPIC porque el ámbito de aplicación de l artículo 211(a)(1) es excesivamente amplio al 
incluir las marcas de fábrica o de comercio similares. 
8.69 Con respecto al argumento relativo a las marc as de fábrica o de comercio abandonadas, 
entendemos que las Comunidades Europeas afirma n que los signos de marcas de fábrica o de 
comercio abandonadas utilizados en relación con ac tivos confiscados cumplen las prescripciones del 
párrafo 1 del artículo 15 y, por consiguiente, pu eden registrarse como marcas de fábrica o de 
comercio, siempre que no se les deniegue el regi stro por "otros motivos" de conformidad con el 
párrafo 2 del artículo 15.  En respuesta a una pr egunta que hicimos, los Estados Unidos sostuvieron 
que, en circunstancias particulares en que se ha ab andonado legalmente una marca de fábrica o de 
comercio, no hay ningún titular original cuyo consen timiento se requiera con arreglo al artículo 211.  
Señalamos que el abandono de una marca de fá brica o de comercio está determinado por la 
legislación nacional de cada Miembro.  En caso de ab andono, el titular renuncia  a la titularidad de la 
marca de fábrica o de comercio de que se trate.  Partiendo de ese principio, si el titular original 
abandona una marca de fábrica o de comercio, es d ecir, renuncia a la titularidad de esa marca, tal 
titular original deja de tener der echos que hayan de protegerse.  A la vista de la respuesta de los 
Estados Unidos, entendemos que el artículo 211(a)(1 ) no sería aplicable en tales circunstancias.  
Sobre esta base, rechazamos el argumento de las CE relativo a las marcas de fábrica o de comercio 
abandonadas. 
3. Conclusión general con respecto al párrafo 1 del artículo 15 
8.70 Basándonos en nuestro análisis de las cuesti ones planteadas más arriba, confirmamos la 
constatación que hemos consignado en el párrafo 8.60 y rechazamos los demás argumentos aducidos 
por las Comunidades Europeas.  Constatamos que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los AD PIC porque la expresión "otros motivos" utilizada 
en el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC puede incl uir una medida que deniegue el 
registro de una marca de fábrica o de comercio s obre la base de que el solicitante no es el titular con 
arreglo a la legislación nacional, en este caso de lo s Estados Unidos, y porque el artículo 211(a)(1) es
                                                      
118 Véase un análisis del régimen de titularidad en el párrafo 8.108, infra . 
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una medida que trata de la titularidad de las marc as de fábrica o de comercio utilizadas en relación 
con activos confiscados. 
E. C
OMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO  211( A)(1) CON EL PÁRRAFO  1 DEL ARTÍCULO  2 DEL 
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC  JUNTO CON EL PÁRRAFO  A 1) DEL ARTÍCULO  6QUINQUIES  DEL 
CONVENIO DE PARÍS (1967) 
1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(1) con el párrafo 1 del artículo 2 
del Acuerdo sobre los ADPIC junto co n el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del 
Convenio de París (1967) 
8.71 Las Comunidades Europeas afirman que el artículo 211(a)(1) es incompatible con el 
párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967), in corporado en el Acuerdo sobre 
los ADPIC, porque impide que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada en otro 
Miembro de la OMC adquiera o mant enga el registro de una marca de  fábrica o de comercio en los 
Estados Unidos, al excluir la pos ibilidad de pagar los derechos n ecesarios para el registro o la 
renovación.  Las Comunidades Europeas afirman que todas las marcas de fábrica o de comercio regularmente registradas en el país de origen están comprendidas en el párrafo A 1) del 
artículo 6 quinquies .  A juicio de las Comunidades Eur opeas, el alcance del párrafo A 1) del 
artículo 6 quinquies  no se limita a la forma de una marca de fábrica o de comercio.  En consecuencia, 
sostienen que el Miembro en el que se trate de obten er el registro no tiene de recho a poner en tela de 
juicio la existencia de una marca de fábrica o de  comercio en manos de un titular definido por la 
legislación del país de origen.  Además, las Co munidades Europeas afirman que, en todo caso, el 
ámbito de aplicación del párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  carece de importancia para la resolución 
de la diferencia, porque el artículo 211(a)(1) deniega el registro a las marcas de fábrica o de comercio 
que cumplen las condiciones particulares de la legisl ación de los Estados Unidos relativas a la forma. 
8.72 Los Estados Unidos sostienen que en  el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de 
París (1967) no hay nada que obligue a aceptar el re gistro o la renovación de una marca de fábrica o 
de comercio si la persona que solicita el registro o la renovación no es el verdadero titular de la marca 
de conformidad con la legislación de los Estados Unidos.  Los Es tados Unidos mantienen que el 
párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967) no les obliga a reconocer ni a hacer 
respetar las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos que han sido confiscados -es decir, expropiados sin indemnizaci ón- a sus legítimos propietarios.  Los Estados 
Unidos sostienen que el Convenio de París ( 1967) y el Acuerdo sobre los ADPIC no contienen 
ninguna disposición que especifique cómo se ha de de terminar la titularidad de las marcas de fábrica o 
de comercio, sino que deja tal de terminación a la legislación naciona l de cada Miembro, sin perjuicio 
de las prescripciones relativas al trato nacional y al trato de la nación más favorecida. 
8.73 Según los Estados Unidos, el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  se dirige a la forma de la 
marca de fábrica o de comercio:  en los casos en que una marca de fábrica o de comercio no tenga 
normalmente derecho a ser registrada porque no cump la los requisitos necesarios para su registro a 
causa de su forma -por ejemplo, porque contenga  términos extranjeros o nombres propios-, los 
Miembros tienen que aceptar y proteger tales marcas "tal cual" o "en su forma original" si están debidamente registradas en su país de origen.  Los Estados Unidos afirman que esa disposición era 
necesaria a causa de las diferencias existentes entre las legislaciones nacionales en lo que se refiere a 
la forma de la marca de fábrica o de comercio.  Los Estados Unidos estiman que el párrafo A 1) del 
artículo 6 quinquies  no impide que los Miembros puedan deci dir que, por cuestiones distintas de las 
cuestiones de forma, no se va a registrar o a proteger una marca de fábrica o de comercio.  Los 
Estados Unidos sostienen que el  párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  no impide que un Miembro 
deniegue el registro de una marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el extranjero 
cuando el solicitante no sea el verdadero titular de la marca, por lo que el artículo 211(a)(1) no es 
incompatible con el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies .  WT/DS176/R 
 Página 111 
 
 
8.74 Examinamos ante todo la afirmación de las CE de que el artículo 211(a)(1) es incompatible 
con el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967) porque el párrafo A 1) del 
artículo 6 quinquies dispone que toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el 
país de origen será admitida para su depósito y protegida "tal cual" en los demás Miembros.  
Señalamos que, como resultado de su incorporaci ón, las normas sustantivas del Convenio de París 
(1967), incluidas las disposiciones del artículo 6 quinquies , han pasado a ser parte del Acuerdo sobre 
los ADPIC y, como disposiciones de ese Acuerdo,  tienen que entenderse en el sentido de que se 
aplican a todos los Miembros.  El párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967) 
dispone lo siguiente: 
Toda marca de fábrica o de comercio regular mente registrada en el país de origen 
será admitida para su depósito y protegida ta l cual en los demás países de la Unión, 
salvo las condiciones indicadas en el presente  artículo.  Estos países podrán, antes de 
proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autori dad competente.  No se exigirá legalización 
alguna para este certificado.
119 
8.75 Hay esencialmente dos condiciones que han de cumplirse antes de que "toda marca de fábrica 
o de comercio" sea admitida para su depósito y sea pr otegida "tal cual" por los demás Miembros.  La 
primera condición es que la marca de fábrica o de comercio esté "regularmente registrada", y la 
segunda es que la marca de fábrica o de comercio esté regularmente registrada "en el país de origen".  
Así pues, sólo se puede invocar el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  si se ha procedido a un 
registro en el país de origen.  Refuerza esta prescripción el párrafo D del artículo 6 quinquies , que 
dispone que "Nadie podrá beneficiarse  de las disposiciones del presente artículo si la marca para la 
que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen."  Una vez que se cumplen 
estas condiciones, "toda marca de fábrica o de come rcio" será admitida para su depósito y protegida 
"as is" ("telle quelle " en francés y "tal cual" en español) por los demás Miembros, sin perjuicio de las 
normas que para denegar el registro como marcas de fábrica o de comercio se indican en el párrafo B 
del artículo 6 quinquies . 
8.76 El sentido corriente de la expresión " as is " (tal cual) es " in the existing state, things being 
what they are "120 (en el estado actual;  con las cosas como están).  La expresión francesa " telle quelle " 
se define como " à l'état naturel, sans arrangement; sans  modification.  Comme il est, avec ses 
inconvénients et ses avantages, ses qualités et ses défauts "121 (en estado natural, sin arreglos, sin 
modificaciones ).  Como está, con sus inconvenientes y su s ventajas, sus cualidades y sus defectos). 
                                                      
119 El párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  dice en francés  lo siguiente: 
 
Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine 
sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, sous les réserves 
indiquées au présent article. Ces pays pourront, avant de procéder à l'enregistrement définitif, 
exiger la production d'un certificat d'enregistre ment au pays d'origine, délivré par l'autorité 
compétente. Aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat. 
 
Señalamos que, conforme al párrafo 1) c) del artículo 29 del Convenio de París (1967), en caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos hará fe el texto francés.  En cuanto al 
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial  del Comercio, incluyendo el 
Acuerdo sobre los ADPIC anexo a él, los textos en español, francés e inglés son igualmente auténticos.  
120 The New Shorter Oxford Dictionary , supra , página 123. 
 
121 Le Robert Dictionnaire de la Langue Francaise  (Dictionnaires Le Robert, 1985), página 199. 
 WT/DS176/R 
Página 112  
 
8.77 Señalamos que la expresión " as is " (tal cual) se refiere al término " trademark " (marca de 
fábrica o de comercio) y que esto es evidente en el  texto francés, que, según el párrafo 1) c) del 
artículo 29 del Convenio de París (1967), es el text o que hace fe en caso de controversia sobre la 
interpretación de los diversos textos.  En el texto francés, la expresión " telle quelle ", en femenino, se 
refiere a la " marque de fabrique ou de commerce ", que también es de género femenino.  Este 
elemento del texto ya indica que la forma de una marca de fábrica o de comercio debe ser admitida 
"tal cual" por las autoridades de "los demás país es de la Unión", especialmente porque la expresión 
"telle quelle " en francés se refiere primordialmente a la  forma de un objeto.  Si se considera el 
contexto de esa disposición, se confirma nuevament e que la interpretación correcta abarca solamente 
la forma de la marca de fábrica o de comercio que ha de ser admitida en el país en el que se deposite 
para que sea registrada y protegida.  Estimamos, que a este respecto, hay que analizar en particular el 
párrafo C 2) del artículo 6 quinquies , los párrafos 1) y 3) del artículo 6 y el artículo 2. 
8.78 El párrafo C 2) del artículo 6 quinquies  dispone que no podrán ser rehusadas en los demás 
países de la Unión las marcas de fábrica o de come rcio por el solo motivo de que difieran de las 
marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que "no alteren el carácter distintivo y no 
afecten a la identidad de las marcas en la forma en que las mismas han sido registradas  en el […] país 
de origen" (sin cursivas en el original).  Hay un vínculo claro y directo entre el párrafo C 2) y el 
párrafo A 1) del artículo 6 quinquies .  Ambos se refieren a la misma situación, a saber, la presentación, 
para su registro y protección en un país de la Unión,  de una marca de fábrica o de comercio registrada 
en otro país de la Unión.  Evidentemente, lo que  es importante, conforme a los párrafos C 2) y A 1) 
del artículo 6 quinquies , es la forma en que se ha registrado la marca de fábrica o de comercio. 
8.79 En los párrafos 1) y 3) del artículo 6 se enuncia n los dos principios siguientes:  1) que las 
condiciones de depósito y de registro  de las marcas de fábrica o de  comercio serán determinadas en 
cada país de la Unión por su legislación nacional,  y 2) que el depósito, registro o renovación de la 
marca de fábrica o de comercio en el país de origen  no es necesario para su aceptación en otros países;  
en otras palabras, la "independencia" o "limitación terr itorial" de las marcas de fábrica o de comercio 
según su país de registro.  La eficacia de estos pr incipios enunciados en el artículo 6 del Convenio de 
París (1967) se vería reducida más allá de lo razonable si el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  se 
interpretase en el sentido de que significa de que toda  marca de fábrica o de comercio registrada en un 
país de la Unión tendría que ser aceptada "tal cual ", en todos sus aspectos y en su totalidad, en cada 
uno de los demás países de la Unión.  En tal caso , poco quedaría de la libertad de cada país para 
establecer las normas aplicables al depósito y el regist ro, porque casi todas las marcas de fábrica o de 
comercio extranjeras tendrían que ser aceptadas para su  registro en todos sus aspectos.  Igualmente, la 
"territorialidad" o "independencia" de las marcas de fábrica o de  comercio quedaría gravemente 
coartada si todas las marcas de fábrica o de comerc io registradas en un país tuvieran que ser aceptadas 
en otros en todos sus aspectos.  El artículo 6 quinquies  constituye claramente una excepción al 
artículo 6 o una limitación del artículo 6.  Siempre que la excepción o la limitación se restrinja a los 
problemas resultantes de la forma de  la marca de fábrica o de come rcio registrada en un país y 
depositada para su registro en otro país (registro  que, de otro modo, podría denegarse en él por 
razones de pura forma), pueden tene r efectividad ambas disposiciones.122 
                                                      
122 El principio de la interpretación eficaz o del " effet utile ", en latín ut res magis valeat quam pereat , 
refleja la regla general de interpretación que exige que el tratado se interprete de forma que se dé sentido y 
efecto a todos los términos del tratado.  Por ejemplo, no se debe dar a una disposición una interpretación que lleve a anular el efecto de otra disposición del mismo tratado.  Se puede ver un análisis de este principio en el 
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional
, 1966, Vol. II, A/CN.4/SER.A/1966/Add.1, páginas 240 y 
siguientes.  Véase también, por ejemplo,  Corfu Channel  Case (1949), I.C.J. Reports , página 24 (Corte 
Internacional de Justicia);  Territorial Dispute Case (Libyan Arab Jamahiriya v. Chad)  (1994), I.C.J. Reports , 
página 23 (Corte Internacional de Justicia), y Oppenheim's International Law  (9ª edición, Jennings y Watts 
coord., 1992), Vol. 1, 1280-1281.  Véanse los informes del Órgano de Apelación sobre el asunto Estados Unidos 
- Gasolina , página 27 ("El intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes 
cláusulas o párrafos enteros de un tratado"), y sobre el asunto Japón - Bebidas alcohólicas, página 15, y el  WT/DS176/R 
 Página 113 
 
 
8.80 En el artículo 2 del Convenio de París (1967) se establece el principio del trato nacional.  Éste 
es uno de los cimientos del Convenio.  El artículo 6 quinquies  va más allá del trato nacional, por 
cuanto prescribe que las autoridades acepten para su  depósito y su protección marcas de fábrica o de 
comercio que, según las normas aplicables en su pr opio país, tendrían derecho a rechazar.  A ese 
respecto, el artículo 6 quinquies  ha sido calificado, correctamente a nuestro juicio, como una 
disposición sobre el "trato nacional aumentado".  Si se interpretase esa disposición en el sentido de 
que comprende todas las marcas de fábrica o de come rcio en todos sus aspectos , la disposición sobre 
el trato nacional aumentado cobraría tal importancia  que privaría prácticamente de sentido a la norma 
fundamental del artículo 2.  Ésta no puede haber sido la intención de los redactores.  Por otra parte, 
cada una de esas dos disposiciones sólo puede desple gar su plena utilidad si se acepta que el trato 
nacional continúa siendo uno de los principios más importantes del Convenio, del que sólo se 
prescinde en un limitado número de casos, a saber, cu ando la forma de la marca de fábrica o de 
comercio de que se trate entorpece innecesariamente el logro de cierta uniformidad de las marcas del 
mismo titular de derechos en di ferentes países de la Unión. 
8.81 Basándonos en los argumentos relativos al texto y al contexto analiza dos más arriba, llegamos 
a la conclusión de que hay que rechazar la amplia interpretación dada por las Comunidades Europeas.  
Como se verá más abajo, los antecedentes históricos  confirman nuestra interpretación, más estricta. 
8.82 De los documentos relativos a la Conferencia de  Lisboa de 1958 proporcionados por la OMPI 
en respuesta a nuestra petición se desprende inequí vocamente que, desde el principio mismo de la 
historia del Convenio de París, las di sposiciones que precedieron al artículo 6 quinquies  fueron 
redactadas en gran parte de la misma forma, pero  con posterioridad se consideraron un tanto opacas.  
De hecho, para llegar a la adopción final de tal es disposiciones predecesoras, fue necesario adoptar 
una interpretación convenida de esa disposición, interpretación plasmada en el párrafo 4 del Protocolo 
final de 1883.123  Esta interpretación convenida es muy clar a al afirmar que la disposición precursora 
del artículo 6 quinquies  es una excepción a la norma de que la  legislación de los Miembros de la 
Unión continúa siendo aplicable y se limita solame nte a la forma de la marca de fábrica o de 
comercio.  Posteriormente, esa interpretación c onvenida fue rechazada en la Conferencia de 
Washington de 1911, lo que puede haber reducido su valor como posible medio de interpretación con 
arreglo al párrafo 3 a) del artíc ulo 31 de la Convención de Viena.124  No obstante, continúa formando 
parte de los antecedentes históricos y, además, se ve  confirmada por lo que ocurrió en la Conferencia 
de Lisboa de 1958, en la que se u ltimó el texto actual del artículo 6 quinquies .  En la Conferencia de 
                                                                                                                                                                     
informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las 
importaciones de determinados productos lácteos ("Corea -  Productos lácteos "), WT/DS98/R, párrafo 7.37. 
 
123 El texto del párrafo 4 adoptado en la Conferencia de París de 1883 dice lo siguiente:  4.   Le 
paragraphe 1er de l'article 6 doit être entendu en ce se ns qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne 
pourra être exclue de la protection dans l'un des États de  l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au 
point de vue des signes que la composent, aux conditions de la législation de cet État , pourvu qu'elle satisfasse, 
sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier.  
Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque , et sous réserve des dispositions des autres 
articles de la Convention, la législa tion intérieure de chacun des États r ecevra son application. […]"  (sin 
cursivas en el original).  Véase el anexo II a la carta de la OMPI, páginas 24 a 27 y 32. 
 
124 Según el Paris Centenary 1983 , "generalmente se cree que tal omisión no alteró el sentido que se 
pretendía dar a la expresión 'telle quelle' , sentido que se indicó explícitamente en 1883". Paris Centenary 1983 , 
publicación de la OMPI Nº 875.  An exo X a la carta de la OMPI.  Bodenhausen expresó una opinión similar:  
"de este análisis no es posible concluir que se llegó a un acuerdo sobre un campo de aplicación diferente de la 
disposición".  Véase Bodenhausen, Paris Convention for the Protection of Industrial Property , (Oficinas 
Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, 1968), página 110. 
 WT/DS176/R 
Página 114  
 
Lisboa se discutió la cuestión de la interp retación del párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  de la 
manera más clara imaginable, en respuesta a una  propuesta del Reino Unido y de la entonces 
Federación de Rhodesia y Niasalandia que tenía por  objeto reducir esa disposición a una mera 
disposición sobre el trato nacional.  En aquella o casión, el Presidente describió cómo los dos autores 
de la propuesta querían que se eliminase lo que calificó de " le principe de la marque 'telle quelle' ".  
El Presidente describió cómo con arreglo a ese prin cipio se preveía que cualquier marca regularmente 
registrada en un país tuviera que ser adm itida para su registro en otro país " sans adjonction ", y añadió 
"toutefois, ce principe concerne uniquement la  forme de la marque et non son contenu ".
125  
En ninguna parte de las actas y documentos de la Conferencia de Lisboa aparece absolutamente 
ninguna indicación de que alguna delegación se opus iera a esa interpretación de la disposición 
controvertida.  En consecuencia, las delegacion es, cuando más adelante votaron a favor de que se 
mantuviera el principio de la " marque telle quelle ", lo hicieron conociendo perfectamente la 
interpretación dada por el Presidente de la Conferencia.126  Por consiguiente, concluimos que los 
antecedentes históricos corroboran nuestra interp retación, basada en elementos del texto y del 
contexto. 
8.83 El sentido corriente de la expresión " as is " (tal cual), interpretada en su contexto, sentido 
confirmado por la historia de la negociación,  indica que el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  trata 
de la forma de la marca de fábrica o de comercio:  las marcas de fábrica o de comercio regularmente 
registradas en un país, aun cuando no cumplan la s disposiciones de la legislación nacional de un 
Miembro sobre la forma admisible de las marcas, tienen que ser aceptadas para su depósito y su 
protección en otro país.  En consecuencia, no estamos de acuerdo con la afirmación de las CE127 de 
que el Miembro en el que se solicita el registro no tiene ningún derecho a poner en tela de juicio la 
existencia de una marca de fábrica o de comercio en manos de un titular defi nido por la legislación 
del país de origen.  Sin embargo, como señalamos más arriba en  nuestro análisis del artículo 211(a)(1) 
en relación con el párrafo 1 del artículo 15 del Ac uerdo sobre los ADPIC, el artículo 211(a)(1) es una 
medida que regula la titularidad y no  trata de la forma de los signos que componen la marca de fábrica 
o de comercio.  Por estas razones, el artículo 211( a)(1) no es incompatible con el párrafo A 1) del 
artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967). 
2. Examen de otros argumentos de las Comunidades Europeas 
a) Argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) deniega el registro "tal cual" a los signos de 
marcas de fábrica o de comercio que cumplen l as condiciones establecidas en el párrafo A 1) 
del artículo 6 quinquies  en cuanto a la forma 
8.84 Las Comunidades Europeas afirmaron que el ámbito de aplicación del artículo 211 incluye las 
marcas de fábrica o de comercio que no existían en los Estados Unidos en el momento de la 
confiscación pero que fueron adquiridas posteriorme nte en los Estados Unidos.  Las Comunidades 
Europeas también sostuvieron que el artículo 211(a )(1) es incompatible con el párrafo A 1) del 
artículo 6 quinquies porque, incluso si el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  se limitase a la forma 
del signo, el artículo 211(a) (1) no permite que se ad mitan para su depósito y su protección "tal cual" 
                                                      
125 Anexo VII a la carta de la OMPI, página 600. 
 
126 Anexo VII a la carta de la OMPI, página 751. 
 
127 Véase la Segunda declaración oral de las CE, párrafo  41.  Señalamos que esta posición parece ser 
incompatible con la afirmación de la s CE de que el Acuerdo sobre los ADPIC no exige que un Miembro de la 
OMC reconozca una confiscación de propiedad intelectual en otro país en lo que se refiere al efecto jurídico de 
esa confiscación sobre la titularidad de la propiedad intel ectual protegida en el país en el que tuvo lugar la 
confiscación.  Véase la respuesta 43 de las CE. 
  WT/DS176/R 
 Página 115 
 
 
las marcas de fábrica o de comercio que no cumplan las disposiciones de la legislación nacional de un 
Miembro con respecto a la forma admisible. 
8.85 Al analizar el argumento de las CE de que el  ámbito de aplicación del artículo 211 incluye las 
marcas de fábrica o de comercio que no existían en los Estados Unidos en el momento de la 
confiscación por Cuba, declaramos anteriormente que  la titularidad de las marcas de fábrica o de 
comercio se determina en general sobre la base de su uso con arreglo a la legislación de los Estados 
Unidos y que las autoridades competentes de los Es tados Unidos examinarán si el solicitante es el 
legítimo titular de la marca de fábrica o de co mercio en el caso de que esa marca hubiese sido 
utilizada en relación con activos confiscados.  Lleg amos a la conclusión de que la determinación del 
titular de una marca de fábrica o de comercio sobre la base de su utilización no es incompatible con el 
Acuerdo sobre los ADPIC y de que el campo de  aplicación del artículo 211 no es excesivamente 
amplio ni desde el punto de vista temporal ni desde el punto de vista geográfico.128   
8.86 Con respecto al argumento de las CE de que el  artículo 211(a)(1) deniega la aceptación para 
su depósito y su protección "tal cual" incluso a las marcas de fábrica o de comercio que cumplen las condiciones particulares de la legislación de los Estados Unidos en cuanto a la forma, hemos 
determinado anteriormente que el artículo 211(a)(1) no deniega la protección de las marcas de fábrica 
o de comercio como tales y que el efecto del artíc ulo 211(a)(1) es que el titular original, el sucesor en 
interés o una persona que tenga el consentimiento del titular original pueden registrar las marcas de 
fábrica o de comercio que se utilizaron en rela ción con activos confiscados.  El efecto del 
artículo 211(a)(1) es que, conforme al párrafo A 1) del artículo 6 quinquies , no se puede impedir que el 
titular original, el sucesor en interés o una persona que tenga el consentimiento del titular original o 
del sucesor en interés hagan que se admitan sus marcas de fábrica o de comercio, "tal cual", para su 
depósito y su protección.  Señalamos que el artículo 211(a)(1) deniega la admisión "tal cual" para el 
depósito y la protección a quienes no son el titular  original ni tienen su consentimiento o el 
consentimiento del sucesor en interés, pero no denieg an la admisión, para su depósito y su protección, 
de las marcas de fábrica o de comercio que cump len las condiciones particulares establecidas en la 
legislación de los Estados Unidos en cuanto a la forma.  Por consiguiente, el artículo 211(a)(1) no es 
incompatible con el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  porque deniegue la admisión de marcas de 
fábrica o de comercio "tal cual", para su depósito y su protección, a las marcas de fábrica o de comercio que cumplan las condiciones particulares  establecidas en la legislación de los Estados 
Unidos en cuanto a la forma. 
b) Argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplica a otras clases de productos, 
extiende su ámbito de aplicación a las marcas de fábrica o de comercio similares y se aplica a 
las marcas de fábrica o de comercio abandonadas 
8.87 Las Comunidades Europeas afirmaron que el artículo 211(a)(1) se aplica a clases de 
productos distintas de las comprendidas en las marc as de fábrica o de comercio que se utilizaron en 
relación con activos confiscados, extiende su campo de aplicación a marcas de fábrica o de comercio 
sustancialmente similare s y se aplica a marcas de fábrica o de comercio abandonadas por el titular 
original o por su sucesor en interés. 
8.88 Estos argumentos aducidos por las Comunidades Europeas son los mismos que se 
esgrimieron en relación con el párrafo 1 del artícul o 15 y, por consiguiente, plantean las mismas 
cuestiones.  En consecuencia, nos remitimos a las razones expuestas en los pá rrafos 8.67, 8.68 y 8.69 
y confirmamos que las conclusiones enunciadas en e llos se aplican igualmente en relación con el 
párrafo A 1) del artículo 6 quinquies . 
                                                     
 
128 Véase nuestro análisis en los párrafos 8.59 y 8.60, supra . 
 WT/DS176/R 
Página 116  
 
3. Conclusión general con respecto al párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  
8.89 Concluimos que el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  trata de la forma de la marca de 
fábrica y de comercio y, por consiguiente, consta tamos que el artículo 211(a)(1) no es incompatible 
con el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París (1967), incorporado en el Acuerdo 
sobre los ADPIC en virtud de la referencia que  se hace en el párrafo 1 de su artículo 2. 
F. C
OMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO  211( A)(2) CON EL ARTÍCULO  42 Y EL PÁRRAFO  1 DEL 
ARTÍCULO  16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 
1. Observaciones generales 
8.90 Las Comunidades Europeas afirman que el artíc ulo 211(a)(2) impide que el titular de una 
marca de fábrica o de comercio re gistrada en los Estados Unidos r ecurra a un tribunal de los Estados 
Unidos para hacer valer sus derechos y que la medida deniega a ciertos titulares de derechos 
estadounidenses la legitimación para iniciar o ma ntener, en un tribunal estadounidense, actuaciones 
encaminadas a hacer que se respeten los derechos conferidos a esas partes por la Ley Lanham.  Las Comunidades Europeas sostienen concretamente en relación con el artículo 42 del Acuerdo sobre los 
ADPIC que el artículo 211(a)(2), al denegar expres amente la posibilidad de recurrir a los tribunales 
estadounidenses para hacer valer los derechos a los que se refieren sus disposiciones, incumple las 
obligaciones que impone a los Estados Unidos la pr imera frase del artículo 42 del Acuerdo sobre los 
ADPIC.  En lo que se refiere al artículo 16 del Ac uerdo, argumentan que, dado que en los Estados 
Unidos, como en la mayoría de los Miembros de la OMC, las marcas de fábrica y de comercio, al igual que todos los demás derechos de propiedad in telectual, se hacen valer primordialmente en el 
sistema judicial civil, la denegación de acceso  a lo s tribunales de los Estados Unidos a los titulares de 
ciertas marcas de fábrica o de comercio equivale a privar totalmente de sus derechos exclusivos a los 
titulares de derechos. 
8.91 Señalamos que los argumentos de las CE relativos al párrafo 1 del artículo 16 y al artículo 42 
del Acuerdo sobre los ADPIC están estrechamente relacionados entre sí.  Dado que, en ambos casos, las afirmaciones se basan en la pretendida deneg ación de posibilidades de hacer valer los derechos 
-las Comunidades Europeas afirman en relación con el artículo 16 que la denegación de acceso a los 
procedimientos civiles equivale a privar a los titula res de derechos de los derechos que tendrían en 
virtud de ese artículo-, consideramos procedente ex aminar ante todo la pretendida infracción de las 
disposiciones del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC concernientes a la observancia.  Después 
pasaremos a los argumentos de las CE referentes al párrafo 1 del artículo 16.  Al proceder así, 
tenemos presente, no obstante, que ambos artículos tien en un significado distinto;  en el artículo 42 se 
definen los derechos procesales que tienen los titulare s de derechos, y en el artículo 16 se definen los 
derechos exclusivos dimanantes de la titularidad. 
2. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo  211(a)(2) con el artículo 42 del Acuerdo 
sobre los ADPIC 
8.92 Las Comunidades Europeas alegan que el ar tículo 211(a)(2) es incompatible con el 
artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Afirma n que la medida, al denegar expresamente la 
posibilidad de recurrir a los tribunales estadouniden ses para hacer valer los derechos a los que se 
refiere el artículo 211(a)(1), incumple las oblig aciones que impone a los Esta dos Unidos la primera 
frase del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Las Comunidades Europeas sostienen que el artículo 42, junto con los artículos 44 a 46 y 50 de l Acuerdo, exige que los Miembros de la OMC 
permitan interponer los recursos que allí se establecen expresamente. 
8.93 Los Estados Unidos afirman que el artículo 42 se aplica solamente a los derechos de 
propiedad intelectual "a que se refiere el presente Acuerdo" y que no exige a los Miembros pongan al WT/DS176/R 
 Página 117 
 
 
alcance de los titulares de derechos procedimientos  para hacer que se respeten derechos que no 
existen.  Según los Estados Unidos , si un pretendido derecho de propi edad intelectual no es uno de los 
derechos "a que se refiere el presente Acuerdo", los Miembros no tienen ninguna obligación de hacer 
que se respete ese derecho por medio de su sistema j udicial civil.  Los Estados Unidos mantienen que 
el artículo 211(a)(2) contiene normas sustantivas que re gulan la titularidad de los derechos conferidos 
por las marcas de fábrica o de comercio y no afecta a la posibilidad de que toda parte que trate de 
hacer valer un derecho a una marca de fábrica o de comercio recurra a los procedimientos judiciales.  Los Estados Unidos sostienen que na da de lo dispuesto en el artícul o 211(a)(2) impide que la persona 
que trate de hacer valer su titularidad sobre una marca de fábrica o de comercio tenga plena oportunidad de demostrar su titularidad y de  presentar todas las pruebas pertinentes. 
8.94 El artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente
129: 
Procedimientos justos y equitativos 
Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos (nota 11 de pie de 
página) procedimientos judiciales civiles pa ra lograr la observancia de todos los 
derechos de propiedad intelectual a que se  refiere el Acuerdo.  Los demandados 
tendrán derecho a recibir aviso por escr ito en tiempo oportuno y con detalles 
suficientes, con inclusión del fundamento de  la reclamación.  Se autorizará a las 
partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no 
impondrán exigencias excesivamente gravo sas en cuanto a las comparecencias 
personales obligatorias.  Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar su s alegaciones y presentar todas las pruebas 
pertinentes.  El procedimiento deberá prev er medios para identificar y proteger la 
información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.   
 
 
Nota 11 de pie de página:  A los efectos de la presente Parte, la expresión "titular de 
los derechos" incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para 
ejercer tales derechos. 
8.95 Al examinar las alegaciones de las CE, nuestro  punto de partida es el sentido corriente que ha 
de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y su fin.  
La primera frase del artículo 42 prescribe que los Miembros pongan al alcance (" make available ") de 
los titulares de derechos procedimientos judici ales civiles.  El sentido corriente del término 
"available " es " having sufficient force or efficacy;  effectual;  valid "130 (que tiene fuerza o eficacia 
suficientes;  efectivo;  válido).  Del sentido corriente del término " available " se desprende que los 
titulares de derechos pueden, conforme al artícul o 42, tener acceso a procedimientos judiciales que 
                                                      
129 El artículo 42 figura en la sección 2 de la part e III del Acuerdo sobre los ADPIC.  Esa sección se 
titula "Procedimientos y recursos civ iles y administrativos".  El artículo 49 de esa sección, relativo a los 
"Procedimientos administrativos", dispone que "En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos administrativos referentes al  fondo de un caso, esos procedimientos se atendrán a 
principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección." 
 
130 Black's Law Dictionary , supra , página 123. 
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Página 118  
 
sean eficaces para hacer que se respeten aquéllos de sus derechos a que se refiere el Acuerdo, cuando 
ello esté justificado.
131 
8.96 Las Comunidades Europeas, aunque han centrado sus argumentos en la primera frase del 
artículo 42, alegan que el artículo 211(a)(2) es inco mpatible con todo el artículo 42.  Señalamos que, 
con arreglo a la cuarta frase del artículo 42, "Todas las partes en estos procedimientos estarán 
debidamente facultadas para sustanciar sus alegaci ones y presentar todas las pruebas pertinentes".  
El sentido corriente del término " substantiate " (sustanciar) es " demonstrate or verify by evidence "132 
(demostrar o verificar mediante pruebas).  Esta cuarta frase desarrolla uno de los aspectos de la 
eficacia de los procedimientos judiciales, a saber, el hecho de que las partes han de tener una oportunidad efectiva de exponer plenamente sus ar gumentos antes de que el tribunal formule sus 
conclusiones. 
8.97 Al interpretar el artículo 42, examinamos a c ontinuación su contexto.  El artículo aparece en 
la sección 2 de la Parte III del Acuerdo sobre los AD PIC, que trata de la obser vancia de los derechos 
de propiedad intelectual.  La inclusión de esa Pa rte sobre la observancia en el Acuerdo sobre los 
ADPIC fue una de las principales realizaciones de las negociaciones de la Ronda Uruguay, ya que 
amplió el ámbito de la observancia  de los derechos de propiedad inte lectual.  Antes del Acuerdo sobre 
los ADPIC, las disposiciones relativas a la obser vancia se limitaban a obligaciones generales de 
proporcionar recursos legales y confiscar las mercancías infractoras.  En el artículo 41 de la sección 1 de la Parte III se establecen las obligaciones general es aplicables a todas las me didas coercitivas.  En 
él se dispone, entre otras cosas, que "Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se 
establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo 
previsto en la presente Parte que permitan la a dopción de medidas eficaces contra cualquier acción 
infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo" (párrafo 1) y 
que "Los procedimientos relativos a la observancia de los der echos de propiedad intelectual serán 
justos y equitativos" (párrafo 2).  El artículo 42, ju nto con las demás disposiciones de la sección 2 de 
la Parte III, desarrolla las obligaciones generales est ablecidas en la sección 1 de la misma Parte con 
respecto a los procedimientos y recursos civiles y admi nistrativos.  En lo que se refiere al requisito de 
la eficacia, el objeto y el fin de las disposiciones de la Parte III sobre la observancia se expresa en el Preámbulo del Acuerdo, en el que se reconoce la necesidad de "la provisión de medios eficaces y 
apropiados para hacer respetar los derechos de pr opiedad intelectual relacionados con el comercio". 
8.98 En lo que concierne a la expr esión "titulares de derechos", que  figura en la primera frase del 
artículo 42, en la nota 11 de pie de página que la acompaña se declara que "la expresión 'titular de los 
derechos' incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales 
derechos".  La nota se refiere a la legitimación lega l de los titulares de derechos para ejercer tales 
derechos.  Denota que la expresión " titulares de derechos" que se utiliza en el artículo 42 (a diferencia 
de la expresión "titular de una marca de fábrica o de comercio registrada" que se emplea en el 
párrafo 1 del artículo 16) se refiere no sólo al tit ular de un derecho de propiedad intelectual sino 
también a otras personas que puedan tener capacidad legal en la jurisdicción de que se trate para 
ejercer derechos, tal como el titular de un regist ro que pueda considerarse presunto titular de una 
marca de fábrica o de comercio registrada. 
                                                     
 
131 Aunque en este asunto no es aplicable la norma del agotamiento de los recursos locales, ya que lo 
que está principalmente en juego es la interpretación  y la aplicación de un trat ado entre Estados y no la 
inobservancia de derechos de personas, vale la pena se ñalar que, en los casos en que estaba en juego esa norma, 
se ha reconocido universalmente que los recursos disponibles con arreglo a la legislación nacional han de ser 
"eficaces" por su naturaleza, es decir, tienen que dar al  demandante (privado) la posibilidad de interponer un 
verdadero recurso.  Véase Jennings y Watts, coord., Oppenheim's International Law , 9ª edición, Vol. I, páginas 
522 a 566, y Ian Brownlie, Principles of Public International Law , 5ª edición, páginas 500 y 501. 
 
132 The New Shorter Oxford English Dictionary, supra, página 3.124. 
  WT/DS176/R 
 Página 119 
 
 
8.99 Como ya hemos señalado, en los Estados Unidos  el registro de una marca de fábrica o de 
comercio establece una presunción prima facie  de que la entidad que ha obtenido el registro es titular 
de la marca de fábrica o de comercio registrada .  Esto significa que, en los Estados Unidos, se 
considera que el titular de un registro es el titula r de la marca, a menos de que se demuestre lo 
contrario.  Toda persona que, conf orme a la legislación de los Es tado Unidos, goce de la presunción 
de ser el titular de una marca de fábrica o de comerc io ha de tener derecho a un nivel de protección de 
sus derechos que cumpla las obligaciones impuestas a los Estados Unidos por el Acuerdo sobre los 
ADPIC, incluyendo su artículo 42.  En consecuenci a, conforme a nuestra interpretación, ese titular 
presunto ha de tener acceso a procedimientos judiciales civiles que sean eficaces para hacer que se respeten sus derechos hasta el momento en que, en su caso, el tribunal determine que el titular 
presunto no es el titular de la marca de fábrica o de comercio que ha registrado o que existe alguna 
otra razón que le prive de sus derechos que sea compatible con las obligaciones internacionales. 
8.100  Tomamos nota del argumento de los Estados Unidos  de que el artículo 211(a)(2) no afecta a 
la posibilidad de que cualquier parte pueda recurrir a los procedimientos judiciales para hacer valer 
sus derechos a una marca de fábrica o de comerc io.  Sin embargo, dada la clara redacción del 
artículo 211(a)(2), que dispone que "Ningún tribunal de  los Estados Unidos reconocerá, hará respetar 
o hará valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos" en ciertas circunstancias, no vemos 
cómo un titular de derechos puede hacer que se  respeten efectivamente sus derechos en esas 
circunstancias.
133  Aunque el artículo 211(a)(2) no parece impe dir que el titular de derechos inicie 
procedimientos judiciales civiles, su redacción indi ca que el titular de derechos no puede entablar 
unos procedimientos eficaces, ya que el tribunal no está autorizado ab initio  a reconocer la 
reivindicación de derechos si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 211(a)(2).  
En otras palabras, el titular del der echo se ve de hecho en la imposibilid ad de sustanciar su pretensión, 
a lo que claramente tiene derecho con arreglo al artículo 42, porque unos procedimientos judiciales 
civiles eficaces significan algunos procedimientos qu e encierren la posibilidad de obtener un resultado 
que no resulte imposible a priori  por la legislación. 
8.101  Señalamos que la cuestión sería distinta si un tribunal decidiese, después de haberse puesto al 
alcance del titular del registro de una marca de fábric a o de comercio unos procedimientos judiciales 
civiles eficaces, que la persona o entidad que ha hecho el registro no es el verdadero titular de la 
marca de fábrica o comercio en cuestión.  En ta l situación, tal vez ya no haya derechos que hacer 
observar conforme a la Parte III del Acuerdo, incluido su artículo 42. 
8.102  Sin embargo, dado que el artículo 211(a)(2) lim ita, en ciertas circunstancias, el acceso 
efectivo de los titulares de los derechos a unos proced imientos judiciales civiles y, por consiguiente, la 
posibilidad de recurrir a tales procedimientos, cons tatamos que el artículo 211(a)(2) es incompatible 
con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.   
3. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 del artículo 16 
del Acuerdo sobre los ADPIC 
8.103  Las Comunidades Europeas aducen que negar a de terminados titulares de marcas de fábrica o 
de comercio el acceso a los tribunales estadounidenses equivale a privarles de los derechos exclusivos 
que les reconoce el párrafo 1 del artículo 16.  Añaden  que la denegación de los recursos judiciales a 
determinados titulares de marcas  de fábrica o de comercio entraña una grave reducción de sus 
derechos exclusivos.  Según las Comunidades Europ eas, la única vía jurídica o práctica que existe en
                                                      
133 Aplicando el artículo 211(b) a una diferencia relativa a un nombre comercial, un tribunal de distrito 
resolvió que "el artículo 211 impide que HCI [el dema ndante] haga valer sus pretensiones relativas a la 
infracción de un nombre comercial".  Véase Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon S.A., 62F., Supp.2d 1085 
(S.D.N.Y.1999). 
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los Estados Unidos para impedir que los terceros, sin el consentimiento del titular, utilicen signos 
idénticos o similares es el recurso a los tribunales. 
8.104  Los Estados Unidos aducen que, a tenor del párrafo  1 del artículo 16, el "titular" de la marca 
de fábrica o de comercio no es necesariamente quien  la registra.  Afirman que aunque el registro 
federal de la marca en los Estados Unidos lleva aparejada las presunciones jurídicas de titularidad, 
validez y prioridad, todas esas presunciones pueden ser impugnadas.  Si una persona distinta de quien 
registra la marca puede acreditar un mejor derecho a la marca de fábrica o de comercio, sobre la base, 
por ejemplo, de su uso anterior, puede declararse que esa persona es el verdadero "titular" de la marca.  
Los Estados Unidos sostienen que el párrafo 1 de l artículo 16 prevé expresamente la posibilidad de 
que el titular de una marca de fábrica o de come rcio, -la persona que puede  reivindicar derechos 
exclusivos en el ordenamiento jurídico interno- sea una  persona distinta de la que registra la marca.  
Los Estados Unidos señalan, en apoyo de su pos ición, que en la última frase del párrafo 1 del 
artículo 16 se declara que los derechos garantizados  por ese párrafo "no afectarán a la posibilidad de 
los Miembros de reconocer derechos basados en el uso" y, de forma más ge neral, que los derechos 
que reconoce el párrafo 1 del artículo 16 "se entende rán sin perjuicio de ninguno de los derechos 
existentes con anterioridad".  Los Estados Unidos a ducen que la determinación de derechos existentes 
con anterioridad, al igual que la determinación de  la adquisición de las marcas mediante el uso, 
corresponde al derecho interno y no está regulada en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Los Estados 
Unidos afirman que, en cumplimien to de la obligación establecida en el párrafo 1 del artículo 16, no 
niegan derechos exclusivos al titular de la ma rca de fábrica o de comercio registrada.  En 
consecuencia, los Estados Unidos concluyen que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
8.105  Los Estados Unidos sostienen que, aún en caso de que se considerara que es incompatible con 
el párrafo 1 del artículo 16, el artículo 211(a)(2) seguiría siendo compatible con el Acuerdo sobre los 
ADPIC, ya que sólo se aplica a una categoría mu y limitada y especificada de posibles titulares de 
derechos, en concreto a aquéllos cuyas marcas  de fábrica o de comercio sean idénticas o 
sustancialmente semejantes a marcas de fábrica o de  comercio que se hayan ut ilizado en relación con 
entidades comerciales o activos que hayan sido c onfiscados.  En consecuencia, según los Estados 
Unidos, se trata de una disposición "limitada" que se ajustaría a los requisitos del artículo 17.  Las 
Comunidades Europeas niegan que el artículo 211 (a)(2) esté comprendido en el ámbito de la 
excepción "limitada" del artículo 17, ya que se priva co mpletamente al titular de la marca de fábrica o 
de comercio registrada de los de rechos exclusivos que le reconoce el párrafo 1 del artículo 16, y no es 
posible considerar que esa privación constituya una ex cepción "limitada" amparada por el artículo 17. 
8.106  El texto del párrafo 1 del artículo 16 es el siguiente: 
Derechos conferidos 
 
El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho 
exclusivo de impedir que cualesquiera tercer os, sin su consentimiento, utilicen en el 
curso de operaciones comerciales signos idén ticos o similares para bienes o servicios 
que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, 
cuando ese uso dé lugar a probabilidad de c onfusión.  En el caso de que se use un 
signo idéntico para bienes o servicios idéntic os, se presumirá que existe probabilidad 
de confusión.  Los derechos antes me ncionados se entenderán sin perjuicio de 
ninguno de los derechos existe ntes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de 
los Miembros de reconocer de rechos basados en el uso. 
8.107  
La primera frase del párrafo 1) del artículo 6 ob liga a los Miembros a reconocer al "titular de 
una marca de fábrica o de comercio registrada" el  derecho exclusivo de impedir a los terceros que 
utilicen en el comercio de bienes o servicios si gnos idénticos o similares cuando ese uso dé lugar a  WT/DS176/R 
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una probabilidad de confusión.  En la última frase de ese párrafo se indica que esos derechos se 
entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con an terioridad y que no impedirán a 
los Miembros reconocer derechos ba sados en el uso.  Se pone en manifiesto que la última frase, entre 
otras cosas, da cabida a aquellos ordenamientos jurídicos en los que es posible la adquisición de 
marcas de fábrica o de comercio por el uso, como es el caso por ejemplo de las marcas de fábrica o de 
comercio de common law  en los Estados Unidos.  Así pues, el párrafo 1 del artículo 16 establece la 
posibilidad de reconocer derechos exclusivos al titu lar de una marca de fábrica o de comercio que 
haya establecido su titularidad bien mediante su registro o bien por el uso. 
8.108  En este momento nos ocupamos, no obstante, de los derechos excl usivos de que goza el titular 
de una marca de fábrica o de comercio regist rada en virtud del párrafo 1 del artículo 16.134  N i  e l  
párrafo 1 del artículo 16 ni cualquier otra disposic ión del Acuerdo sobre los ADPIC definen la forma 
de determinar quién es el titular de una marca de fábrica o de comercio.135  El párrafo 1 del artículo 16 
no hace referencia al "titular registrado de una mar ca de fábrica o de comercio" ni al "titular del 
registro", sino al "titular de una marca de fábrica o de comercio registrada", de lo cual deducimos que 
el texto del párrafo 1 del artículo 16 prevé la existencia de distintas fo rmas de adquirir la titularidad en 
la legislación de los diversos Miembros.  Las Comunidades Europeas, au nque adujeron que el 
Acuerdo sobre los ADPIC facilita algunas orientaciones acerca de quién debe ser considerado titular, 
reconocieron que en ese Acuer do, incluidas las disposicion es del Convenio de París (1967) 
incorporado al mismo, no hay una definición del titular de una marca de fábrica o de comercio.136  El 
sentido corriente del término "owner" ("titular") es "[t]he person who is vested the ownership, 
dominion, or title of property, proprie tor.  He who has dominion of a thing, real or personal, corporeal 
or incorporeal, which has a right to enjoy and do with as he pl eases" ("la persona que tiene la 
titularidad, dominio o título de propiedad, el propiet ario.  Quien tiene el dominio de algo, real o 
personal, corporal o incorporal, de lo que tiene  derecho a gozar y a dis poner como le plazca").137   El 
sentido corriente no nos aclara la forma  en que ha de determinarse quién  es el titular de una marca de 
fábrica o de comercio.  Para determinar quién es el titular de una marca de fábrica o de comercio 
registrada, es necesario recurrir a la legislación nacional de los Miembros.  Concluimos que el 
párrafo 1 del artículo 16 establece determinados derechos exclusivos derivados de la titularidad de 
una marca de fábrica o de comercio registrada que  todos los Miembros han de respetar y han de 
reconocer al "titular" de dicha marca, pero el  Acuerdo sobre los ADPIC no establece un régimen de 
titularidad de las marcas de fábrica o de comercio válido para todos los Miem bros y aplicable a todos 
ellos. 
                                                      
134 No nos ocupamos aquí de la "reivindicación de derechos formulada por un nacional designado sobre 
la base de derechos de common law " a que se hace referencia en el artículo 211(a)(2), ya que la primera frase del 
artículo 16 no se refiere a esos derechos, sino que nos centramos en el hecho de que no se reconozca,  haga 
respetar o haga valer cualquier reivi ndicación de derechos, incluidos los dere chos exclusivos enumerados en el 
párrafo 1 del artículo 16, formulada por nacionales designados que hayan conseguido, al amparo de una licencia general de la OFAC, el registro de marcas de fábri ca o de comercio que se hayan utilizado en relación con 
activos confiscados. 
 
135 Véase nuestro análisis a este resp ecto en los párrafos 8.56 y 8.57. 
 
136 Véase la respuesta 50 de las Comunidades Europeas. 
 
137 Black's Law Dictionary, supra , página 996.  Señalamos, a efectos de comparación, que el texto 
francés del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo usa la expresión "le titulaire d'une marque de fabrique ou de 
commerce enregistrée" y que en el texto español se emplea la expresión " el titular de una marca de fábrica o de 
comercio registrada".  El significado que da el dicciona rio al término "le titulaire" (el titular) es "qui posséde 
juridiquement" (quien posee jurídicamente) (Le Petit Robe rt, Dictionnaire de la langue francaise (2000), 
p.2529).  El significado que da en español el diccionario del término "el titular" es "quien goza legítimamente de 
un derecho declarado o reconocido a su favor" (Dicci onario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 
(1984), página 749). 
 WT/DS176/R 
Página 122  
 
8.109  Hemos señalado ya que en los Estados Unidos la titularidad de una marca de fábrica o de 
comercio se estable generalmente en función del uso y hemos concluido que el Acuerdo sobre los 
ADPIC no impide a un Miembro determinar sobre la base del uso el derecho a la titularidad de una 
marca.  En los Estados Unidos, el registro de una marca de fábrica o de comercio genera una 
presunción prima facie  de que quien la ha registrado es titula r de la marca y  tiene el derecho 
exclusivo de utilizarla en el comercio;  pero esas presunciones pueden ser impugnadas y anuladas, por 
ejemplo en caso de que una persona distinta de quien haya registrado la marca acredite un mejor 
derecho. 
8.110  Nos corresponde comprobar si el artículo 211(a)(2) niega al titular de una marca de fábrica o 
de comercio registrada los derechos exclusivos est ablecidos en el párrafo 1 del artículo 16.  En los 
Estados Unidos se presume que el titular del registro federal de una marca de fábrica o de comercio es 
el titular de la marca de fábrica o de comercio re gistrada.  De las disposiciones del artículo 16 se 
desprende que ese titular presunto debe gozar de los derechos exclusivos a que se hace referencia en 
ese párrafo.  No obstante, la titularidad presunt a es susceptible de impugnación en un procedimiento 
sustanciado ante la Junta de Primera Instancia y Apelación en materia de Marcas de Fábrica o de 
Comercio o ante un tribunal federal.  Hasta el mo mento en que la presunción relativa  a la validez del 
registro haya sido impugnada con éxito por vía judi cial o administrativa, debe reconocerse al titular 
presunto el derecho a la protección prevista en el artículo 16. 
8.111  Señalamos que la alegación de las CE en relación con el párrafo 1 del artículo 16 se centra en 
la supuesta denegación del acceso a los tribunales est adounidenses, que, a juicio de las CE, equivale a 
privar a los titulares de derechos de los derechos  que establece el párrafo 1 del artículo 16.  Hemos 
concluido antes que el artículo 42 exige que lo s Estados Unidos pongan al alcance del titular del 
registro de una marca de fábrica o de comercio proc edimientos judiciales civiles eficaces, es decir, en 
los que sea posible un resultado no predeterminado a priori  por las normas legales, para reivindicar 
sus derechos a la marca de fábrica o de comercio registrada.  En las circunstancias excepcionales a 
que se refiere el artículo 211(a)(2) puede haber una impugnación con éxito de los derechos de 
titularidad prima facie  con respecto al registro, obtenido por un  nacional designado al amparo de una 
licencia general de la OFAC sin el consentimiento del titular original, de una marca de fábrica o de 
comercio que se haya utilizado en relación con ac tivos confiscados.  En los supuestos en que la 
titularidad presunta podría ser impugnada  con éxito en el marco de procedimientos judiciales civiles 
efectivos, las disposiciones del artículo 211(a)(2) no serían un obstáculo para que  la persona a la que 
el tribunal considerara titular real de la marca de fábrica o de comercio conforme a la legislación 
estadounidense reivindicara sus derechos.  En est e sentido, el artículo 211(a)(2) permite que se 
otorguen derechos exclusivos a la persona a la que el tribunal consid ere titular real de la marca de 
fábrica o de comercio registrada de conformidad con la legislación estadouniden se.  Las Comunidades 
Europeas no han aportado ninguna prue ba que nos permita llegar a la conclusión de que los tribunales 
estadounidenses interpretarían el artículo 211(a)(2 ) de una forma que privara de sus derechos 
exclusivos a una persona respecto de la cual el tr ibunal hubiera determinado que era el titular de una 
marca de fábrica o de comercio registrada. 
8.112  Por las razones expuestas, constatamos que las Comunidades Europeas no han demostrado 
que el artículo 211(a)(2) sea incompatible con el párrafo 1 del artícul o 16 del Acuerdo sobre 
los ADPIC.  WT/DS176/R 
 Página 123 
 
 
G. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211( A)(2) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL 
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC  EN CONEXIÓN CON EL PÁRRAFO 1) DEL ARTÍCULO 6BIS DEL 
CONVENIO DE PARÍS (1967) 
1. Compatibilidad e incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 del artículo 2 
del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión  con el párrafo 1) del artículo 6 bis del 
Convenio de París (1967) 
8.113  Las Comunidades Europeas alegan que el artículo 211(a)(2) niega la protección a 
determinadas marcas de fábrica o de comercio con independencia de que se trate o no de marcas 
notoriamente conocidas, por lo que es incomp atible con el párrafo 1) del artículo 6 bis del Convenio de 
París (1967) incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC  en virtud del párrafo 1 del artículo 2 de dicho 
Acuerdo.  En particular, aducen que Cuba, un naciona l de ese país o su sucesor extranjero en interés 
no podrán solicitar que se rehuse o invalide el regist ro solicitado ni estarán en condiciones de tratar de 
que se prohíba la utilización de la marca de fábrica o de comercio en cuestión.  Añaden que, dados los 
términos amplios en que está redactado, el párrafo  211(a)(2) es aplicable a todos los tipos de marcas 
comerciales o de fábrica, registradas, de common-law o notoriamente conocidas. 
8.114  Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con 
el párrafo 1) del artículo 6 bis del Convenio de París (1967), porque en virtud de éste los Miembros se 
comprometen a rehusar o invalidar el registro o a prohibir el uso de una marca de fábrica o de 
comercio cuando la autoridad competente del Miembr o de que se trate estime que la marca de fábrica 
o de comercio es notoriamente conocida en el territo rio de ese Miembro "como siendo ya marca" de la 
persona que reivindica protección al amparo de ese artículo.  Según los Estados Unidos, el 
artículo 211(a)(2) sólo entraría en juego cuando los tribunales estadounidenses determinaran que la 
marca de fábrica o de comercio en los Estados Un idos no es "la marca de" la entidad que llevó a cabo 
la confiscación o de sus sucesores en interés.  Los Estados Unidos aducen que el artículo 6 bis reserva 
expresamente a "la autoridad competente" del Miembro la determinación de si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida como siendo ya  la marca de una determinada persona.  Los 
Estados Unidos argumentan que si, conforme a la le gislación estadounidense, la entidad que realizó la 
confiscación no tiene derechos de titu laridad sobre la marca de fábrica o de comercio, jurídicamente 
la marca de fábrica o de comercio no puede ser " notoriamente conocida como siendo ya la marca de" 
la entidad confiscadora. 
8.115  El texto del párrafo 1) del artículo 6 bis del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo 
sobre los ADPIC, es el siguiente: 
Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo 
permite, bien a instancia del interesado, a rehu sar o invalidar el registro y a prohibir el 
uso de una marca de fábrica o de comercio  que constituya la reproducción, imitación 
o traducción, susceptibles de crear confus ión, de una marca que la autoridad 
competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida 
como siendo ya marca de una persona que  pueda beneficiarse del presente Convenio 
y utilizada para productos idénticos o similare s.  Ocurrirá lo mismo cuando la parte 
esencial de la marca constituya la repr oducción de tal marca notoriamente conocida o 
una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 
8.116  Observamos que el artículo 6 bis del Convenio de París (1967) obliga a los Miembros a 
rehusar o invalidar el registro en determinadas s ituaciones.  En cambio, el  artículo 211(a)(2) no se 
refiere a la denegación o anulación del registro .  Las Comunidades Europeas no aclaran si el 
artículo 211(a)(2) coincide en parte o está en conflicto con el artículo 6 bis a este respecto, y en caso 
afirmativo, en qué medida.  En consecuencia, no consideramos que las Comunidades Europeas hayan 
aportado pruebas y expuesto argumentos jurídicos sufi cientes para demostrar que el artículo 211(a)(2)WT/DS176/R 
Página 124  
 
es incompatible con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el artículo 6 bis del Convenio 
de París (1967).  En consecuencia, el Grupo Esp ecial no puede llegar a la conclusión de que el 
artículo 211(a)(2) sea incompatible con el artículo 6 bis a este respecto. 
8.117  El artículo 6 bis obliga asimismo a los Miembros a prohibir el uso de una marca de fábrica o 
de comercio notoriamente conocida en determinadas situaciones.  En respuesta a una pregunta, las 
Comunidades Europeas citaron el siguiente ejemplo de una situación en la que el artículo 211(a)(2) 
podría violar las obligaciones que impone a los Estados Unidos el párrafo 1) del artículo 6 bis:  si la 
marca de fábrica o de comercio "Havana Club" no estuv iera registrada en los Estados Unidos, pero los 
Estados Unidos hubieran de reconocerla como una  marca notoriamente conocida en el sentido del 
artículo 6 bis, la aplicación del artículo 211(a)(2) no perm itiría a la persona que tiene derecho a la 
protección de esta marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida impedir que otra la utilizara 
en los Estados Unidos. 
8.118  Observamos que las Comunidades Europeas adujeron que el Acuerdo sobre los ADPIC no 
obliga a un Miembro de la OMC a reconocer una confi scación de propiedad intelectual en otro país en 
lo que respecta a los efectos ju rídicos de esa confiscación incluso en el país en que tuvo lugar.
138  En 
consonancia con su opinión, las Comunidades añad ieron que, de conformida d con el artículo 6 del 
Convenio de París (1967), incorporado al Acuer do sobre los ADPIC, un Miembro de la OMC debe 
reconocer como titular de la marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida en su territorio al 
titular original o al titular de una marca de fá brica o de comercio confiscada después de la 
expropiación.139  Las Comunidades Europeas parecen co incidir con los Estados Unidos a este 
respecto. 
8.119  Observamos también que las Comunidades Europeas no han aportado pruebas que nos 
permitan comparar los "derechos de common law o del registro obtenido con arreglo a dicho 
artículo 515.527" a que se hace referencia en el ar tículo 211(a)(2) con las obligaciones establecidas en 
el artículo 6 bis.  Por ejemplo, las Comunidades Europeas no han facilitado ninguna información 
acerca de la forma en que los tribunales estadounidenses aplicarían los derechos de common law  a 
este respecto.  En ausencia de ese tipo de datos, no podemos presumir que los tribunales 
estadounidenses aplicarían los derechos de common law  de forma incompatible con las obligaciones 
que impone a los Estados Unidos el Acuerdo sobre los ADPIC.  No obstante, en la medida en que el 
artículo 211(a)(2) pueda afectar a la  existencia de los derechos que  deben reconocerse al titular de un 
derecho de conformida d con el artículo 6 bis, las Comunidades Europeas no han alegado que el 
artículo 211(a)(2) impida a los tribunales esta dounidenses reconocer tales derechos en poder del 
titular original de la marca de fábrica o de come rcio que se haya utilizado en relación con activos 
confiscados, de sus sucesores de interés, o de una  persona que tenga el consentimiento del titular 
original o de su sucesor en interés.  En el ej emplo citado antes por las Comunidades Europeas, el 
artículo 211(a)(2) no impediría al titular original de una marca de fábrica o de comercio notoriamente 
conocida, su sucesor en interés o una persona que tu viera el consentimiento del titular original o del 
sucesor en interés ejercitar sus derechos en las circunstancias descritas en ese ejemplo. 
8.120  Coincidimos con las partes en que un Miembro de la OMC no está obligado a otorgar los 
beneficios del artículo 6 bis a la entidad que llevó a cabo la confiscación o a su sucesor en interés;  
cabe la posibilidad de que la autoridad competente de un Miembro de la OMC considere que la marca 
de fábrica o de comercio notoriamente conocida es la  marca de la persona que  era titular de la marca 
antes de la confiscación.  Hay que señalar que el ar tículo 211(a)(2) se refiere a una situación en la que 
la entidad confiscadora o su sucesor en interés reiv indican derechos sin el consentimiento del titular 
original y no a una situación en la que el propio tit ular original, su sucesor en interés u otra persona 
                                                      
138 Véase  la respuesta 43 de las CE. 
 
139 Véase  la respuesta 57 de las CE.  WT/DS176/R 
 Página 125 
 
 
que tenga el consentimiento del titular original o de  su sucesor en interés reivindique esos derechos.  
En consecuencia, en la medida en que la aplicaci ón del artículo 211(a)(2) pueda hacerse extensiva a la 
protección que debería otorgarse en conformidad con el artículo 6 bis, no hay en el artículo 211(a)(2) 
ninguna disposición que impida  a los tribunales estadounidenses proporcionar esa protección a la 
persona que con arreglo a la legislación estadouniden se se considera que es el verdadero titular de una 
marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida que ha sido confiscada:  el titular original, su 
sucesor en interés o la persona que tenga el consen timiento del titular original o de su sucesor en 
interés. 
8.121  En consecuencia, sobre la base de l as razones expuestas, constatamos que el 
artículo 211(a)(2) no es incompatible con el artículo 6 bis del Convenio de París (1967) incorporado al 
Acuerdo sobre los ADPIC. 
H. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211( A)(2) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL 
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC  EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO DE 
PARÍS (1967) 
1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 del artículo 2 
del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967) 
8.122  Sobre la base de la constatación que hemos form ulado en el párrafo 8.41 de que las categorías 
de propiedad intelectual abarcadas por el Acuer do sobre los ADPIC son aquellas a las que se hace 
referencia en el párrafo 2 del artículo 1 de dic ho Acuerdo y de que los Miembros no están obligados 
en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC a conceder protección a los nombres comerciales, constatamos que el artículo 211(a)(2) no es incompa tible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 
sobre los ADPIC en conexión con el artí culo 8 del Convenio de París (1967).   
I. C
OMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211( A)(2) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 3 DEL 
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC  Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DE DICHO ACUERDO EN 
CONEXIÓN CON EL PÁRRAFO 1) DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS (1967) 
1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(2) con el párrafo 1 del artículo 3 
del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 de l artículo 2 de dicho Acuerdo en conexión 
con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) 
8.123  Las Comunidades Europeas aducen que el ar tículo 211(a)(2) es incompatible, a un doble 
nivel, con el párrafo 1 del artículo 3 del Ac uerdo sobre los ADPIC.  Según las Comunidades 
Europeas, el artículo 211(a)(2) es incompatible con el  párrafo 1 del artículo 3 porque la disposición se 
aplica con relación a los "nacionales designados" ex presión que abarca fundamentalmente Cuba y los 
nacionales de ese país.  Las Comunidades Europeas añad en que, al nivel de los sucesores en interés, el 
texto de la norma legal se refiere únicamente a lo s nacionales de un país extranjero y no hace ninguna 
referencia a los nacionale s de los Estados Unidos. 
8.124  Los Estados Unidos aducen que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 211(a)(2), los 
tribunales estadounidenses no reconocerán, harán resp etar o harán valer cualquier reivindicación de 
derechos en relación con una marca de fábrica o de comercio confiscada formulada por un nacional 
designado o un nacional de cualquier país extran jero que sea sucesor en interés del nacional 
designado.  Los Estados Unidos señalan que aunque el texto legal no incluye a los nacionales de los 
Estados Unidos al describir a los sucesores en inte rés, los nacionales de los Estados Unidos no pueden 
convertirse en sucesores en interés de un naciona l designado sin obtener previamente una licencia 
específica de la OFAC y señalan que la OFAC nunca ha concedido una licencia específica de esa 
índole.  Los Estados Unidos aducen que cualquier  transacción mediante la cual un nacional de los 
Estados Unidos pueda convertirse en sucesor en in terés de una entidad confiscadora cubana está WT/DS176/R 
Página 126  
 
prohibida en virtud de 31 CFR 515.201.  Los Esta dos Unidos añaden que una medida sólo es 
incompatible en sus propios términos si impone la  realización de actos incompatibles con la OMC. 
8.125  El principio del trato nacional ha constituido históricamente un elemento importante de los 
acuerdos internacionales sobre derechos de propiedad intelectual.  El principio del trato nacional ha 
constituido un requisito desde los comienzos de los Convenios de París y Berna a finales del 
siglo XIX y está recogido en el párrafo 1 del artícul o 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El texto de la 
parte pertinente de ese párrafo es el siguiente: 
Cada Miembro concederá a los nacionales de  los demás Miembros un trato no menos 
favorable que el que otorgue  a sus propios nacionales con respecto a la protección 
(nota 3 de pie de página) de la propiedad intelectual […] 
 
 
Nota 3 de pie de página:  A los efecto s de los artículos 3 y 4, la protección 
comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, 
mantenimiento y observancia de los derechos  de propiedad intelectual así como los 
aspectos relativos al ejercicio de los derec hos de propiedad intelectual de que trata 
específicamente este Acuerdo. 
8.126  La disposición relativa al trato nacional recogida  en el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio 
de París (1967) contiene una declaración similar a la del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre 
los ADPIC140: 
Los nacionales de cada uno de los países de  la Unión gozarán en todos los demás 
países de la Unión, en lo que se refiere a la  protección de la propiedad industrial, de 
las ventajas que las leyes respectivas con cedan actualmente o en el futuro a sus 
nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aque llos tendrán la misma protección que estos 
y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. 
8.127  Se produce una infracción del párrafo 1 del artíc ulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC cuando, 
según demuestra una parte demandante, 1) existe  en un Miembro una medida que afecta a la 
"existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad 
intelectual así como los aspectos relativos al ejercici o de los derechos de propi edad intelectual de que 
trata específicamente" el Acuerdo sobre los ADPIC y 2) esa medida otorga a los nacionales de otros 
Miembros un trato menos favorable con respecto a la protección de los derechos de propiedad 
intelectual.   
8.128  La primera cuestión que hay que examinar es si  el artículo 211(a)(2) afecta a la "existencia, 
adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como 
los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual que trata específicamente" 
el Acuerdo sobre los ADPIC.  Observamos que no hay discrepancia entre ambas partes acerca del 
                                                     
 
140 Tanto el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC como el párrafo 1) del artículo 2 del 
Convenio de París (1967) se refieren a la "protección" de la propiedad inte lectual.  El párrafo 1 del artículo 3 
hace referencia a "un trato no menos favorable" y el párrafo 1 del artículo 2 a "la misma protección […] y el 
mismo recurso legal".  No obstante, dado el objetivo común de conceder un trato no discriminatorio a los 
nacionales de otros países en lo que respecta a la pr otección de la propiedad intelectual, una constatación de 
incompatibilidad  con el párrafo 1 del artículo 3 podrí a también llevar a idéntica constatación con respecto al 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio 
de París (1967)  WT/DS176/R 
 Página 127 
 
 
hecho de que el artículo 211(a)(2) afecta a la protecc ión de los derechos de propiedad intelectual, en 
el sentido en que se definen en la nota 3 de pi e de página del Acuerdo sobre los ADPIC.  En 
consecuencia, procedemos a analizar si el artí culo 211(a)(2) otorga a los nacionales de otros 
Miembros una protección de los derechos de pr opiedad intelectual menos favorable que la que 
concede a los nacionales de los Estados Unidos.  
8.129  El texto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuer do sobre los ADPIC está redactado en términos 
similares a los del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.141  Una importante diferencia entre el 
principio de trato nacional que se recoge en el pá rrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y 
el que consagra el párrafo 4 de l artículo III del GATT de 1994 consiste  en que en el párrafo 1 del 
artículo 3 el trato nacional se refiere al titular del derecho de propiedad intelectual y en el párrafo 4 
del artículo III a los productos.  Al interpretar el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los 
ADPIC, el párrafo 4 del artículo III puede  ser un elemento contextual útil. 
8.130  El Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos – Artículo 337 de la Ley 
Arancelaria de 1930  interpretó expresamente que el térmi no "trato no menos favorable" obliga a los 
Miembros a ofrecer a los productos importados una igualdad de condiciones de competencia con los 
productos nacionales.  El Grupo Especial declaró lo siguiente: 
La prescripción del párrafo 4 del artículo III de  que el trato no sea "menos favorable" 
no va acompañada de reserva ni precisión alguna.  El mismo concepto se encuentra 
en otras partes del Acuerdo General y en acuerdos negociados pos teriormente en el 
marco del GATT, en tanto que expresión del pr incipio fundamental de la igualdad de 
trato entre los productos importados y otros productos extranjeros (en virtud del 
principio de la nación más favorecida) o en tre aquellos y los productos nacionales (en 
virtud del trato nacional prescrito por el artículo III).  La frase "no deberán recibir un trato menos favorable" del párrafo 4 exig e una igualdad efectiva de oportunidades 
para los productos importados en lo relativo a la aplicación de cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el 
transporte, la distribución o el uso de produc tos en el mercado interior.  Ello establece 
claramente el criterio mínimo admisible"
142 
8.131  De forma análoga, el Grupo Especial que examinó el asunto Canadá - Importación, 
distribución y venta de determinadas bebidas alcohólicas por organismos provinciales de 
comercialización  examinó una medida del Canadá en rel ación con el párrafo 4 del artículo III del 
GATT de 1947 y declaró que "al autorizar el ac ceso de la cerveza nacional a puntos de venta no 
disponibles para la cerveza importa da, el Canadá concedía a la ce rveza nacional unas posibilidades de 
competir que negaba a la cerveza importada".143  La norma pertinente de examen a efectos de 
                                                      
141 El texto del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994  es el siguiente: 
 Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier 
otra parte contratante no deberán recibir un  trato menos favorable que el concedido a los 
productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o 
prescripción que afecte a la venta, la oferta pa ra la venta, la compra, el transporte, la 
distribución y el uso de estos productos en el mercado interior.  
142 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 
("Estados Unidos - Artículo 337") ,  IBDD 36S/402, adoptado el 7 de noviembre de 1989, párrafo 5.11. 
 
143 Informe del Grupo Especial, Canadá  -  Importación, distribución y venta de determinadas bebidas 
alcohólicas por organismos provinciales de comercialización ("Canadá – Organismos de comercialización "), 
IBDD 39S, adoptado el 18 de febrero de 1992, párrafo 5.6. 
 WT/DS176/R 
Página 128  
 
determinar si se otorga a los nacionales de los demás Miembros un trato "menos favorable" que el 
concedido a los nacionales del Miembro de que se tr ate en el sentido del párrafo 1 del artículo 3 del 
Acuerdo sobre los ADPIC consiste en examinar si la medida ofrece una igualdad efectiva de oportunidades a esos dos grupos de personas con respecto a la protección de los derechos de 
propiedad intelectual. 
8.132  Las Comunidades Europeas alegaron que el ar tículo 211(a)(2) es incompatible con el 
principio del trato nacional al nivel de los nacional es designados y sus sucesores en interés.  Adujeron 
que, al reducir el alcance de la protección de las marcas de fábrica o de comercio de las que son titulares "nacionales designados", en tanto que c oncede a los nacionales de los Estados Unidos el 
pleno goce de sus derechos, el artículo 211(a)(2) establece una discriminación en perjuicio de los 
"nacionales designados", con infracción del principio del trato nacional.  En lo que respecta a los 
sucesores en interés, las Comunidades Europeas aduj eron que el artículo 211(a)(2) niega la protección 
a los sucesores en interé s extranjeros, mientras que los suceso res en interés estadounidenses pueden 
gozar de sus derechos sobre las marcas de fábri ca o de comercio que se hayan utilizado en relación 
con activos confiscados.
144 
8.133  El artículo 211(a)(2) establece que ningún tribunal  de los Estados Unidos reconocerá, hará 
respetar o hará valer derechos reivindicados por un "nacional designado", sobre la base del registro de 
la marca de fábrica o de comercio  obtenido al amparo de una licenci a de la OFAC.  Hay que señalar 
que, según la definición del artículo 211(d)(1) la expresión "nacional designado" comprende 1) Cuba, 
2) cualquier nacional de ese país, 3) "un nacional especialmente designado" o 4) "los nacionales de cualquier país extranjero que sean sucesores en in terés de un nacional designado".  Consideramos que 
es preciso interpretar como un todo el término "naciona l designado", sin fragmentarlo en dos niveles.  
Observamos que la definición "nacional designado" comprende "los nacionales de cualquier país 
extranjero  que sean sucesores en interés de un naciona l designado" y no incluye a los nacionales de 
los Estados Unidos.  En consecuencia, es plausibl e que, en tanto que pueden no reconocerse, hacerse 
respetar o hacerse valer los derechos del nacional de  un país extranjero que sea sucesor en interés de 
un nacional designado en relación con la marca en cuestión, los tribunales de los Estados Unidos 
puedan reconocer, hacer respetar o hacer valer derec hos de un nacional de lo s Estados Unidos que sea 
sucesor en interés de un nacional designado en rel ación con la marca en cuestión registrada de 
conformidad con una licencia específica concedida por la OFAC.  Cabe considerar que con esa 
diferencia de trato con respecto a la protección del derecho de propiedad intelectual se otorga a los 
nacionales de los demás Miembros un trato menos fa vorable, por cuanto se niega la igualdad efectiva 
de oportunidades en los Estados Unidos a qui enes no sean nacionales de los Estados Unidos. 
8.134  Por el contrario, los Estados Unidos adujeron que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con 
el párrafo 1 del artículo 3, por cuanto los naciona les de los Estados Unidos, aunque la medida no lo 
establezca así de forma expresa, no pueden convertirse en sucesores en interés de nacionales designados, ya que el artículo 515.201 de 31 CFR prohíbe a los nacionales de los Estados Unidos 
convertirse en sucesores en interés sin obtener una  licencia específica de la OFAC.  Los Estados 
Unidos manifiestan que la OFAC no ha expedido  nunca a un nacional de los Estados Unidos una 
licencia específica que le permita convertirse en suc esor en interés con respecto a marcas de fábrica o 
de comercio que hayan sido utilizadas en relación con activos confiscados.  Los Estados Unidos 
                                                     
 
144 Los Estados Unidos adujeron, por el contrario, que "no puede evaluarse la compatibilidad con los 
principios del trato nacional y del trato NMF centrándose exclusivamente en una parte de la ley.  Es preciso 
considerar la ley en su conjunto.  Si una disposición de la ley estadounidense establece que se da determinado trato a 1) los productos nacionales y 2) los productos im portados, carecería de sentido analizar aisladamente un 
"primer nivel" (el de los productos nacionales) y llegar a la conclusión de que la ley viola el principio del trato 
nacional.  De forma análoga, en el artículo 211 no hay "n iveles" independientes;  la ley, en su conjunto, no 
infringe las disposiciones relativas al trato nacional o a la nación más favorecida".  Véase el escrito de réplica de 
los Estados Unidos, párrafo 48.  WT/DS176/R 
 Página 129 
 
 
afirmaron que una ley sólo es incompatible con la OMC en sus propios términos si impone la 
realización de actos incompatibles con la OMC, y qu e si la ley permite a la autoridad nacional actuar 
de forma compatible con el Acuerdo sobre la OM C, los Grupos Especiales no deben presumir que un 
Miembro utilizará sus facultades discrecionales en una forma que esté en contradicción con sus obligaciones internacionales. 
8.135  Aunque, por definición, el término "naciona l designado" comprende los nacionales de 
cualquier país extranjero que sean su cesores en interés, observamos que el 
artículo 515.201 de 31 CFR prohíbe con carácter ge neral a los nacionales de los Estados Unidos 
convertirse en sucesores en interés a no ser que la OF AC conceda una licencia específica a tal fin.  La 
cuestión que es preciso abordar a efectos de la determinación de la compatibilidad del 
artículo 211(a)(2) con el principio del trato nacional es si la OFAC concede a los nacionales 
estadounidenses un trato más favorable al examinar la conveniencia de otorgar licencias a nacionales 
de los Estados Unidos para que se c onviertan en sucesores en interés. 
8.136  El Órgano de Apelación señaló en el asunto Estados Unidos – Ley Antidumping de 1916  que 
el concepto de legislación imperativa en cont raposición a la legislación discrecional había sido 
elaborado por varios grupos especiales del GATT como consideración previa a la determinación de 
cuándo normas legislativas como tales -y no una aplicación específica de esas normas legislativas- 
eran incompatibles con las obligaciones de  una parte contratante del GATT de 1947.
145  En 
Estados Unidos – Medidas que af ectan a la importación y a la venta y utilización en el mercado 
interno de tabaco , se pidió al Grupo Especial que examinara el artículo 1106 c) de la Ley del 
Presupuesto de 1993.146  El Grupo Especial declaró lo siguiente: 
Dado que el Departamento de  Agricultura de los Estados  Unidos no había modificado 
aún la estructura de los derechos de in spección en consonancia con la modificación 
legal introducida por el artículo 1106 c), la  principal cuestión que el Grupo Especial 
tenía que analizar era si este artículo de  la Ley del Presupuesto de 1993 exigía 
imperativamente la aplicación de medidas incompatibles con el artículo VIII o si se 
limitaba a dar al Gobierno de los Estados Unidos la posibilidad de adoptar medidas 
incompatibles con dicho artículo.  A ese r especto, el Grupo Especial recordó que los 
grupos especiales habían declarado sistem áticamente que, en tanto que cabía 
impugnar la propia legislación que exigía imperativamente medidas incompatibles 
con el Acuerdo General, no era posible impugnar en sí mismas las disposiciones 
legislativas que dieran meramente a las autoridades ejecutivas de una parte 
contratante la posibilidad de adoptar medid as incompatibles con el Acuerdo General, 
y que sólo podía ser objeto de impugnación la aplicación efectiva de esa legislación incompatible con dicho Acuerdo.
147 
8.137  El Órgano de Apelación, remitiéndose al párra fo anterior declaró que "las facultades 
pertinentes a los efectos de la distinción entre legislación imperativa y discrecional son facultades que
                                                      
145 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916 ("Estados Unidos - 
Ley de 1916") , WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adoptado el 26 de septiembre de 2000, párrafo 88. 
 
146 El artículo 1106 c) de la Ley del Presupuesto de  1993 exigía que los derechos de inspección del 
tabaco importado fueran "comparables a los derechos y cargas establecidos y percibidos por los servicios 
prestados en conexión con el tabaco producido en los Estados Unidos".  Estados Unidos - Medidas que afectan 
a la importación y a la venta y utilización en el mercado interno de tabaco  ("Estados Unidos - Tabaco "), IBDD 
41S, volumen 1, adoptado el 4 de octubre de 1994, párrafo 114. 
 
147 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Tabaco , párrafo 118. 
 WT/DS176/R 
Página 130  
 
han sido conferidas al poder ejecutivo ".
148  La OFAC forma parte del poder ejecutivo, que tiene 
facultades discrecionales para otorgar a nacionales de  los Estados Unidos licencias específicas que les 
permitan convertirse en sucesores en interés de un "nacional designado". 
8.138  Los Estados Unidos manifestaron que la OFAC  no había concedido nunca a nacionales de los 
Estados Unidos una licencia específica para permitir les que se convirtieran en sucesores en interés de 
un "nacional designado" y las Comunidades Europeas  no demostraron que la OFAC hubiera actuado 
de forma incompatible con el principio del trato n acional recogido en el artículo 3 del Acuerdo sobre 
los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 de dicho Ac uerdo en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 
del Convenio de París (1967). 
8.139  En lo que respecta a los titulares originales, el artículo 211(a)(2) no otorga a los titulares 
originales extranjeros un trato menos favorable que el concedido a los titulares originales que son 
nacionales de los Estados Unidos con respecto a la protección de los derechos de propiedad 
intelectual. 
8.140  Dado que los nacionales de los Estados Unidos no pueden obtener licencias para convertirse 
en sucesores en interés y la OFAC no ha concedido ninguna licencia de esa índole a tal fin, y teniendo 
presente nuestra conclusión de que el artículo 211(a) (2) no otorga a los titulares originales extranjeros 
un trato menos favorable que el concedido a los titula res originales que son na cionales de los Estados 
Unidos, constatamos que el artículo 211(a)(2) no es in compatible con el párra fo 1 del artículo 3 del 
Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo en conexión con el párrafo 1) 
del artículo 2 del Convenio de París (1967). 
J. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211( A)(2) CON EL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO SOBRE LOS 
ADPIC 
1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo  211(a)(2) con el artículo 4 del Acuerdo 
sobre los ADPIC 
8.141  Las Comunidades Europeas aducen que la dicotomía creada por el artículo 211(a)(2) 
establece una distinción entre Cuba y los nacionales de Cuba, de un lado, y los demás, es decir, los 
nacionales de los Estados Unidos o de cualquier ot ro país, de otro.  Sos tienen que, por tanto, esta 
disposición no sólo establece una discriminación entre nacionales de Cuba y nacionales de los 
Estados Unidos, (lo que entraña una violación de la  obligación de trato nacional) sino que establece 
asimismo una discriminación de jure  entre Cuba y los nacionales de Cuba, de un lado, y los demás 
nacionales de cualquier país distinto de los Esta dos Unidos, de otro negando protección a los derechos 
de propiedad intelectual de que sean titulares n acionales de Cuba y otorgando esa protección a los 
nacionales de los demás países.  Las Comunidades Europeas aducen que, por consiguiente, el 
artículo 211(a)(2) es incompatible con las obligacione s que impone a los Estados Unidos el artículo 4 
del Acuerdo sobre los ADPIC. 
8.142  Los Estados Unidos aducen que el alcance de l artículo 211(a)(2) no se limita a Cuba y los 
nacionales de ese país, porque los tribunales esta dounidenses no harán valer ni reconocerán ninguna 
reivindicación de derechos relativos a las marcas  y nombres en cuestión formulada por cualesquiera 
sucesores en interés -sean o no cubanos- de cual esquiera entidades cubanas que tengan derechos 
basados en activos confiscados.  Los Estados Uni dos alegan que es indiferente que los derechos 
asociados a los activos confiscados hayan sido tr ansferidos por la entidad que llevó a cabo la 
confiscación a un nacional de Cuba, de un país eur opeo o de los Estados Unidos, por cuanto los 
tribunales estadounidenses no reconocerán la reiv indicación de esos derechos con respecto a las 
                                                      
148 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Ley de 1916 , párrafo 89. 
  WT/DS176/R 
 Página 131 
 
 
marcas de fábrica o de comercio en los Estados  Unidos.  Los Estados Unidos aducen que el 
artículo 211(a)(2) no concede a los nacionales de, por  ejemplo, Francia, cualquier "ventaja, favor, 
privilegio o inmunidad" que no otorgue a los nacionales de Cuba con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual. 
8.143  En respuesta a la cuestión de si el artícul o 4 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a un 
Miembro aplicar una determinada política a la confis cación de marcas de fábrica o de comercio en un 
Miembro siempre que otorgue un trato similar a t odos los nacionales de un Miembro de la OMC o si 
exige que se aplique una política similar a las confis caciones de marcas de fábrica o de comercio en 
todos los demás Miembros, las Comunidades Europ eas manifiestan que el trato de la nación más 
favorecida que se deriva del artículo 4 está vincula do a las personas y no a las situaciones.  En 
consecuencia, las Comunidades Europ eas sostienen que el artículo 4 exige que se dé un trato similar a 
todos los nacionales de los demás Miembros en relaci ón con un determinado hecho.  En respuesta a la 
misma cuestión, los Estados Unidos sostuvieron qu e, dado que las Comunidades Europeas alegan una 
violación del principio de la nación más favorecida en  relación con la primera situación descrita por el 
Grupo Especial, no es necesario examinar la cuestión de si el artículo 4 es aplicable a la segunda. 
8.144  El artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC establece lo siguiente: 
Trato de la nación más favorecida 
 
Con respecto a la protección de la propied ad intelectual, toda ventaja, favor, 
privilegio o inmunidad que conceda un Miem bro a los nacionales de cualquier otro 
país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los 
demás Miembros. 
______________________________________________________________________ 
 
Nota 3 de pie de página:  A los efectos de los artículos 3 y 4, la "protección" 
comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, 
mantenimiento y observancia de los derechos  de propiedad intelectual así como los 
aspectos relativos al ejercicio de los derec hos de propiedad intelectual de que trata 
específicamente este Acuerdo. 
8.145  A efectos de determinar si el artículo 211(a )(2) es compatible con el artículo 4 del Acuerdo 
sobre los ADPIC, hemos de determinar si, con respect o a la protección de la propiedad intelectual, no 
se otorga a los nacionales de otros Miembros cualqui er "ventaja, favor, privilegio o inmunidad" que se 
conceda a los nacionales de un Miembro.  Así pues, examinaremos si el artículo 211(a)(2) concede a 
determinados nacionales de países extranjeros cual quier ventaja, favor, privilegio o inmunidad en 
tanto que niega tal ventaja, favor, privilegio o inmunidad a los nacionales de Cuba.  A este respecto, nuestro análisis se centrará en si el artículo 211(a )(2) concede a nacionales de países distintos de Cuba 
cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad que  no otorgue a los nacionales de Cuba, ya se trate 
del titular antes de la confiscación, de la entidad que  realizó la confiscación o de su sucesor en interés 
después de la confiscación.  Como las partes han solicitado que formulem os una determinación 
respecto de la compatibilidad del artículo 211(a )(2) en relación con la confiscación realizada por 
Cuba, nuestro examen y nuestra constatación se limitarán a esa confiscación.  En consecuencia, 
nuestro análisis debe entenderse sin perjuicio de las constataciones que habríamos formulado en caso 
de que se hubiera presentado una alegación más amplia  en relación con el artículo 4.  Señalamos que 
ninguna de las partes niega que el artículo 211(a) (2) afecte a la "protección" de los derechos de 
propiedad intelectual en el sentido de la definición de la nota 3 de pie de página del Acuerdo sobre 
los ADPIC. 
8.146  Recordamos que por "nacional designado" se entiende Cuba, un nacional de Cuba, un 
nacional especialmente designado o un nacional de cu alquier otro país extranjero que sea sucesor enWT/DS176/R 
Página 132  
 
interés de un nacional designado.  En virtud de lo  dispuesto en el artículo 211(a)(2), los tribunales 
estadounidenses no reconocerán, harán respetar o ha rán valer cualquier reivindicación de derechos 
formulada por un nacional de Cuba o por un nacional de  otro país extranjero con respecto a marcas de 
fábrica o de comercio que se hayan utilizado en relación con marcas de fábrica o de comercio confiscadas.  Dicho precepto no establece ninguna discriminación entre los nacionales de Cuba y los 
nacionales de otro país extranjero en lo que resp ecta a las marcas de fábrica o de comercio utilizadas 
en relación con activos confiscados que hubieran si do adquiridos por la entidad confiscadora o por su 
sucesor en interés con posterioridad a la confiscación.   Si la entidad que llevó a cabo la confiscación o 
sus sucesores en interés, independientemente de qu e se trate de nacionales de Cuba o de otro país 
extranjero, no tienen el consentimiento del titula r original, no pueden re ivindicar derechos de 
common law  o del registro de las marcas de fábrica o de comercio que se hayan utilizado en relación 
con activos confiscados. 
8.147  En lo que respecta a los titulares originales, no hay en el texto del artículo 211(a)(2) ninguna 
disposición que limite la categoría de los titulares originales en funci ón de la nacionalidad.  El texto 
legal es aplicable a todos los titulares originales, c on independencia de que se trate de nacionales de 
Cuba o de otro país extranjero, cuyas marcas de fá brica o de comercio se hayan utilizado en relación 
con activos confiscados. 
8.148  Basándonos en las razones expuestas, concluimos que el artículo 211(a)(2) no niega a los 
nacionales de Cuba cualquier ventaja, favor, privile gio o inmunidad que conceda a nacionales de otros 
países extranjeros.  En consecuenci a, constatamos que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el 
artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
K. C
OMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211( B) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO 
SOBRE LOS ADPIC 
1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 16 
del Acuerdo sobre los ADPIC 
8.149  Las Comunidades Europeas indican que aunque el ámbito de aplicación del artículo 211(b) 
parece ser "paralelo" al del artículo 211(a)(2), su alcance preciso es poco claro.  Las Comunidades 
Europeas sostienen que puede aventurarse la idea  de que los redactores pretendieron que fuera 
aplicable a los derechos derivados de tratados de aplicación inmediata, pero también admiten la 
opinión de que el Acuerdo sobre los ADPIC no es de aplicación inmediata.  Las Comunidades 
Europeas citan un asunto sustanciado ante un tribuna l de distrito estadounidense que interpretó de 
forma amplia el artículo 211(b).  Las Comunida des Europeas aducen, en consecuencia, que las 
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC están comprendidas en el ámbito de aplicación 
del artículo 211(b).  Las Comunidades Europeas alegan que los argumentos expuestos en relación con el artículo 211(a)(2) son aplicables, mutatis mutandis , al artículo 211(b) y sostienen que el 
artículo 211(b) es incompatible c on el párrafo 1 del artículo 16. 
8.150  Los Estados Unidos aducen que el artículo 211(b)  coincide con el artículo 211(a)(2) en que es 
aplicable a una persona que reivindique un derecho s obre una marca de fábrica o de comercio en los 
Estados Unidos al amparo de su registro en otro país.  Los Estados Unidos aducen que, de 
conformidad con el artículo 211(b), una entidad que haya llevado a cabo una confiscación o su 
sucesor en interés no pueden reivindicar derechos  de titularidad sobre esa marca de fábrica o de 
comercio en los Estados Unidos al amparo de su regi stro en otro país.  Los Estados Unidos utilizan los 
mismos argumentos expuestos con respecto al artículo 211(a)(2) para sostener que el artículo 211(b) 
no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16. 
8.151  El artículo 211(b) está redactado en los siguientes términos:  WT/DS176/R 
 Página 133 
 
 
Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocer á, hará respetar o hará valer de otra 
forma cualquier reivindicación de derechos derivados de un tratado  formulada por un 
nacional designado o su sucesor en interés al amparo del artículo 44(b) o (e) de la 
Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946  (15 U.S.C. 1126(b) o (e)) en 
relación con una marca de fábrica o de  comercio, un nombre comercial o una 
denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de 
fábrica o de comercio, un nombre comercia l o una denominación comercial que se 
haya utilizado en relación con una entidad  comercial o activos que hayan sido 
confiscados, a menos que el titular original de  la marca de fábrica o de comercio, el 
nombre comercial o la denominación comercia l, o su sucesor en interés de buena fe 
haya consentido expresamente en ello .  (sin cursivas en el original) 
8.152  A tenor del texto del artículo 211(b) no pueden reconocerse, hacerse respetar o hacerse valer 
los "derechos derivados de un trata do" reivindicados "al amparo del artículo 44(b) o 44(e) de la Ley 
de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946" por un  nacional designado o su sucesor en interés.  Los 
preceptos citados están redactados en los siguientes términos: 
 b) Cualquier persona cuyo país de origen  sea parte en un convenio o tratado relativo a 
marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales o denominaciones comerciales, o a la represión de la competencia desleal, en el que también sean parte los Estados Unidos, o que otorgue por ley de rechos en condiciones de reciprocidad a 
nacionales de los Estados Unidos, tendrá derecho a los beneficios del presente 
artículo en las condiciones prescritas en él en  la medida en que sea necesario para dar 
efecto a cualquier disposición de dicho conve nio, tratado o ley aplicados en régimen 
de reciprocidad, además de los derechos  que correspondan a cualquier titular de una 
marca de fábrica o de comercio de  conformidad con la presente Ley. 
  e) Una marca debidamente registrada en el país de origen del solicitante extranjero 
podrá inscribirse en el registro principal si reúne las condiciones para ello o, en otro 
caso, en el registro complementario estab lecido en el presente texto legal.  El 
solicitante deberá presentar, dentro del plazo  que prescriba el Director, un certificado 
o una copia certificada del registro de su país de origen.  En la solicitud deberá 
constar la intención de buena  fe del solicitante de utilizar la marca en el comercio, 
pero no se exigirá esa utilización antes de que se haya efectuado el registro. 
 
8.153  Hay que señalar que el argumento de las CE de que el artículo 211(b) es incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 16 se formula en términos poco firmes.  Las Comunidades Europeas, tras afirmar que el ámbito del artículo 211(b) parece ser paralelo al del artículo 211(a)(2) manifiestan que 
en gran medida su alcance preciso es poco claro.
149  Añaden que cabe aventurar la idea de que los 
redactores pretendían que fuera aplicable a los dere chos "derivados de tratados que son de aplicación 
inmediata [ sic] en el ordenamiento jurídico estadouniden se".  Tras remitirse a un asunto sustanciado 
en un tribunal de distrito estadounidense en relación con el artículo 211(b), las Comunidades 
Europeas concluían que las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC están comprendidas 
en el ámbito del artículo 211(b), y señalaban que no es necesario resolver la cu estión de si el Acuerdo 
sobre los ADPIC es o no de aplicación inmediata, aunque el texto del artículo 102(a) de H.R.S 5110 
"parecería abonar la hipótesis contraria a su na turaleza de tratado de aplicación inmediata [ sic]".  
Aunque tomamos nota de la afirmación de las Comunidades Europeas de que el texto del 
artículo 211(b) es supuestamente poco claro, de conf ormidad con la jurispr udencia consagrada de 
la OMC acerca de la carga de la prueba, incumbe a las Comunidades Europeas, en su calidad de parte 
reclamante, la carga de exponer argumentos y a portar pruebas suficientes para establecer la 
                                                      
149 Primera comunicación de las CE, párrafo 67. 
 WT/DS176/R 
Página 134  
 
presunción de que los Estados Un idos actúan de forma incompatible con las obligaciones que les 
impone el párrafo 1 del artículo 16  del Acuerdo sobre los ADPIC.  El Órgano de Apelación declaró en 
Estados Unidos - Camisas y blusas : 
Es una regla de prueba generalmente acep tada en los ordenamientos jurídicos de 
tradición romanista, en el common law  y, de hecho, en la mayor parte de la 
jurisdicciones, que la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el 
demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa.  Si esa parte presenta pruebas suficientes para fundar la presunci ón de que su reclamación es legítima, la 
carga de la prueba se desplaza a la otra pa rte, que deberá aportar pruebas suficientes 
para refutar la presunción.
150 
8.154  En lo que respecta a la aplicación del principio enunciado en Estados Unidos - Camisas y 
blusas , el Órgano de Apelación declaró lo siguiente: 
De conformidad con la resolución que hemos adoptado en el asunto Estados Unidos - 
Camisas y blusas , el Grupo Especial debería haber comenzado el análisis de cada 
disposición jurídica examinando si los Esta dos Unidos y el Canadá habían presentado 
pruebas y argumentos jurídicos suficientes para demostrar que las medidas de las 
CE eran incompatibles con las obligaciones asumidas por las Comunidades 
Europeas  en virtud de cada una de las disposiciones del Acuerdo MSF  examinadas 
por el Grupo Especial […]151 (sin cursivas en el original). 
8.155  Así pues, nuestra tarea consiste en primer luga r en determinar si las Comunidades Europeas, 
en su calidad de parte reclamante, aporta ron pruebas y expusieron argumentos jurídicos suficientes  
para demostrar que el artículo 211(b) es incompa tible con las obligaciones que impone a los Estados 
Unidos el Acuerdo sobre los ADPIC.  Las Comuni dades Europeas adujeron que, sobre la base de un 
párrafo contenido en una resolución dictada en un asunto sustanciado ante un tribunal de distrito de los Estados Unidos
152, hay que considerar que las obligaciones derivadas de los Acuerdos sobre los 
ADPIC están abarcadas por el artículo 211(b).  Las Comunidades Europeas añadían que los 
argumentos expuestos en relación con el artículo 211(a)(2) son aplicables mutatis mutandis  al 
artículo 211(b) y se remitían a los argumentos expuest os en el párrafo 50 de su primera comunicación 
                                                      
150 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Camisas y blusas , página 14. 
 
151 Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los 
productos cárnicos (Hormonas)  ("CE – Hormonas" ), WT/DS26AB/R, párrafo 109. 
 
152 El tribunal de distrito que examinó el asunto Havana Club Holding, S.A. - Galleón, S.A, 62 F. 
Supp. 2d 1085, 1092-1093, (S.D.N.Y.) declaró: 
 
El artículo 211 declara expresamente que ningún tr ibunal reconocerá los derechos "derivados de un 
tratado" de nacionales designados.  La ulterior refe rencia de dicho artículo al 44(b) de la Ley Lanham 
no debe interpretarse en el sentido de distinguir determinados tratados de otros.  Tanto el texto del 
44(b) como sus antecedentes legisla tivos indican que el fin de ese ar tículo era dar cumplimiento a todas 
las obligaciones derivadas para los Estados Unidos de los tratados relativos a las marcas de fábrica y de 
comercio y los nombres comerciales.  Véase  15 U.S.C. ; § 1125 ("la finalidad del presente capítulo es 
[…] proporcionar los derechos y recursos estipulados  en los tratados y convenios concernientes a las 
marcas de fábrica o de comercio, los nombre come rciales y la competencia desleal, concertados entre 
los Estados Unidos y otras naciones"), S. Rep. Nº 1333, 79th Cong., 2d Sess.5 (1946) (en el que se 
declara que el fin de la Ley Lanham "era poner en práctica, mediante normas legales, nuestros 
compromisos internacionales, a fin de que los comerciantes estadoun idenses en otros países puedan 
beneficiarse de la protección para su s marcas a que tienen derecho").  Véase  l a  C E  -  P r u e b a  
documental 18. 
  WT/DS176/R 
 Página 135 
 
 
escrita.153  En el párrafo al que se remitían las Co munidades Europeas se cita el párrafo 1 del 
artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y se declara lo siguiente: 
Dado que en los Estados Unidos, como en la  mayoría de los Miembros de la OMC, 
las marcas de fábrica o de comercio, así co mo todos los demás derechos de propiedad 
intelectual, se hacen respetar fundamental mente en el ámbito del ordenamiento 
judicial civil, negar a determinados titula res de marcas de fábrica de comercio el 
acceso al sistema judicial estadounidense equi vale a privarles de todos sus derechos 
exclusivos.  La única vía jurídica o práctica que existe en los Estados Unidos para impedir que terceros que no tienen el consenti miento del titular utilicen en el curso de 
las operaciones comerciales signos idénticos o similares es la posibilidad de recurrir 
al sistema judicial estadounidense. 
8.156  Los Estados Unidos, por su parte, adujeron que las Comunidades Europeas no habían 
satisfecho la carga de establecer una presunción prima facie  de que el artículo 211 es incompatible 
con disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.  En  relación con el artículo 211(b), merece la pena 
señalar que los Estados Unidos adujeron lo siguiente en su primera comunicación escrita: 
En la presente diferencia, las CE no han satisfecho la carga que les correspondía de 
establecer una presunción prima facie  de que el artículo 211 es incompatible con 
alguna disposición del Acuerdo sobre los AD PIC […].  Además, al  mantener que el 
artículo 211(b) es incompatible con varios artículos del Acuerdo sobre los ADPIC, las 
CE manifiestan que el alcance preciso de l artículo 211(b) es poco claro y exponen a 
continuación una interpretación basada en  ideas que cabe aventurar y en algunos 
dicta  de la resolución de un tribunal sobre un asunto.  Dado que corresponde a las CE 
la carga de demostrar  que el artículo 211(b) es incompatible con el Acuerdo sobre los 
ADPIC, la admisión por las CE de que no saben exactamente lo que abarca el artículo 211(b) prueba que las CE no han sa tisfecho la carga que les correspondía en 
la presente diferencia.
154 
8.157  Las Comunidades Europeas no aclaran en su s comunicaciones o exposiciones orales 
posteriores en qué sentido exactamente es incompatib le el artículo 211(b) con obligaciones de los 
Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.155  En concreto, las Comunidades Europeas 
no hacen ningún análisis del artículo 44(b) y se limita n a citar el párrafo de la resolución del tribunal 
de distrito de los Estados Unidos sobre el asunto a que se ha hecho antes referencia156, y el 
artículo 44(e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de  Comercio de 1946 al que se remite expresamente 
el artículo 211(b) y respecto del que probablemente  existen amplios anteceden tes.  No se explica el 
sentido de los diversos términos que figuran en los artículos 44(b) y 44(e) de la Ley de Marcas de 
Fábrica o de Comercio de 1946 o de la forma en que  se aplican en relación con el artículo 211(b).  Las  
                                                      
153 Véase  la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 69. 
 
154 Véase  la Primera comunicación de los Es tados Unidos, párrafos 22 y 23. 
 
155 Véase la primera exposición oral de las CE, párrafo 25, que se remite a la Primera comunicación de 
las CE, párrafo 67.  Las Comunidades Europeas manifiestan, en relación con el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la negación clara de la exigibilidad por vía judicial excede del alcance de una pequeña 
reducción de los derechos correspondiente s, lo que excluye la naturaleza lim itada que ha de tener la excepción.  
Véanse,  primera exposición oral de las CE, párrafo 71;  se gunda comunicación de las CE, párrafo 61;  y segunda 
exposición oral de las CE, párrafo 42. 
 
156 Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A., 62 F. Supp. 2d 1085, 1092/1093, (S.D.N.Y. 1999). 
Véase  la CE - Prueba documental 8. 
 WT/DS176/R 
Página 136  
 
Comunidades Europeas, por ejemplo, no aclaran lo  que significa la expresión "beneficios del presente 
artículo" utilizada en el artículo 44(b) ni la forma en que una persona tiene de recho a esos beneficios 
"en la medida en que sea necesario para dar efecto a cualquier disposición de  dicho convenio, tratado 
[…]".  Con respecto al artículo 44(e), parece que este precepto transforma en ley nacional estadounidense la disposición del párrafo A 1) del artículo 6 quinquies  del Convenio de París, pero no 
es clara la razón por la que el artículo 211(b) habla de "hechos derivados de un tratado", ya que el 
artículo 44(e), en contraste con el artículo 44(b), no se refiere a ningún tratado.  Observamos, en cualquier caso, que las Comunidades Europeas no  expusieron ningún argu mento con respecto al 
artículo 44(e). 
8.158  Sobre la base de nuestro examen de las pruebas aportadas y los argumentos jurídicos 
expuestos por las Comunidades Europeas no consid eramos que esos argumentos y pruebas sean 
suficientes para demostrar que el artículo 211(b) es incompatible con las obligaciones que el Acuerdo 
sobre los ADPIC, incluido el párrafo 1 de su artíc ulo 16, impone a los Estados Unidos.  Es preciso un 
análisis más detenido, basado en pruebas y ar gumentos jurídicos, para demostrar que el 
artículo 211(b) es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Si 
tuviéramos que examinar ese artículo basándonos en  los escasos argumentos jurídicos y pruebas que 
se nos han presentado, tendríamos que entregarnos a especulaciones acerca del sentido de diversos términos de los artículos 44(b) y 44( e) de la Ley de Marcas de Fábr ica o de Comercio de 1946 y de la 
forma en que operan, lo que nos r esistimos a hacer.  Opinamos además que ese análisis especulativo 
del sentido de los términos de los artículos 44(b) y 44( e) de la Ley de marcas de  fábrica o de comercio 
de 1946 y de su aplicación plantearía problemas desde el punto de vista de las debidas garantías de 
procedimiento, porque los Estados Unidos, tras ha ber alegado que las Comunidades Europeas no han 
demostrado de forma suficiente que el artícul o 211(b) sea incompatible con las obligaciones que 
impone a los Estados Unidos el  Acuerdo sobre los ADPIC no tendrían oportuni dad de exponer 
argumentos en apoyo de su posición en relación co n el artículo 211(b), inclusive con respecto a los 
artículos 44(b) y 44(e) de la Ley de Ma rcas de Fábrica o de Comercio de 1946. 
8.159  Por las razones expuestas, concluimos que las Comunidades Europeas, que son la parte 
reclamante, no han aportado pruebas y expuesto argum entos jurídicos suficientes para demostrar la 
violación que alegan.  Así pues, no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
2. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo  211(b) con el artículo 42 del Acuerdo 
sobre los ADPIC 
8.160  Las Comunidades Europeas aducen que, por las razones expuestas en el párrafo 51 de su 
primera comunicación escrita, el artículo 211(b) es in compatible con el artíc ulo 42 del Acuerdo sobre 
los ADPIC.  En ese párrafo de la comunicación de las Comunidades Europeas se dice que ese artículo, al negar expresamente el acceso a los tribunales est adounidenses para hacer valer los derechos a que 
se refiere el artículo 211(a)(2) supone una violaci ón de las obligaciones que impone a los Estados 
Unidos el Acuerdo sobre los ADPIC 
8.161  Los Estados Unidos aducen que el artículo 211( b) contiene normas sustantivas que regulan la 
titularidad de los derechos relativos a las marc as de fábrica o de comercio, y no normas de 
competencia o de legitimación respecto del acceso a la  vía judicial.  Los Estados Unidos aducen que 
no hay en el artículo 211(b) ninguna disposición que prive a la persona que reivindique derechos de 
titularidad sobre marcas de fábrica o de comerc io de la oportunidad plena de formular su 
reivindicación de la titularidad y presentar todas las pruebas pertinentes. 
8.162  Observamos que es plausible que puedan plantearse en relación con el artículo 211(b) 
preocupaciones análogas a aquellas a las que se ha hec ho referencia con respecto al artículo 211(a)(2).  
No obstante, como hemos señalado antes, las Comunidades Europeas no han aclarado el sentido de WT/DS176/R 
 Página 137 
 
 
diversos términos de los artícul os 44(b) y 44(e), a pesar de que el artículo 211(b) se refiere 
expresamente a "hechos derivados de un tratado […] al amparo de los artículos 44(b) o 44(e)".  En 
consecuencia, por las razones expu estas en los párrafos 8.157 y 8.158, no se ha demostrado que el 
artículo 211(b) sea incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
3. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 2 del 
Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 6 bis del Convenio 
de París (1967) 
8.163  Las Comunidades Europeas utilizan los mi smos argumentos que se indican en el 
párrafo 8.113 supra  para sostener que el artículo 211(b) es in compatible con el párrafo 1 del artículo 2 
del Acuerdo sobre los ADPIC en conexi ón con el párrafo 1) del artículo 6 bis del Convenio de París 
(1967).  Los Estados Unidos formulan los argument os que se han indicado en el párrafo 8.114 para 
sostener que el artículo 211(b) no es incompatible con el párrafo 1 del artíc ulo 2 del Acuerdo sobre 
los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 6 bis del Convenio de París (1967). 
8.164  Por las razones expuestas en los párrafos 8.157 y 8.158, consideramos que no se ha 
demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible c on el párrafo 1 del artíc ulo 2 del Acuerdo sobre 
los ADPIC en conexión con el artículo 6 bis del Convenio de París (1967). 
4. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 2 del 
Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el  artículo 8 del Convenio de París (1967) 
8.165  A la luz de la constatación, que exponemos en  el párrafo 8.41, de que las categorías de 
derechos de propiedad intelectual abarcados por el  Acuerdo sobre los ADPIC son aquellas a las que se 
hace referencia en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC y de que los Miembros no 
están obligados en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC a proporcionar protección a los nombres 
comerciales, constatamos que el artículo 211(a)(2) no  es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 
del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967). 
5. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 3 del 
Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en 
conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) 
8.166  Las Comunidades Europeas aducen que, de conf ormidad con el párrafo 1 del artículo 3 del 
Acuerdo sobre los ADPIC, un Miembro no puede ot orgar a un nacional de otro Miembro un trato 
menos favorable que el que concede a sus propios  nacionales con respecto a los derechos de 
propiedad intelectual.157  Sostienen que el artículo 211(b) es in compatible con el principio del trato 
nacional recogido en el párrafo 1 del artículo 3 y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los 
ADPIC en conexión con el párrafo  1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) porque su definición 
de la expresión "nacional designado" comprende Cuba , los nacionales de ese país y los nacionales 
especialmente designados, a los que niega la protecci ón de sus derechos de propiedad intelectual en 
los Estados Unidos, en tanto que los nacionales estadounidenses gozan de esa protección.158  Las 
Comunidades Europeas alegan que, al nivel de  los sucesores en interés, el texto separa 
específicamente, para reducir sus derechos, a los su cesores en interés extranjeros, en tanto que los 
                                                      
157 Véase la Primera comunicación de las CE, párrafo 57. 
 
158 Véanse la Primera comunicación de las CE, párrafo 58;  la segunda comunicación de las CE, 
párrafo 64;  y la segunda exposición oral de las CE, párrafo 44. 
 WT/DS176/R 
Página 138  
 
sucesores en interés que son nacionales de los Esta dos Unidos no están sujetos a esa reducción de sus 
derechos.
159 
8.167  Las Comunidades Europeas señalan que el text o del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo 
sobre los ADPIC y el texto del párrafo 1) del artíc ulo 2 del Convenio de París (1967) no son idénticos, 
pero aduce que el objetivo subyacente a ambas dis posiciones es el mismo:  prohibir la concesión de 
un trato diferente en función de la naci onalidad de los titulares de los derechos.160  Las Comunidades 
Europeas aducen que la discriminación de jure  establecida por el artículo 211(b) entre titulares de 
derechos cubanos, de un lado, y titulares de derechos estadounid enses, de otro, constituye una 
violación del párrafo 1) del artículo 2 del Conveni o de París (1967), así como del párrafo 1 del 
artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.161 
8.168  Los Estados Unidos aducen que, según se declar a expresamente en él, el artículo 211(b) es 
aplicable a los nacionales designados y a cualquier sucesor en interés, sea o no cubano.  Según los 
Estados Unidos, el artículo 211(b) es aplicable a cu alquier persona, sea o no de nacionalidad cubana y 
sea o no estadounidense, que reclame el registro en el  marco del ordenamiento jurídico de los Estados 
Unidos al amparo del registro en el extranjero de una marca de fábrica o de comercio que se haya 
utilizado en relación con activos confiscados.  
8.169  El examen de la compatibilidad del artículo 211(b) con el artículo 3 del Acuerdo sobre los 
ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo s obre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del 
artículo 2 del Convenio de París (1967) coincide pl enamente con el examen que hemos realizado del 
artículo 211(a)(2).  En concreto, hemos de considerar  si el artículo 211(b) afecta a la protección de los 
derechos de propiedad intelectual c on arreglo a la definición de la not a 3 de pie de página del Acuerdo 
sobre los ADPIC y si otorga a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable en 
relación con esa protección de los de rechos de propiedad intelectual 
8.170  Como hemos manifestado antes, ninguna de las partes niega que el artículo 211(b) afecte a la 
protección de los derechos de propiedad intelectual.   En consecuencia, nuestra tarea consiste en 
examinar si el artículo 211(b) otorga a los na cionales de otros Miembros una protección de los 
derechos de propiedad intelectual menos favorab le que la que concede a los nacionales de los 
Estados Unidos. 
8.171  Según el artículo 211(b) los tribunales estadounidenses no reconocerán, harán respetar o 
harán valer cualquier reivindicación de derechos derivados de un tr atado formulada por un "nacional 
designado o su sucesor en interés ".  La diferencia entre el artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b) 
consiste en que el último contiene la expresión adicional "su sucesor en interés", en tanto que el 
primero se refiere únicamente a "un nacional designado".  Además, la expresión "su sucesor en 
interés" que figura en el artículo 211(b) no se redu ce a los nacionales de países extranjeros, lo que 
significa que incluye a los nacionales de los Esta dos Unidos, lo que querría decir que cualquier 
transferencia de marcas de fábrica o de comerc io que hayan sido utilizadas en relación con activos 
confiscados efectuada por un nacional de cu alquier país, incluidos los nacionales de los 
Estados Unidos, estaría sujeta a lo dispuesto en el artículo 211(b).  Por esas razones, el artículo 211(b) 
no otorga a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable que el que concede a los 
nacionales de los Estados Unidos. 
                                                      
159 Véanse la Primera comunicación de las CE, párrafo 58 ;  la primera exposición oral de las CE, 
párrafo 78;  la segunda comunicación de las CE, párrafo 64 ;  y la segunda exposición oral de las CE, párrafo 44. 
 
160 Véase la Primera comunicación de las CE, párrafo 60. 
 
161 Véase la Primera comunicación de las CE, párrafos 61 y 71.  WT/DS176/R 
 Página 139 
 
 
8.172  De forma análoga, en lo que resp ecta a los titulares originales, el artículo 211(b) no otorga a 
los titulares originales extranjeros un trato menos  favorable que el que concede a los titulares 
originales que son nacionales de los Estados Unidos. 
8.173  Basándonos en las razones expuestas, concluimos que el artículo 211(b) no es incompatible 
con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre lo s ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 
sobre los ADPIC en conexión con el ar tículo 2 del Convenio de París (1967). 
6. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el artículo 4 del Acuerdo 
sobre los ADPIC 
8.174  Las Comunidades Europeas adujeron que el ar tículo 211(a)(2) es incompatible con la 
obligación del trato de la nación más favorecida qu e figura en el artículo 4 del Acuerdo sobre los 
ADPIC.  Las Comunidades Europeas sostienen que el artículo 211(b) no sólo establece una 
discriminación entre nacionales de Cuba y naci onales de los Estados Un idos, sino también una 
discriminación de jure  entre Cuba y los nacionales de Cuba, de un lado, y los demás nacionales de 
países distintos de los Estados Unidos, de otro, al  negar la protección de los derechos de propiedad 
intelectual de nacionales de Cuba y garantizar esa protección a los nacionales de los demás países.162 
8.175  Los Estados Unidos aducen que el artículo 211(b) no concede a los nacionales de países 
distintos de Cuba una "ventaja, fa vor, privilegio o inmunidad" que no otorga a los nacionales de Cuba.  
Los Estados Unidos sostienen que ni unos ni otro s pueden hacer respetar una marca de fábrica o de 
comercio basada en una confiscación.  Añaden que  los tribunales estadounidenses no harán respetar ni 
reconocerán las reivindicaciones de derechos sobr e marcas de fábrica o de comercio que se hayan 
utilizado en relación con activos confiscados form uladas por cualquier sucesor en interés, sea o no 
cubano. 
8.176  Dado que nos enfrentamos con la misma cuesti ón que ha sido examinada en relación con el 
artículo 211(a)(2), nos remitimos a las razones que exponemos en los párrafos 8.145 a 8.147 y 
constatamos que el artículo 211(b) no es incompatib le con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
9.1 Sobre la base de las constataciones ant es expuestas, hemos llegado a las siguientes 
conclusiones: 
 a) el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo 
sobre los ADPIC; 
 b) el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 
sobre los ADPIC en conexión con el párrafo A 1) del artículo 6 quinquies del 
Convenio de París (1967); 
 c) No se ha demostrado que el artículo 211( a)(2) sea incompatible con el párrafo 1 del 
artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC; 
 d) el artículo 211(a)(2) es incompatible co n el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC; 
 e) el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 
sobre los ADPIC en conexión con el artículo 6 bis del Convenio de París (1967); 
                                                      
162 Véanse la Primera comunicación de las CE, párraf o 62, 64 y 71 y la primera exposición oral de 
las CE, párrafo 79. 
 WT/DS176/R 
Página 140  
 
 f) el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 
sobre los ADPIC en conexión con el ar tículo 8 del Convenio de París (1967); 
 g) el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo 
sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artíc ulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en 
conexión con el párrafo 1) del artíc ulo 2 del Convenio de París (1967); 
 h) el artículo 211(a)(2) no es incompatib le con el artículo 4 del Acuerdo sobre 
los ADPIC; 
 i) no se ha demostrado que el artículo 211( b) sea incompatible con el párrafo 1 del 
artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC; 
 j) no se ha demostrado que el artículo 211( b) sea incompatible con el artículo 42 del 
Acuerdo sobre los ADPIC; 
 k) no se ha demostrado que el artículo 211( b) sea incompatible con el párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 6 bis del 
Convenio de París (1967); 
 l) el artículo 211(b) no es incompatible co n el párrafo 1 del artíc ulo 2 del Acuerdo sobre 
los ADPIC en conexión con el artículo 8  del Convenio de París (1967); 
 m) el artículo 211(b) no es incompatible co n el párrafo 1 del artíc ulo 3 del Acuerdo sobre 
los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 de l Acuerdo sobre los ADPIC en conexión 
con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967); 
 n) el artículo 211(b) no es incompatible con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC; 
9.2 Sobre la base de lo anteriormente expuesto y de  conformidad con el pá rrafo 8 del artículo 3 
del ESD, concluimos además que hay anulación o menoscabo de ventajas derivadas para las 
Comunidades Europeas del Acuerdo sobre los ADPIC. 
9.3 Recomendamos al Órgano de Solución de Difere ncias que pida a los Estados Unidos que 
pongan sus medidas en conformidad con las obligaci ones que impone a ese país el Acuerdo sobre 
los ADPIC. 
 
_______________ 
  WT/DS176/R 
 Página 141 
 
 
ANEXO I 
 
(WT/DS176/2 de 7 de julio de 2000) 
 
ESTADOS UNIDOS - ARTÍCULO 211 DE LA LEY OMNIBUS  
DE ASIGNACIONES DE 1998 
 
Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada  
por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros  
 
 
 La siguiente comunicación, de fecha 30 de junio de 2000, dirigida por la Delegación 
Permanente de la Comisión Europea al President e del Órgano de Solución de Diferencias, se 
distribuye de conformidad con el  párrafo 2 del artículo 6 del ESD. 
 
_______________ 
 
  En nombre de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros presentamos la siguiente solicitud, para que se examine en la próxima reuni ón del Órgano de Solución de Diferencias.  El 
artículo 211 de la Ley Omnibus  de Asignaciones de 1998, de los Estados Unidos, fue promulgado el 
21 de octubre de 1998 ( Pub. Law.  105-277(1998);  en adelante "artículo 211").  Las disposiciones 
fundamentales del artículo 211 están contenidas en sus pá rrafos (a) (1), (a) (2) y (b).  El artículo 211, 
párrafo (a) (1), se aplicó en el Reglamento de Control de Activos Cubanos (31 CFR 515), en vigor 
desde el 10 de mayo de 1999 (64 FR 25808).  
1. Artículo 211, párrafo (a) (1), de la Ley Omnibus  de Asignaciones de 1998
 
   El artículo 211, párrafo (a) (1), se refiere a las transacciones o los pagos regulados por 
el artículo 515.527 del título 31 del Code of Federal Regulations  de los Estados Unidos, es 
decir, el registro o la renovación del registro de una marca de fábrica o de comercio o de un 
nombre comercial en la Oficina de Patent es y Marcas de los Estados Unidos.  El 
párrafo (a) (1) limita el derecho a registrar o re novar el registro en dicha Oficina de una marca 
de fábrica o de comercio o de un nombre comercial que sean iguales o sustancialmente 
similares a una marca de fábrica o de comerc io o un nombre comercial que se hayan utilizado 
en relación con una actividad económica o ac tivos confiscados, según se define en el 
artículo 515.336 del título 31 del Code of Federal Regulations  de los Estados Unidos 
(véase el artículo 211, párrafo (d) (2)) en la medi da en que para dicho registro o renovación se 
requiera el consentimiento expreso del titular orig inal de la marca de fábrica o de comercio o 
del nombre comercial o de su sucesor en interés de buena fe. 
   Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros consideran que el artículo 211, 
párrafo (a) (1), es contrario a diversas disposic iones del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual, de la OMC (en adelante "Acuerdo sobre los ADPIC"), 
especialmente el párrafo 1 del artículo 2, consid erado conjuntamente con el párrafo A (1) del 
artículo 6 quinquies  del Convenio de París para la Pr otección de la Propiedad Industrial 
(1967), y el párrafo 1 del artículo 15. 
 
2. Artículo 211, párrafo (a) (2), de la Ley Omnibus  de Asignaciones de 1998
 
   El artículo 211, párrafo (a) (2), se refiere a la reivindicación, ante un tribunal de los 
Estados Unidos, de derechos basados en el common law  o en un registro obtenido con arregloWT/DS176/R 
Página 142  
 
al artículo 515.527 del título 31 del Code of Federal Regulations  de los Estados Unidos sobre 
una marca de fábrica o de comercio, o un nombre comercial confiscado.  Se desprende que el 
artículo 211, párrafo (a) (2), trata de las ma rcas de fábrica o de comercio o nombres 
comerciales definidos en el artículo 211, pá rrafo (a) (1), es decir, que sean iguales o 
sustancialmente similares a marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales que se 
hayan utilizado en relación con una actividad comercial o activos confiscados.  Según el 
párrafo (a) (2), los tribunales de los Estados  Unidos no reconocerán, harán respetar ni 
validarán de otra forma la reivindicación de  derechos de un nacional designado.  Los 
nacionales designados están definidos en el artículo 515.305 del título 31 del Code of Federal 
Regulations de los Estados Unidos, y comprenden a los nacionales de cualquier país 
extranjero que sean sucesores en interés de un nacional designado (véase el artículo 211, 
párrafo (d) (1)). 
   Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros consideran que el artículo 211, 
párrafo (a) (2), infringe varias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente el 
párrafo 1 del artículo 2, c onsiderado conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 6 bis y el 
artículo 8 del Convenio de París para la Prot ección de la Propiedad Industrial (1967), y el 
párrafo 1 del artículo 16, que obliga a los Miem bros de la OMC a establecer la protección de 
las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales.  Además, esa disposición infringe las disposiciones sobre observancia contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, 
especialmente las de su artículo 42.  Por otra pa rte, el artículo 211, párrafo (a) (2), contraviene 
lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 y el  párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los 
ADPIC, considerados conjuntamente con el párra fo (1) del artículo 2 del Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), según los cuales cada Miembro de la OMC concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no me nos favorable que el 
que otorgue a sus propios nacionales.  Por últim o, el artículo 211, párrafo (a) (2) infringe el 
artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC según el  cual toda ventaja que conceda un Miembro 
de la OMC a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros de la OMC. 
 3. Artículo 211, párrafo (b) de la Ley Omnibus  de Asignaciones de 1998
 
 
  El artículo 211, párrafo (b) se refiere a la  reivindicación ante tribunales de los Estados 
Unidos de derechos derivados de tratados en virtud del artículo 44 (b) o (e) de la Ley de 
Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 (15 U.S.C. 1126 (b) o (e)) sobre marcas de fábrica 
o de comercio o nombres comerciales que sean iguales o sustancialmente similares a marcas de fábrica o de comercio o nom bres comerciales que se haya n utilizado en relación con una 
actividad económica o activos conf iscados.  Según el artículo 211,  párrafo (b), los tribunales 
de los Estados Unidos no reconocerán, harán respetar ni validarán de otra forma la 
reivindicación de tales derechos por un naciona l designado.  Además, según el artículo 211, 
párrafo (b), los tribunales no reconocerán, hará n respetar ni validarán de otra forma la 
reivindicación de tales derechos a menos que el titular original de la marca de fábrica o de 
comercio o del nombre comercial o su sucesor en interés de buena fe hayan prestado su 
consentimiento expreso.   
   Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros consideran que el artículo 211, 
párrafo (b), es contrario a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre 
los ADPIC, considerado conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 2, el párrafo 1 del 
artículo 6 bis y el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial (1967), y a las disposiciones del párrafo  1 del artículo 3, el artículo 4, el párrafo 1 
del artículo 16 y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
  WT/DS176/R 
 Página 143 
 
 
 Por comunicación de fecha 7 de julio de 1999 (WT/DS176/1-IP/D/20) las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitaron la celeb ración de consultas con los Estados Unidos de 
América de conformidad con el artículo 4 del Ente ndimiento relativo a las normas y procedimientos 
por los que se rige la solución de diferencias, c ontenido en el Anexo 2 de l Acuerdo sobre la OMC 
(en adelante, "el ESD") y con el párrafo 1 del artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Estas 
consultas, que tuvieron lugar el 13 de septiembre  y el 13 de diciembre de 1999, permitieron que se 
entendieran mejor las posiciones respectivas pero no dieron lugar a una solución satisfactoria de la 
diferencia. 
 Por consiguiente, las Comunidades Eur opeas y sus Estados miembros solicitan el 
establecimiento de un grupo especial de conformidad con el artículo 6 del ESD y el párrafo 1 del 
artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC para examin ar la cuestión a la luz de las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC y para c onstatar que los Estados Unidos de América no 
observan las obligaciones establecidas en dicho Acuer do y, en consecuencia, anulan o menoscaban las 
ventajas resultantes directa o indirectamente para  las Comunidades Europeas y sus Estados miembros 
del Acuerdo sobre los ADPIC. 
 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitan que se establezca el grupo 
especial con el mandato uniforme e nunciado en el artículo 7 del ESD. 
 WT/DS176/R 
Página 144  
 
ANEXO II 
 
(WT/DS176/3 de 27 de octubre de 2000) 
 
ESTADOS UNIDOS - ARTÍCULO 211 DE LA LEY OMNIBUS  
DE ASIGNACIONES DE 1998 
Constitución del Grupo Especial establecido a petición de las
 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros  
Nota de la Secretaría  
1. En su reunión de 26 de septiembre de 200 0, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) 
estableció un Grupo Especial en respuesta a la solicitud presentada por las Comunidades Europeas y 
sus Estados miembros (documento WT/DS176/2) , de conformidad con el artículo 6 del ESD. 
 2. En esa reunión, las partes en la diferencia acordar on que el Grupo Especial se estableciera con 
el mandato uniforme.  El mandato es, en consecuencia, el siguiente: 
"Examinar, a la luz de las disposicion es pertinentes de los acuerdos abarcados 
invocados por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en el documento WT/DS176/2, el asunto sometido al OSD por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en ese documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las reso luciones previstas en dichos acuerdos." 
3. El 17 de octubre de  2000 las Comunidades Europeas y sus Estados miembros pidieron al 
Director General que estableciera la composición de l Grupo Especial, de conformidad con el párrafo 7 
del artículo 8 del ESD.  Dicho pá rrafo dispone lo siguiente: 
 
"Si no se llega a un acuerdo sobre los integran tes dentro de los 20 días siguientes a la 
fecha del establecimiento del grupo especial, a petición de cualquiera de las partes, el 
Director General, en consulta con el Presidente del OSD y con el Presidente del Consejo o Comité correspondiente, establecerá la composición del grupo especial, nombrando a los integrantes que el Direct or General considere más idóneos con 
arreglo a las normas o procedimientos especiales o adicionales previstos al efecto en 
el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refier a la diferencia, después de consultar a 
las partes en ella.  El Presidente del OSD comunicará a los Miembros la composición 
del grupo especial así nombrado a más tardar 10 días después de la fecha en que haya recibido dicha petición." 
4. El 26 de octubre de 2000, el Director Ge neral procedió en consecuencia a establecer la 
composición del Grupo Especial, que es la siguiente:  
Presidente: Sr. Wade Armstrong 
Miembros: Sr. François Dessemontet 
Sr. Armand de Mestral 
5. El Canadá, el Japón y Nicaragua se han reservado el  derecho de participar como terceros en la 
diferencia.  
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