RESTRICTED
ORGANISATION MONDIALE IP/Q2/ESP/1
14octobre 1997
DUCOMMERCE(97-4448)
Conseil desaspects desdroits depropriété Original: anglais
intellectuelle quitouchent aucommerce
EXAMEN DESLEGISLATIONS SUR LESMARQUES DEFABRIQUE
OUDECOMMERCE, LESINDICATIONS GEOGRAPHIQUES
ETLESDESSINS ETMODELES INDUSTRIELS
Espagne1
Leprésent document contient letexte desquestions posées àladélégation espagnole etdes
réponsesfourniesdanslecadredel'examendeslégislationssurlesmarquesdefabriqueoudecommerce,
lesindications géographiques etlesdessins etmodèles industriels quiaeulieuàlaréunion duConseil
tenue du11au15novembre 1996.2
_______________
I. REPONSE ALAQUESTION GENERALE CONCERNANT LESDROITS DEPRIORITE3
Votre paysreconnaît-il undroit depriorité surlabased'unedemande d'enregistrement de
marque antérieure déposée parleressortissant d'unMembre del'OMC dansunautre paysMembre
del'OMC?
L'Espagne reconnaît undroitdepriorité àunedemande d'enregistrement demarque déposée
enEspagne oupourl'Espagne, danslaquelle unteldroitestrevendiqué surlabased'unepremière
demande d'enregistrement déposée dansunautre paysMembre del'OMC.
Justification: ledroitdepriorité prévu pourlespaysdel'Union (article 4delaConvention
deParis) estincorporé parréférence dansl'Accord surlesADPIC, comme ilestindiqué àl'article 2:1
dudit accord, etilestdonc étendu àtouslesressortissants despaysMembres del'OMC, auxquels
estaccordé envertu del'article 1:3dudit accord letraitement quiestprévu danscetaccord, lequel
inclut parréférence ledroitdepriorité prévu pourlespaysdel'Union.
Enoutre, enapplication delaclause delanation laplusfavorisée (article 4del'Accord sur
lesADPIC), doivent êtreaccordés auxressortissants despaysMembres del'OMC lesmêmes avantages
queceuxquisontaccordés auxressortissants detoutautre pays, enl'occurrence ledroitdepriorité
reconnu auxressortissants desEtats parties àlaConvention deParis.
1Lesloisetréglementations enlamatière quel'Espagne anotifiées autitredel'article 63:2del'Accord sont
reproduites dans lesdocuments IP/N/1/ESP/1/Rev.1, IP/N/1/ESP/1/Rev.1/Add.1, IP/N/1/ESP/T/1-2,
IP/N/1/ESP/G/1-4 etIP/N/1/ESP/I/1-2.
2Lecompte rendu decette réunion aétépublié souslacoteIP/C/M/11.
3Alaréunion duConseil desADPIC tenue du11au15novembre 1996, lesMembres sontconvenus de
répondre àcette question dans lecadre duprésent examen (document IP/C/M/11, paragraphe 43).IP/Q2/ESP/1
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II. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LESETATS-UNIS
1. L'article 2delaLoiespagnole surlesmarques indique lestypes designes susceptibles d'être
protégés entantquemarques defabrique oudecommerce. Cette listenecomprend paslescouleurs.
Enoutre, l'article 11.1g)interdit spécifiquement l'enregistrement d'unecouleur "enelle-même" sauf
sielleestdélimitée paruneforme déterminée. Compte tenudecesdeuxarticles, veuillez indiquer
comment lalégislation espagnole metenoeuvre l'article 15:1del'Accord surlesADPIC, quidispose
quelescombinaisons decouleurs sontsusceptibles d'êtreenregistrées.
L'article 2delaLoisurlesmarques n'inclut effectivement pasles"combinaisons decouleurs"
parmi lessignes propres àconstituer unemarque defabrique oudecommerce, contrairement à
l'article 15:1del'Accord surlesADPIC. Toutefois, danslesdeuxcas,l'énumération dessignes propres
àconstituer unemarque n'estpaslimitative niexhaustive.
Enfait,l'article 2delaLoisurlesmarques énonce leséléments quipeuvent "notamment"
constituerunemarque;onpeutdoncdirequelescombinaisonsdecouleurspeuventaussiêtreconsidérées
comme unemarque. Delamême façon,l'article 15:1del'Accord surlesADPIC estillustratif et
énonce lessignes qui,"enparticulier", peuvent êtreenregistrés.
L'Accord surlesADPIC etlaLoisurlesmarques coïncident aussidanslesensoùunecouleur
nepeutensoiêtreprotégée, carunmonopole pourrait êtreattaché àdesbiens rarescomme lescouleurs
pures. Ladifférence entre lesdeuxtextes réside danslamanière d'aborder l'interdiction. Alors que
laLoisurlesmarques rejette comme marque "lacouleur enelle-même" (article 11.1g)),l'Accord
surlesADPIC affirme quelescombinaisons decouleurs peuvent êtreprotégées. Cesontlesdeux
faces d'unemême pièce, quireposent surlemême raisonnement. Enoutre, lesinterdictions
d'enregistrement énoncées àl'article 11sontinterprétées defaçonrestrictive parlesexaminateurs et
lesjuges.
2. L'article 4.1delaLoisurlesmarques autorise letitulaire d'unemarque àfairevaloir "des
motifs justifiant ledéfaut d'utilisation" pourdéfendre lemaintien del'enregistrement desamarque
endépit d'unnon-usage. Veuillez indiquer quels motifs pourraient êtreinvoqués àceteffetet,lecas
échéant, préciser lesdécisions administratives oujudiciaires quiontétérendues enlamatière.
Lesmotifs justifiant ledéfaut d'utilisation sontappréciés parlestribunaux. Contrairement
àl'Accord surlesADPIC, laLoisurlesmarques n'établit pasdecritères spécifiques pourcesmotifs.
Toutefois, danslapratique, lesmotifs sontenparfait accord aveclecritère delaforce majeure
énoncé dans l'Accord surlesADPIC (article 19:1, seconde phrase), àsavoir lescirconstances
indépendantes delavolonté dutitulaire delamarque quiconstituent unobstacle àl'usage delamarque.
3. Veuillez indiquer sil'article 31delaLoisurlesmarques établit qu'unrisque deconfusion
estprésumé exister lorsqu 'ils'agitdedéterminer s'ilyasimilarité denature àprêter àconfusion dans
lescasoùilestfaitusage demarques identiques pourdesproduits identiques, comme ilestprescrit
àl'article 16:1del'Accord surlesADPIC. Sitelestlecas,prière d'indiquer endétail surquoirepose
cetteprésomption d'unpoint devuejuridique.
Lapremière phrase del'article 16:1del'Accord surlesADPIC coïncide entièrement avec
l'article 31.1delaLoisurlesmarques. Lacondition àremplir pourexercer ledroitd'interdire réside
danslefaitquel'utilisation "risque d'induire enerreur" (article 31.1delaLoisurlesmarques) ou
"entraînerait unrisque deconfusion" (article 16:1del'Accord surlesADPIC).IP/Q2/ESP/1
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Ladifférence entre lesdeuxtextes estquelaLoisurlesmarques nedonne pasd'exemple de
cequirisque d'induire enerreur. L'Accord surlesADPIC indique qu'ilyaunrisque deconfusion
encasd'usage d'unsigne identique pourdesproduits ouservices identiques. Cecritère dela"double
identité" estappliqué lorsdel'enregistrement etdanslapratique judiciaire enEspagne, puisque deux
signes identiques pourdesproduits ouservices identiques sontjugés incompatibles.
Lefondement juridique decettepratique estl'interprétation acontrario del'article 12.2de
laLoisurlesmarques. Ainsi, l'article 12.2autorise l'enregistrement d'unemarque analogue àune
autre marque enregistrée précédemment afindedistinguer desproduits ouservices similaires, sous
réserve del'autorisation dutitulaire précédent. Parcontre, lorsque lessignes sontidentiques etque
lesproduits ouservices coïncident aussi, lapratique suivie -quirepose surl'article 12.2delaLoi
surlesmarques -n'autorise pasl'enregistrement.
4. Veuillez indiquer silaloiautorise letitulaire d'unemarque notoirement connue àempêcher
l'utilisation d'unemarque enregistrée pourdesproduits oudesservices quinesontpassimilaires s'il
peutétablir quel'usage decettemarque indique unlienentre cesproduits ouservices etlui-même
etquecetusage risque denuire àsesintérêts, comme leprescrit l'article 16:3del'Accord surles
ADPIC.
LaLoisurlesmarques aborde laprotection d'unemarque notoirement connue sousdeuxangles.
Premièrement,l'article13c)interditl'enregistrementdes"signesoumoyensquilaissentsupposer
uneexploitation indue delanotoriété d'autres signes oumoyens enregistrés".
L'article 35établit enoutre que"letitulaire d'unemarque enregistrée peutintenter auprès des
instancesjudiciaireslesactionscivilesoupénalesappropriéescontreceuxquiviolentsondroitetréclamer
lesmesures nécessaires àlasauvegarde decelui-ci".
Ilestégalement possible deprotéger unemarque notoirement connue autitredelaLoisur
laconcurrence déloyale du10janvier 1991. Plusprécisément, l'usage d'unetellemarque peutfaire
partie desactes susceptibles d'induire enerreur quiimpliquent lerisque d'association (article 6)et
desactesquiconsistentàexploiterlaréputationd'autrui,commel'utilisationdéloyaledesignesdistinctifs
(article 12).
[Questions complémentaires desEtats-Unis]
a) Letitulaired'unemarquenotoirementconnuenonenregistréeintentantuneactioncontrel'usage
paruntiersdeladite marque doit-il remplir certaines conditions autitredelaLoisurles
marques avant depouvoir engager laprocédure?
Pour répondre àcette question, ilfautfaire unedistinction entre lefaitd'intenter une
action i)pourinterdire l'usage d'unemarque notoirement connue nonenregistrée etii)pourfaireradier
unemarque enregistrée quiestenconflit avecunemarque notoirement connue nonenregistrée.
i) Dans lepremier cas(interdiction d'usage), poursedéfendre contre unactesusceptible
d'induire enerreur commis paruntiers(article 6delaLoin°3/1991 surlaconcurrence
déloyale) ouunacteconsistant àexploiter laréputation d'autrui (article 12delaLoi
n°3/1991), letitulaire d'unemarque notoirement connue nonenregistrée peutintenter
lesactions suivantes relatives àlaconcurrence déloyale (article 18delaLoin°3/1991):
avant toutuneaction visant àfairecesser l'acte,etuneaction endommages-intérêts.
Lesactions nesontsubordonnées àaucune condition supplémentaire.IP/Q2/ESP/1
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ii) Dans lesecond cas(radiation d'unemarque enregistrée enconflit avecunemarque
notoirement connue), letitulaire delamarque notoirement connue nonenregistrée doit
enmêmetempsdéposerunedemanded'enregistrementdecettemarque.Conformément
àl'article 3delaLoisurlesmarques du10novembre 1988, l'utilisateur d'unemarque
notoirement connue enEspagne danslessecteurs intéressés peutdemander enjustice
laradiation d'unemarque enregistrée postérieurement pourdesproduits identiques
ousimilaires quiestsusceptible decréer uneconfusion aveclamarque notoirement
connue, àcondition d'intenter sonaction dansundélai decinqansàcompter dela
datedepublication del'enregistrement delamarque postérieure, àmoins quecet
enregistrement n'aitétédemandé demauvaise foi,auquel casl'action enradiation est
imprescriptible.
b) Letitulaire d'unemarque notoirement connue peut-il empêcher l'usage desamarque parun
tierspour desproduits oudesservices quinesontpassimilaires? Veuillez citerl'article
applicable delaLoisurlesmarques. Sinon, comment l'Espagne seconforme-t-elle à
l'article 16:3del'Accord surlesADPIC?
Dans lecasd'unemarque notoirement connue (extension delaprotection dontellejouitàdes
produits quinesontpassimilaires), ilfautd'abord distinguer silamarque estenregistrée ounon.
Siellenel'estpas,prière deseréférer àlaquestion complémentaire a)ci-dessus.
Silamarque notoirement connue estenregistrée, elleestprotégée parlaLoisurlesmarques
du10novembre 1988, quiinterdit l'enregistrement entantquemarque dessignes quilaissent supposer
uneexploitation indue delanotoriété d'autres signes oumoyens enregistrés (article 13c)).
L'article 35delamême loidispose enoutre queletitulaire d'unemarque enregistrée peut
intenterlesactionscivilesoupénalesappropriéescontreceuxquiviolentsondroitetréclamerlesmesures
nécessaires àlasauvegarde decelui-ci.
c) Letitulaire d'unemarque notoirement connue nonenregistrée peut-il obtenir des
dommages-intérêts etuneordonnance d'injonction relativement àl'usage decettemarque en
Espagne?
Comme ilestindiqué ci-dessus (réponse àlaquestion complémentaire a)),l'utilisateur d'une
marque notoirement connue enEspagne danslessecteurs intéressés peutintenter uneaction contre
l'enregistrement d'unemarque susceptible decréeruneconfusion aveclamarque notoirement connue.
Acettefin,ilpeutdemander enjustice laradiation delamarque enregistrée (article 3delaLoi
n°32/1988 surlesmarques). Lajuridiction compétente estindiquée autitreXIIIdelaLoin°11/1986
surlesbrevets.
Une action peut aussi être intentée pour concurrence déloyale, avec demande de
dommages-intérêts (article 18). Dans cecas,laconduite del'affaire estégalement régie parlaLoi
surlaprocédure civile pourlesaffaires mineures, etleressort territorial estdéterminé selon l'article 23
delaLoin°3/1991 surlaconcurrence déloyale.
5. Veuillez indiquer si,envertu delaLoisurlesmarques, lanature desproduits oudesservices
auxquels unemarque doits'appliquer peutconstituer unobstacle àl'enregistrement decettemarque.
Sitelestlecas,veuillez définir l'objet quiestexclu àcetitreetindiquer quelles sontlesdispositions
delaloipermettant dejustifier lesexclusions etenquoilapratique suivie estcompatible avec
l'article 15:4del'Accord surlesADPIC.IP/Q2/ESP/1
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Lanaturedesproduitsouservicesauxquelsunemarquedefabriqueoudecommerces'appliquera
neconstituera enaucun casunobstacle àl'enregistrement delamarque (article 15:4del'Accord sur
lesADPIC).
Cette notion aétéincorporée danslerégime juridique espagnol desmarques après l'apparition
delarègle danslecadre delaConvention deParis entantqu'article 7dutexteoriginal de1883.
Bienqu'ellenefigure pasexpressément danslaLoisurlesmarques, onpeutladéduire des
interdictions absolues d'enregistrement (article 11),quisontexhaustives. Cesinterdictions neprévoient
aucune exception fondée surlanature desproduits oudesservices.
Enfin, unemarque peutêtredéposée enEspagne pour touslesproduits etservices dela
nomenclature internationale établie autitredel'Accord deNiceendatedu15juin1957.
6. Veuillez indiquer si,envertu delaLoisurlesmarques, lanature desproduits oudesservices
auxquels unemarque doits'appliquer peutconstituer unobstacle àl'enregistrement decettemarque.
Sitelestlecas,veuillez définir l'objet quiestexclu àcetitreetindiquer quelles sontlesdispositions
delaloipermettant dejustifier cesexclusions.
Cette question répète laprécédente; prière deseréférer àlaréponse correspondante.
7. Veuillezdécrirelesméthodesaumoyendesquelleslesdessinsetmodèlesindustrielssontprotégés
enEspagne, notamment:
a) laforme oulesformes depropriété intellectuelle utilisées pourprotéger lesdessins
etmodèles (parexemple, brevets, droit d'auteur, systèmes suigeneris);
b) lesconditions àremplir pourbénéficier decetteprotection (parexemple, dessins et
modèlesnouveauxouoriginauxetparamètresservantàdéfinircesqualités)ainsiqu'une
description succincte delaprocédure d'enregistrement oud'octroi;
c) lanature desdroits accordés etladurée delaprotection prévue;
d) lanature desmesures correctives offertes auxtitulaires dechacun destypes de
protection, enindiquant entre autres lesconditions quipeuvent êtreimposées (par
exemple, exploitation danslecommerce); et
e) pour chacun destypes depropriété intellectuelle, leséventuelles exceptions àla
protection ouauxdroits offerts.
a) Lesdessins etmodèles peuvent êtreprotégés entantquedessin oumodèle industriel, dessin
oumodèle artistique d'application industrielle (résultant d'unouvrage d'artsappliqués), ou
modèle d'utilité, ouautitredudroitd'auteur.
Lesdessins etmodèles industriels etartistiques sontrégisparleCode delapropriété industrielle
(version modifiée duDécret-loi royal du26juillet 1929); lesmodèles d'utilité sontrégispar
laLoin°11/1986 surlesbrevets du20mars 1986; etlaprotection autitredudroitd'auteur
estprévue dansleDécret-loi royal n°1/1996 du12avril1996 portant approbation dutexte
remanié delaLoisurlapropriété intellectuelle.4
4Letexte remanié delaLoisurlapropriété intellectuelle figure dans ledocument IP/N/1/ESP/C/6.IP/Q2/ESP/1
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Laprotection entantquedessin oumodèle industriel ouartistique peuts'ajouter àlaprotection
autitredudroit d'auteur, comme l'indique l'article 3.2dutexte remanié delaLoisurla
propriété intellectuelle.
Ellen'estpascompatible aveclaprotection entantquemodèle d'utilité, conformément à
l'article 169duCode delapropriété industrielle.
b) Lacondition àremplir pour obtenir laprotection d'undessin oumodèle industriel estla
nouveauté. Ellen'estpasexaminée d'office lorsdelaprocédure d'octroi dudroit(article 166
duCode delapropriété industrielle) maisl'estlorsdelaprocédure d'opposition (article 188).
Aucun paramètre permettant d'évaluer lanouveauté n'estfixédanslesrègles, maislapratique
administrative etjudiciaire exige unenouveauté auniveau mondial.
Toutes choses égales parailleurs, laprocédure estlamême quepourlesmarques (article 185
duCodedelapropriétéindustrielle),comptetenudesrèglesspécifiquesénoncéesàl'article170.
Encequiconcerne lesdessins oumodèles artistiques, laprocédure présente quelques traits
particuliers, parexemple, l'obligation dejoindre àlademande dedépôt l'autorisation del'auteur
lorsque l'oeuvre artistique n'estpasconsidérée comme tombée dans ledomaine public
(article 191duCode delapropriété industrielle).
c) Lesdroits sontexclusifs pendant unepériode dedixans,quipeutêtrerenouvelée dedixautres
années (article 185duCode delapropriété industrielle).
d) L'enregistrement confère desdroits exclusifs similaires àceuxénoncés àl'article 26:1de
l'Accord surlesADPIC.
Laprotection judiciaire desdessins etmodèles industriels etartistiques estprévue autitreXIII
delaLoin°11/1986 surlesbrevets, comme l'indique ladisposition 1a)delaLoi,relative
auxdérogations.
Ledroitresteenvigueur silataxeestpayée, danslesmêmes conditions quepourlesmarques.
L'usage dudessin oumodèle n'estpasexigé pourlemaintien envigueur dudroit, carcela
serait contraire àl'article 5BdelaConvention deParis.
e) Lesdessins oumodèles industriels nepeuvent êtreenregistrés s'ilssontfrappés parles
interdictions d'enregistrement applicables auxmarques (formes imposées pardesimpératifs
techniques, contraires àlaloi,àl'ordre public ouauxbonnes moeurs, formes quireproduisent
ouimitent lesarmoiries, ledrapeau, etc.desEtats, etc.(article 187duCode delapropriété
industrielle).
Lemême article dispose quelesrécipients etmodèles comportant desdessins quisontdes
éléments constitutifs demarques oudedénominations nepeuvent êtreenregistrés.
8. Veuillez indiquer comment lesdessins etmodèles detextiles sontprotégés parlaloi.
Lesdessins etmodèles detextiles sontprotégés delamême manière quelesdessins etmodèles
danslesautres secteurs industriels. Laprocédure estrapide cariln'yapasd'examen d'office aufond.