RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/C/W/249
29 de marzo de 2001
(01-1569)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
NUEVO EXAMEN DE LA ANULACIÓN O MENOSCABO
SIN INFRACCIÓN DE DISPOSICIONES EN EL MARCO
DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS
CON EL COMERCIO
Comunicación del Canadá
Se ha recibido de la Misión Permanente del Canadá la siguiente comunicación, de fecha 26 de
marzo de 2001, con la petición de que se distribuya a los Miembros.
_______________
I. INTRODUCCIÓN
Para mostrar a los Miembros del Consejo de los ADPIC la importancia de las reclamaciones
por anulación o menoscabo de ventajas sin infracción de disposiciones (reclamaciones "sin
infracción") e insistir en la oportunidad de la inclusión del tema en el orden del día del Consejo y en la
necesidad de seguir debatiéndolo, varios Miembros han presentado documentos sobre la cuestión de
las reclamaciones "sin infracción" con posterioridad a la Conferencia Ministerial de la OMC de 1999,celebrada en Seattle.  El Canadá participó, junto con la UE, la República Checa, Hungría y Turquía,
en la presentación de un documento en junio de 2000 (véase el documento IP/C/W/191 en el anexo II
del presente documento) que permitió impulsar los trabajos del Consejo de los ADPIC sobre ese
importante punto del orden del día.  Australia contribuyó también sustancialmente a los debates en
curso (véase el documento IP/C/W/212) en la reunión de septiembre de 2000.  Como resultado de esasactividades, ha cobrado relieve la necesidad de mantener un examen continuo del alcance y las
modalidades de las reclamaciones "sin infracción" en el marco del artículo 64 del Acuerdo sobre los
ADPIC.  Asimismo, los Estados Unidos presentaron un documento con posterioridad a la Conferencia
de Seattle (véase el documento IP/C/W/194) en que indicaban que, sin considerar indispensable la
continuidad de los debates, deseaban conocer las opiniones de los demás Miembros.
A nuestro entender, el Consejo de los ADPIC debería proseguir su labor al respecto hasta que
los Miembros culminasen el análisis de las serias y legítimas cuestiones planteadas en las
comunicaciones realizadas hasta la fecha, y hacer recomendaciones a la Conferencia Ministerial
respecto del alcance y las modalidades de las reclamaciones (véase el párrafo 3 del artículo 64 delAcuerdo sobre los ADPIC).  Con el presente documento para debate, el Canadá desea contribuir al
cada vez más intenso diálogo de fondo sobre las cuestiones planteadas en lo que respecta a las
reclamaciones "sin infracción".  Asimismo, el presente documento complementa la comunicación del
Canadá de febrero de 1999 en que se fomentaba el debate sobre las reclamaciones "sin infracción"
previamente a la Conferencia Ministerial de Seattle (véase el documento IP/C/W/127 en el anexo I al
presente documento).IP/C/W/249
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II. RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LAS
RECLAMACIONES "SIN INFRACCIÓN" DE DISPOSICIONES Y DE LA
NATURALEZA ESPECÍFICA DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
El Canadá considera que la aplicación potencial de las reclamaciones "sin infracción" en el
contexto del Acuerdo sobre los ADP IC difiere en su forma de la aplicación en el contexto del
comercio de mercancías.  El objetivo real de las negociaciones previas al Acuerdo sobre los ADPIC
fue la creación de un acuerdo de normas mínimas, aplicable mediante un sistema internacionalmente
aceptado de protección de la propiedad intelectual, para corregir las desigualdades de los niveles de
protección que no favorecían el comercio.  En principio, el Acuerdo sobre los ADPIC no regula las
cuestiones de acceso a los mercados ni impone compromisos relativos al nivel de ese acceso.  Aparte
de las frecuentes referencias de los Miembros al carácter específico del Acuerdo sobre los ADPIC,
cabe repetir que los resultados de las negociaciones de la OMC sobre acceso a los mercados seconsignan en las listas de concesiones nacionales anexas al Protocolo de la Ronda Uruguay, que es
parte integrante del Acta Final.  En el Acuerdo sobre los ADPIC no existe el mismo tipo de
intercambio de compromisos que en el GATT.  En cambio, el Acuerdo sobre los ADPIC establece las
reglas básicas para asegurar que todos los Miembros de la OMC adopten unas normas mínimas
universales de protección de la propiedad intelectual y que esas normas sigan siendo compatibles conlos principios de trato nacional y trato NMF.  Aunque las licencias contractuales permiten transferir
determinados derechos, no existe un comercio real de derechos de propiedad intelectual similar al
comercio de mercancías.  Los derechos de propiedad intelectual están incorporados a los bienes y
servicios comerciables.
Aunque es cierto que una insuficiente protección de la propiedad intelectual puede a veces
tener efectos disuasorios para el comercio y las in versiones, los problemas que han de resolver los
negociadores no son los mismos que los planteados a quienes han de hacer frente a los obstáculos no
arancelarios y otros impedimentos al comercio.  Los derechos de propiedad intelectual representan un
equilibrio entre la necesidad de proporcionar alicientes para recompensar e impulsar la innovación,por una parte, y el requisito de asegurar que la sociedad se beneficie del máximo acceso a las nuevas
creaciones, por otra.  Del mismo modo que una escasa protección de la propiedad intelectual puede
obstaculizar la innovación y el comercio, tambié n puede hacerlo una protección excesiva.  Por
ejemplo, aunque cabe esperar que algunos Miembros aumenten unilateralmente la duración de la
protección de los derechos, en consonancia con el espíritu del Acuerdo sobre los ADPIC y con el
principio de protección de la propiedad intelectual, es posible que un gran aumento del plazo de
protección en el Miembro A pueda, de hecho, anul ar o menoscabar los beneficios cuyo disfrute el
Miembro B había previsto en el momento de las negociaciones y con posterioridad.  Por ejemplo, es
posible que ciudadanos del Miembro B hayan realizado inversiones en la producción de distintas
obras, tales como películas cinematográficas o representaciones teatrales, tomando como base o
utilizando una obra cuyo paso al dominio público resulte previsible.  Si el Miembro A mantiene esa
obra básica fuera del dominio público durante otros 40 ó 50 años, la obra nueva o futura resultarápotencialmente afectada de forma indeterminada en el Miembro A, al haber aumentado el plazo de
protección en ese país.
En el documento para debate de Australia se destaca también el hecho de que el Acuerdo
sobre los ADPIC represente un equilibrio cuidadosamente negociado.  Australia realiza unaimportante observación acerca de la interpretación de la disposición sobre reclamaciones "sin
infracción" en relación con los objetivos específicos del Acuerdo sobre los ADPIC establecidos en sus
artículos 7 y 8 y en su preámbulo.  Al tiempo que se reconoce que una meta del Acuerdo sobre los
ADPIC es asegurar que la aplicación de los derechos de propiedad intelectual no cree obstáculos al
comercio lícito, siguen siendo un importante motivo de preocupación las posibilidades de desvirtuar odejar sin efecto los reconocimientos, principios y objetivos del Acuerdo mediante la utilización de las
reclamaciones "sin infracción" para fines distintos de los que, en principio, los Miembros habrían
previsto.  Al establecer el alcance y las modalidades de las reclamaciones, los Miembros han deIP/C/W/249
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asegurar que la disposición sobre reclamaciones "sin infracción" se aplique de la forma prevista por
ellos y de conformidad con la totalidad del Acuerdo sobre los ADPIC.  Por ejemplo, si se aplica una
medida con arreglo a los artículos 7 y 8, tal vez esté justificado esperar que determinados derechos
resulten afectados de alguna forma.  Los Miembros deben decidir si en esos casos cabe formular
reclamaciones "sin infracción".
III. DEFINICIONES
a) Aplicación de una medida
Para presentar una reclamación "sin infracción", la parte reclamante ha de probar la existencia
de una relación causal entre el daño sufrido y una "medida" aplicada por la parte demandada.  El
concepto de "medida" no se ha definido aún expresamente, pero la decisión adoptada en la diferenciaJapón - Películas  parece indicar que los grupos especiales de la OMC podrían interpretar ese término
en sentido amplio, aplicable a todos los aspectos de la acción de gobierno.  Hasta la fecha, en la
mayoría de las diferencias "sin infracción", las reclamaciones se han referido a leyes o
reglamentaciones gubernamentales.  En algunos casos, los grupos especiales han considerado que las
directrices administrativas quedan comprendidas en el concepto de "medida".  Sin embargo, en esoscasos ( Japón - Semiconductores  y Japón - Restricciones a la importación de determinados productos
agropecuarios ) se consideró que el contexto era fundamental, ya que las directrices administrativas se
aplicaban como si fueran obligatorias.
Los Miembros deberían examinar la posibilidad de aplicar medidas reparadoras "sin
infracción" a las acciones de los tribunales o de las autoridades encargadas de ejecutar las leyes.  Por
ejemplo, si un tribunal de última instancia de un país Miembro hubiese anulado legislación en trámite
de aprobación o aprobada en el momento en que los Miembros negociaban el Acuerdo sobre los
ADPIC, ¿podrían los demás Miembros alegar que habían basado algunas concesiones en la previsión
de que esa legislación se aprobaría o se mantendría en vigor?
Aunque la jurisprudencia del GATT/OMC no ofrece mucha orientación específica, se pedirá a
los grupos especiales que determinen si el concepto de "medida" comprende las decisiones judiciales
y las medidas adoptadas por las autoridades encargadas de la ejecución de las leyes en el contexto del
Acuerdo sobre los ADPIC, ya que, además de establecer normas internacionales aplicables a los
derechos de propiedad intelectual, el Acuerdo impone obligaciones relativas a la observancia de esos
derechos mediante procedimientos y remedios civiles, administrativos y penales.  Es lógico suponerque los Miembros no deseen utilizar las medidas reparadoras "sin infracción" como medio para zanjar
determinadas diferencias internas, utilizando efectivamente los grupos especiales de la OMC como
recurso final.  Aun cuando el recurso a las medidas reparadoras "sin infracción" se limitase
únicamente a la corrección de actos sistémicos, ¿a qué tipo de restricciones estarían sujetos los grupos
especiales de la OMC al dictar resoluciones sobre el ejercicio de la autoridad discrecional otorgadapor los Miembros a sus tribunales y organismos de  ejecución nacionales?  En ese contexto, ¿cabría
recurrir súbitamente a medidas reparadoras "sin infracción" en los casos en que no haya habido
acción?  Tal perspectiva parece peligrosa, y los Miembros deberían examinar la posibilidad de
rechazarla oficialmente.  Y lo que es más importante, ¿cómo evitarían los grupos especiales la
intromisión en asuntos relacionados con la función misma de las instituciones estatales (es decir, consu organización, los recursos de que disponen o la forma en que adoptan las decisiones)?
b) Ventajas resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC
Para establecer un caso de anulación o menoscabo "sin infracción" con arreglo al apartado b)
del párrafo 1 del artículo XXIII, el Miembro interesado ha de demostrar que, en el momento de firmar
el Acuerdo sobre los ADPIC, era previsible la obtención de una "ventaja" que, posteriormente, resultó
anulada o menoscabada.  ¿Cómo debería definirse el término "ventaja"?  La historia de lasIP/C/W/249
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negociaciones relativas al Acuerdo sobre los ADPIC apenas si proporciona orientación.  Como no
hubo un entendimiento común acerca de la forma en que se aplicarían las medidas reparadoras "sin
infracción", no se llevó a cabo ningún debate de fondo sobre el concepto de "ventaja".  La
jurisprudencia existente en materia de medidas reparadoras "sin infracción" constituye un marco
válido para el análisis global, pero tiene también utilidad limitada en lo que respecta a la definicióndel concepto de "ventaja" en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC.  El objetivo de las
negociaciones del GATT es intercambiar concesiones de acceso a los mercados.  En ese contexto,
cabe afirmar que la "ventaja" reivindicada es el acceso a los mercados adicional obtenido durante
determinada ronda de negociaciones.  Sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC es básicamente un
acuerdo sobre normas mínimas en que se establecen  disposiciones de aplicación mundial sobre la
adquisición, el mantenimiento y la observancia de lo s derechos de propiedad intelectual.  Aunque esos
derechos pueden facilitar el comercio y las inversiones, las obligaciones previstas en el Acuerdo sobrelos ADPIC no pueden considerarse concesiones de acceso a los mercados.  La "ventaja" otorgada es la
capacidad de terceros para "adquirir, mantener y ejercer" los derechos de propiedad intelectual, y no
se aplica automáticamente a la explotación de esos derechos.  Asimismo, existen diferentes formas de
considerar los beneficios no económicos.  Una de ellas serían los resultados positivos originados por
el número de veces que un artículo se menciona en una revista científica.  A continuación figuranalgunos ejemplos en que se ponen de manifiesto los problemáticos efectos del concepto de ventaja
como acceso a los mercados en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.
Seguridad nacional:  Un célebre terrorista firma un contrato con un editor para publicar y
distribuir un libro sobre la forma de llevar a cabo oper aciones terroristas.  En el Miembro A, el editor
obtiene los derechos mundiales sobre el libro y se dispone a aceptar pedidos anticipados de la obra,
poniendo de manifiesto sus posibilidades de venta.  El Miembro B interviene para prohibir la
publicación del libro por motivos de seguridad naci onal.  ¿Debería el Miembro A tener capacidad
para plantear una diferencia "sin infracción" en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC y alegar
anulación y menoscabo del acceso a los mercados asociado al derecho de autor sobre la obra?¿O sería más apropiado formular la prohibición como una cuestión relativa al comercio de mercancías
con arreglo a los artículos XI (restricciones cuantitativas) y XX (excepciones generales)
o XXI (excepciones relativas a la seguridad) del GATT?  Es probable que se planteen cuestiones
similares cuando exista un derecho de autor sobre obras sujetas de otro modo a limitaciones relativas
a la libertad de expresión y cuya interpretación puede variar entre los distintos Miembros
(por ejemplo, los libelos, la pornografía o las publicaciones que inciten al odio).
Autoridad de reglamentación:  El Miembro A adopta un sistema de registro de armas cortas
que funciona mediante la renovación periódica de la licencia y el pago de la tasa correspondiente.
Tras la adopción de esa medida, se produce una reducción de las exportaciones de armas cortas
patentadas procedentes del Miembro B.  ¿Debería el Miembro B plantear una diferencia "sin
infracción" en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC basada en la anulación o el menoscabo delacceso a los mercados asociado a los derechos de patente relativos a las armas exportadas al
Miembro A?  Si en esa situación se admite una diferencia "sin infracción", ¿en qué circunstancias
podrían los Miembros de la OMC ejercer su autoridad de reglamentación para controlar la entrada en
el mercado de productos patentados que pudiesen considerarse menos sujetos a restricciones, pero, a
pesar de todo, sujetos a control (por ejemplo, productos farmacéuticos, aparatos electrónicos o piezasde maquinaria)?
Autoridad institucional:  Como resultado del creciente número de enfrentamientos entre niños
a causa de los cromos coleccionables, las autoridades escolares del Miembro A prohíben que los
alumnos lleven tales cromos a los patios escolares.  El resultado de esa medida es una reducción de lasventas de cromos coleccionables amparados por marcas de fábrica o de comercio del Miembro B.
¿Debería el Miembro B tener capacidad para plantear una diferencia "sin infracción" en el marco del
Acuerdo sobre los ADPIC basada en la anulación o el menoscabo del acceso a los mercados de los
cromos de marca de fábrica o de comercio exportados por el Miembro B?  Si se admite una diferenciaIP/C/W/249
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"sin infracción" en tal situación, ¿con qué fundamento podría limitarse la utilización de medidas
reparadoras contra medidas gubernamentales, como por ejemplo medidas sanitarias o de seguridad,
que influyan negativamente en el acceso a los mercados de bienes o servicios de marca de fábrica o de
comercio?
c) Medidas reparadoras
Una de las principales diferencias entre una reclamación "con infracción" (apartado a) del
párrafo 1 del artículo XXIII del GATT) y una reclamación "sin infracción" (apartado b) del párrafo 1
del artículo XXIII) es la naturaleza de la medida reparadora.  Mientras que la acción reparadora
aplicable a un caso "con infracción" en el marco del mecanismo de solución de diferencias suele ser la
retirada de la medida, no ocurre así en los casos "sin infracción" (apartado b) del párrafo 1 delartículo 26 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que rige la solución de
diferencias (ESD)).  Como observó el Órgano de Apelación en la diferencia India - Patentes , en un
caso "sin infracción", "[l]a meta última no es la retirada de la medida de que se trate, sino llegar a un
ajuste mutuamente satisfactorio, generalmente por medio de una compensación".  En el contexto del
GATT, si la reclamación se refiere a la anulación o al menoscabo de concesiones de acceso a losmercados, la cuantificación de la compensación no suele constituir un problema significativo.  Sin
embargo, la cuantificación del nivel de anulación y menoscabo en el contexto del Acuerdo sobre los
ADPIC puede ser más difícil.
Supongamos que el Miembro A ha previsto  procedimientos y remedios civiles y
administrativos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, pero introduce una
modificación que impone la carga de la prueba al titular de los derechos, de forma que es muy difícil
que las reclamaciones tengan éxito.  El Miembro B presenta una reclamación "sin infracción".
¿Cómo se cuantifica el nivel de anulación y menoscabo experimentado sin saber con precisión
cuántos titulares de derechos del Miembro B han resultado afectados, y cuántos de ellos habríantenido éxito en su reclamación en ausencia de la modificación y, en su caso, qué ventajas
"económicas" se han perdido?  El hecho de que el  Acuerdo sobre los ADPIC permita aplicar remedios
económicos o monetarios es una cuestión completamente independiente de las garantías de acceso a
los mercados, que no constituyen el objetivo de ese Acuerdo.
d) Previsiones razonables
La práctica del GATT indica que una reclamación ha de basarse en una medida que la parte
reclamante no haya podido prever razonable o legítimamente (véase CEE - Productos cítricos ).  Los
grupos especiales han examinado también las previsiones razonables de las partes reclamantes
respecto de las ventajas resultantes para ellas en virtud de determinado acuerdo.  En la Nota de la
Secretaría distribuida con la signatura IP/C/W/124 se indica que el carácter razonable de la previsiónse determina en función del momento en que se cerró la negociación de los compromisos pertinentes
y, en consecuencia, los aspectos cronológicos son fundamentales para establecer si la medida podría
haberse previsto razonablemente.  A ese respecto, el Acuerdo sobre los ADPIC podría considerarse
establecido el 15 de abril de 1994, fecha en que los Miembros adoptaron el Acta Final de la Ronda
Uruguay.  La cuestión de las fechas parece digna de examen en el Consejo de los ADPIC.
IV. CARGA DE LA PRUEBA
Puesto que las reclamaciones "sin infracción" interfieren con la previsión de que los
Miembros sólo asumirán la responsabilidad del incumplimiento de sus obligaciones, la práctica del
GATT estableció diferentes normas relativas a la carga de la prueba en tales casos.  En las diferencias"con infracción", la anulación o el menoscabo tiene su origen en el incumplimiento de la obligación.
En consecuencia, una vez que la parte reclamante demuestra que se ha producido una infracción, la
carga de demostrar que no ha existido anulación o menoscabo recae en la parte demandada.  EnIP/C/W/249
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cambio, en una diferencia "sin infracción", no cabe concluir que haya habido anulación o menoscabo,
sino que corresponde a la parte demandante presentar una "justificación detallada" en apoyo de su
caso (apartado a) del párrafo 1 del artículo 26 del ESD).  Los antecedentes parecen indicar que esa
justificación no debe consistir únicamente en una simple descripción de la medida transgresora, sino
que ha de contener una exposición detallada de las previsiones de las partes negociadoras y demostrarla existencia de una relación causal clara entre la medida de que se trate y la anulación o el
menoscabo.  En general, todo parece indicar que los grupos especiales han aplicado un criterio de
administración de pruebas basado en un equilibrio de probabilidades.  Los Miembros deberían
examinar la posibilidad de aplicar un criterio más estricto a las diferencias "sin infracción" en el
contexto del Acuerdo sobre los ADPIC.
V. ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE RECLAMACIONES "SIN INFRACCIÓN"
EN EL MARCO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC MEDIANTE UN CONSENSO
"POSITIVO", EN LUGAR DE "NEGATIVO"
Con arreglo al ESD, las decisiones de los grupos especiales y del Órgano de Apelación se
adoptan por consenso "negativo", es decir, un informe se adopta si no es rechazado por todos los
Miembros.  Al parecer, las reclamaciones "motivadas por otras situaciones", previstas en elapartado c) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT, constituyen una excepción a esa práctica.  En
el párrafo 2 del artículo 26 del ESD se establecen las normas aplicables a los casos en que se invoque
el apartado c) del párrafo 1 del ar tículo XXIII.  En conc reto, se establece que la Decisión de 1989 del
GATT sobre "Mejoras de las normas y procedimientos de solución de diferencias del GATT"
(L/6489) será aplicable a la consideración de las recomendaciones y resoluciones para su adopción y ala vigilancia y aplicación de dichas recomendaciones y resoluciones en los casos de reclamaciones
"motivadas por otras situaciones".  En la Decisión se establece lo siguiente:
"Se mantendrá la práctica de la adopción de los informes de los grupos especiales por
consenso, sin perjuicio de las disposiciones del Acuerdo General sobre la adopción dedecisiones, que siguen siendo aplicables."
Con respecto al apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII, en ausencia de un texto específico en
contrario en el párrafo 1 del artículo 26 del ESD, todo parece indicar que las decisiones "sin
infracción" se adoptarían por consenso "negativo".
Al imponer una moratoria de cinco años y el requisito de examinar obligatoriamente la
aplicación de los apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT, de conformidad con lospárrafos 2 y 3 del artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros reconocieron la existencia
de determinadas similitudes intrínsecas y expresaron una preocupación común por las reclamaciones
"sin infracción" y "motivadas por otras situacio nes".  Tradicionalmente, las disposiciones "sin
infracción" se han formulado en respuesta a obstáculos no arancelarios que, de otro modo, habrían
malogrado la eficacia de las normas del antiguo GATT.  Las reclamaciones "motivadas por otrassituaciones" tienen como objetivo brindar a cada Miembro la posibilidad de "tratar de obtener una
modificación de los compromisos que hubiera contraído si, a causa de la actuación de otros países, se
creara una situación en la que ya no pudiera re spetar dichos compromisos" (E/CONF.2/C.6/W.19,
página 1).  Desde una perspectiva de política, las reclamaciones "sin infracción" ponen de manifiesto
muchas de las cuestiones planteadas en relación con las reclamaciones "motivadas por otrassituaciones".  La capacidad de los Miembros pa ra introducir nuevas, y quizás decisivas, medidas
sociales, de desarrollo económico, sanitarias, ambientales y culturales no debe interpretarse como una
negación de las ventajas definidas equívocamente en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Como se explica
en la sección del presente documento relativa a la carga de la prueba, los apartados b) y c) del
párrafo 1 del artículo XXIII, a diferencia del apartado a) de ese párrafo, no permiten la presunción deanulación y menoscabo.  La parte reclamante ha de probar que el Miembro infractor ha anulado o
menoscabado ventajas razonablemente previstas cuando se cerraron las negociaciones relativas alIP/C/W/249
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Acuerdo sobre los ADPIC.  Análogamente, como se examinó en la sección sobre medidas reparadoras
del presente documento, tanto en las reclamaciones "sin infracción" como en las "motivadas por otras
situaciones", el objetivo final no es la retirada de la medida correspondiente, sino más bien el logro de
un ajuste mutuamente satisfactorio, consistente, en general, en una compensación.  Por ello, es lógico
preguntarse si, en el contexto del Acuerdo sobr e los ADPIC, las reclamaciones "sin infracción" y las
"motivadas por otras situaciones" no deberían regirse por el mismo procedimiento de adopción de
decisiones, es decir, el consenso "positivo" (en virtud del cual sería necesario que todos los Miembros
mostrasen su conformidad con un informe antes de adoptarlo).
VI. CONCLUSIÓN
El presente documento para debate, junto co n las anteriores comunicaciones de otros
Miembros, reúne razones válidas para que el Cons ejo de los ADPIC siga analizando y examinando a
fondo el alcance y las modalidades de las reclamaciones "sin infracción" en la medida en que tengan
relación con el Acuerdo sobre los ADPIC y los derechos de propiedad intelectual.  En consecuencia,
desearíamos pedir al Consejo de los ADPIC que prosiguiese el examen de las cuestiones identificadas
en los documentos presentados hasta la fecha, con miras a cumplir las funciones que le asigna el
artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC.
_______________IP/C/W/249
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ANEXO I:  DOCUMENTO IP/C/W/127
ANULACIÓN O MENOSCABO SIN INFRACCIÓN DE DISPOSICIONES
EN EL MARCO DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS
CON EL COMERCIO (ADPIC)
Comunicación del Canadá
El Canadá ha pedido, mediante una comunicación  de su Misión Permanente de 5 de febrero
de 1999, que se distribuya a los Miembros el siguiente texto.
______________
Cuestión
El artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la posibilidad de adoptar medidas
reparadoras por anulación o menoscabo de ventajas  sin infracción de disposiciones (reclamaciones
"sin infracción").  Según los términos de dicho artículo, podrán presentarse reclamaciones sin
infracción con respecto a los derechos de propiedad intelectual a partir del 1º de enero del año 2000,
salvo que haya un consenso entre todos los Miembros de la OMC en contrario.  Hasta la fecha,
el Consejo de los ADPIC no ha mantenido ningún debate sustantivo sobre la anulación o menoscabo
de ventajas sin infracción de disposiciones.  El Canadá considera que es urgente iniciar este examen.El Canadá está preocupado ante la posibilidad de que esta medida reparadora, en el contexto de la
propiedad intelectual, limite la capacidad de los Miembros para introducir medidas importantes en
muchas áreas vitales.
Antecedentes
El Acuerdo sobre los ADPIC incorpora el artículo XXIII del GATT de 1994, que permite que
puedan solicitarse compensaciones por la anulación o menoscabo de ventajas por medidas que califica
como "no contrarias" a las disposiciones del Acuerdo.  En términos más sencillos, las medidas que
anulan o menoscaban ventajas "sin infracción" de disposiciones son aquellas que, aunque no sean
contrarias a las disposiciones del Acuerdo, tienen por efecto anular o menoscabar una "ventaja"
resultante de un tratado internacional.  El motivo de esta disposición es proteger el equilibrio general
de concesiones razonablemente esperado  cuando se firmó el acuerdo.
Este concepto tiene su raíz en el comercio de mercancías.  Sus antecedentes y su aplicación se
encuentran en el área del acceso a los mercados, remontándose a la época en que surgieron los
acuerdos internacionales de comercio, cuando los gobiernos podían eludir los compromisos
relativamente escasos que asumían (generalmente consolidaciones arancelarias) levantando nuevos
obstáculos no arancelarios al comercio para socavar las promesas que contenían aquéllos.  Esta
medida reparadora, en su construcción (interpretación estricta de la medida, concepto de expectativasrazonables, relación de causalidad, criterios probatorios más estrictos) y en su aplicación (sólo se han
planteado ocho casos en el marco del GATT y uno en el de la OMC), refleja el interés de los
Miembros por que se defina cuidadosamente su alcance.  Después de todo, los gobiernos que han
aceptado unas obligaciones concretas a cambio de un conjunto definido de ventajas consignadas en
Listas no quieren exponerse a diferencias por actos que no infrinjan el texto del acuerdo.
Durante las negociaciones de la Ronda Uruguay se amplió el concepto de reclamaciones sin
infracción para hacerlo aplicable a los demás acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancíasIP/C/W/249
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(además del GATT de 1994) y al comercio de servicios.  Durante las negociaciones del Acuerdo sobre
los ADPIC en particular hubo un marcado desacuerdo con respecto a la inclusión en el futuro acuerdo
sobre la propiedad intelectual de una disposición sobre reclamaciones sin infracción de disposiciones.
Por último, el texto final incluyó una referencia al concepto pero retrasó la entrada en vigor de la
disposición hasta el 1º de enero del año 2000 y estableció que el Consejo de los ADPIC "examinará elalcance y las modalidades" de las reclamaciones de este tipo durante el período intermedio y
presentará recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobación.  La Conferencia
Ministerial podrá decidir si aprueba esas recomendaciones o amplía el plazo por consenso
(artículo 64).
En opinión del Canadá, los efectos de la aplicación de esta doctrina en el marco del Acuerdo
sobre los ADPIC serían muy negativos por los siguie ntes motivos:  1) es muy difícil calibrar las
responsabilidades a que daría lugar la introducción en el régimen de los ADPIC de las reclamacionessin infracción;  y 2) por consiguiente, las decisiones políticas internas podrían resultar limitadas de un
modo inaceptable.
Motivos de preocupación
1. Incertidumbre sobre su alcance
Las medidas reparadoras sin infracción de disposiciones se basan en la premisa de que una
medida adoptada por un gobierno puede ser objeto de una reclamación aunque no infrinja ninguna
obligación concreta.  Dado su carácter inusual, los grupos especiales del GATT han interpretado
estrictamente esta medida reparadora, aunque el Informe del Grupo Especial Japón - Película , de
la OMC, haya sembrado algunas incertidumbres sobre esta interpretación.  A ello se añade la
incertidumbre que rodea a la propia medida reparadora, lo que hace que potencialmente tenga unámbito extremadamente amplio.  Además, no se ha recurrido frecuentemente a esta medida, por lo
que se dispone de pocos análisis en que basarse.
Para entender el carácter y el alcance de la obligación de no anular o menoscabar ventajas
esperadas en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual, hay que entender en qué se
diferencia el Acuerdo sobre los ADPIC del GATT y el AGCS y cómo esas diferencias hacen que seamucho más difícil prever las consecuencias de la medida reparadora.  A diferencia de otros Acuerdos
de la OMC, como los referentes a mercancías o servicios, el Acuerdo sobre los ADPIC no se interesa
principalmente por cuestiones relacionadas con el acceso a los mercados y no incluye el compromiso
de lograr un cierto nivel de acceso a los mismos.  El intercambio de derechos y obligaciones que
supone el Acuerdo sobre los ADPIC no es igual al que suponen el GATT o el AGCS.  A diferencia de
éstos, el Acuerdo sobre los ADPIC establece unas disposiciones básicas que garantizan que todos los
Miembros de la OMC respetarán unas normas míni mas universales de protección de la propiedad
intelectual y que esas normas se aplicarán de forma compatible con el trato nacional y el trato NMF.
Esta diferencia entre el Acuerdo sobre los ADPIC y los demás Acuerdos de la OMC tiene importantes
consecuencias en la utilización de esta medida reparadora sin infracción de disposiciones en el
contexto de la propiedad intelectual.
La dificultad que supone aplicar a las obligaciones sobre los ADPIC el concepto de
reclamación sin infracción de disposiciones queda clar amente de manifiesto si se examina el concepto
de "ventaja".  La justificación de las medidas reparadoras sin infracción de disposiciones es que los
Miembros establecen un acuerdo comercial basado en las "expectativas razonables" sobre las ventajas
que resultarán del mismo.  Por eso, parece fundamental que exista un cierto grado de entendimiento
común entre los Miembros, en el momento en que negocien un acuerdo, sobre el contenido de esas
"ventajas".  En el caso de la propiedad intelectual, las opiniones sobre lo que significa "ventaja", que
es un término que ha generado muchos debates pero no una opinión común, son muy diferentes.IP/C/W/249
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De conformidad con los objetivos principales del Acuerdo sobre los ADPIC, el Canadá opina
que por "ventaja" se entiende principalmente el derecho atribuido al titular de una propiedad
intelectual de prohibir su uso no autorizado.  Si n embargo, algunos Miembros han sostenido que la
ventaja real de un derecho de propiedad intelectual consiste en los beneficios económicos totales
previstos.  Ante la falta de acuerdo o tan siquiera de un debate sustantivo del significado del término"ventaja" en el contexto de los derechos de propiedad intelectual, los grupos especiales tendrían que
elaborar una definición casi en el vacío.  Ello sobrepasaría el ámbito aconsejable de los mandatos
dentro del proceso de solución de diferencias.
Es normal que haya interpretaciones diferentes de las obligaciones pero, en este caso, la falta
de una opinión común sobre el elemento esencial de la medida reparadora hace que su utilización
genere muchas incertidumbres.  Todas estas incertidumbres tienen un efecto paralizador del ejercicio
de la legítima autoridad reguladora.  Cuanto mayor sea la incertidumbre, mayor será el impacto.Además, en algunos casos puede dar lugar a una severa limitación de lo que muchos considerarían el
ejercicio normal de la autoridad soberana para lograr objetivos relacionados con la salud, la seguridad
y el medio ambiente.
2. Socavamiento de la autoridad reguladora
Debido a la indeterminación de las reclamaciones sin infracción en el marco de la propiedad
intelectual, los gobiernos podrían encontrarse real e indebidamente limitados en el desarrollo de sus
políticas.  Está admitido que las medidas y programas destinados a lograr objetivos políticos legítimos
de carácter público, aunque sean plenamente compatibles con las obligaciones dimanantes del
Acuerdo sobre los ADPIC, pueden tener repercusiones en los derechos de propiedad intelectual.  Si se
sigue adelante en el proceso de establecer compromisos consolidados en el marco de la solución dediferencias, los Miembros es posible que descubran en el futuro que el vago concepto de
reclamaciones sin infracción aplicado a las obligaciones sobre los ADPIC puede adquirir un alcance
mucho más amplio de lo que se hubiera podido prever nunca.
El ejercicio de las facultades normales de los gobiernos produce muchas veces cambios en las
condiciones mercantiles.  Estos cambios pueden suponer una disminución del valor de un derecho depropiedad intelectual.  Por ejemplo, se podría considerar que si se establece el requisito de que los
cigarrillos estén empaquetados con papel en blanco se estaría "anulando o menoscabando" las
ventajas que los países exportadores de cigarrillos esperaban que sus nacionales obtendrían de sus
derechos sobre marcas de fábrica o de comercio.
Debido a las incertidumbres que rodean a esta medida reparadora en el contexto de
los ADPIC, es fundamental que los gobiernos sean plenamente conscientes de las obligaciones que
asumen y que, en la mayor medida posible, las obligaciones consten por escrito para minimizar laposibilidad de interpretaciones no queridas.
Conclusión
Las medidas reparadoras sin infracción de disposiciones surgieron en un contexto totalmente
diferente al del Acuerdo sobre los ADPIC, como medio para asegurar el acceso a los mercados.  En el
contexto de la propiedad intelectual, no es aconsejable transplantar esta medida reparadora al entornode los ADPIC y, en opinión del Canadá, introducirá en el Acuerdo un pernicioso grado de
incertidumbre.  Por ese motivo, amenaza con limitar la capacidad de los Miembros para establecer
nuevas medidas, quizá vitales, de carácter social o relacionadas con el desarrollo económico, la salud,
el medio ambiente y la cultura que podría interpretarse que niegan unas ventajas, mal definidas,
resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC.
_______________IP/C/W/249
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Anexo I al documento IP/C/W/124
Disposiciones aplicables
Extracto del Acuerdo sobre los ADPIC
Artículo 64
Solución de diferencias
1. Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la
solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los
artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre
Solución de Diferencias.
2. Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC, para la solución de las diferencias en el ámbito del presente Acuerdo no serán
de aplicación los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994.
3. Durante el período a que se hace referencia en el párrafo 2, el Consejo de los ADPIC
examinará el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 1 b)y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 que se pl anteen de conformidad con el presente Acuerdo
y presentará recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobación.  Las decisiones de la
Conferencia Ministerial de aprobar esas recomendaciones o ampliar el período previsto en el párrafo 2
sólo podrán ser adoptadas por consenso, y las recomendaciones aprobadas surtirán efecto para todos
los Miembros sin otro proceso de aceptación formal.
Extracto del GATT de 1994
Artículo XXIII
Anulación o menoscabo
1. En caso de que una parte contratante considere que una ventaja resultante para ella directa o
indirectamente del presente Acuerdo se halle anulada o menoscabada o que el cumplimiento de uno
de los objetivos del Acuerdo se halle comprometido a consecuencia de:
a) que otra parte contratante no cumpla con las obligaciones contraídas en virtud del
presente Acuerdo;  o
b) que otra parte contratante aplique una medida, contraria o no a las disposiciones del
presente Acuerdo;  o
c) que exista otra situación,
dicha parte contratante podrá, con objeto de llegar a un arreglo satisfactorio de la cuestión, formular
representaciones o proposiciones por escrito a la otra u otras partes contratantes que, a su juicio,
estime interesadas en ella.  Toda parte contratante cuya intervención se solicite de este modoexaminará con comprensión las representaciones o proposiciones que le hayan sido formuladas.
_______________IP/C/W/249
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ANEXO II:  DOCUMENTO IP/C/W/191
RECLAMACIONES EN CASOS EN QUE NO HAY INFRACCIÓN, DE
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC – TEMAS
PROPUESTOS PARA EL EXAMEN DEL ALCANCE Y LAS
MODALIDADES PREVISTO EN EL PÁRRAFO 3 DEL
ARTÍCULO 64 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
Comunicación del Canadá, la República Checa, las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
Hungría y Turquía1
La Secretaría ha recibido la presente comunicación de la Delegación Permanente de la
Comisión Europea, de fecha 21 de junio de 2000, presentada en nombre del Canadá, la República
Checa, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, Hungría y Turquía.
_______________
1. Introducción
1. El carácter específico del Acuerdo sobre los ADPIC hace necesario un examen detenido del
alcance y las vías de las reclamaciones en casos en que no hay infracción.  No obstante, hasta el
momento no se ha abordado adecuadamente la cuestión del alcance y las modalidades de dichas
reclamaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.  No se han hecho suficientes progresos para
poder sacar conclusiones de las aportaciones de los Miembros y los debates en el Consejo delos ADPIC.
2. En términos generales, los Miembros han expuesto opiniones divergentes, pero hasta ahora se
han dado pocos detalles para aclarar las diversas posiciones, que pueden resumirse de la siguiente
manera:  un Miembro ha hecho hincapié en las características similares de los tres Acuerdos básicos
de la OMC y en consecuencia ha manifestado su firme interés en garantizar la posibilidad de presentar
reclamaciones contra medidas que, sin infringir el Acuerdo sobre los ADPIC, puedan anular omenoscabar los beneficios que cabe esperar que se deriven del mismo.  La posibilidad de una amplia
aplicación de este tipo de reclamaciones ha llevado a otros Miembros a subrayar la importancia de
proseguir el debate.  Se ha señalado la necesidad de mantener una absoluta coherencia entre los
principales Acuerdos de la OMC y de evitar una aplicación de los mismos que pueda resultar
contradictoria.  Asimismo, se ha destacado la necesidad de mantener la libertad de perseguir objetivoslegítimos de política pública.
3. Teniendo en cuenta el firme apoyo a la continuación de un examen minucioso, que se hizo
patente en los debates mantenidos en la última reunión del Consejo de los ADPIC, celebrada el 21 de
marzo de 2000, se pretende con esta comunicación hacer una aportación al futuro debate sustancial enel Consejo de los ADPIC sobre el alcance y las modalidades de las reclamaciones en casos en que no
hay infracción.  Es evidente que no se trata de una aportación exhaustiva que abarque todas las
cuestiones que las delegaciones deseen tal vez plantear al respecto y que puede ser completada por
futuras comunicaciones por escrito.
                                                     
1 Los Miembros en cuyo nombre se ha presentado esta comunicación han indicado que debe entenderse
sin perjuicio de los derechos y obligaciones que les corresponden de conformidad con el artículo 64 del Acuerdo
sobre los ADPIC.IP/C/W/249
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2. Aspectos que es preciso tener en cuenta
4. Al examinar el ámbito y modalidades de las reclamaciones en casos en que no hay infracción
en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, deben sopesarse detenidamente varios elementos.
a) El Acuerdo sobre los ADPIC no es por su propia naturaleza un acuerdo sobre acceso a los
mercados
5. El Acuerdo sobre los ADPIC, aunque es cierto que facilita el acceso a los mercados de bienes
y servicios con derechos de propiedad intelectual, no es por su propia naturaleza un acuerdo sobre
acceso a los mercados.  Los compromisos de acceso a los mercados se recogen en las respectivas
listas anexas al Acuerdo General y al AGCS de lo s Miembros de la OMC, y han sido negociados en
sucesivas Rondas del GATT/OMC.
6. El Acuerdo sobre los ADPIC es, esencialmente, un acuerdo sui generis .  Establece normas
mínimas con respecto a la adquisición o explotación de derechos de propiedad intelectual y a su
alcance, así como los procedimientos y medidas para conseguir la observancia de esos derechos,especialmente, por cuanto permite adoptar medidas eficaces contra el uso no autorizado de esos
derechos por parte de terceros.  Por lo tanto, podrían considerarse comprendidas en el ámbito posible
de los casos en que no hay infracción en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC las reclamaciones
vinculadas principalmente a beneficios que cabe esperar razonablemente que se deriven de la
concesión de derechos de propiedad intelectual y su exclusividad, es decir de beneficios específicos
del Acuerdo sobre los ADPIC, y no de los posibles rendimientos económicos comprendidos en las
concesiones en materia de acceso a los mercados, con arreglo al Acuerdo General o el AGCS.
7. Podrían pertenecer a esta categoría los casos en los que las limitaciones a la disponibilidad, el
mantenimiento o la observancia de un derecho de propiedad intelectual constituya el objeto específico
de una reclamación.  En cambio, cuando el princi pal objeto de una reclamación sea (una restricción
sobre) el acceso a los mercados, la reclamación debería presentarse de conformidad exclusivamente
con los procedimientos pertinentes establecidos en el Acuerdo General y el AGCS.
b) Coherencia entre los diversos Acuerdos de la OMC8. Los derechos de propiedad intelectual están en todos los casos vinculados a bienes o
servicios, respecto de los cuales se han negociado en el marco del Acuerdo General y del AGCS los
derechos de acceso a los mercados.  Es importante, y redunda en interés de todos los Miembros de la
OMC, asegurarse de que las reclamaciones presentadas el amparo de diversos Acuerdos de la OMC
no den lugar a un resultado en el proceso de solución de diferencias que termine por socavar la
coherencia entre dichos acuerdos.
9. Lo anterior resulta particularmente pertinente en el ámbito de las reclamaciones en casos en
que no hay infracción, en la medida en que esas reclamaciones no conciernen al incumplimiento de
una obligación internacional aceptada por un Miembro de la OMC, sino a la anulación o menoscabo
de un beneficio, sin que se haya infringido específicamente ninguna disposición.
10. Hay algunos ejemplos que pueden aclarar la necesidad de mantener la coherencia entre los
diversos Acuerdos de la OMC.  Un país puede  optar por prohibir la fabricación, elaboración,
importación y distribución de materiales o productos que contienen una sustancia prohibida, lo que
podría afectar a titulares extranjeros de derechos de propiedad intelectual que son los principalessuministradores de esos productos al mercado.  De forma análoga, otro país puede decidir imponer
restricciones a la publicidad en la comercialización de ciertos bienes o servicios, lo que podría
entrañar importantes limitaciones a la promoción de marcas, marcas registradas de fábrica o de
comercio u otras denominaciones.  Por último, un país puede optar por imponer una pesada cargaIP/C/W/249
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impositiva a ciertos bienes con derechos de propiedad intelectual cuya utilización es sumamente
perjudicial para el medio ambiente.
11. En todos estos casos es muy dudoso que los Miembros de la OMC se demuestren inclinados a
dar a los países la opción de presentar una reclamación sin que exista infracción de disposiciones en elmarco del Acuerdo sobre los ADPIC, en caso de que se constate que la medida cumple plenamente las
disposiciones multilaterales del GATT y sus acuerdos anexos o del AGCS.  Como mínimo, a fin de
mantener la coherencia entre los Acuerdos de la OMC, las medidas que estén amparadas por las
excepciones generales establecidas en el GATT o en el AGCS no deberían quedar sujetas al proceso
de solución de diferencias en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.  De los acuerdos enumerados en
la nota de la Secretaría
2 que contienen disposiciones sobre las reclamaciones en casos en que no hay
infracción se deduce que cabe reducir la posibilidad de conflictos de esa naturaleza.  Además de lasexcepciones hay también otros enfoques, que valdría la pena examinar en posteriores debates.
3. Medidas de seguimiento propuestas
12. Dada la cantidad de asuntos pendientes que es necesario seguir aclarando y examinando, se ha
propuesto proseguir en el Consejo de los ADPIC los debates sobre el alcance y modalidades.
Aportaciones complementarias podrían arrojar luz sobre otras cuestiones difíciles, como la distinción
entre reclamaciones por infracción de disposiciones o en los casos en que no hay infracción en el
contexto aislado del Acuerdo sobre los ADPIC, o la relación entre las reclamaciones en casos en que
no hay infracción y los principios generales recogidos en el Acuerdo.
13. Por otra parte, no hay actualmente un acuerdo claro entre los Miembros de la OMC acerca del
sentido de "beneficio" a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC.  Teniendo además en cuenta la
diferencia que se ha señalado entre el Acuerdo sobre los ADPIC y otros Acuerdos de la OMC, resulta
necesario aclarar la aplicación de las reclamaciones en casos en que no hay infracción en el contextode la propiedad intelectual, dentro del marco de normas vigentes de la OMC.  A fin de reducir al
mínimo la posibilidad de una interpretación no deseada, hay que disipar la incertidumbre en cuanto a
la aplicación de las reclamaciones de esa naturaleza.
14. Por último, señalamos de nuevo a la atención de los Miembros de la OMC la nota de la
Secretaría antes mencionada, que contiene información valiosa que valdría la pena examinar en
futuros debates.
__________
                                                     
2 Documento IP/C/W/124, de fecha 28 de enero de 1999.