RESTRICTEDORGANISATION MONDIALE
DU COMMERCEIP/Q3/USA/1/Add.1
30 septembre 1998
(98-3788)
Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerceOriginal:  anglais
EXAMEN DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX BREVETS, AUX SCHÉMAS
DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES) DE CIRCUITS INTÉGRÉS, À
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS ET
AU CONTRÔLE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
DANS LES LICENCES CONTRACTUELLES
ÉTATS-UNIS
Addendum
Le présent document contient les questions complémentaires posées par le Japon à la
délégation des États-Unis et les réponses qu'elle a fournies dans le cadre de l'examen auquel le
Conseil a procédé à sa réunion du 26 au 30 mai 1997.  Pour plus de commodité, les questions et
réponses initiales, déjà distribuées sous la cote IP/Q3/USA/1, sont aussi  reproduites ici.
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RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS  AUX QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES DU JAPON
Question initiale du Japon
9. En vertu de l'article 102 e) ou de l'article 103 du Titre 35 du Code des États-Unis, une
demande de brevet d'invention est rejetée si, au moment où l'invention a été faite, elle était
identique à l'invention d'un tiers décrite dans un brevet accordé sur la base d'une demande
déposée avant la première invention, ou si elle était évidente pour une personne du métier.  En
pareil cas, si un tiers revendique un droit de priorité, l'effet invalidant de cette clauseremonte-t-il à la date de priorité?  Si tel n'est pas le cas ("Hilmer I"), prière d'expliquer
comment cette disposition est compatible avec l'article 4B de la Convention de Paris appliqué
dans l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, selon lequel le dépôt d'une demande par un tiers
entre la date de priorité et la date effective ne fait naître aucun droit pour le tiers.  En outre, si
tel n'est pas le cas, des inventions brevetées qui sont évidentes l'une par rapport à l'autrepeuvent coexister et influencer les droits exclusifs respectifs de manière restrictive.  Prière de
préciser si cette situation cause un préjudice injustifié aux droits exclusifs conférés en vertu de
l'article 28 de l'Accord sur les ADPIC.
L'article 102 e) ne peut faire obstacle à la délivrance d'un brevet lorsque le déposant a établi
valablement, par une revendication de priorité au titre d'une demande déposée à l'étranger, une date de
dépôt utile antérieure à la date de dépôt d'un brevet délivré aux États-Unis.  Sur cette seule base,l'article 102 e) est compatible avec l'article 4B de la Convention de Paris, puisqu'une personne ayant
revendiqué avec succès la priorité ne perd pas ses droits du fait du dépôt aux États-Unis par une autre
personne, pendant l'année de priorité, d'une demande ayant abouti à la délivrance d'un brevet.IP/Q3/USA/1/Add.1
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Le deuxième point soulevé dans la question est celui de la date d'état de la technique d'un
brevet américain comportant une revendication de prio rité au titre d'une demande déposée à l'étranger.
La date de dépôt utile d'une telle demande aux fins de l'article 102 e) est la date effective du dépôt de
la demande aux États-Unis et non la date de priorité qui y est revendiquée.  La définition, selon la
règle dite de "Hilmer" de la date utile comme référence pour ce qui est de l'état de la technique n'estpas incompatible avec les prescriptions de l'article 4B de la Convention de Paris car elle ne porte pas
atteinte à la possibilité pour un déposant d'obtenir un brevet dans le cas où il a formulé une
revendication de priorité établissant une date de dépôt utile antérieure à la date utile d'état de la
technique du brevet.
Le dernier point que soulève cette question est celui de savoir si la règle de Hilmer n'a pas
pour effet de porter atteinte aux droits exclusifs garantis aux titulaires de brevets par l'article 28 del'Accord sur les ADPIC.  Cette question semble procéder de l'hypothèse qu'un déposant qui a obtenu
un brevet sur la base d'une revendication de priorité valable ne pourra pas se prévaloir de
l'article 102 e) ou 103 pour s'opposer à la délivr ance d'un second brevet concernant la même
invention, ou une variante évidente de celle-ci, à une personne ayant déposé sa demande après la date
de priorité du titulaire du premier brevet mais avant la date de son dépôt aux États-Unis.  Laconséquence qui en résulte, est-il supposé, est que des brevets seront accordés pour des inventions
évidentes l'une par rapport à l'autre.
Cette supposition est inexacte, car les articles 102 e)/103 ne sont pas les seules dispositions
régissant les deux demandes dans les circonstances décrites ci-dessus.  L'article 102 g) entreraégalement en jeu pour faire en sorte qu'un seul brevet soit délivré pour une même invention.  La figure
ci-dessous illustre la façon dont s'appliquerait l'article 102 g) dans une situation où l'article 102 e)
n'empêcherait pas, à lui seul, la délivrance de deux brevets.
  Date de
  l'invention  (A)Date
deprioritéDate
aux fins del'art. 102 e)
Déposant A
     | ---  |                |                                                  ------ Brevet
Déposant B       | - - - - --- |-------------------------------- x-----------------------------------Pas de
brevet
              Date de Date de dépôt
              l'invention aux États-Unis
                                 (B)
Les modifications introduites par la Loi de 1994 sur les Accords issus du Cycle d'Uruguay
permettent aux ressortissants de tout Membre de l'OMC de prouver la date d'une invention en
produisant, au sujet de celle-ci, des éléments de preuve ayant leur origine en dehors des États-Unis.Eu égard à ces considérations, la réponse à la question de savoir si, du fait de la situation décrite
ci-dessus, le droit des brevets des États-Unis "cause un préjudice injustifié aux droits exclusifs
conférés en vertu de l'article 28 de l'A ccord sur les ADPIC" est clairement négative.
[Question complémentaire du Japon]
La réponse des États-Unis semble ne s'appliquer que dans le cas où l'existence d'un
conflit entre les revendications de deux demandes est constaté, le premier inventeur pouvant
alors obtenir un droit de brevet dans le cadre d'une procédure de collision.  Il n'en va pas de
même lorsqu'une demande A, faisant l'objet d'une revendication de priorité, décrit deux
inventions X et Y, la priorité étant revendiquée uniquement pour l'invention X, alors qu'une
demande B déposée entre la date de priorité et la date effective de la demande A revendique lapriorité pour l'invention Y.  Dans ce cas, la procédure de collision ne peut pas être engagée et unIP/Q3/USA/1/Add.1
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droit de brevet peut être accordé à la fois pour  X et pour Y en vertu de la règle dite de
"Hilmer".  Prière d'expliquer en quoi une telle pratique est compatible avec l'article 4B de la
Convention de Paris qui dispose que les faits accomplis dans l'intervalle ne pourront faire naître
aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle.  Même si le déposant de la demande A ne
revendique pas de droit de priorité sur l'inventio n Y, il devrait avoir le droit d'empêcher tout
tiers d'obtenir un droit de brevet sur l'invention Y puisqu'il l'a divulguée.  Prière de donner
aussi des précisions sur la compatibilité de la loi des États-Unis avec l'article 28 de l'Accord sur
les ADPIC dans le cas où l'exploitation de l'invention X subit un préjudice injustifié en raison de
l'existence de l'invention Y avec laquelle elle a un lien économique (par exemple:  les
inventions X et Y sont des composants complémentaires d'un seul et même dispositif).1
La question complémentaire du Japon, dans laquelle celui-ci déclare que "la réponse des
États-Unis semble ne s'appliquer que dans le cas où l'existence d'un conflit entre les revendications de
deux demandes est constatée, le premier inventeur pouvant alors obtenir un droit de brevet dans le
cadre d'une procédure de collision", repose sur une mauvaise lecture de l'article 102 g) du titre 35 du
Code américain.  La Cour d'appel fédérale de Circuit a statué que l'application de l'article 102 g) ne se
limite pas aux procédures de collision mais qu'elle peut aussi être invoquée pour certainesrevendications d'antériorité.  Voir New Idea Farm Equip. Corp. v. Sperry Corp.,  916 F.2d 1561,
16 USPQ2d 1424 (Fed. Cir. 1990);  Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies , Inc., 802 F.2d 1367,
231 USPQ 81 (Fed. Cir. 1986).  Ayant éclairci cette in terprétation de l'application de l'article 102 g),
nous maintenons notre réponse originale aux questions 9 et 10.
Question initiale du Japon
10. En vertu de l'article 102 g) ou de l'article 103 du Titre 35 du Code des États-Unis, une
demande de brevet d'invention est rejetée si, au moment où l'invention a été faite, elle était
identique à l'invention faite par un tiers avant la première invention et n'avait pas étéabandonnée, ou si elle était évidente pour une personne du métier.  En pareil cas, si une autre
personne revendique un droit de priorité, l'effet invalidant remonte-t-il à la date de priorité?
Dans la négative ("Hilmer II"), prière d'expliq uer comment cette disposition est compatible
avec l'article 4B de la Convention de Paris appliqué dans l'article 2:1 de l'Accord sur les
ADPIC, selon lequel le dépôt d'une demande par un tiers entre la date de priorité et la date
effective ne fait naître aucun droit de tiers.  En outre, si tel n'est pas le cas, il peut arriver que
des inventions brevetées, qui sont évidentes les unes par rapport aux autres, coexistent et
influent de manière restrictive sur les droits exclusifs respectifs.  Prière de préciser si cette
situation porte atteinte de manière injustifiée aux droits exclusifs conférés en vertu de
l'article 28 de l'Accord sur les ADPIC.
Le point visé par l'article 102 g) est celui de la date de l'invention.  Les éléments qui peuvent
être produits pour prouver une date d'invention ne se limitent pas à ceux qui établissent un dépôt
antérieur dans un autre pays mais sont tous des éléments permettant d'établir de façon probante la date
d'invention par le déposant.  Compte tenu des modifications apportées à l'article 104 du Titre 35 du
Code des États-Unis par la Loi sur les Accords issus du Cycle d'Uruguay, si un déposant peut faire la
preuve d'une date d'invention antérieure à la date de dépôt utile établie par une revendication depriorité en vertu de l'article 119 du même titre, c'est cette date d'invention qui sera utilisée pour
l'application de l'article 102 g), et non la date de priorité.  Le point soulevé dans la seconde partie de la
question ne se pose donc pas dans le cadre de la législation des États-Unis telle qu'elle a été modifiée
pour tenir compte des obligations contractées par les États-Unis en vertu de l'Accord sur les ADPIC.
                                                     
1 La délégation du Japon a indiqué que cette question complémentaire se rapporte également à sa
question initiale no 10.IP/Q3/USA/1/Add.1
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Quant à une atteinte éventuelle aux droits exclusifs conférés en vertu de l'article 28 de
l'Accord sur les ADPIC, la réponse donnée à propos de la question 9 vaut également pour la présente
question.
[Question complémentaire du Japon]
Dans leur réponse, les États-Unis indiquent que la date d'invention dans un autre pays
Membre de l'OMC peut être utilisée aux fins de l'application de l'article 102 g).  Cela
signifie-t-il que l'invention en question est réputée faire partie de l'état de la technique même si
elle ne fait pas l'objet d'une demande de brevet  aux États-Unis ni d'une procédure de collision?
Dans l'affirmative, prière d'expliquer en quoi cette interprétation est conforme à l'énoncé de
l'article 102 g) qui ne considère comme déterminant l'état de la technique que les inventionsfaites "dans ce pays" (c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique).
La réponse ci-dessus à la question complémentaire des questions 9 et 10 s'applique aussi à la
présente question complémentaire.  En outre, la Statement for Administrative Action qui a
accompagné la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay répond à la dernière partie de la questioncomplémentaire.  Elle dispose en effet ce qui suit:
Comme l'activité inventive exercée à l'étranger peut maintenant être prise en considération
lorsqu'il s'agit de déterminer qui est le premier inventeur, il faut, pour assurer l'équité entre les
inventeurs américains et les inventeurs étrangers, qu'il y ait une certaine identité de traitementen ce qui concerne l'utilisation de l'activité inventive aux États-Unis et à l'étranger.  En
conséquence, quand un inventeur ne peut invoquer une date d'invention aux États-Unis quand
l'invention a été par la suite abandonnée, supprimée ou dissimulée, la détermination de
brevetabilité au titre de l'article 102 g) doit s'appliquer également aux inventeurs qui
invoquent une activité inventive exercée à l'étranger (voir Statement of AdministrativeAction, partie B 1) f)).
Question initiale du Japon
11. Alors que l'article 154 c) 3) du Titre 35 du Code des États-Unis autorise les tiers à
poursuivre l'exploitation d'une invention qui a été commencée, ou pour laquelle un
investissement important a été effectué, dans les six mois suivant la date de promulgation de laLoi sur les Accords du Cycle d'Uruguay moyennant le paiement d'une rémunération équitable
au titulaire du brevet, l'article 70:4 de l'Accord sur les ADPIC autorise un Membre de l'OMC à
limiter les mesures correctives qui peuvent être obtenues uniquement en ce qui concerne les
actes commencés avant la date d'acceptation de l'Accord sur l'OMC par ce Membre.  Prière
d'expliquer si ces deux dispositions sont pareilles ou non.  Dans la négative, prière d'expliquercomment elles sont compatibles.
L'article 70:4 de l'Accord sur les ADPIC dispose:
"Pour ce qui est de tous actes relatifs à des objets spécifiques incorporant des
objets protégés qui viennent à porter atteinte à un droit au regard de la
législation en conformité avec le présent accord, et qui ont été commencés, ou
pour lesquels un investissement important a été effectué, avant la date
d'acceptation de l'Accord sur l'OMC par ce Membre, tout Membre pourra
prévoir de limiter les mesures correctives que peut obtenir le détenteur dudroit en ce qui concerne la continuation de ces actes après la date d'application
du présent accord pour ce Membre.  Dans de tels cas, le Membre devra
toutefois prévoir au moins le paiement d'une rémunération équitable."IP/Q3/USA/1/Add.1
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L'Accord sur l'OMC est devenu applicable à l'égard des États-Unis, comme de tous les pays
développés, le 1er janvier 1996.  La date à laquelle les États-Unis ont "accepté" l'Accord sur l'OMC est
le 30 décembre 1994.  Aux termes de l'article 70:4 de l'Accord sur les ADPIC, les actes qui ont été
commencés, ou pour lesquels un investissement important a été effectué, avant la date d'acceptation
de l'Accord de l'OMC par les États-Unis peuvent justifier une limitation de responsabilité pour lacontrefaçon d'un brevet dont l'article 70:2 de l'Accord a eu pour effet de prolonger la durée.
L'article 154 a) 3) du Titre 35 du Code des États-Unis reconnaît le bénéfice de cette disposition aux
actes intervenus six mois après le vote de la législation pertinente - soit cinq mois et neuf jours après
l'acceptation de l'Accord sur l'OMC par les États-Unis.  A notre connaissance, l'octroi de ce délai
supplémentaire minimal n'a pas eu d'incidences commerciales.
[Question complémentaire du Japon]
S'agissant de l'article 70:4 de l'Accord sur les ADPIC, le gouvernement des États-Unis
accorde un délai plus long que celui qui est prévu dans cet article, au seul motif que les actes
accomplis pendant ce délai supplémentaire n'ont pas eu d'incidences commerciales.  Prière de
préciser si les dispositions de l'article 70:4, qui établit une exception au droit de brevet,devraient prévaloir par rapport à la règle générale énoncée à l'article 30.   Dans l'affirmative,
prière d'expliquer si cette prorogation de délai est conforme à l'article 70:4.
Les États-Unis ont répondu clairement à la quest ion 11.  Nous ne comprenons pas la question
hypothétique du Japon concernant la supériorité de l'article 30 par rapport à l'article 70:4.  Nous nepouvons donc répondre à cette question.
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