RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q3/USA/1
1º de mayo de 1998
(98-1763)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PATENTES, ESQUEMAS DE TRAZADO
(TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS, PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y CONTROL DE LAS PRÁCTICAS
ANTICOMPETITIVAS EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES
Estados Unidos1
En el presente documento se reproducen las preguntas formuladas a la delegación de los
Estados Unidos y las respuestas2 proporcionadas en el examen de la legislación sobre patentes,
esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, protección de la información no
divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales durante la reunióndel Consejo del 26 al 30 de mayo de 1997.
3
______________
I. RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL SOBRE DERECHOS PRIORITARIOS4
¿Reconoce su país un derecho de prioridad sobre la base de una anterior solicitud de
patente presentada en cualquier otro país Miembro de la OMC por un nacional de un Miembrode la OMC?
En virtud del artículo 119 del título 35 del Código de los Estados Unidos, la solicitud de
patente de invención presentada en los Estados Unidos por una persona que haya presentado
anteriormente una solicitud de patente para la misma invención en un país extranjero que concede
privilegios similares a las solicitudes presentadas en los Estados Unidos o a ciudadanos de los Estados
Unidos tendrá los mismos efectos que tendría la misma solicitud si se hubiese presentado en ese país
en la fecha en que la solicitud de patente para la misma invención se presentó en primer lugar endicho país extranjero.  En el pasado los Estados Un idos han considerado que la pertenencia a la Unión
de París o la existencia de entendimientos bilaterales eran base suficiente para demostrar que se
hacían extensivos privilegios similares a solicitudes presentadas en los Estados Unidos o a ciudadanos
de los Estados Unidos.  Los Estados Unidos cons ideran también que la condición de Miembro del
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio supondrá la concesión de untrato equivalente en todos los países Miembros de la OMC a los nacionales de los Estados Unidos y
                                                     
1 En lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes para las esferas sometidas a examen y
notificadas por los Estados Unidos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace
referencia a los documentos con la signatura IP/N/1/USA/1, IP/N/1/USA/P/1-4, IP/N/1/USA/L/1-2,IP/N/1/USA/U/1.
2 Los Estados Unidos han informado a la Secretaría que las respuestas a las preguntas complementarias
de Japón a sus preguntas iniciales 9, 10 y 11 serán facilitadas en su debido momento.
3 Las actas de la reunión se han distribuido en el documento IP/C/M/13.
4 En la reunión del Consejo de los ADPIC de 27 de  febrero de 1997 los Miembros acordaron responder
a esta pregunta en el contexto del examen en curso (párrafo 18 del documento IP/C/M/12).IP/Q3/USA/1
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para las solicitudes presentadas en los Estados Unidos.  Por consiguiente, los Estados Unidos pueden
confirmar que reconocerán las reivindicaciones de prioridad formuladas en las solicitudes de patente
presentadas en los Estados Unidos por nacionales de cualquier Miembro de la OMC sobre la base de
una anterior solicitud presentada en un país Miembro de la OMC.
II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR NUEVA ZELANDIA
1. Sírvanse explicar el alcance del procedimiento de impugnación previsto en el
artículo 1291 del Título 37 Código de Reglamentos Federales y, en particular, si podría dar
lugar a que se rechazara una solicitud que de otro modo sería válida.
El procedimiento de impugnación previsto en el artículo 1291 del Título 37 del Código de
Reglamentos Federales ofrece a las personas interesadas en general la posibilidad de someter a la
atención de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos información que pueda hacer
injusta la concesión de una patente (párrafo a) del artículo 1291 del Título 37 del Código deReglamentos Federales (1996)).  El procedimiento de impugnación no es un procedimiento
contradictorio formal;  los denunciantes que presenten información al amparo del artículo 1291 no
reciben más información que un recibo escrito de la recepción de dicha información y de que se
cumplen los requisitos de dicho artículo 1291.  Por tanto, los denunciantes no participan en la
evaluación de la información facilitada ni pueden apelar si la Oficina de Patentes y Marcas concluyeque la información ofrecida no impide la concesión de la patente.
Para que pueda considerarse su contenido, la denuncia ha de incluir lo siguiente:  1) una lista
de las patentes, publicaciones o información de otro tipo que el denunciante considere trascendentes
para la patentabilidad de la invención;  2) una declaración explicando la importancia de las pruebas
aducidas;  3) una copia de cada prueba incluida en la lista o de las partes pertinentes de éstas;y 4) una traducción al inglés de las partes pertinentes de los documentos no escritos en inglés que se
aduzcan (párrafo b) del artículo 1291 del Título 37 del Código de Reglamentos Federales (1996)).
Todas las denuncias presentadas de conformidad con el párrafo b) del artículo 1291 del Título 37 del
Código de Reglamentos Federales serán transmitidas al funcionario encargado de examinar la
solicitud pendiente, para que éste examine todas las cuestiones planteadas por el denunciante.(Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes 1901.06 (1996)).  El funcionario encargado de
examinar el contenido de una denuncia, cuando se pronuncie por escrito, habrá de tener en cuenta
expresamente las cuestiones planteadas por el denunciante y ponerlas de manifiesto mediante una
explicación detallada de su postura.  (Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes 1901.06
(1996).
Como el único objetivo del procedimiento de impugnación es someter a la atención de un
funcionario de la Oficina de Patentes y Marcas información que podría tener consecuencias sobre lapatentabilidad de una invención, la relación que tiene con el proceso de examen y concesión de
patentes es neutra.  Una denuncia adecuada puede contener información, por ejemplo, documentación
sobre el estado anterior de la técnica y pruebas del uso público anterior, que pueden servir de base
para declarar no patentable una supuesta invención.  El procedimiento de impugnación no puede
provocar, por sí mismo, la invalidación de una so licitud admisible de una patente, pues sólo puede
someter información a la atención de un funcionario examinador.  Si el examinador evalúa la
información y considera que no es un obstáculo para la patentabilidad, la denuncia no tendrá ninguna
consecuencia sobre la concesión de la patente.IP/Q3/USA/1
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2. ¿Qué excepciones a los derechos exclusivos de los titulares de patentes existen en la
legislación de los Estados Unidos (artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC)?
En los Estados Unidos se reconocen muy pocas excepciones a los derechos exclusivos que
confiere una patente, ya sea a través de la legislación de patentes o a través del derecho común.
En el Título 35 se establecen excepciones según los términos del artículo 30 en las siguientes
disposiciones:
- en el párrafo e) del artículo 271, referente a los actos relacionados con ciertos tipos de
productos patentados que se lleven a cabo únicamente con el fin de obtener datos para
su uso posterior a la expiración de la patente con la finalidad de obtener la aprobación
reglamentaria de tales productos;  y
- en el párrafo c) del artículo 287, referente a determinados actos médicos practicados
por un médico en ejercicio.
Además, los tribunales de los Estados Unidos han reconocido una posibilidad limitada de
defensa frente a una acusación de infracción de una patente cuando el uso de la tecnología patentada
se debe a fines experimentales no comerciales.  Esta defensa, denominada informalmente defensa por
uso experimental, no ha sido planteada con frecuencia y cuando se ha planteado ha sido interpretada
en términos muy estrictos.  Son pocos los casos en los que se ha profundizado en el carácter de estadefensa, principalmente porque no es frecuente que se solicite la protección de derechos de patente
frente a personas que utilizan la tecnología patentada con fines puramente experimentales.  En estos
casos, los tribunales no reconocen la posibilidad de defensa si el supuesto infractor ha utilizado la
invención patentada con el fin de explotarla comercialmente y no para mejorar su conocimiento de la
invención.  En aquellos casos en que se invocó con éxito esta excusa, el uso experimental en cuestióntenía por fin establecer cómo funcionaba la invención o se debía a razones puramente filosóficas o
académicas.  Esta excusa no está codificada en la legislación sobre patentes de los Estados Unidos,
salvo en la medida en que esté recogida por el párrafo e) del artículo 271.
3. Sírvanse confirmar si la utilización de la expresión "el uso de X para hacer Y" en una
solicitud de patente de procedimiento (por ejemplo, el uso de la aspirina para tratar los doloresde cabeza) es compatible con los artículos 27 y 29 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Las solicitudes presentadas bajo la forma de "el uso de X para hacer Y" son normalmente
rechazadas, al amparo del artículo 101 del Título 35 del Código de los Estados Unidos, por no cumplir
el objeto los requisitos legales.  El artículo 101 establece que "quien invente o descubra un proceso,
máquina, manufactura o composición de la materia nuev os y útiles, o una mejora nueva y útil de ellos,
podrá obtener una patente de los mismos ..."  Los procedimientos se definen como una serie de actos
realizados sobre el objeto que se traduzcan en una transformación de ese objeto.  Las solicitudes quese limiten a describir el uso de un producto, si no contienen una serie de etapas que definan el
procedimiento de trasformación, no son aceptables según el artículo 101.
La exclusión de los tipos de solicitudes de patentes de procedimientos antes descritos, no
significa que no puedan patentarse en los Estados Unidos invenciones sobre procedimientos.  Todo lo
contrario, puede ser patentado cualquier procedimiento que consista en una serie de etapasdiferenciadas y que cumpla los criterios de ser innovador, no evidente y útil.  Por tanto, las solicitudes
de patente de un método para el tratamiento de una persona que tenga una condición Y utilizando un
compuesto X son admisibles en los Estados Unidos  siempre que el procedimiento en cuestión sea
innovador y no evidente.  Por consiguiente, la legislación sobre patentes de los Estados Unidos no
permite que se recurra en las solicitudes al simple "uso de" como explicación, pero permite que laspatentes de procedimientos nuevos y útiles se basen en el criterio de la utilización del producto.IP/Q3/USA/1
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[Preguntas complementarias de Nueva Zelandia]
¿Podrían los Estados Unidos aclarar si el término "normalmente rechazadas" (véase la
primera frase de la respuesta a la pregunta Nº 3, significa que una solicitud de este tipo siempre
es rechazada o si ciertas solicitudes son aceptadas en determinadas circunstancias en los
términos que se describen en el párrafo 2 de la respuesta?
En su respuesta, los Estados Unidos indicaron que las solicitudes en forma de "el uso de X
para hacer Y", son normalmente rechazadas al amparo del artículo 101 del Código de los Estados
Unidos.  La primera pregunta complementaria formulada por Nueva Zelandia tiene por finalidad
aclarar si esta respuesta significa que las solicitudes de este tipo son patentables en determinadas
circunstancias.  La respuesta se proporciona en la última frase del primer párrafo a la respuesta a la
pregunta original Nº 3, a saber, que las solicitudes que se limiten a describir el uso de un producto, si
no contienen una serie de etapas que definan el proceso de transformación, no son aceptables según elartículo 101.  El uso del término "normalmente" en la respuesta original indica que los examinadores
rechazan la solicitud basándose en el artículo 101 en los casos en que un solicitante formula una
reclamación de este tipo, y que, de conformidad con el artículo 112, primero o segundo párrafo,
pueden imponerse denegaciones adicionales, en función de las determinadas circunstancias de la
solicitud.
El párrafo 2 de la respuesta a la pregunta Nº 3 indica que las solicitudes de patentes de
procedimientos son aceptables siempre que el procedimiento en cuestión sea innovador, no
evidente, y que reúna el criterio adicional aparente de tener "una serie de etapas
diferenciadas".  Sírvanse explicar cómo es compat ible este criterio adicional con el artículo 27
del Acuerdo sobre los ADPIC que no contiene ning una disposición de ese tipo para la aceptación
de una solicitud?
La pregunta complementaria trata de obtener aclaración de la definición de "procedimientos"
como una "serie de etapas diferenciadas" y si la legislación estadounidense con respecto a la
posibilidad de que los procedimientos sean amparados mediante patentes reúnen los requisitos del
artículo 27.
La referencia a que un procedimiento constituye una serie de etapas diferenciadas tuvo por
finalidad elaborar una definición informal del térm ino "procedimientos".  A tenor de la legislación
estadounidense se entiende por proceso al menos una etapa o acción emprendidas y cuyo efecto es
producir cierta transformación física.  Esta definici ón, si bien es amplia, es preciso reconocer que es
necesaria para distinguir un "procedimiento" semánticamente de los "productos" tales como
máquinas, manufacturas o composiciones.  La definición de ninguna forma limita la posibilidad de
que los procedimientos sean patentados en los Estados Unidos y, por tanto, no plantea ningúnproblema en relación con el cumplimiento de los requisitos del artículo 27 del Acuerdo sobre los
ADPIC.IP/Q3/USA/1
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III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
1. El apartado a) del artículo 102 del Título 35 del Código de los Estados Unidos establece
que una persona tiene derecho a una patente a no ser que a) "la invención haya sido conocida o
utilizada por otros en ese país ... antes de su invención por el solicitante de la patente".  Elconocimiento o el uso fuera de los Estados Unidos  no es suficiente a estos efectos.  Sírvanse
explicar en qué medida se ajusta esta disposición al párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre
los ADPIC, que estipula, entre otras cosas, que las invenciones deben ser "nuevas [y] entrañar
una actividad inventiva" para poder ser objeto de una patente y que "los derechos de patente se
podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención".  Además, sírvanse explicar en
qué medida se ajusta esta disposición a las obligaciones de trato nacional que incumben a los
Estados Unidos en virtud del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo III delGATT, dado que concede respecto de las invenciones de los Estados Unidos derechos que no
concede a otros y que esos derechos redundan netamente en beneficio de los nacionales de los
Estados Unidos.
El apartado a) del artículo 102 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos establece que para
aplicar el criterio del estado anterior de la técnica a las solicitudes de patente en los Estados Unidos seutilicen ciertos tipos de información que normalmente no se transmiten bajo forma impresa.  En
concreto, el efecto del apartado a) del artículo 102 es que no se consideren nuevas las invenciones
alegadas en una solicitud de patente en los Estados Unidos si han sido divulgadas o eran conocidas
por otros en los Estados Unidos.
El primer elemento de la pregunta 1 se refiere a la forma en que esta definición de la novedad
de una invención respeta las disposiciones del párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC,
en la medida en que dicho párrafo establece que podrán obtenerse patentes por todas las invenciones
que sean nuevas y entrañen una actividad inventiva.  En una nota a pie de página de este artículo del
Acuerdo sobre los ADPIC se indica que los términos "actividad inventiva" y "no evidentes" deben
considerarse sinónimos.  Ni el Acuerdo sobre lo s ADPIC ni el Convenio de París contienen una
definición del término "nuevas".  Además, el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC
establece que "los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las
disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos".  A la vista
de estos hechos, no existe disposición alguna que establezca cómo deben definir los Miembros de
la OMC las invenciones que deben ser consideradas "nuevas" en su sistema interno.  Si esta parte de
la pregunta consiste en pedir a los Estados Unidos que justifiquen cómo se considera compatible con
las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC la definición estadounidense de la novedadque contiene el apartado a) del artículo 102, la respuesta será que es perfectamente compatible con las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que regulan cómo deben definir los Miembros las
características del estado anterior de la técnica que pueden excluir la novedad de una invención.
El segundo elemento de esta pregunta se refiere a la forma en que el apartado a) del
artículo 102 es compatible con la obligación que deriva del párrafo 1 del artículo 27 de no hacerdiscriminaciones en la concesión y disfrute de derechos en función del lugar de la invención.  El
apartado a) del artículo 102 no establece una distinción entre las solicitudes referentes a invenciones
hechas en los Estados Unidos y las referentes a invenciones hechas fuera de los Estados Unidos;
todas las solicitudes de patentes que no sean nuevas de conformidad con el apartado a) del artículo
102 serán tratadas como si se refirieran a una materia no patentable.  Como el apartado a) del artículo102 se aplica de forma idéntica  a las solicitudes de patentes de invenciones realizadas en los Estados
Unidos y fuera de los Estados Unidos, esta disposición es perfectamente compatible con la obligación
de no discriminación que contiene el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Además, como no se concede ninguna patente respondiendo a solicitudes a las que pueda aplicarseIP/Q3/USA/1
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con éxito el apartado a) del artículo 102 de la legislación de patentes de los Estados Unidos, no cabe
plantear ninguna cuestión sobre el disfrute de los derechos que confiere la patente.
El tercer elemento de la pregunta 1 se refiere a la forma en que el apartado a) del artículo 102
es compatible con la obligación de trato nacional que corresponde a los Estados Unidos en virtud de
las disposiciones del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.  La obligación de trato nacional delartículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC tiene por fin garantizar que los ciudadanos extranjeros
recibirán "un trato no menos favorable ... con respecto a la protección de la propiedad intelectual" que
el que se otorgue a los ciudadanos estadounidenses.  Como el apartado a) del artículo 102 se aplica
con el mismo vigor a las solicitudes de patentes presentadas por ciudadanos de los Estados Unidos
que a las solicitudes de patentes presentadas por ciudadanos de cualquier otro Miembro de la OMC, es
plenamente compatible con la obligación de trato nacional del artículo 3 del Acuerdo sobre los
ADPIC.
El cuarto elemento de la pregunta 1 se refiere a la forma en que el apartado a) del artículo 102
es compatible con las obligaciones asumidas por los Estados Unidos en virtud del artículo III del
GATT de 1994.  La parte pertinente del artículo III del GATT -párrafo 4- establece que los productos
del territorio de toda parte contratante importados en el territorio  de cualquier otra parte contratante
no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origennacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta
para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado
interior.  Esta obligación no tiene ninguna relación con la cuestión de las consecuencias del
conocimiento público o uso público  sobre la patentabilidad de un producto que se pretende proteger
con una patente.  El conocimiento o uso público de un producto, con independencia de que éste seafabricado en los Estados Unidos o importado, es el factor operativo que determina la aplicación del
apartado a) del artículo 102.  Por lo tanto, si un producto es importado y es conocido públicamente
gracias al uso de ese producto importado tendrá exactamente las mismas posibilidades de excluir la
novedad de una invención objeto de una solicitud de patente que si se tratara de un producto obtenido
en los Estados Unidos.  Por consiguiente, el apartado a) del artículo 102 es plenamente compatiblecon las obligaciones asumidas por los Estados Unidos en virtud del párrafo 4 del artículo III del
GATT.
En la pregunta se insinúa que la aplicación del apartado a) del artículo 102 tiene unas
consecuencias que favorecen a los ciudadanos de los Estados Unidos.  Esta sugerencia carece de
fundamento.  Como antes se ha indicado, si se aplica con éxito a una solicitud el apartado a) del
artículo 102, la solicitud nunca dará lugar a una patente.  No resulta perjudicado ningún derecho
porque no se reconoce ningún derecho en los casos en que entra en juego el apartado a) delartículo 102.
2. El apartado e) del artículo 102 del Título 35 del Código de los Estados Unidos establece
que una persona tiene derecho a una patente a no ser que la "invención esté descrita en una
patente concedida sobre la base de la presentación de una solicitud de patente por otra persona
en los Estados Unidos antes de que realizara la invención".  En esa disposición se estipulaademás que una solicitud internacional no constituye estado anterior de la técnica hasta la fecha
de su presentación en los Estados Unidos.  Sírvanse explicar en qué medida se ajusta esta
disposición al párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula, entre otras
cosas, que las invenciones deben ser nuevas [y] entrañar una actividad inventiva para poder ser
objeto de una patente y que "los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por ellugar de la invención".  Sírvanse explicar en qué medida se ajusta la legislación de los Estados
Unidos a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, dado que los criterios de
aplicación de la fecha prevista en el párrafo e)  del artículo 102 en el caso de las solicitudes
presentadas principalmente por nacionales de lo s Estados Unidos (con arreglo al artículo 111
del Título 35 del Código de los Estados Unidos) difieren de los aplicables en el caso de lasIP/Q3/USA/1
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presentadas en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (es decir, que
afectan principalmente a los solicitantes intern acionales).  Además, sírvanse explicar en qué
medida se ajusta esta disposición a las obligaciones de trato nacional que incumben a los
Estados Unidos en virtud del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo III del
GATT, dado que concede respecto de las invenciones de los Estados Unidos derechos que noconcede a otros y que esos derechos redundan netamente en beneficio de los nacionales de los
Estados Unidos.
Quizá sea útil examinar brevemente el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP)
para entender mejor los aspectos básicos del procedimiento internacional de patentes.  De acuerdo con
la práctica normal de aplicación del TCP -Tratado que el Acuerdo sobre los ADPIC no obliga  a
suscribir- los solicitantes presentan primero una solicitud nacional en su país de origen o en la oficina
que elijan.  Para muchos inventores europeos la alternativa es o bien presentar la solicitud ante laOficina Europea de Patentes o bien presentarla ante la Oficina Nacional de Patentes.  Los solicitantes
pueden decidir, antes de que transcurra un año desde la presentación de la solicitud original, presentar
una "solicitud internacional" de conformidad con el TCP.  En tal caso, los solicitantes pueden aplazar
durante cierto tiempo la decisión de solicitar la protección mediante patentes en los países que se
hayan señalado en la "solicitud internacional" a que hace referencia el TCP.
En último extremo, una vez transcurrido el plazo pertinente según el TCP, los solicitantes han
de presentar una solicitud en cada uno de los sistemas nacionales en que deseen obtener protección
mediante patentes.  De acuerdo con el ejemplo citado anteriormente, si un solicitante francés desea
obtener una patente en los Estados Unidos sobre la base de una "solicitud internacional" de
conformidad con el TCP, deberá presentar una solicitud a la Oficina de Patentes y Marcas de losEstados Unidos dentro de la "etapa nacional" del proceso previsto por el TCP y completar esa "etapa
nacional".  Una vez que una "solicitud internacional" entra en la "etapa nacional" según el TCP, es
sometida al procedimiento de examen vigente en ese país.  Ésta es la base del sistema del TCP y como
tal ha sido aceptada por todos los miembros del TCP (por ejemplo, los 15 Estados miembros de la
Comunidad Europea, pero no la Comisión Europea ni la Organización Europea de Patentes, que no
pueden adherirse al TCP).
Debe señalarse que el sistema previsto en el TCP no es el único camino que pueden elegir las
entidades que deseen obtener una patente en los Estados Unidos;  estas entidades siempre podrán
presentar directamente en la Oficina de Patentes y Marcas una solicitud, en cualquier momento
posterior a la invención.  A este respecto, los solicitantes extranjeros pueden incluso aprovecharse del
procedimiento estadounidense de aplicación provisional, en el que se han suprimido prácticamente
todas las formalidades y los gastos pueden reducirse apenas a 75 dólares EE.UU.
El apartado e) del artículo 102 establece que si una persona decide utilizar el sistema del TCP
(es decir, presentar primero una solicitud en el extranjero y a continuación presentar una solicitud de
conformidad con el TCP y, por último, iniciar la etapa nacional en los Estados Unidos sobre la base
de la "solicitud internacional" presentada de conformidad con el TCP), el efecto del contenido de una
patente otorgada en función de una solicitud presentada durante la "etapa nacional" sobre el estadoanterior de la técnica se medirá en la fecha en que el solicitante cumpla los requisitos de los incisos 1),
2) y 4) del apartado c) del artículo 371.  Estos incisos del apartado c) del artículo 371 obligan al pago
de las tasas cobradas por iniciar la etapa nacional en los Estados Unidos de conformidad con el TCP, a
la entrega de copia de la solicitud internacional y a la presentación de una declaración jurada o
exposición.  Desde la fecha en que se cumplan estos requisitos, la solicitud se beneficiará de lacláusula del estado anterior de la técnica del apartado e) del artículo 102.  Evidentemente, la entidades
que deseen que se les reconozca una fecha efectiva de aplicación más temprana de la cláusula del
estado anterior de la técnica a su patente podrán presentar una solicitud directamente en la Oficina de
Patentes y Marcas, en lugar de seguir el sistema del TCP, o bien, incluso, podrán cumplir los tresIP/Q3/USA/1
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requisitos de procedimiento que deben superarse si se opta por el sistema del TCP antes de la fecha de
vencimiento del último plazo previsto en dicho sistema.
Teniendo en cuenta que el Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a suscribir el Tratado de
Cooperación en materia de Patentes, no está cl aro por qué la Comunidad Europea y sus Estados
miembros están interesados en evaluar este procedimiento optativo de presentación de solicitudes a laluz de las obligaciones asumidas por los Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.  No
obstante, con independencia del hecho de que para obtener una patente en los Estados Unidos el
sistema del TCP es un procedimiento optativo, no puede considerarse de ningún modo que la
aplicación del apartado e) del artículo 102 tiene efectos perjudiciales en función del lugar de la
invención.  Lo mismo que en el caso de la aplicación del apartado e) del artículo 102, las solicitudes
referentes a invenciones hechas dentro o fuera de los Estados Unidos están sometidas de forma
idéntica  a los efectos del apartado e) del artículo 102.  Si se constata que una solicitud carece de
novedad de conformidad con el apartado e) del artículo 102 porque la invención alegada en la
solicitud fue descrita previamente en una patente anterior en los Estados Unidos, la solicitud será
rechazada y no se concederá ninguna patente.  El lugar en que se hizo la invención, según la solicitud
de la patente, no tiene absolutamente ninguna trascendencia sobre la aplicación del apartado e) del
artículo 102.  Y, como se indicó antes en la respuesta a la pregunta 1, si no se conceden derechos depatente porque no existe novedad, no puede haber discriminación en el disfrute de los derechos que
otorga la patente.
Las respuestas ofrecidas a los aspectos de la pregunta 1 referentes al trato nacional son
aplicables, mutatis mutandis , a las cuestiones planteadas en la presente pregunta.
3. El apartado g) del artículo 102 del Título 35 del Código de los Estados Unidos establece
que una persona tiene derecho a una patente a no ser que antes de la invención del solicitante
otra persona haya realizado la invención en es e país y no la haya abandonado, eliminado u
ocultado.  Sírvanse explicar en qué medida se ajusta esta disposición al párrafo 1 del artículo 27
del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula, entre otras cosas, que las invenciones deben ser
nuevas y entrañar una actividad inventiva para poder ser objeto de una patente y que "losderechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de invención".  Sírvanse
explicar, además, en qué medida se ajusta esta disposición a las obligaciones de trato nacional
que incumben a los Estados Unidos en virtud de l artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el
artículo III del GATT, dado que concede respecto de las invenciones de los Estados Unidos
derechos que no concede a otros y que esos derechos redundan netamente en beneficio de los
nacionales de los Estados Unidos.
El apartado g) del artículo 102 establece una tercera causa para rechazar una solicitud de
patente debido a su falta de novedad;  es decir, cuando la invención reclamada por el solicitante haya
sido hecha en los Estados Unidos por otra persona distinta del solicitante y ésta no la haya
abandonado, cancelado u ocultado antes de la fecha en que la invención fue hecha por el solicitante.
Como ocurría en el caso de los apartados a) y e) del artículo 102, el efecto de exclusión de la
patentabilidad del apartado g) del artículo 102 opera de forma idéntica frente a cualquier solicitud conindependencia del lugar en que se haya hecho la invención alegada en la solicitud.  Por tanto, una
invención hecha en Bonn, Alemania, que sirva de base para una solicitud de patente en los Estados
Unidos estará sometida de forma idéntica a las disposiciones del apartado g) del artículo 102 que si la
invención hubiera sido hecha en Houston, Texas.  En ambos casos, si la solicitud no cumple los
requisitos del apartado g) del artículo 102, será rechazada;  el lugar en que se ha hecho la invenciónalegada en la solicitud no se tiene en cuenta al aplicarse el apartado g) del artículo 102.  Como se
indicó con respecto a los apartados a) y e) del artículo 102, si se constata que una solicitud no cumple
el requisito de novedad a que hace referencia el apartado g) del artículo 102, no se concederán
derechos de patente.  Si no se conceden derechos de patente por falta de novedad, no puede producirse
ninguna discriminación en el disfrute de los derechos de patente.  En vista de estas consideraciones,IP/Q3/USA/1
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está claro que el apartado g) del artículo 102 es perfectamente compatible con las dos disposiciones de
no discriminación del párrafo 1 del artículo 27.
Las respuestas a los aspectos de la pregunta 1 referentes al trato nacional son aplicables,
mutatis mutandis , a las cuestiones planteadas en esta pregunta.
4. Sírvanse explicar en qué medida se ajus tan las disposiciones de la Ley de Energía
Atómica (artículo 2183 del Título 42 del Código de los Estados Unidos) referente al uso de una
patente "afectada por el interés público" con el Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente su
artículo 31.
La pregunta 4, según está planteada, no refleja la auténtica naturaleza de las facultades
atribuidas a la Comisión de Reglamentación Nuclea r (la Comisión) por el artículo 2183 del Título 42
del Código de los Estados Unidos y de las condiciones para el uso de esas facultades.  De
conformidad con el artículo 2183, la Comisión de Re glamentación Nuclear sólo puede declarar que
una patente está "afectada por el interés público" si:  1) la invención o el descubrimiento protegidos
por la patente son de importancia fundamental para la producción o utilización de materiales
nucleares especiales5 o de energía atómica6;  y 2) la obtención de una licencia de esa invención o ese
descubrimiento de conformidad con el artículo 2183 tiene una importancia fundamental para llevar a
cabo los objetivos y fines de la Ley de Energía Atómica.  Antes de formular la determinación de queuna patente que cumpla esos criterios está "afectada por el interés público", la Comisión ha de ofrecer
al titular de la patente la oportunidad de ser oído.
La pregunta ignora también que ese artículo establece:
1) cuáles son las calificaciones que deben reunir los terceros para pedir a la Comisión licencia
para utilizar la invención
7;
2) que el tercero ha de detallar en su solicitud los pasos que ha dado para obtener una licencia del
titular de la patente y cuál es la estimación por el solicitante de las que tendría consecuencias
para las actividades por las que se pide la licencia tanto la obtención de la licencia como su no
obtención;
3) que la Comisión ha de celebrar una audiencia, tras haber dado aviso al titular de la patente y
haberle transmitido toda la información que contenía la solicitud;  y
4) que, en caso de que la Comisión conceda una licencia para los fines señalados en la solicitud o
en caso de que la Comisión misma utilice la invención o el descubrimiento, el titular de la
patente deberá ser compensado con unos honorarios razonables (la Comisión determinará la
cuantía si las partes no pueden ponerse de acuerdo), teniendo en cuenta algunos factores
concretos, entre ellos, la importancia de la invención o el descubrimiento y el costo de su
realización o adquisición.
                                                     
5 Según la delegación de los Estados Unidos, se  entiende por "materiales nucleares especiales":
1) plutonio, uranio enriquecido con el isótopo 233 o el isótopo 235 y cualquier otro material,
salvo materias primas, que el Comisionado, en el ejercicio de su autoridad legal, decida incluir en la definición,
o
2) cualquier material enriquecido artificialmente con cualquiera de los materiales antes citados,
salvo las materias primas.
6 La delegación de los Estados Unidos ha informado que la "energía atómica" es definida como la
totalidad de las formas de energía liberada en el curso de la fisión nuclear o la trasformación nuclear.
7 Según la delegación de los Estados Unidos, el solicitante tiene que haber pedido una licencia, permiso
o contrato de arrendamiento, o ser titular de alguno de estos títulos, o llevar a cabo actividades bajo el control de
la Comisión según la Ley de Energía Atómica, modificada.IP/Q3/USA/1
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Las decisiones de la Comisión en estos casos pueden ser objeto de apelación judicial independiente de
conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo de los Estados Unidos.  En vista de estas
disposiciones, los Estados Unidos consideran que la disposición en cuestión respeta plenamente las
obligaciones dimanantes del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Además, los Estados Unidos señalan que el apartado b) i) del artículo 73 del Acuerdo sobre los
ADPIC establece que ninguna disposición de dic ho Acuerdo impedirá a un Miembro la adopción de
las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad ...
relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación.  La disposición
mencionada de la Ley de Energía Atómica represen ta una medida que los Estados Unidos de América
considera necesaria para proteger los intereses esenciales de su seguridad con respecto al uso de
materias fisionables y de las materias que sirven para su fabricación.
5. La Ley de Protección de la Calidad del Aire (artículo 7608 del Título 42 del Código de los
Estados Unidos) estipula que el Ministro de Justicia puede obtener una orden judicial que exija
al titular de una patente que conceda a "cualquier persona" la licencia de una invención
patentada que se considere "necesaria" para permitir que esa persona cumpla lo dispuesto en la
legislación sobre las emanaciones contaminadas del aire, incluidas las leyes que regulan las
emanaciones procedentes de automóviles o de fuen tes de contaminación fijas.  Sírvanse explicar
en qué medida se ajustan estas disposiciones al Acuerdo sobre los ADPIC (especialmente su
artículo 31).
Lo mismo que se indicaba con respecto a la pregunta 4, la pregunta 5 no refleja con exactitud
las facultades que atribuye el citado artículo y las condiciones en que puede hacerse uso de esas
facultades.
El artículo 7608 del Título 42 del Código de los Estados Unidos faculta al Administrador de la
Agencia de Protección del Medio Ambiente para soli citar al Fiscal General de los Estados Unidos que
formule una determinación de que:
a) la invención protegida por una patente en los Estados Unidos:
1. tiene un uso comercial público, o está destinada a tenerlo,2. no puede disponerse de ella de otro modo razonable, y
3. la necesita cualquier persona que esté obligada a cumplir los requisitos de
control de los contaminantes peligrosos del aire que procedan de fuentes
estacionarias
8 o los requisitos de control para la producción de nuevos
vehículos de motor, y
b) no hay otros métodos alternativos razonables para lograr esa finalidad, y
c) la imposibilidad de utilizar la invención objeto de la solicitud se traduciría en una pérdida
sustancial de competitividad o en una tendencia a crear un monopolio  en cualquiera de las
áreas del comercio en cualquier parte del país.
                                                     
8 Según la delegación de los Estados Unidos se entiende por fuentes estacionarias:  los edificios,
estructuras, servicios o instalaciones.IP/Q3/USA/1
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Si el Fiscal General determina que se cumplen todas  estas condiciones, certificará este hecho al
tribunal federal del distrito en que el titular de la patente resida, lleve a cabo sus actividades
empresariales o tenga su domicilio y el tribunal, tras celebrar una audiencia en que deberá ofrecerse al
titular de la patente la oportunidad de comparecer y ser oído, podrá ordenar a éste que otorgue una
licencia de la invención en términos y condiciones razonables.  La decisión del tribunal puede serobjeto de apelación.
La facultad de conceder licencias obligatorias que atribuye el artículo 7608 está incluida en el
ámbito del apartado k) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Por consiguiente, esa
autorización sólo se concede para poner remedio a prácticas que hayan sido consideradas
anticompetitivas después de un proceso judicial o administrativo.  Por lo tanto, la disposición ha de
respetar los apartados a), c) a e), g) a j) y l) del artículo 31.  En la descripción anterior del
procedimiento de concesión de una licencia están implícitos los siguientes puntos:
- cada situación será evaluada por sí misma;
- no se iniciará ningún procedimiento si el Departamento de Energía no ha intentado satisfacer
su necesidad de utilizar la invención patentada a través de los cauces comerciales normales
(por ejemplo, solicitando una licencia voluntaria al titular de la patente);
- la obligación de que las licencias se otorguen en condiciones razonables garantiza que éstas no
serán exclusivas, no podrá disponerse de ellas y podrán quedar sin efecto cuando pierda
validez la justificación original para otorgar la licencia y que se ofrecerá una remuneración
adecuada al titular de la patente;  y
- podrá apelarse ante un tribunal superior frente a cualquier decisión o cualquier aspecto de una
decisión impuesta por un tribunal y que incida en el proceso a que hace referencia el artículo7608 para su revisión y/o modificación.
Por último, debe subrayarse que la autorización que contiene el artículo 7608 nunca ha sido utilizada
por los Estados Unidos.   En vista de estas consideraciones, los Estados Unidos consideran que la
disposición en cuestión cumple plenamente las obligaciones dimanantes del artículo 31 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
6. El artículo 1498 del Título 28 del Código de los Estados Unidos establece que se puede
interponer un recurso contra la infracción por el Gobierno de los Estados Unidos de una
invención patentada, mediante la presentación de una demanda judicial ante el Tribunal
Federal de Reclamaciones de los Estados Unidos.  Los tribunales de los Estados Unidos no
permiten que los titulares de patentes obtengan una remuneración "adecuada", al no
reconocerles, por ejemplo, el lucro cesante.  Además, hay pruebas importantes de que a menudo
tales infracciones, pasan desapercibidas ya que se producen en el contexto de programas de losEstados Unidos que son de carácter reservado o secretos.  Sírvanse explicar en qué medida se
ajusta esto, incluidas las disposiciones del artículo 1498 del Título 28 del Código de los
Estados Unidos, a lo dispuesto en el Acuerdo so bre los ADPIC (especialmente su artículo 31).
En particular, sírvanse explicar en qué medida se ajustan estas disposiciones al requisito del
apartado h) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC de que el titular de los derechos recibauna "remuneración adecuada ... habida cuenta  del valor económico de la autorización".
El párrafo 2 del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC autoriza a los Miembros a limitar los
recursos disponibles contra la utilización no comercial de un derecho por el gobierno al pago de una
compensación de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31 de dicho Acuerdo.
Los Estados Unidos limitan esos recursos de la forma indicada.IP/Q3/USA/1
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No obstante, la afirmación de la Comisión de las Comunidades Europeas de que los tribunales
de los Estados Unidos no permiten que los titulares de patentes obtengan una remuneración
"adecuada", al no reconocerles, por ejemplo, el lucro cesante, no es exacta.  Como ha quedado de
manifiesto en un caso reciente ( Gargoyles, Inc. and Pro-Tec, Inc. v. United States , Tribunal Federal
de Reclamaciones de los Estados Unidos, 37 Fed. Cl . 95 (Nº 342-88C), de 2 de enero de 1997), se
tienen en cuenta varios factores para determinar si el titular de una patente tiene derecho a reclamar el
lucro cesante.  Según ha resumido dicho Tribunal:
Para recuperar el lucro cesante en general, el titular de la patente damnificado ha de demostrar:
1. la demanda que tenga el producto patentado,
2. la ausencia de sucedáneos aceptables que no sean productos infractores,
3. su capacidad de manufacturar y comercializar el producto para atender a la demanda, y
4. la cuantía del beneficio que hubiera realizado el titular de la patente.
Véase Panduit Corp. V. Stahlin Bros. Fibre Works , 575 F.2d 1152, 1156 (6ª Cir. 1978)
(Markey, C.J., juez por designación).
El Tribunal ha señalado además que si el demandante no llega a satisfacer plenamente la
carga de aportar las pruebas necesarias para fundamentar una demanda de lucro cesante , será el
propio Tribunal quien establezca una compensación ra zonable.  Si no hay ninguna licencia que pueda
utilizarse como base para determinar qué compensación sería razonable, el Tribunal tendrá en cuenta
los 15 factores siguientes (establecidos en el caso Georgia-Pacific Corporation v. United States , 318
F. Supp.1116, at 1120 (S.D.N.Y. 1970), modificados  y reafirmados, 446 F.2d 295 (2ª Cir.), cert.
denegado, 404 U.S. 870, 30 L. Ed. 2d 114, 92 S. Ct. 105 (1971)):
1. Las compensaciones que haya recibido el titular de la patente por otorgar licencias de dicha
patente, que demuestren o tiendan a demostrar que existe una compensación típica.
2. Las compensaciones que pague el titular de la licencia por utilizar otras patentes comparables
a la patente en cuestión.
3. La naturaleza y el alcance de la licencia, por ejemplo, que sea exclusiva o no exclusiva o que
esté limitada o no limitada en función del territorio o de las personas a las que puede venderseel producto manufacturado.
4. El hecho de que el cedente de la licencia tenga una política y unos planes estables de
comercialización cuyo fin sea mantener el monopolio de su patente, no concediendo licencias
a otros para utilizar la invención o concediendo las licencias bajo condiciones especiales
destinadas a proteger ese monopolio.
5. La relación comercial entre el cedente de la licencia y el licenciatario, por ejemplo, si
compiten en el mismo territorio y en la misma línea de actividades;  o si son inventor ypromotor.
6. El efecto de promoción de las ventas de otros productos del licenciatario que tendría la puesta
en venta de la especialidad patentada;  el valor real de la invención para el cedente de la
licencia como motor de las ventas de otros productos suyos no patentados;  y la magnitud de
esas ventas indirectas o inducidas.IP/Q3/USA/1
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7. El plazo de vigencia de la patente y de la licencia.
8. La rentabilidad reconocida del producto que se fabrique gracias a la explotación de la patente;
su éxito comercial;  y su actual popularidad.
9. La utilidad y las ventajas de la propiedad patentada en comparación con los anteriores
procedimientos o instrumentos que, de haberlos, se utilizaban para lograr resultados similares.
10. La naturaleza de la invención patentada;  el carácter de su materialización comercial mientras
estuvo bajo la propiedad del cedente de la licencia y éste la explotó;  y los beneficios que han
obtenido quienes han utilizado la invención.
11. La medida en que el infractor ha utilizado la invención;  y cualquier tipo de prueba del valor
que puede tener esa utilización.
12. La parte de los beneficios o del precio de venta que, por costumbre, se destine en esa rama
concreta de producción, o en una rama comparable, a obtener el uso de la invención o deinvenciones análogas.
13. La parte del beneficio realizable que se debería a la invención, con independencia de los
elementos no patentados, el procedimiento de manufactura, los riesgos empresariales o los
rasgos característicos o mejoras introducidas por el infractor.
14. La opinión de expertos calificados.15. La cantidad sobre la que hubieran podido ponerse de acuerdo (en el momento en que se inició
la infracción) el cedente de la licencia (titular de la patente) y el licenciatario (infractor) si
ambos hubieran intentado de forma razonable y voluntaria llegar a un acuerdo;  es decir, la
cantidad que un licenciatario prudente que desee obtener, como propuesta comercial, una
licencia para fabricar y vender un artículo determinado que incorpore la invención patentadaestaría dispuesto a pagar como compensación, y obtener a pesar de eso un beneficio razonable,
y la cuantía que podría aceptar un titular de patente prudente que estuviera dispuesto a otorgar
una licencia.
Estos factores, que el Tribunal Federal de Reclamaciones aplica caso por caso, garantizan que los
titulares de derechos reciben una remuneración adecuada teniendo en cuenta el valor económico dela autorización y las circunstancias de cada caso.
En esta pregunta, la Comisión Europea afirma además que hay pruebas importantes de que a
menudo la utilización por el gobierno pasa desapercibida ya que se produce en el contexto de
programas de los Estados Unidos que son de carácter reservado o secretos.  A pesar de esta
afirmación, la Comisión no presenta ninguna prueba de las actividades a que hace referencia en su
pregunta.  Por lo tanto, los Estados Unidos no pueden evaluar la afirmación y determinar si debe
dársele una respuesta concreta.  No obstante, debe señalarse que el artículo 73 del Acuerdo sobre losADPIC reconoce expresamente que los Miembros de la OMC pueden adoptar determinadas medidas
para utilizar materias protegidas, con inclusión de invenciones patentadas, cuando lo consideren
necesario para proteger los intereses de su seguridad nacional.IP/Q3/USA/1
Página 14
[Preguntas complementarias de la Comunidad Europea]
Sírvanse explicar si los criterios para la determinación del "lucro cesante" de
conformidad con el artículo 1498 del Título 28 del Código de los Estados Unidos y los requisitos
probatorios son idénticos a los aplicados en un juicio ordinario por infracción de patentes en los
Tribunales de Distrito o de Apelación.  En caso de que existan diferencias ¿cuál es sujustificación?
Los criterios para demostrar el "lucro cesante"
9 utilizados por el Tribunal Federal de
Reclamaciones de los Estados Unidos ( Gargoyles, Inc. and Pro-Tec, inc., v. United States ), citados en
la respuesta a la pregunta Nº 6 de la Comunidad Europea son los mismos que los utilizados en casos
relacionados con las partes privadas.  Los criterios figuran en una decisión del Tribunal de Apelación
( el Nº 6) en una demanda por infracción entre partes privadas.  Los criterios seguidos en el caso
Panduit  han servido también de referencia al Tribunal de apelación en recientes apelaciones a
decisiones por infracción entre partes privadas, en el examen de la prueba de la "justificación de la
"salvedad" para demostrar el "lucro cesante".
¿Se aplica el artículo 1498 del Título 28 del Código de los Estados Unidos a actividades
no pertenecientes al sector de la seguridad na cional?  En caso positivo, se ruega indicar cuáles
son esos sectores y si, por ejemplo, están comprendidos los edificios públicos, las carreteras, losaeropuertos o los puertos.  Indíquese también si éste rige para las entidades subfederales.
Como autoriza el párrafo h) del artículo 31 y el párrafo 2 del artículo 44 del Acuerdo sobre
los ADPIC, el artículo 1498 del Título 28 del Código de los Estados Unidos limita los recursos de que
disponen los propietarios de patentes, derecho de autor o certificados de protección de las obtenciones
vegetales a una demanda ante el Tribunal de los Estados Unidos de Reclamaciones Federales enconcepto de "remuneración razonable e íntegra" en el caso de utilización para fines no comerciales de
esos derechos por los Estados Unidos o en beneficio de éstos.  Los "sectores" no están determinados
en lo que respecta a la aplicación de la disposición, y ésta rige únicamente con respecto a la
utilización para fines no comerciales por el Gobierno de los Estados Unidos o en beneficio de éste.
Se ruega explicar si de conformidad con la Ley 1498 del Código de los Estados Unidos y
los párrafos 1 y 2 del artículo 27 del Reglamento Federal de Adquisiciones, el Gobierno de los
Estados Unidos puede conceder autorizaciones ge néricas a los contratistas de utilización de
invenciones patentadas sin el consentimiento de los propietarios de la patente en el
cumplimiento de contratos públicos, o si la au torización se emite únicamente con respecto a
determinadas patentes.  En el primer supuesto, sírvanse explicar si ello es compatible con el
requisito establecido en el apartado a) del ar tículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC de que toda
autorización será considerada en función de su s circunstancias propias.  Análogamente, si el
Gobierno indemniza a un contratista por una infracción de patente en concepto de ejecución de
un contrato público, será el Gobierno el que estará obligado a especificar en relación con qué
patente rige la indemnización.
                                                     
9 La delegación de los Estados Unidos ha informado que, a fin de recuperar el lucro cesante en general,
el titular de la patente damnificado ha de demostrar:
1) la demanda que tenga el producto patentado;
2) la ausencia de sucedáneos aceptables que no sean productos infractores;3) su capacidad de manufacturar y comercializar el producto para atender a la demanda;  y
4) la cuantía del beneficio que hubiera realizado el titular de la patente.
Panduit Corp. v. Stahlin Bros.  Fibre Works , 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978( (Markey, C.j., juez por
designación).IP/Q3/USA/1
Página 15
En caso negativo, sírvanse explicar por qué el apartado a) del artículo 31 del Acuerdo
sobre los ADPIC requiere que toda autorización sea considerada en función de sus
circunstancias propias.10
Nos remitimos a las respuestas proporcionadas a las preguntas complementarias relativas a la
pregunta Nº 6 supra .  Además, les rogamos tomen nota de que el artículo 27.209 del Reglamento
Federal de Adquisiciones hace referencia a que los funcionarios encargados de la contratación
deberán consultar a los asesores jurídicos en los casos en que redacten contratos en los que exista
utilización no comercial sin licencia por parte del Gobierno de los Estados Unidos o en nombre de
éste de tecnología patentada que sea propiedad de un nacional de un país perteneciente a la OMC.  El
asesor jurídico velará por el cumplimiento de las prescripciones del artículo 31 del Acuerdo sobre los
ADPIC.
7. El artículo 1498 del Título 28 del Código de los Estados Unidos dispone que los
particulares que infrinjan patentes de terceros durante la realización de trabajos contratados
por el Gobierno de los Estados Unidos no son responsables de la infracción de patentes y no se
les puede prohibir que realicen esos trabajos.  El único recurso del titular de la patente es la
interposición de una demanda judicial contra el Gobierno de los Estados Unidos como se indica
en la pregunta anterior.  Sírvanse explicar en qué medida son compatibles estas disposicionescon el Acuerdo sobre los ADPIC (e specialmente su artículo 31).
El artículo 1498 permite al Gobierno de los Estados Unidos eximir a terceros de
responsabilidad frente a reclamaciones por infracción de una patente, cuando esos terceros realicen
unas actividades que, de otro modo, constituirían una infracción llevada a cabo en nombre del
Gobierno de los Estados Unidos.  La parte pertinente del artículo 1498 del Título 28 del Código de losEstados Unidos establece lo siguiente:
A los efectos del presente artículo, el uso o manufactura de una invención definida y protegida
mediante una patente en los Estados Unidos por un contratista, subcontratista o por cualquier
persona, empresa o sociedad para el Gobierno o con la autorización o el consentimiento del
Gobierno , se interpretará que es un uso o una manufactura para los Estados Unidos.
En otras palabras, el único caso en que un tercero podrá eludir su plena responsabilidad por la
infracción de una patente amparándose en las disposiciones del artículo 1498 sería el de un tercero
que realizara los actos infractores en nombre del Gobierno de los Estados Unidos.  Por consiguiente,
se interpreta que el tercero a que hace referencia la pregunta es un representante del Gobierno de los
Estados Unidos a los efectos de la aplicación del artículo 1498.  La respuesta a la pregunta anterior es
aplicable de manera idéntica a la presente pregunta.
8. Las últimas enmiendas del artículo 287 del Título 35 del Código de los Estados Unidos,
que han consistido en la inclusión de un nuevo párrafo c), prevén exenciones de la
responsabilidad por infracción y establecen as í una licencia obligatoria y exenta del pago de
regalías para los médicos, otros profesionales de la medicina y entidades sanitarias conexas, con
inclusión de los hospitales, universidades, escuel as de medicina, hogares de reposo y clínicas, en
la realización de actividades médicas patentadas.  Sírvanse explicar en qué medida cumplenestas disposiciones lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC (especialmente su artículo 31).
                                                     
10 La delegación de la Comunidad Europea ha indicado que esta pregunta complementaria se aplica
también para la pregunta Nº 7.IP/Q3/USA/1
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Los términos "actividades médicas" utilizados en el apartado c) del artículo 287 se definen
como "la aplicación de un tratamiento médico o quirúrgico a un cuerpo11".  Están expresamente
excluidas de esta definición las actividades médicas que supongan la utilización de máquinas,
manufacturas o composiciones de materia patentadas si esa utilización supone una infracción de la
patente; la práctica de un uso patentado de una composición de materia si esa práctica supone unainfracción de una patente;  o la práctica de un procedimiento que suponga una infracción de una
patente biotecnológica.  La exención que establece el apartado c) 1) del artículo 287 no es aplicable a
las actividades relacionadas con la explotación comercial de ciertos actos.  Por consiguiente, el efecto
de la disposición es muy limitado y tiene por fin asegurarse de que los médicos que apliquen
tratamientos médicos o quirúrgicos para salvar la vida de una persona o mejorar su salud no se
consideren frenados por el temor a demandas judiciales por infracción de patentes.
El artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC autoriza a los Miembros a prever excepciones
limitadas de los derechos exclusivos concedidos por una patente, a condición de que tales excepciones
no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio
injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses
legítimos de terceros.  Los Estados Unidos de América consideran que las disposiciones del
apartado c) del artículo 287 pueden considerarse una excepción limitada, autorizada por el artículo 30del Acuerdo sobre los ADPIC.
9. El artículo 184 del Título 35 del Códi go de los Estados Unidos estipula que los
solicitantes de una patente estadounidense necesitan una licencia para poder solicitar una
patente en una jurisdicción extranjera en los seis meses siguientes a la presentación de su
solicitud en los Estados Unidos, ya que, de lo contrario pueden ser sancionados con la pérdidade los derechos de patente en los Estados Unidos.  Sírvanse explicar en qué medida es
compatible este requisito con el Acuerdo sobre los ADPIC.
Las disposiciones mencionadas en la pregunta (artículo 184 del Título 35 del Código de los
Estados Unidos) se refieren a los procedimientos que deben seguirse cuando se invocan fines de
seguridad nacional de los Estados Unidos de América.  El fundamento de esta autorización legal seencuentra en el capítulo 5 del Título 37 del Código de Reglamentos Federales.  De conformidad con
estas disposiciones, recogidas en la notificación de leyes de los Estados Unidos, el requisito de
obtener una licencia del "Comisionado de Patentes y Marcas para presentar una solicitud de patente
en el extranjero, cuando esa solicitud se presenta antes de transcurridos seis meses desde la
presentación de la solicitud en los Estados Unidos, sólo se aplica a las invenciones hechas en los
Estados Unidos.   Véase el artículo 11 del capítulo 5 del Título 37 del Código de Reglamentos
Federales.  El objetivo de estas disposiciones es impedir que se divulgue sin autorización informaciónsobre una invención cuando ello pueda suponer una infracción de las leyes de exportación y otras
medidas conexas destinadas a proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos de América.  La
sanción mencionada en la pregunta se aplica cuando el solicitante, antes de presentar una solicitud de
patente en un país extranjero, no obtiene licencia para presentarla.
El artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que ninguna disposición del mismo se
interpretará en el sentido de que imponga a un Miembro la obligación de suministrar informaciones
cuya divulgación considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad o impida a un
Miembro la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses
esenciales de su seguridad con respecto a ciertas cuestiones concretas.  Las disposiciones que regulan
la solicitud de patentes en el extranjero son medidas que entran en el ámbito del artículo 73 del
                                                     
11 En opinión de la delegación de los Estados Unidos, el apartado c) 2) E) del artículo 287 define el
término "cuerpo" como "un cuerpo humano, un órgano, un cadáver o un animal no humano utilizado en
investigaciones médicas relacionadas di rectamente con terapias para humanos".IP/Q3/USA/1
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Acuerdo sobre los ADPIC y, por lo tanto, son plenamente compatibles con las obligaciones
dimanantes de dicho Acuerdo.
10. Sírvanse explicar en qué medida son compatibles las disposiciones del Manual de
Procedimiento para el Examen de Patentes que regulan la aceleración de los exámenes de
solicitudes son compatibles con la obligación que establece el párrafo 1 del artículo 27 delAcuerdo sobre los ADPIC de evitar la discriminación por el lugar de invención.
El Manual de Procedimientos para el Examen de Patentes (MPEP) es la base de las prácticas
y procedimientos administrativos de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.
El MPEP no tiene ni fuerza ni efectos de ley, ni sus disposiciones tienen la categoría de un
reglamento.
La sección del MPEP a que se hace referencia contiene numerosas justificaciones que
permiten la aceleración del examen de una solicitud presentada a la Oficina de Patentes y Marcas.Uno de los muchos motivos que pueden aducirse para acelerar el examen es que el solicitante
manufacturará la invención en los Estados Unidos y, por lo tanto, necesita que se adelante el examen.
Otros motivos que pueden servir de base para acelerar el examen son la edad del inventor, si la
invención hace referencia a tecnologías importantes para el medio ambiente o si la invención
pertenece a la esfera de la biotecnología.  Esta sección establece también un procedimiento aceleradode examen que puede utilizarse si se paga una tasa y se cumplen ciertos requisitos de procedimiento,
con independencia de la naturaleza de la invención o de las condiciones del solicitante de la patente.
La pregunta planteada por la Comunidad Europea y sus Estados miembros es si la base que
acaba de exponerse para solicitar la aceleración del examen de una solicitud es compatible con la
obligación dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC de no discriminar por el lugar de la invención.La respuesta directa a la pregunta es sí, la disposición es plenamente compatible porque los Estados
Unidos no discriminan en el momento de conceder las patentes en función del lugar de la invención.
El objetivo de esta sección es permitir un examen acelerado de una solicitud para ayudar a los
solicitantes que hayan localizado un posible fabricante en los Estados Unidos que tenga suficiente
capital e instalaciones para manufacturar la invención pero que no acepte hacerlo hasta que no se hayaconcedido la patente.  Las disposiciones permiten que el solicitante pida que la solicitud tenga un
carácter especial, pero sólo si el fabricante está preparado para manufacturar el producto en cuestión
en cantidad suficiente tan pronto como se conceda la patente.  La última condición es necesaria para
evitar abusos de quienes sólo quieren obtener la patente lo antes posible.
Además, si se examina cuidadosamente el texto de la disposición citada, resulta claro que los
criterios establecidos para pedir la aceleración del examen de una solicitud no incluyen el lugar en que
se hizo la invención.  Los solicitantes pueden recurrir a esta disposición para obtener la aceleracióndel examen de una solicitud referente a una invención hecha en un país extranjero con las mismas
consecuencias que si el solicitante hubiera hecho la invención en los Estados Unidos.  Por lo tanto, el
procedimiento de solicitud de la aceleración del examen es plenamente compatible con el párrafo 1
del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/Q3/USA/1
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[Pregunta complementaria de la Comunidad Europea]
Sírvanse explicar en qué medida son compatibles las disposiciones del Manual de
Procedimiento para el Examen de Patentes que regulan la aceleración de los exámenes de
solicitudes con la obligación que establece el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo a fin de que
las patentes puedan concederse sin discriminación tanto si los productos son importados como sise fabrican en el país.
Los Estados Unidos conceden las patentes sin discriminación en cuanto a si éstas son
importadas o producidas en el país.  La única circunstancia, de las 10 examinadas en el Manual de
Procedimiento para el Examen de Patentes, para solicitar un examen acelerado, mencionado por la
Comunidad Europea en la pregunta Nº 10, es cuando se trata de prestar asistencia a los solicitantes,
tanto si son ciudadanos estadounidenses o nacionales de otros países, que hayan localizado un posible
fabricante en los Estados Unidos que tenga suficiente capital e instalaciones para manufacturar lainvención pero que no acepte hacerlo hasta que no se haya concedido la patente.  La disposición tiene
como finalidad permitir la fabricación de productos aún no disponibles en los Estados Unidos.
Carecen de argumento las consecuencias de la pregunta de la CE de que el párrafo 1 del artículo 27
del Acuerdo exige que no se efectúe diferenciación entre posible fabricación  de productos, nacionales
o extranjeros, en relación con solicitudes de aceleración.
11. El artículo 906 a) 1) del Título 17 del Código de los Estados Unidos dispone que no hay
infracción si una persona reproduce un medio de enmascaramiento únicamente con el objetivo
de enseñar, analizar o evaluar los concepto s o técnicas incorporados en el medio de
enmascaramiento.  No se prevé una excepción para la reproducción con propósitos privados.
Sírvanse explicar en qué medida es compatible esta disposición con el apartado a) del párrafo 2del artículo 6 del Tratado sobre la Propiedad In telectual respecto de los Circuitos Integrados
(denominado en adelante el "Tratado de la OM PI"), incorporado en el artículo 35 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los Miembros de
la OMC "podrán prever en su legislación, aunqu e no estarán obligados a ello, una protección más
amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las
disposiciones del mismo" y que "los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para
aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos".
Teniendo en cuenta ambos puntos, los Estados Unidos han concluido que no es necesario prever en la
legislación estadounidense una exención legal concreta que permita que no sea considerada infracción
la reproducción de un medio de enmascaramiento para fines privados.
En la práctica, no es probable que un titular de derechos plantee una acción legal contra otra
parte por reproducir un medio de enmascaramiento para fines privados, por ejemplo, colgar una
reproducción del trabajo en la pared de su casa u oficina como si fuera una obra de arte.  Es probable
que, si se presentara una denuncia, el caso sería desestimado por el tribunal por falta de fundamentos,
ya que reproducir un medio de enmascaramiento en esas circunstancias no tendría consecuencias
negativas para el titular del derecho.
Por consiguiente, los Estados Unidos de América han cumplido el apartado a) del párrafo 2)
del artículo 6 del Tratado de Wáshington sobre los Circuitos Integrados, incorporado en el Acuerdo
sobre los ADPIC gracias a la referencia que contiene su artículo 35, de una manera que se adecua al
sistema jurídico estadounidense y es plenamente compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.IP/Q3/USA/1
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12. El artículo 906 a) 2) del Título 17 del Código de los Estados Unidos dispone que no será
una infracción incorporar los resultados de un análisis o evaluación de un medio de
enmascaramiento protegido a un medio de enmascaramiento original que se fabrique para ser
distribuido.  Sírvanse explicar en qué medida es compatible esta disposición con el artículo 35
del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 6 2) b) del Tratado de la OMPI, que establece que eltercero que cree un esquema de trazado original sobre la base de la evaluación o el análisis del
esquema de trazado protegido podrá incorporar ese esquema de trazado en un circuito
integrado independientemente de si el circuito se fabrica para ser distribuido.
Véase la respuesta a la pregunta precedente.
13. Sírvanse explicar de qué forma garantizan los Estados Unidos la protección de la
información no divulgada, según se exige en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, dado
que los secretos comerciales son competencia exclusiva de la legislación de los Estados y cadaEstado de los Estados Unidos es libre de elaborar -como lo han hecho ya numerosos Estados- un
conjunto de normas diferentes en esta esfera.
Las leyes de los distintos Estados de los Estados Unidos de América que protegen los secretos
comerciales garantizan la protección de la información no divulgada según lo exigido por el Acuerdo
sobre los ADPIC.  Son 40 los Estados que ya han adoptado la Ley Uniforme de Secretos Comercialescon sólo ligeras variantes.  Los restantes Estados basan la protección de la información no divulgada
en la Declaración de Daños y Perjuicios, en la que se ha basado la Ley Uniforme de Secretos
Comerciales.  Además de la protección que ofrecen las leyes de secretos comerciales de los Estados,
también se protege la información no divulgada en muchos casos a través de la legislación sobre
contratos, que es uniforme en todos los Estados Unidos, y a través de la legislación penal federalrecientemente promulgada.
El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece claramente que los
Miembros "podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del
presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos".  En los Estados Unidos, el
Gobierno federal no ha intentado privar a los Estados de la facultad de proteger la información nodivulgada mediante leyes estatales, en lugar de federales.  Teniendo en cuenta que puede obtenerse en
los Estados Unidos la protección que exige el Acuerdo sobre los ADPIC, se cumplen plenamente las
obligaciones dimanantes del artículo 39.
14. Sírvanse explicar de qué forma garantizan los Estados Unidos la protección de la
información no divulgada, según se exige en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, dado
que los Estados de los Estados Unidos utilizan generalmente una definición del término
"secreta" que es más restringida que la que figura en el primer apartado del párrafo 2 delartículo 39, en el que ese término se refiere a la información que no es "generalmente conocida
ni fácilmente accesible para personas introducidas  en los círculos en que normalmente se utiliza
el tipo de información en cuestión".
El criterio utilizado por los tribunales de los Estados Unidos para determinar qué incluye, o
no, el "secreto comercial" es si la información es generalmente conocida o fácilmente accesible conmedios propios por las personas que pudieran obtener un beneficio económico gracias a su
divulgación o utilización.  En opinión de los Estados Unidos, este criterio es más amplio que el
previsto en el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.
15. Sírvanse explicar de qué forma garantizan los Estados Unidos la protección de la
información no divulgada, según se exige en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, dadoque varias jurisdicciones de los Estados Unidos no aceptan el criterio de culpabilidadIP/Q3/USA/1
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establecido en el párrafo 2 y la nota 10 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exigen
que esa información no se adquiera "de manera contraria a los usos comerciales honestos".
El criterio utilizado en los Estados Unidos para determinar si existe culpabilidad por
obtención ilegal de información no divulgada es si la información ha sido obtenida mediante "medios
inadecuados".  Por "medios inadecuados" cabe entender, entre otras cosas, el robo, el soborno, elengaño, la infracción o la instigación a la infracción de un deber de mantener el secreto, o el espionaje
por medios electrónicos o de otro tipo.  Por lo tanto, el criterio utilizado en los Estados Unidos es más
amplio que el previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC.
16. Sírvanse explicar de qué forma garantizan los Estados Unidos la protección de la
información no divulgada, según se exige en el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los
ADPIC, dado que el material proporcionado a las autoridades de los Estados Unidos como
condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productosquímicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas se debe dar a conocer de
conformidad con la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos.
Los secretos comerciales y las informaciones comerciales o financieras que tengan la
condición de privilegiados o confidenciales (es decir, el tipo de información que incluye la definición
de información no divulgada del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC) están expresamenteexcluidos de la obligación de divulgación que impone el apartado b) 4) del artículo 552 del Título 5
del Código de los Estados Unidos (Ley de Libertad de Información).  Por tanto, según está planteada,
la pregunta se basa en una lectura incorrecta del derecho estadounidense materializado en la Ley de
Libertad de Información.
IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
1. Sírvanse indicar si en su país son materia patentable:  1) las plantas y los animales;  2)
las obtenciones vegetales y las variedades animales.
1) Sí.
2) Sí.
2. Sírvanse indicar si en su país el acto de oferta para la venta está incluido entre los
derechos exclusivos que confieren las patentes.
Sí.
3. Sírvanse indicar qué tipos de actos se reconocen en su país como excepciones a los
derechos exclusivos que confiere la patente.
En los Estados Unidos se reconocen muy pocas excepciones a los derechos exclusivos que
confiere una patente, ya sea a través de la legislación de patentes o a través del derecho común.
En el Título 35 contienen excepciones, según los términos del artículo 30, las siguientes
disposiciones:
- el párrafo e) del artículo 271, referente a los actos relacionados con ciertos tipos de productos
patentados que se lleven a cabo únicamente con el fin de obtener datos para su uso posterior a
la expiración de la patente con la finalidad de obtener la aprobación reglamentaria de tales
productos;  yIP/Q3/USA/1
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- el párrafo c) del artículo 287, referente a determinados actos médicos practicados por un
médico en ejercicio.
Además, los tribunales de los Estados Unidos han reconocido una posibilidad limitada de
defensa frente a una acusación de infracción de una patente cuando el uso de la tecnología patentada
se debe a fines experimentales no comerciales.  Esta defensa, denominada informalmente defensa poruso experimental, no ha sido planteada con frecuenc ia y cuando se ha planteado ha sido interpretada
en términos muy estrictos.  Son pocos los casos en los que se ha profundizado en el carácter de esta
defensa, principalmente porque no es frecuente que se solicite la protección de derechos de patente
frente a personas que utilizan la tecnología patentada con fines puramente experimentales.  En estos
casos, los tribunales no reconocen la posibilidad de defensa si el supuesto infractor ha utilizado la
invención patentada con el fin de explotarla comercialmente y no para mejorar su conocimiento de la
invención.  En aquellos casos en que se invocó con éxito esta excusa, el uso experimental en cuestióntenía por fin establecer cómo funcionaba la invención o se debía a razones puramente filosóficas o
académicas.  Esta excusa no está codificada en la legislación sobre patentes de los Estados Unidos,
salvo en la medida en que esté recogida por el párrafo e) del artículo 271.
4. Sírvanse indicar en qué casos está permitido en su país el uso de la patente sin
autorización de su titular, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el
gobierno.
En los Estados Unidos, son muy pocos los casos en que está permitido el uso de una
invención patentada sin autorización de su titular.  Como fundamento de esos casos cabe citar los
siguientes:
- artículo 2183 del Título 42 del Código de los Estados Unidos, referente al uso de una
invención patentada para la utilización o producción de materiales nucleares o energía
atómica;
- artículo 7608 del Título 42 del Código de los Estados Unidos, referente al uso de una
invención patentada necesaria para cumplir las disposiciones sobre emisiones de la Ley de
Protección de la Calidad del Aire;  y
- artículo 1498 del Título 28 del Código de los Estados Unidos, referente a los límites de las
reparaciones que pueden obtenerse del Gobierno de los Estados Unidos cuando éste, o una
parte autorizada por éste, utilice una invención patentada para determinados fines.
5. Sírvanse indicar cómo se aplica en su país la obligación establecida por los párrafos 1
y 2 del artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de la carga de la prueba en los
procedimientos civiles por infracción de patentes relativas a procedimientos.
El artículo 295 del Título 35 del Código de los Estados Unidos establece expresamente tal
traslación de la carga de la prueba en las actuaciones frente a infracciones de patentes relativas a
procedimientos.
6. ¿Está facultado un solicitante o titular de patente para establecer una fecha de invención
con arreglo al artículo 104 del Título 35 del Código de los Estados Unidos por referencia al
conocimiento o uso de la invención, o a otra actividad respecto de ella, en un país Miembro de laOMC que se haya valido del derecho de establecer un período de transición con arreglo al
párrafo 2) del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC?
Sí.IP/Q3/USA/1
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7. Conforme al apartado 3) del párrafo a) del artículo 104 del Título 35 del Código de los
Estados Unidos, en la medida en que cualquier información existente en un país Miembro de la
OMC sobre el conocimiento, el uso o cualquier otra actividad pertinente para acreditar o
desacreditar una fecha de invención no se haya suministrado para su uso en procedimientos
seguidos ante la Oficina de Patentes y Marcas, un tribunal o cualquier otra autoridadcompetente en la misma medida en que tal información podía suministrarse en los Estados
Unidos, el Comisionado, el tribunal o la autoridad respectiva establecerá las presunciones del
caso, o adoptará otras medidas autorizadas por ley o reglamento en favor de la parte que haya
solicitado la información en los procedimientos.  Esta disposición podría llevar a situaciones en
que un solicitante de patente extranjero quedara obligado a seguir los procedimientos de
divulgación de los Estados Unidos.  Sírvanse explicar si en tales situaciones un solicitante o
titular de patente extranjero podría ser tratado de manera desfavorable en comparación con losciudadanos de los Estados Unidos, habida cuenta de que las formas de registrar las invenciones
son diferentes y el derecho a rehusarse a prestar testimonio, etc., considerado legítimo en el país
extranjero, es difícil de ejercer.  Sírvanse explicar la relación de la respuesta precedente con el
párrafo 1) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que prohíbe la discriminación según el
lugar de la invención.
El artículo 104 del Título 35 del Código de los Estados Unidos garantiza que no habrá
discriminaciones a causa de dónde se hizo una invención en los procedimientos judiciales o
administrativos en los que se deba probar la fecha de la invención.  La cláusula a que se hace
referencia en la pregunta se refiere a la sanción que podrá aplicarse cuando una parte no ofrezca
acceso suficiente a las pruebas sobre sus actividades relacionadas con el desarrollo de la invenciónque se produjeron fuera de los Estados Unidos.  La disposición no obliga a las jurisdicciones
extranjeras a aplicar los procedimientos aplicados en los Estados Unidos a los descubrimientos.
Más bien se trata sencillamente de garantizar que en los procedimientos judiciales o casi judiciales
que se lleven a cabo en los Estados Unidos todas las partes que intervengan en ellos estarán sometidas
a unas normas iguales o equivalentes para la presentación y evaluación de las pruebas.  Además, ladisposición es plenamente compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC ya que se refiere a los
procedimientos judiciales y administrativos según los términos del artículo 2 del Convenio de París.
8. ¿Puede un solicitante extranjero gozar del derecho de prioridad fundándose en la
presentación de una solicitud anterior en un país Miembro de la OMC que no se ajusta al
requisito de "la mejor manera" establecido en el artículo 112 del Título 35 del Código de los
Estados Unidos?  De no ser así, sírvanse explicar el fundamento jurídico de ello y su
compatibilidad con el artículo 4 del Convenio de  París, aplicable en virtud del párrafo 1) del
artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Sí.
9. De conformidad con el párrafo e) del artículo 102 del Título 35 del Código de los
Estados Unidos y con su artículo 103, la solicitud de patente de una invención debe rechazarse
si, en el momento de la invención, era evidente  para una persona capacitada en la técnica o era
idéntica a una invención de otra persona que estaba descrita en una patente otorgada o
solicitada antes que la primera invención.  En ese caso, si en la solicitud de otra persona se
invoca un derecho de prioridad, ¿se retrotrae ese efecto invalidante a la fecha de prioridad?  Si
no ocurre así (Hilmer I), sírvanse explicar la compatibilidad de ello con el artículo 4B del
Convenio de París, aplicable en virtud del párrafo 1) del artículo 2 del Acuerdo sobre losADPIC, que establece que la solicitud formulada por un tercero entre la fecha de prioridad y la
fecha efectiva no da lugar a ningún derecho en favor de ese tercero.  Por otra parte, de no ser
así, las invenciones patentadas que son evidentes una respecto de otra podrían coexistir y
ejercer una influencia recíproca restrictiva de los derechos exclusivos.  Sírvanse explicar si estaIP/Q3/USA/1
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situación perjudica de manera injustificada los derechos exclusivos otorgados de conformidad
con el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El párrafo e) del artículo 102 no puede ser invocado para impedir la concesión de una patente
en respuesta a una solicitud respecto de la cual el solicitante haya establecido, mediante una demanda
válida de prioridad en favor de una solicitud presentada en el extranjero, una fecha de presentaciónefectiva que sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de una patente otorgada en los
Estados Unidos.  Limitándonos a esta base, el párrafo e) del artículo 102 es compatible con el
artículo 4B del Convenio de París, ya que cualquier parte que haya presentado una demanda efectiva
de prioridad no perderá sus derechos debido a que un tercero presente durante el año de prioridad una
solicitud en los Estados Unidos que dé lugar a una patente.
La segunda cuestión que plantea la pregunta es la fecha que define el estado anterior de la
técnica en una patente de los Estados Unidos en la que se ha incluido una demanda de prioridad enfavor de una solicitud presentada en el extranjero.  La fecha efectiva de presentación de tal solicitud a
los efectos del párrafo e) del artículo 102 será la fecha efectiva de presentación de la solicitud en los
Estados Unidos, no la fecha a la que se remontaría la prioridad reclamada en la solicitud.  La
consideración de la fecha efectiva como definitoria del estado anterior de la técnica de conformidad
con la llamada cláusula "Hilmer" no es incompatible con las obligaciones del artículo 4B delConvenio de París ya que no influye sobre la capacidad de un solicitante de obtener una patente si
presenta una demanda de prioridad en la que establece una fecha efectiva de presentación que sea
anterior a la fecha efectiva de la patente que defina el estado anterior de la técnica.
La última cuestión que plantea esta pregunta es si los derechos exclusivos que garantiza a los
titulares de patentes el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC resultan perjudicados por el efecto dela cláusula Hilmer.  El eje de la cuestión parece ser la suposición de que los solicitantes que hayan
obtenido una patente en la que se incluya una demanda válida de prioridad no podrán impedir, debido
a las disposiciones del párrafo e) del artículo 102 y el artículo 103, la concesión de una segunda
patente sobre la misma invención, o una variante evidente de ésta, en favor de otra persona que haya
presentado una solicitud después de la fecha que establece el plazo de prioridad del primer titular de lapatente pero antes de la fecha de presentación de la solicitud en los Estados Unidos.  A consecuencia
de eso, se supone que se concederán patentes que son evidentes para ambos.
Esta suposición no es correcta ya que el párrafo e) del artículo 102 y el artículo 103 no son las
únicas disposiciones legales que regulan la situación de las dos solicitudes en el caso antes descrito.
El párrafo g) del artículo 102 permite garantizar también que sólo se concederá una patente por cada
invención.  En el gráfico que figura a continuación se muestra cómo entra en funcionamiento el
párrafo g) del artículo 102 cuando el párrafo e) por sí  solo no basta para impedir la concesión de dos
patentes.
1 Fecha de invención (A) 2 Fecha de prioridad
3 102 e) fecha 4 Solicitante A
5 Solicitante B 6 Fecha de invención (B)
7 Fecha de petición en Estados Unidos 8 Patente9 Nº patente
Los cambios introducidos por la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, de 1994,
permiten a los nacionales de cualquier Miembro de la OMC que establezcan la fecha de una invención
aportando pruebas sobre esa invención fuera de los Estados Unidos.  Teniendo en cuenta estas
observaciones, la respuesta a la pregunta acerca de si la legislación sobre patentes de los EstadosUnidos, debido a la situación antes descrita, "perjudica de manera injustificada los derechosIP/Q3/USA/1
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exclusivos otorgados de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC" claramente
es no.
[Pregunta complementaria del Japón]
La respuesta de los Estados Unidos parece regir únicamente con respecto a un caso en el
que las reclamaciones de los dos solicitantes se constata que interfieren entre sí y se concede un
derecho de patente al primer inventor a través de un procedimiento para resolver la
contradicción.  Este principio no rige para el ca so en que la solicitud A con derecho de prioridad
describe dos invenciones X e Y y las reclamaciones sólo X, en tanto que la solicitud B tramitada
entre la fecha de prioridad y la fecha real de la solicitud A reclama la invención Y.  El
procedimiento mencionado tal vez no se inicie y pueda concederse un derecho de patente a X e
Y (Hilmer).  Se ruega explicar si esa práctica es compatible con el artículo 4 B del Convenio de
París, que estipula que todas las actividades llevadas a cabo en el intervalo no pueden dar lugara un derecho de un tercero o a ningún derecho de posesión personal.  Aun cuando el solicitante
de la petición A no alegue derecho alguno sobre la invención Y, tendrá derecho a excluir a toda
tercera parte de la obtención de un derecho de patente en relación con la invención Y puesto
que ha divulgado la invención Y.  Sírvanse también explicar la conformidad del artículo 28 del
Acuerdo sobre los ADPIC en el caso en que la explotación de X se ve indebidamenteperjudicada por la existencia de Y que tiene un a relación económica con X (ejemplo:  X e Y son
componentes complementarios del mismo producto).
12
[ ... ]13
10. De conformidad con el párrafo g) del artículo 102 del Título 35 del Código de los
Estados Unidos y con su artículo 103, la solicitud de patente de una invención debe rechazarsesi, en el momento de la invención, era evidente  para una persona capacitada en la técnica o era
idéntica a una invención de otra persona que se efectuó antes que la primera invención y no fue
abandonada.  En ese caso, si en la solicitud de  otra persona se invoca un derecho de prioridad,
¿se retrotrae ese efecto invalidante a la fecha de prioridad?  Si no ocurre así (Hilmer II),
sírvanse explicar la compatibilidad de ello con el  artículo 4B del Convenio de París, aplicable en
virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que la solicitud
formulada por un tercero entre la fecha de prioridad y la fecha efectiva no da lugar a ningún
derecho en favor de ese tercero.  Por otra parte, de no ser así, las invenciones patentadas que
son evidentes una respecto de otra podrían coexistir y ejercer una influencia recíproca
restrictiva de los derechos exclusivos.  Sírvanse explicar si esta situación perjudica de manera
injustificada los derechos exclusivos otorgados de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
La cuestión que aborda el párrafo g) del artículo 102 es la fecha de la invención.  Las pruebas
que pueden aducirse para demostrar la fecha de una invención no se limitan a las pruebas de que se ha
presentado una solicitud anterior en otro país, sino que pueden ser todo tipo de pruebas que sean
convincentes para que el solicitante establezca la fecha de la invención.  Teniendo en cuenta los
cambios que la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay ha introducido en el artículo 104 delTítulo 35 del Código de los Estados Unidos, si un solicitante puede demostrar que la fecha de la
invención es anterior a la fecha efectiva de presentación de la solicitud establecida mediante una
demanda de prioridad presentada al amparo del artículo 119 del Título 35 del Código de los Estados
Unidos, al aplicarse el párrafo g) del artículo 102 se utilizará esa fecha de invención y no la fecha de
la prioridad.  Por tanto, la cuestión que plantea la segunda parte de la pregunta carece de contenido
                                                     
12 La delegación del Japón ha indicado que esta pregunta complementaria se aplica también a su
pregunta original Nº 10.
13 Véase la nota de pie de página 2 supra .IP/Q3/USA/1
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habida cuenta de las enmiendas introducidas en la legislación estadounidense para atender a las
obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.
La respuesta ofrecida a la pregunta 9 sobre los perjuicios a los derechos exclusivos que
reconoce el artículo 28 es trasladable a esta cuestión.
[Pregunta complementaria del Japón]
A tenor de la respuesta de los Estados Unidos, la fecha de invención en otro país
Miembro de la OMC puede utilizarse en el contexto de aplicación del párrafo g) del
artículo 102.  Sírvanse indicar si se trata de un caso de novedad de una invención incluso si no
existe reclamación de solicitud de patente en los Estados Unidos ni ésta es objeto de un
procedimiento contradictorio.  En caso afirmativo, sírvanse explicar cómo este entendimiento se
acomoda al texto del párrafo g) del artículo 102 que limita el efecto de novedad de invención al
existente "en este país" (es decir los Estados Unidos de América).
[ ... ]14
11. El apartado 3) del párrafo c) del artículo 154 del Título 35 del Código de los Estados
Unidos permite que los terceros sigan explotando una invención cuando la explotación se inició,
o se efectuaron para ella inversiones de import ancia, antes de la fecha en que se cumplieron seis
meses de la promulgación de la Ley sobre los Acuerdos de la Ronda Uruguay, mediante el pagode una remuneración equitativa al titular de la patente.  El párrafo 4) del artículo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC, a su vez, autoriza a los Miembros de la OMC a establecer una
limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de
tales actos únicamente después de la fecha de aplicación del Acuerdo de la OMC para ese
Miembro.  Sírvanse explicar si estas dos disposiciones son o no equivalentes.  En caso negativo,sírvanse explicar la compatibilidad entre las dos disposiciones.
El párrafo 4 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC establece lo siguiente:
"En cuanto a cualesquiera actos relativos a obje tos concretos que incorporen materia protegida y
que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al presente Acuerdo,
y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fechade aceptación del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, cualquier Miembro podrá establecer
una limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de
tales actos después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para este Miembro.  Sin
embargo, en tales casos, el Miembro establecerá como mínimo el pago de una remuneración
equitativa."
El Acuerdo sobre la OMC debe ser aplicado por los Estados Unidos, lo mismo que por todos los
países desarrollados, desde el 1º de enero de 1996.  La fecha en que los Estados Unidos "aceptaron" elAcuerdo sobre la OMC es el 30 de diciembre de  1994.  De conformidad con los términos del
párrafo 4) del artículo 70, los actos que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión
significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por los Estados Unidos
pueden servir de fundamento para limitar la responsabilidad en caso de infracción de una patente cuyo
plazo de vigencia se haya prorrogado en virtud de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 70 delAcuerdo sobre los ADPIC.  El párrafo a) 3) del artículo 154 reconoce los actos que se produjeron seis
meses antes de la fecha de aprobación de la legislación, es decir, cinco meses y nueve días después de
haber sido aceptado el Acuerdo sobre la OMC por los Estados Unidos.  En nuestra opinión, esta
concesión de un tiempo adicional mínimo no ha tenido efectos comerciales.
                                                     
14 Véase el pie de página 2 supra .IP/Q3/USA/1
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[Pregunta complementaria del Japón]
En lo que concierne al párrafo 4 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, el
Gobierno de los Estados Unidos reconoce un plazo mayor que el estipulado en el párrafo 4 del
artículo 70 sólo porque los actos realizados durante ese período más largo no han tenido un
efecto comercial.  Se ruega explicar si el párrafo 4 del artículo 70, que especifica la excepción aun derecho de patente, deberá prevalecer con respecto a la disposición general del artículo 30.
En caso afirmativo, sírvanse explicar si esa ampliación es conforme al párrafo 4 del artículo 70.
[ ... ]
15
12. Conforme al apartado 1) del párrafo e) del Título 35 del Código de los Estados Unidos,
no constituye un acto de infracción la fabricación, uso o venta dentro de los Estados Unidos de
una invención patentada que se realice únicamente para usos que se relacionan razonablemente
con el desarrollo y presentación de informaciones con arreglo a una ley federal que regula lafabricación, uso o venta de medicamentos o prod uctos biológicos veterinarios.  ¿Qué casos se
contemplan, en particular, respecto del acto de venta?  Por otra parte, ¿están comprendidas
esas excepciones de la venta entre las permitidas por no causar un perjuicio injustificado al
titular de los derechos según el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC?
Como el costo de los análisis clínicos que hay que llevar a cabo para reunir la información
necesaria para obtener el permiso de venta en los Estados Unidos es considerable, las partes necesitan
a veces amortizar parte de la inversión vendiendo el producto a quienes participan en esos análisis.  El
caso principal que se ha planteado sobre este punto es el de Eli Lilly and Co. v. Medtronics  (496 U.S.
661;  15 USPQ.  2d 1121 (1990)).  El Tribunal subrayó en ese caso que como las actividades del
demandado, con inclusión de la venta de un aparato cardíaco implantable, tenían por fin preparar ypresentar la información necesaria para obtener de un organismo federal el permiso de venta, dichas
actividades no constituían una infracción.  De conformidad con los términos del párrafo e) 1) del
artículo 271, las "ventas" a que se hace referencia habrán de tener un significado económico de
minimis  para el titular de la patente.  Por eso, la excepción pertenece al ámbito de las excepciones
definidas en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.
13. Sírvanse explicar la compatibilidad entre el  párrafo b) del artículo 28 de Acuerdo sobre
los ADPIC y la segunda parte del párrafo g) del artículo 271 del Título 35 del Código de los
Estados Unidos, que dispone que "en las acciones por infracción de una patente de
procedimiento no podrá otorgarse reparación por infracciones fundadas en el uso no comercial
o en la venta no comercial al por menor de un producto a menos que este Título no establezca
reparación adecuada por infracción fundada en la importación u otras formas de uso, oferta
para la venta o venta de ese producto".
El párrafo 1 b) del artículo 28 define los actos que debe considerarse que forman parte de los
derechos exclusivos conferidos por una patente de procedimientos concedida de conformidad con la
legislación de un Miembro de la OMC y que afecten a los productos obtenidos mediante el
procedimiento patentado.  El artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los Miembros
podrán prever excepciones limitadas de los derechos  exclusivos definidos por el Acuerdo sobre los
ADPIC.  Por tanto, el artículo 30 permite a los Miembros de la OMC imponer excepciones limitadas a
los derechos exclusivos definidos en los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 28, a condición de
que tales excepciones "no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente
ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en
cuenta los intereses legítimos de terceros".
                                                     
15 Se ruega ver el pie de página 2 supra .IP/Q3/USA/1
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El párrafo g) del artículo 271 reconoce los derechos exclusivos que el párrafo 1 b) del
artículo 28 obliga a reconocer a los titulares de patentes en los Estados Unidos.  La parte del
párrafo g) del artículo 271 a que hace referencia la pregunta establece que en caso de venta no
comercial o al por menor de un producto producido mediante el uso no autorizado de un
procedimiento, el titular de la patente no podrá dirigirse contra las entidades implicadas en esaactividad no comercial o al por menor si tiene a su disposición un recurso adecuado para dirigirse
contra las demás partes implicadas en la manufactura, importación u otros aspectos de la oferta del
producto infractor en el mercado de los Estados Unidos.  En otras palabras, si el titular de la patente
puede  hacer valer sus derechos frente a la parte que ha manufacturado o importado los productos, o
frente al mayorista que distribuyó el producto a los puntos de venta al por menor, no podrá hacer valer
los derechos que le atribuye el párrafo g) del artículo 271 frente a las partes que hayan participado en
la venta al por menor del producto o en el uso no comercial (por ejemplo, personal) de ese producto.
Si no dispone de tal recurso, no serán aplicables las disposiciones del párrafo g) del artículo 271.
Como los términos del párrafo g) del artículo 271 no excluyen  las posibles acciones que el
titular de la patente pueda emprender para defender los derechos exclusivos que detalla el párrafo 1 b)
del artículo 28 respecto del tipo de actos que allí se especifican, y como el párrafo g) del artículo 271
sólo excluye los actos que en otro caso serían infractores si el titular de la patente dispone de unrecurso adecuado, está claramente incluido en el ámbito del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.
14. De conformidad con el artículo 272 del Título 35 del Código de los Estados Unidos, la
excepción a las infracciones por cualquier uso de una patente en un buque, aeronave o vehículo
de los Estados Unidos que haya entrado en el país temporal o accidentalmente se aplica a los
países que otorguen privilegios similares a los buques de los Estados Unidos.  Sírvanse explicarla compatibilidad de este sistema con la cláusula de la nación más favorecida que figura en el
artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Cuando los Estados Unidos procedieron a examinar su legislación para establecer qué
cambios eran necesarios para adaptarla al artículo citado del Acuerdo sobre los ADPIC concluyeron
que en realidad no era necesario ningún cambio.  Esta conclusión se basó en las siguientesobservaciones:  en primer lugar, como miembro del Convenio de París, esta cláusula se aplica
automáticamente a todos los Miembros de la OMC que sean también miembros del Convenio de
París.  En segundo lugar, la experiencia de los Estados Unidos es que la mayoría, si no la totalidad, de
los Miembros de la OMC otorgan a los buques de lo s Estados Unidos en su régimen interno un trato
equivalente.  En tercer lugar, de acuerdo con la experiencia de los Estados Unidos, esta cláusula no ha
sido invocada en el pasado reciente.  La consecuencia es que los Estados Unidos no son conscientes
de que algún Miembro de la OMC haya podido ser perjudicado, de hecho, en lo que respecta aldisfrute del trato previsto por esta cláusula.  Esta constatación indujo a los Estados Unidos a concluir
que no era necesario introducir cambio alguno en esta disposición, por razones prácticas.  Si se
pusiera de manifiesto que es necesario introducir modificaciones en esta disposición para responder a
preocupaciones concretas de otros Miembros de la OMC, los Estados Unidos harían lo necesario para
introducir una enmienda legislativa al respecto mediante un instrumento legislativo adecuado.
15. Sírvanse explicar la tramitación de las licencias no voluntarias previstas en la "Ley de
Desarrollo y Control de la Energía Atómica" (artículo 2138 del Título 42 del Código de los
Estados Unidos) y en la "Ley sobre la Contaminación del Aire y su Control" (artículo 7608 del
Título 42 del Código de los Estados Unidos).  Sírvanse explicar asimismo la compatibilidad
entre cada uno de esos trámites y cada uno de los párrafos del artículo 31 del Acuerdo sobre losADPIC, en particular los párrafos b), d), e) e i).IP/Q3/USA/1
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Trámites de conformidad con el artículo 2183 del Título 42 del Código de los Estados Unidos
De conformidad con el artículo 2183, la Comisión de Reglamentación Nuclear sólo puede
declarar que una patente está "afectada por el interés público" si:  1) la invención o el descubrimiento
protegidos por la patente son de importancia fundamental para la producción o utilización de
materiales nucleares especiales16  o de energía atómica17;  y 2) la obtención de una licencia de esa
invención o ese descubrimiento de conformidad con el artículo 2183 tiene una importancia
fundamental para llevar a cabo los objetivos y fine s de la Ley de la Energía Atómica.  Antes de
formular la determinación de que una patente que cumpla esos criterios está "afectada por el interés
público", la Comisión ha de ofrecer al titular de la patente la oportunidad de ser oído.
De conformidad con los procedimientos de la Comisión de Reglamentación Nuclear:
1) los terceros han de estar en posesión de calificaciones específicas y han de pedir a la
Comisión una licencia para utilizar la invención18;
2) el tercero ha de detallar en su solicitud los pasos que ha dado para obtener una licencia del
titular de la patente y cuál es la estimación por el solicitante de las consecuencias que tendría
para las actividades por las que se pide la licencia tanto la obtención de la licencia como su
no obtención;
3) la Comisión ha de celebrar una audiencia, tras haber dado aviso al titular de la patente y
haberle transmitido toda la información que contenía la solicitud;  y
4) en caso de que la Comisión conceda una licencia para los fines señalados en la solicitud o en
caso de que la Comisión misma utilice la invención o el descubrimiento, el titular de la
patente deberá ser compensado con unos honorarios razonables (la Comisión determinará la
cuantía si las partes no pueden ponerse de acuerdo), teniendo en cuenta algunos factoresconcretos, entre ellos, la importancia de la invención o el descubrimiento y el costo de su
realización o adquisición.
Las decisiones de la Comisión en estos casos pueden ser objeto de apelación judicial independiente de
conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo de los Estados Unidos.  En vista de estas
disposiciones, los Estados Unidos consideran que la disposición en cuestión respeta plenamente lasobligaciones dimanantes del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Además, los Estados Unidos señalan que el apartado b) i) del artículo 73 del Acuerdo sobre
los ADPIC establece que ninguna disposición de dicho Acuerdo impedirá a un Miembro la adopción
de las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad ...
relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación.  La disposición
                                                     
16 Los "materiales nucleares especiales" están definidos como:
1) plutonio, uranio enriquecido con el isótopo 233 o el isótopo 235 y cualquier otro material,
salvo materias primas, que el Comisionado, en el ejercicio de su autoridad legal, decida incluir en la definición,
o
2) cualquier material enriquecido artificialmente con cualquiera de los materiales antes citados,
salvo las materias primas.
17 La "energía atómica", según la delegación de los Estados Unidos es definida como la totalidad de las
formas de energía liberada en el curso de la fisión nuclear o la trasformación nuclear.
18 En opinión de  la delegación de los Estados Unidos el solicitante tiene que haber pedido una licencia,
permiso o contrato de arrendamiento, o ser titular de alguno de estos títulos, o llevar a cabo actividades bajo el
control de la Comisión según la Ley de Energía Atómica, modificada.IP/Q3/USA/1
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mencionada de la Ley de la Energía Atómica re presenta una medida que los Estados Unidos de
América considera necesaria para proteger los intereses esenciales de su seguridad con respecto al uso
de materias fisionables y de las materias que sirven para su fabricación.
Procedimiento de conformidad con el artículo 7608 de l Título 42 del Código de los Estados Unidos
El artículo 7608 del Título 42 del Código de los Estados Unidos faculta al Administrador de
la Agencia de Protección del Medio Ambiente para solicitar al Fiscal General de los Estados Unidos
que formule una determinación de que:
a) la invención protegida por una patente en los Estados Unidos:
1. tiene un uso comercial público, o está destinada a tenerlo,
2. no puede disponerse de ella de otro modo razonable, y
3. la necesita cualquier persona que esté obligada a cumplir los requisitos de
control de los contaminantes peligrosos del aire que procedan de fuentesestacionarias
19 o los requisitos de control para la producción de nuevos
vehículos de motor, y
b) no hay otros métodos alternativos razonables para lograr esa finalidad, y
c) la imposibilidad de utilizar la invención objeto de la solicitud se traduciría en una perdida
sustancial de competitividad o en una tendencia a crear un monopolio  en cualquiera de las
áreas del comercio en cualquier parte del país.
Si el Fiscal General determina que se cumplen todas  estas condiciones, certificará este hecho al
Tribunal Federal del distrito en que el titular de la patente resida, lleve a cabo sus actividades
empresariales o tenga su domicilio y el tribunal, tras celebrar una audiencia en que deberá ofrecerse al
titular de la patente la oportunidad de comparecer y ser oído, podrá ordenar a éste que otorgue unalicencia de la invención en términos y condiciones razonables.  La decisión del tribunal puede ser
objeto de apelación.
La facultad de conceder licencias obligatorias que atribuye el artículo 7608 está incluida en
el ámbito del apartado k) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Por consiguiente, esa
autorización sólo se concede para poner remedio a prácticas que hayan sido consideradasanticompetitivas después de un proceso judicial o administrativo.  Por lo tanto, la disposición ha de
respetar los apartados a), c) a e), g) a j) y l) del artículo 31.  En la descripción anterior del
procedimiento de concesión de una licencia están implícitos los siguientes puntos:
- cada situación será evaluada por sí misma;
- no se iniciará ningún procedimiento si el Departamento de Energía no ha intentado satisfacer
su necesidad de utilizar la invención patentada a través de los cauces comerciales normales
(por ejemplo, solicitando una licencia voluntaria al titular de la patente);
                                                     
19 De conformidad con la delegación de los Estados Unidos, fuentes estacionarias son los edificios,
estructuras, servicios o instalaciones.IP/Q3/USA/1
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- la obligación de que las licencias se otorguen en condiciones razonables garantiza que
éstas no serán exclusivas, no podrá disponerse de ellas y podrán quedar sin efecto cuando
pierda validez la justificación original para otorgar la licencia y que se ofrecerá una
remuneración adecuada al titular de la patente;  y
- cualquier aspecto d podrá apelarse ante un tribunal superior frente a cualquier decisión o
e una decisión impuesta por un tribunal y que incida en el proceso a que hace referencia el
artículo 7608 para su revisión y/o modificación.
Por último, debe subrayarse que la autorización que contiene el artículo 7608 nunca ha sido utilizada
por los Estados Unidos.
En vista de estas consideraciones, los Estados Unidos consideran que la disposición en
cuestión cumple plenamente las obligaciones dimanantes del artículo 31 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
16. Sírvanse explicar de qué modo se informa sin demora al titular de derechos acerca del
uso por el gobierno de su patente con arreglo a la legislación de los Estados Unidos, y de qué
modo es compatible la legislación de los Estados Unidos con el párrafo b) del artículo 31 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
Sería muy raro que un organismo supiera o tuviera motivos demostrables para saber que una
patente está siendo utilizada o será utilizada con motivo de una contratación pública de bienes o
servicios o del desempeño de funciones de gobierno.  No obstante, si un organismo tuviera
conocimiento de alguno de estos hechos, lo notificaría por carta al titular del derecho.
17. Sírvanse explicar si el apartado i) del pá rrafo a) del artículo 202 del Título 35 del
Código de los Estados Unidos y su artículo 204 son compatibles, y en qué forma, con lasobligaciones de trato nacional que impone el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El capítulo de la legislación de patentes de los Estados Unidos que contiene las disposiciones
a que hace referencia la pregunta se titula "Derechos de patente sobre las invenciones logradas con
ayuda federal".  El párrafo a) i) del artículo 202 se refiere a la retención por las universidades, otras
organizaciones sin fines lucrativos y las pequeñas empresas de un título sobre las invencionesobtenidas mediante investigaciones o experimentos financiados, en todo o en parte, por el Gobierno
de los Estados Unidos.  La cláusula en cuestión establece simplemente que el contrato de financiación
con un contratista que no tiene su domicilio en los Estados Unidos, no tiene un domicilio comercial en
los Estados Unidos o está sometido al control de un gobierno extranjero podrá  establecer que aquél no
está autorizado a retener un título sobre las invenciones obtenidas gracias a ese contrato.  Este artículo
de carácter facultativo se debe a que los contratos de financiación imponen a los contratistas la
obligación de divulgar las invenciones obtenidas gracias al contrato, presentar una solicitud de patenteen los Estados Unidos antes de que las medidas precautorias legales excluyan su patentabilidad, etc. y
los organismos financiadores posiblemente querrán incluir tal disposición para asegurarse de que ellos
mismos podrán retener el título a las invenciones obtenidas con su financiación con el fin de
asegurarse de que se presentan las solicitudes pertinentes de los derechos de patente.  Como la
disposición es facultativa, no es incompatible con el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.
V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LA INDIA
1. Sírvanse indicar si el título 35 del Código de los Estados Unidos sobre patentes contiene
alguna disposición específica relativa a las licencias obligatorias.IP/Q3/USA/1
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No, el título 35 del Código de los Estados Unidos no contiene ninguna disposición relativa a
licencias obligatorias de patentes.
En caso negativo, les rogamos indiquen si a tenor de la legislación de los Estados
Unidos se pueden otorgar licencias obligatorias.
Sí, en teoría.  Les remitimos a las preguntas 4 y 5 de la Comunidad Europea, y las
preguntas 4 y 10 del Japón.  No se ha concedido ni nguna licencia obligatoria de conformidad con las
disposiciones especificadas en la respuesta de los Estados Unidos.
2. Desearíamos conocer las condiciones en las que se han concedido licencias obligatorias
en los Estados Unidos y que se nos proporcionase una lista ilustrativa de las disposiciones
legales y/o pronunciamientos judiciales por los que se han concedido licencias obligatorias,
especialmente desde 1990.
La respuesta a la primera parte de esta pregunta figura en las respuestas de los Estados
Unidos a las preguntas Nos 4 y 5 de las Comunidades Europeas y las preguntas Nos 4 y 15 del Japón.
Los Estados Unidos no pueden proporcionar una lista ilustrativa de ejemplos de licencias
obligatorias concedidas desde 1990 dado que las dos facultades legales que permiten la concesión de
una licencia obligatoria nunca han sido ejercidas.
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