RESTRICTED
ORGANIZACI ÓNMUNDIAL IP/C/W/68
21demayo de1997
DEL COMERCIO(97-2116)
Original: inglés Consejo delosAspectos delosDerechos dePropiedad
Intelectual relacionados conelComercio
EXAMEN DELALEGISLACI ÓNSOBRE PATENTES, ESQUEMAS DE
TRAZADO (TOPOGRAF ÍAS)DELOSCIRCUITOS INTEGRADOS,
PROTECCI ÓNDELAINFORMACI ÓNNODIVULGADA YCONTROL
DELASPRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS ENLAS
LICENCIAS CONTRACTUALES
Respuestas delosEstados Unidos alaspreguntas formuladas porlas
Comunidades Europeas ysusEstados miembros, elJapón
yNueva Zelandia
Seharecibido delaOficina delRepresentante delosEstados Unidos paralasCuestiones
Comerciales Internacionales lasiguiente comunicación, defecha 13demayo de1997.
_______________
RESPUESTAS ALASPREGUNTAS FORMULADAS POR LASCOMUNIDADES EUROPEAS
YSUSESTADOS MIEMBROS
Patentes
1. Elapartado a)delartículo 102delTítulo 35delCódigo delosEstados Unidos establece que
unapersona tienederecho aunapatente anoserquea)lainvención hayasidoconocida outilizada
porotros enesepaísantes desuinvención porelsolicitante delapatente. Elconocimiento oeluso
fuera delosEstados Unidos noessuficiente aestosefectos. Sírvanse explicar enquémedida seajusta
estadisposición alpárrafo 1delartículo 27delAcuerdo sobre losADPIC, queestipula, entre otras
cosas, quelasinvenciones deben sernuevas yentrañar unaactividad inventiva parapoder serobjeto
deunapatente yque"losderechos depatente sepodrán gozar sindiscriminación porellugar dela
invención". Además, sírvanse explicar enquémedida seajusta estadisposición alasobligaciones
detratonacional queincumben alosEstados Unidos envirtud delartículo 3delAcuerdo sobre los
ADPIC yelartículo IIIdelGATT, dadoqueconcede respecto delasinvenciones delosEstados Unidos
derechos quenoconcede aotrosyqueesosderechos redundan netamente enbeneficio delosnacionales
delosEstados Unidos.
Elapartado a)delartículo 102delaLeydePatentes delosEstados Unidos establece quepara
aplicar elcriterio delestado anterior delatécnica alassolicitudes depatente enlosEstados Unidos
seutilicen ciertos tipos deinformación quenormalmente nosetransmiten bajoforma impresa. En
concreto, elefecto delapartado a)delartículo 102esquenoseconsideren nuevas lasinvenciones
alegadas enunasolicitud depatente enlosEstados Unidos sihansidodivulgadas oeranconocidas
porotros enlosEstados Unidos.
Elprimer elemento delapregunta 1serefiere alaforma enqueestadefinición delanovedad
deunainvención respeta lasdisposiciones delpárrafo 1delartículo 27delAcuerdo sobre losADPIC,IP/C/W/68
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enlamedida enquedicho párrafo establece quepodrán obtenerse patentes portodas lasinvenciones
queseannuevas yentrañen unaactividad inventiva. Enunanotaapiedepágina deesteartículo del
Acuerdo sobre losADPIC seindica quelostérminos "actividad inventiva" y"noevidentes" deben
considerarse sinónimos. NielAcuerdo sobre losADPIC nielConvenio deParís contienen una
definición deltérmino "nuevas". Además, elpárrafo 1delartículo 1delAcuerdo sobre losADPIC
establece que"losMiembros podrán establecer libremente elmétodo adecuado paraaplicar las
disposiciones delpresente Acuerdo enelmarco desupropio sistema ypráctica jurídicos". Alavista
deestoshechos,noexistedisposiciónalgunaqueestablezcacómodebendefinirlosMiembrosdelaOMC
lasinvenciones quedeben serconsideradas "nuevas" ensusistema interno. Siestapartedelapregunta
consiste enpediralosEstados Unidos quejustifiquen cómo seconsidera compatible conlasobligaciones
dimanantes delAcuerdo sobre losADPIC ladefinición estadounidense delanovedad quecontiene
elapartado a)delartículo 102,larespuesta seráqueesperfectamente compatible conlasdisposiciones
delAcuerdo sobre losADPIC queregulan cómo deben definir losMiembros lascaracterísticas del
estado anterior delatécnica quepueden excluir lanovedad deunainvención.
Elsegundo elemento deestapregunta serefiere alaforma enqueelapartado a)del
artículo 102escompatible conlaobligación quederiva delpárrafo 1delartículo 27denohacer
discriminaciones enlaconcesión ydisfrute dederechos enfunción dellugar delainvención. El
apartado a)delartículo 102noestablece unadistinción entre lassolicitudes referentes a
invenciones hechas enlosEstados Unidos ylasreferentes ainvenciones hechas fuera delos
Estados Unidos; todas lassolicitudes depatentes quenoseannuevas deconformidad conel
apartado a)delartículo 102serán tratadas como siserefirieran aunamateria nopatentable.
Como elapartado a)delartículo 102seaplica deforma idéntica alassolicitudes depatentes de
invenciones realizadas enlosEstados Unidos yfuera delosEstados Unidos, estadisposición es
perfectamente compatible conlaobligación denodiscriminación quecontiene elpárrafo 1del
artículo 27delAcuerdo sobre losADPIC. Además, como noseconcede ninguna patente
respondiendo asolicitudes alasquepueda aplicarse conéxito elapartado a)delartículo 102dela
legislación depatentes delosEstados Unidos, nocabeplantear ninguna cuestión sobre eldisfrute
delosderechos queconfiere lapatente.
Eltercer elemento delapregunta 1serefiere alaforma enqueelapartado a)delartículo 102
escompatible conlaobligación detratonacional quecorresponde alosEstados Unidos envirtud de
lasdisposiciones delartículo 3delAcuerdo sobre losADPIC. Laobligación detratonacional del
artículo 3delAcuerdo sobre losADPIC tiene porfingarantizar quelosciudadanos extranjeros
recibirán "untratonomenos favorable ...conrespecto alaprotección delapropiedad intelectual"
queelqueseotorgue alosciudadanos estadounidenses. Como elapartado a)delartículo 102se
aplica conelmismo vigor alassolicitudes depatentes presentadas porciudadanos delosEstados
Unidos quealassolicitudes depatentes presentadas porciudadanos decualquier otroMiembro de
laOMC, esplenamente compatible conlaobligación detratonacional delartículo 3delAcuerdo
sobre losADPIC.
Elcuarto elemento delapregunta 1serefiere alaforma enqueelapartado a)del
artículo 102escompatible conlasobligaciones asumidas porlosEstados Unidos envirtud del
artículo IIIdelGATT de1994. Laparte pertinente delartículo IIIdelGATT -párrafo 4-establece
quelosproductos delterritorio detodaparte contratante importados enelterritorio decualquier otra
parte contratante nodeberán recibir untrato menos favorable queelconcedido alosproductos
similares deorigen nacional, enloconcerniente acualquier ley,reglamento oprescripción queafecte
alaventa, laoferta paralaventa, lacompra, eltransporte, ladistribución yelusodeestosproductos
enelmercado interior. Estaobligación notieneninguna relación conlacuestión delasconsecuencias
delconocimiento público ousopúblico sobre lapatentabilidad deunproducto quesepretende
proteger conunapatente. Elconocimiento ousopúblico deunproducto, conindependencia deque
ésteseafabricado enlosEstados Unidos oimportado, eselfactor operativo quedetermina laIP/C/W/68
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aplicación delapartado a)delartículo 102. Porlotanto, siunproducto esimportado yesconocido
públicamente gracias alusodeeseproducto importado tendrá exactamente lasmismas posibilidades
deexcluir lanovedad deunainvención objeto deunasolicitud depatente quesisetratara deun
producto obtenido enlosEstados Unidos. Porconsiguiente, elapartado a)delartículo 102es
plenamente compatible conlasobligaciones asumidas porlosEstados Unidos envirtud delpárrafo 4
delartículo IIIdelGATT.
Enlapregunta seinsinúa quelaaplicación delapartado a)delartículo 102tiene unas
consecuencias quefavorecen alosciudadanos delosEstados Unidos. Estasugerencia carece de
fundamento. Como antes sehaindicado, siseaplica conéxito aunasolicitud elapartado a)del
artículo 102,lasolicitud nunca darálugar aunapatente. Noresulta perjudicado ningún derecho
porque nosereconoce ningún derecho enloscasos enqueentra enjuego elapartado a)del
artículo 102.
2. Elapartado e)delartículo 102delTítulo 35delCódigo delosEstados Unidos establece que
unapersona tiene derecho aunapatente anoserquelainvención estédescrita enunapatente
concedida sobre labasedelapresentación deunasolicitud depatente porotrapersona enlos
Estados Unidos antes dequerealizara lainvención. Enesadisposición seestipula además queuna
solicitud internacional noconstituye estado anterior delatécnica hasta lafecha desupresentación
enlosEstados Unidos. Sírvanse explicar enquémedida seajusta estadisposición alpárrafo 1del
artículo 27delAcuerdo sobre losADPIC, queestipula, entre otras cosas, quelasinvenciones deben
sernuevas yentrañar unaactividad inventiva para poder serobjeto deunapatente yque"los
derechos depatente sepodrán gozar sindiscriminación porellugar delainvención". Sírvanse
explicar enquémedida seajusta lalegislación delosEstados Unidos alodispuesto enelartículo 27
delAcuerdo sobre losADPIC, dado queloscriterios deaplicación delafecha prevista enel
párrafo e)delartículo 102enelcasodelassolicitudes presentadas principalmente pornacionales
delosEstados Unidos (conarreglo alartículo 111delTítulo 35delCódigo delosEstados Unidos)
difieren delosaplicables enelcasodelaspresentadas enelmarco delTratado deCooperación en
materia dePatentes (esdecir, queafectan principalmente alossolicitantes internacionales). Además,
sírvanse explicar enquémedida seajusta estadisposición alasobligaciones detrato nacional que
incumben alosEstados Unidos envirtud delartículo 3delAcuerdo sobre losADPIC yelartículo III
delGATT, dado queconcede respecto delasinvenciones delosEstados Unidos derechos queno
concede aotros yqueesosderechos redundan netamente enbeneficio delosnacionales delos
Estados Unidos.
Quizá seaútilexaminar brevemente elTratado deCooperación enmateria dePatentes (TCP)
paraentender mejor losaspectos básicos delprocedimiento internacional depatentes. Deacuerdo con
lapráctica normal deaplicación delTCP -Tratado queelAcuerdo sobre losADPIC noobliga a
suscribir- lossolicitantes presentan primero unasolicitud nacional ensupaísdeorigen oenlaoficina
queelijan. Paramuchos inventores europeos laalternativa esobienpresentar lasolicitud antela
Oficina Europea dePatentes obienpresentarla antelaOficina Nacional dePatentes. Lossolicitantes
pueden decidir, antes dequetranscurra unañodesde lapresentación delasolicitud original, presentar
una"solicitud internacional" deconformidad conelTCP. Entalcaso, lossolicitantes pueden aplazar
durante cierto tiempo ladecisión desolicitar laprotección mediante patentes enlospaíses quese
hayan señalado enla"solicitud internacional" aquehacereferencia elTCP.
Enúltimo extremo, unaveztranscurrido elplazo pertinente según elTCP, lossolicitantes han
depresentar unasolicitud encadaunodelossistemas nacionales enquedeseen obtener protección
mediante patentes. Deacuerdo conelejemplo citado anteriormente, siunsolicitante francés desea
obtener unapatente enlosEstados Unidos sobre labase deuna"solicitud internacional" de
conformidad conelTCP, deberá presentar unasolicitud alaOficina dePatentes yMarcas delos
Estados Unidos dentro dela"etapa nacional" delproceso previsto porelTCPycompletar esa"etapaIP/C/W/68
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nacional". Unavezqueuna"solicitud internacional" entra enla"etapa nacional" según elTCP, es
sometida alprocedimiento deexamen vigente enesepaís. Éstaeslabasedelsistema delTCP y
como talhasidoaceptada portodos losmiembros delTCP(porejemplo, los15Estados miembros
delaComunidad Europea, peronolaComisión Europea nilaOrganización Europea dePatentes, que
nopueden adherirse alTCP).
Debe señalarse queelsistema previsto enelTCPnoeselúnico camino quepueden elegir
lasentidades quedeseen obtener unapatente enlosEstados Unidos; estasentidades siempre podrán
presentar directamente enlaOficina dePatentes yMarcas unasolicitud, encualquier momento
posterior alainvención. Aesterespecto, lossolicitantes extranjeros pueden incluso aprovecharse del
procedimiento estadounidense deaplicación provisional, enelquesehansuprimido prácticamente
todas lasformalidades ylosgastos pueden reducirse apenas a75dólares EE.UU.
Elapartado e)delartículo 102establece quesiunapersona decide utilizar elsistema delTCP
(esdecir, presentar primero unasolicitud enelextranjero yacontinuación presentar unasolicitud de
conformidad conelTCPy,porúltimo, iniciar laetapa nacional enlosEstados Unidos sobre labase
dela"solicitud internacional" presentada deconformidad conelTCP), elefecto delcontenido deuna
patente otorgada enfunción deunasolicitud presentada durante la"etapa nacional" sobre elestado
anterior delatécnica semedirá enlafecha enqueelsolicitante cumpla losrequisitos delos
incisos 1),2)y4)delapartado c)delartículo 371. Estos incisos delapartado c)delartículo 371
obligan alpago delastasas cobradas poriniciar laetapa nacional enlosEstados Unidos de
conformidad conelTCP, alaentrega decopia delasolicitud internacional yalapresentación deuna
declaración jurada oexposición. Desde lafecha enquesecumplan estos requisitos, lasolicitud se
beneficiará delacláusula delestado anterior delatécnica delapartado e)delartículo 102.
Evidentemente, laentidades quedeseen queselesreconozca unafecha efectiva deaplicación más
temprana delacláusula delestado anterior delatécnica asupatente podrán presentar unasolicitud
directamente enlaOficina dePatentes yMarcas, enlugar deseguir elsistema delTCP, obien,
incluso, podrán cumplir lostresrequisitos deprocedimiento quedeben superarse siseoptaporel
sistema delTCPantes delafecha devencimiento delúltimo plazo previsto endicho sistema.
Teniendo encuenta queelAcuerdo sobre losADPIC noobliga asuscribir elTratado de
Cooperación enmateria dePatentes, noestáclaro porquélaComunidad Europea ysusEstados
miembros están interesados enevaluar esteprocedimiento optativo depresentación desolicitudes a
laluzdelasobligaciones asumidas porlosEstados Unidos envirtud delAcuerdo sobre losADPIC.
Noobstante, conindependencia delhecho dequeparaobtener unapatente enlosEstados Unidos el
sistema delTCP esunprocedimiento optativo, nopuede considerarse deningún modo quela
aplicación delapartado e)delartículo 102tiene efectos perjudiciales enfunción dellugar dela
invención. Lomismo queenelcasodelaaplicación delapartado e)delartículo 102,lassolicitudes
referentes ainvenciones hechas dentro ofuera delosEstados Unidos están sometidas deforma
idéntica alosefectos delapartado e)delartículo 102. Siseconstata queunasolicitud carece de
novedad deconformidad conelapartado e)delartículo 102porque lainvención alegada enla
solicitud fuedescrita previamente enunapatente anterior enlosEstados Unidos, lasolicitud será
rechazada ynoseconcederá ninguna patente. Ellugar enquesehizolainvención, según lasolicitud
delapatente, notiene absolutamente ninguna trascendencia sobre laaplicación delapartado e)del
artículo 102. Y,como seindicó antes enlarespuesta alapregunta 1,sinoseconceden derechos
depatente porque noexiste novedad, nopuede haber discriminación eneldisfrute delosderechos
queotorga lapatente.
Lasrespuestas ofrecidas alosaspectos delapregunta 1referentes altrato nacional son
aplicables, mutatis mutandis ,alascuestiones planteadas enlapresente pregunta.IP/C/W/68
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3. Elapartado g)delartículo 102delTítulo 35delCódigo delosEstados Unidos establece que
unapersona tiene derecho aunapatente anoserqueantes delainvención delsolicitante otra
persona haya realizado lainvención enesepaísynolahaya abandonado, eliminado uocultado.
Sírvanse explicar enquémedida seajusta estadisposición alpárrafo 1delartículo 27delAcuerdo
sobre losADPIC, queestipula, entre otras cosas, quelasinvenciones deben sernuevas yentrañar
unaactividad inventiva para poder serobjeto deunapatente yque"losderechos depatente se
podrán gozar sindiscriminación porellugar deinvención". Sírvanse explicar, además, enqué
medida seajusta estadisposición alasobligaciones detrato nacional queincumben alosEstados
Unidos envirtud delartículo 3delAcuerdo sobre losADPIC yelartículo IIIdelGATT, dado que
concede respecto delasinvenciones delosEstados Unidos derechos quenoconcede aotros yque
esosderechos redundan netamente enbeneficio delosnacionales delosEstados Unidos.
Elapartado g)delartículo 102establece unatercera causa pararechazar unasolicitud de
patente debido asufaltadenovedad; esdecir, cuando lainvención reclamada porelsolicitante haya
sidohecha enlosEstados Unidos porotrapersona distinta delsolicitante yéstanolahaya
abandonado, cancelado uocultado antes delafecha enquelainvención fuehecha porelsolicitante.
Como ocurría enelcasodelosapartados a)ye)delartículo 102,elefecto deexclusión dela
patentabilidad delapartado g)delartículo 102opera deforma idéntica frente acualquier solicitud con
independencia dellugar enquesehayahecho lainvención alegada enlasolicitud. Portanto, una
invención hecha enBonn, Alemania, quesirva debaseparaunasolicitud depatente enlosEstados
Unidos estará sometida deforma idéntica alasdisposiciones delapartado g)delartículo 102quesi
lainvención hubiera sidohecha enHouston, Texas. Enambos casos, silasolicitud nocumple los
requisitos delapartado g)delartículo 102,serárechazada; ellugar enquesehahecho lainvención
alegada enlasolicitud nosetiene encuenta alaplicarse elapartado g)delartículo 102. Como se
indicó conrespecto alosapartados a)ye)delartículo 102,siseconstata queunasolicitud nocumple
elrequisito denovedad aquehacereferencia elapartado g)delartículo 102,noseconcederán
derechos depatente. Sinoseconceden derechos depatente porfalta denovedad, nopuede
producirse ninguna discriminación eneldisfrute delosderechos depatente. Envista deestas
consideraciones, estáclaro queelapartado g)delartículo 102esperfectamente compatible conlas
dosdisposiciones denodiscriminación delpárrafo 1delartículo 27.
Lasrespuestas alosaspectos delapregunta 1referentes altrato nacional sonaplicables,
mutatis mutandis ,alascuestiones planteadas enestapregunta.
4. Sírvanse explicar enquémedida seajustan lasdisposiciones delaLeydeEnergía Atómica
(artículo 2183 delTítulo 42delCódigo delosEstados Unidos) referente alusodeunapatente
"afectada porelinterés público" conelAcuerdo sobre losADPIC, especialmente suartículo 31.
Lapregunta 4,según estáplanteada, norefleja laauténtica naturaleza delasfacultades
atribuidas alaComisión deReglamentación Nuclear (laComisión) porelartículo 2183 delTítulo 42
delCódigo delosEstados Unidos ydelascondiciones para elusodeesasfacultades. De
conformidad conelartículo 2183, laComisión deReglamentación Nuclear sólopuede declarar que
unapatente está"afectada porelinterés público" si:1)lainvención oeldescubrimiento protegidos
porlapatente sondeimportancia fundamental paralaproducción outilización demateriales nucleares
especiales1odeenergía atómica2;y2)laobtención deunalicencia deesainvención oese
1Los"materiales nucleares especiales" están definidos como:
1)plutonio, uranio enriquecido conelisótopo 233oelisótopo 235ycualquier otromaterial, salvo
materias primas, queelComisionado, enelejercicio desuautoridad legal, decida incluir enladefinición, o
2)cualquier material enriquecido artificialmente concualquiera delosmateriales antes citados, salvo las
materias primas.
2La"energía atómica" esdefinida como latotalidad delasformas deenergía liberada enelcurso delafisión
nuclear olatrasformación nuclear.IP/C/W/68
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descubrimiento deconformidad conelartículo 2183 tiene unaimportancia fundamental parallevar
acabolosobjetivos yfinesdelaLeydeEnergía Atómica. Antes deformular ladeterminación de
queunapatente quecumpla esoscriterios está"afectada porelinterés público", laComisión hade
ofrecer altitular delapatente laoportunidad deseroído.
Lapregunta ignora también queeseartículo establece:
1) cuáles sonlascalificaciones quedeben reunir losterceros parapedir alaComisión
licencia parautilizar lainvención3;
2) queeltercero hadedetallar ensusolicitud lospasos quehadadoparaobtener una
licencia deltitular delapatente ycuáleslaestimación porelsolicitante delasque
tendría consecuencias paralasactividades porlasquesepidelalicencia tanto la
obtención delalicencia como sunoobtención;
3) quelaComisión hadecelebrar unaaudiencia, trashaber dado aviso altitular dela
patente yhaberle transmitido todalainformación quecontenía lasolicitud; y
4) que,encasodequelaComisión conceda unalicencia paralosfinesseñalados enla
solicitud oencaso dequelaComisión misma utilice lainvención oel
descubrimiento, eltitular delapatente deberá sercompensado conunoshonorarios
razonables (laComisión determinará lacuantía silaspartes nopueden ponerse de
acuerdo), teniendo encuenta algunos factores concretos, entre ellos, laimportancia
delainvención oeldescubrimiento yelcosto desurealización oadquisición.
Lasdecisiones delaComisión enestos casos pueden serobjeto deapelación judicial independiente
deconformidad conlaLeydeProcedimiento Administrativo delosEstados Unidos. Envistadeestas
disposiciones, losEstados Unidos consideran queladisposición encuestión respeta plenamente las
obligaciones dimanantes delartículo 31delAcuerdo sobre losADPIC.
Además, losEstados Unidos señalan queelapartado b)i)delartículo 73delAcuerdo sobre
losADPIC establece queninguna disposición dedicho Acuerdo impedirá aunMiembro laadopción
delasmedidas queestime necesarias paralaprotección delosintereses esenciales desuseguridad ...
relativas alasmaterias fisionables oaaquellas quesirvan parasufabricación. Ladisposición
mencionada delaLeydeEnergía Atómica representa unamedida quelosEstados Unidos deAmérica
considera necesaria paraproteger losintereses esenciales desuseguridad conrespecto alusode
materias fisionables ydelasmaterias quesirven parasufabricación.
5. LaLeydeProtección delaCalidad delAire(artículo 7608 delTítulo 42delCódigo delos
Estados Unidos) estipula queelMinistro deJusticia puede obtener unaorden judicial queexija al
titular deunapatente queconceda a"cualquier persona" lalicencia deunainvención patentada que
seconsidere "necesaria" parapermitir queesapersona cumpla lodispuesto enlalegislación sobre
lasemanaciones contaminadas delaire,incluidas lasleyesqueregulan lasemanaciones procedentes
deautomóviles odefuentes decontaminación fijas. Sírvanse explicar enquémedida seajustan estas
disposiciones alAcuerdo sobre losADPIC (especialmente suartículo 31).
3Elsolicitante tiene quehaber pedido unalicencia, permiso ocontrato dearrendamiento, osertitular de
alguno deestos títulos, ollevar acabo actividades bajoelcontrol delaComisión según laLeydeEnergía
Atómica, modificada.IP/C/W/68
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Lomismo queseindicaba conrespecto alapregunta 4,lapregunta 5norefleja conexactitud
lasfacultades queatribuye elcitado artículo ylascondiciones enquepuede hacerse usodeesas
facultades.
Elartículo 7608 delTítulo 42delCódigo delosEstados Unidos faculta alAdministrador de
laAgencia deProtección delMedio Ambiente parasolicitar alFiscal General delosEstados Unidos
queformule unadeterminación deque:
a) lainvención protegida porunapatente enlosEstados Unidos:
1. tieneunusocomercial público, oestádestinada atenerlo,
2. nopuede disponerse deelladeotromodo razonable, y
3. lanecesita cualquier persona queestéobligada acumplir losrequisitos de
control deloscontaminantes peligrosos delairequeprocedan defuentes
estacionarias4olosrequisitos decontrol para laproducción denuevos
vehículos demotor, y
b) nohayotros métodos alternativos razonables paralograr esafinalidad, y
c) laimposibilidad deutilizar lainvención objeto delasolicitud setraduciría enuna
pérdida sustancial decompetitividad oenunatendencia acrear unmonopolio en
cualquiera delasáreas delcomercio encualquier parte delpaís.
SielFiscal General determina quesecumplen todas estas condiciones, certificará estehecho al
tribunal federal deldistrito enqueeltitular delapatente resida, lleve acabo susactividades
empresariales otenga sudomicilio yeltribunal, trascelebrar unaaudiencia enquedeberá ofrecerse
altitular delapatente laoportunidad decomparecer yseroído, podrá ordenar aéstequeotorgue una
licencia delainvención entérminos ycondiciones razonables. Ladecisión deltribunal puede ser
objeto deapelación.
Lafacultad deconceder licencias obligatorias queatribuye elartículo 7608 estáincluida en
elámbito delapartado k)delartículo 31delAcuerdo sobre losADPIC. Porconsiguiente, esa
autorización sólo seconcede para poner remedio aprácticas quehayan sido consideradas
anticompetitivas después deunproceso judicial oadministrativo. Porlotanto, ladisposición hade
respetar losapartados a),c)ae),g)aj)yl)delartículo 31. Enladescripción anterior del
procedimiento deconcesión deunalicencia están implícitos lossiguientes puntos:
- cadasituación seráevaluada porsímisma;
- noseiniciará ningún procedimiento sielDepartamento deEnergía nohaintentado
satisfacer sunecesidad deutilizar lainvención patentada através deloscauces
comerciales normales (porejemplo, solicitando unalicencia voluntaria altitular de
lapatente);
- laobligación dequelaslicencias seotorguen encondiciones razonables garantiza que
éstas noserán exclusivas, nopodrá disponerse deellasypodrán quedar sinefecto
4Edificios, estructuras, servicios oinstalaciones.IP/C/W/68
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cuando pierda validez lajustificación original paraotorgar lalicencia yquese
ofrecerá unaremuneración adecuada altitular delapatente; y
- podrá apelarse anteuntribunal superior frente acualquier decisión ocualquier
aspecto deunadecisión impuesta poruntribunal yqueincida enelproceso aque
hacereferencia elartículo 7608 parasurevisión y/omodificación.
Porúltimo, debesubrayarse quelaautorización quecontiene elartículo 7608nunca hasidoutilizada
porlosEstados Unidos. Envistadeestas consideraciones, losEstados Unidos consideran quela
disposición encuestión cumple plenamente lasobligaciones dimanantes delartículo 31delAcuerdo
sobre losADPIC.
6. Elartículo 1498 delTítulo 28delCódigo delosEstados Unidos establece quesepuede
interponer unrecurso contra lainfracción porelGobierno delosEstados Unidos deunainvención
patentada, mediante lapresentación deunademanda judicial ante elTribunal Federal de
Reclamaciones delosEstados Unidos. Lostribunales delosEstados Unidos nopermiten quelos
titulares depatentes obtengan unaremuneración "adecuada", alnoreconocerles, porejemplo, el
lucro cesante. Además, haypruebas importantes dequeamenudo tales infracciones, pasan
desapercibidas yaqueseproducen enelcontexto deprogramas delosEstados Unidos quesonde
carácter reservado osecretos. Sírvanse explicar enquémedida seajusta esto, incluidas las
disposiciones delartículo 1498 delTítulo 28delCódigo delosEstados Unidos, alodispuesto enel
Acuerdo sobre losADPIC (especialmente suartículo 31). Enparticular, sírvanse explicar enqué
medida seajustan estas disposiciones alrequisito delapartado h)delartículo 31delAcuerdo sobre
losADPIC dequeeltitular delosderechos reciba una"remuneración adecuada ...habida cuenta
delvalor económico delaautorización".
Elpárrafo 2delartículo 44delAcuerdo sobre losADPIC autoriza alosMiembros alimitar
losrecursos disponibles contra lautilización nocomercial deunderecho porelgobierno alpagode
unacompensación deconformidad conlodispuesto enelapartado h)delartículo 31dedicho
Acuerdo. LosEstados Unidos limitan esosrecursos delaforma indicada.
Noobstante, laafirmación delaComisión delasComunidades Europeas dequelostribunales
delosEstados Unidos nopermiten quelostitulares depatentes obtengan unaremuneración
"adecuada", alnoreconocerles, porejemplo, ellucro cesante, noesexacta. Como haquedado de
manifiesto enuncasoreciente (Gargoyles, Inc.andPro-Tec, Inc.v.United States ,Tribunal Federal
deReclamaciones delosEstados Unidos, 37Fed.Cl.95(Nº342-88C), de2deenero de1997), se
tienen encuenta varios factores paradeterminar sieltitular deunapatente tienederecho areclamar
ellucro cesante. Según haresumido dicho Tribunal:
Para recuperar ellucro cesante engeneral, eltitular delapatente damnificado hade
demostrar:
1. lademanda quetenga elproducto patentado,
2. laausencia desucedáneos aceptables quenoseanproductos infractores,
3. sucapacidad demanufacturar ycomercializar elproducto paraatender alademanda,
y
4. lacuantía delbeneficio quehubiera realizado eltitular delapatente.IP/C/W/68
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Véase Panduit Corp. V.Stahlin Bros. Fibre Works ,575F.2d 1152, 1156 (6ªCir.1978)
(Markey, C.J., juezpordesignación).
ElTribunal haseñalado además quesieldemandante nollegaasatisfacer plenamente
lacarga deaportar laspruebas necesarias parafundamentar unademanda delucro cesante ,
seráelpropio Tribunal quien establezca unacompensación razonable. Sinohayninguna
licencia quepueda utilizarse como baseparadeterminar quécompensación seríarazonable,
elTribunal tendrá encuenta los15factores siguientes (establecidos enelcasoGeorgia-Pacific
Corporation v.United States ,318F.Supp.1116, at1120 (S.D.N.Y. 1970), modificados y
reafirmados, 446F.2d295(2ªCir.), cert.denegado, 404U.S. 870,30L.Ed.2d114,92
S.Ct.105(1971)):
1. Lascompensaciones quehayarecibido eltitular delapatente porotorgar licencias
dedicha patente, quedemuestren otiendan ademostrar queexiste unacompensación
típica.
2. Lascompensaciones quepague eltitular delalicencia porutilizar otras patentes
comparables alapatente encuestión.
3. Lanaturaleza yelalcance delalicencia, porejemplo, queseaexclusiva ono
exclusiva oqueestélimitada onolimitada enfunción delterritorio odelaspersonas
alasquepuede venderse elproducto manufacturado.
4. Elhecho dequeelcedente delalicencia tenga unapolítica yunosplanes estables de
comercialización cuyofinseamantener elmonopolio desupatente, noconcediendo
licencias aotros para utilizar lainvención oconcediendo laslicencias bajo
condiciones especiales destinadas aproteger esemonopolio.
5. Larelación comercial entre elcedente delalicencia yellicenciatario, porejemplo,
sicompiten enelmismo territorio yenlamisma línea deactividades; osison
inventor ypromotor.
6. Elefecto depromoción delasventas deotros productos dellicenciatario quetendría
lapuesta enventa delaespecialidad patentada; elvalor realdelainvención parael
cedente delalicencia como motor delasventas deotros productos suyos no
patentados; ylamagnitud deesasventas indirectas oinducidas.
7. Elplazo devigencia delapatente ydelalicencia.
8. Larentabilidad reconocida delproducto quesefabrique gracias alaexplotación de
lapatente; suéxito comercial; ysuactual popularidad.
9. Lautilidad ylasventajas delapropiedad patentada encomparación conlosanteriores
procedimientos oinstrumentos que,dehaberlos, seutilizaban paralograr resultados
similares.
10. Lanaturaleza delainvención patentada; elcarácter desumaterialización comercial
mientras estuvo bajolapropiedad delcedente delalicencia yéstelaexplotó; ylos
beneficios quehanobtenido quienes hanutilizado lainvención.
11. Lamedida enqueelinfractor hautilizado lainvención; ycualquier tipodeprueba
delvalor quepuede tener esautilización.IP/C/W/68
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12. Laparte delosbeneficios odelprecio deventa que,porcostumbre, sedestine enesa
rama concreta deproducción, oenunarama comparable, aobtener elusodela
invención odeinvenciones análogas.
13. Laparte delbeneficio realizable quesedebería alainvención, conindependencia de
loselementos nopatentados, elprocedimiento demanufactura, losriesgos
empresariales olosrasgos característicos omejoras introducidas porelinfractor.
14. Laopinión deexpertos calificados.
15. Lacantidad sobre laquehubieran podido ponerse deacuerdo (enelmomento enque
seinició lainfracción) elcedente delalicencia (titular delapatente) yellicenciatario
(infractor) siambos hubieran intentado deforma razonable yvoluntaria llegar aun
acuerdo; esdecir, lacantidad queunlicenciatario prudente quedesee obtener, como
propuesta comercial, unalicencia parafabricar yvender unartículo determinado que
incorpore lainvención patentada estaría dispuesto apagar como compensación, y
obtener apesar deesounbeneficio razonable, ylacuantía quepodría aceptar un
titular depatente prudente queestuviera dispuesto aotorgar unalicencia.
Estos factores, queelTribunal Federal deReclamaciones aplica casoporcaso, garantizan que
lostitulares dederechos reciben unaremuneración adecuada teniendo encuenta elvalor
económico delaautorización ylascircunstancias decadacaso.
Enestapregunta, laComisión Europea afirma además quehaypruebas importantes deque
amenudo lautilización porelgobierno pasadesapercibida yaqueseproduce enelcontexto de
programas delosEstados Unidos quesondecarácter reservado osecretos. Apesar deesta
afirmación, laComisión nopresenta ninguna prueba delasactividades aquehacereferencia ensu
pregunta. Porlotanto, losEstados Unidos nopueden evaluar laafirmación ydeterminar sidebe
dársele unarespuesta concreta. Noobstante, debeseñalarse queelartículo 73delAcuerdo sobre los
ADPIC reconoce expresamente quelosMiembros delaOMC pueden adoptar determinadas medidas
parautilizar materias protegidas, coninclusión deinvenciones patentadas, cuando loconsideren
necesario paraproteger losintereses desuseguridad nacional.
7. Elartículo 1498 delTítulo 28delCódigo delosEstados Unidos dispone quelosparticulares
queinfrinjan patentes deterceros durante larealización detrabajos contratados porelGobierno de
losEstados Unidos nosonresponsables delainfracción depatentes ynoselespuede prohibir que
realicen esostrabajos. Elúnico recurso deltitular delapatente eslainterposición deunademanda
judicial contra elGobierno delosEstados Unidos como seindica enlapregunta anterior. Sírvanse
explicar enquémedida soncompatibles estas disposiciones conelAcuerdo sobre losADPIC
(especialmente suartículo 31).
Elartículo 1498 permite alGobierno delosEstados Unidos eximir aterceros de
responsabilidad frente areclamaciones porinfracción deunapatente, cuando esosterceros realicen
unas actividades que,deotromodo, constituirían unainfracción llevada acabo ennombre del
Gobierno delosEstados Unidos. Laparte pertinente delartículo 1498 delTítulo 28delCódigo de
losEstados Unidos establece losiguiente:
Alosefectos delpresente artículo, elusoomanufactura deunainvención definida y
protegida mediante unapatente enlosEstados Unidos poruncontratista, subcontratista opor
cualquier persona, empresa osociedad para elGobierno oconlaautorización oel
consentimiento delGobierno ,seinterpretará queesunusoounamanufactura paralos
Estados Unidos.IP/C/W/68
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Enotras palabras, elúnico casoenqueuntercero podrá eludir suplena responsabilidad porla
infracción deunapatente amparándose enlasdisposiciones delartículo 1498 seríaeldeuntercero
querealizara losactos infractores ennombre delGobierno delosEstados Unidos. Porconsiguiente,
seinterpreta queeltercero aquehacereferencia lapregunta esunrepresentante delGobierno delos
Estados Unidos alosefectos delaaplicación delartículo 1498. Larespuesta alapregunta anterior
esaplicable demanera idéntica alapresente pregunta.
8. Lasúltimas enmiendas delartículo 287delTítulo 35delCódigo delosEstados Unidos, que
hanconsistido enlainclusión deunnuevo párrafo c),prevén exenciones delaresponsabilidad por
infracción yestablecen asíunalicencia obligatoria yexenta delpago deregalías paralosmédicos,
otros profesionales delamedicina yentidades sanitarias conexas, coninclusión deloshospitales,
universidades, escuelas demedicina, hogares dereposo yclínicas, enlarealización deactividades
médicas patentadas. Sírvanse explicar enquémedida cumplen estas disposiciones lodispuesto enel
Acuerdo sobre losADPIC (especialmente suartículo 31).
Lostérminos "actividades médicas" utilizados enelapartado c)delartículo 287sedefinen
como "laaplicación deuntratamiento médico oquirúrgico auncuerpo5".Están expresamente
excluidas deestadefinición lasactividades médicas quesupongan lautilización demáquinas,
manufacturas ocomposiciones demateria patentadas siesautilización supone unainfracción dela
patente; lapráctica deunusopatentado deunacomposición demateria siesapráctica supone una
infracción deunapatente; olapráctica deunprocedimiento quesuponga unainfracción deuna
patente biotecnológica. Laexención queestablece elapartado c)1)delartículo 287noesaplicable
alasactividades relacionadas conlaexplotación comercial deciertos actos. Porconsiguiente, el
efecto deladisposición esmuylimitado ytieneporfinasegurarse dequelosmédicos queapliquen
tratamientos médicos oquirúrgicos parasalvar lavidadeunapersona omejorar susalud nose
consideren frenados poreltemor ademandas judiciales porinfracción depatentes.
Elartículo 30delAcuerdo sobre losADPIC autoriza alosMiembros aprever
excepciones limitadas delosderechos exclusivos concedidos porunapatente, acondición deque
talesexcepciones noatenten demanera injustificable contra laexplotación normal delapatente ni
causen unperjuicio injustificado aloslegítimos intereses deltitular delapatente, teniendo en
cuenta losintereses legítimos deterceros. LosEstados Unidos deAmérica consideran quelas
disposiciones delapartado c)delartículo 287pueden considerarse unaexcepción limitada,
autorizada porelartículo 30delAcuerdo sobre losADPIC.
9. Elartículo 184delTítulo 35delCódigo delosEstados Unidos estipula quelossolicitantes
deunapatente estadounidense necesitan unalicencia para poder solicitar unapatente enuna
jurisdicción extranjera enlosseismeses siguientes alapresentación desusolicitud enlosEstados
Unidos, yaque,delocontrario pueden sersancionados conlapérdida delosderechos depatente
enlosEstados Unidos. Sírvanse explicar enquémedida escompatible esterequisito conelAcuerdo
sobre losADPIC.
Lasdisposiciones mencionadas enlapregunta (artículo 184delTítulo 35delCódigo delos
Estados Unidos) serefieren alosprocedimientos quedeben seguirse cuando seinvocan fines de
seguridad nacional delosEstados Unidos deAmérica. Elfundamento deestaautorización legalse
encuentra enelcapítulo 5delTítulo 37delCódigo deReglamentos Federales. Deconformidad con
estas disposiciones, recogidas enlanotificación deleyes delosEstados Unidos, elrequisito de
obtener unalicencia del"Comisionado dePatentes yMarcas parapresentar unasolicitud depatente
5Elapartado c)2)E)delartículo 287define eltérmino "cuerpo" como "uncuerpo humano, unórgano, un
cadáver ounanimal nohumano utilizado eninvestigaciones médicas relacionadas directamente conterapias para
humanos".IP/C/W/68
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enelextranjero, cuando esasolicitud sepresenta antes detranscurridos seismeses desde la
presentación delasolicitud enlosEstados Unidos, sóloseaplica alasinvenciones hechas enlos
Estados Unidos. Véase elartículo 11delcapítulo 5delTítulo 37delCódigo deReglamentos
Federales. Elobjetivo deestasdisposiciones esimpedir quesedivulgue sinautorización información
sobre unainvención cuando ellopueda suponer unainfracción delasleyes deexportación yotras
medidas conexas destinadas aproteger laseguridad nacional delosEstados Unidos deAmérica. La
sanción mencionada enlapregunta seaplica cuando elsolicitante, antes depresentar unasolicitud de
patente enunpaísextranjero, noobtiene licencia parapresentarla.
Elartículo 73delAcuerdo sobre losADPIC establece queninguna disposición delmismo se
interpretará enelsentido dequeimponga aunMiembro laobligación desuministrar informaciones
cuyadivulgación considera contraria alosintereses esenciales desuseguridad oimpida aunMiembro
laadopción delasmedidas queestime necesarias paralaprotección delosintereses esenciales desu
seguridad conrespecto aciertas cuestiones concretas. Lasdisposiciones queregulan lasolicitud de
patentes enelextranjero sonmedidas queentran enelámbito delartículo 73delAcuerdo sobre
losADPIC y,porlotanto, sonplenamente compatibles conlasobligaciones dimanantes dedicho
Acuerdo.
10. Sírvanse explicar enquémedida soncompatibles lasdisposiciones delManual de
Procedimiento paraelExamen dePatentes queregulan laaceleración delosexámenes desolicitudes
soncompatibles conlaobligación queestablece elpárrafo 1delartículo 27delAcuerdo sobre los
ADPIC deevitar ladiscriminación porellugar deinvención.
ElManual deProcedimientos paraelExamen dePatentes (MPEP) eslabasedelasprácticas
yprocedimientos administrativos delaOficina dePatentes yMarcas delosEstados Unidos.
ElMPEP notiene nifuerza niefectos deley,nisusdisposiciones tienen lacategoría deun
reglamento.
Lasección delMPEP aquesehace referencia contiene numerosas justificaciones que
permiten laaceleración delexamen deunasolicitud presentada alaOficina dePatentes yMarcas.
Unodelosmuchos motivos quepueden aducirse paraacelerar elexamen esqueelsolicitante
manufacturará lainvención enlosEstados Unidos y,porlotanto, necesita queseadelante elexamen.
Otros motivos quepueden servir debaseparaacelerar elexamen sonlaedad delinventor, sila
invención hacereferencia atecnologías importantes paraelmedio ambiente osilainvención pertenece
alaesfera delabiotecnología. Estasección establece también unprocedimiento acelerado deexamen
quepuede utilizarse sisepaga unatasaysecumplen ciertos requisitos deprocedimiento, con
independencia delanaturaleza delainvención odelascondiciones delsolicitante delapatente.
Lapregunta planteada porlaComunidad Europea ysusEstados miembros essilabaseque
acaba deexponerse parasolicitar laaceleración delexamen deunasolicitud escompatible conla
obligación dimanante delAcuerdo sobre losADPIC denodiscriminar porellugar delainvención.
Larespuesta directa alapregunta essí,ladisposición esplenamente compatible porque losEstados
Unidos nodiscriminan enelmomento deconceder laspatentes enfunción dellugar delainvención.
Elobjetivo deestasección espermitir unexamen acelerado deunasolicitud paraayudar alos
solicitantes quehayan localizado unposible fabricante enlosEstados Unidos quetenga suficiente
capital einstalaciones paramanufacturar lainvención peroquenoacepte hacerlo hasta quenosehaya
concedido lapatente. Lasdisposiciones permiten queelsolicitante pidaquelasolicitud tenga un
carácter especial, perosólosielfabricante estápreparado paramanufacturar elproducto encuestión
encantidad suficiente tanpronto como seconceda lapatente. Laúltima condición esnecesaria para
evitar abusos dequienes sóloquieren obtener lapatente loantes posible.IP/C/W/68
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Además, siseexamina cuidadosamente eltexto deladisposición citada, resulta claro quelos
criterios establecidos parapedir laaceleración delexamen deunasolicitud noincluyen ellugar en
quesehizolainvención. Lossolicitantes pueden recurrir aestadisposición paraobtener la
aceleración delexamen deunasolicitud referente aunainvención hecha enunpaísextranjero conlas
mismas consecuencias quesielsolicitante hubiera hecho lainvención enlosEstados Unidos. Por
lotanto, elprocedimiento desolicitud delaaceleración delexamen esplenamente compatible conel
párrafo 1delartículo 27delAcuerdo sobre losADPIC.
Esquemas detrazado (topografías) deloscircuitos integrados
1. Elartículo 906a)1)delTítulo 17delCódigo delosEstados Unidos dispone quenohay
infracción siunapersona reproduce unmedio deenmascaramiento únicamente conelobjetivo de
enseñar, analizar oevaluar losconceptos otécnicas incorporados enelmedio deenmascaramiento.
Noseprevé unaexcepción paralareproducción conpropósitos privados. Sírvanse explicar enqué
medida escompatible estadisposición conelapartado a)delpárrafo 2delartículo 6delTratado
sobre laPropiedad Intelectual respecto delosCircuitos Integrados (denominado enadelante el
"Tratado delaOMPI"), incorporado enelartículo 35delAcuerdo sobre losADPIC.
Elpárrafo 1delartículo 1delAcuerdo sobre losADPIC establece quelosMiembros de
laOMC "podrán prever ensulegislación, aunque noestarán obligados aello,unaprotección más
amplia quelaexigida porelpresente Acuerdo, acondición dequetalprotección noinfrinja las
disposiciones delmismo" yque"losMiembros podrán establecer libremente elmétodo adecuado para
aplicar lasdisposiciones delpresente Acuerdo enelmarco desupropio sistema ypráctica jurídicos".
Teniendo encuenta ambos puntos, losEstados Unidos hanconcluido quenoesnecesario prever en
lalegislación estadounidense unaexención legal concreta quepermita quenoseaconsiderada
infracción lareproducción deunmedio deenmascaramiento parafinesprivados.
Enlapráctica, noesprobable queuntitular dederechos plantee unaacción legalcontra otra
parte porreproducir unmedio deenmascaramiento parafines privados, porejemplo, colgar una
reproducción deltrabajo enlapared desucasauoficina como sifuera unaobradearte. Esprobable
que,sisepresentara unadenuncia, elcasoseríadesestimado poreltribunal porfaltadefundamentos,
yaquereproducir unmedio deenmascaramiento enesascircunstancias notendría consecuencias
negativas paraeltitular delderecho.
Porconsiguiente, losEstados Unidos deAmérica hancumplido elapartado a)delpárrafo 2)
delartículo 6delTratado deWáshington sobre losCircuitos Integrados, incorporado enelAcuerdo
sobre losADPIC gracias alareferencia quecontiene suartículo 35,deunamanera queseadecúa
alsistema jurídico estadounidense yesplenamente compatible conelAcuerdo sobre losADPIC.
2. Elartículo 906a)2)delTítulo 17delCódigo delosEstados Unidos dispone quenoseráuna
infracción incorporar losresultados deunanálisis oevaluación deunmedio deenmascaramiento
protegido aunmedio deenmascaramiento original quesefabrique paraserdistribuido. Sírvanse
explicar enquémedida escompatible estadisposición conelartículo 35delAcuerdo sobre
losADPIC yelartículo 62)b)delTratado delaOMPI, queestablece queeltercero quecreeun
esquema detrazado original sobre labasedelaevaluación oelanálisis delesquema detrazado
protegido podrá incorporar eseesquema detrazado enuncircuito integrado independientemente de
sielcircuito sefabrica paraserdistribuido.
Véase larespuesta alapregunta precedente.IP/C/W/68
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Protección delainformación nodivulgada
1. Sírvanse explicar dequéforma garantizan losEstados Unidos laprotección delainformación
nodivulgada, según seexige enelartículo 39delAcuerdo sobre losADPIC, dado quelossecretos
comerciales soncompetencia exclusiva delalegislación delosEstados ycada Estado delos
Estados Unidos eslibre deelaborar -como lohanhecho yanumerosos Estados- unconjunto de
normas diferentes enestaesfera.
Lasleyes delosdistintos Estados delosEstados Unidos deAmérica queprotegen lossecretos
comerciales garantizan laprotección delainformación nodivulgada según loexigido porelAcuerdo
sobre losADPIC. Son40losEstados queyahanadoptado laLeyUniforme deSecretos Comerciales
consóloligeras variantes. Losrestantes Estados basan laprotección delainformación nodivulgada
enlaDeclaración deDaños yPerjuicios, enlaquesehabasado laLeyUniforme deSecretos
Comerciales. Además delaprotección queofrecen lasleyes desecretos comerciales delosEstados,
también seprotege lainformación nodivulgada enmuchos casos através delalegislación sobre
contratos, queesuniforme entodos losEstados Unidos, yatravés delalegislación penal federal
recientemente promulgada.
Elpárrafo 1delartículo 1delAcuerdo sobre losADPIC establece claramente quelos
Miembros "podrán establecer libremente elmétodo adecuado paraaplicar lasdisposiciones del
presente Acuerdo enelmarco desupropio sistema ypráctica jurídicos". EnlosEstados Unidos, el
Gobierno federal nohaintentado privar alosEstados delafacultad deproteger lainformación no
divulgada mediante leyes estatales, enlugar defederales. Teniendo encuenta quepuede obtenerse
enlosEstados Unidos laprotección queexige elAcuerdo sobre losADPIC, secumplen plenamente
lasobligaciones dimanantes delartículo 39.
2. Sírvanse explicar dequéforma garantizan losEstados Unidos laprotección delainformación
nodivulgada, según seexige enelartículo 39delAcuerdo sobre losADPIC, dado quelosEstados
delosEstados Unidos utilizan generalmente unadefinición deltérmino "secreta" queesmás
restringida quelaquefigura enelprimer apartado delpárrafo 2delartículo 39,enelqueese
término serefiere alainformación quenoes"generalmente conocida nifácilmente accesible para
personas introducidas enloscírculos enquenormalmente seutiliza eltipodeinformación en
cuestión".
Elcriterio utilizado porlostribunales delosEstados Unidos paradeterminar quéincluye, o
no,el"secreto comercial" essilainformación esgeneralmente conocida ofácilmente accesible con
medios propios porlaspersonas quepudieran obtener unbeneficio económico gracias asu
divulgación outilización. Enopinión delosEstados Unidos, estecriterio esmásamplio queel
previsto enelpárrafo 2delartículo 39delAcuerdo sobre losADPIC.
3. Sírvanse explicar dequéforma garantizan losEstados Unidos laprotección delainformación
nodivulgada, según seexige enelartículo 39delAcuerdo sobre losADPIC, dado quevarias
jurisdicciones delosEstados Unidos noaceptan elcriterio deculpabilidad establecido enelpárrafo 2
ylanota10delartículo 39delAcuerdo sobre losADPIC, queexigen queesainformación nose
adquiera "demanera contraria alosusoscomerciales honestos".
Elcriterio utilizado enlosEstados Unidos paradeterminar siexiste culpabilidad porobtención
ilegal deinformación nodivulgada essilainformación hasido obtenida mediante "medios
inadecuados". Por"medios inadecuados" cabeentender, entre otras cosas, elrobo, elsoborno, el
engaño, lainfracción olainstigación alainfracción deundeber demantener elsecreto, oel
espionaje pormedios electrónicos odeotrotipo. Porlotanto, elcriterio utilizado enlosEstados
Unidos esmásamplio queelprevisto enelAcuerdo sobre losADPIC.IP/C/W/68
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4. Sírvanse explicar dequéforma garantizan losEstados Unidos laprotección delainformación
nodivulgada, según seexige enelpárrafo 3delartículo 39delAcuerdo sobre losADPIC, dado que
elmaterial proporcionado alasautoridades delosEstados Unidos como condición paraaprobar la
comercialización deproductos farmacéuticos odeproductos químicos agrícolas queutilizan nuevas
entidades químicas sedebedaraconocer deconformidad conlaLeydeLibertad deInformación de
losEstados Unidos.
Lossecretos comerciales ylasinformaciones comerciales ofinancieras quetengan la
condición deprivilegiados oconfidenciales (esdecir, eltipodeinformación queincluye ladefinición
deinformación nodivulgada delartículo 39delAcuerdo sobre losADPIC) están expresamente
excluidos delaobligación dedivulgación queimpone elapartado b)4)delartículo 552delTítulo 5
delCódigo delosEstados Unidos (LeydeLibertad deInformación). Portanto, según estáplanteada,
lapregunta sebasaenunalectura incorrecta delderecho estadounidense materializado enlaLeyde
Libertad deInformación.
RESPUESTAS ALASPREGUNTAS FORMULADAS POR ELJAPÓN
Patentes
Parte A.Preguntas atodos losMiembros
1. Sírvanse indicar siensupaíssonmateria patentable: 1)lasplantas ylosanimales; 2)las
obtenciones vegetales ylasvariedades animales.
1) Sí.
2) Sí.
2. Sírvanse indicar siensupaíselactodeoferta paralaventa estáincluido entre losderechos
exclusivos queconfieren laspatentes.
Sí.
3. Sírvanse indicar quétiposdeactos sereconocen ensupaíscomo excepciones alosderechos
exclusivos queconfiere lapatente.
EnlosEstados Unidos sereconocen muypocas excepciones alosderechos exclusivos que
confiere unapatente, yaseaatravés delalegislación depatentes oatravés delderecho común.
EnelTítulo 35contienen excepciones, según lostérminos delartículo 30,lassiguientes
disposiciones:
- elpárrafo e)delartículo 271,referente alosactos relacionados conciertos tipos de
productos patentados queselleven acaboúnicamente conelfindeobtener datos para
suusoposterior alaexpiración delapatente conlafinalidad deobtener laaprobación
reglamentaria detalesproductos; y
- elpárrafo c)delartículo 287,referente adeterminados actos médicos practicados por
unmédico enejercicio.
Además, lostribunales delosEstados Unidos hanreconocido unaposibilidad limitada de
defensa frente aunaacusación deinfracción deunapatente cuando elusodelatecnología patentada
sedebeafinesexperimentales nocomerciales. Estadefensa, denominada informalmente defensa porIP/C/W/68
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usoexperimental, nohasidoplanteada confrecuencia ycuando sehaplanteado hasidointerpretada
entérminos muyestrictos. Sonpocos loscasos enlosquesehaprofundizado enelcarácter deesta
defensa, principalmente porque noesfrecuente quesesolicite laprotección dederechos depatente
frente apersonas queutilizan latecnología patentada confinespuramente experimentales. Enestos
casos, lostribunales noreconocen laposibilidad dedefensa sielsupuesto infractor hautilizado la
invención patentada conelfindeexplotarla comercialmente ynoparamejorar suconocimiento de
lainvención. Enaquellos casos enqueseinvocó conéxito estaexcusa, elusoexperimental en
cuestión tenía porfinestablecer cómo funcionaba lainvención osedebía arazones puramente
filosóficas oacadémicas. Estaexcusa noestácodificada enlalegislación sobre patentes delos
Estados Unidos, salvo enlamedida enqueestérecogida porelpárrafo e)delartículo 271.
4. Sírvanse indicar enquécasos estápermitido ensupaíselusodelapatente sinautorización
desutitular, incluido elusoporelgobierno oporterceros autorizados porelgobierno.
EnlosEstados Unidos, sonmuypocos loscasos enqueestápermitido elusodeuna
invención patentada sinautorización desutitular. Como fundamento deesoscasos cabecitarlos
siguientes:
- artículo 2183delTítulo 42delCódigo delosEstados Unidos, referente alusodeuna
invención patentada paralautilización oproducción demateriales nucleares oenergía
atómica;
- artículo 7608delTítulo 42delCódigo delosEstados Unidos, referente alusodeuna
invención patentada necesaria paracumplir lasdisposiciones sobre emisiones dela
LeydeProtección delaCalidad delAire; y
- artículo 1498 delTítulo 28delCódigo delosEstados Unidos, referente aloslímites
delasreparaciones quepueden obtenerse delGobierno delosEstados Unidos cuando
éste, ounaparte autorizada poréste, utilice unainvención patentada para
determinados fines.
5. Sírvanse indicar cómo seaplica ensupaíslaobligación establecida porlospárrafos 1y2
delartículo 34delAcuerdo sobre losADPIC respecto delacarga delaprueba enlosprocedimientos
civiles porinfracción depatentes relativas aprocedimientos.
Elartículo 295delTítulo 35delCódigo delosEstados Unidos establece expresamente tal
traslación delacarga delaprueba enlasactuaciones frente ainfracciones depatentes relativas a
procedimientos.
Parte B.Preguntas alosEstados Unidos
1. ¿Está facultado unsolicitante otitular depatente paraestablecer unafecha deinvención con
arreglo alartículo 104delTítulo 35delCódigo delosEstados Unidos porreferencia alconocimiento
ousodelainvención, oaotraactividad respecto deella,enunpaísMiembro delaOMC quese
haya valido delderecho deestablecer unperíodo detransición conarreglo alpárrafo 2)del
artículo 65delAcuerdo sobre losADPIC?
Sí.
2. Conforme alapartado 3)delpárrafo a)delartículo 104delTítulo 35delCódigo delos
Estados Unidos, enlamedida enquecualquier información existente enunpaísMiembro delaOMC
sobre elconocimiento, elusoocualquier otraactividad pertinente paraacreditar odesacreditar unaIP/C/W/68
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fecha deinvención nosehayasuministrado parasuusoenprocedimientos seguidos antelaOficina
dePatentes yMarcas, untribunal ocualquier otraautoridad competente enlamisma medida enque
talinformación podía suministrarse enlosEstados Unidos, elComisionado, eltribunal olaautoridad
respectiva establecerá laspresunciones delcaso, oadoptará otras medidas autorizadas porleyo
reglamento enfavor delaparte quehaya solicitado lainformación enlosprocedimientos. Esta
disposición podría llevar asituaciones enqueunsolicitante depatente extranjero quedara obligado
aseguir losprocedimientos dedivulgación delosEstados Unidos. Sírvanse explicar sientales
situaciones unsolicitante otitular depatente extranjero podría sertratado demanera desfavorable
encomparación conlosciudadanos delosEstados Unidos, habida cuenta dequelasformas de
registrar lasinvenciones sondiferentes yelderecho arehusarse aprestar testimonio, etc.,
considerado legítimo enelpaísextranjero, esdifícil deejercer. Sírvanse explicar larelación dela
respuesta precedente conelpárrafo 1)delartículo 27delAcuerdo sobre losADPIC, queprohíbe la
discriminación según ellugar delainvención.
Elartículo 104delTítulo 35delCódigo delosEstados Unidos garantiza quenohabrá
discriminaciones acausa dedónde sehizo unainvención enlosprocedimientos judiciales o
administrativos enlosquesedeba probar lafecha delainvención. Lacláusula aquesehace
referencia enlapregunta serefiere alasanción quepodrá aplicarse cuando unaparte noofrezca
acceso suficiente alaspruebas sobre susactividades relacionadas coneldesarrollo delainvención
queseprodujeron fuera delosEstados Unidos. Ladisposición noobliga alasjurisdicciones
extranjeras aaplicar losprocedimientos aplicados enlosEstados Unidos alosdescubrimientos.
Másbiensetratasencillamente degarantizar queenlosprocedimientos judiciales ocasijudiciales
queselleven acaboenlosEstados Unidos todas laspartes queintervengan enellosestarán sometidas
aunasnormas iguales oequivalentes paralapresentación yevaluación delaspruebas. Además, la
disposición esplenamente compatible conelAcuerdo sobre losADPIC yaqueserefiere alos
procedimientos judiciales yadministrativos según lostérminos delartículo 2delConvenio deParís.
3. ¿Puede unsolicitante extranjero gozar delderecho deprioridad fundándose enlapresentación
deunasolicitud anterior enunpaísMiembro delaOMC quenoseajusta alrequisito de"lamejor
manera" establecido enelartículo 112delTítulo 35delCódigo delosEstados Unidos? Denoser
así,sírvanse explicar elfundamento jurídico deelloysucompatibilidad conelartículo 4del
Convenio deParís, aplicable envirtud delpárrafo 1)delartículo 2delAcuerdo sobre losADPIC.
Sí.
4. Deconformidad conelpárrafo e)delartículo 102delTítulo 35delCódigo delosEstados
Unidos yconsuartículo 103,lasolicitud depatente deunainvención debe rechazarse si,enel
momento delainvención, eraevidente paraunapersona capacitada enlatécnica oeraidéntica a
unainvención deotrapersona queestaba descrita enunapatente otorgada osolicitada antes quela
primera invención. Enesecaso, sienlasolicitud deotrapersona seinvoca underecho deprioridad,
¿seretrotrae eseefecto invalidante alafecha deprioridad? Sinoocurre así(Hilmer I),sírvanse
explicar lacompatibilidad deelloconelartículo 4BdelConvenio deParís, aplicable envirtud del
párrafo 1)delartículo 2delAcuerdo sobre losADPIC, queestablece quelasolicitud formulada por
untercero entre lafecha deprioridad ylafecha efectiva nodalugar aningún derecho enfavor de
esetercero. Porotraparte, denoserasí,lasinvenciones patentadas quesonevidentes unarespecto
deotrapodrían coexistir yejercer unainfluencia recíproca restrictiva delosderechos exclusivos.
Sírvanse explicar siestasituación perjudica demanera injustificada losderechos exclusivos otorgados
deconformidad conelartículo 28delAcuerdo sobre losADPIC.
Elpárrafo e)delartículo 102nopuede serinvocado paraimpedir laconcesión deunapatente
enrespuesta aunasolicitud respecto delacualelsolicitante hayaestablecido, mediante unademanda
válida deprioridad enfavor deunasolicitud presentada enelextranjero, unafecha depresentaciónIP/C/W/68
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efectiva queseaanterior alafecha depresentación delasolicitud deunapatente otorgada enlos
Estados Unidos. Limitándonos aestabase, elpárrafo e)delartículo 102escompatible conel
artículo 4BdelConvenio deParís, yaquecualquier parte quehayapresentado unademanda efectiva
deprioridad noperderá susderechos debido aqueuntercero presente durante elañodeprioridad una
solicitud enlosEstados Unidos quedélugar aunapatente.
Lasegunda cuestión queplantea lapregunta eslafecha quedefine elestado anterior dela
técnica enunapatente delosEstados Unidos enlaquesehaincluido unademanda deprioridad en
favor deunasolicitud presentada enelextranjero. Lafecha efectiva depresentación detalsolicitud
alosefectos delpárrafo e)delartículo 102serálafecha efectiva depresentación delasolicitud en
losEstados Unidos, nolafecha alaqueseremontaría laprioridad reclamada enlasolicitud.
Laconsideración delafecha efectiva como definitoria delestado anterior delatécnica deconformidad
conlallamada cláusula "Hilmer" noesincompatible conlasobligaciones delartículo 4Bdel
Convenio deParís yaquenoinfluye sobre lacapacidad deunsolicitante deobtener unapatente si
presenta unademanda deprioridad enlaqueestablece unafecha efectiva depresentación quesea
anterior alafecha efectiva delapatente quedefina elestado anterior delatécnica.
Laúltima cuestión queplantea estapregunta essilosderechos exclusivos quegarantiza alos
titulares depatentes elartículo 28delAcuerdo sobre losADPIC resultan perjudicados porelefecto
delacláusula Hilmer. Elejedelacuestión parece serlasuposición dequelossolicitantes quehayan
obtenido unapatente enlaqueseincluya unademanda válida deprioridad nopodrán impedir, debido
alasdisposiciones delpárrafo e)delartículo 102yelartículo 103,laconcesión deunasegunda
patente sobre lamisma invención, ounavariante evidente deésta,enfavor deotrapersona quehaya
presentado unasolicitud después delafecha queestablece elplazo deprioridad delprimer titular de
lapatente pero antes delafecha depresentación delasolicitud enlosEstados Unidos.
Aconsecuencia deeso,sesupone queseconcederán patentes quesonevidentes paraambos.
Estasuposición noescorrecta yaqueelpárrafo e)delartículo 102yelartículo 103noson
lasúnicas disposiciones legales queregulan lasituación delasdossolicitudes enelcasoantes
descrito. Elpárrafo g)delartículo 102permite garantizar también quesóloseconcederá unapatente
porcadainvención. Enelgráfico quefigura acontinuación semuestra cómo entraenfuncionamiento
elpárrafo g)delartículo 102cuando elpárrafo e)porsísolonobasta paraimpedir laconcesión de
dospatentes.
[Véase elgráfico eneloriginal]
Loscambios introducidos porlaLeydelosAcuerdos delaRonda Uruguay, de1994, permite
alosnacionales decualquier Miembro delaOMC queestablezcan lafecha deunainvención
aportando pruebas sobre esainvención fuera delosEstados Unidos. Teniendo encuenta estas
observaciones, larespuesta alapregunta acerca desilalegislación sobre patentes delos
Estados Unidos, debido alasituación antes descrita, "perjudica demanera injustificada losderechos
exclusivos otorgados deconformidad conelartículo 28delAcuerdo sobre losADPIC"
claramente esno.
5. Deconformidad conelpárrafo g)delartículo 102delTítulo 35delCódigo delosEstados
Unidos yconsuartículo 103,lasolicitud depatente deunainvención debe rechazarse si,enel
momento delainvención, eraevidente paraunapersona capacitada enlatécnica oeraidéntica a
unainvención deotrapersona queseefectuó antes quelaprimera invención ynofueabandonada.
Enesecaso, sienlasolicitud deotrapersona seinvoca underecho deprioridad, ¿seretrotrae ese
efecto invalidante alafecha deprioridad? Sinoocurre así(Hilmer II),sírvanse explicar la
compatibilidad deelloconelartículo 4BdelConvenio deParís, aplicable envirtud delpárrafo 1del
artículo 2delAcuerdo sobre losADPIC, queestablece quelasolicitud formulada poruntercero entreIP/C/W/68
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lafecha deprioridad ylafecha efectiva nodalugar aningún derecho enfavor deesetercero. Por
otraparte, denoserasí,lasinvenciones patentadas quesonevidentes unarespecto deotrapodrían
coexistir yejercer unainfluencia recíproca restrictiva delosderechos exclusivos. Sírvanse explicar
siestasituación perjudica demanera injustificada losderechos exclusivos otorgados deconformidad
conelartículo 28delAcuerdo sobre losADPIC.
Lacuestión queaborda elpárrafo g)delartículo 102eslafecha delainvención. Laspruebas
quepueden aducirse parademostrar lafecha deunainvención noselimitan alaspruebas dequese
hapresentado unasolicitud anterior enotropaís,sinoquepueden sertodotipodepruebas quesean
convincentes paraqueelsolicitante establezca lafecha delainvención. Teniendo encuenta los
cambios quelaLeydelosAcuerdos delaRonda Uruguay haintroducido enelartículo 104del
Título 35delCódigo delosEstados Unidos, siunsolicitante puede demostrar quelafecha dela
invención esanterior alafecha efectiva depresentación delasolicitud establecida mediante una
demanda deprioridad presentada alamparo delartículo 119delTítulo 35delCódigo delosEstados
Unidos, alaplicarse elpárrafo g)delartículo 102seutilizará esafecha deinvención ynolafecha
delaprioridad. Portanto, lacuestión queplantea lasegunda partedelapregunta carece decontenido
habida cuenta delasenmiendas introducidas enlalegislación estadounidense paraatender alas
obligaciones quecorresponden alosEstados Unidos envirtud delAcuerdo sobre losADPIC.
Larespuesta ofrecida alapregunta 5sobre losperjuicios alosderechos exclusivos que
reconoce elartículo 28estrasladable aestacuestión.
6. Elapartado 3)delpárrafo c)delartículo 154delTítulo 35delCódigo delosEstados Unidos
permite quelosterceros sigan explotando unainvención cuando laexplotación seinició, ose
efectuaron paraellainversiones deimportancia, antes delafecha enquesecumplieron seismeses
delapromulgación delaLeysobre losAcuerdos delaRonda Uruguay, mediante elpago deuna
remuneración equitativa altitular delapatente. Elpárrafo 4)delartículo 70delAcuerdo sobre los
ADPIC, asuvez,autoriza alosMiembros delaOMC aestablecer unalimitación delosrecursos
disponibles altitular delderecho enrelación conlacontinuación detalesactos únicamente después
delafecha deaplicación delAcuerdo delaOMC para eseMiembro. Sírvanse explicar siestas
dosdisposiciones sononoequivalentes. Encasonegativo, sírvanse explicar lacompatibilidad entre
lasdosdisposiciones.
Elpárrafo 4delartículo 70delAcuerdo sobre losADPIC establece losiguiente:
Encuanto acualesquiera actos relativos aobjetos concretos queincorporen materia protegida
yqueresulten infractores conarreglo aloestipulado enlalegislación conforme alpresente
Acuerdo, yquesehayan iniciado, oparalosquesehayahecho unainversión significativa,
antes delafecha deaceptación delAcuerdo sobre laOMC poreseMiembro, cualquier
Miembro podrá establecer unalimitación delosrecursos disponibles altitular delderecho en
relación conlacontinuación detalesactos después delafecha deaplicación delpresente
Acuerdo paraesteMiembro. Sinembargo, entalescasos, elMiembro establecerá como
mínimo elpagodeunaremuneración equitativa.
ElAcuerdo sobre laOMC debeseraplicado porlosEstados Unidos, lomismo queportodos los
países desarrollados, desde el1ºdeenero de1996. Lafecha enquelosEstados Unidos "aceptaron"
elAcuerdo sobre laOMC esel30dediciembre de1994. Deconformidad conlostérminos del
párrafo 4)delartículo 70,losactos quesehayan iniciado, oparalosquesehayahecho unainversión
significativa, antes delafecha deaceptación delAcuerdo sobre laOMC porlosEstados Unidos
pueden servir defundamento paralimitar laresponsabilidad encasodeinfracción deunapatente cuyo
plazo devigencia sehayaprorrogado envirtud delasdisposiciones delpárrafo 2delartículo 70del
Acuerdo sobre losADPIC. Elpárrafo a)3)delartículo 154reconoce losactos queseprodujeronIP/C/W/68
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seismeses antes delafecha deaprobación delalegislación, esdecir, cinco meses ynueve días
después dehaber sidoaceptado elAcuerdo sobre laOMC porlosEstados Unidos. Ennuestra
opinión, estaconcesión deuntiempo adicional mínimo nohatenido efectos comerciales.
7. Conforme alapartado 1)delpárrafo e)delTítulo 35delCódigo delosEstados Unidos, no
constituye unactodeinfracción lafabricación, usooventa dentro delosEstados Unidos deuna
invención patentada queserealice únicamente parausosqueserelacionan razonablemente conel
desarrollo ypresentación deinformaciones conarreglo aunaleyfederal queregula lafabricación,
usooventa demedicamentos oproductos biológicos veterinarios. ¿Qué casos secontemplan, en
particular, respecto delactodeventa? Porotraparte, ¿están comprendidas esasexcepciones dela
venta entre laspermitidas pornocausar unperjuicio injustificado altitular delosderechos según
elartículo 30delAcuerdo sobre losADPIC?
Como elcosto delosanálisis clínicos quehayquellevar acaboparareunir lainformación
necesaria paraobtener elpermiso deventa enlosEstados Unidos esconsiderable, laspartes necesitan
aveces amortizar parte delainversión vendiendo elproducto aquienes participan enesosanálisis.
Elcasoprincipal quesehaplanteado sobre estepunto eseldeEliLillyandCo.v.Medtronics
(496U.S. 661; 15USPQ. 2d1121 (1990)). ElTribunal subrayó enesecasoquecomo las
actividades deldemandado, coninclusión delaventa deunaparato cardíaco implantable, tenían por
finpreparar ypresentar lainformación necesaria paraobtener deunorganismo federal elpermiso de
venta, dichas actividades noconstituían unainfracción. Deconformidad conlostérminos del
párrafo e)1)delartículo 271,las"ventas" aquesehacereferencia habrán detener unsignificado
económico deminimis paraeltitular delapatente. Poreso,laexcepción pertenece alámbito delas
excepciones definidas enelartículo 30delAcuerdo sobre losADPIC.
8. Sírvanse explicar lacompatibilidad entre elpárrafo b)delartículo 28deAcuerdo sobre los
ADPIC ylasegunda parte delpárrafo g)delartículo 271delTítulo 35delCódigo delosEstados
Unidos, quedispone que"enlasacciones porinfracción deunapatente deprocedimiento nopodrá
otorgarse reparación porinfracciones fundadas enelusonocomercial oenlaventa nocomercial
alpormenor deunproducto amenos queesteTítulo noestablezca reparación adecuada por
infracción fundada enlaimportación uotras formas deuso,oferta para laventa oventa deese
producto".
Elpárrafo 1b)delartículo 28define losactos quedebeconsiderarse queforman parte delos
derechos exclusivos conferidos porunapatente deprocedimientos concedida deconformidad conla
legislación deunMiembro delaOMC yqueafecten alosproductos obtenidos mediante el
procedimiento patentado. Elartículo 30delAcuerdo sobre losADPIC establece quelosMiembros
podrán prever excepciones limitadas delosderechos exclusivos definidos porelAcuerdo sobre los
ADPIC. Portanto, elartículo 30permite alosMiembros delaOMC imponer excepciones limitadas
alosderechos exclusivos definidos enlosapartados a)yb)delpárrafo 1delartículo 28,acondición
dequetalesexcepciones "noatenten demanera injustificable contra laexplotación normal dela
patente nicausen unperjuicio injustificado aloslegítimos intereses deltitular delapatente, teniendo
encuenta losintereses legítimos deterceros".
Elpárrafo g)delartículo 271reconoce losderechos exclusivos queelpárrafo 1b)del
artículo 28obliga areconocer alostitulares depatentes enlosEstados Unidos. Laparte del
párrafo g)delartículo 271aquehacereferencia lapregunta establece queencasodeventa no
comercial oalpormenor deunproducto producido mediante elusonoautorizado deun
procedimiento, eltitular delapatente nopodrá dirigirse contra lasentidades implicadas enesa
actividad nocomercial oalpormenor sitiene asudisposición unrecurso adecuado paradirigirse
contra lasdemás partes implicadas enlamanufactura, importación uotros aspectos delaoferta del
producto infractor enelmercado delosEstados Unidos. Enotraspalabras, sieltitular delapatenteIP/C/W/68
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puede hacer valer susderechos frente alaparte quehamanufacturado oimportado losproductos, o
frente almayorista quedistribuyó elproducto alospuntos deventa alpormenor, nopodrá hacer
valer losderechos queleatribuye elpárrafo g)delartículo 271frente alaspartes quehayan
participado enlaventa alpormenor delproducto oenelusonocomercial (porejemplo, personal)
deeseproducto. Sinodispone detalrecurso, noserán aplicables lasdisposiciones delpárrafo g)del
artículo 271.
Como lostérminos delpárrafo g)delartículo 271noexcluyen lasposibles acciones queel
titular delapatente pueda emprender paradefender losderechos exclusivos quedetalla elpárrafo 1b)
delartículo 28respecto deltipodeactos queallíseespecifican, ycomo elpárrafo g)delartículo 271
sóloexcluye losactos queenotrocasoserían infractores sieltitular delapatente dispone deun
recurso adecuado, estáclaramente incluido enelámbito delartículo 30delAcuerdo sobre losADPIC.
9. Deconformidad conelartículo 272delTítulo 35delCódigo delosEstados Unidos, la
excepción alasinfracciones porcualquier usodeunapatente enunbuque, aeronave ovehículo de
losEstados Unidos quehayaentrado enelpaístemporal oaccidentalmente seaplica alospaíses que
otorguen privilegios similares alosbuques delosEstados Unidos. Sírvanse explicar la
compatibilidad deestesistema conlacláusula delanación másfavorecida quefigura enelartículo 4
delAcuerdo sobre losADPIC.
Cuando losEstados Unidos procedieron aexaminar sulegislación paraestablecer quécambios
erannecesarios paraadaptarla alartículo citado delAcuerdo sobre losADPIC concluyeron queen
realidad noeranecesario ningún cambio. Estaconclusión sebasóenlassiguientes observaciones:
enprimer lugar, como miembro delConvenio deParís, estacláusula seaplica automáticamente a
todos losMiembros delaOMC queseantambién miembros delConvenio deParís. Ensegundo
lugar, laexperiencia delosEstados Unidos esquelamayoría, sinolatotalidad, delosMiembros
delaOMC otorgan alosbuques delosEstados Unidos ensurégimen interno untratoequivalente.
Entercer lugar, deacuerdo conlaexperiencia delosEstados Unidos, estacláusula nohasido
invocada enelpasado reciente. Laconsecuencia esquelosEstados Unidos nosonconscientes de
quealgún Miembro delaOMC hayapodido serperjudicado, dehecho, enloquerespecta aldisfrute
deltratoprevisto porestacláusula. Estaconstatación indujo alosEstados Unidos aconcluir queno
eranecesario introducir cambio alguno enestadisposición, porrazones prácticas. Sisepusiera de
manifiesto queesnecesario introducir modificaciones enestadisposición para responder a
preocupaciones concretas deotros Miembros delaOMC, losEstados Unidos harían lonecesario para
introducir unaenmienda legislativa alrespecto mediante uninstrumento legislativo adecuado.
10. Sírvanse explicar latramitación delaslicencias novoluntarias previstas enla"Ley de
Desarrollo yControl delaEnergía Atómica" (artículo 2138 delTítulo 42delCódigo delosEstados
Unidos) yenla"Leysobre laContaminación delAireysuControl" (artículo 7608 delTítulo 42del
Código delosEstados Unidos). Sírvanse explicar asimismo lacompatibilidad entre cadaunodeesos
trámites ycadaunodelospárrafos delartículo 31delAcuerdo sobre losADPIC, enparticular los
párrafos b),d),e)ei).
Trámites deconformidad conelartículo 2183 delTítulo 42delCódigo delosEstados Unidos
Deconformidad conelartículo 2183, laComisión deReglamentación Nuclear sólopuede
declarar queunapatente está"afectada porelinterés público" si:1)lainvención oeldescubrimiento
protegidos porlapatente sondeimportancia fundamental para laproducción outilización deIP/C/W/68
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materiales nucleares especiales6odeenergía atómica7;y2)laobtención deunalicencia deesa
invención oesedescubrimiento deconformidad conelartículo 2183 tiene unaimportancia
fundamental parallevar acabo losobjetivos yfines delaLeydelaEnergía Atómica. Antes de
formular ladeterminación dequeunapatente quecumpla esoscriterios está"afectada porelinterés
público", laComisión hadeofrecer altitular delapatente laoportunidad deseroído.
Deconformidad conlosprocedimientos delaComisión deReglamentación Nuclear:
1) losterceros handeestarenposesión decalificaciones específicas yhandepedir ala
Comisión unalicencia parautilizar lainvención8;
2) eltercero hadedetallar ensusolicitud lospasos quehadado paraobtener una
licencia deltitular delapatente ycuáleslaestimación porelsolicitante delas
consecuencias quetendría paralasactividades porlasquesepidelalicencia tanto la
obtención delalicencia como sunoobtención;
3) laComisión hadecelebrar unaaudiencia, trashaber dado aviso altitular dela
patente yhaberle transmitido todalainformación quecontenía lasolicitud; y
4) encasodequelaComisión conceda unalicencia paralosfines señalados enla
solicitud oencaso dequelaComisión misma utilice lainvención oel
descubrimiento, eltitular delapatente deberá sercompensado conunoshonorarios
razonables (laComisión determinará lacuantía silaspartes nopueden ponerse de
acuerdo), teniendo encuenta algunos factores concretos, entre ellos, laimportancia
delainvención oeldescubrimiento yelcosto desurealización oadquisición.
Lasdecisiones delaComisión enestos casos pueden serobjeto deapelación judicial independiente
deconformidad conlaLeydeProcedimiento Administrativo delosEstados Unidos. Envistadeestas
disposiciones, losEstados Unidos consideran queladisposición encuestión respeta plenamente las
obligaciones dimanantes delartículo 31delAcuerdo sobre losADPIC.
Además, losEstados Unidos señalan queelapartado b)i)delartículo 73delAcuerdo sobre
losADPIC establece queninguna disposición dedicho Acuerdo impedirá aunMiembro laadopción
delasmedidas queestime necesarias paralaprotección delosintereses esenciales desuseguridad ...
relativas alasmaterias fisionables oaaquellas quesirvan parasufabricación. Ladisposición
mencionada delaLeydelaEnergía Atómica representa unamedida quelosEstados Unidos de
América considera necesaria paraproteger losintereses esenciales desuseguridad conrespecto aluso
dematerias fisionables ydelasmaterias quesirven parasufabricación.
6Los"materiales nucleares especiales" están definidos como:
1) plutonio, uranio enriquecido conelisótopo 233oelisótopo 235ycualquier otromaterial, salvo
materias primas, queelComisionado, enelejercicio desuautoridad legal, decida incluir enladefinición, o
2) cualquier material enriquecido artificialmente concualquiera delosmateriales antes citados, salvo
lasmaterias primas.
7La"energía atómica" esdefinida como latotalidad delasformas deenergía liberada enelcurso delafisión
nuclear olatrasformación nuclear.
8Elsolicitante tiene quehaber pedido unalicencia, permiso ocontrato dearrendamiento, osertitular de
alguno deestos títulos, ollevar acabo actividades bajoelcontrol delaComisión según laLeydeEnergía
Atómica, modificada.IP/C/W/68
Página 23
Procedimiento deconformidad conelartículo 7608 delTítulo 42delCódigo delosEstados Unidos
Elartículo 7608 delTítulo 42delCódigo delosEstados Unidos faculta alAdministrador de
laAgencia deProtección delMedio Ambiente parasolicitar alFiscal General delosEstados Unidos
queformule unadeterminación deque:
a) lainvención protegida porunapatente enlosEstados Unidos:
1. tieneunusocomercial público, oestádestinada atenerlo,
2. nopuede disponerse deelladeotromodo razonable, y
3. lanecesita cualquier persona queestéobligada acumplir losrequisitos de
control deloscontaminantes peligrosos delairequeprocedan defuentes
estacionarias9olosrequisitos decontrol para laproducción denuevos
vehículos demotor, y
b) nohayotros métodos alternativos razonables paralograr esafinalidad, y
c) laimposibilidad deutilizar lainvención objeto delasolicitud setraduciría enuna
perdida sustancial decompetitividad oenunatendencia acrear unmonopolio en
cualquiera delasáreas delcomercio encualquier parte delpaís.
SielFiscal General determina quesecumplen todas estas condiciones, certificará estehecho al
Tribunal Federal deldistrito enqueeltitular delapatente resida, lleve acabo susactividades
empresariales otenga sudomicilio yeltribunal, trascelebrar unaaudiencia enquedeberá ofrecerse
altitular delapatente laoportunidad decomparecer yseroído, podrá ordenar aéstequeotorgue una
licencia delainvención entérminos ycondiciones razonables. Ladecisión deltribunal puede ser
objeto deapelación.
Lafacultad deconceder licencias obligatorias queatribuye elartículo 7608 estáincluida en
elámbito delapartado k)delartículo 31delAcuerdo sobre losADPIC. Porconsiguiente, esa
autorización sólo seconcede para poner remedio aprácticas quehayan sido consideradas
anticompetitivas después deunproceso judicial oadministrativo. Porlotanto, ladisposición hade
respetar losapartados a),c)ae),g)aj)yl)delartículo 31. Enladescripción anterior del
procedimiento deconcesión deunalicencia están implícitos lossiguientes puntos:
- cadasituación seráevaluada porsímisma;
- noseiniciará ningún procedimiento sielDepartamento deEnergía nohaintentado
satisfacer sunecesidad deutilizar lainvención patentada através deloscauces
comerciales normales (porejemplo, solicitando unalicencia voluntaria altitular de
lapatente);
- laobligación dequelaslicencias seotorguen encondiciones razonables garantiza que
éstas noserán exclusivas, nopodrá disponerse deellasypodrán quedar sinefecto
cuando pierda validez lajustificación original paraotorgar lalicencia yquese
ofrecerá unaremuneración adecuada altitular delapatente; y
9Edificios, estructuras, servicios oinstalaciones.IP/C/W/68
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- podrá apelarse anteuntribunal superior frente acualquier decisión ocualquier
aspecto deunadecisión impuesta poruntribunal yqueincida enelproceso aque
hacereferencia elartículo 7608 parasurevisión y/omodificación.
Porúltimo, debesubrayarse quelaautorización quecontiene elartículo 7608nunca hasidoutilizada
porlosEstados Unidos.
Envista deestas consideraciones, losEstados Unidos consideran queladisposición en
cuestión cumple plenamente lasobligaciones dimanantes delartículo 31delAcuerdo sobre
losADPIC.
11. Sírvanse explicar dequémodo seinforma sindemora altitular dederechos acerca deluso
porelgobierno desupatente conarreglo alalegislación delosEstados Unidos, ydequémodo es
compatible lalegislación delosEstados Unidos conelpárrafo b)delartículo 31delAcuerdo sobre
losADPIC.
Sería muyraroqueunorganismo supiera otuviera motivos demostrables parasaber queuna
patente estásiendo utilizada oseráutilizada conmotivo deunacontratación pública debienes o
servicios odeldesempeño defunciones degobierno. Noobstante, siunorganismo tuviera
conocimiento dealguno deestos hechos, lonotificaría porcarta altitular delderecho.
12. Sírvanse explicar sielapartado i)delpárrafo a)delartículo 202delTítulo 35delCódigo
delosEstados Unidos ysuartículo 204soncompatibles, yenquéforma, conlasobligaciones de
trato nacional queimpone elartículo 3delAcuerdo sobre losADPIC.
Elcapítulo delalegislación depatentes delosEstados Unidos quecontiene lasdisposiciones
aquehacereferencia lapregunta setitula "Derechos depatente sobre lasinvenciones logradas con
ayuda federal". Elpárrafo a)i)delartículo 202serefiere alaretención porlasuniversidades, otras
organizaciones sinfines lucrativos ylaspequeñas empresas deuntítulo sobre lasinvenciones
obtenidas mediante investigaciones oexperimentos financiados, entodooenparte, porelGobierno
delosEstados Unidos. Lacláusula encuestión establece simplemente queelcontrato definanciación
conuncontratista quenotienesudomicilio enlosEstados Unidos, notieneundomicilio comercial
enlosEstados Unidos oestásometido alcontrol deungobierno extranjero podrá establecer queaquél
noestáautorizado aretener untítulo sobre lasinvenciones obtenidas gracias aesecontrato. Este
artículo decarácter facultativo sedebeaqueloscontratos definanciación imponen aloscontratistas
laobligación dedivulgar lasinvenciones obtenidas gracias alcontrato, presentar unasolicitud de
patente enlosEstados Unidos antes dequelasmedidas precautorias legales excluyan su
patentabilidad, etc.ylosorganismos financiadores posiblemente querrán incluir taldisposición para
asegurarse dequeellosmismos podrán retener eltítulo alasinvenciones obtenidas consufinanciación
conelfindeasegurarse dequesepresentan lassolicitudes pertinentes delosderechos depatente.
Como ladisposición esfacultativa, noesincompatible conelartículo 3delAcuerdo sobre
losADPIC.
RESPUESTAS ALASPREGUNTAS FORMULADAS POR NUEVA ZELANDIA
1. Sírvanse explicar elalcance delprocedimiento deimpugnación previsto en37CFR1291 y,
enparticular, sipodría darlugar aqueserechazara unasolicitud quedeotromodo sería válida.
Elprocedimiento deimpugnación previsto enelartículo 1291 delTítulo 37delCódigo de
Reglamentos Federales ofrece alaspersonas interesadas engeneral laposibilidad desometer ala
atención delaOficina dePatentes yMarcas delosEstados Unidos información quepueda hacer
injusta laconcesión deunapatente. Párrafo a)delartículo 1291 delTítulo 37delCódigo deIP/C/W/68
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Reglamentos Federales (1996). Elprocedimiento deimpugnación noesunprocedimiento
contradictorio formal; losdenunciantes quepresenten información alamparo delartículo 1291 no
reciben másinformación queunrecibo escrito delarecepción dedicha información ydequese
cumplen losrequisitos dedicho artículo 1291. Portanto, losdenunciantes noparticipan enla
evaluación delainformación facilitada nipueden apelar silaOficina dePatentes yMarcas concluye
quelainformación ofrecida noimpide laconcesión delapatente.
Paraquepueda considerarse sucontenido, ladenuncia hadeincluir losiguiente: 1)unalista
delaspatentes, publicaciones oinformación deotrotipoqueeldenunciante considere trascendentes
paralapatentabilidad delainvención; 2)unadeclaración explicando laimportancia delaspruebas
aducidas; 3)unacopia decadaprueba incluida enlalistaodelaspartes pertinentes deéstas;
y4)unatraducción alinglés delaspartes pertinentes delosdocumentos noescritos eninglés quese
aduzcan. Párrafo b)delartículo 1291 delTítulo 37delCódigo deReglamentos Federales (1996).
Todas lasdenuncias presentadas deconformidad conelpárrafo b)delartículo 1291delTítulo 37del
Código deReglamentos Federales serán transmitidas alfuncionario encargado deexaminar lasolicitud
pendiente, paraqueésteexamine todas lascuestiones planteadas poreldenunciante. Manual de
Procedimiento paraelExamen dePatentes 1901.06(1996). Elfuncionario encargado deexaminar el
contenido deunadenuncia, cuando sepronuncie porescrito, habrá detener encuenta expresamente
lascuestiones planteadas poreldenunciante yponerlas demanifiesto mediante unaexplicación
detallada desupostura. Manual deProcedimiento paraelExamen dePatentes 1901.06(1996).
Como elúnico objetivo delprocedimiento deimpugnación essometer alaatención deun
funcionario delaOficina dePatentes yMarcas información quepodría tener consecuencias sobre la
patentabilidad deunainvención, larelación quetiene conelproceso deexamen yconcesión de
patentes esneutra. Unadenuncia adecuada puede contener información, porejemplo, documentación
sobre elestado anterior delatécnica ypruebas delusopúblico anterior, quepuede servir debasepara
declarar nopatentable unasupuesta invención. Elprocedimiento deimpugnación nopuede provocar,
porsímismo, lainvalidación deunasolicitud admisible deunapatente, puessólopuede someter
información alaatención deunfuncionario examinador. Sielexaminador evalúa lainformación y
considera quenoesunobstáculo paralapatentabilidad, ladenuncia notendrá ninguna consecuencia
sobre laconcesión delapatente.
2. ¿Qué excepciones alosderechos exclusivos delostitulares depatentes existen enla
legislación delosEstados Unidos (artículo 30delAcuerdo sobre losADPIC)?
EnlosEstados Unidos sereconocen muypocas excepciones alosderechos exclusivos que
confiere unapatente, yaseaatravés delalegislación depatentes oatravés delderecho común.
EnelTítulo 35seestablecen excepciones según lostérminos delartículo 30enlassiguientes
disposiciones:
- enelpárrafo e)delartículo 271,referente alosactos relacionados conciertos tipos
deproductos patentados queselleven acaboúnicamente conelfindeobtener datos
parasuusoposterior alaexpiración delapatente conlafinalidad deobtener la
aprobación reglamentaria detalesproductos; y
- enelpárrafo c)delartículo 287,referente adeterminados actos médicos practicados
porunmédico enejercicio.
Además, lostribunales delosEstados Unidos hanreconocido unaposibilidad limitada de
defensa frente aunaacusación deinfracción deunapatente cuando elusodelatecnología patentada
sedebeafinesexperimentales nocomerciales. Estadefensa, denominada informalmente defensa porIP/C/W/68
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usoexperimental, nohasidoplanteada confrecuencia ycuando sehaplanteado hasidointerpretada
entérminos muyestrictos. Sonpocos loscasos enlosquesehaprofundizado enelcarácter deesta
defensa, principalmente porque noesfrecuente quesesolicite laprotección dederechos depatente
frente apersonas queutilizan latecnología patentada confinespuramente experimentales. Enestos
casos, lostribunales noreconocen laposibilidad dedefensa sielsupuesto infractor hautilizado la
invención patentada conelfindeexplotarla comercialmente ynoparamejorar suconocimiento de
lainvención. Enaquellos casos enqueseinvocó conéxito estaexcusa, elusoexperimental en
cuestión tenía porfinestablecer cómo funcionaba lainvención osedebía arazones puramente
filosóficas oacadémicas. Estaexcusa noestácodificada enlalegislación sobre patentes delos
Estados Unidos, salvo enlamedida enqueestérecogida porelpárrafo e)delartículo 271.
3. Sírvanse confirmar silautilización delaexpresión "elusodeXpara hacer Y"enuna
solicitud depatente deprocedimiento (porejemplo, elusodelaaspirina paratratar losdolores de
cabeza) escompatible conlosartículos 27y29delAcuerdo sobre losADPIC.
Lassolicitudes presentadas bajolaforma de"elusodeXparahacer Y"sonnormalmente
rechazadas, alamparo delartículo 101delTítulo 35delCódigo delosEstados Unidos, porno
cumplir elobjeto losrequisitos legales. Elartículo 101establece que"quien invente odescubra un
proceso, máquina, manufactura ocomposición delamateria nuevos yútiles, ounamejora nueva y
útildeellos, podrá obtener unapatente delosmismos ..."Losprocedimientos sedefinen como una
seriedeactos realizados sobre elobjeto quesetraduzcan enunatransformación deeseobjeto. Las
solicitudes queselimiten adescribir elusodeunproducto, sinocontienen unaseriedeetapas que
definan elprocedimiento detrasformación, nosonaceptables según elartículo 101.
Laexclusión delostipos desolicitudes depatentes deprocedimientos antes descritos, no
significa quenopuedan patentarse enlosEstados Unidos invenciones sobre procedimientos. Todo
locontrario, puede serpatentado cualquier procedimiento queconsista enunaserie deetapas
diferenciadas yquecumpla loscriterios deserinnovador, noevidente yútil. Portanto, las
solicitudes depatente deunmétodo paraeltratamiento deunapersona quetenga unacondición Y
utilizando uncompuesto Xsonadmisibles enlosEstados Unidos siempre queelprocedimiento en
cuestión seainnovador ynoevidente. Porconsiguiente, lalegislación sobre patentes delosEstados
Unidos nopermite queserecurra enlassolicitudes alsimple "usode"como explicación, peropermite
quelaspatentes deprocedimientos nuevos yútiles sebasen enelcriterio delautilización del
producto.