RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/C/W/212
27 de septiembre de 2000
(00-3905)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
RECLAMACIONES SIN INFRACCIÓN DE DISPOSICIONES
EN EL MARCO DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC):
DOCUMENTO PARA EL DEBATE
Comunicación de Australia
Se ha recibido de la Misión Permanente de Australia la siguiente comunicación, fechada el
20 de septiembre de 2000, con la solicitud de que se distribuya a los Miembros.
_______________
I. INTRODUCCIÓN
Una de las ventajas sistémicas cruciales del Acuerdo sobre los ADPIC es el establecimiento
de un sistema transparente, predecible y equitativo para solucionar diferencias relacionadas con el
comercio por lo que respecta a cuestiones de propiedad intelectual (PI).  Sin embargo, el artículo 64del Acuerdo sobre los ADPIC refleja aún cierta incertidumbre sobre el verdadero alcance y las
modalidades de las diferencias relacionadas con la propiedad intelectual que pueden solucionarse con
arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADP IC en el marco del Entendimiento relativo a las
normas y procedimientos por los que se rige la solu ción de diferencias (ESD).  Con arreglo al citado
artículo, el Consejo de los ADPIC tiene la misión, aún no cumplida, de formular recomendacionessobre el alcance y las modalidades de las reclamaciones sin infracción de disposiciones o cuandoexiste otra situación en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.
Todos los Miembros de la OMC están interesados en que el mecanismo de solución de
diferencias aplicable a sus derechos y obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC sea
claro y predecible.  Por consiguiente, a todos interesa hacer frente a la actual falta de claridad que
caracteriza a las diferencias basadas en medidas que no infringen disposiciones.  A pesar de sumandato específico, el Consejo de los ADPIC ha prestado una atención muy limitada al contenido de
esta cuestión.  Por tanto, es comprensible que algunos Miembros tengan reservas sobre la posible
aplicación, en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, de los recursos en los casos en que no existe
infracción.  Hay razones poderosas para intensificar la labor del Consejo de los ADPIC sobre esta
cuestión de conformidad con su mandato original:
● si la cuestión no se soluciona colectivamente, podría ocurrir que se determinara caso
por caso en el curso de procesos específicos de solución de diferencias, con la
consiguiente pérdida de predecibilidad y claridad;  y
● el examen de la cuestión en cualquier futura Conferencia Ministerial estaría mejor
fundamentado y tendría más probabilidades de basarse en un entendimiento
consensuado de las cuestiones básicas.IP/C/W/212
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El presente documento no contiene una posición formal sobre el alcance y las modalidades de
las reclamaciones por medidas sin infracción de dispos iciones, y su objetivo es más bien promover el
debate, habida cuenta del interés común por abordar colectivamente esta cuestión.
II. RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE LOS ADPIC
En los primeros cinco años desde su entrada en vigor -hasta enero de 2000- el Acuerdo sobre
los ADPIC excluía las diferencias que no estuvieran basadas en una infracción directa de sus
disposiciones ("reclamaciones por medidas sin infr acción de disposiciones" y "reclamaciones cuando
existe otra situación").  El párrafo 3 del artículo 64 dispone concretamente que durante la moratoria
(moratoria para casos sin infracción) el Consejo de los ADPIC examinará el alcance y lasmodalidades de ese tipo de reclamaciones y presentará recomendaciones a la Conferencia Ministerial
para su aprobación.  Esa moratoria de cinco años ya ha vencido, y sólo puede prorrogarse legalmente
mediante una decisión de la Conferencia Ministerial adoptada por consenso.  En los nueve meses
transcurridos desde el vencimiento de la moratoria, ningún Miembro ha formulado una reclamación
por medidas sin infracción de disposiciones.
Hasta la fecha ha habido pocas deliberaciones sustantivas sobre este tipo de reclamaciones en
el Consejo de los ADPIC, y no se han elaborado recomendaciones.  En consecuencia, el Consejo de
los ADPIC no ha cumplido la misión de preparar recomendaciones sobre el alcance y las modalidadesde las reclamaciones por medidas sin infracción de disposiciones en el marco del Acuerdo, y debeseguir tratando de regular esta cuestión.
Australia, por tanto, comparte la opinión de algunas delegaciones de que la moratoria ha
expirado técnicamente, pero acepta también la opinión de que la labor sobre el alcance y las
modalidades debe proseguir con toda seriedad.  La alternativa, que es el desarrollo  ad hoc  de nuevos
principios en el curso de diferencias específicas, es un medio menos satisfactorio de regular algo queconstituye una cuestión inherentemente compleja, sistémica y con importantes consecuencias.
Aunque el comentario que figura a continuación era directamente aplicable al período
incluido en la moratoria, las opiniones del Órgano de Apelación en el asunto  India - Patentes I  son
dignas de mención:
Si las "reclamaciones en casos en que no existe infracción" deben poder admitirse en
el marco del Acuerdo sobre los ADPIC es cuestión que ha de determinar el Consejo
de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio ("Consejo de los ADPIC") de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3
del artículo 64 de ese Acuerdo.  No es cuestión que haya de resolverse medianteinterpretación de grupos especiales o del Órgano de Apelación.
1
Cabe interpretar que el hecho de que el Consejo de los ADPIC no haya presentado
recomendaciones en el plazo previsto no significa que actualmente no pueda seguir desarrollando esetrabajo.  El Acuerdo sobre los ADPIC especifica que el Consejo "presentará" recomendaciones dentro
del plazo de cinco años, pero no hay en el texto del Acuerdo nada que prohíba formular
recomendaciones una vez transcurrido ese plazo.  Por el contrario, y habida cuenta de la probabilidad
de que una futura Conferencia Ministerial aborde esta cuestión, el Consejo de los ADPIC, en
consonancia con su mandato original, tiene aún el deber de preparar recomendaciones para laConferencia.  Lo más conveniente sería seguir la secuencia establecida en virtud del artículo 64:
recomendaciones del Consejo de los ADPIC sobre el alcance y las modalidades, seguidas de una
decisión por consenso de la Conferencia Ministerial.
                                                     
1 Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto India - Protección median te patente de los
productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura , reclamación de los Estados Unidos,
adoptado el 16 de enero de 1998, WT/DS50/AB/R ( India - Patentes I ), párrafo 42.IP/C/W/212
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Posible prórroga de la moratoria
El Consejo de los ADPIC sólo tiene facultades para hacer recomendaciones sobre la cuestión
técnica del alcance y las modalidades, y no sobre la posible prórroga de la moratoria para las
reclamaciones por medidas sin infracción de disposiciones.  La prórroga de la citada moratoria es
competencia de la Conferencia Ministerial, y podría formar parte de un conjunto de decisiones delConsejo General que abordaran diversos aspectos relacionados con la observancia.  Aun así, podría
existir un vínculo indirecto entre esos avances hacia una mejor comprensión de la naturaleza de las
reclamaciones por medidas sin infracción de disposiciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC
y el progreso en la formulación de recomendaciones sobre el alcance y las modalidades, que podría
facilitar la necesaria decisión consensuada sobre la moratoria.  Sin embargo, la posibilidad de
prorrogar la moratoria debe tratarse por separado de la labor sustantiva sobre el alcance y las
modalidades.
III. POSIBLES RECOMENDACIONES SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS
RECLAMACIONES POR MEDIDAS SIN INFRACCIÓN DE DISPOSICIONES
Cuestiones principales
Las principales cuestiones que han de tenerse en cuenta al formular las recomendaciones del
Consejo de los ADPIC son las siguientes:
● ¿Qué significan los términos "alcance" y "modalidades"?
● Qué significan los conceptos clave de:
- "ventaja resultante directa o indirectamente del Acuerdo" ;
- "anulación o menoscabo" de esa ventaja;
- "obstáculo a la consecución de ninguno de los objetivos"  del Acuerdo sobre
los ADPIC;  y
● ¿Qué relación tienen esos conceptos con el "alcance" y las "modalidades"?
Posibles criterios de interpretación
De conformidad con los principios generales de interpretación de los tratados2, entendemos
que hay tres criterios complementarios para interpretar estas cuestiones cruciales:
● analizar los términos en su contexto directo en los Acuerdos pertinentes de la OMC
(ADPIC, ESD y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
(GATT de 1994));
● examinar la práctica del GATT/OMC en materia de solución de diferencias por lo quese refiere a reclamaciones por medidas sin infracción de disposiciones en otras
esferas (fundamentalmente el comercio de mercancías);  y
● examinar los antecedentes de negociación del Acuerdo sobre los ADPIC.
                                                     
2 Véase la Convención de Viena sobre el Derech o de los Tratados, artículo 31:  Regla general de
interpretación, y artículo 32:  Medios de interpretación complementarios.IP/C/W/212
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IV. ANÁLISIS EN EL CONTEXTO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
A. SENTIDO DE "ALCANCE Y MODALIDADES "
El examen del sentido de los términos "alcance" y "modalidades" es necesario para orientar y
centrar los debates del Consejo de los ADPIC y preparar un marco para las recomendaciones del
Consejo.
Alcance
La palabra "alcance" parece referirse a la gama de reclamaciones que podrían considerarse
diferencias por medidas sin infracción de disposiciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC
-es decir, el tipo de medidas o situaciones que podrían dar lugar a una reclamación por medidas sin
infracción de disposiciones.  Parece indicar que la gama de posibles diferencias puede estar en cierto
modo limitada, por lo que podría haber recomendaciones sobre el tipo de diferencias que por acuerdo
de los Miembros no deben considerarse reclamaciones por medidas sin infracción de disposiciones enel marco del Acuerdo sobre los ADPIC.  Por ejemplo, una recomendación sobre el alcance podría
incluir la propuesta de que las reclamaciones por medidas sin infracción de disposiciones en el marco
del Acuerdo no podrían plantearse en casos de limitaciones o exenciones de los derechos de propiedad
intelectual que se consideren compatibles con los artículos 13, 17, 24, 26.2 y 30, así como con las
disposiciones correspondientes del Convenio de Berna;  o en caso de medidas contra abusosanticompetitivos de los derechos de propiedad intelectual que sean compatibles con el párrafo 2 del
artículo 40.
Modalidades
La palabra "modalidades" parece indicar que las recomendaciones podrían también referirse a
la forma en que deben examinarse las reclamaciones por medidas sin infracción de disposiciones.Esto podría incluir el examen de la forma en que podrían evaluarse las ventajas previstas en el marco
del Acuerdo sobre los ADPIC y su anulación y menoscabo, así como la medida en que podría
determinarse dicha anulación o menoscabo o los obstáculos para la consecución de los objetivos del
Acuerdo.  Una recomendación sobre modalidades podr ía, por ejemplo, enumerar factores que han de
tenerse en cuenta para determinar el alcance de la anulación y el menoscabo de ventajas, como elnúmero de derechos de propiedad intelectual afectados por la medida o situación de que se trate y la
escala del comercio de mercancías o servicios relacionados con esos derechos.  Una recomendación
sobre modalidades podría también sugerir en qué forma debe cumplir el demandante sus obligaciones
probatorias al hacer reclamaciones por medidas sin infracción de disposiciones en el marco del
Acuerdo.
B. O
BJETO Y FIN
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (artículo 31:  Regla general de
interpretación) dispone que "un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente
que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto
y fin".
Por consiguiente, la disposición sobre re clamaciones por medidas sin infracción de
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC debe examinarse a la luz del "objeto y fin" del Acuerdosobre los ADPIC.  El objetivo expreso del Acuerdo sobre los ADPIC es que " la protección y la
observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la
innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los
productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar
social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones " (artículo 7).IP/C/W/212
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El preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC tamb ién arroja luz sobre el fin del Acuerdo,
cuando hace referencia a:
● reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo;
● fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual;
● asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos
derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;  y
● reconocer los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemasnacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, así como las
necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros.
La noción de anulación o menoscabo de ventajas, en tanto que aplicable al Acuerdo sobre
los ADPIC, así como la noción de los obstáculos para la consecución de los objetivos del Acuerdo,
deberán estar matizadas por esas disposiciones.  Este análisis sugiere que los factores pertinentes quehan de tenerse en cuenta en relación con las ventajas conferidas por el Acuerdo sobre los ADPIC bien
podrían ser, entre otros, los siguientes:
● las normas y principios adecuados por lo que respecta a la disponibilidad, el alcance yel aprovechamiento de los derechos de propiedad intelectual;
● el equilibrio de derechos y obligaciones;
● la promoción de la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de tecnología;
● las ventajas recíprocas de los productores y los usuarios de conocimientos
tecnológicos;
● el bienestar social y económico;  y
● la seguridad de que la observancia de los derechos de propiedad intelectual noobstaculiza el comercio legítimo.
C. L
A PRÁCTICA DEL GATT/OMC EN MATERIA DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS POR
RECLAMACIONES NO BASADAS EN INFRACCIONES
El párrafo 1 del artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC establece un vínculo directo entre la
solución de diferencias en el marco del Acuerdo y el marco general de la solución de diferencias enla OMC.  El examen de la jurisprudencia y la experiencia del GATT/OMC en relación con
reclamaciones por medidas sin infracción de disposiciones es, por tanto, importante para analizar este
concepto en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.
La disposición sobre reclamaciones por medidas sin infracción de disposiciones del
apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT tenía inicialmente por objeto evitar que las
partes contratantes utilizaran obstáculos no arancelarios u otras medidas de política general para no
conceder las ventajas derivadas de las concesiones arancelarias negociadas.  Durante la RondaUruguay, el concepto de reclamaciones por medida s sin infracción de disposiciones se amplió para
aplicarse a otros acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías (además del GATT
de 1994) y el comercio de servicios.  El apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT
de 1994 permite a los Miembros formular reclamaciones por medidas sin infracción de disposiciones
cuando el equilibrio de concesiones negociado entre los Miembros se ve perturbado por la aplicaciónIP/C/W/212
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de una medida, con independencia de que ésta sea o no compatible con las disposiciones del Acuerdo
abarcado.
El concepto de reclamación por medidas sin infracción de disposiciones en relación con un
acuerdo de normas mínimas en materia de protección de la propiedad intelectual es relativamente
oscuro, y actualmente menos evidente que el origen del concepto en el contexto de las concesiones
arancelarias.  A pesar de todo, se reconoce con carácter general que las reclamaciones por medidas sin
infracción de disposiciones no están limitadas al contexto arancelario.  Al mismo tiempo, es preciso
reconocer que el concepto de "ventaja" es menos claro en el Acuerdo sobre los ADPIC que en unacuerdo que contenga compromisos específicos en materia de acceso a los mercados.  A los efectos
del Acuerdo sobre los ADPIC es fundamental que la negativa a proteger eficaz o adecuadamente los
niveles acordados constituya una distorsión o un impedimento para el comercio internacional
legítimo.  Cabe suponer que las ventajas resultantes de los criterios establecidos en el Acuerdo han de
ser las que beneficien a los Miembros, que no deben equipararse a los intereses de los particulares queson titulares de derechos privados en la explotación de sus derechos de propiedad intelectual.
Aunque desde el vencimiento de la moratoria no se han formulado reclamaciones por medidas
sin infracción de disposiciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, esas reclamaciones se
examinaron en el asunto India - Patentes I .  En dicho asunto, el Órgano de Apelación analizó dos
conceptos pertinentes en la práctica anterior del GATT:
...  Uno es el concepto de proteger las expectativas de las partes contratantes en
cuanto a la relación competitiva entre sus productos y los productos de otras partes
contratantes.  Es éste un concepto elabor ado en el contexto de las reclamaciones en
casos de infracción de disposiciones en el ámbito de los artículos III y XI,presentadas al amparo del apartado a) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT
de 1947.  El otro es el concepto de la protección de las expectativas razonables de las
partes contratantes en relación con las concesiones en materia de acceso a los
mercados.  Se trata de un concepto elaborado en el contexto de las reclamaciones en
casos en que no existe infracción …
3
La jurisprudencia del GATT nos indica asimismo que para fundamentar adecuadamente su
posición en un asunto sin infracción de disposiciones, la parte demandante deberá probar varios
elementos esenciales.  Éstos son los siguientes:
● que exista una medida atribuible al gobierno de la parte demandada;
● que la parte reclamante no haya podido razonablemente prever esa medida en elmomento en que negoció un compromiso con la parte demandada;  y
● que la medida trastorne negativamente la relación de competitividad entre losproductos que estableciera el compromiso en cuestión.
4
El Grupo Especial encargado del asunto  Japón - Películas  constató que:
… para formular una reclamación de anulación o menoscabo sin infracción de
disposiciones … hay que demostrar que la competitividad de los productos
importados objeto de una concesión (arancelaria) pertinente en materia de acceso a
                                                     
3 Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto  India - Patentes I , WT/DS50/AB/R, párrafo 36.
4 Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,
Las reclamaciones sin infracción de disposiciones y el Acuerdo sobre los ADPIC: Nota de la Secretaría ,
IP/C/W/124, 28 de enero de 1999, página 13.IP/C/W/212
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los mercados se halla trastornada por ("anulada o menoscabada [...] a consecuencia
de") la aplicación de una medida que no ha sido prevista razonablemente …5
Por consiguiente, las ventajas que una parte puede legítimamente esperar del cumplimiento
del compromiso contraído con otra parte entrañan algo más que la mera observancia de la disposición
en particular.6  La práctica del GATT sugiere que la ventaja conlleva la creación de una relación de
competitividad o de oportunidades de competencia, por lo general vinculadas a la relación de
competitividad entre los productos importados y los producidos en el país.  Esas ventajas
normalmente derivan de concesiones arancelarias.  Sin embargo, en tres informes de gruposespeciales
7 se han examinado reclamaciones sin infracción de disposiciones basadas en obligaciones
generales y no en concesiones arancelarias específicas y se ha constatado que el apartado b) del
párrafo 1 del artículo XXIII del GATT no se aplica únicamente a las ventajas arancelarias.
De lo anterior cabe observar que tanto los principios y objetivos del Acuerdo sobre
los ADPIC como la jurisprudencia relativa al Acuerdo ofrecen alguna orientación sobre el alcance ylas modalidades de las reclamaciones sin infracción de disposiciones.  Esas reclamaciones se centran
en la protección de las "expectativas razonables" de hacer efectiva una ventaja relacionada con la
competitividad en un mercado que las partes obtienen al acordar determinadas concesiones en materia
de acceso a los mercados.
8
Justificación de una reclamación sin infracción de disposiciones
En relación con los apartados b) o c) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT, se ha dicho
que si una parte contratante entabla una acción relacionada con el artículo XXIII alegando que
medidas que no son incompatibles con las disposiciones del GATT han anulado o menoscabado
ventajas para ella dimanantes del GATT, esa parte está obligada a justificar detalladamente su
alegación.9  El apartado a) del párrafo 1 del artículo 26 del ESD, que se aplica a las reclamaciones sin
infracción de disposiciones del tipo previsto en el apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII
del GATT de 1994, estipula lo siguiente:
                                                     
5 Informe del Grupo Especial sobre el asunto  Japón - Medidas que afectan a las películas y el papel
fotográficos de consumo , adoptado el 22 de abril de 1998, WT/DS44/R ( Japón - Películas ), párrafo 10.82.
6 Este aspecto clave de la aplicabilidad de las reclamaciones sin infracción de disposiciones se planteó
en dos notas sobre la cuestión preparadas por la Secr etaría en el curso de las negociaciones de la Ronda
Uruguay;  véase IP/C/W/124, 28 de enero de 1999, página 14, nota 33 de pie de página.
7 Informe del Grupo Especial sobre el asunto Comunidad Económica Europea - Ayudas concedidas
para la producción de melocotones en lata, peras en lata, macedonias de frutas en lata y pasas , L/5778, 1985,
no adoptado;  informe del Grupo Especial sobre el asunto  Japón - Semiconductores , 1988;  e informe del Grupo
Especial sobre el asunto  Estados Unidos - Exención de 1955 , 1990.
8 El Órgano de Apelación encargado del asunto India - Patentes I  examinó la protección de las
"expectativas razonables" de las partes contratantes y observó que algunas normas y procedimientos relativos areclamaciones sin infracción de disposiciones se han codificado en el párrafo 1 del artículo 26 del
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias.
9 En la "Exposición acordada de la práctica consuetudinaria del GATT en materia de solución de
diferencias (artículo XXIII, párrafo 2)", que figura como anexo del Entendimiento relativo a las Notificaciones,las Consultas, la Solución de Diferencias y la Vigilancia, adoptado el 28 de noviembre de 1979, al final de laRonda de Tokio, IBDD 26S/229, párrafo 5.IP/C/W/212
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… la parte reclamante apoyará con una justificación detallada cualquier
reclamación relativa a una medida que no esté en contradicción con el acuerdo
abarcado pertinente.
Esto contrasta directamente con las reclamaciones en casos de infracción reguladas en el
párrafo 8 del artículo 3 del ESD, que estipula lo siguiente:
…  En los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un
acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de anulación o
menoscabo.  Esto significa que normalmente existe la presunción de que toda
transgresión de las normas tiene efectos desfavorables para otros Miembros que sean
partes en el acuerdo abarcado, y en tal caso corresponderá al Miembro contra el que
se haya presentado la reclamación refutar la acusación.
Incumbe al demandante probar efectivamente que  se ha anulado o menoscabado una ventaja
que legítimamente se preveía obtener en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.  Para ello es
necesario proporcionar una justificación fundamentada y detallada que respalde la reclamación.  A
falta de esa justificación detallada la reclamación no podrá aceptarse.  Este principio podría ser un
elemento de una recomendación del Consejo de los ADPIC por lo que respecta a las modalidades.
El Grupo Especial encargado del asunto Japón - Películas  estimó que " la acción por
anulación o menoscabo sin infracción de disposic iones debe ser objeto de un enfoque prudente y
seguir siendo una acción excepcional ".10  Este carácter excepcional de las acciones sin infracción de
disposiciones puede asimismo formar parte de una recomendación del Consejo de los ADPIC.
Antecedentes de negociación del Acuerdo sobre los ADPIC
En el documento sobre este tema preparado por la Secretaría11 se exponen detalladamente los
antecedentes de negociación del artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Entre algunos factores
específicos cabe mencionar los siguientes:
● La elección de las actuales opciones en materia de solución de diferencias en elmarco del Acuerdo sobre los ADPIC entre las presentadas a la Conferencia
Ministerial de Bruselas a finales de 1990, a saber:
- la aplicación sin más de los procedimientos de solución de diferencias
del GATT, según se definían en la Ronda Uruguay;
- un mecanismo independiente y simplificado de solución de diferencias (en el
que no se tomarían como base los términos del artículo XXIII del GATT);  o
- una propuesta de compromiso que conllevaba la aplicación de las normas y
procedimientos de solución de diferencias del GATT que surgieran de la
Ronda Uruguay, estableciéndose algunas disposiciones específicas referentesa las diferencias sobre los ADPIC.
                                                     
10 Informe del Grupo Especial encargado del asunto  Japón - Películas , WT/DS44/R, párrafo 10.37.
11 Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,
Las reclamaciones sin infracción de disposiciones y el Acuerdo sobre los ADPIC:  Nota de la Secretaría ,
IP/C/W/124, 28 de enero de 1999.IP/C/W/212
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El hecho de que los negociadores se pronunciaran por un sistema en el marco general
de solución de diferencias del GATT/OMC, así como el contexto en que esa decisión
se adoptó, pueden ser factores dignos de consideración.
● La relación entre las negociaciones sobre el artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPICy la cuestión de las reclamaciones sin infracción de disposiciones.  Algunasdelegaciones manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se utilizaran las
disposiciones del artículo 8 para justificar medidas que, aunque no fueran
incompatibles con las obligaciones dimanantes del Acuerdo, podían tener por efecto
que se menoscabaran ventajas que otros Miembros podían legítimamente esperar
-en otras palabras, que el artículo 8 pudiera utilizarse como defensa en una
reclamación sin infracción de disposiciones.  Varias modificaciones propuestas en el
sentido de prohibir a los Miembros que se eximieran del cumplimiento de sus"obligaciones" en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC no fueron aprobadas, y el
artículo 8 quedó como existe actualmente, de modo que permite la adopción de
determinadas "medidas necesarias" , siempre que sean "compatibles con lo dispuesto"
en el Acuerdo.
Posibles elementos de una recomendación sobre el alcance y las modalidades
El artículo 26 del ESD establece las modalidades genéricas por lo que respecta a las
reclamaciones sin infracción de disposiciones y cuando existe otra situación formuladas en el marco
de todos los Acuerdos de la OMC.  Los siguientes posibles elementos de una recomendación del
Consejo de los ADPIC sobre el alcance y las modalidades tienen por objeto complementar esas
prescripciones genéricas.  Los elementos que a continuación se exponen se basan en los diversosdocumentos presentados sobre este tema y en el análisis que figura más arriba, y no se pretende que
constituyan una posición formal sobre estas cuestiones, sino simplemente que contribuyan a orientar
ulteriores análisis y debates por parte del Consejo de los ADPIC con miras a un futuro acuerdo sobre
recomendaciones.
La recomendación podría:
● hacer referencia al carácter excepcional de las acciones por anulación o menoscabo
sin infracción de disposiciones;
● observar que esto debería afectar al alcance de las reclamaciones sin infracción dedisposiciones previsto por lo que respecta al Acuerdo sobre los ADPIC;
● observar que, por lo que respecta a las modalidades, esto tiene también repercusionesen la carga de la prueba necesaria para fundamentar una reclamación sin infracción de
disposiciones;
● observar que para que pueda aceptarse una reclamación por anulación o menoscabo
sin infracción de disposiciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, un
Miembro deberá demostrar que12:
- tiene derecho a obtener una ventaja en virtud del texto del Acuerdo sobre
los ADPIC, y,
                                                     
12 Estas observaciones provienen del documento presentado por los Estados Unidos, IP/C/W/194,
página 9.IP/C/W/212
Página 10
- con respecto a las reclamaciones en virtud del apartado b) del párrafo 1 del
artículo XXIII del GATT, que el otro Miembro ha adoptado una medida que
no podía haberse previsto durante las negociaciones del Acuerdo sobre
los ADPIC, y que esa medida ha anulado o menoscabado esa ventaja, y,
- con respecto a las reclamaciones en virtud del apartado c) del párrafo 1 del
artículo XXIII del GATT, que se ha planteado una situación análoga;
● observar que la ventaja de que se trate afecta a los intereses de un Miembro, y no alos de un particular que sea titular de un derecho, por lo que conlleva alguna forma de
interés sistémico o de anulación y menoscabo sistemáticos de una ventaja y no la
aplicación específica de una medida a un particular que sea titular de un derecho de
propiedad intelectual;
● observar que las reclamaciones relativas a las ventajas que se espera obtener en virtud
del Acuerdo sobre los ADPIC deben evaluarse por referencia al preámbulo, los
objetivos (artículo 7) y los principios (artículo 8) de dicho Acuerdo, así como a las
disposiciones específicas del derecho de la propiedad intelectual sustantivo y a las
normas de actuación por lo que respecta a la observancia (incluida la obligación de no
obstaculizar el comercio legítimo) y la administración de los derechos de propiedadintelectual (Partes III y IV);
● observar que una reclamación sin infracción de disposiciones contra una medida quese haya demostrado favorece legítimamente los objetivos de otros acuerdos
abarcados
13 no podrá aceptarse, especialmente si la reclamación menoscabaría la
aplicación coherente de los acuerdos abarcados;
● observar que las reclamaciones sin infracción de disposiciones en el marco del
Acuerdo sobre los ADPIC no deben aceptarse si guardan relación con limitaciones o
excepciones de los derechos de propiedad intelectual que sean compatibles con
disposiciones tales como los artículos 13, 17, 24, 26.2 y 30 y las disposiciones
correspondientes del Convenio de Berna;  o cuando se formulen contra medidas paraevitar el abuso anticompetitivo de los derechos de propiedad intelectual que sean
compatibles con el párrafo 2 del artículo 40;
● enumerar factores indicativos que deban ponderarse para evaluar el alcance de laanulación o menoscabo de las ventajas, como el número de derechos de propiedad
intelectual afectados por la medida o por la situación objeto de la diferencia y la
escala del comercio de mercancías o servicios relacionados con esos derechos.
__________
                                                     
13 Véase el análisis que figura en el documento IP/C/W/194, página 3.