LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2017), que la société Solis holding (la société Solis), propriétaire de la marque verbale française "Evil" n° 3950000 enregistrée pour désigner, en classes 9 et 28, divers produits dont les "claviers et souris", et la société Suza international France (la société Suza), licenciée exclusive d'exploitation de cette marque, ont assigné la société Professional Computer associés France (la société PCA) en contrefaçon, pour avoir commercialisé des produits informatiques dont la dénomination et la référence reprenaient le signe "Evil" aux côtés de la marque "Heden", dont cette dernière est titulaire ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société PCA fait grief à l'arrêt de dire qu'en important en France et en commercialisant les produits incriminés, elle a commis des actes de contrefaçon de la marque "Evil" et de la condamner à ce titre à diverses mesures d'interdiction et de réparation alors, selon le moyen, que la contrefaçon n'existe que pour autant qu'il a été porté atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur l'origine et la provenance du produit ou du service qu'elle désigne ; qu'en retenant, pour juger que la marque verbale française "Evil", désignant notamment des souris et des claviers d'ordinateur, avait été contrefaite par les signes "evil mouse souris gaming", "evil keyboard clavier gaming" et "evil mouse &amp; keyboard souris &amp; clavier gaming", que l'identité des produits concernés alliée à la forte similitude des signes pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune que ne peut exclure l'apposition par la société PCA de sa propre marque sur les produits qu'elle propose à la vente et commercialise tandis que lesdits signes n'avaient pas pour objet de désigner l'origine du produit, laquelle était déjà définie par la présence de la marque "Heden" nettement mise en évidence sur le conditionnement des produits, et que le terme "evil" était utilisé dans son acception anglaise laudative pour décrire la qualité du produit, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société PCA ne peut soutenir qu'elle ne fait pas usage de l'élément verbal "Evil" à titre de marque mais à titre décoratif, dès lors que celui-ci désigne bien les produits en cause, à savoir des claviers et des souris d'ordinateurs, les termes qui le suivent étant quant à eux purement descriptifs ; qu'ayant fait ressortir que le signe était utilisé en tant que marque et souverainement retenu que, lors même qu'une marque était apposée à côté du signe incriminé, le public concerné était amené à attribuer une origine commune aux produits en cause, la cour d'appel a ainsi fait application de la règle prétendument méconnue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Professional Computer associés France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Solis holding et Suza international France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Professional Computer associés France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté la demande en nullité pour fraude de la marque verbale française « Evil », n° 12 3 950 0000, dont est titulaire la société Solis Holding et d'avoir condamné la société PCA France à payer aux sociétés Solis Holding et Suza International France, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nullité de la marque EVIL n° 12 3 950 0000 pour fraude : la société PCA poursuit encore la nullité de la marque EVIL n° 12 3 950 0000 qui aurait été déposée par la société Solis frauduleusement, dans le but de lui nuire et alors qu'elle savait que ce terme était utilisé par elle dès l'année 2010 pour désigner un boîtier "BX-500 Evil Black Edition » et un boîtier "XPredator Evil Black Edition » sur des factures de ses fournisseurs et des factures adressées par elle-même à ses clients pour les ventes qu'elle a réalisées en France ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la société Solis a déposé également le 26 septembre 2012 deux autres marques françaises semi figuratives 'EVIL' en classes 9 et 28 ; que ces circonstances, associées au fait que les usages antérieurs invoqués, qui associent le mot « Evil » à d'autres termes, ont été réalisés par la société PCA ou pour la société PCA en sa qualité de distributeur, à titre de références des produits qu'elle commercialise, et sur des documents commerciaux ou comptables (factures, bons de commande, bons de livraison et devis) pour désigner des boîtiers informatiques, excluent toute fraude de la part de la société Solis ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point » (arrêt p.6).
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le dépôt frauduleux : la société PCA reproche à la société SOLIS d'avoir déposé la marque alors qu'elle même vendait des produits sous la dénomination EVIL antérieurement et que le dépôt aurait été sciemment effectué pour nuire aux droits de la société PCA ; qu'elle fonde sa demande sur l'adage fraus omnia corrumpit ; que la société PCA produit les factures produites adressées à des clients depuis 2010 correspondants à des tours informatiques incluant dans leur référence "evil black edition" "Xpredator evil" ; que pour autant, il s'agit de documents comptables dont il n'est pas établi que la société SOLIS pouvait avoir connaissance et les boîtiers informatiques visés qui portent la marque Aerocool n'apparaissent pas commercialisés par la société PCA ; que dans ces conditions, le dépôt de la marque EVIL pour des produits à destination du public des gamers ne saurait révéler l'intention de nuire de la société SOLIS, ce d'autant que ce mot est couramment employé par le public ; qu'il s'ensuit que la preuve d'une fraude au moment du dépôt n'est pas démontrée » ;
1°) ALORS QU'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ; que l'annulation d'un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux ; qu'en retenant, pour débouter la société PCA France de sa demande en nullité pour fraude de la marque française verbale « Evil », que les usages antérieurs invoqués par celle-ci, associant le mot « Evil » à d'autres termes pour désigner des boîtiers informatiques, ont été réalisés par ou pour elle en sa qualité de distributeur, la cour d'appel a violé l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
2°) ALORS QU'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ; qu'en retenant, pour débouter la société PCA France de sa demande en nullité pour fraude de la marque française verbale « Evil », qu'il n'est pas contesté que la société Solis a déposé également le 26 septembre 2012 deux autres marques françaises semi-figuratives « Evil » en classes 9 et 28, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure l'existence d'un dépôt frauduleux en violation de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
3°) ALORS QUE l'intention frauduleuse consiste dans la connaissance, par le déposant, de l'existence d'un signe utilisé par un concurrent comme signe distinctif pour identifier un de ses produits ou une de ses activités ; qu'en retenant, pour débouter la société PCA France de sa demande en nullité pour fraude de la marque française verbale « Evil », qu'il n'est pas établi que la société Solis Holding ait eu connaissance des documents comptables de la société PCA France sur lesquels les références de boîtiers d'ordinateurs « BX-500 evil black edition » et « XPredator evil black edition » apparaissent, sans rechercher – comme il lui était demandé (conclusions Prod.3 p.54) – si cette connaissance ne résultait pas du fait que la société Suza International France avait, le 2 novembre 2011, soit antérieurement au dépôt de la marque litigieuse, fait réaliser un constat d'huissier sur le site internet de la société PCA France sur lequel les deux boîtiers en cause – dont les conditionnements reproduisent les références précitées – étaient proposés à la vente, et si, plus généralement, cette connaissance ne se déduisait pas de la circonstance que la société Suza International France, qui avait déjà intenté divers procès à la société PCA France, suivait attentivement l'activité de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour débouter la société PCA France de sa demande en nullité pour fraude de la marque française verbale « Evil », que les boîtiers d'ordinateurs « BX-500 evil black edition » et « XPredator evil black edition » n'apparaissent pas commercialisés par la société PCA, la cour d'appel a dénaturé les factures de la société Aero Cool indiquant des livraisons à PCA pour les 9 avril 2010 et 4 septembre 2011 (Prod.5) ainsi que les factures de la société PCA France du 25 octobre 2010 et 14 avril 2011 (Prod.6), violant ainsi l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmatif sur ces points, d'avoir dit qu'en important en France et commercialisant notamment sur Internet les produits informatiques objets des procès verbaux de constat et de saisie-contrefaçon des 1er septembre 2014 et 22 septembre 2014, la société PCA France a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française « Evil » n° 3950000 dont est titulaire la société Solis Holding, d'avoir interdit à la société PCA France le poursuite de ces agissements sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, d'avoir condamné la société PCA France à payer à la société Solis Holding la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, d'avoir ordonné la publication de l'intégralité du dispositif de l'arrêt sur la partie immédiatement accessible de la page d'accueil du site accessible à l'adresse www.pcafrance.fr, en caractères de taille 12, de couleur noire sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 30% de la surface de la page d'accueil, dans la partie supérieure de celle-ci dans un encadré parfaitement visible comportant en titre l'intitulé « Publication judiciaire » et ce, pendant une durée d'un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et d'avoir condamné la société PCA France à payer aux sociétés Solis Holding et Suza International France, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la contrefaçon : il a été précédemment exposé que la société Solis est titulaire de la marque verbale française EVIL, déposée le 26 septembre 2012 et enregistrée sous le numéro 12 3 950 0000 pour désigner en classes 9 et 28 divers produits dont les 'clavier, souris' qu'elle oppose dans le cadre du présent litige ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du 1er septembre 2014 et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 septembre 2014, que la société PCA importe et commercialise, notamment sur internet, des produits informatiques dont les dénominations et référence reproduisent le sigle 'Evil', à savoir, un clavier dénommé 'evil keyboard', portant la référence 'CLAGAMEVIL'', une souris dénommée 'evil mouse', portant la référence 'SUSBGAMEVIL' et un kit dénommé 'EVIL MOUSE &amp; KEYBOARD' référencé 'KPCGAMEVIL' ; que les produits commercialisés sous les signes en présence sont identiques aux produits visés dans l'enregistrement de la marque 'Evil' en ce qu'ils concernent les claviers et souris d'ordinateur ; que les signes incriminés ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui leur est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre eux un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; que d'un point de vue visuel et en premier lieu, le signe EVIL MOUSE reproduit à l'identique et en terme d'attaque le mot EVIL auquel il associe le mot MOUSE, qui sera aisément compris par le consommateur français de référence tant il est usuel dans le domaine informatique, et qui est totalement descriptif du produit désigné ; qu'en second lieu, les signes "EVIL MOUSE souris gaming » suivis de la représentation d'un petit diable, « EVIL KEYBOARD clavier gaming" suivis de la représentation du même petit diable, « EVIL MOUSE &amp; KEYBOARD souris &amp; clavier gaming » et "EVIL MOUSE &amp; KEYBOARD souris &amp; clavier gaming » suivis de la représentation d'un petit diable, reproduisent tous en position d'attaque la marque « EVIL » suivie de termes de couleur bleue, purement descriptifs dans le domaine informatique, et que le consommateur français moyen comprendra aisément tant ils sont usuels dans ce domaine ; que phonétiquement, la marque se prononcera en deux temps [E - VIL] et les signes contesté en 3 temps [E-VIL-MOUS], 7 temps [E-VIL-MOUS-SOU-RIS-GA-MING], et 8 temps [E-VIL-KEY-BOARD-CLA-VIER-GA-MING] et 13 temps [E-VIL-MOUS-ET-KEY-BOARD-SOU-RIS-ET-CLA-VIER-GA-MING] ; que sur le plan intellectuel, les signes font tous référence au mal, évocateur de certains jeux vidéo et dont la perception est renforcée dans certains des signes contestés par la présence de la représentation d'un diablotin ; qu'il résulte de ces éléments que l'identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune que ne peut exclure l'apposition par la société PCA de sa propre marque sur les produits qu'elle propose à la vente et commercialise ; que la société PCA ne peut pas plus sérieusement soutenir qu'elle ne fait pas usage de l'élément verbal "EVIL" à titre de marque mais à titre décoratif dès lors que celui-ci désigne bien les produits en cause, à savoir des claviers et des souris d'ordinateurs, les termes qui le suivent étant quant à eux purement descriptifs ; que dès lors la contrefaçon par imitation est caractérisée et que le jugement doit être infirmé de ce chef » (arrêt p.7).
1°) ALORS QUE la contrefaçon n'existe que pour autant qu'il a été porté atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur l'origine et la provenance du produit ou du service qu'elle désigne ; qu'en retenant, pour juger que la marque verbale française « Evil », désignant notamment des souris et des claviers d'ordinateur, avait été contrefaite par les signes « evil mouse souris gaming », « evil keyboard clavier gaming » et « evil mouse &amp; keyboard souris &amp; clavier gaming », que l'identité des produits concernés alliée à la forte similitude des signes pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune que ne peut exclure l'apposition par la société PCA France de sa propre marque sur les produits qu'elle propose à la vente et commercialise tandis que lesdits signes n'avaient pas pour objet de désigner l'origine du produit, laquelle était déjà définie par la présence de la marque « Heden » nettement mise en évidence sur le conditionnement des produits, et que le terme « evil » était utilisé dans son acception anglaise laudative pour décrire la qualité du produit, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que la recherche d'un risque de confusion suppose que le juge procède à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence ; qu'en retenant, pour juger que la marque verbale française « Evil », désignant notamment des souris et des claviers d'ordinateur, avait été contrefaite par les signes « evil mouse souris gaming », « evil keyboard clavier gaming » et « evil mouse &amp; keyboard souris &amp; clavier gaming », que l'identité des produits concernés alliés à la forte similitude des signes pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, sans procéder à une analyse comparative entre la marque « Evil » et l'ensemble des signes désignant les produits en cause qui, compte tenu de l'apposition nettement apparente de la marque « Heden » sur leurs conditionnement, ne se résumaient aux seules dénominations précitées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle.