LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2009), que la société Imerys a assigné la société Lafarge couverture, devenue la société Monier, en contrefaçon d'un modèle de tuile n° 88.330, déposé le 20 mai 1988 ; que la cour d'appel a annulé ce dépôt et rejeté ses demandes ;
Attendu que la société Imerys fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne sont pas protégeables au titre des dessins et modèles les formes inséparables de la fonction technique qu'elles exercent, c'est-à-dire qui visent à obtenir un avantage technique et utilitaire et non simplement esthétique ; que la forme, qui ne remplit en elle-même aucune fonction technique et utilitaire, ne peut être qualifiée de forme ou procédé technique à fonction utilitaire et être exclue de la protection au titre des dessins et modèles pour la raison qu'elle aurait été choisie afin d'atteindre une finalité esthétique qui lui est extérieure ; qu'en retenant en l'espèce que la présence sur le modèle de tuile de la société Imerys d'une "casquette" formée par le débordement du cornet plus long que le plateau était nouvelle mais pourrait être considérée comme une invention brevetable et ne serait donc pas protégeable au titre des dessins et modèles parce qu'elle ne résulterait pas d'un choix arbitraire de création esthétique s'appliquant à la forme par elle-même du modèle de tuile, mais s'imposerait "comme le procédé technique à fonction utilitaire dont la mise en oeuvre est nécessaire pour atteindre une certaine finalité extérieure au modèle et caractérisant un objet autre", d'aspect traditionnel, et qu'il importerait peu que cette finalité étrangère au modèle soit de nature esthétique, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé la fonction technique remplie par la forme du modèle dont la protection était revendiquée, a violé l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi du 14 juillet 1909 applicable en la cause ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 511-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en la cause, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou du modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du Livre VI de ce code ; qu'il en résulte qu'une forme inséparable de la fonction, fut-elle esthétique, qu'elle produit lors de sa mise en oeuvre, ne relève pas de la protection du Livre V du code de la propriété intellectuelle ; que l'arrêt constate que le litige porte sur un modèle de tuile pris en lui-même et non sur son assemblage ou sur l'apparence globale de ce dernier ; qu'il relève qu'au regard des antériorités opposées en défense, ce modèle est le seul, parmi ceux composés d'un plateau et d'un cornet, à présenter une "casquette" formée par le débordement du cornet plus long que le plateau et que cette caractéristique lui confère une nouveauté ; qu'il retient, pour autant, que cet élément constitue un moyen fonctionnel mis en évidence par des brevets antérieurs portant sur le procédé technique consistant dans la différence de longueur de deux parties d'une même tuile pour obtenir un certain résultat visuel qui se révèle en observant, non la tuile elle-même, mais l'assemblage de plusieurs tuiles pour former un toit, lequel est un objet distinct des tuiles qui le composent ; qu'il relève encore que la particularité de forme en quoi réside la nouveauté du modèle ne résulte pas d'un choix arbitraire s'appliquant à la forme du modèle pour elle-même, mais s'impose comme le procédé technique à fonction utilitaire dont la mise en oeuvre est nécessaire pour atteindre une certaine finalité, extérieure au modèle, et caractérisant un objet autre, peu important que cette finalité soit, en l'espèce, de nature esthétique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé la fonction technique remplie par la forme du modèle dont la protection était revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imerys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Monier la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Imerys TC.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul l'enregistrement, effectué le 20 mai 1988, du modèle n° 88.3309 dont est titulaire la Société IMERYS et débouté en conséquence cette société de ses demandes au titre de la contrefaçon ;
AUX MOTIFS QUE « les parties conviennent de ce que la validité du modèle en cause, déposé le 20 mai 1988, s'apprécie au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors en vigueur, soit : « Les dispositions du présent Livre sont applicables à tout dessins nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle. 
Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou du modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du Livre VI » ; que le modèle dont se réclame la Société IMERYS consiste en une tuile simple à emboîtement, associant, suivant son axe longitudinal, une partie plate  le plateau, associée à une partie galbée  le cornet, l'une s'élargissant comme l'autre se rétrécit et délimitées par une arête prononcée, présentant en outre, au bord inférieur, une partie en débord  la casquette, constituée par un dépassement de la longueur du cornet par rapport au plateau ; que la Société MONIER conteste la nouveauté de ce modèle en invoquant, à titre d'antériorité, son propre modèle n° 202.672, déposé le 4 août 1982, commercialisé sous le nom d'« ABEILLE », qui associe lui aussi un plateau et un cornet de largeurs variables et présente un décroché partiel de l'extrémité inférieure du plateau, ainsi que le brevet américain n° 4.040.211, du 9 août 1977, qui expose dans son abrégé que la tuile sur laquelle porte l'invention est composée de deux parties, l'une convexe, l'autre concave, et que la longueur de l'une des parties, celle convexe, est plus longue que l'autre et un brevet français n° 2.604.467, déposé le 26 septembre 1986, qui porte sur une tuile dite « TRILLAUD », du nom de son inventeur, qui présente une « casquette » en débord du cornet de la tuile avec un décroché total, mais associe deux éléments concaves et deux éléments convexes sans partie plane ou plateau ; mais que la comparaison entre les modèles mentionnés  spécialement le modèle ABEILLE  et le modèle OMEGA révèle que ce dernier est le seul, parmi ceux composés d'un plateau et d'un cornet, à présenter une casquette formée par le débordement du cornet, plus long que le plateau ; que le Tribunal a ainsi retenu exactement que cette caractéristique conférait un élément de nouveauté au modèle OMEGA ; qu'en revanche, la Société MONIER fait pertinemment valoir que cet élément de nouveauté peut être considéré comme une invention brevetable, en tout cas comme un moyen technique fonctionnel mis en évidence par des brevets antérieurs ; que l'intimée fait en effet état, d'une part, d'un brevet américain n° 3.349.534 du 31 octobre 1967 présentant « les deux parties de tuiles, de couvert et de courant, juxtaposées et réalisées en une seule pièce avec décalage axial et ainsi avec formation d'une casquette au bord avant », d'autre part, un brevet français n° 2.604.467, déposé le 26 septembre 1986, portant sur une tuile dite « TRILLAUD », qui mentionne, en sa revendication 1 : « Tuile mécanique constituée par un carreau de terre cuite obtenu par une opération de moulage unique et imitant, une fois posée, l'aspect de tuiles canal traditionnelles en forme de tronc de cône » et, en sa revendication 2 : « Tuile mécanique selon la revendication 1, caractérisée en ce que, sur sa face avant, les deux zones convexes (A, A') font saillie sur les deux zones concaves (B, B') opposé par la partie de recouvrement » ; que ces deux brevets portent sur le procédé technique consistant dans la différence de longueur de deux parties d'une même tuile pour obtenir un certain résultat visuel, lequel se révèle en observant, non pas la tuile elle-même, mais requiert, pour être aperçu, l'assemblage de plusieurs pour former un toit, objet distinct des tuiles qui le composent ; qu'il apparaît en réalité que la particularité de forme en quoi réside la nouveauté du modèle OMEGA résulte, non d'un choix arbitraire de création esthétique s'appliquant à la forme pour elle-même du modèle de tuile, mais s'impose comme le procédé technique à fonction utilitaire dont la mise en oeuvre est nécessaire pour atteindre une certaine finalité, extérieure au modèle, et caractérisant un objet autre ; que la circonstance que cette finalité étrangère au modèle soit, en l'espèce, de nature esthétique est indifférente ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a ainsi jugé que le modèle n° 88.3309 déposé le 20 mai 1988 n'était pas valide et que le grief de contrefaçon allégué n'était pas établi » (cf. arrêt p. 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SAS IMERYS TC souligne que « la présente instance porte sur un modèle protégeant une tuile prise en ellemême et non pas sur son assemblage sur un toit et l'apparence globale qui s'en dégage » ; que l'originalité du modèle doit donc s'apprécier en considération de la tuile, prise individuellement, par un observateur averti ;
que la SAS IMERYS TC soutient que son modèle de tuile n° 88.3309 (OMEGA) a comme caractéristiques un plateau et un cornet très galbé de largeurs variables, la liaison entre le plateau et le cornet étant très marquée, avec un décroché appelé « casquette », qui lui confèrent une physionomie propre et nouvelle, que la casquette détermine tout particulièrement la configuration propre de la tuile, abstraction faite de toutes considérations d'ordre technique ; que cette tuile, par ses caractéristiques ainsi décrites, appartient à la famille des tuiles dites « à emboîtement grand moule fortement galbées », selon les termes utilisés par la SAS IMERYS TC, ou des tuiles dites « grand moule fort galbe », selon les termes utilisés par la SAS LAFARGE COUVERTURE, dans leur documentation commerciale respective, et dont les caractéristiques communes sont de produire, une fois assemblées, l'effet d'un toit méridional traditionnel, avec une facilité de pose, grâce à l'assemblage en une seule pièce, d'une part, de l'élément plat ou plus ou moins concave, d'autre part, de l'élément convexe, alors que cet effet est traditionnellement obtenu par la pose de deux éléments séparés ;
qu'appartiennent à cette famille aussi bien la tuile ROMANE de la SAS IMERYS TC que la tuile ABEILLE de la SAS LAFARGE COUVERTURE, cette dernière ayant fait l'objet d'un dépôt, sous le n° 202.672, le 4 août 1982, soit antérieurement au dépôt du modèle revendiqué par la SAS IMERYS TC ; que le Tribunal a pu comparer l'ensemble des modèles précités ; qu'il apparaît ainsi que le seul élément caractéristique sur lequel la SAS IMERYS TC est susceptible de fonder sa revendication, ainsi au demeurant qu'elle le reconnaît implicitement elle-même, est le décroché entre le plateau et le cornet, dénommé « casquette » ; que la question qui se pose au Tribunal est de savoir si cette casquette confère à la tuile un caractère de nouveauté lui donnant une physionomie propre et nouvelle, et si cette forme est brevetable ou non, c'est-à-dire si elle est dictée ou non par son résultat technique ou la fonction qu'elle exerce ; que si le modèle n° 88.3309 peut être considéré comme nouveau, aucune des antériorités opposées par la SAS LAFARGE COUVERTURE ne constituant une antériorité de toutes pièces, il n'apparaît pas au Tribunal que la forme de la tuile OMEGA n° 88.3309, qui ne diffère substantiellement des tuiles préexistantes que par la seule présence de la « casquette », soit le résultat d'un parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'il est au contraire ressorti des débats que la finalité de cette casquette est de renforcer la ressemblance des toits réalisés par assemblage des tuiles OMEGA avec les toits traditionnels de type canal, le décroché entre la partie plate et la partie galbée de la tuile, qui constitue la casquette, ayant pour effet de donner l'impression que la partie plate et la partie galbée sont en fait dissociées ; qu'ainsi, la forme revendiquée comme originale est en réalité dictée par la fonction qu'elle exerce, même si cette fonction, qui est de donner au toit, c'est-à-dire aux tuiles assemblées, une ressemblance avec l'esthétique dite canal, est à finalité esthétique ; qu'au surplus, cette esthétique est traditionnelle et ne saurait être revendiquée et ne l'est évidemment pas » (cf. jugement p. 9 et 10) ;
ALORS QUE ne sont pas protégeables au titre des dessins et modèles les formes inséparables de la fonction technique qu'elles exercent, c'est-à-dire qui visent à obtenir un avantage technique et utilitaire et non simplement esthétique ; que la forme, qui ne remplit en elle-même aucune fonction technique et utilitaire, ne peut être qualifiée de forme ou procédé technique à fonction utilitaire et être exclue de la protection au titre des dessins et modèles pour la raison qu'elle aurait été choisie afin d'atteindre une finalité esthétique qui lui est extérieure ; qu'en retenant en l'espèce que la présence sur le modèle de tuile de la Société IMERYS d'une « casquette » formée par le débordement du cornet plus long que le plateau était nouvelle mais pourrait être considérée comme une invention brevetable et ne serait donc pas protégeable au titre des dessins et modèles parce qu'elle ne résulterait pas d'un choix arbitraire de création esthétique s'appliquant à la forme par elle-même du modèle de tuile mais s'imposerait « comme le procédé technique à fonction utilitaire dont la mise en oeuvre est nécessaire pour atteindre une certaine finalité extérieure au modèle et caractérisant un objet autre », d'aspect traditionnel, et qu'il importerait peu que cette finalité étrangère au modèle soit de nature esthétique, la Cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé la fonction technique remplie par la forme du modèle dont la protection était revendiquée, a violé l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi du 14 juillet 1909 applicable en la cause.