LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le fondement de la marque internationale "Manhattan" n° 295 909 visant la France, déposée le 5 avril 1965 régulièrement renouvelée et sur celui de la marque française "Manhattan" n° 1 511 311 déposée le 17 mai 1988, toutes deux enregistrées pour désigner en classe 34 des produits du tabac, cigares, cigarettes, articles pour fumeurs, la société Philip Morris Belgium BVBA (société Philip Morris) a agi en déchéance, à compter du 28 décembre 1996, des droits détenus par la société Dr Scheller Cosmetics AG (société Dr Scheller) sur la partie française de la marque internationale "Manhattan" n° 177 874 déposée le 21 juin 1954, régulièrement renouvelée et enregistrée pour désigner en classe 3 des articles de parfumerie alcoolique et non alcoolique et de cosmétique; que la société Dr Scheller a opposé le défaut d'intérêt à agir de la société Philip Morris, l'existence d'un juste motif à la non-exploitation en France de sa marque internationale "Manhattan" et ,sur le fondement de sa marque communautaire "Manhattan" n° 213 116 déposée le 1er avril 1996, renouvelée le 7 mai 2006 et enregistrée le 20 octobre 1998 pour désigner divers produits en classe 3, a réclamé, à titre reconventionnel, la déchéance des droits de la société Philip Morris sur la partie française de la marque internationale n° 295 909 et sur la marque française n° 1 511 311 à compter du 28 décembre 1996 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; 
Attendu que pour dire, après avoir prononcé la déchéance des droits de la société Dr Scheller sur la partie française de la marque internationale "Manhattan" n° 177 874, que cette société ne pouvait pas agir en déchéance des droits de la société Philip Morris sur la marque française n° 1 511 311 et sur la partie française de la marque internationale n° 295 909, l'arrêt retient par motifs adoptés que la société Dr Scheller n'a plus de droits à faire valoir sur la dénomination "Manhattan" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Dr Scheller justifiait de son intérêt à agir en déchéance en se prévalant de ce que les marques de la société Philip Morris constituaient une entrave à l'exploitation en France de sa marque communautaire "Manhattan" n° 213 116 déposée le 1er avril 1996 pour désigner différents produits en classe 3, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour dire que l'enregistrement par la société Philip Morris des marques "Manhattan" pour désigner en classe 34 des produits du tabac ne constituait pas un juste motif de non-exploitation de la partie française de la marque internationale "Manhattan" n° 177 874 de la société Dr Scheller, la cour d'appel a pris en compte l'absence d'exploitation de cette marque pendant plus de cinq ans entre le 21 juin 1954, date de son dépôt, et le 5 avril 1965, date du dépôt de la marque "Manhattan" n° 295 909 par la société Philip Morris ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Philip Morris ayant invoqué une période de non-exploitation de cinq ans courant à compter du 28 décembre 1991 et une prise d'effet de la déchéance à compter du 28 décembre 1996, l'existence d'un juste motif devait être appréciée au regard de cette période de cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Philip Morris Belgium aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Dr Scheller cosmetics Ag la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Dr Scheller cosmetics Ag
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par la société DR SCHELLER en déchéance, à compter du 28 décembre 1996, des droits de la société PHILIP MORRIS sur la partie française de la marque MANHATTAN n° 295 909 et la marque française MANHATTAN n° 1 511 311, après avoir, accueillant la demande d e la société PHILIP MORRIS, prononcé la déchéance des droits de la société DR SCHELLER sur la partie française de sa marque internationale MANHATTAN n° 177 874 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « DR SCHELLER soutient que la cour devrait d'abord examiner ses demandes reconventionnelles puis, ayant prononcé la nullité, subsidiairement la déchéance pour défaut d'exploitation des marques déposées par PHILIP MORRIS BELGIUM, constater le défaut d'intérêt à agir de cette dernière ; que l'intérêt de la société DR SCHELLER COSMETICS à poursuivre la nullité ou la déchéance des marques déposées par PHILIP MORRIS BELGIUM pour défendre sa propre marque suppose que soit démontrée la validité de cette dernière ou sa volonté réelle de l'exploiter ; () que les dispositions de la législation contre le tabagisme invoquées par DR SCHELLER. COSMETICS ont pour finalité d'interdire «toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac, lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif elle rappelle le tabac ou un produit du tabac, (article L.3511-4 du code de la santé publique) ; que ces dispositions, qui supposent la préexistence d' un produit du tabac auquel toute référence est prohibée dans le cadre de la commercialisation de tout autre produit, n'interdit pas aux industriels du tabac de déposer de nouvelles marques et, par suite, de s'assurer de la disponibilité de celles-ci ; l'argumentation de DR SCHELLER COSMETICS selon laquelle le dépôt de sa marque par PHILIP MORRIS BELGIUM et l'action en déchéance auraient en l'espèce un objectif contraire à l'ordre public n'est pas pertinente puisque cette action n'a pas pour objet de l'empêcher d'exercer son droit en la mettant en situation de contrevenir, si elle exploitait sa marque, aux dispositions de la législation anti-tabac, mais de faire constater qu'elle a de toute façon perdu ce droit faute de l'avoir exercé ; que par ailleurs, PHILIP MORRIS BELGIUM produit au débat des pièces qui attestent de la réalité de son projet de création d'une nouvelle marque de cigarettes "MANHATTAN" et des recherches d'antériorité entreprises à cette fin; que PHILIP MORRIS BELGIUM justifie dès lors de son intérêt à agir en déchéance pour l'ensemble des classes visées par la marque de son adversaire dans la mesure où, si la marque subsistait, les dispositions du code de la santé publique ci-dessus mentionnées pourraient lui être opposées ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « compte tenu de la déchéance des droits de la société DR SCHELLER COSMETICS AG qui précède et en l'absence de droits à faire valoir sur la dénomination MANHATTAN qui en résulte, la société défenderesse sera déboutée de ses demandes en nullité des marques MANHATTAN de la société PHILIP MORRIS BELGIUM BVBA, et subsidiairement en déchéance des droits de cette dernière sur ces mêmes marques ; qu'il en sera de même de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique ; qu'en l'espèce, en déboutant la société DR SCHELLER de sa demande en déchéance des droits de la société PHILIP MORRIS, à compter du 28 décembre 1996, sur ses marques MANHATTAN pour désigner des produits du tabac, « compte tenu de la déchéance des droits de la société DR SCHELLER » sur la partie française de sa marque internationale n° 177 874 et de son «absence de droits à faire valoir sur la dénomination MANHATTAN qui en résulte », sans prendre en compte le fait que la société DR SCHELLER était également titulaire d'une marque communautaire MANHATTAN n° 213 116, déposée le 1er avril 1996, pour désigner différents produits de la classe 3, dont l'utilisation était entravée en France par les marques antérieures de la société PHILIP MORRIS, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société DR SCHELLER sollicitait la déchéance des droits de la société PHILIP MORRIS sur ses marques MANHATTAN, à compter du 28 décembre 1996 ; qu'une telle déchéance était, en l'état de la marque communautaire MANHATTAN n° 213 116 de la société DR SCHELLER, de nature à p river la société PHILIP MORRIS de tout intérêt à agir en déchéance de la partie française de la marque internationale MANHATTAN n° 177 874 de la société D R SCHELLER déposée le 21 juin 1954 ; qu'en refusant néanmoins d'examiner à titre préalable la demande reconventionnelle de la société DR SCHELLER en déchéance des marques de la société PHILIP MORRIS, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que les articles L. 3511-3 et L. 3511-4 du Code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance des droits de la société DR SCHELLER sur la partie française de la marque internationale n° 177 874 à compter du 17 août 2000, et d'avoir, en conséquence, débouté la société DR SCHELLER de ses demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; que DR SCHELLER COSMETICS, qui ne conteste pas n'avoir jamais exploité d'aucune manière en France la marque litigieuse, soutient vainement que l'enregistrement en France de la marque "MANHATTAN" pour désigner des produits du tabac en classe 34 constituerait un juste motif de non exploitation de cette marque en France pour les cosmétiques qu'elle commercialise ; qu'en effet, premièrement, elle n'a pas exploité sa marque pendant plus de cinq ans entre la date où elle l'a déposée (1954) et la date du dépôt de la marque de PHILIP MORRIS BELGIUM (1965), deuxièmement, le simple dépôt de la marque par PHILIP MORRIS BELGIUM n'était pas, en lui-même, un obstacle à l'exploitation de sa propre marque, même au regard des impératifs de la législation anti-tabac, dès lors qu'il n'existait pas de produit du tabac de la marque "MANHATTAN" ; que dès lors, DR SCHELLER COSMETICS ne justifie pas du défaut d'exploitation de sa marque par un empêchement légitime de fait ou de droit, d'un obstacle extérieur à elle qui aurait rendu l'usage de sa marque impossible ou déraisonnable ; qu'au vu de tout ce qui précède, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et la société DR SCHELLER COSMETICS déboutée de toutes ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'«il n'est pas contesté que la Société Dr. SCHELLER COSMETICS AG n'a jamais fait usage de sa marque en France ; qu'à cet égard, l'exploitation à l'étranger qui résulte notamment de sites internet en anglais ne visant pas le public français ne saurait suppléer une telle absence d'exploitation, en vertu du principe de territorialité des marques ; que la société défenderesse justifie cependant cette non exploitation par l'existence des marques détenues par la société requérante conjuguée aux lois françaises relatives à la lutte contre le. tabagisme de 1976 (loi VEIL) et 1991 (loi EVIN), codifiées aux articles L.3511-1 et suivants du Code de la santé publique ; qu'elle fait valoir que le simple enregistrement des marques MANHATTAN par la requérante pour désigner des articles de produits du tabac constitue pour elle un risque permanent puisqu'elle devrait, en cas de commencement d'exploitation de la marque MANHATTAN pour du tabac, cesser immédiatement toute opération promotionnelle et procéder au retrait de l'ensemble de ses produits du marché ; qu'en vertu des articles L3511 3 et L.3511-4 du Code de la santé publique, est interdite la propagande ou la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac lorsque par l'utilisation d'une marque ou de tout autre signe distinctif elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ; qu'il en résulte que pour rappeler le tabac, il est nécessaire au préalable que la marque de ce tabac fasse l'objet d'une exploitation ; qu'en l'espèce, la société PHILIP MORRIS BELGIUM BVBA n'a pas jusqu'alors exploité en France ses marques MANHATTAN pour désigner du tabac ou des produits du tabac, de sorte que le simple enregistrement des marques MANHATTAN de la société requérante n'a pu empêcher, au regard des dispositions légales anti-tabac, la société Dr. SCHELLER COSMETICS AG d'exploiter sa marque dans le domaine d'activité pour lequel elle a été déposée ; qu'à cet égard, il convient de relever que la société défenderesse ne s'est jamais plainte, avant l'introduction de la présente procédure, de l'existence des marques MANHATTAN de la Société PHILIP MORRIS BELGIUM BVBA comme pouvant priver sa propre marque de son efficacité et constituer un obstacle à son exploitation dans le secteur de la parfumerie et de la cosmétique ni ne justifie à quelque époque que ce soit d'un projet faisant état de son intention d'étendre en France la commercialisation de sa marque MANHATTAN, lequel aurait avorté du fait de l'enregistrement des marques MANHATTAN de la Société PHILIP MORRIS BELGIUM BVBA ; que la Société Dr. SCHELLER COSMETICS AG ne peut donc soutenir dans ces conditions qu'elle n'a pu utilement exercer son droit de propriété industrielle ; que ce surcroît, il sera fait observer que la loi VEIL puis la loi EVIN qui instaurent l'interdiction de la publicité indirecte en faveur des marques de tabac datent respectivement de 1979 et de 1991, que la marque de la société défenderesse a été déposée en 1954 et qu'aucune exploitation n'a en tout état de cause eu lieu entre l'enregistrement de la marque et l'entrée en vigueur de la législation anti-tabac, de sorte que le juste motif de non exploitation tiré de l'application de ces lois n'apparaît pas derechef pertinent ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la déchéance des droits de la société DR SCHELLER COSMETICS AG sur la partie française de la marque internationale MANHATTAN n°177 874, et ce à compter du 17 août 2000, date de début de la période ininterrompue de cinq ans d'inexploitation de la marque précédant la demande ; que compte tenu de la déchéance des droits de la société DR SCHELLER COSMETICS AG qui précède et en l'absence de droits à faire valoir sur la dénomination MANHATTAN qui en résulte, la société défenderesse sera déboutée de ses demandes en nullité des marques MANHATTAN de la société PHILIP MORRIS BELGIUM BVBA, et subsidiairement en déchéance des droits de cette dernière sur ces mêmes marques ; qu'il en sera de même de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le titulaire d'une marque ne peut être déchu de ses droits que si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; que l'existence de ces justes motifs doit s'apprécier au regard de cette période de cinq ans ; qu'en l'espèce, conformément à l'application dans le temps de la loi du 4 janvier 1991 sur les marques, la société PHILIP MORRIS invoquait une période de non-exploitation courant à compter du 28 décembre 1991, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 sur les marques ; que pour juger que la législation antitabac et le dépôt des marques MANHATTAN de la société PHILIP MORRIS ne constituaient pas un juste motif de non-exploitation de la marque MANHATTAN de la société DR SCHELLER, la Cour d'appel a pris en compte l'absence d'exploitation de cette marque entre son enregistrement, en 1954, et, d'une part, le dépôt des marques de la société PHILIP MORRIS, en 1965, et d'autre part, l'entrée en vigueur des lois VEIL et EVIN, datant respectivement de 1976 et 1991 ; qu'en prenant ainsi en compte, pour apprécier l'existence d'un juste motif de non-exploitation, des périodes d'inexploitation antérieures au 28 décembre 1991, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constituent de justes motifs pour le nonusage d'une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de la marque ; que le simple dépôt d'une marque pour des produits de tabac est de nature à paralyser l'usage d'une marque antérieure pour d'autres produits, ce dépôt privant la marque première de son efficacité et troublant gravement la jouissance résultant de l'inscription de celle-ci ; qu'en retenant qu'en l'absence d'exploitation des marques MANHATTAN de la société PHILIP MORRIS, leur dépôt ne constituait pas, en lui-même, un juste motif de non-exploitation de la partie française de la marque internationale MANHATTAN n° 177 864, déposée antérieurement par la société DR SCHELLER, quand l'existence même de ces dépôts était de nature à compromettre sérieusement un usage approprié de sa marque antérieure, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.