LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2009) que la société CDI-B , titulaire des marques "La Pierrade" et "Pierrade" déposées respectivement les 27 mars 1986 et 17 juillet 1990 pour désigner notamment des appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson , ayant eu connaissance de ce que la société La Redoute faisait usage sur son site Internet de la dénomination "La Pierrade" pour désigner des appareils de cuisson sur pierre, l'a assignée en contrefaçon de la marque "La Pierrade" ; que la société La Redoute a reconventionnellement demandé la nullité de la marque et sa déchéance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société La Redoute fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en nullité de la marque "La Pierrade" pour défaut de caractère distinctif, alors, selon le moyen :
1°/ qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui après avoir décidé qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, statue ensuite au fond de ce chef ; qu'en l'espèce, tout en déclarant irrecevable l'action en nullité de la marque pour absence de distinctivité, la cour d'appel en a examiné le bien fondé ; qu'en statuant de la sorte, elle a entaché sa décision d'excès de pouvoir en violation de l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ que pour apprécier le caractère distinctif d'une marque, les juges doivent prendre en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont il est prétendu qu'il porterait atteinte à cette marque, a commencé à faire l'objet d'une utilisation ; qu'en appréciant en l'espèce le pouvoir distinctif de la marque La Pierrade à la date de son dépôt, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit être interprété au regard de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, "version codifiée" de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 à laquelle elle se substitue désormais ;
3°/ qu' il n'y a autorité de la chose jugée que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; qu'or en l'espèce, la société La Redoute soutenait que l'autorité de jugement de 2005 ne pouvait lui être opposé dès lors qu'étaient en cause des actes distincts de contrefaçon si bien que la date d'appréciation du caractère distinctif de la marque devait être différente ; qu'en effet, le caractère distinctif de la marque s'appréciant au moment où le signe, dont il est prétendu qu'il porterait atteinte à cette marque, a commencé à faire l'objet d'une utilisation, il ne pouvait y avoir autorité de chose jugée sur cette question à l'occasion d'une précédente action en contrefaçon ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de chose jugée du jugement d'octobre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4°/ que les juges sont tenus d'examiner les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la société La Redoute produisait de nombreux documents démontrant que le terme "pierrade" était internationalement utilisé comme synonyme de "pierre à cuisson" démontrant ainsi que la marque "La Pierrade" désignait une caractéristique du produit ; qu'en affirmant péremptoirement que le terme Pierrade ne décrivait pas une pierre de cuisson sans analyser, ne serait-ce que sommairement ces documents produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt se borne dans son dispositif à confirmer le jugement entrepris, lequel s'était limité à déclarer irrecevable la demande en nullité de la marque "La Pierrade" formulée par la société La Redoute pour défaut de caractère distinctif, sans statuer sur cette demande au fond ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est irrecevable en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et non fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société La Redoute fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en "nullité" pour dégénérescence et en conséquence d'avoir constaté la contrefaçon de la marque "La Pierrade" par la société La Redoute, fait interdiction à la société La Redoute de reproduire de quelque manière que ce soit la marque "La Pierrade" en l'associant à l'un des produits ou services visés à l'enregistrement sous peine d'astreinte de 1 500 euros par infraction constatée et de l'avoir condamnée à verser à la société CDI- B la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à des mesures de publication, et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ; que la vigilance de la marque doit être suffisante, c'est-à-dire proportionnée et adaptée à l'usage généralisé qui en est fait par les tiers ; que doit être ainsi déchu de ses droits le propriétaire d'une marque dont la réaction est inadaptée et ne suffit pas à éviter cette utilisation comme désignation usuelle du produit dans le commerce, notamment lorsqu'elle est trop tardive ; que précisément en l'espèce, la société La Redoute soutenait que les démarches entreprises par la société CDI-B avaient été largement inefficaces et n'avaient pu éviter la dégénérescence de la marque ; qu'or pour refuser de déchoir la société CDI-B de ses droits sur la marque La Pierrade la cour d'appel s'est contentée de relever qu'elle démontrait sa vigilance sur sa marque en justifiant de poursuites en justice des gros distributeurs, de l'envoi de mises en demeure et de communications régulières sur l'existence de sa marque ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces démarches étaient proportionnées et avaient notamment été initiées suffisamment tôt pour empêcher que l'expression "pierrade" ne devienne la désignation usuelle des pierres de cuisson, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère suffisant de la vigilance, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 714-6 a) du code de la propriété intellectuelle et 12 § 2 a) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, "version codifiée" de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 à laquelle elle se substitue désormais ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société CDI-B produit de nombreuses décisions de justice réparties dans le temps par lesquelles elle avait obtenu des condamnations sur le fondement de la contrefaçon, s'était opposée à l'insertion du mot "pierrade" dans "L'Officiel du scrabble" et avait adressé des mises en demeure aux sociétés utilisant la marque sans droit ; qu'il relève encore que les propriétaires successifs de la marque avaient poursuivi avec une certaine rigueur les plus gros distributeurs ou revendeurs d'appareils électroménagers utilisant sans autorisation cette marque et que la société CDI-B communiquait régulièrement sur l'existence de la marque "PIERRADE" ; que par ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la société CDI-B a fait preuve d'une vigilance réelle et suffisante pour éviter que sa marque ne devienne un terme usuel pour désigner dans le commerce des articles de cuisson, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Redoute aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société CDI-B la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société La Redoute.
PREMIER MOYEN DE CASSATION 
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de la marque «La Pierrade » pour défaut de caractère distinctif formulée par la société LA REDOUTE, et en conséquence d'AVOIR fait interdiction à la société LA REDOUTE de reproduire de quelques manière que ce soit la marque La Pierrade en l'associant à l'un des produits ou services visés à l'enregistrement et ce sous peine d'astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, chaque reproduction constituant une infraction distincte, et d'AVOIR condamné la société La Redoute à verser à la SARL CDI B la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts et de l'avoir condamnée à des mesures de publication, ainsi que 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 480 du Code civil « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure une fin de non recevoir ou tout autre incident, a décès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que la chose jugée constitue une fin de non recevoir entraînant l'irrecevabilité de la demande ; qu'en l'espèce la demande en nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif a fait l'objet d'un précédente litige tranché par la présente juridiction par jugement en date du 20 octobre 2005 ; que le tribunal ne peut que constater l'identité des parties et de la demande fondée sur la même cause conformément à l'article 1351 du Code civil ; que l'appréciation du défaut de caractère distinctif s'effectue au jour du dépôt de la demande et ne peut faire l'objet d'évolution dans l'appréciation précédemment portée ; qu'aussi convient-il de déclarer la société LA REDOUTE irrecevable en sa demande reconventionnelle en nullité de la marque « La pierrade » pour défaut de caractère distinctif ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la société LA REDOUTE fonde ses demandes en nullité de la marque " LA PIERRADE" non seulement sur l'absence de caractère distinctif mais également sur la dégénérescence de la marque ; que contrairement à ce que soutient la société appelante, la marque "LA PIERRADE" n'encourt pas la nullité pour ne pas être capable d'identifier les produits d'une entreprise déterminée ; que les dispositions de l'article L.711-1 Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoient que la marque est "un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale" sont bien la transcription de celles de l'article 2 de la Directive qui disposent que "peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique....à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises" et qui n'ajoutent pas de condition supplémentaire à l'article L.711.1 Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'en effet, ces deux textes ne constituent qu'une énumération non limitative des signes qui peuvent être utilisés pour attribuer les produits ou services à une personne physique ou morale et qui permettent ainsi de garantir que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité ; que le contrefacteur ne peut contester la validité d'un signe au sens de l'article L.711-1 Code de la Propriété Intellectuelle au motif que lui-même commercialise, en violation des droits du titulaire de la marque, des produits identiques sous un signe identique; que le moyen est inopérant ; qu'en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque, il a été jugé à plusieurs reprises que le terme " PIERRADE" était un néologisme formé du mot " pierre" qui n'implique pas l'idée de cuisson et du suffixe " ade" servant à former des substantifs collectifs sur une base nominale et que le sens collectif donné au mot " pierre" par l'adjonction du suffixe reste étranger à la notion de chaleur ou de cuisson; que le terme " PIERRADE" ne définit pas directement et nécessairement un appareil de cuisson; qu'il n'indique pas non plus la qualité essentielle d'un tel appareil ou les éléments le composant ; que si les termes " pierre à cuire" ou " pierre de cuisson" désignent une caractéristique du produit, il n'en va pas de même du terme " PIERRADE" ou " LA PIERRADE" qui ne décrivant pas une pierre de cuisson située sur une résistance électrique constitue un vocable de fantaisie présentant un caractère distinctif ; que la SA LA REDOUTE invoque le caractère usuel de la marque "LA PIERRADE" pour désigner des grills de cuisson; qu'elle verse aux débats à l'appui de ses affirmations des éléments tels que : articles de journaux, ouvrages de cuisines, forums de discussions, dénominations de restaurants et descriptifs d'aménagement de gîtes en locations, tous postérieurs à la date du dépôt de la marque; qu'il n'est ainsi pas démontré qu'en 1986 le signe " PIERRADE" constituait la désignation usuelle des grills de cuisson sur pierre ; que les demandes en nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif seront rejetées ;
1. ALORS QU'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui après avoir décidé qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, statue ensuite au fond de ce chef ; qu'en l'espèce, tout en déclarant irrecevable l'action en nullité de la marque pour absence de distinctivité, la cour d'appel en a examiné le bien fondé ; qu'en statuant de la sorte, elle a entaché sa décision d'excès de pouvoir en violation de l'article 564 du code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE pour apprécier le caractère distinctif d'une marque, les juges doivent prendre en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont il est prétendu qu'il porterait atteinte à cette marque, a commencé à faire l'objet d'une utilisation ; qu'en appréciant en l'espèce le pouvoir distinctif de la marque La Pierrade à la date de son dépôt, la cour d'appel a violé l'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit être interprété au regard de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, « version codifiée » de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 à laquelle elle se substitue désormais ;
3. ALORS en outre QU'il n'y a autorité de la chose jugée que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; qu'or en l'espèce, la société La Redoute soutenait que l'autorité de jugement de 2005 ne pouvait lui être opposé dès lors qu'étaient en cause des actes distincts de contrefaçon si bien que la date d'appréciation du caractère distinctif de la marque devait être différente ; qu'en effet, le caractère distinctif de la marque s'appréciant au moment où le signe, dont il est prétendu qu'il porterait atteinte à cette marque, a commencé à faire l'objet d'une utilisation, il ne pouvait y avoir autorité de chose jugée sur cette question à l'occasion d'une précédente action en contrefaçon ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de chose jugée du jugement d'octobre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
4. ALORS enfin QUE les juges sont tenus d'examiner les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la société La Redoute produisait de nombreux documents démontrant que le terme « pierrade » était internationalement utilisé comme synonyme de « pierre à cuisson » démontrant ainsi que la marque « la Pierrade » désignait une caractèristique du produit ; qu'en affirmant péremptoirement que le terme Pierrade ne décrivait pas une pierre de cuisson sans analyser, ne serait-ce que sommairement ces documents produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité pour dégénérescence formée par la société La Redoute, et en conséquence d'AVOIR constaté la contrefaçon de la marque La Pierrade par la société La Redoute, fait interdiction à la société LA REDOUTE de reproduire de quelques manière que ce soit la marque La Pierrade en l'associant à l'un des produits ou services visés à l'enregistrement sous peine d'astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, et d'avoir condamné la société La Redoute à verser à la SARL CDI B la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu'à des mesures de publication, ainsi que 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la dégénérescence de la marque, elle doit résulter tant selon la réglementation communautaire que selon la loi française du fait du titulaire, à savoir son activité ou son inactivité ; que c'est par des motifs exacts en fait et fondés en droit que la Cour adopte, que le premier juge a pertinemment répondu à ce moyen ; qu'il a en effet pu retenir que la société CDI-B justifiait d'une réelle vigilance dans la protection de sa marque ; que par ailleurs, elle communiquait régulièrement sur l'existence de la marque " PIERRADE" et ne laissait pas ce terme se vulgariser ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA LA REDOUTE ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société CDI B justifie d'une réelle vigilance dans la préservation de sa marque « la pierrade » ; qu'en effet elle verse aux débats de nombreuses décisions de justice réparties dans le temps par lesquelles elle a obtenu des condamnations sur le fondement de la contrefaçon ; que si la société CDI B ne peut poursuivre systématiquement toute utilisation injustifiée de la marque « pierrade » notamment par voie de presse, force est de constater que les propriétaires successifs de la marque « pierrade » poursuivent avec une certaine rigueur les plus gros distributeurs ou revendeurs d'appareils électroménagers qui utilisent sans autorisation la marque « pierrade » ; que la société CDI B a également poursuivi la société EDITIONS ARTEMIS pour un ouvrage et la société LAROUSSE BORDAS pour faire retirer le mot pierrade de l'officiel du SCRABBLE ; que d'une manière générale la société CDI B a adressé des mises en demeure aux sociétés dont elle a constaté qu'elles utilisaient sans droit la marque « pierrade » ; qu'elle a de cette façon fait savoir sa volonté de conserver à sa marque son caractère distinctif et de la protéger ; que la société CDI B n'a pas une obligation de poursuivre de façon systématique tout usage inapproprié de sa marque ; qu'il ne peut donc être soutenu que la société CDI B a laissé sa marque devenir un terme générique ;
ALORS QU'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ; que la vigilance de la marque doit être suffisante, c'est-à-dire proportionnée et adaptée à l'usage généralisé qui en est fait par les tiers ; que doit être ainsi déchu de ses droits le propriétaire d'une marque dont la réaction est inadaptée et ne suffit pas à éviter cette utilisation comme désignation usuelle du produit dans le commerce, notamment lorsqu'elle est trop tardive ; que précisément en l'espèce, la société La Redoute soutenait que les démarches entreprises par la société CDI-B avaient été largement inefficaces et n'avaient pu éviter la dégénérescence de la marque ; qu'or pour refuser de déchoir la société CDI-B de ses droits sur la marque La Pierrade la cour d'appel s'est contentée de relever qu'elle démontrait sa vigilance sur sa marque en justifiant de poursuites en justice des gros distributeurs, de l'envoi de mises en demeure et de communications régulières sur l'existence de sa marque ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces démarches étaient proportionnées et avaient notamment été initiées suffisamment tôt pour empêcher que l'expression « pierrade » ne devienne la désignation usuelle des pierres de cuisson, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère suffisant de la vigilance, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L 714-6 a) du Code de la propriété intellectuelle et 12 § 2 a) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, « version codifiée » de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 à laquelle elle se substitue désormais.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION 
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Redoute à verser à la SARL CDI B la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu'à des mesures de publication, ainsi que 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'atteinte à la propriété de la marque est préjudiciable en elle-même, indépendamment de la quantité de produits vendus ; que pour évaluer la réparation du préjudice, il doit être tenu compte de la notoriété de la marque mais également du fait que depuis de nombreuses années et malgré plusieurs décisions judiciaires, la SA LA REDOUTE porte atteinte aux droits de la société CDI-B en reproduisant tant sur ses catalogues que sur son site internet la marque de celle-ci; que la Cour estime que le préjudice de la société intimée sera réparé par l'allocation d'une somme de 15.000  à titre de dommages et intérêts ;
1. ALORS QUE sauf à méconnaître le principe de réparation intégrale, les juges saisis d'une action en contrefaçon dont ils reconnaissent le bien fondé, ne peuvent accorder plus que la stricte réparation de la contrefaçon dont ils sont saisis ; qu'en méconnaissance de ce principe, la cour d'appel a tenu compte dans l'évaluation du préjudice subi, d'autres contrefaçons précédemment commises et déjà sanctionnées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS QUE les juges sont tenus de préciser les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, les juges se sont contentés d'affirmer que « malgré plusieurs décisions judiciaires et depuis plusieurs années, la SA La Redoute portait atteinte aux droits de la société CDI B » ; qu'en statuant ainsi sans préciser de quelles décisions judiciaires il s'agissait précisément, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.