LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Sur le moyen unique : 
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2010) que la société Lollipops, titulaire de la marque semi-figurative "Lollipops" déposée le 14 juin 1994, renouvelée le 20 avril 2004 et enregistrée sous le n° 94 524 486 pour désigner divers produits en classes 18, 24 et 25 dont des vêtements, a poursuivi pour contrefaçon de marque la société Charlott ; que celle-ci a reconventionnellement conclu à la déchéance des droits de la société Lollipops sur la marque n° 94 524 486 pour défaut d'usage pour les vêtements ;
Attendu que la société Charlott fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en déchéance de la marque semi-figurative Lollipops n° 94 524 486 et d'avoir en conséquence retenu qu'elle avait commis des actes de contrefaçon de cette marque et prononcé à son encontre diverses condamnations, alors, selon le moyen :
1°/ que toute marque enregistrée est susceptible de déchéance si elle n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq années ; que l'exploitation d'une marque enregistrée ne peut valoir exploitation d'une autre marque enregistrée ; que si l'usage d'un signe voisin de la marque enregistrée qui n'en diffère que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif vaut, en principe, exploitation de cette marque, c'est à la condition que le signe dont l'usage est invoqué ne fasse pas l'objet d'un enregistrement de marque distinct ; qu'en l'espèce, la société Charlott faisait valoir que les éléments de preuve fournis par la société Lollipops justifiaient non de l'usage de sa marque "Lollipops" n° 94 524 486, mais de l'usage des signes "Lollipops Paris" et "Lollipops Paris Atelier" qui constituaient d'autres marques déposées par la société Lollipops ne pouvant justifier de l'usage de la marque "Lollipops" n° 94 524 486 ; qu'en retenant que l'usage d'un signe comprenant le terme "lollipops" avec, en dessous, la dénomination «Paris» en lettres minuscules, vaudrait usage de la marque semi-figurative "Lollipops" n° 94 524 486, tout en considérant qu'il importait peu que les signes "Lollipops Paris" et "Lollipops Paris Atelier" soient déposés à titre de marques dès lors que la société Lollipops n'opposait pas, à titre principal dans le cadre de sa demande en contrefaçon, lesdites marques, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 10 de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
2°/ qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas, à tout le moins, de s'assurer que pour retenir que la marque semi-figurative "Lollipops" n° 94 524 486 avait fait l'objet d'un usage sérieux, elle n'avait pas pris en compte des usages de ce signe sous des formes modifiées qui, même si elles n'en altéraient pas le caractère distinctif, avaient fait l'objet d'enregistrements de marques distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 10 de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que la société Lollipops a mis aux débats des coupures de presse et des catalogues couvrant la période 2002-2005 et reproduisant des modèles de tee-shirts, maillots de bain et écharpes ainsi que des factures de 2004, 2005 et 2006 se rapportant à des modèles de nuisettes, tee-shirts et maillots de bain et adressées à des magasins situés en France ; qu'il relève encore que ces factures indiquent que les produits Lollipops ne peuvent être vendus que dans un magasin mentionné dans le bon de commande ou la facture, que les vêtements ont été commercialisés sous la marque Lollipops et que la société Lollipops ne se prévaut pas à titre principal des marques "lollipops Paris" et "lollipops Paris Atelier" ; qu'il retient que l'apposition du signe "lollipops" sans l'ornementation de la première lettre "l" figurant dans l'enregistrement de la marque n° 94 524 486 et la présence sous ce signe de la dénomination "Paris", écrite en caractères minuscules, n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, dont il se déduit que seul a été pris en considération l'usage qui était fait de la marque n° 94 524 486 sous une forme légèrement modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, à l'exclusion de toute référence aux marques "Lollipops Paris" et "Lollipops Paris Atelier", la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charlott aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lollipops la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Charlott.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CHARLOTT de sa demande en déchéance de la marque semi-figurative LOLLIPOPS n° 94 524 486, d'avoir, en conséquence, retenu qu'elle avait commis des actes de contrefaçon de cette marque, de l'avoir condamnée à verser la somme de 60.000  à la société LOLLIPOPS à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon de marque, et d'avoir ordonné des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «la société LOLLIPOPS met aux débats une publicité parue au mois de juin 2002 dans le magazine JEUNE & JOLIE et son catalogue édité en novembre 2002 (collection printemps-été 2003) qui donnent à voir un modèle de tee-shirt, son catalogue de novembre 2003 comportant la reproduction d'un maillot de bain et d'écharpes, les catalogues automne-hiver 2004-2005 et 2005-2006 comprenant plusieurs modèles d'écharpes ; que les nombreuses factures 2004, 2005 et 2006 se rapportent notamment à des modèles de nuisettes, teeshirts et maillots de bain et comportent toutes la mention suivante: « les produits Lollipops ne peuvent être revendus que dans le magasin mentionné dans le bon de commande ou la facture» ; qu'il est ainsi justifié par la société LOLLIPOPS de l'usage sérieux qu'elle a fait de sa marque durant la période considérée pour les vêtements sur l'ensemble du territoire français comme le démontre l'adresse de ses clients figurant sur les factures (Paris, Marseille, Strasbourg, Nantes, Annecy, Montpellier, Clermont-Ferrand, Ajaccio, Bastia, La Martinique, la Guadeloupe, etc.) ; que l'apposition du signe «lollipops» dans lequel la première lettre «L» ne reproduit pas l'ornementation qui figure dans l'enregistrement de la marque dont s'agit n'est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque pas plus que la présence sous ce signe de la dénomination « paris » écrit en caractères minuscules, étant rappelé que la société LOLLIPOPS n'oppose pas à titre principal dans le cadre de sa demande en contrefaçon ses marques «LOLLIPOPS Paris» et «LOLLIPOPS Paris Atelier» ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté la société CHARLOTT de sa demande en déchéance» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'«au vu des pièces produites par la société LOLLIPOPS, notamment des nombreuses factures destinées à des magasins sis en France, des coupures de presse ou des catalogues en date de 2004 et 2005, concernant la commercialisation de maillots de bain, de chemises ou de Tee shirt, le Tribunal considère que la marque LOLLIPOPS est largement exploitée pour les vêtements et ce dans la période de cinq ans précédant l'action en déchéance de la société CHARLOTT en date du 4 août 2006» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute marque enregistrée est susceptible de déchéance si elle n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq années ; que l'exploitation d'une marque enregistrée ne peut valoir exploitation d'une autre marque enregistrée ; que si l'usage d'un signe voisin de la marque enregistrée qui n'en diffère que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif vaut, en principe, exploitation de cette marque, c'est à la condition que le signe dont l'usage est invoqué ne fasse pas l'objet d'un enregistrement de marque distinct ; qu'en l'espèce, la société CHARLOTT faisait valoir que les éléments de preuve fournis par la société LOLLIPOPS justifiaient non de l'usage de sa marque LOLLIPOPS n° 94 524 486, mais de l'usage des signes LOLLIPOPS PARIS et LOLLIPOPS PARIS ATELIER qui constituaient d'autres marques déposées par la société LOLLIPOPS ne pouvant justifier de l'usage de la marque LOLLIPOPS n° 94 524 486 ; qu'en retenant que l'usage d'un sig ne comprenant le terme LOLLIPOPS avec, en dessous, la dénomination «PARIS» en lettres minuscules, vaudrait usage de la marque semi-figurative LOLLIPOPS n° 94 524 486, tout en considérant qu'il importait peu que les signes LOLLIPOPS PARIS et LOLLIPOPS PARIS ATELIER soient déposés à titre de marques dès lors que la société LOLLIPOPS n'opposait pas, à titre principal dans le cadre de sa demande en contrefaçon, lesdites marques, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 10 de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas, à tout le moins, de s'assurer que pour retenir que la marque semi-figurative LOLLIPOPS n° 94 524 486 avait fait l'objet d'un usage sérieux, elle n'avait pas pris en compte des usages de ce signe sous des formes modifiées qui, même si elles n'en altéraient pas le caractère distinctif, avaient fait l'objet d'enregistrements de marques distincts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 10 de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.