T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/13124 No MINUTE : Assignation du : 08 Septembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2006 

  DEMANDERESSES Société DEUTSCHE POST AG, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, par son "Vorstand" (Comité de Direction). (immatriculée sous le numéro Court BONN HRB 6792) Charles-de-Gaulle-Str 20 53113 BONN Société KOBA 55 route de Longjumeau 91380 CHILLY MAZARIN Société DEUTSCHE POST AG-DHL Charles de Gaulle Strasse 20 53113 BONN (ALLEMAGNE) représentées par Me Jean-François VEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L232 DÉFENDERESSE S.A.S ETO, représentée par son Président, la Société EARLY- BIRD, elle-même représentée par M. Nicolas X...
... 75009 PARIS représentée par Me Didier FAIZANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.370 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société DEUTSCHE POST AG a mis au point dès 2000 un produit permettant aux directeurs de succursales de grandes chaînes de distribution, de concevoir et de mettre en oeuvre des campagnes promotionnelles, à partir d'un logiciel contenant des modèles de campagnes, combiné à des fichiers clients. Elle a déposé en Allemagne le 22 février 2001 la marque "MAILING FACTORY" sous deux numéros 301 12 236 et 301 12 23 5 (marque semi-figurative).Depuis le mois de janvier 2005, la société de droit français KOBA, fait partie du groupe allemand DEUTSCH POST. La société ETO est titulaire de la marque semi-figurative "MAILING FACTORY" associant une expression verbale et la représentation

stylisée d'une enveloppe, enregistrée auprès de l'INPI le 21 novembre 2002 sous le numéro 31 96 138, en classes 9 et 42 pour couvrir les activités d'"hébergement de sites informatiques : extranet sécurisé permettant de gérer en ligne des campagnes de communication. Système (logiciel) de commande en ligne intégré". Elle exploite sous ce signe la gamme de services consistant en la mise à disposition de ses clients d'un outil extranet de gestion d'opérations de mailing, ses clients étant de grands distributeurs. Au printemps 2005, la société ETO indique qu'elle a découvert que la société KOBA et la société DHL GLOBAL MAIL annonçaient le lancement en France d'une offre dénommée "MAILING FACTORY" destinées aux responsables de marketing, consistant dans la création et le déclenchement personnalisé d'opérations de communication à partir d'un site web dédié. Le 8 septembre 2005, la société DEUTSCH POST AG a assigné la société ETO afin de voir prononcer la nullité du dépôt de la marque "MAILING FACTORY" effectué par cette dernière le 21 novembre 2002 Par acte d'huissier de justice en date du 16 septembre 2005, la société ETO a assigné en contrefaçon la société KOBA et la société DHL devant le tribunal de grande instance de Paris. Par conclusions postérieures la société ETO a rectifié la désignation de la société DHL dénommée désormais selon elle "DEUTSCH POST AG/DHL". Par dernières conclusions communiquées le 9 mars 2006, la société DEUTSCH POST demande de : au visa de l'adage FRAUS OMNIA CORRUMPIT et surabondamment des dispositions de l'article L711-4 du code de propriété intellectuelle, Dire et juger que c'est par fraude que celle-ci a déposé en France une demande d'enregistrement à l'INPI de la marque semi-figurative "MAILING FACTORY" le 21 novembre 2002 sous le no31 96 138, soit 18 mois après que la société DEUTSCHE POST ait déposé la même marque en Allemagne, dire et juger surabondamment que ce dépôt litigieux porte atteinte aux droits antérieurs auxquels la société demanderesse peut prétendre

au titre de la Convention de Paris, pour avoir préalablement enregistré dans un pays étranger une marque notoirement connue au ses de l'article 6 de ladite convention, en conséquence, prononcer la nullité du dépôt de la marque "MAILING FACTORY" effectué le 21 novembre 2002 par la société ETO sous le no3196138, condamner la société ETO à lui payer la somme de 250 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi, condamner la société ETO à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire condamner la société ETO aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées le 6 janvier 2006, la société ETO demande de : in limine litis, au visa des article 42 et suivant du nouveau code de procédure civile, constater l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris à connaître de laction initiée par la société DEUTSCHE POST AG, en conséquence, ordonner le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris et le renvoi de l'affaire devant la juridiction que le tribunal estimera territorialement compétente et qui apparaît comme étant le tribunal de grande instance de Lille, dire que les dépens seront supportés par la société DEUTSCH POST AG qui sera également condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à titre subsidiaire, sur le fond et le caractère prétendument frauduleux du dépôt de marque, dire et juger que les éléments constitutifs d'un dépôt frauduleux de marque ne sont pas réunis et que la demande de nullité de la société DEUTSCH POST AG n'est pas fondée, en conséquence, débouter la société DEUTSCHE POST AG de sa demande de nullité, recevoir la société ETO, constater que la procédure initiée par la société DEUTSCHE POST AG est abusive et la condamner à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros en application de l'article 700

du nouveau code de procédure civile, condamner la société DEUTSCHE POST aux dépens. Par dernières conclusions du 6 janvier 2006, la société ETO a principalement demandé de : au visa des articles L713-2a, L713-3 b et L716-1 du code de propriété intellectuelle, constater que les sociétés KOBA et DEUTSCHE POST AG/DHL ont reproduit et utilisé en France la marque nationale protégée "MAILING FACTORY" no96138, à tout le moins, constater que ces sociétés ont imité et utilisé en France la marque nationale protégée "MAILING FACTORY" no96138, interdire aux défenderesses toute reproduction et exploitation de la marque "MAILING FACTORY" leur ordonner la cessation de l'utilisation de la marque "MAILING FACTORY" sous toutes ses formes, que ce soit par reproduction ou par imitation, y compris à titre de nom de domaine ou dans ses métatags, sous astreinte de 2000 euros par infraction constatées et par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, les condamner à lui payer la somme de 750 000 euros en réparation du préjudiCe commercial et financier subi du fait des actes de contrefaçon, ordonner la publication du jugement dans cinq revues ainsi que sur le page d'accueil des sites internet des défenderesses pendant une durée de six mois et ce dans la limite de 5000 euros, condamner les défenderesses à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire, condamner les défenderesses aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées le 18 mai 2006, la société KOBA et la société DHL demandent de : mettre hors de cause la société de droit allemand DHL, constater l'inexistence de la société dénommée "DEUTSCHE POST/DHL", faire droit faire droit à la demande de la société DEUTSCHE POST AG et prononcer la nullité de la marque "MAILING FACTORY" enregistrée par la société ETO, subsidiairement, dire et juger que celle-ci n' a subi aucun préjudice du fait de

l'utilisation limitée dans le temps et dans l'espace par la société KOBA, de ladite marque, débouter la société ETO de sa demande à l'encontre de la société KOBA, la condamner à lui payer la somme de 5000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les deux procédures ont été jointes, le 25 avril 2006, par le juge de la mise en état. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'incompétence En application de l'article 771 du nouveau code de procédure civile le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour connaître des exceptions d'incompétence. En l'espèce, la société ETO invité à saisir le juge de la mise en état de cette exception, s'est abstenue de le faire, le tribunal ne peut dès lors que constater l'irrecevabilité de cette demande présentée au fond. Sur la mise hors de cause de la société DEUTSCHE POST AG/DHL Il ressort des débats que la société DEUTSCHE POST AG/DHL n'a pas d'existence légale. Il y a donc lieu de la mettre hors de cause. Les procédures introduites respectivement par la société DEUTSCHE POST AG et par la société ETO ayant été jointes, il y a lieu de constater que les demandes de la société ETO sont actuellement dirigées contre la société DEUTSCHE POST AG pour laquelle la société ETO indique un numéro d'enregistrement à la COURT BONN de HRB 6792, qui correspond au numéro d'enregistrement indiquée par la société DEUTSCHE POST AG comme étant le sien; Sur la nullité de la marque déposée à l'INPI par la société ETO Il n'est pas contesté que la société DEUTSCHE POSTE AG n'avait, en France, jusqu'en 2005 aucune activité dans le domaine du marketing direct et n'était connue que pour sn activité de transport routier. Il n'est pas établi que la marque "MAILING FACTORY" de la société DEUTSCHE POSTE AG ait été en 2002, époque du dépôt en France de la marque de la société ETO, une marque de renommée sur le territoire français. De plus il n'est pas démontré qu'à cette date la société DEUTSCHE POSTE AG avait divulgué

en France son intention d'étendre son activité de "mailing" informatique sur ce territoire.Dès lors, c'est sans fraude à ses droits que la société ETO a déposé en 2002, en France, la marque semi-figurative "MAILING FACTORY pour des services d'"hébergement de sites informatiques : extranet sécurisé permettant de gérer en ligne des campagnes de communication. Système (logiciel) de commande en ligne intégré". Sur la contrefaçon de marque S'agissant de deux marques semi-figuratives, il convient d'examiner le grief de contrefaçon au regard de l'article L713-3 du code de propriété intellectuelle qui dispose :"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." En l'espèce, les deux signes verbaux sont identiques d'un point de vue phonétique et conceptuel. Il importe peu que le logo de la marque française ne soit pas repris, celui-ci n'ayant qu'un caractère accessoire et l'élément dénominatif présentant un caractère dominant. Il est constant que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte des différences et des similitudes, tant des signes que des produits, au regard du public concerné. En l'espèce, il y a lieu de relever que la marque "MAILING FACTORY"est exploitée depuis 2002 en France par la société ETO pour désigner sous ce signe la gamme de services consistant en la mise à disposition de ses clients d'un outil extranet de gestion d'opérations de mailing, ses clients étant de grands distributeurs ; qu'ainsi la société DEUTSCHE POST AG et sa filiale KOBA s'adressent sur le sol français au même public soucieux de trouver des services de marketing direct. Compte tenu de la forte similitude des signes, de l'identité des produits et du caractère moyennement attentif de la clientèle intéressée par ce genre de

services qui ne mémorise que les signes verbaux, le risque de confusion est certain. Dans ces conditions, la contrefaçon par imitation de la marque enregistrée au sens de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle est caractérisée en l'espèce. Sur la demande de réparation pour procédure abusive La société DEUTSCHE POST AG a formé une demande de dommages intérêts pour procédure abusive, mais la procédure de la société ETO s'étant finalement révélée fondée aucune faute ne peut lui être reprochée.. La société ETO a également formé une demande de procédure abusive à l'encontre de la société DEUTSCHE POST AG. Le tribunal observe que l'action en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à dommages-intérêts qu'autant qu'elle procède d'une légèreté blâmable, que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il y a donc lieu de rejeter ces demandes en paiement. Il ne convient pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile sur l'amende civile, l'action de la société DEUTSCHE POST AG , n'ayant aucun caractère abusif. Sur les mesures réparatrices Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 30.000 euros le préjudice subi par la société ETO du fait des actes de contrefaçon portant atteinte à sa marque, aucun élément probant relatif au chiffre daffaire n'étant produit. Il sera également fait droit aux mesures d'interdiction et de publication selon les modalités fixées au dispositif. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société ETO les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 10.000 Euros. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens La société DEUTSCHE POST AG qui succombe dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS Le

tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence territoriale, Constate que la société DEUTSCHE POST AG/DHL n'a pas d'existence légale, Rejette la demande tendant au prononcé de la nullité du dépôt de la marque "MAILING FACTORY" effectué le 21 novembre 2002 par la société ETO sous le no3196138, Dit que les sociétés KOBA et DEUTSCHE POST AG ont commis en France des actes de contrefaçon par imitation de la marque française "MAILING FACTORY" no96138 dont est titulaire la société ETO en lançant sur le territoire français une offre dénommée "MAILING FACTORY" , Ordonne aux société KOBA et DEUTSCHE POST AG la cessation de l'utilisation de la marque "MAILING FACTORY" sous toutes ses formes, que ce soit par reproduction ou par imitation, y compris à titre de nom de domaine ou dans ses métatags, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée et par jour passé le délai de huit jours de la signification du jugement à intervenir, qui sera supporté in solidum par les sociétés succombantes Les condamne in solidum à payer à la société ETO la somme de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts Ordonne aux sociétés société DEUTSCHE POST AG et KOBA de publier le dispositif du présent jugement sur leurs sites pendant une durée de trois mois, passé le même délai, Autorise la société ETO a faitre publier des extraits du jugement dans trois publications de son choix aux frais des société KOBA et DEUTSCHE POST AG, pour un coût de 4000 euros HT par insertion, Condamne in solidum les sociétés KOBA et DEUTSCHE POST AG à payer à la société ETO la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette pour le surplus les demandes tant principales que reconventionnelles, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne in solidum la société KOBA et la société DEUTSCHE POST AG aux entiers dépens. Fait à Paris, le 29 novembre

2006 LE GREFFIER 

 LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET

 Elisabeth BELFORT