LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie financière de Californie (la société CFC), propriétaire de la marque figurative française n° [...] ainsi que de la marque figurative de l'Union européenne n° 1 380 104, a assigné la société International sport fashion (la société ISF) en contrefaçon, pour avoir mis dans le commerce des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de ces marques, sous une marque semi-figurative combinant le terme "Eagle Square" et un dessin figurant la silhouette d'une tête de rapace, vue de profil, en ombre chinoise, encadrée par un cercle noir et épais, imitant, à son sens, le signe constitutif de ses marques ; qu'elle a en outre agi contre cette société en concurrence déloyale ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CFC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la concurrence déloyale alors, selon le moyen :
1°/ qu'une situation de concurrence directe ou effective entre deux sociétés n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en se fondant, pour la débouter de son action en concurrence déloyale, sur l'absence de justification d'une situation de concurrence entre elle et la société ISF, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241 du même code ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que, titulaire de marques enregistrées pour désigner des produits couverts par les classes 3, 9, 16, 18 et 25, elle exploite celles-ci par l'intermédiaire de licenciés et que la société ISF exploite une marque pour désigner des produits couverts par les classes 18, 24 et 25 ; qu'en s'abstenant de tirer, en toute hypothèse, les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la commercialisation par la société ISF de produits couverts par sa marque concurrençait la vente de produits couverts par les marques que la société CFC exploitait par l'intermédiaire de ses licenciés et que ces deux sociétés étaient en situation de concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241 du même code ;
3°/ qu'il s'infère nécessairement d'actes constitutifs de concurrence déloyale l'existence d'un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral; qu'en affirmant qu'elle ne justifierait pas d'un quelconque préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241 du même code ;
4°/ qu'il résulte de ses conclusions d'appel et de la liste des pièces y annexée qu'elle versait aux débats une pièce 18.4, contrat de commercialisation avec TF1 Entreprises établissant qu'elle percevait une redevance sur les ventes réalisées ; qu'en affirmant pourtant qu'elle ne justifierait par aucun document versé aux débats un préjudice tiré d'une baisse de ses redevances ayant pour origine la commercialisation par la société ISF de ses produits sous la marque dont elle est titulaire, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en se bornant à affirmer que la commercialisation d'articles de sportswear en molleton sous un logo représentant une tête d'aigle de profil n'était pas source de confusion sur l'origine des produits faute de similitude suffisante entre les signes, sans rechercher par une appréciation globale, ainsi qu'elle y était invitée, si le risque de confusion ne résultait pas de la commercialisation sous sa marque par la société ISF de vêtements de type sportswear en molleton sur lesquels elle avait apposé, afin de créer un effet de gammes, un logo présentant des similitudes avec celui de la société CFC, connue pour ses produits en molleton, et en commercialisant notamment un modèle présentant d'importantes ressemblances avec le modèle emblématique de cette dernière, le modèle "Diego", la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que "l'identité pour certains et la similarité pour d'autres des produits sacs, vêtements et chaussure de la marque Eagle Square (déposée par la société ISF) avec ceux de la marque antérieure (déposée par la société CFC) n'est pas contestée et résulte au demeurant d'un constat d'huissier dressé le 1er juillet 2013", a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241 du même code ;
6°/ qu'en exigeant qu'elle démontre que le modèle "jogpants" serait commercialisé actuellement, quand elle dénonçait des faits de concurrence déloyale antérieurs à 2014, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241 du même code ;
7°/ que la cour d'appel a constaté, d'une part, "l'identité pour certains et la similarité pour d'autres des produits sacs, vêtements et chaussure de la marque Eagle Square (déposée par la société ISF) avec ceux de la marque antérieure (déposée par la société CFC)" et, d'autre part, que la société CFC ne démontrerait pas suffisamment que la société ISF aurait reproduit les caractéristiques du modèle "jogpants" dans ses propres modèles ; qu'elle s'est ainsi contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir, avec offre de preuve, que le modèle "jogpants" Eagle Square reproduisait les caractéristiques essentielles de son "jogpants" (forme du jogging : rétrécissement au niveau des chevilles, matière : molleton, positionnement de la poche arrière : fesse droite, forme, imitation du logo : tête d'aigle de profil, etc.) ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle ne démontrerait pas suffisamment que la société ISF aurait reproduit les caractéristiques du modèle "jogpants" dans ses propres modèles, sans répondre à ce chef des conclusions, ni s'expliquer sur ces caractéristiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il n'était pas suffisamment démontré que la société ISF aurait reproduit, dans ses propres modèles, les caractéristiques de celui commercialisé par la société CFC ;
Et attendu, en second lieu, que la similitude des produits ou services, au regard d'une action en contrefaçon de marque, n'implique pas que les produits incriminés reprennent les caractéristiques de ceux exploités sous la marque fondant cette action, de sorte que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant la première circonstance et en écartant, s'agissant de l'appréciation des actes de concurrence déloyale, la seconde ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses six premières branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon, l'arrêt retient que si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés, et inversement, encore faut-il qu'il puisse exister un risque de confusion entre les signes ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'identité et la similitude des produits désignés par les marques en présence, mais en subordonnant les effets de cette circonstance à l'existence d'un risque de confusion, alors que l'existence de ce risque doit être appréciée au regard de l'ensemble des facteurs pertinents de la cause, parmi lesquels figure précisément l'identité ou la similarité entre les produits ou services respectivement désignés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action de la société Compagnie financière de Californie en contrefaçon de la marque française n° [...] et de la marque de l'Union européenne n° [...], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société International sport fashion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie financière de Californie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE de l'ensemble de ses demandes en ce compris celle formée au titre de la concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE l'identité pour certains et la similarité pour d'autres des produits sacs, vêtements et chaussures de la marque EAGLE SQUARE avec ceux de la marque antérieure n'est pas contestée et résulte au demeurant d'un constat d'huissier dressé le 1er juillet 2013 ; que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que visuellement, s'il est exact que les deux signes représentent la silhouette d'une tête de rapace, vue de profil, en ombre chinoise, au sein d'un cercle noir et épais, la figure de la tête d'aigle fusionnant avec le cercle, ils n'en sont pas moins très différents ; que le premier regarde vers la gauche et le second vers la droite ; que le second est placé dans un carré ; que le cercle qui l'entoure comporte des plumes, inexistantes dans le premier ; que le bec de l'un est ouvert, et fermé pour l'autre ; qu'en outre, seul le second comporte un élément verbal, EAGLE SQUARE, alors qu'il n'est pas établi que d'une manière habituelle cet élément verbal ne serait pas reproduit sur les articles commercialisés ; que phonétiquement, la marque première, purement figurative, ne se prononce pas, cependant que la marque seconde comporte deux termes EAGLE et SQUARE ; que si ce mot EAGLE décrit le signe figuratif (et non les produits), il est en langue anglaise, et accompagné du terme SQUARE, lequel soit ne décrit rien soit décrit le carré dans lequel se trouve la tête d'aigle, carré qui ne se retrouve pas dans la marque première ; que conceptuellement, si les signes renvoient tous les deux à un aigle, le premier juge a aussi observé non sans imagination mais finalement avec justesse que le premier renvoyait au côté sombre du rapace, belliqueux et peu avenant, et le second à l'image d'un oiseau plus accueillant et apaisant ; qu'en définitive, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement), encore faut-il qu'il puisse exister un risque de confusion entre les signes ; que dès lors, en l'état des importances différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que le délit civil de contrefaçon n'était pas caractérisé ;
1/ ALORS QUE le risque de confusion entre deux marques doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment de la similitude ou de la complémentarité des produits et services couverts ; en décidant qu'un faible degré de similitude entre les signes ne pouvait être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés que s'il peut exister un risque de confusion entre les signes, la Cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le faible degré de similitude qu'elle relève entre les signes considérés n'était pas compensé par la similitude ou la complémentarité existant entre les produits et services couverts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel, pour écarter la contrefaçon, a relevé que : « que le premier (aigle) regarde vers la gauche et le second vers la droite ; que le second est placé dans un carré ; que le cercle qui l'entoure comporte des plumes, inexistantes dans le premier ; que le bec de l'un est ouvert, et fermé pour l'autre ; qu'en outre, seul le second comporte un élément verbal, EAGLE SQUARE, alors qu'il n'est pas établi que d'une manière habituelle cet élément verbal ne serait pas reproduit sur les articles commercialisés ; que phonétiquement, la marque première, purement figurative, ne se prononce pas, cependant que la marque seconde comporte deux termes EAGLE et SQUARE ; que si ce mot EAGLE décrit le signe figuratif (et non les produits), il est en langue anglaise, et accompagné du terme SQUARE, lequel soit ne décrit rien soit décrit le carré dans lequel se trouve la tête d'aigle, carré qui ne se retrouve pas dans la marque première » ; qu'en se fondant ainsi sur les différences entre les signes, sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
4/ ALORS QU'au surplus, dans ses conclusions d'appel (p. 28 et 29), la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE faisait valoir que certains des articles commercialisés par la Société INTERNATIONAL SPORT FASHION ne reproduisaient que l'élément figuratif, dès lors qu'ils comportaient le seul logo en l'absence de toute mention « EAGLE SQUARE » et invoquait différents éléments de preuve en ce sens ; qu'en se fondant sur la différence phonétique tenant à ce que la marque première était purement figurative, quand la marque seconde comportait deux termes EAGLE et SQUARE, sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QU'en exigeant de la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE qu'elle établisse que l'élément verbal EAGLE SQUARE ne serait pas, « d'une manière habituelle », reproduit sur les articles commercialisées, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, devenu 1353 du même code ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE de l'ensemble de ses demandes en ce compris celles formées au titre de la concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la concurrence déloyale, le tribunal a estimé que celle-ci n'était pas établie dès lors, de première part, que le signe utilisé par la marque déposée par la société INTERNATIONAL SPORT FASHION n'était pas de nature à emporter une confusion sur l'origine des produits pour le consommateur, de seconde part, que la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE qui n'exploitait plus elle-même ses marques, ayant recours à des licenciés, ne justifiait par aucun document versé aux débats d'un quelconque préjudice direct, voire même indirect par une baisse éventuelle du chiffre d'affaires de ces licenciés et ce faisant de ses redevances, qui aurait pour origine la commercialisation par la société INTERNATIONAL SPORT FASHION de ses produits sous la marque dont elle est titulaire ; que reprenant ses moyens de première instance, la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE indique avoir été victime de concurrence déloyale, d'une part, en ce que la société INTERNATIONAL SPORT FASHION aurait commercialisé comme elle des articles de sportswear en molleton sous un logo représentant une tête d'aigle de profil, détournant ainsi sa clientèle, d'autre part en imitant le modèle « jogpants », emblématique de la marque « Compagnie de Californie » ; mais que la société INTERNATIONAL SPORT FASHION demande la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte ; que de première part, en effet, il n'est pas contesté que la société INTERNATIONAL SPORT FASHION ne justifie pas d'une situation de concurrence avec la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE alors qu'ayant recours à des licenciés elle ne commercialise pas directement des produits sous sa marque ; que de deuxième part, faute de similitude suffisante entre les signes, la commercialisation d'articles de sportswear en molleton sous un logo représentant une tête d'aigle de profil n'est pas, pour la clientèle, une source de confusion sur l'origine des produits ; que de troisième part, il n'est suffisamment démontré, ni que le modèle « jogpants » serait commercialisé actuellement par l'appelante, ni que celle-ci serait titulaire de droits permettant d'en interdire l'imitation, ni enfin que la société intimée en aurait reproduit les caractéristiques dans ses propres modèles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il a été démontré que le signe utilisé par la marque déposée par la société INTERNATIONAL SPORT FASHION n'était pas de nature à emporter une confusion sur l'origine des produits pour le consommateur ; qu'il est en outre indiqué par la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE qu'elle n'exploite plus elle-même ses marques, ayant recours à des licenciés qui commercialisent avec son accord des produits sous ses marques ; qu'elle ne justifie par aucun document versé aux débats d'un quelconque préjudice direct, voire même indirect par une baisse éventuelle du chiffre d'affaires de ses licenciés et ce faisant de ses redevances, qui aurait pour origine la commercialisation par la société INTERNATIONAL SPORT FASHION de ses produits sous la marque dont elle est titulaire ;
1/ ALORS QU'une situation de concurrence directe ou effective entre deux sociétés ne sont pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en se fondant, pour débouter la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE de son action en concurrence déloyale, sur l'absence de justification d'une situation de concurrence entre cette dernière et la Société INTERNATIONAL SPORT FASHION, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, devenus 1240 et 1241 du même code ;
2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE, titulaire de marques enregistrées pour désigner des produits couverts par les classes 3, 9, 16, 18 et 25, exploite celles-ci par l'intermédiaire de licenciés et que la Société INTERNATIONAL FASHION SPORT exploite une marque pour désigner des produits couverts par les classes 18, 24 et 25 ; qu'en s'abstenant de tirer, en toute hypothèse, les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la commercialisation par la Société INTERNATIONAL FASHION SPORT de produits couverts par sa marque concurrençait la vente de produits couverts par les marques que la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE exploitaient par l'intermédiaire de ses licenciés et que ces deux sociétés étaient en situation de concurrence, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, devenus 1240 et 1241 du même code ;
3/ ALORS QU'il s'infère nécessairement d'actes constitutifs de concurrence déloyale l'existence d'un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en affirmant que la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE ne justifierait pas d'un quelconque préjudice, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, devenus 1240 et 1241 du même code ;
4/ ALORS QU'il résulte des conclusions d'appel de la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et de la liste des pièces y annexée que celle-ci versait aux débats une pièce 18.4, contrat de commercialisation avec TF1 ENTREPRISES (extraits, 3 pages) établissant qu'elle percevait une redevance sur les ventes réalisées (conclusions, p. 42) ; qu'en affirmant pourtant que la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE ne justifierait par aucun document versé aux débats un préjudice tiré d'une baisse de ses redevances ayant pour origine la commercialisation par la Société INTERNATIONAL SPORT FASHION de ses produits sous la marque dont elle est titulaire, la Cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que la commercialisation d'articles de sportswear en molleton sous un logo représentant une tête d'aigle de profil n'était pas source de confusion sur l'origine des produits faute de similitude suffisante entre les signes, sans rechercher par une appréciation globale, ainsi qu'elle y était invitée, si le risque de confusion ne résultait pas de la commercialisation sous sa marque par la Société INTERNATIONAL SPORT FASHION de vêtements de type sportswear en molleton sur lesquels elle avait apposé, afin de créer un effet de gammes, un logo présentant des similitudes avec celui de la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE, connue pour ses produits en molleton, et en commercialisant notamment un modèle présentant d'importantes ressemblances avec le modèle emblématique de cette dernière, le modèle DIEGO, la Cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que « l'identité pour certains et la similarité pour d'autres des produits sacs, vêtements et chaussure de la marque EAGLE SQUARE (déposée par la Société INTERNATIONAL SPORT FASHION) avec ceux de la marque antérieure (déposée par la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE) n'est pas contestée et résulte au demeurant d'un constat d'huissier dressé le 1er juillet 2013 », a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, devenus 1240 et 1241 du même code ;
6/ ALORS QU'en exigeant de la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE qu'elle démontre que « le modèle « jogpants » serait commercialisé actuellement », quand celle-ci dénonçait des faits de concurrence déloyale antérieurs à 2014, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, devenus 1240 et 1241 du même code ;
7/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté, d'une part, « l'identité pour certains et la similarité pour d'autres des produits sacs, vêtements et chaussure de la marque EAGLE SQUARE (déposée par la Société INTERNATIONAL SPORT FASHION) avec ceux de la marque antérieure (déposée par la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE) », et d'autre part, que la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE ne démontrerait pas suffisamment que la Société INTERNATIONAL SPORT FASHION aurait reproduit les caractéristiques du modèle « jogpants » dans ses propres modèles ; qu'elle s'est ainsi contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
8/ ALORS QU'au surplus, dans ses conclusions d'appel, la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE faisait valoir avec offre de preuve (comparaison photographique et pièces n° 10.3 et 14.1), que le modèle « jogpants « EAGLE SQUARE reproduisait les caractéristiques essentielles de son « jogpants » (forme du jogging : rétrécissement au niveau des chevilles, matière : molleton,, positionnement de la poche arrière : fesse droite, forme, imitation du logo :tête d'aigle de profil, etc.) ; qu'en se bornant à affirmer que la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE ne démontrerait pas suffisamment que la Société INTERNATIONAL SPORT FASHION aurait reproduit les caractéristiques du modèle « jogpants » dans ses propres modèles, sans répondre à ce chef des conclusions, ni s'expliquer sur ces caractéristiques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.