LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adidas France et la société Adidas AG, respectivement titulaires de la marque française figurative n° 1 569 217, déposée le 29 novembre 1988 et régulièrement renouvelée, et de la marque communautaire figurative n° 003517661, déposée le 3 novembre 2003, pour désigner, en classe 25, des vêtements de sport, ayant été informées d'une retenue douanière de modèles de pantalons de sport susceptibles de porter atteinte à leurs droits, ont assigné la société Promotex, destinataire des marchandises, en contrefaçon de marques et, subsidiairement, pour atteinte aux marques renommées ; que la société Promotex a reconventionnellement demandé la déchéance des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217 à compter du 8 juin 1995 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la déchéance des droits attachés à la marque n'est pas encourue si son usage sérieux a commencé ou repris plus de trois mois avant la demande en déchéance, lors même que cette marque n'avait pas fait l'objet d'un tel usage durant une période ininterrompue de cinq ans ;
Attendu que pour prononcer la déchéance, à compter du 8 juin 1995, des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217, l'arrêt retient que, la déchéance étant sollicitée à compter du 8 juin 1995, la période de référence à considérer est celle allant du 8 juin 1990 au 8 juin 1995 et qu'à l'exception du catalogue printemps/été 1990 et de l'extrait du magazine Le Nouvel Economiste daté du 10 mars 1995, insuffisants à établir un usage sérieux de la marque auprès de la clientèle durant cette période, l'ensemble des autres documents produits couvrent une période postérieure à celle considérée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en déchéance avait été formée en cause d'appel, soit, au plus tôt, après le 30 juin 2010, et que le titulaire de la marque soutenait avoir fait un usage constant de celle-ci pour les vêtements de sport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Adidas AG en contrefaçon de la marque communautaire n° 003517661, l'arrêt retient que, nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne et que, si la notoriété de la marque invoquée est susceptible d'influer sur l'appréciation du risque de confusion, cette notoriété ne peut dispenser de rechercher s'il existe entre les signes opposés un risque de confusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que les signes en conflit présentaient une certaine similitude, même faible, il lui incombait de procéder à une appréciation globale du risque de confusion prenant en considération la notoriété de la marque antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Adidas AG fondée sur l'atteinte à la marque renommée, l'arrêt retient que le signe incriminé présentant peu de similitudes avec la marque communautaire invoquée, il n'évoquera pas celle-ci pour le consommateur normalement avisé, lequel ne sera donc pas amené à établir un lien entre ce signe et la marque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que la renommée de la marque invoquée n'était pas contestée par la société Promotex, il lui appartenait de se livrer à une appréciation globale de l'existence du lien qui pouvait être fait dans l'esprit du public entre le signe incriminé et la marque renommée antérieure prenant en compte l'intensité de la renommée de ladite marque, le degré de son caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, ainsi que la similitude, sinon l'identité, des produits en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance, à compter du 8 juin 1995, des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217, rejette l'ensemble des demandes des sociétés Adidas France et Adidas AG fondées sur la contrefaçon et les marques renommées, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Promotex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Adidas France et Adidas AG la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Adidas France et de la société Adidas AG
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217 à compter du 8 juin 1995 et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon et sur l'atteinte aux marques renommées ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de déchéance des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217 pour défaut d'exploitation :
que l'appelante sollicite la déchéance des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217 pour défaut d'exploitation, et ce à compter du 8 juin 1995 ;
que la demande reconventionnelle en déchéance formée en réponse à une demande en contrefaçon est un moyen de défense et ne constitue donc pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, ce que les sociétés intimées ne contestent pas ;
qu'aux termes de l'article [L] 714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans
. Est assimilé à un tel usage b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
qu'en l'espèce, la société Promotex indique que la marque française n° 1 569 217 n'a jamais été exploitée en tant que telle et que les sociétés Adidas (sic) exploitent d'autres marques possédant des descriptions proches et que l'éventuelle exploitation de cette marque pourrait aussi bien correspondre à l'exploitation de trois autres marques dont les sociétés intimées sont également titulaires ;
que la déchéance étant sollicitée à compter du 8 juin 1995, la période de référence à considérer dans le cadre de la présente instance est celle allant du 8 juin 1990 au 8 juin 1995 ;
que les sociétés Adidas ne s'expliquent pas sur cette période et n'allègue(nt) aucune reprise de l'usage de la marque en cause postérieurement à celle-ci ; qu'elles indiquent au contraire en page 20 de leurs dernières écritures qu'elles versent aux débats de nombreuses pièces démontrant «l'exploitation constante de vêtements revêtus d'un ensemble de trois bandes verticales parallèles sur un fond contrastant » ;
que si elles font à juste titre valoir que lorsque le titulaire a procédé au dépôt de signes proches sous une forme n'altérant pas le caractère distinctif, l'exploitation de l'un vaut exploitation de l'autre, encore faut-il cependant qu'elles justifient d'une telle exploitation pendant la période de référence ;
or, les pièces versées aux débats numérotées 1.3.1 à 1.3.26 auxquelles les intimées se réfèrent expressément pour échapper à la déchéance sollicitée sont constituées pour la première d'un historique de la société Adidas qui n'est pas de nature à établir un usage de la marque avec la clientèle et pour les suivantes d'extraits de journaux ou de magazines qui ne concernent pas la période considérée, à l'exception de la pièce numérotée 1.3.2 constituée d'un extrait du magazine Le Nouvel Economiste qui serait daté du 10 mars 1995 mais qui n'est pas plus de nature à établir un usage de la marque avec la clientèle ;
que si des extraits de catalogues en copies sont au surplus versés aux débats, force est de constater qu'ils sont datés des années 2007 à 2009, soit en dehors de la période considérée, à l'exception d'une pièce numérotée 1.4.4 qui, bien qu'intitulée « Modèles Challenger d'Adidas 1990-catalogues 2007 et 2008 » est en réalité constituée d'un catalogue printemps/été 90, mais dont ni la nature ni la destination ne sont révélées dès lors qu'il ne comporte aucune indication de prix et qui en tout état de cause est insuffisant à établir à lui seul un usage sérieux de la marque considérée auprès de la clientèle pendant une période ininterrompue de cinq ans ;
qu'il en résulte que les sociétés Adidas n'établissent pas en l'espèce une exploitation sérieuse de la marque française n° 1 569 217 pendant les cinq années précédant le 8 juin 1995 et qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de déchéance de la société Adidas France sur ladite marque à compter de cette date » (cf. arrêt p. 6 et 7 § 1) ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur la demande subsidiaire visant l'atteinte à la marque de renommée ; qu'en raison du prononcé de la déchéance de la marque française n° 1 569 217, cette demande ne peut concerner que la marque communautaire n° 00 351 17 661        » (cf. arrêt p. 10, dernier §) ;
1°/ ALORS QU'en retenant que les sociétés Adidas « n'allègue(nt) aucune reprise de l'usage de la marque en cause postérieurement » à la période courant du 8 juin 1990 au 8 juin 1995 quand, ainsi qu'elle l'a elle-même constaté, les sociétés Adidas indiquaient dans leurs conclusions verser « aux débats de nombreuses pièces démontrant l'exploitation constante de vêtements revêtus d'un ensemble de trois bandes verticales parallèles sur un fond contrastant » et produisaient effectivement de nombreuses pièces justifiant d'une exploitation sérieuse de la marque postérieurement à la période susvisée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés Adidas et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'usage sérieux de la marque commencé, ou repris postérieurement à une période de cinq ans d'inexploitation et plus de trois mois avant la demande de déchéance fait obstacle à celle-ci ; qu'en retenant en l'espèce que la déchéance des droits attachés à la marque française n° 1 569 217 demandée pour la première fois en cause d'appel par la société Promotex « étant sollicitée à compter du 8 juin 1995, la période de référence à considérer [
] est celle allant du 8 juin 1990 au 8 juin 1995 » et en prononçant la déchéance des droits attachés à cette marque à compter du 8 juin 1995 aux motifs qu'il ne serait pas justifié d'une exploitation sérieuse de celle-ci entre le 8 juin 1990 et le 8 juin 1995 et que les preuves d'exploitation de la marque produites par les sociétés Adidas situées postérieurement à cette période seraient dénuées de toute portée, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Adidas AG de ses demandes fondées sur la contrefaçon et sur l'atteinte aux marques renommées ;
AUX MOTIFS QUE « sur la matérialité de la contrefaçon qu'il a été précédemment exposé que la société Adidas AG est titulaire de la marque communautaire figurative n° 003 517 661 déposée le 3 novembre 2003 pour désigner notamment les vêtements de sport de la classe 25 ;
que cette marque, décrite sur le certificat de dépôt comme étant composée de trois bandes parallèles de même taille et de même largeur, apposées sur un pantalon ou un short, les bandes faisant un tiers ou plus de la longueur latérale du pantalon ou du short, est ainsi représentée :
qu'il résulte des opérations de retenue douanière et de saisie contrefaçon objets du procès-verbal du 24 juillet 2009, que le signe apposé sur les pantalons saisis, en provenance de Chine et à destination de la société PROMOTEX est ainsi représenté :
qu'il s'agit bien d'un signe destiné à identifier le pantalon sur lequel il est apposé et non d'un simple élément décoratif, lequel au demeurant ne permet pas en tant que tel de faire obstacle à la protection de la marque ;
que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, selon lequel « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires ; [
] b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque » qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ;
qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ;
que les produits commercialisés sous le signe incriminés sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits visés dans l'enregistrement de la marque s'agissant de vêtements ;
que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;
que d'un point de vue visuel, la marque est décrite comme étant composée de trois bandes parallèles de même taille et de même largeur, apposées notamment sur un pantalon, les bandes faisant un tiers ou plus de la longueur latérale de celui-ci alors que le signe incriminé est constitué de deux bandes verticales, certes de couleur contrastée par rapport au fond, parallèles et de même largeur et se trouvant sur près des deux tiers de la longueur de la jambe du pantalon, mais se terminant par une large bande horizontale surmontée d'une autre bande horizontale plus étroite, toutes deux partant vers l'arrière du pantalon, et suivie du nombre 974 ;
qu'il en résulte que nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, le sondage établi en novembre 2011 par l'institut GFK sur demande des sociétés Adidas France et Adidas AG et constituant leur pièce n° 5.2 ne pouvant à cet égard se substituer à l'appréciation de la cour, ce sans qu'il soit besoin de l'écarter des débats ;
qu'enfin, si la notoriété de la marque invoquée est susceptible d'influer sur l'appréciation du risque de confusion, cette notoriété ne peut dispenser de rechercher s'il existe entre les signes opposés un risque de confusion ;
qu'en conséquence, la société Adidas AG doit donc être déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon et le jugement infirmé de ce chef ;
sur la demande subsidiaire visant l'atteinte à la marque de renommée [
]
que l'article 9 c) du Règlement communautaire du 26 février 2009 précité prohibe l'usage dans la vie des affaires, en l'absence de consentement du titulaire de la marque, d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ; qu'il est constant que cette protection spécifique s'applique aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque ; qu'elle suppose néanmoins que le demandeur établisse un lien entre le signe litigieux et la marque ; que les sociétés Adidas font en l'espèce valoir que la marque communautaire n° 003 517 661 déposée le 3 novembre 2003 pour désigner les vêtements est une marque renommée au sens de ce texte et estiment que l'usage par la société Promotex du signe incriminé constitue une exploitation injustifiée de la notoriété de cette marque et lui porte en outre préjudice en affaiblissant et en diluant son pouvoir distinctif et attractif ; que la société Promotex, qui ne conteste pas la renommée de la marque en cause, fait au contraire valoir qu'il ne peut y avoir d'exploitation injustifiée de cette marque dans la mesure où le consommateur percevra le signe incriminé comme un décor et en tout état de cause où il n'est démontré aucune modification, ou risque de modification, du comportement économique du consommateur moyen des produits marqués « Adidas » consécutive à l'usage de ce signe ; ceci exposé, que le signe incriminé ne constitue pas un décor des vêtements saisis et est de nature au contraire à les identifier ; qu'en revanche, il présente peu de similitudes avec la marque opposée dès lors qu'il ne comprend pas trois bandes parallèles de même taille et de même largeur mais deux bandes verticales, certes de couleur contrastée par rapport au fond, parallèles et de même largeur et se trouvant sur près des deux tiers de la longueur de la jambe du pantalon mais se terminant par une large bande horizontale surmontée d'une autre bande horizontale plus étroite, toutes deux partant vers l'arrière du pantalon et suivie du nombre 974 ; qu'ainsi, le signe incriminé n'évoquera pas la marque communautaire opposée pour le consommateur normalement avisé, lequel ne sera donc pas amené à établir un lien entre ce signe et la marque ; qu'en conséquence et à défaut d'un tel lien dans l'esprit du public, l'usage du signe litigieux n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice ; que l'atteinte à la marque renommée n° 003 517 661 n'est donc pas établie» (cf. arrêt p. 9 à 11) ;
1°/ ALORS QUE le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, dont notamment la connaissance de la marque sur le marché ; que le risque de confusion étant d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre ; qu'en retenant en l'espèce que « nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion » et que « si la notoriété de la marque invoquée est susceptible d'influer sur l'appréciation du risque de confusion, cette notoriété ne peut dispenser de rechercher s'il existe entre les signes opposés un risque de confusion », la cour d'appel qui, tout en constatant non pas une absence de similitude entre les signes en cause, mais seulement leur faible similitude, n'a pas pris en compte la notoriété de la marque antérieure dans son appréciation du risque de confusion, a violé ensemble les articles 9 § 1 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QUE la protection spécifique dont bénéficient les marques renommées n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de confusion, il suffit que le public concerné établisse un lien entre la marque renommée antérieure et le signe incriminé, c'est-à-dire que celui-ci évoque dans son esprit la marque renommée antérieure ; que l'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, dont notamment la nature des produits en cause et leur degré de similitude, l'intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage ; qu'en retenant en l'espèce que « le signe incriminé n'évoquera pas la marque communautaire opposée pour le consommateur normalement avisé, lequel ne sera donc pas amené à établir un lien entre ce signe et la marque », au seul motif que ce signe « présente peu de similitudes avec la marque opposée », sans prendre en compte dans son appréciation ni la nature des produits en cause et leur degré de proximité, ni l'intensité de la renommée de la marque antérieure, ni le degré de son caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à une appréciation globale de l'existence du lien pouvant être fait dans l'esprit du public entre le signe incriminé et la marque renommée antérieure de la société Adidas AG, a violé ensemble les articles 9 § 1 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.
3°/ ALORS QUE le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que la perception des marques qu'a le consommateur moyen de la catégorie des produits en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion ; qu'en l'espèce les sociétés Adidas produisaient un sondage qui, réalisé en novembre 2011, par l'institut indépendant GFK sur un échantillon représentatif de la population française auquel avait été présenté le modèle de pantalon à deux bandes incriminé, faisait apparaitre que 44% de la population interrogée avait spontanément répondu qu'il s'agissait d'un pantalon de marque Adidas ou d'une contrefaçon de celle-ci et que, parmi les 56% restant, 16% avaient, sur présentation d'une liste de marques, sélectionné la marque Adidas comme étant celle du pantalon incriminé, ce qui montrait que 53% de la population interrogée avait considéré spontanément ou sur présentation d'une liste de marques que le pantalon incriminé était de marque Adidas ; que ce sondage constituait, parmi d'autres, un facteur pertinent à prendre en compte pour l'appréciation globale du risque de confusion ; qu'en retenant que, sans qu'il soit besoin de l'écarter des débats, ce sondage ne pouvait « se substituer à l'appréciation de la Cour » sans s'expliquer sur la portée ou l'absence de portée que pouvait avoir ce sondage dans son appréciation du risque de confusion susceptible de naître dans l'esprit du consommateur moyen des produits en cause, la Cour d'appel, qui s'est ainsi livrée à une appréciation de ce risque sans prendre en compte tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a violé les articles 9 § 1 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.