LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société August Storck KG (la société August Storck), titulaire de la marque communautaire verbale « Merci » n° 3 858 231, déposée le 27 mai 2004 et régulièrement renouvelée, pour désigner les sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâte pour gâteaux en classe 30, a fait opposition à la demande d'enregistrement n° 15 4 163 735 de la marque verbale « Merci Quercy », déposée par M. H... le 11 mars 2015 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) pour désigner divers produits et services en classes 29, 30, 31, 32, 33 et 35 ; que, par décision du 3 décembre 2015, le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition ; que la société August Storck a formé un recours contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la société August Storck fait grief à l'arrêt du rejet de son recours alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence d'effet dévolutif de l'appel contre les décisions du directeur général de l'INPI dans le cadre d'une procédure d'opposition exclut que puisse être invoqué, devant la cour d'appel, un moyen non soulevé devant l'INPI au cours de la procédure d'opposition et partant, les pièces communiquées à l'appui de ce moyen nouveau mais n'interdit pas de soumettre de nouvelles pièces visant à appuyer un argument dont l'importance a été révélée après la procédure d'opposition ; qu'en l'espèce, la décision Iron Smith/Unilever rendue par la Cour de justice de l'Union européenne n'est intervenue qu'en septembre 2015, soit postérieurement au dépôt de l'acte d'opposition fondé sur la marque renommée « Merci », opéré le 3 juin 2015 et que c'est dans le contexte de cette décision que la société August Storck a commandé un sondage d'opinion visant à établir la connaissance de sa marque en France et que la production dudit sondage ne pouvait donc intervenir au stade de l'opposition ; qu'en jugeant ce sondage irrecevable car non soumis au directeur général de l'INPI sans tenir compte du changement de circonstances intervenues après la procédure d'opposition, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles R. 411-21 à R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que le droit à la preuve est un droit fondamental qui découle du droit d'accès au juge ; qu'en décidant que le sondage produit par la société August Storck, visant à appuyer la notoriété de sa marque dans le contexte des éléments d'interprétation nouveaux résultant de la décision rendue le 3 septembre 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne, était irrecevable lorsque la pièce en cause était pourtant indispensable pour établir la condition de connaissance de la marque par le public français telle que prescrite par la Cour de justice de l'Union, la cour d'appel n'a pas permis à la société August Storck d'exercer son droit à la preuve et a, ce faisant, violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que le recours formé devant elle n'avait pas d'effet dévolutif et qu'elle ne pouvait statuer qu'au vu des moyens et des pièces présentées au soutien de la procédure d'opposition devant le directeur général de l'INPI, puis relevé que l'étude réalisée en janvier 2016 par l'institut de sondage Ipsos était postérieure à la décision faisant l'objet du recours et n'avait donc pas été soumise à l'appréciation du directeur général de l'INPI lors de la procédure d'opposition, c'est à bon droit et sans méconnaître les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du droit à la preuve que la cour d'appel a écarté cette pièce nouvelle, produite devant elle par la société August Storck ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu‘il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt du rejet du recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI pour les produits et services non similaires aux produits désignés à la marque « Merci », et en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en tant qu'il critique le rejet du recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI, s'agissant des produits et services identiques ou similaires aux produits désignés à la marque « Merci » :
Vu les articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 4, § 1, b) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et 9, § 1, b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par la société August Storck contre la décision du directeur général de l'INPI pour les produits et services identiques ou similaires aux produits désignés à la marque communautaire « Merci », l'arrêt retient qu'il ressort des pièces fournies qu'il n'est pas démontré que cette marque serait connue d'une partie significative du public pertinent de l'État membre, en l'occurrence la France, dans lequel l'enregistrement de la marque nationale postérieure a été demandé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 6 octobre 2009, Pago, C-301/07, points 27 et 29, et du 3 septembre 2015, Iron &amp; Smith, C-125/14, points 19 et 20), dès lors que la renommée d'une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d'un seul État membre, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d'une renommée dans l'Union et il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu'il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l'État membre où la demande d'enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l'objet d'une opposition, a été déposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu, qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 4, § 1, b), et 4, § 3, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ainsi que des articles 9, § 1, b), et 9, § 1, c) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, et leur application respective aux faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles posées par la société August Storck ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours formé par la société August Storck KG contre la décision rendue le 3 décembre 2015 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ayant rejeté l'opposition qu'elle avait formée contre la demande d'enregistrement de la marque verbale « Merci Quercy » en ce qui concerne les gelées, confitures, compotes, cacao, sucre, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, crêpes (alimentation), biscuits, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat et boissons à base de cacao, de chocolat des classes 29 et 30, l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à la société August Storck KG et à M. H... la charge de leurs dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société August Storck KG
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société AUGUST STORCK KG contre la décision rendue le 3 décembre 2015 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle refusant de faire droit à l'opposition formée à l'enregistrement de la marque « MERCI QUERCY » ;
Aux motifs propres que :
« Sur la notoriété de la marque antérieure : (
)
Considérant que l'article 9 §1 sous c) du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire permet au titulaire d'une marque communautaire d'interdire l'usage dans la vie des affaires "d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice";
Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans son arrêt Pago International GmbH du 06 octobre 2009 que ce texte "doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier de la protection prévue à cette disposition, une marque communautaire doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la Communauté européenne , et que, eu égard aux circonstances de l'affaire au principal, le territoire de l'Etat membre en cause peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté" ;
Considérant par ailleurs que l'article 4 §3 de la Directive (CE) n° 2008/95, du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques dispose qu'une marque est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque communautaire antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, "lorsque la marque communautaire antérieure jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'il leur porterait préjudice" ;
Que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans son arrêt Iron &amp; Smith kft du 03 septembre 2015 que "Dès lors que la marque communautaire antérieure a déjà acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne, mais pas auprès du public pertinent de l'Etat membre dans lequel l'enregistrement de la marque nationale postérieure concernée par l'opposition a été demandé, le titulaire de la marque communautaire peut bénéficier de la protection instaurée à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/05 lorsqu'il s'avère qu'une partie commercialement non négligeable dudit public connaît cette marque, établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure, et qu'il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur" ;
Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a ainsi indiqué ce qu'il fallait entendre par "partie substantielle" de l'Union européenne et par la nature de la protection d'une marque communautaire antérieure n'ayant pas acquis une renommée auprès du public pertinent de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'enregistrement de la marque nationale postérieure est demandée ; qu'il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande subsidiaire tendant à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur ces points ;
Considérant qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la marque communautaire antérieure "MERCI" jouit d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de l'Union européenne, à savoir essentiellement en Allemagne et en Autriche depuis près d'une cinquantaine d'années mais également aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie, en Suède, au Danemark, en Slovaquie, en République Tchèque, en Hongrie et en Espagne ;
Considérant que si les chocolats de la marque "MERCI" sont également commercialisés sur le territoire français, les volumes de vente apparaissent très faibles par rapport à ceux réalisés dans les pays où cette marque jouit d'une renommée ;
Qu'en effet l'attestation du directeur juridique du requérant (pièce 14) fait état de 11 tonnes de chocolats vendues en France en 2008, de 14 tonnes en 2010, de 43 tonnes en 2011, de 22 tonnes en 2012, de 17 tonnes en 2013 et de 21 tonnes en 2014, à comparer avec les 9.043 tonnes de chocolats vendues en Allemagne en 2002 (10.005 tonnes en 2005), aux 2.132 tonnes vendues en Pologne en 2002 (2.187 tonnes en 2003) ou aux 1.882 tonnes vendues aux Pays-Bas en 2002 (1.902 tonnes en 2003) ainsi qu'indiqué par la Chambre des recours de l'OHMI dans sa décision du 18 août 2010 (pièce 12) ;
Qu'en tout état de cause, force est de constater que cette attestation n'est pas étayée par des factures ou confirmée par un expert- comptable ou un commissaire aux comptes ;
Considérant que si la société August Storck KG produit également une étude réalisée en janvier 2016 par l'institut de sondage IPSOS (pièce 16), il apparaît que ce document est postérieur à la décision faisant l'objet du présent recours et n'a donc pas été soumis à l'appréciation du directeur général de l'INPI lors de la procédure d'opposition ;
Que cette pièce doit donc être déclarée irrecevable, étant rappelé que le présent recours n'a pas d'effet dévolutif et que la cour ne peut statuer qu'au vu des moyens et des pièces présentées dans le cadre de la procédure d'opposition devant le directeur général de l'INPI ;
Considérant en conséquence qu'il ressort des dites pièces qu'il n'est pas démontré que la marque communautaire "MERCI" serait connue d'une partie significative du public pertinent de l'État membre (en l'occurrence la France) dans lequel l'enregistrement de la marque nationale postérieure a été demandé ;
Sur la similitude des produits :
Considérant que la marque antérieure désigne en classe 30 les "Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâtisserie » ;
Que le signe contesté désigne les produits et services suivants :
"29 Viande (à l'exception de la viande de volaille et de la viande d'ovin), viande d'ovin bénéficiant de l'indication géographique protégée « Agneau du Quercy », poisson, volaille bénéficiant de l'indication géographique protégée « Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) » et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits (à l'exception des melons) ; melons conservés, congelés, séchés et cuits bénéficiant de l'indication géographique protégée « Melon du Quercy » ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants) ; conserves de viande (à l'exception des conserves de viande de volaille) ; conserves de viande de volaille bénéficiant de l'indication géographique protégée « Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) », conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ;
Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés cuits (à l'exception des melons) ; animaux vivants ; fruits et légumes frais (à l'exception des melons) ; melons frais bénéficiant de l'indication géographique protégée « Melon du Quercy » ;semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages ;
Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Coteaux du Quercy ».
35 Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et direction des affaires comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; relations publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)." ;
Considérant que la société August Storck KG soutient que les "fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits (à l'exception des melons) ; fruits et légumes frais (à l'exception des melons)" du signe contesté sont susceptibles d'entrer dans la composition des "chocolat, pâtisserie" de la marque antérieure ;
Mais considérant que le chocolat et les pâtisseries ne contiennent pas nécessairement des fruits et encore moins des légumes, qu'ils soient frais, congelés, séchés ou cuits, lesquels sont en revanche susceptibles d'entrer dans la composition de nombreux autres produits alimentaires, de telle sorte que c'est à juste titre que le directeur général de l'INN n'a pas retenu un lien de similarité par complémentarité entre ces produits ;
Considérant que la société August Storck KG soutient encore que les "Bières ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops; limonades; nectars de fruit ; sodas; apéritifs sans alcool" du signe sont similaires par complémentarité avec les "Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâtisserie" du signe contesté, ces produits entrant pour certains dans la composition des produits finis couverts par la marque antérieure et les boissons étant fréquemment proposés et consommés en même temps que les produits de la marque antérieure et peuvent s'adresser à un même public ; qu'il est d'usage répandu de fabriquer et de commercialiser ces produits sous une marque identique et par une même entreprise ;
Mais considérant que les produits des signes en présence répondent à des besoins distincts et ne s'adressent pas à la même clientèle et qu'il n'est pas démontré une généralisation de la fabrication et de la commercialisation de ces produits sous une même marque et par une même entreprise, de telle sorte que, pour les mêmes motifs que précédemment, c'est à juste titre que le directeur général de n'a pas retenu un lien de similarité par complémentarité entre ces produits ; Considérant que la société August Storck KG ne saurait soutenir une similarité entre les produits de sa marque antérieure et les "Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux" en classe 33 du signe contesté dans la mesure où M. K... H... n'a déposé sa marque en classe 33 que pour désigner les "Vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Coteaux du Quercy »" ;
Considérant enfin que M. K... H... a retiré le 15 septembre 2015 les services de "présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail", de telles sorte que l'argumentation de la société August Storck KG sur la similarité de ces services avec les produits visés par sa marque antérieure est devenue sans objet ;
Considérant en conséquence que c'est à bon droit que la décision du directeur général de l'INPI n'a pas retenu de similarité ou de complémentarité de ces produits et avec ceux de la marque antérieure et a décidé que seuls les "gelées, confitures, compotes, cacao, sucre, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de chocolat" sont identiques et/ou similaires aux produits de la marque antérieure ;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que la marque antérieure porte sur le signe verbal "MERCI" et que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal "MERCI QUERCY" ;
Considérant que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient d'abord de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;
Considérant que dans le cas d'une marque communautaire antérieure renommée, le 30e point de l'arrêt Iron &amp; Smith kft ajoute que "même si la marque communautaire antérieure n'est pas connue d'une partie significative du public pertinent de l 'Etat membre dans lequel l'enregistrement de la marque nationale postérieure a été demandé, il ne saurait néanmoins être exclu qu'une partie commercialement non négligeable de ce dernier connaisse ladite marque et établisse un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure" ;
Que le 31e point rappelle que l'existence d'un tel lien "doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir arrêt Intel Corporation, C-252.07, EU/C/2008/655, point 41)" ;
Considérant que visuellement et phonétiquement, les signes en litige ont en commun le terme "MERCI" auquel est adjoint, dans le signe contesté, le terme "QUERCY" et que dans cette marque les deux termes apparaissent également distinctifs et arbitraires par rapport aux produits retenus comme identiques et/ou similaires tels que rappelés précédemment ; qu'ainsi dans le signe contesté, le terme "MERCI" ne présente pas de caractère dominant ;
Considérant qu'il s'ensuit que les signes en litige se distinguent par leur structure (un mot de cinq lettres dans la marque antérieure, deux mots totalisant onze lettres dans le signe contesté), leur rythme (deux temps pour la marque antérieure, quatre temps pour le signe contesté) et leur sonorité finale, le signe contesté se distinguant en outre par la répétition de la séquence phonique [erci] précédée des consonnes [m] et [k] ;
Considérant que conceptuellement, le signe contesté renvoie à un remerciement adressé spécifiquement à la région française du Quercy alors que la marque antérieure, telle que pouvant être comprise par le public francophone, évoque plus généralement un terme de politesse ;
Considérant enfin qu' eu égard à l'absence de démonstration que la marque communautaire antérieure "MERCI" serait connue d'une partie significative du public français pertinent, à savoir le grand public, il n'est pas davantage démontré au vu des seules pièces produites à l'occasion de la procédure d'opposition devant le directeur général de l'INPI qu'une partie commercialement non négligeable de ce public connaîtrait la marque communautaire "MERCI", désignant essentiellement des produits de chocolaterie fabriqués en Allemagne, et établirait un lien entre celle-ci et la marque française "MERCI QUERCY" évoquant exclusivement les produits en provenance de cette province française ;
Considérant dès lors qu'en l'état des importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le public pertinent français ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et à établir un lien entre la marque communautaire antérieure de renommée et la marque française postérieure ;
Considérant que le recours sera, par voie de conséquence, rejeté » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que :
« Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à l'objection provisoire à enregistrement assortie d'une proposition de régularisation de l'Institut, réputée acceptée par son titulaire et suite au retrait partiel de la demande contestée inscrit au registre, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits (à l'exception des melons) ; melons conservés, congelés, séchés et cuits bénéficiant de l'indication géographique protégée « Melon du Quercy » ; gelées, confitures, compotes, cacao, sucre, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse ; glace à rafraîchir, crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de chocolat, fruits et légumes frais, (à l'exception des melons) ; melons conservés, congelés, séchés et cuits bénéficiant de l'indication géographique protégée « Melon du Quercy » ; Bières ; eaux minérales et gazeuses , boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool, Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Coteaux du Quercy »; spiritueux ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)» ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâtisserie ».
CONSIDÉRANT que les « gelées, confitures, compotes, cacao, sucre, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de chocolat » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâtisserie » de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche que la « glace à rafraîchir » de la demande contestée qui désigne de l'eau gelée destinée à la conservation des aliments ou au rafraichissement des boissons ne présente à l'évidence pas les même nature, fonction et destination que les « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits (à l'exception des melons) ; melons conservés, congelés, séchés et cuits bénéficiant de l'indication géographique protégée « Melon du Quercy » ; fruits et légumes frais, (à l'exception des melons) ; melons conservés, congelés, séchés et cuits bénéficiant de l'indication géographique protégée « Melon du Quercy » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec la « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâtisserie » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés pour l'élaboration des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement composés des premiers ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « Bières ; eaux minérales et gazeuses , boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec la « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâtisserie » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés pour l'élaboration des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement composés des premiers ;
Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les uns puissent parfois entrer dans la composition des autres, ou qu'ils puissent être proposés ensemble à la vente, consommés en même temps, ou s'adresser aux enfants, ces critères étant trop généraux ;
Qu'en outre, la généralisation de la commercialisation et fabrication des produits précités par une même entreprise n'est pas démontrée, la citation de deux exemples ne pouvant suffire à l'établir, en l'absence de lien nécessaire et exclusif ;
Que ces produits répondant à des besoins distincts, ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont fabriqués par les mêmes prestataires ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Coteaux du Quercy » ; spiritueux ;» de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec la « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâtisserie» de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés pour l'élaboration des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement composée des premiers ;
Qu'en outre, si ces produits sont susceptibles d'être consommés au même moment de la journée, ce critère est trop général pour leur attribuer une origine commune.
Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)» de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâtisserie » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n'ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels sont créés, vendus et utilisés en dehors de la prestation des premiers; qu'en outre, la mise en oeuvre des services précités de la demande d'enregistrement contestée ne portera pas nécessairement sur les produits précités de la marque antérieure ;
Que ces services et produits non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la marque verbale MERCI QUERCY ci-dessous reproduite :
merci quercy
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination MERCI ci-dessous reproduite :
Merci
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les signes ont en commun le terme MERCI ;
Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement ;
Qu'en effet, visuellement, ces deux signes diffèrent par leurs structure et longueur (deux termes pour le signe contesté, un seul terme pour la marque antérieure), ce qui leur confère une architecture et une physionomie différentes ;
Qu'à cet égard, contrairement à ce que fait valoir la société opposante, le fait que le terme QUERCY soit situé en position finale ne saurait lui conférer une importance moindre alors que, compte tenu de sa longueur (six lettres contre cinq lettres pour le terme MERCI), il est immédiatement perceptible ;
Que phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ;
Qu'intellectuellement, le signe contesté renvoie à un remerciement adressé à la région du Quercy alors que la marque antérieure fait référence de façon générale au terme de politesse dont on use pour remercier ;
Qu'ainsi, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées l'emportent sur les ressemblances et sont de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ;
Que le terme MERCI présente un caractère distinctif à l'égard des produits et services en cause ;
Que toutefois, au sein du signe contesté, le terme MERCI se trouve étroitement lié au terme QUERCY, pour former une expression nouvelle dotée de la signification précitée et dans laquelle le terme MERCI n'apparaît pas apte à retenir, à lui seul, l'attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Qu'ainsi, le public ne percevra pas le signe contesté comme une référence à la marque antérieure mais comme une expression formant un tout, ayant la signification précitée.
Qu'en outre, sont sans incidence les arguments de la société opposante tirés de décisions du Directeur de l'INPI statuant sur des oppositions, les signes comparés dans ces précédentes espèces étant différents de ceux de la présente espèce.
CONSIDERANT enfin, que la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure et fournit des documents de nature à prouver la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la confiserie ;
Que toutefois, si la marque antérieure apparaît bénéficier d'une certaine connaissance dans certains pays de l'Union Européenne sur le marché des produits de la classe 30 apparaissant identiques et similaires dans les deux marques en présence, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes, dès lors que la société opposante ne démontre pas qu'une partie non négligeable du public français connaisse la marque antérieure.
CONSIDERANT qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré la similarité d'une partie des produits en cause.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté MERCI QUERCY peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale MERCI » ;
Alors, d'une part, que la marque communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union européenne ; que, dès lors, une marque communautaire connue dans une partie substantielle de l'Union européenne doit être protégée en tant que telle y compris dans les États membres où elle ne jouit pas d'une reconnaissance sur le marché ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que dès lors que la renommée d'une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d'un seul État membre, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d'une renommée dans l'Union et il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu'il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l'État membre où la demande d'enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l'objet d'une opposition, a été déposée (arrêts du 6 octobre 2009, Pago, C-301/07, points 27 et 29, et du 3 septembre 2015, Iron &amp; Smith, C-125/14, points 19 et 20) ; qu'en retenant cependant, pour refuser de reconnaître la notoriété de la marque « merci » et de tenir compte de cette notoriété pour apprécier le risque de confusion existant entre les signes, qu'il appartenait à son titulaire d'établir la connaissance de ladite marque par une partie significative du public français pertinent, à savoir le grand public, la Cour d'appel a méconnu les articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ensemble les articles 4§1b) de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, et 1er et 9§1b) du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;
Alors d'autre part et subsidiairement, que l'absence d'effet dévolutif de l'appel contre les décisions du Directeur général de l'INPI dans le cadre d'une procédure d'opposition exclut que puisse être invoqué, devant la cour d'appel, un moyen non soulevé devant l'INPI au cours de la procédure d'opposition et partant, les pièces communiquées à l'appui de ce moyen nouveau ; que cette absence d'effet dévolutif n'interdit pas de soumettre de nouvelles pièces afin d'appuyer un argument déjà débattu devant l'INPI et visant des éléments d'information déjà détaillés dans l'acte d'opposition ; qu'en décidant le contraire et en jugeant que le sondage IPSOS produit par la société AUGUST STORCK était irrecevable faute d'avoir été soumis au Directeur général de l'INPI lors de la procédure d'opposition, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles R. 411-21 à R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause que l'absence d'effet dévolutif de l'appel contre les décisions du Directeur général de l'INPI dans le cadre d'une procédure d'opposition exclut que puisse être invoqué, devant la cour d'appel, un moyen non soulevé devant l'INPI au cours de la procédure d'opposition et partant, les pièces communiquées à l'appui de ce moyen nouveau mais n'interdit pas de soumettre de nouvelles pièces visant à appuyer un argument dont l'importance a été révélée après la procédure d'opposition ; qu'en l'espèce, la décision Iron Smith/Unilever rendue par la Cour de Justice de l'Union européenne n'est intervenue qu'en septembre 2015, soit postérieurement au dépôt de l'acte d'opposition fondé sur la marque renommée « Merci », opéré le 3 Juin 2015 et que c'est dans le contexte de cette décision que la société AUGUST STORCK a commandé un sondage d'opinion visant à établir la connaissance de sa marque en France et que la production dudit sondage ne pouvait donc intervenir au stade de l'opposition ; qu'en jugeant ce sondage irrecevable car non soumis au Directeur général de l'INPI sans tenir compte du changement de circonstances intervenues après la procédure d'opposition, la Cour d'appel a violé l'article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles R. 411-21 à R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, enfin, le droit à la preuve est un droit fondamental qui découle du droit d'accès au juge ; qu'en décidant que le sondage produit par la société AUGUST STORCK, visant à appuyer la notoriété de sa marque dans le contexte des éléments d'interprétation nouveaux résultant de la décision rendue le 3 septembre 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne, était irrecevable lorsque la pièce en cause était pourtant indispensable pour établir la condition de connaissance de la marque par le public français telle que prescrite par la Cour de justice de l'Union, la Cour d'appel n'a pas permis à la société exposante d'exercer son droit à la preuve et a, ce faisant, violé l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.