LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2010), que la société de droit japonais NGK Spark Plug Co. Ltd, qui fabrique et commercialise des produits destinés à l'industrie automobile, est titulaire de la marque communautaire verbale NGK n° 000 042 325 et de la marque communautaire semi-figurative NGK n° 000 042 267, toutes deux déposées le 1er avril 1996, enregistrées et renouvelées, pour désigner les produits et services en classes 7 et 37 ; que reprochant à la Société industrielle de fabrication d'articles pour motos (la société Sifam) la commercialisation sans son autorisation de produits, notamment des bougies d'allumage, revêtus de la marque NGK, la société NGK Spark Plug Co. Ltd a fait pratiquer des saisies-contrefaçons dans les locaux des sociétés Sifam, MBH et SCPI qui ont révélé que cette dernière, fournisseur de la société Sifam, s'approvisionnait elle-même auprès de la société américaine Sudco International Corp. (la société Sudco) ; que la société NGK Spark Plug Co. Ltd et la société NGK Spark Plugs France, chargée en France de la représentation, de la promotion et de la distribution des bougies NGK, (les sociétés NGK) ont assigné les sociétés Sifam, SCPI et MBH en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ; 
Sur le moyen unique : 
Attendu que les sociétés Sifam, SCPI et MBH font grief à l'arrêt de retenir qu'elles ont commis des actes de contrefaçon, de les condamner à payer certaines sommes, de prononcer, à leur encontre, des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication et d'ordonner la production de document ou information afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits jugés contrefaisants alors, selon le moyen : 
1°/ que l'exercice du droit conféré par l'article 9, paragraphe 1er sous a) du Règlement (CE) n° 40/ 94 du 20 décembre 1994 sur la marque communautaire est réservé aux seuls cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque ; qu'en se bornant à relever que les produits authentiques commercialisés par les sociétés du Groupe Sifam auraient été introduits dans l'espace économique européen sans l'accord de la société NGK Spark Plug Co. Ltd, titulaire des marques NGK, sans constater que l'usage qui a été ainsi fait de ces marques était susceptible de porter atteinte à l'une ou l'autre des fonctions de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 9, paragraphe 1er sous a) du Règlement (CE) n° 40/ 94 ; 
2°/ que le consentement du titulaire d'une marque communautaire à une commercialisation dans l'Union européenne de produits revêtus de cette marque qui ont été antérieurement mis dans le commerce en dehors de l'Espace économique européen par ce titulaire ou avec son consentement peut être implicite ; qu'en retenant que la société NGK Spark Plug Co. Ltd n'aurait pas donné son consentement à la commercialisation des produits litigieux dans l'Espace économique européen, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un tel consentement ne résultait pas de la présence, sur les emballages des bougies NGK préparés par la société Sudco International Usa, partenaire américain de la société NGK Spark Plug Co. Ltd, de mentions en langue française, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 
3°/ que la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen emportera également la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a retenu que les sociétés Sifam, SCPI et MBH ont commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société NGK Spark Plugs France, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; 
4°/ qu'en vertu des principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence, le simple fait de commercialiser des produits authentiques ne constitue pas, en soi, une faute de concurrence déloyale à l'égard de celui qui assurait déjà la distribution de ces produits sur le territoire français ; que si celui qui commercialise des produits au travers d'un réseau de distribution sélective peut, dans certains cas, rechercher la responsabilité d'un revendeur non agréé, c'est à la condition d'établir la licéité de son réseau considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant ; qu'en retenant, en l'espèce, que les sociétés Sifam, SCPI et MBH auraient commis une faute de concurrence déloyale à l'égard de la société NGK Spark Plugs France en commercialisant des produits revêtus de la marque NGK sans l'accord de cette société, sans constater que le réseau de distribution sélective mis en place par celle-ci et par sa société-mère NGK Spark Co. Ltd. était licite, ce qui était contesté, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article 9 paragraphe 1 a) du Règlement (CE) n° 40/ 94 du 20 décembre 1994, le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les opérations de saisie-contrefaçon ont établi que les marques verbale et figurative NGK ont été utilisées par les sociétés Sifam, SCPI et MBH pour commercialiser des bougies et des capuchons anti-parasites de sorte qu'elles ont perdu leur aptitude à évoquer immédiatement les produits de la société NGK Spark Plug Co. Ltd ; qu'il relève que les produits argués de contrefaçon ont été importés du Japon par la société Sudco pour le marché américain puis introduits dans l'Espace économique européen, sans l'accord de la société NGK Spark Plug Co. Ltd, par la société SCPI qui se fournissait auprès de l'importateur américain ; qu'il relève encore que les sociétés NGK n'avaient pas autorisé la commercialisation des produits marqués dans l'Espace économique européen ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a pu déduire l'existence d'actes de contrefaçon au préjudice de la société NGK Spark Plug Co. Ltd ; 
Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté l'absence de toute mise en circulation des produits marqués dans l'Espace économique européen, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'appréciation de la licéité du réseau de distribution sélective était indifférente à la solution du litige ; 
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 
Condamne la Société industrielle de fabrication d'articles pour motos, la Société de commercialisation de produits industriels et la société MBH aux dépens ; 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés NGK Spark Plug Co. Ltd et NGK Spark Plugs France la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze. 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt 
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les Sociétés industrielle de fabrication d'articles pour motos, de commercialisation de produits industriels et MBH. 
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu qu'en faisant usage de la dénomination NGK et d'un dessin reproduisant la marque figurative « NGK » n° 000042267 pour désigner des bougies et des capuchons anti-parasite, les sociétés SIFAM, SCPI et MBH avaient commis des actes de contrefaçon des marques communautaires verbale et figurative NGK n° 000042325 et n° 000042267 au préjudice de la société NGK SPARK PLUG Co. Ltd et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NGK SPARK PLUGS FRANCE, de les avoir, en conséquence, condamnées à verser, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 100. 000 ¿ à la société NGK SPARK PLUG Co. Ltd et de 50. 000 ¿ à la société NGK SPARK PLUGS FRANCE, d'avoir prononcé, à leur encontre, des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication ainsi que la production de tout document ou information afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits jugés contrefaisants ; 
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la contrefaçon : les appelantes reprochent au tribunal de leur avoir imputé à faute des actes de contrefaçon des deux marques communautaires litigieuses préjudiciables à la société japonaise NGK en retenant qu'elles ont commercialisé des produits identiques à ceux visés dans les enregistrements de ces marques sans que soit démontré l'accord du titulaire des marques pour une telle commercialisation ; qu'elles soutiennent que la jurisprudence retient désormais une conception élargie de cette notion d'épuisement des droits au-delà de l'Espace économique européen ; qu'elles entendent, en outre, démontrer, après avoir fait procéder, le 26 mars 2008, à un constat dans les locaux d'une société française tierce à la présente procédure qui établit que cette société tierce ne se fournit pas auprès de la société NGK et vend sur le territoire français des bougies emballées exactement semblables à celles découvertes dans leur propre stock, que le réseau de distribution NGK n'est pas hermétique tant sur le territoire français que dans les relations des Etats européens avec les pays tiers ; qu'elles affirment, enfin, que les intimées ont un comportement discriminatoire à l'égard de leurs distributeurs révélant tout à la fois leur intention de cloisonner les marchés, leur volonté de prix imposés et un contrôle illégitime des distributeurs ; mais qu'aux termes de l'article 13 (1.) du règlement (CE) n° 207/ 2009'Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.'; que, par conséquent, en application de ces dispositions, l'épuisement du droit du titulaire de la marque n'est réalisé qu'à l'occasion d'une première mise dans le commerce des produits dans l'Espace économique européen effectué avec l'accord du titulaire du droit de marque ; qu'en l'espèce, comme il a déjà été indiqué, les produits argués de contrefaçon ont été importés du Japon par la société Sudco International Corp. pour le marché américain puis introduits dans l'Espace économique européen, sans l'accord de la société NGK Spark Plug Co Ltd, par la société SCPI exerçant sous l'enseigne SIFAM Trading se fournissant auprès de cette société américaine Sudco International ; que dès lors, la société japonaise NGK, reste investie du droit d'interdire la première commercialisation dans l'Espace économique européen des bougies litigieuses sans son consentement ; que, sur le surplus de l'argumentation des appelantes, l'existence d'autres contrefacteurs ne pouvant être invoquée comme cause d'excuse, c'est par moyens inopérants qu'elles se prévalent d'actes de commercialisation de ces mêmes bougies, hors circuit de distribution sélective, réalisés par un tiers au présent litige ; que la demande d'annulation du procès-verbal de constat d'huissier qu'elles ont fait dresser le 26 mars 2008 pour en rapporter la preuve devient, en conséquence, sans objet ; qu'enfin, l'appréciation de la licéité du réseau de distribution sélective est indifférente à la solution du litige puisque les produits incriminés n'ont jamais été introduits dans l'Espace économique européen avec le consentement du titulaire du droit de marque ; que, dans ces conditions le jugement déféré qui a justement retenu l'existence d'actes de contrefaçon en les leur imputant sera confirmé en ses dispositions sur ce point ; sur la concurrence déloyale : que le tribunal, en relevant que la société NGK Spark Plugs France se présentait comme ayant la charge de représenter, d'assurer la promotion et la distribution des bougies NGK en France et en considérant que les sociétés SIFAM ont cherché à détourner la clientèle de cette société en profitant, sans bourse délier, de ses investissements a, par motifs pertinents que la cour adopte, retenu l'existence de faits de concurrence déloyale commis au préjudice de la société NGK Spark Plugs France » ; 
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les demandes des sociétés NGK SPARK PLUG Co. Ltd. et NGK SPARK PLUGS FRANCE : * au titre de la contrefaçon : s'agissant de marques communautaires, il convient d'appliquer l'article 9. 1° du règlement CE n° 40/ 94 du 20 décembre 1993 qui dispose que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d'association entre le signe et la marque ; qu'en l'espèce, le 23 janvier 2008, la société NGK SPARK PLUG Co. Ltd a fait constater par huissier que sur le site internet www. sifam. fr la marque verbale NGK était reproduite sur une page dans une rubrique intitulée " marques distribuées " ; que lors de la première saisie-contrefaçon qui s'est déroulée le 17 janvier 2008 dans les locaux de la société SIFAM et de la société MBH situés ZI secteur D-128, chemin de la Digue à Saint Laurent du Var (06700), Monsieur Pierre X... qui a déclaré être gérant de ces deux sociétés, a indiqué que seule une partie des locaux est attribuée aux sociétés SIFAM et MBH composant une surface de 421, 50 m2 ; que l'huissier a cependant relevé que rien ne permettait de distinguer visuellement des sociétés indépendantes ; que l'huissier a constaté de nombreux éléments démontrant une occupation des lieux par la société SIFAM et la présence de divers produits, bougies et capuchons antiparasites de la marque NGK qui occupent une hauteur de cinq niveaux de rayonnages sur deux longueurs, la présence de plusieurs cartons de tailles diverses, cartons encore fermés portant la marque NGK, ainsi que de très nombreuses caisses remplies de produits de la marque NGK en pied de colonne des deux chaînes robotisées de stockage ; que l'huissier a indiqué que compte tenu de l'importance de ces stocks, il était matériellement impossible de faire un inventaire détaillé exhaustif des références des produits sauf à y passer plusieurs heures à plusieurs personnes ; que Monsieur X... lui ayant déclaré que la société MBH est une société holding qui ne fait que de la prestation de service et n'a pas d'activité de vente donc pas de produit et de stock, l'huissier a constaté sur une copie du bilan 2006 sur 2 pages que ce bilan de la société MBH ne faisait pas apparaître de stock ; que l'huissier a relevé sur le fichier client de la société SIFAM, à travers une recherche par sondage et au hasard, que trois exemples trouvés mettaient en évidence la vente de produits de marque NGK par la société SIFAM ; qu'il a également constaté sur des factures année 2006 du fournisseur SCPI la désignation de bougies NGK (factures des 15. 03. 2006, 31. 03. 2006 15. 04. 2006 et 30. 04. 2006) ; que lors de la seconde opération de saisie-contrefaçon qui a été réalisée le 5 février 2008 dans les locaux secondaires de la société SCPI ayant pour nom commercial SIFAM TRADING et situé...- ZI secteur D à Saint Laurent du Var (06700), Monsieur Pierre X... a déclaré être le gérant de la société SCPI ; que l'huissier de justice a constaté dans l'entrepôt la présence de divers produits, bougies de la marque NGK sur une hauteur de 5 niveaux de rayonnages sur deux longueurs ainsi que de très nombreuses caisses remplies de produits de la marque NGK en pied des colonnes des deux chaînes robotisées de stockage ; que l'huissier de justice a constaté la présence de factures et documents commerciaux relatifs à des produits NGK établis par le fournisseur de la société SCPI à savoir la société SUDCO International domiciliée aux Etats-Unis ; que Monsieur X... lui a indiqué qu'ils n'avaient qu'un fournisseur pour l'international, la société SUDCO et qu'ils avaient passé commande pour la France avec la société NGK France ; que sur les catalogues intitulées " Sifam Motorcycle Parts " 2005 et 2006 le terme " NGK " est reproduit pour commercialiser des bougies et des capuchons antiparasite ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, et notamment des constatations et des photographies prises par l'huissier de justice lors des deux opérations de saisie-contrefaçon que les marques verbale et figurative " NGK " ont été utilisées pour commercialiser des bougies et des capuchons anti-parasites se trouvant dans les locaux des sociétés SIFAM, SCPI et MBH, sans qu'il ait été possible pour l'huissier de distinguer les espaces commerciaux des trois sociétés ; que s'agissant de la commercialisation de produits identiques à ceux visés dans les enregistrements des marques et en l'absence d'éléments établissant l'accord du titulaire des marques pour une telle commercialisation en France, de tels faits constituent des actes de contrefaçon des marques " NGK " n° 000042325 et n° 000042267 commis par les sociétés SIFAM, SCPI et MBH au préjudice de la société NGK SPARK PLUG Co. Ltd, titulaire des deux marques ; * au titre des actes de concurrence déloyale : que les sociétés défenderesses commercialisent des bougies et capuchons antiparasites de la marque NGK sans l'accord de la société SPARK PLUGS FRANCE qui indique dans ses assignations être chargée en France de la représentation, de la promotion et de la distribution des bougies NGK ; que les sociétés défenderesses ont cherché à détourner la clientèle de la société NGK SPARK PLUGS FRANCE en profitant, sans bourse délier, de ses investissements, ce qui constitue des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son égard » ; 
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice du droit conféré par l'article 9, paragraphe 1er sous a) du Règlement (CE) n° 40/ 94 du 20 décembre 1994 sur la marque communautaire est réservé aux seuls cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque ; qu'en se bornant à relever que les produits authentiques commercialisés par les sociétés du Groupe SIFAM auraient été introduits dans l'espace économique européen sans l'accord de la société NGK SPARK PLUG Co. Ltd, titulaire des marques NGK, sans constater que l'usage qui a été ainsi fait de ces marques était susceptible de porter atteinte à l'une ou l'autre des fonctions de celles-ci, la Cour d'appel a violé l'article 9, paragraphe 1er sous a) du Règlement (CE) n° 40/ 94 ; 
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le consentement du titulaire d'une marque communautaire à une commercialisation dans l'Union européenne de produits revêtus de cette marque qui ont été antérieurement mis dans le commerce en dehors de l'Espace économique européen par ce titulaire ou avec son consentement peut être implicite ; qu'en retenant que la société NGK SPARK PLUG Co. Ltd n'aurait pas donné son consentement à la commercialisation des produits litigieux dans l'Espace économique européen, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel des sociétés SIFAM, SPCI et MBH signifiées le 28 juin 2010, p. 13, §. 4), si un tel consentement ne résultait pas de la présence, sur les emballages des bougies NGK préparés par la société SUDCO INTERNATIONAL USA, partenaire américain de la société NGK SPARK PLUG Co. Ltd, de mentions en langue française, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen emportera également la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a retenu que les sociétés SIFAM, SCPI et MBH ont commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société NGK SPARK PLUGS FRANCE, en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 
ALORS, ENFIN EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en vertu des principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence, le simple fait de commercialiser des produits authentiques ne constitue pas, en soi, une faute de concurrence déloyale à l'égard de celui qui assurait déjà la distribution de ces produits sur le territoire français ; que si celui qui commercialise des produits au travers d'un réseau de distribution sélective peut, dans certains cas, rechercher la responsabilité d'un revendeur non agréé, c'est à la condition d'établir la licéité de son réseau considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant ; qu'en retenant, en l'espèce, que les sociétés SIFAM, SCPI et MBH auraient commis une faute de concurrence déloyale à l'égard de la société NGK SPARK PLUGS FRANCE en commercialisant des produits revêtus de la marque NGK sans l'accord de cette société, sans constater que le réseau de distribution sélective mis en place par celle-ci et par sa société-mère NGK SPARK Co. Ltd. était licite, ce qui était contesté, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.