TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 04/19109 No MINUTE : Assignation du : 10 Décembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2006 

 DEMANDERESSE S.A. DELEAGE Zone Industrielle Sud 18 avenue du Général Ferrié - BP 7 35416 SAINT-MALO CEDEX représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 DÉFENDERESSE S.A.S STIEBEL ELTRON ... représentée par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.17 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie X..., Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge 

 assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 09 Mai 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte du 10 décembre 2004, la Société DELEAGE a fait assigner la Société STIEBEL ELTRON devant ce Tribunal en contrefaçon par imitation de sa marque INFRACABLE déposée le 16 janvier 1986 sous le no 1 339 013 en classes 9 et 11. Dans ses dernières écritures du 16 septembre 2005, la Société DELEAGE a demandé à la juridiction saisie de : Vu l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, - constater que la Société DELEAGE est titulaire de la marque INFRACABLE déposée le 16 janvier 1986 sous le no 1 339 013 dans les classes 9 et 11, - dire et juger que la Société STIEBEL ELTRON se livre, au préjudice de la Société DELEAGE, à des agissements caractérisés de contrefaçon de marque par imitation, en application de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, - valider la saisie-contrefaçon du 6 décembre 2004, En conséquence, - interdire à la Société STIEBEL ELTRON sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée l'utilisation sous quelque forme que ce soit de la dénomination IMPLACABLE à compter de la signification du jugement à intervenir, -

condamner la Société STIEBEL ELTRON à payer à la Société DELEAGE la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal afin d'évaluer le surplus des dommages et intérêts dus, - ordonner et ce à titre de supplément de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la Société DELEAGE et aux frais de la Société STIEBEL ELTRON, le coût de chacune de ces publications n'étant pas inférieur à 5.000 euros hors taxe, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la Société STIEBEL ELTRON à payer à la Société DELEAGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la Société STIEBEL ELTRON aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François GREFFE, avocat aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2005, la Société STIEBEL ELTRON a demandé au Tribunal de : - dire et juger la Société DELEAGE irrecevable et, en tout cas, mal fondée en ses demandes, - l'en débouter, - condamner la Société DELEAGE à payer à la Société STIEBEL ELTRON la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Anne LAKITS-JOSSE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. 

  MOTIFS La Société DELEAGE est spécialisée dans la fabrication de chauffage par le sol (plancher rayonnant électrique) ou par le plafond. Elle est titulaire de la marque française INFRACABLE déposée le 16 janvier 1986 sous le no 1 339 013 et renouvelée le 12 décembre 1995 dans les classes 9 et 11, pour désigner notamment des appareils

de chauffage, et exploite sous cette marque toute une gamme de planchers et plafonds chauffants. Elle fait valoir qu'elle a constaté à la fin de l'année 2000 que la Société STIEBEL ELTRON, l'un de ses principaux concurrents, commercialisait un système de plancher rayonnant sous la dénomination IMPLACABLE, ce qu'elle considère être une contrefaçon de sa marque INFRACABLE par imitation du fait des ressemblances phonétiques et visuelles des dénominations en cause. Elle a fait procéder, suivant procès-verbal de constat du 6 décembre 2004, à une saisie contrefaçon au siège de la Société STIEBEL ELTRON démontrant la réalité de cette commercialisation. Par un procès-verbal de constat dressé par l'Agence pour la Protection des Programmes le 22 novembre 2004, elle a par ailleurs fait établir que la dénomination IMPLACABLE était reproduite sur le site internet de la Société STIEBEL ELTRON. La Société STIEBEL ELTRON réplique que la marque INFRACABLE de la Société DELEAGE est très faiblement distinctive car constituée de deux mots l'un "câble" obligatoire pour désigner un câble et l'autre "infra" descriptif de l'emplacement où sont installés les câbles en vue de la réalisation d'un plancher chauffant, c'est-à-dire dans l'infrastructure, et qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les deux dénominations en présence du fait notamment de leur différence d'évocation intellectuelle, le terme implacable signifiant ce qui est inéluctable, ce à quoi on ne peut échapper et évoquant ainsi un câble dont le choix est inévitable et dont on ne peut se passer, le terme infracable évoquant au contraire un câble placé dans l'infrastructure. Elle ajoute que la dénomination IMPLACABLE peut d'autant moins être confondue avec la marque INFRACABLE qu'elle est associée au nom STIEBEL-ELTRON. Sur la contrefaçon par imitation : Aux termes de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, dans

l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". En l'espèce, les produits commercialisés par la Société STIEBEL ELTRON sous la dénomination IMPLACABLE, à savoir des appareils de chauffage, sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque INFRACABLE de la Société DELEAGE. Il s'agit même dans les deux cas de chauffage par le sol au moyen de câbles chauffants. Contrairement à ce que soutient la Société STIEBEL ELTRON, il apparaît au vu des pièces versées aux débats que la dénomination IMPLACABLE est utilisée seule sans être associée à la dénomination sociale de la société défenderesse, si bien qu'il convient d'examiner IMPLACABLE, dénomination seconde, au regard de INFRACABLE, marque première. La marque de la Société DELEAGE est composée du terme "câble", certes nécessaire pour désigner un câble, lequel est en l'espèce un élément essentiel du système de chauffage en cause et n'est pas susceptible en tant que tel d'appropriation, et du préfixe "infra". La dénomination utilisée par la Société STIEBEL ELTRON est composée du même terme câble et du préfixe "impla". Il s'agit donc de deux dénominations construites de la même façon, le terme câble précédé d'un terme sans aucune signification pour "impla" et sans signification directe avec le produit commercialisé pour "infra", s'agissant d'un adverbe voulant dire "plus bas dans le texte, ci-dessous". A cet égard, la marque INFRACABLE ne saurait être considérée comme descriptive du produit commercialisé sous cette marque, comme le laisse entendre la Société STIEBEL ELTRON en prétendant qu'il s'agit d'une marque faiblement distinctive. Ainsi sur le plan visuel, les deux dénominations sont constituées d'un seul mot, comportent le même nombre de lettres (10 lettres), commencent par une syllabe quasi identique. Sur le plan sonore, elles sont trisyllabiques présentant le même rythme dans la

prononciation, composées du même nombre de voyelles et de consonnes situées au même emplacement dans le mot et si l'on s'appesantit sur les préfixes, élément distinctif de chacune des deux dénominations, commençant par la même syllabe d'attaque et le même son central "a". Les deux dénominations comportent donc des ressemblances visuelles et phonétiques majeures que leur différence intellectuelle ne permet pas de distinguer, dès lors que la signification propre de la dénomination IMPLACABLE au sens d'inexorable est sans lien avec le produit commercialisé et que la dénomination INFRACABLE est sans signification particulière, le lien entre infra et infrastructure ne se manifestant pas immédiatement. Ainsi il apparaît sur le plan conceptuel que la différence ne peut se révéler qu'au prix d'un effort d'analyse auquel le consommateur frappé par les ressemblances visuelles et phonétiques des deux dénominations n'est pas prêt à se livrer. En conséquence, eu égard à la même impression d'ensemble se dégageant des deux signes, ce qui est source de confusion pour le public s'agissant de produits strictement identiques, la contrefaçon par imitation de la marque INFRACABLE par la dénomination IMPLACABLE est constituée. Enfin, le fait que la requérante ait tardé à engager la présente action ne peut valoir absence de fondement à l'action en contrefaçon, et ce d'autant que la Société DELEAGE a clairement fait savoir suivant une mise en demeure de décembre 2000 qu'elle n'entendait pas tolérer l'utilisation de la dénomination IMPLACABLE. Tout au plus la tardiveté de l'action ne peut- elle avoir une incidence que sur l'évaluation du préjudice. Sur les mesures réparatrices : Il convient d'interdire sous astreinte à la Société STIEBEL ELTRON de faire utilisation de la dénomination IMPLACABLE pour désigner des appareils de chauffage, et ce comme indiqué au dispositif du présent jugement. En réparation du préjudice subi et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise eu

égard aux éléments d'information recueillis lors de la saisie-contrefaçon sur le chiffre d'affaires réalisé par la société défenderesse et la marge pratiquée sur les produits en cause, et compte tenu également de la durée sur laquelle s'est développée la contrefaçon, de la réaction cependant tardive de la requérante et enfin de ce que la marque n'est pas le seul élément déterminant pour le consommateur dans l'achat d'un produit, il sera alloué à la Société STIEBEL ELTRON la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera fait droit à la mesure de publication sollicitée dans les termes du dispositif du présent jugement. Sur l'exécution provisoire : Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'exécution provisoire de la présente décision n'apparaît pas nécessaire. Sur Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Il convient de condamner la Société STIEBEL ELTRON qui succombe à verser à la Société DELEAGE la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. 

  PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en commercialisant des appareils de chauffage sous la dénomination IMPLACABLE, la Société STIEBEL ELTRON a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque INFRACABLE no 1 339 013 dont la Société DELEAGE est propriétaire, Interdit en conséquence à la Société STIEBEL ELTRON l'utilisation de la dénomination IMPLACABLE pour les produits susvisés, et ce sous astreinte de 300 euros (trois cents euros) par infraction constatée, astreinte commençant à courir deux mois après la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Condamne la Société STIEBEL ELTRON à payer à la Société

DELEAGE la somme de 30.000 euros (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Autorise la Société DELEAGE à faire publier le dispositif du présent jugement devenu définitif dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais de la Société STIEBEL ELTRON, dans la limite de 3.000 euros (trois mille euros) HT par insertion, Condamne la Société STIEBEL ELTRON à verser à la Société DELEAGE la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la Société STIEBEL ELTRON aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître François GREFFE, avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 20 Septembre 2006 Le Greffier Le Président