LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt irrévocable a été rendu le 9 décembre 1992 entre, d'une part, la société anonyme X..., aux droits de laquelle est la société X..., et, d'autre part, M. Max X... et la société Max X..., dont il est le gérant, à propos de la validité d'une marque "X... Max", déposé par M. Max X... en 1982, au regard des droits attachés à la marque d'usage "X...", dont la partie demanderesse était titulaire afin de désigner des produits ou services identiques ou similaires ; que cet arrêt a décidé que les défendeurs ne pourraient "employer pour un usage commercial le patronyme X... à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, et dans leurs papiers d'affaires et publicités et emballages, qu'en le faisant précéder immédiatement sur la même ligne du prénom Max dans les mêmes caractères de mêmes dimensions de même couleur et de même tonalité et en y ajoutant, immédiatement en dessous, en caractère lisibles, l'adresse ou les adresses de leur(s) établissement(s)" ; que, constatant que M. Max X... avait, le 12 février 1993, déposé une marque "Max X...", enregistrée sous le n° 94.454.998, la société X... a agi, le 30 décembre 1999, en annulation de cet enregistrement, contrefaçon de la marque "X...", et, à titre subsidiaire, en renforcement de la protection contre le risque de confusion entre les marques en présence ; qu'elle a en outre demandé la condamnation de la société Max X... au paiement de dommages-intérêts en raison de divers manquements aux dispositions de l'arrêt du 9 décembre 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables, pour cause de forclusion par tolérance, ses actions en nullité et en contrefaçon, alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas effectué de bonne foi le dépôt d'une marque dont le déposant sait qu'elle méconnaît des droits antérieurs ; qu'en décidant que n'était pas démontrée la mauvaise foi de M. Max X..., qui a déposé la marque "Max X..." sans aucune mention de l'adresse de ses établissements, postérieurement à l'arrêt de la cour de Paris du 9 décembre 1992 ayant décidé qu'il ne pourrait employer le nom X... à titre de marque qu'en le faisant précéder immédiatement sur la même ligne du prénom Max dans les mêmes caractères, de même dimension, de même couleur et de même tonalité en y ajoutant immédiatement en dessous en caractères lisibles l'adresse où les adresses de ses établissements, la cour d'appel, qui a énoncé que M. Max X... avait respecté la réglementation prévue par la cour d'appel au moins pour la dénomination, le nom X... étant précédé du prénom Max dans les mêmes caractères et le même graphisme, a violé les articles L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que le dépôt d'une marque constitue un usage commercial de la marque ; que pour décider qu'il n'était pas prouvé que la marque "Max X..." n° 93 454 998, déposée postérieurement à l'arrêt du 9 décembre 1992 qui avait jugé que M. Max X... et la société Max X... ne pourraient employer pour un usage commercial le patronyme X... à titre de marque que dans les conditions qu'il prévoyait, notamment en ajoutant immédiatement en dessous l'adresse ou les adresses de leur établissement, avait été déposée de mauvaise foi, la cour d'appel ne pouvait énoncer que le dépôt de la marque "Max X..." n'avait pas le caractère d'un usage de la marque à titre commercial sans violer les articles L. 712-1, L. 713-3, L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que dans son arrêt du 9 décembre 1992, la cour d'appel, réglementant l'usage du nom X..., a décidé que M. Max X... et la société Max X... ne pourraient employer pour un usage commercial le patronyme X... à titre de marque que dans les conditions qu'il a prescrites, notamment en ajoutant immédiatement en dessous l'adresse ou les adresses de leurs établissements ; que cette réglementation n'excluant pas le dépôt à titre de marque d'une dénomination incluant le patronyme X..., la cour d'appel ne pouvait énoncer que cette réglementation était limitée à l'usage commercial de la marque dont M. Max X... était alors titulaire, laquelle, lorsqu'elle était exploitée, devait être accompagnée de l'adresse de ses établissements, à l'exclusion du dépôt d'une marque incluant le patronyme X..., sans méconnaître les termes de cet arrêt, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt du 9 décembre 1992 a rejeté l'action en nullité d'une précédente marque "X... Max", déposée sans mention d'adresse, et s'est borné à régler "l'emploi à titre commercial" de cette marque, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître les termes de cette décision, que la réglementation résultant de cet arrêt était limitée à l'usage commercial de la marque qui, lorsqu'elle était exploitée, devait être accompagnée de l'adresse des établissements, et exclure que le simple dépôt du signe, dépourvu de cette précision, soit en l'espèce de nature à constituer un acte d'usage à titre commercial, propre à caractériser la mauvaise foi du déposant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au renforcement de la réglementation de l'usage de la dénomination X... résultant de l'arrêt du 9 décembre 1992, ainsi qu'à l'interdiction de la cession des droits sur la marque "Max X...", alors, selon le moyen :
1°/ que le titulaire d'une marque antérieure est en droit de demander que l'usage d'une marque postérieure insusceptible d'une action en nullité en raison de l'acquisition de la forclusion par tolérance soit réglementé de manière à éviter toute confusion avec la marque antérieure et de demander l'interdiction du transfert de la marque prohibée à un tiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit être appliqué à la lumière de l'article 9 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
2°/ que la cour d'appel ayant, dans son arrêt du 9 décembre 1992, réglementé l'usage commercial du nom X... dans les rapports des parties au litige, aucune limitation des droits d'un éventuel cessionnaire de la marque "Max X..." n° 93 454 998, déposée postérieurement, ne pourrait résulter de cet arrêt ; qu'en énonçant que les effets de la réglementation de l'usage de la dénomination Max X... prévus par l'arrêt du 9 décembre 1992 subsisteraient à l'encontre d'un cessionnaire, la cour d'appel a méconnu les termes et la portée de cet arrêt en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant exactement, par motif adopté, que l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle n'est applicable qu'afin de réglementer l'usage antérieur d'une dénomination sociale, d'un nom commercial, d'une enseigne, ou d'un nom, et non celui d'une marque valide, la cour d'appel a justifié sa décision de rejeter une demande qui, sous couvert d'obtenir une meilleure distinction entre des signes proches, avait pour objet d'étendre le champ de protection attaché à une marque en obtenant de limiter les modalités d'usage d'une autre marque ;
Et attendu, d'autre part, que dans ces conditions, le moyen s'attaque, pour le surplus, à un motif erroné, mais surabondant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1315 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la seule somme de 150 000 euros le montant des dommages-intérêts qu'elle a condamné la société Max X... à lui payer à la société X... en raison de ses manquements à la réglementation prévue par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992, l'arrêt retient qu'il ne peut ainsi être reproché à la société Max X... de ne pas inscrire sur l'enseigne de chacun de ses établissements l'adresse de tous, l'enseigne désignant l'entreprise dans sa localisation géographique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en obligeant la société Max X... à "n'employer pour un usage commercial le patronyme X... à titre d'enseigne qu'en y ajoutant immédiatement en dessous en caractère lisibles l'adresse ou les adresses de leur(s) établissement(s)", l'arrêt du 9 décembre 1992 établit, dans les rapports entre les parties une sujétion particulière indifférente à la fonction générale de l'enseigne, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté le grief adressé par la société X... à la société Max X..., et pris de l'absence d'inscription sur l'enseigne de chacun de ses établissements l'adresse de tous, et ainsi fixé à la seule somme de 150 000 euros le montant des dommages-intérêts qu'elle a condamné la société Max X... à payer à la société X... en raison des manquements à la réglementation prévue par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992, l'arrêt rendu le 18 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Max X... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables l'action exercée par la société X... en nullité de la marque MAX X... n° 93 454 998 déposée le 12 février 1993 et l'action en contrefaçon de la marque n° 1 2 90 999 dont est titulaire la société X... en raison du dépôt de la marque MAX X... n° 93 454 998 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle « seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L.711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans » ; qu'il n'est pas contesté par la société appelante qu'elle a agi plus de cinq ans après avoir eu connaissance de l'existence de la marque objet du dépôt du 12 février 1993 ; qu'elle a, en effet, demandé la nullité, par assignation du 30 décembre 1999, alors qu'un procès-verbal portant sur l'usage critiqué (ce qui prouve que la société X... avait, à tout le moins, connaissance de cette marque à cette date) avait été établi le 2 février 1994 ; qu'il n'est plus, par ailleurs, prétendu en appel que le délai de cinq ans susvisé aurait été interrompu par les constats d'huissier effectués ; qu'elle soutient qu'ayant agi de mauvaise foi, les intimés ne peuvent se prévaloir de la forclusion par tolérance ; que, cela exposé, la mauvaise foi doit être démontrée par ceux qui s'en prévalent ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, Monsieur Max X... a, au moins pour la dénomination, respecté la réglementation imposée par la cour puisqu'il devait faire précéder le nom de X... de son prénom Max dans les mêmes caractères et le même graphisme, ce qu'il a fait ; qu'en outre, comme l'a souligné le tribunal, la réglementation en cause concernait l'usage de la marque à titre commercial, ce qui doit être entendu dans un usage de la marque dans ses relations avec la clientèle et non dans le seul dépôt de marque, étant observé que la cour n'a pas prononcé la nullité de la marque dont était alors titulaire Monsieur Max X... ; qu'il n'est ainsi pas établi que le dépôt de la marque en 1993 aurait été effectué de mauvaise foi, dans l'intention de porter atteinte aux droits de la société X... sur la marque X... ; que le jugement sera sur ce point confirmé ; qu'en conséquence de l'irrecevabilité de l'action en nullité, la marque étant valable, l'action en contrefaçon de la marque notoire visée en page 13 des conclusions des appelants par le dépôt de marque MAX X... ne peut davantage prospérer, étant observé que par application des dispositions de l'article L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle la forclusion par tolérance est également acquise ; que l'action en contrefaçon de la marque notoire n° 1 290 999 de la société X... du fait de l'usage de la dénomination MAX X... est, comme l'opposent les intimés également prescrite du fait de la forclusion par tolérance prévue par l'article L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (arrêt attaqué, p. 5, al. 5 et dernier al. ; p. 6 al. 1 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « du fait de l'absence d'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour de PARIS du 9 décembre 1992 s'agissant de la marque MAX X... déposée le 12 février 1993 d'une part, d'autre part du fait que cet arrêt n'annule en aucun cas un dépôt de marque ni ne déclare une marque illicite mais dit que la marque objet de l'arrêt ne pourra être utilisée qu'avec le prénom Max sur la même ligne, dans les mêmes caractères, de la même dimension et de la même couleur et tonalité que X..., le dépôt ne peut qu'être déclaré de bonne foi ; que force est de constater d'ailleurs que Monsieur Max X... a respecté, lors du dépôt de la nouvelle marque en 1993, ces conditions, bien que l'arrêt n'ait pas autorité de chose jugée sur cette marque, le prénom et le nom étant sur la même ligne, dans les mêmes caractères de la même dimension et de la même couleur et tonalité que X... ; que la réglementation du patronyme X... fixée par la Cour d'appel de PARIS ne s'applique pas au dépôt de marque, contrairement aux allégations de la société demanderesse, mais à l'usage commercial que doit faire Monsieur X... de sa marque, laquelle, lorsqu'elle est exploitée telle qu'elle a été déposée, doit être accompagnée de l'adresse ou des adresses des établissements propriété de Monsieur Max X... (jugement p. 8, al. 3 à 5) ;
ALORS, d'une part, QUE n'est pas effectué de bonne foi le dépôt d'une marque dont le déposant sait qu'elle méconnaît des droits antérieurs ; qu'en décidant que n'était pas démontrée la mauvaise foi de Monsieur Max X... qui a déposé la marque MAX X... sans aucune mention de l'adresse de ses établissements, postérieurement à l'arrêt de la Cour de PARIS du 9 décembre 1992 ayant décidé qu'il ne pourrait employer le nom X... à titre de marque qu'en le faisant précéder immédiatement sur la même ligne du prénom Max dans les mêmes caractères, de même dimension, de même couleur et de même tonalité en y ajoutant immédiatement en dessous en caractères lisibles l'adresse où les adresses de ses établissements, la cour d'appel, qui a énoncé que Monsieur Max X... avait respecté la réglementation prévue par la cour d'appel au moins pour la dénomination, le nom X... étant précédé du prénom Max dans les mêmes caractères et le même graphisme, a violé les articles L.714-3 et L716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, d'autre part, QUE le dépôt d'une marque constitue un usage commercial de la marque ; que pour décider qu'il n'était pas prouvé que la marque MAX X... n° 93 454 998, déposée postérieurement à l'arrêt du 9 décembre 1992 qui avait jugé que Monsieur Max X... et la société MAX X... ne pourraient employer pour un usage commercial le patronyme X... à titre de marque que dans les conditions qu'il prévoyait, notamment en ajoutant immédiatement en dessous l'adresse ou les adresses de leur établissement, avait été déposée de mauvaise foi, la cour d'appel ne pouvait énoncer que le dépôt de la marque MAX X... n'avait pas le caractère d'un usage de la marque à titre commercial sans violer les articles L.712-1, L.713-3, L.714-3 et L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, enfin, QUE dans son arrêt du 9 décembre 1992, la cour d'appel, réglementant l'usage du nom X..., a décidé que Monsieur Max X... et la société MAX X... ne pourraient employer pour un usage commercial le patronyme X... à titre de marque que dans les conditions qu'il a prescrites, notamment en ajoutant immédiatement en dessous l'adresse ou les adresses de leurs établissements ; que cette réglementation n'excluant pas le dépôt à titre de marque d'une dénomination incluant le patronyme X..., la cour d'appel ne pouvait énoncer que cette réglementation était limitée à l'usage commercial de la marque dont Monsieur Max X... était alors titulaire, laquelle, lorsqu'elle était exploitée, devait être accompagnée de l'adresse de ses établissements, à l'exclusion du dépôt d'une marque incluant le patronyme X..., sans méconnaître les termes de cet arrêt, en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société X... tendant au renforcement de la réglementation de l'usage de la dénomination X... résultant de l'arrêt de la Cour de PARIS du 9 décembre 1992 et à la réglementation de la marque MAX X... n° 93 454 998 en ce sens que soit interdite l'utilisation de la dénomination MAX X... dans la forme graphique (typographie, couleurs, présentation) identique ou similaire à celle sous laquelle est exploitée la marque X... par son titulaire et que soit interdite la cession des droits sur la marque MAX X... ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de saisine de la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle dès lors que lorsqu'une action est déclarée irrecevable, les demandes liées directement à cette action ne sont pas davantage recevables et qu'en conséquence une réglementation de la marque déposée le 12 février 1993 et une demande d'interdiction de cession de celle-ci ne peuvent prospérer, étant précisé que les effets de la réglementation de l'usage de l'expression MAX X... prévue par l'arrêt du 9 décembre 1992 subsiste à l'encontre d'un cessionnaire (arrêt attaqué, p. 6, al. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L.713-6 invoqué n'est applicable que pour réglementer l'usage antérieur d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne, d'un nom patronymique employé de bonne foi opposés à une marque enregistrée ; qu'il ne peut être appliqué pour réglementer l'usage d'une marque valide opposée à une autre marque valide, sans qu'il soit utile de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communauté européennes » (jugt. p. 9, al. 6 et 7) ;
ALORS, d'une part, QUE le titulaire d'une marque antérieure est en droit de demander que l'usage d'une marque postérieure insusceptible d'une action en nullité en raison de l'acquisition de la forclusion par tolérance soit réglementé de manière à éviter toute confusion avec la marque antérieure et de demander l'interdiction du transfert de la marque prohibée à un tiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, tel qu'il doit être appliqué à la lumière de l'article 9 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel ayant, dans son arrêt du 9 décembre 1992, réglementé l'usage commercial du nom X... dans les rapports des parties au litige, aucune limitation des droits d'un éventuel cessionnaire de la marque MAX X... n° 93 454 998, déposée postérieurement, ne pourrait résulter de cet arrêt ; qu'en énonçant que les effets de la réglementation de l'usage de la dénomination MAX X... prévus par l'arrêt du 9 décembre 1992 subsisteraient à l'encontre d'un cessionnaire, la cour d'appel a méconnu les termes et la portée de cet arrêt en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR limité à la somme de 150.000 le montant des dommages-intérêts qu'elle a condamné la société MAX X... à payer à la société X... en raison des manquements à la réglementation prévue par l'arrêt de la Cour de PARIS du 9 décembre 1992 ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a exactement retenu que plusieurs des agissements reprochés à la société MAX X... n'étaient pas imputables à cette société et que d'autres n'avaient pas de caractère fautif ; qu'il ne peut ainsi être reproché à la société MAX X... de ne pas inscrire sur l'enseigne de chacun de ses établissements l'adresse de tous, enseigne désignant l'entreprise dans sa localisation géographique (arrêt p. 6 dernier al.) ;
ALORS, d'une part, QUE tout jugement doit être motivé ; que les premiers juges n'ayant relevé aucun motif ni en ce qui concerne le prétendu défaut d'imputabilité de certains manquements invoqués ni en ce qui concerne l'absence prétendue de caractère fautif d'autres manquements, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer à la décision de première instance sans priver sa décision de motifs, en violation des articles 455 et 955 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel ayant décidé dans son arrêt du 9 décembre 1992, que l'usage commercial du nom X... à titre d'enseigne devait être immédiatement suivi de la mention de l'adresse ou des adresses des établissements de Monsieur Max X... et de la société MAX X..., la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il ne pouvait être reproché à la société MAX X... de ne pas inscrire sur l'enseigne de chacun de ses établissements l'adresse des autres sans méconnaître la chose jugée par cet arrêt, en violation des articles 480 du Code de Procédure Civile et 1315 du Code civil.