LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 227 F-D
Pourvois n°
E 18-26.388
H 19-16.688 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021
I - 1°/ La société H... A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. W... A..., domicilié [...] ,
3°/ La société civile d'exploitation de la marque W... A... (SCEMMP), dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 18-26.388 contre un arrêt (n° RG : 15/01320) rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
II - La société A..., société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° H 19-16.688 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société H... A..., société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° E 18-26.388 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° H 19-16-688 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. A..., de la société civile d'exploitation de la marque W... A... et de la société H... A..., de Me Bertrand, avocat de la société A..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 18-26.388 et n° H 19-16.688 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2018), la société A... est titulaire de la marque « A... » n° 1 290 999, déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 4 décembre 1974 et régulièrement renouvelée depuis lors, pour désigner les pains, biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiseries.
3. La société H... A..., qui exerce l'activité de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, confiserie à Lyon et a pour président M. H... A..., exploite la marque « W... A... » n° 93 454 998, déposée à l'INPI le 12 février 1993 par M. W... A... et régulièrement renouvelée depuis lors, en vertu d'un contrat de licence conclu le 24 novembre 2009 par la société W... A... avec la société civile d'exploitation de la marque W... A... (la SCEMMP), actuellement propriétaire de cette marque, contrat de licence qui a été publié au registre de l'INPI le 19 mai 2010.
4. A l'occasion d'un litige qui avait opposé B... A... et la société A... à M. W... A... et à la société W... A..., ayant pour objet d'interdire à ces derniers l'usage du patronyme « A... » et d'obtenir l'annulation de la marque « A... W... » n° 1 196 178, déposée le 2 février 1982, dans le commerce du pain et de l'activité de boulangerie, un arrêt du 9 décembre 1992, devenu irrévocable, a rejeté la demande d'annulation de cette marque et réglementé l'usage du patronyme et de la marque en ces termes : « Dit que M. W... A... et la Sarl W... A... ne pourront employer pour un usage commercial le patronyme A... à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et dans leurs papiers d'affaires et publicités et emballages, qu'en le faisant précéder immédiatement sur la même ligne du prénom W... dans les mêmes caractères de mêmes dimensions de même couleur et de même tonalité, et en y ajoutant immédiatement en dessous en caractères lisibles l'adresse ou les adresses de leurs établissements ».
5. Soutenant que l'usage, par la société H... A..., de sa dénomination sociale et de son enseigne constituait une contrefaçon de la marque « A... » et reprochant à cette société de faire un usage de la marque « W... A... » non conforme à la réglementation prévue par l'arrêt du 9 décembre 1992, la société A... l'a assignée, en demandant l'interdiction de toute exploitation de la dénomination « A... », notamment sous les formes « H... A... » ou « W... A... », la condamnation de cette société au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que des mesures de publication et de dépose et destruction de tous éléments des devantures des boutiques et des supports de marketing et de communication de la société H... A....
6. M. W... A... et la SCEMMP sont intervenus volontairement à cette instance.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° E 18-26.388 et le troisième moyen du pourvoi n° H 19-16.688, ci-après annexés :
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 19-16.688
Enoncé du moyen
8. La société A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour contrefaçon par usage de la dénomination « H... A... », alors :
« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société A... faisait valoir que le caractère notoire antérieur de la marque "A..." était nécessairement exclusif de la bonne foi invoquée par la société H... A... ; qu'en affirmant que la bonne foi de la société H... A... dans l'emploi du patronyme de son dirigeant était établie, de sorte qu'elle était fondée à invoquer l'exception d'homonymie prévue par l'article L. 713-6, a) du code de la propriété intellectuelle, sans répondre aux écritures de la société A... soulignant le caractère notoire de la marque « A... », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que pour que l'exception prévue par l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle joue au profit d'une personne morale, il est nécessaire que le titulaire du patronyme identique ou similaire à la marque exerce, à l'intérieur de la personne morale, de réelles fonctions de contrôle et de direction ; qu'en se bornant à affirmer que "H... A... exerce réellement au sein de la société H... A... des fonctions de contrôle et de direction" sans expliciter le contenu de ces fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
9. Après avoir relevé qu'il ressort des statuts de la société H... A... et de l'extrait K bis de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés que M. H... A... est l'actionnaire majoritaire et le président de cette société, l'arrêt retient que les propres pièces de la société A..., tels les extraits d'articles de journaux, établissent que M. H... A... exerce réellement des fonctions de contrôle et de direction au sein de la société H... A... et que rien ne permet d'affirmer qu'il a agi comme prête-nom en vue de permettre à celle-ci d'utiliser frauduleusement le patronyme "A..." dans sa dénomination sociale. Par ces seuls motifs, dont elle a déduit que la société H... A... avait, de bonne foi, utilisé le patronyme de son dirigeant, de sorte qu'elle était fondée à invoquer l'exception d'homonymie prévue par l'article L. 713-6 a) du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux écritures de la société A... soulignant le caractère notoire de la marque "A...", dans la mesure où, contrairement au postulat de la première branche, cette notoriété n'était pas nécessairement exclusive de la bonne foi invoquée par la société H... A..., ni d'expliciter le contenu des fonctions de contrôle et de direction dont elle avait vérifié la réalité, a légalement justifié sa décision.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 18-26.388, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. La société H... A..., M. W... A... et la SCEMMP font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'utilisation de la dénomination « H... A... » à titre de dénomination sociale par la société H... A... SAS ne portait pas atteinte aux droits de la société A... SAS sur la marque « A... » dont elle est titulaire, alors « qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison de la notoriété de la dénomination "A...", l'adjonction en mêmes caractères du prénom "H..." n'était pas par elle-même de nature à dissiper toute confusion dans l'esprit du consommateur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
12. Après avoir constaté que les produits fabriqués et commercialisés par la société H... A... sont identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque « A... », l'arrêt retient qu'il ressort de la comparaison des signes en présence, pris dans leur globalité, qu'ils ont en commun la dénomination, identique, « A... », laquelle constitue le seul élément de la marque antérieure et l'un des deux éléments verbaux du signe contesté, et que la différence tenant à l'ajout du terme « H... » n'est pas de nature à atténuer les ressemblances visuelles et phonétiques ainsi mises en évidence, dans la mesure où la dénomination « A... » est distinctive au regard des produits et services en cause et a un caractère dominant au sein du signe contesté, dans lequel le terme « H... » apparaît comme un prénom se rapportant au nom de la famille A.... Il en déduit qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes pour un consommateur d'attention moyenne. En l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° E 18-26.388
Enoncé du moyen
14. La société H... A..., M. W... A... et la SCEMMP font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. W... A... et la SCEMMP et de déclarer leur demande reconventionnelle irrecevable, alors « que l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; que cet appel peut être formé en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevable l'appel incident de M. W... A... et la SCEMMP, après avoir constaté qu'ils avaient été parties en première instance, ce dont il s'inférait qu'ils pouvaient en tout état de cause former un appel provoqué contre la société A..., peu important que celle-ci ne les ait pas intimés dans son appel principal formé contre la société H... A..., la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 549 et 550 du code de procédure civile :
15. Il résulte de la combinaison de ces textes que toute personne ayant été partie en première instance peut, en tout état de cause, et sous réserve des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, former un appel incident provoqué par l'appel principal.
16. Pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. W... A... et la SCEMMP et, par voie de conséquence, leur demande reconventionnelle, l'arrêt retient qu'ils n'ont été intimés ni par la société A... ni par la société H... A... et qu'ils n'ont pas interjeté appel du jugement.
17. En statuant ainsi, en faisant dépendre la recevabilité de l'appel provoqué de la qualité d'intimé de la partie qui l'a interjeté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevables l'appel incident formé par M. W... A... et la SCEMMP et leur demande reconventionnelle entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif condamnant la société H... A... pour actes de contrefaçon de la marque « A... » par un usage de la marque « W... A... » non conforme à la réglementation définie par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 1992, dans la mesure où les prétentions de M. W... A... et de la SCEMMP relatives à cette réglementation n'ont pas été examinées.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement qui avait dit que l'utilisation de la dénomination « H... A... » à titre de dénomination sociale par la société H... A... SAS ne portait pas atteinte aux droits de la société A... SAS sur la marque « A... » dont elle est titulaire et en ce qu'il déboute la société A... de sa demande de dommages-intérêts pour contrefaçon par usage de la dénomination « H... A... » et de sa demande tendant à interdire à la société H... A... toute exploitation de la dénomination « A... », ainsi que toute utilisation de la dénomination « A... » en tant qu'élément de sa dénomination sociale, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société A... et la condamne à payer à la société H... A..., M. W... A... et à la société civile d'exploitation de la marque W... A... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° E 18-26.388 par la SCP Alain Bénabent,
avocat aux Conseils, pour la société H... A..., M. A... et la société civile d'exploitation de la marque W... A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur la recevabilité de l'appel incident)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par M. W... A... et la société civile d'exploitation de la Marque « W... A... » et d'avoir déclaré leur demande reconventionnelle irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « W... A... et la SCEMMP n'ont pas été intimés par la société A..., ni même par la société H... A... ; qu'ils n'ont pas interjeté appel du jugement ; qu'ayant été partie en première instance, ils ne peuvent, au regard de l'article 554 du code de procédure civile, intervenir en cause d'appel ; que dans ces conditions, est irrecevable leur appel incident et, par voie de conséquence, leur demande reconventionnelle » ;
ALORS QUE l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; que cet appel peut être formé en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevable l'appel incident de M. W... A... et la SCEMMP, après avoir constaté qu'ils avaient été parties en première instance, ce dont il s'inférait qu'ils pouvaient en tout état de cause former un appel provoqué contre la société A..., peu important que celle-ci ne les ait pas intimés dans son appel principal formé contre la société H... A..., la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Sur l'usage de la dénomination « H... A... » à titre de dénomination sociale par la SAS H... A...)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a dit que l'utilisation de la dénomination « H... A... » à titre de dénomination sociale par la société H... A... SAS ne porte pas atteinte aux droits de la société A... SAS sur la marque « A... » dont elle est titulaire ;
AUX MOTIFS QUE « selon le dernier alinéa de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, si l'utilisation de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne par un tiers de bonne foi employant son nom patronymique porte atteinte aux droits du titulaire de l'enregistrement d'une marque, celui-ci peut demander qu'elle soit limitée ou interdite ; qu'il n'est pas contesté que les produits fabriqués et commercialisés par la société H... A... sont identiques ou similaires à ceux qui figurent dans l'acte de dépôt de la marque A... ; que constitue un risque de confusion le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; qu'en l'espèce, il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe « H... A... » comporte deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure « A... » en comporte un seul ; que ces signes ont en commun une dénomination A.../A..., prononcée de manière identique, et qui comporte les mêmes lettres placées dans le même ordre et le même rang, mettant ainsi en évidence des ressemblances visuelles et phonétique ; que certes, ces deux signes diffèrent par la présence du terme H... dans le signe contesté ; que cependant, la dénomination A.../A... est distinctive au regard des produits et services en cause, et la dénomination A... a un caractère dominant au sein du signe contesté, le terme H... apparaissant comme un prénom se rapportant au nom de la famille A... ; que dans ces conditions, il existe un risque de confusion entre ces deux signes, pour un consommateur d'attention moyenne, au détriment de la marque A... ; que le fait que la société H... A... utilise la marque W... A... comme nom commercial et enseigne, ne fait pas disparaître ce risque de confusion, dès lors que la dénomination sociale doit figurer sur des documents tels que des factures, ou devis, et qu'un consommateur, en sollicitant de tels documents, qui ne sont pas réservés aux fournisseurs de l'entreprise, peut être ainsi conduit à prendre connaissance de la dénomination sociale de la société H... A... » ;
1°/ ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée en tenant compte de la localisation géographique du public pertinent ; que les exposants faisaient valoir que la société H... A... exploitait son activité de boulangerie uniquement à Lyon de sorte qu'il ne pouvait y avoir aucun risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen avec les produits proposées au public sous la marque « A... », réalisées dans des boulangeries exclusivement implantées à Paris ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un risque de confusion entre la dénomination sociale « H... A... » et la marque « A... », sans tenir compte de la localisation géographique du public pertinent, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si, en raison de la notoriété de la dénomination « A... », l'adjonction en mêmes caractères du prénom « H... » n'était pas par elle-même de nature à dissiper toute confusion dans l'esprit du consommateur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Sur l'usage de la marque « W... A... » par la SAS H... A...)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a jugé que la société H... A... avait commis des actes de contrefaçon de la marque « A... » en utilisant à titre d'enseigne de ses boulangeries à Lyon, la marque « W... A... » de manière non conforme à la réglementation définie par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992 et en ce qu'il a, en conséquence, ordonné à la société H... A... de cesser de faire un usage de la marque « W... A... » de manière non conforme à la réglementation définie par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard applicable passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, d'avoir condamné la société H... A... à payer à la société A... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir autorisé la publication de la décision dans trois journaux au choix de la société A... et aux frais de la société H... A..., dans la limite de 3.500 euros HT par insertion ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'usage de son patronyme par un homonyme comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne peut constituer une contrefaçon s'il contrevient à une décision judiciaire réglementant ou l'interdisant ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux établis par Maître N..., huissier de justice, des 30 mars 2006, 27 juin 2007 et 24 juillet 2009, qu'aucune adresse d'établissement n'était inscrite lors de ces constats sur les enseignes "W... A..." apposées sur la devanture des deux établissements lyonnais de la société H... A... (sis [...] ) ; que celle-ci, qui, à ces dates, exploitait la marque "W... A...", en vertu d'une autorisation donnée par son titulaire, ainsi qu'elle le soutient, était soumise de ce fait à la réglementation de son usage fixée dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992 ; qu'en s'abstenant d'y faire figurer les établissements de la société W... A..., ainsi que les siens, elle a contrevenu à cette réglementation, commis en conséquence une contrefaçon et engagé de ce fait sa responsabilité civile envers la société A..., bénéficiaire de cette réglementation ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne à la société H... A..., sous astreinte, de cesser de faire un usage de la marque "W... A..." de manière non conforme à la réglementation définie par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992 » ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « l'usage de la marque "W... A..." est réglementée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 9 décembre 1992 en ce que, pour l'usage commercial à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et dans les papiers d'affaires et publicités, emballages, le patronyme A... doit être précédé immédiatement sur la même ligne du prénom W... dans les mêmes caractères de mêmes dimensions, de même couleurs et de même tonalité en y ajoutant immédiatement en-dessous en caractères lisibles l'adresse ou les adresses de leur(s) établissement(s) ; qu'or, constitue une contrefaçon l'usage de la marque non conforme à cette réglementation ; que par conséquent, la société A... SAS est en droit d'agir contre l'usage de la marque "W... A...", quand bien même elle n'est pas titulaire de cette marque ; qu'il ressort des pièces produites aux débats, que le 24 novembre 2009, la société civile d'exploitation de la marque "W... A..." a consenti à la société H... A... SAS, un contrat de licence sur cette marque dont elle est titulaire ; que le contrat de licence vise expressément la réglementation de la marque définie par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992, lequel est annexé au contrat ; que ce contrat de licence a été publié au registre national des marques le 19 mai 2010 ; que s'agissant de la période antérieure au contrat de licence, Monsieur W... A... indique avoir donné l'autorisation à la société H... A... SAS de faire usage de la marque "W... A..." dont il était alors titulaire ; que le fait que cette autorisation n'ait pas été publiée au Registre national des marques ne prive pas cette autorisation de ses effets à l'égard de la société H... A..., mais la rend simplement inopposable aux tiers ; que dès lors, la société H... A... a le droit de faire usage de la marque "W... A...", mais dans les limites conformes à la réglementation de 1992 ; qu'en l'espèce, il résulte dex deux constats d'huissier dressés l'un le 30 mars 2006 et l'autre le 24 juillet 2009, le premier à la boulangerie de la [...] et le second à la boulangerie de l'[...], que si les emballages de pains en papier et en tissus comportent l'indication de l'adresse des établissements portée "immédiatement en-dessus en caractères lisibles", il s'avère que l'enseigne en devanture des deux fonds de commerce "W... A..." ne comporte pas cette mention relative aux établissements, comme l'exige pourtant la réglementation de la marque ; qu'en conséquence, il s'avère que la société H... A... exploitant la marque "W... A..." ne respecte pas la réglementation de ladite marque, commettant ainsi des faits de contrefaçon de la marque "A..." dont est titulaire la demanderesse » ;
1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que les exposants faisaient valoir que la réglementation posée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992 – suivant laquelle la dénomination « W... A... », à titre de marque, devait être accompagnée des adresses de l'ensemble des établissements appartenant, à l'époque, à Monsieur A... et à la SARL W... A... – était devenue obsolète puisque de nombreux nouveaux établissements ont vu le jour depuis, de sorte qu'en l'absence d'adaptation de cette réglementation aux circonstances nouvelles, son maintien en l'état constituait une entrave anti-concurrentielle face à l'impossibilité d'apposer, y compris sur les supports nouvellement apparus comme internet, sous la dénomination « W... A... », l'ensemble des établissements exploitant cette marque (cf. conclusions p. 16) ; qu'en retenant que la société H... A... avait contrevenu à cette réglementation, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la réglementation posée par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 9 décembre 1992 a été édictée à une époque où tant les établissements de la société A... que ceux exploités par W... A... et la SARL W... A... étaient situés à Paris ; qu'en jugeant que la société H... A... avait commis des actes de contrefaçon de la marque « A... » en utilisant à titre d'enseigne des ses boulangeries à Lyon la marque « W... A... » de manière non conforme à la réglementation définie par l'arrêt du 9 décembre 1992, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (cf.conclusions p. 16, §2 et 17 §1), si cette réglementation n'avait vocation à s'appliquer qu'aux seuls établissements situés à Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle. Moyens produits au pourvoi n° H 19-16.688 par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société A... de sa demande de dommages-intérêts pour contrefaçon par usage de la dénomination « H... A... » ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.713-6, a) du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est le fait d'un tiers de bonne foi qui emploie son nom patronymique ; que cet article vise, parmi les actes d'usage autorisés, ceux à titre de dénomination sociale, en sorte que le bénéfice de l'exception d'homonymie peut aussi profiter à une personne morale ; qu'il ressort des statuts de la SAS H... A... signés le 3 janvier 2006 et de son extrait Kbis que H... A... est l'actionnaire majoritaire et le président de cette société ; que les propres pièces de la société A... (ainsi, ses extraits d'articles journaux pièces 5, 7, 13) établissent que H... A... exerce réellement au sein de la société H... A... des fonctions de contrôle et de direction ; que rien ne permet d'affirmer qu'il a agi comme prête nom en vue de permettre à la société H... A... d'utiliser frauduleusement, comme dénomination sociale, le patronyme « A... » ; que l'usage du signe « H... A... » n'étant pas réglementé, la mauvaise foi de la société H... A... dans l'utilisation de la dénomination sociale « H... A... » ne peut se déduire du non respect d'une réglementation afférente à un autre signe; que la bonne foi de la société H... A... dans l'emploi du patronyme de son dirigeant étant donc établie, elle est fondée à invoquer l'exception d'homonymie prévue par l'article L.713-6 a) du code de la propriété intellectuelle ; qu'il y a donc lieu de débouter la société A... de sa demande de dommages-intérêts pour contrefaçon par usage de la dénomination sociale « H... A... » (arrêt attaqué pp. 6-7) ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel (notifiées le 25 septembre 2017, p. 13 al. 1 à 3), la société A... faisait valoir que le caractère notoire antérieur de la marque « A... » était nécessairement exclusif de la bonne foi invoquée par la société H... A... ; qu'en affirmant que la bonne foi de la société H... A... dans l'emploi du patronyme de son dirigeant était établie, de sorte qu'elle était fondée à invoquer l'exception d'homonymie prévue par l'article L.713-6, a) du code de la propriété intellectuelle, sans répondre aux écritures de la société A... soulignant le caractère notoire de la marque « A... », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE pour que l'exception prévue par l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle joue au profit d'une personne morale, il est nécessaire que le titulaire du patronyme identique ou similaire à la marque exerce, à l'intérieur de la personne morale, de réelles fonctions de contrôle et de direction ; qu'en se bornant à affirmer que « H... A... exerce réellement au sein de la société H... A... des fonctions de contrôle et de direction » sans expliciter le contenu de ces fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société A... de sa demande tendant à interdire à la société H... A... toute exploitation de la dénomination « A... », ainsi que toute utilisation de la dénomination « A... » en tant qu'élément de sa dénomination sociale ;
AUX MOTIFS QUE selon le dernier alinéa de l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle, si l'utilisation de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne, par un tiers de bonne foi employant son nom patronymique porte atteinte aux droits du titulaire de l'enregistrement d'une marque, celui-ci peut demander qu'elle soit limitée ou interdite ; qu'il n'est pas contesté que les produits fabriqués et commercialisés par la société H... A... sont identiques ou similaires à ceux qui figurent dans l'acte de dépôt de la marque A... ; que constitue un risque de confusion le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; qu'en l'espèce, il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe « H... A... », comporte deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure « A... » en comporte un seul ; que ces signes ont en commun une dénomination A.../A..., prononcée de manière identique, et qui comporte les mêmes lettres placées dans le même ordre et le même rang, mettant ainsi en évidence des ressemblances visuelles et phonétiques ; que certes, ces deux signes différent par la présence du terme H... dans le signe contesté ; que cependant, la dénomination A.../A... est distinctive au regard des produits et services en cause, et la dénomination A... a un caractère dominant au sein du signe contesté , le terme H... apparaissant comme un prénom se rapportant au nom de la famille A... ; Attendu, dans ces conditions, qu'il existe un risque de confusion entre ces deux signes, pour un consommateur d'attention moyenne, au détriment de la marque A... ; que le fait que la société H... A... utilise la marque W... A... comme nom commercial et enseigne, ne fait pas disparaître ce risque de confusion, dès lors que la dénomination sociale doit figurer sur des documents tels que des factures, ou devis, et qu'un consommateur, en sollicitant de tels documents, qui ne sont pas réservés aux fournisseurs de l'entreprise, peut être ainsi conduit à prendre connaissance de la dénomination sociale de la société H... A... ; que néanmoins, H... A... est issu d'une famille de boulanger, et il a repris pour la fabrication de son pain un savoir-faire qui était celui de son grand père, B... A..., dont il porte aussi le nom ; que ces circonstances particulières justifient non pas une interdiction mais une réglementation du signe « H... A... » ; que la société A... ne demande pas cette réglementation ; que l'intimée n'a pas le pouvoir de la solliciter ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société A... de sa demande tendant à interdire à l'intimée toute exploitation de la dénomination « A... », ainsi que toute utilisation de la dénomination « A... » en tant qu'élément de sa dénomination sociale (arrêt attaqué p. 7) ;
ALORS, d'une part, QUE l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; que toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement est en droit de demander qu'elle soit limitée ou interdite ; qu'après avoir constaté qu'il existait un risque de confusion » entre les deux signes en cause, « A... » et « H... A... », de sorte que l'atteinte aux droits de la société A... se trouvait caractérisée, la cour d'appel ne pouvait en définitive s'abstenir de prononcer à l'encontre de la société H... A... une mesure d'interdiction ou de limitation, dont l'article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire de la marque est en droit de les demander, sans que le juge puisse se soustraire à la mise en oeuvre du texte dès lors que les conditions de son application sont réunies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter la société A... de sa demande tendant à interdire à la société H... A... toute exploitation de la dénomination « A... », ainsi que toute utilisation de la dénomination « A... » en tant qu'élément de sa dénomination sociale, la cour d'appel a retenu que les « circonstances particulières » de l'espèce « justifient non pas une interdiction mais une réglementation du signe « H... A... », et que la société A... « ne demande pas cette réglementation » ; qu'en relevant ce moyen d'office sans rouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties, notamment sur les modalités de la réglementation du signe « H... A... », réglementation dont elle a elle-même relevé qu'elle était justifiée par les circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE si l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique, le titulaire de l'enregistrement est en droit de demander que cette utilisation soit limitée ou interdite lorsqu'elle porte atteinte à ses droits ; qu'après avoir constaté « qu'il existe un risque de confusion » entre les deux signes en cause, « A... » et « H... A... », la cour d'appel, pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société H... A... d'utiliser la dénomination « A... » en tant qu'élément de sa dénomination sociale, a retenu que « H... A... est issu d'une famille de boulanger, qu'il a repris pour la fabrication de son pain un savoir-faire qui était celui de son grand père, B... A..., dont il porte aussi le nom » et que « ces circonstances particulières justifient non pas une interdiction mais une réglementation du signe « H... A... » » ; qu'en statuant ainsi quand il n'existe aucun lien logique entre l'origine familiale de M. H... A... et le choix de la mesure adéquate pour faire cesser le risque de confusion expressément constaté par les juges du fond, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société A... de sa demande de destruction et de dépose de tous les éléments de devanture des boutiques de la société H... A..., ainsi que de sa demande de destruction des supports de marketing et de communication ;
AUX MOTIFS QUE l'usage de son patronyme par un homonyme comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne peut constituer une contrefaçon s'il contrevient à une décision judiciaire le réglementant ou l'interdisant ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux établis par Maître N..., huissier de justice, des 30 mars 2006, 27 juin 2007 et 24 juillet 2009, qu'aucune adresse d'établissement n'était inscrite lors de ces constats sur les enseignes « W... A... » apposées sur la devanture des deux établissements lyonnais de la société H... A... (sis [...] ) ; que celle-ci, qui, à ces dates, exploitait la marque « W... A... », en vertu d'une autorisation donnée par son titulaire, ainsi qu'elle le soutient, était soumise de ce fait à la réglementation de son usage fixée dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992 ; qu'en s'abstenant d'y faire figurer les établissements de la société W... A..., ainsi que les siens, elle a contrevenu à cette réglementation, commis en conséquence une contrefaçon et engagé de ce fait sa responsabilité civile envers la société A..., bénéficiaire de cette réglementation ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne à la société H... A..., sous astreinte, de cesser de faire un usage de la marque « W... A... » de manière non conforme à la réglementation définie par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992 ; que cette mesure étant suffisante pour faire cesser les actes de contrefaçon, il y a lieu de débouter la société A... de ses demandes complémentaires de destruction et de dépose de tous les éléments de devantures des boutiques de la société H... A..., ainsi que de sa demande de destruction des supports de marketing et de communication (arrêt attaqué p. 8) ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel (notifiées le 25 septembre 2017, p. 33 al. al 1 à 3), la société A... faisait valoir que la société H... A... exploitait aujourd'hui non pas deux, mais quatre établissements de boulangerie-pâtisserie à Lyon, et qu'elle avait notamment créé en 2012 un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à l'adresse [...] ; que la société A... ajoutait que tous les établissements exploités par la société H... A... avaient méconnu la réglementation issue de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992 selon laquelle la dénomination « W... A... » devait toujours être associée aux adresses des établissements exploités par les personnes ayant un droit sur cette dénomination ; qu'en laissant sans réponse les écritures précitées de la société A... invitant les juges du fond à se prononcer sur la situation de tous les établissements exploités par la société H... A..., et en limitant ainsi son analyse à deux de ces établissements (celui de la [...] et celui de l'[...]) sans prendre la mesure de l'ampleur des actes de contrefaçon commis par la société H... A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE l'atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ; qu'en déboutant la société A... de ses demandes complémentaires de destruction et de dépose de tous les éléments de devantures des boutiques de la société H... A..., ainsi que de sa demande de destruction des supports de marketing et de communication, tout en constatant que la société H... A... avait fait usage de la marque « W... A... » de manière non conforme à la réglementation définie par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992, d'où il résultait qu'elle devait nécessairement ordonner la destruction et la dépose de tous les éléments non conformes à cette réglementation, seules mesures de nature à assurer le respect des prescriptions de cette décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle.