LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SMSTIC que sur le pourvoi incident relevé par la société Eurauchan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SMSTIC est titulaire de la marque verbale "Northland", déposée le 15 juin 2000, sous le n° 3 035 663 pour désigner des produits en classes 18, 24 et 25, notamment des vêtements de sport, et enregistrée le 24 novembre 2000 ; que, reprochant à la société Rica Levy international, titulaire de la marque "Rica Lewis", et à sa licenciée, la société Eurauchan, de fabriquer et de commercialiser des vêtements sur lesquels étaient apposés la marque "Northland" et le signe "Northland Expédition", elle a fait assigner ces sociétés en contrefaçon et concurrence déloyale ; que la société Eurauchan a fait assigner en intervention forcée la société Tex alliance, fournisseur des articles litigieux ; qu'à titre reconventionnel, les sociétés Rica Levy internationnal, Eurauchan et Tex alliance ont sollicité la déchéance des droits de la société SMSTIC sur sa marque pour défaut d'usage sérieux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de la société SMSTIC sur sa marque, l'arrêt retient que les premiers juges ont exactement examiné les modes de preuve que la société SMSTIC leur avait soumis pour démontrer l'effectivité et le sérieux de l'usage de sa marque jusqu'au 12 février 2008, date de l'action en contrefaçon et pendant la période d'exploitation postérieure et que cette dernière avait échoué dans la preuve qui lui incombait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments de preuve, produits pour la première fois en cause d'appel et postérieurs au 12 février 2008, ne justifiaient pas d'un usage sérieux de la marque plus de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déduit du prononcé de la déchéance des droits sur sa marque l'irrecevabilité de l'action en concurrence déloyale de la société SMSTIC ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement en ce que celui-ci a condamné la société Eurauchan à payer à la société Tex alliance la somme de 1 500 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule la société SMSTIC a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il a reçu l'appel de la société SMSTIC comme régulier en la forme et écarté des débats les conclusions de la société SMSTIC déposées tardivement, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société SMSTIC, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la société SMSTIC ne rapportait pas la preuve de l'usage sérieux de la marque NORTHLAND n° 3 053 663 pendant une période ininterrompue de cinq ans, et d'avoir, en conséquence, prononcé la déchéance des droits de cette société sur cette marque pour défaut d'usage sérieux à compter du 20 novembre 2005 et déclaré irrecevables les demandes de la société SMSTIC pour contrefaçon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le propriétaire d'une marque encourt la déchéance de ses droits s'il n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que le point de départ de la période de cinq ans est la date de publication de la marque au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, marquant la fin de la procédure d'enregistrement, soit en l'espèce, le 24 novembre 2000 ; que la déchéance d'une marque n'est pas automatique à l'issue de la période de cinq ans ; que l'exploitation sérieuse d'une marque, même entreprise à l'expiration de la période de cinq années, empêche le prononcé de la déchéance dès lors qu'aucune demande de déchéance n'a été déposée ; que le titulaire de la marque publiée doit, en toute hypothèse, qu'il ait ou non entrepris son exploitation pendant le délai de cinq ans commençant à courir le jour de la publication de la marque, en faire un usage sérieux et effectif, et à titre de marque, peu important la durée de cet usage ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, il convient de prendre en considération tous les faits d'exploitation allégués par la S.A.S. SMSTIC qui sont survenus depuis le 24 novembre 2000 et jusqu'au jour où elle a revendiqué les droits attachés à sa marque, soit l'introduction de l'action en contrefaçon contre la S.A.S. EURAUCHAN et la S.A. RICA LEVY INTERNATIONAL, le 12 février 2008, après la saisiecontrefaçon pratiquée le 28 janvier 2008 ; que tous les faits d'exploitation postérieurs sont « suspects » ou équivoques, car dictés par l'intention et l'intérêt du titulaire de la marque de conforter les droits qui y sont attachés ; que notamment tous les faits d'exploitation réelle invoqués : les « ventes privées » sur internet en 2010, l'édition d'un catalogue spécifique « Northland » en 2011, les factures adressées aux clients en 2009 portant la mention de produits de la marque « Northland », sont inopérants ; que les premiers juges ont très exactement examiné et discuté les moyens de preuve que la S.A.S. SMSTIC lui avaient soumis pour démontrer l'effectivité et le sérieux de l'usage de la marque qu'elle prétend avoir fait pendant la période considérée, que les quelques éléments à date certaine (notamment la pièce N° 16 : deux numéros du catalogue Espace Emeraude *pour la période du 5 novembre au 1er décembre 2007 présentant une photographie d'un blouson polaire sur lequel la marque « Northland » sur le haut de la poitrine également très difficilement lisible et la pièce N° 18 : un numéro du catalogue Toboggan du 12 au 31 décembre 2005 présentant également des photographies d'articles décrits ainsi « veste ski enfant Doly » et « veste de ski homme Alpage » sur lesquels la marque « Northland » est pratiquement illisible) ne révèlent pas un courant d'affaires pouvant caractériser un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; que l'exploitation du signe a été sporadique et non à titre de marque ; que l'attestation du 24 décembre 2008 de la gérante de la société KANO INTERNATIONAL présentée comme le distributeur de la S.A.S. SMSTIC et ayant son siège social situé, comme la S.A.S. SMSTIC : 4 rue Saint Sidoine à Lyon (en outre la dirigeante portant le même nom (Maman) que les dirigeants de la S.A.S. SMSTIC), est très succincte et imprécise quant aux dates et modalités de la distribution des produits litigieux, aucune circonstance touchant à la promotion des produits marqués ou leur simple présentation à une clientèle de revendeurs (boutiques) n'y étant précisée ; que la S.A.S. SMSTIC échoue dans la preuve qui lui incombe qu'elle a fait un usage sérieux et effectif de la marque déposée « Northland » ; que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société RICA LEVY INTERNATIONAL fait valoir que le catalogue KANO INTERNATIONAL, qui serait le distributeur de la marque NORTHLAND, n'est pas daté et donc dépourvu de toute force probante ; que les attestations produites ne démontrent pas que les personnes qui en sont les rédactrices seraient réellement des commerçants ; que la diffusion des brochures ESPACE EMERAUDE est manifestement confidentielle et elles ne suffisent pas à établir l'usage sérieux, continu et stable requis par la jurisprudence ; que rien n'établit un usage autre que sporadique de la marque ; que quant aux factures datées de 2001 et 2002, elles doivent être écartées des débats, dans la mesure où elles sont rédigées en dollars US et mentionnent un siège social et un capital social ne correspondant pas à la situation juridique de la société à l'époque ; que pour contester l'action reconventionnelle en déchéance et attester de l'exploitation de la marque, la société SMSTIC verse aux débats un catalogue qu'elle indique avoir diffusé à plus de 2.000 exemplaires, des catalogues publicitaires notamment datant de 2005, des fiches techniques, des factures de commercialisation et des factures de fabrication des vêtements ; que le Tribunal écartera le caractère probant du catalogue KANO INTERNATIONAL sur lequel ne figure aucune date ; que seront également écartés pour ne pas avoir de caractère probant les sept catalogues ESPACE EMERAUDE qui, bien que datés du 15 septembre 2007 au 24 décembre 2008, ne permettent pas à la présente juridiction de déterminer sans contestation que les articles marqués d'une croix supporteraient la marque NORTHLAND ; que de plus, la description des articles ne mentionne pas la marque des vêtements ; que l'attestation de Mme Christiane Z... ne permet pas de vérifier utilement sa qualité de commerçante ; que celle de Mme A... est également imprécise sur sa qualité de commerçante ; que ces attestations ne sont donc pas probantes ; que le catalogue TOBOGGAN est en revanche daté du mois de décembre 2005 ; que deux articles, à savoir « une veste de ski enfant DOLY » et une « veste hiver ANNAPURNA DAN » sont pointées par la société SMSTIC pour être des produits supportant la marque NORTHLAND ; que cette vérification est impossible sur la veste hiver Annapurna ; que sur l'autre vêtement apparaît un logo de marque qui ressemble, mais sans certitude, à celui de la marque NORTHLAND ; que ce catalogue n'est donc pas probant pour attester de l'usage de la marque NORTHLAND ; que plus intéressantes auraient été les factures que la société SMSTIC soumet aux débats ; que le fait qu'elles soient rédigées en US Dollars n'a aucune incidence sur l'examen de l'usage sérieux de la marque ; que néanmoins, le fait qu'elles supportent la date du 1er décembre 2000 au 31 octobre 2001 et mentionnent comme adresse de siège social le 4 rue Saint Sidoine à LYON alors qu'avant le 1er avril 2001, l'adresse du siège social était le 11 avenue Lacassagne à LYON pour être situé jusqu'au 13 janvier 2006 au 27 avenue Georges Pompidou à LYON laisse planer un doute sérieux sur la date de l'établissement de ces factures qui seront donc écartées ; que selon bordereau de communication en date du 9 décembre 2009, la société SMSTIC produit aux débats treize contrats de vente entre la société SMSTIC acheteur et LINKMAN ENTREPRISES LIMITED, vendeur, qui auraient été conclus entre le 31 mars 2006 et le 7 septembre 2009, et portant sur des transactions de vêtements de la marque NORTHLAND ; que cependant, aucun de ces contrats de vente n'est signé, que ce soit par le vendeur ou l'acheteur ; qu'en conséquence, et tant au visa de l'interprétation jurisprudentielle de la Cour de Justice des Communautés Européennes que de celle en vigueur sur le territoire national français, la preuve de l'usage sérieux de la marque NORTHLAND pendant une période ininterrompue de cinq ans n'est pas rapportée et il convient de prononcer la déchéance de cette marque ; que l'examen des actes de contrefaçon ou encore de concurrence déloyale que la société SMSTIC reproche à la société RICA LEVY INTERNATIONAL et à la société EURAUCHAN devient, dès lors, sans objet » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 714-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle qu'une marque ne peut être frappée de déchéance, dès lors que son titulaire a commencé ou repris un usage sérieux de celle-ci plus de trois mois avant la demande en déchéance, peu important qu'avant cette date, il ait déjà eu connaissance de l'éventualité d'une demande en déchéance ; que pour apprécier l'usage sérieux d'une marque, il convient donc de prendre en considération, à tout le moins, l'ensemble des faits d'exploitation allégués par le titulaire de la marque qui sont antérieurs de plus de trois mois à la date de présentation de la demande en déchéance ; qu'en l'espèce, la demande en déchéance ayant été présentée par conclusions de la société RICA LEVY INTERNATIONAL signifiées le 23 septembre 2008, la Cour d'appel devait donc, à tout le moins, tenir compte de l'ensemble des actes d'usage de la marque NORTHLAND n° 3 035 663 invoqués par la société SMSTIC jusqu'au 23 juin 2008 ; qu'en retenant que seuls pouvaient être pris en considération les faits d'exploitation allégués par la société SMSTIC survenus antérieurement à la date de l'introduction de l'action en contrefaçon de cette société, le 12 février 2008, quand devaient être pris en compte ceux antérieurs de plus de trois mois à la date de la présentation de la demande en déchéance, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive (CE) n° 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société SMSTIC se fondait sur une attestation de Monsieur Jean-François C..., qui indiquait avoir réalisé pour le compte de la société KANO INTERNATIONAL, un catalogue présentant des produits de la marque « NORTHLAND » en mars 2008 à un tirage de 2.000 exemplaires (pièce n° 22) et une facture d'impression de ce catalogue datée d'avril 2008 (pièce n° 23) confirmant que celui-ci avait été imprimé à 2.000 exemplaires, et faisait valoir que ces éléments montraient que le catalogue KANO INTERNATIONAL avait été diffusé en 2008 ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces éléments de preuve, produits pour la première fois en cause d'appel et postérieurs au 12 février 2008, n'établissaient pas une diffusion du catalogue KANO INTERNATIONAL, présentant des produits de marque NORTHLAND, justifiant d'un usage sérieux de celle-ci plus de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que « les premiers juges ont très exactement examiné et discuté les moyens de preuve que la S.A.S. SMSTIC lui avait soumis pour démontrer l'effectivité et le sérieux de l'usage de la marque qu'elle prétend avoir fait pendant la période considérée » et en se bornant à examiner les seules pièces présentées par la société SMSTIC en première instance, sans examiner, comme l'y invitaient les écritures d'appel de la société SMSTIC, l'ensemble des preuves d'usage versées aux débats et notamment les nouveaux éléments de preuve proposés par celle-ci en cause d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société SMSTIC pour concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la S.A.S. SMSTIC échoue dans la preuve qui lui incombe qu'elle a fait un usage sérieux et effectif de la marque « NORTHLAND » ; que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « tant au visa de l'interprétation jurisprudentielle de la Cour de Justice des Communautés Européennes que celle en vigueur sur le territoire national français, la preuve de l'usage sérieux de la marque NORTHLAND pendant une période ininterrompue de cinq ans n'est pas rapportée et il convient de prononcer la déchéance de cette marque ; que l'examen des actes de contrefaçon ou encore de concurrence déloyale que la société SMSTIC reproche à la société RICA LEVY INTERNATIONAL et à la société EURAUCHAN devient, dès lors, sans objet » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ayant déduit l'irrecevabilité de l'action en concurrence déloyale de la société SMSTIC du seul prononcé de la déchéance de ses droits sur la marque NORTHLAND n° 3 053 663, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef critiqué par le second moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ; qu'en se bornant à déduire l'irrecevabilité de l'action en concurrence déloyale de la société SMSTIC du prononcé de la déchéance de ses droits sur la marque NORTHLAND n° 3 053 663, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Eurauchan, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Eurauchan à verser à la société Tex Alliance la somme de 1.500  au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors qu'en cas de condamnation d'une partie aux dépens, seule cette partie peut être condamnée à payer à ses adversaires une somme au titre des frais irrépétibles ; qu'en l'espèce, les entiers dépens de première instance et d'appel ont été mis à la charge de la société SMSTIC ; qu'en confirmant néanmoins la condamnation de la société Eurauchan à payer à la société Tex Alliance la somme de 1.500  au titre de ses frais irrépétibles de première instance, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile.