AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
   LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
   Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Laporte est titulaire de la marque dénominative "Play Boy" déposée le 16 mars 1970, enregistrée sous le numéro 1 578 687, régulièrement renouvelée pour désigner divers produits des classes 24 et 25 ; que, par arrêt du 29 novembre 2001, la cour d'appel de Rouen a prononcé la déchéance partielle de ses droits sur cette marque, à compter du 31 décembre 1996, notamment en ce qu'elle vise la lingerie et les vêtements pour femmes ; que, reprochant aux sociétés La Samaritaine et LMJ d'offrir en vente et de fournir des sous-vêtements féminins sur l'étiquette desquels était apposée la dénomination "Play Boy", la société Etablissements Laporte les a assignées en contrefaçon ;
   Sur le premier moyen :
   Attendu que la société Etablissements Laporte fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
   1 / que la similitude entre les produits et services est inopérante au regard de l'action en déchéance ; que la déchéance d'une marque pour un produit visé à son enregistrement n'exclut donc pas la similarité de celui-ci avec d'autres produits pour lesquels la marque est enregistrée et exploitée ; que le titulaire d'une marque est en droit d'interdire l'apposition de sa marque pour des produits similaires visés par celle-ci ; qu'en retenant en l'espèce que la déchéance ayant un effet absolu, la Société Laporte, qui a été déchue des droits sur sa marque Play Boy pour les produits de "lingerie" et "sous-vêtements pour femmes et enfants", ne saurait incriminer l'apposition de sa marque pour de tels produits en invoquant leur similarité avec les "vêtements pour hommes" pour laquelle sa marque est encore enregistrée parce qu'il s'agirait d'"un moyen détourné de reconnaître une protection sur des produits pour lesquels sa marque a été déchue", la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 713-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   2 / que la contrefaçon s'apprécie au regard des produits et services désignés à l'enregistrement de la marque et non de ceux exploités sous celle-ci ; qu'en l'espèce, l'enregistrement de la marque Play Boy de la société Laporte vise "tous vêtements pour hommes" ; qu'en retenant que cette société ne fabrique ni ne commercialise des sous-vêtements pour hommes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
   3 / que "pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu ( ) de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services" ; que ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ; qu'en écartant en l'espèce toute similarité entre les "sous-vêtements féminins" et les "vêtements pour hommes", sans rechercher si, à raison des rapports existant entre eux au regard de leur nature et destination commune de vêtements, le public ne risquait pas de leur attribuer la même origine, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
   4 / qu'en se bornant à affirmer qu'à raison de la présence sur les produits incriminés du signe Play Mate, l'apposition de la marque Play Boy en petits caractères sur les étiquettes de prix de ces produits n'était pas de nature à induire en erreur le public sur l'origine de ceux-ci, sans constater que le signe Play Mate aurait un rôle prédominant faisant perdre à la marque Play Boy tout caractère distinctif auprès du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
   Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, qu'était également apposée sur les produits incriminés la dénomination Play Mate, dont elle a fait ressortir le caractère prédominant, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'y avait pas de risque de confusion pour le consommateur final qui ne pouvait être induit en erreur sur l'origine des produits, a ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
   Mais sur le second moyen :
   Vu les articles L. 713-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Attendu que pour condamner la société Laporte à verser aux sociétés Les Grands Magasins de la Samaritaine et LMJ Product une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la société Laporte a profité du fait que la décision de déchéance partielle prononcée à l'encontre de sa marque par la cour d'appel de Rouen n'avait pas été retranscrite immédiatement au registre national des marques ; qu'ainsi, la société Laporte, qui ne pouvait méconnaître l'étendue de ses droits, a engagé son action avec abus ;
   qu'en reprenant en cause d'appel des moyens identiques à ceux qu'elle avait développés en première instance, la société Laporte a délibérément persisté en son abus et causé ainsi un préjudice nouveau et distinct aux intimées ;
   Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de la déchéance d'une marque pour certains produits n'interdit pas à son titulaire de poursuivre la contrefaçon de sa marque apposée sans son autorisation pour de tels produits si ceux-ci sont similaires à ceux pour lesquels il n'a pas été déchu de ses droits, et qu'il résultait de ses constatations que la société Laporte invoquait au soutien de ses demandes la similarité des produits commercialisés par les défenderesses avec ceux désignés à l'enregistrement de la marque et pour lesquels elle n'avait pas été déchue de ses droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
   Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
   Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
   PAR CES MOTIFS :
   CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Etablissements Laporte à verser aux sociétés LMJ et La Samaritaine des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 28 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
   DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
   Rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
   Condamne la société Grands Magasins de la Samaritaine maison Ernest Cognac et la société LMJ Product aux dépens ;
   Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
   Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
   Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille sept.