LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2011), que la société Frédéric'M France (la société Frédéric'M) et la société Comptoir nouveau de la parfumerie exerçant, sous son nom commercial Hermès parfums, fabricants de parfums et de cosmétiques, sont respectivement titulaires de la marque française « Voyager » n° 1 638 760 désignant les produits suivants de la classe 3 de la classification internationale « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice », enregistrée le 10 janvier 1991 et renouvelée le 5 janvier 2001 et de la marque française « Voyage » n° 1 756 416 enregistrée le 30 juillet 1991 et renouvelée en 2001, pour désigner également des produits de la classe 3 ; que le 15 juillet 2008, la société Hermès parfums a fait assigner la société Frédéric'M aux fins de voir prononcer la déchéance de la marque « Voyager », sur le fondement des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; que la société Frédéric'M a formé une demande reconventionnelle en déchéance de la marque « Voyage » sur le même fondement ; 
Attendu que la société Frédéric'M fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance de ses droits sur la marque « Voyager » à dater du cinquième anniversaire de son inexploitation, et au plus tard au 15 juillet 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci ; qu'il doit en particulier être tenu compte, d'une part, des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour créer des parts de marché au profit des produits protégés par la marque et, d'autre part, des caractéristiques du marché ; qu'en jugeant que la société Frédéric'M France ne pouvait, pour prouver l'exploitation de son signe à titre de marque, se prévaloir des actes de diffusion et de présentation de ses produits marqués auprès des membres de son réseau de distributeurs indépendants, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, au regard des spécificités du mode de commercialisation choisi par le titulaire de la marque, ces actes n'étaient pas de nature, dans le secteur économique de la vente directe, à créer des parts de marchés au profit des produits protégés, caractérisant en l'espèce un usage sérieux des produits marqués au sens de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la cour a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, interprétée à la lumière des articles 10 et 12 de la directive n° 89-104 du 21 décembre 1988 ;
2°/ que des circonstances postérieures à la présentation de la demande de déchéance doivent être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente lorsqu'elles établissent que la volonté du titulaire de la marque n'était pas de faire échec à cette demande ; qu'en jugeant en l'espèce que la société Frédéric'M France ne pouvait se prévaloir de la diffusion des produits marqués à partir de son réseau de distributeurs privilégiés au motif qu'elle avait été commencée effectivement au mois de septembre 2008, soit après l'expiration de la période pertinente, la cour d'appel a méconnu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière des articles 10 et 12 de la directive n 89-104 du 21 décembre 1988 ;
3°/ que les préparatifs d'usage d'une marque, intervenus avant que le titulaire ait été averti d'une éventuelle action en déchéance, sont pris en compte pour apprécier l'usage sérieux de la marque au cours de la période pertinente dès lors qu'ils aboutissent à une mise sur le marché effective imminente des produits protégés ; qu'en refusant de prendre en considération les nombreux actes préparatoires au lancement de la gamme « Voyager » antérieurs au 15 juillet 2008, date de la demande de déchéance quand elle constatait par ailleurs que la société avait effectivement commencé la diffusion et la promotion des produits marqués dès le mois de septembre 2008, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière des articles 10 et 12 de la directive n 89-104 du 21 décembre 1988 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que tous les actes d'usage de la marque « Voyager » étaient postérieurs à la demande de déchéance et que les actes antérieurs à celle-ci ne constituaient que des actes préparatoires à cet usage effectués au sein de la société Frédéric'M ou auprès de prestataires de services ou de sous-traitants, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche visée par la première branche, qu'aucun de ces actes n'était de nature à faire échec à la demande de déchéance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frédéric'M France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Comptoir nouveau de la parfumerie la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Frédéric'M France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la marque VOYAGER n°1638760, en classe 3, n'a pas été exploitée pendant une période ininterrompue de cinq ans pour désigner les produits visés à son enregistrement et d'avoir en conséquence prononcé la déchéance des droits de la société Frédéric'M sur cette marque à dater du cinquième anniversaire de son inexploitation, et au plus tard au 15 juillet 2008, avec un effet absolu à l'égard de tous ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «les parties ne contestent pas que l'articles L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 91-7 du janvier 1991 s'applique à la demande en déchéance formée, le 15 juillet 2008, à l'encontre d'une marque faisant l'objet d'une publication le 21 juin 1991 ; que la Cour de Cassation, le 2 mai 1994, a rendu un avis selon lequel la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 s'applique aux demandes en déchéances formées après le 28 décembre 1991, date d'entrée en vigueur de la loi, lorsque le délai de non-exploitation de la marque s'est partiellement écoulé avant le 28 décembre 1991, ce qui est le cas en l' espèce, la S.A. Frédéric'M France convenant qu'elle n'a entrepris l'exploitation de sa marque anciennement déposée (le 10 janvier 1991), qu'à partir du mois de novembre 2007 ; que l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le propriétaire d'une marque qui n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits » et que « l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande » ; que l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété à la lumière de la réglementation européenne (notamment de la directive n°2008/95 du 22 octobre 2008 du Parlement Européen et du Conseil) et de la jurisprudence issue de la réglementation européenne; que l'article 12 dudit règlement prévoit que «le commencement d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance... n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande a été présenté» ; que le Règlement introduit une notion de « préparatif » ne figurant pas dans le texte national ; que selon la jurisprudence développée par le Tribunal de l'Union européenne, les actes présentés comme constitutifs d'actes d'usage d'une marque doivent être effectués « publiquement » ou « vers l'extérieur» réalisant une offre effective de vente de produits marqués, ce qui exclut des actes « en interne», à l'intérieur de l'entreprise ou en direction d'un réseau de distribution contrôlé par le titulaire de la marque ; que le caractère sérieux de l'usage d'une marque doit s'apprécier en considération de la fonction première de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit en lui permettant de le distinguer, sans confusion possible, d'autres ayant une provenance différente ; que la fonction essentielle de la marque induit que son usage sérieux n'est constitué qu'ensuite de la mise sur le marché d'un produit revêtu d'une marque ; que la SA. Frédéric'M France ne soutient pas qu'elle a exploité sa marque verbale «VOYAGER» déposée, le 10 janvier 1991, avant le mois de novembre 2007, à l'exception de faits sporadiques en 1998/1999, non pertinents et antérieurs au 15 juillet 2003 date à partir de laquelle une période ininterrompue de cinq années de non-exploitation doit être décomptée ; qu'il était permis à la S.A. Frédéric'M France, selon la loi française et la réglementation européenne, à tout moment, à « l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage », de commencer l'exploitation de sa marque, sous la réserve que ne sont pas pris en considération les actes manifestant le commencement d'exploitation , qui sont intervenus dans la période de trois mois précédant la demande de déchéance, alors que le titulaire de la marque avait connaissance qu'une demande de déchéance pourrait ou allait être présentée ; que la période pertinente durant laquelle il convient d'apprécier si la SA Frédéric'M France a commencé d'exploiter sa marque « VOYAGER » comprend la période dite « suspecte » de trois mois précédant la demande de déchéance formée, le 15 juillet 2008 ; qu'il ne peut être déduit de la pièce N° 28 de la SA. Comptoir Nouveau de la Parfumerie la connaissance par la S.A. Frédéric'M France qu'une demande de déchéance allait être présentée par la S.A. Comptoir Nouveau de la Parfumerie; que la S.A. Frédéric'M France ne pouvait « apprendre » l'imminence d'une telle demande par la communication téléphonique qu'une standardiste de la SA Frédéric'M France a reçu d'un institut de sondage mandaté par la SA Comptoir Nouveau de la Parfumerie l'interrogeant en mai 2008, sur l'existence de produits portant la marque verbale « VOYAGER » ; que le rapport d'enquête ne précise pas si l'institut a révélé sa véritable qualité auprès de la standardiste ; que la preuve de la connaissance par la SA Frédéric'M France qu'une action en déchéance allait être «éventuellement » engagée n'est pas faite par la SA Comptoir Nouveau de la Parfumerie qui se borne à la déduire d'un comportement équivoque et biaisé ; qu'il appartient à la S.A. Frédéric'M France selon l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle de faire la preuve par tous moyens qu'elle a exploité la marque verbale « VOYAGER » dans des conditions telles (définies ci-dessus) que celle-ci remplisse sa fonction première de distinguer l'origine des produits qui, revêtus de la marque, sont mis à la disposition effective du public ; que la SA Frédéric'M France ne peut invoquer, pour prouver l'exploitation de son signe fait à titre de marque, la diffusion de produits marqués (gel douche, parfum, déodorant) à partir de son réseau de « distributeurs privilégiés » commencée effectivement au mois de septembre 2008 ; qu'il ne peut être pris en considération tous les actes préparatoires antérieurs au 15 juillet 2008 (élaboration de la fragrance du parfum, mise au point du flaconnage, des boîtiers des étuis, de l'étiquetage) effectués « en interne », au sein de la société Frédéric'M France ou chez des prestataires de services ou chez des sous-traitants - pour certaines opérations d'ailleurs (livraison des conditionnements), postérieurement au 15 juillet 2008- ; que la SA Frédéric'M France ne justifie pas qu'elle a engagé une campagne publicitaire avant le 2ème semestre 2008 ( son catalogue pour cette période ne mentionnant même pas le lancement de produits portant la marque «VOYAGER ») ; que notamment, au cours du « séminaire Maroc », tenu à Marrakech du 13 au 22 juillet 2008, il n'a pas été présenté aux « distributeurs privilégiés » des produits marqués ; que le catalogue relatant cet événement ne mentionne pas à une seule reprise la présentation de produits portant la marque « VOYAGER », ni même l'existence de la marque ; qu'au demeurant, ces actes de présentation destinés aux «distributeurs privilégiés» (réseau de distributeurs exclusifs), n'auraient pas réalisé des faits d'usage sérieux de la marque ; qu'il apparaît bien que la SA. Frédéric'M France n'a pas fait un usage sérieux de la marque « VOYAGER » pendant la période pertinente, c'est-à-dire ostensible et à destination du public ; que la SA Comptoir Nouveau de la Parfumerie est bien fondée à soutenir que le S.A. Frédéric'M France encourt1a déchéance de ses droits de propriétaire sur sa marque «VOYAGER » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « en application de l'article L 714-5 du CPI, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ; que si la société FREDERIC'M et la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE n'utilisent pas les mêmes réseaux de distribution, la première ressortant du réseau de la vente directe, il apparaît cependant que ces deux société s exercent dans le même secteur d'activité, à savoir la parfumerie ; qu'il en résulte que la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE a un intérêt à agir en déchéance de la marque « VOYAGER » déposée en classe 3 ; que la marque verbale «VOYAGER » a été déposée le 10 janvier 1991 sous le numéro 261.354, enregistrée sous le numéro 1.638.768, publiée le 21 juin 1991 et renouvelée le 5 janvier 2001 ; que l'article L714-5 du CPI est applicable aux marques déposées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, dès lors que, en l'espèce, le délai d'inexploitation de cinq ans invoqué concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi, c'est à dire à compter du 28 décembre 1991 ; que 'il ressort de l'article L714-5 du CPI, que l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa de l'article, ne fait pas obstacle à la déchéance s'il a été « entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande » ; qu'en l'espèce, la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE demande au tribunal de juger que la société FREDERIC'M est déchue de ses droits sur la marque « VOYAGER» à dater du cinquième anniversaire de son inexploitation et au plus tard au jour de l'assignation du 15 juillet 2008 ; qu'en conséquence, la période à prendre en compte pour déterminer si la société FREDERIC'M a fait un usage sérieux de sa marque, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, s'étend du 15 juillet 2003 au 15 juillet 2008 ; qu'en application de l'article L714-5 du CPI, la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée, et elle peut être apportée par tous moyens ; que la société FREDERIC'M ne conteste pas l'absence d'usage sérieux pour « les savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice» ; qu'en revanche, elle soutient qu'elle a fait un usage sérieux de la marque, en ce qu'elle désigne la parfumerie, plus de trois mois avant l'assignation ; que les pièces produites relatives à l'envoi d'échantillons VOYAGER et de « vapo VOYAGER » en 1997 et 1998, ne sont pas pertinentes dans le débat dès lors qu'elles concernent l'exploitation de la marque hors la période située entre le 15 juillet 2003 et le 15 juillet 2008 ; que de même, la société FREDERIC'M produit des pièces postérieures au 15 juillet 2008 ; que la facture du 31 juillet 2008 est relative à des étiquettes livrées le 25/07/2008 pour des « produits VOYAGER 15 ml » ; que la facture de cartelettes pour échantillons VOYAGER date du 8 août 2008 ; que la société FREDERIC'M verse aux débats une brochure intitulée «FREDERIC'M ACTUALITES » datant du dernier semestre 2008 ; qu'un article concerne la convention internationale Franco -Russe tenue le 20 juillet 2008 à Marrakech au cours de laquelle « Frédéric X... a présenté en avant première le nouveau parfum femme » qui a été vaporisé dans la salle ; que la société FREDERIC'M soutient qu'il s'agissait du parfum de la marque VOYAGER. Elle n'en rapporte cependant pas la preuve, la brochure et le compte rendu de la convention franco-russe ne faisant référence à aucun parfum de la marque VOYAGER ; que si le catalogue 2008/2009 comporte une pleine page consacrée aux produits de la marque VOYAGER, force est de constater que la société FREDERIC'M ne produit aucune pièce (bons à tirer, factures de l'imprimeur) permettant de considérer que ce catalogue a été diffusé au cours du premier semestre 2008 ; qu' paru au cours du second semestre 2008 puisque la quatrième de couverture de la brochure précitée, intitulée. «FREDERIC'M ACTUALITES », datée de septembre 2008, annonce «un catalogue 2008/2009 qui sera marqué par des innovations cosmétiques et des sorties de gammes liés attendues » ;qu'il en résulte que l'ensemble de ces pièces, postérieures au 15 juillet 2008, ne peuvent être considérées comme démontrant un usage sérieux de la marque sur la période considérée du 15 juillet 2003 au 15 juillet 2008 ; que la société FREDERIC'M verse aux débats un « comité produit » en date du 13 novembre 2007 ayant eu pour ordre du jour « l'affinage des projets produits et propositions complémentaires » ; qu'il y est fait mention, à titre de pistes, de celle d'un «parfum homme : ambiance bois, cuir beige, brief nom retenu «VOYAGER», dépaysement, aventure, association luxe type hôtel 4L ou 4 étoiles sur emballages et marquages accessoires » ; qu'un autre comité produit du 9 janvier 2008 présente un tableau « Sortie 2008 » qui comporte le parfum homme Voyager eau de toilette en conditionnement 100ml et mentionne ce parfum au titre de « l'affinage des projets produits/accessoires» ; que si un prix public souhaité est mentionné pour plusieurs autres produits, aucune indication de prix ne figure en ce qui concerne le parfum homme VOYAGER, dont la description du flacon n'est pas non plus définie ; qu'il est constant que la notion d'usage sérieux s'entend d'un usage effectif de la marque sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés ; qu'en l'occurrence, les pièces produites démontrent l'existence au sein de la société FREDERIC'M d'un projet d'exploitation d'un parfum homme VOYAGER, mais ne sont pas probantes pour établir une commercialisation et un usage effectif de ladite marque auprès du public ; que la société FREDERIC'M produit enfin trois pièces datées dans les trois mois précédant la demande en déchéance:-une facture du 24 juin 2008 adressée à la société FREDERIC'M par la SAS EXPRESSIONS PARFUMÉES, relative à la livraison le 2310612008, notamment, d'un produit intitulé «BASE VOYAGEUR MICHAEL », une facture en date du 27 juin 2008 du verrier italien ZIGNAG VETRO, relative notamment à des produits « avec décor VOYAGER », - une facture en date du 2 juillet 2008 de la société B PACK concernant des emballages eau de toilette VOYAGER 100ml ; qu'en application de l'article L714-5 du CPI, l'exploitation entreprise dans les trois mois précédant la demande en déchéance et alors que le propriétaire de la marque a eu connaissance de l'éventualité de cette demande, ne peut pas faire obstacle à la déchéance. Les deux conditions sont cumulatives ; qu'en tout état de cause, la société FREDERIC'M ne verse aucun autre élément venant étayer les trois pièces susvisées, s'agissant notamment des produits correspondants aux factures, ou de pièces démontrant la vente effective au public du parfum VOYAGER; que cette absence de preuve d'exploitation est confortée par l'enquête d'usage effectuée par la SA COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE et par les procès verbaux de constat réalisés par cette dernière, le 15 janvier 2009, sur les sites internet « www.fredericm.com », « www.ftn-directe.com » et «www.iuxeadomicile.fr » qui établissent l'inexistence de la marque VOYAGER auprès du public et l'absence de proposition de produit de marque VOYAGER ; qu'il convient par conséquent de constater que la société FREDERIC'M, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir fait un usage sérieux de la marque VOYAGER pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans, conformément aux dispositions de l'article L714-5 du CPI ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, et de dire que la société FREDERIC'M est déchue de tous ses droits sur la marque VOYAGER, et ce à dater du cinquième anniversaire de son inexploitation et au plus tard ad-jour de l'assignation, avec un effet absolu à l'égard de tous» ;
Alors, en premier lieu, que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci ; qu'il doit en particulier être tenu compte, d'une part, des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour créer des parts de marché au profit des produits protégés par la marque et, d'autre part, des caractéristiques du marché ; qu'en jugeant que la société Frédéric'M France ne pouvait, pour prouver l'exploitation de son signe à titre de marque, se prévaloir des actes de diffusion et de présentation de ses produits marqués auprès des membres de son réseau de distributeurs indépendants, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, au regard des spécificités du mode de commercialisation choisi par le titulaire de la marque, ces actes n'étaient pas de nature, dans le secteur économique de la vente directe, à créer des parts de marchés au profit des produits protégés, caractérisant en l'espèce un usage sérieux des produits marqués au sens de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, interprétée à la lumière des articles 10 et 12 de la directive n° 89-104 du 21 décembre 1988 ;
Alors, en deuxième lieu, que des circonstances postérieures à la présentation de la demande de déchéance doivent être prise en compte pour apprécier le caractère sérieux de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente lorsqu'elles établissent que la volonté de titulaire de la marque n'était pas de faire échec à cette demande ; qu'en jugeant en l'espèce que la société Frédéric'M France ne pouvait se prévaloir de la diffusion des produits marqués à partir de son réseau de distributeurs privilégiés au motif qu'elle avait été commencée effectivement au mois de septembre 2008, soit après l'expiration de la période pertinente, la Cour d'appel a méconnu l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière des articles 10 et 12 de la directive n° 89-104 du 21 décembre 1988 ;
Alors, enfin, que les préparatifs d'usage d'une marque, intervenus avant que le titulaire ait été averti d'une éventuelle action en déchéance, sont pris en compte pour apprécier l'usage sérieux de la marque au cours de la période pertinente dès lors qu'ils aboutissent à une mise sur le marché effective imminente des produits protégés ; qu'en refusant de prendre en considération les nombreux actes préparatoires au lancement de la gamme « VOYAGER » antérieurs au 15 juillet 2008, date de la demande de déchéance, quand elle constatait par ailleurs que la société avait effectivement commencé la diffusion et la promotion des produits marqués dès le mois de septembre 2008, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière des articles 10 et 12 de la directive n°89-104 du 21 décembre 1988.