LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Joint les pourvois n° M 11-11. 094 et T 11-16. 137 qui attaquent le même arrêt ; 
Statuant tant sur les deux pourvois principaux formés par la société Sasa Group et la société Eugenio Tombolini que sur le pourvoi incident relevé par la société Cerruti 1881 ; 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cerruti 1881 (la société Cerruti), qui est titulaire de trois marques " Cerruti 1881 " " CRR " et " 1881 " enregistrées notamment pour désigner des vêtements et des tee-shirts, commercialise ses produits par le biais d'un réseau de revendeurs ; qu'ayant constaté qu'étaient offerts à la vente, sur le site Internet exploité par la société Gerzane ainsi que dans les magasins de cette société, des tee-shirts et polos portant la marque " Cerruti 1881 ", la société Cerruti l'a fait assigner en contrefaçon de cette marque et concurrence déloyale ; que la société Gerzane, qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2009, a fait assigner son fournisseur la société Sasa Group ainsi que le fabricant, la société Eugenio Tombolini ; 
Sur le second moyen du pourvoi incident : 
Attendu que la société Cerruti fait grief à l'arrêt d'avoir dit que seule la société Gerzane avait commis des actes de contrefaçon de marque et de n'avoir condamné les sociétés Eugenio Tombolini et Sasa Group qu'à garantir cette société, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel la société Cerruti faisait valoir que les sociétés Eugenio Tombolini et Sasa Group avaient commis des actes de contrefaçon de marques en vendant des tee-shirts et des polos griffés " Cerruti 1881 " et sollicitait la condamnation in solidum de l'ensemble des sociétés à l'indemniser ; qu'en se bornant à relever que la société Gerzane avait commis des actes de contrefaçon et à faire droit à l'appel en garantie formé par cette société à l'égard des sociétés Eugenio Tombolini et Sasa Group, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Cerruti qui faisaient valoir que ces sociétés devaient être condamnées pour contrefaçon in solidum avec la société Gerzane, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique en réalité une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ; 
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° M 11-11. 094, pris en sa deuxième branche : 
Vu les articles 1165 et 1382 du code civil ; 
Attendu que pour dire que la société Gerzane avait commis des actes de contrefaçon de marque en commercialisant des tee-shirts et polos griffés " Cerruti " et pour condamner la société Sasa Group in solidum avec la société Eugenio Tombolini à la garantir, l'arrêt retient que cette dernière société a méconnu ses obligations contractuelles en cédant à la société Sasa Group les produits litigieux, qui constituaient des stocks invendus, sans avoir, au préalable recueilli l'autorisation de la société Cerruti ; 
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Sasa Group, tiers au contrat, avait acquis ces produits en connaissance de la clause contractuelle interdisant à la société Eugenio Tombolini de les céder sans l'accord préalable de la société Cerruti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 11-16. 137, pris en sa deuxième branche : 
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : 
Attendu que la société Cerruti soutient que le moyen est nouveau ; 
Mais attendu qu'est recevable le moyen de pur droit tiré de l'application des articles L. 713-4 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle ; 
Et sur le moyen : 
Vu les articles L. 713-4 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle ; 
Attendu que pour dire que la société Gerzane avait commis des actes de contrefaçon de marque en commercialisant des tee-shirts et polos griffés " Cerruti " et pour condamner la société Eugenio Tombolini in solidum avec la société Sasa Group à la garantir, l'arrêt, après avoir relevé que la société Eugenio Tombolini avait cédé ces produits à la société Sasa Group pour qu'ils soient revendus à prix réduits par des revendeurs spécialisés, retient que la société Eugenio Tombolini a violé les dispositions contractuelles qui avaient pour objet de permettre à la société Cerruti de contrôler la diffusion des marques concédées pour lui permettre d'en prévenir une banalisation excessive ; 
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d'une telle clause, avait pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de porter atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèraient aux produits une sensation de luxe, affectant ainsi leur qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 
Et sur le premier moyen du pourvoi incident : 
Vu l'article 1382 du code civil ; 
Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Cerruti au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt retient que cette société ne justifie d'aucun fait distinct de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon de marque ; 
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Cerruti faisait valoir que la société Gerzane avait porté atteinte à sa dénomination sociale et à son enseigne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Gerzane avait commis des actes de contrefaçon de marque en commercialisant des tee-shirts et polos griffés " Cerruti ", condamné in solidum les sociétés Eugenio Tombolini et Sasa Group à garantir la société Gerzane des condamnations prononcées de ce chef et en ce qu'il a débouté la société Cerruti 1881 de sa demande au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 24 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze. 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt. 
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° M 11-11. 094 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sasa Group SRL. 
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SASA GROUP in solidum avec la société EUGENIO TOMBOLINI à garantir la société GERZANE des condamnations prononcées contre elle au profit de la société CERRUTI 1881 au titre de la contrefaçon des tee-shirts et polos en cause griffés CERRUTI ; 
AUX MOTIFS QUE « Me X..., ès qualités, demande la condamnation in solidum des sociétés EUGENIO TOMBOLINI et SASA GROUP en garantie ; que la société SASA GROUP ne discute pas cette demande en son principe, se bornant, pour toute défense, à soutenir qu'il n'y a pas lieu à garantie dès lors que les tee-shirts et polos qu'elle a vendus la société GERZANE n'étaient pas contrefaisants, ce qui ne résulte pas des motifs qui précèdent ; que la demande de Me X..., ès qualités, sera en conséquence accueillie » ; 
1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le silence conservé par une partie ne vaut pas acquiescement à la demande adverse ; que la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de garantie de Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GERZANE dirigée contre la société SASA GROUP, a relevé que la société SASA GROUP ne contestait pas cette demande en son principe se bornant à soutenir que les polos et tee-shirts qu'elle avait vendus à la société GERZANE n'étaient pas contrefaisants, a privé de motifs sa décision en violation des articles 408 et 455 du Code de procédure civile ; 
2°/ ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point aux tiers ; que le tiers n'engage sa responsabilité délictuelle en se rendant complice de la violation d'une clause contractuelle qu'autant qu'il a eu connaissance de cette clause ; qu'en l'espèce, pour déclarer la société EUGENIO TOMBOLINI coupable de contrefaçon, la Cour d'appel n'a pas retenu les griefs de la société CERRUTI qui prétendait, notamment, que les tee-shirts et polos cédés à la société GERZANE ne pouvaient être revêtus de la marque CERRUTI, l'arrêt estimant au contraire que ces produits pouvaient, en vertu du contrat de licence, être commercialisés sous cette marque (arrêt p. 4 § 1) ; que la Cour a caractérisé la contrefaçon en se fondant sur le droit commun des contrats, en relevant que la société EUGENIO TOMBOLINI ne pouvait pas céder ces marchandises, qui constituaient des stocks invendus, sans recueillir au préalable l'autorisation de la société CERRUTI et lui permettre, le cas échéant, d'exercer son option de rachat sur les stocks invendus, comme le prévoyaient les articles 7. 1 et 7. 2 du contrat de licence ; qu'en estimant que cette contrefaçon par violation des clauses du contrat de licence caractérisait également une faute des sociétés GERZANE et SASA GROUP, revendeurs des produits, sans constater que ces sociétés tiers au contrat de licence, avaient connaissance de ces clauses et de leur violation par la société EUGENIO TOMBOLINI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1165 du Code civil ; 
3°/ ALORS QUE la mise sur le marché par le titulaire de la marque d'un produit marqué emporte épuisement du droit à la marque, sans que la violation par le revendeur licencié des clauses du contrat de licence afférentes à la commercialisation des invendus n'y mette obstacle ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les polos et tee-shirts litigieux ont été mis sur le marché de façon parfaitement licite, avec le consentement de la société CERRUTI, au titre d'un contrat de licence de marque ; qu'en accueillant la demande de la société CERRUTI 1881 au titre de la contrefaçon de marque pour la vente des tee-shirts et polos à l'encontre de la société GERZANE et en condamnant la société SASA GROUP à garantir cette dernière, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ; 
4°/ ALORS QUE, en tout état de cause, la mise sur le marché par le titulaire de la marque d'un produit marqué emporte épuisement du droit à la marque, sans que la violation par le revendeur licencié des clauses du contrat de licence afférentes à la commercialisation des invendus n'y mette obstacle ; 
qu'il n'en va autrement que si un motif légitime justifie que le jeu de l'épuisement du droit de marque soit paralysé ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les polos et tee-shirts litigieux ont été mis sur le marché de façon parfaitement licite, avec le consentement de la société CERRUTI, au titre d'un contrat de licence de marque ; qu'en accueillant la demande de la société CERRUTI 1881 au titre de la contrefaçon de marque pour la vente des tee-shirts et polos à l'encontre de la société GERZANE et en condamnant la société SASA GROUP à garantir cette dernière, sans relever de motif légitime justifiant la paralysie du jeu de l'épuisement du droit de marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-4 du code de commerce. 
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° T 11-16. 137 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Eugenio Tombolini SPA. 
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société GERZANE avait commis des actes de contrefaçon en commercialisant les tee-shirts et polos griffés « CERRUTI » et d'avoir condamné la société EUGENIO TOMBOLINI, in solidum avec la société SASA GROUP à garantir la société GERZANE des condamnations prononcées à son encontre de ce fait, 
AUX MOTIFS QU'il est constant que la société GERZANE a commercialisé en France dans ses différents points de vente des teeshirts et polos munis, à l'intérieur du col, d'une griffe à fond noir portant la marque « CERRUTI 1881 » en lettres majuscules blanches accompagnées d'un liseré vertical de couleur bleue fabriqués par la société EUGENIO TOMBOLINI et qui lui avaient été vendus par la société SASA GROUP ; que la société CERRUTI 1881 observe que la griffe cousue sur ces articles, telle que précédemment décrite, est destinée aux seuls vêtements comportant des manches tels que costumes, chemises, pulls , à l'exclusion des polos et tee-shirts pour lesquels la marque authentique devrait être le signe « 18CRR81 » et soutient que la commercialisation de ces articles constitue des actes de contrefaçon par application de l'article L 713-2 ou à tout le moins de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui interdisent, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'elle précise que ces tee-shirts sont contrefaisants, selon elle, primo parce que la preuve d'un approvisionnement licite n'a pas été rapportée, secundo, parce que les polos et tee-shirts ne font pas partie des produits donnés en licence à la société EUGENIO TOMBOLINI, tertio, parce que les tee-shirts en cause ont été fabriqués et commercialisés en violation des dispositions du contrat de licence ; que, sur ce dernier point l'appelante fait notamment valoir que les polos et teeshirts litigieux sont des invendus qui ont été cédés par la société EUGENIO TOMBOLINI à la société SASA GROUP pour être revendus par cette dernière à des distributeurs spécialisés dans la vente au rabais et qu'ils ont été mis sur ce marché en dehors ou en violation des prévisions contractuelles, donc sans son autorisation, et qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme contrefaisants ; que l'article 7. 1 du contrat de concession de licence du 19 juillet 2004 réglait l'écoulement des invendus dans les termes suivants : « Les stocks éventuels des produits de collection qui resteront invendus ultérieurement au délai de fin de vente de réassortiment seront vendus par le preneur de licence à des débouchés  c'est-à-dire à des tiers grossistes-au prix du stock, c'est-à-dire à un prix discompté allant jusqu'à un maximum de 50 % par rapport au prix du catalogue Italie des prix de vente en gros publié pour la saison correspondante, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 7. 2 suivant » ; que cet article 7. 2 imposait au licencié, avant de diffuser ainsi les invendus, de « soumettre au donneur de licence une liste détaillée de tous les stocks, et le donneur de licence aura la possibilité d'exercer une option pour l'achat en tout ou en partie de ces stocks () exerçable par le donneur de licence pendant une période de 15 jours à compter de la réception de la liste des stocks » ; que l'article 7. 3 ajoutait, au cas où le donneur de licence n'exercerait pas son option d'achat, que le preneur de licence devrait lui présenter un compte rendu détaillé relatif aux produits vendus, accompagné des données spécifiques pour chaque pays du territoire et des détails du chiffre d'affaires brut et net réalisé ; qu'il est constant que les polos et tee-shirts litigieux, livrés par la société EUGENIO TOMBOLINI à la société SASA GROUP et revendus par cette dernière à la société GERZANE ainsi qu'en font foi les factures des 22 et 26 décembre 2006 émises par la société EUGENIO TOMBOLINI, relevaient de la collection automne hiver 2006/ 2007 ; que la société EUGENIO TOMBOLINI était donc autorisée à les commercialiser puisque la lettre de résiliation du 13 avril 2006 qui avait mis fin au contrat devait prendre effet « à compter de la saison Printemps/ Eté 2007 qui ne sera donc pas de votre compétence » ; qu'il n'est pas contesté que ces marchandises ont été cédées à la société SASA GROUP, dans le cadre des dispositions de l'article 7. 1 du contrat de concession de licence ci-dessus rappelées, comme stock restant invendu à la fin de la période de réassortiment et pour être distribuées finalement à prix réduit par des revendeurs spécialisés ; que la société EUGENIO TOMBOLINI ne prétend pas qu'elle aurait satisfait à ces dispositions contractuelles qui avaient pour objet de permettre à la société CERRUTI 1881 de contrôler la diffusion des marques concédées pour lui permettre d'en prévenir une banalisation excessive ; qu'elle soutient vainement qu'elle aurait été dans l'impossibilité de satisfaire la condition requise au motif que la société FIN PART était en faillite, sans d'ailleurs se risquer à expliquer en quoi le sort de cette dernière société, non partie au contrat, l'aurait empêchée de respecter ses obligations contractuelles à l'égard de la société CERRUTI 1881, demeurée in bonis ; que ce seul moyen, sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence des autres, suffit à caractériser la contrefaçon alléguée en ce qui concerne les tee-shirts et polos ; 
1  ALORS QUE le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen avec son consentement ; que la mise dans le commerce de produits de la marque, par le licencié, n'est faite sans le consentement du titulaire de la marque que si le licencié enfreint l'une des clauses du contrat de licence concernant sa durée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié ; que la violation par le licencié d'une clause contractuelle, lui interdisant la vente des produits à des soldeurs, ne peut s'analyser en une mise sur le marché du produit sans le consentement du titulaire des droits sur la marque que si, s'agissant de produits de luxe et de prestige, cette mise sur le marché porte effectivement atteinte à la sensation de luxe de ces produits, partant à leur qualité même ; qu'en retenant, pour dire que la contrefaçon alléguée était caractérisée en ce qui concerne les polos et tee-shirts de marque CERRUTI, la seule violation par la société Eugenio Tombolini des dispositions du contrat de licence ayant pour objet de permettre à la société CERRUTI 1881 de contrôler la diffusion des marques concédées pour prévenir une banalisation excessive, indépendamment de toute atteinte à la qualité des produits, la cour d'appel a violé les articles L 713-4 et L 714-1 du code de la propriété intellectuelle ; 
2  ALORS QUE la mise dans le commerce de produits de la marque, par le licencié, n'est faite sans le consentement du titulaire de la marque que si le licencié enfreint l'une des clauses du contrat de licence concernant sa durée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié ; que la violation par le licencié d'une clause contractuelle, interdisant la vente de produits à un soldeur, ne peut constituer une atteinte à la qualité des produits, partant un acte de contrefaçon, que si les circonstances de fait propres au litige, et notamment la nature des produits en cause, le volume et la fréquence des ventes de ces produits à des soldeurs, la nature des produits habituellement commercialisés par ces soldeurs et les modes de commercialisation usuels de ces derniers, établissent l'atteinte portée à la sensation de luxe et à la réputation de ces produits ; qu'en se bornant, pour dire que la contrefaçon alléguée était caractérisée, à relever la violation par la société Eugenio Tombolini de dispositions contractuelles ayant pour objet de permettre à la société CERRUTI 1881 de contrôler la diffusion des marques concédées pour lui permettre d'en prévenir une banalisation excessive, sans rechercher s'il ressortait des circonstances de fait propres au litige, notamment au regard du caractère exceptionnel des ventes en cause ayant pour objet des « invendus » de la saison précédente, l'existence d'une atteinte telle à l'image du produit que sa qualité s'en serait trouvée affectée, la cour d'appel a, en tout état de cause privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 713-4 et L 714-1 du code de la propriété intellectuelle.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° M 11-11. 094 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin avocat aux Conseils, pour la société Cerruti 1881. 
PREMIER MOYEN DE CASSATION 
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CERRUTI 1881 de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale ; 
AUX MOTIFS QUE « la société CERRUTI 1881, reprenant son argumentation telle que développée en première instance, expose que l'action de la société GERZANE, en pratiquant une publicité mensongère et des prix très inférieurs à ceux du marché, a entraîné une dilution de son image de marque par une utilisation sans droit de sa raison sociale, de sa dénomination sociale et de son enseigne ; que cette société a ainsi tenté de tirer indûment profit de sa notoriété ; mais que, ce faisant, l'appelante ne fait que décliner sous des intitulés différents, les conséquences des faits qu'elle invoque au soutien de son action en contrefaçon, qui consistent en la mise en vente d'une part, de tee-shirts et de polos, d'autre part, de costumes en faisant un usage non autorisé de sa marque ; qu'elle n'allègue aucun fait distinct de cette exposition à la clientèle d'articles contrefaisants ; que, par ailleurs, elle ne caractérise aucun préjudice autre que celui que l'action en contrefaçon a précisément pour objet de réparer par la prise en compte du manque à gagner, du dommage moral de la victime de la contrefaçon et des bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur ; que dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par la société CERRUTI 1881 au titre de la concurrence déloyale ; que le jugement sera réformé sur ce point » ; 
ALORS QUE le fait de porter atteinte à une dénomination sociale ou à une enseigne constitue une faute de concurrence déloyale distincte de celle consistant à contrefaire une marque et génératrice d'un préjudice distinct de celui causé par les actes de contrefaçon ; qu'en décidant, au contraire, qu'en reprochant à la société GERZANE une utilisation sans droit de sa dénomination sociale et de son enseigne, la société CERRUTI 1881 n'aurait allégué aucun fait distinct de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon de marques, et qu'elle n'aurait caractérisé aucun préjudice autre que celui que l'action en contrefaçon aurait pour vocation de réparer, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. 
SECOND MOYEN DE CASSATION 
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que seule la société GERZANE avait commis des actes de contrefaçon de marque, et de n'avoir condamné les sociétés EUGENIO TOMBOLINI SpA et SASA GROUP qu'à garantir la société GERZANE ; 
ALORS QUE dans ses écritures d'appel (cf. notamment, p. 37 et 38), la société CERRUTI 1881 faisait valoir que les sociétés EUGENIO TOMBOLINI SpA et SASA GROUP avaient commis des actes de contrefaçon de marques en vendant des tee-shirts et des polos griffés CERRUTI 1881, et sollicitait la condamnation in solidum de l'ensemble de ces sociétés à l'indemniser du préjudice résultant de ces actes de contrefaçon ; qu'en se bornant à relever que la société GERZANE avait commis des actes de contrefaçon et à faire droit à l'appel en garantie formé par cette société à l'égard des sociétés EUGENIO TOMBOLINI SpA et SASA GROUP, sans s'expliquer sur les conclusions de la société CERRUTI 1881, qui faisaient valoir que les sociétés EUGENIO TOMBOLINI SpA et SASA GROUP devaient être condamnées pour contrefaçon de marques in solidum avec la société GERZANE, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.