LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 2 novembre 2011, pourvoi n° 10-24. 725), que M. X..., titulaire, pour l'avoir acquise de M. A..., de la marque française " buckfast " déposée le 8 avril 1981, régulièrement renouvelée depuis et enregistrée pour désigner notamment des produits et services relatifs à l'élevage de reines et d'abeilles, ainsi que des reines, abeilles et plus généralement des animaux vivants, a assigné M. Y...en contrefaçon de cette marque ; que devant la cour d'appel, celui-ci a demandé reconventionnellement son annulation ; que l'arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il avait condamné M. Y...pour contrefaçon ; que devant la cour de renvoi, M. Y...a opposé la dégénérescence de la marque susvisée ; 
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : 
Vu l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ; 
Attendu que pour condamner M. Y...pour contrefaçon, l'arrêt retient qu'au regard des pièces versées aux débats, celui-ci n'a pas démontré qu'en 2003 et, en tout cas, à la date des faits argués de contrefaçon, les termes " buckfast " et " buck " étaient devenus, dans le langage des professionnels de l'apiculture, nécessaires ou usuels pour désigner un certain type d'abeilles, ni qu'il les avait employés dans leur signification habituelle ; 
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les pages de l'ouvrage dénommé " l'abeille Buckfast en question ", publié à la fin de l'année 1999, évoquaient la diffusion depuis vingt-deux ans en France de la race d'abeille buckfast et démontraient que cette race d'abeille était connue en France, ce dont il ressortait qu'en 2003, les termes " buckfast " et " buck " étaient devenus, dans le langage des professionnels de l'apiculture, nécessaires et usuels pour désigner un certain type d'abeilles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; 
Et sur le second moyen : 
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : 
Attendu que M. X...fait valoir que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; 
Mais attendu que M. Y..., pour s'opposer aux prétentions de M. X..., avait invoqué le moyen tiré de la dégénérescence de la marque litigieuse ; que la cour d'appel, tenue d'y répondre, s'est prononcée au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle relatif à la déchéance des droits du propriétaire de la marque pour non-usage ; que le moyen, qui est né de l'arrêt, est donc recevable ; 
Et sur le moyen : 
Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; 
Attendu que pour rejeter la demande tendant à la déchéance des droits de M. X...sur la marque " buckfast ", l'arrêt relève qu'un article, publié en 2008 dans la revue " l'abeille de France et l'apiculteur ", analyse la biodiversité des abeilles en France et fait état de la présence d'abeilles de la souche synthétique " buckfast " au même titre que d'autres races, que des apiculteurs professionnels ont attesté, en 2005, avoir acheté depuis plusieurs années des reines et des essaims buckfast auprès de M. X...et que celui-ci justifiait avoir acquis plusieurs dizaines de cages d'expédition depuis les années 2000 jusqu'en 2006 ; que l'arrêt en déduit que ces pièces, y compris les annonces publiées par M. X...entre mars 1995 et janvier 2000, produites par M. Y..., démontrent un usage sérieux de la marque en cause ainsi que la réalité de son exploitation commerciale par M. X...; 
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans antérieure au 25 janvier 2012, date à laquelle la déchéance a été soulevée pour la première fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; 
Condamne M. X...aux dépens ; 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze. 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt 
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Leg 
PREMIER MOYEN DE CASSATION 
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Monsieur Y...avait commis des actes de contrefaçon de la marque BUCKFAST, condamné Monsieur Y...à payer à Monsieur X...la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, interdit à Monsieur Y...de faire usage des termes BUCKFAST ou BUCK pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque BUCKFAST, ordonné la confiscation des produits portant les termes BUCKFAST ou BUCK mis dans le commerce par Monsieur Y...et identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque BUCKFAST, ordonné, aux frais de Monsieur Y..., la publication de ce dispositif dans les revues « L'Abeille de France et l'apiculteur » et « Abeilles et Fleurs », 
AUX MOTIFS QUE « (...) Sur la commission d'actes de contrefaçon par M. Florent Y...

« La cour de cassation a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si, à la date des faits argués de contrefaçon, les tenues " buckfast " et " buck " n'étaient pas devenus, dans le langage des professionnels de l'apiculture, nécessaires pour désigner un certain type d'abeilles et si M. Florent Y...ne les avait pas employés dans leur signification habituelle. 
« La recherche porte sur l'utilisation des termes " buckfast " et " buck " pour l'année 2003 dans le cercle des professionnels de l'apiculture, étant précisé que les annonces critiquées par M. Dominique X...ont été publiées dans la revue " abeilles de France et apiculteur " datée du mois de juillet-août 2003. La question relative à l'utilisation de ces termes lors du dépôt effectué par M. Dominique X...en 1981 auprès de PINPI a déjà été tranché par la cour de cassation qui a jugé que la cour d'appel avait procédé à cette recherche et qu'elle avait légalement justifié sa décision. Le moyen a d'ailleurs été rejeté. 
« M. Florent Y...a versé aux débats des attestations de plusieurs apiculteurs précisant avoir acquis auprès de M. Dominique X...des reines Buckfast jusqu'au début des années 2000, date à laquelle l'intimé leur aurait annoncé qu'il cessait l'élevage des reines. Certains témoignages, comme celui de M. B..., ne précisent pas la date des acquisitions effectuées auprès de M. Dominique X.... Ces attestations ne démontrent pas que les termes " buckfast " et " buck " étaient devenus dans le langage des professionnels de l'apiculture nécessaires pour désigner un certain type d'abeille. Elles relatent des faits bien antérieurs à l'année 2003 et tendent seulement à établir que l'achat de reines Buckfast ne s'effectuait qu'auprès de M. Dominique X.... 
« Les autres pièces produites par M. Florent Y...sont des exemplaires de la revue " l'abeille de France et l'apiculteur " publiée en janvier 2000, mars 1995, mai 1998, mai 1999 et avril 1996 qui ne concernent en rien l'année 2003, date à laquelle l'appelant a fait paraître des annonces pour vendre des essaims issus des élevages " buck " et de ruches peuplées " buckfast ". Au surplus, ces publications comportent toutes des annonces publiées par M. Dominique X..., en sa qualité d'éleveur sélectionneur de la race Buckfast, afin de proposer à la vente des reines fécondées et des essaims, et elles ne font état d'aucune annonce de vente de reines ou d'essaims Buckfast de la part d'autres apiculteurs que l'intimé. Même si ces annonces sont antérieures à la période considérée, elles tendent à démontrer que ce terme n'était pas utilisé par les apiculteurs pour désigner un certain type d'abeille. 
« L'article intitulé " reine Buckfast avec pedigree " provenant d'internet et daté du 21 août 2008 évoque, outre le moyen de sélectionner les reines, la possibilité d'acquérir des reines auprès d'un éleveur demeurant au Danemark désigné comme étant le fournisseur officiel afin de maintenir la réputation du Frère Adam. Il en ressort que seuls certains éleveurs sont habilités pour chaque pays à vendre des reines sélectionnées selon cette méthode. 
« Enfin, le président de l'association nationale des éleveurs de reines et des centres d'élevages apicoles a précisé, le 4 février 2008, qu'après consultation du bureau de l'association, le mot " buckfast " était employé communément dans le milieu apicole pour désigner une race d'abeilles, au même titre que Caucasienne, Carnica ou Italienne. Le président de cette association ne donne aucune indication sur la période à partir de laquelle ce terme est devenu nécessaire pour désigner une race d'abeille dans le milieu des apiculteurs et ne vient en rien conforter les prétentions de M. Florent Y.... 
« Les pièces produites par l'appelant ne permettent pas d'établir que le terme Buckfast a perdu son caractère distinctif. Elles tendent au contraire à démontrer que les auteurs d'articles ou de livres spécialisés dans le domaine de l'apiculture font toujours référence à la notion d'éleveurs officiels, sélectionnés par le Frère Adam, preuve que l'élevage de reines Buckfast ne peut pas être réalisé par n'importe quel apiculteur. 
« M. Dominique X...a également produit divers document et notamment un article publié en 2008 dans la revue " l'abeille de France et l'apiculteur " analysant la biodiversité des abeilles en France et faisant état de la présence d'abeilles de la souche synthétique Buckfast au même titre qu'autres races. Plusieurs apiculteurs professionnels ont attesté, en 2005, de ce qu'ils achetaient depuis plusieurs années, voire même plus de vingt ans, des reines et des essaims Buckfast auprès de M. Dominique X...qui a justifié, par ailleurs, avoir acquis plusieurs dizaines de cages d'expéditions depuis les années 2000 jusqu'en 2006. Ces attestations démontrent que ceux qui souhaitaient acquérir des abeilles Buckfast en 2003 faisaient appel à M. Dominique X.... 
« L'intimé a également produit quelques pages tirés d'un ouvrage dénommé " l'abeille Buckfast en question " dont la date de publication est proche de la fin de l'année 1999 (page 9). Ces quelques pages évoquent la diffusion depuis vingt deux ans en France de la race d'abeille Buckfast et évoque la question des vendeurs de reines en France. L'auteur y précise que pour la France, M. Dominique X...bénéficie de la vente exclusive des reines Buckfast pour le territoire français et son travail y est décrit. D'autres personnes sont mentionnées comme étant connues en France pour se livrer à cet élevage, mais il est précisé qu'elles demeurent au Luxembourg. Ces quelques pages démontrent que si l'abeille buckfast est connue en France, l'exclusivité de la vente sur le territoire française est connue comme ayant été accordée à M. Dominique X.... 
« En conclusion, au regard des seules pièces versées aux débats, M. Florent Y...n'a pas démontré qu'en 2003, et en tout cas à la date des faits argués de contrefaçon, les termes " buckfast " et " buck " étaient devenus, dans le langage des professionnels de l'apiculture, nécessaires pour désigner un certain type d'abeilles, ni qu'il les avait employés dans leur signification habituelle. L'usage généralisé de ces termes dans le milieu professionnel pour désigner un certain type d'abeilles en 2003 n'a pas été prouvé. Au contraire, les annonces publiées dans les journaux spécialisés ont établi que seul M. Dominique X..., durant la période considérée, vendait des reines et des essaims Buckfast. 
« En publiant en 2003 des annonces contenant la reproduction à l'identique de la marque Buckfast, en l'occurrence en employant les termes " buckfast " et " buck ", ce dernier terme étant susceptible de générer une confusion dans l'esprit du public en raison de sa ressemblance avec Buckfast, pour promouvoir la vente d'abeilles, M. Florent Y...a commis des actes de contrefaçon de la marque dont M. Dominique X...est titulaire. Le jugement est donc confirmé sur ce point (...) », 
ALORS QUE 1°), l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une dénomination qui, à l'époque de la prétendue contrefaçon, constitue, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire ou usuelle d'un produit ou d'un service ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'une publication remontant à 1999 faisait état de la diffusion « depuis vingt-deux ans » en France d'une « race » d'abeille « Buckfast » qui était « connue en France » ; qu'un témoignage du président de l'Association nationale des éleveurs de reines et des centres d'élevages apicoles confirmait en 2008 que le mot « Buckfast » était employé communément dans le milieu apicole pour désigner une « race » d'abeilles ; qu'il devait se déduire de telles constatations que les termes « Buckfast » ou « Buck » étaient utilisés depuis plusieurs décennies de façon usuelle et nécessaire par les professionnels de l'apiculture pour désigner un certain type d'abeille, de sorte que l'usage de ces termes en 2003 par Monsieur Y...ne pouvait constituer une contrefaçon ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, et a ainsi violé l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, 
ALORS QUE 2°), l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une dénomination qui, à l'époque de la prétendue contrefaçon, constitue, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire ou usuelle d'un produit ou d'un service ; qu'en jugeant que Monsieur Y...aurait commis une contrefaçon de la marque « Buckfast » en ayant employé les termes « Buck » ou « Buckfast », au prétexte que « seul M. Dominique X..., durant la période considérée, vendait des reines et des essaims Buckfast », quand une telle circonstance n'excluait pas la connaissance et l'emploi du terme « Buckfast » à la même époque, dans le milieu apicole, pour désigner de façon nécessaire le type d'abeille susvisé, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle. 
SECOND MOYEN DE CASSATION 
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Monsieur Y...avait commis des actes de contrefaçon de la marque BUCKFAST, condamné Monsieur Y...à payer à Monsieur X...la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, interdit à Monsieur Y...de faire usage des termes BUCKFAST ou BUCK pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque BUCKFAST, ordonné la confiscation des produits portant les termes BUCKFAST ou BUCK mis dans le commerce par Monsieur Y...et identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque BUCKFAST, ordonné, aux frais de Monsieur Y..., la publication de ce dispositif dans les revues « L'Abeille de France et l'apiculteur » et « Abeilles et Fleurs », et rejeté la demande de Monsieur Y...tendant à voir constater la déchéance de la marque BUCKFAST, 
AUX MOTIFS QUE « (¿) M. Florent Y...a versé aux débats des attestations de plusieurs apiculteurs précisant avoir acquis auprès de M. Dominique X...des reines Buckfast jusqu'au début des années 2000, date à laquelle l'intimé leur aurait annoncé qu'il cessait l'élevage des reines. Certains témoignages, comme celui de M. B..., ne précisent pas la date des acquisitions effectuées auprès de M. Dominique X.... Ces attestations ne démontrent pas que les termes " buckfast " et " buck " étaient devenus dans le langage des professionnels de l'apiculture nécessaires pour désigner un certain type d'abeille. Elles relatent des faits bien antérieurs à l'année 2003 et tendent seulement à établir que l'achat de reines Buckfast ne s'effectuait qu'auprès de M. Dominique X.... 
« Les autres pièces produites par M. Florent Y...sont des exemplaires de la revue " l'abeille de France et l'apiculteur " publiée en janvier 2000, mars 1995, mai 1998, mai 1999 et avril 1996 qui ne concernent en rien l'année 2003, date à laquelle l'appelant a fait paraître des annonces pour vendre des essaims issus des élevages " buck " et de ruches peuplées " buckfast ". Au surplus, ces publications comportent toutes des annonces publiées par M. Dominique X..., en sa qualité d'éleveur sélectionneur de la race Buckfast, afin de proposer à la vente des reines fécondées et des essaims, et elles ne font état d'aucune annonce de vente de reines ou d'essaims Buckfast de la part d'autres apiculteurs que l'intimé. Même si ces annonces sont antérieures à la période considérée, elles tendent à démontrer que ce terme n'était pas utilisé par les apiculteurs pour désigner un certain type d'abeille. 
« L'article intitulé " reine Buckfast avec pedigree " provenant d'internet et daté du 21 août 2008 évoque, outre le moyen de sélectionner les reines, la possibilité d'acquérir des reines auprès d'un éleveur demeurant au Danemark désigné comme étant le fournisseur officiel afin de maintenir la réputation du Frère Adam. Il en ressort que seuls certains éleveurs sont habilités pour chaque pays à vendre des reines sélectionnées selon cette méthode. 
« Enfin, le président de l'association nationale des éleveurs de reines et des centres d'élevages apicoles a précisé, le 4 février 2008, qu'après consultation du bureau de l'association, le mot " buckfast " était employé communément dans le milieu apicole pour désigner une race d'abeilles, au même titre que Caucasienne, Carnica ou Italienne. Le président de cette association ne donne aucune indication sur la période à partir de laquelle ce terme est devenu nécessaire pour désigner une race d'abeille dans le milieu des apiculteurs et ne vient en rien conforter les prétentions de M. Florent Y.... 
« Les pièces produites par l'appelant ne permettent pas d'établir que le terme Buckfast a perdu son caractère distinctif. Elles tendent au contraire à démontrer que les auteurs d'articles ou de livres spécialisés dans le domaine de l'apiculture font toujours référence à la notion d'éleveurs officiels, sélectionnés par le Frère Adam, preuve que l'élevage de reines Buckfast ne peut pas être réalisé par n'importe quel apiculteur. 
« M. Dominique X...a également produit divers document et notamment un article publié en 2008 dans la revue " l'abeille de France et l'apiculteur " analysant la biodiversité des abeilles en France et faisant état de la présence d'abeilles de la souche synthétique Buckfast au même titre qu'autres races. Plusieurs apiculteurs professionnels ont attesté, en 2005, de ce qu'ils achetaient depuis plusieurs années, voire même plus de vingt ans, des reines et des essaims Buckfast auprès de M. Dominique X...qui a justifié, par ailleurs, avoir acquis plusieurs dizaines de cages d'expéditions depuis les années 2000 jusqu'en 2006. Ces attestations démontrent que ceux qui souhaitaient acquérir des abeilles Buckfast en 2003 faisaient appel à M. Dominique X.... 
« L'intimé a également produit quelques pages tirés d'un ouvrage dénommé " l'abeille Buckfast en question " dont la date de publication est proche de la fin de l'année 1999 (page 9). Ces quelques pages évoquent la diffusion depuis vingt-deux ans en France de la race d'abeille Buckfast et évoque la question des vendeurs de reines en France. L'auteur y précise que pour la France, M. Dominique X...bénéficie de la vente exclusive des reines Buckfast pour le territoire français et son travail y est décrit. D'autres personnes sont mentionnées comme étant connues en France pour se livrer à cet élevage, mais il est précisé qu'elles demeurent au Luxembourg. Ces quelques pages démontrent que si l'abeille buckfast est connue en France, l'exclusivité de la vente sur le territoire française est connue comme ayant été accordée à M. Dominique X.... 
« En conclusion, au regard des seules pièces versées aux débats, M. Florent Y...n'a pas démontré qu'en 2003, et en tout cas à la date des faits argués de contrefaçon, les termes " buckfast " et " buck " étaient devenus, dans le langage des professionnels de l'apiculture, nécessaires pour désigner un certain type d'abeilles, ni qu'il les avait employés dans leur signification habituelle. L'usage généralisé de ces termes dans le milieu professionnel pour désigner un certain type d'abeilles en 2003 n'a pas été prouvé. Au contraire, les annonces publiées dans les journaux spécialisés ont établi que seul M. Dominique X..., durant la période considérée, vendait des reines et des essaims Buckfast. 
« En publiant en 2003 des annonces contenant la reproduction à l'identique de la marque Buckfast, en l'occurrence en employant les termes " buckfast " et " buck ", ce dernier terme étant susceptible de générer une confusion dans l'esprit du public en raison de sa ressemblance avec Buckfast, pour promouvoir la vente d'abeilles, M. Florent Y...a commis des actes de contrefaçon de la marque dont M. Dominique X...est titulaire. Le jugement est donc confirmé sur ce point. 
« Sur la déchéance des droits de M. Dominique X...sur la marque Buckfast : 
« L'article 564 du code de procédure civile prohibe les prétentions nouvelles soumises à la cour si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux même fins de que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 
« La demande formée par M. Florent Y...tendant à faire reconnaître la dégénérescence de la marque déposée par M. Dominique X..., qui vise en réalité à voir constater la déchéance de cette marque, constitue un moyen nouveau pour faire écarter les prétentions adverses et est donc recevable. 
« L'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'à défaut d'un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, le propriétaire de cette marque encourt la déchéance de ses droits. 
« La marque ne doit pas être inexploitée de manière prolongée. Le délai de cinq ans édicté par cet article est calculé à compter de la date d'enregistrement de la marque, si la marque n'a jamais été exploitée, ou de la date du dernier acte d'exploitation sérieux. L'article L714-5 alinéa 4 a prévu qu'un usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans ne faisait pas obstacle à la déchéance s'il avait été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. 
« Les pièces produites par M. Dominique X...et examinées ci-dessus démontrent un usage sérieux de sa marque, c'est à dire un usage effectif de la marque, conforme à la fonction essentielle de la marque. En effet, l'intimé a démontré la réalité de son exploitation commerciale. Même l'appelant a produit les annonces publiées par l'intimé. 
En conséquence, cette demande est rejetée (...) », 
ALORS QU'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que la Cour d'appel a seulement fait ressortir une exploitation commerciale de la marque « Buckfast » par Monsieur X...« jusqu'en 2006 » ; qu'en refusant de prononcer la déchéance des droits de Monsieur X...sur cette marque, sans caractériser un usage sérieux de cette marque au cours d'une période ininterrompue de cinq ans après 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.