LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est titulaire d'une marque semi-figurative comprenant l'expression boîte à meuh, associée au dessin d'une vache stylisé, enregistrée le 29 mars 2002 sous le n° 02 3 156 575, désignant des produits des classes 16, 25, 28, 30, ainsi que des services de la classe 41 et la société X... d'un modèle n° 03 4497, déposé le 18 septembre 2003, représentant l'emballage sous "blister" du jouet dénommé boîte à meuh ; qu'estimant que la société Cofalu Kim'play contrefaisait leurs marque et modèle, M. X... et la société éponyme, après avoir fait procéder à trois saisies-contrefaçons, ont assigné cette société en contrefaçon de marque et modèle et en concurrence déloyale ; qu'à titre reconventionnel, la société Cofalu Kim'play a demandé la nullité des saisies-contrefaçons, marque et modèle précités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt de déclarer nulles les trois saisies-contrefaçons pratiquées les 14, 24 et 27 septembre 2004 respectivement au supermarché de Champion de Léon, à l'entreprise FDG Sud Aquitaine à Saint-Paul-lès-Dax et à l'entreprise Cofalu Kim'play à Bordeaux, en considérant que cette nullité s'étendait à la description des objets saisis, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 716-7, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, "à défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés" ; que, bien que ce texte réserve la nullité à la seule saisie et non pas à la description des produits en cause, la cour d'appel a, au contraire, retenu que l'annulation prononcée pour défaut d'assignation dans le délai de quinzaine s'étendait également à la description des objets saisis ; qu'en statuant ainsi, sans réserver le sort des constatations descriptives de l'huissier, qui n'étaient pas affectées par l'annulation prononcée en application de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... et la société X... avaient été autorisés à faire pratiquer des saisies-contrefaçons et qu'ils ne s'étaient pas pourvus dans le délai de quinze jours, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'annulation pour défaut d'assignation dans le délai de quinzaine à compter de la saisie-contrefaçon s'étendait à la description des produits en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en concurrence déloyale, alors, selon le moyen :
1°/ que se rend coupable d'actes de concurrence déloyale l'opérateur économique qui commercialise des produits sous une présentation de nature à induire un risque de confusion, dans l'esprit du public, avec les produits vendus par ses concurrents; qu'en l'espèce, il n'était pas reproché à la société Cofalu Kim'play d'avoir simplement commercialisé une boîte à vache, mais d'avoir commercialisé celle-ci sous une présentation de nature à induire une confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en se bornant à relever que la "boîte à meuh" serait un jouet déjà très ancien, dont les caractéristiques seraient "reproduites partout", et que seul le "packaging" aurait, en l'espèce, "fait l'objet d'une actualisation", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la présentation adoptée par la société Cofalu Kim'play pour commercialiser ses boîtes à vache n'était pas de nature à créer un risque de confusion, dans l'esprit du public, avec celles vendues par la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en relevant que la société Cofalu Kim'play commercialise des boîtes à vache depuis plus longtemps que la société X..., sans constater qu'elle aurait commercialisé ces jouets sous la présentation litigieuse antérieurement à la société X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les similitudes de présentation des boîtes à meuh de la société Cofalu Kim'play s'inscrivaient dans des courants de mode le plus souvent éphémères dont chaque commerçant essaie de bénéficier et qu'aucun élément n'établissait que cette société ait commis de pratiques déloyales destinées à fausser le jeu de la libre concurrence, la cour d'appel qui a pu en déduire l'absence de comportement déloyal , a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3, § 1, sous b) de la Directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
Attendu que le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la marque semi-figurative n° 02 3 156 375 incluant la dénomination boîte à meuh pour l'intégralité des produits et services visés par celle-ci dans les classes 16, 25, 28, 30 et 41, l'arrêt retient que ladjonction d'un dessin naïf à la dénomination boîte à meuh devenue générique ne peut suffire à lui conférer un caractère distinctif suffisant dès lors que des jouets présentant des caractéristiques très voisines de forme, de fonction et de décoration étaient diffusés antérieurement au dépôt des marque et modèle précités ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui constatait, tout au plus, que la marque serait dépourvue de caractère distinctif pour les seuls jeux et jouets d'enfants reproduisant le meuglement d'une vache, et non pour chacun des produits et services couverts par la marque, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le dépôt le 29 mars 2002 de la marque "Boîte à Meuh avec dessin de vache" par Arnaud X..., pour défaut de caractère distinctif, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X... et la société X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulles les trois saisie-contrefaçon pratiquées les 14, 24 et 27 septembre 2004 respectivement au supermarché de Champion de Léon, à l'entreprise FDG Sud Aquitaine à Saint Paul les Dax et à l'entreprise COFALU KIM'PLAY à Bordeaux, en considérant que cette nullité s'étendait à la description des objets saisis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'annulation conformément au texte précité s'étend également à la description des objets saisis, de telle sorte que la cour tout comme le tribunal l'a décidé à bon droit antérieurement, ne pourra poursuivre l'examen des prétentions des parties que sur la base d'une photographie couleur du jouet « boîte à meuh » sous blister commercialisé par la société X... et d'un jouet similaire commercialisé sous blister par la société Cofalu Kim'play ainsi que d'autres « boîtes à meuh » vendues par des entreprises concurrentes, et de toutes pièces complémentaires régulièrement produites en cause d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « si une incompétence territoriale, notamment en matière correctionnelle, n'a pas entraîné la nullité d'une saisie pour dépassement du délai de 15 jours, une incompétence rationae materiae, par la saisine u tribunal de commerce au lieu du tribunal de grande instance ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 716-7 du CPI et n'interrompt pas le délai de forclusion ; qu'en l'espèce, en saisissant finalement ce Tribunal le 20 décembre 2004, alors que la première saisie-contrefaçon avait été pratiquée au supermarché de Champion à Léon le 14 septembre 2004, les demandeurs étaient forclos et leurs saisies nulles et de nul effet, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 716-7, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 , « à défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés » ; que, bien que ce texte réserve la nullité à la seule saisie et non pas à la description des produits en cause, la Cour d'appel a, au contraire, retenu que l'annulation prononcée pour défaut d'assignation dans le délai de quinzaine s'étendait également à la description des objets saisis ; qu'en statuant ainsi, sans réserver le sort des constatations descriptives de l'huissier, qui n'étaient pas affectées par l'annulation prononcée en application de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable en l'espèce, la Cour d'appel violé le texte précité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé, pour défaut de caractère distinctif, la marque semi-figurative n° 02 3 156 575 dont Monsieur X... est titulaire et d'avoir, en conséquence, débouté celui-ci de sa demande en contrefaçon de cette marque ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'examen des documents produits par Monsieur X... et la SAS X... révèle qu'ils ont, dans le but de protéger le jouet qu'ils prétendaient être une création originale sous la dénomination "boîte à meuh", opéré deux dépôts : - le 29 mars 2002 par Monsieur X... d'une marque semi-figurative portant le numéro 023156575 incluant outre la dénomination "boite à meuh", le dessin sous une forme naïve d'une petite vache laitière noire et blanche, - le 18 septembre 2003 par la SAS X... un modèle enregistré portant le numéro 0344977 portant sur un dessin "boîte à meuh'' et sur un blister "boîte à meuh" comportant des petites vaches laitières noires et blanches s'égayant sur un pré vert peuplé de pâquerettes et d'une chaumière, le tout dessiné selon une facture naïve ; qu'il apparaît toutefois que le jouet dénommé "la boîte à meuh" dans le cadre du dépôt du modèle précité qui se présente sous la forme d'une petite boîte cylindrique émettant lorsqu'on la retourne un bruit ressemblant au meuglement d'une vache était déjà connu depuis 1904 sous une dénomination identique ainsi que cela apparaît à la lecture des catalogues des entreprises Villac 2000 et Janod 2002 ainsi que Bass ; que sa dénomination "boîte à meuh" est devenue générique ainsi que l'a relevé justement le tribunal et répond à sa destination initiale de jouet destiné à de très jeunes enfants qui doivent l'identifier avant même d'avoir acquis l'usage de la parole ; que l'adjonction sur cette boîte du dessin naïf précité également accessible à un très jeune enfant et manifestement en relation avec sa fonction qu'elle permet d'identifier immédiatement, ne peut suffire à lui conférer un caractère distinctif suffisant dès lors que de tels jouets présentant des caractéristiques très voisines de forme, de fonction et de décoration étaient diffusés antérieurement au dépôt des marques modèle précités ; qu'il en va bien évidemment de même du blister, simple emballage plastique transparent déposé sur un support en carton décoré servant d'écrin de présentation au jouet "la boîte à meuh" orné d'un dessin similaire présentant le même décor champêtre et banal d'identification qui ne présente pas davantage d'originalité ; que cette appréciation s'impose d'autant plus, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, dès lors que si ce modèle sous "blister" a été déposé le 18 septembre 2003 avec publication le 5 décembre 2003, il avait fait l'objet ainsi que mentionné dans l'acte d'assignation, d'une commercialisation antérieure sous cette même forme dès I'automne 2001 ; qu'en conséquence, l'existence de cette divulgation du modèle, antérieure de plus d'une année à son dépôt, interdit à Monsieur Arnaud X... de se prévaloir de la protection découlant de ce dernier en application de l'article L511-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le dépôt de la marque Boîte à Meuh avec dessin de vache pour défaut de caractère distinctif et non protégeable le modèle "packaging de blister de boîte à meuh avec dessins déposé le 18 septembre 2003 pour autodivulgation antérieure » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les défendeurs contestent la validité du dépôt de cette marque, pour son absence de caractère distinctif, son défaut d'originalité ; qu'il ressort des catalogues des entreprises Vilac 2000 et Janod 2002 et Bass que le jouet était connu sous le nom boîte à Meuh depuis des années (1904) ; que ce nom, s'il n'est pas le seul utilisé pour désigner ce produit, (aussi voix de vaches) est beaucoup plus anciennement répandu, et générique de ce jouet puisqu'il énonce simplement sa fonction en termes compréhensibles par un enfant, ne permettant pas de le considérer comme suffisamment distinctif d'une marque ; que la marque déposée y associe un dessin naïf de vache normande noire et blanche ; que là encore, le dessin d'une vache enfantine pour un jouet d'enfant reproduisant le meuglement d'une vache est nécessaire et non distinctif, qui plus est une vache laitière (noire et blanche) et non pas vache à viande, le lait correspondant à l'univers alimentaire de l'enfant en bas âge auquel ce jouet est manifestement destiné ; que la marque déposée par Monsieur Arnaud X... doit donc être considérée comme nulle faute de caractère distinctif suffisant ; qu'il ne peut donc y avoir de contrefaçon de la marque "Boîte à Meuh avec dessin de vache" » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard du signe tel qu'il est déposé, en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par celui-ci ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que la marque semifigurative n° 02 3 156 375 de Monsieur X... se composait de la dénomination « boîte à meuh » et d'un dessin représentant sous une forme naïve une vache laitière noire et blanche ; que pour retenir que cette marque serait dépourvue de caractère distinctif, la Cour d'appel a relevé que le jouet dénommé « la boîte à meuh » se présentait sous la forme d'une petite boîte cylindrique et que l'adjonction sur cette boîte d'un dessin naïf ne pourrait suffire à lui conférer un caractère distinctif ; qu'en faisant ainsi porter son appréciation sur le modèle revendiqué par la société X..., au lieu de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par le signe correspondant à la marque semi-figurative n° 02 3 156 375, la Cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3, §. 1, sous b) de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère distinctif d'une marque signifie que celle-ci est apte à identifier les produits pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises ; que le caractère distinctif doit s'apprécier in concreto par rapport aux produits et services visés par la marque, en se fondant sur la perception globale qu'en a le public pertinent, et sur l'ensemble des facteurs pertinents de l'espèce ; qu'en relevant, de manière générale et abstraite, que le dessin d'une vache enfantine pour un jouet d'enfant reproduisant le meuglement d'une vache serait nécessaire et non distinctif, sans examiner précisément et concrètement l'impression d'ensemble produite par la marque semi-figurative n° 02 3 156 375, composée d' un dessin de vache particulier, associé à la dénomination « boîte à meuh », la Cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à dénier a priori tout caractère distinctif à tout dessin représentant une vache enfantine, et n'a aucunement tenu compte des caractéristiques propres du signe, a violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3, §. 1, sous b) de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE s'agissant d'une marque complexe, l'appréciation de son caractère distinctif ne peut se limiter à une analyse de chacun de ses éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère ; qu'en se bornant à relever que le terme « boîte à meuh » serait générique et que le dessin d'une vache enfantine serait nécessaire et non distinctif pour un jouet d'enfant reproduisant le meuglement d'une vache, sans justifier en quoi la combinaison de ces deux éléments serait, en elle-même, dépourvue de distinctivité, la Cour d'appel, qui s'est ainsi contentée d'apprécier le caractère distinctif de chacun des éléments de la marque pris isolément, a violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3, §. 1, sous b) de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard des seuls produits et services visés au dépôt, et non au regard des produits pour lesquels il est exploité ; qu'en retenant que la dénomination « boîte à meuh » serait générique pour désigner le jouet vendu par la société X... et que « le dessin d'une vache enfantine pour un jouet d'enfant reproduisant le meuglement d'une vache serait nécessaire et non distinctif », quand la marque semifigurative n° 02 3 156 375 n'avait pas été déposée pour désigner « un jouet d'enfant reproduisant le meuglement d'une vache », mais pour la catégorie entière des jeux et des jouets dans la classe 28, la Cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3, §. 1, sous b) de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
ALORS, ENFIN, QUE le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt ; qu'en prononçant l'annulation de la marque semi-figurative n° 02 3 156 375 pour l'intégralité des produits et services visés par celle-ci dans les classes 16, 25, 28, 30 et 41, quand elle constatait, tout au plus, que la marque serait dépourvue de caractère distinctif pour les seuls « jouets d'enfants reproduisant le meuglement d'une vache », et non pour chacun des produits et services couverts par la marque, la Cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3, §. 1, sous b) de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en concurrence déloyale formée par Monsieur X... et la société X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est certes indéniable que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif et qu'il n'importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif s'il en résulte une faute ; qu'en l'espèce, le fait pour la société Cofalu Kim'play d'avoir procédé à la vente de "boîtes à meuh" emballées sous blister, présentant des caractéristiques similaires à celles commercialisées par la SAS X... qui ont été considérées aux termes du présent arrêt comme ne revêtant cependant pas un caractère d'originalité suffisant pour permettre à cette dernière de triompher dans une action en contrefaçon ne peut en tant que tel s'analyser en un acte de concurrence déloyale sauf à démontrer qu'il s'est accompagné de pratiques déloyales destinées à fausser le jeu de la libre concurrence ; qu'en l'occurrence, il apparaît que la commercialisation de "la boîte à meuh" portait sur un jouet déjà très ancien dont seul le "packaging" a fait l'objet d'une actualisation pour s'adapter à des modalités de vente en grande surface ; que la seule existence de ventes de produits présentant dans le secteur concurrentiel du négoce de jouets des similitudes de présentation dès lors qu'il s'agit de billes et ballons offrant un caractère d'universalité, ne peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale puisque au surplus elle s'inscrit dans des courants de mode le plus souvent éphémères dont chaque commerçant essaie de bénéficier et qu'aucun élément n'établit qu'elle s'est accomplie à la faveur de comportements déloyaux commis par la société Cofalu Kim'play consistant par exemple dans des détournements massifs de clientèle favorisés par la pratique de prix écrasés justifiés par l'exploitation à moindre frais des productions inventives préexistantes de la société X... ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale introduite par la SAS X... à l'égard de la société Cofalu Kim'play au titre de la "boîte à meuh sous blister" » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la concurrence déloyale suppose un détournement de clientèle, ou une intention de profiter de la notoriété d'un produit, du marketing d'un concurrent, de fausser le jeu de la concurrence ; qu'en l'espèce, le fait de mettre sur le marché un jouet, connu depuis longtemps dans ses caractéristiques reproduites partout, ne perturbe pas le jeu de la concurrence, qui se traduit notamment par le libre choix de la clientèle d'acheter au moindre prix (en I'espèce deux clients de la Sa X... ont changé de fournisseur pour s'adresser à KIM'PLAY), sans que cela ne constitue un détournement de clientèle, surtout si l'on considère que la Société COFALU KIM'PLAY commercialise ces jouets depuis plus longtemps que la demanderesse, ainsi notamment qu'il ressort de l'attestation de l'illustratrice free lance Madame Y... ; que la concurrence déloyale alléguée sur ce jouet n'est donc pas établie» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE se rend coupable d'actes de concurrence déloyale l'opérateur économique qui commercialise des produits sous une présentation de nature à induire un risque de confusion, dans l'esprit du public, avec les produits vendus par ses concurrents ; qu'en l'espèce, il n'était pas reproché à la société COFALU KIM'PLAY d'avoir simplement commercialisé une boîte à vache, mais d'avoir commercialisé celle-ci sous une présentation de nature à induire une confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en se bornant à relever que la « boîte à meuh » serait un jouet déjà très ancien, dont les caractéristiques seraient « reproduites partout », et que seul le « packaging » aurait, en l'espèce, « fait l'objet d'une actualisation », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la présentation adoptée par la société COFALU KIM'PLAY pour commercialiser ses boîtes à vache n'était pas de nature à créer un risque de confusion, dans l'esprit du public, avec celles vendues par la société X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en relevant que la société COFALU KIM'PLAY commercialise des boîtes à vache depuis plus longtemps que la société X..., sans constater qu'elle aurait commercialisé ces jouets sous la présentation litigieuse antérieurement à la société X..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du Code civil.