LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sandoz que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Beecham Group Plc et Laboratoire Glaxosmithkline ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 mars 2008, n° 06-18.366), que la société Beecham Group Plc (la société Beecham) est titulaire de la marque française dénominative "Deroxat", déposée le 25 mai 1992, renouvelée le 2 mars 2002, désignant en classe 5 les produits pharmaceutiques à usage humain ; que cette marque est utilisée par la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société Glaxosmithkline) pour désigner un médicament antidépresseur commercialisé en France ; que la société G Gam, qui a obtenu le 6 août 2002 une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique dénommée "Paroxétine G.gam 20 mg", inscrite au répertoire des génériques le 10 mai 2004, a fait paraître en mai 2003 dans des journaux destinés aux professionnels des annonces informant de "la commercialisation prochaine de la Paroxétine G Gam (générique de Deroxat, paru au JO du 1er novembre 2002)" ; que les sociétés Beecham et Glaxosmithkline ont assigné la société G Gam, aux droits de laquelle est venue la société Sandoz, en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense :
Attendu que la société Sandoz soutient que le pourvoi formé par les sociétés Beecham et Glaxosmithkline est irrecevable comme se heurtant à la doctrine de l'arrêt de cassation du 26 mars 2008 rendu dans la présente affaire, et invoque la jurisprudence constante selon laquelle est irrecevable le grief qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;
Mais attendu que la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mars 2008 ne s'est pas prononcée sur les articles L. 121-9 du code de la consommation et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles déféré ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de ce pourvoi :
Attendu que les sociétés Beecham et Glaxosmithkline font grief à l'arrêt de dire que la publicité poursuivie est une publicité comparative licite au sens des articles L. 121-8 et L. 121-9 du code de la consommation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un annonceur ne peut faire apparaître, de manière explicite ou implicite, dans une publicité comparative, le fait que le produit qu'il commercialise constitue une imitation ou une reproduction d'un produit portant une marque protégée ou de l'une des caractéristiques essentielles de ce produit ; qu'une publicité présentant un médicament comme le générique de la spécialité de référence ou princeps désigné par sa marque, informe le public non seulement que le médicament générique en question présente les mêmes caractéristiques essentielles que le princeps, à savoir qu'il a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et que sa bioéquivalence avec le princeps est démontrée, mais également qu'il en est la copie, et que l'identité qu'il présente avec le princeps résulte de la reproduction ou de l'imitation de ses essentielles ; qu'en présentant ainsi le médicament générique, non par sa seule dénomination commune internationale (DCI), mais par référence à la marque du princeps dont il constitue la copie, une telle publicité fait clairement apparaître que le médicament en cause en constitue une imitation ou une reproduction ; qu'en retenant que la publicité incriminée qui présentait la «Paroxétine G Gam» comme un «générique de Deroxat» se contenterait d'affirmer que ce médicament serait l'équivalent de la spécialité de référence «Deroxat», «sans faire allusion au fait que cette équivalence résulterait d'une copie», la cour d'appel a violé l'article L. 121-9 de la consommation, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 84/450, modifiée par la directive 97/55, ainsi que l'article L.. 5121-1 5° du code de la santé publique ;
2°/ que l'article L. 5122-4 du code de la santé publique, applicable à l'époque des faits litigieux, mais aujourd'hui abrogé, disposait que la publicité des spécialités génériques "doit mentionner l'appartenance à la catégorie des spécialités génériques" ; que ce texte, qui n'impose aucunement la mention, dans la publicité, de la spécialité de référence, ni même de la marque sous laquelle cette dernière était commercialisée, ne constitue pas une exception à l'article L. 121-9, alinéa 4, du code de la consommation ; qu'en relevant, pour juger que la publicité incriminée serait licite, que le médicament générique bénéficie d'un statut législatif spécifique et que toute publicité doit préciser que le médicament objet de cette publicité est un générique, la cour d'appel a violé L. 121-9 de la consommation, tel
qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 84/450, modifiée par la directive 97/55, ainsi que l'ancien article L. 5122-4 du code de la santé publique ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 5121-1 5° du code de la santé publique, la spécialité du générique d'une spécialité de référence est celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées ; qu'ayant retenu que le générique étant substituable au princeps et constituant son équivalent, il n'imitait pas le princeps et que la disposition de l'article L. 121-9, alinéa 4, du code de la consommation visant la reproduction devait être différenciée de la notion de bioéquivalence qui caractérise le générique, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, fait l' exacte application de la loi en écartant la qualification d'imitation ou de reproduction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que les sociétés Beecham et Glaxosmithkline font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'une publicité comparative présente, de manière illicite, les produits de l'annonceur comme une reproduction ou une imitation d'un produit portant une marque, le profit réalisé par l'annonceur grâce une telle publicité doit être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque ; qu'en retenant que la publicité incriminée ne tirerait pas indûment profit de la notoriété de la marque «Deroxat», quand cette publicité présentait, de manière illicite, la «Paroxétine G Gam» comme une reproduction ou une imitation du princeps «Deroxat», la cour d'appel a violé l'article L. 121-9, alinéas 1er et 4, du code de la consommation tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 84/450, modifiée par la directive 97/55 ;
2°/ qu'afin de déterminer si une publicité comparative tire indûment profit de la notoriété attachée à une marque, il convient de procéder à une appréciation globale tenant compte de tous es facteurs pertinents de l'espèce, et notamment, le cas échéant, du préjudice porté au caractère distinctif de la marque ; que l'annonceur qui, pour lancer la commercialisation d'un nouveau médicament générique, ne bénéficiant, par définition, d'aucune connaissance sur le marché, présente celui-ci comme le générique d'un princeps désigné par sa marque, se place nécessairement dans le sillage de celle-ci, profite du pouvoir d'attraction et de la réputation de cette dernière, et peut ainsi tirer avantage, sans compensation financière, de l'effort commercial et des investissements déployés antérieurement par le fabricant du princeps connu sur le marché pour créer et entretenir l'image de sa marque ; qu'en affirmant que la mention «générique de Deroxat paru au JO du 1/11/2002» ne chercherait pas à exploiter la notoriété de cette marque, sans rechercher, quand elle constatait, par ailleurs, que la citation de la marque «Deroxat» n'était pas nécessaire, si compte tenu du degré élevé de notoriété non contesté de cette dernière, et de l'absence corrélative de toute notoriété de la «Paroxétine G Gam», la référence qui était faite à la marque «Deroxat» dans la publicité litigieuse, diffusée précisément pour annoncer le lancement de ce médicament générique, ne permettait pas à la société Sandoz de faire immédiatement bénéficier celui-ci de la notoriété de la marque «Deroxat», et de se placer ainsi indûment dans le sillage de celle-ci, et sans tenir compte, comme elle y était invitée, de l'atteinte que l'usage en cause portait inévitablement au caractère distinctif de la marque «Deroxat», la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-9 de la consommation, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 84/450, modifiée par la directive 97/55 ;
3°/ que même une publicité présentant un contenu informatif réel peut engendrer, dans le chef de son auteur, un profit indu, si l'usage qu'il fait de la marque de son concurrent lui permet de se placer, de manière injustifiée, dans le sillage de celle-ci ; qu'il en est notamment ainsi quand la citation de cette marque n'est pas nécessaire pour donner une telle information ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que la mention «générique de Deroxat paru au JO du 1/11/2002» ne chercherait pas à exploiter la notoriété de cette marque, que cette mention servirait à donner une information immédiate aux professionnels de santé, en leur indiquant que cette spécialité est le générique de la spécialité de référence «Deroxat», la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a violé l'article L. 121-9 de la consommation, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 84/450, modifiée par la directive 97/55 ;
4°/ qu'une publicité comparative tire indûment profit de la notoriété attachée à une marque d'un concurrent, indépendamment de toute similitude entre les marques des produits faisant l'objet de la comparaison, dès lors que l'usage qu'il fait de la marque du concurrent permet à l'annonceur de se placer, de manière injustifiée, dans le sillage de cette marque ; qu'en relevant que les dénominations «Paroxétine» et «Deroxat» ne présentaient ni identité, ni similitude, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article L. 121-9 de la consommation, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 84/450, modifiée par la directive 97/55 ;
5°/ que l'existence d'un profit indûment tiré de la notoriété attachée à une marque ne présuppose pas l'existence d'un risque de confusion quant à l'origine des produits objets de la publicité ; qu'en retenant, pour juger que la publicité incriminée serait licite, que le public visé étant un public de professionnels particulièrement avisés qui connaît les laboratoires pharmaceutiques, il n'existerait aucun risque de méprise sur l'origine des produits, la cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant et a violé l'article L. 121-9 de la consommation, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 84/450, modifiée par la directive 97/55 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la mention entre parenthèses et en petits caractères "générique de Deroxat paru au JO du 1er novembre 2002" ne cherche pas à exploiter la notoriété de la marque "Deroxat" mais à donner une information immédiate au public concerné, à savoir les pharmaciens et professionnels de santé, en leur indiquant que ce produit est le générique de la spécialité de référence Deroxat ; qu'en l'état de ces seules appréciations, faisant ressortir que cette référence conditionnait l'existence d'une concurrence effective sur le marché en cause, la cour d'appel a exactement retenu que la société Sandoz n'avait pas tiré indûment profit de la notoriété de la marque "Deroxat" ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 121-8 et L. 121-9 du code de la consommation et l'article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle,
Attendu que pour dire que la société Sandoz ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle et qu'elle avait commis des actes de contrefaçon en reproduisant et en faisant usage de la marque "Deroxat", l'arrêt, après avoir décidé qu'il convenait de rechercher si la publicité incriminée, licite au regard des textes sur la publicité comparative, l'était également au regard de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, retient que si la mention de la marque est une solution de facilité et de commodité, elle n'est cependant pas une référence nécessaire puisqu'il existe pour le public concerné d'autres moyens d'identifier la destination du générique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans son arrêt du 12 juin 2008 (aff C-533/06, 02 Holdings Limited et al.c/ Hutchison 3G UK Limited ) que les articles 5, paragraphes 1 et 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil , du 6 octobre 1997, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées audit article 3 bis, paragraphe 1, d'un signe identique ou similaire à sa marque , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté les notes en délibéré des 24 et 31 juillet 2009, et 24 août 2009, ainsi que la pièce communiquée le 24 juillet 2009, et dit que la publicité poursuivie est une publicité comparative licite au regard des articles L. 121-8 et L. 121-9 du code de la consommation, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les sociétés Beecham Group et Laboratoire Glaxosmithkline de leur action en contrefaçon de marque ;
Les condamne aux dépens ;
Met en outre à leur charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Sandoz la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Sandoz, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'utilisation de la marque d'un médicament de référence est légitime en ce qu'elle est nécessaire à l'information des pharmaciens pour l'exercice du droit de substitution par un médicament générique dès lors que ce droit est effectivement ouvert, et d'avoir dit que la société Sandoz venant aux droits de la société G GAM ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L 713-6 b du code de la propriété intellectuelle et qu'elle avait commis des actes de contrefaçon en reproduisant et en faisant usage de la marque «Deroxat» n° 92 420 574 dont est titulaire la société Beecham Group dans des publicités comparatives et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Beecham Group une somme de 75.000 
AUX MOTIFS QUE
Considérant qu'il sera observé que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mai 2006 n'ayant pas été cassé en ce qu'il a rejeté la demande en concurrence déloyale, la cour de céans en tant que cour d'appel de renvoi n'est pas saisie de ce chef de demande ;
Considérant qu'en cours de délibéré les parties ont chacune communiqué des notes en délibéré ; que ces notes n'ayant pas été sollicitées par la cour pas plus que la communication de l'arrêt rendu par la CJCE le 18 juin 2009 suite à une demande de question préjudicielle introduite par la Court of Appeal (England & Wales) dans une affaire opposant les sociétés L'OREAL, LANCÔME PARFUMS, LABORATOIRES GARNIER aux sociétés BELLURE, MALAIKA INVESTMENTS ET STARION INTERNATIONAL, ces notes et cet arrêt seront écartés ; que de plus il sera relevé que la CJCE s'est prononcée dans le cadre des listes comparatives en matière de parfums dans lesquelles des marques enregistrées sont utilisées et non dans le cadre d'une publicité comparative en matière de médicaments génériques ;
Considérant que suite à l'arrêt de la cour de cassation, aucune des parties ne conteste que la publicité incriminée soit une publicité comparative au sens de l'article L 121-8 du code de la consommation ;
Mais considérant qu'il convient toutefois de rechercher si elle constitue une publicité comparative licite au regard des articles L 121-9 alinéa 1 et 4 du code de la consommation et de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que les annonces incriminées informent de "la commercialisation prochaine de la paroxetine G Gam (générique de Dexorat, paru au J.O. du 01/11/2002)" et présentent un conditionnement de paroxetine G GAM vu de face sur lequel figure notamment la mention "ce médicament générique remplace ...prescrit par votre médecin" ;
Considérant que l'article L 121-9 alinéa 4 du code de la consommation dispose que "la publicité comparative ne peut présenter des biens ou services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé" ;
Considérant que l'article L 5121-1 du code de la santé publique donne du générique la définition suivante : "on entend par 5° a) spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif- la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées" ;
Que la spécialité de référence est encore dénommée "princeps" ;
Considérant que la publicité incriminée ne présente pas la paroxetine comme une imitation ou une reproduction de la spécialité de référence mais comme le générique de la spécialité de référence ; que le générique étant substituable au princeps, constituant son équivalent, il n'imite pas le princeps ; que par ailleurs la disposition de l'article L 121-9 alinéa 4 du code de la consommation visant la reproduction doit être différenciée de la notion de "bioéquivalence" qui caractérise le générique ; qu'affirmer qu'un produit est le générique d'une spécialité de référence, c'est à dire qu'il en constitue l'équivalent, sans faire allusion au fait que cette équivalence résulte d'une "copie" du produit premier ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L 121-9 alinéa 4 du code de la consommation ; que le médicament générique bénéfice d'un Statut législatif spécifique et toute publicité pour un générique doit préciser que le médicament, objet de cette publicité, est un générique ;
Considérant qu'il est encore reproché à la société SANDOZ d'avoir réalisé une publicité comparative qui tire indûment profit de la notoriété attachée à la marque "dexorat" et ce en violation de l'article L 121-9 alinéa 1 du code de la consommation qui dispose que "la publicité comparative ne peut 1° tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service... " ;
Mais considérant qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas établie ;
Qu'outre le fait qu'il n'existe ni identité, ni similitude entre la dénomination "paroxetine" et "dexorat", la mention entre parenthèses et en petits caractères "générique de DEXORAT paru au JO du 1/11/2002" ne cherche pas à exploiter la notoriété de cette marque mais à donner une information immédiate au public concerné, à savoir les pharmaciens et professionnels de santé, en leur indiquant que cette spécialité est le générique de la spécialité de référence "dexorat"; qu'il convient également de relever que le conditionnement reproduit sur la publicité ne comporte que le nom "PAROXETINE G GAM" en gros caractères et qu'aucune mention de la marque "dexorat" ne figure dans le carré blanc destiné à informer le patient de la nature de la substitution opérée par le pharmacien ; qu'enfin le public visé étant un public de professionnels particulièrement avisés qui connaît les laboratoirespharmaceutiques, il n'existe aucun risque de méprise sur l'origine des produits ; que par voie de conséquence il ne peut être fait grief à la société SANDOZ d'avoir par la publicité en cause tiré indûment profit de la notoriété de la marque "deroxat" ;
Considérant toutefois que la spécialité de référence étant protégée par la marque "deroxat", il convient de rechercher si l'usage de cette marque était nécessaire pour indiquer la destination du produit tel que l'énonce l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle qui est la transposition en droit fiançais de l'article 6 c) de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
Que la destination du produit en tant qu'accessoire ou pièce détachée n'étant donnée qu'à titre d'exemple, l'application de l'article L 713-6 n'est pas limitée à ces situations mais peut s'appliquer à la situation, objet de la présente instance ;
Considérant que la société SANDOZ soutient que seule la citation de la marque de la spécialité de référence au regard de la spécialité générique permet une information compréhensible et complète au profit du personnel de santé ; qu'elle fait valoir que l'identification par la dénomination commune internationale - DCI - est incertaine, indirecte et insuffisante ;
Considérant que la CJCE a dit pour droit dans son arrêt du 17 mars 2005 (The Gillette Company, Gilette Group Finland Oy/LA Laboratories Finland Oy) que : "l'usage de la marque par un tiers qui n'en est pas titulaire est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit commercialisé par ce tiers lorsqu'un tel usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit" ; qu'elle a également dit que pour vérifier si un tel usage est nécessaire, il convient de tenir compte de la nature du public auquel est destiné le produit commercialisé par le tiers en cause ;
Considérant qu'en l'espèce la publicité incriminée qui a été publiée dans le Quotidien du pharmacien et le "moniteur des pharmacies et des laboratoires" est destinée aux pharmaciens et aux professionnels de santé et non au public des patients concernés par les prescriptions ; que cette publicité a pour but d'informer ces professionnels de la destination thérapeutique du produit "paroxetine G Gam" ; qu'elle mentionne la présentation pharmaceutique du médicament sa composition, le dosage en principe actif à savoir la paroxetine, les indications thérapeutiques et contre-indications, le mode d'administration, la posologie ;
Que la paroxetine est la dénomination commune internationale (DCI) correspondant au principe actif contenu dans le médicament ; qu'elle identifie la substance active d'une spécialité pharmaceutique ; qu'elle est unique et commune à tous les pays ;
Que si à une même DCI peut correspondre plusieurs spécialités de référence comme c'est le cas par exemple pour le diltiazem, il demeure que les trois spécialités de SANOFI à savoir "tildiem", "bi-diltiem" "dilrene" comportent toutes comme principe actif du diltiazem et qu'à chaque spécialité correspond un certain dosage en principe actif variant de 60 à 300 mg et que chaque composition a une indication thérapeutique différente ; qu'en toute hypothèse, en l'espèce SANDOZ ne rapporte pas la preuve qu'il existe plusieurs spécialités princeps à but thérapeutique différent pour le seule DCI "paroxetine" ;
Que la mention de la DCI "paroxetine" dès lors qu'elle est accompagnée de l'indication du dosage en principe actif ce qui est le cas dans la publicité incriminée qui mentionne 20 mg ainsi que d'indications thérapeutiques permet d'informer de manière compréhensible et complète les professionnels de santé sans qu'il soit nécessaire de faire référence à la marque "deroxat" ;
Qu'il ne peut être valablement soutenu que seule la référence à la marque "deroxat" est susceptible de procurer une information complète et de savoir quel médicament générique peut être substitué à cette spécialité princeps ; qu'en effet le public de référence étant un public de professionnels de santé, il ne peut se limiter aux informations données par un document publicitaire mais se doit en toute hypothèse de vérifier pour des raisons de sécurité et de santé publique que le médicament générique qu'il prescrit ou s'agissant du pharmacien qu'il substitue comporte le même principe actif avec le même dosage, pour la même application thérapeutique que la spécialité de référence ; qu'ils disposent pour ce faire notamment du dictionnaire VIDAL ou du Répertoire des groupes génériques ; qu'à partir de ces mêmes documents, le professionnel de santé qui reçoit une publicité ne mentionnant que la DCI, le dosage en principe actif et certaines indication thérapeutiques est à même d'identifier la spécialité de référence à laquelle cette spécialité générique peut être substituée ; que si la mention de la marque est une solution de facilité et de commodité, elle n'est cependant pas une référence nécessaire puisqu'il existe pour le public de référence d'autres moyens d'identifier la destination du générique "paroxetine G Gam " ; qu'enfin il sera relevé que les pharmaciens sont tenus de par leur profession de connaître les DCI et que les médecins sont invités à prescrire en DCI et peuvent prescrire en DCI ce qui permet notamment aux patients de se familiariser avec ce mode de dénomination qui pour un même principe actif est la même dans le monde entier ;
Que le fait que le directeur général de l'AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE des produits de santé mentionne dans sa décision du 6 août 2002 que "paroxetine G GAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable est un générique de DEROXAT 20 mg, comprimé pellicule sécable" ne peut à lui seul légitimer l'utilisation de la marque dans un document publicitaire ;
Que de même, le fait que l'AFSSAPS soit autorisée par l'article R 5143-8 (aujourd'hui R 5121-5) du code de la santé publique à reproduire dans la décision de son directeur général la spécialité de référence correspondante et comme en l'espèce la marque de cette spécialité ne saurait légitimer l'usage de cette marque dans un document publicitaire utilisé dans la vie des affaires et qui a pour but essentiel d'inciter les professionnels de santé à prescrire ce générique ou à exercer leur droit de substitution ;
Que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'inscription ou le défaut d'inscription de la spécialité générique "paroxetine G Gam" au répertoire des spécialités génériques est sans incidence puisque la qualification de générique résulte de la décision prise par le directeur général de l'AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE des produits de santé après avis de la commission prévue à l'article R 5140 du code de la santé publique et que les génériques peuvent être prescrits par les médecins, en lieu et place de la spécialité princeps avant toute inscription au répertoire ;
Considérant qu'il s'en suit que la société SANDOZ ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 713-6 b du code de la propriété intellectuelle et qu'en reproduisant et en faisant usage de la marque "deroxat" dans une publicité destinée à promouvoir la spécialité pharmaceutique "paroxétine G Gam", elle a commis des actes de contrefaçon de cette marque ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ;
Considérant qu'en réparation de son préjudice, la société BEECHAM sollicite paiement de la somme de 150.000 euros en se prévalant de la notoriété de sa marque et de ce que la contrefaçon a entraîné une dépréciation de sa valeur et lui a causé un préjudice moral ;
Considérant qu'en revanche SANDOZ dénie l'existence d'un quelconque préjudice ;
Considérant ceci exposé que la société SANDOZ n'a fait procéder qu'à deux insertions de la publicité incriminée, l'une dans le "quotidien du pharmacien" (n°2141), l'autre dans "le Moniteur des pharmacies et des laboratoires" (n°2491) dont le tirage n'est pas communiqué ; que ni les conditionnements du médicament "paroxétine G GAM", ni la notice ne comportent la mention de la marque "dexorat" ; que le générique n'étant pas un médicament de moindre qualité et étant vendu tout comme le "dexorat" en pharmacie, la société BEECHAM ne peut se prévaloir d'une dépréciation de la valeur de sa marque ; que dans ces conditions le préjudice subi par la société BEECHAM s'analyse essentiellement comme un préjudice moral lequel sera exactement réparé par le versement d'une indemnité de 75.000 euros ;
Considérant que les mesures de publication doivent être confirmées, selon les modalités financières telles que prescrites par les premiers juges, étant précisé qu'elles devront faire mention du présent arrêt ;
Considérant qu'afin de prévenir tout nouvel acte de contrefaçon, il sera fait droit aux mesures d'interdiction selon les modalités prescrites au dispositif ; que la demande de récupération et de destruction des documents reproduisant la marque n'est pas nécessaire en raison de l'interdiction prononcée ;
Considérant que la société SANDOZ qui succombe sera déboutée de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant en revanche que l'équité commande d'allouer à la société BEECHAM une somme complémentaire de 10.000 euros ; que l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société GLAXOSMTTHKLINE ;
Que la société SANDOZ sera condamnée en tous les dépens d'instance et d'appel
ALORS QUE le propre d'une publicité comparative est d'identifier implicitement ou explicitement un concurrent ou des biens ou services d'un concurrent ; que s'agissant de médicaments générique, la seule information «compréhensible et complète» est celle qui cite la marque de la spécialité de référence qui est obligatoirement mentionnée tant dans l'AMM du médicament générique que dans le Répertoire des Génériques, au sein du groupe générique que forme la spécialité princeps et son ou ses génériques, et que le public concerné reconnaît immédiatement ; qu'en estimant que la citation de la marque de la spécialité de référence n'est pas nécessaire pour promouvoir et commercialiser un générique de celle-ci, et constitue un acte de contrefaçon, la cour d'appel a violé les articles L 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle, L 5121-1 5° et R 5143-8 du code de la santé publique ;
ALORS QUE la citation de la marque est permise lorsqu'elle est le seul moyen de fournir au public une information compréhensible et complète sur la nature et la destination du produit ; que s'agissant de la publicité de médicament générique, qui se définit par rapport à la spécialité d'origine, la seule identification par la Dénomination Commune Internationale - DCI  est incertaine, indirecte et insuffisante ; qu'en estimant que la citation de la marque de la spécialité de référence n'est pas nécessaire pour promouvoir et commercialiser un générique de celle-ci, et constitue un acte de contrefaçon, la cour d'appel a violé les articles L 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle, L 5121-1 5° et R 5143- 8 du code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Sandoz venant aux droits de la société G GAM ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L 713-6 b du code de la propriété intellectuelle et qu'elle avait commis des actes de contrefaçon en reproduisant et en faisant usage de la marque «Deroxat» n° 92 420 574 dont est titulaire la société Beecham Group dans des publicités comparatives et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Beecham Group une somme de 75.000  ;
AUX MOTIFS QUE
Considérant qu'il sera observé que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mai 2006 n'ayant pas été cassé en ce qu'il a rejeté la demande en concurrence déloyale, la cour de céans en tant que cour d'appel de renvoi n'est pas saisie de ce chef de demande ;
Considérant qu'en cours de délibéré les parties ont chacune communiqué des notes en délibéré ; que ces notes n'ayant pas été sollicitées par la cour pas plus que la communication de l'arrêt rendu par la CJCE le 18 juin 2009 suite à une demande de question préjudicielle introduite par la Court of Appeal (England & Wales) dans une affaire opposant les sociétés L'OREAL, LANCÔME PARFUMS, LABORATOIRES GARNIER aux sociétés BELLURE, MALAIKA INVESTMENTS ET STARION INTERNATIONAL, ces notes et cet arrêt seront écartés ; que de plus il sera relevé que la CJCE s'est prononcée dans le cadre des listes comparatives en matière de parfums dans lesquelles des marques enregistrées sont utilisées et non dans le cadre d'une publicité comparative en matière de médicaments génériques ;
Considérant que suite à l'arrêt de la cour de cassation, aucune des parties ne conteste que la publicité incriminée soit une publicité comparative au sens de l'article L 121-8 du code de la consommation ;
Mais considérant qu'il convient toutefois de rechercher si elle constitue une publicité comparative licite au regard des articles L 121-9 alinéa 1 et 4 du code de la consommation et de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que les annonces incriminées informent de "la commercialisation prochaine de la paroxetine G Gam (générique de Dexorat, paru au J.O. du 01/11/2002)" et présentent un conditionnement de paroxetine G GAM vu de face sur lequel figure notamment la mention "ce médicament générique remplace ...prescrit par votre médecin" ;
Considérant que l'article L 121-9 alinéa 4 du code de la consommation dispose que "la publicité comparative ne peut présenter des biens ou services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé" ;
Considérant que l'article L 5121-1 du code de la santé publique donne du générique la définition suivante : "on entend par 5° a) spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif- la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées" ;
Que la spécialité de référence est encore dénommée "princeps" ;
Considérant que la publicité incriminée ne présente pas la paroxetine comme une imitation ou une reproduction de la spécialité de référence mais comme le générique de la spécialité de référence ; que le générique étant substituable au princeps, constituant son équivalent, il n'imite pas le princeps ; que par ailleurs la disposition de l'article L 121-9 alinéa 4 du code de la consommation visant la reproduction doit être différenciée de la notion de "bioéquivalence" qui caractérise le générique ; qu'affirmer qu'un produit est le générique d'une spécialité de référence, c'est à dire qu'il en constitue l'équivalent, sans faire allusion au fait que cette équivalence résulte d'une "copie" du produit premier ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L 121-9 alinéa 4 du code de la consommation ; que le médicament générique bénéfice d'un Statut législatif spécifique et toute publicité pour un générique doit préciser que le médicament, objet de cette publicité, est un générique ;
Considérant qu'il est encore reproché à la société SANDOZ d'avoir réalisé une publicité comparative qui tire indûment profit de la notoriété attachée à la marque "dexorat" et ce en violation de l'article L 121-9 alinéa 1 du code de la consommation qui dispose que "la publicité comparative ne peut 1° tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service... " ;
Mais considérant qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas établie ;
Qu'outre le fait qu'il n'existe ni identité, ni similitude entre la dénomination "paroxetine" et "dexorat", la mention entre parenthèses et en petits caractères "générique de DEXORAT paru au JO du 1/11/2002" ne cherche pas à exploiter la notoriété de cette marque mais à donner une information immédiate au public concerné, à savoir les pharmaciens et professionnels de santé, en leur indiquant que cette spécialité est le générique de la spécialité de référence "dexorat"; qu'il convient également de relever que le conditionnement reproduit sur la publicité ne comporte que le nom "PAROXETINE G GAM" en gros caractères et qu'aucune mention de la marque "dexorat" ne figure dans le carré blanc destiné à informer le patient de la nature de la substitution opérée par le pharmacien ; qu'enfin le public visé étant un public de professionnels particulièrement avisés qui connaît les laboratoirespharmaceutiques, il n'existe aucun risque de méprise sur l'origine des produits ; que par voie de conséquence il ne peut être fait grief à la société SANDOZ d'avoir par la publicité en cause tiré indûment profit de la notoriété de la marque "deroxat" ;
Considérant toutefois que la spécialité de référence étant protégée par la marque "deroxat", il convient de rechercher si l'usage de cette marque était nécessaire pour indiquer la destination du produit tel que l'énonce l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle qui est la transposition en droit fiançais de l'article 6 c) de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
Que la destination du produit en tant qu'accessoire ou pièce détachée n'étant donnée qu'à titre d'exemple, l'application de l'article L 713-6 n'est pas limitée à ces situations mais peut s'appliquer à la situation, objet de la présente instance ;
Considérant que la société SANDOZ soutient que seule la citation de la marque de la spécialité de référence au regard de la spécialité générique permet une information compréhensible et complète au profit du personnel de santé ; qu'elle fait valoir que l'identification par la dénomination commune internationale - DCI - est incertaine, indirecte et insuffisante ;
Considérant que la CJCE a dit pour droit dans son arrêt du 17 mars 2005 (The Gillette Company, Gilette Group Finland Oy/LA Laboratories Finland Oy) que : "l'usage de la marque par un tiers qui n'en est pas titulaire est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit commercialisé par ce tiers lorsqu'un tel usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit" ; qu'elle a également dit que pour vérifier si un tel usage est nécessaire, il convient de tenir compte de la nature du public auquel est destiné le produit commercialisé par le tiers en cause ;
Considérant qu'en l'espèce la publicité incriminée qui a été publiée dans le Quotidien du pharmacien et le "moniteur des pharmacies et des laboratoires" est destinée aux pharmaciens et aux professionnels de santé et non au public des patients concernés par les prescriptions ; que cette publicité a pour but d'informer ces professionnels de la destination thérapeutique du produit "paroxetine G Gam" ; qu'elle mentionne la présentation pharmaceutique du médicament sa composition, le dosage en principe actif à savoir la paroxetine, les indications thérapeutiques et contre-indications, le mode d'administration, la posologie ;
Que la paroxetine est la dénomination commune internationale (DCI) correspondant au principe actif contenu dans le médicament ; qu'elle identifie la substance active d'une spécialité pharmaceutique ; qu'elle est unique et commune à tous les pays ;
Que si à une même DCI peut correspondre plusieurs spécialités de référence comme c'est le cas par exemple pour le diltiazem, il demeure que les trois spécialités de SANOFI à savoir "tildiem", "bi-diltiem" "dilrene" comportent toutes comme principe actif du diltiazem et qu'à chaque spécialité correspond un certain dosage en principe actif variant de 60 à 300 mg et que chaque composition a une indication thérapeutique différente ; qu'en toute hypothèse, en l'espèce SANDOZ ne rapporte pas la preuve qu'il existe plusieurs spécialités princeps à but thérapeutique différent pour le seule DCI "paroxetine" ;
Que la mention de la DCI "paroxetine" dès lors qu'elle est accompagnée de l'indication du dosage en principe actif ce qui est le cas dans la publicité incriminée qui mentionne 20 mg ainsi que d'indications thérapeutiques permet d'informer de manière compréhensible et complète les professionnels de santé sans qu'il soit nécessaire de faire référence à la marque "deroxat" ;
Qu'il ne peut être valablement soutenu que seule la référence à la marque "deroxat" est susceptible de procurer une information complète et de savoir quel médicament générique peut être substitué à cette spécialité princeps ; qu'en effet le public de référence étant un public de professionnels de santé, il ne peut se limiter aux informations données par un document publicitaire mais se doit en toute hypothèse de vérifier pour des raisons de sécurité et de santé publique que le médicament générique qu'il prescrit ou s'agissant du pharmacien qu'il substitue comporte le même principe actif avec le même dosage, pour la même application thérapeutique que la spécialité de référence ; qu'ils disposent pour ce faire notamment du dictionnaire VIDAL ou du Répertoire des groupes génériques ; qu'à partir de ces mêmes documents, le professionnel de santé qui reçoit une publicité ne mentionnant que la DCI, le dosage en principe actif et certaines indication thérapeutiques est à même d'identifier la spécialité de référence à laquelle cette spécialité générique peut être substituée ; que si la mention de la marque est une solution de facilité et de commodité, elle n'est cependant pas une référence nécessaire puisqu'il existe pour le public de référence d'autres moyens d'identifier la destination du générique "paroxetine G Gam " ; qu'enfin il sera relevé que les pharmaciens sont tenus de par leur profession de connaître les DCI et que les médecins sont invités à prescrire en DCI et peuvent prescrire en DCI ce qui permet notamment aux patients de se familiariser avec ce mode de dénomination qui pour un même principe actif est la même dans le monde entier ;
Que le fait que le directeur général de l'AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE des produits de santé mentionne dans sa décision du 6 août 2002 que "paroxetine G GAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable est un générique de DEROXAT 20 mg, comprimé pellicule sécable" ne peut à lui seul légitimer l'utilisation de la marque dans un document publicitaire ;
Que de même, le fait que l'AFSSAPS soit autorisée par l'article R 5143-8 (aujourd'hui R 5121-5) du code de la santé publique à reproduire dans la décision de son directeur général la spécialité de référence correspondante et comme en l'espèce la marque de cette spécialité ne saurait légitimer l'usage de cette marque dans un document publicitaire utilisé dans la vie des affaires et qui a pour but essentiel d'inciter les professionnels de santé à prescrire ce générique ou à exercer leur droit de substitution ;
Que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'inscription ou le défaut d'inscription de la spécialité générique "paroxetine G Gam" au répertoire des spécialités génériques est sans incidence puisque la qualification de générique résulte de la décision prise par le directeur général de l'AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE des produits de santé après avis de la commission prévue à l'article R 5140 du code de la santé publique et que les génériques peuvent être prescrits par les médecins, en lieu et place de la spécialité princeps avant toute inscription au répertoire ;
Considérant qu'il s'en suit que la société SANDOZ ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 713-6 b du code de la propriété intellectuelle et qu'en reproduisant et en faisant usage de la marque "deroxat" dans une publicité destinée à promouvoir la spécialité pharmaceutique "paroxétine G Gam", elle a commis des actes de contrefaçon de cette marque ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ;
Considérant qu'en réparation de son préjudice, la société BEECHAM sollicite paiement de la somme de 150.000 euros en se prévalant de la notoriété de sa marque et de ce que la contrefaçon a entraîné une dépréciation de sa valeur et lui a causé un préjudice moral ;
Considérant qu'en revanche SANDOZ dénie l'existence d'un quelconque préjudice ;
Considérant ceci exposé que la société SANDOZ n'a fait procéder qu'à deux insertions de la publicité incriminée, l'une dans le "quotidien du pharmacien"
(n°2141), l'autre dans "le Moniteur des pharmacies et des laboratoires" (n°2491) dont le tirage n'est pas communiqué ; que ni les conditionnements du médicament "paroxétine G GAM", ni la notice ne comportent la mention de la marque "dexorat" ; que le générique n'étant pas un médicament de moindre qualité et étant vendu tout comme le "dexorat" en pharmacie, la société BEECHAM ne peut se prévaloir d'une dépréciation de la valeur de sa marque ; que dans ces conditions le préjudice subi par la société BEECHAM s'analyse essentiellement comme un préjudice moral lequel sera exactement réparé par le versement d'une indemnité de 75.000 euros ;
Considérant que les mesures de publication doivent être confirmées, selon les modalités financières telles que prescrites par les premiers juges, étant précisé qu'elles devront faire mention du présent arrêt ;
Considérant qu'afin de prévenir tout nouvel acte de contrefaçon, il sera fait droit aux mesures d'interdiction selon les modalités prescrites au dispositif ; que la demande de récupération et de destruction des documents reproduisant la marque n'est pas nécessaire en raison de l'interdiction prononcée ;
Considérant que la société SANDOZ qui succombe sera déboutée de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant en revanche que l'équité commande d'allouer à la société BEECHAM une somme complémentaire de 10.000 euros ; que l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société GLAXOSMTTHKLINE ;
Que la société SANDOZ sera condamnée en tous les dépens d'instance et d'appel
ALORS QUE le droit des marques ne permet pas de s'opposer à l'usage d'une marque dans une publicité comparative lorsque toutes les conditions de la licéité d'une telle publicité prévues par le droit de la consommation sont réunies ; que la cour d'appel n'a pas relevé en l'espèce que la publicité comparative incriminée manquait à l'une des conditions de licéité énoncée aux articles L 121-8 et L 121-9 du code de la consommation qui constituent la transposition de l'article 4 de la directive n° 2006/114/CE du 12 décembre 2006 ; que dès lors en recherchant de surcroît si elle constituait une publicité comparative licite au regard de l'article L 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire si l'usage de la marque du produit concurrent constituait une référence nécessaire pour indiquer la destination du produit de l'annonceur, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi à la publicité comparative licite et violé par fausse application l'article L 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS QUE seul le risque de confusion peut autoriser le titulaire d'une marque enregistrée à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative, qui par ailleurs satisfait à toutes les autres conditions de licéité énoncées aux articles L 121-8 et L 121-9 du code de la consommation, d'un signe identique ou similaire à sa marque ; qu'en effet il convient de donner la même interprétation à la notion de «confusion» utilisée tant à l'article L 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle qu'à l'article L 121-9 3° du code de la consommation ; que dès lors la cour d'appel n'ayant nullement constaté en l'espèce que la publicité comparative incriminée était source de confusion parmi les professionnels, entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 121-8 et L 121-9 du code de la consommation et L 713-6 du code de la propriété intellectuelle.
ALORS QUE, en toute hypothèse, le titulaire d'une marque n'est pas habilité à interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative, de cette marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne porte pas atteinte ni ne risque de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque en tant que garantie d'origine, ni à aucune autre fonction de cette marque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la mention de la marque est une solution de facilité et de commodité, mais n'est cependant pas une référence nécessaire puisqu'il existe pour le public de référence d'autres moyens d'identifier la destination du générique "paroxetine G Gam "; que dès lors, faute d'avoir recherché et indiqué en quoi l'usage de la marque de la spécialité de référence par une publicité comparative en faveur du générique aurait porté atteinte ou aurait été susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque, la cour d'appel a violé l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle.
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Beecham group Plc et Laboratoire Glaxosmithkline, demanderesses au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la publicité poursuivie est une publicité comparative licite au sens des articles L. 121-8 et L. 121-9 du Code de la consommation ;
AUX MOTIFS QUE «suite à l'arrêt de la cour de cassation, aucune des parties ne conteste que la publicité incriminée soit une publicité comparative au sens de l'article L 121-8 du code de la consommation ; qu'il convient de rechercher si elle constitue une publicité comparative licite au regard des articles L 121-9 alinéas 1 et 4 du code de la consommation et de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle ; que les annonces incriminées informent de la «commercialisation prochaine de la paroxetine G Gam (générique de Deroxat, paru au JO du 01/11/2002)» et présentent un conditionnement de la paroxetine G GAM vu de face sur lequel figure notamment la mention «ce médicament remplace  prescrit par votre médecin» ; que l'article L 121-9 alinéa 4 du code de la consommation dispose que «la publicité comparative ne peut présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé» ; que l'article L. 5121-1 du code de la santé publique donne du générique la définition suivante «on entend par 5° a) spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées» ; que la spécialité de référence est encore dénommée «princeps» ; que la publicité incriminée ne présente pas la paroxetine comme une imitation ou une reproduction de la spécialité de référence mais comme le générique de la spécialité de référence ; que le générique étant substituable au princeps, constituant son équivalent, il n'imite pas le princeps ; que par ailleurs, la disposition de l'article L 121-9 alinéa 4 du code de la consommation visant la reproduction doit être différenciée de la notion de «bioéquivalence» qui caractérise le générique ; qu'affirmer qu'un produit est le générique d'une spécialité de référence, c'est-à-dire qu'il en constitue son équivalent, sans faire allusion au fait que cette équivalence résulte d'une «copie» du produit premier ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L 121-9 alinéa 4 du code de la consommation ; que le médicament générique bénéficie d'un statut législatif spécifique et toute publicité pour un générique doit préciser que le médicament, objet de cette publicité, est un générique» ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un annonceur ne peut faire apparaître, de manière explicite ou implicite, dans une publicité comparative, le fait que le produit qu'il commercialise constitue une imitation ou une reproduction d'un produit portant une marque protégée ou de l'une des caractéristiques essentielles de ce produit ; qu'une publicité présentant un médicament comme le générique de la spécialité de référence ou princeps désigné par sa marque, informe le public non seulement que le médicament générique en question présente les mêmes caractéristiques essentielles que le princeps,  à savoir qu'il a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et que sa bioéquivalence avec le princeps est démontrée , mais également qu'il en est la copie, et que l'identité qu'il présente avec le princeps résulte de la reproduction ou de l'imitation de ses caractéristiques essentielles ; qu'en présentant ainsi le médicament générique, non par sa seule dénomination commune internationale (DCI), mais par référence à la marque du princeps dont il constitue la copie, une telle publicité fait clairement apparaître que le médicament en cause en constitue une imitation ou une reproduction ; qu'en retenant que la publicité incriminée qui présentait la «PAROXETINE G GAM» comme un «générique de DEROXAT» se contenterait d'affirmer que ce médicament serait l'équivalent de la spécialité de référence «DEROXAT», «sans faire allusion au fait que cette équivalence résulterait d'une copie», la Cour d'appel a violé l'article L. 121-9 de la consommation, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 84/450, modifiée par la directive 97/55, ainsi que l'article L. 5121-1 5° du code de la santé publique ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, D'AUTRE PART, QUE l'article L. 5122-4 du code de la santé publique, applicable à l'époque des faits litigieux, mais aujourd'hui abrogé, disposait que la publicité des spécialités génériques «doit mentionner l'appartenance à la catégorie des spécialités génériques» ; que ce texte, qui n'impose aucunement la mention, dans la publicité, de la spécialité de référence, ni même de la marque sous laquelle cette dernière était commercialisée, ne constitue pas une exception à l'article L. 121-9 alinéa 4 du code de la consommation ; qu'en relevant, pour juger que la publicité incriminée serait licite, que le médicament générique bénéficie d'un statut législatif spécifique et que toute publicité doit préciser que le médicament objet de cette publicité est un générique, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-9 de la consommation, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 84/450, modifiée par la directive 97/55, ainsi que l'ancien article L. 5122-4 du code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la publicité poursuivie est une publicité comparative licite au sens des articles L. 121-8 et L. 121-9 du Code de la consommation ;
AUX MOTIFS QU'«il est encore reproché à la société SANDOZ d'avoir réalisé une publicité comparative qui tire indûment profit de la notoriété attachée à la marque «deroxat» et ce en violation de l'article L 121-9 alinéa 1 du code de la consommation qui dispose que «la publicité comparative ne peut 1° tirer indûment pro fit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service» ; qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas établie ; qu'outre le fait qu'il n'existe ni identité ni similitude entre les dénominations «paroxetine» et «deroxat», la mention entre parenthèses et en petits caractères «générique de DEROXAT paru au JO 1/11/2002» ne cherche pas à exploiter la notoriété de cette marque mais à donner une information immédiate au public concerné, à savoir les pharmaciens et professionnels de santé, en leur indiquant que cette spécialité est le générique de la spécialité de référence «deroxat» ; qu'il convient également de relever que le conditionnement reproduit sur la publicité ne comporte que le nom «PAROXETINE G GAM» en gros caractères et qu'aucune mention de la marque « deroxat » ne figure dans le carré blanc destiné à informer le patient de la nature de la substitution opérée par le pharmacien ; qu'enfin le public visé étant un public de professionnels particulièrement avisés qui connaît les laboratoires pharmaceutiques, il n'existe aucun risque de méprise par l'origine des produits ; que par voie de conséquence il ne peut être fait grief à la société SANDOZ d'avoir par la publicité en cause tiré indûment profit de la notoriété de la marque «deroxat»» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dès lors qu'une publicité comparative présente, de manière illicite, les produits de l'annonceur comme une reproduction ou une imitation d'un produit portant une marque, le profit réalisé par l'annonceur grâce une telle publicité doit être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque ; qu'en retenant que la publicité incriminée ne tirerait pas indûment profit de la notoriété de la marque «DEROXAT», quand cette publicité présentait, de manière illicite, la «PAROXETINE G GAM» comme une reproduction ou une imitation du princeps «DEROXAT», la Cour d'appel a violé l'article L. 121-9, alinéas 1er et 4 du code de la consommation tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 84/450, modifiée par la directive 97/55 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'afin de déterminer si une publicité comparative tire indûment profit de la notoriété attachée à une marque, il convient de procéder à une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce, et notamment, le cas échéant, du préjudice porté au caractère distinctif de la marque ; que l'annonceur qui, pour lancer la commercialisation d'un nouveau médicament générique,  ne bénéficiant, par définition, d'aucune connaissance sur le marché , présente celui-ci comme le générique d'un princeps désigné par sa marque, se place nécessairement dans le sillage de celle-ci, profite du pouvoir d'attraction et de la réputation de cette dernière, et peut ainsi tirer avantage, sans compensation financière, de l'effort commercial et des investissements déployés antérieurement par le fabricant du princeps connu sur le marché pour créer et entretenir l'image de sa marque ; qu'en affirmant que la mention «générique de DEROXAT paru au JO du 1/11/2002» ne chercherait pas à exploiter la notoriété de cette marque, sans rechercher, quand elle constatait, par ailleurs, que la citation de la marque «DEROXAT» n'était pas nécessaire, si compte tenu du degré élevé de notoriété non contesté de cette dernière, et de l'absence corrélative de toute notoriété de la «PAROXETINE G GAM», la référence qui était faite à la marque «DEROXAT» dans la publicité litigieuse, diffusée précisément pour annoncer le lancement de ce médicament générique, ne permettait pas à la société SANDOZ de faire immédiatement bénéficier celui-ci de la notoriété de la marque «DEROXAT», et de se placer ainsi indûment dans le sillage de celle-ci, et sans tenir compte, comme elle y était invitée, de l'atteinte que l'usage en cause portait inévitablement au caractère distinctif de la marque «DEROXAT», la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-9 de la consommation, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 84/450, modifiée par la directive 97/55 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE même une publicité présentant un contenu informatif réel peut engendrer, dans le chef de son auteur, un profit indu, si l'usage qu'il fait de la marque de son concurrent lui permet de se placer, de manière injustifiée, dans le sillage de celle-ci ; qu'il en est notamment ainsi quand la citation de cette marque n'est pas nécessaire pour donner une telle information ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que la mention «générique de DEROXAT paru au JO du 1/11/2002» ne chercherait pas à exploiter la notoriété de cette marque, que cette mention servirait à donner une information immédiate aux professionnels de santé, en leur indiquant que cette spécialité est le générique de la spécialité de référence «DEROXAT», la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a violé l'article L. 121-9 de la consommation, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 84/450, modifiée par la directive 97/55.
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'une publicité comparative tire indûment profit de la notoriété attachée à une marque d'un concurrent, indépendamment de toute similitude entre les marques des produits faisant l'objet de la comparaison, dès lors que l'usage qu'il fait de la marque du concurrent permet à l'annonceur de se placer, de manière injustifiée, dans le sillage de cette marque ; qu'en relevant que les dénominations «PAROXETINE» et «DEROXAT» ne présentaient ni identité, ni similitude, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article L. 121-9 de la consommation, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 84/450, modifiée par la directive 97/55.
ALORS, ENFIN, QUE l'existence d'un profit indûment tiré de la notoriété attachée à une marque ne présuppose pas l'existence d'un risque de confusion quant à l'origine des produits objets de la publicité ; qu'en retenant, pour juger que la publicité incriminée serait licite, que le public visé étant un public de professionnels particulièrement avisés qui connaît les laboratoires pharmaceutiques, il n'existerait aucun risque de méprise sur l'origine des produits, la Cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant et a violé l'article L. 121-9 de la consommation, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 84/450, modifiée par la directive 97/55.
Sur le n° 3 :A conférer :CJUE, 12 juin 2008, affaire n° C-533/06, 02 Holdings Limited et al.c. Hutchison 3G UK Limited