JUDICIAIRE

3ème chambre
1ère section
No RG 18/11424
No Portalis 352J-W-B7C-CN2NO
No MINUTE :
Assignation du :
20 septembre 2018

rendu le 26 janvier 2023
DEMANDERESSE
Société PUNCH POWERTRAIN NV
[Adresse 5]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représentée par Me Emmanuel LARERE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0003
DÉFENDERESSE
S.A.S. PUNCH POWERGLIDE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Laure VILLEDIEU & Me Jean-Baptiste THIENOT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN1701
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Caroline REBOUL, Greffière

A l'audience du 13 septembre 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 novembre 2022. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 26 janvier 2023.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société de droit belge Punch Powertrain Nv conçoit, fabrique et commercialise, depuis 1972, des systèmes de transmission (ensemble des mécanismes situés entre le moteur et les roues motrices d'un véhicule). Elle exploite des établissements dans le monde entier en utilisant depuis 2006 (époque de son acquisition par M. [M] [E]) les signes suivants déposés à titre de marques :
- la marque verbale internationale désignant l'Union européenne "Punch" no1170596, enregistrée le 4 juin 2013, sous priorité d'une demande Benelux du 5 décembre 2012 pour désigner en classe 9 les logiciels, en classe 12 les véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; parties de véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, en classe 37 les services de réparation, y compris services de réparation de transmissions, en classe 42 les services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant; services de recherches et d'analyses industrielles, y compris dans le domaine des transmissions; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de calibrage, y compris calibrage de logiciels; contrôle de qualité; essai de matériaux.
- la marque verbale internationale désignant l'Union européenne "Punch Powertrain" no1170595, enregistrée le 4 juin 2013, sous priorité d'une demande Benelux du 5 décembre 2012 pour désigner les mêmes produits et services des classes 9, 12, 37 et 42.
2. Courant 2013, une société Punch Metals International Nv a acquis une usine de la société General Motors à [Localité 1], spécialisée dans la fabrication de systèmes de transmission. La société exploitant cette usine a été baptisée Punch Powerglide [Localité 1] Sas. Elle fabrique des boîtes de vitesse ainsi que des composants pour automobiles en utilisant les signes Punch et Punchpowerglide.
3. Par une lettre du 29 janvier 2018, la société Punch Powertrain, qui appartenait depuis 2016 au groupe Yinyi, a mis en demeure la société Punch Powerglide [Localité 1] de cesser d'utiliser le signe "Punch". Cette mise en demeure étant restée sans suite, la société Punch Powertrain a, par acte d'huissier de justice du 20 septembre 2018, fait assigner la société Punch Powerglide [Localité 1] devant ce tribunal en contrefaçon de ses marques internationales et subsidiairement en concurrence déloyale.
4. Par acte du 30 mars 2018, la société Punch Powerglide [Localité 1] avait fait assigner la société Punch Powertrain devant le tribunal de l'entreprise d'Anvers aux fins d'obtenir l'annulation des marques Benelux "Punch" et "Punch Powertrain", invoquant ses marques Benelux antérieures. Par un arrêt du 3 novembre 2021, la cour d'appel d'Anvers a confirmé le jugement qui avait, le 31 octobre 2019, rejeté la demande principale de la société Punch Powerglide [Localité 1] et, à titre reconventionnel, a annulé les marques déposées par cette société et M. [M] [E] en raison de leur connaissance de l'usage antérieur du signe "Punch" par la société Punch Powertrain.
5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2022, la société PUNCH POWERTRAIN NV demande au tribunal de :
- DIRE que l'usage des signes "Punch" et "Punch Powerglide" par la société Punch Powerglide [Localité 1] pour le développement, la fabrication, la promotion, l'offre à la vente et la vente de boîte de vitesse, de pièces automobiles et de logiciels ainsi que pour des services d'ingénierie, de réparation, de test et de formation liés à ces produits constituent des actes de contrefaçon des marques internationales visant l'Union Européenne no1170595 et no1170596 de la société Punch Powertrain NV au sens des dispositions légales précitées ;
- CONDAMNER la société Punch Powerglide [Localité 1] à payer à la société Punch Powertrain NV la somme de 80.000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon de ses marques internationales visant l'Union Européenne no1170595 et no1170596 ;
- CONDAMNER la société Punch Powerglide [Localité 1] à payer à la société Punch Powertrain NV la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de ses marques internationales visant l'Union Européenne no1170595 et no1170596 ;
A titre subsidiaire,
- DIRE que l'usage des signes "Punch" et "Punch Powerglide" par la société Punch Powerglide [Localité 1] pour le développement, la fabrication, la promotion, l'offre à la vente et la vente de boîte de vitesse, de pièces automobiles et de logiciels ainsi que pour des services d'ingénierie, d'analyse, de calibrage, de test et de formation liés à ces produits constituent des actes de concurrence déloyale au sens des dispositions légales précitées à l'encontre de la société Punch Powertrain NV ;
- CONDAMNER la société Punch Powerglide [Localité 1] à payer à la société Punch Powertrain NV la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de concurrence déloyale ;
En tout état de cause :
- DIRE que les marques internationales visant l'Union Européenne no1170595 et no1170596 sont sérieusement exploitées pour tous les produits et services qu'elles désignent ;
- DIRE que la demande reconventionnelle en déchéance pour absence d'usage sérieux formée par la société Punch Powerglide à l'encontre des marques internationales visant l'Union Européenne no1170595 et no1170596 est infondée et la rejeter ;
- FAIRE INTERDICTION à la société Punch Powerglide [Localité 1] d'utiliser, dans toute l'Union Européenne, tout signe identique ou similaire à la marque internationale visant l'Union Européenne no1170595 pour l'ensemble des produits et services visés par cette marque, pour développer, désigner, fabriquer, détenir, importer, promouvoir, offrir à la vente et vendre ces produits et services, et ce, sous astreinte définitive de 5.000€ par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir;
- FAIRE INTERDICTION à la société Punch Powerglide [Localité 1] d'utiliser, dans toute l'Union Européenne, tout signe identique ou similaire à la marque internationale visant l'Union Européenne no1170596 - et plus largement, tout signe reproduisant ou imitant le signe "Punch" de quelque manière que ce soit et à quel titre que ce soit - pour l'ensemble des produits et services visés par cette marque, pour développer, désigner, fabriquer, détenir, importer, promouvoir, offrir à la vente et vendre ces produits et services, et ce, sous astreinte définitive de 5.000€ par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- DIRE que le tribunal judiciaire de Paris sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées ;
- ORDONNER la publication, aux frais de la société Punch Powerglide [Localité 1] du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de la société Punch Powertrain NV dans la limite de 5 000 € H.T. par insertion;
- CONDAMNER la société Punch Powerglide [Localité 1] à verser à la société Punch Powertrain NV la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- CONDAMNER la société Punch Powerglide [Localité 1] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Emmanuel Larere, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2021, la société PUNCH POWERGLIDE [Localité 1] demande au tribunal de :
- REJETER les demandes formulées à titre principal par la société Punch Powertrain au titre de la contrefaçon ;
- REJETER les demandes formulées à titre subsidiaire par la société Punch Powertrain au titre de la concurrence déloyale ;
- REJETER les demandes d'indemnisation au titre de la réparation du préjudice commercial et du préjudice moral subi ;
À titre reconventionnel,
- DIRE que les éléments soumis au débat ne démontrent pas l'existence d'un usage sérieux de la marque verbale internationale dénommée " Punch " no1170596 désignant l'Union européenne et de la marque verbale internationale dénommée "Punch Powertrain" no1170595 désignant l'Union européenne sur ce territoire, et en conséquence ;
- PRONONCER la déchéance de la marque verbale internationale dénommée " Punch" no1170596 désignant l'Union européenne et de la marque verbale internationale dénommée "Punch Powertrain" no1170595 désignant l'Union européenne invoquées par Punch Powertrain NV au soutien de la présente action, pour défaut d'usage sérieux, pour l'ensemble des classes visées par leur enregistrement ;
- TRANSMETTRE aux Offices compétents la décision rendue aux fins d'inscription de la déchéance au registre de la marque verbale internationale dénommée "Punch" no1170596 désignant l'Union européenne et de la marque verbale internationale dénommée "Punch Powertrain" no1170595 désignant l'Union européenne ;
En tout état de cause,
- REJETER les demandes de mesures d'interdiction sous astreinte ; ou à titre subsidiaire, les LIMITER au territoire français, ou à titre encore plus subsidiaire PRONONCER un délai d'exécution d'au moins 24 mois ;
- REJETER les demandes de mesures de publication ;
- REJETER les demandes de recouvrement des frais et dépens ;
- NE PAS ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société Punch Powerglide [Localité 1] ;
- CONDAMNER la société Punch Powertrain à verser à la société Punch Powerglide [Localité 1] la somme de quarante mille 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
6. L'instruction a été close le 15 février 2022 et l'affaire plaidée le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1o) Sur la demande de déchéance pour défaut d'usage sérieux (qui est préalable)
Moyens des parties
7. La société Punch Powerglide [Localité 1] conclut en premier lieu à l'absence de preuve d'un usage sérieux des marques "Punch" et "Punch Powertrain" pour les "logiciels", la vidéo versée aux débats n'identifiant qu'un usage interne et non tourné vers l'extérieur et en particulier à destination du public de l'Union européenne. Elle souligne à cet égard que l'usage des marques est exclusivement tourné vers une clientèle asiatique. La société Punch Powerglide [Localité 1] conclut ensuite à l'absence de preuves d'usage des signes pour les "véhicules" et les "appareils de locomotion par terre, air ou eau", lesquels sont appréhendés distinctement des "parties de véhicules terrestres", contrairement aux affirmations de la société Punch Powertrain. La société défenderesse en déduit que les preuves d'usage pour les seconds ne peut en aucun cas valoir pour les premiers. En ce qui concerne les "parties de véhicules terrestres" et les "transmissions", la société Punch Powerglide [Localité 1] soutient que les preuves d'usage à destination du public européen sont extrêmement faibles voire insignifiantes, la clientèle de la société demanderesse étant presque exclusivement asiatique. De la même manière, la société Punch Powerglide [Localité 1] soutient que les preuves d'usage pour l'ensemble des services visés aux enregistrements sont parfaitement anecdotiques et ne démontrent aucun usage sérieux des marques pour ces services.
8. La société Punch Powertrain conclut pour sa part au rejet de ce moyen. Elle expose faire un usage sérieux de ses marques pour l'ensemble des produits et services qu'elles désignent, sous leur forme verbale mais également sous une forme semi-figurative qui n'en altère pas le caractère distinctif (CJUE, 25 octobre 2012, C-553/11, Rintisch ; CJUE, 18 juillet 2013, C-252/12, Specsaver). Elle relève à cet égard possèder un très important département de recherche et développement lequel emploie 400 personnes en Belgique et 60 ingénieurs en France dans son centre dédié de [Localité 4]. Elle ajoute développer en particulier des logiciels et réaliser des tests. La société Punch Powertrain indique encore justifier de son chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros par an (pièce no1.7). La société Punch Powertrain soutient que l'usage démontré pour les systèmes de transmission, qui sont des composants de véhicules, s'étend à la catégorie plus large des "véhicules" et démontre selon elle l'usage des marques pour cette catégorie. Il en va selon elle de même pour les services de "réparation" et ceux de "réparation de transmission". La société Punch Powertrain fait également valoir, pour réfuter les arguments de la société Punch Powerglide [Localité 1], que l'usage, fût-il à l'export, constitue un usage sérieux des signes et que l'usage du signe "Punch Powertrain" vaut usage sérieux du signe "Punch" seul ce dernier signe étant réellement distinctif.
Appréciation du tribunal
9. Selon l'article 4 "Effets de l'enregistrement international" de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, modifié le 28 septembre 1979, "1) À partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée. (...)"
10. Aux termes de l'article 51 du Règlement 207/2009 (applicable à la date d'enregistrement des marques en litige) "1. Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée;"
11. Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (arrêt du tribunal du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, point 54 ; arrêt du 15 septembre 2011, Centrotherm Systemtechnik GmbH / OHMI, T-434/09, point 25). Bien que la notion d'usage sérieux s'oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu'une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n'en reste pas moins que l'exigence d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêt du tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Rec. p. II-445, point 32 ; arrêt du 15 septembre 2011, Centrotherm Systemtechnik GmbH / OHMI, T-434/09, point 26). L'usage sérieux d'une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (arrêt LA MER, précité, point 59 ; arrêt du 15 septembre 2011, Centrotherm Systemtechnik GmbH / OHMI, T-434/09, point 30).
12. La Cour de justice de l'Union européenne rappelle en outre par sa décision Ferrari SpA du 22 octobre 2020 (C- 720/18 et C- 721/18) que si le titulaire d'une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu'il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu'il ne l'a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l'intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire pour lesdits produits ou services, voire de demander l'enregistrement de ce signe en tant que marque (point 39 et par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, point 43). Par cette même décision Ferrari SpA (C-720/18 et C-721/18) la Cour de justice précise que « la finalité et la destination des produits ou des services » en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d'une sous-catégorie autonome de produits ou de services (point 41 et C-714/18 point 46), ce qui suppose une analyse « concrète » des produits ou des services pour lesquels la preuve de l'usage de la marque est rapportée (point 42 et C-714/18 point 46). Ainsi, « seule importe, à cet égard, la question de savoir si le consommateur désireux d'acquérir un produit ou un service relevant de la catégorie de produits ou de services visée par la marque en cause associera à cette marque l'ensemble des produits ou des services appartenant à cette catégorie » (point 43).
13. La société Punch Powertrain verse aux débats de nombreux éléments qui démontrent qu'elle commercialise, depuis son siège belge à destination d'entreprises situées dans l'ensemble de l'Union européenne, sous le signe "Punch Powertrain", ses propres systèmes de transmission (pièces Punch Powertrain no7.1.24 à 7.1.28), ainsi que, depuis ses centres de recherche et développement situés en Allemagne et en France notamment, les services d'élaboration de systèmes de transmission propres à différents partenaires, en particulier des constructeurs automobiles, dans le cadre de contrats de fourniture de services (pièce Punch Powertrain no7.4.1), pour lesquels elle s'engage à élaborer des logiciels dédiés (voir la page 5 de la pièce Punch Powertrain no7.4.1), ces partenariats pouvant aller jusqu'à la constitution d'une entreprise jointe (pièces Punch Powertrain no7.1.1 à 7.1.4 et 7.1.10 constituées d'articles de presse relatant ces différents partenariats : article de Automotive Megatrends du 2ème trimestre 2017, communqué de presse 7 mai 2018, article de La Montagne 26 novembre 2018, article du 1er juin 2018 du Helt Belang von Limburg, article du New York Times du 26 septembre 2018). Il en résulte que ces pièces démontrent l'usage du signe "Punch Powertrain" pour désigner les "parties de véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres" en classe 12, les logiciels en classe 9, ainsi que les "services scientifiques et technologiques, les services de recherche et conception s'y rapportant", les services de "recherches et d'analyses industrielles, y compris dans le domaine des transmissions", les services de "conception et développement de matériel informatique et de logiciels", les services de "calibrage, y compris calibrage de logiciels", les services de "contrôle de qualité et d'essai de matériaux", en classe 42.
14. La société Punch Powertrain verse encore aux débats des factures de réparation, sous le signe "Punch Powertrain", de systèmes de transmission émises par le siège de Sint Truiden (Belgique) à l'attention de sociétés belges, allemandes, hollandaises, italienne et espagnole : pour 1.670 euros en 2016, 11.850 euros en 2017, 13.845 euros en 2018, et 4.040 euros en 2019 (pièces 7.1.11 à 7.1.23). Il est rappelé que la protection des marques n'est pas réservée à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes. Il doit donc être considéré que ces pièces établissent l'usage réel et effectif du signe "Punch Powertrain" pour désigner les services de réparation, y compris services de réparation de transmissions, en classe 37.
15. Les mêmes pièces établissent l'usage du signe "Punch" pour désigner les mêmes produits et services, ce terme, qui plus est placé en première position, étant seul distinctif pour désigner des systèmes de transmission (traduction de powertrain).
16. En revanche, aucune pièce n'établit l'usage des signes "Punch" et "Punch Powertrain" pour désigner les "véhicules" et les "appareils de locomotion par terre, par air ou par eau" en classe 12, ces produits ne pouvant être regardés comme la catégorie plus large à l'intérieur de laquelle celle des transmissions et des parties de véhicules ne constituerait pas une sous-catégorie autonome. Force est en effet de constater que les systèmes de transmission et les véhicules n'ont ni la même finalité ni la même destination et que le public, désireux d'acquérir un système de transmission, sait que les véhicules sont des ensembles complexes composés d'éléments fournis pour partie par des équipementiers distincts du constructeur du véhicule et n'associera pas nécessairement la marque sous laquelle il fait l'acquisition du véhicule à celle de ses différents équipements.
17. Il en résulte que les marques doivent être déclarées déchues pour les "véhicules" et les "appareils de locomotion par terre, par air ou par eau" en classe 12, et ce, à compter du 18 novembre 2014 (la demande reconventionnelle en déchéance ayant été présentée par des conclusions du 18 novembre 2019 : CJUE, 17 Dec 2020, C-607/19, Husqvarna).
2o) Sur la contrefaçon de marques
Moyens des parties
18. La société Punch Powertrain soutient que le signe "Punch Powerglide" utilisé par la société défenderesse imite ses marques pour désigner, dans la vie des affaires, des produits identiques ou similaires aux siens, en l'occurrence des boîtes de vitesse, dans des conditions de nature à créer un risque de confusion. Elle ajoute à cet égard que la confusion est au demeurant avérée ici, des articles présentant la société Punch Powerglide comme belge. La société Punch Powertrain ajoute que le fait que M. [M] [E] serait à l'origine de l'usage du signe "Punch" est inopérant et rappelle que les marques Benelux "Punch" et "Punch Powerglide" déposées par ce dernier en 2009 ont été annulées par le tribunal de l'entreprise d'Anvers. La société Punch Powertrain ajoute n'avoir jamais consenti à la défenderesse aucune autorisation tacite d'usage du signe "Punch", tandis que, si elle a fait preuve d'une certaine tolérance, elle est libre de mettre fin à cette tolérance dès lors qu'aucune forclusion n'est acquise (CJUE, 19 septembre 2013, Martin y Paz, C-661/11).
19. La société Punch Powerglide [Localité 1] conclut pour sa part à l'absence de contrefaçon, ayant bénéficié du consentement de la demanderesse pour utiliser ce signe. Elle ajoute que les parties ont coexisté de nombreuses années en faisant l'une et l'autre usage du signe "Punch" ce qui démontre selon elle l'absence totale de risque de confusion, qu'elle attribue notamment au degré d'attention élevé du public pertinent, constitué ici de professionnels de l'automobile, ainsi qu'aux différences importantes, aussi bien visuelle, auditive que conceptuelle, entre les différents signes. La société Punch Powerglide [Localité 1] ajoute que les pièces supposées démontrer la confusion entre les signes sont dénuées de pertinence aucune n'émanant du public pertinent.
Appréciation du tribunal
20. Selon l'article 9 "Droit conféré par la marque de l'Union européenne" du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (applicable ici aux agissements allégués de contrefaçon vu leur date), "1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;"
21. Interprétant les dispositions identiques de l'article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir arrêt Canon, C-39/97, point 29 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, arrêt SABEL, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17).
22. En outre, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, arrêt Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, point 31 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, point 26).
23. Afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97 ). Enfin, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services ; ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir arrêt Canon, C-39/97, point 23).
24. En outre, par un arrêt du 19 septembre 2013 (C-661/11, Martin Y Paz Diffusion c/ David Depuydt ea), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que "L'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, s'oppose à ce qu'un titulaire de marques qui, dans le cadre d'une exploitation partagée avec un tiers, avait consenti à l'usage par ce tiers de signes identiques à ses marques pour certains des produits relevant des classes pour lesquelles ces marques sont enregistrées, et qui n'y consent plus, soit privé de toute possibilité d'opposer le droit exclusif qui lui est conféré par lesdites marques audit tiers et d'exercer lui-même ce droit exclusif pour des produits identiques à ceux du même tiers."
25. En l'occurrence, le signe "Punch Powerglide" utilisé par la société défenderesse désigne des parties de véhicules et en particulier des boîtes de vitesse (pièces Punch Powertrain no3.1 à 3.23). Les produits concernés sont donc similaires et, pour partie, identiques avec les produits désignés aux enregistrements.
26. Le signe "Punch Powerglide" imite les marques "Punch" et "Punch Powertrain". Le signe et les marques ont en commun le signe d'attaque "Punch", la partie initiale des marques verbales pouvant être susceptible de retenir l'attention du consommateur davantage que les parties suivantes (voir par exemple les arrêts du tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (Mundicor), aff. T-183/02 et T-184/02, Rec. p. II-965, point 81, du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI – Revlon (Flexi Air), T-112/03, points 64 et 65, du 13 février 2008, Sanofi-Aventis SA,/ OHMI (Urion /Aturion), aff. T146/06, point 49).
27. Le tribunal relève en outre la caractère fortement distinctif du signe "Punch" pour désigner des parties de véhicules ce dont il résulte que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir par exemple l'arrêt de la CJUE du 28 février 2019, "SO'BiO etic" et "SO? ?", aff. C-505/17 P,Groupe Léa Nature / EUIPO).
28. Les signes sont en outre visuellement et phonétiquement assez fortement similaires. Ils sont conceptuellement fortement similaires le public pertinent comprenant "punch" comme renvoyant, pour tous les signes, au terme anglais "coup de poing".
29. Le public pertinent est en outre constitué ici de professionnels cherchant à équiper des véhicules. Il s'agit d'un public attentif aux différences entre les signes et les produits.
30. Il s'en déduit qu'en raison des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle entre le signe et les marques, aggravées par la forte distinctivité du signe commun d'attaque, appliqués en outre à des produits et services fortement similaires, le public pertinent, même d'attention élevée, sera amené à effectuer une confusion sur l'origine des produits et services et en particulier à leur attribuer une origine commune.
31. La contrefaçon apparaît donc établie, peu important que la société demanderesse ait toléré cet usage contrefaisant dès lors que cette tolérance a duré moins de cinq années.
3o) Sur les mesures d'interdiction et de réparation
32. Aux termes de l'article 130 "Sanctions" du Règlement 2017/1001 "1. Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l'Union européenne, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction." En outre, selon l'article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle "Les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d'une marque de l'Union européenne." L'article L716-4-10 de ce même code prévoit quant à lui que "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée."
33. Il convient de faire défense à la société défenderesse de faire usage du signe "Punch" dans la vie des affaires au sein de l'Union européenne pour désigner notamment des "parties de véhicules terrestres", selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision qui tiennent compte de la relativement longue tolérance de la société Punch Powertrain.
34. La société Punch Powertrain sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel par le versement d'une somme forfaitaire. Il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 10.000 euros et de lui allouer la même somme en réparation de son préjudice moral, ces sommes tenant compte là encore de la relativement longue tolérance de la société Punch Powertrain.
35. Les mesures précédentes réparant suffisamment le préjudice subi par la société Punch Powertrain, la demande de publication de la présente décision sera rejetée.
36. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Punch Powerglide [Localité 1] sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Punch Powertrain la somme de 50.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme tenant compte de la durée exceptionnellement longue de la présente procédure.
37. Nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire, à laquelle n'est pas applicable le décret no2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire de la décision sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la transcription au registre des marques conformément aux dispositions de l'article 128.6 du règlement 2017/1001.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
PRONONCE la déchéance de la marque verbale internationale "Punch" no1170596 désignant l'Union européenne et de la marque verbale internationale "Punch Powertrain" no1170595 désignant l'Union européenne, pour défaut d'usage sérieux à compter du 18 novembre 2014 pour les "véhicules" et les "appareils de locomotion par terre, par air ou par eau" en classe 12 ;
DIT que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l'Office européen de la propriété intellectuelle à l'initiative de la partie la plus diligente pour transcription sur le registre des marques ;
DIT qu'en commercialisant des boîtes de vitesse sous les signes "punch" et "punch Powerglide" la société Punch Powerglide [Localité 1] commet des actes de contrefaçon des marques internationales visant l'Union Européenne no1170595 et no1170596 ;
CONDAMNE la société Punch Powerglide [Localité 1] à payer à la société Punch Powertrain NV la somme de 10.000 € en réparation du préjudice matériel subi du fait de la contrefaçon de ses marques internationales visant l'Union Européenne no1170595 et no1170596 ;
CONDAMNE la société Punch Powerglide [Localité 1] à payer à la société Punch Powertrain NV la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de ses marques internationales visant l'Union Européenne no1170595 et no1170596 ;
FAIT DÉFENSE à la société Punch Powerglide [Localité 1] d'utiliser, dans toute l'Union Européenne, le signe "Punch", de quelque manière que ce soit et à quel titre que ce soit (y compris comme nom commercial), pour l'ensemble des produits et services visés par cette marque, et ce, sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée courant à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision et pendant 6 mois ;
REJETTE la demande de publication de la présente décision ;
CONDAMNE la société Punch Powerglide [Localité 1] aux dépens et autorise Maître Emmanuel Larere, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Punch Powerglide [Localité 1] à payer à la société Punch Powertrain NV la somme de 50.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la transcription au registre des marques.
Fait et jugé à Paris le 26 janvier 2023.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE