RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT No 53/2006 DU 09 JANVIER 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01983 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.no 04/01514, en date du 27 juin 2005, APPELANTE : S.A.R.L. CELINE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège., dont le siège est 40 rue Saint Dizier - 54000 NANCY représentée par la SCP MERLINGE - BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour assistée de Me VICQ, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. CELINE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège., dont le siège est 23.25 rue du Pont Neuf - 75001 PARIS représentée par la SCP
BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me Patrice DE CANDE, substitué par Me PHIQUEPAL, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, et Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, chargés du rapport, Greffier, lors des débats :
Mademoiselle La'la CHOUIEB

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 09 JANVIER 2006 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur Guy DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle La'la CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ; --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE : 1-
La Société SA CÉLINE, constituée sous cette dénomination le 9 juillet 1928, a pour activité principale la création et la commercialisation d'articles vestimentaires et d'accessoires de mode. Elle a déposé le 19 avril 1948 la marque dénominative " CÉLINE", depuis lors constamment renouvelée, en dernier lieu le 6 mars 1998 sous le numéro 1460 941 pour désigner tous produits relevant des classes 1 à 42 et
notamment les "vêtements et chaussures". 2-
Monsieur Adrien X... s'est quant à lui fait inscrire le 25 septembre 1950 au registre du commerce et des sociétés de NANCY, pour l'exploitation , dans les locaux situés 40 rue Saint Dizier à NANCY, et à l'enseigne "CÉLINE"d'un fonds de commerce de "confection pour hommes et dames". 3-
La société CÉLINE SARL a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 31 janvier 1992. Elle exploite, sous l'enseigne "CÉLINE", et dans des locaux situés à NANCY 40, rue Saint Dizier, un fonds de commerce de négoce de prêt à porter, lingerie, confection, fourrures, habillement et accessoires divers, qui lui a été donné en location-gérance par son gérant, Monsieur Richard Y.... 4-
Exposant avoir été informée fortuitement de cet état de fait caractérisant une contrefaçon de marque et une concurrence déloyale par usurpation de sa dénomination sociale et de son enseigne, la société CÉLINE S.A, par acte du 9 avril 2004, a fait assigner la société CÉLINE SARL aux fins d'interdiction des actes incriminés et de réparation de ses préjudices. 5-
La défenderesse a opposé pour l'essentiel qu'elle tient son droit d'usage de l'enseigne "CÉLINE" de Monsieur Adrien X... par l'intermédiaire des exploitants successifs du même fonds de commerce et que dès lors la société CÉLINE S.A, qui avait déjà protesté pour des faits de même nature en 1974, est irrecevable à agir en contrefaçon pour avoir toléré l'usage de sa marque pendant cinq ans. 6-
Par jugement du 27 juin 2005, le Tribunal a statué comme suit : "Dit qu'en adoptant la dénomination sociale CÉLINE et l'enseigne CÉLINE, la SARL CÉLINE a commis des actes de contrefaçon de la marque CÉLINE no1460 941dont la S.A CÉLINE est propriétaire ainsi que des actes de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination sociale CÉLINE
et de l'enseigne CÉLINE; Interdit en conséquence à la SARL CÉLINE toute utilisation du terme CÉLINE, seul ou en combinaison à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte provisoire de 1.000,00 ç(mille euros) par infraction constatée après expiration d'un délai de deux mois suivant le prononcé du présent jugement ; Ordonne à la SARL CÉLINE de modifier sa dénomination sociale pour adopter un terme insusceptible de confusion avec la marque n o1460 941 et la dénomination sociale et l'enseigne CÉLINE sous astreinte provisoire de 300,00 ç (trois cent euros) par jour de retard deux mois après la signification du présent jugement ; Condamne la SARL CÉLINE à verser à la S.A CÉLINE à titre de dommages et intérêts : - 15 000,00 ç (quinze mille euros) au titre des faits de contrefaçon de la marque no 1460941, -10 000,00 ç (dix mille euros) pour les faits de concurrence déloyale par usurpation de dénomination sociale et d'enseigne ; Ordonne la publication dans plusieurs journaux, revues ou magazines au choix de la S.A CÉLINE, dans la limite de quatre, au frais avancés de la SARL CÉLINE et à hauteur de 10.000,00ç au plus pour l'ensemble des publications, du texte suivant en caractères de police au moins égal à Times New Roman 30 : " par jugement du 27 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a condamné la société CÉLINE SARL pour avoir contrefait la marque no 1460 941 appartenant à la société CÉLINE SA, porté atteinte à la dénomination sociale de la société CÉLINE et à l'enseigne CÉLINE du fait de l'adoption de la dénomination sociale CÉLINE SARL et de l'enseigne correspondante et de la commercialisation de produits vestimentaires et de prêt à porter. Il a condamné la société CÉLINE SARL à payer à la société CÉLINE S.A la somme de 15 000,00 ç à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon, ainsi que la somme de 10 000,00 ç à titre de dommages et intérêts des faits de concurrence déloyale du fait de l'usurpation de dénomination sociale et d'enseigne, ainsi
qu'au remboursement des frais de la présente publication" ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la SARL CÉLINE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP VILMIN, GUNDERMANN, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute la SARL CÉLINE de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ; Condamne la SARL CÉLINE à verser à la S.A CÉLINE 1 500,00 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;" 7-
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a d'abord constaté que la société CÉLINE SARL n'a jamais procédé au dépôt de la marque CÉLINE. Il en a déduit que la défenderesse ne saurait opposer la forclusion par tolérance instituée par l'alinéa 4 de l'article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Ensuite, le tribunal, après avoir retenu que la défenderesse a reproduit la marque de la société CÉLINE S.A pour des produits identiques, a considéré que sont caractérisés non seulement des actes de contrefaçon mais aussi des actes de concurrence déloyale. Enfin, il a relevé qu'en dépit d'une injonction de conclure, la défenderesse n'a élevé aucune contestation sur l'évaluation des préjudices allégués. 8-
La société CÉLINE S.A a interjeté appel par déclaration du 4 juillet 2000.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 9-
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 novembre 2005, la société CÉLINE SARL demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de débouter la société CÉLINE S.A de ses prétentions et de la condamner à lui payer une somme de 2500 ç en remboursement de ses frais non compris dans les dépens. 10-
La société appelante maintient que l'action en contrefaçon se heurte à la forclusion par tolérance de cinq ans, et ce même en l'absence d'enregistrement de sa marque d'usage. Elle fait encore valoir qu'en
interprétant les articles L713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle à la lumière de la directive (CE) no 89/194 du 21 décembre 1988, l'usage d'une marque en tant que dénomination sociale ou d'enseigne échappe au domaine de la contrefaçon, dès lors que ni une dénomination sociale, ni une enseigne n'a pour fonction de distinguer des produits ou services. Elle ajoute qu'il ne peut en l'espèce pas y avoir de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits dès lors que la société CÉLINE S.A est exclusivement positionnée sur le marché des vêtements et accessoires de luxe, par le biais d'un circuit de commercialisation particulièrement sélectionné. Subsidiairement, elle soutient qu'il n'est pas justifié du préjudice allégué, et demande que l'interdiction de l'usage du signe protégé soit circonscrite de façon précise. S'agissant de l'action en concurrence déloyale, l'appelante, se référant à l'ancienneté de l'usage du signe pour désigner le fonds qu'elle exploite, conteste tout fait fautif et relève que la société CÉLINE S.A n'invoque pas des faits distincts des actes prétendus de contrefaçon. 11-
Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 28 novembre 2005, la société CÉLINE S.A conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société CÉLINE SARL au paiement d'une somme supplémentaire de 15 000ç en remboursement de ses frais irrépétibles de procédure. 12-
L'intimée maintient que l'article L716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ne peut être invoqué par la société CÉLINE SARL qui n'est titulaire d'aucune marque enregistrée, ajoutant que la tolérance n'est pas créatrice de droits. Elle réplique qu'elle bénéficie d'une antériorité sur le signe " CÉLINE", même en tenant compte de l'usage qu'en a fait Monsieur X... et soutient que sa reproduction à l'identique dans la dénomination sociale et dans
l'enseigne caractérise un acte de contrefaçon tant par référence au droit interne, qui prohibe toute utilisation d'une marque, à quelque titre que ce soit, que par référence au droit communautaire, une dénomination et une enseigne désignant nécessairement, bien que de façon indirecte, les produits ou les services de l'entreprise. Elle ajoute, sur ce dernier aspect de la discussion, que la reprise servile du signe pour désigner un commerce d'habillement crée une apparence trompeuse sur l'origine des produits en laissant croire aux consommateurs qu'il existerait un lien entre les parties. Sur l'action en concurrence déloyale, elle considère que l'utilisation du terme "CÉLINE" porte atteinte à ses droits sur sa dénomination sociale et son enseigne, qui sont dévalorisées par la banalisation et la vulgarisation du signe, dès lors que l'appelante cherche à créer la confusion entre les deux entreprises concurrentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION : 13-
L'action en contrefaçon exercée contre la société CÉLINE SARL repose exclusivement sur l'utilisation par cette société du terme "CÉLINE", qui correspond exactement à la marque verbale dont la société CÉLINE S.A a obtenu antérieurement l'enregistrement, d'une part pour identifier la personne morale par sa dénomination sociale, et d'autre part, pour désigner de fonds de commerce qu'elle exploite. Il n'est donc pas allégué que la société CÉLINE SARL aurait apposé la marque en cause sur les produits commercialisés par elle. 14-
Il n'en demeure pas moins que selon l'article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, l'identité des produits ne fait l'objet d'aucune contestation, la société CÉLINE S.A invoquant spécifiquement les
produits vestimentaires. En outre, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la forclusion par tolérance instituée par le dernier alinéa de l'article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, dès lors que la société CÉLINE SARL n'a ni demandé ni obtenu l'enregistrement en tant que marque du signe choisi par elle à titre de dénomination sociale et d'enseigne. 15-
Par ailleurs, la société CÉLINE SARL ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'utilisation du terme "CÉLINE" en tant que dénomination sociale et d'enseigne par cette société étant postérieure à l'enregistrement de la marque CÉLINE. Et s'agissant d'un prénom et non pas d'un patronyme, c'est en vain que l'appelante invoque la circonstance inopérante selon laquelle le créateur du fonds de commerce aurait fait le choix du signe " CÉLINE" en hommage à l'une de ses fille qui portait ce prénom. 16-
L'article 5 paragraphe 1 sous a) de la directive (CE) no89/194 a été transposé en droit interne par l'article 15 de la loi no91-7 du 4 janvier 1991, devenu l'article L713-2 susvisé du Code de la Propriété Intellectuelle. La directive énonce que la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif et que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. 17-
Dans son arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club contre REED, la Cour de Justice des Communautés Européennes, pour interpréter cet article 5 paragraphe 1 sous a), a précisé dans ses motifs qu'afin d'éviter que la protection accordée au titulaire de la marque varie d'un Etat à l'autre, il lui appartient de donner à ces dispositions une interprétation uniforme, en particulier de la notion
"d'usage" qui y figure.

Dans l'affaire ROBELCO contre ROBELCO GROEP NV, la Cour de Justice a été saisie à titre préjudiciel aux fins d'interprétation de l'article 5 paragraphe 5 de cette même directive. Dans les motifs de son arrêt du 21 novembre 2002, elle a énoncé que lorsque " comme dans l'affaire au principal, le signe n'est pas utilisé aux fins de distinguer des produits ou des services, il convient de se référer aux ordres juridiques des Etats membres pour déterminer l'étendue et, le cas échéant, le contenu de la protection accordée aux titulaires de marques qui prétendent subir un préjudice résultant de l'utilisation de ce signe en tant que nom commercial ou dénomination sociale." 19-
En l'espèce, la solution du litige, s'agissant de l'action en contrefaçon, impose de déterminer si l'article 5 paragraphe 1 sous a) de la directive permet de sanctionner, sur le fondement du droit des marques, l'utilisation en tant que dénomination sociale et en tant qu'enseigne d'un signe antérieurement valablement enregistré. 20-
Eu égard à la formulation de la question qui avait été soumise à la Cour de Justice dans la seconde affaire citée, il demeure un doute sur l'applicabilité du droit des marques dans l'hypothèse considérée alors que par ailleurs, la tendance dominante de la jurisprudence des juridictions françaises est de considérer que la contrefaçon résulte de la reproduction des éléments caractéristiques d'un signe protégé au titre de la marque, quelque soit l'utilisation qui en est faite. 21-
Il apparaît donc nécessaire de saisir la Cour de Justice d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive (CE) no 89/104 du 21 décembre 1988, le tout par application de l'article 234 du Traité CE. 22-
Il sera sursis à statuer sur le litige dans l'attente de l'issue du
renvoi préjudiciel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Soumet à la Cour de Justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante :
L'article 5 paragraphe 1 de la directive (CE) no 89-104 doit-il être interprété en ce sens que l'adoption , par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une marque verbale enregistrée , à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques, constitue un acte d'usage de cette marque dans la vie des affaires, que le titulaire est habilité à faire cesser en vertu de son droit exclusifä
Sursoit à statuer sur toutes les demandes dans l'attente de l'issue de la procédure préjudicielle ;
Réserve les dépens.
Signé : L. CHOUIEB.-
Signé : G. DORY.-
Minute en huit pages.