R.G : 09/02092
Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Au fond du 04 mars 2009
1ère chambre civile
RG : 06/01879
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 10 Février 2011
APPELANTE :
Société DECATHLON - SA -
4 boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SELARL M-P ESCANDE, avocats au barreau de PARIS

Société RAIDLIGHT - SAS -, anciennement dénommée MF PERFORMANCE
Z.A. Les Chalayes
42660 SAINT GENEST MALIFAUX
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DELSART-TESTON, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 10 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- Christine DEVALETTE, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
La société MF Performance, devenue depuis la société Raidlight, a fait pratiquer saisie contrefaçon, puis assigné la société Décathlon le 29 mai 2006 en contrefaçon de sa marque semi-figurative française "Raidlight", enregistrée afin de désigner notamment des vêtements, en lui reprochant d'avoir commercialisé des vestes et maillots sous les appellations "Diosaz Raid Light" et "Diosaz Raid ML Light".
La société Décathlon, appelante du jugement accueillant cette action, fait valoir :
- que les opérations de saisie contrefaçon sont nulles, faute d'assignation au fond dans les quinze jours, peu important qu'il ne s'agisse que d'une saisie descriptive, et que les constatas pratiqués les des 20 mars et 21 avril 2006 sont sans valeur probante, faute pour l'huissier d'avoir mis en oeuvre les précautions et règles qui s'imposent en matière de constat sur internet,
- que la marque fondant la demande est nulle, faute de distinctivité, le public concerné par les produits visés percevant les mots "raid" et light", pris individuellement ou en combinaison, comme décrivant dans des termes usuels les caractéristiques de ces produits (leur destination, d'une part, leur légèreté, d'autre part), et les signes accessoires (accolement des mots et dessin d'une boussole) ne produisant pas une combinaison protégeable,
- que la société Raidlight est irrecevable en ses demandes visant l'usage des termes raid et light en-dehors du territoire français,
- que de toute façon, la société Décathlon n'a utilisé ces termes qu'en leur sens courant,
- qu'il n'existe de surcroît aucun risque de confusion entre la marque semi-figurative invoquée, si même elle est -faiblement- distinctive, et l'expression incriminée, purement verbale, les différences étant nettes sur le plan visuel, phonétique et même conceptuel, le signe d'accroche étant "Diosaz",
- que la société Raidlight ne justifie d'aucun préjudice.
La société Décathlon conclut en conséquence à l'infirmation du jugement entrepris, à l'annulation de la marque adverse et au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Raidlight objecte :
- que l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, limitait la sanction résultant du défaut d'assignation dans les quinze jours à la seule "saisie", c'est-à-dire à la saisie réelle, et qu'à supposer même que ce texte doive être interprété à la lumière de la directive du 29 avril 2004, ce texte prévoit des délais plus longs, et qu'en toute hypothèse, la nullité de la saisie serait sans incidence sur la recevabilité et le bien fondé de son action,
- que les opérations de saisie concernant l'usage du signe litigieux sur internet ont été effectuées de manière impartiale, qu'il n'existe aucun texte réglementant la question, qu'il n'est justifié d'aucun grief et qu'en toute hypothèse la matérialité de la contrefaçon se prouve par tout moyen,
- que les éléments opposés au caractère distinctif de la marque sont tous postérieurs à son enregistrement en 1999,
- qu'un signe évocateur n'est pas nul,
- que les produits marqués s'adressent à un large public et non seulement à des spécialistes du trail ou du raid (comme le montre notamment le fait qu'elle approvisionnait la société Décathlon elle-même), et qu'au regard de ce public, la marque est distinctive,
- que d'ailleurs, chacun des termes employés est en lui-même polysémique et leur combinaison, distinctive pour les produits visés à l'enregistrement,
- qu'en imitant sa marque pour désigner des produits identiques à ceux visés à son enregistrement, la société Décathlon a commis une contrefaçon, le risque de confusion étant avéré, notamment au regard de l'interdépendance des facteurs de similitude,
- que ces faits sont prouvés (ticket de caisse, constat d'huissier) et ont perduré après la condamnation, spécialement en ce qui concerne la commercialisation sur internet,
- que pour autant, le tribunal n'a pas fait une juste appréciation du préjudice.
La société Raidlight demande en conséquence d'augmenter les condamnations prononcées en première instance, en portant en particulier le montant des dommages-intérêts de la somme de 15 000 euros à celle de 150 000 euros ; elle conclut au paiement d'une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Validité de la marque fondant la demande :
L'action est fondée sur la marque française n o99769525, qui se présente sous forme semi figurative, le terme "RaidLight" étant inscrit dans un rectangle et sommé d'un dessin figurant des flèches formant une croix inclinée, leurs pointes étant dirigées vers l'extérieur et ce dessin évoquant une boussole stylisée.
Les trois éléments, signe verbal, rectangle, dessin, participent à une forme dans laquelle aucun d'eux n'est négligeable.
Pour autant, les signes non-verbaux sont d'une importance moins grande et tendent à mettre en exergue le signe verbal, qui, du point de vue visuel et surtout phonétique et conceptuel, est le signe dominant.
Ce terme RaidLight associe deux mots en les accolant ; il laisse à chacun d'eux une certaine autonomie, notamment en usant d'une majuscule au point d'accolement, mais il se présente sous la forme d'un mot unique..
Il convient donc d'examiner si chacun des termes "raid" et "light", pris séparément, est descriptif des produits ou services désignés et, au besoin, si leur combinaison produit une impression suffisamment éloignée de celle produite par leur simple juxtaposition.
Les produits couverts dans l'enregistrement sont les montres, chronomètres, boussoles et autre appareils scientifiques de signalisation, d'optique, d'orientation, autres qu'à usage médical, sacs à dos, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, sacs de voyage, bagages, parapluies, sacs de couchage, tentes, bâches, cordages, vêtements, chaussures de sport, chapellerie, chaussettes.
Il s'agit de produits en relation avec la pratique de la randonnée, voire de la randonnée à caractère sportif.
De ce point de vue, le mot "raid" est notamment compris en France comme désignant une telle randonnée, mieux encore une compétition d'endurance en plein air.
Ce mot désigne une caractéristique des produits destinés à sa pratique et n'a pas de caractère distinctif intrinsèque.
En revanche, le mot "light" n'est compris par le public français comme signifiant "léger" que d'un point de vue diététique ("allégé", "diet"), ce que confirme l'extrait de dictionnaire communiqué par la société Décathlon : "qui est sucré avec des édulcorants de synthèse, qui contient peu de calories, moins de produits nocifs".
Certes, par association d'idées, il peut notamment renvoyer à un sens figuré de faible poids, comme en attestent les articles de presse versés aux débats par la société Raidlight elle-même ainsi que les termes de sa présentation sur internet, mais ce n'est pas en ce sens qu'il s'emploie en français, de sorte qu'il ne peut servir à désigner une caractéristique des produits considérés, qui ne concernent ni la nourriture, ni la boisson ; il en est seulement évocateur.
Ces deux mots, descriptif pour l'un, simplement évocateur pour l'autre, sont associés dans un signe verbal dont il n'est pas contesté qu'il constitue un néologisme.
Dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, qu'il s'agisse du grand public désireux de se fournir en produits adaptés à la randonnée ou des pratiquants spécialistes de raids, il existe un écart perceptible et même significatif entre la formulation de ce néologisme et la terminologie employée pour désigner des produits, ou les caractéristiques essentielles de produits, propres à alléger la charge que doit porter un randonneur, voire un compétiteur en raid.
Dans ces conditions, le syntagme est doté d'un pouvoir distinctif pour les produits considérés.
Quoique le signe "light" soit évocateur, l'impression globale que produit le signe est suffisamment éloignée de celle produite par la réunion de ses deux éléments, car les termes "raidlight" ou même "raid light" ne sont pas couramment utilisés sous cette forme ; ce signe, pris globalement, détient conceptuellement un pouvoir distinctif normal.
Opérations de saisie-contrefaçon et constats :
Une saisie contrefaçon a été pratiquée le 11 mai 2006 ; l'assignation a été délivrée le 29 mai 2006, après l'expiration du délai fixé par l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle en sa rédaction applicable en la cause.
En cette rédaction, ce texte réservait la nullité pour défaut d'assignation dans le délai de quinzaine à compter de la saisie-contrefaçon à la seule saisie et non pas à la description des produits en cause.
Certes, la directive du 29 avril 2004 ayant été publiée au JOUE du 30 avril 2004, elle est entrée en vigueur le 21 mai, conformément à son article 21, et, de surcroît, le délai fixé pour sa transposition était expiré à la date de l'assignation.
Il en résulte que la juridiction nationale est tenue, dans toute la mesure du possible, d'interpréter le droit national, même en ses dispositions antérieures, à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci.
En l'occurrence, si l'article 7 du texte communautaire prévoit désormais que, faute d'assignation au fond dans le délai prévu, toutes les mesures de saisie, y compris descriptives, sont caduques, il ménage un délai d'assignation plus long que celui du texte national et qui aurait ici été observé, s'il avait été applicable de sorte qu'il existe un rapport d'équilibre entre ce délai, désormais plus long, et la sanction de son inobservation, plus sévère.
Dans ces conditions, limiter la sanction de l'inobservation du délai de quinzaine à la seule nullité des actes de saisie et non aux éléments probatoires recueillis à cette occasion n'est pas contraire à la finalité de la directive.
Ces opération sont valables, puisque, comme l'a exposé le tribunal, elles se bornent recueillir les déclarations du responsable du site concerné.
Deux constats sur internet ont également été dressés les 20 mars et 21 avril 2006.
S'il est exact, comme l'a relevé le tribunal, qu'aucun texte ne régit les modalités particulières permettant de garantir la fiabilité de tels constats, il reste que cette fiabilité suppose certaines précautions techniques destinées à garantir que la page affichée est bien celle qui se trouve en ligne et non une page se trouvant dans la mémoire d'un serveur proxy susceptible de procéder à un stockage de documents.
Il est donc nécessaire que l'huissier :
- décrive suffisamment la configuration technique de l'ordinateur sur lequel il pratique le constat, en précisant notamment la date indiquée par son horloge,
- mentionne notamment l'adresse IP afin de pouvoir vérifier d'après le journal de connexion du serveur interrogé quelles sont les pages réellement consultées,
- vide les répertoires de la mémoire cache,
- s'assure que l'ordinateur utilisé n'est pas connecté à un serveur proxy ou que ce dernier n'a pas de services de cache.
La première de ces précautions préalables a été partiellement remplie, mais aucune des autres ne ressort des constats présentés, leur valeur probatoire ne peut être retenue ; dans la mesure où cette décision n'emporte pas nullité de ces constats, il n'y a pas lieu de mentionner cette question au dispositif du présent arrêt, mais, en ce qu'il confirme partiellement le jugement rejetant les exceptions de nullité, il ne peut être interprété comme reconnaissant cette valeur probatoire.
Actes de contrefaçon :
Quoi qu'il vienne d'être dit de la valeur probante de certaines des pièces produites, la matérialité des actes de contrefaçon n'est pas contestée et se trouve d'ailleurs établie par d'autres éléments :
- le ticket d'achat dans un magasin à l'enseigne Décathlon, le 28 février 2006, d'une veste marquée "Diosaz raid light",
- les deux nouveaux constats pratiqués sur internet, régulièrement cette fois, les 14 avril et 5 juin 2009, dont il résulte, selon le premier, qu'une requête "raid light décathlon" conduit notamment à un site offrant à la vente une "panoplie rando raid homme Diosaz Raid700 légère ML" et à un "T-shirt Raid Light manches longues" et, selon le second, que le site internet Décathlon offre à la vente un produit identique sous une dénomination dont le terme "light" a disparu.
Il résulte de ces pièces que la marque a été imitée dans la vie des affaires, afin de désigner un produit identique à l'un de ceux que couvre son enregistrement.
La société Décathlon objecte qu'elle se serait ainsi bornée à faire usage du signe dans son sens courant.
C'est exact en ce qui concerne le mot "raid" qui, n'étant pas distinctif pour les produits considérés, a effectivement été utilisé pour désigner des matériels destinés à cet usage.
S'agissant en revanche du mot "light", la société Décathlon se borne à citer l'apposition de ce terme sur les modèles qui donnent précisément lieu aux poursuites et à affirmer que de nombreux concurrents mentionneraient ce terme ou celui de "ultralight" pour décrire la spécificité de vêtements particulièrement légers à destination des pratiquants de haut niveau.
Mais, sur le premier aspect de son argumentation, elle se borne à des allégations que rien ne conforte et sur le second, sa thèse supposerait de considérer que le terme est descriptif au seul motif qu'elle en ferait un usage qu'elle-même estime descriptif, étant précisé qu'elle a, au moins à compter du mois de juin 2009, pu cesser cet usage en se bornant à utiliser un mot français.
Ces objections ne peuvent être reçues : le terme "light" est évocateur et n'a pu être utilisé dans un sens commun qui n'est pas objectivement le sien.
Au demeurant, le grief ne porte pas sur l'usage de l'un ou l'autre terme, mais sur celui de leur association.
Quant au risque de confusion, la société Décathlon détaille les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre le signe protégé et celui qu'elle a utilisé.
Elle considère que l'expression litigieuse est "Veste Diosaz raid light persim" ; la société Raidlight lui fait encore grief de l'usage du signe "Raid light ML" pour un maillot.
Etant précisé que le mot "veste" est purement indicatif du produit considéré et que les termes "persim" et "ML", qui identifient des références complémentaires, sont secondaires, le public se trouve confronté dans les deux cas à un signe essentiellement composé des mots "Diosaz" et "raid light".
Or, le signe "Diosaz" est une marque dont la société Décathlon est titulaire depuis 1998, avant donc l'enregistrement de la marque "Raidlight", afin de désigner notamment des "vêtements pour la pratique des sports".
Cette société souligne dans ses conclusions que cette marque vise l'ensemble des pratiques sportives liées à la montagne et jouit d'une très forte notoriété en raison notamment de la qualité des produits proposés sous ce nom.
En conséquence, comme l'indiquent encore ces conclusions, l'expression "renvoie à une veste de marque Diosaz", de sorte que "l'élément distinctif et dominant de l'expression en cause est constitué par l'élément d'accroche Diosaz" et que "c'est cet élément, parfaitement arbitraire et qui ne se retrouve pas au sein de la marque revendiquée, qui permet d'identifier clairement l'origine du produit en cause pour le consommateur d'attention moyenne".
Mais, loin de s'en déduire qu'il en résulterait des différences phonétiques, visuelles et surtout intellectuelles, une telle pratique a précisément pour effet d'utiliser la notoriété de la marque détenue par cet opérateur pour s'emparer du caractère distinctif de l'autre.
Ainsi utilisé, le signe imité apparaît comme désignation prétendument complémentaire et descriptive d'un produit revêtu d'une marque notoire.
Or, l'existence d'un risque de confusion ne saurait être subordonnée à la condition que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque notoire, dont la seule présence suffirait à priver de tout droit le titulaire de l'autre marque constituant le surplus du signe litigieux.
Au contraire, il n'importe pas qu'une partie dominante "Diosaz" existe effectivement dans ce signe, car un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public, lorsque comme en l'espèce, les produits sont identiques et que la marque indûment imitée est dotée d'un pouvoir distinctif normal, si le signe résultant de cette imitation, quoiqu'il ne produise par à lui seul l'impression d'ensemble que provoque le signe composé, y conserve son individualité.
Or, tel est le bien le cas en l'occurrence, dans la mesure où le signe raid light imitant l'élément dominant de la marque "Raidlight" reste parfaitement identifiable et détachable de la marque "Diosaz".
Dans ces conditions, et lors même que les autres éléments du signe complexe imité ne sont pas repris, l'impression globale produite sur un consommateur raisonnablement informé et attentif, et qui n'a pas les deux signes sous les yeux, est identique.
L'ensemble de ces éléments caractérise un risque de confusion très élevé portant gravement atteinte à la fonction de la marque imitée dans la mesure où le public est porté à croire que les produits portant les deux signes proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.
Un tel usage, qui est de nature à empêcher la marque "Raidlight" d'assurer ses fonctions, constitue un acte de contrefaçon.
Préjudice :
Il convient d'adopter l'évaluation du tribunal en ce qui concerne la mesure de la masse contrefaisante et de l'atteinte caractérisée sur ce point.
Mais il faut tenir compte d'autres aspects appropriés à l'évaluation du préjudice.
Il résulte des pièces produites que la société Décathlon a affiché le signe litigieux de manière particulièrement attractive pour vanter un produit l'utilisant indûment (pièce no39), manquant d'ailleurs ainsi à l'engagement qu'elle avait pris, dès les opérations de saisie contrefaçon, de mettre fin à la difficulté.
A l'époque des seconds constats sur internet, en 2009, la requête "raidlight" renvoyait toujours à des produits de la société Décathlon.
Le préjudice ainsi causé à la valeur distinctive de la marque imitée se trouve encore majoré par le fait que la société Décathlon distribuait à l'époque des produits authentiques de cette marque.
Dans ces conditions l'atteinte à la valeur de l'investissement est importante et, au vu des éléments comptables fournis par la société Raidlight, qui ne permettent cependant pas d'imputer aux faits poursuivis l'intégralité de la perte qu'ils retracent (60 024 euros), l'indemnisation du préjudice sera arrêtée à 40 000 euros.
Il convient de confirmer les mesures complémentaires ordonnées par le tribunal.
Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Décathlon à payer à la société MF Performance, devenue la société Raidlight, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice,
- Statuant à nouveau sur ce point, condamne la société Décathlon à payer à la société Raidlight la somme de 40 000 euros,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à cette société une somme de 10 000 euros,
- La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brondel - Tudéla, avoué.