T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/09092 No MINUTE : Assignation du : 09 Juin 2005
Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2006
DEMANDERESSE Société ALLERGAN INC Irvine, 2525 Dupont Drive CALIFORNIE 92715 ETATS-UNIS D'AMERIQUE représentée par Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 255 DÉFENDERESSES Société KLEIN-BECKER 5742 W. Harold Gatty Drive Salt Lake City, Utah 84116 ETATS-UNIS D'AMERIQUE représentée par Me Bruce MEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R235 S.A. SEPHORA, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, M. Pierre X... 65 avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T03 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Y..., Vice-Président , signataire de la décision Mme Z..., Vice-Président M. MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 13 Décembre 2005 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ALLERGAN Inc.a créé et commercialise sous la marque "BOTOX" un produit incorporant une substance dénommée toxine botulique de type A. Elle a déposé le 14 décembre 2000 la marque française dénominative "BOTOX" no 3 071 043 pour désigner en classe 5 de la classification internationale les produits suivants :
Préparations pour le traitement des troubles neurologiques, des
dystonies musculaires, des troubles des muscles lisses, des troubles du nerf autonome, des céphalées des rides, de l'hyperhydrose, des blessures d'origine sportive, de l'infirmité motrice cérébrale, des spasmes, des tremblements et des douleurs. . La société KLEIN-BECKER distribue par l'intermédiaire de son revendeur exclusif en France, la de surseoir à statuer. SUR LA VALIDITÉ DE LA MARQUE "BOTOX"
SUR LA DISTINCTIVITE DE LA MARQUE "BOTOX" Attendu que l'article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : ... b) Les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de services ;" Attendu que les défenderesses exposent que la marque "BOTOX" sert à désigner une préparation pharmaceutique dont le principe actif et le principal composant est de la toxine botulique de type A dite aussi en anglais botulinum toxin qui serait connue sous le nom de "bot tox". Attendu qu'à l'appui de cette affirmation les sociétés défenderesses produisent de nombreuses impressions de pages internet datant de 2005 qui ne sont pas opérantes, la distinctivité devant d'apprécier à la date du dépôt de la marque et des extraits de presse antérieurs au dépôt mais qui utilisent le terme "BOTOX" pour parler de la spécialité pharmaceutique de la société demanderesse et non de façon générique de la toxine botulique. Attendu que la contraction en un seul mot de l'expression toxine botulique en inversant l'ordre des
mots la composant et en ne retenant de façon arbitraire que les deux premières lettres de l'adjectif et les trois premières du nom crée une appellation de fantaisie qui n'est pas susceptible de servir à désigner le principe actif du médicament en cause. Attendu ainsi que la marque "BOTOX" est distinctive pour désigner les produits visés à l'enregistrement.
société SEPHORA, un produit destiné à corriger les rides d'expression, sous le nom de "STRIVECTIN" et dont la notice et des publi-reportages mentionnent l'interrogation Mieux que le BOTOX"ä Ö . La société ALLERGAN Inc. a fait dresser un procès-verbal de constat d'achat le 12 mai 2005 d'un tube de crème "STRIVECTIN" dans un magasin de la chaîne SEPHORA à Paris duquel il ressort que la notice d'utilisation du produit contient les mentions suivantes : -
Mieux que le BOTOX"ä Ö

Beaucoup de chercheurs pensent que l'option soin esthétique est moins agressive et dont meilleure que le BOTOX"

Il a été prouvé que le mélange secret de StriVectin-SD réduit visiblement l'apparence des rides du visage (incluant les pattes d'oie) vous rajeunissant de 10 voire 15 ans... ce que ne peuvent pas
faire les traitements au Botox.
Par assignation en date du 9 juin 2005 la société ALLERGAN Inc. reproche aux sociétés KLEIN-BECKER et SEPHORA d'avoir commis des actes de contrefaçon de la marque "BOTOX" au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et à la société KLEIN-BECKER d'avoir commis des actes de concurrence déloyale par publicité comparative illicite. En réparation la demanderesse sollicite, outre les mesures usuelles d'interdiction, de destruction et de publication, la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 4


ç à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de marque et la condamnation de la société KLEIN-BECKER à lui payer la somme de 100 000 ç à titre de réparation du trouble commercial ainsi que la condamnation solidaire des défenderesses à payer la somme de 10 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions la société KLEIN-BECKER demande au tribunal, en application de l'article 27 du règlement CE no 44/2001 en date du 22 décembre 2000, de se dessaissir
SUR LA DEMANDE DE DÉCHÉANCE Attendu que les sociétés défenderesse font encore valoir que la désignation "BOTOX" est devenue la désignation usuelle du produit dans le commerce. Attendu que l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service." Attendu le produit est en l'espèce un médicament. Attendu que les médicaments sont soumis à une stricte procédure d'autorisation de mise sur le marché. Attendu qu'il n'est nullement démontré que d'autres spécialités pharmaceutiques mises sur le marché français ayant comme principe actif la toxine botulique de type A soient appelées de façon usuelle "BOTOX". Attendu que les multiples extraits de site internet et d'articles produits concernent manifestement la spécialité pharmaceutique de la demanderesse, mise sur le marché français sous le nom de "VISTABEL" mais connue sur le marché américain sous le nom de "BOTOX". Attendu que l'ensemble de ces pièces démontrent la notoriété de marque et non sa déchéance. SUR LES ACTES DE CONTREFAOEON Attendu qu'au terme de ses dernières
écritures la société demanderesse ne se place plus que sur le fondement de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle
Attendu que ce texte dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." Attendu qu'il ressort du concernant le grief de contrefaçon de marque au profit de la Haute Cour de Justice britannique à Londres et de surseoir à statuer en l'attente de la décision de cette juridiction pour ce qui est de l'action en concurrence déloyale.
Subsidiairement elle sollicite le sursis à statuer sur le tout, et au fond demande au tribunal d'annuler la marque "BOTOX" en ce qu'elle serait dépourvue de caractère distinctif comme désignant une
caractéristique du produit en application des dispositions des articles L. 711-2 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et à défaut d'en constater la déchéance, la marque étant devenue la désignation usuelle d'un produit anti-ride à injections en application de l'article L. 714-6 du même code. Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 50 000 ç au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières écritures la société SEPHORA s'associe aux exceptions de litispendance et de sursis à statuer et demande au tribunal d'annuler la marque "BOTOX" pour défaut de caractère distinctif et à défaut de prononcer la déchéance, la marque étant devenue la désignation usuelle d'un produit anti-rides à injections. Subsidiairement la société SEPHORA conteste l'existence d'un risque de confusion entre la marque "BOTOX" et l'usage qu'elle en fait. Reconventionnellement elle sollicite la somme de 40 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant dernières conclusions la société ALLERGAN Inc. fait valoir que la marque communautaire "BOTOX" a été retirée de la procédure en Grande Bretagne, qu'ainsi l'exception de
litispendance doit être rejetée, l'article 105 du règlement n'ayant plus lieu de s'appliquer, et que l'exception de connexité formée par la société KLEIN-BECKER au titre des actes de concurrence déloyale doit aussi être rejetée, les conditions de l'article 28 du règlement CE no 44/2001 n'étant pas satisfaites. La demanderesse soutient que procès-verbal de constat d'achat d'un tube de crème "STRIVECTIN" dans un magasin de la chaîne SEPHORA à Paris dressé le 12 mai 2005 que la notice d'utilisation du produit contient les mentions suivantes:
-Mieux que le BOTOX"ä Ö -Beaucoup de chercheurs pensent que l'option soin esthétique est moins agressive et dont meilleure que le BOTOX" -Il a été prouvé que le mélange secret de StriVectin-SD réduit visiblement l'apparence des rides du visage (incluant les pattes d'oie) vous rajeunissant de 10 voire 15 ans... ce que ne peuvent pas faire les traitements au Botox. Attendu qu'une publicité parue dans la revue "FIGARO MADAME" du 12 mars 2005 reprend les mêmes affirmations, dans les mêmes termes. Attendu que le produit "STRIVECTIN-SD", qui n'est qu'un produit de beauté, est présenté clairement comme un produit similaire au médicament qu'est le BOTOX.
Attendu que les sociétés défenderesses ne peuvent dès lors soutenir qu'il n'y a pas similarité des produits au motif, incontestable, que les produits cosmétiques ne sont pas similaires aux médicaments. Attendu par contre qu'il n'y a pas de risque de confusion, le consommateur étant informé dès les premiers mots que le produit second est n'est pas du "BOTOX" et doit être comparé à ce dernier. Attendu que le tribunal relève de plus que si la formule "Mieux que le BOTOX"ä Ö" est une imitation de la marque "BOTOX" servant à désigner, sans risque de confusion, le produit prétendument similaire, les autres usages de la marque "BOTOX" sont des reproductions à l'identique de la marque "BOTOX" désignant le produit original qui ne peuvent être incriminées sur le fondement de l'article 713-3 du code de la propriété intellectuelle, seul texte visé au terme des dernières écritures. Attendu ainsi que les faits de contrefaçon de la marque "BOTOX" par reproduction pour désigner des produits similaires ou par imitation pour désigner des produits identiques ou similaires ne sont pas constitués à défaut de risque de
l'appellation "BOTOX" ne constitue pas la désignation usuelle dans le commerce de produit similaire à celui qu'elle désigne et maintient ses prétentions sur le fondement de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et du chef de concurrence déloyale du fait des publicités comparatives. Elle porte ses prétentions concernant les frais irrépétibles à la somme de 20

MOTIFS SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL Attendu que les sociétés KLEIN-BECKER et SEPHORA demandent au tribunal, en application de l'article 27 du règlement CE no 44/2001 en date du 22 décembre 2000, de se dessaisir concernant le grief de contrefaçon de marque au profit de la Haute Cour de Justice Britannique à Londres au motif que cette juridiction connaîtrait d'une action en contrefaçon de la marque communautaire "BOTOX" no 1999481 enregistrée le 14 décembre 2000. Mais attendu que la société ALLERGAN a demandé et obtenu le retrait de sa marque communautaire "BOTOX" du litige dont est saisi la Haute Cour de Justice, ce qui n'est pas contesté. Attendu ainsi que l'exception de litispendance, devenue sans fondement, doit être rejetée, étant relevé que les marques françaises et anglaises "BOTOX" sont des titres tout à fait distincts dont tant la validité que la
contrefaçon s'apprécient dans des cadres strictement territoriaux. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Attendu que les sociétés KLEIN-BECKER et SEPHORA font valoir que des actions fondées sur d'autres marques nationales "BOTOX" sont en cours en Angleterre, aux U.S.A. et aux Pays Bas et demandent au tribunal de surseoir à statuer sur les griefs de concurrence déloyale dans l'attente des décisions de ces juridictions. Mais attendu que les faits de concurrence déloyale concernent principalement les actes commerciaux accomplis sur le territoire national, et qu'il importe peu à cet égard que des marques étrangères soient valables ou pas et contrefaites ou pas à l'étranger. Attendu ainsi qu'il n'y a pas lieu confusion dans l'esprit du public.
SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE
Attendu que l'article L. 121-8 du code de la consommation dispose que : "Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si : 1o) Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2o) Elle
porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3o) Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables ou représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables." Attendu que l'article L. 121-9 du même code précise que : "La publicité comparative ne peut : 1o Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ; 2o Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent. 3o Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux autres signes
distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ; 4o Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial." Attendu que la publicité incriminée est rédigée ainsi : "StriVectin-SD c'est mieux que le rétinol ou la vitamine C. Mais est-ce mieux que le Botox "ä" Le Dr. Nathalie A..., Directrice de la Recherche sur la Santé des Femmes chez Basic Research, distributeur exclusif de Klein-Becker situé à Salt Lake City, l'explique bien : "Beaucoup de chercheurs pensent que l'option soin esthétique est moins agressive et donc meilleure que le Botox (quelquefois appelé Botox Cosmétic). C'est parce que les crèmes et gels topiques présentent des résultats continus et progressifs, alors que les effets des injections, des exfoliations faciales et des démarbraisons s'atténuent et disparaissent avec le temps. En fait vous ne paraîtrez jamais plus jeune que juste après la disparition des effets de l'inflammation et des rougeurs, mais guère plus longtemps." De plus, ajoute le Dr. A..., le Botox a reçu l'accord de la
FDA pour un usage extrêmement limité (qui se situe au niveau du minuscule espace marqué de profonds sillons entre les sourcils) et peut être la cause d'effets secondaires, tels que des maux de tête, des nausées ou des paupières tombantes. Même si StriVectin n'a pas été créé pour éliminer les profonds sillons ciblés par le Botox, il a été prouvé cependant que le mélange secret de StriVectin-SD réduit visiblement l'apparence des rides du visage (incluant les pattes d'oie) vous rajeunissant de 10 voire 15 ans... ce que ne peuvent pas faire les traitements au Botox. En d'autres termes, StiVectin-SD permet de vous donner une peau jeune, resplendissante de santé beaucoup plus rapidement que le rétinol ou que la vitamine C. Sans irritation, sans aiguilles, ni chirurgie."
Attendu que cette publicité vise à comparer un médicament qui doit être administré par un médecin au moyen d'injections et une crème cosmétique et ne porte donc pas sur des biens répondant aux mêmes besoins et ayant le même objectif. Attendu de plus qu'elle ne compare
pas objectivement l'action des produits sur la peau, en se contentant de formules générales. Attendu que cette publicité tire indûment profit de la notoriété attachée à la marque "BOTOX" et entraîne son discrédit, le produit qu'elle désigne étant présenté principalement par ses effets secondaires et son efficacité limitée au moment de la disparition de ces derniers. Attendu ainsi que la société défenderesse a commis des actes de concurrence déloyale en utilisant une publicité comparative prohibée, laquelle est de plus de nature à induire en erreur, un produit de beauté ne pouvant être comparé à un médicament.
Attendu que la présentation du produit sous un emballage plus proche de celui d'un médicament que d'un produit de beauté ainsi que l'indication d'une posologie précise et de précautions d'emploi (interdiction aux femmes enceintes ou qui allaitent, arrêt du traitement en cas d'effets secondaires, usage réservé a l'adulte) renforcent la comparaison fautive à un médicament et constituent, en combinaison avec cette dernière, des actes de concurrence déloyale. Attendu que le tribunal relève que si dans l'organisation normale du marché, un producteur de médicaments n'est pas en concurrence avec un
fabriquant de produits de beauté, les manoeuvres déloyales relevées en l'espèce visent à capter une partie de la clientèle du premier au profit du second et sont donc bien constitutives d'actes de concurrence déloyale.
SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu'une mesure d'interdiction sera prononcée dans les termes du dispositif. Attendu que la société demanderesse sollicite la somme de 100 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis par la société KLEIN-BECKER. Attendu que compte tenu de l'importance de la campagne de publicité en cause, il convient de retenir la somme sollicitée. Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de publication, le produit du demandeur étant un médicament et à ce titre soumis à des règles strictes concernant la publicité. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à la société ALLERGAN Inc. la somme de 10 000 ç à la charge de la société KLEIN-BECKER par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu en revanche qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SEPHORA les frais par elle exposés
et non compris dans les dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu des données du litige. SUR LES DÉPENS Attendu que la société KLEIN-BECKER qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Rejette l'exception de litispendance. Dit n'y avoir pas lieu de surseoir à statuer. Déboute les sociétés KLEIN-BECKER et SEPHORA de leur demande d'annulation de la marque "BOTOX" no 3 071 043 et de déchéance de la même marque. Déboute la société ALLERGAN Inc. de sa demande en contrefaçon de la marque "BOTOX" no 3 071 043 fondée sur l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Dit qu'en comparant par voie de publicité, de façon subjective, le produit cosmétique STRIVECTIN à un médicament, en l'espèce le "BOTOX", en profitant de la renommée de la marque "BOTOX", en dénigrant le produit revêtu de cette dernière et en induisant les consommateur en erreur par des allégations de santé, la société KLEIN-BECKER a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ALLERGAN Inc. productrice du médicament dénommé "BOTOX". En réparation, Fait
interdiction à la société KLEIN-BECKER de comparer son produit cosmétique appelé "STRIVECTIN" au médicament dénommé "BOTOX" sous astreinte de 10 000 ç par infraction passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement. Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée en application de l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi no 92-644 du 13 juillet 1992. Condamne la société KLEIN-BECKER à payer à la société ALLERGAN Inc. la somme de 100 000 ç en réparation de son préjudice. Déboute la société ALLERGAN Inc. de sa demande de publication. Condamne la société KLEIN-BECKER à payer à la société ALLERGAN Inc. la somme de 10 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne la société KLEIN-BECKER aux dépens dont distraction au profit de Maîtres Isabelle LEROUX et Gregoire TRIET, Avocats, pour la part dont ils ont du faire l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à Paris, le 1er février 2006. Le

Le Président