T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/06793 No MINUTE : Assignation du : 19 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Octobre 2006
DEMANDERESSE S.A. FREE ... représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.804 DÉFENDERESSES NIKE INTERNATIONAL LTD One Bowerman Drive, 97005-6453 BEAVERTON, OREGON (USA) Sté NIKE RETAIL BV Colosseum 1 1213 NL HILVERSUM PAYS BAS représentées par Me Jean-Philippe THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T01 S.A.S COURIR FRANCE ... représentée par Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.0217 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique Y..., Vice-Président Michèle X..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 14 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société FREE a pour objet la création, la fabrication et la distribution de vêtements et accessoires pour jeunes filles et femmes. La société FREE est titulaire de la marque semi figurative FREE déposée le 13 septembre 1995 enregistrée sous le no 95 587 880 pour désigner les produits et services des classes 3 et 25 et notamment dans cette dernière classe les "vêtements en particulier peignoirs, sorties de bain, lingerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons, costumes, manteaux, chemises, vestes, cravates, étoles et foulards, gants, imperméables, chaussettes, bas, collants, layette, chaussures, pantoufles, chaussons; ceintures, chapellerie." Elle découvrait dans le journal Le Figaro Madame du 9 avril 2005 une reproduction de basket portant la dénomination "NIKE FREE". Elle a ensuite acheté une paire de chaussures de cette marque au magasin
COURIR au Forum Des Halles le 11 avril 2005. Une saisie contrefaçon dûment autorisée par ordonnance du 12 avril 2005 était effectuée dans le magasin précité le 15 avril 2005. La société FREE a fait assigner la société COURIR France et la société de droit néerlandais NIKE RETAIL BV par actes d'huissier du 28 avril 2005. Puis elle a fait assigner la société NIKE International LTD par acte d'huissier du 5 août 2005. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction le 23 septembre 2005. Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2006 la société FREE demande au tribunal de débouter les défenderesses de l'intégralité de leurs demandes, de dire que les société NIKE RETAIL BV et COURIR France ont commis des actes de contrefaçon et des actes distincts de concurrence déloyale, de leur faire défense sous astreinte d'utiliser la marque "FREE", de condamner la société COURIR France au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon et d'une somme de 20.000 euros pour les actes de concurrence déloyale, de condamner la société NIKE RETAIL BV à titre de provision au paiement d'une somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon ainsi qu'au paiement d'une somme distincte de 100.000 euros pour les actes de concurrence déloyale, de nommer un expert afin de déterminer la masse contrefaisante exacte, d'ordonner à titre de dommages et intérêts la publication du jugement, de voir ordonner l'exécution provisoire et de condamner les défenderesses à lui payer in solidum la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société NIKE RETAIL BV a signifié ses dernières conclusions le 27 janvier 2006. Elle demande au tribunal à titre principal de la mettre hors de cause et de débouter la société FREE de ses demandes, à titre subsidiaire de constater que la société FREE ne rapporte pas la preuve du risque de confusion résultant de l'imitation de la marque et de la débouter,
en tout état de cause de lui donner acte de ce qu'elle entend se prévaloir des exceptions et moyens de défense invoqués par la société COURIR France et de condamner la société FREE à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société NIKE International LTD a signifié ses dernières conclusions le 27 janvier 2006. Elle demande au tribunal à titre principal de la mettre hors de cause, de débouter la société FREE de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive, à titre subsidiaire de constater que la société FREE ne rapporte pas la preuve du risque de confusion résultant de l'imitation de la marque et de la débouter, en tout état de cause de lui donner acte de ce qu'elle entend se prévaloir des exceptions et moyens de défense invoqués par la société COURIR France, à titre reconventionnel de constater le dépôt frauduleux de l'enregistrement de la marque FREE en tant que cette marque désignerait des chaussures, d'annuler partiellement le dépôt pour ce produit, de la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la fraude et de condamner la société FREE à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La société COURIR France a signifié ses dernières conclusions le 22 février 2006. Elle demande au tribunal , sur la contrefaçon, de constater la déchéance des droits de la société FREE sur la marque no 95 587 880 et donc l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement de constater la nullité des procès verbaux de contrefaçon et de dépôt au greffe des objets saisis et de constater que la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée, plus subsidiairement de constater que la société FREE n'établit pas le risque de confusion entre sa marque et les signes utilisés, de constater que la société FREE n'établit pas de faute de sa part, de dire que son préjudice n'excède
pas la somme de un euro et de la débouter de sa demande de publication, sur la concurrence déloyale, de constater que la société FREE n'établit pas de faute de sa part, subsidiairement de constater qu'elle n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la contrefaçon et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2006. Les sociétés NIKE ont signifié le 15 juin 2006 des conclusions en demande de révocation de l'ordonnance de clôture auxquelles la société FREE a répondu par conclusions signifiées le 23 juin 2006. II- SUR CE :
* Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Les sociétés NIKE ont conclu à la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire aux débats un jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY. La société FREE s'y oppose en faisant valoir que ce jugement ne constitue pas une cause de révocation de l'ordonnance de clôture et ce d'autant plus que ce jugement a été frappé d'appel. Aux termes des dispositions de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue;(...)" L'existence d'une décision judiciaire récente concernant des faits qui seraient similaires ne peut constituer une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture. Les sociétés NIKE seront donc déboutées de leur demande.
*  Sur la mise hors de cause des sociétés NIKE : Les sociétés NIKE RETAIL BV et NIKE International LTD demandent à être mise hors de cause au motif qu'elles ne sont intervenues à aucun titre dans le processus qui a conduit la société COURIR France à commercialiser les
chaussures litigieuses. Selon elles, c'est la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV (NEON) qui fournit la société COURIR France ainsi que l'atteste l'étiquette et l'autocollant apposés sur les chaussures. Le tribunal constate que les deux sociétés NIKE ont été mises dans la cause par la demanderesse et que leur implication dans les faits de contrefaçon allégués relèvent du fond du litige. Ces demandes seront en conséquence rejetées à ce stade.
* Sur la nullité de la marque pour dépôt frauduleux: La société NIKE International LTD fait valoir que le dépôt de la marque FREE est frauduleux du fait de l'usage antérieur qu'elle a fait de ce signe en commercialisant dès 1994 des chaussures nommées "NIKE AIR FREE". La société FREE, qui conteste cette commercialisation, fait valoir qu'elle même utilise la dénomination sociale FREE depuis 1984, donc antérieurement à l'existence des chaussures NIKE AIR FREE et oppose les dispositions de l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles la société NIKE serait forclose à soulever la nullité de la marque alors qu'elle en a toléré l'usage pendant plus de cinq ans. A l'appui de sa demande en nullité la société NIKE International LTD produit la photocopie d'une page de catalogue datée de 1994 sur laquelle figure une sandale dénommée AIR FREE. Ce document ne comporte aucune indication du lieu de commercialisation de cette chaussure. L'existence d'une fraude nécessite la connaissance par le déposant de l'usage antérieur du signe, connaissance qui n'est pas établie en l'espèce. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments de la société FREE il convient de débouter la société NIKE International LTD de sa demande de nullité du dépôt.
*  Sur la déchéance : Les sociétés défenderesses soulèvent la déchéance de la marque FREE no 95 587 880 au motif que la société FREE est en fait également titulaire d'une marque internationale semi
figurative FREE PROTECT OUR NATURE no 606 857 déposée le 22 septembre 1993 pour désigner notamment les produits de la classe 25 et en particulier les chaussures. Cette marque est différente de la marque française. Or la société FREEnotamment les produits de la classe 25 et en particulier les chaussures. Cette marque est différente de la marque française. Or la société FREE n'exploiterait pas la marque française sous la forme déposée mais le signe FREE isolément. Etant titulaire de deux marques analogues elle ne peut se prévaloir de l'exploitation de la seconde sous une forme modifiée. Le tribunal constate que la société SA FREE ne produit aucune pièce où il apparaîtrait qu'elle exploite la marque sous la forme figurative déposée. Elle ne conteste par ailleurs pas exploiter la marque sous une forme modifiée, soit le signe FREE utilisé isolément. Aux termes des dispositions de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage :
... b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif; ...". La marque semi figurative française représente le contour d'une demie feuille d'érable à l'intérieur duquel le mot FREE est inscrit en lettres bâtons. La marque semi figurative internationale représente un globe terrestre entouré de deux mains qui semblent le tenir. Au dessus du globe apparaît l'inscription "free" et au dessous apparaît l'inscription "protect our nature", les deux inscriptions étant écrites en caractères "manuscrits". La marque exploitée n'est pas la marque internationale mais la marque française sous une forme modifiée. En effet, la marque internationale FREE PROTECT OUR NATURE est totalement différente de la marque française semi figurative aussi bien visuellement que pour
sa partie verbale. L'exploitation du signe FREE seul en lettres bâtons sans aucune partie figurative ne peut donc être considérée comme étant une exploitation sous une forme légèrement modifiée de la marque internationale. En revanche, la marque française est plus simple et l'élément distinctif de cette marque est le signe FREE. L'exploitation du signe "FREE" isolément sans la feuille d'érable doit donc être considérée comme une exploitation sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. La société SA FREE produit quantité de pièces, catalogues, articles de presse et autres établissant que sa marque est sérieusement exploitée sous sa forme modifiée. Il convient en conséquence de débouter les sociétés défenderesses de leur demande de déchéance.
* Sur la nullité des procès verbaux de saisie contrefaçon : La société COURIR soulève la nullité des procès verbaux de saisie contrefaçon au motif d'une contradiction avec le dépôt au greffe des objets saisis. Ainsi, l'huissier aurait décrit dans son procès verbal des chaussures portant l'étiquette "WMNS FREE 5.0" et "NIKE FREE TRAINER 5.0" et il a ensuite déposé au greffe des modèles dans des boites portant l'étiquette "NIKE FREE 5.0" qui n'apparaissent pas dans les opérations de saisie. Le grief selon lequel les procès verbaux ne seraient pas clairs ou seraient contradictoires concerne en l'espèce l'établissement de la preuve de la contrefaçon. Il conviendra donc au tribunal d'apprécier la valeur probante de ces procès verbaux au regard des indications figurant dans les divers documents si la contrefaçon est retenue. La société COURIR fait encore valoir que l'huissier a fait sommation d'assister aux opérations de dépôt au greffe des objets saisis à "Magasins Courir Forum des Halles 75001 Paris" qui n'est pas la personne morale assignée. Le tribunal constate que la sommation a été délivrée à "COURIR Forum des Halles", magasin où a été effectuée la saisie et
qui a accepté de la recevoir. La sommation est donc régulière. Il convient en conséquence de débouter la société COURIR France de ses demandes de nullité des procès verbaux de saisie contrefaçon.
* Sur la contrefaçon : La société FREE estime que la mention sur les chaussures litigieuses de la dénomination FREE est une contrefaçon par imitation de sa marque FREE. Le signe NIKE FREE apposé sur les produits de la société NIKE n'étant pas la reproduction de la marque semi figurative FREE il convient de faire application des dispositions de l'article L.713-3 aux termes duquel "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) (...); b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." Les deux signes qu'il convient en premier lieu de comparer sont d'une part la marque semi figurative de la société FREE et d'autre part la dénomination NIKE FREE ou NIKE FREE TRAINER apposée sur des chaussures et sur des boites de chaussures, étant précisé qu'il n'est pas contesté que les deux signes en présence désignent des produits identiques. La marque semi figurative FREE et le signe NIKE FREE ou NIKE FREE TRAINER n'ont en commun que le mot FREE qui est à lui seul insuffisant à générer un risque de confusion entre les produits et ce d'autant plus que le terme FREE qui signifie en anglais notamment libre ou libérer est un signe faiblement distinctif. Cependant, il a déjà été relevé que la marque FREE est en fait utilisée sans sa partie figurative ce qui, du reste, accentue son aspect faiblement distinctif. Il convient donc en second lieu d'effectuer la comparaison entre la marque FREE telle qu'utilisée et les signes NIKE FREE et NIKE FREE TRAINER. La société FREE qui ne procède qu'à cette comparaison, fait valoir à l'appui de son argumentation sur le risque de confusion, que la clientèle pour ces deux produits est identique,
soit des jeunes, que les produits sont similaires et que la marque est reproduite de manière quasi identique en ce qui concerne son élément distinctif. Il convient de souligner si l'on considère les modalités d'exploitation des signes que la société NIKE n'utilise pas le signe FREE comme marque mais l'appose sur certains modèles de chaussures comme une référence au sein de la gamme étendue des chaussures de sport NIKE. Ainsi, le terme FREE n'est pas utilisé seul mais en association avec la marque NIKE qui jouit, ainsi qu'il est démontré, d'une grande notoriété. Le tribunal remarque au surplus que la société NIKE utilise le mot anglais FREE dans son sens commun qui est largement compris du public francophone, pour évoquer la liberté du pied dans les chaussures de ce modèle compte tenu de leur légèreté et de leur souplesse. Pour ce qui est du contexte de l'exploitation le tribunal relève qu'en fait la société FREE ne commercialise pas des chaussures mais des vêtements, qu'elle s'adresse exclusivement à des jeunes filles et non à des sportifs hommes ou femmes et qu'elle se situe sur un créneau de prix bas à moyen alors que le prix des baskets NIKE est assez élevé et que le signe est apposé sur des chaussures de haute technicité sportive destinées aux femmes et aux hommes. Ainsi, le fait que les signes sont loin d'être reproduits de manière identique, que les produits sont différents, que la clientèle visée est également différente et que la marque NIKE jouit d'une très grande notoriété, exclut tout risque de confusion entre les produits revêtus des signes litigieux. Un consommateur d'attention moyenne ne pourrait certainement pas attribuer à des baskets de course à pied techniques la même origine que des vêtements de ville pour adolescentes. Il convient en conséquence de débouter la société SA FREE de sa demande en contrefaçon.
* Sur la concurrence déloyale : Le tribunal n'ayant retenu aucun risque de confusion entre les deux signes la demande fondée sur la
concurrence déloyale du fait de l'atteinte à la dénomination sociale FREE et à la raison sociale FREE sera rejetée.
* Sur les demandes reconventionnelles : La société NIKE International LTD sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros au titre de la procédure abusive. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; En conséquence la société NIKE International LTD sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
*  Sur l'article 700 : Les sociétés NIKE RETAIL BV, NIKE Internationale LTD et COURIR sollicitent chacune le paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué à chacune la somme de 2.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Déboute les sociétés NIKE RETAIL BV et NIKE International LTD de leur demande de mise hors de cause, Déboute la société NIKE International LTD de sa demande de nullité de la marque semi figurative FREE no 95 587 880, Déboute les sociétés COURIR, NIKE RETAIL BV et NIKE International LTD de leur demande de déchéance de la marque semi figurative FREE no 95 587 880, Déboute les sociétés COURIR France, NIKE RETAIL BV et NIKE International LTD de leur demande de nullité des procès verbaux relatifs à la saisie contrefaçon, Déboute la société FREE de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société SA FREE à payer à la société NIKE RETAIL BV la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, Condamne la société SA FREE à payer à la société NIKE International LTD la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société SA FREE à payer à la société COURIR France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société SA FREE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris le 27 Octobre 2006 Le Greffier Le Président