T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/01245 No MINUTE : Assignation du : 18 Janvier 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Mars 2006
DEMANDERESSE Société CROCODILE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED Crocodile House n 07-00 3 Ubi Ave 3, SINGAPOUR 408857 SINGAPOUR représentée par Me Marie Aimée DE DAMPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J33 DÉFENDEUR Société LA CHEMISE X... 8 rue de Castiglione 75001 PARIS représenté par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 28 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société CROCODILE International Private Limited (ci-après dénommée CROCODILE) est une société de droit singapourien dont l'activité principale est de fabriquer et de commercialiser des vêtements sur lesquels elle appose le dessin d'un crocodile dont la particularité est d'avoir la tête tournée vers la gauche.
La société LA CHEMISE X... (c-après dénommée X...) est une société française fondée en 1933 qui a adopté comme emblème un alligator dont la tête est tournée vers la droite ; elle a déposé ce signe comme marque en 1933. Cette société fabrique et commercialise des vêtements sur lesquels elle appose sa marque.
Les sociétés CROCODILE et X... ont le 17 juin 1983 conclu un accord de co-existence visant certains pays du marché asiatique sur lequel la société X... souhaitait pénétrer.
Par acte du 18 janvier 2005, la société CROCODILE assigne la société X... aux fins de voir le tribunal, au vu de l'accord du 17 juin 1983, du principe fondamental du droit "fraus omnia corrumpit" et de l'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle :
-dire qu'en déposant les marques françaises no 94 541 290, 94 541 293 et 94 541 291 , la société X... a commis des actes frauduleux et en conséquence prononcer la nullité des dépôts ou à tout leur moins leur déchéance à compter du 28 avril 2000,
-condamner la société X... à lui payer la somme de 1euro à titre de dommages et intérêts et une indemnité du même montant au titre des frais irrépétibles, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir.
La société X... expose sur les faits que:
-sa marque notoirement connue dans le monde entier constituée du dessin d'un crocodile vu de profil , gueule ouverte, crocs apparents et queue courbée vers le haut a été déposée pour la première fois en 1933;
-en 1951 , M. TAN HIAN Y..., fondateur de la société IL SENG MIN devenue CROCODILE a déposé à SINGAPOUR une marque représentant un crocodile orienté vers la gauche, également vu de profil, gueule ouverte, crocs apparents et queue courbée vers le haut et surmontée de la dénomination "CROCODILE" sous forme de signature,
-M. TAN HIAN Y... qui avait émigré au Vietnam avec ses parents, pays alors colonie française s'est inspiré de la marque X... déjà bien connue dans ce pays,
-M. TAN HIAN Y... a exploité sa marque par l'intermédiaire de sa société à Singapour, Ta'wan, Malaisie, Indonésie et Brunei;
-à la fin des années 1970, la société X... a décidé de s'implanter sur les territoires précités et s'est heurté à des difficultés avec la société CROCODILE; elle s'est alors rapprochée de celle-ci et a
conclu le 17 juin 1983 un accord de coexistence de marques limité aux pays précités.
- les marques CROCODILE concernées par cet accord étaient constituées de trois représentations de crocodiles avec la dénomination Crocodile;
-fin 1990, la société CROCODILE a décidé de s'implanter en Chine et alors même qu'elle se heurtait à un enregistrement de la marque X... datant de 1980 a réussi à faire enregistrer des marques par l'Office chinois;
-s'agissant du territoire de Hong-Kong, la société X... se heurtant à l'enregistrement d'une marque par le frère de M. TAN HIAN Y... également constituée du même dessin de crocodile que celui de ce dernier avait également dû conclure un accord de coexistence ;
-il en résultait une prolifération sur le marché chinois de produits revêtus de marques constituées de crocodiles en tous genres, tournés à droite mais aussi à gauche;
-en 1994, la société X... ayant appris que l'Office chinois avait décidé d'accepter l'enregistrement des marques CROCODILE dès lors que le dessin des deux crocodiles étaient différents a décidé pour conforter ses droits de solliciter par le biais des dépôts français aujourd'hui attaqués des enregistrements internationaux désignant notamment la Chine ;
-les enregistrements no 628 121, 638 122 et 628 123 ont été refusés par l'Office chinois et deux marques françaises no 94 541 290 et 94 541 293 déposées en vue de l'extension internationale ont été radiées le 23 novembre 2004.
Sur le fond, la société X... soutient que:
-les faits allégués par la société CROCODILE sont faux, les marques ayant fait l'objet de l'accord de 1983 sont toutes des marques complexes associant le dessin du crocodile à la dénomination
"CROCODILE" ; l'accord est limité à 5 territoires et ne porte pas sur le territoire français; aucune stipulation ne prévoyait que les co-contractants devaient s'informer de leurs dépôts mutuels de marque; la coopération entre les sociétés n'est prévue qu'à la condition qu'elle soit possible;
-les présentes demandes de la société CROCODILE sont irrecevables , faute d'intérêt légitime à agir , les enregistrements des marques 94 541 290 et 94 541 293 n'étant plus en vigueur au moment de l'introduction de l'action et la société CROCODILE ne justifiant pas de ses droits antérieurs sur les signes déposés ;par ailleurs, la marque no 94 541 291 qui subsiste est constituée d'une représentation du crocodile identique à celle constituant la marque connue de X... depuis 70 ans sauf en ce qui concerne son orientation qui est à gauche et non à droite;
- l'action est prescrite, les dépôts attaqués ayant été effectués plus de 10 ans avant l'introduction de la présente instance;
-en tout état de cause, les demandes sont mal-fondées, la fraude alléguée n'étant pas établie, la société CROCODILE n'ayant pas de droits antérieurs opposables en France , la convention de 1983 ne lui donnant aucune vocation à en détenir sur ce territoire ni n'interdisant à la société X... de déposer de nouvelles marques en France, territoire sur lequel elle jouit de la protection d'une marque de renommée depuis plus de 50 ans.
Aussi, la société X... conclut au débouté des demandes et à l'allocation d'une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, la société X... conteste la mesure de publicité sollicitée et le montant de l'indemnité réclamée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
La société CROCODILE dans ses dernières conclusions du 24 février
2006 réplique aux moyens de défense et maintient ses demandes en les fondant également sur les dispositions de l'article L 712-6 du Code de Propriété Intellectuelle , tout en portant celle relative au remboursement de ses frais irrépétibles à la somme de 72 715,26 euros . SUR CE,
*sur la recevabilité des demandes:
Le tribunal est saisi :
-d'une demande en responsabilité délictuelle du fait du dépôt frauduleux de 3 marques par la société X... ,
- d'une demande en nullité des dits dépôts en application de l'article L 712-6 du Code de Propriété Intellectuelle
- d'une demande subsidiaire en déchéance de celles-ci pour inexploitation en application de l'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle .
La société CROCODILE justifie d'un intérêt légitime au sens de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile à agir en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société X... pour le dépôt frauduleux allégué des marques no 94 541 290, 94 541 293 et 94 541 291 dès lors que la société CROCODILE oppose les dispositions de l'accord de coexistence de marque de 1983 liant les deux parties qui d'après elle lui reconnaîtrait un droit sur la représentation d'un alligator dirigé vers la gauche.
Si la nullité des dépôts des marques no 94 541 290 et 94 541 293 ne peut plus être prononcée dès lors que ces marques n'étaient plus en vigueur au moment de l'introduction de l'action , il n'en demeure pas moins que le caractère éventuellement frauduleux de ceux-ci permet à la demanderesse d'agir en indemnisation, les marques en cause ayant été maintenues jusqu'au 23 novembre 2004 soit dans le délai de 10 ans avant l'introduction de la présente instance.
En revanche, la société CROCODILE ne justifie pas d'un intérêt à agir
en déchéance des deux marques précitées en raison de leur inexistence au moment de l'introduction de l'action , l'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle n'ayant vocation à s'appliquer qu'à l'égard d'enregistrement de marque en vigueur au moment de l'introduction des demandes.
Enfin, les demandes tant en nullité et qu'en déchéance de la marque no 94 541 291 de la société CROCODILE sont recevables celle-ci étant toujours en vigueur lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance.
*sur le caractère frauduleux des trois dépôts:
En substance, la société CROCODILE fait grief à la société X... d'avoir déposé trois marques figuratives constituées de la représentation d'un alligator tourné vers la gauche, signe qu'elle utilise depuis de nombreuses années à titre de marques ainsi que le savait parfaitement la société X... depuis 1983, date de l'accord de coexistence de marques existant entre elles .
La société CROCODILE pour fonder sa demande et établir ses droits sur les signes déposés par la société X... et la connaissance de cette dernière de leur exploitation verse aux débats :
-deux pages d'une publication interne datant de 2005 expliquant que la société CROCODILE a été fondée en 1947 et comportant la photographie d'un crocodile tournée vers la gauche ,

- différents certificats démontrant la filiation de la société CROCODILE avec la société IL SENG COMPANY SENDIRIAN BERHARD créée en 1952,
-l'accord du 17 juin 1983, partiellement traduit,
-une lettre du 30 juillet 1980 du conseil de la société X... au conseil de la société CROCODILE ,
-une lettre du 30 avril 1984 de Bernard X... sur l'exécution de
l'accord du 17 juin 1983,
-une lettre du 3 octobre 1984 de M. Z... de la société X... à la société CROCODILE ;
-une lettre du 23 octobre 1984 de Bernard X... à la société CROCODILE ,
-une lettre du 16 octobre 1990 de la société CROCODILE portant sur la coexistence des marques X... et CROCODILE en Corée;
-le dépôt en juillet 1995 des marques CROCODILE par la société X... à l'Office chinois;
-les décisions du 3 mars 2005, 23 mars 2005 et du 6 avril 2005 de l'Office chinois sur les oppositions relatives aux marques déposées par la société X..., aux termes des quelles ces demandes d'enregistrement ont été rejetées au titre des droits d'auteur antérieurs détenus par la société CROCODILE sur les dessins déposés; -un article du magazine New Strait Times Asia du 30 mars 2004 faisant état d'une condamnation par le Tribunal populaire intermédiaire de Shanga' de la société X... pour contrefaçon en raison du dépôt par elle de demandes d'enregistrement des marques de la société CROCODILE;
-un article de l'Agence France Presse du 1er avril 2004 et un article du 2 avril 2004 du journal Wall Street Journal sur le même sujet.
Au vu de ces éléments ,il est établi que:
-la société CROCODILE exploite à Singapour depuis au moins 1980 les marques semi-figuratives CROCODILE telles que reproduites dans l'accord de 1983: représentation d'un crocodile vu de profil, orienté tête sur la gauche avec la gueule semi-ouverte ou ouverte et la queue redressée avec sur ou sous les dessins la dénomination "Crocodile" sous forme de signature ou en lettres d'imprimerie;
- les sociétés CROCODILE et X... ont conclu le 17 juin 1983 un
accord de coexistence de leurs marques visant 5 territoires : Ta'wan, Singapour, Indonésie, Malaisie et Brunei et pour le reste du monde se sont engagée à coopérer "quand cela est possible", coopération qui a été effective en Corée (lettre du 16 octobre 1990);
-la société X... a reconnu que la différence entre ses marques et la société CROCODILE reposait sur l'orientation du crocodile (cf lettre du 30 avril 1984 de M. X... à M. TAN HIAN Y... ).
Par ailleurs, la société X... admet dans ses écritures qu'elle a déposé en France les marques attaquées constituées pour deux d'entre elles de l'élément figuratif des marques CROCODILE figurant dans l'accord de 1983 pour pouvoir disposer d'un enregistrement international visant la Chine opposable à la société CROCODILE sur le territoire chinois.
Le tribunal considère que le dépôt par la société X... des marques no 94 541 293 et no 94 541 290 qui reproduisent l'élément figuratif de deux marques exploitées par la société CROCODILE en parfaite connaissance de cause pour se constituer des antériorités opposables à celle-ci sur un autre territoire que la France constitue des dépôts frauduleux dès lors qu'ils ont été réalisés pour détourner la fonction du droit des marques et en violation de l'engagement de coopération souscrit dans le contrat de 1983 qui n'était pas limité aux cinq territoires contractuellement désignés.
En revanche, le dépôt de la marque no 94 541 291 par la société X... ne constitue pas un dépôt frauduleux dès lors qu'il ne reproduit l'élément figuratif d'aucune des marques CROCODILE figurant en annexe du contrat de 1983 mais reproduit l'élément figuratif de la marque X... figurant également à cette convention , l'alligator étant tourné vers la gauche; que la seule caractéristique de l'orientation du crocodile propre aux marques CROCODILE ne saurait permettre de qualifier ce dépôt de frauduleux dès lors que la société
X... justifie d'une renommée exceptionnelle sur le dessin qu'elle exploite dans une autre orientation depuis 1933.
Dès lors que le dépôt de la marque no 94 541 291 n'est pas frauduleux, la demande en nullité doit être rejetée.
*sur la déchéance de la marque no 94 541 291:
L'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que:
-encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans;
-est assimilé à un tel usage:
a)l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement;
b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif;
c)l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de leur exportation;
- la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée;
- l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande;
- la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée; elle peut être apportée par tout moyen;
- la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinea du présent article;qu'elle a un effet

En l'espèce, le tribunal relève que la société CROCODILE est une société de droit singapourien qui ne justifie d'aucun préparatif sérieux d'usage de ses marques sur le territoire français ; que dans ces conditions, sa demande de déchéance de la marque no 94 541 291 est irrecevable faute d'intérêt.
*sur les autres demandes:
Compte-tenu du préjudice subi par la société CROCODILE du fait des deux dépôts frauduleux de marque, il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 euro et à celle depublicité à titre de dommages et intérêts complémentaires dans les conditions définies ci-après.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société CROCODILE une somme de 30.000 euros au titre des frais qu'elle a supportés pour la défense de ses intérêts.
Enfin, compte-tenu de l'ancienneté du litige et de sa nature, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Déclare irrecevables les demandes de la société CROCODILE en nullité et en déchéance des marques no 94 541 290 et no 94 541 293 qui ne sont plus en vigueur depuis le 23 novembre 2004, Déclare recevables les demandes de la société CROCODILE pour le surplus, Dit que le dépôt par la société X... des marques no 94 541 290 et 94 541 293 reproduisant l'élément figuratif des marques de la société CROCODILE figurant dans l'annexe de la convention du 17 juin 1983 est frauduleux, Condamne la société X... à payer à la société CROCODILE la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans 3 journaux ou revues au choix de la société CROCODILE et aux frais de
la société X... dans la limite de 4500 euros HT par insertion, Dit que le dépôt de la marque no 94 541 291 n'est pas frauduleux, Déclare irrecevable la demande en déchéance de cette marque par la société CROCODILE, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société X... à payer à la société CROCODILE la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens , Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP LOVELLS, société d' avocats, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 29 mars 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi