JUDICIAIRE

3ème chambre
2ème section
No RG 20/03813
No Portalis 352J-W-B7E-CSARW
No MINUTE :
Assignation du :
14 Mai 2020

rendu le 07 Janvier 2022
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAIENGA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0905
et par Maître Eve BENAVENT PRUDIK, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES
S.A.S. TREK DES GAZELLES ORGANISATION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Association TREK DES GAZELLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [F] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2070
Et par Maître Jean-Michel VANCRAEYENEST de la SASU ?ama? Avocats, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Elise MELLIER, Juge
Alix FLEURIET, Juge
assistée de Quentin CURABET, Greffier,

A l'audience du 18 novembre 2021 tenue en audience publique devant Elise MELLIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2022

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société MAIENGA se présente comme organisatrice d'événements sportifs et notamment, du RALLYE DES GAZELLES, premier rallye raid automobile 100 % féminin au monde, organisé au Maroc depuis 1990.
Elle est titulaire de nombreuses marques en lien avec cet évènement et comportant l'élément verbal « GAZELLES » ou « GAZELLE », visant notamment en classe 41 des services d'éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, parmi lesquelles :
- la marque verbale française « GAZELLE », déposée le 9 décembre 2009 sous le no 093697313,
- la marque verbale de l'Union européenne « GAZELLE », déposée le 7 juin 2010 sous le no 9154881,
- la marque verbale de l'Union européenne « RALLYE DES GAZELLES », déposée le 20 mars 2006 sous le no 4968558.
Ayant constaté en 2016 l'organisation d'un « RALLYE DES GAZELLES EN 2CV » et d'un « TREK DES GAZELLES » dans le désert marocain, la société MAIENGA, ayant pris contact avec la présidente de la société organisatrice NATURALLYE, Mme [F] [X], décidait, selon ses termes, de tolérer l'existence d'une randonnée pédestre caritative en vue de financer des vacances à des enfants atteints d'un cancer, sous réserve de l'absence de tout risque de confusion dans l'esprit du public.
En décembre 2019, souhaitant proposer, en parallèle du RALLYE DES GAZELLES, une course d'orientation pédestre dans le désert marocain, la société MAIENGA a déposé une marque « TREK'IN GAZELLES ». Par courrier du 5 mars 2020, le conseil de Mme [X], de l'association TREK DES GAZELLES et d'une SAS TREK DES GAZELLES a sollicité le retrait de cette marque, en raison de droits antérieurs dont ses clientes sont titulaires sur les marques verbales françaises « TREK DES GAZELLES » enregistrée le 29 mai 2015 sous le no 4153635 et « TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ », déposée le 2 février 2017 sous le no 4334355.
En l'absence d'accord amiable, la société MAIENGA a fait assigner Mme [X], l'association TREK DES GAZELLES et la SAS TREK DES GAZELLES, par acte du 14 mai 2020, en contrefaçon de marques, subsidiairement concurrence déloyale et parasitaire, et en nullité des marques des défenderesses.

Aux termes de ses conclusions en demande no 3 signifiées par voie électronique le 27 avril 2021, la SARL MAIENGA demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER que Madame [F] [X], la société TREK DES GAZELLES et l'association TREK DES GAZELLES ne justifient d'aucun intérêt à agir ;
- DÉCLARER les demandes reconventionnelles de Madame [F] [X], la société TREK
DES GAZELLES et l'association TREK DES GAZELLES irrecevables, et en tout état de cause, les en débouter ;
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles L. 713-1 à L. 713-3, L. 716-4 et suivants et L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence citée et existante,
- DIRE ET JUGER que les marques GAZELLES (marque française), TREK DES GAZELLES (marque française), TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ (marque française) et TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ (marque de l'Union européenne) appartenant aux défenderesses, constituent des contrefaçons des marques RALLYE DES GAZELLES (marque de l'Union européenne) et GAZELLE (marque nationale) ;
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum Madame [F] [X], la société TREK DES GAZELLES et l'association TREK DES GAZELLES à cesser dans un délai de huit (8) jours suivants la signification de la décision à intervenir l'exploitation sous toutes formes des marques contrefaisantes ;
- ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jours de retard, et par infraction constatée ;
- CONDAMNER in solidum Madame [F] [X], la société TREK DES GAZELLES et l'association TREK DES GAZELLES au règlement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société MAIENGA ;
- CONDAMNER in solidum Madame [F] [X], la société TREK DES GAZELLES et l'association TREK DES GAZELLES à faire publier à leurs frais la décision à venir dans deux journaux nationaux spécialisés dans le sport automobile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu la jurisprudence citée et existante,
- DIRE ET JUGER que Madame [F] [X], la société TREK DES GAZELLES et l'association TREK DES GAZELLES ont commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société MAIENGA ;
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum Madame [F] [X], la société TREK DES GAZELLES et l'association TREK DES GAZELLES au règlement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société MAIENGA ;
Vu les articles L. 711-3 et L. 716-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- PRONONCER la nullité des marques TREK DES GAZELLES (marque française), TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ (marque française) et TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ (marque de l'Union européenne) ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle,
- DIRE ET JUGER que Madame [F] [X], la société TREK DES GAZELLES et l'association TREK DES GAZELLES ont engagé leurs responsabilités en usant sans l'autorisation de la société MAIENGA des signes identiques à ses marques RALLYE DES GAZELLES et GAZELLE ;
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum Madame [F] [X], la société TREK DES GAZELLES et l'association TREK DES GAZELLES au règlement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société MAIENGA ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Vu les articles L. 711-3, L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle,
- DIRE ET JUGER qu'au regard des actes de contrefaçon et, ou, de concurrence déloyale commis par Madame [F] [X], la société TREK DES GAZELLES et l'association TREK DES GAZELLES, le tribunal ordonnera la nullité des marques suivantes, leur appartenant :
- GAZELLES marque française,
- TREK DES GAZELLES marque française,
- TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ marque française,
- TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ marque de l'Union européenne ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
- DÉBOUTER Madame [F] [X], la société TREK DES GAZELLES et l'association TREK DES GAZELLES de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions reconventionnelles ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum Madame [F] [X], la société TREK DES GAZELLES et l'association TREK DES GAZELLES au règlement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions en défense no 3 signifiées par voie électronique le 23 juin 2021, l'Association sportive TREK DES GAZELLES, la SAS TREK DES GAZELLES ORGANISATION et Mme [F] [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 713-1 à L. 713-3, et L. 716-4 et suivants et L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE,
- REJETER toutes fins, moyens et conclusions de la société MAIENGA ;
Par conséquent,
- DÉCLARER la société à responsabilité limitée MAIENGA irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- DIRE ET JUGER qu'il existe un accord de coexistence donné par la société MAIENGA pour l'exploitation de la marque TREK DES GAZELLES pour l'organisation d'une randonnée pédestre 100 % féminine au Maroc ;
- DIRE ET JUGER que les marques « TREK DES GAZELLES » (marque française), « TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ » (marque française) et « TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ » (marque de l'Union européenne) ne constituent pas des contrefaçons des marques « RALLYE DES GAZELLES » (marque de l'Union européenne) et « GAZELLES » (marque nationale) ;
- DIRE ET JUGER que Madame [F] [X], l'Association sportive TREK DES GAZELLES et la SAS TREK DES GAZELLES ORGANISATION n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale ;
- DIRE ET JUGER que la société MAIENGA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice économique indemnisable et sera purement et simplement déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions, à titre principal, à titre subsidiaire ou encore à titre infiniment subsidiaire ;
- DÉBOUTER la société MAIENGA de ses demandes d'indemnisation, toutes causes confondues ;
- DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à prononcer la nullité des marques « TREK DES GAZELLES » (marque française), « TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ » (marque française) et « TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ » (marque de l'Union européenne), et « GAZELLES » (marque française) ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE,
- FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle des concluantes, et en conséquence :
- DIRE ET JUGER que la marque « TREK'IN GAZELLES » (marque française) constitue une contrefaçon des marques « TREK DES GAZELLES » (marque française), « TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ » (marque française) et « TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ » (marque de l'Union européenne),
En conséquence,
- CONDAMNER la société MAIENGA à cesser dans un délai de huit (8) jours suivants la signification de la décision à intervenir l'exploitation sous toutes formes de la marque contrefaisante ;
- ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, et par infraction constatée ;
- CONDAMNER la société MAIENGA à verser et payer à Madame [F] [X], à la société TREK DES GAZELLES ORGANISATION et à l'association TREK DES GAZELLES la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- DIRE ET JUGER que la société MAIENGA a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de Madame [F] [X], de la société TREK DES GAZELLES et de l'association TREK DES GAZELLES ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société MAIENGA à verser et payer à Madame [F] [X], à la société TREK DES GAZELLES ORGANISATION et à l'association TREK DES GAZELLES la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- PRONONCER la nullité de la marque « TREK'IN GAZELLES » (marque française), CONDAMNER la Société à responsabilité limitée MAIENGA à payer la somme de 5 000 euros à Madame [F] [X], à l'Association sportive TREK DES GAZELLES et à la SAS TREK DES GAZELLES ORGANISATION, chacune (soit 15 000 euros en globalité), en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société à responsabilité limitée MAIENGA aux entiers dépens ;
- ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
ET DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Michel VANCRAEYENEST pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La clôture a été prononcée le 1er juillet 2021 et l'affaire a été plaidée le 18 novembre 2021.
Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contrefaçon de marques
La société MAIENGA soutient que les nombreuses marques dont elle est titulaire autour des termes « GAZELLE » et « GAZELLES » participent toutes à créer une véritable identité, un univers, autour d'évènements sportifs variés, essentiellement féminins, ayant tous lieu au Maroc, et dont les participantes sont des « GAZELLES ». Dès lors, les marques françaises « GAZELLE(S) » no 4351188, « TREK DES GAZELLES » no 4153635 et « TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ » française no 4334355 et de l'Union européenne no 17972585 enregistrées pour le même type de produits et services et comportant le terme dominant et distinctif « GAZELLE » constituent indéniablement une contrefaçon par reproduction et par imitation de ses propres marques, notamment sa marque verbale française « GAZELLE » no 9154881, sa marque verbale de l'Union européenne « GAZELLE » no 4968558 et sa marque française semi-figurative « RALLYE DES GAZELLES » no 33207122. Subsidiairement, ces actes portent atteinte à ses marques notoires précitées.
Compte tenu de la mauvaise foi des déposantes, la prescription ne peut lui être opposée.
Elle sollicite en conséquence, outre une indemnité de 150 000 euros et une mesure de publication judiciaire, l'interdiction sous astreinte de faire usage des marques précitées, ainsi que leur annulation.
Les défenderesses soulèvent en premier lieu la prescription s'agissant de la marque « TREK DES GAZELLES », la société MAIENGA ayant toléré celle-ci durant plus de cinq ans. Elles soulignent à ce propos que s'était jusqu'alors et depuis le 26 mai 2016 instaurée une cohabitation paisible des évènements et des marques respectives, et aucune mauvaise foi ne peut être retenue à leur encontre.
Elles soutiennent par ailleurs que le terme « GAZELLE », qui est le surnom affectueux donné par les Marocains aux femmes et un nom commun commercialement très utilisé dans le domaine du tourisme, du sport et de l'habillement notamment, n'est pas à lui seul distinctif ; tandis que les termes « RALLYE » et « TREK », qui font référence à la nature de l'événement sont conceptuellement différents et écartent tout risque de confusion (sport automobile contre course pédestre éco-responsable). Selon elles, la marque notoirement connue de la société MAIENGA est la marque « RALLYE AICHA DES GAZELLES », et non pas la marque « RALLYE DES GAZELLES » ; or l'élément « AICHA », distinctif, n'est pas reproduit dans les marques litigieuses.
Le préjudice sollicité, exorbitant, n'est aucunement justifié.

A titre liminaire, si la société MAIENGA sollicite aux termes de ses écritures que soit reconnue la contrefaçon de ses propres marques par « les marques GAZELLES (marque française), TREK DES GAZELLES (marque française), TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ (marque française) et TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ (marque de l'Union européenne) appartenant aux défenderesses » et que leur nullité soit en conséquence prononcée, il doit être observé que :
- d'une part, outre qu'elle ne produit aucun certificat d'enregistrement correspondant à une marque française « GAZELLES » dont l'une des défenderesses serait titulaire, ne permettant pas au tribunal d'identifier avec certitude la marque litigieuse (en réalité vraisemblablement marque verbale « GAZELLE(S) » déposée le 2 avril 2017 par Mme [X] sous le no 4 351 188), elle ne développe aucune argumentation au soutien de ses prétentions relatives à une telle marque, de sorte que le tribunal n'en est pas saisi, conformément aux dispositions de l'article 768 alinéa 2 in fine du code de procédure civile selon lequel « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion » ;
- d'autre part, et quand bien même ce point n'est pas soulevé par les défenderesses, le tribunal doit relever d'office son incompétence pour prononcer à titre principal la nullité d'une marque de l'Union européenne, qui relève du seul pouvoir de l'EUIPO.

La forclusion par tolérance étant invoquée en défense, ce à quoi la demanderesse oppose la mauvaise foi des déposantes des marques litigieuses, il convient en premier lieu de statuer sur ce point, au regard du contexte et de l'historique des relations entre les parties.
En application de l'article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, « Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ».
Selon la Cour de justice de l'Union européenne, la mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l'Union, qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'Union (CJUE, 27 juin 2013, aff. C-320/12) et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment trois circonstances tenant, d'abord à la connaissance qu'avait le déposant de l'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque, ensuite à l'intention d'empêcher ce tiers d'utiliser ce signe, et enfin au degré de protection juridique dont bénéficient les signes opposés.
En l'espèce, la société MAIENGA ne conteste pas avoir eu connaissance de l'usage par Mme [X] d'un signe « TREK DES GAZELLES » pour l'organisation de treks féminins au Maroc dès 2016. Elle soutient cependant que si elle a renoncé à engager une action vis-à-vis de Mme [X] tendant à lui voir interdire un tel usage, c'est uniquement en raison de l'assurance donnée par cette dernière qu'elle limiterait l'utilisation du signe litigieux dans un seul cadre non lucratif et en l'absence d'un risque de confusion avec ses propres services.
Au regard des différences pièces versées aux débats, il apparaît que :
- un premier échange (pièces 10, 11 et 12 [X]) a eu lieu par courriels en mai 2016 entre Mme [H], dirigeante de la société MAIENGA, et Mme [X], aux termes duquel cette dernière expose, indépendamment de ses activités commerciales d'organisation d'incentives sous forme de rallyes en 2CV en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avoir créé avec son compagnon décédé depuis lors un trek au Maroc à but caritatif afin de venir en aide aux enfants atteints de cancer ; en réponse, Mme [H] partage son émotion et conclut par ce qui s'apparente à un abandon de toute querelle (« Que vous dire ? c'est fait de toutes façons et d'autres encore viendront s'inscrire autour de tout cela ») ;
- un nouvel échange a ensuite lieu au début de l'année 2017, initié par le conseil de la société MAIENGA s'adressant en ces termes à l'association TREK DES GAZELLES : « Ma cliente a constaté que vous organisiez un trek féminin, dans le désert MAROCAIN, sous le nom de [U] [sic !] DES GAZELLES. L'utilisation du terme GAZELLE, pour un évènement sportif, uniquement féminin et se déroulant au MAROC créait une confusion dans l'esprit du public avec LE RALLYE AÏCHA DES GAZELLES, laissant supposer un partenariat ou un lien quelconque. La société MAIENGA ne souhaite pas que la moindre confusion puisse être faite avec votre association ou votre évènement » ; dans sa réponse du 24 janvier 2017, Mme [X] dément profiter de la notoriété du RALLYE AÏCHA DES GAZELLES, avant d'adresser, le 2 février 2017, un courriel à Mme [H], dans lequel elle la remercie suite à leur rencontre et propose d'en tenir une nouvelle afin de « discuter ensemble et explicitement de nos attentes médiatiques, commerciales et juridiques respectives » ; suite à ce dernier message, Mme [H] lui répond le même jour : « Entendu pour nous rencontrer à nouveau pour mettre à plat l'ensemble des attentes respectives et j'espère une belle collaboration dans les années futures » (pièces 4 et 5 MAIENGA / 7, 13 et 14 [X]) ;
- aucun autre élément n'est versé laissant à penser qu'un quelconque échange ou accord ait pu ultérieurement avoir lieu entre les parties.
Il ressort des différents échanges écrits rapportés ci-dessus que la société MAIENGA n'a jamais opposé un désaccord ferme et dénué d'ambiguïté concernant l'usage par Mme [X] et l'association TREK DES GAZELLES du signe « TREK DES GAZELLES » pour l'organisation annuelle d'un trek féminin dans le désert marocain, lequel fait à l'évidence partie des évènements et activités sportives visés en classe 41, peu important son caractère lucratif ou non, le fait comme le soutient la société MAIENGA qu'elle n'aurait toléré un tel usage qu'en l'absence totale de référence ou caractère commercial de la part des défenderesses n'étant au demeurant pas démontré, alors même que les « attentes respectives » que les parties paraissaient susceptibles de discuter évoquaient au contraire explicitement ce point.
Au-delà, la marque semi-figurative française « TREK DES GAZELLES » no 4 153 635, dont l'usage a été l'objet des échanges rappelés supra, a été déposé par [F] [X] le 3 février 2015, publiée au BOPI le 27 février 2015 et enregistrée le 29 mai 2015, soit antérieurement aux dits échanges, et la demanderesse ne peut légitimement soutenir avoir ignoré un tel dépôt. En l'absence d'opposition de sa part en vue de défendre ses propres titres, mais également en l'absence de formalisation d'un accord de coexistence stipulant clairement le cadre dans lequel l'usage du signe litigieux serait possible ou expressément interdit, il doit être jugé que la société MAIENGA a entendu tolérer cet usage sans restrictions particulières. Par suite, la demanderesse est aujourd'hui forclose à solliciter la nullité de la marque précitée.
Tel n'est pas le cas en revanche des marques semi-figuratives « TREK DES GAZELLES 1er TREK 100 % FEMININ » française no 4 334 355 et de l'Union européenne no 17 972 585, déposées respectivement les 2 février 2017 et 25 octobre 2018 par l'association TREK DES GAZELLES, soit moins de cinq ans avant l'assignation.
Toutefois, il vient d'être vu que les échanges entre les parties ne permettent pas d'établir de restrictions expressément convenues entre elles quant à leurs activités respectives en lien avec le signe « TREK DES GAZELLES », et outre que la demanderesse connaissait déjà à tout le moins l'usage dans le même contexte par Mme [X] et l'association TREK DES GAZELLES de la mention « 100 % féminin » (cf. courrier du 19 janvier 2017), les éléments verbaux adjoints « 1er TREK 100 % FEMININ » sont purement descriptifs et accessoires par rapport au reste du signe lequel est principalement composé des éléments verbaux et figuratif de la marque française antérieure « TREK DES GAZELLES », qui a été reconnue tolérée depuis plus de cinq ans. Dès lors, la société MAIENGA est aujourd'hui malvenue à soutenir que ces deux dernières marques plus récentes viendraient créer un risque de confusion avec ses propres marques plus anciennes alors qu'elles ne diffèrent pas de manière significative de la marque no 4 153 635 :
La société MAIENGA sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes en contrefaçon et subséquentes en nullité des marques adverses no 4 334 355 et 17 972 585, mais également de ses demandes subsidiaires en atteinte à ses marques notoires.
2- Subsidiairement, sur la concurrence déloyale et parasitaire
A titre subsidiaire, la société MAIENGA soutient que les agissements des défenderesses, qui ont repris de manière explicite l'identité et l'environnement visuel de ses marques et en profitant indûment de plus de 30 ans d'investissements promotionnels, sont constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme. Elle sollicite la somme de 150 000 euros en réparation.
Outre que ces demandes sont selon elles prescrites, les actes litigieux ayant été paisiblement tolérés durant plus de cinq ans, les défenderesses répondent qu'il n'est établi aucune faute à leur encontre, pas plus que le moindre préjudice, aucun risque de confusion n'étant démontré.

La concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d'être appréciés à l'aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.
Le parasitisme économique se définit plus particulièrement comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique tire ou tente de tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d'un savoir-faire, d'un travail de création, de recherches ou d'investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.
Il implique la réunion de trois conditions cumulatives au visa de l'article 1240 du code civil, à savoir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, si la société MAIENGA reproche aux défenderesses d'avoir adopté un univers visuel participant à créer sciemment un risque de confusion avec ses propres activités, force est de constater qu'elle faisait déjà état de tels griefs en mai 2016, reprochant à Mme [X] de faire référence sur son site internet « au « rallye des gazelles en 2cv aussi » pour vendre [vos] incentives » et « je trouve votre manque d'imagination assez affligeant pour appeler votre trek au Maroc « le trek des gazelles » avec en plus, un design tête de gazelles, boussole, etc... », et que la mise en demeure adressée à l'association TREK DES GAZELLES par le conseil de la société MAIENGA et indiquant que « le logo, la typologie, la mention « 100% féminin » et la présentation de votre site internet révèlent un parasitisme et une contrefaçon de marque par imitation » n'est pas de nature à interrompre la prescription de cinq ans susceptible de courir en pareil cas.
Et si elle soutient que « les marques TREK DES GAZELLES et TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100% FEMININ reprennent de manière explicite l'identité et l'environnement visuel des marques RALLYE DES GAZELLES et GAZELLE », dès lors que le caractère contrefaisant de l'usage des marques en cause n'a pas été retenu pour avoir été au contraire toléré pendant de nombreuses années, le fait que les trois marques semi-figuratives litigieuses comportent un élément figurant une tête de gazelle ou un logo rond ne peut davantage être considéré comme parasitaire.
Surtout, la demanderesse n'identifie à aucun moment précisément ce qu'elle considère, en dehors des marques précitées, caractériser le parasitisme allégué par une « reprise de son univers », ni ne démontre le risque de confusion qu'elle invoque ; sauf à comprendre que les actes considérés comme fautifs sont en réalité ceux improprement visés au titre de la contrefaçon comme étant « des actes de contrefaçon par imitation » et constitués de la reprise, selon elle, de son propre site internet par le site du TREK DES GAZELLES. Toutefois même en pareil cas, il ne peut être reproché le choix en page d'accueil d'une photo du désert avec des randonneurs en file indienne au sommet d'une dune de sable pour illustrer un trek organisé au Maroc et dont une partie de l'itinéraire se déroule dans le désert, même si la randonnée passe aussi par la montagne et le bord de mer, la société MAIENGA ne pouvant à l'évidence s'arroger un monopole sur l'univers du désert, comme elle ne le peut du concept d'une activité « 100 % féminin ». Et si elle évoque la reprise de son identité visuelle, elle n'établit pas le périmètre des droits qu'elle serait susceptible de revendiquer au titre d'une charte graphique qui aurait été indûment reprise par les défenderesses.
En tout état de cause, si le RALLYE DES GAZELLES existe depuis trois décennies et apparaît bénéficier d'investissements certains et continus de la part de la société MAIENGA pour établir et conforter la notoriété de ce rallye motorisé, la demanderesse n'établit pas davantage le préjudice que l'existence de TREK DES GAZELLES lui causerait, autrement qu'en constituant, de par les marques homonymes antérieures, un obstacle au dépôt de la marque « TREK'IN GAZELLES ».
La société MAIENGA sera par conséquent déboutée de ses demandes subsidiaires en concurrence déloyale et parasitaire.
3- Sur les demandes reconventionnelles
Soutenant que la marque « TREK'IN GAZELLES » n'a été déposée par la société MAIENGA que dans le but de profiter de la notoriété acquise par les marques des concluantes dans le secteur du trek dans le désert, marques dont elle constitue l'indéniable contrefaçon, les défenderesses sollicitent reconventionnellement la nullité de la marque précitée, une interdiction sous astreinte et la condamnation de la demanderesse à leur payer les sommes de 50 000 euros au titre de la contrefaçon de marques et de 80 000 euros pour concurrence déloyale.
La société MAIENGA conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de ces demandes, pour défaut d'intérêt à agir. Elle soutient ensuite que s'il existe un risque de confusion entre les signes opposés, c'est bien parce que les marques adverses contrefont les siennes.

3-1. Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 conformément au décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

6o Statuer sur les fins de non-recevoir ».
La demanderesse ne peut en conséquence qu'être déclarée irrecevable en sa prétention tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles.
3-2. Sur la contrefaçon de marque
En application des dispositions de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle issu de l'ordonnance du 13 novembre 2019 applicable à compter du 11 décembre 2019 :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
2o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».
Tandis que l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ».
En l'espèce, les signes en présence sont d'un côté, la marque verbale française « TREK'IN GAZELLES » no 194 608 936 déposée par la demanderesse le 19 décembre 2019 ; de l'autre, les marques semi-figuratives françaises précitées no 4 153 635 et 4 334 355, et de l'Union européenne no 17 972 585, qui comportent :
- pour la première l'élément verbal « TREK DES GAZELLES » auquel est accolée une tête de gazelle stylisée, le tout en blanc sur un fond marron légèrement dégradé rappelant la terre chaude du désert :
- pour les deux autres les mêmes éléments verbal et figuratif en couleur sur fond blanc cette fois, avec adjonction d'un élément figuratif en haut à gauche, de forme ronde tel un coup de tampon et mentionnant sur sa circonférence « 1er TREK 100 % FEMININ » :
L'existence d'un risque de confusion, lequel comprend un risque d'association dans l'esprit du public concerné, s'apprécie de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au regard de l'impression d'ensemble produite par les signes en cause, mais également de l'identité et/ou de la similarité des produits et services couverts, un faible degré de similitude entre les marques opposées pouvant être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement.
L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient en conséquence de comparer les signes entre eux, mais également les produits et services respectivement couverts, et les défenderesses, qui se contentent de soutenir que « la marque « TREK'IN GAZELLES » reprend les deux termes dominants des marques « TREK DES GAZELLES » et « TREK DES GAZELLES 1er TREK 100% FEMININ », qui sont des marques des concluantes et [que] les classes de produits sont identiques » se sont à l'évidence épargné la démonstration qui leur revenait de l'existence d'un risque de confusion, les signes en présence n'étant pas strictement identiques.
Il y sera de fait procédé par le tribunal.
Comparaison des produits et services
La marque « TREK'IN GAZELLES » a été enregistrée après limitation pour les produits et services suivants :
- en classe 25 : Vêtements, vêtements de sport ; chaussures, chaussures de sport ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ; aucun des produits précités n'étant destiné à la pratique du cyclisme, les événements cyclistes ou les activités cyclistes ; - en classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) pour la promotion d'événements, de treks, de rallyes automobiles ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; services de marketing événementiel ; aucun des services précités n'étant en rapport avec le cyclisme, les événements cyclistes ou les activités cyclistes ;
- en classe 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; aucun des services précités n'étant en rapport avec le cyclisme, les événements cyclistes ou les activités cyclistes ;
- en classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles, rallyes automobiles et de motocyclisme ; raid automobile (activités sportives) ; organisation de treks ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; production et location de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation de courses, de circuits, de rallyes automobiles et de rallyes de motocyclisme ; organisation d'expositions pour des rallyes automobiles ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; aucun des services précités n'étant en rapport avec le cyclisme, les événements cyclistes ou les activités cyclistes.
La marque « TREK DES GAZELLES » est enregistrée dans les mêmes classes, pour des produits similaires ou identiques, à savoir :
- en classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
- en classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;
- en classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
La marque française « TREK DES GAZELLES 1er TREK 100 % FEMININ » est pour sa part enregistrée pour les produits et services suivants :
- en classe 24 : Linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ;
- en classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
- en classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; apéritifs sans alcool ;
- en classe 39 : Organisation de voyages ;
- en classe 41 : Activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles.
Quant à la marque de l'Union européenne identique, elle a finalement été enregistrée, après limitation suite à opposition d'un tiers et décision de rejet partiel de l'EUIPO, en classe 39 « Transports » uniquement.
Les produits et services couverts sont donc identiques et similaires, à tout le moins entre la marque litigieuse et la marque « TREK DES GAZELLES » opposée.
Comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel
Les marques en cause ont toutes en commun une partie de leur élément verbal, à savoir le terme « GAZELLES » ; elles partagent par ailleurs les premières lettres du mot « TREK'IN ». En revanche, les marques des défenderesses présentent des éléments figuratifs nettement visibles qui rendent la ressemblance d'ensemble visuellement moyenne.
En termes de prononciation, réduite aux seuls éléments verbaux des marques opposées, celle-ci est relativement proche dès lors qu'elle commence et s'achève par le même son, et que la partie centrale « ‘IN » aura tendance à être avalée ; la prononciation franche de l'élément « DES » a en revanche tendance à différencier ces marques sur le plan phonétique, de sorte que la similitude n'est pas totale.
Enfin, sur le plan conceptuel, les signes en présence évoquent tous deux une randonnée pédestre en pleine nature destinée à des femmes, communément et affectueusement désignées en Afrique du Nord par le terme « gazelles », ce dernier laissant de plus à penser que le trek en question a lieu dans la région du Maghreb.
Il est généralement établi que le consommateur d'attention moyenne a tendance à davantage identifier une marque semi-figurative par ses éléments verbaux, qui seuls se prononcent. Toutefois, il doit être relevé que les marques en cause sont toutes faiblement distinctives, dans la mesure où si le mot « gazelles », comme il a été vu supra, est simplement évocateur des femmes, en revanche le terme « trek » est purement descriptif, qu'il en est de même du déterminant « des », tandis que l'adjonction des lettres « ‘in » avec apostrophe peut se comprendre, même pour un public faiblement anglophone, comme formant avec le mot « trek » qui le précède une abréviation du mot anglais « trekking », autre désignation du mot « trek ». Dès lors, et quand bien même le consommateur d'attention moyenne normalement avisé et raisonnablement informé ne conserve en général qu'une image imparfaite des signes qu'il n'a pas simultanément sous les yeux ou à l'oreille pour pouvoir procéder à leur comparaison immédiate, il n'en demeure pas moins que face à une partie verbale faiblement distinctive, des différences même peu marquées peuvent suffire à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public pertinent, étant observé que dans un domaine aussi spécifique que la randonnée en pays étranger, ce public fera preuve d'une plus grande attention que la moyenne, en premier lieu quant à l'identité de l'organisateur, et les éléments figuratifs présents dans les marques opposées auront naturellement tendance à imprimer plus fortement l'attention du consommateur concerné et écarter ainsi dans son esprit tout risque de confusion.
Par ailleurs, eu égard à la notoriété revendiquée en demande comme en défense, il doit être relevé que le public en cause, déjà familier de la famille de marques détenues par la société MAIENGA, toutes déclinées autour du terme « gazelle », ne sera pas surpris de la voir, au moment où elle élargit l'éventail de ses randonnées sportives à une version pédestre, la désigner sous la marque querellée.
Les demandes reconventionnelles en contrefaçon et subséquentes en nullité de la marque adverse et en concurrence déloyale au préjudice de la SAS TREK DES GAZELLES ORGANISATION formées par les défenderesses seront en conséquence rejetées.
Le rejet de l'intégralité des prétentions des parties, tant en demande qu'en défense, commande que chacune d'elles supporte les dépens pour moitié et conserve à sa charge ses propres frais.
L'exécution provisoire est de droit. Les circonstances de la cause justifient cependant, en l'absence de toute condamnation autre que le paiement des dépens, qu'elle soit ici écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le tribunal n'est pas saisie des demandes en contrefaçon et en nullité d'une marque « GAZELLE » dont seraient titulaire les défenderesses ;
DIT irrecevable la demande, présentée à titre principal, en nullité de la marque de l'Union européenne « TREK DES GAZELLES 1ER TREK 100 % FEMININ » no 17 972 585 dont est titulaire l'Association sportive TREK DES GAZELLES ;
DIT la société MAIENGA forclose en ses demandes en contrefaçon et subséquentes en nullité de la marque adverse no 4 153 635 ;
DIT la société MAIENGA irrecevable en ses demandes en contrefaçon et subséquentes en nullité des marques adverses no 4 334 355 et 17 972 585, ainsi qu'en ses demandes subsidiaires en atteinte à ses marques notoires ;
DÉBOUTE la société MAIENGA de ses demandes subsidiaires en concurrence déloyale et parasitaire ;
DIT irrecevable la fin de non-recevoir de la société MAIENGA tendant à voir dire irrecevables les demandes reconventionnelles des défenderesses ;
DÉBOUTE l'Association sportive TREK DES GAZELLES, la SAS TREK DES GAZELLES ORGANISATION et Mme [F] [X] en toutes leurs demandes reconventionnelles ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris, le 07 janvier 2022.
Le GreffierLe Président