R. G : 09/ 06107
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON

du 15 septembre 2009
RG : 2009/ 01882
SARL 123 SOLAIRE

SARL HYDROBASE

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 Janvier 2011
APPELANTE :
La société 123 SOLAIRE SARL
représentée par ses dirigeants légaux
45 allée du Mens
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Philippe DELSART, avocat au barreau de LYON
substitué par Me GROLEE, avocat

La société HYDROBASE SARL
représentée par ses dirigeants légaux

31860 PINS JUSTARET
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard UGHETTO, avocat au barreau de LYON
Monsieur Jean-Yves X...

31860 PINS JUSTARET
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard UGHETTO, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 29 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La société 123 SOLAIRE a pour activité le conseil et l'installation d'équipements thermiques et de climatisation en tous genres avec une préférence affichée pour les solutions solaires et éco-énergétiques.
Elle exerce son activité sous la dénomination sociale 123 SOLAIRE, également déposée comme marque le 13 mai 2004 pour désigner, en classe Il, 37 et 40, les produits et services suivants : « appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de séchage, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils et installations de climatisation ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; production d'énergie ».
La société 123 SOLAIRE a eu connaissance de l'existence d'une société HYDROBASE exploitant la dénomination 1. 2. 3 SOLEIL, notamment sur internet sous l'adresse www. 123soleil- energie. com pour désigner une même activité de conseil et d'installation de matériels thermiques.
La société 123 SOLAIRE a appris que la dénomination avait également été protégée par le biais d'un dépôt de marque française effectué, au nom du gérant de la société HYDROBASE, Monsieur Jean-Yves X..., le 13 octobre 2006 pour des produits identiques.
Estimant que l'exploitation d'une dénomination quasi identique pour désigner une même activité portait atteinte à ses droits de marque et autres signes distinctifs, la société 123 SOLAIRE a adressé une réclamation d'usage à la société HYDROBASE par lettre recommandée du 27 janvier 2009. En vain.
La SARL 123 SOLAIRE, a alors fait assigner la société HYDROBASE aux côtés de monsieur X..., par exploits du 2 juillet 2009, pour contrefaçon de marque. Cette instance est pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Parallèlement, la société 123 SOLAIRE a engagé une procédure de référé afin d'obtenir des mesures propres à faire cesser immédiatement l'exploitation de la dénomination litigieuse dont la réalité a notamment été constatée sur internet dans un procès-verbal d'huissier de justice.
L'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon du 15 septembre 2009 n'a pas fait droit à sa demande d'interdiction d'exploitation de la dénomination " 123 SOLEIL " par la société HYDROBASE et monsieur X..., pas plus qu'à sa demande de provision au titre des faits de contrefaçon commis par ces derniers à son préjudice.
Le premier juge a considéré que la société 123 SOLAIRE ne faisait pas un usage sérieux de cette marque, qu'il n'était pas démontré l'atteinte ou l'imminence d'une atteinte aux droits de la société 123 SOLAIRE faute d'un risque de confusion des deux marques dans l'esprit du public.
Il est conclu par l'appelante à la complète réformation de cette décision et à la mise en place des condamnations suivantes :
- faire interdiction à la société HYDROBASE et à monsieur Jean-Yves X..., sous astreinte de 1. 500 euros par jour et par infraction constatée, d'utiliser et de reproduire la dénomination 123 SOLEIL,
- condamner solidairement la société HYDROBASE et monsieur Jean-Yves X... à payer à la société 123 SOLAIRE, à titre de provision en réparation du préjudice subi résultant des faits de contrefaçon une somme de 10. 000 euros,
- condamner solidairement la société HYDROBASE et monsieur Jean-Yves X... à payer à la société 123 SOLAIRE la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société HYDROBASE et monsieur Jean-Yves X... aux entiers dépens,
Il est soutenu en substance que ces demandes sont pleinement justifiées dès lors que le dépôt de la marque 123 SOLEIL par le premier comme la réservation du nom de domaine 123 soleil-energie. com et leur exploitation en pratique par la seconde, pour désigner une même activité de conseil et d'installation d'équipements thermiques, portent manifestement atteinte aux droits de la société 123 SOLAIRE sur sa marque française no3293 143.
Cette marque déposée le 13 mai 2004 en classes 11, 37 et 40 serait pleinement valable suivant l'adage « provision est due au titre » pour être enregistrée. Ce serait en vain que les intimés contesteraient sa validité dès lors que, sauf hypothèse de nullité manifeste, le juge des référés doit se borner uniquement à vérifier son existence et la réalité ou l'imminence de l'atteinte qui lui est portée.
De plus, différents documents publicitaires établiraient, de manière incontestable, l'usage sérieux et continu de la marque 123 SOLAIRE.
Quant aux risques de confusion dans l'esprit du public, il résulterait de l'identité ou de la similarité des produits et services, étant noté que la marque " 123 SOLEIL " a été enregistrée pour des produits et services identiques à l'ensemble des produits et services proposés par l'appelante et, de manière complémentaire, pour des produits et services similaires liées à des solutions de chauffage et de climatisation des immeubles.
Il y aurait, au surplus, une parfaite similarité entre le sigle " 123 SOLAIRE " et le sigle " 123 SOLEIL " tous deux faisant expressément ou implicitement référence au jeu enfantin : 1, 2, 3, Soleil !
Les deux marques ont d'ailleurs d'ores et déjà été confondues en pratique par la Poste qui a fait tenir à l'une le courrier destiné à l'autre.
A l'opposé les deux intimés concluent à la confirmation de la désignation et au minimum, préalablement à l'exécution de toute mesure d'interdiction, à la consignation entre les mains de tout séquestre qu'il plaira au tribunal de désigner, d'une somme de 50. 000 euros à titre de garantie à valoir sur le préjudice subi par la société HYDROBASE et monsieur Jean-Yves X..., en cas de rejet de l'action en contrefaçon.
Il est affirmé que d'après le registre national des marques délivré par l'INPI, la marque " 123 SOLAIRE " n'est la propriété de la société 123 SOLAIRE que depuis le 23 mars 2009, ensuite de la demande de rectification de la demande d'enregistrement de la marque initialement déposée au nom de la société 123 SOLAIRE, SARL agissant pour le compte de la société 123 SOLAIRE en formation.
Au visa des dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le défaut d'usage sérieux de la marque déposée a pour conséquence selon cette partie d'entraîner irrémédiablement la déchéance des droits du titulaire sur la marque. Or en l'occurrence, la société 123 SOLAIRE ne justifierait pas de l'usage sérieux de sa marque « 123 SOLAIRE » pour les produits et services visés dans son enregistrement, seule la dénomination sociale « 123 SOLAIRE » serait réellement utilisée.
Sur les risques manifestes de confusion il est soutenu :
- que les produits et services de la marque 123 SOLEIL, déposée par monsieur Jean-Yves X..., ne sont nullement similaires et en aucun cas identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque 123 SOLAIRE,
- que la représentation graphique de la dénomination « 1. 2. 3. S0LEIL... » est totalement distincte de celle de la marque " 123 SOLAIRE ", la dénomination " 1. 2. 3. S0LEIL... " se prononçant verbalement comme suit : un, deux, trois, suivie du mot soleil, tandis que la marque " 123 SOLAIRE " se prononçant aussi, en l'absence de point séparant les chiffres, de la manière suivante, cent vingt trois...,
- que la représentation graphique entre les termes " soleil " et " solaire " est différente, le terme " soleil " étant présenté en majuscules suivi de 4 points de suspension, alors que la marque ne comporte aucun point de suspension. Cette dénomination « 1. 2. 3. SOLEIL... » ne saurait, par conséquent, être confondue avec la marque « 123 SOLAIRE ».
La société 123 SOLAIRE ne pourrait également prétendre que sous la marque " 123 SOLEIL " proposée sur le site www. 123soleil- energie. com il serait fait état de solutions de chauffage identiques à celles de l'intimée de nature à justifier du bien fondé de son action en contrefaçon.
Or, selon les intimés seule la page d'accueil ferait mention de la dénomination 1. 2. 3. SOLEIL... l'ensemble des autres pages du site internet ne faisant que décrire des propositions de solutions de chauffage sans que ne soit, à aucun moment, mentionné le signe déposé : " 123 SOLEIL ", argué de contrefaçon, de sorte que là encore aucun risque de confusion ne pourrait être considéré comme acquis.
Le contenu du site internet www. 123soleil- energie. com porterait sur des produits et services distincts de ceux visés dans l'enregistrement de la marque " 123 SOLAIRE " pour concerner uniquement des « capteurs solaires thermiques et photovoltaïques, chauffage biomasse, pompes à chaleur, couplages de systèmes, ex : solaire + gaz condensation... ».
Aucun élément ne pourrait être retiré de la prétendue confusion opérée par la Poste entre les deux sociétés, la correspondance litigieuse concernant une autre société dénommée " 123 SOLEIL située à Sainte Colombe (11230) et ne concernerait en rien la société HYDROBASE et monsieur Jean-Yves X....
SUR QUOI LA COUR,
L'article L 716-6 du code la propriété intellectuelle dispose que :
" Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toutes mesures destinées à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits destinés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. ".
Pour qu'il soit fait application des dispositions ci-dessus visées, il faut donc préalablement pour le demandeur à l'action démontrer qu'il fait un usage sérieux de la marque considérée, soit en l'espèce " 123 SOLAIRE ", sur les produits visés dans son enregistrement qui concernent des appareils de chauffage, réfrigération, séchage, ventilation, distribution d'eau, climatisation, plomberie, couverture de toit, production d'énergie.
Or, cet usage sérieux ne peut résulter en droit que de l'usage du sigle à titre de marque apposé sur le produit lui-même ou, à tout le moins, l'accompagnant étroitement sans doute possible dans l'esprit du public.
Il est encore précisé par la jurisprudence que cet usage sérieux en tant que marque n'est pas obligatoirement associé à l'apposition du nom commercial sur un produit. Il doit, cependant, être exploité conformément à sa fonction dans la relation avec la clientèle, soit par le biais de moyens publicitaires, soit pour accompagner l'offre du produit ou du service.
Présentement, conformément à sa dénomination sociale, la société 123 SOLAIRE a pour principale activité la vente de divers appareils liés au chauffage ou à la réfrigération de locaux.
Or, il est constant que lesdits appareils ne renferment aux yeux du public aucune marque faisant référence au signe " 123 SOLAIRE ".
Certes, la société 123 SOLAIRE est également prestataire de services en matière de plomberie, couverture de toit et de production d'énergie et dans ce cas l'usage sérieux de la marque peut résulter de documents publicitaires et papiers commerciaux les accompagnant étroitement.
Mais, outre que l'on ignore qu'elle est la proportion du chiffre d'affaire réalisé sur ces prestations de service au regard de la partie purement commerciale de l'activité de la société, force est de reconnaître que sur les différents documents produits : papiers commerciaux, site internet, publicités, stands commerciaux, le sigle " 123 SOLAIRE " utilisé exclusivement sous une forme stylisée apparaît plus comme un accompagnement de la raison sociale du prestataire de service que comme un signe distinctif d'une marque de produits ou services.
Il est intéressant de noter à ce sujet que sur son propre site internet, la société 123 SOLAIRE se définit comme une structure de conseil et d'installation de solutions solaires et ne fait ensuite aucune référence à la marque du même nom.
Il existe donc pour le moins une contestation sérieuse sur l'usage qualifié lui-même de sérieux de la marque " 123 SOLAIRE " par la société du même nom. Ce simple constat rend dès lors sans intérêt le débat complémentaire sur le risque de confusion entre les deux marques " 123 SOLAIRE " et " 123 SOLEIL " et il échet de confirmer sans autre examen du bien-fondé des demandes en référé, la décision d'incompétence rendue par le premier juge. L'article 700 du code de procédure civile doit recevoir application complémentaire en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne complémentairement la société 123 SOLAIRE à payer à la société HYDROBASE et à monsieur Jean-Yves X... la somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président