La société SERGIO X... est propriétaire de la marque du même nom qui a fait l'objet, les 12 mai 1986 et 25 août 1989, de deux enregistrements internationaux visant la France et portant sur divers articles des classes 18 et 25. Monsieur Laurent X... a procédé, le 14 février 1992, au dépôt d'une marque nominale TINO X... pour désigner divers produits et notamment des vêtements et chaussures (classe 25) et des articles en cuir ou imitations (classe 18). Se prévalant des dispositions de l'article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle et pour faire cesser ce qu'elle considère comme une atteinte à ses droits, la société SERGIO X... a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une action en contrefaçon. Par jugement en date du 27 avril 1998, cette juridiction l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à une indemnité de procédure de 10.000 francs, en retenant que les dénominations conjointes "Tino" et "X..." forment un tout indivisible qui identifie un chanteur connu, que l'adjonction du prénom "Tino" individualise le signe et que la comparaison de l'ensemble à la marque "Sergio X..." ne fait pas apparaître la possibilité d'un risque de confusion. La société SERGIO X..., qui a interjeté appel de cette décision, fait valoir que les marques déposées par monsieur X... reproduisent de manière servile le nom "X..." qui exerce le pouvoir attractif des marques invoquées sans que le remplacement du prénom Sergio par celui de Tino, qui en reprend les deux voyelles et la consonance, ne soit suffisant pour éviter le risque de confusion. Elle critique le jugement d'avoir considéré que la marque TINO X... formerait un tout indivisible en soulignant que la notoriété du chanteur ne s'étend pas aux produits de maroquinerie concernés. Subsidiairement, invoquant les dispositions de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, elle soulève la déchéance, pour désigner des produits des classes 18 et 25, des marques TINO X... qui n'ont pas été
exploitées. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire que les marques TINO X... déposées constituent des contrefaçons, de prononcer la déchéance des droits de monsieur X..., d'ordonner la radiation partielle de la marque, de faire interdiction à monsieur X... de commercialiser des produits similaires revêtus de la dénomination litigieuse sous astreinte de 1.000 francs par infraction, de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts, d'autoriser la publication dans cinq journaux ou périodiques et de lui allouer une indemnité de procédure de 30.000 francs. Monsieur Laurent X... approuve les premiers juges d'avoir considéré que l'ensemble TINO X... est distinctif de celui SERGIO X... et qu'aucune confusion n'est possible. Il ajoute qu'il importe peu que les marques concernées aient des domaines d'exploitation distincts ou identiques. Il fait valoir que le patronyme X..., très répandu en Italie, ne peut en soit faire l'objet d'aucune protection et souligne que la marque TINO X... évoque indéniablement le célèbre chanteur et représente un ensemble unitaire qui ne peut être confondu avec la marque SERGIO X.... Il soutient que la société SERGIO X... n'a aucun intérêt à agir pour solliciter la déchéance d'une marque qui ne lui cause aucun grief et ne peut tenter d'obtenir par ce moyen ce qu'elle ne peut par l'action en contrefaçon. Il fait valoir que sa marque est exploitée sous forme de phonogrammes et de vidéogrammes qui constituent son domaine principal. Il affirme que le commencement de l'obligation d'usage se situe au 14 février 1997 et que les délais d'exploitation ne sont pas courus. Il conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter une indemnité de procédure de 10.000 francs. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 juin 2001. Par conclusions signifiées le 1er août 2001, monsieur X... a développé des arguments
complémentaires et par conclusions signifiées le 06 août, il a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture invoquant son impossibilité de répliquer aux écritures de la société SERGIO X.... Par conclusions visées le 17 septembre 1999 cette dernière s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture et sollicite subsidiairement le renvoi de l'affaire à la mise en état. L'incident a été évoqué à l'audience du 17 septembre 2001 et joint au fond, ainsi que cela résulte d'un extrait du plumitif du greffier. MOTIFS DE LA DECISION ä SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE Considérant qu'aux termes de l'article 784 du nouveau code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave ; Considérant que les ultimes conclusions de la société SERGIO X... ont été signifiées le 29 mai 2001 ce qui laissait à monsieur X... le temps suffisant pour y répondre avant la clôture qui n'a été prononcée que le 28 juin suivant ; Que l'impossibilité invoquée par monsieur X... ne constitue pas une cause grave et qu'il ne convient pas de faire droit à sa demande de révocation ; Que les conclusions signifiées et la pièce communiquée sous le nä5, postérieurement à la date du 28 juin 2001, seront ainsi écartées des débats ; ä SUR LA CONTREFAOEON PAR IMITATION Considérant que la société appelante justifie de la propriété de la marque nominale "SERGIO X..." pour l'avoir régulièrement déposée pour les "sacs, sacs à mains, valises, parapluies, foulards, cravates, chemises, ceintures, bonnets, T-shirts, tricots, imperméables, jupes vestes, pantalons, bas et chaussettes, vêtements, y compris les bottes les souliers et les pantoufles, à l'exception de la lingerie de corps et de maillots de bains" ; Considérant que monsieur X... a, pour sa part, procédé en février et juillet 1992 au dépôt de la marque "TINO X..." pour différents produits et services désignés et notamment "vêtements, chaussures, sacs à main et à dos, malles et valises" ; Considérant
que la société SERGIO X... a, par lettre recommandée en date du 06 juillet 1992, protesté de son antériorité auprès de monsieur X... et lui a demandé de radier les produits "chaussures" de cette marque ; que par lettre de son conseil du 09 septembre 1993 monsieur X... a fait savoir qu'il était disposé à satisfaire à cette demande mais sollicitait une compensation financière de 200.000 francs ; qu'une telle prétention ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société SERGIO X..., un aveu d'une infraction d'imitation, la demande de compensation financière traduisant, au contraire, une valorisation patrimoniale de la marque, pour ces produits ; Considérant que les dispositions de l'article L.713-3 b du code de la propriété intellectuelle interdisent l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; Que l'imitation d'une marque est constituée dès lors qu'existe une possibilité de confusion pour un acheteur d'attention moyenne n'ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux ; Considérant que celles de l'espèce sont l'une et l'autre constituées d'un prénom associé au patronyme d'origine italienne X... lequel, en tant que tel, est dépourvu de caractère distinctif en raison de sa banalité ; qu'il en résulte que le risque de confusion ne peut être apprécié qu'en considérant chacune des marques "SERGIO X..." et "TINO X..." dans l'ensemble indissociable que constituent le nom et le prénom qui forment un tout au regard de l'identification, tant des personnes qui les portent ou les ont portés, que de la marque ; Considérant que la société SERGIO X... se prévaut d'une notoriété de sa marque que ne lui conteste pas monsieur X... et dont elle justifie par les extraits d'éléments publicitaires qu'elle produit aux débats ; Qu'elle ne dénie pas, de son côté, celle persistante du chanteur Tino X... dans le domaine de la chanson de variété, bien que, comme elle
le rappelle, cet artiste est décédé en 1984 ; Considérant que le nom de Tino X... demeure cependant parfaitement connu du grand public ; qu'il est étroitement lié à l'identification de ce chanteur au point d'être, sans hésitation ni confusion possibles, distingué de toute autre dénomination associant au patronyme X... un prénom différent, même de consonance italienne ; que cette absence de tout risque de confusion, résultant de la célébrité de cet artiste de variétés, ne se limite pas aux seuls articles en relation avec la chanson, la musique, la comédie musicale ou le cinéma ; Qu'il suit de là que la marque TINO X... ne constitue pas une contrefaçon par imitation de celle SERGIO X... et que le jugement entrepris doit être confirmé ; ä SUR LA DECHEANCE Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.714-15 du code de la propriété intellectuelle encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits visés dans l'enregistrement, pendant une période de cinq ans ; Considérant que monsieur X... ne saurait discuter à la société SERGIO X... son intérêt à agir en déchéance de la marque "TINO X..." dès lors qu'elle est elle-même titulaire d'une marque voisine et distincte et qu'elle justifie d'une activité commerciale effective sur les produits considérés ; Considérant que la société SERGIO X... demande la déchéance de la marque pour les produits des classes 18 et 25 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.714-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle que monsieur X... ne peut opposer à cette demande l'exploitation régulière à laquelle il procède de la marque "TINO X..." pour des produits ou services d'autres classes et notamment ceux des phonogrammes et vidéogrammes ; Que monsieur X... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il procéderait à une exploitation régulière de la marque "TINO X..." pour les articles désignés rattachés aux classes 18 et 25 ; Considérant que la société
SERGIO X... a formé pour la première fois sa demande de déchéance des marques déposées par monsieur X... aux termes de conclusions signifiées le 18 novembre 1998 ; qu'à cette date s'était écoulé un délai de plus de cinq ans depuis les dépôts de la marque litigieuse respectivement intervenus le 14 février 1992 sous le nä92 405 791 et le 28 juillet 1992 sous le nä 92 428 385 ; Considérant que monsieur X... produit une lettre de son conseil indiquant que le commencement de l'obligation d'usage de la marque 92 405 791 est situé au 14 février 1997 confirmant par-là que le délai de cinq ans courait à compter du dépôt du 14 février 1992 ; Qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de faire droit à la demande de la société SERGIO X... et de prononcer la déchéance des droits de monsieur X... sur les marques Tino X... nä92 405 791 et nä 92 428 385 pour désigner les produits des classes 18 et 25 visés à leur dépôt et d'en ordonner la radiation partielle en en fixant la date d'effet respectivement au 14 février 1997 et au 28 juillet 1997, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ; ä SUR LES AUTRES DEMANDES DE LA SOCIETE SERGIO X... Considérant que la contrefaçon de la marque par imitation n'étant pas retenue, la société SERGIO X... est mal fondée à solliciter que soit prononcée l'interdiction sous astreinte de toute commercialisation de produits revêtus de la mention TINO X... et visés aux classes 18 et 25 ;
Considérant que la société SERGIO X... ne démontre pas le caractère abusif du comportement de monsieur X..., ni ne justifie de la nature et de la réalité du préjudice qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts ; que sa demande sur ce fondement doit être rejetée ; Considérant que la nature de l'affaire et, notamment, l'absence de toute exploitation de la marque par monsieur X... pour les produits litigieux n'impose pas de faire droit à la demande de publication,
dans différents journaux ou périodiques, du présent arrêt ; Considérant en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la société SERGIO X... la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que monsieur X... sera condamné à lui payer une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'intimé qui succombe doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, PRONONCE la déchéance des droits de monsieur Laurent X... sur les marques TINO X... nä92 405 791 et nä 92 428 385 pour désigner les produits des classes 18 et 25 visés à leur dépôt, avec effet respectivement au 14 février 1997 et au 28 juillet 1997, ORDONNE la radiation partielle de la marque TINO X... nä92 405 791 en ce qui concerne les produits de la classe 25 et de la marque TINO X... nä92 428 385 pour ceux de la classe 18, ORDONNE la transcription de l'arrêt sur les registres de l'institut national de la propriété industrielle conformément aux dispositions de l'article R.714-3 du code de la propriété intellectuelle, CONDAMNE monsieur Laurent X... à payer à la société SERGIO X... la somme de 10000 F. (1524,49  ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LE CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL
F. LAPORTE