T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/10013 No MINUTE : Assignation du : 15 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 16 Mars 2006
DEMANDERESSE S.A.R.L. AGATHA DIFFUSION ... représentée par Me Jean-Bernard TITIUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 23 DÉFENDERESSE S.A. COTE ANGLAISE ... représentée par Me Nathalie BOYER HAOUZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0093 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude A..., Vice-Président Véronique Y..., Vice-Président Michèle X..., Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 19 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société AGATHA est titulaire de la marque figurative dite "SCOTTISH TERRIER" déposée le 10 décembre 1993 et publiée le 17 mars 1994 sous le no 93 496 162, renouvelée le 5 décembre 2003 avec publication le 30 janvier 2004, pour désigner les produits des classes 3, 14, 18, et 25 et notamment la parfumerie, les métaux précieux et leurs alliages, les cosmétiques, la joaillerie et la bijouterie, l'horlogerie, le cuir et l'imitation du cuir, les vêtements, chaussures et chapellerie. Cette marque représente l'ombre stylisée d'un chien de race scottish terrier vue de profil. La société AGATHA constatait que la société EXPLOITATION DE MAGASIN SYDONIE Z... exploitant une boutique à l'enseigne ACCESSOIREMENT VOTRE vendait des tee shirts sur lesquels était reproduite sa marque. Une saisie contrefaçon avait lieu dans la boutique, autorisée par ordonnance en date du 19 mai 2004, qui révélait la présence de six tee shirts griffés COTE ANGLAISE dont le fournisseur se révélait être la société COTE ANGLAISE. Une saisie contrefaçon avait lieu dans les
locaux de cette société. Son président déclarait à l'huissier qu'il commercialisait les tee shirts avec le dessin du scottish terrier sous deux références, BENJI et NENETTE et qu'il avait vendu 664 pièces du premier modèle pour la saison et 1307 pièces du second modèle. Estimant être victime d'actes de contrefaçon la société AGATHA faisait assigner la société COTE ANGLAISE par acte d'huissier délivré le 15 juin 2004. Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2005 la société AGATHA de débouter la société COTE ANGLAISE de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la nullité de l'enregistrement des modèles de la société COTE ANGLAISE enregistrés à l'INPI le 5 juillet 2000 sous les no 990291 et 992436, de constater que la société COTE ANGLAISE a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, de lui interdire l'importation, la fabrication, la commercialisation ou l'offre en vente du modèle contrefaisant sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, d'ordonner la confiscation aux fins de destruction de tous les modèles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire qui seront trouvés en sa possession ou de l'un de ses établissements à compter de la signification du jugement, de la condamner au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 50.000 euros au titre de la concurrence déloyale, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2005 la société COTE ANGLAISE demande de dire à titre principal que la société AGATHA est irrecevable à agir en contrefaçon de sa marque déposée en classe 25 dès lors qu'une exploitation dans cette classe contrevient à son objet social et serait donc illicite, de dire qu'elle est également irrecevable en son action en raison de
la déchéance consécutive de ses droits de protection pour défaut d'exploitation durant les cinq dernières années ayant précédé sa demande introductive d'instance de juin 2004, de dire qu'elle est irrecevable et mal fondée en sa demande en raison du défaut d'antériorité de ses droits sur l'exploitation du dessin litigieux en classe 25 ainsi qu'en raison de la forclusion pour tolérance de l'exploitation du dessin en classe 25 par la société COTE ANGLAISE durant plus de cinq ans, à titre reconventionnel de constater l'antériorité de ses droits sur l'exploitation du dessin litigieux, en conséquence de faire application de l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle et déclarer nulle la marque litigieuse, de condamner la société AGATHA au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale parasitaire opérée par cette dernière de l'exploitation en classe 25 de son modèle, de la condamner au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice commercial et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE :  * Sur la recevabilité de l'action : La société COTE ANGLAISE estime que l'action de la société AGATHA est irrecevable car son objet social ne comporte pas la création, fabrication ou commercialisation de vêtements. Une exploitation par elle en classe 25 de la marque litigieuse serait illicite. Le tribunal rappelle que la société AGATHA est titulaire de la marque figurative no 93 496 162 et qu'elle a donc qualité et intérêt à agir sur le fondement de cette marque, notamment si elle estime qu'elle a été contrefaite, peu important son objet social. L'exception d'irrecevabilité sera en conséquence rejetée. *  Sur la déchéance de la marque : Le tribunal ayant jugé que la marque litigieuse était protégée en classe 25 quel que soit l'objet social de la société AGATHA les arguments de la société COTE
ANGLAISE fondés sur une exploitation illicite équivalente à une absence d'exploitation entraînant la déchéance seront en conséquence rejetés. La société COTE ANGLAISE soutient cependant encore que la marque n'a pas fait l'objet d'une exploitation sérieuse en classe 25 pendant les cinq dernières années car les tee shirts sur lesquels elle était apposée n'ont été vendus qu'à titre publicitaire et que le chiffre d'affaires qu'ils ont générés a été très faible au regard du chiffre d'affaire global de la société AGATHA. Le tribunal relève que selon les factures produites la société AGATHA a vendu entre 2001 et 2005 environ 58.000 tee shirts, portant la marque figurative SCOTTISH TERRIER ce qui n'est pas négligeable et démontre à l'évidence un usage sérieux de la marque nonobstant le pourcentage du chiffre d'affaires lié à ces ventes par rapport au chiffre d'affaires global de la société. Il ressort de ces éléments que la demande de déchéance pour défaut d'exploitation sérieuse de la marque sera rejetée. * Sur l'antériorité des droits : La société COTE ANGLAISE fait valoir en premier lieu que l'enregistrement de la marque litigieuse a été refusée en classe 25 par décision finale de l'INPI du 8 février 2000 . Elle même exploite le dessin du scottish terrier depuis 1993. Elle détient en conséquence des droits d'auteur antérieurs sur le dessin du scottish terrier puisque la société AGATHA ne peut se prévaloir d'une protection en classe 25. Elle ne produit aucune pièce officielle de l'INPI qui établirait que la marque déposée par la société AGATHA en 1993 aurait fait l'objet d'un rejet partiel en classe 25. Le certificat d'enregistrement de la marque et son renouvellement déposé en 2003 ne font pas mention de ce rejet mais indiquent au contraire que la marque désigne les produits de la classe 25. Cet argument sera en conséquence rejeté et il en résulte que la marque figurative de la société AGATHA désigne bien les produits de la classe 25 depuis 1993. La société COTE ANGLAISE fait
encore valoir que quand bien même la marque protégerait les produits de la classe 25 depuis son dépôt il n'en demeure pas moins qu'elle justifie avoir conçu, créé, fabriqué et commercialisé sur des tee shirts le chien stylisé bien avant la publication du dépôt de la marque le 17 mars 1994. Elle produit à cet égard des fiches techniques de modèles de dessins scottish terrier établies pour la collection printemps été 1994. Aux termes des dispositions de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle "Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4. Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L.711-4. Toutefois son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu." L'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : e) Aux droits d'auteur; f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé;" Le tribunal constate que la société AGATHA a commercialisé des bijoux en forme de scottish terrier stylisé depuis 1987 ainsi qu'en atteste le catalogue de la collection HIVER 1987/1988. Peu importe que ces dessins n'aient pas été apposés sur des vêtements mais sur des bijoux puisque la protection attachée aux droits d'auteur ne suit pas, au contraire de la protection assurée par le droit des marques, le principe de spécialité. Dès lors la société COTE ANGLAISE ne peut se prévaloir de droits d'auteur antérieurs sur le dessin de scottish terrier stylisé. * Sur la forclusion par tolérance : La société COTE ANGLAISE fait enfin valoir que la société AGATHA a toléré l'usage du signe litigieux par elle même depuis 1993, soit depuis plus de cinq ans, et qu'en application de l'article L 716-5 alinéa 3 du Code de la
propriété intellectuelle son action en contrefaçon est irrecevable. Aux termes des dispositions de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle "(...)Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. (...)" Il ressort clairement des termes de cette disposition que c'est le titulaire d'une marque antérieure qui ne peut engager une action en contrefaçon d'une marque postérieure s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. En l'espèce, la société COTE ANGLAISE n'a pas déposé de marque et cette disposition ne lui est donc pas applicable. Dès lors cette exception d'irrecevabilité de l'action en contrefaçon sera rejetée. * Sur la contrefaçon : La société AGATHA estime que les deux modèles déposés le 5 juillet 2000 sous les no 990291 et 992436 reproduisent sa marque figurative et doivent en conséquence être annulés. La société COTE ANGLAISE fait valoir que la marque figurative litigieuse est dépourvue d'originalité et qu'il n'y a pas de similitudes entre la marque et les modèles argués de contrefaçon. Aux termes des dispositions de l'article L.512-4 du Code de la propriété intellectuelle "L'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice (...) e) S'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire. Les motifs de nullité prévus aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose." La marque La marque no 93 496 162 représente l'ombre stylisée d'un chien de race scottish terrier vu de profil, la tête orientée vers la gauche et présentant une oreille, deux pattes et une queue courte verticale. Le tribunal note en premier lieu que peu importe que la représentation graphique d'un chien pour désigner des vêtements soit sans originalité dès lors que ce critère n'entre pas dans les
prévisions légales. Force est donc de constater que la marque litigieuse présente un caractère distinctif pour désigner les vêtements. Le modèle déposé par la société COTE ANGLAISE le 19 janvier 1999, enregistré le 5 juillet 2000 sous le no 990291 est désigné comme "article tricoté du genre pull à manches courtes, comportant chien central avec additif noeud châtain, avec rappel de biais châtain à l'encolure ronde, même texture et couleur que le noeud du chien". Il s'agit d'un tee shirt à encolure ronde sur lequel est représenté au centre en haut un chien stylisé de race scottish terrier vu de profil la tête orientée vers la gauche et présentant deux oreilles, deux pattes et une queue courte verticale avec un noeud autour du cou. Le modèle déposé le 15 avril 1999 enregistré le 5 juillet 2000 sous le no 992436 est désigné comme "article tricoté du genre pull à manches courtes - col carré- comportant chien central sous encolure. Le chien central application satin contracté et marque COTE ANGLAISE surbrodée avec effet de couleurs inversé. Biais encolure en rappel." Il s'agit d'un tee shirt à encolure carrée sur lequel est représenté au centre un chien stylisé de race scottish terrier vu de profil la tête orientée vers la gauche et présentant deux oreilles, deux pattes et une queue courte verticale. Le signe COTE ANGLAISE écrit en lettres penchées barre le dessin du chien. Ces modèles donnent l'impression d'ensemble de reproduire servilement la marque de la société AGATHA., en dépit de légères différences : tout d'abord le chien des modèles a deux oreilles alors que celui de la marque n'en a qu'une, ce dernier a un collier représenté par un bandeau simple autour du cou alors que l'un des modèles a un noeud autour du cou et que l'autre ne porte rien autour du cou, enfin, le chien des modèles est penché en avant alors que celui de la marque est arrondi vers l'arrière. Les modèles litigieux ne reproduisant pas la marque no 93 496 162, il convient de faire application des
dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle étant précisé, ce n'est pas contesté, que les modèles et la marque désignent des produits identiques, en l'espèce les vêtements. Selon, l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." En l'espèce, la grande proximité visuelle de la marque et des modèles ne peut que créer un risque de confusion pour un consommateur moyennement attentif n'ayant pas les signes simultanément sous les yeux. Il convient en conséquence de relever une contrefaçon par imitation de la marque figurative no 93 496 162 et d'annuler les modèles no 990291 et 992436. * Sur la concurrence déloyale : La société AGATHA fait valoir que la société COTE ANGLAISE s'est placée dans son sillage, a profité de ses investissements et exploite le dessin du scottish terrier sur des vêtements identiques, de mêmes couleurs et avec les mêmes caractéristiques. Sont produits aux débats deux tee shirts de la société COTE ANGLAISE de couleurs rose pâle et vert pâle. Un scottish terrier aux contours délimités en strass est apposé sous l'encolure. Le catalogue AGATHA pour l'hiver 2001/2002 montre un modèle de tee-shirt blanc cassé sur lequel apparaît sous l'encolure un scottish terrier en strass. Il y a lieu de souligner que l'emploi du strass vise à l'évidence à évoquer la bijouterie, spécialité de la société AGATHA, l'apposition de la marque s'apparentant alors au port d'une broche. Le fait pour la société COTE ANGLAISE d'avoir repris dans ses modèles l'idée du strass ne peut que créer un risque de confusion supplémentaire avec la marque AGATHA. Il s'agit d'un acte caractérisé de concurrence déloyale, distinct des actes de contrefaçon ci dessus relevés.
* Sur les mesures réparatrices : La société AGATHA sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros au titre de la réparation du préjudice né de la contrefaçon et la somme de 50.000 euros au titre du préjudice né de la concurrence déloyale. Le tribunal relève que l'huissier ayant effectué la saisie contrefaçon le 2 juin 2004 a indiqué qu'il existait en stock 1.971 tee shirts de deux modèles différents. Le tribunal ignore combien de pièces ont été fabriquées et vendues. Compte tenu de ces éléments il convient de fixer le préjudice né de l'atteinte à la marque à la somme de 12.000 euros et celui né de la concurrence déloyale à la somme de 3.000 euros. De plus des mesures d'interdiction sous astreinte seront ordonnées dans les termes du dispositif de la présente décision. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire st nécessaire pur faire cesser le trouble né des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. * Sur l'article 700 : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGATHA les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute la société COTE ANGLAISE de son exception d'irrecevabilité, Déboute la société COTE ANGLAISE de sa demande en déchéance de la marque no 93 496 162, Rejette l'exception de forclusion par tolérance opposée par la société COTE ANGLAISE, Dit que le dépôt et l'usage les modèles déposés à l'INPI sous les no 990291 et 992436 par la société COTE ANGLAISE sont une contrefaçon par imitation de la marque figurative no 93 496 162, En conséquence annule les modèles no 990291 et 992436, Dit que la présente décision une fois devenue définitive , sera transmise par le greffe, à la requête de la partie la plus diligente, à l'INPI, aux fins d'inscription au Bureau des Dessins et Modèles, Dit que la société COTE ANGLAISE a commis des actes de concurrence
déloyale au préjudice de la société AGATHA, Condamne la société COTE ANGLAISE à payer à la société AGATHA la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, Condamne la société COTE ANGLAISE à payer à la société AGATHA la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, Interdit à la société COTE ANGLAISE d'importer, fabriquer, commercialiser les modèles no 990291 et 992436 sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société COTE ANGLAISE à payer à la société AGATHA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société COTE ANGLAISE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 16 mars 2006. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT