1 RG : 2001/4441 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:
La SA Spir communication, qui, notamment, édite et distribue des publications et des périodiques gratuits de petites annonces, est titulaire des marques françaises suivantes : " Le 59 ", marque déposée en renouvellement le 21 mars 1996, pour désigner un hebdomadaire gratuit de petites annonces et des services de publicité en classe 16 et 35, " Le 91 ", déposée en renouvellement le 2 juillet 1990, pour désigner des services d'édition d'imprimés, journaux et périodiques, revues à distribution gratuite consacrées à la publicité et aux petites annonces en classe 16, 35 et 41, " Le 95 ", déposée en renouvellement le 2 juillet 1990 pour désigner le même type de produits et services. Constatant que son concurrent direct, la SA Comareg, utilisait les mêmes codes de services télématiques, " Le 59 ", " Le 91 " et " Le 95 ", pour permettre la collecte de publicités ou de petites annonces dans ses journaux à distribution gratuite, a mis en demeure cette dernière, le 9 octobre 1998, de cesser d'utiliser ces trois codes télématiques. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SA Spir communication a fait assigner, le 15 janvier 1999, la SA Comareg devant le tribunal de grande instance de Lyon en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale. Elle a demandé au tribunal, avec exécution provisoire, de faire droit à ses demandes, d'interdire à la défenderesse l'utilisation à l'avenir, à quelque titre que ce soit, des marques " Le 59 ", " Le 91 " et " Le 95 " sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée, de la condamner, à titre provisionnel, à lui payer 500.000 francs pour son préjudice résultant de la contrefaçon et de la dévalorisation de ses
marques, 500.000 francs pour son préjudice résultant de la concurrence déloyale, d'ordonner une mesure d'expertise pour donner tous éléments de nature à apprécier son préjudice, d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux professionnels de son choix sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 25.000 francs, et de condamner la SA Comareg à lui payer 30.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA Comareg s'est opposée à ces prétentions, a demandé la déchéance des marques " Le 59 " et " Le 95 " et a sollicité la condamnation de son adversaire à lui payer 30.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 2 juillet 2001, le tribunal de grande instance de Lyon a : prononcé la déchéance, à compter du 28 décembre 1996, de la marque " Le 59 ", déposée en renouvellement le 21 mars 1996, pour désigner un hebdomadaire gratuit de petites annonces et des services de publicité en classe 16 et 35, dit que cette décision sera transcrite au registre national des marques par la SA Spir communication dans le mois de la décision définitive, rejeté la demande de déchéance de la marque " Le 95 ", formée par la SA Comareg, rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action en contrefaçon formée par la SA Comareg, dit que la SA Comareg s'est rendue coupable de contrefaçon des marques appartenant à la SA Spir communication en utilisant comme code de services télématiques, pour la collecte de publicités et de petites annonces dans des journaux de distribution gratuite : la marque "Le 59 " mais seulement entre le 15 janvier et le 28 décembre 1996, la marque " Le 91 ", enregistrée ne renouvellement le 2 juillet 1990, la marque " Le 95 ", enregistrée en renouvellement le 2 juillet 1990, condamné la SA Comareg à payer à la SA Spir communication la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, fait défense à la SA Comareg d'utiliser à l'avenir, à
quelque titre que ce soit, des marques " Le 91 " et " Le 95 ", et, ce, sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement, ordonné la publication du présent jugement, aux frais de la SA Comareg, dans trois publications au choix de la SA Spir communication, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 25.000 francs, à titre de dommages et intérêts complémentaires, débouté la SA Spir communication du surplus de ses demandes, notamment de sa demande en concurrence déloyale, condamné la SA Comareg à payer à la SA Spir communication 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. * La SA Comareg a relevé appel de cette décision.  Elle fait valoir qu'elle est une société concurrente de la SA Spir communication, intervenant, comme cette dernière, dans le secteur de la presse gratuite et qu'elle utilise les marques en question depuis 1993. Pour la marque " Le 59 ", elle précise que celle-ci a été déposée pour la première fois le 25 mars 1986 et que, à compter du 28 décembre 1996, elle doit faire l'objet, en application de l'article L.714-5 du code la propriété industrielle entrée en vigueur le 28 décembre 1991, d'une déchéance pour défaut d'exploitation pendant une période ininterrompue de cinq ans comme l'a reconnu le tribunal et ne le conteste pas son adversaire. Elle affirme que l'action en contrefaçon de la SA Spir communication, concernant la marque " L 59 " est irrecevable en application de l'article L.716-5 du code la propriété industrielle, qu'elle-même a déposé, le 1er juin 1989 à titre de marque, les termes " Le 59 ", dans les classes 16, 35, 38, 41 et 42 et que ce dépôt et l'usage de cette marque par la publication par elle d'un journal d'annonces gratuites sous le titre " Le 59 ", depuis 1990 pour l'édition de Dunkerque et de 1992 pour l'édition de Douai, ne pouvaient pas être ignorés par la SA Spir communication qui la surveille attentivement
et a été toléré pendant cinq ans par son adversaire. Elle ajoute que ce dépôt de marque n'a pas été fait de mauvaise foi, que la mauvaise foi ne se présume pas et qu'elle n'est pas établie par la circonstance que lors du dépôt de sa marque elle n'a pas fait faire de recherche d'antériorité. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement qui n'a retenu l'existence d'aucun préjudice pour la contrefaçon de la marque " Le 59 " du 15 janvier 1996 au 28 décembre 1996, et écarté la demande d'interdiction en raison de la déchéance. S'agissant de la marque " Le 91 ", déposée pour la première fois le 29 août 1980, elle fait valoir que la SA Spir communication n'a utilisé cette marque qu'en 1998. Elle précise qu'elle-même a acquis par absorption d'une autre société une marque " Le 91 " déposée, le 14 novembre 1994, que ce dépôt de marque et son usage, par elle-même, depuis le 15 septembre 1993, dans un service télématique public 3615 Le 91, n'a pas pu échapper à la SA Spir communication qui l'a toléré et est donc irrecevable à agir en contrefaçon à son endroit. Elle ajoute que l'on ne peut pas lui reprocher sa mauvaise foi dès lors que ce n'est pas elle qui a déposé la marque seconde et que la SA Spir communication ne démontre aucun préjudice. S'agissant de la marque " Le 95 ", enfin, celle-ci a été déposée pour la première fois le 29 août 1980. Elle relève que le tribunal a, de manière erronée, dit que la déchéance par non usage sérieux pendant cinq de cette marque n'était pas, en l'espèce, établie. Elle note que l'action en contrefaçon de cette marque est irrecevable pour les mêmes motifs que pour les deux autres marques, en raison de la tolérance par la SA Spir communication de l'usage d'une marque seconde par une société absorbée par elle-même, le 14 novembre 1985. Elle explique que la SA Spir communication ne justifie, au demeurant, d'aucun préjudice. Elle affirme, enfin, que le tribunal a, à juste titre écarté la demande en concurrence
déloyale formée à tort par la SA Spir communication.  * Elle demande de réformer partiellement le jugement critiqué, de prononcer la déchéance de la marque " Le 95 " de la SA Spir communication, d'ordonner la radiation de ladite marque et l'inscription de cette radiation sur le registre national des marques sur réquisition du greffier, de dire irrecevable l'action en contrefaçon engagée par la SA Spir communication fondée sur les marques " Le 59 " " Le 91 " et " Le 95 ", subsidiairement, de dire que la SA Spir communication ne justifie d'aucun préjudice, et de confirmer la décision entreprise pour le surplus. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la SA Spir communication à lui payer 7.600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.  La SA Spir communication fait valoir qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de déchéance de sa marque " Le 59 ", qui ne peut être encourue qu'à compter du 28 décembre 1996. Elle précise que, pour qu'une action en contrefaçon de marque soit irrecevable en application de l'article L.716-5 du code la propriété industrielle, l'usage de la marque seconde doit avoir été toléré pendant cinq années consécutives et son dépôt n'avoir pas été fait de mauvaise foi, ce qui n'est le cas en l'espèce pour aucune des trois marques secondes en question. *  Elle demande de confirmer le jugement entrepris sauf à faire droit à son appel incident. Elle sollicite, à ce titre, de dire que la SA Comareg, par son comportement déloyal et parasitaire, a commis des actes de concurrence déloyale, d'interdire à celle-ci l'usage des trois marques en question, d'organiser une mesure d'expertise qui donnera tous éléments pour apprécier son préjudice, de lui allouer, à titre provisionnel, une indemnité de 75.000 euros à valoir sur son préjudice pour contrefaçon et de 75.000 euros à valoir sur son préjudice pour concurrence déloyale. Elle demande également d'ordonner la publication de la décision à
intervenir dans cinq journaux professionnels de son choix aux frais de l'appelante, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 4.000 euros, et de condamner la SA Comareg à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il est constant que la SA Comareg et la SA Spir communication sont des sociétés concurrentes intervenant, l'une et l'autre, dans le secteur de la presse gratuite ; qu'il n'est pas contesté que la SA Comareg a utilisé comme code de services télématiques, pour la collecte de publicités et de petites annonces dans des journaux de distribution gratuite, les marques " Le 59 ", " Le 91 " et " Le 95 ", déposées antérieurement et propriété de la SA Spir communication ;  **  * attendu que la SA Spir communication reproche, d'abord, à la SA Comareg d'avoir commis des actes de contrefaçon de ses marques ; *  que la SA Comareg soutient, en premier lieu, que, en application de l'article L.714-5 du code la propriété industrielle, il convient d'écarter les prétentions de son adversaire pour les marques " Le 59 " et " Le 95 " par suite du non usage de celles-ci par la SA Spir communication pendant cinq ans ; que, pour la marque " Le 59 ", celle-ci, a été déposée pour la première fois le 25 mars 1986 ; qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; que, lorsque le délai d'inexploitation s'est entièrement écoulé, comme en l'espèce, avant le 28 décembre 1991, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 instituant cette déchéance, cette dernière ne pourra être utilement sollicitée qu'à compter du 28 décembre 1996, date d'expiration d'un délai d'inexploitation de cinq ans depuis
l'entrée en vigueur de la loi ; qu'il n'est pas contesté, par la SA Spir communication, que la marque " Le 59 " n'a pas été utilisée par elle ; qu'il convient donc de confirmer, à cet égard, le jugement entrepris qui a prononcé la déchéance à compter du 28 décembre 1996 de la marque " Le 59 " enregistrée sous le numéro 1 349 436 et appartenant à la SA Spir communication ; attendu que, s'agissant de la marque " Le 95 ", le tribunal a relevé que la SA Spir communication justifiait de l'emploi de sa marque " Le 95 " au moins depuis juin 1998 ; que, dans les exemplaires du journal titré " HIP 95 " de juin 1998 numéro 538, il est fait référence expressément à la marque " Le 95 " à la rubrique " emplois carrières services " ; mais qu'il n'en va pas de même pour les journaux antérieurs produits, titrés " HIP 5 ", et portant les numéros 574 du 19 juin 1995 et 617 du 13 mai 1996 ; attendu que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans depuis l'entrée en vigueur le 28 décembre 1991 de la loi du 4 janvier 1991 instituant cette déchéance, c'est à dire à compter du 28 décembre 1996 ; que l'emploi de la marque " Le 95 " ainsi démontré par la SA Spir communication est postérieur au 28 décembre 1996, date de déchéance de la marque ; que la marque " Le 95 " est restée inexploitée entre le 28 décembre 1991 et le 28 décembre 1996 ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de déchéance de la marque " Le 95 " à compter du 28 décembre 1996 et de réformer le jugement entrepris à cet égard ; * attendu que la SA Comareg soutient, en second lieu, que l'action en contrefaçon est irrecevable ; qu'il n'est pas contesté que, s'agissant des marques " Le 59 " et " Le 95 ", la déchéance de ces marques à compter du 28 décembre 1996 n'empêche pas de rechercher s'il y a eu contrefaçon durant la période antérieure non prescrite ; que la SA Comareg fait valoir que, en application de l'article L.716-5 du code la propriété industrielle, est irrecevable toute action en
contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi ; mais attendu que, s'agissant de la marque " Le 59 ", la SA Comareg a déposé également une marque " Le 59 " le 1er juin 1989, alors qu'elle était en concurrence directe sur le plan national avec la SA Spir communication pour les mêmes produits, sans rechercher si son concurrent n'avait pas déjà fait déposer ou acquis une marque identique dans le Nord et la disponibilité de cette marque ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, ces faits caractérisent sa mauvaise foi ; que, s'agissant des marques postérieures " Le 91 " et " Le 95 ", il convient, pour les mêmes motifs, de relever que la SA Comareg qui a fait usage de ces marques sans en vérifier la disponibilité alors qu'elle était en concurrence directe avec le propriétaire des marques premières contrefaite, a agi de mauvaise foi et ne peut donc pas se prévaloir d'une tolérance des marques secondes ; que l'action en contrefaçon diligentée par la SA Spir communication est bien recevable ; qu'elle est fondée dès lors que les faits matériels de contrefaçon ne sont pas contestés ; que la SA Comareg s'est rendu coupable de contrefaçon des marques appartenant à la SA Spir communication en utilisant comme code de services télématiques, pour la collecte de publicités et de petites annonces dans des journaux de distribution gratuite : - la marque "Le 59 ", mais seulement entre le 15 janvier et le 28 décembre 1996, la marque " Le 91 ", la marque " Le 95 " mais seulement entre le 15 janvier et le 28 décembre 1996 ; attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la SA Spir communication pour la contrefaçon de sa marque " Le 59 " par la SA Comareg pour la période entre le 15 janvier et le 28 décembre 1996 ; qu'il y a lieu de confirmer, à cet égard, le jugement entrepris ; que, au vu des éléments de l'espèce, il convient de condamner la SA
Comareg à payer à la SA Spir communication pour la contrefaçon des marques " Le 91 " et " Le 95 ", cette dernière pour la période du 15 janvier 1996 au 28 décembre 1996, la somme de 9.000 euros et de réformer la décision entreprise sur ce point également ;  **  * attendu que la SA Spir communication reproche, ensuite, à la SA Comareg d'avoir commis des actes de concurrence déloyale ; mais qu'elle ne rapporte pas la preuve de faits distincts de ceux déjà retenus pour caractériser la contrefaçon, susceptibles d'entraîner la confusion dans l'esprit du public et de constituer des actes de concurrence déloyale ; qu'elle doit être déboutée de ses prétentions contraires ; *  attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; que la SA Comareg, qui succombe dans l'essentiel de son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ; qu'il y a lieu de condamner la SA Comareg à payer 1.000 euros à la SA Spir communication, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme partiellement la décision entreprise : Fait droit à la demande de déchéance, à compter du 28 décembre 1996, de la marque " Le 95 " déposée en renouvellement par la SA Spir communication le 2 juillet 1990. Dit que l'action en contrefaçon de la SA Spir communication contre la SA Comareg pour la marque " Le 95 " n'est recevable et fondée que pour la période entre le 15 janvier 1996 et le 28 décembre 1996. Dit que la présente décision ordonnant la déchéance à compter du 28 décembre 1996 de la marque " Le 95 " de la SA Spir communication sera transcrite au registre national des marques. Dit n'y avoir lieu à faire défense à la SA Comareg d'utiliser à l'avenir la marque " Le 95 ". Condamne la SA Comareg à payer à la SA Spir communication la somme de 9.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la
contrefaçon des marques " Le 91 " et " Le 95 ", cette dernière pour la période entre le 15 janvier 1996 et le 28 décembre 1996. Confirme pour le reste la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne la SA Comareg à payer 1.000 euros à la SA Spir communication, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la SA Comareg aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame KROLAK, Jean François JACQUET