R. G : 09/ 08133
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Décembre 2010
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 22 octobre 2009
10ème chambre
RG : 04/ 11303
APPELANT :
M. Pio X... 
Y...
né le 05 Septembre 1941 à

GUIPUZCOA-ESPAGNE
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de l'Association EGAVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Société SIC MARKING-SAS-
13 route de Limonest
ZAC de la Braille
69380 LISSIEU
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée du Cabinet RATHEAU, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2010
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2010
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bernadette MARTIN, président
-Martine BAYLE, conseiller
-Christine DEVALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Bernadette MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bernadette MARTIN, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
M. Pio X... 
Y... (M. X...) est directeur général de la société espagnole dénommée COUTH, spécialisée dans le marquage industriel, dont la société SIC MARKING a été le distributeur français de 1992 à 1995.
M. X... est titulaire d'un brevet européen, portant sur une machine de gravure à impact, déposé le 21 novembre 1994 sous priorité d'une demande de brevet espagnol en date du 16 juin 1994, délivré le 1er juillet 1998 et publié sous le numéro..., ce brevet désignant notamment la France.
Estimant qu'un pistolet de marquage par micro percussion fabriqué et commercialisé par la société SIC MARKING contrefaisait son invention, M. X... a par lettre recommandée du 1er décembre 1998 fait injonction à la société SIC MARKING de cesser la fabrication de ce type de machines et de les retirer du commerce.
M. X... a engagé une action en contrefaçon de son brevet à l'encontre de la société CONNAUGHT, distributeur des produits de la société SIC MARKING sur le territoire espagnol et suivant arrêt du 22 juin 2007, la cour d'appel de Barcelone, confirmant le jugement de première instance, a reconnu la société CONNAUGHT coupable d'actes de contrefaçon de ce brevet mais a ramené l'indemnité allouée au demandeur à la somme de 5. 443, 80 euros.
Par acte du 2 septembre 2004, la société SIC MARKING a fait assigner M. X... en nullité du brevet et parallèlement, par acte du 23 octobre 2006 M. X... a fait assigner la société SIC MARKING en contrefaçon des revendications 1 à 5 de son brevet, affaire actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 22 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon, considérant que la société SIC MARKING avait qualité et intérêt à agir et que par ailleurs l'invention litigieuse doit être considérée comme une invention de salariés, le droit au brevet appartenant à leur employeur la société COUTH, a prononcé l'annulation du brevet européen... déposé au nom de M. X... en application des articles 60 et 138 paragraphe 1 indice e) de la Convention de Munich, dit que sa décision sera retranscrite au registre national des brevets de l'INPI à la requête de la partie la plus diligente et condamné M. X... à payer une indemnité de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a relevé appel du jugement dont il sollicite l'infirmation en ce qu'il a jugé la société SIC MARKING recevable et fondée à agir en nullité du brevet sur le fondement de l'article 138 paragraphe 1 indice e) de la convention de Munich.
Il fait valoir que l'action en nullité peut uniquement être initiée par la personne habilitée à se voir reconnaître la qualité de titulaire du brevet en cause, que n'étant pas inventeur ou co-inventeur de l'invention objet du brevet, la société SIC MARKING n'a pas qualité à agir en nullité de ce brevet sur le fondement précité, l'intérêt à agir sur le fondement de cet article étant défini non par l'existence d'un intérêt pour le tiers de voir le brevet annulé mais par la démonstration par ce tiers qu'il est titulaire ou co-titulaire du droit au brevet en cause, que cette limitation du droit à agir en nullité aux seules personnes pouvant prétendre à un droit sur le brevet se déduit de la finalité du texte qui est de protéger des intérêts privés. Il conclut qu'au regard de la théorie des nullités et de l'article 31 du code de procédure civile seul l'inventeur ou son ayant-droit au titre est qualifié à solliciter la nullité du brevet sur ce fondement.
Dans l'hypothèse où la Cour jugerait la société SIC MARKING recevable à agir sur le fondement de l'article 138, il demande à ce que le jugement soit infirmé en ce qu'il a jugé M. X... non titulaire d'un droit au brevet en cause. Il soutient qu'il ne s'agit en aucun cas d'une invention de salariés, MM. Z... et A... n'ayant procédé qu'à des mesures d'exécution sans faire preuve d'activité inventive en l'espèce et qu'il importe peu que lui-même n'exerce pas de fonctions techniques ou de recherche au sein de la société COUTH. Il ajoute que les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour démontrer qu'il n'aurait eu aucune activité inventive dans la création de l'invention et qu'à défaut de rapporter la preuve de tels éléments la présomption légale de propriété du brevet ne peut en aucune façon être renversée.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société SIC MARKING contesterait la validité de la partie française du brevet, il soutient que la machine objet du brevet n'a en aucune façon été divulguée hors de toute obligation de confidentialité, antérieurement au 16 juin 1994, date de la priorité revendiquée, en particulier à l'occasion de l'exposition Hannover Messe 94 du 20 au 27 avril 1994 et du salon de la Machine Outils de Villepinte du 16 au 20 mai 1994, que l'invention objet du brevet est donc nouvelle.
Sur l'activité inventive, il expose que celle-ci s'apprécie en examinant le problème posé par l'invention et la solution apportée pour le résoudre, qu'en l'espèce le problème posé par l'invention est la complexité structurale des machines à gravure antérieures et leurs coûts de fabrication excessifs, que la solution apportée à ce problème technique par l'invention litigieuse pour simplifier le mécanisme des machines à gravure existantes implique une activité inventive. Il fait valoir que doivent être jugées pourvues d'activité inventive et valables les revendications 1 à 5 de son brevet européen et il conclut au rejet de toutes les demandes de la société SIC MARKING.
Il sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 40. 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des agissements de celle-ci et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite aussi que soit ordonnée la publication de la décision dans cinq journaux ou revues à son choix aux frais de la société SIC MARKING.
La société SIC MARKING conclut à la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Elle répond qu'elle a qualité à agir sur le fondement de l'article 138-1 e) de la convention sur le Brevet Européen, que l'action en nullité est par principe ouverte à toute personne ayant intérêt à solliciter la nullité d'un brevet, que les dispositions de l'article 138-1 e) de la convention prévoient comme cause d'annulation du brevet le défaut de droit au titre sans aucune autre précision ou restriction, qu'ainsi l'action est ouverte à tout intéressé, qu'admettre l'analyse de M. X... conduirait à introduire une condition nullement prévue dans le texte.
Elle indique que M. X... ne peut avoir en aucun cas la qualité d'inventeur, l'invention objet du brevet ayant été créée et développée par le personnel de la société COUTH, ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. Francisco Z... directeur technique et en aucun cas par M. X..., qu'aux termes des dispositions de la loi espagnole, laquelle doit recevoir application au visa de l'article 60 de la convention de Munich, l'invention appartient à la société COUTH puisque MM. Z... et A... créateurs de l'invention sont salariés de cette entreprise. Elle souligne que la nouvelle attestation établie par M. Z... et produite en cause d'appel est de pure circonstance, ces déclarations étant d'autant moins crédibles que M. X... n'a jamais acquis aucune expérience ou expertise technique dans le domaine des machines à gravure.
Ensuite, sur la nullité du brevet pour absence de nouveauté, elle soutient que la machine revendiquée (MC 2000 KP 200x50) a été divulguée à plusieurs reprises, hors toute obligation de confidentialité, antérieurement au 16 juin 1994, et notamment lors de l'exposition de Hanovre au cours de laquelle la machine a été mise à disposition sur le stand de la société COUTH, toutes ses caractéristiques à la fois externes et internes étant accessibles, et encore au salon de Villepinte où a été exposée une machine MC 2000 KP 200x30 dont les différences de références proviennent simplement d'une réduction par programmation de la fenêtre d'écriture.
Enfin sur la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive elle entend démontrer qu'au regard de l'art antérieur chacune des revendications du brevet litigieux était évidente pour l'homme de métier.
Aussi subsidiairement elle demande à la Cour de confirmer la nullité du brevet par voie de substitution de motifs et elle demande qu'il soit fait application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich.
L'article 138, paragraphe 1, de ladite convention dispose :
" Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que :
a) si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57...
e) si le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60 paragraphe 1. "
L'article 52 alinéa 1er de la même convention prévoit que les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.
S'appuyant sur les dispositions de l'article 138, paragraphe 1, la société SIC MARKING invoque au soutien de sa demande de nullité d'abord le fait que l'invention objet du brevet européen... ne pouvait être déposée par M. X..., puis qu'elle n'est pas nouvelle et enfin qu'elle est dépourvue d'activité inventive.
Sur le premier point il est soutenu par l'appelant que son adversaire ne prétendant pas avoir de droits sur le brevet européen en cause n'a pas qualité pour agir sur le fondement de l'article 138, paragraphe 1 e) de la convention de Munich.
Toutefois, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la société SIC MARKING était recevable à agir sur ce fondement dès lors que l'article 138, paragraphe 1 e) ne contient aucune restriction quant aux conditions d'ouverture de l'action en nullité qu'il prévoit lorsque le titulaire d'un brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir.
L'action en nullité étant en principe ouverte à toute personne ayant intérêt à solliciter la nullité d'un brevet et l'article 138 paragraphe 1 e) ne comportant aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit, il doit être retenu que cette action en annulation est ouverte à tout intéressé.
L'appelant fait valoir que le droit à agir en nullité sur le fondement de l'article 138 paragraphe 1 e) serait limité aux seules personnes pouvant prétendre à un droit sur le brevet en cause au motif que le texte a pour finalité de protéger des intérêts privés (ceux de la personne dont le droit au brevet a été usurpé) mais, ainsi que l'a indiqué à juste titre le tribunal, une telle interprétation conduit à ajouter au texte une condition qui n'y figure pas alors que rien ne s'opposait à ce que la convention sur le Brevet Européen prévoit une disposition spécifique relative à l'ouverture de l'action en annulation pour défaut de droit au titre.
Le tribunal a encore justement retenu que la société SIC MARKING possède un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile à voir prononcer la nullité du brevet dont son adversaire se prévaut pour engager une action en contrefaçon à son encontre.
Le jugement doit être, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande en nullité de brevet de la société SIC MARKING fondée sur l'article 138, paragraphe 1, e) de la convention de Munich.
M. X... prétend, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qu'il est bien l'inventeur de l'invention objet du brevet... déposé sous son nom, ce qui lui confère une présomption légale de propriété du brevet.
Mais M. Francisco Z..., directeur technique de la société COUTH, a établi deux attestations en date du 19 février 2007, dans lesquelles pour la première il déclare avoir
" dirigé dans le bureau technique le projet et le dessin des machines MC 2000 KP (200x50) et MC 2000 KP (200x30) qui correspondent aux plans que j'ai signés et qui ont été réalisés par le dessinateur Angel A... qui a été employé dans le bureau technique de COUTH de 1957 à 2002.... " et pour la seconde précise : " Ce plan de la machine MC 2000 200x35 correspond au modèle breveté développé sous ma direction dans le bureau technique de COUTH ".
Ces attestations dénuées de la moindre équivoque montrent que c'est M. Z... qui au sein du bureau technique de la société COUTH a dirigé la conception des machines MC 2000 KP (200x50) et MC 2000 KP (200x30) et également de la machine MC 2000 200x35 qui correspondrait à l'objet du brevet litigieux, les plans des machines ayant été réalisés par M. A... autre salarié du bureau technique. A aucun moment il n'est question de l'intervention de M. X... en amont en terme de création de l'invention, et la mission assumée par M. Z... (direction du projet et des dessins des machines) inclut au contraire activité inventive et ne peut être réduite à de simples mesures d'exécution. Il n'importe qu'elle n'ait pas été revendiquée.
Devant la Cour, M. X... produit une nouvelle attestation de M. Francisco Z... datée du 12 avril 2010 qui contredit ses précédentes déclarations pour indiquer qu'il s'est contenté d'exécuter les instructions de M. X... en bénéficiant de son expérience et de son expertise technique dans le domaine des machines à gravure.
Cette attestation a pour but de se calquer parfaitement-mais tardivement-sur la thèse soutenue par l'appelant (rôle créatif de M. X..., rôle d'exécution de M. Z...) en venant contredire complètement les premières attestations établies par M. Z.... Compte tenu de ce qu'elle n'a été produite que postérieurement au jugement reconnaissant l'invention de salariés et du revirement qu'elle manifeste de la part de son auteur, salarié de la société COUTH, cette attestation complémentaire ne peut être considérée comme probante et être prise en considération.
Dès lors, les éléments versés aux débats établissent suffisamment que l'invention objet du brevet... a été créée et développée par le personnel de la société COUTH, ce que conforte le fait que si M. X... dirige depuis de nombreuses années l'entreprise familiale COUTH il n'a bénéficié d'aucune formation technique ou mécanique, étant titulaire d'une licence en sciences économiques, et qu'il ne justifie pas même exercer au sein de la société des fonctions techniques ou de recherche, ne produisant aucun document probant à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait acquis " une expertise technique particulière dans le domaine des machines à gravure au cours des 40 années passées au sein de la société COUTH ".
Aux termes de l'article 60 paragraphe 1 de la convention de Munich, le droit au brevet européen appartient à l'inventeur et si l'inventeur est un employé le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale, soit en l'espèce selon la législation espagnole.
Selon l'article 10. 1 de la loi espagnole du 20 mars 1986 relative aux brevets d'invention et modèles d'utilité, le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant-droit et selon l'article 15. 1 les inventions faites par le travailleur pendant la durée de son contrat ou de sa relation de travail ou de prestation de services avec l'entreprise, qui sont le fruit d'une activité de recherche explicitement ou implicitement constitutive de l'objet de son contrat, appartiennent à l'employeur.
L'article 15. 1 précité doit recevoir application en l'espèce dès lors que l'invention a été réalisée au cours de la relation de travail, grâce aux services de l'entreprise par des salariés de l'entreprise, à savoir l'équipe technique de la société COUTH composée de M. Francisco Z... et de M. Angelo A....
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le droit au brevet... appartient à la société COUTH employeur et en ce qu'il a déclaré nul le brevet déposé par M. X... par application de l'article 138 paragraphe 1 e) de la convention de Munich.
Les autres dispositions du jugement doivent également être confirmées et il sera alloué à l'intimée une indemnité complémentaire de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
La demande reconventionnelle de M. X... n'est pas fondée et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne M. Pio X... 
Y... à payer à la société SIC MARKING une indemnité complémentaire de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne M. Pio X... 
Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LAFFLY WICKY avoués.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.