FAITS ET PROCEDURE
X... société GOTCHA SPORTSWEAR INC est titulaire de trois marques :

la marque "GOTCHA" déposée sous le numéro 136185 le 9 juin 1989 auprès de l'INPI et enregistrée sous le numéro 1535768 en classes 9, 14, 16, 18 et 24,

la marque "GOTCHA" déposée sous le numéro 554851 le 30 avril 1980 auprès de l'INPI et enregistrée sous le numéro 113324 en classe 25,

la marque figurative constituée par un homme-poisson porteur d'un drapeau sous-titré ou signé "GOTCHA" déposée sous le numéro 793566 le 25 avril 1986 auprès de l'INPI et enregistrée sous le numéro 1352303 en classe 25.
Elle est également titulaire d'un signe distinctif composé d'un "G" stylisé et d'un graphisme sur fond de soleil stylisé comportant seize pointes.
Ces signes servent à désigner, notamment, des tee-shirts, maillots de bains, vêtements et accessoires de plage.
Les produits "GOTCHA" sont commercialisés tant aux Etats-Unis que dans un très grand nombre de pays et notamment en France.
X... marque "GOTCHA" connaît indiscutablement les faveurs du public, étant apposée sur des produits hauts de gamme dans le domaine des activités de loisirs.
Les marques "GOTCHA" sont exploitées en France par Monsieur Kenneth Y... depuis 1985 et le 15 mars 1991, un accord de licence pour la France, la Belgique et le Portugal est intervenu entre la société GOTCHA SPORTSWEAR INC et Monsieur Y... aux termes duquel il détient le droit d'être fabricant et distributeur exclusif des vêtements
portant la marque "GOTCHA", ledit contrat prévoyant une redevance de 10 %. Monsieur Y... exerce ses activités sous le nom de "FREE STYLE".
Monsieur Y... est également titulaire des droits relatifs aux dessins et modèles figurant sur les tee-shirts qui ont fait l'objet de dépôts à l'INPI.
Monsieur Y... diffuse ces produits par l'intermédiaire d'une équipe de sept VRP, auprès de magasins sélectionnés tels que "GO SPORT" et "DECATHLON".
Les tee-shirts sont en général vendus 84 francs par la "FREE STYLE" et revendus au public au prix de 180 à 200 francs.
Les représentants de "FREE STYLE" ont appris qu'une société DAVION, exerçant le commerce de gros d'habillement, proposait à la vente des produits contrefaisants à un prix HT de 55 francs, utilisant la marque "GOTCHA" ainsi que les codes de référence des tee-shirts "GOTCHA".
Une saisie-contrefaçon a, dans ce contexte, été sollicitée et réalisée le 18 mai 1993, portant sur 15.590 tee-shirts en stock chez la société DAVION et Monsieur Y... et la société GOTCHA SPORTSWEAR INC ont alors introduit une action en contrefaçon à l'encontre de la société DAVION.
X... société DAVION a appelé en la cause la société URIARTE auprès de laquelle elle a acquis des tee-shirts de la marque "GOTCHA" pour le prix de 2.286.683,90 francs, afin d'être garantie par ladite société de toutes éventuelles condamnations.
Par jugement en date du 30 janvier 1996, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a :
- validé la saisie contrefaçon,
- dit que la société DAVION s'était rendue coupable d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ces derniers au préjudice de
Monsieur Kenneth Y...,
- condamné la société DAVION à payer à la société de droit américain GOTCHA SPORTSWEAR INC la somme de 116.300 francs à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société DAVION à payer à Monsieur Y...
X... somme de 1.163.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de bénéfices sur ventes escomptées, la somme de 300.000 francs pour contrefaçon de modèles et la somme de 500.000 francs pour trouble commercial et préjudice économique,
- rejeté la prétention formulée sur la base du parasitisme économique,
- interdit à la société DAVION d'importer, vendre, utiliser la dénomination et les dessins "GOTCHA" sous astreinte définitive de 1.000 francs par infraction constatée,
- dit que la société DAVION devra produire la liste des clients auxquels elle a livré les produits contrefaisants,
- ordonné la mainlevée des scellés et dit que le carton contenant les tee-shirts contrefaisants devait être remis à Monsieur Y...,
- ordonné la publication du jugement,
- dit que la société URIARTE devait garantir la société DAVION des condamnations mises à sa charge à concurrence de moitié,
- débouté la société DAVION de toutes ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société DAVION au paiement de la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles au profit de Monsieur Y... et de la société GOTCHA SPORTSWEAR INC ainsi qu'aux entiers dépens.
X... société DAVION a interjeté appel de cette décision et prie la Cour de l'infirmer partiellement, et, statuant à nouveau, de :
- rejeter l'ensemble des demandes formées contre elle,
- dans l'hypothèse où la Cour retiendrait sa responsabilité, dire que la société URIARTE lui devra garantie totale,
- condamner la société URIARTE à lui payer la somme de 738.716 francs à titre de remboursement du montant des tee-shirts saisis avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1993, date de la saisie, la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 150.000 francs au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de son appel, elle fait valoir les moyens et arguments suivants :
- les tee-shirts litigieux ont été achetés à la société URIARTE qui a indiqué les avoir acquis d'une société canadienne, la société PORTLAND INC qui elle-même était distributeur des produits "GOTCHA", - Monsieur Y... a pris contact avec la société DAVION - qui a aussitôt arrêté toute distribution - et reconnaissant qu'il ne s'agissait pas réellement d'une contrefaçon, Monsieur Y... a offert de racheter les articles litigieux, ce que la société DAVION a accepté, puis Monsieur Y... et la société GOTCHA SPORTSWEAR INC ont alors préféré diligenter la présente procédure,
- la société DAVION a agi de bonne foi et la société URIARTE lui avait même promis de lui obtenir l'exclusivité de la distribution des produits "GOTCHA" sur la France,
- la société DAVION n'avait aucun intérêt à frauder puisque la société URIARTE, en 1993, lui vendait le tee-shirt au prix de 32 francs alors que dans le même temps la société FREE STYLE l'offrait au prix de 27 francs l'unité,
- la société DAVION n'a participé à aucune contrefaçon puisque les tee-shirts sont de véritables produits "GOTCHA" qui devaient être commercialisés par la société COTTON TRADERS OF AMERICA et avaient été créés avec l'accord du distributeur exclusif de "GOTCHA" pour le

- il n'y a pas plus d'acte de concurrence déloyale de la part de la société DAVION ; la société DAVION s'est bornée à distribuer des produits authentiques "GOTCHA", régulièrement achetés auprès d'un distributeur GOTCHA CANADA et revendus sur un marché parallèle,
- le préjudice retenu par le tribunal ne correspond pas à la réalité, - un protocole d'accord est intervenu entre la société URIARTE, Monsieur Y... et la société GOTCHA SPORTSWEAR INC aux termes duquel la première société reconnait expressément sa responsabilité, ce qui justifie qu'elle soit condamnée à relever et garantir totalement la société DAVION de toutes condamnations éventuelles outre le remboursement du prix des tee-shirts invendus.
Monsieur Y... et la société GOTCHA INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP, venant aux droits de la société GOTCHA SPORTSWEAR INC, formant appel incident sur le préjudice, prient la Cour de fixer le manque à gagner subi par Monsieur Y... à la somme de 2.328.676,06 francs HT et celui subi par la société GOTCHA SPORTSWEAR INC à la somme de 232.867,60 francs HT ; ils demandent la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions et la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles.
Les intimés font valoir les éléments qui suivent :
- la société DAVION avait déjà contacté Monsieur Y... et la société FREE STYLE dont elle connaissait parfaitement les qualités de fabricant et de licencié exclusif de la marque "GOTCHA",
- la mauvaise foi de la société DAVION résulte en outre de la mise en vente des tee-shirts litigieux porteurs d'une étiquette "COTTON TRADERS OF AMERICA" alors que les originaux portent obligatoirement la marque spécifique "GOTCHA",
- les relations d'affaires de la société URIARTE avec des licenciés
canadiens est sans incidence dans le présent débat,
- le défaut d'autorisation d'user d'une marque protégée est en lui seul constitutif de la contrefaçon conformément à l'article L.713-2 du code de la propriété industrielle,
- les intimés sont radicalement étrangers aux rapports qui ont pu exister entre les sociétés DAVION et URIARTE,
- le 10 mai 1994, un protocole d'accord est intervenu entre Monsieur Y..., la société GOTCHA SPORTSWEAR INC et la société URIARTE aux termes duquel la société URIARTE reconnaissait la contrefaçon et précisait que la société DAVION connaissait parfaitement les droits de Monsieur Y... sur la marque "GOTCHA",
- il y a eu concurrence déloyale, la société DAVION vendant à vil prix des produits connus et recherchés grâce aux investissements importants faits par Monsieur Y...,
- si la Cour ne devait pas confirmer l'existence d'actes de concurrence déloyale, il conviendrait alors de retenir des actes de parasitisme,
- la société DAVION dénie toute valeur au protocole souscrit par la société URIARTE au regard des responsabilités, mais invoque le même protocole pour conclure à la diminution des sommes allouées au titre du préjudice.
X... société URIARTE a constitué avoué mais n'a pas conclu.
Il a été indiqué qu'elle serait en liquidation. Conformément à l'accord des autres parties, il convient de procéder à la disjonction des actions dirigées par la société DAVION à l'encontre de la société URIARTE.
DISCUSSION ET MOTIFS DE X... DECISION
Considérant que dans le contexte procédural sus-relaté, la Cour n'est présentement saisie que de l'appel portant sur les dispositions du jugement concernant les rapports de la société DAVION et de Monsieur
Y... et la société GOTCHA SPORTSWEAR INC ; SUR X... CONTREFACON ET LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE
Considérant que la matérialité des faits sus-relatés et retenus par le tribunal n'est pas contestée par la société DAVION ;
Considérant que le droit absolu à la protection des marques "GOTCHA" est certain tant au profit de la société GOTCHA INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP que de Monsieur Y..., pour la France ; que le tribunal a retenu à bon droit que la propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue et que tout emploi de la marque peut constituer un usage illicite quelles que soient les modalités d'exécution de cet usage ;
Considérant que la société DAVION développe deux moyens essentiels :
- d'une part, sa bonne foi,
- d'autre part, le fait qu'elle ne s'est pas livrée à la contrefaçon mais s'est limitée à la distribution des produits ;
Considérant, en ce qui concerne la bonne foi, que la société DAVION ne conteste pas les affirmations suivant lesquelles, avant les achats faits auprès de la société URIARTE, elle avait été en contact avec Monsieur Y... dont elle connaissait parfaitement les droits au regard des produits et de la marque "GOTCHA" ; que le tribunal retient justement que la société DAVION avait établi un tableau de correspondance entre les produits portant l'étiquette "COTTON TRADERS OF AMERICA", par elle vendus, et les codes des tee-shirts "GOTCHA" ; que peu importe les opérations antérieures survenues entre la société URIARTE et la société 2950, licenciée exclusive pour le Canada des produits "GOTCHA" ;
Considérant que le moyen développé par la société DAVION, tiré de l'existence de sa bonne foi, n'est nullement fondé et doit être écarté ;
Considérant qu'au titre de la contrefaçon, la société appelante fait valoir qu'elle n'a pas participé à la contrefaçon mais que le problème est seulement celui de la distribution parallèle d'un produit régulièrement acquis ;
Mais considérant que la protection de la marque permet à son titulaire d'interdire tout usage, toute commercialisation de produits porteurs de la marque et non autorisés par lui ; que tel est bien le cas en l'espèce, les tee-shirts vendus par la société DAVION contrefaisant les produits originaux diffusés en exclusivité par Monsieur Y... et portant, sans autorisation de ce dernier, la marque "GOTCHA" ;
Considérant qu'à juste titre le tribunal a retenu que peu importait l'offre de rachat faite avant la procédure, par Monsieur Y..., cette position ne faisant nullement disparaître la contrefaçon par usage ; Considérant que la société DAVION n'est nullement fondée à soutenir qu'elle n'a pas commis les actes de contrefaçon retenus par les premiers juges ;
Considérant que, pareillement, le jugement retient à bon droit l'existence d'actes de concurrence déloyale, distincts de l'acte de contrefaçon dès lors que la société DAVION a vendu à vil prix des produits identiques, pour le public, en profitant du prestige de la marque "GOTCHA", établi en France grâce aux investissements et actions de Monsieur Y... ;
Considérant que le jugement doit en conséquence être entièrement confirmé en ce qu'il a retenu que la société DAVION s'était rendue coupable d'actes de contrefaçon et d'actes de concurrence déloyale ; SUR X... REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR X... SOCIETE GOTCHA INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP ET PAR MONSIEUR Y...
Considérant que le tribunal, au titre de la contrefaçon, a alloué à
Monsieur Y... une somme de 1.163.139 francs HT représentant le manque à gagner sur les tee-shirts non vendus par lui, soit 52,14 francs par unité, du fait des actes de contrefaçon, soit 37.180 tee-shirts ; que le tribunal a alloué à la société GOTCHA SPORTSWEAR INC une indemnisation égale à la redevance qu'elle aurait perçue sur ces ventes, soit 10 % représentant une somme de 116.300 francs ;
Considérant que la société appelante considère que le manque à gagner ne saurait être supérieur à 10 francs par unité, soit au maximum une somme de 200.000 francs pouvant être allouée à Monsieur Y... et une somme de 20.000 francs à la société GOTCHA SPORTSWEAR INC ;
Considérant qu'au soutien de leur appel incident, les intimés font valoir que 44.662 tee-shirts ont été commercialisés en fraude de leur droit, soit en reprenant la marge retenue par le tribunal de 52,14 francs par unité, un manque à gagner, pour Monsieur Y..., de 2.328.676,06 francs HT et pour la société une perte de 232.867,60 francs ;
Considérant que le tribunal a justement retenu le nombre des tee-shirts saisis augmenté de ceux retrouvés chez des distributeurs et ceux retournés par des clients ; qu'il a pratiqué sur le chiffre ainsi atteint un abattement de 40 % pour tenir compte du fait que tous les tee-shirts contrefaits n'auraient pas forcément, en l'absence de contrefaçon, et à raison des prix pratiqués par Monsieur Y..., été vendus par ce dernier ; qu'il retient ainsi le nombre de 37.180 tee-shirts ; que la marge à retenir doit être celle réellement réalisée par Monsieur Y... dans les ventes pratiquées durant la période de la contrefaçon, soit la marge de 52,14 francs ; que les calculs effectués par le tribunal sont particulièrement justifiés et pertinents et doivent être confirmés sans que rien ne permettent de donner crédit aux calculs faits tant par l'appelante que par les intimés ;
Considérant que le tribunal a, en outre, accordé à Monsieur Y... la somme de 300.000 francs en réparation du préjudice supplémentaire résultant de la contrefaçon et la somme de 500.000 francs au titre de la concurrence déloyale ;
Considérant que l'appelante rappelle qu'elle ne s'est livrée à aucune contrefaçon de modèle mais a seulement diffusé des modèles autorisés par GOTCHA CANADA ; qu'en ce qui concerne le trouble économique, il convient de ne retenir que les factures justifiant les investissement faits par Monsieur Y..., soit une somme de 149.501,66 francs, étant en outre précisé que dans le cadre de l'accord intervenu entre la société GOTCHA SPORTSWEAR INC et la société URIARTE, les parties ont évalué le préjudice de cette dernière, pour 5.513 pièces à la somme totale de 20.000 francs ;
Considérant que Monsieur Y... conclut à la confirmation des dispositions du jugement lui accordant respectivement les sommes de 300.000 francs et de 500.000 francs ;
Qu'il rappelle que les tee-shirts litigieux ont notamment été retrouvés dans des supermarchés et des solderies, ce qui porte une atteinte grave à la marque et ruine les efforts publicitaires importants faits auprès d'une clientèle ciblée ;
Considérant que la société appelante soutient vainement l'absence de contrefaçon dès lors que celle-ci a été suffisamment démontrée précédemment, par l'usage et la diffusion de modèles contrefaisants ; que la somme de 300.000 francs, compte-tenu de l'importance de la contrefaçon, est de nature à justement réparer le préjudice subi par Monsieur Y... ;
Considérant, en ce qui concerne la concurrence déloyale, caractérisée par un trouble commercial et un préjudice économique, que Monsieur Y... a effectué d'importantes campagnes publicitaires pour développer l'image de la marque "GOTCHA" ;
Considérant cependant que les campagnes avaient pour objet de promouvoir la marque servant à identifier la gamme des produits "GOTCHA" dont les produits contrefaits ; qu'il ne peut être retenu que l'ensemble des investissements faits en publicité, packaging et design, par Monsieur Y..., a été totalement rendu inutile par les actes présentement litigieux ; que l'indemnisation du préjudice subi à ce titre doit en conséquence être ramené à la somme de 200.000 francs ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que la somme de 20.000 francs demandée doit leur être allouée ;
PAR CES MOTIFS
X... COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DONNE ACTE à la société GOTCHA INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP de ce qu'elle vient aux droits de la société GOTCHA SPORTSWEAR INC ;
ORDONNE X... DISJONCTION de l'instance suivie à l'encontre de la société URIARTE ;
STATUANT dans les limites de l'appel formé par la société DAVION à l'encontre uniquement de Monsieur Y... et de la société GOTCHA INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant les rapports DAVION / Y... / GOTCHA INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP à l'exception de celles allouant à Monsieur Y... la somme de 500.000 francs en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
EMENDANT la décision sur ce point ;
CONDAMNE la société DAVION à payer à Monsieur Y... la somme de DEUX CENT MILLE FRANCS (200.000 francs) en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société DAVION au paiement de la somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 francs) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
RENVOIE la procédure à la mise en état pour la poursuite de l'instance pendante entre la société DAVION et la société URIARTE ;
CONDAMNE la société DAVION aux entiers dépens et dit que la SCP JULLIEN LECHARNY ROL pourra recouvrer directement contre elle les frais exposés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
ARRET REDIGE PAR :
Madame Colette GABET-SABATIER, Président,
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :
Le Greffier,
Le Président,
Catherine CONNAN
Colette GABET-SABATIER