T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/00811 No MINUTE : Assignation du : 14 Janvier 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Octobre 2006
DEMANDERESSE Société PILOT CORPORATION OF AMERICA, 60 Commerce Drive, Trumbull Connecticut 06611 ETATS-UNIS-D'AMERIQUE représentée par Me Jean-Pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J034 DÉFENDERESSE S.A.S MATTEL FRANCE 27-33 rue d'Antony Silic 145 94150 RUNGIS représentée par Me Arnaud MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.03 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société de droit américain PILOT CORPORATION of AMERICA, ci- après PCA est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'instruments d'écriture. Elle a mis au point en 1974 un nouvel écran à affichage magnétique breveté, qui a été appliqué à compter de 1978 à un jouet pour enfant connu sous la dénomination "d'ardoise magique" et commercialisé sous la marque MAGNA DOODLE protégée par un enregistrement français sous le no 1 384 660 et par un enregistrement communautaire no 2 496 115 désignant l'un et l'autre notamment les jouets et les boîtes à croquis magnétiques. Selon contrat en date du 1er janvier 1992, la société PCA a consenti à la société TYCO TOYS Inc. une licence exclusive d'exploitation de ce jouet et des marques MAGNA DOODLE. A la suite d'une fusion, la société MATTEL Inc. est venue aux droits de la société TYCO TOYS Inc. Un différent a opposé les co-contractants à l'automne 2003 quant au prix de vente des produits sous licence. La société PCA ayant refusé la réduction exigée par la société MATTEL,
il a été mis fin au contrat de licence à compter du 31 décembre 2003, le licencié étant autorisé à poursuivre la vente des stocks encore en sa possession pendant une durée de six mois. La société MATTEL Inc. ayant poursuivi aux Etats- Unis la vente du jouet considéré sous la dénomination DOODLE PRO et selon une présentation que la société PCA estime de nature à engendrer un risque de confusion avec son propre produit, cette dernière a saisi les autorités judiciaires du Connecticut d'une demande de condamnation et simultanément d'une requête tendant à voir ordonner la cessation de la fabrication et de la commercialisation des produits DOODLE PRO dans l'attente de l'issue de la procédure au fond. Cette requête a été rejetée par décision en date du 9 novembre 2004. L'action au fond est toujours pendante. Par ailleurs, la société MATTEL France, qui exploite sur ce territoire les jouets FISHER PRICE, propose actuellement à la vente les produits DOODLE PRO. Une lettre de mise en demeure en date du 27 septembre 2004 étant restée sans suite, hormis l'offre de pourparlers transactionnels, de même qu'une seconde mise en demeure en date du 19 octobre suivant, la société PCA France a assigné la société MATTEL France devant ce tribunal en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire par acte en date du 14 janvier 2005. Antérieurement, le 28 octobre 2004, la société MATTEL France a saisi la United District Court du Connecticut d'une demande tendant à voir dire que la société MATTEL France est autorisée à vendre un jouet employant le design du produit tel que conçu par la société MATTEL, que l'usage de la dénomination DOODLE PRO ne porte pas atteinte aux droits de la société PCA sur la dénomination MAGNA DOODLE et de faire interdiction à PCA de poursuivre la société MATTEL France pour des faits de contrefaçon de ses marques française et communautaire commis en France. Cette requête a été déclarée irrecevable sur les deux premiers chefs, le juge se déclarant incompétent pour le surplus,
estimant que le litige relevait des juridictions françaises. Dans ses écritures signifiées le 2 décembre 2005, la société MATTEL France demandait à titre principal de: - constater qu'une partie des revendications de la demanderesse sur la concurrence déloyale et parasitaire est étroitement liée au design du produit et à son packaging, revendications qui sont contestées par la société MATTEL France et qui font l'objet des procédures engagées aux Etats Unis entre les mêmes parties, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur ces points dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, A titre subsidiaire, de: - prononcer la nullité du procès-verbal de constat d'huissier en date des 21, 22 et 26 octobre 2004, - constater qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les dénominations MAGNA DOODLE et DOODLE PRO au sens de l'article L 713-3 du code de la Propriété Intellectuelle et 9-1b du Règlement communautaire, - constater que MATTEL France n'a commis aucun fait distinct et répréhensible à l'encontre de PCA, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 100 000 euros pour procédure abusive et de la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil. Dans ses écritures récapitulatives signifiées le 19 septembre 2005, la société PCA France concluait au rejet de la demande de sursis à statuer et au fond demandait de: - dire et juger qu'en fabriquant, en important et en diffusant, détenant, offrant à la vente, vendant sur le territoire communautaire et notamment en France les jouets DOODLE PRO, la société MATTEL France a commis des actes de contrefaçon des marques française et communautaire MAGNA DOODLE, - dire et juger que les conditions de vente du produit DOODLE PRO sont constitutives de concurrence déloyale et engagent la responsabilité de la société
MATTEL France sur le fondement de l'article 1382 du code civil; En conséquence, - interdire à la société MATTEL France, notamment sur le territoire de l'Union Européenne et en France, tout usage des noms DOODLE PRO, seuls ou en combinaison avec d'autres signes, notamment pour désigner un jouet sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et de 10 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation des astreintes, - ordonner la confiscation des marchandises contrefaisantes aux fins de destruction, - condamner la société MATTEL France à payer à la société PCA une indemnité provisionnelle de 300 000 euros et ordonner pour le surplus une mesure d'expertise, - autoriser à titre d'indemnisation complémentaire la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesses dans la limite de 8 000 euros hors taxes par insertion, - dire et juger que les condamnations porteront surtous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 8 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. Par jugement en date du 9 mars 2006, ce tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer. Par nouvelles conclusions d'incident signifiées le 28 avril 2006, la société MATTEL a demandé au juge de la mise en état de statuer sur la nullité du procès-verbal de constat dressé les 21, 22, et 26 octobre 2004 et de lui allouer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance en date du 2 juin 2006, ce magistrat s'est déclaré incompétent estimant que ce point du litige relevait du fond du droit. Dans ses dernières
écritures signifiées le 19 juin 2006, la société PCA a maintenu l'ensemble de ses demandes, portant toutefois tant le coût de la publicité sillicitée que sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 15 000 euros. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 21 juin 2006, la société MATTEL conclu dans les mêmes termes que précédemment, ses demandes subsidiaires étant désormais présentées à titre principal. Elle a en outre demandé d'écarter des débats la pièce adverse no 19 et porté sa demande d'indemnité pour frais non taxables à la somme de 40 000 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2006. MOTIFS Sur la nullité du procès-verbal de constat: La société MATTEL soutient que ce procès-verbal dressé en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile constitue en réalité une mesure de saisie-contrefaçon déguisée dès lors que la société PCA avait fondé sa demande sur ses droits de marque. La société PCA oppose que le moyen est présenté devant une juridiction incompétente pour connaître de la régularité d'une ordonnance sur requête laquelle ne peut être contestée que par voie de rétraction, conformément aux dispositions de l'article 496 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur le fond, elle fait valoir qu'aucune disposition légale n'impose au titulaire de droits de marque de procéder par voie de saisie-contrefaçon, la preuve des actes illicites étant libre et qu'à supposer qu'elle ait été tenue d'agir par voie de saisie, la nullité de celle-ci, résultant du non respect du délai de quinzaine pour assigner au fond, n'affecte que la saisie réelle et non la partie descriptive de l'acte d'huissier qui conserve dès lors sa valeur probante. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société MATTEL a, dans ses propres écritures admis la matérialité des faits reprochés, passant ainsi un aveu judiciaire au sens de l'article 1356
du code civil. Aux termes de ses dernières écritures la société MATTEL ne soutient plus la nullité de l'ordonnance mais exclusivement celle du procès-verbal de constat, exception qui relève de la compétence du juge du fond, s'agissant d'un moyen de preuve, ce qui n'est pas discuté; Etant Etant rappelé que la preuve de la contrefaçon est libre et que la saisie-contrefaçon se distingue du constat en cela qu'elle permet la réalisation de mesures d'investigations dans des lieux non ouverts au public ainsi que de requérir des renseignements commerciaux et comptables, voire d'opérer, au-delà de la seule description, la saisie réelle de marchandises, l'analyse du constat litigieux montre que l'huissier de justice désigné s'est rendu dans un certain nombre de grands magasins parisiens vendant des jouets où il a relevé, le cas échéant, la présence en rayons "d'écrans magiques" DOODLE PRO et MAGNA DOODLE, noté leurs références et leurs prix et procédé à des photographies; Les quelques questions posées aux employés n'ont jamais excédé celles qu'aurait pu poser un client ordinaire: date de réassort, existence d'un jouet de démonstration ou encore origine géographique de la production; Il s'en suit que l'acte litigieux ne peut s'analyser en une saisie-contrefaçon; La circonstance que l'huissier ait remis une copie de l'ordonnance à trois responsables de magasins qui se sont présentés à lui est sans incident sur la nature de l'acte réalisé; En conséquence, le moyen de nullité sera écarté. Sur la contrefaçon de marques: Les signes n'étant pas identiques, la contrefaçon de la marque française doit être appréciée sur le fondement de l'article L 713-3 du code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que: "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public: b) l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." La
contrefaçon de la marque communautaire relève de l'article 9 du Règlement CE no 40/94 qui dispose pour sa part que: " La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a)... b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque"; La société MATTEL soutient que le terme DOODLE ne présente qu'un caractère faiblement distinctif pour désigner des jouets permettant aux jeunes enfants de dessiner, ce terme, qui signifie "gribouiller" ou "griffonner", entrant dans la dénomination de nombreux jeux, souvent déposées à titre de marques; elle considère qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public au regard au surplus de la différence de construction; Il est constant que le signe second désigne un produit identique à celui visé par les marques à savoir des jouets ou tableaux à dessiner magnétiques ( marque française) ou des jouets et boîtes à croquis magnétiques (marque communautaire); La comparaison d'ensemble des signes en présence, MAGNA DOODLE et DOODLE PRO, appréciée globalement, montre qu'ils ont en commun le terme DOODLE placé en seconde position dans les marques et en position d'attaque dans le signe argué de contrefaçon qui déterminent les ressemblances visuelles et phonétiques lesquelles se résument à cette identité de terme; Au plan conceptuel, la signification du terme anglais DOODLE n'est pas comprise par le consommateur français qui représente le public concerné, de sorte que les extraits de catalogues de jouets en langue anglaise versés aux débats par la
défenderesse ne sont pas pertinents, pas plus que n'est déterminant le dépôt de plusieurs marques communautaires comportant le terme DOODLE déposées en classe 28 dès lors que rien ne vient établir qu'elles sont exploitées en France; Il ne saurait donc être admis que ce terme est essentiellement descriptif pour désigner des "ardoises magiques", ni même évocateur; Pour le consommateur français, le terme "MAGNA" n'est pas synonyme de "Magné" qui seul évoque pour lui le phénomène magnétique; Sans avoir étudié le latin, ce consommateur rapproche "magna" de "magnum" dont il sait qu'il veut dire grand; N'ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux, il sera porté à associer mentalement les termes MAGNA et PRO, qui, s'il n'ont pas la même signification, se situent néanmoins dans le même registre, Grand DOODLE ou DOODLE professionnel étant manifestement des significations très voisines pour désigner un même objet, abstraction faite de sa présentation qui n'est pas en cause ici; En conséquence, le risque de confusion étant établi, la contrefaçon reprochée est constituée. Sur la concurrence déloyale: Il est constant que la demanderesse ne peut se prévaloir sur ce fondement de l'imitation de la marque mais exclusivement de faits distincts; A ce dernier titre, la société PCA fait grief à la défenderesse de s'être inscrite dans son sillage en profitant de ses investissements techniques, publicitaires et commerciaux antérieurs afférents au produit MAGNA DOODLE en vendant dans les mêmes points de vente un produit présentant les mêmes caractéristiques techniques et la même apparence, en exploitant les supports publicitaires précédemment développés et en se servant du site Allomattel.com pour re-diriger la clientèle du MAGNA DOODLE vers son nouveau produit; Il convient de préciser ici que le contrat de licence conclu entre les parties et qui est arrivé à terme le 31 décembre 2003, la société MATTEL conservant la possibilité d'écouler ses stocks jusqu'au 30 juin 2004,
ne portait que sur le procédé breveté et les marques à l'exclusion de la présentation, laquelle a été mise au point par la défenderesse ou ses filiales, la société PCA ne disposant sur celle-ci que d'un droit de regard destiné à contrôler le bon usage des marques concédées; L'article XVII intitulé " Après Résiliation" est ainsi libellé: "17.1 A la résiliation du présent contrat, quel qu'en soit le motif, TYCO s'engage à cesser tout usage de la Marque... Pendant un délai de 180 jours à compter de la date de résiliation, TYCO pourra épuiser son stock de produits, d'emballages, d'étiquettes et de matériel promotionnel sur lesquels apparaît la Marque ....A l'expiration de cette période de 180 jours, TYCO devra cesser définitivement tout usage de la Marque. .... 17.3 Chaque partie au présent contrat a dûment pesé les conséquences et les pertes qui résulteraient vraissemblablement pour elle de la résiliation du présent Contrat, ainsi que les gains et les enrichissements qui pourraient advenir à la partie qui résilierait le présent Contrat... aucune des parties n'aura droit à un paiement quelconque en raison ou du fait de la résilitation"; La société MATTEL disposait donc de toute latitude pour commercialiser le produit dont le brevet était tombé dans le domaine public et ce en utilisant les emballages qu'elle avait créés, de même que le matériel publicitaire à la condition de ne pas reprendre les marques; que les griefs formulés par la société PCA de ces chefs ne sont donc pas fondés, le dommage concurrentiel qui résulte effectivement de cette situation n'étant pas imputable à une faute de la défenderesse; En ce qui concerne le site "allomattel.com", il n'est pas contesté qu'en décembre 2004, soit six mois après la fin de la période d'écoulement des stocks, il présentait encore le produit "MAGNA DOODLE" dans le but de renvoyer les clients vers des magasins qui vendaient le produit DOODLE PRO, ce qui ne constitue pas un acte de concurrence déloyale mais une
contrefaçon de la marque sur le fondement de l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle; La société PCA sera donc déboutée de ses demandes fondées sur l'article 1382 du code civil; Sur les mesures réparatrices: Il sera fait droit à la demande de mesure d'interdiction d'usage des signes MAGNA DOODLE et DOODLE PRO et de publication selon les modalités précisées au dispositif; il n'y a en revanche pas lieu à confiscation des produits contrefaisants; La société demanderesse ne distinguant pas dans sa demande de provision le préjudice résultant de la contrefaçon de celui résultant des actes de concurrence déloyale dont elle s'est prévalu à tort, elle sera déboutée de sa demande de provision, une expertise étant diligentée en vue de fournir à ce tribunal les éléments lui permettant de fixer le préjudice de contrefaçon; Sur les autres demandes: Il serait inéquitable que la demanderesse supporte la charge de l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 10 000euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par ces motifs Statuant en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de nullité du constat en date des 21, 22 et 26 octobre 2004, Dit qu'en faisant usage du signe MAGNA DOODLE et du signe DOODLE PRO sans l'autorisation de la société PILOT CORPORATION OF AMERICA, la société MATTEL France a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation des marques françaises et communautaires dont elle est titulaire, Fait interdiction à la société MATTEL France de poursuivre ces agissements sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société demanderesse et aux frais de la société MATTEL France, dans la limite d'un coût de 2500 euros HT par insertion, Déboute la
société PILOT CORPORATION OF AMERICA de sa demande fondée sur l'article 1382 du code civil et de ses demandes de confiscation et d'indemnité provisionnelle, Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur Florent X... domicilié à 33, Rue de Suresne 75008 Paris Tel 01.53.05.95.85. avec pour mission, les parties entendues ou dûment appelée et connaissance prise de l'ensemble des pièces du dossier de: - se faire remettre tous les documents utiles, - déterminer le nombre des jouets DOODLE PRO vendus en France depuis le 1er juillet 2004 et jusqu'à ce jour ainsi que le chiffre d'affaires qui en est résulté pour la société MATTEL. Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine effective, Dit qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge chargé du contrôle de l'expertise, Fixe à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise et dit que la société PCA devra consigner cette somme à la Régie d'Avances et de Recettes de ce tribunal avant le 15 décembre 2006 à peine de caducité de la mesure, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société MATTEL France à payer à la société PILOT CORPORATION OF AMERICA la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Fait et jugé à Paris le 27 Octobre 2006 Le Greffier Le Président