T R I B U N A L
D E    GRANDE
I N S T A N C E
D E     P A R I S
3ème chambre 1ère section
No RG : 06/12909
No MINUTE :

rendu le 11 Décembre 2007
DEMANDERESSES
Société BASF AGRO TRADEMARKS GmbH
38 Carl-Bosch-Strasse
D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

S.A.S. BASF AGRO
21 chemin de la Sauvegarde
69130 ECULLY
représentées par Me Helga PERNEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D.355
DÉFENDERESSE
S.A.S. KOATCHIMIE
Lieudit "Goehleve"
56920 NOYAL PONTIVY
représentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P362
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

A l'audience du 23 Octobre 2007 tenue en audience publique devant  Marie COURBOULAY et Florence GOUACHE, juges rapporteurs, qui,  sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh est une société du groupe international BASF spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques.
Elle a acquis régulièrement, par cession inscrite au Registre National des Marques le 26/05/2004, les marques françaises « TERMIDOR » nominative et semi-figurative no93471426 et no003049821, déposées en classe 05 (produits pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides). En outre, depuis le 05/05/2005 mais avec priorité française, elle est titulaire de la marque internationale figurative « TERMIDOR » no608967 en classe 5, désignant la Communauté Européenne.
Les marques TERMIDOR sont exploitées en France par la commercialisation sous ce nom d'un insecticide anti-termites à base de fipronil.
Depuis le 05/07/2001 et jusqu'au 30/05/2006, la société KOATCHIMIE en a été le distributeur exclusif en France. En fin de contrat, BASF a repris le stock de produits.
Néanmoins, en juin 2006, un courrier a été adressé aux clients de KOATCHIMIE leur indiquant que cette société pouvait toujours les fournir en TERMIDOR. Un constat d'huissier a été dressé démontrant que KOATCHIMIE avait vendu à la société DALL'AGNOL un carton de 4 conditionnements de 591 ml de TERMIDOR le 29/06/2006. De plus, il est apparu que le produit commercialisé avait été formulé par une usine située au Texas et mis sur le marché américain par BASF CORPORATION AGRICULTURAL PRODUCTS, la mention « Product of France » sur l'étiquette se référant uniquement au principe actif du produit, le fipronil. Le 18/07/2006, un nouveau courrier équivalent au premier était de nouveau adressé aux clients de KOATCHIME.
Le Centre technique du bois et de l'ameublement (CTBA) a interrogé BASF afin de pouvoir maintenir ou non sa certification du produit. BASF lui a indiqué par courrier du 28/07/2006 que le produit fourni par KOATCHIMIE ne provenait pas de l'usine de Béziers auditée par le TBA, contrairement au produit TERMIDOR désormais régulièrement commercialisé par DYRUP. Le CTBA a en conséquence délivré un avertissement à BASF l'estimant responsable des désordres du marché et envisageant un retrait de certification.
Le 12/09/2006, BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh et BASF AGRO SAS ont assigné la société KOATCHIMIE en contrefaçon des marques « TERMIDOR » françaises no93471426, no003049821, et communautaire EI 6058967, ainsi qu'en concurrence déloyale.
Le même jour, KOATCHIMIE a envoyé à sa clientèle un courrier dit « JEU DES 5 ERREURS » indiquant qu'il n'y avait aucune différences entre son produit et celui distribué par DYRUP via BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh.
BASF a alors saisi en référé le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, en vertu de l'article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, afin de faire prononcer une interdiction provisoire, ce qui a été rejeté le 27/09/2006, considérant que BASF avait toléré des importations parallèles de Termidor et autorisé le distributeur américain SUPERIOR ANGRAN à distribuer dans les Caraïbes, y compris dans les territoires communautaires, qu'un examen au fond était nécessaire ;
Dans leurs dernières conclusions en date du 06/06/2007, BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh et BASF AGRO SAS demandent sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de KOATCHIMIE à payer 300.000  à la société BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh en réparation de son préjudice de contrefaçon, l'interdiction de la société KOATCHIMIE d'importer, de détenir, de vendre des insecticides contrefaisant la marque TERMIDOR sous astreinte de 1.500 /infraction constatée à compter de la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation d'astreinte, la destruction des tarifs, prospectus relatifs à l'offre de produit TERMIDOR postérieurement à la fin de son contrat avec KOATCHIMIE, la condamnation de KOATCHIMIE à verser à  la société BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh la somme de 300.000  en réparation de son préjudice de concurrence déloyale, la publication du jugement dans cinq journaux pour un montant maximum de 8.000 /insertion, la condamnation de KOATCHIMIE à lui verser 15.000  au titre de l'article 700 du  nouveau Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Helga PERNEZ, conformément à l'article 699 du  nouveau Code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 12/03/2007, la société KOATCHIMIE SAS demande le débouté des demandeurs et leur condamnation à lui verser 10.000  pour procédure abusive et 10.000  au titre de l'article 700NCPC, ainsi que leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me Christian HOLLIER-LAROUSSE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
	Sur l'épuisement des droits des marques
L'article L713-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce de la communauté européenne ou de l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Dans le même sens, l'article 13 du réglement CE du 20/12/1993 indique que le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Ces dispositions s'entendent strictement en particulier quant au titulaire des droits sur un espace économique donné. Il convient de ne pas assimiler un accord de mise dans le commerce aux Etats-Unis sous la marque protégée et de mise dans le commerce de la communauté européenne ou de l'espace économique européen. En effet, il n'y a pas épuisement des droits en cas de simple mise sur le marché dans un pays n'appartenant pas à la communauté européenne. Dès lors, la vente  par la société américaine BASF CORPORATION AGRICULTURAL PRODUCTS sur le territoire américain du lot 5290009F I, formulé dans une usine située au Texas, revêtu de la mention "Product of France" se référant au Fipronil et de la marque TERMIDOR ne conduit pas à l'épuisement automatique des droits de BASF dans la communauté européenne ou l'espace économique européen.
La preuve de l'épuisement des droits incombe à celui qui l'invoque. En l'espèce, la société KOATCHIMIE doit établir que  la société BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh a consenti à la mise sur le marché européen du produit TERMIDOR via son distributeur américain BASF CORPORATION AGRICULTURAL PRODUCTS  ou via la société Portoricaine Superior-Angran, voire via THSM située à St Martin, l'usage de la marque sans autorisation emportant en tout état de cause droit de suite et de contrôle jusqu'à l'acquéreur final c'est à dire KOATCHIMIE.
Tout d'abord, il est établi que BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh a accordé à BASF CORPORATION AGRICULTURAL PRODUCTS une autorisation de production et de mise sur le marché américain du produit TERMIDOR . Ensuite, il ressort du contrat de distribution du 06/10/2004 passé entre BASF CORPORATION et SUPERIOR-ANGRAN que cette société peut distribuer le produit aux Etat-Unis. En conséquence, même si SUPERIOR-ANGRAN a fourni à St Maarten, c'est à dire aux Antilles Néerlandaises, du TERMIDOR à THSM, elle reconnaît dans des mails s'être faite abuser par THSM et ne pas avoir le droit de distribuer la marque TERMIDOR dans la zone caraïbe, même si elle en sollicite désormais l'autorisation.
Enfin, les seules allégations d'absence d'action de la société BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh contre des importateurs atteignant ses droits ne peuvent la priver définitivement de ses droits sur ses marques. Il convient de constater que BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh n'a jamais consenti à l'importation sur le sol de la communauté européenne du TERMIDOR produit et distribué par  la société BASF CORPORATION. En conséquence ses droits sur ses marques françaises et communautaires ne sont pas épuisées.
	Sur l'existence d'une contrefaçon
Les articles L716-1, L713-2, L717-1 du Code de la propriété intellectuelle  et 9 du réglement communautaire CE 40/94 donnent au titulaire de la marque un droit exclusif qui lui permet d'interdire toute reproduction et usage sans son consentement d'un signe identique pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.
En l'espèce, BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh est titulaire des marques françaises « TERMIDOR » nominative et semi-figurative no93471426 et no003049821, et de la marque communautaire figurative « TERMIDOR » no608967 déposées en classe 05 (produits pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides).
Elle a mis fin à son contrat de distribution avec la société KOATCHIMIE le 30/05/2006, depuis, cette-dernière dont les stocks ont été repris, n'a plus aucun droit d'utiliser la marque TERMIDOR. Cependant, il résulte des documents commerciaux émis postérieurement à la fin de son contrat et du constat d'huissier opéré dans  la société DALL'AGNOL le 29/06/2006 que la société KOATCHIMIE continue de commercialiser un produit sous la marque "TERMIDOR". Ce produit agissant contre les termites a bien une action comprise en classe 5 de la classification des marques. Il est présenté sous un emballage différent de celui mis sur le marché
français qui correspond à celui mis sur le marché américain et porte un étiquetage en américain, indiquant qu'il se compose de 9,1 % de fipronil, alors qu'un étiquetage français, ajouté sur les bords du bidon, indique qu'il en contient 9,0 % et qu'il est vendu par KOATCHIMIE, ajoutant également les consignes de sécurité. Il a été précisé par BASF que la mention "product of France", mentionnée sur l'étiquette américaine, correspond à la provenance du Fipronil, principe actif du produit, qui est mélangé à de l'eau dont la quantité varie en fonction des législations locales applicables, la dilution étant réalisée aux Etats-Unis par BASF CORPORATION. De la sorte, la société KOATCHIMIE commercialise un produit portant la marque TERMIDOR sur le sol français et donc européen sans l'accord du titulaire des droits sur cette marque, la société BASF AGRO. Elle commet donc des actes de contrefaçon des marques françaises « TERMIDOR » nominative et semi-figurative no93471426 et no003049821, et de la marque communautaire figurative « TERMIDOR » no608967 déposées en classe 05 .
Il apparaît que la société KOATCHIMIE a assurément importé 681 litres de produit contrefait sur le marché français, ce qui correspond à un chiffre d'affaire de 122.580 , qui est distinct de son bénéfice. En outre, BASF AGRO a souffert d'une dépréciation de sa marque allant jusqu'à risquer de perdre son agrément sur le produit. En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 120.000  en réparation de la contrefaçon subie.
De plus, afin d'éviter toute réitération des actes de contrefaçon, le Tribunal fait interdiction à la société KOATCHIMIE d'importer, de détenir, de vendre des insecticides contrefaisant la marque TERMIDOR sous astreinte de 1.500 /infraction constatée à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, le tribunal  se réservant la liquidation de l'astreinte prévue.
	Sur la concurrence déloyale
KOATCHIMIE a mené une politique commerciale agressive consistant à comparer son produit contrefaisant à celui commercialisé par le distributeur de BASF AGRO, DYRUP. En envoyant son "jeu des 5 erreurs" à ses clients, KOATCHIMIE a discrédité la société BASF, en précisant qu'elle pouvait toujours fournir ses clients en Termidor "quoiqu'en disent certains", et en proposant de contacter ses commerciaux avec mise à disposition d'un numéro de téléphone pour tous renseignements techniques. Elle a ainsi discrédité son concurrent allant plus loin que la seule mise sur le marché d'une contrefaçon. Sa politique commerciale apparaît largement fautive et constitue des actes de concurrence déloyale qui  peuvent durablement engendrer une perte de parts de marché pour la société BASF. Il convient d'allouer 100.000  en réparation des actes de concurrence déloyale commis par la société KOATCHIMIE au détriment de BASF AGRO.
	Sur les autres demandes
L'exécution provisoire est possible et sera donc ordonnée conformément aux articles 514 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Les autres demandes des parties sont rejetées, y compris la demande de publication de la décision qui ne s'impose pas étant donnée les réparations déjà allouées.
La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l'instance ainsi que les sommes demandées au titre de l'article 700 NCPC, la société KOATCHIMIE sera condamnée à verser aux sociétés  BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh et BASF AGRO SAS  la somme totale de 10.000  au titre de l'article 700 du  nouveau Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Helga PERNEZ, conformément à l'article 699 du  nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Dit qu'il n'y a pas eu épuisement des droits sur les marques françaises « TERMIDOR » nominative et semi-figurative no93471426 et no003049821, pas plus que sur la marque communautaire figurative « TERMIDOR » no608967, déposées en classe 05 (produits pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides), et appartenant à la société BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh, par la simple mise sur le marché américain d'un produit revêtu de la marque ;
- Dit que la société KOATCHIMIE a commis des actes de contrefaçon des marques françaises « TERMIDOR » nominative et semi-figurative, no93471426 et no003049821, et de la marque communautaire figurative « TERMIDOR » no608967, déposées en classe 05 (produits pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides) ;
- Dit que la  société KOATCHIMIE a commis des actes de concurrence déloyale distincts à l'encontre de la société BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh ;
- Condamne la société KOATCHIMIE à payer à la société BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh la somme de 120.000  en réparation de son préjudice découlant des contrefaçons des  marques "TERMIDOR", mises sur le marché français ;
- Interdit à la société KOATCHIMIE d'importer, de détenir, de vendre des insecticides contrefaisant la marque TERMIDOR sous astreinte de 1.500 /infraction constatée à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement ;
- Déclare se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- Condamne KOATCHIMIE à payer à la société BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh la somme de 100.000  en réparation de son préjudice découlant de la concurrence déloyale constatée ;
- Dit y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamne la société KOATCHIMIE à payer aux sociétés BASF AGRO TRADEMARKS Gmbh et BASF AGRO la somme totale de 10.000  sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne KOATCHIMIE aux dépens, dont distraction au profit de Me Helga PERNEZ, conformément à l'article 699 du  nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS, le ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT.
LE GREFFIER				LE PRÉSIDENT