T R I B U N A L
D E    GRANDE
I N S T A N C E
D E     P A R I S
3ème chambre 3ème section


No MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2006

rendu le 31 Octobre 2007
DEMANDERESSE
Société ROSE ART INDUSTRIES, INC représentée par Mme Jennifer ZERCZY.

LIVINGSTON, NEW JERSEY (U.S.A)
représentée par Me Gérard DELILE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.372
DÉFENDERESSE
S.A. OUTILLAGE DE SAINT-ETIENNE
Rue Pierre-Georges LATECOERE
42160 X... BOUTHEON
représentée par Me Gilles HUVELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1188 et Me Christophe Y... avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth Z..., Vice-Président, signataire de la décision
Agnès A..., Vice-Président
Michèle B..., Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

A l'audience du 18 Septembre 2007
tenue en audience publique

Par décision remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société ROSE ART INDUSTRIES est titulaire de la marque communautaire, semi-figurative "Magnetix" déposée le 20 mars 2003 et enregistrée sous le no 3 104 081 pour désigner des "jeux de construction à pièces multiples".
Cette marque est exploitée pour désigner un jeu de construction composé de billes de métal et de tiges aimantées qui a été commercialisé au départ  sur le marché américain en juillet 2003 et a rencontré un succès mondial.
La société ROSE ART INDUSTRIES est titulaire également de trois autres marques communautaires "MAGNETIX MAGNA-MAN" "MAGNETIX MAGNA WORLD" et "MAGNETIX MAGNABEADS" désignant ces mêmes jeux de construction à pièces multiples.
Suite à une saisie des Douanes ayant appréhendé 1500 boîtes de "magnastix", la société  ROSE ART INDUSTRIES , après autorisation judiciaire a fait procéder à une opération de saisie-contrefaçon dans les locaux du transporteur SDV LOGISTIQUE INTERNATIONAL par Maître C..., huissier de justice.
Par acte du 26 octobre 2006, la société  ROSE ART INDUSTRIES a assigné la société "OUTILLAGE DE SAINT ETIENNE" en contrefaçon de sa marque communautaire magnetix, en concurrence déloyale et en indemnisation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2007, la société  ROSE ART INDUSTRIES demande au tribunal au visa des articles 9 et 91 du règlement CE no 40/94 du 20 décembre 1993, des articles L 713-3, L 716-8, L 716-9 b), L 717-1 et suivants, R 717-11du Code de Propriété Intellectuelle , 1382 et suivants, 1386-1 et suivants du code civil , des articles 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , de l'enregistrement de la marque communautaire Magnetix et du PV de saisie-contrefaçon du 12 octobre 2006 de :
-dire que l'apposition des dénominations "McGnetic" et "Magnastix" sur des boîtes de jeux de construction constitue des actes de contrefaçon de la marque communautaire Magnetix;
-dire qu'en important en France 1500 boîtes de jeux portant sans l'autorisation de la société  ROSE ART INDUSTRIES les dénominations McGnetic et Magnastix , la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire "Magnetix";
-dire qu'en important en France ces 1500 boîtes de jeux dont les éléments reproduisent de manière servile sans nécessité les éléments correspondant des jeux Magnetix en vue de leur revente  à des conditions de prix bien inférieurs à ceux pratiqués par elle, la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE a commis des actes de concurrence déloyale parasitaire à son détriment;
-interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,
-condamner la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE à lui payer une somme de 35000 euros tous chefs de préjudice confondus et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
-ordonner la confiscation de tous les articles ou documents contrefaisants encore en possession de la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE ou détenus pour son compte et sa remise à la société  ROSE ART INDUSTRIES en vue de leur destruction;
-condamner la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE aux dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon;
le tout,  sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir.
La société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2007 demande au tribunal de:
-dire qu'elle n'a pas commercialisé le jeu "magnétique" sous la dénomination "magnetix" ou "magnastix" et qu'elle a désigné dans son catalogue les boîtes par l'expression "jeu magnétique 120 pièces"; que la contrefaçon n'est pas constituée et que la société  ROSE ART INDUSTRIES doit être déboutée des demandes de ce chef:
-dire qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale en l'absence de commercialisation des boîtes en cause;
-dire qu'il n'y a aucun préjudice justifié.
A titre reconventionnel, la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE demande la mainlevée de la contrefaçon et la restitution des boîtes saisies ainsi que la condamnation de la société  ROSE ART INDUSTRIES à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

*sur les droits de la société  ROSE ART INDUSTRIES  :
La société  ROSE ART INDUSTRIES justifie:
- par la production du certificat correspondant être titulaire d'une marque communautaire semi-figurative "Magnetix" déposée le 20 mars 2003 et enregistrée le 25 juin 2004 sous le no 3 104 081 pour désigner notamment les "jeux, jouets, (...); jeux de construction à pièces multiples; (...)".
-par la production d'une boîte de jeu , commercialiser un jeu de construction sous la dénomination "Magnetix" constitué de boules et de tiges aimantées.
*sur les faits:
Il ressort du PV de saisie-contrefaçon du 12 octobre 2006 :
-que trois palettes de marchandises  contenant 1500 jeux de construction de 120 pièces aimantées ,désignés sous la dénomination "MAGNASTIX"et celle de "McGnetic 120pcs" avec le  slogan "the finest in construction mcgnetic" ont été appréhendées par les Douanes;
-que sur un côté des boîtes de jeux était présente une étiquette autocollante portant les mentions " magnastix 120pcs aimantées fabriqué en RPC , importé par OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE rue Pierre Georges D... BP 86 42162 X...
E... France".
-que l'huissier appréhendait lors de ses opérations une lettre de transit où figurait comme société destinataire la société SDV Saint Etienne , une copie d'une déclaration en Douanes où figurait comme destinataire la SNO Domaine des Essarts 42162 X... -BOUTHEON, une facture à destination de la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE défenderesse mentionnant "magnetix 120pcs 1500 pièces " acquis pour un montant total de 47 826,24 dollars USs (prix unitaire 7,476 dollars US soit 4,80 euros ) et un copie d'une lettre de transport maritime concernant le transport de ces marchandises avec comme partie destinataire la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE .
*sur la contrefaçon:
L'article 9 du Règlement du 20 décembre 1993 dispose que le titulaire (d'une marque communautaire)est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires :
a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée;
b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
Il est constant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce. Cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci .
Il y a lieu de rappeler que l'acte incriminé au titre de la contrefaçon de marque est l'importation sur le territoire français de jeux de construction sous les dénominations "magnastix" et "mcgnetix" et non leur offre en vente.
Dès lors, le fait que la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE propose en vente dans son catalogue des jeux magnétiques sans les mentions arguées de contrefaçon est sans incidence sur le présent litige et ce, d'autant que les jeux du catalogue  sont commercialisés dans un conditionnement qui n' a rien à voir avec les conditionnements des jeux appréhendés par les Douanes et que la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE ne saurait sérieusement prétendre reconditionner les jeux en cause après leur livraison  sans produire aux débats une quelconque facture de façonnage des dits nouveaux conditionnements.
Le tribunal relève que les pièces saisies par l'huissier établissent sans conteste que la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE est l'importatrice des jeux saisis (cf étiquette sur le côté de la boîte, facture et note du transporteur maritime).
S'agissant des signes en cause (magnastix et mcGnetix), le tribunal relève qu'ils présentent une forte similitude avec la marque Magnetix aussi bien visuelle (même syllabe d'attaque ou syllabe très proche-mag mac/mag-  même lettre finale, même construction en trois syllables avec la même syllabe central gn), que phonétique et intellectuelle, les trois termes étant dérivés du terme magnétique qui est le principe d'assemblage des pièces du jeu de construction; que la différence tenant à l'absence de reproduction de la police de caractères particulière du signe déposé est sans incidence sur cette forte similitude, cette police étant très faiblement distinctive dans la marque en cause dont l'élément dominant est dénominatif.
S'agissant des produits désignés, ils sont identiques : jeux de construction.
Aussi, pour le public concerné, à savoir le grand public, le risque de confusion sur l'origine des produits  est certain et ce, d'autant qu'il est présentement  recherché par la reprise également  des éléments caractéristiques du conditionnement et des éléments du jeu original (cf ci-après).
Dans ces conditions le grief de contrefaçon est fondé , l'importation des jeux sous les dénominations contrefaisantes étant un usage dans la vie des affaires et étant illicite en application de l'article 9 précité.
*sur la concurrence déloyale:
Il ressort de l'examen des boîtes saisies et des boîtes du jeu original que la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE a introduit sur le marché un jeu de construction reproduisant les formes et des éléments des boîtes de jeux Magnetix (taille et forme des barrettes, taille des billes en fer doux, barrettes courbes avec le même arc, même déclinaison des couleurs des barrettes) , dans un conditionnement quasi-servile à  celui du jeu original (même forme de boîte, mêmes couleurs, appositions quasi-identiques des reproductions du jeu etc...) et à un prix très bas (4,80 euros) alors que le jeu original est vendu au détail à un prix moyen de 35 euros.
Le tribunal considère que par ces actes d'importation, la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société  ROSE ART INDUSTRIES qui ont causé à celle-ci un préjudice certain.
*sur les mesures réparatrices:
Il est mis en oeuvre une mesure d'interdiction pour la poursuite des actes illicites précités.
La société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE a porté atteinte à la marque MAGNETIX en l'avilissant par l'importation de jeux de mauvaise qualité; de même , la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE a détourné une partie des frais de création et des investissements commerciaux et publicitaires  déployés par la société  ROSE ART INDUSTRIES pour promouvoir son jeu.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que le préjudice résultant de la contrefaçon de  marque sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros et celui résultant du détournement des investissements par une somme de 10.000 euros.
A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée dans les conditions définies au présent dispositif.
La confiscation des pièces saisies est ordonnée afin de faire procéder à leur destruction.
L'équité commande d'allouer en outre à la société  ROSE ART INDUSTRIES une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Eu égard à la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
*sur les demandes reconventionnelles:
La demanderesse triomphant dans ses demandes, les demandes de mainlevée de la saisie-contrefaçon et de remise des pièces saisies sont sans objet.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ,
statuant contradictoirement , en premier ressort et par décision remise au greffe,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Dit que la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE en important sur le territoire français 1500 boîtes de jeu de construction sous les dénominations "magnastix" et "mcGnetix" a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire "MAGNETIX" enregistrée sous le no 3 104 081 au détriment de la société  ROSE ART INDUSTRIES ,titulaire de ce titre,
Dit que la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE en important sur le territoire français 1500 boîtes de jeux reproduisant les caractéristiques tant du conditionnement que des pièces du jeu "magnetix" commercialisé par la société  ROSE ART INDUSTRIES et cela à bas prix ,a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de cette dernière,
Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par jeu importé , passé la signification de la présente décision;
Ordonne la confiscation et la remise à la société  ROSE ART INDUSTRIES des 1500 boîtes saisies en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier aux frais de la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE ;
Condamne la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE à payer à la société  ROSE ART INDUSTRIES une indemnité de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ainsi que celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix de la  société  ROSE ART INDUSTRIES  et aux frais de la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE   et ce, dans la limite de 5000 euros HT par insertion,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société OUTILLAGE de SAINT-ETIENNE aux dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon du 12 octobre 2006,
Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société civile professionnelle SALANS et Associés, société d'avocats, pour la part des dépens dont elle a  fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,
Fait et Jugé à Paris, le 31 octobre 2007,
Le Greffier					Le Président