COUR D'APPEL

VERSAILLES
12ème chambre section 2
D.C../P.G.
ARRET No                  Code nac : 39C
contradictoire
DU 23 NOVEMBRE 2006
R.G. No 05/06068

S.A.S. CHEFARO ARDEVAL

S.A. HACHETTE FILIPPACCHI PRESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 2
No Section :
No RG : 10612/04
Expéditions exécutoires
Expéditions

délivrées le :

SCP BOMMART MINAULT
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.  CHEFARO  ARDEVAL  ayant  son  siège  ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N  du dossier 00032050
Rep/assistant : Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS (E.330).

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S.A. HACHETTE FILIPPACCHI PRESSE ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N  du dossier 20051072
Rep/assistant : Me Casey Y...
Z..., avocat au barreau de PARIS (L.00542).

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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2006 devant la cour composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL	A..., PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, ci-après dénommée HFP, est propriétaire de tous les éléments du fonds de commerce lié à l'exploitation de la publication ELLE.
Elle est titulaire de la marque dénominative "ELLE", laquelle est protégée en France notamment pour les publications, à savoir les "périodiques" (classe 16 de la classification internationale) selon un enregistrement de marque dénominative en renouvellement, sous le no 1 500 024, dont le premier dépôt remonte au 20 janvier 1989.
Elle est également propriétaire de la marque dénominative "ELLE", déposée le 26 avril 1999, pour des produits de beauté et cosmétiques (classe 3 de la classification internationale) selon un enregistrement de marque no 99 788 691, visant en particulier les "savons et savonnettes, nécessaires de cosmétiques, produits pour la chevelure, produits de toilette, coffrets de voyage dits vanity-case remplis ou garnis".
La société CHEFARO-ARDEVAL a, le 07 mars 2003, déposé la marque "X-elle-S", sous le no 03 3 214 023, pour le produit suivant : "Complément alimentaire à base de plantes" ; elle a, le 27 novembre 2003, déposé également la marque "X-il-S forty", sous le no 3 259 717 pour désigner ces mêmes produits de la classe 30 ; elle exploite la marque "X-elle-S" pour désigner un produit minceur, vendu en pharmacie et parapharmacie.
Elle avait antérieurement déposé cette marque, dont le vocable "elle" était alors en lettres majuscules, pour les substances diététiques à usage médical et nutritionnel, et les compléments alimentaires dans le domaine de la minceur, de la classe 5 ; ce dépôt avait toutefois été retiré consécutivement à l'opposition de la Société HFP.
Saisie d'une opposition formée par cette dernière sur la base de la marque ELLE no 1 521 708, portant sur les produits "Plantes naturelles", l'INPI a, par deux décisions du 11 décembre 2003, rejeté cette opposition en raison de l'absence de similarité des produits couverts par les signes en cause ; la société HFP a formé deux recours à l'encontre desdites décisions puis s'en est désistée.
C'est dans ces circonstances que la société HFP a, par acte du 23 août 2004, assigné la société CHEFARO-ARDEVAL en contrefaçon de ses marques "ELLE" par imitation, à titre principal sur le fondement de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et, subsidiairement, par application de l'article L 713-5 du même code.
Par jugement du 30 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a :
- dit que la société CHEFARO-ARDEVAL s'était rendue coupable de contrefaçon des marques "ELLE" dont est titulaire la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,
- interdit à la société CHEFARO-ARDEVAL d'utiliser la dénomination "X-elle-S" pour des produits identiques et similaires à ceux visés aux dépôts des marques "ELLE" numéros 1 500 024 et 99 788 691,
- condamné la société CHEFARO-ARDEVAL à payer à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE la somme de 20.000 euros, en réparation de son préjudice,
- autorisé la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE à faire publier le jugement par extraits dans deux journaux de son choix, aux frais de la société CHEFARO-ARDEVAL qui en assurera le remboursement sur présentation des factures dans la limite d'un coût total de 8.000 euros hors taxes, produisant intérêts au taux légal passé le délai d'un mois à compter de leur présentation,
- rejeté le surplus des demandes, et condamné la société CHEFARO-ARDEVAL au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société CHEFARO-ARDEVAL, qui a interjeté appel de cette décision, rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, l'imitation d'une marque est interdite s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.
Elle souligne, en l'espèce, l'absence de ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre la marque ELLE et celle qu'elle a déposée qui, en raison de ses spécificités propres, produit une impression globale totalement différente.
Elle affirme ainsi que le risque de confusion retenu par les premiers juges n'existe pas et conclut à la réformation du jugement.
Elle fait aussi grief à la décision de première instance d'avoir dit que les produits de beauté et cosmétiques, de parfumerie et de beauté, protégés par la marque ELLE d'une part et les compléments alimentaires à base de plantes visés à son dépôt, d'autre part, seraient similaires.
Elle se prévaut, pour critiquer cette analyse, de celle de l'institut national de la propriété industrielle qui a considéré, dans ses décisions de rejet des deux oppositions de la société HFP, que les produits visés différaient intrinsèquement par leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que par leur mode d'utilisation.
En réponse à l'appel incident de la société HFP, elle conteste que les critères d'application de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle sont réunis, qui permettent, selon la jurisprudence, de faire interdire et sanctionner l'emploi opéré dans certaines conditions, d'une marque de renommée mais non l'utilisation d'un signe voisin par sa forme ou les évocations qu'elle suscite.
Elle relève que la société HFP se borne à se prévaloir de la renommée de sa marque ELLE sans pour autant démontrer que l'utilisation de celle X-elle-S serait de nature à lui porter préjudice et se contente d'affirmer un profit indu tiré de cette renommé en raison de son risque d'association dans l'esprit du public alors ce risque n'existe pas en raison des différences entre les signes et les produits visés.
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société HFP de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 5.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
La société HFP procède à un long rappel de l'historique de la marque ELLE, de sa renommée et de sa notoriété.
Elle estime qu'une atteinte est portée à ses droits de propriétaire de cette marque, en application des dispositions de l'article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, en soutenant qu'il existe un risque de confusion entre les signes.
Elle se prévaut, à cet égard, de l'analyse de l'institut national de la propriété industrielle et des motivations retenues par les premiers juges, en insistant sur la nécessité d'une appréciation d'ensemble qui conduit à considérer le terme "elle" comme dominant et prépondérant et réfute l'argumentation de la société CHEFARO-ARDEVAL sur les prétendues différences visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Elle argue de la similitude entre les produits visés aux dépôts en approuvant l'appréciation des premiers juges qui se sont attachés à la destination réelle de ceux-ci, s'agissant de produits liés aux soins corporels, avec un effet mécanique, l'un sur le volume corporel l'autre sur l'aspect esthétique.
Elle ajoute que ces produits sont dirigés vers une seule et même clientèle et vendus dans les mêmes circuits de distribution de pharmacie et parapharmacie.
Elle expose que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré des dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle et, formant de ce chef un appel incident, elle rappelle la protection conférée aux marques renommées, dès lors que le degré de similitude conduit le public concerné à établir un lien entre le signe et la marque.
Elle explique qu'en l'espèce, ce lien ne manquera pas d'être fait eu égard au caractère multiforme et diversifié de l'exploitation de sa marque ELLE dans des domaines très variés touchant à la beauté.
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement en son principe. Elle demande en outre que soit prononcée la nullité de l'enregistrement de la marque "X-elle-S" sous le no03 3 214 023 du 07 mars 2003.
A défaut, elle demande à la cour de dire que l'emploi de la marque "X-elle-S" constitue une atteinte à la renommée de sa marque "ELLE".
Elle réclame en conséquence la condamnation de la société CHEFARO-ARDEVAL à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts et 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 juin 2006 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 09 octobre 2006.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon, au sens des articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle
Considérant que ces textes interdisent, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
Considérant que la dénomination "ELLE", constitutive de la marque antérieure, figure, en lettre minuscule dans celle contestée "X-elle-S" ;
Considérant que si, au plan visuel, ces deux signes se distinguent, notamment par l'emploi des lettres majuscules et minuscules, il apparaît qu'au plan phonétique, l'encadrement par deux lettres, isolées par des tirets, du mot "elle", qui se lit aisément, conduit nécessairement le consommateur d'attention moyenne à prononcer les trois phonèmes successivement et indépendamment ;
Considérant ainsi que le mot "elle", dominant et prépondérant dans l'ensemble, apparaît comme le seul élément signifiant, ce qui constitue un risque de confusion, aggravé, comme l'ont relevé les premiers juges, par la notoriété de la marque première ;
Considérant, en effet, que l'impression d'ensemble peut laisser un public d'attention moyenne croire que la marque "X-elle-S" est apparentée à la marque "ELLE" comme en constituant une déclinaison ;
Considérant ainsi que, contrairement à ce que soutient la société CHEFARO-ARDEVAL, la structure de la marque n'est pas particulièrement distinctive ; que la société HFP relève à bon droit que les césures ne peuvent, à la fois, permettre de démarquer les signes et les éléments constitutifs, et créer un tout indivisible ;
Considérant que la marque "X-elle-S" constitue une imitation de celle, antérieure, "ELLE" ;
Considérant que, pour justifier l'application de l'article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, il appartient aussi à la société HFP de démontrer que la marque imitante est utilisée par la société CHEFARO-ARDEVAL pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement ;
Considérant que la marque "X-elle-S" incriminée a été déposée par la société CHEFARO-ARDEVAL, le 07 mars 2003, pour les produits désignés comme "Complément alimentaire à base de plantes" ;
Considérant que la société HFP, dans ses écritures récapitulatives, ne désigne pas précisément lesquels des nombreux produits visés par son propre dépôt présenteraient une similitude avec celui de la société CHEFARO-ARDEVAL ; qu'elle évoque les "savons et savonnettes, nécessaires de cosmétiques, produits pour la chevelure, produits de toilette, coffrets de voyages dits vanity-case remplis ou garnis" ; qu'elle développe son argumentaire en se référant la notion de "produit cosmétique" ;
Considérant que les premiers juges ont, pour apprécier de leur similitude, comparé le "complément alimentaire à base de plantes" avec les "produits de beauté et produits cosmétiques" ainsi qu'avec les "produits de parfumerie et de beauté" ;
Considérant qu'un complément alimentaire à base de plantes n'a aucun rapport avec un produit de beauté ; qu'il s'agit d'un produit d'hygiène alimentaire visant la nutrition et ayant donc pour objectif d'assurer un bon fonctionnement de l'organisme humain, sans que puisse être prise en compte l'esthétique de son utilisateur ;
Considérant qu'un produit cosmétique, au sens des dictionnaires d'usage courant de la langue française, est destiné à nettoyer et à embellir la peau ou les cheveux ;
Considérant que, si ces produits sont principalement mis en uvre par voie d'application externe, il en existe qui sont utilisés par voie orale ; que le critère des modalités d'utilisation des produits n'est donc pas pertinent pour déterminer une différenciation ; qu'elle ne l'est, cependant, pas davantage pour démontrer leur similitude ; qu'il en est de même des canaux de distribution des produits comparés, en pharmacies ou parapharmacies ;
Considérant que l'absence de toute similitude entre les produits cosmétiques et un complément alimentaire résulte de la seule constatation que les premiers sont destinés à une amélioration esthétique des cheveux et de l'organe particulier que constitue la peau, alors que le second vise à combler certaines carences alimentaires et à contribuer à l'équilibre nutritionnel de l'organisme, par un bon fonctionnement des organes digestifs, et sans rechercher, à titre principal, un but esthétique ;
Considérant à cet égard, que la circonstance qu'une personne bénéficiant d'un régime alimentaire équilibré pourrait présenter une silhouette plus mince et des signes extérieurs de bonne santé, n'a pas pour effet d'assimiler un complément alimentaire à un produit cosmétique, sauf à confondre la destination de celui-ci avec d'éventuels effets secondaires ou tertiaires qu'il ne poursuit pas nécessairement ;
Considérant ainsi que la société HFP n'apporte pas la démonstration que le produit "complément alimentaire a base de plantes" serait similaire à ceux visés dans l'enregistrement ;
Que sera en conséquence infirmé le jugement qui a dit que la société CHEFARO-ARDEVAL s'était rendue coupable de contrefaçon de la marque ELLE au regard des dispositions de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Que la société HFP sera déboutée de sa demande de nullité de l'enregistrement de la marque "X-elle-S" du 7 mars 2003 sous le no 03 3 214 023 ;
Sur l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle
Considérant que ce texte, pris en application de l'article 5.2 de la directive n089/104/CEE du 21 décembre 1988 édicte que : "l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière" ;
Considérant que la renommée dont jouit, au sens de ce texte, la marque ELLE n'est pas discutée ; qu'elle résulte de l'ancienneté de la marque, du caractère international et de l'importance de l'exploitation de celle-ci, tant en ce qui concerne la publication du magazine ELLE que des produits dérivés ;
Considérant qu'il a été ci-dessus déterminé que la marque "X-elle-S" constitue une imitation de celle, antérieure "ELLE" ;
Considérant que la société CHEFARO-ARDEVAL oppose à l'application de l'article L.713-5 du code de commerce la constatation que la société HFP n'apporte pas la preuve que l'utilisation discutée de la marque "X-elle-S" serait de nature à lui porter un préjudice, en tant que propriétaire de la marque ELLE ;
Considérant en effet que, pour que sa demande indemnitaire aboutisse, il appartient à la société HFP de démontrer que l'exploitation par la société CHEFARO-ARDEVAL du signe voisin "X-elle-S" pour un produit non similaire à ceux visés par le dépôt, est générateur d'un préjudice ;
Considérant qu'à cet égard, le lien d'association entre la marque ELLE et celle "X-elle-S" a seulement pour portée de qualifier la similitude des signes au regard du risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'il correspond à l'un des critères d'application de l'article L.713-5 code de la propriété intellectuelle mais ne démontre pas la réalité d'un préjudice ;
Considérant que la société HFP se borne à soutenir que le préjudice susceptible de naître provient de la circonstance qu'elle est particulièrement active dans le domaine de la beauté, "marché" captif dans lequel sa marque joue un rôle essentiel de caution et qui risque, selon elle, de se trouver endommagé par l'utilisation galvaudée et indue de sa marque, notamment au yeux des annonceurs de produits de beauté ;
Considérant toutefois qu'il a été établi qu'un complément alimentaire ne constitue pas un produit cosmétique ou de beauté ; que même à supposer que le public puisse associer ces produits, la société HFP n'apporte pas la démonstration d'un préjudice que lui causerait l'exploitation du produit non similaire que constitue un complément alimentaire ; qu'elle n'établit pas davantage en quoi cette exploitation serait simplement susceptible de lui en causer un ;
Considérant qu'elle se borne à soutenir une généralité tenant au risque de voir cette exploitation endommager le marché captif de la beauté où sa marque est réellement active ; que cette affirmation, qui n'est étayée d'aucun élément probant n'est pas de nature à prouver l'existence, au sens des dispositions de l'article 713-5 code de la propriété intellectuelle, du préjudice allégué ;
Qu'il suit de là que la demande indemnitaire de la société HFP formulée sur le fondement de ce texte doit être rejetée ;
Que le jugement doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions et la société HFP déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société CHEFARO-ARDEVAL la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager en première instance et cause d'appel ; que la société HFP sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à la société HFP qui, succombant, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
Déboute la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE HFP de toutes ses demandes,
La condamne à payer à la société CHEFARO-ARDEVAL la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens des deux instances,
Dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier,  présent lors du prononcé
Le GREFFIER,	Le PRESIDENT,