JUDICIAIRE

3ème chambre 2ème section
No RG 20/07816 - No Portalis 352J-W-B7E-CSTV4
No MINUTE :
Assignation du :
07 Août 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mai 2021
DEMANDERESSE AU FOND
S.A.S. ARES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
représentée par Me Charlotte GALICHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1633
DEFENDERESSES AU FOND
Société MG FREESITES LTD - Société de droit chypriote

[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 3] (CHYPRE)
représentée par Maître Séverine HOTELLIER de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0372
et par Maître Loïc LEMERCIER de la AARPI DENTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Société MINDGEEK - Société de droit luxembourgeois
[Adresse 4]
[Adresse 7]
LUXEMBOURG
représentée par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine OSTENGO, Vice-présidente, juge de la mise en etat,
Assistée de Quentin CURABET, Greffier lors des débats et d'Agélique FAVRO, greffière lors de la mise à disposition.

A l'audience du 08 Avril 2021, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 14 Mai 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société S.A.S. ARES est spécialisée dans l'hébergement de sites de divertissement notamment pour adultes comme www.jacquieetmichel.fr. Elle expose être, à ce titre, titulaire des marques françaises verbales suivantes : -« JACQUIE ET MICHEL jacquie et michel Jacquie et Michel » no3332062, déposée le 21 décembre 2004 en classes 35, 38 et 41
-« Jacquie & Michel » no4124066, déposée le 8 octobre 2014 en classes 35, 38 et 41
Le « GROUPE MINDGEEK » est spécialisé dans les technologies de l'information, particulièrement dans la distribution et la livraison de contenu (principalement classé « adulte ») sur ses différents sites Internet.
La société MG FREESITES LTD société de droit chypriote appartenant au groupe Mindgook est spécialisée dans l'hébergement de sites de divertissement pour adultes et exploite notamment les sites www.youporn.com et www.pornhub.com pratiquant notamment le partage libre et gratuit de vidéos par les internautes eux-mêmes tandis que la version premium de ces sites permet d'accéder à un contenu directement publié par des partenaires commerciaux.
La société de droit luxembourgeois MINDGEEK SARL, se présente comme une société de gestion d'actifs de valeur mobilière d'une partie du « Groupe Mindgeek ».
La société ARES a conclu un contrat de licence le 7 janvier 2020 avec la société MG FREESITES pour la diffusion de ses vidéos sur les sites www.pornhubpremium.com et www.youpornpremium.com.
Ayant constaté que ses vidéos étaient, malgré la signature de ce contrat, présentes sur les sites gratuits YouPorn et PornHub et que sa marque « Jacquie & Michel » était reproduite dans les URL des résultats Google pour faire la promotion desdits sites, la société ARES a vainement mis en demeure par courrier des 14 et 21 avril 2020 les sociétés MG FREESITES et MINDGEEK d'avoir à cesser leurs agissements.
C'est dans ce contexte que, par acte signifié en date du 7 août 2020, la société ARES a assigné la société MG FREESITES LTD et la société MINDGEEK devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et de droits d'auteur et parasitisme.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, la société MG FREESITES LTD a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris et subsidiairement, l'irrecevabilité des demandes fondées sur le droit d'auteur.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2021, elle demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 46, 78, 122, 138, 142, 700, 763, 789, 1448 et 1506 du Code de proc édure civile,
Vu les articles L. 113-1, L. 113-5, L.113-7 et L. 132-24 du Code de la propri ét é intellectuelle,
Vu l'article L 151-1 du Code de commerce,
Vu le principe de non-cumul des responsabilit és et l'article 1240 du Code civil,
Constater que l'ensemble des demandes formulées par la société ARES rele vent de l'exécution du contrat de licences des 29 mai 2017 et 7 janvier 2020 conclus entre les sociétés ARES et MG FREESITES LTD ;
Constater qu'ARES n'a pas justifié de sa qualité de titulaire de droits patrimoniaux d'auteur sur les vidéos revendiquées ;
Constater que la demande de communication d'information de la soci ét é ARES n'est pas fond ée ;
En cons équence,
D éclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit d'un tribunal arbitral formé selon les re gles et procédures de JAMS Compréhensive devant laquelle la société ARES pourrait se pr évaloir de faits dommageables pour connaître de l'ensemble de ses demandes ;
D éclarer irrecevable les demandes d'ARES en ce qui concerne la prétendue contrefaçon pour défaut de qualité a agir ;
D ébouter la société ARES de sa demande reconventionnelle visant a la communication d'information ;
A titre subsidiaire,
Constater que les demandes formulées par la société ARES rele vent de l'exécution des conditions générales d'utilisation liant les sociétés ARES et MG FREESITES LTD ;
En conséquence,
Dé clarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des tribunaux de Limassol en Chypre devant laquelle la socié té ARES pourrait se prévaloir de faits dommageables pour connaître de l'ensemble de ses demandes ;
A titre tre s subsidiaire,
Constater que les sociétés ARES et MG FREESITES sont en relation contractuelle ;
En cons équence,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions chypriotes devant laquelle la socié té ARES pourrait se pr évaloir de faits engageant la responsabilit é contractuelle de MG FREESITES pour connai tre de l'ensemble de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire, et dans l'hypothe se ou la comp étence du Tribunal serait retenue :
Ordonner a la soci ét é ARES de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout document établissant sa qualit é de titulaire pr ésum é de droits d'auteur des vid éos telles que vis ées dans l'assignation d élivr ée a la demande de la soci ét é ARES le 7 août 2020, a savoir les vid éos « Adorable Dora 24 ans », « La bombe Clea Gaultier ose la double », « Julie professeur de français », « Orgie inattendue avec Lou 20 ans », « Gangbang extrême pour Amina », « A Rouen a vec Rachelle », « Anaïs fantasmait sur Marica », « Caroline une session tre s anal », « Angel Emily va tre s loin », « Ana 18 ans et Mya 31 responsable des achats », « A martigues avec Emma 29 ans », « A Strasbourg avec Clarisse 37 ans », « Julie et Camille rencontre choc », « Angel Emily veut du hard », « Jasmine 22 ans en vacance a Paris», «Anna 18 ans s'amuse avec 2 blacks tbm», «Isabelle 28 ans esth éticienne perverse », « Ella d écouvre le trio a 37 ans », « A 22 ans Caroline s'offre une double p én étration », « Alex et Lina coquines volcaniques », « Ella 37 ans une masseuse tre s coquine », « Jenny 45 ans banquie re », « Zahia la beurette cochonne », « Enora partouze avec ang élique », « Cassie plan insolite dans un palace parisien », « Adria aime le gratin dauphinois au sperme », « Aur élie 21 ans vient pour du plaisir », « Avec Gwen Liza au bowling », « Jacquie et michel tv _ au bowling », « Lily 30 ans s' éclate au sauna le candy a bordeaux », « Angela Jones s'envoie en l'air - j&m elite xperiences », « Heidi 27 ans ne rêve que de se faire fourrer la chatte », « Marion s' éclate avec les seins ph énom énaux d'Ine s ! », « A la conquête des orifices de la superbe Nawel, 29ans ! », « Petites jeunettes à sodomiser », « Emma 28 ans connait d éja bien JM », « Nina, 25 ans, de pr ésentatrice a actrice », « Agne s, 27 ans : luxure extrême ! », « Celia, 35 ans, de Cannes, un nouveau d épart ! », « Barbara, 27 ans, retourne aux sources du hard », « Aletta 22 ans a la rescousse », « Carolina 26 ans campeuse infide le », « Lina 18 ans plan à 3 », « Isabelle 48 ans un gang bang avec quatre mecs », « C'est l' éclate totale pour Pauline 21 ans », « Double sensation pour Ruby 28 ans », « Louise 37 ans se fait prendre par deux mecs », « Camille 32 ans se fait prendre par deux mecs sur un canap é », « Lilou 22 ans la beaut é de l'île d'Ol éron avec deux hommes », « M égane 20 ans veut du r épondant » et en particulier, tous les contrats aff érents auxdites vid éos tels que tous contrats attestant sa qualit é de cessionnaire de droits patrimoniaux d'auteur au sens de l'article 113-1 du Code de la propri ét é intellectuelle et plus g én éralement tout document de nature a établir la qualit é de titulaire des droits d'auteur de la soci ét é ARES sur les vid éos faisant l'objet de sa demande au titre de contrefaçon de droits d'auteur ;
Limiter les mesures de communication sollicit ées par ARES uniquement a la communication du nombre de visionnages r éalis és depuis le territoire français ;
En tout état de cause,
Condamner la société ARES à payer a la société MG FREESITES LTD la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de proc édure civile ;
Condamner la société ARES aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2021, la société MINDGEEK demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122 et 789 du code de proc édure civile,
Vu les articles 81, 1448, 1506 du code de proc édure civile,
Vu les articles 138, 139 et 142 du code de proc édure civile,
Il est demand é au Juge de la Mise en Etat de :
Constater que les demandes formulées par la société ARES, dans son assignation, relèvent de l'exécution du contrat de licences du 7 janvier 2020 conclu entre les sociétés ARES et MG FREESITES LTD ;
En cons équence : A titre principal,
Constater que la société MINDGEEK n'est pas partie au Contrat de licence du 7 janvier 2020 signé entre MG [M] et ARES
Déclarer irrecevable les demandes d'ARES a l'encontre de MINDGEEK pour défaut de qualité a défendre de MINDGEEK ;
A titre subsidiaire,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit d'un tribunal arbitral formé selon les re gles et procédures de JAMS Compréhensive devant laquelle la socié té ARES pourrait se prévaloir de faits dommageables pour connaître de l'ensemble de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire,
Ordonner a la société ARES de communiquer tout document prouvant sa qualit é de titulaire présumé de droits d'auteur des vidéos visées dans son assignation du 7 août 2020, et en particulier, tous les contrats afférents auxdites vidéos tels que tous contrats attestant sa qualité de producteur au sens de l'article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle, tous contrats relatifs a l'exploitation et tous contrats passés avec les ré alisateurs et plus géné ralement tout auteur au sens de l'article L.113-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
En tout état de cause,
Condamner la société ARES à payer a la société MINDGEEK la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ARES aux entiers d épens
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, la société ARES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1442 et 1443 du Code de procédure civile
Vu l'article L151-1 du Code de commerce
Vu la jurisprudence relative à la présomption de titularité des droits d'auteur
Vu l'article 215-1 du Code de la Propriété intellectuelle
Vu l'article 770 du Code de Procédure civile
Vu les articles L.331-1-2 et 716-4-8 du Code de la propriété intellectuelle
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
Dire et juger que les contrats de licence du 29 mai 2017 et du 7 janvier 2020 ne concernent pas les sites gratuits www.pornhub.com et www.youporn.com;
Dire et juger que les contrats de licence du 29 mai 2017 et du 7 janvier 2020 ne concernent en tout état de cause pas les sites www.youporn.com ni www.youporn.premium.com;
Dire et juger que les demandes formulées par la société ARES sont de nature délictuelle et ne relèvent aucunement de l'exécution des Contrats Premium de licence conclus entre les sociétés TAWENDA/ARES et MG FREESITES LTD,
Dire et juger que la société MG FREESITES n'apporte pas la preuve que la société ARES a accepté des Conditions Générales en ligne comportant une clause attributive de compétence territoriale,
Dire et juger que les demandes formulées contre la société MINDGEEK sont forcément de nature délictuelle, puisque la société MINDGEEK n'est pas signataire du contrat de licence, ni à l'origine de quelconques CGV,
Dire et juger que la société ARES exploitant de manière publique, paisible et sans équivoque, les oeuvres revendiquées, sous sa marque, bénéficie en conséquence de la présomption de titularité des droits d'auteur,
Dire et juger que la société ARES est également recevable à agir en tant que producteur de vidéogrammes,
Dire et juger que la demande de communication de pièces de la société MG FREESITES n'est pas nécessaire à établir la recevabilité de l'action de la société ARES,
En conséquence,
Déclarer le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent pour statuer sur le présent litige.
Débouter la société MINDGEEK de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité de défendre,
Débouter la société MG FRESSITES de sa demande de communication de pièces,
Condamner la société MG FREESITES à communiquer à la société ARES, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pour ce qui concerne le territoire français, à compter du dixième jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir :
- le nombre de clics enregistrés sur les liens des résultats Google et Bing Pornhub et Youporn, intégrant la marque "Jacquie et Michel", au cours des 5 dernières années,
- le nombre de clics enregistrés dans les rubriques « recherches associées » ou « recherches similaires » et en bas de page et à gauche, sur la marque Jacquie & Michel,jacquie et michel tv, jacquie &m, j&m sur les sites www.pornhub.com et www.youporn.com
- le nombre de visionnages de toutes les vidéos "Jacquie et Michel", www.pornhub.com et www.youporn.com depuis 5 ans.
En tout état de cause,
Condamner la société MG FREESITES à payer à la société ARES la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'incident a été plaidé le 8 avril 2021 et mis en délibéré au 14 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
La société MG FREESITES fait valoir que le litige portant sur l'utilisation des marques et des vidéos de la société ARES, il relève du contrat de licence du 7 janvier 2020 prévoyant en son article 9.18 que tout litige en découlant sera réglé selon les règles et procédures d'arbitrage « JAMS Comprehensive » pour les demandes supérieures à 250 000 $. Subsidiairement, elle soutient que la société ARES ayant créé un compte sur le site PornHub pour y promouvoir les contenus de sa marque, elle a nécessairement pris connaissance des conditions d'utilisation qu'elle a acceptées et doit donc se soumettre à la clause attributive de compétence au profit du tribunal de Limassol à Chypre. Enfin, la société MG FREESITES fait valoir que du fait de la relation contractuelle liant les parties et le dommage subi résultant de l'inexécution d'une obligation du contrat susvisé, la société ARES doit porter ses demandes devant le tribunal soit du lieu du domicile du défendeur soit de celui où la prestation de service ce qui exclut en tout état de cause, la compétence de la juridiction française.
La société MINDGEEK se prévaut de la même clause d'arbitrage au regard du montant des dommages-intérêts réclamé par la demanderesse au principal (7 371 101 euros).
La société ARES réplique que le contrat de licence du 7 janvier 2020 portant uniquement sur le site payant www.pornhubpremium.com et non sur les versions gratuites qui constituent des sites distincts, il est sans relation avec les actes de contrefaçon reprochés ce d'autant que certains sont antérieurs à la date de signature du contrat. Elle ajoute que la clause compromissoire est pareillement inapplicable.

L'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause. Toutefois, selon l'article L 122-7, le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles.
L'article L 713-1 du même code dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés, l'article L 713-2 suivant ajoutant qu'« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1o D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».
Toutefois selon l'article L 714-1, les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie.
L'article 1448 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable (...).
En l'espèce, suivant contrat signé le 20 janvier 2020 la société ARES concède à la société MG FREESITES le droit « d'utiliser, d'adapter, de reproduire, de distribuer, de publier, de transmettre, d'exposer, d'afficher publiquement, de faire de la publicité, de dupliquer, de promouvoir, d'exécuter publiquement, d'héberger, de modifier, d'adapter, de servir, de facturer l'accès aux Vidéos sur les Sites Web Premium et de les exploiter de toute autre manière, de reproduire et de distribuer des Extraits des Vidéos dans des publicités et dans des documents marketing et promotionnels et de permettre aux Utilisateurs d'obtenir l'accès, de télécharger et de regarder en streaming les Vidéos des Sites Web Premium pour un usage non commercial et personnel »
Son article 9.18. intitulé « Règlement des litiges » stipule que « (a) Sous réserve de l'article 9.19, tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent accord, ou s'y rapportant, y compris toute question concernant son existence, sa validité, son interprétation, son exécution, sa violation ou sa résiliation, ainsi que toute action en responsabilité civile délictuelle ou toute autre réclamation de common law ou en responsabilité légale découlant ou se rapportant à sa négociation, son exécution ou sa mise en oeuvre (un « Litige ») sera exclusivement et définitivement réglée selon les règles et procédures d'arbitrage « JAMS Streamlined » (pour les demandes inférieures à 250 000 $) ou « JAMS Comprehensive » (pour les demandes supérieures à 250 000 $), sauf en cas de modification dans le présent accord, y compris en cas de procédure d'appel facultative, en vigueur au moment où la demande d'arbitrage est faite (le « Règlement d'Arbitrage »). L'arbitrage se déroulera à Los Angeles, Californie, sauf accord contraire des parties, devant un arbitre neutre unique désigné conformément au Règlement d'Arbitrage. L'arbitrage aura lieu à Los Angeles, Californie, sauf en cas d'accord contraire des parties. L'arbitrage se déroulera en langue anglaise, et tous les documents et témoignages présentés comme preuves au cours de l'arbitrage seront traduits en anglais aux frais de la partie présentant les preuves ».
Pour conclure à la compétence de la juridiction française, la société ARES fait valoir que le présent litige est sans lien avec le contrat du 20 janvier 2020 dans la mesure où celui-ci porte uniquement sur le site www.pornhubpremium.com et non sur les sites www.youporn.com et www.pornhub.com sur lesquels sont selon elle, sont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur et de marque de nature donc, délictuelle.
Cependant, comme le relèvent justement les défenderesses, en reprochant à la société MG FREESITES d'avoir publié sur les www.youporn.com et www.pornhub.com qu'elle exploite, des vidéos qui ne pouvaient aux termes du contrat n'être proposées que sur le site www.pornhubpremium.com, c'est en réalité du dommage généré par l'inexécution par celle-ci d'obligations résultant de la licence dont elle se prévaut et non pas de la violation d'une obligation extérieure à celui-ci. Il en va de même pour la demande visant à contraindre les défenderesses à cesser d'utiliser sa marque pour référencer dans les moteurs de recherches, des vidéos gratuites.
C'est d'ailleurs ce que reconnaît la société ARES elle-même lorsqu'elle déclare dans ses écritures que « l'article 2 du contrat qui prévoit une licence libre de redevance ne concerne que des extraits de vidéos et la marque, dans le contexte de la promotion des sites premium » et ne permettent donc pas leur utilisation « pour rediriger les internautes vers des contenus gratuits et donc piratés ».
Or, en signant le contrat du 20 janvier 2020, elle s'est volontairement soumise à la clause compromissoire que constitue l'article 9.18.
Il convient dans ces conditions de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige.
Il s'ensuit par ailleurs que le juge de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur la recevabilité des demandes formées au titre du droit d'auteur.
La société ARES qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la société MG FREESITES d'une part et à la société MINDGEEK d'autre part, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité de 3 000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition par le greffe le jour du délibéré,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige ;
CONDAMNE la société ARES à verser à la société MG FREESITES d'une part et à la société MINDGEEK d'autre part la somme de 3000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARES aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 14 Mai 2021
Le GreffierLe Juge de la mise en état