COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
2ème Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2008
No 2008 / 175
Rôle No 06 / 14376
S. A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR

S. A. FREE
S. A. R. L. LES ACIDULES
Martine CARRASSET MARILLIER
Gérard X...
Grosse délivrée

à : TOUBOUL


Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 5 juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 04012

S. A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR
dont le siège social est sis Z. I. 1ère Avenue 4989 mètres- 06517 CARROS CEDEX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS

S. A. FREE
dont le siège social est sis 57 / 59 rue Réamur- 75002 PARIS
représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS
S. A. R. L. LES ACIDULES
dont le siège social est sis 39 rue de l' Echiquier- 75010 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Anne Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS
Maître Martine CARRASSET MARILLIER, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S. A. R. L. LES ACIDULES
demeurant 96 rue de Rivoli- 75194 PARIS CEDEX 04
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Anne Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Maître Gérard X..., intervenant volontairement en sa qualité d' administrateur au redressement judiciaire de la société LES ACIDULES
demeurant 60 rue de Londres- 75008 PARIS
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Anne Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 27 mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2008.

Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2008
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S. A. FREE UNITEX devenue la S. A. FREE, société spécialisée dans le prêt- à- porter féminin, a déposé, le 13 septembre 1995, auprès de l' Institut National de la Propriété Industrielle la marque complexe « FREE » pour désigner notamment des produits de la classe 25 dont « des vêtements, jupes pantalons, vestes » .
La S. A. Sporazur Morris Sportwear, société également spécialisée dans le prêt- à- porter féminin, a déposé, le 6 mars 1997, auprès de l' Institut National de la Propriété Industrielle, la marque verbale « FREE GIRL » pour désigner notamment des produits de la classe 25 dont des « vêtements (habillement) », dépôt publié, le 11 avril 1997.
La S. A. FREE a déposé, le 14 juin 2002, auprès de l' Institut National de la Propriété Industrielle la marque complexe « FREE GIRL » pour désigner notamment des produits de la classe 25 dont « des vêtements, jupes pantalons, vestes »  La S. A. FREE a concédé à la S. A. R. L. Les Acidulés, le 21 janvier 2003, « le droit exclusif d' exploitation, c' est- à- dire la création, la fabrication et la vente de vêtements d' enfant de 6 à 12 ans sous la marque « FREE GIRL ».
La S. A. Sporazur Morris Sportwear a fait pratiquer, le 1er avril 2004, dans le magasin de la société Magasins Galeries Lafayette à Saint Laurent du Var une saisie- contrefaçon d' articles de vêtements marqués « FREE GIRL » et fournis au distributeur par la S. A. R. L. Les Acidulés.
Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE retenant à l' encontre de la S. A. Sporazur Morris Sportwear des faits de contrefaçon de la marque « FREE » dont elle légitimement titulaire de la S. A. FREE, a prononcé la nullité de la marque déposée par la S. A. Sporazur Morris Sportwear, a condamné cette dernière à payer à la S. A. FREE la somme de 30. 000  à titre de dommages- et- intérêts et celle de 3. 000  au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, et lui a interdit d' utiliser la marque « FREE », l' action de la S. A. R. L. Les Acidulés fondée sur le droit des marques étant déclarée irrecevable et les actions en concurrence déloyale de la S. A. FREE et de la S. A. R. L. Les Acidulés étant déclarées non fondées.
La S. A. Sporazur Morris Sportwear a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98- 1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et moyens de la S. A. Sporazur Morris Sportwear dans ses conclusions récapitulatives en date du 28 février 2008 tendant à faire juger :
- que les premiers juges ont justement déclaré irrecevable l' action de la S. A. R. L. Les Acidulés fondée sur le code de la propriété intellectuelle et débouté la S. A. FREE et la S. A. R. L. Les Acidulés de leur action en concurrence déloyale,
- que la S. A. FREE ne peut agir en contrefaçon dès lors que son action est empêchée par la forclusion prévue par les articles L 714- 3 et L 716- 5 du code de la propriété intellectuelle,
- que la marque « FREE GIRL » qu' elle a déposée, le 6 mars 1997, ne peut constituer une contrefaçon de la marque « FREE » déposée antérieurement par la S. A. FREE Unitex, la marque « FREE » étant faiblement distinctive et la marque « FREE GIRL » constituant un « tout indivisible » porteur d' un sens spécifique,
- que la S. A. FREE a commis des actes de contrefaçon en déposant, le 14 juin 2002, la marque « FREE GIRL » déjà déposée par la S. A. Sporazur Morris Sportwear, ce qui entraînera la nullité de la marque seconde déposée par la S. A. FREE et sa condamnation à des dommages- et- intérêts à fixer par expertise avec allocation d' une provision à hauteur de 200. 000  ;
Vu les prétentions et moyens de la S. A. FREE dans ses conclusions en date du 7 juin 2007 tendant à faire juger :
- que la validité de la marque « FREE GIRL » qu' elle a déposée, le 14 juin 2002, ne peut être contestée dès lors qu' elle a un caractère distinctif avéré, qu' elle n' est pas pourvue d' un sens spécifique mais n' est qu' une déclinaison de la marque « FREE » déposée, le 13 septembre 1995, et qu' il existe un réel risque de confusion entre la marque « FREE », déposée initialement et la marque seconde « FREE GIRL » déposée, le 6 mars 1997, par la S. A. Sporazur Morris Sportwear,
- qu' elle n' encourt aucune forclusion dès lors qu' elle n' a appris qu' en février 2003 l' usage que la S. A. Sporazur Morris Sportwear faisait de la marque contrefaisante « FREE GIRL »,
- que la S. A. Sporazur Morris Sportwear a commis des actes de concurrence déloyale en utilisant la dénomination sociale et le nom commercial d' un concurrent oeuvrant dans le même secteur d' activité, ce qui vaudra à la S. A. Sporazur Morris Sportwear une condamnation à réparer le préjudice au titre de la contrefaçon (majoration de celle déjà allouée à concurrence de 70. 000 ) et au titre de la concurrence déloyale (300. 000 ) ;
Vu les prétentions et moyens de la S. A. R. L. Les Acidulés, placée en redressement judiciaire et pourvue des organes de la procédure, dans ses « dernières conclusions » en date du 14 mars 2008 tendant à faire juger :
- que son action fondée sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle est recevable en dépit de l' absence de publication du contrat de licence d' exploitation,
- qu' en outre, la S. A. Sporazur Morris Sportwear devra répondre de ses agissements fautifs sur le fondement de la responsabilité quasi- délictuelle en ce que l' instance judiciaire infondée engagée contre la société des Magasins Galeries Lafayette lui a gravement porté préjudice (celui- ci devant être évalué à la somme de 1. 184. 555 ) ;
L' ordonnance de clôture de l' instruction de l' affaire a été rendue le 27 mars 2007.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que selon les article 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, 1- les parties doivent mutuellement se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leur prétentions et les moyens de droit qu' elles invoquent et 2- le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et veiller à ce que les parties aient été à même de débattre des moyens et explications qu' il retiendra dans sa décision ; qu' en l' espèce en déposant, le 25 mars 2008, l' avant- veille de la clôture de l' instruction fixée au même jour que l' audience des plaidoiries (le 27 mars 2008), des conclusions nouvelles (« en réponse et récapitulatives No 2 ») et en communiquant, le 26 mars 2008, des « nouvelles pièces », les pièces No 28 et 29, la S. A. Sporazur Morris Sportwear n' a pas mis les sociétés intimées en mesure d' y répondre ; que ce comportement est contraire à la loyauté des débats en ne permettant pas à l' évidence aux intimées de disposer d' un temps utile pour y répondre d' autant plus que les conclusions de la S. A. FREE par lesquelles elle avait fait connaître sa position étaient de beaucoup antérieures à la clôture (le 7 juin 2007) et que l' appelante (la S. A. Sporazur Morris Sportwear) avait déjà déposé des conclusions (admises au débat) dites récapitulatives, le 28 février 2008, l' affaire paraissant alors en l' état d' être jugée ; qu' aucune cause sérieuse au retard à déposer des conclusions et à produire des nouvelles pièces n' est au surplus alléguée ; qu' il y a lieu de rejeter les dernières conclusions de la S. A. Sporazur Morris Sportwear et d' écarter du débat les pièces 28 et 29 communiquées tardivement ;
Attendu que selon les articles L 714- 3 et L 716- 5 du code de la propriété intellectuelle, l' action en nullité d' une marque déposée postérieurement et l' action civile en contrefaçon d' une marque postérieure, intentées par le titulaire d' un droit antérieur ne sont pas recevables si l' usage de la marque seconde a été toléré par le titulaire de la marque première ; qu' il appartient à celui qui se prévaut de cette forclusion de démontrer que le titulaire de droits antérieurs avait connaissance de l' usage de la marque seconde et l' a toléré, en toute connaissance de cause pendant un délai de cinq années ; qu' en l' espèce, la S. A. Sporazur Morris Sportwear ne démontre pas que la S. A. FREE connaissait et avait toléré l' usage que la S. A. Sporazur Morris Sportwear a pu faire de la marque « FREE GIRL » déposée, le 6 mars 1997 ; que la preuve de la tolérance de l' usage de la marque ne peut résulter du courrier du 5 février 2003 dans lequel, la S. A. FREE, informée par la S. A. Sporazur Morris Sportwear, le 3 février 2003, de la prétention de cette dernière quant à l' antériorité de sa marque « FREE GIRL » par rapport à la même marque déposée, le 14 juin 2002, se borne à opposer sa marque « FREE » déposée, le 13 septembre 1995, et constater que c' est la S. A. Sporazur Morris Sportwear qui est contrefactrice en ayant déposé postérieurement la marque « FREE GIRL », sans reconnaître aucunement qu' elle avait connaissance de l' usage par la S. A. Sporazur Morris Sportwear de la marque « FREE GIRL » depuis le 6 mars 1997 ; que la S. A. Sporazur Morris Sportwear ne verse au débat aucun élément probant tels des catalogues, des campagnes publicitaires, des brochures, des articles rédactionnels, des documents tarifaires, des factures, des attestations de clients  démontrant l' exploitation « au grand jour » de la marque « FREE GIRL » de 1997 à 2003 ; que la S. A. Sporazur Morris Sportwear se borne à produire quelques commandes datées de 1997 / 1998 à destination de ses sous- traitants marocain ou turc concernant la mise en fabrication d' articles mentionnés : FREE GIRL Sport ; que les factures émises par la S. A. Sporazur Morris Sportwear à ses clients (Promodès, Cora, Géant Casino) ne mentionnent pas concernant les articles mis en fabrication, qu' il s' agit d' articles portant la marque « FREE GIRL » ; que la S. A. Sporazur Morris Sportwear ne rapporte pas la preuve que la S. A. FREE a pu avoir connaissance de l' usage qu' elle prétend avoir fait de la marque « FREE GIRL » dès son dépôt le 6 mars 1997 ou à partir de la publication du dépôt, le 11 avril 1997 ; que la S. A. Sporazur Morris Sportwear ne peut exciper de l' irrecevabilité de l' action de la S. A. FREE tenant au fait qu' elle aurait toléré l' usage pendant cinq années de la marque « FREE GIRL » ; que l' éventuelle exploitation par la S. A. Sporazur Morris Sportwear du signe litigieux n' a été portée à la connaissance de la S. A. FREE que par le courrier du 3 février 2003 ; que la S. A. FREE a engagé son action, le 22 juin 2004, avant toute forclusion au sens dudit article ;
Attendu que selon l' article L 711- 2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d' un signe de nature à constituer une marque s' apprécie à l' égard des produits désignés dans le dépôt et que les signes ou les dénominations sont dépourvus de caractère distinctif lorsqu' ils sont la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ; que la marque complexe « FREE » déposée la première, le 13 septembre 1995, par la S. A. FREE est distinctive pour désigner des vêtements dès lors que le signe litigieux free : un terme de langue anglaise évoquant la liberté ou la gratuité, procède d' un choix arbitraire du déposant et n' est ni nécessaire, ni générique, ni usuel pour désigner des pièces d' habillement de prêt- à- porter féminin ; que « l' abondance » de marques dans lesquelles figure le signe free pour désigner toutes espèces de produits ou services n' altère pas la caractère distinctif du signe choisi, en 1995, pour désigner des articles de prêt- à- porter féminin ; que l' association du vocable girl, purement descriptif, au vocable free, signe choisi pour constituer la marque déposée, le 13 septembre 1995, ne fait pas perdre à celui- ci sa signification propre et l' association de deux vocables ne constitue pas en elle- même un « tout indivisible » pourvu d' un sens spécifique ; que le signe FREE GIRL n' est qu' une déclinaison particulière de la marque « FREE » relativement à une ligne d' articles de prêt- à- porter féminin destinée à un public déterminé de fillettes et jeunes filles ; qu' un consommateur d' attention moyenne, familier du système de déclinaison des marques, est susceptible de confondre les marque « FREE » et « FREE GIRL » en croyant qu' elles ont une même origine ; que le risque de confusion pour un public ciblé, risque né de l' impression d' ensemble laissée par les marques respectives, est avéré dès lors que le public féminin auquel sont destinés les produits revêtus de marques s' attache davantage à la partie forte du signe, le vocable free qui évoque à lui seul une marque déterminée et beaucoup moins à la partie descriptive, le vocable girl perçu comme informatif désignant le public auquel est destinée la ligne d' articles de prêt- à- porter féminin ; que le contrat de licence exclusive de marque est révélateur à cet effet en ce qu' il concède la marque uniquement pour une ligne de vêtements destinée « aux enfants de 6 à 16 ans » pour l' exploitation de laquelle il ne pourra être fait usage que de la seule marque « FREE GIRL » entendue comme une déclinaison adaptée au public concerné de la marque principale « FREE » ;
Attendu que selon l' article L 711- 4 a) du code de la propriété intellectuelle « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée » ; que selon l' article L 713- 3 b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, s' il peut en résulter un risque de confusion, l' imitation d' une marque et l' usage d' une marque imitée, pour des produits identiques à ceux désignés dans l' enregistrement ; que la S. A. Sporazur Morris Sportwear en déposant, le 6 mars 1997, la marque « FREE GIRL » qui est une déclinaison et donc l' imitation de la marque « FREE » déposée antérieurement, le 13 septembre 1995, par la S. A. FREE a contrevenu aux textes visés ci- dessus ; que la marque « FREE GIRL » déposée par la S. A. Sporazur Morris Sportwear a justement été annulée et jugée contrefaisante, par les premiers juges ;
Attendu que la S. A. Sporazur Morris Sportwear en commercialisant des articles de prêt- à- porter féminin sous la marque « FREE GIRL » qui est également une imitation de la raison (dénomination) sociale de la S. A. FREE, qui a commencé son activité en 1984, et en créant ainsi une confusion dans l' esprit du public entre les deux entreprises se livrant à la même activité de diffusion d' articles de prêt- à- porter féminin, a commis des actes de concurrence déloyale et particulièrement de nature parasitaire en s' inscrivant dans le sillage de la S. A. FREE ; que ces agissements portant atteinte à un signe distinctif de l' entreprise : la dénomination sociale de la S. A. FREE, sont distincts des faits de contrefaçon de marque consistant dans l' apposition par la S. A. Sporazur Morris Sportwear d' une marque imitée sur les articles qu' elle commercialise ; que la réparation de ce préjudice sera assurée par l' allocation d' une somme de 10. 000  ;
Attendu que les premiers juges ont exactement apprécié l' étendue du préjudice subi par la S. A. FREE et résultant des faits de contrefaçon ; que la somme allouée en réparation « tous chefs de préjudice confondus » inclut la réparation à l' atteinte portée à la réputation commerciale de la S. A. FREE notamment auprès de la société des Magasins Galeries Lafayette et celle des pertes consécutives à la mise en sommeil partielle du contrat de licence exclusive de marque conclu avec la S. A. R. L. Les Acidulés ;
Attendu qu' en application de l' article L 714- 7 du code de la propriété intellectuelle, est irrecevable à agir en contrefaçon de marque le cessionnaire d' une marque qui n' a pas fait inscrire la cession au registre national des marques ; que la S. A. R. L. Les Acidulés n' a pas fait inscrire au registre national des marques le contrat de licence exclusive de marque en date du 21 janvier 2003 avant d' intervenir volontairement à l' instance principale engagée par la S. A. FREE et ne justifie pas l' avoir fait ultérieurement ; que cependant la S. A. R. L. Les Acidulés est fondée à se prévaloir sur le fondement de la responsabilité quasi- délictuelle du préjudice résultant pour elle des agissements fautifs de la S. A. Sporazur Morris Sportwear ; que celle- ci en assignant, le 4 juin 2004, uniquement la société des Magasins Galeries Lafayette en réparation de faits de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir exposé à la vente des articles de prêt- à- porter féminin argués faussement et abusivement de contrefaçon, et en provoquant par la menace d' une sanction pécuniaire importante (une somme de 150. 000  de dommages- et- intérêts ayant été réclamée) la rupture des relations commerciales entre la société des Magasins Galeries Lafayette et la S. A. R. L. Les Acidulés, son fournisseur, a causé à la S. A. R. L. Les Acidulés un préjudice certain ; qu' une attestation de l' expert- comptable de la S. A. FREE indique que la S. A. R. L. Les Acidulés avait réalisé avec la société des Magasins Galeries Lafayette un chiffre d' affaires de 240. 559 ht pour la période du mois d' octobre 2002 au mois d' avril 2004 ; que la S. A. R. L. Les Acidulés a été privée par l' effet du choix procédural de la S. A. Sporazur Morris Sportwear d' une chance sérieuse de poursuivre une relation commerciale déjà bien structurée ; qu' au vu des éléments de préjudice fournis par la S. A. R. L. Les Acidulés, observation faite que la prétendue étude de son préjudice n' a pas été faite par son expert- comptable mais émane d' elle- même (cf document non daté, ni même renseigné quant à l' identité de son auteur) et qu' aucun document comptable n' est fourni au titre de l' exercice 2004 qui a vu la rupture des relations commerciales et au titre des exercices suivants, il convient de fixer à 25. 000  le montant des dommages- et- intérêts ;
Attendu que la publication de la présente décision est de nature à contribuer à la réparation des préjudices subis par la S. A. FREE et par la S. A. R. L. Les Acidulés en restaurant leur réputation commerciale aux yeux des tiers ;
Attendu que l' équité commande de faire application de l' article 700 du code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à deux autres des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en cause d' appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d' Appel d' AIX en PROVENCE à la date indiquée à l' issue des débats, conformément à l' article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
Reçoit l' appel de la S. A. Sporazur Morris Sportwear comme régulier en la forme.
Rejette les conclusions déposées par la S. A. Sporazur Morris Sportwear, le 25 mars 2008 et écarte du débat les pièces 28 et 29 communiquées, le 26 mars 2008.
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu' il a débouté la S. A. FREE et la S. A. R. L. Les Acidulés de leur demande respective fondée sur la responsabilité quasi- délictuelle.
Y ajoutant, condamne la S. A. Sporazur Morris Sportwear à porter et payer 1- à la S. A. FREE la somme de 10. 000  à titre de dommages- et- intérêts pour les faits de concurrence déloyale avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et celle de 4. 000  au titre de l' article 700 du code de procédure civile et 2- à Maître Gérard X..., ès- qualités, la somme de 25. 000  à titre de dommages- et- intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et celle de 2. 000  au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la publication du présent arrêt dans deux revues ou périodiques au choix de la S. A. FREE et au frais de la S. A. Sporazur Morris Sportwear sans que le coût d' une insertion ne puisse dépasser 2. 500  ht.
Condamne la S. A. Sporazur Morris Sportwear aux entiers dépens de l' instance, dont distraction au profit de la S. C. P. d' Avoués Sylvie MAYNARD & Corine SIMONI et de la S. C. P. d' Avoués associés Philippe BLANC, Colette ANSELLEM- MIMRAN  Romain CHERFILS, sur leur affirmation de droit, en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT