T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 3ème section

07 / 10856
No MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2007

rendu le 23 Janvier 2008
DEMANDERESSES
S. A. THALGO TCH représentée par son Président Directeur Général, M. Jean- Claude X....
Domaine des CHATAIGNIERS
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
S. A. S PERRON RIGOT
9 rue Saint FIACRE
75002 PARIS
représentées par Me Patrice PINSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 47, Me Jean- Christophe GUERRINI,

Monsieur Christian de Z... DES A...

91630 MAROLLES EN HUREPOIX
représenté par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 07
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

A l'audience du 30 Octobre 2007
tenue en audience publique

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. Christian DES A... est un inventeur dans le domaine de l'esthétique et de l'épilation ; il a notamment déposé le 6 juillet 1987, une demande de brevet français no 87 09552 intitulé " Nouvelle composition épilatoire ". Ultérieurement, il a déposé d'autres demandes de brevets français et a obtenu l'extension de la protection de ses inventions à l'étranger.
Par contrat du 8 septembre 1989, M. DES A... a conclu avec la société PERIGOT, immatriculée au RCS de Paris sous le no 321 071 649 qu'il dirigeait, un contrat d'exploitation des brevets dont il est le titulaire. Par avenant du 21 juillet 1999, la licence a été étendue aux brevets étrangers délivrés depuis lors.
Par jugement du 19 juin 2003, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PERIGOT.
Dans le cadre de cette procédure collective, il a été étudié la possibilité de procéder à une continuation de la société PERIGOT par voie de cession.
Quatorze offres de reprise ont été adressées à l'administrateur judiciaire dont celle de la société TCH DEVA, filiale de la société THALGO TCH, sous la condition suspensive de la reprise des droits incorporels attachés aux marques et brevets exploités.
Après négociation sur le périmètre de la reprise, la société TALGO TCH, au nom de sa filiale adressait à l'administrateur judiciaire, sa proposition d'acquisition.
Par jugement du 21 juin 2004, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société PERIGOT à la société TECH DEVA devenue la société PERRON RIGOT et la cession du fonds de commerce a été conclue le 7 décembre 2004 avec effet rétroactif du 21 juin 2004.
Par acte du 24 septembre 2004, M. DES A... a cédé l'intégralité de ses marques à l'exception des marques BERINS à la société THALGO TCH avec effet rétroactif au 21 juin 2004 moyennant le prix de 121. 500 euros. Par un contrat du même jour, Monsieur DES A... a cédé à cette même société des brevets lui appartenant.
M. DES A... ayant, à partir du 12 janvier 2006, réclamé à la société PERRON RIGOT des redevances pour l'exploitation des brevets étrangers et cette dernière société considérant qu'elle a acquis les dits titres, la société TALGO TCH et la société PERRON RIGOT ont assigné selon la procédure à jours fixes M. DES A... aux fins de voir dire que le contrat conclu le 24 septembre 2004 a emporté la cession et le transfert de propriété au profit de la société TALGO TCH de tous les brevets délivrés dans le monde entier appartenant à la famille des brevets français no 85 09552, 95 09667 et 96 09668, ordonner le transfert de propriété des brevets précités, faire interdiction à M. DES A... de se prétendre propriétaire des dits titres et d'en faire usage, condamner M. DES A... à leur payer la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. DES A... plaide que le contrat de cession ne souffre pas interprétation ; la cession de brevet devant impérativement être constatée par écrit et le contrat ne visant que les quatre brevets français, elle ne peut pas emporter cession des titres étrangers qui restent des titres autonomes en vertu du principe de l'indépendance des titres de propriété industrielle ; de plus ces titres n'ont pas forcément le même périmètre de protection que celui du titre d'origine ; la cession ne fait nullement mention d'une exploitation mondiale des inventions protégées par les titres français ; la clause sur laquelle s'appuient les demanderesses pour fonder leur demande est une clause de style qui ne saurait être prise en compte dès lors qu'elle est contradictoire avec les autres stipulations ; la société THALGO a toujours été au courant de l'existence des brevets étrangers de M. DES A... car ils ont été listés par l'administrateur judiciaire mais elle ne revendique la propriété que de certains ; rien dans les discussions entre les parties, préalables à la cession ne permet d'étayer que la vente devait porter sur tous les brevets d'une même famille ; le prix de cession correspond à la valeur des brevets français qui avait été valorisé dans une fourchette de 301000 à 251000 euros ; postérieurement à la cession, la société THALGO n'a rien entrepris pour s'assurer le transfert des brevets étrangers à son nom.
Aussi, M. DES A... sollicite le débouté des demandes et l'allocation d'une somme de 10. 000 euros pour procédure abusive et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le différend porte sur l'objet de la cession intervenue le 24 septembre 2004 entre M. DES A... et la société TALGO TCH.
L'article 1 de cette convention qui définit cet objet est stipulé comme suit : " 1-1 par les présentes, le Cédant cède et transporte au Cessionnaire qui accepte, l'intégralité des droits de propriété et de jouissance qu'il détient sur les brevets pour le monde entier, sans exception ni réserve en ce, compris tous les droits des développements réalisés jusqu'à ce jour, en application des Brevets et plus particulièrement les produits dénommés " Cires Cristal ". La présente Convention est consentie et acceptée sans limitation territoriale, pour les pays couverts par les Brevets, et sans limitation dans les applications des brevets.
1. 2. en conséquence, le Cessionnaire devient propriétaire des Brevets pour les territoires et les applications mentionnées à l'article1. 1 ci- dessus et en a la jouissance pleine et entière à compter rétroactivement du 21 juin 2004, pouvant les exploiter ou en disposer comme bon lui semble et, si nécessaire, agir en contrefaçon.
En suite de la présente cession, le Cessionnaire acquittera, à compter rétroactivement du 21 juin 2004, tous les droits afférents aux Brevets et à leur maintien en vigueur ".
Sont annexés au contrat de cession :
- le brevet français no 85 02031 qui se rapporte à une nouvelle composition épilatoire, à son mode de préparation et à son mode d'emploi ;
- le brevet français no 87 09552 relatif à une nouvelle composition épilatoire ;
- le brevet français no 96 09667 relatif à des perfectionnements aux compositions épilatoires utilisables sans bande support ;
- le brevet français no 96 09668 relatif à des perfectionnements aux compositions épilatoires utilisables sans bande support.
Le tribunal relève que la stipulation 1 précitée ne mentionne pas précisément les brevets, objet de la cession.
Il convient en conséquence de rechercher :
- dans les autres stipulations du contrat,
- dans les négociations qui ont précédé la signature de la convention étant relevé que le préambule de celle- ci fait une référence expresse à ces négociations,
- dans l'attitude des parties après la signature,
quelle a été la volonté commune des cocontractants.
- dans les négociations préalables :
Le memorandum du 19 septembre 2003 transmis par l'administrateur judiciaire de la société PERIGOT mentionne que cette société était le leader français sur le marché des cires à épiler haut de gamme dont elle assurait elle- même la fabrication et qu'elle était présente dans plus de 25 pays étrangers, prévoyant à cette date 5 nouvelles implantations à l'étranger ; ce document mentionne également que la société PERIGOT disposait de clients importants aux USA.
Le 18 mai 2004, l'administrateur judiciaire de la société PERIGOT adressait un courrier à la société THALGO lui indiquant qu'il fallait qu'elle revoit son offre en " considération d'un périmètre de reprise incluant l'intégralité des éléments incorporels nécessaires à la poursuite de l'activité ", l'administrateur annexant une liste des brevets et des marques dont les extensions internationales des brevets français ; l'administrateur précisait également qu'il avait déposé une requête auprès du juge commissaire pour autoriser la société PERIGOT à acheter à M. DE A... l'ensemble des marques et brevets exploités par elle et listés.
Bien que l'administrateur ait informé les soumissionnaires du refus de M. DE A... de céder ses marques et brevets, la société TALGO TCH adressait le 28 mai 2004 à celui- ci une offre de reprise de la société PERIGOT " sous la condition suspensive de leur cession (marques et brevets exploités par la société PERIGOT) à THALGO TCH, holding du groupe, par leur propriétaire " suivant une estimation de ces droits incorporels à 400. 000 euros.
Le 21 juin 2004, le tribunal de commerce de Paris autorisait la cession de la société PERIGOT à la société TCH- DEVA, filiale de la société TALGO TCH tout en précisant que M. DE A... refusait toujours la cession des marques et brevets qu'il détenait.
Le 27 août 2004, M. DE A... écrivait à la société TALGO TCH à propos de la facture de redevances qu'il avait émise pour l'exploitation des marques et brevets pour la période du 22 juin au 31 juillet 2004 et que celle- ci avait refusé de payer en raison du projet de rachat en cours de négociation.
Le 28 août 2004, M. DE A... adressait un nouveau courrier à M. X..., PDG de THALGO faisant état d'une part d'un accord de licence conformément au jugement du tribunal de commerce (M. DE A... s'étant engagé à allonger le délai de préavis en cas de résiliation de la licence) et d'autre part du projet de cession des brevets et marques moyennant une somme de 400. 000 euros proposé par THALGO et d'un contrat de prestation de services de deux ans et des royalties de 3 % sur le Chiffre d'affaire nouveau.
Le 4 septembre 2004 M. DE A... écrivait encore à M. X... pour lui faire le point de leurs discussions et notamment de son intention de conserver les marque BERINS, No1 de BERINS, s'agissant d'un nom patronymique de sa famille ;
Le 24 septembre 2004, M. DE A... cédait à la société THALGO TCH des marques pour le prix de 121 500 euros HT et des brevets pour le prix de 250. 000 euros HT ;
Ce même jour, M. DE A... signait avec la société PERRON RIGOT un contrat de prestation de service par lequel il s'engageait à réaliser à titre exclusif au nom et pour le compte de cette société des travaux de recherche et de développement pour l'exploitation des nouveaux produits en application des brevets cédés par le prestataire à la société mère de la société PERRON RIGOT et d'autre part pour la conception et la fabrication de nouvelles compositions épilatoires pour lesquelles le bénéficiaire pourrait déposer un ou plusieurs brevets. Dans cette hypothèse, il était prévu le versement jusqu'au 31 décembre 2011 à M. DE A... d'un taux de redevance sur le chiffre d'affaires réalisé à partir des brevets ainsi déposés. La société PERRON RIGOT conservait la propriété des résultats de recherches pour le monde entier.
En conclusion, ces éléments démontrent que l'activité principale de la société PERIGOT était la fabrication et la commercialisation de cires à épiler ; qu'elle avait une activité à l'étranger et que malgré son refus initial, M. DE A... a cédé à la société THALGO TCH des marques et des brevets, l'acquisition de ce portefeuille de titres de propriété industrielle étant une condition posée par la société THALGO TCH pour le rachat de la société PERIGOT ; que M. DE A... a continué après la cession à travailler pour la société PERRON RIGOT dans la recherche et le développement de ces cires à épiler sans réclamer aucun paiement de redevances.
- sur les autres clauses du contrat :
Dans le préambule figurent uniquement les quatre brevets français annexés à la convention ; ces quatre titres portent sur un même produit (les cires épilatoires).
L'article 1-1 du contrat porte la mention ainsi que rappelé précédemment " pour le monde entier, sans exception ni réserve " ; la clause 2-3 rappelle que M. DE A... a consenti préalablement à la cession, " pour les territoires et les applications mentionnées à l'article 1-1..., les licences des brevets... ", ce rappel faisant référence au contrat de licence conclu par la société PERIGOT et portant sur les brevets français et leurs extensions internationales dont M. DE A... était titulaire.
Il est donc fait mention dans le contrat d'un périmètre des titres cédés plus large que le territoire national.
- sur l'attitude des parties après la cession :
Il n'est pas contesté que postérieurement à la cession :
- la société TALGO TCH n'a entamé aucune démarche pour le transfert de propriété des titres étrangers dont elle réclame la propriété aujourd'hui ;
- M. DE A... n'a régularisé aucun contrat de licence d'exploitation avec la société PERRON RIGOT pour l'exploitation de ses brevets étrangers, cette dernière ne pouvant reprendre les engagement contractuels de la société PERIGOT, quatre brevets français de M. DE A... ayant été cédés à sa maison- mère ;
- M. DE A... n'a émis aucune facture de redevances pour l'exploitation des dits titres postérieurement à la cession alors d'une part qu'il en émettait régulièrement avant celle- ci auprès de la société PERIGOT et d'autre part qu'il était au courant de l'activité de la société PERON RIGOT puisqu'il poursuivait une activité de recherche au sein de celle- ci ;
- ce n'est qu'en 2006, alors que la société PERON RIGOT a refusé d'honorer une facture relative au contrat de prestation de services que M. DE A... a émis des factures relatives aux redevances restant dues pour l'exploitation à l'étranger des brevets présentement revendiqués ;
- M. DE A... ne justifie pas pendant la période postérieure à la cession avoir assuré le paiement des annuités de maintien des titres dont la propriété est présentement revendiquée.
Enfin, il est produit aux débats une lettre du 12 décembre 2004 de M. DE A... à un salarié de la société PERON RIGOT à propos d'un litige sur la validité d'un des brevets français (no 87 09552) dans lequel écrit : " il faut par ailleurs tenir compte du brevet à l'export, de celui obtenu aux USA et d'un autre brevet français déposé en 1988 concernant les cires thermoplastiques. Enfin, je crois que nous faisons plus ou moins 70 % de notre chiffre d'affaires Instituts avec les " sans bandes ".
*sur l'étendue du transfert de propriété :
Au vu des éléments rappelés ci- avant, le tribunal considère que M. DE A... a cédé à la société THALGO TCH les trois brevets français expressément cités dans la préambule du contrat ainsi que leurs extensions étrangères (le brevet 85 02031 appartenant à la société PERIGOT et donc à la société THALGO TCH et non à M. DE A... comme inscrit par erreur dans l'acte de cession) ces brevets se rapportant à des inventions portant sur les cires épilatoires.
En effet, la société THALGO TCH démontre qu'elle a toujours entendu acquérir l'ensemble des droits incorporels liés à l'activité de la société PERIGOT ; que cette dernière étant leader dans le domaine des cires épilatoires et ayant une activité à l'export, elle a entendu acquérir les brevets et les marques se rapportant à cette activité pour pouvoir l'exercer dans le monde entier
Les clauses contractuelles sont en parfaite cohérence avec cette volonté : la clause 1-1 fait bien référence à l'acquisition " de l'intégralité des droits de propriété et de jouissance sur les brevets pour le monde entier en ce compris les développements réalisés à ce jour en application des brevets et plus particulièrement des produits dénommés " Cires Cristal " ". La clause 2-2 rappelle que M. DE A... avait consenti une licence sur les brevets en cause à la société PERIGOT. La clause 4. 1 fait état de la remise de tous les documents se rapportant aux brevets, à leurs application, et au savoir- faire qui leur sont relatifs. L'article 8-2 prévoit également que les frais relatifs aux frais d'inscription au registre national des brevets et aux autres organismes concernés par les territoires et les applications visés à l'article 1-1 sont à la charge de la société THALGO TCH.
Si M. DE A... jusqu'en septembre 2004 s'était refusé à la cession de ses marques et brevets, il a modifié sa position initiale puisqu'il a accepté après le jugement du tribunal de commerce, après négociation, la vente de la plus grande partie de ses marques et des brevets relatifs aux cires épilatoires.
Il ressort clairement de son attitude postérieure à la cession qu'il a entendu cédé ses brevets tant français qu'à l'étranger. Après septembre 2004, il n'a régularisé aucun contrat de licence avec la société PERRON RIGOT ni émis de facture alors qu'il l'avait fait pour la période du 22 juin 2004 au 31 juillet 2004 à une époque où la cession conclue avec effet rétroactif n'avait pas encore été signés. Dans son courrier de décembre 2004, il savait parfaitement que la société PERRON RIGOT commercialisait des cires épilatoires à l'export et que cela n'était possible que grâce à la cession des brevets étrangers. Il ne justifie d'ailleurs nullement avoir supporté les frais de maintenance de ces titres.
Enfin, il y a lieu de relever que les prix de cession des marques et brevets sont en parfaite cohérence avec l'estimation qu'en avait faite la société THALGO TCH lors de son offre de reprise et lors de son offre au cours des négociations avec M. DE A.... En effet, elle avait estimé l'ensemble des droits de marques et de brevet à 400. 000 euros et a acquis de M. DE A... un portefeuille légèrement incomplet pour la somme de 371. 500 euros.
M. DE A... soutient qu'en application du principe d'indépendance des titres de propriété industrielle et de l'obligation d'écrit pour la cession des brevets, la cession du 24 septembre 2004 ne peut pas viser les brevets étrangers qui n'y sont pas mentionnés expressément.
Le tribunal relève que le formalisme de l'écrit est en l'espèce respecté puisque le contrat du 24 septembre 2004 est écrit ; que ce formalisme ne saurait s'interpréter comme imposant la désignation expresse des titres cédés ; qu'au surplus s'agissant de titres étrangers (US, canadien et espagnol) on peut s'interroger sur l'application de l'article L 613-8 du Code de Propriété Intellectuelle à leur cession ; que si effectivement ces trois titres sont indépendants des brevets français, ils protègent tous la même invention ainsi que le relève M. DE A... dans son courrier de décembre 2004 précité et sont donc indispensables pour la commercialisation sur ces territoires des cires conçues et fabriquées par la société PERRON RIGOT comme antérieurement par la société PERIGOT.
M. DE A... ne saurait faire une interprétation stricte des clauses du contrat de cession alors que celui- ci est manifestement erroné s'agissant de l'un des brevets français qui ne lui appartenait pas.
*sur les autres demandes :
La société THALGO TCH étant titulaire des brevets délivrés dans le monde entier appartenant à la famille des brevets no 85 02031, no 87 095552, no 96 09667 et no 96 09668, il y a lieu d'ordonner ainsi qu'elle le demande le transfert de propriété du brevet espagnol issu du brevet européen des brevets du 16 juin 1988 sous le no 884001503. 3, du brevet US délivré le 13 octobre 1992 sous le no 5 514 919 et du brevet canadien délivré le 29 juillet 1997 sous le no 1 339 084 avec le concours de M. DE A... et ce, sous astreinte.
Afin que la société THALGO TCH jouisse librement de la propriété des titres précités, il y a lieu d'interdire sous astreinte à M. DE A... d'en faire usage.
Compte- tenu de la nature de la décision et de l'urgence à arrêter la commercialisation par M. DE A... de produits concurrents à ceux de la société PERRON RIGOT, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
L'équité commande en outre d'allouer aux société demanderesses une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Dit que par le contrat du 24 septembre 2004, M. Christian de Z... de A... a cédé à la société THALGO TCH, l'ensemble des brevets délivrés dans le monde entier sur la base de la priorité des brevets français no 85 02031, no 87 09552, No 96 08667 et notamment le brevet espagnol issu du brevet européen délivré le 16 juin 1988 sous le no 884001503. 3, du brevet US délivré le 13 octobre 1992 sous le no 5 514 919 et du brevet canadien délivré le 29 juillet 1997 sous le no 1 339 084 ;
Dit que M. DE A... devra apporter son concours pour la régularisation du transfert de propriété des titres précités auprès des offices de brevets concernés et ce, sous astreinte de 1500 euros par jour passé le délai de 2 mois après la présente décision ;
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
Interdit à M. DE A... de faire usage des brevets précités tant en France qu'à l'étranger sous peine de dommages et intérêts ;
Condamne M. DE A... à payer aux sociétés demanderesses une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens,
Fait et Jugé à Paris, le 23 janvier 2008,
LE GREFFIER LE PRESIDENT