3ème chambre 1ère section
Assignation du :
10 Février 2006

rendu le 04 Décembre 2007
DEMANDERESSE
S. A. R. L. SILVERSAN HEALTHCARE TECHNOLOGIES
84 route de Strasbourg
67500 HAGUENAU
représentée par Me Martine KARSENTY RICARD- SELARL J. P. KARSENTY & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 156

Monsieur Bertram Y...

75019 PARIS
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J. 09
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier

A l' audience du 15 Octobre 2007
tenue en audience publique

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Bertram Y... qui était associé et gérant de la société Silversan Healthcare Technologies jusqu' au 18 juillet 2003, a déposé la marque " Silversan " :
- le 12 juillet 2002 auprès de l' INPI sous le no 02 3174106 pour les classes 1, 5 et 11,
- le 6 janvier 2003 auprès de l' OHMI et enregistrée le 27 avril 2004 sous le no 003010188 dans les produits de la classe 1, 5 et 11 de la classification internationale,
- le 7 janvier 2003 auprès de l' OMPI et enregistrée sous le no 796 448 pour les produits de la classe 5 de la classification internationale pour le Japon et Monaco,
- le 10 janvier 2003 auprès de l' United States Patent and Trademark office sous le no 78- 201. 993 et enregistrée le 17 août 2004 sous le no 2. 874. 341 pour les produits de la classe 5 de la classification internationale.
Suivant contrat de cession signé les 2 et 20 septembre 2004, Monsieur Y... a cédé à la société Silversan Healthcare Technologies la marque française " Silversan ".
Estimant que Monsieur Y... avait déposé frauduleusement les marques SILVERSAN, la société Silversan Healthcare Technologies l' a fait assigner par acte du 10 février 2006 afin d' obtenir le transfert à son profit des marques communautaire et internationales " SILVERSAN " ainsi que l' indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2006, la société Silversan Healthcare Technologies demande au Tribunal sous le bénéfice de l' exécution provisoire :
de débouter Monsieur Y... de ses demandes,
de constater que Monsieur Y... accepte le transfert des marques communautaire et internationales " SILVERSAN ", et d' ordonner en conséquence le transfert de ces marques à la société Silversan,
d' ordonner la transmission du jugement à intervenir au Registre National des Marques à l' INPI ainsi qu' aux registres communautaire et international, et de dire que la transcription dudit jugement pourra être effectuée sur présentation d' une copie exécutoire,
d' ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 revues ou journaux au choix de la société requérante, aux frais avancés de Monsieur Y... sans que le coût de chaque insertion n' excède la somme de 3. 500 euros,
de condamner Monsieur Y..., outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes suivantes :
- 100. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépôt frauduleux des marques " Silversan ",
- 10. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que Monsieur Y... a déposé frauduleusement les marques " SILVERSAN " puisqu' il a fait ces dépôts en son nom personnel alors que la société Silversan Healthcare Technologies était déjà immatriculée, sans l' accord de cette société et dans le seul but de les monnayer par la suite, tout en sachant que l' activité de la société Silversan serait gênée faute pour elle d' être titulaire de ces marques.
Elle fait valoir que n' étant pas titulaire des marques " SILVERSAN " composées de sa dénomination sociale, elle n' a pu commercialiser ses produits sous la dénomination SILVERSAN et ne peut plus utiliser la marque " SILVERSAN " aux Etats- Unis puisqu' une autre société utilise cette dénomination sans son accord, ce qui entraîne une dévalorisation de ses produits.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 janvier 2007, Monsieur Y... sollicite du Tribunal qu' il :
lui donne acte de ce qu' il ne s' oppose pas au transfert des marques communautaire, américaine et internationale " SILVERSAN " à la société Silversan Healthcare Technologies,
ordonne le transfert des marques communautaire, américaine et internationale " SILVERSAN " à la société Silversan Healthcare Technologies,
ordonne la transmission du jugement à intervenir au Registre National des Marques à l' INPI ainsi qu' aux registres communautaire et international et dire que la transcription dudit jugement pourra être effectuée sur présentation d' une copie exécutoire,
mette à la charge de la société Silversan Healthcare Technologies tous les frais afférents à cette cession,
condamne la société Silversan Healthcare Technologies, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes suivantes :
- 5. 416, 66 euros au titre des frais qu' il a engagés pour déposer et renouveler les marques communautaire, américaine et internationale,
- 10. 000 euros à titre d' amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 5. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il soutient avoir déposé les marques communautaire et internationales de bonne foi, dans l' intérêt de la société Silversan, afin de pouvoir bénéficier de l' antériorité, de la facilité et du moindre coût lié à l' extension de la marque française à l' international, et sans que la société Silversan n' ait été gênée dans l' exercice de son activité commerciale.
Il fait valoir qu' il ne s' est jamais opposé à la cession des marques au profit de la société Silversan et sollicite le remboursement des frais qu' il a engagés pour leur dépôt et leur renouvellement.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2007.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur les demandes de la société Silversan Healthcare Technologies :
- sur la demande de transfert des marques communautaire, internationale et américaine :
Monsieur Bertram Y... a déposé la marque " Silversan " :
- le 12 juillet 2002 auprès de l' INPI sous le numéro 02 3174106 pour les produits des classes 1, 5 et 11,
- le 6 janvier 2003 auprès de l' OHMI qui a été enregistrée le 27 avril 2004 sous le numéro 003010188 pour les produits des classes 1, 5 et 11, et sur priorité de la marque française no 023174106,
- le 7 janvier 2003 auprès de l' OMPI qui a été enregistrée sous le numéro 796 448 pour les produits de la classe 5 pour le Japon et Monaco, et sur priorité de la marque française no 023174106,
- le 10 janvier 2003 auprès de l' United States Patent and Trademark office sous le no 78- 201. 993 et enregistrée le 17 août 2004 sous le no 2. 874. 341 pour les produits de la classe 5 de la classification internationale, et sur priorité de la marque française no 023174106.
Les parties étant d' accord sur ce point, il convient d' ordonner le transfert des marques communautaire, américaine et internationale " Silversan " à la société Silversan Healthcare Technologies.
Il y a lieu d' ordonner la transcription de cette décision en marge du Registre National des Marques et des registres communautaire et international, sur réquisition du Greffier, dans le mois suivant la signification du jugement, une fois celui- ci devenu définitif, ou à défaut par la partie la plus diligente dans les mêmes délais et conditions.
Les frais afférents à ce transfert de marques seront à la charge de la société Silversan Healthcare Technologies qui en est la bénéficiaire.
- sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l' article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l' homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
En l' espèce, il ressort des explications des parties que Messieurs A..., Y... et B... ont créé le 30 juillet 2002 la société Silversan Healthcare Technologies.
Par mail du 29 juillet 2002, Monsieur Y... a indiqué que la marque " Silversan " et " silversan. com " appartenaient à la société sans aucun contrat supplémentaire.
Par courrier du 6 juin 2003, Monsieur Y... a proposé à Monsieur Heinz A..., associé majoritaire au sein de la société Silversan Healthcare Technologies, de transmettre à ladite société la marque " Silversan " pour un euro et lui a demandé de faire de même pour les brevets qu' il avait demandés.
Le 16 juillet 2003, Monsieur Y... a donné mandat à Monsieur Christian D...ou Madame Laurence E..., Avocats, pour procéder auprès du RNM à la correction de l' erreur matérielle visant à remplacer le nom du déposant Monsieur Bertram Y... par Silversan Healthcare Technologies s' agissant de l' enregistrement de la marque française " Silversan " no 023174106 du 12 juillet 2002.
Lors de l' assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 18 juillet 2003, Monsieur Y... a été révoqué de ses fonctions de gérant par les deux autres associés de la société Silversan Healthcare Technologies, Messieurs Heinz A... et Jürgen B..., ce dernier étant nommé en remplacement en qualité de gérant.
Suivant acte de cession du 18 juillet 2003, Monsieur Y... a cédé à Monsieur Heinz A... 23 parts sociales qu' il détenait au sein de la société Silversan Healthcare Technologies.
Il ressort des statuts mis à jour au 18 juillet 2003 produits aux débats que Monsieur Y... a cédé le même jour le reste de ses parts sociales, soit 3 parts sociales, à Monsieur Jürgen B....
Le 30 juillet 2003, Madame Laurence E..., Avocat, a déposé auprès de l' INPI une demande de rectification visant à remplacer le déposant Monsieur Bertram Y... par Silversan Healthcare Technologies pour la marque française " Silversan " no 023174106 du 12 juillet 2002.
Il ressort d' un courrier du 30 septembre 2003 que Monsieur Y... a offert de transférer les marques communautaire et internationale à la société Silversan Healthcare Technologies moyennant le paiement des frais, y compris les frais d' avocats, et des formalités s' y rattachant.
Par lettre du 8 octobre 2003, Monsieur Jürgen B..., soit le nouveau gérant de la société Silversan Healthcare Technologies, a demandé à Monsieur Y... de prendre les mesures nécessaires afin que les droits des marques " Silversan " au Japon ne se périment pas et que ces marques soient transférées au profit de sa société.
Le 9 octobre 2003, Monsieur Y... a retiré sa proposition de céder à la société Silversan Healthcare Technologies les marques communautaire et internationales " Silversan " moyennant la prise en charge des frais s' y rattachant.
Le 28 juin 2004, Monsieur Y... a informé Monsieur A... que la marque française " Silversan " avait été cédée à la société Silversan Healthcare Technologies et lui a proposé de céder la marque internationale (UE, Japon et Etats- Unis) moyennant le remboursement des frais d' enregistrement estimés à 5. 000 euros et des frais administratifs estimés forfaitairement à 1. 000 euros.
Le 6 août 2004, Monsieur F..., conseil en propriété industrielle de la société Silversan Healthcare Technologies, a demandé à Monsieur Y... de transmettre à cette société les marques française, communautaire, internationale et américaine ainsi que le nom de domaine " silversan. com " en refusant de lui racheter ses droits estimant qu' il s' agissait de dépôts frauduleux.
Le 2 septembre 2004, Monsieur Y... a renvoyé à Monsieur F...le contrat de cession de la marque française signé et fait parvenir un projet de cession des marques internationales " Silversan " moyennant le remboursement des frais d' enregistrement et administratifs.
Suivant contrat de cession signé les 2 et 20 septembre 2004, Monsieur Y... à cédé à la société Silversan Healthcare Technologies la propriété de la marque française " Silversan " déposée le 12 juillet 2002 et enregistrée sous le no 023174106 en classes internationales 1, 5 et 11, moyennant la somme d' un euro.
Le 7 septembre 2004, Monsieur F...a informé Monsieur Y... du refus de la société Silversan Healthcare Technologies de prendre en charge des frais d' enregistrement et administratifs estimant les avoir déjà payés par chèque du 19 février 2003.
Le 14 septembre 2004, Monsieur Y... a transmis à Monsieur F...les factures du cabinet Beau de Loménie justifiant sa demande à hauteur de 5. 000 euros, ces factures étant postérieures à la signature du protocole transactionnel du 28 juillet 2003.
Il ressort de l' ensemble de ces éléments que la société Silversan Healthcare Technologies était au courant, postérieurement aux dépôts, des marques déposées par Monsieur Y... et que Monsieur Y... avait proposé de céder à la société ces marques sous certaines conditions de remboursement de frais.
Si Monsieur Y... a cédé la marque française " Silversan " suivant contrat de cession signé le 2 et 20 septembre 2004, il avait dès le 16 juillet 2003 donné mandat à un conseil pour changer le nom du déposant de cette marque auprès de l' INPI et il l' a cédé au prix d' un euro.
Il ressort par ailleurs d' un courrier du cabinet Beau de Loménie à Monsieur Y... du 9 décembre 2002 que les marques communautaire, internationale et américaine sont fondées sur la priorité de la marque française et ce afin de pouvoir bénéficier de l' antériorité, de la facilité et du moindre coût lié à l' extension de la marque française à l' international.
Le fait que Monsieur Y... sollicite le remboursement des frais d' enregistrement des marques litigieuses n' établit pas qu' il n' a effectué ces dépôts que dans le but de les monnayer par la suite.
Monsieur Jürg G..., directeur commercial de la société Plaston, a attesté le 13 juillet qu' il doit commercialiser les produits de la société Silversan Healthcare Technologies sous la dénomination " Ionic Silver Stick " et non sous la marque " Silversan " faute pour ladite société d' en être titulaire.
La plaquette de la société Heissner, non traduite, n' établit pas qu' elle a préféré modifier le nom du produit de la société Silversan en " Aqua Fresh " pour éviter toute difficulté avec Monsieur Y....
Si les produits commerciaux utilisent le procédé Silversan, il n' est pas établi qu' il s' agisse de produits identiques ayant pu être commercialisés par deux sociétés différentes sous la même marque Silversan.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que la société Silversan Healthcare Technologies a été gênée dans la commercialisation de son produit du fait des dépôts de marques faits par Monsieur Y..., qu' elle a perdu des parts de marché, d' autant qu' elle est titulaire de la marque française en vertu du contrat de cession signé les 2 et 20 septembre 2004.
La société Silversan Healthcare Technologies n' établit donc pas que Monsieur Y... a déposé les marques " Silversan " en fraude de ses droits ce qui lui aurait causé un préjudice si bien qu' il convient de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts et de publication judiciaire.
2. Sur les demandes de Monsieur Bertram Y... :
Les notes de débit no 5016118, 5012122, 5016119, 5016022, 5016048 et 5016114 émises par le cabinet Beau de Loménie, qui a déposé les marques communautaire et internationale, pour la période du 5 novembre 2003 au 23 septembre 2004 s' élèvent à la somme totale de 5. 416, 66 euros TTC. Ces factures correspondent aux frais et honoraires pour l' enregistrement des marques communautaire et internationales transférées à la société Silversan Healthcare Technologies, et sont postérieures au chèque d' un montant de 4. 701, 01 euros émis le 19 février 2003 et tiré sur le compte de cette société.
La société Silversan Healthcare Technologies sera dès lors condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 5. 416, 66 euros TTC au titre des frais engagés pour l' enregistrement des marques communautaire, américaine et internationale.
Monsieur Y... n' établissant pas que la société Silversan Healthcare Technologies a agi de mauvaise foi ou dans l' intention de lui nuire compte tenu de la longueur des échanges et des changements d' avis de Monsieur Y... avant d' accepter de transférer à ladite société les marques " Silversan ", il convient de le débouter de sa demande de d' amende civile et de dommages et intérêts
3. Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l' article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l' affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté.
Au vu des circonstances de l' espèce, et la société Silversan Healthcare Technologies et Monsieur Y... succombant partiellement en leurs demandes, il convient de faire masse des dépens qui seront supportés par moitié par chaque partie.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l' intégralité des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. La société Silversan Healthcare Technologies et Monsieur Y... seront donc déboutés de leurs demandes d' indemnités au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Ordonne le transfert au profit de la société Silversan Healthcare Technologies des marques suivantes déposées par Monsieur Bertram Y... :
- la marque " Silversan " déposée le 6 janvier 2003 auprès de l' OHMI et enregistrée le 27 avril 2004 sous le numéro 003010188 dans les produits de la classe 1, 5 et 11 de la classification internationale,
- la marque " Silversan " déposée le 7 janvier 2003 auprès de l' OMPI et enregistrée sous le no 796 448 pour les produits de la classe 5 de la classification internationale pour le Japon et Monaco,
- la marque " Silversan " déposée le 10 janvier 2003 auprès de l' United States Patent and Trademark office sous le no 78- 201. 993 et enregistrée le 17 août 2004 sous le no 2. 874. 341 pour les produits de la classe 5 de la classification internationale,
Dit que la présente décision sera inscrite en marge du Registre National des Marques et des registres communautaire et international, sur réquisition du Greffier, dans le mois suivant la signification du jugement et une fois celui- ci devenu définitif, et à défaut autorise la partie la plus diligente à y faire procéder dans les mêmes délais et conditions,
Dit que les frais afférents à ce transfert seront à la charge de la société Silversan Healthcare Technologies,
Condamne la société Silversan Healthcare Technologies à payer à Monsieur Bertram Y... la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES (5. 416, 66 euros) TTC au titre des frais engagés pour l' enregistrement des marques communautaire, américaine et internationale,
Déboute la société Silversan Healthcare Technologies de ses demandes de dommages et intérêts, de publication judiciaire et d' indemnité au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute Monsieur Bertram Y... de ses demandes d' amende civile, de dommages et intérêts, et d' indemnité au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Ordonne l' exécution provisoire de la présente décision,
Fait masse des dépens et dit qu' ils seront supportés par moitié par la société Silversan Healthcare Technologies d' une part et par Monsieur Bertram Y... d' autre part,
Accorde à Maître Nathalie ALLER, Avocat, le bénéfice des dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 04 DÉCEMBRE 2007
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT