JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
3ème chambre
2ème section
No RG 20/10415
No Portalis 352J-W-B7E-CTBOE
No MINUTE :
Assignation du :
23 Octobre 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2022
DEMANDERESSE
Société SIGNIFY NORTH AMERICA CORPORATION
[Adresse 1]
[Adresse 5] ( ETATS-UNIS)
représentée par Maître Sabine AGE et Maître Caroline LEVESQUE de la SELARL PSitA Avocats, membres de l'AARPI HOYNG ROKH MONEGIER , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ASLED
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1595
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Catherine OSTENGO, Vice-présidente
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

A l'audience du 24 Mars 2022, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 13 Mai 2022.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Signify se présente comme pionnier et leader mondial dans le domaine de l'éclairage, en particulier dans celui des éclairages à base de diodes électrolumines-centes, ou light-emitting diodes (LED).
La société Signify North America Corporation (ci-après SNAC) est la filiale américaine du groupe Signify.
Elle est titulaire du brevet d'invention européen no 1 234 140 B2 (ci-après EP 140) intitulé « systèmes et procédés de génération et de modulation des conditions d'éclairage », issu d'une demande internationale no WO 2001/036864, déposée le 20 novembre 2000 par la société américaine Color Kinetics et publiée le 25 mai 2001.
La société ASLED est une société française qui a pour activité le commerce de gros d'appareils d'éclairage qu'elle vend sous sa marque ASLED.
Ayant découvert que la société ASLED commercialisait des produits contrefaisant selon elle les revendications de son brevet EP 140, la société SNAC, précédemment autorisée par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 septembre 2020 a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ASLED qui se sont déroulées le 24 septembre 2020.
Puis par acte signifié le 24 octobre 2020, elle a fait assigner la société ASLED devant ce tribunal aux fins de voir juger que celle-ci a commis des actes de contrefaçon en important, détenant, offrant à la vente et vendant en France :
- les produits TECNO 10W, TECNO 10WS reproduisant les caractéristiques des revendications no 1, 2, 3, 7, 9, 11, 21, et 23 de son brevet
- les produits CALIPSO, SWING CTC et Zigbee, et BAGAD reproduisant les caractéristiques des revendications no 21, et 23 de son brevet.

Suivant dernières conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, la société SNAC demande au juge de la mise en état de :
Vu l'article 10 du code civil, les articles L. 615-5 et L.615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, les articles 70, 788, 789 et 798 du code de procédure civile,
A titre principal,
-DÉCLARER la société ASLED irrecevable en ses demandes en nullité des revendications no 4, 8, 10, 12 et 19 du brevet européen no 1 234 140 ;
-DÉCLARER la société Signify North America Corporation recevable en ses demandes formées dans ses conclusions du 24 mars 2021 et du 16 octobre 2021 ;
-ORDONNER à la société ASLED de fournir, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, dès signification de la décision à intervenir, une déclaration, certifiée par son commissaire aux comptes ou par un expert-comptable indépendant, rapportant les quantités de l'ensemble des références des produits TECNO 10W, TECNO 10WS, CALIPSO, SWING, BAGAD, SALSA, DISCO, SKA, FOLK, BEBOP, BEBOP SEERA, HIP HOP, BLUES et BLUES SEERA, POP, SAMBA, TANGO, TIMBA et TWIST importés et vendus en France ou depuis la France du 1 er octobre 2015 au 20 novembre 2020, ainsi que les prix de vente annuels moyens hors taxes de chacun de ces produits ;
-SE RÉSERVER de liquider l'astreinte ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
-DÉBOUTER la société ASLED de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER à la société ASLED de fournir, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, dès signification de la décision à intervenir, une déclaration, certifiée par son commissaire aux comptes ou par un expert-comptable indépendant, rapportant les quantités de l'ensemble des références des produits TECNO 10W, TECNO 10WS, CALIPSO, SWING, BAGAD, SALSA, DISCO, SKA, FOLK, BEBOP, BEBOP SEERA, HIP HOP, BLUES et BLUES SEERA, POP, SAMBA, TANGO, TIMBA et TWIST importés et vendus en France ou depuis la France du 1 er octobre 2015 au 20 novembre 2020 ainsi que les prix de vente annuels moyens hors taxes de chacun de ces produits ; et dire que la communication de ces informations se fera dans le cadre d'un cercle de confidentialité auquel participeront les avocats des parties et deux représentants de sociétés du groupe Signify ;
-SE RÉSERVER de liquider l'astreinte ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER la société ASLED à payer la société Signify North America Corporation la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société ASLED aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 23 mars 2022 la société ASLED demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 4, 5, 31 et 70 du code de procédure civile, L.615-5-2 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l'article 8 de la Directive 2004/48, L. 152-4 et R.153-1 du Code de commerce,
Sur l'irrecevabilité des demandes additionnelles,
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes additionnelles en contrefaçon présentées dans les conclusions en date du 24 mars 2021 et du 16 octobre 2021en ce qu'elles ne présentes pas de lien suffisant avec la demande initiale présentée dans la demande initiale ;
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en nullité,
A titre principal,
- DIRE ET JUGER irrecevables les demandes additionnelles en contrefaçon présentées dans les conclusions en date du 24 mars 2021 et du 16 octobre 2021en ce qu'elles ne présentes pas de lien suffisant avec la demande initiale présentée dans la demande initiale ;
DIRE ET JUGER que le juge de la mise en état n'est pas saisi de conclusions claires et précises de la part de la société SIGNIFY NORTH AMERICA CORPORATION ;
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la société ASLED a intérêt à agir en nullité du brevet EP 1 234 140 ;
- DIRE ET JUGER que l'action reconventionnelle en annulation des revendications 2, 4, 8, 10, 12 et 19 du brevet EP 1 234 140 a un lien suffisant avec l'action en contrefaçon diligentée à titre principal par la société SIGNIFY NORTH AMERICA CORPORATION au fond ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la société SIGNIFY NORTH AMERICA CORPORATION de sa demande visant à l'irrecevabilité de l'action reconventionnelle en annulation des revendications 2, 4, 8, 10, 12 et 19 de la partie française du Brevet européen EP 1 234 140 ;
Sur les demandes au titre du droit à l'information
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que les demandes de la société SIGNIFY NORTH AMERICA CORPORATION sont infondées ;
En conséquence,
- DEBOUTER purement et simplement la société SIGNIFY NORTH AMERICA CORPORATION de l'ensemble de ses demandes au titre du droit à l'information ;
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que les mesures au titre du droit à l'information :
- ne pourront concerner que la période allant du 25 septembre 2020 au 20 novembre 2020 pour les produits argués de contrefaçon référencés TEC10W et TEC10WS ;
- ne pourront concerner que la période allant du 24 mars 2016 au 20 novembre 2020 pour les produits argués de contrefaçon référencés FOLK, BEBOP, BEBOP SEERA, SALSA, DISCO, SKA ;
- ne pourront concerner que la période allant du 7 octobre 2016 au 20 novembre 2020 pour les produits argués de contrefaçon référencés HIP HOP, TANGO, TWIST, BLUES, BLUES SEERA, POP, SAMBA, TIMBA et SAMBA ;
- ne sauraient couvrir les prix des références visées ;
- seront, en tout état de cause, exclusivement limitées à la seule communication par la société ASLED d'une liasse de déclarations, comprenant une déclaration individuelle pour chacune des références de produits argués de contrefaçon, à un huissier de Justice de son choix, qui devra mettre sous scellés ladite liasse et la garder par devers-lui en en préservant la confidentialité jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au fond, le cas échéant, sur l'existence de la contrefaçon du Brevet EP 1 234 140, auquel cas, l'huissier devra alors communiquer à la société SNAC les seules déclarations relatives aux références de produits qui auront été reconnues comme contrefaisantes afin qu'elle puisse évaluer son préjudice en s'interdisant d'utiliser cette information à d'autres fins, l'huissier restituera à la société ASLED les autres déclarations
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société SIGNIFY NORTH AMERICA CORPORATION à payer à la société ASLED la somme de 20.000 (vingt mille) euros à parfaire en cours d'instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société SIGNIFY NORTH AMERICA CORPORATION aux entiers dépens de l'instance dont distraction aux profits de Maître [H] [M] sur son affirmation de droit.

L'incident a été plaidé le 27 mars 2022 et mis en délibéré au 13 mai 2022.

1- Sur la demande aux fins de voir déclarer irrecevables des demandes en nullité des revendications no 4, 8, 10, 12 et 19
La société SNAC expose que dans ses conclusions au fond notifiées le 2 juin 2021, la société ASLED demande au tribunal de prononcer la nullité des revendications no 4, 8, 10, 12 et 19 du brevet EP140 pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive alors que ces dernières ne sont pas opposées dans la présente procédure et qu'il n'est pas non plus démontré que ces revendications pourraient entraver ses activités ou justifier sa condamnation dans une autre procédure.
La société ASLED réplique en premier lieu que la demande d'irrecevabilité doit être écartée car imprécise et en second lieu, que l'action en annulation de brevet, qu'elle soit sollicitée à titre principal ou à titre reconventionnel, est ouverte à tout concurrent. Elle fait enfin valoir que la jurisprudence n'exige pas que le demandeur à la nullité fasse la démonstration d'une exploitation effective de toutes les revendications dont il sollicite la nullité.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée et l'article 70 du même code, que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Comme le relèvent pertinemment la société SNAC il résulte des dispositions de l'article 70 précité que la demande reconventionnelle en nullité formée en réponse à une demande en contrefaçon est un moyen de défense et s'inscrit donc dans le périmètre des droits que le demandeur principal en contrefaçon entend opposer à la partie défenderesse de sorte que les revendications no 4, 8, 10, 12 et 19 n'étant pas opposées à la société ASLED, celle-ci doit être déclarée irrecevable à agir en nullité de ces revendications.
2- Sur la demande aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes additionnelles en contrefaçon
La société ASLED fait valoir que dans son assignation du 23 octobre 2020, la société SNAC a expressément limité ses demandes à 6 produits contrefaisant selon elle, les revendications 1, 2, 3, 7, 9, 11, 21 et 23 de son brevet. Elle expose qu'ensuite, dans ses conclusions du 24 mars 2021 la société SNAC a formulé une demande additionnelle pour 5 nouveaux produits et a ajouté les revendications 16, 17, 18 comme étant contrefaites. Elle poursuit en relevant que dans ses conclusions du 7 octobre 2021, elle a effectué une nouvelle demande additionnelle pour 9 autres produits et a ajouté la revendication 20 de son brevet à son action en contrefaçon. Elle soutient que ce faisant, la société SNAC a modifié l'objet matériel et l'objet juridique du litige sans justifier de l'existence d'un lien suffisant entre les demandes initiales et les demandes additionnelles.
La société SNAC réplique que ses demandes additionnelles sont étroitement liées aux demandes initiales contenues dans l'assignation dès lors que des analyses complémentaires ont révélé qu'un produit déjà visé dans l'assignation reproduisait d'autres revendications du brevet EP140 que celles initialement opposées et qu'elle a découvert au cours de ses investigations que d'autres produits de la défenderesse mettaient en oeuvre les revendications du brevet EP140. Elle soutient que l'analyse de la contrefaçon de tous ces produits dans la même instance se justifie par un souci de bonne administration de la justice et d'économie procédurale.

Il n'est pas contesté que toutes les demandes initiales et additionnelles sont fondées sur un même titre, le brevet EP 140 dont la société SNAC est titulaire et portent sur la contrefaçon de ses revendications. Dès lors, il convient de considérer, au visa de l'article 70 précité, qu'il existe un lien suffisant entre les demandes additionnelles et les demandes originaires formées par la société SNAC.
3- Sur la demande de communication de pièces
La société SNAC soutient pouvoir faire valoir son droit d'information dès lors que l'atteinte portée au brevet EP140 dont elle est titulaire est vraisemblable et que la production des informations qu'elle sollicite est proportionnée et nécessaire à la détermination de l'étendue de la contrefaçon et de son préjudice.
La société ASLED réplique que le droit à l'information n'est applicable qu'à l'encontre des produits qui ont été préalablement et expressément reconnus comme contrefaisants par une décision de justice devenue définitive après un débat contradictoire au fond étant précisé qu'au cas d'espèce, la contrefaçon est fermement contestée. Elle ajoute que la condition de « nécessité » opposée par la société SNAC motif pris des conditions de réalisation des opérations de saisie contrefaçon, est inopérante et que la demanderesse ne cherchant pas à connaître l'origine de la contrefaçon alléguée, elle ne peut se prévaloir de son droit à l'information. Elle termine en faisant valoir qu'une telle mesure serait disproportionnée, dès lors qu'elle porterait sur des informations confidentielles, que le juge doit prendre en compte les intérêts de chacune des parties et tenir compte de l'absence d'urgence ainsi que de la période de prescription.

L'article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou mettant en oeuvre des procédés argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Ce droit d'information étant susceptible d'être mis en oeuvre avant même qu'il soit statué sur la validité du titre invoqué si celle-ci est discutée et sur la matérialité de la contrefaçon alléguée, il doit être justifié par les circonstances de l'espèce et proportionné en ce qu'il ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts de la partie poursuivie dont la responsabilité n'est pas judiciairement établie.
Au regard de ces critères, les arguments relatifs à la matérialité de la contrefaçon sont inopérants.
Il est en outre rappelé que selon une interprétation jurisprudentielle désormais largement admise, ce texte a vocation à permettre la détermination de l'ampleur de la contrefaçon alléguée et partant du préjudice susceptible d'en résulter.
Enfin, les demandes présentées ne sont pas disproportionnées et ne portent pas une atteinte excessive aux droits de la défenderesse nonobstant la situation de concurrence directe des parties, en ce qu'elles concernent des références précises parmi les nombreux produits qu'elle commercialise et que les éléments dont la communication est demandée ne sont pas susceptibles de porter atteinte au secret des affaires dès lors qu'ils se rapportent principalement au nombre de produits allégués de contrefaçon vendus. En revanche dans la mesure où la société SNAC dispose du prix de vente de chacune des références issues du catalogue de la société ASLED, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande portant sur le prix de vente annuel moyen.
S'agissant de la période visée par la demande de communication de pièces, la société ASLED fait à bon droit valoir que doit en être exclue celle qui apparaît prescrite. Seront donc prises en compte les périodes suivantes en fonction de la date des demandes formulées dans l'assignation puis dans les conclusions au fond additionnelles :
-pour les références TEC10W et TEC10WS visées à l'assignation : du 23 octobre 2015 au 23 octobre 2020
-pour les références FOLK, BEBOP, BEBOP SEERA, SALSA, DISCO, SKA visées dans les conclusions additionnelles 24 mars 2021 : du 24 mars 2016 au 20 novembre 2020
-pour les produits référencés HIP HOP, TANGO, TWIST, BLUES, BLUES SEERA, POP, SAMBA, TIMBA visés aux conclusions additionnelles du 7 octobre 2021 : du 7 octobre 2016 au 20 novembre 2020.
Il est en conséquence justifié de faire droit aux prétentions de la société SNAC dans ces limites et selon les modalités indiquées au dispositif.
4- Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident sont réservés et la société ASLED sera condamnée à verser à la société SNAC la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes en nullité des revendications no 4, 8, 10, 12 et 19 du brevet EP 1 234 140 dont la société Signify North America Corporation est titulaire ;
DECLARE recevables les demandes additionnelles de la société Signify North America Corporation formulées dans ses conclusions au fond des 24 mars et 7 octobre 2021 ;
ORDONNE la communication par la société ASLED, dans un délai de 20 jours suivant la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, des quantités vendues, certifiées conformes par expert-comptable :
- des références TEC10W et TEC10WS entre le 23 octobre 2015 et le 23 octobre 2020
- des références FOLK, BEBOP, BEBOP SEERA, SALSA, DISCO, SKA entre le 24 mars 2016 et le 20 novembre 2020
- des références HIP HOP, TANGO, TWIST, BLUES, BLUES SEERA, POP, SAMBA, TIMBA entre le 7 octobre 2016 et le 20 novembre 2020 ;
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNE la société ASLED à verser à la société Signify North America Corporation la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 8 septembre 2022 (audience dématérialisée) pour les conclusions en réplique de la société ASLED qui devront être notifiées avant le 29 août 2022 ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 3] le 13 Mai 2022
Le GreffierLe Juge de la mise en état