Grosses délivrées	REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :	AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A
ARRET DU 04 JUIN 2008
(no                   , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :  06/19169
Décision déférée à la Cour : Jugement  du 25 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/13939

Société EMETT nouvelle dénomination de la S.A.R.L. TERRELEC
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
2A rue Alfred Kastler
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de Strasbourg

S.A.S. AIRELEC INDUSTRIES
prise en la personne de son représentant légal
109 boulevard Ney
75018 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me BIZOLLON, avocat au barreau de PARIS, toque : D193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant  Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président et Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, chargés d'instruire l'affaire..
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller
Madame Brigitte CHOKRON, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté, le 3 novembre 2006, par la société EMETT, anciennement dénommée TERRELEC, du jugement rendu le 25 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
* dit que la société TERRELEC en déposant le 26 septembre 2000 la marque  radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort enregistrée sous le numéro 003054311, en classe 11 pour designer des appareils de chauffage ; radiateurs et en en faisant usage a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque AIRELEC, numéro 130375, dont la société AIRELEC INDUSTRIES est titulaire,
* dit que la société TERRELEC en faisant usage du signe TERRELEC comme dénomination sociale et nom commercial a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque AIRELEC, numéro 130375 au préjudice de la société AIRELEC INDUSTRIES,
* dit que la société TERRELEC en faisant usage du signe TERRELEC à titre de nom commercial et dénomination sociale et de nom de domaine et en commercialisant des produits similaires avec un logo imitant le logo de la société AIRELEC INDUSTRIES a commis des actes de concurrence déloyale aux dépens de la société AIRELEC INDUSTRIES,
* condamné la société TERRELEC à verser à la société AIRELEC INDUSTRIES, les sommes suivantes :
¤ 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon par imitation,
¤ 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
* prononcé la nullité de la marque radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort, enregistrée sous le numéro 003054311, pour l'ensemble des produits figurant à son enregistrement,
* dit que le jugement devenu définitif sera inscrit au registre national des marques par le greffier saisi par la partie la plus diligente,
* interdit à la société TERRELEC l'usage de la dénomination TERRELEC à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, à compter du délai de quinzaine suivant la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
* autorisé la publication du dispositif du présent jugement dans trois revues ou publications au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse à hauteur de 4. 000 euros HT par insertion,
* rejeté les autres demandes,
* condamné la société TERRELEC à payer à la société AIRELEC INDUSTRIES la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné la société TERRELEC aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 20 mars 2007, par lesquelles la société EMETT, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
* déclarer irrecevable l'action menée par la société AIRELEC INDUSTRIES,
¤ à titre subsidiaire,
* débouter la société AIRELEC INDUSTRIES de l'intégralité de ses demandes,
¤ à titre reconventionnel,
* condamner la société AIRELEC INDUSTRIES à lui payer une somme de 450.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* ordonner la parution du jugement à intervenir trois fois dans la presse nationale sur les supports de son choix sans que le coût de passage unitaire, qui sera à la charge de la société AIRELEC INDUSTRIES, soit inférieur à 20.000 euros,
* condamner la société AIRELEC INDUSTRIES à payer à la société EMETT une somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la société AIRELEC INDUSTRIES aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières écritures en date du 25 mai 2007, par lesquelles la société AIRELEC INDUSTRIES, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société TERRELEC, désormais dénommée EMETT, a commis divers actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, l'a condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, a prononcé la nullité de la marque française radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort et a interdit à la société TERRELEC l'usage de la dénomination TERRELEC à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et poursuivant l'infirmation de ce jugement pour le surplus, demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
* condamner la société EMETT à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon critiqués,
* dire que la Cour se réserve de liquider l'astreinte prononcée, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi 95-650 du 9 juillet 1991,
* juger que l'arrêt prononçant la nullité de la marque radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort, enregistrée sous le numéro 3054311, sera publié au registre national des marques sur réquisition de Monsieur le greffier de la cour,
* ordonner la publication judiciaire de l'arrêt à intervenir dans trois revues ou publications de son choix, aux frais de la société EMETT à concurrence de 4.000 euros H.T. par insertion,
* condamner la société EMETT à lui payer une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la société EMETT aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* la société AIRELEC INDUSTRIES, qui fabrique et commercialise des radiateurs électriques, est titulaire de la marque française semi-figurative  AIRELEC , déposée le 27 mars 1985, enregistrée sous le numéro 1303775 et régulièrement renouvelée depuis, pour désigner notamment les produits suivants des classes 7, 9 et 11 appareils et installations pour le chauffage, la ventilation et le conditionnement de l'air et en particulier les appareils de chauffage électrique et installations de chauffage électrique,
* la société EMETT, anciennement dénommée TERRELEC, qui commercialise également des radiateurs électriques, est titulaire de la marque radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort, déposée le 26 septembre 2000 et enregistrée sous le numéro 3054311, pour désigner les produits suivants de la classe 11 appareils de chauffage ; radiateurs. Elle est en outre titulaire des adresses e-mails «terrelec.fr» et «terrelec.com» et utilisait le terme «TERRELEC» comme nom commercial et dénomination sociale,
* la société AIRELEC INDUSTRIES, ayant pris connaissance de ces faits, estime qu'ils seraient de nature à porter atteinte à ses droits,
* c'est dans ces circonstances qu'elle  a engagé la présente procédure à l'encontre de la société TERRELEC, désormais dénommée EMETT ;
* sur la recevabilité de l'action de la société AIRELEC INDUSTRIES :
Considérant que la société EMETT soutient que, la marque  radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort ayant été déposée de bonne foi et son usage ayant été toléré par la société AIRELEC INDUSTRIES pendant cinq ans, l'action de cette dernière serait irrecevable ;
Que, à cette fin, elle invoque les dispositions de l'article L 714-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles l'action du titulaire du droit antérieur n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans ;
Que le point de départ du délai prévu au texte précité est la connaissance qu'a pu avoir le demandeur en nullité de l'usage de la marque seconde enregistrée, la charge de la preuve de cette connaissance reposant sur la partie qui entend se prévaloir de la tolérance alléguée ;
Or considérant, en l'espèce,  que, d'une part, la marque radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort a été, le 26 septembre 2000, déposée et que, d'autre part, la société AIRELEC INDUSTRIES a, le 21 septembre 2005, assigné la société EMETT, soit moins de cinq ans après le dépôt de la marque seconde, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher la date à laquelle la société intimée a eu effectivement connaissance du dépôt de la marque revendiquée par la société appelante ;
Considérant qu'il en résulte que les conditions posées par l'article L 714-3 alinéa 3, n'étant pas réunies, ce moyen manque en droit et sera rejeté, et l'action de la société AIRELEC INDUSTRIES déclarée recevable ;
* sur la validité de la marque radiateur TERRELEC le meilleur pour votre  confort :
Considérant que la société AIRELEC INDUSTRIES soutient que la marque  radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort de la société appelante doit être déclarée nulle en ce qu'elle porterait atteinte à sa marque antérieure AIRELEC ;
Considérant que, en droit, l'article L 714-3 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4 ; que selon les dispositions de l'article L 711-4 a) du même code, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (a) à une marque antérieure enregistrée ;
Que, pour être déclarée nulle, la marque seconde doit constituer la contrefaçon par reproduction ou par imitation de la marque antérieure ; que, en l'espèce, le signe critiqué n'étant pas identique à la marque antérieure opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de faire application des dispositions de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
¤ sur la comparaison des produits
Considérant que la société EMETT conteste le caractère similaire des produits visés à l'enregistrement des marques opposées en raison de différences visuelles, technologiques, de prix, de commercialisation et de réseaux de distribution ;
Mais, considérant que la condition d'identité ou de similarité des produits visés à l'enregistrement de ces marques doit s'apprécier au regard de leurs seuls libellés ;
Or, considérant que, en l'espèce, la marque AIRELEC désigne des appareils et installations pour le chauffage, la ventilation et le conditionnement de l'air et en particulier les appareils de chauffage électrique et installations de chauffage électrique , tandis que la marque radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort désigne des  appareils de chauffage ; radiateurs  ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'identité des produits en cause doit être retenue ;
¤ sur la comparaison des signes :
Considérant que les signes opposés sont, ci-dessous, reproduits :
Considérant que les marques opposées n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre elles un risque de confusion qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée  sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Considérant, d'abord, que, visuellement, les signes opposés présentent une structure différente, la marque  AIRELEC  étant composée d'un unique terme alors que la marque  radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort prend la forme d'un slogan composé de sept termes ;
Que, au surplus, la marque seconde a été déposée en couleur et comporte un dessin représentant un cercle complet de couleur orange situé en arrière plan, tandis que la marque antérieure a été déposée en noir et blanc et est accompagnée d'une succession de cinq demi-cercles imbriqués les uns aux autres, au dessus du terme AIRELEC  ;
Considérant, ensuite, que, phonétiquement, les deux marques se distinguent par leur prononciation, la marque critiquée étant beaucoup plus longue à prononcer que la marque antérieure et que seul le son  Rel k , fondu au sein du slogan de la société EMETT, étant commun aux deux signes ;
Considérant, enfin, que, conceptuellement, le terme AIRELEC de la marque antérieure évoque directement l'air et l'électricité, évocations qui ne se retrouvent pas dans le signe contesté qui renvoie d'abord aux termes radiateurs et confort ;
Considérant qu'il en résulte que les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente qui exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n'étant pas conduit à confondre, voire à associer les deux signes et à attribuer aux produits qu'ils désignent une origine commune ;
Qu'il s'ensuit que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort ;
¤ sur la contrefaçon du fait de l'usage de la marque « radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort » :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la marque radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort de la société EMETT ne constitue pas la contrefaçon de la marque AIRELEC de la société AIRELEC INDUSTRIES ;
¤ sur la contrefaçon du fait de l'usage du terme TERRELEC  tel qu'exploité :
Considérant que la société AIRELEC INDUSTRIES soutient que la société EMETT se rendrait coupable d'un  acte de contrefaçon par imitation illicite de la marque  AIRELEC, en ce qu'elle utiliserait le terme TERRELEC seul et de façon autonome pour désigner des appareils de chauffage électrique, ce sur de nombreux supports, et qu'il en résulterait un risque de confusion certain ;
Considérant que, en premier lieu, force est de constater l'identité des produits de la marque AIRELEC, tels que précédemment rappelés, et, ceux exploités sous le signe TERRELEC, par la société EMETT, à savoir des appareils de chauffage électrique, sur des supports publicitaires tels que des catalogues, des documents commerciaux ou encore un site internet ;
Considérant que, en second lieu, en droit, s'agissant de la comparaison des signes, la dénomination TERRELEC ne constituant la reproduction à l'identique de la marque AIRELEC, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel :
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement» ;
Que le risque de confusion doit être, ainsi que précédemment rappelé, apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle
des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ;
Considérant que, au plan visuel, les deux signes AIRELEC et TERRELEC  présentent un nombre de syllabe identique, ainsi que les cinq mêmes dernières lettres, sur un total de sept pour le premier, et de huit pour le second ;
Que, au plan phonétique, les deux signes sont quasiment identiques, en ce qu'ils comprennent pareillement les trois syllabes  ê ,  rè  et  lec , la seule distinction entre eux résidant dans la lettre d'attaque «T » du signe argué de contrefaçon ;
Que, au plan conceptuel, les deux signes combinent respectivement un des quatre éléments fondamentaux, en l'espèce l'air pour  AIRELEC , et la terre pour  TERRELEC, avec l'abréviation du mot électricité ;
Considérant qu'il résulte de cet examen comparatif une même impression d'ensemble résultant de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, renforcée par l'identité des produits, de sorte qu'il existe, comme l'ont retenu les premiers juges, un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui, ne disposant pas simultanément des deux signes sous les yeux, peut être conduit à leur attribuer une origine commune ou à tout le moins une déclinaison ;
Qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce que les premiers juges ont retenu que l'usage du terme TERRELEC constitue la contrefaçon par imitation de la marque  AIRELEC, de même que l'utilisation faite à titre de dénomination sociale et de nom commercial ;
* sur la concurrence déloyale :
Considérant que la société AIRELEC INDUSTRIES soutient que la société EMETT se serait rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en opérant un rapprochement entre son propre logo et celui de la société intimée et en utilisant le terme TERRELEC  à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine ;
Que les logos en cause sont les suivants :
Considérant que, la concurrence déloyale suppose la commission d'actes distincts de la contrefaçon, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Considérant que, en l'espèce, la société EMETT utilise un logo différent de celui enregistré par elle en tant que marque ; qu'elle utilise à ce titre le terme TERRELEC seul, accompagné d'un demi-cercle orange disposé au dessus de l'élément verbal du signe ; que l'adoption de ce logo, imitant celui de la société AIRELEC INDUSTRIES constitué du terme AIRELEC surmonté d'une succession de cinq demi-cercles rouge imbriqués les uns aux autres, est un fait distinct de la contrefaçon de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Considérant, en revanche, que l'utilisation du terme TERRELEC par la société appelante à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine n'est pas constitutive d'actes distincts de la contrefaçon ;
Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que la société TERRELEC, désormais dénommée EMETT, s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, mais seulement en raison de l'imitation du logo de la société AIRELEC INDUSTRIES ;
* sur les mesures réparatrices :
Considérant que la société AIRELEC INDUSTRIES conteste le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le tribunal en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon retenue, et sollicite une indemnité qui ne saurait être inférieure à 50.000 euros ;
Mais considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la société AIRELEC INDUSTRIES, dès lors que l'appelante a changé sa dénomination sociale et son nom commercial et n'exploite plus sa marque TERRELEC ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer, sur ce point, le jugement déféré, étant précisé que la société intimée ne conteste pas le montant de l'indemnité qui lui a été accordée par le tribunal en réparation de son préjudice souffert au titre de la concurrence déloyale ;
Considérant enfin que,  pour mettre un terme aux agissements illicites,  les mesures d'interdiction sous astreinte et de publication prononcées par les premiers juges seront confirmées, sauf en ce qui concerne cette dernière mesure de faire mention du présent arrêt;
* sur les autres demandes :
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société EMETT, d'une part, n'est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, d'autre part, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que, en  revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société AIRELEC INDUSTRIES une indemnité complémentaire de 10.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la société AIRELEC INDUSTRIES recevable en son action ,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort, et en ce qu'il a dit qu'en faisant usage de la marque telle que déposée, la société EMETT a commis des actes de contrefaçon de la marque  AIRELEC,
Et, statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à annuler la marque radiateur TERRELEC le meilleur pour votre confort , enregistrée sous le no 003054311,
Et, y ajoutant,
Dit que la publication autorisée fera mention du présent arrêt,
Condamne la société EMETT à verser à la société AIRELEC INDUSTRIES une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société EMETT aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER                                             LE PRESIDENT