T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 2ème section


No MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2006

rendu le 05 Octobre 2007
DEMANDERESSE

63 Avenue du Général de Gaulle
94700 MAISONS ALFORT
représentée par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17
DÉFENDERESSE
Société TAVOLA SPA
Via B Verro 35, I 20141
MILANO (ITALIE)
représentée par Me Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.697
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claude VALLET, Vice-Président,
Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

A l'audience du 08 Juin 2007
tenue en audience publique

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société IBA a pour activité la conception, la fabrication et la distribution notamment de produits d'entretien.
Elle est titulaire des marques suivantes :
- marque semi-figurative "IBA" déposée le 20 novembre 1997 et enregistrée sous le
no 07 705 711 pour désigner notamment les diffuseurs de parfums, senteurs ou désodorisants et leurs recharges, produits et récipients à savoir absorbeurs ou neutralisateurs d'odeurs ou d'humidité et leurs recharges, produits et récipients destinés au traitement de l'air ou de l'atmosphère, produits et accessoires de droguerie, d'entretien pour la maison et l'automobile à savoir désodorisants, rénovateurs et nettoyants des classes 1, 3, 5, 11 et 21
- marque dénominative "COCOFRIGO" déposée le 23 octobre 1998 et enregistrée sous le
no 98 756 271 pour désigner les absorbeur d'odeur et assainissant pour réfrigérateur des classes 1 et 5.
- marque tridimensionnelle déposée le 9 juillet 2003 et enregistrée sous le no 3 235 636 pour désigner les produits chimiques pour l'industrie, désodorisants (autres qu'à usage personnel), neutralisateur d'odeurs à savoir appareil de désodorisation non à usage personnel, diffuseur d'odeur à savoir appareil de désodorisation non à usage personnel des classes 1, 5 et 11.
Elle commercialise en France depuis 1997, sous la dénomination "Coco Frigo", un désodorisant pour réfrigérateur décrit comme étant en forme d'oeuf et comportant dans sa partie supérieure un capot de couleur blanche dans lequel sont pratiquées des ouvertures de forme lancéolée réparties en étoiles le long de la calotte supérieure.
Indiquait avoir découvert que la société de droit italien TAVOLA a déposé le 12 janvier 2001, en fraude de ses droits, une marque tridimensionnelle internationale désignant la France no 754.495 reproduisant la forme du désodorisant de réfrigérateur "Cocofrigo" pour désigner les désodorisants et absorbeurs d'odeurs pour réfrigérateurs de la classe 5, la société IBA, a , selon acte d'huissier en date du 8 mars 2006, fait assigner cette dernière devant le Tribunal pour obtenir à titre principal sur le fondement de l'article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle le transfert de la partie française de ladite marque ou à tout le moins sa nullité en application du principe "fraus omnia corumpit", et à titre subsidiaire la nullité de la partie française de la marque en application de l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que le paiement des sommes de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions en date du 30 mai 2007 la société IBA demande au Tribunal de
- débouter la société TAVOLA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que l'enregistrement international de la marque no 754 495 en ce qu'il désigne la France a été effectué en fraude de ses droits,
en conséquence,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande de revendication de la portion française de l'enregistrement international no 754 495 par application de l'article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, ou à tout le moins en sa demande en nullité par application du principe général "fraus omnia corumpit",
- ordonner le transfert de la portion française de l'enregistrement international à son profit,
- dire et juger que le jugement, une fois devenu définitif, sera transmis par le greffe à l'INPI en vue de son inscription au Registre National des Marques, lequel devra également le transmettre à l'OMPI,
à titre subsidiaire,
- constater que la société TAVOLA n'a jamais exploité en France la portion française de l'enregistrement international no 754.495,
en conséquence,
- prononcer la déchéance des droits de TAVOLA sur la portion française de l'enregistrement international no 754.495 pour la totalité des produits et services visés à l'enregistrement avec effet au19 novembre 2001 ou à tout le moins au 19 novembre 2006 ;
à titre plus subsidiaire,
- dire et juger qu'elle est titulaire de droit d'auteur depuis 1997 sur la forme du désodorisant de réfrigérateur en forme d'oeuf,
- dire et juger que l'enregistrement international no 754 495, en ce qu'il désigne la France, porte atteinte à ses droits d'auteur,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la portion française de l'enregistrement international no 754 495 par application de l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire et juger que le jugement, une fois devenu définitif, sera transmis par le greffe à l'INPI en vue de son inscription au Registre National des Marques, lequel devra également le transmettre à l'OMPI,
- condamner la société TAVOLA à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société TAVOLA aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions en date du 31 mai 2007, la société de droit italien TAVOLA soutient que les actions en revendication et en nullité de la marque no 754.495 sont prescrites, et en tout état de cause mal fondées, qu'elle est de bonne foi, que la société IBA a toléré pendant plus de cinq ans l'usage de la partie française de ladite marque de sorte qu'elle est forclose à en solliciter la nullité en application de l'article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, que la demanderesse ne justifie pas de son intérêt à agir en déchéance de ses droits sur ladite marque et est en tout état de cause mal fondée en sa demande de déchéance, enfin qu'elle ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue, pour s'opposer à l'ensemble des demandes, se voir donner acte de ce qu'elle n'a pas opposé à IBA ni cédé à un tiers la partie française de l'enregistrement contesté et obtenir paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale en revendication de la partie française de la marque internationale no 754 495
Attendu qu'aux termes de l'article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une violation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
que la société TAVOLA fait valoir que la demande est irrecevable du fait de la prescription ;
Attendu que la demande d'enregistrement de la marque no 754 495 a été publiée le 13 mars 2001 et l'assignation délivrée le 8 mars 2006 selon les mentions portées sur l'acte, et le 6 avril pour la défenderesse qui prend en compte la date où elle a reçu notification de l'acte, étant précisé que l'argument est ici sans portée compte tenu du délai qui s'est en tout état de cause écoulé ;
qu'il convient donc de rechercher si la société TAVOLA est de bonne foi pour pouvoir invoquer la prescription de l'action en revendication, par la société IBA, de la marque litigieuse ;
Attendu qu'il est constant que les parties ont été en relations d'affaires au moins depuis 1994 et que le 11 octobre 1994 la société BOUCHARD IBA DIVISION, aux droits de laquelle vient la société IBA, a conclu avec la société TAVOLA un contrat de distribution exclusive de trois produits désodorisants pour lave-vaisselle, réfrigérateur et aspirateur, étrangers au présent litige ; qu'en 1999 la société TAVOLA, en accord avec la société IBA, tel que cela résulte des différents courriers échangés entre les parties, a commercialisé en Italie le produit "Cocofrigo" de la société IBA sous la marque "MISTER MAGIC"en s'adressant directement au fabricant coréen, la société OXY COMPAGNIE jusqu'en 2002 ; que le 12 janvier 2001 la société TAVOLA a procédé au dépôt d'une marque tridimentionnelle italienne et a sollicité sur la base de cette dernière un enregistrement international de la marque litigieuse "consistant en un corps de forme ovoïdale qui présente dans sa partie supérieure une suite d'ouvertures de forme lancéolée réparties en étoile le long de la calotte supérieure", lequel a été enregistré le 13 mars 2001 sous le no 754.495 et fait l'objet du présent litige ;
Attendu que la mauvaise foi de la défenderesse doit s'apprécier au jour du dépôt, soit en l'espèce le 13 mars 2001 ;
qu'il résulte d'un courrier adressé le 24 mai 2002 à la société TAVOLA par la société IBA que cette dernière a été informée du dépôt litigieux le 14 mai 2002, soit plus d'un an après l'enregistrement international ; que le fait que la société TAVOLA ait procédé à une recherche d'antériorités comme elle l'affirme est sans portée quant à l'existence de sa bonne foi tout comme l'est l'argument selon lequel le produit litigieux est commercialisé en Italie sous la marque "MISTER MAGIC" ; qu'enfin le fait que la partie française de l'enregistrement international contesté n'ait pas été opposée à la société IBA ne peut pas plus caractériser la bonne foi de la société défenderesse qui est titulaire de droits privatifs sur ladite marque;
Attendu par ailleurs que la société TAVOLA a proposé à plusieurs reprises à la société IBA de lui céder, moyennant le versement d'une indemnité, ses droits sur la marque en cause à l'exception de l'Italie ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société TAVOLA a déposé de mauvaise foi la marque no 754 495 et ne peut dès lors pas se prévaloir de la prescription de l'action en revendication ;
Attendu qu'il est constant que le transfert de la marque doit être prononcé lorsque son dépôt a été opéré en fraude des droits d'un tiers ;
qu'en l'espèce, de par les relations commerciales qui existaient entr les parties, la société TAVOLA avait connaissance, au moins depuis1999, de l'utilisation antérieure par la société IBA d'un signe similaire à celui objet du dépôt international du 13 mars 2001, peu important de savoir si le contrat a été résilié ou est devenu caduc ; que la société TAVOLA opérateur économique en Italie sur un marché identique, connaissait la part détenue par la société IBA ; qu'elle a procédé le 13 mars 2001 au dépôt d'un signe similaire voire identique à la représentation du produit "Cocofrigo"et en a informé son ancien cocontractant en mai 2002 ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dépôt a manifestement été effectué dans l'intention de priver la société IBA d'un signe nécessaire à la poursuite de son activité et résulte d'une intention de nuire à un concurrent en s'accaparant le marché ;
qu'il y a donc lieu de sanctionner cette fraude par le transfert de la partie française de la marque en cause à la demanderesse ;
Attendu que les demandes subsidiaires en déchéance et en nullité de la marque sur le fondement de l'article L 711-4 et L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle deviennent sans objet ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que la société IBA qui obtient à son profit le transfert de la partie française de la marque internationale no 714.495 est pleinement remplie dans ses droits ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder des dommages-intérêts dont ni le principe ni le quantum ne sont en tout état de cause justifiés ;
Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu qu'il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société IBA la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
que la société TAVOLA qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déclare non prescrite l'action en revendication de la partie française de la marque internationale no 754 495 du fait de la mauvaise foi de la société TAVOLA.
- Dit que le dépôt par la société TAVOLA de la marque internationale no 754 495 enregistrée le 13 mars 2001a un caractère frauduleux.
En conséquence,
- Ordonne le transfert de la partie française de la marque internationale no 754 495 au profit de la société IBA pour l'ensemble des produits qu'elle désigne.
- Dit que le présent jugement sera transmis à L'INPI sur réquisition du greffier par la partie la plus diligente pour inscription au Registre National des Marques.
- Déclare sans objet le surplus des demandes.
- Déboute la société IBA de sa demande de dommages-intérêts.
- Condamne la société TAVOLA à payer à la société IBA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Ordonne l'exécution provisoire.
- Rejette le surplus des demandes.
- Condamne la société TAVOLA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris, le 5 octobre 2007.