T R I B U N A L
D E    GRANDE
I N S T A N C E
D E     P A R I S
3ème chambre 3ème section


No MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2005

rendu le 21 Mai 2008
DEMANDERESSE
Société ORANGINA SCHWEPPES HOLDING SAS
12-14 rue BELGRAND
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Me Gaëlle BLORET-PUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.01
DÉFENDERESSE
S.A. GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
13 rue du TILLEUL

GENVAL (BELGIQUE)
représentée par Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Sophie CANAS , juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

A l'audience du 18 Mars 2008
tenue en audience publique

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Orangina Schweppes Holding est propriétaire de nombreuses marques en France, parmi lesquelles les marques OASIS suivantes:
- La marque verbale OASIS no 1 262133, déposée à l'INPI le 21 février 1984 en classes 3, 16, 25,28,31,35,37,40,42,43,44 et 45, et renouvelée le 27 novembre 2003.
S'agissant de cette marque il convient de préciser que le 24 mai 2007, en suite de l'action en déchéance engagée par la société de droit britannique Glaxo Group Limited of Glaxo Wellcome House, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a prononcé la déchéance des droits de la société Orangina Schweppes Holding pour les « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices» en classe 3.
Orangina Schweppes Holding a interjeté appel de ce jugement par déclaration auprès du Greffe de la Cour d'appel de Versailles le 22 août 2007, appel toujours pendant à ce jour.
- la marque semi-figurative OASIS no 1 255 335, déposée à l'INPI le 1er  août 1983 pour désigner différents produits en classe 32 et renouvelée le 23 mai 2003 ;
- la marque verbale OASIS no 1 296 070, déposée à l'INPI le 16 janvier 1985 pour désigner différents produits  en classes 18,21, 34,35,39 et 41 et renouvelée le 14 décembre 2004.
Les marques OASIS, et leurs déclinaisons, sont exploitées en France, pour désigner, à titre principal, une boisson aux fruits, non gazeuse, qui se décline aujourd'hui dans une large gamme (OASIS FRUITS, OASIS TEA, etc ... ) mais également,  dans le cadre de contrats de licence, d'autres produits rafraîchissants, tels que les glaces, ou  des confiseries.
La société ORANGINA Schweppes Holding soutient que les marques OASIS qui lui appartiennent bénéficient d'une incontestable notoriété en France.
Par ailleurs, la société belge GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA (ci-après « Glaxo SA ») est propriétaire en France d'une marque internationale OASIS n" 600601 déposée le 31 mai 1993 pour désigner différents produits en classes internationales 3, 5 et 30 visant notamment la France.
Estimant que cette marque  n'avait fait l'objet d'aucun usage sérieux, pour les produits ou services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, et  portait atteinte aux droits antérieurs de la société Orangina Schweppes Holding sur ses marques notoires OASIS, cette dernière, par acte d'huissier de justice en date du 15 décembre 2006 a assigné la société GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SA devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par dernières conclusions communiquées le 30 octobre 2007, la société ORANGINA SCHWEPPES HOLDING demande principalement au tribunal  de :
au visa des articles L. 714-5 , L. 713-3 et L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
la dire  recevable à agir, notamment en déchéance, à l'encontre de la partie française de la marque internationale OASIS no600601 de la société GlaxoSmithKJ.ine Consumer Healthcare SA ;
dire et juger que la marque OASIS de la société Orangina Schweppes Holding est une marque notoire ou, à tout le moins, une marque de renommée;
dire et juger que la partie française de la marque internationale OASIS n" 600601 de la société GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA constitue l'imitation illicite des marques antérieures OASIS nO 1 262 133, 1 255 355 et 1 296 070 au sens des dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
prononcer en conséquence la nullité de la partie française de la marque internationale OASIS no 600601 en application des dispositions de l'article L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle;
constater l'absence totale d'exploitation en France par la société GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA de la partie française de sa marque internationale OASIS no 600601 pour l'ensemble des produits visés,
prononcer en conséquence la déchéance des droits de la société GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA sur la partie française de sa marque OASIS no 600601 pour l'ensemble des classes 3, 5 et 30 de la classification internationale;
ordonner la transmission, par le Greffier du Tribunal de céans, du jugement à intervenir, à l'Institut National de la Propriété Industrielle en vue de l'inscription en marge de la radiation de la partie française de la marque internationale no 600601 ;
déclarer irrecevable la société GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA en son action en déchéance des droits de la société Orangina Schweppes Holding sur les marques OASIS no 1 262 133 déposée en classes 3, 16, 25, 28, 31, 35, 37, 40, 42, 43, 44 et 45, no 1 255335 déposée en classe 32 et no 1 2296 070 déposée en classes 18,21,34,35,39 et 41,
à titre subsidiaire, dire et juger que la marque OASIS n" 1 255335 a fait et continue de faire l'objet d'une exploitation sérieuse sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif et que la société Orangina Schweppes Holding ne saurait être déchue de ses droits sur cette marque ;
débouter la société GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou toute autre voie de recours ;
condamner la société GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA à lui payer  une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamner la société GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gaëlle Bloret-Pucci, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions communiquées le 3 décembre 2007,  la société GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SA demande principalement au tribunal de:
au visa des articles  L 713-3, L 713-4 et L714-5 du code de la propriété intellectuelle et de l'article  31 du nouveau code de procédure civile,
déclarer irrecevable la société ORANGINA SCHWEPPES HOLDING en son action en déchéance de ses droits  sur la partie française de sa marque OASIS no 600 601 ;
subsidiairement, déclarer l'action en déchéance de la société ORANGINA SCHWEPPES HOLDING mal fondée;
débouter la société ORANGINA SCHWEPPES HOLDING de sa demande en nullité de la partie française de la marque internationale OASIS no 600 601 ;
à titre reconventionnel, prononcer la déchéance des droits de la société ORANGINA SCHWEPPES HOLDING sur les marques no 1 262 133, no 1 255355 et no 1 296070 ;
en conséquence, débouter la société ORANGINA SCHWEPPES HOLDING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
condamner la société ORANGINA SCHWEPPES HOLDING  à lui payer la somme de 10000 euros pour procédure abusive;
condamner la société ORANGINA SCHWEPPES HOLDING à lui payer  la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
condamner la société ORANGINA SCHWEPPES HOLDING aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MARCHAIS DE CANDÉ, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance des trois marques OASIS de la société demanderesse:
La société ORANGINA soutient que la société GLAXO serait irrecevable en ses demandes reconventionnelles faute d'intérêt à agir en déchéance de ses droits sur les trois marques françaises OASIS.
Sur ce point, le tribunal observe que la société GLAXO a intérêt à agir en déchéance de ces marques car elles lui sont opposées dans le cadre de la demande en contrefaçon sans précision des produits concernés.
La société GLAXO ayant formé une demande de déchéance dans ses écritures du 2 octobre 2007, il convient d'examiner si les marques litigieuses ont été exploitées pendant la période écoulée entre le 2 octobre 2002 et le 2 octobre 2007 au regard de l'article  L714-5 alinéa 1 qui dispose  que :
"Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu."
La marque semi-figurative OASIS no1255335 déposée le 1er août 1983 à L'INPI, renouvelée le 14 juin 1993 et le 23 mai 2003  représente un paysage désertique dans lequel figure un cavalier , des dunes et des palmiers, le dessin étant surmonté de la mention "OASIS aux oranges" est décrite de la façon suivante à l'enregistrement : "couleurs revendiquées: le ciel est bleu, l'eau apparaissant à la partie inférieure de l'étiquette est en brun et son cavalier en blanc et bleu. La dénomination OASIS s'imprime en vermillon, les dunes dans diverses nuances allant du jaune à l'orange." Elle est déposée pour les produits et services suivants:"boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons" en classe internationale 32.
La marque verbale OASIS no1262133 a été déposée à l'INPI le 20 février 1984, renouvelée le 17 décembre 1993 et le 27 novembre 2003, pour les produits et services des classes 3, 16, 25, 28, 31 et 42.
La marque verbale OASIS no1296070 a été déposée à l'INPI le 16 janvier 1985 et renouvelée le 28 décembre 1994 et le 28 décembre 2004 pour l'intégralité des produits et services des classes internationales 18, 21, 34, 35, 41 et 39.
Le tribunal observe que la demanderesse apporte la preuve de l'exploitation de ses marques pendant la période de référence pour des boissons et sous licence pour des produits glacés. En revanche, elle n'établit pas avoir exploité ses  marques pour le reste des produits visés à leurs enregistrements.
Dès lors il y a lieu de prononcer la déchéance des droits de la société demanderesse sur les deux  marques verbales OASIS opposées par la demanderesse à compter du 2 octobre 2007 pour les produits  des classes 3, 16, 18, 21, 25, 28, 31, 34, 35, 39, 41 et 42.
Sur la contrefaçon par imitation des marques OASIS de la société ORANGINA par la marque internationale OASIS de GLAXO
* sur la contrefaçon par imitation
Les signes en cause étant différents (marque semi-figurative OASIS aux oranges c/marque OASIS) c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :(...)
b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.", que doit être examiné le grief de contrefaçon par imitation.
L'imitation est caractérisée dès lors qu'il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce : degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence.
Le tribunal observe que la marque OASIS de la société GLAXO est déposée pour des produits et services des classes 3, 5 et 30 et notamment pour "des substances humectantes et retenant l'humidité de la bouche, non à usage médical ; préparations et substances médicales contre la bouche sèche et contre les symptômes et affections causés par la xérostomie ; préparations et substances selon une formule spéciale pour la stimulation des glandes salivaires chez les personnes ayant une bouche sèche suite à un dysfonctionnement permanent ou temporaire des glandes salivaires;(...) Gomme à mâcher (...) Confiserie et sucrerie."
et que la marque semi-figurative  OASIS de la société ORANGINA est déposée pour:"des boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons".
Dès lors, que les marques sont déposées pour des produits différents et non similaires  le grief de contrefaçon n'est pas fondé aucune confusion ne pouvant exister dans l'esprit du consommateur final appartenant au grand public quant à l'origine des produits.
* sur la contrefaçon par reproduction
L'article L713-2 a) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque (...) ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement."
En l'espèce, il s'agit de comparer les marques française verbales OASIS de la société Orangina avec la marque verbale internationale de la société GLAXO. Il y a reprise du signe à l'identique.
La marque internationale de la société GLAXO est notamment déposée en classe 3 pour " des cosmétiques et produits de toilettes. " La marque no1262133 de la société ORANGINA est notamment déposée pour des "cosmétiques savons parfumerie, huiles essentielles lotions pour les cheveux, dentifrices (...). Dès lors, il y a identité  des produits figurant à l'enregistrement. Dans ces conditions le grief de contrefaçon par reproduction est constitué jusqu'au 2 octobre 2007, date à laquelle la société ORANGINA est déchue de ses droits de marque  pour les produits précités..
En conséquence  la nullité de la marque internationale de GLAXO pour désigner ces produits est prononcée
En revanche, il n'y a pas d'identité ou de similarité des produits figurant à l'enregistrement de la marque verbale OASIS no1296070 et les produits figurant à l'enregistrement de la marque internationale OASIS dont est titulaire la société GLAXO.
Sur la demande de déchéance des droits de la société GLAXO sur la marque internationale OASIS
La société GLAXO soutient que la société ORANGINA n'aurait pas d'intérêt à agir, car elle n'exploite pas de produits similaires à ceux figurant à l'enregistrement de la marque internationale et que contrairement à ses dires elle n'est pas titulaire d'une marque notoire.
La société ORANGINA démontre qu'elle est, en France, "le numéro un des boissons aux fruits plates avec 68% de parts de marché. C'est en fait le deuxième plus gros volume de marché après Coca Cola (45 millions de litres sont vendus chaque année). La marque OASIS bénéficie d'une notoriété spontanée de 50% (sources Nielsen 2005)"( extrait du  Livre des Grandes Marques). Dans ces conditions, la preuve est suffisamment rapportée que la marque verbale OASIS ou la partie dénominative de la marque semi-figurative OASIS de la société ORANGINA est une marque de renommée.
Dès lors, la marque OASIS de la société ORANGINA étant une marque de renommée, la société ORANGINA a intérêt à agir pour éviter l'usage d'un même signe pour des produits non similaires.
C'est au regard de l'article L 714-5 du code de propriété intellectuelle qu'il convient d'examiner cette demande en déchéance.
En l'espèce la société GLAXO n'apporte pas de preuve de juste motif de non-exploitation de la marque internationale OASIS lui appartenant ; le seul motif qu'elle oppose, étant le fait que s'étant aperçue que la société ORANGINA avait déposé sa marque en classe 3, elle avait préféré s'abstenir d'exploiter en France sa propre marque afin déviter une éventuelle action en contrefaçon. Cette argumentation n'est pas suffisante pour justifier cette non-exploitation, aucune exploitation de la marque en cause n'étant démontrée depuis son dépôt en 1993.
Dans ces conditions, le tribunal prononce la déchéance des droits de la société GLAXO  sur la partie française de la  marque internationale OASIS.
Sur l'application de l'article 700 du  code de procédure civile
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Les deux parties  succombant partiellement dans leurs demandes, il convient de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune d'elle avec distraction au profit de Maître Gaëlle BLORET-PUCCI et de la SELARL MARCHAIS DE CANDE en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,
Prononce la déchéance des droits de la société ORANGINA SCHWEPPES HOLDING (dite ORANGINA)à compter du 2 octobre 2007 sur les marques françaises suivantes:
-La marque verbale OASIS no1262133 déposée à l'INPI le 20 février 1984, renouvelée le 17 décembre 1993 et le 27 novembre 2003, pour les produits et services des classes 3, 16, 25, 28, 31 et 42.
-La marque verbale OASIS no1296070 a été déposée à l'INPI le 16 janvier 1985 et renouvelée le 28 décembre 1994 et le 28 décembre 2004 pour l'intégralité des produits et services des classes internationales 18, 21, 34, 35, 41 et 39.
Dit que la société GLAXO en déposant le 31 mai 1993 la marque internationale OASIS visant la France no 600601 a commis jusqu'au 2 octobre 2007 des actes de contrefaçon par reproduction de la marque verbale française OASIS no 1262133  dont est titulaire la société ORANGINA
Prononce la nullité de la marque internationale OASIS no600601 désignant  la France pour les produits suivants: "cosmétiques et produits de toilette";
Prononce la déchéance des droits de la société GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTCARE SA (dite GLAXO) sur la marque internationale OASIS no 600601 à compter du 15 décembre 2006, pour les autres produits visés à son enregistrement,
Dit que le jugement à intervenir sera notifié à la diligence du greffe saisi par la partie la plus diligente à l'Institut National de la propriété industrielle aux fins de transmission  au Bureau International de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec distraction au profit de la SELARL MARCHAIS DE CANDE et de Maître Gaëlle BLORET-PUCCI, avocats,  en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait à Paris, le 21 mai 2008
LE GREFFIER 				LE PRESIDENT
Marie-Aline PIGNOLET			Elisabeth BELFORT