3ème chambre 3ème section
Assignation du :
20 Janvier 2006

rendu le 21 Novembre 2007
DEMANDERESSE
S. A. ILIAD
8 rue de la Ville l' Evêque
75008 PARIS
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2186
DÉFENDEURS
Monsieur Mickaël X...

92350 LE PLESSIS ROBINSON
Société RMS NETWORK

92350 LE PLESSIS ROBINSON
représentés par Me Hélène BUREAU MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 2038
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

A l' audience du 01 Octobre 2007
tenue en audience publique

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS :
La société ILIAD exploite le service d' annuaire ANNU depuis 1994 sur le minitel (3617 ANNU) et depuis 1998 sur internet (ANNU. COM).
La société ILIAD est titulaire de différentes marques et codes télématiques qu' elle utilise dans le cadre de son activité.
Ayant découvert qu' un site internet " LOVEANNU " édité par la société RMS NETWORK proposait " le portail de la rencontre, des dialogues et des soirées " avec des contenus érotiques et que le gérant de cette société, M. Mickaël X... avait déposé la marque " LOVEANNU " en classe 35, 39 et 41 le 9 avril 2004, la société ILIAD a assigné, par acte du 20 janvier 2006, la société RMS NETWORK et M. X... en contrefaçon de marques, en concurrence parasitaire et en nullité de la marque " LOVEANNU ".
Dans ses dernières écritures du 5 mars 2007, la société ILIAD demande au tribunal de :
- joindre la procédure avec celle renvoyée par le tribunal de commerce dans son jugement du 22 décembre 2006 et enrôlée sous le numéro RG 07 / 463 ;
- juger que l' utilisation du signe " LOVEANNU " notamment à titre de nom de domaine pour donner accès à un site de rencontres et de référencement, ainsi que son dépôt à titre de marque constituent une contrefaçon par imitation des marques " ANNU " no 1 752 029 et 97 661 680 au sens de l' article L 713- 3 b du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- juger que cette utilisation est préjudiciable et au surplus injustifiée au sens de l' article L 713- 5 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- juger que cette utilisation constitue l' usurpation fautive et parasitaire des codes télématiques ANNU au sens des articles 1382 et à tout le moins 1383 du code civil ;
- interdire aux défendeurs l' utilisation de ce signe sous astreinte ;
- prononcer la nullité de la marque française " LOVEANNU " no 04 3 285 106 en application des articles L 714- 3 et L 713- 5 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- condamner la société RMS NETWORK à transférer à ses frais à la société ILIAD, le nom de domaine " loveannu. com " et ce, sous astreinte ;
- se réserver la liquidation des astreintes ;
- en tant que de besoin autoriser la société ILIAD à faire procéder directement aux formalités de transfert auprès de l' unité d' enregistrement NETWORKS SOLUTIONS ;
- condamner in solidum les défendeurs au paiement d' une somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
et ce, sous le bénéfice de l' exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2007, la société RMS NETWORK et M. X... demandent au tribunal, au visa des articles L 716- 3, L 713- 2 et L 713- 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, des articles L 411- 4 du Code de l' Organisation Judiciaire, des articles 103, 378 et suivants, 699 et 700 du nouveau code de procédure civile, de l' article 1382 du code civil de :
- débouter la société ILIAD de ses demandes, fins et prétentions,
- de la condamner à payer à la société RMS NETWORK à titre de dommages et intérêts les sommes de :
*50232 euros TTC au titre du préjudice financier,
*16. 476 euros au titre de la perte d' investissement ;
*5000 euros au titre du préjudice lié à la perte de marchés ;
*15. 000 euros en réparation de son préjudice lié à l' atteinte à l' image ;
- condamner la société ILIAD à lui payer la somme de 3000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

*sur la demande de jonction :
L' affaire RG07 / 463 ayant fait l' objet d' une radiation et les demandes formées dans cette procédure ayant été réitérées dans la présente instance, la demande de jonction est devenue sans objet.
*sur les droits de la société ILIAD :
La société ILIAD justifie
*par la production des certificats d' identité INPI correspondants être titulaire :
- d' une marque dénominative ANNU déposée le 9 mai 1989 et régulièrement renouvelée, enregistrée sous le no 1752039 pour désigner les " banques de données, logiciels informatiques et services de vidéotexte " ;
- d' une marque semi- figurative ANNU déposée le 30 janvier 1997, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le no 97 / 661 pour désigner notamment la " publicité ; gestion de fichiers informatiques, les télécommunications, les communications par terminaux d' ordinateurs, la location de temps d' accès à un centre serveur de base de données " ;
Par ailleurs, la société ILIAD démontre par la production des contrats TELETEL correspondants et des déclarations au parquet du Tribunal de grande instance être titulaire :
- du code minitel 3617 ANNU pour exploiter un service de " recherche d' une personne à partir de son numéro de téléphone, recherche inversée, recherche à l' envers, recherche d' une personne à partir de son nom, multicritères " ;
- du service audiovisuel ANNU pour un service de recherche d' abonnés par téléphone, par télécopie et par nom.
Enfin, la société ILIAD établit être titulaire depuis le 20 février 1997 du nom de domaine " annu. com ".
Enfin, la production d' articles de presse établit que la société ILIAD exploite depuis 1994 un service minitel d' annuaire inversé sous la dénomination " 3617 ANNU ", depuis 1998 une version internet de cet annuaire sur le site " ANNU. COM " avec des services enrichis (affichage de la carte géographique situant physiquement l' abonné identifié, calcul de l' itinéraire pour se rendre chez celui- ci, recherche à partir d' une communication WAP et recherche parmi les sites francophones), ce site internet étant également le support de bandeaux publicitaires, depuis 2000 un service ANNU accessible depuis un poste téléphone fixe en composant le 3617 et depuis juin 2002 un service ANNU accessible à partir d' un téléphone mobile.
*sur les faits :
Il ressort du constat de Maître C..., huissier de justice en date du 16 novembre 2005 que sur le site internet accessible par le nom de domaine " www. loveannu. com " est proposé :
- aux internautes principalement
* un " annuaire des meilleurs sites de rencontres " dont les catégories sont les suivantes " adultes sites classés X ", " bisexuels, sites spécialisés bisexuels " " gays sites spécialisés gays ", " lesbiens, sites spécialisés lesbiens ", " libertins sites coquins " et " tous publics sites de rencontres tous publics " Pour chaque catégorie, la recherche peut être affinée : exemples dans la catégorie adulte " chat, escorts girls, escorts boys, fétichistes, transexuel etc.... "
* un classement des pages les plus lues (les tops de Loveannu) ;
*des rubriques d' actualité sur des sujets liés au sexe ;
*des sites labellisés ;
*des produits dans la " sexy boutique " offerts à la vente ;
*un forum de discussion
- aux annonceurs : un service de régie publicitaire.
Par ailleurs, il ressort du certificat d' enregistrement produit aux débats que M. X... Mikael a déposé le 9 avril 2004 une marque complexe Loveannu, enregistrée sous le no 04 3 285 106 pour désigner différents produits et services des classes 35, 39 et 41 de la classification internationale.
*sur la contrefaçon :
Les signes étant différents ANNU et Loveannu c' est au regard de l' article L 713- 3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s' il peut en résulter un risque de confusion dans l' esprit du public... b) l' imitation d' une marque et l' usage d' une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l' enregistrement que doit s' apprécier le grief de contrefaçon.
Il est constant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l' espèce. Cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause être fondée sur l' impression d' ensemble produites par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles- ci.
- par l' exploitation du site internet " loveannu " :
Sur les signes, il y a lieu de relever que :
- le signe second reproduit le signe " annu ", en y adjoignant en position d' attaque le terme " love " qui donne à l' ensemble ainsi formé " loveannu " un caractère évocateur d' un service à connotation amoureuse ou érotique, sans supprimer le caractère dominant et distinctif du terme " annu " ;
- contrairement à l' argumentation en défense " annu " n' est jamais compris ni employé par le grand public comme le diminutif du terme " annuaire " ; il ne figure d' ailleurs dans aucun dictionnaire y compris dans ceux proposant les termes familiers ;
- phonétiquement, les termes " loveannu " se prononce de manière séparée et visuellement le terme annu reste parfaitement identifiable même s' il n' est pas en position d' attaque ;
- le terme " loveannu " ne saurait être comme tentent de le faire croire les défendeurs, un jeu de mots sur " loveannu, l' amour à nu " dès lors que le second terme choisi " annu " possède deux " n " et et que la lettre " a " est sans accent.
Sur le produit désigné par le signe second à savoir un site internet proposant principalement un annuaire des sites de rencontres, une base de données d' articles et une liste de lieux de sortie, le tribunal considère qu' il est identique ou à tout le moins fortement similaire au produit de " banques de données " et similaire à un service de videotexte, s' agissant comme dans un service de ce type de transmission d' informations entre le site et l' internaute de façon interactive (cf forum de discussion), produit et service visés dans l' enregistrement de la marque ANNU no 1752029.
En revanche, aucun autre produit ou service désigné par les marques ANNU opposées n' est identique ou similaire au contenu du site, l' offre de régie publicitaire sur le site en cause étant accessoire et ne pouvant être considéré comme relevant de l' activité de publicité visé à l' enregistrement de la marque ANNU no 97 / 661, ce terme étant d' ailleurs générique et les services de " annu " : logiciels informatiques, gestion de fichiers informatiques, communication par terminaux d' ordinateurs, location de temps d' accès à un centre serveur de base de données " étant des produits ou des services techniques qui ne sont pas proposés par le site " loveannu ".
Au vu de la forte similitude des signes (ANNU / LOVEANNU), de l' identité des produits désignés (banque de données, service videotexte) ainsi que de la forte notoriété de la marque ANNU pour désigner un service d' annuaire (cf pièces produites justifiant de 122 millions de connexions de 1998 à 2005 pour le service 3817 ANNU, de 550. 825 visites par mois sur le site internet ANNU. com, de 65 822 appels téléphonique par mois sur 3217 ANNU, de 13200 SMS par mois sur SMS ANNU, d' un budget de 110 millions d' euros d' investissements publicitaires dépensé de 1997 à 2004, de 53 % de notoriété auprès du grand public et 72 % pour les utilisateurs des annuaires en ligne) et de la diversification des supports adoptés pour son exploitation (minitel, internet, téléphone fixe et téléphone mobile), le tribunal considère que le grand public sera conduit à considérer que le site " loveannu " constitue un nouveau service ANNU dans le domaine de la rencontre proposé par la société ILIAD et qu' ainsi le risque de confusion est certain.
Il y a lieu de remarquer à cet égard que la société défenderesse ne justifie pas avoir commencé son activité avant 2004, date du dépôt de la marque de M. X... et de la création des pages internet de son site.
Dans ces conditions, la contrefaçon de la marque ANNU no1752029 par l' exploitation du site " loveannu " en défense est constituée et est imputable à la société RMS NETWORK qui en est l' éditrice.
- par le dépôt de la marque " LOVEANNU " :
Sur les signes :
La marque LOVEANNU est une marque complexe constituée de l' élément dénominatif loveannu dans lequel le " o " est remplacé par un coeur, cet élément étant souligné par une double virgule se terminant par un dessin stylisé de papillon.
Il y a lieu de relever que dans ce signe l' élément distinctif et dominant reste l' élément dénominatif, les éléments figuratifs n' étant qu' un décor.
Sur les produits :
Le tribunal relève que les produits désignés par la marque LOVEANNU sont soit identiques soit similaires à ceux visés à l' enregistrement des deux marques opposées à l' exception des services " d' organisation de voyages, d' activités culturelles, service de billetterie à savoir réservation de places de voyage, réservation de places pour spectacles, activités culturelles et artistiques, publication de photographies, production de films, organisation de concours et divertissement,, services de loisirs, organisation de soirées, à savoir service de discothèque, de bar ".
Compte- tenu de la grande notoriété de la marque ANNU ainsi qu' il a été dit ci- avant, de la grande similitude des signes et de l' identité ou de la similarité des produits désignés, le risque de confusion pour le grand public est certain.
Aussi, la contrefaçon par imitation est constituée.
*sur l' atteinte à la marque de renommée :
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d' examiner si le dépôt de la marque LOVEANNU pour désigner les produits et services suivants : " d' organisation de voyages, d' activités culturelles, service de billetterie à savoir réservation de places de voyage, réservation de places pour spectacles, activités culturelles et artistiques, publication de photographies, production de films, organisation de concours et divertissement,, services de loisirs, organisation de soirées, à savoir servie de discothèque, de bar " constitue un emploi injustifié de la marque de renommée ANNU.
L' article L 713- 5 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que l' emploi d' une marque jouissant d' une renommée pour les produits ou services non similaires à ceux désignés dans l' enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s' il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que les dispositions de l' alinéa précédent sont applicables à l' emploi d' une marque notoirement connue au sens de l' article 6 bis de la Convention de Paris, pour la protection de la propriété industrielle précitée.
Ainsi qu' il a été dit ci- avant, l' ancienneté de l' exploitation de la marque ANNU pour désigner un annuaire, l' ampleur de cet usage et des investissements publicitaires consacrés à sa promotion, l' ont fait connaître d' une partie importante du public concerné (72 %). Cette marque est donc une marque de renommée au sens de l' article L 713- 5 du Code de Propriété Intellectuelle précité puisque connue d' une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par elle.
La marque ANNU bénéficie en conséquence d' une protection contre toute reproduction ou imitation si cet usage est de nature à porter préjudice à la société ILIAD ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de celle- ci, les produits et services désignés par le signe second pouvant être indifféremment non identiques, non similaires, identiques ou similaires.
Dès lors que la marque LOVEANNU est exploitée pour désigner des activités à caractère érotique voire pornographique, le dépôt de celle- ci pour désigner d' autres produits et services qui seront nécessairement en lien avec ce type de service est de nature à porter préjudice à la société ILIAD dont les annuaires n' ont jamais eu cette orientation particulière.
Dès lors, le dépôt de cette marque pour désigner les services et produits précités porte atteinte à la renommée des marques ANNU.
*sur l' usurpation fautive des codes télématiques " ANNU " :
La société ILIAD demande réparation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil du détournement du signe ANNU qu' elle utilise comme codes télématiques et internet, par la société RMS NETWORK qui exploite ce signe pour désigner un site internet de référencement sur lequel comme sur le sien il est possible de trouver des adresses et des plans d' accès, cet usage permettant à la société RMS NOTWORK de profiter de façon déloyale et parasitaire de la notoriété de ses services.
Eu égard à la notoriété du service d' annuaire ANNU sur tous ses supports (télématique, internet, téléphonique), le tribunal considère que la société RMS NETWORK en utilisant le signe LOVEANNU pour désigner un site internet de référencement de sites de rencontres ou de sorties à connotation sexuelle s' est placée dans le sillage de la société ILIAD pour profiter indûment de ses investissements publicitaires.
Dès lors, les actes de concurrence déloyale et de parasitisme sont constitués.
*sur les mesures réparatrices :
Afin de mettre fin aux agissements illicites précités, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d' interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.
En application des articles L 714- 3 et L 711- 4 du Code de Propriété Intellectuelle, l' enregistrement de la marque LOVEANNU est annulé pour l' ensemble des produits visés.
Compte- tenu de la mauvaise foi de la société RMS NETWORK, celle- ci devra transférer à la société ILIAD le nom de domaine " loveannu. com " et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Eu égard à la durée de la contrefaçon qui a dévalorisé la marque ANNU en portant atteinte à son pouvoir distinctif, le tribunal considère qu' une indemnité de 20. 000 euros réparera le préjudice ainsi subi par la société ILIAD, somme qui sera supportée pour moitié par chaque défendeur.
S' agissant de la réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, une indemnité de 10. 000 euros sera allouée de ce chef à la société ILIAD. Cette condamnation sera supportée par la société RMS NETWORK.
La publicité du dispositif de la présente décision n' apparaît pas nécessaire eu égard au données de l' espèce.
La nature de l' affaire impose d' assortir la présente décision de l' exécution provisoire.
Enfin, la société ILIAD sera indemnisée des frais irrépétibles qu' elle a pris en charge par l' allocation d' une somme de 5000 euros dont chacun des défendeurs supportera la moitié.
*sur les demandes reconventionnelles :
M. X... et la société RMS NETWORK succombant dans leur défense, leurs demandes reconventionnelles sont mal- fondées.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe,
sous le bénéfice de l' exécution provisoire,
Dit que la société RMS NETWORK en exploitant le nom de domaine " loveannu. com " pour accéder à un site internet de rencontres et de référencement, sans l' autorisation de la société ILIAD a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque ANNU no1 752 029 au détriment de sa titulaire ;
Dit que par ces mêmes actes, la société RMS NETWAOK en usurpant les codes télématiques et internet dont la société ILIAD est titulaire a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre,
Dit que M. X... en déposant la marque LOVEANNU enregistrée sous le no 04 3 285 106, sans l' autorisation de la société ILIAD a commis des actes de contrefaçon par imitation de marque ANNU no1 752 029 et a porté atteinte à la renommée de cette marque au détriment de sa titulaire ;
Interdit la poursuite de ces actes sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification de la présente procédure ;
Prononce la nullité de la marque française LOVEANNU no 04 3 285 106 et appartenant à M. X... pour l' ensemble des produits et services visés à son enregistrement,
Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l' INPI pour inscription sur le registre national des marques, par le présent greffier préalablement requis par la partie la plus diligente,
Condamne la société RMS NETWORK à transférer à ses frais à la société ILIAD le nom de domaine " loveannu " et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision,
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l' article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
En tant que de besoin, autorise la société ILIAD à faire procéder directement aux formalités de transfert auprès de l' unité d' enregistrement NETWORK SOLUTIONS,
Condamne M. Mickaël X... à payer à la société ILIAD une indemnité de 10. 000 euros au titre de la contrefaçon et la somme de 2500 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la société RMS NETWORK à payer à la société ILIAD une indemnité de 20. 000 euros au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire et celle de 2500 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fait masse des dépens qui seront supportée par moitié par M. PALUMBO et la société RMS NETWORK, chacun,
Fait et Jugé à Paris, le 21 novembre 2007,
LE GREFFIER LE PRESIDENT