T R I B U N A L
D E    GRANDE
I N S T A N C E
D E     P A R I S
3ème chambre 3ème section


No MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2005

rendu le 19 Décembre 2007
DEMANDERESSE
SOCIETE XPEDITE SYSTEME venant aux droits et obligation de la S.A.I-MEDIA INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS
151bis rue Saint Honoré
75001 PARIS
représentée par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS,  vestiaire L 36
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANCE MCA

95200 SARCELLES
représentée par Me Gilles SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R2010
S.A. COMPANEO

92800 PUTEAUX
représentée par Me VOINCHET-GOSSELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1069
Société COMPARATEL Intervenante Volontaire

75017 PARIS
représentée par Me Stéphane LEVI, avocat au barreau de PARIS,  vestiaire D 1220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision
Agnès Y..., Vice-Président
Michèle Z..., Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

A l'audience du 05 Novembre 2007
tenue en audience publique

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société I-MEDIA est une société spécialisée dans la fourniture aux entreprises de services de communication. Elle commercialise notamment auprès de sa clientèle des services d'envoi et de réception de documents par voie électronique (télécopies, courriers électronique et short messages services).
La société I-MEDIA est titulaire de la marque dénominative "FAX2MAIL", no32 24 869 déposée à l'INPI le 18 avril 2003 pour les produits et services des classes 9, 35 et 38 et notamment pour des "services de réception de télécopies sur les messageries e-mail utilisant la recherche, la production, la collecte, le traitement, l'hébergement et la mise à disposition de données et d'informations (...) Services de messagerie électronique pluri-média."
La société ALLIANCE MCA a pour activité les télécommunications et plus précisément le développement de solutions de communications afin de permettre la transmission et l'acheminement de diverses informations dans les entreprises.
La société COMPANEO est une société spécialisée dans l'édition de catalogue papiers et numériques, comprenant une sélection d'offres de services et de produits à destination des entreprises.
La société COMPARATEL a notamment pour activité le développement de solutions de communications afin de permettre la transmission, le traitement de données et l'acheminement de diverses informations dans les entreprises. Dans le cadre de ses activités elle a développé un service de messagerie unifiée permettant aux utilisateurs d'échanger des fax, des messages vocaux ou des courriers électroniques sur une seule et même messagerie.
La société I-MEDIA déclare avoir découvert et fait constater par un agent de l'Agence pour la Protection des Programmes le 7 février 2005, que les sociétés ALLIANCE MCA et COMPANEO utilisaient la marque "FAX2MAIL", sans son autorisation pour désigner des produits et services identiques à ceux figurant à l'enregistrement.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 avril 2005, la société I-MEDIA INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS a fait assigner la société ALLIANCE MCA et la société COMPANEO devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de marque.
Par conclusions du 24 mars 2006, la société COMPARATEL a déclaré intervenir volontairement à l'instance.
Par dernières conclusions signifiées le 24 avril 2006, la société I-MEDIA INFORMATIQUES ET TELECOMMUNCIATIONS demande au tribunal :
au visa des articles L713-1 et suivants et L716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle , 1382 du code civil,
dire et juger que le sociétés ALLIANCE MCA et COMPANEO ont contrefait par usage et par reproduction la marque "FAX2MAIL" enregistrée auprès de l'INPI sous le no322 48 69 dans les classes 9, 35, et 38 pour désigner notamment les "services de réception de télécopies sur la messagerie e-mail utilisant la recherche, la production, la collecte, le traitement et la mise à disposition de données et d'informations"ou encore les "services de messageries électronique pluri-média",
débouter la société COMPARATEL de ses demandes,
condamner in solidum les sociétés ALLIANCE MCA  et COMPANEO à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts   sur le fondement de la contrefaçon de la marque FAX2MAIL ou subsidiairement sur le fondement de la concurrence déloyale,
condamner in solidum les sociétés ALLIANCE MCA et COMPARATEL à lui payer chacune  la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts   pour procédure abusive,
condamner la société ALLIANCE MCA à publier sur la page d'accueil de son site internet "alliancecemca.com" un extrait de la décision à intervenir et pendant une durée de quinze jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1000 euros par jour de non publication,
débouter la société ALLIANCE MCA,
condamner in solidum les sociétés ALLAINCE MCA et COMPANEO à lui rembourser l'intégralité des frais de constat avancés pour les besoins de la présente procédure et lui payer chacune la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,
ordonner l'exécution provisoire,
condamner la société ALLIANCE MCA et COMPANEO aux entiers dépens, en ce compris la rémunération de l'expert, avec distraction au profit de la SELAEL SBRH avocats en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2006, la société COMPANEO a demandé au tribunal de :
au visa des articles 1382 du code civil et L711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle
rejeter l'ensemble des demandes de la société I-MEDIA
dire que la marque FAX2MAIL ne peut constituer une marque valable compte tenu des termes génériques et indispensables qui la composent,
dire qu'il n'y a donc pas de contrefaçon de la marque en raison de son invalidité,
constater en tout état de cause qu'il ne résulte aucun préjudice résultant de l'utilisation de la dénomination FAX2MAIL,
condamner la société I-MEDIA aux dépens et à 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Par dernières conclusions signifiées le 19 mai 2006, la société COMPARATEL a demandé au tribunal de :
au visa des articles L112-4, L711-1, L711-2, L711-4, L712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle 11134, 1382 du code civil, 325, 327 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile,
recevoir la société COMPARATEL en son intervention volontaire,
dire et juger que la société I-MEDIA INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS a frauduleusement déposé la marque FAX2MAIL enregistrée sous le numéro 322 48 69 pour les classes 9, 35 et 38,
en conséquence
ordonner le transfert de la propriété de FAX2MAIL déposée au nom de la société I-MEDIA à son profit,
dire et juger que l'adoption et l'usage du terme FAX2MAIL à titre de marque, nom de domaine, enseigne constitue des actes de concurrence déloyale et porte atteinte aux droits de la société COMPARATEL,
condamner la société I-MEDIA à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts   sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour acte de concurrence déloyale,
subsidiairement
prononcer la nullité du dépôt de la marque FAX2MAIL effectuée par la société I-MEDIA le 18 avril 2003 à l'INPI sur le fondement de l'article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle
condamner la société I-MEDIA à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
la condamner aux dépens dont distraction au profit de maître Stéphane LEVI en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a prononcé l'ordonnance de clôture le 15 octobre 2007.
Par conclusions du 24 octobre 2007, la société XPEDITE SYSTEME venant aux droits de la société I-MEDIA INFROMATIQUE ET TELECOMMUNCIONS a demandé de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état  au motif principal qu'elle venait de désigner un nouveau conseil.
Il résulte de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile que "la constitution d'un avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation." Dès lors, il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de marque FAX2MAIL
- sur sa distinctivité
La société ALLIANCE MCA demande à titre principal l'annulation du dépôt de la marque FAX2MAIL sur le fondement de l'article L711-2a) du code de propriété intellectuelle qui dispose que :" le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service."
La dénomination FAX2 MAIL désigne un service tendant à la réception de télécopies dans une boîte aux lettres électronique.
Il convient de se replacer à l'époque du dépôt de la marque pour apprécier son caractère distinctif soit l'année 2003.
Ce signe est composé de deux mots anglais d'usage courant en français pour désigner le premier une télécopie et le second le courrier électronique. Ces deux mots sont séparés par le chiffre 2, qu'il convient de prononcer à l'anglaise "two" et qui renvoie à l'anglais "to" pour désigner la destination du message.
Il n'est pas établi qu'en 2003, date du dépôt,  ce signe était couramment employé et compris par une partie significative du grand public  pour désigner ce service, étant remarqué que la recherche effectuée sur le moteur de recherche Google n'est pas pertinente puisqu'elle ne date que du 5 décembre 2005.
Si les deux signes FAX et MAIL sont fortement évocateurs du produit l'adjonction du chiffre 2 rend le signe distinctif.
Dès lors la marque est valable.
-sur le caractère frauduleux du dépôt
La société COMPARATEL se prévaut de l'article l'article L712-6 du code de propriété intellectuelle qui dispose  que :"si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice."
La société COMPARATEL justifie du fait que dès 1999 elle créait un service "FAX2MAIL" permettant la réception de télécopie dans sa boîte e-mail, que le Journal du Net (site www.journaldunet.com )  évoquait en novembre 2001 "la méthode Comparatel.fr et les services proposés tel "fax2mail", que "l'internaute magazine" réalisait un test en février 2002 relatif à son service "fax2mail"(réception de fax dans sa boîte e-mail habituelle)". Elle produit également cinq factures d'avril 2002 relatives à la vente de forfait "fax2mail" pour six mois.
Elle établit en outre que la société I-MEDIA était en relation d'affaire avec elle et avait ouvert auprès d'elle un compte d'accès de messagerie unifiée "mail2fax"(sic) dès 2002 selon le bon de commande du 21 mai 2002.
Par ailleurs, la société COMPARATEL remarque que son ancien  directeur salarié M. A... qui avait remis sa démission le 26 mars 2003, et transmis à son successeur l'ensemble des données techniques dans un document écrit, en date du 16 avril 2003 contenant les codes d'accès, a été embauché par la société I-MEDIA le 11 juin 2003, alors même que la marque litigieuse a été déposée le 18 avril 2003 ; l'attestation en date du 16 mai 2006 de M. Cédric B... précisant notamment   "dans les serveurs et parmi les fonctions du site COMPARATEL se trouvait le logiciel de messagerie unifié "FAX2MAIL" développé par l'ancienne équipe de COMPARATEL".
Dès lors, la société COMPARATEL établissant qu'elle faisait un usage du signe FAX2MAIL  pour désigner un  service et le logiciel correspondant avant le dépôt de la marque litigieuse, il y a lieu de faire droit à sa demande de transfert à son profit de la marque opposée, le dépôt par une société cliente ayant embauché un de ses anciens salariés étant frauduleux.
Sur la concurrence déloyale
La société COMPARATEL se plaint d'acte de concurrence déloyale.
Il est constant que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du code civil qui impliquent non seulement l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d'un préjudice souffert par le demandeur et la démonstration d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par le demandeur.
La société COMPARATEL se plaint du fait que la société I-MEDIA aurait adopté le signe FAX2MAIL à titre de nom commercial et d'enseigne, mais elle n'en apporte pas la preuve.
En revanche,  il est établi que la société I-MEDIA a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société COMPARATEL en utilisant frauduleusement la marque FAX2MAIL pour désigner un service concurrent alors qu'elle connaissait déjà la produit proposé par la société COMPARATEL, étant l'un de ses anciens clients et  qu'elle était sur le point d'embaucher un des anciens salariés de cette société.
Ces agissements constituent une faute à l'origine d'un dommage puisqu'ils ont privé la société COMPARATEL de la vocation qu'elle avait à exploiter le fonds de commerce résultant de l'utilisation et de la notoriété de "FAX2MAIL".
Sur les mesures réparatrices
Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 30.000 euros le montant des dommages-intérêts destinées à compenser la préjudice subi par la société COMPARATEL du fait des agissements de la société I-MEDIA.
Sur les demandes de la société ALLIANCE MCA
La société ALLIANCE MCA indique qu'elle utilise la dénomination "FAX2MAIL"depuis 2002 et qu'elle avait chargé en janvier 2003 un graphiste de travailler notamment sur cette dénomination. Elle estime avoir subi un dommage en raison du fait que la société I-MEDIA a demandé à la société COMPANEO de cesser toute publicité du service qu'elle développait sous cette dénomination et qu'elle a ainsi usé de pratique anticoncurrentielle, à la suite de quoi elle a changé la dénomination de son service.
Le tribunal observe que les demandes d'indemnisation de la société ALLIANCE MCA étaient directement liées à ses droits sur le signe FAX2MAIL. Le présent jugement ayant décidé que la société COMPARATEL avait des droits antérieurs sur ce signe, les demandes d'indemnisation présentées par la société ALLIANCE MCA seront en conséquence rejetées.
Sur la demande formée par la société I-MEDIA à l'encontre des sociétés COMPARATEL et ALLIANCE MCA
La société I-MEDIA soutient que la société COMPARATELet la société ALLIANCE MCA ont exercé abusivement leur droit d'ester en justice.
Le présent jugement faisant droit aux demandes de la société COMPARATEL et déboutant la société I-MEDIA celle-ci est mal fondée à soutenir que l'action des société COMPARTEL et ALLIANCE MCA serait abusive.
Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il  parait inéquitable de laisser à la charge des sociétés COMPARATEL, ALLIANCE MCA et COMPANEO   les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager et qui ne sont pas  compris dans les dépens. Il convient d'allouer à ce titre à la société COMPARATEL une indemnité de 6000 euros, à la société ALLIANCE MCA une indemnité de 6000 euros et à la société COMPANEO une indemnité de 3000 euros;
Sur l'exécution provisoire
Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse qui succombe dans ses prétentions. .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,
Reçoit la société COMPARATEL en son intervention volontaire,
Déclare valable la marque "fax2mail" no32 24 869 déposée à l'INPI le 18 avril 2003 pour les produits et services des classes 9, 35 et 38
Dit que le dépôt par la société I-MEDIA de la marque "fax2mail"no32 24 869  est frauduleux,
Ordonne le transfert de la marque "fax2mail" no32 24 869 déposée à l'INPI le 18 avril 2003 pour les produits et services des classes 9, 35 et 38 à la société COMPARATEL,
Dit que le présent jugement, devenu définitif, sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l'INPI pour inscription sur le registre des marques,
Dit que la société I-MEDIA en déposant la marque "fax2mail" a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société COMPARATEL,
Condamne la société I-MEDIA à payer à la société COMPARATEL la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
Déboute la société I-MEDIA de l'ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes de  la société ALLIANCE MCA,
Condamne la société I-MEDIA à payer à la société COMPARATEL une indemnité de 6000 euros, à la société ALLIANCE MCA une indemnité de 6000 euros et à la société COMPANEO une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse avec distraction au profit de Maître Stéphane LEVI, de Maître Gilles SARFATI, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait à Paris, le 19 décembre 2007
LE GREFFIER 					LE PRESIDENT
Marie-Aline PIGNOLET			Elisabeth X...