Grosses délivrées 	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :	AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2008
(no                       ,    8   pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :  06/05545
Décision déférée à la Cour : Jugement  du 25 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 00/01687

La SA X...,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est ...
75006 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître Darius SZLEPER, avocat au Barreau de Paris,

La société  MAX X...
SARL agissant poursuites et diligences de son gérant,
ayant son siège ...
75015 PARIS
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Christian CHARRIERE BOURNAZEL, avocat au Barreau de Paris,
Monsieur Max X...
demeurant ...
92170 VANVES
représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour,
assisté de Maître Christian CHARRIERE BOURNAZEL, avocat au Barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 février 2008,  en  audience publique,  devant la cour composée de :
Madame REGNIEZ, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 février 2008 pour présider l'audience en l'empêchement de M. GIRARDET, président,
Monsieur MARCUS, conseiller,
Monsieur Alain OSMONT, conseiller, désigné par l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en remplacement de Madame REGNIEZ, appelée à présider l'audience,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

-  contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame REGNIEZ,  conseiller ayant présidé l'audience de plaidoiries, et par L. MALTERRE-PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie d'un appel interjeté par la société anonyme 
X...
 à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Paris.
Il convient de rappeler que Monsieur Max X... est gérant de la société à responsabilité limitée Max X..., propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie dont le nom commercial et l'enseigne est également MAX X....
Monsieur Max X... est titulaire des marques  MAX X... no 92 424 352 déposée le 26 juin 1992 et MAX X... no 93 454 998 déposée le 12 février 1993, renouvelée le 25 septembre 2002. Cette dernière marque est exploitée par la société MAX X....
Par ailleurs, la société anonyme 
X...
  est titulaire de la marque X... no 1 290 999, enregistrée le 4 décembre 1974, pour désigner des produits de la classe 30 et régulièrement renouvelée depuis, pour la dernière fois le 18 novembre 2004. La société X...  soutient que sa marque est notoire.
A la suite d'une procédure introduite par la société X... (rue du Cherche Midi), et Monsieur Pierre X... qui se prévalaient de la marque d'usage notoire X... pour demander notamment la nullité de la marque "X... Max", déposée le 2 février 1982 et enregistrée sous le no 1 196 178, la cour d'appel de Paris les a, par un arrêt du 9 décembre 1992, déboutés de leur demande mais a réglementé l'usage du signe MAX X...  afin d'éviter tout risque de confusion en ces termes : "elle ne pourra employer le signe  à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et dans ses papiers d'affaires et de publicité ou emballages qu'en le faisant précéder immédiatement sur la même ligne du prénom MAX dans les mêmes caractères de mêmes dimensions, de même couleur et de même tonalité et en y ajoutant immédiatement en dessous l'adresse en caractères lisibles de son ou ses établissements".
Par suite d'opérations de liquidation et de changement de nom, seule subsiste la société X... actuelle qui vient aux droits de la société X... (boulevard de Grenelle) précédemment titulaire de la marque déposée le 4 décembre 1974.
Estimant que l'usage du nom patronymique Max X... portait atteinte à sa marque notoire du 4 décembre 1974 en ce qu'il existait un risque de confusion avec celle-ci et qu'il convenait à tout le moins d'en réglementer l'usage par application de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que d'en interdire la cession à des tiers, la société X... a fait assigner Monsieur Max X... et la société Max X... à cette fin, devant le tribunal de grande instance de Paris, et pour obtenir la nullité des deux marques déposées en 1992 et 1993. Sont intervenues volontairement dans la procédure Mesdemoiselles Apollonia et Athéna X... en leur qualité d'héritières de Monsieur Lionel X... qui était intervenu en qualité de gérant de la société X....
Par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mesdemoiselles Apollonia et Athéna X...,
- débouté Mesdemoiselles Apollonia et Athéna X... de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- déclaré irrecevable la société X... SA en ses demandes portant sur l'atteinte portée à ses droits du fait de l'utilisation de la dénomination Max X... par les défendeurs,
- déclaré irrecevables les demandes en nullité des marques no 92 424 352 X... MAX et no 93 454 999 MAX X... enregistrées par Monsieur Max X... les 26 juin 1992 et 12 février 1993, formées par la société  SA X... sur le fondement de l'article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- prononcé la déchéance de la marque X... MAX déposée le 26 juin 1992 avec effet au 26 juin 1997 pour défaut d'exploitation par application des dispositions de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- déclaré sans objet du fait de la déchéance prononcée, la demande de réglementation de la marque X... MAX no 92 424 352,
- déclaré mal fondée la demande subsidiaire de réglementation complémentaire de la marque MAX X... et d'interdiction de cession des droits sur la marque no 93 454 999 MAX B... Max X..., marque déposée le 12 février 1993,
- débouté la société X... du surplus de ses demandes,
- condamné la société X... à payer à la société MAX X..., d'une part, et à Monsieur Max X..., d'autre part, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société  SA X... aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2008, la société X..., appelante, invite la cour à :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la société X... en sa demande en annulation de la marque MAX X... no 93 454 998 et en sa demande subsidiaire en réglementation de l'exploitation de cette marque,
1- * dire que la marque no 93 454 998 a été déposée en violation de la réglementation de l'usage de la dénomination "MAX X..." résultant de l'arrêt de la cour de Paris du 9 décembre 1992 et qu'un tel dépôt a été fait de mauvaise foi,
* dire que cette marque porte atteinte aux droits de la société X... sur la marque enregistrée notoire "X..." no 1 290 999 et en conséquence prononcer la nullité en application des articles L. 711-4 et L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle,
2- dire que l'exploitation par la société MAX X... et par Max X... de la  dénomination MAX X... telle qu'elle est établie par les pièces versées aux débats et visées dans les dernières conclusions des "demanderesses" constitue une violation de la réglementation de l'usage de la marque "MAX X..." résultant de l'arrêt de la cour de Paris du 9 décembre 1992 et une atteinte aux droits de la société X... sur la marque enregistrée notoire "X..." no 1 290 999,

* en conséquence, ordonner aux intimés de cesser d'utiliser, pour désigner les produits de boulangerie et les produits et activités similaires, la dénomination "MAX X..." dans la forme graphique (typographie, couleurs, présentation) identique ou similaire à celle sous laquelle est exploitée la marque "X..." par son titulaire, la société X..., sous astreinte de 1500 euros par infraction à compter de la signification du "jugement" et cela en application de l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle,
* interdire à Monsieur Max X... de céder à quiconque ses droits sur les marques enregistrées "MAX X..." sous astreinte de 10 000 000 euros par infraction,
* dire qu'une éventuelle transmission des droits sur les marques enregistrées "MAX X..." serait inopposable à la société X...,
4- très subsidiairement, saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes de la question préjudicielle en application des dispositions de l'article 234 du Traité de Rome suivante : « Une société qui est titulaire d'un droit antérieur consistant dans une marque enregistrée, est-elle recevable à agir à l'encontre du titulaire d'une marque postérieure non susceptible d'une action en nullité de marque en raison de la forclusion par tolérance, pour demander que l'usage de cette marque postérieure soit réglementée de manière à éviter la confusion avec le droit antérieur ainsi que l'interdiction du transfert de la marque postérieure à un tiers, sans contrevenir aux dispositions de l'article 9 de la Directive Communautaire no89/104 du 21 décembre 1988 ? ».

* condamner in solidum les intimés à payer à la société X... une indemnité de 75.000 euros en réparation du préjudice subi,
* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, dans cinq journaux à son choix aux frais in solidum des intimés,
* condamner in solidum les intimés à une indemnité de 25 000 euros en application de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
* les condamner in solidum en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du (nouveau) Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2008, la société MAX X... et Monsieur Max X...,  intimés, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'absence d'autorité de la chose jugée quant à la marque MAX X... no 93 454 999,
- dire et juger la société X... irrecevable en ses demandes du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la Cour d'appel de Paris, devenu définitif,
- condamner la société  SA X... à payer à la société MAX X... et à Monsieur Max  X... la somme de 50 000 euros chacun pour acharnement procédural  abusif ainsi que la somme de 10 000 euros chacun par application de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
- la condamner en outre aux entiers dépens dont la SCP BOLLING, DURAND, LALLEMENT, avoués à la cour d'appel de Paris, sera autorisée à poursuivre le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du (nouveau) Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que le jugement n'est pas critiqué sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mesdemoiselles X... ni sur le prononcé de la déchéance des droits de Monsieur Max X... sur la marque déposée le 26 juin 1992 ; que la cour n'est pas saisie de ces points ; que le jugement sera en tant que de besoin confirmé de ces chefs ;
Considérant que le litige dont la cour est actuellement saisie porte sur le dépôt de la marque no 93 454 999 déposée le 12 février 1993, et sur l'usage de cette marque ;
Sur la fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée
Considérant que le tribunal a admis ce moyen pour la dénomination sociale, au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992 devenu définitif à la suite de l'arrêt de rejet du pourvoi de la Cour de Cassation du 13 juin 1995, mais l'a écarté pour l'action fondée sur le dépôt de la marque MAX X... no 93 454 998 déposée en 1993;
Que les intimés reprochent au tribunal de ne pas avoir retenu ce moyen ; qu'ils exposent ainsi que :
- la cour d'appel a, dans l'arrêt précité, réglementé de manière définitive l'usage commercial du terme Max X...  à titre de marque, après avoir pris connaissance des nombreuses pièces produites par eux attestant de l'usage du prénom MAX devant le signe X...  et que c'est ce signe MAX X... qui a été exploité dès l'origine par eux,
- du fait de la publicité ordonnée par la cour d'appel par inscription de la décision au registre national des marques, l'arrêt a un effet erga omnes, ce qui signifie que se sont trouvées validées, non seulement la dénomination MAX X... au titre du droit de l'homonyme et la marque  X... Max alors déposée (celle de 1982), mais également la marque en cause,
- les conclusions de la société appelante procèdent au demeurant sur cette question d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil puisqu'elles mentionnent : "et attendu que c'est à tort que le tribunal a considéré que la réglementation résultant de l'arrêt n'était pas applicable au dépôt de la marque" et qu'il est ainsi revendiqué  l'autorité de la chose jugée sur la marque déposée en 1993 ;
Mais considérant que l'autorité de chose jugée n'existe, conformément aux dispositions de l'article 1351 du Code civil, qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à condition que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il est constant que la marque no 93 454 998 dont la nullité est réclamée par les appelants n'a été déposée que postérieurement à l'arrêt du 9 décembre 2002 et n'était pas l'objet du précédent litige; que si les principes de réglementation retenus par la cour ont des effets pour l'avenir, cela ne prive pas toute personne qui y a un intérêt, y compris le titulaire d'un droit antérieur, du droit de contester la validité d'une nouvelle marque déposée par la société MAX X... ou par Monsieur Max X...  ;
Que de la phrase ci-dessus citée tirée des conclusions de la société X..., il ne peut être déduit que cette dernière aurait reconnu l'autorité de la chose jugée sur la validité du dépôt de  marque, la mention en cause n'étant que relative aux effets du prononcé de la réglementation ;
Que le jugement qui avait rejeté cette fin de non-recevoir de l'action fondée sur la marque sera confirmé ;
Sur la fin de non-recevoir de l'action en nullité de la marque en raison de la forclusion par tolérance
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle "seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sure le fondement de l'article L.711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par la société appelante qu'elle a agi plus de cinq ans après avoir eu connaissance de l'existence de la marque objet du dépôt du 12 février 1993 ; qu'elle a, en effet, demandé la nullité, par assignation du 30 décembre 1999, alors qu'un procès-verbal portant sur l'usage critiqué (ce qui prouve que la société X... avait, à tout le moins connaissance, de cette marque à cette date) avait été établi le 2 février 1994 ; qu'il n'est plus, par ailleurs, prétendu en appel que le délai de cinq ans susvisé aurait été interrompu par les constats d'huissier effectués ; qu'elle soutient qu'ayant agi de mauvaise foi, les intimés ne peuvent se prévaloir de la forclusion par tolérance ;
Que pour preuve de cette mauvaise foi, elle expose que la réglementation fixée par la cour d'appel sur l'usage commercial du nom Max X..., notamment à titre de marque, n'a pas été respectée par Monsieur Max X... lors du dépôt de 1993, puisqu'elle comporte seulement ses nom et prénom et non pas l'adresse ou les adresses des établissements de la société Max X...  ;
Que la société X... critique les premiers juges qui n'ont pas retenu leur argumentation, alors que le dépôt d'une marque constitue un usage à titre de marque (comme en convient la jurisprudence qui retient des actes de contrefaçon par le seul dépôt) et entre, ainsi, dans le champ de la réglementation, qu'il s'agit d'un usage à finalité commerciale dès lors que les produits visés sont  destinés au commerce ;
Qu'elle expose encore que Monsieur Max X... ne peut sérieusement soutenir que le dépôt de la marque postérieurement à l'arrêt serait un simple exercice de son droit à son nom patronymique alors que l'usage du terme "MAX X..." avait été l'objet d'un long contentieux et que l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle qui organise l'usage du droit au nom patronymique ne prévoit pas le dépôt de ce nom à titre de marque ;
Considérant, cela exposé, que la mauvaise foi doit être démontrée par ceux qui s'en prévalent; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, Monsieur Max X... a, au moins pour la dénomination, respecté la réglementation imposée par la cour puisqu'il devait faire précéder le nom de X... de son prénom MAX dans les mêmes caractères et le même graphisme, ce qu'il a fait  ; qu'en outre, comme l'a souligné le tribunal, la réglementation en cause concernait l'usage de la marque à titre commercial, ce qui doit être entendu dans un usage de la marque dans ses relations avec la clientèle et non dans le seul dépôt de marque, étant observé que la cour n'a pas prononcé la nullité de la marque dont était alors titulaire Monsieur Max X... ; qu'il n'est ainsi pas établi que le dépôt de la marque en 1993 aurait été effectué de mauvaise foi, dans l'intention de porter atteinte aux droits de la société X... sur la marque X... ; que le jugement sera sur ce point confirmé ; qu'en conséquence de l'irrecevabilité de l'action en nullité, la marque étant valable, l'action en contrefaçon de la marque notoire  visée en page 13 des conclusions des appelants par le dépôt de marque MAX X... ne peut davantage prospérer, étant observé que par application des dispositions de l'article L716-5 du CPI la forclusion par tolérance est également acquise ;
Sur la demande subsidiaire en réglementation de l'usage de la dénomination MAX X... et en interdiction de cession de la marque
Considérant que la société appelante expose que, dans l'usage qui est fait de la dénomination MAX X..., la réglementation fixée par la cour dans son arrêt du 9 décembre 1992 n'est pas suivie; qu'il en résulte que les actes d'usage illicite constituent des atteintes à sa marque notoire et, en conséquence, des actes de contrefaçon ; qu'en raison de ces violations constantes des mesures de réglementation, celles-ci doivent être modifiées ; qu'il doit en outre être interdit de céder la marque à un tiers ; qu'à titre encore plus subsidiaire, elle demande de saisir la cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle afin de savoir si le titulaire d'un droit antérieur consistant en une marque enregistrée est recevable à agir, sans contrevenir aux dispositions de l'article 9 de la directive,  à l'encontre du titulaire d'une marque postérieure non susceptible d'une action en nullité de marque en raison de la forclusion par tolérance pour demander que l'usage de la marque postérieure soit réglementée de manière à éviter la confusion ainsi que l'interdiction du transfert de la marque postérieure à un tiers ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de saisine de la cour de justice des communautés européennes, d'une question préjudicielle, dès lors que lorsqu'une action est déclarée irrecevable, les demandes liées directement à cette action ne sont pas davantage recevables et qu'en conséquence, une réglementation de la marque déposée le 12 février 1993 et une demande d'interdiction de cession de celle-ci ne peuvent prospérer, étant précisé que les effets de la réglementation de l'usage de l'expression "MAX X..." prévue par l'arrêt du 9 décembre 1992 subsistent à l'encontre d'un cessionnaire ;
Considérant que l'action en contrefaçon de la marque notoire no 1 290 999 de la société X... du fait de l'usage de la dénomination MAX X... est, comme l'opposent les intimées également prescrite du fait de la forclusion par tolérance prévue par l'article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant, toutefois, que les demandes fondées sur l'inexécution des dispositions de l'arrêt du 9 décembre 1992 par l'usage de l'expression "MAX X..." ne sont pas liées à l'action en nullité et en contrefaçon et sont de ce fait recevables ; que sur ce point, la société appelante soutient que les premiers juges ont à tort considéré que la preuve du manquement à la réglementation n'avait pas été rapportée ;
Considérant que le tribunal a exactement retenu que plusieurs des agissements reprochés à la société MAX X... n'étaient pas imputables à cette société et que d'autres n'avaient pas de caractère fautif ; qu'il ne peut ainsi être reproché à la société MAX X... de ne pas inscrire sur l'enseigne de chacun de ses établissements l'adresse de tous, l'enseigne désignant l'entreprise dans sa localisation géographique  ; qu'il ne peut davantage lui être fait grief d'utiliser un graphisme de lettres anglaises alors que l'arrêt susvisé (dans lequel était incriminée une marque comportant ce graphisme) ne contenait aucune précision sur la nécessité d'une modification de ce graphisme, étant seulement indiqué que Monsieur Max X... et la société Max X... pouvaient employer le patronyme  en le faisant précéder immédiatement sur la même ligne du prénom MAX dans les mêmes caractères de mêmes dimensions, de même couleur et de même tonalité ;
Mais considérant que les divers constats établis de 1994 à 2008 mettent en évidence que des employés de la société MAX X... portaient des vêtements professionnels sur lesquels était apposé le prénom Max en plus petits caractères que celui de X... et en dessous de ce nom,(constats des 2 février 1994, 31 mai 1995 et 5 août 1996),  sur des emballages, la mention du prénom Max n'était pas faite dans les mêmes caractères que celui du nom (constats des 28 septembre 1994 et 22 décembre 1994), des affiches dans des lieux de distribution des produits n'indiquaient pas les adresses des divers établissements de la société MAX X... (constats des 18 juillet 1997, 4 mars 2005 et 18 mars 1998), sur une page internet de manière identique était omise la mention de tous les établissements (constat du 18 janvier 2008) ; que la coexistence entre les signes entraîne une stricte application de la réglementation fixée par la cour d'appel le 9 décembre 1992 ; que même s'il doit être constaté que ces manquements ne sont pas systématiques, ils engendrent nécessairement un préjudice à la société appelante, qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que s'agissant de violation imputables à la société MAX X... et non à Max X... à titre personnel qui est seulement titulaire de la marque, cette condamnation sera supportée par cette société ;
Considérant que les mesures de publication sollicitées ne sont pas utiles, le préjudice étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts alloués ;
Considérant que des raisons d'équité commandent de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens engagés dans cette instance ;
Que dès lors que chacune des parties succombe partiellement en ses demandes, les dépens engagés en appel seront laissés à la charge de chacune d'elles ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a estimé qu'il n'existait aucun manquement à la réglementation fixée par la cour d'appel le 9 décembre 1992 et sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant,
Dit irrecevable la demande en contrefaçon de la marque  no 1 290 999 dont est titulaire la société POILÂNE SA ;
Dit que la société MAX X... SARL n'a pas dans l'usage qu'elle a fait de la marque "MAX X..." no 93 454 998 respecté la réglementation fixée par la cour d'appel de Paris le 9 décembre 1992 ;
Condamne, en conséquence, cette société à verser à la société X... SA la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel.
LE GREFFIER                                                                                LE PRÉSIDENT