COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 NOVEMBRE 2006
No 2006/534
Rôle No 04/19667
SARL ESPACE AUTOS COULEURS
Société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL LTD
Francis X...

Société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
Société DUPONT COATINGS SAS
Grosse délivrée

à : MAGNAN


Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/01751.

SARL ESPACE AUTOS COULEURS
dont le siège social est sis avenue du Train des Pignes - R.N. 202 - 06670 COLOMARS
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Me Robert CERESOLA, avocat au barreau de NICE
Société CAMBRIDGESHIRE CHEMICAL LTD
dont le siège est sis PO BOX 34 St Neots HUNTINGDON - PE 196ZG (Angleterre)
Monsieur Francis X...
demeurant ... EN WEPPES
exerçant son activité commerciale sous la dénomination CCL FRANCE sise à LILLE (59000) 43 rue Fabre d'Eglantine
représentés par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Bruno LEMISTRE substitué par Me Sandrine MINNE, avocats au barreau de Lille

Société E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
dont le siège social est sis 1007 Market Street - WILMINGTON (Etta de DELAWARE) - Etats-Unis
Société DUPONT COATINGS SAS
dont le siège social est sis rue de Chantereine - 72800 MANTES LA JOLIE
représentées par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudoin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2006.

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2006.
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et la S.A.S. DUPONT Coatings sont titulaires des droits de proprieté sur les marques semi-complexes « DUPONT  et CENTURI » déposées auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle  notamment dans la  classe 2 pour désigner des produits de  peintures, produits d'imprégnation, enduits, vernis.... Elles développent une gamme de produits (plus de 80) pour rénover et réparer la peinture de carrosseries automobiles  (« système de refreshing ou repeinture»), ces produits étant utilisés par mélange pour obtenir une nuance de peinture. Elles ont fait pratiquer, le 7 février 2003, une saisie-contrefaçon, dans les locaux de la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs qui vendait  des produits  à usage identique,   fabriqués par la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd,  distribués  en FRANCE par Monsieur Francis X..., agent commercial, et  incorporables dans /(compatibles avec) les produits fabriqués par la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et la S.A.S. DUPONT Coatings, ainsi que la mention  apposée sur les emballages  des produits  de marque « Pro Spray » de la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd l'indiquait.
Par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2004, le Tribunal de Commerce de NICE a interdit à  la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, à Monsieur Francis X... et à la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs de faire usage des deux marques sous quelque forme de que soit, sous astreinte provisoire, a ordonné la confiscation de tous produits imitant ou reproduisant les marques protégées, a   condamné « in solidum » la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, Monsieur Francis X... et la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs à payer à la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd la somme de 150.000  à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000  au titre de  l'article  700  du nouveau code de procédure civile   et a ordonné la publication de la décision dans trois journaux, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire  pour l'ensemble de ses dispositions.
La  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd,  Monsieur Francis X... et la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs ont  régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur  rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et moyens de la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et Monsieur Francis X...  dans leurs conclusions récapitulatives en date du  15 septembre 2006 tendant à faire juger :
que la jurisprudence relative aux tableaux de correspondance n'est pas applicable à la situation de fait de l'espèce,
qu'ils sont en droit de bénéficier de l'exception prévue à l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle dès lors que les trois conditions d'application de ce texte sont remplies, notamment en ce que les produits de la gamme « Pro Spray », avec d'autres  de la marque des sociétés E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et S.A.S. DUPONT Coatings,   entrent dans la composition des peintures pour carrosseries ne peuvent être considérés comme l'élément essentiel et en ce que la référence  exacte aux produits des marque  DUPONT et CENTURI  est nécessaire pour  identifier les produits desdites marques à utiliser pour assurer la bonne composition des mélanges désirés,
qu'aucun fait de concurrence déloyale ne peut leur être imputé, le grief de contrefaçon non caractérisé « absorbant » la totalité des faits servant de fondement à  la demande fondée sur la concurrence déloyale,
subsidiairement que l'évaluation des dommages et intérêts est exagérée, les premiers juges ayant au demeurant statué « ultra petita »,
que les agissements de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et de  la S.A.S. DUPONT Coatings  qui n'ont pas hésité à adresser  aux commerçants utilisateurs des produits des circulaires contenant des mentions réalisant un  dénigrement ou une intimidation, leur ont causé un préjudice qui sera fixé à 100.000   ;
Vu les prétentions et moyens de  la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs dans ses conclusions  en date  6 avril 2005du tendant à faire juger :
que  ni la contrefaçon de marques, ni la concurrence déloyale ne sont établis,
 subsidiairement que la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et Monsieur Francis X... devront être condamnés à la relever et garantir des condamnations prononcées pour avoir fautivement caché, lors des  premières commandes passées qu'il existait déjà un litige entre d'une part, la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et la S.A.S. DUPONT Coatings et d'autre part, la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd  et Monsieur Francis X... ;
Vu les prétentions et moyens de  la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et  de la S.A.S. DUPONT Coatings  dans leurs conclusions récapitulatives en date du 1er septembre 2006 tendant à faire juger :
que les conditions d'application de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle permettant à titre d'exception l'usage de la marque d'autrui, ne sont pas réunies,
que notamment les mentions « remplace » ou « replaces »  apposées sur le conditionnement des produits contrefaisants révèlent bien que lesdits produits, identiques ou équivalents ont vocation à remplacer les produits revêtus de la marque, la substitution  d'un produit à un autre revêtu d'une marque ne s'analysant pas comme  l'association  ou à la combinaison d'un  simple élément à  ou avec un produit revêtu d'une marque,
que la référence au produit revêtu d'une marque n'a pas pour seule finalité de décrire les propriétés spécifiques du produit de la gamme Pro Spray mais réalise une utilisation illicite de la marque afin de bénéficier de sa renommée,
que les modifications apportées tant aux tarifs qu'aux conditionnements des produits de la gamme Pro Spray faisant  en sorte que la référence aux marques est plus discrète, n'exonèrent pas la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et son agent commercial, Monsieur Francis X...,
que la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, Monsieur Francis X... et la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs  ont commis des agissements déloyaux et parasitaires en se plaçant dans le sillage de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et  de la S.A.S. DUPONT Coatings  et en laissant croire que les produits distribués vendu moins cher  bénéficiaient des qualités et de  la fiabilité des produits concurrents revêtus de marques,
que le préjudice commercial  subi résultant de la contrefaçon des marques doit s'apprécier à 150.000  ,
que la demande reconventionnelle de la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et de Monsieur Francis X... n'est pas fondée, les circulaires invoquées, rédigées en termes généraux, ne faisant pas mention de la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd  ;
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 21 septembre 2006.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la saisie-contrefaçon pratiquée  a permis d'établir que la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, fabricant, distribuait ses produits (bases de peinture, activateur rapide, liants ...) dont les conditionnements mentionnaient que les produits remplaçaient  (« remplace ou «replaces »  des  produits  DU PONT visées avec   leurs références précises ; que la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd a contrevenu aux dispositions des articles L 713-2 du code de la propriété intellectuelle en faisant usage de marques pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
Attendu que l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle permet, à titre d'exception, l'utilisation par autrui  du même signe que celui enregistré comme marque,  si la référence est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ;
Attendu que pour bénéficier de l'exception légale, il faut que le produit faisant référence à un autre produit revêtu d'une marque soit « notamment »,  dit le texte,  un accessoire ou une pièce détachée et donc  plus largement un produit qui ne soit pas un élément essentiel ou principal constituant en lui-même un objet ; que la mesure d'exception permettant l'utilisation d'une marque pour indiquer la destination du produit associé à un autre  et  pour informer complément  l'utilisateur quant à cette destination, ne s'entend que pour un produit entrant dans la composition d'un produit revêtu d'une marque ou assurant son fonctionnement (type « consommables », pièces de rechange), mais ne peut  bénéficier à un produit  semi-fini qui constitue un élément essentiel rentrant  nécessairement dans la composition d'un produit fini  et participant de l'essence même de ce produit ; qu'en l'espèce,  la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et la S.A.S. DUPONT Coatings ont développé un procédé d'élaboration de peintures de carrosserie automobile par mélange et association  de divers composants pour produire une teinte ou un effet déterminé ; qu'elles  disposent  d'une gamme d'environ 90 produits associés à raison de 5  environ pour produire une teinte ou un effet déterminé  selon une « recette »,  formule d'une combinaison  précisément dosée ; que les produits de la gamme « PRO SPRAY » (une  quinzaine),   fabriqués  par la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd   entrent dans la composition des  mêmes peintures et se substituent exactement à l'un ou plusieurs  des produits revêtus des marques  CENTURI  ou DUPONT lors de l'élaboration de teinte et, dès lors,  sont des produits similaires voire identiques  afin d'assurer une parfaite compatibilité avec les produits marqués,  et mentionnent la référence des produits CENTURI ou DUPONT  qu'ils « remplacent »  ;  que, dès lors, les produits de la gamme « PRO SPRAY » entrant dans la composition même du produit fini selon des formules variables, faisant partie de l'essence même du produit fini à l'instar des autres composants, ne peuvent être regardés comme accessoires ou pièces détachées ; que la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd ne peut bénéficier de l'exception prévue à l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle pour les produits de la gamme « PRO SPRAY », produits présentés comme  pouvant se substituer à des produits revêtus d'une marque et participant  comme éléments essentiels à l'élaboration de produits finis  ; qu'il convient de noter que la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd a fabriqué un nombre limité de composants (une quinzaine)  en choisissant ceux  qui sont le plus  fréquemment utilisés par les professionnels de la carrosserie, comme elle l'admet elle-même dans ses documents publicitaires indiquant qu'il s'agit d'une ligne de produits destinés à  remplacer les « produits clé » des principaux fabricants de peinture, dont la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company   ; que  la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd  a fabriqué les 10 références de  produits  les plus vendues  par la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et par la S.A.S. DUPONT Coatings et représentant environ 60 %  du marché considéré  ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autre conditions pour bénéficier de l'exception légale sont réunies dès lors que le bénéfice de cette exception n'était pas ouvert à la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd eu égard à la nature des produis litigieux ; que notamment la modification apportée quant aux  références mentionnées sur le conditionnement  des produits « PRO SPRAY »  et sur les tarifs,  aux produits revêtus des marques est inopérante, toute forme de référence, même plus discrète,  étant interdite ;
Attendu qu'aucun fait distinct de ceux invoqués à l'appui de la demande en contrefaçon de marques n'est allégué par la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et par la S.A.S. DUPONT Coatings à l'appui de leur action en concurrence déloyale et parasitaire ; que  la volonté pour la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd de s'inscrire dans le sillage de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et de  la S.A.S. DUPONT Coatings, sans notamment réaliser d'investissements en  matière de publicité et de promotion, se traduit  uniquement par les  références  faites aux produits revêtus des marques ; que ce comportement a été sanctionné au titre de la contrefaçon de marques ;
Attendu que le jugement mérite confirmation  sur les points évoqués ci-dessus pour les motifs exposés supra  et ceux non contraires des premiers juges ;
Attendu que la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et la S.A.S. DUPONT Coatings ne se sont pas livrées à des actes de dénigrement ou d'intimidation  à l'encontre de la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd dès lors qu'elles ont réagi dans des limites compatibles avec les usages du commerce aux entreprises de la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et qu'elles ne l'ont pas nommément mise en cause dans les lettres-circulaires invoquées ; que les lettres adressées  spécialement à certains professionnels visent la  protection des droits de propriété découlant du code de la propriété intellectuelle qui a été judiciairement  reconnue à la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et à  la S.A.S. DUPONT Coatings ; que ces lettres ne  peuvent  leur être imputées à faute ;
Attendu que le préjudice  résultant de l'atteinte aux droits de propriété découlant des marques  sera réparé, toutes causes confondues -préjudice moral et préjudice économique (gain manqué)-, au vu des éléments versés au débat par les parties,  par l'allocation d'une somme de 50.000  à titre de dommages et intérêts  ;
Attendu que la bonne foi n'exonère pas le revendeur d'un produit contrefaisant vis-à-vis du titulaires des droits de propriété découlant du code de la propriété intellectuelle  ;  que la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs en dépit du fait qu'elle a ré-expédié  à la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd tout le stock de produits contrefaisants aussitôt après la saisie-contrefaçon pratiquée,   sera tenue « in solidum » vis-à-vis de de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et  de la S.A.S. DUPONT Coatings  des réparations à elles allouées  pour le préjudice né de la contrefaçon de marques à laquelle elle a participé en mettant en vente des produits qui  faisaient une référence illicite à des produits revêtus des marques ; que la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs  même si elle était tenue de faire des vérifications pour s'assurer qu'elle  mettait  en vente des produits non  contrefaisants,  n'a pu mesurer exactement  la portée et l'illicéité  des mentions figurant sur les emballages et sur les documents commerciaux ou publicitaires de la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd  ; que cette dernière mise en demeure de cesser la distribution de produits argués de contrefaçon, par courrier  recommandé en date du 11 décembre 2000, a noué des relations commerciales avec la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs à partir du mois de mars 2002, sans prévenir  cette dernière du différend déjà né et de l'interdiction qui lui avait été faite de distribuer les produits  argués de contrefaçon ; que la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd s'est rendue coupable d'une réticence dolosive de sorte que  la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs n'a pas contracté en pleine connaissance de toutes les données de l'opération  commerciale  et a perdu une chance de ne pas donner suite à une  proposition commerciale  « sincère » comportant « un aléa » bien répertorié ; que la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et Monsieur Francis X... seront condamnés à relever et garantir la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs à concurrence de 80 %  des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties tenues aux dépens devront  payer  à la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et à  la S.A.S. DUPONT Coatings  la somme de 2.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en sus de la somme allouée par les premiers juges  ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE  à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
Reçoit les appels de la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, de Monsieur Francis X... et de la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs  comme réguliers en leur forme.
Au fond,  confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles ayant porté condamnation pécuniaire à hauteur de 150.000  au profit de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company et ayant rejeté le recours de la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs à l'encontre de la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et de Monsieur Francis X....
Statuant à nouveau,  condamne « in solidum » la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, Monsieur Francis X... et la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs  à porter et payer à la société E.I. DU PONT DE NEMOURS & Company  la  somme de 50.000  à titre de dommages et intérêts  avec intérêts au taux légal à compter du  prononcé du jugement frappé d'appel  et celle de 2.500   au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel.
Dit que la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd et Monsieur Francis X... devront relever et garantir la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens, à concurrence de 80 %  de leur  montant.
Condamne « in solidum » la  société CAMBRIDGESHIRE Chemical Ltd, Monsieur Francis X... et la S.A.R.L. Espace Autos Couleurs  aux entiers dépens de l'instance,  dont distraction au profit  de la S.C.P. d'Avoués Marie-José de SAINT FERREOL & Colette TOUBOUL, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT