3ème chambre 3ème section
Assignation du :
31 Juillet 2006

rendu le 28 Novembre 2007
DEMANDERESSE
Société MATTEL VENDOR OPERATIONS DIE CAST LIMITED anciennement dénommée MATCHBOX INTERNATIONAL LIMITED.représentée par son directeur Monsieur Richard X...,
BlockB, 3rd Floor Roxy Industrial
Centre 58-66 Tai lin Pai Road Kwai Chung
New Territories (Hong-Kong)
représentée par Me Arnaud MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.03
DÉFENDEURS
Monsieur Pierrick Hervé A...

17000 LA ROCHELLE
S.A. MECCANO
73 rue Henri BARBUSSE
92110 CLICHY
représentés par Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.324
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

A l'audience du 08 Octobre 2007
tenue en audience publique

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte du 30 juin 2005, la société MATTEL VENDOR OPERATIONS DIE CAST LIMITED (ci-après société MATTEL) a assigné devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, M. Patrick A... en contrefaçon de sa marque communautaire " DINKY" par le dépôt et la cession d'une marque "DINKY TOYS" .
Par jugement du 10 octobre 2006, le tribunal de grande instance de la Rochelle s'est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction, tribunal national des marques communautaires.
Par acte du 31 juillet 2006, la société MATTEL a assigné la société MECCANO, nouvelle cessionnaire de la marque "DINKY TOYS" déposée le 23 novembre 2004 sous le no 04 332 66 14 par M. A... , en contrefaçon et atteinte à la renommée des marques communautaire et française "DINKY" et DINKY TOYS" et en annulation de la marque contrefaisante.
Les deux procédures ont été jointes le 12 février 2007.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 septembre 2007 postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 17 septembre 2007 , la société MATTEL demande au tribunal au visa de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, de l'article 9 du Règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, de l'article 6 de la Convention de Paris , des articles L 711-4, L 713-5, L 714-3, L 717-1 du Code de Propriété Intellectuelle et des articles 1382 et 1383 du code civil de:
- rabattre l'ordonnance de clôture pour accueillir aux débats ses dernières conclusions;
- rejeter la demande de sursis à statuer comme dépourvue d'objet;
- dire que M. A... et la société MECCANO ont commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire "DINKY" no 000 235 259;
- dire que les défendeurs ont indûment tiré partie de la renommée attachée à la marque communautaire "DINKY" précitée et injustement exploité la notoriété attachée à la marque notoire française "Dinky Toys" non enregistrée;
- dire que les défendeurs ont engagé leur responsabilité civile à son encontre;
- prononcer la nullité de la marque française "Dinky Toys"
no 04 326 614 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne;
- ordonner aux défendeurs sous astreinte de procéder à la radiation de leur marque à leurs frais;
- interdire à la société MECCANO et à M. A... de faire l'usage de la marque "DINKY TOYS" sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit et ce, sous astreinte,
- ordonner le rappel et la destruction par huissier de tous les produits, étiquettes, documents, papiers commerciaux, publicités...portant la dénomination contrefaisante et ce, dans un délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir;
- dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes;
- condamner in solidum la société MECCANO et M. A... à lui payer la somme de 55000 euros au titre de la marque communautaire DINKY, celle de 40.000 euros au titre de la renommée de cette même marque et celle de 50.000 euros au titre de l'atteinte à la marque notoire "DINKY TOYS",
- les condamner in solidum à lui payer une somme de 300.000 euros au titre des fautes commises à son encontre ainsi que celle de 50.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
et ce, sous la bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir.
Le 4 octobre 2007, la société MECCANO et M. A... répondent que:
- ils sollicitent également le rabat de l'ordonnance de clôture;
- au vu de la décision de l'OHMI du 4 septembre 2007, notifiée aux parties le 21 septembre 2007 soit postérieurement à la clôture de l'affaire, ils ont procédé à la radiation de la marque "DINKY TOYS" en cause;
- les prétentions de la société MATTEL fondées sur l'article L 713-5 du Code de Propriété Intellectuelle sont irrecevables ou à tout le moins mal-fondées car elle n'exploite pas la marque DINKY TOYS no 1 494 710 qu'elle n'a pas renouvelée comme d'ailleurs toutes les marques françaises DINKY ; la marque DINKY TOYS n'est plus exploitée depuis les années 1970 et n'a une notoriété qu'auprès d'un public qui n'est pas celui concerné par les voitures miniatures;
- la marque communautaire DINKY n'a aucune renommée car elle n'est pratiquement pas exploitée depuis son dépôt; de plus, il n'est pas sûre que la société demanderesse soit celle qui exploite cette marque en France;
- M. A... n'a commis aucune faute n'étant pas au courant des marques dont la société MATTEL est titulaire et la cession de sa marque est intervenue à l'initiative de la société MECCANO qui souhaitait relancer la marque DINKY TOYS qui lui avait appartenue par le passé et qui, pour ce faire avait acquis la marque de M. A... et engagé auprès de l'OHMI une procédure en déchéance de la marque communautaire DINKY de la société MATTEL.
- en tout état de cause, le préjudice invoqué n'est pas démontré ; les frais de procédure que la demanderesse invoque proviennent pour la plus grande part de ceux exposés dans la procédure devant l'OHMI.
Aussi, M. A... et la société MECCANO concluent au débouté des demandes et à la condamnation de la société MATTEL à leur payer à chacun une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

*sur le rabat de l'ordonnance de clôture:
Eu égard à la décision de l'OHMI intervenue postérieurement à la clôture de la mise en état de la présente affaire et à son intérêt à être versée aux débats dans la présente procédure, le tribunal rabat la clôture intervenue le 17 septembre 2007 et dit qu' une nouvelle clôture est intervenue le 8 octobre 2007, date des plaidoiries.
*sur le sursis à statuer:
Dès lors que l'OHMI a rendu sa décision dans l'action en déchéance introduite par la société MECCANO à l'encontre de la marque communautaire "DINKY" de la société MATTEL, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
*sur les droits de marque de la société MATTEL:
La société MATTEL justifie être titulaire d'une marque communautaire dénominative DINKY déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le no 000 235 259 pour désigner les "véhicules -jouets miniatures, leurs kits de jeu et accessoires".
La société MATTEL prétend que cette marque est une marque de renommée au sens de l'article 9) 1 c) du Règlement CE 40/94 du 20 décembre 1991 qui dispose que la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif; que le titulaire est habilité à en interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: ... d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice".
Il est constant que la marque renommée est une marque connue d'une partie significative du public concerné par les produits et/ou les services couverts par cette marque.
Le tribunal relève que la marque dont le caractère renommé est revendiqué, est la marque DINKY et non la marque DINKY TOYS bien connue des amateurs de voitures miniatures des années d'après guerre et qui n'est plus exploitée depuis les années 1970.
Si la société MATTEL a acquis de la société CPG PRODUCTS GROUP six marques DINKY (Dinky, Mini Dinky, Super Dinky, Dinky Supertoys, Dinky Toys, Dinky Toys semi-figurative) pour la somme globale de 15000 francs soit environ 2250 euros, selon acte inscrit au registre national des marques le 26 août 1987 , elle n'a pas renouvelé ces titres à leur date d'échéance et ne peut donc prétendre opposer l'éventuelle renommée qui leur était attachée.
La marque DINKY TOYS conserve une certaine renommée auprès des amateurs de voitures miniatures anciennes des années 1950 à 1970 mais cette renommée n'est pas attachée à la marque DINKY aujourd'hui exploitée par la société MATTEL pour désigner des voitures miniatures récentes sans continuité de production et de commercialisation avec les anciens produits. De plus, cette renommée est attachée à la dénomination "DINKY TOYS" pris dans son ensemble et non au premier terme de cette dénomination.
S'il est aujourd'hui acquis que la marque DINKY est exploitée par la société MATTEL pour commercialiser des véhicules miniatures , le volume de cette commercialisation apparaît limité sur le marché concerné (56 000 modèles réduits vendus sur une période de cinq ans selon le volume revendiqué par la société demanderesse) au regard du volume de fabrication des usines de cette dernière (30.000 pièces par jour).
Enfin, aucun sondage d'opinion n'est produit pour établir la connaissance du grand public de la marque DINKY pour désigner des voitures miniatures.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la société MATTEL n'établit pas le caractère de renommée de sa marque communautaire DINKY.
La société MATTEL dit également qu'elle est titulaire de la marque notoire DINKY TOYS.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, la marque DINKY TOYS est connue d'une large fraction des amateurs de voitures miniatures anciennes et bénéficie donc d'une notoriété certaine auprès de ce public. Toutefois, cette notoriété n'est pas attachée à la société MATTEL faute de continuité dans la fabrication et/ou la commercialisation de tels produits et faute d'investissements réalisés par elle dans la promotion de cette marque, celle-ci déposée en son temps n'ayant pas été renouvelée et la société MATTEL commercialisant aujourd'hui des voitures miniatures sous la marque DINKY.
Dans ces conditions, la société MATTEL ne peut se prévaloir de droits sur une marque notoire DINKY TOYS.
*sur la contrefaçon:
M. A... a déposé le 23 novembre 2004 une marque semi-figurative "DINKY TOYS" enregistré sous le no 04 3 326 614 pour désigner "jeux, jouets; automobiles miniatures en métal, bois, matières plastiques. Tous modèles réduits de véhivules en métal, bois, matières plastiques". Cette marque a été cédée à la société MECCANO par acte de cession du 30 mai 2005, inscrit au registre national des marques le 5 juillet 2005.
Les signes étant différents (DINKY/ DINKY TOYS) c'est au regard de l'article 9 du Règlement du 20 décembre 1993 qui dispose que le titulaire (d'une marque communautaire)est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement faire usage dans la vie des affaires ...b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
Il est constant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce. Cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause être fondée sur l'impression d'ensemble produites par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci .
Sur les signes:
Les deux signes présentent une forte similitude puisque le signe second reproduit le signe distinctif de la marque en terme d'attaque en lui adjoignant le terme "TOYS" . Ce deuxième terme n'ayant qu'un caractère évocateur pour le grand public aujourd'hui familiarisé grâce à la présence en France d'une grande enseigne de magasins de jouets (Toys'R Us") avec le mot anglais concerné, (toys: jouets ), le terme DINKY garde son caractère dominant et distinctif dans le signe second, distinctivité que l'élément figuratif ne peut effacer eu égard au caractère de fantaisie du terme DINKY.
Sur les produits :
Les deux signes désignent des produits identiques ou à tout le moins similaires (Véhicules-jouets miniatures, leurs kits de jeu et accessoires/jeux, jouets; automobiles miniatures en métal, bois, matières plastiques. Tous modèles réduits de véhicules en métal, bois, matières plastiques").
Il résulte de cette quasi-identité des signes et des produits, un risque de confusion certain pour le grand public moyennement attentif et n'ayant pas sous les yeux simultanément les deux marques . Ce consommateur sera naturellement enclin à penser que les produits commercialisés sous les deux signes émanent de la même entreprise à savoir la société MATTEL, seule aujourd'hui à exploiter sa marque.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la contrefaçon de la marque communautaire DINKY par le dépôt par M. A... et l'acquisition par la société MECCANO de la marque DINKY TOYS est constituée.
*sur l'atteinte aux marques notoire ou de renommée:
Dès lors que la société MATTEL ne justifie pas être titulaire de telles marques, ses demandes de ce chef sont rejetées.
*sur la responsabilité civile des défendeurs:
La société MATTEL fait grief à M. A... et à la société MECCANO d'avoir procédé à une cession de la marque "DINKY TOYS"alors qu'ils étaient parfaitement informés de ses droits antérieurs sur la marque DINKY.
Il est établi par la chronologie des actions engagées que la société MECCANO que celle-ci souhaitait relancer une commercialisation de voitures miniatures sous la marque DINKY TOYS dont elle avait été propriétaire dans les années 1970; que pour ce faire, elle a introduit devant l'OHMI une action en déchéance des droits de la société MATTEL sur la marque DINKY pour désigner de tels produits et a acquis la marque déposée par M. A....
Le tribunal relève que dans de telles conditions la cession de la marque "DINKY TOYS" ne peut être considérée comme ayant été faite en fraude des droits antérieurs de la société MATTEL , l'action en déchéance engagée à son encontre par la société MECCANO devant aboutir si elle avait réussi, à l'anéantissement de ses droits antérieurs et le bien-fondé de la réclamation de la société MATTEL auprès de M. A... n'étant pas acquis de ce fait et dépendant au surplus de l'appréciation par le tribunal de l'existence d'un risque de confusion.
Dans ces conditions, les demandes de la société MATTEL fondées sur l'article 1382 du code civil sont rejetées.
*sur les mesures réparatrices:
A toutes fins, il est mis en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.
Le tribunal prononce la nullité de la marque contrefaisante quand bien même celle-ci aurait été radiée, car une telle mesure anéantit les droits de marque depuis la date du dépôt.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure de destruction dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer que la marque contrefaisante a fait l'objet d'une quelconque exploitation.
L'atteinte à la marque communautaire DINKY sera justement indemnisée par l'allocation d'une indemnité de 15.000 euros .
Cette condamnation réparant l'entier dommage, il n'y a pas lieu la publication de la présente décision.
L'équité commande d'allouer à la société MATTEL une indemnité de 25.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement , par décision en premier ressort et remise au greffe,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Rabat l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2007 et prononce une nouvelle clôture à la date du 8 octobre 2007;
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer;
Dit que M. A... en déposant le 23 novembre 2004 et la société MECCANO en acquérant le la marque française "DINKY TOYS" no 04 3 326 614, sans l'autorisation de la société MATTEL, ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire "DINKY" no 000 235 259 au détriment de sa titulaire,
Prononce la nullité de la marque "DINKY TOYS" précitée pour l'ensemble des produits visés à son enregistrement,
Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre national des marques, par le présent greffier préalablement requis par la partie la plus diligente,,
Interdit à M. A... et à la société MECCANO de faire usage de la dénomination DINKY TOYS et de toute dénomination similaire pour désigner des voitures miniatures ou des produits similaires et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision,
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
Condamne in solidum M. A... et la société MECCANO à payer à la société MATTEL une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon et celle de 25.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. A... et la société MECCANO aux dépens;
Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Arnaud Michel, avocat pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,
Fait et Jugé à Paris, le 28 novembre 2007,
LE GREFFIER LE PRESIDENT