T R I B U N A L
D E    GRANDE
I N S T A N C E
D E     P A R I S
3ème chambre 3ème section


No MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2006

rendu le 02 Juillet 2008
DEMANDEURS
S.A.R.L. LA GOSSE, exercant sous l'enseigne "ETINCELLE"
224, rue Saint-Denis
75002 PARIS
Monsieur Philippe X... intervenant volontaire

75002 PARIS
représentés par Me Roland PEREZ de la GOZLAN  PEREZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire P.310
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. INITIAL
97, avenue d'Ivry
75013 PARIS
représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS,  vestiaire D.786
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Sophie CANAS, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

A l'audience du 7 Avril 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT , Agnès THAUNAT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société LA GOSSE a pour activité la création et la commercialisation d'articles de prêt-à-porter pour femmes qu'elle diffuse sous le griffe "Etincelle". Elle exerce son commerce sous l'enseigne et le nom commercial  ETINCELLE.
Elle est titulaire des marques suivantes:
-une marque communautaire verbale "ETINCELLE" no 00406463 déposée le 8 octobre 2004 pour désigner notamment les "vêtements, les articles en cuir, les articles de maroquinerie, les articles de lingerie , la publicité et communication";
-une marque française semi-figurative ETINCELLE DE PARIS déposée le 23 août 1989 et enregistrée sous le no 1 615 226 pour désigner notamment "les vêtements de toutes sortes";
-une marque française semi-figurative ETINCELLE déposée le 4 janvier 1994 , renouvelée en 2004 et enregistrée sous le no 94 500 679 pour désigner différents produits et notamment " les vêtements, chaussures, chapellerie, articles en cuir et imitation de cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols, cannes , fouets et sellerie";
-une marque française "ETINCELLE" déposée le 25 mai 2004 et enregistrée sous le no 3 293 713 pour désigner "les lunettes , bijoux, articles en cuir, maroquinerie, vêtements, lingerie, chaussures, accessoires ,publicité et communication".
M. Philippe X..., directeur général de la société LA GOSSE est titulaire à titre personnel de la marque "ETINCELLE COUTURE" déposée le 11 septembre 1998 et enregistrée sous le no 98 749269 pour désigner notamment les "vêtements".
Le service des Douanes de l'aéroport de Roissy a intercepté en avril 2006 des marchandises ( chemisiers et tops pour femme) en provenance de la Thaïlande griffées  "Atincelle Couture " à destination d'une société INITIAL sise à Paris et exerçant une activité de fabrication de vêtements pour femmes et fillettes.
Par acte du 14 avril 2006, la société LA GOSSE a assigné la société INITIAL en contrefaçon de ses marques et atteinte à son enseigne et à son nom commercial ETINCELLE.
Par des conclusions du 11 décembre 2006, M. X... est intervenu volontairement à l'instance.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 15 octobre 2007, la société LA GOSSE et M. X... demandent au tribunal, au visa des articles L 713-1, L 713-3, L 716-1 et L 716-8 du Code de Propriété Intellectuelle des articles L 111-1 et suivants du même code de:
-recevoir M. Philippe X..., directeur général de la société LA GOSSE en son intervention volontaire;
-dire que la société INITIAL en important des vêtements portant le signe ETINCELLE sur le territoire français sans son autorisation, a commis des actes de contrefaçon à leur détriment et a porté atteinte à l'enseigne et au nom commercial "Etincelle" de la société LA GOSSE commettant ainsi des actes de concurrence déloyale à l'encontre de cette dernière;
-dire qu'en important des modèles de tops pour femme constituant la copie quasi-servile des modèles référencés 8094 et 8395 de la société GOSSE et commercialisés par elle dans sa collection Automne-Hiver 2002, la société INITIAL a porté atteinte aux droits d'auteur dont la société LA GOSSE est titulaire et ainsi commis des actes de contrefaçon;
-condamner la société INITIAL à payer à la société LA GOSSE la somme de 80.000 euros au titre de l'atteinte portée à ses marques , la somme de 50.000 euros du fait de l'atteinte à son enseigne et à son nom commercial ainsi que la somme de 30.000 euros au titre de la contrefaçon de ses modèles;
-condamner la société INITIAL à payer à M. X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa marque;
-ordonner la destruction des marchandises aux frais de la société INITIAL;
-condamner la société INITIAL à payer à la société LA GOSSE une indemnité de 8000 euros en application de l'article 700 du  Code de Procédure Civile et celle de 2000 euros à M. X... sur le même fondement,
le tout,  sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de l'autorisation de publication du dispositif de celle-ci.
La société INITIAL dans ses dernières écritures signifiées le 15 octobre 2007 demande:
-la nullité du PV de retenue en douanes du 5 avril 2006 et des actes de la procédure douanière;
-la déchéance des marques françaises no 98 749 269, 1 615 226 et 94 500 67 ,
-la nullité des marques française no 3 293 713 et communautaire 004 060 463;
-l'irrecevabilité de la société LA GOSSE en ses demandes au titre de la contrefaçon de modèles .
En tout état de cause, la société INITIAL conteste la matérialité des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et l'existence d'un quelconque préjudice.
Aussi, estimant, la procédure engagée à son encontre abusive, la société INITIAL sollicite t'elle la condamnation de la société LA GOSSE et de M. X... à lui payer une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 9000 euros  en application de l'article 700 du  Code de Procédure Civile .

*sur les droits de la société LA GOSSE:
-au nom commercial et à l'enseigne:
La société LA GOSSE justifie par un extrait du registre du commerce de Paris qu'elle exploite son activité de commerce de prêt à porter pour hommes, femmes et enfants sous le nom commercial d'Etincelle et par un article de presse qu'elle distribue ses produits dans  trois  magasins à l'enseigne "Etincelle".
-sur les marques:
-la marque communautaire "ETINCELLE":
La société LA GOSSE a déposé le 8 octobre 2004 une marque dénominative "ETINCELLE" qui a été enregistrée le 3 décembre 2006 pour désigner notamment en classe 25 les "vêtements confectionnés".
Dès lors que la retenue douanière est du 5 avril 2006 , ce qui implique que les faits d'importation argués de contrefaçon sont antérieurs à cette date, la société LA GOSSE n'est pas recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de sa marque communautaire , l'article 9 dernier alinéa du Règlement du 20 décembre 1993 disposant que "le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable au tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque..." . Elle aurait été recevable sur le fondement de l'article 1382 du code civil mais cette demande n'est  pas formulée.
-la marque française "ETINCELLE PARIS":
La société LA GOSSE a également déposé le 23 août 1989  une marque française  semi-figurative "Etincelle Paris", enregistrée sous le no 1615226 pour désigner notamment les "vêtements" et qui a été régulièrement renouvelée.
La société INITIAL demande la déchéance de la société LA GOSSE pour inexploitation.
Dès lors que la défenderesse ne précise pas à quelle date cette déchéance doit être prononcée, le tribunal examinera l'exploitation de la marque litigieuse dans les cinq ans précédant la demande soit dans la période du 6 février 2002 au 6 février 2007.
L'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que:
-encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans;
-est assimilé à un tel usage:
a)l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement;
b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif;
c)l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de leur exportation;
- la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée;
- l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande;
- la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée; elle peut être apportée par tout moyen;
- la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinea du présent article; qu'elle a un effet absolu.
Il est constant que l'exploitation du signe sous une forme modifiée n'en altérant pas la distinctivité fait obstacle à la déchéance d'une marque même si le signe ainsi altéré fait l'objet d'un autre enregistrement.
En l'espèce, la société LA GOSSE produit aux débats des catalogues de collection de vêtements des saisons 2001 à 2006 portant la mention "Etincelle Couture" ainsi que des publicités parues dans différents magazines de 2002 à 2005 montrant des vêtements sous la dénomination ETINCELLE. Contrairement à l'argumentation en défense, ces usages ne sont pas à titre d'enseigne ou de nom commercial mais de marque dès lors que les vêtements en cause sont eux-même griffés "Etincelle couture" ainsi que cela ressort du produit versé aux débats.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la marque "Etincelle Paris" a été exploitée durant la période considérée sous la forme " Etincelle couture" qui n'en altère pas le caractère distinctif, l'élément dominant de la marque étant le terme "Etincelle".
-sur la marque semi-figurative "Etincelle":
La société LA GOSSE a déposé le 4 janvier 1994 la marque Etincelle qui été enregistrée sous le no 94 500679 pour désigner notamment des "vêtements". Cette marque a été régulièrement renouvelée.
Pour les mêmes motifs et sur la base des mêmes pièces que précédemment , le tribunal considère que cette marque a été régulièrement exploitée jusqu'au jour de la demande en déchéance.
-sur la marque ETINCELLE :
La société LA GOSSE a déposé le 25 mai 2004 une marque dénominative ETINCELLE enregistrée sous le no 3293713 notamment pour désigner des vêtements.
La société INITIAL demande la nullité de cette marque dont le dépôt ayant été réalisé à la même date que le renouvellement de la marque précédente n'aurait eu comme objet que de faire échec à la déchéance de celle-ci inexploitée  par un nouveau dépôt du même signe.
Le tribunal relève que le dépôt de cette nouvelle marque ne pouvant valoir exploitation de la marque précédente, il ne saurait avoir pour objet de faire échapper ce dernier titre à la déchéance. Par ailleurs, il y a lieu de relever que les deux signes sont différents: le plus ancien est constitué du terme "Etincelle" avec des lettres cursives alors que le plus récent est constitué du même terme en lettres bâton.
Dans ces conditions, la demande de nullité est rejetée.
-sur le modèle:
Il ressort :
-de  la production de deux fiches enregistrées le 29 août 2002 à la demande de M. Philippe X... , personne physique que celui-ci a divulgué sous son nom deux modèles de  tops noirs sur lesquels est brodé un dessin de fleurs avec feuillage ;
-  du catalogue automne -hiver 2002 et des factures de novembre 2002 que la société LA GOSSE a  commercialisé sous les références 8094 et 8395 les deux modèles en cause.
Dès lors M. X... justifie être le créateur du dessin brodé sur les tops précités et la société LA GOSSE être titulaire des droits patrimoniaux sur ce modèle de dessin, la société INITIAL contrefactrice alléguée n'étant pas recevable à contester la cession intervenue entre les deux demandeurs.
La société INITIAL conteste l'originalité du dessin en cause.
Le tribunal relève que si effectivement le dessin en cause s'inspire de fleurs et feuillages existant dans la nature, il n'en demeure pas moins que la transposition qui est faite sur les tops en cause est originale par la stylisation des motifs , leur disposition et la combinaison des couleurs. Dès lors, le dessin en cause est original et protégeable par le droit d'auteur.
*sur les droits de M. X...:
M. X... justifie être titulaire d'une marque dénominative ETINCELLE-COUTURE déposée le 11 septembre 1998 et enregistrée sous le no 98749269 pour désigner les "bodies ,vestes, vêtements".
Les pièces précédemment citées démontrent que cette marque est régulièrement exploitée pour désigner des vêtements.
*sur la validité de la saisie douanière:
La société INITIAL sollicite la nullité de la procédure douanière dès lors que le PV ne porte pas la signature des trois agents instrumentaires.
Le tribunal relevant que l'intervention de trois douaniers n'est pas une condition de validité d'une Procès-verbal de constat douanier, l'article 336 du code douanier imposant la présence de deux de ces fonctionnaires  considère que le défaut de signature par l'un des douaniers instrumentaires n'entraîne pas la nullité du procès-verbal, les opérations étant régulièrement attestées par deux douaniers dont les signatures et l'identité figurent dans le document, le nom , la qualité et la résidence administrative du troisième étant également mentionnés.
La société INITIAL ne mentionnant pas sur quel fondement juridique elle sollicite la nullité pour absence de justification de la demande d'intervention de LA GOSSE cette demande est rejetée , le prononcé d'une nullité ne pouvant s'effectuer sans texte.
*sur la contrefaçon :
-des marques françaises précitées:
Il ressort des photographies couleurs prises par le service des Douanes que la société défenderesse a importé sur le territoire française des vêtements étiquetés "Atincelle couture".
Dès lors que les signes sont différents, c'est au regard de l'article L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits , sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ...b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée , pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement que doit être examiné le grief de contrefaçon.
S'agissant des signes, le tribunal relève qu'ils présentent une forte similarité (Etincelle ou Etincelle Paris ou Etincelle Couture /Atincelle Couture ), le signe second reproduisant l'élément dominant et distinctif des marques à l'exception de la lettre d'attaque , un A se substituant à un E, différence peu perceptible visuellement, phonétiquement et qui ne modifie par le sens du signe, le consommateur substituant mentalement immédiatement au A , le  E .
Les produits désignés sont identiques.
Au vu de cette identité des produits et de cette grande similarité des signes, le tribunal considère que le consommateur final moyennement attentif n'ayant pas les deux signes sous les yeux attribuera  une origine commune aux vêtements griffés "Atincelle Couture" et à ceux griffés "Etincelle" ou "Etincelle Paris" ou "Etincelle Couture" et cela d'autant plus:
*d'une part  que le signe second est inscrit sur les "tops" argués de contrefaçon à l'identique de la marque sur les vêtements authentiques ( étiquette cousue sur l'encolure intérieure des chemisiers, étiquette cartonnée pendue au bout d'un cordon blanc lui-même rattaché par une épingle à nourrice à l'étiquette en tissu et le long duquel a été accroché un cylindre blanc reproduisant en lettre noire la dénomination "Atincelle"; même calligraphie, même format et mêmes couleurs entre les étiquettes des produits authentiques et celles des produits saisis);
*d'autre part que les marques ETINCELLE jouissent d'une notoriété certaine dans le domaine des vêtements féminins ainsi que l'attestent les articles de presse produits aux débats.
Eu égard à ce risque certain de confusion, le grief de contrefaçon de marques est fondé.
-sur la contrefaçon du dessin:
L'article L 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite .
L'examen comparé du modèle de top saisi par le service des douanes qui a été photographié par ces derniers et du dessin dont les droits d'auteur appartiennent à la société LA GOSSE démontre que le "top" saisi comporte une "broderie" dont le dessin reproduit quasiment à l'identique le dessin en cause ; les quelques différences (ajout d'une fleur et de quelques feuilles) ne sont pas de nature à modifier l'impression d'ensemble qui est identique.
Dès lors , la reproduction du dessin sur les "tops" saisis constitue une atteinte aux droits patrimoniaux de la société LA GOSSE.
*sur l'atteinte au nom commercial et à l'enseigne "Etincelle":
Pour engager la responsabilité de la société INITIAL sur le fondement de la concurrence déloyale, doivent être démontrés  une faute imputable à la société défenderesse , un préjudice consécutif  et un lien de causalité. Or, en l'espèce, les marchandises ayant été saisies et ne pouvant être commercialisées compte-tenu de leur caractère contrefaisant, la société LA GOSSE ne justifie d'aucun préjudice. Dès lors , ses demandes sur ce fondement sont rejetées.
*sur les mesures réparatrices:
Pour mettre fin aux actes illicites, il y a lieu d'ordonner la destruction des marchandises contrefaisantes saisies aux frais de la société INITIAL.
Compte-tenu de la masse contrefaisante (11 articles) et de la renommée des marques en cause, le tribunal considère que le préjudice subi par la société LA GOSSE du fait de la contrefaçon de marques sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 10.000 euros et celui résultant de l'atteinte à ses droits d'auteur par l'allocation d'une même indemnité . Le préjudice subi par M.ALLOUCHE sera réparé par une indemnité de 7000 euros.
A titre de dommages et intérêts complémentaire, la publication du dispositif de la décision est autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Eu égard à la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société LA GOSSE une indemnité de 6000 euros et à M. X... une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du  Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ,
statuant contradictoirement , par décision en premier ressort et remise au greffe,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Déclare recevable M. X... en son intervention,
Dit que la société LA GOSSE n'est pas recevable au titre de ses demandes fondées sur sa marque communautaire no 004 060 463,
Rejette les demandes en déchéance et nullité de marque;
Déboute la société INITIAL de sa demande de nullité de la procédure de saisie douanière;
Dit que la société LA GOSSE justifie de la titularité de droits patrimoniaux d'auteur sur le dessin de fleur reproduit sur le dépôt FIDEALIS du 29 août 2002,
Dit que la société INITIAL en important sur le territoire français des vêtements imitant les marques no 1 615 226, 94 500 679, 3 293 713 dont la société LA GOSSE est titulaire et la marque no 98 749 269 dont M. X... est titulaire, sans l'autorisation de ces derniers a commis des actes de contrefaçon à leur détriment;
Dit que la société INITIAL en important sur le territoire français des vêtements comportant des broderies dont le dessin imite le dessin de fleurs , objet du dépôt précité, sans l'autorisation de la société LA GOSSE a porté atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur dont celle-ci est titulaire et ainsi commis des actes de contrefaçon,
Condamne la société INITIAL à payer:
-à la société LA GOSSE une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de marque et une somme de 10.000 euros du chef de la contrefaçon de droits d'auteur ainsi qu'une indemnité de 6000 euros en application de l'article 700 du  Code de Procédure Civile ;
-à M. X... une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de marque et une indemnité de 2000. euros en application de l'article 700 du  Code de Procédure Civile ;
Ordonne la destruction des marchandises contrefaisantes saisies par les Douanes et ce aux frais de la société INITIAL,
Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais de la défenderesse et ce, dans la limité de 4500 euros HT par insertion,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société INITIAL aux dépens,
Fait et Jugé à Paris, le 2 juillet 2008,
LE GREFFIER                     		LE PRESIDENT