T R I B U N A L
D E    GRANDE
I N S T A N C E
D E     P A R I S
3ème chambre 2ème section


No MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2007

rendu le 22 Février 2008
DEMANDERESSES
S.A. LABORATORIOS ALMIRALL, anciennement dénommée "ALMIRALL PRODES-FARMA SA.
Ronda del General Mitre, 151
BARCELONE  08022

S.A.S. ALMIRALL
1 boulevard Victor
75015 PARIS
représentées par Me Pierre VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.24, Me Isabelle ROMET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
Société MERCK GENERIQUES
34 rue Saint-Romain
69008 LYON 08
S.A.S QUALIMED
34 rue Saint-Romain
69008 LYON 08
S.A.S. PHARM'DEPO
Zone d'activités Pré-Millon 2
38660  LA TERRASSE
représentées par Me Jean Christophe GALLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0146
Société MERCK FARMA Y QUIMICA
Poligon Merck
08100  MOLLET DEL VALLES,  BARCELONE

défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique  RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

A l'audience du 21 Décembre 2007
tenue en audience publique

Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit espagnol LABORATORIOS ALMIRALL, anciennement dénommée ALMIRALL - PRODESFARMA SA, est titulaire d'un certificat complémentaire de protection (CCP) no 98 C 0017 demandé le 16 juin 1998, délivré le 24 mars 2000 sur le fondement du règlement (CE) no 1768/92 du 18 juin 1992, et venant à expiration le 18 mars 2009.
Ce certificat complémentaire de protection a été demandé et délivré sur la base :
- du brevet européen no 0 119 932 déposé le 19 mars 1984 et délivré le 13 mai 1987, désignant la France et intitulé "Dérivés de l'acide 2-(2,6-dichlorophényl)amino-phénylacétoxyacétique, leur procédé de préparation et leur utilisation thérapeutique",
- de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) no NL 22838 octroyée pour la France le 17 décembre 1997 pour l'acéclofénac et ses sels et dérivés pharmaceutiquement acceptables,
- et de l'autorisation de mise sur le marché no 08448/0001 délivrée par la Grande-Bretagne le 24 avril 1995 pour l'acéclofénac et ses sels et dérivés pharmaceutiquement acceptables, mentionnée comme étant la première AMM dans la communauté européenne.
La société par actions simplifiée ALMIRALL commercialise en France la spécialité pharmaceutique de référence CARTREX 100 mg, comprimé pelliculé ayant pour principe actif l'acéclofénac, agent anti-inflammatoire non stéroïdien préconisé dans le traitement symptomatique de la douleur et de l'inflammation dans l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante.
Suivant contrat en date des 18 et 19 avril 2006, régulièrement inscrit le 02 mai 2006 au Registre National des Brevets sous le numéro 151708, la société LABORATORIOS ALMIRALL lui a consenti une licence exclusive d'exploitation du CCP no 98 C 0017 pour l'ensemble du territoire français.
Après avoir été informées le 27 février 2006 par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) de la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché pour deux spécialités génériques de la spécialité de référence CARTREX 100 mg, comprimé pelliculé  dénommées ACECLOFENAC  MERCK 100 mg, comprimé pelliculé et ACECLOFENAC QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé, les sociétés LABORATORIOS ALMIRALL et ALMIRALL (ci-après les sociétés ALMIRALL) ont, selon acte d'huissier en date du 02 juin 2006, fait assigner les sociétés MERCK GENERIQUES, QUALIMED et MERCK FARMA Y QUIMICA devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en contrefaçon du CCP no 98 C 0017.
Par conclusions en date du 25 janvier 2007, les sociétés ALMIRALL se sont désistées de l'instance ainsi introduite, indiquant que les défenderesses semblaient avoir abandonné la préparation de la commercialisation de la spécialité selon elle contrefaisante.
Suivant ordonnance rendue le 29 janvier 2007, le juge de la mise en état de la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de LYON a constaté l'extinction de l'instance.
Faisant valoir qu'elles ont eu connaissance, au cours de l'été 2007, de la commercialisation en France du produit générique ACECLOFENAC QUALIMED 100 mg et après avoir fait procéder le 13 septembre 2007 à une saisie-contrefaçon au siège de la société PHARM'DEPO, les sociétés ALMIRALL ont, selon acte d'huissier en date du 28 septembre 2007, fait assigner à jour fixe les sociétés MERCK GENERIQUES, QUALIMED, MERCK FARMA Y QUIMICA et PHARM'DEPO en contrefaçon du certificat complémentaire de protection no 98 C 0017 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de confiscation des stocks aux fins de destruction et de publication dans cinq journaux ou revues de leur choix aux frais des défenderesses, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion, la condamnation in solidum de ces dernières au paiement d'une somme provisionnelle d'un montant de 300.000 euros à chacune d'elles, à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, à fixer à dire d'expert, ainsi que de la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Dans leurs conclusions signifiées le 21 novembre 2007, les sociétés ALMIRALL, après avoir réfuté les arguments en défense, ont repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d'instance, et, y ajoutant, concluent au débouté des sociétés défenderesses de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Dans leurs dernières écritures en date du 12 décembre 2007, les sociétés MERCK GENERIQUES, QUALIMED, MERCK FARMA Y QUIMICA et PHARM'DEPO demandent au Tribunal de :
Au principal,
- dire et juger que le titulaire du CCP no 98 C 0017 est la société de droit espagnol PRODES SA,
- en conséquence, dire et juger les sociétés ALMIRALL comme sans qualité à agir en contrefaçon du CCP no 98 C 0017,
- en conséquence, débouter les sociétés ALMIRALL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, prononcer la nullité du CCP communautaire no 98 C 0017 comme ayant été délivré à une personne n'ayant pas qualité pour le solliciter, n'étant ni titulaire ni ayant droit du brevet de base,
- en conséquence, débouter les sociétés ALMIRALL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- dire et juger que la première AMM dans la Communauté européenne au sens de l'article 13 du règlement 1768/92 est l'AMM portugaise du 19 mars 1990,
- en conséquence, constater que le CCP no 98 C 0017 est expiré le 18 mars 2005,
- ordonner de rectifier la mention relative au CCP no 98 C 0017 aux frais de la société LABORATORIOS ALMIRALL,
- en conséquence, débouter les sociétés ALMIRALL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- dire et juger que l'attitude des sociétés ALMIRALL consistant à multiplier les procédures, les intimidations et le dénigrement est abusive, a retardé et profondément désorganisé la mise sur le marché des produits de MERCK GENERIQUES et QUALIMED,
- en conséquence, condamner in solidum les sociétés ALMIRALL au paiement aux sociétés  MERCK GENERIQUES et QUALIMED d'une somme de 900.000 euros (HT) à titre de dommages-intérêts,
- les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme de 100.000 euros aux quatre défenderesses au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 décembre 2007 et mise en délibéré au 22 février 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la portée du CPP no 98 C 0017
Attendu que le certificat complémentaire de protection est un titre de portée nationale  institué à compter du 02 janvier 1993 par le règlement (CE) no1768/92 du 18 juin 1992, qui permet de prolonger la durée de protection conférée par un brevet pour un produit pharmaceutique lorsque celui-ci a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ;
Qu'en effet, en application de l'article 2 dudit règlement, tout produit protégé par un brevet dans le pays pour lequel le certificat est demandé et ayant obtenu, pour ce même pays, une autorisation de mise sur le marché conforme à la directive 65/65/CEE ou à la directive 81/851/CEE, est susceptible de faire l'objet d'un certificat ;
Que le même règlement dispose encore, en son article 4, que "Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s'étend au seul produit couvert par l'autorisation de mise sur le marché du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l'expiration du certificat" ;
Attendu en l'espèce que le CCP no 98 C 0017 prolonge les effets du brevet européen no 0 119 932 intitulé "Dérivés de l'acide 2-(2,6-dichlorophényl)amino-phénylacétoxyacétique, leur procédé de préparation et leur utilisation thérapeutique", venu à expiration le 20 mars 2004,  et qui divulguait des composés à usage thérapeutique présentant des propriétés pharmacologiques anti-inflammatoires et analgésiques convenant pour le traitement de nombreux troubles cliniques avec inflammation et/ou douleur, tels que les rhumatismes, les arthrites, les spondylarthrites ankylosantes, les douleurs lombaires, les sciatiques, les traumatismes ou encore les luxations ;
Que ce certificat vise l'autorisation française de mise sur le marché no NL 22838 octroyée le 17 décembre 1997, qui porte sur l'acéclofénac et ses sels et dérivés pharmaceutiquement acceptables ;
Qu'il interdit donc l'exploitation de tout médicament contenant l'acéclofénac à titre de principe actif.
- Sur la qualité à agir des sociétés ALMIRALL
Attendu que les sociétés MERCK GENERIQUES, QUALIMED, MERCK FARMA Y QUIMICA et PHARM'DEPO, pour contester la qualité à agir des demanderesses, exposent que la demande de brevet de base EP 0 119 932, déposée le 19 mars 1984 par la société PRODES SA, a été cédée par acte en date du 25 janvier 1985 à la société PRODESFARMA SA, laquelle a fusionné selon acte du 16 juillet 1997 avec la société ALMIRALL-PRODESFARMA SA, désormais dénommée LABORATORIOS ALMIRALL ;
Qu'elles font valoir que le CCP no 98 C 0017 a quant à lui été demandé le 16 juin 1998 et obtenu le 24 mars 2000 par la société PRODES SA et n'a jamais été cédé à la société PRODESFARMA SA ;
Qu'elles ajoutent que la société PRODES SA a cessé d'exister le 11 février 1999, date d'inscription de la dissolution de la société au Registre du commerce de Barcelone, et que ce n'est que le 24 février 2006 que le changement de titulaire au profit de la société ALMIRALL-PRODESFARMA SA est intervenu au titre d'une prétendue rectification d'erreur matérielle alors qu'il s'agit d'une condition formelle, tenant à l'identité même du titulaire et à la réalité des actes de transfert, cette rectification étant dès lors sans effet ;
Que l'argumentation soutenue par les sociétés ALMIRALL, selon laquelle les sociétés défenderesses seraient irrecevables à critiquer les effets de la rectification d'erreur matérielle concernant l'identité du déposant du certificat, ne saurait être retenue dans la mesure où, si un tiers n'est effectivement pas recevable à former un recours à l'encontre de l'inscription au Registre National des Brevets  de la mention d'un changement de nom du titulaire d'un titre de propriété industrielle, une telle inscription ne constituant pas une décision du directeur de l'INPI, il demeure recevable à contester, dans le cadre d'une instance en contrefaçon, la titularité des droits qui lui sont opposés, et dès lors la validité d'une rectification d'erreur matérielle portant sur l'identité du déposant ;
Qu'en l'espèce, il est établi que la cession de la demande de brevet à la société PRODESFARMA SA, suivant acte en date du 25 janvier 1985, et la fusion absorption de cette dernière par la société ALMIRALL-PRODESFARMA SA, devenue LABORATORIOS ALMIRALL, intervenue le 16 juillet 1997, n'ont fait l'objet d'une inscription au Registre National des Brevets que le 24 février 2006 sous les numéros 150 546 et 150 547 ;
Que la demande de CCP a été déposée le 16 juin 1998 au nom de la société PRODES SA, celle-ci apparaissant toujours à cette date, comme au jour de la délivrance du certificat, en tant que titulaire du brevet de base au Registre National des Brevets ;
Qu'après avoir procédé le 24 février 2006 aux inscriptions des transferts de propriété sus-cités pour le brevet EP 0 119 932, la société ALMIRALL-PRODESFARMA SA, désormais dénommée LABORATORIOS ALMIRALL, ne pouvait que solliciter, de manière subséquente, la modification à son profit de l'identité du titulaire du certificat complémentaire de protection no 98 C 0017 ;
Qu'une telle modification, purement déclarative, et justifiée non pas par un quelconque acte de cession du CCP, mais par la nécessaire mise en conformité avec l'état des inscriptions relatives au brevet de base, a pu valablement être effectuée par la voie de la rectification d'erreur matérielle telle que prévue à l'article R.613-57 du Code de la Propriété Intellectuelle et doit dès lors produire tous ses effets à l'égard des tiers ;
Attendu que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés ALMIRALL sera donc rejetée.
- Sur la validité du CCP no 98 C 0017
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) no 1768/92 du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, "Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet de base ou à son ayant droit" ;
Que se prévalant de ces dispositions, et reprenant les développements ci-dessus exposés, les sociétés MERCK GENERIQUES, QUALIMED, MERCK FARMA Y QUIMICA et PHARM'DEPO  soutiennent que le CCP no 98 C 0017 a été demandé par et délivré à une société qui n'était ni le titulaire, ni l'ayant droit du brevet de base, et qu'il encourt de ce fait la nullité ;
Que les sociétés ALMIRALL opposent que le dépôt d'une demande de certificat par une personne autre que le titulaire du brevet de base n'est pas une cause de nullité dudit certificat, lesdites causes de nullité étant énumérées de manière limitative par l'article 15 du règlement ;
Attendu que l'article 15 du règlement no 1768/92 dispose que :
"1. Le certificat est nul :
a) s'il a été délivré contrairement aux dispositions de l'article 3 ;
b) si le brevet de base est annulé ou limité de telle sorte que le produit pour lequel le certificat a été délivré n'est plus protégé par les revendications du brevet de base ou si, après l'extinction du brevet de base, il existe des motifs de nullité qui auraient justifié l'annulation ou la limitation.
2. Toute personne peut présenter une demande ou intenter une action en nullité du certificat auprès de l'instance compétente, en vertu de la législation nationale, pour annuler le brevet de base correspondant." ;
Que l'article 3 du même règlement, qui régit les conditions d'obtention du certificat, prévoit que "Le certificat est délivré si, dans l'Etat membre où est présentée la demande visée à l'article 7 et à la date de cette demande :
a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur ;
b) le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément à la directive 65/65/CEE ou à la directive 81/851/CEE suivant les cas (...) ;
c) le produit n'a pas déjà fait l'objet d'un certificat ;
d) l'autorisation mentionnée au point b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament." ;
Que l'article 1 c) dudit règlement définit le brevet de base comme "un brevet qui protège un produit tel que défini au point b), en tant que tel, un procédé d'obtention d'un produit ou une application d'un produit et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d'obtention d'un certificat" ;
Qu'il résulte de la combinaison des articles 3 et 1 c) suscités que parmi les conditions requises pour l'obtention d'un CCP figure l'exigence que le demandeur soit le titulaire du brevet de base couvrant le produit en cause ;
Que le non-respect de cette exigence est une cause de nullité du certificat complémentaire de protection, s'agissant d'une condition essentielle à sa délivrance, la finalité du titre institué par le règlement (CE) no1768/92 étant, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, de prolonger le monopole du seul breveté ;
Qu'une telle conséquence s'impose même si la CJCE relève à juste titre, dans son arrêt rendu le 11 décembre 2003 dans l'affaire Hässle AB c/ Ratiopharm GmbH, qu'il n'est pas possible de déduire du libellé de l'article 15 susvisé que la liste des causes de nullité d'un certificat qui y sont mentionnés n'est pas limitative, pour cependant sanctionner comme telle la méconnaissance de l'article 19 du règlement ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le CCP no 98 C 0017 a été demandé par la société PRODES SA alors que celle-ci n'était plus titulaire du brevet de base EP 0 119 932 depuis le 25 janvier 1985, date de sa cession à la société PRODESFARMA SA, et qu'il lui a été délivré le 24 mars 2000 alors même qu'elle n'avait plus aucune existence légale depuis le  11 février 1999, date d'inscription de sa dissolution au Registre du commerce de Barcelone ;
Que la demande de CCP a donc été effectuée en violation des dispositions susvisées ;
Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du CCP no 98 C 007 ;
Que les sociétés ALMIRALL ne pourront dès lors qu'être déboutées de l'ensemble de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon.
- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Attendu que les sociétés MERCK GENERIQUES, QUALIMED, MERCK FARMA Y QUIMICA et PHARM'DEPO font valoir à l'appui de leurs demandes à ce titre que les sociétés ALMIRALL, qui s'apprêtaient à engager leur première action en contrefaçon à leur encontre, ont procédé le 24 février 2006 à une prétendue rectification d'erreur matérielle, alors que le changement de titulaire d'un titre de propriété industrielle ne relève pas d'une telle procédure, ce que les demanderesses ne pouvaient ignorer, et qu'elles ont en outre induit en erreur l'INPI en présentant l'AMM britannique comme la première AMM dans la Communauté alors qu'elles savaient en réalité qu'il s'agissait de l'AMM portugaise ;
Qu'elles soutiennent que ces manoeuvres anti-concurrentielles ont été déployées dans le seul but de prolonger abusivement un monopole d'exploitation et d'empêcher l'entrée sur le marché de produits concurrents pour une spécialité pharmaceutique très prescrite ;
Que cependant, ainsi qu'il a été précédemment développé, les sociétés ALMIRALL ont pu à bon droit recourir à la procédure de rectification d'erreur matérielle pour obtenir auprès de l'INPI la modification de l'identité du titulaire du certificat complémentaire de protection no 98 C 0017,  un tel agissement ne pouvant dès lors être considéré comme fautif ;
Qu'il en va de même de l'indication comme première AMM de l'autorisation de mise sur le marché no 08448/0001 délivrée par la Grande-Bretagne le 24 avril 1995, dès lors qu'il est justifié par la production de la lettre adressée le 15 juin 1998 au Directeur de l'INPI et jointe à la demande de CCP pour le produit ACECLOFENAC que le mandataire de la société LABORATORIOS ALMIRALL avait mentionné l'existence des AMM précédemment obtenues en Espagne et au Portugal, aucune fraude ne pouvant dès lors leur être reprochée ;
Attendu que les sociétés défenderesses reprochent encore aux sociétés ALMIRALL d'avoir tenté d'empêcher la mise sur le marché des spécialités génériques litigieuses, pour lesquelles une AMM leur a été délivrée le 27 février 2006, en adressant en octobre 2006 à l'ensemble des pharmaciens français  des courriers circulaires, et en écrivant le 28 octobre 2006 directement à Monsieur SCHNEE, président de la branche pharmaceutique du groupe allemand MERCK ;
Que s'agissant de cette dernière correspondance, en langue anglaise et versée aux débats  sans traduction, le Tribunal n'est pas mis en mesure d'en apprécier la teneur et la portée ;
Qu'en revanche, le fait pour les demanderesses d'adresser aux pharmaciens , en mars 2007, une lettre-circulaire rappelant l'existence de leurs droits de propriété industrielle sur l'acéclofénac et précisant que "la mise sur la marché, à ce jour, d'une autre spécialité à base d'acéclofénac constituerait un acte de contrefaçon", avant même d'engager la présente action et alors qu'elles s'étaient désistées de leur précédente instance en contrefaçon, est constitutif de concurrence déloyale ;
Qu'il convient d'allouer aux sociétés MERCK GENERIQUES et QUALIMED, en réparation du préjudice ainsi subi, la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les défenderesses font enfin grief aux sociétés ALMIRALL d'avoir abusivement agi en contrefaçon pour tenter d'interdire judiciairement la mise sur le marché d'un médicament générique, et ceci par deux fois ;
Que cependant, l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Que les sociétés défenderesses ne rapportent pas en l'espèce la preuve de la prétendue intention de nuire des sociétés ALMIRALL, qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits.
- Sur les autres demandes
Attendu qu'il y a lieu de condamner les sociétés ALMIRALL, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Qu'en outre, elles doivent être condamnées à verser aux sociétés MERCK GENERIQUES, QUALIMED, MERCK FARMA Y QUIMICA et PHARM'DEPO, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 20.000,00 euros.
Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les sociétés MERCK GENERIQUES, QUALIMED, MERCK FARMA Y QUIMICA et PHARM'DEPO ;
- PRONONCE la nullité du certificat complémentaire de protection no 98 C 0017 ;
En conséquence,
- DEBOUTE les sociétés LABORATORIOS ALMIRALL et ALMIRALL  de l'ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNE les sociétés LABORATORIOS ALMIRALL et ALMIRALL à payer aux  sociétés MERCK GENERIQUES et QUALIMED la somme totale de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à leur encontre ;
- CONDAMNE les sociétés LABORATORIOS ALMIRALL et ALMIRALL à verser aux  sociétés MERCK GENERIQUES, QUALIMED, MERCK FARMA Y QUIMICA et PHARM'DEPO la somme globale de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne les sociétés LABORATORIOS ALMIRALL et ALMIRALL aux dépens, qui seront  recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le 22 février 2008.
Le Greffier 			                           Le Président
Fait et jugé à Paris le 22 Février 2008
Le Greffier					Le Président