JUDICIAIRE

3ème chambre
3ème section
No RG 20/03355 -
No Portalis 352J-W-B7E-CR7ME
No MINUTE : 13
Assignation du :
16 Mars 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Mai 2021
DEMANDERESSE
La société E. REMY MARTIN & Co S.A.S.U.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christian HOLLIER-LAROUSSE de HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0362
DÉFENDERESSE
La société DISCO S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2477
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Carine GILLET, Vice-Présidente
assistée de Lorine MILLE, Greffière

A l'audience du 01 Avril 2021, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 11 Mai 2021 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société E. REMY MARTIN & Co est notamment titulaire des marques suivantes:
-la marque verbale française « LOUIS XIII de REMY MARTIN » no 94 529 471, déposée le 19 juillet 1994 pour désigner les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) »
-la marque de l'Union Européenne « LOUIS XIII » no 12 035 747, déposée le 1er août 2013 pour désigner notamment les « boissons alcoolisées (à l'exception des bières), à savoir cognac, brandy, eaux de vie, rhum, whisky, boissons spiritueuses, alcool de riz, vodka, gin, saké, tequila, aquavit, liqueurs, vins tranquilles, extraits alcooliques, essences alcooliques, apéritifs, digestifs, cidres et cocktails alcoolisés? » ,
sous lesquelles elle commercialise un cognac.
La société REMY MARTIN & Co est également titulaire de :
-la marque tridimensionnelle no06 3 440 053 déposée le 11 juillet 2006, qui représente le flacon dans lequel elle commercialise ses cognacs « XO », qui se caractérise par une forme de disque incurvé avec une base légèrement aplatie. Sur la partie centrale du flacon, en creux, aplatie et de forme ovale, est apposée une étiquette ovale à fond de couleur bordeaux, bordée d'un liseré doré, et comportant des inscriptions dorées. A partir de la partie centrale partent, en rayon, des cannelures en relief. Le col du flacon est recouvert par une feuille dorée, le flacon étant fermé par un bouchon plat, également doré
- la marque tridimensionnelle no1 683 873 déposée le 30 juillet 1991, qui protège le flacon (nu) dans lequel elle commercialise ses cognacs « XO » qui se caractérise par une forme de disque incurvé avec une base légèrement aplatie. La partie centrale du flacon, en creux, aplatie, est de forme ovale, A partir de la partie centrale partent, en rayon, des cannelures en relief
La société REMY MARTIN & Co a fait assigner la société DISCO SAS par acte du 16 mars 2020 (RG 20-3355) en contrefaçon des marques tridimensionnelles précitées, et mesures accessoires.
La société DISCO a formé incident devant le juge de la mise en état le 03 novembre, lui demandant, dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 09 février 2021, de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 714.5 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence précitée et les pièces communiquées,
-Prononcer la nullité de la marque tridimensionnelle no1 683 873 pour défaut de distinctivité en ce qui concerne les conditionnements en verre, ainsi que les Eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs et de la marque tridimensionnelle no06 3 440 053 pour défaut de distinctivité en ce qui concerne les « Boissons alcooliques ( à l'exception des bières)»,

-Prononcer la déchéance totale pour défaut d'exploitation sérieuse de la marque no1 683 873 en ce qui concerne les conditionnements en verre ainsi que les Eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs et de la marque no06 3 440 053 en ce qui concerne les « Boissons alcooliques ( à l'exception des bières) ».
En conséquence
-Déclarer irrecevable la société E. REMY MARTIN & Co en son action en contrefaçon à l'encontre de la société DISCO fondée sur la marque no1 683 873 et la marque no06 3 440 053,
-Condamner la société E. REMY MARTIN & Co à verser à la société DISCO la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société REMY MARTIN & Co en réponse a fait signifier par voie électronique ses dernières conclusions le 03 mars 2021 aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de:
En application des dispositions des articles 16, 71 et 789 du code de procédure civile,
-Dire et juger que les demandes reconventionnelles en nullité et en déchéances constituent des moyens de défense au fond et non des fins de non-recevoir.
-Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de nullité et de déchéance des marques tridimensionnelles no1683873 et no063440053 de la Société E. REMY MARTIN & Co.
-Condamner la Société DISCO à payer à la Société E. REMY MARTIN & Co la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
-Enjoindre la Société E. REMY MARTIN & Co à conclure en réponse sur les demandes de nullité et de déchéance formées à l'encontre de ses marques tridimensionnelles no1683873 et no063440053.
Les parties ont plaidé l'incident à l'audience du 1er avril 2021.
La présente décision, susceptible d'appel dans les conditions fixées à l'article 795 du code de procédure civile est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société DISCO poursuit dans le cadre de l'incident, soumis au juge de la mise en état, la nullité des marques tridimensionnelles pour défaut de caractère distinctif et la déchéance des droits du titulaire sur ces marques pour défaut d'exploitation sérieuse.
La société REMY MARTIN & CO soulève l'incompétence du juge de la mise en état, pour trancher ces questions qui relèvent du fond et ne constituent pas des fins de non-recevoir .

En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour "6o statuer sur les fins de non-recevoir".
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites après le 1er janvier 2020 (article 55 -II du décret, rectifié par décret no 2019-1419 du 20 décembre 2019- article 22-I-5o).
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L716-4-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux instances introduites postérieurement au 11 décembre 2019, issu de la transposition de la Directive 2015/243 : "Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :
1o Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ;
2o Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage".
Il appartient dès lors désormais au demandeur à une action en contrefaçon, à peine d'irrecevabilité, de justifier d'un usage sérieux de la marque qu'il invoque, au cours des cinq ans précédant la demande en contrefaçon.
Toutefois, les prétentions de la société DISCO, telles qu'elle sont formées dans le dispositif des conclusions adressées au juge de la mise en état, tendent non pas au prononcé d'une irrecevabilité de l'action de la société REMY MARTIN en vertu du texte précité, mais au "prononcé de la déchéance totale pour défaut d'usage sérieux" et au "prononcé de la nullité des marques" et constituent, non pas des moyens d'irrecevabilité, mais des moyens de défense au fond, qui conformément aux dispositions de l'article 71 du code de procédure civile tendent "à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire", lesquels relèvent de la compétence du tribunal statuant et non pas de celle du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état est donc incompétent pour connaître de ces moyens de défense.
Sur les autres demandes
La société DISCO qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
La société REMY MARTIN & Co ne forme aucune demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions fixées aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS le juge de la mise en état incompétent pour connaître des moyens de défense tirés de la nullité de la marque et de la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'usage sérieux,
ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du:
1er juillet 2021 à 14 heuresaudience dématérialisée,

-conclusions au fond de la société DISCO avant le 15 juin 2021
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de l'incident à la charge de la société DISCO.
Faite et rendue à Paris le 11 Mai 2021
La GreffièreLe Juge de la mise en état