JUDICIAIRE

3ème chambre
1ère section
No RG 22/00867
No Portalis 352J-W-B7G-CV46E
No MINUTE :
Assignation du :
12 janvier 2022

rendu le 22 juin 2023
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MERCENARY PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joséphine COLIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN1701
DÉFENDERESSE
S.A.S. MERCENAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire SIMONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2590
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
En présence de Madame Anne BOUTRON, magistrat en stage de pré affectation.

A l'audience du 18 avril 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 juin 2023.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société RBL Médias est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 27 juillet 2001. Elle a pour activité la création, l'édition et la production de contenus filmographiques et publicitaires notamment destinés à l'industrie du luxe. Au terme d'une assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2010, elle a changé sa dénomination sociale pour Mercenary Production.
2. Elle est titulaire de la marque verbale française " Mercenary Production " no 4513682, enregistrée le 8 janvier 2019 pour désigner notamment en classes 35, 38 et 41 les services relatifs à la publicité, à la communication et au divertissement.
3. La société Mercenaire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 20 octobre 2014, se présente comme une agence de talents représentant des photographes, vidéastes, designers. Elle se dit spécialisée dans les domaines de la mode et du luxe. Elle exploite le nom de domaine "www.mercenaire.com" depuis 2015, ainsi que les pages du même nom "Mercenaire" sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook .
4. Ayant constaté l'exploitation du signe "Mercenaire" à titre de dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine pour des services, selon elle, identiques et similaires à ceux qu'elle propose, la société Mercenary Production a mis en demeure la société Mercenaire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2020 de cesser d'utiliser le terme " Mercenaire " à titre de dénomination sociale et de nom commercial. La société Mercenaire lui ayant opposé un refus par courrier du 14 avril 2021, elle a réitéré ses demandes par courrier du 12 mai 2021.
5. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2022, la société Mercenary Production a fait assigner la société Mercenaire devant le tribunal judiciaire Paris en contrefaçon de marque.
6. Le 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, mais les parties n'ont pas adhéré à une mesure de médiation.
7. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la société Mercenary Production demande au tribunal de :
A titre principal, sur le fondement de la contrefaçon de marque, de:
- Faire interdiction à la société Mercenaire d'utiliser le signe "Mercenary Production", en ce expressément compris l'interdiction de tout nouvel usage du signe "Mercenaire" à titre de dénomination sociale, sur ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram), sur le site internet www.mercenaire.com, en tant que nom de domaine www.mercenaire.com, et sur tout autre support, et ce sous, astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Ordonner que lui soit transféré le nom de domaine www.mercenaire.com détenu par la société Mercenaire à ses frais, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner la société Mercenaire à lui payer la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre du préjudice moral subi au titre des actes de contrefaçon de marque ;
A titre subsidiaire, elle formule les mêmes demandes cette fois sur le fondement de la concurrence déloyale en raison d'un risque de confusion:
- Faire interdiction à la société Mercenaire d'utiliser le signe "Mercenary Production", en ce expressément compris l'interdiction de tout nouvel usage du signe "Mercenaire" à titre de dénomination sociale, sur ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram), sur le site internet www.mercenaire.com, en tant que nom de domaine www.mercenaire.com, et sur tout autre support, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Ordonner que lui soit transféré le nom de domaine www.mercenaire.com détenu par la société Mercenaire à ses frais, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner la société Mercenaire à lui payer la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre du préjudice moral subi au titre de concurrence déloyale par confusion.
En tout état de cause,
- Rejeter les demandes reconventionnelles en nullité et en "attribution" de marque verbale française "Mercenary Production" no4513682 et en indemnisation au titre d'une procédure abusive ;
- Rejeter la demande de publication judiciaire formulée par la société Mercenaire ;
- Condamner la société Mercenaire à lui payer la somme de quatre mille euros (4.000 euros) au titre du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale par confusion commis entre le 20 janvier 2017 et le 7 janvier 2019 ;
- Condamner la société Mercenaire à lui payer la somme de sept mille euros (7.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Mercenaire demande au tribunal de :
- Dire et juger qu'en déposant la marque "Mercenary Production" en 2019, la société Mercenary Production a porté atteinte à son droit antérieur, sa dénomination sociale étant Mercenaire;
En conséquence,
- Prononcer la nullité de la marque française Mercenary Production déposée en fraude des droits des tiers, et ce faisant, débouter la société Mercenary Production de l'ensemble de ses demandes sur le terrain de la contrefaçon de marque ;
- Dire et juger que la dénomination sociale Mercenaire enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 20 octobre 2014 n'est en aucun cas susceptible d'être confondue avec la marque française Mercenary Production en date du 3 mai 2019 de la société demanderesse,
En conséquence,
- Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes sur le terrain de la contrefaçon de marque,
- Dire et juger que la société Mercenary Production n'apporte pas la preuve d'une quelconque activité sous cette dénomination entre 2013 et 2019 ou d'une quelconque confusion avec la société Mercenaire, ou d'agissements parasitaires ou de concurrence déloyale de la part de la concluante,
En conséquence,
- Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes sur le terrain de la concurrence déloyale;
- Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, tant sur le terrain de la contrefaçon de marque que sur le terrain de la concurrence déloyale,
Subsidiairement, dire et juger que la marque Mercenary Production a été déposée de manière abusive,
En conséquence,
- Lui attribuer la marque Mercenary Production,
- Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes sur le terrain du droit des marques,
En tout état de cause,
- Dire et juger que la procédure introduite par la demanderesse l'a été de manière abusive.
Ce faisant,
- Condamner la demanderesse à lui verser 1 euro symbolique de dommages-intérêts,
- Ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir dans trois journaux ou magazines aux frais avancés du demandeur, dans la limite de 3.000 euros par publication,
- Condamner le demandeur à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
9. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 avril 2023 pour être plaidée.

Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque "Mercenary production"
Moyens des parties
10. La société Mercenaire demande au tribunal de prononcer la nullité de la marque "Mercenary Production" sur le fondement des dispositions de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, au motif que cette marque porte atteinte à sa dénomination sociale antérieure.
Rappelant qu'elle utilise le signe Mercenaire comme dénomination sociale et nom de domaine de façon paisible, publique et continue depuis 2015, elle souligne que la société Mercenary Production, qui conclut à l'existence d'un risque de confusion sur le fondement de la contrefaçon de sa marque, ne peut soutenir qu'il n'y a aucun risque de cette nature, en réponse au moyen tiré de la nullité de son signe. Elle rappelle la chronologie des faits, la société Mercenaire ayant été créée cinq ans avant le dépôt de la marque litigieuse et ajoute que la société Mercenary Production ne peut se prévaloir de l'antériorité de sa propre dénomination sociale car elle ne l'a pas utilisée publiquement avant le dépôt de la marque le 8 janvier 2019, seul le signe semi-figuratif " Mercenary Prod " ayant été utilisé en 2012 et 2013.
11. Si elle maintient conclure à l'existence d'un risque de confusion dans l'usage des signes qui sont, selon elle, quasiment identiques sur le plan visuel, auditif et conceptuel pour désigner des services identiques et similaires, la société Mercenary Production demande au tribunal de rejeter la demande de nullité de sa marque et se prévaut de l'antériorité de sa propre dénomination sociale "Mercenary Production", enregistrée le 3 mai 2010, qu'elle soutient exploiter régulièrement depuis son enregistrement.
Appréciation du tribunal
12. L'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi no2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige, dispose que "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :[...]
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public [...]".
13. L'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu' "est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 a` L.711-4."
14. En d'autres termes, un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination sociale, ne peut être adopté comme marque et est indisponible s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
15. Il importe en outre de rappeler que le droit conféré à une personne morale sur sa dénomination sociale s'acquiert non par l'usage, comme c'est le cas du nom commercial, mais par l'adoption dans ses statuts et son immatriculation. La dénomination sociale a ainsi vocation à être défendue contre un dépôt de marque postérieur dès que son titulaire acquiert la personnalité morale, à savoir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans démonstration de sa notoriété, ni de son rayonnement. (Cass. com., 5 avr. 2018, no 16-19.655). Lorsqu'une société change de dénomination sociale, le droit naît au jour de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés
16. En l'espèce, la société Mercenaire, qui invoque l'antériorité de sa dénomination sociale, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 20 octobre 2014 sous la dénomination sociale Mercenaire. Il n'est pas contesté qu'elle en fait un usage public et régulier depuis cette date dans la vie des affaires.
17. Cependant, outre le fait que la société Mercenary production justifie au moyen du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2010 déposé au greffe du tribunal de commerce le 29 décembre 2010, avoir changé sa dénomination sociale pour le nom "mercenary production" avant 2014, la société Mercenaire ne démontre pas l'existence d'un risque de confusion entre le signe qu'elle exploite à titre de dénomination sociale et la marque dont est titulaire la société Mercenary production.
18. En effet, il est constant que l'appréciation de l'existence d'un tel risque, qui s'opère globalement, suppose d'effectuer une comparaison entre les signes en présence, par référence au contenu des activités enregistrées lors du dépôt de la marque d'une part, sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ni de l'activité de leur titulaire, avec, d'autre part, les activités effectivement exercées par l'exploitant de la dénomination sociale (voir Cass. com., 5 avr. 2018, no 16-19.655).
19. Au cas d'espèce, les classes de produits et services visées par l'enregistrement de la marque verbale "Mercenary production" sont:
En classe 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen decommunication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relationspubliques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; En classe 38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ;communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ;radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forumsen ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ;raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations(nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services detéléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à desréseaux informatiques mondiaux ; En classe 41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services dephotographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeuxd'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne"
20. La société Mercenaire, qui se définit comme une agence de talents, a quant à elle, pour objet social la représentation de photographes. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats, en particulier des captures d'écran des pages des réseaux sociaux (instagram et facebook) lui appartenant, qu'elle exerce également des activités d'agence d'artistes et de " production - photo - video - influence - design - words - concept".
21. De fait, certains services visés par la marque postérieure de la société Mercenary Production se rapportent à un domaine d'activité similaire à celui qu'exerce la société Mercenaire; il s'agit notamment de la publicité, de l'activité de bureau de placement (agent d'artiste), de la production de films cinématographiques ou encore de services de photographie. En revanche, le surplus des activités visées à l'enregistrement de la marque "Mercenary Poduction" ne peut être considéré comme identique ou similaire à l'activité de la société Mercenaire.
22. S'agissant de l'appréciation globale des signes en présence, le signe "Mercenary Production", en ce qu'il comporte deux substantifs, se distingue nettement, sur le plan visuel, du signe "Mercenaire" qui ne comporte qu'un mot. Il en est de même sur le plan auditif, le premier signe comportant sept syllabes tandis que le second, terme unique "Mercenaire", n'en contient que trois. Si les deux syllabes d'accroche sont identiques, les sonorités sont différentes, accentuées par le fait que le signe du demandeur est composé de locutions anglaises. Enfin, sur le plan conceptuel, le terme "mercenaire", qui apparaît distinctif pour désigner les activités précitées, se se comprend aisément comme faisant référence à un "combattant servant un gouvernement étranger", au contraire des mots "mercenary production", en langue anglaise, dont la traduction s'avère moins évidente pour le public pertinent français. Il est par ailleurs souligné que le mot "mercenary" est ici employé comme adjectif qualificatif du mot "production", qui occupe de ce fait une place centrale dans le signe complexe. Cet adjectif vient ainsi qualifier, en langue française, celui "qui ne travaille que pour un salaire, qui est inspiré par la seule considération du gain". Les deux termes renvoient ainsi à des concepts différents.
23. Au vu de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus, notamment la similarité partielle des services visés par la marque postérieure et de l'activité de la société Mercenaire et la comparaison des signes concluant à une faible similitude entre eux, le tribunal considère que les différences entre les deux signes sont telles que le public pertinent, dont le degré d'attention est relativement élevé s'agissant ici de professionnels, n'apparaît pas susceptible d'attribuer une origine commune aux services proposés sous les signes "Mercenaire" d'une part et "Mercenary production" d'autre part ; le risque de confusion par le public pertinent doit être écarté.
24. Par conséquent, la demande de nullité de la marque "Mercenary Production" ne peut aboutir sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la contrefaçon de la marque Mercenary Production
Moyens des parties
25. La société Mercenary Production soutient que les signes sont quasiment identiques sur le plan visuels, similaires sur le plan phonétique, peu important qu'un des signes soit en langue anglaise, et qu'ils sont tout particulièrement proches sur le plan conceptuel, ceci étant de nature à retenir un risque de confusion alors que les domaines d'activités sont fortement similaires. Elle estime démontrer un risque de confusion et expose prouver que la clientèle peut être amenée à confondre les deux entités. Elle conteste avoir cherché à s'approprier le signe "mercenaire" alors que la société du même nom n'est titulaire d'aucune antériorité ni d'aucun droit de propriété intellectuelle sur le signe.
26. La société Mercenaire conclut au rejet des demandes adverses en raison de l'absence de risque de confusion. Elle rappelle que le terme "mercenaire", aisément compréhensible, est régulièrement utilisé dans le milieu artistique, que ce soit en littérature ou dans le cinéma, alors que le terme "mercenary", en langue anglaise, n'est que difficilement compris par le public francophone et se distingue tout particulièrement sur le plan phonétique. Elle précise que l'ajout du mot "production" achève d'écarter tout risque de confusion. Elle estime, en tout état de cause, que cette preuve n'est pas rapportée par la société Mercenary Production et insiste également sur les différences entre les activités exercées. Elle insiste sur l'intervention des deux sociétés dans le cadre d'une même campagne sans qu'il n'y ait eu de confusion de la part de leurs interlocuteurs.
Appréciation du tribunal
27. Conformément aux dispositions de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, " est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1o D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. "
28. L'article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que " sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1o L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2o L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3o L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
4o L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5o L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
6o L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7o La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ".
29. Aux termes des dispositions de l'article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Par ailleurs, constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 , L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle.
30. La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l'usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c'est-à-dire dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.
31. Interprétant les dispositions de l'article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), dont les dispositions précitées réalisent la transposition en droit interne, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir arrêt Canon, C-39/97, point 29 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97 ). Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, arrêt SABEL, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17).
32. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, arrêt Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, point 31 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, point 26).
33. En l'espèce, il n'est pas discuté que la société Mercenaire fait usage du signe "mercenaire" dans la vie des affaires en l'utilisant comme signe de ralliement de sa clientèle sur son site internet mercenaire.com depuis 2015 et sur les pages qu'elle exploite sous ce nom sur les réseaux sociaux facebook et instagram.
34. Cependant, il a été précédemment démontré que si certaines activités exercées sous ce nom par la société Mercenaire sont en partie similaires à certains services des classes dans lesquelles la marque "Mercenary production" a été enregistrée, la faible proximité des signes sur les plans visuels, auditifs et conceptuels conduit le tribunal à écarter tout risque de confusion par le public pertinent.
35. Dès lors, la société Mercenary Production sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de marque.
36. Il n'y a pas lieu d'examiner la demande en revendication de marque qui est formée par la société Mercenaire à titre subsidiaire. Il sera toutefois observé, au surplus, qu'il ressort des éléments produits au dossier et de la chronologie des faits que ce n'est que près de cinq ans après le début de l'activité de la société Mercenaire sous ce signe que la société Mercenary Production, qui ne pouvait ignorer son existence pour évoluer dans le même secteur du luxe et de la mode, a déposé la marque dont elle demande aujourd'hui la protection, alors qu'elle ne justifie nullement l'avoir utilisée avant cette date à titre de marque dans la vie des affaires, pour désigner les services qu'elle propose. Il s'en déduit que cette marque a été déposée, non pas dans le but de participer de manière loyale au libre jeu de la concurrence, mais dans le but de priver la société Mercenaire de la possibilité d'utiliser son signe en invoquant un monopole sur le signe déposé, d'une manière qui s'avère non conforme aux usages honnêtes de la vie des affaire.
Sur la concurrence déloyale
Moyens des parties
37. La société Mercenary Production invoque les mêmes faits que ceux mis en exergue sur le fondement de la contrefaçon pour étayer sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Elle estime également que la société Mercenaire a commis des actes de concurrence déloyale dès le 20 janvier 2017 en usant du signe "Mercenaire" alors qu'elle avait des droits antérieurs au titre de sa dénomination sociale. Elle estime que la société Mercenaire a commis une faute en imitant sa dénomination sociale pré-existante, dans un champ d'activité proche destiné à une clientèle de luxe. La situation de concurrence est selon elle renforcée par le fait qu'elles sont localisées dans la même ville, [Localité 5], et qu'elles sont présentes dans la vie des affaires. Elle se prévaut d'un travail en commun sur un projet "Iro" pour soutenir l'existence du risque de confusion.
38. La société Mercenaire estime que cette demande ne peut prospérer en l'absence de démonstration d'un risque de confusion. Elle souligne que les signes sont différents et se prévaut de la différence entre les activités exercées, l'activité d'agence artistique n'étant pas visée lors du dépôt de la marque. Elle ajoute avoir acquis une forte notoriété à laquelle doit se combinerl'important intuitu personae qui prévaut dans le domaine du luxe. Elle invoque une récente collaboration entre les parties pour démontrer l'absence de tout risque de confusion.
Appréciation du tribunal
39. Selon les articles 1240 et 1241 du Code civil, "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence".
40. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion. L'appréciation de cette faute doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété.
41. En l'espèce, ainsi que cela a été précédemment démontré, le risque de confusion entre les deux signes utilisés à titre de dénomination sociale comme de marque n'est pas démontré, si bien que la demande de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale ne peut utilement prospérer.
42. La demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
43. La société Mercenaire demande la condamnation de la société Mercenary Production au paiement de la somme de 1 euro pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, estimant que sa démarche pour s'approprier son nom a été préméditée et qu'elle a été dans l'impossibilité de démontrer le bien fondé de ses demandes.
44. La société Mercenary production s'y oppose, soutenant être tout à fait légitime à se prévaloir de l'usage du signe dûment enregistré pour faire cesser les actes de contrefaçon et demander réparation.
Appréciation du tribunal
45. Ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Une telle condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive implique donc que soit rapportée la preuve d'une intention malicieuse du demandeur et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec.
46. Or, en l'espèce, si l'action de la société Mercenary Production s'est révélée téméraire, la société Mercenaire n'invoque toutefois d'autre préjudice que celui résultant de l'obligation de se défendre, qui fait l'objet d'une demande au titre des frais irrépétibles.
47. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Mercenaire.
Sur la demande de publication judiciaire
48. La société Mercenaire demande au tribunal de procéder à une mesure de publication judiciaire dans trois journaux ou magazines à ses frais avancés.
49. Cependant, elle ne précise pas le fondement juridique de cette demande, alors que l'article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle ne l'envisage que comme une mesure d'indemnisation complémentaire en cas de condamnation civile pour contrefaçon. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
50. Succombant en ses demandes, la société Mercenary Production sera condamnée aux dépens de l'instance.
51. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Mercenaire la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
52. La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la société Mercenaire de sa demande de nullité de la marque "Mercenary Production";
DÉBOUTE la société Mercenary Production de l'ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale;
DÉBOUTE la société Mercenaire de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
REJETTE la demande de publication de la décision;
CONDAMNE la société Mercenary Production aux dépens de l'instance;
CONDAMNE la société Mercenary Production à payer à la société Mercenaire la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 22 juin 2023
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE