3ème chambre 1ère section
Assignation du :
21 Mars 2006

rendu le 30 Octobre 2007
DEMANDERESSE
S.A.S. T-ONLINE FRANCE
11 rue de Cambrai
75927 PARIS CEDEX 19
représentée par Me Nicolas BRAULT - WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.46
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LE CLUB CONFORT ET SECURITE
95 rue Victor Hugo
77250 VENEUX LES SABLONS
représentée par Me Olivier LEGRAND - LEGRAND LESAGE CATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.165
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente
Marie COURBOULAY, Vice-Présidente
Carole CHEGARAY, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé
Marie COURBOULAY, Vice-Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Léoncia BELLON

A l'audience du 26 Juin 2007
tenue en audience publique

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE.
La société T-ON LINE FRANCE exploite depuis 1995 le service d'accès à internet dénommé "club internet" et est propriétaire de la marque française "club internet" no 95.584.041 déposée à l'INPI le 8 août 1995, renouvelée le 5 avril 2005 notamment en classe 38 pour désigner les "services de serveurs informatiques et de fournitures d'accès à un réseau global d'ordinateurs pour le transfert et la diffusion multimédia, messageries électroniques".
Le fournisseur d'accès à Internet FREE a commercialisé dès septembre 2002 un modem permettant un accès vers l'internet à Haut Débit notamment via ADSL grâce à un modem dénommé freebox et a annoncé le lancement d'un service de télévision par ADSL dès le début de l'hiver 2003.
En décembre 2003, la société T-ON LINE FRANCE a fait connaître son intention de participer au développement de ce service dans un article paru dans les Echos puis dans le journal du Net.
Le 7 janvier 2004, la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ était immatriculée avec nom commercial "LE CLUB C.S" avec pour activité : "fabrication d'équipements de radio, télévision et communication, fabrication d'appareils de réception, enregistrement, reproduction du son et de l'image" ; elle déposait à l'INPI la marque "ClubBox" le 20 janvier 2004 sous le no 3.268.452 pour des produits de la classe 38 et notamment "télécommunications, transmissions de messages et d'images assistée par ordinateur, communication par terminaux d'ordinateurs, location d'appareils pour la télétransmission des messages.
A la fin de l'année 2004, la société T-ON LINE FRANCE a souhaité procéder à l'exploitation de son modem ADSL sous le signe "ClubBox"; mais s'apercevant de ce que le terme "clubBox" était déjà déposé, il a tenté de se rapprocher de cette dernière qui acceptait de lui céder sa marque moyennant 100.000 euros. La société demanderesse a refusé cette proposition qu'elle a estimé exorbitante.
Le 16 septembre 2005, la société T-ON LINE FRANCE a alors déposé la marque "Club Internet Box" en vue du lancement de sa propre box.
Elle a ensuite découvert que la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ avait déposé de nombreuses marques qui sont des déclinaisons de sa marque "Club" et annonçait la commercialisation imminente de son terminal numérique "ClubBox" avec option "Web on TV : pour surfer sur le Net sans PC".
Le 21 mars 2006, la société T-ON LINE FRANCE a fait assigner la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ en contrefaçon de sa marque "Club Internet" par le dépôt et l'exploitation des marques "ClubBox" et "Club Web On TV" sans son accord, et aux fins :
d'interdire à la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ toute exploitation de ces marques sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée passé un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
ordonner le transfert des deux marques à son profit et aux frais de la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ, ordonner la publication du jugement à intervenir dans les 10 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 1.500 euros HT par jour de retard, passé ce délai sur la page d'accueil du site internet www.leclubcs.com pendant une durée de deux mois,
condamner la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures en date du 21 mai 2007, la société T-ON LINE FRANCE a fait valoir que sa marque "Club Internet" a acquis une large notoriété en 10 années d'existence, qu'elle est constituée de deux termes antinomiques "club" qui fait référence à un cercle fermé et "internet" qui fait référence au web mondial, ce qui lui confère une grande distinctivité, que le terme club est le signe d'attaque et que les internautes utilisent le nom "club" pour désigner le fournisseur d'accès "club internet".
Elle a donné des éléments pour établir la notoriété de sa marque au regard de la part de marché, des investissements consacrés et de la connaissance de la marque qu'en ont les internautes.
Elle a rappelé qu'elle offre des services multimédias variés qui relèvent des mêmes domaines exactement que ceux offerts par la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ puisque celle-ci offre à la vente un décodeur doté d'un double tuner qui permet de réceptionner la TNT et la télévision par ADSL et qui comportera également l'option Web On TV.
Elle a ensuite analysé la similitude des singes en présence au niveau visuel et phonétique et au niveau intellectuel et le risque de confusion qui en résulte et indiqué que les termes "ClubBox" et "Club Web On TV" étaient des contrefaçons par imitation de sa marque "Club Internet".
Elle a évalué son préjudice tant au regard de l'entrave au dépôt et à l'exploitation du terme "ClubBox" que du préjudice financier qui résulte de la perte progressive du caractère distinctif de la marque "Club Internet".
Elle a formé des demandes additionnelles en concurrence déloyale car elle possède des droits sur son nom commercial "CLUB INTERNET", sur ses noms de domaine www.club-internet.fr depuis le 5 mai 1995 et sur son nom de domaine www.club.fr depuis le 25 juillet 2002, et que le dépôt et l'exploitation des marques "ClubBox" et "Club Web On TV" postérieurement à la première exploitation de ses trois signes distinctifs pour lancer une activité commerciale concurrente sont des actes de concurrence déloyale.
Elle a répondu à la demande de déchéance de sa marque "Club Internet" formée par la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle a repris ses demandes telles que formées dans l'assignation en y ajoutant la condamnation à une somme de 50.000 euros du fait des actes de concurrence déloyale et en portant sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la somme de 10.000 euros.
Dans ses conclusions récapitulatives du 13 juin 2007, la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ a indiqué qu'elle a conçu un boiter unique relié au téléviseur par un seul câble et nécessitant l'emploi d'une seule télécommande remplissant simultanément les fonctions de décodeur, de magnétoscope, de chaîne audio et de lecteur enregistreur CD/DVD. Ce dispositif est couvert par un certain nombre de brevets et de demandes de brevet français et européen, et notamment par le brevet FR 04 08159; qu'elle a déposé sa marque "Le Club Confort et Sécurité" dès le 17 octobre 2002 par l'intermédiaire de la femme du gérant qui l'a ensuite transférée à la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ dès que celle-ci a été immatriculée, qu'elle a continué sa politique de dépôt de marques en 2004 en déposant le 20 janvier 2004 la marque "ClubBox" mais aussi "Club TNT", "Club Sat", "Club média center", Club home média"Box", puis le 5 mars 2004, "Club cs", le 28 mai 2004 "Club TV NT", le 24 novembre 2004 "Club Web On Tv" sous le no 3 325 651 et "Club Tv HD", puis le 22 décembre 2004 "ClubCab", et enfin le 21 janvier 2005 "Club Média Tv"; qu'elle a été approchée par la société T-ON LINE FRANCE qui voulait acquérir sa marque "Club Box" ce à quoi elle ne s'est pas opposée mais moyennant la somme de 100.000 euros car la commercialisation de son boiter avait été retardée ; elle a relancé la société T-ON LINE FRANCE qui n'avait pas fait connaître sa position mais qui a choisi de déposer la marque "Clubinternet.box", puis qui l'a mise en demeure après un an de transaction, du caractère contrefaisant de marque "ClubBox".
Elle a donc argué de ce que la société T-ON LINE FRANCE a mis fin aux transactions en cours en usant de prétextes fallacieux puisque cette dernière connaissait depuis toujours les nombreuses marques déposées par la société défenderesse et a soutenu que la société T-ON LINE FRANCE était déchue de tout droit sur la marque "CLUB INTERNET" no 95 584 041 au visa de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle car la société T-ON LINE FRANCE n'exerce son activité que sous le nom commercial "CLUB INTERNET" mais que ce signe n'est pas utilisé comme marque pour identifier un produit ou un service;
Elle a contesté la contrefaçon du signe "CLUB INTERNET" par ses propres marques en indiquant que le terme "club" était très souvent utilisé dans les marques, la notoriété de la marque en janvier 2004 car la société T-ON LINE FRANCE était en train de voir sa part du marché décroître et la marque "CLUB INTERNET" en train de perdre de son attractivité.
Elle a ajouté que les deux marques incriminées ne sont pas des contrefaçons par imitation de la marque "CLUB INTERNET" et qu'il n'existe aucun risque de confusion car elle commercialise un produit et non un service qui est un accès à internet.
Elle a également répondu aux demandes relatives à la concurrence déloyale.
La société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ a sollicité du tribunal de:
prononcer la déchéance des droits de la société T-ON LINE FRANCE sur la marque "CLUB INTERNET" à compter du 15 octobre 2004.
Dire que la décision à intervenir une fois devenue définitive sera inscrite au RNM à l'initiative de la partie la plus diligente.
Débouter la société T-ON LINE FRANCE de toutes ses demandes.
Condamner la société T-ON LINE FRANCE à payer à la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication de la décision à intervenir in extenso ou par extraits dans trois journaux ou périodiques au choix de la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ et aux frais de la société T-ON LINE FRANCE dans la limite de 5.000 euros HT par insertion.
Condamner la société T-ON LINE FRANCE à payer à la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société T-ON LINE FRANCE aux dépens dont distraction au profit de Mo Olivier LEGRAND, avocat par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 juin 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-sur la demande de déchéance de la marque CLUB INTERNET.
L'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
"Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes, motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif."
La société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ soutient que la société T-ON LINE FRANCE n'utilise le terme "CLUB INTERNET" que comme nom commercial et non pour identifier le service qu'elle vend aux internautes.
Or force est de constater que la fourniture d'accès à internet offerte par la société T-ON LINE FRANCE se fait sous le nom de "CLUB INTERNET" , que ses clients sont abonnés à un service dénommé "CLUB INTERNET" et que toute la communication de l'entreprise se fait autour de ce service.
En conséquence, la demande de déchéance formée par la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ est mal fondée et sera rejetée.
-sur la contrefaçon.
La société T-ON LINE FRANCE soutient que les deux marques "ClubBox" et "Club Web On TV" sont des contrefaçons par imitation de sa marque "CLUB INTERNET".
L'article L 713-3b dispose :
"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement"
Comme l'indique et le démontre la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ , les termes "club"et "internet"sont très fréquemment employés dans les signes déposés à titre de marque pour désigner des produits et services en classe 38.
La société T-ON LINE FRANCE prétend que sa marque CLUB INTERNET serait fortement distinctive du fait de l'antinomie entre les deux termes la composant, l'un signifiant ouverture sur le monde et l'autre cercle fermé ; or, la locution constituée des deux termes "club" et "internet" évoque un groupe d'individus réunis dans leur utilisation d'internet et donc fait référence à un groupe d'internautes choisissant un même logiciel ou un même mode d'accès à un réseau.
Elle ajoute qu'elle serait notoire mais les documents versés au débat montrent que cette marque a connu un moment de forte renommée jusqu'en 2002 notamment en raison de la part de marché acquise, des investissements et de la reconnaissance du service par les internautes ou les professionnels ; cependant, du fait de la mutation technologique qu'a représentée l'arrivée de l'accès à l'internet à haut débit, les fournisseurs d'accès qui n'ont pas anticipé cette évolution ont vu rapidement décroître leur part de marché et donc la notoriété de leur service et de leur marque.
En janvier 2004 ou en novembre 2004, lors du dépôt de la marque "ClubBox" et "Club Web On Tv", la renommée du service offert par la société T-ON LINE FRANCE avait déjà décru et celle-ci cherchait à s'implanter rapidement sur le marché de l'ADSL et encore un peu après sur le marché de l'offre de télévision jointe à l'offre d'accès à internet.
Il convient donc de comparer les signes "club internet" d'une part et "ClubBox" et "Club Web On Tv" d'autre part, tout en précisant que la société T-ON LINE FRANCE ne peut prétendre que seul le terme internet l'identifierait puisque sa marque est composée des deux termes.
Il faut encore rappeler d'une part que la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ est identifiée , à la différence de la demanderesse, dans sa dénomination sociale et dans son nom commercial, par le terme Club joint aux mots "Confort" et "Sécurité" et d'autre part qu'en quelques années voire mois, ainsi que le précise la société T-ON LINE FRANCE elle-même, le terme box est devenu un terme générique pour décrire un modem d'accès à l'Internet à Haut Débit à la suite du succès fulgurant de la box lancée par la société FREE, dans le sillage de laquelle tous les autres fournisseurs d'accès à internet se sont engagés.
Enfin, la société T-ON LINE FRANCE a déposé une marque qu'elle dit utilisée pour nommer son modem d'accès à l'Internet à Haut débit "clubinternet.box", marque qui reprend sa marque d'usage à laquelle elle a joint le terme box qui décrit le service fourni.
*sur le plan visuel et phonétique.
Seul le mot d'attaque club est commun aux trois signes et en dépit du fait que ce terme est le premier de la locution, il n'a pas de caractère particulièrement déterminant ; on peut même dire qu'il a un caractère extrêmement banal.
Dans des locutions courtes, les consommateurs sont habitués à lire la totalité de la locution et non à séparer les deux termes pour les dissocier.
En conséquence, visuellement, la comparaison doit se faire entre les ensembles locutifs et non terme à terme ou alors la comparaison terme à terme se fera plutôt sur le deuxième mot qui deviendra déterminant malgré sa place de second, et ce en raison du caractère banal du premier terme.
Ainsi, dans les signes "club internet", "ClubBox" et "Club Web On Tv", la comparaison se fera entre les mots "internet", "box" et "Web on TV" qui visuellement ne présentent aucune ressemblance.
*sur la plan intellectuel.
En raison du caractère banal du terme "club", les consommateurs d'attention moyenne ne s'arrêteront pas à décrypter le sens du premier mot mais le relieront rapidement aux mots suivants pour identifier la marque si bien que le caractère de terme d'accroche est dilué dans le sens global de la locution.
Ainsi, le consommateur devra lire le signe "club internet" dans son entier pour identifier le produit ou le service offert de la même façon qu'il devra lire intégralement les deux autres locutions pour attribuer l'origine du produit et service.
Seuls les mots "internet", "box" et "web on tv" lui permettront d'identifier le service offert et ils le feront d'autant plus qu'ils sont complètement descriptifs.
En conséquence, les deux marques "ClubBox" et "Club Web On Tv" ne sont pas des imitations de la marque "club internet".
*sur la confusion.
Enfin, du fait de l'absence de notoriété de la marque "club internet" ainsi que cela a été dit plus haut, il faut que l'imitation des signes entraîne un risque de confusion entre les produits ou services ; or les produits visés par les marques s'ils appartiennent à la même classe, ne sont pas similaires ou identiques.
En effet, les marques "ClubBox" et "Club Web On Tv" sont déposées pour identifier des produits que la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ fabrique et qui sont un boiter unique qui assume plusieurs fonctions alors que la société T-ON LINE FRANCE utilise la marque "club internet" pour identifier un service et non un produit, c'est-à-dire une fourniture d'accès à internet. ( il importe peu qu'il soit nécessaire d'acheter un modem pour accéder au service, le modem étant en l'espèce soit remis contre une caution soit loué car il est l'instrument du service qui est lui vendu par la société T-ON LINE FRANCE contre un abonnement mensuel).
Aucune contrefaçon de la marque "club internet" no 95.584.041 déposée le 8 août 1995, renouvelée le 5 avril 2005 pour les produits de la classe 38 dont est titulaire la société T-ON LINE FRANCE n'est donc réalisée par le dépôt et l'exploitation des deux marques "ClubBox"déposée le 20 janvier 2004 sous le no 3.268.452 pour des produits de la classe 38 et "Club Web On Tv" déposée le le 24 novembre 2004 sous le no 3 325 651 pour des produits de la classe 38 dont est titulaire la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ.
La société T-ON LINE FRANCE sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon.
sur la concurrence déloyale.
La société T-ON LINE FRANCE prétend que le dépôt et l'exploitation deux marques "ClubBox" et "Club Web On Tv" constituent des actes de concurrence déloyale car ils ont été faits postérieurement à l'utilisation du nom commercial "club internet" et des noms de domaine www.club-internet.fr depuis le 5 mai 1995 et sur son nom de domaine www.club.fr depuis le 25 juillet 2002.
Elle se contente d'affirmer qu'en raison du rayonnement national de son nom commercial et de ses noms de domaine, le seul fait pour la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ d'avoir déposé ces deux marques constituent des actes de concurrence déloyale sans rien qualifier du caractère fautif de ces dépôts de marque et de leur exploitation et sans expliciter en quoi ces actes constitueraient une concurrence déloyale puisqu'il a déjà été dit plus haut que les deux sociétés n'ont en fait pas la même activité et donc pas la même clientèle.
Le fait d'inclure dans les marques déposées et exploitées et dans d'autres marques également déposées en 2004 mais non incriminées par la société T-ON LINE FRANCE sans que le tribunal ne sache pourquoi, ne peut constituer en soi un acte de concurrence déloyale et ce d'autant qu'il a été dit plus haut que le terme "club" se retrouve dans la dénomination sociale de la société défenderesse, dénomination dont il n'est pas allégué qu'elle puisse causer quelque grief que ce soit, et que les autres mots des signes déposés sont complètement descriptifs.
En conséquence, la société T-ON LINE FRANCE sera également déboutée de ses demandes fondées sur les actes de concurrence déloyale qui sont mal fondés.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
La société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ n'établit pas l'abus du droit d'agir en justice qu'aurait commis la société T-ON LINE FRANCE qui n'a fait qu'user de son droit de protéger sa marque, son nom commercial et ses noms de domaine.
Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui généré par les frais de sa défense.
En conséquence, la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes .
L'exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas prononcée.
Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 10.000 euros à la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- Déclare mal fondée la demande de déchéance formée par la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ à l'encontre de la marque "CLUB INTERNET" no 95.584.041 déposée à l'INPI le 8 août 1995, renouvelée le 5 avril 2005 notamment en classe 38 pour désigner les "services de serveurs informatiques et de fournitures d'accès à un réseau global d'ordinateurs pour le transfert et la diffusion multimédia, messageries électroniques"dont est titulaire la société T-ON LINE FRANCE.
-Déboute la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ de cette demande.
- Déclare mal fondée la demande de la société T-ON LINE FRANCE tendant à voir dire que le dépôt et l'exploitation des marques "ClubBox" déposée le 20 janvier 2004 sous le no 3.268.452 pour des produits de la classe 38 et "Club Web On Tv" déposée le le 24 novembre 2004 sous le no 3 325 651 pour des produits de la classe 38 dont est titulaire la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ sont des actes de contrefaçon par imitation de sa marque "CLUB INTERNET".
-Déclare mal fondée la demande de la société T-ON LINE FRANCE tendant à voir dire que la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ a commis des actes de concurrence déloyale en déposant et en exploitant les marques "ClubBox" et "Club Web On Tv" postérieurement à son nom commercial "club internet" et à ses deux noms de domaine www.club-internet.fr et www.club.fr.
- Déboute en conséquence la société T-ON LINE FRANCE de l'ensemble de ses demandes.
- Déclare mal fondée la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ à l'encontre de la société T-ON LINE FRANCE.
- L'en déboute.
- Condamne la société T-ON LINE FRANCE à payer à la société CLUB CONFORT ET SÉCURITÉ la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne la société T-ON LINE FRANCE aux dépens dont distraction n au profit de Mo Olivier LEGRAND, avocat, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS, le TRENTE OCTOBRE DEUX MIL SEPT./.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT