T R I B U N A L
D E    GRANDE
I N S T A N C E
D E     P A R I S
3ème chambre 3ème section


No MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2006

rendu le 16 Avril 2008
DEMANDERESSE
Société LABORATOIRE LESCUYER
10B rue CRILLON
75004 PARIS
représentée par Me Chirstian HOLLIER LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P362
DÉFENDERESSES
S.A.S LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE
Zone Industrielle
32500 FLEURANCE
S.A.S LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE SRL
Via Cavour, 33 C/D
25089  VILLANUOVA  SULCLISI  (BS)

représentées par Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Sophie CANAS , Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

A l'audience du 03 Mars 2008
tenue en audience publique

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société LABORATOIRE LESCUYER exerce son activité dans le domaine de la micro-nutrition. Elle fabrique et commercialise des compléments alimentaires et notamment un complément alimentaire apportant les nutriments indispensables au confort visuel dénommé "VISIOTONIC", au prix de 23,80 euros la boîte de 64 capsules et au prix de 44,80 euros la boîte de 120 capsules.
La société LABORATOIRE LESCUYER est titulaire de la marque semi-figurative "VISIOTONIC" no96 644 604 déposée le 2 octobre 1996 et visant notamment les produits suivants :"produits pharmaceutiques, à savoir, compléments alimentaires à usage médical, substances diététiques à usage médical."
Elle expose qu'elle a constaté que la société LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE fabriquait et commercialisait sous la dénomination "VISIOTONIC" un complément alimentaire de même nature et ayant le même propriété que son propre complément alimentaire, vendu au prix de 12,95 euros la boîte de 70 capsules. Puis elle a constaté que la société LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE SRL de droit italien, proposait à la vente sur son site internet "www.maurice-messegue.il" des capsules "VISIOTONIC".
C'est ainsi que par acte d'huissier de justice en date du 24 juillet 2006, la société LABORATOIRE LESCUYER a fait assigner la société LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE SAS, puis par acte du 22 mars 2007  la société LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE SRL  devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon .
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2007, la société LABORATOIRE LESCUYER demande principalement au tribunal  de :
en application des dispositions des articles L 711-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de l'article 1382 du Code Civil.,
dire que la Société LABORATOIRE LESCUYER a la propriété exclusive de la marque "VISIOTONIC" no096/644.604 pour désigner, notamment : "produits pharmaceutiques, à savoir, compléments alimentaires à usage médical, substances diététiques à usage médical",
dire qu'en commercialisant un complément alimentaire sous la marque "VISIOTONIC", la Société SAS LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque no096/644.604 et de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Société LABORATOIRE LESCUYER,
dire qu'en reproduisant et en proposant à la vente un complément alimentaire sous la marque "VISIOTONIC" sur son site Internet, la Société LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE SRL s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque n096/644.604 et de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Société LABORATOIRE LESCUYER.,
dire qu'en proposant à la vente sur le site Internet de la Société LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE SRL un produit "VISIOTONIC" et en livrant un produit "VISION", la Société LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE a commis le délit de substitution de produit.,
interdire à la Société SAS LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE et à la Société LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE SRL l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, de la marque "VISIOTONIC" et ce, sous astreinte définitive de 1.000  par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
dire que la Société SAS LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE devra faire procéder devant l'Huissier à la destruction de tous les produits ainsi que des documents publicitaires et commerciaux comportant la marque "VISIOTONIC" et ce sous astreinte définitive de 1.000  par infraction constatée et par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
en réparation du préjudice subi, condamner la Société SAS LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE à verser à la Société LABORATOIRE LESCUYER la somme de 300.000  à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire,
condamner la Société LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE SRL à verser à la Société LABORATOIRE LESCUYER la somme de 100.000  à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire,
autoriser la Société LABORATOIRE LESCUYER à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des Sociétés SAS LABORA TOIRES MAURICE MESSEGUE et LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE SRL, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20.000  H.T,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, l'atteinte portée aux droits privatifs de la Société LABORATOIRE LESCUYER ne pouvant se perpétuer sans lui causer un préjudice irréparable.
Par dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2007, la société LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE SAS et  la société LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE Srl demandent principalement au tribunal  de :
dire que l'action de la demanderesse est irrecevable et dénuée de tout fondement,
dire que le dépôt de la marque "VISIOTONIC" par la demanderesse est frauduleux en application de l'article L712-6 du code de propriété intellectuelle ,
à défaut dire que la marque "VISIOTONIC" est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article L711-2 b du code de propriété intellectuelle,
en conséquence, prononcer la nullité de la marque "VISIOTONIC",
ordonner la radiation de la marque "VISlOTONIC» enregistrée le 2 octobre 1996 sons le numéro 96/644604 ;
voir ordonner la transmission du jugement à intervenir au Registre National des Marques à l'INPI et dire que la transcription du dit jugement pourra être effectuée sur présentation d'une copie exécutoire;
dire que les sociétés LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE n'ont commis aucun acte de contrefaçon et de concurrence déloyale;
en conséquence, débouter de la société LABORATOIRE LESCUYER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
condamner la société LABORATOIRE LESCUYER à verser aux sociétés LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE la somme de 30.000 Euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive;
la condamner à payer aux sociétés LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE une somme de 15.000 euros titre de l'article 700 du NCPC ;
la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque "VISIOTONIC":
L'article L712-6 du code de propriété intellectuelle dispose que : "Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement".
La société défenderesse qui se prévaut de l'article sus visé, déclare ne pas revendiquer la marque "VISIOTONIC" mais elle soutient qu'elle a lancé des analyses des matières premières pour la composition du produit "VISIOTONIC" du mois d'octobre 1994 au mois de septembre 1995 et qu'elle a commercialisé des produits sous cette marque depuis 1996 et à tout le moins depuis septembre 2006, soit à une date antérieure au dépôt de la marque litigieuse.
Le tribunal observe que ne sont démontrés que  quelques actes de commercialisation isolés qui ne permettent pas d'établir la connaissance de ce signe par la demanderesse; dès lors le caractère frauduleux du dépôt de la marque opposée n'est pas établi.
Sur le caractère distinctif de la marque VISIOTONIC
L'article 711-2 du code de propriété intellectuelle dispose que :
"Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
1. Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage".
En l'espèce le signe VISIOTONIC est un néologisme composé d'un préfixe "VISIO" qui fait référence à la vision et d'un suffixe "TONIC" qui renvoie à la tonicité. Ce néologisme est évocateur d'un produit sensé renforcer la vision, mais il n'est pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un complément alimentaire ayant cette propriété ni celle d'une caractéristique des produits désignés.
Dans ces conditions, ce signe  distinctif est valable comme marque.
Sur la contrefaçon par imitation
-en ce qui concerne les actes reprochés à la société française MAURICE MESSEGUE
Les signes en cause étant différents (marque semi figurative VISIOTONIC c/signe Visiotonic) c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :(...)
b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", que doit être examiné le grief de contrefaçon par imitation.
L'imitation est caractérisée dès lors qu'il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce : degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence.
En l'espèce, il y a reprise du néologisme VISIOTONIC , élément verbal de la marque déposée. Cet élément verbal a un caractère dominant car le graphisme particulier et la présence des trois étoiles dans signe déposé sont des éléments négligeables car peu mémorisables par le consommateur concerné, à savoir le grand public.
Par ailleurs, le tribunal relève que sous ce signe sont commercialisés des compléments alimentaires à usage médical et que la marque opposée est enregistrée notamment pour "compléments alimentaires à usage médical".
Dès lors, le risque de confusion est important pour des consommateurs finaux n'ayant pas les deux produits en mains et qui pourraient penser que le produit vendu par la défenderesse est un nouveau conditionnement du produit vendu par la société demanderesse.
Dans ces conditions le grief de contrefaçon par imitation est caractérisé.
-en ce qui concerne les produits vendus par la société italienne
Le tribunal observe que la demanderesse a passé commande sur le site italien et qu'elle a reçu livraison d'un produit par l'intermédiaire de la société française LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE.
Le tribunal considère que le site étant en langue italienne n'est pas destiné aux consommateurs français et que dès lors il n'y a pas eu d'actes de contrefaçon sur le sol français pouvant être reprochés à la société de droit italien.
Sur la concurrence déloyale
La société demanderesse soutient q'en commercialisant les produits VISIOTONIC la société LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE a manifestement cherché à profiter de ses investissements.
Le tribunal observe qu'il ne s'agit pas là d'un grief distinct de celui déjà sanctionné au titre de la contrefaçon.
Dans ces conditions, il convient de débouter la demanderesse de ce chef.
Sur la substitution de produit
L'article L 716-10 du code de propriété intellectuelle dispose que :
"Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne : (...)
d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique(...)".
Il résulte des procès verbaux de constats dressés les 15 décembre 2006, 21 décembre 2006 et 18 janvier 2007 que les commandes effectués sur le site internet "www.maurice-messegue.it" portaient sur le produit "VISIOTONIC" et que c'est le produit "VISION" qui a été livré.
La société LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE SAS a ainsi livré un produit autre que celui qui avait été commandé et commis un acte de substitution de produits prohibés par le texte précité.
Sur les mesures réparatrices
Les mesures d'interdiction doivent être ordonnées selon des modalités prévues au dispositif.
Compte tenu du chiffre d'affaire sur les trois dernières années relatif au produit litigieux, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 100 000 euros le montant des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice subi.
La publication à titre de complément de réparation n'apparaît pas nécessaire le préjudice étant suffisamment réparé par l'octroi des dommages-intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du  code de procédure civile
Il  parait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 10 000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Les sociétés défenderesses  succombant dans leurs prétentions doivent être condamnées aux dépens avec distraction au profit de Maître HOLLIER-LAROUSSE  en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et premier ressort,
Dit que le dépôt de la marque VISIOTONIC par la société LABORATOIRE LESCUYER n'est pas frauduleux,
Déclare la marque VISIOTONIC no96 644 604  valable,
Dit qu'en fabriquant et commercialisant un complément alimentaire sous le signe "VISOTONIC" la société française LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE a commis des actes de contrefaçon par imitation ,
Dit qu'en livrant un produit VISION alors qu'un produit VISIOTONIC avait été commandé la société française LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE a commis une substitution de produit répréhensible,
Interdit à la Société SAS LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE  l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, de la marque "VISIOTONIC" et ce sous astreinte provisoire de 150 uros par infraction constatée et par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant  la signification du présent jugement,
Dit que la Société SAS LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE devra faire procéder devant l'Huissier à la destruction de tous les produits ainsi que les documents publicitaires et commerciaux comportant la marque "VISIOTONIC" et ce sous astreinte provisoire de 150 uros par infraction constatée et par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
Condamne la société française LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE à payer à la société LABORATOIRE LESCUYER la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon,
Rejette les autres demandes,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne la société française LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE à payer à la société LABORATOIRE LESCUYER la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société française LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE aux entiers dépens, en ce compris le coût des différent procès verbaux  qui seront recouvrés par Maître HOLLIER-LAROUSSE   en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 avril 2008
LE GREFFIER				LE PRESIDENT
Marie-Aline PIGNOLET			Elisabeth BELFORT