Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2008
(no, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 15675
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2007- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 06 / 04679

La S. A. R. L. HELLO PARIS
agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant
ayant son siège 70 à 88, avenue Henri Barbusse
93000 BOBIGNY
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Valérie SAADA, avocat

La société A & F TRADEMARK INC
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 6301 Fith Path New Albany OH 43054
ETATS UNIS D'AMERIQUE
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assistée de Maître Stéphane COLOMBET, avocat
(Cabinet VIVIEN & JUVIGNY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2008, en audience publique les parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur GIRARDET, magistrat, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur GIRARDET, président
Madame REGNIEZ, conseiller,
Madame SAINT SCHROEDER, conseiller,
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE PAYARD

- contradictoire.
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société américaine A & F TRADEMARK Inc, dont l'activité consiste en la création et la commercialisation de vêtements dans le monde entier, a déposé les marques suivantes dans la classe 25 de la classification internationale des marques :
- le 31 janvier 1989, la marque française ABERCROMBIE & FITCH no 1511852,
- le 13 août 1996, la marque communautaire ABERCROMBIE & FITCH no 325258,
- le 4 janvier 1999, la marque française ABERCROMBIE & FITCH no 99767270,
- le 18 février 2000, les marques françaises ABERCROMBIE no 6008578 et A & F no 3008576,
- le 13 juillet 2001, la marque communautaire ABERCROMBIE no 2315083.
Ayant découvert par l'intermédiaire de son conseil en propriété industrielle, le 23 mars 2006, la vente de vestes de jogging reproduisant ou imitant selon elle ses marques, la société A & F TRADEMARK a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 6 avril 2006, à l'encontre de la société EURL N. N. C., après y avoir été autorisée par une ordonnance rendue le jour même.
Le gérant de la société EURL N. N. C. ayant indiqué que les vêtements litigieux provenaient de la société HELLO PARIS, la société A & F TRADEMARK a obtenu le 11 avril 2006 une ordonnance de saisie-contrefaçon à l'encontre de la société HELLO PARIS qui a révélé l'existence d'un fichier sur ordinateur nommé VIP FASHION, comportant de nombreuses photographies de vêtements qui reproduiraient les marques ABERCROMBIE, ABERCROMBIE & FITCH et A + F.
Par acte du 25 avril 2006, la société A & F TRADEMARK a assigné la société HELLO PARIS devant le Tribunal de grande instance de Bobigny, en contrefaçon.

Par un jugement contradictoire du 24 juillet 2007, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
- constaté que les marchandises dont font état les factures dont l'impression a été annexée au procès-verbal de saisie-contrefaçon de l'huissier le 11 avril 2006 au siège de la société HELLO PARIS, revêtus des signes ABERCROMBIE, ABERCROMBIE & FITCH et A + F, contrefont les marques ABERCROMBIE, ABERCROMBIE & FITCH et A + F déposées par la société A & F TRADEMARK Inc, no 1511852, 325258, 99767270, 6008578, 2315083 et 3008576,
- ordonné à la société HELLO PARIS de ne plus détenir, importer, exporter, distribuer, livrer, fournir, vendre, offrir à la vente des marchandises contrefaisant les marques ABERCROMBIE, ABERCROMBIE & FITCH et A + F déposées par la société A & F TRADEMARK Inc, no 1511852, 325258, 99767270, 6008578, 2315083 et 3008576,
- ordonné la destruction des marchandises contrefaisantes détenues par la société HELLO PARIS aux frais de cette dernière, sous constat d'huissier et à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- condamné la société HELLO PARIS à verser à la société A & F TRADEMARK Inc la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- autorisé la société A & F TRADEMARK Inc à faire publier en intégralité ou par extraits la décision à intervenir dans trois journaux, magazines ou périodiques de son choix, aux frais de la société HELLO PARIS, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 3 000 euros,
- condamné la société HELLO PARIS à verser à la société A & F TRADEMARK Inc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2008, la société HELLO PARIS, appelante, demande pour l'essentiel à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré et mettre hors de cause la société HELLO PARIS,
- constater qu'il n'est pas produit de certificat de renouvellement des marques arrivées à échéance no 1511852 et 325258, et débouter en conséquence la société A & F TRADEMARK Inc de ses demandes de ce chef,
- constater que les marques ABERCROMBIE, ABERCROMBIE & FITCH et A + F no 1511852, 325258, 99767270, 3008578, 2315083 et 3008576, ont été déposées il y a plus de cinq ans et n'ont fait l'objet d'aucune exploitation sur le territoire français dans un délai de cinq ans, et prononcer en conséquence leur déchéance,
A titre subsidiaire,
- constater que la société A & F TRADEMARK Inc ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon invoquée, ni la preuve du préjudice subi, et la débouter en conséquence de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2008, la société A & F TRADEMARK Inc, intimée, demande pour l'essentiel à la Cour :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il reconnaît l'existence d'actes de contrefaçon des marques ABERCROMBIE, ABERCROMBIE & FITCH et A + F déposées par la société A & F TRADEMARK Inc, no 1511852, 325258, 99767270, 6008578, 2315083 et 3008576,
- interdire à la société HELLO PARIS la détention, l'importation, l'exportation et la distribution, des marchandises contrefaisantes,
- ordonner la destruction des marchandises contrefaisantes détenues par la société HELLO PARIS, aux frais de cette-dernière et sous astreinte,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité les dommages et intérêts alloués à la société A & F TRADEMARK Inc à la somme de 4 000 euros, et condamner en conséquence la société HELLO PARIS à lui verser la somme de 250 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- autoriser la société A & F TRADEMARK Inc à faire publier la décision à intervenir, aux frais de la société HELLO PARIS.
Sur ce, la Cour
Considérant que l'appelante sollicite en premier lieu sa mise hors de cause aux motifs qu'elle n'a jamais fait usage des marques de l'intimée, que l'huissier instrumentaire n'a trouvé aucune marchandise contrefaisante dans ses locaux et que le seul lien de rattachement est la présence d'un dossier comptable concernant la société de droit belge VIP Fashion ; que celle-ci n'a pas été appelée dans la cause et qu'elle n'en est pas la représentante en France ; qu'elle fait grief à la décision entreprise de s'être fondée sur des faits relevés dans une autre instance et ayant trait à la mention de son no de téléphone sous la dénomination VIP Fashion portée sur une facture, pour rejeter sa demande de mise hors der cause et retenir sa responsabilité ;
Considérant que l'appelante soutient à titre subsidiaire que l'intimée ne justifie pas d'un usage sérieux de ses marques dès lors qu'elle ne dispose pas en France d'un magasin et que ses produits ne sont commercialisés que grâce à son site internet, rédigé en anglais, offrant des articles vestimentaires à la vente avec des prix en dollars et nécessitant pour le consommateur français de disposer d'un compte bancaire américain ; qu'elle ajoute que les factures de commercialisation produites ne comportent pas la description des marques concernées par ces ventes, que pour la plupart elles sont postérieures au 16 janvier 2007alors que la déchéance était acquise à cette date ; qu'enfin, les autres documents versés sont soit non datés, soit, s'agissant d'une attestation de ventes de textiles prétendument réalisées en France, manifestement insuffisants pour rendre compte d'un usage sérieux des marques opposées ;
Considérant que la société A & F Trademark inc, ci-après A & F, lui oppose en substance que les opérations de saisie contrefaçon ont révélé des actes de contrefaçon parfaitement distincts de ceux qui sont visés dans le cadre d'une procédure antérieure et qui ont été révélés, à savoir une vente privée qui aurait dû avoir lieu du 12 au 17 février 2005 au théâtre de l'Empire et correspondant aux factures figurant sous le dossier VIP Fashion dans les locaux de la société Hello Paris ; qu'elle ajoute que le responsable de la société Hello Paris a tenté de faire échec aux investigations de l'huissier instrumentaire et a nié l'évidence ; que la contrefaçon est établie selon elle par les factures dont les impressions, annexées au procès verbal de saisie, rendent compte de la commande par la société Hello Paris de vêtements revêtus des signes " Abercrombie & Fitch, " Abercrombie " et A & F " qui constituent la reproduction sinon l'imitation de ses marques ;
Que s'agissant de la demande en déchéance, elle fait valoir que peu important qu  elle ne dispose pas de boutique en France et que son site soit rédigé en langue anglaise puisqu'elle justifie par la production de très nombreuses factures de sa clientèle en France ; que l'importance du volume des ventes qu'elle réalise en France comme leur constance depuis plusieurs années justifient à l'envi du caractère sérieux de l'usage qu'elle fait de ses marques ;
Sur la demande de mise hors de cause
Considérant qu'il convient de rappeler à ce stade que l'intimée a fait procéder le 6 avril 2006, à Paris dans les locaux de la société N. N. C, à des opérations de saisie contrefaçon qui ont permis selon elle d'établir la commercialisation de vêtements arborant des signes qui contreferaient plusieurs de ses marques et qui auraient été fournies par une société de droit belge dénommée VIP Fashion, disposant d'une domiciliation en France correspondant au siège de la société Hello Paris ; que l'huissier releva sur une facture en date du 16 juin 2005, un numéro de téléphone qui s'avéra être celui de la société Hello Paris et non pas celui de la société VIP Fashion ;
Considérant qu'au vu de ces éléments la société A & T Trademark INC fit procéder le 11 avril 2006, à des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de la société Hello Paris qui permirent de constater non pas la présence d'articles vestimentaires arborant des signes reproduisant ou imitant ses marques, mais, dans un ordinateur de la société, l'existence d'un dossier dénommé < < VIP Fashion > > constitué de commandes, factures, notes de payements ayant trait à des articles vestimentaires et individualisés sur ces messages par référence à " A & F ", notamment ;
Que Monsieur X... fils du gérant de la société déclara alors à l'huissier instrumentaire qu'< < il avait été personnellement contacté par la société VIP Fashion afin d'organiser une vente privée au Théâtre de l'Empire concernant entre autres d'autres produits Albercombie & Fitch, du 12 au 17 février 2005,... (mais) que le 13 février le Théâtre de l'Empire a explosé avec les marchandises à l'intérieur,... > > ;
Considérant que les faits révélés par les opérations de saisie contrefaçon diligentées dans les locaux de la société NNC ont donné lieu à une action en contrefaçon de marques dirigée contre les sociétés NNC et Hello Paris, toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Que dans le cadre de la présente instance, la société A & F Trademark incrimine " les marchandises dont font état les factures " et révélées le 11 avril 2006 par la consultation du dossier informatique " VIP Fashion " lors des opérations de saisie contrefaçon pratiquées dans les locaux de la société Hello Paris ;
Considérant qu'il résulte amplement de ce rappel que la responsabilité de l'appelante est recherchée pour la commercialisation d'articles vestimentaires dont la commande adressée à différents destinataires est passée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, par le site de la société Hello Paris ; que sur ces courriels de commande les articles sont dénommés " Abercrombie & Fitch " ;
Considérant que ces constatations suffisent amplement à justifier le maintien en la cause de l'appelante ;
Sur la déchéance des droits de l'intimée pour défaut d'exploitation sérieuse des marques opposées
Considérant que la société A & F agit en contrefaçon des marques suivantes enregistrées pour désigner notamment les vêtements de la classe 25 :
" Abercrombie & Fitch ", marque française déposée le 31 janvier 1989, sous le no 1 51 18 52,
" Abercrombie & Fitch ", marque française déposée le 4 janvier 1999 sous le no 99 767270,
" Abercrombie ", marque française déposée le 18 février 2000 sous le no 3008578,
" A & F ", marque française déposée le 18 février 2000, sous le no3008576,
" Abercrombie & Fitch ", marque communautaire déposée le 13 août 1996 sous le no 325258,
" Abercrombie ", marque communautaire déposée le 13 juillet 2001 sous le no 23 15 083 ;
Considérant qu'en application de l'article L714-5 du CPI le titulaire de marques encourt la déchéance de ses droits si, sans juste motif, il n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés à l'enregistrement, pendant un période ininterrompue de 5 ans ;
Considérant que l'intimée déclare justifier d'un tel usage par la production des nombreuse factures adressées à divers clients résidant en France, ventes ayant généré un chiffre d'affaires de plus de 720 000 euros, et par la production d'articles de presse faisant état de ses produits ;
Considérant cependant qu'en déposant les marques françaises et communautaires précitées dont la partie dénominative est manifestement proche-la plupart d'entre elles contenant le terme " Abercrombie "- l'appelante a entendu les distinguer de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres ; qu'il lui incombe dès lors de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elles ;
Considérant qu'il est acquis aux débats que l'appelante n'a pas de boutiques en France et que seul son site internet permet au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition ;
Qu'en effet, l'appelante ne prétend pas avoir mené en France de campagnes publicitaires mais soutient seulement que la presse fait état de ses activités et que l'importance des ventes qu'elle réalise en France témoigne de la réalité de son exploitation ;
Considérant cependant que les articles publiés dans le " Journal Textiles " (éditions de 2006) ne font état que de la dénomination sociale d'Abercrombie & Fitch " et de l'activité de cette société au travers de ses implantations aux USA et en Grande Bretagne ;
Que s'agissant de son catalogue, son origine et sa diffusion demeurent inconnues puisqu'il s'agit simplement de plusieurs photocopies de photographies de vêtements ; qu'en outre il n'est porteur d'aucune date certaine qui établirait que sa diffusion serait antérieure à la demande de déchéance formée par la société Hello Paris devant les premiers juges ;
Considérant enfin que la société A & F Trademark verse certes un nombre significatif de factures qui rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment mais qui ne contiennent aucune référence à ses marques ; que pas davantage n'est-il justifié que les références numériques qui y figurent renvoient à des articles précis dont la cour pourrait vérifier qu'ils sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause ;
Considérant en conséquence que l'intimée ne peut qu'être déchue de ses droits sur les marques sus mentionnées en ce qu'elles visent les vêtements et déclarée irrecevable en son action en contrefaçon sauf en ce qui concerne la contrefaçon alléguée de sa marque communautaire " Abercrombie " no 231 5083 dont elle n'a perdu les droits qu'à compter du 13 juillet 2006, soit postérieurement à la constatation des faits litigieux ;
Sur la contrefaçon de la marque communautaire " Abercrombie "
Considérant que la société A & F incrimine la vente d'articles vestimentaires que les factures précitées établiraient ;
Mais considérant qu'aucun élément n'est fourni à la cour sur les articles livrés à la société Hello Paris et sur les signes que ceux-ci arboraient ; que la preuve de la contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque communautaire n'est en conséquence pas rapportée ;
Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Hello Paris,
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance des droits de la société A & F Trademark inc sur les marques françaises et communautaires suivantes en ce qu'elles désignent les vêtements :
françaises
" Abercrombie & Fitch " no 1511852 à compter du 31 janvier 1994,
" Abercrombie & Fitch " no 99 767270 à compter 4 janvier 2004
" Abercrombie " no 3008578 à compter du 18 février 2005
" A & F " no300 8576 à compter du 18 février 2005,
communautaires
" Abercrombie & Fitch " no325258 à compter du 13 août 2001,
" Abercrombie " no 2315083 à compter du 13 juillet 2006.
Dit que la présente décision sera sur simple réquisition du greffier, transmise à l'INPI pour publication aux registres correspondants,
Déboute la société A & F de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC,
Condamne la société A & F aux dépens qui seront recouvrés pour ce qui concerne ceux d'appel, par la SCP Patricia Hardouin, avoué, conformément à l'article 699 du même code,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT