3ème chambre 1ère section

rendu le 30 Octobre 2007
DEMANDERESSES
Société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) AG
Petuelring 130, D 80788 MUNICH

S. A. BMW FRANCE
3 avenue Ampère
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentées par Me Arnaud A...- Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 03

Monsieur André X...

61100 FLERS
représenté par Me François TIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J. 84 et par Me DESDOITS- SCP DESDOITS MARCHAND, avocat au barreau d' ARGENTAN, avocat plaidant
S. A. LES PAGES JAUNES, patie appelée en garantie
7 Avenue de la Cristallerie
92317 SEVRES CEDEX
représentée par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 569
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier

A l' audience du 18 Septembre 2007
tenue en audience publique

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
n FAITS ET PRETENTIONS
La société BAYERISCHE MOTOREN WERKE KTIENGESELLSCHAFT AG (BMW) est titulaire de deux marques communautaires l' une figurative no91884, l' autre nominative no91835, déposées en classe 12 « véhicules, pièces et accessoires pour motocyclettes », le 1er avril 1996 et renouvelées le 2 avril 2006.
Les produits de BMW sont importés et distribués en France exclusivement par la société BMW France qui ensuite agrée des concessionnaires par contrat.
André X... a été concessionnaire BMW par contrat qui a pris fin le 31 décembre 2000, la résiliation du contrat entraînant l' interdiction d' utiliser les marques BMW à compter du 01 / 01 / 2001.
Postérieurement à cette date, les sociétés BMW AG et BMW France ont constaté par procès- verbal d' huissier du 20 / 01 / 2006 que sur le site internet www. pagesjaunes. fr, M. X... reproduisait la marque figurative no91884 dans les informations relatives à son activité. De plus, les logos BMW permettaient d' accéder par lien au site internet de M. X... à l' adresse www. linaismotos. fr, site actif au moment du constat.
Enfin, le registre du commerce mentionnait toujours l' enregistrement de M. X... sous l' enseigne « BMW Yamaha Motul » et comme activité la « vente, achat, réparation de cycles et motocycles, motoculture, lubrifiants et accessoires ».
Le 03 mars 2006, BMW AG et BMW France ont assigné André X... en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.
André X..., le 19 juin 2006, a assigné les pages jaunes afin de solliciter leur garantie et de les mettre dans la cause.
Les deux affaires ont donc été jointes le 20 / 09 / 2006.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 05 / 09 / 2007, BMW AG et BMW France demandent la condamnation de M. X... pour contrefaçon de marques au paiement de la somme de 20. 000 , et pour concurrence déloyale à la somme de 100. 000 , son interdiction d' utiliser les marques BMW sous astreinte de 5. 000  / jour de retard à compter de la signification de la décision, la modification de son RCS sous astreinte de 1. 000  / jour à compter de la signification, son interdiction d' utiliser la marque BMW à titre d' enseigne sous astreinte de 5. 000  / jour à compter de la signification, l' exécution provisoire de la décision et sa publication dans trois journaux aux choix des demandeurs dans la limite de 5000  par insertion, la somme de 25. 000  d' article 700 NCPC à chacune des sociétés BMW AG et BMW France, ainsi que la condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me Arnaud A....
Dans ses dernières conclusions en date du 11 / 09 / 2007, André X... demande le débouté des demandeurs vue la tardiveté de la communication de leur qualité à agir, la réduction des réparations du préjudice d' usage de la marque à la somme de 76, 22  correspondant aux indemnités contractuelles voire à 1 , la condamnation de BMW AG et de BMX France et par ailleurs des PAGES JAUNES à lui verser 3000  sur le fondement de l' article 700 nouveau Code de procédure civile, le jeu de la garantie des pages jaunes, la condamnation de BMW AG, de BM France et des PAGES JAUNES aux dépens.
Dans ses dernières écritures du 05 / 09 / 2007, la société " les pages jaunes " demande le débouté d' André X... considérant n' avoir commis aucune faute contractuelle, pas plus que délictuelle et sa condamnation à lui verser 4. 000  sur le fondement de l' article 700 NCPC ainsi qu' aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l' action de BMW AG et la qualité à agir de BMW France
En vertu de l' article 9 du règlement CE no40 / 94, le titulaire de droits sur une marque peut en demander la protection. BMW AG a produit aux débats les copies délivrées par l' office d' Harmonisation du Marché
Intérieur (OHMI) des certificats d' enregistrement et de renouvellement des marques communautaires figurative no91884 et nominative no91835. En outre, les certificats de renouvellement ont fait l' objet de traductions certifiées. Il ressort de ces pièces que les marques ont bien été enregistrées et renouvelées par la société BMW AG qui a ainsi qualité pour agir en protection de ses marques communautaires devant le tribunal de grande instance de Paris.
La qualité de la personne morale de droit allemand de BMW AG et de son représentant légal Helmut D... est également mise en cause par le défendeur qui méconnaît la directive communautaire CE no68 / 151 du 9 mars 1968 qui tend à coordonner dans les états membres les garanties exigées des sociétés afin de protéger les intérêts des tiers et des associés. BMW AG fournit tous les documents sociaux nécessaires et en particulier un Kbis à la traduction certifiée qui ne laissent pas de doute sur la qualité de personne habilitée à représenter la société en la qualité de Président Directeur Général de Monsieur Helmut D.... L' action de BMW AG engagée par son représentant Helmut D... est parfaitement recevable.
L' article 22 du Règlement prévoit que les droits attachés à une marque peuvent faire l' objet en tout ou partie d' une concession de licence d' exploitation. En l' espèce, BMW France établit qu' elle est importateur et distributeur exclusif des marques BMW sur le territoire français par la production de la liste des filiales de BMW AG dans le monde qui montre l' organisation des schémas de distribution BMW, mise en relation avec le Kbis de BMW France et enfin une page internet de la société BMW AG qui montre que le seul contact de la société en France est bien BMW France. Dès lors il convient de considérer que même si BMW France n' a pas de droit privatif sur les marques communautaires figurative no91884 et, elle est néanmoins exploitante de cette marque en France en sa qualité d' importateur et de distributeur exclusif des produits de la marque et est recevable à agir en concurrence déloyale, peu important d' ailleurs que BMW AG fasse également valoir ses droits au titre de la contrefaçon.
Sur la contrefaçon des marques « BMW »
sur la marque communautaire figurative no91884
L' article 9 du Règlement interdit la reproduction de marque dans des classes de services ou de produits identiques en l' absence d' autorisation de leur propriétaire. Le procès verbal dressé par huissier le 20 / 01 / 2006 montre clairement la représentation du logo BMW à deux reprises sur le coté droit des insertions publicitaires de M. X... et de sa concession « Moto Guzzi Linais Motos concessionnaire ». L' activité de M. X... étant celle de concessionnaire de motos, les logos ont été utilisés pour désigner des produits de classe 12, protégés par le droit de marque de BMW. De plus, M. X... avait perdu depuis le 1er janvier 2001 tout droit d' usage de la marque. En conséquence et conformément à l' article L716- 1 du code de la propriété intellectuelle, l' atteinte portée au droit de BMW AG constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, en l' espèce André X....
Quant à la durée de la contrefaçon, il résulte des pièces communiquées par les pages jaunes que la demande de retrait des logos est intervenue le 07 mars 2006, soit postérieurement à l' assignation de M. X... et près de six ans après la fin de la relation contractuelle entre M. X... et BMW.
sur la marque communautaire nominative no91835
L' article 9 du Règlement prohibe en l' absence d' autorisation du propriétaire, s' il peut en résulter un risque de confusion dans l' esprit du public, la reproduction, l' usage ou l' apposition d' une marque, pour des services ou produits similaires à ceux désignés dans l' enregistrement. Le Kbis de la société de M. X..., extrait du registre du commerce de Condé sur Noireau, mentionne comme enseigne « BMW, YAMAHA MOTUL » et précise que son activité est celle de « vente, réparation de cycles, motocycles, motocultures, lubrifiants et accessoires ». L' usage de la marque BMW dans l' enseigne de la société de M. X... qui pratique des activités de classe 12, conduit immanquablement le public à la confusion. En effet, le Kbis est la carte d' identité de l' entreprise mise à disposition du public qui ne peut que légitimement croire, étant donné l' enseigne et le domaine d' activité, s' adresser à un concessionnaire agréé par BMW en s' adressant à la société de M. X.... La bonne foi de Monsieur X..., qui n' entretenait plus de relations contractuelles avec BMW depuis le 1er janvier 2001, ne peut être envisagée. Le Kbis aurait dû être modifié pour respecter la marque nominative BMW. La contrefaçon au sens de l' article L716- 1 du code de la propriété intellectuelle est acquise.
sur le préjudice causé par les actes de contrefaçon
Le préjudice pour la marque BMW résulte de l' atteinte à sa renommée et de l' altération de sa distinctivité ; il ressort des pièces fournies que la marque BMW est en 15ème position des marques les plus connues au monde et serait valorisée à hauteur de 19. 617 MILLIARDS DE $. Il convient donc d' allouer 20. 000  à BMW AG pour réparer le préjudice de contrefaçon de marques constaté.
Il est également demandé une astreinte en garantie de l' interdiction de l' usage de la marque BMW no91884 de 5. 000  / jour de retard, de la marque no91835 de 1000  / jour et de 5000  / jour pour l' usage à titre d' enseigne de BMW, à compter de la signification de la décision à intervenir. Il n' est pas fait droit à ces demandes qui n' apparaissent pas nécessaire à la liquidation du présent litige.
Sur la concurrence déloyale
Le règlement CE 40 / 94 qui renvoie à la législation interne des pays pour les actes de contrefaçon et donc les articles L716- 3 et suivants permettent à la juridiction saisie de l' action en contrefaçon de juger des actes de concurrence déloyale qu' elle occasionne et de ses préjudices qui peuvent être distincts, en particulier lorsque le titulaire des droits de la marque est différent du distributeur des produits de la marque. Tel est le cas dans la présente espèce, BMW France invoquant être victime de faits de concurrence déloyale distincts de ceux d' atteinte aux marques subis par BMW AG.
En tant qu' importateur et distributeur exclusif des produits BMW en France, la société BMW France doit nécessairement s' assurer qu' aucune entreprise ne distribue ses produits obtenus par des circuits parallèles n' assurant pas aux clients les garanties nécessaires à la renommée de la marque. Aussi le constat d' huissier a bien montré l' usage de deux logos figurant la marque BMW dans les pages jaunes à coté des coordonnées de M. X... et de sa société. Qui plus est, les logos permettent par un clic de rediriger l' internaute vers le site de M. X..., « www. linaismotos. fr ». Ainsi le consommateur moyen ne peut- il que penser qu' il prend contact avec un distributeur agréé BMW. Cela d' autant plus que le consommateur averti qui consulte le Kbis de la société voit cet élément confirmé par la mention « BMW » figurant dans son enseigne. De la sorte, tout consommateur s' adressant à Monsieur X... dans ce contexte d' exposition de la marque BMW croit s' adresser à un membre du réseau et désorganise le schéma de distribution des véhicules, prévu par la marque. Le caractère particulièrement notoire de la marque BMW conduit à un fort impact de sa représentation pour le consommateur et son orientation. Il n' est pas douteux que Monsieur X... ait voulu profiter de cette renommée et qu' il a commis une faute par ces usages contrefaisants de la marque conduisant à causer un préjudice lié à son affranchissement total des contraintes du réseau de distribution BMW France et à la désorganisation de la captation de clientèle par la marque.
La société BMW France réclame une indemnité de 100. 000 EUROS. La concurrence déloyale de M. X... a certes perduré plusieurs années, néanmoins, aucun élément de chiffrage n' est fourni par BMW France, M. X... indiquant ne pas avoir commercialisé de véhicules neufs, il apparaît justifié de chiffrer à 20. 000 EUROS la réparation due à BMW FRANCE.
Sur l' appel en garantie des pages jaunes
Monsieur X... fonde son action à titre principal sur l' article 1146 du code civil et à titre subsidiaire sur l' article 1382 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle des PAGES JAUNES
Le contrat de prestation de services de PAGES JAUNES assurant la gestion du site internet « www. pagesjaunes. fr » prévoit qu' il appartient à chaque client de fournir les éléments nécessaires à la fabrication des insertions publicitaires. De plus, le client est seul responsable du contenu, images, marques de l' insertion et assure qu' il est conforme aux droits de propriété intellectuelle. Le contrat stipule enfin qu' il appartient au client de contrôler les insertions publicitaires qu' il demande, les informations étant validées chaque années.
Il ressort des correspondances échangées entre André X... et LES PAGES JAUNES qu' il a opéré la résiliation d' un site « linaismotos. fr » le 25 / 09 / 2004, site réalisé par NETKISS, comme le montre le constat du 20 / 01 / 2006, mais qu' il n' a jamais résilié ni modifié ses insertions et
liens au titre de l' annuaire électronique pages jaunes avant le 07 / 03 / 2006. LES PAGES JAUNES ont alors dès le 09 / 03 / 2006 supprimé les logos de la marque BMW contrefaite. Vu ces éléments, aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l' encontre de la Société les PAGES JAUNES.
Sur la responsabilité délictuelle des PAGES JAUNES
André X... n' établit aucune faute délictuelle, ni préjudice, ni lien de causalité justifiant la mise en cause d' une responsabilité fondée sur l' article 1382 du code civil.
Sur les autres demandes
L' exécution provisoire est possible et sera donc ordonnée.
La publication du présent jugement est justifiée par la renommée de la marque et la publicité nécessaire à la protection de ses droits. Elle sera ordonnée aux frais exclusifs de M. X... à concurrence d' une insertion à 2. 500 EUROS HT.
La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l' instance ainsi que les sommes demandées au titre de l' article 700 NCPC. Monsieur X... sera condamné à verser aux sociétés BMW AG et BMW France la somme de 6. 000 EUROS chacune et de 4. 000 EUROS aux PAGES JAUNES, ainsi qu' à l' ensemble des dépens dont distraction aux profits de Me Arnaud A... et Caroline E....
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable les actions des sociétés BAYERISCHE
OTOREN WERKE KTIENGESELLSCHAFT AG et BMW France ;
Dit que les usages réalisés par André X... des marques communautaires figurative no91884, « BMW » par reproduction dans l' annuaire électronique des pages jaunes et insertion d' un lien, et nominative no91835, « BMW » par mention au RCS, déposées en classe 12 « véhicules, pièces et accessoires pour motocyclettes », le 1er avril 1996 et renouvelées le 2 avril 2006, par la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE KTIENGESELLSCHAFT AG, constituent des actes de contrefaçon ;
Déboute André X... de son appel en garantie de la SOCIETE LES PAGES JAUNES, constatant l' absence de responsabilité contractuelle et délictuelle ;
Condamne André X... à verser à BAYERISCHE MOTOREN WERKE KTIENGESELLSCHAFT AG la somme de 20. 000  (vingt mille euros) pour réparer le préjudice de contrefaçon de marques ;
Dit que l' utilisation des contrefaçons de marques « BMW » ont conduit à des actes de concurrence déloyale commis par André X... au préjudice de BMW France ;
Condamne André X... à verser à BMW France la somme de 20. 000  (cinquante mille euros) ;
Ordonne la publication d' un extrait du dispositif du présent jugement aux frais exclusifs de M. X... à concurrence d' une insertion à 2. 500  (deux mille cinq cent euros) dans la journal ou la revue choisie par les demandeurs une fois le jugement devenu définitif ;
Ordonne l' exécution provisoire de la présente décision à l' exception de la mesure de publication ;
Déboute les parties des autres chefs de demandes ;
Condamne André X... à verser aux sociétés BMW AG et BMW France la somme de 6. 000  (six mille euros) chacune et de 4. 000  (quatre mille euros) aux PAGES JAUNES au titre de l' article 700 NCPC ;
Condamne André X... à l' ensemble des dépens dont distraction aux profits de Me Arnaud A... et Caroline E....
FAIT ET JUGE A PARIS LE 30 OCTOBRE 2007
LE GREFFIER LE PRESIDENT