CELEX: 62010CJ0317
Pritožba
Znamka Skupnosti
Uredba (ES) št. 40/94
Člen 8(1)(b)
Besedni znamki UNIWEB in UniCredit Wealth Management
Ugovor imetnika nacionalnih besednih znamk UNIFONDS in UNIRAK ter nacionalne figurativne znamke UNIZINS
Presoja verjetnosti zmede
Verjetnost povezovanja
Serija ali družina znamk

Družba Union Investment Privatfonds GmbH s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 27. aprila 2010
v združenih zadevah UniCredito Italiano proti UUNT – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06 in T‑337/06, v nadaljevanju:
izpodbijana sodba), s katero je to, prvič, razveljavilo odločbi drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem
trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 5. septembra 2006 (združeni zadevi R 196/2005-2 in R 211/2005-2) in 25. septembra 2006
(združeni zadevi R 456/2005-2 in R 502/2005-2) (v nadaljevanju: sporni odločbi) v delu, v katerem je bilo ugodeno ugovoroma
pritožnice, s katerima je ta nasprotovala temu, da bi družba UniCredito Italiano SpA (v nadaljevanju: družba UniCredito) kot
znamki Skupnosti za nekatere storitve registrirala besedna znaka „UNIWEB“ in „UniCredit Wealth Management“, in drugič, zavrnilo
njena predloga, naj se navedeni odločbi razveljavita v delu, v katerem se nanašata na posle v zvezi s posredovanjem nepremičnin.

Pravni okvir
Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) je bila razveljavljena in nadomeščena
z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati
13. aprila 2009. Vendar se glede na dan izdaje odločb, ki se izpodbijata pred Splošnim sodiščem, za ta spor uporablja Uredba
št. 40/94.
Člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 določa:
„Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:
[…]
b)      če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke,
obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost
povezovanja s prejšnjo znamko.“

Dejansko stanje
Družba UniCredito je 29. maja in 7. avgusta 2001 pri UUNT vložila predlog za registracijo besednih znakov „UNIWEB“ in „UniCredit
Wealth Management“ kot znamki Skupnosti za nekatere storitve, med katerimi so tudi storitve iz razreda 36 v smislu Nicejskega
aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran
in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), ki ustrezajo temu opisu:
–        „bančništvo, finančni posli, denarni posli, zavarovalništvo, posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin, informiranje in svetovanje
na finančnem in zavarovalniškem področju, izdajanje kreditnih/debetnih kartic, bančne in finančne storitve na spletu“ za besedno
znamko UNIWEB;
–        „bančništvo, finančni posli, denarni posli, zavarovalništvo, posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin, finančno informiranje“
za besedno znamko UniCredit Wealth Management.
Pritožnica je 6. marca in 21. junija 2002 na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 vložila ugovor zoper registracijo navedenih
znamk za zgoraj navedene storitve.
Ugovora sta temeljila na nemških besednih znamkah UNIFONDS in UNIRAK, prijavljenih 2. aprila 1979 in registriranih 17. oktobra 1979,
ter na nemški figurativni znamki, prijavljeni 6. marca 1992 in registrirani 10. julija istega leta, ki se je kot prej navedeni
nanašala na „finančne naložbe“ iz navedenega razreda 36 in je prikazana spodaj:
Oddelek za ugovore UUNT je z odločbama z dne 17. decembra 2004 in 28. februarja 2005 ugovoroma ugodil glede vseh storitev,
na katere sta se nanašala, razen glede „poslov v zvezi s posredovanjem nepremičnin“.
V obeh primerih je oddelek za ugovore v bistvu štel, da je pritožnica dokazala resno in dejansko uporabo prejšnjih znamk ter
to, da je bila imetnica znamk, ki vse vsebujejo predpono „UNI“ in tvorijo serijo ali družino znamk. Ugotovil je, da med prijavljenima
znamkama in prejšnjimi znamkami obstaja verjetnost zmede, ki vključuje verjetnost povezovanja, razen kar zadeva „posle v zvezi
s posredovanjem nepremičnin“, glede katerih je presodil, da te storitve niso podobne storitvam, na katere se nanašajo prejšnje
registracije.
Družba UniCredito se je 17. februarja in 21. aprila 2005 zoper ti odločbi oddelka za ugovore UUNT pritožila, kar je 11. februarja
in 28. aprila 2005 storila tudi pritožnica.
Drugi odbor za pritožbe UUNT je s spornima odločbama te pritožbe zavrnil. Strinjal se je z analizo oddelka za ugovore in je
v vsaki od teh dveh odločb med drugim ugotovil, da je pritožnica dokazala resno in dejansko uporabo znamk, ki tvorijo serijo
znamk, ter to, da ima prijavljena znamka značilnosti, zaradi katerih bi jo bilo mogoče povezovati s to serijo, saj upoštevna
javnost navedeno predpono, če se uporablja v zvezi z investicijskimi skladi, povezuje s pritožnico.

Tožba pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba
Družba UniCredito je 6. in 28. novembra 2006 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila tožbi za razveljavitev spornih odločb.
Na obravnavi pred Splošnim sodiščem je navedla, da je namen njenih tožb le delna razveljavitev spornih odločb, in sicer v
delu, v katerem je bilo ugodeno ugovoroma zoper registracijo besednih znakov „UNIWEB“ in „UniCredit Wealth Management“ kot
znamki Skupnosti, kar zadeva storitve iz razreda 36 v smislu Nicejskega aranžmaja, ki niso posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin.
Pritožnica je v obeh zadevah predlagala, naj se tožba zavrne in sporna odločba delno razveljavi ter naj se v celoti ugodi
njenemu ugovoru zoper registracijo znamke UNIWEB oziroma UniCredit Wealth Management, namreč tudi glede poslov v zvezi s posredovanjem
nepremičnin.
UUNT je predlagal, naj se tožbi zavrneta.
Splošno sodišče je z izpodbijano sodbo:
–        obe zadevi združilo za izdajo skupne sodbe;
–        odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 5. septembra 2006 razveljavilo v delu, v katerem je bila z njo zavrnjena pritožba
družbe UniCredito in je bilo ugodeno ugovorom zoper registracijo znamke UNIWEB za „bančništvo, finančne posle, denarne posle,
zavarovalništvo, informiranje in svetovanje na finančnem in zavarovalniškem področju, izdajanje kreditnih/debetnih kartic,
bančne in finančne storitve na spletu“ iz razreda 36 v smislu Nicejskega aranžmaja;
–        odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 25. septembra 2006 razveljavilo v delu, v katerem je bila z njo zavrnjena pritožba
družbe UniCredito in je bilo ugodeno ugovorom zoper registracijo prijavljene znamke UniCredit Wealth Management za „bančništvo,
finančne posle, denarne posle, zavarovalništvo in finančno informiranje“ iz razreda 36;
–        zavrnilo predloge pritožnice in
–        vsaki stranki naložilo plačilo lastnih stroškov.
Splošno sodišče je tako odločilo, ker je sprejelo tožbeni razlog, ki ga je kot edinega navajala družba Uni Credito in ki se
nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
Splošno sodišče se je v točkah 33, 34 in od 37 do 40 izpodbijane sodbe sklicevalo na svojo sodbo z dne 23. februarja 2006
v zadevi Il Ponte Finanziaria proti UUNT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, ZOdl., str. II-445, v nadaljevanju:
sodba BAINBRIDGE) in v točki 41 izpodbijane sodbe navedlo, da UUNT v obravnavani zadevi ni opravil temeljitega preizkusa pogoja
povezovanja prijavljenih znamk z navajano serijo, saj je odbor za pritožbe navedel le, da sta obe znamki sestavljeni iz kombinacije
dveh elementov, namreč skupnega elementa „UNI“ in različnih izrazov, namreč „web“ oziroma „credit wealth management“, ki sta,
kar zadeva storitve, na katere se nanašata ti znamki, brez slehernega razlikovalnega učinka.
V točki 42 izpodbijane sodbe je presodilo, da ni mogoče niti na podlagi razlikovalnega učinka predpone „UNI“ niti na podlagi
drugih vidikov primerjave zadevnih znamk ugotoviti, da bi obstajala verjetnost zmede. V zvezi z razlikovalnim učinkom te predpone
je v točki 43 navedene sodbe navedlo, da taka predpona po svojem bistvu sama ne more povzročiti, da bi se prijavljeni znamki
povezovali z navajano serijo. Poleg tega je v točki 44 te sodbe štelo, da dejanska uporaba znamk serije v finančnem sektorju
in redno objavljanje informacij o tečajih investicijskih skladov po abecednem redu ne moreta dokazovati tega, da je že na
podlagi same predpone „UNI“ mogoče sklepati o izvoru skladov.
V zvezi s tem je Splošno sodišče v točki 45 izpodbijane sodbe navedlo, da je v časopisnih izrezkih, predloženih v postopku
z ugovorom, navedeno, da obstajajo skladi s predpono „UNI“, ki ne pripadajo pritožnici. V zvezi s tem je štelo, da čeprav
je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da gre „v primeru skladov, katerih ime se začne z ‚united‘ […] in ‚universal‘ […],
[…] za nedeljiv izraz, katerega prve črke ‚uni‘ so sestavni del zgradbe besede“, vendarle ni jasno, da to velja tudi za znamke,
ki se začnejo z „unico“, saj upoštevna javnost v Nemčiji tega izraza nujno ne povezuje z italijansko besedo „unico“ (edini),
ampak se lahko razume kot okrajšava brez pomena.
Poleg tega je Splošno sodišče v točki 46 izpodbijane sodbe navedlo, da je v časopisnih izrezkih, ki jih je predložila pritožnica,
ime družbe upraviteljice navedeno na začetku seznama skladov, ki jih upravlja, zato je le malo verjetno, da bi lahko zadevna
javnost, ki ima relativno visoko sposobnost pozornosti, mislila, da sklade, ki jih označujeta prijavljeni znamki, upravlja
druga družba, kot je ta, katere ime je navedeno na začetku skupine, katere del je.
V zvezi z drugimi vidiki primerjave je Splošno sodišče v točki 47 izpodbijane sodbe ugotovilo, da razen skupne predpone „UNI“
pritožnica ni dokazala obstoja drugih podobnosti med zadevnimi znamkami in da nasprotno med njimi obstaja pomenska razlika,
saj je pri znamkah UNIWEB in UniCredit Wealth Management predpona dodana izrazom v angleščini, pri navajanih prejšnjih znamkah
pa izrazom v nemščini.
Splošno sodišče je na podlagi tega v točki 48 izpodbijane sodbe ugotovilo, da ne glede na dejansko uporabo prejšnjih znamk
in skupno predpono z dokazi, ki so bili predloženi UUNT, ni mogoče dokazati, da bi ta predpona sama ali v povezavi z drugimi
dejavniki lahko omogočala povezovanje prijavljenih znamk s prejšnjo serijo.
Splošno sodišče je tako po tem, ko je sprejelo razlog, ki ga je v utemeljitev tožb kot edinega navajala družba UniCredito,
zavrnilo razlog pritožnice, ki se je prav tako nanašal na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in s katerim je ta želela
doseči, da bi se njenima ugovoroma ugodilo tudi glede poslov v zvezi s posredovanjem nepremičnin.

Predlogi strank
Pritožnica s pritožbo Sodišču predlaga, naj izpodbijano sodbo razveljavi in tožbi, ki ju je Splošnemu sodišču predložila družba
UniCredito, zavrne. Poleg tega predlaga, naj se sporni odločbi v delu, v katerem sta zavrnjena njena ugovora zoper registracijo
znamk UNIWEB in UniCredit Wealth Management za posle v zvezi s posredovanjem nepremičnin, razveljavita in naj se tema ugovoroma
ugodi.
UUNT Sodišču predlaga, naj pritožbi ugodi in družbi UniCredito naloži plačilo stroškov.
Družba UniCredito predlaga zavrnitev pritožbe in naložitev stroškov pritožnici.

Pritožba

Trditve strank
Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja, da je Splošno sodišče kršilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Meni, da Splošno sodišče
ni upoštevalo vseh dejanskih okoliščin v obravnavani zadevi, zato izpodbijana sodba temelji na nepopolno in torej napačno
ugotovljenem dejanskem stanju.
Po mnenju pritožnice bi Splošno sodišče pri presoji verjetnosti zmede z vidika nemške javnosti namreč moralo upoštevati številne
odločbe nemških sodišč in Deutsche Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke), ki so bile predložene oddelku
za ugovore in iz katerih izhaja obstoj te verjetnosti. Pritožnica meni, da če bi se resnično upošteval vidik nemške javnosti,
Splošno sodišče ne bi napačno ugotovilo, da gre pri elementu „web“ za angleški izraz in da so izrazi, ki jim je dodana predpona
„UNI“, vedno nemški.
Poleg tega naj bi Splošno sodišče upoštevalo le tri prejšnje znamke, na katerih sta temeljila njena ugovora, medtem ko naj
bi morala presoja verjetnosti povezovanja temeljiti na analizi celotne serije znamk, katerih imetnica je. Če bi se te upoštevale,
naj bi se ugotovilo, da je predpona „UNI“ dodana tudi angleškim izrazom in da ni iz zgradbe registriranih znamk razvidna nobena
razlika, ki bi omogočala, da ne bi upoštevna javnost tako znamke UNIWEB kot znamke UniCredit Wealth Management povezovala
z njeno serijo znamk.
Splošno sodišče naj bi s tem, da je predpostavljalo, da najde upoštevna javnost imena skladov le v delih časopisov, posvečenih
financam, napačno ugotovilo, da ta imena vedno spremlja navedba imen subjektov ali družb, ki te sklade upravljajo. V zvezi
s tem se naj ne bi upoštevali elementi, pojasnjeni na obravnavi.
Pritožnica poudarja, da je imetnica približno 90 znamk, ki vsebujejo predpono „UNI“, združeno z različnimi elementi, in da
je ta predpona, ki poleg tega kot taka tvori eno znamko, razlikovalni element. V teh okoliščinah naj glede na to, da imata
besedna znaka „UNIWEB“ in „UniCredit Wealth Managament“ enako zgradbo, ne bi bilo mogoče zanikati, da obstaja verjetnost zmede,
ki je posledica tega, da upoštevna javnost navedeni znamki povezuje z znamkami, katerih imetnica je ona, in to čeprav drugi
subjekti upravljajo sklade, katerih ime vsebuje element „united“, „universal“ ali „unico“.
Pritožnica v zvezi s svojim predlogom glede poslov v zvezi s posredovanjem nepremičnin, ki ga je Splošno sodišče zavrnilo,
meni, da so ta vrsta storitev in naložbene dejavnosti neposredno povezane.
UUNT tako kot pritožnica meni, da je Splošno sodišče v zvezi z uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 napačno uporabilo pravo.
UUNT se sklicuje na sodbo BAINBRIDGE in meni, da je jasno, da imata prijavljeni znamki značilnosti, zaradi katerih bi ju bilo
mogoče povezovati s serijo znamk, na katero se sklicuje pritožnica. V zvezi s tem navaja, da je element „UNI“ v prijavljenih
znamkah uporabljen na istem mestu kot v znamkah iz te serije, da nima drugačnega pomena in da je njegov razlikovalni učinek
poudarjen z dejstvom, da mu sledijo drugi besedni elementi, kot sta „web“ in „Credit Wealth Management“, ki sta v finančnem
sektorju opisna in nerazlikovalna, in to celo v očeh referenčne nemške javnosti.
Splošno sodišče se naj ne bi izreklo o svojstvenem razlikovalnem učinku predpone „UNI“ in naj bi tako kršilo načelo, v skladu
s katerim je treba pri presoji obstoja verjetnosti zmede upoštevati vse upoštevne dejavnike v zadevi, zlasti pa razlikovalni
učinek prejšnje znamke. Enako naj Splošno sodišče ne bi pojasnilo razloga, zakaj predpona „UNI“ sama ne bi mogla povzročiti,
da bi se prijavljeni znamki povezovali s serijo, na katero se sklicuje pritožnica.
Poleg tega naj Splošno sodišče ne bi opravilo konkretne presoje tega, kako znamke dojema nemška javnost. V zvezi s tem naj
ne bi nobene teže pripisalo številnim odločbam nemškega urada za patente in znamke, čeprav naj bi te očitno odražale dojemanje
zainteresirane javnosti in naj bi pomenile dejavnik, ki bi ga bilo treba upoštevati, in to tudi če te odločbe ne zavezujejo
niti UUNT niti Splošnega sodišča.
Splošno sodišče naj bi v sodbi BAINBRIDGE priznalo, da lahko pri istem razlikovalnem elementu verjetnost zmede obstaja, čeprav
se znamke med seboj razlikujejo zaradi dodanja besednih ali grafičnih elementov. Zato naj ne bi bilo razumljivo, zakaj naj
bi bilo v obravnavani zadevi na podlagi pomena različnih izrazov „web“, „credit“, „wealth management“, „zins“, „fonds“ in
„rak“ po mnenju Splošnega sodišča mogoče šteti, da pomenska različnost, ki iz tega izhaja, izključuje obstoj verjetnosti zmede.
Poleg tega se naj pri takem sklepanju ne bi upoštevalo, da upoštevna javnost na podlagi teh izrazov, ki so neposredno opisni
ali izhajajo iz splošne uporabe v finančnem jeziku v Nemčiji, ne more ugotoviti, da označujejo finančne storitve ali proizvode
različnih podjetij, saj je v finančnem sektorju uporaba angleških izrazov običajna.
V zvezi z okoliščinami, v katerih je upoštevna javnost zaradi zadevnih znamk, naj bi bilo treba navesti, da čeprav je pred
temi vedno navedeno ime družbe, ki upravlja zadevne sklade, to samo po sebi ne izključuje obstoja verjetnosti zmede, saj lahko
nemški potrošnik, ki že pozna sklade, ki jih ponuja pritožnica, meni, da drugi skladi, ki prav tako vsebujejo predpono UNI,
pripadajo podjetjem, ki so s pritožnico ekonomsko povezana.
Poleg tega naj bi Splošno sodišče s tem, da je ugotovilo, da odbor za pritožbe ni opravil temeljitega preizkusa zahteve po
povezovanju prijavljenih znamk s serijo znamk, na katero se sklicuje pritožnica, in da pri ugotovitvi, da obstaja verjetnost
zmede, ni dokazal obstoja drugih podobnosti razen skupnega elementa „UNI“, popačilo in izkrivilo analizo navedenega odbora.
Družba UniCredito v utemeljitev predloga za zavrnitev pritožbe najprej navaja, da so pritožbeni razlogi nedopustni, saj se
pritožnica sklicuje na napake izpodbijane sodbe, povezane z napačno presojo dejstev.
Družba UniCredito dalje trdi, da so deli presoje Splošnega sodišča, ki jih prereka pritožnica – bodisi del, ki se nanaša na
obstoj skladov, ki v imenu vsebujejo predpono „UNI“, vendar ne pripadajo pritožnici, bodisi del, ki se nanaša na dejstvo,
da se ta imena v časopisih povezujejo z imeni družb, ki te sklade upravljajo, ali pa del, ki se nanaša na povezovanje te predpone
z angleškimi ali nemškimi izrazi – v primerjavi s celotno presojo dejstev glede neobstoja verjetnosti zmede s strani Splošnega
sodišča le dopolnilnega in postranskega pomena in zato ne morejo vplivati na pravilnost te presoje.
Družba UniCredito poleg tega nasprotuje trditvam pritožnice v zvezi z obveznostjo upoštevanja odločb nacionalnih upravnih
in sodnih organov, saj so nacionalni sistemi in sistem Skupnosti glede varstva znamk samostojni in drug od drugega neodvisni.
Tudi očitek pritožnice, da naj bi Splošno sodišče pri presoji verjetnosti zmede upoštevalo le tri prejšnje znamke, na katerih
sta temeljila ugovora, in ne vseh znamk iz serije, na katero se sklicuje pritožnica, naj ne bi bil utemeljen. Ta očitek naj
bi bil protisloven, saj naj bi navedena ugovora temeljila na teh treh znamkah, in naj ne bi bil utemeljen glede na sodbo BAINBRIDGE.
V skladu z navedeno sodbo, ki temelji na načelu, da je treba pri seriji znamk verjetnost tveganja presojati ob upoštevanju
verjetnosti, da bi javnost menila, da prijavljena znamka pripada seriji, naj te znamke ne bi bilo treba ločeno primerjati
z vsako posamezno znamko iz serije.
Nazadnje, glede poslov v zvezi s posredovanjem nepremičnin družba UniCredito navaja, prvič, da niso podobni finančnim storitvam,
in drugič, da med zadevnimi znamkami ne obstaja verjetnost zmede, in to niti glede finančnih storitev v ožjem smislu.

Presoja Sodišča
Po mnenju družbe UniCredito je pritožba nedopustna, ker naj bi se z njo izpodbijala presoja dejanskega stanja iz izpodbijane
sodbe. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da pritožnica Splošnemu sodišču očita, da je s tem, da ni upoštevalo vseh okoliščin
v obravnavani zadevi, in zlasti s tem, da ni glede verjetnosti povezovanja prijavljenih znamk s serijo ali družino znamk,
na katero se sklicuje pritožnica, upoštevalo vidika nemške javnosti, kršilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
V skladu z ustaljeno sodno prakso pa je treba obstoj verjetnosti zmede v javnosti presojati celovito in ob upoštevanju vseh
upoštevnih dejavnikov v zadevnem primeru (glej v tem smislu sodbe z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C‑251/95, Recueil,
str. I‑6191, točka 22; z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Recueil, str. I‑3819, točka 18; z
dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker, C‑334/05 P, ZOdl., str. I‑4529, točka 34, in z dne 20. septembra 2007 v zadevi
Nestlé proti UUNT, C‑193/06 P, točka 33). Čeprav je presoja teh dejavnikov dejansko vprašanje, ki ni predmet nadzora Sodišča,
pa gre pri neupoštevanju vseh teh dejavnikov za napačno uporabo prava (glej v tem smislu sodbo z dne 24. junija 2010 v zadevi
Becker proti Harman International Industries, C‑51/09 P, ZOdl., str. I-5805, točka 40) in se kot tako lahko navaja pred Sodiščem
v okviru pritožbe.
Enako velja za očitek UUNT, da naj bi Splošno sodišče izkrivilo analizo odbora za pritožbe, saj gre pri izkrivljanju vsebine
akta prav tako za napačno uporabo prava (glej sodbo z dne 27. januarja 2000 v zadevi DIR International Film in drugi proti
Komisiji, C‑164/98 P, Recueil, str. I‑447, točka 48).
Torej je treba ugovor nedopustnosti, ki ga je uveljavljala družba UniCredito, zavrniti.
V okviru presoje po vsebini je treba navesti, da je Splošno sodišče za razveljavitev spornih odločb v točkah 35, 36 in 41
izpodbijane sodbe navedlo:
„35      V obravnavani zadevi presoja odbora za pritožbe, v skladu s katero sestavljajo prejšnje znamke UNIFONDS, UNIRAK in UNIZINS,
na katere se sklicuje [pritožnica], ‚serijo‘ v smislu sodbe BAINBRIDGE, […] v glavnem temelji na ugotovitvah, da ima predpona
‚UNI‘, skupna vsem tem trem znamkam, kar zadeva finančne storitve, razlikovalni učinek in da je [pritožnica] dokazala dejansko
uporabo teh znamk.
36      Odbor za pritožbe je po tem, ko je ugotovil obstoj ‚serije‘ znamk, na podlagi tega skoraj samodejno zaključil, da upoštevna
javnost predpono ‚UNI‘, če je uporabljana v povezavi z investicijskimi skladi, povezuje s [pritožnico] in da zato obstaja
verjetnost zmede med zadevnimi znamkami.
[…]
41      UUNT v obravnavani zadevi ni opravil temeljitega preizkusa pogoja povezovanja prijavljenih znamk s serijo, navajano v ugovor.
Odbor za pritožbe je navedel le, da sta obe znamki sestavljeni iz kombinacije dveh posamičnih elementov, namreč skupnega elementa
‚UNI‘ in različnih izrazov, namreč ‚web‘ oziroma ‚credit wealth management‘, ki sta, kar zadeva prijavljene storitve, brez
slehernega razlikovalnega učinka.“
V zvezi z očitkom, da naj bi Splošno sodišče tako izkrivilo analizo odbora za pritožbe, je treba ugotoviti, da je odbor za
pritožbe v točkah 36 in 37 odločbe z dne 5. septembra 2006 navedel:
„36      V obravnavani zadevi imajo znamka [družbe UniCredito] in znamke [pritožnice] isto zgradbo. Sestavljene so iz kombinacije dveh
posamičnih elementov, namreč skupnega elementa ‚UNI‘ na začetku vseh znamk, ki mu vsakič sledi druga beseda. Vendar pa zgolj
zato ni mogoče šteti, da ima znamka UNIWEB značilnosti, zaradi katerih bi jo bilo mogoče povezovati z znamkami ‚UNI-‘ [pritožnice].
Skupni element bi lahko bil izključno opisen ali brez slehernega razlikovalnega učinka, pri čemer se [pritožnica] v takem
primeru ne more uspešno sklicevati na argument ‚družine znamk‘.
37      Razlikovalni učinek skupnega elementa ‚UNI‘ je treba presojati glede na to, kako zadevne znake in storitve dojema upoštevna
javnost. Pri tej presoji je treba upoštevati ne le svojstvene značilnosti elementa ‚UNI‘, ampak tudi njegovo uporabo. V Nemčiji,
kjer živi ciljni povprečni potrošnik, beseda ‚uni‘ pomeni ‚uni‘ (ene same barve) in ‚Uni‘, pomanjševalnica od univerze (pogovorni
jezik). Zdi se, da v zvezi z zadevnimi storitvami ta izraz nima jasnega in neposrednega pomena. Poleg tega je [pritožnica]
v obravnavani zadevi zlasti s svojim letnim poročilom in polletnim poročilom z dne 30. septembra 2001 ter s časopisnimi izrezki
izkazala, da tri znamke, ki vsebujejo predpono ‚UNI-‘, uporablja za ‚finančne naložbe‘ v Nemčiji.“
Besedilo točk 40 in 41 odločbe z dne 25. septembra 2006 je podobno, pri čemer je odbor za pritožbe v prvi od teh točk poleg
tega ugotovil:
„Poudariti je treba, da sta besedi ‚Wealth Management‘, ki jih vsebuje znamka [družbe UniCredito], angleški besedi, ki se
na upoštevnem ozemlju, namreč v Nemčiji, na področju financ splošno uporabljata za storitve, pri katerih gre za kombinacijo
funkcije svetovanja na področju financ/naložb, računovodskih/davčnih storitev in pravno-finančnega načrtovanja. Zato je povezava
besed ‚Wealth Management‘, kar zadeva prijavljene storitve, brez slehernega razlikovalnega učinka.“
Ugotoviti je torej treba, da je Splošno sodišče z ugotovitvijo, da je odbor za pritožbe „skoraj samodejno“ in brez „temeljitega
preizkusa“ pogojev povezovanja prijavljenih znamk s serijo, na katero se sklicuje pritožnica, sklepalo na obstoj verjetnosti
zmede, pri čemer je ugotovilo le, da ta serija obstaja in da so navedene znamke sestavljene iz skupnega elementa „UNI“, ki
so mu dodani različni izrazi brez slehernega razlikovalnega učinka, izkrivilo vsebino spornih odločb.
Tako Splošno sodišče ni preučilo vidikov, ki jih je pri presoji upošteval odbor za pritožbe in so navedeni v točkah 49 in
50 te sodbe. To velja zlasti za premisleke odbora za pritožbe v zvezi z enako zgradbo primerjanih znamk, razlikovalnim učinkom
– z vidika upoštevne javnosti – elementa „UNI“, skupnega tem znamkam, in neobstojem razlikovalnega učinka izraza „Wealth Management“.
Splošno sodišče je tako nezadostno obrazložilo svojo sodbo.
Glede očitka, da naj bi Splošno sodišče napačno uporabilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, je treba poudariti, da v skladu z
ustaljeno sodno prakso Sodišča pomeni verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 verjetnost, da bi javnost lahko
mislila, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali morda ekonomsko povezanih podjetij (glej v tem
smislu sodbo z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C‑39/97, Recueil, str. I‑5507, točka 29, in zgoraj navedene sodbe Lloyd
Schuhfabrik Meyer, točka 17; UUNT proti Shaker, točka 33, in Nestlé proti UUNT, točka 32).
Če ugovor temelji na več znamkah, katerih skupne značilnosti jih uvrščajo v isto „družino“ ali „serijo“ znamk, je treba pri
presoji obstoja verjetnosti zmede upoštevati dejstvo, da pri „družini“ ali „seriji“ znamk taka verjetnost izhaja iz dejstva,
da se potrošnik lahko moti glede izvora ali porekla proizvodov ali storitev, ki jih pokriva prijavljena znamka, in napačno
meni, da je ta del te družine ali serije znamk (glej v tem smislu sodbi z dne 13. septembra 2007 v zadevi Il Ponte Finanziaria
proti UUNT, C‑234/06 P, ZOdl., str. I‑7333, točki 62 in 63, in z dne 18. decembra 2008 v zadevi Les Éditions Albert René proti
UUNT, C‑16/06 P, ZOdl., str. I‑10053, točka 101).
Kot je bilo navedeno v točki 45 te sodbe, je treba obstoj verjetnosti zmede v javnosti presojati celovito in ob upoštevanju
vseh upoštevnih dejavnikov v zadevnem primeru.
V obravnavani zadevi je Splošno sodišče to, da verjetnost zmede ne obstaja, ugotovilo, ne da bi upoštevalo vse upoštevne dejavnike,
da bi konkretno preverilo, ali obstaja verjetnost, da bi upoštevna javnost lahko mislila, da so prijavljene znamke del serije
znamk, na katero se sklicuje pritožnica, in se tako s tem, da bi menila, da zadevne storitve izhajajo iz istega podjetja ali
ekonomsko povezanih podjetij, motila glede njihovega porekla.
Kot zatrjujeta pritožnica in UUNT, izpodbijana sodba namreč najprej ne vsebuje analize zgradbe znamk, ki jih je treba primerjati,
in vpliva položaja elementa, ki jim je skupen, namreč predpone „UNI“, na to, kako lahko te znamke dojema upoštevna javnost.
Dalje, glede morebitnega razlikovalnega učinka skupnega elementa je Splošno sodišče v točki 43 izpodbijane sodbe ugotovilo,
da ta po svojem bistvu sam ne more povzročiti, da bi se prijavljeni znamki povezovali s serijo znamk, na katero se sklicuje
pritožnica. Vendar pa, kot sta v bistvu na obravnavi trdila pritožnica in UUNT, Splošno sodišče te ugotovitve ni utemeljilo
in tako v zvezi s tem ni analiziralo presoje odbora za pritožbe glede tega, kako bi lahko upoštevna javnost dojemala ta element,
niti ni glede tega vprašanja navedene sodbe obrazložilo.
Poleg tega je Splošno sodišče v okviru preučitve uporabe navajane serije znamk s strani pritožnice v točkah od 44 do 46 izpodbijane
sodbe iz razlogov, ki spadajo pod presojo dejanskega stanja, za nadzor katere Sodišče ni pristojno, med drugim presodilo,
da je le težko verjetno, da bi lahko zadevna javnost mislila, da sklade, ki jih označujeta prijavljeni znamki, upravlja druga
družba, kot je ta, katere ime je v časopisnih izrezkih navedeno na začetku seznama navedenih skladov. Vendar pa bi glede na
načelo iz člena 53 te sodbe Splošno sodišče, da ne bi napačno uporabilo prava, moralo vsaj preučiti, ali ta javnost ne bi
mogla verjeti, da ti skladi ustrezajo storitvam, ki jih ponujajo ekonomsko povezana podjetja.
Končno, Splošno sodišče je glede drugih elementov, iz katerih so sestavljene znamke, ki jih je treba primerjati, v točki 47
izpodbijane sodbe navedlo le, da je predpona „UNI“ v vseh prijavljenih znamkah dodana izrazom v angleščini, v vseh prejšnjih
znamkah, navajanih v utemeljitev ugovorov, pa izrazom v nemščini. Poleg tega, da Splošno sodišče ni preučilo, ali je zaradi
te razlike z vidika zadevnih finančnih storitev in upoštevne javnosti mogoče, da ne obstaja verjetnost, da bi upoštevna javnost
lahko mislila, da so prijavljene znamke del serije znamk, na katero se sklicuje pritožnica, tudi ni preučilo, ali imajo ti
elementi razlikovalni učinek ali ne.
Tako ob upoštevanju tega, kar je bilo navedeno v točkah 52 in od 57 do 60 te sodbe, Splošno sodišče ni moglo v točki 48 izpodbijane
sodbe veljavno ugotoviti, da „ne glede na dejansko uporabo prejšnjih znamk in predpono ‚UNI‘, skupno vsem tem znamkam in prijavljenim
znamkam, z dokazi, ki so bili predloženi UUNT, ni mogoče dokazati, da bi ta predpona sama ali v povezavi z drugimi dejavniki
lahko omogočala povezovanje prijavljenih znamk s prejšnjo serijo“, in v točki 49 te sodbe, da je odbor za pritožbe nepravilno
štel, da med spornimi znaki obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
Iz tega izhaja, da je treba edinemu pritožbenemu razlogu ugoditi in izpodbijano sodbo razveljaviti, ne da bi bilo treba preučiti
druge trditve pritožnice in se zlasti izreči o njenih trditvah v zvezi z zavrnitvijo njenih ugovorov glede poslov v zvezi
s posredovanjem nepremičnin.
V skladu s členom 61, prvi odstavek, drugi stavek, Statuta Sodišča Evropske unije lahko Sodišče ob razveljavitvi odločbe Splošnega
sodišča zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču.
V obravnavani zadevi pomeni celovita presoja verjetnosti zmede celovito presojo dejstev, da bi se preverilo, ali obstaja,
kot je ugotovil odbor za pritožbe UUNT, verjetnost, da bi upoštevna javnost lahko mislila, da so prijavljene znamke del serije
znamk, na katero se sklicuje pritožnica. Zato je treba zadevo vrniti Splošnemu sodišču, da to ponovno razsodi o tožbah, ki
mu ju je predložila družba UniCredito, ter o predlogih za delno razveljavitev spornih odločb, ki ju je podala pritožnica,
in pridržati odločitev o stroških postopka s pritožbo.
Iz teh razlogov je Sodišče (četrti senat) razsodilo:
1.
Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 27. aprila 2010 v združenih zadevah UniCredito Italiano proti UUNT – Union Investment
Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 in T-337/06) se razveljavi.
2.
Zadeva se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije.
3.
Odločitev o stroških se pridrži.
Podpisi
*
Jezik postopka: italijanščina.