CELEX: 62010CJ0317
Apeliacinis skundas
Bendrijos prekių ženklas
Reglamentas (EB) Nr. 40/94
8 straipsnio 1 dalies b punktas
Žodiniai prekių ženklai UNIWEB ir "UniCredit Wealth Management"
Žodinių nacionalinių prekių ženklų UNIFONDS ir UNIRAK bei vaizdinio nacionalinio prekių ženklo UNIZINS savininko protestas
Galimybės supainioti vertinimas
Galimybė susieti
Prekių ženklų serija arba šeima

Savo apeliaciniu skundu
Union Investment Privatfonds GmbH
prašo panaikinti 2010 m. balandžio 27 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą
UniCredito Italiano prieš VRDT – Union Investment Privatfonds (UNIWEB)
(T‑303/06 ir T‑337/06, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo šis, pirma, panaikino du Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių
ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimus, priimtus 2006 m. rugsėjo 5 d. (sujungtos
bylos R 196/2005‑2 ir R 211/2005‑2) ir 2006 m. rugsėjo 25 d. (sujungtos bylos R 456/2005‑2 ir R 502/2005‑2) (toliau – ginčijami
sprendimai), tiek, kiek jais buvo patenkinti apeliantės protestai dėl
UniCredito Italiano SpA
(toliau –
UniCredito
) žodinių žymenų UNIWEB ir „UniCredit Wealth Management“ registravimo kaip Bendrijos prekių ženklų tam tikroms paslaugoms,
ir, antra, atmetė jos prašymus panaikinti šiuos sprendimus tiek, kiek jie susiję su paslaugomis nekilnojamojo turto operacijų
srityje.

Teisinis pagrindas
1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis
leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) buvo panaikintas ir pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009
dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), kuris įsigaliojo 2009 m. balandžio 13 d. Tačiau, atsižvelgiant į Bendrajame Teisme
ginčytų veiksmų datą, šioje byloje taikomas Reglamentas Nr. 40/94.
Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta:
„Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:
<…>
b)      jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra
skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas;
suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.“

Ginčo aplinkybės
2001 m. gegužės 29 d. ir rugpjūčio 7 d.
UniCredito
pateikė VRDT prašymą kaip Bendrijos prekių ženklus įregistruoti žodinius žymenis UNIWEB ir „UniCredit Wealth Management“
tam tikroms paslaugoms, tarp kurių yra paslaugos, priklausančios peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d.
Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (toliau – Nicos sutartis) 36 klasei
ir atitinkančios tokį aprašymą:
–        „bankinės operacijos; finansinės operacijos; piniginės operacijos; draudimas; nekilnojamojo turto operacijos; informacija
ir konsultacijos finansų ir draudimo srityje; kredito (debeto) kortelių paslaugos; bankinės ir finansinės paslaugos internetu“
žodinio prekių ženklo UNIWEB atveju;
–        „bankinės operacijos; finansinės operacijos; piniginės operacijos; draudimas; nekilnojamojo turto operacijos; finansinė informacija“
žodinio prekių ženklo „UniCredit Wealth Management“ atveju.
2002 m. kovo 6 d. ir birželio 21 d. apeliantė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, pateikė protestą
dėl minėtų prekių ženklų registracijos nurodytoms paslaugoms.
Abu protestai buvo pagrįsti žodiniais Vokietijos prekių ženklais UNIFONDS ir UNIRAK, dėl kurių paraiškos pateiktos 1979 m.
balandžio 2 d. ir kurie įregistruoti tų pačių metų spalio 17 d., bei vaizdiniu Vokietijos prekių ženklu, dėl kurio paraiška
pateikta 1992 m. kovo 6 d. ir kuris įregistruotas tų pačių metų liepos 10 d. ir, kaip ir du pirma nurodyti prekių ženklai,
yra skirtas žymėti minėtai 36 klasei priklausantį „lėšų investavimą“:
2004 m. gruodžio 17 d. ir 2005 m. vasario 28 d. sprendimais VRDT protestų skyrius patenkino protestus tiek, kiek jie susiję
su juose nurodytomis paslaugomis, išskyrus „nekilnojamojo turto operacijas“.
Abiem atvejais Protestų skyrius iš esmės manė, jog apeliantė įrodė, kad ankstesni prekių ženklai naudojami iš tikrųjų ir kad
ji yra prekių ženklų, kurių kiekvienas turi priešdėlį UNI ir priklauso prekių ženklų serijai arba šeimai, savininkė. Jis padarė
išvadą, kad egzistuoja galimybė supainioti, apimanti galimybę susieti prekių ženklus, kuriuos prašoma įregistruoti, ir ankstesnius
prekių ženklus, išskyrus tiek, kiek tai susiję su „nekilnojamojo turto operacijomis“, dėl kurių jis nusprendė, kad šios paslaugos
ir paslaugos, kurias apima ankstesnės registracijos, yra nepanašios.
2005 m. vasario 17 d. ir balandžio 21 d.
UniCredito
dėl šių VRDT protestų skyriaus sprendimų pateikė apeliacijas, o apeliantė tai padarė 2005 m. vasario 11 d. ir balandžio 28 d.
Ginčijamais sprendimais VRDT antroji apeliacinė taryba šias apeliacijas atmetė. Pritardama Protestų skyriaus analizei ji abiejuose
sprendimuose visų pirma nurodė, jog apeliantė įrodė, kad prekių ženklai, priklausantys prekių ženklų serijai, naudojami iš
tikrųjų ir kad prašomas įregistruoti prekių ženklas turi savybių, dėl kurių jį galima priskirti šiai serijai, ir dėl to atitinkama
visuomenė gali minėtą priešdėlį susieti su apeliante, kai jis naudojamas žymėti investicijų fondus.

Ieškinys Bendrajame Teisme ir skundžiamas sprendimas
Ši byla buvo pradėta
UniCredito
ieškiniais dėl ginčijamų sprendimų panaikinimo, užregistruotais Bendrojo Teismo kanceliarijoje 2006 m. lapkričio 6 ir 28 d.
Per posėdį Bendrajame Teisme
UniCredito
nurodė, kad ieškiniais siekia tik dalinio sprendimų panaikinimo tiek, kiek jais patenkinti protestai, pateikti dėl žodinių
žymenų UNIWEB ir „UniCredit Wealth Management“ įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklų paslaugoms, priklausančioms Nicos
sutarties 36 klasei, išskyrus nekilnojamojo turto operacijas.
Abiejose bylose apeliantė prašė atmesti ieškinius ir iš dalies panaikinti ginčijamus sprendimus, taip pat patenkinti visa
apimtimi jos protestus dėl prekių ženklų UNIWEB ir „UniCredit Wealth Management“ įregistravimo, t. y. taip pat tiek, kiek
jie susiję su nekilnojamojo turto operacijomis.
VRDT prašė atmesti ieškinius.
Skundžiamu sprendimu Bendrasis Teismas:
–        sujungė abi bylas, kad būtų bendrai priimtas sprendimas,
–        panaikino 2006 m. rugsėjo 5 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimą tiek, kiek juo buvo atmesta
UniCredito
apeliacija ir pripažinti pagrįstais protestai dėl prekių ženklo UNIWEB įregistravimo Nicos sutarties 36 klasei priklausančioms
„bankinėms operacijoms; finansinėms operacijoms; piniginėms operacijoms; draudimui; informacijai ir konsultacijoms finansų
ir draudimo srityje; kredito (debeto) kortelių paslaugoms; bankinėms ir finansinėms paslaugoms internetu“,
–        panaikino 2006 m. rugsėjo 25 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimą tiek, kiek juo atmesta
UniCredito
apeliacija ir pripažinti pagrįstais protestai dėl prekių ženklo
UniCredit Wealth Management
registravimo minėtos sutarties 36 klasei priklausančioms „bankinėms operacijoms; finansinėms operacijoms; piniginėms operacijoms;
draudimui ir finansinei informacijai“,
–        atmetė apeliantės prašymus ir
–        nurodė kiekvienai šaliai padengti savo bylinėjimosi išlaidas.
Priimdamas tokį sprendimą Teismas pripažino pagrįstu vienintelį
UniCredito
pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.
Skundžiamo sprendimo 33, 34 ir 37–40 punktuose darydamas nuorodą į savo 2006 m. vasario 23 d. Sprendimą
Il Ponte Finanziaria prieš VRDT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)
(T‑194/03, Rink. p. II‑445, toliau – Sprendimas
BAINBRIDGE
), skundžiamo sprendimo 41 punkte Bendrasis Teismas nusprendė, kad šiuo atveju VRDT neatliko išsamaus prašomų įregistruoti
prekių ženklų susiejimo su nurodyta serija sąlygos tyrimo, nes Apeliacinė taryba tik pažymėjo, jog kiekvienas prekių ženklas
sudarytas iš dviejų elementų kombinacijos, t. y. bendro elemento UNI ir įvairių žodžių junginių, atitinkamai „web“ ir „credit
wealth management“, kurie neturi skiriamojo požymio atsižvelgiant į šiais prekių ženklais žymimas paslaugas.
Skundžiamo sprendimo 42 punkte jis nusprendė, kad nei dėl priešdėlio UNI skiriamosios galios, nei palyginus kitus nagrinėjamų
prekių ženklų aspektus negalima daryti išvados, kad egzistuoja galimybė supainioti. Kalbėdamas apie priešdėlio skiriamąją
galią, sprendimo 43 punkte jis nurodė, kad atsižvelgiant į jam būdingus požymius vien dėl šio priešdėlio prašomi įregistruoti
prekių ženklai negali būti siejami su nurodyta serija. Be to, sprendimo 44 punkte jis nusprendė, kad, remiantis realiu serijai
priklausančių prekių ženklų naudojimu finansų sektoriuje ir nuolatiniu informacijos apie investicinių fondų, išdėstytų  pagal
abėcėlę, kursus skelbimu, negali būti įrodyta, kad vien priešdėlis UNI gali nurodyti lėšų kilmę.
Tokiomis aplinkybėmis skundžiamo sprendimo 45 punkte Bendrasis Teismas nurodė, kad per protesto procedūrą pateiktose ištraukose
iš spaudos leidinių teigiama, jog egzistuoja fondai, žymimi priešdėliu UNI, kurie apeliantei nepriklauso. Jis nusprendė, kad
nors šiuo klausimu Apeliacinė taryba teisingai konstatavo, jog „tuo atveju, kai fondų pavadinimai prasideda „united“ <…> ir
„universal“ <…>, tai yra nedalomas žodis, kurio pirmosios raidės „uni“ yra sudėtinė žodžio struktūros dalis“, vis dėlto neakivaizdu,
kad tą patį būtų galima pasakyti apie prekių ženklus, prasidedančius žodžiu „unico“, atsižvelgiant į tai, kad atitinkama visuomenė
Vokietijoje jį nebūtinai susies su itališku žodžiu „unico“ (vienintelis), nes jis taip pat gali būti suprantamas kaip prasmės
neturinti santrumpa.
Be to, skundžiamo sprendimo 46 punkte Bendrasis Teismas pabrėžė, kad apeliantės pateiktose ištraukose iš spaudos leidinių
valdančios bendrovės pavadinimas yra pirmasis jos valdomų fondų sąraše, todėl mažai tikėtina, kad suinteresuotoji visuomenė,
kuri turi santykinai aukštą dėmesingumo lygį, galėtų manyti, jog prašomais įregistruoti prekių ženklais žymimus fondus valdo
kita bendrovė nei ta, kurios pavadinimas yra pirmasis grupėje, kuriai jie priklauso.
Kalbėdamas apie kitus palyginimo aspektus, skundžiamo sprendimo 47 punkte Bendrasis Teismas konstatavo, jog apeliantė neįrodė,
kad greta bendro priešdėlio UNI egzistuoja kiti nagrinėjamų prekių ženklų panašumai, ir jog, atvirkščiai, tarp jų egzistuoja
semantinis skirtumas, nes prie priešdėlio UNI pridėti žodžiai yra angliški prekių ženkluose UNIWEB ir „UniCredit Wealth Management“
ir vokiški nurodytuose ankstesniuose prekių ženkluose.
Skundžiamo sprendimo 48 punkte Bendrasis Teismas padarė išvadą, jog, nepaisant realaus ankstesnių prekių ženklų naudojimo
ir minėto bendro priešdėlio, įrodymais, kurie buvo pateikti VRDT, negalima patvirtinti, kad dėl šio priešdėlio, nesvarbu,
ar į jį būtų atsižvelgiama atskirai, ar kartu su kitais veiksniais, prašomus įregistruoti prekių ženklus galima susieti su
ankstesne serija.
Todėl pripažinęs vienintelį grindžiant ieškinį
UniCredito
pateiktą pagrindą pagrįstu, Bendrasis Teismas atmetė apeliantės pateiktą pagrindą, taip pat susijusį su Reglamento Nr. 40/94
8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, kuriuo ji prašė, kad jos pateikti protestai būtų patenkinti, kalbant ir apie nekilnojamojo
turto operacijas.

Šalių reikalavimai
Savo apeliaciniu skundu apeliantė Teisingumo Teismo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir atmesti
UniCredito
Bendrajame Teisme pateiktus ieškinius. Be to, ji prašo panaikinti ginčijamus sprendimus tiek, kiek jais atmesti jos protestai
dėl prekių ženklų UNIWEB ir „UniCredit Wealth Management“ registravimo nekilnojamojo turto operacijoms, ir šiuos protestus
patenkinti.
VRDT prašo Teisingumo Teismo patenkinti apeliacinį skundą ir priteisti iš
UniCredito
bylinėjimosi išlaidas.

UniCredito
prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

Šalių argumentai
Grįsdama savo apeliacinį skundą, apeliantė nurodo, kad Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies
b punktą. Ji teigia, kad Teismas atsižvelgė ne į visas faktines ginčo aplinkybes, todėl skundžiamas sprendimas grindžiamas
neišsamiomis, taigi klaidingomis faktinėmis aplinkybėmis.
Iš tiesų, apeliantės nuomone, vertindamas, ar Vokietijos visuomenė gali supainioti prekių ženklus, Teismas turėjo atsižvelgti
į daugelį Vokietijos teismų ir
Deutsche Patent- und Markenamt
(Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnyba) sprendimų, pateiktų Protestų skyriui, kurie patvirtina, jog tokia galimybė
egzistuoja. Ji mano, kad jeigu į Vokietijos visuomenės požiūrį būtų realiai atsižvelgta, Teismas nebūtų padaręs klaidingos
išvados, kad elementas „web“ yra angliškas žodis ir kad žodžiai, kuriuos ji prijungė prie priešdėlio UNI, yra tik vokiški.
Be to, Teismas atsižvelgė tik į tris ankstesnius prekių ženklus, kuriais buvo grindžiami jos protestai, nors vertinant galimybę
susieti reikėjo analizuoti visus jai priklausančios serijos prekių ženklus. Jeigu į juos būtų atsižvelgta, būtų konstatuota,
jog angliški žodžiai taip pat siejami su priešdėliu UNI ir jog įregistruotų prekių ženklų struktūroje nėra jokių skirtumų,
dėl kurių atitinkama visuomenė negalėtų su jos prekių ženklų serija susieti ir prekių ženklo UNIWEB, ir prekių ženklo „UniCredit
Wealth Management“.
Darydamas prielaidą, kad atitinkama visuomenė su fondų pavadinimais susiduria tik finansams skirtų laikraščių puslapiuose,
Teismas klaidingai konstatavo, kad šalia jų pavadinimo visada rašoma nuoroda į operatorių arba fondus valdančių bendrovių
pavadinimus. Šiuo klausimu nebuvo atsižvelgta į per posėdį pateiktus argumentus.
Apeliantė pabrėžia, kad turi maždaug 90 prekių ženklų, apimančių priešdėlį UNI, susietą su įvairiais elementais, ir kad šis
priešdėlis, kuris, beje, yra vienas iš šių prekių ženklų, yra skiriamasis elementas. Tokiomis aplinkybėmis, kadangi žodiniai
žymenys UNIWEB ir „UniCredit Wealth Managament“ turi tą pačią struktūrą, neabejotinai egzistuoja galimybė supainioti dėl to,
kad atitinkama visuomenė juos susies su jos turimais prekių ženklais, ir taip yra, net jei kiti operatoriai valdo fondus,
kurių pavadinimuose yra elementas „united“, „universal“ arba „unico“.
Kalbėdama apie savo prašymą, susijusį su nekilnojamojo turto operacijomis, kurį Teismas atmetė, apeliantė teigia, kad egzistuoja
ryšys tarp šios rūšies paslaugų ir investavimo operacijų.
VRDT, kaip ir apeliantė, mano, kad taikydamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą Teismas padarė teisės klaidą.
Remdamasi Sprendimu
BAINBRIDGE
, VRDT mano, kad prašomi įregistruoti prekių ženklai akivaizdžiai turi savybių, dėl kurių galima juos priskirti prie apeliantės
nurodytos prekių ženklų serijos. Šiuo klausimu ji pažymi, kad elementas UNI prašomuose įregistruoti prekių ženkluose naudojamas
toje pačioje pozicijoje, kaip ir minėtą seriją sudarančiuose prekių ženkluose, kad jis neturi kitokio semantinio turinio ir
kad jo skiriamąjį požymį pabrėžia tai, kad jis papildytas kitais žodiniais elementais, kaip antai „web“ ir „Credit Wealth
Management“, kurie finansų sektoriuje yra ne skiriamojo, bet apibūdinamojo pobūdžio net referencinės Vokietijos visuomenės
požiūriu.
Teismas nepriėmė sprendimo dėl priešdėliui UNI būdingo skiriamojo požymio ir taip pažeidė principą, kad norint įvertinti,
ar yra galimybė supainioti, reikia atsižvelgti į visus nagrinėjamo atvejo svarbius veiksnius ir pirmiausia į ankstesnio prekių
ženklo skiriamąjį požymį. Be to, Teismas nepaaiškino, kodėl priešdėlio UNI nepakanka, kad prašomus įregistruoti prekių ženklus
būtų galima susieti su apeliantės nurodyta serija.
Taip pat Teismas neatliko konkretaus vertinimo, kaip Vokietijos visuomenė suvokia prekių ženklus. Šiuo klausimu jis nesuteikė
jokios reikšmės daugeliui
Deutsche Patent- und Markenamt
sprendimų, nors jie aiškiai atspindi suinteresuotosios visuomenės suvokimą ir yra veiksnys, į kurį turėjo būti atsižvelgta,
net jeigu šie sprendimai neprivalomi nei VRDT, nei Bendrajam Teismui.
Sprendime
BAINBRIDGE
Bendrasis Teismas pripažino, kad gali egzistuoti galimybė supainioti, jeigu yra tas pats skiriamasis elementas, net jei prekių
ženklai skiriasi, kai papildomi žodiniais arba grafiniais elementais. Todėl šioje byloje negalima suprasti, kodėl, Teismo
nuomone, galima manyti, kad dėl įvairių žodžių „web“, „credit“, „wealth management“, „zins“, „fonds“ ir „rak“ reikšmės atsiradusio
semantinio skirtumo pašalinama galimybė supainioti. Be to, taip vertinant neatsižvelgiama į tai, kad šie žodžiai, kurie yra
tiesiogiai apibūdinantys arba tokie tapo dėl vartojimo bendrinėje finansų kalboje Vokietijoje, neleidžia atitinkamai visuomenei
suvokti, kad jie žymi skirtingų įmonių finansines paslaugas ar produktus, nes finansų sektoriuje dažnai vartojami angliški
žodžiai.
Dėl aplinkybių, kuriomis atitinkama visuomenė susiduria su nagrinėjamais prekių ženklais, reikia pažymėti, kad net jei prieš
juos visada būtų rašomas atitinkamus fondus valdančios bendrovės pavadinimas, vien dėl to neišnyktų galimybė supainioti, nes
Vokietijos vartotojas, kuris jau žino apeliantės siūlomus fondus, gali galvoti, kad kiti fondai, taip pat žymimi priešdėliu
UNI, yra kilę iš ekonomiškai su ja susijusių įmonių.
Be to, nurodęs, kad neatlikusi išsamaus prašomų įregistruoti prekių ženklų priskyrimo apeliantės nurodytai prekių ženklų serijai
tyrimo ir nusprendusi, jog egzistuoja galimybė supainioti, Apeliacinė taryba neįrodė, kad yra kitokių panašumų nei bendras
elementas UNI, Bendrasis Teismas iškraipė ir pakeitė Apeliacinės tarybos atliktą analizę.
Prašydama atmesti apeliacinį skundą
UniCredito
visų pirma teigia, kad jį grindžiant pateikti pagrindai yra nepriimtini, nes apeliantė nurodo skundžiamo sprendimo trūkumus,
susijusius su faktinių aplinkybių vertinimo klaidomis.
Be to,
UniCredito
teigia, kad apeliantės kritikuojami Bendrojo Teismo vertinimai – ar jie būtų susiję su fondų pavadinimų, kuriuose yra priešdėlis
UNI, bet kurie jai nepriklauso, egzistavimu, su tuo, kad šie pavadinimai laikraščiuose siejami su fondus valdančių bendrovių
pavadinimais, ar su šio priešdėlio siejimu su angliškais ar vokiškais žodžiais, yra papildomi ir nereikšmingi, palyginti su
Teismo visapusiu faktinių aplinkybių vertinimu, susijusiu su galimybės supainioti nebuvimu, todėl jais remiantis negalima
paneigti šio visapusio vertinimo.

UniCredito
, be kita ko, prieštarauja apeliantės argumentams dėl pareigos atsižvelgti į nacionalinių administracinių ir teisminių institucijų
sprendimus, nes nacionalinės prekių ženklų apsaugos sistemos ir Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistema yra autonomiškos
ir vienos nuo kitų nepriklauso.
Taip pat nepagrįstas kaltinimas, kuriuo apeliantė teigia, jog Teismas vertindamas galimybę supainioti atsižvelgė tik į tris
ankstesnius prekių ženklus, kuriais grindžiami protestai, o ne į visus jos nurodytai serijai priklausančius prekių ženklus.
Šis kaltinimas prieštaringas, nes minėti protestai grindžiami šiais trim prekių ženklais, ir nepagrįstas Sprendimo
BAINBRIDGE
atžvilgiu. Pagal šį sprendimą, kuris grindžiamas principu, kad prekių ženklų serijos atveju galimybę supainioti reikia vertinti
atsižvelgiant į tai, kad visuomenė prašomą įregistruoti prekių ženklą gali suvokti kaip priklausantį serijai, visiškai nereikalaujama
prekių ženklą atskirai lyginti su kiekvienu serijos prekių ženklu.
Galiausiai
UniCredito
teigia, pirma, kad nekilnojamojo turto operacijos yra nepanašios į finansines paslaugas, ir, antra, kad nėra galimybės supainioti
prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, net atsižvelgiant į finansines paslaugas siaurąja prasme.

Teisingumo Teismo vertinimas

UniCredito
tvirtina, kad apeliacinis skundas nepriimtinas, nes juo siekiama ginčyti skundžiamame sprendime atliktus faktinio pobūdžio
vertinimus. Šiuo klausimu reikia konstatuoti, jog apeliantė kaltina Bendrąjį Teismą, kad šis pažeidė Reglamento Nr. 40/94
8 straipsnio 1 dalies b punktą, nes neatsižvelgė į visas nagrinėjamo atvejo aplinkybes, ir, konkrečiai kalbant, todėl, kad
nevertino Vokietijos visuomenės požiūrio į galimybę susieti prašomus įregistruoti prekių ženklus su jos nurodyta prekių ženklų
serija ar šeima.
Reikia pažymėti, kad pagal nusistovėjusią teismų praktiką, siekiant nustatyti, ar yra galimybė suklaidinti visuomenę, reikia
atlikti visapusį vertinimą, atsižvelgiant į visus konkrečiam atvejui svarbius veiksnius (šiuo klausimu žr. 1997 m. lapkričio
11 d. Sprendimo
SABEL
, C‑251/95, Rink. p. I‑6191, 22 punktą; 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo
Lloyd Schuhfabrik Meyer
, C‑342/97, Rink. p. I‑3819, 18 punktą; 2007 m. birželio 12 d. Sprendimo
VRDT prieš Shaker
, C‑334/05 P, Rink. p. I‑4529, 34 punktą ir 2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo
Nestlé prieš VRDT
, C‑193/06 P, 33 punktą). Nors šių veiksnių vertinimas yra faktinis klausimas, kuris nepatenka į Teisingumo Teismo kontrolės
sritį, neatsižvelgimas į visus šiuos veiksnius yra teisės klaida (šiuo klausimu žr. 2010 m. birželio 24 d. Sprendimo
Becker prieš Harman International Industries
, C‑51/09 P, Rink. p. I‑0000, 40 punktą) ir juo gali būti remiamasi Teisingumo Teisme pateikiant apeliacinį skundą.
Tas pats pasakytina apie VRDT pateiktą kaltinimą, kad Bendrasis Teismas iškraipė Apeliacinės tarybos atliktą analizę, nes
akto turinio iškraipymas yra taip pat teisės klaida (žr. 2000 m. sausio 27 d. Sprendimo
DIR International Film ir kt. prieš Komisiją
, C‑164/98 P, Rink. p. I‑447, 48 punktą).
Darytina išvada, kad
UniCredito
iškeltas prieštaravimas dėl priimtinumo turi būti atmestas.
Dėl esmės reikia nurodyti, kad siekdamas panaikinti ginčijamus sprendimus skundžiamo sprendimo 35, 36 ir 41 punktuose Teismas
nusprendė:
„35      Šioje byloje Apeliacinės tarybos vertinimas, kad [apeliantės] nurodyti ankstesni prekių ženklai UNIFONDS, UNIRAK ir UNIZINS
sudaro „seriją“, kaip ji suprantama pagal Sprendimą
BAINBRIDGE
, <…> daugiausia grindžiamas argumentais, kad šiems trims prekių ženklams bendras priešdėlis UNI turi skiriamąjį  požymį finansinių
paslaugų srityje ir kad [apeliantė] įrodė realų šių prekių ženklų naudojimą.
36      Konstatavusi, kad egzistuoja prekių ženklų „serija“, Apeliacinė taryba beveik automatiškai padarė išvadą, jog atitinkama visuomenė
priešdėlį UNI sieja su [apeliante], jeigu jis naudojamas žymėti investicijų fondus, ir todėl egzistuoja galimybė supainioti
prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.
<…>
41      Šioje byloje VRDT neatliko išsamaus prašomų įregistruoti prekių ženklų priskyrimo prie proteste nurodytos serijos sąlygos
tyrimo. Apeliacinė taryba tik pažymėjo, kad kiekvienas šių prekių ženklų sudarytas iš dviejų individualių suderintų elementų,
t. y. bendro elemento UNI ir įvairių žodžių junginių, atitinkamai  „ web“ ir  „credit wealth management“, kurie neturi skiriamojo
požymio paraiškoje nurodytų paslaugų atžvilgiu.“
Kalbant apie kaltinimą, kad Bendrasis Teismas taip iškraipė Apeliacinės tarybos analizę, reikia konstatuoti, jog 2006 m. rugsėjo
5 d. sprendimo 36 ir 37 punktuose Apeliacinė taryba nurodė:
„36      Šioje byloje [
UniCredito
] prekių ženklo ir [apeliantės] prekių ženklų struktūra yra tokia pati. Juos sudaro dviejų individualių elementų derinys,
t. y. bendras elementas UNI, kuris yra visų prekių ženklų pradžioje, ir kiekvieną kartą vis kitoks žodis. Tačiau to nepakanka
išvadai, kad prekių ženklas UNIWEB turi savybių, dėl kurių jį būtų galima susieti su [apeliantės] prekių ženklais „UNI-“.
Jeigu bendras elementas būtų tik apibūdinamasis arba neturėtų skiriamojo požymio, [apeliantė] negalėtų sėkmingai remtis su
„prekių ženklų šeima“ susijusiu argumentu.
37      Bendro elemento UNI skiriamasis požymis turi būti vertinamas atsižvelgiant į tai, kaip nagrinėjamus žymenis ir paslaugas suvokia
atitinkama visuomenė. Atliekant šį vertinimą svarbios ne tik elementui UNI būdingos savybės, bet ir tai, kaip jis naudojamas.
Vokietijoje, kur yra tikslinis paprastas vartotojas, elementas „uni“ susijęs su žodžiu „uni“, kuris reiškia „vienspalvis“,
ir su universiteto trumpiniu UNI (šnekamojoje kalboje). Nagrinėjamų paslaugų atžvilgiu neatrodo, kad šis žodis turi aiškią
ir tiesioginę reikšmę. Be to, šioje byloje [apeliantė], visų pirma pateikdama savo valdymo ataskaitą ir 2001 m. rugsėjo 30 d.
ataskaitą už ketvirtį bei ištraukas iš spaudos leidinių, nurodė, kad žymėdama „lėšų investavimą“ Vokietijoje ji naudoja tris
prekių ženklus, kuriuose yra priešdėlis „UNI-“.
2006 m. rugsėjo 25 d. sprendimo 40 ir 41 punktai suformuluoti panašiai, o pirmesniame iš šių dviejų punkte Apeliacinė taryba,
be kita ko, konstatavo:
„Būtina pabrėžti, kad prie [
UniCredito
] prekių ženklo pridėti žodžiai „Wealth Management“ yra angliški žodžiai, bendrai vartojami finansų srityje atitinkamoje teritorijoje,
t. y. Vokietijoje žymint paslaugas, apimančias patarėjo finansų ir investavimo srityje pareigas, paslaugas apskaitos ir mokesčių
srityje bei teisinį – finansinį planavimą. Todėl žodžių junginys „Wealth Management“ neturi skiriamojo požymio paraiškoje
nurodytų paslaugų atžvilgiu.“
Taigi iš to matyti, kad nusprendęs, jog Apeliacinė taryba „beveik automatiškai“ ir be prašomų įregistruoti prekių ženklų priskyrimo
prie apeliantės nurodytos serijos sąlygos „išsamaus tyrimo“ padarė išvadą, kad egzistuoja galimybė supainioti, tik konstatavusi,
jog ši serija egzistuoja, ir kad minėtus prekių ženklus sudaro bendras elementas UNI, kuris derinamas su įvairiais skiriamojo
požymio neturinčiais žodžių junginiais, Bendrasis Teismas iškraipė ginčijamų sprendimų turinį.
Todėl Bendrasis Teismas neišnagrinėjo aspektų, kuriuos vertino Apeliacinė taryba, kaip antai priminti šio sprendimo 49 ir
50 punktuose. Visų pirma tai pasakytina apie Apeliacinės tarybos vertinimus, susijusius su tuo, kad lyginamų prekių ženklų
struktūra yra tapati, kad atitinkamos visuomenės požiūriu jų bendras elementas UNI turi skiriamąjį požymį ir kad žodžiai „Wealth
Management“ neturi skiriamojo požymio. Todėl Bendrasis Teismas savo sprendimą motyvavo nepakankamai.
Kalbant apie kaltinimą, kad Bendrasis Teismas klaidingai taikė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, reikia
priminti, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką galimybę supainioti, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94
8 straipsnio 1 dalies b punktą, sudaro galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos
arba suteiktos tos pačios įmonės arba tam tikrais atvejais ekonomiškai susijusių įmonių (šiuo klausimu žr. 1998 m. rugsėjo
29 d. Sprendimo
Canon
, C‑39/97, Rink. p. I‑5507, 29 punktą; minėtų sprendimų
Lloyd Schuhfabrik Meyer
17 punktą;
VRDT prieš Shaker
33 punktą ir
Nestlé prieš VRDT
32 punktą).
Tuo atveju, kai protestas grindžiamas kelių prekių ženklų su būdingais bendrais požymiais, dėl kurių galima juos laikyti prekių
ženklų šeimos ar serijos dalimi, egzistavimu, siekiant įvertinti galimybės supainioti buvimą, reikia atsižvelgti į tai, jog,
esant prekių ženklų šeimai ar serijai, tokia galimybė supainioti atsiranda būtent dėl to, jog vartotojas gali suklysti dėl
prekių ar paslaugų, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, kilmės ir klaidingai manyti, kad jis priklauso šiai
prekių ženklų šeimai ar serijai (šiuo klausimu žr. 2007 m. rugsėjo 13 d. Sprendimo
Il Ponte Finanziaria prieš VRDT
, C‑234/06 P, Rink. p. I‑7333, 62 ir 63 punktus ir 2008 m. gruodžio 18 d. Sprendimo
Les Éditions Albert René prieš VRDT
, C‑16/06 P, Rink. p. I‑10053, 101 punktą).
Kaip buvo priminta šio sprendimo 45 punkte, siekiant nustatyti, ar yra galimybė suklaidinti visuomenę, reikia atlikti visapusį
vertinimą, atsižvelgiant į visus konkrečiam atvejui svarbius veiksnius.
Šioje byloje Bendrasis Teismas nusprendė, kad nėra galimybės supainioti, neatsižvelgęs į visus veiksnius, turinčius reikšmės
konkrečiai vertinant, ar atitinkama visuomenė gali manyti, kad prašomi įregistruoti prekių ženklai priklauso apeliantės nurodytai
prekių ženklų serijai, ir taip suklysti dėl nagrinėjamų paslaugų kilmės, galvodama, kad jas suteikė ta pati įmonė arba ekonomiškai
susijusios įmonės.
Iš tiesų, kaip teigia apeliantė ir VRDT, skundžiamame sprendime nėra analizės prekių ženklų, kuriuos reikia lyginti, struktūros
ir bendro jiems elemento, t. y. priešdėlio UNI pozicijos įtakos suvokimui, kurį gali turėti atitinkama visuomenė apie šiuos
prekių ženklus.
Be to, kalbėdamas apie tai, ar bendras elementas gali turėti skiriamąjį požymį, Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 43 punkte
nurodė, kad dėl jam būdingų savybių vien dėl jo prašomi įregistruoti prekių ženklai negali būti siejami su apeliantės nurodyta
prekių ženklų serija. Tačiau, kaip per posėdį iš esmės nurodė apeliantė ir VRDT, šio teiginio Bendrasis Teismas nepagrindė
ir todėl šiuo klausimu neanalizavo Apeliacinės tarybos vertinimų dėl to, kaip atitinkama visuomenė gali suvokti šį elementą,
ir šio sprendimo šiuo klausimu nemotyvavo.
Be to, skundžiamo sprendimo 44–46 punktuose nagrinėdamas, kaip apeliantė naudoja jos nurodytą prekių ženklų seriją, Bendrasis
Teismas, pateikdamas motyvus, susijusius su faktinių aplinkybių vertinimu, kurio neapima Teisingumo Teismo kontrolė, visų
pirma nurodė, jog mažai tikėtina, kad suinteresuota visuomenė galėtų manyti, kad prašomais įregistruoti prekių ženklais žymimus
fondus valdo kitos bendrovės nei ta, kurios pavadinimas ištraukose iš spaudos leidinių minimas pirmasis fondų sąraše. Vis
dėlto atsižvelgiant į šio sprendimo 53 punkte įtvirtintą principą Bendrasis Teismas, nepadarydamas savo sprendime teisės klaidos,
negalėjo nesiaiškinti, ar bent jau ši visuomenė gali manyti, kad jie atitinka ekonomiškai susijusių įmonių teikiamas paslaugas.
Galiausiai dėl kitų prekių ženklus, kuriuos reikia lyginti, sudarančių elementų skundžiamo sprendimo 47 punkte Bendrasis Teismas
tik nurodė, kad prie priešdėlio UNI pridėti žodžiai visuose prašomuose įregistruoti prekių ženkluose yra angliški, o protestuose
nurodytuose ankstesniuose prekių ženkluose – vokiški. Bendrasis Teismas ne tik neištyrė, ar, atsižvelgiant į nagrinėjamas
finansines paslaugas ir atitinkamą visuomenę, dėl šio skirtumo galima atmesti galimybę, kad ji manys, jog prašomi įregistruoti
prekių ženklai priklauso apeliantės nurodytai prekių ženklų serijai, bet ir neįvertino, ar šie elementai turi apibūdinamąjį
arba skiriamąjį požymį.
Todėl atsižvelgiant į tai, kas nurodyta šio sprendimo 52 ir 57–60 punktuose, skundžiamo sprendimo 48 punkte Bendrasis Teismas
negalėjo teisėtai daryti išvados, kad, „nepaisant realaus ankstesnių prekių ženklų naudojimo ir bendro priešdėlio UNI buvimo
šiuose ir prašomuose įregistruoti prekių ženkluose, įrodymais, kurie buvo pateikti VRDT, negalima patvirtinti, kad dėl šio
priešdėlio – ar į jį būtų atsižvelgiama atskirai, ar kartu su kitais veiksniais, prašomus įregistruoti prekių ženklus galima
susieti su ankstesne serija“, o to paties sprendimo 49 punkte – kad Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, jog žymenis, dėl
kurių kilo ginčas, galima supainioti, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.
Todėl nesant poreikio nagrinėti likusių apeliantės argumentų ir priimti sprendimo dėl šių argumentų dalies, susijusios su
jos protestų dėl nekilnojamojo turto operacijų atmetimu, reikia pripažinti apeliacinio skundo vienintelį pagrindą pagrįstu
ir panaikinti skundžiamą sprendimą.
Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnio pirmosios pastraipos antrą sakinį šis teismas Bendrojo Teismo
sprendimo panaikinimo atveju gali grąžinti bylą Bendrajam Teismui.
Šiuo atveju norint visapusiškai įvertinti galimybę supainioti reikia sudėtingų faktinių aplinkybių vertinimų, siekiant patikrinti,
ar, kaip nusprendė VRDT apeliacinė taryba, yra galimybė, kad atitinkama visuomenė manys, jog prašomi įregistruoti prekių ženklai
priklauso apeliantės nurodytai prekių ženklų serijai. Todėl reikia grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis iš naujo nuspręstų
dėl
UniCredito
jame pateiktų ieškinių ir apeliantės pateiktų prašymų iš dalies panaikinti ginčijamus sprendimus, taip pat atidėti su apeliaciniu
skundu susijusių bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendžia:
1.
Panaikinti 2010 m. balandžio 27 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą
UniCredito Italiano prieš VRDT – Union Investment Privatfonds (UNIWEB)
(T‑303/06 ir T‑337/06).
2.
Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.
3.
Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.
Parašai.
*
Proceso kalba: italų.