CELEX: 62010CJ0317
Appel
EF-varemærker
forordning (EF) nr. 40/94
artikel 8, stk. 1, litra b)
ordmærkerne UNIWEB og UniCredit Wealth Management
indsigelse rejst af indehaveren af de nationale ordmærker UNIFONDS og UNIRAK samt det nationale figurmærke UNIZINS
vurdering af risikoen for forveksling
risikoen for, at der antages at være en forbindelse
varemærkeserie eller -familie

I appelskriftet har Union Investment Privatfonds GmbH (herefter »appellanten«) nedlagt påstand om ophævelse af den dom, der
blev afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 27. april 2010, UniCredito Italiano mod KHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB)
(forenede sager T-303/06 og T-337/06, herefter »den appellerede dom«), hvorved den dels ophævede to afgørelser truffet den
5. september 2006 (forenede sager R 196/2005-2 og R 211/2005-2) og den 25. september 2006 (forenede sager R 456/2005-2 og
R 502/2005-2) (herefter »de omtvistede afgørelser«) af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«), i det omfang de gav appellanten medhold i indsigelsen mod
den af UniCredito Italiano SpA (herefter »UniCredito«) indgivne ansøgning om EF-varemærkeregistrering af ordmærkerne »UNIWEB«
og »UniCredit Wealth Mangement« for visse tjenesteydelser, dels afviste appellantens påstand om annullation af nævnte afgørelser
for så vidt angår de tjenesteydelser, der vedrører ejendomsmæglervirksomhed.

Retsforskrifter
Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) er blevet ophævet og erstattet
af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1), som trådte i kraft den 13. april
2009. Nærværende sag er imidlertid, henset til tidspunktet for de for Retten anfægtede retsakter, reguleret af forordning
nr. 40/94.
Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 bestemmer:
»Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:
[…]
b)      såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling,
fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller
lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«

Sagens baggrund
Den 29. maj og den 7. august 2001 indgav UniCredito en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af ordmærkerne
»UNIWEB« og »UniCredit Wealth Mangement« som EF-varemærker for visse tjenesteydelser, heriblandt tjenesteydelser i klasse
36 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering
af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«), som svarer til følgende beskrivelse:
–        »Bankforretninger; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; forsikringsvirksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; finansiel
og forsikringsmæssig informations- og rådgivningsvirksomhed; tjenesteydelser vedrørende kreditkort og debetkort; bankvirksomhed
og finansiel virksomhed via internet« for ordmærket UNIWEB
–        »Bankforretninger; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; forsikringsvirksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; finansiel
information« for ordmærket UniCredit Wealth Management.
Den 6. marts og den 21. juni 2002 rejste appellanten på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 indsigelse
mod registreringen af varemærkerne for de ovennævnte tjenesteydelser.
De to indsigelser var støttet på de tyske ordmærker UNIFONDS og UNIRAK, der er indgivet den 2. april 1979 og registreret den
17. oktober 1979, samt det tyske figurmærke, der er indgivet den 6. marts 1992 og registreret den 10. juli samme år, der ligesom
de to foregående omfatter »placering af midler«, som henhører under nævnte klasse 36, og som er gengivet nedenfor:
Ved afgørelser af 17. december 2004 og 28. februar 2005 tog Harmoniseringskontorets indsigelsesafdeling indsigelserne til
følge for så vidt angår de heri anførte tjenesteydelser med undtagelse af »ejendomsmæglervirksomhed«.
I begge tilfælde fandt indsigelsesafdelingen i alt væsentligt, at appellanten havde godtgjort den reelle brug af de ældre
varemærker samt den omstændighed, at appellanten var indehaver af varemærker, der hver indeholder præfikset »UNI«, og som
udgør en varemærkeserie eller ‑familie. Indsigelsesafdelingen konkluderede, at der forelå en risiko for forveksling, herunder
en risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem de varemærker, der søges registreret, og de ældre varemærker,
med undtagelse af »ejendomsmæglervirksomhed«, hvorom indsigelsesafdelingen fandt, at sådanne tjenesteydelser og de tjenesteydelser,
der var omfattet af de ældre registreringer, ikke lignede hinanden.
Den 17. februar og den 21. april 2005 indgav UniCredito en klage over indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontorets afgørelser,
og appellanten gjorde det samme den 11. februar og den 28. april 2005.
Ved de omtvistede afgørelser afslog Harmoniseringskontorets Andet Appelkammer klagerne. Appelkammeret var enig i indsigelsesafdelingens
vurdering, og det fandt bl.a., at appellanten i begge tilfælde havde godtgjort den reelle brug af varemærkerne, som udgjorde
en varemærkeserie, samt bevist, at det varemærke, der var søgt registreret, havde egenskaber, der ville kunne forbinde det
med denne serie, således at den relevante kundekreds kan ledes til at forbinde nævnte præfiks med appellanten, i tilfælde
hvor det anvendes i tilknytning til anbringelse af midler.

Retsforhandlingerne for Retten og den appellerede dom
Ved stævninger indleveret til Rettens Justitskontor den 6. og 28. november 2006 anlagde UniCredito søgsmål med påstand om
annullation af de omtvistede afgørelser. Under retsmødet for Retten fremhævede UniCredito, at stævningerne alene tilsigtede
en delvis annullation af afgørelserne i det omfang de gav medhold i indsigelserne mod registrering af ordmærkerne »UNIWEB«
og »UniCredit Wealth Mangement« som EF-varemærker, for så vidt angår tjenesteydelser i klasse 36 i Nicearrangementet, der
ikke er ejendomsmæglervirksomhed.
I begge sager nedlagde appellanten påstand om frifindelse og delvis annullation af de omtvistede afgørelser og anmodede om,
at samtlige selskabets indsigelser mod registreringen af varemærkerne UNIWEB og UniCredit Wealth Management, dvs. ligeledes
i det omfang indsigelserne var rettet mod ejendomsmæglervirksomhed, blev imødekommet.
Harmoniseringskontoret nedlagde påstand om frifindelse.
Ved den appellerede dom:
–        forenede Retten de to sager med henblik på dommen
–        annullerede Retten afgørelse truffet den 5. september 2006 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret i det omfang, den
gav afslag på UniCreditos klage og gav medhold i indsigelserne mod registreringen af varemærket UNIWEB for så vidt angår »bankforretninger;
finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; forsikringsvirksomhed; finansiel og forsikringsmæssig informations- og rådgivningsvirksomhed;
tjenesteydelser vedrørende kreditkort og debetkort; bankvirksomhed og finansiel virksomhed via internet« i klasse 36 i Nice-arrangementet
–        annullerede Retten afgørelse truffet den 25. september 2006 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret i det omfang,
den gav afslag på UniCreditos klage, og gav medhold i indsigelserne mod registreringen af varemærket UniCredit Wealth Management
for så vidt angår »bankforretninger; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; forsikringsvirksomhed og finansiel information«
i klasse 36 i Nice-arrangementet
–        gav Retten ikke sagsøgeren medhold i de nedlagte påstande
–        tilpligtede Retten hver part at bære sine egne omkostninger.
For at træffe denne afgørelse godtog Retten UniCreditos eneste anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1,
litra b), i forordning nr. 40/94.
Idet Retten i den appellerede doms præmis 33, 34 og 37-40 henviste til sin dom af 23. februar 2006, Il Ponte Finanziaria mod
KHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (sag T-194/03, Sml. II, s. 445, herefter »BAINBRIDGE-dommen«), fandt den i
den appellerede doms præmis 41, at Harmoniseringskontoret i den foreliggende sag ikke havde foretaget en grundig undersøgelse
af betingelsen om tilknytning mellem de varemærker, der søges registreret, og den påberåbte serie, idet appelkammeret begrænsede
sig til at bemærke, at hvert af varemærkerne bestod af en sammensætning af to bestanddele, dvs. den fælles bestanddel »UNI«
og forskellige udtryk, henholdsvis »web« og »credit wealth management«, der mangler fornødent særpræg i forhold til de tjenesteydelser,
der er omfattet af disse varemærker.
I den appellerede doms præmis 42 fandt Retten, at hverken præfikset »UNI«’s adskillelsesevne eller andre aspekter i sammenligningen
af de omhandlede varemærker gjorde det muligt at fastslå, at der forelå en risiko for forveksling. Hvad angår præfiksets adskillelsesevne
anførte Retten i samme doms præmis 43, at et sådant præfiks i sig selv reelt mangler evne til at etablere en tilknytning mellem
de varemærker, der søges registreret, og den påberåbte serie. Den fandt desuden i samme doms præmis 44, at den faktiske brug
af serievaremærker i den finansielle sektor og den regelmæssige offentliggørelse af informationer om kurserne for investeringsfonde,
der er opført i alfabetisk orden, ikke kunne bevise præfikset »UNI«’s evne til i sig selv at angive fondenes oprindelse.
I denne sammenhæng anførte Retten i den appellerede doms præmis 45, at de presseudklip, der blev fremlagt i forbindelse med
indsigelsessagen, angiver, at der findes fonde med præfikset »UNI«, som ikke tilhører appellanten. Retten fandt, at selv om
appelkammeret i denne forbindelse med rette havde fastslået, at »[det] i tilfælde af fonde med navne, som begynder med »united«
[…] og »universal« […], drejer […] sig om et udeleligt udtryk, hvoraf de første bogstaver »uni« udgør en integrerende del
af ordets opbygning«, betyder det imidlertid ikke, at det samme gør sig gældende for varemærker, der begynder med »unico«,
eftersom den relevante kundekreds i Tyskland ikke nødvendigvis forbinder dette udtryk med det italienske ord »unico« (unik),
idet det også ville kunne opfattes som en forkortelse uden nogen betydning.
Retten bemærkede desuden i den appellerede doms præmis 46, at i de af appellanten frembragte presseudklip figurerer navnet
på det administrerende selskab øverst på listen over fonde, som selskabet administrerer, således at man vanskeligt kan forestille
sig, at den relevante kundekreds, som besidder en relativ høj grad af overvågenhed, kan tro, at de fonde, der er omfattet
af de varemærker, der søges registreret, administreres af et andet selskab end det, hvis navn figurerer oven for den gruppe,
som de er en del af.
For så vidt angår de andre aspekter i sammenligningen konstaterede Retten i den appellerede doms præmis 47, at ud over det
fælles præfiks »UNI« havde appellanten ikke bevist, at der forelå andre ligheder mellem de omhandlede varemærker, og at der
derimod foreligger en semantisk forskel mellem dem, eftersom de udtryk, der er føjet til præfikset »UNI«, er angivet på engelsk
i varemærkerne UNIWEB og UniCredit Wealth Management og på tysk i de påberåbte ældre varemærker.
I den appellerede doms præmis 48 konkluderede Retten, at trods den faktiske brug af de ældre varemærker og forekomsten af
nævnte fælles præfiks kunne de beviser, der er blevet fremlagt for Harmoniseringskontoret, ikke bevise præfiksets evne til
i sig selv eller i sammenhæng med andre faktorer at forbinde de varemærker, der søges registreret, med den ældre serie.
Efter at have godtaget UniCreditos eneste anbringende til støtte for selskabets søgsmål forkastede Retten appellantens anbringende,
der ligeledes vedrørte tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og som havde til formål, at
appellantens indsigelser blev imødekommet også vedrørende ejendomsmæglervirksomhed.

Parternes påstande
Appellanten har ved appellen nedlagt påstand om, at Domstolen ophæver den appellerede dom og undlader at tage de af UniCredito
for Retten nedlagte påstande til følge. Appellanten har desuden nedlagt påstand om, at de omtvistede afgørelser annulleres,
i det omfang de afviste appellantens indsigelser mod registreringen af varemærkerne UNIWEB og UniCredit Wealth Management
for så vidt angår ejendomsmæglervirksomhed, og at der gives medhold i disse indsigelser.
Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at appellen tages til følge, og at UniCredito tilpligtes at betale sagens omkostninger.
UniCredito har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Appellen

Parternes argumenter
Til støtte for appellen har appellanten gjort gældende, at Retten har tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 40/94. Appellanten har gjort gældende, at Retten ikke tog hensyn til samtlige de faktiske omstændigheder i sagen, hvorfor
den appellerede dom hviler på en ufuldstændig og dermed urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder.
For at vurdere risikoen for forveksling fra den tyske kundekreds’ synspunkt burde Retten ifølge appellanten nemlig have taget
hensyn til de adskillige afgørelser fra de tyske retsinstanser og fra Deutsche Patent- und Markenamt (den tyske patent‑ og
varemærkemyndighed), der blev indgivet til indsigelsesafdelingen, som beviser, at der foreligger en sådan risiko. Appellanten
har anført, at såfremt Retten rent faktisk havde taget hensyn til den tyske kundekreds’ synspunkt, ville den ikke fejlagtigt
have konkluderet, at bestanddelen »web« er et engelsk udtryk, og at de udtryk, appellanten har føjet til præfikset »UNI«,
altid er tyske.
Retten tog desuden kun hensyn til de tre ældre varemærker, som appellanten havde støttet sine indsigelser på, selv om der
i forbindelse med vurderingen af risikoen for, at der antages at være en forbindelse, burde være fortaget en vurdering af
hele den varemærkeserie, som appellanten er indehaver af. Såfremt der var blevet taget hensyn hertil, ville Retten kunne have
konstateret, at de engelske udtryk ligeledes forbindes med præfikset »UNI«, og at opbygningen af de registrerede varemærker
ikke udviser nogen forskelle, der kan forhindre, at den relevante kundekreds både forbinder varemærket UNIWEB og varemærket
UniCredit Wealth Management med appellantens varemærkeserie.
Idet Retten forudsatte, at den relevante kundekreds udelukkende kan finde fondes betegnelser i avisers finansafsnit, har den
med urette konstateret, at denne betegnelse altid er ledsaget af en angivelse af navnet på de operatører eller selskaber,
der administrerer fondene. Retten har i denne henseende ikke taget hensyn til de oplysninger, der fremkom under retsmødet.
Appellanten har fremhævet, at selskabet er indehaver af ca. 90 varemærker, der indeholder præfikset »UNI«, som er forbundet
med forskellige bestanddele, og at dette præfiks, som desuden i sig selv er et af disse varemærker, udgør en bestanddel med
særpræg. Eftersom ordmærkerne »UNIWEB« og »UniCredit Wealth Management« har samme opbygning, kan det under disse omstændigheder
ikke bestrides, at der foreligger en risiko for forveksling som følge af, at den relevante kundekreds forbinder disse mærker
med de varemærker, som appellanten er indehaver af, til trods for at der er andre operatører, som administrerer fonde, hvis
navn indeholder bestanddelen »united« eller »unico«.
Hvad angår appellantens påstand vedrørende ejendomsmæglervirksomhed, som Retten undlod at tage til følge, har appellanten
gjort gældende, at der er sammenhæng mellem den slags tjenesteydelser og investeringer.
Harmoniseringskontoret har som appellanten anført, at Retten har begået en retlig fejl i forbindelse med anvendelsen af artikel
8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
Med henvisning til BAINBRIDGE-dommen har Harmoniseringskontoret anført, at de varemærker, der søges registreret, tydeligvis
er i besiddelse af egenskaber, der kan forbinde dem med den af appellanten påberåbte varemærkeserie. Harmoniseringskontoret
har i denne henseende bemærket, at bestanddelen »UNI« er anvendt på samme sted i de varemærker, der søges registreret, som
i de varemærker, der udgør nævnte serie, at bestanddelen ikke har et anderledes semantisk indhold, og at det fornødne særpræg
fremhæves af den omstændighed, at der føjes andre ordbestanddele som »web« og »Credit Wealth Management« til bestanddelen,
som inden for den finansielle sektor er beskrivende, uden særpræg, også set med den relevante tyske kundekreds’ øjne.
Retten har ikke udtalt sig om præfikset »UNI«’s iboende særpræg og har dermed tilsidesat princippet om, at der bør tages hensyn
til alle relevante faktorer i den konkrete sag, navnlig det ældre varemærkes særpræg, med henblik på at vurdere, om der foreligger
en risiko for forveksling. Retten har ligeledes ikke uddybet, hvorfor præfikset »UNI« i sig selv mangler evne til at etablere
en forbindelse mellem de varemærker, der søges registreret, og den af appellanten påberåbte serie.
Retten har desuden ikke foretaget en konkret vurdering af den tyske kundekreds’ opfattelse af varemærkerne. Den har i denne
forbindelse på ingen måde lagt vægt på de mange afgørelser fra Deutsche Patent- und Markenamt, selv om de tydeligt afspejler
den berørte kundekreds’ opfattelse og udgør en faktor, som burde have været medtaget i vurderingen, uanset at disse afgørelser
ikke binder hverken Harmoniseringskontoret eller Retten.
Sidstnævnte har i BAINBRIDGE-dommen anerkendt, at der kan være risiko for forveksling, når den særprægede bestanddel er den
samme, til trods for at varemærkerne adskiller sig fra hinanden ved tilføjelsen af ordbestanddele eller grafiske bestanddele.
Det er derfor uforståeligt, hvorfor betydningen af de forskellige udtryk »web«, »credit«, »wealth mangement«, »zins«, »fonds«
og »rak« i den foreliggende sag ifølge Retten gør det muligt at fastslå, at den heraf følgende semantiske forskellighed udelukker
risikoen for forveksling. En sådan vurdering tager desuden ikke hensyn til den omstændighed, at disse udtryk, som er direkte
beskrivende, eller som er blevet det som følge af almindelig brug i den finansielle sprogbrug i Tyskland, ikke gør det muligt
for den relevante kundekreds at opfatte, at de betegner tjenesteydelser eller finansielle produkter fra forskellige selskaber,
eftersom anvendelsen af engelske udtryk er almindelig i den finansielle sektor.
Hvad angår de situationer, hvor den relevante kundekreds kan blive konfronteret med de omhandlede varemærker, skal det bemærkes,
at selv om varemærkerne altid er efterfulgt af navnet på det selskab, der administrerer de berørte fonde, udelukker dette
ikke i sig selv en risiko for forveksling, eftersom den tyske forbruger, der allerede kender de fonde, som appellanten udbyder,
vil kunne tro, at de andre fonde, der også indeholder præfikset »UNI«, hidrører fra selskaber, der har økonomisk tilknytning
til appellanten.
Desuden har Retten forvansket og fordrejet appelkammerets undersøgelse, idet den bemærker, at appelkammeret ikke har foretaget
en grundig undersøgelse af kravet om tilknytning mellem de varemærker, der søges registreret, og den af appellanten påberåbte
serie, og at det ikke har bevist, at der foreligger ligheder bortset fra den fælles bestanddel »UNI« med henblik på at fastslå,
at der forelå en risiko for forveksling.
UniCredito har nedlagt påstand om, at appellen skal forkastes, og har for det første gjort gældende, at de til støtte for
appellen fremsatte anbringender skal afvises, eftersom appellanten har gjort gældende, at den appellerede dom er fejlagtig
som følge af en fejlvurdering af de faktiske omstændigheder.
Dernæst har UniCredito anført, at Rettens vurderinger, som appellanten har kritiseret, dvs. såvel vurderingerne vedrørende
forekomsten af betegnelser for fonde, der indeholder præfikset »UNI«, men som ikke tilhører appellanten, som vurderingerne
vedrørende den omstændighed, at betegnelserne i aviserne er forbundet med de selskaber, der administrerer fondene, og vurderingerne
vedrørende præfiksets forbindelse med engelske eller tyske udtryk, er supplerende og marginale i forhold til Rettens faktuelle
helhedsvurdering angående den manglende risiko for forveksling og derfor ikke kan medføre ændringer i denne vurdering.
UniCredito har desuden bestridt appellantens argumentation vedrørende forpligtelsen til at tage hensyn til afgørelser fra
nationale administrative og retlige myndigheder, eftersom de nationale systemer og det EU-retlige system vedrørende beskyttelse
af varemærker er autonome og uafhængige af hinanden.
Klagepunktet, hvorved appellanten kritiserer Retten for – med henblik på vurderingen af risikoen for forveksling – udelukkende
at have taget hensyn til de tre ældre varemærker, som indsigelserne er støttet på, og ikke alle varemærkerne i den af appellanten
påberåbte serie, er heller ikke begrundet. Dette klagepunkt er selvmodsigende, idet indsigelserne er støttet på disse tre
varemærker, og det er ikke begrundet med hensyn til BAINBRIDGE-dommen. Dommen, der bygger på princippet om, at såfremt der
foreligger en varemærkeserie, skal risikoen for forveksling vurderes under hensyntagen til risikoen for, at kundekredsen opfatter
det varemærke, der søges registreret, som en del af serien, kræver på ingen måde, at dette varemærke sammenlignes med hver
enkelt af varemærkerne i serien.
Hvad for så vidt endelig angår ejendomsmæglervirksomhed har UniCredito dels gjort gældende, at ejendomsmæglervirksomhed ikke
hører sammen med de finansielle tjenesteydelser, dels at der ikke er en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker,
heller ikke selv om der alene tages hensyn til de finansielle tjenesteydelser i snævreste forstand.

Domstolens bemærkninger
UniCredito gør gældende, at appellen skal afvises, idet den tilsigter at rejse tvivl om bedømmelser af faktisk karakter, der
er foretaget i den appellerede dom. Det må i denne henseende konstateres, at appellanten gør gældende, at Retten har tilsidesat
artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, eftersom den ikke har taget hensyn til alle den foreliggende sags omstændigheder,
og navnlig eftersom den undlod at tage hensyn til den tyske kundekreds’ synspunkt for så vidt angår risikoen for forveksling
mellem de varemærker, der søges registreret, og den af appellanten påberåbte varemærkeserie eller ‑familie.
Det er fast retspraksis, at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed
under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. i denne retning dom af 11.11.1997, sag C-251/95,
SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 18, af 12.6.2007,
sag C-334/05, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 34, og af 20.9.2007, sag C-193/06 P, Nestlé mod KHIM, præmis 33). Selv
om vurderingen af disse faktorer er et spørgsmål om faktum, som Domstolen ikke har kompetence til at efterprøve, udgør undladelsen
af at tage hensyn til alle disse faktorer imidlertid en retlig fejl (jf. i denne retning dom af 24.6.2010, sag C-51/09 P,
Becker mod Harman International Industries, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 40), og kan i sig selv gøres
gældende for Domstolen i forbindelse med en appel.
Det samme gør sig gældende for det af Harmoniseringskontoret fremsatte klagepunkt, ifølge hvilket Retten har fordrejet appelkammerets
undersøgelse, idet fordrejning af indholdet af en retsakt ligeledes udgør en retlig fejl (jf. dom af 27.1.2000, sag C-164/98 P,
DIR International Film m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 447, præmis 48).
Herefter må UniCreditos formalitetsindsigelse forkastes.
Det skal for så vidt angår realiteten bemærkes, at Retten med henblik på annullation af de omtvistede afgørelser fastslog
følgende i den appellerede doms præmis 35, 36 og 41:
»35      Appelkammerets vurdering i den foreliggende sag, hvorefter de ældre varemærker UNIFONDS, UNIRAK og UNIZINS, der er påberåbt
af [appellanten], udgør en »serie« i henhold til BAINBRIDGE-dommen, […] hviler i det væsentlige på den vurdering, at præfikset
»UNI«, der er fælles for de tre varemærker, har fornødent særpræg i forhold til finansielle tjenesteydelser, og at den faktiske
brug af disse varemærker er blevet bevist af [appellanten].
36      Efter at have konstateret, at der foreligger en »varemærkeserie«, fastslår appelkammeret næsten automatisk, at den relevante
kundekreds forbinder præfikset »UNI« med [appellanten], i tilfælde hvor det anvendes i relation til investeringsfonde, og
at der derfor er en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker.
[…]
41      Harmoniseringskontoret har i den foreliggende sag ikke foretaget en grundig undersøgelse af betingelsen om tilknytning mellem
de ansøgte varemærker og den i forbindelse med indsigelsen påberåbte serie. Appelkammeret har begrænset sig til at bemærke,
at hvert af varemærkerne består af en sammensætning af to individuelle bestanddele, dvs. den fælles bestanddel »UNI« og forskellige
udtryk, henholdsvis »web« og »credit wealth management«, der mangler fornødent særpræg i forhold til de ansøgte tjenesteydelser.«
Hvad angår klagepunktet, hvorefter Retten således har fordrejet appelkammerets undersøgelse, må det konstateres, at appelkammeret
i punkt 36 og 37 i afgørelsen af 5. september 2006 anførte følgende:
»36      [UniCreditos] varemærke og [appellantens] varemærker har i den foreliggende sag samme opbygning. De består af en sammensætning
af to individuelle bestanddele, dvs. den fælles bestanddel »UNI«, som udgør begyndelsen for alle varemærkerne, der i hvert
tilfælde efterfølges af et forskelligt ord. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at fastslå, at varemærket UNIWEB indeholder
egenskaber, der kan forbinde det med [appellantens] »UNI«-varemærker. I tilfælde, hvor den fælles bestanddel udelukkende er
beskrivende eller mangler fornødent særpræg, vil [appellanten] ikke med rette kunne fremføre argumentet om »varemærkefamilien«.
37      Den fælles bestanddel »UNI«’s særpræg skal vurderes i forhold til den relevante kundekreds’ opfattelse af de omhandlede tegn
og tjenesteydelser. Det er ikke alene bestanddelen »UNI«’s egne kvaliteter, der er relevante for denne vurdering, men også
anvendelsen heraf. I Tyskland, hvor den relevante gennemsnitlige forbruger befinder sig, refererer ordet »uni« til »uni«,
dvs. ensfarvet, og til Uni, dvs. forkortelsen for universitet (almindelig talesprog). Dette udtryk har tilsyneladende ikke
en klar og umiddelbar betydning i forhold til de omhandlede tjenesteydelser. I den foreliggende sag har [appellanten] desuden
bevist, bl.a. ved hjælp af sin årsberetning og halvårsberetning af 30. september 2001 samt presseudklip, at [selskabet] anvender
de tre varemærker, der indeholder præfikset »UNI«, i forbindelse med »investeringsfonde« i Tyskland.
Punkt 40 og 41 i afgørelsen af 25. september 2006 er affattet i lignende vendinger, og appelkammeret fastslår desuden følgende
i førstnævnte punkt:
»Det er nødvendigt at fremhæve, at udtrykkene »Wealth Management«, der er føjet til [UniCreditos] varemærke, er engelske ord,
der er gængse inden for den finansielle sektor på det relevante område, dvs. Tyskland, for tjenesteydelser, der er en kombination
af finans- og investeringsrådgivning, tjenesteydelser på området for revision og skat samt juridisk og finansiel planlægning.
Følgelig mangler sammensætningen af ordene »Wealth Mangement« det fornødne særpræg i forhold til de ansøgte tjenesteydelser.«
Det fremgår således, at Retten har fordrejet indholdet af de omtvistede afgørelser, idet den har anført, at appelkammeret
»næsten automatisk« og uden en »grundig undersøgelse« af betingelserne om tilknytning mellem de varemærker, der søges registreret,
og den af appellanten påberåbte serie, fastslog, at der var risiko for forveksling, ved blot at konstatere, at denne serie
findes, og at varemærkerne består af den fælles bestanddel »UNI« i kombination med forskellige udtryk, der ikke har fornødent
særpræg.
Retten har således undladt at undersøge de aspekter, som appelkammeret havde foretaget en vurdering af, og som er gengivet
i nærværende doms præmis 49 og 50. Det gælder navnlig appelkammerets betragtninger vedrørende de sammenlignede varemærkers
identiske opbygning, den fælles bestanddel »UNI«’s særpræg ud fra den relevante kundekreds’ synsvinkel og udtrykket »Wealth
Management«’s mangel på særpræg. Retten har således ikke begrundet dommen tilstrækkeligt.
Hvad angår klagepunktet om, at Retten har anvendt forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 forkert,
skal det anføres, at i henhold til Domstolens faste retspraksis er risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1,
litra b), i forordning nr. 40/94 risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser
hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (jf. dom af 29.9.1998, sag C-39/97,
Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 17, dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 33, samt
dommen i sagen Nestlé mod KHIM, præmis 3).
I den situation, hvor indsigelsen er baseret på tilstedeværelsen af flere varemærker, der frembyder fælles karaktertræk, som
gør det muligt at betragte dem som en del af den samme »familie« eller »serie« af varemærker, skal der ved bedømmelsen af
risikoen for forveksling tages hensyn til den omstændighed, at når der er tale om en familie eller serie af varemærker, består
risikoen for forveksling nærmere bestemt i, at forbrugeren kan tage fejl med hensyn til herkomsten eller oprindelsen af de
varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det varemærke, som er søgt registreret, og med urette antage, at dette varemærke
udgør en del af denne familie eller serie af varemærker (jf. i denne retning dom af 13.9.2007, sag C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria
mod KHIM, Sml. I, s. 7333, præmis 62 og 63, og af 18.12.2008, sag C-16/06 P, Les Éditions Albert René mod KHIM, Sml. I, s. 10053,
præmis 101).
Som det er fastslået i denne doms præmis 45, skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens
bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde.
I dette tilfælde har Retten afvist, at der består en risiko for forveksling, uden at have taget hensyn til alle de relevante
faktorer med henblik på konkret at undersøge, om der er risiko for, at den relevante kundekreds vil tro, at de varemærker,
der søges registreret, er en del af den af appellanten påberåbte varemærkeserie, og dermed tage fejl med hensyn til oprindelsen
af de omhandlede tjenesteydelser ved at antage, at de hidrører fra samme selskab eller fra økonomisk forbundne selskaber.
Som appellanten og Harmoniseringskontoret således gør gældende, mangler der i den appellerede dom først og fremmest en undersøgelse
af opbygningen af de varemærker, der sammenlignes, og hvorledes placeringen af den fælles bestanddel, dvs. præfikset »UNI«,
påvirker den relevante kundekreds’ opfattelse af disse varemærker.
Hvad dernæst angår den fælles bestanddels mulige særpræg, har Retten i den appellerede doms præmis 43 anført, at den i sig
selv reelt mangler evne til at etablere en tilknytning mellem de varemærker, der søges registreret, og den af appellanten
påberåbte varemærkeserie. Som appellanten i det væsentlige gjorde gældende under retsmødet, og som Harmoniseringskontoret
har anført, har Retten imidlertid ikke underbygget denne påstand og har i denne forbindelse følgelig hverken undersøgt appelkammerets
vurderinger vedrørende den relevante kundekreds’ mulige opfattelse af bestanddelen eller begrundet dommen på dette punkt.
Desuden har Retten undersøgt appellantens brug af den påberåbte varemærkeserie, og har i den appellerede doms præmis 44-46
på baggrund af en vurdering af de faktiske omstændigheder, som det ikke tilkommer Domstolen at efterprøve, bl.a. fastslået,
at man vanskeligt kan forestille sig, at den relevante kundekreds kan tro, at de fonde, der er omfattet af de varemærker,
der søges registreret, administreres af et andet selskab end det, hvis navn figurerer øverst på listen over nævnte fonde i
presseudklippene. Henset til det i denne doms præmis 53 anførte princip, kan Retten imidlertid ikke uden at behæfte dommen
med en retlig fejl undlade at undersøge, om kundekredsen ikke i det mindste ville kunne tro, at disse svarer til tjenesteydelser,
som udbydes af økonomisk forbundne virksomheder.
Hvad endelig angår de øvrige bestanddele i de varemærker, der sammenlignes, har Retten i den appellerede doms præmis 47 alene
anført, at de udtryk, der er føjet til præfikset »UNI«, er angivet på engelsk i alle de varemærker, der søges registreret,
og på tysk i hvert af de til støtte for indsigelserne påberåbte ældre varemærker. Ud over at Retten ikke har undersøgt, om
denne forskel for så vidt angår de omhandlede finansielle tjenesteydelser og den relevante kundekreds ville kunne forhindre
risikoen for, at sidstnævnte tror, at de varemærker, der søges registreret, er en del af den af appellanten påberåbte varemærkeserie,
har Retten heller ikke vurderet, om disse bestanddele er beskrivende eller uden særpræg.
Henset til det i denne doms præmis 52 og 57-60 anførte, kunne Retten således ikke i den appellerede doms præmis 48 med rette
konkludere, at »uanset den faktiske brug af de ældre varemærker og tilstedeværelsen af præfikset »UNI«, der er fælles for
alle disse varemærker samt de ansøgte varemærker, kan de beviser, der er blevet fremlagt for Harmoniseringskontoret, ikke
bevise præfiksets evne til i sig selv eller i sammenhæng med andre faktorer at forbinde de varemærker, der søges registreret,
med den ældre serie« og i samme doms præmis 49, at appelkammeret med urette fandt, at der er risiko for forveksling mellem
de omtvistede tegn som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94.
Det følger heraf, at det eneste anbringende i appelsagen må tages til følge og den appellerede dom derfor ophæves, uden at
det er nødvendigt at gennemgå appellantens øvrige argumenter og navnlig uden at træffe afgørelse angående den del af argumenterne,
der omhandler afvisningen af appellantens indsigelser vedrørende ejendomsmæglervirksomhed.
I overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, andet punktum, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol kan Domstolen, når
den ophæver den af Retten trufne afgørelse, hjemvise sagen til Retten til afgørelse.
I dette tilfælde indebærer helhedsvurderingen vanskelige faktiske skøn, der – som anført af appelkammeret ved Harmoniseringskontoret
– har til formål at undersøge, om der er risiko for, at den relevante kundekreds vil tro, at de varemærker, der søges registreret,
er en del af den af appellanten påberåbte varemærkeserie. Sagen hjemvises derfor til Retten med henblik på en ny afgørelse
af de af UniCredito indgivne klager samt appellantens påstand om delvis annullation af de omtvistede afgørelser, og afgørelsen
om sagens omkostninger i forbindelse med appelsagen udsættes.
På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Fjerde Afdeling):
1)
Den Europæiske Unions Rets dom af 27. april 2010, UniCredito Italiano mod KHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (forenede
sager T-303/06 og T-337/06), ophæves.
2)
Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret.
3)
Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.
Underskrifter
*
Processprog: italiensk.