CELEX: 62012TJ0278
Marchio comunitario
Opposizione
Domanda di marchio comunitario figurativo PROFLEX
Marchio nazionale denominativo anteriore PROFEX
Uso effettivo del marchio anteriore
Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009

Fatti
Il 13 dicembre 2005 la Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU L 78, pag. 1
)].
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:
I prodotti per i quali veniva richiesta la registrazione appartengono alle classi 9, 12 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
—
classe 9: «Caschi protettivi per lo sport, occhiali per lo sport, occhiali da sole; indicatori di velocità, avvisatori automatici di caduta di pressione nei pneumatici»;
—
classe 12: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; biciclette e accessori per cicli, segnalatori sonori per cicli, camere d’aria per biciclette, telai di cicli, pneumatici per biciclette, mozzi per cicli, cambi di velocità per biciclette, freni per cicli, parafanghi per biciclette, indicatori di direzione per biciclette, corone di ruote di cicli, manubri per biciclette, pedivelle per biciclette, motori per biciclette (ciclomotori); pneumatici per biciclette, pedali per biciclette, raggi per biciclette, reticelle per biciclette, ruote per biciclette, sellini per cicli, cavalletti per bicilette, segnalatori sonori per cicli, pneumatici senza camera d’aria per biciclette, catene di cicli, cestini speciali per biciclette, specchietti retrovisori, scatole per la riparazione di camere d’aria, portabiciclette, catene antisdrucciolo, telai di cicli, assali, tenditori di raggi di ruote, tricicli»;
—
classe 25: «Camicie, camicette, bluse, giacche alla cacciatora, felpe, parka, giacche, pantaloni, guanti (abbigliamento), calzini, calze, biancheria intima, pigiami, camicie da notte, panciotti, cappe, scialli, cappotti, sciarpe, maglioni, gonne, vestiti, cravatte, cinture, bretelle, costumi da bagno, abbigliamento sportivo compreso in questa classe; articoli d’abbigliamento e calzature per ciclisti; biancheria personale antisudorifica; berretti, impermeabili, giacche a vento; vestaglie; stole, fazzoletti; abiti; sottovesti; calzature e cappelleria; indumenti lavorati a maglia [abiti interi]».
La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 26/2006, del 26 giugno 2006.
Il 6 settembre 2006 la ricorrente, Inter‑Union Technohandel GmbH, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), per tutti i prodotti indicati al precedente punto 3.
L’opposizione era fondata sulla registrazione n. 39628817 del marchio denominativo tedesco PROFEX, registrato il 12 febbraio 1997 e rinnovato il 14 luglio 2006, per i seguenti prodotti rientranti nelle classi 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 e 21: «Catene antifurto, lucchetti ad U, antifurto con cavo metallico, antifurto a spirale, antifurto con cavo; termometri, indicatori di velocità, contachilometri e bussole per veicoli terrestri; caschi protettivi, guanti protettivi; fusibili elettrici, porta-fusibili, generatori d’energia elettrica e dinamo per veicoli terrestri; sistemi d’allarme elettrici ed elettronici; dispositivi meccanici antifurto (non per veicoli terrestri); accessori per veicoli terrestri, ossia proiettori, proiettori di retromarcia, luci posteriori, lampeggiatori, torce portatili; lampade da lettura, lampadine ad incandescenza e riflettori; accessori per veicoli terrestri, ossia rivestimenti per volanti, cassette di pronto soccorso, punte di scappamento, copriruota, tappi del serbatoio, protezioni anti-spruzzo per veicoli, schienali, guaine per cinture di sicurezza, poggiatesta, supporti lombari, sedili per bambini, retrovisori, pulsanti di comando (non in metallo), paracolpi dello sportello, pompe ad aria, fiaschette per bibite, cavalletti, dispositivi meccanici antifurto per veicoli; pezzi di ricambio per veicoli terrestri, ossia pneumatici, tubi, freni, ganasce di freni, pastiglie per freni, linee dei freni, leve di freni, trasmissione meccanica, deragliatori posteriori, leve del cambio, cavi del cambio, ruote dentate, catene, protezioni per catene, parafanghi, pedali, segnalatori sonori, sellini per cicli, manubri per biciclette, attacchi per manubri di biciclette; rimorchi per veicoli terrestri; sedili per bambini per veicoli terrestri; accessori per veicoli terrestri, in particolare cestini, scatole, contenitori e dispositivi di fissaggio per i bagagli e piccoli oggetti, portabagagli, sacche per sella, manubrio e telaio (vuoti); blocchi per appunti, etichette adesive, nastri adesivi, nastro isolante; accessori per veicoli terrestri, ossia pellicole, tendine, avvolgibili e schermi di plastica parasole».
Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].
Nel corso della procedura, su richiesta della Gumersport Mediterranea de Distribuciones, l’UAMI ha invitato la ricorrente a fornire la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009). La ricorrente ha prodotto a tal riguardo diversi elementi di prova esaminati dalla divisione di opposizione.
Con decisione del 2 luglio 2009 la divisione di opposizione ha respinto integralmente l’opposizione in virtù dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in quanto la ricorrente non aveva prodotto elementi di prova sufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore.
Il 26 agosto 2009 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione del 2 luglio 2009, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
Con decisione del 14 giugno 2010 la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha rinviato la pratica a tale istanza. In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che la divisione di opposizione, non avendo tenuto conto di taluni elementi di prova forniti dalla ricorrente, aveva fondato la sua decisione su una base fattuale incompleta.
Il 17 dicembre 2010 la divisione di opposizione ha adottato una nuova decisione in cui è giunta alla conclusione che l’uso effettivo del marchio anteriore era stato dimostrato per una parte dei prodotti per i quali esso era stato registrato, ossia vari tipi di accessori per biciclette e automobili. Secondo la divisione di opposizione, i prodotti per i quali il marchio anteriore è stato utilizzato o sono esplicitamente menzionati negli elementi di prova depositati oppure rientrano nelle seguenti sottocategorie del marchio anteriore: dispositivi meccanici antifurto (non per veicoli terrestri); accessori per veicoli terrestri, ossia proiettori, proiettori di retromarcia, luci posteriori, lampeggiatori, torce portatili; lampade da lettura, lampadine ad incandescenza e riflettori; accessori per veicoli terrestri, ossia rivestimenti per volanti, punte di scappamento, guaine per cinture di sicurezza, poggiatesta, coprisedili, sedili per bambini, retrovisori, pompe ad aria, fiaschette per bibite, cavalletti; pezzi di ricambio per veicoli terrestri, ossia pneumatici, tubi, freni, ganasce di freni, pastiglie per freni, linee dei freni, leve di freni, trasmissione meccanica, deragliatori posteriori, leve del cambio, cavi del cambio, ruote dentate, catene, protezioni per catene, parafanghi, pedali, segnalatori sonori, sellini per cicli, manubri per biciclette, attacchi per manubri di biciclette; rimorchi per veicoli terrestri; accessori per veicoli terrestri, ossia pellicole, tendine, avvolgibili e schermi di plastica parasole e in particolare lucchetti ad U, antifurti a spirale; termometri, indicatori di velocità, contachilometri e bussole per veicoli terrestri; caschi protettivi, sedili per bambini per veicoli terrestri.
La divisione di opposizione ha poi proceduto all’esame del rischio di confusione e ha accolto parzialmente l’opposizione relativamente a «caschi di protezione per lo sport; indicatori di velocità, indicatori automatici di caduta di pressione negli pneumatici di veicoli» della classe 9 e a «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri; biciclette e accessori per cicli, segnalatori sonori per cicli, camere d’aria per biciclette, telai di cicli, pneumatici per biciclette, mozzi per cicli, cambi di velocità per biciclette, freni per cicli, parafanghi per biciclette, indicatori di direzione per biciclette, corone di ruote di cicli, manubri per biciclette, pedivelle per biciclette, motori per biciclette (ciclomotori); pneumatici per biciclette, pedali per biciclette, raggi per biciclette, reticelle per biciclette, ruote per biciclette, sellini per cicli, cavalletti per bicilette, segnalatori sonori per cicli, pneumatici senza camera d’aria per biciclette, catene di cicli, cestini speciali per biciclette, specchietti retrovisori, scatole per la riparazione di camere d’aria, portabiciclette, catene antisdrucciolo, telai di cicli, assali, tenditori di raggi di ruote, tricicli» rientranti nella classe 12. La divisione di opposizione ha pertanto respinto la domanda di marchio comunitario per tali prodotti.
Il 16 febbraio 2011 la Gumersport Mediterranea de Distribuciones ha presentato ricorso all’UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione del 17 dicembre 2010 per aver quest’ultima accolto parzialmente l’opposizione e respinto la domanda di marchio comunitario.
Con decisione del 27 marzo 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso ed ha annullato la decisione della divisione di opposizione del 17 dicembre 2010.
In limine, la commissione di ricorso ha precisato che l’oggetto del ricorso comprendeva i prodotti interessati per i quali era stata accolta l’opposizione ed era stata respinta la domanda di marchio comunitario, ossia quelli rientranti nelle classi 9 e 12, menzionati al precedente punto 13 (punti 13 e 14 della decisione impugnata).
La commissione di ricorso ha poi affermato in sostanza che, contrariamente a quanto deciso dalla divisione di opposizione, la ricorrente non aveva dimostrato la rilevanza dell’uso e, di conseguenza, l’uso effettivo del marchio anteriore (punti da 32 a 39 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha pertanto concluso che l’opposizione doveva essere respinta in forza dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e della regola 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (
GU L 303, pag. 1
), come modificato (punto 40 della decisione impugnata).
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’UAMI alle spese.
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e della regola 22 del regolamento n. 2868/95 e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto il primo motivo.
Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver erroneamente concluso che le prove prodotte dinanzi ad essa non dimostravano la rilevanza dell’uso del marchio anteriore. La ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso ha compiuto un’errata valutazione delle prove prodotte nel corso del procedimento amministrativo. Tale valutazione errata sarebbe dovuta, in particolare, all’applicazione da parte della commissione di ricorso di criteri erronei, ossia «eccessivamente rigidi», per la prova dell’uso del marchio anteriore.
L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.
Occorre ricordare che, in virtù dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, l’autore di una domanda di registrazione di un marchio comunitario oggetto di un’opposizione può richiedere la prova che, nei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda, il marchio anteriore nazionale, invocato a sostegno di tale opposizione, sia stato effettivamente utilizzato.
Inoltre, ai sensi della regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, come modificato, la prova dell’uso deve riguardare il luogo, la durata, la rilevanza e la natura dell’utilizzazione del marchio anteriore.
Secondo una costante giurisprudenza, risulta dalle succitate disposizioni, tenendo conto altresì del considerando 10 del regolamento n. 207/2009, che la ratio legis del requisito secondo cui il marchio anteriore deve essere stato effettivamente utilizzato per essere opponibile a una domanda di marchio comunitario consiste nel limitare i conflitti fra due marchi, purché non vi sia un legittimo motivo economico derivante da una funzione effettiva del marchio sul mercato. Per contro, dette disposizioni non sono dirette a valutare il successo commerciale, né a controllare la strategia economica di un’impresa, né a riservare la tutela dei marchi solamente ai loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo [v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2004, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Racc.,
EU:T:2004:225
, punti da 36 a 38 e giurisprudenza ivi citata].
Un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché, conformemente alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, è usato al fine di creare o mantenere uno sbocco per tali prodotti e servizi, restando esclusi gli usi simbolici, che hanno il solo scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio (v., per analogia, sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul, C‑40/01, Racc.,
EU:C:2003:145
, punto 43). Inoltre, la condizione relativa all’uso effettivo del marchio esige che questo, come tutelato nel territorio pertinente, venga utilizzato pubblicamente e verso l’esterno (sentenza VITAFRUIT, punto 26 supra,
EU:T:2004:225
, punto 39; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza Ansul, cit.,
EU:C:2003:145
, punto 37).
Nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possano provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (sentenza VITAFRUIT, punto 26 supra,
EU:T:2004:225
, punto 40; v. altresì, per analogia, sentenza Ansul, punto 27 supra,
EU:C:2003:145
, punto 43).
Per quanto riguarda la rilevanza dell’uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, da un lato, del volume commerciale di tutti gli atti d’uso e, dall’altro, della durata del periodo nel corso del quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tali atti [sentenze VITAFRUIT, punto 26 supra,
EU:T:2004:225
, punto 41, e dell’8 luglio 2004, MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Racc.,
EU:T:2004:223
, punto 35].
Per esaminare l’effettività dell’uso di un marchio anteriore, occorre procedere ad una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Siffatta valutazione implica una certa interdipendenza dei fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa (sentenze VITAFRUIT, punto 26 supra,
EU:T:2004:225
, punto 42, e HIPOVITON, punto 29 supra,
EU:T:2004:223
, punto 36).
L’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato di riferimento [sentenze del 12 dicembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/UAMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Racc.,
EU:T:2002:316
, punto 47, e del 6 ottobre 2004, Vitakraft‑Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Racc.,
EU:T:2004:292
, punto 28].
È alla luce di tale considerazioni che deve essere esaminato il presente motivo.
Poiché la domanda di marchio comunitario presentata dalla Gumersport Mediterranea de Distribuciones è stata pubblicata il 26 giugno 2006, il periodo di cinque anni previsto dall’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 si estende, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 25 della decisione impugnata, dal 26 giugno 2001 al 25 giugno 2006.
Risulta dal punto 28 della decisione impugnata che la commissione di ricorso, per la valutazione dell’uso effettivo del marchio anteriore nel periodo di riferimento, ha preso in considerazione i seguenti elementi di prova forniti dalla ricorrente.
In primo luogo, la commissione di ricorso ha preso in considerazione un documento inviato dalla ricorrente alla società Deutsche Bahn AG il 5 marzo 2007, il quale conteneva una tabella indicante il fatturato annuale, tra il 1997 e il 2006, realizzato dalla vendita degli accessori per biciclette commercializzati con il marchio anteriore.
In secondo luogo, la commissione di ricorso ha preso in considerazione una dichiarazione scritta, firmata il 30 ottobre 2009, dal sig. S., rappresentante autorizzato della ricorrente. A tale documento erano allegate alcune tabelle, anch’esse firmate e datate, contenenti informazioni sul fatturato realizzato dalla vendita di vari accessori per biciclette e per automobili commercializzati con il marchio anteriore.
In terzo luogo, la commissione di ricorso ha preso in considerazione tre fatture dell’agenzia pubblicitaria R & P per la produzione di cataloghi e altro materiale pubblicitario per le apparecchiature commercializzate con il marchio anteriore.
In quarto luogo, la commissione di ricorso ha preso in considerazione alcuni esempi di pubblicità per il marchio anteriore.
In quinto luogo, la commissione di ricorso ha preso in considerazione un articolo in tedesco del maggio 2002 che menzionava il marchio anteriore nel titolo e nel testo.
In sesto luogo, la commissione di ricorso ha preso in considerazione tre articoli apparsi nella rivista mensile
test
dell’istituto Stiftung Warentest (fondazione ufficiale per l’analisi dei prodotti). Due degli articoli risalivano all’aprile 2005 e facevano riferimento a caschi per ciclisti commercializzati con il marchio anteriore. Il terzo articolo risaliva al giugno 2002 e faceva riferimento a un seggiolino auto, commercializzato con il marchio anteriore.
Infine, in settimo luogo, la commissione di ricorso ha preso in considerazione cataloghi degli anni 2002, 2005 e 2006 riguardanti accessori per biciclette e automobili commercializzati con il marchio anteriore.
Nella decisione impugnata la commissione di ricorso, conformemente alla decisione della divisione di opposizione, ha considerato che gli elementi di prova forniti dimostravano che il periodo di utilizzo del marchio anteriore ricadeva nel periodo rilevante (punto 29 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha parimenti approvato la decisione della divisione di opposizione secondo la quale il marchio anteriore è stato utilizzato in Germania (punto 30 della decisione impugnata). Inoltre, la commissione di ricorso, conformemente alla decisione della divisione di opposizione, ha considerato che gli elementi di prova forniti dimostravano che il marchio anteriore è stato utilizzato nella forma in cui esso è stato registrato (punto 31 della decisione impugnata).
Per contro, la commissione di ricorso si è dissociata dalla divisione di opposizione riguardo alla valutazione della rilevanza dell’uso del marchio anteriore.
La commissione di ricorso ha considerato che, tenuto conto degli «evidenti» legami che univano l’autore della dichiarazione scritta e la ricorrente, a tale dichiarazione può essere attribuito un valore probatorio solo a condizione che essa sia corroborata da altri elementi di prova (punto 36 della decisione impugnata).
La commissione di ricorso ha poi considerato, in sostanza, che gli altri elementi di prova forniti dalla ricorrente non corroboravano il contenuto della dichiarazione scritta e che, di conseguenza, la rilevanza dell’uso del marchio anteriore non era stata dimostrata (punti da 37 a 40 della decisione impugnata).
La ricorrente contesta, anzitutto, alla commissione di ricorso di non aver considerato che la dichiarazione scritta e le tabelle di fatturati ad essa allegati costituivano, da soli, una prova sufficiente dell’uso effettivo del marchio anteriore.
A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la dichiarazione scritta soddisfa i criteri previsti dalla pertinente normativa dell’Unione. Essa addebita altresì alla commissione di ricorso di non aver rispettato il significato e l’efficacia probatoria di una dichiarazione scritta in forza del diritto tedesco. Una tale dichiarazione sarebbe ammissibile come elemento probatorio dinanzi a un tribunale tedesco e qualsiasi falsa dichiarazione sarebbe punibile in forza dell’articolo 156 dello Strafgesetzbuch (codice penale tedesco). La ricorrente addebita infine alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione il fatto che la dichiarazione scritta sembrava essere ragionevole e affidabile.
Va osservato che la dichiarazione scritta del sig. S. è datata e firmata. In tale dichiarazione il sig. S. precisa di essere stato informato del fatto che tale dichiarazione sarebbe stata presentata all’UAMI e del fatto che una falsa dichiarazione era sanzionata penalmente. In tale documento il sig. S. ha dichiarato che la ricorrente vende ampiamente accessori per biciclette e per automobili con il marchio anteriore. Egli ha allegato a tale dichiarazione alcune tabelle, anch’esse firmate e datate, contenenti informazioni sul fatturato realizzato dalla vendita di vari accessori per biciclette e per automobili tra il 2001 e il 2006. Tale informazione era dettagliata per anno e per prodotto. Il sig. S. ha dichiarato che, approssimativamente, il 90% del fatturato proveniva dalle vendite effettuate in Germania. Egli ha altresì precisato che gli effetti della sua dichiarazione scritta si estendevano ai fatturati menzionati nelle tabelle allegate. Egli ha infine affermato che i cataloghi dei prodotti commercializzati con il marchio anteriore, ivi compresi quelli prodotti dinanzi all’UAMI nel corso del procedimento amministrativo, erano inviati a tutti i responsabili degli acquisti, i direttori marketing e i capireparto dei grandi magazzini per la vendita al dettaglio.
Occorre rilevare che tale dichiarazione scritta fa parte delle «dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione» ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009. Alla luce del combinato disposto di tale disposizione e della regola 22, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95, si deve constatare che tale dichiarazione scritta costituisce uno dei mezzi di prova dell’uso del marchio [v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2005, Lidl Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Racc.,
EU:T:2005:200
, punto 40, e del 28 marzo 2012, Rehbein/UAMI – Dias Martinho (OUTBURST), T‑214/08, Racc.,
EU:T:2012:161
, punto 32]. Le parti non concordano sul valore probatorio da attribuire a tale dichiarazione scritta.
A tal riguardo, per valutare il valore probatorio di un documento, si deve innanzitutto verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta. Si devono pertanto considerare la provenienza del documento, le circostanze in cui esso è stato elaborato, il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile [sentenze Salvita, punto 49 supra,
EU:T:2005:200
, punto 42, e del 13 giugno 2012, Süd-Chemie/UAMI – Byk-Cera (CERATIX), T‑312/11,
EU:T:2012:296
, punto 29].
Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che quando una dichiarazione è stata redatta, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, da uno dei dirigenti della ricorrente, può essere attribuito valore probatorio alla suddetta dichiarazione soltanto se essa è corroborata da altri elementi di prova [v., in tal senso, sentenze del 13 maggio 2009, Schuhpark Fascies/UAMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08,
EU:T:2009:156
, punto 39; CERATIX, punto 50 supra,
EU:T:2012:296
, punto 30, e del 12 marzo 2014, Globosat Programadora/UAMI – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL), T‑348/12,
EU:T:2014:116
, punto 33].
Nella fattispecie, sebbene la dichiarazione scritta del sig. S. abbia carattere solenne e contenga informazioni riguardanti in particolare la rilevanza dell’uso del marchio anteriore in Germania sotto forma di tabelle di fatturati dettagliate per prodotto e per anno, occorre rilevare che essa è rilasciata da un dirigente della ricorrente e non da un terzo che offrirebbe maggiori garanzie di obiettività. Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza esposta ai precedenti punti 50 e 51 la commissione di ricorso ha giustamente considerato, al punto 36 della decisione impugnata, che, considerati gli «evidenti» legami intercorrenti tra l’autore della dichiarazione scritta e la ricorrente, poteva essere attribuito valore probatorio alla suddetta dichiarazione soltanto a condizione che essa fosse corroborata da altri elementi di prova.
L’argomento della ricorrente relativo all’efficacia probatoria di cui disporrebbe la dichiarazione scritta in base al diritto tedesco non può rimettere in discussione la conclusione summenzionata. Infatti, indipendentemente dall’efficacia probatoria di cui tale dichiarazione potrebbe disporre in base al diritto tedesco, occorre constatare che nulla nel regolamento n. 207/2009 né nel regolamento n. 2868/95 permette di concludere che l’efficacia probatoria degli elementi di prova dell’uso del marchio, ivi comprese le dichiarazioni scritte di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, dovrebbe essere valutata alla luce della normativa nazionale di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenze Salvita, punto 49 supra,
EU:T:2005:200
, punto 42, e jello SCHUHPARK, punto 51 supra,
EU:T:2009:156
, punto 38).
Sulla base delle considerazioni che precedono, si deve respingere la censura della ricorrente secondo la quale la commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare che la dichiarazione scritta del sig. S. costituiva, da sola, una prova sufficiente dell’uso effettivo del marchio anteriore.
Occorre poi esaminare se la commissione di ricorso abbia giustamente considerato che gli altri elementi di prova forniti dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo non corroboravano il contenuto della dichiarazione scritta.
In primo luogo, giustamente la commissione di ricorso ha considerato, al punto 38 della decisione impugnata, che la dichiarazione scritta del sig. S. non era corroborata dal documento inviato dalla ricorrente alla Deutsche Bahn (v. supra al punto 35). Come ha osservato la commissione di ricorso, tale documento non poteva corroborare la dichiarazione scritta in quanto lo stesso non era firmato, non specificava i prodotti interessati e indicava fatturati diversi da quelli menzionati nella dichiarazione scritta. Atteso quanto precede, il Tribunale rileva che i fatturati indicati nel documento inviato alla Deutsche Bahn, sebbene siano differenti da quelli contenuti nella dichiarazione scritta del sig. S., non li contraddicono come lascia intendere l’UAMI nella sua comparsa di risposta dinanzi al Tribunale. Infatti, i fatturati menzionati nel documento inviato alla Deutsche Bahn sono più elevati rispetto a quelli menzionati nella dichiarazione scritta del sig. S. per gli stessi anni considerati, poiché, come emerge dal suddetto documento, essi riguardano tutti gli accessori per biciclette venduti, mentre i fatturati contenuti nella dichiarazione scritta riguardano alcuni accessori specifici. Di conseguenza, il documento inviato alla Deutsche Bahn, anche se non corrobora il contenuto della dichiarazione scritta, non riduce neppure l’efficacia probatoria di quest’ultima.
In secondo luogo, al punto 37 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che la dichiarazione scritta non poteva essere corroborata dai cataloghi (v. supra al punto 41) o dagli articoli sulle analisi di prodotti (v. supra al punto 40). Le considerazioni formulate in due punti della decisione impugnata sembrano intese a giustificare tale affermazione della commissione di ricorso.
Da un lato, al punto 37 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, dopo aver affermato che la dichiarazione scritta del sig. S. non poteva essere corroborata dai cataloghi o dagli articoli sulle analisi di prodotti, ha formulato le seguenti considerazioni:
«Su tale punto [ossia sulla questione della rilevanza dell’uso], erano allegati alla dichiarazione [solenne] fatturati dal 2001 al 2006 per vari accessori di biciclette e autoveicoli con il marchio anteriore PROFEX a cui fa riferimento la dichiarazione [solenne], ma tali fatturati sono stati elaborati dalla stessa opponente, e il fatto che la dichiarazione [solenne] li includa mediante riferimento non significa che essi siano corroborati dai cataloghi o dagli articoli citati».
Tale passaggio citato del punto 37 della decisione impugnata non può suffragare l’affermazione della commissione di ricorso secondo la quale la dichiarazione scritta non poteva essere corroborata dai cataloghi o dagli articoli sulle analisi di prodotti.
Dall’altro lato, al punto 39 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, richiamando la sentenza dell’8 marzo 2012, Arrieta D. Gross/UAMI – International Biocentric Foundation e a. (BIODANZA) (T‑298/10,
EU:T:2012:113
), afferma quanto segue:
«Pubblicità, cataloghi e articoli di rivista non possono provare il fatto che essi sono stati distribuiti a una potenziale clientela tedesca né la rilevanza di ogni distribuzione o il numero di vendite o di contratti conclusi per i prodotti tutelati da tale marchio. La mera esistenza di pubblicità, di cataloghi e di articoli di rivista, tutt’al più, potrebbe rendere probabile o credibile il fatto che i prodotti pubblicizzati con il marchio anteriore siano stati venduti o, quanto meno, offerti in vendita nel territorio pertinente, ma non può provare il fatto, e ancor meno la rilevanza, dell’uso come indebitamente ritenuto nella decisione [della divisione di opposizione] (v. la sentenza del 5 marzo 2012, T‑298/10, “BIODANZA”, punto 36)».
Risulta dal punto 39 della decisione impugnata che la commissione di ricorso, basandosi sulla sentenza BIODANZA, punto 60 supra (
EU:T:2012:113
), ha considerato che i vari cataloghi, articoli di rivista e pubblicità prodotti dalla ricorrente, ivi compresi gli articoli sulle analisi di prodotti apparsi nella rivista
test
dello Stiftung Warentest, non potevano dimostrare alcun uso, e ancor meno la rilevanza dell’uso, del marchio anteriore e che, pertanto, non corroboravano il contenuto della dichiarazione scritta del sig. S.
Orbene, la commissione di ricorso doveva esaminare se gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente, diversi dalla dichiarazione scritta del sig. S., corroboravano il contenuto di quest’ultima al fine di dimostrare la rilevanza dell’uso del marchio anteriore. Emerge infatti dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso non ha contestato che tale dichiarazione scritta e le tabelle di fatturati in essa contenute fornivano informazioni sufficienti, in particolare in termini di volume commerciale, di durata e di frequenza dell’uso (v. supra al punto 29), al fine di dimostrare la rilevanza dell’uso del marchio anteriore con riferimento, quanto meno, ai prodotti menzionati in tale dichiarazione e nelle tabelle di fatturati ivi allegate. La commissione di ricorso ha unicamente, e giustamente, avanzato dubbi sull’informazione contenuta nella dichiarazione scritta a causa degli «evidenti» legami esistenti tra l’autore di tale dichiarazione e la ricorrente.
Detto in altri termini, la commissione di ricorso doveva esaminare se gli elementi di prova diversi dalla dichiarazione scritta corroboravano l’informazione contenuta in quest’ultima e non doveva limitarsi ad esaminare se tali elementi di prova dimostravano, da soli, senza la dichiarazione scritta, la rilevanza dell’uso del marchio anteriore. Se la commissione di ricorso avesse proceduto in questo modo, essa non avrebbe privato di qualsiasi valore probatorio la dichiarazione scritta del sig. S. Orbene, il Tribunale ha già avuto l’occasione di affermare che il fatto che una dichiarazione redatta ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, come quella del sig. S. nel caso di specie, fosse resa da un dipendente della società non può, di per sé, privare la dichiarazione di qualsiasi valore (v., in tal senso, sentenza CERATIX, punto 50 supra,
EU:T:2012:296
, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
Alla luce di questa osservazione preliminare, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso non ha effettuato un adeguato esame degli elementi di prova forniti dalla ricorrente, ossia della dichiarazione scritta del sig. S. e delle «pubblicità, [dei] cataloghi e [degli] articoli di rivista», ivi compresi gli articoli apparsi nella rivista
test
dello Stiftung Warentest. Infatti, come risulta dai punti 37 e 39 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esaminato se gli «articoli sulle analisi di determinati prodotti» e le «pubblicità, i cataloghi e gli articoli di rivista» potevano provare, da soli, la rilevanza dell’uso del marchio anteriore e, basandosi sulla sentenza BIODANZA, punto 60 supra (
EU:T:2012:113
), ha concluso che ciò non avveniva nel caso di specie. Nessuna parte della decisione impugnata dimostra che la commissione di ricorso ha esaminato il contenuto della dichiarazione scritta del sig. S. unitamente a «pubblicità, cataloghi e articoli di rivista», ivi compresi gli articoli apparsi nella rivista
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dello Stiftung Warentest. Tale conclusione è confermata dal riferimento effettuato dalla commissione di ricorso alla sentenza BIODANZA, punto 60 supra (
EU:T:2012:113
), nella quale, come altresì affermato infra ai punti 69 e 70, la questione in causa era quella di sapere se il materiale pubblicitario utilizzato dal titolare del marchio anteriore – che costituiva l’unica prova prodotta al fine di dimostrare l’uso effettivo di tale marchio – potesse dimostrare un tale uso.
Orbene, nella fattispecie, contrariamente al contesto di fatto della sentenza BIODANZA, punto 60 supra (
EU:T:2012:113
), la commissione di ricorso si trovava in presenza di vari elementi di prova, di natura diversa, forniti dalla ricorrente, e doveva esaminare se tali elementi di prova corroboravano il contenuto della dichiarazione scritta e confermavano la veridicità dell’informazione che vi era contenuta.
Tale esame erroneo effettuato dalla commissione di ricorso incide sulla decisione impugnata e costituisce una base sufficiente per annullarla.
Per di più, indipendentemente da tale esame erroneo, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso è incorsa in errore anche con riferimento alla valutazione del valore probatorio degli articoli sulle analisi di prodotti apparsi nella rivista
test
dello Stiftung Warentest.
Risulta infatti dal punto 39 della decisione impugnata che la commissione di ricorso ha considerato che «le pubblicità, i cataloghi e gli articoli di rivista», ivi compresi dunque gli articoli apparsi nella rivista
test
dello Stiftung Warentest, non potevano provare il fatto e, ancor meno, la rilevanza dell’uso del marchio anteriore. Essa ha fatto valere a tale riguardo la sentenza BIODANZA, punto 60 supra (
EU:T:2012:113
).
Nella sua sentenza BIODANZA, punto 60 supra (
EU:T:2012:113
), il Tribunale doveva esaminare se il materiale pubblicitario inserito dal titolare del marchio anteriore in alcune riviste, o dallo stesso distribuito sotto forma di valentini o prospetti, provava l’uso effettivo di tale marchio. Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, il materiale pubblicitario costituiva l’unica prova fornita dal titolare del marchio anteriore al fine di dimostrare l’uso effettivo di quest’ultimo (sentenza BIODANZA, punto 60 supra,
EU:T:2012:113
, punti da 63 a 66).
È in tale contesto che il Tribunale ha considerato ai punti 68 e 69 della sentenza BIODANZA, punto 60 supra (
EU:T:2012:113
) che l’uso effettivo del marchio in questione non poteva essere provato dalla mera produzione di copie di materiale pubblicitario che menzionavano il suddetto marchio in relazione con i prodotti o i servizi in questione. Il Tribunale ha dichiarato che occorreva dimostrare che tale materiale, a prescindere dalla sua natura, ha conosciuto una diffusione sufficiente presso il pubblico di riferimento per dimostrare l’effettività dell’uso del marchio di cui trattasi. Il Tribunale ha chiarito che, nel caso di pubblicità apparse su carta stampata, ciò implicava la produzione della prova della diffusione del giornale o della rivista in questione al pubblico di riferimento e che poteva essere diversamente soltanto nell’ipotesi di pubblicità apparse in giornali o riviste molto note, la cui circolazione costituisce un fatto notorio.
Nel caso di specie, la commissione di ricorso si è erroneamente fondata sulla sentenza BIODANZA, punto 60 supra (
EU:T:2012:113
), per concludere, al punto 39 della decisione impugnata, che gli articoli sulle analisi di prodotti apparsi nella rivista
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dello Stiftung Warentest non potevano provare la rilevanza dell’uso del marchio anteriore.
Infatti, si deve necessariamente constatare che gli articoli sulle analisi di prodotti apparsi nella rivista
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dello Stiftung Warentest hanno una natura e una funzione diverse dal materiale pubblicitario in esame nella sentenza BIODANZA, punto 60 supra (
EU:T:2012:113
).
Più specificamente, il materiale pubblicitario in esame nella sentenza BIODANZA, punto 60 supra (
EU:T:2012:113
), aveva la funzione di promuovere la vendita di un prodotto o di un servizio contrassegnato dal marchio di cui trattasi, senza fornire informazioni sull’uso effettivo di quest’ultimo. È in ragione di tale lacuna nell’informazione che il Tribunale ha rilevato la necessità per il titolare del marchio anteriore di dimostrare la diffusione sufficiente del materiale pubblicitario al pubblico di riferimento, ad eccezione del caso in cui tale diffusione costituisce un fatto notorio.
Per contro, gli articoli della rivista
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dello Stiftung Warentest forniti dalla ricorrente non hanno la funzione di pubblicizzare un prodotto, bensì di presentare i vantaggi e gli svantaggi di quest’ultimo e di confrontarlo con prodotti identici commercializzati con altri marchi, al fine di aiutare il consumatore nella sua scelta di acquisto. Fondamentalmente, risulta dalla lettura di tali articoli che questi ultimi riguardano prodotti che sono già presenti sul mercato. Infatti, tali articoli contengono informazioni sul prezzo medio dei prodotti sul mercato.
Contrariamente quindi al materiale pubblicitario in esame nella sentenza BIODANZA, punto 60 supra (
EU:T:2012:113
), gli articoli della rivista
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dello Stiftung Warentest presentati dalla ricorrente forniscono informazioni sulla rilevanza dell’uso del marchio anteriore in relazione con i prodotti esaminati, la quale avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla commissione di ricorso unitamente agli altri elementi di prova forniti, segnatamente la dichiarazione scritta del sig. S. Per le stesse ragioni, la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione anche i riferimenti alle analisi effettuate dallo Stiftung Warentest contenuti nei cataloghi pubblicitari presentati dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo.
Occorre infine rilevare che, considerata la natura e la funzione della rivista
test
dello Stiftung Warentest, la rilevanza della sua diffusione presso il pubblico di riferimento – questione ampiamente affrontata dalle parti nelle loro memorie scritte dinanzi al Tribunale – non è determinante. Indipendentemente dalla rilevanza della loro diffusione, gli articoli della rivista
test
, per il fatto stesso che si riferiscono ai prodotti commercializzati con il marchio anteriore, forniscono informazioni relative alla rilevanza del suo uso in relazione con tali prodotti e dispongono quindi di un’efficacia probatoria che doveva essere presa in considerazione dalla commissione di ricorso.
Risulta dai precedenti punti da 62 a 66 che la commissione di ricorso, omettendo di esaminare se le pubblicità, i cataloghi e gli articoli di rivista, ivi compresi gli articoli sulle analisi dei prodotti apparsi nella rivista
test
dello Stiftung Warentest, corroborino il contenuto della dichiarazione scritta del sig. S. e le tabelle di fatturati ad essa allegati, ha effettuato un esame erroneo di tali elementi di prova. Risulta altresì dai precedenti punti da 67 a 75 che la commissione di ricorso è incorsa in errore negando qualsiasi efficacia probatoria agli articoli sulle analisi dei prodotti apparsi nella rivista
test
dello Stiftung Warentest e ai cataloghi pubblicitari della ricorrente che contengono riferimenti ad analisi effettuate dallo Stiftung Warentest su alcuni dei suoi prodotti. Pertanto, si deve concludere che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e che la decisione impugnata deve essere annullata.
Da tutto quanto precede discende che occorre accogliere il primo motivo dedotto dalla ricorrente e annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo dalla stessa dedotto.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l’UAMI, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 27 marzo 2012 (procedimento R 413/2011-2) è annullata.

2)
L’UAMI è condannato alle spese.

Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 dicembre 2014.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.