CELEX: 62014CJ0031
Pourvoi
Marque communautaire
Procédure d’opposition
Demande d’enregistrement de la marque verbale Premeno
Opposition du titulaire de la marque nationale verbale antérieure Pramino
Limitation des produits désignés dans la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire
Règlement (CE) nº 207/2009
Article 43, paragraphe 1

Par son pourvoi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demande l’annulation
de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Kessel/OHMI – Janssen-Cilag (Premeno) (T‑536/10, EU:T:2013:586, ci-après l’«arrêt
attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 septembre 2010 (affaire
R 708/2010-4, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre Janssen-Cilag GmbH (ci-après
«Janssen-Cilag») et Kessel medintim GmbH, anciennement Kessel Marketing & Vertriebs GmbH (ci-après «Kessel»).

Le cadre juridique
L’article 26 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé
«Conditions auxquelles la demande doit satisfaire», dispose:
«1.      La demande de marque communautaire doit contenir:
[...]
c)      la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé;
[...]
3.      La demande de marque communautaire doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d’exécution visé à l’article 162,
paragraphe 1, [...]»
L’article 42 dudit règlement, intitulé «Examen de l’opposition», est libellé comme suit:
«[...]
2.      Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que,
au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure
a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée
et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la
marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la
marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée,
elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
3.      Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu
que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.
[...]»
L’article 43 dudit règlement, intitulé «Retrait, limitation et modification de la demande», prévoit à son paragraphe 1:
«Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou services qu’elle
contient. Lorsque la demande a déjà été publiée, le retrait ou la limitation sont également publiés.»
La règle 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application
du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1, ci-après le «règlement d’application»),
énonce:
«La liste des produits et services doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature et à ne permettre
la classification de chaque produit et de chaque service que dans une seule classe de la classification de Nice.»

Les antécédents du litige au principal et la décision litigieuse
Le 7 novembre 2007, Kessel a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement comme marque communautaire du signe verbal «Premeno».
Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel
que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante: «ovules vaginaux».
Le 7 juillet 2008, Janssen-Cilag a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Cette opposition était fondée sur
l’existence de la marque verbale antérieure allemande Pramino, enregistrée pour des produits relevant de la classe 5 au sens
de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante: «médicaments délivrés sur ordonnance».
Par décision du 26 février 2010, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli l’opposition pour les produits correspondant
à la description suivante: «médicaments délivrés sur ordonnance, à savoir les médicaments destinés à la contraception hormonale»,
dès lors qu’elle considérait que l’usage de la marque antérieure avait été démontré pour ces produits.
Le 26 avril 2010, Kessel a formé un recours contre cette décision. Dans le cadre de ce recours, Kessel a demandé, conformément
à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, que les produits visés par la demande d’enregistrement de marque soient
limités aux produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice correspondant à la description suivante: «ovules
vaginaux non délivrés sur ordonnance contre la sécheresse et les infections vaginales».
Par la décision litigieuse, la chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours.
Ladite chambre a conclu que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’avait été apportée que pour une partie des produits
pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée, en l’occurrence les «médicaments délivrés sur ordonnance, à savoir
les médicaments destinés à la contraception hormonale», et que cette marque n’était réputée être enregistrée aux fins de l’examen
de l’opposition que pour ces produits.
Pour ce qui concerne la comparaison des produits, la chambre de recours a estimé que les produits en cause étaient identiques
dans la mesure où, d’une part, les produits désignés dans la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire pouvaient,
à l’instar des produits visés par la marque antérieure, être utilisés à des fins de contraception et où, d’autre part, la
limitation de produits demandée par Kessel devait être rejetée.
Au point 12 de la décision litigieuse, ladite chambre a motivé le rejet de la demande de limitation présentée par Kessel comme
suit:
«Le fait que [Kessel] ne commercialise que des ovules non soumis à prescription est sans pertinence. En effet, la comparaison
doit porter uniquement sur les produits visés par la demande et non sur les produits éventuellement utilisés [(voir ordonnance
Royal Appliance International/OHMI, C‑448/09 P, EU:C:2010:384, points 72 et 74)]. Il convient de rejeter la limitation proposée.
Elle s’inscrit dans le cadre d’une conversation confidentielle entre la patiente et des urologues ou gynécologues, mais n’a
pas sa place dans le registre des marques communautaires. Il n’y a pas lieu de s’attarder sur les explications de [Kessel]
concernant les symptômes médicaux et la catégorie de patientes éventuellement concernée par ces symptômes.»
Dès lors, prenant en compte l’identité des produits en cause, le degré moyen de similitude entre les signes en conflit ainsi
que le caractère distinctif renforcé de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de
confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, malgré le niveau d’attention plus élevé
du public.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2010, Kessel a introduit un recours en annulation contre la décision
litigieuse en invoquant trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement
n° 207/2009, le deuxième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et, le troisième, tel que
précisé au cours de l’audience, d’une violation de l’article 43, paragraphe 1, dudit règlement ainsi que de la règle 2 du
règlement d’application.
Le Tribunal a rejeté le premier moyen comme partiellement non-fondé, en tant qu’il concerne l’argument tiré de ce que la chambre
de recours aurait dû limiter à une forme galénique particulière la sous-catégorie de produits, définie comme celle des «médicaments
destinés à la contraception hormonale», pour laquelle la chambre de recours a décidé que l’usage de la marque antérieure a
été prouvé.
Il a rejeté ce moyen comme partiellement inopérant, en tant qu’il concerne l’argument tiré de ce que la chambre de recours
a pris en compte la soumission à une prescription médicale pour définir ladite sous-catégorie, au motif que, dans la décision
litigieuse, la chambre de recours n’a pas procédé à la comparaison des produits en conflit par rapport à ce critère, dès lors
qu’elle a rejeté la limitation des produits demandée par Kessel, laquelle était elle-même fondée notamment sur le critère
de la non-soumission à une prescription médicale.
En revanche, le Tribunal a accueilli le troisième moyen, qu’il a examiné en second lieu, en tant que, dans la décision litigieuse,
la chambre de recours a rejeté la demande de limitation des produits visés par la demande d’enregistrement en tant que marque
communautaire dans la mesure où celle-ci était fondée sur l’indication thérapeutique.
Aux points 43 à 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en substance, déduit de sa propre jurisprudence que le critère essentiel
permettant d’identifier les produits pharmaceutiques visés par la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire
et, par voie de conséquence, l’étendue de la protection de la marque est constitué par leur indication thérapeutique.
Le Tribunal en a conclu, au point 46 de l’arrêt attaqué, que le critère, avancé par Kessel dans le cadre de sa demande de
limitation des produits visés par sa demande d’enregistrement en tant que marque communautaire, relatif à l’indication thérapeutique,
à savoir la «sécheresse et les infections vaginales», était conforme à cette jurisprudence.
Aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait certes décidé à bon droit, au point
12 de la décision litigieuse, que le critère de l’absence de prescription médicale était sans pertinence pour définir une
sous-catégorie de produits visés par la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire dès lors qu’il s’agit d’un
critère qui relève du droit national et qui est susceptible de changer dans le temps.
Toutefois, quant aux conséquences devant être tirées de ce dernier constat, le Tribunal a, aux points 49 et 50 de l’arrêt
attaqué, jugé comme suit:
«49      Néanmoins, le fait que [Kessel] a mis en exergue dans sa limitation de produits le critère de l’absence de prescription médicale
ne saurait enlever toute pertinence à l’ensemble de ladite demande. En effet, comme il a été précisé au point 46 [de l’arrêt
attaqué], cette demande respectait les critères essentiels de la finalité et de la destination qui permettent d’identifier
les produits visés par la demande de marque comme une sous-catégorie pertinente de produits pharmaceutiques.
50      Il s’ensuit que, en omettant de prendre en considération la limitation des produits demandée par [Kessel] dans la mesure où
celle-ci était fondée sur l’indication thérapeutique, la chambre de recours a violé l’article 43, paragraphe 1, du règlement
n° 207/2009.»
Le Tribunal en a conclu, aux points 52 et 53 de l’arrêt attaqué, que l’erreur de droit ainsi commise par la chambre de recours
a eu pour conséquence que l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit dans la décision litigieuse est
fondée sur une comparaison de produits qui ne sont pas correctement définis dès lors qu’auraient dû être comparés quant à
leur similitude les produits visés par la marque demandée, tels que limités par le demandeur de cette marque, et les produits
visés par la marque antérieure, sans tenir compte du critère de la soumission à une prescription médicale.
Partant, le Tribunal a annulé la décision litigieuse sans examiner le deuxième moyen.

Les conclusions des parties
L’OHMI conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué, au rejet du recours contre la décision litigieuse et, subsidiairement, au
renvoi de l’affaire devant le Tribunal ainsi qu’à la condamnation de Kessel aux dépens.
Janssen-Cilag demande à la Cour d’accueillir les conclusions du pourvoi de l’OHMI dans leur ensemble.
Kessel conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de l’OHMI et de Janssen-Cilag aux dépens.

Sur le pourvoi
Au soutien de son pourvoi, l’OHMI invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 43, paragraphe 1, du
règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec la règle 2, paragraphe 2, du règlement d’application, et, le second, d’une violation
de l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec le principe du caractère contraignant de la
demande.

Sur le premier moyen
Argumentation des parties
Par son premier moyen, tiré d’une violation de l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec
la règle 2, paragraphe 2, du règlement d’application, l’OHMI reproche au Tribunal d’avoir jugé, aux points 49 à 53 de l’arrêt
attaqué, qu’une demande de limitation des produits pharmaceutiques visés par une demande d’enregistrement en tant que marque
communautaire, fondée sur un critère qui n’est pas pertinent aux fins de la définition d’une sous-catégorie desdits produits,
en l’occurrence le critère de l’absence de prescription médicale, ne peut être rejetée si cette demande de limitation est
également fondée sur un autre critère qui, quant à lui, porte sur l’indication thérapeutique, laquelle constitue le critère
essentiel permettant d’identifier une telle sous-catégorie.
L’OHMI soutient qu’il découle des exigences de clarté et de précision, inhérentes au système de protection de la marque communautaire,
qu’une demande de limitation des produits visés par une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire ne peut
être prise en considération si celle-ci est imprécise dès lors qu’elle est fondée sur un critère tel que celui de l’absence
de prescription médicale. Un tel critère serait imprécis et donc irrecevable en raison du fait qu’il dépend du droit national
et qu’il est susceptible de changer dans le temps.
L’OHMI fait valoir, en outre, qu’une telle imprécision de la demande de limitation découlant de l’irrecevabilité d’un critère
sur lequel celle-ci se fonde rend l’ensemble de la formulation de cette demande imprécise même si celle-ci est également fondée
sur un autre critère, en l’occurrence celui de l’indication thérapeutique, qui, quant à lui, est recevable.
Il conviendrait, en effet, de tenir compte de l’ensemble des indications avancées par l’auteur de la demande d’enregistrement
en tant que marque communautaire afin de déterminer les produits ou le groupe de produits visés par sa demande. En l’espèce,
le critère de la soumission ou non à une prescription médicale serait indissociable, du point de vue du contenu, des autres
critères fondant la demande de limitation, dans la mesure où tous portent sur les mêmes médicaments.
Kessel rétorque que l’exigence de clarté et de précision posée par la règle 2, paragraphe 2, du règlement d’application est
respectée si la formulation de la demande de limitation des produits visés par une demande d’enregistrement en tant que marque
communautaire fait apparaître clairement la nature des produits dont l’enregistrement est demandé.
Si le critère de l’absence de prescription médicale est certes inapproprié pour définir un sous-groupe des produits visés
par la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire, il n’en demeurerait pas moins que l’ajout d’un tel critère
non nécessaire est licite dans la mesure où il constitue une indication concrète qui facilite l’application du règlement n° 207/2009,
même s’il n’a pas pour effet de limiter la protection conférée par la marque. Cet ajout signifierait simplement que les produits
sont en vente libre.
Kessel fait valoir que, dès lors qu’il n’est pas contesté que le critère relatif à l’indication thérapeutique, avancé dans
le cadre de sa demande de limitation, entraîne une réduction effective de la protection conférée par la marque, il est légitime
d’ajouter à cette demande une indication concrète, en l’occurrence la mention «non soumise à prescription médicale», dans
la mesure où cette indication est utile et pertinente en vue de la limitation par rapport à un droit antérieur, sans pour
autant limiter la portée de la protection conférée par la marque. Un tel ajout n’aurait pas pour conséquence de rendre imprécise
la formulation de la limitation dans son ensemble.
Appréciation de la Cour
Il ressort d’une lecture conjointe de l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et de la règle 2, paragraphe 2,
du règlement d’application qu’une demande de limitation des produits visés par une demande d’enregistrement en tant que marque
communautaire doit faire apparaître clairement la nature des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Afin de respecter cette exigence de clarté, une telle demande de limitation doit en particulier être fondée sur un critère
permettant de délimiter de manière suffisamment précise une sous-catégorie des produits visés par la demande d’enregistrement
en tant que marque communautaire.
Dans son pourvoi, l’OHMI soutient, en premier lieu, qu’une demande de limitation de produits visés par une demande d’enregistrement
en tant que marque communautaire ne peut être prise en considération si elle est imprécise dès lors qu’elle est fondée sur
un critère tel que celui de l’absence de prescription médicale. Néanmoins, l’OHMI ne conteste pas que la demande de limitation
en cause est fondée sur le critère de l’indication thérapeutique et qu’un tel critère est pertinent aux fins de la délimitation
d’une sous-catégorie des produits pharmaceutiques en question.
À cet égard, aux points 48 à 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé à bon droit que la demande de limitation telle que
formulée par Kessel dans le cadre de son recours devant la chambre de recours ne pouvait être rejetée au seul motif que celle-ci
se référait au critère de l’absence de prescription médicale qui est sans pertinence pour définir une sous-catégorie des produits
pharmaceutiques visés par la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire, dès lors que cette demande de limitation
était en tout état de cause fondée sur le critère de l’indication thérapeutique qui, s’agissant de produits pharmaceutiques,
constitue un critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie desdits produits.
En effet, dans de telles circonstances, l’inclusion dans la demande de limitation dudit critère relatif à l’absence de prescription
médicale n’a pas nécessairement pour effet d’affecter la clarté ou la précision de l’ensemble de cette demande.
Cela est d’autant plus vrai que, ainsi que l’a exposé le Tribunal au point 31 de l’arrêt attaqué, un tel critère constitue
un élément devant être pris en considération dans le cadre de l’appréciation du public pertinent ainsi que du risque de confusion.
En second lieu, l’OHMI fait valoir que l’ajout, dans une demande de limitation de produits visés par une demande d’enregistrement
de marque communautaire qui est fondée sur un critère pertinent, d’un second critère qui n’est pas pertinent aux fins de la
délimitation d’une sous-catégorie de produits, en l’occurrence celui relatif à l’absence de prescription médicale, rend nécessairement
imprécis l’ensemble de ladite demande.
La question de savoir si, en l’espèce, la demande de limitation telle que formulée par Kessel respectait l’exigence de clarté
nécessite une appréciation factuelle qui ne relève pas de la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Par ailleurs,
cette question n’a pas été examinée par le Tribunal et ne devait pas l’être dès lors que la décision litigieuse n’était pas
fondée sur un manque de clarté de ladite demande consécutif à la référence, dans cette demande, tant au critère de l’absence
de prescription médicale qu’à celui de l’indication thérapeutique. Dans ces conditions, le Tribunal pouvait se limiter à constater
que la décision litigieuse était entachée d’une erreur de droit en ce que, par celle-ci, la chambre de recours avait rejeté
la demande de limitation alors que cette dernière était fondée sur le critère essentiel de l’indication thérapeutique.
Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

Sur le second moyen
Argumentation des parties
Par son second moyen, tiré d’une violation de l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec
le principe du caractère contraignant de la demande, l’OHMI reproche au Tribunal d’avoir jugé que la chambre de recours aurait
dû partiellement accepter et partiellement rejeter la demande de limitation.
Dans le cadre de l’examen tant d’une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire que d’une demande de limitation
des produits ou des services visés par cette demande d’enregistrement, l’OHMI serait lié par les termes de la demande et ne
pourrait donc reformuler la liste des produits et des services, pour lesquels l’enregistrement est demandé, telle qu’elle
a été établie de manière autonome par l’auteur de la demande.
Par conséquent, l’OHMI ne pourrait ni prendre en compte des produits figurant sur une liste différente de celle présentée
par l’auteur d’une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire ni fonder la comparaison des produits sur une
telle liste.
Kessel rétorque que le Tribunal n’a pas enfreint le principe du caractère contraignant de la demande d’enregistrement en tant
que marque communautaire dès lors que l’arrêt attaqué ne doit pas être interprété en ce sens que le Tribunal aurait jugé que
la chambre de recours doit supprimer de la demande de limitation son premier critère visé par les termes «non soumis à l’obligation
de prescription médicale». Au contraire, le Tribunal aurait jugé que cette limitation doit être accordée sous la forme demandée.
Lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il appartiendrait en l’espèce à la chambre
de recours de comparer le sous-groupe de produits, tel que délimité par le second critère de la limitation, avec les produits
visés par la marque antérieure. Le premier critère ne devrait pas être pris en considération à ce stade, car il vise uniquement
à concrétiser et non à déterminer un sous-groupe de produits.
Lors dudit examen, il conviendrait d’apprécier, dans le cadre d’une analyse se situant en aval de celle relative à la comparaison
des produits, si ce premier critère de concrétisation a une influence sur le public ciblé, sur son niveau d’attention et sur
le risque de confusion.
Appréciation de la Cour
Contrairement à ce que soutient l’OHMI, le Tribunal n’a pas jugé au point 53 de l’arrêt attaqué que la chambre de recours
«aurait dû partiellement accepter la limitation et partiellement ne pas en tenir compte», violant en cela le principe du caractère
contraignant de la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire.
En effet, audit point 53, le Tribunal s’est limité à ajouter, après avoir accueilli le moyen de Kessel relatif au rejet de
sa demande de limitation, qu’il ne lui appartenait pas de procéder, pour la première fois, dans le cadre du contrôle de la
légalité de la décision litigieuse, à la comparaison idoine de produits, à savoir celle devant être opérée entre «les produits
visés par la marque [dont l’enregistrement est demandé], tels que limités par [Kessel], et les produits visés par la marque
antérieure, sans tenir compte du critère de soumission à une prescription médicale».
Outre le fait qu’il s’agit d’un motif apparemment surabondant ne pouvant, selon une jurisprudence constante, entraîner l’annulation
d’un arrêt rendu par le Tribunal (voir, notamment, arrêt Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point
211), celui-ci ne saurait en aucun cas être compris dans un sens autre que celui, déjà exprimé au point 50 dudit arrêt, selon
lequel la chambre de recours aurait dû prendre en considération la limitation telle que demandée par Kessel.
Dans ces conditions, le second moyen doit être rejeté.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi n’est pas fondé et doit, dès lors, être rejeté.

Sur les dépens
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en
vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce
sens. Kessel ayant conclu à la condamnation de l’OHMI et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner
celui-ci aux dépens.
Conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner Janssen-Cilag, partie intervenante
au pourvoi, à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête:
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné aux dépens.
3)
Janssen-Cilag GmbH supporte ses propres dépens.
Signatures
*
Langue de procédure: l’allemand.