CELEX: 62010CJ0317
Hogere voorziening
Gemeenschapsmerk
Verordening (EG) nr. 40/94
Artikel 8, lid 1, sub b
Woordmerken UNIWEB en UniCredit Wealth Management
Oppositie door houder van nationale woordmerken UNIFONDS en UNIRAK en van nationaal beeldmerk UNIZINS
Beoordeling van gevaar voor verwarring
Gevaar voor associatie
Merkenserie of merkenfamilie

Union Investment Privatfonds GmbH vordert vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 27 april 2010,
UniCredito Italiano/BHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06 en T‑337/06; hierna: „bestreden arrest”). Met dat
arrest heeft het Gerecht enerzijds twee beslissingen van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen
de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 5 september 2006 (gevoegde zaken R 196/2005‑2 en R 211/2005‑2)
en 25 september 2006 (gevoegde zaken R 456/2005‑2 en R 502/2005‑2) (hierna: „litigieuze beslissingen”) vernietigd, voor zover
daarbij rekwirantes opposities tegen inschrijving door UniCredito Italiano Spa (hierna: „UniCredito”) van de woordtekens „UNIWEB”
en „UniCredit Wealth Management” als gemeenschapsmerken voor bepaalde diensten zijn toegewezen, en anderzijds haar beroepen
strekkende tot vernietiging van deze beslissingen verworpen, wat diensten op het gebied van makelaardij in vastgoed en handel
in onroerende goederen betreft.

Rechtskader
Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), is ingetrokken
bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die op 13 april
2009 in werking is getreden. Niettemin blijft op het onderhavige geding verordening nr. 40/94 van toepassing, gelet op de
datum van de handelingen waartegen voor het Gerecht is opgekomen.
Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalde:
„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:
[...]
b)      wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten,
indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring
omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.”

Voorgeschiedenis van het geding
Op 29 mei en 7 augustus 2001 heeft UniCredito bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving als gemeenschapsmerken
van de woordtekens „UNIWEB” en „UniCredit Wealth Management” voor bepaalde diensten van klasse 36 in de zin van de Overeenkomst
van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving
van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Deze diensten zijn omschreven als volgt:
–        „Bankzaken; financiële zaken; monetaire zaken; verzekeringen; makelaardij en handel in onroerende goederen; financiële informatie
en raadgeving; credit- en debitcarddiensten; bancaire en financiële diensten via internet”, voor het woordmerk UNIWEB;
–        „Bankzaken; financiële zaken; monetaire zaken; verzekeringen; makelaardij en handel in onroerende goederen; financiële informatie”,
voor het woordmerk UniCredit Wealth Management.
Op 6 maart en 21 juni 2002 heeft rekwirante krachtens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld
tegen inschrijving van deze merken voor voornoemde diensten.
De twee opposities waren gebaseerd op de Duitse woordmerken UNIFONDS en UNIRAK, ingediend op 2 april 1979 en ingeschreven
op 17 oktober van dat jaar, alsook op het hierna weergegeven Duitse beeldmerk dat is ingediend op 6 maart 1992 en op 10 juli
van datzelfde jaar is ingeschreven ter aanduiding – net als de twee eerstgenoemde merken – van „beleggingen” behorend tot
klasse 36:
Bij beslissingen van 17 december 2004 en 28 februari 2005 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de opposities toegewezen
voor alle diensten waarop deze betrekking hadden, behalve voor „makelaardij en handel in onroerende goederen”.
In beide gevallen heeft de oppositieafdeling in wezen geoordeeld dat rekwirante het bewijs van het normale gebruik van de
oudere merken had geleverd, alsook van het feit dat zij houdster was van merken die elk het voorvoegsel „UNI” bevatten en
die een serie of familie van merken vormen. Zij heeft geconcludeerd dat er sprake was van gevaar voor verwarring – omvattende
het gevaar voor associatie – tussen de aangevraagde merken en de oudere merken, behalve met betrekking tot de „makelaardij
en handel in onroerende goederen”, waarvoor zij zich op het standpunt heeft gesteld dat deze diensten en de door de oudere
merken aangeduide diensten geen soortgelijke diensten waren.
Op 17 februari en 21 april 2005 heeft UniCredito beroep tegen deze beslissingen van de oppositieafdeling van het BHIM ingesteld.
Rekwirante heeft hetzelfde gedaan op 11 februari en 28 april 2005.
Met de litigieuze beslissingen heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM deze beroepen verworpen. Zij heeft zich achter
de benadering van de oppositieafdeling geschaard en in beide beslissingen inzonderheid geoordeeld dat rekwirante het bewijs
had geleverd van het normale gebruik van de merken die een merkenserie vormden, alsook van het feit dat het aangevraagde merk
kenmerken vertoonde waardoor het met deze serie in verband kon worden gebracht, zodat het relevante publiek geneigd zal zijn
om dit voorvoegsel te associëren met rekwirante, wanneer het wordt gebruikt voor beleggingen.

Beroep bij het Gerecht en bestreden arrest
Bij verzoekschriften, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 6 en 28 november 2006 heeft UniCredito beroepen tot vernietiging
van de litigieuze beschikkingen ingesteld. Ter terechtzitting voor het Gerecht heeft zij gepreciseerd dat haar beroepen slechts
tot gedeeltelijke vernietiging van deze beschikkingen strekten, namelijk voor zover daarbij de opposities die tegen de inschrijving
als gemeenschapsmerken van de woordtekens „UNIWEB” en „UniCredit Wealth Management” waren ingesteld, zijn toegewezen voor
de diensten behorend tot klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice, behalve voor diensten op het gebied van makelaardij
in vastgoed en handel in onroerende goederen.
Rekwirante heeft in beide zaken geconcludeerd tot verwerping van de beroepen en tot gedeeltelijke vernietiging van de litigieuze
beslissingen. Zij heeft om volledige toewijzing van haar opposities tegen inschrijving van de merken UNIWEB en UniCredit Wealth
Management verzocht, te weten ook voor zover deze opposities betrekking hadden op diensten op het gebied van makelaardij in
vastgoed en handel in onroerende goederen.
Het BHIM heeft verwerping van de beroepen gevorderd.
In het bestreden arrest heeft het Gerecht:
–        de twee zaken gevoegd voor het arrest;
–        de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 5 september 2006 vernietigd voor zover daarbij het door UniCredito
ingestelde beroep was verworpen en de tegen inschrijving van het merk UNIWEB ingestelde opposities waren toegewezen voor „bankzaken,
financiële zaken, monetaire zaken, verzekeringen, informatie en advies inzake financiën en verzekeringen, credit/debetkaartdiensten,
bank‑ en financiële diensten via internet”, behorend tot klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice;
–        de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 25 september 2006 vernietigd voor zover daarbij het door UniCredito
ingestelde beroep was verworpen en de tegen inschrijving van het merk UniCredit Wealth Management ingestelde opposities waren
toegewezen voor „bankzaken, financiële zaken, monetaire zaken, verzekeringen en financiële informatie”, behorend tot klasse 36
in de zin van voormelde overeenkomst.
–        rekwirantes verzoeken afgewezen;
–        alle partijen verwezen in hun eigen kosten.
Het Gerecht heeft de zaak aldus afgedaan door het enige door UniCredito aangevoerde middel, ontleend aan schending van artikel 8,
lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, toe te wijzen.
Onder verwijzing – in de punten 33, 34 en 37 tot en met 40 van het bestreden arrest – naar zijn arrest van 23 februari 2006,
Il Ponte Finanziaria/BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Jurispr. blz. II‑445, hierna: „arrest BAINBRIDGE”),
heeft het Gerecht in punt 41 van het bestreden arrest geoordeeld dat het BHIM niet grondig had onderzocht of de voorwaarde
dat de aangevraagde merken met de ingeroepen serie in verband kunnen worden gebracht, in casu vervuld was, maar dat de kamer
van beroep louter had verklaard dat elk van deze merken uit een combinatie van twee bestanddelen bestond, te weten het gemeenschappelijke
bestanddeel „UNI” en de verschillende uitdrukkingen „web” en „credit wealth management”, die met betrekking tot de door deze
merken aangeduide diensten geen onderscheidend vermogen hebben.
Het Gerecht heeft in punt 42 van het bestreden arrest geoordeeld dat noch op basis van het onderscheidend vermogen van het
voorvoegsel „UNI”, noch op basis van andere uit de vergelijking van de betrokken merken voortvloeiende elementen kon worden
geconcludeerd dat gevaar voor verwarring bestond. Wat het onderscheidend vermogen van dit voorvoegsel betreft, heeft het in
punt 43 van dat arrest geoordeeld dat een dergelijk voorvoegsel op zich er intrinsiek niet toe kon leiden dat de aangevraagde
merken met de ingeroepen merkenserie werden geassocieerd. Verder heeft het in punt 44 van datzelfde arrest geoordeeld dat
het daadwerkelijke gebruik van tot een serie behorende merken in de financiële sector en de regelmatige publicatie van informatie
over de koersen van de beleggingsfondsen in alfabetische volgorde, niet bewezen dat het voorvoegsel „UNI” alleen de herkomst
van de fondsen kon aangeven.
In die context heeft het Gerecht er in punt 45 van het bestreden arrest op gewezen dat de tijdens de oppositieprocedure overgelegde
persknipsels melding maken van het bestaan van fondsen bevattende het voorvoegsel „UNI”, welke fondsen niet aan rekwirante
toebehoren. Het heeft geoordeeld dat de kamer van beroep in dit verband weliswaar terecht had geconstateerd dat „in geval
van fondsen waarvan de namen met ‚united’ [...] en ‚universal’ [...] beginnen, het om een ondeelbare term gaat waarvan de
eerste letters ‚uni’ volledig deel van de structuur van het woord uitmaken”, maar dat hetzelfde niet op evidente wijze gold
voor merken die met de uitdrukking „unico” beginnen, aangezien deze term door het relevante publiek in Duitsland niet noodzakelijkerwijs
met het Italiaanse woord „unico” (enige) wordt geassocieerd, maar ook als een afkorting zonder betekenis kan worden opgevat.
Bovendien heeft het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest gepreciseerd dat in de door rekwirante overgelegde persknipsels
de naam van de beheersvennootschap is aangegeven bovenaan de lijst van de door deze vennootschap beheerde fondsen, zodat het
moeilijk denkbaar is dat het relevante publiek, dat redelijk aandachtig is, ervan kan uitgaan dat de door de aangevraagde
merken aangeduide fondsen door een andere vennootschap worden beheerd dan de vennootschap waarvan de naam vermeld staat bovenaan
de groep fondsen waartoe zij behoren.
Wat de andere elementen van de vergelijking betreft, heeft het Gerecht in punt 47 van het bestreden arrest geconstateerd dat
rekwirante niet had aangetoond dat de betrokken merken – behoudens het gemeenschappelijke voorvoegsel „UNI” – ook op andere
punten overeenstemming vertoonden en dat deze merken daarentegen semantisch verschilden, aangezien de met het voorvoegsel
„UNI” verbonden termen in de merken UNIWEB en UniCredit Wealth Management Engelse woorden zijn en in de tegengeworpen oudere
merken Duitse woorden betreffen.
Het Gerecht heeft hieruit in punt 48 van het bestreden arrest geconcludeerd dat, ondanks het daadwerkelijke gebruik van de
oudere merken en de aanwezigheid van het voornoemde gemeenschappelijke voorvoegsel, uit de aan het BHIM verstrekte bewijselementen
niet bleek dat dit voorvoegsel – op zich of in combinatie met andere bestanddelen – ertoe kon leiden dat het aangevraagde
merk werd geassocieerd met de oudere merkenserie.
Bijgevolg heeft het Gerecht, na het enige door UniCredito ter onderbouwing van haar beroepen aangevoerde middel te hebben
toegewezen, het door rekwirante aangevoerde middel, dat eveneens op schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening
nr. 40/94 was gebaseerd en ertoe strekte de door haar ingestelde opposities ook voor de diensten op het gebied van makelaardij
en handel in onroerende goederen toe te wijzen, afgewezen.

Conclusies van partijen
Met haar hogere voorziening verzoekt rekwirante het Hof, het bestreden arrest te vernietigen en de door UniCredito bij het
Gerecht ingestelde beroepen te verwerpen. Verder verzoekt zij om vernietiging van de litigieuze beslissingen voor zover daarbij
haar opposities tegen inschrijving van de merken UNIWEB en UniCredit Wealth Management voor de diensten op het gebied van
makelaardij en handel in onroerende goederen zijn afgewezen, en deze opposities toe te wijzen.
Het BHIM verzoekt het Hof, de hogere voorziening toe te wijzen en UniCredito te verwijzen in de kosten.
UniCredito concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en verwijzing van rekwirante in de kosten.

Hogere voorziening

Argumenten van partijen
Ter onderbouwing van haar hogere voorziening stelt rekwirante schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
Zij voert aan dat het Gerecht niet alle feitelijke omstandigheden van het geschil in aanmerking heeft genomen, zodat het bestreden
arrest op onvolledige en dus onjuiste feiten berust.
Volgens rekwirante had het Gerecht immers bij de beoordeling van de vraag of er vanuit het oogpunt van het Duitse publiek
sprake was van gevaar voor verwarring, rekening moeten houden met de vele aan de oppositieafdeling overgelegde beslissingen
van de Duitse rechterlijke instanties en van het Deutsche Patent- und Markenamt (Duitse octrooi- en merkenbureau) waaruit
blijkt dat dit gevaar inderdaad bestaat. Indien de perceptie van het Duitse publiek daadwerkelijk in aanmerking was genomen,
had het Gerecht volgens haar niet ten onrechte geconcludeerd dat het bestanddeel „web” een Engelse term is en dat de door
haar met het voorvoegsel „UNI” verbonden termen in alle gevallen Duitse woorden zijn.
Bovendien heeft het Gerecht enkel rekening gehouden met de drie oudere merken waarop haar opposities waren gebaseerd, terwijl
voor de beoordeling van het gevaar voor associatie de volledige serie van merken waarvan zij houdster is, had moeten worden
onderzocht. Indien deze merken in aanmerking waren genomen, had het Gerecht kunnen vaststellen dat zij ook Engelse termen
met het voorvoegsel „UNI” heeft verbonden, en dat de structuur van de ingeschreven merken geen enkel verschil vertoont dat
het relevante publiek ervan zou kunnen weerhouden, zowel het merk UNIWEB als het merk UniCredit Wealth Management met haar
merkenserie te associëren.
Door ervan uit te gaan dat het relevante publiek de benaming van de fondsen enkel in de krantenpagina’s over financiën kan
vinden, heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat deze benaming altijd vergezeld gaat van de namen van de effectenhandelaars
of van de vennootschappen die de fondsen beheren. Het heeft in dit verband geen rekening gehouden met de ter terechtzitting
toegelichte aspecten.
Rekwirante benadrukt dat zij houdster is van ongeveer 90 merken die in verbinding met andere bestanddelen het voorvoegsel
„UNI” bevatten en dat dit voorvoegsel, dat overigens op zich één van deze merken vormt, een bestanddeel vormt dat onderscheidend
vermogen bezit. In die omstandigheden kan niet worden ontkend dat, aangezien de woordtekens „UNIWEB” en „UniCredit Wealth
Managament” dezelfde structuur hebben, gevaar voor verwarring bestaat doordat het relevante publiek deze woordtekens associeert
met de merken waarvan zij houdster is, zelfs indien andere beursmakelaars fondsen beheren waarvan de naam het bestanddeel
„united”, „universal” of „unico” bevat.
Wat haar – door het Gerecht afgewezen – vordering inzake diensten op het gebied van makelaardij en handel in onroerende goederen
betreft, stelt rekwirante dat dit soort diensten nauw verband houdt met beleggingsverrichtingen.
Het BHIM is net als rekwirante van mening dat het Gerecht bij de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94
blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
Onder verwijzing naar het arrest BAINBRIDGE stelt het BHIM dat de aangevraagde merken duidelijk kenmerken bezitten waardoor
ze met de door rekwirante ingeroepen merkenserie in verband kunnen worden gebracht. Het wijst er dienaangaande op dat het
bestanddeel „UNI” in de aangevraagde merken op dezelfde plaats wordt gebruikt als die welke het inneemt in de merken die bedoelde
serie vormen, dat het geen daarvan verschillende semantische inhoud heeft en dat het onderscheidend vermogen ervan wordt versterkt
doordat het wordt gevolgd door andere woordbestanddelen, zoals „web” en „Credit Wealth Management”, die in de financiële wereld
– zelfs vanuit het standpunt van het Duitse doelpubliek – beschrijvend zijn en geen onderscheidend vermogen hebben.
Het Gerecht heeft zich niet over het intrinsieke onderscheidend vermogen van het voorvoegsel „UNI” uitgesproken en aldus het
beginsel geschonden volgens hetwelk alle relevante factoren van het concrete geval – en inzonderheid het onderscheidend vermogen
van het oudere merk – in aanmerking moeten worden genomen om uit te maken of er sprake is van gevaar voor verwarring. Het
Gerecht heeft evenmin uiteengezet waarom het voorvoegsel „UNI” op zich er niet toe kan leiden dat de aangevraagde merken met
de door rekwirante aangevoerde serie worden geassocieerd.
Voorts heeft het Gerecht de perceptie van de merken door het Duitse publiek niet concreet beoordeeld. Het heeft ter zake geen
enkel belang gehecht aan de talrijke beslissingen van het Deutsche Patent- und Markenamt, hoewel deze beslissingen vanzelfsprekend
de perceptie van het betrokken publiek weergeven en een element vormen dat in aanmerking had moeten worden genomen, ook al
binden deze beslissingen het BHIM en het Gerecht niet.
In het arrest BAINBRIDGE heeft het Gerecht erkend dat gevaar voor verwarring uit eenzelfde onderscheidend bestanddeel kan
voortvloeien, ook al verschillen de merken doordat daaraan verbale of grafische bestanddelen zijn toegevoegd. Het is dan ook
onbegrijpelijk waarom in casu volgens het Gerecht op basis van de betekenis van de verschillende woorden termen „web”, „credit”,
„wealth management”, „zins”, „fonds” en „rak” kan worden geconcludeerd dat de daaruit voortvloeiende semantische verschillen
uitsluiten dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Bovendien houdt deze conclusie geen rekening met het feit dat het
relevante publiek aan de hand van deze termen, die rechtstreekse omschrijvingen vormen of in het Duitse financiële jargon
algemeen gangbaar zijn geworden, niet kan zien of deze termen financiële diensten of producten van verschillende ondernemingen
aanduiden, aangezien in de financiële sector het gebruik van Engelse termen gebruikelijk is.
Aangaande de omstandigheden waarin het relevante publiek met de betrokken merken wordt geconfronteerd, moet erop worden gewezen
dat zelfs indien deze merken steeds worden voorafgegaan door de naam van de vennootschap die de betrokken fondsen beheert,
dit als zodanig niet uitsluit dat gevaar voor verwarring bestaat, aangezien de Duitse consument, die de door rekwirante aangeboden
fondsen reeds kent, kan menen dat de andere fondsen die ook het voorvoegsel „UNI” bevatten, van met rekwirante economisch
verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
Door te oordelen dat de kamer van beroep de voorwaarde volgens welke de aangevraagde merken met de door rekwirante ingeroepen
merkenserie in verband moeten kunnen worden gebracht, niet grondig had onderzocht en zij niet had aangetoond dat, naast het
gemeenschappelijke bestanddeel „UNI”, ook nog op andere punten sprake was van overeenstemming, teneinde tot het bestaan van
gevaar voor verwarring te concluderen, heeft het Gerecht de door deze kamer verrichte analyse verdraaid en onjuist opgevat.
UniCredito voert in het kader van haar vordering strekkende tot afwijzing van de hogere voorziening om te beginnen aan dat
de ter onderbouwing daarvan aangevoerde middelen niet-ontvankelijk zijn, aangezien rekwirante zich beroept op gebreken van
het bestreden arrest die een onjuiste beoordeling van de feiten betreffen.
Vervolgens betoogt UniCredito dat de door rekwirante gekritiseerde bevindingen van het Gerecht, hetzij betreffende het bestaan
van benamingen van fondsen die het voorvoegsel „UNI” bevatten maar niet aan laatstgenoemde toebehoren, hetzij betreffende
het feit dat deze benamingen in de kranten worden geassocieerd met de namen van de vennootschappen die deze fondsen beheren,
hetzij betreffende de verbinding van dit voorvoegsel met Engelse of Duitse termen, complementair en bijkomstig zijn ten opzichte
van de globale en feitelijke beoordeling van het Gerecht inzake het bestaan van gevaar voor verwarring, en zij deze beoordeling
dus niet op losse schroeven kunnen zetten.
UniCredito verzet zich overigens tegen rekwirantes betoog dat rekening moet worden gehouden met de beslissingen van de nationale
bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten, aangezien de nationale en communautaire systemen houdende merkenbescherming autonome,
van elkaar losstaande systemen zijn.
Evenmin gegrond is de grief waarmee rekwirante het Gerecht verwijt, bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring enkel
rekening te hebben gehouden met de drie oudere merken waarop de opposities waren gebaseerd, en niet met álle merken die deel
uitmaken van de merkenserie waarop zij zich beroept. Deze grief is tegenstrijdig, aangezien voornoemde opposities op de die
drie merken waren gebaseerd. Deze grief is evenmin gegrond ten aanzien van het arrest BAINBRIDGE. Dat arrest berust op het
beginsel volgens hetwelk het gevaar voor verwarring met betrekking tot een merkenserie moet worden beoordeeld op basis van
het gevaar dat het publiek het aangevraagde merk aldus opvat dat dit merk tot een serie behoort. Bedoeld arrest verlangt geenszins
dat dit merk met elk van de merken van de serie afzonderlijk wordt vergeleken.
Wat ten slotte de diensten op het gebied van makelaardij in vastgoed en handel in onroerende goederen betreft, voert UniCredito
om te beginnen aan dat deze diensten niet verwant zijn aan financiële diensten. Zij stelt verder dat zelfs met betrekking
tot financiële diensten, opgevat in strikte zin, geen gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestaat.

Beoordeling door het Hof
UniCredito stelt dat de hogere voorziening niet-ontvankelijk is daar deze ertoe strekt, de in het bestreden arrest verrichte
feitelijke beoordelingen ter discussie te stellen. Geconstateerd moet in dit verband worden dat rekwirante het Gerecht verwijt,
artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te hebben geschonden door niet alle omstandigheden van de zaak in aanmerking
te hebben genomen en inzonderheid door geen rekening met de opvatting van het Duitse publiek te hebben gehouden, wat het gevaar
voor associatie van de aangevraagde merken met de door haar ingeroepen serie of familie van merken betreft.
Volgens vaste rechtspraak dient het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming
van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in die zin arresten van 11 november 1997, SABEL, C‑251/95, Jurispr.
blz. I‑6191, punt 22; 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Jurispr. blz. I‑3819, punt 18; 12 juni 2007, BHIM/Shaker,
C‑334/05 P, Jurispr. blz. I‑4529, punt 34, en 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C‑193/06 P, punt 33). Ook al betreft de beoordeling
van deze omstandigheden een feitenkwestie die niet onder het toezicht van het Hof valt, levert de niet-inaanmerkingneming
van alle betrokken omstandigheden een onjuiste rechtsopvatting op (zie in die zin arrest van 24 juni 2010, Becker/Harman International
Industries, C‑51/09 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 40), waartegen op zich kan worden opgekomen voor het
Hof, in het kader van een hogere voorziening.
Hetzelfde geldt voor de door het BHIM aangevoerde grief dat het Gerecht de door de kamer van beroep verrichte analyse onjuist
heeft opgevat, aangezien de onjuiste opvatting van de inhoud van een handeling eveneens een onjuiste rechtsopvatting oplevert
(zie arrest van 27 januari 2000, DIR International Film e.a./Commissie, C‑164/98 P, Jurispr. blz. I‑447, punt 48).
Hieruit volgt dat de door UniCredito opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid moet worden afgewezen.
Wat de zaak ten gronde betreft, heeft het Gerecht zich met het oog op de vernietiging van de litigieuze beslissingen in de
punten 35, 36 en 41 van het bestreden arrest uitgesproken als volgt:
„35      In casu is de vaststelling van de kamer van beroep dat de door [rekwirante] ingeroepen oudere merken UNIFONDS, UNIRAK en UNIZINS
een ‚serie’ in de zin van het arrest BAINBRIDGE vormen, [...] in hoofdzaak gebaseerd op de afweging dat het voorvoegsel ‚UNI’
dat deze drie merken gemeen hebben, onderscheidend vermogen heeft met betrekking tot financiële diensten en dat [rekwirante]
het bewijs heeft geleverd dat deze merken daadwerkelijk worden gebruikt.
36      Na te hebben geconstateerd dat sprake was van een ‚serie’ van merken, heeft de kamer van beroep nagenoeg automatisch geconcludeerd
dat het relevante publiek het voorvoegsel ‚UNI’ met [rekwirante] zal associëren wanneer dit voorvoegsel wordt gebruikt voor
beleggingsfondsen, en dat derhalve gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestaat.
[...]
41      Het BHIM heeft in casu geen grondig onderzoek verricht van de voorwaarde dat de aangevraagde merken met de ter oppositie aangevoerde
merkenserie in verband kunnen worden gebracht. De kamer van beroep heeft er louter op gewezen dat elk van deze merken wordt
gevormd door een combinatie van twee individuele bestanddelen, te weten het gemeenschappelijke bestanddeel ‚UNI’ en verschillende
uitdrukkingen, respectievelijk ‚web’ en ‚credit wealth management’, die geen onderscheidend vermogen bezitten voor de aangevraagde
diensten.”
Met betrekking tot de grief dat het Gerecht de door de kamer van beroep verrichte analyse aldus onjuist heeft opgevat, moet
worden vastgesteld dat de kamer van beroep in de punten 36 en 37 van haar beslissing van 5 september 2006 het volgende heeft
gepreciseerd:
„36      In casu hebben het merk [van UniCredito] en de merken [van rekwirante] dezelfde structuur. Ze bestaan uit een combinatie van
twee individuele bestanddelen, te weten het gemeenschappelijke bestanddeel ‚UNI’, dat vooraan alle merken staat en telkens
door een ander woord wordt gevolgd. Dit volstaat evenwel niet om te concluderen dat het merk UNIWEB kenmerken bezit waardoor
het met de ‚UNI-’merken [van rekwirante] kan worden geassocieerd. Het gemeenschappelijke bestanddeel kan immers uitsluitend
beschrijvend zijn dan wel onderscheidend vermogen missen. In dat geval kan [rekwirante] geen nuttig beroep doen op het argument
dat het om een ‚merkenfamilie’ gaat.
37      Het onderscheidend vermogen van het gemeenschappelijke bestanddeel ‚UNI’ dient te worden beoordeeld op basis van de perceptie
die het relevante publiek van de betrokken tekens en diensten heeft. Voor deze beoordeling zijn niet enkel de intrinsieke
eigenschappen van het bestanddeel ‚UNI’ relevant, maar ook het gebruik dat van dit bestanddeel wordt gemaakt. In Duitsland,
waar de relevante gemiddelde consument zich bevindt, verwijst het woord ‚uni’ naar ‚uni’, dat wil zeggen ‚eenkleurig’, en
naar Uni, het verkleinwoord van ‚universiteit’ (in de gewone omgangstaal). Met betrekking tot de diensten in kwestie lijkt
dit woord geen duidelijke en rechtstreekse betekenis te hebben. Bovendien heeft [rekwirante] in casu aangetoond, onder meer
aan de hand van haar beheersverslag en halfjaarlijkse rapport van 30 september 2001 en via krantenknipsels, dat zij de drie
merken bevattende het voorvoegsel ‚UNI-’ in Duitsland gebruikt voor ‚beleggingen’.”
De punten 40 en 41 van de beslissing van 25 september 2006 zijn in soortgelijke bewoordingen geformuleerd. Verder heeft de
kamer van beroep in het eerstgenoemde punt het volgende verklaard:
„Benadrukt moet worden dat de met het merk [van UniCredito] verbonden termen ‚Wealth Management’ Engelse woorden zijn die
op het relevante grondgebied, te weten Duitsland, op het gebied van financiën algemeen gangbaar zijn ter aanduiding van diensten
bestaande uit een combinatie van advies inzake financiën en investeringen, boekhoudkundige en fiscale diensten en juridisch-financiële
planning. De woordsamenstelling ‚Wealth Management’ heeft voor de aangevraagde diensten dan ook geen onderscheidend vermogen.”
Derhalve heeft het Gerecht, door te oordelen dat de kamer van beroep „nagenoeg automatisch” en zonder „grondig onderzoek”
van de voorwaarden volgens welke de aangevraagde merken en de door rekwirante tegengeworpen merkenserie met elkaar in verband
moeten worden gebracht, tot het bestaan van gevaar voor verwarring had geconcludeerd door louter het bestaan van deze merkenserie
alsook het feit dat deze merken uit het gemeenschappelijke bestanddeel „UNI” in combinatie met verschillende uitdrukkingen
zonder onderscheidend vermogen bestonden, te constateren, de inhoud van de litigieuze beslissingen onjuist opgevat.
Aldus heeft het Gerecht verzuimd om elementen waarover de kamer van beroep zich in de in de punten 49 en 50 van het onderhavige
arrest aangegeven zin had uitgesproken, aan een onderzoek te onderwerpen. Dat geldt inzonderheid voor de overwegingen van
de kamer van beroep betreffende de identieke structuur van de vergeleken merken, betreffende het onderscheidend vermogen –
vanuit het standpunt van het relevante publiek – van het in alle merken voorkomende bestanddeel „UNI”, en betreffende het
ontbreken van onderscheidend vermogen van de termen „Wealth Management”. Daardoor heeft het Gerecht zijn arrest onvoldoende
gemotiveerd.
Betreffende de grief dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast, zij eraan
herinnerd dat er volgens vaste rechtspraak van het Hof sprake is van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1,
sub b, van verordening nr. 40/94, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming
of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie in die zin arrest van 29 september 1998,
Canon, C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507, punt 29; arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 17; BHIM/Shaker, punt 33, en Nestlé/BHIM,
punt 32, reeds aangehaald).
Wanneer de oppositie is gebaseerd op het bestaan van verschillende merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor
zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde familie of serie van merken, moet bij de beoordeling of er sprake
is van gevaar voor verwarring rekening ermee worden gehouden dat in geval van een familie of serie van merken dit gevaar voor
verwarring voortvloeit uit het feit dat de consument zich kan vergissen omtrent de herkomst of oorsprong van de waren of diensten
waarop het aangevraagde merk betrekking heeft en ten onrechte kan menen dat dit merk deel uitmaakt van die familie of serie
van merken (zie in die zin arresten van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C‑234/06 P, Jurispr. blz. I‑7333, punten 62
en 63, en 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C‑16/06 P, Jurispr. blz. I‑10053, punt 101).
Zoals in punt 45 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, dient het gevaar voor verwarring globaal te worden
beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.
In casu heeft het Gerecht het bestaan van gevaar voor verwarring uitgesloten zonder rekening te houden met alle omstandigheden
die van belang waren om concreet na te gaan of het gevaar bestond dat het relevante publiek kon menen dat de aangevraagde
merken deel uitmaakten van de door rekwirante ingeroepen merkenserie, en zich aldus kon vergissen met betrekking tot de oorsprong
van de betrokken diensten, door er ten onrechte van uit te gaan dat deze van dezelfde onderneming of van economisch verbonden
ondernemingen afkomstig zijn.
Zoals rekwirante en het BHIM aanvoeren, ontbreekt in het bestreden arrest om te beginnen immers volkomen een analyse van de
structuur van de te vergelijken merken en van de impact van de plaats van het bestanddeel dat zij gemeen hebben, te weten
het voorvoegsel „UNI”, op de mogelijke perceptie van deze merken door het relevante publiek.
Wat vervolgens het eventuele onderscheidend vermogen van het gemeenschappelijke bestanddeel betreft, heeft het Gerecht in
punt 43 van het bestreden arrest verklaard dat dit bestanddeel op zich er intrinsiek niet toe kon leiden dat de aangevraagde
merken met de door rekwirante ingeroepen merkenserie werden geassocieerd. Zoals rekwirante – ter terechtzitting – en het BHIM
in wezen hebben aangevoerd, heeft het Gerecht deze vaststelling evenwel niet onderbouwd, en op dit punt de bevindingen van
de kamer van beroep betreffende de wijze waarop het relevante publiek dit bestanddeel mogelijkerwijs percipieert, dus noch
onderzocht, noch zijn arrest ter zake gemotiveerd.
Bovendien heeft het Gerecht in de punten 44 tot en met 46 van het bestreden arrest, bij het onderzoek van het gebruik dat
rekwirante van de door haar ingeroepen merkenserie maakt, geoordeeld dat, om redenen die onder de feitelijke beoordeling vallen
die door het Hof niet kan worden getoetst, het moeilijk denkbaar is dat het relevante publiek kan menen dat de door de aangevraagde
merken aangeduide fondsen door een andere vennootschap worden beheerd dan de vennootschap waarvan de naam in de persknipsels
bovenaan de lijst van deze fondsen is vermeld. Gelet op het in punt 53 van het onderhavige arrest uiteengezette beginsel kon
het Gerecht evenwel niet – zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting – nalaten om te verifiëren of dit publiek
niet minstens kon geloven dat deze fondsen met door economisch verbonden ondernemingen aangeboden diensten overeenstemden.
Wat ten slotte de andere bestanddelen betreft waaruit de te vergelijken merken zijn samengesteld, heeft het Gerecht er in
punt 47 van het bestreden arrest louter op gewezen dat de met het voorvoegsel „UNI” verbonden termen in alle aangevraagde
merken Engelse en in de ter ondersteuning van de opposities ingeroepen oudere merken Duitse woorden zijn. Naast het feit dat
het Gerecht niet heeft onderzocht of dit verschil van dien aard was dat, wat de betrokken financiële diensten en het relevante
publiek betreft, kon worden uitgesloten dat dit publiek kan menen dat de aangevraagde merken tot de door rekwirante ingeroepen
merkenserie behoren, heeft het Gerecht evenmin onderzocht of deze bestanddelen beschrijvend zijn dan wel onderscheidend vermogen
hebben.
Rekening houdend met hetgeen in de punten 52 en 57 tot en met 60 van het onderhavige arrest is uiteengezet, kon het Gerecht
derhalve in punt 48 van het bestreden arrest niet geldig concluderen dat „ondanks het daadwerkelijke gebruik van de oudere
merken en de aanwezigheid van het in alle betrokken merken voorkomende voorvoegsel ‚UNI’, uit de aan het BHIM verstrekte bewijselementen
niet blijkt dat dit voorvoegsel – op zich of in combinatie met andere bestanddelen – ertoe kan leiden dat de aangevraagde
merken met de oudere merkenserie worden geassocieerd”, en in punt 49 van datzelfde arrest, dat de kamer van beroep ten onrechte
heeft geoordeeld dat tussen de conflicterende tekens gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening
nr. 40/94 bestond.
Hieruit volgt dat het enige middel van de hogere voorziening dient te worden aanvaard en het bestreden arrest derhalve moet
worden vernietigd, zonder dat rekwirantes andere argumenten hoeven te worden onderzocht en inzonderheid uitspraak hoeft te
worden gedaan over het deel van haar betoog betreffende de afwijzing van haar opposities inzake de diensten op het gebied
van makelaardij en handel in onroerende goederen.
Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan
het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht, de zaak voor afdoening terugverwijzen naar het Gerecht.
In casu impliceert de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring ingewikkelde feitelijke beoordelingen ter verificatie
of, zoals de kamer van beroep van het BHIM heeft geoordeeld, het gevaar bestaat dat het relevante publiek kan menen dat de
aangevraagde merken deel uitmaken van de merkenserie waarop rekwirante zich beroept. Derhalve dient de zaak te worden terugverwezen
naar het Gerecht voor een nieuwe uitspraak over de bij het Gerecht door UniCredito ingestelde beroepen en over de door rekwirante
ingestelde vorderingen tot gedeeltelijke vernietiging van de litigieuze beslissingen, en moet de beslissing over de kosten
betreffende de hogere voorziening worden aangehouden.
Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1)
Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 27 april 2010, UniCredito Italiano/BHIM – Union Investment Privatfonds
(UNIWEB) (T‑303/06 en T‑337/06), wordt vernietigd.
2)
De zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht van de Europese Unie.
3)
De beslissing over de kosten wordt aangehouden.
ondertekeningen
*
Procestaal: Italiaans.