CELEX: 62011CJ0100
Impugnazione
Marchio comunitario
Regolamento (CE) n. 40/94
Articolo 8, paragrafo 5
Marchi comunitari denominativi BOTOLIST e BOTOCYL
Marchi figurativi e denominativi comunitari e nazionali BOTOX
Dichiarazione di nullità
Impedimenti relativi alla registrazione
Pregiudizio alla notorietà

Con la loro impugnazione, la Helena Rubinstein SNC (in prosieguo: la «Helena Rubinstein») e L’Oréal SA (in prosieguo: la «L’Oréal») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2010, Rubinstein e L’Oréal/UAMI – Allergan (BOTOLIST E BOTOCYL) (T-345/08 e T-357/08; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale il Tribunale ha respinto, nella causa T-345/08, il ricorso proposto dalla Helena Rubinstein e diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 maggio 2008 (procedimento R 863/2007-1), relativa ad un procedimento di annullamento tra l’Allergan, Inc. e la Helena Rubinstein SNC e, nella causa T-357/08, il ricorso proposto da L’Oréal e diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 5 giugno 2008 (procedimento R 865/2007-1), relativa ad un procedimento di annullamento tra l’Allergan, Inc. e L’Oréal SA (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni contestate»).
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU L 78, pag. 1
), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Ciò nondimeno, tenuto conto della data cui risalgono i fatti, alla presente controversia continua ad applicarsi il regolamento n. 40/94.
L’articolo 8 del regolamento n. 40/94, intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», al suo paragrafo 5, così dispone:
«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è (…) esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».
L’articolo 52 di tale regolamento, intitolato «Cause di nullità relativa», al suo paragrafo 1, lettera a), enuncia che il marchio comunitario è dichiarato nullo su domanda presentata all’UAMI «allorché esiste un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo».
L’articolo 63 del regolamento n. 40/94, intitolato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia», ai suoi paragrafi 1–3, così dispone:
«1.   Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
2.   Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del Trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere.
3.   La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata».
L’articolo 73 dello stesso regolamento dispone che le decisioni dell’UAMI sono motivate e che devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.
L’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 stabilisce che le lingue dell’UAMI sono il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo ed il tedesco. Il paragrafo 5 dello stesso articolo dispone che l’atto di opposizione e la domanda di decadenza o di nullità sono presentate in una delle lingue dell’UAMI.
La regola 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (
GU L 303, pag. 1
), dispone quanto segue:
«Se le prove presentate a sostegno della domanda non sono redatte nella lingua della procedura di decadenza o nullità, il richiedente deve fornire la traduzione in tale lingua entro due mesi dal deposito».
I fatti
Il 6 maggio 2002, la Helena Rubinstein ha presentato all’UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94, una domanda di registrazione quale marchio comunitario del segno denominativo «BOTOLIST». L’Oréal ha presentato, il 19 luglio 2002, un’analoga domanda riguardo al segno denominativo «BOTOCYL».
I prodotti per i quali sono state richieste le registrazioni rientrano nella classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Profumi, eau de toilette; gel e sali da bagno e per la doccia non per uso medico; saponi da toilette; deodoranti per uso personale; cosmetici, in particolare creme, latte, lozioni, gel e ciprie per il viso, il corpo e le mani; latte, gel e oli abbronzanti e doposole (cosmetici); preparati per il make-up; shampoo; gel, schiume e balsami, prodotti in spray per capelli ed acconciature; lacche per capelli; coloranti e decoloranti per capelli; prodotti per ondulare i capelli e per la messa in piega; olii essenziali».
I marchi comunitari BOTOLIST e BOTOCYL (in prosieguo, congiuntamente: i «marchi contestati») sono stati registrati, rispettivamente, il 14 ottobre e il 19 novembre 2003.
Il 2 febbraio 2005, l’Allergan Inc. (in prosieguo: l’«Allergan») ha presentato una domanda di nullità della registrazione dei marchi contestati per i prodotti di cui al punto 10 della presente sentenza.
Le domande di nullità erano basate sull’esistenza di diversi marchi anteriori figurativi e denominativi, comunitari e nazionali, recanti il segno «BOTOX», registrati in particolare per prodotti rientranti nella classe 5 ai sensi del summenzionato Accordo di Nizza e corrispondenti alla seguente descrizione: «Prodotti farmaceutici per la cura di disturbi neurologici, distonie muscolari, disturbi dei muscoli lisci, disturbi del sistema nervoso autonomo, cefalee, rughe, iperidrosi, ferite da sport, paralisi cerebrale, spasmi, tremori e dolori». Il più antico di questi marchi è stato registrato il 12 aprile 1991 e il più recente il 7 agosto 2003.
I motivi invocati a sostegno di dette domande di nullità erano quelli di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 8, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento.
Con decisioni del 28 marzo e del 4 aprile 2007, la divisione di annullamento ha respinto le due domande di nullità.
Il 1
o
giugno 2007 l’Allergan ha proposto ricorso presso l’UAMI avverso ciascuna delle due decisioni della divisione di annullamento.
Con le decisioni contestate, la prima commissione di ricorso dell’UAMI accoglieva i due ricorsi di cui era investita. Essa ha considerato, in particolare, che, sebbene i marchi contestati non si prestassero ad essere confusi con il «marchio anteriore», le domande di nullità basate sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 erano fondate.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 agosto e il 1
o
settembre 2008, la Helena Rubinstein e L’Oréal hanno proposto ricorso diretto ad ottenere l’annullamento, per la prima, della decisione dell’UAMI emessa il 28 maggio 2008 e, per la seconda, di quella emessa il 5 giugno 2008.
Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale dell’11 maggio 2010, le cause T-345/08 e T-357/08 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno invocato due motivi identici in ciascuna delle cause. Il primo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 e il secondo su quella dell’articolo 73 dello stesso regolamento.
Per quanto riguarda il primo motivo, il Tribunale ha osservato, ai punti 38-41 della sentenza impugnata, nel contesto di osservazioni preliminari, che le domande di nullità erano basate sull’esistenza di diversi marchi comunitari e nazionali, figurativi e denominativi, recanti il segno «BOTOX», registrati, per la maggior parte, prima che i marchi richiesti BOTOLIST e BOTOCYL venissero depositati, rispettivamente, il 6 maggio e il 19 luglio 2002.
Il Tribunale ha osservato che la commissione di ricorso aveva «preso le distanze dall’orientamento seguito dalla divisione di annullamento, che aveva basato le sue decisioni sulla sola registrazione del marchio comunitario anteriore n. 2015832 del segno figurativo BOTOX, considerando che la notorietà era acquisita sia per i marchi figurativi sia per i marchi denominativi BOTOX, registrati anteriormente al 6 maggio 2002, fossero essi comunitari o nazionali». Secondo il Tribunale, detto orientamento della commissione di ricorso può essere illustrato dal fatto che essa non ha fatto riferimento, nelle decisioni contestate, all’elemento figurativo del marchio comunitario BOTOX.
In tal contesto, il Tribunale ha considerato, al punto 40 della sentenza impugnata, che il suo esame poteva limitarsi ai due marchi nazionali anteriori registrati il 14 dicembre 2000 nel Regno Unito per il trattamento delle rughe e comprendenti il segno «BOTOX» (in prosieguo: i «marchi anteriori»), poiché si tratta del territorio per il quale è stato prodotto dall’Allergan il maggior numero di elementi di prova e in quanto il solo fatto che un impedimento relativo alla registrazione venga constatato in uno Stato membro è sufficiente a giustificare l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94.
Al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha quindi esposto che avrebbe verificato se le condizioni di applicazione di tale disposizione ricorressero nella fattispecie, cioè, in primo luogo, «se questi [marchi anteriori] godano di notorietà nel Regno Unito», in secondo luogo, «se i marchi [contestati] presentino una somiglianza con i detti marchi anteriori» e, infine, in terzo luogo, «se l’uso senza giusto motivo dei marchi [contestati] tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o rechi loro pregiudizio». Esso aggiunge che, dovendo tali condizioni ricorrere cumulativamente, l’assenza di una di esse sarebbe stata sufficiente a rendere inapplicabili le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94.
In primo luogo, per quanto riguarda la notorietà dei marchi anteriori, il Tribunale ha svolto, ai punti 46-63 della sentenza impugnata, l’esame delle diverse prove prodotte dall’Allergan a sostegno delle domande di nullità e dei ricorsi dinanzi alla commissione di ricorso, vale a dire l’importo delle vendite dei prodotti commercializzati con il marchio BOTOX nel corso degli anni 1999–2003 in quattordici Stati membri, la promozione di detto marchio in articoli pubblicati in lingua inglese in talune riviste scientifiche nel corso degli anni 1999 e 2001, l’importante copertura mediatica a partire dal 2001 dei prodotti commercializzati con tale marchio, in particolar modo nella stampa inglese, l’inserimento del termine «BOTOX» in diversi dizionari di lingua inglese, che riconoscerebbero tale termine come marchio, una decisione del 26 aprile 2005 dello United Kingdom Intellectual Property Office che ha statuito su una domanda di nullità della registrazione del marchio BOTOMASK nel Regno Unito per taluni cosmetici e la dichiarazione di un dirigente dell’Allergan, nonché un’indagine di mercato realizzata nel corso dei mesi di settembre e ottobre del 2004 nel Regno Unito.
Per quanto riguarda, più in particolare, la ricevibilità degli articoli di stampa redatti in lingua inglese, che era contestata dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale in quanto la loro pubblicazione era successiva alla data di deposito dei marchi contestati, il Tribunale ha ricordato, al punto 52 della sentenza impugnata, la giurisprudenza secondo cui, «anche se la notorietà di un marchio anteriore deve essere accertata alla data del deposito della domanda di marchio contestata, i documenti riguardanti una data successiva a tale data non possono tuttavia essere privati del valore probatorio se consentono di trarre conclusioni sul modo in cui la situazione si presentava alla stessa data».
Del pari, il Tribunale ha respinto, al punto 54 di detta sentenza, gli argomenti delle ricorrenti vertenti sull’irricevibilità degli articoli pubblicati nelle riviste scientifiche e nella stampa generalista in quanto essi non erano stati tradotti in lingua francese, lingua processuale dinanzi all’UAMI. Esso ha considerato che l’esistenza stessa di detti articoli costituiva «un elemento pertinente per accertare la notorietà [del] marchio BOTOX presso il grande pubblico indipendentemente dal contenuto positivo o negativo [degli stessi]».
Il Tribunale ha poi respinto l’argomento delle ricorrenti attinente all’irricevibilità della decisione del 26 aprile 2005 dello United Kingdom Intellectual Property Office, basato sul fatto che tale decisione era successiva alla data di deposito dei marchi contestati, facendo riferimento alla giurisprudenza citata al punto 52 della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda ancora l’argomento delle ricorrenti vertente sull’irricevibilità della dichiarazione del dirigente dell’Allergan, nonché delle indagini di mercato, per il fatto che tali elementi erano stati depositati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, il Tribunale ha ricordato, al punto 62 di tale sentenza, che, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, «l’[UAMI] può non tenere conto dei fatti che le parti non hanno invocato oppure delle prove che esse non hanno prodotto in tempo utile», in modo che la commissione di ricorso dispone di ampio potere discrezionale. Esso ha dichiarato che, in assenza di decisione espressa da parte della commissione di ricorso in merito alla ricevibilità di tali elementi di prova, quest’ultima ha implicitamente, ma necessariamente, considerato che essi fossero ricevibili.
Al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che, tenuto conto dell’insieme degli elementi di prova presentati dall’Allergan, la commissione di ricorso non aveva violato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 considerando che il marchio BOTOX godesse, alla data di deposito dei marchi contestati, di notorietà nei confronti dei «prodotti farmaceutici per il trattamento delle rughe» nel Regno Unito.
In secondo luogo, per quanto riguarda la somiglianza dei marchi di cui trattasi, il Tribunale, ai punti 69-79 della sentenza impugnata, ha verificato se la commissione di ricorso non avesse commesso un errore di diritto nel ritenere che esistesse tra i marchi anteriori e i marchi contestati un grado di somiglianza tale da far sì che il pubblico istituisse un nesso tra loro.
Il Tribunale ha sostanzialmente confermato il ragionamento della commissione di ricorso, che aveva preso in considerazione, ai fini della valutazione della somiglianza tra i marchi di cui trattasi, la circostanza che il prefisso «boto» fosse in comune tra di essi. A suo avviso, la sillaba «bot» non ha particolare significato e non rinvia al principio attivo del prodotto farmaceutico venduto dall’Allergan, cioè la tossina botulinica, contrariamente a quanto fatto valere dalle ricorrenti. Esso ha ancora osservato che non era stata invocata alcuna ragione per consentire di comprendere da quale punto di vista tale sillaba dovesse essere preferita al prefisso «boto», preso in considerazione dalla commissione di ricorso.
Il Tribunale ha considerato che, anche supponendo che il segno «BOTOX» potesse essere suddiviso in «bo» per «botulino» e «tox» per «tossina», con riferimento al principio attivo utilizzato, detto segno avrebbe acquisito un carattere distintivo, intrinseco o mediante l’uso, quanto meno nel Regno Unito.
Il Tribunale ha anche constatato, al punto 76 della sentenza impugnata, che «l’ampiezza della quota di mercato del BOTOX nel Regno Unito, cioè il 74,3% nel 2003, come del resto il grado di conoscenza del marchio, che si attesta al 75% nell’ambito del pubblico specializzato abituato ai trattamenti farmaceutici contro le rughe, è sufficiente a sorreggere la tesi dell’esistenza di un grado considerevole di riconoscimento sul mercato».
Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso ha giustamente constatato che i prodotti contemplati dai marchi di cui trattasi, per quanto diversi, perché l’Allergan commercializza prodotti farmaceutici per il trattamento delle rughe e le ricorrenti prodotti cosmetici, rientrano in «settori di mercato contigui».
Il Tribunale ha concluso, di conseguenza, che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che il pubblico pertinente fosse naturalmente indotto a istituire un nesso tra i marchi contestati e il marchio dotato di notorietà BOTOX, ancor prima di associarlo al «botulino».
In terzo luogo, per quanto riguarda la valutazione degli effetti dell’uso dei marchi contestati sui marchi anteriori, il Tribunale ha ricordato, al punto 81 della sentenza impugnata, che al riguardo esistono tre tipi di rischi distinti. Così, anzitutto, l’uso senza giusto motivo di un marchio di cui sia chiesta la registrazione può arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore. Tale uso, poi, può anche arrecare pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore. Infine, il titolare del marchio richiesto può trarre indebito profitto, con l’uso del suo marchio, dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. È sufficiente che esista uno solo di questi tre tipi di rischio perché l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 si applichi.
Il Tribunale, pur riconoscendo, al punto 87 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso è stata abbastanza lapidaria quando ha accertato gli effetti dell’uso dei marchi contestati, ha tuttavia osservato che la ragione fornita dalla commissione di ricorso per tale insufficienza, consistente nel fatto che il pubblico pertinente avrebbe percepito necessariamente un nesso tra i marchi in conflitto, era stata ampiamente discussa nell’ambito del procedimento amministrativo e dinanzi al Tribunale.
Il Tribunale ha richiamato, al punto 88 della sentenza impugnata, l’argomento dell’Allergan secondo cui i marchi contestati intendevano in concreto approfittare del carattere distintivo e della notorietà acquisiti dal marchio BOTOX in materia di trattamento delle rughe, con l’effetto di diminuire il valore di questo marchio. Secondo il Tribunale, tali rischi sono sufficientemente seri e non ipotetici da giustificare l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94. Il Tribunale ha sottolineato che, all’udienza, le ricorrenti hanno riconosciuto che, anche se i loro prodotti non contenevano tossina botulinica, esse intendevano ugualmente approfittare dell’immagine che era associata a tale prodotto, la quale si riscontra nel marchio BOTOX, che costituisce marchio unico al riguardo.
Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il primo motivo.
Per quanto riguarda il secondo motivo, il Tribunale ha constatato, al punto 93 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso ha esposto nelle decisioni contestate la motivazione che permette di comprendere per quali ragioni il marchio BOTOX gode di notorietà.
Esso ha inoltre considerato, al punto 94 della sentenza impugnata, che le decisioni contestate contenevano una motivazione sufficiente relativa agli effetti dell’uso senza giusto motivo dei marchi contestati, la quale doveva consentire alle ricorrenti di disporre di tutte le informazioni pertinenti per impugnare dinanzi al Tribunale i motivi accolti dalla commissione di ricorso.
Il Tribunale ha, di conseguenza, respinto il secondo motivo e i ricorsi integralmente.
Le conclusioni dinanzi alla Corte
Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
respingere i ricorsi di annullamento presentati dall’Allergan avverso le decisioni della divisione d’annullamento del 28 marzo e del 4 aprile 2007, e
—
condannare l’UAMI alle spese sostenute nel contesto dell’impugnazione, del ricorso dinanzi al Tribunale, nonché del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.
L’UAMI e l’Allergan chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese.
Sull’impugnazione
A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti invocano quattro motivi. Il primo motivo verte sulla violazione degli articoli 52, paragrafo 1, e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94. Con il secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato l’articolo 115 del regolamento n. 40/94, letto in combinato disposto con la regola 38, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95. I motivi terzo e quarto sono attinenti, rispettivamente, alla violazione degli articoli 63 e 73 del regolamento n. 40/94.
Sul primo motivo
Il primo motivo si suddivide in quattro capi.
Sul primo capo
– Argomenti delle parti
Con il primo capo del primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che l’esame della domanda di nullità possa essere effettuato alla luce di due marchi anteriori, registrati nel Regno Unito, che non costituivano il fondamento delle decisioni contestate. La commissione di ricorso dell’UAMI avrebbe basato le sue decisioni esclusivamente sul marchio comunitario anteriore n. 2015832 composto dal segno figurativo «BOTOX».
L’UAMI e l’Allergan affermano che il primo capo del primo motivo deve essere respinto in quanto infondato, poiché la commissione di ricorso non si sarebbe riferita espressamente, nelle decisioni contestate, alla registrazione di detto marchio comunitario figurativo anteriore.
– Giudizio della Corte
Al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che le domande di nullità presentate dall’Allergan erano fondate sulla registrazione di diversi marchi comunitari, nazionali, figurativi e denominativi, recanti il segno «BOTOX», registrati per la maggior parte prima che i marchi contestati BOTOLIST e BOTOCYL venissero depositati, rispettivamente, il 6 maggio e il 19 luglio 2002. Il Tribunale si è riferito al riguardo al punto 2 delle decisioni contestate che elenca tali marchi.
Al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso non ha seguito l’orientamento della divisione di annullamento, la quale aveva basato le sue decisioni sulla sola registrazione del marchio comunitario figurativo anteriore n. 2015832, e che essa ha considerato che la notorietà era acquisita sia per i marchi figurativi sia per i marchi denominativi BOTOX registrati anteriormente al 6 maggio 2002, fossero essi comunitari oppure nazionali. Il Tribunale ha del pari indicato che tale orientamento della commissione di ricorso è dimostrato dal fatto che essa non si riferisce, nelle decisioni contestate, all’elemento figurativo del marchio comunitario anteriore n. 2015832.
Alla luce di tali diversi elementi, il Tribunale ha potuto legittimamente limitare il suo esame ai marchi nazionali anteriori registrati nel Regno Unito il 14 dicembre 2000 per il trattamento delle rughe, poiché si trattava del territorio per il quale l’Allergan aveva prodotto la maggior parte degli elementi di prova.
Si deve ancora constatare che le ricorrenti si limitano a invocare in modo generico che la commissione di ricorso aveva basato la sua valutazione, proprio come aveva fatto la divisione d’annullamento, sul solo marchio comunitario figurativo anteriore, e che esse non sollevano il benché minimo argomento idoneo a sostenere la loro argomentazione.
Ne consegue che il primo capo del primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo capo
– Argomenti delle parti
Con il secondo capo del primo motivo, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare che i marchi anteriori fossero dotati di notorietà.
Per quanto riguarda il pubblico pertinente, anche se le ricorrenti non contestano la valutazione svolta dal Tribunale al riguardo, cioè che tale pubblico sia costituito dal grande pubblico e dai professionisti del settore sanitario, esse sostengono che il Tribunale non ha tuttavia svolto alcuna analisi specifica in merito all’esistenza di una notorietà di detti marchi nell’ambito di ciascuna delle due categorie di persone che compongono il pubblico pertinente.
Per quanto riguarda il territorio rilevante, la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna indicazione in merito al territorio nel quale i marchi anteriori erano considerati dotati di notorietà.
Con riferimento alla prova della notorietà, le ricorrenti contestano il valore probatorio di taluni elementi prodotti dall’Allergan, cioè il volume delle vendite dei prodotti commercializzati con il marchio BOTOX, menzionato ai punti 46 e 47 della sentenza impugnata, nonché la promozione del marchio BOTOX nelle riviste scientifiche, come esposto ai punti 48 e 49 di tale sentenza. Per quanto riguarda l’importante copertura mediatica di detti prodotti, menzionata ai punti 50-54, esse sostengono che il Tribunale ha snaturato tale elemento di prova, in quanto esso non era sorretto dalla prova della distribuzione, nel Regno Unito, di giornali o di periodici in cui fossero pubblicati gli articoli relativi ai prodotti commercializzati con il marchio BOTOX. Esse ritengono che la valutazione svolta dal Tribunale ai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, relativa all’inserimento del termine«BOTOX» in diversi dizionari, sia basata su una distorsione dei fatti. Le ricorrenti considerano anche che il Tribunale ha commesso, ai punti 60-63 della sentenza impugnata, uno snaturamento degli elementi di prova con riferimento all’indagine di mercato realizzata nel Regno Unito nel corso dei mesi di settembre e ottobre del 2004. Esse contestano, in proposito, la pertinenza di tale indagine, in quanto non contiene elementi, che spettava all’Allergan fornire, idonei ad istituire un nesso tra i dati ivi contenuti e la situazione esistente alla data del deposito della domanda di registrazione dei marchi contestati.
Per quanto riguarda la decisione del 26 aprile 2005 dello United Kingdom Intellectual Property Office, le ricorrenti ritengono che tale elemento di prova avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile dal Tribunale, in quanto riguarda una controversia differente, nella quale esse non erano parti in causa.
L’UAMI ritiene che il secondo capo del primo motivo debba essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
In primo luogo, per quanto riguarda il grado di notorietà dei marchi anteriori con riferimento a ciascuna delle categorie di persone che compongono il pubblico pertinente, l’UAMI sostiene che si deve presumere che qualunque marchio goda di notorietà presso il grande pubblico sia noto ai professionisti.
In secondo luogo, per quanto riguarda il territorio pertinente, l’UAMI considera che il Tribunale, circoscrivendo il proprio esame ai due marchi anteriori registrati nel Regno Unito, ha chiaramente indicato che il territorio pertinente era quello del Regno Unito.
In terzo luogo, per quanto riguarda la prova della notorietà, l’UAMI e l’Allergan affermano che gli argomenti delle ricorrenti al riguardo sono, da un lato, errati, perché diretti a rimettere in discussione il valore probatorio di ciascuno degli elementi di prova, mentre tali elementi devono essere considerati nel loro insieme, e, dall’altro, irricevibili, poiché riguardano questioni in fatto.
– Giudizio della Corte
In primo luogo, occorre constatare che l’argomento delle ricorrenti attinente ad un asserito errore di diritto del Tribunale con riferimento alla notorietà dei marchi anteriori tra le due categorie di persone che compongono il pubblico pertinente è basato su un’erronea lettura della sentenza impugnata.
Risulta, infatti, dai punti 48, 49 e 54 della sentenza impugnata che il Tribunale ha esaminato, come elementi di prova diretti a dimostrare la notorietà dei marchi anteriori, la promozione del marchio BOTOX effettuata in particolare mediante la pubblicazione di articoli, redatti in lingua inglese, comparsi sia in riviste scientifiche, che sono specificamente destinate agli operatori del settore, sia nella stampa generalista.
Come l’UAMI ha poi indicato, se un marchio gode di notorietà presso il grande pubblico, in linea di principio si presume che sia noto ai professionisti. Non si può quindi validamente sostenere che la notorietà del marchio BOTOX, a causa dell’importante copertura mediatica presso il grande pubblico dei prodotti commercializzati con questo marchio oppure dell’inserimento del termine «BOTOX» nei dizionari di lingua inglese, possa essere stata ignorata dai professionisti del settore sanitario.
Il Tribunale, quindi, avendo svolto tali constatazioni, dalle quali risultava che esso ha tenuto conto sia del grande pubblico sia dei professionisti del settore sanitario, non ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 64 della sentenza impugnata, che il marchio BOTOX godeva, alla data del deposito dei marchi contestati, cioè il 6 maggio o il 19 luglio 2002, di notorietà nel Regno Unito per quanto riguarda «i prodotti farmaceutici per il trattamento delle rughe» nei confronti di ciascuna delle categorie che compongono il pubblico pertinente.
Di conseguenza, l’argomento secondo cui il Tribunale non avrebbe svolto alcuna analisi specifica in merito all’esistenza di una notorietà dei marchi anteriori nell’ambito di ciascuna delle due categorie di persone che compongono il pubblico pertinente deve essere respinto.
In secondo luogo, con riferimento all’assenza di indicazioni relative al territorio nell’ambito del quale i marchi anteriori erano considerati godere di notorietà, va osservato, da una parte, che dal fatto che il Tribunale abbia limitato il suo esame ai due marchi nazionali registrati nel Regno Unito il 14 dicembre 2000 si può chiaramente dedurre che esso ha considerato che il territorio rilevante fosse quello del Regno Unito.
D’altra parte, risulta dai diversi elementi di prova presi in considerazione dal Tribunale, come gli articoli di stampa redatti in lingua inglese e pubblicati nelle riviste scientifiche o nei quotidiani inglesi, l’inserimento del termine «BOTOX» nei dizionari di lingua inglese e la decisione dello United Kingdom Intellectual Property Office, che l’esame della notorietà dei marchi anteriori è stato effettuato con riferimento alla totalità del territorio del Regno Unito.
Pertanto, l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto quanto alla delimitazione del territorio rilevante deve essere respinto.
In terzo luogo, per quanto riguarda la prova della notorietà del marchio BOTOX, occorre osservare preliminarmente che il Tribunale ha svolto, al riguardo, una valutazione globale degli elementi di prova presentati dall’Allergan, come risulta dal punto 64 della sentenza impugnata. Orbene, gli argomenti delle ricorrenti diretti a contestare la prova di tale notorietà si riferiscono a ciascuno di detti elementi di prova considerato separatamente. Di conseguenza, come l’avvocato generale ha indicato al paragrafo 20 delle sue conclusioni, se la Corte dovesse accogliere taluni degli argomenti presentati dalle ricorrenti, ciò non pregiudicherebbe tuttavia la valutazione svolta dal Tribunale, poiché rimarrebbe ancora da stabilire il valore che l’elemento di prova da escludere riveste nella valutazione globale del Tribunale. Orbene, nessun argomento in tal senso è stato invocato dalle ricorrenti nel contesto dell’impugnazione.
Ciò considerato, nei limiti in cui le ricorrenti contestano il valore probatorio degli elementi di prova, come il volume delle vendite dei prodotti commercializzati con il marchio BOTOX, nonché la promozione di detto marchio nelle riviste scientifiche, è sufficiente constatare che, con tale argomentazione, esse tendono in realtà a ottenere una nuova valutazione di detti elementi di prova dinanzi alla Corte.
Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, detta valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (sentenza dell’8 maggio 2008, Eurohypo/UAMI,
C-304/06 P, Racc. pag. I-3297
, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
Ne consegue che, in quanto nessuno snaturamento è stato addotto nella fattispecie, l’argomento delle ricorrenti diretto a contestare il valore probatorio di taluni elementi di prova dev’essere respinto perché irricevibile.
Nei limiti in cui le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova relativi all’importanza della copertura mediatica dei prodotti commercializzati con il marchio BOTOX e all’indagine di mercato realizzata nel corso dei mesi di settembre ed ottobre del 2004 nel Regno Unito e che esso ha fondato la sua valutazione relativa all’inserimento del termine «BOTOX» in diversi dizionari su una distorsione dei fatti, va constatato che, pur invocando uno snaturamento di tali elementi di prova o una distorsione dei fatti, le ricorrenti si limitano a contestare la pertinenza dei medesimi con affermazioni generiche e non corroborate da elementi precisi e mirano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione di tali elementi di prova da parte della Corte.
Orbene, come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, ricordata al punto 74 della presente sentenza, tali argomenti devono essere respinti in quanto irricevibili.
Infine, riguardo all’irricevibilità fatta valere dalle ricorrenti quanto alla decisione del 26 aprile 2005 dello United Kingdom Intellectual Property Office in quanto essa riguarda una controversia differente, va osservato che gli accertamenti che compaiono in tale decisione costituiscono, di per sé, un fatto che può, se pertinente, essere preso in considerazione dal Tribunale nell’ambito del suo potere sovrano di valutazione dei fatti allo scopo di stabilire la notorietà dei marchi anteriori nel Regno Unito. Peraltro, le ricorrenti non hanno formulato nessun argomento idoneo a contestare l’esattezza degli accertamenti che compaiono in tale decisione né dinanzi all’UAMI né dinanzi al Tribunale, come risulta dal punto 58 della sentenza impugnata.
L’argomento delle ricorrenti vertente su un’asserita irricevibilità della decisione del 26 aprile 2005 dello United Kingdom Intellectual Property Office deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato.
Ne consegue che il secondo capo del primo motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul terzo capo
– Argomenti delle parti
Con il terzo capo del primo motivo, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando che esiste un nesso tra i marchi anteriori BOTOX e i marchi contestati sulla base dell’elemento comune «bot» o «boto», nei limiti in cui tale elemento comune è descrittivo o generico poiché si riferisce alla «tossina botulinica». Siffatto nesso non dovrebbe essere istituito in quanto il richiedente di un marchio dovrebbe essere autorizzato a includere nel suo marchio un tale elemento descrittivo.
Secondo l’UAMI e l’Allergan, tale terzo capo deve essere respinto in quanto irricevibile, poiché riguarda una questione di fatto soggetta al sovrano apprezzamento del Tribunale.
– Giudizio della Corte
Nei limiti in cui, con il terzo capo del primo motivo, le ricorrenti intendono contestare l’analisi svolta dal Tribunale ai punti 70-73 della sentenza impugnata, per accertare che il prefisso «bot» o «boto» non è descrittivo, occorre constatare che tale valutazione è di natura fattuale.
Orbene, come emerge dagli artt. 256 TFUE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, e a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., segnatamente, sentenze del 5 giugno 2003, O’Hannrachain/Parlamento,
C-121/01 P, Racc. pag. I-5539
, punto 35, nonché del 2 aprile 2009, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione,
C-431/07 P, Racc. pag. I-2665
, punto 137).
Orbene, poiché per quanto riguarda la valutazione di cui ai punti 70-73 della sentenza impugnata non è stato fatto valere alcuno snaturamento dei fatti né degli elementi di prova sottoposti al Tribunale, tale terzo capo deve essere dichiarato irricevibile nei limiti in cui è diretto a contestare tale valutazione.
Per contro, con tale capo, le ricorrenti asseriscono anche che il richiedente di un marchio deve poter includere, nel marchio di cui chiede la registrazione, un elemento che fa parte del marchio anteriore di un terzo, nei limiti in cui tale elemento comune abbia carattere descrittivo. Occorre constatare che tale argomento solleva una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
Occorre osservare, al riguardo, che tale argomentazione riposa sulla premessa secondo cui l’elemento comune «bot» o «boto» sarebbe descrittivo.
Orbene, da una parte, risulta dai punti 70-73 della sentenza impugnata che il Tribunale ha considerato il prefisso «bot» o «boto» non descrittivo. D’altra parte, come risulta dai punti 83-85 della presente sentenza, gli argomenti invocati dalle ricorrenti, diretti a mettere nuovamente in discussione tale valutazione, non possono essere sottoposti alla Corte nell’ambito di un’impugnazione.
In tal contesto, il terzo capo del primo motivo, nella parte in cui le ricorrenti asseriscono che avrebbero diritto ad includere nei marchi contestati un elemento comune ad un marchio anteriore, nei limiti in cui tale elemento abbia carattere descrittivo, è inoperante.
Da quanto precede risulta che il terzo capo del primo motivo deve essere respinto.
Sul quarto capo
– Argomenti delle parti
Con il quarto capo del primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare accertato il rischio di pregiudizio arrecato alla notorietà dei marchi anteriori. La valutazione del Tribunale, al punto 88 della sentenza impugnata, secondo cui i marchi contestati intendono approfittare concretamente del carattere distintivo e della notorietà acquisita dai marchi anteriori BOTOX in materia di trattamento delle rughe, non sarebbe sorretta da alcun elemento di prova. Esse sostengono anche che, quand’anche i marchi contestati dovessero contenere un eventuale riferimento alla tossina botulinica, essi non erano intesi, non miravano o non volevano essere associati al marchio BOTOX, che è registrato per prodotti farmaceutici rilasciati esclusivamente su prescrizione medica.
L’UAMI e l’Allergan ritengono che tale capo del motivo debba essere respinto in quanto infondato. Infatti, il nesso tra i marchi anteriori e i marchi contestati sarebbe idoneo a comportare uno sviamento della notorietà dei marchi anteriori, in quanto suggerirebbe che i prodotti cosmetici delle ricorrenti avrebbero un effetto paragonabile a quello ottenuto con il prodotto BOTOX. Ciò comporterebbe una diminuzione del valore dei marchi anteriori.
– Giudizio della Corte
Occorre ricordare che, per poter beneficiare della tutela instaurata dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, il titolare del marchio anteriore deve fornire la prova che l’uso del marchio di cui è stata chiesta la registrazione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che esso recherebbe loro pregiudizio. A tal fine, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva ed attuale del suo marchio ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 5. Infatti, quando è prevedibile che dall’uso che il titolare del marchio posteriore potrebbe fare del proprio marchio deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si avveri per poter far vietare detto uso. Il titolare del marchio anteriore deve tuttavia dimostrare l’esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro (v., per analogia, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation,
C-252/07, Racc. pag. I-8823
, punti 37 e 38).
Inoltre, al fine di determinare se l’uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie (sentenza del 18 giugno 2009, L’Oréal e a.,
C-487/07, Racc. pag. I-5185
, punto 44).
Il Tribunale ha, quindi, giustamente considerato, al punto 82 della sentenza impugnata, che il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio, ma deve fornire elementi che consentano di concludere prima facie che sussiste un rischio futuro non ipotetico di un vantaggio indebito o di un pregiudizio e che a siffatta conclusione si può giungere, in particolare, sulla base di deduzioni logiche derivanti dall’analisi delle probabilità e prendendo in considerazione le pratiche abituali del settore commerciale rilevante, nonché ogni altra circostanza del caso di specie.
Si deve del pari constatare che è in esito all’analisi di diversi elementi che il Tribunale ha concluso per l’esistenza di un nesso tra i marchi anteriori e i marchi contestati. Esso ha infatti constatato, segnatamente, ai punti 70-72 della sentenza impugnata, il carattere comune ai marchi di cui trattasi del prefisso «boto», il quale non può essere considerato come abbreviazione di «botulinico» o «botulino»; ai punti 73 e 74 di detta sentenza, l’acquisizione del carattere distintivo del segno «BOTOX»; al punto 76 di detta sentenza, l’importanza della notorietà dei marchi anteriori e, al punto 78 della stessa sentenza, il fatto che i prodotti interessati appartengano a «settori di mercato contigui». Il Tribunale ha anche precisato che il pubblico pertinente istituirà tale nesso ancor prima di associare i marchi contestati al «botulino». Il Tribunale ha ancora rilevato, al punto 88 della sentenza impugnata, che, all’udienza, le ricorrenti avevano ammesso che, anche se i loro prodotti non contenevano tossina botulinica, esse intendevano ugualmente approfittare dell’immagine associata a tale prodotto, riscontrabile nel marchio BOTOX.
In tal contesto, come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 36 delle sue conclusioni, è all’esito di una valutazione globale degli elementi pertinenti del caso di specie che il Tribunale ha concluso, al punto 88 del sentenza impugnata, che i marchi contestati intendevano approfittare del carattere distintivo e della notorietà acquisiti dai marchi anteriori BOTOX. Conseguentemente, l’argomento delle ricorrenti secondo cui la constatazione dell’esistenza di un’intenzione parassitaria non sarebbe sorretta da alcun elemento di prova è infondato.
Peraltro, dev’essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui, nell’ipotesi in cui i marchi contestati contenessero un eventuale riferimento alla tossina botulinica, essi non sarebbero diretti ad essere associati al marchio BOTOX. Infatti, tale argomento mira a rimettere in discussione la valutazione del Tribunale, secondo cui il prefisso «boto» non è descrittivo e non può essere considerato come riferimento alla tossina botulinica, e su cui si basa la constatazione dello stesso che figura al punto 88 della sentenza impugnata. Orbene, siffatta valutazione, essendo di natura fattuale, non può essere sottoposta al controllo della Corte nel contesto di un’impugnazione, in conformità alla giurisprudenza ricordata al punto 84 della presente sentenza.
Ne consegue che il quarto capo del primo motivo dev’essere disatteso. Pertanto, il primo motivo deve essere integralmente respinto.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
Con il loro secondo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver violato l’articolo 115 del regolamento n. 40/94 e la regola 38, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, in quanto esso ha respinto il motivo diretto avverso la decisione della commissione di ricorso che ha dichiarato ricevibili gli articoli di stampa redatti in lingua inglese, mentre essi avrebbero dovuto essere tradotti nella lingua processuale dinanzi alla commissione di ricorso, cioè nella lingua francese.
L’UAMI, sostenuto dall’Allergan, considera che il secondo motivo deve essere respinto perché infondato, in quanto la regola 38, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, che tratta del procedimento di nullità, non prevede sanzioni se chi richiede la dichiarazione di nullità non presenta una traduzione nella lingua processuale delle prove fornite a sostegno della sua domanda.
Giudizio della Corte
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la regola secondo cui le prove prodotte a sostegno dell’opposizione o della domanda di nullità o di decadenza del marchio devono essere presentate nella lingua processuale o essere accompagnate da una traduzione in tale lingua si giustifica con la necessità di rispettare il principio del contraddittorio nonché la parità delle armi tra le parti nei procedimenti inter partes [v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 30 giugno 2004, GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE),
T-107/02, Racc. pag. II-1845
, punto 72, e del 6 novembre 2007, SAEME/UAMI – Racke (REVIAN’s),
T-407/05, Racc. pag. II-4385
, punto 35].
Nella fattispecie, non si può ritenere che l’assenza di traduzione degli articoli di stampa prodotti in lingua inglese abbia pregiudicato l’esercizio dei diritti della difesa delle ricorrenti, in quanto esse sono state in grado di contestare dinanzi al Tribunale il valore probatorio di tali articoli, in quanto esse ammettono, al punto 112 dell’impugnazione, di aver compreso il contenuto dei medesimi e in quanto la lingua inglese era la lingua processuale del ricorso dinanzi al Tribunale.
Inoltre, si deve constatare, come il Tribunale ha osservato al punto 54 della sentenza impugnata, che le ricorrenti non hanno, né dinanzi alla divisione di annullamento né dinanzi alla commissione di ricorso, formulato alcuna obiezione o contestazione in merito alla presa in considerazione degli elementi di prova prodotti in lingua inglese che accompagnavano la domanda di nullità dei marchi contestati.
Di conseguenza, il secondo motivo deve essere dichiarato infondato.
Sul quarto motivo
Ai fini della buona amministrazione della giustizia, occorre trattare il quarto motivo prima del terzo.
Argomenti delle parti
Con il loro quarto motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver violato l’articolo 73 del regolamento n. 40/94 respingendo il loro motivo attinente all’assenza di motivazione delle decisioni contestate per quanto riguarda la conclusione relativa alla sussistenza di una notorietà dei marchi anteriori BOTOX nonché di un rischio di pregiudizio per essi.
L’UAMI sostiene che il quarto motivo deve essere respinto in quanto irricevibile, poiché le ricorrenti si limiterebbero a riprodurre il motivo che esse hanno già invocato dinanzi al Tribunale.
In ogni caso, secondo l’UAMI e l’Allergan, tale motivo deve essere respinto in quanto infondato nei limiti in cui la commissione di ricorso non sarebbe tenuta a motivare espressamente le sue valutazioni in merito al valore di ciascun elemento di prova che le è stato sottoposto, né a corroborare la sua motivazione con fatti.
Giudizio della Corte
Va anzitutto osservato che le ricorrenti, asserendo che il Tribunale ha violato l’articolo 73 del regolamento n. 40/94 nel respingere il loro motivo vertente sul difetto di motivazione delle decisioni contestate, contestano l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione svolta dal Tribunale. Pertanto, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare in tal modo l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v., in particolare, sentenze del 6 marzo 2003, Interporc/Commissione,
C-41/00 P, Racc. pag. I-2125
, punto 17, e del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI,
C-16/06 P, Racc. pag. I-10053
, punto 110). Il quarto motivo è pertanto ricevibile.
Occorre poi ricordare che, come ha indicato giustamente il Tribunale al punto 92 della sentenza impugnata, l’obbligo di motivazione delle decisioni dell’UAMI previsto all’articolo 73 del regolamento n. 40/94 risponde al duplice obiettivo di consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall’altra, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione.
Tale obbligo può essere soddisfatto senza che sia necessario rispondere espressamente e in modo esaustivo alla totalità degli argomenti proposti da un ricorrente.
Nella fattispecie, il Tribunale ha osservato, al punto 93 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva esposto, nelle decisioni contestate, le ragioni per cui il marchio BOTOX godeva di notorietà. Esso ha indicato, al riguardo, che tali «ragioni risultano, infatti, sia dalla sintesi dei fatti rilevanti per l’analisi sia dall’analisi giuridica propriamente detta effettuata dalla commissione di ricorso nelle decisioni [contestate]».
È ancora giocoforza constatare che gli argomenti dettagliati presentati dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale, sintetizzati al punto 27 della sentenza impugnata, al fine di contestare il valore probatorio dei diversi elementi di prova della notorietà di detto marchio oppure la loro ricevibilità dimostrano che le ricorrenti sono state in grado di far valere i loro diritti della difesa.
Pertanto, il Tribunale ha potuto respingere, senza commettere errori di diritto, il motivo vertente sull’insufficienza di motivazione delle decisioni contestate con riferimento alla sussistenza della notorietà del marchio BOTOX.
Per quanto riguarda la motivazione relativa al rischio di pregiudizio causato ai marchi anteriori, il Tribunale, pur avendo certamente rilevato che essa era lapidaria, ha tuttavia considerato che le decisioni contestate contenevano i motivi che permettevano di dimostrare che, mediante i marchi contestati, le ricorrenti miravano a trarre indebito profitto dal carattere distintivo dei marchi anteriori. Il Tribunale si è al riguardo riferito ai punti 42-44 della decisione Helena Rubinstein e 43-45 della decisione L’Oréal, che sono riportati al punto 86 della sentenza impugnata. Esso ha aggiunto che le ricorrenti disponevano di tutte le informazioni idonee a consentir loro di contestare tale motivazione nel contesto del loro ricorso dinanzi ad esso.
Va, inoltre, constatato che le ricorrenti si limitano a sostenere perentoriamente che le decisioni contestate non sono al riguardo motivate, senza tuttavia presentare il benché minimo argomento a sostegno del loro asserto né dimostrare in qual modo tale pretesa assenza di motivazione avrebbe pregiudicato l’esercizio del loro diritto di ricorso.
Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel respingere il motivo vertente su un difetto di motivazione delle decisioni contestate per quanto riguarda il rischio di pregiudizio causato ai marchi anteriori.
Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
Con il loro terzo motivo, le ricorrenti lamentano che il Tribunale ha travisato l’articolo 63 del regolamento n. 40/94. Tale motivo si suddivide in due capi.
Con il primo capo di tale motivo, le ricorrenti considerano che il Tribunale, all’atto dell’analisi della notorietà dei marchi anteriori, da una parte, ha preso in considerazione marchi diversi da quelli su cui si sono fondate la divisione d’annullamento e la commissione di ricorso e, dall’altra, ha effettuato un esame specifico degli elementi di prova sottoposti dall’Allergan in assenza di qualsiasi analisi della commissione di ricorso al riguardo.
Con il secondo capo di questo stesso motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di avere, a torto, preso in considerazione elementi di prova della notorietà dei marchi anteriori BOTOX sottoposti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso e la cui ricevibilità era stata contestata dalle ricorrenti, vale a dire una dichiarazione di un dirigente dell’Allergan e un’indagine di mercato. La commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto di tali elementi, in quanto si sarebbe basata esclusivamente sulla pubblicità indiretta e su un’intensa copertura mediatica.
L’UAMI, sostenuto dall’Allergan, afferma che il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato, poiché il Tribunale non avrebbe ecceduto i limiti del suo controllo giurisdizionale.
Riguardo al primo capo di tale motivo, esso ricorda che la commissione di ricorso non è tenuta a motivare espressamente le sue valutazioni quanto al valore di ciascun elemento di prova che le viene sottoposto. Il Tribunale si sarebbe limitato a trattare ciascuno degli argomenti sollevati dalle ricorrenti nel loro ricorso.
Riguardo al secondo capo di tale motivo, si dovrebbe presumere che la commissione di ricorso abbia giudicato la dichiarazione del dirigente dell’Allergan e l’indagine di mercato come elementi di prova ricevibili, in quanto essa, se avesse ritenuto che tali elementi erano stati prodotti tardivamente, avrebbe dovuto prendere espressa posizione in merito alla loro ricevibilità, in conformità all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94.
Giudizio della Corte
Per quanto riguarda il primo capo del terzo motivo, occorre respingere, per le ragioni esposte nel contesto dell’esame del primo capo del primo motivo, la censura vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto basandosi su marchi anteriori, vale a dire i due marchi nazionali registrati nel Regno Unito, differenti da quelli esaminati dalla divisione di annullamento e dalla commissione di ricorso.
Con riferimento alla censura relativa all’esame specifico da parte del Tribunale di ciascun elemento di prova della notorietà dei marchi anteriori sottoposto dall’Allergan, da una parte, va constatato che essa è basata sulla premessa che la commissione di ricorso non avrebbe proceduto a un’analisi individuale di siffatti elementi di prova, la quale, a sua volta, riposa sulla constatazione che le decisioni contestate non sono motivate quanto al valore probatorio di ciascun elemento di prova. Orbene, come risulta dall’esame del quarto motivo, le decisioni contestate sono motivate a sufficienza per quanto concerne la constatazione della notorietà dei marchi anteriori e la commissione di ricorso non era quindi tenuta a motivare in modo espresso le sue valutazioni in merito al valore probatorio di ciascun elemento di prova.
D’altra parte, nei limiti in cui le ricorrenti hanno contestato ciascun elemento di prova dal punto di vista del suo valore probatorio e/o della sua ricevibilità, il Tribunale è stato indotto ad esaminare gli argomenti delle ricorrenti e a rispondervi. Ne consegue che è in esito ad un’analisi di tali elementi che il Tribunale ha giudicato che le decisioni contestate non erano viziate da alcun errore di diritto, come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 50 delle sue conclusioni. Tale capo deve, di conseguenza, essere disatteso.
Per quanto riguarda il secondo capo del terzo motivo, va osservato che le ricorrenti si limitano ad asserire che la commissione di ricorso si è basata esclusivamente sulla pubblicità indiretta e su un’intensa campagna mediatica per accertare la notorietà del marchio BOTOX. Orbene, è sufficiente constatare che, secondo la commissione di ricorso, la notorietà di tale marchio deriva soprattutto dalla pubblicità indiretta del prodotto da parte dei media. Utilizzando il termine «soprattutto», la commissione di ricorso ha privilegiato, per stabilire la notorietà del marchio BOTOX, l’elemento probatorio relativo all’intensa campagna mediatica lanciata all’inizio degli anni 2000, senza tuttavia escludere gli altri elementi di prova sottoposti dall’Allergan.
Ne deriva che le ricorrenti non hanno presentato alcun argomento idoneo a rimettere in discussione l’affermazione del Tribunale secondo cui la commissione di ricorso ha preso in considerazione la dichiarazione del dirigente dell’Allergan e l’indagine di mercato come elementi di prova della notorietà del marchio BOTOX. Al contrario, come risulta dai punti 44 e 45 dei ricorsi presentati al Tribunale, le ricorrenti hanno sostenuto dinanzi ad esso che tali prove erano state, a torto, prese in considerazione dalla commissione di ricorso.
Alla luce di quanto precede, non si può contestare al Tribunale di aver violato l’articolo 63 del regolamento n. 40/94 e il secondo capo del terzo motivo deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato.
Il terzo motivo deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato.
Dall’insieme delle considerazioni che precedono consegue che l’impugnazione deve essere integralmente respinta.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ha chiesto la condanna della Helena Rubinstein e di L’Oréal, queste ultime, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)
L’impugnazione è respinta.

2)
La Helena Rubinstein SNC e L’Oréal SA sono condannate alle spese.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.