CELEX: 62012TJ0278
Ochranná známka Společenství
Námitkové řízení
Přihláška obrazové ochranné známky Společenství PROFLEX
Starší národní slovní ochranná známka PROFEX
Skutečné užívání starší ochranné známky
Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009

Skutečnosti předcházející sporu
Dne 13. prosince 2005 podala společnost Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (
Úř. věst. 1994, L 11, s. 1
; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (
Úř. věst. L 78, s. 1
)].
Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:
Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 9, 12 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
—
třída 9: „Ochranné helmy pro sportovní účely, ochranné brýle pro sportovní účely, sluneční brýle; rychloměry, automatická zařízení signalizující nízký tlak v automobilových pneumatikách“;
—
třída 12: „Vozidla; dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní; jízdní kola a příslušenství jízdních kol, cyklistické zvonky, duše pro jízdní kola, rámy na jízdní kola, pneumatiky pro jízdní kola, náboje jízdních kol, pastorky jízdních kol, brzdy jízdních kol, blatníky jízdních kol, směrovky pro jízdní kola, ráfky jízdních kol, rukojeti jízdních kol, kliky jízdních kol, motory pro jízdní kola (mopedy); pneumatiky pro jízdní kola, pedály pro jízdní kola, paprsky pro jízdní kola, chrániče šatů před uvíznutím v paprscích jízdních kol, kola pro jízdní kola, sedla jízdních kol, stojany jízdních kol, cyklistické zvonky, bezdušové pneumatiky pro jízdní kola, řetězy pro jízdní kola, košíky speciální pro jízdní kola, zpětná zrcátka, nářadí na opravu duší, nosiče jízdních kol, protismykové řetězy, rámy jízdních kol, ložiskové čepy, napínače paprsků kol, tříkolky“;
—
třída 25: „Košile, živůtky, košilové halenky, bundy, mikiny, sportovní bundy s kapucí, saka, kalhoty, rukavice (oděvy), ponožky, punčochy, spodní prádlo, pyžama, noční košile, tílka, košilky, pláště, přehozy, kabáty, šály, svetry, sukně, šaty, kravaty, pásky, šle, plavky, sportovní oděvy zahrnuté do této třídy; cyklistické oděvy a obuv; funkční spodní prádlo; čepice, nepromokavé oděvy, větrovky; župany, štóly, šátky; kostýmy, obleky; kombiné (spodní prádlo); obuv a pokrývky hlavy; pletené oděvy [šaty]“.
Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve
Věstníku ochranných známek Společenství
č. 26/2006 ze dne 26. června 2006.
Dne 6. září 2006 podala žalobkyně, společnost Inter-Union Technohandel GmbH, proti zápisu přihlášené ochranné známky námitky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009), a to pro všechny výrobky uvedené v bodě 3 výše.
Námitky byly založeny na zápisu německé slovní ochranné známky PROFEX, zapsané dne 12. února 1997 pod č. 39628817 a obnovené dne 14. července 2006, která se vztahuje na následující výrobky náležející do tříd 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 a 21: „Bezpečnostní řetězy, bezpečnostní U-zámky s kovovým lanem, spirálové zámky, lanové zámky; teploměry, rychloměry, měřiče ujeté vzdálenosti a kompasy pro pozemní vozidla; ochranné helmy, ochranné rukavice; elektrické pojistky, pojistková pouzdra, elektrické generátory a dynama pro pozemní vozidla; elektrické a elektronické poplašné systémy, mechanická zabezpečovací poplašná zařízení (jiná než pro pozemní vozidla); výbava pozemních vozidel, a sice světlomety, couvací světlomety, zadní světla, blikače, ruční světla; čtecí lampičky, žárovky a reflektory; výbava pozemních vozidel, a sice potahy na volant, brašny s nářadím do auta, výfukové koncovky, kryty na kola, uzávěry palivových nádrží, zástěrky kol, opěradla, potahy bezpečnostních pásů, opěrky hlavy, potahy sedadel, dětské sedačky, zpětná zrcátka, ovládací tlačítka (nekovová), dveřní tlumiče, vzduchové kompresory, nápojové láhve, stojany, mechanické bezpečnostní poplašné zařízení pro vozidla; náhradní díly pro pozemní vozidla, a sice pneumatiky, hadice, brzdy, brzdové čelisti, brzdové destičky, brzdové kabely, brzdové páky, ruční převodovky, přehazovačky, řadicí páky, řadicí lanka, ozubená kola, řetězy, chrániče řetězu, blatníky, pedály, zvonky, cyklistická sedla, řídítka jízdních kol, představce jízdních kol; přívěsy za pozemní vozidla; dětské sedačky pro pozemní vozidla; výbava pozemních vozidel, zejména košíky, schránky, kontejnery a upevnění na zavazadla a drobné předměty, střešní nosiče, brašny pro sedla, řídítka a rámy (prázdné); poznámkové bloky, samolepicí etikety, lepicí pásky, izolační pásky; výbava pro pozemní vozidla, a sice protisluneční fólie, rolety, žaluzie a clony z plastových hmot“.
Důvodem uplatněným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009].
V průběhu řízení vyzval OHIM na žádost společnosti Gumersport Mediterranea de Distribuciones žalobkyni, aby předložila důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009). Žalobkyně předložila v tomto směru různé důkazy, které byly posouzeny námitkovým oddělením.
Rozhodnutím ze dne 2. července 2009 námitkové oddělení námitky na základě čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 v plném rozsahu zamítlo, jelikož shledalo, že žalobkyně nepředložila dostatečné důkazy k prokázání skutečného užívání starší ochranné známky.
Dne 26. srpna 2009 podala žalobkyně na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 proti rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 2. července 2009 u OHIM odvolání.
Rozhodnutím ze dne 14. června 2010 druhý odvolací senát OHIM rozhodnutí námitkového oddělení zrušil a věc uvedenému oddělení vrátil. Odvolací senát v podstatě shledal, že jelikož námitkové oddělení nezohlednilo některé důkazy předložené žalobkyní, opřelo své rozhodnutí o neúplný skutkový základ.
Dne 17. prosince 2010 vydalo námitkové oddělení nové rozhodnutí, v němž dospělo k závěru, že skutečné užívání starší ochranné známky bylo prokázáno ve vztahu k části výrobků, pro které byla tato ochranná známka zapsána, a sice různým druhům příslušenství jízdních kol a automobilů. Podle námitkového oddělení jsou výrobky, pro které byla starší ochranná známka užívána, buď výslovně zmíněny v předložených důkazech, nebo spadají do následujících podkategorií starší ochranné známky: mechanická zabezpečovací poplašná zařízení (jiná než pro pozemní vozidla); výbava pozemních vozidel, a sice světlomety, couvací světlomety, zadní světla, blikače, ruční světla; čtecí lampičky, žárovky a reflektory; výbava pozemních vozidel, a sice potahy na volant, výfukové koncovky, potahy bezpečnostních pásů, opěrky hlavy, potahy sedadel, dětské sedačky, zpětná zrcátka, vzduchové kompresory, nápojové láhve, stojany; náhradní díly pro pozemní vozidla, a sice pneumatiky, hadice, brzdy, brzdové čelisti, brzdové destičky, brzdové kabely, brzdové páky, ruční převodovky, přehazovačky, řadicí páky, řadicí lanka, ozubená kola, řetězy, chrániče řetězu, blatníky, pedály, zvonky, cyklistická sedla, řídítka jízdních kol, představce jízdních kol; přívěsy za pozemní vozidla; výbava pozemních vozidel, a sice protisluneční fólie, rolety, žaluzie a clony z plastových hmot a zejména U-zámky, spirálové zámky; teploměry, rychloměry, měřiče ujeté vzdálenosti a kompasy pro pozemní vozidla; ochranné helmy, dětské sedačky pro pozemní vozidla.
Námitkové oddělení dále provedlo přezkum nebezpečí záměny a námitkám částečně vyhovělo, pokud jde o „ochranné helmy pro sportovní účely; rychloměry, automatická zařízení signalizující nízký tlak v automobilových pneumatikách“, náležející do třídy 9 a „vozidla; dopravní prostředky pozemní; jízdní kola a příslušenství jízdních kol, cyklistické zvonky, duše pro jízdní kola, rámy na jízdní kola, pneumatiky pro jízdní kola, náboje jízdních kol, pastorky jízdních kol, brzdy jízdních kol, blatníky jízdních kol, směrovky pro jízdní kola, ráfky jízdních kol, rukojeti jízdních kol, kliky jízdních kol, motory pro jízdní kola (mopedy); pneumatiky pro jízdní kola, pedály pro jízdní kola, paprsky pro jízdní kola, chrániče šatů před uvíznutím v paprscích jízdních kol, kola pro jízdní kola, sedla jízdních kol, stojany jízdních kol, cyklistické zvonky, bezdušové pneumatiky pro jízdní kola, řetězy pro jízdní kola, košíky speciální pro jízdní kola, zpětná zrcátka, nářadí na opravu duší, nosiče jízdních kol, protismykové řetězy, rámy jízdních kol, ložiskové čepy, napínače paprsků kol, tříkolky“, náležející do třídy 12. Námitkové oddělení tudíž přihlášku ochranné známky Společenství pro tyto výrobky zamítlo.
Dne 16. února 2011 podala společnost Gumersport Mediterranea de Distribuciones proti rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 17. prosince 2010 k OHIM odvolání v rozsahu, v němž námitkové oddělení částečně vyhovělo námitkám a zamítlo přihlášku ochranné známky Společenství.
Rozhodnutím ze dne 27. března 2012 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM odvolání vyhověl a rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 17. prosince 2010 zrušil.
Odvolací senát předně uvedl, že se rozsah odvolání vztahoval na předmětné výrobky, ve vztahu k nimž bylo námitkám vyhověno a přihláška ochranné známky Společenství zamítnuta, tj. výrobky náležející do tříd 9 a 12, uvedené výše v bodě 13 (body 13 a 14 napadeného rozhodnutí).
Dále odvolací senát v podstatě shledal, že na rozdíl od toho, co rozhodlo námitkové oddělení, žalobkyně neprokázala rozsah užívání, a tudíž ani skutečné užívání starší ochranné známky (body 32 až 39 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát tedy dospěl k závěru, že námitky musí být zamítnuty na základě čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 a pravidla 22 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (
Úř. věst. L 303, s. 1
; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), ve znění pozdějších předpisů (bod 40 napadeného rozhodnutí).
Návrhová žádání účastníků řízení
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
—
napadené rozhodnutí zrušil;
—
uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
OHIM navrhuje, aby Tribunál:
—
žalobu zamítl;
—
uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
Právní otázky
Žalobkyně uplatňuje na podporu žaloby dva důvody, z nichž první vychází z porušení čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 a pravidla 22 nařízení č. 2868/95 a druhý vychází z porušení čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009.
Tribunál považuje za vhodné přezkoumat nejprve první žalobní důvod.
V rámci tohoto žalobního důvodu žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že dospěl k nesprávnému závěru, že před ním předložené důkazy neprokazují rozsah užívání starší ochranné známky. Žalobkyně v podstatě tvrdí, že odvolací senát chybně posoudil důkazy předložené během správního řízení. Toto chybné posouzení vychází podle ní zejména z toho, že odvolací senát uplatnil na důkaz o užívání starší ochranné známky nesprávná, a sice „příliš přísná“ kritéria.
OHIM argumenty žalobkyně zpochybňuje.
Je třeba připomenout, že podle čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 si může přihlašovatel ochranné známky Společenství, proti které jsou podány námitky, vyžádat důkaz o tom, že během pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší národní ochranná známka, která je uplatňována na podporu námitek, skutečně užívána.
Kromě toho se podle pravidla 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95, ve znění pozdějších předpisů, musí důkaz o užívání týkat místa, času, rozsahu a povahy užívání starší ochranné známky.
Podle ustálené judikatury vyplývá z výše uvedených ustanovení, jakož i z bodu 10 odůvodnění nařízení č. 207/2009, že
ratio legis
požadavku, podle kterého musí být starší ochranná známka skutečně užívána, aby ji bylo možno namítat proti přihlášce ochranné známky Společenství, spočívá v omezení konfliktů mezi dvěma ochrannými známkami, pokud neexistuje oprávněný hospodářský důvod vyplývající ze skutečné funkce ochranné známky na trhu. Naproti tomu cílem uvedených ustanovení není vyhodnocení obchodního úspěchu ani kontrola hospodářské strategie podniku nebo to, aby byla ochrana ochranných známek vyhrazena pouze jejich obchodnímu využití, které je kvantitativně rozsáhlé [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. července 2004, Sunrider v. OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Sb. rozh.
EU:T:2004:225
, body 36 až 38 a citovaná judikatura].
Ochranná známka je skutečně užívána, je-li užívána v souladu s její hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro něž byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky a služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv plynoucích z ochranné známky (obdobně viz rozsudek ze dne 11. března 2003, Ansul, C‑40/01, Recueil,
EU:C:2003:145
, bod 43). Navíc podmínkou skutečného užívání ochranné známky je, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek (rozsudek VITAFRUIT, bod 26 výše,
EU:T:2004:225
, bod 39; v tomto smyslu obdobně viz též výše uvedený rozsudek Ansul,
EU:C:2003:145
, bod 37).
Skutečné užívání ochranné známky je třeba posoudit na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, která jsou v dotyčném hospodářském odvětví považována za odůvodněná za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, povahy těchto výrobků nebo služeb, znaků trhu a rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (rozsudek VITAFRUIT, bod 26 výše,
EU:T:2004:225
, bod 40; obdobně viz též rozsudek Ansul, bod 27 výše,
EU:C:2003:145
, bod 43).
Ohledně rozsahu užívání starší ochranné známky je zvláště třeba přihlédnout k obchodnímu objemu představovanému souhrnem všech úkonů spojených s užíváním a k délce časového období, během něhož došlo k úkonům spojeným s užíváním, i k četnosti těchto úkonů [rozsudky VITAFRUIT, bod 26 výše,
EU:T:2004:225
, bod 41, a ze dne 8. července 2004, MFE Marienfelde v. OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Sb. rozh.
EU:T:2004:223
, bod 35].
Při zkoumání skutečného užívání starší ochranné známky je třeba provést globální posouzení s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům daného případu. Toto posouzení předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledňovanými faktory. Nízký objem výrobků uváděných na trh pod uvedenou ochrannou známkou tak může být vyvážen větší četností nebo značnou časovou stálostí při užívání této ochranné známky a naopak (rozsudky VITAFRUIT, bod 26 výše,
EU:T:2004:225
, bod 42, a HIPOVITON, bod 29 výše,
EU:T:2004:223
, bod 36).
Skutečné užívání ochranné známky nelze prokázat na základě pravděpodobnosti nebo domněnek, ale musí se zakládat na konkrétních a objektivních okolnostech, které prokazují skutečné a dostatečné užívání ochranné známky na dotčeném trhu [rozsudky ze dne 12. prosince 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHIM – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Recueil,
EU:T:2002:316
, bod 47, a ze dne 6. října 2004, Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Sb. rozh.,
EU:T:2004:292
, bod 28].
Projednávaný žalobní důvod je třeba zkoumat z těchto hledisek.
Vzhledem k tomu, že přihláška ochranné známky Společenství podaná společností Gumersport Mediterranea de Distribuciones byla zveřejněna dne 26. června 2006, pětiletým obdobím ve smyslu čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 je – jak správně uvedl odvolací senát v bodě 25 napadeného rozhodnutí – období od 26. června 2001 do 25. června 2006.
Z bodu 28 napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát vzal při posuzování skutečného užívání starší ochranné známky během relevantního období v úvahu následující důkazy předložené žalobkyní.
Zaprvé vzal odvolací senát v úvahu dokument, jenž žalobkyně zaslala společnosti Deutsche Bahn AG dne 5. března 2007, který zahrnoval tabulku ročních obratů za roky 1997 až 2006, jichž bylo dosaženo prodejem příslušenství pro jízdní kola uváděného na trh pod starší ochrannou známkou.
Zadruhé vzal odvolací senát v úvahu písemné prohlášení podepsané dne 30. října 2009 panem S., zmocněným zástupcem žalobkyně. K tomuto dokumentu byly přiloženy podepsané a datované tabulky, jež obsahovaly informace o obratu dosaženém prodejem několika druhů příslušenství pro jízdní kola a automobily uváděných na trh pod starší ochrannou známkou.
Zatřetí vzal odvolací senát v úvahu tři faktury reklamní agentury R & P za výrobu katalogů a jiných reklamních dokumentů pro vybavení uváděné na trh pod starší ochrannou známkou.
Začtvrté vzal odvolací senát v úvahu příklady reklam na starší ochrannou známku.
Zapáté vzal odvolací senát v úvahu německý článek z května 2002, který v nadpise i stati zmiňoval starší ochrannou známku.
Zašesté vzal odvolací senát v úvahu tři články otištěné v měsíčníku
test
institutu Stiftung Warentest (úřední nadace pro testy výrobků). Dva ze zmíněných článků byly z dubna 2005 a odkazovaly na cyklistické helmy uváděné na trh pod starší ochrannou známkou. Třetí článek byl z června 2002 a odkazoval na autosedačku uváděnou na trh pod starší ochrannou známkou.
Konečně zasedmé vzal odvolací senát v úvahu katalogy z let 2002, 2005 a 2006, které se týkaly příslušenství pro jízdní kola a automobily uváděného na trh pod starší ochrannou známkou.
V napadeném rozhodnutí odvolací senát v souladu s rozhodnutím námitkového oddělení shledal, že předložené důkazy prokazují, že období užívání starší ochranné známky spadá do relevantního období (bod 29 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát též potvrdil závěr učiněný v rozhodnutí námitkového oddělení, že starší ochranná známka byla užívána v Německu (bod 30 napadeného rozhodnutí). Dále odvolací senát v souladu s rozhodnutím námitkového oddělení shledal, že předložené důkazy prokazují, že starší ochranná známka byla užívána v podobě, ve které byla zapsána (bod 31 napadeného rozhodnutí).
Odvolací senát se naproti tomu s námitkovým oddělením neshodoval, pokud jde o posouzení rozsahu užívání starší ochranné známky.
Odvolací senát shledal, že vzhledem ke „zjevné“ spojitosti mezi autorem písemného prohlášení a žalobkyní lze tomuto prohlášení přikládat důkazní hodnotu pouze tehdy, bude-li podepřeno jinými důkazy (bod 36 napadeného rozhodnutí).
Odvolací senát dále v podstatě shledal, že ostatní důkazy předložené žalobkyní obsah písemného prohlášení nepodepřely, a že rozsah užívání starší ochranné známky tudíž nebyl prokázán (body 37 až 40 napadeného rozhodnutí).
Žalobkyně odvolacímu senátu předně vytýká, že nedospěl k závěru, že písemné prohlášení a k němu přiložené tabulky obratů jsou samy o sobě dostačujícím důkazem o skutečném užívání starší ochranné známky.
Žalobkyně v tomto ohledu tvrdí, že písemné prohlášení splňuje kritéria vyžadovaná příslušnými unijními právními předpisy. Odvolacímu senátu též vytýká, že nezohlednil význam a důkazní sílu písemného prohlášení podle německého práva. Takovéto prohlášení je přípustným důkazem u německých soudů a každé nepravdivé prohlášení je postihnutelné podle §156 Strafgesetzbuch (německý trestní zákon). Žalobkyně konečně odvolacímu senátu vytýká, že nevzal v úvahu skutečnost, že se písemné prohlášení jeví jako smysluplné a věrohodné.
Je třeba podotknout, že písemné prohlášení pana S. je datováno a podepsáno. V tomto prohlášení pan S. uvádí, že byl uvědomen o tom, že toto prohlášení bude předloženo OHIM a že nepravdivé prohlášení bude postiženo trestní sankcí. V tomto dokumentu pan S. prohlásil, že žalobkyně prodává ve velkém rozsahu příslušenství pro jízdní kola a automobily pod starší ochrannou známkou. K tomuto prohlášení přiložil též datované a podepsané tabulky, které obsahovaly údaje o obratu dosaženém prodejem několika příslušenství pro jízdní kola a automobily v letech 2001 až 2006. Tyto údaje byly rozčleněny podle roku a výrobku. Pan S. prohlásil, že přibližně 90 % obratu bylo dosaženo prodeji v Německu. Rovněž upřesnil, že se účinky jeho písemného prohlášení vztahují i na obraty uvedené v přiložených tabulkách. Na závěr uvedl, že katalogy výrobků uváděných na trh pod starší ochrannou známkou, včetně katalogů předložených OHIM během správního řízení, byly zaslány všem osobám odpovědným za nákup, marketingovým ředitelům a vedoucím úseků velkých obchodních domů.
Je třeba podotknout, že uvedené písemné prohlášení spadá pod „písemná prohlášení učiněná místopřísežně nebo mající podle právních předpisů státu, ve kterém jsou učiněna, rovnocenný účinek“ ve smyslu čl. 78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009. S ohledem na výklad tohoto ustanovení ve spojení s pravidlem 22 odst. 4 nařízení č. 2868/95 je třeba shledat, že toto písemné prohlášení je jedním z důkazů o užívání ochranné známky [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 7. června 2005, Lidl Stiftung v. OHIM – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Sb. rozh.,
EU:T:2005:200
, bod 40, a ze dne 28. března 2012, Rehbein v. OHIM – Dias Martinho (OUTBURST), T‑214/08, Sb. rozh.,
EU:T:2012:161
, bod 32]. Účastníci řízení se rozcházejí v názoru na důkazní sílu, kterou je zmíněnému písemnému prohlášení třeba přikládat.
Pro posouzení důkazní síly dokumentu je v tomto ohledu třeba nejprve ověřit důvěryhodnost informací, jež jsou v něm obsaženy. Je tedy nutno vzít v úvahu původ dokumentu, okolnosti jeho vyhotovení, komu je dokument určen a klást si otázku, zda se dokument vzhledem ke svému obsahu jeví jako smysluplný a věrohodný [rozsudky Salvita, bod 49 výše,
EU:T:2005:200
, bod 42, a ze dne 13. června 2012, Süd-Chemie v. OHIM – Byk-Cera (CERATIX), T‑312/11,
EU:T:2012:296
, bod 29].
Z judikatury mimoto vyplývá, že je-li prohlášení ve smyslu čl. 78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009 vyhotoveno některým z vedoucích pracovníků žalobkyně, lze uvedenému prohlášení přiznat důkazní hodnotu pouze tehdy, je-li podepřeno jinými důkazy [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 13. května 2009, Schuhpark Facies v. OHIM – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08,
EU:T:2009:156
, bod 39; CERATIX, bod 50 výše,
EU:T:2012:296
, bod 30, a ze dne 12. března 2014, Globosat Programadora v. OHIM – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL), T‑348/12,
EU:T:2014:116
, bod 33].
I když je písemné prohlášení pana S. v projednávané věci místopřísežné a obsahuje informace zejména o rozsahu užívání starší ochranné známky v Německu v podobě tabulek uvádějících obraty rozčleněné podle výrobku a roku, je třeba podotknout, že pochází od vedoucího pracovníka žalobkyně, a nikoli od třetí osoby, která by poskytovala větší záruku objektivity. Odvolací senát tedy v bodě 36 napadeného rozhodnutí v souladu s judikaturou uvedenou v bodech 50 a 51 výše správně shledal, že vzhledem ke „zjevné“ spojitosti mezi autorem písemného prohlášení a žalobkyní lze tomuto prohlášení přikládat důkazní hodnotu pouze tehdy, bude-li podepřeno jinými důkazy.
Argument žalobkyně týkající se důkazní síly písemného prohlášení podle německého práva nemůže výše uvedený závěr zpochybnit. Nehledě na důkazní sílu, kterou by toto prohlášení mohlo mít podle německého práva, je totiž třeba konstatovat, že z nařízení č. 207/2009, ani z nařízení č. 2868/95 nevyplývá, že by důkazní síla důkazů o užívání ochranné známky, včetně písemných prohlášení uvedených v čl. 78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009, měla být posuzována z hlediska vnitrostátních právních předpisů některého členského státu (v tomto smyslu viz rozsudky Salvita, bod 49 výše,
EU:T:2005:200
, bod 42, a jello SCHUHPARK, bod 51 výše,
EU:T:2009:156
, bod 38).
Na základě výše uvedených důvodů je výtku žalobkyně, že odvolací senát měl shledat, že písemné prohlášení pana S. je samo o sobě dostačujícím důkazem o skutečném užívání starší ochranné známky, třeba zamítnout.
Dále je třeba přezkoumat, zda odvolací senát správně shledal, že ostatní důkazy předložené žalobkyní během správního řízení nepodpírají obsah písemného prohlášení.
Zaprvé měl odvolací senát v bodě 38 napadeného rozhodnutí správně za to, že dokument, který žalobkyně zaslala Deutsche Bahn (viz bod 35 výše), písemné prohlášení pana S. nepodpírá. Jak poukázal odvolací senát, tento dokument nemůže písemné prohlášení podepřít proto, že nebyl podepsán, neuváděl dotčené výrobky a obsahoval údaje o obratu, které se lišily od údajů uvedených v písemném prohlášení. Tribunál však konstatuje, že i když se údaje o obratu uvedené v dokumentu zaslaném Deutsche Bahn liší od údajů obsažených v písemném prohlášení pana S., těmto údajům neodporují, jak to naznačil OHIM ve vyjádření k žalobě před Tribunálem. Obraty uvedené v dokumentu zaslaném Deutsche Bahn jsou totiž vyšší než obraty uvedené v písemném prohlášení pana S. za tytéž předmětné roky, neboť se týkají veškerého prodaného příslušenství pro jízdní kola, jak vyplývá z uvedeného dokumentu, kdežto obraty obsažené v písemném prohlášení se týkají zvláštního příslušenství. Dokument zaslaný Deutsche Bahn tedy obsah písemného prohlášení sice nepodpírá, avšak důkazní sílu tohoto prohlášení nesnižuje.
Zadruhé odvolací senát v bodě 37 napadeného rozhodnutí uvedl, že písemné prohlášení nelze podepřít katalogy (viz bod 41 výše) nebo články o testech výrobků (viz bod 40 výše). Úvahy obsažené ve dvou bodech napadeného rozhodnutí patrně slouží k odůvodnění tohoto tvrzení odvolacího senátu.
Na jedné straně odvolací senát poté, co prohlásil, že písemné prohlášení pana S. nemůže být podepřeno katalogy nebo články o testech výrobků, uvedl v bodě 37 napadeného rozhodnutí následující:
„K tomuto [tj. k otázce rozsahu užívání] byly k [místopřísežnému] prohlášení přiloženy obraty v letech 2001 až 2006 několika druhů příslušenství pro jízdní kola a automobily označených starší ochrannou známkou PROFEX, na které se vztahuje [místopřísežné] prohlášení, ale údaje o těchto obratech byly vypracovány samotnou osobou podávající námitky, a skutečnost, že [místopřísežné] prohlášení tyto údaje odkazem zahrnuje, neznamená, že jsou podepřeny katalogy nebo citovanými články“.
Tato citovaná pasáž bodu 37 napadeného rozhodnutí není s to podložit tvrzení odvolacího senátu, že písemné prohlášení nemohlo být podepřeno katalogy nebo články o testech výrobků.
Na druhé straně odvolací senát v bodě 39 napadeného rozhodnutí s odvoláním se na rozsudek ze dne 8. března 2012, Arrieta D. Gross v. OHIM – International Biocentric Foundation a další (BIODANZA) (T‑298/10,
EU:T:2012:113
), uvedl následující:
„Reklamy, katalogy a časopisové články nemohou prokázat, že byly distribuovány potenciálním německým zákazníkům, ani rozsah jakékoli distribuce nebo počet prodejů či smluv uzavřených pro výrobky chráněné touto ochrannou známkou. Pouhá existence reklam, katalogů a časopisových článků nanejvýš činí pravděpodobným nebo věrohodným, že výrobky propagované pod starší ochrannou známkou byly prodány nebo alespoň nabízeny k prodeji na relevantním území, ale nemůže prokázat skutečné užívání, a tím méně jeho rozsah, jak bylo neoprávněně uvedeno v rozhodnutí [námitkového oddělení] (viz rozsudek ze dne 5. března 2012, T‑298/10, ‚BIODANZA‘, bod 36)“.
Z bodu 39 napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát opíraje se o rozsudek BIODANZA, bod 60 výše (
EU:T:2012:113
), shledal, že jednotlivé katalogy, časopisové články a reklamy předložené žalobkyní, včetně článků o testech výrobků otištěných v časopise
test
nadace Stiftung Warentest, nemohou prokázat žádné užívání starší ochranné známky, a tím méně rozsah jejího užívání, a že tedy nepodpírají obsah písemného prohlášení pana S.
Odvolací senát měl však přezkoumat, zda jiné důkazy předložené žalobkyní, než je písemné prohlášení pana S., podpírají obsah tohoto prohlášení s cílem prokázat rozsah užívání starší ochranné známky. Z napadeného rozhodnutí totiž vyplývá, že odvolací senát nezpochybnil, že toto písemné prohlášení a tabulky obratů, na které se toto prohlášení vztahuje, poskytují dostatečné informace, pokud jde zejména o obchodní objem, délku a četnost užívání (viz bod 29 výše), k prokázání rozsahu užívání starší ochranné známky přinejmenším ve vztahu k výrobkům zmíněným v tomto prohlášení a k němu přiložených tabulkách obratů. Odvolací senát správně zpochybnil pouze věrohodnost informace obsažené v písemném prohlášení z důvodu „zjevné“ spojitosti mezi autorem tohoto prohlášení a žalobkyní.
Jinak řečeno, odvolací senát měl přezkoumat, zda jiné důkazy než písemné prohlášení podpírají informaci obsaženou v tomto prohlášení, a neměl se omezit na přezkum, zda tyto důkazy samy o sobě bez předmětného písemného prohlášení prokazují rozsah užívání starší ochranné známky. Kdyby odvolací senát postupoval tímto způsobem, odňal by písemnému prohlášení pana S. jakoukoli důkazní hodnotu. Tribunál však již měl příležitost rozhodnout, že skutečnost, že prohlášení učiněné ve smyslu čl. 78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009, jako je v projednávané věci prohlášení pana S., pochází od zaměstnance dotyčné společnosti, jej nemůže sama o sobě zbavit veškeré hodnoty (v tomto smyslu viz rozsudek CERATIX, bod 50 výše,
EU:T:2012:296
, bod 30 a citovaná judikatura).
S ohledem na tuto úvodní poznámku má Tribunál za to, že odvolací senát náležitě neposoudil důkazy předložené žalobkyní, a sice písemné prohlášení pana S. a „reklamy, katalogy a časopisové články“, včetně článků otištěných v časopise
test
nadace Stiftung Warentest. Jak vyplývá z bodů 37 a 39 napadeného rozhodnutí, odvolací senát totiž zkoumal, zda „články o testech konkrétních výrobků“ a „reklamy, katalogy a časopisové články“ mohou samy o sobě prokázat rozsah užívání starší ochranné známky, a opíraje se o rozsudek BIODANZA, bod 60 výše (
EU:T:2012:113
), dospěl k závěru, že tomu tak nebylo. Z žádné části napadeného rozhodnutí nevyplývá, že odvolací senát zkoumal obsah písemného prohlášení pana S. ve spojení s „reklamami, katalogy a časopisovými články“, včetně článků otištěných v časopise
test
nadace Stiftung Warentest. Tento závěr je potvrzen odkazem odvolacího senátu na rozsudek BIODANZA, bod 60 výše (
EU:T:2012:113
), v němž šlo o to, jak bude též uvedeno v bodech 69 a 70 níže, zda reklamní materiál použitý majitelem starší ochranné známky – který představoval jediný důkaz předložený k prokázání skutečného užívání této ochranné známky – mohl toto užívání prokázat.
V projednávané věci bylo však na rozdíl od skutkového kontextu rozsudku BIODANZA, bod 60 výše (
EU:T:2012:113
), odvolacímu senátu předloženo žalobkyní několik důkazů různé povahy a odvolací senát měl posoudit, zda tyto důkazy podpírají obsah písemného prohlášení a potvrzují věrohodnost v něm obsažené informace.
Tento chybný přezkum provedený odvolacím senátem ovlivňuje napadené rozhodnutí a je dostatečným důvodem k jeho zrušení.
Nehledě na tento chybný přezkum má Tribunál navíc za to, že odvolací senát též nesprávně posoudil důkazní hodnotu článků o testech výrobků, které byly otištěny v časopise
test
nadace Stiftung Warentest.
Z bodu 39 napadeného rozhodnutí totiž vyplývá, že odvolací senát shledal, že „reklamy, katalogy a časopisové články“, tedy včetně článků otištěných v časopise
test
nadace Stiftung Warentest, nemohou prokázat skutečné užívání starší ochranné známky, a tím méně rozsah jejího užívání. V této souvislosti odkázal odvolací senát na rozsudek BIODANZA, bod 60 výše (
EU:T:2012:113
).
V rozsudku BIODANZA, bod 60 výše (
EU:T:2012:113
), měl Tribunál zkoumat, zda reklamní materiál umístěný majitelem starší ochranné známky v časopisech nebo distribuovaný ve formě letáků či prospektů prokazoval skutečné užívání této ochranné známky. Ve věci, v níž byl zmíněný rozsudek vydán, představoval reklamní materiál jediný důkaz, který majitel starší ochranné známky předložil k prokázání jejího skutečného užívání (rozsudek BIODANZA, bod 60 výše,
EU:T:2012:113
, body 63 až 66).
Právě v tomto kontextu Tribunál v bodech 68 a 69 rozsudku BIODANZA, bod 60 výše (
EU:T:2012:113
), shledal, že skutečné užívání předmětné ochranné známky nemůže být prokázáno pouhým předložením kopií reklamního materiálu zmiňujícího uvedenou ochrannou známku v souvislosti s předmětnými výrobky nebo službami. Tribunál uvedl, že k tomu, aby bylo prokázáno skutečné užívání dotčené ochranné známky, mělo být prokázáno, že tento materiál byl bez ohledu na jeho povahu u relevantní veřejnosti dostatečně rozšířen. Tribunál upřesnil, že v případě reklam otištěných v tištěném tisku to znamená předložit důkaz o rozšíření předmětných novin nebo časopisu u relevantní veřejnosti a jinak tomu může být pouze v případě reklam otištěných ve velmi známých novinách nebo časopisech, jejichž oběh je obecně známou skutečností.
V projednávané věci se odvolací senát k učinění závěru v bodě 39 napadeného rozhodnutí, že články o testech výrobků otištěné v časopise
test
nadace Stiftung Warentest nemohou prokázat rozsah užívání starší ochranné známky, chybně opřel o rozsudek BIODANZA, bod 60 výše (
EU:T:2012:113
).
Je totiž nutno podotknout, že články o testech výrobků otištěné v časopise
test
nadace Stiftung Warentest mají jinou povahu a funkci než reklamní materiál, který byl předmětem rozsudku BIODANZA, bod 60 výše (
EU:T:2012:113
).
Konkrétně reklamní materiál, který byl předmětem rozsudku BIODANZA, bod 60 výše (
EU:T:2012:113
), měl propagovat prodej výrobku nebo služby, na které se vztahovala předmětná ochranná známka, aniž podával informace o jejím skutečném užívání. Právě z důvodu tohoto nedostatku informací poukázal Tribunál na nutnost, aby majitel starší ochranné známky prokázal dostatečné rozšíření reklamního materiálu u relevantní veřejnosti, s výjimkou případu, kdy je toto rozšíření obecně známou skutečností.
Naproti tomu úlohou článků z časopisu
test
nadace Stiftung Warentes předložených žalobkyní není propagovat určitý výrobek, ale představit výhody a nevýhody tohoto výrobku a porovnat jej s totožnými výrobky uváděnými na trh pod jinými ochrannými známkami, s cílem pomoci spotřebitelům při jejich kupním rozhodování. Ze znění těchto článků navíc vyplývá, což je ještě zásadnější, že se týkají výrobků, jež jsou již na trhu přítomny. Tyto články totiž obsahují informace o průměrných cenách výrobků na trhu.
Na rozdíl od reklamního materiálu, který byl předmětem rozsudku BIODANZA, bod 60 výše (
EU:T:2012:113
), články z časopisu
test
nadace Stiftung Warentest předložené žalobkyní podávají informace o rozsahu užívání starší ochranné známky ve vztahu k testovaným výrobkům, které měl odvolací senát zohlednit ve spojení s ostatními předloženými důkazy, zejména s písemným prohlášením pana S. Z týchž důvodů měl odvolací senát přihlédnout i k odkazům na testy provedené nadací Stiftung Warentest obsaženým v reklamních katalozích, jež žalobkyně předložila během správního řízení.
Konečně je třeba podotknout, že vzhledem k povaze a funkci časopisu
test
nadace Stiftung Warentest není rozsah rozšíření tohoto časopisu u relevantní veřejnosti – což je otázka, kterou se účastníci řízení podrobně zabývali ve svých písemných podáních u Tribunálu – rozhodující. Nehledě na rozsah jejich rozšíření poskytují články z časopisu
test
, již proto, že se týkají výrobků uváděných na trh pod starší ochrannou známkou, informace o rozsahu užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům, a mají tak důkazní sílu, kterou měl odvolací senát zohlednit.
Z bodů 62 až 66 výše vyplývá, že odvolací senát tím, že neposoudil otázku, zda reklamy, katalogy a časopisové články, včetně článků o testech výrobků otištěných v časopise
test
nadace Stiftung Warentest, podpírají obsah písemného prohlášení pana S. a k němu přiložených tabulek obratů, provedl nesprávný přezkum těchto důkazů. Z bodů 67 až 75 výše rovněž vyplývá, že odvolací senát pochybil, když popřel jakoukoli důkazní sílu článků o testech výrobků, jež byly otištěny v časopise
test
nadace Stiftung Warentest a v reklamních katalozích žalobkyně, které obsahují odkazy na testy některých z jejích výrobků provedené nadací Stiftung Warentest. Je tudíž třeba dospět k závěru, že odvolací senát porušil čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 a že napadené rozhodnutí musí být zrušeno.
Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že prvnímu žalobnímu důvodu je třeba vyhovět a napadené rozhodnutí zrušit, aniž je třeba zkoumat druhý žalobní důvod.
K nákladům řízení
Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů
TRIBUNÁL (první senát)
rozhodl takto:

1)
Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 27. března 2012 (věc R 413/2011-2) se zrušuje.

2)
OHIM se ukládá náhrada nákladů řízení.

Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 9. prosince 2014.
Podpisy.
(
*1
) – Jednací jazyk: angličtina.