CELEX: 62010CJ0317
Odvolanie
Ochranná známka Spoločenstva
Nariadenie (ES) č. 40/94
Článok 8 ods. 1 písm. b)
Slovné ochranné známky UNIWEB a UniCredit Wealth Management
Námietka majiteľa národných slovných ochranných známok UNIFONDS a UNIRAK, ako aj národnej obrazovej ochrannej známky UNIZINS
Posúdenie pravdepodobnosti zámeny
Pravdepodobnosť asociácie
Sériové alebo príbuzné ochranné známky

Svojím odvolaním spoločnosť Union Investment Privatfonds GmbH navrhuje zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 27. apríla
2010, UniCredito Italiano/ÚHVT ‑ Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06 a T‑337/06, ďalej len „napadnutý rozsudok“),
ktorým Všeobecný súd jednak zrušil dve rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné
známky a vzory) (ÚHVT) z 5. septembra 2006 (spojené veci R 196/2005‑2 a R 211/2005‑2) a 25. septembra 2006 (spojené veci R 456/2005‑2
a R 502/2005‑2) (ďalej len „sporné rozhodnutia“) v rozsahu, v akom tieto rozhodnutia vyhoveli námietkam odvolateľky proti
zápisu slovných označení „UNIWEB“ a „UniCredit Wealth Management“ ako ochranných známok Spoločenstva pre určité služby spoločnosťou
UniCredito Italiano SpA (ďalej len „UniCredito“), a jednak zamietol jej návrhy na zrušenie uvedených rozhodnutí v rozsahu,
v akom sa týkajú služieb v oblasti nehnuteľností.

Právny rámec
Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001,
s. 146) bolo zrušené a nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ
L 78, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Avšak vzhľadom na dátum aktov napadnutých pred Všeobecným súdom sa
na tento spor vzťahuje nariadenie č. 40/94.
Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 stanovuje:
„Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná:
…
b)      ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na
ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny –
neoficiálny preklad
] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny
–
neoficiálny preklad
] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.“

Okolnosti predchádzajúce sporu
V dňoch 29. mája a 7. augusta 2001 UniCredito podala na ÚHVT prihlášku slovných označení „UNIWEB“ a „UniCredit Wealth Management“
ako ochranných známok Spoločenstva na označenie niektorých služieb, medzi ktoré patria služby zaradené do triedy 36 v zmysle
Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení
(ďalej len „Niceská dohoda“), ktoré zodpovedajú tomuto opisu:
–        „bankové služby, finančné služby, peňažné služby, poisťovníctvo, služby v oblasti nehnuteľností, informačné služby a poradenstvo
týkajúce sa financií a poistenia, služby týkajúce sa kreditných/debetných kariet, bankové služby a finančné služby poskytované
cez internet“ pre slovnú ochrannú známku UNIWEB,
–        „bankové služby, finančné služby, peňažné služby, poisťovníctvo, služby v oblasti nehnuteľností, informačné služby týkajúce
sa financií“ pre slovnú ochrannú známku UniCredit Wealth Management.
V dňoch 6. marca a 21. júna 2002 podala odvolateľka na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 námietku proti
zápisu týchto ochranných známok pre uvedené služby.
Obe námietky boli založené na nemeckých slovných ochranných známkach UNIFONDS a UNIRAK, prihlásených 2. apríla 1979 a zapísaných
17. októbra 1979, ako aj na nemeckej obrazovej ochrannej známke prihlásenej 6. marca 1992 a zapísanej 10. júla toho istého
roku týkajúcej sa, tak ako obe predchádzajúce ochranné známky, „investovania“ zaradeného do uvedenej triedy 36 a vyobrazeného
takto:
Rozhodnutiami zo 17. decembra 2004 a z 28. februára 2005 námietkové oddelenie ÚHVT vyhovelo námietkam pre služby, ktorých
sa týkali, s výnimkou „služieb v oblasti nehnuteľností“.
V oboch prípadoch sa námietkové oddelenie v podstate domnievalo, že odvolateľka predložila dôkaz o riadnom používaní skorších
ochranných známok, ako aj o skutočnosti, že bola majiteľkou ochranných známok, ktoré obsahovali predponu „UNI“ a vytvárali
sériové alebo príbuzné ochranné známky. Dospelo k záveru, že medzi prihlasovanými ochrannými známkami a skoršími ochrannými
známkami existuje pravdepodobnosť zámeny, ktorá zahŕňa pravdepodobnosť asociácie, s výnimkou „služieb v oblasti nehnuteľností“,
v prípade ktorých sa domnievalo, že tieto služby a služby, na ktoré sa vzťahuje skorší zápis, nie sú podobné.
Proti týmto rozhodnutiam námietkového oddelenia ÚHVT podali žalobu UniCredito 17. februára a 21. apríla 2005 a odvolateľka
11. februára a 28. apríla 2005.
Spornými rozhodnutiami druhý odvolací senát ÚHVT tieto žaloby zamietol. Súhlasil s analýzou vykonanou námietkovým oddelením
a v oboch rozhodnutiach dospel najmä k záveru, že odvolateľka predložila dostatočné dôkazy o riadnom používaní ochranných
známok vytvárajúcich sériové ochranné známky, ako aj dôkaz, že prihlasovaná ochranná známka mala vlastnosti, ktoré umožňovali
priradiť ju k tejto sérii, takže keď bude uvedená predpona použitá v súvislosti s investovaním, príslušná skupina verejnosti
ju bude asociovať s odvolateľkou.

Žaloby pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok
Návrhmi podanými do kancelárie Súdu prvého stupňa 6. a 28. novembra 2006 podala UniCredito žaloby o neplatnosť sporných rozhodnutí.
Na pojednávaní pred Súdom prvého stupňa spresnila, že jej žaloby smerujú len k čiastočnému zrušeniu týchto rozhodnutí v rozsahu,
v akom vyhoveli námietkam proti zápisu slovných označení „UNIWEB“ a „UniCredit Wealth Management“ ako ochranných známok Spoločenstva
pre služby zaradené do triedy 36 v zmysle Niceskej dohody, okrem služieb v oblasti nehnuteľností.
Odvolateľka v oboch veciach žiadala, aby Súd prvého stupňa zamietol žaloby na čiastočné zrušenie sporných rozhodnutí a žiadala,
aby sa vyhovelo jej námietkam proti zápisu ochranných známok UNIWEB a UniCredit Wealth Management v celom rozsahu, teda aj
čo sa týka služieb v oblasti nehnuteľností.
ÚHVT navrhoval tieto žaloby zamietnuť.
Všeobecný súd napadnutým rozsudkom:
–        spojil obe veci na účely vydania rozsudku,
–        zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. septembra 2006 v rozsahu, v akom zamietlo žalobu UniCredito, a vyhovel
námietkam proti zápisu ochrannej známky UNIWEB, pokiaľ ide o „bankové služby, finančné služby, peňažné služby, poisťovníctvo,
informačné služby a poradenstvo týkajúce sa financií a poistenia, služby týkajúce sa kreditných/debetných kariet, bankové
služby a finančné služby poskytované cez internet“ zaradené do triedy 36 Niceskej dohody,
–        zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 25. septembra 2006 v rozsahu, v akom zamietlo žalobu UniCredito, a vyhovel
námietkam proti zápisu ochrannej známky UniCredit Wealth Management, pokiaľ ide o „bankové služby, finančné služby, peňažné
služby, poisťovníctvo a informačné služby týkajúce sa financií“ zaradené do triedy 36 Niceskej dohody,
–        zamietol žaloby odvolateľky a
–        zaviazal každého z účastníkov konania znášať vlastné trovy konania.
Všeobecný súd tak vyhovel jedinému žalobnému dôvodu, ktorý uviedla UniCredito, založenému na porušení článku 8 ods. 1 písm. b)
nariadenia č. 40/94.
Všeobecný súd, odkazujúc v bodoch 33, 34 a 37 až 40 napadnutého rozsudku na svoj rozsudok z 23. februára 2006, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT
– Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Zb. s. II‑445, ďalej len „rozsudok BAINBRIDGE“), v bode 41 napadnutého
rozsudku rozhodol, že v predmetnej veci ÚHVT nevykonal podrobné preskúmanie podmienky spojitosti prihlasovaných ochranných
známok s uvedenou sériou, lebo odvolací senát len uviedol, že každá z ochranných známok bola vytvorená spojením dvoch prvkov,
teda spoločného prvku „UNI“ a rôznych výrazov, konkrétne „web“ a „credit wealth management“, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť
v súvislosti so službami označenými týmito ochrannými známkami.
V bode 42 napadnutého rozsudku rozhodol, že ani rozlišovacia spôsobilosť predpony „UNI“, ani ostatné aspekty porovnania medzi
predmetnými ochrannými známkami neumožňujú rozhodnúť, že existuje pravdepodobnosť zámeny. Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť
tejto predpony, v bode 43 napadnutého rozsudku uviedol, že pokiaľ ide o vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, takáto predpona
sama osebe nemôže vyvolať asociáciu prihlasovanej ochrannej známky s uvedenou sériou. Okrem toho sa v bode 44 tohto istého
rozsudku domnieval, že skutočné používanie sériových ochranných známok vo finančnom sektore a pravidelné zverejňovanie informácií
o kurzoch investičných fondov v abecednom poradí nedokazuje spôsobilosť samotnej predpony „UNI“ označiť pôvod fondov.
V tomto kontexte v bode 45 napadnutého rozsudku Všeobecný súd uviedol, že výstrižky z tlače predložené v priebehu námietkového
konania uvádzali existenciu fondov, ktoré obsahovali predponu „UNI“ a nepatrili odvolateľke. Domnieval sa, že ak aj v tejto
súvislosti odvolací senát správne konštatoval, že „v prípade fondov, ktorých názov sa začína slovami ‚united‘… a ‚universal‘…,
ide o nerozdeliteľný výraz, ktorého prvé písmená ‚uni‘ sú neoddeliteľnou súčasťou slova“, to isté neplatí v prípade ochranných
známok začínajúcich sa výrazom „unico“, lebo tento výraz si príslušná skupina verejnosti v Nemecku nemusí nevyhnutne spojiť
s talianskym slovom „unico“ (jedinečný), ale môže ho tiež chápať ako skratku bez významu.
Okrem toho v bode 46 napadnutého rozsudku Všeobecný súd upozornil, že vo výstrižkoch z tlače predložených odvolateľkou je
názov správcovskej spoločnosti uvedený na čele zoznamu fondov, ktoré spravuje, takže je ťažko predstaviteľné, že dotknutá
skupina verejnosti, ktorej pozornosť je relatívne vysoká, by mohla veriť, že fondy označené prihlasovanými ochrannými zámkami
spravuje iná spoločnosťou než tá, ktorej meno je uvedené na čele skupiny, ktorej sú súčasťou.
Pokiaľ ide o ostatné aspekty porovnania, Všeobecný súd v bode 47 napadnutého rozsudku konštatoval, že okrem spoločnej predpony
„UNI“ odvolateľka nepreukázala existenciu iných podobností medzi predmetnými ochrannými známkami a že medzi týmito ochrannými
známkami existoval naopak významový rozdiel, lebo slová pripojené k predpone „UNI“ boli v ochranných známkach UNIWEB a UniCredit
Wealth Management v angličtine a v uvedených skorších ochranných známkach v nemčine.
Všeobecný súd z toho v bode 48 napadnutého rozsudku vyvodil záver, že bez ohľadu na skutočné používanie skorších ochranných
známok a existenciu spoločnej predpony dôkazy predložené ÚHVT neboli dostatočné na to, aby sa preukázalo, že táto predpona
môže samostatne alebo v spojení s inými prvkami asociovať prihlasované ochranné známky so skoršou sériou.
Z tohto dôvodu Všeobecný súd vyhovel jedinému žalobnému dôvodu vznesenému UniCredito na podporu svojich žalôb a zamietol žalobný
dôvod vznesený odvolateľkou, založený takisto na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ktorý smeroval k tomu,
aby boli námietky, ktoré podala, prijaté, aj pokiaľ ide o služby v oblasti nehnuteľností.

Návrhy účastníkov konania
Svojím odvolaním odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok a zamietol žaloby, ktoré UniCredito podala
na Súd prvého stupňa. Okrem toho žiada, aby zrušil sporné rozhodnutia v rozsahu, v akom neprijali jej námietky proti zápisu
ochranných známok UNIWEB a UniCredit Wealth Management pre služby v oblasti nehnuteľností, a aby týmto námietkam vyhovel.
ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor vyhovel odvolaniu a zaviazal UniCredito na náhradu trov konania.
UniCredito navrhuje zamietnuť odvolanie a zaviazať odvolateľku na náhradu trov konania.

O odvolaní

Argumentácia účastníkov konania
Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 Všeobecným
súdom. Tvrdí, že Všeobecný súd nezohľadnil všetky skutkové okolnosti sporu, takže napadnutý rozsudok je založený na neúplných,
a teda nesprávnych okolnostiach.
Podľa odvolateľky mal Všeobecný súd na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny z pohľadu nemeckej verejnosti prihliadnuť na
početné rozhodnutia nemeckých súdov a Deutsches Patent‑ und Markenamt (Nemecký úrad pre patenty a ochranné známky) predložené
námietkovému oddeleniu, ktoré dokazujú existenciu tejto pravdepodobnosti. Domnieva sa, že ak by sa na nemeckú verejnosť skutočne
prihliadalo, Všeobecný súd by nedospel k nesprávnemu záveru, že prvok „web“ je anglický výraz a že výrazy, ktoré odvolateľka
pripája k predpone „UNI“, sú vždy nemecké.
Okrem toho vzal Všeobecný súd do úvahy len tri skoršie ochranné známky, na ktorých boli založené jej námietky, zatiaľ čo pri
posúdení pravdepodobnosti asociácie treba vykonať analýzu celej série ochranných známok, ktorých je majiteľkou. Ak by sa zohľadnili,
dospelo by sa k záveru, že k predpone „UNI“ sú pripojené aj anglické výrazy a že zo štruktúry zapísaných ochranných známok
nevyplýva žiaden rozdiel, ktorý by bol spôsobilý zabrániť tomu, aby príslušná skupina verejnosti asociovala tak ochrannú známku
UNIWEB, ako aj ochrannú známku UniCredit Wealth Management s jej sériou ochranných známok.
Keďže Všeobecný súd predpokladal, že príslušná skupina verejnosti sa s názvom fondov stretáva len na stránkach finančných
denníkov, nesprávne konštatoval, že tento názov je vždy doplnený o názov subjektov alebo spoločností spravujúcich fondy. V tejto
súvislosti neboli zohľadnené tvrdenia prednesené na pojednávaní.
Odvolateľka zdôrazňuje, že je majiteľkou približne 90 ochranných zámok obsahujúcich predponu „UNI“, ktorá je pripojená k rôznym
prvkom, a že táto predpona, ktorá je okrem iného sama osebe jednou z jej ochranných známok, predstavuje rozlišujúci prvok.
Za týchto podmienok, keďže slovné označenia „UNIWEB“ a „UniCredit Wealth Managament“ majú rovnakú štruktúru, je nepochybné,
že existuje pravdepodobnosť zámeny vyplývajúca z toho, že príslušná skupina verejnosti tieto ochranné známky asociuje s ochrannými
známkami, ktorých je majiteľkou, a to aj napriek tomu, že iné subjekty spravujú fondy, ktorých názov obsahuje prvok „united“,
„universal“ alebo „unico“.
Pokiaľ ide o jej návrh týkajúci sa služieb v oblasti nehnuteľností, ktorý Všeobecný súd zamietol, odvolateľka tvrdí, že existuje
príbuznosť medzi týmto typom služieb a investičnými operáciami.
ÚHVT sa podobne ako odvolateľka domnieva, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, pokiaľ ide o uplatnenie
článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
S odkazom na rozsudok BAINBRIDGE sa ÚHVT domnieva, že prihlasované ochranné známky jednoznačne vykazujú vlastnosti, ktoré
by ich mohli spájať so sériou ochranných známok uvedených odvolateľkou. V tejto súvislosti upozorňuje, že prvok „UNI“ je v prihlasovaných
ochranných známkach použitý na tom istom mieste, na akom je použitý v ochranných známkach tvoriacich uvedenú sériu, že nemá
odlišný významový obsah a že jeho rozlišovacia spôsobilosť je zdôraznená skutočnosťou, že za ním nasledujú ďalšie slovné prvky
ako „web“ a „Credit Wealth Management“, ktoré majú vo finančnom sektore opisný charakter a nie rozlišovaciu spôsobilosť, a to
aj pre príslušnú skupinu nemeckej verejnosti.
Všeobecný súd nerozhodol o vnútornej rozlišovacej spôsobilosti predpony „UNI“, čím porušil zásadu, podľa ktorej treba pri
posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámeny zohľadniť všetky relevantné faktory predmetnej veci, najmä rozlišovaciu spôsobilosť
skoršej ochrannej známky. Všeobecný súd ani jasne neformuloval dôvod, prečo nebola predpona „UNI“ spôsobilá sama osebe vyvolať
asociáciu prihlasovaných ochranných známok so sériou uvedenou odvolateľkou.
Okrem toho Všeobecný súd nevykonal konkrétne posúdenie vnímania ochranných známok nemeckou verejnosťou. V tejto súvislosti
nepriznal nijakú váhu mnohým rozhodnutiam Deutsches Patent‑ und Markenamt, hoci jasne poukazujú na vnímanie dotknutou skupinou
verejnosti a predstavujú faktor, ktorý mal byť zohľadnený, a to aj napriek tomu, že tieto rozhodnutia nezaväzujú ani ÚHVT,
ani Všeobecný súd.
Všeobecný súd v rozsudku BAINBRIDGE uznal, že môže existovať pravdepodobnosť zámeny v prípade rovnakého rozlišovacieho prvku,
hoci sa ochranné známky líšia pripojením slovných alebo obrazových prvkov. Preto nie je zrozumiteľný dôvod, na základe ktorého
podľa Všeobecného súdu v predmetnej veci význam rôznych výrazov „web“, „credit“, „wealth management“, „zins“, „fonds“ a „rak“
umožňoval dospieť k záveru, že významový rozdiel, ktorý z toho vyplýva, vylučuje existenciu pravdepodobnosti zámeny. Okrem
toho takáto úvaha nezohľadňuje skutočnosť, že tieto výrazy, ktoré sú priamo opisné alebo sa takými stali bežným používaním
v nemeckom finančnom jazyku, neumožňujú príslušnej skupine verejnosti rozpoznať, že označujú finančné služby alebo produkty
rôznych podnikov, keďže používanie anglických termínov je vo finančnom sektore bežné.
Pokiaľ ide o situáciu, v ktorej sa nachádza príslušná skupina verejnosti, keď je konfrontovaná s predmetnými ochrannými zámkami,
treba uviesť, že skutočnosť, že pred týmito ochrannými známkami bola vždy uvedená správcovská spoločnosť príslušných fondov,
sama osebe nevylučuje pravdepodobnosť zámeny, lebo nemecký spotrebiteľ, ktorý už pozná fondy ponúkané odvolateľkou, sa môže
domnievať, že ďalšie fondy, ktoré obsahujú tiež predponu „UNI“, pochádzajú od podniku, ktorý je hospodársky prepojený s odvolateľkou.
Okrem toho Všeobecný súd skreslil analýzu vykonanú odvolacím senátom, keď uviedol, že odvolací senát nevykonal podrobné posúdenie
požiadavky spojitosti prihlasovaných ochranných známok so sériou ochranných známok uvedených odvolateľkou a že na to, aby
dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny, nepreukázal iné podobnosti než spoločný prvok „UNI“.
Na účely zamietnutia odvolania UniCredito tvrdí, že dôvody uplatnené na podporu tohto odvolania sú neprípustné, lebo odvolateľka
sa odvoláva na vady napadnutého rozsudku, ktoré sa týkajú nesprávneho posúdenia skutkových okolností.
Ďalej UniCredito tvrdí, že posúdenia vykonané Všeobecným súdom kritizované odvolateľkou, či už ide o posúdenie týkajúce sa
existencie označení fondov, ktoré obsahujú predponu „UNI“, ale nepatria odvolateľke, posúdenie vychádzajúce zo skutočnosti,
že tieto označenia sú v denníkoch asociované s označeniami správcovských spoločností týchto fondov, alebo posúdenie týkajúce
sa pripojenia tejto predpony k anglickým alebo nemeckým výrazom, sú len doplnkové a okrajové v porovnaní s celkovým posúdením
vykonaným Všeobecným súdom, pokiaľ ide o neexistenciu pravdepodobnosti zámeny, a teda nemôžu spôsobovať neplatnosť tohto posúdenia.
UniCredito okrem toho nesúhlasí s argumentáciou odvolateľky týkajúcou sa povinnosti zohľadniť rozhodnutia vnútroštátnych správnych
a súdnych orgánov, lebo vnútroštátne systémy ochrany ochranných známok a systém ochrany ochranných známok Spoločenstva sú
autonómne a navzájom nezávislé.
Dôvodná nie je ani výhrada, v ktorej odvolateľka Všeobecnému súdu vytýka, že na účely posúdenia existencie pravdepodobnosti
zámeny zohľadnil len tri skoršie ochranné známky, na ktorých boli založené námietky, a nie všetky ochranné známky, ktoré sú
súčasťou série, ktorú uviedla. Táto výhrada je kontradiktórna, lebo uvedené námietky sú založené na týchto troch ochranných
známkach, a vo vzťahu k rozsudku BAINBRIDGE nie je dôvodná. Tento rozsudok je založený na zásade, že v prípade série ochranných
známok sa má pravdepodobnosť zámeny posúdiť s ohľadom na pravdepodobnosť, že verejnosť vníma prihlasovanú ochrannú známku
ako ochrannú známku, ktorá patrí do série, pričom vôbec nevyžaduje, aby bola táto ochranná známka samostatne porovnaná z každou
ochrannou známkou zo série.
Napokon, pokiaľ ide o služby v oblasti nehnuteľností, UniCredito tvrdí jednak, že nejde o činnosti príbuzné s finančnými službami,
a jednak, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny, ani pokiaľ ide o finančné služby v úzkom
zmysle slova.

Posúdenie Súdnym dvorom
UniCredito tvrdí, že odvolanie je neprípustné, lebo jeho cieľom je spochybniť skutkové posúdenie vykonané v napadnutom rozsudku.
V tejto súvislosti treba konštatovať, že odvolateľka Všeobecnému súdu vytýka, že porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia
č. 40/94, lebo nezohľadnil všetky skutkové okolnosti predmetného prípadu a najmä hľadisko nemeckej verejnosti, pokiaľ ide
o pravdepodobnosť asociácie prihlasovaných ochranných známok so sériou alebo skupinou príbuzných ochranných známok, ktoré
uviedla.
Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora sa má pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti posudzovať celkovo pri zohľadnení
všetkých rozhodujúcich okolností predmetného prípadu (pozri v tomto zmysle rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL, C‑251/95,
Zb. s. I‑6191, bod 22; z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Zb. s. I‑3819, bod 18; z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker,
C‑334/05 P, Zb. s. I‑4529, bod 34, a z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT, C‑193/06 P, bod 33). Hoci posúdenie týchto faktorov
je skutkovou otázkou, ktorá nepatrí do právomoci preskúmania Súdnym dvorom, opomenutie zohľadniť všetky tieto faktory predstavuje
naopak nesprávne právne posúdenie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. júna 2010, Becker/Harman International Industries,
C‑51/09 P, Zb. s. I‑5805, bod 40), ktoré môže byť uplatnené pred Súdnym dvorom v rámci odvolania.
To isté platí v prípade výhrady predloženej ÚHVT, že Všeobecný súd skreslil analýzu vykonanú odvolacím senátom, lebo v prípade
skreslenia obsahu aktu ide aj o nesprávne právne posúdenie (pozri rozsudok z 27. januára 2000, DIR International Film a i./Komisia,
C‑164/98 P, Zb. s. I‑447, bod 48).
Z toho vyplýva, že neprípustnosť vznesenú UniCredito treba odmietnuť.
Vo veci samej treba uviesť, že na účely zrušenia sporných rozhodnutí rozhodol Všeobecný súd v bodoch 35, 36 a 41 napadnutého
rozsudku takto:
„35      V predmetnej veci je posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého skoršie ochranné známky UNIFONDS, UNIRAK a UNIZINS uvedené
[odvolateľkou] predstavujú sériu ochranných známok v zmysle rozsudku BAINBRIDGE,… založené hlavne na závere, že predpona ‚UNI‘,
ktorú majú všetky tri ochranné známky spoločnú, má rozlišovaciu spôsobilosť v kontexte finančných služieb a že skutočné používanie
týchto ochranných zámok [odvolateľka] preukázala.
36      Po konštatovaní, že existuje ‚séria‘ ochranných známok, z toho odvolací senát viac‑menej automaticky vyvodil, že príslušná
skupina verejnosti asociuje predponu ‚UNI‘ s odvolateľkou, ak je použitá v súvislosti s investovaním, a preto existuje pravdepodobnosť
zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.
…
41      V predmetnej veci ÚHVT nevykonal podrobné preskúmanie podmienky spojitosti prihlasovaných ochranných známok so sériou uvedenou
v námietke. Odvolací senát sa obmedzil na to, že uviedol, že každá z ochranných známok je vytvorená kombináciou dvoch samostatných
prvkov, konkrétne spoločného prvku ‚UNI‘ a rôznych výrazov ako ‚web‘ a ‚credit wealth management‘, ktoré nemajú rozlišovaciu
spôsobilosť v súvislosti s prihlasovanými službami.“
Pokiaľ ide o výhradu, že Všeobecný súd tým skreslil analýzu vykonanú odvolacím senátom, treba konštatovať, že v bodoch 36
a 37 rozhodnutia z 5. septembra 2006 odvolací senát uviedol:
„36      V predmetnej veci má ochranná známka [UniCredito] rovnakú štruktúru ako ochranné známky [odvolateľky]. Sú tvorené dvoma samostatnými
prvkami, konkrétne spoločným prvkom ‚UNI‘, ktorý je na začiatku všetkých ochranných známok, po ktorom nasleduje vždy iné slovo.
To však nestačí na to, aby bolo možné domnievať sa, že ochranná známka UNIWEB má vlastnosti, ktoré ju umožňujú asociovať s ochrannou
známkou [odvolateľky] ‚UNI‑‘. Spoločný prvok môže byť len opisný alebo bez rozlišovacej spôsobilosti a v tom prípade sa [odvolateľka]
nemôže úspešne odvolávať na tvrdenie, že ide o ‚príbuzné ochranné známky‘.
37      Rozlišovaciu spôsobilosť spoločného prvku ‚UNI‘ treba posúdiť podľa vnímania predmetných označení a služieb príslušnou skupinou
verejnosti. Na toto vyhodnotenie nie sú dôležité len vnútorné vlastnosti prvku ‚UNI‘, ale aj jeho použitie. V Nemecku, kde
sa nachádza cieľový priemerný spotrebiteľ, slovo ‚uni‘ znamená ‚uni‘, teda jednofarebný, a ‚Uni‘, skratku slova univerzita
(hovorový jazyk). Vo vzťahu k predmetným službám nemá tento výraz jasný a priamy význam. Okrem toho v predmetnej veci [odvolateľka]
preukázala, najmä prostredníctvom svojej hospodárskej správy, polročnej správy z 30. septembra 2001 a výstrižkov z tlače,
že tri ochranné známky obsahujúce predponu ‚UNI‑‘ používa v Nemecku v súvislosti s investovaním.“
Body 40 a 41 rozhodnutia z 25. septembra 2006 sú formulované podobne, pričom odvolací senát v prvom z týchto bodov okrem toho
konštatuje:
„Treba zdôrazniť, že výrazy ‚Wealth Management‘ pripojené k ochrannej známke [UniCredito] sú anglické termíny, ktoré sa na
relevantnom území, teda v Nemecku, používajú vo finančnej oblasti pre služby, ktoré spájajú poradenstvo vo finančnej/investičnej
oblasti, účtovné/daňové služby a finančno‑právne plánovanie. Preto slovné spojenie ‚Wealth Management‘ nemá rozlišovaciu spôsobilosť
v súvislosti s prihlasovanými službami.“
Preto sa zdá, že Všeobecný súd skreslil obsah sporných rozhodnutí, keď predpokladal, že odvolací senát „viac‑menej automaticky“
a bez „podrobného preskúmania“ podmienok spojitosti prihlasovaných ochranných známok so sériou uvedenou odvolateľkou rozhodol
o existencii pravdepodobnosti zámeny, pričom sa obmedzil len na konštatovanie existencie tejto série a skutočnosť, že uvedené
ochranné známky sú zložené zo spoločného prvku „UNI“ pripojeného k rôznym výrazom bez rozlišovacej spôsobilosti.
Z tohto dôvodu všeobecný súd opomenul preskúmať aspekty, ktoré posudzoval odvolací senát a ktoré sú pripomenuté v bodoch 49
a 50 tohto rozsudku. Ide najmä o závery odvolacieho senátu týkajúce sa rovnakej štruktúry porovnávaných ochranných známok,
rozlišovaciu spôsobilosť z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti, spoločný prvok „UNI“ a neexistenciu rozlišovacej spôsobilosti
výrazov „Wealth Management“. Z tohto dôvodu Všeobecný súd rozsudok dostatočne neodôvodnil.
Pokiaľ ide o výhradu, že Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, treba pripomenúť,
že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora pravdepodobnosťou zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94
je pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podniku, alebo
prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. septembra 1998, Canon, C‑39/97, Zb.
s. I‑5507, bod 29; rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 17; ÚHVT/Shaker, už citovaný, bod 33, a Nestlé/OHMI,
už citovaný, bod 32).
Za predpokladu, že námietka je založená na existencii viacerých ochranných známok vykazujúcich spoločné vlastnosti umožňujúce
považovať ich za príbuzné alebo sériové ochranné známky, je na účely posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny potrebné
zohľadniť to, že v prípade existencie príbuzných alebo sériových ochranných známok uvedená pravdepodobnosť zámeny vyplýva
zo skutočnosti, že spotrebiteľ sa môže zmýliť v súvislosti s pôvodom výrobkov alebo služieb chránených prihlasovanou ochrannou
známkou a mylne sa domnievať, že sú príbuznými alebo sériovými ochrannými známkami (pozri v tomto zmysle rozsudky z 13. septembra
2007, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, C‑234/06 P, Zb. s. I‑7333, body 62 a 63, ako aj z 18. decembra 2008, Les Éditions Albert
René/ÚHVT, C‑16/06 P, Zb. s. I‑10053, bod 101).
Ako bolo pripomenuté v bode 45 tohto rozsudku, pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti sa má posudzovať celkovo pri zohľadnení
všetkých relevantných okolností danej veci.
V tejto veci Všeobecný súd vylúčil existenciu pravdepodobnosti zámeny bez toho, aby zohľadnil všetky relevantné okolnosti
na účely konkrétneho overenia, či existuje pravdepodobnosť, že príslušná skupina verejnosti sa môže domnievať, že prihlasované
ochranné známky sú súčasťou série ochranných známok uvedenej odvolateľkou, a zmýliť sa tak v súvislosti s pôvodom predmetných
výrobkov alebo služieb, domnievajúc sa, že pochádzajú od toho istého podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.
V napadnutom rozsudku, ako uvádzajú odvolateľka a ÚHVT, v prvom rade chýba analýza štruktúry porovnávaných ochranných známok
a vplyv umiestnenia spoločného prvku, konkrétne predpony „UNI“, na túto štruktúru, pokiaľ ide o vnímanie týchto ochranných
známok príslušnou skupinou verejnosti.
Ďalej, pokiaľ ide o prípadnú rozlišovaciu spôsobilosť spoločného prvku, Všeobecný súd v bode 43 napadnutého rozsudku potvrdil,
že pokiaľ ide o vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, tento prvok sám osebe nemôže vyvolať asociáciu prihlasovaných ochranných
známok so sériou ochranných známok uvedenou odvolateľkou. Ako však uviedli ÚHVT, ako aj odvolateľka na pojednávaní, Všeobecný
súd toto tvrdenie neodôvodnil a z tohto hľadiska neanalyzoval posúdenie vykonané odvolacím senátom v súvislosti so skutočnosťou,
ako môže príslušná skupina verejnosti tento prvok vnímať, ani uvedený rozsudok v tomto bode neodôvodnil.
Okrem toho v bodoch 44 až 46 napadnutého rozsudku sa Všeobecný súd po preskúmaní používania uvedenej série ochranných známok
odvolateľkou na základe skutkových dôvodov, ktoré Súdnemu dvoru neprislúcha preskúmať, domnieval, že je ťažko predstaviteľné,
že dotknutá verejnosť sa bude domnievať, že fondy označené prihlasovanými ochrannými známkami spravuje iná spoločnosť než
spoločnosť, ktorá je vo výstrižkoch z tlače uvedená na čele zoznamu týchto fondov. Vzhľadom na zásadu uvedenú v bode 53 tohto
rozsudku však Všeobecný súd nemohol bez toho, aby jeho rozsudok obsahoval nesprávne právne posúdenie, vôbec nepreskúmať, či
by sa verejnosť nemohla domnievať, že tieto ochranné známky sa týkajú služieb ponúkaných ekonomicky prepojenými podnikmi.
Napokon, pokiaľ ide o ostatné prvky, ktoré tvoria porovnávané ochranné známky, Všeobecný súd v bode 47 napadnutého rozsudku
len uviedol, že výrazy pripojené k predpone „UNI“ sú vyjadrené vo všetkých prihlasovaných známkach v angličtine a vo všetkých
ochranných známkach uvádzaných predtým na podporu námietok v nemčine. Všeobecný súd okrem toho, že nepreskúmal, či tento rozdiel
mohol z hľadiska predmetných finančných služieb a príslušnej skupiny verejnosti vylúčiť riziko, že príslušná skupina verejnosti
sa môže domnievať, že prihlasované ochranné známky sú súčasťou série ochranných známok uvedenej odvolateľkou, ani neposúdil,
či tieto prvky majú alebo nemajú opisný charakter alebo rozlišovaciu spôsobilosť.
Preto Všeobecný súd nemohol s ohľadom na skutočnosti uvedené v bodoch 52 a 57 až 60 tohto rozsudku platne dospieť k záveru
v bode 48 napadnutého rozsudku, že „bez ohľadu na skutočné používanie skorších ochranných známok a existenciu predpony ‚UNI‘,
ktorá bola spoločná pre všetky tieto ochranné známky a prihlasované ochranné známky, dôkazy predložené ÚHVT nestačia na preukázanie,
že táto predpona môže, samostatne alebo v spojení s inými prvkami, vyvolať asociáciu prihlasovaných ochranných známok so skoršou
sériou“, a v bode 49 tohto rozsudku, že odvolací senát sa nesprávne domnieval, že v prípade kolidujúcich označení existuje
pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
Z toho vyplýva, že bez toho, aby bolo potrebné preskúmať zvyšok argumentácie odvolateľky a najmä vysloviť sa k tej časti tejto
argumentácie, ktorá sa týka zamietnutia jej námietok v súvislosti so službami v oblasti nehnuteľností, treba vyhovieť jedinému
odvolaciemu dôvodu a napadnutý rozsudok zrušiť.
Podľa článku 61 prvého odseku druhej vety Štatútu Súdneho dvora Európskej únie môže Súdny dvor v prípade zrušenia rozhodnutia
Všeobecného súdu vec vrátiť Všeobecnému súdu na rozhodnutie.
V predmetnej veci vyžaduje celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny komplexné posúdenie skutočností, aby sa overilo, či,
ako uviedol odvolací senát ÚHVT, existuje pravdepodobnosť, že príslušná skupina verejnosti sa môže domnievať, že prihlasované
ochranné známky sú súčasťou série ochranných známok uvedenej odvolateľkou. Preto treba vec vrátiť Všeobecnému súdu na nové
rozhodnutie o žalobách, ktoré naň podala UniCredito, ako aj o návrhoch na čiastočné zrušenie sporných rozhodnutí predložených
odvolateľkou a o trovách tohto odvolacieho konania rozhodnúť neskôr.
Z týchto dôvodov Súdny dvor (štvrtá komora) rozhodol a vyhlásil:
1.
Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 27. apríla 2010, UniCredito Italiano/ÚHVT – Union Investment Privatfonds (UNIWEB)
(T‑303/06 a T‑337/06) sa zrušuje.
2.
Vec sa vracia Všeobecnému súdu Európskej únie.
3.
O trovách konania sa rozhodne neskôr.
Podpisy
*
Jazyk konania: taliančina.