CELEX: 62010CJ0317
Pourvoi
Marque communautaire
Règlement (CE) nº 40/94
Article 8, paragraphe 1, sous b)
Marques verbales UNIWEB et UniCredit Wealth Management
Opposition du titulaire des marques verbales nationales UNIFONDS et UNIRAK ainsi que de la marque figurative nationale UNIZINS
Appréciation du risque de confusion
Risque d’association
Série ou famille de marques

Par son pourvoi, Union Investment Privatfonds GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27
avril 2010, UniCredito Italiano/OHMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06 et T‑337/06, ci-après l’«arrêt attaqué»),
par lequel celui-ci a, d’une part, annulé deux décisions de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) des 5 septembre 2006 (affaires jointes R 196/2005-2 et R 211/2005-2)
et 25 septembre 2006 (affaires jointes R 456/2005-2 et R 502/2005-2) (ci-après les «décisions litigieuses»), dans la mesure
où celles-ci avaient admis les oppositions de la requérante à l’enregistrement par UniCredito Italiano SpA (ci-après «UniCredito»),
en tant que marques communautaires, des signes verbaux «UNIWEB» et «UniCredit Wealth Management» pour certains services et,
d’autre part, rejeté ses demandes tendant à l’annulation desdites décisions en ce qui concerne les services touchant aux affaires
immobilières.

Le cadre juridique
Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé
et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1),
entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des actes contestés devant le Tribunal, le présent litige
demeure régi par le règlement n° 40/94.
L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dispose:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude
des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire
dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les antécédents du litige
Les 29 mai et 7 août 2001, UniCredito a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marques communautaires,
des signes verbaux «UNIWEB» et «UniCredit Wealth Management» pour désigner certains services parmi lesquels figurent ceux
relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des
services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de
Nice»), qui correspondent à la description suivante:
–        «Affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires; assurances; affaires immobilières; informations et conseils
en matière de finances et d’assurances; services de cartes de crédit/débit; services bancaires et financiers via l’internet»,
pour la marque verbale UNIWEB;
–        «Affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires; assurances; affaires immobilières; informations financières»,
pour la marque verbale UniCredit Wealth Management.
Les 6 mars et 21 juin 2002, la requérante a, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94,
formé opposition à l’enregistrement desdites marques pour les services susmentionnés.
Les deux oppositions étaient fondées sur les marques allemandes verbales UNIFONDS et UNIRAK, déposées le 2 avril 1979 et enregistrées
le 17 octobre suivant, ainsi que sur la marque allemande figurative, déposée le 6 mars 1992 et enregistrée le 10 juillet de
la même année, visant, comme les deux précédentes, des «placements de fonds» relevant de ladite classe 36 et représentée ci-après:
Par décisions des 17 décembre 2004 et 28 février 2005, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli les oppositions pour
les services visés par celles-ci à l’exception des «affaires immobilières».
Dans les deux cas, la division d’opposition a considéré, en substance, que la requérante avait apporté la preuve de l’usage
sérieux des marques antérieures ainsi que du fait qu’elle était titulaire de marques comportant chacune le préfixe «UNI» et
constituant une série ou famille de marques. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, incluant le risque d’association,
entre les marques dont l’enregistrement est demandé et les marques antérieures, sauf en ce qui concerne les «affaires immobilières»
au sujet desquelles elle a estimé que ces services et ceux couverts par les enregistrements antérieurs n’étaient pas similaires.
Les 17 février et 21 avril 2005, UniCredito a introduit un recours contre ces décisions de la division d’opposition de l’OHMI
et la requérante a fait de même les 11 février et 28 avril 2005.
Par les décisions litigieuses, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ces recours. Partageant l’analyse effectuée
par la division d’opposition, elle a considéré notamment, dans chacune des deux décisions, que la requérante avait apporté
la preuve de l’usage sérieux des marques constituant une série de marques ainsi que la preuve que la marque dont l’enregistrement
est demandé présentait des caractéristiques susceptibles de la rattacher à cette série, de sorte que le public pertinent est
porté à associer ledit préfixe à la requérante lorsqu’il est utilisé en relation avec des fonds de placement.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
Par requêtes enregistrées au greffe du Tribunal les 6 et 28 novembre 2006, UniCredito a introduit des recours tendant à l’annulation
des décisions litigieuses. Elle a précisé, lors de l’audience devant le Tribunal, que ses recours ne visaient que l’annulation
partielle de celles-ci, en tant qu’elles ont fait droit aux oppositions formées contre l’enregistrement en tant que marques
communautaires des signes verbaux «UNIWEB» et «UniCredit Wealth Management», en ce qui concerne les services relevant de la
classe 36 au sens de l’arrangement de Nice autres que les affaires immobilières.
La requérante a conclu, dans les deux affaires, au rejet des recours ainsi qu’à l’annulation partielle des décisions litigieuses,
en demandant que soit accueillie l’intégralité de ses oppositions dirigées contre l’enregistrement des marques UNIWEB et UniCredit
Wealth Management, à savoir également en tant qu’elles visaient les affaires immobilières.
L’OHMI a conclu au rejet des recours.
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a:
–        joint les deux affaires aux fins de l’arrêt;
–        annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 septembre 2006 dans la mesure où elle a rejeté le recours
d’UniCredito en faisant droit aux oppositions à l’enregistrement de la marque UNIWEB, en ce qui concerne les «affaires bancaires;
affaires financières; affaires monétaires; assurances; informations et conseils en matière de finances et d’assurances; services
de cartes de crédit/débit; services bancaires et financiers via l’internet», relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement
de Nice;
–        annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 septembre 2006 dans la mesure où elle a rejeté le recours
d’UniCredito en faisant droit aux oppositions à l’enregistrement de la marque UniCredit Wealth Management, en ce qui concerne
les «affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires; assurances et informations financières», relevant de la
classe 36 au sens dudit arrangement;
–        rejeté les demandes de la requérante, et
–        condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a accueilli le moyen unique soulevé par UniCredito, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe
1, sous b), du règlement n° 40/94.
En se référant, aux points 33, 34 et 37 à 40 de l’arrêt attaqué, à son arrêt du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI
– Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Rec. p. II‑445, ci-après l’«arrêt BAINBRIDGE»), le Tribunal a considéré,
au point 41 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, l’OHMI n’avait pas procédé à un examen approfondi de la condition de rattachement
des marques dont l’enregistrement est demandé à la série invoquée, la chambre de recours s’étant bornée à remarquer que chacune
des marques était formée d’une combinaison de deux éléments, à savoir l’élément commun «UNI» et des expressions différentes,
respectivement «web» et «credit wealth management», lesquelles sont dépourvues de caractère distinctif en relation avec les
services visés par ces marques.
Il a jugé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que ni le pouvoir distinctif du préfixe «UNI» ni les autres aspects de la comparaison
entre les marques en cause ne permettaient de conclure à l’existence d’un risque de confusion. S’agissant du pouvoir distinctif
de ce préfixe, il a énoncé, au point 43 dudit arrêt, que, sur le plan intrinsèque, un tel préfixe n’avait pas la capacité
d’entraîner à lui seul l’association des marques dont l’enregistrement est demandé avec la série invoquée. Il a considéré,
en outre, au point 44 du même arrêt, que l’usage effectif de marques sérielles dans le secteur financier et la publication
régulière d’informations sur les cours des fonds d’investissement par ordre alphabétique n’étaient pas de nature à prouver
la capacité du préfixe «UNI» à indiquer, à lui seul, la provenance des fonds.
Dans ce contexte, au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les coupures de presse produites lors de la procédure
d’opposition mentionnent l’existence de fonds comportant le préfixe «UNI» qui n’appartiennent pas à la requérante. Il a considéré
que, si, à cet égard, la chambre de recours avait constaté à juste titre que «dans le cas des fonds dont les noms commencent
par ‘united’ […] et ‘universal’ […] il s’agit d’un terme indivisible dont les premières lettres ‘uni’ font partie intégrante
de la structure du mot», il n’était toutefois pas évident qu’il en soit de même pour les marques commençant par «unico», ce
terme n’étant pas nécessairement associé par le public pertinent en Allemagne au mot italien «unico» (unique), mais pouvant
aussi être compris comme constituant une abréviation sans portée.
En outre, au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait observer que, dans les coupures de presse produites par la requérante,
le nom de la société gérante figure en tête de la liste des fonds qu’elle gère, de sorte qu’il est difficilement concevable
que le public concerné, qui a une capacité d’attention relativement élevée, puisse croire que les fonds désignés par les marques
dont l’enregistrement est demandé sont gérés par une société autre que celle dont le nom figure en tête du groupe dont ils
font partie.
S’agissant des autres aspects de la comparaison, le Tribunal a constaté, au point 47 de l’arrêt attaqué, que, au-delà du préfixe
commun «UNI», la requérante n’avait pas prouvé l’existence d’autres similitudes entre les marques en cause et qu’il existait,
en revanche, une différence sémantique entre celles-ci, les termes accolés au préfixe «UNI» étant exprimés en anglais dans
les marques UNIWEB et UniCredit Wealth Management et en allemand dans les marques antérieures invoquées.
Le Tribunal en a conclu, au point 48 de l’arrêt attaqué, que, nonobstant l’usage effectif des marques antérieures et la présence
dudit préfixe commun, les éléments de preuve fournis à l’OHMI n’étaient pas de nature à démontrer la capacité de ce préfixe,
à lui seul ou en combinaison avec d’autres facteurs, à associer les marques dont l’enregistrement est demandé avec la série
antérieure.
En conséquence, le Tribunal, après avoir accueilli l’unique moyen invoqué par UniCredito au soutien de ses recours, a écarté
le moyen soulevé par la requérante, tiré également de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94,
qui visait à ce que les oppositions qu’elle avait formées soient également accueillies pour les affaires immobilières.

Les conclusions des parties
Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de rejeter les recours formés devant le Tribunal
par UniCredito. Elle demande en outre d’annuler les décisions litigieuses en tant qu’elles ont rejeté ses oppositions contre
l’enregistrement des marques UNIWEB et UniCredit Wealth Management pour les affaires immobilières et de faire droit à ces
oppositions.
L’OHMI demande à la Cour d’accueillir le pourvoi et de condamner UniCredito aux dépens.
UniCredito conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

Argumentation des parties
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque la violation par le Tribunal de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement
n° 40/94. Elle soutient que le Tribunal n’a pas tenu compte de l’intégralité des circonstances de fait du litige, de sorte
que l’arrêt attaqué repose sur une situation de fait incomplète et donc erronée.
En effet, selon la requérante, pour apprécier le risque de confusion du point de vue du public allemand, le Tribunal aurait
dû tenir compte des nombreuses décisions des tribunaux allemands et du Deutsche Patent- und Markenamt (Office allemand des
brevets et des marques) produites devant la division d’opposition, qui démontrent l’existence de ce risque. Elle estime que,
s’il avait été réellement tenu compte du point de vue du public allemand, le Tribunal ne serait pas parvenu à la conclusion
erronée selon laquelle l’élément «web» est un terme anglais et que les termes accolés par elle au préfixe «UNI» sont toujours
allemands.
En outre, le Tribunal n’aurait tenu compte que des trois marques antérieures sur lesquelles étaient fondées ses oppositions,
alors que l’appréciation du risque d’association aurait dû procéder d’une analyse de l’intégralité de la série de marques
dont elle est titulaire. Si celles-ci avaient été prises en considération, il aurait été constaté que des termes anglais sont
également associés au préfixe «UNI» et que la structure des marques enregistrées ne présentait aucune différence susceptible
d’empêcher le public pertinent d’associer tant la marque UNIWEB que la marque UniCredit Wealth Management à sa série de marques.
Ce serait à tort que le Tribunal, en présupposant que le public pertinent trouve la dénomination des fonds uniquement dans
les pages des journaux consacrées à la finance, aurait constaté que cette dénomination est toujours accompagnée de l’indication
des noms des opérateurs ou des sociétés gestionnaires des fonds. Il n’aurait pas été tenu compte, à cet égard, des éléments
exposés lors de l’audience.
La requérante souligne qu’elle est titulaire d’environ 90 marques comportant le préfixe «UNI» associé à divers éléments et
que ce préfixe, qui est d’ailleurs en tant que tel l’une de ces marques, constitue un élément distinctif. Dans ces conditions,
les signes verbaux «UNIWEB» et «UniCredit Wealth Managament» présentant la même structure, il serait indéniable qu’il existe
un risque de confusion, résultant d’une association, par le public pertinent, de ceux-ci avec les marques dont elle est titulaire,
et ce quand bien même d’autres opérateurs gèrent des fonds dont le nom comprend l’élément «united», «universal» ou «unico».
S’agissant de sa demande concernant les affaires immobilières, qui a été rejetée par le Tribunal, la requérante soutient qu’il
existe une contiguïté entre ce type de services et les opérations d’investissement.
L’OHMI, comme la requérante, estime que le Tribunal a commis une erreur de droit quant à l’application de l’article 8, paragraphe
1, sous b), du règlement n° 40/94.
En se référant à l’arrêt BAINBRIDGE, l’OHMI estime que les marques dont l’enregistrement est demandé présentent clairement
des caractéristiques susceptibles de les rattacher à la série de marques invoquée par la requérante. Il fait observer, à cet
égard, que l’élément «UNI» est utilisé, dans les marques dont l’enregistrement est demandé, dans la même position que celle
qui est la sienne dans les marques formant ladite série, qu’il ne possède pas de contenu sémantique différent et que son caractère
distinctif est souligné par le fait qu’il est suivi d’autres éléments verbaux, comme «web» et «Credit Wealth Management»,
qui, dans le secteur financier, ont un caractère descriptif et non distinctif, même aux yeux du public allemand de référence.
Le Tribunal ne se serait pas prononcé sur le caractère distinctif intrinsèque du préfixe «UNI» et aurait ainsi violé le principe
selon lequel, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient de prendre en considération tous les facteurs
pertinents du cas d’espèce et, notamment, le caractère distinctif de la marque antérieure. De même, le Tribunal n’aurait pas
explicité la raison pour laquelle le préfixe «UNI» n’aurait pas la capacité d’entraîner, à lui seul, l’association des marques
dont l’enregistrement est demandé avec la série invoquée par la requérante.
En outre, le Tribunal n’aurait pas procédé à une appréciation concrète de la perception des marques qu’aurait le public allemand.
À cet égard, il n’aurait pas accordé le moindre poids aux nombreuses décisions du Deutsche Patent- und Markenamt, alors qu’elles
reflètent à l’évidence la perception du public intéressé et constituent un facteur qui aurait dû être pris en considération,
et ce même si ces décisions ne lient pas l’OHMI ni le Tribunal.
Ce dernier aurait reconnu, dans l’arrêt BAINBRIDGE, qu’il peut exister un risque de confusion en présence du même élément
distinctif, même si les marques se différencient par l’ajout d’éléments verbaux ou graphiques. Par conséquent, la raison pour
laquelle, en l’espèce, la signification des différents termes «web», «credit», «wealth management», «zins», «fonds» et «rak»
permettrait, selon le Tribunal, de considérer que la différenciation sémantique qui en résulte exclut l’existence d’un risque
de confusion ne serait pas compréhensible. En outre, une telle considération ne tiendrait pas compte du fait que ces termes,
qui sont directement descriptifs ou sont devenus d’un usage commun dans le langage financier en Allemagne, ne permettent pas
au public pertinent de percevoir qu’ils désignent des services ou des produits financiers d’entreprises différentes, l’usage
de termes anglais étant courant dans le secteur financier.
Quant aux circonstances dans lesquelles le public pertinent se trouve en présence des marques en cause, il conviendrait d’observer
que, même si ces dernières étaient toujours précédées du nom de la société gestionnaire des fonds concernés, cela n’exclurait
pas en soi l’existence d’un risque de confusion, le consommateur allemand, qui connaît déjà les fonds offerts par la requérante,
pouvant croire que les autres fonds comportant aussi le préfixe «UNI» proviennent d’entreprises économiquement liées à celle-ci.
Par ailleurs, en relevant que la chambre de recours n’a pas procédé à un examen approfondi de l’exigence du rattachement des
marques dont l’enregistrement est demandé à la série de marques invoquée par la requérante et qu’elle n’a pas démontré l’existence
de similitudes autres que celle de l’élément commun «UNI» pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, le Tribunal
aurait déformé et dénaturé l’analyse effectuée par ladite chambre.
Pour conclure au rejet du pourvoi, UniCredito fait valoir, tout d’abord, que les moyens invoqués au soutien de celui-ci sont
irrecevables, la requérante excipant de vices de l’arrêt attaqué qui tiennent à des erreurs d’appréciation des faits.
Ensuite, UniCredito soutient que les appréciations du Tribunal critiquées par la requérante, que ce soient celles relatives
à l’existence de dénominations de fonds comportant le préfixe «UNI» mais n’appartenant pas à cette dernière, celles tenant
au fait que ces dénominations sont associées dans les journaux à celles des sociétés gérant ces fonds ou celles portant sur
l’association de ce préfixe à des termes anglais ou allemands, sont complémentaires et marginales par rapport à l’appréciation
globale et factuelle du Tribunal quant à l’absence de risque de confusion et ne sauraient donc servir à invalider cette appréciation.
UniCredito s’oppose, par ailleurs, à l’argumentation de la requérante concernant l’obligation de tenir compte des décisions
des autorités administratives et judiciaires nationales, les systèmes nationaux et le système communautaire de protection
des marques étant autonomes et indépendants les uns des autres.
Ne serait pas non plus fondé le grief par lequel la requérante reproche au Tribunal d’avoir uniquement tenu compte, aux fins
de l’appréciation du risque de confusion, des trois marques antérieures sur lesquelles étaient fondées les oppositions et
non de toutes les marques comprises dans la série invoquée par elle. Ce grief serait contradictoire, lesdites oppositions
étant fondées sur ces trois marques, et il ne serait pas fondé au regard de l’arrêt BAINBRIDGE. Ce dernier, qui repose sur
le principe selon lequel, en présence d’une série de marques, le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte du
risque que le public perçoive la marque dont l’enregistrement est demandé comme appartenant à la série, n’exigerait nullement
que cette marque soit comparée avec chacune des marques de la série prise séparément.
Enfin, s’agissant des affaires immobilières, UniCredito fait valoir, d’une part, qu’elles ne présentent pas d’affinité avec
les services financiers et, d’autre part, que le risque de confusion n’existe pas entre les marques en conflit, même au regard
des services financiers considérés au sens strict.

Appréciation de la Cour
UniCredito soutient que le pourvoi est irrecevable en ce qu’il viserait à remettre en cause des appréciations de nature factuelle
opérées dans l’arrêt attaqué. Il y a lieu de constater à cet égard que la requérante fait grief au Tribunal d’avoir méconnu
l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en ne tenant pas compte de l’intégralité des circonstances de l’espèce
et, en particulier, en s’abstenant de prendre en considération le point de vue du public allemand quant au risque d’association
des marques dont l’enregistrement est demandé avec la série ou famille de marques invoquée par elle.
Or, il est de jurisprudence constante que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée
globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 11 novembre 1997,
SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 18; du
12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 34, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, point 33).
Si l’évaluation de ces facteurs est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour, l’omission de prendre en compte
tous ces facteurs est en revanche constitutive d’une erreur de droit (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2010, Becker/Harman
International Industries, C‑51/09 P, non encore publié au Recueil, point 40) et peut, en tant que telle, être soulevée devant
la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
Il en est de même du grief, avancé par l’OHMI, selon lequel le Tribunal aurait dénaturé l’analyse effectuée par la chambre
de recours, la dénaturation du contenu d’un acte constituant également une erreur de droit (voir arrêt du 27 janvier 2000,
DIR International Film e.a./Commission, C‑164/98 P, Rec. p. I‑447, point 48).
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par UniCredito doit être écartée.
Quant au fond, il convient de relever que, pour annuler les décisions litigieuses, le Tribunal, aux points 35, 36 et 41 de
l’arrêt attaqué, s’est prononcé comme suit:
«35      En l’espèce, l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle les marques antérieures UNIFONDS, UNIRAK et UNIZINS invoquées
par [la requérante] sont constitutives d’une ‘série’ au sens de l’arrêt BAINBRIDGE, […] repose essentiellement sur les considérations
que le préfixe ‘UNI’ commun à ces trois marques est doté d’un caractère distinctif dans le contexte des services financiers
et que l’usage effectif de ces marques a été prouvé par [la requérante].
36      Après avoir constaté l’existence d’une ‘série’ de marques, la chambre de recours en a conclu, d’une manière quasi automatique,
que le public pertinent associe le préfixe ‘UNI’ à [la requérante] lorsqu’il est utilisé en relation avec des fonds de placement
et qu’il existe dès lors un risque de confusion entre les marques en conflit.
[…]
41      En l’espèce, l’OHMI n’a pas procédé à un examen approfondi de la condition de rattachement des marques demandées à la série
invoquée en opposition. La chambre de recours s’est bornée à remarquer que chacune des marques est formée d’une combinaison
de deux éléments individuels, à savoir l’élément commun ‘UNI’ et des expressions différentes, respectivement ‘web’ et ‘credit
wealth management’, lesquelles sont dépourvues de caractère distinctif en relation avec les services demandés.»
S’agissant du grief selon lequel le Tribunal aurait ainsi dénaturé l’analyse effectuée par la chambre de recours, il convient
de constater que, aux points 36 et 37 de sa décision du 5 septembre 2006, la chambre de recours a exposé ce qui suit:
«36      En l’espèce, la marque [d’UniCredito] et les marques [de la requérante] ont la même structure. Elles sont formées d’une combinaison
de deux éléments individuels, à savoir l’élément commun ‘UNI’, qui compose le début de toutes les marques, suivi d’un mot
différent à chaque fois. Néanmoins, cela n’est pas suffisant pour considérer que la marque UNIWEB possède des caractéristiques
permettant de l’associer avec les marques ‘UNI-’ [de la requérante]. L’élément commun pourrait être exclusivement descriptif
ou bien dépourvu de caractère distinctif, auquel cas [la requérante] ne peut pas invoquer avec succès l’argument de [la] ‘famille
de marques’.
37      Le caractère distinctif de l’élément commun ‘UNI’ doit être évalué selon la perception que le public pertinent a des signes
et des services en cause. Non seulement les qualités intrinsèques de l’élément ‘UNI’ sont pertinentes pour cette évaluation
mais aussi l’utilisation qui en est faite. En Allemagne où se trouve le consommateur moyen ciblé, le mot ‘uni’ se rapporte
à ‘uni’, d’une seule couleur, et à Uni, diminutif d’université (langage familier). Par rapport aux services en question, ce
terme ne semble pas avoir de signification claire et immédiate. En outre, dans le cas d’espèce, [la requérante] a montré,
notamment par le biais de son rapport de gestion et rapport semestriel du 30 septembre 2001 et des coupures de presse, qu’elle
utilise les trois marques comprenant le préfixe ‘UNI-’ pour des ‘placements de fonds’ en Allemagne.»
Les points 40 et 41 de la décision du 25 septembre 2006 sont rédigés dans des termes similaires, la chambre de recours constatant
en outre dans le premier de ces points:
«Il est nécessaire de souligner que les termes ‘Wealth Management’ accolés à la marque [d’UniCredito] sont des vocables anglais
communément utilisés dans le domaine financier pour le territoire pertinent, à savoir l’Allemagne, pour des services combinant
la fonction de conseil dans le domaine financier/investissement, les services comptables/contribuables et la planification
juridico-financière. Par conséquent, l’association des mots ‘Wealth Management’ est dépourvue de caractère distinctif en relation
avec les services demandés.»
Il apparaît dès lors que, en retenant que la chambre de recours avait, «d’une manière quasi automatique» et sans «examen approfondi»
des conditions de rattachement des marques dont l’enregistrement est demandé à la série invoquée par la requérante, conclu
à l’existence d’un risque de confusion en se bornant à constater l’existence de cette série et le fait que lesdites marques
sont composées de l’élément commun «UNI» combiné avec différentes expressions dépourvues de caractère distinctif, le Tribunal
a dénaturé le contenu des décisions litigieuses.
De ce fait, le Tribunal a omis d’examiner des aspects sur lesquels la chambre de recours avait porté des appréciations, telles
que rappelées aux points 49 et 50 du présent arrêt. Il en est ainsi, en particulier, des considérations de la chambre de recours
relatives à la structure identique des marques comparées, au caractère distinctif, du point de vue du public pertinent, de
l’élément «UNI» commun à celles-ci et à l’absence de caractère distinctif des termes «Wealth Management». Le Tribunal a de
ce fait insuffisamment motivé son arrêt.
Quant au grief selon lequel le Tribunal aurait fait une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement
n° 40/94, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, constitue un risque de confusion au sens
de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 le risque que le public puisse croire que les produits ou services
en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêt
du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29; arrêts précités Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 17; OHMI/Shaker,
point 33, et Nestlé/OHMI, point 32).
Dans l’hypothèse où l’opposition est fondée sur l’existence de plusieurs marques qui présentent des caractéristiques communes
permettant de les considérer comme faisant partie d’une même famille ou série, il convient, afin d’apprécier l’existence d’un
risque de confusion, de tenir compte du fait que, en présence d’une famille ou série de marques, un tel risque résulte du
fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l’origine des produits ou des services couverts par la marque
dont l’enregistrement est demandé et estimer, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille ou série (voir, en ce sens,
arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, points 62 et 63, ainsi que du 18 décembre
2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 101).
Ainsi qu’il a été rappelé au point 45 du présent arrêt, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit
être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
En l’occurrence, le Tribunal a écarté l’existence d’un risque de confusion sans prendre en considération tous les facteurs
pertinents pour vérifier concrètement s’il existe un risque que le public pertinent puisse croire que les marques dont l’enregistrement
est demandé font partie de la série de marques invoquée par la requérante et se méprendre ainsi sur l’origine des services
en cause en pensant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, ainsi que le font valoir la requérante et l’OHMI, fait tout d’abord défaut, dans l’arrêt attaqué, une analyse de
la structure des marques à comparer et de l’influence de la position de l’élément commun à celles-ci, à savoir le préfixe
«UNI», sur la perception que le public pertinent peut avoir de ces marques.
Ensuite, s’agissant du caractère éventuellement distinctif de l’élément commun, le Tribunal a affirmé, au point 43 de l’arrêt
attaqué, qu’il n’avait pas, sur le plan intrinsèque, la capacité d’entraîner à lui seul l’association des marques dont l’enregistrement
est demandé avec la série de marques invoquée par la requérante. Toutefois, comme l’ont fait valoir en substance la requérante,
lors de l’audience, ainsi que l’OHMI, le Tribunal n’a pas étayé cette affirmation et, par conséquent, n’a pas analysé à cet
égard les appréciations opérées par la chambre de recours concernant la perception que le public pertinent pouvait avoir de
cet élément ni motivé ledit arrêt sur ce point.
En outre, aux points 44 à 46 de l’arrêt attaqué, en examinant l’usage fait par la requérante de la série de marques invoquée
par elle, le Tribunal a, par des motifs relevant d’une appréciation factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler,
estimé notamment qu’il était difficilement concevable que le public concerné puisse croire que les fonds désignés par les
marques dont l’enregistrement est demandé soient gérés par une société autre que celle dont le nom figure dans les coupures
de presse en tête de la liste desdits fonds. Toutefois, eu égard au principe énoncé au point 53 du présent arrêt, le Tribunal
ne pouvait, sans entacher son arrêt d’une erreur de droit, s’abstenir de rechercher si, à tout le moins, ce public ne pouvait
croire que ceux-ci correspondaient à des services offerts par des entreprises liées économiquement.
Enfin, quant aux autres éléments composant les marques à comparer, le Tribunal a uniquement relevé, au point 47 de l’arrêt
attaqué, que les termes accolés au préfixe «UNI» sont exprimés en anglais dans toutes les marques dont l’enregistrement est
demandé et en allemand dans chacune des marques antérieures invoquées au soutien des oppositions. Outre qu’il n’a pas examiné
si cette différence était, au regard des services financiers en cause et du public pertinent, de nature à écarter le risque
que ce dernier puisse croire que les marques dont l’enregistrement est demandé font partie de la série de marques invoquée
par la requérante, le Tribunal n’a pas apprécié si ces éléments avaient ou non un caractère descriptif ou non distinctif.
Dès lors, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 52 et 57 à 60 du présent arrêt, le Tribunal ne pouvait valablement
conclure, au point 48 de l’arrêt attaqué, que, «nonobstant l’usage effectif des marques antérieures et la présence du préfixe
‘UNI’ commun à toutes ces marques et aux marques demandées, les éléments de preuve fournis à l’OHMI ne sont pas de nature
à démontrer la capacité de ce préfixe, à lui seul ou en combinaison avec d’autres facteurs, à associer les marques demandées
à la série antérieure» et, au point 49 du même arrêt, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les signes
en conflit présentaient un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le reste de l’argumentation de la requérante et, notamment, de se prononcer
sur la partie de cette argumentation qui est propre au rejet de ses oppositions concernant les affaires immobilières, il y
a lieu d’accueillir le moyen unique du pourvoi et, dès lors, d’annuler l’arrêt attaqué.
Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette
dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut renvoyer l’affaire devant celui-ci pour qu’il statue.
En l’occurrence, l’appréciation globale du risque de confusion implique des appréciations factuelles complexes visant à vérifier
si, comme l’a retenu la chambre de recours de l’OHMI, il existe un risque que le public pertinent puisse croire que les marques
dont l’enregistrement est demandé font partie de la série de marques invoquée par la requérante. Il y a lieu dès lors de renvoyer
l’affaire devant le Tribunal pour qu’il soit statué de nouveau sur les recours introduits devant ce dernier par UniCredito
ainsi que sur les demandes d’annulation partielle des décisions litigieuses présentées par la requérante et de réserver les
dépens afférents au pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1)
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2010, UniCredito Italiano/OHMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB)
(T‑303/06 et T‑337/06), est annulé.
2)
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.
3)
Les dépens sont réservés.
Signatures
*
Langue de procédure: l’italien.