CELEX: 62010TJ0579
Wspólnotowy znak towarowy
Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku
Graficzny wspólnotowy znak towarowy makro
Firma macros consult GmbH
Prawo nabyte przed zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego dające właścicielowi prawo do zakazania używania zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego
Niezarejestrowane oznaczenia chronione prawem niemieckim
Artykuł 5 Markengesetz
Artykuł 8 ust. 4, art. 53 ust. 1 lit. c) i art. 65 rozporządzenia (WE) nr 207/2009

Ramy prawne
1.
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (
Dz.U. L 78, s. 1
) ma następujące brzmienie:
„W przypadku sprzeciwu właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne [w obrocie handlowym o zasięgu większym niż lokalny] zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się w przypadku i w zakresie, w jakim ustawodawstwo wspólnotowe lub prawo państwa członkowskiego regulują taki znak [zgodnie z ustawodawstwem wspólnotowym lub prawem państwa członkowskiego regulującym taki znak]:
a)
prawa do tego znaku zostały nabyte przed datą wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego lub datą zastrzeżenia prawa pierwszeństwa wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego;
b)
oznaczenie to daje właścicielowi prawo zakazu używania kolejnego znaku towarowego”.
Artykuł 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, co następuje:
„Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu […], w przypadku gdy istnieje wcześniejsze prawo określone w art. 8 ust. 4 i jeżeli spełnione są warunki określone w tym ustępie”.
2.
Rozporządzenie (WE) nr 2868/95
Zasada 37 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (
Dz.U. L 303, s. 1
) stanowi, co następuje:
„Wniosek do Urzędu o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie […] zawiera:
[…]
b)
w przypadku podstaw, na których oparty jest wniosek:
[…]
ii)
w przypadku wniosku na podstawie art. [53] ust. 1 rozporządzenia [nr 207/2009] dane szczegółowe prawa, na którym oparty jest wniosek o unieważnienie, oraz, gdzie konieczne, dane szczegółowe wskazujące, że wnioskodawca jest uprawniony do powoływania się na wcześniejsze prawo jako podstawę unieważnienia”.
3.
Markengesetz
Artykuł 5 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń) z dnia 25 października 1994 r., ze zmianami (BGBl. I, s. 3082, zwanej dalej „Markengesetz”), zatytułowany „Opisy handlowe”, ma następujące brzmienie:
„1.   Szyldy i tytuły publikacji są chronione jako opisy handlowe.
2.   Szyldy to oznaczenia używane w obrocie gospodarczym jako nazwa handlowa, firma bądź szczegółowe oznaczenie działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa. Jako opisy handlowe traktuje się wszystkie oznaczenia handlowe i inne oznaczenia szczegółowe pozwalające odróżnić daną działalność gospodarczą od innych, które właściwe grono odbiorców uznaje za oznaczenia odróżniające przedsiębiorstwo”.
Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu
W dniu 23 marca 1998 r. interwenient, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (
Dz.U. 1994, L 11, s. 1
), ze zmianami (zastąpionego rozporządzeniem nr 207/2009).
Znakiem towarowym, którego dotyczyło to zgłoszenie, o którym mowa w pkt 5 powyżej (zwanym dalej „spornym znakiem towarowym”), jest następujące oznaczenie graficzne:
Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą między innymi do klas 9, 35, 36 i 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
W dniu 7 listopada 2003 r. skarżąca, macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, dokonała w OHIM zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia nr 40/94.
Znakiem towarowym, o którego rejestrację wystąpiono, tak jak wskazano w pkt 8 powyżej (zwanym dalej „zgłoszonym znakiem towarowym”), jest oznaczenie słowne macros.
Usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 35, 36 i 41 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
Sporny znak towarowy został zarejestrowany w dniu 21 kwietnia 2005 r. i przedłużony do dnia 23 marca 2018 r.
W dniu 28 czerwca 2005 r. interwenient wniósł na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich usług, o których mowa w pkt 10 powyżej.
Sprzeciw opierał się na spornym znaku towarowym. W jego uzasadnieniu powołano podstawę wskazaną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].
W dniu 12 sierpnia 2007 r. skarżąca złożyła wniosek o unieważnienie prawa do spornego znaku na podstawie art. 55 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 56 rozporządzenia nr 207/2009). Rzeczony wniosek (zwany dalej „wnioskiem o unieważnienie”) został złożony w odniesieniu do wszystkich towarów i usług wymienionych w pkt 7 powyżej.
W uzasadnieniu wniosku o unieważnienie powołano się w szczególności na niemiecką firmę macros consult GmbH.
Podstawy podniesione na poparcie wniosku o unieważnienie obejmowały podstawę wskazaną w art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009].
Decyzją z dnia 11 września 2007 r. OHIM zawiesił postępowanie w sprawie sprzeciwu, o którym mowa w pkt 12–13 powyżej, do czasu zakończenia rozpatrywanego w niniejszej sprawie postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku.
W dniu 19 stycznia 2009 r. Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie. Wydział Unieważnień uznał w szczególności, że istnienie wcześniejszego prawa opartego na firmie skarżącej nie zostało dowiedzione z powodu niewykazania przez nią, iż to oznaczenie było używane w obrocie handlowym w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego.
W dniu 20 marca 2009 r. skarżąca, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009), wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
Decyzją z dnia 18 października 2010 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła to odwołanie.
Izba Odwoławcza uznała w szczególności, że skarżąca nie udowodniła istnienia wcześniejszego prawa w rozumieniu art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.
Jeżeli chodzi o stosowanie art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, Izba Odwoławcza orzekła, że odwołując się w sposób ogólny do art. 5 Markengesetz, chroniącego więcej niż jeden rodzaj odrębnych praw, oraz powołując się na firmę macros consult GmbH, skarżąca nie dość precyzyjnie wskazała, na które wcześniejsze prawo się powołuje.
Izba Odwoławcza uznała ponadto, że dowody przedstawione przez skarżącą nie umożliwiły wykazania istnienia wcześniejszego prawa. Po pierwsze, kopia zgłoszenia krajowego znaku towarowego z dnia 14 marca 1998 r. nie pozwalała stwierdzić rozpoczęcia z tym dniem działalności gospodarczej, tym bardziej że skarżąca nie dokonała procedury rejestracji. Po drugie, nazwa widniejąca we wniosku o wpisanie spółki macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie do rejestru spółek, mimo że zdaniem Izby Odwoławczej nie zaistniała potrzeba orzekania w przedmiocie kwestii, czy złożenie tego wniosku wyznaczyło początek używania w obrocie handlowym, różniła się od firmy, na którą powołała się skarżąca.
Izba Odwoławcza wskazała wreszcie, że złożone przez skarżącą dokumenty dotyczące udziału w targach specjalistycznych oraz sprawozdania dotyczyły lat 2006 i 2008, a więc w konsekwencji nie mogły posłużyć wykazaniu istnienia prawa wcześniejszego wobec zgłoszenia spornego znaku towarowego.
Żądania stron
W skardze strona skarżąca wnosi do Sądu o:
—
zmianę zaskarżonej decyzji w taki sposób, aby wniesione przez skarżącą odwołanie do Izby Odwoławczej OHIM zostało uznane za zasadne, zaś wniosek o unieważnienie został uwzględniony;
—
obciążenie OHIM i interwenienta kosztami postępowania, jak również kosztami poniesionymi w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą i w postępowaniu przed Wydziałem Unieważnień.
W replice skarżąca wskazała jednak, że wniesiona przez nią skarga zmierza do tego, by Sąd, na podstawie nowej oceny prawnej, stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, zaś Izba Odwoławcza, mając na uwadze stanowisko Sądu i po wyjaśnieniu pozostałych kwestii prawnych, uwzględniła wniosek o unieważnienie prawa do znaku, uznając wniesione do niej odwołanie za zasadne.
Podczas rozprawy skarżąca podtrzymała, że wniesiona przez nią skarga ogranicza się do żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, co zostało odnotowane w protokole rozprawy.
OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:
—
oddalenie skargi;
—
obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Co do prawa
1.
Co do przedmiotu skargi
Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 53 ust. 1 lit. c) i art. 53 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.
Niemniej jednak skarżąca przyznała podczas rozprawy, że w swoich pismach nie przedstawiła żadnego twierdzenia odnoszącego się do zgodności z prawem zastosowania przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji przepisu art. 53 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 12 Bürgerliches Gesetzbuch (niemieckiego kodeksu cywilnego) i dlatego też ta kwestia pozostaje poza przedmiotem sporu przed Sądem.
Należy więc uznać, że niniejszy spór dotyczy wyłącznie zgodności z prawem zastosowania przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji art. 53 ust. 1 lit. c) w związku z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009.
W odpowiedzi na pisemne pytanie skierowane przez Sąd przed rozprawą skarżąca odwołała się do art. 15 Markengesetz, nie uzupełniając jednak tego odwołania jakimkolwiek wyjaśnieniem, które pozwoliłoby ocenić zakres tego ewentualnego twierdzenia. Jak skarżąca potwierdziła podczas rozprawy, na wspomniany przepis nie powołała się ona ani na etapie postępowania przed OHIM, ani w niniejszym postępowaniu. Na rozprawie skarżąca przyznała, że kwestia stosowania tego przepisu pozostaje poza przedmiotem niniejszego sporu, co zostało odnotowane w protokole rozprawy. Niniejszy spór dotyczy więc wyłącznie zasadności wykładni i zastosowania w tym przypadku art. 5 Markengesetz, co stanowi przedmiot sporu pomiędzy stronami.
2.
W przedmiocie zastosowania art. 53 ust. 1 lit. c) w związku z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 oraz art. 5 Markengesetz
Twierdzenia stron
Skarżąca twierdzi, że w momencie dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego, tj. w dniu 23 marca 1998 r., używała już, jako firmy, nazwy handlowej i szyldu, oznaczenia „macros consult” i z tego też względu mogła korzystać z ochrony prawnej przyznanej temu określeniu na podstawie art. 5 Markengesetz.
Zdaniem skarżącej nazwa handlowa osoby prawnej prawa prywatnego w organizacji (Vorgesellschaft) podlega ochronie na podstawie art. 5 Markengesetz, pod warunkiem że przyszła spółka działa wobec osób trzecich i prowadzona działalność pozwala domniemywać trwałą działalność gospodarczą. Ochrona firmy i nazwy handlowej rozciąga się ponadto na tworzące je części, jeżeli mają one charakter odróżniający. Początek używania szyldu wyznacza w sposób wystarczający aktywacja linii telefonicznej, wpis do rejestru handlowego czy też używanie szyldu w korespondencji z krajowym urzędem patentowym w celu rejestracji znaku towarowego. W tym względzie dla określenia początku ochrony szyldów zgodnie z art. 5 Markengesetz nie jest wymagane, by przedsiębiorstwo ujawniło się już wszystkim innym operatorom lub wszystkim klientom.
Na poparcie swoich twierdzeń skarżąca przywołuje artykuł doktryny (R. Ingerl i C. Rohnke,
Markengesetz
, Kommentar, 3. Aufl., C.H. Beck, München 2010) oraz czternaście orzeczeń Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości).
Aby dowieść, że początek używania szyldu miał miejsce przed dokonaniem zgłoszenia spornego znaku towarowego, tj. przed dniem 23 marca 1998 r., skarżąca przedstawia swój wniosek o wpis do rejestru handlowego z dnia 19 lutego 1998 r., wpis do tego rejestru z dniem 5 marca 1998 r., jak również wykazuje używanie swojego szyldu w korespondencji z Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckim urzędem patentowym i ds. znaków towarowych). Sporządzone przez Deutsches Patent- und Markenamt potwierdzenie odbioru dowodzi, że skarżąca dokonała w tym urzędzie w dniu 14 marca 1998 r. zgłoszenia znaku towarowego macros. Te okoliczności faktyczne zostały zdaniem skarżącej błędnie ocenione zarówno przez Wydział Unieważnień, jak i przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji.
Skarżąca podważa jednocześnie twierdzenie Izby Odwoławczej przedstawione w pkt 26 zaskarżonej decyzji, że zgłoszenie firmy macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie nie jest dowodem mającym znaczenie w kontekście wniosku o unieważnienie. Nawet gdyby przyjąć, że Izba Odwoławcza uznała, iż podstawą wniosku o unieważnienie były elementy tworzące firmę, nie zaś sama firma, skarżąca twierdzi, że określenia „macros” i „macros consult” są elementami odróżniającymi jej szyldu i jako takie, nawet używane oddzielnie, podlegają ochronie na podstawie art. 5 Markengesetz.
Skarżąca dodaje, że posługuje się swoim szyldem co najmniej od momentu złożenia wniosku o wpis do rejestru handlowego, o którym mowa w pkt 36 powyżej. W 2006 r. skarżąca osiągnęła obrót w wysokości 1,7 mln EUR. Przedstawiła OHIM swoje sprawozdania roczne za lata 2005 i 2006, jak również dokumenty z roku 2005, roku 2006 i roku 2008 potwierdzające jej udział w Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (CeBIT, salon technologii informatycznych i biurowych). Zatem Izba Odwoławcza niesłusznie zaniechała uwzględnienia okoliczności, że nieprzerwanie od swojego założenia skarżąca prowadziła działalność gospodarczą.
Skarżąca podważa wreszcie całość zarzutów niedopuszczalności podniesionych przez OHIM i interwenienta. W odpowiedzi na twierdzenie OHIM dotyczące wygaśnięcia nabytego wcześniej prawa ze względu na brak dowodu prowadzenia działalności względem osób trzecich pomiędzy rokiem 1998 a rokiem 2005, skarżąca przedstawia w załączeniu do repliki sprawozdania roczne za lata 1998–2005. Skarżąca uważa, że dowody te nie mogą zostać odrzucone jako wniesione po terminie, jako że poczuła się ona zobowiązana do ich przedstawienia w odpowiedzi na twierdzenie OHIM zawarte w odpowiedzi na skargę, i oddaje się do dyspozycji Sądu, gdyby żądał on przedstawienia innych dowodów.
W odniesieniu do podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń skarżąca odsyła do postępowania przed OHIM, jak również do odpowiedzi przedstawionej przez interwenienta w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, o którym mowa w pkt 12–13 powyżej.
OHIM podnosi, że skarga jest niedopuszczalna w całości i powinna zostać odrzucona. Po pierwsze, OHIM wskazuje, że skarga nie wymienia wyraźnie zarzutów skierowanych przeciwko zaskarżonej decyzji, lecz ma na celu skłonienie Sądu do orzeczenia w przedmiocie zasadności twierdzeń dotyczących istnienia wcześniejszego prawa w oparciu o pierwotną ocenę okoliczności faktycznych. Tymczasem do Sądu można wnieść wyłącznie środek zaskarżenia dotyczący zgodności z prawem zaskarżonej decyzji.
Po drugie, OHIM podważa dopuszczalność dokonanego przez skarżącą ogólnego odesłania do postępowania w sprawie sprzeciwu, o którym mowa w pkt 12 i 13 powyżej, w celu wykazania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku wcześniejszych praw, na które powołuje się skarżąca, i spornego znaku towarowego. Ponadto, jako że Izba Odwoławcza nie zbadała prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku domniemanego wcześniejszego prawa i spornego znaku towarowego, przeprowadzenie takiej oceny po raz pierwszy nie należy do kompetencji Sądu.
OHIM podkreśla, po trzecie, że przedstawiony w załączniku A4 do skargi odpis z rejestru handlowego nosi datę 21 grudnia 2010 r., a więc jest on późniejszy wobec wydania zaskarżonej decyzji. Rzeczony załącznik stanowi więc nową okoliczność faktyczną i jako taki jest niedopuszczalny. Podobnie OHIM podważa możliwość uwzględnienia przez Sąd orzeczeń sądów niemieckich, wymienionych w pkt 35 powyżej. W istocie mowa jest tu bowiem o okolicznościach faktycznych, na które skarżąca powinna była się powołać na etapie postępowania administracyjnego, a skoro dowód istnienia wcześniejszego prawa w rozumieniu art. 53 rozporządzenia nr 207/2009 został uznany za kwestię stanu faktycznego, to zgodnie z zasadą 37 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia nr 2868/95 ciężar dowodu spoczywa na stronie, która powołuje się na tę okoliczność. OHIM podnosi wreszcie, że okoliczności faktyczne przedstawione przez skarżącą w załączeniu do repliki (zob. pkt 39 powyżej) mają nowy charakter i z tego też względu są niedopuszczalne.
Co do istoty OHIM twierdzi, że z orzecznictwa wynika, iż ciężar dowodu istnienia wcześniejszego prawa chronionego w krajowym porządku prawnym spoczywa na stronie, która się na niego powołuje, zaś przedstawienie takiego dowodu musi mieć miejsce na etapie postępowania administracyjnego. Ponieważ skarżąca nie przedstawiła tego dowodu, OHIM twierdzi, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż wniosek o unieważnienie powinien zostać oddalony.
OHIM, podobnie jak interwenient, twierdzi, że samo tylko dokonanie zgłoszenia krajowego znaku towarowego, będące jedyną okolicznością faktyczną przedstawioną przez skarżącą oprócz wpisu do rejestru spółek, nie wyznacza początku używania w rozumieniu art. 5 Markengesetz.
Co więcej, skarżąca zaniechała omawianego zgłoszenia, zaś pierwsze dokumenty pozwalające potwierdzić faktyczną działalność skarżącej pochodzą z roku 2005. Tak więc zakładając nawet, że skarżąca nabyła w 1998 r. prawo do szyldu na mocy art. 5 Markengesetz, taki sześcioletni okres przerwy spowodował wygaśnięcie wszystkich ewentualnych praw. W każdym razie nowe prawo do oznaczenia, przyjmując, że zostało nabyte w roku 2005, nie miałoby pierwszeństwa względem zgłoszenia spornego znaku towarowego.
Dokonanego przez skarżącą wpisu do rejestru handlowego nie można ponadto uznać za używanie w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5 Markengesetz.
Wreszcie skarżąca nie powołała się na art. 15 Markengesetz, będący jedynym przepisem umożliwiającym uzyskanie zakazu używania oznaczenia, którego prawo używania zostało nabyte na podstawie art. 5 tej samej ustawy.
Interwenient twierdzi, że skarżąca nie wskazała w skardze z wystarczającą dokładnością przepisów, które rzekomo naruszyła Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji. Dlatego też skarga nie spełnia wymogów wymienionych w art. 44 § 1 lit. c) regulaminu postępowania przed Sądem.
Tak samo interwenient uznaje za niedopuszczalne okoliczności faktyczne przedstawione po raz pierwszy przez skarżącą na poparcie repliki, tj. z jednej strony trzy wyroki wydane przez Bundesgerichtshof, z drugiej zaś strony sprawozdania roczne za lata budżetowe 1998–2005.
Co do istoty interwenient twierdzi, po pierwsze, że skarżąca nie wykazała, że jej firma była chroniona na podstawie przepisów niemieckiego prawa znaków towarowych. Interwenient podnosi, że strona postępowania przed OHIM, która pragnie powołać się na prawo wcześniejsze w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 jest zobowiązana, zgodnie z zasadą 19 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95, przedstawić dowód istnienia prawa, na które się powołuje. Otóż zdaniem interwenienta skarżącej nie udało się wykazać, że skrócona firma macros consult podlegała ochronie jako szyld.
Interwenient podnosi, po drugie, że w przypadku gdyby skarżąca przedstawiła nowe dowody wykazujące używanie firmy lub oznaczenia macros w obrocie handlowym przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego, takie dowody powinny zostać przez Sąd odrzucone jako wniesione po terminie, jako że nie zostały przedłożone OHIM. Interwenient uważa ponadto, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż dowody dotyczące lat obrotowych 2006 i 2008 nie mogą wykazać pierwszeństwa wcześniejszego prawa, ponieważ odnoszą się do okoliczności, które miały miejsce po dziesięciu latach od zgłoszenia spornego znaku towarowego.
Interwenient podnosi, po trzecie, że oprócz braku dowodu na istnienie prawa wcześniejszego względem zgłoszenia spornego znaku towarowego, nie został spełniony warunek, by niezarejestrowane oznaczenie nie miało „czysto lokalnego” charakteru. Interwenient zaprzecza ponadto istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku podnoszonego przez skarżącą wcześniejszego prawa i spornego znaku towarowego.
Ocena Sądu
W przedmiocie zakresu wymogów wskazanych w art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009
Zgodnie z art. 53 ust. 1 lit. c) w związku z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 istnienie oznaczenia innego niż znak towarowy pozwala uzyskać unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego, jeśli oznaczenie to spełnia łącznie cztery przesłanki: oznaczenie to musi być używane w obrocie handlowym; mieć znaczenie większe niż lokalne; prawo do tego oznaczenia powinno być nabyte zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym oznaczenie było używane przed dniem dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego; wreszcie uprawniony do tego oznaczenia powinien mieć przyznaną możliwość zakazania używania późniejszego znaku towarowego. Te cztery przesłanki ograniczają liczbę oznaczeń innych niż znaki towarowe, na które można się powoływać w celu podważenia ważności wspólnotowego znaku towarowego na całości terytorium Unii zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Zważywszy, że przesłanki określone w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 są kumulatywne, niespełnienie nawet jednej z nich wystarcza do odrzucenia wniosku o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego [wyrok Sądu z dnia 24 marca 2009 r. w sprawach połączonych od
T-318/06 do T-321/06 Moreira da Fonseca przeciwko OHIM - General Óptica (GENERAL OPTICA), Zb.Orz. s. II-649
, pkt 32, 47].
Dwie pierwsze przesłanki, czyli te dotyczące używania i zasięgu większego niż lokalny oznaczenia, na które się powołano, wynikają z samego brzmienia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i powinny być zatem interpretowane w świetle prawa Unii. I tak rozporządzenie nr 207/2009 określa jednolite standardy dotyczące używania oznaczeń i ich zasięgu, zgodne z zasadami, które leżą u podstaw systemu ustanowionego przez to rozporządzenie (ww. w pkt 54 wyrok w sprawie GENERAL OPTICA, pkt 33).
Natomiast z wyrażenia „w przypadku i w zakresie, w jakim zgodnie z prawem państwa członkowskiego regulującym taki znak” wynika, że dwie pozostałe przesłanki wymienione w art. 8 ust. 4 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 stanowią warunki określone przez rozporządzenie, których ocena w odróżnieniu od poprzednich jest dokonywana według kryteriów ustalonych przez prawo rządzące przywołanym oznaczeniem. To odesłanie do prawa rządzącego oznaczeniem, na które się powołano, znajduje swoje uzasadnienie w przewidzianej przez rozporządzenie nr 207/2009 możliwości powołania się na oznaczenia spoza systemu wspólnotowego znaku towarowego przeciwko wspólnotowemu znakowi towarowemu. Z tego względu tylko prawo rządzące oznaczeniem, na które się powołano, pozwala ustalić, czy oznaczenie to jest wcześniejsze od wspólnotowego znaku towarowego i czy może uzasadniać zakaz używania późniejszego znaku towarowego (ww. w pkt 54 wyrok w sprawie GENERAL OPTICA, pkt 34).
W przedmiocie zasad regulujących ciężar dowodu i postępowanie dowodowe dotyczące istnienia wcześniejszego prawa krajowego
Z treści art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że przepis ten, kiedy odsyła do sytuacji, w której wcześniejsze prawo pozwala na zakazanie używania wspólnotowego znaku towarowego, dokonuje wyraźnie rozróżnienia między dwoma przypadkami, w zależności od tego, czy wcześniejsze prawo jest objęte ochroną przez przepisy Unii „czy” przez prawo krajowe (wyrok Trybunału z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie
C-263/09 P Edwin przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5853
, pkt 48).
Jeżeli chodzi o system proceduralny określony w rozporządzeniu nr 2868/95 w przypadku wniosku złożonego zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 na podstawie wcześniejszego prawa chronionego w ramach prawa krajowego, zasada 37 rozporządzenia nr 2868/95 przewiduje w sytuacji takiej jak w niniejszej sprawie, że do wnioskodawcy należy dostarczenie szczegółowych danych wskazujących na to, że jest on uprawniony na mocy obowiązującego ustawodawstwa krajowego do dochodzenia tego prawa (ww. w pkt 57 wyrok w sprawie Edwin przeciwko OHIM, pkt 49).
Zasada ta nakłada na wnioskodawcę ciężar przedstawienia OHIM nie tylko szczegółowych danych wykazujących, że spełnia on przesłanki wymagane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, o którego zastosowanie wnosi, aby posiadać możliwość zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego z uwagi na wcześniejsze prawo, lecz również szczegółowych danych określających treść tego ustawodawstwa (ww. w pkt 57 wyrok w sprawie Edwin przeciwko OHIM, pkt 50).
Jako że art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 zawiera wyraźne odesłanie do art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia, w którym mowa jest o wcześniejszych prawach chronionych ustawodawstwem Unii lub prawem państwa członkowskiego znajdującym zastosowanie do rozpatrywanego oznaczenia, zasady dowodowe przywołane w pkt 57–59 powyżej mają również zastosowanie, kiedy powołuje się prawo krajowe na podstawie art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Zasada 37 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2868/95 przewiduje analogiczne przepisy w zakresie przeprowadzenia dowodu na istnienie wcześniejszego prawa w przypadku wniosku złożonego na podstawie art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
Co więcej, zgodnie z art. 65 rozporządzenia nr 207/2009 Sąd nie może ponownie badać okoliczności faktycznych w świetle dowodów przedstawionych mu po raz pierwszy. W istocie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem skarga wniesiona do Sądu służy kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu tego przepisu, która to zgodność z prawem powinna być oceniona na podstawie informacji, którymi dana izba odwoławcza dysponowała w chwili wydania decyzji (zob. postanowienie Trybunału z dnia 13 września 2011 r. w sprawie C-546/10 P Wilfer przeciwko OHIM, niepublikowane w Zbiorze, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo).
Z powyższych rozważań wynika, że kwestia istnienia prawa krajowego, jak to, na które skarżąca powołała się w niniejszej sprawie, jest kwestią faktyczną. Na stronie, która powołuje się na istnienie prawa spełniającego wymogi przewidziane w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, spoczywa więc nie tylko obowiązek wykazania przed OHIM, że to prawo wynika z krajowego ustawodawstwa, lecz także zakresu samego ustawodawstwa.
A zatem prezes OHIM, stwierdzając w wytycznych dotyczących postępowania przed OHIM (część C, rozdział 4, pkt 5.4), przyjętych decyzją z dnia 28 października 1996 r., że przepisy prawa państw członkowskich mające zastosowanie na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 są rozpatrywane w taki sam sposób jak kwestia stanu faktycznego a także, że nie można ustalić z urzędu z dokładnością, jakie są regulacje wszystkich państw członkowskich w ramach art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, dokonał prawidłowej interpretacji zasad określających ciężar dowodu.
Zgodnie ze zwyczajowymi zasadami wykazywania stanu faktycznego przed sądem Unii orzekającym w przedmiocie wspólnotowego znaku towarowego w postępowaniach inter partes (zob. art. 76 rozporządzenia nr 207/2009) należy przypomnieć, że sąd Unii nie może stawiać izbie odwoławczej zarzutu nieuwzględnienia okoliczności faktycznych, które nie zostały jej przedstawione przez strony w odpowiednim czasie.
Wynika z tego, że w niniejszej sprawie Sąd nie ma kompetencji do przeprowadzenia niezależnej oceny w celu stwierdzenia, czy skarżąca może powoływać się na oznaczenie chronione przez art. 5 Markengesetz. Sąd nie może bowiem zastąpić własną wykładnią prawa niemieckiego wykładni dokonanej przez Izbę Odwoławczą, zaś jego kontrola może dotyczyć wyłącznie kwestii, czy określając zakres prawa niemieckiego i dochodząc do wniosku, że skarżąca nie wykazała istnienia wcześniejszego prawa chronionego prawem niemieckim, Izba Odwoławcza dokonała prawidłowej oceny dowodów przedstawionych jej przed wydaniem zaskarżonej decyzji.
To w świetle powyższych rozważań należy dokonać oceny zasadności twierdzeń skarżącej odnoszących się do zgodności z prawem zaskarżonej decyzji.
W przedmiocie zgodności z prawem zaskarżonej decyzji
W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała co do zasady, że skarżącej nie udało się wykazać, iż spełnione zostały wymogi przewidziane w art. 5 Markengesetz, co umożliwiłoby skarżącej powołanie się na prawo ochronne dla oznaczenia macros consult GmbH, ze względu na brak dowodu używania tego oznaczenia w obrocie handlowym przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego (pkt 21–28 zaskarżonej decyzji).
Izba Odwoławcza odrzuciła ponadto jako bezskuteczne przedstawione przez skarżącą dowody odnoszące się do okoliczności faktycznych, które zaistniały po dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego (pkt 27 zaskarżonej decyzji). Skarżąca przedstawiła część tych dowodów w załączniku do skargi, zaś do repliki dołączyła nowe dowody, także dotyczące okoliczności, które miały miejsce po zgłoszeniu spornego znaku towarowego.
Dlatego też w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy skarżąca ma podstawy skarżyć się, że Izba Odwoławcza odmówiła uwzględnienia okoliczności faktycznych późniejszych wobec zgłoszenia spornego znaku towarowego, a następnie sprawdzić przeprowadzoną przez Izbę Odwoławczą ocenę w kwestii, czy skarżącej udało się wykazać istnienie wcześniejszego prawa.
– W przedmiocie dowodów dotyczących okoliczności faktycznych późniejszych wobec zgłoszenia spornego znaku towarowego
Z art. 53 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że wnioski o unieważnienie opierające się na tych przepisach zależą od istnienia wcześniejszego prawa. To pierwszeństwo jest ponadto zdefiniowane w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, do którego odsyła art. 53 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, jako oznaczające, że prawo, na którym opiera się wniosek o unieważnienie, powinno zostać nabyte przed dniem zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, o którego unieważnienie się wnosi, lub, w odpowiednim przypadku, przed datą zastrzeżenia pierwszeństwa tego znaku (zob. podobnie ww. w pkt 54 wyrok w sprawie GENERAL OPTICA, pkt 32).
W tym przypadku zgłoszenie spornego znaku zostało dokonane w dniu 23 marca 1998 r. (zob. pkt 5 powyżej). Skarżąca jest więc zobowiązana do wykazania, że przed tym dniem nabyła prawa, na które się powołuje. Izba Odwoławcza słusznie oddaliła więc wszystkie przedstawione przez skarżącą dowody dotyczące okoliczności faktycznych mających miejsce pomiędzy rokiem 2006 a rokiem 2008 (zob. pkt 27 zaskarżonej decyzji).
– W przedmiocie twierdzenia Izby Odwoławczej, iż skarżąca nie wykazała istnienia wcześniejszego prawa mogącego być podstawą wniosku o unieważnienie prawa do znaku
W tym zakresie należy przypomnieć, że na stronie występującej z wnioskiem o unieważnienie prawa do znaku opartym na oznaczeniu chronionym w krajowym systemie prawnym spoczywa ciężar udowodnienia przed OHIM, po pierwsze, jakie wymogi dotyczące powstania prawa ochronnego przewiduje dany krajowy porządek prawny, i po drugie, że te wymogi zostały spełnione (zob. pkt 57–60 powyżej). Ponadto Sąd, badając zgodność z prawem decyzji wydanej przez izbę odwoławczą, może wziąć pod uwagę tylko te dowody, którymi izba odwoławcza dysponowała w momencie wydania tej decyzji (zob. pkt 61 powyżej).
To do Sądu należy więc dokonanie w pierwszej kolejności oceny, czy skarżąca słusznie podnosi, że Izba Odwoławcza nieprawidłowo uwzględniła zakres prawa niemieckiego.
W tym zakresie należy stwierdzić na wstępie, że strony niniejszego sporu są zgodne co do tego, że art. 5 Markengesetz nakłada dla ochrony nazwy wymóg używania takiego oznaczenia w obrocie handlowym. Ten wymóg wynika z samej treści tego przepisu (zob. pkt 4 powyżej). Strony mają jednak odmienne zdanie co do zakresu tego wymogu.
Tymczasem ze względów przypomnianych w pkt 57–64 powyżej OHIM ma uzasadnione podstawy, by twierdzić, że z punktu widzenia prawa wspólnotowego wymogi, od których w krajowym porządku prawnym uzależnia się uznanie praw ochronnych w ramach tego systemu, są kwestią stanu faktycznego, którą strony muszą wykazać przed OHIM.
Należy więc uwzględnić podniesiony przez OHIM i interwenienta zarzut niedopuszczalności, że skarżąca nie może powoływać się po raz pierwszy przed Sądem na wykładnię art. 5 Markengesetz dokonaną przez Bundesgerichtshof w licznych orzeczeniach, jak również przez niemiecką doktrynę. Bezsporne jest bowiem, co też skarżąca potwierdziła podczas rozprawy, że skarżąca nie przedstawiła tych dowodów w trakcie postępowania administracyjnego, lecz po raz pierwszy odwołała się do nich przed Sądem, przedstawiając je jedynie w części. Sąd nie może więc uwzględnić tych dowodów, badając zgodność z prawem zaskarżonej decyzji.
Co więcej, skarżąca nie twierdzi, że przekazała Izbie Odwoławczej dowody dotyczące zakresu prawa niemieckiego, które Izba Odwoławcza nieprawidłowo oceniła. Dlatego też skarżąca nie ma podstaw do podważania ustaleń dotyczących zakresu prawa niemieckiego, poczynionych przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji.
W dalszej kolejności należy sprawdzić, czy skarżącej udało się wykazać, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza dopuściła się błędu w ocenie w ramach stosowania prawa niemieckiego zgodnie z wykładnią dokonaną przez siebie w przedmiotowej decyzji.
Bezsporne jest w tym zakresie, że jedyne okoliczności faktyczne przedstawione przez skarżącą przed Izbą Odwoławczą i wcześniejsze wobec zgłoszenia spornego znaku towarowego składają się z dokumentów dotyczących, po pierwsze, wpisu skarżącej do niemieckiego rejestru handlowego (załącznik A3 do skargi), jak również zgłoszenia słownego krajowego znaku towarowego macros, dokonanego w Deutsches Patent- und Markenamt (załącznik A6 do skargi).
Natomiast dokumenty przedstawione przez skarżącą w załączniku do repliki, a mianowicie sprawozdania roczne za lata 1998–2005, są niedopuszczalne, ponieważ nie znajdowały się w aktach sprawy rozpatrywanej przez Izbę Odwoławczą, tak jak twierdzą OHIM i interwenient.
W odniesieniu do wpisu skarżącej do rejestru, po pierwsze, Izba Odwoławcza podniosła, że firma, pod którą skarżąca została zarejestrowana, tj. macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, nie jest identyczna z firmą macros consult GmbH, dla której skarżąca żąda ochrony.
W tym zakresie należy stwierdzić, że skarżąca nie przedstawiła przed Izbą Odwoławczą żadnego dowodu wykazującego, że zgodnie z prawem niemieckim firma, o której ochronę się wnosi na podstawie art. 5 Markengesetz (w tym przypadku oznaczenie macros consult GmbH), może różnić się od nazwy znajdującej się w dowodach przedstawionych w celu uzasadnienia istnienia takiej ochrony (w tym przypadku we wpisie skarżącej do rejestru pod nazwą macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie). Dlatego też skarżąca nie może podważać po raz pierwszy przed Sądem wykładni zakresu prawa niemieckiego przyjętej przez Izbę Odwoławczą. W każdym razie, nawet dopuszczając tezę skarżącej, że wpis firmy macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie dokonany w rejestrze handlowym powinien był zostać uwzględniony przez Izbę Odwoławczą, wystarczy stwierdzić, że sama rejestracja, nawet jeśli pozwoliła skarżącej na używanie nazwy macros consult GmbH w obrocie handlowym, nie wykazuje trwałego charakteru używania tej nazwy.
Po drugie, w odniesieniu do zgłoszenia słownego znaku towarowego macros dokonanego wDeutsches Patent- und Markenamt bezsporne jest, że ujawnia ono istnienie korespondencji prowadzonej z tym urzędem publicznym przez skarżącą, działającą pod nazwą macros consult GmbH.
Tytułem wstępu należy przypomnieć, mając na uwadze przedmiot wniosku o unieważnienie, opierającego się na chronionej prawem niemieckim firmie macros consult GmbH, że niniejszy spór nie dotyczy kwestii ustalenia, czy zgłoszony do Deutsches Patent- und Markenamt znak towarowy macros był chroniony, a jedynie tego, czy dokonanie zgłoszenia tego znaku umożliwia skarżącej wykazanie używania w obrocie handlowym firmy macros consult GmbH.
Tymczasem, uznając, że zwykłe zgłoszenie słownego znaku towarowego dokonane w Deutsches Patent- und Markenamt nie wystarcza, aby stwierdzić używanie w obrocie handlowym firmy macros consult GmbH, Izba Odwoławcza nie dokonała błędu w ocenie w ramach stosowania prawa niemieckiego w określonym przez siebie zakresie.
W istocie, jak wskazała Izba Odwoławcza w pkt 25 zaskarżonej decyzji, zgłoszenie znaku towarowego nie zakłada ani też nie oznacza używania tego znaku towarowego, a ponadto bezsporne jest, że skarżąca nie przeprowadziła do końca procedury rejestracji. Ponieważ Izba Odwoławcza uznała, że wskazany w art. 5 Markengesetz wymóg używania w obrocie handlowym powinien przedstawiać pewien poziom skuteczności i regularności (pkt 23, 25 zaskarżonej decyzji), mogła z tego wywieść, że jednorazowa zwykła korespondencja nie wystarcza do wykazania stałego używania firmy skarżącej w obrocie handlowym.
Skarżąca nie przedstawiła żadnego dopuszczalnego dowodu przeciwnego. Wynika z tego, że nie wykazała ona, iż w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza błędnie uznała, że skarżąca nie wykazała istnienia wcześniejszego prawa mogącego stać się podstawą wniosku o unieważnienie złożonego zgodnie z art. 53 ust.1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.
W konsekwencji jedyny zarzut przedstawiony przez skarżącą nie podlega uwzględnieniu, a zatem niniejszą skargę należy oddalić bez konieczności orzekania w przedmiocie pozostałych zarzutów niedopuszczalności podniesionych przez OHIM i interwenienta (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie
C-23/00 P Rada przeciwko Boehringerowi, Rec. s. I-1873
, pkt 52).
W przedmiocie kosztów
Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów
SĄD (pierwsza izba)
orzeka, co następuje:

1)
Skarga zostaje oddalona.

2)
macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie zostaje obciążona kosztami postępowania.

Azizi
Frimodt Nielsen
Buttigieg
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 maja 2013 r.
Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: niemiecki