CELEX: 62010CJ0317
Överklagande
Gemenskapsvarumärke
Förordning (EG) nr 40/94
Artikel 8.1 b
Ordmärkena UNIWEB och UniCredit Wealth Management
Invändning från innehavaren av de nationella ordmärkena UNIFONDS och UNIRAK samt det nationella figurmärket UNIZINS
Bedömning av risken för förväxling
Risk för association
Varumärkesserie eller varumärkesfamilj

Union Investment Privatfonds GmbH har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal
den 27 april 2010 i de förenade målen T‑303/06 och T‑337/06, UniCredito Italiano mot harmoniseringsbyrån – Union Investment
Privatfonds (UNIWEB) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogiltigförklarade tribunalen delvis två beslut
som andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)
meddelade den 5 september 2006 (de förenade ärendena R 196/2005-2 och R 211/2005-2) och den 25 september 2006 (de förenade
ärendena R 456/2005-2 och R 502/2005-2) (nedan kallade de omtvistade besluten). Besluten ogiltigförklarades i den del överklagandenämnden
biföll klagandens invändningar mot den registrering som gemenskapsvarumärken av ordkännetecknen UNIWEB och UniCredit Wealth
Management som UniCredito Italiano SpA (nedan kallat UniCredito) hade ansökt om för vissa tjänster. Tribunalen ogillade klagandens
yrkanden om ogiltigförklaring av nämnda beslut i den del de avsåg tjänster i samband med fastighetsaffärer.

Tillämpliga bestämmelser
Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva,
område 17, volym 2, s. 3) har upphävts och ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken
(EUT L 78, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Mot bakgrund av tidpunkten för de faktiska omständigheterna är det
emellertid förordning nr 40/94 som är tillämplig i målet.
Artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 hade följande lydelse:
”Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras:
…
b)      om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av
varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där
det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.”

Bakgrund till tvisten
UniCredito ingav den 29 maj respektive den 7 augusti 2001 en ansökan till harmoniseringsbyrån om registrering som gemenskapsvarumärken
av ordkännetecknen UNIWEB och UniCredit Wealth Management för vissa tjänster, bland annat dem som omfattas av klass 36 i Niceöverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg
(nedan kallad Niceöverenskommelsen). Dessa tjänster motsvarar följande beskrivning:
–        ”bankverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; försäkringsverksamhet; fastighetsaffärer; information och rådgivning
inom finans- och försäkringsområdet; kredit-/bankkortstjänster; banktjänster och finansiella tjänster via Internet” för ordmärket
UNIWEB;
–        ”bankverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; försäkringsverksamhet; fastighetsaffärer; information inom finansområdet”
för ordmärket UniCredit Wealth Management.
Den 6 mars och den 21 juni 2002 framställde klaganden med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 invändningar mot registreringen
av ovannämnda varumärken för dessa tjänster.
Grunden för de två invändningarna utgjordes av de tyska ordmärkena UNIFONDS och UNIRAK, för vilka registreringsansökan inlämnades
den 2 april 1979 och vilka registrerades den 17 oktober samma år, samt det nedan återgivna tyska figurmärket, för vilket registreringsansökan
inlämnades den 6 mars 1992 och vilket registrerades den 10 juli samma år. Sistnämnda varumärke avsåg, i likhet med de två
förstnämnda, tjänsten ”kapitalinvestering” i klass 36:
Genom beslut av den 17 december 2004 och av den 28 februari 2005 biföll harmoniseringsbyråns invändningsenhet klagandens invändningar
för de tjänster som dessa avsåg med undantag för ”fastighetsaffärer”.
Invändningsenheten bedömde huvudsakligen i båda fallen att klaganden hade styrkt verkligt bruk av de äldre varumärkena och
att klaganden var innehavare till varumärken som båda innehöll prefixet ”UNI” samt utgjorde en varumärkesserie eller familj.
Risk för förväxling, inklusive risk för association, bedömdes föreligga mellan de varumärken för vilka registrering begärs
och de äldre varumärkena, förutom vad beträffar ”fastighetsaffärer”, som inte ansågs likna de tjänster som omfattas av de
äldre registreringarna.
UniCredito överklagade den 17 februari och den 21 april 2005 de beslut som harmoniseringsbyråns invändningsenhet hade meddelat.
Klaganden gjorde detsamma den 11 februari och den 28 april 2005.
Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd avslog överklagandena genom de omtvistade besluten. Nämnden delade invändningsenhetens
uppfattning och bedömde i båda besluten bland annat att klaganden hade styrkt verkligt bruk av de äldre varumärkena som ingick
i en varumärkesserie samt att det varumärke som registreringsansökan avsåg hade egenskaper som gjorde att det kunde antas
tillhöra denna serie, på så sätt att omsättningskretsen föranleds att associera det ifrågavarande prefixet med klaganden när
detta används i samband med kapitalinvestering.

Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen
UniCredito väckte, genom handlingar som inkom till förstainstansrättens kansli den 6 och den 28 november 2006, talan om ogiltigförklaring
av de omtvistade besluten. Under den muntliga förhandlingen angav klaganden att talan endast avsåg delvis ogiltigförklaring
av dessa beslut, nämligen i den mån invändningarna mot registreringen av ordkännetecknen UNIWEB och UniCredit Wealth Management
som gemenskapsvarumärken bifölls vad avser andra tjänster än fastighetsaffärer i klass 36 enligt Niceöverenskommelsen.
Klaganden yrkade i de båda målen att talan skulle ogillas och att de omtvistade besluten delvis skulle ogiltigförklaras. Klaganden
yrkade härvid att dess invändningar mot registrering av varumärkena UNIWEB och UniCredit Wealth Management skulle bifallas
i sin helhet, även vad avsåg fastighetsaffärer.
Harmoniseringsbyrån yrkade att talan skulle ogillas.
I den överklagade domen har tribunalen
–        förenat de två målen vad gäller domen,
–        ogiltigförklarat det beslut som harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd meddelade den 5 september 2006 i den del överklagandenämnden
avslog UniCreditos överklagande genom att bifalla invändningarna mot registrering av varumärket UNIWEB vad gäller ”bankverksamhet;
finansiella tjänster; monetära tjänster; försäkringsverksamhet; information och rådgivning inom finans- och försäkringsområdet;
kredit-/bankkortstjänster; banktjänster och finansiella tjänster via Internet” i klass 36 enligt Niceöverenskommelsen,
–        ogiltigförklarat det beslut som harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd meddelade den 25 september 2006 i den del överklagandenämnden
avslog UniCreditos överklagande genom att bifalla invändningarna mot registrering av varumärket UniCredit Wealth Management
vad gäller ”bankverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; försäkringsverksamhet; information inom finansområdet”
i klass 36 enligt Niceöverenskommelsen,
–        ogillat klagandens yrkanden, samt
–        förpliktat parterna att bära sina egna rättegångskostnader.
Tribunalen meddelade denna dom efter att ha godtagit den enda grund som UniCredito hade gjort gällande till stöd för sin talan,
nämligen åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
Tribunalen hänvisade i punkterna 33, 34 och 37–40 i den överklagade domen till sin dom av den 23 februari 2006 i mål T‑194/03,
Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (REG 2006, s. II‑445, nedan kallad
domen i målet BAINBRIDGE), och fann i punkt 41 i den överklagade domen att harmoniseringsbyrån i förevarande fall inte hade
gjort någon fördjupad kontroll av villkoret att de varumärken för vilka registrering söks ska uppvisa sådana egenskaper som
gör att de kan antas tillhöra den åberopade varumärkesserien. Överklagandenämnden konstaterade nämligen bara att vart och
ett av varumärkena bestod av två beståndsdelar, nämligen det gemensamma ordelementet UNI och de olika uttrycken ”web” respektive
”credit wealth management”, vilka saknar särskiljningsförmåga i förhållande till de tjänster som varumärkena avser.
Tribunalen slog i punkt 42 i den överklagade domen fast att varken prefixet UNI:s särskiljningsförmåga eller de andra aspekterna
av jämförelsen mellan de ifrågavarande varumärkena innebär att risk för förväxling kan bedömas föreligga. Vad beträffar prefixets
särskiljningsförmåga anförde tribunalen i punkt 43 i denna dom att ett sådant prefix i sig inte har förmåga att orsaka att
de varumärken för vilka registrering söks associeras med den åberopade varumärkesserien. Tribunalen fann vidare i punkt 44
i samma dom att den omständigheten att varumärken som ingår i serier i praktiken används i finanssektorn, och att uppgifter
avseende investeringsfondernas kurser regelbundet offentliggörs i alfabetisk ordning, inte i sig innebär att det kan anses
styrkt att prefixet UNI ensamt kan indikera fondernas ursprung.
I detta avseende påpekade tribunalen i punkt 45 i den överklagade domen att de pressklipp som ingetts under invändningsförfarandet
visade på förekomsten av fonder som innehöll prefixet ”UNI” och som inte tillhörde klaganden. Tribunalen ansåg i detta avseende
att även om överklagandenämnden hade fog för sin bedömning att ”såvitt avser de fonder vilkas namn börjar på ’united’ … och
‘universal’ … rör det sig om ett odelbart ord vars första bokstäver ’uni’ utgör en integrerad del av ordets struktur” var
det emellertid inte uppenbart att detsamma gällde de varumärken som började på ”unico”. Detta ord associeras nämligen inte
nödvändigtvis av omsättningskretsen i Tyskland med det italienska ordet ”unico” (unik), utan kunde också uppfattas som en
förkortning utan innebörd.
I punkt 46 i samma dom påpekade tribunalen dessutom, beträffande de pressklipp som ingetts, att namnet på det ansvariga bolaget
förekommer högst upp på listan över de fonder som det förvaltar. Det är därför knappast tänkbart att omsättningskretsen, som
får anses ha en relativt hög uppmärksamhetsnivå, kan tro att de fonder som de varumärken för vilka registrering söks förvaltas
av ett annat bolag än det vars namn återfinns i toppen av den grupp som fonderna tillhör.
Vad beträffar de andra aspekterna av jämförelsen konstaterade tribunalen i punkt 47 i den överklagade domen att klaganden
inte har visat att det föreligger några andra likheter mellan de ifrågavarande varumärkena än det gemensamma prefixet ”UNI”
samt att det tvärtom föreligger en semantisk skillnad mellan dem. De ord som fogats samman med prefixet ”UNI” är nämligen
på engelska i varumärkena UNIWEB och UniCredit Wealth Management men på tyska i de åberopade äldre varumärkena.
Tribunalen konstaterade mot denna bakgrund, i punkt 48 i den överklagade domen, att oavsett den omständigheten att de tidigare
varumärkena verkligen har använts samt förekomsten av det gemensamma prefixet var den bevisning som ingetts till harmoniseringsbyrån
inte av sådan beskaffenhet att det kan anses visat att detta prefix, i sig eller i kombination med andra faktorer, kan medföra
att de varumärken för vilka registrering söks associeras med den äldre varumärkesserien.
Mot denna bakgrund underkände tribunalen, efter det att den godtagit den enda grund som UniCredito åberopat till stöd för
sin talan, klagandens grund, som också avsåg åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och varigenom klaganden
hade gjort gällande att de invändningar den hade formulerat skulle bifallas även såvitt avser fastighetsaffärer.

Parternas yrkanden
Klaganden har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och ogilla UniCreditos talan i båda målen vid tribunalen.
Klaganden har även yrkat att domstolen ska ogiltigförklara de omtvistade besluten i den mån invändningarna mot registreringen
av varumärkena UNIWEB och UniCredit Wealth Management avslogs för fastighetsaffärer och bifalla nämnda invändningar.
Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska bifalla överklagandet och förplikta UniCredito att ersätta rättegångskostnaderna.
UniCredito har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Överklagandet

Parternas argument
Klaganden har till stöd för sitt överklagande åberopat att tribunalen har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Klaganden
har därvid gjort gällande att tribunalen inte har beaktat samtliga faktiska omständigheter i målet, vilket innebär att den
överklagade domen grundar sig på ofullständiga, och således oriktiga, faktiska omständigheter.
För att bedöma risken för förväxling vad avser den tyska omsättningskretsen borde tribunalen, enligt klaganden, nämligen ha
beaktat de många avgöranden som tyska domstolar och Deutsche Patent- und Markenamt (den tyska patent‑ och varumärkesbyrån)
har meddelat och som ingavs till invändningsenheten. Dessa avgöranden visar att en sådan risk föreligger. Om den tyska omsättningskretsens
uppfattning verkligen hade beaktats skulle tribunalen inte ha gjort denna felaktiga bedömning enligt vilken beståndsdelen
”web” är ett engelskt ord och de ord som klaganden har fogat samman med ”UNI” alltid är tyska.
Tribunalen beaktade endast de tre äldre varumärken som låg till grund för invändningarna, trots att bedömningen av huruvida
det förelåg en risk för association borde ha innefattat en analys av klagandens varumärkesserie i dess helhet. Om dessa hade
beaktats skulle det ha konstaterats att även engelska ord har fogats samman med prefixet ”UNI” och att de registrerade varumärkenas
struktur inte skiljer sig åt, på ett sådant sätt att det skulle hindra omsättningskretsen från att associera såväl varumärket
UNIWEB som varumärket UniCredit Wealth Management med klagandens varumärkesserie.
Tribunalen konstaterade felaktigt, genom att anta att omsättningskretsen informerar sig om fondernas benämning uteslutande
i tidningarnas ekonomidelar, att denna benämning alltid åtföljs av namnen på de aktörer eller bolag som förvaltar fonderna.
De omständigheter som åberopats under förhandlingen har i detta avseende inte beaktats.
Klagandebolaget har påpekat att det innehar ungefär 90 olika varumärken som innehåller prefixet ”UNI” i kombination med olika
beståndsdelar och att detta prefix – som för övrigt i sig utgör ett av dessa varumärken – är en särskiljande beståndsdel.
Eftersom ordmärkena ”UNIWEB” och ”UniCredit Wealth Management” har samma struktur kan det under dessa omständigheter inte
förnekas att det föreligger risk för förväxling till följd av att omsättningskretsen associerar dessa med klagandens varumärken,
och detta även om andra aktörer förvaltar fonder vilkas namn innehåller beståndsdelarna ”united”, ”universal” eller ”unico”.
Vad beträffar invändningen avseende fastighetsaffärer, som tribunalen inte har godtagit, har klaganden anfört att det finns
ett nära samband mellan denna typ av tjänster och investeringar.
Harmoniseringsbyrån anser i likhet med klaganden att tribunalen tillämpade artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 på ett felaktigt
sätt.
Med hänvisning till domen i målet BAINBRIDGE anser harmoniseringsbyrån att de varumärken för vilka registrering söks onekligen
har egenskaper som gör att de kan antas tillhöra den av klaganden åberopade varumärkesserien. Harmoniseringsbyrån har i detta
avseende påpekat att beståndsdelen ”UNI” i de varumärken för vilka registrering söks har samma placering som i de varumärken
som ingår i den åberopade serien, att den inte har ett annat semantiskt innehåll och att dess särskiljningsförmåga understryks
av att den åtföljs av andra ordelement, som ”web” och ”Credit Wealth Management” vilka inom finanssektorn har en beskrivande,
och inte särskiljande, karaktär enligt den tyska omsättningskretsens uppfattning.
Tribunalen prövade inte frågan huruvida prefixet ”UNI” har ursprunglig särskiljningsförmåga och åsidosatte därmed principen
om att alla relevanta faktorer i det enskilda fallet ska beaktas vid bedömningen av huruvida risk för förväxling föreligger,
i synnerhet det äldre märkets särskiljningsförmåga. Tribunalen angav inte heller uttryckligen anledningen till att prefixet
UNI inte i sig skulle kunna medföra att de varumärken för vilka registrering söks associeras med den varumärkesserie som klaganden
åberopat.
Tribunalen underlät enligt harmoniseringsbyrån även att göra en konkret bedömning av den tyska omsättningskretsens uppfattning
av varumärkena. De många besluten från Deutsche Patent- und Markenamt tillmättes inte någon betydelse fastän de tydligt avspeglar
omsättningskretsens uppfattning och utgör en faktor som borde ha beaktats, även om dessa beslut inte är bindande för vare
sig harmoniseringsbyrån eller tribunalen.
Harmoniseringsbyrån anser att tribunalen i domen i målet BAINBRIDGE medgav att risk för förväxling kan föreligga vid förekomsten
av en och samma särskiljande beståndsdel, även om varumärkena skiljer sig åt genom tillägg av ett grafiskt element eller ett
ordelement. Det är följaktligen obegripligt varför tribunalen i detta fall ansåg att innebörden av de olika orden ”web”, ”credit”,
”wealth management”, ”zins”, ”fonds” och ”rak” medför att de resulterande semantiska skillnaderna utesluter förekomsten av
en risk för förväxling. Vid en sådan bedömning beaktas inte heller att dessa ord, som är direkt beskrivande eller har blivit
det genom allmänt bruk inom tysk finansjargong, inte gör det möjligt för omsättningskretsen att uppfatta att de avser finansiella
tjänster eller varor från olika företag, eftersom användningen av engelska begrepp är vanligt inom finanssektorn.
Vad beträffar de omständigheter under vilka omsättningskretsen kommer i kontakt med de ifrågavarande varumärkena har harmoniseringsbyrån
påpekat att även om dessa varumärken alltid föregås av namnet på det berörda förvaltningsbolaget utesluter detta inte i sig
en risk för förväxling. Tyska konsumenter som redan känner till klagandens fonder kan nämligen tro att andra fonder som också
innehåller prefixet ”UNI” härrör från bolag med ekonomiska band till klaganden.
I övrigt anser harmoniseringsbyrån att tribunalen har förvrängt och förvanskat överklagandenämndens analys genom att framhålla
att nämnden inte gjorde någon fördjupad kontroll av huruvida de varumärken för vilka registrering söks har egenskaper som
gör att de kan antas tillhöra den varumärkesserie som klaganden åberopar och att nämnden, innan den konstaterade risken för
förväxling, inte hade visat att det föreligger några andra likheter än den gemensamma beståndsdelen ”UNI”.
Till stöd för att överklagandet ska ogillas har UniCredito främst gjort gällande att de grunder som åberopats till stöd för
detta inte kan tas upp till sakprövning på grund av att klaganden stödjer sig på felaktigheter i den överklagade domen som
egentligen utgör felaktiga bedömningar av faktiska omständigheter.
UniCredito har vidare anfört att de av tribunalens bedömningar som klaganden har invänt mot, oavsett om det rör dem som avser
förekomsten av benämningar på fonder som innehåller prefixet ”UNI” men som inte tillhör klaganden, dem som avser omständigheten
att dessa benämningar i tidningar associeras med benämningar på de bolag som förvaltar fonderna eller dem som avser prefixets
sammanfogning med engelska eller tyska begrepp, är kompletterande och sekundära i förhållanden till tribunalens helhetsbedömning
av omständigheterna i sak angående avsaknaden av risk för förväxling och således inte kan vederlägga denna bedömning.
UniCredito har även invänt mot klagandens resonemang avseende skyldigheten att beakta nationella domstolars och myndigheters
beslut, eftersom de nationella systemen och gemenskapens system för varumärkesskydd är självständiga och oberoende av varandra.
Även klagandens argument att tribunalen vid bedömningen av risken för förväxling endast beaktade de tre äldre varumärken som
låg till grund för invändningarna och inte samtliga de varumärken som omfattas av den varumärkesserie som klaganden åberopat
saknar enligt UniCredito grund. Argumentet är motsägelsefullt, eftersom invändningarna avser just dessa tre varumärken och
det saknar grund enligt domen i målet BAINBRIDGE. Detta avgörande, som vilar på principen att risken för förväxling i fråga
om varumärkesserier ska bedömas med beaktande av risken för att omsättningskretsen kan tro att det varumärket ingår i denna
serie, innehåller inget krav på att detta varumärke jämförs med vart och ett av varumärkena i serien.
Vad slutligen beträffar fastighetsaffärer har UniCredito gjort gällande att dessa saknar anknytning till finansiella tjänster
och att det inte föreligger någon risk för förväxling av de omtvistade varumärkena, inte ens vad avser finansiella tjänster
i strikt mening.

Domstolens bedömning
UniCredito har anfört att överklagandet ska avvisas eftersom det syftar till att ifrågasätta bedömningar av faktiska omständigheter
i den överklagade domen. Det ska härvid påpekas att klaganden har gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 8.1 b i
förordning nr 40/94 genom att inte beakta samtliga omständigheter i förevarande fall och, i synnerhet, genom att underlåta
att beakta den tyska omsättningskretsens uppfattning vid sin bedömning av risken för associering av de varumärken för vilka
registrering söks med den varumärkesserie eller varumärkesfamilj som åberopats av klaganden.
Av fast rättspraxis framgår emellertid att det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten
ska göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se, för ett liknande resonemang, dom av
den 11 november 1997 i mål C‑251/95, SABEL, REG 1997, s. I‑6191, punkt 22, av den 22 juni 1999 i mål C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, REG 1999, s. I‑3819, punkt 18, av den 12 juni 2007 i mål C‑334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker, REG 2007, s. I‑4529,
punkt 34, och av den 20 september 2007 i mål C‑193/06 P, Nestlé mot harmoniseringsbyrån, punkt 33). Även om prövningen av
dessa faktorer utgör en bedömning av faktiska omständigheter som domstolen inte kan pröva, utgör däremot underlåtelsen att
beakta samtliga relevanta faktorer en felaktig rättstillämpning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 juni 2010
i mål C‑51/09 P, Becker mot Harman International Industries, REU 2010, s. I‑0000, punkt 40) och kan i sig bli föremål för
domstolens prövning inom ramen för ett överklagande.
Samma förhållande gäller harmoniseringsbyråns argument att tribunalen förvanskade överklagandenämndens analys, eftersom även
förvanskningen av en rättsakts innehåll utgör en felaktig rättstillämpning (se dom av den 27 januari 2000 i mål C‑164/98 P,
DIR International Film m.fl. mot kommissionen, REG 2000, s. I‑447, punkt 48).
Av detta följer att UniCreditos invändning om rättegångshinder ska lämnas utan bifall.
Vad avser sakfrågan ska det erinras om att tribunalen, såsom grund för att ogiltigförklara de omtvistade besluten i punkterna 35,
36 och 41 i den överklagade domen, konstaterade följande:
”35      Överklagandenämndens bedömning att de äldre varumärkena UNIFONDS, UNIRAK och UNIZINS som [klaganden] har åberopat utgör en
’serie’ i den mening som avses i domen i målet BAINBRIDGE, … bygger i huvudsak på övervägandet att prefixet ’UNI’ som är gemensamt
för de tre varumärkena har särskiljningsförmåga vad avser finansiella tjänster och att [klaganden] har bevisat att dessa varumärken
verkligen har använts.
36      Efter att ha konstaterat att en ’varumärkesserie’ föreligger drog överklagandenämnden härav nästan automatiskt slutsatsen
att omsättningskretsen associerar prefixet ’UNI’ med [klaganden] när detta används i samband med kapitalinvestering och att
det finns en risk för förväxling av de omtvistade varumärkena.
…
41      Harmoniseringsbyrån vidtog i förevarande fall inte någon fördjupad bedömning av villkoret att de sökta varumärkena ska ha
egenskaper som gör att de kan antas tillhöra den varumärkesserie som åberopats i samband med invändningen. Överklagandenämnden
konstaterade bara att vart och ett av varumärkena bestod av två beståndsdelar, nämligen det gemensamma ordelementet UNI och
de olika uttrycken ’web’ respektive ’credit wealth management’, vilka saknar särskiljningsförmåga i förhållande till de tjänster
som varumärkena avser.”
Vad beträffar argumentet att tribunalen har förvanskat överklagandenämndens analys ska det erinras om att nämnden i punkterna 36
och 37 i sitt beslut av den 5 september 2006 angav följande:
”36      [UniCreditos] varumärke och [klagandens] varumärken har i förevarande fall samma struktur. De består av två separata beståndsdelar,
nämligen den gemensamma beståndsdelen ’UNI’, vilken utgör förledet i samtliga varumärken, åtföljt av olika ord för varje varumärke.
Denna omständighet är emellertid inte tillräcklig för att varumärket UNIWEB ska anses ha sådana egenskaper som gör att det
kan associeras med varumärkena ’UNI‑’ som [klaganden] innehar. Den gemensamma beståndsdelen skulle kunna vara uteslutande
beskrivande eller helt sakna särskiljningsförmåga, i vilket fall [klaganden] inte med framgång kan åberopa argumentet avseende
’varumärkesfamiljen’.
37      Särskiljningsförmågan hos den gemensamma beståndsdelen ’UNI’ ska bedömas enligt omsättningskretsens uppfattning av de ifrågavarande
kännetecknen och tjänsterna. Inte enbart de inneboende egenskaperna hos beståndsdelen ’UNI’ är relevanta för denna bedömning
utan även den användning som görs av dem. I Tyskland, där genomsnittskonsumenten befinner sig, hänvisar ordet ’uni’ till ’uni’,
en enda färg, och till Uni, en förkortning av universitet (i dagligt tal). I förhållande till de ifrågavarande tjänsterna
förefaller detta ord inte ha någon klar och omedelbar innebörd. [Klaganden] har dessutom i förevarande fall, genom sin verksamhetsberättelse
och halvårsrapport av den 30 september 2001 samt ingivna pressutklipp, styrkt att klaganden använder de tre varumärken som
innehåller prefixet ’UNI‑’ i samband med ’kapitalinvestering’ i Tyskland.”
Punkterna 40 och 41 i beslutet av den 25 september 2006 är formulerade på liknande sätt. Överklagandenämnden angav följande
i punkt 40:
”Det finns anledning att påpeka att orden ’Wealth Management’, som fogats samman med [UniCreditos] varumärke, utgörs av engelska
ord som är vanligt förekommande inom finanssektorn inom det relevanta området, nämligen Tyskland, för tjänster som kombinerar
rådgivning inom områdena ekonomi och investering, bokföring och skattefrågor samt juridisk-ekonomisk planering. Kombinationen
av orden ’Wealth Management’ saknar således särskiljningsförmåga i förhållande till tjänster som avses i ansökan.”
Härav framgår att tribunalen förvanskade innehållet i de omtvistade besluten genom att påstå att överklagandenämnden, ”nästan
automatiskt” och utan ”fördjupad kontroll” av villkoret att de varumärken för vilka registrering söks ska ha egenskaper som
gör att de kan antas tillhöra den varumärkesserie som klaganden har åberopat, bedömde att det fanns risk för förväxling enbart
genom att konstatera att denna serie förelåg och att nämnda varumärken bestod av den gemensamma beståndsdelen ”UNI” i kombination
med olika uttryck vilka saknar särskiljningsförmåga.
Tribunalen underlät sålunda att pröva vissa aspekter som överklagandenämnden hade bedömt, såsom dem som angetts i punkterna 49
och 50 i denna dom. Detta gäller särskilt överklagandenämndens överväganden avseende de jämförda varumärkenas identiska struktur,
särskiljningsförmågan, omsättningskretsens uppfattning, varumärkenas gemensamma beståndsdel ”UNI” och den omständigheten att
orden ”Wealth Management” saknar särskiljningsförmåga. Tribunalen motiverade således inte sin dom i tillräcklig utsträckning.
Vad beträffar argumentet att tribunalen felaktigt har tillämpat artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, ska det erinras om att
det följer av domstolens fasta praxis att det föreligger risk för förväxling i den mening som avses i denna artikel om det
finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande
fall, från företag med ekonomiska band (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 september 1998 i mål C‑39/97, Canon,
REG 1998, s. I‑5507, punkt 29, och domarna i de ovannämnda målen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 17, harmoniseringsbyrån mot
Shaker, punkt 33, och Nestlé mot harmoniseringsbyrån, punkt 32).
När en invändning är grundad på flera varumärken, vilka uppvisar gemensamma egenskaper som gör det möjligt att anse att de
ingår i en varumärkesfamilj eller en varumärkesserie, ska det vid bedömningen av om det föreligger risk för förväxling beaktas
att risken för förväxling i fråga om varumärkesfamiljer och varumärkesserier följer av det faktum att konsumenten kan ta miste
på ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket och felaktigt tro att det varumärket ingår i
varumärkesfamiljen eller varumärkesserien (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 september 2007 i mål C‑234/06 P,
Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I‑7333, punkterna 62 och 63, samt av den 18 december 2008 i mål
C‑16/06 P, Les Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I‑10053, punkt 101).
Såsom angetts i punkt 45 i denna dom ska det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten
göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.
Tribunalen har i förevarande fall uteslutit att risk för förväxling föreligger utan att beakta samtliga relevanta faktorer
för att på ett konkret sätt bedöma huruvida det finns en risk för att omsättningskretsen kan tro att de varumärken för vilka
registrering söks ingår i den varumärkesserie som klaganden har åberopat och således ta miste på tjänsternas ursprung genom
att anta att de härrör från samma företag eller företag med ekonomiska band.
Såsom klaganden och harmoniseringsbyrån har gjort gällande saknas det i den överklagade domen främst en analys av strukturen
på de varumärken som ska jämföras och av hur placeringen av deras gemensamma beståndsdel, prefixet ”UNI”, kan påverka omsättningskretsens
uppfattning av varumärkena.
Vad därefter beträffar den gemensamma beståndsdelens eventuella särskiljningsförmåga fann tribunalen i punkt 43 i den överklagade
domen att denna i sig inte har några inneboende egenskaper som medför att de varumärken för vilka registrering söks associeras
med den varumärkesserie som klaganden har åberopat. Såsom klaganden i likhet med harmoniseringsbyrån har gjort gällande under
förhandlingen underbyggde tribunalen emellertid inte detta påstående och har således i detta avseende varken analyserat överklagandenämndens
bedömningar gällande omsättningskretsens uppfattning av denna beståndsdel eller motiverat sin dom på denna punkt.
I punkterna 44–46 i den överklagade domen, i samband med bedömningen av klagandens bruk av den åberopade varumärkesserien,
konstaterade tribunalen, till följd av en bedömning av faktiska omständigheter som det inte ankommer på domstolen att överpröva,
att det knappast är tänkbart att omsättningskretsen kan tro att ett annat bolag än det vars namn förekommer högst upp på listan
bland de ingivna pressklippen förvaltar de fonder som avses med de varumärken för vilka registrering söks. Med hänsyn till
den princip som anges i punkt 53 i denna dom kunde tribunalen emellertid inte, utan att göra sig skyldig till en felaktig
rättstillämpning, underlåta att åtminstone pröva huruvida det fanns risk för att omsättningskretsen kunde tro att dessa varumärken
motsvarade tjänster som tillhandahölls av företag med ekonomiska band till klaganden.
Vad slutligen avser de motstående varumärkenas övriga beståndsdelar har tribunalen endast, i punkt 47 i den överklagade domen,
framhållit att de ord som fogas samman med prefixet ”UNI” är skrivna på engelska i samtliga de varumärken för vilka registrering
söks och på tyska i samtliga de äldre varumärken som har åberopats till stöd för invändningarna. Förutom att tribunalen inte
undersökte huruvida denna skillnad, med hänsyn till de ifrågavarande finansiella tjänsterna och omsättningskretsen, innebär
att det inte finns en risk för att omsättningskretsen kan tro att de varumärken för vilka registrering söks ingår i den varumärkesserie
som har åberopats av klaganden, bedömde den inte huruvida dessa beståndsdelar hade beskrivande karaktär eller om de saknade
särskiljningsförmåga.
Med beaktande av det som anförts i punkterna 52 och 57–60 i denna dom hade tribunalen följaktligen inte fog för sin bedömning
i punkt 48 i den överklagade domen, att ”oavsett den omständigheten att de äldre varumärkena verkligen har använts och förekomsten
av det gemensamma prefixet ’UNI’ i samtliga dessa varumärken och i de sökta varumärkena, var den bevisning som ingetts till
harmoniseringsbyrån inte av sådan beskaffenhet att det kan anses styrkt att detta prefix, i sig eller i kombination med andra
faktorer, kan innebära att de varumärken för vilka registrering söks associeras med den äldre varumärkesserien”. Tribunalen
saknade även fog för sin bedömning i punkt 49 i samma dom, att överklagandenämnden hade gjort en felaktig bedömning när den
fann att det fanns en risk för förväxling av de omtvistade varumärkena i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning
nr 40/94.
Överklagandet ska följaktligen bifallas på dess enda grund och den överklagade domen upphävas. Det finns därmed inte anledning
att pröva klagandens övriga argument, och därmed inte heller den argumentation som rör avslaget på klagandens invändningar
avseende fastighetsaffärer.
Enligt artikel 61 första stycket andra meningen i domstolens stadga kan domstolen, om den upphäver tribunalens avgörande,
återförvisa målet till tribunalen för avgörande.
Helhetsbedömningen av risken för förväxling innefattar i förevarande fall komplexa bedömningar av faktiska omständigheter
som måste vidtas för att kontrollera huruvida det, såsom överklagandenämnden har slagit fast, finns en risk för att omsättningskretsen
kan tro att de varumärken för vilka registrering söks ingår i den varumärkesserie som klaganden har åberopat. Målet ska därför
återförvisas till tribunalen för att denna på nytt ska pröva talan i de mål som UniCredito har anhängiggjort där liksom klagandens
yrkanden om delvis ogiltigförklaring av de omtvistade besluten. Beslut om rättegångskostnaderna i samband med överklagandet
kommer att meddelas senare.
Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:
1)
Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 27 april 2010 i de förenade målen T‑303/06 och T‑337/06, UniCredito
Italiano mot harmoniseringsbyrån – Union Investment Privatfonds (UNIWEB), upphävs.
2)
Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal.
3)
Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.
Underskrifter
*
Rättegångsspråk: italienska.