CELEX: 62010CJ0317
Odwołanie
Wspólnotowy znak towarowy
Rozporządzenie (WE) nr 40/94
Artykuł 8 ust. 1 lit. b)
Słowne znaki towarowe UNIWEB i UniCredit Wealth Management
Sprzeciw właściciela słownych krajowych znaków towarowych UNIFONDS i UNIRAK oraz graficznego krajowego znaku towarowego UNIZINS
Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
Prawdopodobieństwo skojarzenia
Seria lub rodzina znaków towarowych

Wnosząc odwołanie, Union Investment Privatfonds GmbH domaga się uchylenia wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia
2010 r. w sprawach połączonych T‑303/06 i T‑337/06 UniCredito Italiano przeciwko OHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB)
(zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), na mocy którego Sąd, po pierwsze, stwierdził nieważność dwóch decyzji Drugiej Izby
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 5 września 2006 r. (sprawy
połączone R 196/2005‑2 i R 211/2005‑2) i z dnia 25 września 2006 r. (sprawy połączone R 456/2005‑2 i R 502/2005‑2) (zwanych
dalej „spornymi decyzjami”) w zakresie, w jakim uwzględniono w nich sprzeciwy wnoszącej odwołanie wobec rejestracji przez
UniCredito Italiano SpA (zwanej dalej „UniCredito”) jako wspólnotowych znaków towarowych oznaczeń słownych „UNIWEB” i „UniCredit
Wealth Management” dla niektórych usług, a po drugie, oddalił jej żądania mające na celu stwierdzenie nieważności wspomnianych
decyzji w odniesieniu do usług związanych z nieruchomościami.

Ramy prawne
Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1)
zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na datę wydania aktów
zakwestionowanych przed Sądem niniejszy spór podlega przepisom rozporządzenia nr 40/94.
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 stanowi:
„W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:
[…]
b)      z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług
istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy
jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem
towarowym”.

Okoliczności powstania sporu
W dniach 29 maja i 7 sierpnia 2001 r. UniCredito zgłosiła w OHIM do rejestracji w charakterze wspólnotowych znaków towarowych
oznaczenia słowne „UNIWEB” i „UniCredit Wealth Management” dla oznaczenia niektórych usług, wśród których ujęte są usługi
należące do klasy 36 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów
rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”), które odpowiadają następującemu
opisowi:
–        „bankowość; działalność finansowa; działalność monetarna; ubezpieczenia; usługi związane z nieruchomościami; informacje i doradztwo
w sprawach dotyczących finansów i ubezpieczeń; obsługa kart kredytowych/debetowych; internetowe usługi bankowe i finansowe”
dla słownego znaku towarowego UNIWEB;
–        „bankowość; działalność finansowa; działalność monetarna; ubezpieczenia; usługi związane z nieruchomościami; informacje finansowe”
dla słownego znaku towarowego UniCredit Wealth Management.
W dniach 6 marca i 21 czerwca 2002 r. wnosząca odwołanie na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wniosła
sprzeciw wobec rejestracji wspomnianych znaków towarowych dla wyżej wymienionych usług.
Oba sprzeciwy opierały się na zarejestrowanych w Niemczech słownych znakach towarowych UNIFONDS i UNIRAK, zgłoszonych w dniu
17 października 1979 r. i zarejestrowanych w dniu 17 października następnego roku, oraz na zarejestrowanym w Niemczech graficznym
znaku towarowym, zgłoszonym w dniu 6 marca 1992 r. i zarejestrowanym w dniu 10 lipca tegoż roku, odnoszącym się, jak oba poprzednie
znaki, do „lokat kapitałowych” należących do wspomnianej klasy 36 i przedstawionym poniżej:
Decyzjami z dnia 17 grudnia 2004 r. i z dnia 28 lutego 2005 r. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciwy dla usług, do
których się odnosiły, z wyjątkiem „usług związanych z nieruchomościami”.
W obu przypadkach Wydział Sprzeciwów uznał w istocie, że wnosząca odwołanie przedstawiła dowód rzeczywistego używania wcześniejszych
znaków towarowych oraz okoliczności, iż jest ona właścicielem znaków towarowych, z których każdy zawiera przedrostek „UNI”,
stanowiących serię lub rodzinę znaków towarowych. Wydział Sprzeciwów stwierdził istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia
w błąd, obejmującego prawdopodobieństwo skojarzenia znaków towarowych, o których rejestrację wniesiono, ze wcześniejszymi
znakami towarowymi, z wyjątkiem „usług związanych z nieruchomościami”, co do których uznał, że usługi te i usługi objęte wcześniejszymi
rejestracjami nie są podobne.
W dniach 17 lutego i 21 kwietnia 2005 r. UniCredito wniosła odwołanie od tych decyzji Wydziału Sprzeciwów OHIM, a wnosząca
odwołanie uczyniła to samo w dniach 11 lutego i 28 kwietnia 2005 r.
Spornymi decyzjami Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła te odwołania. Zgadzając się z analizą przeprowadzoną przez Wydział
Sprzeciwów, Izba Odwoławcza uznała w szczególności w każdej z obu decyzji, że wnosząca odwołanie przedstawiła dowód rzeczywistego
używania znaków towarowych stanowiących serię znaków towarowych oraz dowód, że znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono,
wykazuje cechy pozwalające na powiązanie go z tą serią, tak że właściwy krąg odbiorców może kojarzyć wspomniany przedrostek
z wnoszącą odwołanie, gdy będzie on używany w związku z funduszami inwestycyjnymi.

Skarga do Sądu i zaskarżony wyrok
Pismami zarejestrowanymi w sekretariacie Sądu w dniach 6 i 28 listopada 2006 r. UniCredito wniosła skargi mające na celu stwierdzenie
nieważności spornych decyzji. Uściśliła ona w toku rozprawy przed Sądem, że jej skargi mają na celu wyłącznie stwierdzenie
częściowej nieważności tych decyzji w zakresie, w jakim uwzględniono w nich sprzeciwy wniesione wobec rejestracji w charakterze
wspólnotowych znaków towarowych oznaczeń słownych „UNIWEB” i „UniCredit Wealth Management” w odniesieniu do usług należących
do klasy 36 porozumienia nicejskiego innych niż usługi związane z nieruchomościami.
Wnosząca odwołanie wniosła w obu sprawach o oddalenie skarg oraz o stwierdzenie częściowej nieważności spornych decyzji, żądając
uwzględnienia w całości jej sprzeciwów skierowanych wobec rejestracji znaków towarowych UNIWEB i UniCredit Wealth Management,
mianowicie również w odniesieniu do usług związanych z nieruchomościami.
OHIM wniósł o oddalenie skarg.
W zaskarżonym wyroku Sąd:
–        połączył obie sprawy dla celu wydania wyroku;
–        stwierdził nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 5 września 2006 r. w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza
oddaliła odwołanie UniCredito, uwzględniając sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego UNIWEB w odniesieniu do „bankowości;
działalności finansowej; działalności monetarnej; ubezpieczeń; informacji i doradztwa w sprawach dotyczących finansów i ubezpieczeń;
obsługi kart kredytowych/debetowych; internetowych usług bankowych i finansowych”, należących do klasy  36 porozumienia nicejskiego;
–        stwierdził nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 25 września 2006 r. w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza
oddaliła odwołanie UniCredito, uwzględniając sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego UniCredit Wealth Management w odniesieniu
do „bankowości, działalności finansowej; działalności monetarnej; ubezpieczeń i informacji finansowych”, należących do klasy 36
w rozumieniu wspomnianego porozumienia;
–        oddalił żądania wnoszącej odwołanie; oraz
–        zobowiązał każdą ze stron do pokrycia kosztów własnych.
Orzekając tak, Sąd uwzględnił jedyny zarzut podniesiony przez UniCredito i oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
nr 40/94.
Odsyłając w pkt 33, 34 i 37–40 zaskarżonego wyroku do swojego wyroku z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T‑194/03 Il Ponte
Finanziaria przeciwko OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Zb.Orz. s. II‑445 (zwanego dalej „wyrokiem w sprawie
BAINBRIDGE”), Sąd uznał w pkt 41 zaskarżonego wyroku, że w tym przypadku OHIM nie przeprowadził pogłębionej analizy warunku
powiązania znaków towarowych, o których rejestrację wniesiono, z powoływaną serią, a Izba Odwoławcza ograniczyła się do zauważenia,
iż każdy ze znaków towarowych tworzony jest przez kombinację dwóch elementów, mianowicie wspólnego elementu „UNI” i różnych
wyrażeń, odpowiednio „web” i „credit wealth management”, pozbawionych charakteru odróżniającego w związku z usługami, dla
których wniesiono o rejestrację tych znaków towarowych.
W pkt 42 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł, że ani moc odróżniająca przedrostka „UNI”, ani pozostałe aspekty porównania między
rozpatrywanymi znakami towarowymi nie pozwalają na stwierdzenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Co się tyczy
mocy odróżniającej tego przedrostka, w pkt 43 wspomnianego wyroku stwierdzono, że z istoty rzeczy taki przedrostek nie ma
sam w sobie zdolności powodowania kojarzenia znaków towarowych, o których rejestrację wniesiono, z przytoczoną serią. Ponadto
Sąd w pkt 44 tegoż wyroku uznał, że rzeczywiste używanie seryjnych znaków towarowych w sektorze finansowym i regularne publikowanie
informacji na temat kursów funduszy inwestycyjnych w kolejności alfabetycznej nie mogą dowodzić zdolności przedrostka „UNI”
do samoistnego wskazywania pochodzenia funduszy.
W tym kontekście w pkt 45 zaskarżonego wyroku Sąd zauważył, że wycinki z prasy przedstawione w toku postępowania w sprawie
sprzeciwu wskazują na istnienie funduszy zawierających przedrostek „UNI”, które nie należą do wnoszącej odwołanie. Uznał,
że o ile w tym względzie Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż „w przypadku funduszy, których nazwy zaczynają się od »united«
[…] i »universal« […], chodzi o termin niepodzielny, którego pierwsze litery »uni« stanowią integralną część struktury wyrazu”,
o tyle nie jest oczywiste, że jest tak samo w odniesieniu do znaków towarowych zaczynających się od „unico”, gdyż termin ten
nie jest nieuchronnie kojarzony przez właściwy krąg odbiorców w Niemczech z włoskim słowem „unico” (jedyny), ale może także
być rozumiany jako termin stanowiący skrót bez znaczenia.
Ponadto w pkt 46 zaskarżonego wyroku Sąd zauważył, że w wycinkach z prasy przedstawionych przez wnoszącą odwołanie nazwa spółki
zarządzającej widnieje na czele listy funduszy, którymi zarządza, tak że trudno jest założyć, by właściwy krąg odbiorców,
którego zdolność uwagi jest stosunkowo wysoka, mógł sądzić, iż fundusze oznaczone znakami towarowymi, o których rejestrację
wniesiono, są zarządzane przez spółkę inną niż ta, której nazwa widnieje na czele grupy je obejmującej.
Co się tyczy pozostałych aspektów porównania, w pkt 47 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że poza wspólnym przedrostkiem
„UNI” wnosząca odwołanie nie udowodniła istnienia innych podobieństw między rozpatrywanymi znakami i że istnieje natomiast
między nimi różnica semantyczna, gdyż terminy dołączone do przedrostka „UNI” są wyrażone po angielsku w przypadku znaków towarowych
UNIWEB i UniCredit Wealth Management, a po niemiecku w przypadku przywołanych wcześniejszych znaków towarowych.
Sąd stwierdził w pkt 48 zaskarżonego wyroku, że bez względu na rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych i obecność
wspomnianego wspólnego przedrostka przedstawiony OHIM materiał dowodowy nie pozwala na wykazanie zdolności tego przedrostka
do − samoistnego lub w połączeniu z innymi czynnikami − powodowania kojarzenia znaków towarowych, o których rejestrację wniesiono,
ze wcześniejszą serią.
W rezultacie Sąd, uwzględniwszy jedyny zarzut podniesiony przez UniCredito na poparcie jej skargi, oddalił podniesiony przez
wnoszącą odwołanie zarzut, również oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, który miał na celu
uwzględnienie wniesionych przez nią sprzeciwów również w odniesieniu do usług związanych z nieruchomościami.

Żądania stron
W swoim odwołaniu wnosząca je wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku i oddalenie skarg wniesionych przed Sądem
przez UniCredito. Ponadto żąda stwierdzenia nieważności spornych decyzji w zakresie, w jakim oddalono w nich jej sprzeciwy
wobec rejestracji znaków towarowych UNIWEB i UniCredit Wealth Management w odniesieniu do usług związanych z nieruchomościami,
i uwzględnienia tych sprzeciwów.
OHIM wnosi do Trybunału o uwzględnienie odwołania i obciążenie UniCredito kosztami postępowania.
UniCredito wnosi o oddalenie odwołania i o obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

Argumentacja stron
W uzasadnieniu odwołania wnosząca odwołanie podnosi naruszenie przez Sąd art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Twierdzi
ona, iż Sąd nie wziął pod uwagę całości okoliczności faktycznych sporu, tak że zaskarżony wyrok oparty jest na niepełnej,
a zatem i nieprawdziwej sytuacji faktycznej.
Zdaniem wnoszącej odwołanie w celu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z punktu widzenia odbiorców niemieckich Sąd
powinien był bowiem wziąć pod uwagę liczne rozstrzygnięcia sądów niemieckich oraz Deutsche Patent- und Markenamt (niemieckiego
urzędu ds. patentów i znaków towarowych) przedstawione przed Wydziałem Sprzeciwów, które dowodzą, że to prawdopodobieństwo
istnieje. Wnosząca odwołanie sądzi, że jeżeli rzeczywiście wzięto by pod uwagę punkt widzenia odbiorców niemieckich, Sąd nie
doszedłby do mylnego wniosku, zgodnie z którym element „web” jest terminem angielskim, a terminy dołączone przez nią do przedrostka
„UNI” zawsze wywodzą się z języka niemieckiego.
Ponadto zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd wziął pod uwagę tylko trzy wcześniejsze znaki towarowe, na których opierały się sprzeciwy,
podczas gdy ocena prawdopodobieństwa skojarzenia powinna była wypływać z analizy całej serii znaków towarowych, których wnosząca
odwołanie jest właścicielem. Gdyby zostały one wzięte pod uwagę, stwierdzono by, że terminy angielskie również są kojarzone
z przedrostkiem „UNI” i że struktura zarejestrowanych znaków towarowych nie wykazuje żadnej różnicy, która mogłaby stać na
przeszkodzie temu, by właściwy kręg odbiorców kojarzył zarówno znak towarowy UNIWEB, jak i znak towarowy UniCredit Wealth
Management z serią znaków towarowych wnoszącej odwołanie.
Zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd, zakładając, że właściwy krąg odbiorców napotyka nazwę funduszy wyłącznie na stronach gazet
poświęconych finansom, niesłusznie stwierdził, że nazwie tej zawsze towarzyszy wskazanie nazwy operatorów lub spółek zarządzających
funduszami. Nie wziął pod uwagę w tym względzie informacji przedstawionych w toku rozprawy.
Wnosząca odwołanie podkreśla, że jest właścicielem około 90 znaków towarowych obejmujących przedrostek „UNI” w połączeniu
z różnymi elementami i że przedrostek ten, który jest zresztą jako taki jednym z tych znaków towarowych, stanowi element odróżniający.
W tych okolicznościach, jako że oznaczenia słowne „UNIWEB” i „UniCredit Wealth Managament” wykazują tę samą strukturę, zdaniem
wnoszącej odwołanie niezaprzeczalne jest, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, wynikające z kojarzenia przez
właściwy krąg odbiorców tych oznaczeń ze znakami towarowymi, których wnosząca odwołanie jest właścicielem, i to mimo że inni
operatorzy zarządzają funduszami, których nazwa zawiera element „united”, „universal” lub „unico”.
Co się tyczy żądania odnoszącego się do usług związanych z nieruchomościami, które zostało przez Sąd oddalone, wnosząca odwołanie
utrzymuje, że ten rodzaj usług i działalność inwestycyjna są sobie bliskie.
W ocenie OHIM, tak jak w ocenie wnoszącej odwołanie, Sąd naruszył prawo w odniesieniu do stosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia nr 40/94.
Odnosząc się do wyroku w sprawie BAINBRIDGE, OHIM stwierdza, że znaki towarowe, o których rejestrację wniesiono, wyraźnie
wykazują cechy pozwalające na powiązanie ich z serią znaków towarowych przywołanych przez wnoszącą odwołanie. Zauważa w tym
względzie, że element „UNI” jest użyty w znakach towarowych, o których rejestrację wniesiono, w tej samej pozycji co w znakach
towarowych tworzących wspomnianą serię, że nie ma on odmiennej treści semantycznej i że jego charakter odróżniający uwydatniony
jest tym, iż następują po nim inne elementy słowne, takie jak „web” i „Credit Wealth Management”, które w sektorze finansowym
mają charakter opisowy, a nie odróżniający, nawet w postrzeganiu miarodajnego kręgu odbiorców niemieckich.
Zdaniem OHIM Sąd nie wypowiedział się co do samoistnego charakteru odróżniającego przedrostka „UNI” i tym samym naruszył zasadę,
zgodnie z którą w celu oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki mające
znaczenie w danej sprawie, a w szczególności charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego. Podobnie Sąd nie wyjaśnił
powodu, dla którego przedrostek „UNI” nie ma sam w sobie zdolności powodowania kojarzenia znaków towarowych, o których rejestrację
wniesiono, z serią przytoczoną przez wnoszącą odwołanie.
Ponadto Sąd nie przeprowadził konkretnej oceny postrzegania znaków towarowych przez odbiorców niemieckich. W tym względzie
nie przywiązał najmniejszej wagi do licznych decyzji Deutsche Patent- und Markenamt, podczas gdy te odzwierciedlają w jasny
sposób postrzeganie zainteresowanego kręgu odbiorców i stanowią czynnik, który powinien był zostać wzięty pod uwagę, nawet
jeśli decyzje te nie wiążą ani OHIM, ani Trybunału.
W opinii OHIM Sąd uznał w wyroku w sprawie BAINBRIDGE, że może istnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd ze względu na
obecność tego samego elementu odróżniającego, nawet jeśli znaki towarowe różnią się poprzez dodanie elementów słownych lub
graficznych. W rezultacie niezrozumiały jest powód, dla którego w niniejszym przypadku znacznie różnych terminów „web”, „credit”,
„wealth management”, „zins”, „fonds” i „rak” miałoby pozwolić zdaniem Trybunału na uznanie, że wynikające z tego rozróżnienie
semantyczne wyklucza istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Ponadto tego rodzaju wzgląd nie bierze zdaniem OHIM
pod uwagę okoliczności, że terminy te, które są bezpośrednio opisowe lub weszły do powszechnego użycia w żargonie finansowym
w Niemczech, nie pozwalają właściwemu kręgowi odbiorców na dostrzeżenie, że oznaczają one usługi lub produkty finansowe różnych
przedsiębiorstw, gdyż używanie terminów angielskich w sektorze finansowym jest powszechne.
Co do okoliczności, w których właściwy krąg odbiorców natyka się na rozpatrywane znaki towarowe, należy zdaniem OHIM zauważyć,
że nawet jeśli znaki te zawsze poprzedzała nazwa spółki zarządzającej danymi funduszami, nie wyklucza to samo w sobie istnienia
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, gdyż konsument niemiecki, któremu znane już są fundusze oferowane przez wnoszącą odwołanie,
może sądzić, że pozostałe fundusze, które także zawierają przedrostek „UNI”, wywodzą się z przedsiębiorstw powiązanych z nią
gospodarczo.
Ponadto, ustalając, że Izba Odwoławcza nie przeprowadziła pogłębionej analizy wymogu powiązania znaków towarowych, o których
rejestrację wniesiono, z powoływaną przez wnoszącą odwołanie serią znaków i że nie wykazała ona istnienia podobieństw innych
niż podobieństwo wynikające ze wspólnego elementu „UNI” w celu stwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd,
Sąd zniekształcił i przeinaczył analizę dokonaną przez wspomnianą Izbę.
Wnioskując o oddalenie odwołania, UniCredito podkreśla przede wszystkim, że zarzuty przywołane na jego poparcie są niedopuszczalne,
gdyż wnosząca odwołanie powołuje się na uchybienia w zaskarżonym wyroku dotyczące błędów w ocenie okoliczności faktycznych.
Następnie UniCredito utrzymuje, że dokonane przez Sąd oceny, które są podważane przez wnoszącą odwołanie – czy to dotyczące
istnienia nazw funduszy zawierających przedrostek „UNI”, ale do niej nienależących, czy to związane z okolicznością, że nazwy
te są kojarzone w gazetach z nazwami spółek zarządzających tymi funduszami, czy to odnoszące się do skojarzenia tego przedrostku
z terminami angielskimi lub niemieckimi – mają charakter uzupełniający i marginalny w stosunku do całościowej oceny stanu
faktycznego Sądu co do braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i nie mogą zatem służyć podważeniu tej oceny.
Ponadto UniCredito kwestionuje argumentację wnoszącej odwołanie dotyczącą obowiązku uwzględnienia rozstrzygnięć krajowych
organów administracyjnych i sądowych, gdyż systemy krajowe i wspólnotowy system ochrony znaków towarowych są autonomiczne
i od siebie niezależne.
Zdaniem UniCredito nie jest także zasadny argument wnoszącej odwołanie, na podstawie którego zarzuca ona Trybunałowi wzięcie
pod uwagę dla celów oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wyłącznie trzech z wcześniejszych znaków towarowych, na których
opierały się sprzeciwy, a nie wszystkich znaków towarowych objętych serią, na którą się powołuje. Argument ten jest zdaniem
UniCredito wewnętrznie sprzeczny, gdyż wspomniane sprzeciwy opierały się na tych trzech znakach towarowych, i nie jest zasadny
w świetle wyroku w sprawie BAINBRIDGE. Wyrok ten − oparty na zasadzie, zgodnie z którą w przypadku serii znaków towarowych
prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy ocenić, biorąc pod uwagę ryzyko, że krąg odbiorców będzie postrzegać znak towarowy,
o którego rejestrację wniesiono, jako należący do serii − wcale nie wymaga, by znak ten był porównany z każdym ze znaków towarowych
serii oddzielnie.
Wreszcie, co się tyczy usług związanych z nieruchomościami, UniCredito podkreśla, po pierwsze, że nie są one pokrewne usługom
finansowym, a po drugie, że między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd,
nawet w odniesieniu do usług finansowych rozpatrywanych w ścisłym znaczeniu.

Ocena Trybunału
UniCredito twierdzi, że odwołanie jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim zmierza do podważenia oceny o charakterze faktycznym
dokonanej w zaskarżonym wyroku. Należy stwierdzić w tym względzie, że wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi naruszenie art. 8
ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 poprzez niewzięcie pod uwagę całości okoliczności niniejszego przypadku, a w szczególności
poprzez pominięcie wzięcia pod uwagę punktu widzenia odbiorców niemieckich co do prawdopodobieństwa skojarzenia znaków towarowych,
o których rejestrację wniesiono, z serią lub rodziną znaków towarowych, na które się powołuje.
Tymczasem z utrwalonego orzecznictwa wynika, że istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd podlega całościowej
ocenie przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie (zob. podobnie wyroki: z dnia 11 listopada
1997 r. w sprawie C‑251/95 SABEL, Rec. I‑6191, pkt 22; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C‑342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer,
Rec. s. I‑3819, pkt 18; z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C‑334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I‑4529, pkt 34; z dnia
20 września 2007 r. w sprawie C‑193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, pkt 33). O ile ocena tych okoliczności jest kwestią faktyczną,
która nie podlega kontroli Trybunału, o tyle pominięcie rozważenia wszystkich tych czynników jest tożsame z naruszeniem prawa
(zob. podobnie wyrok z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie C‑51/09 P Becker przeciwko Harman International Industries, Zb.Orz.
s. I‑5805, pkt 40) i może jako takie zostać podniesione przed Trybunałem w ramach odwołania.
Podobnie jest w przypadku argumentu wysuniętego przez OHIM, zgodnie z którym Sąd przeinaczył analizę dokonaną przez Izbę Odwoławczą,
gdyż przeinaczenie treści aktu również stanowi naruszenie prawa (zob. wyrok z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie C‑164/98 P
DIR International Film i in. przeciwko Komisji, Rec. s. I‑447, pkt 48).
Z powyższego wynika, iż podniesiony przez UniCredito zarzut niedopuszczalności należy oddalić.
Co do istoty sprawy należy zauważyć, że w odniesieniu do stwierdzenia nieważności spornych decyzji Sąd w pkt 35, 36 i 41 zaskarżonego
wyroku stwierdził, co następuje:
„35      W niniejszym przypadku ocena Izby Odwoławczej, zgodnie z którą wcześniejsze znaki towarowe UNIFONDS, UNIRAK i UNIZINS przywołane
przez [wnoszącą odwołanie] stanowią »serię« w rozumieniu wyroku w sprawie BAINBRIDGE, […] opiera się zasadniczo na tym względzie,
że wspólny dla tych trzech znaków towarowych przedrostek »UNI« ma charakter odróżniający w kontekście usług finansowych i że
rzeczywiste używanie tych znaków towarowych zostało udowodnione przez [wnoszącą odwołanie].
36      Stwierdziwszy istnienie »serii« znaków towarowych, Izba Odwoławcza doszła do wniosku w sposób prawie automatyczny, że właściwy
krąg odbiorców kojarzy przedrostek »UNI« z [wnoszącą odwołanie], gdy jest on używany w związku z funduszami inwestycyjnymi,
i że z tego względu w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
[…]
41      W niniejszym przypadku OHIM nie przeprowadził pogłębionej analizy warunków powiązania zgłoszonych znaków towarowych z powoływaną
w sprzeciwie serią. Izba Odwoławcza ograniczyła się do uwagi, że każdy ze znaków towarowych tworzony jest przez kombinację
dwóch indywidualnych elementów, mianowicie wspólnego elementu »UNI« i różnych wyrażeń, odpowiednio: »web« i »credit wealth
management«, które pozbawione są charakteru odróżniającego w związku z odnośnymi usługami”.
Co się tyczy argumentu, zgodnie z którym Sąd przeinaczył w ten sposób analizę dokonaną przez Izbę Odwoławczą, należy stwierdzić,
że w pkt 36 i 37 decyzji z dnia 5 września 2006 r. Izba Odwoławcza wyjaśniła, co następuje:
„36      W niniejszym przypadku znak towarowy [spółki UniCredito] i znaki towarowe [wnoszącej odwołanie] mają tę samą strukturę. Tworzy
je kombinacja dwóch indywidualnych elementów, mianowicie wspólnego elementu »UNI«, który tworzy początek wszystkich znaków
towarowych, a następnie w każdym przypadku innego wyrazu. Jednakże to nie wystarcza, by uznać, że znak towarowy UNIWEB posiada
cechy pozwalające na kojarzenie go ze znakami towarowymi »UNI‑« [wnoszącej odwołanie]. Wspólny element mógłby być wyłącznie
opisowy lub nawet pozbawiony charakteru odróżniającego, w którym to przypadku [wnosząca odwołanie] nie mogłaby powoływać skutecznie
argumentu opartego na »rodzinie znaków towarowych«.
37      Charakter odróżniający wspólnego elementu »UNI« należy oceniać według postrzegania rozpatrywanych oznaczeń i usług przez właściwy
krąg odbiorców. Dla tej oceny znaczenie mają nie tylko samoistne cechy elementu »UNI«, ale także czyniony z niego użytek.
W Niemczech, w których znajduje się docelowy przeciętny konsument, wyraz »uni« odnosi się do »uni«, tego samego koloru, i do
Uni, zdrobnienia wyrazu uniwersytet (języku potoczny). W stosunku do rozpatrywanych usług termin ten nie wydaje się mieć wyraźnego
i natychmiast dostrzegalnego znaczenia. Ponadto w niniejszym przypadku [wnosząca odwołanie] wskazała w szczególności za pomocą
przedstawionego sprawozdania z działalności i sprawozdania półrocznego z dnia 30 września 2001 r. oraz wycinków prasowych,
że używa ona trzech znaków towarowych zawierających przedrostek »UNI‑« dla »lokat kapitałowych« w Niemczech”.
Punkty 40 i 41 decyzji z dnia 25 września 2006 r. są sformułowane w sposób podobny, przy czym Izba Odwoławcza stwierdziła
ponadto w pierwszym z tych punktów:
„Należy podkreślić, że terminy »Wealth Management« dołączone do znaku towarowego [spółki UniCredito] są wyrazami angielskimi
powszechnie używanymi w dziedzinie finansowej na odnośnym obszarze, czyli w Niemczech, dla usług łączących funkcję doradztwa
w dziedzinie finansowej/inwestycyjnej, usługi księgowe/podatkowe i planowanie prawno-finansowe. W rezultacie kojarzenie wyrazów
»Wealth Management« jest pozbawione charakteru odróżniającego w związku ze wskazanymi usługami”.
Wydaje się z tego względu, że Sąd przeinaczył treść spornych decyzji, uznając, iż Izba Odwoławcza „w sposób prawie automatyczny”
i bez „pogłębionej analizy” warunków powiązania znaków towarowych, o których rejestrację wniesiono, z serią, na którą powołuje
się wnosząca odwołanie, doszła do wniosku, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ograniczając się do stwierdzenia
istnienia tej serii i okoliczności, że wspomniane znaki towarowe składają się ze wspólnego elementu „UNI” w połączeniu z różnymi
wyrażeniami pozbawionymi charakteru odróżniającego.
Tym samym Sąd pominął badanie aspektów, co do których Izba Odwoławcza przeprowadziła oceny, takich jak wspomniane w pkt 49
i 50 niniejszego wyroku. Tyczy się to w szczególności rozważań Izby Odwoławczej odnoszących się do identycznej struktury porównywanych
znaków towarowych, charakteru odróżniającego z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców elementu »UNI« wspólnego dla tych
znaków i braku charakteru odróżniającego terminów »Wealth Management«. Sąd z tego powodu uzasadnił swój wyrok w sposób niewystarczający.
Co do argumentu, zgodnie z którym Sąd dokonał błędnego zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, należy
przypomnieć, że według utrwalonego orzecznictwa Trybunału prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1
lit. b) rozporządzenia nr 40/94 istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego
przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (zob. podobnie wyrok z dnia 29 września 1998 r.
w sprawie C‑39/97 Canon, Rec. s. I‑5507, pkt 29; ww. wyroki: w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 17; w sprawie OHIM przeciwko
Shaker, pkt 33; w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 32).
W przypadku gdy sprzeciw oparty jest na istnieniu wielu znaków towarowych o wspólnych cechach, które sprawiają, że można je
uznać za znaki należące do tej samej rodziny czy też serii znaków towarowych, oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
należy dokonywać, biorąc pod uwagę fakt, że w obecności rodziny lub serii znaków towarowych takie prawdopodobieństwo wynika
z faktu, iż konsument może błędnie ocenić pochodzenie czy źródło towarów lub usług oznaczanych zgłoszonym znakiem towarowym
i niesłusznie założyć, że znak ten stanowi część tej rodziny czy serii znaków (zob. podobnie wyroki: z dnia 13 września 2007 r.
w sprawie C‑234/06 P Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑7333, pkt 62, 63; a także z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie C‑16/06 P Les Éditions Albert René przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑10053, pkt 101).
Jak zostało przypomniane w pkt 45 niniejszego wyroku, istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd podlega całościowej
ocenie przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie.
W niniejszym przypadku Sąd wykluczył istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie biorąc pod uwagę wszystkich czynników
mających znaczenie w celu sprawdzenia, czy w konkretnym przypadku istnieje prawdopodobieństwo, że właściwy krąg odbiorców
mógłby uznać, iż znaki towarowe, o których rejestrację wniesiono, stanowią część serii znaków towarowych, na które powołuje
się wnosząca odwołanie, i błędnie ocenić w ten sposób źródło rozpatrywanych usług, sądząc, że pochodzą one z tego samego przedsiębiorstwa
lub przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
Jak bowiem podnoszą wnosząca odwołanie i OHIM, przede wszystkim w zaskarżonym wyroku brakuje analizy struktury znaków towarowych,
które mają być porównane, i wpływu pozycji wspólnego dla nich elementu, czyli przedrostka »UNI«, na możliwe postrzeganie tych
znaków towarowych przez właściwy krąg odbiorców.
Następnie, co się tyczy ewentualnie odróżniającego charakteru elementu wspólnego, Sąd stwierdził w pkt 43 zaskarżonego wyroku,
że z istoty rzeczy taki przedrostek nie ma sam w sobie zdolności powodowania kojarzenia znaków towarowych, o których rejestrację
wniesiono, z serią, na którą powołuje się wnosząca odwołanie. Jednakże, jak podnieśli to w istocie wnosząca odwołanie w toku
rozprawy oraz OHIM, Sąd niczym nie poparł tego stwierdzenia i w rezultacie nie dokonał w tym względzie analizy ocen przeprowadzonych
przez Izbę Odwoławczą w odniesieniu do możliwego postrzegania przez właściwy krąg odbiorców tego elementu ani nie uzasadnił
wspomnianego wyroku w tej kwestii.
Ponadto, badając w pkt 44–46 zaskarżonego wyroku użytek czyniony przez wnoszącą odwołanie z serii przywoływanych przez nią
znaków towarowych, Sąd − ze względów dotyczących oceny stanu faktycznego, która nie podlega kontroli Trybunału − uznał w szczególności,
że trudno jest założyć, by właściwy krąg odbiorców mógł uznać, iż fundusze oznaczone znakami towarowymi, o których rejestrację
wniesiono, były zarządzane przez spółkę inną niż ta, której nazwa widnieje w wycinkach prasowych na czele listy wspomnianych
funduszy. Jednakże przy uwzględnieniu zasady wymienionej w pkt 53 niniejszego wyroku Sąd nie mógł, nie powodując naruszenia
prawa swoim wyrokiem, pominąć badania, czy co najmniej ten krąg odbiorców nie mógłby uznać, że fundusze te odpowiadają usługom
oferowanym przez przedsiębiorstwa powiązane gospodarczo.
Wreszcie, w odniesieniu do innych elementów tworzących porównywane znaki towarowe w pkt 47 zaskarżonego wyroku Sąd jedynie
zauważył, że terminy dołączone do przedrostka „UNI” są wyrażone po angielsku w przypadku wszystkich znaków towarowych, o których
rejestrację wniesiono, i po niemiecku w przypadku każdego z wcześniejszych znaków towarowych przywołanych na poparcie sprzeciwów.
Sąd − oprócz tego, iż nie zbadał, czy ta różnica w odniesieniu do rozpatrywanych usług finansowych i właściwego kręgu odbiorców
może wykluczyć prawdopodobieństwo, że krąg ten mógłby uznać, iż znaki towarowe, o których rejestrację wniesiono, stanowią
część serii znaków towarowych, na które powołuje się wnosząca odwołanie − nie przeprowadził oceny, czy elementy te miały charakter
opisowy lub nieodróżniający, czy też nie.
Z tego względu przy uwzględnieniu tego, co zostało stwierdzone w pkt 52 i 57–60 niniejszego wyroku, Sąd nie mógł w sposób
zgodny z prawem uznać w pkt 48 zaskarżonego wyroku, że „bez względu na rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych
i obecność przedrostka »UNI«, wspólnego dla wszystkich tych znaków towarowych i zgłoszonych znaków towarowych, przedstawiony
OHIM materiał dowodowy nie pozwala na wykazanie zdolności przedrostka do samoistnego lub w połączeniu z innymi czynnikami
powodowania kojarzenia zgłoszonych znaków towarowych z wcześniejszą serią”, a w pkt 49 tegoż wyroku, że Izba Odwoławcza niesłusznie
stwierdziła, iż kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia nr 40/94.
Wynika z tego, że bez konieczności badania pozostałych argumentów wnoszącej odwołanie, a w szczególności bez konieczności
orzekania co do tej ich części, która odnosi się do oddalenia jej sprzeciwów dotyczących usług związanych z nieruchomościami,
należy uwzględnić jedyny zarzut odwołania i tym samym uchylić zaskarżony wyrok.
Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy zdanie drugie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w razie uchylenia wyroku
Sądu Trybunał może skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez ten Sąd.
W niniejszym przypadku całościowa oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wymaga złożonych ocen stanu faktycznego mających
na celu sprawdzenie, czy – jak stwierdziła Izba Odwoławcza OHIM – istnieje prawdopodobieństwo, że właściwy krąg odbiorców
mógłby uznać, iż znaki towarowe, o których rejestrację wniesiono, stanowią część serii znaków towarowych, na które powołuje
się wnosząca odwołanie. Z tego względu niniejszą sprawę należy skierować do ponownego rozpoznania przez Sąd, aby orzeczono
jeszcze raz co do skarg wniesionych przed tym Sądem przez UniCredito oraz co do przedstawionych przez wnoszącą odwołanie żądań
stwierdzenia częściowej nieważności spornych decyzji, stanowiąc jednocześnie, że rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów zostanie
wydane w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje:
1)
Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawach połączonych T‑303/06 i T‑337/06 UniCredito Italiano przeciwko
OHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) zostaje uchylony.
2)
Sprawa zostaje przekazana Sądowi Unii Europejskiej do ponownego rozpoznania.
3)
Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
Podpisy
*
Język postępowania: włoski.