CELEX: 62010CJ0317
Recurso de casación
Marca comunitaria
Reglamento (CE) nº 40/94
Artículo 8, apartado 1, letra b)
Marcas denominativas UNIWEB y UniCredit Wealth Management
Oposición del titular de las marcas denominativas nacionales UNIFONDS y UNIRAK y de la marca figurativa nacional UNIZINS
Apreciación del riesgo de confusión
Riesgo de asociación
Serie o familia de marcas

Mediante su recurso de casación, Union Investment Privatfonds GmbH solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General
de la Unión Europea de 27 de abril de 2010, UniCredito Italiano/OAMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06 y T‑337/06)
(en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que dicho Tribunal, de un lado, anuló dos resoluciones de la Segunda Sala
de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 5 de septiembre de 2006
(asuntos acumulados R 196/2005-2 y R 211/2005-2) y de 25 de septiembre de 2006 (asuntos acumulados R 456/2005-2 y R 502/2005-2)
(en lo sucesivo, «resoluciones controvertidas»), en la medida en que éstas habían estimado las oposiciones formuladas por
la recurrente al registro solicitado por UniCredito Italiano SpA (en lo sucesivo, «UniCredito»), como marcas comunitarias,
de los signos denominativos «UNIWEB» y «UniCredit Wealth Management» para determinados servicios, y, de otro lado, denegó
sus pretensiones de anulación de tales resoluciones respecto de los servicios relacionados con los negocios inmobiliarios.

Marco jurídico
El Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue
derogado y sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria
(DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. No obstante, habida cuenta de la fecha en que se produjeron los
hechos controvertidos, el presente litigio se rige por el Reglamento nº 40/94.
El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 dispone lo siguiente:
«Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:
[…]
b)     cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas
marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior;
el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.»

Antecedentes del litigio
Los días 29 de mayo y 7 de agosto de 2001, UniCredito presentó ante la OAMI una solicitud de registro, como marcas comunitarias,
de los signos denominativos «UNIWEB» y «UniCredit Wealth Management» para designar determinados servicios, entre los que figuran
aquéllos comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»),
que responden a la siguiente descripción:
–        «Negocios bancarios; negocios financieros; negocios monetarios; seguros; negocios inmobiliarios; información y asesoramiento
en materia financiera y de seguros; servicios de tarjetas de crédito y de débito; servicios bancarios y financieros vía Internet»,
para la marca denominativa UNIWEB;
–        «Negocios bancarios; negocios financieros; negocios monetarios; seguros; negocios inmobiliarios; información financiera»,
para la marca denominativa UniCredit Wealth Management.
Los días 6 de marzo y 21 de junio de 2002, al amparo del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la recurrente
formuló oposición al registro de dichas marcas para los mencionados servicios.
Las dos oposiciones se basaban en las marcas denominativas alemanas UNIFONDS y UNIRAK, presentadas el 2 de abril de 1979 y
registradas el 17 de octubre siguiente, y en la marca figurativa alemana, presentada el 6 de marzo de 1992 y registrada el
10 de julio de ese año, relativa, como las dos anteriores, a las «inversiones de fondos» de la citada clase 36 y representada
a continuación:
Mediante resoluciones de 17 de diciembre de 2004 y de 28 de febrero de 2005, la División de Oposición de la OAMI estimó las
oposiciones para los servicios a que éstas se referían, con excepción de los «negocios inmobiliarios».
En ambos casos, la División de Oposición consideró esencialmente que la recurrente había aportado la prueba del uso efectivo
de las marcas anteriores y de que era titular de marcas que contenían el prefijo «UNI» y constituían una serie o familia de
marcas. Concluyó que existía riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación, entre las marcas cuyo registro se solicita
y las marcas anteriores, excepción hecha de los «negocios inmobiliarios», respecto de los cuales estimó que estos servicios
y aquéllos cubiertos por los registros anteriores no eran similares.
Los días 17 de febrero y 21 de abril de 2005, UniCredito interpuso recurso contra dichas resoluciones de la División de Oposición
de la OAMI y la recurrente hizo lo propio los días 11 de febrero y 28 de abril de 2005.
Mediante las resoluciones controvertidas, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó tales recursos. Consideró concretamente
en cada una de las dos resoluciones, compartiendo el análisis de la División de Oposición, que la recurrente había aportado
la prueba del uso efectivo de las marcas integrantes de una serie de marcas y de que la marca cuyo registro se solicita tenía
características que podían relacionarla con tal serie, de modo que el público pertinente podía asociar dicho prefijo con la
recurrente cuando se utilizara en relación con los fondos de inversión.

Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante escritos registrados en la Secretaría del Tribunal General los días 6 y 28 de noviembre de 2006, UniCredito interpuso
sendos recursos con objeto de que se anularan las resoluciones controvertidas. En la vista ante dicho Tribunal, precisó que
sus recursos tenían por objeto únicamente la anulación parcial de tales resoluciones, en la medida en que estimaban las oposiciones
formuladas contra el registro, como marcas comunitarias, de los signos denominativos «UNIWEB» y «UniCredit Wealth Management»,
respecto de los servicios comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza distintos de los negocios inmobiliarios.
La recurrente pretendía en ambos asuntos que se desestimaran los recursos y se anularan parcialmente las resoluciones controvertidas,
solicitando que se estimaran íntegramente sus oposiciones contra el registro de las marcas UNIWEB y UniCredit Wealth Management,
asimismo por cuanto se referían a los negocios inmobiliarios.
La OAMI solicitó que se desestimaran los recursos.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General:
–        acumuló ambos asuntos a efectos de la sentencia;
–        anuló la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 5 de septiembre de 2006 en la medida en que ésta desestimaba
el recurso de UniCredito al estimar las oposiciones al registro de la marca UNIWEB, respecto de los «negocios bancarios; negocios
financieros; negocios monetarios; seguros; información y asesoramiento en materia financiera y de seguros; servicios de tarjetas
de crédito y de débito; servicios bancarios y financieros vía Internet», comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza;
–        anuló la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 25 de septiembre de 2006 en la medida en que ésta desestimaba
el recurso de UniCredito al estimar las oposiciones al registro de la marca UniCredit Wealth Management, respecto de los «negocios
bancarios; negocios financieros; negocios monetarios; seguros e información financiera», comprendidos en la clase 36 del Arreglo
de Niza;
–        denegó las pretensiones de la recurrente, y
–        condenó a cada parte a cargar con sus propias costas.
Para pronunciarse en este sentido, el Tribunal General estimó el motivo único invocado por UniCredito, basado en la violación
del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
El Tribunal General, remitiéndose en los apartados 33, 34 y 37 a 40 de la sentencia recurrida a su sentencia de 23 de febrero
de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Rec. p. II‑445; en lo sucesivo, «sentencia
BAINBRIDGE»), consideró en el apartado 41 de la sentencia recurrida que, en el caso de autos, la OAMI no había llevado a cabo
un examen en profundidad del criterio de la vinculación de las marcas cuyo registro se solicita con la serie invocada, al
haberse limitado la Sala de Recurso a señalar que cada una de las marcas estaba formada por una combinación de dos elementos,
a saber, el elemento común «UNI» y expresiones diferentes, respectivamente «web» y «credit wealth management», las cuales
no tienen carácter distintivo en relación con los servicios a que se refieren dichas marcas.
El Tribunal General consideró en el apartado 42 de la sentencia recurrida que ni el carácter distintivo del prefijo «UNI»
ni los demás aspectos de la comparación entre las marcas de que se trata permitían concluir que existía riesgo de confusión.
Por lo que se refiere al carácter distintivo del prefijo, señaló en el apartado 43 de dicha sentencia que, intrínsecamente,
semejante prefijo no podía inducir, por sí solo, a la asociación de las marcas cuyo registro se solicita con la serie invocada.
Consideró asimismo en el apartado 44 de la citada sentencia que el uso efectivo de marcas seriales en el ámbito financiero
y la publicación constante de datos sobre las cotizaciones de los fondos de inversión por orden alfabético no demostraban
la capacidad del prefijo «UNI» para indicar, por sí solo, la procedencia de los fondos.
En este contexto, el Tribunal General señaló en el apartado 45 de la sentencia recurrida que los recortes de prensa presentados
en el procedimiento de oposición mencionan la existencia de fondos con el prefijo «UNI» que no pertenecen a la recurrente.
Consideró que, si bien la Sala de Recurso había declarado fundadamente al respecto que «en el caso de los fondos cuyo nombre
comienza por “united” […] y “universal” […] se trata de un término indivisible cuyas primeras letras “uni” forman parte de
la estructura de la palabra», no era evidente, sin embargo, que sucediera lo mismo respecto de las marcas que comienzan por
«unico», al no estar este término asociado necesariamente por el público pertinente en Alemania a la palabra italiana «unico»
(único), sino que podía entenderse también como una abreviatura sin trascendencia.
Además, el Tribunal General señaló en el apartado 46 de la sentencia recurrida que, en los recortes de prensa presentados
por la recurrente, el nombre de la sociedad administradora encabeza la lista de los fondos que gestiona, de modo que es difícil
imaginar que el público pertinente, con una capacidad de atención relativamente elevada, pueda creer que los fondos designados
por las marcas cuyo registro se solicita son gestionados por una sociedad distinta de aquélla cuyo nombre encabeza el grupo
del que forman parte.
Por lo que se refiere a los demás aspectos de la comparación, el Tribunal General declaró en el apartado 47 de la sentencia
recurrida que, al margen del prefijo común «UNI», la recurrente no había demostrado la existencia de otras similitudes entre
las marcas de que se trata y que había, en cambio, una diferencia semántica entre éstas, pues los términos unidos al prefijo
«UNI» se expresaban en inglés en las marcas UNIWEB y UniCredit Wealth Management y en alemán en las marcas anteriores invocadas.
El Tribunal General dedujo de ello en el apartado 48 de la sentencia recurrida que, a pesar del uso efectivo de las marcas
anteriores y de la presencia del prefijo común, las pruebas aportadas a la OAMI no demostraban la capacidad de ese prefijo,
por sí solo o en combinación con otros factores, para inducir a la asociación de las marcas cuyo registro se solicita con
la serie anterior.
En consecuencia, el Tribunal General, tras haber acogido el único motivo invocado por UniCredito para fundamentar sus recursos,
desestimó el motivo planteado por la recurrente, basado asimismo en la violación del artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento nº 40/94, cuyo objeto era que se estimaran también las oposiciones que había formulado respecto de los negocios
inmobiliarios.

Pretensiones de las partes
Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y que desestime
los recursos interpuestos ante el Tribunal General por UniCredito. Solicita asimismo que se anulen las resoluciones controvertidas
por cuanto desestimaron sus oposiciones contra el registro de las marcas UNIWEB y UniCredit Wealth Management respecto de
los negocios inmobiliarios y que se estimen tales oposiciones.
La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que estime el recurso de casación y condene en costas a UniCredito.
UniCredito solicita que se desestime el recurso de casación y se condene en costas a la recurrente.

Sobre el recurso de casación

Alegaciones de las partes
Para fundamentar su recurso de casación, la recurrente alega la violación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
nº 40/94 por parte del Tribunal General. Sostiene que éste no tuvo en cuenta todos los hechos del litigio, de modo que la
sentencia recurrida se basa en una situación de hecho incompleta y, por tanto, errónea.
En efecto, según la recurrente, para apreciar el riesgo de confusión desde el punto de vista del público alemán, el Tribunal
General debió haber tenido en cuenta las numerosas resoluciones de los tribunales alemanes y de la Deutsche Patent- und Markenamt
(Oficina alemana de patentes y marcas) presentadas ante la División de Oposición, que demuestran la existencia de tal riesgo.
Considera que, si se hubiera tenido verdaderamente en cuenta el punto de vista del público alemán, el Tribunal General no
habría llegado a la errónea conclusión de que el elemento «web» es un término inglés y que los términos que une al prefijo
«UNI» son alemanes.
Además, afirma que el Tribunal General sólo tuvo en cuenta tres marcas anteriores sobre las que se basaban sus oposiciones,
siendo así que para apreciar el riesgo de asociación tenía que haber analizado la serie completa de marcas de la que es titular.
Si éstas hubieran sido consideradas, se habría constatado que también se asocian términos ingleses al prefijo «UNI» y que
la estructura de las marcas registradas no presentaba ninguna diferencia que impidiera al público pertinente asociar a su
serie de marcas tanto la marca UNIWEB como la marca UniCredit Wealth Management.
Aduce la recurrente que el Tribunal General declaró erróneamente, al presumir que el público pertinente encuentra la denominación
de los fondos únicamente en las páginas de los periódicos dedicadas a las finanzas, que tal denominación va acompañada siempre
de la indicación de los nombres de los operadores o de las sociedades que gestionan los fondos. En su opinión, no se tuvieron
en cuenta, a este respecto, elementos expuestos en la vista.
La recurrente subraya que es titular de unas 90 marcas, aproximadamente, que contienen el prefijo «UNI» asociado a diversos
elementos y que este prefijo –que además es, como tal, una de dichas marcas– constituye un elemento distintivo. En estas circunstancias,
dado que los signos denominativos «UNIWEB» y «UniCredit Wealth Managament» tienen la misma estructura, afirma que es indudable
la existencia de un riesgo de confusión, debido a que el público pertinente los asocia con las marcas de las que es titular,
a pesar de que otros operadores gestionen fondos cuyo nombre contiene el elemento «united», «universal» o «unico».
En cuanto a su solicitud respecto de los negocios inmobiliarios, denegada por el Tribunal General, la recurrente sostiene
que existe una conexión entre este tipo de servicios y las operaciones de inversión.
La OAMI, al igual que la recurrente, estima que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en relación con la aplicación
del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
La OAMI, remitiéndose a la sentencia BAINBRIDGE, estima que las marcas cuyo registro se solicita tienen sin duda características
que pueden relacionarlas con la serie de marcas invocada por la recurrente. A este respecto, señala que el elemento «UNI»
se utiliza –en la marcas cuyo registro se solicita– en la misma posición que ostenta en las marcas que constituyen dicha serie,
que no posee un contenido semántico diferente y que su carácter distintivo queda resaltado por el hecho de que va seguido
de otros elementos denominativos, como «web» y «Credit Wealth Management», que en el ámbito financiero tienen carácter descriptivo
y no distintivo, incluso para el público alemán de referencia.
Arguye la OAMI que el Tribunal General no se pronunció sobre el carácter distintivo intrínseco del prefijo «UNI» y, de este
modo, vulneró el principio según el cual, para apreciar la existencia de un riesgo de confusión, hay que tomar en consideración
todos los factores pertinentes del caso concreto y, en particular, el carácter distintivo de la marca anterior. Añade que
dicho Tribunal no expuso la razón por la que el prefijo «UNI» no podía inducir, por sí solo, a la asociación de las marcas
cuyo registro se solicita con la serie invocada por la recurrente.
La OAMI añade que el Tribunal General no apreció concretamente la percepción de las marcas que tiene el público alemán. A
este respecto, en su opinión, dicho Tribunal no concedió la menor importancia a las numerosas resoluciones de la Deutsche
Patent- und Markenamt, pese a que éstas reflejan claramente la percepción del público interesado y constituyen un factor que
debió tenerse en cuenta, aun cuando tales resoluciones no vinculen ni a la OAMI ni al Tribunal General.
Según la OAMI, el Tribunal General admitió, en la sentencia BAINBRIDGE, que puede existir riesgo de confusión en presencia
del mismo elemento distintivo, por más que las marcas se diferencien añadiendo elementos denominativos o gráficos. Por consiguiente,
no se entiende la razón por la que, en el caso de autos, el significado de los diversos términos «web», «credit», «wealth
management», «zins», «fonds» y «rak» permite considerar, según dicho Tribunal, que la diferenciación semántica resultante
excluye la existencia del riesgo de confusión. Además, prosigue la OAMI, tal consideración no tiene en cuenta el hecho de
que esos términos, que son directamente descriptivos o se han convertido en términos de uso común en el lenguaje financiero
en Alemania, no permiten al público pertinente percibir que designan servicios o productos financieros de empresas diferentes,
por ser corriente el uso de términos ingleses en el ámbito financiero.
En cuanto a las circunstancias en las que el público pertinente se encuentra ante las marcas de que se trata, debe señalarse
que, incluso si éstas fueran precedidas siempre del nombre de la sociedad que gestiona los fondos de que se trate, ello no
excluiría
per se
la existencia del riesgo de confusión, pues el consumidor alemán, que ya conoce los fondos ofrecidos por la recurrente, puede
creer que los demás fondos que contienen también el prefijo «UNI» proceden de empresas económicamente vinculadas a ésta.
Por otra parte, al declarar que la Sala de Recurso no llevó a cabo un examen en profundidad del criterio de la vinculación
de las marcas cuyo registro se solicita con la serie de marcas invocada por la recurrente y que dicha Sala no demostró la
existencia de otras similitudes, además de la del elemento común «UNI», para concluir que existía riesgo de confusión, el
Tribunal General tergiversó y desnaturalizó el análisis efectuado por la Sala de Recurso, según la OAMI.
Para solicitar la desestimación del recurso de casación, UniCredito alega en primer lugar que los motivos invocados para fundamentarlo
son inadmisibles, ya que la recurrente imputa vicios a la sentencia recurrida basados en errores de apreciación de los hechos.
A continuación, UniCredito sostiene que las apreciaciones del Tribunal General que reprocha la recurrente –ya sean las relativas
a la existencia de denominaciones de fondos con el prefijo «UNI» pero que no pertenecen a ésta, ya las que se basan en el
hecho de que esas denominaciones se asocian en los periódicos con las de sociedades que gestionan tales fondos, o bien las
que se refieren a la asociación de dicho prefijo con términos ingleses o alemanes– son complementarias y marginales en relación
con la apreciación global y fáctica del citado Tribunal en cuanto a la inexistencia de riesgo de confusión y, por tanto, no
pueden invalidar tal apreciación.
Por otra parte, UniCredito rechaza la alegación de la recurrente relativa a la obligación de tener en cuenta las resoluciones
de las autoridades administrativas y judiciales nacionales, ya que los sistemas nacionales y el sistema comunitario de protección
de marcas son autónomos e independientes entre sí.
UniCredito asegura que tampoco es fundada la imputación de la recurrente de que el Tribunal General sólo tuvo en cuenta, para
apreciar el riesgo de confusión, las tres marcas anteriores en las que se basaban las oposiciones y no todas las marcas integrantes
de la serie invocada por la recurrente. Sostiene que tal imputación es contradictoria, al basarse dichas oposiciones en estas
tres marcas, y no encuentra fundamento en la sentencia BAINBRIDGE. Ésta, que se basa en el principio según el cual, en presencia
de una serie de marcas, el riesgo de confusión debe apreciarse teniendo en cuenta el riesgo de que el público perciba que
la marca cuyo registro se solicita pertenece a la serie, no exige en modo alguno comparar esta marca con cada una de las marcas
de la serie consideradas por separado.
Por último, en lo que atañe a los negocios inmobiliarios, UniCredito aduce, por una parte, que no tienen afinidad con los
servicios financieros y, por otra, que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, incluso respecto de los
servicios financieros considerados en sentido estricto.

Apreciación del Tribunal de Justicia
UniCredito sostiene que el recurso de casación es inadmisible por cuanto pretende poner en tela de juicio apreciaciones de
carácter fáctico efectuadas en la sentencia recurrida. Debe señalarse a este respecto que la recurrente reprocha al Tribunal
General haber infringido el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 al no tener en cuenta todas las circunstancias
del caso y, en particular, al no considerar el punto de vista del público alemán en cuanto al riesgo de asociación de las
marcas cuyo registro se solicita con la serie o familia de marcas invocada por la recurrente.
Pues bien, es reiterada jurisprudencia que la existencia de un riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente,
teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (véanse, en este sentido, las sentencias
de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, apartado 22; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97, Rec. p. I‑3819, apartado 18; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, apartado 34, y de
20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C‑193/06 P, apartado 33). Si bien la evaluación de tales factores es una cuestión de
hecho que escapa al control del Tribunal de Justicia, no tener en cuenta todos esos factores constituye, sin embargo, un error
de Derecho (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P,
Rec. p. I‑0000, apartado 40) y puede, como tal, plantearse ante el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.
Lo mismo sucede con la imputación de la OAMI de que el Tribunal General desnaturalizó el análisis efectuado por la Sala de
Recurso, ya que la desnaturalización del contenido de un acto constituye también un error de Derecho (véase la sentencia de
27 de enero de 2000, DIR International Film y otros/Comisión, C‑164/98 P, Rec. p. I‑447, apartado 48).
De lo anterior resulta que procede desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por UniCredito.
En cuanto al fondo, debe señalarse que, para anular las resoluciones controvertidas, el Tribunal General declaró en los apartados
35, 36 y 41 de la sentencia recurrida lo siguiente:
«35   En el presente asunto, la apreciación de la Sala de Recurso de que las marcas anteriores UNIFONDS, UNIRAK y UNIZINS invocadas
por [la recurrente] constituyen una “serie” en el sentido de la sentencia BAINBRIDGE, […] se basa esencialmente en que el
prefijo “UNI”, común a estas tres marcas, tiene carácter distintivo en el contexto de los servicios financieros y en que el
uso efectivo de tales marcas fue acreditado por [la recurrente].
36     Una vez constatada la existencia de una “serie” de marcas, la Sala de Recurso dedujo de ello, de manera casi automática, que
el público pertinente asocia el prefijo “UNI” con [la recurrente] cuando se utiliza en relación con fondos de inversión y
que existe, por tanto, un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
[…]
41     En el presente asunto, la OAMI no llevó a cabo un examen en profundidad del criterio de la vinculación de las marcas solicitadas
con la serie invocada en oposición. La Sala de Recurso se limitó a señalar que cada marca está formada por una combinación
de dos elementos individuales, a saber, el elemento común “UNI” y dos expresiones diferentes, respectivamente “web” y “credit
wealth management”, que no tienen carácter distintivo en relación con los servicios solicitados.»
Por lo que se refiere a la imputación de que el Tribunal General desnaturalizó de este modo el análisis efectuado por la Sala
de Recurso, procede declarar que esta Sala expuso en los apartados 36 y 37 de su resolución de 5 de septiembre de 2006 lo
siguiente:
«36   En el presente asunto, la marca [de UniCredito] y las marcas [de la recurrente] tienen la misma estructura. Están formadas
por una combinación de dos elementos individuales, a saber, el elemento común “UNI”, que constituye la parte inicial de todas
las marcas, seguido de una palabra diferente en cada caso. No obstante, ello no es suficiente para considerar que la marca
UNIWEB posee características que permiten asociarla a las marcas “UNI‑” [de la recurrente]. El elemento común podría ser exclusivamente
descriptivo o bien carecer de carácter distintivo, en cuyo caso [la recurrente] no puede invocar válidamente el argumento
de [la] “familia de marcas”.
37     El carácter distintivo del elemento común “UNI” debe evaluarse según la percepción que el público pertinente tiene de los
signos y servicios de que se trata. En esta evaluación, no sólo son pertinentes las cualidades intrínsecas del elemento “UNI”,
sino también la utilización que se hace del mismo. En Alemania, donde se encuentra el consumidor medio al que se dirige, la
palabra “uni” se relaciona con “uni”, de un solo color, y con Uni, diminutivo de universidad (lenguaje familiar). En relación
con los servicios de que se trata, dicho término no parece tener un significado claro e inmediato. Además, en este caso, [la
recurrente] puso de manifiesto, concretamente mediante su informe de gestión e informe semestral de 30 de septiembre de 2001
y mediante recortes de prensa, que utiliza las tres marcas que contienen el prefijo “UNI‑” para “inversiones de fondos” en
Alemania.»
Los apartados 40 y 41 de la resolución de 25 de septiembre de 2006 están redactados en términos similares. En el primero de
ellos la Sala de Recurso declara además lo siguiente:
«Es necesario subrayar que los términos “Wealth Management” unidos a la marca [de UniCredito] son vocablos ingleses utilizados
normalmente en el ámbito financiero en el territorio pertinente, a saber, Alemania, respecto de los servicios que combinan
la función de asesoramiento en materia financiera y de inversiones, los servicios contables y fiscales y la planificación
jurídico-financiera. Por consiguiente, la asociación de las palabras “Wealth Management” no tiene carácter distintivo en relación
con los servicios solicitados.»
Por tanto, al considerar que la Sala de Recurso había concluido –«de manera casi automática» y sin «examen en profundidad»
del criterio de la vinculación de las marcas cuyo registro se solicita con la serie invocada por la recurrente– que existía
riesgo de confusión, limitándose a constatar la existencia de la serie y el hecho de que tales marcas están compuestas por
el elemento común «UNI» combinado con diferentes expresiones sin carácter distintivo, el Tribunal General desnaturalizó el
contenido de las resoluciones controvertidas.
De este modo, el Tribunal General no examinó diversos extremos sobre los que se había pronunciado la Sala de Recurso, tal
como se recuerda en los apartados 49 y 50 de la presente sentencia. Así sucede en particular con las consideraciones de dicha
Sala relativas a la idéntica estructura de las marcas comparadas, al carácter distintivo –desde el punto de vista del público
pertinente– del elemento «UNI» común a éstas y a la falta de carácter distintivo de los términos «Wealth Management». Por
ello, dicho Tribunal no motivó suficientemente su sentencia.
En cuanto a la imputación de que el Tribunal General aplicó erróneamente el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
nº 40/94, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, constituye un riesgo de confusión
en el sentido de dicha disposición el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios
proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véanse, en este sentido, la sentencia de
29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, apartado 29, y las sentencias, antes citadas, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, apartado 17; OAMI/Shaker, apartado 33, y Nestlé/OAMI, apartado 32).
En el caso en que la oposición se basa en la existencia de varias marcas que presentan características comunes que permiten
que se las considere parte de una misma familia o serie, debe tenerse en cuenta, para apreciar si existe riesgo de confusión,
que, en presencia de una familia o serie de marcas, tal riesgo resulta del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto
de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por
error, que ésta forma parte de esa familia o serie (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de septiembre de 2007, Il
Ponte Finanziaria/OAMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, apartados 62 y 63, y de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI,
C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, apartado 101).
Tal como se ha recordado en el apartado 45 de la presente sentencia, la existencia de un riesgo de confusión por parte del
público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.
En el caso de autos, el Tribunal General descartó la existencia de un riesgo de confusión sin tomar en consideración todos
los factores pertinentes para comprobar concretamente si existe el riesgo de que el público pertinente pueda creer que las
marcas cuyo registro se solicita forman parte de la serie de marcas invocada por la recurrente y se equivoque así respecto
del origen de los servicios de que se trata creyendo que proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.
En efecto, como sostienen la recurrente y la OAMI, ante todo, en la sentencia recurrida falta un análisis de la estructura
de las marcas que deben compararse y de la influencia de la posición del elemento común de éstas, a saber, el prefijo «UNI»,
en la percepción que el público pertinente pueda tener de tales marcas.
A continuación, respecto del carácter eventualmente distintivo del elemento común, el Tribunal General afirmó en el apartado
43 de la sentencia recurrida que el mismo no tenía, intrínsecamente, la capacidad de inducir, por sí solo, a la asociación
de las marcas cuyo registro se solicita con la serie de marcas invocada por la recurrente. No obstante, como alegaron esencialmente
la recurrente –en la vista– y la OAMI, el Tribunal General no justificó esta afirmación y, por consiguiente, no analizó al
respecto las apreciaciones efectuadas por la Sala de Recurso sobre la percepción que el público pertinente podía tener de
tal elemento ni motivó dicha sentencia en relación con este particular.
Así mismo, al examinar en los apartados 44 a 46 de la sentencia recurrida el uso que la recurrente hace de la serie de marcas
que invoca, el Tribunal General estimó concretamente, por razones fácticas que no incumbe controlar al Tribunal de Justicia,
que era difícil imaginar que el público pertinente pudiera creer que los fondos designados por las marcas cuyo registro se
solicita estuvieran gestionados por una sociedad distinta de aquélla cuyo nombre figura en los recortes de prensa encabezando
la lista de dichos fondos. No obstante, habida cuenta del principio mencionado en el apartado 53 de la presente sentencia,
el Tribunal General no podía, sin incurrir en error de Derecho, dejar de examinar si, cuando menos, dicho público podía creer
que éstos correspondían a servicios ofrecidos por empresas vinculadas económicamente.
Por último, en cuanto a los demás elementos constitutivos de las marcas que deben compararse, el Tribunal General señaló únicamente
en el apartado 47 de la sentencia recurrida que los términos unidos al prefijo «UNI» se expresan en inglés en todas las marcas
cuyo registro se solicita y en alemán en cada una de las marcas anteriores invocadas para fundamentar las oposiciones. Dicho
Tribunal, además de no examinar si esta diferencia permitía excluir, teniendo en cuenta los servicios financieros de que se
trata y el público pertinente, el riesgo de que éste pudiera creer que las marcas cuyo registro se solicita forman parte de
la serie de marcas invocada por la recurrente, no apreció si tales elementos tenían o no carácter descriptivo o no distintivo.
Por consiguiente, habida cuenta de lo expuesto en los apartados 52 y 57 a 60 de la presente sentencia, el Tribunal General
no podía concluir válidamente en el apartado 48 de la sentencia recurrida que, «a pesar del uso efectivo de las marcas anteriores
y de la presencia del prefijo “UNI”, común a todas estas marcas y a las marcas solicitadas, las pruebas aportadas a la OAMI
no acreditan que tal prefijo, solo o en combinación con otros factores, induzca a asociar las marcas solicitadas con la serie
anterior» y, en el apartado 49 de dicha sentencia, que la Sala de Recurso consideró erróneamente que los signos en conflicto
presentaban un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
De ello se infiere que, sin que sea necesario examinar las demás alegaciones de la recurrente y, en particular, sin necesidad
de pronunciarse sobre las que se refieren a la desestimación de sus oposiciones respecto de los negocios inmobiliarios, procede
estimar el motivo único de casación y, por consiguiente, anular la sentencia recurrida.
Conforme al artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, éste podrá,
en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, devolver el asunto a este último para que resuelva.
En el presente litigio, la apreciación global del riesgo de confusión implica apreciaciones fácticas complejas para comprobar
si, como consideró la Sala de Recurso de la OAMI, existe el riesgo de que el público pertinente pueda creer que las marcas
cuyo registro se solicita forman parte de la serie de marcas invocada por la recurrente. En consecuencia, procede devolver
el asunto al Tribunal General para que éste se pronuncie de nuevo sobre los recursos que interpuso UniCredito ante el mismo
y sobre las solicitudes de anulación parcial de las resoluciones controvertidas que presentó la recurrente, y procede asimismo
reservar la decisión sobre las costas correspondientes al recurso de casación.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:
1)
Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 27 de abril de 2010, UniCredito Italiano/OAMI – Union Investment
Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06 y T‑337/06).
2)
Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.
3)
Reservar la decisión sobre las costas.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: italiano.