CELEX: 62010CJ0317
Impugnazione
Marchio comunitario
Regolamento (CE) n. 40/94
Art. 8, n. 1, lett. b)
Marchi denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management
Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali UNIFONDS e UNIRAK nonché del marchio figurativo nazionale UNIZINS
Valutazione del rischio di confusione
Rischio di associazione
Serie o famiglia di marchi

Con la sua impugnazione, la Union Investment Privatfonds GmbH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione
europea 27 aprile 2010, cause riunite T‑303/06 e T‑337/06, UniCredito Italiano/UAMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB)
(in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha annullato due decisioni della seconda commissione
di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 settembre 2006 (procedimenti
riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) e 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005-2 e R 502/2005-2) (in prosieguo:
le «decisioni controverse»), nella parte in cui queste ultime avevano accolto le opposizioni della ricorrente alla registrazione
da parte della UniCredito Italiano SpA (in prosieguo: la «UniCredito»), in quanto marchi comunitari, dei segni denominativi
«UNIWEB» e «UniCredit Wealth Management» per taluni servizi e, dall’altro, ha respinto le domande della ricorrente dirette
all’annullamento di dette decisioni per quanto riguarda i servizi attinenti agli affari immobiliari.

Contesto normativo
Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato
e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato
in vigore il 13 aprile 2009. Cionondimeno, tenuto conto della data cui risalgono i fatti contestati dinanzi al Tribunale,
alla presente controversia continua ad applicarsi il regolamento n. 40/94.
L’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 così dispone:
«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
(…)
b)      se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti
o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio
nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

Fatti
Il 29 maggio e il 7 agosto 2001 la UniCredito ha presentato all’UAMI una domanda di registrazione, in quanto marchi comunitari,
dei segni denominativi «UNIWEB» e «UniCredit Wealth Management» per designare determinati servizi rientranti nella classe
36 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»), corrispondenti alla
seguente descrizione:
–        «Affari bancari; affari finanziari; affari monetari; assicurazioni; affari immobiliari; informazioni e consulenza in materia
finanziaria ed assicurativa; servizi di carte di credito/debito; servizi bancari e finanziari via Internet», per il marchio
denominativo UNIWEB;
–        «Affari bancari; affari finanziari; affari monetari; assicurazioni; affari immobiliari; informazioni finanziarie», per il
marchio denominativo UniCredit Wealth Management.
Il 6 marzo e il 21 giugno 2002 la ricorrente, sul fondamento dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ha proposto
opposizione alla registrazione di detti marchi per i servizi summenzionati.
Le due opposizioni erano basate sui marchi tedeschi denominativi UNIFONDS e UNIRAK, depositati il 2 aprile 1979 e registrati
il 17 ottobre successivo, nonché sul marchio tedesco figurativo, depositato il 6 marzo 1992 e registrato il 10 luglio dello
stesso anno, avente ad oggetto, al pari dei primi due, servizi di «collocamento di fondi» rientranti nella classe 36 e qui
di seguito riprodotto:
Con decisioni 17 dicembre 2004 e 28 febbraio 2005, la divisione di opposizione dell’UAMI ha accolto le opposizioni per i servizi
cui esse si riferivano, ad eccezione degli «affari immobiliari».
In entrambi i casi, la divisione di opposizione ha ritenuto, in sostanza, che la ricorrente avesse dimostrato sia l’uso effettivo
dei marchi anteriori sia di essere titolare di marchi aventi tutti il prefisso «UNI» e costitutivi di una serie o famiglia
di marchi. Essa ha concluso nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione, che include il rischio di associazione,
tra i marchi di cui si chiedeva la registrazione e i marchi anteriori, salvo con riguardo agli «affari immobiliari», in merito
ai quali ha ritenuto che detti servizi e quelli oggetto delle registrazioni anteriori non fossero simili.
Il 17 febbraio e il 21 aprile 2005 la UniCredito ha proposto ricorso avverso tali decisioni della divisione di opposizione
dell’UAMI; la ricorrente ha a sua volta proposto ricorso l’11 febbraio e il 28 aprile 2005.
Con le decisioni controverse, la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto detti ricorsi. Essa, condividendo l’analisi
della divisione d’opposizione, ha considerato, in particolare, che, per ciascuna delle due decisioni, la ricorrente aveva
fornito la prova dell’uso effettivo dei marchi come costitutivi di una serie di marchi nonché la prova che il marchio di cui
si chiedeva la registrazione presentava caratteristiche tali da renderlo riconducibile alla serie stessa, in modo da indurre
il pubblico di riferimento ad associare detto prefisso alla ricorrente nei casi di utilizzo in relazione a fondi di investimento.

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 6 e il 28 novembre 2006, la UniCredito ha proposto ricorsi
diretti all’annullamento delle decisioni controverse. Essa, nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale, ha precisato che
i suoi ricorsi riguardavano soltanto l’annullamento parziale di queste ultime, nella parte in cui esse hanno accolto le opposizioni
proposte contro la registrazione in quanto marchi comunitari dei segni denominativi «UNIWEB» e «UniCredit Wealth Management»,
per quanto concerne i servizi della classe 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza diversi dagli affari immobiliari.
Nelle due cause, l’odierna ricorrente ha concluso per il rigetto dei ricorsi in primo grado nonché per l’annullamento parziale
delle decisioni controverse, chiedendo l’accoglimento integrale delle sue opposizioni alla registrazione dei marchi UNIWEB
e UniCredit Wealth Management, vale a dire anche riguardo agli affari immobiliari.
L’UAMI ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha:
–        riunito le due cause ai fini della sentenza;
–        annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 5 settembre 2006, nella parte in cui respinge il ricorso
della UniCredito accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio UNIWEB, per quanto riguarda gli «affari bancari,
affari finanziari, affari monetari, assicurazioni, informazioni e consulenza in materia finanziaria ed assicurativa, servizi
di carte di credito/debito, servizi bancari e finanziari via Internet», compresi nella classe 36 ai sensi dell’Accordo di
Nizza;
–        annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 settembre 2006, nella parte in cui respinge il ricorso
della UniCredito accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio UniCredit Wealth Management, per quanto riguarda
gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni e informazioni finanziarie», compresi nella classe
36 ai sensi di detto Accordo;
–        respinto le domande della ricorrente;
–        condannato ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.
Nel decidere in tal senso, il Tribunale ha accolto il motivo unico dedotto dalla UniCredito, relativo alla violazione dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Il Tribunale, richiamandosi, ai punti 33, 34 e 37-40 della sentenza impugnata, alla sentenza 23 febbraio 2006, causa T‑194/03,
Il Ponte Finanziaria/UAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (Racc. pag. II‑445; in prosieguo: la «sentenza BAINBRIDGE»),
ha affermato, al punto 41 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, l’UAMI non aveva proceduto ad un esame approfondito
del requisito del collegamento dei marchi di cui si chiedeva la registrazione alla serie invocata, in quanto la commissione
di ricorso si era limitata a sottolineare che ciascuno dei marchi era formato dalla combinazione di due elementi, vale a dire
dall’elemento comune «UNI» e da espressioni differenti, rispettivamente «web» e «credit wealth management», prive di carattere
distintivo in relazione ai servizi designati da detti marchi.
Al punto 42 della sentenza impugnata, esso ha ritenuto che né il potere distintivo del prefisso «UNI» né gli altri aspetti
del raffronto tra i marchi di cui trattasi consentissero di concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione.
Riguardo al potere distintivo di questo prefisso, il Tribunale, al punto 43 della stessa sentenza, ha affermato che un prefisso
siffatto, sul piano intrinseco, non aveva la capacità di provocare di per sé solo l’associazione dei marchi di cui si chiedeva
la registrazione alla serie invocata. Inoltre, al punto 44 della medesima sentenza, esso ha considerato che l’uso effettivo
di marchi seriali nel settore finanziario e la regolare pubblicazione di informazioni sui corsi dei fondi di investimento
in ordine alfabetico non erano idonei a dimostrare la capacità del prefisso «UNI» di indicare, di per sé solo, la provenienza
dei fondi.
In tale contesto, al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che gli articoli di giornale prodotti nel
corso dell’opposizione menzionavano l’esistenza di fondi contenenti il prefisso «UNI» che non appartenevano alla ricorrente.
Esso ha ritenuto che, anche se, al riguardo, la commissione di ricorso aveva giustamente constatato che «nel caso dei fondi
i cui nomi iniziano per “united” (…) e “universal” (…) si tratta di un termine indivisibile le cui prime lettere, “uni”, costituiscono
parte integrante della struttura della parola», non fosse tuttavia scontato che lo stesso valesse per i marchi che iniziano
con «unico», poiché tale termine non è necessariamente associato dal pubblico di riferimento in Germania alla parola italiana
«unico», ma può essere inteso anche come un’abbreviazione senza significato.
Inoltre, al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che negli articoli di giornale prodotti dalla ricorrente,
il nome della società di gestione compare in cima all’elenco dei fondi da essa gestiti, cosicché è difficilmente concepibile
che il pubblico interessato, avente una capacità di attenzione relativamente elevata, possa credere che i fondi designati
dai marchi richiesti siano gestiti da una società diversa da quella il cui nome figura in cima al gruppo di cui essi fanno
parte.
Riguardo agli altri aspetti del confronto, il Tribunale, al punto 47 della sentenza impugnata, ha constatato che la ricorrente,
oltre al prefisso comune «UNI», non aveva dimostrato la sussistenza di ulteriori somiglianze tra i marchi in esame e che tra
di essi, per contro, esisteva una differenza semantica, poiché i termini accostati al prefisso «UNI» erano espressi in inglese
nei marchi UNIWEB e UniCredit Wealth Management e in tedesco nei marchi anteriori invocati.
Il Tribunale, al punto 48 della sentenza impugnata, ne ha tratto la conclusione che, nonostante l’uso effettivo dei marchi
anteriori e la presenza di detto prefisso comune, gli elementi di prova forniti all’UAMI non erano tali da dimostrare la capacità
di tale prefisso, di per sé solo o unitamente ad altri fattori, di indurre ad associare i marchi richiesti alla serie anteriore.
Di conseguenza, il Tribunale, dopo aver accolto l’unico motivo dedotto dalla UniCredito a sostegno dei suoi ricorsi, ha respinto
il motivo sollevato dall’odierna ricorrente, anch’esso relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94, diretto ad ottenere che le opposizioni da essa proposte fossero accolte anche riguardo agli affari immobiliari.

Conclusioni delle parti
Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di respingere i ricorsi proposti
dinanzi al Tribunale dalla UniCredito. Essa, inoltre, chiede l’annullamento delle decisioni controverse nella parte in cui
esse hanno respinto le sue opposizioni avverso la registrazione dei marchi UNIWEB e UniCredit Wealth Management per gli affari
immobiliari, e l’accoglimento di tali opposizioni.
L’UAMI chiede alla Corte di accogliere l’impugnazione e di condannare la UniCredito alle spese.
La UniCredito chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

Argomenti delle parti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente fa valere la violazione da parte del Tribunale dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94. Essa sostiene che il Tribunale non ha integralmente tenuto conto della situazione di fatto, sicché
la sentenza impugnata si fonda su di una situazione di fatto incompleta e pertanto errata.
Infatti, secondo la ricorrente, per valutare il rischio di confusione dal punto di vista del pubblico tedesco, il Tribunale
avrebbe dovuto tener conto delle numerose decisioni dei giudici tedeschi e del Deutsche Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco
dei brevetti e dei marchi) prodotte dinanzi alla divisione di opposizione, che dimostrano l’esistenza di tale rischio. Essa
ritiene che, se avesse effettivamente tenuto debito conto del punto di vista del pubblico tedesco, il Tribunale non sarebbe
giunto all’errata conclusione secondo cui l’elemento «web» è un termine inglese e i termini da essa accostati al prefisso
«UNI» sono sempre tedeschi.
Inoltre, il Tribunale avrebbe tenuto conto soltanto dei tre marchi anteriori su cui erano basate le sue opposizioni, quando
invece la valutazione del rischio di associazione avrebbe dovuto essere effettuata sulla base di un’analisi di tutta la serie
di marchi di cui la ricorrente è titolare. Se questi ultimi fossero stati presi in considerazione, si sarebbe riscontrato
che termini inglesi sono parimenti associati al prefisso «UNI» e che la struttura dei marchi registrati non presentava alcuna
differenza tale da impedire al pubblico di riferimento di associare sia il marchio UNIWEB sia il marchio UniCredit Wealth
Management alla sua serie di marchi.
Erroneamente il Tribunale, partendo dal presupposto che il pubblico di riferimento trovi la denominazione dei fondi unicamente
nelle pagine dei giornali dedicate alla finanza, avrebbe rilevato che tale denominazione è sempre accompagnata dall’indicazione
dei nomi degli operatori o delle società di gestione di fondi. Non si sarebbe tenuto conto, al riguardo, degli elementi esposti
in udienza.
La ricorrente fa valere di essere titolare di circa 90 marchi caratterizzati dal prefisso «UNI» associato a vari elementi
e che tale prefisso, il quale, del resto, costituisce di per sé uno di tali marchi, è un elemento distintivo. Ciò premesso,
dato che i segni denominativi «UNIWEB» e «UniCredit Wealth Managament» presentano la medesima struttura, sarebbe innegabile
la sussistenza di un rischio di confusione, risultante da un’associazione da parte del pubblico di riferimento di questi segni
ai marchi di cui essa è titolare, anche se altri operatori gestiscono fondi il cui nome comprende l’elemento «united», «universal»
o «unico».
Riguardo alla sua domanda relativa agli affari immobiliari, respinta dal Tribunale, la ricorrente sostiene che sussiste una
contiguità tra tale tipo di servizi e le operazioni di investimento.
L’UAMI ritiene, al pari della ricorrente, che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto relativo all’applicazione dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Facendo riferimento alla sentenza BAINBRIDGE, l’UAMI rileva che i marchi di cui si chiede la registrazione presentano chiaramente
caratteristiche che li rendono riconducibili alla serie di marchi invocata dalla ricorrente. Al riguardo, esso osserva che
l’elemento «UNI» è utilizzato, nei marchi di cui si chiede la registrazione, nella stessa posizione che esso ha nei marchi
che formano detta serie, che esso non possiede un contenuto semantico diverso e che il suo carattere distintivo viene messo
in risalto dal fatto che esso è seguito da altri elementi denominativi, come «web» e «Credit Wealth Management», i quali,
nel settore finanziario, hanno carattere descrittivo e non distintivo, anche agli occhi del pubblico tedesco di riferimento.
Il Tribunale non si sarebbe pronunciato sul carattere distintivo intrinseco del prefisso «UNI», violando, pertanto, il principio
secondo cui, per valutare l’esistenza di un rischio di confusione, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti
del caso di specie e, in particolare, il carattere distintivo del marchio anteriore. Del pari, il Tribunale non avrebbe chiarito
la ragione per cui il prefisso «UNI» non avrebbe la capacità, di per sé solo, di provocare un’associazione tra i marchi di
cui si chiede la registrazione e la serie invocata dalla ricorrente.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe effettuato una valutazione in concreto della percezione che dei marchi avrebbe il pubblico
tedesco. In proposito, esso non avrebbe dato la minima importanza alle numerose decisioni del Deutsche Patent- und Markenamt,
quando invece esse riflettono chiaramente la percezione del pubblico interessato e costituiscono un fattore che avrebbe dovuto
essere preso in considerazione, e ciò anche se tali decisioni non vincolano né l’UAMI né il Tribunale.
Quest’ultimo, nella sentenza BAINBRIDGE, avrebbe riconosciuto che può esservi un rischio di confusione in presenza del medesimo
elemento distintivo, anche se i marchi si differenziano per l’aggiunta di elementi denominativi o grafici. Di conseguenza,
non si capirebbe il motivo per cui, nella fattispecie, il significato dei diversi termini «web», «credit», «wealth management»,
«zins», «fonds» e «rak» consentirebbe, a parere del Tribunale, di ritenere che la differenziazione semantica che ne risulta
escluda l’esistenza di un rischio di confusione. Inoltre, una siffatta valutazione non terrebbe conto del fatto che tali termini,
che sono direttamente descrittivi o sono divenuti di uso comune nel linguaggio finanziario in Germania, non consentono al
pubblico di riferimento di rendersi conto che essi contraddistinguono servizi o prodotti finanziari di imprese diverse, dato
che nel settore finanziario l’uso di termini inglesi è del tutto comune.
Quanto alle circostanze nelle quali il pubblico di riferimento si trova in presenza dei marchi di cui trattasi, occorrerebbe
osservare che, ammesso che questi ultimi siano sempre preceduti dal nome della società di gestione dei fondi di cui trattasi,
ciò non escluderebbe di per sé l’esistenza di un rischio di confusione, poiché il consumatore tedesco che già conosce i fondi
offerti dalla ricorrente potrebbe credere che anche gli altri fondi contenenti il prefisso «UNI» provengano da imprese economicamente
collegate a quest’ultima.
Peraltro, rilevando che la commissione di ricorso non ha proceduto ad un esame approfondito del requisito del collegamento
dei marchi di cui si chiede la registrazione alla serie di marchi invocata dalla ricorrente e che essa non ha dimostrato l’esistenza
di somiglianze diverse da quella dell’elemento comune «UNI» per concludere per l’esistenza di un rischio di confusione, il
Tribunale avrebbe travisato e snaturato l’analisi effettuata da detta commissione.
Per concludere per il rigetto dell’impugnazione, la UniCredito fa valere, anzitutto, che i motivi dedotti a sostegno di quest’ultima
sono irricevibili, poiché la ricorrente eccepisce vizi della sentenza impugnata relativi ad errori di valutazione dei fatti.
La UniCredito sostiene poi che le affermazioni del Tribunale censurate dalla ricorrente – quelle riguardanti l’esistenza di
denominazioni di fondi caratterizzate dal prefisso «UNI» ma non appartenenti alla ricorrente, quelle relative al fatto che
tali denominazioni nei giornali sono associate alle denominazioni delle società di gestione dei fondi stessi, o quelle che
vertono sull’associazione di tale prefisso a termini inglesi o tedeschi – sono complementari e marginali rispetto alla valutazione
globale e di fatto del Tribunale in merito all’assenza di rischio di confusione e non sono tali, dunque, da confutare detta
valutazione.
La UniCredito si oppone peraltro agli argomenti della ricorrente relativi all’obbligo di tener conto delle decisioni delle
autorità amministrative e giudiziarie nazionali, dato che i sistemi nazionali e quello comunitario di tutela dei marchi sono
reciprocamente autonomi e indipendenti.
Non sarebbe fondata nemmeno la censura con la quale la ricorrente imputa al Tribunale di aver tenuto conto, ai fini della
valutazione del rischio di confusione, solo dei tre marchi anteriori sui quali si fondavano le opposizioni e non di tutti
i marchi compresi nella serie da essa invocata. Tale censura sarebbe contraddittoria perché le opposizioni sono basate su
quei tre marchi, nonché infondata alla luce della sentenza BAINBRIDGE. Quest’ultima, basata sul principio secondo cui, in
presenza di una serie di marchi, il rischio di confusione deve essere valutato tenendo conto del rischio che il pubblico percepisca
il marchio richiesto come appartenente alla serie, non imporrebbe affatto che il marchio stesso sia confrontato con ciascun
marchio della serie individualmente considerato.
Infine, a proposito degli affari immobiliari, la UniCredito fa valere, da un lato, che essi non presentano affinità con i
servizi finanziari e, dall’altro, che tra i marchi controversi il rischio di confusione non sussiste neppure rispetto ai servizi
finanziari considerati in senso stretto.

Giudizio della Corte
La UniCredito sostiene che l’impugnazione è irricevibile in quanto essa sarebbe diretta a rimettere in discussione valutazioni
di fatto effettuate nella sentenza impugnata. Al riguardo, occorre osservare che la ricorrente contesta al Tribunale di aver
violato l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, non avendo esso tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie
e, in particolare, non avendo preso in considerazione il punto di vista del pubblico tedesco in merito al rischio di associazione
dei marchi di cui si chiede la registrazione alla serie o alla famiglia di marchi da essa invocati.
Orbene, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione
globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., in tal senso, sentenze 11 novembre
1997, causa C‑251/95, SABEL, Racc. pag. I‑6191, punto 22; 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819,
punto 18; 12 giugno 2007, causa C‑334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I‑4529, punto 34, e 20 settembre 2007, causa C‑193/06 P,
Nestlé/UAMI, punto 33). Sebbene la valutazione di questi fattori sia una questione di fatto che esula dal controllo della
Corte, omettere di prendere in considerazione tutti questi fattori costituisce, per contro, un errore di diritto (v., in tal
senso, sentenza 24 giugno 2010, causa C‑51/09 P, Becker/Harman International Industries, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 40) e, in quanto tale, detta omissione può essere sollevata dinanzi alla Corte nell’esercizio di un’impugnazione.
Lo stesso vale per l’addebito, mosso dall’UAMI, secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato l’analisi effettuata dalla commissione
di ricorso, in quanto anche lo snaturamento del contenuto di un atto costituisce un errore di diritto (v. sentenza 27 gennaio
2000, causa C‑164/98 P, DIR International Film e a./Commissione, Racc. pag. I‑447, punto 48).
Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla UniCredito deve essere respinta.
Quanto al merito, va rilevato che per annullare le decisioni controverse il Tribunale, ai punti 35, 36 e 41 della sentenza
impugnata, si è pronunciato come segue:
«35      Nel caso di specie, la valutazione della commissione di ricorso, secondo cui i marchi anteriori UNIFONDS, UNIRAK e UNIZINS
invocati dall’[odierna ricorrente] sono costitutivi di una “serie” ai sensi della menzionata sentenza BAINBRIDGE, (…) si fonda
essenzialmente sul rilievo che il prefisso “UNI”, comune a tali tre marchi, è dotato di carattere distintivo nel contesto
dei servizi finanziari e che l’uso effettivo di tali marchi è stato dimostrato dall’[odierna ricorrente].
36      Dopo aver accertato l’esistenza di una “serie” di marchi, la commissione di ricorso ne ha tratto la conclusione, in modo quasi
automatico, che il pubblico interessato associa il prefisso “UNI” all’[odierna ricorrente] quando è utilizzato in relazione
con fondi di investimento e che sussiste, pertanto, un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(…).
41      Nel caso di specie, l’UAMI non ha proceduto ad un esame approfondito del requisito del collegamento dei marchi richiesti alla
serie invocata in opposizione. La commissione di ricorso si è limitata a sottolineare che ciascuno dei marchi è formato dalla
combinazione di due elementi individuali, vale a dire l’elemento comune “UNI” e espressioni differenti, rispettivamente “web”
e “credit wealth management”, prive di carattere distintivo in relazione ai servizi richiesti».
Per quanto concerne l’addebito secondo cui il Tribunale avrebbe così snaturato l’analisi effettuata dalla commissione di ricorso,
si deve constatare che, ai punti 36 e 37 della sua decisione 5 settembre 2006, la commissione di ricorso ha dichiarato quanto
segue:
«36      Nel caso di specie, il marchio [della UniCredito] e i marchi [dell’odierna ricorrente] hanno la stessa struttura. Essi sono
formati dalla combinazione di due elementi individuali, vale a dire dall’elemento comune “UNI” che costituisce l’inizio di
tutti i marchi, seguito ogni volta da una parola diversa. Tuttavia, ciò non è sufficiente per ritenere che il marchio UNIWEB
possieda caratteristiche che consentono di associarlo ai marchi “UNI‑” [dell’odierna ricorrente]. L’elemento comune potrebbe
essere esclusivamente descrittivo oppure privo di carattere distintivo, nel cui caso [l’odierna ricorrente] non può validamente
invocare l’argomento del[la] “famiglia di marchi”.
37      Il carattere distintivo dell’elemento comune “UNI” deve essere valutato secondo la percezione che il pubblico di riferimento
ha dei segni e dei servizi di cui trattasi. Non solo le qualità intrinseche dell’elemento “UNI” sono pertinenti ai fini di
tale valutazione, ma anche l’utilizzo che ne viene fatto. In Germania, ove si trova il consumatore medio destinatario, la
parola “uni” si riferisce a “uni”, di un solo colore, e a Uni, diminutivo di università (linguaggio familiare). Rispetto ai
servizi di cui trattasi, non sembra che tale termine abbia un significato chiaro e immediato. Inoltre, nella fattispecie,
[l’odierna ricorrente] ha dimostrato, in particolare tramite la sua relazione sulla gestione e la relazione semestrale 30
settembre 2001 nonché alcuni articoli di giornale, di utilizzare i tre marchi contenenti il prefisso “UNI‑” per “collocamento
di fondi” in Germania».
I punti 40 e 41 della decisione 25 settembre 2006 sono redatti in termini simili, e la commissione di ricorso constata, inoltre,
nel primo di tali punti:
«È necessario sottolineare che i termini “Wealth Management” accostati al marchio [della UniCredito] sono vocaboli inglesi
comunemente utilizzati nell’ambito finanziario per il territorio pertinente, vale a dire per la Germania, riguardo a servizi
che combinano la funzione di consulenza nel settore finanziario/investimenti, ai servizi contabili/contribuenti e alla pianificazione
giuridico-finanziaria. Di conseguenza, l’associazione dei vocaboli “Wealth Management ” è priva di carattere distintivo in
relazione ai servizi richiesti».
Risulta quindi che il Tribunale, ritenendo che la commissione di ricorso, «in modo quasi automatico» e senza alcun «esame
approfondito» del requisito del collegamento dei marchi richiesti alla serie invocata dalla ricorrente, avesse concluso per
l’esistenza di un rischio di confusione limitandosi a constatare l’esistenza di tale serie e il fatto che detti marchi erano
costituiti dall’elemento comune «UNI» combinato con varie espressioni prive di carattere distintivo, ha snaturato il contenuto
delle decisioni controverse.
Di conseguenza, il Tribunale ha omesso di esaminare aspetti su cui la commissione di ricorso aveva compiuto valutazioni, come
richiamate ai punti 49 e 50 della presente sentenza. Lo stesso vale, in particolare, per le considerazioni della commissione
di ricorso relative alla struttura identica dei marchi confrontati, al carattere distintivo, dal punto di vista del pubblico
di riferimento, dell’elemento «UNI» comune a questi ultimi e all’assenza di carattere distintivo dei termini «Wealth Management».
Il Tribunale, pertanto, non ha motivato a sufficienza la sua sentenza.
Quanto all’addebito secondo cui il Tribunale avrebbe applicato erroneamente l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94,
occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, costituisce un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o servizi in questione provengano
dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (v., in tal senso, sentenza 29 settembre 1998,
causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 29; citate sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 17; UAMI/Shaker, punto 33,
e Nestlé/UAMI, punto 32).
Nell’ipotesi in cui l’opposizione si fondi sull’esistenza di più marchi che presentano caratteristiche comuni che permettono
di considerarli parte di una medesima famiglia o serie di marchi, occorre, al fine di valutare l’esistenza di un rischio di
confusione, tener conto della circostanza che, in presenza di una famiglia o serie di marchi, un rischio del genere è la conseguenza
del fatto che il consumatore può ingannarsi circa la provenienza o l’origine dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio
di cui è chiesta la registrazione e ritenere, erroneamente, che questo appartenga a tale famiglia o serie di marchi (v., in
tal senso, sentenze 13 settembre 2007, causa C‑234/06 P, Il Ponte Finanziaria/UAMI, Racc. pag. I‑7333, punti 62 e 63, nonché
18 dicembre 2008, causa C‑16/06 P, Les Éditions Albert René/UAMI, Racc. pag. I‑10053, punto 101).
Come ricordato al punto 45 della presente sentenza, l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto
di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
In questo caso, il Tribunale ha escluso l’esistenza di un rischio di confusione senza prendere in considerazione tutti i fattori
pertinenti per verificare in concreto se esista un rischio che il pubblico di riferimento possa credere che i marchi di cui
è chiesta la registrazione facciano parte della serie di marchi invocata dall’odierna ricorrente ed ingannarsi così in merito
all’origine dei servizi di cui trattasi ritenendo che essi provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.
Infatti, come fanno valere la ricorrente e l’UAMI, nella sentenza impugnata manca, anzitutto, un’analisi della struttura dei
marchi da confrontare e dell’influenza della posizione dell’elemento comune a questi ultimi, vale a dire del prefisso «UNI»,
sulla percezione che può avere di questi marchi il pubblico di riferimento.
Inoltre, per quanto concerne il carattere eventualmente distintivo dell’elemento comune, il Tribunale, al punto 43 della sentenza
impugnata, ha affermato che esso non aveva, sul piano intrinseco, la capacità, di per sé solo, di provocare l’associazione
tra i marchi di cui è chiesta la registrazione e la serie di marchi invocata dall’odierna ricorrente. Tuttavia, come fatto
valere, in sostanza, dall’odierna ricorrente in udienza nonché dall’UAMI, il Tribunale non ha suffragato tale affermazione
e, di conseguenza, non ha analizzato al riguardo le valutazioni effettuate dalla commissione di ricorso sulla percezione che
il pubblico di riferimento poteva avere di questo elemento, né ha motivato detta sentenza su tale punto.
Inoltre, ai punti 44-46 della sentenza impugnata, esaminando l’uso fatto dall’odierna ricorrente della serie di marchi da
essa invocata, il Tribunale, con una motivazione che traduce una valutazione di fatto che non spetta alla Corte controllare,
ha ritenuto, in particolare, difficilmente concepibile che il pubblico interessato potesse credere che i fondi designati dai
marchi di cui si chiedeva la registrazione fossero gestiti da una società diversa da quella il cui nome figura negli articoli
di giornale in cima all’elenco di detti fondi. Tuttavia, in considerazione del principio enunciato al punto 53 della presente
sentenza, il Tribunale non poteva, senza che la sua sentenza fosse inficiata da un errore di diritto, astenersi dall’esaminare
se, quanto meno, questo pubblico non potesse credere che questi ultimi corrispondessero a servizi offerti da imprese economicamente
collegate.
Infine, quanto agli altri elementi che compongono i marchi da confrontare, il Tribunale ha unicamente rilevato, al punto 47
della sentenza impugnata, che i termini accostati al prefisso «UNI» erano espressi in inglese in tutti i marchi di cui era
chiesta la registrazione, e in tedesco in ciascuno dei marchi anteriori invocati a sostegno delle opposizioni. Oltre a non
aver esaminato se tale differenza, in relazione ai servizi finanziari di cui trattasi e al pubblico di riferimento, fosse
atta ad escludere il rischio che quest’ultimo potesse credere che i marchi richiesti facevano parte della serie di marchi
invocata dalla ricorrente, il Tribunale non ha valutato se tali elementi avessero o meno carattere descrittivo o non distintivo.
Pertanto, tenuto conto di quanto enunciato ai punti 52 e 57-60 della presente sentenza, il Tribunale non poteva validamente
concludere, al punto 48 della sentenza impugnata, che, «nonostante l’uso effettivo dei marchi anteriori e la presenza del
prefisso “UNI” comune a tutti questi marchi e ai marchi richiesti, gli elementi di prova forniti all’UAMI non sono tali da
dimostrare la capacità di detto prefisso, di per sé solo o unitamente ad altri fattori, di indurre ad associare i marchi richiesti
alla serie anteriore» e, al punto 49 della medesima sentenza, che erroneamente la commissione di ricorso aveva ritenuto che
i segni in conflitto presentassero un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Di conseguenza, senza che occorra esaminare la restante argomentazione della ricorrente e, in particolare, pronunciarsi sulla
parte di quest’ultima vertente sul rigetto delle sue opposizioni riguardanti gli affari immobiliari, si deve accogliere il
motivo unico dell’impugnazione e, pertanto, annullare la sentenza impugnata.
Ai sensi dell’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, essa, in caso
di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa a quest’ultimo affinché esso decida.
Nella fattispecie, la valutazione globale del rischio di confusione comporta valutazioni di fatto complesse dirette a verificare
se, come ha ritenuto la commissione di ricorso dell’UAMI, esista un rischio che il pubblico di riferimento possa credere che
i marchi di cui è chiesta la registrazione facciano parte della serie di marchi invocata dalla ricorrente. Pertanto, si deve
rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nuovamente sui ricorsi proposti dinanzi ad esso dalla UniCredito
nonché sulle domande di annullamento parziale delle decisioni controverse presentate dalla ricorrente, e riservare la decisione
sulle spese attinenti all’impugnazione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea 27 aprile 2010, cause riunite T‑303/06 e T‑337/06, UniCredito Italiano/UAMI
– Union Investment Privatfonds (UNIWEB), è annullata.
2)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
3)
Le spese sono riservate.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.