CELEX: 62010CJ0317
Recurs
Marcă comunitară
Regulamentul (CE) nr. 40/94
Articolul 8 alineatul (1) litera (b)
Mărcile verbale UNIWEB și UniCredit Wealth Management
Opoziție a titularului mărcilor verbale naționale UNIFONDS și UNIRAK, precum și al mărcii figurative naționale UNIZINS
Aprecierea riscului de confuzie
Risc de asociere
Serie sau familie de mărci

Prin recursul formulat, Union Investment Privatfonds GmbH solicită anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 27
aprilie 2010, UniCredito Italiano/OAPI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06 și T‑337/06, denumită în continuare
„hotărârea atacată”), prin care acesta a anulat, pe de o parte, două decizii ale Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru
Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 5 septembrie 2006 (cauzele conexate R 196/2005‑2
și R 211/2005‑2) și din 25 septembrie 2006 (cauzele conexate R 456/2005‑2 și R 502/2005‑2) (denumite în continuare „deciziile
în litigiu”), în măsura în care prin acestea s‑au admis opozițiile formulate de recurentă la înregistrarea de către UniCredito
Italiano SpA (denumită în continuare „UniCredito”), ca mărci comunitare, a semnelor verbale „UNIWEB” și „UniCredit Wealth
Management” pentru anumite servicii și, pe de altă parte, s‑au respins cererile recurentei prin care se urmărea anularea deciziilor
menționate în ceea ce privește serviciile aferente afacerilor imobiliare.

Cadrul juridic
Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială,
17/vol. 1, p. 146) a fost abrogat și a fost înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009
privind marca comunitară (JO L 78, p. 1), care a intrat în vigoare la 13 aprilie 2009. Cu toate acestea, având în vedere data
actelor atacate la Tribunal, Regulamentul nr. 40/94 continuă să fie aplicabil în litigiu.
Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 prevede:
„La opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când:
[…]
(b)      din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor
pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie [în percepția publicului de] pe teritoriul în care este
protejată marca anterioară; riscul de confuzie presupune riscul de asociere cu marca anterioară.”

Istoricul cauzei
La 29 mai și la 7 august 2001, UniCredito a introdus la OAPI o cerere de înregistrare, ca mărci comunitare, a semnelor verbale
„UNIWEB” și „UniCredit Wealth Management” pentru a desemna anumite servicii printre care figurează cele din clasa 36 în sensul
Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor
din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și modificat (denumit în continuare „Aranjamentul de la Nisa”), clasă care corespunde
următoarei descrieri:
–        „Afaceri bancare, afaceri financiare, afaceri monetare, asigurări, afaceri imobiliare, informații și consiliere în materie
de finanțe și de asigurări, servicii de carduri de credit/debit, servicii bancare și financiare prin internet”, pentru marca
verbală UNIWEB;
–        „Afaceri bancare, afaceri financiare, afaceri monetare, asigurări, afaceri imobiliare și informații financiare”, pentru marca
verbală UniCredit Wealth Management.
La 6 martie și la 21 iunie 2002, recurenta a formulat opoziție, în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul
nr. 40/94, la înregistrarea mărcilor respective pentru serviciile menționate mai sus.
Cele două opoziții s‑au întemeiat pe mărcile germane verbale UNIFONDS și UNIRAK, depuse la 2 aprilie 1979 și înregistrate
la 17 octombrie 1979, precum și pe marca germană figurativă, depusă la 6 martie 1992 și înregistrată la 10 iulie 1992, privind,
ca și cele două mărci precedente, „plasări de fonduri” din clasa 36 și reprezentată astfel:
Prin Deciziile din 17 decembrie 2004 și din 28 februarie 2005, divizia de opoziție a OAPI a admis opozițiile în ceea ce privește
serviciile vizate de acestea, cu excepția „afacerilor imobiliare”.
În ambele cazuri, divizia de opoziție a considerat în esență că recurenta a adus proba utilizării serioase a mărcilor anterioare,
precum și a faptului că este titularul unor mărci care cuprind, fiecare, prefixul „UNI” și care constituie o serie sau o familie
de mărci. Aceasta a stabilit existența unui risc de confuzie, care include riscul de asociere, între mărcile a căror înregistrare
este solicitată și mărcile anterioare, mai puțin în cazul „afacerilor imobiliare”, divizia de opoziție apreciind că aceste
servicii și cele acoperite de înregistrările anterioare nu erau similare.
La 17 februarie și la 21 aprilie 2005, UniCredito a introdus o cale de atac împotriva deciziilor menționate ale diviziei de
opoziție a OAPI, iar recurenta a procedat în același mod la 11 februarie și la 28 aprilie 2005.
Prin deciziile în litigiu, Camera a doua de recurs a OAPI a respins aceste căi de atac. Achiesând la analiza efectuată de
divizia de opoziție, aceasta a considerat în special, în fiecare dintre cele două decizii, că recurenta a adus proba utilizării
serioase a mărcilor care constituie o serie de mărci, precum și proba că marca a cărei înregistrare se solicită prezintă caracteristici
de natură să o asocieze cu această serie, astfel încât publicul relevant este determinat să asocieze prefixul menționat cu
recurenta atunci când acesta este utilizat în legătură cu fonduri de investiții.

Acțiunea în fața Tribunalului și hotărârea atacată
Prin cererile introductive înregistrate la grefa Tribunalului la 6 și la 28 noiembrie 2006, UniCredito a formulat acțiuni
prin care urmărea anularea deciziilor în litigiu. Aceasta a precizat, în ședința desfășurată la Tribunal, că acțiunile menționate
nu vizau decât anularea în parte a acestora, în măsura în care s‑au admis opozițiile formulate împotriva înregistrării ca
mărci comunitare a semnelor verbale „UNIWEB” și „UniCredit Wealth Management” în ceea ce privește serviciile din clasa 36
în sensul Aranjamentului de la Nisa, cu excepția afacerilor imobiliare.
Recurenta a solicitat, în ambele cauze, respingerea acțiunilor și anularea în parte a deciziilor în litigiu, precum și admiterea
în întregime a opozițiilor pe care le‑a formulat împotriva înregistrării mărcilor UNIWEB și UniCredit Wealth Management, și
anume inclusiv în ceea ce privește afacerile imobiliare.
OAPI a solicitat respingerea acțiunilor.
Prin hotărârea atacată, Tribunalul:
–        a conexat cele două cauze în vederea pronunțării hotărârii;
–        a anulat Decizia Camerei a doua de recurs a OAPI din 5 septembrie 2006 în măsura în care prin aceasta s‑a respins calea de
atac formulată de UniCredito și s‑au admis opozițiile la înregistrarea mărcii UNIWEB, în ceea ce privește „afacerile bancare;
afacerile financiare; afacerile monetare; asigurările; informațiile și consilierea în materie de finanțe și de asigurări;
serviciile de carduri de credit/debit; serviciile bancare și financiare prin internet” din clasa 36 în sensul Aranjamentului
de la Nisa,
–        a anulat Decizia Camerei a doua de recurs a OAPI din 25 septembrie 2006 în măsura în care prin aceasta s‑a respins calea de
atac formulată de UniCredito și s‑au admis opozițiile la înregistrarea mărcii UniCredit Wealth Management, în ceea ce privește
„afacerile bancare; afacerile financiare; afacerile monetare; asigurările și informațiile financiare” din clasa 36 în sensul
aranjamentului menționat,
–        a respins cererile recurentei și
–        a obligat fiecare parte să suporte propriile cheltuieli de judecată.
Statuând astfel, Tribunalul a admis motivul unic invocat de UniCredito, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1)
litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.
Referindu‑se, la punctele 33, 34 și 37-40 din hotărârea atacată, la Hotărârea din 23 februarie 2006, Il Ponte Finanziaria/OAPI
– Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Rec., p. II‑445, denumită în continuare „Hotărârea BAINBRIDGE”), Tribunalul
a considerat la punctul 41 din hotărârea atacată că, în speță, OAPI nu a realizat o analiză aprofundată a condiției privind
asocierea mărcilor a căror înregistrare se solicită cu seria invocată, întrucât camera de recurs s‑a limitat să remarce că
fiecare dintre mărci era alcătuită din combinația a două elemente, respectiv elementul comun „UNI” și diferite expresii, și
anume „web” și „credit wealth management”, care sunt lipsite de caracter distinctiv în raport cu serviciile vizate de aceste
mărci.
Tribunalul a hotărât, la punctul 42 din hotărârea atacată, că nici puterea distinctivă a prefixului „UNI” și nici celelalte
aspecte ale comparației dintre mărcile în cauză nu permiteau să se stabilească existența unui risc de confuzie. În ceea ce
privește puterea distinctivă a acestui prefix, acesta a statuat, la punctul 43 din hotărârea menționată, că un asemenea prefix
nu avea capacitatea intrinsecă de a determina, ca atare, asocierea mărcilor a căror înregistrare se solicită cu seria invocată.
Tribunalul a considerat, în plus, la punctul 44 din aceeași hotărâre, că utilizarea efectivă a mărcilor care fac parte din
serie în sectorul financiar și publicarea regulată de informații privind cursul fondurilor de investiții în ordine alfabetică
nu erau de natură să demonstreze capacitatea prefixului „UNI” de a indica, în sine, proveniența fondurilor.
În acest context, la punctul 45 din hotărârea atacată, Tribunalul a arătat că extrasele de presă prezentate în cursul procedurii
de opoziție menționează existența unor fonduri care includ prefixul „UNI” care nu aparțin recurentei. Acesta a considerat
că, deși, în această privință, camera de recurs a constatat în mod întemeiat că „în cazul fondurilor ale căror denumiri încep
cu «united» […] și «universal» […] este vorba despre un termen indivizibil ale cărui prime litere «uni» fac parte integrantă
din structura cuvântului”, nu este totuși evident că situația ar fi aceeași pentru mărcile care încep prin „unico”, întrucât
acest termen nu este în mod necesar asociat de publicul relevant din Germania cu cuvântul italian „unico” (unic), ci poate
fi înțeles și ca reprezentând o abreviere fără semnificație.
În plus, la punctul 46 din hotărârea atacată, Tribunalul arată că, în extrasele de presă prezentate de recurentă, denumirea
societății gerante figurează la începutul listei fondurilor gestionate, astfel încât este dificil de conceput că publicul
vizat, care are o capacitate de atenție relativ ridicată, ar putea crede că fondurile desemnate de mărcile a căror înregistrare
se solicită sunt gestionate de o altă societate decât cea a cărei denumire figurează la conducerea grupului din care fac parte.
În ceea ce privește celelalte aspecte ale comparației, Tribunalul a constatat la punctul 47 din hotărârea atacată că, în afară
de prefixul comun „UNI”, recurenta nu a dovedit existența altor similitudini între mărcile în cauză și că exista, în schimb,
o diferență semantică între acestea, termenii alăturați prefixului „UNI” fiind exprimați în engleză în cadrul mărcilor UNIWEB
și UniCredit Wealth Management și în germană în cadrul mărcilor anterioare invocate.
Tribunalul a stabilit la punctul 48 din hotărârea atacată că, în pofida utilizării efective a mărcilor anterioare și a prezenței
prefixului comun menționat, elementele de probă furnizate OAPI nu erau de natură să demonstreze capacitatea acestui prefix,
în sine sau în combinație cu alți factori, de a asocia mărcile a căror înregistrare se solicită cu seria anterioară.
În consecință, Tribunalul, după ce a admis motivul unic invocat de UniCredito în susținerea acțiunilor formulate, a respins
motivul invocat de recurentă, întemeiat de asemenea pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul
nr. 40/94, prin care se urmărea admiterea opozițiilor formulate de aceasta și în ceea ce privește afacerile imobiliare.

Concluziile părților
Prin intermediul recursului formulat, recurenta solicită Curții anularea hotărârii atacate și respingerea acțiunilor formulate
la Tribunal de UniCredito. Recurenta solicită în plus anularea deciziilor în litigiu în măsura în care prin acestea au fost
respinse opozițiile formulate de ea împotriva înregistrării mărcilor UNIWEB și UniCredit Wealth Management pentru afaceri
imobiliare și admiterea acestor opoziții.
OAPI solicită Curții admiterea recursului și obligarea UniCredito la plata cheltuielilor de judecată.
UniCredito solicită respingerea recursului și obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

Cu privire la recurs

Argumentele părților
În susținerea recursului, recurenta invocă încălcarea de către Tribunal a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul
nr. 40/94. Aceasta susține că Tribunalul nu a ținut cont de toate circumstanțele de fapt din litigiu, astfel încât hotărârea
atacată se întemeiază pe o situație de fapt incompletă și, prin urmare, eronată.
Astfel, în opinia recurentei, pentru a aprecia riscul de confuzie din punctul de vedere al publicului german, Tribunalul ar
fi trebuit să țină cont de numeroasele decizii ale instanțelor germane și ale Deutsche Patent- und Markenamt (Oficiul German
pentru Brevete și Mărci) prezentate diviziei de opoziție, care demonstrează existența acestui risc. Recurenta consideră că,
dacă punctul de vedere al publicului german ar fi fost cu adevărat luat în considerare, Tribunalul nu ar fi ajuns la concluzia
greșită că elementul „web” este un termen englezesc și că termenii alăturați de aceasta prefixului „UNI” sunt întotdeauna
germani.
În plus, Tribunalul nu ar fi ținut cont decât de cele trei mărci anterioare pe care se întemeiau opozițiile formulate de recurentă,
deși aprecierea riscului de asociere ar fi trebuit să decurgă dintr‑o analiză a întregii serii de mărci al cărei titular este
aceasta. Dacă mărcile menționate ar fi fost luate în considerare, s‑ar fi constatat că anumiți termeni englezești sunt de
asemenea asociați cu prefixul „UNI” și că structura mărcilor înregistrate nu prezenta nicio diferență de natură să împiedice
publicul relevant să asocieze atât marca UNIWEB, cât și marca UniCredit Wealth Management cu seria sa de mărci.
Presupunând că publicul relevant ar găsi denumirea fondurilor numai în paginile financiare ale ziarelor, Tribunalul ar fi
constatat în mod greșit că această denumire este întotdeauna însoțită de precizarea denumirilor operatorilor sau ale societăților
care gestionează fondurile. Nu s‑ar fi ținut cont, în această privință, de elementele prezentate în ședință.
Recurenta subliniază că este titularul a aproximativ 90 de mărci care cuprind prefixul „UNI” asociat cu diverse elemente și
că acest prefix, care constituie, de altfel, în sine una dintre aceste mărci, este un element distinctiv. În aceste condiții,
întrucât semnele verbale „UNIWEB” și „UniCredit Wealth Managament” prezintă aceeași structură, nu s‑ar putea nega că există
un risc de confuzie, care rezultă dintr‑o asociere, realizată de publicul relevant, între acestea și mărcile al căror titular
este recurenta, în pofida faptului că alți operatori gestionează fonduri a căror denumire cuprinde elementul „united”, „universal”
sau „unico”.
În ceea ce privește cererea sa privind afacerile imobiliare, care a fost respinsă de Tribunal, recurenta susține că există
o contiguitate între acest tip de servicii și operațiunile de investiții.
OAPI, ca și recurenta, consideră că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în ceea ce privește aplicarea articolului 8 alineatul
(1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.
Referindu‑se la Hotărârea BAINBRIDGE, OAPI consideră că mărcile a căror înregistrare se solicită prezintă în mod clar caracteristici
susceptibile să le asocieze cu seria de mărci invocată de recurentă. Tribunalul atrage atenția, în această privință, că elementul
„UNI” este utilizat, în cadrul mărcilor a căror înregistrare se solicită, în aceeași poziție precum cea din cadrul mărcilor
care formează seria respectivă, că nu are un conținut semantic diferit, iar caracterul său distinctiv este subliniat de faptul
că este urmat de alte elemente verbale, precum „web” și „Credit Wealth Management”, care, în sectorul financiar, au un caracter
descriptiv și nedistinctiv, chiar și în percepția publicului german de referință.
Tribunalul nu s‑ar fi pronunțat cu privire la caracterul distinctiv intrinsec al prefixului „UNI” și ar fi încălcat astfel
principiul potrivit căruia, pentru a aprecia existența unui risc de confuzie, trebuie să se ia în considerare toți factorii
pertinenți din speță și în special caracterul distinctiv al mărcii anterioare. De asemenea, Tribunalul nu ar fi explicitat
motivul pentru care prefixul „UNI” nu ar avea capacitatea de a determina, în sine, asocierea mărcilor a căror înregistrare
se solicită cu seria invocată de recurentă.
În plus, Tribunalul nu ar fi realizat o apreciere concretă a percepției asupra mărcilor pe care ar avea‑o publicul german.
În această privință, Tribunalul nu ar fi acordat nicio importanță numeroaselor decizii ale Deutsche Patent- und Markenamt,
deși acestea reflectă în mod evident percepția publicului interesat și constituie un factor care ar fi trebuit să fie luat
în considerare, chiar dacă aceste decizii nu sunt obligatorii pentru OAPI și nici pentru Tribunal.
Acesta din urmă ar fi admis în Hotărârea BAINBRIDGE că, în prezența aceluiași element distinctiv, poate exista un risc de
confuzie, chiar dacă mărcile se diferențiază prin adăugarea unor elemente verbale sau grafice. Prin urmare, motivul pentru
care, în speță, semnificația diferiților termeni „web”, „credit”, „wealth management”, „zins”, „fonduri” și „rak” ar permite,
potrivit Tribunalului, să se considere că diferențierea semantică rezultantă exclude existența unui risc de confuzie nu ar
explicabil. În plus, o asemenea considerație nu ar ține cont de faptul că acești termeni, care sunt direct descriptivi sau
au devenit de uz comun în limbajul financiar în Germania, nu permit publicului relevant să perceapă că sunt desemnate servicii
sau produse financiare ale unor întreprinderi diferite, utilizarea unor termeni englezești fiind curentă în sectorul financiar.
În ceea ce privește circumstanțele în care publicul relevant se găsește în prezența mărcilor în cauză, ar trebui să se observe
că, deși acestea din urmă erau precedate întotdeauna de denumirea societății care gestionează fondurile în cauză, această
împrejurare nu ar exclude în sine existența unui risc de confuzie, deoarece consumatorul german, care cunoaște deja fondurile
oferite de recurentă, poate crede că și celelalte fonduri care cuprind prefixul „UNI” provin de la întreprinderi legate din
punct de vedere economic de aceasta.
Pe de altă parte, arătând că nu s‑a realizat de către camera de recurs o analiză aprofundată a cerinței referitoare la asocierea
mărcilor a căror înregistrare se solicită cu seria de mărci invocată de recurentă și că aceasta nu a demonstrat existența
altor similitudini decât cea referitoare la elementul comun „UNI” pentru a stabili existența unui risc de confuzie, Tribunalul
ar fi deformat și ar fi denaturat analiza efectuată de camera menționată.
Solicitând respingerea recursului, UniCredito arată, mai întâi, că motivele invocate în susținerea acestuia sunt inadmisibile,
întrucât recurenta invocă vicii ale hotărârii atacate care constau în erori de apreciere a faptelor.
În continuare, UniCredito susține că aprecierile Tribunalului criticate de recurentă, indiferent că este vorba despre aprecierile
referitoare la existența unor denumiri de fonduri care includ prefixul „UNI”, dar nu aparțin acesteia din urmă, despre aprecierile
referitoare la faptul că denumirile respective sunt asociate în ziare cu cele ale societăților care gestionează aceste fonduri
sau despre aprecierile referitoare la asocierea prefixului menționat cu termeni englezești sau germani, sunt complementare
și marginale în raport cu aprecierea globală și factuală a Tribunalului cu privire la lipsa riscului de confuzie și, prin
urmare, nu pot servi la invalidarea acesteia.
UniCredito se opune, pe de altă parte, argumentației recurentei privind obligația de a ține cont de deciziile autorităților
administrative și judiciare naționale, având în vedere că sistemele naționale și sistemul comunitar de protecție a mărcilor
sunt autonome și independente între ele.
Nu ar fi fondată nici critica prin care recurenta reproșează Tribunalului că a ținut cont, în vederea aprecierii riscului
de confuzie, numai de cele trei mărci anterioare pe care se întemeiau opozițiile, iar nu de toate mărcile cuprinse în seria
invocată de recurentă. Această critică ar fi contradictorie, având în vedere că opozițiile menționate se bazează pe aceste
trei mărci, și nu ar fi întemeiată în raport cu Hotărârea BAINBRIDGE. Aceasta din urmă, care se bazează pe principiul potrivit
căruia, în prezența unei serii de mărci, riscul de confuzie trebuie să fie apreciat luându‑se în considerare riscul ca publicul
să perceapă marca a cărei înregistrare se solicită ca făcând parte din serie, nu ar impune în niciun mod ca această marcă
să fie comparată cu fiecare dintre mărcile care fac parte din serie, privită separat.
În sfârșit, referitor la afacerile imobiliare, UniCredito arată, pe de o parte, că acestea nu prezintă afinități cu serviciile
financiare și, pe de altă parte, că între mărcile aflate în conflict nu există risc de confuzie, nici măcar în ceea ce privește
serviciile financiare privite în sens strict.

Aprecierea Curții
UniCredito susține că recursul este inadmisibil în măsura în care ar urmări să readucă în discuție anumite aprecieri de natură
factuală efectuate în hotărârea atacată. Trebuie să se constate în această privință că recurenta reproșează Tribunalului că
a încălcat articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 prin faptul că nu a ținut cont de toate circumstanțele
din speță și în special prin faptul că nu a luat în considerare punctul de vedere al publicului german referitor la riscul
de asociere a mărcilor a căror înregistrare se solicită cu seria sau cu familia de mărci invocată de recurentă.
Or, rezultă dintr‑o jurisprudență constantă că existența unui risc de confuzie în percepția publicului trebuie să fie apreciată
în mod global, ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 noiembrie 1997,
SABEL, C‑251/95, Rec., p. I‑6191, punctul 22, Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec., p. I‑3819,
punctul 18, Hotărârea din 12 iunie 2007, OAPI/Shaker, C‑334/05 P, Rep., p. I‑4529, punctul 34, și Hotărârea din 20 septembrie
2007, Nestlé/OAPI, C‑193/06 P, punctul 33). Deși aprecierea acestor factori este o chestiune de fapt care nu este supusă controlului
Curții, neluarea în considerare a tuturor acestor factori constituie, în schimb, o eroare de drept (a se vedea în acest sens
Hotărârea din 24 iunie 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, Rep., p. I‑5805, punctul 40) și poate fi invocată,
ca atare, în fața Curții în cadrul unui recurs.
Situația este aceeași în cazul criticii invocate de OAPI potrivit căreia Tribunalul ar fi denaturat analiza efectuată de camera
de recurs, întrucât denaturarea conținutului unui act constituie de asemenea o eroare de drept (a se vedea Hotărârea din 27
ianuarie 2000, DIR International Film și alții/Comisia, C‑164/98 P, Rec., p. I‑447, punctul 48).
În consecință, cauza de inadmisibilitate invocată de UniCredito trebuie respinsă.
Cu privire la fond, trebuie arătat că, pentru a anula deciziile în litigiu, la punctele 35, 36 și 41 din hotărârea atacată,
Tribunalul s‑a pronunțat astfel:
„35      În speță, aprecierea camerei de recurs potrivit căreia mărcile anterioare UNIFONDS, UNIRAK și UNIZINS invocate de [recurentă]
constituie o «serie» în sensul Hotărârii BAINBRIDGE, […] se bazează în esență pe considerațiile potrivit cărora prefixul «UNI»
comun acestor trei mărci are caracter distinctiv în contextul serviciilor financiare și utilizarea efectivă a acestor mărci
a fost dovedită de [recurentă].
36      După ce a constatat existența unei «serii» de mărci, camera de recurs a stabilit, în mod cvasiautomat, că publicul relevant
asociază prefixul «UNI» cu [recurenta] atunci când este utilizat în legătură cu fonduri de investiții și că există, prin urmare,
un risc de confuzie între mărcile aflate în conflict.
[…]
41      În speță, OAPI nu a realizat o analiză aprofundată a condiției de asociere a mărcilor solicitate cu seria invocată în opoziție.
Camera de recurs s­-a limitat să remarce că fiecare dintre mărci este alcătuită din combinația a două elemente individuale,
respectiv elementul comun «UNI» și expresii diferite, și anume «web» și «credit wealth management», care sunt lipsite de caracter
distinctiv în raport cu serviciile solicitate.”
În ceea ce privește critica potrivit căreia Tribunalul ar fi denaturat astfel analiza efectuată de camera de recurs, trebuie
să se constate că, la punctele 36 și 37 din Decizia din 5 septembrie 2006, camera de recurs a arătat următoarele:
„36      În speță, marca [aparținând UniCredito] și mărcile [recurentei] au aceeași structură. Acestea sunt alcătuite din combinația
a două elemente individuale, și anume elementul comun «UNI», care constituie începutul tuturor mărcilor, urmat de fiecare
dată de un cuvânt diferit. Totuși, acest fapt nu este suficient pentru a considera că marca UNIWEB are caracteristici care
permit asocierea sa cu mărcile «UNI-» [aparținând recurentei]. Elementul comun ar putea fi exclusiv descriptiv sau chiar lipsit
de caracter distinctiv, caz în care [recurenta] nu poate invoca cu succes argumentul [privind] «familia de mărci».
37      Caracterul distinctiv al elementului comun «UNI» trebuie apreciat în funcție de percepția publicului relevant asupra semnelor
și serviciilor în cauză. Nu numai calitățile intrinseci ale elementului «UNI» sunt pertinente în vederea acestei aprecieri,
ci și modul în care acesta este utilizat. În Germania, unde se situează consumatorul mediu vizat, cuvântul «uni» se raportează
la «uni», de o singură culoare, și la Uni, diminutiv pentru universitate (limbaj familial). În raport cu serviciile în discuție,
acest termen nu pare să aibă o semnificație clară și imediată. În plus, în speță, [recurenta] a arătat, în special prin intermediul
raportului său de gestiune, al raportului semestrial din 30 septembrie 2001 și al extraselor de presă, că utilizează cele
trei mărci care cuprind prefixul «UNI-» pentru «plasări de fonduri» în Germania.”
Punctele 40 și 41 ale Deciziei din 25 septembrie 2006 sunt redactate în termeni similari, camera de recurs constatând în plus,
la primul dintre aceste puncte:
„Este necesar să se sublinieze că termenii «Wealth Management» alăturați mărcii [aparținând UniCredito] sunt vocabule englezești
utilizate în limbajul comun în domeniul financiar pe teritoriul pertinent, și anume Germania, pentru servicii care combină
funcția de consiliere în domeniul financiar/investiții, serviciile contabile/contribuabili și planificarea juridico‑financiară.
Prin urmare, asocierea cuvintelor «Wealth Management» este lipsită de caracter distinctiv în raport cu serviciile solicitate.”
Rezultă, așadar, că Tribunalul a denaturat conținutul deciziilor în litigiu prin faptul că a reținut că existența unui risc
de confuzie a fost stabilită de camera de recurs „în mod cvasiautomat” și fără „o analiză aprofundată” a condițiilor de asociere
a mărcilor a căror înregistrare se solicită cu seria invocată de recurentă, camera de recurs limitându‑se să constate existența
acestei serii și faptul că mărcile menționate sunt alcătuite din elementul comun „UNI” combinat cu diferite expresii lipsite
de caracter distinctiv.
Pentru acest motiv, Tribunalul nu a examinat anumite aspecte cu privire la care camera de recurs a exprimat anumite aprecieri,
precum cele amintite la punctele 49 și 50 din prezenta hotărâre. Aceasta este situația în special a considerațiilor camerei
de recurs referitoare la structura identică a mărcilor comparate, la caracterul distinctiv, din punctul de vedere al publicului
relevant, al elementului „UNI” comun acestora și la lipsa caracterului distinctiv al termenilor „Wealth Management”. Prin
urmare, Tribunalul a motivat insuficient hotărârea pronunțată.
În ceea ce privește critica potrivit căreia Tribunalul ar fi aplicat în mod greșit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din
Regulamentul nr. 40/94, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, constituie un risc de confuzie
în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 riscul ca publicul să creadă că produsele sau
serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic
(a se vedea în acest sens Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon, C‑39/97, Rec., p. I‑5507, punctul 29, Hotărârile citate
anterior Lloyd Schuhfabrik Meyer, punctul 17, OAPI/Shaker, punctul 33, și Nestlé/OAPI, punctul 32).
În ipoteza în care opoziția se întemeiază pe existența mai multor mărci care au caracteristici comune care permit să se considere
că fac parte din aceeași familie sau serie, pentru a aprecia existența unui risc de confuzie, trebuie să se țină cont de faptul
că, în cazul unei familii sau al unei serii de mărci, un astfel de risc rezultă din faptul că un consumator se poate înșela
în ceea ce privește proveniența sau originea produselor sau a serviciilor desemnate de marca a cărei înregistrare se solicită
și poate considera în mod greșit că marca face parte din această familie sau serie (a se vedea în acest sens Hotărârea din
13 septembrie 2007, Il Ponte Finanziaria/OAPI, C‑234/06 P, Rep., p. I‑7333, punctele 62 și 63, precum și Hotărârea din 18
decembrie 2008, Les Éditions Albert René/OAPI, C‑16/06 P, Rep., p. I‑10053, punctul 101).
Astfel cum s‑a amintit la punctul 45 din prezenta hotărâre, existența unui risc de confuzie în percepția publicului trebuie
să fie apreciată în mod global, ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză.
În speță, Tribunalul a respins existența unui risc de confuzie fără a lua în considerare toți factorii pertinenți pentru a
verifica în mod concret dacă există un risc ca publicul relevant să creadă că mărcile a căror înregistrare se solicită fac
parte din seria de mărci invocată de recurentă și să se înșele astfel cu privire la originea serviciilor în cauză crezând
că provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic.
Astfel, după cum arată recurenta și OAPI, lipsește mai întâi, din hotărârea atacată, o analiză referitoare la structura mărcilor
care trebuie comparate și la influența poziției elementului comun al acestora, și anume prefixul „UNI”, asupra percepției
pe care publicul relevant o poate avea cu privire la aceste mărci.
În continuare, în ceea ce privește caracterul eventual distinctiv al elementului comun, Tribunalul a afirmat, la punctul 43
din hotărârea atacată, că acesta nu avea capacitatea intrinsecă de a determina ca atare asocierea mărcilor a căror înregistrare
se solicită cu seria de mărci invocată de recurentă. Totuși, astfel cum au arătat, în esență, atât recurenta în ședință, cât
și OAPI, Tribunalul nu a susținut această afirmație și, prin urmare, nu a analizat în această privință aprecierile efectuate
de camera de recurs cu privire la percepția publicului relevant asupra acestui element și nici nu a motivat hotărârea menționată
cu privire la acest aspect.
În plus, la punctele 44-46 din hotărârea atacată, examinând utilizarea de către recurentă a seriei de mărci invocate de aceasta,
Tribunalul a considerat în special, prin intermediul unor motive care țin de o apreciere a situației de fapt pe care Curtea
nu are competența de a o controla, că era dificil de conceput că publicul vizat ar putea crede că fondurile desemnate de mărcile
a căror înregistrare se solicită sunt gestionate de o altă societate decât cea a cărei denumire figurează în extrasele de
presă la începutul listei fondurilor respective. Totuși, având în vedere principiul enunțat la punctul 53 din prezenta hotărâre,
Tribunalul nu putea, fără ca hotărârea sa să fie afectată de o eroare de drept, să nu cerceteze dacă, cel puțin, acest public
putea crede că acestea corespundeau unor servicii oferite de întreprinderi legate din punct de vedere economic.
În sfârșit, în ceea ce privește celelalte elemente care compun mărcile care trebuie comparate, Tribunalul a arătat, la punctul
47 din hotărârea atacată, numai că termenii alăturați prefixului „UNI” sunt exprimați în engleză în cadrul tuturor mărcilor
a căror înregistrare se solicită și în germană în cadrul fiecăreia dintre mărcile anterioare invocate în susținerea opozițiilor
formulate. Pe lângă faptul că nu a analizat dacă această diferență era, în privința serviciilor financiare în cauză și a publicului
relevant, de natură să înlăture riscul ca acesta din urmă să creadă că mărcile a căror înregistrare se solicită fac parte
din seria de mărci invocată de recurentă, Tribunalul nu a apreciat dacă aceste elemente aveau sau nu aveau un caracter descriptiv
sau nedistinctiv.
În consecință, având în vedere cele prezentate la punctele 52 și 57-60 din prezenta hotărâre, Tribunalul nu putea stabili
în mod valabil, la punctul 48 din hotărârea atacată, că, „în pofida utilizării efective a mărcilor anterioare și a prezenței
prefixului «UNI» comun tuturor acestor mărci și mărcilor solicitate, elementele de probă furnizate OAPI nu sunt de natură
să demonstreze capacitatea acestui prefix, ca atare sau în combinație cu alți factori, de a asocia mărcile a căror înregistrare
se solicită cu seria anterioară” și, la punctul 49 din aceeași hotărâre, că în mod greșit camera de recurs a considerat că
semnele în conflict prezintă un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.
În consecință, fără a fi necesară examinarea în continuare a argumentației recurentei și în special fără a fi necesară pronunțarea
cu privire la acea parte a argumentației care vizează respingerea opozițiilor formulate de recurentă în ceea ce privește afacerile
imobiliare, motivul unic al recursului trebuie primit și, în consecință, hotărârea atacată trebuie anulată.
În conformitate cu articolul 61 primul paragraf a doua teză din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, în caz de
anulare a deciziei Tribunalului, Curtea poate trimite cauza Tribunalului pentru a se pronunța asupra acesteia.
În speță, aprecierea globală a riscului de confuzie implică aprecieri de fapt complexe care vizează verificarea aspectului
dacă, astfel cum a reținut camera de recurs a OAPI, există un risc ca publicul relevant să creadă că mărcile a căror înregistrare
se solicită fac parte din seria de mărci invocată de recurentă. Prin urmare, este necesar să se trimită cauza Tribunalului
pentru ca acesta să se pronunțe din nou asupra acțiunilor formulate la acesta din urmă de UniCredito, precum și asupra cererilor
de anulare în parte a deciziilor în litigiu prezentate de recurentă și să se soluționeze cererea privind cheltuielile de judecată
aferente recursului odată cu fondul.
Pentru aceste motive, Curtea (Camera a patra) declară și hotărăște:
1)
Anulează Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 27 aprilie 2010, UniCredito Italiano/OAPI – Union Investment Privatfonds
(UNIWEB) (T‑303/06 și T‑337/06).
2)
Trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Uniunii Europene.
3)
Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.
Semnături
*
* Limba de procedură: italiana.