CELEX: 62011CJ0100
Muutoksenhaku
Yhteisön tavaramerkki
Asetus (EY) N:o 40/94
8 artiklan 5 kohta
Yhteisön sanamerkit BOTOLIST ja BOTOCYL
Yhteisön kansalliset kuvio- ja sanamerkit BOTOX
Mitättömäksi julistaminen
Suhteelliset hylkäysperusteet
Maineelle aiheutuva haitta

Helena Rubinstein SNC (jäljempänä Helena Rubinstein) ja L’Oréal SA (jäljempänä L’Oréal) vaativat valituksessaan kumoamaan Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-345/08 ja T-357/08, Rubinstein ja L’Oréal vastaan SMHV – Allergan (BOTOLIST ja BOTOCYL) 16.12.2010 antaman tuomion (jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla se hylkäsi asiassa T-345/08 Helena Rubinsteinin kanteen, jolla vaadittiin kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 28.5.2008 tekemä päätös (asia R 863/2007-1), joka liittyy Allergan, Inc:n ja Helena Rubinstein SNC:n väliseen mitättömyysmenettelyyn, ja asiassa T-357/08 L’Oréalin kanteen, jolla vaadittiin kumoamaan SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 5.6.2008 tekemä päätös (asia R 865/2007-1), joka liittyy Allergan, Inc:n ja L’Oréal SA:n väliseen mitättömyysmenettelyyn (jäljempänä yhdessä riidanalaiset päätökset).
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (
EYVL 1994, L 11, s. 1
) on kumottu ja korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (
EUVL L 78, s. 1
), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, käsiteltävään oikeusriitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan, jonka otsikko on ”Suhteelliset hylkäysperusteet”, 5 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei – – rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”
Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan, jonka otsikko on ”Suhteelliset mitättömyysperusteet”, 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi SMHV:lle tehdyllä vaatimuksella, ”jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos mainitun artiklan 1 kohdassa tai 5 kohdassa esitetyt edellytykset täytetään”.
Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan, jonka otsikko on ”Asian saattaminen yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi”, 1–3 kohdassa säädetään seuraavaa:
”1.   Valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi.
2.   Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.
3.   Yhteisön tuomioistuimella on toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä.”
Saman asetuksen 73 artiklassa säädetään, että SMHV:n päätökset perustellaan ja että ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.
Asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 2 kohdassa säädetään, että SMHV:n kielet ovat englanti, espanja, italia, ranska ja saksa. Saman artiklan 5 kohdassa säädetään, että väite ja menettämistä tai mitättömyyttä koskeva vaatimus on jätettävä jollakin SMHV:n kielellä.
Asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (
EYVL L 303, s. 1
) 38 säännön 2 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Jos hakemuksen tueksi esitettävää todistusaineistoa ei jätetä menettämis- tai mitättömyysmenettelyn kielellä, hakijan on jätettävä käännös aineistosta sillä kielellä kahden kuukauden kuluessa aineisto[n] jättämisestä.”
Asian tausta
Helena Rubinstein teki 6.5.2002 asetuksen N:o 40/94 nojalla SMHV:lle hakemuksen sanamerkin BOTOLIST rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi. L’Oréal teki 19.7.2002 samankaltaisen sanamerkkiä BOTOCYL koskevan hakemuksen.
Tavarat, joita varten rekisteröintejä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Hajuvedet, eau de toilette -vedet; kylpy- ja suihkugeelit ja kylpysuolat ei-lääketieteelliseen käyttöön; toalettisaippuat; henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut deodorantit; kosmeettiset tuotteet, nimittäin voiteet, maidot, emulsiot, geelit ja puuterit kasvoille, vartalolle ja käsille, auringonotossa ja auringonoton jälkeen käytettävät kosmeettiset maidot, geelit ja öljyt; meikkivalmisteet; sampoot; geelit, vaahdot ja balsamit ja aerosolituotteet hiusten kampaukseen ja hoitoon; hiuslakat, hiusten väriaineet ja valkaisutuotteet; tuotteet hiusten muotoiluun ja hiuslaineiden muodostukseen; eteeriset öljyt”.
Yhteisön tavaramerkit BOTOLIST ja BOTOCYL (jäljempänä yhdessä riidanalaiset tavaramerkit) rekisteröitiin 14.10. ja 19.11.2003.
Allergan Inc. (jäljempänä Allergan) teki 2.2.2005 vaatimuksen riidanalaisten tavaramerkkien rekisteröintien mitättömäksi julistamisesta tämän tuomion 10 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.
Mitättömyysvaatimukset perustuivat useisiin aikaisempiin yhteisön ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröityihin kuvio- ja sanamerkkeihin, joissa on merkki BOTOX ja jotka on rekisteröity muun muassa edellä mainitun Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten ja jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Farmaseuttiset valmisteet neurologisten häiriöiden, lihasjännityksen, sileän lihaskudoksen häiriöiden, autonomisten hermohäiriöiden, päänsäryn, ryppyjen, liikahikoilun, urheiluvammojen, aivohalvauksen, kouristusten, vapinan ja kivun hoitoon”. Vanhin näistä tavaramerkeistä rekisteröitiin 12.4.1991 ja uusin 7.8.2003.
Mainittujen mitättömyysvaatimusten tueksi esitettiin asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 4 ja 5 alakohdan kanssa tarkoitetut perusteet.
Mitättömyysosasto hylkäsi kyseiset kaksi mitättömyysvaatimusta 28.3. ja 4.4.2007 tekemillään päätöksillä.
Allergan valitti 1.6.2007 molemmista mitättömyysosaston päätöksistä SMHV:ssä.
SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi kyseiset kaksi valitusta riidanalaisilla päätöksillä. Se katsoi erityisesti, että vaikka riidanalaiset tavaramerkit eivät olleet sekoitettavissa ”aikaisempaan tavaramerkkiin”, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvat mitättömyysvaatimukset olivat perusteltuja.
Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio
Helena Rubinstein ja L’Oréal nostivat unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.8. ja 1.9.2008 jättämillään kannekirjelmillä kanteet yhtäältä SMHV:n 28.5.2008 ja toisaalta sen 5.6.2008 tekemän päätöksen kumoamiseksi.
Asiat T-345/08 ja T-357/08 yhdistettiin unionin yleisen tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan 11.5.2010 antamalla määräyksellä suullista käsittelyä ja tuomion antamista varten.
Valittajat vetosivat kanteensa tueksi kahteen molemmissa asioissa samaan kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste koski asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista ja toinen saman asetuksen 73 artiklan rikkomista.
Unionin yleinen tuomioistuin katsoi ensimmäisestä kanneperusteesta valituksenalaisen tuomion 38–41 kohdan alustavissa huomautuksissa, että mitättömyysvaatimukset perustuvat useisiin yhteisön ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröityihin kuvio- ja sanamerkkeihin, joissa on merkki BOTOX ja joista suurin osa on rekisteröity ennen kuin tavaramerkkejä BOTOLIST ja BOTOCYL haettiin rekisteröitäviksi 6.5. ja 19.7.2002.
Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että valituslautakunta on ”poikennut kannasta, jota mitättömyysosasto noudatti perustaessaan päätöksensä vain siihen, että kuviomerkki BOTOX oli rekisteröity aikaisemmaksi yhteisön tavaramerkiksi nro 2015832, kun valituslautakunta katsoi, että ennen 6.5.2002 rekisteröidyt kuvio- ja sanamerkit BOTOX olivat tulleet laajalti tunnetuiksi, olivatpa ne yhteisön tai kansallisia tavaramerkkejä”. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan tätä valituslautakunnan lähestymistapaa kuvaa, ettei se ole riidanalaisissa päätöksissään viitannut yhteisön tavaramerkin BOTOX kuvio-osaan.
Tässä tilanteessa unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa, että se voi rajoittaa tarkastelunsa kahteen aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin, jotka rekisteröitiin 14.12.2000 Yhdistyneessä kuningaskunnassa ryppyjen käsittelyä varten ja joissa on merkki BOTOX (jäljempänä aikaisemmat tavaramerkit), koska suurin osa Allerganin esittämästä selvitysaineistosta koski tätä aluetta ja koska suhteellisen hylkäysperusteen toteaminen pelkästään yhdessä jäsenvaltiossa riittää perusteeksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamiselle.
Unionin yleinen tuomioistuin totesi näin ollen valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa, että on tarkastettava, täyttyvätkö tämän säännöksen soveltamisedellytykset käsiteltävässä asiassa, eli ensiksi ”ovatko nämä [aikaisemmat tavaramerkit] laajalti tunnettuja Yhdistyneessä kuningaskunnassa”, toiseksi, ”ovatko [riidanalaiset] tavaramerkit samankaltaisia kuin aikaisemmat tavaramerkit” ja vielä kolmanneksi, ”merkitseekö [riidanalaisten] tavaramerkkien käyttäminen ilman perusteltua syytä aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisiko se niille haitaksi”. Se lisäsi, että koska nämä edellytykset ovat kumulatiivisia, yhdenkin niistä täyttymättä jääminen tarkoittaa, ettei asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa voida soveltaa.
Aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta on todettava ensiksi, että unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli valituksenalaisen tuomion 46–63 kohdassa Allerganin mitättömyysvaatimusten ja valituslautakunnalle tehtyjen valitusten tueksi toimittamia todisteita, eli tavaramerkillä BOTOX vuosina 1999–2003 myytyjen tuotteiden määrää 14 jäsenvaltiossa, tämän tavaramerkin markkinointia englannin kielellä julkaistuissa tieteellisten aikakauslehtien artikkeleissa vuosina 1999 ja 2001, mainitulla tavaramerkillä myytyjen tuotteiden laajaa käsittelyä tiedotusvälineissä vuodesta 2001 alkaen, erityisesti englanninkielisessä lehdistössä, sanan ”BOTOX” sisällyttämistä useisiin englanninkielisiin sanakirjoihin, joissa mainitaan tämän sanan olevan tavaramerkki, Yhdistyneen kuningaskunnan teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien viraston (United Kingdom Intellectual Property Office) 26.4.2005 tekemää päätöstä, jossa lausutaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa kosmeettisille tuotteille rekisteröidyn tavaramerkin BOTOMASK mitättömyysvaatimuksesta, ja Allerganin erään johtajan lausuntoa sekä syys- ja lokakuussa vuonna 2004 Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtyä markkinatutkimusta.
Erityisesti englannin kielellä laadittujen lehtiartikkelien huomioon ottamisen, jonka valittajat kiistivät unionin yleisessä tuomioistuimessa sillä perusteella, että ne julkaistiin riidanalaisten tavaramerkkien hakemispäivän jälkeen, osalta unionin yleinen tuomioistuin muistutti riidanalaisen tuomion 52 kohdassa oikeuskäytännöstä, jonka mukaan on niin, että ”jos aikaisemman tavaramerkin maineen on oltava todettu riidanalaisen tavaramerkin hakemispäivänä, asiakirjat, joissa on tätä päivää myöhäisempi päivämäärä, eivät voi olla vailla todistusvoimaa, jos niiden perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä tilanteesta sellaisena kuin se oli tänä samana päivänä”.
Unionin yleinen tuomioistuin myös hylkäsi tuomion 54 kohdassa valittajien väitteet siitä, ettei tieteellisissä aikakauslehdissä ja yleislehdistössä julkaistuja artikkeleja pidä ottaa huomioon sillä perusteella, ettei niitä ollut käännetty ranskan kielelle, joka on SMHV:n menettelyn kieli. Se katsoi, että jo näiden artikkelien olemassaolo oli ”merkityksellistä sen toteamisessa, että tavaramerkki BOTOX oli laajalti tunnettu suuren yleisön keskuudessa, riippumatta artikkelien positiivisesta tai negatiivisesta sisällöstä”.
Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kantajien väitteen, jonka mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien viraston 26.4.2005 tekemää päätöstä ei pidä ottaa huomioon sillä perusteella, että päätös tehtiin riidanalaisten tavaramerkkien hakemispäivän jälkeen, ja viittasi valituksenalaisen tuomion 52 kohdassa mainittuun oikeuskäytäntöön.
Unionin yleinen tuomioistuin muistutti tuomion 62 kohdassa valittajien väitteestä, jonka mukaan Allerganin johtajan lausunto ja markkinatutkimus pitäisi jättää huomiotta, koska ne esitettiin ensimmäisen kerran valituslautakunnassa, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaan ”[SMHV] voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet, tai todisteita, joita ei ole esitetty määräajassa”, joten valituslautakunnalla on laaja harkintavalta. Se katsoi, että kun valituslautakunta ei ole nimenomaisesti päättänyt näiden todisteiden huomioon ottamisesta, se katsoi implisiittisesti mutta väistämättä, että ne on otettava huomioon.
Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa, että kun otetaan huomioon kaikki Allerganin esittämät todisteet, valituslautakunta ei ollut rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa, kun se katsoi, että tavaramerkki BOTOX oli riidanalaisten tavaramerkkien hakemispäivänä laajalti tunnettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ”ryppyjen käsittelyyn tarkoitettujen farmaseuttisten valmisteiden osalta”.
Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin tarkasti kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden osalta valituksenalaisen tuomion 69–79 kohdassa, tekikö valituslautakunta oikeudellisen virheen, kun se katsoi, että aikaisemmat tavaramerkit ja riidanalaiset tavaramerkit ovat siinä määrin samankaltaisia, että yleisö muodostaa niiden välille yhteyden.
Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti olennaisilta osin valituslautakunnan päätelmät, joissa otettiin huomioon kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden arvioimisessa se, että alkuosa ”boto” oli niille yhteinen. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan tavulla ”bot” ei ole erityistä merkitystä eikä se vastoin valittajien väitettä viittaa Allerganin myymän farmaseuttisen tuotteen vaikuttavaan aineeseen eli botuliinitoksiiniin. Se totesi myös, ettei ole vedottu mihinkään perusteeseen, jonka nojalla voitaisiin ymmärtää, miksi tämä tavu olisi tärkeämpi kuin valituslautakunnan huomioon ottama alkuosa ”boto”.
Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että vaikka oletettaisiin, että merkki BOTOX voitaisiin jakaa osiin ”bo”, joka tarkoittaa ”botuliinia”, ja ”tox”, joka tarkoittaa ”toksista”, jotka viittaavat käytettyyn vaikuttavaan aineeseen, tästä merkistä on tullut sellaisenaan tai käytön kautta erottamiskykyinen ainakin Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Unionin yleinen tuomioistuin myös katsoi valituksenalaisen tuomion 76 kohdassa, että ”BOTOXin markkinaosuuden suuruus Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 74,3 prosenttia vuonna 2003, kuten myös tavaramerkin tunnettuusaste 75 prosenttia sellaisen erikoistuneen yleisön keskuudessa, joka on tottunut ryppyjen farmaseuttiseen käsittelyyn, riittää tukemaan laajaa tunnettuutta markkinoilla”.
Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan valituslautakunta totesi perustellusti, että vaikka kyseisten tavaramerkkien kattamat tuotteet ovat erilaisia, koska Allergan myy farmaseuttisia tuotteita ryppyjen käsittelyyn ja valittajat kosmeettisia tuotteita, ne kuuluvat ”läheisille markkinasektoreille”.
Unionin yleinen tuomioistuin totesi näin ollen, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että kohdeyleisö muodostaa luonnostaan yhteyden riidanalaisten tavaramerkkien ja laajalti tunnetun tavaramerkin BOTOX välille jo ennen, kuin se yhdistää sen ”botuliiniin”.
Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin muistuttaa valituksenalaisen tuomion 81 kohdassa sen arvioimisesta, millainen vaikutus riidanalaisten tavaramerkkien käytöllä on aikaisempiin tavaramerkkeihin, että tältä osin on olemassa kolmentyyppisiä vaaroja. Ensinnäkin tavaramerkin, jonka rekisteröintiä on haettu, käyttäminen ilman perusteltua syytä voi aiheuttaa haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle. Tämä käyttö voi myös aiheuttaa haittaa aikaisemman tavaramerkin maineelle. Lisäksi haetun tavaramerkin haltija voi tavaramerkkiään käyttämällä käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta. Riittää, että on olemassa jokin näistä kolmesta vaarasta, jotta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa sovelletaan.
Vaikka unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 87 kohdassa, että valituslautakunta oli melko suppeasanainen, kun se totesi riidanalaisten tavaramerkkien käytön vaikutukset, se kuitenkin totesi, että valituslautakunnan tämän puutteen perustelua eli sitä, että kohdeyleisö muodostaa välttämättä yhteyden riidanalaisten tavaramerkkien välille, oli kehitelty merkittävästi hallinnollisessa menettelyssä ja unionin yleisessä tuomioistuimessa.
Unionin yleinen tuomioistuin viittasi valituksenalaisen tuomion 88 kohdassa Allerganin väitteeseen, jonka mukaan riidanalaisilla tavaramerkeillä pyrittiin konkreettisesti hyötymään tavaramerkin BOTOX erottamiskyvystä ja maineesta ryppyjen käsittelyssä, mikä johtaa tämän tavaramerkin arvon alenemiseen. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan nämä vaarat ovat riittävän vakavia eivätkä ne ole hypoteettisia, joten on perusteltua soveltaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa. Unionin yleinen tuomioistuin korosti, että valittajat myönsivät suullisessa käsittelyssä, että vaikka niiden tuotteet eivät sisällä botuliinitoksiinia, ne kuitenkin pyrkivät hyötymään tähän tuotteeseen yhdistetystä imagosta, joka on myös tavaramerkillä BOTOX, joka on tältä osin ainutlaatuinen tavaramerkki.
Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi näin ollen ensimmäisen kanneperusteen kokonaisuudessaan.
Toisesta kanneperusteesta unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 93 kohdassa, että valituslautakunta esitti riidanalaisissa päätöksissä perustelut, joiden nojalla voitiin ymmärtää minkä takia tavaramerkki BOTOX oli laajalti tunnettu.
Se myös totesi valituksenalaisen tuomion 94 kohdassa, että riidanalaisissa päätöksissä oli ilman perusteltua syytä tapahtuvan riidanalaisten tavaramerkkien käyttämisen vaikutuksia koskevat riittävät perustelut, joiden perusteella valittajilla piti olla kaikki merkitykselliset tiedot valituslautakunnan esittämien perusteiden riitauttamiseksi unionin yleisessä tuomioistuimessa.
Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi näin ollen toisen kanneperusteen ja kanteen kokonaisuudessaan.
Vaatimukset unionin tuomioistuimessa
Valittajat vaativat valituksessaan, että unionin tuomioistuin
—
kumoaa valituksenalaisen tuomion
—
hylkää Allerganin valituksen mitättömyysosaston 28.3. ja 4.4.2007 tekemistä päätöksistä ja
—
velvoittaa SMHV:n korvaamaan muutoksenhakumenettelyn ja unionin yleisen tuomioistuimen menettelyn oikeudenkäyntikulut ja SMHV:n valituslautakunnan menettelyn kulut.
SMHV ja Allergan vaativat, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Valitus
Valittajat vetoavat valituksensa tueksi neljään valitusperusteeseen. Ensimmäinen valitusperuste liittyy asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen. Valittajat esittävät toisessa valitusperusteessa, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 40/94 115 artiklaa, luettuna yhdessä asetuksen N:o 2868/95 38 säännön 2 kohdan kanssa. Kolmas valitusperuste koskee asetuksen N:o 40/94 63 artiklan ja neljäs sen 73 artiklan rikkomista.
Ensimmäinen valitusperuste
Ensimmäinen valitusperuste jakautuu neljään osaan.
Ensimmäinen osa
– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Valittajat väittävät ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, että mitättömyysvaatimusta voidaan tarkastella sellaisen kahden aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin pohjalta, joihin riidanalaiset päätökset eivät perustu. SMHV:n valituslautakunta perusti valittajien mukaan päätöksensä pelkästään aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin nro 2015832, joka koostuu kuviomerkistä BOTOX.
SMHV ja Allergan väittävät, että ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana sillä perusteella, ettei valituslautakunta viitannut riidanalaisissa päätöksissä nimenomaisesti tämän aikaisemman kuviomerkkityyppisen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiin.
– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 38 kohdassa, että Allerganin esittämät mitättömyysvaatimukset perustuivat siihen, että on rekisteröity useita kuvio- ja sanamerkkityyppisiä yhteisön ja kansallisia tavaramerkkejä, joissa on merkki BOTOX ja joista suurin osa on rekisteröity ennen kuin riidanalaisia tavaramerkkejä BOTOLIST ja BOTOCYL haettiin rekisteröitäviksi 6.5. ja 19.7.2002. Unionin yleinen tuomioistuin viittasi tältä osin riidanalaisten päätösten 2 kohtaan, jossa luetellaan nämä tavaramerkit.
Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, ettei valituslautakunta noudattanut mitättömyysosaston kantaa, joka perusti päätöksensä pelkästään aikaisemman kuviomerkkityyppisen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiin nro 2015832, ja että valituslautakunta katsoi, että sekä kuviomerkit että sanamerkit BOTOX, jotka oli rekisteröity ennen 6.5.2002, olivat tulleet laajalti tunnetuiksi, olivatpa ne yhteisön tai kansallisia tavaramerkkejä. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi myös, että tätä valituslautakunnan lähestymistapaa kuvaa, ettei se ole riidanalaisissa päätöksissään viitannut aikaisemman yhteisön tavaramerkin nro 2015832 kuvio-osaan.
Kun otetaan nämä eri seikat huomioon, unionin yleinen tuomioistuin on voinut hyväksyttävästi rajoittaa tarkastelunsa Yhdistyneessä kuningaskunnassa 14.12.2000 ryppyjen käsittelyä varten rekisteröityihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin, koska suurin osa Allerganin esittämästä selvitysaineistosta koski tätä aluetta.
On vielä todettava, että valittajat vetoavat pelkästään yleisesti siihen, että valituslautakunta perusti arviointinsa mitättömyysosaston tavoin yhteen aikaisempaan yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityyn kuviomerkkiin, eivätkä esitä perusteluja väitteensä tueksi.
Tästä seuraa, että ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä.
Toinen osa
– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Valittajat katsovat ensimmäisen valitusperusteen toisessa osassa, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, että aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja.
Vaikka valittajat eivät kiistä unionin yleisen tuomioistuimen arviointia kohdeyleisöstä eli sitä, että tämä yleisö koostuu suuresta yleisöstä ja terveysalan ammattilaisista, ne väittävät, ettei se ole kuitenkaan arvioinut erikseen mainittujen tavaramerkkien mainetta jokaisen kohdeyleisön muodostavan henkilöryhmän keskuudessa.
Siltä osin kuin kyse on kohdealueesta, valituksenalainen tuomio ei sisällä mainintaa siitä alueesta, jolla aikaisempien tavaramerkkien katsottiin olevan laajalti tunnettuja.
Mainetta koskevan näytön osalta valittajat kiistävät tiettyjen Allerganin esittämien todisteiden todistusarvon, nimittäin valituksenalaisen tuomion 46 ja 47 kohdassa esitetyn tavaramerkillä BOTOX myytyjen tuotteiden määrän ja tavaramerkin BOTOX markkinoinnin tuomion 48 ja 49 kohdassa mainituissa tieteellisissä aikakauslehdissä. Ne väittävät, että unionin yleinen tuomioistuin vääristeli tuomion 50–54 kohdassa mainittua kyseisten tuotteiden laajaa käsittelyä tiedotusvälineissä koskevaa todistetta, koska sitä ei tuettu todisteilla sellaisten sanoma- tai aikakauslehtien levikistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joissa on julkaistu tavaramerkillä BOTOX myytäviä tuotteita koskevia artikkeleita. Ne katsovat, että unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 55 ja 56 kohdassa tekemä arviointi, joka liittyy sanan BOTOX sisällyttämiseen useisiin sanakirjoihin, perustuu tosiseikkojen vääristelyyn. Valittajat katsovat myös, että unionin yleinen tuomioistuin vääristeli valituksenalaisen tuomion 60–63 kohdassa todisteita syys- ja lokakuussa vuonna 2004 Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn markkinatutkimuksen osalta. Ne kiistävät tältä osin tutkimuksen merkityksen, koska se ei sisällä seikkoja, jotka Allerganin olisi pitänyt toimittaa ja jotka olisivat muodostaneet yhteyden tutkimuksen sisältämien tietojen ja riidanalaisten tavaramerkkien rekisteröinnin hakemishetkellä vallinneen tilanteen välillä.
Valittajat väittävät, että unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt jättää Yhdistyneen kuningaskunnan teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien viraston 26.4.2005 tekemä päätös huomiotta, koska se koskee erilaista riitaa, jonka osapuolia ne eivät olleet.
SMHV:n mukaan ensimmäisen valitusperusteen toinen osa on osittain jätettävä tutkimatta ja se on osittain perusteeton.
Ensiksi SMHV väittää aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuden asteesta kummassakin kohdeyleisön muodostavissa henkilöryhmissä, että jokainen tavaramerkki, joka on laajalti tunnettu suuren yleisön keskuudessa, on katsottava tunnetuksi ammattilaisten keskuudessa.
Toiseksi SMHV katsoo kohdealueesta, että kun unionin yleinen tuomioistuin rajoitti tutkimuksensa kahteen aikaisempaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityyn tavaramerkkiin, se selvästi katsoi, että kohdealue on Yhdistynyt kuningaskunta.
Kolmanneksi SMHV ja Allergan väittävät mainetta koskevasta näytöstä, että valittajien väitteet ovat yhtäältä tältä osin virheellisiä, koska niissä pyritään kyseenalaistamaan kunkin todisteen todistusarvo, vaikka todisteita on arvioitava kokonaisuutena, ja toisaalta ne on jätettävä tutkimatta, koska ne koskevat tosiseikkoja.
– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Ensiksi on todettava, että valittajien väite unionin yleisen tuomioistuimen oikeudellisesta virheestä katsoa aikaisemmat tavaramerkit laajalti tunnetuiksi kohdeyleisön muodostavassa kahdessa henkilöryhmässä perustuu valituksenalaisen tuomion virheelliseen lukemiseen.
Valituksenalaisen tuomion 48, 49 ja 54 kohdasta nimittäin ilmenee, että unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli todisteina, joiden tarkoituksena oli osoittaa aikaisempien tavaramerkkien maine, tavaramerkin BOTOX tunnetuksi tekemistä etenkin englannin kielellä laadituissa artikkeleissa, joita oli sekä tieteellisissä aikakauslehdissä, jotka nimenomaisesti on suunnattu ammattilaisille, että yleislehdistössä.
Kuten SMHV totesi, on niin, että jos tavaramerkki on laajalti tunnettu suuren yleisön keskuudessa, ammattilaisten voidaan lähtökohtaisesti olettaa tuntevan sen. Näin ollen ei voida pätevästi väittää, että se, että tavaramerkki BOTOX on laajalti tunnettu, koska tällä tavaramerkillä markkinoituja tuotteita on käsitelty laajasti tiedotusvälineissä tai koska sana BOTOX on sisällytetty englanninkielisiin sanakirjoihin, olisi voinut jäädä terveyden ammattilaisilta huomaamatta.
Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin ei ole toteamuksissaan, joista ilmenee, että se on ottanut huomioon sekä suuren yleisön että terveysalan ammattilaiset, tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa, että tavaramerkki BOTOX oli riidanalaisten tavaramerkkien hakemishetkellä eli 6.5. tai 19.7.2002 laajalti tunnettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ”ryppyjen käsittelyyn tarkoitettujen farmaseuttisten tuotteiden” osalta jokaisen kohdeyleisöön kuuluvan ryhmän keskuudessa.
Näin ollen väite, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei arvioinut erikseen aikaisempien tavaramerkkien mainetta jokaisen kohdeyleisöön kuuluvan henkilöryhmän keskuudessa, on hylättävä.
Toiseksi selvityksen puuttumisesta alueesta, jolla aikaisemmat tavaramerkit katsottiin laajalti tunnetuiksi, on todettava yhtäältä, että siitä seikasta, että unionin yleinen tuomioistuin rajoitti tarkastelunsa kahteen Yhdistyneessä kuningaskunnassa 14.12.2000 rekisteröityyn kansalliseen tavaramerkkiin, voidaan selvästi johtaa sen katsoneen, että kohdealue on Yhdistynyt kuningaskunta.
Toisaalta unionin yleisen tuomioistuimen huomioon ottamista eri todisteista, kuten englannin kielellä laadituista tieteellisissä aikakauslehdissä tai englantilaisissa päivälehdissä julkaistuista artikkeleista, sanan ”BOTOX” sisällyttämisestä englanninkielisiin sanakirjoihin ja Yhdistyneen kuningaskunnan teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien viraston päätöksestä ilmenee, että aikaisempien tavaramerkkien mainetta tutkittiin ottamalla huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan koko alue.
Näin ollen väite, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen kohdealueen rajaamisessa, on hylättävä.
Kolmanneksi tavaramerkin BOTOX mainetta koskevasta näytöstä on todettava aluksi, että unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli tältä osin kokonaisuutena Allerganin esittämiä todisteita, kuten valituksenalaisen tuomion 64 kohdasta ilmenee. Valittajien väitteet, joiden tarkoituksena on kiistää mainetta koskevat todisteet, koskevat jokaista mainituista todisteista erikseen. Kuten julkisasiamies esittää ratkaisuehdotuksensa 20 kohdassa, siinäkään tapauksessa, että unionin tuomioistuimen olisi pidettävä perusteltuina joitakin valittajien väitteistä, unionin yleisen tuomioistuimen arviointi ei menettäisi pätevyyttään, koska olisi vielä määritettävä, mikä hylättävän todisteen painoarvo on unionin yleisen tuomioistuimen suorittamassa kokonaisarvioinnissa. Valittajat eivät kuitenkaan ole vedonneet valituksessaan tätä koskeviin väitteisiin.
Siltä osin kuin valittajat kiistävät todisteiden, kuten tavaramerkillä BOTOX myytyjen tavaroiden määrän ja tämän tavaramerkin tieteellisissä aikakauslehdissä tapahtuneen tunnetuksi tekemisen, todistusarvon, on näin ollen riittävää todeta, että ne pyrkivät näillä väitteillä todellisuudessa näiden todisteiden uudelleenarviointiin unionin tuomioistuimessa.
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin tuomioistuimella ei kuitenkaan ole toimivaltaa määrittää asian tosiseikastoa eikä lähtökohtaisesti myöskään arvioida sitä selvitystä, johon unionin yleinen tuomioistuin on asian tosiseikastoa määrittäessään tukeutunut. Silloin, kun tämä selvitys on saatu asianmukaisesti ja todistustaakkaa sekä asian selvittämistä koskevia menettelysääntöjä ja yleisiä oikeusperiaatteita on noudatettu, ainoastaan unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida sille esitetyn selvityksen näyttöarvoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tämä arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin (asia
C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3297
, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Tästä seuraa, että koska käsiteltävässä asiassa ei ole väitetty olevan kyse vääristämisestä, valittajien väite tiettyjen todisteiden todistusarvon kiistämisestä on jätettävä tutkimatta.
Valittajien väitteestä, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin vääristeli todisteita, jotka liittyvät tavaramerkillä BOTOX myytyjen tavaroiden laajaan käsittelyyn tiedotusvälineissä ja syys- ja lokakuussa vuonna 2004 Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtyyn markkinatutkimukseen, ja perusti sanan ”BOTOX” sisällyttämistä useisiin sanakirjoihin koskevan arviointinsa tosiseikkojen vääristämisen, on todettava, että kun valittajat vetoavat näiden todisteiden tai tosiseikkojen vääristämiseen, ne pelkästään kiistävät niiden merkityksen yleisillä väitteillä, joita ei ole perusteltu, ja pyrkivät todellisuudessa siihen, että unionin tuomioistuin arvioisi näitä todisteita uudelleen.
Kuten unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä, sellaisena kuin se on palautettu mieliin tämän tuomion 74 kohdassa, ilmenee, tällaiset väitteet on jätettävä tutkimatta.
Valittajien väitteestä, jonka mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien viraston 26.4.2005 tekemä päätös on jätettävä huomiotta, koska se koskee erilaista riitaa, on todettava, että tämän päätöksen toteamukset ovat sellaisenaan tosiseikka, jonka unionin yleinen tuomioistuin voi, jos se on merkityksellinen, ottaa huomioon tosiseikkojen riippumattomassa arvioinnissa todetakseen aikaisempien tavaramerkkien maineen Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Valittajat eivät myöskään ole esittäneet mitään perustelua tämän päätöksen toteamusten kiistämiseksi SMHV:ssä tai unionin yleisessä tuomioistuimessa, kuten valituksenalaisen tuomion 58 kohdasta ilmenee.
Valittajien väite, joka koskee Yhdistyneen kuningaskunnan teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien viraston 26.4.2005 tekemän päätöksen huomiotta jättämistä, on näin ollen hylättävä perusteettomana.
Tästä seuraa, että ensimmäisen valitusperusteen toinen osa on osittain jätettävä tutkimatta ja osittain hylättävä perusteettomana.
Kolmas osa
– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Valittajat väittävät ensimmäisen valitusperusteen kolmannessa osassa, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se vahvisti aikaisempien tavaramerkkien BOTOX ja riidanalaisten tavaramerkkien välisen yhteyden yhteisen osan ”bot” tai ”boto” perusteella, koska tämä yhteinen osa on kuvaileva tai yleinen, siltä osin kuin se viittaa ”botuliinitoksiiniin”. Tällaista yhteyttä ei voida muodostaa, koska tavaramerkin hakija saa sisällyttää tavaramerkkiinsä tällaisen kuvailevan osan.
SMHV:n ja Allerganin mukaan tämä kolmas osa on jätettävä tutkimatta sillä perusteella, että se koskee tosiseikkoja ja kuuluu unionin yleisen tuomioistuimen yksinomaiseen harkintavaltaan.
– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Siltä osin kuin valittajat pyrkivät ensimmäisen valitusperusteen kolmannessa osassa riitauttamaan unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 70–73 kohdassa tekemän arvioinnin, jonka perusteella se totesi, ettei alkuosa ”bot” tai ”boto” ole kuvaileva, on todettava, että tällainen arviointi koskee tosiseikkoja.
Kuten SEUT 256 artiklasta ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklasta ilmenee, muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin ja näin ollen ainoastaan unionin yleinen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään tosiseikaston, lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa määritetyn tosiseikaston paikkansapitämättömyys käy ilmi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle toimitetusta aineistosta, ja arvioimaan tätä tosiseikastoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että unionin yleiselle tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tämä arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin (ks. mm. asia
C-121/01 P, O’Hannrachain v. parlamentti, tuomio 5.6.2003, Kok., s. I-5539
, 35 kohta ja asia
C-431/07 P, Bouygues ja Bouygues Télécom v. komissio, tuomio 2.4.2009, Kok., s. I-2665
, 137 kohta).
Kun valituksenalaisen tuomion 70–73 kohdassa olevan arvioinnin osalta ei ole vedottu minkäänlaiseen unionin yleiselle tuomioistuimelle esitettyjen tosiseikkojen tai todisteiden vääristämiseen, tämä kolmas osa on jätettävä tutkimatta siltä osin kuin se koskee tätä arviointia.
Valittajat kuitenkin väittävät mainitussa osassa myös, että tavaramerkin hakijan on voitava sisällyttää rekisteröitäväksi hakemaansa tavaramerkkiin kolmannen aikaisemman tavaramerkin osa, jos tämä yhteinen osa on kuvaileva. On todettava, että tällainen perustelu on oikeuskysymys, joka kuuluu valituksen yhteydessä unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin.
Tältä osin on huomattava, että tämä perustelu nojautuu oletukseen, jonka mukaan yhteinen osa ”bot” tai ”boto” on kuvaileva.
Valituksenalaisen tuomion 70–73 kohdasta ilmenee kuitenkin, että unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettei alkuosa ”bot” tai ”boto” ole kuvaileva. Toisaalta tämän tuomion 83–85 kohdasta ilmenee, etteivät valittajien väitteet, joissa pyritään kyseenalaistamaan tämä arviointi, voi kuulua unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin valituksen yhteydessä.
Tässä tilanteessa ensimmäisen valitusperusteen kolmas osa, jossa valittajat väittävät, että niillä on oikeus sisällyttää riidanalaisiin tavaramerkkeihin aikaisemmassa tavaramerkissä oleva osa, jos se on kuvaileva, on tehoton.
Edellä esitetyn perusteella ensimmäisen valitusperusteen kolmas osa on hylättävä.
Neljäs osa
– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Ensimmäisen valitusperusteen neljännessä osassa valittajat väittävät, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi osoitetuksi, että aikaisempien tavaramerkkien maineelle aiheutuu haittaa. Valituksenalaisen tuomion 88 kohdassa esitettyä unionin yleisen tuomioistuimen arviointia, jonka mukaan riidanalaisilla tavaramerkeillä pyritään konkreettisesti käyttämään hyväksi aikaisempien tavaramerkkien BOTOX erottamiskykyä tai mainetta ryppyjen käsittelyssä, ei ole tuettu minkäänlaisilla todisteilla. Ne väittävät myös, että vaikka riidanalaisissa tavaramerkeissä on mahdollisesti viittaus botuliinitoksiiniin, ei pyritä, toivota tai haluta niiden yhdistämistä tavaramerkkiin BOTOX, joka on rekisteröity farmaseuttisille tuotteille, joita toimitetaan vain lääkärin määräyksestä.
SMHV:n ja Allerganin mukaan tämä osa on hylättävä perusteettomana. Yhteys aikaisempien tavaramerkkien ja riidanalaisten tavaramerkkien välillä voi nimittäin johtaa aikaisempien tavaramerkkien maineen väärinkäyttöön siltä osin kuin se synnyttäisi mielikuvan siitä, että valittajien kosmeettisilla tuotteilla olisi Botox-tuotteen vaikutukseen verrannollinen vaikutus. Tämän seurauksena aikaisempien tavaramerkkien arvo alenisi.
– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
On muistutettava, että saadakseen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädettyä suojaa aikaisemman tavaramerkin haltijan on esitettävä näyttö siitä, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käyttö merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi. Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole tätä varten velvollinen osoittamaan, että kyseessä on mainitun 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu hänen tavaramerkkiään koskeva todellinen ja välitön loukkaus. Kun voidaan olettaa, että tällainen loukkaus saattaa seurata sellaisesta myöhemmän tavaramerkin käytöstä, johon sen haltija voi ryhtyä, aikaisemman tavaramerkin haltijan ei nimittäin tarvitse odottaa loukkauksen tosiasiallista toteutumista voidakseen saada käytön kiellettyä. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on kuitenkin osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo, joiden nojalla voidaan todeta, että on olemassa vakava vaara tällaisen loukkauksen aiheutumisesta tulevaisuudessa (ks. vastaavasti asia
C-252/07, Intel Corporation, tuomio 27.11.2008, Kok., s. I-8823, 37
ja 38 kohta).
Lisäksi sitä, merkitseekö merkin käyttö tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä, on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät (asia
C-487/07, L’Oréal ym., tuomio 18.6.2009, Kok., s. I-5185
, 44 kohta).
Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin katsoi perustellusti valituksenalaisen tuomion 82 kohdassa, ettei aikaisemman tavaramerkin haltija ole velvollinen näyttämään toteen tavaramerkkiään koskevaa todellista ja välitöntä loukkausta vaan sen on esitettävä sellaisia seikkoja, joiden nojalla voidaan ensi näkemältä todeta, että on olemassa vaara, joka ei ole hypoteettinen, epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön tai haitan aiheutumisesta tulevaisuudessa, ja että tällainen johtopäätös voi perustua muun muassa loogisiin päätelmiin, jotka pohjautuvat todennäköisyyksien arviointiin ja joissa otetaan huomioon kyseisen liikealan käytäntö ja kaikki muut kyseistä tapausta koskevat seikat.
On myös todettava, että unionin yleinen tuomioistuin katsoi eri seikkoja koskevan arvioinnin perusteella, että aikaisempien tavaramerkkien ja riidanalaisten tavaramerkkien välillä on yhteys. Se katsoi näin ollen muun muassa valituksenalaisen tuomion 70–72 kohdassa, että kyseisten tavaramerkkien yhteinen osa on alkuosa ”boto”, jota ei voida katsoa lyhenteeksi ilmaisuista ”botuliiniä sisältävä” tai ”botuliini”; tuomion 73 ja 74 kohdassa, että merkistä BOTOX on tullut erottamiskykyinen; mainitun tuomion 76 kohdassa, että aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja, ja saman tuomion 78 kohdassa, että kyseiset tavarat kuuluvat ”läheisille markkina-aloille”. Unionin yleinen tuomioistuin myös tarkensi, että kohdeyleisö muodostaa tämän yhteyden ennen kuin se yhdistää riidanalaiset tavaramerkit ”botuliiniin”. Unionin yleinen tuomioistuin esitti vielä riidanalaisen tuomion 88 kohdassa, että kantajat olivat myöntäneet suullisessa käsittelyssä, että vaikka niiden tuotteet eivät sisällä botuliinitoksiinia, ne kuitenkin pyrkivät käyttämään hyväksi tähän tuotteeseen liittyvää imagoa, joka on myös tavaramerkillä BOTOX.
Tässä tilanteessa on niin, kuten julkisasiamies esitti ratkaisuehdotuksensa 36 kohdassa, että unionin yleinen tuomioistuin totesi käsiteltävässä asiassa merkityksellisten seikkojen kokonaistarkastelun perusteella valituksenalaisen tuomion 88 kohdassa, että riidanalaisilla tavaramerkeillä pyritään käyttämään hyväksi aikaisempien tavaramerkkien BOTOX erottamiskykyä ja mainetta. Näin ollen valittajien väite, jonka mukaan toteamusta vapaamatkustusaikomuksesta ei ole tuettu todisteilla, ei ole perusteltu.
Lisäksi on hylättävä valittajien väite, ettei riidanalaisilla tavaramerkillä pyritä muodostamaan mielleyhtymää tavaramerkkiin BOTOX, vaikka ne mahdollisesti sisältävätkin viittauksen botuliinitoksiiniin. Tällä väitteellä pyritään nimittäin kyseenalaistamaan unionin yleisen tuomioistuimen arviointi, jonka mukaan alkuosa ”boto” ei ole kuvaileva eikä sen voida katsoa viittaavan botuliinitoksiiniin ja johon sen valituksenalaisen tuomion 88 kohdassa oleva toteamus perustuu. Koska tällainen arviointi kuitenkin koskee tosiseikkoja, se ei voi kuulua unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin valituksen yhteydessä tämän tuomion 84 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti.
Tämän perusteella ensimmäisen valitusperusteen neljäs osa on hylättävä. Näin ollen ensimmäinen valitusperuste on hylättävä kokonaisuudessaan.
Toinen valitusperuste
Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Valittajat moittivat toisessa valitusperusteessaan unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se rikkoi asetuksen N:o 40/94 115 artiklaa ja asetuksen N:o 2868/95 38 säännön 2 kohtaa sillä perusteella, että se hylkäsi valituslautakunnan päätöstä, jolla päätettiin ottaa huomioon englanninkieliset lehtiartikkelit, koskevan kanneperusteen, vaikka ne olisi pitänyt kääntää valituslautakunnan menettelyn kielelle eli ranskaksi.
SMHV, jota Allergan tukee, katsoo, että toinen valitusperuste on hylättävä perusteettomana, koska asetuksen N:o 2868/95 38 säännön 2 kohdassa, jossa käsitellään mitättömyysmenettelyä, ei säädetä seuraamuksesta, jos mitättömyysvaatimuksen tekijä ei esitä vaatimuksensa tueksi esitetyistä todisteista käännöstä menettelyn kielellä.
Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
On muistutettava, että oikeuskäytännön mukaan sääntöä, jonka mukaan tavaramerkkiä koskevan väitteen tai sen mitättömyys- tai menettämisvaatimuksen tueksi esitetyt todisteet on esitettävä menettelyn kielellä tai niihin on liitettävä tämänkielinen käännös, voidaan perustella sillä, että on tarpeellista noudattaa kontradiktorista periaatetta ja inter partes -menettelyiden asianosaisten prosessuaalista yhdenvertaisuutta (ks. vastaavasti asia
T-107/02, GE Betz v. SMHV - Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004, Kok., s. II-1845
, 72 kohta ja asia
T-407/05, SAEME v. SMHV - Racke (REVIAN’s, tuomio 6.11.2007, Kok., s. II-4385
, 35 kohta).
Käsiteltävässä asiassa ei voida katsoa, että englanninkielisten lehtiartikkelien käännösten puuttuminen olisi vaikuttanut valittajien puolustautumisoikeuksien käyttämiseen, koska niillä oli mahdollisuus kiistää unionin yleisessä tuomioistuimessa näiden artikkelien todistusarvo, koska ne myönsivät valituksensa 112 kohdassa ymmärtäneensä niiden sisällön ja koska englanti oli oikeudenkäyntikieli unionin yleisessä tuomioistuimessa.
Lisäksi on todettava, kuten unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa, etteivät valittajat esittäneet mitättömyysosastossa tai valituslautakunnassa väitettä riidanalaisten tavaramerkkien mitättömyysvaatimukseen liitettyjen englanninkielisten todisteiden huomioon ottamisesta tai kiistäneet sitä.
Näin ollen toinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.
Neljäs valitusperuste
Hyvän oikeudenkäytön takaamiseksi neljättä valitusperustetta on käsiteltävä ennen kolmatta.
Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Valittajat moittivat neljännessä valitusperusteessaan unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se rikkoi asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, kun se hylkäsi niiden perusteen, jonka mukaan riidanalaisia päätöksiä ei ole perusteltu aikaisempien tavaramerkkien BOTOX maineesta tehtyjen toteamusten sekä niille aiheutuvan haitan vaaran osalta.
SMHV väittää, että neljäs valitusperuste on jätettävä tutkimatta, koska valittajat rajoittuvat toistamaan perusteen, johon ne ovat jo vedonneet unionin yleisessä tuomioistuimessa.
SMHV:n ja Allerganin mukaan tämä valitusperuste on joka tapauksessa hylättävä perusteettomana, koska valituslautakunta ei ole velvollinen perustelemaan nimenomaisesti arviointejaan jokaisen todisteen arvosta, joka sille on toimitettu, eikä tukemaan perustelujaan tosiseikoilla.
Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Aluksi on todettava, että kun valittajat väittävät, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, kun se hylkäsi riidanalaisten päätösten perustelujen puuttumista koskevan perusteen, ne kiistävät unionin yleisen tuomioistuimen tekemän unionin oikeuden tulkinnan tai soveltamisen. Näin ollen ensimmäisessä oikeusasteessa tutkittuja oikeuskysymyksiä voidaan käsitellä uudelleen muutoksenhakumenettelyssä. Muutoksenhakumenettelyn tarkoitus nimittäin jäisi osaksi toteutumatta, jollei valittaja voisi tällä tavoin perustaa valitustaan perusteisiin ja perusteluihin, jotka on esitetty jo unionin yleisessä tuomioistuimessa (ks. mm. asia
C-41/00 P, Interporc v. komissio, tuomio 6.3.2003, Kok., s. I-2125
, 17 kohta ja asia
C-16/06 P, Les Éditions Albert René v. SMHV, tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053
, 110 kohta). Neljäs valitusperuste on näin ollen otettava tutkittavaksi.
Tämän jälkeen on muistutettava, kuten unionin yleinen tuomioistuin valituksenalaisen tuomion 92 kohdassa perustellusti totesi, että asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa säädetyllä SMHV:n velvollisuudella perustella päätöksensä on kaksi tavoitetta: antaa asianomaisille tieto toteutetun toimenpiteen perusteluista, jotta he voisivat puolustaa oikeuksiaan, ja antaa unionin yleiselle tuomioistuimelle mahdollisuus tutkia päätöksen laillisuus.
Tällainen velvollisuus voidaan täyttää, ilman että olisi välttämätöntä vastata nimenomaisesti ja tyhjentävästi kaikkiin kantajan esittämiin väitteisiin.
Käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 93 kohdassa, että valituslautakunta oli esittänyt riidanalaisissa päätöksissä perusteita, joiden vuoksi tavaramerkki BOTOX on laajalti tunnettu. Tältä osin se totesi, että ”nämä perusteet ilmenevät sekä arvioinnissa merkityksellisten seikkojen tiivistelmästä että valituslautakunnan riidanalaisissa päätöksissä tekemästä varsinaisesta oikeudellisesta arvioinnista”.
On vielä todettava, että valittajien unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämät yksityiskohtaiset väitteet, jotka on tiivistetty valituksenalaisen tuomion 27 kohdassa ja joiden tarkoituksena on kiistää mainitun tavaramerkin maineesta esitettyjen eri todisteiden todistusarvo tai niiden huomioon ottaminen, osoittavat, että valittajat ovat voineet käyttää puolustautumisoikeuttaan.
Unionin yleinen tuomioistuin on siis voinut oikeudellista virhettä tekemättä hylätä kanneperusteen, joka koskee riidanalaisten päätösten perustelujen riittämättömyyttä tavaramerkin BOTOX maineen osalta.
Aikaisemmille tavaramerkeille aiheutuvan haitan vaaran perustelusta on todettava, että vaikka unionin yleinen tuomioistuin totesikin perustelun olevan suppea, se kuitenkin katsoi, että riidanalaisissa päätöksissä on perusteluja, joiden nojalla voidaan katsoa, että valittajat pyrkivät käyttämään riidanalaisilla tavaramerkeillä epäoikeudenmukaisesti hyväksi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä. Unionin yleinen tuomioistuin viittaisi tältä osin asiassa Helena Rubinstein tehdyn päätöksen 42–44 kohtaan ja asiassa L’Oréal tehdyn päätöksen 43–45 kohtaan, jotka on mainittu valituksenalaisen tuomion 86 kohdassa. Se lisäsi, että valittajilla oli kaikki tarvittavat tiedot tämän perustelun kiistämiseksi niiden siinä nostaman kanteen yhteydessä.
On muun muassa todettava, että valittajat tyytyvät väittämään itsestäänselvyytenä, ettei riidanalaisia päätöksiä ole tältä osin perusteltu, esittämättä kuitenkaan mitään perusteluja väitteensä tueksi tai osoittamatta, millä tavoin tämä väitetty perustelujen puuttuminen olisi vaikuttanut niiden muutoksenhakuoikeuksien käyttämiseen.
Tämän vuoksi unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettä, kun se hylkäsi kanneperusteen, jonka mukaan riidanalaisia päätöksiä ei ole perusteltu aikaisemmille tavaramerkeille aiheutuvan haitan vaaran osalta.
Näin ollen neljäs valitusperuste on hylättävä perusteettomana.
Kolmas valitusperuste
Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Valittajat väittävät kolmannessa valitusperusteessaan, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa. Valitusperusteessa on kaksi osaa.
Tämän valitusperusteen ensimmäisessä osassa valittajat katsovat, että unionin yleinen tuomioistuin otti aikaisempien tavaramerkkien mainetta arvioidessaan yhtäältä huomioon erilaiset tavaramerkit kuin mitättömyysosasto ja valituslautakunta ja toisaalta tarkasteli erikseen Allerganin esittämiä todisteita, vaikka valituslautakunta ei ollut arvioinut niitä.
Valittajat moittivat mainitun valitusperusteen toisessa osassa unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se otti virheellisesti huomioon aikaisempien tavaramerkkien BOTOX mainetta koskevia todisteita, jotka esitettiin ensimmäisen kerran valituslautakunnassa ja joiden huomioon ottamista valittajat vastustivat, eli Allerganin johtajan lausunnon ja markkinointitutkimuksen. Valituslautakunta ei ollut ottanut huomioon näitä seikkoja, koska se perusti päätöksensä pelkästään epäsuoraan mainontaan ja laajaan käsittelyyn tiedotusvälineissä.
SMHV, jota Allergan tukee, väittää, että kolmas valitusperuste on hylättävä sillä perusteella, ettei unionin yleinen tuomioistuin ylittänyt oikeudellisen valvontansa rajoja.
Tämän valitusperusteen ensimmäisestä osasta se muistuttaa, ettei valituslautakunnalla ole velvollisuutta perustella nimenomaisesti jokaisen sille esitetyn todisteen näyttöarvoa koskevia arviointejaan. Unionin yleinen tuomioistuin vain käsitteli jokaista valittajien kanteessaan esittämää väitettä.
Mainitun valitusperusteen toisesta osasta on oletettava, että valituslautakunta katsoi Allerganin johtajan lausunnon ja markkinointitutkimuksen todisteiksi, jotka on otettava huomioon, koska jos se olisi katsonut ne myöhässä toimitetuiksi, sen olisi pitänyt ottaa nimenomaisesti kantaa niiden huomioon ottamiseen asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Kolmannen valitusperusteen ensimmäisen osan osalta on hylättävä niillä perusteilla, jotka esitettiin tarkasteltaessa ensimmäisen valitusperusteen ensimmäistä osaa, väite, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se nojautui erilaisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin, eli kahteen kansalliseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityyn tavaramerkkiin, kuin mitättömyysosasto ja valituslautakunta.
Väitteestä, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin olisi tutkinut erikseen jokaisen Allerganin aikaisempien tavaramerkkien maineesta esittämän todisteen, on yhtäältä todettava, että se nojautuu oletukseen, jonka mukaan valituslautakunta ei arvioinut erikseen tällaisia todisteita ja joka puolestaan nojautuu toteamukseen, ettei riidanalaisia päätöksiä ole perusteltu jokaisen todisteen todistusarvon osalta. Kuten neljännen valitusperusteen tarkastelusta kuitenkin ilmenee, riidanalaiset päätökset on perusteltu oikeudellisesti riittävällä tavalla aikaisempien tavaramerkkien maineen osalta, eikä valituslautakunta siis ollut velvollinen perustelemaan nimenomaisesti arviointejaan jokaisen todisteen todistusarvosta.
Toisaalta on niin, että siltä osin kuin valittajat kiistivät kunkin todisteen todistusarvon ja/tai huomioon ottamisen, unionin yleinen tuomioistuin on joutunut tarkastelemaan valittajien väitteitä ja vastaamaan niihin. Vastaavasti näiden seikkojen arvioinnin perusteella unionin yleinen tuomioistuin katsoi, etteivät riidanalaiset päätökset ole oikeudellisesti virheellisiä, kuten julkisasiamieskin katsoi ratkaisuehdotuksensa 50 kohdassa. Tämä osa on siis hylättävä.
Kolmannen valitusperusteen toisesta osasta on todettava, että valittajat väittävät pelkästään, että valituslautakunta perusti arviointinsa tavaramerkin BOTOX maineesta ainoastaan epäsuoraan mainontaan ja laajaan kampanjaan tiedotusvälineissä. On riittävää todeta, että valituslautakunnan mukaan tämän tavaramerkin maine johtuu etenkin tuotteen epäsuorasta mainonnasta tiedotusvälineissä. Käyttämällä sanaa ”etenkin” valituslautakunta painotti 2000-luvun alkuvuosina aloitettuun laajaan kampanjaan tiedotusvälineissä liittyvää todistetta tavaramerkin BOTOX maineen osoittamisessa muttei kuitenkaan jättänyt huomiotta muita Allerganin esittämiä todisteita.
Tästä seuraa, etteivät valittajat ole esittäneet mitään väitettä, jolla kyseenalaistettaisiin unionin yleisen tuomioistuimen toteamus, jonka mukaan valituslautakunta otti huomioon Allerganin johtajan lausunnon ja markkinointitutkimuksen todisteina tavaramerkin BOTOX maineesta. Kuten unionin yleiseen tuomioistuimeen jätettyjen kannekirjelmien 44 ja 45 kohdasta ilmenee, valittajat pikemminkin väittivät unionin yleisessä tuomioistuimessa, että valituslautakunta otti nämä todisteet virheellisesti huomioon.
Tässä tilanteessa unionin yleistä tuomioistuinta ei voida moittia asetuksen N:o 40/94 63 artiklan rikkomisesta, ja kolmannen valitusperusteen toinen osa on näin ollen hylättävä perusteettomana.
Kolmas valitusperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.
Kaiken edellä esitetyn perusteella valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.
Oikeudenkäyntikulut
Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan saman työjärjestyksen 118 artiklan nojalla valituksen käsittelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut, että Helena Rubinstein ja L’Oréal velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska ne ovat hävinneet asian, ne on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Valitus hylätään.

2)
Helena Rubinstein SNC ja L’Oréal SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: englanti.