CELEX: 62010CJ0317
Kasační opravný prostředek
Ochranná známka Společenství
Nařízení (ES) č. 40/94
Článek 8 odst. 1 písm. b)
Slovní ochranné známky UNIWEB a UniCredit Wealth Management
Námitky majitelky národních slovních ochranných známek UNIFONDS a UNIRAK, jakož i národní obrazové ochranné známky UNIZINS
Posouzení nebezpečí záměny
Nebezpečí asociace
Série nebo skupina ochranných známek

Svým kasačním opravným prostředkem se společnost Union Investment Privatfonds GmbH domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské
unie ze dne 27. dubna 2010, UniCredito Italiano v. OHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06 a T‑337/06, dále
jen „napadený rozsudek“), kterým Tribunál zaprvé zrušil dvě rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na
vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 5. září 2006 (spojené věci R 196/2005-2 a R 211/2005-2) a ze dne 25. září 2006
(spojené věci R 456/2005-2 a R 502/2005-2) (dále jen „sporná rozhodnutí“) v rozsahu, v němž tato rozhodnutí vyhověla námitkám
navrhovatelky proti tomu, aby pro společnost UniCredito Italiano SpA (dále jen „společnost UniCredito“) byla jako ochranné
známky Společenství zapsána slovní označení „UNIWEB“ a „UniCredit Wealth Management“ pro určité služby, a zadruhé zamítl její
návrhy směřující ke zrušení uvedených rozhodnutí, pokud jde o služby týkající se záležitostí souvisejících s nemovitostmi.

Právní rámec
Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd.
17/01, s. 146) bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství
(Úř. věst. L 78, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009. S ohledem na datum aktů zpochybněných u Tribunálu se
však tento spor řídí i nadále nařízením č. 40/94.
Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 stanoví:
„Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:
[…]
b)      pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na
které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna;
nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.“

Skutečnosti předcházející sporu
Dne 29. května a 7. srpna 2001 společnost UniCredito podala u OHIM přihlášku slovních označení „UNIWEB“ a „UniCredit Wealth
Management“ jako ochranných známek Společenství k označení určitých služeb, mezi něž patří služby spadající do třídy 36 ve
smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn
a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“), které odpovídají následujícímu popisu:
–        „Bankovnictví; finanční služby; bankovnictví finanční operace a měnové služby; pojištění; záležitosti související s nemovitostmi;
informace a poradenství ve finanční oblasti a v oblasti pojištění; služby týkající se kreditních/úvěrových karet; bankovní
a finanční služby prostřednictvím internetu“ pro slovní ochrannou známku UNIWEB;
–        „Bankovnictví; finanční služby; bankovnictví finanční operace a měnové služby; pojištění; záležitosti související s nemovitostmi;
finanční informace“ pro slovní ochrannou známku UniCredit Wealth Management.
Dne 6. března a 21. června 2002 navrhovatelka na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 podala proti zápisu uvedených
ochranných známek pro výše uvedené služby námitky.
Obě námitky byly založeny na německých slovních ochranných známkách UNIFONDS a UNIRAK, jejichž přihlášky byly podány dne 2. dubna
1979 a byly zapsány dne 17. října 1979, jakož i na německé obrazové ochranné známce, jejíž přihláška byla podána dne 6. března
1992 a byla zapsána dne 10. července 1992, jež se jako obě předcházející ochranné známky týká „kapitálových investic“ spadajících
do uvedené třídy 36 a je vyobrazena následovně:
Rozhodnutími ze dne 17. prosince 2004 a 28. února 2005 námitkové oddělení OHIM námitkám pro služby, kterých se tyto námitky
týkaly, vyhovělo s výjimkou „záležitostí souvisejících s nemovitostmi“.
V obou případech mělo námitkové oddělení v podstatě za to, že navrhovatelka poskytla důkaz o skutečném užívání starších ochranných
známek, jakož i o tom, že je majitelkou ochranných známek, z nichž každá obsahuje předponu „UNI“ a tvoří sérii či skupinu
ochranných známek. Dospělo k závěru, že mezi ochrannými známkami, jejichž zápis je požadován, a staršími ochrannými známkami
existuje nebezpečí záměny, zahrnující nebezpečí asociace, s výjimkou „záležitostí souvisejících s nemovitostmi“, ohledně nichž
mělo za to, že tyto služby a služby, na které se vztahují starší zápisy, podobné nejsou.
Dne 17. února a 21. dubna 2005 společnost UniCredito proti těmto rozhodnutím námitkového oddělení OHIM podala odvolání a navrhovatelka
učinila totéž dne 11. února a 28. dubna 2005.
Spornými rozhodnutími druhý odvolací senát OHIM tato odvolání zamítl. V obou rozhodnutích měl zejména za to, když sdílel analýzu
provedenou námitkovým oddělením, že navrhovatelka poskytla důkaz o skutečném užívání ochranných známek tvořících sérii ochranných
známek, jakož i důkaz o tom, že ochranná známka, jejíž zápis je požadován, vykazuje vlastnosti, které ji mohou spojovat s touto
sérií, takže si relevantní veřejnost uvedenou předponu spojí s navrhovatelkou, bude-li užívána ve spojení s kapitálovými investicemi.

Žaloba k Tribunálu a napadený rozsudek
Podáními zapsanými do rejstříku v kanceláři Tribunálu dne 6. a 28. listopadu 2006 společnost UniCredito podala žaloby směřující
ke zrušení sporných rozhodnutí. Na jednání u Tribunálu upřesnila, že se svými žalobami domáhá pouze částečného zrušení sporných
rozhodnutí v rozsahu, v němž jimi bylo vyhověno námitkám podaným proti zápisu slovních označení „UNIWEB“ a „UniCredit Wealth
Management“ jako ochranných známek Společenství, pokud jde o služby spadající do třídy 36 ve smyslu Niceské dohody s výjimkou
záležitostí souvisejících s nemovitostmi.
Navrhovatelka v obou věcech navrhla zamítnutí žalob, jakož i částečné zrušení sporných rozhodnutí, když se domáhala toho,
aby bylo v plném rozsahu vyhověno jejím námitkám směřujícím proti zápisu ochranných známek UNIWEB a UniCredit Wealth Management,
tedy rovněž v rozsahu, v němž se týkají záležitostí souvisejících s nemovitostmi.
OHIM navrhl žaloby zamítnout.
Napadeným rozsudkem Tribunál:
–        spojil obě věci pro účely rozsudku;
–        zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 5. září 2006 v rozsahu, v němž jím bylo zamítnuto odvolání společnosti
UniCredito, přičemž bylo vyhověno námitkám proti zápisu ochranné známky UNIWEB, pokud jde o „bankovnictví; finanční služby;
bankovnictví finanční operace a měnové služby; pojištění; informace a poradenství ve finanční oblasti a v oblasti pojištění;
služby týkající se kreditních/úvěrových karet; bankovní a finanční služby prostřednictvím internetu“ spadající do třídy 36
ve smyslu Niceské dohody;
–        zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 25. září 2006 v rozsahu, v němž jím bylo zamítnuto odvolání společnosti
UniCredito, přičemž bylo vyhověno námitkám proti zápisu ochranné známky UniCredit Wealth Management, pokud jde o „bankovnictví;
finanční služby; bankovnictví finanční operace a měnové služby; pojištění a finanční informace“ spadající do třídy 36 ve smyslu
uvedené dohody;
–        zamítl návrhy navrhovatelky a
–        rozhodl, že každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.
Tribunál dospěl k takovému rozhodnutí, když vyhověl jedinému žalobnímu důvodu vznesenému společností UniCredito, vycházejícímu
z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
Tribunál, který v bodech 33, 34 a 37 až 40 napadeného rozsudku odkázal na svůj rozsudek ze dne 23. února 2006, Il Ponte Finanziaria
v. OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Sb. rozh. s. II‑445, dále jen „rozsudek BAINBRIDGE“), měl v bodě
41 napadeného rozsudku za to, že v projednávané věci OHIM neprovedl důkladný přezkum podmínky spojení ochranných známek, jejichž
zápis je požadován, s uplatněnou sérií, jelikož se odvolací senát omezil na zmínku, že každá z ochranných známek je tvořena
kombinací dvou prvků, totiž společného prvku „UNI“ a odlišných výrazů „web“ a „credit wealth management“, které ve vztahu
ke službám, kterých se týkají tyto ochranné známky, postrádají rozlišovací způsobilost.
V bodě 42 napadeného rozsudku rozhodl, že rozlišovací způsobilost předpony „UNI“ ani ostatní aspekty srovnání mezi dotčenými
ochrannými známkami neumožňují dospět k závěru, že existuje nebezpečí záměny. Pokud jde o rozlišovací způsobilost této předpony,
v bodě 43 uvedeného rozsudku uvedl, že z inherentního hlediska taková předpona není způsobilá vyvolat sama o sobě asociaci
mezi ochrannými známkami, jejichž zápis je požadován, s uplatněnou sérií. Kromě toho měl v bodě 44 téhož rozsudku za to, že
skutečné užívání ochranných známek tvořících sérii ve finančním odvětví a pravidelné zveřejňování informací ohledně kurzů
investičních fondů podle abecedy nemohou prokázat, že předpona „UNI“ je způsobilá sama o sobě označit původ fondů.
V tomto kontextu v bodě 45 napadeného rozsudku Tribunál uvedl, že výňatky z tisku předložené v rámci námitkového řízení zmiňují
existenci fondů obsahujících předponu „UNI“, které nepatří navrhovatelce. Měl za to, že ačkoli v tomto ohledu odvolací senát
správně konstatoval, že „v případě fondů, jejichž názvy začínají slovy ,united‘ [...] a ,universal‘ [...], jde o neoddělitelný
výraz, jehož první písmena ,uni‘ jsou nedílnou součástí struktury slova“, není naproti tomu zřejmé, že je tomu stejně v případě
ochranných známek začínajících slovem „unico“, jelikož tento výraz relevantní veřejnost v Německu nezbytně nespojí s italským
slovem „unico“ (jednotný), ale může být také chápán jako představující zkratku bez významu.
Kromě toho v bodě 46 napadeného rozsudku Tribunál poznamenal, že ve výňatcích z tisku předložených navrhovatelkou je název
správcovské společnosti uveden v záhlaví seznamu fondů, které spravuje, takže je obtížně představitelné, že by se relevantní
veřejnost, jejíž schopnost pozornosti je relativně vysoká, mohla domnívat, že fondy označené ochrannými známkami, jejichž
zápis je požadován, jsou spravovány jinou společností než je společnost, jejíž název je uveden v záhlaví skupiny, jejíž součástí
jsou tyto fondy.
Pokud jde o ostatní aspekty srovnání, Tribunál v bodě 47 napadeného rozsudku konstatoval, že nad rámec společné předpony „UNI“
navrhovatelka neprokázala existenci jiných podobností mezi dotčenými ochrannými známkami a že naproti tomu existuje sémantická
odlišnost mezi dotčenými ochrannými známkami, jelikož výrazy připojené k předponě „UNI“ jsou v ochranných známkách UNIWEB
a UniCredit Wealth Management vyjádřeny v angličtině a v uplatněných starších ochranných známkách v němčině.
Tribunál z toho v bodě 48 napadeného rozsudku vyvodil, že i přes skutečné užívání starších ochranných známek a výskyt uvedené
společné předpony důkazy poskytnuté OHIM nemohou prokázat způsobilost této předpony samy o sobě či ve spojení s jinými faktory
spojovat ochranné známky, jejichž zápis je požadován, se starší sérií.
V důsledku toho Tribunál poté, co vyhověl jedinému žalobnímu důvodu uplatněnému společností UniCredito na podporu jejích žalob,
zamítl důvod vznesený navrhovatelkou, vycházející rovněž z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, směřující k tomu,
aby námitkám, které podala, bylo vyhověno rovněž pro záležitosti související s nemovitostmi.

Návrhová žádání účastníků řízení
Navrhovatelka se svým kasačním opravným prostředkem domáhá, aby Soudní dvůr zrušil napadený rozsudek a zamítl žaloby, které
u Tribunálu podala společnost UniCredito. Kromě toho se domáhá zrušení sporných rozhodnutí v rozsahu, v němž jimi byly zamítnuty
její námitky proti zápisu ochranných známek UNIWEB a UniCredit Wealth Management pro záležitosti související s nemovitostmi,
a toho, aby těmto námitkám bylo vyhověno.
OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr kasačnímu opravnému prostředku vyhověl a společnosti UniCredito uložil náhradu nákladů řízení.
Společnost UniCredito navrhuje, aby byl kasační opravný prostředek zamítnut a aby byla navrhovatelce uložena náhrada nákladů
řízení.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

Argumentace účastníků řízení
Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatelka uplatňuje skutečnost, že Tribunál porušil čl. 8 odst. 1 písm. b)
nařízení č. 40/94. Tvrdí, že Tribunál nezohlednil všechny skutkové okolnosti sporu, takže napadený rozsudek vychází z neúplné,
a tedy nesprávné skutkové situace.
Podle navrhovatelky měl totiž Tribunál k posouzení nebezpečí záměny z hlediska německé veřejnosti zohlednit četná rozhodnutí
německých soudů a Deutsche Patent- und Markenamt (Německý úřad pro patenty a ochranné známky) předložená před námitkovým oddělením,
která existenci tohoto nebezpečí prokazují. Navrhovatelka se domnívá, že pokud by skutečně bylo zohledněno hledisko německé
veřejnosti, Tribunál by nedospěl k chybnému závěru, podle něhož je prvek „web“ anglickým výrazem a výrazy, které navrhovatelka
připojila k předponě „UNI“, jsou vždy německé.
Kromě toho Tribunál zohlednil pouze tři starší ochranné známky, na kterých byly založeny její námitky, zatímco posouzení nebezpečí
záměny mělo vycházet z analýzy celé série ochranných známek, jichž je majitelkou. Pokud by tyto ochranné známky bývaly byly
zohledněny, bylo by konstatováno, že s předponou „UNI“ jsou rovněž spojovány anglické výrazy a že struktura zapsaných ochranných
známek nevykazuje žádnou odlišnost, která by mohla zabránit relevantní veřejnosti v tom, aby jak ochrannou známku UNIWEB,
tak ochrannou známku UniCredit Wealth Management spojila s její sérií ochranných známek.
Tribunál nesprávně konstatoval, když předpokládal, že relevantní veřejnost název fondů nalezne pouze na stránkách novin a časopisů
věnovaných finanční oblasti, že je k tomuto názvu vždy připojeno uvedení názvu subjektů či společností spravujících fondy.
V tomto ohledu nebyly zohledněny skutečnosti uvedené na jednání.
Navrhovatelka zdůrazňuje, že je majitelkou přibližně 90 ochranných známek obsahujících přeponu „UNI“ spojenou s různými prvky
a že tato předpona, která je ostatně jako taková jednou z těchto ochranných známek, představuje prvek s rozlišovací způsobilostí.
Za těchto podmínek vzhledem k tomu, že slovní označení „UNIWEB“ a „UniCredit Wealth Managament“ vykazují tutéž strukturu,
je nepopiratelné, že existuje nebezpečí záměny, vyplývající z toho, že si relevantní veřejnost tato slovní označení spojí
s ochrannými známkami, jichž je majitelkou, a to i když jiné subjekty spravují fondy, jejichž název obsahuje prvek „united“,
„universal“ či „unico“.
Pokud jde o její návrh týkající se záležitostí souvisejících s nemovitostmi, který Tribunál zamítl, navrhovatelka tvrdí, že
tento druh služeb a investiční operace si jsou blízké.
OHIM má stejně jako navrhovatelka za to, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, pokud jde o použití čl. 8
odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
OHIM, který odkazuje na rozsudek BAINBRIDGE, má za to, že ochranné známky, jejichž zápis je požadován, jasně vykazují vlastnosti,
které je mohou spojit se sérií ochranných známek uplatněnou navrhovatelkou. V tomto ohledu poznamenává, že prvek „UNI“ je
v ochranných známkách, jejichž zápis je požadován, použit na stejném místě jako v případě ochranných známek tvořících uvedenou
sérii, že nemá odlišný sémantický obsah a že je jeho rozlišovací způsobilost zdůrazněna tím, že za ním následují jiné slovní
prvky, jako je „web“ a „Credit Wealth Management“, které ve finančním odvětví mají popisný charakter, a nikoli rozlišovací
způsobilost, a to i u relevantní německé veřejnosti.
Tribunál se nevyjádřil k inherentní rozlišovací způsobilosti předpony „UNI“, a porušil tak zásadu, podle níž je třeba k posouzení
existence nebezpečí záměny zohlednit všechny relevantní faktory projednávaného případu, a zejména rozlišovací způsobilost
starší ochranné známky. Stejně tak Tribunál nevysvětlil důvod, proč předpona „UNI“ není způsobilá sama o sobě vyvolat asociaci
ochranných známek, jejichž zápis je požadován, se sérií uplatněnou navrhovatelkou.
Kromě toho Tribunál neprovedl konkrétní posouzení vnímání ochranných známek německou veřejností. V tomto ohledu nepřiznal
sebemenší význam četným rozhodnutím Deutsche Patent- und Markenamt, třebaže zjevně odrážejí vnímání relevantní veřejnosti
a představují faktor, který měl být zohledněn, a to i když tato rozhodnutí OHIM ani Tribunál nezavazují.
Tribunál v rozsudku BAINBRIDGE uznal, že nebezpečí záměny může existovat v případě výskytu téhož prvku s rozlišovací způsobilostí,
i když se ochranné známky odlišují doplněním slovních či grafických prvků. V důsledku toho nelze pochopit důvod, proč v projednávaném
případě podle Tribunálu význam různých prvků „web“, „credit“, „wealth management“, „zins“, „fonds“ a „rak“ umožňuje mít za
to, že sémantická odlišnost, která z toho vyplývá, vylučuje existenci nebezpečí záměny. Kromě toho taková úvaha nezohledňuje
skutečnost, že tyto výrazy, které jsou přímo popisné či se v rámci finančního jazyka v Německu běžně používají, neumožňují
relevantní veřejnosti rozeznat, že označují služby či finanční produkty odlišných podniků, jelikož je užívání anglických výrazů
ve finančním odvětví běžné.
Pokud jde o okolnosti, za jakých se relevantní veřejnost setká s dotčenými ochrannými známkami, je třeba poznamenat, že i kdyby
těmto ochranným známkám vždy předcházel název společnosti spravující dotčené fondy, samo o sobě by to nevylučovalo existenci
nebezpečí záměny, jelikož se německý spotřebitel, který již zná fondy nabízené navrhovatelkou, může domnívat, že jiné fondy
obsahující rovněž předponu „UNI“ pocházejí od podniků, které jsou s ní hospodářsky propojeny.
Kromě toho Tribunál tím, že uvedl, že odvolací senát neprovedl důkladný přezkum požadavku spojení ochranných známek, jejichž
zápis je požadován, se sérií ochranných známek uplatněnou navrhovatelkou a že k závěru, že existuje nebezpečí záměny, odvolací
senát dospěl, aniž prokázal existenci jiných podobností, než je podobnost společného prvku „UNI“, zdeformoval a zkreslil analýzu
provedenou uvedeným senátem.
Společnost UniCredito v rámci návrhového žádání, aby byl kasační opravný prostředek zamítnut, nejprve uvádí, že důvody uplatněné
na podporu tohoto kasačního opravného prostředku jsou nepřípustné, jelikož navrhovatelka namítá vady napadeného rozsudku,
které vycházejí z nesprávných posouzení skutkového stavu.
Dále společnost UniCredito tvrdí, že posouzení Tribunálu kritizovaná navrhovatelkou, ať už jde o posouzení týkající se existence
názvů fondů obsahujících předponu „UNI“, které ale navrhovatelce nepatří, o posouzení vyplývající z toho, že tyto názvy jsou
v novinách a časopisech spojovány s názvy společností spravujících tyto fondy či o posouzení týkající se spojení této předpony
s anglickými či německými výrazy, jsou komplementární a marginální ve vztahu ke globálnímu a skutkovému závěru Tribunálu,
pokud jde o neexistenci nebezpečí záměny, a nemohou tedy sloužit k prokázání neplatnosti tohoto závěru.
Společnost UniCredito mimoto nesouhlasí s argumentací navrhovatelky týkající se povinnosti zohlednit rozhodnutí vnitrostátních
správních a soudních orgánů, jelikož vnitrostátní systémy ochrany ochranných známek a systém ochrany ochranných známek Společenství
jsou autonomní a vzájemně nezávislé.
Opodstatněná není ani skutečnost, kterou navrhovatelka Tribunálu vytýká, že pro účely posouzení nebezpečí záměny zohlednil
pouze tři starší ochranné známky, na kterých byly námitky založeny, a nikoli všechny ochranné známky obsažené v sérii uplatněné
navrhovatelkou. Tato vytýkaná skutečnost je vnitřně rozporná, jelikož uvedené námitky byly založeny na těchto třech ochranných
známkách, a není opodstatněná s ohledem na rozsudek BAINBRIDGE. Tento rozsudek, který vychází ze zásady, podle níž v případě
existence série ochranných známek musí být nebezpečí záměny posouzeno s přihlédnutím k nebezpečí, že veřejnost bude ochrannou
známku, jejíž zápis je požadován, vnímat jako ochrannou známku, která patří do série, nikterak nevyžaduje, aby byla tato ochranná
známka srovnána s každou z ochranných známek série zvlášť.
Konečně, pokud jde o záležitosti související s nemovitostmi, společnost UniCredito uvádí, že nejsou podobné s finančními službami
a že mezi kolidujícími ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny, a to i ve vztahu k finančním službám posuzovaným ve
striktním slova smyslu.

Závěry Soudního dvora
Společnost UniCredito tvrdí, že kasační opravný prostředek je nepřípustný v rozsahu, v němž směřuje ke zpochybnění posouzení
skutkové povahy, která byla provedena v napadeném rozsudku. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že navrhovatelka Tribunálu
vytýká, že porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 tím, že nezohlednil všechny okolnosti projednávaného případu,
a zvláště tím, že nezohlednil hledisko německé veřejnosti, pokud jde o nebezpečí asociace ochranných známek, jejichž zápis
je požadován, se sérií či skupinou ochranných známek, kterou navrhovatelka uplatnila.
Podle ustálené judikatury však existence nebezpečí záměny u veřejnosti musí být posuzována celkově, musí však být zohledněny
všechny relevantní faktory projednávaného případu (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C 251/95,
Recueil, s. I 6191, bod 22, ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Recueil, s. I‑3819, bod 18, ze dne
12. června 2007, OHIM v. Shaker, C‑334/05 P, Sb. rozh. s. I‑4529, bod 34, a ze dne 20. září 2007, Nestlé v. OHIM, C‑193/06 P,
bod 33). Třebaže posouzení těchto faktorů představuje skutkovou otázku, která nepodléhá přezkumu Soudním dvorem, opomenutí
zohlednit všechny tyto faktory naopak zakládá nesprávné právní posouzení (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 24. června 2010,
Becker v. Harman International Industries, C‑51/09 P, Sb. rozh. s. I‑5805, bod 40) a jako takové může být uplatněno před Soudním
dvorem v rámci kasačního opravného prostředku.
Stejně je tomu i co se týče výtky vznesené OHIM, podle níž Tribunál zkreslil analýzu provedenou odvolacím senátem, jelikož
zkreslení obsahu aktu rovněž představuje nesprávné právní posouzení (viz rozsudek ze dne 27. ledna 2000, DIR International
Film a další v. Komise, C‑164/98 P, Recueil, s. I‑447, bod 48).
Z toho plyne, že námitka nepřípustnosti vznesená společností UniCredito musí být zamítnuta.
Pokud jde o věc samou, je třeba poznamenat, že Tribunál uvedl v bodech 35, 36 a 41 napadeného rozsudku v rámci odůvodnění
zrušení sporných rozhodnutí, následující úvahu:
„35      V projednávané věci vychází posouzení odvolacího senátu, podle něhož starší ochranné známky UNIFONDS, UNIRAK a UNIZINS, kterých
se dovolává [navrhovatelka], tvoří ‚sérii‘ ve smyslu rozsudku BAINBRIDGE, […], v zásadě z úvah, že předpona ‚UNI‘ společná
těmto třem ochranným známkám má rozlišovací způsobilost v kontextu finančních služeb a že skutečné užívání těchto ochranných
známek bylo [navrhovatelkou] prokázáno.
36      Odvolací senát poté, co konstatoval existenci ‚série‘ ochranných známek, dospěl v podstatě automaticky k závěru, že si bude
relevantní veřejnost spojovat předponu ‚UNI‘ s [navrhovatelkou], jelikož je tato předpona užívána ve spojení s investičními
fondy, a že tudíž mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny.
[…]
41      V projednávané věci neprovedl OHIM široký přezkum podmínky souvislosti ochranných známek, jejichž zápis je požadován, se sérií
dovolávanou v námitkách. Odvolací senát se omezil na poznámku, že každá z ochranných známek je tvořena kombinací dvou individuálních
prvků, a to jednak společného prvku ‚UNI‘ a jednak vzájemně odlišných výrazů – ‚web‘ a ‚credit wealth management‘ –, které
v souvislosti se službami, jejichž zápis je požadován, nemají rozlišovací způsobilost.“
Pokud jde o vytýkanou skutečnost, že tím Tribunál zkreslil analýzu provedenou odvolacím senátem, je třeba konstatovat, že
odvolací senát v bodech 36 a 37 svého rozhodnutí ze dne 5. září 2006 uváděl:
„36      V projednávané věci se ochranná známka [společnosti UniCredito] a ochranné známky [navrhovatelky] vyznačují stejnou strukturou.
Jsou tvořeny kombinací dvou individuálních prvků, a to společného prvku ,UNI‘, který je umístěn na začátku všech ochranných
známek a je v každé z nich následován jiným slovem. Pouze na tomto základě však nelze dospět k názoru, že ochranná známka
UNIWEB má vlastnosti, jež umožňují její asociaci s ochrannými známkami ‚UNI‑‘ [, jejichž majitelkou je navrhovatelka]. Společný
prvek by mohl být výlučně popisný, popřípadě též postrádat rozlišovací způsobilost, v kterémžto případě se [navrhovatelka]
nemůže s úspěchem dovolávat argumentu ‚skupiny ochranných známek‘.
37      Rozlišovací způsobilost společného prvku ‚UNI‘ musí být vyhodnocena na základě vnímání dotčených označení a služeb relevantní
veřejností. Pro toto vyhodnocení jsou relevantní nejen vnitřní vlastnosti prvku ‚UNI‘, ale i užívání tohoto prvku. V Německu,
kde se nachází cílový průměrný spotřebitel, označuje přídavné jméno ‚uni‘ jednobarevnost a podstatné jméno ‚Uni“ [psané s velkým
písmenem] je hovorová zkratka pro univerzitu. Ve vztahu k dotčeným službám se nejeví, že by měl tento výraz jasný a bezprostřední
význam. V projednávané věci [navrhovatelka] kromě toho ukázala, zejména prostřednictvím své účetní závěrky a pololetní zprávy
ze dne 30. září 2001 a výstřižků z periodik, že užívá tři ochranné známky obsahující předponu ‚UNI-‘ pro ‚kapitálové investice‘
v Německu“.
Body 40 a 41 rozhodnutí ze dne 25. září 2006 mají podobné znění a odvolací senát v prvním z těchto bodů navíc konstatuje:
„Je třeba zdůraznit, že pojem ‚Wealth Management‘ připojený k ochranné známce [společnosti UniCredito] tvoří anglická slova
užívaná ve finanční oblasti na relevantním území, jímž je Německo, pro služby, které jsou kombinací poradenství ve finanční
nebo investiční oblasti, účetních a daňových služeb a finančně-právního plánování. Slovní spojení ‚Wealth Management‘ nemá
proto v souvislosti se službami, jejichž zápis je požadován, rozlišovací způsobilost.“
Jeví se tudíž, že přijetím teze, že odvolací senát „v podstatě automaticky“ a bez „širokého přezkumu“ podmínek souvislosti
ochranných známek, jejichž zápis je požadován, se sérií dovolávanou navrhovatelkou, dospěl k závěru, že existuje nebezpečí
záměny, přičemž se omezil na zjištění existence této série a skutečnosti, že se zmíněné ochranné známky skládají ze společného
prvku „UNI“ v kombinaci s různými výrazy, které nemají rozlišovací způsobilost, Tribunál zkreslil obsah sporných rozhodnutí.
V důsledku toho Tribunál opomenul přezkoumat takové aspekty posuzované odvolacím senátem, jako jsou ty, jež jsou připomínány
v bodech 49 a 50 tohoto rozsudku. Toto se týká zejména úvah odvolacího senátu ohledně totožné struktury porovnávaných ochranných
známek, rozlišovací způsobilosti prvku „UNI“ společného těmto ochranným známkám, z pohledu relevantní veřejnosti, jakož i neexistence
rozlišovací způsobilosti slov tvořících pojem „Wealth Management“. Z toho plyne, že Tribunál nedostatečně odůvodnil svůj rozsudek.
Pokud jde o výtku, podle které Tribunál nesprávně uplatnil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je třeba připomenout,
že podle ustálené judikatury Soudního dvora představuje nebezpečí záměny ve smyslu č. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94
nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků
hospodářsky propojených (viz v tomto smyslu, rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon, C‑39/97, Recueil, s. I‑5507, bod 29, rozsudek
ze dne 22. června 1999, a výše uvedené rozsudky Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 17, OHIM v. Shaker, bod 33, a Nestlé v. OHIM,
bod 32).
Za předpokladu, že se námitky zakládají na existenci několika ochranných známek, které vykazují společné vlastnosti umožňující
považovat je za součást téže skupiny nebo série ochranných známek, je k posouzení existence nebezpečí záměny třeba zohlednit
skutečnost, že v případě skupiny nebo série ochranných známek takové nebezpečí záměny vyplývá ze skutečnosti, že se spotřebitel
může zmýlit ohledně provenience nebo původu výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou, jejíž zápis se požaduje, a mít
nesprávně za to, že je tato ochranná známka součástí této skupiny nebo série (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 13. září 2007,
Il Ponte Finanziaria v. OHIM, C‑234/06 P, Sb. rozh. s. I‑7333, body 62 a 63, jakož i ze dne 18. prosince 2008, Les Éditions
Albert René v. OHIM, C‑16/06 P, Sb. rozh. s. I‑10053, bod 101).
Jak bylo připomenuto v bodě 45 tohoto rozsudku, musí být existence nebezpečí záměny u veřejnosti posuzována celkově, přičemž
musí být zohledněny všechny relevantní okolnosti projednávaného případu.
V projednávané věci Tribunál vyloučil existenci nebezpečí záměny, aniž zohlednil veškeré faktory relevantní pro konkrétní
ověření, zda existuje riziko, že by se relevantní veřejnost mohla domnívat, že ochranné známky, jejichž zápis je požadován,
tvoří součást série ochranných známek dovolávaných navrhovatelkou, a zmýlit se tak ohledně původu dotčených služeb v domnění,
že pocházejí od téhož podniku nebo od podniků hospodářsky propojených.
Jak uvádějí navrhovatelka a OHIM, v napadeném rozsudku v první řadě schází analýza struktury porovnávaných ochranných známek
a vliv umístění společného prvku – předpony „UNI“ – na těchto známkách na to, jak jsou vnímány relevantní veřejností.
Co se dále týče případné rozlišovací způsobilosti společného prvku, Tribunál v bodě 43 napadeného rozsudku uvedl, že tento
prvek nemá co do vnitřní rozlišovací způsobilosti schopnost vyvolat sám o sobě asociaci ochranných známek, jejichž zápis je
požadován, se sérií ochranných známek, jíž se dovolává navrhovatelka. Jak však v podstatě uvedly na jednání navrhovatelka
i OHIM, Tribunál toto tvrzení neodůvodnil, a tudíž v tomto ohledu neanalyzoval posouzení provedená odvolacím senátem týkající
se způsobu, jímž by mohla relevantní veřejnost vnímat tento prvek, a ani v tomto bodě neodůvodnil uvedený rozsudek.
Kromě toho v bodech 44 až 46 napadeného rozsudku při přezkumu užívání série dovolávaných ochranných známek navrhovatelkou
měl Tribunál z důvodů vyplývajících ze skutkového posouzení, jejichž přezkum nepřísluší Soudnímu dvoru, zejména za to, že
si lze stěží představit, že by se dotčená veřejnost mohla domnívat, že fondy označené ochrannými známkami, jejichž zápis je
požadován, jsou spravovány jinou společností než tou, jejíž název se na výstřižcích z periodik nachází v záhlaví seznamu zmíněných
fondů. Vzhledem k zásadě uvedené v 53 rozsudku v projednávané věci však Tribunál nemohl – bez toho, aby byl jeho rozsudek
postižen nesprávným právním posouzením – neprovést přezkum, zda se tato veřejnost nemohla domnívat, přinejmenším že tyto fondy
odpovídají službám nabízeným hospodářsky propojenými podniky.
Co se konečně týče ostatních prvků tvořících porovnávané ochranné známky, Tribunál v bodě 47 napadeného rozsudku pouze uvedl,
že výrazy následující po předponě „UNI“ jsou ve všech známkách, jejichž zápis je požadován, v angličtině, a v každé z ochranných
známek dovolávaných v námitkách jsou uvedeny v němčině. Tribunál kromě toho, že nepřezkoumal, zda tento rozdíl byl, co se
týče dotčených finančních služeb a relevantní veřejnosti, s to vyloučit riziko, že by se tato veřejnost mohla domnívat, že
ochranné známky, jejichž zápis je požadován, jsou součástí série ochranných známek dovolávaných navrhovatelkou, navíc neposoudil,
zda tyto prvky mají či nemají popisný charakter či zda postrádají rozlišovací způsobilost.
Proto vzhledem k tomu, co bylo uvedeno v bodech 52 a 57 až 60 tohoto rozsudku, nemohl Tribunál platně dospět v bodě 48 napadeného
rozsudku k závěru, že „nehledě ke skutečnému užívání starších ochranných známek a přítomnosti předpony ‚UNI‘ společné všem
těmto ochranným známkám i ochranným známkám, jejichž zápis je požadován, nejsou důkazy předložené OHIM s to prokázat schopnost
této předpony, samotné nebo ve spojení s jinými prvky, způsobit asociaci ochranných známek, jejichž zápis je požadován, se
sérií starších ochranných známek“ a v bodě 49 téhož rozsudku k závěru, že odvolací senát měl nesprávně za to, že mezi kolidujícími
označeními existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
Z toho plyne, že ač není nutné zkoumat zbývající argumenty navrhovatelky, a zejména rozhodnout o té části její argumentace,
jež se týká konkrétně zamítnutí jejích námitek ohledně záležitostí souvisejících s nemovitostmi, je třeba vyhovět jedinému
důvodu kasačního opravného prostředku, a tudíž zrušit napadený rozsudek.
V souladu s čl. 61 prvním pododstavcem druhou větou statutu Soudního dvora Evropské unie platí, že pokud Soudní dvůr zruší
rozhodnutí Tribunálu, může věc vrátit zpět Tribunálu k rozhodnutí.
V projednávané věci si celkové posouzení nebezpečí záměny vyžaduje komplexní skutková posouzení za účelem ověření, zda v souladu
s rozhodnutím odvolacího senátu OHIM existuje nebezpečí, že by se relevantní veřejnost mohla domnívat, že ochranné známky,
jejichž zápis je požadován, jsou součástí skupiny ochranných známek, jíž se dovolává navrhovatelka. Je tedy třeba vrátit věc
zpět Tribunálu, aby bylo znovu rozhodnuto o žalobách, které k němu podala společnost UniCredito, jakož i o návrzích na částečné
zrušení sporných rozhodnutí podaných navrhovatelkou, s tím, že o nákladech řízení souvisejících s řízením o kasačním opravném
prostředku bude rozhodnuto později.
Z těchto důvodů Soudní dvůr (čtvrtý senát) rozhodl takto:
1)
Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 27. dubna 2010, UniCredito Italiano v. OHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB)
(T‑303/06 a T‑337/06), se zrušuje.
2)
Věc se vrací zpět Tribunálu Evropské unie.
3)
O nákladech řízení bude rozhodnuto později.
Podpisy.
*
Jednací jazyk: italština.