CELEX: 62008TJ0108
Marchio comunitario
Procedimento di opposizione
Domanda di marchio comunitario denominativo GOOD LIFE
Marchio nazionale denominativo anteriore GOOD LIFE
Uso effettivo del marchio anteriore
Dovere di diligenza
Art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009]

Fatti
Il 14 giugno 2000 la ricorrente, Zino Davidoff SA, presentava domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20
dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE)
del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo GOOD LIFE.
I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nella classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957,
relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto
e modificato.
La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 27/2001 del 26 marzo 2001.
Il 15 giugno 2001 l’interveniente, I. Kleinakis kai SIA OE, presentava opposizione ex art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto
art. 41 del regolamento n. 207/2009) alla registrazione del marchio richiesto, facendo valere l’esistenza di un rischio di
confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 207/2009].
L’opposizione era fondata sul marchio denominativo greco anteriore GOOD LIFE, registrato con il numero 102703, che designava
i prodotti appartenenti alle classi 3 e 5, corrispondenti alla seguente descrizione: «Profumeria, cosmetici, vale a dire prodotti
profumati e per rinfrescare l’aria».
Il 3 giugno 2005 la ricorrente chiedeva la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore in Grecia.
Il 3 ottobre 2005, al fine di provare l’uso effettivo del marchio anteriore in Grecia, l’interveniente presentava i seguenti
documenti:
–        la domanda di dichiarazione di nullità del marchio anteriore presentata dalla ricorrente, fondata sul mancato uso del suddetto
marchio, e la decisione n. 2910/2002, dell’8 aprile 2002, del Comitato amministrativo dei marchi greco (in prosieguo: la «decisione
greca») che respinge detta domanda di dichiarazione di nullità;
–        dieci fatture con date comprese tra il 17 maggio 2000 e il 27 settembre 2005;
–        17 fotocopie di foto che mostrano l’interno e l’esterno di punti vendita al dettaglio presunti clienti dell’interveniente;
–        foto scansionate di tre prodotti recanti il marchio GOOD LIFE.
Il 20 dicembre 2006 la divisione di opposizione respingeva integralmente l’opposizione in quanto non sarebbe stato dimostrato
l’uso effettivo del marchio anteriore. I documenti sui quali si basava la decisione greca non sarebbero stati né specificati
né prodotti. Inoltre, soltanto due dei documenti presentati come prova dell’uso effettivo avrebbero riguardato il periodo
di riferimento, e il volume delle vendite non sarebbe stato sufficiente per concludere nel senso di un uso effettivo di detto
marchio.
Il 16 febbraio 2007 l’interveniente proponeva ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94
(divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione della divisione di opposizione.
Con decisione 30 novembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso dell’UAMI accoglieva
il ricorso annullando la decisione della divisione di opposizione, rinviandole la causa per la prosecuzione del procedimento.
Secondo la commissione di ricorso, la decisione greca che concludeva nel senso della sussistenza di un uso effettivo del marchio
anteriore in Grecia era «del tutto pertinente nel caso di specie» (punti 19 e 20 della decisione impugnata). Peraltro, a sostegno
della prova dell’uso effettivo, sarebbero state fornite due fatture e una fotocopia della foto di un punto vendita. Le fatture
del 17 maggio 2000 e dell’8 gennaio 2001 avrebbero dimostrato, rispettivamente, la vendita di 19 287 e di 782 articoli recanti
il marchio anteriore (punto 22 della decisione impugnata). Benché non fossero numerose, le prove sarebbero state sufficienti
per dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore in Grecia (punto 24 della decisione impugnata). Sebbene nessuna delle
prove fosse sufficiente, di per sé, a provare un uso effettivo di detto marchio, le prove prodotte dall’interveniente nel
loro insieme, tenuto conto in particolare della pertinenza della decisione greca, sarebbero state sufficienti per concludere
nel senso che il marchio anteriore era stato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell’art. 43, n. 3, del regolamento n. 40/94
(divenuto art. 42, n. 3, del regolamento n. 207/2009) per i prodotti relativamente ai quali era stato registrato (punto 26
della decisione impugnata).

Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–        annullare la decisione impugnata;
–        condannare l’UAMI o l’interveniente alle spese.
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
–        dichiarare irricevibili il secondo e il quarto motivo;
–        respingere il ricorso per il resto;
–        condannare la ricorrente alle spese.
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese.

In diritto
La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno del suo ricorso, ossia, in primo luogo, il motivo vertente sulla violazione
del principio di legalità per aver preso in considerazione la decisione greca; in secondo luogo, il motivo vertente sulla
violazione dell’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, n. 2, del regolamento n. 207/2009) e su un erroneo
accertamento dei fatti; in terzo luogo, il motivo vertente sulla violazione della regola 22, nn. 2 e 3, del regolamento (CE)
della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1); in
quarto luogo, il motivo vertente sulla violazione dell’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 1, del
regolamento n. 207/2009) nonché su un erroneo accertamento dei fatti e, in quinto luogo, il motivo vertente sulla violazione
dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009).
Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha concluso nel senso dell’uso effettivo del marchio anteriore basandosi
sulla decisione greca e sulle fatture del 17 maggio 2000 e dell’8 gennaio 2001.
La ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha in tal modo violato il principio di legalità, l’art. 43, n. 2, e
gli artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94 nonché la regola 22, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2868/95.
L’UAMI e l’interveniente sostengono che la commissione di ricorso ha correttamente concluso nel senso dell’uso effettivo del
marchio anteriore. Le prove fornite sarebbero sufficienti per concludere che il marchio anteriore è stato effettivamente utilizzato
in Grecia nel corso del periodo di riferimento. La fattura del 17 maggio 2000 riguarderebbe 19 287 articoli e quella dell’8
gennaio 2001 ne menzionerebbe 782. Tuttavia, nella controreplica, l’UAMI riconosce l’errore nella traduzione e pertanto l’interpretazione
sbagliata da parte della commissione di ricorso di tali fatture, le quali indicherebbero un quantitativo di articoli venduti
inferiore a quello inizialmente accertato dalla divisione di opposizione e ripreso dalla commissione di ricorso. Tuttavia,
secondo l’UAMI, tali fatture non sono determinanti nella valutazione complessiva delle prove dell’uso effettivo, la principale
delle quali sarebbe la decisione greca che ha indotto la commissione di ricorso a ritenere che il marchio anteriore fosse
stato oggetto di un uso effettivo.
L’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 prevede che «l’[UAMI] procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure
concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti
e alle richieste presentate dalle parti». Tale disposizione è espressione del dovere di diligenza, secondo il quale l’istituzione
competente deve esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti della fattispecie
(v., in tal senso, sentenze della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I‑5469,
punto 14, e 6 novembre 2008, causa C‑405/07 P, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑8301, punto 56; sentenza del Tribunale
18 settembre 1995, causa T‑167/94, Nölle/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2589, punto 73, e ordinanza del Tribunale
14 dicembre 2005, causa T‑369/03, Arizona Chemical e a./Commissione, Racc. pag. II‑5839, punto 85).
Analogamente, nell’ambito della valutazione della questione se sia stato sufficientemente provato l’uso effettivo di un marchio
anteriore, spetta all’UAMI e alle sue commissioni di ricorso esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi di prova
presentati dalle parti della controversia.
Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha fondato la decisione impugnata sulla decisione greca in quanto «pertinente
nel caso di specie» e sulle fatture del 17 maggio 2000 e dell’8 gennaio 2001. La commissione di ricorso ha ritenuto che, sebbene
nessuna di dette prove sia di per sé sufficiente a provare un uso effettivo del marchio anteriore, le prove nel loro insieme
sarebbero sufficienti a tal fine (punto 26 della decisione impugnata).
Al riguardo, in primo luogo, occorre constatare che nella decisione impugnata la commissione di ricorso si limita ad affermare
di «essere dell’opinione che la decisione [greca] sia, di fatto, del tutto pertinente nel caso di specie», pur ammettendo
che detta decisione non contiene alcuna indicazione sulla natura delle prove prodotte nel corso del procedimento amministrativo
precedente l’adozione di tale decisione.
Orbene, qualora l’UAMI, incluse le sue commissioni di ricorso, decida di basarsi su una decisione nazionale quale elemento
di prova, cosa che, in linea di principio, gli è consentita [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 16 febbraio 2000, causa
T‑122/99, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), Racc. pag. II‑265, punto 61, e 19 settembre 2001, causa T‑337/99, Henkel/UAMI
(Pasticca rotonda rossa e bianca), Racc. pag. II‑2597, punto 58], esso deve, in conformità dei principi enunciati ai precedenti
punti 19 e 20, esaminare con tutta la necessaria attenzione e in modo diligente se detto elemento di prova sia tale da dimostrare
l’uso effettivo di un marchio anteriore.
Nel caso di specie, un esame diligente della decisione greca avrebbe rivelato che essa si riferisce in modo conciso ai documenti
presentati e agli argomenti dedotti dalle parti nel corso del procedimento sfociato nella sua adozione. Inoltre, tali documenti
non sono stati acquisiti al fascicolo sottoposto all’UAMI e, pertanto, non erano a disposizione della commissione di ricorso.
Infatti, le prove addotte dall’interveniente nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI non contenevano nessun documento
del fascicolo del procedimento dinanzi all’autorità greca. In tali circostanze, la commissione di ricorso non poteva comprendere
il ragionamento, inclusa la valutazione delle prove, né identificare le prove sulle quali si era basata la decisione greca
che aveva dichiarato l’esistenza di un uso effettivo del marchio anteriore.
Orbene, la commissione di ricorso non poteva far sua la conclusione delle autorità greche, come prova dell’uso effettivo del
marchio anteriore, senza esaminare ulteriormente se la decisione greca si fondasse su elementi di prova concludenti, e tali
elementi di prova dovevano essere forniti dall’interveniente. Pertanto, la commissione di ricorso ha violato l’art. 74, n. 1,
del regolamento n. 40/94 e il dovere di diligenza, in quanto ha riconosciuto, nonostante l’assenza di tali elementi di prova,
un valore probante alla decisione greca ai fini della prova dell’uso effettivo del marchio anteriore.
In secondo luogo, occorre esaminare se la commissione di ricorso potesse tuttavia validamente concludere per l’esistenza della
prova dell’uso effettivo del marchio anteriore basandosi, segnatamente, sulle fatture del 17 maggio 2000 e dell’8 gennaio
2001. Orbene, al riguardo, si deve necessariamente constatare che, a causa di un’erronea traduzione e interpretazione, la
commissione di ricorso ha dedotto a torto che esse dimostravano rispettivamente la vendita di 19 287 e 782 articoli. Infatti,
come segnalato dalla ricorrente e riconosciuto dall’UAMI in corso di causa, la colonna tradotta come indicante la «quantità»
in realtà corrisponde al «prezzo unitario» in dracme greche. Come riconosciuto dall’UAMI, la commissione di ricorso nella
decisione impugnata si è basata su cifre sbagliate per una mancata diligenza nella traduzione.
Invero, dalla traduzione corretta della fattura del 17 maggio 2000 risulta che, invece di 19 287 olii essenziali, creme e
saponi profumati fatturati, sono stati venduti soltanto 30 olii essenziali, una crema e nove saponi, ossia 40 prodotti in
totale. Quanto alla fattura dell’8 gennaio 2001, dalla sua traduzione corretta risulta che sono stati venduti soltanto 45
saponi del marchio anteriore. Per contro, come riconosciuto dall’UAMI in corso di causa, i 1 500 sacchetti profumati menzionati
su tale fattura non recano il marchio anteriore e quindi non possono costituire la prova del suo uso. Pertanto, il numero
di prodotti venduti è considerevolmente inferiore a quello dichiarato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata.
Di conseguenza, la commissione di ricorso ha commesso un errore non trascurabile nella sua valutazione delle fatture del 17
maggio 2000 e dell’8 gennaio 2001.
Posto che la decisione greca presentava soltanto un valore probatorio limitato, la corretta valutazione dei dati delle fatture
era determinante per la valutazione dell’uso effettivo del marchio anteriore. Orbene, poiché la valutazione di tali due fatture
si basa su una traduzione sbagliata, ne consegue che l’intera decisione impugnata è viziata da un errore di valutazione dei
fatti derivante da una mancanza di diligenza. Di conseguenza, nel corso del procedimento amministrativo sfociato nell’adozione
della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha violato l’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 e il dovere di diligenza
omettendo di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Orbene, non è da escludere
che, se detti elementi di prova fossero stati esaminati correttamente, la commissione di ricorso sarebbe potuta pervenire,
eventualmente, a una valutazione diversa quanto alla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore.
Pertanto, il presente errore procedurale è tale da determinare l’annullamento della decisione impugnata. Il motivo vertente
sulla violazione dell’art. 74 del regolamento n. 40/94 deve essere accolto.
La decisione impugnata deve perciò essere annullata, senza bisogno di esaminare gli altri motivi.

Sulle spese
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché è rimasto soccombente, l’UAMI va condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della
ricorrente, conformemente alla domanda in tal senso di quest’ultima.
In osservanza dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, l’interveniente sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 30 novembre 2007 (procedimento R 298/2007-2) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Zino Davidoff SA.
3)
La I. Kleinakis kai SIA OE sopporterà le proprie spese.
Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2011.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.