CELEX: 62012CJ0012
Merken
Verordening (EG) nr. 40/94
Artikel 15, lid 1
Begrip ‚normaal gebruik’
Merk dat uitsluitend als element van samengesteld merk of samen met ander merk wordt gebruikt

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), welke bepaling ongewijzigd is overgenomen in artikel 15, lid 1, eerste alinea, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 78, blz. 1
).
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Colloseum Holding AG (hierna: „Colloseum”) en Levi Strauss & Co. (hierna: „Levi Strauss”) over de uitlegging van het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 wanneer een ingeschreven merk enkel wordt gebruikt via een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, of wanneer het enkel samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van de twee merken zelf als merk is ingeschreven.
Toepasselijke bepalingen
Internationaal recht
Artikel 5, C, punten 1 en 2, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, zoals laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd op 28 september 1979 (
Recueil des traités des Nations unies
, deel 828, nr. 11851, blz. 305), bepaalt:
„(1)   Indien in een land het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, zal de inschrijving slechts kunnen worden vernietigd na verloop van een billijke termijn, en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt.
(2)   Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheidend kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen der [bij dat verdrag opgerichte] Unie is ingeschreven, zal de verklaring van ongeldigheid van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.”
Unierecht
De negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 luidt:
„Overwegende dat de bescherming van gemeenschapsmerken en bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken alleen gerechtvaardigd is voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt”.
Artikel 7 van die verordening, met als opschrift „Absolute weigeringsgronden”, bepaalt in lid 1:
„Geweigerd wordt inschrijving van:
[...]
b)
merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
[...]”
Artikel 7, lid 3, van die verordening is in de volgende bewoordingen gesteld:
„Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”
Artikel 9 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk”, bepaalt in lid 1:
„Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
[...]
b)
dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;
[...]”
Artikel 15 van die verordening, met als opschrift „Gebruik van het gemeenschapsmerk”, luidt:
„1.   Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.
2.   Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:
a)
het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;
[...]”
Artikel 98 van verordening nr. 40/94 bepaalt in lid 1:
„Wanneer een rechtbank voor het gemeenschapsmerk van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.”
Duits recht
§ 14, lid 2, punt 2, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere tekens, BGBl. 1994 I, blz. 3082), zoals gewijzigd bij wet van 7 juli 2008 (BGBl. 2008 I, blz. 1191), stemt overeen met artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en voorziet in het recht van de merkhouder om het gebruik van een teken te verbieden:
„[...] dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk [...]”.
§ 14, lid 5, van die wet luidt:
„Wie een teken in strijd met de leden 2 tot en met 4 gebruikt, kan bij herhalingsgevaar door de merkhouder in rechte worden aangesproken tot staking van dit gebruik. De vordering kan ook worden ingesteld wanneer een inbreuk voor het eerst dreigt te worden begaan.”
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
Levi Strauss is houdster van een aantal merken en met name van het gemeenschapswoordmerk LEVI’S voor onder meer kleding en van het op 12 januari 1977 ingeschreven Duitse woord- en beeldmerk nr. DD 641 687 voor broeken, hemden, bloezen en jassen voor heren, dames en kinderen (hierna: „merk nr. 3”). Dit laatste merk, dat in een rood rechthoekig onderdeel aan de linker bovenrand van een zak het woordelement „LEVI’S” bevat, ziet er als volgt uit:
Levi Strauss is tevens houdster van het op 10 februari 2005 voor broeken ingeschreven gekleurde (rood, blauw) gemeenschapsbeeldmerk nr. 2 292 373 (hierna: „merk nr. 6”). Volgens de beschrijving in het register is dat merk een op een vaste plaats aangebracht merk en bestaat het uit een rood rechthoekig label uit textiel dat linksboven in de achterzak van broeken, shorts of rokken is genaaid en uit de naad steekt. Dit merk ziet er als volgt uit:
De inschrijving in het register van merk nr. 6 bevat een disclaimer dat met dit merk geen aanspraak wordt gemaakt op een exclusief recht op de vorm en de kleur van de zak op zich. Merk nr. 6 is overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 ingeschreven op basis van een door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen.
Colloseum exploiteert een detailhandel in bovenkleding. In het kader van die activiteit heeft zij jeansbroeken van de merken COLLOSEUM, S. MALIK en EURGIULIO op de markt gebracht. Die broeken zijn aan de rechterachterzak voorzien van een rood, rechthoekig stoffen vaantje, dat in de rechterbuitennaad in het bovenste deel van de zak is genaaid en waarop de desbetreffende merken respectievelijk de aanduiding „SM JEANS” zijn vermeld.
Levi Strauss heeft bij de bevoegde rechter in eerste aanleg beroep ingesteld, en vorderde daarbij met name dat Colloseum het verbod zou worden opgelegd nog langer dergelijke broeken aan te bieden, in de handel te brengen en daartoe in bezit te hebben. Colloseum heeft een verweermiddel aangedragen dat was gebaseerd op het onvoldoende gebruik van merk nr. 6.
De rechter in eerste aanleg heeft de vordering van Levi Strauss toegewezen en de rechter in hoger beroep heeft het hoger beroep van Colloseum tegen de beslissing in eerste aanleg verworpen.
Nadat bij hem beroep in „Revision” was ingesteld door Colloseum, heeft de verwijzende rechter de uitspraak van de rechter in hoger beroep vernietigd en de zaak naar deze rechter terugverwezen. Nadat de rechter in hoger beroep haar hoger beroep opnieuw had verworpen, heeft Colloseum voor de verwijzende rechter wederom beroep in „Revision” ingesteld.
De verwijzende rechter merkt op dat de uitkomst van het tweede beroep in „Revision” afhangt van de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94. Zou merk nr. 6 nog steeds geldig zijn, dan zou hij immers vaststellen dat er ingevolge artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 gevaar voor verwarring bestaat tussen merk nr. 6 en de door Colloseum verhandelde broekmodellen.
De verwijzende rechter wijst erop dat hij dus dient te vernemen of merk nr. 6 normaal is gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94. Hij merkt op dat volgens de vaststellingen van de rechter in hoger beroep, waaraan hij op grond van de Duitse procedurele voorschriften gebonden is, merk nr. 6 op 10 februari 2005 is ingeschreven. Bijgevolg is het merk vervallen indien het niet vóór het afsluiten van de mondelinge behandeling voor de rechter in hoger beroep op 18 februari 2010 normaal is gebruikt in de zin van voornoemde bepaling.
De verwijzende rechter merkt vervolgens op dat volgens de vaststellingen van de rechter in hoger beroep Levi Strauss merk nr. 6 enkel heeft gebruikt in de vorm van merk nr. 3. De uitkomst van het geding hangt dus met name af van het antwoord op de vraag of een ingeschreven merk dat een van de elementen van een ander merk vormt en door het gebruik van het andere merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, ook door het gebruik van dat andere merk normaal kan worden gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van die verordening.
De verwijzende rechter merkt op dat die vraag niet kan worden geacht reeds te zijn beantwoord. Voorts wijst hij erop dat de merken nr. 3 en nr. 6 niet enkel verschillen op elementen die het onderscheidend vermogen van de merken onaangetast laten, zodat in casu niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94, waardoor het hoofdgeding zich onderscheidt van de feiten van het verzoek om een prejudiciële beslissing naar aanleiding waarvan het arrest van 25 oktober 2012, Rintisch (C-553/11) is gewezen.
Daarenboven merkt de verwijzende rechter op dat het ook denkbaar is dat het gebruik van het rode rechthoekige vaantje door Levi Strauss bij de verkoop van broeken met het opschrift „LEVI’S”, meebrengt dat zowel merk nr. 6 als het woordmerk LEVI’S normaal zijn gebruikt, waarbij de combinatie van deze twee merken zelf ook is ingeschreven als merk nr. 3. De verwijzende rechter vraagt zich bijgevolg af of een merk normaal kan worden gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven.
Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
„Dient artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus te worden uitgelegd,
1)
dat een merk dat een deel vormt van een samengesteld merk en alleen door het gebruik van het samengestelde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, rechtsinstandhoudend kan zijn gebruikt wanneer enkel het samengestelde merk wordt gebruikt;
2)
dat een merk rechtsinstandhoudend wordt gebruikt wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
Met die vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk, te weten een gebruik dat de rechten van de merkhouder in stand houdt, in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 is voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van de twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.
Volgens vaste rechtspraak van het Hof heeft een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7 van verordening nr. 40/94 indien hiermee de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming kan worden geïdentificeerd en dus deze waar van die van andere ondernemingen kan worden onderscheiden (arrest van 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak). De essentiële functie van het merk bestaat daarin, voor de verbruikers duidelijk te maken van welke onderneming de waar afkomstig is (zie in die zin arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch,
C-245/02, Jurispr. blz. I-10989
, punt 59 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Wat de vraag betreft, wanneer een merk, met het oog op de inschrijving ervan, onderscheidend vermogen verkrijgt door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, heeft het Hof in het kader van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 1989, L 40, blz. 1
), welke laatste bepaling in wezen overeenstemt met voornoemde bepaling van verordening nr. 40/94, geoordeeld dat de verkrijging van een dergelijk vermogen zowel kan voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk merk in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming (arrest van 7 juli 2005, Nestlé,
C-353/03, Jurispr. blz. I-6135
, punt 30).
Los van de vraag of het gebruik een teken als deel van een ingeschreven merk betreft dan wel een teken in samenhang met een ingeschreven merk, is de essentiële voorwaarde dus dat het teken waarvoor inschrijving als merk wordt aangevraagd, als gevolg van dat gebruik de betrokken kringen duidelijk kan maken dat de waren waarop het betrekking heeft afkomstig zijn van een bepaalde onderneming.
Bovendien heeft het Hof reeds geoordeeld dat de vaststelling in punt 30 van het reeds aangehaalde arrest Nestlé van algemene strekking is en ook van toepassing is wanneer het gaat om de vaststelling van het bijzonder onderscheidend vermogen van een ouder merk voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (zie arrest van 17 juli 2008, L & D/BHIM,
C-488/06 P, Jurispr. blz. I-5725
, punten 50-52).
Gelet op de systematiek en het doel van verordening nr. 40/94 en op de bewoordingen van artikel 15, lid 1, van deze verordening, moet de conclusie waartoe het Hof in punt 30 van het arrest Nestlé is gekomen ook gelden voor het begrip „normaal gebruik” met het oog op de instandhouding van de rechten van de houder van een ingeschreven merk in de zin van deze bepaling.
Het is juist dat het gebruik als gevolg waarvan een teken onderscheidend vermogen verkrijgt in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 de periode vóór de inschrijving ervan als merk betreft, terwijl het normaal gebruik in de zin van artikel 15, lid 1, van die verordening een periode van vijf jaar na de inschrijving betreft, zodat het in artikel 7, lid 3 bedoelde gebruik ter wille van de inschrijving als zodanig niet kan worden aangevoerd om het gebruik in de zin van artikel 15, lid 1 aan te tonen met het oog op de instandhouding van de rechten van de houder van het ingeschreven merk.
Evenwel moet worden opgemerkt dat, zoals blijkt uit de punten 27 tot en met 30 van het arrest Nestlé, het begrip „gebruik” van een merk, zoals het woord al zegt, in het algemeen zowel het zelfstandige gebruik van dit merk omvat als het gebruik ervan als bestanddeel van een ander merk in zijn geheel of in combinatie daarmee.
Zoals de Duitse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk ter terechtzitting voor het Hof terecht hebben opgemerkt, kan het – steeds wezenlijke – criterium van het gebruik niet worden beoordeeld aan de hand van verschillende elementen naargelang wordt vastgesteld of dit criterium rechten op een merk kan doen ontstaan dan wel kan verzekeren dat dergelijke rechten in stand worden gehouden. Wanneer voor een teken bescherming als merk kan worden verkregen op grond van een bepaalde vorm van gebruik ervan, dan moet diezelfde vorm van gebruik immers ook kunnen verzekeren dat die bescherming in stand wordt gehouden.
Bijgevolg moet worden geoordeeld dat de voorwaarden die gelden bij het onderzoek of een merk normaal is gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94, vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor de verkrijging van onderscheidend vermogen van een teken als gevolg van het gebruik met het oog op de inschrijving ervan in de zin van artikel 7, lid 3, van die verordening.
Dienaangaande zij er evenwel op gewezen dat, zoals de Duitse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie opmerken, wanneer een ingeschreven merk uitsluitend wordt gebruikt als deel van een samengesteld merk of samen met een ander merk, dit gebruik slechts onder het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, valt indien het merk nog steeds wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar.
Gelet op een en ander moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.
Kosten
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

Aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Duits.