CELEX: 62008TJ0157
Gemeenschapsmerk
Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk INSULATE FOR LIFE
Absolute weigeringsgrond
Ontbreken van onderscheidend vermogen
Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009]
Zuiver bevestigende beslissing
Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid

Voorgeschiedenis van het geding

Eerste inschrijvingsaanvraag
Op 4 mei 2004 had verzoekster, Paroc Oy AB, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en
modellen) (BHIM) een eerste gemeenschapsmerkaanvraag (hierna: „eerste inschrijvingsaanvraag”) ingediend krachtens verordening
(EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994 L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen
door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
De inschrijvingsaanvraag betrof het woordteken INSULATE FOR LIFE.
De waren waarvoor de merkaanvraag was ingediend, behoorden tot de klassen 6, 17 en 19 in de zin van de Overeenkomst van Nice
van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van
merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze waren omschreven als volgt:
–        klasse 6: „Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen
voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalenbuizen;
brandkasten; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen”;
–        klasse 17: „Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere
klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen”;
–        klasse 19: „Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare
constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal”.
Bij beslissing van 25 augustus 2005 had de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag voor alle aan de orde zijnde waren afgewezen
omdat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen miste en beschrijvend was in de zin van artikel 7, lid 1, sub b en c,
van verordening nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009].
Op 24 oktober 2005 had verzoekster beroep ingesteld tegen deze beslissing.
Bij beslissing van 3 april 2006 (hierna: „eerste beslissing”) had de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen
en de weigering van inschrijving van het woordteken INSULATE FOR LIFE op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening
nr. 40/94 bevestigd. De kamer van beroep had in wezen geoordeeld dat het algemene of gespecialiseerde relevante publiek in
de woordcombinatie „insulate for life” onmiddellijk en zonder bijzondere analyse-inspanningen een aanduiding zou zien dat
verzoekster isolerend en duurzaam materiaal leverde dat levenslang kon meegaan. Aangezien de bestanddelen ervan uit syntactisch,
grammaticaal, fonetisch en/of semantisch oogpunt niet op ongebruikelijke wijze naast elkaar waren geplaatst, beschreef deze
woordcombinatie de kenmerken van de betrokken waren en miste zij dus noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen (zie punten 15
en 18‑20 van de eerste beslissing).
Tegen de eerste beslissing heeft verzoekster geen beroep ingesteld bij het Gerecht.

Tweede inschrijvingsaanvraag
Op 24 mei 2007 heeft verzoekster bij het BHIM een tweede gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 40/94
(hierna: „tweede inschrijvingsaanvraag”).
De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken INSULATE FOR LIFE.
De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag is ingediend, behoren – wat de met de in punt 3 hierboven omschreven overeenstemmende
waren betreft – tot de klassen 6, 17 en 19 in de zin van de Overeenkomst van Nice en – wat de diensten betreft die overeenstemmen
met de omschrijving „Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden” – tot klasse 37 in de zin van de Overeenkomst van Nice.
Bij beslissing van 23 oktober 2007 heeft de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag voor alle aan de orde zijnde waren en diensten
afgewezen op grond dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening
nr. 40/94.
Op 20 december 2007 heeft verzoekster tegen die beslissing beroep ingesteld.
Bij beslissing van 21 februari 2008 (hierna: „tweede beslissing” of „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep
van het BHIM het beroep verworpen en de weigering van inschrijving van het woordteken INSULATE FOR LIFE op grond van artikel 7,
lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bevestigd.
In wezen heeft de kamer van beroep om te beginnen gerefereerd aan de in de punten 15 tot en met 20 van de eerste beslissing
uiteengezette gronden en daarbij te kennen gegeven dat de argumenten van verzoekster met betrekking tot de waren van de klassen 6,
17 en 19 in de zin van de Overeenkomst van Nice in wezen dezelfde waren als die welke ter onderbouwing van de eerste inschrijvingsaanvraag
waren aangevoerd en dat verzoekster „geen elementen [had] aangebracht op basis waarvan [kon] worden vastgesteld dat de vaste
rechtspraak ter zake [was] gewijzigd of dat de betrokken markten [waren] geëvolueerd, en die de kamer van beroep ertoe [hadden]
kunnen brengen de gronden waarop zij de [eerste] inschrijvingsaanvraag eerder [had] afgewezen, opnieuw in overweging te nemen”.
In dit verband heeft de kamer van beroep gepreciseerd dat de omstandigheid dat de eerste beslissing op artikel 7, lid 1, sub c,
van verordening nr. 40/94 was gebaseerd, irrelevant was omdat een inschrijvingsaanvraag reeds kan worden geweigerd wanneer
een van de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 van toepassing is, en dat een woordteken
dat de kenmerken van de betrokken waren beschrijft, daardoor noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen ten opzichte van diezelfde
waren mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van die verordening. De kamer van beroep heeft er dan ook op gewezen dat
zij slechts een nader standpunt moest innemen over de argumenten „die niet reeds [waren] ontwikkeld in de [eerste] inschrijvingsaanvraag
[...]” en over de vraag of het aangevraagde merk kon worden ingeschreven voor de diensten van klasse 37 in de zin van de Overeenkomst
van Nice (zie punten 12‑15 van de bestreden beslissing).
Bovendien heeft de kamer van beroep met betrekking tot die diensten in wezen opgemerkt dat het algemene of gespecialiseerde
relevante publiek „[het aangevraagde] woordteken in zijn geheel onmiddellijk en zonder er verder bij na te denken als een
toespeling op het feit dat verzoekster diensten van een lange levensduur levert die verband houden met het gebruik van een
bijzonder duurzaam isolatiemateriaal, en niet als een aanduiding van de commerciële herkomst van die diensten” zou opvatten.
De door het aangevraagde teken overgebrachte boodschap is duidelijk, direct en onmiddellijk en niet dubbelzinnig, voor interpretatie
vatbaar, onduidelijk, allusief of suggestief. Om die reden en rekening houdend met de omstandigheid dat het beschrijvend is,
mist het woordteken INSULATE FOR LIFE onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
Aan die beoordeling wordt niet afgedaan door het feit dat dit woordteken voor dezelfde waren als merk is ingeschreven in met
name Finland en het Verenigd Koninkrijk. De communautaire merkenregeling is immers een autonome regeling met eigen regels
waaraan het BHIM gebonden is bij de beoordeling van de vraag of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven. Overigens
zijn dergelijke nationale inschrijvingsbeslissingen slechts een feit waarmee het BHIM in die context rekening kan houden (zie
punten 17‑19 van de bestreden beslissing).
Tot slot heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de enkele omstandigheid dat de onderzoeker in vroegere zaken minder streng
was dan in de onderhavige zaak, het beginsel van gelijkheid voor de wet niet schendt en evenmin een reden kan zijn om een
redelijke en met de bepalingen van verordening nr. 40/94 strokende beslissing te vernietigen. Hoe dan ook heeft zij gepreciseerd
dat het onzeker was of het aangevraagde teken echt vergelijkbaar was met de overige door verzoekster aangehaalde tekens (punten 21
en 22 van de bestreden beslissing).

Conclusies van partijen
Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
–        de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak naar het BHIM te verwijzen met het oog op inschrijving van het aangevraagde
merk;
–        het BHIM te verwijzen in de kosten.
Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
–        het beroep te verwerpen;
–        verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Argumenten van partijen
Verzoekster voert één middel aan, ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
Volgens verzoekster beschrijft het woordteken INSULATE FOR LIFE uit het oogpunt van het relevante publiek, dat bestaat uit
gemiddelde consumenten en professionals uit de bouwindustrie, de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd
niet. Hoewel het woord „insulate” beschrijvend is, is het woordteken in zijn geheel suggestief en de betekenis ervan „onduidelijk,
niet voor de hand liggend, vaag en onbestemd” ten opzichte van de aan de orde zijnde waren en diensten, waardoor het relevante
publiek de commerciële herkomst van deze waren en diensten kan herkennen.
Bovendien volstaat de omstandigheid dat de woordcombinatie „insulate for life” niet voldoende inventief is, niet om te stellen
dat zij onderscheidend vermogen mist. Indien de redenering van de kamer van beroep werd gevolgd, zouden alleen merken die
een specifiek niveau van taalkundige of artistieke creativiteit of van vindingrijkheid hebben, kunnen worden ingeschreven,
wat erop zou neerkomen dat een strenger criterium wordt toegepast voor suggestieve slogans dan voor andere merken.
Verzoekster betwist dat het woordteken INSULATE FOR LIFE onmiddellijk door het relevante publiek wordt begrepen als een beschrijving
van de betrokken waren en diensten. Integendeel, gezien het tweede deel van dat teken („for life”), is het aangevraagde merk
suggestief omdat het „niet voor de hand liggend, vaag en onbestemd” ten opzichte van die waren en diensten is en allerlei
soorten connotaties en associaties in het leven kan roepen. Ter onderbouwing van haar argument dat de term „life” niet louter
beschrijvend is, preciseert verzoekster dat de Duitse rechter die een prejudiciële vraag aan het Hof heeft gesteld in de zaak
die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van 6 oktober 2005, Medion (C‑120/04, Jurispr. blz. I‑8551), met betrekking tot
het merk Thomson Life ook van oordeel was dat deze term een gemiddeld onderscheidend vermogen had.
Bovendien betekent de omstandigheid dat elk van de bestanddelen van een merk, afzonderlijk beschouwd, onderscheidend vermogen
mist, niet dat dit ook geldt voor het teken in zijn geheel. Voor suggestieve merken, zoals het woordteken „INSULATE FOR LIFE”,
volstaat het dat zij voldoende inventief zijn en dat zij gemakkelijk aanleiding geven tot talrijke associaties of suggesties,
zonder dat noodzakelijkerwijs bijzondere analyse-inspanningen van het relevante publiek worden verlangd. In dit verband heeft
de kamer van beroep geen rekening gehouden met het feit dat een minimum aan onderscheidend vermogen volstaat om het aan de
orde zijnde woordteken te kunnen inschrijven.
Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep niet aangetoond dat het woordteken INSULATE FOR LIFE haar diensten niet onderscheidt
van die van andere ondernemingen. Zij is het oneens met de stelling dat dit woordteken „een isolatie van hoge kwaliteit die
levenslang meegaat” betekent. De kamer van beroep en het BHIM hebben immers, behoudens een eenvoudige verwijzing naar een
woordenboek, geen bewijselementen aangevoerd ter onderbouwing van hun beweringen.
Voorts heeft het United Kingdom Patent Office het woordteken INSULATE FOR LIFE ingeschreven en dat teken dus kennelijk een
zeker onderscheidend vermogen toegekend. Overigens mag het BHIM in casu geen strenger criterium toepassen dan in zijn vroegere
beslissingspraktijk (tussen 1999 en 2005) betreffende talrijke woordtekens die eindigen op de woordcombinatie „for life” of
dan het criterium op basis waarvan meer recent het gemeenschapsmerk FACTORS FOR LIFE is ingeschreven.
Bovendien betoogt verzoekster in antwoord op een schriftelijke vraag van het Gerecht in wezen dat haar beroep ontvankelijk
is omdat de bestreden beslissing geen zuivere bevestiging van de eerste beslissing is. Elke inschrijvingsaanvraag vereist
immers een nieuwe beoordeling door het BHIM gelet op de relevante omstandigheden van elke zaak, welke omstandigheden kunnen
evolueren in de tijd. De twee zaken betreffen namelijk twee zeer verschillende merkaanvragen, waarin verschillende klassen
aan de orde zijn, waarvoor een aparte en onafhankelijke juridische analyse noodzakelijk is, en zijn op verschillende gronden
afgewezen.
Het BHIM vordert de verwerping van het onderhavige beroep en baseert zich in wezen op de in de eerste en de tweede beslissing
uiteengezette gronden.

Beoordeling door het Gerecht
Ontvankelijkheid
De voorwaarden voor de ontvankelijkheid van een beroep zijn niet-ontvankelijkheidsgronden van openbare orde die de Unierechter
in voorkomend geval ambtshalve moet opwerpen (zie arrest Gerecht van 14 december 2005, Honeywell/Commissie, T‑209/01, Jurispr.
blz. II‑5527, punt 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie in die zin ook arrest Hof van 29 november 2007, Stadtwerke Schwäbisch
Hall e.a./Commissie, C‑176/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 18).
Voorts is het vaste rechtspraak dat geen beroep kan worden ingesteld tegen een beslissing die een zuivere bevestiging is van
een eerdere niet binnen de gestelde termijn aangevochten beslissing. Om de termijn voor het instellen van beroep tegen de
bevestigde beslissing niet opnieuw te doen ingaan, is een beroep tegen een dergelijke bevestigende beslissing namelijk niet-ontvankelijk
(zie in die zin beschikking Hof van 7 december 2004, Internationaler Hilfsfonds/Commissie, C‑521/03 P, niet gepubliceerd in
de Jurisprudentie, punt 41; arrest Gerecht van 16 september 1998, Waterleiding Maatschappij/Commissie, T‑188/95, Jurispr.
blz. II‑3713, punt 108, en beschikking Gerecht van 9 juni 2005, Helm Düngemittel/Commissie, T‑265/03, Jurispr. blz. II‑2009,
punt 62).
Van een beslissing die een zuivere bevestiging vormt van een eerdere beslissing, is sprake wanneer deze beslissing geen enkel
nieuw element bevat vergeleken met een eerdere handeling en niet is voorafgegaan door een nieuw onderzoek van de situatie
van de adressaat van die eerdere handeling (zie beschikking Internationaler Hilfsfonds/Commissie, punt 29 hierboven, punt 47
en aldaar aangehaalde rechtspraak; beschikkingen Gerecht van 4 mei 1998, BEUC/Commissie, T‑84/97, Jurispr. blz. II‑795, punt 52,
en 10 oktober 2006, Evropaïki Dynamiki/Commissie, T‑106/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 46).
In casu staat vast dat de termijn voor het instellen van beroep tegen de eerste beslissing krachtens artikel 63, lid 5, van
verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 5, van verordening nr. 207/2009) is verstreken zonder dat verzoekster tegen die
beslissing beroep heeft ingesteld. Die beslissing is dus definitief geworden en de wettigheid ervan kan niet langer voor het
Gerecht aan de orde worden gesteld. Definitief zijn het dispositief van die beslissing alsook de gronden die noodzakelijk
zijn ter ondersteuning van dat dispositief. De kamer van beroep heeft in de eerste beslissing dus definitief uitspraak gedaan
over het voorwerp van geschil als bepaald door de eerste inschrijvingsaanvraag, die het woordteken INSULATE FOR LIFE als gemeenschapsmerk
beoogde in te schrijven voor waren van de klassen 6, 17 en 19 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Het dispositief van
die beslissing kan immers rechtsgevolgen hebben en dus bezwarend zijn (zie in die zin beschikking Hof van 28 januari 2004,
Nederland/Commissie, C‑164/02, Jurispr. blz. I‑1177, punt 21), zodat verzoekster het op straffe van verval binnen de gestelde
termijn diende aan te vechten.
Er moet dus worden bepaald of en in hoeverre de tweede beslissing een zuivere bevestiging van de eerste beslissing is. Daarvoor
moet eerst worden nagegaan welke de respectieve gegevens zijn van de geschillen die tot die beslissingen aanleiding hebben
gegeven. In dit verband dient te worden beoordeeld of de partijen in de aan de orde zijnde procedures, hun vorderingen, hun
middelen, hun argumenten en de relevante feitelijke en juridische elementen die deze geschillen kenmerkten en de dispositieven
van deze beslissingen hebben bepaald, al dan niet dezelfde waren.
Het voorwerp van het onderhavige geschil valt in ruime mate samen met dat van het geschil dat tot de eerste beslissing aanleiding
heeft gegeven, aangezien verzoekster zowel met de eerste als de tweede inschrijvingsaanvraag het woordteken INSULATE FOR LIFE
als gemeenschapsmerk beoogde in te schrijven voor waren van de klassen 6, 17 en 19 in de zin van de Overeenkomst van Nice,
met als enig verschil dat de tweede aanvraag ook diensten van klasse 37 betrof. Die diensten kunnen, als homogene groep die
onderscheiden is van die van de waren van de klassen 6, 17 en 19, het voorwerp van een afzonderlijke beoordeling en motivering
zijn om te bepalen of het aangevraagde woordteken kan worden ingeschreven [zie in die zin, naar analogie, beschikking Hof
van 18 maart 2010, CFCMCEE/BHIM, C‑282/09 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 38‑40, en arrest Gerecht van
20 mei 2009, CFCMCEE/BHIM (P@YWEB CARD en PAYWEB CARD), T‑405/07 en T‑406/07, Jurispr. blz. II‑1441, punten 54‑55], zodat
de omstandigheid dat verzoekster haar inschrijvingsaanvraag tot die diensten heeft uitgestrekt, geen nieuw element in de zin
van de in punt 30 hierboven bedoelde rechtspraak vormt in vergelijking met de overeenkomstige beoordeling en motivering betreffende
die waren in de eerste beslissing. Bovendien is de eerste inschrijvingsaanvraag in de eerste beslissing afgewezen op grond
van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94, terwijl de afwijzing van de tweede inschrijvingsaanvraag slechts
op artikel 7, lid 1, sub b, is gebaseerd.
Bijgevolg is de tweede beslissing een zuivere bevestiging van de eerste beslissing voor zover zij de weigering van inschrijving
van het woordteken INSULATE FOR LIFE, voor waren van de klassen 6, 17 en 19 in de zin van de Overeenkomst van Nice, heeft
gebaseerd op artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, op voorwaarde evenwel dat zij op die punten geen nieuwe elementen
bevat in vergelijking met de eerste beslissing en niet is voorafgegaan door een nieuw onderzoek van de situatie van verzoekster.
Bijgevolg moet worden onderzocht of de tweede beslissing, gelet op de tweede inschrijvingsaanvraag voor zover deze waren van
de klassen 6, 17 en 19 in de zin van de Overeenkomst van Nice bevat, berust op nieuwe elementen die gevolgen kunnen hebben
voor het dispositief van die beslissing en voor de gronden die noodzakelijk zijn ter ondersteuning van dat dispositief, en
of de situatie van verzoekster in het kader van die beslissing opnieuw is onderzocht.
Met betrekking tot eventuele nieuwe elementen dient te worden vastgesteld dat verzoekster in haar memories voor zowel het
BHIM als het Gerecht in wezen enkel de argumenten heeft herhaald die zij reeds ter onderbouwing van haar eerste inschrijvingsaanvraag
had aangevoerd. Zij heeft echter toegevoegd dat de onderzoeker artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 7,
lid 2, van verordening nr. 207/2009] onjuist heeft toegepast omdat hij zich niet heeft uitgesproken over de vraag in welke
lidstaten inschrijving van het aangevraagde woordteken was geweigerd (zie punt 16 van de bestreden beslissing), en dat dit
teken als nationaal merk was ingeschreven in Finland en in het Verenigd Koninkrijk (zie punt 17 van de bestreden beslissing).
Het eerste argument, dat artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 betreft, voegt geen nieuwe feitelijke elementen aan het
onderhavige geschil toe en het heeft hoe dan ook kennelijk geen rechtsgrondslag, zodat het geen gevolgen kon hebben voor het
dispositief van de bestreden beslissing en voor de gronden die noodzakelijk zijn ter ondersteuning van dat dispositief. De
kamer van beroep heeft dat argument dus terecht afgewezen zonder de situatie van verzoekster opnieuw te onderzoeken. Artikel 7,
lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt immers enkel dat de in lid 1 van dat artikel bepaalde weigeringsgronden ook van toepassing
zijn wanneer zij slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan, zodat het geen bijzondere motiveringsplicht doet ontstaan.
Met betrekking tot het tweede argument, dat de inschrijving van het aangevraagde woordteken op nationaal niveau betreft, volstaat
het te herinneren aan de vaste rechtspraak – waarnaar de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing heeft verwezen
– dat de communautaire merkenregeling autonoom is en de wettigheid van de beslissingen van het BHIM enkel aan verordening
nr. 40/94 wordt getoetst, zodat het BHIM niet is gebonden aan nationale inschrijvingen [zie in die zin arrest Gerecht van
5 december 2002, Sykes Enterprises/BHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Jurispr. blz. II‑5179, punt 31] en evenmin
verplicht is om hetzelfde resultaat te bereiken als de nationale instanties in een vergelijkbare situatie (zie in die zin
arrest Hof van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C‑173/04 P, Jurispr. blz. I‑551, punt 49, en arrest Gerecht van
17 november 2009, Apollo Group/BHIM (THINKING AHEAD), T‑473/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 43). Bovendien
heeft verzoekster in casu niet gepreciseerd op welke gronden de betrokken nationale autoriteiten het woordteken INSULATE FOR
LIFE hebben ingeschreven, waarmee in voorkomend geval rekening had kunnen worden gehouden voor de toepassing van artikel 7,
lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Gesteld al dat de ingeroepen nationale inschrijvingen relevante feiten vormden die
zich na de vaststelling van de eerste beslissing hebben voorgedaan, kon het tweede argument van verzoekster dan ook kennelijk
niet slagen en dus geen gevolgen hebben voor het dispositief van de bestreden beslissing en voor de gronden die noodzakelijk
waren ter ondersteuning van dat dispositief, zodat de kamer van beroep het diende af te wijzen zonder de situatie van verzoekster
in dat verband opnieuw te onderzoeken.
Met betrekking tot de vraag of de situatie van verzoekster opnieuw is of had moeten worden onderzocht in het kader van de
tweede beslissing, volgt uit de overwegingen in de punten 37 en 38 hierboven dat dit in casu niet het geval is, aangezien
verzoekster ter onderbouwing van de tweede inschrijvingsaanvraag geen relevante nieuwe feiten heeft aangevoerd die de beoordeling
in de eerste beslissing hadden kunnen wijzigen en dus een nieuwe beoordeling door de kamer van beroep over het al dan niet
onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk ten opzichte van de waren van de klassen 6, 17 en 19 in de zin van de Overeenkomst
van Nice hadden kunnen vereisen. Bovendien heeft verzoekster in het kader van haar antwoord op een schriftelijke vraag van
het Gerecht in dit verband geen verduidelijkingen gebracht die zouden kunnen afdoen aan deze beoordeling. Wat voornoemde aspecten
betreft heeft de kamer van beroep zich dan ook terecht in wezen beperkt tot een verwijzing naar de punten 15 tot en met 20
van de eerste beslissing (zie punt 13 van de bestreden beslissing). Evenzo heeft de kamer van beroep, in antwoord op het herhaalde
argument van verzoekster betreffende de vroegere beslissingspraktijk van het BHIM – die reeds bestond op het tijdstip dat
de eerste beslissing is vastgesteld – met betrekking tot woordtekens die gelijkenissen vertonen met het aangevraagde teken,
terecht in de punten 21 en 22 van de tweede beslissing in wezen alleen haar redenering in de punten 5, 21 en 22 van de eerste
beslissing herhaald. In dit verband kan de enkele omstandigheid dat punt 22 van de bestreden beslissing ook melding maakt
van de weigering van inschrijving van het woordteken BUILT FOR LIFE, die na de vaststelling van de eerste beslissing heeft
plaatsgevonden, niet afdoen aan die beoordeling, aangezien die weigering, die de vroegere beslissingspraktijk van het BHIM
bevestigt, geen aanleiding heeft gegeven en evenmin kon geven tot een nieuwe toetsing van de situatie van verzoekster aan
die praktijk in de zin van de in punt 30 hierboven aangehaalde rechtspraak.
Uit het voorgaande volgt dat de bestreden beslissing, voor zover zij op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening
nr. 40/94 inschrijving van het woordteken INSULATE FOR LIFE als gemeenschapsmerk weigert voor waren van de klassen 6, 17 en
19 in de zin van de Overeenkomst van Nice, een zuiver bevestigende beslissing is. In dit verband hoeft niet te worden onderzocht
of zij ook bevestigend is wat betreft de toepassing in de eerste beslissing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c,
van verordening nr. 40/94, aangezien het – definitief geworden – inroepen van een van de in artikel 7, lid 1, van die verordening
opgesomde redenen reeds volstaat om inschrijving te weigeren (zie in die zin arrest Hof van 19 september 2002, DKV/BHIM, C‑104/00 P,
Jurispr. blz. I‑7561, punt 28).
Bijgevolg is het onderhavige beroep niet-ontvankelijk voor zover het gericht is tegen de onderdelen van de bestreden beslissing
die slechts een bevestiging van de eerste beslissing zijn (zie punt 40 hierboven).
Ten gronde
Gelet op het voorgaande betreft de grond van het onderhavige geschil slechts de vraag of de kamer van beroep terecht heeft
geoordeeld dat inschrijving van het woordteken INSULATE FOR LIFE als gemeenschapsmerk voor diensten van klasse 37 in de zin
van de Overeenkomst van Nice ook diende te worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
Ingevolge artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend
vermogen missen”. Bovendien bepaalt artikel 7, lid 2, van die verordening dat „[l]id 1 [...] ook van toepassing [is] indien
de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.
Het begrip algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 valt samen met de wezenlijke
functie van het merk, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindgebruiker de identiteit van de herkomst van de
door het merk aangeduide waar of dienst wordt gewaarborgd. De absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening
nr. 40/94 beoogt de consument of de eindgebruiker in staat te stellen deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te
onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie in die zin arrest Hof van 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C‑304/06 P,
Jurispr. blz. I‑3297, punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van deze
bepalingen houdt dus in dat dit merk zich ertoe leent de waar of de dienst waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd als
afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden
(zie arresten Hof van 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, C‑144/06 P, Jurispr. blz. I‑8109, punt 34, en 21 januari 2010, Audi/BHIM,
C‑398/08 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Daartoe is niet vereist
dat het merk precieze informatie over de identiteit van de producent van de waar of van de dienstverrichter verstrekt. Het
volstaat dat het relevante publiek dankzij het merk de daardoor aangeduide waar of dienst kan onderscheiden van de waren of
diensten met een andere commerciële herkomst en eruit kan afleiden dat alle daardoor aangeduide waren of diensten zijn geproduceerd,
verkocht of geleverd onder toezicht van de houder van dit merk, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit ervan [zie arrest
Gerecht van 10 oktober 2008, Inter-IKEA/BHIM (Afbeelding van een laadplaat), T‑387/06–T‑390/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie,
punt 27, en arrest THINKING AHEAD, punt 38 hierboven, punt 26].
Daarentegen missen elk onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling tekens die het relevante publiek niet in staat
stellen om bij een latere aankoop van de betrokken waren of bij een latere opdracht voor de betrokken diensten een positieve
aankoopervaring te herhalen of een negatieve te vermijden. Dat is met name het geval voor tekens die gangbaar worden gebruikt
voor de verkoop van de betrokken waren of diensten. Deze tekens worden immers geacht niet geschikt te zijn om de wezenlijke
functie van het merk te vervullen, die erin bestaat de herkomst van de betrokken waar of dienst te identificeren [zie in die
zin arrest Gerecht van 12 maart 2008, Compagnie générale de diététique/BHIM (GARUM), T‑341/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie,
punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Voorts moet het onderscheidend vermogen worden beoordeeld enerzijds met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving
van het merk wordt aangevraagd, en anderzijds uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek, dat normaal geïnformeerd
en redelijk omzichtig en oplettend is (zie arrest Audi/BHIM, punt 44 hierboven, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak,
en arrest Afbeelding van een laadplaat, punt 44 hierboven, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Wat tot slot merken betreft die bestaan uit tekens of aanduidingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen
of aansporingen tot het kopen van de door die merken aangeduide waren of diensten, is inschrijving ervan niet uitgesloten
wegens een dergelijk gebruik. Met betrekking tot de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dergelijke merken dienen
hiervoor geen strengere criteria te worden gehanteerd dan voor andere tekens (zie arrest Audi/BHIM, punt 44 hierboven, punten 35
en 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Wat om te beginnen de bepaling van het relevante publiek betreft, die niet als zodanig wordt bestreden in de onderhavige zaak,
dient te worden vastgesteld dat de diensten van klasse 37 in de zin van de Overeenkomst van Nice, waarvoor de inschrijving
van het woordteken INSULATE FOR LIFE is aangevraagd, bouw-, reparatie- en installatiediensten uit de bouwsector, met name
de bouw van huizen, vormen. Bijgevolg zijn die diensten zowel bekend bij een gespecialiseerd beroepspubliek als, uiteraard
in mindere mate, bij de gemiddelde consument. Aangezien het aan de orde zijnde woordteken bestaat uit drie termen uit de Engelse
taal, is het relevante publiek het publiek dat deze taal beheerst, te weten een zeer groot deel van het Europese publiek.
Voorts moet worden onderzocht of de kamer van beroep de betekenis van de bestanddelen en van het geheel van het aangevraagde
merk juist heeft geanalyseerd uit het oogpunt van het relevante publiek, alvorens te concluderen dat het ten opzichte van
de aan de orde zijnde diensten onderscheidend vermogen mist.
Volgens de rechtspraak moet bij een samengesteld woordteken rekening worden gehouden met de relevante betekenis ervan, die
wordt vastgesteld op basis van alle bestanddelen van dat teken, en niet op basis van een van deze bestanddelen alleen [arrest
Gerecht van 6 november 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/BHIM (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Jurispr. blz. II‑4413,
punt 32]. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een dergelijk teken mag niet beperkt blijven tot een onderzoek
van elk van de termen of bestanddelen afzonderlijk, maar moet in elk geval gebaseerd zijn op de door dat merk bij het relevante
publiek opgeroepen totaalindruk en niet op het vermoeden dat elementen die afzonderlijk beschouwd onderscheidend vermogen
missen, ook bij combinatie ervan dat vermogen niet kunnen hebben. De enkele omstandigheid dat elk element afzonderlijk onderscheidend
vermogen mist, betekent immers nog niet dat de combinatie ervan geen onderscheidend vermogen kan hebben (arrest Eurohypo/BHIM,
punt 44 hierboven, punt 41). Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen bezit, dient met andere woorden de door
dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht. Dit kan echter niet impliceren dat in eerste instantie geen onderzoek
van elk van de verschillende bestanddelen van dit merk hoeft te worden verricht. Het kan immers nuttig zijn om tijdens de
globale beoordeling elk bestanddeel van het betrokken merk te onderzoeken (zie in die zin arrest Hof van 25 oktober 2007,
Develey/BHIM, C‑238/06 P, Jurispr. blz. I‑9375, punt 82, en arrest THINKING AHEAD, punt 38 hierboven, punt 31).
Verzoekster betwist niet dat de term „insulate” geen andere betekenis dan isoleren heeft. Bovendien moet het argument van
verzoekster dat het relevante publiek de woordcombinatie „for life” – die het voorzetsel „for” en het zelfstandig naamwoord
„life” onlosmakelijk met elkaar verbindt – niet onmiddellijk begrijpt als „duurt levenslang” of „voor een periode die een
heel leven bestrijkt”, worden afgewezen. Verzoekster stelt namelijk geen andere betekenis voor en beweert enkel vaag dat die
woordcombinatie verschillende connotaties heeft en talrijke associaties en suggesties oproept. Indien de twee bestanddelen
„insulate” en „for life” in het woordteken INSULATE FOR LIFE worden gecombineerd, zullen zij dan ook onmiddellijk aldus worden
begrepen dat zij erop wijzen dat een isolatieactiviteit duurzaam is of dat zij gedurende een heel leven duurt. Dit teken is
dus niet ongebruikelijk of dubbelzinnig uit het oogpunt van de syntactische, grammaticale, fonetische en/of semantische regels
van de Engelse taal, zodat het bij het relevante publiek, dat normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend is,
geen andere associatie kan opwekken.
De kamer van beroep heeft dan ook terecht geconcludeerd dat wat de aan de orde zijnde diensten betreft het relevante publiek
het woordteken INSULATE FOR LIFE onmiddellijk en zonder er verder bij na te denken zal waarnemen als een toespeling op diensten
van een lange levensduur die verband houden met het gebruik van een bijzonder duurzaam isolatiemateriaal en niet als een aanduiding
van de commerciële herkomst van die diensten (zie punt 19 van de bestreden beslissing). Anders dan verzoekster in antwoord
op een schriftelijke vraag van het Gerecht betoogt, is dit woordteken immers zelfs als lovende of reclameslogan onvoldoende
origineel of geladen om van het relevante publiek een zekere uitleggingsinspanning of een denk- of analyse-inspanning te verlangen
(zie in die zin arrest Audi/BHIM, punt 44 hierboven, punten 44, 45 en 56‑59). Het relevante publiek associeert dit teken onmiddellijk
met de aan de orde zijnde diensten, die kunnen worden aangeboden door elke onderneming die in de bouw- en isolatiesector actief
is.
Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat het woordteken INSULATE FOR LIFE
onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 voor diensten van klasse 37
in de zin van de Overeenkomst van Nice en de weigering van inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk terecht heeft bevestigd,
zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de vraag of dit teken die diensten ook beschrijft.
Derhalve moet het onderhavige beroep in zijn geheel worden verworpen.

Kosten
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij
in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.
Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in
de kosten.
HET GERECHT (Eerste kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
Het beroep wordt verworpen.
2)
Paroc Oy AB wordt verwezen in de kosten.
Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 februari 2011.
ondertekeningen
*
Procestaal: Engels.