CELEX: 62009TJ0133
Gemeinschaftsmarke
Nichtigkeitsverfahren
Gemeinschaftsbildmarke B. Antonio Basile 1952
Ältere nationale Wortmarke BASILE
Relatives Eintragungshindernis
Verwirkung durch Duldung
Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 54 Abs. 2 der Verordnung [EG] Nr. 207/2009)
Verwechslungsgefahr
Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009)

Entscheidungsgründe
Vorgeschichte des Rechtsstreits
1. Am 14. Januar 2000 meldete der Kläger zu 2, Herr Antonio Basile, der als Einzelhändler unter dem Handelsnamen B. Antonio Basile 1952 tätig ist, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
2. Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das folgende Bildzeichen:
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3. Die Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, gehören zu den Klassen 14, 18 und 25 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung.
4. Die Gemeinschaftsmarke B. Antonio Basile 1952 wurde am 27. April 2001 unter der Nr. 1 462 555 eingetragen.
5. Am 21. April 2006 reichte die Streithelferin, die Osra SA, gemäß Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 53 Abs. 1 Buchst. a und Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) einen Antrag auf Nichtigerklärung in Bezug auf die Waren der Klasse 25 ein, der auf folgende Marken gestützt wurde:
– die italienische Wortmarke Nr. 738 901, BASILE, eingetragen am 7. März 1999 (im Folgenden: ältere Marke);
– die internationale Registrierung R413 396 B der Wortmarke BASILE vom 13. Januar 1995 (im Folgenden: ältere internationale Registrierung).
6. Die Eintragung der älteren Marke und die internationale Registrierung erfolgte für folgende Waren der Klasse 25 des Abkommens von Nizza: „Oberbekleidung für Herren aus Stoff, Leder, gewirkter Ware oder anderem wie Jacken, Hosen, einschließlich Jeans, Oberhemden, kurzärmlige Hemden, T-Shirts, Unterhemden, Pullover, Blousons, Überzieher, Regenmäntel, Mäntel, Anzüge, Badebekleidung, Morgenmäntel“.
7. Die Gemeinschaftsmarke wurde teilweise an die Klägerin zu 1, die I Marchi Italiani Srl, übertragen. Danach erfolgte für diese Gesellschaft eine Teileintragung unter der Nummer 5 274 121 (im Folgenden: angefochtene Marke) für folgende Waren der Klasse 25: „Hemden, Strickwaren, Oberbekleidung für Herren, Damen und Kinder, ausgenommen Lederbekleidung, Krawatten, Unterwäsche, Schuhe, Hüte, Socken, Schals für Herren, Damen und Kinder“.
8. Am 2. November 2006 teilte das HABM der Streithelferin mit, dass ihr Antrag auf Nichtigerklärung auf diese Teileintragung erweitert wurde.
9. Am 21. Januar 2008 gab die Nichtigkeitsabteilung dem Antrag auf Nichtigerklärung statt, und die Klägerin zu 1 erhob am 18. März 2008 beim HABM Beschwerde gegen diese Entscheidung.
10. Mit Entscheidung vom 9. Januar 2009 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde mit der Begründung ab, dass erstens die Verwirkung durch Duldung nicht anwendbar sei, da die Frist von fünf Jahren nicht abgelaufen gewesen sei, zweitens die Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken in Italien nicht nachgewiesen worden sei, und drittens zwischen der angefochtenen Marke und der älteren Marke Verwechslungsgefahr bestehe, da zum einen die von den Marken erfassten Waren identisch oder ähnlich seien und zum anderen die einander gegenüberstehenden Marken bildlich, klanglich und begrifflich ähnlich seien.
Anträge der Parteien
11. Die Kläger beantragen,
– die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
– die Eintragung der Marke B. Antonio Basile 1952 für rechtsgültig und wirksam zu erklären;
– dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
12. Das HABM und die Streithelferin beantragen,
– die Klage abzuweisen;
– den Klägern die Kosten aufzuerlegen.
13. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin zu 1 erklärt, sie nehme ihren zweiten Klageantrag zurück. Diese Erklärung ist in das Sitzungsprotokoll aufgenommen worden. Der Kläger zu 2, der im Verfahren vor der Beschwerdekammer nicht Partei war, hat die Klage gegen die angefochtene Entscheidung in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.
Rechtliche Würdigung
Zur Zulässigkeit der Argumente und der Unterlagen, die erstmals beim Gericht vorgetragen bzw. eingereicht wurden
14. Die Klägerin zu 1 trägt vor, dass zum einen der Nachname Basile in Italien mehrfach eingetragen worden sei und zum anderen die angefochtene Marke eine gewisse Bekanntheit und Wertschätzung besitze und dass es „gegen die Toleranz und gegen Treu und Glauben – allgemeine Grundsätze, die alle Geschäftsbeziehungen regeln sollten – verstoße“, dies zu leugnen.
15. Nach Ansicht des HABM sind die Argumente zur Eintragung des Nachnamens Basile in Italien, zur Wertschätzung der angefochtenen Marke und zum Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben sowie die Unterlagen in den Anlagen Nr. 7, 13, 14 und 15 zur Klageschrift erstmals beim Gericht vorgetragen bzw. eingereicht worden und deshalb unzulässig.
16. Nach Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts können die Schriftsätze der Parteien den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern. Im vorliegenden Verfahren ist es nämlich Sache des Gerichts, die Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer zu kontrollieren. Daher darf die Kontrolle durch das Gericht nicht über den tatsächlichen und rechtlichen Rahmen des Rechtsstreits hinausgehen, mit dem die Beschwerdekammer befasst war (Urteil des Gerichts vom 22. Juni 2004, „Drie Mollen sinds 1818“/HABM – Nabeiro Silveira [Galáxia], T-66/03, Slg. 2004, II-1765, Randnr. 45). Der Kläger ist nämlich auch nicht befugt, vor dem Gericht die Vorgaben des Rechtsstreits zu ändern, wie sie sich aus den von ihm selbst und von der Streithelferin vorgetragenen Anträgen und Darlegungen ergaben (Urteile des Gerichtshofs vom 26. April 2007, Alcon/HABM, C-412/05 P, Slg. 2007, I-3569, Randnr. 43, und vom 18. Dezember 2008, Les Éditions Albert René/HABM, C-16/06 P, Slg. 2008, I-10053, Randnr. 122).
17. Im vorliegenden Fall geht aus der Prüfung der Akte hervor, dass zum Umstand, dass der Nachname Basile mehrfach als Marke eingetragen worden sei, zur Wertschätzung der angefochtenen Marke und zum Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben vor der Beschwerdekammer kein Vorbringen erfolgt ist. Trotzdem ergibt sich aus der Prüfung der Klageschrift, dass das Vorbringen zu den mehrfachen Eintragungen des Nachnamens Basile im Zusammenhang mit der Argumentation zur fehlenden Unterscheidungskraft dieses Namens steht. Mit dieser Argumentation soll das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestritten werden, und sie erfolgte vor der Beschwerdekammer. Demnach ist dieses Vorbringen eine Erweiterung eines in der Beschwerde vor der Beschwerdekammer geltend gemachten Beschwerdegrundes, die als zulässig anzusehen ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Alcon/HABM, oben in Randnr. 16 angeführt, Randnr. 40). Hingegen weist das Vorbringen zur Wertschätzung der angefochtenen Marke und zum Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben keinen Zusammenhang mit den Vorgaben des Rechtsstreits auf, wie sie sich aus den von der Klägerin zu 1 und von der Streithelferin vorgetragenen Anträgen und Darlegungen vor der Beschwerdekammer ergaben. Sie sind daher unzulässig.
18. Auch wenn man zudem annähme, dass das Vorbringen der Klägerin zu 1 zur Wertschätzung der angefochtenen Marke dahin ausgelegt werden kann, dass damit im Rahmen der Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr die erhöhte Unterscheidungskraft dieser Marke nachgewiesen werden soll, ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung die erhöhte Kennzeichnungskraft eines Zeichens in Bezug auf die ältere Marke und nicht auf die jüngere Marke eine Rolle spielt (vgl. entsprechend Urteile des Gerichtshofs vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 24, vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 18, und vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 20). Demnach gehört die Wertschätzung der jüngeren Marke nicht zu den Rechtsfragen, die zur Anwendung der Verordnung Nr. 40/94 in Bezug auf die Klagegründe und Anträge der Parteien notwendigerweise geprüft werden müssen. Da die Frage der Wertschätzung der angefochtenen Marke eine Rechtsfrage ist, die zuvor den Instanzen des HABM gegenüber nicht vorgetragen wurde und für eine fehlerfreie Anwendung der Verordnung Nr. 40/94 in Bezug auf die Klagegründe und Anträge der Parteien nicht geprüft zu werden braucht, kann sie daher die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung hinsichtlich der Berufung auf ein relatives Eintragungshindernis nicht berühren, da diese Frage nicht zu dem rechtlichen Rahmen des Rechtsstreits gehört, mit dem die Beschwerdekammer befasst war. Dieses Vorbringen ist daher unzulässig (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 1. Februar 2005, SPAG/HABM – Dann und Backer [HOOLIGAN]), T-57/03, Slg. 2005, II-287, Randnr. 22).
19. Die Anlagen zur Klageschrift, die erstmals beim Gericht vorgelegt worden sind, können keine Berücksichtigung finden. Die Klage beim Gericht ist nämlich auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des HABM erlassenen Entscheidungen im Sinne von Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 65 der Verordnung Nr. 207/2009) gerichtet, so dass es nicht Aufgabe des Gerichts ist, im Licht erstmals bei ihm eingereichter Unterlagen den Sachverhalt zu überprüfen. Somit sind die genannten Dokumente zurückzuweisen, ohne dass ihre Beweiskraft geprüft zu werden bra ucht (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 24. November 2005, Sadas/HABM – LTJ Diffusion [ARTHUR ET FELICIE], T-346/04, Slg. 2005, II-4891, Randnr. 19 und die dort angeführte Rechtsprechung).
Zum Antrag auf Zulassung der Vernehmung von Zeugen
20. Die Klägerin zu 1 beantragt die Zulassung der Vernehmung von Zeugen, u. a. um nachzuweisen, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüber stehenden Marken bestehe, die in Italien friedlich nebeneinander existierten, und um die nationale und internationale Bekanntheit der angefochtenen Marke zu belegen.
21. Nach Ansicht des HABM ist dieser Antrag nicht begründet, da zum einen die Klägerin zu 1 zur Koexistenz dieser Marken und zum daraus folgenden Fehlen von Verwechslungsgefahr nichts vorgetragen habe und zum anderen die Fachkenntnisse der Personen, die als Zeugen vernommen werden sollten, nicht dargetan worden seien.
22. Im vorliegenden Fall ist tatsächlich festzustellen, dass die Klägerin zu 1 in ihren Schriftsätzen nichts gegen die Feststellungen der Beschwerdekammer in Randnr. 20 der angefochtenen Entscheidung zur Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken auf dem italienischen Markt vorgetragen hat, wonach sie nicht nachgewiesen habe, dass die Koexistenz dieser Marken auf dem italienischen Markt von der Streithelferin akzeptiert worden sei, und folglich auch nicht, dass für die maßgeblichen Verkehrskreise keine Verwechslungsgefahr bestehe, weil diese im Lauf der Jahre gelernt hätten, die Marken als unterschiedliche Zeichen verschiedener Unternehmen wahrzunehmen. Sie hat sich in ihrer Klageschrift auf den Antrag beschränkt, die Vernehmung von Zeugen zuzulassen, um nachzuweisen, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe und dass diese Marken auf dem italienischen Markt friedlich koexistierten.
23. In diesem Zusammenhang ist zum einen festzustellen, dass sich der Antrag auf Zulassung der Vernehmung von Zeugen zum Nachweis der Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken als unbegründet erweist, da die Klägerin zu 1 in der Klageschrift keine zusätzlichen Argumente gegen die Feststellungen der Beschwerdekammer zur Koexistenz dieser Marken vorträgt. Zum anderen ist darauf hinzuweisen, dass sie nicht die Absicht haben kann, vor dem Gericht die Beweise zu vervollständigen, die sie während des Verwaltungsverfahrens vorgelegt hat, um diese Koexistenz nachzuweisen. Wie sich aus der oben in Randnr. 19 angeführten Rechtsprechung ergibt, ist die Klage beim Gericht auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des HABM erlassenen Entscheidungen im Sinne von Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94 gerichtet, so dass es nicht Aufgabe des Gerichts ist, im Licht erstmals bei ihm eingereichter Beweismittel den Sachverhalt zu überprüfen. Demnach ist der von der Klägerin zu 1 gestellte Antrag auf Zulassung der Vernehmung von Zeugen zurückzuweisen.
24. Die Klägerin zu 1 beantragt außerdem die Zulassung der Vernehmung von Zeugen für den Nachweis erstens der fortdauernden und ununterbrochenen Verwendung der angefochtenen Marke auf nationaler und internationaler Ebene, zweitens der vom Unternehmen des Klägers zu 2 ab 1970 unter Benutzung verschiedener Marken, insbesondere seit 1998 der angefochtenen Marke, entwickelten Tätigkeiten und drittens der Bekanntheit der Waren mit der angefochtenen Marke auf dem nationalen und dem internationalen Markt.
25. Im Wesentlichen soll mit dem Antrag auf Vernehmung von Zeugen offenbar die Wertschätzung und die Bekanntheit der angefochtenen Marke nachgewiesen werden. Wie sich aus den Randnrn. 17 und 18 ergibt, ist dieses Vorbringen jedoch unzulässig und deshalb dieser Antrag zurückzuweisen.
26. Auch unter der Annahme, dass die Klägerin zu 1 mit ihrem Antrag auf Vernehmung von Zeugen die Kenntnis der Inhaberin der älteren Marke von der Benutzung der angefochtenen Marke auf dem Markt und demnach die Verwirkung durch Duldung nachweisen wollte, ist dieser Antrag zurückzuweisen. Wie aus der folgenden Randnr. 32 hervorgeht, ist die Benutzung der angefochtenen Marke auf dem Markt nach Eintragung dieser Marke maßgeblich. Da weniger als fünf Jahre zwischen dem Zeitpunkt der Eintragung und dem Zeitpunkt des Antrags auf Nichtigerklärung vergangen sind, ist der Antrag auf Vernehmung von Zeugen zum Nachweis der Benutzung der angefochtenen Marke auf dem Markt nicht sachdienlich.
Zur Begründetheit
27. Die Klägerin zu 1 stützt ihre Klage im Wesentlichen auf zwei Klagegründe, mit denen sie erstens einen Verstoß gegen Art. 53 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 54 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009) und zweitens einen Verstoß gegen deren Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 8 Abs. 1 rügt.
Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 53 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94
28. Die Klägerin zu 1 trägt vor, dass der Antrag auf Nichtigerklärung nach Ablauf der Frist von fünf Jahren gestellt worden sei, die ab dem Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke berechnet werde.
29. Nach Art. 53 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 kann der Inhaber einer älteren nationalen Marke, der die Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke in dem Mitgliedstaat, in dem diese ältere Marke eingetragen ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, weder die Nichtigerklärung dieser jüngeren Marke verlangen noch sich ihrer Benutzung widersetzen, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren Gemeinschaftsmarke bösgläubig vorgenommen worden ist.
30. Im vorliegenden Fall ist die angefochtene Marke am 27. April 2001 eingetragen worden, und die Streithelferin hat ihren Antrag auf Nichtigerklärung am 21. April 2006 gestellt, d. h. weniger als fünf Jahre nach der Eintragung. Die Klägerin zu 1 behauptet jedoch, die Frist von fünf Jahren sei vom Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke an zu berechnen, also vom 14. Januar 2000 an.
31. Nach der Rechtsprechung müssen für das Ingangsetzen der Frist für die Verwirkung durch Duldung im Fall der Benutzung einer mit der älteren Marke identischen oder zum Verwechseln ähnlichen jüngeren Marke vier Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens muss die jüngere Marke eingetragen sein, zweitens muss die Anmeldung der jüngeren Marke durch ihren Inhaber gutgläubig vorgenommen worden sein, drittens muss sie in dem Mitgliedstaat benutzt werden, in dem die ältere Marke geschützt ist, und viertens schließlich muss der Inhaber der älteren Marke Kenntnis von der Benutzung dieser Marke nach ihrer Eintragung haben (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 22. September 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Slg. 2011, I-8701, Randnrn. 54 und 56 bis 58).
32. Entgegen dem Vorbringen der Klägerin zu 1 beginnt die Frist für die Verwirkung nicht mit dem Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Gemeinschaftsmarke zu laufen. Auch wenn dieser Zeitpunkt für die Anwendung anderer Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94, wie Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 8 Abs. 2 (jetzt Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 8 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009), maßgeblich ist, mit denen eine zeitliche Priorität einer der beiden einander gegenüberstehenden Marken festgestellt werden soll, ist er das nicht, wenn es darum geht, den Zeitpunkt für das Ingangsetzen der Frist für die Verwirkung nach Art. 53 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 zu bestimmen. Denn der Zweck von Art. 53 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 ist es, die Inhaber von älteren Marken, die die Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke während eines Zeitraums von fünf Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet haben, mit dem Verlust der Nichtigkeits- und der Widerspruchsklage gegen diese Marke zu strafen, die demnach neben der älteren Marke weiter bestehen darf. Von dem Zeitpunkt an, ab dem der Inhaber der älteren Marke Kenntnis von der Benutzung der jüngeren Gemeinschaftsmarke hat, hat er die Möglichkeit, sie nicht zu dulden und folglich ihr zu widersprechen oder die Nichtigerklärung der jüngeren Marke zu beantragen. Es ist nicht anzunehmen, dass der Inhaber der älteren Marke die Benutzung der jüngeren Gemeinschaftsmarke ab dem Zeitpunkt, in dem er von der Benutzung Kenntnis hatte, geduldet hat, wenn er nicht imstande war, sich der Benutzung der Marke zu widersetzen oder ihre Nichtigerklärung zu beantragen (vgl. entsprechend Urteil Budějovický Budvar, oben in Randnr. 31 angeführt, Randnrn. 44 bis 50).
33. Aus der teleologischen Auslegung von Art. 53 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 geht hervor, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die Berechnung der Ingangsetzung der Verwirkungsfrist der Zeitpunkt der Kenntnis von der Benutzung dieser Marke ist. Dieser Zeitpunkt kann nur nach der Eintragung liegen, dem Moment, in dem das Recht aus der Gemeinschaftsmarke erworben (vgl. Erwägungsgrund 7 der Verordnung Nr. 40/94) und diese Marke als eingetragene Marke auf dem Markt verwendet wird, so dass Dritte von ihrer Benutzung erfahren können. Folglich beginnt die Frist für die Verwirkung durch Duldung entgegen dem Vorbringen der Klägerin zu 1 ab dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Inhaber der älteren Marke Kenntnis von der Benutzung der jüngeren Gemeinschaftsmarke erlangt hat, und zwar nach deren Eintragung, und nicht ab dem Zeitpunkt der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.
34. Im vorliegenden Fall hat die Klägerin zu 1 keine Hinweise gegeben, anhand deren der Zeitpunkt bestimmt werden könnte, ab dem die Streithelferin nach der Eintragung Kenntnis von der Benutzung der angefochtenen Marke erlangt hat. Sie hat lediglich vorgetragen, dass die angefochtene Marke während eines Zeitraums von über fünf Jahren in Italien benutzt worden sei und dass die Streithelferin von dieser Benutzung hätte Kenntnis haben müssen. Wie jedoch oben in Randnr. 30 festgestellt wurde, sind zwischen der Eintragung der angefochtenen Marke und der Einreichung des Antrags auf Nichtigerklärung weniger als fünf Jahre vergangen, da die Verwendung dieser Marke vor dem Eintragungszeitpunkt nicht maßgeblich ist, weil sie noch nicht eingetragen war.
35. Nach alledem ist der erste Klagegrund zurückzuweisen.
Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94
36. Die Klägerin zu 1 rügt die angefochtene Entscheidung im Wesentlichen, soweit es um das Vorliegen einer bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke und der angefochtenen Marke und um die Unterscheidungskraft des in beiden Marken vorkommenden Nachnamens Basile geht.
37. Nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009) ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
38. Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung umfassend, gemäß der Wahrnehmung der Zeichen und der betroffenen Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM ‐ Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T-162/01, Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 30 bis 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).
39. Im vorliegenden Fall rügt die Klägerin zu 1 weder die Bestimmung des maßgeblichen Publikums noch die Identität oder Ähnlichkeit der von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren, die im Übrigen als gegeben zu erachten ist.
40. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese Zeichen hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen wirken. Dabei nimmt der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf ihre verschiedenen Einzelheiten (vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C-334/05 P, Slg. 2007, I-4529, Randnr. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung).
41. Nach der Rechtsprechung sind zwei Marken einander ähnlich, wenn sie aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte, d. h. hinsichtlich des visuellen, des klanglichen und des begrifflichen Aspekts, zumindest teilweise übereinstimmen (vgl. Urteile des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM – Hukla Germany [MATRATZEN], T-6/01, Slg. 2002, II-4335, Randnr. 30, und vom 10. Dezember 2008, Boston Scientific/HABM – Terumo [CAPIO], T-325/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 89).
42. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken kann nicht nur ein Element einer zusammengesetzten Marke berücksichtigt und mit einer anderen Marke verglichen werden. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (Urteil HABM/Shaker, oben in Randnr. 40 angeführt, Randnr. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung). Es kann nur dann für die Beurteilung der Ähnlichkeit allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen, wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen sind (Urteile des Gerichtshofs HABM/Shaker, oben in Randnr. 40 angeführt, Randnr. 42, und vom 20. September 2007, Nestlé/HABM, C-193/06 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 42). Das kann insbesondere dann der Fall sein, wenn schon dieser Bestandteil allein geeignet ist, das Bild dieser Marke, das die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile der Marke in dem durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sind (Urteil Nestlé/HABM, Randnr. 43).
43. Im vorliegenden Fall ist zur Feststellung, ob zwischen den einander gegenüberstehenden Marke Verwechslungsgefahr besteht, erstens die Unterscheidungskraft des Nachnamens Basile und zweitens die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken zu prüfen.
– Zur Kennzeichnungskraft des Nachnamens Basile
44. Die Beschwerdekammer hat in Randnr. 31 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass die Verbraucher – zumindest in Italien – bei Marken im Allgemeinen dem Nachnamen mehr Unterscheidungskraft beimäßen als dem Vornamen, und in Randnr. 32 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass der Nachname Basile stärkere Kennzeichnungskraft besitze als der Vorname Antonio.
45. Nach der Rechtsprechung misst der italienische Verbraucher in der Tat bei Marken im Allgemeinen dem Nachnamen größere Unterscheidungskraft bei als dem Vornamen (Urteil des Gerichts vom 1. März 2005, Fusco/HABM – Fusco International [ENZO FUSCO], T-185/03, Slg. 2005, II-715, Randnr. 54).
46. Wie ebenfalls aus der Rechtsprechung hervorgeht, darf diese auf Erfahrungswerten basierende Regel nicht automatisch angewandt werden, ohne die Besonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen (Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2006, Rossi/HABM – Marcorossi [MARCOROSSI], T-97/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 45). Dazu hat der Gerichtshof ausgeführt, dass insbesondere der Umstand zu berücksichtigen ist, dass der fragliche Nachname etwa wenig gängig oder, im Gegenteil, sehr verbreitet ist, was Auswirkungen auf seine Unterscheidungskraft haben kann, sowie die etwaige Bekanntheit der Person, die die Eintragung ihres Vor- und Nachnamens zusammen als Marke begehrt (Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juni 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, Slg. 2010, I-5805, Randnrn. 36 und 37).
47. Im vorliegenden Fall hat erstens die Beschwerdekammer in Randnr. 24 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass zum einen nicht nachgewiesen worden sei, dass der Nachname Basile in Italien sehr verbreitet sei, und zum anderen dieser Nachname nicht zu den gängigsten in Italien gehöre. Die Klägerin zu 1 bestreitet diese Behauptungen, ohne jedoch einen Nachweis für das Gegenteil vorzulegen. Um die Unterscheidungskraft dieses Nachnamens in Frage zu stellen, behauptet sie außerdem, dass dieser mehrfach eingetragen worden sei. Allerdings wird dies in den Akten durch nichts belegt, da die erstmals beim Gericht dafür vorgelegten Beweismittel als unzulässig angesehen worden sind (vgl. oben, Randnr. 19). Im Übrigen bestreitet die Klägerin zu 1 nicht die Feststellung der Beschwerdekammer in Randnr. 32 der angefochtenen Entscheidung, dass der Vorname Antonio, der in der angefochtenen Marke dem Nachnamen Basile vorangehe, in Italien sehr verbreitet sei.
48. Zweitens hat die Klägerin zu 1 trotz ihrer Behauptungen auch keine Beweise dafür vorgelegt, dass der Vorname Antonio und der Nachname Basile zusammen eine Person bezeichneten, die zumindest in Italien bekannt sei, und dass das Ganze vom Verbraucher daher als Marke wahrgenommen werde, die aus einem Vornamen und einem Nachnamen zusammengesetzt sei, die diese Person bezeichneten, und nicht aus dem Nachnamen Basile, an den bestimmte Elemente angefügt worden seien, u. a. der Vorname Antonio.
49. Demnach hat die Beschwerdekammer in Randnr. 32 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass der Nachname Basile in der angefochtenen Marke unterscheidungskräftiger sei als der Vorname Antonio.
– Zur Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken
50. Die Beschwerdekammer hat in Randnr. 30 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Marken zum einen bildlich und klanglich eine gewisse Ähnlichkeit aufwiesen und zum anderen begrifflich in Bezug auf den Bestandteil „basile“ ähnlich seien. In diesem Zusammenhang hat sie die hohe Unterscheidungskraft dieses Bestandteils sowie den Umstand berücksichtigt, dass dieser als Nachname innerhalb der angefochtenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behalte (Randnrn. 32 und 33 der angefochtenen Entscheidung).
51. Die Klägerin zu 1 meint, dass die Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken gering sei, weil zum einen der gemeinsame Bestandteil „basile“ nicht unterscheidungskräftig sei und zum anderen die Struktur, die Länge und die grafischen Elemente dieser Marken unterschiedlich seien. Im Fall der angefochtenen Marke gehe dem Nachnamen Basile der stilisierte Großbuchstabe „B“, der hohe Unterscheidungskraft besitze, und der Vorname Antonio voraus, und folge dem Nachnamen der Bestandteil „1952“, der auf einen Zeitpunkt hinweise.
52. Es ist festzustellen, dass der Bestandteil „basile“ in jeder der einander gegenüberstehenden Marke vorkommt, dass er das einzige Element der älteren Marke ist und dass, wie oben aus Randnr. 49 hervorgeht, seine Unterscheidungskraft höher ist als die des Bestandteils „antonio“, der ihm in der angefochtenen Marke vorangeht.
53. Entgegen der Feststellung der Beschwerdekammer in Randnr. 33 der angefochtenen Entscheidung behält der Bestandteil „basile“ als Nachname jedoch keine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb der angefochtenen Marke. Denn nach der Rechtsprechung besitzt ein Nachname nicht in jedem Fall eine selbständig kennzeichnende Stellung nur deshalb, weil er als Nachname wahrgenommen wird. Die Feststellung, dass eine solche selbständig kennzeichnende Stellung vorliegt, kann nur auf der Grundlage einer Prüfung aller relevanten Faktoren des Einzelfalls getroffen werden (Urteil Becker/Harman International Industries, oben in Randnr. 46 angeführt, Randnr. 38), was die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall nicht getan hat.
54. Dennoch kann dieser Beurteilungsfehler der Beschwerdekammer die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung nicht berühren.
55. So ist festzustellen, dass die einander gegenüberstehenden Marken eine gewisse bildliche und klangliche Ähnlichkeit aufweisen, die sich aus dem Element „basile“ ergibt, das nach Randnr. 30 der angefochtenen Entscheidung der charakteristischste Bestandteil der angefochtenen Marke ist. Entgegen dem Vorbringen der Klägerin zu 1 reichen die Unterschiede in der Struktur und die unterschiedlichen Längen der einander gegenüberstehenden Marken sowie die zusätzlichen grafischen Elemente in der angefochtenen Marke nicht aus, um dieses Ergebnis zu ändern.
56. In bildlicher Hinsicht sind nämlich der stilisierte Großbuchstabe „B“, dem ein Punkt folgt – was der Initiale des Nachnamens Basile entspricht – und der sich über dem Vornamen Antonio und dem Nachnamen Basile befindet, und das Element „1952“, das unter diesen Ausdruck platziert und in kleinerer Schrift geschrieben wird, keine hinreichend bedeutenden Bestandteile, um eine Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken auszuschließen, die dadurch entsteht, dass das charakteristischste Element der angefochtenen Marke und der älteren Marke miteinander übereinstimmen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 16. Mai 2007, La Perla/HABM – Worldgem Brands [NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC], T-137/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 46). Denn auch wenn der stilisierte Großbuchstabe „B“ größer ist als die anderen Bestandteile der angefochtenen Marke, bildet er keinen bedeutsamen Zusatz zum Element „basile“, da er seiner Initiale oder seinem Monogramm entspricht. Ebenso nimmt der Bestandteil „1952“, der als Jahr wahrgenommen werden könnte, angesichts seiner Stellung in der angefochtenen Marke und seiner kleineren Buchstaben, eine zweitrangige Position in der angefochtenen Marke ein und lenkt die Aufmerksamkeit der Verbraucher nicht so sehr auf sich wie die anderen Bestandteile dieser Marke, ohne dass er deshalb zu vernachlässigen wäre.
57. Der Umstand, dass dem Bestandteil „basile“ der Bestandteil „antonio“ vorangeht, kann diese Schlussfolgerung nicht entkräften. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung zwar der Anfang von Marken die Aufmerksamkeit des Verbrauchers stärker auf sich lenken kann als die folgenden Bestandteile, dies aber nicht in allen Fällen gelten kann (Urteil des Gerichts vom 16. Mai 2007, Trek Bicycle/HABM – Audi [ALLTREK], T-158/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 70). Wie oben in Randnr. 47 ausgeführt, ist Antonio ein in Italien sehr verbreiteter Vorname, der daher geringere Unterscheidungskraft als der Nachname Basile besitzt. Folglich kann der Bestandteil „antonio“ trotz seiner Anfangsposition in der angefochtenen Marke die Aufmerksamkeit der Verbraucher nicht stärker auf sich lenken als der Bestandteil „basile“.
58. Was den klanglichen Aspekt betrifft, ist die Hälfte der Silben der angefochtenen Marke, nämlich die Silben, die dem Nachnamen Basile entsprechen, mit den Silben der älteren Marke identisch, auch wenn die angefochtene Marke, die aus den sechs Silben „an“, „to“, „nio“, „ba“, „si“ und „le“ zusammengesetzt ist, länger ist als die ältere Marke, die aus den drei Silben „ba“, „si“ und „le“ besteht. Entgegen dem Vorbringen der Klägerin zu 1 stellen die Unterschiede zwischen den fraglichen Marken – der Zusatz des Großbuchstabens „B“ und des Elements „1952“ zu dem Vornamen Antonio und dem Nachnamen Basile in der angefochtenen Marke – das Vorliegen einer gewissen klanglichen Ähnlichkeit nicht in Frage, da zum einen der Großbuchstabe „B“ für sich allein von den Verbrauchern, die ihn als Initiale oder Monogramm dieses Nachnamens wahrnehmen, grundsätzlich nicht ausgesprochen wird, und zum anderen, wie bereits oben in Randnr. 56 ausgeführt wurde, sich der Bestandteil „1952“, der von den angesprochenen Verkehrskreisen als Jahreszahl wahrgenommen werden könnte und in der angefochtenen Marke eine zweitrangige Position einnimmt, auf den ersten Blick auch nicht dazu eignet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen nach dem Ausdruck „antonio basile“ ausgesprochen zu werden. Außerdem reicht, wie in der vorherigen Randnummer ausgeführt wurde, der Umstand, dass der Bestandteil „antonio“ vor den Bestandteil „basile“ gesetzt wurde, wegen seiner geringen Unterscheidungskraft nicht aus, um die bestehenden Ähnlichkeiten zwischen den beiden Marken auszugleichen.
59. Demnach hat die Beschwerdekammer in Randnr. 30 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Marken bildlich und klanglich eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen.
60. In begrifflicher Hinsicht bestehen die beiden Marken zur Bezeichnung der betreffenden Waren aus dem italienischen Nachnamen Basile, ohne dass der Zusatz des Vornamens Antonio in der angefochtenen Marke etwas an dieser Feststellung ändern könnte. In beiden Fällen wird von dem maßgeblichen Verbraucher wahrgenommen, dass der wirtschaftliche Ursprung der von den fraglichen Marken erfassten Waren im Zusammenhang mit einer Person steht, die diesen Nachnamen trägt. Demnach hat die Beschwerdekammer in Randnr. 30 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass die beiden Marken in begrifflicher Hinsicht ähnlich sind.
61. Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die einander gegenüberstehenden Marken bildlich und klanglich eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen und dass sie begrifflich ähnlich sind. Angesichts der oben in Randnr. 41 angeführten Rechtsprechung ist daher festzustellen, dass die fraglichen Marken ähnlich sind.
– Zur Verwechslungsgefahr
62. Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil Canon, oben in Randnr. 18 angeführt, Randnr. 17, und Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2006, Mast-Jägermeister/HABM – Licorera Zacapaneca [VENADO mit Rahmen u. a.], T-81/03, T-82/03 und T-103/03, Slg. 2006, II-5409, Randnr. 74).
63. Wie bereits oben in Randnr. 39 erläutert wurde, wird die Identität und Ähnlichkeit der von den fraglichen Marken erfassten Waren nicht in Frage gestellt. Wie außerdem oben aus Randnr. 61 hervorgeht, sind die einander gegenüberstehenden Marken ähnlich.
64. Daher hat die Beschwerdekammer in Randnr. 37 der angefochtenen Entscheidung zu Recht angenommen, dass eine Gefahr der Verwechslung der beiden Marken besteht.
65. Dennoch ist die Klägerin zu 1 der Ansicht, dass die Beschwerdekammer das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken nicht – u. a. durch Untersuchung der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft der angefochtenen Marke – geprüft habe. Ebenso behauptet sie, dass der Nachweis für die Benutzung der älteren internationalen Eintragung nicht geprüft worden sei.
66. Diesem Vorbringen kann nicht gefolgt werden. Erstens geht aus den Randnrn. 26 bis 38 der angefochtenen Entscheidung hervor, dass die Beschwerdekammer das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken sehr sorgfältig geprüft hat, was der Klägerin zu 1 ermöglicht hat, diese Entscheidung unter Berufung auf die oben angeführten Argumente beim Gericht anzufechten.
67. Zweitens ist zum Vorbringen hinsichtlich der Prüfung, ob die angefochtene Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, darauf hinzuweisen, dass die Unterscheidungskraft zwar in Bezug auf die absoluten Eintragungshindernisse oder einen absoluten Nichtigkeitsgrund eine Rolle spielt, aber im Rahmen der Prüfung der relativen Eintragungshindernisse oder eines relativen Nichtigkeitsgrundes, wie im vorliegenden Fall im Rahmen des Vorliegens von Verwechslungsgefahr, nicht maßgeblich ist. Auch unter der Annahme, dass die Klägerin zu 1 mit diesem Vorbringen die Wertschätzung oder die erhöhte Unterscheidungskraft der angefochtenen Marke im Hinblick auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr geltend machen wollte, ist daran zu erinnern, dass nach der Rechtsprechung die erhöhte Kennzeichnungskraft eines Zeichens in Bezug auf die ältere Marke und nicht auf die jüngere Marke eine Rolle spielt (vgl. entsprechend Urteile SABEL, oben in Randnr. 18 angeführt, Randnr. 24, Canon, oben in Randnr. 18 angeführt, Randnr. 18, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, oben in Randnr. 18 angeführt, Randnr. 20).
68. Drittens ist, was die Beurteilung des Nachweises für die Benutzung der älteren internationalen Eintragung betrifft, diese Beurteilung sowie die Prüfung von Verwechslungsgefahr in Bezug auf das fragliche Zeichen nicht relevant, soweit das Vorliegen von Verwechslungsgefahr in Bezug auf die ältere Marke geprüft wurde (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 16. September 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/HABM – Moser Grupo Media [Moser Grupo Media], T-342/02, Slg. 2004, II-3191, Randnr. 48).
69. Nach alledem ist zu folgern, dass die Beschwerdekammer bei der Feststellung, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 besteht, keinen Fehler begangen hat. Daher ist der zweite Klagegrund zurückzuweisen und somit die Klage insgesamt abzuweisen.
Kosten
70. Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß den Anträgen des HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.
71. Werden bei einer Klagerücknahme keine Kostenanträge gestellt, so trägt nach Art. 87 § 5 Abs. 3 der Verfahrensordnung jede Partei ihre eigenen Kosten. Der Kläger zu 2 trägt daher seine eigenen Kosten.
Tenor
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Sechste Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1. In der Rechtssache T-133/09 wird der Name des Klägers zu 2, Antonio Basile, aus dem Verzeichnis der Kläger gestrichen.
2. Die Klage wird abgewiesen.
3. Die I Marchi Italiani Srl trägt die Kosten, mit Ausnahme der Kosten, die im Zusammenhang mit der Klagerücknahme stehen.
4. Herr Basile trägt seine eigenen Kosten.