CELEX: 62009CJ0263
Muutoksenhaku
Yhteisön tavaramerkki
Asetus (EY) N:o 40/94
52 artiklan 2 kohdan a alakohta
Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ELIO FIORUCCI
Kansallisen oikeuden mukaiseen nimeä koskevaan oikeuteen perustuva mitättömyyshakemus
Unionin tuomioistuimen harjoittama valvonta, joka koskee kansallisen lain tulkintaa ja soveltamista unionin yleisessä tuomioistuimessa
Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta muuttaa valituslautakunnan päätöstä
Rajat

Edwin Co. Ltd vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
asiassa T-165/06, Fiorucci vastaan SMHV – Edwin (ELIO FIORUCCI), 14.5.2009 antaman tuomion (Kok., s. II‑1375; jäljempänä valituksenalainen
tuomio), jolla kyseinen tuomioistuin hyväksyi osittain kanteen, jolla Elio Fiorucci vaati sitä kumoamaan sisämarkkinoiden
harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 6.4.2006 tekemän päätöksen (asia R 238/2005-1),
joka koski Fioruccin ja Edwinin välistä mitättömyys- ja menettämismenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin säännöstö
Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntö
Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklassa määrätään seuraavaa:
”Unionin tuomioistuimelta voidaan hakea muutosta vain oikeuskysymysten osalta. Muutoksenhaun perusteena voi olla toimivallan
puuttuminen unionin yleiseltä tuomioistuimelta, asian käsittelyssä unionin yleisessä tuomioistuimessa tapahtunut oikeudenkäyntivirhe,
joka on hakijan edun vastainen, tai unionin yleisessä tuomioistuimessa tapahtunut unionin oikeuden rikkominen.
Muutosta ei voida hakea vain oikeudenkäyntikulujen määrän osalta tai siltä osin, kuka vastaa oikeudenkäyntikuluista.”
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestys
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa
oikeudenkäynnin kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.
Asetus (EY) N:o 40/94
Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) on kumottu ja korvattu
yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1). Nyt käsiteltävään oikeusriitaan
sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94, sellaisena kuin se on muutettuna 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70, s. 1; jäljempänä asetus N:o 40/94).
Asetuksen N:o 40/94 50 artiklan, jonka otsikkona oli ”Menettämisperusteet”, 1 kohdan c alakohdassa säädettiin seuraavaa:
”1.      Yhteisön tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa [SMHV:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen
kohdistuvalla vastakanteella, jos:
– –
c)      se on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut
harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niille tavaroille
tai palveluille, joita varten se on rekisteröity.”
Saman asetuksen 52 artiklan, jonka otsikkona oli ”Suhteelliset mitättömyysperusteet”, 2 kohdassa säädettiin seuraavaa:
”2. Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [SMHV:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla
vastakanteella myös, jos sen käyttö voidaan kieltää muun aikaisemman oikeuden perusteella ja erityisesti
a)      nimeä koskevan oikeuden,
b)      kuvaa koskevan oikeuden,
c)      tekijänoikeuden,
d)      teollisoikeuden,
perusteella yhteisön lainsäädännön tai suojaa sääntelevän kansallisen oikeuden mukaisesti.”
Asian saattamista yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi koskevassa asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa säädettiin seuraavaa:
”1.      Valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi.
2.      Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen
tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.
3.      Yhteisön tuomioistuimella on toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä.
– –
6.      [SMHV:n] on toteutettava yhteisön tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet.”
Asetus (EY) N:o 2868/95
Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005
(EYVL L 172, s. 4; jäljempänä täytäntöönpanoasetus), säädetään muun muassa SMHV:ssa käytävien yhteisön tavaramerkkiä koskevien
menettämis- ja mitättömyysmenettelyjen kulkuun sovellettavista säännöistä.
Täytäntöönpanoasetuksen 37 säännön b kohdan iii alakohdassa säädetään alkuperäisessä muodossaan, jota ei ole muutettu, seuraavaa:
”[SMHV:lle] tehtävässä hakemuksessa – – menettämis- tai mitättömyysvaatimuksesta on oltava
– –
b)      tiedot hakemuksen perusteista:
– –
iii)      jos kyseessä on asetuksen (EY) N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan mukainen hakemus, tiedot oikeudesta, johon vaatimus mitättömyydestä
perustuu, ja tiedot, jotka osoittavat, että hakija on mainitun asetuksen 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisemman oikeuden
haltija tai että hän voi esittää mainittua oikeutta koskevan vaatimuksen sovellettavan kansallisen lain nojalla.”

Kansallinen säännöstö
Italian teollisoikeuslain (Codice della Proprietà Industriale, jäljempänä CPI) 8 §:n 3 momentissa, siinä muodossa kuin sitä
sovellettiin valituslautakunnan päätöksen tekohetkellä, säädettiin seuraavaa:
”Mikäli henkilöiden nimet, taiteellisessa, kirjallisessa, tieteellisessä, poliittisessa tai urheilullisessa yhteydessä käytetyt
merkit, tapahtumien sekä voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja yhdistysten nimitykset ja merkit ja niille ominaisten
tunnuskuvien erityispiirteet ovat laajalti tunnettuja, niiden rekisteröinti tavaramerkiksi on mahdollista ainoastaan niiden
haltijalle tai tämän haltijan taikka 1 momentissa mainittujen henkilöiden suostumuksen saaneelle.”

Asian tausta ja riidanalainen päätös
Italian oikeuden mukaisen Fiorucci SpA -yhtiön perusti Elio Fiorucci, Italiassa 1970-luvulla varsin tunnettu muotisuunnittelija,
joka 21.12.1990 luovutti valittajalle koko ”luovan omaisuutensa”, mukaan lukien tavaramerkit, joiden haltija hän oli ja joihin
lukeutuu useita sanaosan ”FIORUCCI” sisältäviä tavaramerkkejä.
Valittajan hakemuksesta SMHV rekisteröi 6.4.1999 sanamerkin ELIO FIORUCCI yhteisön tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen
kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten.
Fiorucci teki tästä tavaramerkistä 3.2.2003 menettämis- ja mitättömyyshakemuksen asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan
c alakohdan ja 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.
SMHV:n mitättömyysosasto hyväksyi 23.12.2004 tekemällään päätöksellä mitättömyyshakemuksen sillä perusteella, että CPI:n 8
§:n 3 momentin mukaan Fioruccin nimen rekisteröiminen yhteisön tavaramerkiksi edellytti hänen suostumustaan, mutta hän ei
ollut antanut sitä. Mitättömyysosasto katsoi, ettei näin ollen ollut tarpeen lausua menettämishakemuksesta.
Valittaja valitti päätöksestä SMHV:n sisällä. SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi riidanalaisella päätöksellään
valituksen ja kumosi mitättömyysosaston päätöksen. Valituslautakunta totesi ensinnäkin, ettei Fioruccin tekemä mitättömyyshakemus
kuulunut CPI:n 8 §:n 3 momentin – jonka tarkoituksena valituslautakunnan mukaan on estää se, että kolmas osapuoli käyttää
taloudellisesti hyväkseen muulla kuin kaupallisella alalla tunnetuksi tulleen tunnetun henkilön nimeä – soveltamisalaan eikä
Fiorucci siten voinut vedota nimeä koskevaan oikeuteen kyseisen säännöksen perusteella. Toiseksi Fioruccin tekemästä menettämishakemuksesta
valituslautakunta totesi – muistutettuaan ensin, että asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoituksena on
suojata yleisön luottamusta –, ettei kyseinen tavaramerkki itsessään tai käyttönsä perusteella ollut omiaan johtamaan yleisöä
harhaan.

Kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio
Fiorucci nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.6.2006 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen, jolla
hän vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi valituksenalaisella tuomiolla kanteen osittain.
Jätettyään ensin valituksenalaisen tuomion 21–25 kohdassa useita kanneperusteita ottamatta tutkittavaksi sillä perusteella,
että ne olivat uusia, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi saman tuomion 27 kohdassa, että Fiorucci vetosi pääasiallisesti
kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koski asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan rikkomista ja toinen
saman asetuksen 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli ensiksi menettämishakemusta koskevaa toista kanneperustetta ja vahvisti valituslautakunnan
arvioinnin toteamalla valituksenalaisen tuomion 33–35 kohdassa, ettei tavaramerkki ELIO FIORUCCI ole itsessään omiaan johtamaan
yleisöä harhaan sillä yksilöityjen tavaroiden alkuperän osalta asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla. Mainittu tuomioistuin totesi lisäksi valituksenalaisen tuomion 36 ja 37 kohdassa, että koska kyseisen tavaramerkin
käytöstä ei ollut esitetty lainkaan todisteita, kyse ei voinut olla käytöstä, joka olisi omiaan johtamaan yleisöä harhaan.
Näin ollen se hylkäsi toisen kanneperusteen.
Tämän jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli mitättömyyshakemusta koskevaa ensimmäistä kanneperustetta ja
totesi valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa, että asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan SMHV voi julistaa
yhteisön tavaramerkin mitättömäksi asianosaisen hakemuksesta, jos tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun muassa kansallisessa
oikeudessa suojatun nimeä koskevan oikeuden perusteella. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sitä vastoin hylkäsi valituslautakunnan
analyysin CPI:n 8 §:n 3 momentin tulkinnasta. Se totesi tästä seuraavaa:
”50      Ensinnäkin on todettava, että [CPI:n] 8 §:n 3 momentin sanamuoto ei tue valituslautakunnan tapaa tulkita kyseistä säännöstä,
joka koskee laajalti tunnettujen henkilöiden nimiä ilman, että siinä erotellaan mitenkään sitä, millä alalla tämä tunnettuus
on hankittu.
– –
53      Toisin kuin valituslautakunta antaa ymmärtää – – toiseksi myös siinä tilanteessa, että laajalti tunnetun henkilön nimi olisi
jo rekisteröity tai sitä käytettäisiin jo tosiasiallisena tavaramerkkinä, [CPI:n] 8 §:n 3 momentilla myönnetty suojelu ei
olisi mitenkään turhaa tai merkityksetöntä.
– –
55      [Ei näet] ole mahdotonta, että laajalti tunnetun henkilön nimi, joka on rekisteröity tai jota käytetään tavaramerkkinä tiettyjä
tavaroita tai palveluja varten, voidaan rekisteröidä uudestaan sellaisia muita tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät
ole mitenkään samankaltaisia aikaisemman rekisteröinnin kattamien tavaroiden tai palvelujen kanssa. – –
– –
57      Kolmanneksi on todettava, että myöskään riidanalaisen päätöksen 41–43 perustelukappaleessa mainituista oikeuskirjallisuuden
eräistä kirjoituksista olevien otteiden perusteella ei voida katsoa, että tapa, jolla valituslautakunta on riidanalaisessa
päätöksessä tulkinnut [CPI:n] 8 §:n 3 momenttia, olisi oikea.
58      A. Vanzetti, joka on – – riidanalaisen päätöksen 41 perustelukappaleessa mainitun teoksen tekijä, on osallistunut istuntoon
[Fioruccin] asianajajana ja – kuten istunnon pöytäkirjasta ilmenee – todennut, että valituslautakunnan omaksumaa kantaa ei
voida mitenkään johtaa hänen kirjoituksestaan kyseessä olevassa teoksessa – –.
59      – – M. Ricolfi viittaa valituslautakunnan mukaan ’[henkilön nimen] tunnettuuteen, joka johtuu sen alkuperäisestä käytöstä
useimmiten yritystoimintaan liittymättömässä yhteydessä’, mikä ei mitenkään tee mahdottomaksi tunnettuutta, joka johtuu ’yritystoimintaan’
liittyvästä käytöstä, vaikkakin tällainen tunnettuus on harvinaisempaa.
60      Ainoastaan – – M. Amendola viittaa käyttöön ’ei-kaupallisella alalla’, mutta hänkään ei nimenomaisesti tuo esiin päätelmää,
jonka mukaan [CPI:n] 8 §:n 3 momenttiin ei voitaisi vedota sellaisen henkilön nimen suojelemiseksi, joka ei ole tullut laajalti
tunnetuksi tällaisella alalla. Kaiken edellä esitetyn valossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan missään
tapauksessa voi ainoastaan tämän yhden kirjoittajan mielipiteen perusteella asettaa mainitun säännöksen soveltamiselle edellytystä,
joka ei perustu sen sanamuotoon.”
Valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että valituslautakunta teki oikeudellisen
virheen tulkitessaan CPI:n 8 §:n 3 momenttia ja jätti virheellisesti soveltamatta kyseistä säännöstä Fioruccia koskevaan tilanteeseen.
Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei valituslautakunta ollut tutkinut niitä valittajan ja SMHV:n toissijaisesti
esittämiä väitteitä, joiden mukaan tavaramerkki ELIO FIORUCCI sisältyi luovutukseen, jolla Fiorucci luovutti valittajalle
kaikki tavaramerkkinsä, ja ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi sille kuuluvan laillisuusvalvonnan yhteydessä korvata
valituslautakunnan perusteluja omilla perusteluillaan. Mainittu tuomioistuin hylkäsi näin ollen valituksenalaisen tuomion
64 ja 65 kohdassa nämä väitteet tehottomina.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi samasta syystä Fioruccin hakemuksen, joka koski tavaramerkin ELIO FIORUCCI mitättömäksi
julistamista. Se kieltäytyi valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa käyttämästä toimivaltaansa muuttaa päätöstä ja tyytyi ainoastaan
kumoamaan valituslautakunnan päätöksen.
Valituksenalaisen tuomion tuomiolauselmassa todettiin seuraavaa:
”1)      [Riidanalainen] päätös kumotaan, koska siinä on oikeudellinen virhe CPI:n 8 §:n 3 momentin tulkinnan osalta.
2)      Kanne hylätään muilta osin.
3)      SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa Elio Fioruccin oikeudenkäyntikuluista.
4)      Edwin Co. Ltd vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa Elio Fioruccin oikeudenkäyntikuluista.”

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset
Valittaja vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin
–        ensisijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1 kohdan kaikkien valitusperusteiden perusteella
–        toissijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1 kohdan sen vuoksi, ettei sitä ole perusteltu
–        toissijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion oikeussuojan epäämisen tai asetuksen N:o 40/94 63 artiklan rikkomisen vuoksi
–        velvoittaa SMHV:n valituslautakunnan tutkimaan toissijaisesti esitettyjen kumoamisperusteiden yhteydessä esitetyt väitteet
ja
–        velvoittaa korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan sekä ensimmäisessä oikeusasteessa käydyn menettelyn
että tämän muutoksenhakumenettelyn osalta tai vähintään toteaa, että valittajan oikeudenkäyntikulut on määrättävä kokonaisuudessaan
korvattaviksi.
SMHV vaatii, että unionin tuomioistuin
–        kumoaa valituksenalaisen tuomion
–        toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä tutkii ne valituksenalaiset seikat, joita virheellisesti
ei tutkittu
–        velvoittaa Fioruccin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Fiorucci vaatii, että unionin tuomioistuin
–        hylkää valituksen ja pysyttää siten valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1, 3 ja 4 kohdan
–        muuttaa valituksenalaisen tuomion 33–35 kohtaa
–        määrää muutoksenhakumenettelystä aiheutuneet kulut korvattaviksi.

Valituksen tarkastelu
Valittaja vetoaa valituksensa tueksi neljään aineelliseen valitusperusteeseen ja esittää lisäksi viidennen valitusperusteen,
joka koskee oikeudenkäyntikulujen jakamista osapuolten kesken.
Aineellisista valitusperusteista on tarkasteltava ensiksi ensimmäisen valitusperusteen toista osaa, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan rikkomista, ja seuraavaksi yhdessä ensimmäisen valitusperusteen ensimmäistä osaa
ja toista valitusperustetta, joilla valittaja arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta CPI:n 8 §:n 3 momentin virheellisestä
tulkinnasta ja soveltamisesta, joilla sen mukaan rikottiin asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohtaa. Lopuksi tarkastellaan
yhdessä kolmatta ja neljättä valitusperustetta, joilla valittaja väittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen laiminlyöneen
perusteluvelvollisuutensa ja syyllistyneen oikeussuojan epäämiseen.

Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan rikkomista koskeva ensimmäisen valitusperusteen toinen osa
Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Valittaja väittää ensimmäisen valitusperusteen toisessa osassa, että asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
mainitulla ”nimeä koskevalla oikeudella” tarkoitetaan henkilöllisyysoikeuden alaan kuuluvaa oikeutta. Valittajan mukaan CPI:n
8 §:n 3 momentissa tarkoitetulla oikeudella on kuitenkin tarkoitus suojata kaupallisen toiminnan ulkopuolella tunnetuiksi
tulleiden merkkien taloudelliseen hyödyntämiseen liittyviä puhtaasti taloudellisia etuja eikä henkilöllisyyteen liittyviä
oikeuksia. Valittaja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 52 artiklan
2 kohdan a alakohtaa todetessaan kyseisen säännöksen soveltamisedellytysten täyttyneen.
Fioruccin mukaan nämä väitteet ovat perusteettomia.
Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Sen arvioimiseksi, onko valittajan esittämä tulkinta perusteltu, on otettava huomioon asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan
sanamuoto ja rakenne.
Kyseisen säännöksen sanamuodosta on todettava, ettei ilmaisu ”nimeä koskeva oikeus” millään tavoin tue valittajan esittämää
suppeaa tulkintaa, jonka mukaan kyseinen ilmaisu koskee ainoastaan henkilöllisyysoikeuden alaan kuuluvia oikeuksia eikä se
kata oikeuden taloudellista hyödyntämistä.
Myöskään asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan rakenne ei tue valittajan tulkintaa. Kyseisen säännöksen mukaan yhteisön
tavaramerkki voidaan nimittäin julistaa pätemättömäksi sellaisen tahon vaatimuksesta, joka vetoaa ”muuhun aikaisempaan oikeuteen”.
Tällaisten aikaisempien oikeuksien luonteen tarkentamiseksi säännöksessä mainitaan neljä oikeutta ja samalla adverbiä ”erityisesti”
käyttämällä osoitetaan, ettei luettelo ole tyhjentävä. Kyseisessä säännöksessä esimerkkeinä mainittuihin oikeuksiin kuuluvat
nimeä koskevan oikeuden lisäksi kuvaa koskeva oikeus, tekijänoikeus ja teollisoikeus.
Tästä ei-tyhjentävästä luettelosta ilmenee, että esimerkkeinä mainituilla oikeuksilla suojataan erityyppisiä etuja. Tiettyjen
tällaisten oikeuksien, kuten tekijänoikeuksien ja teollisoikeuksien, osalta taloudellisia etuja suojataan sekä kansallisissa
oikeusjärjestyksissä että unionin oikeudessa kaupallisia loukkauksia vastaan (ks. mm. teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen
varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45)).
Tästä seuraa, että – toisin kuin valittaja väittää – asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan sanamuoto ja rakenne eivät salli
sitä, että tilanteessa, jossa vedotaan nimeä koskevaan oikeuteen, kyseisen säännöksen soveltamisala rajattaisiin ainoastaan
niihin tapauksiin, joissa yhteisön tavaramerkiksi rekisteröinti on ristiriidassa sellaisen oikeuden kanssa, jolla suojataan
nimeä yksinomaan henkilöllisyysoikeuden alaan kuuluvana oikeutena.
Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ei voida arvostella siitä, että se olisi tehnyt oikeudellisen virheen asetuksen
N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkitessaan.
Tästä seuraa, että ensimmäisen valitusperusteen toinen osa on hylättävä perusteettomana.

Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja CPI:n 8 §:n 3 momentin rikkomista koskevat ensimmäisen valitusperusteen
ensimmäinen osa ja toinen valitusperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Valittaja väittää ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen
katsoessaan, etteivät asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisedellytykset täyttyneet. Valittajan mukaan
CPI:n 8 §:n 3 momentissa ei anneta Fioruccille oikeutta kieltää nimensä käyttöä tavaramerkkinä yksinomaan sen seikan perusteella,
että kyse on hänen sukunimestään, vaan ainoastaan varataan hänelle oikeus hakea nimensä rekisteröimistä tavaramerkiksi. Valittaja
katsoo, ettei Fiorucci kuitenkaan voi enää käyttää tätä oikeuttaan, koska hän on jo rekisteröinyt sanan FIORUCCI sisältäviä
tavaramerkkejä, jotka hän sittemmin on luovuttanut valittajalle.
Toisessa valitusperusteessaan valittaja väittää ensinnäkin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi selvästi virheellisesti
CPI:n 8 §:n 3 momenttia, jota valittajan mukaan sovelletaan ainoastaan sellaisiin nimiin, jotka ovat tulleet tunnetuiksi kaupallisen
toiminnan alan ulkopuolella. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei sen mukaan ottanut huomioon CPI:n 8 §:n 3 momentin sanamuotoa
todetessaan valituksenalaisen tuomion 50 kohdassa, että kyseinen säännös koskee laajalti tunnettujen henkilöiden nimiä ilman,
että siinä erotellaan mitenkään sitä, millä alalla nimestä on tullut näin tunnettu.
Toiseksi valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti lisäksi ottamatta huomioon CPI:n 8 §:n 3 momentin
soveltamisalan todetessaan valituksenalaisen tuomion 53 ja 55 kohdassa, että kyseisessä säännöksessä laajalti tunnettujen
henkilöiden nimille annettu suoja voi olla laajempi kuin laajalti tunnetulle tavaramerkille rekisteröinnillä annettu suoja
siten, että tällaisten nimien suoja voisi tulla sovellettavaksi myös sellaisiin tavaroihin tai palveluihin, jotka ovat täysin
erilaisia kuin suojan lähtökohtaisesti kattamat tavarat ja palvelut. Valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta
siitä, että tämä joko jätti kokonaan ottamatta huomioon sille esitetyn, kyseistä säännöstä koskevan oikeuskirjallisuuden tai
tulkitsi tätä kirjallisuutta ilmeisen virheellisesti.
SMHV arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, ettei tämä ottanut CPI:n 8 §:n 3 momenttia tulkitessaan ja
soveltaessaan huomioon mahdollista kyseisessä säännöksessä tarkoitettua oikeuksien sammumista, joka nyt käsiteltävässä asiassa
seurasi Fioruccin tekemästä rekisteröinnistä ja sanan FIORUCCI sisältävien tavaramerkkien luovuttamisesta valittajalle. SMHV
väittää, että koska asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdassa viitataan kansalliseen oikeuteen, Italian oikeuteen
kuuluvan säännöksen virheellinen soveltaminen voi merkitä kyseisen 52 artiklan rikkomista. SMHV katsoo kuitenkin, että valituksen
yhteydessä unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan, joka koskee kansallisen oikeuden soveltamista ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimessa, on rajoituttava ainoastaan sen varmistamiseen, ettei viimeksi mainittu tuomioistuin ole tehnyt ilmeistä
virhettä käytössään olleiden asiakirjojen ja tietojen perusteella.
Fiorucci väittää, että tapa, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi ja sovelsi CPI:n 8 §:n 3 momenttia, on sekä
kyseisen säännöksen sanamuodon että siitä Italian oikeuskirjallisuudessa esitetyn tulkinnan mukainen. Myöskään se, että unionin
oikeuden säännöksessä viitataan kansallisen oikeuden sääntöön, ei voi johtaa siihen, että viimeksi mainitun säännöksen katsottaisiin
tulleen osaksi unionin oikeutta.
Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Osapuolten väitteistä käy ilmi, että ne ovat eri mieltä sekä siitä, rikkoiko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kyseiseen
riita-asiaan sovellettavaa aineellisen oikeuden sääntöä, että siitä, onko unionin tuomioistuin toimivaltainen tutkimaan tällaisen
rikkomisen.
Näin ollen on tutkittava, onko unionin tuomioistuimella tällainen toimivalta.
Unionin tuomioistuimen toimivalta unionin yleisen tuomioistuimen antamaa tuomiota koskevassa muutoksenhaussa määritellään
SEUT 256 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa. Kyseisen määräyksen mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymysten osalta
ja ”perussäännössä määrätyin edellytyksin ja rajoituksin”. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisessä
kohdassa määrätään perusteista, joihin muutoksenhaussa voidaan vedota, ja tarkennetaan, että muutoksenhaun perusteena voi
olla unionin yleisessä tuomioistuimessa tapahtunut unionin oikeuden rikkominen.
Nyt käsiteltävässä asiassa sääntö, jonka rikkomiseen valittaja vetoaa, on kansallisen oikeuden sääntö, jota sovelletaan asiaan
unionin oikeuden säännökseen sisältyvän viittauksen perusteella.
Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan sanamuodosta käy ilmi, että kun kyseisessä säännöksessä viitataan siihen, että yhteisön
tavaramerkin käyttö voidaan kieltää aikaisemman oikeuden perusteella, siinä erotellaan selvästi toisistaan kaksi eri tilannetta:
tilanne, jossa aikaisempaa oikeutta suojataan yhteisön säännöstössä, ”tai” tilanne, jossa sitä suojataan kansallisessa oikeudessa.
Menettelyllisistä säännöksistä, joita sovelletaan kansallisessa säännöstössä suojatun aikaisemman oikeuden perusteella asetuksen
N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyn hakemuksen yhteydessä, säädetään täytäntöönpanoasetuksen 37 säännössä, että
nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevien kaltaisissa tilanteissa hakijan on esitettävä todisteet siitä, että hän voi esittää
asianomaista oikeutta koskevan vaatimuksen sovellettavan kansallisen lain nojalla.
Tällä säännöllä asetetaan hakijalle velvollisuus esittää SMHV:lle paitsi todisteet, jotka osoittavat, että hakijan sovellettaviksi
vaatimien kansallisten säännösten mukaan edellytykset sille, että tämä voi kieltää yhteisön tavaramerkin käytön aikaisemman
kansallisen oikeuden perusteella, täyttyvät, myös todisteet kyseisten säännösten sisällöstä.
Jos yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva hakemus perustuu – kuten nyt käsiteltävässä asiassa – kansallisen
oikeuden säännössä suojattuun aikaisempaan oikeuteen, on ensinnäkin SMHV:n toimivaltaisten elinten tehtävänä arvioida, millainen
painoarvo ja vaikutus niillä seikoilla on, jotka hakija on esittänyt asianomaisen säännön sisällön osoittamiseksi.
Toiseksi asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan mukaan valituslautakuntien päätöksiin voidaan hakea muutosta ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimessa perustamissopimuksen, asetuksen N:o 40/94 tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkomisen
perusteella. Kuten julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 61–67 kohdassa toteaa, tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin on toimivaltainen harjoittamaan täyttä laillisuusvalvontaansa sen SMHV:n arvioinnin osalta, joka koskee tietoja,
jotka hakija on esittänyt niiden kansallisen oikeuden säännösten sisällön osoittamiseksi, joissa säädettyyn suojaan hän vetoaa.
Tutkiessaan valituksen yhteydessä unionin yleisen tuomioistuimen esittämiä päätelmiä asianomaisista kansallisen oikeuden säännöksistä
unionin tuomioistuin on ensinnäkin toimivaltainen tarkistamaan, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole sille esitettyjen asiakirjojen
ja muiden todisteiden perusteella ottanut vääristyneellä tavalla huomioon kansallisen oikeuden säännösten sanamuotoa taikka
niitä koskevaa kansallista oikeuskäytäntöä tai oikeuskirjallisuutta ja ettei unionin yleinen tuomioistuin ole tehnyt näiden
todisteiden perusteella päätelmiä, jotka ovat ilmeisessä ristiriidassa niiden sisällön kanssa, sekä lopuksi tarkistamaan,
ettei unionin yleinen tuomioistuin ole kaikkia seikkoja tutkiessaan antanut näiden kansallisen oikeuden säännösten sisällön
toteamiseksi jollekin tietylle seikalle sellaista merkitystä, jota sille ei muihin seikkoihin nähden kuuluisi antaa, sikäli
kuin tämä on ilmeistä asiakirja-aineiston perusteella.
Nyt käsiteltävässä asiassa valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi CPI:n 8 §:n 3 momenttia
tavalla, joka on ristiriidassa sekä kyseisen säännöksen sanamuodon että sille esitetyn tätä säännöstä koskevan oikeuskirjallisuuden
kanssa. On tutkittava, koskevatko valittajan väitteet virheitä, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt asianomaisia
kansallisia säännöksiä koskevien päätelmien osalta ja jotka edellä esitetyn tavoin voivat olla unionin tuomioistuimen harjoittaman
valvonnan kohteena.
Ensinnäkin siitä väitteestä, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi CPI:n 8 §:n 3 momenttia sen sanamuodon
vastaisesti todetessaan, että siinä annetaan nimen haltijalle oikeus kieltää nimensä käyttö tavaramerkkinä, on muistutettava,
että kyseisen säännöksen mukaan laajalti tunnettujen henkilöiden nimien rekisteröinti tavaramerkkinä on mahdollista ”ainoastaan
niiden haltijalle tai tämän haltijan – – suostumuksen saaneelle”. Koska CPI:n 8 §:n 3 momentin sanamuodon mukaan laajalti
tunnettujen henkilöiden nimien rekisteröimiselle tavaramerkiksi asetetaan edellytykseksi nimen haltijan suostumus, ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin saattoi päätellä sen perusteella – ottamatta säännöstä huomioon vääristyneellä tavalla –, että laajalti
tunnetun nimen haltijalla on oikeus kieltää nimensä käyttö tavaramerkkinä silloin, kun hän väittää, ettei hän ole antanut
suostumustaan kyseisen tavaramerkin rekisteröimiseen.
Toiseksi siitä väitteestä, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi CPI:n 8 §:n 3 momenttia sen sanamuodon
vastaisesti todetessaan, että kyseistä säännöstä sovelletaan riippumatta siitä, millä alalla kyseessä oleva nimi on tullut
tunnetuksi, on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 50 kohdassa esittämän mukaisesti todettava,
että siltä osin kuin kyseinen säännös koskee laajalti tunnettuja henkilöitä, siinä ei erotella tilanteita toisistaan sen mukaan,
millä alalla nimi on tullut tunnetuksi. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei myöskään ottanut CPI:n 8 §:n 3 momentin sisältöä
huomioon vääristyneellä tavalla, kun se totesi valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa, että mitkään syyt eivät oikeuta kyseisen
säännöksen soveltamisen epäämistä tilanteessa, jossa laajalti tunnetun henkilön nimi on jo rekisteröity tavaramerkiksi tai
sitä käytetään tavaramerkkinä. Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, mainitussa säännöksessä ei nimittäin aseteta
mitään muita edellytyksiä kuin se, että kyseisen henkilön nimen on oltava laajalti tunnettu.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki laillisuusvalvontansa yhteydessä valituslautakunnan arvioinnin erinäisistä oikeuskirjallisuuteen
kuuluvista kirjoituksista. Valituksenalaisen tuomion 58–60 kohdasta käy ilmi, että se ei jättänyt ottamatta huomioon sitä,
että tietyt näkemykset, joihin valituslautakunta tukeutui, saattoivat tukea valittajan näkemystä. Ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin kuitenkin totesi tuomion 58 kohdassa, että valituslautakunta tukeutui erään oikeuskirjallisuuteen kuuluvan teoksen
kirjoittajan, Vanzettin, esittämään mielipiteeseen mutta Vanzetti itse kuitenkin kiisti valituslautakunnan tulkinnan siitä
suullisessa käsittelyssä, johon hän osallistui Fioruccin asianajajana. Mainittu tuomioistuin totesi saman tuomion 59 kohdassa
lisäksi, että Ricolfin kirjoituksissaan käyttämät ilmaisut ja erityisesti viittaus ”[henkilön nimen] tunnettuuteen, joka johtuu
sen alkuperäisestä käytöstä useimmiten yritystoimintaan liittymättömässä yhteydessä”, eivät olleet riittävän täsmällisiä CPI:n
8 §:n 3 momentin suppean tulkinnan yksityiskohtaiseksi perustelemiseksi. Ammendolan, joka mainitaan saman tuomion 60 kohdassa,
mielipiteestä mainittu tuomioistuin totesi, ettei kyseisellä kirjoittajalla ollut riittävää auktoriteettiasemaa, jotta hänen
mielipiteensä itsessään riittäisi asettamaan CPI:n 8 §:n 3 momentin soveltamiselle edellytyksen, joka ei seuraa tämän säännöksen
sanamuodosta suoraan. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ei voida moittia siitä, että se olisi ottanut sille
esitetyt seikat huomioon vääristyneellä tavalla.
Tästä seuraa, että ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa ja toinen valitusperuste on hylättävä perusteettomina.

Perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä koskeva kolmas valitusperuste ja asetuksen N:o 40/94 63 artiklan rikkomista sekä oikeussuojan
epäämistä koskeva neljäs valitusperuste
Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Valittaja muistuttaa kolmannessa valitusperusteessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen jättämässään väliintulokirjelmässä
se esitti, että Fioruccin oli osoitettava kieltäytyneensä antamasta suostumustaan tavaramerkin ELIO FIORUCCI rekisteröintiin.
Valittaja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin laiminlöi perusteluvelvollisuutensa, kun se ei ottanut kantaa
tähän väitteeseen.
Fiorucci katsoo tältä osin, että valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa esitetyt perustelut ovat riittäviä. Lisäksi kyseinen
valitusperuste on Fioruccin mukaan täysin perusteeton.
Valittaja arvostelee neljännessä valitusperusteessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, ettei tämä tutkinut valittajan
toissijaisesti esittämiä väitteitä, joiden mukaan tavaramerkki ELIO FIORUCCI sisältyi Fioruccin sille tekemään luovutukseen,
joka kattoi kaikki hänen tavaramerkkinsä, ja totesi tästä ainoastaan, ettei valituslautakunta ollut lausunut tästä kysymyksestä.
Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt käyttää toimivaltaansa muuttaa päätöstä tutkimalla
ja hyväksymällä nämä väitteet, minkä olisi pitänyt johtaa riidanalaisen päätöksen päätösosan vahvistamiseen ja samalla sen
perusteluiden muuttamiseen. Valittaja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi vähintäänkin pitänyt nimenomaisesti
palauttaa nämä väitteet valituslautakunnan tutkittaviksi. Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi asetuksen
N:o 40/94 63 artiklan 3 kohtaa ja syyllistyi oikeussuojan epäämiseen, kun se ei tehnyt näin.
Fiorucci huomauttaa, että valituslautakuntien työjärjestyksen mukaan silloin, jos valituslautakunnan päätöksen kumoavan tuomioistuimen
tuomion täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet merkitsevät, että asia on otettava uudestaan käsittelyyn, asia palautetaan
automaattisesti valituslautakuntaan.
Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Kolmannen valitusperusteen yhteydessä esitetty väite ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion perustelujen puutteellisuudesta
on oikeuskysymys, minkä vuoksi se voi sellaisenaan olla muutoksenhaun kohteena (ks. mm. yhdistetyt asiat C-120/06 P ja C-121/06
P, FIAMM ja FIAMM Technologies v. neuvosto ja komissio, tuomio 9.9.2008, Kok., s. I‑6513, 90 kohta ja asia C-47/07 P, Masdar
(UK) v. komissio, tuomio 16.12.2008, Kok., s. I‑9761, 76 kohta).
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin yleiselle tuomioistuimelle Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 36 artiklan
– jota sovelletaan unionin yleiseen tuomioistuimeen kyseisen perussäännön 53 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla – mukaan
ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 81 artiklan mukaan kuuluva perusteluvelvollisuus ei edellytä, että se esittää
sellaisen selvityksen, jossa seurattaisiin tyhjentävästi ja kohta kohdalta kaikkia riidan asianosaisten esittämiä päätelmiä,
ja unionin yleisen tuomioistuimen perustelut voivat siis olla implisiittisiä, kunhan ne, joita asia koskee, saavat niiden
avulla selville syyt, joiden vuoksi unionin yleinen tuomioistuin ei ole hyväksynyt niiden perusteluja, ja unionin tuomioistuimella
on käytettävissään riittävät tiedot, jotta se pystyy harjoittamaan laillisuusvalvontaansa (ks. mm. em. yhdistetyt asiat FIAMM
ja FIAMM Technologies v. neuvosto ja komissio, tuomion 91 kohta ja asia C-440/07 P, komissio v. Schneider Electric, tuomio
16.7.2009, Kok., s. I‑6413, 135 kohta).
Valittajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimittamasta väliintulokirjelmästä käy ilmi, että valittaja esitti toissijaisesti
väitteitä, jotka perustuivat – kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa yhteenvetona
totesi – pääasiallisesti väitteeseen, jonka mukaan Fiorucci luovutti valittajalle kaikki tavaramerkkinsä ja erottavat tunnuksensa,
joihin lukeutui myös tavaramerkki ELIO FIORUCCI. Tämän toissijaisesti esittämäänsä argumentaatioon sisältyvien väitteiden
yhteydessä valittaja väitti – kuten se kolmannen valitusperusteensa yhteydessä muistuttaa – muun muassa, että Fioruccin oli
osoitettava kieltäytyneensä antamasta suostumustaan tavaramerkin ELIO FIORUCCI rekisteröintiin.
Pitää paikkansa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kokonaisuudessaan tehottomana toissijaisesti esitetyt
väitteet tutkimatta niitä aineellisesti.
Mainitut väitteet hylättiin kuitenkin kaksivaiheisen päättelyn tuloksena. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen
tuomion 64 kohdassa, ettei valituslautakunta ollut hylännyt Fioruccin mitättömyyshakemusta valittajan toissijaisesti esittämien
perusteiden perusteella. Kyseisen tuomion 65 kohdassa se totesi lisäksi, että valvoessaan SMHV:n elinten päätösten laillisuutta
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi missään tapauksessa korvata riidanalaisen toimen tehneen SMHV:n toimivaltaisen
elimen perusteluja omilla perusteluillaan.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin esitti näin riittävät perustelut siten, että valittaja voi saada niiden avulla selville
syyt, joiden vuoksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei hyväksynyt valittajan perusteluja, ja unionin tuomioistuimella
on käytettävissään riittävät tiedot, jotta se pystyy harjoittamaan laillisuusvalvontaansa.
Tästä seuraa, että kolmas valitusperuste on hylättävä perusteettomana.
Neljännellä valitusperusteellaan valittaja asettaa kyseenalaiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustelujen paikkansapitävyyden
väittämällä, että se, että mainittu tuomioistuin kieltäytyi tutkimasta valittajan toissijaisesti esittämiä väitteitä ja muuttamasta
riidanalaisen päätöksen perusteluja, merkitsi asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan rikkomista ja oikeussuojan epäämistä.
Aluksi on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toimi perustellusti muistuttaessaan siitä, että se valvoo
asetuksen N:o 40/94 63 artiklan nojalla SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuutta ja voi kumota kanteen kohteena olevan
päätöksen tai muuttaa sitä ainoastaan, jos kyseisen päätöksen tekohetkellä sitä koski jokin asetuksen 63 artiklan 2 kohdassa
mainituista kumoamis- tai muuttamisperusteista (asia C-16/06 P, Les Éditions Albert René v. SMHV, tuomio 18.12.2008, Kok.,
s. I-10053, s. 123).
Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle annettu päätösten muuttamista koskeva toimivalta ei anna sille
oikeutta korvata valituslautakunnan arviointia omalla arvioinnillaan eikä myöskään oikeutta arvioida sellaisia seikkoja, joista
valituslautakunta ei ole lausunut. Päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käytön on näin ollen lähtökohtaisesti rajoituttava
tilanteisiin, joissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi määrittää selvittämiensä
tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä.
Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta perusti päätöksensä kumota mitättömyysosaston päätös yksinomaan siihen, että
sen CPI:n 8 §:n 3 momentista omaksuman tulkinnan mukaan Fiorucci ei voinut vedota asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan
a alakohdassa tarkoitettuun nimeä koskevaan oikeuteen. Valituslautakunta ei siis lausunut siitä, miten se seikka, että riidanalainen
tavaramerkki väitetysti luovutettiin sopimuksella valittajalle, mahdollisesti vaikuttaa kyseisen tavaramerkin pätevyyteen.
Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toimi perustellusti, kun se ei tutkinut tätä osaa valittajan toissijaisesti
esittämistä väitteistä.
Siltä osin kuin valittaja arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, ettei tämä nimenomaisesti palauttanut
näitä väitteitä valituslautakunnan tutkittaviksi, on riittävää todeta, että unionin tuomioistuimissa valituslautakunnan päätöksestä
nostetun kanteen yhteydessä SMHV:n on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan toteutettava unionin tuomioistuinten
tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin osoitti valituslautakunnalle
selvästi ne toimet, joita tämän on toteutettava, kun se valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa nimenomaisesti kyseisen tuomion
64 kohtaan viittaamalla korosti, ettei valituslautakunta ole tutkinut mainittuja väitteitä.
Edellä esitetystä seuraa, että neljäs valitusperuste on hylättävä perusteettomana.

Oikeudenkäyntikulujen maksamisen määräämistä koskeva viides valitusperuste
Valittaja väittää, että se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoitti tuomiossaan valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut
kokonaisuudessaan, oli epäoikeudenmukaista ja se on kumottava valituksenalaisen tuomion kumoamisen seurauksena. Valittajan
mukaan siinä tapauksessa, että valitus hylätään, oikeudenkäyntikulut on vähintäänkin jaettava osapuolten kesken.
Tältä osin on riittävää muistuttaa, että oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että silloin kun kaikki muut valitusperusteet
on hylätty, oikeudenkäyntikuluja koskevan unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun väitettyyn virheellisyyteen kohdistuva
vaatimus on jätettävä tutkimatta Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan toisen kohdan mukaan, jossa määrätään,
että muutosta ei voida hakea vain oikeudenkäyntikulujen määrän osalta tai siltä osin, kuka niistä vastaa (ks. mm. yhdistetyt
asiat C-302/99 P ja C-308/99 P, komissio ja Ranska v. TF1, tuomio 12.7.2001, Kok., s. I-5603, 31 kohta ja asia C-485/08 P,
Gualtieri v. komissio, tuomio 15.4.2010, 111 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Tästä seuraa, että koska valittajan muut valitusperusteet on hylätty, sen viimeinen valitusperuste, joka koskee oikeudenkäyntikulujen
jakamista osapuolten kesken, on jätettävä tutkimatta.
Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että valittajan valitus on hylättävä.

Fioruccin esittämä valituksenalaisen tuomion muuttamista koskeva vaatimus

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
Fiorucci vaati vastineessaan, että unionin tuomioistuin muuttaa valituksenalaisen tuomion 33–35 kohtaa. Fioruccin mukaan ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin teki virheen, kun se menettämishakemuksen tutkinnassa totesi, ettei tavaramerkki ELIO FIORUCCI itsessään
ollut omiaan johtamaan yleisöä harhaan sillä yksilöityjen tavaroiden alkuperän osalta.
Valittaja esittää puolestaan, että Fioruccin esittämä vaatimus tuomion muuttamisesta ei täytä unionin tuomioistuimen työjärjestyksen
116 artiklan edellytyksiä ja se on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 116 artiklan mukaan vastineessa on vaadittava valituksen hylkäämistä kokonaan tai osittain
tai unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen kumoamista kokonaan tai osittain taikka ensimmäisessä oikeusasteessa esitettyjen
vaatimusten hyväksymistä. Työjärjestyksen 113 artiklassa asetetaan valituksessa esitetyille vaatimuksille samat edellytykset.
Nyt käsiteltävässä asiassa Fiorucci ei kuitenkaan vaadi valituksenalaisen tuomion kumoamista kokonaan tai osittain vaan ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen valittajan toisen kanneperusteen – joka sitä paitsi hylättiin – tutkinnan yhteydessä esittämän
toteamuksen muuttamista.
Tällaisen vaatimuksen osalta ei näin ollen voida tehdä muuta kuin jättää se tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulut
Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan työjärjestyksen 118 artiklan nojalla
valituksen käsittelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä
vaatinut. Saman työjärjestyksen 69 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan on kuitenkin niin, että jos asiassa osa
vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, unionin tuomioistuin voi määrätä, että kukin
vastaa omista kuluistaan.
Nyt käsiteltävässä asiassa valittaja hävisi kaikkien vaatimustensa osalta, lukuun ottamatta Fioruccin esittämää vaatimusta
tuomion muuttamisesta. SMHV hävisi kaikkien vaatimustensa osalta. Fioruccin kaikki vaatimukset hyväksyttiin, lukuun ottamatta
hänen esittämäänsä vaatimusta tuomion muuttamisesta.
Näin ollen valittaja ja SMHV vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan ja yhteisvastuullisesti kolmesta neljänneksestä Fioruccin
oikeudenkäyntikuluista. Fiorucci vastaa yhdestä neljänneksestä omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Valitus hylätään.
2)
Elio Fioruccin esittämä asiassa T-165/05, Fiorucci vastaan SMHV – Edwin (ELIO FIORUCCI), 14.5.2009 annetun tuomion muuttamista
koskeva vaatimus hylätään.
3)
Edwin Co. Ltd ja sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan,
ja ne velvoitetaan korvaamaan yhteisvastuullisesti kolme neljäsosaa Elio Fioruccin oikeudenkäyntikuluista.
4)
Elio Fiorucci vastaa yhdestä neljänneksestä omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: italia.