CELEX: 62013TJ0458
Marca comunitaria
Solicitud de marca comunitaria denominativa GRAPHENE
Motivo de denegación absoluto
Carácter descriptivo
Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 207/2009

Antecedentes del litigio
El 18 de mayo de 2012, los demandantes, los Sres. Joseba Larrañaga Otaño y Mikel Larrañaga Otaño, presentaron conjuntamente una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
).
La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo GRAPHENE.
Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos, entre otras, en las clases 13, 23 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:
—
Clase 13: «Armas de fuego; Municiones y proyectiles; Explosivos; Fuegos artificiales».
—
Clase 23: «Hilos para uso textil».
—
Clase 25: «Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería».
Mediante resolución de 28 de noviembre de 2012, el examinador denegó la solicitud de registro de marca comunitaria respecto de los productos mencionados en el apartado 3 en virtud de los motivos enunciados en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n
o
207/2009.
El 28 de enero de 2013, los demandantes interpusieron un recurso ante la OAMI, al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento n
o
207/2009, contra la resolución del examinador.
Mediante resolución de 10 de junio de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Consideró, en lo sustancial, que la marca solicitada carecía de carácter distintivo y era descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n
o
207/2009, respecto de la totalidad de los productos a que se hecho referencia.
En primer lugar, por lo que respecta al público relevante, la Sala de Recurso estimó que estaba compuesto tanto por el público general como por el público profesional especializado, por ejemplo los profesionales de los cuerpos de seguridad, las empresas de demolición o los fabricantes de textiles, y estaba constituido por los consumidores que conocen el inglés, lengua del término «graphene».
En segundo lugar, en cuanto al carácter descriptivo de la marca solicitada en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
207/2009, la Sala de Recurso señaló, primeramente, que de la documentación aportada por los demandantes se desprendía que dicha marca consistía en un término inglés que designa un alótropo bidimensional del carbón y que el público anglófono relevante percibiría dicha marca como el nombre de un material concreto. Basándose en la misma documentación, indicó, por una parte, que si bien el descubrimiento del grafeno no era reciente, su aislamiento en 2004 había permitido a los científicos reconocer sus propiedades, en especial su estructura bidimensional del espesor de un átomo, su transparencia, su flexibilidad y su elasticidad, su conductividad térmica y eléctrica, su resistencia, su ligereza y su impermeabilidad o al menos su permeabilidad controlada, y, por otra parte, que los campos de aplicación posibles de los nanomateriales como el grafeno incluían la informática, la telefonía móvil y la electrónica, el blindaje, la energía y el medio ambiente, la medicina o la salud. A continuación, la Sala de Recurso examinó por separado las propiedades y aplicaciones del grafeno específicas de las «armas de fuego», pertenecientes a la clase 13, de las «municiones y proyectiles; explosivos», pertenecientes a la clase 13, de los «fuegos artificiales», pertenecientes a la clase 13, de los «hilos para uso textil», pertenecientes a la clase 23, y de las «prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería», pertenecientes a la clase 25, y respecto de cada una de esas cinco categorías de productos estimó que, habida cuenta de las propiedades y aplicaciones mencionadas, el examinador había considerado con buen criterio que los productos en cuestión podrían contener grafeno o estar hechos a base de grafeno. Por último, llegó a la conclusión de que la marca solicitada era descriptiva, ya que el término «graphene» informaba directamente al público relevante, en especial al público especializado, de una característica de la naturaleza de los productos considerados, a saber, su composición, y el consumidor identificaría en el signo solicitado, sin proceso intelectual intermedio ni ningún otro esfuerzo adicional, el nombre del material «grafeno» que está incluido en la composición de dichos productos.
En tercer y último lugar, en relación con la falta de carácter distintivo de la marca solicitada en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que la marca solicitada estaba desprovista de tal carácter distintivo porque el público relevante la percibiría como el nombre de un material que entra en la composición de los productos considerados, indicando de esta forma las características que confiere dicho material a los citados productos y no su origen comercial.
Pretensiones de las partes
Los demandantes solicitan al Tribunal que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Condene en costas a la OAMI.
La OAMI solicita al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a los demandantes.
Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, los demandantes formulan tres motivos, basados en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
207/2009, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento y en la vulneración del principio de no discriminación.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
207/2009
Mediante el primer motivo, los demandantes reprochan a la Sala de Recurso que considerase que la marca solicitada era descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), y formulan dos alegaciones a ese respecto. En su primera alegación, si bien reconocen que el público relevante percibirá la marca solicitada como el nombre de un material concreto y determinado, afirman que no existe relación directa alguna entre los productos contemplados en la solicitud de registro y el grafeno, cuyas propiedades, según las publicaciones científicas «serias», no constituyen una «panacea» y cuyas aplicaciones se limitan, por lo tanto, a ámbitos específicos que incluyen la nanotecnología, la informática, la electrónica o la telefonía, ajenos a dichos productos. Pues bien, según los demandantes, está permitido registrar como marca un signo que tenga significado propio, siempre que ese significado, como en el caso de autos, no se refiera a los productos amparados por dicha marca. Mediante la segunda alegación, los demandantes señalan que el análisis de la Sala de Recurso tuvo por objeto categorías generales de productos, atribuyendo indebidamente a todos los productos agrupados en ellas características del grafeno, como la impermeabilidad o la permeabilidad controlada, que únicamente afectan a determinados productos, como los conductores iónicos y los materiales de almacenaje molecular.
La OAMI rebate las alegaciones de los demandantes.
A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
207/2009, se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio.
Los signos o indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
207/2009 son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del público relevante, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o servicio para el que se solicita el registro (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C‑383/99 P, Rec,
EU:C:2001:461
, apartado 39). De ello se deduce que, para aplicar a un signo la prohibición establecida en esta disposición, entre el signo y los productos y servicios de que se trate ha de existir una relación lo bastante directa y concreta como para permitir que el público interesado perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión o de una de sus características [véanse las sentencias del Tribunal General de 22 de junio de 2005, Metso Paper Automation/OAMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec,
EU:T:2005:247
, apartado 25 y la jurisprudencia citada, y de 30 de abril de 2013, ABC‑One/OAMI (SLIM BELLY), T‑61/12,
EU:T:2013:226
, apartado 17 y la jurisprudencia citada].
Por lo tanto, el carácter descriptivo de un signo únicamente puede apreciarse, por una parte, en relación con la percepción que tenga de él el público relevante y, por otra, en relación con los productos o servicios que designe [véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec,
EU:T:2002:41
, apartado 38, y de 7 de julio de 2011, Cree/OAMI (TRUEWHITE), T‑208/10,
EU:T:2011:340
, apartado 17 y la jurisprudencia citada].
El concepto de interés general subyacente en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
207/2009 exige que los signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar características de los productos o de los servicios para los que se solicita el registro puedan ser utilizados libremente por todos. Esta disposición impide que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca (sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec,
EU:C:2003:579
, apartado 31, y de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C‑173/04 P, Rec,
EU:C:2006:20
, apartado 62) y que una empresa monopolice el uso de un término descriptivo en perjuicio de las demás empresas, incluidos sus competidores, que verían así restringido el ámbito del vocabulario disponible para describir sus propios productos [sentencias del Tribunal General de 6 de marzo de 2007, Golf USA/OAMI (GOLF USA), T‑230/05,
EU:T:2007:76
, apartado 32, y SLIM BELLY, citada en el apartado 16
supra
,
EU:T:2013:226
, apartado 18].
En el caso de autos, es preciso observar, con carácter preliminar, que la definición del público relevante realizada por la Sala de Recurso (véase el apartado 7 de la presente sentencia), que no ha sido discutida por los demandantes, ha de ser aprobada.
En cuanto a la primera alegación, basada fundamentalmente en la inexistencia de relación directa entre los productos contemplados y el grafeno en el estado actual de la técnica, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, para que la OAMI deniegue el registro al amparo del motivo establecido en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
207/2009, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro con fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, en virtud de dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate [sentencias OAMI/Wrigley, citada en el apartado 18
supra
,
EU:C:2003:579
, apartado 32; de 21 de enero de 2009, Korsch/OAMI (PharmaCheck), T‑296/07,
EU:T:2009:12
, apartado 43, y SLIM BELLY, citada en el apartado 16
supra
,
EU:T:2013:226
, apartado 36]. Por otra parte, es indiferente que las características de los productos o servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial (véase la sentencia SLIM BELLY, citada en el apartado 16
supra
,
EU:T:2013:226
, apartado 37 y la jurisprudencia citada).
Se desprende asimismo de la jurisprudencia que el hecho de que la marca solicitada describa una característica inexistente en el estado actual de la técnica no excluye que sea percibida como descriptiva por el público relevante [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de septiembre de 2008, ratiopharm/OAMI (BioGeneriX), T‑47/07,
EU:T:2008:377
, apartado 30, y ratiopharm/OAMI (BioGeneriX), T‑48/07,
EU:T:2008:378
, apartado 29].
Habida cuenta de esta jurisprudencia, para justificar la denegación de la marca solicitada en el caso de autos basta que, según la percepción del público relevante, pueda utilizarse a efectos de designar una característica real o potencial de los productos para los que se solicita, incluso inexistente en el estado actual de la técnica. Tal posibilidad debe apreciarse, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 17 de la presente sentencia, en relación con la percepción del público relevante, y no según la conclusión de expertos científicos.
En el caso de autos, debe señalarse que la Sala de Recurso, en los puntos 23 a 28 de la resolución impugnada, aportó datos relativos a la percepción del público relevante sobre las propiedades y aplicaciones del grafeno respecto de cinco categorías de productos: en primer lugar, respecto de las «armas de fuego», pertenecientes a la clase 13, afirmó que las propiedades pertinentes del grafeno consisten en su conductividad eléctrica, su ligereza y su resistencia, e implican aplicaciones en los campos de la informática y de la electrónica e incluso del blindaje; en segundo lugar, respecto de las «municiones y proyectiles; explosivos», pertenecientes a la clase 13, que la ligereza y la resistencia del grafeno son características muy apreciadas; en tercer lugar, respecto de los «fuegos artificiales», pertenecientes a la clase 13, que la conductividad eléctrica del grafeno permite una gran precisión espacial y temporal; en cuarto lugar, respecto de los «hilos para uso textil», pertenecientes a la clase 23, que la impermeabilidad o la permeabilidad controlada así como la resistencia, la ligereza y la flexibilidad son cualidades muy apreciadas; en quinto lugar, respecto de las «prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería», pertenecientes a la clase 25, la Sala de Recurso destacó las propiedades térmicas e impermeables del grafeno, así como su resistencia.
Procede considerar que, al hacerlo, la Sala de Recurso observó acertadamente, basándose en un examen completo y teniendo en cuenta la percepción del público relevante, que existía una relación lo suficientemente directa y concreta entre la marca solicitada y los productos contemplados en la solicitud de registro para que ese público pudiese percibir de forma inmediata y sin mayor reflexión la descripción de una característica real o potencial de dichos productos, a saber, la utilización del grafeno en su composición.
La Sala de Recurso no cometió error alguno al confirmar la denegación del registro de la marca solicitada al amparo del motivo enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
207/2009, por lo que la primera alegación no puede acogerse.
En cuanto a la segunda alegación, basada, en lo sustancial, en la inexistencia de análisis del carácter descriptivo respecto de cada uno de los productos considerados, ha de recordarse que, según jurisprudencia reiterada, si bien la resolución por la que se deniega el registro de una marca debe en principio estar motivada respecto de cada uno de los productos o servicios para los que se solicita, la autoridad competente puede no obstante limitarse a una motivación global cuando se invoca la misma causa de denegación para una categoría o un grupo de productos o servicios que presentan entre ellos un vínculo suficientemente directo y concreto, hasta tal punto que forman una categoría o un grupo de productos o de servicios de una homogeneidad suficiente (sentencia SLIM BELLY, citada en el apartado 16
supra
,
EU:T:2013:226
, apartado 33; véase asimismo, en este sentido, el auto de 18 de marzo de 2010, CFCMCEE/OAMI, C‑282/09 P, Rec,
EU:C:2010:153
, apartados 37 a 40, y, en este sentido y por analogía, la sentencia de 15 de febrero de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec,
EU:C:2007:99
, apartados 34 a 38).
En el caso de autos, procede señalar que la Sala de Recurso, en los puntos 23 a 28 de la resolución impugnada, distinguió cinco categorías homogéneas de productos, a saber, las de las «armas de fuego», pertenecientes a la clase 13, las «municiones y proyectiles; explosivos», pertenecientes a la clase 13, los «fuegos artificiales», pertenecientes a la clase 13, los «hilos para uso textil», pertenecientes a la clase 23, y las «prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería», pertenecientes a la clase 25, que analizó por separado, exponiendo respecto de cada una de ellas las propiedades y aplicaciones específicas del grafeno según la percepción del público relevante, antes de concluir que la marca solicitada tenía carácter descriptivo respecto de cada una de esas categorías homogéneas de productos considerados (véase el apartado 8 de la presente sentencia). Por lo que se refiere en particular a los «hilos para uso textil» y las «prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería», aun suponiendo que la cualidad de impermeabilidad o permeabilidad controlada del grafeno no pueda ser percibida por el público relevante con respecto a dichos productos, ese público sí que percibirá las restantes características del grafeno puestas de relieve por la Sala de Recurso en relación con los mismos, a saber, su resistencia, su ligereza, su flexibilidad y sus propiedades térmicas.
Como quiera que la Sala de Recurso motivó debidamente su resolución con respecto a cada categoría homogénea de productos considerados, la segunda alegación no puede prosperar.
Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009
Mediante el segundo motivo, los demandantes reprochan asimismo a la Sala de Recurso que no reconociese el carácter distintivo de la marca solicitada, ya que, según ellos, el término «graphene» no constituye la forma habitual de denominar los productos contemplados y no proporciona al público relevante información alguna sobre las posibles características de éstos.
Pues bien, según jurisprudencia reiterada, se desprende claramente del tenor del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n
o
207/2009 que basta con que concurra uno de los motivos de denegación absolutos enumerados en dicha disposición para que el signo solicitado no pueda registrarse como marca comunitaria [sentencias del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C‑104/00 P, Rec,
EU:C:2002:506
, apartado 29; de 6 de noviembre de 2007, y del Tribunal General RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OAMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Rec,
EU:T:2007:330
, apartado 43, y SLIM BELLY, citada en el apartado 16
supra
,
EU:T:2013:226
, apartado 45].
En el caso de autos, dado que la Sala de Recurso se ajustó a Derecho al afirmar la existencia del motivo de denegación contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
207/2009, no procede examinar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.
Por lo tanto, debe desestimarse el segundo motivo.
Sobre el tercer motivo, basado en la vulneración del principio de no discriminación
Mediante el tercer motivo, los demandantes aducen la vulneración del principio de no discriminación, junto con los principios de igualdad de trato y de buena administración, puesto que la OAMI les concedió con anterioridad el registro de la marca comunitaria GRAFENO para productos de las clases 3, 7, 9 y 12, con el número 10 879 682, y de la marca comunitaria GRAPHENE para productos de las clases 4, 5, 8, 11, 14 a 21, 24 y 26 a 34, con el número 10 900 645, sin formular objeción alguna en cuanto al carácter descriptivo o la falta de carácter distintivo de tales signos para los productos en cuestión.
Pues bien, basta recordar que, según jurisprudencia reiterada, la legalidad de las resoluciones de la Sala de Recurso, que dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional, debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento n
o
207/2009, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión Europea, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la OAMI, que no puede, en cualquier caso, vincular al juez de la Unión [sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI, C‑37/03 P, Rec,
EU:C:2005:547
, apartado 47; Deutsche SiSi-Werke/OAMI, citada en el apartado 18
supra
,
EU:C:2006:20
, apartado 48, y de 30 de abril de 2013, y del Tribunal General Boehringer Ingelheim International/OAMI (RELY-ABLE), T‑640/11,
EU:T:2013:225
, apartado 33].
Si bien, habida cuenta de los principios de igualdad de trato y de buena administración, la OAMI debe tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en respuesta a solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido, la aplicación de estos principios debe no obstante conciliarse con el respeto del principio de legalidad, de suerte que no puede haber igualdad en la ilegalidad y que quien solicita el registro de un signo como marca no puede invocar en su beneficio una posible ilegalidad cometida en su favor o en favor de otro para obtener una resolución idéntica (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, C‑51/10 P, Rec,
EU:C:2011:139
, apartados 73 a 76). Por lo demás, por razones de seguridad jurídica y, precisamente, de buena administración, el examen de cualquier solicitud de registro debe ser completo y estricto, para evitar que se registren marcas de manera indebida, y tal examen debe por tanto tener lugar en cada caso concreto, pues el registro de un signo como marca depende de criterios específicos, aplicables en las circunstancias fácticas del caso concreto y destinados a comprobar si al signo en cuestión no le es aplicable un motivo de denegación (sentencias Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, antes citada,
EU:C:2011:139
, apartado 77, y RELY-ABLE, citada en el apartado 35
supra
,
EU:T:2013:225
, apartado 34).
En el caso de autos, se desprende del examen del primer motivo que la Sala de Recurso observó con buen criterio, basándose en un examen completo y teniendo en cuenta la percepción del público relevante, que la solicitud de marca comunitaria presentada por los demandantes tropezaba con el motivo de denegación absoluto enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
207/2009. Por consiguiente, con arreglo a la jurisprudencia citada en los apartados 35 y 36, esta apreciación no puede cuestionarse por el mero hecho de que la Sala de Recurso no siguiese en el presente asunto la práctica decisoria de la OAMI [véase, en este sentido, la sentencia de 3 de julio de 2013, Airbus/OAMI (NEO), T‑236/12, Rec,
EU:T:2013:343
, apartado 52], con independencia de las circunstancias indicadas en el apartado 34 de la presente sentencia.
Por lo demás, ha de señalarse que, si bien es cierto que los registros de marcas invocados por los demandantes (véase el apartado 34) gozan, en virtud del artículo 99 del Reglamento n
o
207/2009, de una presunción de validez en las acciones por violación del derecho de marca ejercitadas ante los tribunales de marcas comunitarios, no es menos cierto que, con arreglo al artículo 52 del mismo Reglamento, su eventual nulidad podría declararse, en su caso, mediante solicitud presentada ante la OAMI o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca.
Por lo tanto, el tercer motivo debe ser desestimado.
Por no haber resultado fundado ninguno de los motivos formulados por los demandantes, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por los demandantes, procede condenarlos en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a Joseba Larrañaga Otaño y a Mikel Larrañaga Otaño.

Gratsias
Kancheva
Wetter
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de octubre de 2014.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.