CELEX: 62012CJ0252
Varumärken
Förordning (EG) nr 207/2009
Artiklarna 9.1 b och c, 15.1 och 51.1 a
Grunder för upphävande
Begreppet verkligt bruk
Varumärke som används i kombination med ett annat märke eller som del av ett sammansatt märke
Färg eller kombination av färger i vilken varumärket används
Renommé

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 9.1 b och c, 15.1 och 51.1 a i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (
EUT L 78, s. 1
).
Begäran har framställts i ett mål mellan Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd och Specsavers Optical Superstores Ltd (nedan tillsammans kallade Specsaverskoncernen), å ena sidan, och Asda Stores Ltd (nedan kallat Asda), å andra sidan, avseende påstått varumärkesintrång i gemenskapsvarumärken som har registrerats av Specsaverskoncernen.
Tillämpliga bestämmelser
Internationell rätt
Artikel 5 C.1 och 5 C.2 i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 28 september 1979 (
Förenta nationernas fördragssamling
, volym 828, nr 11851, s. 305) (nedan kallad Pariskonventionen), har följande lydelse:
”1)   Om i ett land användande av registrerat märke är föreskrivet, skall registreringen icke kunna upphävas förrän efter skälig tid och endast om vederbörande icke visar skäl för sin underlåtenhet.
2)   Märkeshavarens användande av ett fabriks- eller handelsmärke under en form, som endast genom beståndsdelar, vilka icke ändrar märkets egenartade karaktär, skiljer sig från den form i vilken märket registrerats i ett unionsland [de länder i vilka Pariskonventionen är tillämplig enligt artikel 1 i denna konvention] skall icke medföra registreringens ogiltighet eller minska det åt märket givna skyddet.”
Unionsrätt
Skäl 10 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:
”Det är endast berättigat att skydda gemenskapsvarumärken och att skydda äldre registrerade varumärken mot gemenskapsvarumärken i den utsträckning som dessa varumärken faktiskt används.”
I artikel 7 i förordning nr 207/2009, som har rubriken ”Absoluta registreringshinder”, föreskrivs följande:
”1.   Följande får inte registreras:
...
b)
Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
c)
Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.
d)
Varumärken som består av endast tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
...
3.   Punkterna 1 b, c och d ska inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering.”
I artikel 9.1 i den ovannämnda förordningen, som har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke”, anges följande:
”Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda:
...
b)
ett tecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,
c)
ett tecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, om detta är känt i gemenskapen och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”
I artikel 15.1 i den ovannämnda förordningen, som har rubriken ”Bruk av gemenskapsvarumärken”, anges följande:
”Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska gemenskapsvarumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att gemenskapsvarumärket inte använts.
Med sådant bruk som avses i första stycket likställs
a)
att gemenskapsvarumärket brukas i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats,
...”
I artikel 51.1 i förordning nr 207/2009, som har rubriken ”Grunder för upphävande”, anges följande:
”Efter ansökan till [harmoniseringsbyrån] eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång ska de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke förklaras upphävda i följande fall:
a)
Om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skälig grund för att varumärket inte använts. Ingen kan dock göra gällande att innehavarens rättigheter till ett gemenskapsvarumärke upphävs, om verklig användning av varumärket har påbörjats eller återupptagits under tiden från utgången av femårsperioden till tidpunkten för ansökan eller genkäromålet. Användning som påbörjas eller återupptas inom en period av tre månader närmast före ansökan eller genkäromålet och som inleds tidigast vid den sammanhängande femårsperiodens utgång, under vilken användning inte förekommit, ska dock inte beaktas om förberedelserna för påbörjande eller återupptagande görs först efter det att innehavaren blivit medveten om att en ansökan eller ett genkäromål kan komma att inges.
...”
Bakgrund till det nationella målet och tolkningsfrågorna
Asda, som driver en stormarknadskedja, lanserade i oktober år 2009 en reklamkampanj för optikvaror som riktade in sig på Specsavers, eftersom detta var både den största butikskedjan inom optik i Förenade kungariket och Asdas främsta konkurrent. Inom denna kampanj använde Asda slogans med följande lydelser: ”Be a real spec saver at Asda” och ”Spec savings at ASDA” samt nedanstående logotyper:
Kort tid efter det att denna reklamkampanj lanserades den 19 oktober 2009 väckte Specsaverskoncernen talan om varumärkesintrång mot Asda vid High Court of Justice (England & Wales) (Civil division) beträffande följande gemenskapsvarumärken:
—
Gemenskapsordmärkena nr 1321298 och 3418928, vilka består av ordet ”Specsavers”.
—
Gemenskapsfigurmärkena nr 449256 och 1321348, vilka omfattar följande kännetecken (nedan kallat den skuggade logotypen):
—
Gemenskapsfigurmärke nr 5608385, vilket omfattar följande kännetecken:
—
Gemenskapsfigurmärke nr 1358589, vilket omfattar följande kännetecken (nedan kallat varumärket med den ordlösa logotypen):
Genom dom av den 6 oktober 2010 bedömde High Court of Justice (England & Wales) att Asda inte hade gjort intrång i Specsaverskoncernens gemenskapsvarumärken. Denna domstol förklarade dessutom varumärket med den ordlösa logotypen upphävt på grund av att detta varumärke inte hade varit i bruk. Specsavers överklagade denna dom till Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
Denna sistnämnda domstol avgjorde överklagandet genom dom av den 31 januari 2012 i den del det avsåg varumärkesintråg i Specsaverskoncernens gemenskapsordmärken nr 1321298 och 3418928 samt gemenskapsfigurmärkena nr 449256, 1321348 och 5608385. Den hänskjutande domstolen bedömde att Specsaverskoncernen, med stöd av dessa varumärkesregistreringar och i enlighet med artikel 9.1 c i förordning 207/2009, kunde förbjuda Asda att använda slogans med lydelsen ”Be a real spec saver at Asda” och ”Spec savings at Asda” samt den logotyp som Asda hade använt i sin reklamkampanj.
Den hänskjutande domstolen ansåg däremot att det, för att pröva överklagandet i den del det avsåg varumärket med den ordlösa logotypen, var nödvändigt att begära ett förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol vad beträffar nedanstående problematik.
Vad beträffar Asdas begäran om att de rättigheter som är knutna till varumärket med den ordlösa logotypen skulle upphävas på grund av att detta varumärke inte har varit i bruk, vill den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida användningen av varumärkena med den skuggade logotypen kan utgöra användning av varumärket med den ordlösa logotypen.
Den hänskjutande domstolen önskar även få klarhet i huruvida det renommé som uppnåtts av den gröna figur som Specsaverskoncernen alltid har använt för att avbilda sin ordlösa logotyp kan beaktas vid prövningen enligt artikel 9.1 b och c i förordning nr 207/2009, trots att detta varumärke endast har registrerats i svart-vitt. Den hänskjutande domstolen anser att så borde vara fallet, men bedömer ändå att en tolkning av unionsrätten är påkallad i detta avseende.
Mot denna bakgrund beslutade Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till domstolen för ett förhandsavgörande:
”1)
När en näringsidkare innehar separata gemenskapsvarumärkesregistreringar för
i)
ett figurmärke och
ii)
ett ordmärke,
och använder båda varumärkena tillsammans, kan denna användning utgöra användning av figurmärket i den mening som avses i artiklarna 15 och 51 i förordning 207/2009? Om denna fråga besvaras jakande, hur ska användningen av figurmärket bedömas? ...
2)
Blir svaret annorlunda om:
a)
ordmärket ligger ovanpå figurelementet?
b)
näringsidkaren även har registrerat ett kombinerat varumärke bestående både av figurelementet och ordelementet som ett gemenskapsvarumärke?
3)
Är svaret på fråga [1] eller [2] beroende på om figurelementet och orden av genomsnittskonsumenten uppfattas som [antingen] separata kännetecken [eller] som att de har självständiga särskiljande funktioner? Om så är fallet, på vilket sätt?
4)
När ett gemenskapsvarumärke inte har registrerats i färg men innehavaren i omfattande utsträckning har använt det i en viss färg eller kombination av färger på så sätt att varumärket av en väsentlig del av omsättningskretsen (i en del av, men inte i hela gemenskapen) associeras med denna färg eller kombination av färger, är den färg eller de färger i vilka svaranden använder det omtvistade kännetecknet relevanta vid helhetsbedömningen av [antingen] risken för förväxling enligt artikel 9.1 b [i förordning nr 207/2009 eller] otillbörlig fördel enligt artikel 9.1 c [i denna förordning]? Om så är fallet, på vilket sätt?
5)
Om svaret är jakande, ska den omständigheten att svaranden själv för en väsentlig del av omsättningskretsen associeras med den färg eller kombination av färger som används i det omtvistade kännetecknet beaktas vid denna helhetsbedömning?”
Prövning av tolkningsfrågorna
Den första, andra och tredje frågan
Den hänskjutande domstolen har ställt den första, andra och tredje frågan, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida villkoret att ett gemenskapsvarumärke ska ha tagits i verkligt bruk i den mening som avses i artiklarna 15.1 och 51.1 a i förordning nr 207/2009 kan anses uppfyllt när ett gemenskapsfigurmärke endast har använts i kombination med ett gemenskapsordmärke som har anbringats ovanpå figurmärket samtidigt som kombinationen av dessa båda märken i sig är registrerad som gemenskapsvarumärke.
Samtliga parter som har yttrat sig vid domstolen har i huvudsak anfört att användningen av ett gemenskapsfigurmärke i kombination med ett annat ordmärke som har anbringats ovanpå figurmärket kan utgöra verkligt bruk i den mening som avses i artiklarna 15.1 och 51.1 a i förordning nr 207/2009, under förutsättning att det ifrågavarande figurmärket har en självständig särskiljande roll i kompositionen i dess helhet.
En sådan situation som den som är aktuell i målet vid den nationella domstolen, nämligen att ett ordmärke har anbringats ovanpå ett figurmärke, omfattas av de omständigheter som avses i artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009 där ett varumärke brukas i en annan form än den för vilken det registrerats.
Den omständigheten att ordkännetecknet Specsavers har anbringats ovanpå den ordlösa logotypen skiljer sig nämligen från den form för vilken detta varumärke har registrerats. Det handlar inte endast om en enkel kombination av märkena, eftersom vissa delar av den ordlösa logotypen göms bakom ordkännetecknet.
Av ordalydelsen i artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009 följer vidare direkt att bruk av varumärket i en form som skiljer sig från den form för vilken det registrerats ska anses utgöra verkligt bruk i den mening som avses i första stycket i denna bestämmelse under förutsättning att detta inte förändrar de särskiljande egenskaperna hos varumärket så som det registrerats.
Med ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i förordning nr 207/2009 avses att varumärket ska vara ägnat att säkerställa att den vara som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag, och således att särskilja denna vara från andra företags varor (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 april 2004 i mål
C-468/01 P-C-472/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5141
, punkt 32, av 8 maj 2008 i mål
C-304/06 P, Eurohypo mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I-3297
, punkt 66, och av den 12 juli 2012 i mål C-311/11 P, Smart Technologies mot harmoniseringsbyrån, REU 2012, s. I-000, punkt 23).
Ett varumärkes särskiljningsförmåga kan förvärvas genom att det har använts som en del av ett registrerat varumärke, som en beståndsdel av detsamma eller genom att ett visst varumärke har använts i kombination med ett registrerat varumärke. I båda fallen räcker det att omsättningskretsen, som en följd av detta bruk, faktiskt uppfattar den ifrågavarande varan eller tjänsten som härrörande från ett visst företag (se, analogt, dom av den 7 juli 2005 i mål
C-353/03, Nestlé, REG 2005, s. I-6135
, punkt 30).
Härav följer att användningen av den ordlösa logotypen med ordkännetecknet Specsavers, anbringat ovanpå – även om denna användning egentligen motsvarar en användning av en del av ett registrerat varumärke eller i kombination med ett sådant varumärke – kan anses utgöra verkligt bruk av den ordlösa logotypen som sådan under förutsättning att det ifrågavarande varumärket i den form det har registrerats, det vill säga utan att en del av detta göms bakom det anbringade ordkännetecknet Specsavers, i denna form fortfarande föranleder en association till de av Specsaverskoncernens varor som omfattas av registreringen. Det ankommer på den hänskjutande domen att pröva om så är fallet.
Denna bedömning påverkas inte av att både ordkännetecknet Spescsavers och kombinationen av den ordlösa logotypen med detta ordkännetecken anbringat ovanpå har registrerats som gemenskapsvarumärken.
Domstolen har nämligen redan slagit fast att kravet på verkligt bruk av ett varumärke i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 207/2009, kan vara uppfyllt när ett varumärke endast har använts genom ett annat sammansatt varumärke eller tillsammans med ett annat varumärke, och kombinationen av dessa båda märken också är registrerad som varumärke, under förutsättning att varumärket fortsatt uppfattas som en upplysning om den berörda varans ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 april 2013 i mål C-12/12, Colloseum Holding, punkterna 35 och 36).
Domstolen har beträffande artikel 10.2 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (
EGT L 40, 1989, s. 1
; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vilket är en bestämmelse som huvudsakligen motsvarar artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009, funnit att innehavaren av ett registrerat varumärke, i syfte att styrka att detta har använts i den mening som avses i denna bestämmelse, kan göra gällande att varumärket använts i en form som skiljer sig från den form i vilken varumärket har registrerats, utan att skillnaderna mellan de båda formerna förändrar varumärkets särskiljningsförmåga, och detta trots att denna annorlunda form i sin tur är registrerad som varumärke (dom av den 25 oktober 2012 i mål C-553/11, Rintisch, punkt 30).
De argument som har föranlett domstolen att tolka artikel 10.2 a i direktiv 89/104 på detta sätt är med nödvändig anpassning analogt tillämpliga på det sammanhang som avses i artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009.
Denna tolkning stöds särskilt av syftet med artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009. Enligt denna fordras inte någon strikt överensstämmelse mellan den form som används i handeln och den form i vilken varumärket har registrerats. Innehavaren av det sistnämnda varumärket ska istället kunna variera kännetecknet när han utnyttjar det kommersiellt för att bättre kunna anpassa det till de krav som uppkommer vid saluföringen och i samband med reklam för de ifrågavarande varorna eller tjänsterna, under förutsättning att dess särskiljningsförmåga inte förändras. Detta syfte skulle emellertid äventyras om det, för att styrka att det registrerade varumärket använts, dessutom fordrades att den annorlunda form i vilken varumärket används inte i sin tur får vara registrerad som varumärke (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Rintisch, punkterna 21 och 22).
Denna tolkning av artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009 står dessutom i överensstämmelse med artikel 5 C.2 i Pariskonventionen. Det finns nämligen inget i den sistnämnda bestämmelsen som tyder på att registrering av ett kännetecken som varumärke medför att användningen av detta inte längre kommer att kunna åberopas för att styrka användningen av ett annat registrerat varumärke, från vilket kännetecknet skiljer sig endast i sådan mån att det sistnämnda varumärkets särskiljningsförmåga inte förändras. (se domen i det ovannämnda målet Rintisch, punkt 23).
Mot bakgrund av ovanstående överväganden ska den första, andra och tredje frågan besvaras enligt följande. Artiklarna 15.1 och 51.1 a i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att villkoret att ett varumärke ska ha tagits i verkligt bruk i den mening som avses i dessa bestämmelser kan anses uppfyllt när ett gemenskapsfigurmärke endast används i kombination med ett gemenskapsordmärke som har anbringats ovanpå figurmärket, samtidigt som kombinationen av dessa två märken dessutom själv är registrerad som gemenskapsvarumärke, under förutsättning att skillnaderna mellan den form i vilken varumärket använts och den form i vilken det registrerats inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.
Den fjärde frågan
Den hänskjutande domstolen har ställt den fjärde frågan för att få klarhet i huruvida artikel 9.1 b och c i förordning 207/2009 ska tolkas så, att när ett gemenskapsvarumärke inte har registrerats i färg, men innehavaren i omfattande utsträckning har använt det i en viss färg eller kombination av färger på så sätt att varumärket av en väsentlig del av omsättningskretsen associeras med denna färg eller kombination av färger, är den färg eller de färger som en utomstående använder för ett kännetecken som påstås vara till förfång för detta varumärke relevanta vid helhetsbedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling eller otillbörlig fördel enligt dessa bestämmelser.
Specsaverskoncernen och Europeiska kommissionen anser att denna fråga ska besvaras jakande medan Förenade kungarikets regering däremot förespråkar ett nekande svar.
Vad beträffar risken för förväxling enligt artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 följer det av fast rättspraxis att det vid prövningen av huruvida en sådan risk föreligger hos allmänheten ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se, bland annat, dom av den 11 november 1997 i mål C 251/95, SABEL, REG. I-6191, punkt 22, av den 6 oktober 2005 i mål
C 120/04, Medion, REG 2005, s. I-8551
, punkt 27, och av den 12 juni 2007 i mål
C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker, REG 2007, s. I-4529
, punkt 34).
Domstolen har även vid flera tillfällen fastställt att helhetsbedömningen av en risk för förväxling ska, vad gäller varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (se, bland annat, domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, Medion, punkt 28, och harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkt 35).
Det framgår dessutom av domstolens praxis att ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, desto större är risken för förväxling. Varumärken som antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden har hög särskiljningsförmåga åtnjuter därför ett mer omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (dom av den 29 september 1998 i mål
C 39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507
, punkt 18).
Åtminstone när det gäller registrerade varumärken, för vilka registreringen inte avser en viss färg eller egenskap, utan svart-vitt, påverkar färgen eller den kombination av färger i vilka varumärket slutligen faktiskt används den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna får av varumärket. Denna uppfattning kan följaktligen öka risken för förväxling eller association mellan det äldre varumärket och det kännetecken som påstås vara till förfång för det förstnämnda.
Under dessa omständigheter skulle det inte vara logiskt att det förhållandet att en tredje part vid avbildningen av ett kännetecken som påstås vara till förfång för ett äldre gemenskapsvarumärke, använder en viss färg eller kombination av färger som av en väsentlig del av omsättningskretsen associeras med det äldre varumärket på grund av att dess innehavare har använt det i denna färg eller kombination av färger, inte kan beaktas vid denna helhetsbedömning av det enda skälet att det äldre varumärket har registrerats i svart-vitt.
Vad vidare beträffar prövningen huruvida otillbörlig fördel har dragits av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé i den mening som avses i artikel 9.1b och c i förordning 207/2009, ska en helhetsbedömning göras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Bland dessa faktorer återfinns bland annat hur känt varumärket är och hur stor särskiljningsförmåga det har, graden av likhet mellan de motstående varumärkena samt de aktuella varornas och tjänsternas natur och grad av likhet. Såvitt avser i hur hög grad varumärket är känt respektive hur stor särskiljningsförmåga det har, har domstolen redan slagit fast att ju högre särskiljningsförmåga varumärket har och ju mer välkänt det är, desto lättare är det att anse att intrång föreligger (se dom av den 18 juni 2009 i mål
C-487/07, L’Oréal m.fl., REG 2009, s. I-5185
, punkt 44).
Det framgår i förevarande fall av beslutet om hänskjutande att likheten mellan Specsaverskoncernens varumärken och de kännetecken som användes av Asda söktes avsiktligt för att skapa en association mellan dessa båda företag hos omsättningskretsen. Den omständigheten att Asda, för att dra fördel av särskiljningsförmågan och renommét hos Specsaverskoncernens varumärken, använde en färg som liknar den som Specsaverskoncernen använder är ett förhållande som bör beaktas vid prövningen av huruvida otillbörlig fördel har dragits av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (se, analogt, domen i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkt 48).
Mot bakgrund av ovanstående överväganden ska den fjärde frågan besvaras enligt följande. Artikel 9. b och c i förordning 207/2009 ska tolkas så, att när ett gemenskapsvarumärke inte har registrerats i färg, men innehavaren i omfattande utsträckning har använt det i en viss färg eller kombination av färger på så sätt att varumärket av en väsentlig del av omsättningskretsen associeras med denna färg eller kombination av färger, är den färg eller de färger som en tredje part använder för ett kännetecken som påstås vara till förfång för detta varumärke relevanta vid helhetsbedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling eller otillbörlig fördel enligt dessa bestämmelser.
Den femte frågan
Den hänskjutande domstolen har ställt den femte frågan för att få klarhet i huruvida artikel 9.1 b och c i förordning 207/2009 ska tolkas så, att den omständigheten att en tredje part, som använder ett kännetecken som påstås vara till förfång för det registrerade varumärket, själv av en väsentlig del av omsättningskretsen associeras med den särskilda färg eller kombination av färger som används vid avbildningen av kännetecknet, är en relevant faktor vid helhetsbedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling eller otillbörlig fördel i den mening som avses i denna bestämmelse.
Specsaverskoncernen anser att denna fråga ska besvaras jakande medan kommissionen, å sin sida, anser att detta förhållande endast kan beaktas vid bedömningen av huruvida det föreligger någon skälig anledning i den mening som avses i artikel 9.1 c i förordning 207/2009. Eftersom Förenade kungarikets regering har förespråkat att den fjärde frågan ska besvaras nekande anser den att det saknas anledning att besvara den femte frågan.
Såsom ovan angetts i punkterna 34 och 39 i denna dom ska både risken för förväxling i den mening som avses i artikel 9.1 b i förordning 207/2009 och frågan huruvida det föreligger en otillbörlig fördel i den mening som avses i artikel 9.1 c i samma förordning prövas genom en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.
Det framgår vidare av domstolens praxis att det exakta sammanhang i vilket det kännetecken har använts som påstås likna ett registrerat varumärke ska beaktas vid denna helhetsbedömning (se, för ett liknande resonemang, vad beträffar artikel 5.1 i direktiv 89/104, dom av den 12 juni 2008 i mål
C-533/06, O2 Holdings och O2 (UK), REG 2008, s. I-4231
, punkt 64).
Under dessa förhållanden kan det konstateras att den omständigheten att den tredje part, som använder ett kännetecken som påstås vara till förfång för det registrerade varumärket, själv av en väsentlig del av omsättningskretsen associeras med den särskilda färg eller kombination av färger som används vid avbildningen av kännetecknet är en faktor som, bland andra, kan ha viss betydelse vid bedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling eller otillbörlig fördel i den mening som avses i artikel 9.1 b och c i förordning 207/2009.
Det kan dels inte uteslutas att denna omständighet kan påverka allmänhetens uppfattning av de ifrågavarande kännetecknen och därmed även förekomsten av en risk för förväxling mellan dessa kännetecken i den mening som avses i artikel 9.1 b i förordning 207/2009.
Den omständigheten att Asda i förevarande fall själv associeras med den gröna färg som detta bolag använder för de kännetecken som påstås vara till förfång för Specsaverskoncernens varumärken skulle bland annat kunna medföra en minskning av risk för förväxling eller association mellan kännetecknen och Specsaverskoncernens varumärken. Omsättningskretsen kan nämligen uppfatta den gröna nyansen i dessa kännetecken som Asdas gröna färg. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva om så är fallet.
Såsom kommissionen har anfört i sina yttranden vid domstolen, kan den omständigheten att en tredje part, som använder ett kännetecken som påstås vara till förfång för det registrerade varumärket, själv av en väsentlig del av omsättningskretsen associeras med den särskilda färg eller kombination av färger som används vid avbildningen av kännetecknet, vara en relevant faktor vid bedömningen av huruvida det, i den mening som avses i artikel 9.1 c i förordning 207/2009, föreligger skälig anledning att använda kännetecknet.
Mot bakgrund av ovanstående överväganden ska den femte frågan besvaras enligt följande. Artikel 9.1 b och c i förordning 207/2009 ska tolkas så, att den omständigheten att en tredje part, som använder ett kännetecken som påstås vara till förfång för det registrerade varumärket, själv av en väsentlig del av omsättningskretsen associeras med den särskilda färg eller kombination av färger som används vid avbildningen av kännetecknet, är en relevant faktor vid helhetsbedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling eller otillbörlig fördel i den mening som avses i denna bestämmelse.
Rättegångskostnader
Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) följande:

1)
Artiklarna 15.1 och 51.1 a i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken ska tolkas så, att villkoret att ett varumärke ska ha tagits i verkligt bruk i den mening som avses i dessa bestämmelser kan anses uppfyllt när ett gemenskapsfigurmärke endast används i kombination med ett gemenskapsordmärke som har anbringats ovanpå figurmärket, samtidigt som kombinationen av dessa två märken dessutom själv är registrerad som gemenskapsvarumärke, under förutsättning att skillnaderna mellan den form i vilken varumärket använts och den form i vilken det registrerats inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.

2)
Artikel 9.1 b och c i förordning 207/2009 ska tolkas så, att när ett gemenskapsvarumärke inte har registrerats i färg men innehavaren i omfattande utsträckning har använt det i en viss färg eller kombination av färger på så sätt att varumärket av en väsentlig del av omsättningskretsen associeras med denna färg eller kombination av färger, är den färg eller de färger som en tredje part använder för ett kännetecken som påstås vara till förfång för detta varumärke relevant vid helhetsbedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling eller otillbörlig fördel enligt dessa bestämmelser.

3)
Artikel 9.1 b och c i förordning 207/2009 ska tolkas så, att den omständigheten att en tredje part, som använder ett kännetecken som påstås vara till förfång för det registrerade varumärket, själv av en väsentlig del av omsättningskretsen associeras med den särskilda färg eller kombination av färger som används vid avbildningen av kännetecknet, är en relevant faktor vid helhetsbedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling eller otillbörlig fördel i den mening som avses i denna bestämmelse.

Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: engelska.