CELEX: 62010CJ0140
Regulamento (CE) n.º 2100/94, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 873/2004
Interpretação dos artigos 11.º, n.º 1, 13.º, n.os 1 a 3, 16.º, 27.º, 94.º e 104.º
Princípio da exaustão da protecção comunitária das variedades vegetais
Contrato de licença
Acção com fundamento em infracção intentada contra terceiros
Violação do contrato de licença pelo titular da licença de exploração nas suas relações contratuais com terceiros

O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação dos artigos 11.°, n.° 1, 13.°, n.
os
1 a 3, 16.°, 27.°, 94.° e 104.° do Regulamento (CE) n.° 2100/94 do Conselho, de 27 de Julho de 1994, relativo ao regime comunitário
de protecção das variedades vegetais (JO L 227, p. 1, e rectificação no JO 2001, L 111, p. 31), conforme alterado pelo Regulamento
(CE) n.° 873/2004 do Conselho, de 29 de Abril de 2004 (JO L 162, p. 38, a seguir «Regulamento n.° 2100/94»).
Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Greenstar‑Kanzi Europe NV (a seguir «GKE») a J. Hustin e J.
Goossens a propósito da alegada violação, por estes, da marca
Kanzi
e da variedade de macieiras Nicoter, bem como dos direitos de marca e de protecção comunitária das variedades vegetais que
lhe estão associados, devido a terem comercializado maçãs com a marca
Kanzi
.

Quadro jurídico

Direito da União
O décimo quarto considerando do Regulamento n.° 2100/94 enuncia:
«Considerando que, uma vez que o direito de protecção comunitária das variedades vegetais deve produzir efeitos uniformes
em toda a Comunidade, as transacções comerciais sujeitas ao consentimento do titular têm de ser rigorosamente delimitadas;
que o âmbito da protecção deve ser alargado, em comparação com o da maioria dos regimes nacionais existentes, a certo material
da variedade, para ter em conta o comércio através de países não comunitários onde não existe protecção; que, todavia, a introdução
do princípio da exaustão dos direitos deve assegurar que a protecção não seja excessiva».
O artigo 11.°, n.° 1, deste regulamento dispõe:
«Considera‑se titular do direito comunitário de protecção das variedades vegetais a pessoa que criou ou descobriu e desenvolveu
a variedade ou o seu sucessível, ambos – essa pessoa e o seu sucessível – a seguir designados por ‘o titular’.»
O artigo 13.° do referido regulamento tem o seguinte teor:
«1.      Um direito comunitário de protecção de uma variedade vegetal tem por efeito habilitar o seu titular ou titulares, a seguir
designados por ‘titular’, a praticar os actos previstos no n.° 2.
2.      Sem prejuízo do disposto nos artigos [15.° e 16.°], carecem da autorização do titular os seguintes actos relativos aos constituintes
varietais, ou ao material de colheita da variedade protegida, ambos a seguir conjuntamente designados por ‘material’:
a)      Produção ou reprodução (multiplicação);
b)      Acondicionamento para efeitos de multiplicação;
c)      Colocação à venda;
d)      Venda ou outro tipo de comercialização;
e)      Exportação a partir da Comunidade;
f)      Importação na Comunidade;
g)      Armazenagem para qualquer dos fins referidos nas alíneas a) a f).
O titular pode sujeitar a sua autorização a determinadas condições e restrições.
3.      O disposto no n.° 2 apenas é aplicável ao material de colheita se este tiver sido obtido por utilização indevida de constituintes
varietais da variedade protegida e desde que o titular não tenha tido uma oportunidade razoável de exercer o seu direito
em relação aos referidos constituintes varietais.
[...]»
Nos termos do artigo 16.° do Regulamento n.° 2100/94:
«O direito comunitário de protecção das variedades vegetais não abrange os actos relativos a qualquer material da variedade
protegida, ou de uma variedade abrangida pelo disposto no n.° 5 do artigo 13.°, que tenha sido cedido a terceiros pelo titular
ou com o seu consentimento, em qualquer ponto da Comunidade, ou qualquer material derivado do referido material, a menos que
esses actos:
a)      Impliquem posterior multiplicação da variedade em questão, excepto se essa multiplicação constituir já o objectivo da cedência
do material em questão;
ou
b)      Impliquem uma exportação de constituintes varietais para um país terceiro que não proteja as variedades do género ou da espécie
a que pertence a variedade vegetal, a não ser que o material exportado se destine ao consumo final.»
O artigo 27.° deste regulamento prevê:
«1.      Os direitos comunitários de protecção das variedades vegetais podem ser total ou parcialmente objecto de direitos de exploração
por via contratual. Esses direitos de exploração podem revestir carácter exclusivo ou não exclusivo.
2.      O titular pode invocar os direitos conferidos pelo direito comunitário de protecção das variedades vegetais contra o beneficiário
de um direito de exploração que viole uma das condições ou limitações a que essa licença esteja sujeita nos termos do n.° 1.»
O artigo 94.° do referido regulamento dispõe:
«1.      Todo aquele que:
a)      Praticar um dos actos previstos no n.° 2 do artigo 13.° sem para tal ter legitimidade, em relação a uma variedade para a qual
tenha sido reconhecido um direito comunitário de protecção das variedades vegetais
[...]
pode ser alvo de uma acção judicial por parte do titular, no sentido de pôr termo à infracção ou de pagar uma indemnização
adequada, ou ambos.
2.      Quem assim agir intencionalmente ou por negligência terá, além disso, de indemnizar o titular de quaisquer danos suplementares
resultantes do acto praticado. Em caso de negligência simples, estas indemnizações poderão ser reduzidas em função do grau
de gravidade da negligência mas nunca de modo a torná‑las inferiores aos benefícios que dela resultaram para a pessoa que
praticou a violação.»
O artigo 104.° deste mesmo regulamento tem a seguinte redacção:
«1.      O titular do direito pode intentar acções com fundamento em infracção. Os detentores de licenças só podem intentar essas acções
se não tiverem sido expressamente excluídas por acordo com o titular, no caso de uma licença exclusiva, ou pelo Instituto
nos termos do artigo [29.° ou do n.° 2 do artigo 100.°].
2.      Qualquer pessoa que beneficie de direitos de exploração terá, para efeitos de obtenção de uma indemnização pelo dano sofrido,
legitimidade para intervir numa acção de infracção intentada pelo titular do direito.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais
A Nicolaï NV (a seguir «Nicolaï») é o «titular», na acepção do artigo 11.°, n.° 1, do Regulamento n.° 2100/94, de uma nova
variedade de macieiras, a variedade Nicoter. Esta variedade é a única que produz as maçãs que, desde que cumpram determinados
requisitos de qualidade, são comercializadas sob a marca
Kanzi
. Para evitar uma alteração da qualidade das referidas variedade e marca, foi criado um sistema equivalente a uma rede de
distribuição selectiva, que incluía um caderno de encargos que implicava restrições no que respeita à produção da árvore e
também quanto à produção, conservação, triagem e comercialização dos frutos.
O pedido apresentado em 27 de Abril de 2001 pela Nicolaï para a variedade de macieiras Nicoter foi publicado em 15 de Junho
de 2001 no
Boletim Oficial do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais.
A Nicolaï transferiu a protecção das variedades vegetais associada a esse pedido para a Better3fruit NV (a seguir «Better3fruit»)
em 3 de Setembro de 2002. Assim, a Better3fruit é titular do direito de protecção comunitária das variedades vegetais concedida
para as árvores da variedade Nicoter.
A Better3fruit também é titular da marca de maçãs
Kanzi
.
Em 2003, a Better3fruit e a Nicolaï celebraram um contrato de licença por força do qual a Nicolaï adquiriu o direito exclusivo
de cultivo e comercialização das macieiras da variedade Nicoter. Esse contrato prevê que a Nicolaï «só poderá transferir ou
comercializar produtos objecto da licença se a contraparte em questão subscrever previamente a licença de cultivo prevista
no anexo 6 (no caso de contraparte agricultor) ou a licença de comercialização prevista no anexo 7 (no caso de contraparte
comerciante)».
Em 24 de Dezembro de 2004, a Nicolaï vendeu 7 000 macieiras da variedade Nicoter a J. Hustin. No quadro desta transacção,
J. Hustin não se vinculou ao cumprimento de nenhuma regra especial no que respeita ao cultivo das maçãs e à venda da colheita.
O contrato de licença de 2003 celebrado entre a Better3fruit e a Nicolaï foi resolvido em 20 de Janeiro de 2005. Em data controvertida
entre as partes no processo principal, a GKE adquiriu, para as macieiras Nicoter, os direitos exclusivos de exploração previstos
pela protecção comunitária das variedades vegetais. A GKE passou assim a ser titular da licença de exploração em substituição
da Nicolaï.
Em 4 de Dezembro de 2007, constatou‑se que J. Goossens vendia maçãs sob a marca
Kanzi
. Chegou‑se à conclusão de que essas maçãs lhe tinham sido fornecidas por J. Hustin.
Com base nessa constatação, a GKE propôs então uma acção por infracção ao direito de protecção comunitária das variedades
vegetais contra J. Hustin e J. Goossens. Em 29 de Janeiro de 2008, o presidente do rechtbank van koophandel te Antwerpen,
pronunciando‑se em processo de medidas provisórias, concluiu que tanto J. Hustin como J. Goossens tinham violado o direito
de protecção comunitária das variedades vegetais da GKE.
O hof van beroep te Antwerpen reformou essa decisão por acórdão de 24 de Abril de 2008. Ao mesmo tempo que considerou que
a Nicolaï não tinha efectivamente respeitado os compromissos que assumira ao subscrever o contrato de licença, esse órgão
jurisdicional também entendeu que J. Hustin e J. Goossens não tinham infringido o direito de protecção comunitária das variedades
vegetais da GKE, pois as limitações constantes do contrato de licença celebrado entre a Better3fruit e a Nicolaï não lhes
eram oponíveis.
A GKE interpôs recurso de cassação desse acórdão do hof van beroep te Antwerpen. O Hof van Cassatie, tendo dúvidas quanto
ao alcance da regra da exaustão prevista no artigo 16.° do Regulamento n.° 2100/94, decidiu suspender a instância e submeter
ao Tribunal de Justiça as duas seguintes questões prejudiciais:
«1)      O artigo 94.° do Regulamento [n.° 2100/94], em conjugação com os artigos 11.°, n.° 1, 13.°, n.
os
1 a 3, 16.°, 27.° e 104.° [deste regulamento], deve ser interpretado no sentido de que o titular e o beneficiário de um direito
de exploração podem intentar uma acção com fundamento em infracção contra toda e qualquer pessoa que pratique qualquer acto
em relação a material vendido ou cedido ao segundo pelo titular da licença de exploração, sempre que tenham sido violadas
as limitações estabelecidas no contrato de licença celebrado entre o titular da licença de exploração e o titular do direito
comunitário de protecção de uma variedade vegetal?
2)      Em caso afirmativo, é relevante para a apreciação da infracção o facto de a pessoa que pratique os referidos actos ter ou
dever ter tido conhecimento das limitações previstas no referido contrato de licença?»

Quanto às questões prejudiciais
Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o titular do direito de protecção
comunitária das variedades vegetais ou a entidade a quem este transmitiu a licença de exploração pode intentar uma acção com
fundamento em infracção contra um terceiro que adquiriu o material a outro titular da licença de exploração sem que este tenha
respeitado, no quadro da venda desse material, as condições ou limitações estabelecidas no contrato de licença celebrado entre
o titular do direito e este último titular da licença de exploração.
A título liminar, refira‑se que o processo principal apenas incide sobre a questão de saber se o novo titular da licença de
exploração, a GKE, pode intentar uma acção com fundamento em infracção contra terceiros, no caso, J. Hustin e J. Goossens,
que adquiriram o material ao antigo titular da licença de exploração, a Nicolaï, a qual, no quadro dessa venda, infringiu
as condições ou limitações constantes do contrato de licença que então celebrara com o titular do direito de protecção comunitária
das variedades vegetais, ou seja, a Better3fruit.
Embora a primeira hipótese evocada pelo órgão jurisdicional de reenvio, ou seja, a faculdade de o próprio titular intentar
uma acção com fundamento em infracção contra esse terceiro, não seja pertinente, tendo em conta as especificidades do litígio
no processo principal, importa todavia observar que o artigo 94.°, n.° 1, do Regulamento n.° 2100/94 reserva o direito de
intentar uma acção com fundamento em infracção para o titular do direito de protecção comunitária das variedades vegetais.
Como o direito do titular da licença de exploração de intentar uma acção desse tipo depende do do titular do direito de protecção
comunitária, importa determinar, numa primeira fase, a que condições exactas o Regulamento n.° 2100/94 subordina o exercício
desse direito pelo titular do direito de protecção comunitária.
Quanto à protecção das variedades vegetais instituída pelo Regulamento n.° 2100/94, importa referir que este prevê diversos
níveis de protecção e diferentes vias de recurso.
Em primeiro lugar, existe uma protecção «primária» que, em conformidade com o disposto no artigo 13.°, n.° 2, do Regulamento
n.° 2100/94, cobre os constituintes varietais. O material de colheita é, por sua vez, objecto de uma protecção «secundária»,
que, ainda que igualmente referida no artigo 13.°, n.° 2, deste regulamento, acaba por ser muito limitada pelo n.° 3 do mesmo
artigo. Assim, embora tanto os constituintes varietais como o material de colheita integrem o conceito de «material», na acepção
do artigo 13.°, n.° 2, do dito regulamento, a protecção prevista para essas duas categorias é, porém, diferente.
Em segundo lugar, o Regulamento n.° 2100/94 prevê diversas possibilidades de recurso. Nos termos do seu artigo 94.°, n.° 1,
todo aquele que praticar um dos actos previstos no n.° 2 do artigo 13.° sem para tal ter legitimidade, em relação a uma variedade
que seja objecto de uma protecção comunitária das variedades vegetais, pode ser alvo de uma acção judicial com fundamento
em infracção.
No que respeita mais concretamente aos contratos de licença, o artigo 27.°, n.° 2, do Regulamento n.° 2100/94 prevê que o
titular pode invocar os direitos conferidos pela protecção comunitária das variedades vegetais contra o beneficiário de um
direito de exploração que viole uma das condições ou limitações a que essa licença esteja sujeita nos termos do n.° 1 desse
mesmo artigo.
Há pois que distinguir, por um lado, as acções intentadas pelo titular do direito comunitário de protecção das variedades
vegetais contra o titular da licença de exploração e, por outro, as intentadas contra terceiros que levam a cabo actos relativos
ao material protegido sem para isso estarem autorizados.
Relativamente à última destas hipóteses, objecto do litígio no processo principal, importa acrescentar que o artigo 104.°,
n.° 1, do Regulamento n.° 2100/94 prevê a possibilidade de o titular da licença de exploração intentar a acção com fundamento
em infracção em substituição do titular do direito de protecção comunitária. A GKE, enquanto titular da licença de exploração,
tem portanto legitimidade para intentar uma acção com fundamento em infracção contra J. Hustin e J. Goossens.
Contudo, refira‑se que, em conformidade com a regra dita «da exaustão», que figura no artigo 16.° do Regulamento n.° 2100/94,
o direito de protecção comunitária das variedades vegetais não abrange os actos relativos ao material da variedade protegida
que tenha sido cedido a terceiros pelo titular ou com o seu consentimento em qualquer ponto da União Europeia, a menos que
esses actos impliquem uma ulterior multiplicação da variedade em questão, excepto se essa multiplicação constituir já o objectivo
da cedência do material em questão, ou uma exportação de constituintes varietais para um país terceiro que não proteja as
variedades do género ou da espécie a que pertence a variedade vegetal, a não ser que o material exportado se destine ao consumo.
Deste artigo 16.° do Regulamento n.° 2100/94 e da regra aí enunciada decorre que, no âmbito de um processo como o em causa
no processo principal, a acção com fundamento em infracção intentada pela GKE, enquanto novo titular da licença de exploração
agindo em substituição do titular do direito de protecção comunitária, ou seja, da Better3fruit, contra J. Hustin e J. Goossens
só é possível desde que o direito do titular do direito de protecção comunitária não tenha caducado.
A este propósito, resulta dos autos que a Better3fruit e a Nicolaï celebraram um contrato de licença por força do qual a Better3fruit
conferiu à Nicolaï o direito exclusivo de cultivar e comercializar as macieiras da variedade Nicoter e o uso dos direitos
que lhes estão associados.
Esse contrato de licença incluía condições e limitações por força das quais a Nicolaï não dispunha do direito de ceder qualquer
produto objecto da licença sem o terceiro interessado se obrigar a respeitar as referidas condições e limitações.
Importa portanto examinar se, tendo em conta os elementos expostos nos dois números anteriores, o direito do titular do direito
de protecção comunitária das variedades vegetais caducou.
O alcance do princípio da exaustão, conforme enunciado no artigo 16.° do Regulamento n.° 2100/94, ainda não foi objecto de
interpretação pelo Tribunal de Justiça.
Todavia, o órgão jurisdicional de reenvio interroga‑se sobre se a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao alcance
desse princípio em sede de direito de marcas poderá ser aplicada por analogia.
Resulta dessa jurisprudência, que diz respeito às relações entre o titular de uma marca e o titular da licença para a sua
exploração, que a comercialização por um licenciado de produtos que ostentam a marca deve, em princípio, ser considerada efectuada
com o consentimento do titular da marca (v. acórdão de 23 de Abril de 2009, Copad, C‑59/08, Colect., p. I‑3421, n.° 46).
Porém, segundo essa mesma jurisprudência, o contrato de licença não é equivalente a um consentimento absoluto e incondicional
do titular da marca para a comercialização, pelo licenciado, dos produtos que ostentam essa marca (v. acórdão Copad, já referido,
n.° 47).
No que respeita, mais concretamente, à protecção das variedades vegetais, o artigo 27.°, n.° 2, do Regulamento n.° 2100/94
prevê expressamente a possibilidade de o titular do direito comunitário de protecção invocar os direitos que lhe são conferidos
por essa protecção contra o titular da licença de exploração que viole uma das cláusulas do contrato de licença.
Em contrapartida, no que respeita à acção com fundamento em infracção intentada contra terceiros, prevista no artigo 94.°
do Regulamento n.° 2100/94, importa tendo em conta o décimo quarto considerando deste mesmo regulamento, segundo o qual protecção
de que goza o titular do direito de protecção comunitária não é excessiva. Impõe‑se assim observar que a violação de uma qualquer
cláusula do contrato de licença não pode ter como consequência que falte sempre o consentimento do titular do direito de protecção
comunitária. Em particular, não se pode considerar que não existiu tal consentimento quando o titular da licença de exploração
viola uma disposição do contrato de licença que não afecta a autorização de comercialização nem, portanto, a caducidade do
direito do titular do direito de protecção comunitária.
Como o processo submetido ao Tribunal de Justiça não inclui uma cópia dos anexos 6 e 7 do contrato de licença, para os quais
remete a referida cláusula desse contrato, o Tribunal não dispõe de elementos suficientes para determinar o tipo de disposição
em causa no processo principal. Cabe, portanto, ao órgão jurisdicional de reenvio qualificar, com base nos factos e circunstâncias
do processo que lhe foi submetido, as disposições do contrato de licença em causa.
Caso o órgão jurisdicional de reenvio conclua que o material protegido foi cedido pelo titular da licença de exploração com
violação das condições ou limitações constantes do contrato de licença que dizem directamente respeito aos elementos essenciais
da protecção comunitária das variedades vegetais, dever‑se‑á concluir que essa cessão do material a um terceiro pelo titular
da licença de exploração ocorreu sem o consentimento do titular do direito de protecção comunitária, pelo que o direito deste
não caducou. Em contrapartida, a violação de disposições de qualquer outra natureza do contrato de licença não obsta à caducidade
do direito do titular do direito de protecção comunitária.
Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder à primeira questão submetida que, em condições como as em causa
no processo principal, o artigo 94.° do Regulamento n.° 2100/94, em conjugação com os artigos 11.°, n.° 1, 13.°, n.
os
1 a 3, 16.°, 27.° e 104.° do dito regulamento, deve ser interpretado no sentido de que o titular do direito comunitário de
protecção ou o titular da licença de exploração podem intentar uma acção com fundamento em infracção contra um terceiro que
tenha obtido o material por intermédio de outro titular da licença de exploração que tenha violado as condições ou limitações
estabelecidas no contrato de licença que este tenha anteriormente celebrado com o titular do direito comunitário de protecção
desde que as condições ou limitações em causa digam directamente respeito aos elementos essenciais da protecção comunitária
das variedades vegetais em questão, o que caberá ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar.
Com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se, para efeitos da apreciação da infracção,
é relevante determinar se o terceiro que praticou os actos no material vendido ou cedido tinha ou devia ter conhecimento das
condições ou limitações previstas no contrato de licença.
A este propósito, sublinhe‑se que o artigo 94.°, n.° 1, do Regulamento n.° 2100/94 especifica as condições em que o titular
do direito de protecção comunitária das variedades vegetais pode intentar uma acção com fundamento em infracção contra o autor
de uma infracção, para obter a cessação da mesma, o pagamento de uma indemnização equitativa ou uma combinação dessas duas
formas de ressarcimento.
O n.° 2 deste mesmo artigo enumera os casos em que o titular pode, além disso, intentar uma acção contra o autor de uma infracção
com vista a ser indemnizado pelo prejuízo que este lhe causou. Para que o titular do direito de protecção comunitária possa
pedir essa indemnização pelos danos que lhe foram causados, é necessário, de acordo com o disposto no referido n.° 2, que
o autor da infracção tenha procedido intencionalmente ou por negligência. Em caso de negligência simples, estas indemnizações
poderão ser reduzidas em função do grau de gravidade da negligência.
Comparando a letra desses dois números observa‑se que o n.° 1 não inclui qualquer elemento subjectivo. Assim, impõe‑se concluir
que, no que respeita à apreciação das infracções e do direito de actuar judicialmente contra o seu autor, os elementos subjectivos,
como o conhecimento das condições ou limitações constantes do contrato de licença, não desempenham, em princípio, nenhum papel.
Em face do exposto, há que responder à segunda questão submetida que, para efeitos da apreciação da infracção, é irrelevante
que o terceiro que praticou os actos no material vendido ou cedido tivesse ou devesse ter conhecimento das condições ou limitações
previstas no contrato de licença.

Quanto às despesas
Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional
de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para apresentação de observações
ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara:
1)
Em condições como as em causa no processo principal, o artigo 94.° do Regulamento (CE) n.° 2100/94 do Conselho, de 27 de Julho
de 1994, relativo ao regime comunitário de protecção das variedades vegetais, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.° 873/2004
do Conselho, de 29 de Abril de 2004, em conjugação com os artigos 11.°, n.° 1, 13.°, n.
os
1 a 3, 16.°, 27.° e 104.° do dito regulamento, deve ser interpretado no sentido de que o titular do direito comunitário de
protecção ou o titular da licença de exploração podem intentar uma acção com fundamento em infracção contra um terceiro que
tenha obtido o material por intermédio de outro titular da licença de exploração que tenha violado as condições ou limitações
estabelecidas no contrato de licença que este tenha anteriormente celebrado com o titular do direito comunitário de protecção
desde que as condições ou limitações em causa digam directamente respeito aos elementos essenciais da protecção comunitária
das variedades vegetais em questão, o que caberá ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar.
2)
Para efeitos da apreciação da infracção, é irrelevante que o terceiro que praticou os actos no material vendido ou cedido
tivesse ou devesse ter conhecimento das condições ou limitações previstas no contrato de licença.
Assinaturas
*
Língua do processo: neerlandês.