CELEX: 62012CJ0597
Överklagande
Gemenskapsvarumärke
Invändningsförfarande
Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ZEBEXIR
Det äldre ordmärket ZEBINIX
Relativa registreringshinder
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009
Motiveringsskyldighet

Isdin SA (nedan kallat Isdin) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 9 oktober 2012 i mål T‑366/11, Bial-Portela mot harmoniseringsbyrån – Isdin (ZEBEXIR) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogiltigförklarade tribunalen det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 6 april 2011 (ärende R 1212/2009‑1) om ett invändningsförfarande mellan Bial‑Portela & C
a
SA (nedan kallat Bial-Portela) och Isdin (nedan kallat det omtvistade beslutet).
Bakgrund till tvisten
I punkterna 1–9 i den överklagade domen sammanfattas bakgrunden till tvisten enligt följande:
”1
[Isdin] ingav den 4 april 2008 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (
EGT L 11
, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (
EUT L 78, s. 1
)). Ansökan avsåg registrering av ordkännetecknet ZEBEXIR.
De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 3 och 5 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen), och motsvarar följande beskrivning:
—
Klass 3: ’Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; (slipmedel) tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor.’
—
Klass 5: ’Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska produkter för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.’
Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke offentliggjordes i
Bulletinen för gemenskapsvarumärken
nr 24/2008 av den 16 juni 2008.
[Bial-Portela] framställde den 9 september 2008 en invändning mot registrering av det sökta varumärket med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009).
Till stöd för invändningen åberopades det äldre gemenskapsordmärket ZEBINIX. Registreringsansökan avseende detta varumärke ingavs den 28 oktober 2003. Varumärket registrerades den 14 mars 2005 för varor och tjänster i klasserna 3, 5 och 42, vilka – för var och en av dessa klasser – motsvarar följande beskrivning:
—
Klass 3: ’Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt, rengörings-, poler-, skur- och slipmedel, tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat, tandpulver, tandkräm och tandpastor.’
—
Klass 5: ’Farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat, plåster, förbandsmaterial, tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor för odontologiskt bruk, desinfektionsmedel, preparat för utrotning av skadedjur, insekter och ohyra, preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.’
—
Klass 42: ’Vetenskapliga och tekniska tjänster och forskning och utformning rörande detta, industrianalys och -forskning.’
Invändningen avsåg samtliga varor som omfattades av registreringsansökan.
Invändningsenheten avslog, genom beslut av den 3 september 2009, invändningen för samtliga varor på den grunden att det inte förelåg risk för förväxling mellan kännetecknen i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
Den 13 oktober 2009 överklagade [Bial-Portela] invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån i enlighet med artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd avslog [Bial-Portelas] invändning i dess helhet genom [det omtvistade beslutet]. Överklagandenämnden fann särskilt att omsättningskretsen utgjordes av samtliga konsumenter i Europeiska unionen och att de varor som avsågs med det äldre varumärket och de varor som avsågs med det sökta varumärket var identiska. Vidare fann överklagandenämnden att helhetsintrycket av de aktuella varumärkena – trots vissa gemensamma beståndsdelar, bland annat den första stavelsen och de tre första bokstäverna – skiljde sig åt i fontetiskt och visuellt hänseende. Överklagandenämnden slog fast att eftersom bedömningen av känneteckenslikheten inte påverkades av den begreppsmässiga jämförelsen var skillnaderna i visuellt och fonetiskt hänseende tillräckligt påtagliga för att det, trots att varorna var identiska, inte skulle anses föreligga någon risk för förväxling.”
Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen
Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 6 juli 2011 väckte Bial‑Portela talan med yrkande om att tribunalen skulle ogiltigförklara det omtvistade beslutet och ålägga harmoniseringsbyrån att avslå registreringsansökan.
Bial-Portela anförde som enda grund för sin talan att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 hade åsidosatts.
I den överklagade domen avvisade tribunalen Bial-Portelas yrkande om åläggande för harmoniseringsbyrån, men biföll dess talan såvitt avsåg den enda grund som bolaget anfört. Tribunalen ogiltigförklarade således det omtvistade beslutet. I detta hänseende fann tribunalen, bland annat,
—
att omsättningskretsen utgörs av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument i unionen (punkt 18 i den överklagade domen),
—
att de varor som omfattas av de aktuella varumärkena är identiska (punkt 19 i den överklagade domen),
—
att skillnaderna i visuellt hänseende när det gäller de mittersta och avslutande delarna i de motstående kännetecknen inte räcker för att upphäva det intryck som den inledande gemensamma delen ger av att kännetecknen liknar varandra och att kännetecknen således, i motsats till vad överklagandenämnden slog fast, som helhet liknar varandra i visuellt hänseende (punkterna 26 och 27 i den överklagade domen),
—
att de första stavelserna i de aktuella varumärkena är identiska, att de andra stavelserna skiljer sig åt men liknar varandra när det gäller ljudbilden och att de tredje stavelserna skiljer sig åt men har bokstäverna ”i” och ”x” gemensamt, varav sistnämnda bokstav är lätt att känna igen på sitt ljud, samt att skillnaderna i fonetiskt hänseende mellan de aktuella varumärkena vid en helhetsbedömning således inte innebär att all fonetisk likhet kan uteslutas (punkterna 32–34 i den överklagade domen), och
—
att de motstående kännetecknen båda saknar innebörd på de relevanta språken och att den begreppsmässiga jämförelsen således inte påverkar jämförelsen mellan kännetecknen (punkt 35 i den överklagade domen).
När det närmare bestämt gäller helhetsbedömningen av risken för förväxling uttalade tribunalen, i punkt 40 i den överklagade domen, följande:
”I motsats till vad överklagandenämnden fann måste de motstående kännetecknen emellertid, särskilt i visuellt hänseende, anses likna varandra i medelhög utsträckning. I detta sammanhang ska det även beaktas att varorna i klass 3 och en stor del av varorna i klass 5 (nämligen spädbarnsmat, förbandsmaterial, desinfektionsmedel, preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra, preparat för utrotning av svamp och mögel samt växtbekämpningsmedel), vilka omfattas av de motstående varumärkena, normalt saluförs som hyllvaror i snabbköpen och således väljs av konsumenterna efter en visuell undersökning av deras emballage, vilket innebär att likheten mellan kännetecknen i visuellt hänseende får särskilt stor betydelse. Tribunalen finner således att det finns risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket.”
Parternas yrkanden
Isdin och harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och förplikta Bial-Portela att ersätta rättegångskostnaderna. Isdin har även yrkat att domstolen ska fastställa det omtvistade beslutet i den del överklagandenämnden avslog Bial-Portelas invändning i dess helhet.
Prövning av överklagandet
Isdin har anfört fem grunder till stöd för yrkandet om upphävande av den överklagade domen. De avser missuppfattning av det omtvistade beslutet, missuppfattning av de faktiska omständigheterna, åsidosättande av rätten till försvar jämte åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 i två avseenden. I sin svarsskrivelse med anledning av överklagandet har harmoniseringsbyrån anfört att den ansluter sig till den andra grunden och den femte grunden, men anser att den femte grunden ska kvalificeras som åsidosättande av tribunalens motiveringsskyldighet.
Domstolen ska först pröva Isdins femte grund för överklagandet.
Parternas argument
Som femte grund för överklagandet har Isdin gjort gällande att tribunalen har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 genom att den, i punkt 40 i den överklagade domen, inte tillämpade rättspraxis avseende helhetsbedömningen av risken för förväxling på ett riktigt sätt.
Isdin har i denna del anfört följande. Tribunalen fann att den visuella likheten mellan kännetecknen är av stor betydelse när det gäller vissa varor i klass 5 i Niceöverenskommelsen som omfattas av det sökta varumärket, men att den inte har en sådan betydelse när det gäller andra varor. På grundval av denna visuella likhet slog tribunalen fast att det finns risk för förväxling vad avser alla varor i denna klass som omfattas av varumärket.
Tribunalen nämnde emellertid inte vilken betydelse den visuella likheten eller avsaknaden av sådan likhet har när det gäller övriga varor i klass 5 som omfattas av det sökta varumärket. Detta innebär att tribunalens konstaterande med avseende på risken för förväxling inte kan anses omfatta dessa varor. Tribunalen har således prövat risken för förväxling mellan de aktuella varumärkena, utan att beakta alla relevanta omständigheter i det aktuella fallet.
Harmoniseringsbyrån har anslutit sig till Isdins resonemang och närmare bestämt anfört följande. Även om tribunalens resonemang skulle anses vara korrekt och relevant för de varor som tribunalen uttryckligen hänvisar till, är det inte korrekt och relevant för övriga varor i klass 5 i Niceöverenskommelsen, det vill säga ”farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, plåster, tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor för odontologiskt bruk”. Dessa varor saluförs inte i snabbköp utan på apotek, där den visuella likheten inte är av stor betydelse.
Följaktligen har tribunalen i den överklagade domen, när det gäller en betydande del av de varor som ingår i klass 5, som enda motivering med avseende på helhetsbedömningen av risken för förväxling angett att ”de motstående kännetecknen …, särskilt i visuellt hänseende, [måste] anses likna varandra i medelhög utsträckning”. En sådan motivering är emellertid för allmän och abstrakt och således otillräcklig som förklaring till varför denna medelhöga grad av likhet kan vilseleda konsumenterna om de aktuella varornas ursprung. Den överklagade domen är därmed bristfälligt motiverad vad gäller risken för förväxling.
Domstolens bedömning
Domstolen konstaterar inledningsvis att Isdin, såsom harmoniseringsbyrån har påstått, genom den femte grunden rent faktiskt har yrkat att domstolen ska åtgärda den bristande motivering som tribunalen gett när den tillämpade artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
I denna bestämmelse anges att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras, om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke, och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk för att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat.
Det framgår av domstolens fasta praxis att det föreligger risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se dom av den 12 juni 2007 i mål
C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker, REG 2007, s. I-4529
, punkt 33, av den 20 september 2007 i mål C‑193/06 P, Nestlé mot harmoniseringsbyrån, punkt 32, och av den 16 juni 2011 i mål C‑317/10 P, Union Investment Privatfonds mot UniCredito Italiano, REU 2011, s. I‑5471, punkt 53).
Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 november 1997 i mål
C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191
, punkt 22, och domarna i de ovannämnda målen harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkt 34, och Nestlé mot harmoniseringsbyrån, punkt 33).
Det följer likaså av domstolens fasta praxis att helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmässiga likhet, ska grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av denna risk. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkt 35, och Nestlé mot harmoniseringsbyrån, punkt 34).
Vid bedömningen av graden av likhet mellan de berörda varumärkena ska särskilt graden av deras visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet fastställas, och i förekommande fall ska det avgöras vilken betydelse som ska tillmätas dessa olika faktorer, med hänsyn till vilket slags varor eller tjänster det är fråga om och under vilka villkor de saluförs (domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkt 36, och dom av den 24 mars 2011 i mål C‑552/09 P, Ferrero mot harmoniseringsbyrån, REU 2011, s. I‑2063, punkt 85).
Dessutom framgår det av domstolens fasta praxis att den skyldighet att motivera domarna som åvilar tribunalen enligt artiklarna 36 och 53 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol inte innebär någon skyldighet för tribunalen att lämna en uttömmande redogörelse för vart och ett av de resonemang som parterna i tvisten fört. Motiveringen kan således vara underförstådd, förutsatt att de som berörs därav får kännedom om de skäl som tribunalen har lagt till grund för sitt avgörande och att domstolen får ett tillräckligt underlag för att kunna utföra sin prövning av överklagandet (se, bland annat, dom av den 21 december 2011 i mål C‑320/09 P, A2A mot kommissionen, punkt 97).
I förevarande fall framgår det av den överklagade domen, och särskilt av punkt 40 i denna, att tribunalen – vid bedömningen av graden av likhet mellan de aktuella varumärkena – har beaktat de villkor som den anser gälla för saluföring av spädbarnsmat, förbandsmaterial, desinfektionsmedel, preparat för utrotning av skadedjur, insekter och ohyra, preparat för utrotning av svamp och mögel samt växtbekämpningsmedel, vilka omfattas av klass 5 i Niceöverenskommelsen.
Även om de av tribunalen angivna villkoren verkligen skulle göra sig gällande för saluföringen av dessa varor (vilket på utförliga grunder har bestritts av Isdin och harmoniseringsbyrån), kan det emellertid konstateras att tribunalen – såsom Isdin och harmoniseringsbyrån har anfört – inte har gjort någon sådan bedömning vad gäller övriga varor i klass 5 som avses i registreringsansökan.
Det framgår nämligen av lydelsen i punkt 40 i den överklagade domen att tribunalen – eftersom den endast har hänvisat till ”en stor del av varorna i klass 5 (nämligen spädbarnsmat, förbandsmaterial, desinfektionsmedel, preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra, preparat för utrotning av svamp och mögel samt växtbekämpningsmedel)” – inte har tillämpat det resonemang som förts vad gäller de sålunda angivna varorna på övriga varor i klassen. Tribunalen har dock ändå ogiltigförklarat det omtvistade beslutet för alla varor i klass 5 i Niceöverenskommelsen.
Det framgår av domstolens praxis att bedömningen av om det föreligger registreringshinder ska avse var och en av de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 februari 2007 i mål
C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, REG 2007, s. I-1455
, punkt 34).
Domstolen har visserligen funnit att när ett och samma registreringshinder anförs mot en hel kategori eller grupp av varor eller tjänster kan motiveringen vara övergripande för alla berörda varor eller tjänster (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet BVBA Management, Training en Consultancy, punkt 37, och beslut av den 21 mars 2012 i mål C‑87/11 P, Fidelio mot harmoniseringsbyrån, punkt 43).
En sådan möjlighet finns emellertid bara med avseende på varor och tjänster som har ett tillräckligt direkt och konkret samband med varandra för att det ska kunna anses att de utgör en kategori eller grupp som är tillräckligt homogen. Den enda omständigheten att varorna eller tjänsterna ingår i samma klass i Niceöverenskommelsen räcker inte för att de ska anses tillräckligt homogena, eftersom det i dessa klasser ofta ingår varor eller tjänster av vitt skilda slag mellan vilka det inte nödvändigtvis finns ett sådant tillräckligt direkt och konkret samband (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 18 mars 2010 i mål C‑282/09 P, CFCMCEE mot harmoniseringsbyrån, REU 2010, s. I‑2395, punkt 40).
I förevarande fall har tribunalen själv gjort en åtskillnad mellan varor som ingår i samma klass i Niceöverenskommelsen, utifrån de villkor som föreligger för saluföring av varorna. Tribunalen borde således ha motiverat sitt beslut i förhållande till var och en av de varugrupper som den har skapat inom denna klass.
Det finns inte någon sådan motivering när det gäller de varor i klass 5 som inte ingår i den varugrupp som nämns i punkt 40 i den överklagade domen – det vill säga spädbarnsmat, förbandsmaterial, desinfektionsmedel, preparat för utrotning av skadedjur, insekter och ohyra, preparat för utrotning av svamp och mögel samt växtbekämpningsmedel. Därmed uppfyller den överklagade domen inte kraven på att den ska göra det möjligt för de som berörs att få kännedom om de skäl som tribunalen i detta hänseende har lagt till grund för att ogiltigförklara det omtvistade beslutet och på att den ska ge domstolen ett tillräckligt underlag för att kunna utföra sin prövning av överklagandet.
Mot bakgrund härav ska överklagandet bifallas och den överklagade domen upphävas. Det saknas därmed anledning att pröva de övriga grunder som Isdin anfört till stöd för överklagandet.
Enligt artikel 61 första stycket i domstolens stadga kan domstolen, om den upphäver tribunalens avgörande, själv slutligt avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande, eller återförvisa målet till tribunalen för avgörande. Domstolen finner i förevarande fall att målet inte är färdigt för avgörande.
Målet ska följaktligen återförvisas till tribunalen och frågan om rättegångskostnader ska anstå.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjunde avdelningen) följande:

1)
Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 9 oktober 2012 i mål T‑366/11, Bial-Portela mot harmoniseringsbyrån – Isdin (ZEBEXIR), upphävs.

2)
Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal.

3)
Frågan om rättegångskostnader anstår.

Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: engelska.