CELEX: 62010CJ0140
Reglamento (CE) nº 2100/94, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 873/2004
Interpretación de los artículos 11, apartado 1, 13, apartados 1 a 3, 16, 27, 94 y 104
Principio de agotamiento de los derechos de protección comunitaria de obtención vegetal
Contrato de licencia
Acción por infracción contra un tercero
Vulneración del contrato de licencia por la persona que goza de una licencia de explotación en sus relaciones contractuales con terceros

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 11, apartado 1, 13, apartados 1 a
3, 16, 27, 94 y 104 del Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria
de las obtenciones vegetales (DO L 227, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 873/2004 del Consejo, de
29 de abril de 2004 (DO L 162, p. 38) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 2100/94»).
Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Greenstar Kanzi Europe NV (en lo sucesivo, «GKE») y los Sres. Hustin
y Goossens relativo a una supuesta violación, por parte de estos últimos, de la marca Kanzi y de la variedad de manzanos Nicoter
así como de los derechos de marca y de protección comunitaria de obtención vegetal asociados a los mismos, debido a la comercialización
de manzanas, por parte de los Sres. Hustin y Goossens, con la marca Kanzi.

Marco jurídico

Derecho de la Unión
El considerando décimo cuarto del Reglamento nº 2100/94 enuncia:
«Considerando que, para garantizar el efecto uniforme de la protección comunitaria de la obtención vegetal en toda la Comunidad,
deben delimitarse con precisión las transacciones comerciales que están sujetas al consentimiento del titular; que, en comparación
con la mayoría de los sistemas nacionales, es conveniente que el alcance de la protección se haga extensivo a determinados
materiales de la variedad a fin de tener en cuenta el comercio a través de terceros países sin protección; que, no obstante,
la introducción del principio de agotamiento de los derechos debe garantizar que la protección no sea excesiva».
El artículo 11, apartado 1, del citado Reglamento dispone:
«El derecho a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales pertenece a la persona que haya obtenido, o descubierto
y desarrollado la variedad o a sus derechohabientes o causahabientes denominados ambos (la persona y sus derechohabientes)
en lo sucesivo “el obtentor”.»
El artículo 13 del mencionado Reglamento está redactado en los siguientes términos:
«1.      La protección comunitaria de las obtenciones vegetales tiene el efecto de reservar al titular o a los titulares de una protección
comunitaria de obtención vegetal, denominados en lo sucesivo “el titular”, el derecho de llevar a cabo respecto de la variedad
las operaciones a que se refiere el apartado 2.
2.      Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del titular para la ejecución de las
operaciones siguientes con componentes de una variedad o material cosechado de la variedad en cuestión, todo ello, denominado
en lo sucesivo “material”:
a)      producción o reproducción (multiplicación);
b)      acondicionamiento con vistas a la propagación;
c)      puesta en venta;
d)      venta u otro tipo de comercialización;
e)      exportación de la Comunidad;
f)      importación a la Comunidad;
g)      almacenamiento con vista a cualquiera de los objetivos anteriores [letras a) a f)].
El titular podrá condicionar o restringir su autorización.
3.      Lo dispuesto en el apartado 2 se aplicará al material cosechado sólo si éste se ha obtenido mediante el empleo no autorizado
de componentes de la variedad protegida, y siempre y cuando el titular no haya tenido una oportunidad razonable para ejercer
sus derechos sobre dichos componentes de la variedad.
[...]»
A tenor del artículo 16 del Reglamento nº 2100/94:
«La protección comunitaria de obtención vegetal no se extenderá a los actos concernientes a ningún material de la variedad
amparada por dicha protección, o de una variedad contemplada en las disposiciones del apartado 5 del artículo 13, que haya
sido cedido a terceros en cualquier parte de la Comunidad por el propio titular o con su consentimiento, ni a ningún material
derivado del mismo, a no ser que dichos actos:
a)      impliquen seguir propagando la variedad en cuestión, salvo que la propagación estuviera prevista en el momento de ceder el
material, o
b)      impliquen exportar componentes de la variedad a terceros países en los que no se protejan las variedades del género o de la
especie vegetal a los que pertenezca la variedad, excepto cuando el material exportado vaya a ser consumido.»
El artículo 27 de dicho Reglamento establece:
«1.      La protección comunitaria de una obtención vegetal podrá ser objeto total o parcialmente de licencias contractuales de explotación.
Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.
2.      El titular podrá alegar los derechos conferidos por la protección comunitaria de una obtención vegetal frente a una persona
que ostente una licencia de explotación y que infrinja alguna de las condiciones o restricciones inherentes a su licencia
con arreglo al apartado 1.»
El artículo 94 de dicho Reglamento prevé:
«1.      Toda persona que:
a)      sin estar legitimada para ello realice alguna de las operaciones mencionadas en el apartado 2 del artículo 13 en relación
con una variedad para la que ya se haya concedido una protección comunitaria de obtención vegetal; u
[...]
podrá ser demandada por el titular a fin de que ponga fin a la infracción o pague una indemnización razonable o con ambos
fines.
2.      Toda persona que cometa infracción deliberadamente o por negligencia estará obligada además a indemnizar al titular por el
perjuicio resultante. En caso de negligencia leve, el derecho de reparación podrá reducirse en consecuencia, sin que pueda
no obstante ser inferior a la ventaja obtenida por la persona que cometió la infracción.»
En el artículo 104 de dicho Reglamento se indica lo siguiente:
«1.      Las acciones por infracción podrán ser ejercidas por el titular. Las personas que gocen de licencia de explotación podrán
ejercer la acción a menos que lo haya excluido explícitamente un acuerdo con el titular, en el caso de licencia de explotación
exclusiva, o bien la Oficina, de conformidad con el artículo 29 o con el apartado 2 del artículo 100.
2.      Las personas que gocen de una licencia de explotación estarán asimismo legitimadas para intervenir en una acción por infracción
ejercida por el titular, con el fin de reivindicar una indemnización por el perjuicio sufrido.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Nicolaï NV (en lo sucesivo, «Nicolaï») es el «obtentor», en el sentido del artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 2100/94,
de una nueva variedad de manzanos, a saber, la Nicoter. Esta es la única que produce manzanas que, siempre que cumplan determinadas
exigencias de calidad, se comercializan bajo la marca Kanzi. Con el fin de evitar la alteración de la calidad de la variedad
y de la marca mencionadas, se puso en práctica un sistema equivalente a una red de distribución selectiva, que comprendía
un pliego de condiciones con restricciones en cuanto a la producción del árbol y sobre la producción, conservación, selección
y comercialización de los frutos.
En el
Boletín Oficial de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
de 15 de junio de 2001 se publicó la solicitud presentada por Nicolaï relativa a la variedad de manzanos Nicoter, presentada
el 27 de abril de 2001.
El 3 de septiembre de 2002, Nicolaï aportó a Better3fruit NV (en lo sucesivo, «Better3fruit») el derecho a la protección comunitaria
de obtenciones vegetales asociada a dicha solicitud. Por tanto, Better3fruit es la titular de la protección comunitaria de
obtenciones vegetales concedida para los árboles de la variedad Nicoter.
Better3fruit es igualmente la titular de la marca de manzanas Kanzi.
En 2003, Better3fruit y Nicolaï concluyeron un contrato de licencia en virtud del cual Nicolaï adquirió un derecho exclusivo
para cultivar y comercializar manzanos de la variedad Nicoter. Dicho contrato estipulaba que Nicolaï «no transmitirá ni venderá
ningún producto licenciado si la contraparte de que se trate no suscribe previamente por escrito la licencia de cultivo recogida
en el anexo 6 (en el caso de una contraparte cultivadora) o la licencia de comercialización recogida en el anexo 7 (en el
caso de una contraparte socio comercial).»
El 24 de diciembre de 2004, Nicolaï vendió 7.000 manzanos de la variedad Nicoter al Sr. Hustin. En el marco de dicha operación,
el Sr. Hustin no se comprometió a cumplir ninguna prescripción particular en relación con el cultivo de las manzanas y la
venta de la cosecha.
El contrato de licencia celebrado en 2003 entre Better3fruit y Nicolaï fue resuelto el 20 de enero de 2005. En una fecha discutida
entre las partes en el litigio principal, GKE adquirió los derechos exclusivos de explotación de la protección de obtención
vegetal sobre los manzanos Nicoter. De este modo, GKE pasó a gozar de la licencia de explotación en lugar de Nicolaï.
El 4 de diciembre de 2007 se comprobó que el Sr. Goossens vendía manzanas con la denominación Kanzi. Se demostró que el Sr. Hustin
había suministrado dichas manzanas.
Sobre la base de dicha constatación, GKE interpuso un recurso por infracción de la protección comunitaria de obtenciones vegetales
contra los Sres. Hustin y Goossens. El 29 de enero de 2008, el Presidente del Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, actuando
en un procedimiento sobre medidas provisionales, declaró que tanto el Sr. Hustin como el Sr. Goossens habían infringido la
protección comunitaria de obtenciones vegetales de GKE.
Mediante sentencia de 24 de abril de 2008, el Hof van Beroep te Antwerpen revocó dicha resolución. Pese a determinar que Nicolaï
había incumplido efectivamente sus compromisos que derivan del contrato de licencia, dicho tribunal estableció que los Sres. Hustin
y Goossens no habían infringido la protección comunitaria de obtención vegetal de GKE, ya que no podían oponerse a los Sres. Hustin
y Goossens las restricciones incluidas en el contrato de licencia celebrado entre Better3fruit y Nicolaï.
GKE interpuso un recurso de casación contra dicha sentencia del Hof van Beroep. El Hof van Cassatie, al dudar acerca del alcance
de la regla del agotamiento como se enuncia en el artículo 16 del Reglamento nº 2100/94, acordó suspender el procedimiento
y plantear al Tribunal de Justicia las dos cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 94 del Reglamento nº 2100/94 […], en relación con los artículos 11, apartado 1, 13, apartados
1 a 3, 16, 27 y 104 [de dicho] Reglamento [...], en el sentido de que el titular o la persona que goce de los derechos de
explotación puede interponer una demanda por infracción frente a quien realiza actos en relación con material que ha sido
vendido o cedido a este último por un licenciatario, cuando no se respetan las restricciones estipuladas en el contrato de
licencia celebrado entre el licenciatario y el titular de la protección comunitaria de una obtención vegetal, en caso de venta
de dicho material?
2)      En caso de respuesta afirmativa, ¿es pertinente en la apreciación de la existencia de una infracción el hecho de que quien
ha realizado tal acto esté al corriente o se considere que está al corriente de las restricciones así establecidas en el citado
contrato de licencia?»

Sobre las cuestiones prejudiciales
Mediante su primera cuestión, el órgano judicial remitente pregunta, en sustancia, si el titular de la protección comunitaria
de obtención vegetal o una persona a quien ha otorgado la licencia puede interponer una acción por infracción contra un tercero
que ha adquirido el material de otro licenciatario sin que este último cumpla, en el marco de la venta del material, las condiciones
o las restricciones que figuran en el contrato de licencia celebrado entre el titular y este último licenciatario.
Con carácter preliminar, procede señalar que el litigio principal tiene por objeto únicamente saber si el nuevo licenciatario,
a saber, GKE, puede interponer una acción por infracción contra terceros, en el presente asunto los Sres. Hustin y Goossens,
que han adquirido el material del antiguo licenciatario, en el presente caso Nicolaï, quien, en el marco de la venta de dicho
material, infringió las condiciones o las restricciones que figuran en el contrato de licencia celebrado, en su momento, con
el titular de la protección comunitaria de obtención vegetal, a saber, Better3fruit.
Aunque no resulta pertinente la primera hipótesis planteada por el tribunal remitente, es decir, la facultad del titular de
demandar por sí mismo a dicho tercero para que ponga fin a la infracción, habida cuenta de las circunstancias particulares
del litigio principal, no obstante procede constatar que el artículo 94, apartado 1, del Reglamento nº 2100/94 reserva el
derecho a interponer dicha acción por infracción al titular de la protección comunitaria de obtención vegetal.
Dado que el derecho del licenciatario a interponer una acción de ese tipo depende del derecho del titular, procede determinar,
en un primer momento, los requisitos a los que supedita el Reglamento nº 2100/94 el ejercicio de dicho derecho por el titular.
Procede señalar que el Reglamento nº 2100/94 establece distintos niveles de protección de las obtenciones vegetales y distintas
vías de recurso.
En primer lugar, existe una protección «primaria» que cubre los componentes vegetales con arreglo al artículo 13, apartado
2, del Reglamento nº 2100/94. El material de cosecha, por su parte, es objeto de una protección «secundaria», que, pese a
que también se menciona en el artículo 13, apartado 2, de dicho Reglamento, está fuertemente limitada por el apartado 3 del
mismo artículo. Así, aunque los componentes de una variedad y el material cosechado están comprendidos en el concepto de «material»
en el sentido del artículo 13, apartado 2, de dicho Reglamento la protección prevista para cada una de las categorías es diferente.
En segundo lugar, el Reglamento nº 2100/94 establece varias posibilidades de recurso. De conformidad con su artículo 94, apartado
1, toda persona que, sin estar legitimada para ello, realice alguna de las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado
2, en relación con una variedad para la que ya se haya concedido una protección comunitaria de obtención vegetal, podrá ser
demandada a fin de que ponga fin a la infracción.
Por lo que atañe más en particular a los contratos de licencia, el artículo 27, apartado 2, del Reglamento nº 2100/94 establece
que el titular podrá alegar los derechos conferidos por la protección comunitaria de una obtención vegetal frente a una persona
que ostente una licencia de explotación y que infrinja alguno de las condiciones o restricciones inherentes a su licencia
con arreglo al apartado 1 de ese mismo artículo.
Por tanto, procede distinguir, por una parte, los recursos interpuestos por el titular contra el licenciatario y, por otra
parte, los interpuestos contra un tercero que lleva a cabo actos relativos al material protegido sin estar autorizado a ello.
En la última de las dos hipótesis, que constituye el objeto del litigio principal, procede añadir que el artículo 104, apartado
1, del Reglamento nº 2100/94 establece la posibilidad de que las personas que gocen de una licencia de explotación ejerzan
la acción por infracción en lugar del titular. Por tanto, GKE, al gozar de una licencia de explotación, está facultada para
ejercer una acción por infracción contra los Sres. Hustin y Goossens.
No obstante, hay que señalar que, con arreglo a la llamada regla «del agotamiento», contenida en el artículo 16 del Reglamento
nº 2100/94, la protección comunitaria de obtención vegetal no se extiende a los actos concernientes a ningún material de la
variedad amparada por dicha protección que haya sido cedido a terceros en cualquier parte de la Unión Europea por el propio
titular o con su consentimiento, a no ser que dichos actos impliquen seguir propagando la variedad en cuestión, salvo que
la propagación estuviera prevista en el momento de ceder el material, o impliquen exportar componentes de la variedad a terceros
países en los que no se protejan las variedades del género o de la especie vegetal a los que pertenezca la variedad, excepto
cuando el material exportado vaya a ser consumido.
De dicho artículo 16 del Reglamento nº 2100/94 y de la regla que en éste se enuncia se desprende que, en el marco de un asunto
como el litigio principal, el recurso por infracción interpuesto por GKE, en su condición de nuevo licenciatario que actúa
en lugar del titular, a saber, Better3fruit, contra los Sres. Hustin y Goossens, sólo será factible en la medida en que el
derecho del titular no se haya agotado.
Al respecto, de los autos se deduce que Better3fruit y Nicolaï celebraron un contrato de licencia en virtud del cual Better3fruit
concedió a Nicolaï el derecho exclusivo a cultivar y comercializar los manzanos de la variedad Nicoter y el uso de los derechos
asociados a estos últimos.
Dicho contrato de licencia contenía condiciones o restricciones con arreglo a las cuales Nicolaï no tenía el derecho de ceder
ningún producto objeto de la licencia sin que el tercero implicado se comprometiera a respetar dichas condiciones o restricciones.
En consecuencia, procede examinar si, habida cuenta de los elementos expuestos en los dos apartados anteriores, el derecho
del titular de la protección comunitaria de obtención vegetal está agotado.
El Tribunal de Justicia aún no ha interpretado el alcance del principio del agotamiento, tal como se enuncia en el artículo
16 del Reglamento nº 2100/94.
El tribunal remitente se pregunta si, no obstante, se puede aplicar por analogía la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
relativa al alcance de dicho principio del agotamiento en materia de Derecho de marcas.
De dicha jurisprudencia, que se refiere a las relaciones entre el titular de una marca y su licenciatario, se desprende que
debe considerarse, en principio, que la comercialización por un licenciatario de productos designados con la marca se ha efectuado
con el consentimiento del titular de la marca (véase la sentencia de 23 de abril de 2009, Copad, C‑59/08, Rec. p. I‑3421,
apartado 46).
No obstante, según esa misma jurisprudencia, el contrato de licencia no equivale a un consentimiento absoluto e incondicional
del titular de la marca para que el licenciatario comercialice los productos de esta marca (véase la sentencia Copad, antes
citada, apartado 47).
Por lo que respecta más concretamente a la protección de las obtenciones vegetales, el artículo 27, apartado 2, del Reglamento
nº 2100/94 posibilita expresamente que el titular alegue los derechos conferidos por dicha protección frente a una persona
que ostenta una licencia de explotación cuando este último infrinja alguna de las cláusulas del contrato de licencia.
Por el contrario, en relación con la acción por infracción contra terceros, contemplada en el artículo 94 del Reglamento nº 2100/94,
hay que tener en cuenta el considerando décimo cuarto de dicho Reglamento, con arreglo al cual la protección de que goza el
titular no es excesiva. En consecuencia, procede observar que la infracción de una cláusula cualquiera del contrato de licencia
no puede tener como consecuencia que falte siempre el consentimiento del titular. En particular, no puede considerarse que
falta el consentimiento en el supuesto en que el licenciatario infringe una disposición del contrato de licencia que no afecta
al consentimiento a la comercialización y, por tanto, tampoco al agotamiento del derecho del titular.
Dado que los autos remitidos al Tribunal de Justicia no contienen una copia de los anexos 6 y 7 del contrato de licencia,
a los que hace referencia la cláusula de que se trata de dicho contrato, el Tribunal de Justicia no dispone de elementos suficientes
para determinar el tipo de disposición de que se trata en el asunto principal. Por tanto, corresponde al órgano jurisdiccional
remitente calificar, sobre la base de los hechos y las circunstancias del asunto de que conoce, las disposiciones del contrato
de licencia en cuestión.
Si el tribunal remitente constatara que el material protegido fue cedido por el licenciatario en vulneración de una condición
o restricción contenida en el contrato de licencia y referida directamente a los elementos esenciales de la protección comunitaria
de obtención vegetal, habría que concluir que dicha cesión del material por parte del licenciatario a un tercero tuvo lugar
sin el consentimiento del titular, de modo que el derecho de este último no ha sido agotado. En cambio, la vulneración de
disposiciones contractuales de cualquier otro tipo en el contrato de licencia no impide el agotamiento del derecho del titular.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión planteada que el artículo 94 del
Reglamento nº 2100/94, en relación con los artículos 11, apartado 1, 13, apartados 1 a 3, 16, 27 y 104 del mencionado Reglamento,
en circunstancias como las del litigio principal, debe interpretarse en el sentido de que el titular o la persona que goza
de una licencia de explotación puede ejercer una acción por infracción contra un tercero que ha obtenido el material a través
de otro licenciatario que ha infringido las condiciones o las restricciones que figuran en el contrato de licencia que ese
último licenciatario celebró anteriormente con el titular siempre que las condiciones o las restricciones en cuestión se refieran
directamente a los elementos esenciales de la protección comunitaria de obtención vegetal de que se trata, extremo que corresponde
apreciar al tribunal remitente.
Mediante su segunda cuestión, el tribunal remitente pregunta, en sustancia, si, respecto de la apreciación de la existencia
de una infracción, cabe determinar si el tercero que lleva a cabo actos sobre el material vendido o cedido estaba informado
o debería haber sido informado de las condiciones o restricciones contenidas en el contrato de licencia.
Al respecto, es preciso señalar que el artículo 94, apartado 1, del Reglamento nº 2100/94 precisa los requisitos para que
el titular de la protección comunitaria pueda demandar al autor de una infracción, con objeto de que ponga fin a la infracción,
pague una indemnización razonable o de obtener una combinación de ambas formas de reparación.
El apartado 2 de ese mismo artículo enumera los supuestos en los que el titular podrá, además, demandar al autor de una infracción
a fin de que le indemnice por el perjuicio resultante. Para que el titular pueda solicitar dicha reparación, el autor de la
infracción debe, con arreglo al mencionado apartado 2, haber actuado deliberadamente o por negligencia. En caso de negligencia
leve, el derecho de reparación del titular podrá reducirse en consecuencia.
De la comparación del tenor de ambos apartados resulta que en el apartado 1 no existe ningún elemento subjetivo. En consecuencia,
procede declarar que elementos subjetivos, como el conocimiento de condiciones o de restricciones contenidas en el contrato
de licencia, son en principio irrelevantes para apreciar la existencia de una infracción y del derecho a ejercer una acción
contra el autor de dicha infracción.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión planteada que para apreciar la existencia
de una infracción resulta irrelevante que el tercero que ha llevado a cabo actos sobre el material vendido o cedido conociera
o debiera haber conocido las condiciones o restricciones contenidas en el contrato de licencia.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
1)
El artículo 94 del Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de
las obtenciones vegetales, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 873/2004 del Consejo, de 29 de abril de 2004,
en relación con los artículos 11, apartado 1, 13, apartados 1 a 3, 16, 27 y 104 del mencionado Reglamento, en circunstancias
como las del litigio principal, debe interpretarse en el sentido de que el titular o la persona que goza de una licencia de
explotación puede ejercer una acción por infracción contra un tercero que ha obtenido el material a través de otro licenciatario
que ha infringido las condiciones o las restricciones que figuran en el contrato de licencia que ese último licenciatario
celebró anteriormente con el titular siempre que las condiciones o las restricciones en cuestión se refieran directamente
a los elementos esenciales de la protección comunitaria de obtención vegetal de que se trata, extremo que corresponde apreciar
al tribunal remitente.
2)
Para apreciar la existencia de una infracción resulta irrelevante que el tercero que ha llevado a cabo actos sobre el material
vendido o cedido conociera o debiera haber conocido las condiciones o restricciones contenidas en el contrato de licencia.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: neerlandés.