CELEX: 62012CJ0597
Impugnazione
Marchio comunitario
Opposizione
Domanda di marchio comunitario denominativo ZEBEXIR
Marchio denominativo anteriore ZEBINIX
Impedimenti relativi alla registrazione
Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Obbligo di motivazione

Con la sua impugnazione l’Isdin SA (in prosieguo: l’«Isdin») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 ottobre 2012, Bial-Portela/UAMI – Isdin (ZEBEXIR) (T‑366/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 aprile 2011 (procedimento R 1212/2009‑1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bial-Portela & C
a
SA (in prosieguo: la «Bial-Portela») e l’Isdin (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 9 della sentenza impugnata nei termini seguenti:
«1
Il 4 aprile 2008, l’[Isdin] depositava una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’[UAMI], in forza del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU L 78, pag. 1
)]. La domanda verteva sulla registrazione del segno denominativo ZEBEXIR.
I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 3 e 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’“Accordo di Nizza”), e corrispondono alla seguente descrizione:
—
classe 3: “Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere (preparati abrasivi); saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici”;
—
classe 5: “Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi”.
La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 24/2008 del 16 giugno 2008.
Il 9 settembre 2008, la [Bial-Portela] presentava opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].
L’opposizione si fondava sul marchio comunitario denominativo anteriore ZEBINIX, depositato il 28 ottobre 2003 e registrato il 14 marzo 2005 per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 42 e corrispondenti, per ognuna di tali classi, alla seguente descrizione:
—
classe 3: “Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici”;
—
classe 5: “Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi”;
—
classe 42: “Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e ricerche industriali”.
L’opposizione era diretta contro tutti i prodotti per i quali era chiesta la registrazione.
Con decisione del 3 settembre 2009, la divisione di opposizione respingeva l’opposizione per tutti i prodotti, ritenendo che non sussistesse alcun rischio di confusione tra i segni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Il 13 ottobre 2009, la [Bial-Portela] proponeva ricorso all’UAMI, in forza degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di opposizione.
Con [la decisione controversa], la prima commissione di ricorso dell’UAMI respingeva in toto l’opposizione della [Bial-Portela]. In particolare, essa considerava che il pubblico di riferimento era composto dall’insieme dei consumatori dell’Unione europea e che i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore e quelli contraddistinti dal marchio richiesto erano identici. Essa riteneva che, nonostante l’esistenza di elementi comuni, in particolare la prima sillaba e le prime tre lettere, le impressioni fonetiche e visive complessive prodotte dai segni controversi fossero differenti. La commissione di ricorso considerava che, poiché il confronto sotto il profilo concettuale non influiva sulla valutazione della somiglianza tra i segni, le differenze visive e fonetiche erano sufficientemente rilevanti per escludere un rischio di confusione, anche per prodotti identici».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2011, la Bial-Portela proponeva un ricorso diretto, da un lato, ad annullare la decisione controversa e, dall’altro, ad ingiungere all’UAMI di negare la registrazione del marchio controverso.
A sostegno del suo ricorso la Bial-Portela deduceva un unico motivo, attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, da un lato, ha dichiarato che la richiesta d’ingiunzione presentata dalla Bial-Portela era irricevibile e, dall’altro, ha accolto il motivo unico del ricorso di quest’ultima e annullato la decisione controversa. Al riguardo esso ha, in particolare, considerato:
—
al punto 18 di detta sentenza, che il pubblico di riferimento è costituito dal consumatore medio dell’Unione, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto;
—
al punto 19 della medesima sentenza, che i prodotti contraddistinti dai marchi controversi sono identici;
—
ai punti 26 e 27 della sentenza impugnata, che le differenze sotto il profilo visivo create dalle parti centrali e finali dei segni in conflitto non sono sufficienti a neutralizzare l’impressione di somiglianza creata dalla parte iniziale comune di tali segni e dunque, contrariamente a quanto considerato dalla commissione di ricorso, detti segni, presi nel loro insieme, sono simili sotto il profilo visivo;
—
ai punti da 32 a 34 di detta sentenza, che la prima sillaba è identica nei due marchi controversi, le seconde sillabe sono differenti, ma hanno un suono affine, e le terze sillabe sono differenti, ma contengono le lettere comuni «i» e «x», di cui la seconda ha un suono chiaramente riconoscibile; che quindi, valutate complessivamente, le differenze fonetiche esistenti tra i marchi di cui trattasi non consentono di escludere un certo livello di somiglianza fonetica;
—
al punto 35 della medesima sentenza, che nessuno dei due segni in conflitto possiede un significato nelle lingue di riferimento e il confronto sotto il profilo concettuale non influisce dunque ai fini del confronto di tali segni.
Per quanto riguarda in particolare la valutazione globale del rischio di confusione, il Tribunale si è così pronunciato al punto 40 della sentenza impugnata:
«Orbene, contrariamente a quanto constatato dalla commissione di ricorso, i segni in conflitto presentano un grado medio di somiglianza, in particolare sotto il profilo visivo. In tale contesto, occorre anche tener conto del fatto che i prodotti appartenenti alla classe 3 e una gran parte dei prodotti appartenenti alla classe 5 (vale a dire, gli alimenti per i neonati, il materiale per fasciature, i disinfettanti, i prodotti per la distruzione degli animali nocivi, i fungicidi e gli erbicidi), contraddistinti dai marchi in conflitto, sono solitamente messi in vendita sugli scaffali nei supermercati e quindi sono scelti dai consumatori dopo un esame a vista della confezione, il che implica che la somiglianza visiva dei segni riveste un’importanza particolare. Occorre quindi dichiarare che sussiste un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore».
Conclusioni delle parti
L’Isdin e l’UAMI chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare la Bial-Portela alle spese dell’impugnazione. L’Isdin chiede, inoltre, alla Corte di confermare la decisione controversa che respinge in toto l’opposizione della Bial-Portela.
Sull’impugnazione
L’Isdin, in sostanza, deduce cinque motivi contro la sentenza impugnata, attinenti allo snaturamento della decisione controversa, allo snaturamento dei fatti, alla violazione dei diritti della difesa e a due violazioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Nella comparsa di risposta alla comunicazione dell’impugnazione, l’UAMI sostiene il secondo e il quinto di tali motivi, pur qualificando il quinto motivo come violazione dell’obbligo di motivazione a carico del Tribunale.
Occorre esaminare, in primo luogo, il quinto motivo dedotto dall’Isdin a sostegno della sua impugnazione.
Argomenti delle parti
Con il quinto motivo l’Isdin sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 per non avere correttamente applicato, al punto 40 della sentenza impugnata, la giurisprudenza in materia di valutazione globale del rischio di confusione.
A questo proposito, l’Isdin rileva che il Tribunale ha considerato che la somiglianza dei segni sul piano visivo fosse importante per taluni prodotti della classe 5 dell’Accordo di Nizza contraddistinti dal marchio di cui era chiesta la registrazione, ma che non lo fosse per altri prodotti, ed è giunto alla conclusione che sussisteva un rischio di confusione fondato su tale somiglianza visiva per tutti i prodotti di tale classe contraddistinti da detto marchio.
Orbene, secondo l’Isdin, il Tribunale non ha fatto menzione dell’importanza che gli altri prodotti di detta classe 5 contraddistinti dal marchio di cui si chiedeva la registrazione presentino o non presentino somiglianza visiva, cosicché non si può ritenere che la conclusione circa la sussistenza del rischio di confusione si riferisca anche a tali prodotti. Il Tribunale avrebbe infatti esaminato il rischio di confusione tra i marchi controversi senza tener conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie.
L’UAMI sottoscrive il ragionamento sviluppato dall’Isdin. Esso precisa che il ragionamento del Tribunale, quand’anche fosse giudicato corretto e pertinente per i prodotti espressamente considerati dal Tribunale, non sarebbe né corretto né pertinente per gli altri prodotti della classe 5 dell’Accordo di Nizza, vale a dire, i «prodotti farmaceutici e veterinari e igienici, sostanze dietetiche per uso medico, impiastri, materiali per otturare i denti e per impronte dentarie», che non sono venduti nei supermercati ma nelle farmacie, dove la somiglianza visiva non sarebbe importante.
Di conseguenza l’UAMI ritiene che, per una parte significativa dei prodotti contenuti nella suddetta classe 5, l’unica motivazione della sentenza impugnata relativa alla valutazione globale del rischio di confusione sia che «i segni in conflitto presentano un grado di somiglianza medio, in particolare sotto il profilo visivo». Orbene, una motivazione del genere sarebbe troppo generica e astratta e, pertanto, non basterebbe a spiegare la ragione per cui tale grado di somiglianza medio possa indurre i consumatori in errore circa l’origine dei prodotti in questione. L’UAMI giunge pertanto alla conclusione che la sentenza impugnata difetta di motivazione per quanto riguarda il rischio di confusione.
Giudizio della Corte
Innanzitutto si deve osservare che, con il quinto motivo, l’Isdin, come ha giustamente rilevato l’UAMI, chiede in realtà alla Corte di sanzionare un difetto di motivazione commesso dal Tribunale nell’applicare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Ai sensi di tale disposizione, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione quando, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contrassegnati da entrambi i marchi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.
Al riguardo, si evince da una costante giurisprudenza della Corte che costituisce un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (v. sentenze del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker,
C-334/05 P, Racc. pag. I-4529
, punto 33; del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, punto 32, e del 16 giugno 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano,
C-317/10 P, Racc. pag. I-5471
, punto 53).
La sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere valutata globalmente prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., in tal senso, sentenze del 11 novembre 1997, SABEL,
C-251/95, Racc. pag. I-6191
, punto 22; UAMI/Shaker, cit., punto 34, e Nestlé/UAMI, cit., punto 33).
Secondo una giurisprudenza altrettanto costante della Corte, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. Al riguardo, il consumatore medio normalmente percepisce un marchio come un tutt’uno e non si dedica a un esame dei suoi vari dettagli (v., in tal senso, citate sentenze SABEL, punto 23; UAMI/Shaker, punto 35, e Nestlé/UAMI, punto 34).
In particolare, al fine di valutare il grado di somiglianza esistente tra i marchi interessati, occorre determinarne il grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale e, eventualmente, valutare l’importanza da attribuire a questi diversi elementi, tenendo conto della categoria di prodotti o servizi in questione e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio (sentenze UAMI/Shaker, cit., punto 36, e del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI,
C-552/09 P, Racc. pag. I-2063
, punto 85).
Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale ai sensi degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2011, A2A/Commissione, C‑320/09 P, punto 97).
Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata, in particolare del punto 40 della stessa, che il Tribunale ha tenuto conto, per valutare il grado di somiglianza fra i marchi controversi, di condizioni di commercializzazione, a suo giudizio, più importanti per quanto riguarda gli alimenti per neonati, il materiale per fasciature, i disinfettanti, nonché i prodotti per la distruzione degli animali nocivi, i fungicidi e gli erbicidi appartenenti alla classe 5 dell’Accordo di Nizza.
Tuttavia, anche supponendo che tali condizioni di commercializzazione siano effettivamente più importanti per tali prodotti, fatto contestato in maniera circostanziata tanto dall’Isdin quanto dall’UAMI, si deve necessariamente rilevare che una simile valutazione manca riguardo agli altri prodotti appartenenti a detta classe 5 e oggetto della domanda di marchio di cui trattasi, come giustamente osservano l’Isdin e l’UAMI.
Infatti, si evince dalla formulazione del punto 40 della sentenza impugnata, per il fatto di far riferimento esclusivamente a «una gran parte dei prodotti appartenenti alla classe 5 (vale a dire, gli alimenti per neonati, il materiale per fasciature, i disinfettanti, i prodotti per la distruzione degli animali nocivi, fungicidi ed erbicidi)», che il Tribunale non ha esteso agli altri prodotti di detta classe il ragionamento seguito per i prodotti così elencati. Orbene, ciononostante il Tribunale ha annullato la decisione controversa per tutti i prodotti appartenenti a tale classe 5 dell’Accordo di Nizza.
Emerge dalla giurisprudenza della Corte che la valutazione dei motivi di impedimento alla registrazione deve vertere su ciascuno dei prodotti o servizi per i quali la registrazione del marchio è richiesta (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2007, BVBA Management, Training en Consultancy,
C-239/05, Racc. pag. I-1455
, punto 34).
È vero che la Corte ha ammesso che, qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, la motivazione può essere globale per tutti i prodotti o servizi interessati (v., in tal senso, sentenza BVBA Management, Training en Consultancy, cit., punto 37, e ordinanza del 21 marzo 2012, Fidelio/UAMI, C‑87/11 P, punto 43).
Tuttavia, una siffatta facoltà si estende solo a prodotti e servizi che presentano tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto di formare una categoria o un gruppo di prodotti o servizi di sufficiente omogeneità. La circostanza che i prodotti o i servizi interessati rientrino nella medesima classe ai sensi dell’Accordo di Nizza di per sé non basta a concludere nel senso di una siffatta omogeneità, in quanto queste classi contengono spesso una grande varietà di prodotti o servizi che non presentano necessariamente tra di essi un tale nesso sufficientemente diretto e concreto (v., in tal senso, ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI,
C-282/09 P, Racc. pag. I-2395
, punto 40).
Nel caso di specie, il Tribunale stesso ha fatto una distinzione tra i prodotti appartenenti a una medesima classe dell’Accordo di Nizza in base alle loro condizioni di commercializzazione. Pertanto, ad esso spettava motivare la sua decisione rispetto a ciascun gruppo di prodotti che ha costituito all’interno di tale classe.
Poiché manca una siffatta motivazione per quanto attiene ai prodotti di detta classe 5 diversi da quelli elencati al punto 40 della sentenza impugnata, ossia gli alimenti per neonati, il materiale per fasciature, i disinfettanti, nonché i prodotti per la distruzione degli animali nocivi, fungicidi ed erbicidi, tale sentenza non consente agli interessati di conoscere i motivi sui quali il Tribunale fonda, al riguardo, l’annullamento della decisione controversa né alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per svolgere il suo controllo nell’ambito dell’impugnazione in esame.
Alla luce di quanto sopra, e senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti dall’Isdin a sostegno dell’impugnazione, occorre accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata.
Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Nel caso di specie, si deve dichiarare che lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia.
Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 ottobre 2012, Bial‑Portela/UAMI – Isdin (ZEBEXIR) (T‑366/11), è annullata.

2)
La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea.

3)
Le spese sono riservate.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.