CELEX: 62006TJ0303(01)
EF-varemærker
indsigelsessag
ansøgninger om EF-ordmærkerne UNIWEB og UniCredit Wealth Management
de ældre nationale ordmærker UNIFONDS og UNIRAK og det ældre nationale figurmærke UNIZINS
relativ registreringshindring
risiko for forveksling
varemærkeserie eller ‑familie
risiko for, at der antages at være en forbindelse
artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009]
påstande om ophævelse og omgørelse nedlagt af intervenienten
procesreglementets artikel 134, stk. 3

Sagens baggrund
Den 29. maj og den 7. august 2001 indgav sagsøgeren, UniCredit SpA, tidligere UniCredito Italiano SpA, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (
EFT 1994 L 11, s. 1
), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (
EUT L 78, s. 1
)), to ansøgninger om registrering af EF-varemærker til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
De varemærker, der blev ansøgt registreret, var ordtegnene UNIWEB og UniCredit Wealth Management.
De tjenesteydelser, som varemærkesansøgningen vedrørte, henhører bl.a. under klasse 36 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse:
—
»bankforretninger; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; forsikringsvirksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; finansiel og forsikringsmæssig informations- og rådgivningsvirksomhed; tjenesteydelser vedrørende kreditkort og debetkort; bankvirksomhed og finansiel virksomhed via internet« for varemærket UNIWEB
—
»bankforretninger; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; assurandørvirksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; finansiel information« for varemærket UniCredit Wealth Management.
EF-varemærkeansøgningerne blev offentliggjort i
EF-varemærketidende
nr. 108/2001 af 17. december 2001, henholdsvis nr. 24/2002 af 25. marts 2002.
Den 6. marts og den 21. juni 2002 rejste intervenienten, Union Investment Privatfonds GmbH, indsigelser i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41 i forordning nr. 207/2009) mod registreringen af de ansøgte varemærker for de i præmis 3 ovenfor nævnte tjenesteydelser.
De to indsigelser var støttet på følgende ældre rettigheder:
—
det tyske ordmærke »UNIFONDS«, som blev ansøgt registreret den 2. april 1979 og registreret den 17. oktober 1979 under nummer 991995, der omfatter tjenesteydelser i klasse 36, og som svarer til følgende beskrivelse: »placering af midler«
—
det tyske ordmærke »UNIRAK«, som blev ansøgt registreret den 2. april 1979 og registreret den 17. oktober 1979 under nummer 991997, der omfatter tjenesteydelser i klasse 36, og som svarer til følgende beskrivelse: »placering af midler«
—
et tysk figurmærke, som blev ansøgt registreret den 6. marts 1992 og registreret den 10. juli 1992 under nummer 2016954, der omfatter tjenesteydelser i klasse 36, og som svarer til følgende beskrivelse: »placering af midler«, og som er gengivet nedenfor:
Til støtte for indsigelserne blev anført de grunde, der nævnes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009].
Efter at sagsøgeren havde anmodet derom, blev intervenienten den 10. januar og den 24. april 2003 opfordret til at fremlægge beviser for reel brug af de ældre varemærker.
Ved afgørelser af 17. december 2004 og 28. februar 2005 tog indsigelsesafdelingen indsigelserne mod registreringen af de ansøgte varemærker til følge for så vidt angår de heri anførte tjenesteydelser med undtagelse af »ejendomsmæglervirksomhed«, med hensyn til hvilke indsigelserne blev forkastet.
For så vidt angik de to ansøgninger fandt indsigelsesafdelingen indledningsvis, at intervenienten havde godtgjort den reelle brug af de ældre varemærker i Tyskland for de tjenesteydelser, som de var registreret for. Den fandt derefter, at de tjenesteydelser, der var omfattet af det ansøgte varemærke, lignede dem, der var omfattet af de ældre varemærker, med undtagelse af »ejendomsmæglervirksomhed«. Ifølge indsigelsesafdelingen havde intervenienten desuden ligeledes godtgjort den omstændighed, at intervenienten var indehaver af varemærker, der alle indeholdt præfikset »uni«, som udgjorde en varemærkeserie eller ‑familie. Den fandt derefter, at de ansøgte varemærkers struktur lignede strukturen i de ældre varemærker, der kombinerede præfikset »uni« og elementer, der var beskrivende eller med en svag grad af fornødent særpræg. Den fandt, at der var en risiko for, at de tyske forbrugere ville tro, at de ansøgte varemærker tilhørte intervenientens varemærkefamilie, der indeholder præfikset »uni«, som omfattede tjenesteydelser for »placering af midler«. Indsigelsesafdelingen konkluderede derfor, at der var en risiko for forveksling, herunder en risiko for, at blev antaget at være en forbindelse, for forbrugerne i Tyskland med hensyn til de tjenesteydelser, der blev anset for at være af lignende art.
Den 17. februar og den 21. april 2005 påklagede sagsøgeren i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009) indsigelsesafdelingens afgørelser til Harmoniseringskontoret.
Den 11. februar og den 28. april 2005 påklagede intervenienten i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 indsigelsesafdelingens afgørelser til Harmoniseringskontoret.
Ved afgørelserne af 5. og 25. september 2006 (herefter »de anfægtede afgørelser«) stadfæstede Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret indsigelsesafdelingens afgørelser og afslog sagsøgerens og intervenientens klager.
Appelkammeret fandt for det første, at indsigelsesafdelingen med rette havde konkluderet, at intervenienten havde godtgjort den reelle brug af de ældre varemærker i Tyskland for »placering af midler«.
Appelkammeret fandt for det andet, at den relevante kundekreds – eftersom de ældre varemærker var registreret og blev brugt i Tyskland for tjenesteydelserne »placering af midler« – bestod af forbrugere i denne stat, der havde en relativt høj grad af opmærksomhed.
For det tredje bekræftede appelkammeret indsigelsesafdelingens vurdering, hvorefter de tjenesteydelser, der var omfattet af de ansøgte varemærker, med undtagelse af tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed«, lignede tjenesteydelserne »placering af midler«, der var omfattet af de ældre varemærker.
For det fjerde fandt appelkammeret dels, at intervenienten havde godtgjort, at der eksisterede en varemærkefamilie, der tilhørte intervenienten, dels, at den relevante kundekreds ville forbinde præfikset »uni« med intervenienten, når det blev brugt i forbindelse med placering af midler. Appelkammeret fandt endvidere, at de ansøgte varemærker havde kendetegn, der – jf. Rettens dom af 23. februar 2006, Il Ponte Finanziaria mod KHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Sml. II. s. 445) – kunne forbinde dem med den varemærkeserie, der tilhørte intervenienten, for så vidt som de ansøgte varemærker og de ældre varemærker havde den samme struktur, og at deres fælles bestanddel »uni« havde særpræg i forhold til den tyske kundekreds og i forhold til de omfattede tjenesteydelser, henset til dens iboende egenskaber og den brug, der blev gjort af deraf. Hvad angik det ansøgte varemærke UniCredit Wealth Management fremhævede appelkammeret, at ordene »wealth« og »management« blev almindeligt anvendt i Tyskland for tjenesteydelser på finansierings- og investeringsområdet, og at denne ordforbindelse som følge deraf manglede særpræg i forhold til de ansøgte tjenesteydelser. Appelkammeret fandt som følge deraf, at de omtvistede varemærker var sammensat af tegn, der havde visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder, for så vidt som de var identiske i deres »anfægtede bestanddel«, som i den relevante kundekreds’ øjne identificerede intervenienten.
På grundlag af de ovenstående betragtninger konkluderede appelkammeret, at der var en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker; for det ansøgte varemærke UNIWEB for så vidt angik de tjenesteydelser, der var omfattet deraf, dvs. »bankforretninger; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; forsikringsvirksomhed; finansiel og forsikringsmæssig informations- og rådgivningsvirksomhed; tjenesteydelser vedrørende kreditkort og debetkort; bankvirksomhed og finansiel virksomhed via internet«, og for det ansøgte varemærke UniCredit Wealth Management for så vidt angik de tjenesteydelser, der var omfattet deraf, dvs. »bankforretninger; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; assurandørvirksomhed; finansiel information«, som blev anset for at ligne »placering af midler«, der var omfattet af de ældre varemærker. Der var derimod ikke en sådan risiko for så vidt angik tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed«, som ifølge appelkammeret ikke lignede tjenesteydelserne »placering af midler«.
Forhandlingerne for Retten og for Domstolen
Ved stævninger indleveret til Rettens Justitskontor den 6. og den 28. november 2006 anlagde sagsøgeren sager med påstand om annullation af de anfægtede afgørelser. Under retsmødet for Retten den 15. september 2009 præciserede sagsøgeren, at stævningerne alene tilsigtede en delvis annullation af afgørelserne, i det omfang de gav medhold i indsigelserne mod registrering af ordmærkerne UNIWEB og UniCredit Wealth Mangement som EF-varemærker, for så vidt angår de tjenesteydelser i klasse 36 i Nicearrangementet, der ikke er »ejendomsmæglervirksomhed«.
Ved dom af 27. april 2010, UniCredito Italiano mod KHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB og UniCredit Wealth Management) (T-303/06 og T-337/06, ikke trykt i Samling af Afgørelser, herefter »Rettens dom«), forenede Retten i henhold til procesreglementets artikel 50 sagerne T-303/06 og T-337/06 med henblik på dommen og annullerede de anfægtede afgørelser, i det omfang de gav afslag på sagsøgerens klage og gav medhold i indsigelsen mod registrering af de ansøgte varemærker, for så vidt angik de omfattede tjenesteydelser, der henhørte under klasse 36, bortset fra »ejendomsmæglervirksomhed«. Den forkastede endvidere intervenientens påstande om delvis ophævelse eller omgørelse, der var nedlagt i henhold til procesreglementets artikel 134, stk. 3, og pålagde hver part at bære sine egne omkostninger.
For at træffe denne afgørelse godtog Retten sagsøgerens eneste anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Idet Retten henviste til BAINBRIDGE-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, fandt den, at appelkammeret ikke havde foretaget en grundig undersøgelse af betingelsen om forbindelsen mellem de ansøgte varemærker og serien af ældre varemærker. Den fandt i det væsentlige, at præfikset »uni« i sig selv ikke kunne etablere forbindelsen mellem de ansøgte varemærker og den påberåbte serie, og at der ikke var noget andet aspekt for sammenligning af de omhandlede varemærker, der gjorde det muligt at konkludere, at der forelå en risiko for forveksling.
Ved stævning indleveret til Domstolens Justitskontor den 1. juli 2010 iværksatte intervenienten i medfør af artikel 56 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol appel af Rettens dom (præmis 20 ovenfor), hvorved intervenienten nedlagde påstand om, at Domstolen ophævede den nævnte dom og undlod at tage de af sagsøgeren for Retten nedlagte påstande til følge. Intervenienten nedlagde desuden påstand om, at Domstolen annullerede de anfægtede afgørelser, i det omfang de havde forkastet intervenientens indsigelser mod registreringen af varemærkerne UNIWEB og UniCredit Wealth Management for tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed«, og at der blev givet medhold i disse indsigelser.
Ved dom af 16. juni 2011, Union Investment Privatfonds mod UniCredito Italiano (sag
C-317/10 P, Sml. I, s. 5471
, herefter »dommen i appelsagen«), ophævede Domstolen Rettens dom (præmis 20 ovenfor).
Domstolen konstaterede, at Retten havde begået retlige fejl
For det første udtalte Domstolen, at Retten havde fordrejet indholdet af de anfægtede afgørelser, for så vidt som den havde fundet, at appelkammeret havde konstateret forbindelsen mellem de ansøgte varemærker og den af intervenienten påberåbte serie næsten automatisk og uden en grundig undersøgelse, og at den havde begrundet sin dom utilstrækkeligt, idet den havde undladt at undersøge de aspekter, som appelkammeret havde foretaget en vurdering af. Retten havde desuden foretaget en fejlagtig vurdering af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, for så vidt som den havde afvist, at der var en risiko for forveksling, uden at have taget hensyn til alle de relevante faktorer med henblik på konkret at undersøge, om der var risiko for, at den relevante kundekreds ville tro, at de varemærker, der søgtes registreret, var en del af den af intervenienten påberåbte varemærkeserie, og dermed ville tage fejl med hensyn til de omhandlede tjenesteydelsers oprindelse ved at antage, at de hidrørte fra samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder.
Domstolen hjemviste sagerne til Retten, for at denne på ny kunne træffe afgørelse i de sager, som sagsøgeren havde anlagt for den, og om de påstande om delvis ophævelse og omgørelse af de anfægtede afgørelser, som intervenienten havde nedlagt.
Efter dommen i appelsagen (præmis 23 ovenfor) og i henhold til procesreglementets artikel 118, stk. 1, er sagerne blevet tildelt Rettens Første Afdeling.
Parterne er blevet opfordret til at indgive indlæg i henhold til procesreglementets artikel 119, stk. 1. Sagsøgeren og intervenienten har indgivet deres indlæg inden for den fastsatte frist. Harmoniseringskontoret har meddelt Retten, at den ikke har til hensigt at indgive indlæg.
Ved kendelse afsagt den 7. november 2013 af formanden for Rettens Første Afdeling er de foreliggende sager i henhold til procesreglementets artikel 50 blevet forenet med henblik på den mundtlige forhandling og dommen.
Ved kendelse af 12. juni 2014 har Retten besluttet at genåbne den mundtlige forhandling og at opfordre parterne til at besvare visse spørgsmål. Parterne har efterkommet denne anmodning inden for den fastsatte frist.
Påstande nedlagt af sagens parter efter hjemvisningen
Sagsøgeren har i sit indlæg nedlagt følgende påstande:
—
Der tages endnu engang stilling til de stævninger, der blev indgivet til Rettens Justitskontor den 6. og den 28. november 2006, og sagsøgeren gives medhold, idet der anføres en begrundelse i overensstemmelse med Domstolens anvisninger.
—
Intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Intervenienten har i sit indlæg nedlagt følgende påstande:
—
Harmoniseringskontoret frifindes.
—
Indsigelserne mod registreringen af EF-varemærkerne UNIWEB og UniCredit Wealth Management tages også til følge med hensyn til tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed«.
Retlige bemærkninger
1.
Indledende bemærkninger
Sagsøgeren har i retsmødet den 17. januar 2014 bekræftet, at selskabet med de påstande, der er nedlagt i indlægget efter hjemvisningen, om at Retten på ny tager stilling til stævningerne og tager påstandene til følge, tilsigter at opnå delvis annullation af de anfægtede afgørelser, for så vidt som de tager de indsigelser, der er rejst mod registreringen af varemærkerne UNIWEB og UniCredit Wealth Management, til følge, for så vidt angår de tjenesteydelser, der er omfattet af varmemærkeansøgningerne, bortset fra »ejendomsmæglervirksomhed«, således som sagsøgeren havde nedlagt påstand om inden for rammerne af sine søgsmål.
Intervenienten har i øvrigt i retsmødet den 17. januar 2014 bekræftet, at intervenienten med de påstande, der er indeholdt i dens indlæg efter hjemvisningen – om at de indsigelser, der er rettet mod registreringen af EF-varemærkerne UNIWEB og UniCredit Wealth Management også for så vidt angår tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed« tages til følge – tilsigter dels at opnå delvis ophævelse af de anfægtede afgørelser, for så vidt som de forkaster de indsigelser, der er rejst mod registreringen af varemærkerne UNIWEB og UniCredit Wealth Management, for så vidt angår tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed«, der er omfattet af varemærkeansøgningerne, dels omgørelse af disse afgørelser.
2.
Antagelse til realitetsbehandling af visse bilag til stævningerne
Både Harmoniseringskontoret og intervenienten har anfægtet, at visse bilag til stævningerne kan antages til realitetsbehandling med den begrundelse, at disse dokumenter for første gang er blevet fremlagt for Retten.
Retten skal i denne henseende bemærke, at de omhandlede bilag består af printet af resultater af undersøgelser foretaget i det tyske virksomhedsregister i det væsentlige vedrørende selskaber, der opererer i den finansielle sektor, hvis betegnelse indeholder bestanddelen »uni«. Disse beviser er blevet fremlagt af sagsøgeren for at bevise, at denne bestanddel, da den ofte bruges, mangler særpræg i sektoren for finansielle tjenesteydelser.
Disse dokumenter, der for første gang er blevet fremlagt for Retten, kan ikke tages i betragtning. Et søgsmål ved Retten har nemlig til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser truffet af Harmoniseringskontorets appelkamre, jf. artikel 63 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 65 i forordning nr. 207/2009), hvorfor Rettens opgave ikke er at foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af dokumenter, der for første gang fremlægges for Retten. Der skal derfor ses bort fra nævnte dokumenter, og det er ufornødent at undersøge deres beviskraft (jf. i denne retning Rettens dom af 24.11.2005, sag
T-346/04, Sadas mod KHIM - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Sml. II, s. 4891
, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis).
3.
Realiteten
Sagsøgeren og intervenienten har til støtte for deres respektive påstande hver anført et enkelt anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
Om sagsøgerens anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94
Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret begik en retlig fejl, idet det fastslog, at der forelå en risiko for forveksling som følge af forbindelsen mellem de ansøgte varemærker og de ældre varemærker, der anses for at udgøre en serie. Ifølge sagsøgeren er de betingelser, der er fastsat i retspraksis med henblik på en udvidet beskyttelse af serievaremærker, ikke opfyldt i det foreliggende tilfælde.
Harmoniseringskontoret og intervenienten har bestridt sagsøgerens argumenter.
Det skal bemærkes, at i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er det varemærke, der søges registreret, hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 207/2009] forstås endvidere ved ældre varemærker de varemærker, som er registreret i en medlemsstat, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.
Ifølge fast retspraksis er risikoen for forveksling risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder. Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling på grundlag af den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser, idet der herved skal tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen, bl.a. at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag
T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821
, præmis 30-33 og den deri nævnte retspraksis).
Det fremgår endvidere af retspraksis, at når indsigelsen mod en EF-varemærkeansøgning støttes på en række ældre varemærker, og disse mærker har nogle egenskaber, der gør det muligt at betragte dem som hørende til samme serie eller familie, hvad der bl.a. kan være tilfældet, enten når de fuldstændigt gentager samme særprægede bestanddel med tilføjelse af en grafisk eller verbal bestanddel, hvorved de adskiller sig indbyrdes, eller når de er karakteriseret ved at gentage samme præfiks eller suffiks, der stammer fra et originalt varemærke, udgør en sådan omstændighed en relevant faktor ved bedømmelsen af, om der foreligger en forvekslingsrisiko (BAINBRIDGE-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 123).
I sådanne situationer kan en risiko for forveksling således opstå som følge af muligheden for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker, der hører til serien, når det ansøgte varemærke udviser ligheder med de sidstnævnte, der kan få forbrugeren til at tro, at det hører til denne samme serie, og at de varer, som det betegner, derfor har den samme handelsmæssige oprindelse som dem, der er dækket af de ældre varemærker eller oprindelse i en forbunden virksomhed. En sådan risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og de ældre serievaremærker, der kan føre til forveksling med hensyn til den handelsmæssige oprindelse af varerne, der betegnes af de omtvistede tegn, kan foreligge, selv når det på grundlag af en sammenligning mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker, taget hver især, ikke kan fastslås, at der foreligger en direkte risiko for forveksling. I et sådant tilfælde udspringer risikoen for, at forbrugeren kan tage fejl med hensyn til den handelsmæssige oprindelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser, ikke af muligheden for, at han sammenblander det ansøgte varemærke med det ene eller det andet af de ældre serievaremærker, men af muligheden for, at han antager, at det ansøgte varemærke hører til den samme serie (BAINBRIDGE-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 124).
Det fremgår i øvrigt af retspraksis, at faktoren om varemærkeserien eller ‑familien kun er relevant for vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling, som er knyttet til risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og denne serie, hvis de omtvistede varemærkers fælles bestanddel har særpræg. Hvis denne bestanddel er beskrivende, kan den ikke skabe en risiko for forveksling (Rettens dom af 6.7.2004, Grupo El Prado Cervera mod KHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), sag
T-117/02, Sml. II, s. 2073
, præmis 59, og af 13.7.2012, Caixa Geral de Depósitos mod KHIM – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), sag T-255/09, præmis 81).
Appelkammerets vurdering af risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker skal bedømmes i lyset af ovenstående betragtninger.
Den relevante kundekreds
Som det er blevet anerkendt i retspraksis, skal der i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling tages hensyn til gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer, som er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Der må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (jf. Rettens dom af 13.2.2007, sag
C-256/04, Mundipharma mod KHIM - Altana Pharma (RESPICUR), Sml. II, s. 449
, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis).
I det foreliggende tilfælde tiltræder Retten appelkammerets vurdering, som parterne i øvrigt ikke har bestridt, hvorefter den relevante kundekreds, i forhold til hvilken risikoen for forveksling skal bedømmes, er den tyske forbruger, idet de ældre varemærker er varemærker, der er registreret og brugt i Tyskland. Den nævnte forbruger skal endvidere anses for at have et relativt højt opmærksomhedsniveau, for så vidt som de pågældende tjenesteydelser er finansielle ydelser i klasse 36, der har en vis økonomisk betydning for denne, idet de står i forbindelse med forbrugerens finansielle og økonomiske aktiver (jf. i denne retning dommen i sagen Caixa Geral de Depósitos mod KHIM – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), nævnt i præmis 45 ovenfor, præmis 21 og den deri nævnte retspraksis).
Sammenligningen af tjenesteydelserne
Det fremgår af de anfægtede afgørelser, at hverken sagsøgeren eller intervenienten for appelkammeret har bestridt indsigelsesafdelingens konklusion, hvorefter tjenesteydelserne »bankforretninger; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; forsikringsvirksomhed; finansiel og forsikringsmæssig informations- og rådgivningsvirksomhed; tjenesteydelser vedrørende kreditkort og debetkort; bankvirksomhed og finansiel virksomhed via internet«, der er omfattet af det ansøgte varemærke UNIWEB, og tjenesteydelserne »bankforretninger; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; assurandørvirksomhed; finansiel information«, der er omfattet af det ansøgte varemærke UniCredit Wealth Management, ligner tjenesteydelserne »placering af midler«, der er omfattet af de ældre varemærker. Ved at stadfæste indsigelsesafdelingens afgørelser i deres helhed bekræftede appelkammeret denne vurdering, som skal tiltrædes, idet den i øvrigt ikke er blevet anfægtet af parterne i forbindelse med sagen for Retten.
Sammenligningen af tegnene
Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, fonetiske og begrebsmæssige lighed af de omtvistede tegn skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele (jf. Domstolens dom af 12.6.2007, sag
C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529
, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).
Appelkammeret fandt i de anfægtede afgørelsers punkt 36, henholdsvis punkt 40, at de omtvistede varemærker havde den samme struktur, da de var sammensat af en kombination af to bestanddele, nemlig præfikset »uni«, der hver gang blev efterfulgt af et anderledes ord. Det fandt endvidere i de anfægtede afgørelsers punkt 43, henholdsvis punkt 48, at de omtvistede tegn havde visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder, for så vidt som de var identiske i deres »anfægtede bestanddel«. Denne vurdering er ikke blevet bestridt af parterne og skal tiltrædes.
Det skal i denne henseende bemærkes, at selv om gennemsnitsforbrugeren normalt opfatter et varemærke som en helhed og ikke undersøger dets forskellige bestanddele (Domstolens dom af 22.6.1999, sag
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819
, præmis 25), er det ikke desto mindre sådan, at han i sin opfattelse af et ordtegn skiller det ad i ordbestanddele, som for ham har en konkret betydning eller minder om ord, som han kender (jf. i denne retning Rettens dom af 6.10.2004, sag
T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann mod KHIM - Krafft (VITAKRAFT), Sml. II, s. 3445
, præmis 51). Denne retspraksis finder også anvendelse på vurderingen af den relevante kundekreds’ opfattelse af et figurtegn, såsom i det foreliggende tilfælde tegnet UNIZINZ, der udelukkende består af en stiliseret ordbestanddel.
De omtvistede varemærker er sammensat af præfikset »uni«, til hvilket der uden afbrydelse er sammenstillet beskrivende eller svagt særprægede ord for de omfattede tjenesteydelser. Som svar på et spørgsmål fra Retten har sagsøgeren og intervenienten nemlig anført, at bestanddelen »rak« i det ældre varemærke UNIRAK består af initialerne i de tyske ord Renten, Aktien (»renter, aktier«) eller Renten, Aktien, Kapital (»renter, aktier, kapital«) og således henviser til formålene og investeringspolitikkerne for de fonde, der er omfattet af dette varemærke. Som sagsøgeren har anført under den administrative procedure, uden at dette er blevet bestridt af intervenienten, betyder ordene »fonds« og »zins«, der er stillet sammen med præfikset »uni« i de ældre varemærker UNIFONDS og UNIZINS, desuden henholdsvis investerings-»fonde« og »renter«. Hvad angår varemærket UniCredit Wealth Management vedrører det ord, der er stillet direkte sammen med præfikset »uni«, en almindelig operation i den finansielle sektor, hvorved en bank stiller et pengebeløb til rådighed for sin kunde. Det forhold, at ordene »credit« og »management« kommer fra det engelske sprog, gør det ikke muligt at udelukke, at den relevante kundekreds vil tillægge dem en betydning i forhold til de omfattede tjenesteydelser. Dels ligner ordene »credit« og »management« de tyske ord »Kredit« og »Management«, der har den samme betydning. Ordet »fonds« indgår i det tyske sprog og ikke – i modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende – i det engelske sprog. Dels er det engelske sprog vidt udbredt og forstået på det pågældende område, dvs. på området for finansielle tjenesteydelser. Hvad angår ordene »wealth« og »management« er disse desuden – således som appelkammeret med rette fremhævede i punkt 40 i den anfægtede afgørelse af 25. september 2006 – gængse inden for den finansielle sektor, herunder i Tyskland, for finansielle tjenesteydelser, såsom tjenesteydelserne investeringsrådgivning eller revision. Hvad endelig angår ordet »web« i varemærket UNIWEB anførte indsigelsesafdelingen uden på dette punkt at blive modsagt af sagsøgeren, at dette udgør en almindelig forkortelse for det engelske udtryk »world wide web«, der vedrører det globale computernetværk internettet. Selv om det kommer fra det engelske sprog, er det almindeligt kendt af den internationale kundekreds på grund af den globale brug af internettet. Selv om dette ord ikke direkte henviser til de finansielle tjenesteydelser, kan det alligevel forbindes dermed. Det kan f.eks. henvise til finansielle tjenesteydelser, der erlægges online, eller til investeringstjenesteydelser i den sektor, der er knyttet til internettet. Det følger heraf, at den relevante kundekreds vil skille de omtvistede varemærker ad i bestanddelen »uni«, der følges af andre ord.
Det følger heraf, at de omtvistede varemærker har en vis grad af lighed både på det visuelle plan og på det fonetiske plan, for så vidt som de alle har præfikset »uni«. Det forhold, at de bestanddele, der er sammenstillet dermed, er forskellige, og at varemærket UniCredit Wealth Management består af tre ord og ikke af en enkelt ordbestanddel, kan ikke ophæve denne lighed, henset til det forhold, at forbrugeren i almindelighed hæfter sig ved den første del af et ord (Rettens dom af 17.3.2004, forenede sager
T-183/02 og T-184/02, El Corte Inglés mod KHIM - González Cabello og Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Sml. II, s. 965
, præmis 81). På det fonetiske plan består de omtvistede varemærker med undtagelse af det ansøgte varemærke UniCredit Wealth Management desuden af tre stavelser. Hvad angår varemærket UniCredit Wealth Management gør tilstedeværelsen af præfikset »uni« i dets første ordbestanddel det muligt at konkludere, at det har en vis grad af lighed med de ældre varemærker. På det begrebsmæssige plan har de omtvistede varemærker ligeledes en vis grad af lighed, for så vidt som deres struktur ligner hinanden meget (jf. i denne retning Rettens dom af 26.9.2012, sag T-301/09, IG Communications mod KHIM – Citigroup og Citibank (CITIGATE), præmis 78).
Det skal endvidere bemærkes, at appelkammeret under overskriften »Sammenligning af tegnene« undersøgte, om de ansøgte varemærker havde kendetegn, der gjorde det muligt for den relevante kundekreds at forbinde dem med intervenientens varemærkefamilie eller ‑serie. Det fremgår imidlertid af retspraksis, at forekomsten af en familie eller serie af varemærker er en relevant faktor ved vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling, men at denne faktor ikke desto mindre ikke er relevant for vurderingen af, om der er lighed mellem de omtvistede varemærker (Domstolens dom af 24.3.2011, sag
C-552/09 P, Ferrero mod KHIM, Sml. I, s. 2063
, præmis 97 et 98).
Appelkammerets vurdering i forbindelse af undersøgelsen af risikoen for forveksling skal derfor undersøges.
Risikoen for forveksling
Appelkammeret konkluderede, at der, henset til ligheden både mellem de omtvistede tegn og mellem de tjenesteydelser, der var omfattet af de omtvistede varemærker, var en risiko for forveksling, der fulgte af, at det i forbrugerens bevidsthed blev antaget, at der var en forbindelse mellem de ansøgte varemærker og de ældre varemærker, som indgår i en serie, der tilhører intervenienten.
I denne henseende skal det bemærkes, at risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og den ældre varemærkeserie, kun kan påberåbes, såfremt to kumulative betingelser er opfyldt. For det første skal indehaveren af en serie af ældre registreringer fremlægge bevis for brugen af alle de mærker, der hører til serien, eller i det mindste for brugen af et antal mærker, der kan anses for at udgøre en serie. For det andet skal det ansøgte varemærke ikke alene ligne de varemærker, der hører til serien, men derudover fremvise træk, der kan sætte det i forbindelse med serien (BAINBRIDGE-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 125-127).
Sagsøgeren har gjort gældende, at ingen af disse to betingelser er opfyldt i den foreliggende sag, for så vidt som intervenienten ikke havde fremlagt beviset for brugen af varemærkerne, der tilhørte serien, og en mulighed for at forbinde de ansøgte varemærker og den ældre varemærkeserie med hinanden var udelukket.
– Beviset for brugen af de ældre varemærker, der tilhører varemærkeserien eller ‑familien
Det skal bemærkes, at for at der foreligger en risiko for, at kundekredsen kommer i vildfarelse med hensyn til det ansøgte varemærkes tilhørsforhold til serien, må de ældre varemærker, der indgår i denne serie, nødvendigvis være nærværende på markedet. En hensyntagen til, at de ældre varemærker har karakter af seriemærker, fører til en udvidelse af beskyttelsesområdet for de mærker, der hører til serien, når de betragtes hver især, og enhver form for abstrakt vurdering af forvekslingsrisikoen, der udelukkende hviler på, at der foreligger en række registreringer, hvis genstand er varemærker, der gentager det samme særprægede element, må derfor betragtes som udelukket, når mærkerne endvidere ikke har været genstand for en faktisk brug (BAINBRIDGE-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 126). Når risikoen for forveksling – når der er tale om en familie eller serie af varemærker – består i, at forbrugeren kan tage fejl med hensyn til herkomsten eller oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det varemærke, som er søgt registreret, og med urette antage, at dette varemærke udgør en del af denne familie eller serie af varemærker, har beviset for brug af et antal varemærker, der er tilstrækkeligt til at kunne udgøre en familie eller serie, nemlig en særlig betydning, da det i tilfælde af, at der ikke foreligger en sådan brug, ikke kan forventes af en forbruger, at han opdager en fælles bestanddel i denne familie eller serie af varemærker og/eller forbinder et andet varemærke, der indeholder den samme fælles bestanddel, med denne familie eller serie (jf. i denne retning Domstolens dom af 13.9.2007, sag
C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria mod KHIM, Sml. I, s. 7333
, præmis 63 og 64). Såfremt beviset for brugen af et antal varemærker, der er tilstrækkeligt til at kunne udgøre en familie eller serie, ikke føres, må den risiko for forveksling, der eventuelt opstår ved, at det ansøgte varemærke kommer på markedet, derfor bedømmes ved hjælp af en sammenligning af hvert af de ældre varemærker, taget hver især, med det ansøgte varemærke (BAINBRIDGE-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 126).
Ved i denne henseende at stadfæste indsigelsesafdelingens afgørelser konkluderede appelkammeret, i punkt 20, henholdsvis punkt 24, i de anfægtede afgørelser, at de dokumenter, som intervenienten havde indgivet, godtgjorde, at de ældre varemærker havde været genstand for reel brug i Tyskland for tjenesteydelserne »placering af midler«.
Sagsøgeren har i sit skriftlige indlæg i denne henseende gjort gældende, at intervenienten hverken har tilvejebragt tilstrækkelige beviser, som kunne være etableret bl.a. ved spørgeundersøgelser, resultater fra »opinions- og markedsundersøgelser« eller oplysninger om kendskabet til fonde, der er omfattet af varemærkerne, til at godgøre, at de ældre varemærker af den relevante kundekreds opfattes som en varemærkeserie, eller at denne kundekreds ville kunne antage, at der var en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og disse ældre varemærker, der anses for at udgøre en serie. Ifølge sagsøgeren følger det heraf, at appelkammeret begik en alvorlig fejl, da det fandt, at beviserne for brug af de ældre varemærker var tilstrækkelige på grundlag af et traditionelt kriterium for anvendelse af artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009), uden at kræve et bevis for »kvalificeret brug« af de ældre varemærker som udgørende en del af en serie. Sagsøgeren har endvidere foreholdt appelkammeret, at dette under tilsidesættelse af artikel 73 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 75 i forordning nr. 207/2009) ikke begrundede sin afgørelse retligt tilstrækkeligt, for så vidt som det ikke ved bedømmelsen af beviset for brug af de ældre varemærker som tilhørende intervenientens varemærkeserie eller ‑familie tog hensyn til den relevante kundekreds’ relativt høje opmærksomhedsniveau. Endelig har sagsøgeren i stævningerne gjort gældende, at det førte bevis under alle omstændigheder er utilstrækkeligt til at bevise brugen af de ældre varemærker, for så vidt som de ledelsesrapporter, som intervenienten har indgivet, udgør dokumenter til internt brug og ikke omfatter kendskabet til ældre varemærker på markedet, og de oplysninger, der er indeholdt i pressen vedrørende investeringsfondene, giver oplysninger om værdipapirudviklingen, men ikke beviser den faktiske brug af varemærker på markedet.
Under retsmødet den 17. januar 2014 anførte sagsøgeren, at denne ikke længere ville anfægte, at beviset for den faktiske brug af de ældre varemærker, der var blevet påberåbt til støtte for indsigelserne, var blevet ført af intervenienten, men sagsøgeren fastholdt, at intervenienten dog ikke havde bevist, at den relevante kundekreds opfattede de ældre varemærker som en varemærkeserie eller ‑familie, der tilhørte intervenienten.
Harmoniseringskontoret og intervenienten har bestridt sagsøgerens argumenter.
I denne henseende skal det bemærkes, at det fremgår af den retspraksis, der er nævnt i præmis 60 ovenfor, at indehaveren af en serie af ældre registreringer skal godtgøre den faktiske brug på det relevante marked af varemærker tilhørende serien eller i det mindste af et antal varemærker, der kan udgøre en serie, og ikke, således som sagsøgeren har hævdet, den omstændighed, at disse varemærker opfattes af den relevante kundekreds som udgørende en serie eller en familie.
Det følger heraf, at det ikke kan kræves af indehaveren af ældre varemærker, der tilhører en serie, at bevise, at disse, der faktisk er nærværende på markedet, derudover opfattes af den relevante kundekreds som udgørende en serie.
I modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende i retsmødet den 17. januar 2014, kan der ikke drages en anden konklusion af præmis 124 i BAINBRIDGE-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor. Det fremgår nemlig af denne præmis, at Retten alene henviste til forbrugerens opfattelse for under betingelser, som den derefter definerede, at anerkende, at der forelå en risiko for, at denne kunne antage, at der var en forbindelse mellem et ansøgt varemærke og de ældre varemærker, der udgjorde en del af en serie, og således tro, at de tilhørte den samme serie. Det fremgår derimod hverken af den passage, som sagsøgeren har påberåbt sig, eller af nogen anden passage i den omhandlede dom, at Retten krævede, at indehaveren af en serie af registreringer – ud over beviset for faktisk nærværelse på markedet for de varemærker, der indgår i denne serie – førte bevis for den relevante kundekreds’ konkrete opfattelse af de ældre varemærker som tilhørende en serie.
Det følger heraf, at sagsøgerens argument, der tilsigter at gøre gældende, at intervenienten ikke har bevist, at den relevante kundekreds opfatter de ældre varemærker som udgørende en serie, er irrelevant. Sagsøgerens argument om begrundelsesmanglen som følge af, at appelkammeret ikke ved vurderingen af beviset for brug af de ældre varemærker, der tilhører en serie, tog hensyn til den relevante kundekreds’ relativt høje opmærksomhedsniveau, er ligeledes irrelevant.
Hvad endvidere angår sagsøgerens argument, ifølge hvilket de ældre varemærker, der betegner navnene på de fonde, hvis investeringer intervenienten har varetaget, ikke opfattes af investorernes kundekreds som udgørende en varemærkeserie, fordi disse fonde udgør ét og samme produkt ud fra en handelsmæssig synsvinkel, har sagsøgeren i retsmødet den 17. januar 2014 præciseret, at dette argument er blevet anført i anden række for at gøre gældende, at det ville være lettere at bevise, at der forelå en familie af varemærker, hvis disse betegnede forskellige produkter, men at dette ikke ifølge sagsøgeren udgjorde en ufravigelig betingelse for, at der forelå en varemærkefamilie. Det skal i denne henseende uafhængigt af spørgsmålet, om de tjenesteydelser, der er omfattet af de ældre varemærker, udgør et enkelt produkt ud fra et handelsmæssigt synspunkt, således som sagsøgeren har gjort gældende, eller forskellige produkter, henset til deres klart forskellige finansielle og tekniske kendetegn, således som Harmoniseringskontoret og intervenienten har gjort gældende, bemærkes, at dette spørgsmål ikke er relevant for bedømmelsen af, om der foreligger en varemærkefamilie, der tilhører intervenienten, for så vidt som spørgsmålet, om der foreligger en varemærkefamilie, således som sagsøgeren også har medgivet i retsmødet, ikke kan afhænge af det forhold, at de varemærker, der har kendetegn, som gør det muligt at anse dem for at udgøre en familie eller en serie, betegner et enkelt produkt eller forskellige produkter. Det følger heraf, at sagsøgerens argument herom er irrelevant.
Det følger af de ovenstående betragtninger, at det var med rette, at appelkammeret konkluderede, at den første betingelse som omhandlet i BAINBRIDGE-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, der gør det muligt at fastslå, at der er risiko for forveksling som følge af, at det antages, at der er en forbindelse mellem de ansøgte varemærker og intervenientens ældre varemærker, dvs. beviset for en faktisk brug af varemærker, der udgør en serie, var opfyldt i det foreliggende tilfælde.
Det skal følgelig undersøges, om de ansøgte varemærker UNIWEB og UniCredit Wealth Management har kendetegn, der kan sætte dem i forbindelse med denne serie af ældre varemærker, der tilhører intervenienten, og således skabe en forveksling i forbrugerens bevidsthed med hensyn til oprindelsen af de tjenesteydelser, som de omfatter.
– De ansøgte varemærkers evne til at blive sat i forbindelse med den ældre varemærkeserie
Det fremgår af retspraksis, at varemærker kan anses for at tilhøre en serie eller familie, bl.a. når de fuldstændigt gentager samme særprægede bestanddel med tilføjelse af en grafisk eller verbal bestanddel, hvorved de adskiller sig indbyrdes, eller når de er karakteriseret ved at gentage samme præfiks eller suffiks, der stammer fra et originalt varemærke (BAINBRIDGE-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 123).
I denne henseende skal det bemærkes, at de ældre varemærker i det foreliggende tilfælde er karakteriseret ved en kombination af præfikset »uni«, der har en vis grad af særpræg, således som det vil blive fastslået nedenfor, og en anden ordbestanddel, henholdsvis »rak«, »fonds« og »zins«, der henviser til et formål eller en investeringspolitik for de fonde, som de betegner. De ord, der er stillet sammen med præfikset »uni« i de ældre varemærker, har således en beskrivende karakter eller en svag grad af fornødent særpræg i forhold til de tjenesteydelser for placering af midler, der er omfattet af disse varemærker (jf. præmis 53 ovenfor).
Disse tre ældre varemærker UNIRAK, UNIFONDS et UNIZINS, som intervenienten har støttet sine indsigelser på, udgør et begrænset antal, men er ikke desto mindre i det foreliggende tilfælde tilstrækkelige til at udgøre en varemærkeserie eller ‑familie med henblik på vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling, der følger af, at der antages at være en forbindelse mellem de ansøgte varemærker og denne serie. Risikoen for, at der i den relevante kundekreds’ bevidsthed antages at være en forbindelse mellem de ansøgte varemærker og den familie, der består af disse tre ældre varemærker, skal således undersøges, uden at det er nødvendigt at undersøge intervenientens argument, hvorefter denne undersøgelse skal ske i forhold til hele varemærkeserien, som intervenienten er indehaver af, og ikke blot i forhold til de tre varemærker, der er påberåbt som eksempler til støtte for indsigelserne.
I denne henseende skal det bemærkes, at for at kunne fremkalde en forbindelse med en ældre varemærkeserie i forbrugerens bevidsthed skal det ansøgte varemærke ikke blot ligne varemærkerne i denne serie, men derudover fremvise træk, der kan sætte det i forbindelse med serien. Denne betingelse vil muligvis ikke være opfyldt i f.eks. det tilfælde, hvor de ældre serievaremærkers fælles element anvendes i det ansøgte varemærke med en placering, der er forskellig fra den, hvor det sædvanligvis befinder sig i de mærker, der hører til serien, eller med et andet semantisk indhold (BAINBRIDGE-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 127), eller når den fælles bestanddel ikke har særpræg (dommen i sagen Grupo El Prado Cervera mod KHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), nævnt i præmis 45 ovenfor, præmis 59, og i sagen Caixa Geral de Depósitos mod KHIM – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), nævnt i præmis 45 ovenfor, præmis 81).
Idet appelkammeret anerkendte, at de omtvistede varemærker havde den samme struktur (jf. præmis 51 ovenfor), fandt det, at dette ikke var tilstrækkeligt til at fastslå, at de ansøgte varemærker havde kendetegn, der gjorde det muligt at forbinde dem med den ældre varemærkeserie. Ifølge appelkammeret kunne dette kun være tilfældet, hvis den fælles bestanddel »uni« ikke udelukkende var beskrivende eller ikke manglede det fornødne særpræg. Det konkluderede, at præfikset »uni« havde særpræg i forhold til de omhandlede finansielle tjenesteydelser, henset til dets iboende egenskaber og den brug, der var gjort af det.
Sagsøgeren har gjort gældende, at der i det foreliggende tilfælde ikke foreligger nogen oplysninger, der kan gøre det muligt at fastslå en »forbindelse« mellem det ansøgte varemærke og den ældre varemærkeserie. I modsætning til hvad appelkammeret fandt, gør sagsøgeren i denne forbindelse gældende, at den fælles bestanddel »uni« mangler iboende fornødent særpræg i den finansielle sektor. Til støtte for dette argument har sagsøgeren dels påberåbt sig et antal afgørelser fra Harmoniseringskontoret, hvori det blev afvist, at præfikset »uni« havde det tilstrækkelige særpræg, dels gjort gældende, at dette udgør en almindelig forkortelse for ordene »union«, »universal«, »unité« eller »unique«, der ofte anvendes i daglig sprogbrug og navnlig i den finansielle sektor. Dette bekræftes ved den omstændighed, at en række betegnelser for selskaber, der er registreret i Tyskland, og som opererer i denne sektor, begynder med bestanddelen »uni«, og ved den omstændighed, at bestanddelen »uni« indgår i betegnelsen for fonde, der forvaltes af andre selskaber i Tyskland, samt i varemærker, som tredjemænd har fået registreret i Tyskland for tjenesteydelser i klasse 36. Det følger heraf, at det fælles præfiks »uni« ikke i sig selv kan udgøre et element, der gør det muligt for den relevante kundekreds at forbinde de tjenesteydelser, der er omfattet af de ældre varemærker, med intervenientens aktiviteter.
I sagsøgerens bemærkninger efter hjemvisningen har denne endvidere modsat sig Harmoniseringskontorets og intervenientens argument, hvorefter afgørelser fra tyske retter og fra Deutsches Patent- und Markenamt (det tyske patent- og varemærkekontor) skal tages i betragtning ved vurderingen af særpræget ved præfikset »uni«, idet intervenienten har gjort gældende, at Unionens og medlemsstaternes ordninger er autonome, således at de nationale myndigheders afgørelser ikke har bindende virkning for Unionens organer.
Harmoniseringskontoret og intervenienten har bestridt sagsøgerens argumenter.
I denne henseende skal det først bemærkes, at de omtvistede varemærkers fælles struktur kan forbinde de ansøgte varemærker med den ældre varemærkeserie (jf. i denne retning dommen i sagen IG Communications mod KHIM – Citigroup og Citibank (CITIGATE), nævnt i præmis 54 ovenfor, præmis 89). Stillet over for de ansøgte varemærker, der ligesom de ældre varemærker består af præfikset »uni«, til hvilket der uden afbrydelse er sammenstillet beskrivende eller svagt særprægede ord for finansielle tjenesteydelser, således som det blev anført i præmis 53 ovenfor, kan forbrugeren nemlig tro, at der er tale om et nyt varemærke i intervenientens varemærkefamilie, der betegner andre fonde, der følger en investeringspolitik, som er identificeret ved det ord, der er sammenstillet med præfikset »uni«.
Det forhold, at den fælles bestanddel »uni« er placeret først i alle de omtvistede varemærker, udgør ligeledes et kendetegn, der kan fremkalde en forbindelse mellem de ansøgte varemærker og den ældre varemærkefamilie (BAINBRIDGE-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 127).
Det fremgår imidlertid af den retspraksis, der er nævnt i præmis 45 ovenfor, at faktoren om varemærkeserien eller ‑familien kun er relevant for vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling, som er knyttet til risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og denne serie, hvis de omtvistede varemærkers fælles bestanddel har særpræg.
Parterne er i det væsentlige uenige om spørgsmålet, hvorvidt den fælles bestanddel i de omtvistede varemærker, dvs. præfikset »uni«, har særpræg i forhold til de omfattede tjenesteydelser.
Hvad for det første angår bestanddelen »uni«’s iboende særpræg konkluderede appelkammeret i de anfægtede afgørelsers punkt 37, henholdsvis punkt 41, at den havde særpræg i forhold til de omfattede tjenesteydelser, fordi denne – idet den for den relevante tyske kundekreds henviste til det ord, der betegner »ensfarvet«, eller i almindeligt talesprog til det ord, der betegner universitet – ikke havde en klar og umiddelbar betydning i forhold til de finansielle tjenesteydelser. Denne vurdering skal tiltrædes.
Som sagsøgeren har gjort gældende, kan det imidlertid ikke udelukkes, at bestanddelen »uni«, der kommer fra det latinske ord »unus«, som betyder »en, alene, karakteriseret ved et enkelt element«, ligeledes i forbrugerens bevidsthed vækker forestilling om ord såsom »eneste«, i betydningen »der har en enkelt egenskab«, »enhed«, i betydningen »har en udelelig og ensartet karakter«, »union«, der således vækker forestilling om en sammenhæng eller en enhed, eller »universel« i betydningen »fuldstændig« eller »alvidende«. Som intervenienten har anført, ville dette især være tilfældet, i det omfang ordet »uni« ikke fremgik af de ældre varemærker som isoleret ord, hvilket faktisk for den tyske kundekreds kunne vække forestilling om en henvisning til et universitet eller en ensfarvet farve, men altid var forbundet med andre ord.
Det skal imidlertid konstateres – især på grund af de mange betydninger, som sagsøgeren selv tillægger præfikset »uni« – at dette præfiks ikke kan vække forestilling om en præcis idé i forhold til de omfattede tjenesteydelser. Ord som »eneste«, »enhed«, »union« eller »universel« er generelle ord, og deres særegenhed i forhold til disse tjenesteydelser er ikke blevet bevist. Selv om det skal medgives, at præfikset »uni« kan fremkalde tanker om ord såsom »eneste«, »enhed«, »union« eller »universel« kombineret med ord, der har forbindelse til finansielle tjenesteydelser, betegner det hverken objektivt eller specifikt arten, beskaffenheden, mængden, anvendelsen, værdien eller andre egenskaber ved disse tjenesteydelser (jf. i denne retning og analogt Rettens dom af 5.4.2001, sag
T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft mod KHIM (EASYBANK), Sml. II, s. 1259
, præmis 28-32).
Det skal som konklusion fastslås, at præfikset »uni«, da det ikke har en klar og umiddelbar betydning, ikke er beskrivende for de omfattede tjenesteydelser, og at det har et vist iboende fornødent særpræg i forhold til disse tjenesteydelser. Dets særpræg viser sig så meget desto mere i det foreliggende tilfælde derved, at præfikset »uni« i de omtvistede varemærker følges af ord, der er beskrivende eller har en svag grad af fornødent særpræg for de omfattede tjenesteydelser (jf. i denne retning og analogt dommen i sagen IG Communications mod KHIM – Citigroup og Citibank (CITIGATE), nævnt i præmis 54 ovenfor, præmis 75).
For det andet konkluderede appelkammeret, at præfikset »uni« havde fornødent særpræg, henset til den brug, der blev gjort deraf, og nærmere bestemt henset til det forhold, at intervenienten brugte de tre varemærker, der omfatter præfikset »uni«, for tjenesteydelserne »placering af midler« i Tyskland.
Som appelkammeret fastslog, skal det i denne henseende bemærkes, at intervenienten har ført bevis for brugen af tre varemærker, der indeholder præfikset »uni«, for tjenesteydelserne »placering af midler« på det tyske marked (jf. præmis 70 ovenfor).
Det skal desuden bemærkes, at det fremgår af sagen, at Deutsches Patent- und Markenamt og de tyske retter har anerkendt, at ordet »uni« har særpræg i forhold til de finansielle tjenesteydelser.
I denne sammenhæng skal sagsøgerens argument, hvorefter disse afgørelser, der er blevet påberåbt af intervenienten inden for rammerne af proceduren for Harmoniseringskontoret, ikke kan tages i betragtning ved bedømmelsen af risikoen for forveksling med de varemærker, hvis registrering er blevet ansøgt på EU-niveau, forkastes. Selv om EF-varemærkesystemet, således som sagsøgeren har gjort gældende, ganske vist er et selvstændigt system, der består af en helhed af regler, og som forfølger formål, som er særegne for systemet, og dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer (jf. Rettens dom af 22.11.2011, sag T-290/10, Sports Warehouse mod KHIM (TENNIS WAREHOUSE), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis), fremgår det ligeledes af retspraksis, at hverken parterne eller Retten er forhindrede i ved fortolkningen af EU-retten at lade sig inspirere af elementer fra national retspraksis (jf. i denne retning Rettens dom af 12.7.2006, sag
T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann mod KHIM - Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), Sml. II, s. 2211
, præmis 71). Det følger heraf, at selv om de nationale myndigheders afgørelser ikke er bindende for anvendelsen af EF-varemærkeretten, kan de tages i betragtning (Rettens dom af 25.10.2012, sag T-552/10, riha mod KHIM – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), præmis 66) især – som i det foreliggende tilfælde – for at vurdere den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de omtvistede varemærker.
Det følger heraf, at de anfægtede afgørelser skal tiltrædes, for så vidt som appelkammeret har anerkendt, at præfikset »uni«, der er fælles for de omtvistede varemærker, har særpræg, både iboende og knyttet til brugen deraf, i forhold til den relevante tyske kundekreds for de omfattede tjenesteydelser.
Denne konklusion kan ikke svækkes af de øvrige argumenter, som sagsøgeren har påberåbt sig.
For det første var det med rette, at appelkammeret i de anfægtede afgørelsers punkt 38, henholdsvis præmis 42, konkluderede, at sagsøgeren ikke for at bevise, at præfikset »uni« havde et svagt særpræg, kunne påberåbe sig, at der eksisterede fonde, der tilhørte tredjemænd, som var betegnet med ord, der indeholder benævnelsen »uni«, såsom »United Kingdom C«, »United Kingdom D«, »Unico Equity«, »Unico Investment«, »Universal-Effect« og »Universal-Value Test«. Som appelkammeret i det væsentlige anførte, kan de tre bogstaver »u«, »n« og »i«, der står i begyndelsen af de engelske ord »united« og »universal«, samt ordet »unico«, der synes at mangle en hvilken som helst særlig betydning for den tyske kundekreds, nemlig ikke adskilles fra slutningen af de omhandlede ord, idet disse sidstnævnte udgør homogene ord.
For det andet kan en henvisning til andre registreringer i Tyskland af varemærker, der tilhører tredjemænd, og som indeholder præfikset »uni«, heller ikke, således som appelkammeret med rette anførte, tjene til at bevise, at ordet »uni« har en svag grad af særpræg, da disse varemærker og intervenientens ældre varemærker har eksisteret uforstyrret side om side, for så vidt som sagsøgeren ikke er fremkommet med nogen oplysninger, der gør det muligt at konstatere den faktiske brug af disse varemærker på det tyske marked. Det fremgår imidlertid af fast retspraksis, at selv om det ikke er udelukket, at den samtidige tilstedeværelse af ældre varemærker på markedet i visse tilfælde kan mindske den af Harmoniseringskontoret konstaterede risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, kan en sådan mulighed kun tages i betragtning, hvis varemærkeansøgeren i det mindste i løbet af sagen vedrørende relative registreringshindringer ved Harmoniseringskontoret i tilstrækkelig grad har bevist, at denne samtidige tilstedeværelse hviler på det grundlag, at der i den relevante kundekreds’ bevidsthed ikke er en risiko for forveksling mellem de ældre varemærker, som ansøgeren gør gældende, og intervenientens ældre varemærker, der er grundlag for indsigelsen, og forudsat at de ældre varemærker og de omtvistede varemærker er identiske (Rettens dom af 11.5.2005, sag
T-31/03, Grupo Sada mod KHIM - Sadia (GRUPO SADA), Sml. II, s. 1667
, præmis 86, af 8.12.2005, sag
T-29/04, Castellblanch mod KHIM - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Sml. II, s. 5309
, præmis 72, og af 18.9.2012, sag T-460/11, Scandic Distilleries mod KHIM – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), præmis 60). I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren, idet denne kun har fremlagt registreringer i Tyskland af varemærker, der tilhører tredjemænd, og som indeholder præfikset »uni«, på ingen måde bevist, at den nævnte samtidige tilstedeværelse skyldtes, at der ikke var risiko for forveksling. Det følger heraf, at sagsøgeren ikke har bevist, at særpræget ved bestanddelen »uni« var svækket eller udvandet.
Hvad for det tredje angår den henvisning, som sagsøgeren har foretaget til visse betegnelser for selskaber, der er registreret i Tyskland, som indeholder bestanddelen »uni«, skal det først konstateres, at de beviser, som sagsøgeren har fremlagt til støtte for denne hævdelse, er blevet afvist fra realitetsbehandling, da de er blevet fremlagt for første gang for Retten (jf. præmis 37 ovenfor). Det skal endvidere bemærkes, at selskaberne vælger deres betegnelser frit, og uden at dette valg underlægges begrænsninger, der er knyttet til et særpræg i varemærkelovgivningens forstand. Dette argument fra sagsøgeren er således under alle omstændigheder irrelevant.
For det fjerde kan den henvisning, som sagsøgeren har foretaget til tidligere afgørelser fra Harmoniseringskontoret, der har afvist, at ordet »uni« har særpræg, heller ikke støtte sagsøgerens argumentation. I denne henseende skal det bemærkes, at selv om Harmoniseringskontoret i forbindelse med behandlingen af en EF-varemærkeansøgning skal tage hensyn til allerede trufne afgørelser vedrørende lignende ansøgninger og særligt overveje, hvorvidt der i den foreliggende situation skal træffes samme afgørelse, skal det forene principperne om ligebehandling og god forvaltningsskik med respekten for lovligheden (jf. i denne retning Domstolens dom af 10.3.2011, sag
C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM, Sml. I, s. 1541
, præmis 74 og 75). Imidlertid skal det for det første konstateres, at der ikke foreligger en entydig praksis ved Harmoniseringskontorets instanser for så vidt angår vurderingen af særpræget ved bestanddelen »uni«, hvilket sagsøgeren medgav under retsmødet den 17. januar 2014. Som svar på sagsøgerens argument opregnede og fremlagde Harmoniseringskontoret som bilag til sit svarskrift et vist antal afgørelser, der lå efter dem, som sagsøgeren havde påberåbt sig, der havde anerkendt, at der forelå en risiko for forveksling mellem intervenientens varemærker, der indeholder præfikset »uni«, og de af intervenienten ansøgte varemærker, der indeholder det samme præfiks »uni«, i lyset af det bevis, som intervenienten havde fremlagt, for, at der eksisterede en varemærkefamilie, der tilhørte denne. Det var netop ved at tage hensyn til de seneste afgørelser, der allerede var truffet under lignende omstændigheder som de i det foreliggende tilfælde omhandlede, at appelkammeret havde kunnet konkludere, at præfikset »uni« havde særpræg. Sagsøgeren har således ikke noget grundlag for stiltiende at påberåbe sig en underkendelse af princippet om ligebehandling.
Følgelig er det meget sandsynligt, at den relevante kundekreds, der stilles over for de ansøgte varemærker UNIWEB eller UniCredit Wealth Management, vil tro, at de står over for et nyt varemærke, der tilhører intervenientens varemærkefamilie, der består af varemærkerne UNIFOND, UNIRAK og UNIZINS.
Denne konklusion kan ikke afsvækkes af sagsøgerens argument, som er støttet på udklip fra fagpressen, om den omstændighed, at den relevante kundekreds stilles over for de pågældende varemærker under omstændigheder, hvor disse går forud for navne på selskaber, der forvalter de pågældende fonde, hvilket udelukker risikoen for forveksling med hensyn til herkomsten for tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker.
I denne henseende skal det først, således som intervenienten har gjort gældende, konstateres, at den relevante kundekreds kan være stillet over for varemærker, der betegner forskellige fonde til placering under forskellige omstændigheder, som er knyttet til forvaltningen af dem, såsom mundtlige præsentationer eller diskussioner i fagkredse, hvor disse ikke nødvendigvis går forud for eller ledsages af betegnelsen for forvaltningsselskabet, der gør det muligt at undgå risikoen for forveksling med hensyn til deres herkomst.
Selv om de varemærker, der betegner fonde til placering, ganske vist under visse særlige omstændigheder, såsom med hensyn til publikationer i fagpressen vedrørende fonde til placering, altid vil optræde efter angivelse af forvaltningsselskabet, kan det imidlertid ikke udelukkes, at den relevante kundekreds kunne tro, at de fonde, hvis navne er sammensat af præfikset »uni«, til hvilket der er sammenstillet de beskrivende eller ikke særprægede ord for finansielle tjenesteydelser, såsom de ansøgte varemærker, hidrører fra virksomheder, der er økonomisk forbundne med intervenienten.
Det følger af det ovenfor anførte, at sagsøgerens eneste anbringende skal forkastes som ugrundet.
Om intervenientens anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94
Intervenienten har nedlagt påstand om, at Retten delvist ophæver de anfægtede afgørelser, for så vidt som appelkammeret har forkastet indsigelserne med hensyn til tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed«, der er omfattet af de ansøgte varemærker, ved at anse dem for ikke at ligne tjenesteydelserne »placering af midler« og omgør dem ved at tage indsigelserne ligeledes vedrørende »ejendomsmæglervirksomhed« til følge.
Ved at nedlægge disse påstande har intervenienten benyttet den mulighed, der følger af procesreglementets artikel 134, stk. 3, hvorefter intervenienten i svarskriftet kan nedlægge påstand om ophævelse eller omgørelse af den anfægtede afgørelse på et punkt, der ikke er nævnt i stævningen (jf. i denne retning Rettens dom af 21.2.2006, sag
T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club mod KHIM - Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), Sml. II, s. 239
, præmis 50, og af 24.9.2008, sag
T-116/06, Oakley mod KHIM - Venticinque (O STORE), Sml. II, s. 2455
, præmis 81). Sagsøgeren har taget stilling til disse påstande i bemærkningerne i forbindelse med sagen efter hjemvisningen. Parterne har ligeledes fremført deres respektive holdninger til disse påstande i forbindelse med svarene på Rettens skriftlige spørgsmål og under retsmødet af 17. januar 2014. Både sagsøgeren og Harmoniseringskontoret har opfordret Retten til at forkaste intervenientens påstande som ugrundede.
Det følger af fast retspraksis, at der ved vurderingen af ligheden mellem varer eller tjenesteydelser skal tages hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem dem. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, anvendelsesformål og benyttelse, samt om de konkurrerer med eller supplerer hinanden. Der kan endvidere tages hensyn til andre faktorer, som f.eks. de berørte varers eller tjenesteydelsers distributionskanaler (jf. Rettens dom af 11.7.2007, sag
T-443/05, El Cortes Inglés mod KHIM - Bolaños Sabri (PiaÑAM diseño original Juan Bolaños), Sml. II, s. 2579
, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).
Appelkammeret fandt i de anfægtede afgørelsers punkt 28, henholdsvis punkt 32, der på dette punkt stadfæster indsigelsesafdelingens afgørelser, at tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed«, som er omfattet af de ansøgte varemærker og tjenesteydelserne »placering af midler«, der er omfattet af de ældre varemærker, ikke var af lignende art, for så vidt som de første havde til formål at yde bistand i forbindelse med køb, salg eller leje af fast ejendom, bl.a. med det formål at opnå vinding, mens de sidste bestod i samling af kapital for at gennemføre mere interessante investeringer, end hvis de var blevet gennemført individuelt. Forskellen mellem de omfattede tjenesteydelser lå ifølge appelkammeret ligeledes i den omstændighed, at »ejendomsmæglervirksomhed« er aktiviteter, der generelt praktiseres af ejendomsmæglere eller formidlere af fast ejendom, mens »placering af midler« er tjenesteydelser, der erlægges af banker og finansieringsinstitutter.
Til støtte for påstandene om delvis ophævelse eller omgørelse af de anfægtede afgørelser, for så vidt som disse forkastede indsigelserne med hensyn til tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed«, har intervenienten i det væsentlige – i modsætning til hvad appelkammeret fandt – gjort gældende, at der kan være en sammenhæng mellem de tjenesteydelser, der erlægges i den finansielle sektor, og dem, der erlægges på området for fast ejendom, da ejendomsfonde ikke blot foretager udstedelse og tilbagekøb af investeringsbeviser, men ligeledes køb, forvaltning og videresalg af fast ejendom, idet det garanteres, at der fremkommer en egen merværdi gennem erhvervelsen af ejendomsretten til fast ejendom eller forvaltningen heraf.
Harmoniseringskontoret og sagsøgeren har bestridt intervenientens argumenter.
Hvad for det første angår arten, anvendelsesformålet og benyttelsen af de omhandlede tjenesteydelser er det blevet fastslået, at finansielle tjenesteydelser ikke er af den samme art eller har det samme anvendelsesformål eller den samme benyttelse som tjenesteydelser vedrørende fast ejendom (jf. i denne retning Rettens dom af 11.7.2013, sag T-197/12, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones mod KHIM – MIP Metro (METRO), præmis 42). Denne retspraksis finder anvendelse på de tjenesteydelser, der er omhandlet i det foreliggende tilfælde, for så vidt som tjenesteydelserne »placering af midler« er omfattet af den mere generelle kategori for finansielle tjenesteydelser.
Som appelkammeret med rette har anført, vedrører tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed« i det væsentlige bistand og formidling på tidspunktet for køb, salg eller leje af fast ejendom. Selv om det – således som intervenienten i det væsentlige har gjort gældende – skal medgives, at tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed« går ud over bistand ved køb eller leje og også dækker forvaltning eller vedligeholdelse af en fast ejendom, er deres art ikke desto mindre altid forbundet med den omstændighed, at der er tale om en tjenesteydelse, der vedrører en fast ejendom. Derimod er tjenesteydelserne »placering af midler« af finansiel art og består i rådgivning eller formidling i forbindelse med en kapitalinvestering i et finansielt instrument for en fond eller i en investeringsoperation. Uafhængigt af den fondstype, som forbrugeren i sidste ende vælger at investere sin kapital i, såsom f.eks. en ejendomsfond, er den erlagte tjenesteydelse knyttet til en finansiel operation, der vedrører et værdipapir. Den omstændighed, som intervenienten har fremført, at tjenesteydelsen »placering af midler«, som det er tilfældet for de tjenesteydelser, som intervenienten selv erlægger, kan omfatte leje, administration og vedligeholdelse af fast ejendom, der udgør en fond, som bidrager til at sikre fondens afkast, ændrer ikke den finansielle art af rådgivningen vedrørende en investering eller investeringsoperationen.
Det følger heraf, at tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed« og »placering af midler« ikke er af lignende art med hensyn til deres art.
Hvad angår anvendelsesformålet og benyttelsen af de omhandlede tjenesteydelser, skal det ligeledes bemærkes, at hovedformålet med tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed« for en forbruger navnlig består i erhvervelse, salg eller leje af fast ejendom efter den pågældendes egne behov og krav, bl.a. med henblik på at opnå en vinding. Formålet med tjenesteydelserne »placering af midler« er derimod at øge afkastet af den kapital, der er investeret i et finansielt instrument. Selv om de to tjenesteydelser kan have til formål at investere en kapital, bl.a. hvis en kunde overvejer at erhverve en fast ejendom med det formål at opnå vinding, er formålet med tjenesteydelsen »ejendomsmæglervirksomhed« således altid knyttet til en overdragelse af ejendommen eller ejerskabet af en fast ejendom og ikke til køberens hensigt om at opnå en merværdi på en erhvervet fast ejendom.
Selv hvis der, således som intervenienten har gjort det, foretages en sammenligning af tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed« med tjenesteydelserne »placering af midler i fast ejendom«, skal det, således som sagsøgeren med rette har gjort gældende, fastslås, at den finansielle formidler, der foretager placeringen af midlerne, tilbyder sin kunde fondene som finansielt investeringsinstrument og ikke bygningen, som fondene består af. Enten bliver forbrugeren som modtager af tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed« således ejer af en fast ejendom, eller også investerer han som modtager af tjenesteydelserne »placering af midler« i et instrument af finansiel art, der består af en fond, herunder en ejendomsfond, med det ene formål at opnå vinding ved tredjemænds forvaltning af hans aktiver.
Det følger heraf, at tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed« og »placering af midler« er forskellige både med hensyn til forbrugerens anvendelsesformål og benyttelse, og at de derfor ikke er af lignende art med hensyn til deres formål.
Hvad for det andet angår den konkurrerende karakter af de omhandlede tjenesteydelser følger det af deres art og af deres anvendelsesformål, at den relevante kundekreds for tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed« ikke er den samme som den relevante kundekreds for tjenesteydelsen »placering af midler«. Det følger heraf, at de omhandlede tjenesteydelser hverken er direkte substituerbare eller udskiftelige og ikke kan stå i et konkurrenceforhold til hinanden (Rettens dom af 22.1.2009, sag
T-316/07 P, Commercy mod KHIM - easyGroup IP Licensing (easyHotel), Sml. II, s. 43
, præmis 56).
For det tredje supplerer de omhandlede tjenesteydelser heller ikke hinanden. Selv hvis det blev antaget, at tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed« hovedsagligt eller som accessorium omfatter en finansiel operation, såsom et banklån eller betalingen af salgsprisen ved en bankoverførsel, er de finansielle tjenesteydelser, der er knyttet til disse operationer, ikke absolut nødvendige eller vigtige for brugen af tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom i et sådant omfang, at forbrugerne vil tillægge den samme virksomhed ansvaret for disse finansielle tjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom (dommen i sagen Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones mod KHIM – MIP Metro (METRO), nævnt i præmis 109 ovenfor, præmis 50).
For det fjerde ligger den manglende lighed mellem de omhandlede tjenesteydelser ifølge appelkammeret ligeledes i forskellen med hensyn til tjenesteyderen. »Ejendomsmæglervirksomhed« er aktiviteter, der generelt praktiseres af ejendomsmæglere eller formidlere af fast ejendom, mens »placering af midler« er tjenesteydelser, der erlægges af banker og finansieringsinstitutter.
Denne vurdering skal lægges til grund. Der skal dog bemærkes en vis tendens i den aktuelle situation i sektoren for tjenesteydelser, der erlægges af organer som banker, hvorefter disse udvider deres aktiviteter til tilstødende markeder. Som sagsøgeren medgav i retsmødet af 17. januar 2014, er det således ikke udelukket, at det samme finansieringsinstitut af international betydning eller virksomheder, der er økonomisk knyttet til dette, kan udbyde tjenesteydelser af forskellig art, men som henhører under tilstødende markeder, bl.a. markedet for tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom. Harmoniseringskontoret har i retsmødet endvidere medgivet, at banker under særlige omstændigheder, såsom under en finanskrise, kan blive foranlediget til at udøve visse aktiviteter inden for sektoren for tjenesteydelser vedrørende fast ejendom. For at der kan tages hensyn til sådanne betragtninger i forbindelse med bedømmelsen af spørgsmålet, om de omhandlede tjenesteydelser er af lignende art, skal det imidlertid bevises, at der er tale om en generel tendens i sektoren for tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed«, og at forbrugerne anser det for almindeligt, at disse tjenesteydelser også udbydes af bank- og finansieringsinstitutter (jf. i denne retning Rettens dom af 11.7.2007, sag
T-150/04, Mülhens mod KHIM - Minoronzoni (TOSCA BLU), Sml. II, s. 2353
, præmis 37), hvilket intervenienten hverken har påstået eller bevist.
Det følger af det ovenstående, at tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed« og tjenesteydelserne »placering af midler« er forskellige efter deres art, anvendelsesformål og benyttelse. De konkurrerer heller ikke med hinanden eller supplerer hinanden, og de har i princippet heller ikke de samme distributionskanaler. Det skal således i lighed med appelkammerets konklusion fastslås, at tjenesteydelserne »ejendomsmæglervirksomhed« og tjenesteydelserne »placering af midler« ikke er af lignende art.
Det følger heraf, at det enkelte anbringende, som intervenienten har påberåbt sig til støtte for påstandene om delvis ophævelse og om omgørelse af de anfægtede afgørelser, skal forkastes som ugrundet.
Harmoniseringskontoret skal følgelig frifindes i det hele, og de påstande, som intervenienten har nedlagt i henhold til procesreglementets artikel 134, stk. 3, skal forkastes.
Sagsomkostninger
Domstolen har i dommen i appelsagen, nævnt i præmis 23 ovenfor, udsat afgørelsen om sagsomkostningerne. Det tilkommer således Retten i denne dom samlet at tage stilling til omkostningerne i forbindelse med de forskellige sager i overensstemmelse med procesreglementets artikel 121.
I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 3, kan Retten endvidere fordele sagsomkostningerne eller bestemme, at hver part skal bære sine egne omkostninger, hvis parterne henholdsvis taber eller vinder på et eller flere punkter, eller hvor der foreligger ganske særlige grunde.
I den foreliggende sag har sagsøgeren ikke nedlagt påstand vedrørende sagsomkostningerne i forbindelse med sagen for Retten forud for appelsagen. Sagsøgeren har under appelsagen og i det indlæg, der blev indgivet i forbindelse med sagen efter hjemvisningen, nedlagt påstand om, at intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne. Harmoniseringskontoret har i svarskrifterne i forbindelse med sagen for Retten forud for appelsagen og under appelsagen nedlagt påstand om, at sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne. Intervenienten har derimod ikke nedlagt påstand vedrørende sagsomkostningerne.
Under disse omstændigheder, og henset til den omstændighed, at sagsøgeren og intervenienten har tabt sagen på flere punkter, bestemmes, at sagsøgeren ud over sine egne omkostninger skal betale Harmoniseringskontorets omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand derom. Intervenienten bærer sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Første Afdeling):

1)
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)
Påstandene om ophævelse og omgørelse nedlagt af Union Investment Privatfonds GmbH forkastes.

3)
UniCredit SpA betaler sagsomkostningerne, bortset fra de omkostninger, der er blevet afholdt af Union Investment Privatfonds.

4)
Union Investment Privatfonds bærer sine egne omkostninger.

Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 25. november 2014.
Underskrifter
Indhold

Sagens baggrund

Forhandlingerne for Retten og for Domstolen

Påstande nedlagt af sagens parter efter hjemvisningen

Retlige bemærkninger

1. Indledende bemærkninger

2. Antagelse til realitetsbehandling af visse bilag til stævningerne

3. Realiteten

Om sagsøgerens anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Den relevante kundekreds

Sammenligningen af tjenesteydelserne

Sammenligningen af tegnene

Risikoen for forveksling

– Beviset for brugen af de ældre varemærker, der tilhører varemærkeserien eller ‑familien

– De ansøgte varemærkers evne til at blive sat i forbindelse med den ældre varemærkeserie

Om intervenientens anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Sagsomkostninger
(
*1
) – Processprog: italiensk.