CELEX: 62009TJ0133
Gemenskapsvarumärke
Ogiltighetsförfarande
Gemenskapsfigurmärket B. Antonio Basile 1952
Det äldre nationella ordmärket BASILE
Relativt registreringshinder
Rättighetsförlust till följd av passivitet
Artikel 53.2 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 54.2 i förordning (EG) nr 207/2009)
Risk för förväxling
Artikel 8.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 i förordning nr 207/2009)

Domskäl
Bakgrund till tvisten
1. Den andra sökanden, Antonio Basile, som är en enskild näringsidkare och bedriver verksamhet under firman B. Antonio Basile 1952, gav den 14 januari 2000 in en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).
2. Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:
>image>1
3. De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 14, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.
4. Gemenskapsvarumärket B. Antonio Basile 1952 registrerades den 27 april 2001 under nummer 1 462 555.
5. Den 21 april 2006 ingav intervenienten, Osra SA, en ansökan om ogiltighetsförklaring, med stöd av artiklarna 52.1 a och 8.1 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 53.1 a och 8.1 i förordning nr 207/2009), vad gäller varor i klass 25. Denna ansökan grundade sig på följande varumärken:
– Det italienska ordmärket BASILE, registrerat den 7 mars 1995 under nummer 738 901 (nedan kallat det äldre varumärket).
– Den internationella registreringen R413 396 B av ordmärket BASILE, av den 13 januari 1995 (nedan kallad den äldre internationella registreringen).
6. De varor som det äldre varumärket och den äldre internationella registreringen avsåg omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen och motsvarar följande beskrivning: ”Kläder för överkroppen för herrar av tyg, läder, trikå eller annat, såsom jackor, fritidsbyxor, inklusive jeans, skjortor, kortärmade tröjor, T-shirtar, undertröjor, pullovrar, midjejackor, överrockar, vattentäta kläder, rockar, kostymer, badkläder, morgonrockar.”
7. Gemenskapsvarumärket blev föremål för en partiell överlåtelse till den första sökanden, I Marchi Italiani Srl. Till följd härav erhöll bolaget den delade registreringen nr 5 274 121 (nedan kallat det omstridda varumärket) för följande varor i klass 25: ”Skjortor, trikå, kläder för överkroppen för herrar, damer och barn, ej kläder av skinn, slipsar, underkläder, skor, hattar, sockor, halsdukar för herrar, damer och barn.”
8. Den 2 november 2006 meddelade harmoniseringsbyrån att intervenientens ansökan om ogiltighetsförklaring hade utvidgats till att omfatta den delade registreringen.
9. Den 21 januari 2008 beslutade annuleringsenheten att bifalla ansökan om ogiltighetsförklaring och den 18 mars 2008 ingav I Marchi Italiani ett överklagande av detta beslut till harmoniseringsbyrån.
10. Den 9 januari 2009 meddelade harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd ett beslut om avslag på överklagandet (nedan kallat det angripna beslutet). Som skäl anfördes, för det första, att någon rättighetsförlust till följd av passivitet inte var för handen eftersom femårsfristen inte hade löpt ut, för det andra, att det inte var styrkt att de motstående varumärkena i Italien hade funnits samtidigt och, för det tredje, att det förelåg risk för förväxling mellan det omstridda varumärket och det äldre varumärket, eftersom de varor som omfattades av dessa varumärken var identiska eller liknade varandra samt eftersom de motstående varumärkena liknade varandra i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende.
Parternas yrkanden
11. Sökandena har yrkat att tribunalen ska
– ogiltigförklara det angripna beslutet,
– förklara att registreringen av varumärket ”B. Antonio Basile 1952” är giltig, och
– förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
12. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
– ogilla talan, och
– förplikta sökandena att ersätta rättegångskostnaderna.
13. Under förhandlingen har I Marchi Italiani återkallat det andra yrkandet, vilket har antecknats i förhandlingsprotokollet. Vidare har Antonio Basile, som inte var part i ärendet vid överklagandenämnden, under förhandlingen återkallat sin talan mot det angripna beslutet.
Rättslig bedömning
Upptagande till sakprövning av de argument som framställts för första gången vid tribunalen samt huruvida de handlingar som åberopats för första gången vid tribunalen kan tillåtas
14. I Marchi Italiani har hävdat dels att efternamnet Basile har varit föremål för ett flertal registreringar i Italien, dels att det omstridda varumärket är välkänt och åtnjuter särskild renommé och att bestrida detta vore ”i strid med de allmänna principerna om passivitet och god tro som torde vara gällande i samtliga affärsrelationer”.
15. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att argumenten beträffande registreringen i Italien av efternamnet Basile, det omstridda varumärkets renommé och åsidosättandet av principen om god tro, liksom handlingarna i bilagorna 7, 13, 14 och 15 till ansökan, åberopats för första gången vid tribunalen och ska därför avvisas.
16. Tribunalen gör följande bedömning. Enligt artikel 135.4 i tribunalens rättegångsregler kan parternas inlagor inte ändra föremålet för tvisten vid överklagandenämnden. Tribunalens uppgift, inom ramen för förevarande talan, är nämligen att göra en lagenlighetsprövning av det beslut som överklagandenämnden fattat. Tribunalens prövning ska således ske inom tvistens faktiska och rättsliga ramar, såsom de framlagts vid överklagandenämnden (förstainstansrättens dom av den 22 juni 2004 i mål T-66/03, ”Drie Mollen sinds 1818” mot harmoniseringsbyrån – Nabeiro Silveira (Galáxia), REG 2004, s. II-1765, punkt 45). En sökande kan inte heller vid tribunalen ändra ramen för rättegången som bestäms av de yrkanden och omständigheter som framställts av sökanden och av intervenienten (domstolens dom av den 26 april 2007 i mål C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-3569, punkt 43, och dom av den 18 december 2008 i mål C-16/06 P, Les Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I-10053, punkt 122).
17. Handlingarna i målet ger vid handen att argumentet att efternamnet Basile varit föremål för ett flertal varumärkesregistreringar, argumentet beträffande det omstridda varumärkets renommé och argumentet om åsidosättandet av principen om god tro inte har framställts vid överklagandenämnden. Dock framgår det av ansökan att argumentet rörande det stora antalet registreringar av efternamnet Basile är kopplat till argumentet att detta namn saknar särskiljningsförmåga. Detta argument framställdes för att bestrida att det skulle föreligga risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen och det gjordes gällande vid överklagandenämnden. Argumentet tjänar således till att förstärka en grund som framställts vid överklagandenämnden och det måste anses kunna tas upp till sakprövning (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 16 nämnda målet Alcon mot harmoniseringsbyrån, punkt 40). Argumenten rörande det omstridda varumärkets renommé och åsidosättandet av principen om god tro saknar däremot koppling till ramen för rättegången, såsom den bestäms av de yrkanden och omständigheter som framställts av I Marchi Italiani och av intervenienten vid överklagandenämnden. Dessa kan således inte tas upp till sakprövning.
18. Även om det antas att I Marchi Italianis argument rörande det omstridda varumärkets renommé kunde tolkas som ett argument till styrkande av varumärkets höga särskiljningsförmåga inom ramen för bedömningen av risken för förväxling, erinrar tribunalen om att ett känneteckens höga särskiljningsförmåga, enligt rättspraxis, har betydelse i förhållande till det äldre varumärket, men inte i förhållande till det yngre varumärket (se, analogt, domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 24, dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 18, och dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 20). Följaktligen är inte det yngre varumärkets renommé någon rättsfråga som måste prövas för tillämpningen av förordning nr 40/94 på de yrkanden och omständigheter som parterna framställt. Eftersom frågan om det omstridda varumärkets renommé är en rättsfråga som tidigare inte gjorts gällande vid harmoniseringsbyråns instanser och vars avgörande inte är nödvändigt för att säkerställa en korrekt tillämpning av förordning nr 40/94 i förhållande till vad parterna yrkat och gjort gällande, kan den således inte påverka lagenligheten av det angripna beslutet beträffande tillämpningen av ett relativt registreringshinder, i den mån detta registreringshinder inte omfattas av den rättsliga ramen vid överklagandenämnden. Av denna anledning kan talan inte prövas såvitt avser det argumentet (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 1 februari 2005 i mål T-57/03, SPAG mot harmoniseringsbyrån – Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. II-287, punkt 22).
19. Vad avser de bilagor till ansökan som getts in först vid tribunalen, kan tribunalen inte lägga dessa till grund för sin bedömning. Talan vid tribunalen syftar nämligen till att, i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65 i förordning nr 207/2009), tribunalen ska pröva lagenligheten av överklagandenämndernas beslut, och tribunalen ska därför inte bedöma de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av handlingar som getts in först vid tribunalen. Ovannämnda handlingar ska således avvisas utan att det är nödvändigt att bedöma deras bevisvärde (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 24 november 2005 i mål T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyrån – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), REG 2005, s. II-4891, punkt 19 och där angiven rättspraxis).
Begäran om att få höra vittnen
20. I Marchi Italiani har begärt att få höra vittnen, bland annat till styrkande av att det inte föreligger någon förväxling mellan de motstående varumärkena, som samexisterar i Italien utan problem, samt till styrkande av i vilken mån som det omstridda varumärket är känt på nationell och internationell nivå.
21. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att denna begäran saknar grund, dels eftersom I Marchi Italiani inte har anfört några argument med avseende på dessa varumärkens samexistens och avsaknaden av risk för förväxling till följd härav, dels eftersom det inte har specificerats på vilket sätt de åberopade vittnena skulle ha kompetens på området.
22. Tribunalen konstaterar att I Marchi Italiani inte anfört några argument i sina skrivelser till bemötande av vad överklagandenämnden kom fram till i punkt 20 i det angripna beslutet om samexistensen a v de motstående varumärkena på den italienska marknaden. Överklagandenämnden kom därvid fram till att I Marchi Italiani inte har styrkt att intervenienten accepterat dessa varumärkens samexistens på den italienska marknaden, och inte heller att det inte föreligger någon risk för förväxling hos omsättningskretsen till följd av att denna under åren lärt sig att uppfatta dessa varumärken som särskiljande kännetecken för olika företag. I Marchi Italiani har endast begärt att vittnen ska höras till styrkande av att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena och att dessa märken samexisterar på den italienska marknaden utan problem.
23. En begäran om att få höra vittnen till styrkande av samexistensen av de motstående varumärkena saknar grund, i och med att I Marchi Italiani inte har framställt något ytterligare argument för att bemöta överklagandenämndens slutsatser om de motstående varumärkenas samexistens. Vidare kan det erinras om att I Marchi Italiani inte har rätt att vid tribunalen komplettera den bevisning som åberopats under det administrativa förfarandet för att styrka denna samexistens. Enligt den rättspraxis som nämnts ovan i punkt 19 syftar en talan vid tribunalen enligt artikel 63 i förordning nr 40/94 till att tribunalen ska pröva lagenligheten av överklagandenämndernas beslut. Tribunalen ska därför inte bedöma de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av nya bevisuppgifter som getts in först vid tribunalen. I Marchi Italianis begäran om att få höra vittnen ska således ogillas.
24. Härutöver har I Marchi Italiani begärt att få höra vittnen till styrkande av, för det första, oavbruten och fortsatt användning av det omstridda varumärket på nationell och internationell nivå, för det andra, de verksamheter som Antonio Basile har utvecklat sedan år 1970 med användning av olika varumärken, däribland, sedan år 1998, det omstridda varumärket och, för det tredje, i vilken mån produkter med det omstridda varumärket är kända såväl på nationell som på internationell nivå.
25. I allt väsentligt förefaller syftet med begäran om att få höra vittnen vara att styrka det omstridda varumärkets renommé och att detta varumärke är välkänt. Som emellertid framgår ovan av punkterna 17 och 18 kan talan inte prövas såvitt avser det argumentet. Begäran ska därför ogillas.
26. Även om det antas att I Marchi Italianis avsikt med begäran om att få höra vittnen var att styrka att innehavaren av det äldre varumärket haft kännedom om det omstridda varumärkets användning på marknaden med en rättsförlust till följd av passivitet som följd, finns det ändå skäl att ogilla begäran. Som framgår nedan av punkt 32 är den relevanta användningen på marknaden av det omstridda varumärket den som sker efter detta varumärkes registrering. Mot bakgrund av att det gått mindre än fem år mellan registreringsdagen och dagen då ansökan om ogiltighetsförklaring ingavs, är begäran om att få höra vittnen till styrkande av användningen av det omstridda varumärket på marknaden inte relevant.
Prövning i sak
27. I Marchi Italiani har till stöd för sin talan åberopat i huvudsak två grunder. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 53.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 54.2 i förordning nr 207/2009). Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 52.1 a och artikel 8.1 i samma förordning.
Den första grunden: Åsidosättande av artikel 53.2 i förordning nr 40/94
28. I Marchi Italiani har gjort gällande att ansökan om ogiltighetsförklaring har inkommit efter utgången av femårsfristen, räknad från ansökan om registrering av det omstridda varumärket.
29. I artikel 53.2 i förordning nr 40/94 föreskrivs att om en innehavare av ett äldre nationellt varumärke under en sammanhängande femårsperiod förhållit sig passiv till att ett yngre gemenskapsvarumärke använts i den medlemsstat där det äldre varumärket registrerades och om han varit medveten om denna användning, ska han eller hon inte längre ha rätt att ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket eller motsätta sig användning av det yngre varumärket, om inte ansökan om registrering gjorts i ond tro.
30. I det aktuella fallet registrerades det omstridda varumärket den 27 april 2001, och den 21 april 2006 inkom intervenienten med en ansökan om ogiltighetsförklaring, det vill säga mindre än fem år efter registreringsdagen. I Marchi Italiani har emellertid gjort gällande att denna femårsfrist ska anses ha börjat löpa från dagen då ansökan om registrering av det omstridda varumärket ingavs, det vill säga från den 14 januari 2000.
31. Enligt rättspraxis krävs det att fyra villkor är uppfyllda för att fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet ska börja löpa, i de fall det föreligger användning av ett yngre varumärke som antingen är identiskt med det äldre varumärket eller som är så likt detta att det finns risk för förväxling. För det första måste det yngre varumärket vara registrerat, för det andra måste innehavaren av det yngre varumärket ha gjort ansökan i god tro, för det tredje måste varumärket användas i den medlemsstat där det äldre varumärket är skyddat och slutligen, för det fjärde, måste innehavaren av det äldre varumärket ha varit medveten om användningen av detta varumärke efter dess registrering (se, analogt, domstolens dom av den 22 september 2011 i mål C-482/09, Budějovický Budvar, REU 2011, s. I-8701, punkterna 54 och 56–58).
32. I motsats till vad I Marchi Italiani har gjort gällande börjar inte preklusionsfristen löpa från den dag då ansökan om registrering av det yngre gemenskapsvarumärket ingavs. Även om den dagen är den relevanta utgångspunkten för tillämpningen av andra bestämmelser i förordning nr 40/94 – däribland artikel 51.1 a och artikel 8.2 i förordningen (nu artikel 52.1 a och artikel 8.2 i förordning nr 207/2009), som syftar till att skapa en tillfällig prioritet mellan motstående varumärken – är detta inte tidpunkten då preklusionsfristen börjar löpa enligt artikel 53.2 i förordning nr 40/94. Artikel 53.2 i förordning nr 40/94 utgör nämligen en sanktionsåtgärd gentemot de innehavare av äldre varumärken som förhållit sig passiva till att ett yngre gemenskapsvarumärke använts under en sammanhängande femårsperiod, men som varit medvetna om denna användning, genom att de går miste om rätten att ansöka om ogiltighet av och framställa invändningar mot detta varumärke, som således får samexistera med det äldre varumärket. Det är från och med tidpunkten då innehavaren av det äldre varumärket blir medveten om att ett yngre gemenskapsvarumärke har använts som han eller hon har möjlighet att inte förhålla sig passiv till detta och alltså invända mot detta eller ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket. Det kan inte anses att innehavaren av det äldre varumärket har förhållit sig passiv till att ett yngre gemenskapsvarumärke använts från det att han eller hon blivit medveten om dess användning, om innehavaren inte kunde motsätta sig dess användning eller ansöka om dess ogiltighetsförklaring (se, analogt, domen i det ovan i punkt 31 nämnda målet Budějovický Budvar, punkterna 44–50).
33. Enligt en teleologisk tolkning av artikel 53.2 i förordning nr 40/94 ska den relevanta tidpunkten vid vilken preklusionsfristen börjar löpa vara den när vederbörande blir medveten om varumärkets användning. Denna tidpunkt måste infalla efter registreringen, som är den tidpunkt då rätten till ett gemenskapsvarumärke förvärvas (se skäl 7 i förordning nr 40/94), då detta varumärke kan användas som registrerat varumärke på marknaden och då användningen alltså kan bli känd för tredje man. Till skillnad från vad I Marchi Italiani gjort gällande börjar fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet följaktligen att löpa från den tidpunkt då innehavaren av det äldre varumärket blivit medveten om användningen av det yngre gemenskapsvarumärket, efter registreringen av densamma, och inte från den tidpunkt då ansökan om registrering om gemenskapsvarumärke ingavs.
34. I målet har I Marchi Italiani inte inkommit med någon bevisning som kan styrka vid vilken tidpunkt intervenienten blivit medveten om användningen av det omstridda varumärket efter registreringen. I Marchi Italiani har endast påstått att det omstridda varumärket använts på den italienska marknaden i över fem år samt att intervenienten borde ha haft kännedom om dess användning. Såsom konstaterats ovan i punkt 30 har emellertid mindre än fem år gått mellan det omstridda varumärkets registreringsdag och den dag ansökan om ogiltighetsförklaring inkom. Användningen av detta varumärke före registreringsdagen saknar relevans eftersom det ännu inte hade registrerats.
35. Av det ovan anförda följer att talan inte kan vinna bifall på den första grunden.
Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 52.1 a och artikel 8.1 i förordning nr 40/94
36. I Marchi Italiani har invänt mot det angripna beslutet mot bakgrund av dels att det föreligger en visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan det äldre varumärket och det omstridda varumärket, dels särskiljningsförmågan hos efternamnet Basile, som förekommer i båda varumärkena.
37. Om innehavaren av ett äldre varumärke framställer en invändning ska, enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009), det varumärke som ansökan gäller inte registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Detta inbegriper risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.
38. Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Enligt denna rättspraxis ska det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en helhetsbedömning med utgångspunkt i hur omsättningskretsen uppfattar de ifrågavarande kännetecknen och varorna eller tjänsterna samt mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis).
39. I målet har I Marchi Italiani inte invänt mot definitionen av omsättningskretsen, inte heller mot att varorna som omfattas av de motstående varumärkena är identiska eller är av liknande slag. Tribunalen finner således detta vara utrett.
40. Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se domstolens dom av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkt 35 och där angiven rättspraxis).
41. Enligt rättspraxis liknar två varumärken varandra om det ur omsättningskretsens synvinkel förekommer åtminstone delvis identitet mellan dem i ett eller flera relevanta hänseenden, nämligen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån – Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 30, och av den 10 september 2008 i mål T-325/06, Boston Scientific mot harmoniseringsbyrån – Terumo (CAPIO), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 89).
42. Bedömningen av likheten mellan två varumärken ska inte endast avse en beståndsdel i ett sammansatt varumärke som jämförs med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke ger under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar (se domen i det ovan i punkt 40 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkt 41 och där angiven rättspraxis). Det är endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen (domstolens dom i det ovan i punkt 40 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkt 42, och av den 20 september 2007 i mål C-193/06 P, Nestlé mot harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 42). Detta kan vara fallet bland annat när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar är försumbara för helhetsintrycket (domen i det ovannämnda målet Nestlé mot harmoniseringsbyrån, punkt 43).
43. För att fastställa huruvida det föreligger risk för förväxling mellan de motstående varumärkena, kommer tribunalen först att pröva efternamnet Basiles särskiljningsförmåga och därefter varumärkeslikheten.
– Efternamnet Basiles särskiljningsförmåga
44. I punkt 31 i det angripna beslutet tog överklagandenämnden i beaktande att konsumenterna, i vart fall i Italien, i allmänhet anser att efternamnet har större särskiljningsförmåga än förnamnet i varumärken och fann, i punkt 32 i det angripna beslutet, att efternamnet Basile har större särskiljningsförmåga än förnamnet Antonio.
45. Det framkommer nämligen i rättspraxis att en italiensk konsument i allmänhet anser att efternamnet har större särskiljningsförmåga än förnamnet i berörda varumärken (förstainstansrättens dom av den 1 mars 2005 i mål T-185/03, Fusco mot harmoniseringsbyrån – Fusco International (ENZO FUSCO), REG 2005, s. II-715, punkt 54).
46. Det framgår vidare av rättspraxis att denna allmänna och empiriskt baserade regel emellertid inte kan tillämpas automatiskt, utan hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet (förstainstansrättens dom av den 12 juli 2006 i mål T-97/05, Rossi mot harmoniseringsbyrån – Marcorossi (MARCOROSSI), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 45. I detta hänseende har domstolen förtydligat att det måste beaktas om det aktuella efternamnet är ovanligt eller tvärtom allmänt utbrett, eftersom denna omständighet kan påverka särskiljningsförmågan, liksom om den som ansöker om att få sitt för- och efternamn gemensamt registrerade som varumärke eventuellt är berömd (domstolens dom av den 24 juni 2010 i mål C-51/09 P, Becker mot Harman International Industries, REU 2010, s. I-5805, punkterna 36 och 37).
47. I det aktuella fallet framhöll överklagandenämnden, i punkt 24 i det angripna beslutet, dels att det inte hade styrkts att efternamnet Basile var allmänt utbrett i Italien, dels att detta efternamn inte var ett av de mest vanliga efternamnen i landet. I Marchi Italiani har bestritt dessa påståenden men har inte anfört några omständigheter för att vederlägga dem. För att bestrida att detta efternamn har särskiljningsförmåga har I Marchi Italiani härutöver hänvisat till att efternamnet har varit föremål för ett stort antal registreringar. Dock har det inte framkommit något i målet som styrker denna omständighet och den bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen har avvisats (se ovan punkt 19). Vidare har I Marchi Italiani inte invänt mot överklagandenämndens bedömning i punkt 32 i det angripna beslutet att förnamnet Antonio, som föregår efternamnet Basile i det omstridda varumärket, är allmänt utbrett i Italien.
48. Vidare har I Marchi Italiani, trots sina påståenden, inte heller inkommit med någon bevisning till styrkande av att förnamnet Antonio tillsammans med efternamnet Basile utgör namnet på en berömd person, åtminstone i Italien, och av att namnen gemensamt uppfattas av konsumenten som ett varumärke bestående av ett förnamn och ett efternamn som betecknar denna person, och inte som efternamnet Basile till vilket vissa beståndsdelar har tillagts, däribland förnamnet Antonio.
49. Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den ansåg, i punkt 32 i det angripna beslutet, att efternamnet Basile i det omstridda varumärket hade högre särskiljningsförmåga än förnamnet Antonio.
– De motstående varumärkenas likhet
50. Överklagandenämnden fann, i punkt 30 i det angripna beslutet, att de motstående varumärkena i viss mån liknade varandra i visuellt och fonetiskt hänseende samt liknade varandra i begreppsmässigt hänseende på grund av beståndsdelen ”basile”. Härvid beaktade överklagandenämnden denna beståndsdels höga särskiljningsförmåga, liksom omständigheten att den, som efternamn, innehade en särskiljande och självständig placering i det omstridda varumärket (punkterna 32 och 33 i det angripna beslutet).
51. I Marchi Italiani anser att likheten mellan de motstående varumärkena är låg såtillvida att den gemensamma beståndsdelen ”basile” inte har någon särskiljningsförmåga samt att strukturen, längden och de grafiska beståndsdelarna i nämnda varumärken skiljer sig åt. I Marchi Italiani har härvid gjort gällande, vad avser det omstridda varumärket, att efternamnet Basile föregås av en stor bokstav, ett stiliserat B, som har hög särskiljningsförmåga, liksom av förnamnet Antonio, och är följt av beståndsdelen 1952, som associerar till ett årtal.
52. Tribunalen konstaterar att beståndsdelen ”basile” förekommer i vart och ett av de motstående varumärkena, att detta är den enda beståndsdelen i det äldre varumärket samt, såsom framgår av punkt 49 ovan, att särskiljningsförmågan är högre för den beståndsdelen än för beståndsdelen ”antonio”, som föregår ”basile” i det omstridda varumärket.
53. Till skillnad mot den bedömning som överklagandenämnden gjort i punkt 33 i det angripna beslutet, behåller emellertid inte beståndsdelen ”basile” någon självständig särskiljande ställning som efternamn i det omstridda varumärket. Det framgår nämligen av rättspraxis att ett efternamn inte i varje enskilt fall behåller en självständig särskiljande ställning enbart till följd av att det uppfattas som ett efternamn. För att en sådan ställning ska anses föreligga måste en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet ha gjorts (domen i det ovan i punkt 46 nämnda målet Becker mot Harman International Industries, punkt 38). Detta har inte överklagandenämnden gjort i det aktuella fallet.
54. Överklagandenämndens felaktiga bedömning på denna punkt är dock inte sådan att den leder till att det angripna beslutet ska anses vara rättsstridigt.
55. Det kan således noteras att de motstående varumärkena har en viss likhet i visuellt och fonetiskt hänseende till följd av beståndsdelen ”basile” som, enligt punkt 30 i det angripna beslutet, utgör den mest karakteristiska beståndsdelen i det omstridda varumärket. I motsats till vad I Marchi Italiani har gjort gällande, kan skillnaderna gällande struktur och längd mellan de motstående varumärkena och de tillkommande grafiska beståndsdelarna i det omstridda varumärket inte anses utgöra skäl för att göra en annan bedömning.
56. Vad beträffar den visuella bedömningen motsvarar den stiliserade versalen B, följd av en punkt, initialen i efternamnet Basile och är placerad ovanför förnamnet Antonio och efternamnet Basile. Vidare är beståndsdelen ”1952” placerad under detta uttryck och utformad i mindre stil. Dessa beståndsdelar är inte tillräckligt betydande för att kunna motverka den likhet som uppkommer mellan de motstående varumärkena genom att den mest karakteristiska delen i det omstridda varumärket och det äldre varumärket sammanfaller med varandra (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 16 maj 2007 i mål T-137/05, La Perla mot harmoniseringsbyrån – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 46). Även om den stiliserade versalen B är större än de övriga beståndsdelarna i det omstridda varumärket, utgör denna versal inte något betydelsefullt tillägg till bes tåndsdelen ”basile”, eftersom den är dess första bokstav eller dess monogram. På samma sätt får beståndsdelen ”1952”, som kan uppfattas som ett årtal, med beaktande av dess placering i det omstridda varumärket och dess mindre storlek, anses uppta en underordnad plats i det omstridda varumärket och fångar inte konsumenternas uppmärksamhet lika mycket som övriga delar av varumärket, utan att detta innebär att den helt skulle sakna betydelse.
57. Denna bedömning förändras inte av att beståndsdelen ”basile” föregås av beståndsdelen ”antonio”. I detta avseende kan det påpekas att även om det enligt rättspraxis är riktigt att konsumenterna uppmärksammar början av kännetecknet mer än resterande delar, gäller detta inte i samtliga fall (förstainstansrättens dom av den 16 maj 2007 i mål T-158/05, Trek Bicycle mot harmoniseringsbyrån – Audi (ALLTREK), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 70). I det aktuella fallet, vilket även angetts ovan i punkt 47, är Antonio ett allmänt utbrett förnamn i Italien och dess särskiljningsförmåga är således svagare än efternamnet Basiles. Följaktligen kan beståndsdelen ”antonio”, trots sin placering i början av det omstridda varumärket, inte anses dra till sig konsumenternas uppmärksamhet i större utsträckning än beståndsdelen ”basile”.
58. Vad beträffar den fonetiska bedömningen, består det omstridda varumärket av sex stavelser – an, to, nio, ba, si och le – och är längre än det äldre varumärket, som består av tre stavelser – ba, si och le. Dock är hälften av det omstridda varumärkets stavelser och alla det äldre varumärkets stavelser, det vill säga de som utgör efternamnet Basile, identiska. Till skillnad från vad I Marchi Italiani har gjort gällande kan skillnaderna mellan de motstående varumärkena, nämligen att det omstridda varumärket innehåller ett tillägg av versalen B och beståndsdelen ”1952” till förnamnet Antonio och efternamnet Basile, inte föranleda någon annan bedömning än att det föreligger en viss fonetisk likhet. Allmänt sett uttalar konsumenterna nämligen inte versalen B för sig, och konsumenterna uppfattar denna versal som efternamnets initial eller efternamnets monogram. Såsom anförts ovan i punkt 56, kan beståndsdelen ”1952” dessutom uppfattas som ett årtal av omsättningskretsen, och den intar en underordnad position i det omstridda varumärket, och därför uttalas den i princip inte heller av omsättningskretsen efter ”antonio basile”. Såsom anförts i föregående punkt, kan vidare den omständigheten att beståndsdelen ”antonio”, som har lägre särskiljningsförmåga, är placerad före beståndsdelen ”basile” inte neutralisera de befintliga likheterna mellan de båda kännetecknen.
59. Följaktligen gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning, i punkt 30 i det angripna beslutet, då den fann att det finns en viss likhet mellan de motstående varumärkena i visuellt och fonetiskt hänseende.
60. Vad beträffar den begreppsmässiga bedömningen, består båda kännetecknen av det italienska efternamnet Basile som betecknar de avsedda varorna. Detta förändras inte av att det omstridda varumärket även består av förnamnet Antonio. I båda fallen kommer omsättningskretsen att uppfatta det kommersiella ursprunget för de varor som avses med de motstående varumärkena som kopplat till en person med detta efternamn. Av denna anledning gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning, i punkt 30 i det angripna beslutet, då den fann att båda kännetecknen liknar varandra i begreppsmässigt hänseende.
61. Mot bakgrund av ovanstående påvisar de motstående varumärkena en viss likhet med varandra i visuellt och fonetiskt hänseende, och de liknar varandra i begreppsmässigt hänseende. Enligt den rättspraxis som angetts ovan i punkt 41 finns det således skäl att anse att de motstående varumärkena liknar varandra.
– Risken för förväxling
62. Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (domen i det ovan i punkt 18 nämnda målet Canon, punkt 17, och förstainstansrättens dom av den 14 december 2006 i de förenade målen T-81/03, T-82/03 och T-103/03, Mast-Jägermeister mot harmoniseringsbyrån – Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl.), REG 2006, s. II-5409, punkt 74).
63. Som angetts ovan i punkt 39 har det inte ifrågasatts att varorna som avses med de motstående varumärkena är identiska eller av liknande slag. Vidare framgår det av punkt 61 att de motstående varumärkena liknar varandra.
64. Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning, i punkt 37 i det angripna beslutet, då den fann att det föreligger risk för förväxling mellan de motstående varumärkena.
65. I Marchi Italiani har emellertid gjort gällande att överklagandenämnden underlåtit att pröva risken för förväxling mellan de motstående varumärkena, då den prövade den särskiljningsförmåga som det omstridda varumärket förvärvat till följd av dess användning. Vidare förefaller I Marchi Italiani påstå att någon bedömning inte gjorts av bevisningen för att den äldre internationella registreringen använts.
66. Tribunalen kan inte godta dessa argument. För det första framgår det av punkterna 26–38 i det angripna beslutet att överklagandenämnden gjort en grundlig utredning huruvida det föreligger någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena, vilket gav I Marchi Italiani skäl att väcka talan mot beslutet vid tribunalen där den gjorde gällande de argument som prövats ovan.
67. Vad för det andra avser argumentet rörande bedömningen av det omstridda varumärkets särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning, kan det erinras om att – om detta spelar någon roll beträffande de absoluta registreringshindren eller en absolut ogiltighetsgrund – så saknar det emellertid relevans vad avser relativa registreringshinder eller en relativ ogiltighetsgrund, såsom i förevarande fall vid avgörandet av huruvida det föreligger någon risk för förväxling. Även om det antas att I Marchi Italiani med detta argument velat göra gällande det omstridda varumärkets renommé eller förhöjda särskiljningsförmåga vid bedömningen av risken för förväxling, kan det erinras om att ett känneteckens höga särskiljningsförmåga, enligt rättspraxis, kan spela en roll i förhållande till ett äldre varumärke, men inte i förhållande till ett yngre varumärke (se, analogt, domen i det ovan i punkt 18 nämnda målet Sabel, punkt 24, domen i det i punkt 18 ovan nämnda målet Canon, punkt 18, och domen i det ovan i punkt 18 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20).
68. Vad för det tredje avser bedömningen av bevisen på den äldre internationella registreringens användning, är denna irrelevant, liksom bedömningen av risken för förväxling i förhållande till kännetecknet i fråga, i den mån risken för förväxling bedömts i förhållande till det äldre varumärket (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 16 september 2004 i mål T-342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion mot harmoniseringsbyrån – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), REG 2004, s. II-3191, punkt 48).
69. Mot bakgrund av det ovan anförda begick överklagandenämnden inte något misstag när den fann att det förelåg risk för förväxling mellan de motstående varumärkena på sätt som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Talan kan således inte vinna bifall på den andra grunden, och ska därför ogillas i sin helhet.
Rättegångskostnader
70. Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att I Marchi Italiani ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom I Marchi Italiani har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.
71. Enligt artikel 87.5 tredje stycket i rättegångsreglerna ska vardera parten bära sin kostnad då en part återkallar sin talan, om ersättning för rättegångskostnaderna inte har yrkats. Antonio Basile ska således bära sina rättegångskostnader.
Domslut
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)
följande:
1) Mål T-133/09 avskrivs såvitt avser den andra sökanden, Antonio Basile.
2) Talan ogillas.
3) I Marchi Italiani Srl ska ersätta rättegångskostnaderna, med undantag för dem som avser återkallelsen av talan.
4) Antonio Basile ska bära sina rättegångskostnader.