CELEX: 62012CJ0597
Recurso de decisão do Tribunal Geral
Marca comunitária
Processo de oposição
Pedido de marca nominativa comunitária ZEBEXIR
Marca nominativa anterior ZEBINIX
Motivos relativos de recusa
Regulamento (CE) n.º 207/2009
Artigo 8.º, n.º1, alínea b)
Dever de fundamentação

Com o seu recurso, a Isdin SA (a seguir «Isdin») pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia, de 9 de outubro de 2012, Bial‑Portela/IHMI — Isdin (ZEBEXIR) (T‑366/11, a seguir «acórdão recorrido»), pelo qual o Tribunal Geral anulou a decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 6 de abril de 2011 (Processo R 1212/2009‑1), relativo a um processo de oposição entre a Bial‑Portela & C
a
SA (a seguir «Bial‑Portela») e a Isdin (a seguir «decisão impugnada»).
Antecedentes do litígio
Os antecedentes do litígio estão expostos da seguinte forma nos n.
os
1 a 9 do acórdão recorrido:
«1
Em 4 de abril de 2008, a [Isdin] apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao [IHMI], ao abrigo do Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (
JO 1994, L 11, p. 1
), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (
JO L 78, p. 1
)]. O pedido referia‑se ao registo do sinal nominativo ZEBEXIR.
Os produtos para os quais o registo foi pedido integram as classes 3 e 5 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir ‘Acordo de Nice’), e correspondem à descrição seguinte:
—
classe 3: ‘Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar (produtos abrasivos); sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos’;
—
classe 5: ‘Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para medicina; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros; material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfetantes, produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas’.
O pedido de marca comunitária foi publicado no
Boletim de Marcas Comunitárias
n.
o
24/2008, de 16 de junho de 2008.
Em 9 de setembro de 2008, a [Bial‑Portela] deduziu oposição ao registo da marca requerida, com base no artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94 [atual artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009].
A oposição tinha por fundamento a marca nominativa comunitária anterior
ZEBINIX
, depositada em 28 de outubro de 2003 e registada em 14 de março de 2005 para produtos e serviços das classes 3, 5 e 42, e correspondente, para cada uma dessas classes, à descrição seguinte:
—
classe 3: ‘Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem, preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar, sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos’;
—
classe 5: ‘Produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos, substâncias dietéticas de uso medicinal, alimentos para bebés, emplastros, material para pensos, matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias, desinfetantes, produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas’;
—
classe 42: ‘Serviços científicos e tecnológicos e serviços de pesquisa e conceção relacionados com os mesmos, serviços de análise e pesquisa industrial’.
A oposição era deduzida contra todos os produtos para os quais o registo tinha sido pedido.
Por decisão de 3 de setembro de 2009, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição para todos os produtos, entendendo que não existia risco de confusão entre os sinais, nos termos do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009.
Em 13 de outubro de 2009, a [Bial‑Portela] interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição no IHMI, nos termos dos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.
o
207/2009.
Através da [decisão impugnada], a Primeira Câmara de Recurso do IHMI rejeitou a oposição da [Bial‑Portela] na sua totalidade. Em especial, considerou que o público relevante era constituído por todos os consumidores da União Europeia e que os produtos designados pela marca anterior e os designados pela marca requerida eram idênticos. A Primeira Câmara de Recurso considerou que, não obstante elementos comuns, designadamente a primeira sílaba e as três primeiras letras, as impressões fonéticas e visuais globais produzidas pelos sinais em causa eram diferentes. A Câmara de Recurso considerou que, como a comparação conceptual não influía na apreciação da semelhança entre os sinais, as diferenças visuais e fonéticas eram suficientemente pertinentes para excluir um risco de confusão, mesmo para os produtos idênticos.»
Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido
Por petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral, em 6 de julho de 2011, a Bial‑Portela interpôs recurso no sentido de, por um lado, pedir a anulação da decisão impugnada, e por outro, obter uma injunção dirigida ao IHMI para que recuse o registo da marca em causa.
Em apoio do seu recurso, a Bial‑Portela apresenta um fundamento único, relativo à violação do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009.
No acórdão recorrido, o Tribunal Geral decidiu, por um lado, pela inadmissibilidade do pedido de injunção apresentado pela Bial‑Portela e, por outro, pela procedência do fundamento único de recurso e anulou a decisão impugnada. A este propósito, considerou, designadamente:
—
No n.
o
18 do referido acórdão, que o público relevante é constituído pelo consumidor médio da União, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado;
—
No n.
o
19 do mesmo acórdão, que os produtos designados pelas marcas em causa são idênticos;
—
Nos n.
os
26 e 27 do acórdão recorrido, que as diferenças no plano visual criadas pelas partes centrais e finais dos sinais controvertidos não bastam para neutralizar a impressão de semelhança criada pela parte inicial comum a esses sinais e que, portanto, contrariamente ao entendimento da Câmara de Recurso, os referidos sinais, considerados globalmente, são visualmente semelhantes;
—
Nos n.
os
32 a 34 do referido acórdão, que a primeira sílaba é idêntica nas duas marcas em causa, que as segundas sílabas são diferentes, mas próximas na sua sonoridade, e que as terceiras sílabas são distintas, mas incluem as letras comuns «i» e «x», em que a segunda tem um som claramente reconhecível; que assim, examinadas, na sua globalidade, as diferenças fonéticas existentes entre as marcas em causa não permitem eliminar um certo nível de semelhança fonética;
—
No n.
o
35 do mesmo acórdão, que nenhum dos dois sinais controvertidos tem significado nas línguas pertinentes e que a comparação conceptual não tem influência para efeitos de comparação desses sinais.
Tratando‑se mais especificamente da apreciação global do risco de confusão, o Tribunal Geral pronunciou‑se como se segue no n.
o
40 do acórdão recorrido:
«Ora, contrariamente ao que constatou a Câmara de Recurso, os sinais controvertidos apresentam um grau médio de semelhança no plano visual. Nesse contexto, importa igualmente ter em consideração o facto de os produtos da classe 3 e uma grande parte dos produtos da classe 5 (ou seja, alimentos para bebés, material para pensos, desinfetantes, produtos para a destruição dos animais nocivos, fungicidas e herbicidas), designados pelas marcas controvertidas, são normalmente comercializados em exposição nos supermercados e, portanto, escolhidos pelos consumidores após um exame visual da embalagem, o que implica que a semelhança visual dos sinais reveste especial importância. Além disso, há que concluir pela existência de risco de confusão entre a marca requerida e a marca anterior.»
Pedidos das partes
A Isdin e o IHMI pedem ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão recorrido e que condene a Bial‑Portela nas despesas do recurso. Além disso, a Isdin pede ao Tribunal de Justiça que confirme a decisão impugnada na parte em que rejeitou a oposição da Bial‑Portela na sua totalidade.
Quanto ao recurso
A Isdin alega, no essencial, cinco fundamentos contra o acórdão recorrido, que se baseiam na desvirtuação da decisão impugnada, na desvirtuação dos factos, na violação dos direitos de defesa e em duas violações do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009. Na contestação à comunicação de recurso, o IHMI apoia o segundo e o quinto destes fundamentos, qualificando o quinto de violação do dever de fundamentação do Tribunal Geral.
Convém examinar, em primeiro lugar, o quinto fundamento alegado pela Isdin em apoio do seu recurso.
Argumentos das partes
Com o seu quinto fundamento, a Isdin alega que o Tribunal Geral violou o artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009 ao não ter aplicado corretamente, no n.
o
40 do acórdão recorrido, a jurisprudência relativa à apreciação global do risco de confusão.
A este propósito, a Isdin salienta que o Tribunal Geral considerou que a semelhança dos sinais no plano visual era importante para determinados produtos da classe 5 do Acordo de Nice designados pela marca cujo registo foi pedido, mas que não o era para outros produtos, e concluiu que existia risco de confusão baseado nessa semelhança visual para todos os produtos desta classe designados pela referida marca.
Ora, segundo a Isdin, o Tribunal Geral não mencionou a importância da semelhança visual ou da sua inexistência para os outros produtos da referida classe 5 visados pela marca cujo registo era requerido, de modo que a conclusão relativa ao risco de confusão não pode ser considerada como incluindo esses produtos. Assim, o Tribunal Geral teria procedido a uma apreciação do risco de confusão entre as marcas em causa sem atender a todos os fatores pertinentes no caso vertente.
O IHMI subscreve a argumentação desenvolvida pela Isdin. Especifica que, ainda que o raciocínio do Tribunal Geral seja correto e pertinente para os produtos expressamente visados pelo Tribunal Geral, não é correto nem pertinente para os outros produtos da classe 5 do Acordo de Nice, ou seja, os «produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos, substâncias dietéticas de uso medicinal, emplastros, matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias», que são comercializados não em supermercados, mas em farmácias, onde a semelhança visual não é importante.
Por conseguinte, o IHMI entende que, para uma parte significativa dos produtos abrangidos pela referida classe 5, a única fundamentação do acórdão recorrido relativa à apreciação global do risco de confusão é que «os sinais controvertidos apresentam um grau médio de semelhança, designadamente no plano visual». Ora, esta fundamentação é demasiado geral e abstrata e, portanto, insuficiente para explicar a razão pela qual esse grau médio de semelhança pode induzir os consumidores em erro quanto à origem dos produtos em questão. Assim, o IHMI conclui por uma falta de fundamentação do acórdão recorrido relativamente ao risco de confusão.
Apreciação do Tribunal de Justiça
Importa desde já observar que, com o seu quinto fundamento, a Isdin pede, na realidade, ao Tribunal de Justiça, como realçou com justeza o IHMI, que sancione a falta de fundamentação cometida pelo Tribunal Geral na aplicação do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009.
De acordo com a referida disposição, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida.
A este propósito, resulta de jurisprudência constante do Tribunal de Justiça que constitui risco de confusão, no sentido do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009, o facto de o público poder pensar que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente (v. acórdãos de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker,
C-334/05 P, Colet., p. I-4529
, n.
o
33; de 20 de setembro de 2007, Nestlé/IHMI, C‑193/06 P, n.
o
32, e de 16 de junho de 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano,
C-317/10 P, Colet., p. I-5471
, n.
o
53).
A existência do risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada globalmente, tendo em consideração todos os fatores pertinentes do caso em concreto (v., neste sentido, acórdãos de 11 de novembro de 1997, SABEL,
C-251/95, Colet., p. I-6191
, n.
o
22; IHMI/Shaker, já referido, n.
o
34, e Nestlé/IHMI, já referido, n.
o
33).
Segundo jurisprudência igualmente constante do Tribunal de Justiça, a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear‑se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A perceção das marcas que o consumidor médio tem da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v., neste sentido, acórdãos, já referidos, SABEL, n.
o
23; IHMI/Shaker, n.
o
35, e Nestlé/IHMI, n.
o
34).
Em especial, para apreciar o grau de semelhança existente entre as marcas em causa, há que determinar o seu grau de semelhança visual, auditiva e conceptual e, sendo caso disso, avaliar a importância que deve ser dada a estes diferentes elementos, tomando em consideração a categoria de produtos ou de serviços em causa e as condições em que são comercializados (acórdãos IHMI/Shaker, já referido, n.
o
36, e de 24 de março de 2011, Ferrero/IHMI,
C-552/09 P, Colet., p. I-2063
, n.
o
85).
Além disso, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, o dever de fundamentação dos acórdãos, que incumbe ao Tribunal Geral por força dos artigos 36.° e 53.°, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, não o obriga a fazer uma exposição que acompanhe exaustiva e individualmente todos os passos do raciocínio articulado pelas partes no litígio. A fundamentação pode, portanto, ser implícita, na condição de permitir aos interessados conhecerem os fundamentos em que o Tribunal Geral se baseia e ao Tribunal de Justiça dispor de elementos suficientes para exercer a sua fiscalização no âmbito de um recurso (v., designadamente, acórdão de 21 de dezembro de 2011, A2A/Comissão, C‑320/09 P, n.
o
97).
No caso em apreço, resulta do acórdão recorrido, e em especial do seu n.
o
40, que o Tribunal Geral teve em consideração, para apreciar o grau de semelhança existente entre as marcas em causa, as condições de comercialização que prevalecem, em seu entender, no caso de alimentos para bebés, material para pensos, desinfetantes e produtos para a destruição dos animais nocivos, pesticidas, fungicidas e herbicidas, incluídos na classe 5 do Acordo de Nice.
Todavia, mesmo admitindo que essas condições de comercialização prevalecem efetivamente para esses produtos, o que é contestado circunstanciadamente tanto pela Isdin como pelo IHMI, importa constatar que essa apreciação não existe no caso de outros produtos da referida classe 5 e visados pelo pedido da marca em causa, como corretamente realçam a Isdin e o IHMI.
Com efeito, resulta do teor do n.
o
40 do acórdão recorrido, na medida em que se refere exclusivamente a «uma grande parte dos produtos da classe 5 (ou seja, alimentos para bebés, material para pensos, desinfetantes, produtos para a destruição de animais nocivos, fungicidas, herbicidas)», que o Tribunal Geral não alargou o raciocínio seguido para os produtos assim enumerados a outros produtos da referida classe. Ora, o Tribunal Geral anulou, apesar disso, a decisão impugnada para a totalidade dos produtos desta classe 5 do Acordo de Nice.
Decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o exame dos motivos de recusa deve incidir sobre cada um dos produtos ou dos serviços para os quais o registo da marca é pedido (v., neste sentido, acórdão de 15 de fevereiro de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy,
C-239/05, Colet., p. I-1455
, n.
o
34).
É certo que o Tribunal de Justiça admitiu que, quando o mesmo motivo de recusa é oposto relativamente a uma categoria ou a um grupo de produtos ou de serviços, a fundamentação pode ser global relativamente a todos os produtos ou serviços em causa (v., neste sentido, acórdão BVBA Management, Training en Consultancy, já referido, n.
o
37, e despacho de 21 de março de 2012, Fidelio/IHMI, C‑87/11 P, n.
o
43).
Todavia, essa faculdade apenas se estende a produtos e serviços que apresentem entre si uma ligação suficientemente direta e concreta para formarem uma categoria ou um grupo de produtos ou de serviços com suficiente homogeneidade. Só o facto de os produtos ou os serviços em causa pertencerem à mesma classe na aceção do Acordo de Nice não basta para concluir pela existência dessa homogeneidade, uma vez que essas classes contêm uma grande variedade de produtos ou de serviços que não apresentam necessariamente entre si uma tal ligação suficientemente direta e concreta (v., neste sentido, despacho de 18 de março de 2010, CFCMCEE/IHMI,
C-282/09 P, Colet., p. I-2395
, n.
o
40).
No caso em apreço, o Tribunal Geral procedeu ele próprio, em função das respetivas condições de comercialização, a uma distinção entre os produtos de uma mesma classe do Acordo de Nice. Assim, cabia‑lhe fundamentar a sua decisão relativamente a cada um dos grupos de produtos que constituiu no interior dessa classe.
Não existindo essa fundamentação em relação aos produtos da referida classe 5 diferentes dos enumerados no n.
o
40 do acórdão recorrido, ou seja, alimentos para bebés, material para pensos, desinfetantes, assim como produtos para a destruição dos animais nocivos, pesticidas, fungicidas e herbicidas, esse acórdão não permite aos interessados conhecer os fundamentos que serviram, a este propósito, de base ao Tribunal Geral para a anulação da decisão impugnada nem ao Tribunal de Justiça dispor de elementos suficientes para exercer a sua fiscalização no âmbito do presente recurso.
Nestas condições, e sem que haja necessidade de examinar os outros fundamentos invocados pela Isdin em apoio do seu recurso, há que julgar procedente o fundamento e anular o acórdão recorrido.
Nos termos do artigo 61.
o
, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça, este pode, em caso de anulação da decisão do Tribunal Geral, decidir definitivamente o litígio, se este estiver em condições de ser julgado, ou remeter o processo ao Tribunal Geral para julgamento. No caso em apreço, cabe considerar que o litígio não está em condições de ser julgado.
Por conseguinte, há que remeter o processo ao Tribunal Geral e reservar para final a decisão quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Sétima Secção) decide:

1)
O acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 9 de outubro de 2012, Bial‑Portela/IHMI — Isdin (ZEBEXIR) (T‑366/11), é anulado.

2)
O processo é remetido ao Tribunal Geral da União Europeia.

3)
Reserva‑se para final a decisão quanto às despesas.

Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: inglês.