CELEX: 62010CJ0140
Regolamento (CE) n. 2100/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 873/2004
Interpretazione degli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1-3, 16, 27, 94 e 104
Principio di esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
Contratto di licenza
Azione per infrazione nei confronti di un terzo
Violazione del contratto di licenza da parte del licenziatario nei suoi rapporti contrattuali con il terzo

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1‑3, 16, 27, 94 e 104 del regolamento
(CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1,
e rettifica in GU 2001, L 111, pag. 31), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 873 (GU L 162,
pag. 38); in prosieguo: il «regolamento n. 2100/94)».
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Green-Star Kanzi Europe NV (in prosieguo: la «GKE»)
e i sigg. Hustin e Goossens in merito ad un’asserita violazione, da parte di questi ultimi, del marchio Kanzi e della varietà
di meli Nicoter, nonché dei diritti di marchio e di privativa comunitaria per ritrovati vegetali ad essi associati, a causa
della commercializzazione di mele, con il marchio Kanzi, da parte dei sigg. Hustin e Goossens.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione
Il quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2100/94 così recita:
«considerando che, per garantire effetti uniformi del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali in tutta
la Comunità, le transazioni commerciali soggette al consenso del titolare devono essere chiaramente definite; che da un lato,
la portata della tutela deve essere ampliata rispetto alla maggior parte dei sistemi nazionali onde includere taluni materiali
della varietà per tener conto degli scambi con territori che non fanno parte della Comunità e in cui non vige un sistema di
tutela; che, d’altro canto, l’introduzione del principio di esaurimento dei diritti deve garantire che la protezione non sia
eccessiva».
L’art. 11, n. 1, di tale regolamento dispone quanto segue:
«Il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta alla persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato
la varietà ovvero al suo avente causa, entrambi – la persona e il suo avente causa – in appresso denominati “il costitutore”».
L’art. 13 di detto regolamento è formulato come segue:
«1.      In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati
“titolare”, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti indicati al paragrafo 2.
2.      Fatte salve le disposizioni degli artt. 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali,
o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente “materiali”, richiedono l’autorizzazione
del titolare:
a)      produzione o riproduzione (moltiplicazione);
b)      condizionamento a fini di moltiplicazione;
c)      messa in vendita;
d)      vendita o altra commercializzazione;
e)      esportazione dalla Comunità;
f)      importazione nella Comunità;
g)      magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).
Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.
3.      Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a prodotti del raccolto soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un’utilizzazione
non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità
di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti costituenti varietali.
(...)».
Ai sensi dell’art. 16 del regolamento n. 2100/94:
«La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta
o di una varietà contemplata dalle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 5, che sia stata ceduta ad altri in qualsiasi
parte della Comunità dal titolare o con il suo consenso, o qualsiasi materiale derivante da detto materiale, a meno che tali
atti:
a)      siano relativi all’ulteriore moltiplicazione della varietà in questione, salvo se tale moltiplicazione era prevista al momento
della cessione del materiale, oppure
b)      siano relativi all’esportazione di costituenti della varietà in paesi terzi dove non siano protette le varietà del genere
o specie cui appartiene la varietà, salvo se il materiale esportato è destinato al consumo finale».
L’art. 27 del detto regolamento così dispone:
«1.      La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere oggetto, in tutto o in parte, di licenze contrattuali. Dette licenze
possono essere esclusive o non esclusive.
2.      Il titolare può far valere i diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti del titolare
di una licenza contrattuale che violi le condizioni o i limiti della licenza di cui al paragrafo 1».
L’art. 94 di detto regolamento dispone quanto segue:
«1.      Chiunque:
a)      compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all’articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto
di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali
(...)
può essere oggetto di un’azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un’equa compensazione
o per entrambe le cose.
2.      Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l’altro a risarcire il danno subito dal titolare per l’atto
di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore
al vantaggio ottenuto dall’autore dell’infrazione per il fatto di averla compiuta».
L’art. 104 del medesimo regolamento così recita:
«1.      L’azione per infrazione può essere promossa dal titolare. Il licenziatario può promuovere tali azioni salvo che siano state
espressamente escluse di concerto con il titolare nel caso di una licenza esclusiva o dall’Ufficio ai sensi degli articoli
29 o 100, paragrafo 2.
2.      Ogni licenziatario può intervenire nel quadro di un’azione per infrazione promossa dal titolare per ottenere un risarcimento
per il danno subito».

Causa principale e questioni pregiudiziali
La società Nicolaï NV (in prosieguo: la «Nicolaï») è il «costitutore», ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 2100/94,
di una nuova varietà di meli, vale a dire la varietà Nicoter. Quest’ultima varietà è l’unica a produrre mele che vengono commercializzate
con il marchio Kanzi, sempreché soddisfino determinati requisiti di qualità. Per evitare un’alterazione della qualità della
varietà e del marchio in esame, è stato realizzato un sistema equivalente ad una rete di distribuzione selettiva, comprensivo
di una serie di oneri specifici che comportano restrizioni alla produzione dell’albero nonché per quanto riguarda la produzione,
conservazione, selezione e commercializzazione dei frutti.
La domanda relativa alla varietà di meli Nicoter, depositata il 27 aprile 2001 dalla Nicolaï, è stata pubblicata il 15 giugno
2001 nel
Bollettino ufficiale dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali
.
La privativa per ritrovati vegetali associata a tale domanda è stata conferita dalla Nicolaï alla società Better3fruit NV
(in prosieguo: la «Better3fruit») il 3 settembre 2002. La Better3fruit è quindi titolare della privativa comunitaria per ritrovati
vegetali rilasciata per gli alberi della varietà Nicoter.
La Better3fruit è inoltre titolare del marchio di mele Kanzi.
Nel 2003 la Better3fruit e la Nicolaï hanno stipulato un contratto di licenza con cui è stato conferito alla Nicolaï il diritto
esclusivo di coltivare e commercializzare meli della varietà Nicoter. Detto contratto prevede che la Nicolaï «non trasferirà
o venderà alcun prodotto oggetto della licenza se la controparte interessata non abbia previamente sottoscritto la licenza
di coltivazione di cui all’allegato 6 (in caso di controparte/coltivatore) o la licenza di commercializzazione di cui all’allegato
7 (in caso di controparte/partner commerciale)».
Il 24 dicembre 2004 la Nicolaï ha venduto al sig. Hustin 7 000 meli della varietà Nicoter. In questa transazione, quest’ultimo
non si è impegnato a rispettare determinate disposizioni con riguardo alla coltivazione delle mele e alla vendita del raccolto.
Il contratto di licenza stipulato nel 2003 tra la Better3fruit e la Nicolaï è stato risolto il 20 gennaio 2005. Ad una data
controversa tra le parti della causa principale, la GKE ha ottenuto per i meli Nicoter i diritti esclusivi di sfruttamento
previsti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. La GKE è diventata quindi licenziataria al posto della Nicolaï.
Il 4 dicembre 2007 si è constatato che il sig. Goossens vendeva mele con il marchio Kanzi. È risultato che tali mele gli erano
state fornite dal sig. Hustin.
In seguito a tale constatazione, la GKE ha proposto contro i sigg. Hustin e Goossens un ricorso per infrazione della privativa
comunitaria per ritrovati vegetali. Il 29 gennaio 2008 il presidente del Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Tribunale
di commercio di Anversa) (Belgio), in qualità di giudice dei provvedimenti provvisori, ha dichiarato che sia il sig. Hustin
sia il sig. Goossens avevano violato la privativa comunitaria per ritrovati vegetali della GKE.
Lo Hof van beroep te Antwerpen (Corte di appello di Anversa) ha riformato tale decisione con sentenza 24 aprile 2008. Detto
giudice, pur ritenendo che la Nicolaï non avesse effettivamente rispettato gli obblighi derivanti dal contratto di licenza,
ha dichiarato che non era ravvisabile, quanto ai sigg. Hustin e Goossens, alcuna infrazione della privativa comunitaria per
ritrovati vegetali della GKE, dato che le limitazioni previste dal contratto di licenza concluso tra la Better3fruit e la
Nicolaï non erano opponibili ai sigg. Hustin e Goossens.
La GKE ha proposto un ricorso per cassazione contro detta sentenza dello Hof van beroep te Antwerpen. Lo Hof van Cassatie,
nutrendo dubbi circa la portata da attribuire alla regola dell’esaurimento, quale enunciata all’art. 16 del regolamento n. 2100/94,
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1)      Se l’art. 94 del regolamento n. 2100/94 (…), in combinato disposto con gli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1‑3, 16, 27 e 104 [di detto]
regolamento (…), debba essere interpretato nel senso che il titolare o il licenziatario può avviare un’azione per infrazione
nei confronti di chiunque effettui atti riguardanti il materiale a quest’ultimo venduto o ceduto da un licenziatario, qualora
non siano state rispettate le limitazioni convenute nel contratto di licenza tra il licenziatario e il titolare della privativa
comunitaria per il caso di vendita di detto materiale.
2)      In caso di risposta affermativa, se ai fini della valutazione della violazione sia rilevante che colui che effettua i menzionati
atti sia al corrente, o si ritiene debba essere al corrente, delle limitazioni contenute nel contratto di licenza di cui sopra».

Sulle questioni pregiudiziali
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il titolare della privativa comunitaria per ritrovati
vegetali o il suo licenziatario possa agire in giudizio per infrazione nei confronti di un terzo che ha acquistato il materiale
presso un altro licenziatario senza che quest’ultimo abbia rispettato, nella vendita del materiale, le condizioni o le limitazioni
contenute nel contratto di licenza concluso tra il titolare e quest’ultimo licenziatario.
In via preliminare, va osservato che la causa principale concerne esclusivamente la questione se il nuovo licenziatario, ovvero
la GKE, possa agire in giudizio per infrazione nei confronti di terzi, nel caso di specie i sigg. Hustin e Goossens, i quali
hanno acquistato il materiale presso il precedente licenziatario, nella fattispecie, la Nicolaï, che, nella vendita di questo
materiale, ha violato i requisiti o le limitazioni contenuti nel contratto di licenza da essa concluso, allora, con il titolare
della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, vale a dire la Better3fruit.
Anche se non sembra pertinente la prima ipotesi menzionata dal giudice del rinvio, ossia la facoltà, per il titolare, di intentare
egli stesso una siffatta azione per infrazione nei confronti di detto terzo, tenuto conto delle specificità della causa principale,
è giocoforza, tuttavia, constatare che l’art. 94, n. 1, del regolamento n. 2100/94 riserva al titolare della privativa comunitaria
per ritrovati vegetali il diritto di intentare un’azione per infrazione.
Poiché il diritto del licenziatario di intentare un’azione simile dipende da quello del titolare, occorre determinare, in
un primo tempo, a quali precise condizioni il regolamento n. 2100/94 subordina l’esercizio di tale diritto da parte del titolare.
Per quanto concerne la privativa per ritrovati vegetali introdotta dal regolamento n. 2100/94, va rilevato che quest’ultimo
prevede vari livelli di protezione e diversi rimedi giurisdizionali.
In primo luogo, esiste una tutela «primaria» applicabile ai costituenti varietali ai sensi dell’art. 13, n. 2, del regolamento
n. 2100/94. Il materiale del raccolto è oggetto, da parte sua, di una tutela «secondaria» che, pur essendo parimenti menzionata
dall’art. 13, n. 2, di detto regolamento, è ampiamente limitata dal n. 3 del medesimo articolo. Infatti, sebbene i costituenti
varietali e il materiale del raccolto rientrino nella nozione di «materiali», ai sensi dell’art. 13, n. 2, di detto regolamento,
la tutela prevista per queste due categorie è tuttavia diversa.
In secondo luogo, il regolamento n. 2100/94 prevede varie possibilità di ricorso. Ai sensi dell’art. 94, n. 1, di quest’ultimo,
chiunque compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all’art. 13, n. 2, nei confronti di una varietà oggetto
di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere oggetto di un’azione per infrazione.
Riguardo, in particolare, ai contratti di licenza, l’art. 27, n. 2, del regolamento n. 2100/94 stabilisce che il titolare
può far valere i diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti del titolare di una licenza
contrattuale che violi le condizioni o i limiti della licenza di cui al n. 1 del medesimo articolo.
Occorre, pertanto, distinguere tra, da un lato, i ricorsi proposti dal titolare avverso il licenziatario e, dall’altro, quelli
proposti nei confronti di un terzo che compia atti concernenti il materiale tutelato, senza esservi autorizzato.
Quanto all’ultimo di questi due casi, oggetto della causa principale, si deve aggiungere che l’art. 104, n. 1, del regolamento
n. 2100/94 prevede la possibilità, per il licenziatario, di esercitare l’azione per infrazione al posto del titolare. Pertanto,
la GKE, in qualità di licenziatario, è autorizzata ad intentare un’azione per infrazione contro i sigg. Hustin e Goossens.
Tuttavia, va osservato che, conformemente alla cosiddetta regola «dell’esaurimento» di cui all’art. 16 del regolamento n. 2100/94,
la privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estende agli atti concernenti il materiale della varietà protetta che
sia stato ceduto a terzi dal titolare o con il suo consenso in qualsiasi parte dell’Unione europea, a meno che tali atti non
implichino o un’ulteriore moltiplicazione della varietà di cui trattasi, salvo se tale moltiplicazione era prevista al momento
della cessione del materiale, o un’esportazione di costituenti della varietà in paesi terzi dove non siano protette le varietà
del genere o specie cui appartiene la varietà, eccetto il caso in cui il materiale esportato sia destinato al consumo finale.
Da tale art. 16 del regolamento n. 2100/94, nonché dalla regola ivi enunciata discende che, nell’ambito di una causa come
quella principale, l’azione per infrazione intentata dalla GKE, nella sua qualità di nuovo licenziatario che agisce al posto
del titolare, ovvero la Better3fruit, nei confronti dei sigg. Hustin e Goossens, è configurabile solamente nella misura in
cui sia esaurito il diritto del titolare.
A tal proposito, dal fascicolo emerge che la Better3fruit e la Nicolaï hanno concluso un contratto di licenza, in forza del
quale la Better3fruit ha concesso alla Nicolaï il diritto esclusivo di coltivare e di commercializzare i meli della varietà
Nicoter, nonché l’uso dei diritti associati a questi ultimi.
Tale contratto di licenza conteneva condizioni o limiti in base ai quali la Nicolaï non aveva il diritto di cedere alcun prodotto,
oggetto della licenza, senza che il terzo di cui trattasi s’impegnasse a rispettare dette condizioni o detti limiti.
Pertanto, occorre esaminare se, alla luce degli elementi esposti nei due punti precedenti, sia esaurito il diritto del titolare
della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
La portata del principio dell’esaurimento, quale enunciato all’art. 16 del regolamento n. 2100/94, non è stata ancora oggetto
di interpretazione da parte della Corte.
Il giudice del rinvio si interroga sulla questione se, tuttavia, sia applicabile per analogia la giurisprudenza della Corte
relativa alla portata di questo principio dell’esaurimento in materia di diritto dei marchi.
Da detta giurisprudenza, la quale concerne i rapporti tra il titolare di un marchio e il suo licenziatario, discende che la
commercializzazione di prodotti contrassegnati dal marchio da parte di un licenziatario deve essere considerata, in linea
di principio, come effettuata con il consenso del titolare del marchio (v. sentenza 23 aprile 2009, causa C‑59/08, Copad,
Racc. pag. I‑3421, punto 46).
Tuttavia, in base alla medesima giurisprudenza, il contratto di licenza non equivale ad un consenso assoluto e incondizionato
del titolare alla commercializzazione, da parte del licenziatario, dei prodotti contrassegnati da tale marchio (v. citata
sentenza Copad, punto 47).
Per quanto concerne, in particolare, la privativa per ritrovati vegetali, l’art. 27, n. 2, del regolamento n. 2100/94 prevede
espressamente la possibilità, per il titolare, di invocare i diritti conferitagli da questa privativa nei confronti di un
licenziatario, qualora quest’ultimo violi una delle clausole del contratto di licenza.
Riguardo, per contro, all’azione per infrazione contro terzi, contemplata dall’art. 94 del regolamento n. 2100/94, occorre
tener conto del quattordicesimo ‘considerando’ dello stesso regolamento secondo cui la tutela di cui gode il titolare non
è eccessiva. Pertanto, è giocoforza constatare che la violazione di una qualunque clausola del contratto di licenza non può
comportare il fatto che manchi sempre il consenso del titolare. In particolare non si può ritenere che questo consenso manchi
nel caso in cui il licenziatario violi una disposizione del contratto di licenza che non inficia il consenso alla commercializzazione
e quindi neanche l’esaurimento del diritto del titolare.
Poiché il fascicolo sottoposto alla Corte non contiene copie degli allegati 6 e 7 al contratto di licenza cui viene fatto
riferimento nella clausola in esame di detto contratto, la Corte non dispone di elementi sufficienti per determinare il tipo
di disposizione oggetto della causa principale. Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio qualificare, sulla base dei fatti
e delle circostanze della causa di cui è adito, le disposizioni del contratto di licenza di cui trattasi.
Se il giudice del rinvio dovesse constatare che il materiale tutelato è stato ceduto dal licenziatario in violazione di una
condizione o di una limitazione contenuta nel contratto di licenza e vertente direttamente sugli elementi essenziali della
privativa comunitaria per ritrovati vegetali, si dovrebbe concludere che detta cessione del materiale da parte del licenziatario
ad un terzo è avvenuta senza il consenso del titolare, con la conseguenza che il diritto di quest’ultimo non è esaurito. Per
contro, la violazione di disposizioni contrattuali di tutt’altra natura nel contratto di licenza non impedisce l’esaurimento
del diritto del titolare.
Alla luce delle considerazioni precedenti, la prima questione sottoposta va risolta dichiarando che l’art. 94 del detto regolamento,
in combinato disposto con gli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1‑3, 16, 27 e 104 di detto regolamento, in condizioni quali quelle della
causa principale, deve essere interpretato nel senso che il titolare o il licenziatario può intentare un’azione per infrazione
contro un terzo, il quale abbia ottenuto il materiale tramite un altro licenziatario che ha violato le condizioni o le limitazioni
contenute nel contratto di licenza che quest’ultimo licenziatario ha precedentemente concluso con il titolare, purché le condizioni
o i limiti in esame riguardino direttamente gli elementi essenziali della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di
cui trattasi, il che spetta al giudice del rinvio valutare.
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ai fini della valutazione dell’infrazione, si
debba determinare se il terzo che compia atti sul materiale venduto o ceduto fosse informato o avrebbe dovuto essere informato
delle condizioni o dei limiti contenuti nel contratto di licenza.
A tal proposito va rilevato che l’art. 94, n. 1, del regolamento n. 2100/94 precisa le condizioni in cui il titolare della
privativa comunitaria per ritrovati vegetali può intentare un’azione per infrazione nei confronti dell’autore di quest’ultima
al fine di ottenere o la cessazione dell’infrazione o il versamento di un’equa remunerazione, o una combinazione di queste
due forme di riparazione.
Il n. 2 del medesimo articolo elenca i casi nei quali il titolare può, inoltre, intentare un’azione contro l’autore di un’infrazione
allo scopo di ottenere un risarcimento del danno causato da quest’ultima. Affinché il titolare possa chiedere un siffatto
risarcimento del danno subìto, l’autore dell’infrazione, conformemente a detto n. 2, deve aver agito deliberatamente o per
negligenza. Nel caso di colpa lieve, il diritto al risarcimento del titolare può, in linea di principio, essere ridotto in
proporzione.
Dal confronto del tenore letterale di questi due paragrafi emerge la mancanza, nel n. 1, di qualunque elemento soggettivo.
Pertanto, è giocoforza constatare che elementi soggettivi, quali la conoscenza di condizioni o di limiti contenuti nel contratto
di licenza, sono, in linea di principio, irrilevanti ai fini della valutazione di un’infrazione e del diritto ad agire contro
l’autore della stessa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda questione sottoposta va risolta dichiarando che, ai fini della valutazione
dell’infrazione, è irrilevante il fatto che il terzo che abbia compiuto atti sul materiale venduto o ceduto fosse informato
o avrebbe dovuto essere informato delle condizioni o delle limitazioni contenute nel contratto di licenza.

Sulle spese
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
L’art. 94 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,
come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 873, in combinato disposto con gli artt. 11, n. 1, 13,
nn. 1‑3, 16, 27 e 104 di detto regolamento, in condizioni quali quelle della causa principale, deve essere interpretato nel
senso che il titolare o il licenziatario può intentare un’azione per infrazione contro un terzo, il quale abbia ottenuto il
materiale tramite un altro licenziatario che ha violato le condizioni o le limitazioni contenute nel contratto di licenza
che quest’ultimo licenziatario ha precedentemente concluso con il titolare, purché le condizioni o le limitazioni in esame
riguardino direttamente gli elementi essenziali della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui trattasi, cosa che
spetta al giudice del rinvio valutare.
2)
Ai fini della valutazione dell’infrazione, è irrilevante il fatto che il terzo che abbia compiuto atti sul materiale venduto
o ceduto fosse informato o avrebbe dovuto essere informato delle condizioni o delle limitazioni contenute nel contratto di
licenza.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.