CELEX: 62009TJ0133
Marca comunitaria
Procedimiento de nulidad
Marca comunitaria figurativa B. Antonio Basile 1952
Marca nacional denominativa anterior BASILE
Motivo de denegación relativo
Caducidad por tolerancia
Artículo 53, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 54, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009]
Riesgo de confusión
Artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009)

Antecedentes del litigio
El 14 de enero de 2000, el segundo demandante, el Sr. Antonio Basile, actuando como comerciante individual con la denominación B. Antonio Basile 1952, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 14, 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
La marca comunitaria B. Antonio Basile 1952 fue registrada el 27 de abril de 2001 con el n
o
1.462.555.
El 21 de abril de 2006, la parte coadyuvante, Osra SA, presentó una solicitud de nulidad, con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a), y al artículo 8, apartado 1, del Reglamento n
o
40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra a), y artículo 8, apartado 1, del Reglamento n
o
207/2009], en relación con los productos de la clase 25, sobre la base de las siguientes marcas:
—
la marca denominativa italiana, BASILE, registrada el 7 de marzo de 1995 con el n
o
738.901 (en lo sucesivo, «marca anterior»);
—
el registro internacional R 413.396 B de la marca denominativa BASILE, de 13 de enero de 1995 (en lo sucesivo, «registro internacional anterior»).
Los productos a los que se referían la marca anterior y el registro internacional anterior están comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza y corresponden a la siguiente descripción: «Prendas de vestir exteriores para hombre de tela, cuero, punto u otros, tales como chaquetas, pantalones, incluidos los vaqueros, camisas, blusas, camisetas, suéteres, cazadoras, chaquetones, impermeables, abrigos, trajes, trajes de baño, albornoces».
La marca comunitaria fue objeto de una cesión parcial a favor de la primera demandante, I Marchi Italiani Srl. A raíz de ésta, se creó el registro divisional n
o
5.274.121 (en lo sucesivo, «marca controvertida») a favor de dicha sociedad para los siguientes productos de la clase 25: «Camisas, prendas de punto, prendas [exteriores] para caballero, señora y niños, excepto prendas de vestir de piel, corbatas, ropa interior, zapatos, sombreros, calcetines, bufandas de caballero, señora y niños.»
El 2 de noviembre de 2006, la OAMI informó a la parte coadyuvante de que su solicitud de nulidad había sido extendida a dicho registro divisional.
El 21 de enero de 2008, la División de Anulación estimó la solicitud de nulidad y la primera demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra esta resolución el 18 de marzo de 2008.
Mediante resolución de 9 de enero de 2009 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso por considerar, en primer lugar, que la caducidad por tolerancia no era de aplicación, dado que el plazo de cinco años no había transcurrido; en segundo lugar, que la coexistencia de las marcas en conflicto en Italia no había quedado acreditada, y, en tercer lugar, que existía un riesgo de confusión entre la marca controvertida y la marca anterior, puesto que, por un lado, los productos a los que se referían dichas marcas eran idénticos o análogos y, por otro, las marcas en conflicto eran similares visual, fonética y conceptualmente.
Pretensiones de las partes
Los demandantes solicitan al Tribunal que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Declare válido y eficaz el registro de la marca B. Antonio Basile 1952.
—
Condene en costas a la OAMI.
La OAMI y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a los demandantes.
En la vista, la primera demandante declaró que renunciaba a la segunda de sus pretensiones, lo que se hizo constar en el acta. Asimismo, el segundo demandante, que no fue parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, desistió en la vista de su recurso contra la resolución impugnada.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad de las alegaciones y documentos presentados por primera vez ante el Tribunal
La primera demandante sostiene, por un lado, que el apellido Basile ha sido objeto de numerosos registros en Italia y, por otro lado, que la marca controvertida goza de una notoriedad y de un renombre indudables y que negarlo sería «contrario a la tolerancia y a la buena fe, principios generales que deberían regir toda relación comercial».
La OAMI sostiene que las alegaciones relativas al registro del apellido Basile en Italia, al renombre de la marca controvertida y a la violación del principio de buena fe, así como los documentos que figuran en los anexos n
os
7, 13, 14 y 15 de la demanda, se han presentado por primera vez ante el Tribunal y, por tanto, no pueden admitirse.
A tenor del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, los escritos de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. En efecto, corresponde al Tribunal General, en el marco del presente litigio, controlar la legalidad de la resolución adoptada por la Sala de Recurso. Por consiguiente, el control ejercido por el Tribunal no puede ir más allá del marco fáctico y jurídico del litigio tal y como fue presentado ante la Sala de Recurso [sentencia del Tribunal General de 22 de junio de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/OAMI — Nabeiro Silveira (Galáxia),
T-66/03, Rec. p. II-1765
, apartado 45]. Asimismo, un demandante no puede modificar ante el Tribunal General los términos del litigio, tal como resultaban de las pretensiones y alegaciones invocadas por él mismo y por la parte coadyuvante (sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI,
C-412/05 P, Rec. p. I-3569
, apartado 43, y de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI,
C-16/06 P, Rec. p. I-10053
, apartado 122).
En el presente caso, del examen de los documentos obrantes en autos se desprende que las alegaciones relativas a que el apellido Basile ha sido objeto de numerosos registros como marca, al renombre de la marca controvertida y a la violación del principio de buena fe no se formularon ante la Sala de Recurso. No obstante, del examen de la demanda resulta que la alegación relativa a los numerosos registros del apellido Basile está ligada a la argumentación sobre la falta de carácter distintivo de dicho nombre. Pues bien, tal argumentación tiene por objeto cuestionar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en conflicto y se presentó ante la Sala de Recurso. Por tanto, esta alegación constituye una ampliación de un motivo formulado en el recurso ante la Sala de Recurso que ha de considerarse admisible (véase, en este sentido, la sentencia Alcon/OAMI, citada en el apartado 16
supra
, apartado 40). En cambio, las consideraciones relativas al renombre de la marca controvertida y a la violación del principio de buena fe no guardan relación alguna con los términos del litigio, tal como resultaban de las pretensiones y alegaciones invocadas por la primera demandante y por la parte coadyuvante ante la Sala de Recurso. Por consiguiente, procede declarar su inadmisibilidad.
Además, aun suponiendo que la alegación de la primera demandante relativa al renombre de la marca controvertida pudiera interpretarse en el sentido de que tiene por objeto acreditar el elevado carácter distintivo de ésta en el marco de la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión, es preciso recordar que, según la jurisprudencia, el elevado carácter distintivo de un signo desempeña un papel respecto a la marca anterior y no respecto a la marca posterior (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL,
C-251/95, Rec. p. I-6191
, apartado 24; de 29 de septiembre de 1998, Canon,
C-39/97, Rec. p. I-5507
, apartado 18, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, Rec. p. I-3819
, apartado 20). Por tanto, el renombre de la marca posterior no forma parte de las cuestiones de Derecho que necesariamente han de examinarse para aplicar el Reglamento n
o
40/94 respecto a los motivos y solicitudes presentados por las partes. Dado que la cuestión del renombre de la marca controvertida es una cuestión de Derecho que no se planteó ante las instancias de la OAMI y que no es necesario examinar para garantizar la correcta aplicación del Reglamento n
o
40/94 respecto a los motivos y alegaciones presentados por las partes, no puede afectar a la legalidad de la resolución impugnada, que atañe a la aplicación de un motivo de denegación relativo, en la medida en que no pertenece al marco jurídico del litigio tal como se planteó ante la Sala de Recurso. Por consiguiente, procede considerar que esta alegación es inadmisible [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal General de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI — Dann y Backer (HOOLIGAN),
T-57/03, Rec. p. II-287
, apartado 22].
Por lo que se refiere a los anexos de la demanda presentados por vez primera ante el Tribunal, éstos no pueden tomarse en consideración. En efecto, el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI con arreglo al artículo 63 del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 65 del Reglamento n
o
207/2009), por lo que la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él. Por lo tanto, debe prescindirse de los documentos mencionados, sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T-346/04, Rec. p. II-4891
, apartado 19, y la jurisprudencia citada].
Sobre la solicitud de que se admita el examen de testigos
La primera demandante solicita que se admita el examen de testigos para acreditar, en particular, la inexistencia de confusión entre las marcas en conflicto, que coexisten pacíficamente en Italia, y el conocimiento nacional e internacional de la marca controvertida.
La OAMI estima que esta solicitud no está justificada, puesto que, por un lado, la primera demandante no ha presentado alegaciones sobre la coexistencia de dichas marcas y sobre la consecuente inexistencia de riesgo de confusión y, por otro lado, no se han precisado las competencias de las personas que habrían de prestar testimonio.
En el presente asunto, debe señalarse, en efecto, que la primera demandante no formula en sus escritos ninguna alegación contra las apreciaciones de la Sala de Recurso, contenidas en el apartado 20 de la resolución impugnada, relativas a la coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado italiano, según las cuales dicha demandante no había acreditado que la parte coadyuvante hubiera admitido la coexistencia de dichas marcas en el mercado italiano ni, por tanto, la inexistencia de riesgo de confusión para el público pertinente como consecuencia de un proceso de aprendizaje que, con el paso de los años, hubiera llevado a éste a percibir las marcas como signos distintivos de empresas diferentes. Se limita a solicitar, en la demanda, que se admita el examen de testigos para acreditar que no existía un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y que dichas marcas coexistían pacíficamente en el mercado italiano.
A este respecto, por un lado, debe indicarse que, en la medida en que la primera demandante no formula en la demanda ninguna alegación adicional que permita cuestionar las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas a la coexistencia de las marcas en conflicto, la solicitud de que se admita el examen de testigos para acreditar dicha coexistencia resulta injustificada. Por otro lado, es preciso recordar que a la demandante no le está permitido completar, ante el Tribunal, las pruebas presentadas durante el procedimiento administrativo para acreditar esta coexistencia. Tal como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 19
supra
, el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI con arreglo al artículo 63 del Reglamento n
o
40/94, por lo que la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En consecuencia, procede desestimar la solicitud de que se admita el examen de testigos presentada por la primera demandante.
Por lo demás, esta última solicita la admisión del examen de testigos para acreditar, en primer lugar, la utilización de manera continua e ininterrumpida de la marca controvertida en los planos nacional e internacional; en segundo lugar, las actividades desarrolladas por la empresa del segundo demandante desde 1970 utilizando diversas marcas, en particular, la marca controvertida desde 1998, y, en tercer lugar, el conocimiento tanto en el mercado nacional como en el internacional de los productos que llevan la marca controvertida.
En esencia, parece que la solicitud de examen de testigos tiene por objeto acreditar el renombre y la notoriedad de la marca impugnada. Sin embargo, tal como resulta de los apartados 17 y 18
supra
, no cabe admitir esta argumentación y, por tanto, procede desestimar dicha solicitud.
Aunque la primera demandante pretendiera, mediante su solicitud de examen de testigos, acreditar el hecho de que el titular de la marca anterior tenía conocimiento del uso de la marca controvertida en el mercado y, por tanto, la caducidad por tolerancia, procede desestimar esta solicitud. Como resulta del apartado 32
infra
, el uso pertinente de la marca controvertida en el mercado es el posterior al registro de dicha marca. Dado que transcurrieron menos de cinco años entre la fecha de registro y la fecha de presentación de la solicitud de nulidad, la solicitud de examen de testigos para acreditar la utilización de la marca controvertida en el mercado no es pertinente.
Sobre el fondo
La primera demandante invoca, en esencia, dos motivos en apoyo de su recurso: el primer motivo se refiere a la infracción del artículo 53, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 54, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009) y el segundo motivo a la infracción del artículo 52, apartado 1, letra a), y del artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 53, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94
La primera demandante sostiene que la solicitud de nulidad se presentó después de la expiración del plazo de cinco años calculado a partir de la solicitud de registro de la marca controvertida.
Conforme al artículo 53, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94, el titular de una marca nacional anterior que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en el Estado miembro en que la marca anterior se registró, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.
En el presente caso, la marca controvertida se registró el 27 de abril de 2001 y la parte coadyuvante presentó su solicitud de nulidad el 21 de abril de 2006, es decir, menos de cinco años después de la fecha de registro. No obstante, la primera demandante sostiene que la fecha a partir de la cual ha de calcularse el plazo de cinco años es la de la solicitud de registro de la marca controvertida, es decir, el 14 de enero de 2000.
Según la jurisprudencia, son cuatro los requisitos que deben concurrir para que comience a correr el plazo de caducidad por tolerancia en caso de uso de una marca posterior idéntica a la marca anterior o tan similar que se preste a confusión. En primer lugar, la marca posterior debe registrarse; en segundo lugar, la presentación de la solicitud de su registro debe haber sido efectuada de buena fe por su titular; en tercer lugar, debe ser utilizada en el Estado miembro en el que la marca anterior esté protegida, y, por último, en cuarto lugar, el titular de la marca anterior debe tener conocimiento del uso de esta marca posterior una vez registrada (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar,
C-482/09, Rec. p. I-8701
, apartados 54 y 56 a 58).
Contrariamente a lo que aduce la primera demandante, el plazo de caducidad no comienza a correr a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria posterior. Aunque esta fecha constituya el punto de partida relevante para la aplicación de otras disposiciones del Reglamento n
o
40/94, tales como el artículo 51, apartado 1, letra a), y el artículo 8, apartado 2, de dicho Reglamento [actualmente artículo 52, apartado 1, letra a), y artículo 8, apartado 2, del Reglamento n
o
207/2009], que tienen por objeto establecer una prioridad temporal entre marcas en conflicto, no es así cuando se trata de establecer el punto de partida del plazo de caducidad previsto en el artículo 53, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94. En efecto, la finalidad de esta última disposición es sancionar a los titulares de marcas anteriores que han tolerado el uso de una marca comunitaria posterior durante cinco años consecutivos, conociendo ese uso, con la pérdida de las acciones de nulidad y de oposición frente a dicha marca, que, por tanto, podrá coexistir con la marca anterior. Es a partir del momento en que el titular de la marca anterior conoce el uso de la marca comunitaria posterior cuando dicho titular tiene la posibilidad de no tolerar tal uso y, por tanto, de oponerse a él o solicitar la nulidad de la marca posterior. No cabe estimar que el titular de la marca anterior haya tolerado la utilización de la marca comunitaria posterior desde el momento en que tuvo conocimiento de su utilización, si no tuvo la posibilidad de oponerse a su uso ni de solicitar su nulidad (véase, por analogía, la sentencia Budějovický Budvar, citada en el apartado 31
supra
, apartados 44 a 50).
De la interpretación teleológica del artículo 53, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94 se desprende que la fecha pertinente para calcular el punto de partida del plazo de caducidad es la del conocimiento del uso de la marca en cuestión. Esta fecha sólo puede ser posterior a la de su registro, momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre la marca comunitaria (véase el séptimo considerando del Reglamento n
o
40/94), y a partir del cual dicha marca será utilizada como marca registrada en el mercado, de modo que su utilización podrá ser conocida por terceros. En consecuencia, contrariamente a lo que sostiene la primera demandante, el plazo de caducidad por tolerancia comienza a correr a partir del momento en que el titular de la marca anterior tuvo conocimiento del uso de la marca comunitaria posterior, después de su registro, y no a partir del momento de la presentación de la solicitud de marca comunitaria.
En el presente caso, la primera demandante no ha proporcionado indicios que permitan determinar el momento a partir del cual la parte coadyuvante tuvo conocimiento de la utilización de la marca controvertida después de su registro, limitándose a afirmar que la marca controvertida había sido utilizada durante más de cinco años en Italia y que la parte coadyuvante habría debido tener conocimiento de tal uso. No obstante, como se ha declarado en el apartado 30
supra
, transcurrieron menos de cinco años entre la fecha de registro de la marca controvertida y la fecha de presentación de la solicitud de nulidad, sin que sea relevante la utilización de dicha marca antes de la fecha de registro en la medida en que la marca aún no había sido registrada.
Habida cuenta del conjunto de consideraciones anteriores, procede desestimar el primer motivo.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra a), y del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n
o
40/94
En esencia, la primera demandante cuestiona la resolución impugnada en lo que atañe, por un lado, a la existencia de una similitud visual, fonética y conceptual entre la marca anterior y la marca controvertida y, por otro lado, al carácter distintivo del apellido Basile, que figura en las dos marcas.
A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009], mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o los servicios de que se trate proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, en particular la interdependencia de la similitud de los signos y la de los productos o de los servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T-162/01, Rec. p. II-2821
, apartados 30 a 33, y la jurisprudencia citada].
En el presente caso, la primera demandante no cuestiona ni la definición del público pertinente ni la identidad y la semejanza de los productos designados por las marcas en conflicto, que, por lo demás, procede confirmar.
La apreciación global del riesgo de confusión ha de basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker,
C-334/05 P, Rec. p. I-4529
, apartado 35, y la jurisprudencia citada).
Según la jurisprudencia, dos marcas son semejantes cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una igualdad al menos parcial con respecto a uno o varios aspectos pertinentes, a saber, gráfico, fonético y conceptual [sentencias del Tribunal de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN),
T-6/01, Rec. p. II-4335
, apartado 30, y de 10 de septiembre de 2008, Boston Scientific/OAMI — Terumo (CAPIO), T-325/06, no publicada en la Recopilación, apartado 89].
La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia OAMI/Shaker, citada en el apartado 40
supra
, apartado 41, y la jurisprudencia citada). Sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencias del Tribunal de Justicia OAMI/Shaker, citada en el apartado 40
supra
, apartado 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, no publicada en la Recopilación, apartado 43). Tal podría ser el caso cuando este componente dominara por sí solo la imagen de la marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca fueran insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta (sentencia Nestlé/OAMI, antes citada, apartado 43).
En el presente caso, para acreditar la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, habrá de examinarse, en primer lugar, el carácter distintivo del apellido Basile y, en segundo lugar, la similitud de las marcas en conflicto.
– Sobre el carácter distintivo del apellido Basile
La Sala de Recurso consideró, en el apartado 31 de la resolución impugnada, que, al menos en Italia, los consumidores atribuían por lo general mayor carácter distintivo a los apellidos que a los nombres contenidos en las marcas, llegando a la conclusión, en el apartado 32 de la resolución impugnada, de que el apellido Basile poseía un carácter distintivo superior al del nombre Antonio.
En efecto, según la jurisprudencia, por regla general, el consumidor italiano atribuye mayor carácter distintivo a los apellidos que a los nombres contenidos en las marcas de que se trate [sentencia del Tribunal de 1 de marzo de 2005, Fusco/OAMI — Fusco International (ENZO FUSCO),
T-185/03, Rec. p. II-715
, apartado 54].
Tal como se desprende igualmente de la jurisprudencia, esta regla, basada en la experiencia, no puede aplicarse de manera automática sin tener en cuenta las características particulares del caso concreto [sentencia del Tribunal General de 12 de julio de 2006, Rossi/OAMI — Marcorossi (MARCOROSSI), T-97/05, no publicada en la Recopilación, apartado 45]. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha señalado que procede tener en cuenta, en particular, la circunstancia de que el apellido de que se trate sea poco corriente o, por el contrario, muy común, lo cual puede afectar a su carácter distintivo, así como la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre y su apellido se registren conjuntamente como marca (sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2010, Becker/Harman International Industries,
C-51/09 P, Rec. p. I-5805
, apartados 36 y 37).
En el presente caso, en primer lugar, la Sala de Recurso afirmó, en el apartado 24 de la resolución impugnada, por un lado, que no había quedado acreditado que el apellido Basile fuera muy común en Italia y, por otro lado, que dicho apellido no era uno de los más frecuentes en ese territorio. La primera demandante discute estas afirmaciones, sin aportar no obstante ningún elemento que permita demostrar lo contrario. Para cuestionar el carácter distintivo del apellido Basile, afirma, además, que éste ha sido objeto de numerosos registros. Sin embargo, ninguno de los elementos obrantes en autos permite acreditar esta circunstancia, habida cuenta de que las pruebas al respecto presentadas por vez primera ante este Tribunal se han declarado inadmisibles (véase el apartado 19
supra
). Por lo demás, la primera demandante no impugna la apreciación de la Sala de Recurso, contenida en el apartado 32 de la resolución impugnada, según la cual el nombre Antonio, que precede al apellido Basile en la marca controvertida, es muy común en Italia.
En segundo lugar, pese a sus afirmaciones, la primera demandante tampoco ha aportado elementos que permitan acreditar que el nombre Antonio y el apellido Basile, considerados conjuntamente, identifican a una persona que goza de notoriedad, al menos en Italia, y que por tanto el conjunto será percibido por el consumidor como una marca compuesta por un nombre y un apellido identificadores de dicha persona y no como el apellido Basile al que se han añadido determinados elementos, en particular, el nombre Antonio.
Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró fundadamente, en el apartado 32 de la resolución impugnada, que, en la marca controvertida, el apellido Basile tenía mayor carácter distintivo que el nombre de pila Antonio.
– Sobre la similitud de las marcas en conflicto
La Sala de Recurso estimó, en el apartado 30 de la resolución impugnada, que las marcas en conflicto, por un lado, presentaban cierta similitud visual y fonética y, por otro lado, eran conceptualmente similares habida cuenta de su elemento «basile». A este respecto, la Sala de Recurso tomó en consideración el elevado carácter distintivo de dicho elemento, así como la circunstancia según la cual, como apellido, éste mantenía una posición distintiva autónoma dentro de la marca controvertida (apartados 32 y 33 de la resolución impugnada).
La primera demandante estima que la similitud entre las marcas en conflicto es escasa en la medida en que, por un lado, el elemento común «basile» no tiene carácter distintivo y, por otro lado, la estructura, la longitud y los elementos gráficos de dichas marcas son diferentes. A este respecto, alega que, en el caso de la marca controvertida, el apellido Basile está precedido de la letra mayúscula estilizada «B», que tiene un elevado carácter distintivo, así como del nombre Antonio, y está seguida del elemento «1952», que evoca una fecha.
Es preciso señalar que el elemento «basile» figura en cada una de las marcas en conflicto, que es el único elemento de la marca anterior y que, tal como se desprende del apartado 49
supra
, su carácter distintivo es mayor que el del elemento «antonio», que lo precede en la marca controvertida.
Sin embargo, contrariamente a lo que la Sala de Recurso estimó en el apartado 33 de la resolución impugnada, el elemento «basile» no mantiene, como apellido, una posición distintiva autónoma dentro de la marca controvertida. En efecto, según la jurisprudencia, un apellido no ocupa en todos los casos una posición distintiva autónoma por el mero hecho de que se perciba como un apellido. La apreciación de tal posición sólo puede basarse en un examen de conjunto de los factores pertinentes del caso de autos (sentencia Becker/Harman International Industries, citada en el apartado 46
supra
, apartado 38), examen que la Sala de Recurso no llevó a cabo en el presente asunto.
No obstante, este error de apreciación de la Sala de Recurso no puede acarrear la ilegalidad de la resolución impugnada.
Así, procede considerar que las marcas en conflicto tienen cierta similitud visual y fonética resultante de la presencia del elemento «basile», que, conforme al apartado 30 de la resolución impugnada, es el elemento más característico de la marca controvertida. Contrariamente a lo que sostiene la primera demandante, las diferencias vinculadas a la estructura y a la longitud distintas de las marcas en conflicto y a la adición de elementos gráficos en la marca controvertida no son suficientes para excluir esta conclusión.
En efecto, desde el punto de vista visual, la letra mayúscula estilizada «B», seguida de un punto, que corresponde a la inicial del apellido Basile y se sitúa por encima del nombre Antonio y del apellido Basile, así como el elemento «1952», situado debajo de esta expresión y escrito en caracteres más pequeños, no son elementos lo suficientemente importantes como para excluir toda similitud entre las marcas en conflicto, similitud creada por la coincidencia del elemento más característico de la marca controvertida y de la marca anterior [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 16 de mayo de 2007, La Perla/OAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, no publicada en la Recopilación, apartado 46]. En efecto, aunque la letra mayúscula estilizada «B» tiene mayor tamaño que los demás elementos de la marca controvertida, no constituye un añadido significativo al elemento «basile», puesto que corresponde a su inicial o a su monograma. Asimismo, habida cuenta de su posición en la marca controvertida y del menor tamaño de sus caracteres, el elemento «1952», que podría percibirse como un año, ocupa una posición secundaria en la marca controvertida y no atrae la atención de los consumidores tanto como los demás elementos de esta marca, sin que ello implique que sea insignificante.
El hecho de que el elemento «basile» esté precedido del elemento «antonio» no puede alterar esta conclusión. A este respecto, debe recordarse que, conforme a la jurisprudencia, si bien es cierto que la parte inicial de las marcas puede atraer en mayor medida la atención del consumidor que las demás partes, esta consideración no es válida en todos los casos [sentencia del Tribunal de 16 de mayo de 2007, Trek Bicycle/OAMI — Audi (ALLTREK), T-158/05, no publicada en la Recopilación, apartado 70]. En el presente asunto, como se ha indicado en el apartado 47
supra
, Antonio es un nombre muy común en Italia y tiene un carácter distintivo menor que el apellido Basile. Por tanto, pese a su posición en la parte inicial de la marca controvertida, el elemento «antonio» no puede atraer la atención del consumidor en mayor medida que el elemento «basile».
Desde el punto de vista fonético, aunque la marca controvertida, compuesta por las seis sílabas «an», «to», «nio», «ba», «si» y «le», es de mayor longitud que la marca anterior, compuesta por las tres sílabas «ba», «si» y «le», la mitad de las sílabas de la marca controvertida y todas las de la marca anterior, es decir, las sílabas correspondientes al apellido Basile, son idénticas. Contrariamente a lo que sostiene la primera demandante, las diferencias entre las marcas en conflicto vinculadas a la adición, en la marca controvertida, de la letra mayúscula «B» y del elemento «1952» al nombre Antonio y al apellido Basile no ponen en duda la existencia de cierta similitud fonética, en la medida en que, por un lado, en principio, la letra mayúscula «B», por sí sola, no será pronunciada por los consumidores, que la percibirán como la inicial o el monograma de dicho apellido, y, por otro lado, como se ha indicado en el apartado 56
supra
, tampoco es probable
a priori
que el elemento «1952», que podría ser percibido como un año por el público pertinente y que ocupa una posición secundaria en la marca controvertida, sea pronunciado por el público pertinente tras la expresión «antonio basile». Por lo demás, como se ha indicado en el apartado precedente, dado el menor carácter distintivo del elemento «antonio», el hecho de que éste se sitúe delante del elemento «basile» no basta para neutralizar las similitudes existentes entre las dos marcas.
Por lo tanto, la Sala de Recurso declaró fundadamente, en el apartado 30 de la resolución impugnada, que las marcas en conflicto presentaban cierta similitud visual y fonética.
En lo que atañe al plano conceptual, las dos marcas se componen del apellido italiano Basile para designar los productos de que se trata, sin que el añadido del nombre Antonio en la marca controvertida pueda alterar esta conclusión. En ambos casos, el origen comercial de los productos designados por las marcas en conflicto será percibido por el consumidor pertinente en el sentido de que está vinculado a una persona que tiene dicho apellido. Por tanto, la Sala de Recurso consideró fundadamente, en el apartado 30 de la resolución impugnada, que las dos marcas eran similares desde el punto de vista conceptual.
De cuanto antecede resulta que las marcas en conflicto presentan cierta similitud visual y fonética y que son similares conceptualmente. Habida cuenta de la jurisprudencia citada en el apartado 41
supra
, procede, por tanto, estimar que las marcas en conflicto son similares.
– Sobre el riesgo de confusión
La apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la semejanza entre las marcas y la similitud entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de semejanza entre las marcas, y a la inversa [sentencia Canon, citada en el apartado 18
supra
, apartado 17, y sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otros),
T-81/03, T-82/03 y T-103/03, Rec. p. II-5409
, apartado 74].
Como se ha indicado en el apartado 39
supra
, la identidad y la semejanza de los productos designados por las marcas en conflicto no están en duda. Además, tal como se desprende del apartado 61
supra
, las marcas en conflicto son similares.
Por tanto, la Sala de Recurso consideró fundadamente, en el apartado 37 de la resolución controvertida, que existía un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
Sin embargo, la primera demandante estima que la Sala de Recurso no examinó la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, analizando, en particular, el carácter distintivo de la marca controvertida adquirido por el uso. Asimismo, parece afirmar que no se llevó a cabo la apreciación de la prueba del uso del registro internacional anterior.
No cabe acoger estas alegaciones. En primer lugar, de los apartados 26 a 38 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso examinó minuciosamente la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, lo que ha permitido a la primera demandante impugnar dicha resolución ante el Tribunal presentando las alegaciones aquí examinadas.
En segundo lugar, en lo que atañe a la alegación relativa al análisis de la adquisición por la marca controvertida de un carácter distintivo por el uso, debe recordarse que, si bien desempeña una función respecto a los motivos de denegación absolutos o a una causa absoluta de nulidad, no es pertinente en el marco de los motivos de denegación relativos o de una causa relativa de nulidad, como ocurre en el presente caso en el marco de la existencia de un riesgo de confusión. Aun suponiendo que, mediante esta alegación, la primera demandante pretendiera invocar el renombre o el elevado carácter distintivo de la marca controvertida a efectos de la apreciación del riesgo de confusión, procede recordar que, conforme a la jurisprudencia, el carácter distintivo elevado de un signo desempeña un papel en relación con la marca anterior y no en relación con la marca posterior (véanse, por analogía, las sentencias SABEL, citada en el apartado 18
supra
, apartado 24; Canon, citada en el apartado 18
supra
, apartado 18, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 18
supra
, apartado 20).
En tercer lugar, en lo que atañe a la apreciación de la prueba del uso del registro internacional anterior, en la medida en que la existencia de un riesgo de confusión se apreció respecto a la marca anterior, la apreciación de la prueba del uso del registro internacional anterior así como el examen del riesgo de confusión en relación con el signo en cuestión no son pertinentes [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 16 de septiembre de 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/OAMI — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media),
T-342/02, Rec. p. II-3191
, apartado 48].
A la luz de cuanto antecede, es preciso declarar que la Sala de Recurso no cometió ningún error al considerar que existía un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94. Por tanto, procede desestimar el segundo motivo y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la primera demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y por la parte coadyuvante.
Según el artículo 87, apartado 5, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, en caso de desistimiento, si ninguna de las partes hubiere solicitado la condena en costas, cada parte pagará las suyas. En consecuencia, el segundo demandante cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
decide:

1)
En el asunto T-133/09, retirar el nombre del segundo demandante, Antonio Basile, de la lista de las partes demandantes.

2)
Desestimar el recurso.

3)
Condenar en costas a I Marchi Italiani Srl, exceptuando las correspondientes al desistimiento.

4)
El Sr. Basile cargará con sus propias costas.

Kanninen
Wahl
Soldevila Fragoso
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de junio de 2012.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.