CELEX: 62014CJ0379
Reenvio prejudicial
Marcas
Diretiva 89/104/CEE
Artigo 5.°
Produtos de marca introduzidos em livre prática e colocados sob um regime de suspensão do imposto especial de consumo sem o consentimento do titular da marca
Direito deste titular de se opor à colocação neste regime
Conceito de ‘uso na vida comercial’

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 5.
o
da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO 1989, L 40, p. 1
).
Este pedido foi apresentado no âmbito de dois litígios que opõem, respetivamente, a TOP Logistics BV (a seguir «TOP Logistics») e a Van Caem International BV (a seguir «Van Caem») à Bacardi & Company Ltd e à Bacardi International Ltd (a seguir, conjuntamente, «Bacardi») e a Bacardi à TOP Logistics e à Van Caem, a respeito de produtos de origem da Bacardi que, sem o consentimento desta última, foram introduzidos e colocados sob um regime de suspensão de imposto especial de consumo no Espaço Económico Europeu (EEE).
Quadro jurídico
Diretiva 89/104
O artigo 5.
o
, n.
os
1 e 3, da Diretiva 89/104 dispõe:
«1.   A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:
a)
De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
b)
De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.
[…]
3.   Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.
os
1 e 2:
[…]
b)
Oferecer os produtos para venda ou colocá‑los no mercado ou armazená‑los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;
c)
Importar ou exportar produtos com esse sinal;
[…]»
A Diretiva 89/104 foi revogada pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO L 299, p. 25
), que entrou em vigor em 28 de novembro de 2008. Todavia, em razão da data dos factos, os litígios no processo principal são regulados pela Diretiva 89/104.
Diretiva 92/12/CEE
Nos termos do artigo 3.
o
, n.
o
1, da Diretiva 92/12/CEE do Conselho, de 25 de fevereiro de 1992, relativa ao regime geral, à detenção, à circulação e aos controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo (
JO L 76, p. 1
):
«A presente diretiva é aplicável, a nível comunitário, aos produtos seguintes[…]:
[…]
—
álcool e bebidas alcoólicas,
[…].»
O artigo 4.
o
, alíneas b) e c), da Diretiva 92/12 enunciava:
«Para efeitos da presente diretiva, entende‑se por:
[…]
b)
Entreposto fiscal: todo e qualquer local onde sejam produzidas, transformadas, detidas, recebidas ou expedidas pelo depositário autorizado, no exercício da sua profissão, em regime de suspensão do imposto especial de consumo, mercadorias sujeitas ao referido imposto, sob certas condições fixadas pelas autoridades competentes do Estado‑Membro em que se situa esse entreposto fiscal;
c)
Regime de suspensão: regime fiscal aplicável à produção, transformação, detenção e circulação dos produtos em regime de suspensão do imposto especial de consumo;
[…]»
O artigo 5.
o
, n.
o
1, da Diretiva 92/12 dispunha o seguinte:
«Os produtos referidos no n.
o
1 do artigo 3.
o
ficam sujeitos ao imposto especial de consumo no momento da sua produção no território da Comunidade, tal como definido no artigo 2.
o
, ou da sua importação nesse território.
Considera‑se ‘importação de um produto sujeito ao imposto especial de consumo’ a entrada desse produto na Comunidade […]
Contudo, quando, à entrada na Comunidade, esse produto for colocado sob um regime aduaneiro comunitário, a importação desse produto é considerada como tendo lugar no momento em que o produto sai do regime aduaneiro comunitário.»
O artigo 6.
o
, n.
o
1, da Diretiva 92/12 dispunha:
«O imposto especial de consumo é exigível no momento da introdução no consumo […]
Considera‑se como introdução no consumo de produtos sujeitos ao imposto especial de consumo:
a)
Toda e qualquer saída, mesmo irregular, de um regime de suspensão;
b)
Todo e qualquer fabrico, mesmo irregular, desses produtos fora de um regime de suspensão;
c)
Toda e qualquer importação, mesmo irregular, desses produtos quando estes não se encontrem em regime de suspensão.»
Nos termos do artigo 11.
o
, n.
o
2, da Diretiva 92/12:
«A produção, a transformação e a detenção de produtos sujeitos ao imposto especial de consumo, quando este não tiver sido pago, terão lugar num entreposto fiscal.»
A Diretiva 92/12 foi revogada, com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2010, pela Diretiva 2008/118/CE do Conselho, de 16 de abril de 2008, relativa ao regime geral dos impostos especiais de consumo e que revoga a Diretiva 92/12 (
JO 2009, L 9, p. 12
). Todavia, em razão da data dos factos, os litígios no processo principal são regulados pela Diretiva 92/12.
Regulamento (CEE) n.
o
2913/92
O artigo 91.
o
, n.
o
1, do Regulamento (CEE) n.
o
2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (
JO L 302, p. 1
), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.
o
955/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de abril de 1999 (
JO L 119, p. 1
, a seguir «código aduaneiro»), enunciava:
«O regime do trânsito externo permite a circulação de um ponto a outro do território aduaneiro da Comunidade:
a)
De mercadorias não comunitárias, sem que fiquem sujeitas a direitos de importação e a outras imposições bem como a medidas de política comercial;
[…]»
O artigo 92.
o
do mesmo código dispunha:
«1.   O regime de trânsito externo termina e as obrigações do titular do regime ficam cumpridas quando as mercadorias ao abrigo do regime e os documentos exigidos são apresentados na estância aduaneira de destino, de acordo com as disposições do regime em questão.
2.   As autoridades aduaneiras apuram o regime de trânsito externo quando puderem determinar, com base na comparação dos dados disponíveis na estância aduaneira de partida com os disponíveis na estância aduaneira de destino, que o regime terminou corretamente.»
O artigo 98.
o
, n.
o
1, do código aduaneiro previa:
«O regime de entreposto aduaneiro permite a armazenagem num entreposto aduaneiro:
a)
De mercadorias não comunitárias sem que fiquem sujeitas a direitos de importação nem a medidas de política comercial;
[…]»
O código aduaneiro foi revogado pelo Regulamento (CE) n.
o
450/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2008, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (Código Aduaneiro Modernizado) (
JO L 145, p. 1
). Todavia, em razão da data dos factos do processo principal, as mercadorias mencionadas no n.
o
19 do presente acórdão eram reguladas pelo código aduaneiro.
Litígios no processo principal e questões prejudiciais
A TOP Logistics, anteriormente denominada «Mevi Internationaal Expeditiebedrijf BV» (a seguir «Mevi»), é uma empresa que se dedica ao armazenamento e transbordo de mercadorias. Dispõe de uma licença de gestão de um entreposto aduaneiro e de um entreposto fiscal.
A Van Caem dedica‑se ao comércio internacional de produtos de marca.
A Bacardi produz e comercializa bebidas alcoólicas. É titular de diversas marcas para esses produtos.
Em 2006, a pedido da Van Caem, diversos lotes produzidos pela Bacardi e transportados para os Países Baixos a partir de um Estado terceiro foram armazenados nas instalações da Mevi, no porto de Roterdão (Países Baixos).
Essas mercadorias foram colocadas sob o regime aduaneiro suspensivo de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro, sendo denominadas «mercadorias T1».
Algumas das referidas mercadorias foram seguidamente introduzidas em livre prática e colocadas sob o regime de suspensão do imposto especial de consumo. Deste modo, essas mercadorias saíram dos regimes aduaneiros suspensivos regulados nos artigos 91.°, 92.° e 98.° do código aduaneiro e passaram a estar em entreposto fiscal.
Uma vez que não consentira na introdução das mercadorias em causa no EEE e tendo, além disso, tomado conhecimento de que os códigos de produto haviam sido retirados das garrafas pertencentes aos lotes em causa, a Bacardi promoveu o respetivo arresto e solicitou diversas medidas junto do Rechtbank Rotterdam. Para este efeito, invocou uma violação das suas marcas Benelux.
Por decisão de 19 de novembro de 2008, o Rechtbank Rotterdam (Tribunal de Roterdão) declarou que a introdução das mercadorias no EEE em causa violava as marcas Benelux da Bacardi e adotou algumas das medidas solicitadas.
A TOP Logistics recorreu dessa decisão para o Gerechtshof Den Haag (Tribunal de Recurso de Haia). A Van Caem foi autorizada a intervir no âmbito desse recurso.
Por acórdão interlocutório de 30 de outubro de 2012, esse órgão jurisdicional declarou que, enquanto as mercadorias em causa tiveram o estatuto de mercadorias T1, não houve violação das marcas Benelux da Bacardi.
Quanto à questão de saber se houve violação das referidas marcas a partir do momento em que as mercadorias em causa foram colocadas sob o regime de suspensão do imposto especial de consumo, o referido órgão jurisdicional anunciou, no acórdão interlocutório, a sua intenção de apresentar um pedido de decisão prejudicial.
Na decisão de reenvio, o Gerechtshof Den Haag indica que, contrariamente ao que aconteceu no caso das mercadorias T1, os direitos de importação eventualmente devidos foram pagos relativamente às mercadorias que se encontravam em entreposto fiscal. Consequentemente, estas últimas mercadorias foram importadas na aceção da Diretiva 92/12 e introduzidas em livre prática, tornando‑se mercadorias comunitárias.
Segundo o Gerechtshof Den Haag, estas constatações não devem, porém, conduzir necessariamente à conclusão de que as mercadorias em causa foram importadas na aceção do artigo 5.
o
, n.
o
3, alínea c), da Diretiva 89/104.
Além disso, o Gerechtshof Den Haag tem dúvidas quanto à questão de saber se relativamente às mercadorias colocadas sob o regime de suspensão de imposto especial de consumo pode haver «uso»«na vida comercial», na aceção do artigo 5.
o
, n.
o
1, da Diretiva 89/104, e risco de violação de uma das funções da marca na aceção da jurisprudência do Tribunal de Justiça.
Nestas condições, o Gerechtshof Den Haag decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1)
Quando, em circunstâncias como as do presente processo, mercadorias provenientes do exterior do EEE e que, depois de terem sido introduzidas no território do EEE (por pessoa diferente do titular da marca e sem o seu consentimento), foram colocadas no regime de trânsito externo ou no regime de entreposto aduaneiro […] num Estado‑Membro da União Europeia são posteriormente colocadas num regime de suspensão do imposto, devem as mesmas ser consideradas importadas na aceção do artigo 5.
o
, n.
o
3, alínea c), da Diretiva 89/104[…], verificando‑se deste modo um ‘uso [do sinal] na vida comercial […]’, que pode ser proibido pelo titular da marca nos termos do artigo 5.
o
, n.
o
1, da referida diretiva?
2)
Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, isso significa que, em circunstâncias como as do presente processo, a simples presença, num Estado‑Membro, de tais mercadorias (colocadas num regime de suspensão do imposto nesse Estado‑Membro) não afeta ou não pode afetar as funções da marca, de modo que o titular da marca que invoca direitos nacionais sobre a marca nesse Estado‑Membro não se pode opor a essa presença?»
Quanto às questões prejudiciais
Com as questões, que convém examinar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 5.
o
da Diretiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca registada num ou mais Estados‑Membros se pode opor a que um terceiro coloque sob o regime de suspensão do imposto especial de consumo mercadorias que ostentam essa marca, após este as ter introduzido no EEE em livre prática sem o consentimento desse titular.
A este respeito, importa recordar que é essencial que o titular de uma marca registada num ou mais Estados‑Membros possa controlar a primeira comercialização no EEE dos produtos que ostentam essa marca (v., designadamente, acórdãos Zino Davidoff e Levi Strauss, C‑414/99 a C‑416/99,
EU:C:2001:617
, n.
o
33; Makro Zelfbedieningsgroothandel e o., C‑324/08,
EU:C:2009:633
, n.
o
32; e L’Oréal e o., C‑324/09,
EU:C:2011:474
, n.
o
60).
Para que assim seja, o artigo 5.
o
da Diretiva 89/104 confere ao titular da marca um direito exclusivo que lhe permite proibir que qualquer terceiro, designadamente, importe produtos que ostentem a sua marca, os ofereça, os coloque no mercado ou os detenha para esse fim, sem o seu consentimento (acórdãos Zino Davidoff e Levi Strauss, C‑414/99 a C‑416/99,
EU:C:2001:617
, n.
o
40; Van Doren + Q, C‑244/00,
EU:C:2003:204
, n.
o
33; e Peak Holding, C‑16/03,
EU:C:2004:759
, n.
o
34).
No caso vertente, as mercadorias em causa no processo principal foram produzidas num Estado terceiro, introduzidas no território aduaneiro da União Europeia sem o consentimento do titular da marca e colocadas sob um regime aduaneiro suspensivo. Seguidamente, foram introduzidas no consumo em livre prática, o que pôs termo ao referido regime aduaneiro e deu lugar ao pagamento de direitos de importação, e isto sem o consentimento do titular.
Decorre da decisão de reenvio que as mercadorias em causa no processo principal já não estão colocadas sob um regime aduaneiro suspensivo. Consequentemente, a jurisprudência segundo a qual a colocação de produtos de marca sob um regime aduaneiro suspensivo, como o do trânsito externo visado nos artigos 91.° e 92.° do código aduaneiro, ou o de entreposto aduaneiro visado no artigo 98.
o
deste código, não pode, por si só, violar o direito exclusivo do titular da marca (v., designadamente, acórdão Philips e Nokia, C‑446/09 e C‑495/09,
EU:C:2011:796
, n.
os
55, 56 e jurisprudência aí referida) não se aplica num processo como o da causa principal.
Pelo contrário, uma vez que foram pagos direitos de importação relativamente às mercadorias em causa no processo principal e às mercadorias introduzidas em livre prática, essas mercadorias foram objeto de importação na aceção do artigo 5.
o
, n.
o
3, alínea c), da Diretiva 89/104 (v., neste sentido, acórdão Class International, C‑405/03,
EU:C:2005:616
, n.
os
43 e 44, e despacho Canon, C‑449/09,
EU:C:2010:651
, n.
o
18).
Uma vez que, na parte restante, estão abrangidas por uma das categorias de produtos visadas no artigo 3.
o
, n.
o
1, da Diretiva 92/12, as mercadorias em causa no processo principal também se tornaram, em conformidade com o artigo 5.
o
, n.
o
1, desta diretiva, mercadorias importadas na aceção da mesma diretiva, no momento em que saíram do regime aduaneiro.
As dúvidas que, não obstante, o órgão jurisdicional de reenvio tem sobre a questão de saber se o titular da marca se pode opor a que as mercadorias assim introduzidas em livre prática sem o seu consentimento sejam colocadas sob o regime de suspensão de imposto especial de consumo prendem‑se, em primeiro lugar, com o facto de que, devido às regras enunciadas pela Diretiva 92/12, o imposto especial de consumo não é pago durante esse armazenamento fiscal e, consequentemente, as mercadorias em causa ainda não podem ser introduzidas no consumo.
Ora, como a Bacardi e o Governo francês observaram, decorre da letra do artigo 5.
o
, n.
o
3, da Diretiva 89/104, bem como da jurisprudência referida no n.
o
32 do presente acórdão, que o titular da marca não está, de modo algum, obrigado a esperar a introdução no consumo das mercadorias que ostentam a sua marca para exercer o seu direito exclusivo. Com efeito, pode igualmente opor‑se a certos atos cometidos, sem o seu consentimento, antes dessa introdução no consumo. Entre esses atos figuram, nomeadamente, a importação das mercadorias em causa e a sua detenção para efeitos da respetiva comercialização.
Com fundamento numa leitura conjugada desse artigo 5.
o
, n.
o
3, e do n.
o
1 do mesmo artigo, deve entender‑se que os atos de um operador económico, como, neste caso, a Van Caem, que consistem em importar produtos na União sem o consentimento do titular da marca e colocar essas mercadorias sob o regime de suspensão de imposto especial de consumo, mantendo‑os, assim, em entreposto fiscal até ao pagamento desse imposto e à sua introdução no consumo, devem ser qualificados de «uso[,] na vida comercial, […] [d]e qualquer sinal idêntico à marca para produtos […] idênticos àqueles para os quais a marca foi registada», na aceção do artigo 5.
o
, n.
o
1, da Diretiva 89/104.
É verdade que, ao importar e armazenar mercadorias com um sinal idêntico a uma marca de outrem para produtos idênticos àqueles para os quais essa marca foi registada, esse operador não utiliza o referido sinal em operações efetuadas com consumidores. Todavia, sob pena de privar o artigo 5.
o
, n.
o
3, da Diretiva 89/104 de efeito útil, o termo «uso» e a expressão «na vida comercial» empregues no n.
o
1 do mesmo artigo não podem ser interpretados no sentido de que visam unicamente as relações imediatas entre um comerciante e um consumidor.
No que diz respeito, por um lado, ao conceito de «uso», o Tribunal de Justiça já teve ocasião de precisar que existe uso de um sinal idêntico à marca, na aceção do artigo 5.
o
da Diretiva 89/104, quando o operador faça uma utilização do sinal no âmbito da sua própria comunicação comercial (acórdão Google France e Google, C‑236/08 a C‑238/08,
EU:C:2010:159
, n.
o
56).
É o que acontece, por exemplo, quando um operador económico importa ou envia a um armazenista, com vista à sua comercialização, mercadorias que ostentam uma marca de que não é titular. Se assim não fosse, os atos de importação e de detenção para efeitos de comercialização, mencionados no artigo 5.
o
, n.
o
3, da Diretiva 89/104 e normalmente realizados sem contacto direto com os potenciais consumidores, não poderiam ser qualificados de «uso» na aceção do referido artigo e, portanto, não poderiam ser proibidos, apesar de o legislador da União os ter expressamente identificado como tal.
No que diz respeito, por outro lado, à expressão «na vida comercial», é jurisprudência constante que o uso de um sinal idêntico à marca ocorre na vida comercial quando se situe no contexto de uma atividade comercial que tenha em vista um proveito económico, e não no domínio privado (acórdãos Arsenal Football Club, C‑206/01,
EU:C:2002:651
, n.
o
40; Céline, C‑17/06,
EU:C:2007:497
, n.
o
17; e Google France e Google, C‑236/08 a C‑238/08,
EU:C:2010:159
, n.
o
50).
É, sem dúvida, o que acontece quando, à semelhança do caso do processo principal, o operador económico que exerce a sua atividade no comércio paralelo de produtos de marca importa ou armazena esses produtos.
Em contrapartida, no que respeita ao armazenista, como, neste caso, a TOP Logistics, deve concluir‑se que a prestação do serviço de armazenamento de mercadorias que ostentam a marca de outrem não constitui uso do sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca foi registada. Na medida em que esse prestador permite ao seu cliente um uso desta natureza, o seu papel não pode ser apreciado à luz das disposições da Diretiva 89/104, mas deve, sendo esse o caso, ser examinado sob o ângulo de outras regras de direito (v., por analogia, acórdão Frisdranken Industrie Winters, C‑119/10,
EU:C:2011:837
, n.
os
28 a 35).
Em segundo lugar, o órgão jurisdicional de reenvio interroga‑se sobre o risco de afetar as funções da marca que pode ser gerado pelo ato de colocar as mercadorias que ostentam a marca de outrem sob o regime de suspensão de imposto especial de consumo. Menciona, neste contexto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça segundo a qual, na hipótese mencionada no artigo 5.
o
, n.
o
1, alínea a), da Diretiva 89/104, o exercício do direito exclusivo conferido pela marca deve estar reservado às situações em que o uso do sinal por um terceiro causa, ou é suscetível de causar, um prejuízo a uma das funções da marca, quer se trate da função essencial de indicação de origem do produto ou do serviço coberto pela marca, ou de uma das suas outras funções (acórdãos Google France e Google, C‑236/08 a C‑238/08,
EU:C:2010:159
, n.
o
79, e Interflora e Interflora British Unit, C‑323/09,
EU:C:2011:604
, n.
o
38).
A este respeito, importa recordar que a função essencial de indicação de origem permite identificar o produto ou o serviço designado pela marca como proveniente de uma empresa determinada, sendo essa empresa aquela sob cujo controlo o produto ou serviço é comercializado (acórdão Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12,
EU:C:2014:130
, n.
o
20 e jurisprudência aí referida).
Como a Bacardi e o Governo francês observaram, qualquer ato de um terceiro que impeça o titular de uma marca registada num ou mais Estados‑Membros de exercer o seu direito, reconhecido pela jurisprudência recordada no n.
o
32 do presente acórdão, de controlar a primeira comercialização no EEE de produtos que ostentam essa marca prejudica, pela sua natureza, a referida função essencial da marca. A importação de produtos sem o consentimento do titular da marca em causa e a detenção em entreposto fiscal desses produtos até à sua comercialização na União têm por efeito privar o titular dessa marca da possibilidade de controlar as modalidades da primeira comercialização no EEE de produtos que ostentam a sua marca. Tais atos prejudicam, assim, a função essencial da marca que consiste em identificar a empresa de que provêm os produtos e sob cujo controlo a primeira comercialização é organizada.
Esta análise não é infirmada pelo facto de as mercadorias importadas e colocadas sob o regime de suspensão de imposto especial de consumo poderem, seguidamente, ser exportadas para um Estado terceiro e, portanto, nunca serem introduzidas no consumo num Estado‑Membro. A este respeito, basta sublinhar que qualquer mercadoria em livre prática pode ser exportada. Esta eventualidade não obsta à aplicação das regras em matéria de marcas às mercadorias importadas na União. Além disso, a exportação é, ela própria, igualmente um ato mencionado no artigo 5.
o
, n.
o
3, da Diretiva 89/104.
Atendendo a todas as considerações precedentes, há que responder às questões submetidas que o artigo 5.
o
da Diretiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca registada num ou mais Estados‑Membros se pode opor a que um terceiro coloque sob o regime de suspensão do imposto especial de consumo mercadorias que ostentam essa marca, após as ter introduzido no EEE, em livre prática, sem o consentimento desse titular.
Quanto às despesas
Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) declara:

O artigo 5.
o
da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca registada num ou mais Estados‑Membros se pode opor a que um terceiro coloque sob o regime de suspensão do imposto especial de consumo mercadorias que ostentam essa marca, após as ter introduzido no Espaço Económico Europeu, em livre prática, sem o consentimento desse titular.

Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: neerlandês.