CELEX: 62008TJ0157
Yhteisön tavaramerkki
Hakemus sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi
Ehdoton hylkäysperuste
Erottamiskyvyn puuttuminen
Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Pelkästään vahvistava päätös
Osittainen tutkimatta jättäminen

Asian tausta

Ensimmäinen rekisteröintihakemus
Kantaja, Paroc Oy AB, teki 4.5.2004 yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan ensimmäisen hakemuksen (jäljempänä ensimmäinen
rekisteröintihakemus) sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (asetus on korvattu yhteisön
tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009; EUVL L 78, s. 1), nojalla.
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki INSULATE FOR LIFE.
Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 6, 17 ja 19 ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
–        luokka 6: ”Epäjalot metallit ja niiden seokset; metalliset rakennusaineet; siirrettävät metalliset rakennukset; metallitarvikkeet
rautatiekiskoja varten; ei-sähköiset metallikaapelit ja -langat; rautatavarat, pienet metalliesineet; metallijohdot ja -putket;
kassakaapit; epäjalot metallitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; malmit”
–        luokka 17: ”Kumi, guttaperkka, asbesti, kiille ja näistä aineista tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; muovit
suulakepuristetussa muodossa teollisuuskäyttöön; tiivistys- ja eristysaineet; taipuisat putket, ei-metalliset”
–        luokka 19: ”Rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi;
ei-metalliset, siirrettävät rakennukset; muistomerkit, ei-metalliset”.
SMHV:n tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 25.8.2005 tekemällään päätöksellä kaikkien kyseisten tavaroiden osalta, koska
hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky ja se oli kuvaileva asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b ja c alakohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta) tarkoitetulla tavalla.
Kantaja valitti kyseisestä päätöksestä 24.10.2005.
SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 3.4.2006 tekemällään päätöksellä (jäljempänä ensimmäinen päätös) ja vahvisti
sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröinnin epäämisen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla. Valituslautakunta
katsoi etenkin, että yleinen tai erikoistunut kohdeyleisö katsoo sanojen ”insulate for life” yhdistelmän välittömästi ja ilman
erityistä arviointiyritystä osoitukseksi siitä, että kantaja toimittaa eristävää ja kestävää materiaalia, jonka on tarkoitus
kestää koko elämän ajan. Kun näitä sanoja ei ole lauseopin, kieliopin, lausuntatavan ja/tai merkityssisällön kannalta asetettu
tavanomaisesta poikkeavasti rinnakkain, sanayhdistelmä kuvailee kyseisten tavaroiden ominaisuuksia ja siltä puuttuu näin ollen
väistämättä erottamiskyky (ks. ensimmäisen päätöksen 15 ja 18–20 kohta).
Kantaja ei nostanut ensimmäisestä päätöksestä kannetta unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Toinen rekisteröintihakemus
Kantaja teki 24.5.2007 toisen yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen (jäljempänä toinen rekisteröintihakemus)
SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 nojalla.
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki INSULATE FOR LIFE.
Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat yhtäältä Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 6, 17 ja
19 edellä 3 kohdassa lueteltujen tavaroiden osalta ja toisaalta Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 37 seuraavien palvelujen
osalta: ”Rakentaminen; huolto ja korjaus; asennuspalvelut”.
SMHV:n tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 23.10.2007 tekemällään päätöksellä kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja
palvelujen osalta sillä perusteella, että hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
Kantaja valitti tästä päätöksestä 20.12.2007.
SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 21.2.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä jälkimmäinen päätös tai riidanalainen
päätös) ja vahvisti sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröinnin epäämisen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla.
Valituslautakunta viittasi aluksi ensimmäisen päätöksen 15–20 kohdassa esitettyihin perusteluihin ja totesi yhtäältä, että
kantajan väitteet Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 6, 17 ja 19 kuuluvista tavaroista olivat olennaisilta osin samat kuin
ne, jotka se oli esittänyt ensimmäisen rekisteröintihakemuksen tueksi, ja toisaalta, ettei kantaja ollut ”esittänyt mitään
sellaista seikkaa, jonka perusteella voidaan todeta, että asiaa koskeva vakiintunut oikeuskäytäntö on muuttunut tai että kyseiset
markkinat olisivat kehittyneet sillä tavoin, että valituslautakunnan olisi tarkasteltava uudelleen perusteluita, joiden nojalla
se o[li] aikaisemmin hylännyt [ensimmäisen] rekisteröintihakemuksen”. Tältä osin valituslautakunta tarkensi, ettei ensimmäisen
päätöksen perustumisella asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan ole merkitystä, koska yhtäältä rekisteröintihakemuksen
hylkäämiseksi riittää, että voidaan soveltaa jotakin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa säädetyistä ehdottomista perusteista,
ja toisaalta kyseisten tavaroiden ominaisuuksia kuvailevalta sanamerkiltä puuttuisi kuvailevuuden takia välttämättä erottamiskyky
näiden samojen tavaroiden osalta saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen valituslautakunnan
mielestä sen täytyy ottaa tarkemmin kantaa vain väitteisiin, ”joita ei ol[lut] jo esitetty [ensimmäisessä] rekisteröintihakemuksessa
– –” sekä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintikelpoisuuteen Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 37 kuuluvien
palvelujen osalta (ks. riidanalaisen päätöksen 12–15 kohta).
Lisäksi valituslautakunta totesi näistä palveluista etenkin, että yleinen tai erikoistunut kohdeyleisö pitää ”välittömästi
ja ilman laajempaa analyyttistä pohdintaa [rekisteröitäväksi haettua] sanamerkkiä kokonaisuutena tarkasteltuna osoituksena
siitä, että kantaja tarjoaa hyvin pitkäikäisiä, erityisen kestävän eristysmateriaalin käyttöön liittyviä palveluja, eikä osoituksena
mainittujen palvelujen kaupallisesta alkuperästä”. Rekisteröitäväksi haetun merkin välittämä viesti on selvä, suora ja välitön,
eikä sitä voida pitää luonteeltaan epäselvänä, tulkinnanvaraisena, epätarkkana, vihjailevana tai suggestiivisena. Sanamerkiltä
INSULATE FOR LIFE puuttuu tämän vuoksi ja sen kuvailevan luonteen vuoksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu erottamiskyky. Se seikka, että kyseinen sanamerkki on rekisteröity tavaramerkkinä samoja tavaroita varten muun
muassa Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ei voi horjuttaa tätä arviointia. Yhteisön tavaramerkkijärjestelmä muodostaa
nimittäin itsenäisen järjestelmän, jolla on omat säännöt, jotka sitovat SMHV:tä, kun se arvioi merkin rekisteröitävyyttä yhteisön
tavaramerkiksi. Lisäksi tällaiset kansallisen tason rekisteröintipäätökset ovat vain yksi seikka, jonka SMHV voi ottaa tässä
yhteydessä huomioon (ks. riidanalaisen päätöksen 17–19 kohta).
Lopuksi valituslautakunnan mielestä pelkästään se seikka, että tutkija oli aikaisemmissa asioissa omaksunut lievemmän kannan
kuin käsiteltävässä asiassa, ei loukkaa yhdenvertaisuutta lain edessä koskevaa periaatetta tai oikeuta kumoamaan asianmukaista
ja asetuksen N:o 40/94 säännösten mukaista päätöstä. Se tarkensi joka tapauksessa, että oli aihetta epäillä, voidaanko rekisteröitäväksi
haettua merkkiä todella verrata muihin kantajan mainitsemiin merkkeihin (riidanalaisen päätöksen 21 ja 22 kohta).

Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        kumoaa riidanalaisen päätöksen ja palauttaa asian SMHV:lle rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröimiseksi
–        velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        hylkää kanteen
–        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat
Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.
Kantajan mukaan sanamerkki INSULATE FOR LIFE ei ole kohdeyleisön, joka koostuu keskivertokuluttajista ja rakennusteollisuuden
ammattilaisista, näkökulmasta kuvaileva niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten rekisteröintiä on haettu. Vaikka
sana ”insulate” olisikin kuvaileva, sanamerkki on kokonaisuudessaan suggestiivinen ja sen merkitys on ”epätarkka, etäinen,
epämääräinen ja määrittelemätön” kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta, ja kohdeyleisö voi sanamerkin avulla näin ollen
tunnistaa niiden kaupallisen alkuperän.
Lisäksi on niin, että vaikkei sanojen ”insulate for life” yhdistelmä osoita erityisen suurta kekseliäisyyttä, se ei kantajan
mukaan riitä sen toteamiseksi, että yhdistelmältä puuttuu kokonaan erottamiskyky. Se väittää, että jos valituslautakunnan
perustelu hyväksyttäisiin, vain tiettyä kielellistä tai taiteellista luovuutta tai mielikuvitusta osoittavat tavaramerkit
voitaisiin rekisteröidä, mikä johtaisi siihen, että suggestiivisiin iskulauseisiin sovellettaisiin tiukempia arviointiperusteita
kuin muihin tavaramerkkeihin.
Kantaja kiistää, että kohdeyleisö välittömästi ymmärtäisi sanamerkin INSULATE FOR LIFE kuvailevan kyseisiä tavaroita ja palveluja.
Päinvastoin rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on jälkimmäisen osansa (for life) vuoksi suggestiivinen, koska se on ”etäinen,
epämääräinen ja määrittelemätön” kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta ja se voi herättää kaikenlaisia konnotaatioita
ja assosiaatioita. Kantaja täsmentää sen väitteensä tueksi, jonka mukaan sana ”life” ei ole pelkästään kuvaileva, että sen
saksalaisen tuomioistuimen mukaan, joka esitti asiassa C-120/04, Medion, 6.10.2005 annettuun tuomioon (Kok., s. I-8551) johtaneen,
tavaramerkkiä Thomson Life koskeneen ennakkoratkaisukysymyksen, kyseisellä sanalla oli keskimääräinen erottamiskyky.
Lisäksi kantaja väittää, ettei se seikka, että jokaiselta tavaramerkin osatekijältä puuttuu erikseen tarkasteltuna erottamiskyky,
tarkoita sitä, että tämä arviointi pätee myös merkkiin kokonaisuudessaan. Kantajan mukaan sanamerkin INSULATE FOR LIFE kaltaisten
suggestiivisten tavaramerkkien osalta riittää, että ne ovat riittävän kekseliäitä ja saavat helposti aikaan useita assosiaatioita
tai antavat helposti useita suggestioita ilman, että kohdeyleisön olisi välttämättä erityisesti yritettävä arvioida asiaa.
Tässä valituslautakunta ei ole ottanut huomioon sitä seikkaa, että kyseisen sanamerkin rekisteröimiseksi riitti jo vähäinenkin
erottamiskyky.
Kantajan mukaan valituslautakunta ei todennut, ettei sanamerkki INSULATE FOR LIFE voi erottaa sen palveluja muiden yritysten
palveluista. Kantaja kiistää väitteen, jonka mukaan tämän sanamerkin on ymmärrettävä merkitsevän ”korkealaatuista eristystä,
joka kestää koko elämän ajan”. Valituslautakunta ja SMHV eivät nimittäin ole pelkkää viittausta sanakirjaan lukuun ottamatta
esittäneet pienintäkään näyttöä väitteidensä tueksi.
Kantaja lisää, että United Kingdom Patent Office (Yhdistyneen kuningaskunnan patenttivirasto) on rekisteröinyt sanamerkin
INSULATE FOR LIFE ja näin ollen selvästi katsonut, että mainitulla merkillä on ainakin vähäinen erottamiskyky. Se lisää, että
SMHV ei voi soveltaa käsiteltävässä asiassa ankarampaa arviointiperustetta, kuin mitä se on soveltanut aikaisemmassa päätöskäytännössään
(vuosina 1999–2005), joka liittyy useisiin sanojen ”for life” yhdistelmään päättyviin sanamerkkeihin tai joka on johtanut
hiljattain siihen, että FACTORS FOR LIFE on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi.
Kantaja väittää lisäksi vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen erityisesti, että sen kanne
on otettava tutkittavaksi, koska riidanalainen päätös ei ole pelkästään ensimmäisen päätöksen vahvistava päätös. Kantajan
mukaan nimittäin kukin rekisteröintihakemus edellyttää, että SMHV arvioi asiaa uudelleen ottaen huomioon kussakin asiassa
merkitykselliset olosuhteet, koska nämä olosuhteet voivat muuttua ajan kuluessa. Kyseiset kaksi asiaa koskevat nimittäin kahta
hyvin erilaista tavaramerkkihakemusta, jotka kattavat eri luokat ja joita on arvioitava oikeudellisesti erikseen ja itsenäisesti
ja jotka on hylätty eri perusteilla.
SMHV vaatii, että käsiteltävänä oleva kanne hylätään, ja viittaa olennaisilta osin ensimmäisessä ja toisessa päätöksessä esitettyihin
perusteluihin.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Tutkittavaksi ottaminen
On muistutettava, että kanteiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset ovat ehdottomia prosessinedellytyksiä, jotka unionin
tuomioistuinten on tarvittaessa otettava huomioon omasta aloitteestaan (ks. asia T-209/01, Honeywell v. komissio, tuomio 14.12.2005,
Kok., s. II-5527, 53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös vastaavasti asia C-176/06 P, Stadtwerke Schwäbisch Hall
ym. v. komissio, tuomio 29.11.2007, 18 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Lisäksi on niin, kuten vakiintuneessa oikeuskäytännössä on todettu, että päätös, jolla pelkästään vahvistetaan aikaisempi
päätös, josta ei ole nostettu kannetta määräajassa, ei ole kannekelpoinen päätös. Jotta määräaika kanteen nostamiselle vahvistetusta
päätöksestä ei alkaisi uudelleen, tällaisesta vahvistavasta päätöksestä nostettu kanne on nimittäin jätettävä tutkimatta (ks.
vastaavasti asia C-521/03 P, Internationaler Hilfsfonds v. komissio, määräys 7.12.2004, 41 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa;
asia T-188/95, Waterleiding Maatschappij v. komissio, tuomio 16.9.1998, Kok., s. II-3713, 108 kohta ja asia T-265/03, Helm
Düngemittel v. komissio, määräys 9.6.2005, Kok., s. II-2009, 62 kohta).
Päätöksellä katsotaan pelkästään vahvistettavan aiempi päätös, jos siinä ei ole mitään uutta verrattuna aiempaan toimeen ja
jos sitä ei ole edeltänyt tämän aiemman toimen adressaatin tilanteen uudelleenarviointi (ks. edellä 29 kohdassa mainittu asia
Internationaler Hilfsfonds v. komissio, määräyksen 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; asia T-84/97, BEUC v. komissio,
määräys 4.5.1998, Kok., s. II-795, 52 kohta ja asia T-106/05, Evropaïki Dynamiki v. komissio, tuomio 10.10.2006, 46 kohta,
ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Käsiteltävässä asiassa on selvää, että määräaika, jonka kuluessa ensimmäisestä päätöksestä voitiin nostaa kanne asetuksen
N:o 40/94 63 artiklan 5 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 5 kohta) nojalla, on päättynyt ilman, että
kantaja oli nostanut siitä kannetta. Kyseisestä päätöksestä on näin ollen tullut lopullinen, eikä sen laillisuutta voida enää
asettaa kyseenalaiseksi unionin yleisessä tuomioistuimessa. Lopullisuus koskee päätöksen päätöslauselmaa sekä perusteluja,
jotka ovat sen välttämätön tuki. Näin ollen on katsottava, että valituslautakunta on ensimmäisessä päätöksessä lausunut lopullisesti
oikeusriidan kohteesta, joka määriteltiin ensimmäisessä rekisteröintihakemuksessa, jossa pyydettiin rekisteröimään yhteisön
tavaramerkiksi sanamerkki INSULATE FOR LIFE Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 6, 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten. Koska
päätöksen päätösosalla voi olla oikeusvaikutuksia ja se voi näin ollen olla asianomaiselle vastainen (ks. vastaavasti asia
C-164/02, Alankomaat v. komissio, määräys 28.1.2004, Kok., s. I-1177, 21 kohta), kantajan piti riitauttaa se määräajassa oikeuden
menettämisen uhalla.
Näin ollen on määriteltävä, onko jälkimmäinen päätös – ja jos on, niin miltä osin – pelkästään ensimmäisen päätöksen vahvistava
päätös, mikä edellyttää oikeusriitoihin, joissa mainitut päätökset on tehty, liittyvien tietojen selvittämistä. Tällöin on
arvioitava, olivatko kyseisten menettelyjen asianosaiset, asianosaisten vaatimukset, perusteet ja väitteet sekä näille oikeusriidoille
tunnusomaiset, niissä tehtyjen päätösten päätöslauselmien kannalta merkitykselliset tosiseikat ja oikeudelliset seikat samoja
vai eivät.
Tästä on todettava, että käsiteltävän oikeusriidan kohde on laajalti sama kuin oikeusriidassa, jossa tehtiin ensimmäinen päätös,
koska kantaja pyrki sekä ensimmäisellä että jälkimmäisellä rekisteröintihakemuksella rekisteröimään sanamerkin INSULATE FOR
LIFE yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 6, 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten, ja ainoa ero oli
se, että jälkimmäinen hakemus kattoi myös luokkaan 37 kuuluvat palvelut. On tarkennettava, että koska nämä palvelut ovat yhtenäinen
luokkiin 6, 17 ja 19 kuuluvista tavaroista erillinen ryhmä, niitä on arvioitava erikseen ja niistä on annettava erilliset
perustelut, kun määritellään rekisteröitäväksi haetun sanamerkin rekisteröintikelpoisuutta (ks. vastaavasti ja analogisesti
asia C-282/09 P, CFCMCEE v. SMHV, määräys 18.3.2010, 38–40 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja yhdistetyt
asiat T-405/07 ja T-406/07, CFCMCEE v. SMHV (P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD), tuomio 20.5.2009, Kok., s. II-1441, 54 ja 55 kohta),
joten se, että kantaja laajensi rekisteröintihakemustaan näihin palveluihin, ei ole edellä 30 kohdassa tarkoitetussa oikeuskäytännössä
tarkoitettu uusi seikka ensimmäisessä päätöksessä esitettyyn mainittujen tavaroiden analogiseen arviointiin ja perusteluihin
verrattuna. Lisäksi ensimmäisessä päätöksessä ensimmäinen rekisteröintihakemus on hylätty asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1
kohdan b ja c alakohdan perusteella, kun taas jälkimmäisen rekisteröintihakemuksen hylkääminen perustuu vain asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.
Näin ollen jälkimmäisellä päätöksellä on katsottava pelkästään vahvistettavan ensimmäinen päätös siltä osin kuin siinä perustellaan
se, että sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröinti Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 6, 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten
on hylätty, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla, kuitenkin sillä edellytyksellä, ettei se sisällä näiltä
osin mitään uutta seikkaa ensimmäiseen päätökseen nähden eikä kantajan tilannetta ole ennen jälkimmäisen päätöksen tekemistä
tutkittu uudelleen.
Kun otetaan huomioon jälkimmäinen rekisteröintihakemus siltä osin kuin se koskee Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 6, 17
ja 19 kuuluvia tavaroita, on näin ollen tutkittava yhtäältä, perustuuko jälkimmäinen päätös uusiin seikkoihin, jotka voisivat
vaikuttaa sen päätöslauselmaan ja perusteluihin, jotka ovat sen välttämätön tuki, ja toisaalta, onko kantajan tilannetta tutkittu
uudelleen tämän päätöksen yhteydessä.
Mahdollisista uusista seikoista on todettava, että kantaja on sekä SMHV:lle että unionin yleiselle tuomioistuimelle jättämissään
kirjelmissä pääosin rajoittunut toistamaan jo ensimmäisen rekisteröintihakemuksensa tueksi esittämänsä väitteet. Se on kuitenkin
lisännyt yhtäältä, että tutkija sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohtaa (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohta), kun hän ei lausunut siitä, missä jäsenvaltioissa rekisteröitäväksi haetun sanamerkin rekisteröinti
oli evätty (ks. riidanalaisen päätöksen 16 kohta), ja toisaalta, että mainittu merkki oli rekisteröity kansallisena tavaramerkkinä
Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (ks. riidanalaisen päätöksen 17 kohta).
Ensimmäisellä väitteellä, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohtaa, ei lisätä nyt käsiteltävään oikeusriitaan mitään
uutta tosiseikkaa, eikä sille joka tapauksessa selvästikään ole oikeudellista perustetta, joten sillä ei voinut olla vaikutusta
riidanalaisen päätöksen päätöslauselmaan eikä perusteisiin, jotka ovat sen välttämätön tuki. Valituslautakunta oli näin ollen
oikeassa hylätessään sen tutkimatta uudelleen kantajan tilannetta. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa rajoitutaan nimittäin
säätämään sen 1 kohdassa säädettyjen hylkäämisperusteiden soveltamisesta silloin, kun nämä perusteet ovat voimassa vain tietyssä
osassa yhteisöä, joten siinä ei luoda erityistä perusteluvelvollisuutta.
Toisen väitteen, joka koskee rekisteröitäväksi haetun sanamerkin rekisteröintiä kansallisella tasolla, osalta on riittävää
muistuttaa vakiintuneesta oikeuskäytännöstä – johon valituslautakunta on viitannut riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa –,
jonka mukaan yhteisön tavaramerkkijärjestelmä muodostaa itsenäisen järjestelmän ja SMHV:n päätösten lainmukaisuutta arvioidaan
yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, joten SMHV ei ole sidottu kansallisiin rekisteröinteihin (ks. vastaavasti asia
T-130/01, Sykes Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002, Kok., s. II-5179, 31 kohta) tai päätymään
samaan lopputulokseen kuin kansalliset viranomaiset vastaavassa tapauksessa (ks. vastaavasti asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke
v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 49 kohta ja asia T-473/08, Apollo Group v. SMHV (THINKING AHEAD), tuomio 17.11.2009,
43 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Lisäksi kantaja ei ole käsiteltävässä asiassa millään tavoin tarkentanut
perusteita, joilla kyseiset kansalliset viranomaiset ovat perustelleet päätöstään sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröinnistä
ja jotka olisi voitu tarvittaessa ottaa huomioon sovellettaessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Vaikka
oletettaisiin, että kansalliset rekisteröinnit, joihin on vedottu, olisivat merkityksellisiä tosiseikkoja, jotka ovat tapahtuneet
ensimmäisen päätöksen jälkeen, kantajan toinen väite oli näin ollen selvästi tehoton ja siksi sillä ei voinut olla vaikutusta
riidanalaisen päätöksen päätöslauselmaan eikä sen välttämättömänä tukena oleviin perusteluihin, joten valituslautakunnalla
oli velvollisuus hylätä se tutkimatta kantajan tilannetta uudelleen tältä kannalta.
Edellä 37 ja 38 kohdassa mainituista toteamuksista ilmenee siitä kysymyksestä, onko kantajan tilannetta tutkittu uudelleen
tai olisiko sitä pitänyt tutkia uudelleen jälkimmäisen päätöksen yhteydessä, ettei näin ole tehty käsiteltävässä asiassa,
koska kantaja ei ole esittänyt jälkimmäisen rekisteröintihakemuksen tueksi minkäänlaista uutta merkittävää tosiseikkaa, joka
olisi voinut muuttaa ensimmäiseen päätökseen sisältyvää arviointia ja näin ollen edellyttää, että valituslautakunta arvioisi
uudelleen, onko rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki erottamiskykyinen Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 6, 17 ja 19 kuuluvien
tavaroiden osalta. Kantaja ei ole myöskään vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen esittänyt
tähän minkäänlaista täsmennystä, joka voisi horjuttaa tätä arviointia. Näin ollen valituslautakunta on perustellusti rajoittunut
edellä mainittujen seikkojen osalta lähinnä viittaamaan ensimmäisen päätöksen 15–20 kohtaan (ks. riidanalaisen päätöksen 13
kohta). Samoin valituslautakunta myös toisti perustellusti vastauksena kantajan toistamiseen esittämään väitteeseen SMHV:n
aikaisemmasta päätöskäytännöstä, joka koskee sanamerkkejä, joilla on samankaltaisuuksia rekisteröintihakemuksen kohteena olleen
sanamerkin kanssa – ja joka oli jo olemassa ensimmäisen päätöksen tekohetkellä – jälkimmäisen päätöksensä 21 ja 22 kohdassa
suurelta osin ensimmäisen päätöksensä 5, 21 ja 22 kohdan mukaiset perustelut. Tässä tapauksessa pelkkä se seikka, että riidanalaisen
päätöksen 22 kohdassa mainitaan myös sanamerkin BUILT FOR LIFE rekisteröinnin epääminen, joka tapahtui ensimmäisen päätöksen
jälkeen, ei voi horjuttaa arviointia, koska SMHV:n aikaisemman päätöskäytännön vahvistuksena epääminen ei antanut eikä voinut
antaa aihetta arvioida kantajan tilannetta uudelleen tämän käytännön pohjalta edellä 30 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä
tarkoitetulla tavalla.
Edellä esitetystä johtuu, että siltä osin kuin riidanalaisessa päätöksessä evätään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa soveltamalla sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin
6, 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten se on pelkästään vahvistava päätös. Tällöin ei ole tarpeen tutkia, ylettyykö vahvistava
luonne myös siihen, että ensimmäisessä päätöksessä on sovellettu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä
hylkäysperustetta, koska turvautuminen – josta on tullut lopullinen – yhteen ainoaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa
mainituista perusteista riittää rekisteröinnin epäämiseen (ks. vastaavasti asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002,
Kok., s. I-7561, 28 kohta).
Näin ollen on todettava, että nyt käsiteltävä kanne on jätettävä tutkimatta siltä osin kuin se koskee riidanalaisen päätöksen
sellaisia osia, joissa vain vahvistetaan ensimmäinen päätös (ks. edellä 40 kohta).

Asiakysymys
Edellä esitetyn perusteella nyt käsiteltävän oikeusriidan sisältö rajoittuu siihen, onko valituslautakunta voinut perustellusti
katsoa, että sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 37 kuuluvia
palveluja varten oli myös evättävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.
Lisäksi mainitun asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat
olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan taustalla oleva yleinen etu on sama kuin tavaramerkin keskeinen tehtävä, joka on taata
kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä. Asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn rekisteröinnin ehdottoman hylkäysperusteen tarkoituksena on näin ollen,
että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista,
joilla on toinen alkuperä (ks. vastaavasti asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3297, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Näin ollen näissä säännöksissä tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky tarkoittaa, että tavaramerkin avulla voidaan yksilöidä
rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavara tai palvelu tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi ja erottaa näin tämä tavara
tai palvelu muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. asia C-144/06 P, Henkel v. SMHV, tuomio 4.10.2007, Kok., s. I‑8109,
34 kohta ja asia C-398/08 P, Audi v. SMHV, tuomio 21.1.2010, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Tässä tarkoituksessa ei ole tarpeen, että tavaramerkki välittää täsmällisen tiedon tavaran valmistajan tai palvelujen tarjoajan
henkilöllisyydestä. Riittää, että asianomainen yleisö voi tavaramerkin perusteella erottaa sillä varustetun tavaran tai palvelun
muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen kaupallinen alkuperä, ja päätellä, että kaikki sillä varustetut tavarat
tai palvelut on tuotettu, saatettu markkinoille tai toimitettu niiden laadusta vastaavan kyseisen tavaramerkin haltijan valvonnassa
(ks. yhdistetyt asiat T-387/06–T-390/06, Inter-IKEA v. SMHV, tuomio 10.10.2008 (Kuormalavan kuvaus), 27 kohta, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa ja edellä 38 kohdassa mainittu asia THINKING AHEAD, tuomion 26 kohta).
Kyseisessä säännöksessä tarkoitettu erottamiskyky sitä vastoin puuttuu merkeiltä, joiden avulla asianomainen yleisö ei voi
toistaa ostokokemusta, jos se osoittautuu myönteiseksi, tai välttää sitä, jos se osoittautuu kielteiseksi, hankkiessaan myöhemmin
kyseessä olevia tavaroita tai palveluja. Tämä koskee erityisesti sellaisia merkkejä, joita käytetään yleisesti kyseisten tavaroiden
tai palvelujen markkinoille saattamiseen. Kyseisten merkkien katsotaan nimittäin olevan kykenemättömiä täyttämään tavaramerkin
keskeistä tehtävää eli yksilöimään kyseisen tavaran tai palvelun alkuperää (ks. vastaavasti asia T-341/06, Compagnie générale
de diététique v. SMHV (GARUM), 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Erottamiskykyä on lisäksi arvioitava yhtäältä niihin tavaroihin tai palveluihin nähden, joita varten rekisteröintiä on haettu,
ja toisaalta siihen nähden, miten tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen kohdeyleisö sen mieltää
(edellä 44 kohdassa mainitut asia Audi v. SMHV, tuomion 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja yhdistetyt asiat Kuormalavan
kuvaus, tuomion 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Kun kyseessä ovat tavaramerkit, jotka koostuvat sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita käytetään lisäksi iskulauseina
mainoksissa, laatua koskevina ilmauksina tai kehotuksina ostaa niitä tavaroita tai palveluja, jotka nämä tavaramerkit kattavat,
tällainen käyttö ei ole esteenä niiden rekisteröinnille. Tällaisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa niihin ei ole
sovellettava ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin merkkeihin (edellä 44 kohdassa mainittu asia Audi v. SMHV, tuomion
35 ja 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Kohdeyleisön määrittämisestä, mitä ei sellaisenaan ole riitautettu käsiteltävässä asiassa, on ensiksi todettava, että Nizzan
sopimuksen mukaiseen luokkaan 37 kuuluvat palvelut, joita varten sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröintiä on haettu, ovat
rakennus-, korjaus- ja asennuspalvelut rakennusalalla, nimittäin talonrakennuksessa. Näin ollen nämä palvelut tuntee sekä
erikoistunut ammattimainen yleisö että – tosin vähäisemmässä määrin – keskivertokuluttaja. Koska riidanalainen sanamerkki
koostuu kolmesta englanninkielisestä sanasta, kohdeyleisö on se, joka hallitsee tämän kielen, ja edustaa näin ollen suurta
osaa eurooppalaisesta yleisöstä.
Lisäksi on tutkittava, onko valituslautakunta analysoinut asianmukaisesti rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osatekijöiden
ja niiden kokonaisuuden merkitystä kohdeyleisön näkökulmasta, kun valituslautakunnan mielestä merkiltä puuttuu erottamiskyky
kyseisten palvelujen osalta.
Kuten oikeuskäytännössä on katsottu, moniosaisissa sanamerkeissä on syytä ottaa huomioon niiden relevantti merkityssisältö,
joka määritetään nämä sanamerkit muodostavien kaikkien osien eikä vain yhden osan perusteella (asia T-28/06, RheinfelsQuellen
H. Hövelmann v. SMHV (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), tuomio 6.11.2007, Kok., s. II‑4413, 32 kohta). Tällaisten merkkien erottamiskykyä
ei voida arvioida ainoastaan analysoimalla kutakin niiden sanaa tai osatekijää erikseen, vaan arvioinnin on joka tapauksessa
perustuttava siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää nämä tavaramerkit kokonaisuutena, eikä olettamaan siitä, että osatekijät,
joilta erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky, eivät voi yhdistettyinä olla erottamiskykyisiä. Pelkästään se, että
kultakin näistä osatekijöistä erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky, ei nimittäin sulje pois sitä, että niiden muodostama
yhdistelmä voi olla erottamiskykyinen (edellä 44 kohdassa mainittu asia Eurohypo v. SMHV, tuomion 41 kohta). Toisin sanoen
sen arvioimiseksi, puuttuuko tavaramerkiltä erottamiskyky vai ei, on otettava huomioon sen aikaansaama kokonaisvaikutelma.
Tämä ei kuitenkin tarkoita, etteikö olisi ensi vaiheessa tarkasteltava kutakin kyseisen tavaramerkin muodostavista eri osatekijöistä.
Voi nimittäin olla hyödyllistä tutkia kokonaisarvioinnin aikana jokaista kyseisen tavaramerkin muodostavaa osatekijää (ks.
vastaavasti asia C-238/06 P, Develey v. SMHV, tuomio 25.10.2007, Kok., s. I‑9375, 82 kohta ja edellä 38 kohdassa mainittu
asia THINKING AHEAD, tuomion 31 kohta).
Tähän on todettava, ettei kantaja kiistä sitä, ettei sanalla ”insulate” ole muuta merkitystä kuin eristäminen. Kantaja väittää
lisäksi, ettei kohdeyleisö välittömästi katso sanojen ”for life” yhdistelmän – jossa yhdistetään toisiinsa erottamattomasti
prepositio ”for” ja substantiivi ”life” – merkitsevän ”kestää koko elämän” tai ”koko elämän ajaksi”, mutta tällainen väite
on hylättävä. Kantaja ei nimittäin esitä mitään muuta merkitystä ja rajoittuu väittämään epäselvästi, että tällä sanojen yhdistelmällä
on useita konnotaatioita ja että se synnyttää useita assosiaatioita ja antaa useita suggestioita. Kun kaksi osatekijää eli
”insulate” ja ”for life” on yhdistetty sanamerkissä INSULATE FOR LIFE, niiden ymmärretään siksi välittömästi tarkoittavan,
että eristystoimenpide on kestävä tai että se kestää koko elämän ajan. Tällä merkillä ei näin ollen ole englannin kielen lauseopilliset,
kieliopilliset, äänneopilliset ja/tai merkitystä koskevat säännöt huomioon ottaen minkäänlaista epätavallista tai epäselvää
luonnetta, joka voisi johtaa toisenlaiseen mielikuvaan tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen
kohdeyleisön keskuudessa.
Näin ollen valituslautakunta totesi perustellusti, että kyseisten palvelujen osalta kohdeyleisö katsoo välittömästi ja ilman
laajempaa analyyttistä arviointia sanamerkin INSULATE FOR LIFE viittaavan pitkäikäisiin palveluihin, jotka liittyvät erityisen
kestävän eristysmateriaalin käyttöön, eikä osoitukseksi mainittujen palvelujen kaupallisesta alkuperästä (ks. riidanalaisen
päätöksen 19 kohta). Nimittäin vastoin kantajan unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa
esittämää väitettä tämä sanamerkki ei ole isku- tai mainoslauseenakaan riittävän omaperäinen tai mieleenpainuva niin, että
se edellyttäisi edes vähäistä tulkintaa, pohdintaa tai analysointia kohdeyleisössä (ks. vastaavasti edellä 44 kohdassa mainittu
asia Audi v. SMHV, tuomion 44, 45 ja 56–59 kohta), koska kohdeyleisö yhdistää sen välittömästi kyseisiin palveluihin, joita
kaikki rakennus- ja eristysalalla toimivat yritykset voivat tarjota.
Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on menetellyt perustellusti katsoessaan, että sanamerkiltä INSULATE FOR LIFE
puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan
37 kuuluvien palvelujen osalta, ja vahvistaessaan, että sen rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi evätään, eikä ole tarpeen
lausua siitä, onko tämä merkki myös kuvaileva mainittujen palvelujen osalta.
Käsiteltävänä oleva kanne on siis hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimuksen mukaisesti.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
Paroc Oy AB velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä helmikuuta 2011.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: englanti.