CELEX: 62013TJ0458
Marca comunitária
Pedido de marca nominativa comunitária GRAPHENE
Motivo absoluto de recusa
Caráter descritivo
Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 207/2009

Antecedentes do litígio
Em 18 de maio de 2012, os recorrentes, Joseba Larrañaga Otaño e Mikel Larrañaga Otaño, apresentaram em conjunto um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI»), nos termos do Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, relativo à marca comunitária (
JO L 78, p. 1
).
A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo GRAPHENE.
Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem, nomeadamente, às classes 13, 23 e 25 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, para cada uma destas classes, à seguinte descrição:
—
classe 13: «Armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogo de artifício»;
—
classe 23: «Fios para uso têxtil»;
—
classe 25: «Vestuário, calçado, chapelaria».
Por decisão de 28 de novembro de 2012, o examinador indeferiu o pedido de registo de marca comunitária para os produtos acima referidos no n.
o
3, devido aos fundamentos enumerados no artigo 7.
o
, n.
o
1, alíneas b) e c), do Regulamento n.
o
207/2009.
Em 28 de janeiro de 2013, os recorrentes interpuseram recurso no IHMI contra a decisão do examinador, ao abrigo dos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.
o
207/2009.
Por decisão de 10 de junho de 2013 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Considerou, em substância, que a marca pedida era desprovida de caráter distintivo e descritivo para todos os produtos em causa, na aceção do artigo 7.
o
, n.
o
1, alíneas b) e c), do Regulamento n.
o
207/2009.
Em primeiro lugar, relativamente ao público pertinente, a Câmara de Recurso considerou que este era composto tanto pelo grande público como pelo público profissional especializado, por exemplo, os profissionais das forças de segurança, as empresas de demolição ou os fabricantes de têxteis, e que era constituído por consumidores conhecedores da língua inglesa, língua do termo «graphene».
Em segundo lugar, relativamente ao caráter descritivo da marca pedida na aceção do artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009, a Câmara de Recurso salientou, antes de mais, que decorria dos documentos apresentados pelos recorrentes que esta marca consistia num termo inglês que designa um alótropo bidimensional do carbono e que a perceção que o público anglófono pertinente tem da referida marca consiste no nome de um material específico. Com base nos mesmos documentos, indicou, por um lado, que, apesar de a descoberta do grafeno não ser recente, o facto de ter sido isolado em 2004 permitiu aos cientistas reconhecer as suas propriedades, nomeadamente a sua estrutura bidimensional da espessura de um átomo, a sua transparência, a sua flexibilidade e a sua elasticidade, a sua condutibilidade térmica e elétrica, a sua resistência, a sua leveza e a sua impermeabilidade ou, pelo menos, a sua permeabilidade controlada e, por outro lado, que os domínios de aplicação possíveis dos nanomateriais, tais como o grafeno, incluem a informática, a telefonia móvel e a eletrónica, a blindagem, a energia e o ambiente, a medicina ou a saúde. Em seguida, analisou separadamente as propriedades e as aplicações do grafeno específicas às «armas de fogo», pertencentes à classe 13, às «munições e projéteis; explosivos», pertencentes à classe 13, ao «fogo de artifício», pertencente à classe 13, aos «fios para uso têxtil», pertencentes à classe 23, a «vestuário, calçado, chapelaria», pertencentes à classe 25 e, para cada uma das cinco categorias de produtos, entendeu que, tendo em conta as referidas propriedades e aplicações, foi com razão que o examinador considerou que os produtos em causa podiam conter grafeno ou ser feitos à base deste. Por fim, concluiu que a marca pedida era descritiva, uma vez que o termo «graphene» informa diretamente o público pertinente, particularmente o público especializado, de uma característica da natureza dos produtos em causa, isto é, a sua composição, e o consumidor identifica, no sinal pedido, sem recorrer a um processo intelectual intermédio ou a outro esforço suplementar, o nome do material «grafeno» incluído na composição dos referidos produtos.
Em terceiro e último lugar, no que respeita à falta de caráter distintivo da marca pedida na aceção do artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009, a Câmara de Recurso concluiu que a marca pedida era desprovida de tal caráter distintivo, porque a perceção que o público pertinente tinha dela era de que se tratava do nome de um material que entra na composição dos produtos em causa, indicando assim as características conferidas por este material aos referidos produtos, e não a sua origem comercial.
Pedidos das partes
Os recorrentes concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
—
anular a decisão impugnada;
—
condenar o IHMI nas despesas.
O IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
—
negar provimento ao recurso;
—
condenar os recorrentes nas despesas.
Questão de direito
Em apoio do seu recurso, os recorrentes invocam três fundamentos, relativos a violações do artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009, do artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea b), do mesmo regulamento e do princípio da não discriminação.
Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009
Com o primeiro fundamento, os recorrentes acusam a Câmara de Recurso de ter considerado que a marca pedida era descritiva na aceção do artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009 e apresentam duas alegações a este respeito. Com a primeira alegação, embora reconhecendo que o público pertinente perceberá a marca pedida como sendo o nome de um material concreto e determinado, alegam que não existe nenhuma relação direta entre os produtos abrangidos pelo pedido de registo e o grafeno, cujas propriedades, segundo publicações científicas «sérias», não constituem uma «panaceia» e cujas aplicações são, portanto, limitadas a domínios específicos, que compreendem a nanotecnologia, a informática, a eletrónica ou as comunicações, alheias aos referidos produtos. Ora, é permitido registar como marca um sinal que tem significado próprio, desde que este, como sucede no presente caso, não remeta para os produtos abrangidos pela referida marca. Com a segunda alegação, defendem que a análise da Câmara de Recurso incidiu sobre categorias genéricas de produtos, atribuindo indevidamente características do grafeno a todos os produtos assim reagrupados, tais como a impermeabilidade ou a permeabilidade controlada, que apenas dizem respeito a produtos específicos, como os condutores iónicos e os aparelhos de armazenamento molecular.
O IHMI refuta os argumentos dos recorrentes.
Nos termos do artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009, será recusado o registo de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes.
Os sinais ou as indicações referidos no artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009 são os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do público pertinente, para designar diretamente, ou por referência a uma das suas características essenciais, o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo (acórdão de 20 de setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI, C‑383/99 P, Colet.,
EU:C:2001:461
, n.
o
39). Daqui resulta que, para que um sinal seja abrangido pela proibição prevista nesta disposição, é necessário que apresente uma relação suficientemente direta e concreta com os produtos ou serviços em causa, suscetível de permitir ao público pertinente perceber imediatamente, sem refletir, uma descrição da categoria dos produtos ou dos serviços em causa, ou de uma das suas características [v. acórdãos de 22 de junho de 2005, Metso Paper Automation/IHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Colet.,
EU:T:2005:247
, n.
o
25 e jurisprudência citada, e de 30 de abril de 2013, ABC‑One/IHMI (SLIM BELLY), T‑61/12,
EU:T:2013:226
, n.
o
17 e jurisprudência citada].
A apreciação do caráter descritivo de um sinal apenas pode, assim, ser efetuada, por um lado, em relação à perceção que o público pertinente tem dele e, por outro, em relação aos produtos ou aos serviços em causa [v., neste sentido, acórdãos de 27 de fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Colet.,
EU:T:2002:41
, n.
o
38, e de 7 de julho de 2011, Cree/IHMI (TRUEWHITE), T‑208/10,
EU:T:2011:340
, n.
o
17 e jurisprudência citada].
O conceito de interesse geral subjacente ao artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009 exige que os sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar características dos produtos ou dos serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos. Esta disposição impede que estes sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa devido ao seu registo como marca (acórdãos de 23 de outubro de 2003, IHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Colet.,
EU:C:2003:579
, n.
o
31, e de 12 de janeiro de 2006, Deutsche SiSi‑Werke/IHMI, C‑173/04 P, Colet.,
EU:C:2006:20
, n.
o
62) e que uma empresa monopolize a utilização de um termo descritivo, em detrimento das demais empresas, incluindo as suas concorrentes, cujo vocabulário disponível para descrever os seus próprios produtos ficaria, dessa forma, limitado [acórdãos de 6 de março de 2007, Golf USA/IHMI (GOLF USA), T‑230/05,
EU:T:2007:76
, n.
o
32, e SLIM BELLY, referido no n.
o
16
supra
,
EU:T:2013:226
, n.
o
18].
No presente caso, há que observar, a título preliminar, que a definição do público pertinente dada pela Câmara de Recurso (v. n.
o
7,
supra
), que não é contestada pelos recorrentes, deve ser acolhida.
Relativamente à primeira alegação, respeitante, em substância, à inexistência de uma relação direta entre os produtos em causa e o grafeno no estado atual da técnica, há que recordar que, segundo jurisprudência constante, para que o IHMI recuse um registo ao abrigo do artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009, não é necessário que os sinais e as indicações que compõem a marca sejam efetivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou de serviços como aqueles para os quais o pedido é apresentado, ou descritivos das características desses produtos ou desses serviços. Basta, como decorre da própria redação dessa disposição, que esses sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins. Um sinal nominativo deve, assim, ser objeto de uma recusa de registo, nos termos da referida disposição, se, em pelo menos um dos seus significados potenciais, designar uma característica dos produtos ou dos serviços em causa [acórdãos IHMI/Wrigley, referido no n.
o
18,
supra
,
EU:C:2003:579
, n.
o
32; de 21 de janeiro de 2009, Korsch/IHMI (PharmaCheck), T‑296/07,
EU:T:2009:12
, n.
o
43; e SLIM BELLY, referido no n.
o
16,
supra
,
EU:T:2013:226
, n.
o
36]. Por outro lado, é indiferente que as características dos produtos ou dos serviços que são suscetíveis de ser descritas sejam essenciais ou acessórias no plano comercial (v. acórdão SLIM BELLY, referido no n.
o
16,
supra
,
EU:T:2013:226
, n.
o
37 e jurisprudência citada).
Decorre igualmente da jurisprudência que o facto de a marca pedida descrever uma característica inexistente no estado atual da técnica não exclui que o público pertinente a perceba como sendo descritiva [v., neste sentido, acórdãos de 16 de setembro de 2008, ratiopharm/IHMI (BioGeneriX), T‑47/07,
EU:T:2008:377
, n.
o
30, e ratiopharm/IHMI (BioGeneriX), T‑48/07,
EU:T:2008:378
, n.
o
29].
Atendendo a esta jurisprudência, para justificar a recusa da marca pedida no presente caso, basta que esta, de acordo com a perceção que o público pertinente tem dela, possa ser utilizada para designar uma característica atual ou potencial dos produtos em causa, ainda que inexistente no estado atual da técnica. Em conformidade com a jurisprudência acima citada no n.
o
17, esta possibilidade deve ser apreciada em relação à perceção do público pertinente, e não segundo a conclusão de peritos científicos.
No presente caso, há que salientar que a Câmara de Recurso, nos n.
os
23 a 28 da decisão impugnada, forneceu elementos relativos à perceção do público pertinente sobre as propriedades e aplicações do grafeno, para cinco categorias de produtos: primeiro, para as «armas de fogo», pertencentes à classe 13, as propriedades relevantes do grafeno consistem na sua condutibilidade elétrica, na sua leveza e na sua resistência, e comportam nomeadamente aplicações nos domínios da informática, da eletrónica e mesmo da blindagem; segundo, para as «munições e projéteis; explosivos», pertencentes à classe 13, a leveza e a resistência do grafeno são características muito apreciadas; terceiro, para o «fogo de artifício», pertencente à classe 13, a condutibilidade elétrica do grafeno permite uma grande precisão espacial e temporal; quarto, para os «fios para uso têxtil», pertencentes à classe 23, a impermeabilidade ou a permeabilidade controlada, bem como a resistência, a leveza e a flexibilidade são qualidades muito valorizadas; quinto, para o «vestuário, calçado, chapelaria», pertencentes à classe 25, a Câmara de Recurso evidenciou as qualidades térmicas e impermeáveis do grafeno, bem como a sua resistência.
Há que considerar que, desta forma, a Câmara de Recurso constatou corretamente, com base num exame completo e tendo em conta a perceção do público pertinente, que existia uma relação suficientemente direta e concreta entre a marca pedida e os produtos referidos no pedido de registo, suscetível de permitir que o referido público perceba imediatamente, e sem mais reflexões, uma descrição de uma característica atual ou potencial dos ditos produtos, ou seja, a utilização do grafeno na sua composição.
A primeira alegação não pode assim ser acolhida, uma vez que a Câmara de Recurso não cometeu um erro de direito ao confirmar a recusa da marca pedida, em aplicação do motivo enunciado no artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009.
Quanto ao segundo argumento, relativo, em substância, à inexistência de análise do caráter descritivo para cada produto em causa, há que recordar que, segundo jurisprudência constante, embora a decisão de recusa de registo de uma marca deva, em princípio, ser fundamentada para cada um dos produtos ou dos serviços em causa, a autoridade competente pode, não obstante, limitar‑se a apresentar uma fundamentação global quando o mesmo motivo de recusa seja oponível a uma categoria ou a um grupo de produtos ou de serviços que apresentem entre si um nexo suficientemente direto e concreto, a ponto de formarem uma categoria ou um grupo de produtos ou de serviços com suficiente homogeneidade (acórdão SLIM BELLY, referido no n.
o
16,
supra
,
EU:T:2013:226
, n.
o
33; v., igualmente, neste sentido, despacho de 18 de março de 2010, CFCMCEE/IHMI, C‑282/09 P, Colet.,
EU:C:2010:153
, n.
os
37 a 40; e, neste sentido e por analogia, acórdão de 15 de fevereiro de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Colet.,
EU:C:2007:99
, n.
os
34 a 38).
No presente caso, há que salientar que a Câmara de Recurso, nos n.
os
23 a 28 da decisão impugnada, distinguiu cinco categorias homogéneas de produtos em causa, ou seja, a das «armas de fogo», pertencentes à classe 13, a das «munições e projéteis; explosivos», pertencentes à classe 13, a do «fogo de artifício», pertencente à classe 13, a dos «fios para uso têxtil», pertencentes à classe 23, e a de «vestuário, calçado, chapelaria», pertencentes à classe 25, que analisou separadamente, expondo, para cada uma delas, as propriedades e aplicações específicas do grafeno na perceção do público pertinente, antes de concluir pela existência de caráter descritivo da marca pedida para cada uma destas categorias homogéneas de produtos em causa (v. n.
o
8,
supra
). No que respeita, em especial, aos «fios para uso têxtil» e a «vestuário, calçado, chapelaria», ainda que se admita que o público pertinente possa não ter a perceção da qualidade da impermeabilidade ou da permeabilidade controlada do grafeno relativamente aos referidos produtos, não deixa de ser verdade que o referido público perceberá as outras características do grafeno relativamente a esses produtos, salientadas pela Câmara de Recurso, tais como a sua resistência, a sua leveza, a sua flexibilidade e as suas propriedades térmicas.
Tendo a Câmara de Recurso fundamentado devidamente a sua decisão quanto a cada categoria homogénea de produtos em causa, a segunda alegação não pode proceder.
Por conseguinte, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.
Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009
Com o segundo fundamento, os recorrentes acusam a Câmara de Recurso de também ter ignorado o caráter distintivo da marca pedida, uma vez que o termo «graphene» não constitui a forma habitual de designar os produtos em causa e não dá ao público pertinente nenhuma informação sobre as eventuais características dos referidos produtos.
Ora, segundo jurisprudência constante, decorre claramente da redação do artigo 7.
o
, n.
o
1, do Regulamento n.
o
207/2009 que basta que se aplique um dos motivos absolutos de recusa enunciados nesta disposição, para que o sinal pedido não possa ser registado como marca comunitária [acórdãos de 19 de setembro de 2002, DKV/IHMI, C‑104/00 P, Colet.,
EU:C:2002:506
, n.
o
29; de 6 de novembro de 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/IHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Colet.,
EU:T:2007:330
, n.
o
43; e SLIM BELLY, referido no n.
o
16,
supra
,
EU:T:2013:226
, n.
o
45].
No presente caso, tendo a Câmara de Recurso determinado corretamente a existência do motivo de recusa previsto no artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009, não há que apreciar o fundamento relativo à violação do artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea b), do mesmo regulamento.
O segundo fundamento deve, pois, ser julgado improcedente.
Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação do princípio da não discriminação
Com o terceiro fundamento, os recorrentes invocam a violação do princípio da não discriminação, em conjunto com os princípios da igualdade de tratamento e da boa administração, uma vez que o IHMI tinha deferido anteriormente o seu pedido de registo da marca comunitária
GRAFENO
para produtos pertencentes às classes 3, 7, 9 e 12, sob o número 10879682, e da marca comunitária
GRAPHENE
para produtos pertencentes às classes 4, 5, 8, 11, 14 a 21, 24 e 26 a 34, sob o número 10900645, sem levantar objeções quanto ao caráter descritivo ou à inexistência de caráter distintivo dos referidos sinais para os produtos em causa.
Ora, basta recordar que, segundo jurisprudência constante, a legalidade das decisões da Câmara de Recurso, que resultam do exercício de uma competência vinculada e não de um poder discricionário, deve ser apreciada unicamente com base no Regulamento n.
o
207/2009, conforme interpretado pelo juiz da União Europeia, e não com base numa prática decisória anterior do IHMI, a qual não pode, seja como for, vincular o juiz da União [acórdãos de 15 de setembro de 2005, BioID/IHMI, C‑37/03 P, Colet.,
EU:C:2005:547
, n.
o
47; Deutsche SiSi Werke/IHMI, referido no n.
o
18,
supra
,
EU:C:2006:20
, n.
o
48; e de 30 de abril de 2013, Boehringer Ingelheim International/IHMI (RELY‑ABLE), T‑640/11,
EU:T:2013:225
, n.
o
33].
Embora, atendendo aos princípios da igualdade de tratamento e da boa administração, o IHMI deva ter em conta as decisões já tomadas sobre pedidos similares e tratar com especial atenção a questão de saber se há ou não que decidir no mesmo sentido, a aplicação destes princípios deve, todavia, ser conciliada com o respeito do princípio da legalidade, de modo que não pode haver igualdade na ilegalidade e que a pessoa que pede o registo de um sinal como marca não pode invocar em seu benefício uma eventual ilegalidade cometida a seu favor ou a favor de um terceiro, para obter uma decisão idêntica (v., neste sentido, acórdão de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C‑51/10 P, Colet.,
EU:C:2011:139
, n.
os
73 a 76). Quanto ao demais, por razões de segurança jurídica e, precisamente, de boa administração, o exame de qualquer pedido de registo deve ser rigoroso e completo, para evitar que se registem marcas indevidamente, e esse exame deve ser efetuado caso a caso, uma vez que o registo de um sinal como marca depende de critérios específicos, aplicáveis no âmbito das circunstâncias factuais do caso concreto e destinados a verificar se o sinal em causa não é abrangido por um motivo de recusa (acórdãos Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, já referido,
EU:C:2011:139
, n.
o
77, e RELY‑ABLE, referido no n.
o
35,
supra
,
EU:T:2013:225
, n.
o
34).
No presente caso, decorre do exame do primeiro fundamento que a Câmara de Recurso constatou, corretamente, com base num exame completo e tendo em conta a perceção do público pertinente, que o pedido de marca comunitária apresentado pelos recorrentes esbarra com o motivo absoluto de recusa enunciado no artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009. Daqui decorre que, em conformidade com a jurisprudência acima citada nos n.
os
35 e 36, esta apreciação não pode ser posta em causa apenas porque a Câmara de Recurso não seguiu, no presente caso, a prática decisória do IHMI [v., neste sentido, acórdão de 3 de julho de 2013, Airbus/IHMI (NEO), T‑236/12, Colet.,
EU:T:2013:343
, n.
o
52], e isto independentemente das circunstâncias acima indicadas no n.
o
34.
Quanto ao demais, há que observar que, ainda que os registos de marcas invocados pelos recorrentes (v. n.
o
34,
supra
) gozem, nos termos do artigo 99.
o
do Regulamento n.
o
207/2009, de uma presunção de validade nas ações de contrafação intentadas nos tribunais de marcas comunitárias, não deixa de ser verdade que, em conformidade com o artigo 52.
o
do mesmo regulamento, a sua nulidade eventual pode, sendo caso disso, ser declarada mediante pedido apresentado no IHMI ou mediante pedido reconvencional formulado no âmbito de uma ação de contrafação.
O terceiro fundamento é, assim, manifestamente improcedente.
Não tendo nenhum dos fundamentos invocados pelos recorrentes sido considerado procedente, há que negar provimento ao recurso na íntegra.
Quanto às despesas
Nos termos do artigo 87.
o
, n.
o
2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo os recorrentes sido vencidos, há que condená‑los nas despesas, em conformidade com os pedidos do IHMI.

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção)
decide:

1)
É negado provimento ao recurso.

2)
Joseba Larrañaga Otaño e Mikel Larrañaga Otaño são condenados nas despesas.

Gratsias
Kancheva
Wetter
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 16 de outubro de 2014.
Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: espanhol.