CELEX: 62014CJ0215
Reenvio prejudicial
Marcas
Diretiva 2008/95/CE
Artigo 3.°, n.° 3
Conceito de ‘caráter distintivo adquirido pelo uso’
Marca tridimensional
Bolacha tipo wafer de chocolate com quatro barras Kit Kat
Artigo 3.°, n.° 1, alínea e)
Sinal constituído simultaneamente pela forma imposta pela própria natureza do produto e pela forma necessária para obter um resultado técnico
Processo de fabricação incluído no resultado técnico

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 3.
o
, n.
os
1, alíneas b) e e), i) e ii), e 3, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO L 299, p. 25
; retificação no
JO 2009, L 11, p. 86
).
Esta questão foi suscitada no âmbito de um litígio entre a Société des Produits Nestlé SA (a seguir «Nestlé») e a Cadbury UK Ltd (a seguir «Cadbury») a respeito da oposição deduzida por esta última ao pedido da Nestlé que tem por objeto o registo como marca no Reino Unido de um sinal tridimensional que representa a forma de uma bolacha tipo
wafer
de chocolate com quatro barras.
Quadro jurídico
Direito da União
A Diretiva 2008/95 revogou e substituiu a Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO 1989, L 40, p. 1
; retificação no
JO 1989, L 207, p. 44
).
O considerando 1 da Diretiva 2008/95 precisa:
«A Diretiva [89/104] foi alterada quanto à substância. Por razões de clareza e racionalidade, deverá proceder‑se à codificação da referida diretiva.»
Nos termos do artigo 2.
o
da Diretiva 2008/95, «[p]odem constituir marcas todos os sinais suscetíveis de representação gráfica […], na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».
O artigo 3.
o
da Diretiva 2008/95, com a epígrafe «Motivos de recusa ou de nulidade», e que retoma, sem alteração substancial, o conteúdo do artigo 3.
o
da Diretiva 89/104, dispõe:
«1.   Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos:
[…]
b)
A marcas desprovidas de caráter distintivo;
[…]
e)
A sinais constituídos exclusivamente:
i)
pela forma imposta pela própria natureza do produto, ou
ii)
pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico, ou
iii)
pela forma que confira um valor substancial ao produto;
[…]
3.   Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos das alíneas b), c) ou d) do n.
o
1 se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um caráter distintivo. Os Estados‑Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o caráter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo.
[…]»
Direito do Reino Unido
De acordo com a Section 3(1) da Lei das Marcas de 1994 (Trade Marks Act 1994), será recusado o registo de marcas desprovidas de caráter distintivo, exceto se, antes da data de apresentação do pedido de registo, aquelas tiverem efetivamente adquirido um caráter distintivo pelo uso que delas foi feito.
Nos termos da Section 3(2), um sinal não é registado como marca se for constituído exclusivamente por uma forma imposta pela própria natureza do produto ou por uma forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico.
Factos do litígio no processo principal e questões prejudiciais
O produto em causa no processo principal começou a ser comercializado no Reino Unido em 1935 pela Rowntree & Co Ltd, sob o nome «Rowntree’s Chocolate Crisp». Em 1937, o nome do produto foi alterado para «Kit Kat Chocolate Crisp» tendo, posteriormente, sido encurtado para «Kit Kat». Em 1988, esta sociedade, que entretanto tinha passado a designar‑se Rowntree plc, foi adquirida pela Nestlé.
Embora durante muitos anos o produto tenha sido comercializado numa embalagem constituída por duas folhas, a saber, por uma folha interior de alumínio e por uma folha exterior em papel impressa, no qual se encontra aposto um logótipo encarnado e branco com os termos «Kit Kat», a embalagem atual é constituída por uma única folha que ostenta o mesmo logótipo. A representação do logótipo evoluiu ao longo dos anos sem, no entanto, ter sofrido grandes alterações.
A forma de base do produto praticamente não se alterou desde 1935, tendo apenas as suas dimensões sofrido ligeiras alterações. Atualmente, o aspeto do produto quando está desembalado é o seguinte:
Importa observar que em cada barra estão gravados os termos «Kit Kat», bem como segmentos da parte oval que fazem parte do logótipo.
Em 8 de julho de 2010, a Nestlé apresentou um pedido de registo do sinal tridimensional com a seguinte representação gráfica (a seguir «marca em causa») como marca no Reino Unido:
A marca em causa difere assim da verdadeira forma do produto na medida em que nela não surgem gravados os termos «Kit Kat».
O pedido foi apresentado para os seguintes produtos da classe 30 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado:
«Chocolate; guloseimas de chocolate; produtos achocolatados; guloseimas; preparações à base de chocolate; produtos de padaria; produtos de pastelaria; bolachas; bolachas com cobertura de chocolate; bolachas tipo
wafer
com cobertura de chocolate; bolos; biscoitos; bolachas tipo
wafer
».
O pedido foi aceite pelo United Kingdom Intellectual Property Office (Instituto de Marcas do Reino Unido) e foi publicado para efeitos de oposição. Segundo este último, embora a marca em causa não seja desprovida de caráter distintivo intrínseco, o requerente do pedido de registo da referida marca demonstrou que esta adquiriu um caráter distintivo pelo uso que dela foi feito.
Em 28 de janeiro de 2011, a Cadbury deduziu oposição ao pedido de registo invocando diferentes fundamentos, nomeadamente que o registo deve ser recusado ao abrigo das disposições da Lei das Marcas de 1994, que transpôs o artigo 3.
o
, n.
os
1, alíneas b) e e), i) e ii), e 3, da Diretiva 2008/95.
Por decisão do 20 de junho de 2013, o instrutor do processo do United Kingdom Intellectual Property Office considerou que a marca em causa era desprovida de caráter distintivo intrínseco e que esta também não tinha adquirido o referido caráter pelo uso que dela foi feito.
O instrutor do processo considerou que a forma para a qual o registo foi pedido é constituída por três características:
—
a forma retangular básica de uma placa;
—
a presença, a posição e a profundidade dos sulcos dispostos longitudinalmente na placa; e
—
o número de sulcos que determina, com a largura da placa, o número de «barras».
O instrutor do processo considerou que a primeira destas características é uma forma que resulta da própria natureza dos produtos e que, por conseguinte, não pode ser objeto de registo, com exceção, todavia, dos «bolos» e dos «produtos de pastelaria», em relação aos quais a forma da marca diverge significativamente das normas do setor. Uma vez que as outras duas características são necessárias para a obtenção de um resultado técnico, o mesmo indeferiu o pedido de registo quanto ao restante.
Em 18 de julho de 2013, a Nestlé interpôs recurso desta decisão na High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Intellectual Property), no qual contestou a afirmação de que a marca em causa não tinha adquirido um caráter distintivo pelo seu uso antes da data relevante. Além disso, a Nestlé alega que a marca em causa não consiste exclusivamente na forma imposta pela própria natureza do produto nem na forma necessária à obtenção de um resultado técnico.
Por recurso subordinado interposto no mesmo dia, a Cadbury impugnou a decisão de 20 de junho de 2013 na parte em que o referido órgão jurisdicional considerou, no que respeita aos bolos e aos produtos de pastelaria, que a marca em causa possui um caráter distintivo intrínseco e que não consiste exclusivamente na forma imposta pela própria natureza do produto nem na forma necessária para a obtenção de um resultado técnico.
A High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Intellectual Property), considera, antes de mais, que o instrutor do processo não devia ter procedido a uma distinção entre, por um lado, os bolos e os produtos de pastelaria e, por outro, todos os outros produtos da classe 30 do Acordo de Nice, no que respeita tanto à prova do caráter distintivo da marca em causa como à aplicabilidade do artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), i) e ii), da Diretiva 2008/95.
Em seguida, relativamente à questão de saber se a marca em causa adquiriu um caráter distintivo pelo seu uso antes da data relevante, o órgão jurisdicional de reenvio, depois de ter recordado a jurisprudência sobre esta matéria, interroga‑se sobre se é suficiente, para demonstrar que uma marca adquiriu um caráter distintivo, que, na data relevante, uma percentagem significativa do grupo de pessoas em causa reconheça a marca e a associe aos produtos do requerente do pedido de registo. Com efeito, o referido órgão jurisdicional considera pelo contrário que cabe a este demonstrar que uma percentagem significativa de um grupo de pessoas considera que a marca, por oposição a qualquer outra marca que possa também possa estar presente, indica a origem dos bens.
Por último, no que respeita à forma imposta pela própria natureza do produto e à forma necessária para a obtenção de um resultado técnico, o órgão jurisdicional de reenvio salienta que é escassa a jurisprudência relativa ao artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), i) e ii), da Diretiva 2008/95.
Nestas condições, a High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Intellectual Property), decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1)
Para provar que uma marca adquiriu caráter distintivo após o uso que dela foi feito na aceção do artigo 3.
o
, n.
o
3, da Diretiva [2008/95], é suficiente que o requerente do pedido de registo demonstre que, na data relevante, uma percentagem significativa do grupo de pessoas em causa reconhece a marca e a associa aos produtos do requerente no sentido de que, se essas pessoas fossem questionadas sobre a identidade de quem comercializa os produtos que ostentam a marca, essas pessoas identificariam o requerente? Ou é suficiente que o requerente do pedido de registo demonstre que uma percentagem significativa do grupo de pessoas em causa considerava que a marca (por oposição a quaisquer outras marcas eventualmente também presentes) indicava a origem dos produtos?
2)
Quando uma forma é constituída por três características essenciais, uma das quais é imposta pela própria natureza dos produtos e duas são necessárias à obtenção de um resultado técnico, o artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), i) e/ou ii), da Diretiva [2008/95] opõe‑se ao registo dessa forma como marca?
3)
Deve o artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), ii), da Diretiva [2008/95] ser interpretado no sentido de que se opõe ao registo de formas que são necessárias à obtenção de um resultado técnico no que respeita ao modo como os produtos são fabricados e não no que respeita ao modo como os produtos funcionam?»
Quanto ao pedido de reabertura da fase oral do processo
Tendo a fase oral do processo sido encerrada em 11 de junho de 2015 na sequência da apresentação das conclusões do advogado‑geral, a Nestlé, por carta de 26 de junho de 2015, que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 30 de junho de 2015, pediu que a fase oral do processo fosse reaberta.
Em apoio deste pedido, a Nestlé alega nomeadamente que, na medida em que as conclusões do advogado‑geral não respondem de forma suficiente à primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio não poderá tomar posição sobre esta.
Por outro lado, a Nestlé alega que as conclusões do advogado‑geral assentam numa interpretação errada das observações apresentadas pela Nestlé.
Importa recordar que, nos termos do artigo 83.
o
do seu Regulamento de Processo, o Tribunal de Justiça pode, a qualquer momento, ouvido o advogado‑geral, ordenar a reabertura da fase oral do processo, designadamente se considerar que não está suficientemente esclarecido, ou quando, após o encerramento dessa fase, uma parte invocar um facto novo que possa ter influência determinante na decisão do Tribunal, ou ainda quando o processo deva ser resolvido com base num argumento que não foi debatido entre as partes ou os interessados referidos no artigo 23.
o
do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia (v. acórdão Comissão/Parker Hannifin Manufacturing e Parker‑Hannifin, C‑434/13 P,
EU:C:2014:2456
, n.
o
27 e jurisprudência referida).
No presente caso, o Tribunal de Justiça, ouvido o advogado‑geral, considera que está suficientemente esclarecido para se pronunciar, que não existe nenhum facto novo suscetível de ter influência decisiva na sua decisão e que o presente caso não necessita de ser decidido com base em argumentos que não foram debatidos entre as partes.
Por outro lado, há que referir que, nos termos do artigo 252.
o
, segundo parágrafo, TFUE, cabe ao advogado‑geral apresentar publicamente, com toda a imparcialidade e independência, conclusões fundamentadas sobre as causas que, em conformidade com o Estatuto do Tribunal de Justiça, requeiram a sua intervenção. Todavia, o Tribunal de Justiça não está vinculado nem pelas conclusões do advogado‑geral nem pela fundamentação em que este baseia essas conclusões (v. acórdão Comissão/Parker Hannifin Manufacturing e Parker‑Hannifin, C‑434/13 P,
EU:C:2014:2456
, n.
o
29 e jurisprudência referida).
Por conseguinte, é indeferido o pedido de reabertura da fase oral do processo.
Quanto às questões prejudiciais
Observações preliminares
Em primeiro lugar, há que observar que o pedido de reenvio prejudicial tem por objeto a interpretação das disposições da Diretiva 2008/95.
Conforme resulta do acórdão Oberbank e o. (C‑217/13 e C‑218/13,
EU:C:2014:2012
, n.
o
31), a Diretiva 2008/95 procedeu apenas a uma codificação da Diretiva 89/104, de tal modo que as disposições em causa no presente processo não sofreram alterações substanciais a nível da sua redação, do seu contexto ou do seu objetivo, relativamente às disposições equivalentes da Diretiva 89/104. Daqui resulta que as referências à jurisprudência respeitante à Diretiva 89/104 continuam a ser pertinentes para efeitos do presente processo.
Em segundo lugar, em conformidade com o disposto no artigo 2.
o
da Diretiva 2008/95, um sinal que representa a forma de um produto pode, em princípio, constituir uma marca na condição, por um lado, de ser suscetível de representação gráfica e, por outro, de ser adequado a distinguir o produto ou serviço de uma empresa dos de outras empresas.
Ora, o artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), da Diretiva 2008/95 individualiza expressamente certos sinais constituídos pela forma de um produto, enumerando os motivos específicos de recusa do registo, a saber, quando estes sinais são constituídos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico e pela forma que confere um valor substancial ao produto.
Constituindo o artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), da Diretiva 2008/95 um obstáculo preliminar capaz de impedir que um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto possa ser registado, tal significa que, se um único dos três critérios mencionados nesta disposição estiver preenchido, tal sinal não poderá ser registado como marca (v., neste sentido, acórdãos Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, n.
o
76, e Linde e o., C‑53/01 a C‑55/01,
EU:C:2003:206
, n.
o
44).
Além disso, um sinal cujo registo é recusado ao abrigo do artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), da Diretiva 2008/95 nunca poderá adquirir um caráter distintivo após o uso que dele tenha sido feito para efeitos do artigo 3.
o
, n.
o
3, desta diretiva (v., neste sentido, acórdãos Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, n.
o
75, e Linde e o., C‑53/01 a C‑55/01,
EU:C:2003:206
, n.
o
44).
Por conseguinte, no âmbito de um pedido de registo de um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto, há que verificar, antes de mais, se não existe nenhum obstáculo nos termos do artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), da Diretiva 2008/95 que seja suscetível de impedir o registo para se analisar, em seguida, se o sinal em causa pôde, eventualmente, adquirir um caráter distintivo para efeitos do artigo 3.
o
, n.
o
3, desta diretiva.
Assim, e para respeitar a lógica e a ordem escolhidas pelo legislador da União na redação do artigo 3.
o
da Diretiva 2008/95, há que inverter a ordem de apreciação das questões prejudiciais, procedendo‑se num primeiro momento à apreciação da segunda e terceiras questões, relativas à interpretação do artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), da Diretiva 2008/95, antes de apreciar a primeira questão, respeitante ao artigo 3.
o
, n.
o
3, desta diretiva.
Quanto à segunda questão
Com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que se opõe ao registo, como marca, de um sinal constituído pela forma do produto quando esta forma compreende três características essenciais, uma das quais é imposta pela própria natureza do produto e as outras duas são necessárias para a obtenção de um resultado técnico.
Desde logo, há que recordar que os diferentes motivos de recusa de registo enumerados no artigo 3.
o
da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados à luz do interesse geral subjacente a cada um deles (v., neste sentido, acórdãos Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 e C‑109/97,
EU:C:1999:230
, n.
os
25 a 27, e Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, n.
o
77).
A
ratio
dos motivos de recusa do registo previstos no artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), da Diretiva 2008/95 consiste em evitar que a proteção do direito das marcas leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes (v., neste sentido, acórdãos Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, n.
o
78, e Hauck, C‑205/13,
EU:C:2014:2233
, n.
o
18).
Com efeito, trata‑se de impedir que o direito exclusivo e permanente atribuído por uma marca possa servir para perpetuar, sem limitação temporal, outros direitos que o legislador da União pretendeu submeter a prazos de caducidade [v., neste sentido, acórdão Hauck, C‑205/13,
EU:C:2014:2233
, n.
o
19, e, no que se refere ao artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea e), do Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (
JO 1994, L 11, p. 1
), disposição que é essencialmente idêntica ao artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), da Diretiva 2008/95, acórdão Lego Juris/IHMI, C‑48/09 P,
EU:C:2010:516
, n.
o
45].
No que se refere à questão de saber se os diversos motivos de recusa podem ser objeto de uma aplicação concomitante, o Tribunal de Justiça precisou que decorre claramente da redação do artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), da Diretiva 2008/95 que os três motivos de recusa de registo têm natureza autónoma, devendo cada um deles aplicar‑se independentemente dos outros (v., neste sentido, acórdão Hauck, C‑205/13,
EU:C:2014:2233
, n.
o
39).
O Tribunal de Justiça deduziu daí que, no caso de estar preenchido um único dos critérios mencionados nesta disposição, o sinal constituído exclusivamente pela forma do produto não poderá ser registado como marca, sendo irrelevante que o sinal possa ser recusado com fundamento em vários motivos de recusa, na medida em que um desses motivos se aplica plenamente ao referido sinal (v., neste sentido, acórdão Hauck, C‑205/13,
EU:C:2014:2233
, n.
os
40 e 41).
Por conseguinte, o artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), da Diretiva 2008/95 não exclui que as características essenciais de um sinal possam ser abrangidas por um ou por vários dos motivos de recusa referidos. Todavia, nesse caso, a recusa de registo está sujeita à condição de pelo menos um desses motivos ser plenamente aplicável ao sinal em causa.
Com efeito, o objetivo de interesse geral subjacente à aplicação dos três motivos de recusa de registo previstos no artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), da Diretiva 2008/95 impede que o registo seja recusado se nenhum desses três motivos for plenamente aplicável (acórdão Hauck, C‑205/13,
EU:C:2014:2233
, n.
o
42).
Uma interpretação do artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), da Diretiva 2008/95 que não permita recusar o registo de uma marca quando as análises revelem que mais de um dos três motivos de recusa é aplicável, ou que, pelo contrário, permita uma aplicação desta disposição no caso de cada um dos três motivos de recusa enunciados ser apenas parcialmente aplicável, seria manifestamente contrária ao objetivo de interesse geral subjacente à aplicação dos três motivos de recusa de registo previstos no artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), da Diretiva 2008/95, conforme foi recordado nos n.
os
43 a 45 do presente acórdão.
Atendendo a todas as considerações precedentes, há que responder à segunda questão que o artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que se opõe ao registo como marca de um sinal constituído pela forma do produto quando esta forma compreenda três características essenciais, uma das quais é imposta pela própria natureza do produto e as outras duas são necessárias à obtenção de um resultado técnico, na condição, todavia, de que pelo menos um dos motivos de recusa de registo enunciados nesta disposição se aplique plenamente à forma em causa.
Quanto à terceira questão
Com a sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95, que permite recusar o registo de sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico, deve ser interpretado no sentido de que diz unicamente respeito ao modo como o produto em causa funciona ou no sentido de que também se aplica ao modo como o produto é fabricado.
A este respeito, há que observar que a redação da mesma disposição se refere expressamente à forma do produto que é necessária para obter um «resultado técnico», sem evocar o processo de fabricação desse produto.
Decorre de uma interpretação literal desta disposição que o motivo de recusa que aí se refere se limita ao modo de funcionamento do produto, constituindo o resultado técnico a fase final de um determinado modo de fabricação resultante da forma em causa.
Esta interpretação é confirmada pelo objetivo prosseguido pelo artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95 que consiste, conforme resulta da jurisprudência referida no n.
o
44 do presente acórdão, em evitar que seja conferido um monopólio sobre soluções técnicas, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes. Com efeito, do ponto de vista do consumidor, as funcionalidades do produto são determinantes, sendo irrelevantes as modalidades de fabricação do mesmo.
De resto, resulta da jurisprudência que as modalidades de fabricação também não são determinantes no âmbito da apreciação das características funcionais essenciais da forma de um produto. Com efeito, deve ser recusado o registo de um sinal constituído unicamente pela forma atribuível ao resultado técnico, ainda que o resultado técnico em causa possa ser alcançado por outras formas e, por conseguinte, através de processos de fabricação (v., neste sentido, acórdão Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, n.
o
83).
Resulta do exposto que há que responder à terceira questão que o artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95, que permite recusar o registo de sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico, deve ser interpretado no sentido de que visa o modo de funcionamento do produto em causa e não se aplica ao modo de fabricação.
Quanto à primeira questão
Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o requerente do pedido de registo de uma marca que adquiriu caráter distintivo após o uso que dela foi feito na aceção do artigo 3.
o
, n.
o
3, da Diretiva 2008/95 deve fazer prova de que o grupo de pessoas em causa tem uma perceção de que produto ou o serviço designado apenas através dessa marca, por oposição a qualquer outra marca que possa estar presente, é proveniente de uma determinada empresa, ou se é suficiente que seja demonstrado que uma percentagem significativa do grupo de pessoas em causa reconhece a referida marca e a associa aos seus produtos.
A este respeito, há que recordar antes de mais que a marca tem por função essencial garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo‑lhe distinguir sem confusão possível este produto ou serviço de outros que tenham uma proveniência diversa (acórdão Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, n.
o
30).
Com efeito, através do seu caráter distintivo, uma marca é adequada para identificar o produto ou o serviço que visa como sendo proveniente de uma determinada empresa e, assim, para distinguir esse produto ou esse serviço dos das outras empresas (v., neste sentido, acórdãos Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 e C‑109/97,
EU:C:1999:230
, n.
o
46; Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, n.
o
35; e Oberbank e o., C‑217/13 e C‑218/13,
EU:C:2014:2012
, n.
o
38).
Este caráter distintivo deve ser apreciado relativamente, por um lado, aos produtos ou aos serviços abrangidos por essa marca e, por outro, relativamente à presumível perceção do grupo de pessoas em causa, a saber, os consumidores médios da categoria de produtos ou de serviços em causa, normalmente informados e razoavelmente atentos e avisados (v., neste sentido, acórdãos Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99,
EU:C:2004:86
, n.
o
34 e jurisprudência referida; Nestlé, C‑353/03,
EU:C:2002:432
, n.
o
25; e Oberbank e o., C‑217/13 e C‑218/13,
EU:C:2014:2012
, n.
o
39).
O caráter distintivo, que constitui assim uma das condições gerais exigidas para que um sinal possa ser registado como marca, pode ser intrínseco, nos termos do artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea b), da Diretiva 2008/95, ou pode ter sido adquirido após o uso que dele foi feito, na aceção do artigo 3.
o
, n.
o
3, desta diretiva.
No que respeita mais concretamente à aquisição do caráter distintivo nos termos do artigo 3.
o
, n.
o
3, da Diretiva 2008/95, a expressão «uso da marca enquanto marca» deve ser entendida no sentido de que se refere apenas a um uso da marca para que o grupo de pessoas em causa identifique o produto ou o serviço como sendo proveniente de uma determinada empresa (acórdão Nestlé, C‑353/03,
EU:C:2005:432
, n.
o
29).
É certo que o Tribunal de Justiça reconheceu que essa identificação, e a consequente aquisição de caráter distintivo, tanto pode resultar do uso, enquanto parte de uma marca registada, de um elemento desta como do uso de uma marca distinta em conjugação com uma marca registada. Todavia, o Tribunal precisou que, em ambos os casos, é importante que, em consequência desse uso, o grupo de pessoas em causa tenha uma perceção efetiva de que o produto ou o serviço, designado apenas através da marca cujo registo foi pedido, provém de uma determinada empresa (acórdão Nestlé, C‑353/03,
EU:C:2005:432
, n.
o
30, e, no âmbito do Regulamento n.
o
40/94, cujo artigo 7.
o
, n.
o
3, corresponde, no essencial, ao artigo 3.
o
, n.
o
3, da Diretiva 2008/95, acórdão Colloseum Holding, C‑12/12,
EU:C:2013:253
, n.
o
27).
Por conseguinte, independentemente da questão de saber se o uso diz respeito a um sinal enquanto parte de uma marca registada ou em combinação com esta, é condição essencial que, no espírito do grupo de pessoas em causa e devido a esse uso, o sinal cujo registo é pedido como marca possa identificar que os produtos sobre os quais incide provêm de uma determinada empresa (v., neste sentido, acórdão Colloseum Holding, C‑12/12,
EU:C:2013:253
, n.
o
28).
Daqui há que deduzir que, conforme resulta dos n.
os
48 a 52 das conclusões do advogado‑geral, embora a marca cujo registo é pedido possa ter sido objeto de uso enquanto parte de uma marca registada ou em conjugação com essa marca, não deixa de ser verdade que, para o registo da própria marca, o requerente do pedido de registo deve fazer prova de que essa marca indica por si só, por oposição a qualquer outra marca que também possa estar presente no mercado, que os produtos têm origem numa determinada empresa.
Atendendo a estas considerações, há que responder à primeira questão que, para registar uma marca que adquiriu caráter distintivo após o uso que dela foi feito na aceção do artigo 3.
o
, n.
o
3, da Diretiva 2008/95, independentemente de tal ter sucedido enquanto parte de outra marca registada ou em conjugação com esta, o requerente do pedido de registo deve fazer prova de que o grupo de pessoas em causa tem uma perceção efetiva de que o produto ou o serviço designado apenas por essa marca, por oposição a qualquer outra marca que possa também estar presente, provém de uma empresa determinada.
Quanto às despesas
Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara:

1)
O artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que se opõe ao registo como marca de um sinal constituído pela forma do produto quando esta forma compreenda três características essenciais, uma das quais é imposta pela própria natureza do produto e as outras duas são necessárias à obtenção de um resultado técnico, na condição, todavia, de que pelo menos um dos motivos de recusa de registo enunciados nesta disposição se aplique plenamente à forma em causa.

2)
O artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95, que permite recusar o registo de sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico, deve ser interpretado no sentido de que visa o modo de funcionamento do produto em causa e não se aplica ao modo de fabricação.

3)
Para registar uma marca que adquiriu caráter distintivo após o uso que dela foi feito na aceção do artigo 3.
o
, n.
o
3, da Diretiva 2008/95, independentemente de tal ter sucedido enquanto parte de outra marca registada ou em conjugação com esta, o requerente do pedido de registo deve fazer prova de que o grupo de pessoas em causa tem uma perceção efetiva de que o produto ou o serviço designado apenas por essa marca, por oposição a qualquer outra marca que possa também estar presente, provém de uma empresa determinada.

Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: inglês.