CELEX: 62009TJ0133
Gemeenschapsmerk
Nietigheidsprocedure
Gemeenschapsbeeldmerk B. Antonio Basile 1952
Ouder nationaal woordmerk BASILE
Relatieve weigeringsgrond
Rechtsverwerking wegens gedogen
Artikel 53, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 54, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009]
Verwarringsgevaar
Artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, van verordening nr. 207/2009]

Overwegingen van het arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1. Op 14 januari 2000 heeft verzoeker, Antonio Basile — die onder de benaming B. Antonio Basile 1952 als zelfstandig handelaar een eenmanszaak voert — bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend op grond van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
2. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, betreft het volgende beeldteken:
>image>1
3. De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 14, 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
4. Het gemeenschapsmerk B. Antonio Basile 1952 is op 27 april 2001 ingeschreven onder het nummer 1 462 555.
5. Op 21 april 2006 heeft interveniënte (Osra SA) krachtens de artikelen 52, lid 1, sub a, en 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 53, lid 1, sub a, en 8, lid 1, van verordening nr. 207/2009) nietigverklaring gevorderd van de inschrijving, wat de waren van klasse 25 betreft, op basis van de volgende merken:
– het Italiaanse woordmerk BASILE, dat op 7 maart 1995 is ingeschreven onder nummer 738 901 (hierna: „ouder merk”);
– het internationale woordmerk BASILE, dat op 13 januari 1995 is ingeschreven onder R413 396 B (hierna: „ouder internationaal merk”).
6. Het oudere merk en het oudere internationale merk zijn ingeschreven voor de volgende waren van klasse 25 van de Overeenkomst van Nice: „Herenbovenkleding van textiel, leer, tricot of een andere stof, zoals jasjes, broeken (met inbegrip van spijkerbroeken), hemden, korte overhemden, T-shirts, sporthemden, pullovers, jakken, overjassen, regenjassen, mantels, kostuums, zwemkleding, badjassen”.
7. Het gemeenschapsmerk is nadien gedeeltelijk overgedragen aan verzoekster (I Marchi Italiani Srl). Hierdoor verkreeg die vennootschap afgesplitste inschrijving nr. 5 274 121 (hierna: „betwiste merk”) voor de volgende waren van klasse 25: „Overhemden, breigoederen, bovenkleding voor heren, dames en kinderen, behalve leren kledingstukken, dassen, onderkleding, schoenen, hoeden, sokken en sjaals voor heren, dames en kinderen”.
8. Op 2 november 2006 heeft het BHIM interveniënte ervan in kennis gesteld dat haar verzoek tot nietigverklaring was uitgebreid tot die afgesplitste inschrijving.
9. Op 21 januari 2008 heeft de nietigheidsafdeling het verzoek tot nietigverklaring toegewezen. Op 18 maart 2008 heeft verzoekster tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het BHIM.
10. Bij beslissing van 9 januari 2009 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen op grond dat, ten eerste, geen sprake was van rechtsverwerking wegens gedogen aangezien de termijn van vijf jaar niet was verstreken, ten tweede, niet was aangetoond dat de conflicterende merken in Italië naast elkaar hadden bestaan en ten derde, sprake was van verwarringsgevaar tussen het betwiste merk en het oudere merk aangezien de door die merken aangeduide waren gelijk of soortgelijk waren en de conflicterende merken visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemden.
Conclusies van partijen
11. Verzoekende partijen verzoeken het Gerecht:
– de bestreden beslissing te vernietigen;
– te verklaren dat de inschrijving van het merk B Antonio Basile 1952 geldig is en rechtsgevolgen sorteert;
– het BHIM te verwijzen in de kosten.
12. Het BHIM en interveniënte verzoeken het Gerecht:
– het beroep te verwerpen;
– verzoekers te verwijzen in de kosten.
13. Ter terechtzitting heeft verzoekster verklaard dat zij haar tweede vordering introk, waarvan in het proces-verbaal van de terechtzitting akte is genomen. Evenzo heeft verzoeker, die geen partij was in de procedure voor de kamer van beroep, ter terechtzitting afstand gedaan van zijn beroep tegen de bestreden beslissing.
In rechte
Ontvankelijkheid van de argumenten en de stukken die voor het eerst voor het Gerecht zijn aangevoerd
14. Verzoekster voert aan dat de familienaam Basile in Italië meermaals als merk is ingeschreven en dat het zou „indruisen tegen de aan elke zakenrelatie ten grondslag liggende beginselen van inschikkelijkheid en goede trouw” om de algemene bekendheid en de reputatie van het betwiste merk buiten beschouwing te laten.
15. Het BHIM betoogt dat de argumenten die betrekking hebben op de inschrijving van de familienaam Basile in Italië, op de bekendheid van het betwiste merk en op de schending van het beginsel van goede trouw, alsook de in de bijlagen nrs. 7, 13, 14 en 15 bij het verzoekschrift opgenomen stukken voor het eerst voor het Gerecht zijn aangevoerd en dus niet-ontvankelijk zijn.
16. Luidens artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht kunnen de memories van partijen geen wijziging brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep. Het Gerecht dient in het kader van het onderhavige geding immers de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep te toetsen. Het rechterlijke toezicht van het Gerecht mag dus het feitelijke en juridische kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht, niet te buiten gaan [arrest Gerecht van 22 juni 2004, „Drie Mollen sinds 1818”/BHIM — Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Jurispr. blz. II-1765, punt 45]. Een verzoekende partij is evenmin bevoegd om voor het Gerecht wijzigingen aan het voorwerp van het geschil aan te brengen zoals dit uit de vorderingen en stellingen van hemzelf en van interveniënte voortvloeit (arresten Hof van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C-412/05 P, Jurispr. blz. I-3569, punt 43, en 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, Jurispr. blz. I-10053, punt 122).
17. In casu blijkt uit het onderzoek van het dossier dat de argumenten betreffende het feit dat de familienaam Basile meermaals als merk is ingeschreven, de bekendheid van het betwiste merk en de schending van het beginsel van goede trouw niet voor de kamer van beroep zijn aangevoerd. Blijkens het verzoekschrift is het argument betreffende het feit dat de familienaam Basile meermaals als merk is ingeschreven evenwel gelieerd met het argument dat is ontleend aan het ontbreken van onderscheidend vermogen van die naam. Dit argument, waarop een beroep is gedaan ten bewijze dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens bestaat, is wel voor de kamer van beroep aangevoerd. Bedoeld argument vormt dan ook een uitwerking van een in beroep bij de kamer van beroep geformuleerd middel dat ontvankelijk moet worden geacht (zie in die zin arrest Alcon/BHIM, punt 16 hierboven, punt 40). De aan de bekendheid van het betwiste merk en de schending van het beginsel van goede trouw ontleende argumenten, zoals die uit de vorderingen en stellingen van verzoekster en interveniënte voor de kamer van beroep naar voren zijn gekomen, houden daarentegen geen verband met het voorwerp van het geschil. Bijgevolg moeten die argumenten niet-ontvankelijk worden verklaard.
18. Gesteld voorts dat verzoeksters argument inzake de bekendheid van het betwiste merk ertoe strekt om in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar het aanzienlijk onderscheidend vermogen van dit merk aan te tonen, moet er bovendien aan worden herinnerd dat het groot onderscheidend vermogen van een teken volgens de rechtspraak een rol speelt ten aanzien van het oudere merk, en niet ten aanzien van het jongere merk (zie, naar analogie, arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 24; 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 20). De bekendheid van het jongere merk behoort dus niet tot de rechtsvragen die per se moeten worden onderzocht om verordening nr. 40/94 te kunnen toepassen ten aanzien van de door partijen aangevoerde middelen en door hen ingediende vorderingen. Aangezien de vraag van de bekendheid van het betwiste merk een rechtsvraag betreft die voordien niet aan de instanties van het BHIM is voorgelegd en die niet hoeft te worden beantwoord teneinde een correcte toepassing van verordening nr. 40/94 ten aanzien van de door partijen aangevoerde middelen en argumenten te verzekeren, kan deze vraag niet afdoen aan de rechtmatigheid van de bestreden beslissing, wat de relatieve weigeringsgrond betreft, aangezien zij niet behoort tot het juridische kader van het geschil zoals dit voor de kamer van beroep is gebracht. Bijgevolg is dit argument niet-ontvankelijk [zie in die zin arrest Gerecht van 1 februari 2005, SPAG/BHIM — Dann en Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Jurispr. blz. II-287, punt 22].
19. Aangaande de bijlagen bij het verzoekschrift die voor het eerst aan het Gerecht zijn overgelegd, moet erop worden gewezen dat deze niet in aanmerking kunnen worden genomen. Een beroep bij het Gerecht is immers gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65 van verordening nr. 207/2009), zodat het Gerecht niet tot taak heeft de feiten opnieuw te onderzoeken op basis van stukken die voor het eerst aan het Gerecht zijn overgelegd. Deze stukken dienen dus buiten beschouwing te worden gelaten en de bewijskracht ervan hoeft niet te worden onderzocht [zie in die zin arrest Gerecht van 24 november 2005, Sadas/BHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Jurispr. blz. II-4891, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Verzoek om getuigenbewijs toe te staan
20. Verzoekster verzoekt om getuigenbewijs toe te staan teneinde met name aan te tonen dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen de in Italië vreedzaam naast elkaar bestaande conflicterende merken alsook dat het betwiste merk nationale en internationale bekendheid geniet.
21. Het BHIM stelt dat dit verzoek niet gewettigd is aangezien verzoekster geen argumenten heeft aangevoerd met betrekking tot de co-existentie van die merken en het ontbreken van verwarringsgevaar dat daaruit zou voortvloeien. Evenmin heeft zij preciseringen verstrekt over de competentie van de opgeroepen getuigen.
22. In casu heeft verzoekster in haar verzoekschrift inderdaad geen enkel argument aangevoerd tegen de conclusies die de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing met betrekking tot de co-existentie van de conflicterende merken op de Italiaanse markt heeft geformuleerd en volgens welke zij niet zou hebben aangetoond dat interveniënte de co-existentie van die merken op de Italiaanse markt, en dus het ontbreken van verwarringsgevaar bij het re levante publiek, dat in de loop der jaren immers heeft geleerd om de merken op te vatten als tekens die verschillende ondernemingen van elkaar onderscheiden, aanvaardde. Zij heeft in haar verzoekschrift enkel verzocht om getuigenbewijs toe te staan teneinde vast te stellen dat er geen verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken bestond en deze merken op de Italiaanse markt vreedzaam co-existeerden.
23. In dit verband zij er allereerst op gewezen dat, aangezien verzoekster in haar verzoekschrift geen enkel bijkomend argument heeft aangevoerd om de conclusies van de kamer van beroep inzake de co-existentie van de conflicterende merken te betwisten, het verzoek om ter staving van die co-existentie getuigenbewijs toe te staan, niet gewettigd is. Voorts kan zij de ten bewijze van die co-existentie tijdens de administratieve procedure aangevoerde bewijzen niet vervolledigen voor het Gerecht. Zoals uit de hierboven in punt 19 aangehaalde rechtspraak blijkt, is een beroep bij het Gerecht immers gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94, zodat het Gerecht niet tot taak heeft de feiten opnieuw te onderzoeken aan de hand van bewijzen die voor het eerst aan het Gerecht zijn overgelegd. Bijgevolg moet verzoeksters verzoek om getuigenbewijs toe te staan, worden afgewezen.
24. Verzoekster verzoekt bovendien om getuigenbewijs toe te staan als bewijs van, ten eerste, het voortdurend en ononderbroken nationaal en internationaal gebruik van het betwiste merk, ten tweede, de activiteiten die verzoekers onderneming sinds 1970 heeft ontwikkeld, waarbij verschillende merken — waaronder sinds 1998 het betwiste merk — zijn gebruikt en, ten derde, de nationale en internationale bekendheid van de door het betwiste merk aangeduide waren.
25. Het verzoek om getuigenbewijs lijkt er in wezen toe te strekken de algemene bekendheid van het betwiste merk aan te tonen. Aangezien dit argument evenwel, zoals uit de punten 17 en 18 hierboven blijkt, niet-ontvankelijk is, moet dit verzoek worden afgewezen.
26. Dat verzoek dient zelfs te worden afgewezen indien verzoekster met haar verzoek om getuigenbewijs het bewijs wilde leveren dat de houder van het oudere merk op de hoogte was van het gebruik van het betwiste merk op de markt, en zij dus rechtsverwerking wegens gedogen wilde aantonen. Zoals hierna in punt 32 zal blijken, betreft het relevante gebruik van het betwiste merk op de markt het gebruik van dat merk na de inschrijving ervan. Aangezien minder dan vijf jaar zijn verstreken tussen de inschrijvingsdatum en de datum van indiening van de vordering tot nietigverklaring, is het verzoek om getuigenbewijs, teneinde het gebruik van het betwiste merk op de markt aan te tonen, niet relevant.
Ten gronde
27. Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster in wezen twee middelen aan. Het eerste middel is ontleend aan schending van artikel 53, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009) en het tweede aan schending van de artikelen 52, lid 1, sub a, en 8, lid 1, van die verordening.
Eerste middel, ontleend aan schending van artikel 53, lid 2, van verordening nr. 40/94
28. Verzoekster stelt dat de vordering tot nietigverklaring is ingediend nadat de termijn van vijf jaar, berekend vanaf het verzoek om inschrijving van het betwiste merk, is verstreken.
29. Overeenkomstig artikel 53, lid 2, van verordening nr. 40/94 kan de houder van een ouder nationaal merk die het gebruik van een jonger gemeenschapsmerk gedurende vijf opeenvolgende jaren in de lidstaat waar het oudere merk is ingeschreven, bewust heeft gedoogd, niet meer vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.
30. In casu is het betwiste merk ingeschreven op 27 april 2001 en heeft interveniënte haar vordering tot nietigverklaring ingediend op 21 april 2006, dus minder dan vijf jaar na die datum van inschrijving. Verzoekster stelt echter dat de termijn van vijf jaar reeds ingaat vanaf de aanvraag tot inschrijving van het betwiste merk, te weten 14 januari 2000.
31. Uit de rechtspraak volgt dat in geval van gebruik van een jonger merk dat gelijk is aan of verwarringwekkend overeenstemt met het oudere merk, de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen slechts kan ingaan wanneer is voldaan aan vier voorwaarden: ten eerste moet het jongere merk zijn ingeschreven, ten tweede moet het door de houder ervan te goeder trouw zijn aangevraagd, ten derde moet het gebruikt zijn in de lidstaat waar het oudere merk is beschermd en ten vierde moet de houder van het oudere merk kennis hebben van het gebruik van dat merk na de inschrijving ervan (zie, naar analogie, arrest Hof van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Jurispr. blz. I-8701, punten 54 en 56-58).
32. Anders dan verzoekster beweert, gaat de rechtsverwerkingstermijn niet in op de datum van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het jongere gemeenschapsmerk. Die datum is weliswaar het relevante vertrekpunt voor de toepassing van andere bepalingen van verordening nr. 40/94, zoals de artikelen 51, lid 1, sub a, en 8, lid 2, van die verordening (thans de artikelen 52, lid 1, sub a, en 8, lid 2, van verordening nr. 207/2009), die een rangorde in de tijd van conflicterende merken bepalen, maar deze datum is irrelevant voor de vaststelling van het vertrekpunt van de rechtsverwerkingstermijn van artikel 53, lid 2, van verordening nr. 40/94. Artikel 53, lid 2, van verordening nr. 40/94 heeft immers tot doel, de houders van oudere merken die het gebruik van een jonger gemeenschapsmerk gedurende vijf opeenvolgende jaren met kennis van zaken hebben gedoogd, te bestraffen door hen voor dat merk de mogelijkheid te ontnemen om nog vorderingen tot nietigverklaring en oppositie in te stellen, waardoor dat merk verder met het oudere merk kan co-existeren. Zodra de houder van het oudere merk kennis krijgt van het gebruik van het jongere gemeenschapsmerk heeft hij de mogelijkheid om het niet te gedogen, en dus om er zich tegen te verzetten of om nietigheid ervan te vorderen. De houder van het oudere merk kan niet worden geacht het gebruik van het jongere gemeenschapsmerk te hebben gedoogd, nadat hij er kennis van heeft gekregen, wanneer hij niet de mogelijkheid heeft gehad om zich tegen het gebruik van dat merk te verzetten of om de nietigheid ervan te vorderen (zie in die zin arrest Budějovický Budvar, punt 31 hierboven, punten 44-50).
33. Uit een teleologische uitlegging van artikel 53, lid 2, van verordening nr. 40/94 volgt dat de relevante datum voor de berekening van de aanvang van de rechtsverwerkingstermijn deze is waarop kennis is gekregen van het gebruik van dat merk. Deze datum kan enkel later vallen dan deze van de inschrijving ervan, vanaf welk tijdstip het recht op het gemeenschapsmerk wordt verkregen (zie punt 7 van de considerans van verordening nr. 40/94) en dit merk als ingeschreven merk zal worden gebruikt op de markt, waardoor derden op de hoogte van dit gebruik kunnen zijn. Bijgevolg begint de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen, anders dan verzoekster stelt, te lopen zodra de houder van het oudere merk kennis heeft gekregen dat van het jongere gemeenschapsmerk gebruik wordt gemaakt na de inschrijving ervan, en niet op het tijdstip van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.
34. In casu heeft verzoekster geen aanwijzingen verstrekt op basis waarvan kan worden vastgesteld op welk tijdstip interveniënte kennis heeft gekregen van het gebruik van het betwiste merk dat na de inschrijving ervan is gemaakt. Zij heeft enkel verklaard dat het betwiste merk gedurende meer dan vijf jaar in Italië is gebruikt en dat interveniënte kennis van dit gebruik behoorde te hebben. Zoals hierboven in punt 30 is gebleken, zijn op de datum van indiening van de vordering tot nietigverklaring evenwel minder dan vijf jaren verstreken sinds de datum van inschrijving van het betwiste merk, aangezien het gebruik van dat merk — bij gebreke van inschrijving ervan — niet relevant was vóór de datum van inschrijving ervan.
35. Gelet op het voorgaande moet het eerste middel worden afgewezen.
Het tweede middel, ontleend aan schending van de artikelen 52, lid 1, sub a, en 8, lid 1, van verordening nr. 40/94
36. In wezen komt verzoekster tegen de bestreden beslissing op wat visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen het oudere merk en het betwiste merk en het onderscheidend vermogen van de in beide merken voorkomende familienaam Basile betreft.
37. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarringsgevaar omvat het gevaar voor associatie met het oudere merk.
38. Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens deze rechtspraak moet het verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt. Hierbij moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, onder meer de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30-33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
39. In casu betwist verzoekster — overigens terecht — noch de omschrijving van het relevante publiek, noch het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren identiek of soortgelijk zijn.
40. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die van deze tekens uitgaat, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
41. Volgens de rechtspraak stemmen twee merken overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat een of meer relevante aspecten — te weten het visuele, fonetische en begripsmatige aspect — betreft [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 30, en 10 september 2008, Boston Scientific/BHIM — Terumo (CAPIO), T-325/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 89].
42. Bij de beoordeling of twee merken overeenstemmen, mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in beschouwing worden genomen en met een ander merk worden vergeleken. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek oproept, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie arrest BHIM/Shaker, punt 40 supra, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming louter op basis van het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (arrest Hof BHIM/Shaker, punt 40 supra, punt 42, en arrest Hof van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 42). Dit kan met name het geval zijn wanneer dit bestanddeel in se het bij het relevante publiek in herinnering blijvende beeld van dit merk kan domineren, zodat alle andere bestanddelen te verwaarlozen zijn voor de door dit merk opgeroepen totaalindruk (arrest Nestlé/BHIM, reeds aangehaald, punt 43).
43. Om in het onderhavige geval uit te maken of sprake is van verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken moet in de eerste plaats het onderscheidend vermogen van de familienaam Basile en in de tweede plaats de overeenstemming van de conflicterende merken worden onderzocht.
– Onderscheidend vermogen van de familienaam Basile
44. De kamer van beroep heeft in punt 31 van de bestreden beslissing verklaard dat consumenten, althans in Italië, doorgaans een groter onderscheidend vermogen in merken toekennen aan een familienaam dan aan een voornaam. In punt 32 van de bestreden beslissing heeft zij geoordeeld dat de familienaam Basile over een groter onderscheidend vermogen beschikte dan de voornaam Antonio.
45. Volgens de rechtspraak kent de Italiaanse consument doorgaans inderdaad een groter onderscheidend vermogen toe aan de familienaam dan aan de voornaam die in de betrokken merken voorkomt [arrest Gerecht van 1 maart 2005, Fusco/BHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Jurispr. blz. II-715, punt 54].
46. Uit de rechtspraak blijkt eveneens dat deze uit de praktijk afgeleide regel niet automatisch toepassing mag vinden, zonder dat rekening wordt gehouden met de bijzonderheden van elk concreet geval [arrest Gerecht van 12 juli 2006, Rossi/BHIM — Marcorossi (MARCOROSSI), T-97/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45]. In dit verband heeft het Hof gepreciseerd dat met name rekening moet worden gehouden met het feit dat de betrokken familienaam weinig dan wel veel voorkomt — hetgeen van invloed kan zijn op dit onderscheidend vermogen — alsook met de mogelijke bekendheid van de persoon die om de inschrijving als merk van zijn voornaam en familienaam als geheel verzoekt (arrest Hof van 24 juni 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, Jurispr. blz. I-5805, punten 36 en 37).
47. Om te beginnen heeft de kamer van beroep in casu in punt 24 van de bestreden beslissing bevestigd dat niet was aangetoond dat de familienaam Basile erg vaak voorkwam in Italië en dat deze naam er niet een van de meest voorkomende familienamen was. Verzoekster is het niet eens met deze beweringen, maar verstrekt geen enkel bewijs van het tegendeel. Ter betwisting van het onderscheidend vermogen van die familienaam voert zij voorts aan dat deze reeds meermaals als merk is ingeschreven. Dit blijkt evenwel nergens uit het dossier, aangezien de dienaangaande voor het eerst aan het Gerecht overgelegde bewijzen niet-ontvankelijk zijn verklaard (zie punt 19 supra). Bovendien komt verzoekster niet op tegen de in punt 32 van de bestreden beslissing opgenomen vaststelling van de kamer van beroep dat de voornaam Antonio — die de familienaam Basile in het betwiste merk voorafgaat — in Italië erg veel voorkomt.
48. Verder heeft verzoekster, anders dan zij beweert, evenmin gegevens aangevoerd ten bewijze dat de voornaam Antonio en de familienaam Basile, in hun geheel beschouwd, althans in Italië een bekend persoon aanduiden en dat dit geheel door de consument dan ook wordt waargenomen als een uit een voornaam en familienaam bestaand merk die deze persoon aanduiden, en niet als de familienaam Basile waaraan bepaalde elementen, met name de voornaam Antonio, zijn toegevoegd.
49. Derhalve heeft de kamer van beroep in punt 32 van de bestreden beslissing op goede gronden geoordeeld dat de familienaam Basile in het betwiste merk over een groter onderscheidend vermogen beschikt dan de voornaam Antonio.
– Overeenstemming van de conflicterende merken
50. De kamer van beroep heeft in punt 30 van de bestreden beslissing vastgesteld dat de conflicterende merken visueel en fonetisch in zekere mate en, gelet op het gemeenschappelijke element „basile”, begripsmatig overeenstemden. In dit verband heeft zij rekening gehouden met het grote onderscheidend vermogen van dit element en met het feit dat het — als familienaam — een zelfstandige onderscheidende plaats in het betwiste merk inneemt (punten 32 en 33 van de bestreden beslissing).
51. Verzoekster is van mening dat de conflicterende merken slechts in geringe mate overeenstemmen aangezien het gemeenschappelijke element „basile” geen onderscheidend vermogen heeft en de structuur, de lengte en de grafische aspecten van deze merken verschillen. Zij beroept zich daartoe op het feit dat de familienaam Basile in het betwiste merk wordt voorafgegaan door de — sterk onderscheidende — gestileerde hoofdletter „B” en de voornaam Antonio, en wordt gevolgd door het naar een datum verwijzend getal „1952”.
52. Vastgesteld moet worden dat het element „basile” in beide conflicterende merken voorkomt en het enige element vormt waaruit het oudere merk bestaat en, zoals uit punt 49 hierboven blijkt, het onderscheidend vermogen ervan veel groter is dan dat van het element „antonio” dat in het betwiste merk eraan voorafgaat.
53. Anders dan de kamer van beroep in punt 33 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, behoudt het element „basile” — als familienaam — evenwel geen zelfstandige onderscheidende plaats in het betwiste merk. Volgens de rechtspraak behoudt een familienaam namelijk niet in alle gevallen een zelfstandige onderscheidende plaats louter omdat hij als een familienaam zal worden opgevat. Dat sprake is van een dergelijke plaats kan immers enkel worden vastgesteld nadat alle relevante factoren van het concrete geval zijn onderzocht (arrest Becker/Harman International Industries, punt 46 supra, punt 38), hetgeen de kamer van beroep in casu heeft nagelaten.
54. Deze beoordelingsfout van de kamer van beroep leidt evenwel niet tot de onwettigheid van de bestreden beslissing.
55. Derhalve moet worden vastgesteld dat de conflicterende merken visueel en fonetisch in zekere mate overeenstemmen, gelet op het gemeenschappelijke element „basile”, dat overeenkomstig punt 30 van de bestreden beslissing het meest kenmerkende element van het betwiste merk is. Anders dan verzoekster beweert, zijn de verschillen die uit de verschillende structuur en lengte van de conflicterende merken en uit de extra grafische bestanddelen van het betwiste merk voortvloeien, niet belangrijk genoeg om tot een andere conclusie te komen.
56. Vanuit visueel oogpunt hebben de gestileerde hoofdletter „B”, die wordt gevolgd door een punt en overeenkomt met de beginletter van de familienaam Basile en die boven de voornaam Antonio en de familienaam Basile is geplaatst, en het getal „1952”, dat in een kleiner lettertype onder die bestanddelen is aangebracht, immers onvoldoende gewicht om de overeenstemming tussen de conflicterende merken die voortvloeit uit het feit dat het meest karakteristieke bestanddeel van het betwiste merk en het oudere merk samenvallen, volledig ongedaan te maken [zie in die zin arrest Gerecht 16 mei 2007, La Perla/BHIM — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 46]. De gestileerde hoofdletter „B” is weliswaar immers groter geschreven dan de andere elementen van het betwiste merk, maar voegt niets wezenlijks toe aan het element „basile”, aangezien zij overeenstemt met de beginletter en het monogram daarvan. In dezelfde zin bekleedt het getal „1952”, dat waarschijnlijk als een jaartal zal worden opgevat, wegens de plaats die het in het betwiste merk inneemt en het kleinere lettertype ervan, een ondergeschikte plaats in het betwiste merk en trekt het niet in dezelfde mate de aandacht van de consument als de andere elementen van dat merk, zonder dat het daarom te verwaarlozen is.
57. Het feit dat het element „basile” wordt voorafgegaan door het element „antonio” doet niet af aan deze conclusie. Hoewel overeenkomstig de rechtspraak het eerste deel van woordmerken mogelijkerwijs meer de aandacht van de consument trekt dan de volgende delen, gaat deze overweging niet in alle gevallen op [arrest Gerecht 16 mei 2007, Trek Bicycle/BHIM — Audi (ALLTREK), T-158/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 70]. In casu is Antonio, zoals hierboven in punt 47 is aangegeven, een voornaam die in Italië veel voorkomt en dus een kleiner onderscheidend vermogen heeft dan de familienaam Basile. Ook al behoort het tot het eerste deel van het betwiste merk, het element „antonio” trekt bijgevolg ni et méér de aandacht van de consument dan het element „basile”.
58. Vanuit fonetisch oogpunt beschouwd is het uit zes lettergrepen („an”, „to”, „nio”, „ba”, „si” en „le”) bestaande betwiste merk langer dan het het uit drie lettergrepen („ba”, „si” en „le”) bestaande oudere merk, doch de helft van de lettergrepen van het betwiste merk, te weten de lettergrepen van de familienaam Basile, zijn identiek aan de volledige lettergrepen van het oudere merk. Anders dan verzoekster betoogt, doen de verschillen tussen de conflicterende merken die resulteren uit het feit dat in het betwiste merk de hoofdletter „B” en het getal „1952” aan de voornaam Antonio en de familienaam Basile zijn toegevoegd, niet af aan een zekere fonetische overeenstemming, aangezien de consument de hoofdletter „B” als zodanig in beginsel niet zal uitspreken en haar als de beginletter of als het monogram van die familienaam zal opvatten, en tevens omdat het relevante publiek (zoals hierboven in punt 56 is aangegeven), het getal „1952” — dat door dit publiek als een jaartal kan worden opgevat en in het betwiste merk een ondergeschikte plaats inneemt — dus in beginsel na de woorden „antonio basile” evenmin zal uitspreken. Zoals is opgemerkt in het vorige punt volstaat voorts het feit dat het element „antonio” aan het element „basile” voorafgaat, wegens het geringe onderscheidend vermogen ervan niet om de tussen beide merken bestaande gelijkenissen ongedaan te maken.
59. De kamer van beroep heeft in punt 30 van de bestreden beslissing dan ook op goede gronden vastgesteld dat de conflicterende merken visueel en fonetisch in zekere mate overeenstemden.
60. In begripsmatig opzicht hanteren beide merken de Italiaanse familienaam Basile ter aanduiding van de betrokken waren. Dat in het betwiste merk ook de voornaam Antonio is opgenomen, doet niet af aan deze conclusie. In beide gevallen zal de relevante consument ervan uitgaan dat de commerciële herkomst van de door de conflicterende merken aangeduide waren verband houdt met een persoon met die familienaam. Bijgevolg heeft de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing op goede gronden vastgesteld dat beide merken begripsmatig overeenstemden.
61. Uit het voorgaande volgt dat de conflicterende merken visueel en fonetisch in bepaalde mate, en begripsmatig volledig overeenstemmen. Gelet op de hierboven in punt 41 aangehaalde rechtspraak moet derhalve worden geoordeeld dat de conflicterende merken overeenstemmen.
– Verwarringsgevaar
62. De factoren om het verwarringsgevaar globaal te beoordelen, met name de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten, houden in zekere mate verband met elkaar. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de aangeduide waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd [arrest Canon, punt 18 supra, punt 17, en arrest Gerecht van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T-81/03, T-82/03 en T-103/03, Jurispr. blz. II-5409, punt 74].
63. Zoals hierboven in punt 39 is uiteengezet, staat niet ter discussie dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde of soortgelijk zijn. Bovendien stemmen de conflicterende merken overeen, zoals hierboven in punt 61 is gebleken.
64. De kamer van beroep heeft in punt 37 van de bestreden beslissing dan ook op goede gronden vastgesteld dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestond.
65. Verzoekster is evenwel van mening dat de kamer van beroep het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken niet heeft onderzocht door met name een analyse van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het betwiste merk. Bovendien beweert zij dat het bewijs van het gebruik van het oudere internationale merk niet is beoordeeld.
66. Deze argumenten kunnen niet worden aanvaard. In de eerste plaats blijkt uit de punten 26 tot en met 38 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep nauwgezet heeft onderzocht of er sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken, waardoor verzoekster die beslissing aan de hand van de hierboven onderzochte argumenten voor het Gerecht heeft kunnen aanvechten.
67. In de tweede plaats zij eraan herinnerd dat het argument inzake de verkrijging door het betwiste merk van onderscheidend vermogen door gebruik weliswaar een rol speelt bij de beoordeling van de absolute weigerings- of nietigheidsgronden, maar irrelevant is in het kader van de relatieve weigerings- of nietigheidsgronden, zoals in casu bij de beoordeling van verwarringsgevaar. Zelfs indien verzoekster zich in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar met dit argument op de bekendheid of het grotere onderscheidend vermogen van het betwiste merk heeft willen beroepen, zij erop gewezen dat een groot onderscheidend vermogen van een teken volgens de rechtspraak van belang is ten aanzien van het oudere merk, en niet ten aanzien van het jongere merk (zie in die zin arresten SABEL, punt 18 supra, punt 24; Canon, punt 18 supra, punt 18, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 18 supra, punt 20).
68. Wat in derde plaats de beoordeling van het bewijs van het gebruik van het oudere internationale merk betreft, zijn deze beoordeling alsook het onderzoek van het verwarringsgevaar ten aanzien van het betrokken teken irrelevant, aangezien het verwarringsgevaar ten aanzien van het oudere merk is beoordeeld [zie in die zin arrest Gerecht van 16 september 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/BHIM — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, Jurispr. blz. II-3191, punt 48].
69. Gelet op een en ander moet worden geoordeeld dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door vast te stellen dat er gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond. Derhalve moet het tweede middel worden afgewezen en dient het beroep dus in zijn geheel te worden verworpen.
Kosten
70. Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en interveniënte worden verwezen in de kosten.
71. Volgens artikel 87, lid 5, derde alinea, van het Reglement voor de procesvoering draagt elk van de partijen in geval van afstand van instantie haar eigen kosten indien niet over de kosten is geconcludeerd. Derhalve draagt verzoeker zijn eigen kosten.
HET GERECHT (Zesde kamer),
Dictum
rechtdoende, verklaart:
1) In zaak T-133/09 wordt de naam van verzoeker, Antonio Basile, geschrapt van de lijst van verzoekende partijen.
2) Het beroep wordt verworpen.
3) I Marchi Italiani Srl wordt verwezen in de kosten, behalve in die welke betrekking hebben op de afstand van instantie.
4) Basile draagt zijn eigen kosten.