CELEX: 62014CJ0215
Predhodno odločanje
Znamke
Direktiva 2008/95/ES
Člen 3(3)
Pojem ‚razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo‘
Tridimenzionalna znamka
Štiripalična napolitanka s čokoladnim oblivom Kit Kat
Člen 3(1)(e)
Znak, sestavljen iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga, in oblike, ki je nujna za dosego tehničnega učinka
Postopek proizvodnje, ki je vključen v tehnični rezultat

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 3(1)(b) in (e)(i) in (ii) ter (3) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (
UL L 299, str. 25
, in popravek v
UL 2009, L 11, str. 86
).
To vprašanje je bilo postavljeno v okviru spora med družbama Société des Produits Nestlé SA (v nadaljevanju: Nestlé) in Cadbury UK Ltd (v nadaljevanju: Cadbury), ker je slednja nasprotovala zahtevi družbe Nestlé, da se tridimenzionalni znak v obliki štiripalične napolitanke s čokoladnim oblivom registrira kot znamka Združenega kraljestva.
Pravni okvir
Pravo Unije
Z Direktivo 2008/95 je bila razveljavljena in nadomeščena Prva direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92).
V uvodni izjavi 1 Direktive 2008/95 je navedeno:
„Direktiva [89/104] je bila spremenjena […]. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.“
V skladu s členom 2 Direktive 2008/95 je „[b]lagovna znamka […] lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično […], če se s pomočjo teh znakov blago ali storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij“.
Člen 3 Direktive 2008/95, ki je naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“ in ki brez bistvene spremembe zajema vsebino člena 3 Direktive 89/104, določa:
„1.   Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno naslednje:
[…]
(b)
blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja;
[…]
(e)
znaki, sestavljeni izključno iz:
(i)
oblike, ki izhaja iz same narave blaga;
(ii)
oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka;
(iii)
oblike, ki daje blagu bistveno vrednost;
[…]
3.   Registracija blagovne znamke se ne zavrne ali ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj. Vsaka država članica lahko poleg tega določi, da ta določba velja tudi, če je blagovna znamka dobila razlikovalni značaj po datumu vložitve prijave za registracijo ali po datumu registracije.
[…]“
Pravo Združenega kraljestva
V skladu s členom 3, točka 1, zakona o znamkah iz leta 1994 (Trade Marks Act 1994) se zavrne registracija znamk, ki nimajo razlikovalnega učinka, razen če so z uporabo pred datumom vložitve zahteve za registracijo dejansko pridobile razlikovalni učinek.
V skladu s točko 2 tega člena se znak ne registrira kot znamka, če je sestavljen izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga, ali iz oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka.
Dejansko stanje in vprašanja za predhodno odločanje
Družba Rowntree & Co Ltd je proizvod iz postopka v glavni stvari od leta 1935 tržila v Združenem kraljestvu pod imenom „Rowntree’s Chocolote Crisp“. Leta 1937 je bilo ime proizvoda spremenjeno v „Kit Kat Chocolate Crisp“ in nato skrajšano v „Kit Kat“. Leta 1988 je to družbo, katere nova firma je bila Rowntree plc, prevzela družba Nestlé.
Čeprav se je proizvod dolgo prodajal v dvoslojni embalaži iz srebrne notranje plasti in potiskanega ovoja z rdeče-belim logotipom ter besedama „Kit Kat“, se zdaj prodaja v enoslojni embalaži z enakim logotipom. Predstavitev logotipa se je postopoma razvijala, vendar brez večjih sprememb.
Osnovna oblika proizvoda je od leta 1935 skoraj enaka, samo mere so nekoliko spremenjene. Zdajšnji videz odvitega proizvoda je tak:
Navesti je treba, da je na vsaki paličici reliefen odtis besed „Kit Kat“ in delov ovala, ki sestavljajo logotip.
Družba Nestlé je 8. julija 2010 vložila zahtevo za registracijo tridimenzionalnega znaka, ki je grafično prikazan spodaj (v nadaljevanju: zadevna znamka), kot znamke Združenega kraljestva:
Zadevna znamka se od dejanske oblike proizvoda razlikuje po tem, da nima reliefnega odtisa besed „Kit Kat“.
Prijava je bila vložena za te proizvode iz razreda 30 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen:
„čokolada; čokoladni bomboni; čokoladni izdelki; slaščice; pripravki na osnovi čokolade; pekovski izdelki; fino pecivo iz krhkega in listnatega testa; piškoti; keksi s čokoladnim prelivom; napolitanke s čokoladnim prelivom; torte; keksi; napolitanke“.
Britanski urad za znamke je prijavo sprejel in objavil zaradi morebitnega ugovora. Po njegovem mnenju je prijavitelj registracije zadevne znamke dokazal, da je ta z uporabo pridobila razlikovalni učinek, čeprav nima svojstvenega razlikovalnega učinka.
Družba Cadbury je 28. januarja 2011 vložila ugovor zoper zahtevo za registracijo, pri čemer je navedla različne razloge, med njimi tega, da je treba registracijo zavrniti na podlagi določb zakona o znamkah iz leta 1994, s katerimi je v nacionalno pravo prenesen člen 3(1)(b) in (e)(i) in (ii) ter (3) Direktive 2008/95.
Preizkuševalec britanskega urada za znamke je z odločbo z dne 20. junija 2013 ugotovil, da zadevna znamka niti nima svojstvenega razlikovalnega učinka niti ga ni pridobila z uporabo.
Preizkuševalec je menil, da ima oblika, za katero je bila vložena zahteva za registracijo, tri značilnosti:
—
osnovno pravokotno obliko ploščice;
—
prisotnost, položaj in globino vzdolžnih utorov na ploščici ter
—
število utorov, ki s širino ploščice določa število „paličic“.
Preizkuševalec je menil, da je prva od teh značilnosti oblika, ki izhaja iz same narave blaga, zato je ni mogoče registrirati, razen za „torte“ in „drobno pecivo iz krhkega in listnatega testa“, pri katerih se oblika znamke znatno razlikuje od standardov v tej panogi. Ker sta drugi značilnosti nujni za dosego tehničnega učinka, je zahtevo za registracijo v preostalem zavrnil.
Družba Nestlé je 18. julija 2013 pri High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) vložila pritožbo zoper to odločbo, s katero je izpodbijala trditev, da zadevna znamka z uporabo pred upoštevnim datumom ni pridobila razlikovalnega učinka. Poleg tega družba Nestlé trdi, da zadevna znamka ni izključno sestavljena bodisi iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga, bodisi iz oblike, ki je nujna za dosego tehničnega učinka.
Družba Cadbury je istega dne vložila nasprotno pritožbo zoper odločbo z dne 20. junija 2013, ker je preizkuševalec ugotovil, da ima zadevna znamka, če gre za torte in fino pecivo iz krhkega in listnatega testa, svojstven razlikovalni učinek in ni izključno sestavljena bodisi iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga, bodisi iz oblike, ki je nujna za dosego tehničnega učinka.
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) najprej meni, da preizkuševalec pri dokazu za razlikovalni učinek zadevne znamke ali v zvezi z uporabo člena 3(1)(e)(i) in (ii) Direktive 2008/95 ne bi smel razlikovati med tortami in finim pecivom iz krhkega in listnatega testa na eni strani ter vsemi drugimi proizvodi iz razreda 30 Nicejskega aranžmaja na drugi strani.
Nato predložitveno sodišče v zvezi z vprašanjem, ali je zadevna znamka pred upoštevnim datumom z uporabo pridobila razlikovalni učinek, spominja na sodno prakso na tem področju in se sprašuje, ali za ugotovitev, da ga je pridobila, zadostuje, da na upoštevni datum znatni delež upoštevne javnosti znamko prepoznava in povezuje z blagom prijavitelja registracije. Predložitveno sodišče namreč meni, da mora prijavitelj dokazati, da znatni delež upoštevne javnosti meni, da znamka, ne pa katera koli druga znamka, ki je morebiti ravno tako prisotna, označuje izvor tega blaga.
Nazadnje, predložitveno sodišče v zvezi z obliko, ki izhaja iz same narave blaga, in obliko, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, navaja, da ni veliko sodne prakse v zvezi s členom 3(1)(e)(i) in (ii) Direktive 2008/95.
V teh okoliščinah je High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
„1.
Ali za ugotovitev, da je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek v smislu člena 3(3) Direktive 2008/95, zadostuje, da prijavitelj registracije dokaže, da je na upoštevni datum znatni delež upoštevne javnosti znamko prepoznal in jo povezal z blagom prijavitelja, tako da bi na vprašanje, kdo trži proizvode s to znamko, ta delež upoštevne javnosti navedel prijavitelja, ali pa mora prijavitelj dokazati, da znatni delež upoštevne javnosti meni, da znamka (ne pa katera koli druga znamka, ki je morebiti ravno tako prisotna) označuje izvor tega blaga?
2.
Ali je registracija oblike, ki ima tri bistvene elemente, od katerih eden izhaja iz same narave blaga, druga pa sta nujna za dosego tehničnega učinka, kot znamke prepovedana s členom 3(1)(e)(i) in/ali (ii) Direktive 2008/95?
3.
Ali je treba člen 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95 razlagati tako, da prepoveduje registracijo oblik, ki so nujne za dosego tehničnega učinka, in se pri tem nanaša na način proizvodnje blaga, ne pa na način delovanja blaga?“
Predlog za ponovno odprtje ustnega postopka
Po tem, ko je bil 11. junija 2015 po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca ustni postopek končan, je družba Nestlé z dopisom z dne 26. junija 2015, ki ga je v sodnem tajništvu Sodišča vložila 30. junija 2015, predlagala ponovno odprtje ustnega postopka.
Družba Nestlé v podporo temu predlogu med drugim trdi, da ker v sklepnih predlogih generalnega pravobranilca na prvo vprašanje za predhodno odločanje ni odgovorjeno zadostno, predložitveno sodišče glede njega ne more zavzeti stališča.
Družba Nestlé trdi tudi, da sklepni predlogi generalnega pravobranilca temeljijo na napačni razlagi pisnih stališč, ki jih je predložila.
Navesti je treba, da lahko Sodišče v skladu s členom 83 Poslovnika po opredelitvi generalnega pravobranilca kadar koli odredi ponovno odprtje ustnega dela postopka, zlasti če meni, da zadeva ni dovolj razjasnjena, ali če stranka po koncu ustnega dela postopka navede novo dejstvo, ki je odločilno za odločitev Sodišča, ali če je v zadevi treba odločiti na podlagi trditve, o kateri stranke ali zainteresirani subjekti iz člena 23 Statuta Sodišča Evropske unije niso razpravljali (glej sodbo Komisija/Parker Hannifin Manufacturing in Parker-Hannifin, C‑434/13 P,
EU:C:2014:2456
, točka 27 in navedena sodna praksa).
Sodišče v obravnavanem primeru, potem ko se je generalni pravobranilec opredelil, ugotavlja, da je zadeva dovolj razjasnjena za odločanje, da ni nobenega novega odločilnega dejstva in da v obravnavani zadevi ni treba odločiti na podlagi trditev, o katerih stranke niso razpravljale.
Poudariti je treba tudi, da je na podlagi člena 252, drugi odstavek, PDEU dolžnost generalnega pravobranilca, da popolnoma nepristransko in neodvisno javno predstavi obrazložene sklepne predloge o zadevah, pri katerih se v skladu s Statutom Sodišča zahteva njegovo sodelovanje. Vendar Sodišča ne zavezujeta niti predlog generalnega pravobranilca niti obrazložitev, ki ga privede do njega (glej sodbo Komisija/Parker Hannifin Manufacturing in Parker-Hannifin, C‑434/13 P,
EU:C:2014:2456
, točka 29 in navedena sodna praksa).
Zato je treba predlog za ponovno odprtje ustnega postopka zavrniti.
Vprašanja za predhodno odločanje
Uvodne ugotovitve
Na prvem mestu je treba poudariti, da se predlog za sprejetje predhodne odločbe nanaša na razlago določb Direktive 2008/95.
Kot je razvidno iz sodbe Oberbank in drugi (C‑217/13 in C‑218/13,
EU:C:2014:2012
, točka 31), Direktiva 2008/95 zgolj kodificira Direktivo 89/104, tako da besedilo, sobesedilo in cilj določb, upoštevnih za obravnavano zadevo, niso bili bistveno spremenjeni v primerjavi z ustreznimi določbami Direktive 89/104. Iz tega je razvidno, da sklicevanje na sodno prakso, ki se nanaša na Direktivo 89/104, v obravnavani zadevi ostaja upoštevno.
Na drugem mestu, v skladu s členom 2 Direktive 2008/95 je načeloma znak, sestavljen iz oblike blaga, lahko znamka, če ga je na eni strani mogoče grafično predstaviti in če se na drugi strani z njim blago ali storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij.
Vendar člen 3(1)(e) Direktive št. 2008/95 izrecno individualizira nekatere znake, sestavljene iz oblike proizvoda, pri čemer našteva izrecne razloge za zavrnitev registracije, in sicer kadar so ti znaki sestavljeni izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga, oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, in oblike, ki da blagu bistveno vrednost.
Navedeni člen 3(1)(e) Direktive št. 2008/95 je preliminarna ovira, ki lahko prepreči registracijo znaka, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, iz česar je razvidno, da če je izpolnjeno eno od treh meril, navedenih v tej določbi, tak znak ne more biti registriran kot znamka (glej v tem smislu sodbi Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, točka 76, ter Linde in drugi, od C‑53/01 do C‑55/01,
EU:C:2003:206
, točka 44).
Poleg tega znak, katerega registracija je zavrnjena na podlagi člena 3(1)(e) Direktive št. 2008/95, nikakor ne more z uporabo pridobiti razlikovalnega učinka za namene člena 3(3) te direktive (glej v tem smislu sodbi Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, točka 75, ter Linde in drugi, od C‑53/01 do C‑55/01,
EU:C:2003:206
, točka 44).
V okviru zahteve za registracijo znaka, sestavljenega izključno iz oblike blaga, je treba zato najprej preveriti, ali ne obstaja ovira iz člena 3(1)(e) Direktive 2008/95, ki lahko prepreči registracijo, in šele nato analizirati, ali je zadevni znak lahko, glede na okoliščine primera, pridobil razlikovalni učinek za namene člena 3(3) te direktive.
Zaradi spoštovanja sistematike in vrstnega reda, ki ga je zakonodajalec Unije uporabil pri redakciji člena 3 Direktive 2008/95, je treba torej spremeniti vrstni red obravnave vprašanj za predhodno odločanje in najprej obravnavati drugo in tretje vprašanje, ki se nanašata na razlago člena 3(1)(e) Direktive 2008/95, in šele nato prvo vprašanje, ki se nanaša na člen 3(3) te direktive.
Drugo vprašanje
Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3(1)(e) Direktive 2008/95 razlagati tako, da prepoveduje, da se kot znamka registrira znak, sestavljen iz oblike blaga, če ima ta oblika tri bistvene elemente, od katerih eden izhaja iz same narave blaga, druga pa sta nujna za dosego tehničnega učinka.
Najprej je treba poudariti, da je treba različne razloge za zavrnitev registracije, naštete v členu 3 Direktive 2008/95, razlagati glede na splošni interes, ki utemeljuje vsakega od njih (glej v tem smislu sodbi Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 in C‑109/97,
EU:C:1999:230
, točke od 25 do 27, in Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, točka 77).
Ratio
razlogov za zavrnitev registracije iz člena 3(1)(e) Direktive 2008/95 je preprečiti, da varstvo pravic iz znamke omogoči njenemu imetniku monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi proizvoda, ki bi jih lahko uporabnik iskal tudi pri konkurenčnih proizvodih (glej v tem smislu sodbi Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, točka 78, in Hauck, C‑205/13,
EU:C:2014:2233
, točka 18).
Gre namreč za preprečitev, da bi se izključna in trajna pravica iz znamke lahko uporabljala za neomejeno podaljšanje trajanja drugih pravic, za katere je zakonodajalec Unije določil omejen rok (glej v tem smislu sodbo Hauck, C‑205/13,
EU:C:2014:2233
, točka 19, in glede člena 7(1)(e) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), ki je v bistvu enak členu 3(1)(e) Direktive 2008/95, sodbo Lego Juris/UUNT, C‑48/09 P,
EU:C:2010:516
, točka 45).
Glede vprašanja, ali se lahko različni razlogi za zavrnitev uporabijo hkrati, je Sodišče presodilo, da je iz besedila člena 3(1)(e) Direktive 2008/95 razvidno, da so trije razlogi za zavrnitev registracije samostojni in da se vsak od njih uporabi neodvisno od drugih (glej v tem smislu sodbo Hauck, C‑205/13,
EU:C:2014:2233
, točka 39).
Sodišče je na tej podlagi sklenilo, da znaka, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ni mogoče registrirati kot znamke, če je izpolnjeno eno od meril iz te določbe, pri čemer ni pomembno, da je mogoče ta znak zavrniti na podlagi več razlogov za zavrnitev, če se en sam od teh razlogov v celoti uporabi za navedeni znak (glej v tem smislu sodbo Hauck, C‑205/13,
EU:C:2014:2233
, točki 40 in 41).
Člen 3(1)(e) Direktive 2008/95 torej ne izključuje, da lahko bistvene značilnosti znaka ustrezajo več razlogom za zavrnitev, ki so predpisani. Vendar je v takem primeru pogoj za zavrnitev registracije to, da se vsaj eden od teh razlogov celoti uporabi za zadevni znak.
Cilj splošnega interesa, na katerem temelji uporaba treh razlogov za zavrnitev registracije iz člena 3(1)(e) Direktive 2008/95, namreč nasprotuje zavrnitvi registracije, če se noben od teh treh razlogov ne uporabi v celoti (sodba Hauck, C‑205/13,
EU:C:2014:2233
, točka 42).
Razlaga člena 3(1)(e) Direktive 2008/95, ki ne bi omogočala zavrnitve registracije znamke, kadar bi se z analizami ugotovilo, da je treba uporabiti več kot enega od treh razlogov za zavrnitev, ali ki bi, nasprotno, omogočala uporabo te določbe v primeru, da bi bil vsak od treh razlogov, določenih za zavrnitev, podan le delno, bi bila očitno v nasprotju s ciljem splošnega interesa, ki se uresničuje z uporabo treh razlogov za zavrnitev registracije, določenih v členu 3(1)(e) Direktive 2008/95, kot je opozorjeno v točkah od 43 do 45 te sodbe.
Glede na navedeno je treba na drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 3(1)(e) Direktive 2008/95 razlagati tako, da prepoveduje, da se kot znamka registrira znak, sestavljen iz oblike blaga, če ima ta oblika tri bistvene elemente, od katerih eden izhaja iz same narave blaga, druga pa sta nujna za dosego tehničnega učinka, vendar pod pogojem, da se vsaj eden od razlogov za zavrnitev registracije, naveden v tej določbi, v celoti uporabi za zadevno obliko.
Tretje vprašanje
Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95, na podlagi katerega je mogoče zavrniti registracijo znakov, sestavljenih izključno iz oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, razlagati tako, da se nanaša zgolj na način delovanja zadevnega blaga ali tudi na način njegove proizvodnje.
V zvezi s tem je treba poudariti, da se besedilo navedene določbe izrecno nanaša na obliko blaga, ki je nujna za dosego „tehničnega učinka“, pri čemer ne navaja postopka proizvodnje tega blaga.
V skladu z jezikovno razlago te določbe je razlog za zavrnitev, ki ga določa, omejen na način, na katerega blago deluje, pri čemer je tehnični učinek rezultat izdelave zadevne oblike.
To razlago potrjuje cilj člena 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95, ki je, kot je razvidno iz sodne prakse, navedene v točki 44 te sodbe, preprečiti monopol nad tehničnimi rešitvami, ki jih lahko uporabnik išče pri konkurenčnih proizvodih. S stališča potrošnika je odločilna funkcionalnost proizvoda, način njegove proizvodnje pa je manj pomemben.
Poleg tega je iz sodne prakse razvidno, da način proizvodnje ni odločilen niti v okviru presoje bistvenih funkcionalnih značilnosti oblike proizvoda. Registracijo znaka, sestavljenega izključno iz oblike, ki jo je mogoče pripisati le tehničnemu učinku, je treba namreč zavrniti, čeprav je mogoče zadevni tehnični učinek doseči z drugimi oblikami in posledično z drugimi postopki proizvodnje (glej v tem smislu sodbo Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, točka 83).
Iz navedenega je razvidno, da je treba na tretje vprašanje odgovoriti, da je treba člen 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95, na podlagi katerega je mogoče zavrniti registracijo znakov, sestavljenih izključno iz oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, razlagati tako, da se nanaša na način delovanja blaga, ne pa na način njegove proizvodnje.
Prvo vprašanje
Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali mora prijavitelj registracije znamke, ki je z uporabo pridobila razlikovalni učinek v smislu člena 3(3) Direktive 2008/95, dokazati, da upoštevna javnost zaznava, da blago ali storitev, ki ju označuje zgolj ta znamka, ne pa katera koli druga znamka, ki je morebiti ravno tako prisotna, izvira iz določenega podjetja, ali pa zadostuje, da dokaže, da znatni delež upoštevne javnosti navedeno znamko prepozna in jo povezuje s tem blagom.
V zvezi s tem je treba najprej poudariti, da je bistvena funkcija znamke potrošniku ali končnemu uporabniku zagotoviti identiteto izvora blaga ali storitve, ki ju znamka označuje, in mu tako omogočiti, da brez morebitne zmede ta proizvod ali storitev razlikuje od proizvoda ali storitve drugačnega izvora (sodba Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, točka 30).
Znamka namreč z razlikovalnim učnikom mogoča, da se blago ali storitev, ki ju zajema, identificira kot blago ali storitev, ki izvira od določenega podjetja, in da se to blago ali storitev razlikuje od blaga ali storitve drugih podjetij (glej v tem smislu sodbe Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 in C‑109/97,
EU:C:1999:230
, točka 46; Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, točka 35, ter Oberbank in drugi, C‑217/13 in C‑218/13,
EU:C:2014:2012
, točka 38).
Ta razlikovalni učinek znamke je treba po eni strani presojati glede na blago in storitve, zajete z znamko, in po drugi strani glede na to, kako jo upoštevna javnost, to je povprečni potrošnik zadevne kategorije proizvodov in storitev, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, domnevno zaznava (glej v tem smislu sodbe Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99,
EU:C:2004:86
, točka 34 in navedena sodna praksa; Nestlé, C‑353/03,
EU:C:2005:432
, točka 25, ter Oberbank in drugi, C‑217/13 in C‑218/13,
EU:C:2014:2012
, točka 39).
Razlikovalni učinek, ki je torej eden od splošnih pogojev, ki se zahtevajo za registracijo znaka kot znamke, je lahko svojstven v skladu s členom 3(1)(b) Direktive 2008/95 ali pridobljen z uporabo v smislu člena 3(3) te direktive.
Natančneje, glede pridobitve razlikovalnega učinka na podlagi člena 3(3) Direktive 2008/95 je treba izraz „uporaba znamke kot znamke“ razumeti tako, da se nanaša samo na uporabo znamke z namenom, da upoštevna javnost proizvode ali storitve identificira, kot da izvirajo iz določenega podjetja (sodba Nestlé, C‑353/03,
EU:C:2005:432
, točka 29).
Sodišče je sicer res ugotovilo, da taka identifikacija in torej pridobitev razlikovalnega učinka lahko izhaja tudi iz uporabe kot dela registrirane znamke njenega elementa in iz uporabe ločene znamke v kombinaciji z registrirano znamko. Vendar je poudarilo, da je v obeh primerih pomembno, da upoštevna javnost zaradi te uporabe dejansko zazna proizvod ali storitev, označen zgolj z znamko, za katero je zahtevana registracija, kot da izvira iz določenega podjetja (sodba Nestlé, C‑353/03,
EU:C:2005:432
, točka 30, in v okviru Uredbe št. 40/94, katere člen 7(3) v bistvu ustreza členu 3(3) Direktive 2008/95, sodba Colloseum Holding, C‑12/12,
EU:C:2013:253
, točka 27).
Ne glede na vprašanje, ali se uporaba nanaša na znak kot del registrirane znamke ali na znak v kombinaciji s to znamko, je torej bistven pogoj, da znak, za katerega se zahteva, da se registrira kot znamka, zaradi te uporabe pri upoštevni javnosti lahko povzroči dojemanje, da označuje, da proizvodi, na katere se nanaša, izvirajo iz določenega podjetja (glej v tem smislu sodbo Colloseum Holding, C‑12/12,
EU:C:2013:253
, točka 28).
Na podlagi tega je treba ugotoviti, da, kot je razvidno iz točk od 48 do 52 sklepnih predlogov generalnega pravobranilca, če se je lahko znamka, katere registracije se zahteva, uporabljala kot del registrirane znamke ali v kombinaciji z njo, to ne spremeni obveznosti prijavitelja registracije, da mora za registracijo same znamke dokazati, da ta znamka sama, ne pa katera koli druga znamka, ki je morebiti ravno tako prisotna, označuje, da blago izvira iz določenega podjetja.
Glede na navedeno je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da mora prijavitelj registracije znamke, da bi lahko registriral znamko, ki naj bi z uporabo pridobila razlikovalni učinek v smislu člena 3(3) Direktive 2008/95, bodisi kot del druge registrirane znamke ali v kombinaciji z njo, dokazati, da upoštevna javnost zaznava, da blago ali storitev, ki ju označuje zgolj ta znamka, ne pa katera koli druga znamka, ki je morebiti ravno tako prisotna, izvira iz določenega podjetja.
Stroški
Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

1.
Člen 3(1)(e) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da prepoveduje, da se kot znamka registrira znak, sestavljen iz oblike blaga, če ima ta oblika tri bistvene elemente, od katerih eden izhaja iz same narave blaga, druga pa sta nujna za dosego tehničnega učinka, vendar pod pogojem, da se vsaj eden od razlogov za zavrnitev registracije, navedenih v tej določbi, v celoti uporabi za zadevno obliko.

2.
Člen 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95, na podlagi katerega je mogoče zavrniti registracijo znakov, sestavljenih izključno iz oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, je treba razlagati tako, da se nanaša na način delovanja blaga, ne pa na način njegove proizvodnje.

3.
Prijavitelj registracije znamke mora, da bi lahko registriral znamko, ki naj bi z uporabo pridobila razlikovalni učinek v smislu člena 3(3) Direktive 2008/95 bodisi kot del druge registrirane znamke bodisi v kombinaciji z njo, dokazati, da upoštevna javnost zaznava, da blago ali storitev, ki ju označuje zgolj ta znamka, ne pa katera koli druga znamka, ki je morebiti ravno tako prisotna, izvira iz določenega podjetja.

Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: angleščina.