CELEX: 62011CJ0196
Жалба
Марка на Общността
Фигуративна марка "F1-LIVE"
Възражение на притежателя на националните и международни словни марки "F1" и на фигуративна марка на Общността "F1 Formula 1"
Липса на отличителен характер
Описателен елемент
Премахване на защитата, предоставена на по-ранна национална марка
Вероятност от объркване

Със своята жалба Formula One Licensing BV иска отмяна на Решение на Общия съд на Европейския съюз от 17 февруари 2011 г. по дело Formula One Licensing/СХВП — Global Sports Media (F1-LIVE) (
T-10/09, Сборник, стр. II-427
, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което последният отхвърля жалбата на това дружество за отмяна на решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 16 октомври 2008 г. (преписка R 7/2008-1) относно производство по възражение между Racing-Live SAS и Formula One Licensing BV (наричано по-нататък „спорното решение“).
Правна уредба
Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (
ОВ L 11, 1994 г., стp. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен с Регламент (ЕО) № 1992/2003 на Съвета от 27 октомври 2003 година (
ОВ L 296, стp. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 9, наричан по-нататък „Регламент № 40/94“), е отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (
ОВ L 78, стp. 1
), влязъл в сила на 13 април 2009 г. Въпреки това предвид момента на настъпване на фактите за настоящия спор продължава да се прилага Регламент № 40/94.
Съображение 5 от Регламент № 40/94 гласи:
„като има предвид, че законодателството на Общността по отношение на марките все пак не заменя законодателството на държавите членки относно марките; като има предвид, че всъщност не се оказва оправдано предприятията да бъдат задължавани да подават заявка за регистрация на техни марки като марки на Общността; като има предвид, че националните марки продължават да бъдат необходими за предприятията, които не желаят защита на техните марки на ниво Общност“.
Съгласно член 8, параграф 1, буква б) от този регламент при възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка, когато поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, в която по-ранната марка е защитена; вероятността от объркване включва риска от свързване с по-ранната марка.
Член 8, параграф 2, буква а) от посочения регламент предвижда:
„За целите на параграф 1 „по-ранни марки“ означават:
а)
марки от следните видове, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността, като се вземат предвид, когато е уместно, претендираните приоритети, по отношение на тези марки:
i)
марки на Общността;
ii)
марките, регистрирани в една държава членка или, когато става въпрос за Белгия, Люксембург или Нидерландия, във Ведомството за марките на Бенелюкс;
iii)
марките, които са регистрирани съгласно международни договорености, които са в сила в дадена държава членка;
iv)
марки, регистрирани съгласно международни договорености, които имат сила в Общността“.
Съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 при възражение на притежателя на по-ранна марка, марката, за която е била подадена заявката, не се регистрира, когато е идентична или сходна на по-ранна марка и трябва да бъде регистрирана за стоки или услуги, които не са сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато, в случай на по-ранна марка на Общността, тя се ползва с добра репутация в Европейския съюз, а в случай на по-ранна национална марка тя се ползва с добра репутация в съответната държава членка, и когато ползването без основателна причина на марка, за която е била подадена заявка, се ползва неоснователно от отличителните белези или от добрата репутация на по-ранната марка или би я увредило.
Съгласно член 3, параграф 1, буква б) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (
ОВ L 40, стр. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), както и член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (
ОВ L 299, стр. 25
), която отменя и заменя Директива 89/104, не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни марки, които са лишени от отличителен характер.
Обстоятелства, предхождащи спора
На 13 април 2004 г. Racing-Live SAS, което е било заместено като притежател на заявената за регистрация марка от Global Sports Media Ltd (наричано по-нататък „Global Sports Media“), подава заявка за регистрация на марка на Общността в СХВП за следната фигуративна марка:
Стоките и услугите, за които се иска регистрацията, спадат към класове 16, 38 и 41 по смисъла на Ницската спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марките от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена (наричана по-нататък „Ницската спогодба“), и за всеки от тези класове съответстват на следното описание:
—
клас 16: „Списания, брошури, книги, като всички тези стоки са в областта на „Формула 1“,
—
клас 38: „Комуникации и разпространение чрез компютърни терминали на книги, списания и вестници, като всички тези услуги са в областта на „Формула 1“, и
—
клас 41: „Публикуване на електронни книги и периодични издания; информационни услуги в областта на развлеченията; организиране на конкурси в интернет; резервация на места за представления; онлайн игри; всички тези услуги са в областта на „Формула 1“.
След като заявката за марка на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността, бр. 5/2005, на 2 май 2005 г. Formula One Licensing BV (наричано по-нататък „Formula One Licensing“) подава възражение срещу регистрацията на разглежданата марка на основание член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 40/94.
Възражението се основава по-конкретно на следните по-ранни марки, за които се твърди, че имат добра репутация:
—
словната марка „F1“, защитена с международна регистрация под № 732 134 от 20 декември 1999 г. с действие в Дания, Германия, Испания, Франция, Италия и Унгария за стоки и услуги от класове 16, 38 и 41 по смисъла на Ницската спогодба, с национална регистрация в Германия под № 30 007 412 от 10 май 2000 г. за услуги от клас 41 по смисъла на тази спогодба, както и с национална регистрация в Обединеното кралство под № 2 277 746 D от 13 август 2001 г., за стоки и услуги от класове 16 и 38 по смисъла на споменатата спогодба; и
—
фигуративна марка „F1 Formula 1“, защитена с регистрация в Общността под № 631531 от 19 май 2003 г. за стоки и услуги от класове 16, 38 и 41 по смисъла на Ницската спогодба и възпроизведена по-долу:
На 17 октомври 2007 г. отделът по споровете на СХВП уважава възражението, като се основава на по-ранната международна регистрация под № 732134 на словната марка „F1“. Отделът по споровете установява, че съществува сходство или идентичност на стоките и услугите, обхванати от конфликтните марки, и средна степен на сходство между конфликтните знаци и вследствие на това — вероятност от объркване между конфликтните марки по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.
На 14 декември 2007 г. Racing-Live SAS обжалва това решение. На 16 октомври 2008 г. първи апелативен състав на СХВП приема спорното решение, с което уважава жалбата и отменя посоченото решение на отдела по споровете, като приема по същество, че не е налице вероятност от объркване на по-ранните марки със заявената за регистрация марка и че в това отношение съвпадението на словния им елемент „F1“ е недостатъчно, тъй като той се възприема като описателен в посочената марка.
Жалбата до Общия съд и обжалваното съдебно решение
С жалба, депозирана в секретариата на Общия съд на 14 януари 2009 г., Formula One Licensing иска отмяна на спорното решение. Общият съд отхвърля тази жалба, в която са посочени две правни основания.
С първото си правно основание жалбоподателят твърди, че е налице нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.
В точка 28 от обжалваното съдебно решение Общият съд е установил по отношение на сходството на разглежданите стоки и услуги, че „в точки 25 и 26 от [спорното] решение апелативният състав е приел, че по отношение на продажбата на печатни изделия и комуникациите чрез интернет (тоест стоките и услугите от класове 16 и 38) дейностите на встъпилата страна [са] били идентични на тези на жалбоподателя, както и че услугите по онлайн публикации и онлайн развлечения в областта на „Формула 1“ (тоест услугите от клас 41) [са] били много сходни на услугите, предлагани от жалбоподателя“.
Що се отнася до сравнението на конфликтните знаци и възприемането им от съответните потребители, Общият съд установява, че знакът „F1“ в международната марка и елементът „F1“ в заявената за регистрация марка са идентични, след което разглежда най-напред ролята на елемента „F1“ в последната марка, и по-конкретно дали този елемент е „доминиращ“.
Въз основа на доказателствата, с които разполага, Общият съд приема в точки 43 и 44 от обжалваното съдебно решение, че изразът „Формула 1“ се използва като родов за обозначаване на определен моторен спорт и че „съкращението „F1“ е също толкова родово, колкото и изразът „Формула 1“.
Що се отнася до довода на жалбоподателя по отношение на по-ранната марка, Общият съд установява в точка 46 от обжалваното съдебно решение, че не може само поради факта че по-ранната словна марка има национална или международна регистрация, да се изключи възможността същата да е в голяма степен описателна или, с други думи, да има едва слаб вътрешно присъщ отличителен характер по отношение на заявените стоки и услуги. Общият съд обаче припомня, в точка 47 от обжалваното съдебно решение, че валидността на международна или национална марка, в случая на тази на жалбоподателя, не може да се поставя под въпрос в рамките на процедура по регистрация на марка на Общността, а само в рамките на процедура за обявяване на недействителност в съответната държава членка.
В точка 49 от обжалваното съдебно решение Общият съд стига до заключение, че „[п]оради тези съображения и с оглед на представените доказателства следва да се заключи, че съответните потребители не възприемат елемента „F1“ в заявената марка като отличителен елемент, а като такъв, който изпълнява описателни функции“. В същия смисъл в точка 57 от посоченото решение, Общият съд преценява, че потребителите ще възприемат „F1“, изписано с обикновен шрифт, като съкращение от „formule 1“ [„Формула 1“], тоест като описателно означение, и констатира, че не съществува вероятност от объркване между конфликтните марки.
По-нататък Общият съд извършва визуално, фонетично и концептуално сравнение на заявената за регистрация марка и по-ранната марка на Общността и заключва, в точка 61 от обжалваното съдебно решение, че „[в] рамките на общата преценка на вероятността от объркване, с оглед на липсата на визуално сходство и на обстоятелството, че сходството във фонетичен и концептуален план е само ограничено, в настоящия случай е достатъчно да се констатира, че апелативният състав основателно е приел, че не съществува вероятност от объркване между спорните знаци, тъй като съответните потребители няма да объркат заявената марка с тази на жалбоподателя. В това отношение трябва да се подчертае, че възприемането от потребителите на знака „F1“ като родово понятие гарантира, че последните ще приемат заявената марка за свързана с „Формула 1“, но поради съвсем различното ѝ оформление, няма да я свържат с дейностите на жалбоподателя“.
С второто си правно основание жалбоподателят изтъква пред Общия съд, че е налице нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.
Преди да отхвърли това правно основание, Общият съд приема в точка 67 от обжалваното съдебно решение, че:
„Както личи от точка 66 от [спорното] решение, знакът, чието използване и евентуално репутация жалбоподателят доказва, е само този, който е регистриран като марка на Общността под № 631531, а именно логото. Ето защо първият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали разглежданите фигуративни марки са идентични или сходни. Всъщност отличителният характер и репутацията на знака се дължат на виртуалното преливане между буквата „f“ и цифрата „1“, изобразени в много контрастни цветове. Само присъствието на буквата „f“ и цифрата „1“ в заявената марка без съответен отличителен характер не е достатъчно, за да се приеме, че съществува връзка между разглежданите марки. Поради това въпреки известно сходство във фонетично и концептуално отношение трябва да се потвърди заключението на апелативния състав, че нито един от елементите на заявената марка не напомня на потребителите за логото „F1“, тъй като конфликтните знаци не могат да се приемат за сходни“.
Искания на страните
Със своята жалба Formula One Licensing иска от Съда да отмени обжалваното съдебно решение, да уважи исканията за отмяна на спорното решение или, при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане, както и да осъди СХВП и Global Sports Media да заплатят съдебните разноски, включително направените в първоинстанционното производство.
СХВП иска от Съда да отхвърли жалбата и да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
Global Sports Media иска от Съда да отхвърли жалбата и да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
По жалбата
В подкрепа на жалбата Formula One Licensing изтъква три правни основания.
Първото правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, във връзка с отличителния характер на елемента „F1“ се състои от четири части. Те са изведени съответно от липса на позоваване на конкретни стоки и услуги, от изопачаване на фактите по отношение на елемента „F1“ и на израза „Формула 1“, от непризнаване на придобит чрез използване отличителен характер като част от регистрирана марка на Общността и накрая, от незаконно премахване на защитата, предоставена на по-ранна марка.
Второто и третото правно основание са изведени, от една страна, от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 поради грешка в преценката на вероятността от объркване и от друга страна, от нарушение на член 8, параграф 5 от същия регламент.
На първо място следва да се разгледа четвъртата част от първото правно основание.
Доводи на страните
С четвъртата част от първото си правно основание Formula One Licensing твърди, че в точки 44, 49, 51, 57, 61 и 67 от обжалваното съдебно решение Общият съд отрича отличителния характер и защитата на по-ранната словна марка „F1“ и по този начин нарушава член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.
Според Formula One Licensing изводът на Общия съд, че обозначението „F1“ се възприема като родово, е опорочен от грешка при прилагане на правото, доколкото води до недопустима отмяна de facto на регистрираните марки „F1“, изписани със стандартен шрифт. Жалбоподателят припомня, че в това отношение Общият съд е потвърдил в точка 48 от обжалваното съдебно решение, че СХВП е била длъжна да провери по какъв начин съответните потребители възприемат елемента „F1“ в заявената за регистрация марка. Жалбоподателят обаче счита, че тази проверка има своите граници и не може да доведе до действително отричане на отличителния характер на по-ранните марки, а оттам и на обхвата на защитата им.
Жалбоподателят отбелязва, че при проверката на процедура за регистрация на марка на Общността Общият съд не може да отрича съществуването на отличителен характер на марката, изтъкната в подкрепа на възражението, нито да поставя под въпрос валидността ѝ. В това отношение жалбоподателят се позовава на Решение на Общия съд от 13 декември 2007 г. по дело Xentral/СХВП — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (
T-134/06, Сборник, стр. II-5213
, точка 36), в което е прието, че валидността на национална марка не може да се поставя под въпрос в рамките на процедура по регистрация на марка на Общността, а само в рамките на процедура за обявяване на недействителност в съответната държава членка.
Formula One Licensing счита, че Общият съд следователно е допуснал грешка при прилагане на правото, когато е отрекъл отличителния характер на по-ранните марки, изписани със стандартен шрифт.
СХВП отбелязва, че жалбоподателят се позовава на точки 44, 49, 51, 57, 61 и 67 от обжалваното съдебно решение във връзка с твърдението си, че по-ранната словна марка „F1“ е била напълно лишена от защита, но че тези точки съдържат само констатации относно възприемането на словния елемент „F1“ в заявената за регистрация марка. СХВП припомня, че възпроизвеждането на по-ранен знак в спорна марка на Общността не може да доведе до установяване на вероятност от объркване, ако този знак се използва в спорната марка само с описателни цели, и че в настоящия случай Общият съд основателно е приел в точка 51 от обжалваното съдебно решение, че знакът „F1“ няма самостоятелна отличителна функция в заявената за регистрация марка, тъй като няма ролята на отличителен елемент в спорния знак.
Global Sports Media счита, че четвъртата част от първото правно основание се базира на неправилно тълкуване на обжалваното съдебно решение, тъй като Общият съд не е отменил словната марка „F1“, а само е установил, че съответните потребители възприемат елемента „F1“ в марката „F1-LIVE“ като родово понятие. Това дружество добавя, че използването на израза „F1“ за описателни цели е допустимо, след като подобно използване на определен елемент не може да се оспорва от гледна точка на правото относно марките (Решение от 7 януари 2004 г. по дело Gerolsteiner Brunnen,
C-100/02, Recueil, стр. I-691
, точка 19 и Решение от 25 януари 2007 г. по дело Adam Opel,
C-48/05, Сборник, стр. I-1017
, точки 42 и 43).
Съображения на Съда
Съгласно съображение 5 от Регламент № 40/94, както впрочем и съгласно съображение 6 от Регламент № 207/2009, „законодателство на Общността по отношение на марките […] не заменя законодателството на държавите членки относно марките“.
Общият съд припомня в точка 47 от обжалваното съдебно решение, че съгласно собствената му практика валидността на международна или национална марка, в случая на тази на жалбоподателя, не може да се поставя под въпрос в рамките на процедура по регистрация на марка на Общността, а само в рамките на процедура за обявяване на недействителност в съответната държава членка (Решение от 12 ноември 2008 г. по дело Shaker/СХВП — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker),
T-7/04, Сборник, стр. II-3085
, точка 26). Трябва да се отбележи, че тази съдебна практика се основава на идеята, че законодателят на Съюза е установил система, базирана върху съвместното съществуване на марката на Общността с националните марки, доколкото Общият съд цитира в точка 26 от посоченото решение своето Решение от 23 октомври 2002 г. по дело Matratzen Concord/СХВП — Hukla Germany (MATRATZEN) (
T-6/01, Recueil, стр. II-4335
, точка 55).
Тези съображения на Общия съд трябва да се приемат.
От съвместното съществуване на марките на Общността и на националните марки, както и от факта, че нито регистрацията на последните е от компетентността на СХВП, нито съдебният контрол върху тях — от тази на Общия съд, произтича, че в производството по възражение срещу заявка за регистрация на дадена марка на Общността не може да се постави под въпрос валидността на национална марка.
Ето защо в рамките на такова производство по възражение също така не може да се установи абсолютно основание за отказ, каквото е това за липсата на отличителен характер, предвидено в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, както и в член 3, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 и от Директива 2008/95, по отношение на знак, който е идентичен на защитена в държава членка марка. В това отношение трябва да се констатира, че характеризирането на даден знак като описателен или родов е равнозначно на отричане на отличителния му характер.
Несъмнено, както произтича от точка 48 от обжалваното съдебно решение, когато срещу регистрацията на марка на Общността е подадено възражение, основано на по-ранна национална марка, СХВП, а следователно и Общият съд са длъжни да проверят по какъв начин съответните потребители възприемат идентичния на тази национална марка знак в заявената за регистрация марка и ако е необходимо, да преценят степента на отличителния характер на този знак.
Както жалбоподателят правилно изтъква обаче, тези проверки имат своите ограничения.
Посочените проверки не могат да доведат до установяване на липса на отличителен характер на знак, който е идентичен на регистрирана и защитена национална марка, доколкото подобно установяване не би било съвместимо нито със съвместното съществуване на марките на Общността и националните марки, нито с член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, тълкуван във връзка с параграф 2, буква а), подточка ii) от същия член.
Всъщност тази констатация би засегнала националните марки, идентични на знак, за който е прието, че е лишен от отличителен характер, тъй като регистрирането на такава марка на Общността би създало положение, при което може да се отстрани националната защита на тези марки. Ето защо посочената констатация би противоречала на установената от Регламент № 40/94 система, която се основава на съвместното съществуване на марките на Общността и на националните марки, както гласи петото съображение от този регламент, след като валидността на международна или национална марка може да се поставя под въпрос поради липса на отличителен характер само в рамките на процедура за обявяване на недействителност в съответната държава членка по силата на член 3, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 и от Директива 2008/95.
Следва да се припомни, че член 8, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент № 40/94 изрично предвижда, че в рамките на производство по възражение като по-ранни марки се вземат предвид марките, регистрирани в държава членка.
От това следва, че за да не се наруши член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, трябва да се признае определена степен на отличителен характер на национална марка, изтъкната в подкрепа на възражение срещу регистрацията на марка на Общността.
Общият съд обаче не е направил това в конкретния случай.
Най-напред, Общият съд приема в точка 44 от обжалваното съдебно решение, че знакът „F1“ може да се използва в описателен контекст и че като съкращение той е също толкова родов, колкото и изразът „Формула 1“. В точки 49 и 51 от същото решение той приема, че елементът „F1“ в заявената за регистрация марка не се възприема като отличителен елемент, а като такъв, който изпълнява описателни функции.
На следващо място, Общият съд отбелязва, в точки 57 и 61 от обжалваното съдебно решение, че потребителите ще приемат елемента „F1“, изписан с обикновен шрифт, като съкращение от „Формула 1“, тоест като описателно означение, и че възприемат знака „F1“ като родово понятие. Накрая, в точка 67 е добавено, че присъствието на буквата „f“ и цифрата „1“ в заявената за регистрация марка не представлява отличителен характер.
Макар констатациите, съдържащи се в точки 44, 49, 51, 57, 61 и 67 от обжалваното съдебно решение, да са направени по отношение на знака в по-ранната марка или на елемента „F1“ в заявената за регистрация марка, след като Общият съд е приел в точка 54 от това решение, че този знак и този елемент са идентични, с тези констатации Общият съд следователно преценява, че посоченият знак е родов, описателен и напълно лишен от отличителен характер.
Така Общият съд е поставил под въпрос валидността на по-ранните марки в рамките на производство по регистрация на марка на Общността и по този начин е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.
При тези условия Formula One Licensing основателно поддържа, че в обжалваното съдебно решение е допусната грешка при прилагане на правото.
Ето защо обжалваното съдебно решение следва да се отмени по това съображение, без да е необходимо да се разглеждат другите правни основания, изтъкнати от жалбоподателя.
Съгласно член 61, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз, когато отменя решението на Общия съд, Съдът може сам да постанови окончателно решение по делото, когато фазата на производството позволява това, или да върне делото на Общия съд за постановяване на решение.
В настоящия случай не са изпълнени условията, за да може Съдът сам да постанови окончателно решение по делото.
Всъщност за решението по същество е необходимо да се разгледа въпросът дали, без да се констатира липса на отличителен характер на знака „F1“ в по-ранните марки, може да се изключи прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Това предполага проверка на фактите, която Общият съд може по-добре да извърши.
Ето защо следва делото да бъде върнато на Общия съд без произнасяне по съдебните разноски.

По изложените съображения Съдът (трети състав) реши:

1)
Отменя Решение на Общия съд на Европейския съюз от 17 февруари 2011 г. по дело Formula One Licensing/СХВП — Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09).

2)
Връща делото на Общия съд на Европейския съюз.

3)
Съдът не се произнася по съдебните разноски.

Подписи
(
*1
)	Език на производството: английски.