CELEX: 62014CJ0215
Begäran om förhandsavgörande
Varumärken
Direktiv 2008/95/EG
Artikel 3.3
Begreppet särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning
Tredimensionellt varumärke
Kexchoklad med fyra ’fingrar’ Kit Kat
Artikel 3.1 e
Kännetecken bestående av både den form som följer av varans art och den form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat
Tillverkningsprocessen är en del av det tekniska resultatet

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 3.1 b, 3.1 e i, 3.1 e ii och 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (
EUT L 299, s. 25
).
Frågan har uppkommit i ett mål mellan Société des Produits Nestlé SA (nedan kallat Nestlé) och Cadbury UK Ltd (nedan kallat Cadbury). Målet rör Cadburys invändning mot Nestlés ansökan om registrering av ett tredimensionellt kännetecken i form av en kexchokladkaka med fyra ”fingrar” som varumärke i Förenade kungariket.
Tillämpliga bestämmelser
Unionsrätt
Direktiv 2008/95 har upphävt och ersatt rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (
EGT L 40, 1989, s. 1
; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178)
I skäl 1 i direktiv 2008/95 anges följande:
”Rådets direktiv [89/104] har ändrats … med avseende på innehållet. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.”
I artikel 2 i direktiv 2008/95 föreskrivs att ”[e]tt varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt …, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags”.
I artikel 3 i direktiv 2008/95 som har rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder” och som i allt väsentligt har överförts från artikel 3 i direktiv 89/104, föreskrivs följande:
”1.   Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras:
…
b)
Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
…
e)
Tecken som endast består av
i)
en form som följer av varans art,
ii)
en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat,
iii)
en form som ger varan ett betydande värde.
…
3.   Ett varumärke ska inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat får dessutom besluta att denna bestämmelse ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.
…”
Lagstiftningen i Förenade kungariket
Enligt section 3 led 1 i 1994 års lag om varumärken (Trade Marks Act 1994) får varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras, om de inte före tidpunkten för registreringsansökan faktiskt har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av det bruk som gjorts av dem.
Enligt section 3 led 2 får ett kännetecken inte registreras som varumärke om det endast består av en form som följer av varans art eller av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.
Bakgrund till målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
Den vara som är aktuell i det nationella målet började saluföras i Förenade kungariket från år 1935 av Rowntree & Co Ltd, under namnet ”Rowntree’s Chocolote Crisp”. År 1937 ändrades varans namn till ”Kit Kat Chocolate Crisp” och förkortades därefter till ”Kit Kat”. År 1988 förvärvades det företaget, vars nya firma var Rowntree plc, av Nestlé.
Varan såldes länge i en förpackning med två lager, det inre silverfärgat och det yttre tryckt med en röd och vit logotyp med orden ”Kit Kat”. Den förpackning som numera används har endast ett lager, men bär samma logotyp. Logotypens utseende har utvecklats med tiden, utan att för den skull genomgå någon större förändring.
Varans grundform har varit näst intill identisk sedan år 1935, endast dess dimensioner har förändrats något. Den uppackade varans aktuella utseende är följande:
Det ska påpekas att det på varje ”finger” finns ett relieftryck med orden Kit Kat tillsammans med segment av den oval som ingår i logotypen.
Den 8 juli 2010 ansökte Nestlé om varumärkesregistrering i Förenade kungariket av det nedan grafiskt återgivna tredimensionella kännetecknet (nedan kallat det aktuella varumärket):
Det aktuella varumärket skiljer sig således från den faktiska formen på varan på så sätt att det inte innehåller orden ”Kit Kat” i relief.
Registreringsansökan avsåg följande varor i klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg:
”Choklad; chokladkonfekt; chokladprodukter; konfekt; tillredningar baserade på choklad; bagerivaror; bakverk; kex; kex med chokladöverdrag; rån med chokladöverdrag; kakor, småkakor, rån.”
Det brittiska varumärkeskontoret biföll ansökan och offentliggjorde den för eventuell invändning. Enligt varumärkeskontoret hade varumärkessökanden, även om varumärket saknade ursprunglig särskiljningsförmåga, styrkt att det hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av det bruk som hade gjorts av det.
Den 28 januari 2011 invände Cadbury mot registreringen med åberopande av olika grunder. Cadbury gjorde bland annat gällande att ansökan skulle avslås på grundval av bestämmelserna i 1994 års lag om varumärken, genom vilken artikel 3.1 b, 3.1 e i, 3.1 e ii och 3.3 i direktiv 2008/95 införlivats.
I beslut av den 20 juni 2013 fann granskaren vid det brittiska varumärkeskontoret att det aktuella varumärket saknade ursprunglig särskiljningsförmåga och att det inte heller hade förvärvat sådan särskiljningsförmåga som en följd av det bruk som hade gjorts av det.
Granskaren ansåg att den form som registreringsansökan gäller består av följande tre särdrag:
—
utformningen som en rektangulär platta
—
förekomsten, placeringen och djupet av räfflorna för avbrytning längs plattans långsida, och
—
antalet räfflor som, i förening med plattans bredd, avgör antalet ”fingrar”.
Granskaren ansåg att den första av egenskaperna är en form som följer av varans art och att den därför inte kan registreras, dock med undantag för ”kakor” och ”bakverk”, för vilka varumärkets form avviker väsentligt från normen i branschen. Då de båda andra egenskaperna krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, avslog granskaren registreringsansökan i övrigt.
Den 18 juli 2013 överklagade Nestlé detta beslut till High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), och bestred därvid att det aktuella varumärket inte hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning före den relevanta tidpunkten. Vidare gjorde Nestlé gällande att det aktuella varumärket inte endast består av antingen den form som följer av varans art eller den form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.
Genom anslutningsöverklagande samma dag ifrågasatte Cadbury beslutet av den 20 juni 2013 i den del granskaren hade slagit fast att det aktuella varumärket, beträffande kakor och bakverk, har ursprunglig särskiljningsförmåga och inte endast består av den form som följer av varans art, eller av den form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), anser för det första att granskaren inte borde ha gjort någon åtskillnad mellan kakor och bakverk, å ena sidan, och alla andra varor i klass 30 i Niceöverenskommelsen, å andra sidan, vare sig beträffande bevisningen avseende det aktuella varumärkets särskiljningsförmåga eller huruvida artikel 3.1 e i och 3.1 e ii i direktiv 2008/95 är tillämplig.
Vad vidare gäller frågan huruvida det aktuella varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning före den relevanta tidpunkten, vill den hänskjutande domstolen, efter att ha erinrat om rättspraxis på området, få klarhet i huruvida det för att fastställa att ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga är tillräckligt att en betydande del av omsättningskretsen, vid den aktuella tidpunkten, känner igen varumärket och förknippar det med varumärkessökandens varor. Den hänskjutande domstolen anser nämligen att det snarare ankommer på varumärkessökanden att bevisa att en betydande del av omsättningskretsen förlitar sig på varumärket (i stället för något annat eventuellt förekommande varumärke) såsom en angivelse av varornas ursprung.
Slutligen har den hänskjutande domstolen, vad gäller den form som följer av varans art och den form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, påpekat att det finns sparsamt med rättspraxis avseende artikel 3.1 e i och 3.1 e ii i direktiv 2008/95.
Mot denna bakgrund beslutade High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen.
”1)
Är det tillräckligt att varumärkessökanden – för att det ska fastställas att ett varumärke, i den mening som avses i artikel 3.3 i direktiv 2008/95, har förvärvat särskiljningsförmåga som en följd av det bruk som har gjorts – bevisar att en betydande del av omsättningskretsen vid den relevanta tidpunkten känner igen varumärket och förknippar det med varumärkessökandens varor på så sätt att denna del av omsättningskretsen, om den tillfrågades vem som saluför varor med det aktuella varumärket, skulle ange varumärkessökanden. Eller måste varumärkessökanden bevisa att en betydande del av omsättningskretsen förlitar sig på varumärket (i stället för något annat eventuellt förekommande varumärke) såsom en angivelse av varornas ursprung?
2)
Utgör artikel 3.1 e i och/eller artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95 hinder för varumärkesregistrering av en form i ett sådant fall då formen består av tre väsentliga särdrag, varav ett följer av varans art och de två övriga krävs för att uppnå ett tekniskt resultat?
3)
Ska artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95 tolkas så, att den utgör hinder för registrering av former som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat vad gäller det sätt på vilket varorna tillverkas, i motsats till det sätt på vilket varorna fungerar?”
Begäran om återupptagande av den muntliga delen av förfarandet
Den muntliga delen av förfarandet avslutades den 11 juni 2015 efter det att generaladvokaten föredragit sitt förslag till avgörande. Nestlé begärde därvid att den muntliga delen av förfarandet skulle återupptas genom skrivelse av den 26 juni 2015, som inkom till EU-domstolens kansli den 30 juni 2015.
Till stöd för begäran har Nestlé bland annat hävdat att eftersom den första frågan inte har besvarats tillräckligt i generaladvokatens förslag till avgörande, är den hänskjutande domstolen inte i stånd att ta ställning till den frågan.
Nestlé har dessutom gjort gällande att generaladvokatens förslag till avgörande grundas på en felaktig tolkning av bolagets skriftliga yttrande.
EU-domstolen gör i denna del följande bedömning. EU-domstolen får, enligt artikel 83 i EU-domstolens rättegångsregler, efter att ha hört generaladvokaten, när som helst, genom särskilt uppsatt beslut, besluta att den muntliga delen av förfarandet ska återupptas, bland annat om EU-domstolen anser att den inte har tillräcklig kännedom om omständigheterna i målet, eller om en part, efter det att den muntliga delen har förklarats avslutad, har lagt fram en ny omständighet som kan ha ett avgörande inflytande på målets utgång, eller om målet ska avgöras på grundval av ett argument som inte har avhandlats mellan parterna eller de berörda som avses i artikel 23 i stadgan för Europeiska unionens domstol (se dom kommissionen/Parker-Hannifin Manufacturing och Parker-Hannifin, C‑434/13 P,
EU:C:2014:2456
, punkt 27 och där angiven rättspraxis).
EU-domstolen anser i förevarande fall, efter att ha hört generaladvokaten, att den har tillräcklig kännedom om omständigheterna i målet för att döma i saken, att det inte föreligger någon ny omständighet som kan ha ett avgörande inflytande på målets utgång och att det inte är nödvändigt att avgöra målet på grundval av ett argument som inte har avhandlats mellan parterna.
Det ska dessutom påpekas att generaladvokaterna, enligt artikel 252 andra stycket FEUF, vid offentliga domstolssessioner, fullständigt opartiskt och oavhängigt, ska lägga fram motiverade yttranden i ärenden som enligt EU-domstolens stadga kräver deras deltagande. EU-domstolen är emellertid inte bunden av vare sig generaladvokatens förslag till avgörande eller av den motivering som ligger till grund för förslaget (se dom kommissionen/Parker-Hannifin Manufacturing och Parker-Hannifin, C‑434/13 P,
EU:C:2014:2456
, punkt 29 och där angiven rättspraxis).
Begäran om återupptagande av den muntliga delen av förfarandet ska således avslås.
Prövning av tolkningsfrågorna
Inledande synpunkter
EU-domstolen påpekar att begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av bestämmelserna i direktiv 2008/95.
Direktiv 2008/95 utgör endast – såsom framgår av domen Oberbank m.fl. C‑217/13 och C‑218/13,
EU:C:2014:2012
, punkt 31) – en kodifiering av direktiv 89/104, på så sätt att de aktuella bestämmelserna i det nationella målet inte har genomgått någon väsentlig ändring vad gäller deras lydelse, sammanhang eller syfte, i förhållande till motsvarande bestämmelser i direktiv 89/104. Härav följer att hänvisningarna till rättspraxis avseende direktiv 89/104 även är relevanta i förevarande mål.
Vidare kan ett kännetecken som återger formen på en vara enligt artikel 2 i direktiv 2008/95 i princip utgöra ett varumärke, förutsatt att kännetecknet dels kan återges grafiskt, dels kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.
I artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 urskiljs uttryckligen vissa kännetecken som utgörs av formen på en vara genom angivande av specifika registreringshinder, det vill säga när dessa kännetecken endast består av en form som följer av varans art, en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat och en form som ger varan ett betydande värde.
Artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 utgör således ett preliminärt hinder som är ägnat att förhindra att ett kännetecken som endast består av formen på en vara registreras som varumärke. Härav följer att om något av de tre villkor som räknas upp i bestämmelsen är uppfyllt föreligger det hinder mot att ett sådant kännetecken registreras som varumärke (se, för ett liknande resonemang, dom Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, punkt 76, och dom Linde m.fl., C‑53/01‑C‑55/01,
EU:C:2003:206
, punkt 44).
Ett kännetecken som inte ska registreras på grundval av artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 kan dessutom aldrig förvärva särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet, till följd av det bruk som gjorts av det (se, för ett liknande resonemang, dom Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, punkt 75, och dom Linde m.fl., C‑53/01–C‑55/01,
EU:C:2003:206
, punkt 44).
Således ska det i samband med en ansökan om registrering av ett kännetecken som endast består av formen på en vara först kontrolleras om det föreligger ett hinder enligt artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 som kan hindra registrering. Därefter ska det prövas om det aktuella kännetecknet i förekommande fall har förvärvat särskiljningsförmåga i enlighet med artikel 3.3 i direktivet.
Mot denna bakgrund och med beaktande av den logik och ordning som unionslagstiftaren valt vid utformningen av artikel 3 i direktiv 2008/95, ska tolkningsfrågorna prövas i omvänd ordning. Därvid ska den andra och den tredje frågan rörande tolkningen av artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 prövas före den första frågan som avser artikel 3.3 i direktivet.
Den andra frågan
Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den utgör hinder för varumärkesregistrering av ett kännetecken som består av formen på en vara i ett sådant fall då denna form har tre väsentliga särdrag, varav ett följer av varans art och de två övriga krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.
EU-domstolen påpekar inledningsvis att de olika registreringshinder som räknas upp i artikel 3 i direktiv 2008/95 ska tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem (se, för ett liknande resonemang, dom Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 och C‑109/97,
EU:C:1999:230
, punkterna 25–27, och dom Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, punkt 77).
Syftet med de registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 är att förhindra att skyddet för varumärken ger dess innehavare en ensamrätt till de tekniska lösningar eller användbara egenskaper hos en vara som användare skulle kunna kräva hos konkurrenternas varor (se, för ett liknande resonemang, dom Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, punkt 78, och dom Hauck, C‑205/13,
EU:C:2014:2233
, punkt 18).
Det rör sig nämligen om att förhindra att den exklusiva och bestående rätt som ett varumärke medför kan tjäna till att andra rättigheter som unionslagstiftaren har velat begränsa giltighetstiden för bevaras, utan någon tidsbegränsning (se, för ett liknande resonemang, dom Hauck, C‑205/13,
EU:C:2014:2233
, punkt 19, och, vad gäller artikel 7.1 e i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (
EGT L 11, 1994, s. 1
; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) , vilken i princip är identisk med artikel 3.1 e i direktiv 2008/95, dom Lego Juris/harmoniseringskontoret, C‑48/09 P,
EU:C:2010:516
, punkt 45).
Vad gäller frågan huruvida de olika registreringshindren kan tillämpas samtidigt, har EU-domstolen preciserat att det klart framgår av lydelsen i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 att dessa tre registreringshinder är fristående och att vart och ett av dem ska tillämpas oberoende av de övriga (se, för ett liknande resonemang, dom Hauck, C‑205/13,
EU:C:2014:2233
, punkt 39).
EU-domstolen har följaktligen slagit fast att om något av de villkor som anges i den bestämmelsen är uppfyllt, ska ett kännetecken som endast består av formen på en vara inte registreras såsom varumärke och det oavsett om registrering av kännetecknet kan nekas med stöd av flera registreringshinder så länge ett av dessa fullt ut är tillämpligt på kännetecknet (se, för ett liknande resonemang, dom Hauck, C‑205/13,
EU:C:2014:2233
, punkterna 40 och 41).
Artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 utesluter således inte att ett känneteckens väsentliga särdrag kan omfattas av ett eller flera av de angivna registreringshindren. Avslag på registreringsansökan är emellertid, i ett sådant fall, underställt kravet att åtminstone ett av dessa registreringshinder är tillämpligt fullt ut på det aktuella kännetecknet.
Det allmänintresse som ligger bakom tillämpningen av de tre registreringshindren i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 utgör nämligen hinder för att neka registrering i det fall då inget av dessa tre registreringhinder är tillämpligt fullt ut (dom Hauck, C‑205/13,
EU:C:2014:2233
, punkt 42).
En tolkning av artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 som inte gör det möjligt att neka registrering av ett varumärke när det vid en prövning visar sig att mer än ett av dessa tre registreringshinder är tillämpligt eller som tvärtom gör det möjligt att tillämpa bestämmelsen i de fall då vart och ett av de tre registreringshinder som anges endast har kontrollerats delvis, skulle – såsom påpekats i punkterna 43–45 ovan – uppenbart strida mot det allmänintresse som ligger bakom tillämpningen av de tre registreringshindren i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95.
Mot bakgrund av det ovan anförda ska den andra frågan besvaras enligt följande. Artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den utgör hinder för varumärkesregistrering av ett kännetecken som består av formen på en vara i ett sådant fall då denna form har tre väsentliga särdrag, varav ett följer av varans art och de två övriga krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, dock förutsatt att åtminstone ett av de registreringshinder som anges i den bestämmelsen är tillämpligt fullt ut på den aktuella formen.
Den tredje frågan
Den hänskjutande domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95 – enligt vilken det är möjligt att neka registrering av kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat – ska tolkas så, att denna bestämmelse endast avser det sätt på vilket den aktuella varan fungerar eller om den även ska tillämpas på det sätt på vilket varan tillverkas.
EU-domstolen påpekar i detta hänseende att bestämmelsens lydelse uttryckligen avser en form på en vara som krävs för att uppnå ett ”tekniskt resultat”, utan att varans tillverkningsprocess nämns.
En bokstavlig tolkning av bestämmelsen ger vid handen att registreringshindret endast avser det sätt på vilket varan fungerar, varvid det tekniska resultatet är slutresultatet av den tillverkningsprocess som använts för att framställa den aktuella formen.
Denna tolkning stöds av det syfte som eftersträvas i artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95, vilket – såsom framgår av den rättspraxis som det hänvisas till i punkt 44 ovan – är att förhindra att ensamrätt ges till de tekniska lösningar som användare skulle kunna kräva hos konkurrenternas varor. Ur konsumenternas synvinkel är det nämligen varans funktioner som är avgörande medan tillverkningssättet är av ringa betydelse.
Det framgår för övrigt av rättspraxis att inte heller tillverkningssättet är avgörande vid bedömningen av de väsentliga funktionella särdragen i en varas form. Registrering av ett kännetecken som består av en form som endast är hänförlig till ett tekniskt resultat ska nekas även om det aktuella tekniska resultatet kan uppnås med hjälp av andra former och således med hjälp av andra tillverkningsprocesser (se, för ett liknande resonemang, dom Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, punkt 83).
Mot denna bakgrund ska den tredje frågan besvaras enligt följande. Artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95 – enligt vilken det är möjligt att neka registrering av kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat – ska tolkas så, att denna bestämmelse avser det sätt på vilket den aktuella varan fungerar och att den inte är tillämplig på det sätt på vilket varan tillverkas.
Den första frågan
Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida den som ansöker om registrering av ett varumärke som har förvärvat särskiljningsförmåga som en följd av det bruk som har gjorts av det i den mening som avses i artikel 3.3 i direktiv 2008/95 ska lägga fram bevis på att omsättningskretsen uppfattar den vara eller den tjänst som omfattas av detta enda varumärke (i stället för något annat eventuellt förekommande varumärke) som att den kommer från ett visst företag, eller huruvida det är tillräckligt att varumärkessökanden bevisar att en betydande del av omsättningskretsen känner igen varumärket och förknippar det med varumärkessökandens varor eller tjänster.
EU-domstolen påpekar i detta hänseende inledningsvis att varumärkets grundläggande funktion är att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (dom Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, punkt 30).
Ett varumärke är nämligen genom dess särskiljningsförmåga ägnat att visa att den vara eller tjänst som omfattas av varumärket kommer från ett visst företag och således att särskilja denna vara eller tjänst från andra företags varor eller tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 och C‑109/97,
EU:C:1999:230
, punkt 46, dom Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, punkt 35, och dom Oberbank m.fl., C‑217/13 och C‑218/13,
EU:C:2014:2012
, punkt 38).
Särskiljningsförmågan ska bedömas dels med avseende på de varor eller tjänster som detta varumärke omfattar, dels utifrån den uppfattning som omsättningskretsen – det vill säga en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av det aktuella varu- eller tjänsteslaget – antas ha (se, för ett liknande resonemang, dom Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99,
EU:C:2004:86
, punkt 34 och där angiven rättspraxis, dom Nestlé, C‑353/03,
EU:C:2005:432
, punkt 25, och dom Oberbank m.fl., C‑217/13 och C‑218/13,
EU:C:2014:2012
, punkt 39).
Särskiljningsförmågan, som således är ett av de allmänna villkor som ska vara uppfyllt för att ett kännetecken ska kunna registreras som varumärke, kan i enlighet med artikel 3.1 b i direktiv 2008/95 vara ursprunglig eller ha förvärvats som en följd av det bruk som har gjorts av varumärket i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet.
Vad i synnerhet gäller förvärvandet av särskiljningsförmåga i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 2008/95 ska uttrycket att varumärket använts som sådant förstås så, att det endast omfattar sådant bruk av varumärket som möjliggör för omsättningskretsen att identifiera varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag (dom Nestlé, C‑353/03,
EU:C:2005:432
, punkt 29).
EU-domstolen har visserligen godtagit att en sådan identifiering och således förvärvad särskiljningsförmåga, kan vara följden av bruk, såsom del av ett registrerat varumärke, av en beståndsdel i märket eller genom att ett visst varumärke har använts i kombination med ett registrerat varumärke. EU-domstolen har emellertid preciserat att det i båda fallen är av vikt att omsättningskretsen, som en följd av detta bruk, faktiskt uppfattar den vara eller tjänst för vilken endast det sökta varumärket används som härrörande från ett visst företag (dom Nestlé, C‑353/03,
EU:C:2005:432
, punkt 30, och avseende förordning nr 40/94, i vilken artikel 7.3 i huvudsak motsvarar artikel 3.3 i direktiv 2008/95, dom Colloseum Holding, C‑12/12,
EU:C:2013:253
, punkt 27).
Oberoende av om ett kännetecken har använts som en del av ett registrerat varumärke eller i kombination med detta, är det väsentliga villkoret följaktligen att det kännetecken som innehavaren önskar få registrerat som varumärke, till följd av denna användning, kan visa, för omsättningskretsen, att varor som bär detta kännetecken kommer från ett visst företag (se, för ett liknande resonemang, dom Colloseum Holding, C‑12/12,
EU:C:2013:253
, punkt 28).
Härav följer, såsom framgår av punkterna 48–52 i generaladvokatens förslag till avgörande, att även om det sökta varumärket må ha använts som en del av ett registrerat varumärke eller i kombination med ett sådant varumärke, ska varumärkessökanden emellertid – vad avser registreringen av varumärket i sig – lägga fram bevis för att endast detta varumärke (i stället för något annat eventuellt förekommande varumärke) är en angivelse av varornas ursprung såsom härrörande från ett visst företag.
Mot denna bakgrund ska den första frågan besvaras enligt följande. Varumärkessökanden ska för att få registrera ett varumärke som har förvärvat särskiljningsförmåga som en följd av det bruk som har gjorts av det i den mening som avses i artikel 3.3 i direktiv 2008/95 – oavsett om det är såsom en del av ett annat registrerat varumärke eller i kombination med detta – lägga fram bevis på att omsättningskretsen uppfattar den vara eller den tjänst som omfattas av detta enda varumärke (i stället för något annat eventuellt förekommande varumärke) som att den kommer från ett visst företag.
Rättegångskostnader
Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

1)
Artikel 3.1 e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att den utgör hinder för varumärkesregistrering av ett kännetecken som består av formen på en vara i ett sådant fall då denna form har tre väsentliga särdrag, varav ett följer av varans art och de två övriga krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, dock förutsatt att åtminstone ett av de registreringshinder som anges i den bestämmelsen är tillämpligt fullt ut på den aktuella formen.

2)
Artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95 – enligt vilken det är möjligt att neka registrering av kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat – ska tolkas så, att denna bestämmelse avser det sätt på vilket den aktuella varan fungerar och att den inte är tillämplig på det sätt på vilket varan tillverkas.

3)
Varumärkessökanden ska för att få registrera ett varumärke som har förvärvat särskiljningsförmåga som en följd av det bruk som har gjorts av det i den mening som avses i artikel 3.3 i direktiv 2008/95 – oavsett om det är såsom en del av ett annat registrerat varumärke eller i kombination med detta – lägga fram bevis på att omsättningskretsen uppfattar den vara eller den tjänst som omfattas av detta enda varumärke (i stället för något annat eventuellt förekommande varumärke) som att den kommer från ett visst företag.

Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: engelska.