CELEX: 62014CJ0215
Ennakkoratkaisupyyntö
Tavaramerkit
Direktiivi 2008/95/EY
3 artiklan 3 kohta
Käytön perusteella syntyvän erottamiskyvyn käsite
Kolmiulotteinen tavaramerkki
Neljästä rivistä koostuva suklaapäällysteinen vohvelikeksi Kit Kat
3 artiklan 1 kohdan e alakohta
Tavaran luonteenomaisesta muodosta ja teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta muodostuva merkki
Tekniseen tulokseen sisältyvä valmistusprosessi

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (
EUVL L 299, s. 25
, oikaisu
EUVL 2009, L 11, s. 86
) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja e alakohdan i ja ii alakohdan ja 3 kohdan tulkintaa.
Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Société des Produits Nestlé SA (jäljempänä Nestlé) ja Cadbury UK Ltd (jäljempänä Cadbury) ja joka koskee väitettä, jonka Cadbury esitti vastustaakseen Nestlén hakemusta, joka koski neljästä rivistä koostuvan suklaapäällysteisen vohvelikeksin muotoa esittävän kolmiulotteisen merkin tavaramerkkirekisteröintiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Unionin oikeus
Direktiivillä 2008/95 kumottiin ja korvattiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (
EYVL 1989, L 40, s. 1
, oikaisu
EYVL 1989, L 207, s. 44
).
Direktiivin 2008/95 johdanto-osan ensimmäisessä perustelukappaleessa täsmennetään seuraavaa:
”Direktiiviä 89/104 – – on muutettu sisällöltään – –. Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.”
Direktiivin N:o 2008/95 2 artiklan mukaan ”tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, – –, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”.
Direktiivin N:o 2008/95 3 artiklassa, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet” ja jossa toistetaan ilman olennaisia muutoksia direktiivin 89/104 3 artiklan sisältö, säädetään seuraavaa:
”1.   Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
– –
b)
tavaramerkit, joilta puuttuu erottavuus [oikeammin: erottamiskyky];
– –
e)
merkit, jotka muodostuvat yksinomaan:
i)
tavaran luonteenomaisesta muodosta,
ii)
teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, tai
iii)
tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;
– –
3.   Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi [oikeammin: erottamiskykyiseksi]. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä, joka on tullut [erottamiskykyiseksi] rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.
– –”
Yhdistyneen kuningaskunnan oikeus
Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1994 tavaramerkkilain (Trade Marks Act 1994) 3 §:n 1 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos siltä puuttuu erottamiskyky, paitsi siinä tapauksessa, että tavaramerkki on tosiasiassa tullut käytössä erottamiskykyiseksi ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
Saman pykälän 2 kohdan mukaan merkkiä ei rekisteröidä tavaramerkiksi, jos se muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta tai teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta.
Pääasian tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset
Tuotetta, josta pääasiassa on kyse, myi Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuodesta 1935 lähtien Rowntree & Co Ltd nimellä ”Rowntree’s Chocolate Crisp”. Vuonna 1937 tuotteen nimeksi vaihdettiin ”Kit Kat Chocolate Crisp”, joka sittemmin lyhennettiin muotoon ”Kit Kat”. Vuonna 1988 Nestlé osti kyseisen yhtiön, jonka nimeksi oli tuolloin vaihtunut Rowntree plc.
Tuotetta myytiin pitkään kaksinkertaisesti pakattuna siten, että alla oli tinapaperi ja päällä paperi, jonka etupuolelle oli painettu punavalkoinen logo, jossa oli sanat Kit Kat, ja nykyään sitä myydään yksinkertaisessa pakkauksessa, jossa on tämä sama logo. Logon ulkoasu on kehittynyt vuosien mittaan, mutta se ei kuitenkaan ole muuttunut merkittävästi.
Tuotteen perusmuoto ei ole juurikaan muuttunut vuoden 1935 jälkeen, joskin sen kokoa on hieman muutettu. Avattu tuote näyttää nykyään tältä:
On todettava, että patukan kullakin rivillä on sanat Kit Kat kohokirjaimin sekä osia soikiosta, joka on osa logoa.
Nestlé haki 8.7.2010 alla graafisesti kuvatulle kolmiulotteiselle merkille (jäljempänä tavaramerkki) tavaramerkkirekisteröintiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Tavaramerkki eroaa tosiasiallisen tuotteen muodosta sikäli, että siitä puuttuvat kohokirjaimin kirjoitetut sanat Kit Kat.
Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 30:
”Suklaa; suklaamakeiset; suklaatuotteet; makeiset; suklaapohjaiset valmisteet; leipomotuotteet; leivonnaiset; keksit; suklaapäällysteiset keksit; suklaapäällysteiset vohvelikeksit; kakut; pikkuleivät; vohvelit”.
Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkivirasto hyväksyi hakemuksen, ja se julkaistiin väitteiden esittämistä varten. Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkivirasto katsoi, että vaikka tavaramerkiltä puuttui merkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky, hakija oli osoittanut, että kyseinen tavaramerkki oli tullut käytössä erottamiskykyiseksi.
Cadbury esitti 28.1.2011 rekisteröintihakemusta vastaan väitteen vedoten erinäisiin perusteisiin ja erityisesti perusteeseen, jonka mukaan kyseiseltä tavaramerkiltä oli evättävä rekisteröinti vuoden 1994 tavaramerkkilain niiden säännösten nojalla, joilla pannaan täytäntöön direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohta, e alakohdan i ja ii alakohta sekä 3 kohta.
Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkiviraston tutkija katsoi 20.6.2013 antamassaan päätöksessä, että tavaramerkiltä puuttui merkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky eikä se ollut myöskään tullut käytössä erottamiskykyiseksi.
Tutkijan näkemyksen mukaan muoto, jolle rekisteröintiä oli haettu, koostui kolmesta keskeisestä piirteestä:
—
suorakulmainen levyn perusmuoto
—
levyssä olevien pituussuuntaisten urien olemassaolo, sijainti ja syvyys ja
—
urien lukumäärä, joka yhdessä levyn leveyden kanssa määrittää ”rivien” lukumäärän.
Tutkijan mukaan ensimmäiseksi mainittu piirre on muoto, joka seuraa tuotteen itsensä luonteesta, eikä sitä siten voida rekisteröidä tavaramerkiksi lukuun ottamatta ”kakkuja” ja ”leivonnaisia”, koska niiden osalta tavaramerkin muoto eroaa merkittävästi kyseisen alan standardeista. Muut kaksi piirrettä olivat tutkijan mukaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömiä, joten hän hylkäsi rekisteröintihakemuksen muilta osin.
Nestlé nosti 18.7.2013 päätöksestä kanteen High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Propertyssä ja riitautti toteamuksen, jonka mukaan tavaramerkki ei ollut tullut käytössä erottamiskykyiseksi ennen merkityksellistä ajankohtaa. Nestlé väitti myös, ettei tavaramerkki muodostunut yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta tai teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta.
Samana päivänä nostamassaan vastakanteessa Cadbury riitauttaa kyseisen 20.6.2013 tehdyn päätökseen siltä osin kuin siinä katsottiin, että kyseinen tavaramerkki oli kakkujen ja leivonnaisten osalta ominaispiirteidensä perusteella erottamiskykyinen eikä muodostu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta tai teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo ensinnäkin, ettei tutkijan olisi pitänyt erottaa kakkuja ja leivonnaisia muista Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 kuuluvista tavaroista, olipa sitten kyse tavaramerkin erottamiskyvyn osoittamisesta tai direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohdan sovellettavuudesta.
Sen osalta, voidaanko tavaramerkin katsoa tulleen käytössä erottamiskykyiseksi ennen asian kannalta merkityksellistä ajankohtaa, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin palauttaa mieleen alaa koskevan oikeuskäytännön ja pohtii, riittääkö se, että asian kannalta merkityksellisenä ajankohtana huomattava osa kohderyhmästä tunnistaa tavaramerkin ja yhdistää sen hakijan tuotteisiin, osoitukseksi siitä, että tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että on pikemminkin hakijan velvollisuus osoittaa, että huomattava osa kohderyhmästä on sitä mieltä, että juuri kyseinen tavaramerkki, eivätkä muut tavaramerkit, joita mahdollisesti myös on esillä, osoittaa tavaroiden alkuperän.
Tavaran luonteenomaisen muodon tai teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömän muodon osalta ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohtaa koskevaa oikeuskäytäntöä on varsin vähän.
Näin ollen High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1)
Riittääkö sen toteamiseksi, että tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi direktiivin 2008/95 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, että rekisteröinnin hakija osoittaa, että asian kannalta merkityksellisenä ajankohtana huomattava osa kohderyhmästä tunnistaa tavaramerkin ja yhdistää sen hakijan tavaroihin siten, että jos heidän pitäisi pohtia, kuka markkinoi kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita, he valitsisivat hakijan, vai onko hakijan osoitettava, että huomattava osa kohderyhmästä katsoo juuri kyseisen tavaramerkin (eikä muiden tavaramerkkien, joita mahdollisesti myös on esillä) osoittavan tavaroiden alkuperän?
2)
Silloin kun muoto muodostuu kolmesta keskeisestä piirteestä, joista yksi seuraa tavaran luonteesta ja kaksi ovat teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömiä, ovatko direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja/tai ii alakohta esteenä kyseisen muodon rekisteröimiselle tavaramerkiksi?
3)
Onko direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa tulkittava siten, että se on esteenä teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömien muotojen rekisteröimiselle tavaran valmistustavan muttei tavaran toimintatavan osalta?”
Suullisen käsittelyn uudelleen aloittamista koskeva pyyntö
Suullisen käsittelyn päätyttyä 11.6.2015 julkistetulla julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksella Nestlé pyysi suullisen käsittelyn aloittamista uudelleen 26.6.2015 päivätyllä kirjeellä, joka toimitettiin unionin tuomioistuimen kirjaamoon 30.6.2015.
Nestlé esittää pyyntönsä tueksi erityisesti, että koska julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa ei anneta riittävää vastausta ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei voi ottaa siihen kantaa.
Nestlé väittää lisäksi, että julkisasiamiehen ratkaisuehdotus perustuu Nestlén esittämien kirjallisten huomautusten virheelliseen tulkintaan.
On muistutettava, että työjärjestyksensä 83 artiklan nojalla unionin tuomioistuin voi julkisasiamiestä kuultuaan milloin tahansa määrätä asian käsittelyn suullisen vaiheen aloitettavaksi uudelleen erityisesti, jos unionin tuomioistuin katsoo, ettei sillä ole riittävästi tietoa asiasta, tai jos asianosainen on suullisen vaiheen päättyneeksi julistamisen jälkeen vedonnut uuteen seikkaan, joka voi olennaisesti vaikuttaa unionin tuomioistuimen ratkaisuun, tai jos asia olisi ratkaistava sellaisen argumentin perusteella, josta asianosaisilla tai Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 23 artiklassa tarkoitetuilla tahoilla ei ole ollut tilaisuutta lausua (ks. tuomio komissio v. Parker Hannifin Manufacturing ja Parker-Hannifin, C‑434/13 P,
EU:C:2014:2456
, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Nyt käsiteltävässä asiassa unionin tuomioistuin katsoo julkisasiamiestä kuultuaan, että sillä on riittävästi tietoa asiasta, ettei ole olemassa uusia seikkoja, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa ratkaisuun nyt käsiteltävässä asiassa, ja että asiaa ei olisi ratkaistava sellaisten argumenttien perusteella, josta asianosaisilla ei ole ollut tilaisuutta lausua.
On myös muistutettava, että SEUT 252 artiklan toisen kohdan nojalla julkisasiamiehen tehtävänä on täysin puolueettomana ja riippumattomana esittää julkisessa istunnossa perustellut ratkaisuehdotukset asioissa, jotka Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön mukaan vaativat hänen myötävaikutustaan. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tai perustelut, joiden päätteeksi tämä päätyy tiettyyn ratkaisuun, eivät kuitenkaan sido unionin tuomioistuinta (ks. tuomio komissio v. Parker Hannifin Manufacturing ja Parker-Hannifin, C‑434/13 P,
EU:C:2014:2456
, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Näin ollen pyyntö asian käsittelyn suullisen vaiheen uudelleen aloittamisesta on hylättävä.
Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu
Alustavat huomautukset
Ensiksi on todettava, että ennakkoratkaisupyyntö koskee direktiivin 2008/95 säännösten tulkintaa.
Kuten tuomiosta Oberbank ym. (C‑217/13 ja C‑218/13,
EU:C:2014:2012
, 31 kohta) ilmenee, direktiivillä 2008/95 vain kodifioitiin direktiivi 89/104 eikä säännöksillä, joista nyt käsiteltävässä asiassa on kyse, näin ollen muutettu olennaisesti vastaavien direktiivin 89/104 säännösten sanamuotoa, asiayhteyttä tai tavoitetta. Tästä seuraa, että viittaukset direktiiviä 89/104 koskevaan oikeuskäytäntöön ovat edelleen merkityksellisiä nyt käsiteltävän asian kannalta.
Toiseksi direktiivin 2008/95 2 artiklan mukaan tavaran muotoa esittävä merkki voi lähtökohtaisesti olla tavaramerkkinä, kunhan se yhtäältä voidaan esittää graafisesti ja sillä toisaalta voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.
Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainitaan kuitenkin nimenomaisesti tietynlaisia merkkejä, jotka muodostuvat tavaran muodosta, ja siinä luetellaan tällaisia merkkejä koskevat erityiset rekisteröinnin esteet, eli sen mukaan merkkejä ei saa rekisteröidä, jos ne muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.
Koska direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohta on ennakkoeste, joka voi estää yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisteröinnin, tästä seuraa, että jos yksikin tässä säännöksessä mainituista kolmesta kriteeristä täyttyy, tällaista merkkiä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi (ks. vastaavasti tuomio Philips, C-299/99,
EU:C:2002:377
, 76 kohta ja tuomio Linde ym., C‑53/01–C‑55/01,
EU:C:2003:206
, 44 kohta).
Lisäksi merkki, jonka rekisteröinti evätään direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella, ei voi koskaan tulla direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä erottamiskykyiseksi (ks. vastaavasti tuomio Philips, C-299/99,
EU:C:2002:377
, 75 kohta ja tuomio Linde ym., C‑53/01–C‑55/01,
EU:C:2003:206
, 44 kohta).
Tästä seuraa, että sellaisen merkin rekisteröintihakemuksen yhteydessä, joka muodostuu yksinomaan tavaran muodosta, on varmistettava ensinnäkin, ettei sen rekisteröinnille ole estettä direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella, jotta voidaan sitten tutkia, onko kyseinen merkki voinut mahdollisesti tulla erottamiskykyiseksi tämän direktiivin 3 artiklan 3 kohdan perusteella.
Jotta noudatettaisiin unionin lainsäätäjän direktiivin 2008/95 3 artiklan laadinnassa käytettäväksi valitsemaa logiikkaa ja järjestystä, ennakkoratkaisukysymyksiä on siten tarkasteltava käänteisessä järjestyksessä siten, että ennen kuin tutkitaan direktiivin 2008/95 3 artiklan 3 kohtaa koskevaa ensimmäistä kysymystä, tarkastellaan ensin kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa koskevia toista ja kolmatta kysymystä.
Toinen ennakkoratkaisukysymys
Toisella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa tulkittava siten, että se on esteenä sellaisen merkin rekisteröimiselle tavaramerkiksi, joka muodostuu tavaran muodosta, joka koostuu kolmesta olennaisesta piirteestä, joista yksi seuraa tavaran luonteenomaisesta muodosta ja muut kaksi ovat välttämättömiä teknisen tuloksen saavuttamiseksi.
Aluksi on todettava, että direktiivin 2008/95 3 artiklassa lueteltuja rekisteröinnin esteitä on tulkittava ottamalla huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisteröinnin esteen tausta-ajatuksena (ks. vastaavasti tuomio Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97,
EU:C:1999:230
, 25–27 kohta ja tuomio Philips, C-299/99,
EU:C:2002:377
, 77 kohta).
Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden tarkoituksena on sen estäminen, että tavaramerkkioikeuden suoja johtaisi siihen, että tavaramerkin haltijalle annetaan monopoli sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joiden kuluttaja saattaisi haluta löytyvän kilpailijoiden tavaroista (ks. vastaavasti tuomio Philips, C-299/99,
EU:C:2002:377
, 78 kohta ja tuomio Hauck, C-205/13,
EU:C:2014:2233
, 18 kohta).
Tarkoituksena on nimittäin välttää se tilanne, että tavaramerkistä johtuvaa pysyvää yksinoikeutta käytettäisiin sellaisten muiden oikeuksien säilyttämiseen ilman ajallista rajoitusta, joille unionin lainsäätäjä on halunnut asettaa vanhentumisajat (ks. vastaavasti tuomio Hauck, C-205/13,
EU:C:2014:2233
, 19 kohta ja yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (
EYVL 1994, L 11, s. 1
) 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan, joka on sisällöltään samanlainen direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kanssa, osalta tuomio Lego Juris v. SMHV, C‑48/09 P,
EU:C:2010:516
, 45 kohta).
Siitä, voidaanko eri rekisteröinnin esteitä soveltaa samanaikaisesti, unionin tuomioistuin on täsmentänyt, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan sanamuodosta käy selvästi ilmi, että kyseiset kolme rekisteröinnin estettä ovat luonteeltaan itsenäisiä ja kutakin estettä on sovellettava toisistaan riippumatta (ks. vastaavasti tuomio Hauck, C-205/13,
EU:C:2014:2233
, 39 kohta).
Unionin tuomioistuin on päätellyt tästä, että jos yksikin tässä säännöksessä mainituista kriteereistä täyttyy, yksinomaan tavaran muodosta muodostuvaa merkkiä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi eikä merkitystä ole sillä, että merkin rekisteröinti voidaan evätä useiden rekisteröinnin esteiden perusteella, mikäli edes yhtä näistä esteistä voidaan soveltaa täysimääräisesti kyseiseen merkkiin (ks. vastaavasti tuomio Hauck, C-205/13,
EU:C:2014:2233
, 40 ja 41 kohta).
Tästä seuraa, ettei direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa suljeta pois sitä, että merkin olennaiset piirteet voivat kuulua yhden tai useamman mainitun rekisteröinnin esteen alaan. Tällaisessa tapauksessa edellytyksenä rekisteröinnin epäämiselle on kuitenkin se, että yhtä näistä perusteista voidaan soveltaa täysimääräisesti kyseiseen merkkiin.
Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden soveltamisen tausta-ajatuksena oleva yleinen etu on nimittäin esteenä rekisteröinnin epäämiselle silloin, kun yhtäkään näistä kolmesta edellytyksestä ei voida soveltaa täysimääräisesti (tuomio Hauck, C-205/13,
EU:C:2014:2233
, 42 kohta).
Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan sellainen tulkinta, joka ei salli tavaramerkin rekisteröinnin epäämistä silloin, kun tarkastelussa ilmenee, että useampaa kuin yhtä mainituista rekisteröinnin esteistä voidaan soveltaa, tai päinvastoin tulkinta, joka sallii tämän säännöksen soveltamisen tapauksissa, joissa kunkin mainituista esteistä on tutkittu olevan käsillä vain osittain, olisi selvästi vastoin direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyjen kolmen rekisteröinnin esteen soveltamisen tausta-ajatuksena olevaa yleisen edun mukaista tavoitetta, josta edellä 43–45 kohdassa muistutetaan.
Kaiken edellä todetun perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä sellaisen merkin rekisteröimiselle tavaramerkiksi, joka muodostuu tavaran sellaisesta muodosta, joka koostuu kolmesta olennaisesta piirteestä, joista yksi seuraa tavaran luonteenomaisesta muodosta ja muut kaksi piirrettä ovat välttämättömiä teknisen tuloksen saavuttamiseksi, kuitenkin sillä edellytyksellä, että vähintään yhtä tässä säännöksessä mainittua rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa täysimääräisesti kyseiseen muotoon.
Kolmas ennakkoratkaisukysymys
Kolmannella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa, jonka perusteella voidaan evätä yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta muodostuvien merkkien rekisteröiminen tavaramerkiksi, tulkittava siten, että se koskee ainoastaan tapaa, jolla kyseinen tavara toimii, vai siten, että sitä sovelletaan myös tapaan, jolla se valmistetaan.
Tästä on todettava, että kyseisen säännöksen sanamuoto koskee nimenomaisesti ”teknisen tuloksen” saavuttamiseksi välttämätöntä tavaran muotoa eikä siinä viitata tavaran valmistusprosessiin.
Kun tätä säännöstä tulkitaan sen sanamuodon mukaisesti, siinä tarkoitettu rekisteröinnin este rajoittuu tapaan, jolla tavara toimii, koska tekninen tulos muodostuu kyseisen muodon valmistamisen lopputuloksesta.
Tämän tulkinnan vahvistaa direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan tavoite, jona edellä 44 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenevän mukaisesti on sen estäminen, että sellaisiin teknisiin ratkaisuihin, joiden kuluttaja saattaisi haluta löytyvän kilpailijoiden tavaroista, myönnetään monopoli. Kuluttajan näkökulmasta ratkaisevia ovat nimittäin tavaran toiminnot eikä valmistusmenetelmillä ole merkitystä.
Oikeuskäytännöstä ilmenee, etteivät valmistusmenetelmät ole ratkaisevia myöskään tavaran muodon olennaisten toiminnallisten piirteiden arvioinnissa. Yksinomaan teknisestä tuloksesta johtuvasta tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisteröinti on nimittäin evättävä, vaikka kyseinen tekninen tulos voitaisiin saavuttaa myös käyttämällä muunlaisia muotoja ja siten muita valmistusprosesseja (ks. vastaavasti tuomio Philips, C-299/99,
EU:C:2002:377
, 83 kohta).
Edellä todetusta seuraa, että kolmanteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa, jonka perusteella yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta muodostuvien merkkien rekisteröiminen tavaramerkiksi voidaan evätä, on tulkittava siten, että se koskee tapaa, jolla kyseinen tavara toimii, eikä sitä sovelleta tapaan, jolla tavara valmistetaan.
Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys
Ensimmäisellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko sellaisen tavaramerkin rekisteröinnin hakijan, joka on tullut direktiivin 2008/95 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä erottamiskykyiseksi, osoitettava, että kohderyhmässä mielletään pelkästään tämän tavaramerkin – eikä muiden tavaramerkkien, joita mahdollisesti myös on esillä – perusteella, että sillä varustettu tavara tai palvelu on peräisin tietystä yrityksestä, vai riittääkö, että hakija osoittaa, että huomattava osa kohdeyleisöstä tunnistaa kyseisen tavaramerkin ja yhdistää sen hakijan tuotteisiin.
Tästä on aluksi muistettava, että tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, mahdollistamalla se, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseisen tavaran tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista (tuomio Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, 30 kohta).
Tavaramerkin erottamiskyky merkitsee nimittäin sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään tavaran tai palvelun tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi ja erottamaan näin tämän tavaran tai palvelun muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. vastaavasti tuomio Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 ja C‑109/97,
EU:C:1999:230
, 46 kohta; tuomio Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377
, 35 kohta ja tuomio Oberbank ym., C‑217/13 ja C‑218/13,
EU:C:2014:2012
, 38 kohta).
Tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä tämän tavaramerkin kattamiin tavaroihin ja palveluihin nähden ja toisaalta ottamalla huomioon se, miten kohdeyleisö eli kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää asian (ks. vastaavasti tuomio Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99,
EU:C:2004:86
, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; tuomio Nestlé, C‑353/03,
EU:C:2005:432
, 25 kohta ja tuomio Oberbank ym., C‑217/13 ja C‑218/13,
EU:C:2014:2012
, 39 kohta).
Erottamiskyky, joka on siis yksi yleisistä edellytyksistä sille, että merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi, voi olla direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti merkin ominaispiirteisiin perustuvaa tai kyseisen direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä syntynyttä erottamiskykyä.
Erityisesti käytön perusteella erottamiskykyiseksi tulemisesta direktiivin 2008/95 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla on todettava, että ilmaisu ”tavaramerkin käyttö tavaramerkkinä” on ymmärrettävä siten, että se viittaa ainoastaan sellaiseen tavaramerkin käyttöön, jonka perusteella tavaran tai palvelun kohderyhmässä tavara tai palvelu tunnistetaan tietystä yrityksestä peräisin olevaksi (ks. tuomio Nestlé, C-353/03,
EU:C:2005:432
kohta, 29 kohta).
Oikeuskäytännössä on toki todettu, että tällainen tunnistaminen ja näin ollen erottamiskyvyn syntyminen voi seurata sekä käytöstä rekisteröidyn tavaramerkin osana sen yhtenä osatekijänä että erillisen tavaramerkin käytöstä yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Tältä osin on kuitenkin täsmennetty edellytyksenä olevan, että näissä kahdessa tapauksessa tämän käytön seurauksena kohderyhmässä mielletään pelkästään hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin perusteella, että sillä varustettu tavara tai palvelu on peräisin tietystä yrityksestä (tuomio Nestlé, C-353/03,
EU:C:2005:432
, 30 kohta ja asetuksen N:o 40/94, jonka 7 artiklan 3 kohta vastaa sisällöltään direktiivin 2008/95 3 artiklan 3 kohtaa, osalta tuomio Colloseum Holding, C-12/12,
EU:C:2013:253
, 27 kohta).
Näin ollen siitä riippumatta, käytetäänkö merkkiä rekisteröidyn tavaramerkin osana vai yhdessä sen kanssa, olennaisena edellytyksenä on, että merkki, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan, kykenee kyseisen käytön seurauksena osoittamaan kohderyhmässään, että tällä merkillä varustetut tavarat ovat peräisin tietystä yrityksestä (ks. vastaavasti tuomio Colloseum Holding, C-12/12,
EU:C:2013:253
, 28 kohta).
Tästä on pääteltävä – kuten julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen 48–52 kohdasta ilmenee –, että vaikka rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä on voitu käyttää rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä tällaisen tavaramerkin kanssa, hakijan on itse tavaramerkin rekisteröimistä varten osoitettava, että tämä tavaramerkki itsessään – eivätkä muut tavaramerkit, joita mahdollisesti myös on esillä – osoittaa tavaroiden olevan peräisin tietystä yrityksestä.
Kun otetaan huomioon edellä todettu, ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että jotta direktiivin 2008/95 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä – joko rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä sen kanssa – erottamiskykyiseksi tullut tavaramerkki voidaan rekisteröidä, rekisteröinnin hakijan on osoitettava, että kohderyhmässä mielletään pelkästään tämän tavaramerkin – eikä muiden tavaramerkkien, joita mahdollisesti myös on esillä – perusteella, että sillä varustettu tavara tai palvelu on peräisin tietystä yrityksestä.
Oikeudenkäyntikulut
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä sellaisen merkin rekisteröimiselle tavaramerkiksi, joka muodostuu tavaran sellaisesta muodosta, joka koostuu kolmesta olennaisesta piirteestä, joista yksi seuraa tavaran luonteenomaisesta muodosta ja muut kaksi piirrettä ovat välttämättömiä teknisen tuloksen saavuttamiseksi, kuitenkin sillä edellytyksellä, että vähintään yhtä tässä säännöksessä mainittua rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa täysimääräisesti kyseiseen muotoon.

2)
Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa, jonka perusteella yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta muodostuvien merkkien rekisteröiminen tavaramerkiksi voidaan evätä, on tulkittava siten, että se koskee tapaa, jolla kyseinen tavara toimii, eikä sitä sovelleta tapaan, jolla tavara valmistetaan.

3)
Jotta direktiivin 2008/95 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä – joko rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä sen kanssa – erottamiskykyiseksi tullut tavaramerkki voidaan rekisteröidä, rekisteröinnin hakijan on osoitettava, että kohderyhmässä mielletään pelkästään tämän tavaramerkin – eikä muiden tavaramerkkien, joita mahdollisesti myös on esillä – perusteella, että sillä varustettu tavara tai palvelu on peräisin tietystä yrityksestä.

Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: englanti.