CELEX: 62009TJ0133
EF-varemærker
ugyldighedssag
EF-figurmærket B. Antonio Basile 1952
det ældre nationale ordmærke BASILE
relativ registreringshindring
rettighedsfortabelse på grund af passivitet
artikel 53, stk. 2, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 54, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009)
risiko for forveksling
artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)

Dommens præmisser
Sagens baggrund
1. Den 14. januar 2000 indgav den anden sagsøger, Antonio Basile, i sin egenskab af selvstændigt erhvervsdrivende under forretningsnavnet B. Antonio Basile 1952 en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)).
2. Varemærket, der blev søgt registreret, var følgende figurmærke:
>image>1
3. De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 14, 18 og 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.
4. B. Antonio Basile 1952 blev registreret som EF-varemærke den 27. april 2001 under nummer 1 462 555.
5. Den 21. april 2006 indgav intervenienten, Osra SA, en ugyldighedsbegæring i henhold til artikel 52, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 40/94 [nu artikel 53, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 207/2009] vedrørende varerne i klasse 25 på grundlag af følgende varemærker:
– det italienske ordmærke BASILE, som var blevet registreret den 7. marts 1995 under nr. 738 901 (herefter »det ældre varemærke«)
– den internationale registrering nr. R413 396 B af 13. januar 1995 af ordmærket BASILE (herefter »den ældre internationale registrering)«.
6. Det ældre varemærke og den ældre internationale registrering var blevet registreret for varer, der henhører under klasse 25 i Nicearrangementet og svarer til følgende beskrivelse: »Yderbeklædningsgenstande til mænd, lædervarer, strikvarer og andre varer såsom jakker, bukser, herunder cowboybukser, skjorter, skjortebluser, T-shirts, undertrøjer, trøjer, jakker, overfrakker, regnfrakker, frakker, jakkesæt, badetøj, badekåber«.
7. EF-varemærket blev delvist overdraget til den første sagsøger, I Marchi Italiani Srl. Som følge heraf blev den udskilte registrering nr. 5 274 121 (herefter »det anfægtede varemærke«) foretaget til fordel for nævnte selskab for følgende varer i klasse 25: »Skjorter, trikotagevarer, tøj til herrer, damer og børn, med undtagelse af skindfrakker, slips, undertøj, sko, hatte, sokker, tørklæder til herrer, damer og børn«.
8. Den 2. november 2006 meddelte Harmoniseringskontoret intervenienten, at dennes ugyldighedsbegæring var blevet udvidet til at omfatte den nævnte udskilte registrering.
9. Den 21. januar 2008 tog Annullationsafdelingen begæringen om ugyldighed til følge, og den 18. marts 2008 påklagede den første sagsøger denne afgørelse til Harmoniseringskontoret.
10. Ved afgørelse af 9. januar 2009 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen med den begrundelse, at der for det første ikke var sket rettighedsfortabelse på grund af passivitet, da femårsfristen ikke var udløbet, at det for det andet ikke var blevet godtgjort, at de omtvistede varemærker havde eksisteret side om side i Italien, og at der for det tredje bestod en risiko for forveksling af det anfægtede varemærke og det ældre varemærke, dels fordi de nævnte varemærker omhandlede varer af samme eller lignende art, dels fordi de omtvistede varemærker lignede hinanden visuelt, fonetisk og begrebsmæssigt.
Parternes påstande
11. Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande:
– Den anfægtede afgørelse annulleres.
– Registreringen af varemærket B. Antonio Basile 1952 erklæres gyldig og retskraftig.
– Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.
12. Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:
– Frifindelse.
– Sagsøgerne tilpligtes at betale sagens omkostninger.
13. Under retsmødet erklærede den første sagsøger, at selskabet frafaldt sin anden påstand, hvilket blev tilført retsbogen. Tilsvarende udtrådte den anden sagsøger under retsmødet af sagen til prøvelse af den anfægtede afgørelse, eftersom han ikke havde været part i sagen for appelkammeret.
Retlige bemærkninger
Om formaliteten for så vidt angår de argumenter og dokumenter, der er blevet fremlagt for første gang for Retten
14. Den første sagsøger har gjort gældende, dels at efternavnet Basile har været genstand for adskillige registreringer i Italien, dels at det anfægtede varemærke er velkendt og har et renommé i et vist omfang, og at det ville være i strid med »grundsætningerne om passivitet og om god tro, som bør regulere en hvilken som helst handelsmæssig relation«, at benægte dette.
15. Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at argumenterne om registrering af efternavnet Basile i Italien, om det anfægtede varemærkes renommé og om grundsætningen om god tro samt de dokumenter, der er vedlagt som bilag nr. 7, 13, 14 og 15 til stævningen, er blevet fremlagt for første gang for Retten og derfor ikke kan antages til realitetsbehandling.
16. Det følger af artikel 135, stk. 4, i Rettens procesreglement, at der ikke i parternes processkrifter må foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret. Det tilkommer nemlig Retten inden for rammerne af den foreliggende sag at efterprøve lovligheden af appelkammerets afgørelse. Følgelig kan Rettens efterprøvelse ikke gå ud over den faktiske og retlige ramme for sagen, således som den forelå for appelkammeret (Rettens dom af 22.6.2004, sag T-66/03, »Drie Mollen sinds 1818« mod KHIM – Nabeiro Silveira (Galàxia), Sml. II, s. 1765, præmis 45). Tilsvarende har en sagsøger således ikke kompetence til for Retten at ændre sagens genstand, således som den fulgte af de påstande og anbringender, der var fremsat af sagsøgeren selv og af intervenienten (Domstolens dom af 26.4.2007, sag C-412/05 P, Alcon mod KHIM, Sml. I, s. 3569, præmis 43, og af 18.12.2008, sag C-16/06 P, Les Éditions Albert René mod KHIM, Sml. I, s. 10053, præmis 122).
17. Det fremgår af sagsakterne i denne sag, at argumenterne om adskillige registreringer af efternavnet Basile som varemærke, om det anfægtede varemærkes renommé og om tilsidesættelse af grundsætningen om god tro ikke har været fremført for appelkammeret. Når stævningen studeres nøje, fremgår det dog, at argumentet om adskillige registreringer af efternavnet Basile er forbundet med argumentationen om, at nævnte navn savner fornødent særpræg. Formålet med denne argumentation er imidlertid at bestride, at der foreligger en risiko for forveksling af de omtvistede tegn, og denne argumentation blev fremført for appelkammeret. Følgelig kan argumentet anses for at underbygge et anbringende, der blev gjort gældende under sagen for appelkammeret, og som skal antages til realitetsbehandling (jf. i denne retning dommen i sagen Alcon mod KHIM, nævnt i præmis 16 ovenfor, præmis 40). Derimod er argumenterne vedrørende det anfægtede varemærkes renommé og tilsidesættelse af grundsætningen om god tro ikke forbundet med indholdet af denne tvist, således som dette fremgår af de påstande og anbringender, der blev fremsat for appelkammeret af den første sagsøger og af intervenienten. Disse kan derfor ikke antages til realitetsbehandling.
18. Hertil kommer, at selv hvis det antages, at den første sagsøgers argument om det anfægtede varemærkes renommé kan fortolkes således, at dets formål er at godtgøre, at varemærket har høj grad af særpræg, med henblik på vurderingen af, om der består en risiko for forveksling, følger det af retspraksis, at spørgsmålet om, hvorvidt et tegn har høj grad af særpræg, spiller en rolle i forhold til et ældre varemærke og ikke i forhold til et yngre varemærke (jf., analogt, Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 24, af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 18, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 20). Følgelig hører spørgsmålet om det yngre varemærkes renommé ikke til de retlige spørgsmål, som anvendelsen af forordning nr. 40/94 fordrer behandling af, henset til de af parterne anførte påstande og anbringender. Da spørgsmålet om det anfægtede varemærkes renommé er et retligt spørgsmål, som ikke blev forelagt Harmoniseringskontorets instanser, og som korrekt anvendelse af forordning nr. 40/94 ikke fordrer behandling af, henset til de af parterne anførte påstande og anbringender, kan spørgsmålet derfor ikke påvirke lovligheden af den anfægtede afgørelse under henvisning til en relativ registreringshindring, for så vidt som registreringshindringen ikke falder inden for tvistens retlige ramme, således som den forelå for appelkammeret. Som følge heraf kan dette argument ikke antages til realitetsbehandling (jf. i denne retning Rettens dom af 1.2.2005, sag T-57/03, SPAG mod KHIM – Dann og Backer (HOOLIGAN), Sml. II, s. 287, præmis 22).
19. De bilag til stævningen, der er blevet fremlagt for første gang for Retten, kan ikke tages i betragtning. Et søgsmål ved Retten har nemlig til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser truffet af Harmoniseringskontorets appelkamre, jf. artikel 63 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 65 i forordning nr. 207/2009), hvorfor Rettens opgave ikke er at foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af dokumenter, der for første gang fremlægges for Retten. Der skal derfor ses bort fra nævnte dokumenter, og det er ufornødent at undersøge deres beviskraft (jf. i denne retning Rettens dom af 24.11.2005, sag T-346/04, Sadas mod KHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Sml. II, s. 4891, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis).
Om anmodningen om tilladelse til vidneførsel
20. Den første sagsøger har anmodet om tilladelse til vidneførsel med henblik på bl.a. at godtgøre, at der ikke foreligger risiko for forveksling af de omtvistede varemærker, som eksisterer fredeligt side om side i Italien, og at det nationale og internationale varemærke er velkendte.
21. Harmoniseringskontoret mener ikke, at denne anmodning er begrundet, fordi den første sagsøger dels ikke har fremsat argumenter for, at de nævnte varemærker eksisterer side om side, og for, at det er ensbetydende med, at der ikke er nogen risiko for forveksling, dels ikke har præciseret, hvilke kompetencer, de personer, der ønskes indkaldt som vidner, har.
22. Det bemærkes, at den første sagsøger i denne sag faktisk ikke i sine processkrifter har anført noget argument rettet mod det, som appelkammeret fastslog i den anfægtede afgørelses punkt 20 med hensyn til de omtvistede varemærkers sameksistens på det italienske marked, hvorefter nævnte sagsøger ikke havde godtgjort intervenientens accept af de nævnte varemærkers sameksistens på det italienske marked og følgelig heller ikke, at der ikke bestod en risiko for forveksling i den relevante kundekreds’ bevidsthed som følge af, at sidstnævnte i årenes løb havde lært at opfatte varemærkerne som forskellige virksomheders særskilte tegn. Den første sagsøger har blot i stævningen anmodet om tilladelse til vidneførsel med henblik på at godtgøre, at der ikke bestod nogen risiko for forveksling af de omtvistede varemærker, og at de nævnte varemærker på fredelig vis eksisterede samtidigt på det italienske marked.
23. I denne forbindelse bemærkes endvidere for det første, at for så vidt som den første sagsøger ikke har tilføjet noget argument i stævningen med henblik på at bestride, hvad appelkammeret fastslog vedrørende de omtvistede varemærkers sameksistens, er anmodningen om tilladelse til vidneførsel med henblik på at godtgøre nævnte sameksistens ikke velbegrundet. For det andet mindes der om, at sagsøgeren ikke for Retten kan komplettere de bevismidler, der blev fremlagt under den administrative procedure, med henblik på at godtgøre denne sameksistens. Som det fremgår af den retspraksis, der er gengivet i præmis 19 ovenfor, har et søgsmål ved Retten til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser truffet af Harmoniseringskontorets appelkamre, jf. artikel 63 i forordning nr. 40/94, hvorfor Rettens opgave ikke er at foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af bevismidler, der for første gang fremlægges for Retten. Som følge heraf skal den første sagsøgers anmodning om tilladelse til vidneførsel afslås.
24. Den nævnte anmodning om vidneførsel er desuden fremsat med henblik på at godtgøre, for det første, at det anfægtede varemærke er blevet anvendt vedvarende og uafbrudt på nationalt og internationalt plan, for det andet, at den anden sagsøgers virksomhed siden 1970 har drevet virksomhed under anvendelse af forskellige varemærker, herunder det anfægtede varemærke siden 1998, og for det tredje, at de varer, der bærer det anfægtede varemærke, er velkendte på såvel det nationale som det internationale marked.
25. Anmodningen om tilladelse til vidneførsel synes i det væsentlige at have til formål at godtgøre det anfægtede varemærkes renommé og velkendthed. Som det fremgår af præmis 17 og 18 ovenfor, kan dette argument ikke antages til realitetsbehandling, og som følge heraf skal den nævnte anmodning afslås.
26. Selv hvis det antages, at det, som den første sagsøger har villet godtgøre med sin anmodning om tilladelse til vidneførsel, er, at indehaveren af det ældre varemærke var bekendt med, at det anfægtede varemærke blev brugt på markedet, og dermed at der er sket rettighedsfortabelse på grund af passivitet, skal denne anmodning forkastes. Som det fremgår af præmis 32 nedenfor, er den relevante brug af det anfægtede varemærke på markedet den brug, der er gjort af nævnte varemærke efter dets registrering. Da der gik mindre end fem år fra registreringsdatoen til indgivelsen af ugyldighedsbegæringen, er anmodningen om tilladelse til vidneførsel med henblik på at godtgøre brugen af det anfægtede varemærke på markedet irrelevant.
Om realiteten
27. Den første sagsøger har i det væsentlige anført to anbringender til støtte for sin sag: Det første anbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 53, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 207/2009), og det andet anbringende vedrører en tilsidesættelse af nævnte forordnings artikel 52, stk. 1, litra a), og af artikel 8, stk. 1.
Om det første anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 53, stk. 2, i forordning nr. 40/94
28. Den første sagsøger har anført, at ugyldighedsbegæringen blev indgivet efter femårsfristens udløb, når fristen beregnes med udgangspunkt i ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke.
29. Det følger af artikel 53, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at hvis indehaveren af et ældre nationalt mærke i fem på hinanden følgende år har tålt brugen af et yngre EF-varemærke i den medlemsstat, i hvilken det ældre varemærke er registreret, med kendskab til denne brug, kan han ikke kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det, medmindre ansøgningen om registrering af det yngre EF-varemærke er indgivet i ond tro.
30. I det foreliggende tilfælde blev det anfægtede varemærke registreret den 27. april 2001, og intervenienten indgav sin ugyldighedsbegæring den 21. april 2006, dvs. mindre end fem år efter registreringsdatoen. Den første sagsøger har dog hævdet, at femårsfristen skal beregnes fra tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke, dvs. den 14. januar 2000.
31. Der er ifølge retspraksis fire betingelser, som skal være opfyldt, for at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet begynder at løbe i en situation, hvor der er tale om brug af et yngre varemærke, som er identisk med eller til forveksling ligner et ældre varemærke. For det første skal det yngre varemærke være registreret, for det andet skal dets indehaver have ansøgt om det i god tro, for det tredje skal brugen af det være gjort i den medlemsstat, i hvilken det ældre varemærke er registreret, og endelig for det fjerde skal indehaveren af det ældre varemærke have kendskab til brugen af dette varemærke efter dets registrering (jf. analogt Domstolens dom af 22.9.2011, sag C-482/09, Budějovický Budvar, Sml. I, s. 8701, præmis 54 og 56-58).
32. Fristen for rettighedsfortabelse begynder i modsætning til, hvad den første sagsøger har hævdet, ikke at løbe på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det yngre EF-varemærke. Selv om dette tidspunkt er det relevante udgangspunkt for anvendelsen af andre bestemmelser i forordning nr. 40/94, såsom nævnte forordnings artikel 51, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 2, [nu artikel 52, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 2, i forordning nr. 207/2009], hvis formål er at fastsætte, hvilket blandt flere omtvistede varemærker, der nyder forrang i tidsmæssig henseende, er det ikke det relevante udgangspunkt for den frist for rettighedsfortabelse, der er fastsat i artikel 53, stk. 2, i forordning nr. 40/94. Formålet med artikel 53, stk. 2, i forordning nr. 40/94 er nemlig at pålægge de indehavere af ældre varemærker, der i fem på hinanden følgende år har tålt brugen af et yngre EF-varemærke med kendskab til denne brug, en sanktion i form af fortabelse af muligheden for at anlægge ugyldighedssøgsmål eller rejse indsigelse mod det nævnte varemærke, som dermed vil kunne eksistere side om side med det ældre varemærke. Indehaveren af det ældre varemærke har fra det tidspunkt, hvor han får kendskab til brugen af det yngre EF-varemærke, mulighed for ikke at tåle brugen og dermed for at rejse indsigelse herimod eller indgive en begæring om, at det yngre varemærke erklæres ugyldigt. Indehaveren af det ældre varemærke kan ikke anses for at have tålt brugen af det yngre EF-varemærke efter at have fået kendskabs hertil, hvis han ikke var i stand til hverken at rejse indsigelse mod brugen af varemærket eller at begære det erklæret ugyldigt (jf. analogt Budějovický Budvar-dommen, nævnt i præmis 31 ovenfor, præmis 44-50).
33. Ifølge formålsfortolkningen af artikel 53, stk. 2, i forordning nr. 40/94 er det relevante udgangspunkt for fristen for rettighedsfortabelse tidspunktet, hvor der er opnået kendskab til brugen af dette varemærke. Dette tidspunkt kan kun ligge efter varemærkets registrering, som er det tidspunkt, hvorfra der er erhvervet ret til EF-varemærket (jf. syvende betragtning til forordning nr. 40/94), og hvorfra der gøres brug af varemærket som et registreret varemærke på markedet, og tredjemand derfor kan opnå kendskab til denne brug. Som følge heraf begynder fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet i modsætning til, hvad den første sagsøger har hævdet, at løbe på det tidspunkt, hvor indehaveren af det ældre varemærke har opnået kendskab til brugen af det yngre EF-varemærke, dvs. efter dets registrering og ikke på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om EF-varemærket.
34. I det foreliggende tilfælde har den første sagsøger ikke fremlagt indicier for, hvornår intervenienten fik kendskab til brugen af det anfægtede varemærke efter dets registrering. Sagsøgeren har nøjedes med at anføre, at der var gjort brug af det anfægtede varemærke gennem mere end fem år i Italien, og at intervenienten måtte have haft kendskab til denne brug. Som fastslået i præmis 30 ovenfor, gik der dog mindre end fem år fra tidspunktet for registrering af det anfægtede varemærke og til indgivelsen af ugyldighedsbegæringen, hvorfor brugen af nævnte varemærke før registreringsdatoen er uden betydning, for så vidt som det endnu ikke var blevet registreret.
35. Henset til samtlige foregående betragtninger skal det første anbringende forkastes.
Om det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra a), og af artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 40/94
36. Den første sagsøger har i det væsentlige benægtet rigtigheden af den anfægtede afgørelse med hensyn til, dels at der består en visuel, fonetisk eller begrebsmæssig lighed mellem det ældre varemærke og det anfægtede varemærke, dels at efternavnet Basile, der indgår i begge varemærker, har fornødent særpræg.
37. I henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009] er det varemærke, der søges registreret, hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.
38. Risikoen for forveksling er ifølge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder. Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling på grundlag af den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser, idet der herved skal tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen, bl.a. at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 30-33 og den deri nævnte retspraksis).
39. I det foreliggende tilfælde har den første sagsøger hverken bestridt fastlæggelsen af den relevante kundekreds, eller at de varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er af samme eller lignende art, hvilket desuden skal tiltrædes.
40. Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal for så vidt angår den visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed af de omtvistede tegn være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der bl.a. skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer eller tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren opfatter i den henseende normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer (jf. Domstolens dom af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).
41. Ifølge retspraksis ligner to varemærker hinanden, såfremt der efter opfattelsen i den relevante kundekreds foreligger en i det mindste delvis lighed mellem dem i en eller flere relevante henseender, nemlig i visuel, fonetisk og begrebsmæssig henseende (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 30, og af 10.9.2008, sag T-325/06, Boston Scientific mod KHIM – Terumo (CAPIO), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 89).
42. Vurderingen af ligheden mellem to varemærker kan ikke begrænses til, at der alene tages hensyn til én bestanddel i et sammensat varemærke, og til at sammenligne denne bestanddel med et andet varemærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed. Dette udelukker ikke, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele (jf. dommen i sagen KHIM mod Shaker, nævnt ovenfor i præmis 40, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis). Det er kun, når alle de andre varemærkebestanddele er uden betydning, at bedømmelsen af ligheden alene kan afhænge af den dominerende bestanddel (Domstolens dom i sagen KHIM mod Shaker, nævnt ovenfor i præmis 40, præmis 42, og dom af 20.9.2007, sag C-193/06 P, Nestlé mod KHIM, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 42). Dette kan navnlig være tilfældet, når denne bestanddel i sig selv kan præge det billede af dette varemærke, som den relevante offentlighed har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket af mærket (dommen i sagen Nestlé mod KHIM, præmis 43).
43. Med henblik på at kunne fastslå, om der i det foreliggende tilfælde består en risiko for forveksling af de omtvistede varemærker, undersøges for det første, om efternavnet Basile har fornødent særpræg, og for det andet, om de omtvistede varemærker ligner hinanden.
– Spørgsmålet, om efternavnet Basile har fornødent særpræg
44. Appelkammeret vurderede i den anfægtede afgørelses punkt 31, at forbrugerne i det mindste i Italien som hovedregel tillagde efternavnet en højere grad af særpræg end fornavnet i varemærkerne, og det drog i den anfægtede afgørelses punkt 32 den konklusion, at efternavnet Basile havde en højere grad af særpræg end fornavnet Antonio.
45. Det følger nemlig af retspraksis, at den italienske forbruger som hovedregel tillægger efternavnet en højere grad af særpræg end fornavnet i de omhandlede varemærker (Rettens dom af 1.3.2005, sag T-185/03, Fusco mod KHIM – Fusco International (ENZO FUSCO), Sml. II, s. 715, præmis 54).
46. Således som det også fremgår af retspraksis, kan denne generelle og af den praktiske erfaring udledte regel ikke anvendes automatisk uden hensyntagen til hvert enkelt tilfældes særlige omstændigheder (Rettens dom af 12.7.2006, sag T-97/05, Rossi mod KHIM – Marcorossi (MARCOROSSI), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 45). Domstolen har i denne forbindelse præciseret, at der særligt skal tages hensyn til den omstændighed, at det omhandlede efternavn enten er mindre almindeligt, eller omvendt er meget udbredt, hvilket vil have indflydelse på dets grad af særpræg, samt til, om en person, som ansøger om, at dennes fornavn og efternavn i deres helhed bliver registreret som varemærke, eventuelt er berømt (Domstolens dom af 24.6.2010, sag C 51/09 P, Becker mod Harman International Industries, Sml. I, s. 5805, præmis 36 og 37).
47. For det første anførte appelkammeret i det foreliggende tilfælde i den anfægtede afgørelses punkt 24 på den ene side, at det ikke var blevet godtgjort, at efternavnet Basile var meget udbredt i Italien, og på den anden side, at det nævnte efternavn ikke var et af de mest almindelige i Italien. Den første sagsøger har bestridt disse påstande uden dog at fremlægge noget bevismiddel, på grundlag af hvilket det modsatte kan fastslås. Sagsøgeren har herudover med henblik på at rejse tvivl om det nævnte efternavns særpræg anført, at navnet har været genstand for adskillige registreringer. Der er imidlertid intet grundlag i sagsakterne for at fastslå dette, idet de bevismidler herom, der for første gang er blevet fremlagt for Retten, ikke kan antages til realitetsbehandling (jf. præmis 19 ovenfor). I øvrigt har den første sagsøger ikke bestridt den vurdering, som appelkammeret foretog i den anfægtede afgørelses punkt 32, hvorefter fornavnet Antonio, som i det anfægtede varemærke står foran efternavnet Basile, er meget udbredt i Italien.
48. For det andet har den første sagsøger på trods af disse påstande heller ikke ført bevis for, at fornavnet Antonio og efternavnet Basile i deres helhed identificerer en person, der er berømt, i det mindste i Italien, og at forbrugeren derfor opfatter helheden som et varemærke bestående af et for- og efternavn, der identificerer denne person, og ikke som efternavnet Basile, hvortil andre elementer, især fornavnet Antonio, er knyttet.
49. Som følge heraf vurderede appelkammeret med rette i den anfægtede afgørelses punkt 32, at efternavnet Basile havde en højere grad af særpræg end fornavnet Antonio i det anfægtede varemærke.
–  Spørgsmålet, om de omtvistede varemærker ligner hinanden
50. Appelkammeret vurderede i den anfægtede afgørelses punkt 30, at de omtvistede varemærker dels udviste en vis lighed på det visuelle og fonetiske plan, dels lignede hinanden begrebsmæssigt, henset til deres fælles element »basile«. Det tog i denne forbindelse hensyn til dette elements høje grad af særpræg og til den omstændighed, at det som efternavn havde en selvstændig adskillelsesevne i det anfægtede varemærke (den anfægtede afgørelses punkt 32 og 33).
51. Den første sagsøger er af den opfattelse, at de omtvistede varemærker kun ligner hinanden i ringe grad, dels for så vidt som det fælles element »basile« ikke har fornødent særpræg, dels for så vidt som de nævnte varemærkers opbygning, længde og grafiske elementer er forskellige. Sagsøgeren har i denne forbindelse gjort gældende, at der i det anfægtede varemærke foran efternavnet Basile står både et stiliseret »B« med stort, som har høj grad af særpræg, og fornavnet Antonio, og at der efter efternavnet Basile står elementet »1952«, som henviser til en dato.
52. Det konstateres, at elementet »basile« indgår i hvert af de omtvistede varemærker, at det er det eneste element i det ældre varemærke, og at det, som nævnt i præmis 49 ovenfor, har højere grad af særpræg end elementet »antonio«, der står foran det i det anfægtede varemærke.
53. Elementet »basile« har imidlertid som efternavn ikke en selvstændig adskillelsesevne i det anfægtede varemærke i modsætning til, hvad appelkammeret vurderede i den anfægtede afgørelses punkt 33. Ifølge retspraksis har et efternavn nemlig ikke i alle tilfælde en selvstændig adskillelsesevne, blot fordi det opfattes som et efternavn. Konstateringen af en sådan adskillelsesevne kan kun baseres på en undersøgelse af alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (dommen i sagen Becker mod Harman International Industries, nævnt i præmis 46 ovenfor, præmis 38), og denne undersøgelse foretog appelkammeret ikke i det foreliggende tilfælde.
54. Appelkammerets fejlagtige vurdering kan dog ikke medføre, at den anfægtede afgørelse er ugyldig.
55. Således skal de omtvistede varemærker anses for at udvise en vis lighed på det visuelle og fonetiske plan som følge af tilstedeværelsen af det fælles element »basile«, der, som anført i den anfægtede afgørelses punkt 30, er det mest karakteristiske element i det anfægtede varemærke. Forskellighederne i form af de omtvistede varemærkers forskellige opbygning og længde samt de tilføjede grafiske elementer i det anfægtede varemærke er i modsætning til, hvad den første sagsøger har hævdet, ikke tilstrækkeligt til at ændre denne konklusion.
56. Således bemærkes om det visuelle plan, at det stiliserede store »B«, som er efterfulgt af et punktum, svarer til forbogstavet i efternavnet Basile og er placeret ovenover fornavnet Antonio og efternavnet Basile, samt elementet »1952«, der er placeret derunder og er skrevet med mindre bogstaver, ikke er tilstrækkeligt vægtige elementer til at kunne eliminere den lighed mellem de omtvistede varemærker, der består i, at det anfægtede varemærkes og det ældre varemærkes mest karakteristiske element er sammenfaldende (jf. i denne retning Rettens dom af 16.5.2007, sag T-137/05, La Perla mod KHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 46). Selv om det stiliserede store »B« er skrevet med en større skrifttype end de andre elementer i det anfægtede varemærke, udgør det nemlig ikke en væsentlig tilføjelse til elementet »basile«, da det er dets initial eller monogram. Tilsvarende indtager elementet »1952«, der kan opfattes som et årstal, i betragtning af dets placering i det anfægtede varemærke og af, at det er skrevet med en mindre skrifttype, en sekundær position i det anfægtede varemærke og fænger ikke forbrugernes opmærksomhed i lig e så høj grad som dette varemærkes øvrige elementer, uden at det dog er ubetydeligt.
57. Den omstændighed, at der foran elementet »basile« står elementet »antonio«, kan ikke ændre denne konklusion. Det bemærkes i denne forbindelse, at det følger af retspraksis, at selv om den første del af et varemærke kan fænge forbrugerens opmærksomhed i højere grad end de efterfølgende dele, gælder dette ikke i alle tilfælde (Rettens dom af 16.5.2007, sag T-158/05, Trek Bicycle mod KHIM – Audi (ALLTREK), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 70). I det foreliggende tilfælde forholder det sig som anført i præmis 47 således, at Antonio er et meget udbredt fornavn i Italien, som dermed har en mindre grad af særpræg end efternavnet Basile. Heraf følger, at elementet »antonio« på trods af sin foranstående placering i det anfægtede varemærke ikke kan fænge forbrugerens opmærksomhed i højere grad end elementet »basile«.
58. Om det fonetiske plan bemærkes, at selv om det anfægtede varemærke, der består af seks de stavelser »an«, »to«, »nio«, »ba«, »si« og »le«, er længere end det ældre varemærke, der består af de tre stavelser »ba«, »si« og »le«, er halvdelen af det anfægtede varemærkes stavelser, nemlig dem, der udgør efternavnet Basile, identiske med samtlige stavelser i det ældre varemærke. De forskelle, der er mellem de omtvistede varemærker som følge af, at det store bogstav »B« og elementet »1952« i det anfægtede varemærke er føjet til fornavnet Antonio og efternavnet Basile, ændrer i modsætning til, hvad den første sagsøger har hævdet, ikke ved, at der er en vis fonetisk lighed, for det første for så vidt som forbrugerne i princippet ikke vil udtale det store bogstav »B« alene, men opfatte det som nævnte efternavns forbogstav eller monogram, og for det andet for så vidt som elementet »1952«, som anført i præmis 56 ovenfor, af den relevante kundekreds kan opfattes som et årstal, der indtager en sekundær position i det anfægtede varemærke, og det er derfor som udgangspunkt heller ikke antageligt, at den relevante kundekreds vil udtale dette element efter udtrykket »antonio basile«. Hertil kommer, som anført i den foregående præmis, den omstændighed, at det ikke kan opveje lighederne mellem de to varemærker, at det i ringe grad særprægede element »antonio« står foran elementet »basile«.
59. Følgelig fastslog appelkammeret med rette i den anfægtede beslutnings punkt 30, at de omtvistede varemærker udviste en vis lighed på det visuelle og fonetiske plan.
60. Om det begrebsmæssige plan bemærkes, at begge varemærker består af det italienske efternavn Basile som betegnelse for de omfattede varer, og at tilføjelsen af fornavnet Antonio i det anfægtede varemærke ikke kan ændre denne konklusion. Den relevante kundekreds vil i begge tilfælde forbinde de omhandlede varers handelsmæssige oprindelse med en person, der har det nævnte efternavn. Følgelig vurderede appelkammeret med rette i den anfægtede beslutnings punkt 30, at de omtvistede varemærker lignede hinanden begrebsmæssigt.
61. Det følger af samtlige foregående betragtninger, at der er en vis lighed mellem de omtvistede varemærker på det visuelle og fonetiske plan, samt at de ligner hinanden begrebsmæssigt. Henset til den retspraksis, der er gengivet i præmis 41 ovenfor, konkluderes, at de omtvistede varemærker ligner hinanden.
– Om risikoen for forveksling
62. Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (Canon-dommen, nævnt i præmis 18 ovenfor, præmis 17, og Rettens dom af 14.12.2006, forenede sager T-81/03, T-82/03 og T-103/03, Mast-Jägermeister mod KHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO med ramme m.fl.), Sml. II, s. 5409, præmis 74).
63. Som anført i præmis 39 ovenfor, er det ikke omtvistet, at de varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er af samme eller lignende art. Som det fremgår af præmis 61 ovenfor, ligner de omtvistede varemærker desuden hinanden.
64. Følgelig vurderede appelkammeret med rette i den anfægtede beslutnings punkt 37, at der var en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker.
65. Ikke desto mindre er den første sagsøger af den opfattelse, at appelkammeret ikke undersøgte, om der var risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, under hensyntagen til, at det anfægtede varemærke havde opnået fornødent særpræg ved brug. Desuden synes sagsøgeren at hævde, at der ikke blev foretaget en vurdering af beviset for brug af den ældre internationale registrering.
66. Disse argumenter kan ikke tiltrædes. For det første fremgår det af den anfægtede afgørelses punkt 26-38, at appelkammeret foretog en grundig undersøgelse af, om der var en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, hvilket er grundlaget for, at den første sagsøger har kunnet anfægte afgørelsen for Retten med de ovenfor behandlede argumenter.
67. For det andet bemærkes med hensyn til argumentet vedrørende undersøgelse af det særpræg, som anfægtede varemærke angiveligt havde opnået ved brug, at mens et sådant særpræg spiller en rolle i forhold til de absolutte registreringshindringer eller absolutte ugyldighedsgrunde, har det imidlertid ikke betydning i forhold til de relative registreringshindringer eller relative ugyldighedsgrunde såsom i det foreliggende tilfælde i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en risiko for forveksling. Selv hvis det antages, at den første sagsøger med dette argument har villet påberåbe sig det anfægtede varemærkes renommé eller høje grad af særpræg med henblik på vurderingen af risiko for forveksling, bemærkes, at spørgsmålet om, hvorvidt et tegn har høj grad af særpræg, ifølge retspraksis spiller en rolle i forhold til et ældre varemærke og ikke i forhold til et yngre varemærke (jf., analogt, SABEL-dommen, nævnt ovenfor i præmis 18, præmis 24, Canon-dommen, nævnt ovenfor i præmis 18, præmis 18, og dommen i sagen Lloyd Schuhfabrik Meyer, nævnt ovenfor i præmis 18, præmis 20).
68. For det tredje bemærkes med hensyn til vurderingen af beviset for brug af den ældre internationale registrering, at for så vidt som det er vurderet, om der består en risiko for forveksling i forhold til det ældre varemærke, er det ikke relevant at vurdere beviset for brug af den ældre internationale registrering eller af, om der består en risiko for forveksling i forhold til det omhandlede tegn (jf. i denne retning Rettens dom af 16.9.2004, sag T-342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion mod KHIM – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), Sml. II, s. 3191, præmis 48).
69. Henset til samtlige foregående betragtninger konkluderes, at appelkammeret ikke begik en retlig fejl ved at fastslå, at der var en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Det andet anbringende skal derfor forkastes, og følgelig skal Harmoniseringskontoret frifindes i det hele.
Sagens omkostninger
70. I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, såfremt der er nedlagt påstand herom. Den første sagsøger har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstande herom.
71. Procesreglementets artikel 87, stk. 5, tredje afsnit, fastslår, at er der i tilfælde af ophævelse af sagen ikke nedlagt påstand om sagens omkostninger, bærer hver part sine omkostninger. Den anden sagsøger bærer således sine egne omkostninger.
Afgørelse
På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer
RETTEN (Sjette Afdeling):
1) Den anden sagsøgers navn, Antonio Basile, slettes af listen over sagsøgere i sag T-133/09.
2) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.
3) I Marchi Italiani Srl betaler sagens omkostninger, bortset fra de omkostninger, der er forbundet med ophævelsen.
4) Antonio Basile bærer sine egne omkostninger.