CELEX: 62008TJ0157
Gemenskapsvarumärke
Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket INSULATE FOR LIFE
Absolut registreringshinder
Särskiljningsförmåga saknas
Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)
Beslut som enbart utgör en bekräftelse
Delvis avvisning

Bakgrund till tvisten

Den första registreringsansökan
Sökanden, Paroc Oy AB, ingav den 4 maj 2004 en första ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke (nedan kallad den första
registreringsansökan) till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning
(EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).
Det sökta varumärket utgjordes av ordkännetecknet INSULATE FOR LIFE.
De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 6, 17 och 19 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering
av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarade följande
beskrivningar:
–        klass 6: ”Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material
av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp;
artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer”,
–        klass 17: ”Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser;
plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla ledningar och rör, ej av metall”,
–        klass 19: ”Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara
byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, minnesvårdar, ej av metall”.
Genom beslut av den 25 augusti 2005 avslog granskaren registreringsansökan med avseende på samtliga varor i ansökan, med motiveringen
att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga och att det var beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 b och
c i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009).
Sökanden överklagade detta beslut den 24 oktober 2005.
Genom beslut av den 3 april 2006 (nedan kallat det första beslutet) avslog harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd överklagandet
och fastställde, på grundval av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94, granskarens beslut att avslå ansökan om registrering
av ordkännetecknet INSULATE FOR LIFE. Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att omsättningskretsen, allmän eller specialiserad,
omedelbart och utan någon särskild analys skulle uppfatta kombinationen av orden ”insulate for life” på så sätt att sökanden
erbjöd ett isolerande och motståndskraftigt material som kan hålla en hel livstid. Eftersom dessa element inte hade satts
ihop på något ovanligt sätt med hänsyn till syntax, grammatik, fonetik eller semantik, ansåg nämnden att ordkombinationen
var beskrivande för de aktuella varornas egenskaper och således inte kunde ha särskiljningsförmåga (se punkterna 15 och 18–20
i det första beslutet).
Sökanden väckte inte talan vid förstainstansrätten mot det första beslutet.

Den andra registreringsansökan
Den 24 maj 2007 ingav sökanden en andra ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån med stöd av
förordning nr 40/94 (nedan kallad den andra registreringsansökan).
Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet INSULATE FOR LIFE.
De varor och tjänster som registreringsansökan avser är dels de varor som beskrivits ovan i punkt 3 i klasserna 6, 17 och
19 i Niceöverenskommelsen, dels tjänster i klass 37 i Niceöverenskommelsen motsvarande följande beskrivning: ”Uppförande/anläggande
av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster”.
Genom beslut av den 23 oktober 2007 avslog granskaren registreringsansökan med avseende på samtliga varor och tjänster, med
motiveringen att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
Den 20 december 2007 överklagade sökanden beslutet.
Genom beslut av den 21 februari 2008 (nedan kallat det andra eller det angripna beslutet) avslog harmoniseringsbyråns andra
överklagandenämnd överklagandet och fastställde granskarens beslut att avslå ansökan om registrering av ordkännetecknet INSULATE
FOR LIFE på grundval av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
Överklagandenämnden hänvisade först till motiveringen i punkterna 15–20 i det första beslutet och påpekade att de argument
som sökanden hade anfört avseende varorna i klasserna 6, 17 och 19 i Niceöverenskommelsen i allt väsentligt motsvarade dem
som hade anförts till stöd för den första registreringsansökan och att sökanden inte hade ”anfört någon sådan omständighet
som [gjorde] det möjligt att konstatera att fast rättspraxis på området eller de berörda marknaderna hade ändrats och som
skulle kunna föranleda överklagandenämnden att omvärdera de skäl på vilka den grundat det tidigare avslaget på [den första]
registreringsansökan”. Överklagandenämnden preciserade härvid att den omständigheten att det första beslutet hade antagits
på grundval av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 saknade betydelse, eftersom det räcker att ett av de absoluta registreringshindren
i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 är tillämpligt och eftersom ett ordkännetecken som är beskrivande för varornas egenskaper
med nödvändighet även saknar särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning, med avseende
på samma varor. Överklagandenämnden påpekade att den därför bara behövde ta närmare ställning till de argument ”som inte redan
tidigare [hade] anförts i [den första] registreringsansökan …” och till frågan huruvida det sökta varumärket kunde registreras
som gemenskapsvarumärke för tjänster i klass 37 i Niceöverenskommelsen (se punkterna 12–15 i det angripna beslutet).
Vad gäller nämnda tjänster fann överklagandenämnden huvudsakligen att omsättningskretsen, allmän eller specialiserad, ”omedelbart och utan någon närmare analytisk eftertanke skulle uppfatta [det sökta] ordkännetecknet i dess helhet som en hänvisning
till att sökanden tillhandahåller tjänster med mycket långvarig verkan knutna till användningen av ett isolerande och särskilt
motståndskraftigt material, och inte som en upplysning om tjänsternas kommersiella ursprung”. Det budskap som det sökta kännetecknet
förmedlar är klart, direkt och omedelbart. Det kan inte påstås vara tvetydigt, tolkningsbart, oprecist, anspelande eller suggestivt.
Av detta skäl och med hänsyn till kännetecknets beskrivande karaktär fann överklagandenämnden att ordkännetecknet INSULATE
FOR LIFE saknar särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Den omständigheten att
ordkännetecknet har registrerats som varumärke för samma varor i bland annat Finland och Förenade kungariket föranledde enligt
nämnden ingen annan bedömning. Systemet för gemenskapsvarumärken är nämligen ett självständigt system med sina egna regler
som är bindande för harmoniseringsbyrån vid prövningen av möjligheten att registrera ett kännetecken som gemenskapsvarumärke.
Beslut om nationell registrering utgör dessutom bara en omständighet som harmoniseringsbyrån i detta sammanhang har möjlighet
att beakta (se punkterna 17–19 i det angripna beslutet).
Slutligen fann överklagandenämnden att den omständigheten i sig att granskaren i tidigare ärenden hade intagit en mindre strikt
hållning än i det aktuella ärendet inte kunde innebära att beslutet stred mot principen om likhet inför lagen eller utgöra
skäl för att upphäva ett rimligt beslut som fattats enligt bestämmelserna i förordning nr 40/94. Nämnden preciserade att det
under alla förhållanden var tveksamt om det sökta kännetecknet verkligen var jämförbart med de övriga kännetecken som sökanden
hade hänvisat till (punkterna 21 och 22 i det angripna beslutet).

Parternas yrkanden
Sökanden har yrkat att tribunalen ska
–        ogiltigförklara det angripna beslutet och återförvisa ärendet till harmoniseringsbyrån för registrering av det sökta varumärket,
–        förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska
–        ogilla talan, och
–        förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Parternas argument
Sökanden har till stöd för sin talan åberopat en enda grund, nämligen att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 7.1 b
i förordning nr 40/94.
Enligt sökanden är ordkännetecknet INSULATE FOR LIFE ur omsättningskretsens synvinkel – vilken omsättningskrets består av
genomsnittskonsumenter och yrkesverksamma i byggnadsindustrin – inte beskrivande för de varor och tjänster som angetts i registreringsansökan.
Även om ordet ”insulate” är beskrivande så är ordkännetecknet betraktat i sin helhet suggestivt, och betydelsen är ”oprecis,
fjärran, vag och obestämd” i förhållande till berörda varor och tjänster. Omsättningskretsen kan således identifiera varornas
och tjänsternas kommersiella ursprung.
Kombinationen av orden ”insulate for life” speglar visserligen inte någon särskilt betydande grad av uppfinningsrikedom, men
denna omständighet räcker enligt sökanden inte för att kännetecknet helt ska anses sakna särskiljningsförmåga. Om överklagandenämndens
resonemang godtogs skulle enbart varumärken med en viss nivå av lingvistisk eller artistisk kreativitet eller en viss grad
av fantasifullhet kunna registreras. Det skulle i sin tur innebära att ett striktare kriterium gällde för en suggestiv slogan
än för andra typer av varumärken.
Sökanden har bestritt att omsättningskretsen omedelbart skulle uppfatta ordkännetecknet INSULATE FOR LIFE som beskrivande
för de berörda varorna och tjänsterna. Tvärtom är kännetecknet på grund av den sista delen (for life) suggestivt, eftersom
det varken har något direkt samband eller någon precis innebörd i förhållande till nämnda varor och tjänster och kan ge upphov
till alla möjliga konnotationer och associationer. Till stöd för sitt argument att ordet ”life” inte är rent beskrivande har
sökanden preciserat, såvitt avser varumärket Thomson Life, att även den tyska domstol som ställde tolkningsfrågan i mål C‑120/04,
Medion (REG 2005, s. I‑8551), i vilket domstolen meddelade dom den 6 oktober 2005, ansåg att ordet ”life” i varumärket Thomson
Life hade genomsnittlig särskiljningsförmåga.
Sökanden har även anfört att den omständigheten att beståndsdelarna i ett varumärke tagna var för sig saknar särskiljningsförmåga
inte innebär att samma bedömning gäller för kännetecknet i dess helhet. Vad avser suggestiva varumärken som ordkännetecknet
INSULATE FOR LIFE räcker det att de är tillräckligt innovativa och lätt ger upphov till många associationer eller anspelningar
utan att omsättningskretsen behöver göra någon särskild analys. Överklagandenämnden beaktade enligt sökanden inte att ett
minimum av särskiljningsförmåga räckte för att det omtvistade ordkännetecknet skulle kunna registreras.
Vidare hade överklagandenämnden inte tillräcklig grund för sin slutsats att ordkännetecknet INSULATE FOR LIFE saknade förmåga
att särskilja sökandens tjänster från andra företags tjänster. Sökanden har motsatt sig påståendet att nämnda kännetecken
ska uppfattas så att det betyder ”ett isolerande material av hög kvalitet som håller en hel livstid”. Bortsett från en enkel
hänvisning till ett lexikon anförde överklagandenämnden och harmoniseringsbyrån nämligen inte en enda omständighet till stöd
för sina påståenden.
Sökanden har tillagt att United Kingdom Patent Office (brittiska patentverket) har registrerat ordkännetecknet INSULATE FOR
LIFE och således uppenbarligen tillskrivit nämnda kännetecken ett minimum av särskiljningsförmåga. I övrigt ska harmoniseringsbyrån
inte tillämpa ett strängare kriterium i det aktuella fallet än det som utmärkt dess tidigare beslutspraxis (mellan 1999 och
2005) avseende ett stort antal ordkännetecken som slutar med ordkombinationen ”for life”, eller som på senare tid har lett
till registrering av gemenskapsvarumärket FACTORS FOR LIFE.
Som svar på en skriftlig fråga från tribunalen har sökanden dessutom gjort gällande att sökandens talan kan tas upp till sakprövning,
eftersom det angripna beslutet inte enbart utgör en bekräftelse av det första beslutet. Harmoniseringsbyrån ska nämligen göra
en ny bedömning av varje registreringsansökan med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, eftersom omständigheterna
kan ändras med tiden. De båda ärendena avser två mycket olika registreringsansökningar avseende olika klasser, varför ansökningarna
krävde olika och av varandra oberoende rättsliga analyser. Slutligen avslogs de på olika grunder.
Harmoniseringsbyrån har yrkat att talan ska ogillas och har därvid i allt väsentligt hänvisat till skälen i det första och
det andra beslutet.

Tribunalens bedömning
Upptagande till sakprövning
Det ska erinras om att bristande sakprövningsförutsättningar är ett rättegångshinder som inte kan avhjälpas, vilka unionsdomstolen
i förekommande fall ska beakta ex officio (se förstainstansrättens dom av den 14 december 2005 i mål T‑209/01, Honeywell mot
kommissionen, REG 2005, s. II‑5527, punkt 53 och där angiven rättspraxis; se även, för ett liknande resonemang, domstolens
dom av den 29 november 2007 i mål C‑176/06 P, Stadtwerke Schwäbisch Hall m.fl. mot kommissionen, ej publicerad i rättsfallssamlingen,
punkt 18).
En talan mot ett beslut som enbart utgör en bekräftelse av ett tidigare beslut som inte angripits inom utsatt tid kan enligt
fast rättspraxis inte tas upp till sakprövning. För att undvika att tidsfristen för att väcka talan mot det bekräftade beslutet
tillåts att på nytt börja löpa måste en talan som väcks mot ett sådant bekräftande beslut avvisas (se, för ett liknande resonemang,
domstolens beslut av den 7 december 2004 i mål C‑521/03 P, Internationaler Hilfsfonds mot kommissionen, ej publicerat i rättsfallssamlingen,
punkt 41, förstainstansrättens dom av den 16 september 1998 i mål T‑188/95, Waterleiding Maatschappij mot kommissionen, REG 1998,
s. II‑3713, punkt 108, och förstainstansrättens beslut av den 9 juni 2005 i mål T‑265/03, Helm Düngemittel mot kommissionen,
REG 2005, s. II‑2009, punkt 62).
Ett beslut utgör enbart en bekräftelse av ett tidigare beslut om det inte innehåller några nya uppgifter jämfört med det tidigare
beslutet och det inte har föregåtts av en ny prövning av den situation som adressaten av detta tidigare beslut befinner sig
i (se det ovan i punkt 29 nämnda beslutet Internationaler Hilfsfonds mot kommissionen, punkt 47, och där angiven rättspraxis,
förstainstansrättens beslut av den 4 maj 1998 i mål T‑84/97, BEUC mot kommissionen, REG 1998, s. II‑795, punkt 52, och av
den 10 oktober 2006 i mål T‑106/05, Evropaïki Dynamiki mot kommissionen, ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 46).
I målet är det utrett att tidsfristen enligt artikel 63.5 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65.5 i förordning nr 207/2009)
för att väcka talan mot det första beslutet löpte ut utan att sökanden hade väckt talan. Beslutet vann således laga kraft
och dess lagenlighet kunde efter denna tidpunkt inte längre framgångsrikt ifrågasättas vid tribunalen. Den laga kraften omfattar
både själva slutet och de nödvändiga skälen till grund för detsamma. Genom det första beslutet avgjorde överklagandenämnden
således definitivt tvisteföremålet enligt avgränsningen i den första registreringsansökan, genom vilken sökanden hade ansökt
om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet INSULATE FOR LIFE för varor i klasserna 6, 17 och 19 i Niceöverenskommelsen.
Eftersom själva slutet i beslutet kunde ge upphov till rättsverkningar och följaktligen gå sökanden emot (se, för ett liknande
resonemang, domstolens beslut av den 28 januari 2004 i mål C‑164/02, Nederländerna mot kommissionen, REG 2004, s. I‑1177,
punkt 21), var sökanden nämligen tvungen att bestrida det inom tidsfristen, för att undgå preklusion.
Tribunalen ska således avgöra om och i så fall i vilken utsträckning det andra beslutet enbart utgjorde en bekräftelse av
det första. Först måste det fastställas vilka uppgifter i respektive tvist som ledde till besluten i fråga. Tribunalen ska
därför bedöma huruvida parterna i de aktuella förfarandena, deras yrkanden, grunder och argument, samt de relevanta faktiska
och rättsliga omständigheter som var utmärkande för dessa tvister och låg till grund för själva sluten i nämnda beslut, var
identiska.
Det kan härvid konstateras att föremålet för förevarande tvist i stor utsträckning sammanfaller med föremålet för den tvist
som låg till grund för det första beslutet. Sökandens syfte med både den första och den andra registreringsansökan var att
registrera ordkännetecknet INSULATE FOR LIFE för varor i klasserna 6, 17 och 19 i Niceöverenskommelsen som gemenskapsvarumärke.
Den enda skillnaden var att den andra registreringsansökan även avsåg tjänster i klass 37. Dessa tjänster kan, i egenskap
av en homogen grupp tjänster som skiljer sig från gruppen varor i klasserna 6, 17 och 19, bedömas separat och ges en egen
motivering vid prövningen av frågan om registrering av det sökta ordkännetecknet (se, för ett liknande resonemang och analogt,
domstolens beslut av den 18 mars 2010 i mål C‑282/09 P, CFCMCEE mot harmoniseringsbyrån, REU 2010, s. I‑0000, punkterna 38–40,
och förstainstansrättens dom av den 20 maj 2009 i de förenade målen  T‑405/07 och T‑406/07, CFCMCEE mot harmoniseringsbyrån
(P@YWEB CARD och PAYWEB CARD), REG 2009, s. II‑1441, punkterna 54 och 55). Detta innebär att den omständigheten att sökanden
utsträckte sin registreringsansökan till att gälla även för tjänster i klass 37 inte utgör någon ny uppgift, i den mening
som avses i den ovan i punkt 30 nämnda rättspraxisen, i förhållande till den motsvarande bedömning och motivering avseende
nämnda varor som angavs i det första beslutet. I det första beslutet avslogs dessutom den första registreringsansökan på grundval
av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94, medan avslaget på den andra ansökan grundade sig enbart på artikel 7.1 b i förordning
nr 40/94.
Härav följer att det andra beslutet ska anses vara ett beslut som enbart utgör en bekräftelse av det första beslutet i den
mån avslaget på ansökan om registrering av ordkännetecknet INSULATE FOR LIFE för varor i klasserna 6, 17 och 19 i Niceöverenskommelsen
i det andra beslutet grundade sig på artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, detta dock under förutsättning att det andra beslutet
på dessa punkter inte innehåller några nya uppgifter i förhållande till det första beslutet och under förutsättning att det
inte föregicks av en ny prövning av sökandens situation.
Tribunalen ska således pröva dels huruvida det andra beslutet, mot bakgrund av den andra registreringsansökan såvitt avser
varorna i klasserna 6, 17 och 19 i Niceöverenskommelsen, grundade sig på nya uppgifter som kunde inverka på själva slutet
och de nödvändiga skälen till grund för detsamma, dels huruvida sökandens situation var föremål för en ny prövning inom ramen
för det andra beslutet.
Vad gäller eventuella nya uppgifter kan det konstateras att sökanden i sina inlagor vid harmoniseringsbyrån och vid tribunalen
i princip bara har upprepat samma argument som sökanden anförde till stöd för den första registreringsansökan. Sökanden har
dock tillagt, för det första, att granskaren tillämpade artikel 7.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.2 i förordning nr 207/2009)
felaktigt, genom att inte uttala sig i fråga om i vilka medlemsstater det sökta ordkännetecknet har nekats registrering (se
punkt 16 i det angripna beslutet) och, för det andra, att det aktuella kännetecknet har registrerats som nationellt varumärke
i Finland och Storbritannien (se punkt 17 i det angripna beslutet).
Det första argumentet, angående felaktig tillämpning av artikel 7.2 i förordning nr 40/94, innebär inte att någon ny faktisk
omständighet föreligger i den nu aktuella tvisten. Det är under alla förhållanden uppenbart att argumentet saknar rättslig
grund, vilket innebär att det inte kunde inverka på själva slutet i det angripna beslutet eller på de nödvändiga skälen för
detsamma. Överklagandenämnden hade således rätt att underkänna argumentet utan att vidta någon ny prövning av sökandens situation.
Artikel 7.2 i förordning nr 40/94 innebär nämligen endast att registreringshindren i artikel 7.1 är tillämpliga när de finns
i endast en del av gemenskapen, och bestämmelsen skapar således inte någon särskild motiveringsskyldighet.
Vad gäller det andra argumentet, angående registreringen av ordkännetecknet på nationell nivå, räcker det att erinra om att
det framgår av fast rättspraxis – till vilken överklagandenämnden hänvisade i punkt 17 i det angripna beslutet – att gemenskapsordningen
för varumärken är självständig och att lagenligheten av de beslut som fattas av harmoniseringsbyrån ska bedömas enbart på
grundval av förordning nr 40/94. Detta innebär att harmoniseringsbyrån varken är bunden av nationella registreringar (se,
för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 5 december 2002 i mål T‑130/01, Sykes Enterprises mot harmoniseringsbyrån
(REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), REG 2002, s. II‑5179, punkt 31) eller skyldig att komma till samma resultat som medlemsstaternas
myndigheter i en liknande situation (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 12 januari 2006 i mål C‑173/04 P,
Deutsche SiSi‑Werke mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I‑551, punkt 49, och förstainstansrättens dom av den 17 november 2009
i mål T‑473/08, Apollo Group mot harmoniseringsbyrån (THINKING AHEAD), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 43). Inte
heller har sökanden i förevarande fall på något sätt preciserat de skäl som de ifrågavarande nationella myndigheterna lagt
till grund för besluten att registrera ordkännetecknet INSULATE FOR LIFE och som eventuellt hade kunnat beaktas vid tillämpningen
av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Under dessa omständigheter var sökandens andra argument uppenbart verkningslöst, även
om det skulle antas att de åberopade nationella registreringarna utgjorde relevanta faktiska omständigheter som inträffade
efter tidpunkten för det första beslutet. Argumentet kunde därför omöjligen inverka på själva slutet i det angripna beslutet
eller på de nödvändiga skälen för detsamma, och överklagandenämnden var således skyldig att underkänna detta utan att först
vidta en ny prövning av sökandens situation i detta avseende.
Vad gäller frågan huruvida sökandens situation var, eller borde ha varit, föremål för en ny prövning inom ramen för det andra
beslutet, framgår det av punkterna 37 och 38 ovan att svaret är nej, eftersom sökanden inte anförde någon ny relevant faktisk
omständighet till stöd för den andra registreringsansökan som kunde ha föranlett en ändring av bedömningen i det första beslutet,
vilket i så fall skulle ha inneburit att överklagandenämnden hade varit tvungen att på nytt pröva frågan huruvida det sökta
varumärket har särskiljningsförmåga med avseende på varorna i klasserna 6, 17 och 19 i Niceöverenskommelsen. Sökanden har
inte heller inom ramen för sitt svar på en skriftlig fråga från förstainstansrätten inkommit med några närmare uppgifter i
detta avseende som kan föranleda någon ändring av denna bedömning. Överklagandenämnden gjorde följaktligen en riktig bedömning
i ovannämnda aspekter när den i princip enbart hänvisade till punkterna 15–20 i det första beslutet (se punkt 13 i det angripna
beslutet). På samma sätt gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den i punkterna 21 och 22 i det andra beslutet,
vad gäller sökandens upprepade argument avseende harmoniseringsbyråns tidigare beslutspraxis – som redan förelåg när det första
beslutet antogs – angående kännetecken som har likheter med det sökta kännetecknet, i princip endast upprepade sitt resonemang
i punkterna 5, 21 och 22 i det första beslutet. Den omständigheten att överklagandenämnden i punkt 22 i det angripna beslutet
även nämnde att ansökan om registrering av ordkännetecknet BUILT FOR LIFE hade avslagits, vilket avslag ägde rum efter det
första beslutet, föranleder inte i sig någon annan bedömning. Detta avslag utgjorde nämligen en bekräftelse av harmoniseringsbyråns
tidigare beslutspraxis, och i denna egenskap varken gav det eller kunde det ge upphov till någon ny prövning av sökandens
situation med hänsyn till denna praxis, i den mening som avses i den ovan i punkt 30 nämnda rättspraxisen.
Av ovanstående följer att det angripna beslutet enbart utgör en bekräftelse i den mån det innebär ett avslag, på grundval
av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, på ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet INSULATE FOR
LIFE för varor i klasserna 6, 17 och 19 i Niceöverenskommelsen. Det är härvid inte nödvändigt att pröva huruvida karaktären
av ett bekräftande beslut även omfattar tillämpningen, i det första beslutet, av registreringshindret i artikel 7.1 c i förordning
nr 40/94, eftersom det räcker att ett av de hinder som räknas upp i artikel 7.1 i samma förordning har tillämpats – i ett
lagakraftvunnet beslut – för att registreringsansökan ska avslås (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 19 september 2002
i mål C‑104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I‑7561, punkt 28).
Förevarande talan ska således avvisas i den mån som den riktar sig mot de delar av det angripna beslutet som enbart utgör
en bekräftelse av det första beslutet (se ovan punkt 40).
Prövning i sak
Med hänsyn till ovanstående rör sakprövningen i målet enbart frågan huruvida överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning
när den fann att ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke även skulle avslås med stöd av artikel 7.1 b i förordning
nr 40/94 i den mån den rörde registrering av ordkännetecknet INSULATE FOR LIFE för tjänster i klass 37 i Niceöverenskommelsen.
Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får ”varumärken som saknar särskiljningsförmåga” inte registreras. I artikel 7.2
i förordning nr 40/94 anges dessutom att ”[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i … en del av
gemenskapen”.
Det allmänintresse som ligger bakom artikel 7.1 i förordning nr 40/94 sammanfaller med varumärkets grundläggande funktion
som är att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans
eller tjänstens ursprung. Syftet med det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 är således att
göra det möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (se, för
ett liknande resonemang, domstolens dom av den 8 maj 2008 i mål C‑304/06 P, Eurohypo mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I‑3297,
punkt 56 och där angiven rättspraxis). Ett varumärkes särskiljningsförmåga, i den mening som avses i nämnda bestämmelser,
innebär således att varumärket gör det möjligt att identifiera den vara eller tjänst som är föremål för registreringsansökan
såsom härrörande från ett visst företag och således att särskilja denna vara eller tjänst från andra företags varor eller
tjänster (se domstolens dom av den 4 oktober 2007 i mål C‑144/06 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I‑8109, punkt 34,
och av den 21 januari 2010 i mål C‑398/08 P, Audi mot harmoniseringsbyrån, REU 2010, s. I‑0000, punkt 33 och där angiven rättspraxis).
För att detta kriterium ska anses vara uppfyllt behöver varumärket inte ge någon exakt upplysning om vem som tillverkar varan
eller utför tjänsten. Det är tillräckligt att omsättningskretsen med hjälp av varumärket kan särskilja den vara eller den
tjänst som bär varumärket från andra med ett annat kommersiellt ursprung och utgå från att alla varor eller tjänster som bär
varumärket har tillverkats, saluförts eller levererats under kontroll av varumärkesinnehavaren, som är ansvarig för deras
kvalitet (se förstainstansrättens dom av den 10 oktober 2008 i de förenade målen T‑387/06–T‑390/06, Inter-IKEA mot harmoniseringsbyrån
(återgivning av en lastpall), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 27, och domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet
THINKING AHEAD, punkt 26).
Kännetecken som inte gör det möjligt för omsättningskretsen att göra samma val vid ett senare köp av berörda varor eller tjänster,
om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig, saknar däremot särskiljningsförmåga i den mening
som avses i ovannämnda bestämmelse. Så är fallet bland annat i fråga om kännetecken som är vanligt förekommande vid saluföring
av de berörda varorna eller tjänsterna. Sådana kännetecken anses nämligen inte kunna fylla varumärkets grundläggande funktion,
nämligen att identifiera den berörda varans eller tjänstens ursprung (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens
dom av den 12 mars 2008 i mål T‑341/06, Compagnie générale de diététique mot harmoniseringsbyrån (GARUM), ej publicerad i
rättsfallssamlingen, punkt 29 och där angiven rättspraxis).
Särskiljningsförmågan ska vidare bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån
hur omsättningskretsen, normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten, uppfattar kännetecknet (se domarna i de ovan
i punkt 44 nämnda målen Audi mot harmoniseringsbyrån, punkt 34 och där angiven rättspraxis, och Återgivning av en lastpall,
punkt 28 och där angiven rättspraxis).
Slutligen är registrering av varumärken som består av tecken eller upplysningar som dessutom används som reklamslogan, kvalitetsbeteckning
eller som uppmaning att köpa de varor eller tjänster som avses med varumärket inte utesluten på grund av att de används på
nämnda sätt. Kriterierna för bedömningen av sådana varumärkens särskiljningsförmåga ska inte vara strängare än de kriterier
som är tillämpliga på andra typer av kännetecken (se domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Audi mot harmoniseringsbyrån,
punkterna 35 och 36 samt där angiven rättspraxis).
Vad gäller avgränsningen av omsättningskretsen, som inte i sig har ifrågasatts i det aktuella fallet, kan det konstateras
att tjänsterna i klass 37 i Niceöverenskommelsen, vilka omfattas av ansökan om registrering av ordkännetecknet INSULATE FOR
LIFE, utgörs av tjänster i byggbranschen, i synnerhet vad gäller husbyggnationer, bestående av uppförande/anläggande av byggnationer,
reparation/underhåll och installationstjänster. Dessa tjänster är följaktligen kända av såväl specialiserade yrkesmän som,
om än i mindre omfattning, genomsnittskonsumenten. Med hänsyn till att det omtvistade ordkännetecknet är sammansatt av tre
engelska ord utgörs omsättningskretsen av de personer som behärskar detta språk, vilket innebär en mycket stor del av den
europeiska allmänheten.
Vidare ska tribunalen pröva huruvida överklagandenämnden gjorde en korrekt bedömning av omsättningskretsens uppfattning om
betydelsen av dels det sökta varumärkets beståndsdelar, dels varumärket i sin helhet, innan den nådde slutsatsen att varumärket
saknade särskiljningsförmåga i förhållande till de aktuella tjänsterna.
I enlighet med vad som har slagits fast i rättspraxis är det, i fråga om sammansatta ordkännetecken, kännetecknets relevanta
betydelse som ska beaktas. Därvid är det samtliga beståndsdelar i kännetecknet som ska ligga till grund för bedömningen, och
inte bara en av dem (förstainstansrättens dom av den 6 november 2007 i mål T‑28/06, RheinfelsQuellen H. Hövelmann mot harmoniseringsbyrån
(VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), REG 2007, s. II‑4413, punkt 32). Bedömningen av sådana känneteckens särskiljningsförmåga får
således inte omfatta bara separata ord eller beståndsdelar, utan ska under alla förhållanden göras med utgångspunkt i det
helhetsintryck som omsättningskretsen får av varumärket, och inte under antagande att beståndsdelar som var och en för sig
saknar särskiljningsförmåga inte tillsammans kan ha sådan förmåga. Enbart den omständigheten att varje enskild beståndsdel
sedd för sig saknar särskiljningsförmåga hindrar nämligen inte att den kombination som de bildar kan ha sådan förmåga (domen
i det ovan i punkt 44 nämnda målet Eurohypo mot harmoniseringsbyrån, punkt 41). Vid bedömningen av huruvida ett varumärke
har särskiljningsförmåga ska med andra ord dess helhetsintryck beaktas, vilket dock inte hindrar att det först kan behöva
göras en bedömning av var och en av varumärkets olika beståndsdelar. Det kan nämligen vara ändamålsenligt att vid helhetsbedömningen
pröva varje enskild beståndsdel av det berörda varumärket (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 25 oktober 2007
i mål C‑238/06 P, Develey mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I‑9375, punkt 82, och domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet
THINKING AHEAD, punkt 31).
Sökanden har inte bestritt att ordet ”insulate” enbart har betydelsen att isolera. Tribunalen underkänner dessutom sökandens
argument att omsättningskretsen inte omedelbart uppfattar att ordkombinationen ”for life” – i vilken prepositionen ”for” och
substantivet ”life” bildar en odelbar enhet – betyder ”håller en hel livstid” eller ”en period som täcker ett helt liv”. Sökanden
har nämligen inte anfört någon annan betydelse, utan har bara vagt påstått att denna ordkombination har olika konnotationer
och ger upphov till många associationer och antydningar. Vid en kombination av dessa ord i ordkännetecknet INSULATE FOR LIFE
kommer de två beståndsdelarna ”insulate” och ”for life” därför genast att uppfattas som en upplysning om att en isolering
håller länge eller att den håller en hel livstid. Detta kännetecken har således inte någon ovanlig eller tvetydig karaktär
– med hänsyn till regler om syntax, grammatik, fonetik eller semantik i engelska språket – som skulle kunna få omsättningskretsen,
normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten, att göra någon annan association.
Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den beträffande de aktuella tjänsterna fann att omsättningskretsen
omedelbart och utan någon närmare analytisk eftertanke skulle uppfatta ordkännetecknet INSULATE FOR LIFE som en hänvisning
till tjänster med mycket långvarig verkan, knutna till användningen av ett isolerande och särskilt motståndskraftigt material,
och inte som en upplysning om tjänsternas kommersiella ursprung (se punkt 19 i det angripna beslutet). Tvärtemot vad sökanden
har gjort gällande som svar på en skriftlig fråga från tribunalen är ordkännetecknet i fråga nämligen inte, ej ens som lovordande
slogan eller reklamslogan, tillräckligt originellt eller uttrycksfullt för att det från omsättningskretsens sida ska krävas
åtminstone någon form av ansträngning vid tolkningen, visst tankearbete eller viss analys (se, för ett liknande resonemang,
domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Audi mot harmoniseringsbyrån, punkterna 44, 45 och 56–59), eftersom omsättningskretsen
omedelbart föranleds att associera kännetecknet med tjänsterna i fråga, vilka kan erbjudas av alla i bygg- och isoleringsbranschen
aktiva företag.
Överklagandenämnden gjorde följaktligen en riktig bedömning när den ansåg att ordkännetecknet INSULATE FOR LIFE saknar särskiljningsförmåga,
i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, med avseende på tjänster i klass 37 i Niceöverenskommelsen,
och fastställde avslaget på ansökan om registrering av detta kännetecken som gemenskapsvarumärke. Det är härvid inte nödvändigt
att pröva frågan huruvida detta kännetecken även är beskrivande för tjänsterna i fråga.
Mot bakgrund av dessa omständigheter ska talan ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader
Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat
målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (första avdelningen)
följande:
1)
Talan ogillas.
2)
Paroc Oy AB ska ersätta rättegångskostnaderna.
Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 8 februari 2011.
Underskrifter
*
Rättegångsspråk: engelska.